# Swiss Legal Decision

**Decision ID:** c246f1b5-352c-45c5-be78-e29f0c3dba63
**Court:** ZH_HG
**Chamber:** ZH_HG_001
**Year:** 2016
**Language:** de
**Jurisdiction:** ZH / Zürich
**Law Area:** $law_area
**Law Sub-area:** nan

## Facts

betreffend vorsorgliche Massnahmen
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Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2)
" 1. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im  zu verbieten, in der Schweiz die Firma "A._ Schweiz GmbH" nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids weiterhin zu führen.
2. Es sei der Gesuchsgegnerin unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im  zu verbieten, in der Schweiz das Zeichen "A._" in Alleinstellung oder in Kombination mit anderen  nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids im geschäftlichen Verkehr, in der Werbung und im  mit einem Internetauftritt im Bereich ...pflege für sich, ihre Dienstleistungen oder Produkte zu verwenden oder  zu lassen: es sei ihr insbesondere zu verbieten, den  "A._-schweiz.ch" im Bereich ...pflege zu  oder verwenden zu lassen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich 8% MwSt.) zu Lasten der Gesuchsgegnerin."
Geändertes Rechtsbegehren:
(act. 17 S. 2 f.)
" 1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer  Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im  zu verbieten, in der Schweiz die Firma "A._ Schweiz GmbH" nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids weiterhin zu führen.
2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer  Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im  zu verbieten, in der Schweiz das Zeichen "A._" in  oder in Kombination mit anderen Zeichen nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids im  Verkehr, in der Werbung und im Zusammenhang mit einem Internetauftritt im Bereich ...pflege für sich selbst bzw. zur Individualisierung ihres Unternehmens zu verwenden oder  zu lassen.
3.1 Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer  Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im  zu verbieten, in der Schweiz das Zeichen "A._" in  oder in Kombination mit anderen Zeichen nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des Entscheids im  Verkehr, in der Werbung und im Zusammenhang mit
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einem Internetauftritt im Bereich ...pflege für ihre Dienstleistungen oder Produkte zu verwenden oder verwenden zu lassen: es sei ihr insbesondere auch zu verbieten, den Domainnamen "A..ch" im Bereich ...pflege zu verwenden oder verwenden zu lassen.
3.2 Eventualiter (zu Ziffer 3.1) sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im  zu verbieten,
- den Domainnamen "A._-schweiz.ch" im Bereich ...pflege zu verwenden oder verwenden zu lassen;
- in der Schweiz das Zeichen "A._" in Alleinstellung oder in Kombination mit anderen Zeichen ausser in der nachstehend wiedergegebenen Form
... [Logo A._]
nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen nach Rechtskraft des  im geschäftlichen Verkehr, in der Werbung und im  mit einem Internetauftritt im Bereich ...pflege für ihre Dienstleistungen oder Produkte zu verwenden oder  zu lassen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (zuzüglich 8% MwSt.) zu Lasten der Beklagten."
Prozessualer Antrag der Klägerin:
(act. 17 S. 3)
" Der Antrag der Beklagten auf Leistung einer Sicherheitsleistung sei abzuweisen."
Anträge der Beklagten:
(act. 23 S. 2)
" 1. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei  abzuweisen;
2. Eventualiter sei der Beklagten zu verbieten, den Namen "A._ Schweiz GmbH" zu führen, wobei der Beklagten die Führung des bisherigen Namens "A._ Zentralschweiz GmbH" zu erlauben sei;
3. Eventualiter sei die Beklagte anzuweisen, die Bezeichnung "A._" für die von ihr erbrachten Dienstleistungen und vertrie-
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benen Produkte nur mit dem Hinweis zu verwenden, dass sie Fleckenschutzprodukte der Firma A._ ... GmbH, D-... ..., ;
4. Es seien auf die mit Eingabe vom 23. Juni 2016 neu gestellten  nicht einzutreten;
5. Eventualiter sei die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen von der Leistung einer Sicherheitsleistung von CHF 1'000'000.– abhängig zu machen;
6. Unter Kosten und Entschädigungsfolge (zuzüglich MWST) zulasten der Klägerin."
Der Einzelrichter zieht in Erwägung:
1. Prozessverlauf
Am 31. März 2016 (Datum Poststempel) machte die Klägerin das oben genannte
Massnahmebegehren anhängig (act. 1). Mit Verfügung vom 1. April 2016 wurde
der Klägerin Frist zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses von CHF 8'500.--
und der Beklagten Frist zur Beantwortung des klägerischen Massnahmebegeh-
rens angesetzt (act. 4). Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht geleistet (act. 6).
Die Beantwortung des Massnahmebegehrens ging innert erstreckter Frist ein
(act. 7 und 10). Alsdann wurde der Klägerin mit Verfügung vom 24. Mai 2016 for-
mell Frist zur Stellungnahme eingeräumt (act. 13). Am 23. Juni 2016 ging die Stel-
lungnahme der Klägerin hierorts innert erstreckter Frist ein (act. 15 und 17). Mit
Verfügung vom 7. Juli 2016 wurde auch der Beklagten formell Frist zur Stellung-
nahme angesetzt (act. 21). Am 28. Juli 2016 ging die Stellungnahme ein (act. 23),
die am 3. August 2016 an die Klägerin ging (Prot. S. 8; act. 25).
2. Parteien und Zusammenfassung des Sachverhalts
Klägerin und Beklagte sind beide schweizerische Gesellschaften mit beschränkter
Haftung und bezwecken u.a. den Handel mit ...produkten. Die Klägerin hat ihren
Sitz in .../ZH, die Beklagte in .../SZ.
Gegenstand dieses Verfahrens bildet die Frage der Zulässigkeit der Umfirmierung
der Beklagten und der Verwendung des Zeichens "A._" sowie des Domain-
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namens "A._-schweiz.ch" durch die Beklagte. Sodann wirft die Klägerin der
Beklagten unlauteres Verhalten im Sinne des UWG vor.
3. Örtliche und sachliche Zuständigkeit
Die örtliche Zuständigkeit ist gestützt auf Art. 13 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 36
ZPO bzw. Art. 20 lit. c ZPO gegeben. Die sachliche Zuständigkeit des Handelsge-
richts des Kantons Zürich ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. c und d ZPO i.V.m. § 44
lit. a GOG, zumal es um Streitigkeiten über den Gebrauch einer Firma und nach
dem Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) geht, wobei der
Streitwert betreffend UWG über CHF 30'000.– liegt. Die nicht firmenmässige Ver-
wendung einer Firma (z.B. als Werbeslogan) kann als Nebenbegehren zusam-
men mit dem Hauptbegehren auf Schutz der Firma eingeklagt werden, womit
auch eine solche Streitigkeit unter Art. 5 Abs. 1 lit. c (Firmenschutz) fällt (DOMINIK
VOCK/CHRISTOPH NATER, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung, Spühler/Tenchio/Infanger (Hrsg.), 2. Auflage, Basel 2013, Art. 5 N. 7).
4. Klageänderung und Noven
4.1. Die Beklagte beantragt, es sei auf die in der Eingabe vom 23. Juni 2016 neu
gestellten Anträge nicht einzutreten. Zudem seien die neuen Vorbringen nicht
mehr zu hören (act. 23 S. 2 f. und 11).
4.2. Gemäss Art. 227 ZPO ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte
oder der neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit
dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht oder die
Gegenpartei zustimmt. Art. 230 ZPO regelt die Zulässigkeit der Klageänderung im
Hauptverfahren. Art. 227 und 230 ZPO finden im summarischen Verfahren sinn-
gemäss Anwendung. Eine Gesuchsänderung ist zuzulassen, soweit sie vor Erlass
des Gerichtsentscheids berücksichtigt werden kann. Kann das Gericht aufgrund
der Akten entscheiden (Art. 256 Abs. 1 ZPO), ist eine Änderung des Gesuchs
grundsätzlich ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt der Fall, dass das rechtliche
Gehör zwingend etwas anderes verlangt und das Gericht ganz ausnahmsweise
weitere Stellungnahmen einholt (DANIEL WILLISEGGER, in: Spüh-
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ler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Ziviprozessord-
nung, 2. Auflage, Basel 2013, Art. 227 N 59).
4.3. Wird der Beklagte zur schriftlichen Stellungnahme aufgefordert, so tritt das
Summarverfahren mit Erstattung der Antwort unmittelbar in das Entscheidstadium
über, wo ein absolutes Novenverbot greift. Werden in Gewährung des rechtlichen
Gehörs weitere Stellungnahmen angeordnet, können die Parteien ihre Sachdar-
stellung unbeschränkt ergänzen (DANIEL WILLISEGGER, a.a.O., Art. 229 N 58).
4.4. Es wurden weitere Stellungnahmen eingeholt (act. 13 und 21). Die geänder-
ten Rechtsbegehren der Klägerin stehen in einem sachlichen Zusammenhang
und unterliegen derselben Verfahrensart. Sie erweisen sich daher als zulässig.
Das Begehren, es sei auf die mit Eingabe vom 23. Juni 2016 neu gestellten An-
träge nicht einzutreten (vgl. act. 23 S. 2) ist aus diesen Gründen abzuweisen. So-
weit die Beklagte vorbringt, die Klägerin habe in der zweiten Stellungnahme eine
Vielzahl neuer Vorbringen vorgebracht, die nicht mehr zu hören seien (act. 23
S. 3 Rz. 1), so ist dies nicht zutreffend, können Noven doch bei Einholung weite-
rer Stellungnahmen unbeschränkt vorgebracht werden.
5. Vorsorgliche Massnahmen
5.1. Voraussetzungen im Allgemeinen
5.1.1. Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorgli-
chen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein
ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist und ihr
aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht.
5.1.2. Glaubhaftmachung bedeutet einerseits, dass der Gesuchsteller die Wahr-
scheinlichkeit des Vorliegens der anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen
hat, während andererseits das Gericht gehalten ist, wenigstens summarisch zu
prüfen, ob sich der vom Gesuchsteller geltend gemachte Anspruch aus den dar-
gelegten Tatsachen und Beweismitteln, namentlich den eingereichten Urkunden,
ergibt. Insbesondere hat es zu prüfen, ob für das Vorhandensein der relevanten
Tatsachen gewisse Elemente sprechen, selbst wenn aus der Sicht des Gerichts
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noch die Möglichkeit der Nichtverwirklichung dieser Tatsachen besteht (BGE 130
III 321, E. 3.3).
5.2. Hauptsachenprognose
5.2.1. Unbestrittener Sachverhalt
Die Klägerin wurde am tt. Mai 1996 mit der Firma "A._ GmbH" im Handels-
register eingetragen (act. 1 S. 4 Rz. 7), die Beklagte mit der Firma "A._ Zent-
ralschweiz GmbH" am tt. Juni 2012 (act. 1 S. 5 Rz. 10). Am 28. Februar 2013
wurden sämtliche Aktiven und Passiven der Einzelfirma A._ (Zentralschweiz)
C._ – die am 19. Februar 1999 im Handelsregister eingetragen worden war –
auf die Beklagte übertragen (act. 10 S. 5 f.). Am 25. Februar 2016 wurde die Be-
klagte zu "A._ Schweiz GmbH" umfirmiert (act. 1 S. 5 Rz. 10).
Dem vorliegenden Streit ging eine Zusammenarbeit beider Parteien voraus: Die
Klägerin hat sich verpflichtet, die Beklagte zu schulen, den Gebrauch des Zei-
chens "A._ Zentralschweiz" erlaubt und die Beklagte sich im Gegenzug dazu
verpflichtet, Fleckenschutzprodukte nur bei der Klägerin zu beziehen. Die Klägerin
hat der Einzelfirma A._ (Zentralschweiz) C._ im April 1999 den Entwurf
eines Alleinvertriebsvertrags zugestellt, der jedoch infolge Differenzen über De-
tailpunkte nicht unterzeichnet wurde (act. 10 S. 5; act. 12/9+10; act. 17 S. 10
Rz. 21; act. 23 S. 6 Rz. 12). Zwischen den Partien besteht aber Einigkeit, dass
der Vertrag konkludent abgeschlossen und im Wesentlichen so gelebt worden ist.
Darin ist festgehalten, dass bei Vertragsbeendigung sämtliche von der Klägerin
eingeräumte Rechte, insbesondere Namen- und Nutzungsrechte, erlöschen
(act. 17 S. 8 Rz. 14; act. 12/9 Ziff. 8.3). Beide Parteien haben den Begriff
"A._" verwendet, wobei das Zeichen "A._" nicht als Marke eingetragen
ist. Der Behandlungsprozess wird bei Abnehmern als "A._n" bezeichnet
(act. 1 S. 5 Rz. 9; act. 10 S. 3 Ziff. 3). Diese Zusammenarbeit zwischen den Par-
teien endete anfangs des Jahres 2016, als die Klägerin nach beinahe 20 Jahren
keine Produkte mehr vom deutschen Unternehmen A._ ... GmbH mit Sitz in
... [D] bezog (act. 1 S. 6 Rz. 11).
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Die Beklagte hat am 6. Februar 2016 einen Markenlizenzvertrag mit der A._
... GmbH abgeschlossen und vertreibt diese Produkte als Original. Kunden, die
die Beklagte kontaktiert haben, informierte die Beklagte darüber, dass nur sie den
als "A._n" bekannten Behandlungsprozess mit getesteten und registrierten
Produkten des deutschen Unternehmens anbietet. Die A._ ... GmbH hat ei-
ner Vielzahl von Möbelhäusern ein Kundeninformationsschreiben zugestellt, dass
die Fleckenschutzprodukte ausschliesslich durch die Beklagte vertrieben werden
(act. 10 S. 9 ff.).
Im März 2015 hat die Klägerin das Logo "A._ ... (fig.)" als Wort-/Bildmarke im
Schweizer Markenregister eintragen lassen und im August 2015 auf die A._
... GmbH übertragen (act. 17 S. 15). Seit Anfang März 2016 betreibt die Beklagte
eine Internetseite mit dem Domainnamen "A._-schweiz.ch", die sie für ihre
Geschäfte nutzt. Die Beklagte wirbt u.a. auf der Internetseite, mit dem Slogan
"Das Original seit fast 20 Jahren in der Schweiz". Eingetragen ist der Domainna-
men auf die A._ ... GmbH (act. 1 S. 6 Rz. 12). Kürzlich hat die Beklagte den
Eintrag bei local.ch neu geschaltet, auf welchem sie sich als das "Original" an-
preist (act. 1 S. 7 Rz. 13)
5.2.2. Klägerische Vorbringen
Die Klägerin führt aus, dass sie von der A._ ... GmbH nur einen Teil der
...produkte bezogen habe (act. 1 S. 6 Rz. 11). Die Beklagte versuche seit Februar
2016, der Klägerin Kunden mit unlauteren Methoden "abzujagen". Sie schrecke
dabei nicht davor zurück, gegenüber den Kunden der Klägerin absichtlich den fal-
schen Eindruck zu erwecken, dass sie die "echte" A._ GmbH sei und es der
Klägerin nicht erlaubt sei, sich, ihre Dienstleistungen und Produkte so zu nennen.
So habe sie bereits zahlreiche Kunden der Klägerin telefonisch und per E-Mail
kontaktiert, um diesen weiszumachen, dass sie als A._ Schweiz GmbH
nunmehr die Geschäfte der Klägerin in der Schweiz übernehme und nur noch sie
die Original-Dienstleistung und das Original-Produkt mit der Bezeichnung
"A._" anbieten könne. Der Geschäftsführer der Beklagten habe den Kunden
der Klägerin beispielsweise mitgeteilt, dass er der neue Inhaber bzw. die neue
Ansprechperson der Klägerin sei, sich aber sonst nichts ändern würde. Die Be-
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klagte bezeichne sich im geschäftlichen Verkehr dabei nicht nur als "A._
Schweiz GmbH", sondern auch schlicht als "A._" (act. 1 S. 6 Rz. 12). Indem
sich die Beklagte mit dem Slogan "Das Original seit über 20 Jahren" anpreise,
zeige die Beklagte, dass es ihr nur darum gehe, den Kunden vorzutäuschen, dass
sie die seit 20 Jahren bestehende Klägerin mit der Firma "A._ GmbH" sei
(act. 1 S. 7 Rz. 13). Die Beklagte nutze durch die Firmenänderung offensichtlich
den in den letzten 20 Jahren erarbeiteten, hervorragenden Ruf der Klägerin. Die
Beklagte trete im Geschäftsverkehr unter dieser Firma auf und verwende die Be-
zeichnung "A._" als Kennzeichen für sich, ihre Waren und ihre Dienstleistun-
gen. Dadurch schaffe sie offensichtlich eine Verwechslungsgefahr, die Kunden
eine rechtliche oder wirtschaftliche Verbindung zwischen den beiden Unterneh-
men insinuiere, sofern diese überhaupt eine Unterscheidung vornehmen könnten.
Eine irgendwie geartete Verbindung zwischen den Parteien sei aber seit Beendi-
gung der Zusammenarbeit nicht mehr gegeben und die Beklagte habe daher kein
Recht, diesen falschen und irreführenden Eindruck zu erwecken (act. 1 S. 8
Rz. 14).
Dem Verhältnis zwischen der Klägerin und der A._ ... GmbH" komme keine
Relevanz zu (act. 17 S. 9 Rz. 17). Es treffe sodann nicht zu, dass die Tätigkeit der
Klägerin darin bestanden habe, das Fleckenschutzprodukt der A._ ... GmbH
in der Schweiz zu vertreiben. Die Klägerin habe auch andere Fleckenschutzpro-
dukte bei der Behandlung von Textilien und Leder eingesetzt als diejenigen der
A._ ... GmbH. Es handle sich bei den von der Klägerin eingesetzten
Fleckenschutzprodukten nicht um Produkte mit geheimen Inhaltsstoffen, sondern
um Fleckenschutzprodukte wie sie vor allem in der Textilindustrie regelmässig
eingesetzt werden. Das Spezielle an der Tätigkeit der Klägerin sei daher nicht das
Fleckenschutzprodukt, welches sie einsetze, zumal sie dieses von einem x-
beliebigen Hersteller beziehen könne, sondern die Art, wie sie das Produkt auf die
Objekte anwende. Auch die Fleckenschutzprodukte der A._ ... GmbH seien
herkömmliche Fleckenschutzprodukte, die nicht von der A._ ... GmbH, son-
dern von der D._ GmbH hergestellt und geliefert würden (act. 17 S. 9 Rz. 18;
S. 11 Rz. 22). Der Beklagten sei immer ein Sicherheitsdatenblatt zu den jeweili-
gen Produkten der Klägerin ausgehändigt worden, ausser, sie habe explizit drauf
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verzichtet. Im "Produkteregister Chemikalien" des Bundesamtes für Gesundheit
seien immer sämtliche von der Klägerin verwendeten Produkte, die der Melde-
pflicht unterliegen, aufgeführt worden. Eine neue Meldung sei nicht erforderlich,
zumal die gefährlichen Inhaltsstoffe und die Produktebezeichnung gleichgeblie-
ben seien (act. 17 S. 9 Rz. 26; S. 18 Rz. 39). Im Übrigen stelle der Vertrieb von
Fleckenschutzprodukten – im Unterschied zur A._ ... GmbH – ein nur sehr
kleines Geschäftsfeld der Klägerin dar. Hauptsächlich erbringe sie Kunden ein
Gesamtpaket von Dienstleistungen im Bereich Fleckenschutz, welches von der
Beratung über die vorbeugende Behandlung der Objekte bis zur Nachbehandlung
alles beinhalte. Daneben erbringe sie auch Dienstleistungen im Bereich Steinver-
siegelungen, Flammschutzausrüstungen sowie Aufbereitung von Möbelstücken.
Die Klägerin vertreibe für ihre Kunden grundsätzlich keine Fleckenschutzproduk-
te, sondern biete Ihnen Dienstleistungen im Bereich Fleckenschutz an (act. 17
S. 9 Rz. 19).
Es treffe nicht zu, dass zwischen der A._ ... GmbH und der Klägerin ein Ent-
wurf für einen Alleinvertriebsvertrag ausgehandelt worden sei, an welchen man
sich in der Folge gehalten habe. Entsprechend habe es auch keine Ergänzung zu
einem solchen nicht vorhandenen Alleinvertriebsvertrag gegeben (act. 17 S. 9
Rz. 20). Die Klägerin habe sich mit dem Vertragsinhalt in keiner Weise einver-
standen erklärt, weshalb dieser nie unterzeichnet und auch nie gelebt worden sei
(act. 17 S. 10 Rz. 20). Es werde bestritten und ergebe auch überhaupt keinen
Sinn, dass im Verkehr zwischen den Parteien mit A._ Produkten immer auf
die Produkte der A._ ... GmbH Bezug genommen worden sei. Es gebe keine
Pflicht der Klägerin gegenüber der A._ ... GmbH, wonach sie nur deren Pro-
dukte verkaufen dürfe. Die Zusammenarbeit zwischen den Parteien habe in kei-
nerlei Verbindung mit der Frage gestanden, woher die von der Klägerin geliefer-
ten Fleckenschutzprodukte stammten. Dies habe für die Beklagte auch schlicht
keine Rolle gespielt, solange die Fleckenschutzprodukte ihren Zweck erfüllten und
zugelassen waren, was immer der Fall war und nach wie vor der Fall sei (act. 17
S. 11 Rz. 22; S. 17 Rz. 36). Im Entwurf des Alleinvertriebsvertrags vom 1. April
1999 finde man denn auch keinen Hinweis oder eine entsprechende Verpflichtung
(act. 17 S. 16 Rz. 35; act. 12/9). Es sei richtig, dass die Klägerin in der Vergan-
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genheit das gemeinsam mit der A._ ... GmbH entworfene Zeichen "A._
... GmbH (fig.)" in der Schweiz benutzt habe (act. 71 S. 12 Rz. 23). Nachdem die
A._ ... GmbH die Klägerin nicht mehr beliefert habe, habe sie der Beklagten
im Januar 2016 ein von ihr bereits bei anderen Kunden seit langem erfolgreich
eingesetztes Fleckenschutzprodukt geliefert. Selbst wenn es keine Verpflichtung
gegeben habe, habe die Klägerin die Beklagte über den Lieferantenwechsel in-
formiert (act. 17 S. 12 Rz. 24). Sie kennzeichne sämtliche von ihr zur Behandlung
von Textilien, Leder, Stein, etc. eingesetzten Fleckenschutzprodukte jeweils mit
ihrem Firmenbestandteil bzw. ihrem Namen "A._" und einer Beschreibung
des Verwendungszwecks (z.B. "Fleckenschutz Stoff", "Lederschutz", "Textil-
schutz") sowie der Basis des Produkts (wasserlöslich oder solvent). Es handle
sich insofern um kein eigentliches Naming, sondern lediglich um eine Produktbe-
zeichnung, welche vorwiegend für den internen Gebrauch bestimmt sei. Ihre Kun-
den würden diese Produktbezeichnungen daher verständlicherweise gar nicht
kennen. Die Produkte würden auch nie an Endkunden bzw. Konsumenten gelie-
fert. Die Kunden wüssten bloss, dass ihre Objekte von der Firma "A._
GmbH" behandelt worden seien. Die Kunden hätten bis vor der Kontaktaufnahme
anfangs Jahr nie etwas von der A._ ... GmbH gehört (act. 17 S. 13 Rz. 25).
Die Beklagte verwende die eingetragene Marke "A._ ... (fig.)" nicht zur Be-
zeichnung ihrer Dienstleistungen oder Produkte, sondern zur Individualisierung ih-
res Unternehmens. Ihre Produkte und Dienstleistungen bezeichne sie schlicht mit
"A._" (act. 17 S. 15 Rz. 32). Dass sich die Beklagte nicht ausschliesslich mit
"A._ Schweiz GmbH" bezeichne, gehe bereits daraus hervor, dass die Be-
klagte anfänglich die E-Mailadresse "A._@sunrise.ch" benutzt habe, welche
als "A._" bei den Kunden angezeigt worden sei (act. 7/2, 7/4 und 7/5). Dar-
über hinaus spreche die Beklagte gegenüber potentiellen Kunden beispielsweise
von "Wir von A._ würden uns freuen [...] (act. 7/4), oder "[...] die Firma
A._ ... verlassen hat [...]" (act. 7/5), was belege, dass sie im Geschäftsver-
kehr durchaus von sich auch nur als "A._" spreche (act. 17 S. 18 Rz. 40). Es
werde bestritten, dass der Klägerin die Verwendung der Wort-/Bildmarke
"A._ ... (fig.)" mit Schreiben vom 2. Mai 2015 untersagt worden sei, dem er-
wähnten Schreiben lasse sich nichts dergleichen entnehmen (act. 17 S. 16
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Rz. 34; act. 12/31). Die Beklagte habe auch von sich aus zahlreiche Kunden der
Klägerin telefonisch und per E-Mail kontaktiert, was aus den E-Mails (vgl. act. 3/8
und act. 3/7/3-5) hervorgehe. Sodann seien die Kunden der Klägerin aktiv aufge-
fordert worden, sich mit der Beklagten in Verbindung zu setzen (act. 17 S. 17
Rz. 37). Die A._ ... GmbH habe bis anfangs dieses Jahres überhaupt keine
Dienstleistungen im Bereich Fleckenschutz angeboten, sondern lediglich
Fleckenschutzprodukte geliefert, was auch aus dem Vergleich der Internetseite
Stand Februar dieses Jahres mit Stand heute hervorgehe, wonach neu die Rubrik
"A._ Objekt" eingefügt worden sei (act. 17 S. 18 Rz. 38; act. 18/4/1-2). Es
treffe nicht zu, dass die Klägerin die Beklagte angefragt habe, ob sie Interesse
habe, Produkte der A._ Deutschland zu vertreiben. Von einem Vertrieb von
Fleckenschutzprodukten der A._ Deutschland sei im Alleinvertriebsvertrag
nie die Rede gewesen (act. 17 S 20 Rz. 46).
Sodann bestehe zwischen der klägerischen Firma und der beklagtischen Wort-
/Bildmarke "A._ ... (fig.)" eine Verwechslungsgefahr und die Benutzung die-
ser Wort-/Bildmarke sei der Beklagten daher zu untersagen (act. 17 S. 22 Rz. 56).
Es sei nicht zutreffend, dass die immaterial- und lauterkeitsrechtlichen Abwehran-
sprüche der Beklagten verwirkt seien, da die Verletzungshandlung durch die Be-
klagte erst seit anfangs des Jahres 2016 bestehe. Vor diesem Zeitpunkt sei die
Beklagte unbestrittenermassen berechtigt gewesen, die Firma mit dem Bestand-
teil "A._" zu führen bzw. ihre Produkte so zu benennen (act. 17 S. 7
Rz. 11f.). Die Firma der Beklagten übernehme die Firma der Klägerin vollständig.
Wortklang und Sinngehalt seien identisch und dem Wort "Schweiz" in der Firma
der Beklagten komme keine Unterscheidungskraft zu, da es bloss darauf hinwei-
se, dass die Beklagte, – wie die Klägerin auch – in der Schweiz tätig sei (act. 1
S. 11 Rz. 22)
5.2.3. Beklagtische Vorbringen
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Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, zwischen der Klägerin und der
A._ ... GmbH sei konkludent vereinbart worden, dass die Klägerin aus-
schliesslich Produkte des Unternehmens A._ ... GmbH vertreiben dürfe
(act. 10 S. 5). Die Klägerin beziehe sich in einer E-Mail vom 23. September 2015
an die A._ ... GmbH ausdrücklich auf den Vertrag von 1996. Der konkludent
abgeschlossene Alleinvertriebsvertrag sei im Juli 2002 durch eine Gesprächsnotiz
ergänzt worden, welche die Klägerin am 10. Juli 2002 mit einer geringfügigen Än-
derung (ohne Rechn. gestrichen), der Firma A._ ... GmbH zurückgefaxt habe
(act. 10 S. 5). Im Verkehr zwischen den Parteien sei mit A._ Produkten im-
mer auf die Produkte der Firma A._ ... GmbH Bezug genommen worden und
die Klägerin habe zudem immer die von der Firma A._ ... GmbH registrierte
Marke verwendet (act. 10 S. 6). Von der Klägerin werde mit Schreiben vom
18. Januar (recte: Februar) 2016 behauptet, die Beklagte sei ausschliesslich mit
aus Deutschland bezogenen Produkten beliefert worden (act. 10 S. 6; act. 12/17).
Bei dem als "A._n" bekannten Behandlungsprozess handle es sich um den
Behandlungsprozess mit Produkten des Unternehmens A._ ... GmbH. Die
Beklagte habe mit diesem Unternehmen einen Markenlizenzvertrag abgeschlos-
sen, womit sie keinesfalls unlauter handle, wenn sie die Produkte vertreibe und
als Original bezeichne. Vielmehr vertreibe sie tatsächlich den bei einer Vielzahl
von renommierten Möbelhäusern als "A._n" bekannten Behandlungsprozess
(act. 10 S. 9). Abklärungen der A._ ... GmbH hätten ergeben, dass die Kläge-
rin der Beklagten schon vor dem 31. Dezember 2015 vertragswidrig andere Pro-
dukte geliefert habe, was durch die Klägerin bestätigt worden sei (act. 10 S. 9). Es
treffe nicht zu, dass die Beklagte von sich aus Kunden kontaktiert habe, sie habe
lediglich auf Anfragen reagiert. Sodann werde bestritten, dass die Beklagte nicht
ihren vollständigen Firmennamen gebrauche. Die Beklagte gebrauche ausnahms-
los den vollständigen Firmennamen (act. 10 S. 11). Den Firmenkern "A._"
verwende die Beklagte sei 1997 mit ausdrücklicher Zustimmung der Klägerin
(act. 10 S. 12). Es sei die Klägerin gewesen, die Herrn C._ im Jahr 1997 an-
gefragt habe, ob er Interesse habe, Produkte der ... GmbH zu vertreiben (act. 10
S. 14).
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Der Beklagten seien sodann keine Produkte bekannt, welche einen mit den Pro-
dukten der Firma A._ ... GmbH vergleichbaren Fleckenschutz böten. Die
Klägerin sei von der Wirksamkeit dieser Produkte offensichtlich auch überzeugt
gewesen und habe diese während einer sehr langen Dauer vertrieben. Ein ver-
gleichbares Produkt werde von der Klägerin auch nicht genannt (act. 23 S. 4
Rz. 4). Es sei zutreffend, dass die A._ ... GmbH ihre Produkte von einer Dritt-
firma herstellen lasse. Diese würden jedoch nach ihren Vorgaben hergestellt und
ausschliesslich an diese geliefert (act. 23 S. 5 Rz. 8; act. 24/38). Sodann sei der
Beklagten nie die vertragliche Berechtigung erteilt worden, die Bezeichnung
"A._" in ihrer Firma führen zu dürfen, daher könne auch keine vertragliche
Berechtigung widerrufen werden (act. 23 S. 5 Rz. 12). Die Beziehung zur A._
... GmbH sei sehr wohl wesentlich, werde doch letztlich um eine Bezeichnung und
ein Produkt gestritten, welche von diesem Unternehmen stamme (act. 23 S. 6
Rz. 16). Schliesslich habe die Klägerin nicht unmittelbar nach Auflösung der Zu-
sammenarbeit der Parteien die Beklagte aufgefordert, die Bezeichnung "A._"
nicht mehr in ihrem Firmennamen zu verwenden, vielmehr sei sie erst aktiv ge-
worden, als die Umfirmierung in "A._ Schweiz GmbH" erfolgt sei. Die Beklag-
te habe aber auch in der Stellungnahme nicht geltend gemacht, dass ihre Rechte
durch die Verwendung des neuen Firmenzusatzes "Schweiz" verletzt würden
(act. 23 S. 6 Rz. 13). Die Beklagte verwende die Marke zur Bezeichnung ihrer
Produkte. Inwiefern dies einen firmenmässigen Gebrauch darstellen sollte, sei
nicht ersichtlich. Es sei lediglich zutreffend, dass die kennzeichnungsstarken Ele-
mente der Marke und der Firmenname identisch seien. Die Klägerin verhalte sich
rechtsmissbräuchlich, wenn sie die Marke in Kenntnis der damit einhergehenden
Verwechslungsgefahr abgetreten habe, um sich nun auf ebendiese Verwechs-
lungsgefahr zu berufen (act. 23 S. 12 Rz. 38f.). Die Klägerin lege keinerlei Bewei-
se vor, dass sie an der Entwicklung des Zeichens, welches den Namen einer an-
deren Firma enthält, beteiligt gewesen sei (act. 23 S. 7 Rz. 18). Mit der aus-
schliesslichen Verwendung dieses auf die Firma A._ ... GmbH eingetragenen
Zeichens für die Bezeichnung der an die Klägerin gelieferten Produkte sei klar
gewesen, dass zwischen den Parteien mit A._ Fleckenschutzprodukten die-
jenigen der Firma A._ ... gemeint gewesen seien. Die Produkte seien eben-
- 15 -
falls mit einer Garantieurkunde mit dem Zeichen A._ ... GmbH geliefert, wel-
che auf den Rechnungen jeweils auch erwähnt werde, Im bisherigen Internetauf-
tritt habe die Klägerin ihre Produkte mit Zertifikaten, welche auf die Firma A._
... GmbH ausgestellt worden seien. Ferner seien die Garantieleistungen auch
über diese Firma abgerechnet worden (act. 23 S. 7 Rz. 19). Die konstante Ver-
wendung des Logos der Firma A._ ... GmbH bereits auf der ersten Rechnung
(act. 12/15) lasse keine Zweifel darüber zu, dass nur deren Produkte verwendet
worden seien . Auch die Verwendung desselben Logos auf der Dokumentation
"A._ Organisation" lasse keinen anderen Rückschluss zu (act. 23 S. 8
Rz. 20). Offensichtlich falsch sei, dass es egal sei, was für ein Fleckenschutzpro-
dukt bei der Behandlung eingesetzt werde. Mit der Verwendung einer Marke wer-
de dem Kunden gerade mitgeteilt, dass er ein Produkt mit speziellen Eigenschaf-
ten erhalte, welches sich von anderen im Handel erhältlichen Produkten unter-
scheide (act. 23 S. 8 Rz. 22).
Es müssten alle gefährlichen Produkte eingetragen werden, auch wenn diese
ähnliche Inhaltsstoffe wie bereits eingetragene Produkte enthalten würden. Die
Klägerin lege denn auch keine Bestätigung für die Behauptung vor, dass kein Ein-
trag notwendig sei. Die Untersuchungen des Kantonalen Labors des Kantons Zü-
rich könnten weder das Datenblatt noch den Registereintrag ersetzen (act. 23
S. 9 Rz. 25 ff.). Es sei der Beklagten Anfangs Jahr nicht erlaubt gewesen, die da-
zumal weder getesteten noch eingetragenen Produkte unbekannter Herkunft zu
verwenden. Daher sei die Klägerin (recte: Beklagte) gezwungen gewesen, die
bisher verwendeten Produkte direkt bei der Herstellerin zu beziehen (act. 23 S. 10
Rz. 30).
Zur Zusammenarbeit führt die Beklagte aus, die erste Rechnung an die Beklagte
sei von der Klägerin im Juni 1997 ausgestellt worden (act. 12/15), der Entwurf des
Alleinvertriebsvertrages jedoch erst im Jahre 1999 erstellt worden. Die Zusam-
menarbeit habe somit nicht mit dem Entwurf des Alleinvertriebsvertrages begon-
nen (act. 23 S. 10 Rz. 31).
Die Beklagte gebrauche kein fremdes Zeichen, sondern eine ihr gewährte Mar-
kenlizenz. Sie verwende weiterhin dieselben Fleckenschutzprodukte, die sie seit
- 16 -
beinahe 20 Jahren verwende; es liege keine Täuschung vor (act. 10 S. 18). Die
Beklagte habe sowohl hinsichtlich des Firmennamens als auch des Namens ei-
nen geschützten Besitzesstand, der unlauteres Verhalten ausschliesse (act. 10
S. 18 Ziff. 19). Es treffe zwar zu, dass die unrechtmässige Verwendung einer Fir-
ma oder eines Namens zu einer Marktverwirrung führen könne. Die Klägerin habe
jedoch der Verwendung des Firmenkerns und Namens "A._" während beina-
he 20 Jahren zugestimmt. Die Beklagte beute nicht im geringsten den Ruf der
Klägerin aus; sie verwende ihren selbst aufgebauten Ruf und ihre lizenzierte Mar-
ke (act. 10 S. 19 Ziff. 20).
5.2.4. Rechtliches
Gemäss Art. 951 OR (in der seit 1. Juli 2016 geltenden Fassung, die hinsichtlich
der Firma der GmbH zu keinen Änderungen führt; vgl. auch Art. 1 Abs. 2 der
Übergangsbestimmungen, AS 2016,1507) muss sich die jüngere Firma von der
prioritätsälteren "deutlich" unterscheiden. Ob diese Anforderung im Einzelfall er-
füllt wird, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu entscheiden, den zwei Firmen
beim Publikum hinterlassen. Je näher sich die Kundenkreise sind, desto schneller
ist Verwechslungsgefahr zu bejahen (BGE 118 II 322 E. 1; ROLAND VON BÜREN,
EUGEN MARBACH, PATRIK DUCREY, Immaterial- und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage,
Bern 2008, Rz. 790 ff.).
Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist für das gesamte Kennzeichenrecht ein-
heitlich zu umschreiben. Die Gefahr der Verwechslung bedeutet, dass ein Kenn-
zeichen im Schutzbereich, den ihm das Firmen-, Namens-, Marken- oder Wett-
bewerbsrecht verleiht, durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner Funktion der
Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei
können schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen
derart verursachen, dass die Adressaten die mit ihnen gekennzeichneten Perso-
nen oder Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten Zeichen
individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr), oder die schlechter
berechtigten Zeichen können eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, in-
dem die Adressaten zwar die Unterschiede der Zeichen wahrnehmen, aber auf-
grund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten (BGE 128 III 146 E. 2a).
- 17 -
Die Zeichenverwechselbarkeit – das heisst die Identität oder Ähnlichkeit der Zei-
chen hinsichtlich Wortlaut, Form oder Bild – ist als Voraussetzung für die Ver-
wechselbarkeit stets erforderlich, aber nicht ausreichend. Denn massgebend ist,
ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche die
besser berechtigten Zeichen in ihrer Individualisierungsfunktion gefährden. Dabei
hängt die Gefahr von Fehlzurechnungen von den Umständen ab, unter denen die
Adressaten die Zeichen wahrnehmen, und von der Art, wie sie die Zeichen ver-
stehen und in Erinnerung behalten (BGE 127 III 160 E. 2a). Im Gedächtnis blei-
ben namentlich die prägenden Firmenbestandteile haften, die durch ihre Originali-
tät und Besonderheit, aber auch durch ihre Stellung innerhalb der Firma oder
durch ihren Sinn oder Klang hervorstechen, wie Fantasiewörter oder Personen-
namen (BGE 127 III 160 E. 2b/cc). Unterscheiden sich zwei Firmen in ihren prä-
genden Bestandteilen nicht hinreichend, genügen beschreibende Zusätze, die le-
diglich die Rechtsform oder auf den Tätigkeitsbereich des Unternehmens hinwei-
sen, in der Regel nicht, um die Verwechslungsgefahr zu bannen (BGE 100 II 224
E. 3; zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts vom 16. Juli 2002 [4C.165/2001]
E. 1.1; Urteil des Bundesgerichts vom 5. März 2012 [4A_669/2011]).
Gleich anderen Rechten können Abwehransprüche aus Firmen- und Wettbe-
werbsrecht untergehen, wenn sie zu spät geltend gemacht werden. Dies darf aber
nicht leichthin angenommen werden. Die Verwirkung setzt voraus, dass der Be-
rechtigte die Verletzung seiner Rechte durch Mitgebrauch eines gleichen oder
ähnlichen Kennzeichens während längerer Zeit widerspruchslos geduldet und der
Verletzer inzwischen am Zeichen einen eigenen wertvollen Besitzstand erworben
hat (BGE 117 II 575 E. 4a).
Im Unterschied zur Marke erfasst der firmenrechtliche Abwehranspruch indessen
nicht jegliche Verwendung als Kennzeichen, sondern nur den firmen- oder na-
mensmässigen Gebrauch (BGE 107 II 356/362; BGE 127 III 160). Bei sonstigen
Verletzungen (Verwendung eines verwechselbaren Zeichens zur Kennzeichnung
von Waren, in Prospekten, Reklamen, Plakaten usw.) gelangt das UWG zur An-
wendung. Ergänzend zum Firmenrecht kann die Firma auch durch das Namens-
recht des ZGB geschützt werden, jedoch kommt dieses lediglich subsidiär zum
- 18 -
Firmenrecht zur Anwendung (RENÉ ERNST, Die vorsorglichen Massnahmen im
Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Diss. Zürich 1991, S. 73). Gegen den
Gebrauch von Namen als Domainnamen, welcher zumindest von einem Teil der
Lehre nicht als firmenmässiger Gebrauch qualifiziert wird, steht das Namensrecht
im Vordergrund (Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgesetz
über den unlauteren Wettbewerb, Basel 2013, RETO ARPAGAUS, Art. 3 Abs. 1 lit. d
N 168). Domains kommt aber nur dann Kennzeichenqualität im eigentlichen Sinne
zu, wenn sie an vorbestehende Kennzeichen (Marke, Firma, Name, Herkunftsan-
gaben) anknüpfen (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, Immate-
rial- und Wettbewerbsrecht, a.a.O., Rz. 546 ff.). Der Inhaber älterer Marken-, Fir-
men- oder Namensrechte kann bessere Rechte haben, in welchem Fall der Do-
mainname ungeachtet der zeitlichen Registrierungspriorität zu übertragen oder zu
löschen ist (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, Immaterial- und
Wettbewerbsrecht, a.a.O, Rz. 821).
Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG handelt unlauter, wer Massnahmen trifft, die ge-
eignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Ge-
schäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Für die Anwendung von Art. 3
Abs. 1 lit. d UWG genügt das Vorliegen einer objektiven Verwechslungsgefahr.
Beim lauterkeitsrechtlichen Schutz ist der Grundsatz der Gebrauchspriorität
massgebend. Die Bestimmung ist auch anwendbar, wenn ein Zeichen als Marke
gar nicht eingetragen ist (und markenrechtlich damit auch nicht geschützt), sich
aber im Markt als Zeichen durchgesetzt und eine hohe Verkehrsgeltung erlangt
hat (ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, a.a.O., Rz. 1136 ff.)
Neben registrierten Kennzeichen (Marken, Firmen, Domains etc.) geniessen unter
gewissen Voraussetzungen auch nicht registrierte Kennzeichen rechtlichen
Schutz. Kollisionen zwischen verschiedenen Kennzeichen, so namentlich zwi-
schen Namens-, Firmen- und Markenrechten, lassen sich nicht schematisch ent-
scheiden: es gilt, die gegenseitigen Interessen abzuwägen und einem möglichst
gerechten Ausgleich zuzuführen. Insbesondere gibt es kein Primat der Marke
(BGE 125 III 91; ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, Immaterial-
- 19 -
und Wettbewerbsrecht, 3. Auflage, Bern 2008, Rz. 546 ff.; RETO ARPAGAUS,
a.a.O., Art. 3 Abs. 1 lit. d N 227).
Als prioritätsälter gelten trotz fehlender Registrierung im Sinne eines Ausnahme-
tatbestands auch diejenigen Zeichen, die im Zeitpunkt der Hinterlegung der kon-
kurrierenden Marke in der Schweiz bereits notorisch bekannt waren (Art. 3 Abs. 3 lit. b Markenschutzgesetz [MSchG]). Damit ein Zeichen als notorisch bekannt ak-
zeptiert werden kann, muss es bei Händlern und/oder Abnehmern über eine
überdurchschnittliche Bekanntheit verfügen (BGE 130 III 267; ROLAND VON BÜ-
REN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, a.a.O., Rz. 630 ff.). In Bezug auf die Zei-
chenähnlichkeit ist der Gesamteindruck entscheidend. Bei kombinierten Marken
ist dieser im Einzelfall zu ermitteln. Massgebend sind die das Erinnerungsbild
prägende Elemente (BGE 128 III 441). Oft ist dies das Wortelement, weil dassel-
be – im Unterschied zu Bildern – gleichzeitig auch im direkten Kundengespräch
verwendet wird; ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, a.a.O.,
Rz. 655).
Der Markeninhaber kann Dritten nicht verbieten, ein bereits vor der Hinterlegung
gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen (Art. 14 Abs. 1
MSchG; ROLAND VON BÜREN/EUGEN MARBACH/PATRIK DUCREY, a.a.O., Rz. 721).
- 20 -
5.2.5. Würdigung
5.2.5.1. Unbestrittenermassen kommt der Klägerin Eintragungspriorität in Bezug
auf Ihre Firma zu und handelt es sich bei den beiden Unternehmen um direkte
Konkurrentinnen. Die Firma der Klägerin setzt sich aus den zwei englischen Be-
griffen "..." und "..." zusammen. Dabei handelt es sich zwar nicht um eine reine
Phantasiebezeichnung, an die besonders strenge Anforderungen an die Unter-
scheidbarkeit zu stellen sind, dennoch weist die Kombination eine hinreichende
Originalität auf. Andere Firmen haben sich durch individualisierende Zusätze von
dieser Firma abzugrenzen. Die Firma der Beklagten übernimmt die Wortkombina-
tion "..." und "..." und ergänzt sie lediglich um den Zusatz "Schweiz". Dabei han-
delt es sich bloss um eine Bezeichnung des Tätigkeitsgebiets, der ungenügende
Abgrenzungsfunktion zukommt. Aus den eingereichten Belegen geht denn auch
hervor, dass es zu Verwechslungen gekommen ist (vgl. act. 3/7/1, 3/7/2 und
3/7/5). Daran vermag der Einwand der Beklagten – sie habe einen wertvollen Be-
sitzstand erworben – nichts zu ändern: Die Beklagte wurde im Februar 2016 um-
firmiert, nachdem Ende Januar 2016 die Zusammenarbeit zwischen den Parteien
beendet worden war. Die Klägerin hat somit rechtzeitig gegen die Umfirmierung
protestiert. Im übrigen geht der Einwand der Beklagten fehl, indem sie die Erlan-
gung eines wertvollen Besitzstandes damit zu begründen versucht, die Beklagte
habe schon seit dem 26. Juni 2012 die Firma "A._ Zentralschweiz GmbH"
geführt und am 28. Februar 2013 seien sämtlichen Aktiven und Passiven der Ein-
zelfirma A._ (Zentralschweiz) C._ – die am 19. Februar 1999 im Han-
delsregister eingetragen worden war – auf die Beklagte übertragen worden. Dies
mag zwar zutreffen. In beiden Fällen lag aber deutlichere Unterscheidbarkeit vor,
bei der Einzelfirma durch den Namen "C._" und bei der GmbH durch den
Zusatz "Zentralschweiz". Diese Bezeichnung führte zu einer gewissen Individuali-
sierung gegenüber dem Zusatz "Schweiz". Eine Einwilligung der Klägerin zum
beklagtischen Gebrauch der Firma "A._ Schweiz GmbH" liegt nicht vor. Zu-
sammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Klägerin glaubhaft gemacht hat,
dass die Beklagte durch die Umfirmierung in "A._ Schweiz GmbH" eine Ver-
- 21 -
wechslungsgefahr zur Firma der Klägerin geschaffen hat und weiterhin schafft
und somit Art. 951 OR verletzt.
5.2.5.2. Soweit die Klägerin sich auf den Standpunkt stellt, die Beklagte verwende
für sich selbst oder zur Individualisierung ihres Unternehmens den Begriff
"A._" (act. 1 S. 7, act. 17 S. 18 Rz. 40), so ist dem zu entgegnen, dass aus
den zitierten Beilagen hervorgeht, dass die Beklagte in jeder E-Mail sehr wohl ihre
Firma gebraucht und selbst bei der Sunrise E-Mailadresse der Absender
"A._ Schweiz GmbH" erscheint (act. 3/7/1-5). Nicht entscheidend ist, dass im
Februar 2016 noch als Absender bei der E-Mailadresse "A._" erschien (vgl.
act. 3/7/5), da dies heute nicht mehr der Fall ist. Es kann der Beklagten kein Vor-
wurf gemacht werden, wenn sie die Bezeichnung "A._" im Sinne einer Ab-
kürzung verwendet, solange sie gleichzeitig stets ihre korrekte Firma angibt. Im
Übrigen kürzte auch die Klägerin in ihren Rechtsschriften die A._ ... GmbH
mit "A._ Deutschland" ab. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sich
die Beklagte selbst – ohne zumindest einmalige Verwendung ihrer Firma
"A._ Schweiz GmbH" – nur mit "A._" bezeichnet. Es kann somit nicht
davon gesprochen werden, die Beklagte benütze das Zeichen "A._" zur Indi-
vidualisierung ihres Unternehmens und schaffe dadurch eine Verwechslungsge-
fahr.
Soweit die Klägerin der Beklagten weiter vorwirft, die Beklagte verwende die ein-
getragene Marke "A._ ... (fig.)" zur Individualisierung ihres Unternehmens
(act. 17 S. 15 Rz. 32), ist ihr zwar zuzustimmen, dass es durch Verwendung die-
ser Marke zu Verwechslungen mit der klägerischen Firma bzw. dem Unterneh-
men kommen kann (beispielsweise durch besonders prägnante Darstellung der
Marke auf der Internetseite, im geschäftlichen Verkehr oder in der Werbung). Das
Rechtsbegehren Ziff. 2 ist sehr weit gefasst (vgl. DAVID RÜETSCHI/SIMON ROTH, in:
Basler Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Hil-
ty/Arpagaus (Hrsg.), Basel 2013, Art. 9 N 30). Dem Rechtsbegehren Ziff. 2 kann
nicht explizit entnommen werden, dass der Beklagten die Verwendung der einge-
tragenen Marke verboten werden soll oder wie diese zu Positionieren wäre, um
den Forderungen der Klägerin gerecht zu werden, obwohl die Klägerin Kenntnis
- 22 -
vom Markennutzungsvertrag der Beklagten mit der A._ ... GmbH hatte. Das
Rechtsbegehren Ziff. 3.2 ist gemäss klägerischer Darstellung jedenfalls als Even-
tualantrag zu Ziffer 3.1 zu verstehen, worin es aber nur um die Bezeichnung der
Produkte und Dienstleistungen geht und nicht um die Verwendung zur Individuali-
sierung des Unternehmens. Insofern erweist sich das klägerische Rechtsbegeh-
ren Ziff. 2 als zu unbestimmt verfasst, weshalb es schon aus diesem Grund ab-
zuweisen wäre.
Ohnehin steht – wie noch zu zeigen sein wird – der Beklagten das Nutzungsrecht
an der Marke "A._ ... (fig.)" zu (dazu sogleich). Indem sie diese Marke bloss
gebraucht, könnte ihr grundsätzlich kein unlauteres Verhalten vorgeworfen wer-
den. Unlautere Verhaltensweisen im Zusammenhang mit der eingetragenen Mar-
ke zur Individualisierung ihres Unternehmens (beispielsweise in Bezug auf Positi-
onierung, Grösse etc.) wurden von der Klägerin im Übrigen nicht einmal behaup-
tet.
5.2.5.3. Der Domainname "A._-schweiz.ch" ist mit der (geänderten) Firma
der Beklagten identisch, womit ihm Kennzeichenqualität zukommt. Hinsichtlich
Verwechselbarkeit kann auf die Ausführungen hiervor verwiesen werden. Der
Wortbestandteil Schweiz ist als schwach zu werten und es fehlt an der deutlichen
Unterscheidbarkeit zur Firma der Klägerin. Die Klägerin legt glaubhaft dar, dass
die Beklagte durch Verwendung der Domain "A._-schweiz.ch" Verwechslun-
gen mit dem Geschäftsbetrieb der Klägerin herbeigeführt hat, was aus den einge-
reichten Belegen hervor geht. So gingen E-Mails an die Beklagte, die eigentlich
an die Klägerin gerichtet waren. Der Domainname "A._-schweiz.ch" ist zwar
auf die A._ ... GmbH registriert. Indes geht aus der Aufmachung der Websei-
te ohne weiteres hervor, dass die Beklagte den Domainnamen für sich verwendet.
Dies wird von der Beklagten auch nicht in Abrede gestellt. Zusammenfassend ist
somit festzuhalten, dass die Klägerin glaubhaft gemacht hat, dass die Beklagte
durch Verwendung des Domainnamens "A._-schweiz.ch" eine Verwechslung
mit dem Geschäftsbetrieb der Klägerin geschaffen hat und weiterhin schafft und
sich somit unlauter i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG verhält.
- 23 -
Soweit die Klägerin sodann in ihren Rechtsschriften das Verhalten der Beklagten
anprangert, beispielsweise sich als "Original seit 20 Jahren" zu bezeichnen oder
auf Kunden der Klägerin zugegangen zu sein und behauptet zu haben, nur sie
könne die Originalprodukte anbieten, so finden diese Vorwürfe im Rechtsbegeh-
ren der Klägerin keinen Niederschlag, weshalb auf diese Vorwürfe nicht weiter
einzugehen ist.
5.2.5.4. Die Klägerin rügt ferner eine unbefugte Namensanmassung i.S.v. Art. 29
Abs. 2 ZGB am Zeichen "A._" durch die Beklagte. Nach Beendigung des
konkludent abgeschlossenen Alleinvertriebsvertrags sei die Beklagte auch ihres
Rechtes verlustig gegangen, das Zeichen "A._" in Alleinstellung oder im Zu-
sammenhang mit anderen Zeichen für ihre Produkte und Dienstleistungen ver-
wenden zu dürfen (act. 1 S. 13 ff., Rz. 27 ff.). Die Beklagte erachtet unter Verweis
auf den mit der A._ ... GmbH abgeschlossenen Markenlizenzvertrag vom
6. Februar 2016 für die Marke "A._ ... (fig.)" Markenrecht als anwendbar und
beruft sich im übrigen auf Verwirkung bzw. Rechtsmissbrauch (act. 10 S. 16 f.
Rz. 17; act. 23 S. 12 Rz. 39).
Soweit sich die Klägerin auf den Standpunkt stellt, sie habe die Marke "A._
... (fig.)" ohne rechtliche Verpflichtung an die A._ ... GmbH abgetreten, so
mag dies zwar zutreffen. Es ändert jedoch nichts daran, dass im heutigen Zeit-
punkt die A._ ... GmbH mit Zustimmung der Klägerin Inhaberin der genann-
ten Marke ist. Gründe, wieso das nicht registrierte Zeichen "A._" unter diesen
Umständen der – notabene von der Klägerin (!) – eingetragenen Marke vorgehen
soll, sind nicht ersichtlich. Wem die A._ ... GmbH in der Folge die Nutzungs-
rechte überträgt, ist ihr überlassen. Der Klägerin gelingt es jedenfalls nicht, glaub-
haft zu machen, dass die Beklagte durch Verwendung der Marke "A._ ...
(fig.)" sich den Namen der Klägerin anmassen soll, benutzt die Beklagte die Mar-
ke doch gestützt auf eine vertragliche Abmachung mit der A._ ... GmbH. Eine
Verletzung von Art. 29 Abs. 2 ZGB liegt nicht vor. Die Beklagte verhält sich aus
den dargelegten Gründen auch nicht unlauter.
- 24 -
Die Klägerin beantragt generell, es sei der Beklagten die Führung des Zeichens
"A._" allein oder im Zusammenhang mit weiteren Zeichen für ihre Produkte
und Dienstleistungen zu verbieten. Dem kann nicht gefolgt werden. Es ist sich im
vorliegenden Fall die ganze Geschichte vor Augen zu halten: Wie gezeigt hat die
Klägerin die Marke "A._ ... (fig.)" selbst im Markenregister eingetragen und in
der Folge an das deutsche Unternehmen abgetreten. Die Beklagte nutzt diese
Marke gestützt auf einen Markenlizenzvertrag. Die beiden Parteien waren zudem
durch einen Vertriebsvertrag verbunden. Es handelt sich somit nicht um zwei völ-
lig voneinander unabhängige Unternehmen. Zwischen den Parteien und dem
deutschen Unternehmen besteht seit Jahren ein enges Verhältnis. Ob nun die
Klägerin in den vergangenen Jahren ausschliesslich Produkte bei der A._ ...
GmbH bezogen hat, die Beklagte ausschliesslich mit solchen Produkten beliefert
hat, oder die A._ ... GmbH nun neu auch den Behandlungsprozess anbietet
oder nicht, ist nicht von wesentlicher Bedeutung. Entscheidend ist vielmehr, dass
die Produkte mehrheitlich von der A._ ... GmbH stammten, wobei diese sie
von einem Chemieunternehmen exklusiv für sich herstellen liess und immer noch
lässt. Dies geht sowohl aus der Verwendung der Garantieurkunden und der La-
borberichte durch die Klägerin als auch aus den der Beklagten gegebenen Unter-
lagen hervor, wo das Logo des deutschen Unternehmens enthalten ist (vgl.
act. 12/9, 12/11 und 12/12). Im übrigen hatte die Klägerin der Beklagten mit
Schreiben vom 18. Januar (recte: Februar) 2016 versichert, bis Ende 2015 aus-
schliesslich Produkte des deutschen Unternehmens geliefert zu haben
(act. act. 12/17). Es erscheint glaubhaft, dass die Klägerin nicht nur Produkte ver-
trieb, sondern eine Dienstleistung erbrachte. Dies ändert aber nichts daran, dass
sie die Dienstleistung mehrheitlich mit Produkten der A._ ... GmbH erbrachte.
Insofern passt die vorliegende Konstellation nicht zum klassischen Fall einer Na-
mensanmassung. Eine unbefugte Namensanmassung liegt vor, wenn die Kenn-
zeichnungswirkung eines fremden Namens für eigene Zwecke missbraucht wird,
das heisst, wenn der Anschein erweckt wird, der fremde Name habe etwas mit
dem neuen Namensträger persönlich oder mit seinem Geschäft zu tun oder es
bestehe eine enge - persönliche, ideelle, geistige oder geschäftliche - Verbindung,
die in Tat und Wahrheit fehlt oder gar nur aus Gegensätzen besteht. Eine Beein-
- 25 -
trächtigung kann daher insbesondere auch darin liegen, dass ein Namensträger
durch Gedankenverbindungen in nicht vorhandene Beziehungen hineingestellt
wird, die er ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf (BGE 128 III 401
E. 5).
Zwischen den Parteien gibt es nun aber Verbindungen in der Vergangenheit, die
sich nicht wegdiskutieren lassen. Weder eine der Parteien des vorliegenden Strei-
tes noch das deutsche Unternehmen haben das Zeichen "A._" in der
Schweiz schützen lassen. Erst später wurde die Marke "A._ ... (fig.)" im
schweizerischen Markenregister eingetragen. Eine Kollision von absoluten Rech-
ten kann nicht isoliert über das Namensrecht gelöst werden. Vielmehr hat eine In-
teressenabwägung zu erfolgen, wobei von der Gleichwertigkeit der Rechte aus-
zugehen ist und ein möglichst gerechter Ausgleich gefunden werden muss (vgl.
BGE 128 III 358 E. 4.2.1 und E. 4.3.2). Zwar ist eine eingetragene Marke nicht per
se schützenswerter als ein nicht registriertes Zeichen, insbesondere, wenn dieses
im Geschäftsleben einen hohen Bekanntheitsgrad aufweist. Der Bekanntheitsgrad
ist aber nicht der Klägerin alleine zu verdanken: Die Klägerin hat sich in der Ver-
gangenheit des Zeichens "A._" bedient, ohne selbst speziell schöpferisch tä-
tig geworden zu sein, handelt es sich bei der Kombination "A._" doch um ein
eher kennzeichenschwaches Zeichen, das im übrigen dem prägenden Element
der deutschen Firma, von der die Produkte – zumindest mehrheitlich – bezogen
wurden, entspricht. Sodann steht fest, dass das deutsche Unternehmen zumin-
dest mitbeteiligt an der Entwicklung des Logos war. Vor diesem Hintergrund er-
schliesst sich nicht, inwiefern die Beklagte ihre Produkte und Dienstleistungen
nicht mit dem Zeichen "A._" bezeichnen dürfte, zumal sie über ein vertragli-
ches Nutzungsrecht an der Marke verfügt.
Der Klägerin gelingt es nicht, glaubhaft zu machen, dass sich die Beklagte das
Zeichen "A._" zur Bezeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen ange-
masst haben soll. Vielmehr verwendet sie dieses unabhängig von der Klägerin
gestützt auf einen Markenlizenzvertrag. Wenngleich damit eine gewisse Ver-
wechslungsgefahr einherzugehen vermag, hat sich die Klägerin dies selbst zuzu-
schreiben.
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Selbst wenn jedoch von einer besseren Berechtigung der Klägerin an der Wort-
kombination "A._" ausgegangen werden würde, spätestens mit Übertragung
der Marke "A._ ... (fig.)" an das deutsche Unternehmen hat die Klägerin ihr
Einverständnis erteilt, dass das deutsche Unternehmen diese Marke gebrauchen
darf. Darin wäre eine Aufgabe der alleinigen Berechtigung – sofern es eine solche
denn je gegeben haben sollte, was zu bezweifeln ist – am Zeichen "A._" in
Alleinstellung oder in Kombination zu sehen, zumal es sich bei der Kombination
"A._" um das wesentliche Element der Marke handelt, das im Erinnerungs-
bild der Adressaten verbleibt. Dem deutschen Unternehmen war es unbenom-
men, die Marke durch die Beklagte nutzen zu lassen. Entsprechend hat auch die
Aufgabe der alleinigen Berechtigung gegenüber der A._ ... GmbH eine Auf-
gabe des Alleingebrauchs gegenüber der Beklagten zur Folge. Andernfalls hätte
die Klägerin im damaligen Zeitpunkt das Wortzeichen "A._" o.Ä. ebenfalls ins
Markenregister eintragen lassen müssen. Dies ist aber nicht geschehen. Sich nun
auf Namensschutz in Bezug auf das Zeichen "A._" im Allgemeinen oder in
einer ergänzten Form zur Bezeichnung der Produkte und Dienstleistungen zu be-
rufen, erstaunt unter diesen Umständen doch sehr und wäre als treuwidrig zu
werten. Jedenfalls ist das Namens- oder Lauterkeitsrecht nicht dafür da, Ver-
säumnisse in markenrechtlicher Hinsicht nachholen zu können, würde dies doch
das Markenrecht grundsätzlich in Frage stellen.
Damit liegt weder eine Verletzung von Art. 29 Abs. 2 ZGB noch unlauteres Ver-
halten i.S.v. Art. 2 UWG oder Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor.
5.2.5.5. Es ist nicht ersichtlich, was die Beklagte aus der Behauptung, die Klä-
gerin habe die verwendeten Fleckenschutzprodukte nicht im "Produkteregister
Chemikalien" eingetragen und sei ihrer Meldepflicht nicht nachgekommen, ablei-
ten will. Jedenfalls könnte sich die Klägerin gleichwohl auf Firmen-, Namens- und
Lauterkeitsrecht berufen, wäre doch eine allfällige Verwechslungsgefahr nicht ge-
bannt, solange die Produkte weiterhin – ob nun erlaubterweise oder nicht – im
Umlauf sind. Jedenfalls ist die Frage der Zulässigkeit der Beendigung des zwi-
schen den Parteien vorliegenden Vertrags nicht Gegenstand des vorliegenden
Massnahmeverfahrens.
- 27 -
5.3. Nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil
5.3.1. Parteistandpunkte
Die Klägerin bringt vor, gerade im Falle von Verletzungen des Persönlichkeits-
rechts, wozu Namensrechtsverletzungen gehören würden, könne eine immateriel-
le Benachteiligung gegeben sein und müsse mit dem Eintritt eines nicht leicht
wieder gut zu machenden Nachteil ernsthaft gerechnet werden. Die Beklagte
suggeriere dem Publikum mit ihrem Verhalten eine in Tat und Wahrheit nicht vor-
handene Beziehung zur Klägerin, was offensichtlich zu einer Marktverwirrung füh-
re. Es sei auch zu erwarten, dass der Klägerin aufgrund der Verwechslungsgefahr
weitere finanzielle Schäden durch das Entgehen von Geschäften bzw. Verlieren
von Kunden entstehen, die nachträglich kaum erfasst oder entschädigt werden
könnten (act. 1 S. 17 f. act. 17 S. 22 Rz. 57). Die Klägerin führt sodann aus, sie
habe unmittelbar nachdem ihr das rechtsverletzende Verhalten der Beklagten be-
kannt geworden sei, gehandelt und die Beklagte abgemahnt. Die Bedrohung sei
aktuell und akut (act. 1 S. 18 Rz. 41 ff.; act. 17 S. 23 Rz. 58).
Die Beklagte hält dagegen, die Klägerin habe der Verwendung des Firmenkerns
und Namens "A._" während beinahe 20 Jahren zugestimmt, daher sei ein
erheblicher Nachteil klar zu verneinen. Der Beklagten entstünden jedoch durch
ein Verbot, den beinahe während 20 Jahren gebrauchten Firmenkern nicht mehr
benützen zu dürfen, tatsächlich ein kaum wieder gut zu machender Nachteil,
weshalb angesichts der im Firmen- und Namensrecht gebotenen grossen Zu-
rückhaltung bei der Anordnung von vorsorglichen Massnahmen von solchen klar
abzusehen sei (act. 10 S. 19). Besondere Umstände oder einen besonders
schweren Schaden mache die Klägerin nicht geltend. Die Nachteilsprognose sei
umso mehr zu verneinen, als es der Klägerin ausdrücklich untersagt sei, die Be-
zeichnung "A._" für ihre Produkte zu verwenden. Von Dringlichkeit könne bei
beinahe 20-jährigen Duldens keine Rede sein (act. 10 S. 20; act. 23 S. 3 Rz. 1).
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5.3.2. Rechtliches
Unter einem Nachteil im Sinne von Art. 261 Abs. 1 lit. b ZPO ist jede Beein-
trächtigung zu verstehen, welche durch das inkriminierte Verhalten der Beklagten
verursacht wurde oder werden kann. Der Nachteil kann materieller oder immateri-
eller Natur sein. Während es sich beim materiellen Nachteil in der Regel um einen
finanziellen Schaden handelt, geht es beim immateriellen Nachteil beispielsweise
um Ruf- oder Ansehensbeeinträchtigungen (ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO,
Art. 261 N 21 f.). Irrelevant ist, ob die Beeinträchtigung am Ende des Verfahrens
mit Geld entschädigt werden kann (so zumindest die Botschaft ZPO, S. 7354). Ein
drohender, nicht leicht wieder gut zu machender Schaden kann durch Marktver-
wirrung gegeben sein, beispielsweise durch falsche Zuordnungen (JOHANN JAKOB
ZÜRCHER, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich: Einstweiliger
und definitiver Rechtsschutz für immaterialgüter- und wettbewerbsrechtliche An-
sprüche im summarischen Verfahren, Diss. Zürich 1998, S. 105 f.). In firmenrecht-
lichen Auseinandersetzungen kann das Drohen eines Nachteils oft vermutet wer-
den, denn erscheinen Verwechslungen möglich, sind auch finanzielle Einbussen
(unterbliebene Geschäftsabschlüsse) im Bereich des Erwartbaren, Dies setzt al-
lerdings ein Überschneiden der potentiellen Kundensegmente voraus (JOHANN
JAKOB ZÜRCHER, a.a.O., S. 109.)
Dringlichkeit, als Bestandteil der Nachteilsprognose, muss ebenso gegeben sein.
Sie wird dann bejaht, wenn der nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil nicht
anders als durch den Erlass der vorsorglichen Massnahme abgewendet werden
kann (DAVID RÜETSCHI/SIMON ROTH, in: Basler Kommentar zum Bundesgesetz
über den unlauteren Wettbewerb, Hilty/Arpagaus (Hrsg.), Vor Art. 9-13a UWG
N 62). Wenn die klagende Partei ungebührlich lange mit der Stellung eines Mass-
nahmebegehrens zuwartet, kann dies unter Umständen rechtsmissbräuchlich sein
und der Rechtsschutz kann verweigert werden bzw. die Gesuchstellerin hat einen
erhöhten Erklärungsbedarf in der Nachteilsdiskussion (ZÜRCHER, DIKE-Komm-
ZPO, Art. 261 N 9).
- 29 -
5.3.3. Würdigung
Es erscheint glaubhaft, dass die materiellen Interessen der Klägerin aufgrund des
Verhaltens der Beklagten (Benutzung der Firma "A._ Schweiz GmbH" und
des Domainnamens "A._-schweiz.ch") infolge der möglichen Fehlzurech-
nungen beeinträchtigt werden. Es erscheint möglich, dass Kunden wegen der
Verwechslung nicht bei der Klägerin vorstellig werden, sondern sich irrtümlicher-
weise an die Beklagte wenden. Ein damit verbundener Schaden lässt sich später
kaum nachweisen. Von einem ungebührlich langen Zuwarten mit Stellung des
Massnahmebegehrens kann nicht gesprochen werden. Die Beeinträchtigung ma-
terieller Art ist gesamthaft nicht leicht wieder gut zu machen. Hingegen wurde die
angebliche Beeinträchtigung immaterieller Art durch die Klägerin nicht genügend
substantiiert.
In Bezug auf die weiteren Begehren (insb. Verbot, das Zeichen "A._" in Al-
leinstellung oder in Kombination mit anderen Zeichen oder die Marke "A._ ...
(fig.)" zu benutzen) fiel die Hauptsacheprognose negativ aus, weshalb sich die
Nachteilsprognose erübrigt.
5.4. Widergesuch
Die Beklagte beantragt eventualiter, es sei ihr die Führung der bisherigen Firma
"A._ Zentralschweiz GmbH" zu erlauben (act. 10 S. 2). Die Klägerin hat nicht
verlangt, dass der Beklagten die Führung der Firma "A._ Zentralschweiz
GmbH" zu verbieten sei. Sie führte denn auch zutreffend aus, dies nicht verlan-
gen zu können, da die Beklagte diese Firma nicht führe (act. 17 S. 23 Ziff. 58).
Die Beklagte macht einen eigenen Anspruch geltend, weshalb von einem Wider-
gesuch auszugehen ist. Ein solches ist im summarischen Verfahren grundsätzlich
zulässig. Das Erfordernis derselben Verfahrensart ist erfüllt (Art. 224 Abs. 1 ZPO).
Indes hat ein Widergesuch in einem vorsorglichen Massnahmeverfahren den An-
forderungen von Art. 261 ZPO zu genügen. Vorliegend scheitert das Widergesuch
bereits an der Tatsache, dass die Beklagte keine Verletzung eines ihr zustehen-
den Anspruchs behauptet, sondern vielmehr verlangt, dass ihr ein zukünftiges
- 30 -
Verhalten zu erlauben sei. Zu diesem Zweck sind vorsorgliche Massnahmen aber
nicht geschaffen. Vielmehr mangelt es an einem Rechtsschutzinteresse i.S.v.
Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO. Auf das Widergesuch ist nicht einzutreten.
5.5. Zu treffende Anordnungen
Für die Androhung indirekten Zwangs ist nicht erforderlich, dass die obsiegende
Partei glaubhaft macht, dass Anhaltspunkte für die Nichterfüllung bestehen. Das
Erfordernis der Glaubhaftmachung eines drohenden Nachteils ist denn auch im
Gesetz nicht enthalten (KuKo ZPO – PAUL OBERHAMMER, Art. 236 Rz. 18). Der
Beklagten ist daher unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Orga-
ne gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, in der
Schweiz die Firma "A._ Schweiz GmbH" zu führen. Sodann ist der Beklagten
unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss
Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, den Domainnamen
"A._-schweiz.ch" im Bereich ...pflege zu verwenden. Soweit die Klägerin be-
antragt, es sei der Beklagten ebenfalls zu verbieten, den Domainnamen
"A._-schweiz.ch" verwenden zu lassen, so genügt dieses Begehren dem Er-
fordernis der genügenden Bestimmtheit des Rechtsbegehrens nicht. Dieses Teil-
begehren ist daher zusammen mit den weiteren Rechtsbegehren der Klägerin ab-
zuweisen.
Im Hinblick auf die Verhältnismässigkeit und die mögliche Anfechtung des Ent-
scheides mit Stellung eines Gesuches betreffend aufschiebende Wirkung
(Art. 103 BGG) ist die Wirkung der Massnahme um 60 Tage aufzuschieben.
Der Klägerin ist Frist zur Anhängigmachung des Prozesses in der Hauptsache
anzusetzen (Art. 263 ZPO). Bei Säumnis würde die entsprechende Anordnung
ohne Weiteres dahinfallen. Die Prosequierungsfrist ist auf 60 Tage festzulegen.
6. Kosten und Entschädigungsfolgen, Sicherheitsleistung
6.1. Die Höhe der Gerichtsgebühr wird nach der Gebührenverordnung des
Obergerichts bestimmt (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in
erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2
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Abs. 1 lit. a GebV OG). Sofern sich Gesuch und Widergesuch nicht gegenseitig
ausschliessen, werden die Streitwerte zur Bestimmung der Prozesskosten zu-
sammengerechnet (Art. 94 Abs. 2 ZPO). Die Beklagte gibt keinen Streitwert an.
Der Streitwert wird von der Klägerin auf mindestens CHF 100'000.– beziffert. Das
Schädigungspotential sei beträchtlich (act. 1 S. 3 f. Rz. 5). Gemäss Art. 91 Abs. 2
ZPO setzt das Gericht den Streitwert fest, wenn das Rechtsbegehren nicht auf ei-
ne bestimmte Geldsumme lautet und die Angaben offensichtlich unrichtig sind.
Wie bereits in der Verfügung vom 1. April 2016 dargelegt, geht die Klägerin von
einem beträchtlichen Schädigungspotential aus (act. 1 S. 3 f. Rz. 5; act. 4). Der
Streitwert ist daher auf CHF 200'000.– festzusetzen. Die Gerichtsgebühr ist unter
Berücksichtigung des Zeitaufwands und der Schwierigkeit des vorliegenden Fal-
les – in Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 GebV OG – auf
CHF 8'500.– festzusetzen. Da das Massnahmegesuch Ziffer 2, 3.1 und 3.2 teil-
weise abzuweisen ist, sind der Klägerin in diesem Umfang ausgangsgemäss die
diesbezüglichen Gerichtskosten definitiv aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). In
gesamthafter Betrachtung ihres Massnahmegesuchs unterliegt die Klägerin zu
rund der Hälfte, weshalb es sich rechtfertigt, ihr die Gerichtkosten von
CHF 4'250.– definitiv aufzuerlegen. Im Übrigen ist dagegen die definitive Rege-
lung bezüglich der Verteilung der Gerichtskosten in der Höhe von CHF 4'250.–
gestützt auf Art. 104 Abs. 3 ZPO dem Entscheid des Hauptsachegerichts vorzu-
behalten. Nur für den Fall, dass die Anordnung wegen Nichtanhängigmachens
des Prozesses in der Hauptsache dahinfällt, ist eine definitive (wenn auch beding-
te) Anordnung zu treffen. Gemäss Praxis des Einzelgerichts des Handelsgerichts
des Kantons Zürich sind die Gerichtskosten im vorsorglichen Massnahmeverfah-
ren von der Klägerin zu beziehen, wobei der endgültige Entscheid des Gerichts im
ordentlichen Verfahren vorbehalten bleibt.
Ausgehend von einer Gebühr betreffend die Parteientschädigung von
CHF 8'000.– (§ 4 Abs. 1, § 9 und § 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV OG), ist der Be-
klagten – entsprechend der teilweisen Abweisung des Massnahmegesuchs Zif-
fer 2, 3.1 und 3.2 – definitiv eine um die Hälfte reduzierte Parteientschädigung
von CHF 4'000.– zuzusprechen. Im Übrigen ist dagegen die definitive Regelung
betreffend die Entschädigungsfolgen dem ordentlichen Verfahren vorbehalten.
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Für den Fall, dass die Klägerin ihren Anspruch jedoch nicht prosequieren sollte,
hat sie die Beklagte mit CHF 4'000.– zu entschädigen. Die Mehrwertsteuer ist
nach neuester Rechtsprechung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom
25. Mai 2016, E. 4.5.) nicht zu berücksichtigen.
6.2. Voraussetzung für die Festsetzung einer Sicherheitsleistung ist, dass die
Gegenpartei oder ein Dritter durch Anordnung einer vorsorglichen Massnahme
einen Schaden zu befürchten haben. Mit dem Eintritt eines Schadens muss mit
gewisser objektiver Wahrscheinlichkeit gerechnet werden. Die Gegenpartei muss
ihren Anspruch soweit wie möglich substantiieren. Dem Gericht steht ein weites
Ermessen zu. Es kann auf die Anordnung einer Sicherheitsleistung selbst dann
verzichten, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (BSK ZPO, THOMAS SPRECHER,
Art. 264 Rz. 7 ff.)
Entgegen der Ansicht der Beklagten führt die teilweise Gutheissung des Mass-
nahmebegehrens mitnichten zur Aufgabe der Geschäftstätigkeit der Beklagten.
Sie kann weiterhin Produkte des deutschen Unternehmens beziehen und im glei-
chen Segment wie die Klägerin tätig sein, einzig mit der Einschränkung, dass sie
dies unter anderer Firma und anderem Domainnamen tun muss. Der Antrag auf
Sicherheitsleistung ist daher abzuweisen.
Der Einzelrichter erkennt:
1. Der Beklagten wird mit Wirkung nach Ablauf von 60 Tagen seit Erhalt
des Entscheides vorsorglich verboten, in der Schweiz die Firma "A._
Schweiz GmbH" weiterhin zu führen sowie den Domainnamen "A..ch" im Bereich ...pflege weiterhin zu verwenden. Bei Zuwiderhand-
lung gegen das Verbot könnten die zuständigen Organe der Beklagten mit
Busse bis CHF 10'000.– nach Art. 292 StGB bestraft werden.
2. Im übrigen werden die Anträge der Klägerin auf Erlass vorsorglicher Mass-
nahmen abgewiesen.
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3. Auf das Widergesuch der Beklagten vom 12. Mai 2016 wird nicht eingetre-
ten.
4. Der Antrag der Beklagten, es sei auf die mit Eingabe vom 23. Juni 2016 neu
gestellten Anträge nicht einzutreten, wird abgewiesen.
5. Der Antrag der Beklagten, die Anordnung von vorsorglichen Massnahmen
sei von der Leistung einer Sicherheitsleistung von CHF 1'000'000.– abhän-
gig zu machen, wird abgewiesen.
6. Der Klägerin wird eine einmalige Frist von 60 Tagen nach Erhalt des Ent-
scheids angesetzt, um den Prozess in der Hauptsache anhängig zu ma-
chen. Bei Säumnis würde die Anordnung gemäss Ziff. 1 ohne Weiteres da-
hinfallen.
7. Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 8'500.–.
8. a) Die Gerichtskosten gemäss Dispositiv-Ziffer 7 werden im Umfang von
CHF 4'250.– definitiv der Klägerin auferlegt und aus dem von der Klä-
gerin geleisteten Vorschuss gedeckt.
b) Im übrigen Umfang von CHF 4'250.– werden die Gerichtskosten aus
dem von der Klägerin geleisteten Vorschuss gedeckt. Fällt die vorsorg-
liche Massnahme wegen Säumnis dahin (vgl. Dispositiv-Ziffer 6), so
wird dieser Kostenbezug definitiv. Kommt es zum Prozess in der
Hauptsache, so bleibt die definitive Regelung der Verteilung im dorti-
gen Verfahren vorbehalten.
9. a) Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung
von CHF 4'000.– zu bezahlen.
b) Im Übrigen wird die Regelung der Parteientschädigung dem Prozess in
der Hauptsache vorbehalten. Fällt die vorsorgliche Massnahme wegen
Säumnis dahin (vgl. Dispositiv-Ziffer 6), so hat die Klägerin die Beklag-
te mit CHF 4'000.– zu entschädigen.
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10. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
11. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert beträgt CHF 200'000.–.

## Considerations