# Swiss Legal Decision

**Decision ID:** c37ccdf7-5230-48c6-9cb1-c48f15d4679a
**Court:** ZH_HG
**Chamber:** ZH_HG_001
**Year:** 2021
**Language:** de
**Jurisdiction:** ZH / Zürich
**Law Area:** $law_area
**Law Sub-area:** nan

## Facts

betreffend Marke / UWG
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Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2 f.)
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Geändertes Rechtsbegehren: (act. 34 S. 2 f.)
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Inhaltsverzeichnis:
Sachverhalt und Verfahren: ................................................................................... 5 A. Sachverhaltsübersicht .................................................................................... 5
a. Parteien und ihre Stellung ........................................................................... 5 b. Prozessgegenstand ............................................................................... .....5

## Considerations

B. Prozessverlauf ................................................................................................ 6 Erwägungen: ......................................................................................................... 7 1. Formelles ........................................................................................................ 7
1.1. Örtliche und sachliche Zuständigkeit ....................................................... 7 1.2. Klageänderung ........................................................................................ 7 1.3. Rechtsschutzinteresse ............................................................................ 8 1.4. Noveneingabe ......................................................................................... 8
2. Materielles ...................................................................................................... 8 2.1. Ausgangslage ......................................................................................... 8 2.1.1. Kennzeichen der Klägerin ........................................................................ 8 2.1.2. Kennzeichen des Beklagten ..................................................................... 9 2.1.3. Marketingvertrag .................................................................................... 10 2.2. Parteivorbringen .................................................................................... 10 2.3. Einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr ...................................... 11 2.4. Markenrecht .......................................................................................... 13 2.4.1. Rechtliches ............................................................................................ 13 2.4.2. Würdigung .............................................................................................. 14 2.4.2.1. Aktivlegitimation .................................................................................. 14 2.4.2.2. Hinterlegungspriorität .......................................................................... 14 2.4.2.3. Massgebliche Verkehrskreise ............................................................. 14 2.4.2.4. Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen ................................. 14 2.4.2.5. Zeichennutzung durch den Beklagten ................................................. 15 2.4.2.6. Schutzfähigkeit / Schutzausschlussgründe ......................................... 15 2.4.2.7. Zeichenähnlichkeit .............................................................................. 17 2.4.2.7.1. "A._" / "A._" vs. "A._ B._" / "A._-B._" 17 2.4.2.7.1.1. Zeichenvergleich ........................................................................... 17 2.4.2.7.1.2. Verwechslungsgefahr .................................................................... 19 2.4.2.7.2. "A._" / "A._" vs. "A._ B._" / "A._ B._" 20 2.4.2.7.2.1. Zeichenvergleich ........................................................................... 20 2.4.2.7.3. "A._" vs. "A._" ................................................................... 21 2.4.2.8. Rechtfertigungsgrund .......................................................................... 22 2.4.3. Zwischenfazit ......................................................................................... 22 2.5. Lauterkeitsrecht ..................................................................................... 22 2.5.1. Rechtliches ............................................................................................ 22 2.5.2. Würdigung .............................................................................................. 23 2.5.2.1. Aktivlegitimation .................................................................................. 23 2.5.2.2. Verletzung eines schutzfähigen Marktauftritts ..................................... 23 2.5.2.3. Rechtfertigungsgrund .......................................................................... 27 2.5.3. Zwischenfazit ......................................................................................... 28
3. Rechtsfolgen ................................................................................................ 28 3.1. Parteivorbringen .................................................................................... 28
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3.2. Rechtliches ............................................................................................ 28 3.3. Würdigung ............................................................................................. 29 3.3.1. Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 2) ................................. 29 3.3.2. Beseitigungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 3) .................................... 30
4. Vollstreckungsmassnahmen ......................................................................... 30 5. Kosten- und Entschädigungsfolgen .............................................................. 30
5.1. Streitwert ............................................................................................... 30 5.2. Gerichtsgebühr ...................................................................................... 31 5.3. Parteientschädigungen .......................................................................... 31
Sachverhalt und Verfahren:
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in ... [Stadt in der Schweiz]. Sie ist
die Schweizer Landesgesellschaft der Deutschen A._ Handel SE, eine der
grössten europäischen Verbundgruppen in den Bereichen Unterhaltungs- und
Haushaltselektronik, IT/Multimedia und Telekommunikation mit Sitz in ... [Stadt in
Deutschland]. Die der Klägerin angeschlossenen Mitglieder bzw. Handelspartner
bieten als Fachhändler Waren und Dienstleistungen im genannten Segment an
(act. 1 N. 14; act. 3/2).
Der Beklagte führt als Einzelunternehmer in C._ [Ortschaft] einen Elektronik-
fachmakt (act. 1 N. 20).
b. Prozessgegenstand
Die Klägerin will dem Beklagten verbieten, das Zeichen "A._", das A._
[Abbildung] Wort-/Bildzeichen und das Wort-/Bildzeichen "A._" zur Kenn-
zeichnung seiner Waren und Dienstleistungen im Geschäftsverkehr zu verwenden
(Rechtsbegehren Ziff. 1). Ferner soll dem Beklagten die Verwendung der nach-
stehenden Wort-/Bildzeichen im Geschäftsverkehr untersagt werden (Rechtbe-
gehren Ziff. 2):
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Schliesslich sei dem Beklagten zu befehlen, das Zeichen "A._" in diversen
(Online)-Telefonbüchern und Verzeichnissen entfernen zu lassen (Rechtsbegeh-
ren Ziff. 3). Die Klägerin stützt sich diesbezüglich auf das Marken- und Lauter-
keitsrecht. Der Beklagte schliesst sinngemäss auf Abweisung der Klage (vgl. act.
14).
B. Prozessverlauf
Die Klägerin reichte am 28. Februar 2020 (Datum Poststempel) die Klage mit den
eingangs genannten Rechtsbegehren ein (act. 1). Den von ihr mit Verfügung vom
2. März 2020 geforderten Vorschuss für die Gerichtskosten von CHF 11'000.‒
leistete sie fristgerecht (act. 4; act. 9). Der Beklagte reichte sodann die Klageant-
wort innert der ihm mit Verfügung vom 26. Juni 2020 angesetzten Nachfrist ein
(act. 10; act. 12; act. 14; act. 15). Mit Verfügung vom 30. Juli 2020 wurde die Lei-
tung des vorliegenden Prozesses an Oberrichterin Dr. Helen Kneubühler als In-
struktionsrichterin delegiert (act. 16). Mit Eingabe vom 23. September 2020 reich-
te die Klägerin alsdann eine Noveneingabe ein (act. 19). Die Parteien wurden ur-
sprünglich zur Vergleichsverhandlung vom 27. Oktober 2020 vorgeladen (act. 18).
Dieser Verhandlungstermin wurde auf den 10. März 2021 verschoben (act. 21;
act. 23; act. 24). Der Beklagte konnte aus gesundheitlichen Gründen auch diesen
Termin nicht wahrnehmen (act. 25‒31; act. 33). Entsprechend wurde mit Verfü-
gung vom 17. März 2021 ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet (act. 31). Die
Replik vom 3. Mai 2021 erging rechtzeitig (act. 34). Mit Verfügung vom 7. Mai
2021 wurde dem Beklagten Frist zur Erstattung der Duplik angesetzt, unter der
Androhung, dass bei Säumnis Verzicht auf eine weitere Rechtsschrift angenom-
men würde (act. 36). Der Beklagte reichte innert angesetzter Frist keine Duplik
ein. Androhungsgemäss wurde ein Verzicht auf eine weitere Rechtsschrift ange-
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nommen. Mit Verfügung vom 19. Juli 2021 wurde schliesslich der Aktenschluss
verfügt (act. 38).
Mit Verfügung vom 22. Oktober 2021 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu
erklären, ob sie auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung ver-
zichteten, unter dem Hinweis, dass bei Stillschweigen Verzicht angenommen
würde (act. 40). Beide Parteien erklärten in der Folge ausdrücklich ihren Verzicht
(Prot. S. 18 und act. 42).
Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu fällen ist (Art. 236
Abs. 1 ZPO).
Auf die Vorbringen der Parteien ist nur insoweit einzugehen als zur Entscheidfin-
dung erforderlich.
Erwägungen:
1. Formelles
1.1. Örtliche und sachliche Zuständigkeit
Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich
ist gegeben (Art. 36 ZPO; Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO; § 44 lit. a GOG) und im
Übrigen unbestritten geblieben (vgl. act. 14).
1.2. Klageänderung
Die Klägerin änderte in der Replik ihr Rechtsbegehren Ziff. 2 (Unterlassungsbe-
gehren). Sie erweiterte dieses um eine weitere Verwendungsform des beanstan-
deten Zeichens des Beklagten (Verwendung auf Geschäftsfahrzeug) (act. 34 N.
3).
Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach
der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in
einem sachlichen Zusammenhang steht (Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Diese Vo-
raussetzungen sind hier ohne Weiteres erfüllt.
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1.3. Rechtsschutzinteresse
Unterlassungsklagen setzen ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse voraus. Es
kann entweder in einer Erstbegehungs- oder einer Wiederholungsgefahr begrün-
det sein (FRICK, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick
[Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 55 MSchG N. 29). Hat noch keine Rechtsverlet-
zung stattgefunden, muss die klagende Partei die Erstbegehungsgefahr nachwei-
sen, d.h. sie muss konkrete Anhaltspunkte dartun, dass die beklagte Partei eine
rechtsverletzende Handlung beabsichtigt (RÜETSCHI/ROTH, in: Basler Kommentar
zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Hilty/Arpagaus [Hrsg.],
Basel 2013, Art. 9 UWG N. 18). Hat eine Rechtsverletzung bereits stattgefunden,
muss die Wiederholungsgefahr nachgewiesen werden. Dafür muss die klagende
Partei den Beweis für in der Vergangenheit bereits erfolgte gleichartige Rechts-
verletzungen erbringen. Zudem muss sie dartun, dass eine Wiederholung der
Verletzung zu befürchten ist (BGE 124 III 72 E. 2a S. 74 f.; BGE 116 III 367 E. 2a
S 359; FRICK, a.a.O., Art. 55 MSchG N. 31).
Ob die Klägerin hinsichtlich ihrer Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 1
und Ziff. 2) über ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse verfügt, ist nachtste-
hend unter E. 3.3.1 zu prüfen.
1.4. Noveneingabe
Die Klägerin reichte mit Eingabe vom 23. September 2020 eine Noveneingabe ein
(act. 20; act. 20/19‒20). Diese erfolgte vor Aktenschluss. Zu diesem Zeitpunkt
können Tatsachen und Beweismittel noch unbeschränkt vorgetragen werden (Art.
229 Abs. 2 ZPO). Die Noveneingabe ist demzufolge zu berücksichtigen.
2. Materielles
2.1. Ausgangslage
2.1.1. Kennzeichen der Klägerin
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Die Deutsche A._ Handel SE ist Inhaberin der nachfolgend abgebildeten in-
ternationalen Marken (fortan: "A._"-Marken), die beide mittels Schutzaus-
dehnung auch für die Schweiz Schutz geniessen (act. 1 N. 16).
Die IR-Marke Nr. 1 ist seit dem tt. Mai 1996 geschützt. Sie wird beansprucht für
Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 und 37 (u.a.
für div. Elektronikwaren, deren Ersatzteile, Küchengeräte, Waren der Unterhal-
tungselektronik sowie Reparatur- und Unterhaltungsdienstleistungen im Bereich
der Unterhaltungs- und Elektronikwaren) gemäss des Abkommens von Nizza
über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Ein-
tragung von Marken (revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967; SR 0.232.112.8)
(fortan: "Nizza-Klassifikation") (act. 1 N. 17; act. 3/3). Mit der Markenanmeldung
wurde der Farbanspruch «grün» geltend gemacht. Die Marke hat folgendes Er-
scheinungsbild (act. 3/3): A._ [Abbildung]
Die IR-Marke Nr. 2 ist seit dem tt. April 1998 geschützt. Sie wird beansprucht für
Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 und 37 ge-
mäss Nizza-Klassifikation (u.a. für diverse Elektronikwaren, deren Ersatzteile, Kü-
chengeräte, Waren der Unterhaltungselektronik sowie Reparatur- und Unterhal-
tungsdienstleistungen im Bereich der Unterhaltungs- und Elektronikwaren) (act. 1
N. 18; act. 3/4). Mit der Markenanmeldung wurden die Farben «Grün» und
«Grau» beansprucht. Die Marke hat folgendes Erscheinungsbild (act. 3/4):
A._ [Abbildung]
Der Klägerin kommt für die beiden Marken für das gesamte Gebiet der Schweiz
eine ausschliessliche Lizenz zu. Dies ergibt sich aus der Bestätigung der A._
Handel SE vom 3. September 2019 und ist im Übrigen unbestritten geblieben
(act. 1 N. 19; act. 3/5; vgl. act. 14).
2.1.2. Kennzeichen des Beklagten
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Der Beklagte verwendet im Geschäftsverkehr u.a. die folgenden Wort-
/Bildzeichen:
(act. 1 N. 21 f.; act. 3/34 N. 8; act. 35/21‒22)
(act. 1 N. 25)
2.1.3. Marketingvertrag
Die Klägerin schloss mit dem Beklagten im Jahr 2011 einen Marketingvertrag
(Contrat Marketing "A._"). Darin räumte sie dem Beklagten das Recht ein,
die "A._"-Marken während der Vertragsdauer in einem klar definierten Rah-
men zu verwenden (act. 1 N. 28 f.; act. 3/12). Der Beklagte kündigte mit Schrei-
ben vom September 2015 den Marketingvertrag fristgerecht per 31. Dezember
2016 (act. 1 N. 29; act. 3/13). Auch dies ist unbestritten geblieben (vgl. act. 14).
2.2. Parteivorbringen
Die Klägerin macht geltend, dass der Beklagte trotz gekündigtem Marketingver-
trag die "A._"-Marken bzw. damit verwechselbare Kennzeichen weiterhin im
Geschäftsverkehr verwende, so etwa zur Beschriftung des Ladenlokals oder des
Geschäftsfahrzeugs (act. 34 N. 9 f.). Ferner bewerbe der Beklagte seine Waren
und Dienstleistungen mit den klägerischen Zeichen (act. 1 N. 25). Schliesslich
seien die klägerischen Zeichen auch in Adressbüchern, Verzeichnissen und Profi-
len des Beklagten ‒ etwa auf www.zip.ch, www.elektronikmaerkte.ch,
www.itdir.ch, www.wirnetwork.ch" ‒ zu finden (act. 34 N. 11). Auch nach mehrfa-
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cher Abmahnung habe der Beklagte den beanstandeten Zeichengebrauch nicht
eingestellt (act. 1 N. 33 ff.; act. 3/14‒17; act. 34 N. 5). Er habe zwar nach Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses seine Zeichen teilweise angepasst (neuer Schrift-
zug "A._ B._"). Trotz dieser leichten Modifikationen bestehe in Bezug
auf die Zeichen weiterhin Verwechslungsgefahr (act. 34 N. 16, N. 21). Entspre-
chend stünden ihr (der Klägerin) gegenüber dem Beklagten Ansprüche aus Mar-
ken- und Lauterkeitsrecht zu (act. 1 N. 57 ff.).
Der Beklagte macht geltend, dass es ihm nach Beendigung des Marketingver-
trags unmöglich gewesen sei, sämtliche Geschäftsbezeichnungen und Einträge in
(Online-)Verzeichnissen anzupassen. Mittlerweile lauteten diese indes praktisch
alle auf "A._ B._". Eine Verwechslungsgefahr zwischen "A._
B._" und den Kennzeichen der Klägerin bestehe nicht. Er (der Beklagte)
werde seine Geschäftstätigkeit ohnehin aufgeben; das Einzelunternehmen werde
nach dem Auslaufen des Mietvertrages per Anfang 2022 aus dem Handelsregis-
ter gelöscht (act. 14).
2.3. Einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr
Sowohl im Firmenrecht als auch im Namensrecht, Markenrecht und Lauterkeits-
recht ist der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr zentral. Gemäss ständiger
Rechtsprechung des Bundesgerichts ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für
das ganze Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (Urteil 4A_83/2018 des
Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 3.1, in: sic! 2019, S. 94 ff. ‒ "Pachmann
Rechtsanwälte AG / Bachmann Rechtsanwälte AG"; ferner BGE 128 III 401 E. 5
S. 403; BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f.). Dieser Grundsatz gilt indes nur be-
schränkt. Der Rechtsanwendende muss ‒ je nach beanspruchtem Rechtsschutz ‒
die im Gesetz statuierten unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen beachten
und damit auch andere Umstände würdigen (vgl. HILTI, Zivilrechtlicher Firmen-
schutz, in: SIWR III/2, Streuli-Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2019, N. 305 m.H.).
Es wird zwischen unmittelbarer und mittelbarer Verwechslungsgefahr unterschie-
den. Unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt dann vor, wenn die Zeichen nicht
unterschieden werden können, also ein Zeichen für das andere gehalten wird. Es
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kommt zu einer "direkten Täuschung" über die Herkunft der Produkte (siehe STÄ-
DELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz,
David/Frick [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2017, Art. 3 N. 26). Eine lediglich mittelbare
Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn die Zeichen vom Abnehmer zwar aus-
einandergehalten werden können, es aber aufgrund von Übereinstimmungen, wie
der konzeptionellen Ähnlichkeit oder vollständigen oder teilweisen Übernahme
des älteren Zeichens dennoch zu einer Fehlzurechnung kommt (siehe STÄDE-
LI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 27 m.w.H.)
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2.4. Markenrecht
2.4.1. Rechtliches
Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG versagt einem Zeichen den Markenschutz, wenn es mit
einer älteren Marke identisch ist und für gleiche Waren bestimmt ist. Ferner sind
Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie mit einer älteren Marke
identisch sind bzw. ihr ähnlich sind sowie für gleiche oder gleichartige Waren und
Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. b‒c MSchG). Entsprechend kann der Markeninhaber an-
deren gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG verbieten, Zeichen im geschäftlichen Ver-
kehr zu gebrauchen, die nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausge-
schlossen sind.
Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in
ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten
ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen
irreführen lassen und Waren bzw. Dienstleistungen, die das eine oder das andere
Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum
die Zeichen zwar auseinanderhalten kann, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche
Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 2a S. 97 f.; BGE 127 II 160 E. 2a
S. 165 f., in: sic! 2001, S. 314 ff. ‒ "Securitas [fig.]"; BGE 122 III 382 E. 1 S. 384,
in: sic! 1997, S. 46 ff. ‒ "Kamillosan / Kamillan, Kamillon"). Für die Verwechsel-
barkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den sie in der Erinne-
rung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 445 f.; Urteil
4A_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 4.1, in: sic! 2019, S. 94
ff. ‒ "Pachmann Rechtsanwälte AG / Bachmann Rechtsanwälte AG").
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2.4.2. Würdigung
2.4.2.1. Aktivlegitimation
Die Klägerin verfügt für die beiden "A._"-Marken (IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2)
für das gesamte Gebiet der Schweiz über eine ausschliessliche Lizenz (act. 1 N.
19; act. 3/5). Dies ist unbestritten geblieben (vgl. act. 14). Sie ist entsprechend zur
Klage aktivlegitimiert (Art. 55 Abs. 4 MSchG).
2.4.2.2. Hinterlegungspriorität
Der Beklagte verfügt über keine eingetragenen Marken. Entsprechend kommt der
Klägerin hinsichtlich der beiden "A._"-Marken (IR-Marken Nr. 1 und
Nr. 2) Hinterlegungspriorität zu.
2.4.2.3. Massgebliche Verkehrskreise
Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Ausgangspunkt da-
für ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (Urteil
B-1009/2020 des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. März 2011, E. 2 ‒ "Credit
Suisse / UniCredit Suisse [fig.]").
Die Abnehmerkreise der von den klägerischen "A._"-Marken beanspruchten
Waren und Dienstleistungen ‒ u.a. Elektronikwaren, deren Ersatzteile, Küchenge-
räte, Waren der Unterhaltungselektronik und schliesslich auch Reparatur- und Un-
terhaltungsdienstleistungen im Bereich der Unterhaltungs- und Elektronikwaren ‒
bestehen sowohl aus Durchschnittskonsumenten (insbesondere Endkonsumen-
ten) als auch aus Fachleuten (z.B. Händlern).
2.4.2.4. Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen
Marken werden nur im Rahmen ihres Gleichartigkeitsbereichs geschützt (Speziali-
tätsprinzip). Die beiden "A._"-Marken (IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2) sind für
Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 8, 9, 11, 20, 21, 28, 35 und 37 ge-
mäss Nizza-Klassifikation (u.a. für div. Elektronikwaren, deren Ersatzteile, Kü-
chengeräte, Waren der Unterhaltungselektronik und schliesslich Reparatur- und
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Unterhaltungsdienstleistungen im Bereich der Unterhaltungs- und Elektronikwa-
ren) hinterlegt (act. 1 N. 17 f.; act. 3/3‒4). Der Beklagte führt einen Elektronik-
fachmarkt in C._. Sein Sortiment umfasst Elektronikwaren, deren Ersatzteile,
Küchengeräte und Waren der Unterhaltungselektronik. Zusätzlich bietet er (Repa-
ratur-)Dienstleistungen im Bereich der Unterhaltungs- und Elektronikwaren an
(act. 1 N. 20). Die diesbezüglichen klägerischen Vorbringen sind unbestritten ge-
blieben (vgl. act. 14). Die beiden "A._"-Marken sowie die beanstandeten be-
klagtischen Zeichen "A._ B._", "A._ B._" und "A._" wer-
den für gleiche (oder zumindest gleichartige) Waren- und Dienstleistungen ge-
braucht. Demzufolge müssen sich die Zeichen besonders deutlich voneinander
unterscheiden (vgl. BGE 122 III 382 E. 3a S. 387 f.‒ "Kamillosan / Kamillan").
2.4.2.5. Zeichennutzung durch den Beklagten
Die Klägerin macht geltend, dass der Beklagte die Zeichen "A._ B._"
(act. 1 N. 23‒25; act. 34 N. 11; act. 3/6‒11; act. 35/21), "B._" (act. 1 N. 21‒
22, N. 25, N. 27, N. 31, N. 34 N. 8, N. 10, N. 11; act. 35/22‒23) und "A._"
(act. 1 N. 25; act. 3/10) weiterhin zur Kennzeichnung seines Angebotes im Ge-
schäftsverkehr benutze (act. 1 N. 20 ff.; act. 19 N. 4 f., N. 30; act. 34 N. 8 ff.). Sie
reicht diesbezüglich Fotoaufnahmen des Geschäftslokals des Beklagten, des Ge-
schäftsautos sowie diverse Scans von (Online-)Telefonbüchern und (Online-
)Verzeichnissen ins Recht (act. act. 3/6‒11; act. 35/21 act. 35/22‒23):
Es ist weder geltend gemacht noch ersichtlich, dass es sich bei diesen Fotogra-
fien um Fälschungen handelt. Damit ist der (weiterhin andauernde) Gebrauch der
beanstandeten Zeichen durch den Beklagten nachgewiesen.
2.4.2.6. Schutzfähigkeit / Schutzausschlussgründe
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Die klägerische IR-Marke Nr. 1 setzt sich aus den zwei grünen Grossbuchstaben
"A._" und "A._" zusammen. Den beiden Buchstaben "A._" ist so-
dann eine Interpunktion (":") nachgestellt. Es handelt sich um ein sog. Akronym,
ein aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusammengesetztes Kurzwort.
"A._" steht für "A._". Akronyme zählen grundsätzlich zum Kreis der ein-
tragungsfähigen Marken (Urteil B-7466/2006 des Bundesverwaltungsgerichts vom
4. Juli 2007, E. 8 ‒ "6AZ [fig.] / AZ"). Das Akronym "A._" samt nachgestellter
Interpunktion (":") weist eine kursive Schrift auf und ist grün eingefärbt. Die promi-
nente Interpunktion (":") erweist sich dabei auch als figuratives Element.
Die IR-Marke Nr. 2 setzt sich aus dem grünen Bestandteil "A._" und dem
grauen Bestandteil "A._" zusammen. Der Bestandteil "A._" entspricht
der IR-Marke Nr. 1. Der grau eingefärbte Schriftzug "A._" ist wiederum der
Interpunktion (":") nachgestellt. Die Wörter "A._" und "A._" sind in einem
Wort verbunden, die beiden Anfangsbuchstaben "A._" und "A._" jeweils
grossgeschrieben. Der Schriftzug ist ebenfalls in kursiver Schrift gehalten.
Insgesamt erweisen sich die klägerischen Marken "A._" und "A._" (IR-
Marken Nr. 1 und Nr. 2) als schutzfähig i.S.v. Art. 1 MSchG und originär unter-
scheidungskräftig i.S.v. Art. 2 lit. a MSchG. Schutzausschlussgründe i.S.v. Art. 2
lit. a‒d MSchG sind weder geltend gemacht noch ersichtlich.
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2.4.2.7. Zeichenähnlichkeit
2.4.2.7.1. "A._" / "A._" vs. "A._ B._" / "A._-B._"
2.4.2.7.1.1. Zeichenvergleich
Gegenüberzustellende Zeichen:
IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2 der Klägerin:
A._ [Abbildung], A._ [Abbildung]
Zeichen des Beklagten:
Abbildung Nr. 1: Anzeige Printmedium (exemplarisch, act. 1 N. 25):
Abbildung Nr. 2: Anzeige Printmedium (exemplarisch, act. 1 N. 25):
Abbildung Nr. 3: Online-Verzeichnis (exemplarisch, act. 1 N. 27; act. 3/8):
Massgeblich bei der Frage der Zeichenähnlichkeit ist einzig der Registereintrag
(Urteil B-2844/2009 des Bundesverwaltungsgerichts vom 28. Mai 2010, E. 4.1 ‒
"SAP / asap [fig.]"). Im vorliegenden Fall stehen sich die klägerische "A._"-
Marke (Wort-/Bildzeichen) und das beklagtische Zeichen "A._ B._" (ge-
nutzt als Wortzeichen und Wort-/Bildzeichen) gegenüber (siehe oben). Das Wort-
/Bildzeichen des Beklagten setzt sich aus den Bestandteilen "A._" und
"B._" bzw. "B._" zusammen.
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Teilweise übernimmt der Beklagte die klägerische "A._"-Marke (IR-Marke
Nr. 1) ‒ samt Schriftbild, Farbe und Interpunktion ‒ vollständig in sein Wort-
/Bildzeichen (siehe oben die Abbildung Nr. 1). Der zweite Zeichenbestandteil
"B._" entspricht dem Nachnamen des Beklagten. Bei der Übernahme einer
älteren Marke (oder deren prägenden Hauptbestandteil) in ein jüngeres Zeichen
ist grundsätzlich von einer Zeichenähnlichkeit auszugehen (vgl. das Urteil B-
1009/2010 des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. März 2011, E. 5.1 in fine ‒
"Credit Suisse / UniCredit Suisse [fig.]"). Dies trifft auch im konkreten Fall zu: Der
Namens-Bestandteil "B._" bzw. "B._" genügt nicht, um die übernomme-
ne "A._"-Marke als untergeordneter Bestandteil des beklagtischen Zeichens
erscheinen zu lassen (vgl. das Urteil B-1009/2010 des Bundesverwaltungsge-
richts vom 14. März 2011, E. 5.2 ‒ "Credit Suisse / UniCredit Suisse [fig.]"). Hin-
sichtlich der Nutzung des Wort-/Bildzeichens "A._ B._" gemäss Abbil-
dung Nr. 1 liegt entsprechend Zeichenähnlichkeit vor.
In anderen Fällen verwendet der Beklagte zwar das klägerische "A._"-
Zeichen, allerdings in weisser Schrift auf schwarzem Grund (siehe etwa oben die
Abbildung Nr. 2) oder in herkömmlicher schwarzer Schrift als Wortzeichen (siehe
etwa oben die Abbildung Nr. 3). Dies im Unterschied zu den klägerischen
"A._"-Wort-/Bildmarken (IR-Marke Nr. 1 und Nr. 2), die in grüner, kursiver
Schrift mit prominenter Interpunktion (":") dargestellt sind. In Übereinstimmung mit
den klägerischen "A._"-Marken werden indessen auch bei den Zeichen des
Beklagten die Grossbuchstaben "A._" und "A._" verwendet. Dem einlei-
tenden "A._"-Zeichen nachgestellt ist wiederum der Namens-Bestandteil
"B._" bzw. "B._". Da ‒ wie unter Ziff. 2.5 zu zeigen sein wird ‒ diese
Zeichenverwendungen eine Verletzung des Lauterkeitsrechts darstellen, kann
hier offen bleiben, ob hinsichtlich der abgebildeten beklagtischen "A._"-
Zeichen Nr. 2 und 3 und den klägerischen "A._"-Marken Zeichenähnlichkeit
im Sinne des Markenrechts besteht.
- 19 -
2.4.2.7.1.2. Verwechslungsgefahr
Schliesslich ist in einer abschliessenden Gesamtbetrachtung die Verwechslungs-
gefahr zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der Marke,
die Art der Waren bzw. Dienstleistungen sowie der Aufmerksamkeitsgrad der
massgeblichen Verkehrskreise, den sie bei der Nachfrage walten lassen (Urteil
4C_258/2004 des Bundesgerichts vom 6. Oktober 2004, E. 2 ff., in: sic! 2005,
S. 123 ff. ‒ "Yello/Yellow Access AG [fig.]").
Kennzeichnungskraft: Akronyme sind grundsätzlich schwach bis normal kenn-
zeichnungskräftig (Urteil B-6426/2012 des Bundesverwaltungsgerichts vom 20.
Dezember 2013, E. 5 ‒ "VZ [fig.] / SVZ"). In Anbetracht der dezenten figurativen
Elemente der klägerischen "A._"-Marken und der beanspruchten Waren ist in
markenrechtlicher Hinsicht indes von einer schwachen bis durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft auszugehen.
Aufmerksamkeit der Verkehrskreise / Art der Waren und Dienstleistungen: Waren
und Dienstleistungen im Elektronikfachhandel werden zwar mit einer bestimmten
Regelmässigkeit nachgefragt, aber doch nicht alltäglich erworben. Entsprechend
muss angenommen werden, dass der Durchschnittskonsument bei der Nachfrage
eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit walten lässt (vgl. dazu Urteil B-3663/2011 des
Bundesverwaltungsgerichts vom 17. April 2013, E. 4.2.1 ‒ "INTEL INSIDE und in-
tel inside [fig.] / GALDAT INSIDE"). Diese leicht erhöhte Aufmerksamkeit kann die
Verwechslungsgefahr im konkreten Fall indes nicht bannen. Die Durchschnitts-
konsumenten können die konfligierenden Zeichen "A._" bzw. "A._
A._" (Wort-/Bildmarken) und "A._ B._" (Abbildung Nr. 1) zwar aus-
einanderhalten (keine unmittelbare Verwechslungsgefahr). Es besteht indes die
reale Gefahr, dass ‒ namentlich angesichts der Waren und Dienstleistungsgleich-
heit ‒ die massgeblichen Verkehrskreise aufgrund der Zeichenähnlichkeit unter-
nehmerische Allianzen vermuten bzw. von einer Serienmarke ausgehen (mittelba-
re Verwechslungsgefahr) (vgl. das Urteil 4A_207/2010 des Bundesgerichts vom 9.
Juni 2011, E. 5.1, in: sic! 2011, S. 666 ff. ‒ "R [fig.] RSW Rama Swiss Watch /
RAM Swiss Watch"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 MSchG N.
28). Zusammenfassend ist festzustellen, dass hinsichtlich des beklagtischen
- 20 -
Wort-/Bildzeichens "A._ B._" (vorstehende Abbildung Nr. 1) und den
klägerischen "A._"-Wort-/Bildmarken eine rechtserhebliche Verwechslungs-
gefahr vorliegt.
2.4.2.7.2. "A._" / "A._" vs. "A._ B._" / "A._ B._"
2.4.2.7.2.1. Zeichenvergleich
IR-Marken Nr. 1 und Nr. 2 der Klägerin:
A._ [Abbildung], A._ [Abbildung]
Zeichen des Beklagten:
Abbildung Nr. 1: Beschriftung des Geschäftsfahrzeugs (exemplarisch, act. 34
N. 10; act. 35/22):
Abbildung Nr. 2 und 3: Anschrift Geschäftsräumlichkeiten bzw. Anzeige Printme-
dium (exemplarisch, act. 1 N. 21 ff.):
Im Unterschied zu den vorstehend behandelten Zeichen "A._ B._" bzw.
"A._ B._" fehlt es bei den hier beanstandeten beklagtischen Zeichen
"A._ B._" bzw. "A._ B._" an einer vollständigen Übernahme
der klägerischen "A._"-Marken. Anstelle des einleitenden Bestandteils
- 21 -
"A._-" steht lediglich der Grossbuchstaben "A._". Der Beklagte verwen-
det seine Zeichen in drei verschiedenen, leicht voneinander abweichenden Versi-
onen. In Abbildung Nr. 2 wurde der Buchstaben "A._" durch senkrechte grü-
ne Linien ersetzt, die parallel zueinander stehen. Dies erweckt den Eindruck einer
schraffierten Fläche, die als dezentes figuratives Element dem Buchstaben
"A._" vorangestellt ist. In den Abbildungen Nr. 1 und Nr. 3 fehlen diese senk-
rechten Linien. In Abbildung Nr. 1 befindet sich zudem das teilweise in roter Farbe
unterlegte Wort-/Bildzeichen "...A._" unter dem Zeichenbestanteil "A._".
Dieser Zeichenbestandteil übernimmt den grauen Schriftzug "A._" der IR-
Marke Nr. 2 ("A._") vollständig. Die Namens-Bestandteile "B._" bzw.
"B._" sind jeweils grün unterstrichen. Bei sämtlichen der beanstandeten Zei-
chen wurde der grüne, kursive Buchstaben "A._" sowie die prominente Inter-
punktion (":") unverändert von den klägerischen "A._"-Marken übernommen.
Ob indessen hinsichtlich der beklagtischen Wort-/Bildzeichen "A._ B._"
bzw. "A._ B._" in markenrechtlicher Hinsicht Zeichenähnlichkeit gege-
ben ist, mithin Verwechslungsgefahr besteht, kann offen bleiben, zumal auch
diesbezüglich ‒ wie nachstehend unter Ziff. 2.5 zu zeigen ist ‒ eine Verletzung
des Lauterkeitsrechts vorliegt.
2.4.2.7.3. "A._" vs. "A._"
A._ [Abbildung]
vs.
Anschrift auf www.itdir.ch (exemplarisch, act. 3/10):
Aus den abgebildeten Darstellungen ergibt sich, dass der Beklagte die klägeri-
sche IR-Marke Nr. 2 fast gänzlich übernommen hat und für seine Zwecke ver-
- 22 -
wendet. Die Zeichen sind sich sehr ähnlich und werden ‒ wie vorstehend gezeigt
(siehe unter Ziff. 2.4.2.4) ‒ für die gleichen Waren und Dienstleistungen ge-
braucht; eine Verwechslungsgefahr besteht entsprechend auch hier. Damit ist der
Tatbestand gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. c MSchG erfüllt.
2.4.2.8. Rechtfertigungsgrund
Der Beklagte kündigte den Marketingvertrag aus dem Jahr 2011 (Contrat Marke-
ting "A._") unbestrittenermassen auf den 31. Dezember 2016 (act. 1 N. 29;
act. 3/12‒13; vgl. act. 14). Seit diesem Zeitpunkt verfügt er nicht mehr über eine
Lizenz zur Benutzung der klägerischen "A._"-Marken. Gegenteiliges behaup-
tet der Beklagte denn auch nicht (vgl. act. 14). Der Einwand des Beklagten, wo-
nach ihm die finanziellen Mittel zur Neugestaltung seiner Zeichen bzw. Beschrif-
tungen gefehlt hätten, ist im Übrigen nicht rechtserheblich (vgl. act. 14). Es liegt in
der Verantwortung des Beklagten, seine Zeichen unter Einhaltung sämtlicher
Rechtsregeln zu gestalten. Es liegen demzufolge keine Rechtfertigungsgründe
vor, aufgrund derer die Rechtswidrigkeit der Benutzungshandlungen des Beklag-
ten entfiele.
2.4.3. Zwischenfazit
Die von der Klägerin beanstandete Zeichenverwendung "A._ B._"
(Wort-/Bildzeichen, vorstehende Abbildung Nr. 1) durch den Beklagten stellt eine
Verletzung des markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechts dar und ist entspre-
chend vom Verbotsanspruch erfasst.
2.5. Lauterkeitsrecht
2.5.1. Rechtliches
Unlauter handelt u.a., wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen
mit den Waren und Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines ande-
ren herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG). Wie gezeigt (siehe vorne unter
Ziff. 2.3), beurteilt sich die Verwechslungsgefahr im Lauterkeitsrecht nach den
gleichen Grundsätzen wie im Firmen-, Namens- und Markenrecht. Anders als im
- 23 -
Firmen- und Markenrecht, wo nur die jeweiligen Registereinträge massgebend
sind (sog. kennzeicheninterne Umstände), müssen im Lauterkeitsrecht die ge-
samten Umstände betrachtet werden. Nicht nur das registerrechtliche Zeichen ist
massgebend, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch im Wirtschaftsverkehr.
Auch weitere Elemente ausserhalb der jeweiligen Zeichen müssen gewürdigt
werden (z.B. der Internetauftritt etc.) (kennzeichenexterne Umstände) (ARPAGAUS,
in: Basler Kommentar zum UWG, Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 3 Abs.
1 lit. d UWG N. 91).
2.5.2. Würdigung
2.5.2.1. Aktivlegitimation
Die Klägerin ist durch den Marktauftritt des Beklagten in ihrem Geschäftsbetrieb
bzw. in ihren wirtschaftlichen Interessen betroffen (Art. 9 Abs. 1 UWG). Entspre-
chend ist sie zur vorliegenden Klage aktivlegitimiert.
2.5.2.2. Verletzung eines schutzfähigen Marktauftritts
Tatsächlicher Zeichengebrauch der Klägerin und Kennzeichnungskraft: Die Klä-
gerin verwendet ihre "A._"-Zeichen im Geschäftsverkehr wie folgt (exempla-
risch, act. 35/25):
Nach dem einleitenden grünen "A._"-Element (samt Interpunktion [":"]) ist der
Name des jeweiligen der Klägerin angeschlossenen Handelspartners in kursiver,
grauer Schrift nachgestellt. In diesem Zeichen wird das Geschäftskonzept der
Klägerin ‒ nämlich eine Einkaufs-Kooperation im (Elektronik-)Detailhandel mit
aufgrund Mitgliedschaftsverträgen als Kunden anerkannten Detailhandelsunter-
nehmungen ‒ gleichzeitig äusserlich wahrnehmbar (vgl. dazu auch ARPAGAUS, in:
Basler Kommentar zum UWG, Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 3 lit. d N.
54; vgl. das Urteil HE03002 des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 14. Mai
- 24 -
2004, in: sic! 2003, E. 4 ‒ "Freitag / Dörr"). Der graue Namens-Bestandteil ist zu-
sätzlich grün unterstrichen. Umgekehrt ist der "A._"-Bestandteil mit dem
stark verkleinerten, kursiven grauen Schriftzug "A._" unterlegt. In farblicher
Hinsicht erscheinen die grünen und grauen Zeichenelemente übers Kreuz ge-
spiegelt. In Anbetracht des Gesagten liegt ein unterscheidungskräftiger Marktauf-
tritt i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG vor. Weitere Beispiele solcher Zeichennutzun-
gen durch die Klägerin sind aus den Urkunden act. 35/24 und act. 35/26 ersicht-
lich ("A._ Gysin"; "A._ Falco"). Damit ist rechtsgenügend dargetan (und
im Übrigen unbestritten geblieben), dass die Klägerin ihre "A._"-Zeichen im
Geschäftsverkehr in dieser Form verwendet. In lauterkeitsrechtlicher Hinsicht ist
von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der klägerischen "A._"-
Zeichen auszugehen (vgl. auch Ziff. 2.4.2.7.1.2). Zudem behauptet die Klägerin
(act. 34 N. 18 f.), dass sich ihre "A._"-Zeichen im ... [Region] regional durch-
gesetzt hätten, was unbestritten geblieben ist (vgl. act. 14). Durch diesen Um-
stand ist die Kennzeichnungskraft der klägerischen Zeichen im genannten Gebiet
zusätzlich erhöht.
Gebrauchspriorität: Im Lauterkeitsrecht ist die Gebrauchspriorität entscheidend
(statt vieler: ARPAGAUS, a.a.O., Art. 3 lit. d UWG N. 62). Die Klägerin macht gel-
tend, dass sie in den 1990-er Jahren ihre Markttätigkeit in der Schweiz aufge-
nommen habe (act. 1 N. 14; vgl. auch act. 3/2). Mangels gegenteiliger Behaup-
tungen ist davon auszugehen, dass in diesem Zeitraum auch der Zeichenge-
brauch eingesetzt hat. Der Beklagte verfügte sodann unbestrittenermassen für
den Zeitraum von 2011 bis 2016 für das gesamte Gebiet der Schweiz über eine
ausschliessliche Lizenz für die klägerischen "A._"-Zeichen (act. 1 N. 19; act.
3/5). Sämtliche dieser Behauptungen sind unbestritten geblieben und stützen sich
im Übrigen auf die eingereichten Urkunden (vgl. act. 14). Demzufolge kommt der
Klägerin hinsichtlich ihrer "A._"-Zeichen Gebrauchspriorität zu.
Zeichenähnlichkeit / Zeichengebrauch des Beklagten: Der Beklagte benutzt seine
Zeichen im Geschäftsverkehr wie folgt:
Abbildung Nr. 1: Beschriftung des Geschäftsfahrzeugs (exemplarisch, act. 34
N. 10; act. 35/22):
- 25 -
Abbildungen Nr. 2, 3 und 4: Anschrift Geschäftsräumlichkeiten bzw. Anzeigen in
Printmedien (exemplarisch, act. 1 N. 21 ff.):
Abbildung Nr. 5: Anzeige Printmedium (exemplarisch, act. 1 N. 25):
Abbildung Nr. 6: Online-Verzeichnis (exemplarisch, act. 1 N. 27; act. 3/8):
Aus den vorstehenden Abbildungen Nr. 1 bis 4 ist ersichtlich, dass sich der Be-
klagte den charakteristischen Aufbau der klägerischen "A._-"Zeichen zu ei-
gen gemacht hat. Auch er stellt seinen Namen in einem kursiven, grau eingefärb-
ten Schriftzug dem einleitenden, grün eingefärbten "A._"-Element nach. Die
beiden Zeichenelemente sind wiederum durch eine Interpunktion (":") voneinan-
der abgetrennt. Damit begibt der sich in die unmittelbare Nähe der klägerischen
"A._"-Zeichen.
- 26 -
In Abbildung 1 (Beschriftung des Geschäftsfahrzeugs) übernimmt der Beklagte
zusätzlich die für das klägerische Zeichen charakteristische, kreuzweise Spiege-
lung der grünen und grauen Zeichenelemente. Der graue Namens-Bestandteil
"B._" ist ‒ gleichsam wie bei der Klägerin ‒ grün unterstrichen. Das grüne
"A._"-Element (samt Interpunktion [":"]) ist mit dem grauen, teilweise rot um-
rundeten Zeichen "...A._" unterlegt. Beim klägerischen Zeichen befindet sich
stattdessen an dieser Stelle das graue Zeichenelement "A._". Es sticht ins
Auge, dass der Beklagte das Zeichenelement "A._" mit dem rot eingefärbten
Zeichenelement "..." überschrieben hat.
Die Abbildungen Nr. 2 und 3 (Beschriftung Geschäftsräumlichkeiten bzw. Anzei-
gen in Printmedien) unterscheiden sich insofern von den klägerischen Zeichen,
als dass das gesamte Zeichen des Beklagten grün unterstrichen ist. Bei der Ab-
bildung Nr. 2 (Beschriftung Geschäftsräumlichkeiten) wurde der Buchstabe
"A._" des klägerischen "A._"-Zeichens mittels einer schraffierten Fläche
unkenntlich gemacht. Im Unterschied zu den klägerischen Zeichen ist der Na-
mens-Bestandteil "B._" dagegen gross geschrieben. Bei der Abbildung Nr. 3
(Anzeige in Printmedium) fehlt diese schraffierte Fläche; dem grauen Namens-
Bestandteil "B._" ist nur das kursive grüne "A._"-Element (samt Inter-
punktion [":"]) vorangestellt. Für den Namens-Bestandteil "B._" wurde indes
auf die Schriftgestaltung der Klägerin zurückgegriffen.
In Abbildung Nr. 4 (Anzeige in Printmedium) ist denn auch ersichtlich, dass der
Beklagte den Zeichenbestandteil "A._" komplett von der Klägerin übernom-
men hat.
Aus den Abbildungen Nr. 5 und 6 (Anzeige Printmedium bzw. Online-Verzeichnis)
ergibt sich schliesslich, dass sich der Beklagte als "A._-B._" bezeichnet.
Er übernimmt damit das klägerische "A._"-Zeichen, allerdings ohne die typi-
sche grüne, kursive Schrift.
Zusammenfassend ist aufgrund des Aufbaus und der Gestaltung lauterkeitsrecht-
lich von einer Ähnlichkeit der vom Beklagten im Geschäftsverkehr benutzten Zei-
chen mit den klägerischen «A._»-Zeichen auszugehen.
- 27 -
Verwechslungsgefahr: Sämtliche oben abgebildeten Zeichen des Beklagten wei-
sen in gestalterischer Hinsicht im Vergleich zu den klägerischen "A._"-
Zeichen zwar dezente Modifikationen auf. Diese sind indes ‒ betrachtet aus der
Perspektive des Erinnerungsbilds der massgebenden Verkehrskreise ‒ nicht ge-
eignet, um genügenden Abstand zu den klägerischen "A._":-Zeichen und ei-
nen anderen Gesamteindruck zu schaffen. Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass
die Vertriebsstruktur der Klägerin massgeblich auf einem Netz von ihr ange-
schlossenen Handelspartnern basiert. Gerade in diesem Kontext suggeriert der
Beklagte mit seiner Zeichengestaltung den Abnehmern, dass sie ihre Waren wei-
terhin in einem "A._-Fachgeschäft" ‒ d.h. von einem offiziell mit der Klägerin
verbundenen Handelspartner ‒ beziehen. Auch der Beschriftung "A._
B._" (in der beanstandeten grafischen Gestaltung, die sich den klägerischen
"A._"-Zeichen anlehnt) auf dem Geschäftslokal und dem Geschäftsauto kön-
nen die durchschnittlichen Abnehmer nicht entnehmen, dass der Beklagte nun ‒
nach langjähriger Geschäftspartnerschaft ‒ nicht mehr ins Vertriebsnetz der Klä-
gerin eingebunden ist. Im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung fällt zu-
sätzlich ins Gewicht, dass dem Beklagten zahlreiche Möglichkeiten offen gestan-
den hätten, seinen Namenszug "B._" für den Geschäftsgebrauch individuell
‒ d.h. mit genügend Abstand zu den klägerischen Zeichen ‒ zu gestalten. Damit
begibt sich der Beklagte in den Schutzbereich des individualisierten und kenn-
zeichnungskräftigen Marktauftritts der Klägerin. Entsprechend ist in lauterkeits-
rechtlicher Hinsicht zumindest von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr hin-
sichtlich der streitbetroffenen Zeichen auszugehen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).
2.5.2.3. Rechtfertigungsgrund
Wie bereits vorstehend festgehalten (siehe vorne unter Ziff. 2.4.2.8), besteht kein
vertragliches Nutzungsrecht an den Zeichen der Klägerin. Entsprechend entfällt
die Rechtswidrigkeit des Verhaltens des Beklagten auch in lauterkeitsrechtlicher
Hinsicht nicht.
- 28 -
2.5.3. Zwischenfazit
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass hinsichtlich sämtlicher von den Klägerin
beanstandeten beklagtischen Zeichenverwendungen ein Verstoss gegen Art. 3
Abs. 1 lit. d UWG vorliegt. Ob gleichzeitig die Tatbestände von Art. 2 UWG (Ge-
neralklausel) und Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG (Verbot irreführender bzw. täuschender
Angaben) verletzt sind, kann daher offen bleiben.
3. Rechtsfolgen
3.1. Parteivorbringen
Die Klägerin beantragt, es sei dem Beklagten zu verbieten, das Wortzeichen
"A._", das Wort-/Bildzeichen "A._" sowie das Zeichen "A._" und die
vorstehend abgebildeten Wort-/Bildzeichen "A._ B._" und "B._" im
Geschäftsverkehr zu verwenden (Unterlassungsbegehren) (act. 1 N. 57 ff.). Fer-
ner beantragt sie die Entfernung des "A._"-Zeichens aus diversen (Online-
)Telefonbüchern bzw. aus weiteren (Online-)Verzeichnissen (act. 1 N. 62). Der
Beklagte macht geltend, dass er nicht in der Lage sei, "sämtliche Werbeschriften
neu zu beplanken und die [...] verlorene Domain zurückzukaufen". Die Einzelfirma
werde ohnehin per Anfang 2022 aus dem Handelsregister gelöscht, zumal der
Mietvertrag zu diesem Zeitpunkt enden werde (act. 14).
3.2. Rechtliches
Wer in seinem Recht an der Marke oder einer Herkunftsangabe verletzt oder ge-
fährdet wird, kann vom Richter verlangen (1.) die drohende Verletzung zu verbie-
ten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG; Unterlassungsanspruch) und/oder (2.) eine be-
stehende Verletzung zu beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG; Beseitigungsan-
spruch). Die genannten Ansprüche ergeben sich gleichsam aus Art. 9
Abs. 1 lit. a und b UWG.
- 29 -
3.3. Würdigung
3.3.1. Unterlassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 2)
Rechtsschutzinteresse: Wie vorstehend gezeigt, benutzt der Beklagte die bean-
standeten Zeichen weiterhin im Geschäftsverkehr (siehe dazu unter Ziff. 2.4.2.5).
Der Beklagte macht geltend, dass es ihm nach der Kündigung des Marketingver-
trags nicht möglich gewesen sei, sämtliche Werbemittel anzupassen. Ferner
bringt er mit Verweis auf eine Kündigungsbestätigung (E-Mail vom 4. Januar
2021, act. 30) pauschal vor, dass seine Einzelfirma anfangs des Jahres 2022 aus
dem Handelsregister gelöscht werde, da er den Mietvertrag für die Geschäfts-
räumlichkeiten auf diesen Zeitpunkt gekündigt habe (act. 14). Indes fehlt eine klä-
rende und überzeugende Darstellung hinsichtlich dieser (behaupteten) Aufgabe
der Geschäftstätigkeit. Ein Verweis auf die Kündigung der Geschäftsräumlichkei-
ten sowie auf den (derzeitigen) schlechten Gesundheitszustand (act. 29) ist dazu
jedenfalls nicht hinreichend. Zudem bestreitet der Beklagte weiterhin die Rechts-
widrigkeit seines Verhaltens (act. 14). Insgesamt ist im Prozessverhalten des Be-
klagten keine explizite (d.h. vorbehalts- und bedingungslose) Erklärung zu erken-
nen, die von der Klägerin beanstandeten Zeichenverwendungen inskünftig (dau-
erhaft) zu unterlassen (FRICK, a.a.O., Art. 55 MSchG N. 31). Die Wiederholungs-
gefahr liegt entsprechend vor. Damit verfügt die Klägerin hinsichtlich ihrer Unter-
lassungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2) über ein hinreichendes Rechts-
schutzinteresse.
Bestimmtheit der Rechtsbegehren: Die klägerischen Marken und die von ihr be-
anstandeten Verletzerzeichen des Beklagten werden in den Rechtsbegehren Ziff.
1 und Ziff. 2 einzeln genannt bzw. abgedruckt. Es ist sodann ohne Weiteres er-
kennbar, welche Handlungen des Beklagten verbotsbehaftet sind. Demzufolge ist
dem Beklagten zu verbieten, das Zeichen "A._", das Wort-/Bildzeichen
A._ [Abbildung] und das Wort-/Bildzeichen A._ [Abbildung] einerseits
sowie die im Rechtsbegehren Ziff. 2 abgebildeten Zeichen andererseits im Zu-
sammenhang mit Multimedia- und Elektronikwaren und -dienstleistungen zu ver-
wenden, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderen Medien kenn-
- 30 -
zeichenmässig im Verkehr zu gebrauchen oder auf Multimedia- und Elektronikwa-
ren anzubringen.
3.3.2. Beseitigungsbegehren (Rechtsbegehren Ziff. 3)
Mit Verweis auf die vorstehenden Ausführungen verfügt die Klägerin auch hin-
sichtlich des Beseitigungsbegehrens über ein rechtsgenügendes Rechtsschutzin-
teresse. Die anbegehrten Anordnungen ‒ nämlich die Verpflichtung des Beklag-
ten, das Zeichen "A._" aus (Online-)Telefonbüchern und weiteren (Online-
)Verzeichnissen entfernen zu lassen, erweisen sich auch als verhältnismässig.
Demzufolge ist der Beklagte zu verpflichten, das Zeichen "A._" innert 30 Ta-
gen ab Vollstreckbarkeit dieses Urteils aus seinen Einträgen in den Telefonbü-
chern www.local.ch und www.search.ch sowie in den Verzeichnissen auf
www.zip.ch, www.elektronikmaerkte.ch, www.itdir.ch und www. wir-network.ch
entfernen zu lassen.
4. Vollstreckungsmassnahmen
Urteile des Handelsgerichts sind mit deren Ausfällung bzw. Mitteilung an die Par-
teien vollstreckbar, soweit das Bundesgericht nicht im Rahmen einer allfälligen
Beschwerde auf Gesuch hin die aufschiebende Wirkung erteilt hat (Art. 103
Abs. 1 und Abs. 3 BGG; BGE 142 III 738 E. 5.5.4 S. 745). Auf Antrag der obsie-
genden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnahmen an (Art. 236 Abs. 3
ZPO). Gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. a‒e ZPO kann der Vollstreckungsrichter bei ei-
nem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden
verschiedene indirekte Zwangsmittel androhen. Dazu gehört u.a. die von der Klä-
gerin in ihren Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2 beantragte Strafandrohung nach Art.
292 StGB. Es erscheint vorliegend angemessen, die gerichtlichen Anordnungen ‒
wie beantragt ‒ mit einer an den Beklagten gerichteten Strafandrohung nach Art.
292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) zu verbinden, um ihnen Nachdruck zu verlei-
hen.
5. Kosten- und Entschädigungsfolgen
5.1. Streitwert
- 31 -
Die Klägerin beziffert den Streitwert auf CHF 50'000.‒ (act. 1 N. 8; act. 34 N. 2).
Der Beklagte lässt sich diesbezüglich nicht vernehmen (vgl. act. 14). Lautet das
Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den
Streitwert fest, sofern sich die Parteien nicht darüber einigen oder ihre Angaben
offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO).
Die Praxis geht bei wirtschaftlich eher unbedeutenden Zeichen von einem Streit-
wert von CHF 50'000.‒ bis CHF 100'000.‒ aus (ZÜRCHER, Der Streitwert im Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic! 2002, S. 493 ff., S. 505; so
auch FRICK, in: Basler Kommentar zum Markenschutzgesetz, David/Frick [Hrsg.],
3. Aufl., Basel 2017, Vor Art. 51a‒60 MSchG N. 84). Die Klägerin macht selber
geltend, ihre "A._"-Marken über Jahre hinweg mit beachtlichen Marketingmit-
teln aufgebaut zu haben. Das Schädigungspotential der Verletzungshandlungen
des Beklagten sei demzufolge nicht unerheblich (act. 1 N. 8). Angesichts dieser
Umstände rechtfertigt es sich, den Streitwert auf CHF 100'000.‒ festzusetzen.
5.2. Gerichtsgebühr
Beim vorliegenden Streitwert beträgt die ordentliche Gerichtsgebühr rund
CHF 8'800.‒ und erweist sich als angemessen (§ 4 GebV OG).
Die Verteilung der Gerichtskosten erfolgt im Grundsatz nach Obsiegen und Unter-
liegen der Parteien (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO). Da der
Beklagte vollständig unterliegt, sind ihm die Gerichtskosten vollumfänglich aufzu-
erlegen.
Die Kosten sind aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss
(CHF 11'000.–) (act. 9) zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Für die dem Beklagten
auferlegten Kosten ist der Klägerin das Rückgriffsrecht auf den Beklagten einzu-
räumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).
5.3. Parteientschädigungen
Ausgangsgemäss ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin eine Prozessent-
schädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO).
- 32 -
Vorliegend beträgt die ordentliche Anwaltsgebühr CHF 10'900.‒ ; sie erweist sich
als angemessen (§ 4 AnwGebV OG).
Mangels Darlegung der fehlenden Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist die Par-
teientschädigung praxisgemäss ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzusprechen (vgl.
das Urteil 4A_552/2015 des Bundesgerichts vom 25. Mai 2016, E. 4.5).
Das Handelsgericht erkennt:
1. Dem Beklagten wird verboten, das Zeichen "A._", das Wort-
/Bildzeichen A._ [Abbildung]
sowie das Zeichen A._ [Abbildung] im Zusammenhang mit Multimedia-
und Elektronikwaren und -dienstleistungen zu verwenden, auf Geschäftspa-
pieren, in der Werbung oder in anderen Medien kennzeichenmässig im Ver-
kehr zu gebrauchen oder auf Multimedia- und Elektronikwaren anzubringen.
2. Dem Beklagten wird verboten, die nachfolgend abgebildeten Zeichen im Zu-
sammenhang mit Multimedia- und Elektronikwaren und -dienstleistungen zu
verwenden, auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderen Medien
kennzeichenmässig im Verkehr zu gebrauchen, seine Filiale für Elektrogerä-
te sowie sein Geschäftsfahrzeug damit zu kennzeichnen oder auf Multime-
dia- und Elektronikwaren anzubringen:
3. Für den Fall der Widerhandlung gegen Dispositiv-Ziffern 1 und 2 wird dem
Beklagten die Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfü-
gung im Sinne von Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000) angedroht:
Art. 292 StGB Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen
- 33 -
Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen  nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
4. Der Beklagte wird verpflichtet, das Zeichen "A._" innert 30 Tagen ab
Vollstreckbarkeit dieses Urteils aus seinen Einträgen in den Telefonbüchern
www.local.ch und www.search.ch sowie in den Verzeichnissen auf
www.zip.ch, www.elektronikmaerkte.ch, www.itdir.ch und www.wir-
network.ch entfernen zu lassen.
5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 8'800.‒.
6. Die Kosten werden dem Beklagten auferlegt und aus dem von der Klägerin
geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Für die dem Beklagten auferlegten
Kosten wird der Klägerin das Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt.
7. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung in Hö-
he von CHF 10'900.‒ zu bezahlen.
8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische Institut
für Geistiges Eigentum (IGE), ... [Adresse].
9. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert beträgt CHF 100'000.‒.
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