# Swiss Legal Decision

**Decision ID:** e456d8df-5586-45f5-806f-2b76a9158f7c
**Court:** GR_KG
**Chamber:** GR_KG_007
**Year:** 2011
**Language:** de
**Jurisdiction:** GR / Eastern_Switzerland
**Law Area:** $law_area
**Law Sub-area:** nan

## Facts

hat sich ergeben:
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I. Sachverhalt
A. Im Namen und im Auftrag der A. AG, der B. AG, der C. AG und der D. AG, allesamt in E. (in der Folge: F.), reichte deren Rechtsvertreterin am 24. Juni 2008 beim Kreisgericht (recte: Kreispräsidenten) Ilanz ein Vermittlungsgesuch gegen die G. AG, H., betreffend unlauteren Wettbewerb, mit folgenden Begehren ein:
„1. Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke U. sowie die Schweizer Marke V. nichtig sind.
2.1 Es sei der Beklagten und ihren Organen unter Strafandrohung des Art. 292 StGB (Busse) jeglicher Gebrauch der Kennzeichen „V.“ und „U.“ im Geschäftsverkehr zu verbieten.
2.2 Eventuell sei der Beklagten und ihren Organen unter Strafandrohung des Art. 292 StGB zu verbieten, die Zeichen „U.“ und „V.“ im Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit Tourismus, Hotel- und Restaurationsbetrieben, Sport, Freizeitaktivitäten, Bekleidungsstücken, (insbesondere auch Sport- und Freizeitbekleidung, Schuhen, Kopfbedeckungen), Souvenirartikeln, Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäften, Immobilienwesen und -verwaltungen, zu verwenden, insbesondere unter diesen Zeichen derartige Waren und derartige Dienstleistungen anzubieten und zu erbringen, die Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung, im Internet, insbesondere in Domainnamen und E-Mailadressen, zu verwenden sowie Waren unter diesen Zeichen in Verkehr zu bringen, zu lagern, ein- und auszuführen.
3. Es sei die Beklagte unter Strafandrohung des Art. 292 StGB (Busse) zu verurteilen, die Marke U. sowie die Marke V. sofort im Markenregister löschen zu lassen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge.“
Die beklagte G. AG ersuchte um Abweisung der Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Klägerinnen.
B. Mit Schreiben vom 3. Juli 2008 wurden die Parteien vom Kreisamt Ilanz zur Sühneverhandlung (V 18/2008) auf den 19. September 2008 vorgeladen. Gleichzeitig wurden sie ersucht, dem Kreisamt ihre wesentlichen Überlegungen zur Sach- und Rechtslage in einer kurzen Aktennotiz festzuhalten und diese mit den zugehörigen Beweismitteln bis spätestens 10 Tage vor dem Vermittlungstermin einzureichen.
C. Die F. begründete ihre Begehren damit, dass die G. AG mit der Registrierung der Marke U. und „U.“ am 19. Juni 2007 im Markenregister, ihr (F.) zustehende Ausschliesslichkeitsrechte verletze, zumal sie, die F., das Kennzeichen „U.“ in diversen Domainnamen verwende und diese entsprechend bereits vor mehreren Jahren habe registrieren lassen. Eine Kollision von
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Kennzeichen beurteile sich nach der Alterspriorität, massgebend sei dabei die Registereintragung oder die Ingebrauchnahme. Daher bestehe kein Zweifel daran, dass die Rechte an den Kennzeichen „V.“ und „U.“ ihr zustehen würden. Die Kollision zwischen einer älteren Firmenbezeichnung und einer jüngeren Marke oder zwischen einem älteren Domainnamen und einer jüngeren Marke werde nach Lauterkeits- und Namensrecht bzw. nach Lauterkeitsrecht bewertet. Durch die Hinterlegung der genannten Kennzeichen verstosse die G. AG gegen den im Lauterkeitsrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben und somit gegen die objektive Verhaltenspflicht, die Funktionsregeln des Wettbewerbes nicht zu verletzen. Die Hinterlegung der Marken am 19. Juni 2007 führe zudem zu einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 lit. d des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241). Das von der F. geschaffene und mit prioritären Rechten ausgestattete Kennzeichen „V.“, „U.“ sei ein subjektives Recht ihrer sich im wirtschaftlichen Leben betätigenden juristischen Persönlichkeiten. Die Hinterlegung der identischen Kennzeichen als Marke durch die G. AG verletze die F. somit auch in ihren persönlichen Verhältnissen im Sinne von Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210). Angesichts dieser Gründe müssten die Marke U. und „U.“ im Markenregister, bzw. allfällige Domainnamen mit entsprechender Bezeichnung unverzüglich gelöscht werden.
D. Die G. AG machte in ihrem Schreiben vom 5. September 2008 an das Kreisamt Ilanz geltend, die Klägerinnen hätten in keiner Weise spezifiziert, weshalb die Markenanmeldung durch sie, die G. AG, unlauterer Wettbewerb darstelle. Sie habe die Marke „U.“ in den internationalen Klassen 25 (Bekleidung), 35 (Unternehmensberatung), und 36 (Finanzdienstleistungen) angemeldet. Die Klägerinnen hingegen würden gemäss ihren Firmenbezeichnungen offensichtlich ihre Geschäfte im Bereich Bergbahnen, Gastronomie oder Tourismus, also in völlig anderen Geschäftsfeldern betreiben. Es fehle im vorliegenden Fall folglich an einem Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien. Die Klägerinnen hätten keinen Markenschutz in irgendeiner Form für sich gesichert. Die Klägerinnen müssten die Verwendung des Begriffs „U.“ auf jeden Fall in den Bereichen dulden, in denen sie selbst wirtschaftlich nicht nachhaltig aktiv seien. Falls sie neu auch in anderen Geschäftsfeldern tätig werden wollten, würden sie zudem mit einem dicht belegten Bereich registrierter und benutzter „V.“-Marken konfrontiert werden; dies illustriere ein Grobauszug aus dem Register des Instituts für Geistiges Eigentum.
Die Klägerinnen hätten die Möglichkeit, ihre angeblichen Rechte im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren, d.h. innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung geltend zu machen, nicht wahrgenommen, obwohl es während
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dieser Zeitspanne fruchtlose Korrespondenz zwischen den Klägerinnen und der Beklagten gegeben habe. Daher habe man davon ausgehen können, dass die Klägerinnen eingesehen hätten, dass sie keine Rechte geltend machen konnten. Umso überraschender sei die jetzt erhobene Wettbewerbsklage ohne Angabe von Gründen.
Auch könnten die Klägerinnen nicht jegliche Geschäftstätigkeit anderer unter der Bezeichnung „U.“ verbieten, nur weil sie diese Wörter in ihren Firmenbezeichnungen führten. Das Beispiel der Pharma- und der Uhrenfirma „SANDOZ“, die seit Jahrzehnten koexistierten, zeige etwa, dass das schweizerische und auch das internationale Recht hier eine rechtliche und wirtschaftliche Toleranz erzwingen würden.
Im Weiteren werde der Begriff „U.“ im geografischen Kernbereich der Klägerinnen in E., I. und J., aber auch in Skigegenden wie K. stark generell als generische Bezeichnung für Skiparadies verwendet; in E. gar zur Bezeichnung einer . Selbst wenn man überlappende Bereiche und in diesen Nischen ein Wettbewerbsverhältnis annehmen wollte, so liege von Seiten der G. AG keine unlautere Handlung vor, auch drohe eine solche nicht. Denn wenn die G. AG unter ihrer Firmenbezeichnung Waren- und Dienstleistungen anbiete, die mit registrierten Marken wie etwa „U.“ gekennzeichnet seien, so sei dies etwas grundsätzlich anderes als ein Leistungsangebot von z. B. der Firma A. AG unter anderen Kennzeichnungen. Die Firmenbezeichnung allein könne nicht ausreichen, um alle wirtschaftlichen Aktivitäten anderer Unternehmen in der Schweiz zu blockieren.
Schliesslich werde die angemeldete Marke durch sie, die beklagte G. AG, nicht benutzt. Es stehe nicht einmal fest, ob und in welchem Umfang die Marke zur definitiven Registrierung gelange. Damit liege keine konkrete Verletzungshandlung vor.
E. Am 19. September 2008 fand die Sühneverhandlung zwischen der klagenden F. und der beklagten G. AG betreffend unlauteren Wettbewerb statt. Anlässlich dieser Verhandlung konnte keine Einigung erzielt werden. Im Hinblick auf Vergleichsgespräche unter den Parteien wurde das Protokoll aber noch offen gelassen.
F. Die Gemeinde E. (ebenfalls vertreten durch die Rechtsvertreterin der F.) reichte am 15. September 2008 beim Kreisamt Ilanz ein Vermittlungsgesuch gegen die G. AG betreffend Namensrecht und unlauteren Wettbewerb ein,
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verbunden mit der Bitte um Ansetzung der Sühneverhandlung im Anschluss an jene zwischen der F. und der G. AG. Sie stellte dabei folgende Begehren:
„1. Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke V. nichtig ist.
2.1 Es sei der Beklagten und ihren Organen unter Strafandrohung des Art. 292 StGB (Busse) jeglicher Gebrauch der Kennzeichen „E.“ und „V.“ im Geschäftsverkehr zu verbieten.
2.2 Eventuell sei der Beklagten und ihren Organen unter Strafandrohung des Art. 292 StGB zu verbieten, die Zeichen „E.“ und „V.“ im Geschäftsverkehr zu verwenden, insbesondere unter diesen Zeichen Waren und Dienstleistungen anzubieten und zu erbringen, die Zeichen auf Geschäftspapieren und in der Werbung, im Internet, insbesondere in Domainnamen und E-Mailadressen zu verwenden sowie Waren unter diesen Zeichen in Verkehr zu bringen, zu lagern, ein- und auszuführen.
2.3 Subeventuell sei der Beklagten und ihren Organen unter Strafandrohung des Art. 292 StGB zu verbieten, die Zeichen „E.“ und „V.“ im Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit Tourismus, Hotel- und Restaurationsbetrieben, Sport, Freizeitaktivitäten, Bekleidungsstücken, Souvenirartikeln, Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäften, Immobilienwesen und -verwaltungen, zu verwenden, insbesondere unter diesen Zeichen derartige Waren und derartige Dienstleistungen anzubieten und zu erbringen, die Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung, im Internet, insbesondere in Domainnamen und E-Mailadressen, zu verwenden sowie Waren unter diesen Zeichen in Verkehr zu bringen, zu lagern, ein- und auszuführen.
3. Es sei die Beklagte unter Strafandrohung des Art. 292 StGB (Busse) zu verurteilen, die Marke V. sofort im Markenregister löschen zu lassen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge.“
Die beklagte G. AG ersuchte um Abweisung der Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Klägerinnen.
G. Mit Schreiben vom 16. September 2008 wurden die Parteien vom Kreisamt Ilanz ebenfalls auf den 19. September 2008 zur Sühneverhandlung (V 33/2008) vorgeladen. Auch anlässlich dieser Vermittlung konnten sich die Parteien nicht einigen. Im Hinblick auf allfällige Vergleichsgespräche wurde das Protokoll aber wie in der gleichentags schon durchgeführten Sühneverhandlung noch offen gelassen.
H. Die Rechtsvertreterin der Gemeinde E. reichte am 9. März 2009 beim Kreisamt Ilanz ein weiteres Vermittlungsbegehren gegen die G. AG, betreffend Namensrecht und unlauteren Wettbewerb, ein. Gleichzeitig ersuchte sie als Vertreterin der F. und der Gemeinde E. um Ausstellung der Leitscheine für die beiden vorgängigen Vermittlungen V 18/2008 und V 33/2008, da die
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nachträglichen Verhandlungen zwischen den Parteien offenbar gescheitert waren. Als Grund für das neue Vermittlungsgesuch führte die Rechtsvertreterin der Gemeinde E. die Eintragung der beiden Marken Nr. 569432 „RE-E.“ und Nr. 569433 „RE-E.-ATION“ durch die G. AG an. Sie stellte folgende Rechtsbegehren:
„1. Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marken Nr. 569432 „RE-E.“ und Nr. 569433 „RE-E.-ATION“ nichtig sind.
2. Es sei die Beklagte unter Strafandrohung des Art. 292 StGB (Busse) für den Zuwiderhandlungsfall zu verurteilen, die Marken Nr. 569432 „.“ und Nr. 569433 „RE-E.-ATION“ sofort im Markenregister löschen zu lassen.
3. Es seien die Beklagte und ihre Organe unter Strafandrohung des Art. 292 StGB (Busse) für den Zuwiderhandlungsfall zu verpflichten, die Domainnamen Y. und Z. entschädigungslos auf die Klägerin zu übertragen und alle dafür erforderlichen Erklärungen abzugeben und alle dafür notwendigen Unterschriften zu leisten.
3.1 Eventualiter sei die Beklagte unter Strafandrohung des Art. 292 StGB (Busse) für den Zuwiderhandlungsfall zu verpflichten, die Domainnamen-Registrierungen Y. und Z. löschen zu lassen.
3.2 Subeventuell sei die Registrierungsbehörde Switch, Zürich, anzuweisen, die Domainnamen Y. und Z. der Beklagten sofort nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zu löschen.
4. Es sei der Beklagten und ihren Organen unter Strafandrohung des Art. 292 StGB (Busse) für den Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, das Kennzeichen „E.“ in Alleinstellung oder in Kombination mit anderen Zeichen zu verwenden.
4.1 Eventuell sei der Beklagten und ihren Organen unter Strafandrohung des Art. 292 StGB (Busse) für den Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, das Kennzeichen “E.“ in Alleinstellung oder Kombination mit anderen Zeichen zu verwenden, insbesondere unter diesem Zeichen Waren und Dienstleistungen anzubieten und zu erbringen, das Zeichen auf Geschäftspapieren und in der Werbung, im Internet, insbesondere in Domainnamen und E-Mail-Adressen zu verwenden sowie Waren unter diesem Zeichen in Verkehr zu bringen, zu lagern, ein- und auszuführen.
4.2 Subeventuell sei der Beklagten und ihren Organen unter Strafandrohung des Art. 292 StGB (Busse) für den Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, das Kennzeichen „E.“ in Alleinstellung oder in Kombination mit anderen Zeichen im Zusammenhang mit Tourismus, Hotel- und Restaurationsbetrieben, Sport, Freizeitaktivitäten, Bekleidungsstücken, Souvenirartikeln, Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäften, Immobilienwesen und -verwaltung, zu verwenden, insbesondere unter diesen Zeichen derartige Waren und derartige Dienstleistungen anzubieten und zu erbringen, die Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung, im Internet, insbesondere in Domainnamen und E-Mail-Adressen, zu verwenden sowie Waren unter diesen Zeichen in Verkehr zu bringen, zu lagern, ein- und auszuführen.
http://www.re-laax.ch http://www.re-laax-ation.ch http://www.re-laax.ch http://www.re-laax-ation.ch http://www.re-laax.ch http://www.re-laax-ation.ch
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5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge.“
Die beklagte G. AG begehrte die Abweisung der Klage unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Klägerinnen.
I. Das Kreisamt Ilanz lud die Parteien daraufhin zur Sühneverhandlung (V 18/2009) auf den 3. April 2009 vor. Auf Antrag der Beklagten wurde die Verhandlung auf den 24. April 2009 verschoben. Wie bereits in den zwei vorangegangenen Vermittlungen wurden sich die Parteien auch hier nicht einig, so dass der Kreispräsident nach anfänglicher Offenlassung des Protokolls zwecks weiteren (ergebnislosen) Vergleichsgesprächen zwischen den Parteien, am 23. April 2010 drei separate Leitscheine für die gescheiterten Vermittlungsverhandlungen V 18/2008, V 33/2008 und V 18/2009 ausstellte.
J. Am 12. Mai 2010 reichte die Rechtsvertreterin der Gemeinde E. und der F. beim Kreisamt Ilanz ein Gesuch betreffend Kostenentscheid gegen die G. AG mit folgenden Rechtsbegehren ein:
„1. Die Beklagte sei zu verpflichten, sämtliche Kosten des Kreisamtes Ilanz für die Verfahren V 18/2008, V 33/2008 und V 18/2009, insbesondere die Kosten der Leitscheine zu bezahlen.
2. Die Beklagte sei zu verpflichten, den Klägerinnen für die Verfahren V 18/2008, V 33/2008 und V 18/2009 eine angemessene ausseramtliche Entschädigung zuzüglich MWSt. von 7.6% zu bezahlen.
3. Unter gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglich MWSt. von 7.6% zu Lasten der Beklagten.“
Zur Begründung führte sie an, die G. AG habe die Marken „U.“, „V.“, „RE-E.“ UND „RE-E.-ATION“ am 20. Oktober 2009, also während den laufenden Vergleichsverhandlungen zwischen den Parteien und trotz hängigem Gerichtsverfahren, stillschweigend auf die L. AG übertragen. Auch habe der Rechtsvertreter der G. AG noch am 27. November 2009 um eine weitere Offenhaltung der Protokolle nachgesucht. Am 19. Januar 2010 seien die Marken „U.“ und „V.“ zudem auf die M. übertragen worden. Alle diese involvierten juristischen Personen seien von der gleichen Person, N., gegründet worden und würden von ihm beherrscht. Nach Feststellung der Übertragung der Marken habe man die beiden neuen Markeninhaberinnen am 30. März 2010 angefragt, ob sie bereit seien, in die hängigen Prozesse einzutreten. Sie hätten aber abgelehnt bzw. nicht geantwortet. Gestützt darauf hätten die Klägerinnen neue Vermittlungsbegehren gegen die M. eingereicht.
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Gemäss Art. 51 Ziffer 3 der Zivilprozessordnung des Kantons Graubünden (ZPO; BR 320.000) dürfe der Streitgegenstand in einem hängigen Verfahren nicht ohne Bewilligung des Gerichtspräsidenten veräussert oder verändert werden. Über diese Bestimmung habe sich die G. AG hinweggesetzt. Zudem habe sie die Klägerinnen getäuscht, indem sie am 27. November 2009 beim Kreispräsidenten um Fristerstreckung ersucht habe, damit die Leitscheine nicht ausgestellt würden. Zu diesem Zeitpunkt sei sie aber gar nicht mehr Inhaberin der fraglichen Marken gewesen, sondern habe diese bereits auf andere Gesellschaften übertragen.
Nach Art. 77 ZPO entscheide der Kreispräsident auf Antrag des Beklagten und nach Anhörung der Gegenpartei über die vermittleramtlichen Kosten sowie über die Parteientschädigung, wenn der Kläger nach Ausstellung des Leitscheins den Prozess nicht weiterverfolge. In PKG 1988 Nr. 32 habe das Kantonsgericht sinngemäss entschieden, dass der Beklagte für sämtliche Gerichtskosten aufkommen müsse und dem Kläger eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen habe, wenn er die Prosequierung der Klage verunmögliche und der Kläger das Gesuch innerhalb der Prosequierungsfrist (in casu bis 20. Mai 2010) stelle. Durch die Übertragung der Marken auf Dritte während des hängigen Verfahrens habe die G. AG die Fortsetzung der Gerichtsverfahren vereitelt, weshalb sie aufgrund des Vorliegens der weiteren Voraussetzungen zur Tragung der Gerichtskosten und zur Leistung einer angemessenen Parteientschädigung zu verpflichten sei.
K. Mit Schreiben vom 25. Mai 2010 liess das Kreisamt Ilanz der Beklagten das Gesuch der Klägerinnen zur Vernehmlassung zukommen. Nach einer Fristerstreckung liess sich die beklagte G. AG am 5. Juli 2010 schliesslich vernehmen und begehrte Folgendes:
„1. Das Gesuch der Klägerinnen vom 12. Mai 2010 sei vollumfänglich abzuweisen, soweit auf dasselbe überhaupt einzutreten ist.
2a. Die Klägerinnen seien zu verpflichten, sämtliche Kosten des Kreisamtes Ilanz für die Verfahren V 18/2008, V 33/2008 und V 18/2009 zu bezahlen.
2b.aa Die Klägerinnen seien überdies zu verpflichten, der Beklagten für die Verfahren V 18/2008, V 33/2008 und V 18/2009 eine angemessene ausseramtliche Entschädigung (zuzüglich MwSt. von 7.6%) zu bezahlen.
2b.bb In Bezug auf die Verfahren V 18/2008 und V 33/2008 sei eventualiter von jeglicher Zusprechung einer ausseramtlichen Entschädigung im jetzigen Zeitpunkt abzusehen.
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3. Unter vollumfänglicher gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- und Entschädigungsfolge für vorliegendes Kostenverfahren unter solidarischer Haftbarkeit zu Lasten der Klägerinnen.“
Gegen den Hauptvorwurf der Klägerinnen, die Beklagte habe die Prosequierung der Klagen vereitelt und müsse daher die gesamten Kosten für die Vermittlungsverfahren sowie die ausseramtlichen Kosten der Klägerinnen übernehmen, wendete die Beklagte ein, es sei nicht ersichtlich, inwiefern die Übertragung der in Frage stehenden Marken von der G. AG auf die L. AG und in der Folge auf die M. die zum damaligen Zeitpunkt laufenden Verhandlungen zwischen den Parteien beeinträchtigt habe. Zudem hätten die Gesuchstellerinnen selbst eingeräumt, dass N. bei sämtlichen dieser juristischen Personen eine massgebende Rolle innehabe. Auch sei die Übertragung der Marken nicht wie behauptet, stillschweigend erfolgt, diese sei nämlich am 10. November 2009 und am 17. Februar 2010 im offiziellen Publikationsorgan des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum, dem Swissreg, veröffentlicht worden. Im Übrigen sei der von der Gegenpartei zitierte Fall PKG 1988 Nr. 32 für den vorliegenden Fall nicht einschlägig, da der Beklagte dort zwar nach Ausstellung des Leitscheins, aber noch vor Prosequierung der Klage den eingeklagten Anspruch vorbehaltlos erfüllt habe, was wesensgemäss einer Klageanerkennung gleichkomme. Aus den Erläuterungen des Kantonsgerichts sei ersichtlich, dass es nur dann sachlich gerechtfertigt sei, den Vermittler überhaupt über die Entschädigungsfolge gemäss Art. 77 ZPO entscheiden zu lassen, wenn der Prozess nach Ausstellung des Leitscheins vom Kläger nicht weiterverfolgt werde. In den Verfahren V 18/2008 und V 33/2008 hätten die Klägerinnen aber die Prozesse nunmehr einfach gegen die neuen Markeninhaberinnen weiterverfolgt. Die Beklagte stellte sich auf den Standpunkt, dass die Klägerinnen, falls sie wider Erwarten obsiegen würden, die noch offenen Aufwendungen der Vermittlungsverfahren in diesen „neuen“ Verfahren geltend machen könnten. Dieses Vorgehen sei auch deshalb angezeigt, weil im jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststehe, ob die Klägerinnen die beiden neuen Verfahren überhaupt an das Bezirksgericht prosequieren würden. Korrekterweise müssten die amtlichen und ausseramtlichen Kosten der Verfahren V 18/2008 und V 33/2008 den Klägerinnen überbunden werden. Überdies werde bezweifelt, dass die Klägerinnen in casu aufgrund der Weiterveräusserung der Streitsache tatsächlich einen neuen Prozess hätten instanzieren müssen. Denn wenn ein Beklagter den Streitgegenstand während des Prozesses veräussere, so könne das Verfahren gegen ihn in der Regel weitergeführt werden. Dies gelte für den vorliegenden Fall umso mehr, als die Klägerinnen in den in der Sühneverhandlung deponierten Rechtsbegehren die Feststellung der Nichtigkeit
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der besagten Marken sowie deren Löschung aus dem Markenregister verlangt hätten. Definitionsgemäss wirke Nichtigkeit ex tunc, sie sei absolut sowie unheilbar und sei von Amtes wegen zu beachten. Die Feststellung der Nichtigkeit richte sich gegen jedermann und ausserdem bedürfe eine richterliche Anordnung der Löschung im Markenregister eigentlich nicht der Mitwirkung der beklagten Partei.
L. In ihrer Replik vom 15. Juli 2010 hielten die Klägerinnen daran fest, dass die Beklagte die Fortsetzung der Prozesse vereitelt habe und damit für die entstandenen Kosten aufkommen müsse. Das Argument der Beklagten, die in den Vermittlungsverfahren gegen die G. AG entstandenen Kosten könnten bei einem allfälligen Obsiegen auch im Verfahren gegen die neue Markeninhaberin geltend gemacht werden, treffe nicht zu, handle es sich dabei doch um eine andere juristische Person als die G. AG, die für die Verletzung von ZPO-Vorschriften durch ihre Vorgängerin nicht einzustehen habe. Daher hätten auch neue Klagen instanziert werden müssen, nachdem die M. es ausdrücklich abgelehnt habe, in die hängigen Verfahren einzusteigen bzw. die L. AG auf das entsprechende Schreiben nie reagiert habe.
M. Nach einer Fristerstreckung reichte die beklagte G. AG am 22. September 2010 ihre Duplik ein. Sie hielt an ihren Rechtsbegehren fest und machte im Wesentlichen, wie schon in ihrer Vernehmlassung vom 5. Juli 2010 geltend, die Klägerinnen könnten die in den Vermittlungsverfahren entstandenen Kosten bei einem allfälligen Obsiegen im Verfahren gegen die M. einfordern.
N. Mit Kostendekret vom 9. Dezember 2010 verfügte der Kreispräsident Ilanz wie folgt:
„1. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägerinnen einen Kostenersatz von CHF 1'650.00 zu bezahlen.
2. Die kreisamtlichen Verfahrenskosten von CHF 600.00 für dieses Kostendekret gehen zulasten der Beklagten.
3. Die Beklagte wird verpflichtet, den Klägerinnen eine ausseramtliche Entschädigung von CHF 4'000.00 (MwSt. inbegriffen) zu bezahlen.
4. (Mitteilung).“
Seinen Entscheid begründete der Kreispräsident dahingehend, dass die Beklagte den Streitgegenstand während des hängigen Vermittlungsverfahrens ohne die entsprechende richterliche Bewilligung veräussert habe. Sodann habe sie die Regelung des Parteiwechsels unterlassen. Auch hätten die Erwerberinnen des Streitgegenstandes den seitens der Klägerinnen nachgesuchten Parteiwechsel
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ausdrücklich abgelehnt respektive darauf gar nicht geantwortet; dies obwohl N. sowohl bei der Beklagten als auch bei den Erwerberinnen eine massgebende Rolle innehabe. Daher sei der Prozess in den vermittelten Klageverfahren zweifellos gegenstandslos geworden. Da diese Gegenstandslosigkeit offensichtlich die Beklagte zu vertreten habe, seien ihr die in allen drei Vermittlungsverfahren entstandenen Kosten in Höhe von insgesamt Fr. 1'650.– und die Kosten für den kreisamtlichen Kostenentscheid in Höhe von Fr. 600.– zu überbinden. Zusätzlich werde sie verpflichtet, den Klägerinnen eine ausseramtliche Entschädigung zu leisten.
O. Gegen den Kostenentscheid des Kreispräsidenten Ilanz erhob die G. AG am 14. Januar 2011 Beschwerde beim Kantonsgericht von Graubünden mit folgenden Begehren:
„1. Das angefochtene Kostendekret sei aufzuheben.
2. Das Gesuch der Beschwerdegegnerinnen vom 12. Mai 2010 sei vollumfänglich abzuweisen, soweit auf dasselbe überhaupt einzutreten ist.
3a. Die Beschwerdegegnerinnen seien zu verpflichten, sämtliche Kosten des Kreisamtes Ilanz für die Verfahren V 18/2008, V 33/2008 und V 18/2009 zu bezahlen.
b. Die Beschwerdegegnerinnen seien überdies zu verpflichten, der Beschwerdeführerin für die Verfahren V 18/2008, V 33/2008 und V 18/2009 eine angemessene ausseramtliche Entschädigung (zuzüglich die gesetzliche MwSt.) zu bezahlen.
4. Eventualiter sei die Sache zur erneuten Abklärung und Neubeurteilung an die Vorinstanz, respektive an die nun zuständige Instanz zurückzuweisen.
5. Unter vollumfänglicher gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- und Entschädigungsfolge für das Kostenverfahren für beide Instanzen unter solidarischer Haftbarkeit zu Lasten der Beschwerdegegnerinnen.“
Die Beschwerdeführerin rügt, der Kreispräsident Ilanz habe sich trotz zweifachem Schriftenwechsel zwischen den Parteien, anlässlich dessen sie, die Beklagte, in ihren Rechtschriften ausführlich Stellung bezogen und argumentiert habe, mit keinem einzigen ihrer Vorbringen auseinandergesetzt. Damit habe er die Begründungspflicht und somit auch das rechtliche Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2 der Schweizerischen Bundesverfassung (BV; SR 101) verletzt. Im Weiteren führt die Beschwerdeführerin die gleichen Vorbringen wie schon vor dem Kreispräsidenten an.
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Neu beanstandet die Beschwerdeführerin zudem das Vorgehen der Beschwerdegegnerinnen in Bezug auf die gegen die G. AG bzw. die M. angestrengten Vermittlungsverfahren. Die Beschwerdegegnerinnen hätten in ihren Klageeingaben an das Bezirkgericht Surselva bzw. das Kantonsgericht Graubünden vom 2. September 2010 angeführt, in casu gehe es primär um die Nichtigkeit von Marken. Dazu habe das Bundesgericht explizit festgehalten, dass bei Klagen, welche die Nichtigkeit von Marken im Sinne von Art. 58 Abs. 3 des Markenschutzgesetzes (MSchG; SR 232.11) zum Gegenstand hätten, eine einzige kantonale Instanz sachlich zuständig sei. Gemäss Art. 20 ZPO sei in Fällen, in welchen das Bundesrecht eine einzige kantonale Instanz vorsehe, das Kantonsgericht zuständig; ein Vermittlungsverfahren habe in solchen Fällen nicht zu erfolgen. Das Vermittlungsgesuch gegen die M. und die anschliessende Prosequierung der Klage beim Bezirksgericht Surselva sei demnach völlig falsch gewesen, was die Beschwerdegegnerinnen somit unumwunden zugegeben hätten. Wenn aber dieses Vorgehen gegen die M. nicht korrekt gewesen sei, so gelte dies fraglos auch für das Vorgehen gegen die G. AG, zumal die in den Vermittlungsverhandlungen gestellten Rechtsbegehren gänzlich übereinstimmten.
Es sei nun mehr als stossend, wenn eine Partei trotz derart falschem Vorgehen von der Gegenpartei sogar noch eine Entschädigung verlangen könne. Die Beschwerdegegnerinnen hätten die eingeleiteten Verfahren unmöglich gewinnen können, da auf diese nicht hätte eingetreten werden können. Deshalb müssten die Beschwerdegegnerinnen ihrerseits die G. AG für die entsprechenden Vermittlungsverfahren entschädigen, respektive die dortigen Amtskosten tragen.
P. Mit Schreiben vom 31. Januar 2011 verzichtete der Kreispräsident Ilanz unter Hinweis auf seine Erwägungen im angefochtenen Kostendekret auf eine Vernehmlassung.
Q. Die Beschwerdeführerinnen fordern in ihrer Stellungnahme vom 2. Februar 2011 an den “Kantonsgerichtsausschuss“ (recte Kantonsgericht, da es seit dem 1. Januar 2009 keinen Kantonsgerichtsausschuss mehr gibt!) die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Sie rügen, die Beschwerdeführerin wiederhole in ihrer Beschwerdeschrift unter dem Titel „Neue Aspekte“ wider besseres Wissen, die Beschwerdegegnerinnen hätten die Verfahren V 18/2008 und V 33/2008 prosequiert. Wegen des Parteienwechsels auf Seiten der Beschwerdeführerin seien neue Verfahren instanziert worden. Die Beschwerdeführerin habe an der neuen Vermittlungsverhandlung teilgenommen, auch seien neue Leitscheine ausgestellt worden.
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Zudem begründe die Beschwerdeführerin mit keinem Wort, welche Gesetzesbestimmung von der Vorinstanz nicht korrekt angewendet worden sei. Das Kantonsgericht überprüfe im Rahmen der Beschwerdeanträge nämlich bloss mit beschränkter Kognition gemäss Art. 235 Abs. 2 ZPO, ob der angefochtene Entscheid oder das vorausgegangene Verfahren Gesetzesbestimmungen verletzt habe, welche für die Beurteilung der Streitfrage wesentlich seien.
Weiter beanstanden die Beschwerdegegnerinnen, im Gegensatz zur Behauptung der Beschwerdeführerin, würden vorliegend einzig die Verfahren gegen die G. AG zur Diskussion stehen. Diese seien vor allem auf Rechtsverletzungen des Firmen-, Namens- und Lauterkeitsrecht ausgerichtet gewesen, was ein Vermittlungsverfahren vorausgesetzt habe. Das Bezirksgericht Surselva habe im Rahmen des Verfahrens um vorsorgliche Massnahmen seine Zuständigkeit in diesen Fragen auch bejaht und die beantragten vorsorglichen Massnahmen verfügt. Auch habe die Beschwerdeführerin die Frage des Verfahrens und der Zuständigkeit nie in Frage gestellt und die vorsorglichen Massnahmen des Bezirksgerichts Surselva nicht angefochten. Die Kollision von Namensrecht etc. und Markenrecht sei offen und Gegenstand eines besonderen Verfahrens vor Kantonsgericht. Von einem Willkürentscheid der Vorinstanz könne angesichts dieser Umstände mit Sicherheit nicht gesprochen werden.
Auf weitere Ausführungen in den Rechtsschriften sowie im angefochtenen Entscheid wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
II. Erwägungen
1.a) Gemäss Art. 232 ZPO kann beim Kantonsgericht wegen Gesetzesverletzung Beschwerde geführt werden gegen nicht berufungsfähige Urteile sowie prozesserledigende Entscheide der Einzelrichter, des Bezirksgerichtsausschusses und des Bezirksgerichts, ferner gegen selbständige Kostenentscheide dieser Instanzen, namentlich gemäss Art. 77 ZPO gegen Kostenentscheide des Kreispräsidenten (vgl. PKG 1991 Nr. 22 E. 2.d S. 92; PKG 1996 Nr. 21 S. 97). Gemäss der Übergangsbestimmung Art. 405 Abs. 1 der zu Jahresbeginn neu in Kraft getretenen Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) gilt für Rechtsmittel jenes Recht, das bei der Eröffnung des anzufechtenden Entscheids in Kraft ist. Das vorliegend angefochtene Kostendekret des Kreispräsidenten Ilanz wurde am 9. Dezember 2010 eröffnet;
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daher gelten für dieses Rechtsmittelverfahren noch die Vorschriften gemäss Art. 232 ff. der Bündner Zivilprozessordnung. Nach Art. 233 ZPO ist die Beschwerde schriftlich unter Beilage des angefochtenen Entscheides innert 20 Tagen seit Mitteilung des angefochtenen Entscheides beim Vorsitzenden der Beschwerdeinstanz einzureichen. In der Beschwerde ist mit kurzer Begründung anzugeben, welche Punkte des Entscheides angefochten werden und welche Abänderungen beantragt werden. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt; auf die frist und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten.
b) Das Kantonsgericht überprüft gemäss Art. 235 Abs. 1 ZPO im Rahmen der Beschwerdeanträge, ob der angefochtene Entscheid oder das diesem vorangegangene Verfahren Gesetzesbestimmungen verletzt, die für die Beurteilung der Streitfrage wesentlich sind. Die Feststellungen der Vorinstanz sind bindend, es sei denn, sie seien unter Verletzung von Beweisvorschriften zustande gekommen, erwiesen sich als willkürlich oder beruhten auf offensichtlichem Versehen. (Art. 235 Abs. 2 ZPO). Räumt das Gesetz dem Richter einen Ermessenspielraum ein, liegt nur dann eine Gesetzesverletzung vor, wenn sich der Gebrauch des Ermessens als missbräuchlich erweist oder wenn das Ermessen überschritten wird (vgl. PKG 1987 Nr. 17). Die Beschwerde ist folglich unter dieser beschränkten Kognition zu prüfen.
2. Die Beschwerdeführerin rügt in ihrer Beschwerdeschrift, der Kreispräsident Ilanz habe sich trotz zweifachem Schriftenwechsel, in dessen Rahmen sie ausführlich Stellung bezogen und argumentiert habe, in seinem Kostendekret mit keinem einzigen ihrer Vorbringen auseinandergesetzt. Augenscheinlich habe also eine Auseinandersetzung mit ihren Argumenten nicht – oder zumindest nicht erkennbar – stattgefunden, womit die Vorinstanz ihre Begründungspflicht verletzt habe.
Gemäss Art. 29 Abs. 2 BV haben die Parteien Anspruch auf rechtliches Gehör. Aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs leitet das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung die Pflicht der Behörden ab, ihre Verfügungen und Entscheide zu begründen. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs als persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht verlangt, dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstellung Betroffenen auch tatsächlich hört, sorgfältig und ernsthaft prüft und in der Entscheidung berücksichtigt. Daraus folgt die grundsätzliche Pflicht der Behörden, ihren Entscheid zu begründen. Der Bürger soll wissen, warum die Behörde entgegen seinem Antrag entschieden hat. Die Begründung eines Entscheids muss deshalb so abgefasst sein, dass der Betroffene ihn
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gegebenenfalls sachgerecht anfechten kann. Dies ist nur möglich, wenn sowohl er wie auch die Rechtsmittelinstanz sich über die Tragweite des Entscheides ein Bild machen können. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt. Das bedeutet indessen nicht, dass sich diese ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinander setzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 126 I 97; BGE 129 I 232).
Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin hat der Kreispräsident Ilanz klar dargelegt, aus welchen Gründen er der Beklagten und Beschwerdeführerin die Kosten der drei Vermittlungsverfahren auferlegt hat. So ging er davon aus, dass die G. AG den Streitgegenstand während des hängigen Vermittlungsverfahrens ohne die entsprechende richterliche Bewilligung veräussert hat. Sie habe es zudem unterlassen, den Parteiwechsel anlässlich dieser Veräusserung zu regeln. Auch hätten die Erwerberinnen bzw. habe der sowohl bei der Beklagten als auch bei den Erwerberinnen massgebende N., den seitens der Klägerinnen nachgesuchten Parteiwechsel ausdrücklich abgelehnt, respektive habe darauf gar nicht reagiert. Die dadurch entstandene Gegenstandslosigkeit des Prozesses sei daher zweifelsohne von der beklagten G. AG zu vertreten. Diese Auffassung ist nicht zu beanstanden. Die Begründung des Kreispräsidenten ist – namentlich für einen Kostenentscheid – hinreichend, die Rüge erweist sich als nicht stichhaltig.
3.a) Der Kreispräsident Ilanz als Vermittler hat – wie erwähnt – die Verfahrenskosten der G. AG auferlegt, weil er davon ausging, das Verfahren sei durch die während der Rechtshängigkeit der Klage erfolgte Veräusserung der Streitgegenstände gegenstandslos geworden und die Beklagte habe dies verursacht. Diese Auffassung ist nicht zu beanstanden. Tatsache ist nämlich, dass die G. AG in der Tat während hängigem Verfahren die Gegenstand der Klage bildenden Marken an die M. bzw. die L. AG veräussert hat. Die Streitgegenstände fielen damit bezüglich der eingeleiteten Verfahren weg, was zur Gegenstandlosigkeit der Klage führte (vgl. PKG 1987 Nr. 25; Hans Ulrich Walder; Prozesserledigung ohne Anspruchsprüfung, Zürich 1966, S. 104; Alfred Bühler/Andreas Edelmann/Albert Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Aarau 1998, § 286 N. 1). Durch die Veräusserung des Streitobjektes entfiel nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen die Sachlegitimation der Beklagten (vgl. Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 1979, S. 290). Die Fortsetzung des Prozesses wäre nur möglich gewesen, wenn die Erwerber der Marken in den Prozess
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eingetreten wären und somit im Sinne von Art. 36 ZPO ein Parteiwechsel stattgefunden hätte. Dies scheiterte aber an der Ablehnung bzw. der fehlenden Erklärung der Erwerber.
Die Einwendungen der Beschwerdeführerin vermögen gegen diese Schlussfolgerung nicht anzukommen. Insbesondere ist der Hinweis auf die Lehrmeinungen von Max Guldener (a.a.O, S. 290 Fn. 7) und Frank/Sträuli/Messmer (Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Zürich 1979, § 49 N. 12), wonach die Fortsetzung des Prozesses trotz Entäusserung des Streitgegenstandes gegen die ursprüngliche Partei weiterhin möglich sei, unbehelflich. Das von den Autoren erwähnte Beispiel betrifft einen spezifischen Fall aus dem Sachenrecht, welcher mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar ist. Zudem weisen die Autoren daraufhin, dass der Prozess in einen Schadenersatzprozess umgewandelt würde, was ohnehin nicht dem Klageziel der Klägerinnen entspricht.
b) Ebenso wenig verfängt die Begründung, es sei auf Feststellung der Nichtigkeit der Marken geklagt worden, welche sich gegen jedermann richte. Wenn damit behauptet werden will, dass bei Nichtigkeit eine beliebige Person ins Recht gefasst und gegen sie gerichtlich vorgegangen werden kann, so ist diese Auffassung abwegig. Auch bei Begehren um Feststellung der Nichtigkeit eines Rechts muss die entsprechende Klage gegen eine sachlegitimierte Partei gerichtet sein, also gegen jene Partei, welche behauptet, Inhaberin des entsprechenden Rechts zu sein.
c) Unzutreffend ist sodann die Behauptung, die Klägerinnen hätten den Prozess einfach gegen die neue Markeninhaberin weiterverfolgt. Fest steht, dass die ausgestellten Leitscheine aus dem glaubhaften Grund nicht prosequiert wurden, weil die Beklagte in der Zwischenzeit die Streitgegenstände veräussert hatte. Ob die Klägerinnen anschliessend neue Verfahren einleiteten, ist nicht massgeblich. Es geht hier lediglich um die gegen die G. AG eingereichten Klagen. Allein diese Verfahren sind gemäss Art. 77 ZPO mit einem Kostenspruch abzuschliessen.
d) Neu bringt die Beschwerdeführerin vor, für die eingeleiteten Klagen sei ohnehin kein Vermittlungsverfahren vorgesehen (Art. 20 Abs. 2 ZPO). Mit anderen Worten argumentiert die Beschwerdeführerin damit, die sachliche Zuständigkeit des Vermittleramtes bzw. anschliessend des Bezirkgerichts sei nicht gegeben gewesen, so dass die Beklagte von vornherein nicht mit den Kosten belastet
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werden dürfe. Auch diese Begründung geht fehl. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass dem Vermittler keinerlei Entscheidungsbefugnis über Prozessvoraussetzungen zukommt. Selbst wenn diesbezügliche Bedenken geäussert worden wären, hätte er den Entscheid darüber dem erkennenden Gericht überlassen müssen (PKG 1999 Nr. 14). Soweit kam es indessen nicht, da die Beklagte vor Prosequierung der Klage die Streitgegenstände veräusserte und somit ihrer Sachlegitimation verlustig ging. Dieses gegen Art. 51 Ziff. 3 ZPO verstossende Verhalten war der Grund für den Prozessabbruch wegen Gegenstandslosigkeit und nicht allfällige Zweifel über die sachliche Zuständigkeit von Vermittleramt und Bezirksgericht.
e) Gemäss Art. 122 Abs. 4 ZPO entscheidet das Gericht – bzw. hier der Vermittler – nach Ermessen über die amtliche und ausseramtliche Kostenfolge, wenn der Prozess gegenstandslos wird. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, wer die Gegenstandslosigkeit verursacht hat (PKG 1987 Nr. 25). Zu Recht hat der Kreispräsident erkannt, dass die Beklagte als Veräusserin des Streitgegenstandes für den Eintritt der Gegenstandslosigkeit einzustehen hat. Die Auferlegung der vermittleramtlichen Kosten an die Beklagte und deren Verpflichtung zur Bezahlung einer ausseramtlichen Entschädigung an die Klägerinnen ist demnach nicht zu beanstanden. Die Höhe der von der Vorinstanz festgelegten Prozesskosten wird von der Beschwerdeführerin mit keinem Wort gerügt. Da sie sich überdies als angemessen erweisen, hat es damit sein Bewenden. Die Beschwerde ist demnach in allen Punkten abzuweisen.
4. Bei diesem Ausgang gehen die Kosten des Beschwerdeverfahrens in Höhe von Fr. 1'500.– (einschliesslich Schreibgebühr) zulasten der G. AG, welche die Beschwerdegegnerinnen aussergerichtlich angemessen zu entschädigen hat.
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## Considerations