# Swiss Legal Decision

**Decision ID:** 4758c66e-3fa0-44d6-8fb4-b1cba36eee31
**Court:** ZH_HG
**Chamber:** ZH_HG_001
**Year:** 2019
**Language:** de
**Jurisdiction:** ZH / Zürich
**Law Area:** $law_area
**Law Sub-area:** nan

## Facts

betreffend Marke / UWG
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Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2)
"1. Die Schweizer Marken Nr. 1 C._, Nr. 2 C._ und Nr. 3 C._ (fig.) seien nichtig zu erklären.
2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer  mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche  gemäss Art. 292 StGB für den Zuwiderhandlungsfall zu , in der Schweiz unter der Bezeichnung C._ Uhren, optische Apparate, Waren und Instrumente, einschliesslich , Brillengläser (optisch), Kontakt- bzw. optische Linsen und Brillenetuis sowie Bestandteile und Zubehör zu den vorgenannten Waren anzubieten, zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben  sonst wie in Verkehr zu bringen, zu importieren oder zu  Zwecke zu lagern, und/oder zu solchen Handlungen Dritter anzustiften, bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu  oder zu erleichtern.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten."
Widerklagebegehren: (act. 29 S. 2 f.)
"1. Es sei die Nichtigkeit der auf den Namen der Widerbeklagten  Marke Nr. 4 C._ festzustellen, und es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, die Marke für sämtliche beanspruchten Waren zu löschen.
2. Es sei die Nichtigkeit der auf den Namen der Widerbeklagten  Marken Nr. 5 C1._ und Nr. 6 C2._ für die in Klasse 14 beanspruchten Waren "daraus [aus Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren,  sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" festzustellen, und es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, die Marken für die genannten Waren zu löschen.
3. Es sei der Widerbeklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche  gemäss Art. 292 StGB sowie mit Busse von CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. a und c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, unter den Marken C1._, C._ und C2._ in der Schweiz Brillen- und , Sonnenbrillen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, , Uhren und Zeitmessinstrumente anzupreisen, zu bewerben, zu vertreiben, anzubieten oder sonstwie in Verkehr zu bringen
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und/oder bei solchen Handlungen Dritter mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der ."
Übersicht
Sachverhalt und Verfahren .................................................................................... 4 A. Sachverhaltsübersicht .................................................................................... 4
a. Parteien und ihre Stellung ........................................................................... 4 b. Prozessgegenstand .................................................................................... 4
B. Prozessverlauf ................................................................................................ 5 C. Wesentliche Prozesserklärungen und Beweisvorbringen der Parteien .......... 8 Erwägungen ........................................................................................................ 10 1. Formelles ...................................................................................................... 10
1.1. Zuständigkeit ......................................................................................... 10 1.1.1. Örtliche Zuständigkeit ............................................................................ 10 1.1.1.1. Allgemeines ........................................................................................ 10 1.1.1.2. Bestandesklage .................................................................................. 11 1.1.1.3. Unterlassungsklage............................................................................. 12 1.1.1.4. Widerklage .......................................................................................... 13 1.1.1.5. Zwischenfazit ...................................................................................... 13 1.1.2. Sachliche Zuständigkeit ......................................................................... 13 1.2. Anwendbares Recht .............................................................................. 13 1.3. Klagehäufungen / Widerklage ............................................................... 14 1.4. Einreichung von weiteren Beweismitteln / Noven .................................. 15 1.5. Stellungnahme zur Duplik ..................................................................... 16 1.6. Beilage zum ausschliesslichen Gebrauch durch das Gericht ................ 19 1.7. Übrige Sachurteilsvoraussetzungen ...................................................... 20 1.8. Zwischenergebnis ................................................................................. 21
2. Nichtigerklärung aufgrund missbräuchlicher Markenhinterlegung ................ 22 2.1. Unbestrittener Sachverhalt .................................................................... 22 2.2. Feststellungsinteresse / Aktivlegitimation .............................................. 22 2.3. Parteivorbringen .................................................................................... 23 2.4. Rechtliches ............................................................................................ 28 2.5. Würdigung ............................................................................................. 34 2.5.1. Fehlende Gebrauchsabsicht .................................................................. 35 2.5.2. Erzielung eines finanziellen oder anderen Vorteils ................................ 45 2.5.3. Behinderungsabsicht.............................................................................. 51 2.6. Zwischenfazit ........................................................................................ 57
3. Unterlassungsklage ...................................................................................... 58 3.1. Parteivorbringen .................................................................................... 58 3.2. Rechtliches ............................................................................................ 59 3.3. Würdigung ............................................................................................. 59 3.4. Zwischenfazit ........................................................................................ 61
4. Widerklage ................................................................................................... 61 4.1. Nichtigerklärung aufgrund relativer Ausschlussgründe ......................... 61
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4.1.1. Parteivorbringen ..................................................................................... 61 4.1.2. Rechtliches und Würdigung ................................................................... 62 4.1.2.1. Allgemeines ........................................................................................ 62 4.1.2.1.1. Doppelidentität (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG) ...................................... 63 4.1.2.1.2. Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG) ................. 66 4.1.2.2. Feststellungsinteresse / Aktivlegitimation ............................................ 69 4.1.3. Zwischenfazit ......................................................................................... 69 4.2. Unterlassungsklage ............................................................................... 70 4.2.1. Parteivorbringen ..................................................................................... 70 4.2.2. Rechtliches und Würdigung ................................................................... 71 4.2.3. Zwischenfazit ......................................................................................... 75
5. Kosten- und Entschädigungsfolgen .............................................................. 75 5.1. Streitwert ............................................................................................... 75 5.2. Gerichtskosten ...................................................................................... 77 5.3. Parteientschädigung.............................................................................. 78
Sachverhalt und Verfahren
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Die Klägerin und Widerbeklagte (nachfolgend "Klägerin") ist eine Corporation
nach Recht des US-amerikanischen Bundesstaates Delaware mit Sitz in New
York (USA) (act. 13/48; act. 13/49). Sie ist eine Tochtergesellschaft des US-
amerikanischen C._ Konzerns sowie weltweit Inhaberin diverser C._,
C._ ... und D._ Marken. Die Klägerin beziehungsweise die C._
Firmengruppe bezweckt unter anderem den Verkauf von Waren im Bereich der
Damenmode, insbesondere von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Halstüchern,
Kopfbedeckungen, Strumpfwaren, Schmuckwaren, Brillen, Sonnenbrillen, Uhren
und Parfums (act. 1 Rz. 7 f.; act. 4/5 S. 1 ff.).
Die Beklagte und Widerklägerin (nachfolgend "Beklagte") ist eine Aktiengesell-
schaft mexikanischen Rechts mit Sitz in Mexiko-Stadt. Sie bezweckt unter ande-
rem den Grosshandel mit Modeschmuck, Uhren, Schmuck, Edelsteinen, Edelme-
tallen und Tafelsilber (act. 22, act. 23; act. 29 Rz. 13; act. 30/1).
b. Prozessgegenstand
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Prozessgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist eine kennzeichenrechtliche
Auseinandersetzung. Die Klägerin macht geltend, die drei streitgegenständlichen
C._ Markenanmeldungen der Beklagten seien bösgläubig, rechtsmiss-
bräuchlich sowie in Verletzung von Art. 2 UWG erfolgt und verlangt die Nichtiger-
klärung derselben (act. 1 Rz. 94 ff.; act. 58 Rz. 24 ff.). Weiter stellt die Klägerin
ein Unterlassungsbegehren und verlangt sinngemäss, es sei der Beklagten unter
Strafdrohung gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, unter der Bezeichnung
C._ in der Schweiz ihre Waren anzubieten. Die Beklagte beantragt, die Klage
sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 29 S. 2). Zudem verlangt sie
widerklageweise die Nichtigerklärung der auf den Namen der Klägerin eingetra-
genen C._ Marken in den Klassen 9 und 14, da diese ihre prioritätsälteren
Markeneintragungen verletzen würden. Weiter stellt die Beklagte ein gegen die
Klägerin gerichtetes Unterlassungsbegehren (act. 29 Rz. 164 ff.).
B. Prozessverlauf
Am 3. Februar 2015 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin hierorts die Klage
ein (act. 1; act. 2; act. 3; act. 4/2-46). Mit Verfügung vom 6. Februar 2015 wurde
der Klägerin Frist angesetzt, um für die Gerichtskosten einen Vorschuss von
CHF 30'000.– zu leisten. Zudem wurde diese aufgefordert, einen Handelsregis-
terauszug bzw. ein ähnliches Dokument einzureichen sowie die Zeichnungsbe-
rechtigung der die Vollmacht unterzeichnenden E._ zu belegen (act. 5). Mit
Schreiben vom 12. Februar 2015 reichte die Klägerin weitere Beweismittel ein
(act. 7; act. 8/47a; act. 8/47b; act. 9). Mit Eingabe vom 12. März 2015 reichte die
Klägerin u.a. eine Kopie ihres "Certificate of Incorporation", Unterlagen betreffend
die Zeichnungsberechtigung von E._ sowie ein (aktualisiertes) Verzeichnis
der Beweismittel ein (act. 12; act. 13/48-50; act. 14). Nachdem die Klägerin den
Gerichtskostenvorschuss fristgemäss bezahlt hatte (act. 11), wurde der Beklagten
mit Verfügung vom 17. März 2015 Frist bis am 3. Juni 2015 angesetzt, um ihre
Klageantwort einzureichen (act. 15). Am 19. Mai 2015 stellte die Beklagte ein Ge-
such um Sicherstellung der Parteientschädigung. Zudem beantragte sie, die Frist
zur Erstattung der Klageantwort sei ihr bis zur vollständigen Leistung der Sicher-
heit abzunehmen (act. 17), was das hiesige Gericht mit Verfügung vom 21. Mai
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2015 tat (act. 19). Zudem wurde der Klägerin Frist bis am 15. Juni 2015 ange-
setzt, um sich zum Antrag auf Sicherstellung der Parteientschädigung sowie zur
Höhe des diesbezüglichen Betrages zu äussern. Weiter wurde die Beklagte auf-
gefordert, innert nämlicher Frist einen Handelsregisterauszug oder ein ähnliches
Dokument einzureichen sowie die Zeichnungsberechtigung der die Vollmacht un-
terzeichnenden Person zu belegen (act. 19). Mit Schreiben vom 12. Juni 2015
bezog die Klägerin zum Antrag auf Sicherstellung der Parteientschädigung Stel-
lung (act. 21). Mit Eingabe vom 12. Juni 2015 reichte die Beklagte Unterlagen be-
treffend die Zeichnungsberechtigung von F._ ein (act. 22; act. 23). Mit Verfü-
gung vom 17. Juni 2015 wurde der Klägerin Frist angesetzt, um für die Parteient-
schädigung eine Sicherheit von CHF 23'500.– zu leisten (act. 24). Nachdem die
von der Beklagten einverlangte Sicherheit von der Klägerin fristgemäss geleistet
wurde (act. 26), wurde der Beklagten mit Verfügung vom 18. August 2015 eine
kurze Frist angesetzt, um die Klageantwort einzureichen (act. 27). Am 26. August
2015 (Datum Poststempel) reichte die Beklagte innert Frist ihre Klageantwort ein
und erhob gleichzeitig Widerklage (act. 29; act. 30/1-77). Mit Verfügung vom
31. August 2015 wurde der Beklagten Frist angesetzt, um für die Gerichtskosten
einen Vorschuss von CHF 30'000.– zu leisten (act. 31), was diese am 9. Septem-
ber 2015 fristgemäss tat (act. 33). Mit Verfügung vom 11. September 2015 wurde
die Leitung des vorliegenden Prozesses an Ersatzoberrichter Beat Gut, mit Verfü-
gung vom 15. Dezember 2015 neu an Oberrichter Dr. Daniel Schwander als In-
struktionsrichter delegiert (act. 36). Am 1. Februar 2016 fand eine Vergleichsver-
handlung statt, an welcher keine Einigung erzielt werden konnte (act. 35-A; Prot.
S. 16 f.). Mit Verfügung vom 2. Februar 2016 wurde das Verfahren unter Hinweis
auf den übereinstimmenden Antrag der Parteien (Prot. S. 17) bis am 31. März
2016 zwecks Führung aussergerichtlicher Gespräche sistiert (act. 38). Am
30. März 2016 ersuchte die Klägerin das hiesige Gericht um eine Verlängerung
dieser Frist bis Ende Mai 2016 (act. 40), womit sich die Beklagte einverstanden
erklärte (act. 41). Am 13. April 2016 wurde die Sistierung bis am 31. Mai 2016 er-
streckt (Prot. S. 18; act. 42/1-2). Nachdem die Vergleichsgespräche zwischen den
Parteien erfolglos verliefen und diese das hiesige Gericht über den Stand der Ge-
spräche informiert hatten (act. 43; act. 44), ordnete der Instruktionsrichter mit Ver-
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fügung vom 1. Juni 2016 einen zweiten Schriftenwechsel an (act. 45). Mit Schrei-
ben vom 15. Juni 2016 äusserte sich die Beklagte unaufgefordert zur Eingabe der
Klägerin vom 31. Mai 2016 (act. 47), worauf diese am 21. Juni 2016 ebenfalls ei-
ne unaufgeforderte Stellungnahme einreichte (act. 48).
Am 30. August 2016 reichte die Klägerin ein Sistierungsgesuch sowie ein eventu-
aliter gestelltes Gesuch zur einstweiligen Abnahme der Frist zur Einreichung der
Replik ein (act. 50; act. 51; act. 52/1), welches mit Verfügung vom 31. August
2016 abgewiesen wurde (act. 53). Mit Eingabe vom 31. August 2016 ersuchte die
Klägerin das hiesige Gericht um eine Notfrist hinsichtlich der Einreichung ihrer
Replik/Widerklageantwort (act. 56), welche ihr bis zum 15. September 2016 ge-
währt wurde (Prot. S. 20; act. 57/1-2). Am 14. September 2016 reichte die Kläge-
rin fristgerecht ihre Replik und Widerklageantwort ein (act. 58; act. 59/1-57), wo-
rauf der Beklagten mit Verfügung vom 28. September 2016 Frist zur Einreichung
ihrer Duplik/Widerklagereplik angesetzt wurde (act. 60). Mit Schreiben vom 2. De-
zember 2016 ersuchte die Beklagte das hiesige Gericht um eine Notfrist (act. 62),
welche ihr bis zum 15. Dezember 2016 gewährt wurde (Prot. S. 24; act. 63). Am
15. Dezember 2016 reichte die Beklagte ihre Duplik und Widerklagereplik ein
(act. 64; act. 65/1-43). Mit Verfügung vom 22. Dezember 2016 wurde der Klägerin
Frist zur Einreichung der Widerklageduplik angesetzt (act. 66). Mit Schreiben vom
5. Januar 2017 teilte die Klägerin dem hiesigen Gericht mit, dass sie ihr Replik-
recht gemäss der bundesrechtlichen Rechtsprechung zu Art. 29 Abs. 2 ZGB (rec-
te: Art. 29 Abs. 2 BV) im Rahmen der Widerklageduplik ausüben werde (act. 68).
Am 2. März 2017 reichte die Klägerin ihre Replik (gemäss Art. 29 BV) und Wider-
klageduplik ein (act. 69; act. 70/1-15). Damit trat Aktenschluss ein (act. 71).
Am 24. März 2017 bezog die Beklagte zur Eingabe der Klägerin vom 2. März
2017 (act. 69) Stellung und beantragte, diese sei mit Ausnahme der Ausführun-
gen in Rz. 234 nicht zu berücksichtigen (act. 74). Mit Verfügung vom 27. März
2017 wurde der Beklagten Frist bis zum 15. Mai 2017 zur Ausübung ihres Replik-
rechts gemäss Art. 29 BV angesetzt. Zudem wurde festgestellt, dass über die
Frage, ob und inwiefern die klägerischen Vorbringen in act. 69 unzulässig seien,
zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werde (act. 75). Mit Schreiben vom
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12. Mai 2017 ersuchte die Beklagte das hiesige Gericht um eine Fristerstreckung
bis zum 31. Mai 2015, welche ihr am 15. Mai 2017 letztmals gewährt wurde
(act. 77). Am 31. Mai 2017 reichte die Beklagte ihre Replik im Sinne von Art. 29
BV ein (act. 79; act. 80/1-3), hinsichtlich welcher die Klägerin am 23. Juni 2017
mit einer (erneuten) Replik (gemäss Art. 29 BV) wiederum Stellung bezog
(act. 82). Mit Schreiben vom 9. Oktober 2017 reichte die Klägerin zwei weitere
Beweismittel (act. 84; act. 85/1-2) und mit Eingabe vom 17. Oktober 2017 ergän-
zende Beilagen (act. 87; act. 88/1-2; act. 89/1-2) ein. Mit Verfügung vom
30. November 2018 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu erklären, ob auf
die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichtet werde, unter Androhung,
dass bei Stillschweigen Verzicht auf die Hauptverhandlung angenommen würde
(act. 90). Die Beklagte verzichtete mit Eingabe vom 11. Dezember 2018 auf die
Durchführung einer Hauptverhandlung (act. 92). Die Klägerin liess sich nicht ver-
nehmen, was androhungsgemäss als Verzicht zu werten ist.
C. Wesentliche Prozesserklärungen und Beweisvorbringen der Parteien
a. Die Klägerin bringt vor, die Beklagte habe zwischen den Jahren 2000 und
2002 mit der Klägerin Kontakt aufgenommen, um von dieser eine weltweite Li-
zenz zur Herstellung und zum Vertrieb von Uhren unter dem Zeichen C._ zu
erhalten (act. 1 Rz. 16 ff.; act. 58 Rz. 20 und Rz. 98 ff.). Möglicherweise frustriert
über den erfolglosen Versuch, von der Klägerin eine Lizenz zu erlangen, sei die
Beklagte in der Folge dazu übergegangen, sich in ungebührlicher Weise die Mar-
ke C._ der Klägerin eigen zu machen, indem sie in verschiedenen Ländern,
in denen die Klägerin in den Klassen 9 und 14 noch keinen registrierten Marken-
schutz genoss, das Zeichen C._ als Marke angemeldet habe (act. 1 Rz. 19).
Es sei geradezu offensichtlich, dass sich die Beklagte als Mitfahrerin auf dem
Trittbrett weltweit bekannter Marken von anderen Marktteilnehmern einen Vorteil
verschaffen beziehungsweise die Inhaber der bekannten Marken am Markteintritt
bzw. an der ungehinderten Entfaltung hindern wolle (act. 1 Rz. 94). Die von der
Beklagten seit Jahren angewandte Geschäftspraxis des "Markenklaus" sei ohne
Weiteres als bösgläubig zu qualifizieren. So passe es nahtlos ins Bild, dass es die
Beklagte auch in der Schweiz darauf angelegt habe, mittels der Registrierung ih-
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rer drei Sperrmarken den Markteintritt bzw. die ungehinderte Entfaltung der Klä-
gerin unter ihrer seit Jahrzenten gebrauchten Hausmarke C._ zu behindern
(act. 1 Rz. 96). Ein solches Geschäftsgebahren verstosse eindeutig gegen den
Grundsatz von Treu und Glauben und beeinflusse zudem das Verhältnis zwi-
schen Mitbewerbern oder Anbietern und Abnehmern und erfülle somit den Tatbe-
stand von Art. 2 UWG. Solche Defensivmarken bzw. Sperr- oder Piratenmarken
seien als nichtig zu betrachten (act. 1 Rz. 103 f.; act. 58 Rz. 9). Zusammenfas-
send müsse aufgrund der vorliegenden Umstände objektiv festgestellt werden,
dass das Verhalten der Beklagten im Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen
Schweizer C._ Markenhinterlegungen bösgläubig gewesen und die Marken-
anmeldungen von ihr (rechts)missbräuchlich vorgenommen worden seien. Ihre
drei Markenregistrierungen seien deshalb nach Massgabe von Art. 2 UWG nichtig
zu erklären (act. 1 Rz. 119).
b. Die Beklagte bestreitet, dass sie die Klägerin um eine Lizenz ersucht habe.
Zudem liege auch kein Racheakt vor (act. 29 Rz. 152). Vielmehr sei es so, dass
der Präsident der Beklagten, F._, im Jahr 2000 mehrmals erfolglos versucht
habe, den CEO der Klägerin hinsichtlich einer Zusammenarbeit zu kontaktieren
(act. 29 Rz. 24). Er sei diesbezüglich jedoch "mit Hinweis auf seine mexikanische
Herkunft sehr unappetitlich zurückgewiesen worden". Somit sei ihm nichts ande-
res übrig geblieben, als das "Projekt" C._ alleine weiterzuverfolgen (act. 29
Rz. 25). Auslöser der Idee zur Zusammenarbeit mit der Klägerin seien die beiden
Leidenschaften Uhren und Marken von F._ gewesen. Die Marke C._
habe diesen an seine Mutter, die mit Vornamen ... hiess, erinnert. Deshalb habe
er sich entschlossen, unter der Marke C._ eine Uhrenmarke aufzubauen. Die
rechtliche Zulässigkeit seines Vorhabens sei F._ von Anfang an klar gewe-
sen. Die Klägerin habe damals keinerlei Uhren vertrieben und ebenso wenig über
einschlägige Markenregistrierungen verfügt (act. 29 Rz. 20 ff.). Die Klägerin wolle
sich nicht damit abfinden, dass die Beklagte – gemäss eigenem Bekunden ein
traditionsreiches, international tätiges mexikanisches Unternehmen mit einer lan-
gen und erfolgreichen Geschichte in der Uhrenbranche – die Marke C._ für
Uhren und Brillen als Marke in der Schweiz registriert habe. Die Klägerin könne
ihrerseits dagegen keine Markenrechte geltend machen, weil ihre Eintragungen
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jeweils jünger seien als diejenigen der Beklagten. Die C._ Marke der Kläge-
rin sei auch nicht bekannt, und zwar weder in sachlicher Hinsicht für Uhren und
Brillen (zwei für ihr Geschäft völlig untergeordnete Produkte) noch geografisch in
der Schweiz. Ein Ausweg über die missbräuchliche Markenhinterlegung und das
Lauterkeitsrecht sei auch nicht vielversprechend, denn die Beklagte habe klar ei-
ne (durch tatsächlichen Gebrauch manifestierte) Gebrauchsabsicht. Eine Rufaus-
beutung scheitere am Fehlen jeglicher Bekanntheit der Klägerin in der Schweiz
und damit eines Rufes, welcher ausgebeutet werden könne. ln ihrer Not greife die
Klägerin zur Dreckschleuder und versuche, die Beklagte und ihren Inhaber mit
falschen und irreführenden Anschuldigungen zu diskreditieren und so das Verfah-
ren von den für sie unvorteilhaften Kernfragen auf irrelevante Nebenschauplätze
zu lenken (act. 29 Rz. 12).
Wie zu zeigen sein wird, ist ein Beweisverfahren nicht notwendig. Nach durchge-
führtem Hauptverfahren ist der Prozess spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen
hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Auf die Parteivorbringen ist im Folgenden, nur soweit
für die Entscheidfindung notwendig, einzugehen.

## Considerations

Erwägungen
1. Formelles
1.1. Zuständigkeit
1.1.1. Örtliche Zuständigkeit
1.1.1.1. Allgemeines
Im internationalen Verhältnis richtet sich die Zuständigkeit schweizerischer Ge-
richte grundsätzlich nach dem IPRG (Art. 1 Abs. 1 lit. a IPRG), wobei völkerrecht-
liche Verträge – insbesondere das LugÜ – vorbehalten bleiben (Art. 1 Abs. 2
IPRG). Die Anwendbarkeit des IPRG und des LugÜ setzen das Vorliegen eines
internationalen Sachverhalts voraus. Hat eine der Parteien ihren Sitz oder Wohn-
sitz im Ausland, was vorliegend hinsichtlich beider Parteien der Fall ist, so liegt
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immer – auch im Immaterialgüterrecht – ein internationales Verhältnis vor
(BGE 135 III 185 E. 3.1; BGE 131 III 76 E. 2.3; BLUMER, in: Dasser/Oberhammer
[Hrsg.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl.,
2011, Art. 22 Ziff. 4 N. 127).
Die Klägerin macht sowohl eine Bestandes- bzw. Nichtigkeitsklage (Rechtsbegeh-
ren gemäss Ziff. 1), als auch eine Unterlassungsklage (Rechtsbegehren gemäss
Ziff. 2) gegen die Beklagte geltend. Die Beklagte erhebt widerklageweise eben-
falls eine Nichtigkeitsklage (Widerklagebegehren gemäss Ziffer 1 und 2), sowie
auch eine Unterlassungsklage (Widerklagebegehren gemäss Ziffer 3).
1.1.1.2. Bestandesklage
Geht es um Bestandesklagen betreffend von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasste Immate-
rialgüterrechte der Schweiz, sind die schweizerischen Gerichte international zwin-
gend und ausschliesslich zuständig. Die Anwendung von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ ist
nicht vom Wohnsitz der beklagten Partei in einem LugÜ-Staat abhängig (JEG-
HER/VASELLA, in: Honsell/Vogt/Schnyder/Berti [Hrsg.], Basler Kommentar IPRG,
3. Aufl., 2013, Art. 109 N. 8 r f.). Gemäss Art. 22 Ziff. 4 LugÜ sind für Klagen, wel-
che die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben, die
Gerichte des durch dieses Übereinkommen gebundenen Staates, in dessen Ho-
heitsgebiet die Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen
wurde, zuständig. Da das vorliegende Verfahren die Nichtigerklärung von im
Schweizer Register eingetragenen Marken zum Gegenstand hat, sind somit ge-
mäss Art. 22 Ziff. 4 LugÜ die schweizerischen Gerichte international zwingend
und ausschliesslich zuständig.
Die örtliche Zuständigkeit innerhalb der Schweiz richtet sich dagegen nicht nach
dem LugÜ, sondern nach dem anwendbaren nationalen Recht, also dem IPRG
(JEGHER/VASELLA, a.a.O., Art. 109 N. 8 s). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind für
Klagen betreffend die Gültigkeit oder die Eintragung von Immaterialgüterrechten
die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten örtlich zuständig. Hat
der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, so sind die schweizerischen Ge-
richte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zuständig. Die
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Beklagte hat keinen Sitz in der Schweiz. Im Markenregister war jedoch die
G._ AG mit Sitz in Zürich als schweizerische Vertreterin eingetragen
(act. 4/2-4). Gemäss Art. 109 Abs. 1 IPRG sind somit die Gerichte in Zürich örtlich
zuständig.
1.1.1.3. Unterlassungsklage
Klagen auf Unterlassung werden nicht von Art. 22 Ziff. 4 LugÜ erfasst (BLUMER,
a.a.O., Art. 22 Ziff. 4 N. 106). Art. 5 Ziff. 3 LugÜ findet in casu ebenfalls keine An-
wendung, da die Beklagte keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines LugÜ-
Vertragsstaates hat (vgl. HOFMANN/KUNZ, in: Oetiker/Weibel [Hrsg.], Basler Kom-
mentar LugÜ, 2. Aufl., 2015, Art. 5 N. 22). Auf die vorliegende Unterlassungsklage
kommt daher das IPRG zur Anwendung. Gemäss IPRG sind für Klagen betref-
fend die Verletzung von schweizerischen Immaterialgüterrechten die schweizeri-
schen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten oder, wenn ein solcher fehlt, diejeni-
gen an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Überdies sind die schwei-
zerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort zuständig (Art. 109 Abs. 2
IPRG).
Dessen ungeachtet begründet in vermögensrechtlichen Streitigkeiten die vorbe-
haltlose Einlassung die Zuständigkeit des angerufenen schweizerischen Gerich-
tes, sofern dieses nach Artikel 5 Absatz 3 IPRG seine Zuständigkeit nicht ableh-
nen kann (Art. 6 IPRG). Die Klage auf Unterlassung von unlauterem Wettbewerb
bzw. von Markenrechtsverletzungen stellt eine vermögensrechtliche Streitigkeit
dar (vgl. BGE 142 III 145 E. 6.1; BGE 82 II 77 S. 78 f.; BGE 133 III 490 E. 3.2).
Eine rügelose Einlassung liegt in einer Klageantwort zur Hauptsache vor, die sich
nicht zur Zuständigkeit äussert (BUHR/GABRIEL/SCHRAMM, in: Fur-
rer/Girsberger/Müller-Chen [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht:
Internationales Privatrecht, Bd. 10, 3. Aufl., 2016, Art. 6 N. 7). Die Beklagte hat
sich in ihren Rechtsschriften nicht zur Zuständigkeit geäussert (vgl. act. 29;
act. 64). Somit hat sich die Beklagte vorbehaltlos auf die Unterlassungsklage vor
dem hiesigen Gericht eingelassen. Gründe, wonach dieses seine Zuständigkeit
nach Art. 5 Abs. 3 lit. a und b IPRG ablehnen könnte, sind nicht ersichtlich, insbe-
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sondere da auf den Streitgegenstand schweizerisches Recht anwendbar ist (sie-
he unten).
1.1.1.4. Widerklage
Das Gericht, bei dem die Hauptklage anhängig ist, beurteilt auch die Widerklage,
sofern zwischen Haupt- und Widerklage ein sachlicher Zusammenhang besteht
(Art. 8 IPRG). Dieser sachliche Zusammenhang ist vorliegend klarerweise gege-
ben, weshalb die Widerklage durch das hiesige Gericht zu beurteilen ist.
1.1.1.5. Zwischenfazit
Zusammenfassend ist die örtliche Zuständigkeit gegeben, was von den Parteien
denn auch nicht bestritten wird (vgl. act. 1 Rz. 3 f.; act. 29 Rz. 7 und Rz. 59;
act. 58 Rz. 224 f.).
1.1.2. Sachliche Zuständigkeit
Das Handelsgericht ist als einzige kantonale Instanz zuständig für Streitigkeiten
im Zusammenhang mit geistigem Eigentum (Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 6 Abs. 4
lit. a ZPO i.V.m. § 44 GOG). Weiter beurteilt das Handelsgericht Streitigkeiten
nach dem UWG, sofern der Streitwert mehr als CHF 30'000.– beträgt (Art. 5
Abs. 1 lit. d ZPO i.V.m. § 44 GOG).
Vorliegend handelt es sich um Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Ei-
gentum und unlauterem Wettbewerb (oben Ziffer A.b). Der Streitwert beträgt mehr
als CHF 30'000.– (siehe unten).
Die sachliche Zuständigkeit ist gestützt auf Art. 5 Abs. 1 lit. a und d sowie Art. 6
Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 GOG somit gegeben.
1.2. Anwendbares Recht
Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz
der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Ansprüche aus un-
- 14 -
lauterem Wettbewerb unterstehen zudem dem Recht des Staates, auf dessen
Markt die unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Ne-
ben der Verletzung eines Immaterialgüterrechts kann der Verletzte zugleich eine
Verletzung des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb geltend machen.
Art. 110 IPRG schliesst die Anwendung von Art. 136 IPRG nicht aus (JEG-
HER/VASELLA, a.a.O., Art. 110 N. 6).
Vorliegend geht es um den Bestand von Schweizer Marken beziehungsweise um
die Nichtigerklärung derselben. Zudem stellen beide Parteien ein Unterlassungs-
begehren (vgl. act. 1 S. 2; act. 29 S. 2 f.).
In Anwendung von Art. 110 Abs. 1 i.V.m. Art. 136 Abs. 1 IPRG ist somit schweize-
risches Recht anwendbar.
1.3. Klagehäufungen / Widerklage
Die Klägerin macht sowohl eine Bestandesklage (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 1)
als auch eine Unterlassungsklage (Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2) gegen die
Beklagte geltend. Auch die Beklagte erhebt widerklageweise sowohl eine Nichtig-
keitsklage (Widerklagebegehren gemäss Ziffern 1 und 2) als auch eine Unterlas-
sungsklage (Widerklagebegehren gemäss Ziff. 3).
Die klagende Partei kann mehrere Ansprüche gegen dieselbe Partei in einer Kla-
ge vereinen, sofern das gleiche Gericht dafür sachlich zuständig und die gleiche
Verfahrensart anwendbar ist (Art. 90 lit. a und b ZPO). Die Verfahrensart steht im
vorliegenden Prozess den Klagehäufungen nicht entgegen, da sowohl auf die je-
weiligen Bestandes- als auch auf die beiden Unterlassungsklagen das ordentliche
Verfahren zur Anwendung gelangt. Auch die sachliche Zuständigkeit des Han-
delsgerichts ist jeweils für beide Ansprüche gegeben (siehe oben). Die vorliegen-
den Klagehäufungen sind somit zulässig.
Die beklagte Partei kann in der Klageantwort zudem Widerklage erheben, wenn
der geltend gemachte Anspruch nach der gleichen Verfahrensart wie die Haupt-
klage zu beurteilen ist (Art. 224 ZPO). Die Verfahrensart steht der Zulässigkeit der
Widerklage vorliegend nicht entgegen, da diese – wie die Hauptklage – nach dem
- 15 -
ordentlichen Verfahren zu beurteilen ist. Zudem wurde die Widerklage in der Kla-
geantwort und damit rechtzeitig erhoben (vgl. act. 29 S. 2 f.). Die Widerklage ist
somit zulässig.
1.4. Einreichung von weiteren Beweismitteln / Noven
Mit Eingabe vom 12. Februar 2015 reichte die Klägerin ein "Witness Statement"
von H._ sowie einen Wikipedia-Auszug zu "Club Premier" als weitere Be-
weismittel ein (act. 7; act. 8/47a; act. 8/47b; act. 9), welche der Beklagten am
23. Februar 2015 zugestellt wurden (act. 10). Die Beklagte liess sich daraufhin
nicht vernehmen. Es erübrigt sich deshalb, weiter darauf einzugehen.
Am 9. Oktober 2017 – und somit nach Aktenschluss vom 9. März 2017
(vgl. act. 71) – reichte die Klägerin zwei Entscheide des Corte Suprema von Chile,
datierend vom 27. September 2017, ein (act. 84; act. 85/1-2). Wie angekündigt
(vgl. act. 84 S. 2) reichte die Klägerin am 17. Oktober 2017 die diesbezüglichen
Deckblätter sowie entsprechende englische Übersetzungen nach (act. 87;
act. 88/1-2; act. 89/1-2). Gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO werden neue Tatsa-
chen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorge-
bracht werden und erst nach Abschluss des Schriftenwechsels entstanden sind.
Nach Entstehung oder Entdeckung der neuen Tatsachen und Beweismittel müs-
sen die Noven unverzüglich bzw. sofort vorgebracht werden. Unbegründetes Zu-
warten führt zur Verwirkung des Novenrechts. Eine Frist wird vom Gesetz nicht
genannt. Vielmehr hat das Gericht in Würdigung der konkreten Umstände nach
Ermessen zu entscheiden, ob das Novenvorbringen rechtzeitig erfolgt ist (PAHUD,
in: Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, 2. Aufl., 2016, Art. 229 N. 16). Die beiden Entscheide des Corte Sup-
rema von Chile datieren jeweils vom 27. September 2017 und sind somit erst
nach dem Aktenschluss vom 9. März 2017 entstanden. Die Einreichung der bei-
den chilenischen Entscheide beim hiesigen Gericht erfolgte rund 12 Tage nach
deren Ausfällung. Aufgrund der von der Klägerin dargelegten langen und um-
ständlichen internationalen Korrespondenz- und Instruktionswege erscheint es
angebracht, diese als unverzüglich bzw. sofort vorgebracht zu betrachten. Die
- 16 -
Beklagte liess sich nicht vernehmen, weshalb sich weitere Ausführungen erübri-
gen.
1.5. Stellungnahme zur Duplik
Mit Eingabe vom 2. März 2017 reichte die Klägerin zusammen mit der Widerkla-
geduplik eine Replik nach Art. 29 BV ein (act. 69). Die Beklagte beantragte, diese
sei mit Ausnahme der Ausführungen in Ziff. 234 nicht zu berücksichtigen. Die als
"Replik (gemäss Art. 29 BV) und Widerklageduplik" betitelte, über 100-seitige
Eingabe der Gegenseite nehme lediglich auf einer halben A4-Seite Bezug zur Wi-
derklage. Die restlichen Ausführungen sowie sämtliche Beilagen würden sich da-
gegen ausschliesslich auf die Hauptklage beziehen. Die entsprechenden Ausfüh-
rungen seien im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigen, weil sie weder
Teil der Widerklageduplik bilden, noch rechtzeitig im Sinne der Rechtsprechung
zu Art. 29 BV dem Gericht übermittelt worden seien und zudem Noven enthalten
würden, bezüglich welcher die Klägerin nicht dartue, dass und weshalb sie diese
rechtzeitig eingereicht habe (act. 74 S. 1 f.).
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung gewährt den Parteien gestützt auf Art. 6
Abs. 1 EMRK und Art. 29 BV ein unbedingtes Replikrecht, welches das Recht um-
fasst, zu jeder Eingabe der Gegenpartei unaufgefordert Stellung zu nehmen, un-
abhängig davon, ob diese neue Tatsachen oder Behauptungen enthält
(vgl. BGE 138 I 484 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 5A_553/2015 vom
16. Dezember 2015 E. 4.1.1). Gemäss bundesrechtlicher Rechtsprechung wird
erwartet, dass eine Partei, die eine Eingabe ohne Fristansetzung zur Kenntnis-
nahme zugestellt erhält und sich dazu äussern will, dies umgehend und spontan
tut oder wenigstens um Ansetzung einer Frist nachsucht; andernfalls wird ange-
nommen, sie habe auf eine weitere Eingabe verzichtet (BGE 138 I 484 E 2.2).
Sieht sich der Anwalt ausserstande, umgehend eine ausformulierte Stellungnah-
me für seinen Mandanten auszuarbeiten, so muss er dem Gericht ankündigen,
dass er eine Stellungnahme einzureichen beabsichtige, oder die Justizbehörde
wenigstens um Ansetzung einer Frist ersuchen (Urteil des Bundesgerichts
5D_81/2015 vom 4. April 2016 E. 2.3.2). Soll die Partei ihr Replikrecht in der zu-
letzt beschriebenen Konstellation effektiv wahrnehmen können, muss ihr das Ge-
- 17 -
richt ausreichend Zeit für eine Stellungnahme lassen. Allerdings muss das Gericht
mit der Entscheidfällung auch nur so lange zuwarten, bis es annehmen darf, dass
der Adressat auf eine weitere Eingabe verzichtet habe (vgl. Urteile des Bundesge-
richts 4A_215/2014 vom 18. September 2014 E. 2.1; 4D_27/2014 vom 26. August
2014 E. 4.2.1; 5A_155/2013 vom 17. April 2013 E. 1.4). In einer allgemeineren
Formulierung hielt das Bundesgericht fest, dass jedenfalls vor Ablauf von zehn
Tagen nicht von einem Verzicht auf das Replikrecht ausgegangen werden darf
(vgl. Urteil des Bundesgericht 9C_159/2014 vom 7. April 2014 E. 3). Soweit das
Bundesgericht losgelöst vom konkreten Fall auf die Zahl von zehn Tagen zu spre-
chen kommt, handelt es sich jedoch nicht um eine Aufforderung an die Partei, ei-
ne allfällige Replik bis spätestens am letzten dieser zehn Tage beim Gericht ein-
zureichen. Vielmehr ist es die Behörde, die vor Ablauf einer Frist von zehn Tagen
seit Zustellung der Eingabe nicht von einem Verzicht auf das Replikrecht ausge-
hen darf (Urteile des Bundesgerichts 6B_629/2010 vom 25. November 2010
E. 3.3.2; 5D_81/2015 vom 4. April 2016 E. 2.3.4).
Die Duplik und Widerklagereplik der Beklagten datiert vom 15. Dezember 2016
(act. 64; act. 65/1-43) und wurde von der Klägerin am 29. Dezember 2016 entge-
gengenommen (act. 67/1). Die Klägerin teilte dem hiesigen Gericht am 5. Januar
2017 und somit innerhalb von weniger als 10 Tagen sinngemäss mit, sie werde
ihr Replikrecht nach Art. 29 BV zu einem späteren Zeitpunkt – zusammen mit der
Einreichung der Widerklageduplik – ausüben (act. 68 S. 2). Zudem teilte die Klä-
gerin dem hiesigen Gericht mit, dass die Einreichung einer Replik innerhalb von
10 Tagen in vorliegendem Fall gar nicht möglich sei, da in dieser Zeitspanne auf-
grund der notwendigen Übersetzung der sehr umfassenden Duplikschrift in die
englische Sprache keine Instruktionen seitens der US-amerikanischen Anwälte
bzw. der Klientin an sich verfügbar gemacht werden könnten. Zudem wurde das
hiesige Gericht sinngemäss ersucht, die Eingabe vom 5. Januar 2017 subeventu-
aliter als Antrag auf Ansetzung einer Frist bis zum 3. März 2017 zur Wahrung des
Replikrechts gemäss Art. 29 BV zu behandeln, für den Fall, dass dieses davon
ausgehen sollte, dass das von der Klägerin gewählte Vorgehen nicht zulässig sei
(vgl. act. 68 S. 2). Das von der Klägerin gewählte Vorgehen entspricht somit
- 18 -
grundsätzlich der beschriebenen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 29
BV.
Dessen ungeachtet besteht nach Abschluss des zweiten Schriftenwechsels je-
doch Aktenschluss, da neue Tatsachen und Beweismittel nur noch beschränkt un-
ter der Voraussetzung von Art. 229 Abs. 1 ZPO vorgebracht werden können. Ein
dritter Schriftenwechsel (Triplik und Quadruplik) ist mithin ausgeschlossen (vgl.
dazu WILLISEGGER, in: Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], Basler Kommentar ZPO,
3. Aufl., 2017, Art. 225 N. 12 f.; LEUENBERGER, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Komm., 3. Aufl., 2016, Art. 225
N. 21 sowie Art. 229 N. 4; PAHUD, a.a.O., Art. 225 N. 5 und Art. 229 N. 7; KILLIAS,
in: Hausheer/Walter [Hrsg.], Berner Kommentar ZPO, 2012, Art. 225 N. 10). Die
Äusserung der Klägerin zu mit der Duplikschrift neu vorgetragenen Behauptungen
der Beklagten oder von dieser neu eingereichten Beweismittel ist für die klagende
Partei im Lichte von Art. 29 Abs. 2 BV und Art. 53 Abs. 1 ZPO (rechtliches Gehör)
dagegen zulässig, wobei eine allfällige Stellungnahme zur Duplik umgehend – mit
Ausnahme des oben beschriebenen Vorgehens – einzureichen ist (vgl. dazu LEU-
ENBERGER, a.a.O., Art. 225 N. 23; PAHUD, a.a.O., Art. 225 N. 3; KILLIAS, a.a.O.,
Art. 225 N. 10; BGE 133 I 98 E. 2.1; BGE 138 I 154 E. 2.3.1; BGE 1B_407/2012
E. 2.1). In diesem Sinne sind jedoch auch Noven, von denen eine Partei nach
dem zweiten Schriftenwechsel Kenntnis erhält, unverzüglich (und nicht etwa erst
an der Hauptverhandlung) mit einer entsprechenden Noveneingabe in den Pro-
zess einzuführen (LEUENBERGER, a.a.O., Art. 225 N. 22 und Art. 229 N. 9;
vgl. auch Botschaft ZPO, S. 7341). Diesbezüglich gilt, dass eine Partei, welche
nach durchgeführtem zweiten Schriftenwechsel neue Tatsachen oder Beweismit-
tel vorbringt, für jede einzelne neue Tatsache und jedes einzelne neue Beweismit-
tel zu begründen hat, weshalb diese Noven nach Art. 229 Abs. 1 ZPO zulässig
sein sollen (vgl. dazu WILLISEGGER, a.a.O., Art. 229 N. 33; LEUENBERGER, a.a.O.,
Art. 229 N. 9 ff.; PAHUD, a.a.O., Art. 229 N. 6 ff.; KILLIAS, a.a.O., Art. 229 N. 17).
Basierend auf diesen Ausführungen wäre nachfolgend in einem ersten Schritt zu
prüfen, welche Ausführungen der von der Klägerin eingereichten und mit "Replik
(gemäss Art. 29 BV) und Widerklageduplik" betitelten Eingabe (act. 69) der Wi-
- 19 -
derklageduplik und welche der Replik nach Art. 29 BV zuzuordnen sind. Weiter
wäre zu prüfen, ob es sich bei den der Replik nach Art. 29 BV zuzuordnenden In-
halten um Noveneingaben handelt und ob diese von der Klägerin im Einzelnen als
solche bezeichnet und rechtzeitig in den Prozess eingeführt worden sind. Letztlich
wäre auch zu prüfen, ob die mit über 100 Seiten sehr umfangreiche Eingabe der
Klägerin (act. 69) – worauf die Beklagte zu Recht hinweist (act. 74 S. 1 ff.) – lang-
atmige Ausführungen und Wiederholungen betreffend Tat- und Rechtsfragen (im
Sinne einer Triplik) enthält, weshalb diesbezüglich (gerade unter Beachtung des
eingeschränkten Äusserungsrechts nach Aktenschlusses) von Weitschweifigkeit
gemäss Art. 132 Abs. 2 ZPO auszugehen wäre.
Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, erübrigt es sich jedoch, auf diese Fragen
einzugehen. Der Verfahrensausgang ist auch ohne Berücksichtigung der klägeri-
schen Replik nach Art. 29 BV (act. 69) sowie der diesbezüglichen Beilagen hinrei-
chend klar. Demnach erübrigt es sich sodann auch, auf die in Reaktion zur Ein-
gabe der Klägerin eingereichte Replik nach Art. 29 BV der Beklagten vom 31. Mai
2017 (act. 79) sowie auf die erneute Replik nach Art. 29 BV vom 23. Juni 2017
der Klägerin (act. 82) einzugehen.
1.6. Beilage zum ausschliesslichen Gebrauch durch das Gericht
Die Klägerin reichte am 3. Februar 2015 ein Affidavit von E._ ins Recht, wel-
ches zum Teil vertrauliche Informationen enthalte, welche der Gegenseite aus
Gründen der Geheimhaltung geschäftlicher Zahlen nicht offengelegt werden dürf-
ten. Aus diesem Grund wurde das Affidavit von E._ dem Gericht in zwei Ver-
sionen eingereicht: In der einen Version (act. 4/5) wurden die vertraulich zu be-
handelnden Informationen abgedeckt bzw. geschwärzt. Die andere, vertrauliche
Fassung (act. 4/5a), wurde gemäss der Klägerin dagegen ungeschwärzt einge-
reicht, weshalb diese Beilage zum ausschliesslichen Gebrauch durch das Gericht
bestimmt sei (act. 2 S. 1 f.). Die Beklagte liess sich diesbezüglich nicht verneh-
men.
Das Vorgehen der Klägerin ist als sinngemässer Antrag auf eine Schutzmass-
nahme i.S.v. Art. 156 ZPO zu verstehen. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird,
- 20 -
erübrigt es sich jedoch, weiter auf diesen Antrag bzw. auf die Frage der Verwert-
barkeit der zum ausschliesslichen Gebrauch durch das Gericht bestimmten Versi-
on des Affidavits von E._ (act. 4/5 a) einzugehen. Der massgebliche Sach-
verhalt ist durch die bereits erhobenen bzw. eingereichten Beweismittel – so u.a.
auch durch act. 4/5 – hinlänglich abgeklärt (vgl. diesbezüglich Urteile des Bun-
desgerichts 4A_505/2012 vom 6. Dezember 2012 E. 4.2; 5A_555/2011 vom
16. März 2012 E. 2.2.1).
1.7. Übrige Sachurteilsvoraussetzungen
Wie bereits ausgeführt (siehe oben), verlangt die Klägerin die Nichtigerklärung der
drei streitgegenständlichen Marken der Beklagten (act. 1 Rz. 94 ff.; act. 58 Rz. 24
ff.). Weiter stellt die Klägerin ein Unterlassungsbegehren und verlangt sinnge-
mäss, es sei der Beklagten unter Strafdrohung gemäss Art. 292 StGB zu verbie-
ten, unter der Bezeichnung C._ in der Schweiz ihre Waren anzubieten. Die
Beklagte verlangt widerklageweise die Nichtigerklärung der auf den Namen der
Klägerin eingetragenen C._ Marken und stellt ein gegen die Klägerin bzw.
ein gegen die Verwendung deren Marken in der Schweiz gerichtetes Unterlas-
sungsbegehren (act. 29 Rz. 164 ff.).
Nichtigkeitsklagen nach Art. 52 MSchG setzen ein Feststellungsinteresse voraus.
Fehlt ein ausreichendes Feststellungsinteresse, ist auf die Klage nicht einzutre-
ten. Beim Feststellungsinteresse handelt es sich somit um eine Prozessvoraus-
setzung i.S.v. Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO (vgl. FRICK, in: David/Frick [Hrsg.], Basler
Kommentar Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 52 N. 16; STAUB, in:
Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), Stämpflis Hand-
kommentar SHK, 2. Aufl., 2017, Art. 52 N. 8). Unabhängig davon kommt die Aktiv-
legitimation nach Art. 52 MSchG denjenigen Personen zu, welche ein "rechtliches
Interesse" nachweisen können. Mit anderen Worten betrifft das Feststellungsinte-
resse somit nicht nur die Prozessvoraussetzungen, sondern auch die Frage der
materiell-rechtlichen Sachlegitimation (vgl. STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 8). Auch die
Aktiv- und Sachlegitimation ist von Amtes wegen zu prüfen. Fehlt sie, ist die Klage
als unbegründet abzuweisen (BGE 118 Ia 129 E. 1, m.w.H.; BGE 138 III 737 E. 2,
m.w.H.).
- 21 -
Das erforderliche Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit ist daher doppelre-
levant. Es ist einerseits für die Zulässigkeit (Prozessvoraussetzung; Art. 59 Abs. 2
lit. a ZPO) und andererseits für die Begründetheit (Aktiv- bzw. Sachlegitimation;
Art. 52 MSchG) der Klage bedeutsam, wird aber nur in einem Verfahrensstadium
untersucht, nämlich bei der Prüfung der Begründetheit (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3,
m.w.H.).
Unterlassungsklagen nach Art. 55 Abs. 1 MSchG setzen für die Anordnung eines
gerichtlichen Verbots voraus, dass eine Verletzung droht. Diese Verletzungsge-
fahr vermittelt dem Kläger das für die Unterlassungsklage generell notwendige
Rechtsschutzinteresse, dem bei dieser Klageart eine besondere Bedeutung zu-
kommt. Die Verletzungsgefahr ist Bestandteil des Rechtsschutzinteresses i.S.v.
Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO und wird von Amtes wegen geprüft. Fehlt sie, wird auf die
Unterlassungsklage nicht eingetreten (FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 29). Dessen unge-
achtet kommt die Aktivlegitimation zur Unterlassungsklage nach Art. 55 Abs. 1
MSchG demjenigen Markeninhaber zu, der in seinem Recht an der Marke verletzt
oder gefährdet wird. Somit setzt die Unterlassungsklage auch materiell-rechtlich
voraus, dass eine Verletzungsgefahr vorliegt (vgl. Art. 55 Abs. 1 MSchG).
Die erforderliche Verletzungsgefahr bzw. das damit einhergehende Rechtsschutz-
interesse ist daher ebenfalls doppelrelevant. Die Verletzungsgefahr ist einerseits
für die Zulässigkeit (Prozessvoraussetzung; Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) und ande-
rerseits für die materiell-rechtliche Begründetheit (Sachlegitimation; Art. 55 Abs. 1
MSchG) der Klage bedeutsam, wird aber auch nur in einem Verfahrensstadium
untersucht, nämlich bei der Prüfung der Begründetheit (vgl. BGE 137 III 32 E. 2.3,
m.w.H.).
1.8. Zwischenergebnis
Abgesehen von dem erforderlichen Feststellungsinteresse für die beiden klage-
bzw. widerklageweise anhängig gemachten Nichtigkeitsklagen sowie der notwen-
digen Verletzungsgefahr bzw. dem damit einhergehenden Rechtsschutzinteresse
hinsichtlich der jeweiligen klage- bzw. widerklageweise geltend gemachten Unter-
lassungsklagen erweisen sich die übrigen Prozessvoraussetzungen als erfüllt und
- 22 -
geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage und die
Widerklage einzutreten.
2. Nichtigerklärung aufgrund missbräuchlicher Markenhinterlegung
2.1. Unbestrittener Sachverhalt
Am 4. April 2011 hinterlegte die Beklagte die Schweizer Marke Nr. 1 C._ für
"Uhren" in der Klasse 14 (act. 4/2; act. 30/23). Am 30. Juni 2011 liess die Klägerin
in der Schweiz die Marken Nrn. 5 C1._ sowie 6 C2._ u.a. in der Klasse
14 für "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit
plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwa-
ren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" sowie in der
Klasse 25 für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" hinterlegen
(act. 30/51; act. 30/52). Am 18. Januar 2012 meldete die Beklagte die Schweizer
Marke Nr. 2 C._ in der Klasse 9 für "Optische Apparate und Instrumente,
einschliesslich Brillen und Brillenetuis, Brillengläser (optisch), Brillengläseretuis,
Brillenketten, Brillenkordeln, -bänder, Brillenfassungen, -gestelle, Blendschutzbril-
len, Kontaktlinsen, Kontaktlinsenbehälter, optische Linsen, optische Waren" an
(act. 4/3; act 30/25). Am 20. April 2012 folgte die klägerische Hinterlegung der
Schweizer Marke Nr. 4 C._ in der Klasse 9 für "Brillen- und Sonnenbrillen-
etuis , Sonnenbrillen" (act. 30/53). Am 13. September 2012 meldete die Beklagte
letztlich noch die Schweizer Marke Nr. 3 ... C._ (fig.) für "Uhren" in der Klas-
se 14 an (act. 4/4). Unbestritten ist weiter, dass die Klägerin seit dem 6. Februar
2013 über ihre Websites "www.C1._.com" und "www.D._.com" C._
und C._ ... Produkte in die Schweiz verkauft (act. 1 Rz. 36; act. 29 Rz. 84).
2.2. Feststellungsinteresse / Aktivlegitimation
Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen,
dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht be-
steht (Art. 52 MSchG). Die Nichtigkeits- oder Löschungsklage hat zum Ziel, eine
im Register eingetragene Marke zu löschen und ihr damit die Abwehrbefugnis ein
- 23 -
für alle Mal zu entziehen. Nichtigkeitsklagen sind gegen den Markeninhaber an-
zustrengen (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 4 und N. 11 ff.). Als Nichtigkeitsgründe in Be-
tracht kommen auch solche, die ausserhalb des Markenrechts liegen, so z.B. Un-
lauterkeit oder Rechtsmissbrauch nach Art. 2 Abs. 2 ZGB (vgl. STAUB, a.a.O.,
Art. 52 N. 44 ff.). Die Anforderungen an das Feststellungsinteresse sind für eine
Nichtigkeitsklage geringer als für andere positive oder negative Feststellungskla-
gen. Ein schutzwürdiges Interesse an der Nichtigerklärung einer Marke hat je-
dermann, der durch deren Bestand behindert wird oder befürchten muss, in ab-
sehbarer Zeit durch ihren Inhaber behindert zu werden. Zum Kreis der Klagebe-
rechtigten gehören daher insbesondere die Konkurrenten, welche die eingetrage-
ne Marke ebenfalls verwenden wollen (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 21). Weiter ist u.a.
jede Person aktivlegitimiert, welche die Marke bereits selber gebraucht. Ein mar-
ginaler Gebrauch ist ausreichend (STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 53 f.).
Die Klägerin macht vorliegend eine missbräuchliche Markenhinterlegung geltend.
Gemäss den obigen Ausführungen stellt dies einen hinreichenden Nichtigkeits-
grund dar. Die Klägerin bezweckt, ihre eigenen C._ Marken in der Schweiz
zu verwenden bzw. gebraucht diese bereits seit dem 6. Februar 2013 über ihre
Websites "www.C1._.com" und "www.D._.com" (vgl. act. 1 Rz. 36;
act. 64 Rz. 299). Die Klägerin hat somit ein schützenswertes Feststellungsinte-
resse und ist zur vorliegenden Nichtigkeitsklage aktivlegitimiert, was von den Par-
teien denn auch nicht bestritten wird.
2.3. Parteivorbringen
Die Klägerin bringt vor, es sei geradezu offensichtlich, dass sich die Beklagte als
Mitfahrerin auf dem Trittbrett weltweit bekannter Marken von anderen Marktteil-
nehmern einen Vorteil verschaffen wolle (act. 1 Rz. 94). Mit ihren drei Sperrmar-
ken versuche die Beklagte zudem, den Markteintritt bzw. die ungehinderte Entfal-
tung der Klägerin unter ihrer seit Jahrzehnten gebrauchten Hausmarke C._
in der Schweiz zu behindern (act. 1 Rz. 96). Sperrmarken, d.h. in Behinderungs-
absicht missbräuchlich registrierte Marken, seien nichtig. Die drei klagegegen-
ständlichen Schweizer Marken der Beklagten würden alle die Wortfolge C._
beinhalten. Genau diese Wortfolge habe die Klägerin seit 1954 intensiv bewor-
- 24 -
ben, benutzt und mit zahlreichen Markenregistrierungen gesichert, sodass sich ih-
re Hausmarke nicht nur in den USA, sondern auch international, einen hohen Be-
kanntheitsgrad habe erarbeiten können (act. 1 Rz. 97 f.). Eine missbräuchliche
Markenregistrierung liege zudem auch vor, wenn eine Marke, die ein Dritter im
Ausland halte und absehbar in der Schweiz gebrauchen bzw. anmelden wolle,
durch eine andere Person angemeldet werde. Namentlich gelte dies, wenn der
Marke dieses noch nicht in der Schweiz tätigen Dritten im Ausland eine grosse
Verkehrsgeltung zukomme und der Dritte sie noch nicht in der Schweiz angemel-
det habe. Piratenmässige Markenanmeldungen seien zudem unabhängig davon,
ob das ältere Kennzeichen notorisch bekannt sei oder nicht, verboten (act. 1
Rz. 100). Defensivmarken bzw. Sperr- oder Piratenmarken seien als nichtig zu
betrachten. Dabei sei von der Vermutung einer missbräuchlichen Markeneintra-
gung auszugehen, wenn der Hinterleger Kenntnis gehabt habe vom Gebrauch der
Marke durch den Erstgebraucher, oder diesen nicht habe ignorieren können
(act. 1 Rz. 104). Wenn jemand ein Zeichen lediglich anmelde, um Dritte daran zu
hindern, ein identisches oder ähnliches Zeichen zu verwenden, verstosse dies
zudem eindeutig gegen den Grundsatz von Treu und Glauben und beeinflusse
das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder Anbietern und Abnehmern. Ein sol-
ches Verhalten erfülle somit den Tatbestand von Art. 2 UWG (act. 1 Rz. 103). Die
Beklagte habe in keiner Weise Anstrengungen unternommen, um Uhren sowie
Waren der Klasse 9 (u.a Sonnenbrillen) unter dem Zeichen C._ in der
Schweiz anzubieten (act. 1 Rz. 104). Die Beklagte habe das Zeichen C._ nur
gewählt, um damit eine Verwechslungsgefahr mit den Waren der Klägerin und
des C._ Konzerns allgemein zu schaffen bzw. um von der Bekanntheit und
dem Ruf der Marke zu profitieren. Offensichtlich sei dies ein unlauteres Verhalten,
welches als Markenpiraterie zu verurteilen sei (act. 1 Rz. 120). Die Bösgläubigkeit
des Usurpators werde in den meisten Fällen vorliegen und bilde ein starkes Indiz
für den (Rechts-)missbrauch. Die bösgläubigen Absichten der Beklagten im Zeit-
punkt ihrer drei streitgegenständlichen Markenanmeldungen seien aufgrund der
im fraglichen Zeitpunkt vorherrschenden Umstände ausreichend ersichtlich. Der
Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass unlauterer Wettbewerb weder
bösen Glauben noch ein Verschulden, sondern bloss ein objektiv gegen Treu und
- 25 -
Glauben verstossendes Verhalten voraussetze (act. 1 Rz. 111). Im Zeitpunkt der
ersten C._ Markenhinterlegung durch die Beklagte in der Schweiz habe es
weltweit keine einzige andere C._ Marke der Beklagten für Uhren gegeben.
Die einzigen zwei vor 2011 von der Beklagten in der Klasse 14 hinterlegten
C._ Markenanmeldungen in Mexiko seien zu diesem Zeitpunkt sistiert gewe-
sen. Im Gegensatz dazu habe es im April 2011 C._ Markenregistrierungen
der Klägerin gegeben (act. 58 Rz. 198). Es hätten durchaus ausreichende An-
haltspunkte dafür bestanden, dass die Klägerin auch in der Schweiz einen Ge-
brauch habe aufnehmen wollen, so u.a. auch für Uhren und Sonnenbrillen. Die
Ausdehnung der C._ Markenregistrierungen der Klägerin in verschiedene
Ländern der Erde in den Klassen 9, 14 und 25 über zwei Jahrzehnte sei zudem
aus den dem hiesigen Gericht eingereichten Expansionskarten visuell leicht
nachvollziehbar. Weiter würden diese Karten klar die Absichten der Klägerin auf-
zeigen, in immer mehr Ländern den Gebrauch der Marke aufzunehmen. Ende
2010 habe die Klägerin ihre Hausmarke bereits in 10 Ländern hinterlegt gehabt,
die Beklagte dagegen erst in einem einzigen Land, nämlich in Mexiko (act. 58
Rz. 201 ff.).
Die Beklagte entgegnet, eine unlautere, die Markennichtigkeit begründende Bös-
gläubigkeit ergebe sich insbesondere dann, wenn Marken in Behinderungsabsicht
eingetragen würden. So erachte die Praxis die Hinterlegung ausländischer, in der
Schweiz noch nicht registrierter Zeichen für sich allein noch nicht als unlauter,
wohl aber die Absicht, dem ausländischen Konkurrenten durch eine solche Hinter-
legung den Zugang zum schweizerischen Markt zu versperren. Bezüglich des vor-
liegenden Falles sei von Bedeutung, dass die Beklagte ganz klar eine Ge-
brauchsabsicht habe und die Marke sogar schon gebrauche. Für das Bestehen
einer Absicht, der Klägerin den Zugang zum schweizerischen Markt zu versper-
ren, bestünden aber auch sonst keinerlei Anhaltspunkte (act. 29 Rz. 133 f.). Eine
Behinderungsabsicht äussere sich dadurch, dass der Hinterleger ein Konkurrenz-
unternehmen durch Aneignung ganzer Serien ähnlicher oder identischer Marken
systematisch behindern wolle (act. 29 Rz. 138). Das Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnis der Marken der Beklagten sei jedoch eng begrenzt und betreffe ins-
besondere nicht das Kerngeschäft der Klägerin, nämlich den Verkauf von Da-
- 26 -
menkleidern. Die Klägerin könne nur einige wenige Nebenprodukte (Uhren und
Sonnenbrillen) nicht unter der Marke C._ in der Schweiz verkaufen. Der Zu-
gang zum schweizerischen Markt sei ihr daher nicht versperrt. Ein lauterkeits-
rechtlicher Anspruch lasse sich vorliegend auch nicht auf den Tatbestand der
Rufausbeutung abstützen. Damit überhaupt ein Ruf ausgebeutet werden könne,
sei eine Bekanntheit erforderlich. C._ sei nun aber in der Schweiz alles ande-
re als bekannt, und dies schon gar nicht für Uhren und Sonnenbrillen (act. 29
Rz. 134 f.). Die Klägerin äussere sich mit keinem Wort zu der auch im lauterkeits-
rechtlichen Kennzeichenschutz entscheidenden Prioritätsfrage. Diesbezüglich gel-
te die Gebrauchspriorität. Eine solche habe die Klägerin aber nicht einmal an-
satzweise zu ihren Gunsten behauptet (act. 64 Rz. 73). Selbst wenn unter dem
Gesichtspunkt der Irreführungsgefahr – wie von der Klägerin behauptet – keine
Bekanntheit von mindestens 50% verlangt würde, habe die Klägerin keine ausrei-
chende Bekanntheit behauptet oder gar nachgewiesen. Weder 10%, noch 30%,
noch 45% der Bevölkerung würden die "Allgemeinheit" ausmachen. Vor allem
aber habe die Klägerin nicht einmal eine so geringe Bekanntheit ihres Zeichens
nachweisen können. Sie habe diese nicht einmal behauptet (act. 64 Rz. 74). Die
Beklagte habe nie bestritten, dass sie um die Existenz der Klägerin im amerikani-
schen Kleidermarkt gewusst habe. Der Umstand, wonach die Klägerin in Mexiko,
dem Nachbarland der USA, markenrechtliche Streitigkeiten aufgegriffen habe, sei
jedoch kein Indiz dafür gewesen, dass sie dies auch in der von ihr absolut unbe-
rührt belassenen Schweiz tun würde. Schliesslich biete das Schweizer Recht
auch keine Rechtsgrundlage für ein solches Vorgehen. Im Übrigen könne es unter
lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten ohnehin keine Rolle spielen, wie aggressiv
eine Partei in anderen Ländern vorgehe (act. 64 Rz. 187). Es werde bestritten,
dass die Klägerin seit 2001 Sonnenbrillen und Uhren im Sortiment führe. Ohnehin
wäre dieses angebliche Angebot der Klägerin jedoch nicht von Bedeutung, weil
diese Produkte zum relevanten Zeitpunkt nicht in die Schweiz geliefert worden
seien. Wie ein Blick auf die klägerische Website zeige, habe sie auch im Oktober
2016 noch keine Uhren in ihrem Sortiment geführt, heute dagegen schon (act. 64
Rz. 163). Die angeblichen Vorbereitungshandlungen seien zudem nicht substan-
ziiert dargelegt und schon gar nicht bewiesen worden, obwohl dies für die Kläge-
- 27 -
rin ein Leichtes gewesen wäre, wenn sie denn solche Handlungen vorgenommen
hätte (act. 64 Rz. 164). Aus den geografischen Expansionskarten der Klägerin
gehe lediglich hervor, dass diese im relevanten Zeitpunkt keine Absicht gehabt
habe, den schweizerischen Markt zu beschreiten, insbesondere nicht hinsichtlich
Uhren und Sonnenbrillen. So seien klägerische Marken in den Klassen 9 und 14
nämlich erst in Nordamerika und einigen ostasiatischen Ländern angemeldet ge-
wesen. Überdies würden selbst die Karten zu den irrelevanten Marken in der
Klasse 25 aufzeigen, dass die Schweiz für die Klägerin nicht von geringstem Inte-
resse gewesen sei. Nach der EU habe die Klägerin ihre Marke nämlich in zur
Schweiz in keiner Weise in Bezug stehenden Ländern wie Syrien, Ägypten, Pakis-
tan oder Jordanien registrieren lassen. Die Schweiz sei erst in Reaktion auf die
beklagtischen Markenhinterlegungen im Jahr 2011 gefolgt. Das Vorliegen einer
erkennbaren Expansionsabsicht der Klägerin zum relevanten Zeitpunkt für die
Schweiz habe somit widerlegt werden können (act. 64 Rz. 277). Die Klägerin ha-
be zudem weder eine grosse Verkehrsgeltung noch irgendwelche Vorbereitungs-
massnahmen zur Betretung des schweizerischen Marktes darlegen können. Ein
Missbrauch der Beklagten könne also auch unter diesem Gesichtspunkt ausge-
schlossen werden (act. 64 Rz. 289). Bei der Sperrmarke melde der Hinterleger
eine Marke an, um einen Dritten in der Aufnahme oder Fortführung seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit zu behindern oder abzuhalten. Es könne für das Vorliegen
einer Sperrmarke nicht ausreichen, dass objektiv eine Behinderung eintrete, denn
jede Markeneintragung führe per se aufgrund des damit erworbenen erga omnes
wirkenden Ausschliesslichkeitsrechts zu einer Behinderung von Wettbewerbern.
Bei der Sperrmarke müsse sich daher der Zweck der Anmeldung gerade im Errei-
chen dieser Behinderung erschöpfen. Im Falle der C._ Marken der Beklagten
verhalte sich dies ganz offensichtlich nicht so. Die Beklagte habe eigene C._
Produkte, welche sie in der Schweiz sowie auch in anderen Ländern vertreibe.
Die Markenanmeldungen würden einzig und allein den Zweck verfolgen, den Ver-
trieb unter diesen Marken zu schützen. Die Beklagte habe damit ein eigenes, ge-
nuines und schützenswertes Interesse am Bestehen des Schutzes ihrer Marken
(act. 29 Rz. 130 f.). Von einer Piratenmarke könne zudem vorliegend keine Rede
sein, da die Beklagte ganz klar eine Gebrauchsabsicht habe bzw. die Marke ja
- 28 -
sogar selber schon gebrauche. Ein Interesse, die Marke an die Klägerin zu ver-
kaufen oder zu lizenzieren, bestehe bei dieser Sachlage offenkundig ebenfalls
nicht (act. 29 Rz. 132).
2.4. Rechtliches
Gemäss Art. 5 MSchG entsteht das Markenrecht mit der Eintragung im Register.
Das Eintragungsprinzip wird jedoch nicht konsequent durchgeführt, sondern durch
einzelne Ausnahmen, so z.B. durch den Schutz notorisch bekannter Marken
i.S.v. Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG i.V.m. Art. 6bis PVÜ durchbrochen (RIZVI/DAVID, in:
David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 5
N. 3 ff.). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen
Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder
nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein
Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Nach geltendem Markenschutz-
gesetz kann gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung für registrierte Marken
auch kein Schutz beansprucht werden, wenn diese nicht zum Zweck des Ge-
brauchs hinterlegt worden sind, sondern die Eintragung entsprechender Zeichen
durch Dritte verhindern oder den Schutzumfang tatsächlich gebrauchter Marken
vergrössern sollen. Solche sog. Defensivmarken sind als nichtig zu betrachten
(BGE 127 III 160 E. 1 – Securitas; GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz (MSchG), Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2017,
Art. 5 N. 23; BEBI, Gebrauchsabsicht bei Marken, sic! 10/2012 610, S. 611; RIZ-
VI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 43 ff.). Verlangt wird somit eine Gebrauchsabsicht zum
Zeitpunkt der Hinterlegung, auch wenn der Beweis für die fehlende Gebrauchsab-
sicht unter Umständen schwierig zu erbringen ist. Der Beweis der fehlenden Ab-
sicht fällt gemäss einigen Lehrmeinungen in der Regel praktisch mit dem Nach-
weis eines Missbrauchstatbestandes zusammen (so z.B.: GASSER, a.a.O., Art. 5
N. 25; anderer Meinung dagegen: RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 46). Ausgehend
von der gesetzlichen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat,
der aus ihr Rechte ableitet, trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für
- 29 -
die fehlende Gebrauchsabsicht, die sich auf den Nichtigkeitsgrund der Defen-
sivhinterlegung beruft. Dabei ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der fehlen-
den Gebrauchsabsicht um eine negative und überdies innere Tatsache handelt,
die kaum positiv bewiesen werden kann. Mit der Lehre ist daher anzunehmen,
dass im Rahmen der Mitwirkungsobliegenheit von der Gegenseite verlangt wer-
den darf, dass sie Gründe dokumentiert oder zumindest behauptet, wieso die Hin-
terlegung in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägersei-
te dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bildet. Er-
scheint dem Richter diese Erklärung als unglaubwürdig, so muss der abstrakte
Nachweis der typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Gesamt-
würdigung genügen (Urteile des Bundesgerichts 4A_429/2011 sowie
4A_435/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.1 – Yello / Yallo II; mit Verweisen auf:
BGE 127 III 160 E. 1a S. 164 – Securitas; sowie: MARBACH, Markenrecht, SIWR
Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 1446; vgl. STAUB, a.a.O., Art. 52 N. 78). Solche Unge-
reimtheiten, welche u.U. auf das Fehlen einer Gebrauchsabsicht schliessen las-
sen, sind z.B. die Beanspruchung marketingmässig inkompatibler Waren und
Dienstleistungen, kaskadenhafte Neuanmeldungen kurz vor Ablauf der Ge-
brauchsschonfrist oder das Angebot, die Marke gegen Entgelt abzutreten (STAUB,
a.a.O., Art. 52 N. 78). Beim nicht ausdrücklich geregelten, in der Doktrin und Pra-
xis jedoch anerkannten Tatbestand der missbräuchlichen Markenhinterlegung
verstösst der Rechtserwerb angesichts der konkreten, mindestens zumeist sub-
jektiven Umstände gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Missbräuchliche
Markenhinterlegungen finden sich u.a. in den Fällen der Sperr-, Piraten- und De-
fensivmarken. Der missbräuchlichen Markenhinterlegung wird gelegentlich jener
der Markenusurpation begrifflich gleichgesetzt. Das Bundesgericht bezeichnet
auch die Sperr- und Piratenmarken als Defensivmarken. Die Rechtsmissbräuch-
lichkeit einer Markenhinterlegung stellt einen eigenständigen Tatbestand für den
Verlust des Rechtes an der Marke dar und wird mangels entsprechender gesetzli-
cher Grundlage aus dem generellen Verbot des Rechtsmissbrauchs (Art. 2 ZGB)
abgeleitet, welches insbesondere besagt, dass der offenbare Missbrauch eines
Rechts keinen Rechtsschutz findet (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Missbräuchlichen Mar-
kenhinterlegungen steht neben dem Rechtsmissbrauchsverbot auch das Lauter-
- 30 -
keitsrecht, insbesondere Art. 2 sowie Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG, entgegen (GASSER,
a.a.O., Art. 5 N. 28 ff.; RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 47 ff.; BEBI, a.a.O, S. 611).
Von einer Sperrmarke ist insbesondere die Rede, wenn der Hinterleger eine Mar-
ke anmeldet, um einen Dritten in der Aufnahme oder Fortführung seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit zu behindern oder abzuhalten (sog. Behinderungsabsicht).
Die Sperrmarke ist nichtig (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 34; RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5
N. 50). Die Anmeldung ist jedoch nicht bereits dann unrechtmässig, wenn der
Anmelder weiss, dass ein Mitbewerber dieses Zeichen im Inland für gleiche Wa-
ren benutzen möchte, ohne hierfür formalen Kennzeichenschutz erworben zu ha-
ben. Vielmehr müssen besondere Umstände hinzukommen, die ein rechtsmiss-
bräuchliches Handeln begründen (RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 51). Eine Sperr-
marke liegt etwa vor, wenn der Markenhinterleger weiss, dass ein Dritter, nament-
lich ein Konkurrent, das Zeichen für gleiche Produkte bereits gebraucht oder ei-
nen solchen Gebrauch konkret beabsichtigt, es aber (noch) nicht als Marke hinter-
legt hat (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 35). Missbrauch im Sinne einer Sperrmarke
liegt auch vor, wenn ein mit der Marke eines Dritten identisches oder ähnliches
Zeichen für gleichartige oder gar ungleichartige andere Produkte hinterlegt und
dabei beabsichtigt wird, die Erweiterung der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Inha-
bers der älteren Marke zu behindern, etwa auch mittels Lizenzierung (GASSER,
a.a.O., Art. 5 N. 36). Dasselbe gilt bei einer für die Schweiz eingereichten Anmel-
dung einer Marke, welche ein Dritter im Ausland hält und absehbar in der Schweiz
gebrauchen bzw. anmelden möchte. Dem ist namentlich so, wenn der Marke des
noch nicht in der Schweiz tätigen Dritten im Ausland eine "grosse Verkehrsgel-
tung" – aber nicht zwingend notorische Bekanntheit – zukommt, der Dritte sie
aber noch nicht in der Schweiz angemeldet hat, hingegen aber bereits nennens-
werte Vorbereitungsmassnahmen zum Betreten des Marktes getroffen hat (GAS-
SER, a.a.O., Art. 5 N. 37; a.M. jedoch RIZVI/DAVID: Diese setzen zudem voraus,
dass das ausländische Zeichen auch in der Schweiz notorische Bekanntheit er-
langt haben muss; vgl. RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 46). Dieser Dritte kann gegen
den Hinterleger der Marke in der Schweiz namentlich wegen Missbrauchs vorge-
hen, sofern ihm insbesondere zu zeigen gelingt, dass er den Schweizer Markt mit-
tels Werbung bearbeitet oder doch in sein Absatz- oder Vertriebssystem aufge-
- 31 -
nommen hat, mag er auch das strittige Zeichen noch nicht in der Schweiz ge-
braucht haben (BGE 109 II 483 E. 5 – Computerland; GASSER, a.a.O., Art. 5
N. 37). Vorauszusetzen ist in diesen Fällen, dass der Markenhinterleger das Zei-
chen des Dritten kannte. Unwissenheit schliesst Missbrauch aus (GASSER, a.a.O.,
Art. 5 N. 38).
Eine Piratenmarke liegt vor, wenn eine Marke ohne Gebrauchsabsicht hinterlegt
wird, um einen Dritten, welcher ein Zeichen im Inland ohne Eintragung gebraucht
oder doch in näherer Zukunft zu gebrauchen beabsichtigt, zum Kauf oder zur Li-
zenzierung der soeben hinterlegten bzw. eingetragenen Marke zu veranlassen
(GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 39, RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 57). Gegenstand sol-
cher Marken sind bspw. Zeichen von ausländischen oder gar überseeischen Un-
ternehmen, die danach streben dürften, ihren Absatz im Inland zu konsolidieren
(RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 57; Urteil des Bundesgerichts 4C_82/2007 vom
30. Mai 2008 E. 2.1.5 – GMAIL). Piratenmarken sind im Gegensatz zu Defensiv-
marken nicht speziell gegen Konkurrenten gerichtet, sondern gegen irgendwelche
Dritte, die für den Markteintritt im Inland möglichst viel bezahlen sollen. Die freie
Hinterlegbarkeit von Marken kommt den Markenpiraten entgegen, die den Inha-
bern ausländischer und erfolgreicher Unternehmen zuvorkommen und die so
usurpierten Marken nur gegen ein erhebliches Lösegeld freigeben wollen. Ein In-
diz für das Vorliegen einer Piratenmarke kann z.B. die Anmeldung einer Vielzahl
von Marken für völlig unterschiedliche Waren und Dienstleistungen sein, hinter
denen keine nachvollziehbare, ernsthafte Planung für die markenmässige Benut-
zung dieser Zeichen erkennbar ist. Es ist zu beachten, dass nicht ausschliesslich
auf den Benutzungswillen abgestellt werden darf, vielmehr ist eine Gesamtabwä-
gung aller relevanter Umstände des Einzelfalles erforderlich (RIZVI/DAVID, a.a.O.,
Art. 5 N. 58). Die Bevorratung von Marken und das Fehlen eines konkreten Ver-
marktungskonzeptes deuten für sich gesehen noch nicht zwangsläufig darauf hin,
dass der Markeninhaber ein rechtsmissbräuchliches Geschäftsmodell verfolgt.
Vielmehr muss untersucht werden, ob konkrete Missbrauchsmerkmale vorliegen,
die darauf hindeuten, dass ein ernsthafter Benutzungswille fehlt und die Anmel-
dung der Marken bzw. deren Verwertung bösgläubig erfolgten. Dabei steht die
Frage im Vordergrund, ob der Markeninhaber in der Absicht handelte, andere zu
- 32 -
behindern. Die Behinderungsabsicht muss sich nicht gegen bestimmte Mitbewer-
ber richten, sondern kann auch verschiedene, im Einzelnen noch nicht bekannte
Dritte treffen. Dabei reicht aus, dass die Behinderungsabsicht als ein wesentlicher
Beweggrund des Handelns erscheint. Massgeblich ist daher, ob sich nach der
Lebenserfahrung eine Behinderungsabsicht des Markeninhabers aufdrängt (RIZ-
VI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 59).
Das Usurpieren von Marken, auch wenn sie nicht notorisch bekannt sind, kann
zudem einen Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfüllen (RIZVI/DAVID,
a.a.O., Art. 5 N. 61). Eine Marke ist bei einem während des Eintragungsverfah-
rens erfolgten Verstoss gegen das UWG, insbesondere gegen Art. 2 sowie Art. 3
Abs. 1 lit. d UWG, nichtig (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 52). Unlauter und widerrecht-
lich ist gemäss Art. 2 UWG jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den
Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgeba-
ren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und
Abnehmern beeinflusst. Die Generalklausel von Art. 2 UWG ist die Grundbestim-
mung des Lauterkeitsrechts (FERRARI HOFER, in: Heizmann/Loacker [Hrsg.],
Kommentar UWG, Zürich, 2018, Art. 2 N. 16.). Art. 2 UWG ist trotz ähnlichem
Wortlaut keine Unterart von Art. 2 ZGB, sondern hat vielmehr eine eigenständige
Bedeutung. Ihm liegen nicht zivilrechtliche, sondern lauterkeitsrechtliche Überle-
gungen zu Grunde (FERRARI HOFER, a.a.O., Art. 2 N. 36). Das Lauterkeitsrecht
verleiht einen gleichrangigen und autonomen Schutz, der unabhängig vom imma-
terialgüterrechtlichen Schutz ist und nicht ergänzend wirkt. Die sog. Umwegtheo-
rie wurde vom Bundesgericht aufgegeben (BGE 129 III 353 E. 3.3; Urteil des
Bundesgerichts 4 A_86/2009 vom 26. Mai 2009, E. 4; FERRARI HOFER, a.a.O.,
Art. 2 N. 117 ff.). Die Anwendung von Art. 2 UWG hat keinen Vorrang vor derjeni-
gen der Spezialtatbestände, vielmehr soll eine kumulative Anwendung – wie auch
eine kumulative Anwendung mit anderen Bestimmungen des Privatrechts, na-
mentlich des Immaterialgüterrechts – grundsätzlich immer möglich bleiben (FER-
RARI HOFER, a.a.O., Art. 2 N. 19; HILTY, in: Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basler Kom-
mentar UWG, Basel 2013, Art. 2 N. 5). Die Konkretisierung von Art. 2 UWG liegt
nicht allein im richterlichen Ermessen. Rechtspraxis und Lehre haben aus Grün-
den der Rechtssicherheit Fallkonstellationen – so u.a. die Behinderung des Wett-
- 33 -
bewerbs – entwickelt (FERRARI HOFER, a.a.O., Art. 2 N. 15 sowie N. 57). Ein un-
lauteres, die Markennichtigkeit begründendes Verhalten des Markeninhabers liegt
insbesondere dann vor, wenn dieser die Marken in Behinderungsabsicht eintra-
gen lässt. So gilt die Hinterlegung ausländischer, in der Schweiz noch nicht re-
gistrierter Zeichen für sich allein noch nicht als unlauter, hingegen aber die Ab-
sicht, dem ausländischen Konkurrenten durch eine solche Hinterlegung den Zu-
gang zum schweizerischen Markt zu versperren (WILD, in: Marbach/Ducrey/Wild
[Hrsg.], Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., 2017, N. 1189 ff.; GAS-
SER, a.a.O., Art. 5 N. 52 f.; CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, 2007,
S. 137 f.). Fehlen jedoch besondere Voraussetzungen wie "grosse Verkehrsgel-
tung" oder "nennenswerte Vorbereitungsmassnahmen", kann der Inhaber auslän-
discher Marken aufgrund des Territorialitätsprinzips nicht gegen Parallelanmel-
dungen in der Schweiz vorgehen (GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 53; vgl. DAVID/JACOBS,
Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., 2012, N. 128; vgl. CHERPILLOD,
a.a.O., S. 138 FN. 455; vgl. JUNG, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG), Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2016,
Art. 2 N. 105). Die Entscheidung, ob eine rechtsgenügende Beeinträchtigung
i.S.v. Art. 2 UWG vorliegt, muss aufgrund einer gesamtheitlichen Berücksichti-
gung des fraglichen Wettbewerbsvorganges erfolgen. Auch die Geschäftsmoral
bzw. die Gebote der beruflichen Korrektheit haben bei der Beurteilung des lauter-
keitsrechtlichen Grundsatzes von Treu und Glauben nach dem Willen des Ge-
setzgebers eine selbständige Bedeutung (Botschaft UWG 1983, S. 1042; FERRARI
HOFER, a.a.O., Art. 2 N. 38). Teilweise anderer Meinung ist diesbezüglich HILTY,
gemäss welchem potenziell wettbewerbsgefährdende Verhaltensweisen mithin
nicht isoliert, sondern in ihrem funktionalen Kontext unter Berücksichtigung aller
sachrelevanter Begleitumstände analysiert werden müssten. Aus der Notwendig-
keit einer Gesamtbetrachtung sei nicht zu schliessen, es seien auch subjektive
Momente dafür massgebend, ob ein Verhalten als unlauter zu bewerten sei oder
nicht. Jedenfalls gelte dies im Rahmen einer Anwendung der Generalklausel,
über welche nicht geschäftsmoralische, sondern nur wettbewerbsfunktionale Ele-
mente Berücksichtigung finden könnten (HILTY, a.a.O., Art. 2 N. 49 f.). Zudem
stelle der Einschub von Treu und Glauben für das sich auf die Generalklausel
- 34 -
stützende Gericht keinen Freipass dar, um über den im Zweckartikel (Art. 1 UWG)
vorgeschriebenen funktionalen Ansatz hinaus etwelche unliebsamen Wettbe-
werbshandlungen für unzulässig zu erklären (HILTY, a.a.O., Art. 2 N. 72).
2.5. Würdigung
Es ist unstrittig, dass die Beklagte das Zeichen "C._" in der Schweiz als Mar-
ke sowohl in der Klasse 14 (u.a. Uhren) als auch in der Klasse 9 (u.a. Brillen) vor
der Klägerin zur Eintragung in das Register hinterlegt hat (vgl. act. 4/2; act. 4/3;
act. 30/51-53; siehe auch unten: Kapitel 4.1.2.1), weshalb sie auf Grund von Art. 6
MSchG Hinterlegungspriorität geniesst. Zudem muss die Beklagte die Marken je-
doch in der Absicht hinterlegt haben, um diese im Inland ernsthaft zu gebrauchen.
Nachfolgend gilt es deshalb zu prüfen, ob konkrete Missbrauchsmerkmale vorlie-
gen, die darauf hindeuten, dass der Beklagten ein ernsthafter Benutzungswille ge-
fehlt hat und die Anmeldungen der Marken bösgläubig erfolgt sind. Dabei steht
die Frage im Vordergrund, ob die Markeninhaberin mit der Absicht gehandelt hat,
andere bzw. die Klägerin zu behindern, oder ob sie für sich – bspw. durch einen
Verkauf – einen unmittelbaren finanziellen Vorteil hat erlangen wollen. Ob eine
solche rechtsmissbräuchliche Markenhinterlegung vorliegt, hat das Gericht in ei-
ner Gesamtwürdigung aller Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesgerichts
4C_82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4 – GMAIL). Ausgehend von der gesetzli-
chen Grundregel, dass derjenige eine Tatsache zu beweisen hat, der aus ihr
Rechte ableitet, trägt grundsätzlich diejenige Partei die Beweislast für die fehlen-
de Gebrauchsabsicht, die sich auf den Nichtigkeitsgrund der Defensivhinterlegung
beruft (vgl. BGE 127 III 160 E. 1a S. 164 – Securitas). Wie bereits ausgeführt, ist
die fehlende Gebrauchsabsicht jedoch eine negative und überdies innere Tatsa-
che, welche kaum positiv bewiesen werden kann. Sofern es der Klägerin nachfol-
gend gelingen sollte, Ungereimtheiten darzutun, würde es deshalb der Beklagten
als Markeninhaberin obliegen, im Rahmen ihrer Mitwirkungsobliegenheit Gründe
zu dokumentieren oder zumindest zu behaupten, wieso die Hinterlegungen in ih-
rem Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klägerseite dartut, Teil einer auf
Fairness beruhenden Markenstrategie bilden sollen. Weiter macht die Klägerin ei-
ne Verletzung von Art. 2 UWG geltend. Neben der Tatsache, dass diesbezüglich
- 35 -
ein "gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstossendes Verhalten oder
Geschäftsgebaren" vorliegen muss, setzt der Wortlaut von Art. 2 UWG voraus,
dass dadurch "das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern
und Abnehmern" beeinflusst wird. Unabhängig davon, ob ein Hinterleger in der
Absicht handelte, dem ausländischen Konkurrenten durch eine gegen den Grund-
satz von Treu und Glauben verstossende Hinterlegung den Zugang zum schwei-
zerischen Markt zu versperren, müssen zudem besondere Voraussetzungen wie
eine "grosse Verkehrsgeltung" in der Schweiz oder "nennenswerte Vorberei-
tungsmassnahmen" zur Betretung des schweizerischen Marktes hinzukommen.
Zwar können gemäss dem Willen des Gesetzgebers sowie Teilen der Lehre im
Rahmen der Anwendung der Generalklausel auch geschäftsmoralische Aspekte
Berücksichtigung finden, dennoch darf das wettbewerbsfunktionale Element des
UWG nicht ausser Acht gelassen werden. Mit anderen Worten obliegt es der Klä-
gerin, aufzuzeigen, inwiefern die streitgegenständlichen Markeneintragungen der
Beklagten in Behinderungsabsicht vorgenommen worden seien und inwiefern sich
daraus eine die Markennichtigkeit begründende Bösgläubigkeit ergeben soll.
Zusammenfassend gilt es nachfolgend zu prüfen, ob der Beklagten zum Zeitpunkt
der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen eine ernsthafte Ge-
brauchsabsicht fehlte bzw. ob es dieser hauptsächlich darum ging, die Klägerin zu
behindern oder von dieser einen finanziellen Vorteil zu erlangen, was auf das Vor-
liegen von Sperr- oder Piratenmarken bzw. auf eine rechtsmissbräuchliche Mar-
kenhinterlegung i.S.v. Art. 2 ZGB hindeuten würde. Weiter gilt es – insbesondere
auch hinsichtlich Art. 2 UWG – zu klären, ob der Klägerin, nebst der Frage, ob ei-
ne Behinderungsabsicht vorlag, zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen
Markenhinterlegungen in der Schweiz eine grosse Verkehrsgeltung zukam und ob
die Klägerin ernsthafte Vorbereitungsmassnahmen zur Betretung des schweizeri-
schen Marktes getroffen hatte.
2.5.1. Fehlende Gebrauchsabsicht
Nachfolgend gilt es einerseits zu prüfen, ob es der Klägerin gelingt, Ungereimthei-
ten im Vorgehen der Beklagten aufzuzeigen. Andererseits gilt es zu klären, ob die
Beklagte diesfalls als Markeninhaberin im Rahmen ihrer Mitwirkungsobliegenheit
- 36 -
erfolgreich ist, Gründe zu dokumentieren oder zumindest zu behaupten, wieso die
Hinterlegungen in ihrem konkreten Fall trotz der Ungereimtheiten, welche die Klä-
gerseite dargetan hat, Teil einer auf Fairness beruhenden Markenstrategie bilden.
Die Klägerin macht in ihren Ausführungen hauptsächlich geltend, die Beklagte
behaupte lediglich pauschal geschäftliche Aktivitäten, ohne diese in irgendeiner
Form zu beweisen (act. 58 Rz. 21). Zudem bleibe sie den Nachweis einer Ge-
brauchsabsicht schuldig (act. 58 Rz. 199). Die einzigen von der Beklagten einge-
reichten Dokumente, welche einen angeblichen Gebrauch belegen sollten, wür-
den die Lieferung von mit C._ gekennzeichneten Uhren von lediglich 131
Stück zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von gerade mal CHF 66.35 pro
Modell an die I._ AG auf dem Flughafen Basel-Mulhouse in St. Louis, Frank-
reich, betreffen. Eine allfällig vorgefallene Lieferung in das, oder gar ein allfällig
vorgefallener Verkauf von C._ Uhren auf dem Gebiet des EuroAirports sei
jedoch eine auf französischem Territorium stattgefundene Handlung und vermöge
in keiner Weise einen Gebrauch der Marke C._ in der Schweiz darzustellen
(act. 58 Rz. 175). Die Beklagte behaupte zwar im Versuch, den Gebrauch von
C._ in der Schweiz nachzuweisen, dies jedoch nur für Uhren. Ein Nachweis
für den Gebrauch von Waren der Klasse 9 (u.a. Sonnenbrillen) fehle dagegen
vollends (act. 58 Rz. 176). Die I._ AG liste auf ihrer Website unter der Rubrik
"Our Company – Our Brands" diejenigen Marken auf, die in ihren Verkaufsge-
schäften angeboten würden. Bei der für Uhren relevanten Unterrubrik "Watches,
jewelry and accessories" finde man zwar die Marke J._ der Beklagten. Es
fehle jedoch der kleinste Hinweis darauf, dass die I._ AG auch Produkte der
beklagtischen Marke C._ anbieten würde (act. 58 Rz. 177). Die Klägerin ha-
be die Behauptungen der Beklagten durch eine Privatdetektei in den Flughäfen
von Zürich und Genf überprüfen lassen mit dem Ergebnis, dass in keinem der
Geschäfte, insbesondere auch nicht in den von der I._ AG betriebenen, je-
mals eine C._ Uhr angeboten worden sei. Mehr noch, eine Uhrenmarke
C._ sei in den Verkaufslokalen sogar absolut unbekannt gewesen (act. 58
Rz. 178). Zudem werfe die Tatsache, dass die einzigen von der Beklagten einge-
reichten Belege für angebliche Lieferungen ausgerechnet solche an die I._
AG bzw. den Duty FreeStore auf dem EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg be-
- 37 -
treffen würden, berechtigte Fragen in Bezug auf die Glaubwürdigkeit solcher
"Nachweise" auf. Die I._ AG sei offensichtlich eng mit der Beklagten verbun-
den, da der Präsident der Beklagten grösster Einzelaktionär und Vize-Präsident
der I._ AG sei. Zum anderen bedeute eine blosse Lieferung von gekenn-
zeichneten Waren an einen Detailhändler noch lange nicht, dass die Waren auch
tatsächlich auf dem Markt angeboten worden seien (act. 58 Rz. 89). Weiter habe
die Beklagte nachweislich Hausmarken weiterer Unternehmen wie z.B. K._,
L._, M._, N._, etc. auf ihren Namen eintragen lassen, obwohl sie
für keine dieser Marken jemals eine Gebrauchsabsicht oder Gebrauchspläne ge-
habt habe, geschweige denn je ein Gebrauch vorgelegen habe. Die Beklagte ge-
be mit anderen Worten selber zu, Sperrmarken registriert zu haben. Dass ausge-
rechnet C._ eine löbliche Ausnahme davon sein solle, sei vor diesem Hinter-
grund wenig glaubwürdig (act. 58 Rz. 136).
Zusammenfassend gelingt es der Klägerin mit diesen Ausführungen, gewisse Un-
gereimtheiten hinsichtlich dem Vorliegen einer ernsthaften Gebrauchsabsicht sei-
tens der Beklagten aufzuzeigen. Massgebend ist hier nicht der tatsächliche Ge-
brauch, sondern vielmehr die ernsthafte Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der drei
streitgegenständlichen Markenhinterlegungen. Gemäss bundesgerichtlicher
Rechtsprechung können jedoch eine fehlende Geschäftstätigkeit oder ein fehlen-
der Gebrauch der Marke durchaus ein zu würdigendes Indiz hinsichtlich einer feh-
lenden ernsthaften Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der Markenhinterlegung dar-
stellen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C_82/2007 vom 30. Mai 2008 E. 2.1.5 –
GMAIL). Sollte sich also herausstellen, dass die von der Beklagten behaupteten
geschäftlichen Aktivitäten lediglich vorgetäuscht bzw. derart marginal ausgefallen
sind, dass damit bloss der Anschein eines Markengebrauchs erweckt werden soll-
te, könnte dies gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung als ein Indiz für
die mangelnde Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen
Markenhinterlegungen der Beklagten gewertet werden.
Die Beklagte entgegnet, aufgrund des bereits dargelegten Gebrauchs bzw. der
dargelegten Gebrauchsabsicht könne vorliegend von Sperrmarken keine Rede
sein (act. 64 Rz. 139). Die Beklagte verfüge zudem über klare Gebrauchsabsich-
- 38 -
ten auch in Bezug auf Brillen. Einen Gebrauch ihrer Marke für Brillen habe die
Beklagte zwar in der Schweiz noch nicht aufgenommen. Aufgrund der laufenden
Sperrfrist und der wichtigen Gründe für einen Nichtgebrauch sei dies aber nicht zu
beanstanden und deute keinesfalls auf das Vorliegen einer Sperrmarke hin
(act. 64 Rz. 142). Fakt sei, dass die Beklagte bereits deutlich vor Klageeinleitung
C._ Uhren an die Schweizer Unternehmung I._ AG verkauft habe. Die
Abnehmerin betreibe verschiedene Geschäfte in der Schweiz, insbesondere auch
an Flughäfen, was alleine schon das Vorliegen einer Gebrauchsabsicht belege.
Dass die konkreten Lieferungen an Basel-Mulhouse gegangen seien, ändere da-
ran nichts, zumal sich der I._-Shop am Flughafen Basel auf dem Schweizer
Teil des Flughafens befinde und somit zum Schweizer Zollgebiet gehöre. Ein Ver-
kauf an den Flughafen Basel bestätige sodann sicherlich eine Gebrauchsabsicht
für die Schweiz. Es gebe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte nicht
auch die anderen Schweizer Flughäfen via I._ mit C._ Produkten belie-
fern möchte. Die eingereichten Belege würden beweisen, dass die I._ AG mit
C._ Produkten der Beklagten gehandelt habe. Ob sie dies heute noch tue,
sei für das vorliegende Verfahren unbedeutend. Sicherlich keine Rolle spielen
könne es, ob C._ Produkte auf der Website von I._ abgebildet seien, da
diese gemäss eigenen Angaben rund 50'000 verschiedene Artikel verkaufe. Aus
dem Fehlen von C._ in der Rubrik "Our Company - Our Brands" dürfe somit
keinesfalls geschlossen werden, diese Marke werde von I._ gar nicht ver-
kauft (act. 64 Rz. 143). Die Klägerin verkenne zudem, dass es vorliegend keine
Rolle spielen könne, ob die Beklagte ihre C._ Marke bereits für sämtliche
beanspruchten Waren irgendwo gebraucht habe. Einzig beim Fehlen einer Ge-
brauchsabsicht könne sich die Frage stellen, ob eine Hinterlegung allenfalls
rechtsmissbräuchlich sei. Das Bestehen einer Gebrauchsabsicht setze aber kei-
neswegs bereits erfolgte Gebrauchshandlungen voraus, und schon gar nicht für
sämtliche Waren. Vorliegend verhalte es sich so, dass der Gebrauch für Uhren
erstellt sei und nicht ernsthaft bestritten werden könne. Ebenso sei aufgezeigt
worden, dass Unternehmungen aus der Uhrenbranche regelmässig auch eine
Sonnenbrillenlinie unter ihrer Uhrenmarke lancieren würden. Gleiches plane vor-
liegend auch die Beklagte. Kaum ein Uhrenhersteller aber lanciere seine Sonnen-
- 39 -
brillenkollektion gleichzeitig mit seinen ersten Uhren. Vielmehr erfolge ein ent-
sprechender Launch meist erst später, nachdem sich die Marke für die Uhren be-
reits etabliert habe. Folglich könne es der Beklagten in Bezug auf ihre Absicht, die
Marke auch für Sonnenbrillen zu gebrauchen, nicht zum Nachteil gereichen, dass
sie dies noch nicht getan habe (act. 64 Rz. 243). Aufgrund der von der Beklagten
entwickelten, umfangreichen Produktelinien und den seit längerem zur Schweiz
bestehenden Beziehungen der Beklagten bzw. ihres Präsidenten, könne das Vor-
liegen einer Absicht zum Gebrauch der C._ Marke im Jahr 2011 nicht ange-
zweifelt werden (act. 64 Rz. 245). Die Beklagte führe in ihrem Sortiment momen-
tan 99 verschiedene Uhrenmodelle unter der Marke C._. Darüber hinaus bie-
te sie unter dieser Marke eine umfangreiche Schmuckkollektion an (act. 29 Rz. 38
f.).
Zum Beweis ihrer behaupteten mexikanischen und internationalen Geschäftsakti-
vitäten offeriert die Beklagte u.a. diverse Auszüge aus Magazinen sowie aus ihrer
Website "www.C1._.com.mx", welche Abbildungen und Darstellungen von
verschiedenen Uhrenmodellen und Schmuckstücken, teilweise mit der Aufschrift
C._, zeigen. Zudem reichte sie eine Produkteliste ein (act. 30/43; act. 65/17;
act. 65/19-21; act. 65/30). So bestreitet die Klägerin denn auch den Gebrauch der
beklagtischen C._ Uhren in Mexiko an sich nicht. Im Gegenteil kann der von
der Klägerin eingereichten, notariell beglaubigten Berichterstattung inkl. Fotodo-
kumentation des Notars O._ vom 16. August 2013 entnommen werden, dass
zum Zeitpunkt der Dokumentation u.a. im "... building" in P._, Mexiko Stadt,
verschiedene Uhren der Beklagten verkauft worden seien (act. 4/31 S. 36). Auch
der notariell beglaubigten Berichterstattung des Notars Q._ vom 6. August
2013 (act. 4/33) sowie der Kopie des Investigation Reports von R._ S.C. vom
31. Juli 2013 (act. 4/38) lassen sich entnehmen, dass die beklagtischen C._
Uhren in Mexiko zum Verkauf angeboten wurden. Weiter zeigt die Klägerin bspw.
auf, dass die Beklagte in Mexiko anfangs 2016 sogenannte "anti-Trump Uhren"
unter der Marke C._ mit der Aufschrift "..." auf den Markt gebracht habe
(act. 58 Rz. 149; act. 59/46; act. 59/47; act. 59/48). Es ist somit unzweifelhaft,
dass die Beklagte in der Vergangenheit in Mexiko C._ Uhren (ob zu Recht
oder nicht) angeboten hat.
- 40 -
Wie die Beklagte zu Recht ausführt, geht es vorliegend jedoch nicht um den von
dieser mit C._ Produkten international bzw. in Mexiko erzielten Umsatz
(act. 64 Rz. 139). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Frage
der fehlenden Gebrauchsabsicht vielmehr für jeden Staat gesondert zu prüfen,
und der Gebrauch einer Marke in einem fremden Staat lässt grundsätzlich keine
Rückschlüsse auf eine Gebrauchsabsicht in der Schweiz zu (vgl. Urteile des Bun-
desgerichts 4A_429/2011 und 4A_435/2011 vom 23. Februar 2012 E. 5.4 – Yello
/ Yallo II). Nachfolgend gilt es somit basierend auf dieser Rechtsprechung zu prü-
fen, ob es der Beklagten – unabhängig von ihren Geschäftsaktivitäten in Mexiko –
gelingt, die von der Klägerin aufgezeigten Ungereimtheiten hinsichtlich dem Vor-
liegen einer ernsthaften Gebrauchsabsicht zum Zeitpunkt der drei streitgegen-
ständlichen Markenhinterlegungen in der Schweiz zu entkräften.
Hinsichtlich der behaupteten regelmässigen Uhrenlieferungen an die I._ ...
AG reichte die Beklagte "beispielhaft einige Rechnungen ein" (act. 30/46) und be-
hielt sich vor, bei Bedarf weitere Rechnungen nachzureichen (act. 29 Rz. 44), was
sie in der Folge jedoch unterliess. Wie die Klägerin zu Recht ausführt, ergibt sich
aus der Adressanschrift der besagten Rechnungen vom 21. Juni 2013, 15. Okto-
ber 2013 und 13. Mai 2014 (act. 30/46), dass die geltend gemachten Lieferungen
jeweils an den BASEL MULHOUSE EURO AIRPORT, ... [Adresse]), also nach
Frankreich erfolgten. Die Beklagte stellt dem entgegen, die betreffenden I._-
Geschäfte würden sich allesamt auf dem "schweizerischen Teil" des Flughafens
Basel-Mulhouse befinden, wo die C._ Uhren der Beklagten verkauft würden
(act. 29 Rz. 45). Es ist zweifelhaft, ob diese Argumentation zu überzeugen ver-
mag. So gehört bspw. nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Patent-
recht das ganze innerhalb der Landesgrenzen liegende Gebiet, und nur dieses,
zur Schweiz. Für den Schutz der Erfindungspatente gelten danach die von der
zollrechtlichen Gesetzgebung aufgestellten Begriffe der Zollgrenze, der Zollaus-
schlussgebiete, der Zollfreibezirke und der Zollanschlussgebiete nicht. Der Flug-
hafen gilt zwar grenzverkehrs- und luftverkehrstechnisch als schweizerische An-
lage, dadurch wird jedoch der Grundsatz, dass er französisches Territorium dar-
stellt, nicht durchbrochen. Patentrechtlich folgt daraus, dass die Ablieferung von
Ware auf dem Flughafen Basel-Mulhouse keine Inverkehrsetzung in der Schweiz
- 41 -
bedeutet (BGE 115 II 279 E. 4). Es ist zwar strittig, ob diese Rechtsprechung aus
dem Patentrecht direkt auf die Frage der Gebrauchsabsicht bzw. auf den Nach-
weis des rechtserhaltenden Gebrauchs im Markenrecht übertragen werden kann.
Letztlich kann diese Frage jedoch offen bleiben. Einerseits kann aus den einge-
reichten Belegen für angebliche Uhrenlieferungen an einen Detailhändler – unab-
hängig von der Frage, ob diese als Nachweise für einen rechtserhaltenden Ge-
brauch im Sinne des Markenrechts genügen würden – nicht direkt geschlossen
werden, dass die Uhren auch tatsächlich auf dem Flughafen Basel-Mulhouse ver-
kauft wurden. Andererseits gilt es zu berücksichtigen, dass die von der Beklagten
geltend gemachten Uhrenlieferungen an den Flughafen Basel-Mulhouse insge-
samt lediglich 131 Stück zu tiefen Durchschnittspreisen umfassten, was von der
Klägerin nicht bestritten wurde und sich mit den eingereichten Urkunden deckt
(act. 58 Rz. 175; act. 30/46). Dieser Lieferumfang ist in der Tat als sehr geringfü-
gig zu betrachten. Selbst wenn man also davon ausgehen würde, dass diese an-
geblichen Geschäftsaktivitäten oder gar Verkäufe auf einem "schweizerischen
Teil" des Flughafens Basel-Mulhouse und somit in der Schweiz stattgefunden hät-
ten, könnte man aufgrund deren lediglich marginalen Umfangs keine konkreten
Rückschlüsse auf eine ernsthafte Gebrauchsabsicht der Beklagten hinsichtlich
Uhren in der Schweiz zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhin-
terlegungen ziehen.
Sowohl bei der I._ ... AG als auch bei der I._ AG handelt es sich um
Schweizer Gesellschaften mit Sitz in S._ (act. 29 Rz. 42; act. 30/47). Wie
sich der von der Klägerin eingereichten Übersicht entnehmen lässt, betrieb
I._ im Juli 2016 am Flughafen Basel-Mulhouse fünf "Duty Free stores" und
zwei "Duty Paid stores". Am Flughafen Genf verfügte I._ über vier "Duty Free
stores" und vier "Duty Free/Duty Paid stores". In "Geneva Downtown" befand sich
zudem ein "Duty Free store" und in "Samnaun Border" existierte sowohl ein "Duty
Free store" als auch ein "Duty Paid store". Am Flughafen Zürich betrieb I._
weiter einundzwanzig "Duty Free stores", zwölf "Duty Free/Duty Paid stores", so-
wie zwei "Duty Paid stores" (act. 59/54a). Die Beklagte bringt so denn auch vor,
es gebe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte nicht auch die anderen
Schweizer Flughäfen via I._ mit C._ Produkten beliefern möchte (act. 64
- 42 -
Rz. 143). Grundsätzlich ist der Beklagten zuzustimmen, wonach aufgrund der
Tatsache, dass die Uhren gemäss den besagten Rechnungen (act. 30/46) an den
ausserhalb der Schweiz liegenden Flughafen Basel-Mulhouse geliefert wurden,
nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Verkauf in den anderen I._
Verkaufsgeschäften in der Schweiz angestrebt werde. Diesbezüglich gilt es je-
doch festzuhalten, dass für einen solchen Gebrauch in der Schweiz jegliche kon-
kreten Hinweise fehlen. Zudem hat die Klägerin die Behauptung der Beklagten,
wonach diese der I._ AG regelmässig Uhren und Schmuckkollektionen der
Marke C._ liefere, durch eine Privatdetektei in den Flughäfen von Zürich und
Genf überprüfen lassen mit dem Ergebnis, dass in keinem der Geschäfte, insbe-
sondere auch nicht in den von der I._ AG betriebenen, jemals eine C._
Uhr angeboten worden sei. Weiter sei eine Uhrenmarke C._ in den Verkaufs-
lokalen sogar absolut unbekannt gewesen (act. 58 Rz. 178; act. 59/55;
act. 59/56). Zwar trifft es zu, dass die Beklagte neben den von den Untersuchun-
gen der Privatdetektei abgedeckten Verkaufsgeschäften – wie bereits ausgeführt
(siehe oben) – noch andere Filialen in der Schweiz betreibt. Unabhängig davon
reichte die Beklagte ausser den besagten Rechnungen (act. 30/46), welche zum
Nachweis eines tatsächlichen Gebrauchs in der Schweiz kaum geeignet erschei-
nen, keinen einzigen unzweifelhaften Beleg für tatsächliche Gebrauchshandlun-
gen in der Schweiz ein. Obwohl der Beklagten vorliegend, wie bereits ausgeführt,
grundsätzlich nicht die Pflicht obliegt, den tatsächlichen Gebrauch ihrer streitge-
genständlichen Marken umfassend zu beweisen, wäre es für sie jedoch ein Leich-
tes gewesen, nur einen einzigen entsprechenden Nachweis einzureichen um da-
mit die Vorbringen der Klägerin zu entkräften, hätte effektiv ein ernsthafter, den
Rahmen des Marginalen übersteigender Gebrauch im Gebiet der Schweiz statt-
gefunden. Da sie dies im Rahmen ihrer Mitwirkungsobliegenheit jedoch unterliess,
kann ein gewisser Verdacht, wonach durch die eingereichten Rechnungen der
blosse Anschein eines Markengebrauchs erweckt werden sollte bzw. dass der
von der Beklagten geltend gemachte, angebliche regelmässige Gebrauch besten-
falls als marginale Geschäftsaktivität zu qualifizieren ist, nicht von der Hand ge-
wiesen werden. Dieser Umstand kann als Indiz für eine mangelnde Gebrauchs-
absicht der Beklagten gewertet werden.
- 43 -
Dessen ungeachtet müssen jedoch, wie bereits ausgeführt, weitere Elemente hin-
zutreten, damit von einer erstellten fehlenden ernsthaften Gebrauchsabsicht
bzw. einer missbräuchlichen Markenhinterlegung an sich gesprochen werden
kann. Im Fall "GMAIL" setzte das Bundesgericht etwa voraus, dass die Marke ei-
nerseits nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden sei, andererseits
aber insbesondere auch, dass damit vom bisherigen Benutzer finanzielle oder
andere Vorteile erlangt werden sollten (Urteil des Bundesgerichts 4C_82/2007
vom 30. Mai 2008 E. 2.1.4 – GMAIL). Im Fall "Yello / Yallo II" wurde die fehlende
Gebrauchsabsicht dagegen hauptsächlich daraus hergeleitet, dass im betreffen-
den Registrierungsverhalten der Beklagten ein Indiz dafür zu erblicken sei, dass
diese durch eine in inhaltlicher und geografischer Hinsicht möglichst breite Regist-
rierungsaktivität Dritte vom Gebrauch des Zeichens "Yello" abhalten wolle (Urteile
des Bundesgerichts 4A_429/2011 und 4A_435/2011 vom 23. Februar 2012
E. 5.2.3 – Yello / Yallo II). Gemäss der zitierten bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung wird also vorausgesetzt, dass sich eine fehlende Gebrauchsabsicht haupt-
sächlich darin manifestiert, dass vom bisherigen Benutzer entweder finanzielle
oder andere Vorteile erlangt werden sollen oder dass dieser oder ein Dritter vom
Gebrauch des entsprechenden Zeichens abgehalten bzw. behindert werden soll.
Mit anderen Worten darf somit nicht ausschliesslich auf den Benutzungswillen
abgestellt werden, vielmehr ist eine Gesamtabwägung aller relevanten Umstände
des Einzelfalles erforderlich (vgl. RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 58).
Überdies gilt es zu beachten, dass selbst nicht jede ohne Gebrauchsabsicht hin-
terlegte Marke missbräuchlich ist. So ist bspw. eine auf Vorrat hinterlegte Marke
nicht rechtsmissbräuchlich, sofern der Markeninhaber im Grundsatz beabsichtigt,
die Marke künftig im Verkehr zu gebrauchen, selbst wenn zur Zeit der Hinterle-
gung keine konkrete Gebrauchsabsicht vorhanden war (GASSER, a.a.O., Art. 5
N. 49). So führt die Beklagte u.a. sinngemäss aus, sie habe einen Gebrauch ihrer
streitgegenständlichen Marke für Sonnenbrillen in der Schweiz zwar noch nicht
aufgenommen, plane dies jedoch für die Zukunft. Zudem lanciere kaum ein Uh-
renhersteller seine Sonnenbrillenkollektion gleichzeitig mit seinen ersten Uhren,
sondern meist erst später (act. 64 Rz. 142 und Rz. 243). Zwar reichte die Beklag-
te, wie die Klägerin zu Recht ausführt (vgl. act. 58 Rz. 123 S. 71), keine Nachwei-
- 44 -
se für die Existenz einer allfälligen Sonnenbrillenkollektion in ihrem Sortiment an
sich ein, auch nicht hinsichtlich des mexikanischen Marktes. Unabhängig davon
erscheinen jedoch die Ausführungen der Beklagten, wonach sie zwar keinen Ge-
brauch in der Schweiz aufgenommen habe, aber plane, in Zukunft eine Sonnen-
brillenkollektion auf den Markt zu bringen, aufgrund ihrer Positionierung als Uh-
ren- und Schmuckherstellerin nicht völlig unglaubhaft. Weiter kann der Beklagten
nicht vorgeworfen werden, sie hätte hinsichtlich ihrer Markenhinterlegung für
Sonnenbrillen geschäftliche Aktivitäten behauptet, welche sich als lediglich vorge-
täuscht herausgestellt hätten bzw. welche derart marginal ausgefallen wären,
dass damit bloss der Anschein eines Markengebrauchs hätte erweckt werden sol-
len. Zudem setzt das Markenschutzgesetz, wie bereits ausgeführt, für eine gültige
Registrierung in den ersten fünf Jahren keinen Gebrauch voraus. Selbst wenn al-
so zum Zeitpunkt der streitgegenständlichen Markenhinterlegung für Sonnenbril-
len vom 18. Januar 2012 seitens der Beklagten keine konkrete Gebrauchsabsicht
vorgelegen hätte, kann daraus nicht direkt geschlossen werden, dass die Hinter-
legung auch rechtsmissbräuchlich erfolgt ist, da keine zwingenden Indizien vorlie-
gen, wonach der Beklagten eine grundsätzliche Absicht, die Marke in Zukunft zu
gebrauchen, abgesprochen werden müsste.
Selbst wenn man jedoch, entgegen diesen Ausführungen, davon ausgehen wür-
de, dass die Beklagte nicht einmal im Grundsatz beabsichtigt hätte, ihre streitge-
genständliche Marke für Sonnenbrillen jemals zu gebrauchen bzw. wenn man ihre
diesbezüglichen Ausführungen als blosse Schutzbehauptungen qualifizieren wür-
de, müsste sich diese fehlende Gebrauchsabsicht, wie bereits ausgeführt, dessen
ungeachtet jedoch darin manifestieren, dass mit der Markenhinterlegung vom bis-
herigen Benutzer entweder finanzielle oder andere Vorteile erlangt werden soll-
ten, oder dass dieser oder ein Dritter vom Gebrauch des entsprechenden Zei-
chens abgehalten bzw. behindert werden sollte.
Nachfolgend gilt es somit hinsichtlich der drei streitgegenständlichen Markenhin-
terlegungen zu prüfen, ob die Beklagte mit der Absicht gehandelt hat, einen finan-
ziellen Vorteil von der Klägerin zu erlangen, oder ob sie beabsichtigte, diese zu
behindern.
- 45 -
2.5.2. Erzielung eines finanziellen oder anderen Vorteils
Die Klägerin macht geltend, der einzige Grund für die Vorgehensweise der Be-
klagten bzw. für die Hinterlegung der drei streitgegenständlichen Marken an sich
liege darin, auf dem Trittbrett der Bekanntheit und des Ansehens der klägerischen
Hausmarke C._ mitzufahren (act. 1 Rz. 110).
Die Absicht einer Rufausbeutung setzt voraus, dass der Klägerin in der Schweiz
zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen der Beklag-
ten eine grosse Verkehrsgeltung oder zumindest eine gewisse Bekanntheit zu-
kam. Nachfolgend gilt es somit zu prüfen, ob es der Klägerin aufzuzeigen gelingt,
dass ihr bzw. der Firmengruppe C._ an sich, im Zeitpunkt der drei streitge-
genständlichen Markenhinterlegungen durch die Beklagte, eine grosse Verkehrs-
geltung in der Schweiz zukam.
Zwar kann nicht ernsthaft bestritten werden, dass die Klägerin bzw. die C._
Firmengruppe in ihrem Heimatmarkt USA hinsichtlich Damenkleider zu den be-
kanntesten Modemarken gehört und dort beträchtliche Umsätze generiert (vgl.
act. 1 Rz. 23 ff.). Dessen ungeachtet kann jedoch die pauschale Behauptung der
Klägerin, "die Bekanntheit ihrer C._ Hausmarke habe schon lange unzählige
Länder weltweit erreicht, so auch die Schweiz", nicht nachvollzogen werden und
bleibt letztlich unsubstanziiert. So lassen Berichterstattungen in US-Medien oder
Fernsehprogrammen sowie Werbekampagnen mit international bekannten Per-
sönlichkeiten und Filmschauspielerinnen (vgl. act. 1 Rz. 23 ff.; act. 4/5 Rz. 83)
keine Rückschlüsse auf das Vorliegen einer massgeblichen Verkehrsgeltung in
der Schweiz zu. Auch die Tatsache, wonach in der Schweiz seit Jahren amerika-
nische Fernsehserien wie "Friends" oder "The Simpsons" ausgestrahlt würden, in
denen die Modemarke C._ "thematisiert werde", oder auch die Argumentati-
on, wonach sich T._ und U._ im Film "..." in einer Boutique in Los Ange-
les Kleider der Klägerin vorführen liessen (vgl. act. 1 Rz. 27; act. 4/5 Rz. 78), rei-
chen nicht aus, um in der Schweiz eine grosse Verkehrsgeltung zu erlangen.
Zweifellos reisen jährlich viele Schweizer Touristen in die USA und sind dort, wie
die Klägerin selbst ausführt, einer ungewohnten "Flut" von Werbung ausgesetzt
(act. 1 Rz. 29 f.). Selbst wenn also die Klägerin in der Vergangenheit in den USA
- 46 -
"beträchtliche Werbemassnahmen" wie Reklametafeln oder von Flugzeugen ge-
schleppte Werbeflächen durchgeführt hat, heisst das nicht auch, dass Schweizer
Touristen diese Bemühungen effektiv wahrgenommen haben bzw. auf die Kläge-
rin sowie deren C._ Marke aufmerksam geworden sind. Auch aus angebli-
chen Einnahmen aus in amerikanischen C._ und D._ Ladenlokalen mit
Visa und MasterCard getätigten Einkäufen, welche von Schweizer Banken aus-
gestellt worden seien, kann nicht auf eine grosse Verkehrsgeltung in der Schweiz
geschlossen werden. Zudem steht, wie die Beklagte zu Recht ausführt, nicht hin-
ter jeder Schweizer Kreditkarte effektiv ein Schweizer Konsument (act. 29 Rz. 77).
Die klägerische Argumentation, wonach "ohne Weiteres" davon auszugehen sei,
dass die in die USA reisenden Schweizer Touristen – angeblich immerhin jedes
Jahr rund 6 % der Schweizer Bevölkerung – diese Eindrücke in ihr Heimatland
tragen und die Marke C._ in ihrem Bekanntenkreis bekannt machen würden
(vgl. act. 1 Rz. 31), vermag somit nicht zu überzeugen. Selbst wenn die Klägerin
zudem in internationalen Modezeitschriften und -magazinen, welche zum Teil an-
geblich auch in der Schweiz erhältlich seien, in Erscheinung trete (vgl. act. 1
Rz. 32; act. 4/5 Rz. 66), ist dies zum Nachweis einer grossen Bekanntheit in der
Schweiz nicht geeignet. Auch aus der Tatsache, wonach die Klägerin Social Me-
dia Networks wie Facebook, Twitter, Instagram etc. bedient habe bzw. bediene,
lässt sich kaum eine grosse Verkehrsgeltung in der Schweiz zum Zeitpunkt der
drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen herleiten. Die wenigen beleg-
ten Nennungen der Klägerin bzw. ihrer Marke in den schweizerischen Print-
medien (vgl. act. 1 Rz. 34 ff.; act. 4/5 Rz. 64 f.) vermögen zudem eine grosse
Verkehrsgeltung in der Schweiz ebenfalls nicht darzutun. Entscheidungen der
Markenämter von Honduras, Australien oder Südkorea, welche eine grosse Noto-
rietät oder Bekanntheit der Klägerin generell festgestellt haben sollen, sind hin-
sichtlich der Beurteilung einer "grossen Verkehrsgeltung" in der Schweiz zudem
nicht von Relevanz (act. 1 Rz. 38 f.; act. 4/5 Rz. 67). Letztlich gilt es auch zu be-
achten, dass die Klägerin in der Schweiz über keine Verkaufsgeschäfte verfügt.
Zudem ist ihre Website erst seit anfangs 2013 – und somit erst nach den drei
streitgegenständlichen Markenhinterlegungen der Beklagten – direkt an die
Schweizer Kundschaft gerichtet. Der von der Klägerin angestrebte Vergleich mit
- 47 -
berühmten Marken wie bspw. Puma (vgl. act. 58 Rz. 109) schlägt zudem fehl, weil
solche Marken in der Schweiz unzweifelhaft bereits seit langem in Verkaufsge-
schäften erhältlich sind und rege getragen werden. Der Versuch der Klägerin, ei-
ne Bekanntheit in der Schweiz zum streitgegenständlichen Zeitpunkt indirekt, u.a.
über Werbemassnahmen in den USA, herzuleiten, scheitert dagegen. Zusam-
menfassend gelingt es der Klägerin nicht, den Nachweis einer grossen Verkehrs-
geltung sowie einer massgeblichen Bekanntheit in der Schweiz zu erbringen. Zu-
dem gilt es zu beachten, dass es vorliegend letztlich um Uhren und Sonnenbrillen
geht. Inwiefern der Klägerin in der Schweiz gerade hinsichtlich Uhren und Son-
nenbrillen eine Bekanntheit geschweige denn eine grosse Verkehrsgeltung zu-
kommen sollte, legt diese jedoch nicht dar. Somit geht das Argument der Rufaus-
beutung fehl.
Dessen ungeachtet ist es letztlich auch nicht möglich, einerseits keine Ge-
brauchsabsicht zu haben, andererseits aber direkt auf dem Trittbrett der Bekannt-
heit der klägerischen Marke zu fahren, da dies wiederum einen konkreten Ge-
brauch bedingen würde. Insofern widerspricht die Argumentation der Klägerin,
wonach der einzige Grund für die Vorgehensweise der Beklagten bzw. für die Hin-
terlegung der drei streitgegenständlichen Marken darin liege, auf dem Trittbrett
der Bekanntheit und des Ansehens der klägerischen Hausmarke C._ zu fah-
ren, ihrem Vorbringen, wonach die Beklagte keine ernsthafte Gebrauchsabsicht
habe, und vermag demnach ebenfalls nicht zu überzeugen.
Weiter will die Klägerin die Absicht der Beklagten, einen unmittelbaren finanziellen
Vorteil zu erlangen, aus den Gesamtumständen bzw. aus verschiedenen Indizien
herleiten. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, sind einige der von der Klägerin
aufgezeigten Indizien zwar durchaus kritisch zu betrachten. Dennoch stellt sich
diesbezüglich jeweils die Frage, ob aus diesen Umständen – insbesondere aus
sachlicher, zeitlicher und territorialer Hinsicht – konkret die Absicht der Erzielung
eines finanziellen Vorteils hergeleitet werden kann. Zudem gilt es zu beachten,
dass der Klägerin in der Schweiz zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen
Markenhinterlegungen, wie bereits ausgeführt, keine grosse Verkehrsgeltung zu-
kam.
- 48 -
Den klägerischen Vorbringen lässt sich bspw. entnehmen, dass die Beklagte auf
der weltweit zugreifbaren (C._) D._ Facebook-Seite der Klägerin im Juli
2013 Links zu ihrer eigenen Facebook-Seite platziert habe, und zwar mit den In-
halten "There is definately no time to waste, so take a look at our new fan page
for C1._ watches" sowie "B._, S.A. DE C.V. is the legitimate owner of
the trademark registrations for C._ (watches and jewelry) in Mexico, Switzer-
land, the European Community" (act. 1 Rz. 75 und 112; act. 4/36). Die Beklagte
führt diesbezüglich lediglich aus, dieser Post sei "irrelevant" und werde "bestrit-
ten" (act. 29 Rz. 111). Mit anderen Worten kann die Beklagte keine plausible Er-
klärung für diesen Post, welcher sich kaum als gutgläubig qualifizieren lässt, vor-
bringen. Vielmehr liegt es auf der Hand, dass die Beklagte durch diesen Face-
book-Post eine Verbindung bzw. eine Fehlzuordnung zwischen sich und der Klä-
gerin schaffen wollte. Unabhängig davon gilt es jedoch zu beachten, dass der be-
sagte Facebook-Post der Beklagten letztlich aufgrund der geringen Bekanntheit
der Klägerin in der Schweiz – insbesondere auch gerade hinsichtlich Uhren – zu
keiner Verwechslungsgefahr führt. Auch ist nicht ersichtlich, inwiefern die Beklag-
te aufgrund der fehlenden Bekanntheit der Klägerin aus dem besagten Facebook-
Post (zumindest in der Schweiz) einen unmittelbaren finanziellen Vorteil erzielen
sollte. Letztlich datiert der besagte Post auch aus dem Jahr 2013 und erfolgte
somit nach den drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen der Beklagten
in der Schweiz. Dessen ungeachtet sind auch sonstige angebliche Verwechslun-
gen und Fehlzurechnungen, welche gemäss der Klägerin in Mexiko stattgefunden
hätten, bspw. diejenigen der Gesellschaften V._ oder W._ (vgl. act. 1
Rz. 83 ff.; act. 4/42; act. 4/43), aufgrund des Territorialitätsprinzips letztlich nicht
geeignet, um in der Schweiz ein unlauteres Verhalten zu begründen (vgl. zum
Territorialitätsprinzip im UWG: WILD, a.a.O., N. 1145 ff.; HEIZMANN, in: Heiz-
mann/Loacker [Hrsg.], Kommentar UWG, Zürich, 2018, Art. 1 N. 53).
Auch hinsichtlich der beim Kauf von C._ Uhren im Jahr 2013 in Mexiko ab-
gegebenen Etiketten mit dem Hinweis, dass die Uhren zwar durch die Beklagte
importiert, als exportierende Gesellschaft jedoch schlicht eine "C._" mit Sitz
in Hong Kong angegeben wurde, liegt zwar ein gewisser Verdacht nahe, dass
dadurch der Eindruck erweckt werden sollte, in einer geschäftlichen Beziehung
- 49 -
mit dem C._ Konzern der Klägerin zu stehen (vgl. act. 1 Rz. 78; act. 4/37;
act. 4/38 S. 5). Gleiches gilt für die Erklärung der Beklagten, wonach ihr Verkäufer
AA._ in seinem Schreiben an die AB._, SA. DE CV zwar ausgeführt ha-
be, dass die Beklagte Lizenznehmerin und autorisierte Vertreterin u.a. der Marke
C._ sei, dies jedoch lediglich ein Versehen darstelle und darauf zurückzufüh-
ren sei, dass AA._ als juristischer Laie nicht zwischen Inhaberschaft und Li-
zenz unterscheiden könne (vgl. act. 1 Rz. 86; act. 4/44; act. 29 Rz. 116;
act. 30/77). Auch die pauschale Erklärung der Beklagten, die Marke C._ ha-
be F._ an seine Mutter erinnert, welche mit Vornamen "..." hiess, und er ha-
be sich deshalb zur Schaffung einer Uhrenkollektion unter dem Namen C._
entschlossen, vermag nicht zu überzeugen. Zwischen dem spanischen Vornamen
".." und dem englischen Wort bzw. Nachnamen "..." ist überhaupt kein Zusam-
menhang ersichtlich. Unabhängig davon haben diese sowie weitere von der Klä-
gerin vorgebrachte Indizien bzw. Verhaltensweisen der Beklagten in Mexiko je-
doch aufgrund ihrer zeitlichen, räumlichen und geografischen Gegebenheiten kei-
nen massgeblichen Zusammenhang zum vorliegenden Sachverhalt in der
Schweiz. Zudem ist nicht ersichtlich, inwiefern diese Indizien belegen würden,
dass die Beklagte mit den drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen kon-
kret bezweckt haben sollte, einen finanziellen Vorteil gegenüber der Klägerin in
der Schweiz zu erlangen.
Zutreffend führt die Klägerin aus (vgl. act. 58 Rz. 215), dass man einen Vorteil
auch erzielen kann, indem man versucht, die eigene Marke, welche mit der Dritt-
marke quasi identisch ist, möglichst teuer zu verkaufen. Indessen unterlässt es
die Klägerin, substanziiert aufzuzeigen, inwiefern die Beklagte einen Verkauf ihrer
drei streitgegenständlichen Marken konkret angestrebt hätte. Insbesondere bringt
die Klägerin nicht vor, dass die Beklagte sie während den nun bereits seit mehr
als einem Jahrzehnt andauernden, gegenseitigen internationalen Streitigkeiten,
jemals von sich aus hinsichtlich eines allfälligen Verkaufsangebotes kontaktiert
hätte. Selbst wenn im Rahmen der erfolglosen, gerichtlich initiierten Vergleichs-
verhandlung oder anlässlich der während der Dauer der Sistierung des gerichtli-
chen Verfahrens erfolgten weiteren Gespräche zwischen den Parteien
(vgl. act. 38) gegenseitig Verkaufssummen diskutiert worden wären, könnte dies
- 50 -
der Beklagten nicht als Versuch angerechnet werden, einen finanziellen Vorteil zu
erzielen, weil diese Gespräche nicht auf Initiative der Beklagten erfolgt sind. Zu-
dem liegt es in der Natur der Sache, dass im Rahmen einer gerichtlichen Ver-
gleichsverhandlung über allfällige Vergleichszahlungen diskutiert wird. Dessen
ungeachtet ist fraglich, ob Inhalte von Vergleichsgesprächen, welche die Parteien
dem Gericht unaufgefordert mitteilen, in Hinblick auf Art. 152 Abs. 2 ZPO i.V.m.
Art. 12 Abs. 1 lit. a BGFA verwertet werden dürften. Letztlich kann diese Frage je-
doch offen bleiben, da der Inhalt solcher Gespräche, wie bereits ausgeführt, oh-
nehin nicht geeignet wäre, um nachzuweisen, dass die Beklagte mit der Hinterle-
gung der drei streitgegenständlichen Schweizer Marken konkret die Erlangung ei-
nes finanziellen Vorteils bezweckt hat. Zusammenfassend gelingt es der Klägerin
somit nicht, aufzuzeigen, inwiefern die Beklagte mit den drei streitgegenständli-
chen Markenhinterlegungen in der Schweiz konkret die Erzielung eines finanziel-
len Vorteils bezweckt hat.
- 51 -
2.5.3. Behinderungsabsicht
Gemäss der Klägerin sei das Vorliegen einer Behinderungsabsicht "ohne Weite-
res" in der Tatsache erkennbar, wonach die Beklagte gegen die Schweizer
Schutzausdehnung der IR-Marke Nr. ... C._ der Klägerin in den Klassen 9
und 14 auf das Gebiet der Schweiz Widersprüche erhoben habe (act. 1 Rz. 96).
Diese Argumentation vermag jedoch nicht zu überzeugen. Der Zweck eines jeden
Widerspruches gegen eine Schutzausdehnung an sich liegt grundsätzlich gerade
darin, diese zu verhindern. Vorliegend stützte die Beklagte ihren Widerspruch
denn auch auf ihre bereits im Schweizer Register eingetragene Marke Nr. 2
C._ (vgl. act. 30/55 S. 19 f.). Es ist somit nicht ersichtlich, inwiefern aus dem
Verhalten der Beklagten geschlossen werden könnte, der Zweck des Wider-
spruchs liege gerade im Erreichen einer Behinderung an sich.
Die Klägerin sieht eine Behinderungsabsicht weiter darin, dass die Beklagte ver-
sucht habe, sie davon abzuhalten, ihre eigene Hausmarke C._ in der ihr
rechtmässig zustehenden Weise – z.B. durch Lizenzvergabe – im Rahmen ihrer
gewöhnlichen Geschäftsaktivitäten zu gebrauchen. So habe die Beklagte durch
ihre Anwälte die Lizenznehmerin der Klägerin kontaktiert, um sich einer Lizenz-
vergabe der C._ Marke durch die Klägerin in Bezug auf Schmuckwaren und
Uhren für "verschiedene Territorien inkl. das Gebiet von Europa" entgegenzustel-
len (vgl. act. 1 Rz. 118; act. 4/46). Die Beklagte dagegen macht geltend, sie stüt-
ze sich auf ihre "entsprechenden Markenrechte" und es sei nichts daran auszu-
setzen, wenn sie diese auch durchsetze (vgl. act. 29 Rz. 162). Es ist grundsätz-
lich nicht Aufgabe des hiesigen Gerichts, aufgrund der pauschalen Ausführungen
der Parteien zu beurteilen, in welchen der "verschiedenen" Territorien die Partei-
en über "entsprechende" Markenrechte verfügen. Sofern die Beklagte in den ent-
sprechenden Ländern jedoch effektiv über gültige, prioritäre Markenrechte ge-
genüber der Klägerin verfügt haben sollte, wäre grundsätzlich nichts daran aus-
zusetzen, wenn sie diese der Klägerin gegenüber durchgesetzt hätte bzw. könnte
aus diesem Vorgehen an sich keine Behinderungsabsicht hergeleitet werden.
- 52 -
Weiter macht die Klägerin geltend, das vorliegende Verfahren befasse sich zwar
mit der Schweiz, aber auch diesbezüglich sei auf die Gesamtumstände, d.h. auch
auf das Verhalten der Beklagten in weiteren Ländern, abzustellen. Die dargelegte
Vielzahl von beklagtischen Registrierungen von Hausmarken anderer Drittunter-
nehmen sei hierbei zu berücksichtigen (act. 58 Rz. 22). Grundsätzlich ist der Klä-
gerin zuzustimmen, wonach die Gesamtumstände zu berücksichtigen sind. Die
Beklagte gibt zu, verschiedene Drittmarken anderer Unternehmen in Mexiko für
Uhren eingetragen zu haben, ohne dass konkrete Pläne bestanden, diese für die
Vermarktung auch tatsächlich einzusetzen (act. 29 Rz. 21). Wieso die Beklagte
bekannte Drittmarken wie K._, AC._, N._, AD._ oder L._
in Mexiko ohne konkrete Gebrauchsabsicht und ohne Zustimmung der entspre-
chenden Markeninhaber für sich hat eintragen lassen (vgl. act. 1 Rz. 47; act. 4/18;
act. 4/21a; act. 4/21b; act. 4/22a; act. 4/22b; act. 4/25a; act. 4/25b; act. 4/25c;
act. 29 Rz. 99 f.; act. 30/18), ist in der Tat nur schwer nachvollziehbar. Diese frag-
lichen Markenanmeldungen haben aber in Mexiko stattgefunden und liegen be-
reits etliche Jahre zurück. Somit steht das beklagtische Vorgehen sowohl territori-
al, als auch sachlich und zeitlich lediglich in einem geringen Zusammenhang zum
vorliegenden Sachverhalt in der Schweiz. Weiter kann aus der Tatsache, wonach
die Beklagte in Mexiko bei der Hinterlegung von Drittmarken ohne konkrete Ge-
brauchsabsicht gehandelt hat, nicht direkt darauf geschlossen werden, dass sie
die entsprechenden Firmen auch behindern oder von diesen einen finanziellen
Vorteil erlangen wollte.
Auch hinsichtlich der schweizerischen Eintragungen obliegt es der Klägerin, eine
konkrete Behinderungsabsicht substanziiert aufzuzeigen. Diese macht jedoch le-
diglich pauschal geltend, mit ihren drei Sperrmarken versuche die Beklagte, den
Markteintritt bzw. die ungehinderte Entfaltung der Klägerin unter ihrer seit Jahr-
zehnten gebrauchten Hausmarke C._ in der Schweiz zu behindern (act. 1
Rz. 96). Für das Vorliegen einer Sperrmarke kann es jedoch nicht ausreichen,
dass objektiv eine Behinderung eintritt, denn jede Markeneintragung führt per se
aufgrund des damit erworbenen erga omnes wirkenden Ausschliesslichkeitsrechts
zu einer Behinderung von Wettbewerbern. Bei der Sperrmarke muss sich daher
der Zweck der Anmeldung gerade im Erreichen dieser Behinderung erschöpfen.
- 53 -
Es müssen also besondere Umstände hinzukommen, die ein rechtsmissbräuchli-
ches Handeln begründen (vgl. RIZVI/DAVID, a.a.O., Art. 5 N. 51 f.). Auch Wettbe-
werbshandlungen an sich sind stets mit der Behinderung von Mitbewerbern ver-
bunden, weshalb eine Behinderung nur unter zusätzlichen, im Einzelfall zu be-
stimmenden Voraussetzungen unlauter sein kann (JUNG, a.a.O., Art. 2 N. 70).
Sodann hat die Beklagte die Marke C._ – zumindest in der Schweiz – ledig-
lich in den Klassen 14 und 9 für Uhren und Brillen, nicht jedoch in der Klasse 25
für Kleider, dem Haupttätigkeitsfeld der Klägerin, eintragen lassen. Uhren stellen
dagegen das Haupttätigkeitsgebiet der Beklagten dar. Zudem erscheint es jeden-
falls nicht als abwegig, wenn ein Uhrenhersteller beabsichtigt, auch Sonnenbrillen
auf den Markt zu bringen bzw. haben diese zumindest einen gewissen Bezug zu
Uhren. Ob Kleider, Uhren und Sonnenbrillen im streitgegenständlichen Zeitpunkt
dabei auch als "gleichartig" i.S.v. Art. 3 MSchG zu qualifizieren waren, ist mit Hin-
blick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts (vgl. BGE 128 III 96 E. 2d) zwar
zu bezweifeln, kann jedoch, wie die Klägerin selbst ausführt (vgl. act. 1 Rz. 99),
letztlich offen bleiben, da auch eine Warenungleichartigkeit einer Bejahung eines
missbräuchlichen Vorgehens grundsätzlich nicht entgegenstehen würde (vgl. da-
zu: GASSER, a.a.O., Art. 5 N. 36). Es ist demnach nicht so, dass die Beklagte die
streitgegenständlichen Marken sehr breit und in unzähligen verschiedenen Wa-
renkategorien ohne jeglichen Bezug zu ihrer geschäftlichen Kerntätigkeit hätte
eintragen lassen. Auch hat die Beklagte ihr Zeichen nicht für Waren registrieren
lassen, die sich als marketingmässig völlig inkompatibel erweisen würden. Das
Registrierungsverhalten der Beklagten bildet demnach kein Indiz für eine rein de-
fensive Zielsetzung, in dem es den Anschein erwecken würde, die Beklagte wür-
de mit der Markenregistrierung für eine breite Waren- und Dienstleistungspalette
einzig das Ziel verfolgen, den Gebrauch der Marke C._ für Dritte bzw. für die
Klägerin zu versperren. Insbesondere erscheint es auch nicht als abwegig, wenn
die Beklagte als Uhrenherstellerin ein Interesse am Uhrenland Schweiz aufweist.
Zudem ist F._ – der Präsident der Beklagten – gleichzeitig Vizepräsident des
Verwaltungsrates und mit 11.63 % der Aktien der grösste Einzelaktionär des
schweizerischen, börsenkotierten Duty Free Händlers I._ AG mit Sitz in
S._, und hat dadurch einen gewissen Bezug zur Schweiz (act. 29 Rz. 17 f.;
- 54 -
act. 30/7; act. 30/10-15). Zudem arbeitete die Beklagte – zumindest in der Ver-
gangenheit – mit schweizerischen Uhrenfirmen zusammen (vgl. act. 65/1-4;
act. 65/6-15).
Die Frage, ob F._ mit den erfolglosen Versuchen, den CEO der Klägerin zu
kontaktieren, effektiv die Erlangung einer Lizenz angestrebt hat, oder ob es die-
sem lediglich um eine blosse Zusammenarbeit ging, kann letztlich offen bleiben.
Bereits die Tatsache, wonach die Beklagte bzw. deren Präsident Kenntnis von der
Marke der Klägerin in den USA für Kleider hatte (vgl. act. 64 Rz. 83), diese zuge-
gebenermassen mehrmals erfolglos hinsichtlich einer Zusammenarbeit bezüglich
Uhren kontaktierte und anschliessend ohne deren Einwilligung eigene C._
Marken in Mexiko registrieren liess bzw. eine eigene C._ Kollektion aufbaute,
kann durchaus als fragwürdig betrachtet werden. Dennoch gilt es zu beachten,
dass sich diese Vorgänge bereits um das Jahr 2000 herum und zudem in Mexiko
zugetragen haben. Zudem kann aus diesem weit in der Vergangenheit liegenden
und geografisch sowie sachlich kaum mit der Schweiz in Verbindung stehenden
Vorgang nicht direkt geschlossen werden, die Beklagte wolle im vorliegend rele-
vanten Zusammenhang in der Schweiz im Sinne eines Racheaktes die Erweite-
rung der wirtschaftlichen Tätigkeiten der Klägerin behindern, so bspw. mittels ei-
ner Lizenzierung.
Dessen ungeachtet ist zu prüfen, ob für die Beklagte zum Zeitpunkt der drei
streitgegenständlichen Markenhinterlegungen überhaupt absehbar war, dass die
Klägerin konkret beabsichtigte, den schweizerischen Markt insbesondere hinsicht-
lich Uhren und Sonnenbrillen zu betreten. Zudem gilt es zu klären, ob es der Klä-
gerin gelingt, nennenswerte Vorbereitungsmassnahmen für das Betreten des
schweizerischen Marktes vor der ersten streitgegenständlichen Markenhinterle-
gung durch die Beklagte im Jahre 2011 nachzuweisen. Wie nachfolgend zu zei-
gen sein wird, vermag die Klägerin diese Beweise jedoch nicht zu erbringen.
So bringt die Klägerin bspw. nicht vor, dass sie den Schweizer Markt direkt mittels
Werbung bearbeitet oder diesen in ihr Absatz- oder Vertriebssystem aufgenom-
men hätte. Zudem existiert kein einziges Verkaufsgeschäft der Klägerin in der
- 55 -
Schweiz. Zwar ist nachvollziehbar, dass für die logistische Umsetzung eines in-
ternationalen Versandes, welcher auf den 6. Februar 2013 hin lanciert wurde, ei-
niges an Vorarbeit geleistet werden musste bzw. dass diesem Vorhaben eine
(zeit)intensive Planungsphase voranging. Nachvollziehbar ist ebenfalls, dass eine
solche Planung darauf ausgerichtet war, interessante Länder wie z.B. die Schweiz
in das Absatz- oder Vertriebssystem aufzunehmen (vgl. act. 1 Rz. 101; act. 58
Rz. 96). Letztlich unterlässt es die Klägerin jedoch, konkrete Vorbereitungsmass-
nahmen für das Betreten des schweizerischen Marktes substanziiert aufzuzeigen,
geschweige denn zu belegen. Der Umstand, dass die Website
"www.C1._.com" der Klägerin schon seit dem Jahr 2000 international, d.h.
von jedem Land der Welt, so auch von der Schweiz aus, einsehbar war und dass
diese auch schon vor 2013 von schweizerischen Einwohnern besucht worden sei
(vgl. act. 1 Rz. 101), kann nicht als Vorbereitungsmassnahme hinsichtlich eines
Markteintrittes in die Schweiz gewertet werden. Vielmehr ist davon auszugehen,
dass die klägerische Website erst seit anfangs 2013 und damit nach den drei
streitgegenständlichen Markenhinterlegungen der Beklagten explizit u.a. auf die
schweizerische Kundschaft ausgerichtet war (vgl. act. 1 Rz. 13; act. 29 Rz. 53;
act. 64 Rz. 67). Auch aus dem Vorbringen, wonach die Klägerin bereits im Jahre
2003 durch Markeneintragungen in Mexiko deutliche Signale gesetzt habe, um ih-
re Produkte auch ausserhalb des Heimmarktes zu lancieren, kann nicht unmittel-
bar geschlossen werden, dass danach auch andere Märkte, wie insbesondere der
europäische und schweizerische Markt, folgen würden. Auch das Vorhandensein
einer kanadischen C._ Marke, welche bereits 1986 angemeldet worden sei,
kann nicht als nennenswerte Vorbereitungsmassnahme für das Betreten des
schweizerischen Marktes verstanden werden (vgl. act. 1 Rz. 101). Zusammenfas-
send erbringt die Klägerin somit keinen unzweifelhaften Nachweis für nennens-
werte Vorbereitungsmassnahmen für das Betreten des schweizerischen Marktes
zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen der Beklag-
ten.
Weiter ist nicht nachvollziehbar, inwiefern aus den von der Klägerin eingereichten
Karten, welche die Expansion der klägerischen Marken in den Klassen 9, 14 und
25 grafisch illustrieren sollen (vgl. act. 58 Rz. 87 ff.; act. 59/7a; act. 59/8a;
- 56 -
act. 59/9a), geschlossen werden könnte, dass die Anmeldung der klägerischen
"Hausmarke" in der Schweiz in den Klassen 14 und 9 für die Beklagte "ohne Wei-
teres absehbar gewesen" sein soll. Zum einen standen diese Karten der Beklag-
ten zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen kaum
zur Verfügung. Andererseits lässt sich den Expansionskarten hinsichtlich der klä-
gerischen Markeneintragungen in den Klassen 14 (u.a. Uhren) und 9 (u.a. Son-
nenbrillen) entnehmen, dass bis und mit dem Jahr 2010 ausser in Nordamerika
und einigen wenigen asiatischen bzw. fernöstlichen Ländern keine klägerischen
Registrierungen in den Klassen 9 und 14 vorlagen (vgl. act. 59/8a; act. 59/9a).
Europäische Registrierungen für Uhren der Klägerin folgten erst im Verlaufe des
Jahres 2011 – so u.a. am 30. Juni 2011 in der Schweiz (vgl. act. 30/51) – und
damit nach der schweizerischen Hinterlegung der Beklagten für Uhren vom 4. Ap-
ril 2011 (vgl. act. 4/2). Hinsichtlich Sonnenbrillen liess die Klägerin im Jahr 2011
zwar in Europa Marken hinterlegen, nicht jedoch in der Schweiz. Die diesbezügli-
che Markenhinterlegung der Klägerin erfolgte erst am 20. April 2012 (act. 30/53)
und somit nach der beklagtischen Hinterlegung in der Klasse 9 vom 18. Januar
2012 (act. 4/3). In der Klasse 25 (u.a. Kleider) waren bis im Jahr 2007 zwar quasi
sämtliche europäischen Länder mit Markeneintragungen der Beklagten abge-
deckt, nicht jedoch die Schweiz (act. 59/7a). Diesbezüglich liess die Klägerin erst
am 30. Juni 2011 – und somit nach der ersten schweizerischen Markenhinterle-
gung durch die Beklagte an sich – eine Marke in der Klasse 25 registrieren
(act. 30/51). Zudem ist nicht ersichtlich, inwiefern die Klägerin zum streitgegen-
ständlichen Zeitpunkt von europäischen Markenregistrierungen für Kleider in der
Klasse 25 direkt auf eine bevorstehende Registrierung für Uhren und Sonnenbril-
len in der Schweiz schliessen sollte. Zusammenfassend kann aus den besagten
Expansionskarten somit, entgegen den Ausführungen der Klägerin, vielmehr ge-
schlossen werden, dass die Schweiz in den Überlegungen der Klägerin keine all-
zu grosse Rolle gespielt hat. Eine konkrete Absicht der Klägerin, den Schweizer
Markt insbesondere hinsichtlich Uhren und Sonnenbrillen zu betreten, war für die
Beklagte somit zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegun-
gen nicht absehbar. Eine Behinderungsabsicht liegt deshalb auch aus diesem
Grund nicht vor.
- 57 -
Zusammenfassend zeigt die Klägerin nicht auf, inwiefern sich der Zweck der drei
streitgegenständlichen schweizerischen Markeneintragungen der Beklagten gera-
de und ausschliesslich darin erstreckt haben sollte, die Klägerin in ihrer wirtschaft-
lichen Tätigkeit zu behindern. Zudem stehen die meisten der von der Klägerin als
Gesamtumstände bezeichneten Vorgänge aus zeitlicher, geografischer und sach-
licher Hinsicht in keinem relevanten Zusammenhang zum vorliegenden Verfahren.
Weiter war für die Beklagte zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Mar-
kenhinterlegungen nicht absehbar, dass die Klägerin beabsichtigt hätte, den
Schweizer Markt hinsichtlich Uhren und Sonnenbrillen zu betreten. Die Tatsache,
dass die Klägerin durch die prioritären Markenhinterlegungen der Beklagten an
sich objektiv behindert wird, ist für das Vorliegen einer Behinderungsabsicht nicht
ausreichend. Jede Markeneintragung führt per se aufgrund des damit erworbenen
erga omnes wirkenden Ausschliesslichkeitsrechts zu einer Behinderung von
Wettbewerbern. Bei der Sperrmarke muss sich daher der Zweck der Anmeldung
gerade im Erreichen dieser Behinderung erschöpfen.
2.6. Zwischenfazit
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass auf Grund der von der Klägerin geltend
gemachten Umstände sowie der diesbezüglichen Entkräftungsversuche der Be-
klagten zwar gewisse Zweifel bestehen, ob die Beklagte durch die eingereichten
Rechnungen für Uhrenlieferungen an den Flughafen Basel-Mulhouse den blossen
Anschein eines Markengebrauchs in der Schweiz erwecken wollte, was als Indiz
hinsichtlich einer fehlenden Gebrauchsabsicht gewertet werden könnte. Unab-
hängig davon gelingt es der Klägerin jedoch nicht, aufzuzeigen, inwiefern die Be-
klagte mit der Absicht gehandelt hätte, die Klägerin zu behindern, oder inwiefern
diese mit den drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen hauptsächlich
die Erlangung eines finanziellen Vorteils angestrebt hätte. Zudem war für die Be-
klagte zum Zeitpunkt der drei streitgegenständlichen Markenhinterlegungen nicht
absehbar, dass die Klägerin beabsichtigte, hinsichtlich Uhren und Sonnenbrillen
in die Schweiz zu expandieren. Der Klägerin gelingt somit der Nachweis der typi-
schen Indizien einer Defensivhinterlegung nicht. Demnach liegen weder Sperr-
noch Piratenmarken vor. Die drei streitgegenständlichen Markeneintragungen der
- 58 -
Beklagten sind somit nicht als rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2
ZGB zu qualifizieren. Da es der Klägerin nicht gelingt, eine konkrete Behinde-
rungsabsicht der Beklagten hinsichtlich der Eintragung der drei streitgegenständ-
lichen Schweizer Marken aufzuzeigen, da der Beklagten dessen ungeachtet zu
diesem Zeitpunkt keine grosse Verkehrsgeltung in der Schweiz zukam und diese
auch keine nennenswerte Vorbereitungsmassnahmen zur Betretung des schwei-
zerischen Marktes nachweisen konnte, können die drei streitgegenständlichen
Markeneintragungen der Beklagten zudem auch unter dem Aspekt von Art. 2
UWG nicht beanstandet werden.
Die Nichtigkeitsklage aufgrund missbräuchlicher Markenhinterlegung ist demnach
abzuweisen.
3. Unterlassungsklage
Die Klägerin stellt neben der Nichtigkeitsklage ein Unterlassungsbegehren (act. 1
S. 2; act. 58 S. 2).
3.1. Parteivorbringen
Die Klägerin verlangt mit ihrem Rechtsbegehren gemäss Ziffer 2 sinngemäss, es
sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse wegen
Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB für den Zu-
widerhandlungsfall zu untersagen, in der Schweiz unter der Bezeichnung C._
u.a. Uhren und Brillen zu vertreiben, zu verkaufen, zu bewerben oder sonst wie in
Verkehr zu bringen (act. 1 S. 2). Weitere Vorbringen, Ausführungen, bzw. Erläute-
rungen der Klägerin hinsichtlich ihres Unterlassungsbegehrens lassen sich jedoch
weder der Klageschrift noch der Replik entnehmen.
Die Beklagte beantragt, die Klage – und damit auch das Unterlassungsbegehren
– sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 29 S. 2).
- 59 -
3.2. Rechtliches
Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter
verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten, sowie eine bestehende Verlet-
zung zu beseitigen (vgl. Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG). Die Unterlassungskla-
ge gemäss Art. 55 MSchG zielt darauf ab, den Verletzer an der Begehung zukünf-
tiger Verletzungen gleicher Art zu hindern. Die Unterlassungsklage wirkt somit
präventiv und ist geeignet, weitere Verletzungen dauerhaft abzuwehren. Art. 55
Abs. 1 lit. a MSchG setzt für die Anordnung eines gerichtlichen Verbots voraus,
dass eine Verletzung droht. Die Anmeldung einer Marke ist ein starkes Indiz für
die bevorstehende Verwendung des Zeichens als Marke, zumal eine Hinterlegung
ohne Gebrauchsabsicht missbräuchlich ist. So bedeutet die Hinterlegung der
Marke zumindest eine Gefährdung der Markenrechte i.S.v. Art. 55 Abs. 1 MSchG
(vgl. FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 28 ff.; STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 11 und N. 51.). Aller-
dings sind gemäss Gerichtspraxis immer die konkreten Fallumstände relevant. So
indiziert bspw. die Tatsache, dass der Beklagte die Marke verteidigt, eine Ge-
brauchsabsicht (vgl. Urteil des Handelsgerichts Bern HG 05 9185 vom 13. Juni
2006 – Zyloric / Uloric, in: sic! 2007 S. 109, S. 111; STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 51;
FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 30). Unabhängig davon sind die Rechte des Klägers je-
doch nur dann verletzt oder gefährdet, wenn seine Ansprüche auf einer gültigen
Markeneintragung beruhen. Die Nichtigkeit der Klagemarke kann der Beklagte
entweder einrede- oder widerklageweise geltend machen (STAUB, a.a.O., Art. 55
N. 12; FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 11).
3.3. Würdigung
Die Klägerin geht weder in der Klage noch in der Replik konkret auf das von ihr
mittels Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2 gestellte Unterlassungsbegehren ein. Ins-
besondere behauptet die Klägerin nicht, dass die Beklagte die drei streitgegen-
ständlichen Marken in der Schweiz gebrauchen würde. Vielmehr stellt sich die
Klägerin im Gegenteil auf den Standpunkt, der Beklagten fehle es an einer ernst-
haften Gebrauchsabsicht (vgl. act. 58 Rz. 21). Dessen ungeachtet können die drei
behaupteten und nachgewiesenen Markenhinterlegungen durch die Beklagte –
- 60 -
entsprechend den obigen Ausführungen – dennoch als Indiz für die drohende
Markenverletzung gewertet werden (vgl. act. 1 Rz. 4; act. 4/2-4). Ob dies allein für
die Annahme einer drohenden, zukünftigen Verletzung genügt, bestimmt sich
nach den konkreten Fallumständen. Diesbezüglich gilt es festzuhalten, dass die
Beklagte ihre Marken im vorliegenden Verfahren vehement verteidigt, was als In-
diz für eine Gebrauchsabsicht gewertet werden kann.
Unabhängig davon können die Rechte der Klägerin jedoch nur dann verletzt oder
gefährdet werden, wenn ihre Ansprüche auf gültigen Markeneintragungen beru-
hen. Die Beklagte verlangt widerklageweise u.a. die Nichtigerklärung der klägeri-
schen Marke Nr. 4 C._ sowie der Marken Nrn. 5 C1._ und 6 C2._
für die in Klasse 14 beanspruchten Waren "daraus [aus Edelmetallen und deren
Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und
Zeitmessinstrumente" (vgl. act. 29 S. 2 f.). Wie nachfolgend zu zeigen sein wird
(siehe unten), ist die Widerklage diesbezüglich begründet. Mit anderen Worten
sind die Markeneintragungen, auf welche die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren
abstützt, zum Urteilszeitpunkt nicht mehr gültig. Somit können die Rechte der
Klägerin auch nicht mehr gefährdet sein. Demnach liegt keine Verletzungsgefahr
vor.
Die Verletzungsgefahr ist Bestandteil des Rechtsschutzinteresses und von Amtes
wegen zu prüfen. Zudem stellt das Rechtsschutzinteresse eine Prozessvoraus-
setzung i.S.v. Art. 59 ZPO dar. Wie bereits ausgeführt (siehe oben), handelt es
sich dabei um eine sog. doppelrelevante Tatsache. Im Rahmen der materiellen
Prüfung hat sich vorliegend gezeigt, dass die Verletzungsgefahr sowie das damit
einhergehende Rechtsschutzinteresse nicht bewiesen werden konnten. Wenn
sich im Rahmen der materiellen Prüfung zeigt, dass eine doppelrelevante Tatsa-
che nicht bewiesen werden kann, weist das Gericht die Klage mit einem (der
Rechtskraft fähigen) Entscheid ab. Es kann aber nicht mehr auf seinen Eintreten-
sentscheid zurückkommen und auf die Sache nicht eintreten (LEUENBER-
GER/WALTHER/BERGER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Zivilpro-
zessrecht, ZBJV 153/2017 S. 237, S. 246 f.; vgl. Urteil des Bundesgerichts
- 61 -
4A_703/2014 vom 25. Juni 2015 E. 5.1). Demnach ist die Unterlassungsklage ab-
zuweisen.
3.4. Zwischenfazit
Die klägerische Unterlassungsklage ist abzuweisen.
4. Widerklage
4.1. Nichtigerklärung aufgrund relativer Ausschlussgründe
4.1.1. Parteivorbringen
Die Beklagte führt aus, die streitgegenständlichen Marken der Klägerin seien vom
Markenschutz nach Art. 3 Abs. 1 lit. a und c MSchG ausgeschlossen, da die Be-
klagte mit der Schweizer Marke Nr. 2 C._ in der Klasse 9, sowie mit der Mar-
ke Nr. 1 C._ in der Klasse 14, über prioritäre Markeneintragungen verfüge
(act. 29 Rz. 167 ff.). Zudem bestehe in Bezug auf die streitgegenständliche Marke
Nr. 4 C._ Zeichenidentität mit der Marke der Beklagten Nr. 2 C._. ln Be-
zug auf die Marke Nr. 5 C1._ bestehe nahezu Identität zur Marke Nr. 1
C._. Das Fehlen eines Abstandes zwischen "..." und "..." sei absolut ver-
nachlässigbar. Bei der streitgegenständlichen Marke Nr. 6 C2._ übernehme
die Klägerin nahezu vollständig die Marke Nr. 1 C._ der Beklagten und stelle
sie an den Anfang ihrer eigenen Marke. Sie ergänze diese lediglich durch den
schwachen Bestandteil "D._". Damit bestehe klar eine hochgradige Zeichen-
ähnlichkeit (act. 29 Rz. 170 ff.). Weiter bestehe sowohl bezüglich den Eintragun-
gen in Klasse 9, als auch in Klasse 14 Identität bzw. Gleichartigkeit der Waren
(act. 29 Rz. 174 ff.). Im Umfang der Doppelidentität sei für den Ausschluss der
streitgegenständlichen Marken der Klägerin keine Verwechslungsgefahr erforder-
lich. Es ergebe sich somit, dass die Schweizer Marke Nr. 4 C._ für "Brillen-
und Sonnenbrillenetuis sowie Sonnenbrillen", und die Schweizer Marke Nr. 5
C1._ für "Uhren und Zeitmessinstrumente", ohne Weiteres die Markenrechte
der Beklagten verletzen würden. ln Bezug auf die restlichen Marken bzw. die noch
verbleibenden Waren sei das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3
Abs. 1 lit. c MSchG zu prüfen. Massgeblich für die Beurteilung der Verwechs-
- 62 -
lungsgefahr sei das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise. Die Ver-
wechslungsgefahr hänge von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der
Zeichenähnlichkeit und der Warenähnlichkeit ab. Dabei bestehe eine Wechselwir-
kung. Wende man diese Kriterien auf den vorliegenden Fall an, werde klar, dass
vorliegend eine grosse Verwechslungsgefahr bestehe. Die Marken der Widerklä-
gerin seien für die beanspruchten Waren weder beschreibend noch anspielend
und hätten demzufolge einen normalen Schutzumfang. Die Klägerin habe identi-
sche bzw. hochgradig ähnliche Marken hinterlegt, und dies für hochgradig gleich-
artige bzw. zum Teil identische Waren. Es bestehe somit eine hochgradige Ver-
wechslungsgefahr (act. 29 Rz. 177 ff.). Somit ergebe sich, dass die streitgegen-
ständlichen Marken der Klägerin die prioritären Markenrechte der Beklagten ver-
letzen würden. Damit könne diese die ihr aus dem Markenrecht zustehenden An-
sprüche geltend machen (act. 29 Rz. 180).
Die Klägerin führt aus, die Beklagte sei Inhaberin von Markenrechten in der
Schweiz, welche sie rechtsmissbräuchlich und auf unlautere Weise habe eintra-
gen lassen. Mit anderen Worten seien ihre Markeneintragungen ungültig und ihre
Marken seien zu löschen. Folglich verfüge sie über gar keine gültigen Rechte,
welche verletzt oder gefährdet werden könnten. Nach Vollzug der Löschung sei
die Widerklage mit ihren Rechtsbegehren 1, 2 und 3 gegenstandslos (act. 58
Rz. 224).
4.1.2. Rechtliches und Würdigung
4.1.2.1. Allgemeines
Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann vom Richter feststellen lassen,
dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht (Art. 52
MSchG). Mit der Nichtigkeitsklage verlangt der Kläger die Feststellung der Nich-
tigkeit der eingetragenen Marke. Als Nichtigkeitsgrund in Betracht kommen insbe-
sondere relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG (STAUB, a.a.O.,
Art. 52 N. 44). Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 3 Abs. 1
MSchG Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren
oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (lit. a; sog. "Doppelidentität"); mit
- 63 -
einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (lit. b); oder
einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(lit. c). Als ältere Marken gelten hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine
Priorität nach Art. 6 - 8 MSchG geniessen (Art. 3 Abs. 2 MSchG).
Wie bereits ausgeführt (siehe oben), verfügt die Beklagte seit dem 22. März 2012
über die Schweizer Marke Nr. 2 C._, welche sie am 18. Januar 2012 in der
Klasse 9 hinterlegen liess (vgl. act. 4/3). Die Klägerin liess ihre Schweizer Marke
Nr. 4 C._ in der Klasse 9 dagegen erst am 20. April 2012 hinterlegen
(vgl. act. 30/53). Zudem besitzt die Beklagte seit dem 13. April 2011 die Schwei-
zer Marke Nr. 1 C._ für "Uhren" in der Klasse 14, welche sie am 4. April 2011
für diese Waren hinterlegt hat (vgl. act. 4/2). Die Klägerin liess ihre Schweizer
Marken Nr. 5 C1._ und Nr. 6 C2._ in der Klasse 14 dagegen jeweils erst
am 30. Juni 2011 hinterlegen (vgl. act. 30/51; act. 30/52). Damit geniessen die äl-
teren Marken der Beklagten zweifelsfrei Priorität nach Art. 6 MSchG.
4.1.2.1.1. Doppelidentität (Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG)
Eine Zeichenidentität liegt vor, wenn das jüngere Zeichen vollständig mit der älte-
ren Marke übereinstimmt (JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken-
schutzgesetz (MSchG), Stämpflis Handkommentar SHK, 2. Aufl., 2017, Art. 3
N. 18).
Wie die Beklagte zutreffend ausführt (vgl. act. 29 Rz. 171), stimmt die jüngere,
klägerische Marke Nr. 4 C._ vollständig mit der älteren Marke der Beklagten
Nr. 2 C._ überein. Demnach besteht diesbezüglich eine Zeichenidentität.
Hinsichtlich der Marke Nr. 5 C1._ der Klägerin besteht dagegen keine voll-
ständige Identität zur Marke Nr. 1 C._ der Beklagten. Umstritten ist, ob Art. 3
Abs. 1 lit. a MSchG eng auszulegen ist und damit nur dann zur Anwendung
kommt, wenn eine vollständige Übereinstimmung von Zeichen und beanspruchten
Waren und Dienstleistungen vorliegt (so: JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 17), oder ob es
- 64 -
genügt, wenn die beiden Marken weitgehend identisch sind (so: STÄDE-
LI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar Marken-
schutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 3 N. 15 ff.). Nach h. M. ist keine vollständige
Übereinstimmung erforderlich. Es muss genügen, wenn die beiden Marken weit-
gehend identisch sind und für weitgehend die gleichen Waren bestimmt sind. Un-
bedeutende Abweichungen, welche den weitgehend identischen Gesamteindruck
bestehen lassen, sind zuzulassen (vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O.,
Art. 3 N. 16). ln Bezug auf die Marke Nr. 5 C1._ der Klägerin besteht zwar
keine vollständige, jedoch eine weitgehende Identität zur Marke Nr. 1 C._ der
Beklagten. Das Fehlen eines Abstandes zwischen "..." und "..." ist – wie die Be-
klagte zutreffend ausführt (vgl. act. 29 Rz. 172) – vernachlässigbar bzw. kann als
unbedeutende Abweichung, welche den weitgehend identischen Gesamteindruck
bestehen lässt, qualifiziert werden. Somit besteht diesbezüglich ebenfalls eine
Zeichenidentität.
Hinsichtlich der streitgegenständlichen Marke Nr. 6 C2._ der Klägerin liegt
dagegen unbestrittenerweise (vgl. act. 29 Rz. 173 sowie Rz. 178) keine Zei-
chenidentität in Bezug auf die beklagtische Marke Nr. 1 C._ vor.
Waren sind gleich, wenn die Waren des jüngeren Zeichens vollständig von den
Waren, für welche die ältere Marke geschützt ist, erfasst werden (JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 20).
Die klägerische Marke Nr. 4 C._ ist für "Brillen- und Sonnenbrillenetuis" so-
wie für "Sonnenbrillen" in Klasse 9 eingetragen (act. 30/53). Die Marke Nr. 2
C._ der Beklagten ist u.a. für "Optische Apparate und Instrumente, ein-
schliesslich Brillen und Brillenetuis" sowie für "Blendschutzbrillen" und "optische
Waren" in Klasse 9 eingetragen (act. 4/3). Die Waren des jüngeren Zeichens der
Klägerin werden demnach vollständig von den Waren, für welche die ältere, be-
klagtische Marke geschützt ist, erfasst. Es besteht somit Warenidentität. Da die
klägerische Marke Nr. 4 C._ zudem identisch zur älteren Marke der Beklag-
ten Nr. 2 C._ ist, liegt eine Doppelidentität i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG
vor. Die klägerische Marke Nr. 4 C._ ist demnach für sämtliche beanspruch-
ten Waren vom Markenschutz ausgeschlossen.
- 65 -
Die Marke Nr. 1 C._ der Beklagten ist für "Uhren" in Klasse 14 eingetragen
(act. 4/2). Die streitgegenständlichen Marken Nr. 5 C1._ und Nr. 6 C2._
der Klägerin beanspruchen in Klasse 14 jeweils "Edelmetalle und deren Legie-
rungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uh-
ren und Zeitmessinstrumente" (act. 30/51-52). Die Beklagte verlangt mit dem Wi-
derklagebegehren gemäss Ziffer 2, es sei festzustellen, dass die streitgegen-
ständlichen Marken Nr. 5 C1._ und Nr. 6 C2._ der Klägerin für die in
Klasse 14 beanspruchten Waren "daraus [aus Edelmetallen und deren Legierun-
gen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen
enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmess-
instrumente", nichtig seien (vgl. act. 29 S. 2 f.). Aus der gewählten Formulierung
geht hervor, dass die Beklagte damit den Bestand der zwei streitgegenständli-
chen Marken für aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte Produkte,
nicht jedoch für den Rohstoff Edelmetalle und deren Legierungen an sich, anfech-
ten wollte. Da im Markenrecht auch Teilnichtigkeitsklagen zulässig sind (vgl. BGE
136 III 102 E. 3.6 – Yello/Yallo; FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 19), ist dieses Vorgehen
nicht zu beanstanden. Bezüglich der Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente"
besteht letztlich somit Warenidentität. Die Marke Nr. 5 C1._ der Klägerin ist
zudem identisch zur Marke Nr. 1 C._ der Beklagten. Es besteht für die Wa-
ren "Uhren und Zeitmessinstrumente" somit eine Doppelidentität i.S.v. Art. 3
Abs. 1 lit. a MSchG. Die Marke Nr. 5 C1._ der Klägerin ist demnach in Klas-
se 14 hinsichtlich der Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" vom Marken-
schutz ausgeschlossen.
Hinsichtlich der restlichen von der klägerischen Marke Nr. 5 C1._ in Klasse
14 umfassten Waren sowie der von der Marke Nr. 6 C2._ der Klägerin in
Klasse 14 umfassten Waren besteht dagegen unbestrittenerweise (vgl. act. 29
Rz. 177 f.) keine Doppelidentität i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG. Nachfolgend gilt
es vielmehr zu prüfen, ob diesbezüglich eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3
Abs. 1 lit. b oder c MSchG vorliegt.
- 66 -
4.1.2.1.2. Verwechslungsgefahr (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG)
Die Verwechslungsgefahr hängt von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke,
der Zeichenähnlichkeit, und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab
(JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 46). Je näher sich die Waren sind, desto grösser wird
das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen
vom Älteren abheben (BGE 122 III 382 S. 387 – Kamillosan; BGE 126 III 315
S. 320 – Apiella; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 47).
Die Rechtsprechung unterscheidet drei Grade der Kennzeichnungskraft: schwa-
che, starke und normale Marken (Urteil des Bundesgerichts 4C_88/2007 vom
17. Juli 2007 E. 2.3.1 – zero/zero+ III). Die Kennzeichnungskraft einer Marke be-
stimmt sich zunächst nach ihrer Unterscheidungskraft. Grundsätzlich ist originär
eine normale Unterscheidungskraft anzunehmen. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob
besondere Umstände vorliegen, welche die Annahme einer ursprünglich geringe-
ren oder höheren Kennzeichnungskraft rechtfertigen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 84
f.). Hinsichtlich der prioritären, älteren Marke Nr. 1 C._ der Beklagten ist –
wie diese zu Recht ausführt (vgl. act. 29 Rz. 179) – von einer normalen Kenn-
zeichnungskraft auszugehen. Besondere Umstände, welche die Annahme einer
ursprünglich geringeren oder höheren Kennzeichnungskraft rechtfertigen würden,
liegen nicht vor.
Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck der Marken auf
die massgebenden Verkehrskreise (BGE 119 II 473 S. 475 – Radion/Radomat;
JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 127). Die massgeblichen Verkehrskreise bilden die aktu-
ellen und potenziellen Abnehmer der normativ objektiviert definierten Waren (JOL-
LER, a.a.O., Art. 3 N. 52). Wird eine ältere Marke oder ihr prägender Hauptbe-
standteil übernommen, liegt meist eine Zeichenähnlichkeit vor. Eine Kombination
mit einem schwachen Zusatz schafft keine hinreichende Unterscheidbarkeit. Es
besteht die Gefahr, dass die Abnehmer aufgrund des identischen oder ähnlichen
Bestandteils fälschlicherweise glauben, dass eine Marke eines verbundenen Un-
ternehmens vorliege (vgl. BGE 93 II 424 S. 429 – Burberrys; JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 134). Die streitgegenständliche Marke Nr. 6 C2._ der Klägerin be-
steht einerseits aus dem Hauptbestandteil "C._", sowie andererseits aus
- 67 -
dem Zusatz "D._". Wie bereits ausgeführt, vermag eine Kombination mit ei-
nem schwachen Zusatz in der Regel keine hinreichende Unterscheidbarkeit zu
schaffen, was auch vorliegend der Fall ist. Zudem besteht die Gefahr, dass die
Abnehmer aufgrund des identischen oder ähnlichen Bestandteils C._ fälsch-
licherweise glauben, dass eine Marke eines verbundenen Unternehmens vorliege.
Demnach liegt eine Zeichenähnlichkeit zur beklagtischen Marke Nr. 1 C._
vor.
Zur Bestimmung der Gleichartigkeit der Waren haben Lehre und Rechtsprechung
verschiedene Kriterien entwickelt, so z.B. die Art der Waren, deren Verwendungs-
zweck, Herstellungsstätte, Vertrieb, Abnehmerkreise etc. (JOLLER, a.a.O., Art. 3
N. 271 ff.). Wie die Beklagte zu Recht ausführt, lässt sich dem Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-5467/2011 vom 20. Februar 2013 entnehmen, dass zwi-
schen Uhren sowie Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteinen sowie aus Edel-
metallen und deren Legierungen hergestellten oder plattierten Waren, Waren-
gleichartigkeit angenommen wird, weil diese Waren über einen ähnlichen Ver-
wendungszweck verfügen wie Uhren, über dieselben Vertriebskanäle vertrieben
werden und sich an den gleichen Abnehmerkreis richten (vgl. Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-5467/2011 vom 20. Februar 2013 E. 5.3.3). Keine Waren-
gleichartigkeit besteht dagegen gemäss dem besagten Urteil zwischen Uhren so-
wie Edelmetallen und deren Legierungen an sich, weil Edelmetalle und deren Le-
gierungen zu den Rohstoffen gehören ("produits bruits"), während Uhren den
Endprodukten zuzurechnen sind ("produits finis"). Zudem richten sich diese bei-
den Produktgruppen an unterschiedliche Konsumentenkreise (vgl. Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-5467/2011 vom 20. Februar 2013 E. 5.3.3.). Da die Be-
klagte die beiden streitgegenständlichen klägerischen Marken Nr. 5 C1._ und
Nr. 6 C2._ hinsichtlich Edelmetallen und deren Legierungen – wie bereits
ausgeführt (siehe oben) – jedoch nicht anzweifelt und Teilnichtigkeitsklagen expli-
zit zulässig sind, spielt dies letztlich keine Rolle. Zusammenfassend gilt es dem-
nach festzuhalten, dass die Waren der beiden jüngeren, klägerischen Marken
Nr. 5 C1._ und Nr. 6 C2._ im angefochtenen Umfang "daraus [aus
Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren,
soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwa-
- 68 -
ren, Edelsteine", gleichartig sind zu den Waren "Uhren", für welche die ältere, be-
klagtische Marke Nr. 1 C._, geschützt ist.
Abschliessend ist festzuhalten, dass zwischen der klägerischen Marke Nr. 5
C1._ und der beklagtischen Marke Nr. 1 C._ – wie bereits ausgeführt
(siehe oben) – eine Zeichenidentität vorliegt. Zudem besteht zwischen diesen
beiden Marken im Umfang der Waren "daraus [aus Edelmetallen und deren Le-
gierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine", eine Waren-
gleichartigkeit. Demnach liegt eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. b
MSchG vor. Die streitgegenständliche Marke Nr. 5 C1._ der Klägerin ist
demnach in Klasse 14 im Umfang "daraus [aus Edelmetallen und deren Legie-
rungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klas-
sen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine", vom Marken-
schutz ausgeschlossen.
Weiter besteht zwischen der Marke Nr. 6 C2._ der Klägerin und der beklagti-
schen Marke Nr. 1 C._ eine Zeichenähnlichkeit. Zudem liegt zwischen diesen
beiden Marken im Umfang "daraus [aus Edelmetallen und deren Legierungen]
hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen ent-
halten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine", ebenfalls eine Waren-
gleichartigkeit vor. Weiter besteht zwischen diesen beiden Marken in Bezug auf
die Waren "Uhren und Zeitmessinstrumente" – wie bereits ausgeführt (siehe
oben) – Warenidentität. Demnach liegt eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3
Abs. 1 lit. c MSchG vor. Die streitgegenständliche Marke Nr. 6 C2._ der Klä-
gerin ist demnach für die in Klasse 14 beanspruchten Waren "daraus [aus Edel-
metallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit
sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren,
Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" ebenfalls vom Markenschutz ausge-
schlossen.
- 69 -
4.1.2.2. Feststellungsinteresse / Aktivlegitimation
Art. 3 MSchG betrifft relative Schutzausschlussgründe. Diese werden auch nach
erfolgter Markeneintragung nicht von Amtes wegen berücksichtigt, sondern kön-
nen allein vom Inhaber der älteren Marke geltend gemacht werden (JOLLER,
a.a.O., Art. 3 N. 1 ff.). Wer ein rechtliches Interesse hat, kann – wie bereits ausge-
führt (siehe oben) – vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechts-
verhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht (Art. 52 MSchG). Die
Nichtigkeits- oder Löschungsklage hat zum Ziel, eine im Register eingetragene
Marke zu löschen (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 11 ff.). Ein schutzwürdiges Interesse
an der Nichtigerklärung einer Marke hat jedermann, der durch deren Bestand be-
hindert wird oder befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren Inhaber behin-
dert zu werden (FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 21). Der Inhaber einer älteren Marke, in
deren Schutzbereich die nichtig zu erklärende Marke fällt, hat ohne Weiteres ein
schutzwürdiges Interesse (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.175/2002 vom
21. August 2002, in: sic! 2002 S. 851, S. 853 – Appenzeller Switzerland-
Appenzeller Natural).
Zweifelsfrei sind die beiden streitgegenständlichen Marken der Beklagten jeweils
älter als die drei streitgegenständlichen Marken der Klägerin. Zudem fallen die
streitgegenständlichen klägerischen Marken im angefochtenen Umfang in den
Schutzbereich der jeweiligen beklagtischen Marken. Das schutzwürdige Interesse
der Beklagten an der richterlichen Feststellung der Nichtigkeit der klägerischen
Marken bzw. ihre Aktivlegitimation ist somit ohne Weiteres gegeben. Dessen un-
geachtet wurde bereits festgestellt, dass die drei streitgegenständlichen beklagti-
schen Marken – entgegen den Ausführungen der Klägerin (vgl. act. 58 Rz. 224 f.)
– nicht in rechtsmissbräuchlicher und unlauterer Weise eingetragen wurden. Auch
liegt seitens der Beklagten keine fehlende ernsthafte Gebrauchsabsicht hinsicht-
lich ihrer C._ Markeneintragungen vor (siehe oben).
4.1.3. Zwischenfazit
Da das Feststellungsinteresse gegeben ist und relative Ausschlussgründe ge-
mäss Art. 3 Abs. 1 MSchG vorliegen, ist die Nichtigkeit der auf den Namen der
- 70 -
Klägerin eingetragenen Marke Nr. 4 C._ für sämtliche beanspruchten Waren
sowie die teilweise Nichtigkeit der klägerischen Marken Nr. 5 C1._ und Nr. 6
C2._ für die in Klasse 14 beanspruchten Waren "daraus [aus Edelmetallen
und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht
in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine;
Uhren und Zeitmessinstrumente" festzustellen. Einer Anweisung an das IGE zur
Löschung der nichtig zu erklärenden Marken bedarf es – entgegen den Widerkla-
gebegehren gemäss Ziffer 1 und 2 – dagegen nicht. Das Gericht ist gemäss
Art. 54 MSchG von Amtes wegen zur Mitteilung des Nichtigkeitsurteils an das IGE
verpflichtet, und Letzteres nimmt die Löschung gestützt auf Art. 35 lit. c MSchG
vor (vgl. ZR 2011 Nr. 44 E. 16; FRICK, a.a.O., Art. 52 N. 8). Insoweit ist den Wi-
derklagebegehren Ziff. 1 und 2 nicht stattzugeben.
4.2. Unterlassungsklage
4.2.1. Parteivorbringen
Die Beklagte bringt vor, die Klägerin biete spätestens seit dem 6. Februar 2013
mit "C._" und "C2._" gekennzeichnete Sonnenbrillen über ihre in der
Schweiz abrufbaren Websites "www.C1._.com" sowie "www.D._.com"
dem schweizerischen Publikum an. Die Produkte könnten von der Schweiz aus
bestellt werden und würden in die Schweiz geliefert (act. 29 Rz. 164). Durch die-
ses Verhalten verletze die Klägerin die Markenrechte der Beklagten. Das Marken-
recht verleihe der Beklagten das ausschliessliche Recht, die Marken zur Kenn-
zeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht würden, zu
gebrauchen und darüber zu verfügen. Sie könne gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. a, b, d
und e MSchG anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3
Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sei (act. 29 Rz. 165). Im Zeit-
punkt der Klageeinleitung habe zumindest eine Erstbegehungsgefahr bestanden.
Zwischenzeitlich habe die Klägerin jedoch eingestanden, den Gebrauch ihrer
C._ Marke in der Schweiz aufgenommen zu haben. Durch diese Gebrauchs-
handlungen habe die Klägerin die Markenrechte der Beklagten sowohl in Klasse 9
als auch in Klasse 14 verletzt. Da die Klägerin die Widerrechtlichkeit ihrer Hand-
lungen bestreite und darüber hinaus am 30. August 2016 eine Nichtigkeitsklage
- 71 -
wegen angeblichen Nichtgebrauchs gegen eine der beklagtischen C._ Mar-
ken beim hiesigen Gericht eingeleitet habe, sei vorliegend klar von einer Widerho-
lungsgefahr auszugehen (act. 29 Rz. 187; act. 64 Rz. 298).
Die Klägerin entgegnet, die Beklagte habe nie eine ernsthafte Gebrauchsabsicht
hinsichtlich ihrer C._ Markeneintragung für Brillen oder für Sonnenbrillen be-
kundet. Eine Gebrauchsabsicht fehle nicht nur in der Schweiz, sondern auch in al-
len weiteren Ländern, wo die Beklagte C._ für Waren der Klasse 9, d.h. u.a.
für Brillen sowie Brillenetuis, als Marke habe registrieren lassen. Die Beklagte ha-
be denn auch nicht einmal Anstalten unternommen, irgendeinen Nachweis eines
Gebrauchs von C._ für Waren der Klasse 9 zu erbringen. Auch in Bezug auf
ihre C._ Markeneintragung für Uhren sei die Beklagte die erforderlichen
Nachweise für einen Gebrauch in der Schweiz schuldig geblieben. Es fehle ihr al-
so nur schon in Bezug auf die Waren der Klasse 9 an einem Rechtsschutzinte-
resse. Für registrierte Marken könne kein Schutz beansprucht werden, wenn sie
nicht zum Zwecke des Gebrauchs hinterlegt worden seien (act. 58 Rz. 225).
4.2.2. Rechtliches und Würdigung
Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Der Markeninhaber
kann gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrau-
chen, das nach Artikel 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist,
so insbesondere: das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen
(lit. a); unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu die-
sem Zweck zu lagern (lit. b); unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder
zu erbringen (lit. c); unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen
(lit. d), sowie das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie
im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen (lit. e). Wer in seinem Recht an der
Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter u.a. verlangen, eine dro-
hende Verletzung zu verbieten, sowie eine bestehende Verletzung zu beseitigen
(vgl. Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG). Eine Verletzung der Rechte an einer Mar-
ke liegt dann vor, wenn der Beklagte ohne Zustimmung des Rechtsinhabers eine
- 72 -
der in Art. 13 Abs. 2 MSchG näher definierten Handlungen vornimmt und dadurch
in den Schutzbereich gemäss Art. 3 MSchG eingreift (STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 8).
Wie bereits ausgeführt (siehe oben), sind die Marken Nr. 4 C._ der Klägerin
in der Klasse 9, sowie die Marken Nr. 5 C1._ und Nr. 6 C2._ der Kläge-
rin in der Klasse 14, in dem von der Beklagten angezweifelten sachlichen Umfang
aufgrund von Art. 3 Abs. 1 lit. a, b und c MSchG vom Markenschutz ausgeschlos-
sen.
Die Unterlassungsklage gemäss Art. 55 MSchG zielt darauf ab, den Verletzer an
der Begehung zukünftiger Verletzungen gleicher Art zu hindern. Art. 55 Abs. 1
lit. a MSchG setzt für die Anordnung eines gerichtlichen Verbots voraus, dass ei-
ne Verletzung droht. Diese Verletzungsgefahr vermittelt dem Kläger das für die
Unterlassungsklage generell notwendige Rechtsschutzinteresse, dem bei dieser
Klageart eine besondere Bedeutung zukommt. Die Verletzungsgefahr ist Bestand-
teil des Rechtsschutzinteresses und wird von Amtes wegen geprüft. Fehlt sie,
wird auf die Unterlassungsklage nicht eingetreten. Als Prozessvoraussetzung
muss das aktuelle Rechtsschutzinteresse an der Unterlassungsklage im Zeitpunkt
der Urteilsfällung noch vorhanden sein. Das Rechtsschutzinteresse kann entwe-
der in einer Erstbegehungs- oder einer Wiederholungsgefahr begründet sein
(FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 28 f.; vgl. STAUB, a.a.O., Art. 55 N. 49). Hat eine Rechts-
verletzung bereits stattgefunden, geht es um den Nachweis der Wiederholungs-
gefahr, wobei die Gerichte hier im Vergleich zur Erstbegehungsgefahr grosszügi-
ger sind. Der Kläger muss den Beweis für die in der Vergangenheit bereits erfolg-
te gleichartige Markenverletzung erbringen. Er muss zudem dartun, dass eine
Wiederholung der Markenverletzung zu befürchten ist. Die Wiederholungsgefahr
wird vermutet, wenn der Beklagte die Rechtswidrigkeit seines verletzenden Ver-
haltens bestreitet (FRICK, a.a.O., Art. 55 N. 31).
Wie die Beklagte zu Recht festhält, bietet die Klägerin unbestrittenermassen seit
dem 6. Februar 2013 mit "C._" und "C2._" gekennzeichnete Produkte
über ihre in der Schweiz abrufbaren Websites "www.C1._.com" sowie
"www.D._.com" dem schweizerischen Publikum an (vgl. act. 1 Rz. 36; act. 29
Rz. 84). In der von der Beklagten als Beweismittel eingereichten Nichtigkeitsklage
- 73 -
der Klägerin betreffend Nichtgebrauch an das hiesige Gericht vom 30. August
2016 zwischen denselben Parteien (act. 65/42) hat die Klägerin zudem festgehal-
ten: "Die Klägerin ist auch in der Schweiz Inhaberin mehrerer Marken mit der prä-
genden Wortkombination C._ (...). Diese sind unter anderem namentlich in
den Klassen 9 (u.a. insbesondere für "Sonnenbrillen"), 14 (u.a. insbesondere für
"Uhren" und "Schmuckwaren'), und 25 (u.a. für "Bekleidungsstücke") geschützt
und werden insbesondere auch für diese Waren gebraucht" (act. 65/42 Rz. 24).
Weiter führt die Klägerin in der besagten Klage aus: "Die Klägerin verwendet ihre
Marken in der Schweiz" (act. 65/42 Rz. 30). Weiter legte die Beklagte diverse
Ausdrucke der Website der Klägerin "www.C1._.com" vom 13. Dezember
2016 ins Recht (act. 65/43), welche den durch die Klägerin in der Schweiz statt-
findenden Gebrauch illustrieren sollen.
Zusammenfassend gibt die Klägerin somit zu, ihre streitgegenständlichen Marken
in der Schweiz für sämtliche von diesen in den Klassen 9, 14 und 25 umfassten
Waren zu benutzen. Da die Klägerin somit ohne Zustimmung der Beklagten unter
Zeichen, welche nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen
sind, Waren anbietet und dadurch eine der in Art. 13 Abs. 2 MSchG näher defi-
nierten Handlungen vornimmt, liegt eine Verletzung der Rechte der Beklagten als
Markeninhaberin vor. Zudem bestreitet die Klägerin – wie die Beklagte zu Recht
ausführt (vgl. act. 64 Rz. 298) – die Rechtswidrigkeit ihres verletzenden Verhal-
tens konsequent (vgl. act. 58 Rz. 225). Demnach wird die Wiederholungsgefahr
klarerweise vermutet bzw. liegt eine Verletzungsgefahr vor. Die Beklagte als
Rechtsinhaberin ist demnach zur Erhebung der Unterlassungsklage legitimiert
und ihr Rechtsschutzinteresse ist gegeben.
Die Beklagte verlangt, es sei der Klägerin "unter Androhung der Bestrafung ihrer
Organe mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss
Art. 292 StGB sowie mit Busse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung
(Art. 343 Abs. 1 lit. a und c ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, unter den
Marken C1._, C._ und C2._ in der Schweiz Brillen- und Sonnenbril-
lenetuis, Sonnenbrillen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und
Zeitmessinstrumente anzupreisen, zu bewerben, zu vertreiben, anzubieten, oder
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sonstwie in Verkehr zu bringen und/oder bei solchen Handlungen Dritter mitzuwir-
ken, oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern" (act. 29 S. 3). Das
Unterlassungsbegehren muss genügend bestimmt sein und muss vom Kläger so
formuliert werden, dass es bei Gutheissung zum Urteilsdispositiv erhoben werden
kann. Für markenrechtliche Unterlassungsbegehren bedeutet dies, dass sie das
betroffene Kennzeichen, die betroffenen Produkte, das zu unterlassende Verhal-
ten und das betroffene Territorium aufführen müssen (FRICK, a.a.O, Art. 55 N. 33).
Das beklagtische Unterlassungsbegehren erfüllt diese Kriterien und ist demnach
mit Blick auf das Bestimmtheitsgebot nicht zu beanstanden.
Die Beklagte ersucht sodann um Anordnung von Vollstreckungsmassnahmen.
Nach Art. 236 Abs. 3 ZPO ordnet das Gericht auf Antrag der obsiegenden Partei
Vollstreckungsmassnahmen an. Lautet der Entscheid auf eine Verpflichtung zu
einem Tun, Unterlassen oder Dulden, so können Vollstreckungsmassnahmen
gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO angedroht werden. Die von der Beklagten beantrag-
te Anordnung der Strafdrohung nach Art. 292 StGB sowie die Anordnung einer
Ordnungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung stellen mögli-
che Vollstreckungsmassnahmen dar (vgl. Art. 343 Abs. 1 lit. a und c ZPO). In der
Praxis des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Zürich hat sich die
Strafdrohung nach Art. 292 StGB bei "seriösen Parteien" bewährt. Darüber hin-
ausgehende Androhungen sind in solchen Fällen dagegen nicht zu formulieren
(ZR 114/2015 S. 102; Verfügung und Urteil des Einzelgerichts des Handelsge-
richts des Kantons Zürich vom 26. März 2014 HE130306). Es liegen keine Anzei-
chen vor, wonach es sich bei der Klägerin um keine "seriöse Partei" handeln soll-
te. Die Anordnung einer zur Strafdrohung nach Art. 292 StGB zusätzlichen Ord-
nungsbusse von CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung erscheint somit
nicht als verhältnismässig und kann demnach unterbleiben. Insoweit ist Ziff. 3 des
Widerklagebegehrens nicht stattzugeben.
In Anbetracht von Art. 13 Abs. 2 MSchG, wonach der Markeninhaber anderen
verbieten kann, ein Zeichen zu gebrauchen, welches nach Art. 3 Abs. 1 MSchG
vom Markenschutz ausgeschlossen ist, sowie der Tatsache, dass das diesbezüg-
liche Rechtsschutzinteresse der Beklagten aufgrund des Vorliegens einer Wie-
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derholungs- bzw. Verletzungsgefahr klarerweise ausgewiesen ist, ist das beklag-
tische Unterlassungsbegehren demnach begründet.
4.2.3. Zwischenfazit
Zusammenfassend ist der Klägerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe
mit Busse wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292
StGB (Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO) im Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, unter den
Marken C1._, C._ und C2._ in der Schweiz Brillen- und Sonnenbril-
lenetuis, Sonnenbrillen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und
Zeitmessinstrumente anzupreisen, zu bewerben, zu vertreiben, anzubieten oder
sonstwie in Verkehr zu bringen und/oder bei solchen Handlungen Dritter mitzuwir-
ken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern. Die zusätzlich bean-
tragte Busse im Zuwiderhandlungsfall ist nicht anzudrohen, weshalb Widerklage-
begehren Ziff. 3 insoweit abzuweisen ist.
5. Kosten- und Entschädigungsfolgen
5.1. Streitwert
Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91 Abs. 1
S. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so
setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht eini-
gen oder die Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Stehen
sich Klage und Widerklage gegenüber, so bestimmt sich der Streitwert nach dem
höheren Rechtsbegehren (Art. 94 Abs. 1 ZPO). Zur Bestimmung der Prozesskos-
ten werden die Streitwerte zusammengerechnet, sofern sich Klage und Widerkla-
ge nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 94 Abs. 2 ZPO).
Massgebend für die Feststellung der Nichtigkeit einer Marke ist der Wert, den die-
se für ihren Inhaber hat. Die Schätzung des Wertes der als nichtig angegriffenen
Marke bietet einige Schwierigkeiten. Regelmässig werden Nichtigkeitsklagen –
wie auch im vorliegenden Fall – mit einer Verletzungsklage verbunden. In der
Praxis hat sich eine Dreiteilung entwickelt. Geht es um wirtschaftlich eher unbe-
deutende Zeichen, liegt der Streitwert etwa im Bereich von CHF 50'000.– bis
- 76 -
CHF 100'000.–. Geht es um solche Marken, hinter denen erhebliche Werte (Um-
satz, Werbung, usw.) stehen, werden schnell einmal Streitwerte von
CHF 500'000.– bis CHF 1'000'000.– genannt. Darüber hinausgehende Streitwerte
bleiben den sehr bekannten wenn nicht gar berühmten Klagemarken vorbehalten,
wobei dann auch eine erhebliche Verletzungshandlung zur Diskussion stehen
muss (vgl. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechts-
prozess, sic! 2002 S. 493, S. 504 f.).
Die Klägerin gibt den Streitwert mit "unbestimmt, übersteigt aber sicher
CHF 100'000.–" an (act. 1 Rz. 5.). Mit Hinweis auf die von der Klägerin geltend
gemachte weltweite Bekanntheit ihres Markennamens C._ und des gemäss
Angaben der Klägerin Jahre zurückreichenden Streites mit der mexikanischen
Beklagten um die Marken, wurde der Streitwert mit Verfügung vom 6. Februar
2015 einstweilen auf CHF 250'000.– festgesetzt (act. 5), was von der Klägerin in
der Folge nicht beanstandet wurde. Die Beklagte wies in der Klageantwort darauf
hin, dass sich das Prozessthema einzig auf das Gebiet der Schweiz beschränke
und dass der Streitwert aufgrund fehlender Bekanntheit der Klägerin und ihrer
Marken in der Schweiz in Tat und Wahrheit viel tiefer liegen dürfte, für die Be-
rechnung der Gerichtskosten und der Parteientschädigung der Streitwert von CHF
250'000.– jedoch "einstweilen akzeptiert" werde (act. 29 Rz. 8). In der Klageant-
wort und Widerklage geht die Beklagte hinsichtlich der Widerklage ebenfalls von
einem CHF 100'000.– übersteigenden Streitwert aus (act. 29 Rz. 9). Wie schon
hinsichtlich der Klage wurde auch für die Widerklage einstweilen ein Streitwert
von CHF 250'000.– festgesetzt (act. 31).
Basierend auf obigen Ausführungen ist somit sowohl hinsichtlich der Klage als
auch der Widerklage von einem Streitwert von jeweils CHF 250'000.– auszuge-
hen.
Da sich Klage und Widerklage gegenüberstehen und beide jeweils einen Streit-
wert von je CHF 250'000.– aufweisen – mit anderen Worten keines der Rechts-
begehren höher einzuschätzen ist –, beträgt der Streitwert in Anwendung von
Art. 94 Abs. 1 ZPO vorliegend insgesamt ebenfalls CHF 250'000.–. Zur Bestim-
mung der Prozesskosten werden die Streitwerte jedoch zusammengerechnet, so-
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fern sich Klage und Widerklage nicht gegenseitig ausschliessen. Die Klägerin ver-
langt sinngemäss die Nichtigerklärung der C._ Marken der Beklagten (vgl.
act. 1 S. 2). Die Beklagte beantragt widerklageweise die Nichtigerklärung der
C._ Marken der Klägerin (vgl. act. 29 S. 2 f.). Klage und Widerklage schlies-
sen sich somit gegenseitig aus (vgl. DIGGELMANN, in: Brunner/Gasser/Schwander
[Hrsg.], Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., 2016, Art. 94
Rz. 5 f.). In Anwendung von Art. 94 Abs. 2 ZPO werden die Streitwerte deshalb
nicht zusammengerechnet.
Der Streitwert beträgt vorliegend somit CHF 250'000.–.
5.2. Gerichtskosten
Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des
Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1
GOG). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV
OG), welcher die Basis zur Berechnung der Grundgebühr bildet (§ 4 Abs. 1 GebV
OG). Das Gericht kann die Grundgebühr unter Berücksichtigung des Zeitaufwan-
des des Gerichts und der Schwierigkeit des Falls ermässigen oder erhöhen (§ 2
Abs. 1 lit. c und d sowie § 4 Abs. 2 GebV OG). Die Gebühr kann bis auf das Dop-
pelte erhöht werden, wenn keine der Parteien Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz
hat (§ 11 GebV OG).
Bei einem Streitwert von CHF 250'000.– beträgt die nach § 4 Abs. 1 GebV OG
ermittelte Grundgebühr rund CHF 15'000.–. Angesichts des ausländischen Sitzes
beider Parteien sowie des Umfanges der Akten, der Anzahl der gerichtlichen Ver-
fügungen, vorab aber auch der Durchführung einer Vergleichsverhandlung mit
entsprechender Vorbereitung (Prot. S. 16 f.) und schliesslich der Komplexität und
Vielfalt der Rechtsfragen rechtfertigt es sich, die Gerichtsgebühr zu verdoppeln.
Die Gerichtsgebühr ist deshalb auf CHF 30'000.– festzusetzen.
Die Verteilung der Gerichtskosten erfolgt nach Obsiegen und Unterliegen der Par-
teien (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Die Gerichtskosten sind jeweils mit den geleis-
teten Vorschüssen der Parteien zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Da
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die Beklagte mit ihrer Widerklage nur sehr marginal unterliegt, rechtfertigt es sich,
die Kosten der Klägerin vollumfänglich aufzuerlegen und mit dem von ihr geleiste-
ten Kostenvorschuss zu verrechnen.
5.3. Parteientschädigung
Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädi-
gung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010
(AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2
des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Die Parteientschädigung richtet
sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV), welcher die
Basis zur Berechnung der Grundgebühr bildet (§ 4 Abs. 1 AnwGebV). Das Ge-
richt kann die Grundgebühr unter Berücksichtigung der Verantwortung, des not-
wendigen Zeitaufwands der Vertretung und der Schwierigkeit des Falls ermässi-
gen oder erhöhen (§ 2 Abs. 1 lit. c, d und e, § 4 Abs. 2 AnwGebV). Die so ermit-
telte ordentliche Gebühr deckt den Aufwand für die Erarbeitung der Begründung
oder Beantwortung der Klage und die Teilnahme an der Hauptverhandlung ab
(§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und
für weitere notwendige Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens
der Hälfte der Gebühr berechnet (§ 11 Abs. 2 AnwGebV).
Bei einem Streitwert von CHF 250'000.– beträgt die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV
ermittelte Grundgebühr rund CHF 18'000.–. Aufgrund der Verantwortung, des
notwendigen Zeitaufwandes der Vertretung und der Schwierigkeit des Falls ist die
Grundgebühr um rund 1/3 auf CHF 23'500.– zu erhöhen. Für den doppelten
Schriftenwechsel ist ein Zuschlag von 50 % zu berechnen (§ 11 AnwGebV). Das
Ergebnis ist zu runden. Die Anwaltsgebühr ist deshalb auf CHF 35'000.– festzu-
setzen.
Die Zusprechung einer Parteientschädigung richtet sich nach Obsiegen und Un-
terliegen der Parteien (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Aufgrund des lediglich sehr
marginalen Unterliegens der Beklagten mit der Widerklage rechtfertigt es sich, die
Klägerin zu verpflichten, der Beklagten die volle Parteientschädigung zu bezah-
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len. Die Beklagte macht keinen Mehrwertsteuerzuschlag geltend (vgl. act. 29
Rz. 190; act. 64 Rz. 318), weshalb ihr auch kein solcher zuzusprechen ist.
In Höhe von CHF 23'500.– ist der Beklagten die ihr zustehende Parteientschädi-
gung – nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist – direkt aus der von der
Klägerin geleisteten Sicherheit zu überweisen (vgl. Art. 111 Abs. 1 ZPO).
- 80 -
Das Handelsgericht erkennt:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Es wird festgestellt, dass die Schweizer Marke Nr. 4 C._ für sämtliche
beanspruchten Waren nichtig ist.
Im Übrigen wird das Widerklagebegehren Ziff. 1 abgewiesen.
3. Es wird festgestellt, dass die Schweizer Marken Nr. 5 C1._ und Nr. 6
C2._ jeweils für die in Klasse 14 beanspruchten Waren "daraus [aus
Edelmetallen und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Wa-
ren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren,
Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente", nichtig sind.
Im Übrigen wird das Widerklagebegehren Ziff. 2 abgewiesen.
4. Der Klägerin wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse
wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung gemäss Art. 292 StGB
im Zuwiderhandlungsfall verboten, unter den Marken C1._, C._
und C2._ in der Schweiz Brillen- und Sonnenbrillenetuis, Sonnenbrillen,
Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente
anzupreisen, zu bewerben, zu vertreiben, anzubieten oder sonstwie in Ver-
kehr zu bringen und/oder bei solchen Handlungen Dritter mitzuwirken oder
ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.
Im Übrigen wird das Widerklagebegehren Ziff. 3 abgewiesen.
5. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.–.
6. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten
Kostenvorschuss verrechnet.
7. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von
CHF 35'000.– zu bezahlen. In Höhe von CHF 23'500.– wird diese Entschä-
digung der Beklagten – nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist –
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direkt von der Obergerichtskasse aus der von der Klägerin geleisteten Si-
cherheit ausbezahlt.
8. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie an das IGE, Stauffacherstrasse
65/59g, 3003 Bern.
9. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert beträgt CHF 250'000.–.