# Swiss Legal Decision

**Decision ID:** d5332d02-bb83-4aed-b1cf-4538a3ceec1b
**Court:** ZH_HG
**Chamber:** ZH_HG_001
**Year:** 2014
**Language:** de
**Jurisdiction:** ZH / Zürich
**Law Area:** $law_area
**Law Sub-area:** nan

## Facts

betreffend Firma
- 2 -
Inhalt
Rechtsbegehren .................................................................................................... 3 Sachverhalt und Verfahren .................................................................................... 3 A. Sachverhaltsübersicht .................................................................................... 3
a. Parteien und ihre Stellung ........................................................................... 3 b. Prozessgegenstand .................................................................................... 4 c. Parteivorbringen ......................................................................................... 4
B. Prozessverlauf ................................................................................................ 8 a. Klageeinleitung ........................................................................................... 8 b. Wesentliche Verfahrensschritte .................................................................. 8

## Considerations

Erwägungen: ......................................................................................................... 8 1. Formelles ........................................................................................................ 8
1.1. Zuständigkeit ........................................................................................... 8 1.1.1. Internationale Zuständigkeit ................................................................. 8 1.1.2. Örtliche Zuständigkeit ........................................................................... 9 1.1.3. Sachliche Zuständigkeit ........................................................................ 9
1.2. Schutzwürdiges Interesse ..................................................................... 10 2. Markenrecht: Anwendbarkeit ........................................................................ 12
2.1. Unbestrittener Sachverhalt .................................................................... 12 2.2. Streitpunkte ........................................................................................... 12 2.3. Rechtliches ............................................................................................ 12 2.4. Subsumtion ........................................................................................... 13 2.5. Fazit ...................................................................................................... 13
3. Markenrecht: Verletzung .............................................................................. 13 3.1. Unbestrittener Sachverhalt .................................................................... 13 3.2. Streitpunkte ........................................................................................... 14 3.3. Aktivlegitimation .................................................................................... 15 3.4. Passivlegitimation ................................................................................. 15 3.5. Markenrechtlicher Schutz ...................................................................... 16
3.5.1 Grundsatz ...................................................................................... 16 3.5.2 Vertriebsbefugnis und Gebrauch.................................................... 16 3.5.3 Markenmässiger Gebrauch der Kennzeichen ................................ 18 3.5.4 Gemeingut ..................................................................................... 27 3.5.5 Verwechslungsgefahr ..................................................................... 29 3.5.6 Markenserie ................................................................................... 32
3.6. Beseitigungsanspruch ........................................................................... 33 3.7. Unterlassungsanspruch ......................................................................... 33 3.8. Fazit ...................................................................................................... 34
4. Kosten- und Entschädigungsfolgen .............................................................. 35 4.1. Gerichtskosten ...................................................................................... 35 4.2. Parteientschädigungen .......................................................................... 35 4.3. Hinweis Mehrwertsteuer ........................................................................ 35
Urteil .................................................................................................................... 36
- 3 -
Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2)
"1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, innert 45 Tagen ab Eintritt der Rechtskraft ihre Firma "B._ Partners AG" im Handelsregister zu löschen und durch eine andere Firma ersetzen zu lassen;
2. es sei der Beklagten zu verbieten, unter den Kennzeichen "B._", "A._", "B._ Partners" oder "A._ " Finanzdienstleistungen anzubieten und zu erbringen oder diese Kennzeichen sonst wie in der Werbung oder im  für oder im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen zu verwenden;
3. die unter Ziffern 1 und 2 anbegehrten Massnahmen seien unter Androhung der Bestrafung der Beklagten bzw. unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams im - bzw. Unterlassungsfalle im Sinne von Art. 292 StGB ;
alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der ."
Sachverhalt und Verfahren
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Die Klägerin ist eine 2002 gegründete Aktiengesellschaft nach französischem
Recht mit einem Aktienkapital von 1,2 Millionen Euro und Sitz in Paris. Ihr statuta-
rischer Zweck umfasst die Vermögensverwaltung, die Verwaltung von Invest-
mentgesellschaften und Investmentfonds, die Finanzberatung sowie die Unter-
stützung bei der Analyse und der Verwaltung von Investments und Finanzplanun-
gen (act. 3/1).
Die Beklagte ist eine am tt. März 2012 gegründete / im Handelsregister eingetra-
gene Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Sitz in Zürich. Sie be-
zweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Vermögens-, Nach-
lass- und Finanzplanung, Anlageberatung und Vermögensverwaltung sowie un-
terstützende Dienstleistungen in diesen Bereichen. Ausdrücklich ausgeschlossen
- 4 -
sind Tätigkeiten, die eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändler voraussetzen
(act. 3/11).
b. Prozessgegenstand
Nach Ansicht der Klägerin verletzt die Beklagte durch die Verwendung der Be-
zeichnungen „B._ Partners AG“ in ihrer Firma, der Bezeichnung „B._
Partners“ im sonstigen Geschäftsverkehr einschliesslich als Domainnamen sowie
der Verwendung der Bezeichnung „A._ Partners“ als Domainnamen die
Rechte an den zahlreichen von der Klägerin in der Schweiz eingetragenen Mar-
ken sowie die Rechte am klägerischen Handelsnamen.
c. Parteivorbringen
Die Klägerin verwaltet und vertreibt unter anderem Effektenfonds. Davon würden
gemäss Aussagen der Klägerin sechs, infolge Fusion gegenwärtig noch fünf,
auch in der Schweiz vertrieben (Act. 16 Rz. 9). Der Vertrieb erfolge seit 2004 an
institutionelle Anleger (act. 1 Rz. 9). Seit 2006 bzw. 2010 seien dieselben Effek-
tenfonds von der eidgenössischen Finanzmarkaufsicht [FINMA] als ausländische
offene kollektive Kapitalanlangen nachweislich auch zum öffentlichen Vertrieb zu-
gelassen (act. 3/4, 6, 7). Um die Fonds in der Schweiz öffentlich vertreiben zu
können, habe die Klägerin mit der C._, Paris, Niederlassung Zürich, ... [Ad-
resse] einen Vertretungsvertrag ("Representation and Paying Agency Agree-
ment") geschlossen. Damit werde die C._ mit der Vertretung der Klägerin im
Sinne von Art. 123 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom
23. Juni 2006 [KAG SR 951.31] beauftragt (act. 19 Rz. 54).
Die Klägerin ist nachweislich Inhaberin von verschiedenen Marken, welche das
Wort "A._", in Alleinstellung oder in Kombination mit weiteren Wort- bzw.
Bildelementen, enthalten. Als Bildelement wird eine einfache, schematisch ge-
zeichnete und auf einem ... ... verwendet (vgl. act. 3/14, 16-18, 21-22).
Bildelement, A._
- 5 -
Für neun dieser Marken, welche für eine Reihe von Dienstleistungen in der Klas-
se 36 eingetragen sind (Finanzwesen, Geldgeschäfte sowie Versicherungen), be-
ansprucht die Klägerin auch den Schutz in der Schweiz (act. 3/14-22).
Mit Eintrag vom tt. März 2012 im Handelsregister des Kantons Zürich entstand die
Beklagte als "B._ Partners AG" (act. 12 Rz. 31, 13/7). Am 1. Oktober 2012
nahm sie die operative Tätigkeit als unabhängige Vermögensverwalterin auf
(act. 12 Rz. 38; 13/12-13). Sie betreut nach eigenen Angaben ausschliesslich
Kunden aus dem Bereich des Private Banking (act. 12 Rz. 36 f.; 13/12). Nach der
Publikation der Wortmarke "B._ Partners" (CH-Nr. ...) forderte die Klägerin
mit Schreiben vom 25. Mai 2012 die Beklagte auf, die Marke zu löschen
(act. 3/44). Die Beklagte tat dies am 14. Dezember 2012 (act. 3/43), meldete je-
doch am 7. Juni 2012 eine kombinierte Wort-/Bildmarke mit dem Wortelement
"B._ Partners" an (CH-Nr. ...). Das Bildelement wird aus zwei quadratischen
..., einer ... und einer ..., gebildet. Diese überlappen sich mit der Fläche von ei-
nem Viertel und bilden mit dieser Schnittmenge wiederum eine kleinere, ... ....
Gegen diese kombinierte Wort-/Bildmarke reichte die Klägerin Widerspruch ein.
Das Verfahren ist zur Zeit am IGE hängig (3/45).
Nach Ansicht der Klägerin beeinträchtigt die kennzeichenmässige Verwendung
der Begriffe "B._" bzw. "B._ Partners" durch die Beklagte ihre Interes-
sen. Sie sei dadurch mit einem verwechslungsfähigen Zeichen eines anderen Fi-
nanzdienstleisters im Markt konfrontiert (act. 1 Rz. 40). Der Umstand, dass die
Beklagte die Domainnamen "A._ Partners.ch" und "A._ Partners.com"
registrieren liess, zeige, dass auch die Beklagte davon ausgehe, dass es zwi-
schen "A._" und "B._" zu Verwechslungen komme (act. 1 Rz. 45 f.). Die
Klägerin habe daher das Recht, der Beklagten die Führung ihrer gegenwärtigen
Firma sowie den Gebrauch der Zeichen "B._" oder "B._ Partners" ge-
mäss Art. 13 des Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsan-
gaben vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11] zu verbieten (act. 1 Rz. 72).
Bildelement, B._
- 6 -
Der Begriff "A._" sei in Bezug auf die von der Marke beanspruchten Finanz-
dienstleistungen (Klasse 36) ein fantasievolles und kreatives Zeichen, so die Klä-
gerin. In der Schweiz seien zudem keine anderen Marken mit dem Wortbestand-
teil "B._" bzw. "A._" in der Klasse 36 angemeldet oder eingetragen, ab-
gesehen von den prioritätsjüngeren und von der Klägerin angefochtenen Marken
der Beklagten (act. 1 Rz. 53).
Die Firma der Beklagten unterscheide sich von der klägerischen Marke "A._"
einzig dadurch, dass das Element "B._" ohne "..." [ein Buchstabe] geschrie-
ben werde sowie durch den generischen, rein beschreibenden Begriff "PART-
NERS", welcher aber keine Kennzeichenkraft besitze, und dem Rechtsformzusatz
"AG", der ebenfalls nicht zur Unterscheidungskraft eines Zeichens beitragen kön-
ne (act. 1 Rz. 54).
Die Klägerin habe ihre Marken in der Schweiz stets rechtsgenüglich gebraucht.
Die häufige Kombination der Marke "A._" mit anderen beschreibenden Be-
griffen stehe einem markenmässigen Gebrauch nicht entgegen, sondern sei viel-
mehr ein Gebrauch in unwesentlich abweichender Form nach Art. 11 Abs. 2
MSchG (act. 1 Rz. 66).
Der klägerische Handelsname "A._ Gestion" werde aufgrund von Art. 8 der
Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums [PVÜ
SR 0.232.04] auch in der Schweiz geschützt. Der Klägerin stehe daher sowohl
der Schutz des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG,
SR 241] als auch der namensrechtliche Schutz des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches [ZGB SR 210] zu (act. 1 Rz. 73). Die Geschäftstätigkeiten der Klägerin
und der Beklagten würden sich sowohl in sachlicher als auch in geografischer
Hinsicht überschneiden. Daher würde durch die Führung der Firma "B._
Partners AG" bzw. durch das Anbieten von Finanzdienstleistungen unter dem
Zeichen "B._ Partners" oder "B._" eine Verwechslungsgefahr geschaf-
fen. Dies sei daher unlauter im Sinne von Art. 3 lit. d UWG (act. 1 Rz. 79). Mit der
Übernahme des Elements "B._" erwecke die Beklagte im Verkehr mindes-
tens den Eindruck einer möglichen wirtschaftlichen Beziehung zur Klägerin. Die
Klägerin könne daher der Beklagten auch gestützt auf Art. 29 Abs. 2 ZGB verbie-
- 7 -
ten, die Firma "B._ Partners AG" zu gebrauchen bzw. unter dem Zeichen
"B._ Partners" bzw. "B._" Finanzdienstleistungen anzubieten und zu er-
bringen (act. 1 Rz. 85 f.).
Die Beklagte macht ihrerseits geltend, dass sich die vorliegende Zeichenkollision
nicht nach Firmen-·oder Markenrecht, sondern einzig nach UWG beurteile
(act. 12 Rz. 9). Damit sich die Klägerin jedoch auf den Schutz des UWG berufen
könne, müsste sie ihre Kennzeichen in der Schweiz gebrauchen. Der Klägerin sei
es jedoch bereits aus regulatorischen Gründen verboten, in der Schweiz öffentli-
che Vertriebsaktivitäten auszuüben. Wenn es der Klägerin jedoch nicht gestattet
sei, solchen öffentlichen Vertriebsaktivitäten nachzugehen, dann könne sie unter
ihren Kennzeichen in der Schweiz auch nicht bekannt sein (act. 12 Rz. 10).
Die Marken der Klägerin seien in der Schweiz zudem weder durch die Klägerin
selbst noch durch deren Vertriebspartner effektiv gebraucht worden. Ein stellver-
tretender Gebrauch im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG werde von der Klägerin
nicht nachgewiesen (act. 12 Rz. 97). Insbesondere die reine Wortmarke
"A._" (IR-Nr. ...) sei daher infolge Nichtgebrauchs nach Massgabe von
Art. 12 Abs. 1 MSchG löschungsreif (act. 12 Rz. 95). Überdies sei die Klägerin, in
Ermangelung eines relevanten Gebrauchs der Bezeichnung "A._ Gestion" in
der Schweiz, durch die Registrierung und den Gebrauch der Firma "B._
Partners AG" gar nicht beeinträchtigt. Ihr fehle es daher bereits an einem Rechts-
schutzinteresse für die vorliegende Klage (act. 12 Rz. 12).
Nach Ansicht der Beklagten seien zudem die Rechtsbegehren von Ziffer 1 und 2
überschiessend, da sie sich auf die gesamte Firma "B._ Partners AG" bzw.
das gesamte Kennzeichen "B._ Partners" beziehen würden und nicht bloss
auf den umstrittenen Begriff "B._". Im Umfang des Überschiessens hätte die
Klägerin kein Rechtsschutzinteresse, weshalb hierauf nicht einzutreten sei
(act. 12 Rz. 16 ff.).
Zwischen den Marken der Klägerin einerseits und dem Firmenkennzeichen der
Beklagten bestehe auch keine Verwechslungsgefahr, so die Beklagte (act. 12
Rz. 101). Der Firmenbestandteil "A._" sei weder kennzeichenkräftig noch in-
- 8 -
dividualisierend; das Wort "A._" eine reine Sachbezeichnung, der keine
Kennzeichnungskraft zukomme (act. 12 Rz. 103).
B. Prozessverlauf
a. Klageeinleitung
Am 21. Dezember 2012 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin hierorts die
Klageschrift ein (act. 1, S. 1). Nachdem die Klägerin der ihr auferlegten Pflicht zur
Leistung von Sicherheiten nachgekommen war (Prot. S. 4, act. 7), erstattete die
Beklagte mit Eingabe vom 16. April 2013 die Klageantwort (act. 12, S. 1).
b. Wesentliche Verfahrensschritte
Das Verfahren wurde mit Verfügung vom 19. April 2013 schriftlich fortgesetzt und
der Klägerin Frist zur Replik angesetzt (Prot. S. 6). Mit Eingabe vom 21. Juni 2013
reichte die Klägerin die Replik (act. 18, S. 1), die Beklagte mit Eingabe vom
25. September 2013 die Duplik ein (act. 22, S. 1). Beide Parteien verzichteten auf
eine Hauptverhandlung (act. 29, 30). Der Prozess erweist sich als spruchreif.
Erwägungen:
1. Formelles
1.1. Zuständigkeit
1.1.1. Internationale Zuständigkeit
1.1.1.1 Die Parteien haben ihren jeweiligen statutarischen Sitz in zwei unter-
schiedlichen Ländern, weshalb ein internationaler Sachverhalt vorliegt (DASSER,
in: Dasser/Oberhammer, SHK Lugano Übereinkommen, 2. Aufl. 2011, Art. 1
N. 10). Sowohl die Schweiz als auch Frankreich sind Signatarstaaten des Über-
einkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen [LugÜ, SR 0.275.12],
weshalb das LugÜ räumlich anwendbar ist. In sachlicher Hinsicht ist das LugÜ nur
- 9 -
in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, ohne dass es jedoch auf die Art der
Gerichtsbarkeit ankommt (Art. 1 Abs. 1 LugÜ). Der ordentliche Gerichtsstand be-
findet sich gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ in demjenigen Land, in welchem die be-
klagte Partei (Wohn-)Sitz hat. Das LugÜ regelt mit Artikel 2 somit lediglich die in-
ternationale Zuständigkeit, nicht aber die örtliche. Diese bestimmt sich nach nati-
onalem Recht (DASSER, a.a.O., Art. 2 N. 13).
1.1.1.2 Die vorliegende Streitigkeit betrifft eine Handelssache im Sinne des LugÜ,
weshalb selbiges Anwendung findet. Die Beklagte hat ihren statutarischen Sitz in
der Stadt Zürich (act. 4/2). Die Schweiz ist daher international zuständig.
1.1.2. Örtliche Zuständigkeit
1.1.2.1 Da das LugÜ in Art. 2 LugÜ lediglich die internationale Zuständigkeit re-
gelt, ist die örtliche Zuständigkeit dem schweizerischen Recht zu entnehmen. Sie
ergibt sich aus dem Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom
18. Dezember 1987 [IPRG, SR 291] (DASSER, a.a.O., Art. 2 N. 15). Sieht das
IPRG keine besondere Zuständigkeit vor, so sind die schweizerischen Gerichte
am Wohnsitz der Beklagten örtlich zuständig (Art. 2 IPRG). Gemäss Art. 109
Abs. 2 IPRG sind für Klagen betreffend Verletzung von Immaterialgüterrechten
die schweizerischen Gerichte am (Wohn-)Sitz der Beklagten oder, wenn ein sol-
cher fehlt, diejenigen an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Für Klagen
aus unerlaubter Handlung sind ebenfalls die schweizerischen Gerichte am
(Wohn-)Sitz der Beklagten zuständig (Art. 129 IPRG).
1.1.2.2 Vorliegend sind zwei besondere Zuständigkeiten des IPRG einschlägig,
welche beide auf den Sitz der Beklagten verweisen. Die Beklagte hat ihren statu-
tarischen Sitz in der Stadt Zürich, weshalb zürcherische Gerichte örtlich zuständig
sind.
1.1.3. Sachliche Zuständigkeit
- 10 -
1.1.3.1. Das Handelsgericht ist für die Beurteilung von handelsrechtlichen Strei-
tigkeiten zuständig (Art. 6 Abs. 1 ZPO). Eine Streitigkeit gilt nach Art. 6 Abs. 2
ZPO dann als handelsrechtlich, wenn kumulativ die geschäftliche Tätigkeit min-
destens einer Partei betroffen ist (lit. a), gegen den Entscheid die Beschwerde in
Zivilsachen an das Bundesgericht offen steht (lit. b) und die Parteien im schweize-
rischen Handelsregister oder in einem vergleichbaren ausländischen Register
eingetragen sind (lit. c). Eine Beschwerde in Zivilsachen ist gegen Entscheide
letzter kantonaler Instanzen zulässig (Art. 75 Abs. 1 BGG). Handelt es sich um ei-
ne vermögensrechtliche Streitigkeit, so muss zudem ein Streitwert von
CHF 30'000.– erreicht werden (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG).
1.1.3.2. Die Streitigkeit betrifft die geschäftliche Tätigkeit beider Parteien, welche
im schweizerischen Handelsregister bzw. im französischen "Tribunale de Com-
merce" rechtsgültig eingetragen sind. Der behauptete Anspruch ist vermögens-
rechtlicher Natur und übersteigt - da beide Parteien den Streitwert auf
CHF 100'000.– bemessen (act. 1 S. 3; 12 Rz. 8) und dieser praxisgemäss korrekt
festgelegt wurde - die Streitwertgrenze von CHF 30'000.–. Entscheide des Han-
delsgerichts können als Entscheide letzter kantonaler Instanz mittels Beschwerde
in Zivilsachen an das Bundesgericht weitergezogen werden. Das Handelsgericht
ist somit sachlich zuständig.
1.1.3.3 Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons
Zürich wird zudem von beiden Parteien anerkannt.
1.2. Schutzwürdiges Interesse
1.2.1 Die Beklagte wendet ein, der Klägerin fehle es an einem aktuellen Rechts-
schutzinteresse, da sie keine Vertriebsaktivitäten in der Schweiz betreibe (act. 11
Rz. 9 ff.) und es der Bezeichnung "A._ Gestion" in der Schweiz an Bekannt-
heit ermangele (act. 11 Rz. 13 ff.). Die Klägerin bestreitet beide Behauptungen
(act. 18 Rz. 23). Die Einwände der Beklagten betreffen Tatsachen, die sowohl für
die Zulässigkeit der Klage als auch für deren Begründetheit einschlägig sind, da
sie Voraussetzungen für den marken- bzw. lauterkeitsrechtlichen Schutz bilden.
Diese sogenannten "doppelrelevanten Tatsachen" werden nach bundesgerichtli-
- 11 -
cher Rechtsprechung nur in einer einzigen Prüfungsstation untersucht, und zwar
erst in der Begründetheitsstation (BGE 122 III 249 S. 252 E. 3b/bb; THOMAS SUT-
TER-SOMM, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Auflage 2012, S. 52 Rz. 175).
Es ist bei der Prüfung der Prozessvoraussetzungen in erster Linie auf das Vor-
bringen der Klägerin abzustellen. Eine inhaltliche Würdigung der Vorbringen findet
damit erst im Rahmen der materiellen Prüfung statt (FELLER/BLOCH, in: Kommen-
tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasen-
böhler/Leuenberger (Hrsg.), 2. Aufl. 2013, N. 9 zu Art. 34; BGE 137 III 32 S. 34
E. 2.2). Vom Vorliegen eines schutzwürdigen Interesses ist daher vorläufig aus-
zugehen.
1.2.2 Die Rechtsbegehren der Klägerin seien zudem überschiessend, da sie die
gesamte Firma bzw. das ganze Kennzeichen der Beklagten beinhalten. Im Um-
fang dieses Überschiessens fehle es der Klägerin daher ebenfalls an einem aktu-
ellen Rechtsschutzinteresse. Der Beklagten kann hier nicht gefolgt werden. Indem
die Klägerin die gesamte Firma bzw. das Kennzeichen "B._ Partners" in die
Rechtsbegehren einbezieht, erweitert sie die Schutzwirkung im Falle eines etwai-
gen Gutheissens nicht. Entgegen dem Verständnis der Beklagten (vgl. act. 12
Rz. 17 f.) beeinträchtigt Ziffer 1 der Rechtsbegehren die Beklagte nicht in der
Verwendung des Begriffs "Partners" oder des Firmenzusatzes "AG" hinsichtlich
einer allfälligen neuen Firma. Die Wortkombination "B._ Partners AG" wäre
zu ersetzen, mit dem Fokus auf "B._". Dies schliesst eine erneute Verwen-
dung des Begriffs "Partners" jedoch nicht aus. Gleiches gilt für Ziffer 2: Auch hier
verunmöglichte eine etwaige Untersagung des Gebrauchs der Wortkombination
"B._ Partners" der Beklagten nicht, den Bestandteil "Partners" in einer neuen
Firma oder Marke zu verwenden; sei dies alleine oder in einer anderen Kombina-
tion. Diese dürfte lediglich den Begriff "B._" bzw. "A._" nicht mehr bein-
halten. Die Rechtsbegehren sind somit nicht überschiessend und daher vorläufig
nicht einzugrenzen. Es ist später im Rahmen der materiellen Prüfung festzuhalten
ob - falls die Voraussetzungen hierzu erfüllt wären - allenfalls nur der Begriff
"B._" zu verbieten wäre.
- 12 -
2. Markenrecht: Anwendbarkeit
2.1. Unbestrittener Sachverhalt
2.1.1 Die Klägerin ist Inhaberin von neun Marken in der Klasse 36, welche das
Wort "A._" enthalten und für welche sie einen Markenschutz auch in der
Schweiz beansprucht (act. 1 Rz. 13; 3/14-22).
2.1.2 Die Beklagte ist seit dem tt. Mai 2012 Inhaberin einer Wort-/Bildmarke in der
Klasse 36 mit dem Wortelement "B._ Partners" (act. 3/45). Sie ist zudem seit
dem tt. März 2012 im Handelsregister rechtsgültig unter der Firma "B._ Part-
ners AG" eingetragen (act. 3/10). Die Beklagte registrierte weiter auch die Do-
mainnamen "A._ Partners.ch" (act. 3/48) sowie "A._ Partners.com"
(act. 3/49) und hat diese aktiv geschaltet (act. 50).
2.2. Streitpunkte
Die Eintragung und Benutzung der Firma "B._ Partners AG" der Beklagten
verletzt nach Meinung der Klägerin ihr Recht, ihre Marken ausschliesslich zu ge-
brauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG) (act. 1 Rz. 48 ff.). Die
Beklagte wendet dagegen ein, dass es sich beim vorliegenden Konflikt zwischen
Marke und Firma um einen Konflikt zwischen ungleichartigen Zeichen handle. Es
sei deshalb nicht Markenrecht, sondern einzig das UWG anwendbar. Das Mar-
kenrecht verleihe der Klägerin nicht das Recht, von der Beklagten die Löschung
des Firmenbestandteils "B._" zu verlangen (act. 12 Rz. 92). Die Klägerin be-
streitet dies (act. 18 Rz. 25 f.).
2.3. Rechtliches
Die Ausschliesslichkeitsrechte eines Markeninhabers erfassen jeden kennzei-
chenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr (Art. 13 Abs. 2
MSchG). Der kennzeichenmässige geht über den markenmässigen Gebrauch
hinaus und umfasst auch die Verwendung der fremden Marke als Name, Firma,
Geschäftsbezeichnung oder Domainname (THOUVENIN/DORIGO, in: Büh-
ler/Noth/Thouvenin, SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, N. 13 zu Art. 13). Das
Markenrecht gewährt damit auch gegen den nichtmarkenmässigen Gebrauch ei-
- 13 -
ner gültig eingetragenen Marke umfassenden Schutz (ROLAND VON BÜREN, in:
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, von Büren/Marbach/Ducrey, 3. Aufl.
2008, S. 249 Rz. 1136). Der Gebrauch des Kennzeichens muss einzig im ge-
schäftlichen Verkehr erfolgen. Als solcher gilt jede Verwendung, die auf dem
Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen werden kann (BGE
120 II 144 S. 148 E. 2b; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David (Hrsg.) Schweizeri-
sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Dritter Band, erster Halbband
Markenrecht, 2. Aufl. 2009 [nachfolgend Markenrecht], Rz. 1453; THOUVE-
NIN/DORIGO, a.a.O., N. 13 zu Art. 13).
2.4. Subsumtion
Der Umstand, dass der vorliegende Rechtsstreit (teilweise) unterschiedliche Arten
von Kennzeichen (Firma, Marke) betrifft, schliesst die Anwendung des Marken-
schutzgesetztes somit nicht a priori aus. Die Firma dient der Individualisierung
des Unternehmensträgers im Geschäftsverkehr. Daneben kommt ihr als Leis-
tungssymbol und Rufträgerin auch Werbefunktion zu (MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER,
Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11. Aufl. 2012, § 7 Rz. 41). Die Verwendung
eines markenrechtlich geschützten Begriffs als Firma stellt somit einen Gebrauch
im geschäftlichen Verkehr dar, weshalb auch ein solcher das Ausschliesslichkeits-
recht des Markeninhabers verletzen kann.
2.5. Fazit
Das Markenschutzgesetz ist somit vorliegend anwendbar.
3. Markenrecht: Verletzung
3.1. Unbestrittener Sachverhalt
3.1.1 Die Klägerin ist Inhaberin von neun Marken u.a. in der Klasse 36, welche
das Wort "A._" enthalten und für welche sie Markenschutz auch in der
Schweiz beansprucht. Die Marken wurden zwischen 2002 und 2008 als internati-
onale Marken registriert (act. 1 Rz. 13; 3/14-22).
- 14 -
3.1.2 Die Beklagte ist Inhaberin einer Wort-/Bildmarke in der Klasse 36, die das
Wortelement "B._ Partners" enthält. Die Schutzfrist dieser Wort-/Bildmarke
begann am tt. Mai 2012 (act. 3/45). Die Beklagte ist zudem seit dem tt. März 2012
im Handelsregister rechtsgültig unter der Firma "B._ Partners AG" eingetra-
gen (act. 3/10).
3.2. Streitpunkte
3.2.1 Die Klägerin macht geltend, die Firma "B._ Partners AG" sowie die
Wort/Bild-Marke der Beklagten verletzten ihr Recht, ihre eigenen Marken mit dem
Wortelement "A._" ausschliesslich zur Kennzeichnung ihrer Produkte zu ge-
brauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG) (act. 1 Rz. 48 ff.).
3.2.2 Die Beklagte bestreitet vorab, dass die Marken der Klägerin in der Schweiz
durch diese selbst oder deren Vertriebspartnern rechtserhaltend gebraucht wür-
den (act.12 Rz. 44). Die Klägerin sowie die C._ als Vertreterin der Klägerin in
der Schweiz hätten es unterlassen, öffentlich für die sechs bzw. aktuell noch fünf
zum Vertrieb zugelassenen Anlagefonds zu werben (act. 12 Rz. 76). Der Klägerin
sei es dabei bereits aus regulatorischen Gründen verboten, selber in der Schweiz
öffentlich Vertriebsaktivitäten unter der Bezeichnung "A._ Gestion" zu entwi-
ckeln (act. 12 Rz. 25, 115). Insbesondere die reine Wortmarke "A._" (IR-
Nr. ...) sei infolge Nichtgebrauchs löschungsreif im Sinne von Art. 12 Abs. 1
MSchG (act.12 Rz. 95). Aufgrund der rechtlichen Unmöglichkeit seitens der Klä-
gerin, die eingetragenen Marken zu gebrauchen, handle es sich bei der von ihr
behaupteten Markenserie überdies um nichtige Defensivmarken (act. 12 Rz. 109).
3.2.3 Das Wort "B._" sei, nach Ansicht der Beklagten, ein weltweit verbreite-
ter Begriff mit generischem Anklang (act.12 Rz. 79). Es handle sich um eine reine
Sachbezeichnung ohne Kennzeichnungskraft (act. 12 Rz. 103). Der Bestandteil
"A._" sei daher weder für die Produkte und Dienstleistungen noch für das
Unternehmen der Klägerin individualisierend (act. 12 Rz. 83, 101).
3.2.4 Zwischen den Marken der Klägerin und dem Firmenkennzeichen der Be-
klagten bestehe überdies keine Verwechslungsgefahr (act. 12 Rz. 101). Die
- 15 -
Kennzeichen der Parteien würden sich unter allen relevanten Kriterien, im Schrift-
bild, in der Klangwirkung und im Sinngehalt, deutlich voneinander unterscheiden
(act. 12 Rz. 108). Die Beklagte bestreitet zudem, dass ihre Firma sowie der Ge-
brauch der Begriffe "B._" oder" B._ Partners" als Kennzeichen die Inte-
ressen der Klägerin massiv beeinträchtigten. Die Klägerin richte sich an einen an-
deren Kundenkreis als die Beklagte (act. 12 Rz. 85). Es gebe auch keine Anhalts-
punkte dafür, dass die Klägerin mit ihren Anlagefonds in der Schweiz bekannt sei.
Sie hätte, wenn überhaupt, nur eine marginale Bedeutung im schweizerischen
Markt (act. 12 Rz. 85).
3.3. Aktivlegitimation
3.3.1 Die Aktivlegitimation als Frage des materiellen Rechts ergibt sich vorliegend
aus dem Markenrecht. Eine Leistungsklage kann daher erst nach der Eintragung
angehoben werden. Zur Klage legitimiert ist der Zeicheneigentümer (EUGEN MAR-
BACH, Markenrecht, S. 435 Rz. 1464 ff.).
3.3.2 Die Klägerin ist unbestrittenermassen Inhaberin der Marken IR-Nr. ..., IR-
Nr. ..., IR-Nr. ..., IR-Nr. ..., IR-Nr. ..., IR-Nr. ... IR-Nr. ..., IR-Nr. ... und IR-Nr. ... in
der Klasse 36 mit Schutzausdehnung auf die Schweiz (act. 3/14-22). Die vorlie-
gend im Fokus stehende Wort-/Bildmarke "A._ Gestion" (IR-Nr. ...) sowie die
Wortmarke "A._" (IR-Nr. ...) sind seit tt. Dezember 2002 bzw. tt. Dezember
2006 geschützt (act. 3/14-15). Die Aktivlegitimation der Klägerin resultiert somit
aus Art. 55 MSchG. Sie wird von der Beklagten nicht bestritten.
3.4. Passivlegitimation
3.4.1 Passivlegitimiert ist jede Person, die in den markenrechtlich geschützten
Ausschliesslichkeitsbereich eingreift (MARBACH, Markenrecht, S. 435 Rz. 1468).
3.4.2 Die Beklagte wurde am tt. März 2012 unter der Firma "B._ Partners
AG" in das Zürcher Handelsregister aufgenommen und ist bis heute unter dieser
Firma eingetragen (act. 3/10). Die Wort-/Bildmarke "B._ Partners" der Be-
klagten wurde am tt. Juni 2012 in das Markenregister für die Klassifikationen 35-
36, 45 aufgenommen und bis heute nicht gelöscht (act. 3/45). Die Kennzeichen
- 16 -
der Beklagten sind folglich allesamt jünger als diejenigen der Klägerin. Die Be-
klagte ist daher die mutmassliche Störerin und somit passivlegitimiert.
3.5. Markenrechtlicher Schutz
3.5.1 Grundsatz
Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur
Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu
gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG). Er kann anderen
verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG). Hierzu zählen gemäss
Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG u.a. Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für
gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, sodass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Das markenrechtliche Abwehrrecht ist
jedoch beschränkt auf den kennzeichenmässigen Gebrauch im geschäftlichen
Verkehr (BGE 120 II 144 S. 148 E. 2b; WILLI, a.a.O., Art. 13 N. 12 f.).
3.5.2 Vertriebsbefugnis und Gebrauch
3.5.2.1 Gemäss Art. 120 Abs. 1 KAG bedarf der Vertrieb ausländischer kollektiver
Kapitalanlagen in der Schweiz oder von der Schweiz aus an nicht qualifizierte An-
leger vor dessen Aufnahme einer Genehmigung der FINMA (sog. Produktgeneh-
migung). Wer kollektive Kapitalanlagen an nicht qualifizierte Anleger vertreibt
(sog. Bewilligungsträger), benötigt ebenfalls eine Bewilligung der FINMA (Art. 13
Abs. 1 KAG). Als Vertrieb im Sinne des KAG gilt gemäss Art. 3 der Verordnung
über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 [KKV, SR 951.311]
bzw. dem korrespondierendem FINMA-Rundschreiben 2013/9 Folgendes:
"(...) sowohl jedes Anbieten, d.h. das effektive Angebot zum Vertragsabschluss,
als auch jedes Werben, d.h. die Verwendung von Werbemitteln jeder Art, deren
Inhalt dazu dient, bestimmte kollektive Kapitalanlagen anzubieten. Das Anbieten
oder Werben umfasst jegliche Art von Tätigkeit, die den Erwerb von Anteilen kol-
lektiver Kapitalanlagen durch einen Anleger bezweckt. Art und Form der Mittel
- 17 -
sind grundsätzlich nicht von Bedeutung (...)" (FINMA-Rundschreiben 2013/9,
Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen, Rz. 4 ff.).
Eine ausländische Fondgesellschaft, die in der Schweiz nicht Bewilligungsträgerin
ist, darf demnach selber keine Vertriebstätigkeiten vornehmen, auch wenn sie le-
diglich die eigenen Produkte vertreibt und diese über eine entsprechende Pro-
duktegenehmigung der FINMA verfügen.
3.5.2.2 Die etwaige Unzulässigkeit vermag jedoch keinen Einfluss auf den zur
Diskussion stehenden markenmässigen Gebrauch auszuüben. Wurden rechtsgül-
tig in der Schweiz eingetragene Marken hierzulande mit der erforderlichen Ernst-
haftigkeit zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen verwendet, ist ein
markenmässiger Gebrauch zu bejahen, selbst wenn dies durch unzulässige Ver-
triebshandlungen geschah. Auch der rechtswidrige Einsatz einer Marke wirkt
nämlich grundsätzlich rechtserhaltend (vgl. MARKUS WANG, in:
Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), SHK Markenschutzgesetz, Bern 2009, N 6 zu
Art. 11 m.w.H.).
3.5.2.3 Das Anbieten sowie das Bewerben von Fondsanteilen ist als Vertrieb im
Sinne des KAG zu qualifizieren. Aktuell verfügen fünf Produkte der Klägerin über
eine Bewilligung der FINMA (act.18 Rz. 9; 19/53). Aufgrund der Produktgenehmi-
gung dürfen sie in der Schweiz auch an nicht qualifizierte Anleger vertrieben wer-
den. Der Vertrieb hat durch Bewilligungsträger zu erfolgen. Die von der Klägerin
bezeichneten Vertreterin, die C._, Paris, Zweigniederlassung Zürich, ist eine
solche Bewilligungsträgerin. Sie darf entsprechende Vertriebshandlungen vor-
nehmen, was von der Beklagten nicht bestritten wird. Die Klägerin selbst ist da-
gegen keine Bewilligungsträgerin und darf daher auch keine direkten Vertriebs-
handlungen im Hinblick auf nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz vornehmen,
was von der Klägerin auch nicht in Abrede gestellt wird (act. 1 Rz. 18; 18 Rz. 6).
Strittig ist einzig, ob die Klägerin eigene direkte Vertriebshandlungen ins Recht
legte, welche gegenüber nicht qualifizierten Anlegern erfolgten.
3.5.2.4 Die Frage kann offengelassen werden, da sie keine Auswirkungen auf den
markenmässigen Gebrauch eines Zeichens hat. Selbst wenn die Klägerin ihr un-
- 18 -
tersagte Vertriebshandlungen vorgenommen hätte, ist dies vorliegend unbeacht-
lich, da auch ein solcher, möglicherweise rechtswidriger Einsatz einer Marke
rechtserhaltend wirkt.
3.5.3 Markenmässiger Gebrauch der Kennzeichen
3.5.3.1 Wer einen ungenügenden markenmässigen Gebrauch im Verletzungspro-
zess einredeweise geltend macht, hat diesen glaubhaft zu machen. Gelingt ihm
ein Glaubhaftmachen, so hat der Markeninhaber zu beweisen, dass ein ausrei-
chender Gebrauch vorliegt (Art. 12 Abs. 3 MSchG; MARBACH, Markenrecht, S. 400
Rz. 1355). Die Beweislast liegt alsdann beim Markeninhaber.
3.5.3.2 Nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach ungebrauch-
tem Abschluss des Widerspruchsverfahrens beginnt eine fünfjährige Benutzungs-
schonfrist für den Inhaber einer Marke. Spätestens nach Ablauf der Frist hat der
Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für
die er sie beansprucht, ernsthaft zu gebrauchen, um sich weiterhin auf die Mar-
kenschutzwirkung berufen zu können (Art. 12 Abs. 1 MSchG; MARBACH, Marken-
recht, S. 383 Rz. 1290 ff.). Die Widerspruchsfrist endet bei nationalen Marken drei
Monate nach Veröffentlichung der Markeneintragung auf den vom IGE bestimm-
ten Publikationsorgan (Art. 31 Abs. 1 MSchG). Im Falle eines Widerspruchs ge-
gen eine internationale Registrierung beginnt die dreimonatige Widerspruchsfrist
nach Art. 31 Abs. 2 MSchG am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat
der Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro herausgegebenen Publika-
tionsorgan (Gazette) folgt (Art. 50 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezem-
ber 1992 [MSchV, SR 232.111]). Rechtserhaltend wirkt nur ein funktionsgerechter
Gebrauch der Marke als Kennzeichen von Waren oder Dienstleistungen wie bei-
spielsweise die Benutzung auf Prospekten, Preislisten, Rechnungen sowie an
Vertriebsstätten. Der Abnehmer muss den Gebrauch des Kennzeichens als mar-
kenmässig verstehen (MARBACH, Markenrecht, S. 388 Rz. 1309 f.; WANG, a.a.O.
N. 10 zu Art. 11). Marken, auch Haus- oder Firmenmarken, müssen einem be-
stimmten Produkt des Anbieters zugeordnet werden können (WANG, a.a.O. N. 7
zu Art. 11; WILLI, a.a.O., N. 14 zu Art. 11). Der Markengebrauch auf Geschäftspa-
pier ist daher solange ungenügend, als kein konkretes Produkt angesprochen
- 19 -
wird. Auch lediglich unternehmensbezogene Werbung sowie Hinweise auf Spon-
soring sind ohne entsprechenden Produktebezug ungenügend (MARBACH, Mar-
kenrecht, S. 389 Rz. 1316 f.; WANG, a.a.O. N. 22 zu Art. 11; WILLI, a.a.O., N. 16
zu Art. 11).
3.5.3.3 Der Gebrauch der Marke hat ernsthaft zu erfolgen; nur ein solcher wirkt
rechtserhaltend. Hierfür muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll sein und nicht
bloss zum Schein erfolgen (Urteil des Bundesgerichts vom 14. Oktober 2008,
4A_253/2008 E. 2.1; MARBACH, Markenrecht, S. 394 Rz. 1335 ff.; WANG, a.a.O.
N. 22 zu Art. 11; WILLI, a.a.O., N. 38 zu Art. 11). Eine minimale Marktbearbeitung
wird hierfür verlangt. Auch einfache Massnahmen (ständiges Verkaufsgeschäft,
periodisch erscheinender Katalog, Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern, etc.)
können genügen (MARBACH, Markenrecht, S. 397 Rz. 1343; WANG, a.a.O. N. 67
zu Art. 11). Ein ernsthafter Gebrauch ist abhängig von der Art der Produkte bzw.
Dienstleistungen, der Art und Grösse des Unternehmens sowie seiner geographi-
schen Präsenz. Konsumgüter verlangen eine höhere Stückzahl als Investitionsgü-
ter. Bei lediglich regional tätigen Unternehmen reicht eine Aktivität im entspre-
chenden Rayon (MARBACH, Markenrecht, S. 395 f. Rz. 1340 ff.; WILLI, a.a.O.,
N. 38 zu Art. 11).
3.5.3.4 Die Marke ist grundsätzlich so zu gebrauchen, wie sie im Register einge-
tragen ist (BGE 130 III 267 S. 271 E. 2.4; WILLI, a.a.O., N. 48 zu Art. 11). Ein Ge-
brauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form ist eben-
falls rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MschG). Der Verkehr muss hierzu das effektiv
gebrauchte Zeichen in der praktischen Wahrnehmung der eingetragenen Marke
gleichsetzen. Das markenspezifische Gesamtbild muss übereinstimmen (BGE
130 III 267 S. 271 E. 2.4; MARBACH, Markenrecht, S. 405 Rz. 1376; WANG, a.a.O.
N. 75 zu Art. 11). Zusätze zur Marke verändern diese Wahrnehmung nicht, sofern
sie beschreibenden oder sonst wie informativen Charakter aufweisen (BGE 81 II
284 S. 288 f. E. 2). Gleiches gilt für Ergänzungen mit gemeinfreien Herkunftsan-
gaben. Auch die Kombination mit typenspezifischen Zusätzen schadet solange
nicht, als dies die einprägsame Wirkung der Stammmarke nicht verändert (MAR-
BACH, Markenrecht, S. 406 Rz. 1376). Erforderlich ist, dass die Marke auch inner-
- 20 -
halb der Kombination als eigenständiges Element erkennbar ist. Eine Wortmarke
wird daher auch in der Kombination mit grafischen oder bildlichen Zusätzen
rechtserhaltend verwendet, wenn sie als Element eines Wort-/Bildzeichens einge-
setzt wird (BGE 96 II 243 S. 255 E. 5; WANG, a.a.O. N. 81 zu Art. 11). Das Hinzu-
fügen von anderen Wortelementen, die die einprägsame Wirkung des Marken-
wortstamms nicht ändern, wirkt ebenso rechtserhaltend (WANG, a.a.O. N. 85 zu
Art. 11). Der Verzicht auf Markenbestandteile ist unproblematisch, sofern er grafi-
sches Beiwerk oder sachlich-beschreibende Wortelemente betrifft. Zu tolerieren
ist auch ein Verzicht auf Markenelemente, die den kennzeichnenden Kern nur un-
tergeordnet mitbestimmen (BGE 130 III 267 S. 273 E. 2.4, WANG, a.a.O. N. 8 zu
Art. 11; WILLI, a.a.O., N. 56 zu Art. 11). Bei Wort/Bild-Marken ist die Wesentlich-
keit der Elemente ausschlaggebend. Sind beide Elemente wesentlich, so ist nur
ein kombinierter Gebrauch rechtserhaltend (MARBACH, Markenrecht, S. 407
Rz. 1380 f.).
3.5.3.5 Generell keinen Schutz geniessen sogenannte Defensivmarken. Diese
wurden nicht zum Zweck des Gebrauchs hinterlegt, sondern lediglich um den Ge-
brauch gleicher Zeichen durch Dritte zu verhindern. Sie sind nach bundesgericht-
licher Rechtsprechung nichtig (BGE 127 III 160 S. 163 f. E. 1a). Grundlage des
Verbotes von Defensivmarken ist das Rechtsmissbrauchsverbot von Art. 2 ZGB.
Der Tatbestand ist daher nicht leichthin zu bejahen (MARBACH, Markenrecht,
S. 425 Rz. 1439).
3.5.3.6 Einige der klägerischen Marken schützt gegenwärtig noch die Gebrauchs-
schonfrist, weshalb sie keines kennzeichenmässigen Gebrauchs bedürfen, um ih-
re Schutzwirkung zu entfalten und zu erhalten. Gegenteiliges gilt u.a. für die klä-
gerische Wort-/Bildmarke "A._ Gestion" (IR-Nr. ...) (act. 3/14), sowie für die
klägerische Wortmarke "A._" (IR-Nr. ...) (act. 3/15), deren Gebrauchsschon-
fristen inzwischen abgelaufen sind. Um die Schutzwirkung dieser und allenfalls
weiterer Kennzeichen zu erhalten, ist ein ernsthafter, markenmässiger Gebrauch
in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form notwendig. Die
Klägerin versucht bereits in ihrer Klageschrift, einen genügenden markenmässi-
gen Gebrauch dieser Marken nachzuweisen.
- 21 -
3.5.3.7 Die Klägerin legt hierfür, exemplarisch für sämtliche zugelassenen Fonds,
den Verkaufsprospekt, datierend vom Juni 2012, sowie die korrespondierende
Anlegerinformation zu einem ihrer in der Schweiz zugelassenen Fonds ins Recht
(act. 3/24-25). Diese Dokumente würden zwar nicht durch die Klägerin selbst, je-
doch von ihren Vertriebspartnern verwendet (act. 1 Rz. 19). Auf den Dokumenten
findet sich die Wortmarke "A._" (IR-Nr. ...), allerdings mit dem Zusatz "SÉ-
LECTION". Das Kennzeichen wird hier in direktem Zusammenhang mit einem Fi-
nanzprodukt verwendet, weshalb ein markenmässiger Gebrauch des Kennzei-
chens zu bejahen ist. Der Zusatz "SÉLECTION" ist als typenspezifisch zu qualifi-
zieren. Er steht einem rechtserhaltenden Gebrauch der Marke daher nicht im We-
ge. Die Marke "A._" wird hier auch innerhalb der Kombination als eigenstän-
diges Element wahrgenommen. Als Verwaltungsgesellschaft nennen die Doku-
mente "A._ Gestion", einmal als reines Wort (act. 3/24), einmal als die kom-
binierte Wort-/Bildmarke (IR-Nr. ...) (act. 3/25). Die Wortmarke A._ (IR-Nr. ...)
erhält in einem Fall den Zusatz "Gestion". Der französische Begriff gestion ist vor-
liegend im Sinne von Verwaltung, Leitung oder Management zu übersetzen. Er
hat damit beschreibenden Charakter, ist unbeachtlich und steht einen marken-
mässigen Gebrauch der Wortmarke IR-Nr. ... durch den Verkaufsprospekt nicht
im Wege. Der Gebrauch der erwähnten Zeichen ist als ernsthaft zu betrachten, da
periodisch aktualisierte Verkaufsprospekte und Anlegerinformationen eine wirt-
schaftlich sinnvolle und genügend intensive Marktbearbeitung darstellen. Mit ihrer
Replik legt die Klägerin zudem den jeweiligen Verkaufsprospekt vom Juni 2012
sowie die korrespondierenden Anlegerinformationen aller in der Schweiz durch
die FINMA zugelassenen Fonds ins Recht (act. 19/55-56). Auch auf diesen einge-
reichten Dokumenten findet sich derselbe markenmässige Gebrauch der beiden
klägerischen Zeichen. Die Beklagte wendet dagegen ein, die Wort-/Bildmarke IR-
Nr. ..., verwendet im Rahmen der Anlageinformationen (act. 19/56), vermöge kei-
nen markenmässigen Gebrauch der reinen Wortmarke "A._" (IR-Nr. ...) zu
belegen (act. 22 Rz. 19).
3.5.3.8 Die Zusätze bestehen im konkreten Fall aus der farbigen ..., die in etwa
die Höhe sowie die Breite der beiden Buchstaben "..." aufweist sowie dem Wort
"gestion", welches vergleichsweise klein unterhalb der Buchstaben "..." mit der
- 22 -
Hälfte deren Höhe geschrieben steht. Optisch dominiert damit der zentralisierte
und in Grossbuchstaben geschriebene Bestandteil "A._" sowohl aufgrund
der Grösse als auch seiner Positionierung. Die Wortmarke "A._" (IR-Nr. ...)
ist daher auch innerhalb der Kombination der Wort-/Bildmarke "A._ Gestion"
(IR-Nr. ...) als eigenständiges Element klar erkennbar. Die Verwendung der Wort-
/Bildmarke (IR-Nr. ...) ist somit, entgegen der Auffassung der Beklagten, stets
auch als markenmässiger Gebrauch der reinen Wortmarke "A._" (IR-Nr. ...)
zu qualifizieren.
3.5.3.9 Die Beklagte wendet weiter ein, die eingereichten Unterlagen stellten kei-
nen Beweis für einen effektiven Gebrauch der Unterlagen im Verkehr dar (act. 12
Rz. 59); und wenn, dann doch höchstens für Produkte der Klasse 16 (Drucksa-
chen usw.) (act. 22 Rz. 16).
3.5.3.10 Auch wenn die Dokumente selbst keinen direkten Rückschluss zulassen,
dass sie tatsächlich als Verkaufsprospekte bzw. Anlegerinformation im Verkehr
mit (potentiellen) Investoren verwendet wurden, so ist doch der Umstand, dass sie
für jedes der zugelassenen Produkte erstellt und periodisch überarbeitet wurden,
ein deutliches und ausreichendes Indiz dafür, dass sie auch effektiv Verwendung
fanden. Anderenfalls wären die Kosten für Erstellung und periodische Aktualisie-
rung der Dokumente sinnlose Ausgaben. Die Klägerin legt zudem Kooperations-
und Vertriebsvereinbarungen mit verschiedenen Banken und Vertriebsorganisati-
onen ins Recht. Es finden sich ein "Representation und Paying Agency Agree-
ment" mit der C._, Zurich Branch und der C._, Paris, vom 17. Februar
2006 (act. 19/54), ein "Fund Lab Service Agreement" mit der D._ AG und der
C._, Zurich Branch, vom 1. Juli 2011 (act. 19/65), ein "Cooperative Agree-
ment" mit der E._ AG und der C._, Succursale de Zurich, vom
17.April/9.Mai/11. Mai 2012 (act. 19/66), ein "Distribution Agreement" mit der
F._ SA vom 7.Mai/18.Mai/26.Mai 2010 (act. 19/67) sowie eine "Convention
de Distribution et de Placement" mit G._ SA und der C._, Succursale
Zurich, vom 3. März/28. April 2010 (act. 19/73). Auch diese Verträge sind als aus-
reichender Nachweis für effektive Vertriebshandlungen seitens der genannten
Vertragspartner zu werten. Es entspricht sodann einer natürlichen Vermutung,
- 23 -
dass die eingereichten Verkaufsprospekte und Anlageinformationen, welche für
den Vertrieb in der Schweiz erstellt worden sind, bei diesen Vertriebshandlungen
Verwendung fanden.
3.5.3.11 Die Klägerin reicht auch einen Screenshot des Internet-Portals von Fi-
nanz und Wirtschaft (www.fuw.ch) ein. Darauf sind die für die Schweiz zugelas-
senen Produkte der Klägerin ersichtlich. Zu jedem Produkt sind augenscheinlich
auch Informationen im Pdf-Format hinterlegt ("Monatsbericht", "vollständiger
Fondsprospekt", "Live Factsheet") (act. 19/72). Auch hier spricht eine natürliche
Vermutung dafür, dass es sich dabei um die eingereichten Verkaufsprospekte und
Anlageinformationen handelt.
3.5.3.12 Im Lichte einer Gesamtwertung erscheint ein effektiver Gebrauch der
Marken als ausreichend klar und damit als erstellt.
3.5.3.13 Die Auflistung der Klägerin als Fondsanbieter auf der Internetseite
www.fundinfo.ch (act. 3/27) kann dagegen mangels Bezug zu einem konkreten
Produkt nicht als markenmässiger Gebrauch des Kennzeichens gewertet werden.
Das Kennzeichen wird hier lediglich unternehmensbezogen benutzt.
3.5.3.14 Gegenteiliges gilt für die Ausdrucke der Internetseiten www.cash.ch
(act. 19/57) und www.swissfunddata.ch (act. 19/58). Hier wird die Wortmarke
"A._" (IR-Nr. ...) im Zusammenhang mit den konkreten, für die Schweiz zuge-
lassenen Produkten verwendet. Sie dient damit der Kennzeichnung von Waren
und kann einem bestimmten Produkt des Anbieters zugeordnet werden. Dass die
Marke die Zusätze der jeweiligen Produkte ("SÉLECTION" etc.) bzw. den Zusatz
"Gestion" enthält, vermag, wie bereits in Erw. 3.5.3.7 dargelegt, einem marken-
mässigen Gebrauch nicht entgegen zu stehen.
3.5.3.15 Der Umstand, dass die Klägerin auch ... der Internetseite
www.ipplatform.ch ist (act. 18 Rz. 16; 19/59), stellt dagegen mangels Bezug zu
einem konkreten Produkt keinen markenmässigen Gebrauch ihres Kennzeichens
dar.
- 24 -
3.5.3.16 Die Klägerin legt weiter Einladungen zu Veranstaltungen in den Hotels
"Four Seasons Hotel des Bergues" und "L'Hôtel Beau Rivage" sowie die entspre-
chenden Abrechnungen der Hotels ins Recht (act. 3/30-31). Die Themen der Ver-
anstaltungen lassen den Schluss zu, dass es sich jeweils um geschäftlich moti-
vierte Seminare zu aktuellen Problemkreisen der Finanz- und Anlagebranche
handelte. Ein direkter Bezug zu Produkten der Klägerin ist jedoch nicht ersichtlich.
Die Verwendung der Firma "A._ Gestion" stellt in diesem Zusammenhang
keinen markenmässigen, sondern lediglich einen firmenmässigen Gebrauch des
Kennzeichens dar und wirkt somit nicht rechtserhaltend für die wortgleiche Marke.
3.5.3.17 Mithilfe der beigelegten Rechnungen vermag die Klägerin aber rechts-
genüglich zu beweisen, dass im Schnitt in etwa 40 Personen pro Veranstaltung
anwesend waren. Der Beklagten ist wohl zuzustimmen, wenn diese einwendet,
dass damit noch nicht erwiesen sei, dass ausschliesslich institutionelle Anleger,
Banken und Versicherungen am Anlass teilnahmen, wie dies die Klägerin be-
hauptet (act. 12 Rz. 64). Aufgrund der allgemeinen Erfahrung ist jedoch davon
auszugehen, dass die Mehrheit der Besucher mindestens potentielle Anleger
bzw. Banken und Versicherungen waren. Für andere wäre ein solcher Besuch
ohne Vorteil. Es ist nicht auszuschliessen, dass auch nicht institutionelle Anleger
an den Veranstaltungen teilgenommen haben. Selbst wenn dies eine der Klägerin
untersagte direkte Vertriebshandlung im Sinne des KAG darstellen sollte, wäre
dies, wie bereits dargelegt, für einen markenmässigen Gebrauch ohne Bedeutung
(vgl. Erw. 3.5.2.2). Im Rahmen der genannten Veranstaltungen wurden Vorträge
unter dem Titel "Les Rendez-Vous de A._ Gestion" gehalten (act. 3/32-33;
19/89). Die hierzu erstellten Präsentationen enthalten neben Informationen über
die Unternehmung allgemeiner Art auch Hinweise über die Leistungen der
Fondsprodukte im Vergleich zum Referenzindex. Auf der entsprechenden Seite
finden sich die Namen der Fonds sowie einmal die Wort-/Bildmarke "A._ ..."
(IR-Nr. ...), welche sich lediglich durch den Zusatz "... " von der Wort-/Bildmarke
unterscheidet. Dieser slogan-artige Zusatz, der sich eher diskret unterhalb von
"A._ Gestion" befindet, ist beschreibend informativer Natur und beeinträchtigt
die Wahrnehmung der Marke IR-NR. ... als eigenständiges Element innerhalb der
Kombination nicht. Weiter findet sich die reine Wortmarke "A._" in Verbin-
- 25 -
dung mit dem informativen Zusatz "Gestion" (act. 3/32 S. 12 f.; 33 S. 39 ff.). Die
Verwendung der Kennzeichen ist markenmässig, da sie im Zusammenhang mit
konkreten Produkten und mit der nötigen Ernsthaftigkeit erfolgt. Es handelte sich
um Veranstaltungen, die darauf abzielten, bestehende und neue Kunden von den
einzelnen Fondsprodukten der Klägerin zu überzeugen. Es liegt damit ein Ge-
brauch im geschäftlichen Verkehr vor. Die Verwendung dieser Kennzeichen wirkt
folglich für die Marken IR-Nr. ... sowie IR-Nr. ... rechtserhaltend. Da die Kennzei-
chen im Zusammenhang mit den Fonds der Klägerin benutzt werden, sind die
Einwendungen der Beklagten, die Beweise seien nicht geeignet, einen Gebrauch
in Klasse 36 zu belegen (act. 12 Rz. 67), nicht stichhaltig.
3.5.3.18 Die Klägerin führt weiter ihr Sponsoring an den "..." in den Jahren 2007,
2008 und 2009, welche jeweils in Montreux stattfanden, als markenmässige Ge-
brauchshandlungen an. Als Beweis legt sie entsprechende Rechnungen ins Recht
(act. 3/34). Die Beteiligung als Sponsor, ohne konkreten Bezug zu einem spezifi-
schen Produkt bzw. einer Dienstleistung, wirkt für die fraglichen Marken in Er-
mangelung einer markenmässigen Gebrauchsweise nicht rechtserhaltend. Glei-
ches hat für das Engagement der Klägerin an der "..." zu geltend, wo die Klägerin
als "Luxury Partner" in Erscheinung trat (act. 3/35). Zwar ist es durchaus möglich,
dass im Rahmen derartiger Finanz... ein markenmässiger Gebrauch der fragli-
chen Zeichen im Geschäftsverkehr stattfand, jedoch gelingt es der Klägerin weder
dies substantiiert darzulegen noch anhand der eingereichten Beweismittel rechts-
genüglich zu beweisen. Auch die Partnerschaft mit der ... "www.....ch" (act. 18
Rz. 16, 19/60-61) kann mangels konkretem Bezug zu einem der Finanzprodukte
der Klägerin nicht als markenmässiger Gebrach des Kennzeichens gewertet wer-
den.
3.5.3.19 Die Internetseite der Klägerin verfügt über eine Länderauswahl, worin
sich auch die Schweiz auswählen lässt (act. 3/36). Es erscheinen sodann die für
die Schweiz von der FINMA zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Fonds. De-
ren Produktenamen bestehen allesamt aus der Wortmarke "A._" sowie ei-
nem typenspezifischen Zusatz ("SÉLECTION", "EURO", "AVENIR", "EUROPE",
etc.). Die Klägerin verwendet damit das Kennzeichen "A._" (IR-Nr. ...) mar-
- 26 -
kenrechtlich. Die Internetseite richtet sich aufgrund der spezifischen Länderaus-
wahl explizit auch an Schweizer Interessenten. Sie ist für jedermann öffentlich zu-
gänglich. Der Gebrauch ist somit vom gesamten Markt wahrnehmbar, womit ein
ernsthafter Gebrauch im geschäftlichen Verkehr gegeben ist. Die Publikationen
der Klägerin "..." und "..." (act. 3/37-40), welche gemäss klägerischen Angabe an
registrierte Kunden und Interessenten verschickt werden (act. 1 Rz. 34), enthalten
beide die Wort-/Bildmarke "A._ Gestion" (IR ...). In den Publikationen werden
unter anderem auch die Leistungen der verschiedenen Fondsprodukte, welche
namentlich genannt werden, thematisiert (act. 3/37-38, jeweils S. 2; 3/39-40 je-
weils S. 4). Es findet sich somit auch hier ein markenmässiger Gebrauch der
Wortmarke "A._", erneut mit dem für den markenrechtlichen Gebrauch un-
beachtlichen Zusatz "Gestion" (vgl. Erw. 3.5.3.7). Das Argument der Beklagten,
der Adressatenkreis sei sowohl hinsichtlich der Homepage als auch der genann-
ten Publikationen zu klein, vermag nicht zu überzeugen. Die absolute Grösse des
Kundenstamms bzw. des Interessentenkreises kann nicht darüber entscheiden,
ob ein markenmässiger Gebrauch vorliegt oder nicht. Sobald sich die Aktivitäten
an eine Vielzahl von Adressaten richten und ihr Umfang in sinnvoller Weise der
Grösse des Markeninhabers sowie des adressierten Zielpublikums entsprechen,
ist eine ausreichende Marktbearbeitung zu bejahen. Die Adressatenanzahl ist ab
diesem Moment nicht mehr als Argument gegen einen geschäftlichen oder ernst-
haften Gebrauch dienlich. Sie ist sodann für die Frage des ausreichenden mar-
kenrechtlichen Gebrauchs unbeachtlich.
3.5.3.20 Generell ist an der Ernsthaftigkeit des markenmässigen Gebrauchs in
Anbetracht der eingereichten Beweismittel nicht zu zweifeln. Auch wenn sich die
Klägerin hinsichtlich der Informationsveranstaltungen bis anhin vornehmlich auf
die Romandie beschränkte, so erklärt sich dies doch aufgrund der Herkunft aus
dem französischsprechenden Kreis, dem Umstand der eher kleineren Unterneh-
mensgrösse - auf welche auch die Beklagte hinweist (act. 12 Rz. 29) - und dem
daraus resultierenden Druck zur Fokussierung sowie dem Umstand, dass Genf
zusammen mit Zürich das wichtigste Zentrum der schweizerischen Finanzbranche
bildet. Die Klägerin verwendet die Marken auf sämtlichen Fondsunterlagen, im
Rahmen von Veranstaltungen, welche unter anderem die Fondsprodukte zum
- 27 -
Thema haben, auf ihrer auch an den Schweizer Markt gerichtete Homepage so-
wie in den elektronischen Publikationen, die die Leistungen der Fondsprodukte er-
läutern. Gerade der Umstand, dass die Klägerin nach eigenen Angaben und ohne
Widerspruch seitens der Beklagten eine "Fondsboutique" ist (act. 1 Rz. 10; 12
Rz. 29), macht deutlich, dass es sich nicht um ein breites Massengeschäft han-
delt. Damit genügt auch eine vergleichsweise kleine Anzahl von fünf in der
Schweiz zugelassenen Produkte, welche nicht in allzu grossen Stückzahlen ge-
handelt werden, um eine ausreichende Marktbearbeitung und damit einen ernst-
haften Markengebrauch nachzuweisen.
3.5.3.21 Ein genügender markenrechtlicher Gebrauch der beiden klägerischen
Marken ist damit erstellt. Ob und in wie weit Vertreter der Klägerin weitere Ver-
triebshandlungen zugunsten der Klägerin vorgenommen haben, im Rahmen wel-
cher die Kennzeichen zusätzlich markenmässig verwendet worden sind, ist somit
nicht mehr von entscheidrelevanter Bedeutung. Es ist der Beklagten zwar zuzu-
stimmen, wenn sie einwendet, von der Klägerin ins Recht gelegten Verträge mit
Dritten vermögen einen markenmässigen Gebrauch der Kennzeichen nicht zwei-
felsfrei nachzuweisen (act. 22 Rz. 20 ff.). Dies ist im Lichte der gesamthaft ins
Recht gelegten Beweise jedoch unerheblich.
3.5.4 Gemeingut
3.5.4.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen des Gemeinguts, es sei
denn, sie hätten sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie
beansprucht werden, durchgesetzt (Art. 2 lit. a MSchG). Erhebt die aufgrund einer
Marke angegriffene Partei die Gemeinguteinrede, so hat der Markeninhaber zu
beweisen, dass die Marke nicht zum Gemeingut zählt oder, dass sie sich im Ver-
kehr durchgesetzt hat (DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), SHK
Markenschutzgesetz, Bern 2009, N. 210 ff. zu Art. 2 lit. a).
3.5.4.2 Als Gemeingut gelten Zeichen, die entweder für den Verkehr freihaltebe-
dürftig sind, oder denen in einem bestimmten Verkehrskreis die erforderliche Un-
terscheidungskraft fehlt, um die markenspezifische Individualisierungsfunktion er-
füllen zu können (MARBACH, Immaterialgüterrecht, S. 120 Rz. 576; ASCHMANN,
- 28 -
a.a.O., N 1 ff. zu Art. 2 lit. a; WILLI, a.a.O., N. 39 ff. zu Art. 2). Praxis und Lehre
haben hierzu Fallgruppen entwickelt. Als Gemeingut gelten u.a. Sachbezeichnun-
gen und Beschaffenheitsangaben, Freizeichen, elementare Zeichen sowie direkte
Herkunftsangaben (BGE 84 II 429 S. 431 f. E. 2; 114 II 171 S. 172 ff. E. 2; 128 III
454 S. 457 ff. E. 2.1; 130 III 113 S. 166 ff. E. 3; MARBACH, Immaterialgüterrecht,
S. 120 Rz. 578. Vgl. auch ASCHMANN, a.a.O., N 66 ff. zu Art. 2 lit. a; WILLI, a.a.O.,
N. 48 ff. zu Art. 2). Vorliegend sind die Fallgruppen der Sachbezeichnungen und
Beschaffenheitsangaben sowie der Herkunftsangaben genauer zu prüfen.
3.5.4.3 Sachbezeichnungen sind Begriffe die dem Verkehr zur gattungsmässigen
Umschreibung von Produkten und Dienstleistungen dienen. Es sind Ausdrücke,
die nach dem allgemeinen Sprachgebrauch dazu dienen, eine bestimmte Ware
oder Dienstleistung unmittelbar zu bezeichnen (BGE 84 II 429 S. 431 f. E. 3b).
Ihnen fehlt die nötige Unterscheidungskraft. Sie sind zudem für den Verkehr
zwingend freihaltebedürftig (MARBACH, Markenrecht, S. 85 Rz. 277; WILLI, a.a.O.,
N. 48 zu Art. 2). Es spielt dabei keine Rolle, ob der Sachbegriff den massgebli-
chen Verkehrskreisen geläufig ist oder nicht. Bereits das potentielle Interesse von
Konkurrenten, den gleichen Begriff auch ihrerseits sachlich zu verwenden, recht-
fertigt den Schutzausschluss (MARBACH, Immaterialgüterrecht, S. 120 Rz. 580;
DERS., Markenrecht, S. 85 Rz. 279). Beschaffenheitsangaben sind Ausdrücke, die
im Verkehr geeignet sind, zur Bezeichnung von Eigenschaften oder als unmittel-
barer Hinweis auf Menge, Art der Herstellung, Verwendungszweck, Wirkungswei-
se oder geographische Herkunft der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu wer-
den. Der beschreibende Charakter muss für einen erheblichen Teil des Verkehrs-
kreises ohne besondere Gedankenarbeit oder besonderen Fantasieaufwand zu
erkennen sein (BGE 106 II 245 S. 246 E. 2; WILLI, a.a.O.; N. 53 f. zu Art. 2).
3.5.4.4 Herkunftsangaben sind gemäss Legaldefinition direkte oder indirekte Hin-
weise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, ein-
schliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften, die mit der
Herkunft zusammenhängen (Art. 47 Abs. 1 MSchG). Eine direkte Herkunftsanga-
be liegt dann vor, wenn mittels Angabe eines geographischen Namens ein direk-
ter Hinweis auf die Herkunft eine Ware oder Dienstleistung gegeben wird. Indirek-
- 29 -
te Hinweise dagegen sind Begriffe, die herkunftsbezogene Erwartungen assoziie-
ren, ohne unmittelbar das Produktionsgebiet zu definieren. Bei indirekten Hinwei-
sen besteht im Gegensatz zu direkten kein überwiegendes Freihaltebedürfnis. Sie
sind grundsätzlich eintragungsfähig (BGE 128 III 454 S. 458 E. 2.1; MARBACH,
Markenrecht, S. 118 Rz. 379 ff.; WILLI, a.a.O., N. 68 zu Art. 2).
3.5.4.5 Die Beklagte wendet ein, beim Zeichen "A._" als Hauptbestandteil
der klägerischen Marken handle es sich um eine Sachbezeichnung, der es an der
notwendigen Kennzeichnungskraft fehle (act. 12 Rz. 103). Die Beklagte macht
damit - im Widerspruch zur eigenen Marke und Firma - geltend, dass es sich um
ein gemeinfreies und daher vom Markenschutz absolut ausgeschlossenes Zei-
chen nach Art. 2 lit. a MSchG handle.
3.5.4.6 Der Begriff "B._" bzw. in seiner französischen Form "A._" um-
schreibt weder direkt ein Produkt noch eine Dienstleistung. Der altgriechische Be-
griff B._ bezeichnet vielmehr die ... einer .... Im heutigen Sprachgebrauch
wird unter einer ... eine ... bzw. eine ... mit ... Charakter verstanden. Es besteht
damit seitens des Verkehrs kein Bedürfnis an einer Freihaltung des Begriffs, da er
für die vorliegenden Finanzprodukte keine Sachbezeichnung darstellt. Auch eine
Beschaffenheitsangabe liegt nicht vor. Die angebotenen Finanzprodukte haben
keinen direkt ... Bezug bzw. Hintergrund. Schliesslich ist auch eine unmittelbare
Herkunftsangabe zu verneinen. Zwar sind ... selbst ..., doch definieren sie kein
bestimmtes ... .... Sie konkretisieren vielmehr eine ... in qualitativer Hinsicht. Der
Begriff "..." ist folglich in Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen kein Ge-
meingut und daher grundsätzlich markenfähig.
3.5.5 Verwechslungsgefahr
3.5.5.1 Der Schutz der Marke richtet sich sowohl gegen identische als auch ge-
gen ähnliche Drittzeichen, sofern sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG). Eine Verwechslungsgefahr ist gege-
ben, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion
beeinträchtigt, d.h., wenn zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrs-
kreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das
- 30 -
eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen
(sog. direkte Verwechslungsgefahr) (BGE 122 III 382 S. 384 E. 1; MARBACH, Mar-
kenrecht, S. 293 Rz. 956). Eine Verwechslungsgefahr liegt jedoch auch dann vor,
wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, auf-
grund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet (sog. indirekte
Verwechslungsgefahr) (BGE 96 II 243 S. 248 f. E. 2; 102 II 122 S. 126 E. 2; 122
III 382 S. 384 E. 1; MARBACH, Immaterialgüterrecht, S. 136 Rz.. 657 f.; WILLI,
a.a.O., N. 11 zu Art. 3).
3.5.5.2 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund ei-
ner Gesamtbeurteilung aller massgebende Umstände zu bestimmen (BGE 121 III
377 S. 378 E. 2a; 122 III 382 S. 385 E. 1). Dazu zählen die Zeichenstärke (sog.
Kennzeichnungskraft) der älteren Marke, die Zeichenähnlichkeit, die Gleichartig-
keit der Produkte, sowie marktspezifische Besonderheiten wie insbesondere die
Zusammensetzung des jeweiligen Verkehrskreises (MARBACH, Immaterialgüter-
recht, S. 136 Rz. 661, WILLI, a.a.O., N. 14 ff. zu Art. 3; vgl. BGE 121 III 377
S. 378 f. E. 2). Ein zentrales Kriterium ist die Zeichenstärke (Kennzeichnungs-
kraft). Je grösser diese ist, desto umfangreicher ist der Schutzumfang. Als
schwach gelten Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe
des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind Marken, die entweder
aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durch-
gesetzt haben (BGE 122 III 382 S. 385 E. 2a). Für die Ermittlung der Zeichenähn-
lichkeit ist ebenfalls auf den Gesamteindruck abzustellen. Bei Wortmarken wird
dieser zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt (BGE 112 II
362 S. 364 E. 2). Da der durchschnittliche Markenadressat das, was er hört und
liest, gedanklich verarbeitet, ist für den Gesamteindruck einer Wortmarke auch ihr
Sinngehalt mitentscheidend (BGE 121 III 377 S. 379 E. 2b). Je ähnlicher die Wa-
ren bzw. Dienstleistungen sind, für welche die jeweiligen Marken registriert wur-
den, desto grösser ist das Risiko von Verwechslungen und umso stärker muss
sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben (BGE 122 III 382 S. 387 E. 3a;
121 III 377 S. 379 E. 2a). Den massgeblichen Verkehrskreis bilden die aktuellen
und potenziellen Abnehmer der normativ definierten Waren und Dienstleistungen
(JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), SHK Markenschutzgesetz, Bern
- 31 -
2009, N. 50 zu Art. 3). Aufmerksamkeit und Sprachkenntnisse des Verkehrskrei-
ses beeinflussen sowohl Zeichenähnlichkeit als auch -stärke. Bei Massenartikeln
des täglichen Bedarfs ist die Aufmerksamkeit der Konsumenten daher tendenziell
geringer (vgl. BGE 96 II 400 S. 404 E. 2) als bei teuren Investitionsgütern sowie
Spezialprodukten, deren Abnehmerkreis sich auf Fachleute beschränkt (BGE 84 II
441 S. 445 E. 2; 122 III 382 S. 388 E. 3a; MARBACH, Immaterialgüterrecht, S. 138
Rz. 671; WILLI, a.a.O., N. 21 zu Art. 3). Es ist dabei stets auf die Durchschnittsauf-
fassung innerhalb des relevanten Verkehrskreises abzustellen (JOLLER, a.a.O.,
N. 51 zu Art. 3).
3.5.5.3 Die Zeichen, die sich vorliegend gegenüberstehen, sind seitens der Kläge-
rin die Wortmarke "A._", die Wort-/Bildmarke "A._ Gestion" sowie weite-
re Marken, die als Hauptbestandteil den Begriff "A._" enthalten (act. 3/14-
22); auf der Seite der Beklagten sind es ihre Firma "B._ Partners AG"
(act. 3/10) sowie die übrigen geschäftsmässig verwendeten Bezeichnungen
"B._", "A._", "B._ Partners" und "A._ Partners". Die Beklagte
argumentiert, bei dem Bestandteil "A._" handle es sich um ein relativ schwa-
ches Kennzeichen, weshalb der Zusatz "Partners" genüge, ihre Kennzeichen von
den ausländischen Zeichen zu unterscheiden (act. 12 Rz. 104; 22 Rz. 39 ff.). Das
Hauptelement "A._" mag im allgemeinen Sprachgebrauch ein vergleichswei-
se schwaches Zeichen sein, im Bereich der Finanzdienstleistungen ist dies jedoch
nicht der Fall.
3.5.5.4 Die Ähnlichkeit der beiden Zeichen ist sehr gross. Die zentralen Bestand-
teile unterscheiden sich einzig durch das stumme "..."[ein Buchstabe], welches
bei der Betrachtung der beiden Schriftbilder nur marginal ins Gewicht fällt. Wort-
klang und Wortsinn sind bei beiden Begriffen identisch. Zudem sind die jeweils
gewählten Zusätze "Gestion" bzw. "Partners" gemeinfreie Zeichen und vermögen
die grosse Ähnlichkeit von "A._" und "B._" nicht zu kompensieren.
3.5.5.5 Die Produkte der Parteien sind im Investmentbereich der Finanzbranche
anzusiedeln. Beide Parteien interagieren zumindest teilweise auch mit Privatper-
sonen, selbst wenn die Klägerin nur mittelbar über ihre schweizerischen Vertreter
Vertriebshandlungen zugunsten nicht institutionelle Anleger tätigen darf. Von ei-
- 32 -
ner substantiellen Schnittmenge hinsichtlich der sachlichen Zusammensetzung
der Verkehrskreise beider Parteien ist somit auszugehen. Die Beklagte ist zudem
nach eigenen Aussagen in der ganzen Schweiz als eine der führenden Vermö-
gensverwalter tätig (act. 12 Rz. 39). Auf dem Gebiet, in welchem die Klägerin tätig
ist, überschneiden sich somit die Verkehrskreise auch in geographischer Hinsicht.
Diese Schnittmenge der Verkehrskreise erhöht die Anforderungen an die Unter-
schiedlichkeit der Marken, welche trotz der Zusätze "Gestion" bzw. "Partners " je-
doch als sehr gering einzustufen ist, markant. Die Verwechslungsgefahr ist auf-
grund einer Gesamtwertung daher trotz Zusätzen virulent. Zwar sind die Leistun-
gen der Parteien nicht identisch, stehen sich doch Finanzprodukte (Klägerin) und
Finanzdienstleistungen (Beklagte) gegenüber. Dies ändert aber an der Verwechs-
lungsgefahr nichts, da beide Wirkungsbereiche im Finanzsektor liegen. Es besteht
somit eine Gefahr, dass das Publikum aufgrund der hohen Ähnlichkeit falsche Zu-
sammenhänge vermutet, wie beispielsweise eine Zugehörigkeit zum selben Kon-
zern u.ä. Eine Verwechslungsgefahr ist daher zu bejahen.
3.5.6 Markenserie
3.5.6.1 Die Markenfähigkeit des Bestandteils "A._" sowie die Verletzung der
klägerischen Marken sowohl durch die Firma als auch durch die übrigen ge-
schäftsmässig verwendeten Bezeichnungen "B._", "A._", "B._
Partners" und "A._ Partners" der Beklagten ist mithin zu bejahen. Die Frage,
ob es sich bei den Marken der Klägerin um eine eigentliche Markenserie handelt,
ist daher unbeachtlich und kann offengelassen werden. Folglich haben auch die
übrigen Marken, für welche die Klägerin einen markenmässigen Gebrauch nicht
nachweist, keinen Einfluss auf die vorliegende Streitsache. Der Einwand der Be-
klagten, es handle sich hierbei um nichtige Defensivmarken (act. 12 Rz. 109 ff.),
ist damit bedeutungslos und nicht zu prüfen.
3.5.6.2 Weder die Wortmarke "A._" (IR-Nr. ...), noch die Wort-/Bildmarke
"A._ Gestion" (IR-Nr. ...) selbst erscheinen zudem angesichts der ins Recht
gelegten Beweismittel als einfache Hinderungseintragungen seitens der Klägerin.
Sie werden vielmehr markenmässig benutzt und sind selbst daher keine Defen-
sivmarken.
- 33 -
3.6. Beseitigungsanspruch
3.6.1 Das Ausschliesslichkeitsrecht eines Markeninhabers schützt vor jedem
kennzeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr (Art. 13
Abs. 2 MSchG) und erfasst daher auch die Verwendung der fremden Marke als
Firma. Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom
Richter die Beseitigung einer bestehende Verletzung verlangen (Art. 55 Abs. 1 lit.
b MSchG). Jede Beseitigungsmassnahme muss dabei verhältnismässig sein
(ROGER STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Hrsg.), SHK Markenschutzgesetz,
Bern 2009, N 44 zu Art. 55).
3.6.2 Die Klägerin verlangt mit Ziffer 1 ihrer Rechtsbegehren, die Beklagte sei zur
Umfirmierung zu verpflichten. Die Verletzung ihres Ausschliesslichkeitsrechts
dauert solange an, als die Beklagte ihre gegenwärtige Firma führt. Eine Umfirmie-
rung in eine Firma, die das Wort "B._" bzw. "A._" nicht mehr enthält, ist
daher geeignet und erforderlich, um den gegenwärtig andauernden Verletzungs-
zustand zu beseitigen. Da der Zusatz "Partners" bzw. die Gesellschaftsform "AG"
nicht schützenswert sind, richtet sich der Fokus auf das Wort "B._" bzw.
"A._".
3.7. Unterlassungsanspruch
3.7.1 Wer in seinem Recht an der Marke gefährdet wird, kann vom Richter ver-
langen, dass eine drohende Verletzung untersagt wird (Art. 55 Abs. 1 lit. a
MSchG). Die Klage auf Unterlassung bevorstehender oder erneuter Störung setzt
ein aktuelles Rechtschutzinteresse des (potentiell) Verletzten voraus. Das Verhal-
ten des Beklagten muss eine künftige Verletzung ernstlich und in naher Zukunft
befürchten lassen (STAUB, a.a.O., N. 45 zu Art. 55). Das Bestehen einer Wieder-
holungsgefahr ist regelmässig anzunehmen, wenn eine Verletzung bereits statt-
gefunden hat und der Verletzer die Rechtswidrigkeit des beanstandeten Verhal-
- 34 -
tens bestreitet (Entscheid 4C.341/2005 des Bundesgerichts vom 6. März 2007,
E. 5.4.; STAUB, a.a.O., N. 47 zu Art. 55).
3.7.2 Die Klägerin verlangt mit Ziffer 2 ihrer Rechtsbegehren, der Beklagten sei zu
verbieten unter den Kennzeichen "B._", "A._", "B._ Partners" oder
"A._ Partners" Finanzdienstleistungen anzubieten und zu erbringen oder die-
se Kennzeichen sonst wie in der Werbung oder im Geschäftsverkehr für oder im
Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen zu verwenden. Durch die Verwen-
dung einer der aufgeführten Begriffe bzw. Begriffspaare im Zusammenhang mit
Finanzdienstleistungen würde die Beklagte erneut das Ausschliesslichkeitsrecht
der Klägerin verletzen. Der Umstand, dass sie mit der Firmenwahl sowie mit der
geschäftsmässig Verwendung der Bezeichnungen "B._", "A._",
"B._ Partners" und "A._ Partners" bereits eine dahingehende Verletzung
begangen hat, zeigt, dass ein aktuelles Rechtsschutzinteresse seitens der Kläge-
rin gegeben ist. Ein Unterlassungsanspruch ist somit zu bejahen.
3.8. Fazit
3.8.1 Die Klägerin hat rechtsgenüglich nachgewiesen, dass sie sowohl die Wort-
marke "A._" als auch die Wort-/Bildmarke "A._ Gestion" im geschäftli-
chen Verkehr markenmässig und damit rechtserhaltend gebraucht. Beide klägeri-
schen Marken verfügen somit über ihre volle Schutzwirkung. Keine der Marken ist
löschungsreif im Sinne von Art. 12 MSchG.
3.8.2 Der Begriff "A._" bzw. "B._" ist im vorliegenden Zusammenhang
weder eine Sachbezeichnung oder Beschaffenheitsangabe noch eine direkte
Herkunftsangabe. Auch sonst kommen keine der Tatbestände von Art. 2 MSchG
in Frage, weshalb der Begriff im Finanzsektor kein Gemeingut darstellt und daher
markenfähig ist.
3.8.3 Aufgrund der grossen Ähnlichkeit der Produkte und Zeichen sowie einer
Überschneidung der Verkehrskreise ist eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
Die Zusätze "Partners" bzw. "Gestion" vermögen daran nichts zu ändern, da sie
- 35 -
selbst gemeinfrei sind und keine eigene Unterscheidungskraft aufweisen; der Fo-
kus richtet sich daher auf die Begriffe "B._" bzw. "A._".
3.8.4 In Anbetracht dessen ist sowohl ein Beseitigungsanspruch betreffend die
andauernde Störung, als auch ein Unterlassungsanspruch hinsichtlich weiterer
drohender Störungen des markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsrechts der Klä-
gerin bei entsprechender Strafandrohung zu bejahen.
3.8.5. Bei dieser Ausgangslage kann offen bleiben, ob die Klage auch unter lau-
terkeits- bzw. namensrechtlichen Aspekten gutzuheissen wäre.
4. Kosten- und Entschädigungsfolgen
4.1. Gerichtskosten
Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gerichtsgebührenverord-
nung des Obergerichts vom 8. September 2010 [GebV OG] (Art. 96 ZPO i.V.m.
§ 199 Abs. 1 GOG). Beim vorliegenden von den Parteien übereinstimmend fest-
gesetzten Streitwert von CHF 100'000.-- (act. 1 S. 3; act. 12 S. 4) ist die Gebühr
in Anwendung von § 4 GebV OG auf gerundet CHF 9'000.-- (exkl. MwSt.) festzu-
setzen. Die Gerichtskosten sind zur Gänze der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106
Abs. 1 ZPO).
4.2. Parteientschädigungen
Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsge-
bühren vom 8. September 2010 [AnwGebV] zu bemessen (Art. 105 Abs. 2 ZPO).
Grundlage bildet der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Die Grundgebühr ist
für die Begründung bzw. die Beantwortung einer Klage geschuldet; für jede weite-
re Rechtsschrift ist ein Zuschlag zu gewähren (§ 11 Abs. 1 u. 2 AnwGebV). Der
Klägerin ist eine Parteientschädigung von fünf Viertel der Grundgebühr zuzuspre-
chen. Die Beklagte ist demnach zu verpflichten, der Klägerin eine Parteientschä-
digung von gerundet CHF 14'000.-- (exkl. MwSt.) zu bezahlen (§ 4 i.V.m. § 11
Abs. 2).
4.3. Hinweis Mehrwertsteuer
- 36 -
Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Prozessentschädigung zuzuspre-
chen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung
der Mehrwertsteuer zu erfolgen (ZR 104 (2005) Nr. 76, SJZ 101 (2005) 531 ff.).
Das Handelsgericht erkennt:
1. Der Beklagten wird verboten, nach Ablauf von 60 Tagen ab Rechtskraft des
Urteils unter den Bezeichnungen "B._", "A._", "A._ Partners"
oder "B._ Partners" Finanzdienstleistungen anzubieten und / oder zu
erbringen oder diese Kennzeichen sonstwie in der Werbung oder im Ge-
schäftsverkehr für oder im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen zu
verwenden, unter Androhung der Bestrafung der Beklagten bzw. ihrer Orga-
ne nach Art. 292 StGB (Geldstrafe) im Widerhandlungsfalle.
2. Ausserdem wird die Beklagte verpflichtet, innerhalb von 60 Tagen ab
Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung "B._ Partners AG"
durch das Handelsregisteramt des Kantons Zürich löschen bzw. im Sinne
von Dispositiv Ziffer 1 ändern zu lassen, unter Androhung der Bestrafung
der Beklagten bzw. ihrer Organe im Widerhandlungs- bzw. Unterlassungsfal-
le nach Art. 292 StGB (Geldstrafe).
3. Die Gerichtskosten werden auf CHF 9'000.– festgesetzt.
4. Die Gerichtskosten werden der Beklagten auferlegt und vorab aus dem von
der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss bezogen. Der Klägerin wird in die-
sem Betrage das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
5. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von
CHF 14'000.-- zu bezahlen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
- 37 -
7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert beträgt CHF 100'000.--.