# Swiss Legal Decision

**Decision ID:** f630d651-6b7b-5abe-bff8-7177bdb0b014
**Court:** TI_TRAC
**Chamber:** TI_TRAC_002
**Year:** 2008
**Language:** it
**Jurisdiction:** TI / Ticino
**Law Area:** $law_area
**Law Sub-area:** 

## Facts

in fatto e in diritto:
1.
L'attrice, iscritta a Registro di commercio come titolare della ditta individuale "_ - _ di AT 1 (doc. B), ha depositato presso l'UPI -in data 8 marzo 1995- il marchio verbale "_ per le seguenti classi di servizio: 35, Redazione di scritti e pubblicazioni pubblicitarie; 38, Servizio telefonico; 41, Attività culturali; 42, Consulenza in astrologia e scienze esoteriche, terapie alternative, redazione di scritti e pubblicazioni (non pubblicitarie) (doc. C). Lo stesso marchio è stato depositato presso l'OMPI (doc. D).
2.
Con la petizione in esame e con contemporanea e successive istanze cautelari, essa rimprovera a CO 1 di aver leso il marchio di cui è titolare, usando il nome _ rispettivamente _ (con l'aggiunta
cartomante diplomata sensitiva
), in inserzioni pubblicitarie apparse sulla stampa cantonale, relativamente a offerte di consulenza astrologica. In particolare, l'attrice sostiene che tali pubblicazioni -segnatamente per mezzo dei nomi propri usati- hanno creato confusione con la propria attività.
Le domande d'intervento cautelare dell'attrice sono state accolte dal giudice delegato di questa Camera con decisioni 22 gennaio 2004, 27 maggio 2004 (supercautelare) e 18 aprile 2005 (le ultime due riguardanti l'uso del nome "_).
3.
Con la causa di merito, sulla base dei fatti descritti, AT 1 chiede di essere risarcita per i pregiudizi subiti da tale indebita pubblicità. Essa afferma che a partire dal mese di luglio 2003, ossia con l'inizio delle pubblicazioni di controparte, il suo reddito mensile di approssimativi fr. 2'600.-, dipendente dall'attività di consulenza telefonica in astrologia e scienze esoteriche, si è ridotto a circa fr. 800.-. Tale situazione si è protratta almeno fino al mese di maggio 2005, di modo che il risarcimento danni, rispettivamente la restituzione dell'utile indebitamente conseguito dalla convenuta per il tramite delle pubblicazioni lesive del suo marchio, possono essere cifrate in fr. 1'800.- al mese, ossia complessivamente in fr. 39'600.- Oltre a questo importo l'attrice chiede il risarcimento di fr. 860.80 corrispondenti ai costi per le indagini preliminari alla causa e per le diffide alla convenuta, nonché di fr. 7'829.35 per spese processuali e onorario del suo patrocinatore fino alla richiesta (concessa) di assistenza giudiziaria, ossia fino al 24 maggio 2004. A ciò si aggiunge la richiesta di indennità per torto morale.
La convenuta si oppone in toto alla petizione, fondamentalmente perché l'istruttoria non è stata in grado di accertare né un maggior utile da lei stessa conseguito per l'attività di consulenza, né il reddito attribuibile all'attrice per le consulenze telefoniche da lei effettuate prima, rispettivamente dopo l'accennata attività concorrenziale.
4.
Il marchio dell'attrice è un marchio destinato a distinguere servizi (art. 1 cpv. 2 LPM). E' un marchio verbale composto di una parte descrittiva del servizio cui si riferisce e del nome proprio, rispettivamente di nome e cognome della titolare. Dev'essere qui precisato che depositare marchi contenenti un nome di persona, segnatamente un nome proprio o un nome di famiglia è possibile (
David
, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Basilea 1999, art. 1 LPM, N. 15); essi sono qualificati nella prassi dell'IPI come segni di fantasia. Esclusi invece dalla protezione in senso assoluto sono i segni di dominio pubblico (art. 2 lett. a LPM), categoria cui appartengono le indicazioni descrittive della merce o del servizio cui si riferiscono, con la conseguenza che marchi costituiti esclusivamente di elementi descrittivi sono nulli (
David
, op. cit., art. 2 LPM, N. 10). Diversa è invece la situazione se, oltre a segni descrittivi, il marchio contiene elementi suscettibili di essere protetti poiché hanno maggior forza distintiva e ne caratterizzano l'impressione complessiva (
David
, op. cit., ibidem, N. 8).
Come già precisato in sede di provvisionale, nel caso concreto è pacifico che gli elementi determinanti del marchio dell'istante sono il nome _, rispettivamente i nomi AT 1, che hanno una certa forza caratterizzante a prescindere dall'eventualità di un'omonimia.
5.
Per quanto riguarda la similitudine fra un marchio e un segno, va contrapposta l'impressione d'insieme dell'uno e dell'altro, laddove è determinante l'individuazione dell'elemento principale del marchio: è la similitudine relativa a questa componente che determina la similitudine dei segni, mentre è indifferente la presenza di altri elementi che appaiano inidonei a caratterizzare in modo essenziale l'impressione generale del marchio (
David
, op. cit., art. 3 LPM, N. 11;
sic !
1999, 651 e segg.;
sic !
2000, 378).
Nel caso concreto, il segno _, usato e messo graficamente in risalto dalla convenuta nelle sue inserzioni pubblicitarie, riprende puntualmente l'elemento caratteristico del marchio dell'attrice, così da costituire una similitudine con il medesimo. Inoltre, le inserzioni pubblicitarie denunciate fanno esplicita allusione alla cartomanzia e alla sensitività, ossia a campi d'attività che rientrano -in senso lato- nell'ambito dell'esoterismo (salvo precisazioni di lessico o di contenuto non determinanti nella vertenza) in cui si colloca il marchio dell'istante; ciò che concorre effettivamente all'attuazione della fattispecie prevista dall'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM. Analoghe considerazioni valgono per la modifica apportata, a un certo momento, dalla convenuta alla propria pubblicità, sostituendo al nome _ il nome _. In particolare, successivamente alla decisione cautelare 22 gennaio 2004 (relativa all'uso improprio del nome _), erano apparse sulla stampa locale inserzioni pubblicitarie -di cui la convenuta non aveva contestato la paternità- del seguente tenore:
Non accontentarti del solito consulto ... chiama _, cartomante diplomata ecc.
. Il giudice delegato aveva confermato anche in questo caso l'applicabilità dell'art. 13 cpv. 2 lett. e LPM per motivi diversi, segnatamente sia perché, a dipendenza del carattere di stampa usato, le due consonanti "v" ed "r" non si differenziavano che a un esame molto attento, sia perché, per parecchio tempo, con lo stesso carattere di stampa e con l'indicazione dello stesso numero telefonico, era stata "_" a offrire i propri servizi: motivi che insieme erano tali da indurre il lettore a non distinguere un nome dall'altro.
6.
L'art. 13 cpv. 2 lett. e LPM indica che costituisce lesione del diritto esclusivo a un marchio anche il fatto che un terzo apponga il segno controverso su documenti commerciali, che ne faccia uso a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari.
Nel caso concreto è provato -ed è peraltro pacifico in causa- che la convenuta ha ripetutamente fatto uso dei nomi "_" ed "_", ossia di nomi identici o simili all'elemento caratteristico del marchio dell'attrice, per pubblicizzare con inserzioni sulla stampa la sua attività commerciale, (secondo l'attrice) identica alla propria attività, tanto da risultarne un rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM. Esaminando la documentazione prodotta dall'attrice, le pubblicazioni ritenute lesive del marchio litigioso da parte di CO 1 relative ai nomi "_ ed "_ -sempre accompagnati dal numero telefonico _- sono iniziate a fine febbraio 2003, sono continuate a intervalli regolari per tutto l'anno, per terminare nel giugno 2004 (doc. O, V, X, Y, BB, CC e DD). La convenuta non contesta tale fattispecie in sé; eccepisce tuttavia di non essere l'autrice della pubblicità apparsa sul giornale Coop; nega che le pubblicazioni rappresentino lesione del marchio poiché il medesimo non verrebbe più usato da anni e nega che l'attrice possa aver subito un danno, non avendo provato la propria vantata attività di consulenza.
7.
Anzitutto dev'essere puntualizzato che la fattispecie in esame non muta anche togliendo dal lungo elenco delle inserzioni pubblicitarie promosse dalla convenuta -che la stessa non contesta- quelle apparse sul giornale di _ le quali, sulla base della documentazione prodotta (di cui già s'è detto), ne rappresentano una ben piccola parte. Quanto alle eccezioni di merito, dev'essere osservato che ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LPM, in linea di principio, non può più far valere il diritto al marchio il titolare che non ha usato il medesimo per un periodo ininterrotto di cinque anni, contati dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione di tre mesi dalla pubblicazione della registrazione (previsto dall'art. 31 cpv. 2 LPM: cfr.
David
, op. cit., art. 12 LPM, N. 6) o computati dalla fine dell'avvenuta procedura di opposizione (art. 31 e segg. LPM). Se poi l'uso o la ripresa dell'uso del marchio avviene dopo oltre cinque anni, il diritto al marchio è ripristinato con l'effetto della priorità originaria, solo a condizione che nessuno abbia invocato il mancato uso ai sensi del capoverso 1 prima di tale data (art. 12 cpv. 2 LPM). Dicendo che il titolare non può più far valere il suo diritto al marchio, s'intende che perde il diritto di difenderlo, configurato nella protezione offerta dal diritto civile e dal diritto penale (
David
, op. cit., ibidem, N. 10).
Processualmente, chi invoca il mancato uso di un marchio, lo deve rendere verosimile; la prova dell'uso incombe allora al titolare del marchio (art. 12 cpv. 3 LPM). Ciò non configura tuttavia un rovesciamento dell'onere della prova, ma comporta la conseguenza per cui l'assenza di prove, successiva alla carente verosimiglianza del fatto, non è posta a carico del titolare del marchio, ma di chi vuole avvalersi del mancato uso (
David
, op. cit., ibidem, N. 15). In senso contrario, reso verosimile il mancato uso, l'assenza di prove ha per conseguenza la soccombenza del titolare del marchio. In quest'ambito va puntualizzato che per rendere verosimile un fatto -come il mancato uso di un marchio- occorre un esposto fondato su elementi oggettivi -ancorché non su prove in senso tecnico- tali da offrire al giudice la convincente impressione della maggior probabilità della circostanza rispetto al fatto contrario (
David
, op. cit., ibidem, N. 16).
8.
In concreto, la convenuta afferma ripetutamente che dalla documentazione prodotta in causa non risulta nessuna attività dell'attrice che possa essere considerata simile alla sua e che nemmeno risulta qualsiasi uso del marchio controverso. Orbene, nel caso particolare, se una certa attività da parte dell'attrice -almeno saltuaria- è stata provata, in particolare per mezzo dei testi (_), effettivamente non v'è nessun elemento almeno di tipo indiziario che concerna l'uso del marchio controverso; in particolare, -nemmeno a fronte dell'eccezione della convenuta- parte attrice non ha provveduto ad affermarlo, se non allegando tautologicamente: "... il marchio dell'attrice ... è sempre stato utilizzato e continua ad essere utilizzato" (replica, pag. 4). D'altra parte, nessuno dei testi citati riferisce alcunché sull'uso del marchio, nemmeno nella forma più probabile che potrebbe essere stata quella della pubblicità su carta stampata: il teste _ ricorda solo un numero di telefono che iniziava con 900 e terminava con 45; il teste _ evocando un numero telefonico con un certo prefisso, dice di aver visto pubblicazioni "analoghe" a quelle controverse su "L'Erbavoglio", ma -non richiesto al  ne dà nessuna pur minima descrizione; la stessa cosa, o meno ancora, risulta dalla deposizione di _ (sentita sia nell'ambito provvisionale che nella procedura di merito) che, vedendo la pubblicità di cui al plico doc. O e in particolare quella con i nomi "_", ha escluso che si trattasse di inserzioni dell'attrice, sapendo che lavorava da sola, nonché -alludendo a spese per pubblicità affrontate a un certo momento dall' indica di che pubblicità si sia trattato; e nemmeno il teste _ (sentito nell'ambito provvisionale), alludendo a pubblicità stampata per un tempo limitato su bustine di zucchero, non dice cosa apparisse sulle stesse dove -a ben vedere e al fine di creare contatti- sarebbero bastati l'indicazione del tipo di consulenza offerta e un numero telefonico, senza necessariamente far riferimento al nome della consulente, rispettivamente all'elemento caratterizzante del marchio il cui uso resta così senza alcun'ombra di indizio. Inoltre, agli atti della causa non è stato versato nessun documento -contabile, pubblicitario, privato o commerciale- che rechi il marchio dell'attrice, rispettivamente gli elementi caratteristici del medesimo. Infine, dalla corrispondenza in atti (in particolare dai doc. da E a M) risulta che entrambe le parti contrappongono le inserzioni della convenuta al marchio dell'attrice in quanto registrato: mai al marchio in quanto usato in un modo qualsiasi dall'attrice. Addirittura, la convenuta in un suo scritto al patrocinatore dell'attrice (doc. M), affermando la sua intenzione di non voler creare confusione, aveva chiesto a controparte di inviarle "copia delle vostre inserzioni come pure di volerci specificare e descrivere i casi di confusione ai quali fa riferimento", ma non risulta che la documentazione citata sia poi stata consegnata a CO 1, o prodotta in causa. Ci si trova pertanto di fronte a una totale assenza di elementi concreti relativi all'uso del marchio da parte dell'attrice, sia relativamente al quinquennio di cui all'art. 12 cpv. 1 LPM, sia in merito a una eventuale successiva ripresa dell'uso dopo i primi cinque anni, ossia nel senso dell'art. 12 cpv. 2 LPM. E siccome tali elementi -secondo il normale andamento delle cose- già avrebbero potuto essere senza difficoltà offerti dall'attrice, non può essere fatto carico alla convenuta di non disporne lei stessa -ossia di elementi che a questo punto sembrano addirittura non esistere- per rendere verosimile il mancato uso del marchio. Inoltre, appare inusuale e fors'anche sintomatico della situazione che -in una causa del tipo in esame- già con la petizione o almeno dopo aver preso atto delle eccezioni di risposta, AT 1 non abbia sostenuto in modo convincente il fatto controverso, ossia l'affermato uso del marchio, e soprattutto non sia stata in grado di produrre neanche un solo dato oggettivo, atto a confortare coi fatti la stessa non indifferente circostanza. Ne consegue che, al di là dello svolgimento effettivo di una certa attività di consulenza -in sé indipendente dal deposito del marchio- è giocoforza allinearsi alla tesi della convenuta per concludere che è ben più probabile il mancato uso del marchio (in generale) da parte della signora AT 1 che non il contrario, e ciò sia per un periodo ininterrotto di cinque anni, contati dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione di tre mesi dalla pubblicazione della registrazione, ovvero concretamente dal 15 novembre 1995 (vedi doc. C) alla stessa data del 2000, sia successivamente, ossia dopo il 15 novembre 2000 ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 LPM. Considerazione questa che, rendendo verosimile l'eccezione sollevata da CO 1 accerta contestualmente la mancanza di prove sull'uso del marchio che l'attrice avrebbe dovuto offrire per poter ottenere la protezione di diritto civile richiesta. L'azione deve così essere respinta, in particolare perché l'attrice non può vantare il diritto al marchio di cui è titolare.
9.
A titolo aggiuntivo, non è superfluo osservare che, tra le possibilità di difesa offerte dal diritto civile vi è l'azione di esecuzione di una prestazione per mezzo della quale la persona che subisce una violazione del diritto al marchio può chiedere al giudice -tra l'altro- di proibire una violazione imminente o di far cessare una violazione attuale, fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni, volte a ottenere il risarcimento dei danni, la riparazione del torto morale o la restituzione di un utile giusta le disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato (art. 55 LPM). Al proposito dev'essere puntualizzato che tutte queste possibilità offerte al titolare del marchio presuppongono l'illiceità dell'attività di controparte, configurata nella lesione di un marchio ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LPM (
David
, op. cit., art. 55 LPM, N. 30). Se, come nel caso concreto, viene a mancare questo presupposto, non possono essere accolte nemmeno le domande di natura creditoria, formulate dall'attrice.
Stando così le cose, non è più determinante per l'esito della lite l'osservazione che, quanto alle diverse domande di riparazione proponibili e proposte in concreto da AT 1, il risarcimento danni può essere costituito di diverse poste di pregiudizio fra le quali la perdita di guadagno (lucrum cessans), il danno dipendente dall'indebolimento del marchio, così come i costi di accertamento e di perseguimento della lesione. Date le difficoltà di stima del danno, genericamente riconosciute in questo genere di litigi, una delle possibilità di quantificazione sta nel considerare equivalente a questo importo il maggior guadagno conseguito da chi lede il marchio, laddove -in mancanza di dati accertati- è lasciata al giudice la facoltà di apprezzare il pregiudizio da risarcire (
David,
op. cit., art. 55 LPM, N. 36 e segg.). Quanto all'indennità per torto morale, essa viene riconosciuta solo a titolo eccezionale, segnatamente quando l'attività denunciata rappresenta un attacco grave alle relazioni personali della parte lesa (
David
, op. cit., ibidem, N. 41). Infine, la restituzione dell'utile (che, contrariamente al risarcimento danni, non presuppone la colpa del contravventore) si fonda sulla finzione giuridica secondo cui l'agente ha agito come gestore d'affari senza mandato della parte lesa, assumendosi gli affari di questa con il conseguente obbligo di consegna al titolare del marchio del guadagno ottenuto. Sta alla parte procedente in giudizio di chiedere l'una o l'altra posta del credito, considerandola di volta in volta come restituzione dell'utile o come risarcimento dei danni (
David
, op. cit., ibidem, N. 34 e 44).
10.
In concreto, dev'essere rilevato che (in sede di conclusioni) il mancato guadagno dell'attrice durante 22 mesi è stato calcolato dall'attrice, assumendo come base il reddito medio da lei conseguito prima dell'attività lesiva svolta dalla società convenuta, ossia fr. 2'600.- al mese, e l'importo di fr. 800.- quale media mensile di diminuzione dello stesso reddito. La differenza di reddito costituirebbe così -accanto ad altre poste minori- l'importo postulato a titolo di risarcimento danni (conclusioni, pag. 7 in fine). Al proposito si dovrebbe però puntualizzare che le cifre di fr. 800.- e di fr. 2'600.- prescindono dagli accertamenti peritali, essendo dedotte dalla deposizione della teste _ e da una precedente dichiarazione scritta della stessa persona (doc. P). Inoltre, il totale di fr. 39'600.- sembra essere frutto di una svista dal momento che -sulla base della documentazione prodotta dalla stessa attrice- la contestata attività della convenuta non è durata fino a maggio 2005, ma fino a giugno 2004 (vedi cons. 6), ossia 16 mesi e non 22. Infine, le cifre indicate corrisponderebbero agli incassi dell'attrice da parte della compagnia telefonica _: si tratterebbe tuttavia di un reddito lordo dal quale dedurre eventuali costi per determinare l'utile conseguito. Costi che il perito non è però stato in grado di quantificare per la carenza di indicazioni nella documentazione dell'incarto (perizia, pag. 4 in fine).
Nell'ambito delI'istruttoria, una parte dei quesiti peritali è stata intesa a ottenere informazioni contabili sul guadagno conseguito dalla convenuta per il tramite della pubblicità recante i nomi "_" ed "_" nel periodo preso in considerazione. In altre parole, l'attrice avrebbe voluto fondare la sua domanda anche o soltanto sulla supposta equivalenza tra pregiudizio proprio e guadagno di controparte, come evocato al precedente cons. 9. Sennonché la perizia, su questo aspetto della quantificazione del danno, ha evidenziato che -relativamente al periodo febbraio 2003 - giugno 2004  cifra d'affari conseguita dalla società convenuta in merito all'uso dei nomi "_" o "_", sulla base della documentazione prodotta dalla stessa, ammonta a fr. 21'956.30 (perizia, pag. 2), che i relativi costi pubblicitari, pagati esclusivamente a _, ammontano a fr. 11'817.95 (perizia, pag. 3) e che la quota parte dei costi generali attribuibili all'attività controversa è pari a fr. 61'469.09; da queste cifre risulta così una perdita per CO 1 di fr. 51'331.01. Per quanto riguarda la seconda parte del referto peritale, concernente la cifra d'affari e l'utile dell'attrice, relativi al periodo gennaio 2000 - giugno 2004, limitatamente all'uso (o meglio -per quanto qui considerato- all'ipotetico uso) del marchio controverso, il perito ha accertato che la cifra d'affari media mensile conseguita nei due anni in cui i dati sono completi è di fr. 2'661.73 per il 2001 e di fr. 2'386.81 per il 2002, mentre mancano indicazioni quanto ai costi pubblicitari, e che, per gli altri esercizi (2000, 2003 e 2004 in parte), i dati non sono completi per cui non è possibile stimare nemmeno la cifra d'affari (perizia, risposte da 2.1 a 4). Sennonché -stando così le cose- non può non essere osservato che l'assenza di documentazione debba (almeno in parte) essere ascritta all'attrice stessa che ha fatto fronte solo parzialmente (anche su questo punto) al proprio onere probatorio.
11.
In conclusione, si potrebbe porre il problema se, al di là del metodo di calcolo del proprio pregiudizio, l'attrice -in quanto fonda la propria tesi quasi esclusivamente sulla deposizione _ - riesca a convincere il giudice in generale sull'ampiezza della sua attività professionale. In particolare, dato che -a determinate condizioni- è compito del giudice stimare il danno nell'ambito del suo potere d'apprezzamento, dev'essere considerato che questi, in tali circostanze, dovrebbe disporre di elementi sufficienti per procedere nei suoi incombenti; alla parte lesa incombe invece l'onere di addurre elementi fattuali a sostegno dell'insorgere del danno, rendendo possibile o almeno facilitando la decisione giudiziale (
David
, op. cit., art. 55 LPM, N. 38). In concreto, l'attrice avrebbe dovuto dimostrare non solo una parte degli accrediti di una società di telefonia, ma quale sia stata la sua attività, non esclusa -ancora una  propria, sia precedente il febbraio 2003, sia durante i mesi in cui la convenuta procedeva alla propria pubblicità, considerata lesiva del marchio controverso. Orbene -fosse anche da respingere l'eccezione di mancato uso del marchio da parte della sua titolare- è pensabile che queste carenze dell'incarto non avrebbero permesso di attribuire il calo del reddito dell'attrice all'attività asseritamente illecita svolta dalla società convenuta, né di stimare il pregiudizio lamentato dall'attrice.
12
. Ma tant'è, dal momento che la petizione dev'essere respinta, già per i motivi esposti al considerando 8, ossia mancando all'attrice la possibilità di godere della protezione del marchio di cui l'uso non è stato né reso verosimile, né è stato provato. Le spese e le indennità seguono la soccombenza di parte attrice (art. 148 CPC) che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La sua ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria non la dispensa dal pagamento personale delle ripetibili alla parte vincente (art. 19 cpv. 4 Lag.). Ritenuto che il beneficio dell'assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo ed è stato concesso solo dal 7 giugno
2004, l
'attrice è tenuta a pagare fr. 1'000.-- di tassa di giustizia e spese tenuto conto che gli oneri processuali maturati in seguito vanno anticipati dallo Stato del Canton Ticino.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG,

## Considerations