Decision ID: 8ddeb6f2-9172-5865-9459-95ce57f5e63d
Year: 2021
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: dismissal

Facts:
Sachverhalt:
A.
A.a Unter der Gesuchsnummer Nr. 61638/2017 hinterlegte die Fenix Out-
door Development and CSR AG (nachfolgend: Hinterlegerin) am
19. September 2017 die Wort-/Bildmarke "ECOSHELL (fig.)" im Schweize-
rischen Markenregister. Die Marke, deren Farbanspruch "grün, schwarz"
lautet, ist wie folgt dargestellt:
Sie ist für folgende Waren der Klassen 24 und 25 hinterlegt:
Klasse 24: Angepasste Taschen für Schlafsäcke; Bettwäsche und Decken;
Tücher; Textilstoffe; Wasserdichte Stoffe; Futterstoffe (Textilien); Stoffe;
Futterstoffmaterialien; Etiketten aus textilem Material; Moskitonetze; Kissen-
bezüge; Schlafsackinletts; Schlafsäcke; Innenschlafsäcke; Textilwaren und
Textilersatzstoffe.
Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Sweater, T-Shirts, Armwärmer
(Bekleidungsstücke), Strickjacken, Daunenjacken, Daunenwesten,
Damenkleider, Fleecebekleidung, Beinwärmer, Strickwaren
(Bekleidungsstücke), Handschuhe, Gürtel (Bekleidung), Gürtel aus
Lederimitat, Bekleidung aus Lederimitat, Lederbekleidung, Bekleidung für
Kinder, Hosen, Parkas, Anoraks, Pullover, Halstücher, Shelljacken, Hemden,
Polohemden, schweissaufsaugende Unterbekleidungsstücke, Tops
(Bekleidungsstücke), wasserdichte und wetterfeste Bekleidung;
Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen und Strickmützen; Schuhwaren,
insbesondere Wanderstiefel und -Schuhe, Stiefel für die Jagd, Schnürstiefel,
Bergsteigerstiefel und -Schuhe, Laufschuhe und -Stiefel, Winterstiefel,
Freizeitschuhe, Schuhwaren für Kinder, Kletterschuhe, Trekkingstiefel,
wasserdichte Stiefel und Schuhe; Gamaschen; Schuhvorderblätter; Socken;
Schuhsohlen; Einlegesohlen; Zwischensohlen für Schuhe.
A.b Nach einer ersten Prüfung beanstandete das Eidgenössische Institut
für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut) mit Schreiben vom
21. Dezember 2017 das Markeneintragungsgesuch vollständig und
machte geltend, die Marke verstosse wegen ihres Gemeingutcharakters
gegen Art. 2 Bst. a MSchG.
A.c In ihrer Stellungnahme vom 16. März 2018 bestritt die Hinterlegerin
den Gemeingutcharakter ihres Markeneintragungsgesuches. Sie verwies
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dabei insbesondere auf die grafische Gestaltung der Wortneuschöpfung
"ECOSHELL", die Kollisionspraxis des Instituts zu "ECO" sowie auf diverse
Voreintragungen mit den Bestandteilen "eco" bzw. "shell".
A.d Mit Schreiben vom 4. Juni 2018 teilte das Institut der Hinterlegerin mit,
dass das Eintragungsgesuch nunmehr für vereinzelte Waren der Klassen
24 und 25 gutgeheissen werde. Bezüglich dem Grossteil des Warenver-
zeichnisses hielt das Institut jedoch an der Zurückweisung gemäss Art. 2
Bst. a MSchG fest.
A.e In ihrer letzten Stellungnahme vom 10. Dezember 2018 bekräftigte die
Hinterlegerin die Eintragungsfähigkeit ihrer Marke.
B.
Mit Verfügung vom 18. November 2019 hiess das Institut das Markenein-
tragungsgesuch Nr. 61638/2017 "ECOSHELL (fig.)" lediglich für verein-
zelte Waren gut. Im Zusammenhang mit der Mehrheit der in den Klassen
24 und 25 zum Schutz beantragten Waren schloss das Institut hingegen,
dass das Zeichen dem Gemeingut zuzurechnen und das Gesuch gemäss
Art. 2 Bst. a MSchG hierfür zurückzuweisen sei. Die Wortelemente der
strittigen Marke würden die Art und Zusammensetzung der strittigen Waren
direkt beschreiben. Angesichts ihrer Banalität seien die zweidimensionalen
Elemente der strittigen Marke nicht geeignet, dieser die nötige Unterschei-
dungskraft zu verleihen.
Demnach wurde das Markeneintragungsgesuch Nr. 61638/2017 "ECO-
SHELL (fig.)" für die nachfolgenden Waren abgewiesen:
Klasse 24: Angepasste Taschen für Schlafsäcke; Bettwäsche; Textilstoffe;
Wasserdichte Stoffe; Stoffe; Kissenbezüge; Schlafsäcke; Textilwaren und
Textilersatzstoffe.
Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Sweater, T-Shirts, Armwärmer
(Bekleidungsstücke), Strickjacken, Daunenjacken, Daunenwesten,
Damenkleider, Fleecebekleidung, Beinwärmer, Strickwaren (Bekleidungs-
stücke), Handschuhe, Bekleidung aus Lederimitat, Lederbekleidung,
Bekleidung für Kinder, Hosen, Parkas, Anoraks, Pullover, Halstücher,
Shelljacken, Hemden, Polohemden, schweissaufsaugende Unterbekleidungs-
stücke, Tops (Bekleidungsstücke), wasserdichte und wetterfeste Bekleidung;
Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen; Schuhwaren, insbesondere
Wanderstiefel und -Schuhe, Stiefel für die Jagd, Schnürstiefel,
Bergsteigerstiefel und -Schuhe, Laufschuhe und -Stiefel, Winterstiefel,
Freizeitschuhe, Schuhwaren für Kinder, Kletterschuhe, Trekkingstiefel,
wasserdichte Stiefel und Schuhe; Socken.
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Hingegen wurde das Gesuch Nr. 61638/2017 "ECOSHELL (fig.)" im Zu-
sammenhang mit den nachfolgenden Waren zum Schutz zugelassen:
Klasse 24: Decken; Tücher; Futterstoffe (Textilien); Futterstoffmaterialien;
Etiketten aus textilem Material; Moskitonetze; Schlafsackinletts; Innenschlaf-
säcke.
Klasse 25: Gürtel (Bekleidung), Gürtel aus Lederimitat; Strickmützen;
Gamaschen; Schuhvorderblätter; Schuhsohlen; Einlegesohlen; Zwischen-
sohlen für Schuhe.
C.
Gegen diese Verfügung erhob die Hinterlegerin (nachfolgend:
Beschwerdeführerin) am 6. Januar 2020 Beschwerde vor dem Bundesver-
waltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:
" 1) Die Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 18. November 2019
betreffend Zurückweisung der Schweizer Markenhinterlegung
Nr. 61638/2017 – ECOSHELL (fig.) sei in Bezug auf die zurück-
gewiesenen Waren der beanspruchten Waren der Klassen 24 und 25 auf-
zuheben.
2) Die Schweizer Markenhinterlegung Nr. 61638/2017 – ECOSHELL (fig.)
sei für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen der
Klassen 24 und 25 zum Markenschutz zuzulassen bzw. ins Register ein-
zutragen.
3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz."
Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin vor, ihr Zeichen sei in einer
Gesamtbetrachtung unterscheidungskräftig. Nicht nur handle es sich beim
Verbalelement "ECOSHELL" um eine Wortneuschöpfung, auch deren gra-
fische Gestaltung erschöpfe sich nicht im Banalen. Das Zeichenelement
"SHELL" werde als Muschel oder Schale verstanden, und dem weiteren
Zeichenelement "ECO" komme gemäss der Kollisionspraxis der Vorinstanz
in Kombination mit einem Zusatz die erforderliche Unterscheidungskraft
zu. Wenn überhaupt, so sei das strittige Zeichen mehrdeutig. Jedenfalls
lasse sich im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren kein direkt
beschreibender Sinngehalt entnehmen. Schliesslich verweist die Be-
schwerdeführerin auf diverse Voreintragungen, welche ihrer Ansicht nach
einen Anspruch auf Gleichbehandlung begründen.
D.
Unter Einreichung aller Vorakten hielt das Institut (hiernach: Vorinstanz) in
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seiner Vernehmlassung vom 13. März 2020 an seiner bisherigen Argumen-
tation fest. In Ergänzung dazu führt die Vorinstanz aus, dass die Zurück-
weisung der Marke nicht wegen einer ungenügenden Modifikation des
Sachbegriffs "Softshell" erfolge, sondern aufgrund der Kombination der be-
schreibenden und qualitativen Zeichenelemente "ECO" und "SHELL". Wei-
ter beschränke sich die grafische Gestaltung auf die zweifarbige Schreib-
weise der dem Gemeingut zugehörenden Begriffskombination. Dabei ver-
möge der Farbanspruch "schwarz, grün" nichts an der Unterscheidungs-
kraft zu verändern, weil "schwarz" eine banale Farbe sei und "grün"– ge-
rade im Zusammenhang mit "ECO" – als Hinweis auf "ökologisch" verstan-
den werde. Die gewählte Schriftart sei als Digitalschrift nicht geeignet, dem
Zeichen im Gesamteindruck die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.
Entsprechend fehle es dem strittigen Zeichen an einem unterscheidungs-
kräftigen Element. Schliesslich hält die Vorinstanz zur gerügten Verletzung
des Gleichbehandlungsgebots fest, einzig die schweizerische Voreintra-
gung Nr. 689171 SHELL vergleichbar sei. Jedoch begründe ein solcher
Einzelfall keine Gleichbehandlung im Unrecht. Auch aus den vorgebrach-
ten ausländischen Eintragungen könne die Beschwerdeführerin nichts zu
ihren Gunsten ableiten.
E.
Nachdem die Beschwerdeführerin die ihr mit Verfügung vom 16. März 2020
freigestellte Frist zur Stellungnahme unbenutzt verstreichen liess, wurde
den Verfahrensbeteiligten mit Verfügung vom 18. Mai 2020 mitgeteilt, im
vorliegenden Beschwerdeverfahren sei kein weiterer Schriftenwechsel vor-
gesehen.
F.
Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin
und der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilserwägungen einge-
gangen.
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Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der ange-
fochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert
und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung.
Sie ist damit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundes-
gesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG,
SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52
Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde
fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die Rechtsvertreter haben
sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Be-
schwerde ist somit einzutreten.
2.
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen
eines Unternehmens von solchen anderen Unternehmen zu unterscheiden
(Art. 1 Abs. 1 MSchG). Durch den Markenschutz sollen Verbraucher in die
Lage versetzt werden, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des
Angebots wiederzufinden (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan,
Kamillon", BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radomat").
2.1 Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen,
sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG). Als
Gemeingut gelten einerseits Zeichen, denen die für eine Individualisierung
der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche Unter-
scheidungskraft fehlt, und andererseits Zeichen, die für den Wirtschafts-
verkehr freizuhalten sind, wobei die beiden Fallgruppen eine gewisse
Schnittmenge aufweisen (BGE 139 III 176 E. 2 "You"; BVGE 2018 IV/3
E. 3.3 "WingTsun"; BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400";
MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick
[Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar,
3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34 ff.). Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist un-
ter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu
prüfen (Urteil des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Ra-
dio Suisse Romande"; BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 "WingTsun"). Ein relatives
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Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die für den Wirtschafts-
verkehr wesentlich sind; ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das Frei-
haltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-Joy"; Urteil des
BGer 4A_434/2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; BVGE 2018 IV/3
E. 3.3 "WingTsun"; BVGE 2013/41 E. 7.2 "Die Post").
2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die
beschreibend sind. Als solche gelten Angaben, die sich in einem direkten
Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den
massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aus-
sage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder
Dienstleistungen verstanden werden. Darunter fallen namentlich Wörter,
die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qua-
lität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise,
Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder
Dienstleistung aufgefasst zu werden (Urteil des BGer 4A_492/2007 vom
14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première";
STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; EUGEN MARBACH,
in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1,
Markenrecht, 2. Aufl. 2009, [zit. MARBACH, SIWR III/1], N. 247, 313 f.). Der
Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielun-
gen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen hindeu-
ten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Vielmehr muss der ge-
dankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung derart sein,
dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besondere Denkarbeit
und ohne Fantasieaufwand erkennbar ist (BGE 128 III 447 E. 1.5
"Première"; BGE 127 III 160 E. 2b/aa "Securitas"; Urteil des BVGer
B-2791/2016 vom 16. April 2018 E. 3.2 "WingTsun"). Damit zählen zum
Gemeingut insbesondere auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitäts-
hinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447
E. 1.6 "Première", BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece", Urteil des BGer
4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "we make ideas work"; Urteile des
BVGer B-4414/2019 vom 23. April 2020 E. 2.2 "DO-TANK", B-187/2018
vom 22. Juli 2019 E. 4.2 "Deluxe [fig.]", B-600/2018 vom 14. Januar 2019
E. 4.4 "hype [fig.]").
2.3 Eine allfällige Mehrfachbedeutung des Zeichens führt nicht zu dessen
Schutzfähigkeit, sofern mindestens eine der Bedeutungen eine unmittel-
bare Aussage über die betreffende Ware oder Dienstleistung darstellt. Liegt
der beschreibende Sinn eines Zeichens offen auf der Hand, kann die Mög-
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lichkeit weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharak-
ter nicht aufheben (BGE 116 II 609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BGer
4A_492/2007 E. 3.4 "Gipfeltreffen"; Urteil des BVGer B-1892/2020 vom
22. September 2020 E. 2.3 mit Hinweisen "NeoGear").
2.4 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen,
wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt (Urteile des BVGer
B-4414/2019 E. 2.4 "DO-TANK", B-187/2018 E. 4.3 "Deluxe [fig.]"). Ist die
Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer
Landessprache schutzunfähig, ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131
III 495 E. 5 "Felsenkeller"; Urteil des BVGer B-3189/2008 vom 14. Januar
2010 E. 2.6 "terroir [fig.]"; EUGEN MARBACH/PATRICK DUCREY/GREGOR
WILD, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl. 2017, Rz. 606).
Auch englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizeri-
schen Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil
der massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225
E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des BVGer B-4414/2019 E. 2.4 "DO-TANK").
3.
Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen
(EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für
Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, S. 3).
Die Waren der Klassen 24 (im wesentlichen Textilien) und 25 (im wesen-
tlichen Kleidungsstücke) richten sich unbestritten (Beschwerde, Rz. 12; an-
gefochtene Verfügung, Ziff. 2) an die breite Öffentlichkeit. Demnach ist so-
wohl auf die Auffassung des Durchschnittskonsumenten, als auch auf das
Verständnis der Fachkreise wie Textil- und Detailhändler der Textilbranche
abzustellen. Richten sich Waren bzw. Dienstleistungen, wie vorliegend, so-
wohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher, ist bei der Beurteilung der
Schutzfähigkeit der Marke in erster Linie das Verständnis der schweizeri-
schen Endkonsumenten massgebend, da diese die grössere Marktgruppe
bilden und die geringste Marktkenntnis haben (Urteile des BVGer
B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 E. 4 mit Hinweisen "[Karomuster] [Position]",
B-478/2019 vom 24. Oktober 2019 E. 4 mit Hinweisen "NOVE").
4.
In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob dem strittigen Zeichen, welches
sich aus dem Wortelement "ECOSHELL" und dessen grafische Gestaltung
zusammensetzt, die notwendige Unterscheidungskraft im Zusammenhang
mit den beanspruchten Waren zukommt.
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Seite 9
4.1 Die Vorinstanz führt aus, das strittige Zeichen werde als Wortneu-
schöpfung im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in die Einzel-
teile "ECO" und "SHELL" aufgeteilt. Dem Begriff "Shell" komme dabei als
Sachbezeichnung im Textilwesen ein klar bestimmbarer Sinngehalt zu (an-
gefochtene Verfügung, Ziff. 5 f; Vernehmlassung, Ziff. 1 f.). Auch der Be-
griff "ECO" werde vom Schweizerischen Abnehmer ohne Gedanken-
schritte im Sinne von "ökologisch" verstanden (angefochtene Verfügung,
Ziff. 4; Vernehmlassung, Ziff. 4). Das Zeichen "ECOSHELL" werde folglich
von allen Abnehmern im Sinne von "ökologische Hülle" bzw. "ökologischer
Shell" verstanden, was die Art und Zusammensetzung der beanspruchten
Textilwaren direkt beschreibe (angefochtene Verfügung, Ziff. 8 f.). Daher
seien die Wortelemente dem Gemeingut zuzurechnen (angefochtene Ver-
fügung, Ziff. 8 ff.). Gleiches gelte allerdings auch für die grafische Gestal-
tung des Zeichens. Diese werde als ästhetische Ausgestaltung eines direkt
beschreibenden Schriftzuges, nicht aber als betrieblicher Herkunftshinweis
wahrgenommen (angefochtene Verfügung, Ziff. 14).
4.2 Dem entgegnet die Beschwerdeführerin, der Wortneuschöpfung
komme als solcher kein eindeutig bestimmbarer Sinngehalt zu (Be-
schwerde, Rz. 27). Wenn überhaupt, so werde das Zeichen von den mass-
gebenden Letztabnehmer als "ECO-Muschel" oder "ECO-Schale" verstan-
den (Beschwerde, Rz. 18). Was unter einer solchen Schale bzw. Muschel
zu verstehen sei, bleibe nicht nur unklar, es sei auch im Zusammenhang
mit den beanspruchten Waren nicht beschreibend (Beschwerde, Rz. 27).
Denn um davon nun auf das von der Vorinstanz angeführte Verständnis
von "ökologischer Shell" bzw. "ökologische Hülle" zu gelangen, müssten
mehrere Gedankenschritte unternommen werden (Beschwerde,
Rz. 18 ff.). Schliesslich übergehe die Vorinstanz bei ihrer Prüfung die un-
terscheidungskräftige grafische Gestaltung des Zeichens vollständig.
Diese sei nämlich wegen ihrer besonderen Schrift, dem doppelten Farban-
spruch "grün, schwarz" sowie der Stilisierung des Buchstabens "E" alles
andere als banal (Beschwerde, Rz. 36 ff.).
4.3
4.3.1 Der Begriff "ECOSHELL" ist weder fester Bestandteil des deutschen,
französischen, italienischen noch des englischen Wortschatzes. Der
Abnehmer wird daher versucht sein, die Wortneuschöpfung gedanklich in
allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern (Urteile des
BVGer B-1064/2019 vom 28. Januar 2021 E. 5.3.1 "ECOWATER CHC/
ECOAQUA", B-1892/2020 E. 5 "NeoGear", B-2147/2016 vom 7. August
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2017 E. 5.4.1 mit Hinweis "DURINOX"). In Anbetracht, dass sowohl dem
Präfix "eco" als auch dem Begriff "shell" ein Sinngehalt zugeprochen
werden kann, liegt es nahe, dass das strittige Zeichen in "eco" und "shell"
aufgegliedert wird. Im Übrigen wird diese Aufteilung dadurch begünstigt,
dass sich die Zeichenelemente "ECO" und "SHELL" farblich voneinander
abheben (vgl. hierzu E. 5.4 hiernach).
4.3.2 Das Präfix "eco" wird in der Bedeutung "öko-, Öko" dem englischen
Grundwortschatz zugerechnet (Eintrag "eco-", in: LANGENSCHEIDT,
Schulwörterbuch Englisch, 2009, S. 217). Dieser Grundwortschatz wird als
bekannt vorausgesetzt (vgl. E. 2.4 hiervor; Urteil des BVGer B-1064/2019
E. 5.3.3 mit Hinweis "ECOWATER CHC/ECOAQUA"). Demnach steht das
Präfix im Englischen für "ecological or environmental" bzw. "habitat or
environment" und bedeutet "relating to the environment" ("eco-", in:
COLLINS ENGLISH DICTIONARY, < https://www.collinsdictionary.com/
dictionary/english/eco >, und in: CAMBRIDGE ENGLISH DICTIONARY,
< https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/eco?q=eco- >, sowie
in: MERRIAM-WEBSTER'S DICTIONARY, < https://www.merriam-webster.com/
dictionary/eco- >). Auch im Italienischen oder Französisch kommt dem
Präfix "eco-" unter anderem die Bedeutung von ecologico bzw. écologique
zu ("eco-" in: Enciclopedia De Agostini, < https://www.sapere.it/
enciclopedia/eco-.html > ; "éco-" in: LE PETIT ROBERT, dictionnaire de la
langue française, édition 2016, S. 813). Dass dem Zeichenelement "ECO",
wie von der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin ausgeführt, allenfalls
auch die Bedeutung "ökonomisch" zukommen kann (angefochtene
Verfügung, Ziff. 4 f.; Beschwerde, Rz. 26), hat nicht zur Folge, dass dieser
im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren naheliegend wäre.
Vielmehr stellt sich bei der allfälligen Mehrfachbedeutung eines Begriffs die
Frage, ob und welcher Sinngehalt im Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren im Vordergrund steht (vgl. E. 2.3 hiervor; Urteile des
BVGer B-1892/2020 vom E. 5.3 "NeoGear", B-4848/2013 vom 15. August
2014 E. 4.3 "COURONNÉ"). In casu ist zum einen auf das Zusammenspiel
zwischen der grafischen Gestaltung des Zeichens und dem möglichen
Sinngehalt des Wortbestandteils hinzuweisen. Indem das Präfix "ECO" als
einziges Zeichenelement grün gestaltet ist, und damit in jener Farbe
geschrieben wird, welche gemeinhin symbolisch für Ökologie und
Umweltschutz steht, treten alle anderen möglichen Sinngehalte des
Bestandteils "ECO" in den Hintergrund. Daher spricht bereits die grafische
Gestaltung des Zeichens gegen eine Mehrdeutigkeit (Urteil des BGer
4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.4 mit Hinweisen "terroir [fig.]"; vgl.
auch E. 5.4 hiernach). Zum anderen ist der Bestandteil "ECO" in
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Seite 11
Verbindung mit den beanspruchten Waren zu bringen. Wie unter den
Erwägungen 4.3.4 und 4.4.1 hiernach ausgeführt wird, steht auch in
diesem Zusammenspiel im Zeichenelement "ECO" der Sinngehalt "öko" im
Vordergrund. So setzt die Textilindustrie namentlich im Outdoorbereich mit
Blick auf spezifische Kundenerwartungen vermehrt auf ökologische
Produkte, sei es bezüglich der verwendeten Materialien oder bezüglich
deren Herstellung (vgl. E. 4.3.4 hiernach). Daraus ergibt sich, dass im
Zusammenhang mit den in casu strittigen Waren, der Sinngehalt von
ökologisch naheliegend ist (vgl. E. 2.3 hiervor) und "ECO" von den
Abnehmern auch so verstanden wird.
4.3.3 Auch "shell", das zweite Wortelement des strittigen Zeichens, zählt
zum englischen Grundwortschatz und wird als bekannt vorausgesetzt (vgl.
E. 2.4 hiervor; Urteil des BVGer B-1064/2019 E. 5.3.3 mit Hinweis
"ECOWATER CHC/ECOAQUA"). Dem Nomen "Shell" kommt die
botanische bzw. zoologische Bedeutung von "Schale, Muschel,
(Tier)Panzer, Schneckenhaus" zu (Eintrag "shell", in: LANGENSCHEIDT,
Schulwörterbuch Englisch, 2009, S. 593). Als "shell" wird auch ein Gerippe,
d.h. ein Mauerwerk, den Rohbau bzw. die Ruine eines Gebäudes oder die
Karosserie eines Vehikels bezeichnet (LANGENSCHEIDT, a.a.O., S. 593). Im
vorliegenden Fall interessiert vor allem die Bedeutung als "Hülle" (Eintrag
zu "shell" in: LANGENSCHEIDT Englisch-Deutsches Wörterbuch, abrufbar
unter: < https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/shell >). Dabei
dürfte "shell" in der Bedeutung als "Schale" zum erweiterten Grundwort-
schatz gehören. Ob dies auch für die Bedeutung als "Hülle" gilt, soweit das
Wort in Alleinstellung interpretiert wird, kann aufgrund der nachfolgenden
Ausführungen offen bleiben.
4.3.4 Das strittige Zeichen soll für diverse Textilwaren in den Klassen 24
und 25 zum Markenschutz zugelassen werden. Gerade im Zusammen-
hang mit Kleidungsstücken kommen den Zeichenbestandteilen "ECO" und
"SHELL" dabei klar bestimmbare Sinngehalte zu: So ist die Thematik öko-
logischer Textilien bzw. ökologischer Mode nicht nur ein Verkaufsargument,
sondern deren Kennzeichnung mit "öko" bzw. "eco" üblich (vgl. zum Bei-
spiel: < https://www.greenality.ch/ >, < https://www.hessnatur.com/ch/faire-
oekologische-kleidung >, < https://www.greenpicks.de/de/ > Damen-
mode >, < https://www.waschbaer.ch/shop/ >, < https://www.avoca-
dostore.de/ > Öko Kleidung). Weiter handelt es sich bei einem Kleidungs-
stück nicht nur sprichwörtlich um eine "Shell" im Sinne einer Hülle bzw.
Schale, als "Shell fabric" wird auch ein "atmungsaktives und wasserab-
stossendes Gewebe für Jacken und Schuhe" bezeichnet (vgl. Beilage 10
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Seite 12
der angefochtenen Verfügung; Eintrag zu "Softshell" in: DUDEN online, ab-
rufbar unter < https://www.duden.de/rechtschreibung/Softshell >). Diese
Textilart wird insbesondere bei Funktionswäsche des Outdoorbereichs ver-
wendet. Man unterscheidet dabei unter anderem "Soft-" von "Hardshell"
(vgl. Einträge zu Soft- und Hardshell in Glossar von bergzeit.ch, Bon Prix
und Mamalila, jeweils abrufbar unter < https://www.bergzeit.ch/magazin/
softshell-material-informationen/ >, < https://www.bonprix.de/glossar/softs-
hell/ > und < https://www.mamalila.de/Materialien >). Als "klassisches"
Produkt mit "Shell fabrics" gelten Jacken (vgl. Angebot von Herren Jacken
bei Transa, < https://www.transa.ch > Herren > Jacken > Hardshell-
/Regenjacken bzw. Softshelljacken; Beispiel einer Tragejacke bei Mama-
lila, < https://www.mamalila.de/Softshell-Tragejacke-Allrounder >; Beispiel
einer Kinderjacke [Hardshell] der Marke "Vaude", < https://www.berg-
zeit.ch/vaude-kinder-turaco-jacke-redcurrant-eu-92/ >; Hardshell-Jacke
der Marke "Mammut" < https://www.mammut.com/ch/de/p/1010-26490-
5791/convey-3-in-1-hs-hooded-jacket-women/ >; Angebote bei Bächli
Bergsport < https://www.baechli-bergsport.ch/Jacken/-Westen-De-
1.htm >; diverse Angebote: < https://www.broga.ch/shop/arbeitsbeklei-
dung/workwear-softshelljacken/ >, < https://www.hessnatur.com/ch/da-
men-softshell-jacke-aus-reiner-bio-baumwolle/p/5053917 >, < https://rrre-
volve.ch/jacken-mantel/15731-climate-shell-jacket-knowledge-cotton-ap-
parel-forrest-night.html >).
4.3.5 Mittlerweile werden allerdings nebst diversen Hard- und Softshell-
jacken für Erwachsene und Kinder unter anderem auch
Hosen (vgl. Dogger Softshellhose, < https://www.meiko.ch/-de-03941-2xl-1.html >; Modell "Base Jump Touring" von Mammut, < https://www.mammut.com/ch/de/p/1021-/base-jump-so-touring-pants-men/ >; Modell "W Impendor Shell Pant Long" von The North Face, < https://www.transa.ch/p/ the-north-face-w-impendor-shell-pant-long-164123-005 >; Modell "R4 Pro Soft Shell Pants" von Radys, < https://www.baechli-.ch/R4-Pro-Soft-Shell-Pants-Radys-Hochtourenhosen-
De.htm#zinnia-red-clay >),
diverse Schuharten (vgl. Mountainbikeüberziehschuh [Modell von Shimano, < https://www.rosebikes.ch/shimano-s1100x-soft--cover-mtb-uberschuhe-2669185 >; Modell von Bontrager, < https://www.susobike.ch/Bontrager_%C3%9Cberschuh_Halo _S1_Softshell_XL_(44,5-46)_Vis_YL.html >], Babyüberziehschuh [< https://www.mamalila.de/Regen-Booties-Shelter-vintage-blue >] oder Hundeschuhe [< https://www.meiko.ch/ruffwear-polar--4er-pack-de-15301-xs-1.html >]),
B-103/2020
Seite 13
sowie
Handschuhe (z.B. < https://www.landi.ch/shop/winterhandschuhe_ 140702/handschuh-softshell-gr-s_14033 >; < https://www..com/ch/de/p/1190-00030-0001/shell-mitten/?=shell%20mitten > [siehe auch Beilage 17 der angefochtenen Verfügung]; < https://www.baechli-bergsport.ch/Revel-Shell--Research-%C3%9Cberziehhandschuhe-De.htm#black >; < https://www.sportxx.ch/de/p/464423606522/reusch-giorgia-r-?selectVariant >; < https://www.veloplus.ch/shop/bekleidung/ handschuhe/langfingerhandschuhe/vaude-kids-softshell--black-33003047?color=Schwarz >),
Kopfbedeckungen (Windstopper-Stirnband von Löffler [< https://www.veloplus.ch/shop/ausruestung/helme//loeffler-the-wall-unisex-windstopper-.001 >], Sturmhaube von GORE WEAR [< https://www.veloplus.ch/shop/ausruestung/helme//gore-wear-m-gws-balaclava-.001 >], Fahrradhelmunterziehmütze von Vaude [< https://www.vaude.com/de-CH/Herren/Accessoires//Bike-Windproof-Cap-III >])
und
Baby- bzw. Kleinkinderkleider (vgl. Softshell-Overall von Minymo, < https://www.tausendkind.ch/softshell-overall-7425 >; diverse Softshell Baby- und Kinderkleidung von Green Baby, < https://www.balibu.ch/fashion/marken/green-baby/softshell--bekleidung/?p=2 >; Softshell Latzhose von Hess Natur, < https://www.hessnatur.com/ch/softshell-latzhose-mit--impraegnierung/p/5053617 >)
in diesem Stoff angeboten.
4.3.6 Die grosse Vielfalt an Produkten, welche aus diesem Material beste-
hen, zeigt, wie verbreitet "Shell fabrics" und Waren daraus sind. Ebenso
zeigt sich, dass diese Waren etliche Lebensbereiche betreffen und den
Abnehmern daher in verschiedenen Kontexten begegnen (vgl. E. 4.3.4 f.
hiervor). Dabei gewöhnen sich sämtliche Verkehrskreise (d.h. Fachkreise
wie auch Endabnehmer) zunehmend an diese Bezeichnung. Daher wird im
Zusammenhang mit Textilien und Textilprodukte für alle Abnehmer der Ge-
dankenschritt von "Soft- bzw. Hardshell" zu "Shell" verschwindend klein, so
dass auch Endabnehmer das Zeichenelement "SHELL" im Sinne von "shell
fabric" verstehen. Damit hat die Tatsache, dass der Begriff "shell fabric" als
B-103/2020
Seite 14
Fachbegriff womöglich nicht zum englischen Grundwortschatz gehört (Be-
schwerde, Rz. 14), keinen Einfluss auf das Verständnis. Es zeigt sich also,
dass nicht nur Fachpersonen, sondern auch Endabnehmer mit ökologi-
schen und Textilien aus "Shell fabric" in Kontakt kommen und namentlich
im Outdoorbereich auch "soft shell" sinngehaltlich interpretieren. Entspre-
chend wird der Abnehmer von Textilwaren ohne Gedankenaufwand den
Bestandteil "Eco" als Hinweis auf ökologisch, und den Bestandteil "Shell"
als Hinweis auf den verwendeten Textilstoff verstehen und damit anneh-
men, das Zeichen beschreibe ein ökologisches "Shell fabric".
4.4
4.4.1 Nach dem Gesagten ist das Wortelement "ECOSHELL" für sämtliche
Abnehmer im Zusammenhang mit den beanspruchten Textilwaren der
Klassen 24 und 25 ohne Gedankenaufwand im Sinne von "ökologisches
Shell" und damit "ökologisches Shell fabric" verständlich. Angesichts des-
sen, dass der ökologische Gehalt einer Textilware heutzutage namentlich
im Outdoorbereich ein Kaufargument ist (vgl. E. 4.3.4 hiervor), ist der Vor-
instanz, welche ausführt (angefochtene Verfügung, Ziff. 11), die Kenn-
zeichnung eines Textils mit "eco" sei anpreisend, zumindest dahingehend
zu folgen, dass die Abnehmer erwarten, dass das derart gekennzeichnete
Produkt mehr als nur die Einhaltung der umweltrechtlichen Mindest-
standards erfüllt (Urteil des BVGer B-1064/2019 E. 5.3.4 "ECOWATER
CHC/ECOAQUA").
4.4.2 Setzt man diesen Sinngehalt in Verbindung mit den strittigen Waren
der Klassen 24 und 25, lässt sich folgendes feststellen: In Klasse 24 bean-
sprucht die Beschwerdeführerin unter anderem "Textilstoffe; Wasserdichte
Stoffe; Stoffe; Textilwaren und Textilersatzstoffe". "Shell fabric" ist ein Textil-
stoff und gilt als wasserdicht. Damit beschreibt das Zeichen direkt deren
Art, nämlich ökologischer "Shell fabric". Gleiches gilt bezüglich der in
Klasse 25 beanspruchten "Shelljacken": Es handelt sich hierbei um das
klassische Textilprodukt aus "Shell fabric", sodass der Abnehmer hier nicht
nur die Art, sondern deren Zusammensetzung im Zeichen erkennt.
4.4.3 Weiter beansprucht die Beschwerdeführerin in Klasse 25 die Waren
"Bekleidungsstücke, insbesondere Sweater, T-Shirts, Armwärmer (Beklei-
dungsstücke), Strickjacken, Daunenjacken, Daunenwesten, Damen-
kleider, Fleecebekleidung, Beinwärmer, Strickwaren (Bekleidungsstücke),
Handschuhe; Bekleidung für Kinder, Hosen, Parkas, Anoraks, Pullover,
Halstücher, wasserdichte und wetterfeste Bekleidung; Kopfbedeckungen,
B-103/2020
Seite 15
insbesondere Kappen; Schuhwaren, insbesondere Wanderstiefel und -
Schuhe, Stiefel für die Jagd, Schnürstiefel, Bergsteigerstiefel und -Schuhe,
Laufschuhe und -Stiefel, Winterstiefel, Freizeitschuhe, Schuhwaren für
Kinder, Kletterschuhe, Trekkingstiefel, wasserdichte Stiefel und Schuhe".
Diese Waren werden – wie unter E. 4.3.4 ff. hiervor aufgeführt – bereits mit
"Shell fabric" hergestellt und angeboten, sodass auch in deren Zusam-
menhang im Zeichen einzig eine direkte Beschreibung ihrer Zusammen-
setzung zu erkennen ist.
4.4.4 Schliesslich beansprucht die Beschwerdeführerin Markenschutz für
die Waren "angepasste Taschen für Schlafsäcke; Bettwäsche; Kissen-
bezüge; Schlafsäcke" in Klasse 24 und "Bekleidung aus Lederimitat,
Lederbekleidung, Hemden, Polohemden, schweissaufsaugende Unter-
bekleidungsstücke, Tops (Bekleidungsstücke); Socken" in Klasse 25.
Diese Waren können "Shell fabric" enthalten, sodass die Abnehmer in der
Kennzeichnung "ECOSHELL" einen Hinweis auf deren mögliche Zusam-
mensetzung erkennen werden.
4.4.5 Der Sinngehalt des Zeichens "ECOSHELL" beschreibt damit die be-
anspruchten Textilien und Textilwaren bezüglich deren Art und Zusammen-
setzung direkt. Als direktbeschreibende Wortkombination fehlt der Wort-
neuschöpfung die nötige Unterscheidungskraft und sie ist trotz ihrer Neu-
artigkeit dem Gemeingut zuzurechnen.
5.
Bei Wort-/Bildmarken darf die grafische Gestaltung des strittigen Zeichens
nicht unberücksichtigt bleiben. Nachdem feststeht, dass dem Wortelement
"ECOSHELL" im Zusammenhang mit den strittigen Waren die nötige Un-
terscheidungskraft fehlt, ist nachfolgend zu prüfen, ob ihm seine grafische
Gestaltung Unterscheidungskraft zu verleihen vermag.
5.1 Voraussetzung für die Schutzfähigkeit einer Marke ist, dass die unter-
scheidungskräftigen Elemente den Gesamteindruck wesentlich prägen
(Urteile des BVGer B-4260/2020 vom 2. März 2021 E. 5.4 "100% PURE
CACAO FRUIT WHOLEFRUIT [fig.]", B-3189/2008 E. 6.2 "terroir [fig.]"). Je
beschreibender oder üblicher zum Beispiel die Wortelemente sind, desto
höhere Anforderungen sind infolgedessen an die grafische Gestaltung zu
stellen (Urteil des BGer 4A_109/2010 E. 2.4. "terroir [fig.]"; Urteil des
BVGer B-4260/2020 E. 5.4 mit Hinweisen "100% PURE CACAO FRUIT
WHOLEFRUIT [fig.]"). Dabei darf sich die Grafik nicht im Naheliegenden,
wie zum Beispiel übliche Schriftarten (Urteil des BGer 4A_109/2010 E. 2.4
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Seite 16
mit Hinweisen "terroir [fig.]"; Urteil des BVGer B-3189/2008 E. 6.1 mit
Hinweisen "terroir [fig]"), erschöpfen.
5.2 In der angefochtenen Verfügung hält die Vorinstanz fest, die grafische
Gestaltung der Wortelemente erschöpfe sich im Banalen. Einerseits setze
die farbliche Aufteilung den Fokus auf die einzelnen beschreibenden Wort-
elemente. Andererseits würden weder die gewählte Schriftform, noch die
beanspruchten Farben den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen,
sodass die grafische Gestaltung des Zeichens nicht geeignet sei um der
Marke die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.
5.3 Die Beschwerdeführerin bestreitet diese Wahrnehmung und führt zur
Schriftart aus, jene erinnere an einen Taschenrechner. Sie sei daher alles
andere als gewöhnlich und präge den Gesamteindruck gar wesentlich.
Weiter beanspruche die Marke mit Grün und Schwarz zwei Farben, was
nicht gewöhnlich sei. Schliesslich handle es sich bei dem Wortelement der
strittigen Marke um eine Wortneuschöpfung, welche nur mit Gedankenauf-
wand als beschreibend qualifiziert werden könne (Beschwerde, Rz. 37).
Dies führe dazu, dass die Kombination einer Wortneuschöpfung mit einer
nicht banalen grafischen Gestaltung genüge um dem Zeichen die nötige
Unterscheidungskraft zu verleihen.
5.4 Vorliegend ist die Wortkombination "ECOSHELL" zweifarbig und in
einer regelmässigen, kantigen Schrift gestaltet. Dabei wird das Präfix
"ECO" in grün und der Begriff "SHELL" in schwarz geschrieben. Bezüglich
der gewählten Schriftart ist der Beschwerdeführerin beizupflichten, dass
man in ihr jene eines Taschenrechnerdisplays erkennen kann. Zwar ist sie
hier ausser Kontext – d.h. nicht auf einem Display – in Gebrauch, doch
ändert dies nichts an der von der Vorinstanz bereits festgestellten Tatsache
(Vernehmlassung, Ziff. 6), dass es sich um eine gewöhnliche Computer-
schrift handelt. Hingegen nicht ganz so banal wie von der Vorinstanz beur-
teilt, ist die Gestaltung des Buchstaben "E" im Begriff "Shell": Dieser wird
ohne vertikalen Strich dargestellt, so dass die drei Querbalken frei schwe-
ben. Visuell hat dies zur Folge, dass dadurch in Verbindung mit der farbi-
gen Aufteilung der Begriffe eine Pause in der Wortkombination gesetzt
wird. Effektlos ist die visuelle Gestaltung nicht. Indes ist im Einklang mit der
Vorinstanz festzustellen, dass die grafische Gestaltung des Begriffs "ECO-
SHELL" den Fokus des Abnehmers wieder auf dessen beschreibenden
Sinngehalt lenkt (Urteil des BVGer B-970/2019 vom 11. Februar 2020
E. 6.4.1 "clever fit [fig.]/cleverfit [fig.]"). Indem jenes Element, welches im
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Seite 17
Sinne von "öko" verstanden werden kann, nämlich "ECO", in der "Ökolo-
gie" bzw. "Umweltfreundlichkeit" symbolisierenden grünen Farbe geschrie-
ben ist, steht ausser Frage, dass dieses Zeichenelement im Sinne von
"öko" zu verstehen ist. Der Symbolik der grünen Farbe des Elementes
"ECO" wird auch dadurch Gewicht verliehen, dass das zweite Wortelement
neutraler, nämlich in schwarz geschrieben wird. Als Gestaltungselement
von Wörtern ist die Farbe "schwarz" insofern banal, als sie vom Leser eines
gedruckten Wortes aufgrund der Tatsache, dass es sich hierbei um die üb-
liche Druckfarbe gedruckter Texte handelt, kaum als "Farbe" wahrgenom-
men wird – zu üblich ist diese Farbe für ein gedrucktes Wort (Urteil des
BGer 4A_109/2010 E. 2.4. "terroir [fig.]"). Entgegen der Auffassung der Be-
schwerdeführerin (Beschwerde, Rz. 38) ist in Übereinstimmung mit der Be-
urteilung der Vorinstanz festzustellen, dass die schwarze Schriftfarbe trotz
Farbanspruch im Gesamteindruck des vorliegenden Zeichens nicht ins Ge-
wicht fällt (Vernehmlassung, Ziff. 5), sondern im Ergebnis die den Sinn-
gehalt betonende Farbe Grün hervorhebt. Damit weicht einzig der fehlende
vertikale Verbindungsstrich des "E" von Shell vom Gewöhnlichen ab. An-
gesichts des Gemeingutcharakters des Wortelementes ist diese Stilisie-
rung nicht geeignet, dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu ver-
leihen.
5.5 Damit ist in Bestätigung der vorinstanzlichen Beurteilung festzustellen,
dass das Zeichen "ECOSHELL (fig.)" dem Gemeingut nach Art. 2 Bst. a
MSchG zuzurechnen und vom Markenschutz auszuschliessen ist. Die
Wortkombination "ECOSHELL" ist in einem direkt beschreibenden Sinn
verständlich und beschreibt die mögliche Art und Zusammensetzung der
beanspruchten Textilwaren. Die grafische Gestaltung des strittigen Zei-
chens erschöpft sich im Üblichen und vermag nicht, dem Zeichen die
nötige Unterscheidungskraft zu verleihen. Die Beschwerde erweist sich als
unbegründet und ist insoweit abzuweisen.
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin ruft jedoch ferner den Gleichbehandlungs-
grundsatz (Art. 8 BV) an. So seien zahlreiche Marken mit den Bestandtei-
len "ECO" oder "Shell" im Schweizerischen Markenregister eingetragen.
Ebenso existierten etliche direkt beschreibende Wort-/Bildmarken im
schweizerischen Register, welche trotz "bescheidener" grafischer Ausge-
staltung eingetragen worden seien. Die Vorinstanz verneint die Anwend-
barkeit des Grundsatzes, zumal die Sachverhalte mehrheitlich nicht ver-
gleichbar seien.
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Seite 18
6.2 Das Gleichbehandlungsgebot fliesst aus Art. 8 Abs. 1 BV und besagt,
dass juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu be-
handeln sind. Dieselbe Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei
rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich
ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch
sind; es genügt, dass relevante Tatsachen im Hinblick auf die anzuwen-
denden Normen gleich sind (BGE 112 Ia 193 E. 2b). Demgegenüber be-
steht grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, ins-
besondere dann, wenn nur in vereinzelten Fällen vom Gesetz abgewichen
wurde. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richt-
schnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (BGE 139 II 49 E. 7.1; BVGE
2016/21 E. 6.2 "Goldbären").
6.3 Nachdem feststeht, dass die Vorinstanz das Zeichen "ECOSHELL
(fig.)" bundesrechtskonform dem Gemeingut zugeordnet hat (vgl. E. 4.3
und E. 5.5 hiervor), kann mit der Rüge, die Rechtsgleichheit sei verletzt
worden, nur noch die Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden. Nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsge-
richts wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise
anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwen-
denden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch
in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil des BGer
4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "UNOX [fig.]"; Urteile des
BVGer B-1892/2020 E. 6.2 "NeoGear", B-4051/2018 E. 7.3 mit Hinweis
"DIGILINE", B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]").
Voraussetzung für einen Anspruch auf Gleichbehandlung ist, dass das zu
beurteilende Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und in Be-
zug auf den Zeichenaufbau mit den herangezogenen Voreintragungen ver-
gleichbar ist (Urteile des BVGer B-4051/2018 E. 7.3 "DIGILINE",
B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 8.1 mit weiteren Hinweisen "Para-
dies [fig.]").
6.4 Die Beschwerdeführerin zitiert eine Vielzahl schweizerischer Marken
und internationalen Registrierungen, welche entweder "Eco" oder "Shell"
enthalten (siehe E. 6.4.1 f. hiernach), oder – ihrer Ansicht nach – schwache
Wortelemente mit einer ebenfalls schwachen Grafik kombinieren (siehe
E. 6.4.3 f. hiernach).
6.4.1 Bezüglich dem Zeichenelement "ECO" bringt die Beschwerdeführe-
rin die nachfolgend aufgeführten Markeintragungen vor: CH-Nr. 739662
"ECOPLAN" (Klasse 26; eingetragen 2019), CH-Nr. 739662 "ECOVICTIM"
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Seite 19
(Klasse 25; eingetragen 2019), CH-Nr. 739025 "ecoart" (Kl. 31; eingetra-
gen 2019), CH-Nr. 728007 "Ecofact" (Klasse 42; eingetragen 2019),
CH-Nr. 704557 "ECOAQUA" (Klasse 19; eingetragen 2017), IR 1315813
"ECOTRAIL" (Klasse 25; eingetragen 2017), CH-Nr. 699649 "ECODUST"
(Klasse 1; eingetragen 2017), CH-Nr. 698958 "ECOSHAFT" (Klasse 37;
eingetragen 2017), IR 1318676 "ECOderm" (Klasse 8; eingetragen 2016),
IR 1315887 "ECOTURBINO" (Klasse 11; eingetragen 2016),
CH-Nr. 677124 "ECODUST" (Klasse 19; eingetragen 2015), IR 1238797
"ECOCONTACT" (Klasse 12; eingetragen 2014), IR 1220342 "ECOSAVE"
(Klasse 19; eingetragen 2014), IR 1221378 "ECOCONTACT" (Klasse 9;
eingetragen 2014), CH-Nr. 647961 "ECOCOOK" (Klasse 43; eingetragen
2013), CH-Nr. 650273 "ecoclimat" (Klasse 42; eingetragen 2013),
IR 1180255 "ECOLAB" (u.a. Kl. 24 und 25; eingetragen 2013), IR 1153376
"ECODROP" (Klasse 19; eingetragen 2013), CH-Nr. 633776 "ECOWATT"
(Klasse 39; eingetragen 2012).
6.4.2 Ebenso bringt die Beschwerdeführerin die schweizerische Marke
CH-Nr. 689171 "SHELL" vor, welche 2015 für "Bekleidungsstücke, Schuh-
waren, Kopfbedeckungen" in Klasse 25 eingetragen worden ist.
6.4.3 Weiter führt die Beschwerdeführerin diverse Marken auf, deren Ver-
balelemente sie als banal bzw. für die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen beschreibend oder anpreisend erachtet, und die ihrer Ansicht
nach einzig wegen deren grafischen Gestaltungen, welche aber "jeweils
überaus bescheiden ausgefallen" sei (Beschwerde, Rz. 53), eingetragen
worden seien: CH-Nr. 638788 "Transfer Partners (fig.)", CH-Nr. 663684
"Academic Care (fig.)", CH-Nr. 655051 "HAIRAKTIVE (fig.)",
CH-Nr. 658608 "realHealth (fig.)", CH-Nr. 660824 "LIVE (fig.)",
CH-Nr. 661353 "Dynamics (fig.)", CH-Nr. 662141 "oecoplan (fig.)",
CH-Nr. 662540 "ABSOLUT. (fig.)", CH-Nr. 670225 "TOGETHER (fig.)",
CH-Nr. 671313 "EXTREME (fig.)", CH-Nr. 710231 "jobdoctor (fig.)",
CH-Nr. 706565 "PRINTSTAR (fig.)", CH-Nr. 706498 "PROSTAFF (fig.)",
CH-Nr. 713763 "PROCONTROL (fig.)", CH-Nr. 734355 "STORMFLEECE
(fig.)", CH-Nr. 31348 "workfashion. (fig.)", CH-Nr. 731648 "pillowfort (fig.)",
CH-Nr. 737352 "moove (fig.)".
6.4.4 Zuletzt verweist die Beschwerdeführerin auf die nachfolgenden Vor-
eintragungen, welche – ihrer Ansicht nach – "einzig aufgrund des
Farbanspruchs bzw. der grafischen Gestaltung die Schwelle der Eintra-
gungsfähigkeit zu überspringen vermochten" (Beschwerde, Rz. 58):
CH-Nr. 673898 "GRAVITY (fig.)", CH-Nr. 674144 "CROSS-RAIDER (fig.)",
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Seite 20
CH-Nr. 674313 "CREATURE (fig.)", CH-Nr. 674876 "EASYTUBE (fig.)",
CH-Nr. 675464 "FloodProtector (fig.)", CH-Nr. 675685 "connect tec (fig.)",
CH-Nr. 675846 "ELITE (fig.)", CH-Nr. 676619 "Lounge Guide (fig.)",
CH-Nr. 676718 "TOTAL (fig.)", CH-Nr. 676994 "personalsearch (fig.)",
CH-Nr. 677123 "HEIMMärt (fig.)", CH-Nr. 675725 "AERIALESTAGE (fig.)"
und CH-Nr. 684291 "REAL VIEWS (fig.)".
6.5
6.5.1 Wie unter E. 6.3 aufgeführt, setzt die Gleichbehandlung im Unrecht
voraus, dass die zu beurteilenden Fälle in den tatbestandserheblichen
Sachverhaltselementen übereinstimmen und dieselbe Behörde in ständi-
ger Praxis vom Gesetz abweicht (BGE 146 I 105 E. 5.3.1; Urteile des BGer
1C_44/2014 vom 27. Januar 2015 E. 4.2, 4A_250/2009 E. 4 "UNOX [fig.]";
Urteile des BVGer B-1892/2020 E. 6.2 "NeoGear", B-4051/2018 E. 7.3 mit
Hinweis "DIGILINE", B-1165/2012 E. 8.1 "Mischgeräte [3D]"). Von allen
aufgeführten Voreintragungen trifft dies einzig auf die Marken
CH-Nr. 739662 "ECOVICTIM" (eingetragen 2019; Klasse 25), IR 1315813
"ECOTRAIL" (eingetragen 2017; Klasse 25), IR 1180255 "ECOLAB" (ein-
getragen 2013; Kl. 24 und 25) und CH-Nr. 689171 "SHELL" (eingetragen
2015; Klasse 25) zu. Nur diese Marken enthalten jeweils ein Wortelement,
welches im strittigen Zeichen vorkommt, und sind für Waren der Klassen
24 oder 25 eingetragen. Alle anderen Voreintragungen, insbesondere jene
unter E. 6.4.3 und E. 6.4.4 aufgeführten Marken, haben keinen sachver-
haltlichen Zusammenhang mit dem strittigen Zeichen. Im Markenrecht wird
das Gleichbehandlungsgebot äusserst zurückhaltend angewendet, da die
Eintragungspraxis naturgemäss kasuistisch ist (Urteil des BVGer
B-4051/2018 E. 7.1 "DIGILINE"). Daher begründet die Tatsache, dass zwei
Marken einzig in der zweifarbigen Gestaltung ihrer ansonsten nicht ver-
gleichbaren Wortelemente übereinstimmen (vgl. die unter E. 6.4.4 aufge-
führten Voreintragungen) nicht aus um eine Vergleichbarkeit im aufgeführ-
ten Sinne zu begründen. Die Marken müssen schon hinsichtlich Zeichen-
bildung und beanspruchter Waren und Dienstleistungen vergleichbar sein,
wobei bereits geringfügige Unterschiede ins Gewicht fallen können (Urteil
des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; Urteil
des BVGer B-4051/2018 E. 7.1 mit Hinweisen "DIGILINE"; DAVID ASCH-
MANN/MICHAEL NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, Art. 2 N. 41).
B-103/2020
Seite 21
6.5.2 Im Zusammenhang mit der schweizerischen Marke Nr. 739662
"ECOVICTIM" ist der Beschwerdeführerin insofern zuzustimmen, dass die-
ses Zeichen im Sinne von "ökologisches Opfer" verstanden werden kann
(Beschwerde, Rz. 48). Allerdings bleibt unklar inwiefern im Begriff "ECO-
VICTIM" nun die direkte Beschreibung von Bekleidungsstücken enthalten
sein soll. Wie unter E. 4.3.4 hiervor ausgeführt, kommt der Thematik "Öko-
logie" zwar im Zusammenhang mit Textilien gerade heutzutage eine be-
sondere Wichtigkeit zu. Auch ist im Zusammenhang mit Mode in "ECO-
VICTIM" wohl ein Verweis auf "Fashionvictim", und damit eine Andeutung
zu "modische Bekleidung", enthalten. Um allerdings von "ECOVICTIM" auf
"ökologisches Fashionvictim" und dann weiter auf "ökologische Mode",
was für die Klasse 25 beschreibend wäre, oder "ökologische Mode für
Modebewusste" zu schliessen, bedarf es doch einiger Gedankenschritte.
Gerade, weil zum einen per se vage ist, was ein ökologisches Opfer sein
soll, und zum anderen die Kombination auch im Zusammenhang mit Be-
kleidung interpretationsbedürftig bleibt, kann diese Marke – anders als das
vorliegend strittige Zeichen – nicht als direkt beschreibend erachtet
werden. Der Bestandteil "ECO" wird hier mit einem unterscheidungs-
kräftigen Zusatz kombiniert.
6.5.3 Gleiches gilt auch für die internationale Registrierung IR 1315813
"ECOTRAIL", welche für Bekleidungswaren in der Klasse 25 Schutz bean-
sprucht. Das Zeichen kann, wie von der Beschwerdeführerin vorgenom-
men, in "ECO" und "TRAIL" aufgetrennt werden (Beschwerde, Rz. 48).
Damit kann dem Zeichen der Sinngehalt "ökologischer Pfad/Wander-
weg/Spur" zugeschrieben werden. Die Beschwerdeführerin schliesst nun,
dass dieser Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Beklei-
dungswaren beschreibend sei, da die Bekleidungsstücke auch Wanderklei-
dung beinhalten könnten. Sie nimmt an, die Abnehmer würden im Zeichen
"ECOTRAIL" direkt und ohne Gedankenschritte die Bedeutung "Textil-
waren oder Kleidungsstücke ökologischer Herkunft zum Wandern" erken-
nen (Beschwerde, Rz. 48). Dem ist zu widersprechen: Wohl ist der Sinn-
gehalt des Zeichens mit "ökologischer Pfad/Wanderweg" naheliegend,
doch führt gerade die Tatsache, dass sich der Sinngehalt des Zeichens
nicht direkt auf die Waren selbst bezieht, sondern einzig eine Anspielung
bezüglich Ökologie und Wanderwege enthält, dazu, dass keine direkte Be-
schreibung im Zeichen enthalten ist. Während im strittigen Zeichen die
Ware selbst bzw. deren Zusammensetzung beschrieben wird, liegt im Ver-
gleichszeichen keine solche Beschreibung vor. Das Vergleichszeichen ist
demnach – wenn überhaupt – einzig allusiv, nicht aber direkt beschreibend.
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6.5.4 Schliesslich ist ebenso im Zusammenhang mit der internationalen
Registrierung IR 1180255 "ECOLAB", welche unter anderem in Klasse 24
und 25 Markenschutz beansprucht, festzustellen, dass auch wenn der
Wortkombination mit "ökologisches Labor" ein Sinngehalt zugesprochen
werden kann, dies keiner direkten Beschreibung der beanspruchten Klei-
dungsstücke und Textilwaren entspricht. Anders als im vorliegenden Fall,
kombiniert die Marke "ECOLAB" das Präfix "ECO" nämlich derart, dass
kein beschreibendes Zeichen im Zusammenhang mit Bekleidungswaren
und Textilien vorliegt.
6.5.5 Hingegen ist der Beschwerdeführerin dahingehend zuzustimmen,
dass die 2015 für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen"
eingetragene schweizerische Marke Nr. 689171 "SHELL" im Lichte der
unter E. 4.3.4 f. hiervor im Zusammenhang mit Textilien festgestellte Be-
deutung des Begriffs "Shell" vergleichbar ist. Indessen kann die Beschwer-
deführerin, auch wenn ihre diesbezügliche Irritation nachvollziehbar ist,
nicht von einem Einzelfall auf eine konstante Praxis schliessen. Jedenfalls
führt sie keine weiteren Eintragungen auf, welche eine rechtswidrige Praxis
bezüglich dem Zeichenelement "SHELL" aufzeigen. Weicht die Praxis –
wie vorliegend – erkennbar nur in Einzelfällen vom Recht ab, kann auf-
grund dieser Eintragung kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht gel-
tend gemacht werden (Urteil des BVGer B-4051/2018 E. 7.5 "DIGILINE";
vgl. auch E. 6.2 hiervor).
6.6 Demnach ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin aus dem
Gleichbehandlungsgebot weder in Bezug auf die einzelnen Zeichenele-
mente noch betreffend die grafische Gestaltung etwas zu ihren Gunsten
ableiten kann. Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das
Gleichbehandlungsgebot verletzt, stösst somit ins Leere.
7.
Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, die Marke "ECO-
SHELL (fig.)" sei in der Europäischen Union "ohne Anstand" zum Marken-
schutz zugelassen worden (Beschwerde, Rz. 60). Sollte, so die Beschwer-
deführerin, die Beurteilung der Marke in der Schweiz trotz der aufgezeigten
Voreintragungen und dargestellten Praxis "auf Messers Schneide" stehen,
sei die Zulassung zum Markenschutz der strittigen Marke durch das euro-
päische Markenamt erwähnt (Beschwerde, Rz. 60). Sinngemäss beantragt
die Beschwerdeführerin damit die Berücksichtigung der europäischen Mar-
keneintragung, sollte das Bundesverwaltungsgericht von einem Grenzfall
ausgehen.
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Ausländische Entscheide haben nach ständiger Praxis keine präjudizielle
Wirkung. Bloss in Zweifelsfällen kann die Eintragung in Ländern mit
ähnlicher Prüfungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein. An-
gesichts des, wie unter E. 4.3 und E. 5.5 hiervor festgestellt, klaren Ge-
meingutcharakters des Zeichens "ECOSHELL (fig.)" handelt es sich nicht
um einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische
Prüfungspraxis den Ausschlag für eine Schutzgewährung geben könnte
(Urteil des BVGer B-1892/2020 E. 7 mit Hinweis "NeoGear").
8.
Zusammenfassend ergibt sich daher, dass die Vorinstanz das Markenein-
tragungsgesuch Nr. 61638/2017 "ECOSHELL (fig.)" zu Recht gemäss
Art. 2 Bst. a MSchG für die strittigen Waren der Klassen 24 und 25 zurück-
gewiesen hat. Die Wortelemente des Zeichens "ECOSHELL (fig.)" werden
von den relevanten Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den strittigen
Waren der Klassen 24 und 25 als direkt beschreibend wahrgenommen. In
Anbetracht dessen, dass die grafische Gestaltung zum einen die beschrei-
benden Zeichenelemente betont, und zum anderen sich im banalen
erschöpft, ist sie nicht geeignet, dem Zeichen die nötige Unterscheidungs-
kraft zu verleihen. Daran ändern auch vereinzelte mit Blick auf das Gleich-
behandlungsgebot geprüfte Voreintragungen und ausländische Eintragun-
gen nichts. Die Beschwerde erweist sich nach dem Gesagten als unbe-
gründet und ist abzuweisen.
9.
9.1 Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwer-
deverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-
mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie
nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich
an den Erfahrungswerten der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbe-
deutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und
Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinen-
fuss [3D]"). In Anwendung der gesetzlichen Bemessungskriterien sind die
Kosten des vorliegenden Verfahrens auf Fr. 3'000.– zu beziffern. Dabei ist
der von ihr in der Höhe von Fr. 3'500.– einbezahlte Kostenvorschuss zur
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Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. Nach Eintritt der Rechts-
kraft ist der Beschwerdeführerin die Differenz von Fr. 500.– aus der Ge-
richtskasse zurückzuerstatten.
9.2 Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerde-
führerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7
Abs. 1 und 3 VGKE).