Decision ID: 64a49056-d1e4-50ea-8c9d-30729798d604
Year: 2019
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: dismissal

Facts:
Sachverhalt:
A.
Die Eintragung der Schweizer Wortmarken Nr. 660'353 BLANC DU PARA-
DIS und Nr. 660'354 ROUGE DU PARADIS der Beschwerdegegnerin
wurde am 20. Juni 2014 auf Swissreg veröffentlicht. Die erste ist für
"Weisswein schweizerischer Herkunft" und die zweite für "Rotwein schwei-
zerischer Herkunft" in Klasse 33 eingetragen.
B.
Am 22. September 2014 erhob die Beschwerdeführerin gegen beide Mar-
ken Widerspruch und stützte sich dafür auf ihre internationale Wortmarke
Nr. 279'262A PARADIS. Diese Marke war am 31. Januar 1964 anhand ei-
ner französischen Basiseintragung mit Priorität vom 4. April 1944 unter an-
derem mit Wirkung für die Schweiz registriert worden (siehe Gazette OMPI
des marques internationales Nr. 6/2014). Sie ist für: "Alcools et eaux-de-
vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers" (Klasse 33) registriert.
C.
Mit Stellungnahmen vom 24. März 2015 entgegnete die Beschwerdegeg-
nerin namentlich, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend ge-
braucht worden. Wein und Cognac seien zudem nicht gleichartig. Die Wi-
dersprüche seien abzuweisen.
D.
Die Beschwerdeführerin legte mit Replik vom 5. Oktober 2015 Belege für
den Gebrauch der Widerspruchsmarke insbesondere für Cognac unter den
Bezeichnungen "Hennessy Paradis", "Paradis Extra" und "Paradis Impé-
rial" ins Recht und hielt an ihren bisherigen Vorbringen fest.
E.
Mit Duplik vom 18. April 2016 beharrte die Beschwerdegegnerin auf dem
Fehlen einer Verwechslungsgefahr.
F.
Mit Verfügungen vom 5. Mai 2017 wies die Vorinstanz beide Widersprüche
vollumfänglich ab. Sie erwog, die Widerspruchsmarke sei im massgebli-
chen Zeitraum für den eingeschränkten Warenbereich Eau-de-vie de vin,
Brandy, eau-de-vie de marc de raisin et eau-de-vie de raisin sec gebraucht
worden, die angefochtenen Waren seien gleichartig und die Zeichen durch
die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene
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Marke auf klanglicher und bildlicher Ebene ähnlich. Fachkreise der Cog-
nacproduktion bezeichneten aber einen bestimmten Lagerort im Cognac-
keller, wo die ältesten Cognacs aufbewahrt werden, als "Paradis". Der Aus-
druck sei somit für Cognac beschreibend. Zufolge dieser Kennzeichnungs-
schwäche der Widerspruchsmarke bestehe keine Verwechslungsgefahr.
G.
Gegen diese Verfügungen hat die Beschwerdeführerin am 7. Juni 2017 Be-
schwerden an das Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen erhoben,
die Entscheide vom 5. Mai 2017 aufzuheben und die Widersprüche gutzu-
heissen, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerde-
gegnerin. Sie macht geltend, die zu vergleichenden Marken beanspruchten
Schutz für identische Waren, nämlich alkoholische Getränke in Klasse 33.
Folglich seien an die Zeichenverschiedenheit hohe Anforderungen zu stel-
len. Bei der Widerspruchsmarke sei von einer originären durchschnittlichen
Kennzeichnungskraft auszugehen. Da sie sie seit 1944 als marktführende
Produzentin verwende, habe sie eine überdurchschnittliche Bekanntheit
und einen erweiterten Schutzumfang erworben. Als biblisches Paradies
und Ort der Glückseligkeit verstanden, wirke "paradis" kennzeichnungs-
kräftig, als Lagerort sei es schweizerischen Händler- und Käuferkreisen
dagegen unbekannt. Zwischen "Paradis" und "Blanc du Paradis" (Verfah-
ren B-3209/2017) bzw. "Rouge du Paradis" (Verfahren B-3210/2017) be-
stehe darum auf visueller und phonetischer Ebene wie auch in Bezug auf
ihre inhärente Bedeutung eine hohe Ähnlichkeit und somit Verwechslungs-
gefahr.
H.
Mit Zwischenverfügung vom 8. Juni 2017 hat das Bundesverwaltungsge-
richt die Verfahren B-3209/2017 und B-3210/2017 vereinigt und unter der
Verfahrensnummer B-3209/2017 weitergeführt.
I.
Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Beschwerdeantwort vom 20. Okto-
ber 2017 die Beschwerden vollumfänglich abzuweisen, unter Kosten- und
Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Sie führt an, der
massgebliche Verkehrskreis der Widerspruchsmarke bestehe aus zah-
lungskräftigen Cognac-Liebhabern. Die Widerspruchsmarke sei stark be-
schreibend. Falls überhaupt von einem rechtserhaltenden Gebrauch aus-
zugehen sei, genüge darum der Abstand auf Zeichen- und Warenebene,
um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.
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Seite 4
J.
Mit Eingabe vom 15. September 2017 hat die Vorinstanz auf die Einrei-
chung einer Vernehmlassung verzichtet. Unter Hinweis auf die Begrün-
dung im angefochtenen Entscheid ersucht sie, die Beschwerde unter Kos-
tenfolge abzuweisen.
K.
Auf Antrag der Beschwerdeführerin hat am 24. Januar 2018 eine öffentliche
Parteiverhandlung stattgefunden, anlässlich welcher die Parteien an ihren
Begehren festgehalten haben. Die Beschwerdeführerin präzisierte, dass
sie keinen erweiterten, sondern einen "normalen" Schutzumfang der Wi-
derspruchsmarke geltend mache. Die Beschwerdegegnerin rügte den von
der Vorinstanz festgestellten rechtserhaltenden Gebrauch der Wider-
spruchsmarke, soweit er über Cognac hinausreiche. Die Vorinstanz blieb
der Verhandlung entschuldigt fern.
L.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit entscheidwesentlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen einge-
gangen.

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am
vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde
legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde frist- und
formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kos-
tenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die
Beschwerde einzutreten.
2.
2.1 Eine ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit Wa-
ren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird
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Seite 5
(Art. 11 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 2992 [MSchG,
SR 232.11]). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbroche-
nen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Markenrecht
nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nicht-
gebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Wird die Einrede des Nichtge-
brauchs erhoben, hat der Widersprechende den Gebrauch der Wider-
spruchsmarke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu
machen (Art. 32 MSchG).
Die Vorinstanz würdigte in Anwendung der sogenannten "erweiterten Mini-
mallösung" nach erhobener Nichtgebrauchseinrede den Teilgebrauch der
Widerspruchsmarke aufgrund der ihr vorliegenden Gebrauchsbelege als
Gebrauch für eau-de-vie de vin, Brandy, eau-de-vie de marc de raisin et
eau-de-vie de raisin sec. "Erweiterte Minimallösung" bedeutet, den für den
Zeitraum nach Art. 12 Abs. 1 MSchG glaubhaft gemachten Gebrauch auf
das Angebot zu erweitern, das künftig unter der Marke erwartet werden
kann. Obergrenze bildet der registrierte Oberbegriff (vgl. Urteile des BVGer
B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"; B-7057/2016
vom 4. Mai 2018 E. 4.1.5 "7Seven [fig.]/Sevenfriday"; B-7562/2016 vom
4. Dezember 2018 E. 5.4.1 "Merci/Merci [fig.]").
2.2 Für die Glaubhaftmachung des Markengebrauchs nach Art. 32 MSchG
kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien eine erhebliche Bedeutung
zu. In Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) ist hier
von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen (Art. 32
MSchG und 13 Abs. 1 VwVG; Urteile des BVGer B-5129/2016 vom 12. Juli
2017 E. 3.2 "Chrom-optics/Chrom-optics"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013
E. 2.8 “Life”; B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing
Bull"). Im Beschwerdeverfahren ist die Beurteilung der Vorinstanz darum
nur im Rahmen der Parteivorbringen zu überprüfen, während die Anzeige
einer reformatio in peius an die beschwerdeführende Partei erst erfolgen
muss, wenn eine Änderung der angefochtenen Verfügung beabsichtigt
wird (Art. 62 Abs. 3 VwVG). Vorliegend hat zwar die Beschwerdeführerin
die Art und Weise, wie die Vorinstanz ausgehend vom Gebrauch den
Schutzumfang der Widerspruchsmarke beschränkt hat, nicht infrage ge-
stellt. Die Beschwerdegegnerin aber hat an der Parteiverhandlung geltend
gemacht, die erweiterte Minimallösung sei hier nicht anzuwenden, sondern
der Gebrauch der Widerspruchsmarke allein für einen speziellen, hochprei-
sigen Cognac aus dem "Paradis" als besonderer Kellerwinkel als glaubhaft
anzusehen. Aufgrund dieses Vorbringens ist auch die Würdigung des
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rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke durch die Vor-
instanz zu überprüfen. Unbestritten bleibt dabei deren Feststellung, die ein-
gereichten Belege machten den Gebrauch nur für den Verkauf von Brannt-
wein mit der geschützten Ursprungsbezeichnung "Cognac AOC" glaubhaft.
Einen breiteren Gebrauch behauptet die Beschwerdeführerin auch im Be-
schwerdeverfahren nicht. Strittig ist allerdings, welche Gebrauchserwar-
tung als "erweiterte Minimallösung" aufgrund jenes historischen Ge-
brauchs den Schutzumfang der Marke bildet.
2.3 Cognac fällt nach der Beurteilung der Vorinstanz unter vier der fünf ein-
getragenen Oberbegriffe der Widerspruchsmarke: "alcools", "eaux-de-vie",
"spiritueux" und "apéritifs". Davon sei der Begriff "eaux-de-vie" der engste
und bilde selber eine Untergruppe zu den drei übrigen Begriffen (angefoch-
tene Verfügung, E. 22 f.). Gestützt auf diese Feststellung zum bisherigen
Markengebrauch prüfte die Vorinstanz jedoch nicht, welchen künftigen Ge-
brauch der Verkehr erwartet (vgl. hierzu E. 2.1). Stattdessen untersuchte
sie, ob der Begriff "eaux-de-vie" in Untergruppen von Waren aufgeteilt wer-
den kann, "die unter objektiven Gesichtspunkten, mit Blick auf ihre Eigen-
schaften und die Zweckbestimmung, im Wesentlichen übereinstimmen".
2.4 Die ausdehnende Schutzwirkung der erweiterten Minimallösung hängt
indessen nicht von objektiven Gesichtspunkten, Eigenschaften der Ware
oder ihrem Zweck ab, sondern von der Verkehrserwartung (vorne, E. 2.1).
Die von der Vorinstanz zitierte ehemalige Verordnung über alkoholische
Getränke vom 29. November 2013 des EDI (AS 2013 4977) suchte zwar
Mindestanforderungen an alkoholische Getränke, deren Kennzeichnung
und Anpreisung zu formulieren, aber sie regelte weder den Schutz von
Marken für alkoholische Getränke noch die Erwartungen oder die Zukunft
des Verkehrs. Im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung stand sie viel-
mehr schon nicht mehr in Kraft. Die Vorinstanz handelte darum rechtsfeh-
lerhaft, wenn sie gestützt auf eine nicht mehr in Kraft stehende und dem
Verkehr kaum bekannte Lebensmittelnorm den Schutzbereich der Marke
auf Unterkategorien wie Trester- und Rosinenbranntwein (eau-de-vie de
marc de raisin, eau-de-vie de raisin sec) erweiterte, die mit dem gelagerten,
französischen Weinbrand mit der Ursprungsbezeichnung Cognac nichts
gemein haben.
2.5 Abzustellen ist stattdessen, wie erwähnt, auf den Markengebrauch,
welchen der Verkehr aufgrund des bisherigen Gebrauchs für Cognac er-
wartet. Wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, darf als "Cognac" nur ge-
lagerter Branntwein aus dem in Frankreich seit 1909 gesetzlich begrenzten
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Ursprungsgebiet der Charente bezeichnet werden (SIMON SIEGEL/SIEG-
LINDE SIEGEL/HEINZ LENGER/PETER ROMAN/GERHARD RADL, Handlexikon
der Getränke, 2. Aufl. Linz 1985, S. 505 f.; PETER JÄGER, Das Handbuch
der Edelbranntweine, Schnäpse, Liköre, Graz 2006, S. 45). Eine schwei-
zerische Käuferschaft kann aufgrund dieser geografischen Begrenzung
und hohen Nachfrage erwarten, dass möglicherweise auch Branntweine
anderer französischer Gebiete, wie Armagnac und Calvados, unter dersel-
ben Marke vertrieben werden. Der Beschwerdegegnerin ist aber insofern
teilweise recht zu geben, als eine Ausdehnung auf weniger qualitäts-
strenge Spirituosensorten, auf andere Getränke oder weitere Herkunftslän-
der namentlich wegen der hohen Spezialisierung der Cognac-Produktion
nicht erwartet werden kann. Der rechtserhaltende Gebrauch der Wider-
spruchsmarke ist deshalb abweichend von der vorinstanzlichen Lösung, in
Anwendung der erweiterten Minimallösung, für französischen Branntwein
anzuerkennen.
3.
3.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-
gen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähn-
licher sich die Zeichen sind und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Ap-
penzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", BGE 128 III 99 E. 2c
"Orfina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella").
3.2 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Ge-
genteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenver-
gleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu
beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist,
hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz
der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von
den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden
Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan").
3.3 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Mar-
ken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und
desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die
Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist an-
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Seite 8
zulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von
Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter
welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt werden. Bei Massenarti-
keln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und ei-
nem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen
als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger
geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315
E. 6b/bb "Apiella" mit Hinweisen).
3.4
3.4.1 Gleichartigkeit der Waren besteht, wenn die angesprochenen Abneh-
merkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung
identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleis-
tungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstät-
ten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens
unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Un-
ternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März
2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]"). Warengleichartigkeit bedeutet dem-
nach keine physikalische Gleichartigkeit der betreffenden Waren, sondern
die Erwartung des Marktes, dass die Verkehrswege der Waren gleich oder
ähnlich sind.
3.4.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf-
grund der Registereinträge (Urteil des BVGer B-4772/2012 vom 12. August
2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]" mit Hinweisen). Für die Annahme gleich-
artiger Waren und Dienstleistungen sprechen unter anderem eine einheit-
liche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu verglei-
chenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammen-
gehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des
BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]";
B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; GALLUS JOLLER,
in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl.
2017 [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N 306).
3.5 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks") und nach dem Mass an Gleich-
artigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen
diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung (Urteil des BVGer
B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 "Hirsch/Apfelhirsch" E. 2.3).
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Seite 9
Die angesprochenen Verkehrskreise werden die beiden Zeichen meist
nicht gleichzeitig wahrnehmen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass
dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger
verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen
Zeichens gegenübersteht (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). An die Ver-
schiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je
ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Ap-
penzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; BGE 128 III 99 E. 2c
"Orfina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella").
3.6 Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit führen nicht zwingend zu
einer Verwechslungsgefahr. Letztere kann etwa dann ausgeschlossen
sein, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeich-
nungskraft verfügt und folglich nur einen beschränkten Schutzbereich be-
anspruchen kann (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer
B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7 "Pernaton/Pemadol 400"; B-2235/2008
vom 2. März 2010 E. 4.3 "Dermoxane/Dermasan"; B-7492/2006 vom
12. Juli 2007 E. 6 "Aromata/Aromathera"). Von einem schmalen Schutzbe-
reich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes
oder wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind (JOLLER, MSchG, Art. 3
N 78-80; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-
kenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 981 mit weiteren Hinweisen). In solchen Fällen
genügen schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu
beseitigen. Im Interesse von Konkurrenten können schutzunfähige Ele-
mente nicht und an Gemeingut anlehnende Bestandteile nur eingeschränkt
monopolisiert werden (JOLLER, MSchG, Art. 3 N 10). Dem Gemeingut zu-
gehörig sind Zeichen oder Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick
auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen
Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis auszugehen
ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (Urteile
des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.2 "A-Z"; B-1136/2009 vom
9. Juli 2010 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"; zum Ganzen: Urteil des
BVGer B-6927/2015 vom 8. Dezember 2016 E. 4.7).
3.7 Die Reichweite des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes wird
durch die Kennzeichnungskraft der Zeichen bestimmt. Für kennzeich-
nungsschwache Zeichen ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als
für kennzeichnungsstarke Zeichen. Bei schwachen Marken genügen be-
reits kleine Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu
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Seite 10
schaffen. Als ursprünglich schwach gelten Marken, deren wesentliche Be-
standteile gemeinfrei sind oder sich eng an gemeinfreie Bestandteile an-
lehnen. Im Vordergrund stehen dabei Bestandteile mit beschreibendem
Gehalt. Dazu gehören auch Bestandteile mit anpreisendem Sinngehalt,
insbesondere sind auch unbestimmte anpreisende Sinngehalte beschrei-
bend (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"; Urteil des BVGer
B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 3.5 und 7.2.1 "F1/FiOne [fig.]" mit Hin-
weisen; vgl. DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken-
schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a N 182 f., und JOLLER,
MSchG, Art. 3 N 89 f.).
3.8 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebe-
nenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas";
BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"). Dabei genügt es für die Annahme der
Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird (Ur-
teil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 "Monari/Anna
Molinari"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die
Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Er-
scheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buch-
staben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", BGE 119
II 473 E. 2c "Radion/Radomat").
4.
Vorab sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Alkoholische Ge-
tränke sind nicht an Jugendliche unter 16 Jahren abzugeben (Art. 14 des
Lebensmittelgesetzes vom 20. Juni 2014, LMG, SR 817.0). Für die Wider-
spruchsmarke ist entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nicht nach
der Käuferschicht eines hochpreisigen Cognacs, sondern aufgrund nach
einem objektiv-normativen Massstab nach Abnehmern französischen
Branntweins zu fragen (Urteil des BVGer B-4471/2012 vom 29. Oktober
2013 E. 4 "Lalla Alia [fig.]/Lalla Alia" mit weiterem Hinweis sowie EUGEN
MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic!, 2007, S. 10). Die
Käuferschaft solcher Getränke besteht damit aus einem erwachsenen,
breiten Publikum, das für solche Waren des täglichen Bedarfs keine erhöh-
te Aufmerksamkeit aufwendet (Urteile des BVGer B-531/2013 vom 21. Ok-
tober 2013 E. 3.2-3.3 "Gallo/Gallay [fig.]" und B-5120/2011 vom 17. August
2012 E. 5.2 "Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.]").
5.
Für die Frage der Gleichartigkeit ist zu berücksichtigen, dass Weiss- und
Rotwein schweizerischer Herkunft wesentlich weniger alkoholhaltig ist als
B-3209/2017
Seite 11
französischer Branntwein, weshalb beide zu ähnlichen Zwecken, aber un-
terschiedlichen Gelegenheiten verabreicht werden. Sie sind nach ständiger
Praxis miteinander gleichartig (vgl. Urteile des BVGer B-8055/2008 vom
8. September 2010 E. 4 "Red Bull"/"Dancing Bull"; B-159/2014 vom 7. Ok-
tober 2016 E. 5.3.2.3 "Belvedere/Ca'Belvedere Amarone [fig.]").
6.
Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort "PARADIS", die angegriffe-
nen Marken aus je drei Wörtern: "Blanc du Paradis" bzw. "Rouge du Para-
dis", womit das Widerspruchszeichen vollständig in den angegriffenen Zei-
chen enthalten ist.
Die Sachbezeichnungen "Blanc du" und "Rouge du" ("Weisser" bezie-
hungsweise "Roter") zu Beginn der angefochtenen Marken tragen wenig
zu deren Unterscheidung bei und verschieben das Augenmerk auf den Be-
standteil "paradis". Die Marken sind sich darum in ihrem einzigen bzw. prä-
genden Wortbestandteil ähnlich.
7.
Weiter ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prüfen.
7.1 Das französische Wort "paradis" wird in allen Landessprachen mit dem
Sinngehalt "Paradies" (ital. paradiso) sofort verstanden. Es bedeutet im re-
ligiösen und übertragenen Sinn "das Paradies" (Langenscheidt. Handwör-
terbuch Französisch, Teil 1 Französisch – Deutsch, 2006 [im Folgenden
Langenscheidt Handwörterbuch], Schlagwort "paradis"). Das ursprünglich
persische Wort fand zunächst als griechisches Lehnwort in unsere Landes-
sprachen Eingang (vgl. Duden. Das Fremdwörterbuch, Duden Bd. 5,
11. Aufl. 2015, Schlagwort "Paradies"). Mit "Paradies" wird eine in vielen
Religionen verbreitete Vorstellung einer Stätte oder eines Zustands der
Ruhe, des Glücks, des Friedens und des Heils am Anfang und Ende aller
Zeiten bezeichnet; in der griechischen Übersetzung der jüdischen Bibel der
Garten Eden, in welchem Menschen vor dem Sündenfall lebten (Adam und
Eva; vgl. Brockhaus Enzyklopädie [unter: <https://www.brockhaus.de>, be-
sucht am 6. Februar 2019], Stichwort "Paradies" [Religionswissenschaft]).
Das Deutsche Wörterbuch WAHRIG nennt als Bedeutung den Garten Eden,
Garten Gottes, den Himmel, einen Ort der Freude, der Glückseligkeit und
einen besonders schönen Ort (Brockhaus, Wahrig. Deutsches Wörterbuch,
9. Aufl. 2011, Schlagwort "Paradies").
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Seite 12
Heute wird "Paradies" nicht mehr nur im religiösen Sinn verstanden, son-
dern oft auf Orte übertragen, die durch ihre Schönheit, Gegebenheiten und
gute Lebensbedingungen Voraussetzungen für ein schönes, glückliches,
friedliches Dasein erfüllen ("Ferienparadies", "Kinderparadies" etc.; vgl. Ur-
teil des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 5 "Paradies" mit
Hinweisen).
Als überirdischer, religiöser und sehr positiv besetzter Begriff eignet "para-
dis" sich intrinsisch zur Anpreisung von Waren. Seine Verwendung in pro-
fanem Kontext schafft erhöhte Aufmerksamkeit (LARISSA MASER, Paradies,
Diplomarbeit Hochschule Mannheim 2006, S. 64 ff. mit Verweisen).
7.2 Branntwein als "paradis" zu bezeichnen verheisst den angesprochen
Konsumenten unmittelbar Gefühle, wie sie im Paradies zu erleben sind.
Die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit französischem Branntwein
erschöpft sich deshalb in einer werbemässigen Anpreisung und wirkt nicht
kennzeichnungskräftig (vgl. zum Ganzen: Urteil des BVGer B-3331/2010
vom 3. November 2010 E. 5 "Paradis"). Indessen ist der Begriff mehrdeu-
tig. Die Parteien und die Vorinstanz gehen übereinstimmend davon aus,
dass für Cognacproduzenten und -kenner der Begriff "paradis" den Ort im
Keller bezeichnet, wo die ältesten und besten Cognacs gelagert sind (vgl.
www.pediacognac.com/le-vieillissementle-vieillissementle-vieillissement/
im-paradiesparadisele-paradis/, besucht am 6. Februar 2019). Auch in die-
sem Sinne verstanden wäre der Begriff "paradis" beschreibend, wenn man
entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin davon ausgehen würde,
dass die betroffenen Verkehrskreise diese Bedeutung kennen. Da aber –
wie dargelegt – schon das allgemeine Verständnis des Begriffs "paradis"
als anpreisend verstanden wird, kann vorliegend offen bleiben, wie verbrei-
tet das Wissen um die Bedeutung von "paradis" als besondere Ecke des
Cognackellers ist. Der Entscheid des Appellationsgerichtshofs Colmar
(Frankreich) vom 1. April 1987 "Paradis / Paradis Royal" vermag hieran
nichts zu ändern (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BGer
4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V [fig.]" mit weiteren Hinweisen).
7.3 Dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz heute eine überdurch-
schnittliche Bekanntheit geniesst, weil sie angeblich seit 1944 für Cognac
verwendet wird, behauptet die Beschwerdeführerin zwar in der Beschwer-
deschrift, hat sie aber an der Parteiverhandlung nicht mehr erwähnt und
vermag sie allein mit einem Auszug ihres Internetauftritts nicht glaubhaft zu
machen. Dagegen spricht der auch von ihr bestätigte Sprachgebrauch
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französischer Produzentenkreise, herstellerunabhängig eine Kellerecke
"paradis" zu nennen (vgl. E. 7.2 hiervor).
7.4 Die Vorinstanz kommt somit im Ergebnis zu Recht zum Schluss, dass
die Widerspruchsmarke keine ausreichende Kennzeichnungskraft besitzt
und keines Schutzes gegen die angefochtenen Marken teilhaftig ist. Die
Beschwerden sind abzuweisen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-
binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 6'000.– festzulegen.
Sie werden dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten
Kostenvorschuss entnommen.
8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote
oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzulegen
(Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer Kos-
tennote vom 20. Oktober 2017 einen Aufwand von Fr. 6'970.85 geltend.
Dieser Betrag erscheint aufgrund des aktenkundigen Aufwands für den
weitgehend identischen Inhalt der Beschwerden in den beiden obgenann-
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ten Verfahren, für den einfachen Schriftenwechsel nach der Verfahrensver-
einigung sowie für die Teilnahme an der Parteiverhandlung zu hoch und ist
angemessen auf total Fr. 5'500.– zu kürzen. Die Parteientschädigung um-
fasst keinen Mehrwertsteuerzuschlag im Sinn von Art. 9 Abs. 1 Bst. c
VGKE. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteientschädigung
auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Ver-
fügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es erwächst demnach mit Eröffnung in Rechtskraft.
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