Decision ID: d2546798-63df-5b03-8471-1a8618e7e4f1
Year: 2012
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: 
Label: dismissal

Facts:
Sachverhalt:
A.
Die Barwa Swiss Management AG beantragte am 17. Mai 2009 den Ein-
trag der Wortmarke BÜRGENSTOCK für die folgenden Dienstleistungen
der Nizza-Klassen 35, 41, 43 und 44:
35 Geschäftsführung, nämlich Führen von Hotels, Motels, Appartements
und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften, Wellness-Zentren
(Spa), Schönheitssalons, Bars, Cafeterias, Restaurants, Clubs; Ge-
schäftsinformation; Hilfe bei der Geschäftsführung im Bereich Verkauf
von Waren; Informationen und Beratung für die genannten Dienstleistun-
gen.
41 Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausbildung; Organisa-
tion und Durchführung von Seminarien, Kongressen, Symposien und
Events; Betrieb von Sport- und Fitnessanlagen.
43 Dienstleistungen im Bereich Beherbergung von Gästen in Hotels, Motels,
Appartements und Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften; Hotel-
reservationen; Dienstleistungen im Bereich Verpflegung von Gästen in
Bars, Cafeterias, Restaurants, Clubs, Kantinen; Verpflegung von Gästen;
Catering und Party Service.
44 Gesundheits- und Schönheitspflege, einschliesslich Durchführung von
Massagen, Aroma- und Lichttherapien; gesundheitliche Behandlungen
und Höhensonnenbestrahlung; Gesundheitsberatungen und -behand-
lungen zur Entspannung; Betrieb von Einrichtungen der Gesundheits-
pflege zum Wohlbefinden (Wellness-Zentren) und Spas, Solarien, Bä-
dern und Saunen; Betrieb von Heil- und Kurbädern; Betrieb von Massa-
geinstituten, Schönheitssalons, Coiffuresalons, Solarien, Physiotherapie-
instituten, Sanatorien.
B.
Die Vorinstanz beanstandete das Gesuch mit Schreiben vom 14. August
2009. Das Zeichen sei ein beschreibender Hinweis auf den Ort der
Erbringung der Dienstleistungen, womit ihm die konkrete Unterschei-
dungskraft fehle. Überdies sei es absolut freihaltebedürftig und es seien
Änderungen an der Liste der Dienstleistungen notwendig.
C.
Mit Schreiben vom 7. Oktober 2009 zeigte sich die Barwa Swiss Mana-
gement AG mit den Änderungen an der Liste der Dienstleistungen einver-
standen, bestritt aber die übrigen Punkte. Am 22. Oktober 2009 teilte sie
der Vorinstanz überdies mit, dass sie die beantragte Marke an die Be-
schwerdeführerin übertragen habe.
B-1260/2012
Seite 3
D.
Am 8. Dezember 2009 begründete die Vorinstanz in einem Schreiben an
die Gesuchstellerin ihre Beanstandungen.
E.
Innert erstreckter Frist machte die Gesuchstellerin am 12. April 2010 gel-
tend, dass sie an ihrem Eintragungsgesuch festhalte. Das Wort "Bürgen-
stock" sei eine Neuschöpfung, welche die Kuranlage bezeichne. Das His-
torische Lexikon der Schweiz und das Onlinelexikon Wikipedia bestätig-
ten dies. Im Werk "Historische, topografische und ökonomische Merkwür-
digkeiten des Kantons Luzern" werde der Berg als Bürgenberg bezeich-
net. Das Zeichen "Bürgenstock" sei nicht zur geografischen Angabe de-
generiert, weshalb die Hinterlegerin den Wikipedia-Eintrag mit Hilfe eines
Historikers habe korrigieren müssen. Die Vorinstanz könne nicht belegen,
dass das Zeichen zum Freizeichen degeneriert sei. Bei der Marke handle
es sich um einen wertvollen und schutzwürdigen Besitzstand.
F.
Mit Schreiben vom 22. September 2010 hielt die Vorinstanz daran fest,
dass die Marke nicht eintragungsfähig sei.
G.
Die Beschwerdeführerin machte mit ihrer Eingabe vom 25. März 2011
noch einmal geltend, dass die Marke einzutragen sei. Es werde Gleich-
behandlung mit der Marke "Château de Chillon" verlangt und es bestehe
kein absolutes Freihaltebedürfnis. Es handle sich um eine Wortneuschöp-
fung und einen wertvollen Besitzstand, der ansonsten vernichtet würde.
Weil "Bürgenstock Hotels & Resort" und "Bürgenstock Hotels" als ver-
kehrsdurchgesetzte Marken registriert worden seien und die zweiten
Wortteile beschreibend sind, müsse "Bürgenstock" unterscheidungskräftig
sein. Der Gebrauch dieser beiden Marken gelte als Gebrauch der Marke
"Bürgenstock".
H.
Am 26. Mai 2011 begründete die Vorinstanz ein weiteres Mal, warum sie
die Eintragung der Marke ablehne.
I.
Die Beschwerdeführerin antwortete mit Schreiben vom 29. November
2011, dass sie vollumfänglich an ihren Standpunkten festhalte.
B-1260/2012
Seite 4
J.
Am 27. Dezember 2011, mit Wirkung per 28. Dezember 2011, übertrug
die Beschwerdeführerin die Marke auf die Bürgenstock Hotels Manage-
ment und Lizenz AG, Stansstad.
K.
Mit Verfügung vom 30. Januar 2012 wies die Vorinstanz das Gesuch ab.
Das Zeichen "Bürgenstock" sei keine "irrtümliche Angabe" und werde von
einem erheblichen Teil der Verkehrskreise als geografischer Name ver-
standen. Es sei nicht von der Rechtsvorgängerin der Beschwerdeführerin
geschaffen worden, sondern viel älter. In Bezug auf die beanspruchten
Dienstleistungen sei das Zeichen eine beschreibende geografische An-
gabe. Es könne weder Gleichbehandlung noch Schutz eines wertvollen
Besitzstandes geltend gemacht werden. Das Zeichen sei nicht unter-
scheidungskräftig und absolut freihaltebedürftig.
L.
Die Beschwerdeführerin erhob mit Schreiben vom 2. März 2012 Be-
schwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, dass der Ent-
scheid der Vorinstanz aufzuheben und die Marke "Bürgenstock" einzutra-
gen sei. Eventualiter sei der Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen
und sie anzuweisen, die Marke als im Verkehr durchgesetzt einzutragen.
Subeventualiter sei der Entscheid zur Prüfung der Verkehrsdurchsetzung
an die Vorinstanz zurückzuweisen. Es sei eine mündliche Verhandlung
durchzuführen. Beim fraglichen Zeichen handle es sich um einen wohler-
worbenen Besitzstand der Beschwerdeführerin. Sie verfüge bereits über
zehn aktive Marken, die das Zeichen enthielten. Die Vorinstanz habe das
Zeichen bereits implizit als unterscheidungskräftig erachtet. Es handle
sich dabei um eine Wortneuschöpfung von Franz-Josef Bucher-Durrer.
Ein allfälliger Bedeutungswandel sei noch nicht abgeschlossen und um-
kehrbar. Es handle sich um keine beschreibende geografische Angabe
und es bestehe kein Freihaltebedürfnis, da der Berg als Bürgenberg be-
zeichnet werden könne. Eventualiter sei zur Kenntnis zu nehmen, dass
die Vorinstanz die Marke Bürgenstock aufgrund der Registrierung der
Marken Bürgenstock Hotels und Bürgenstock Hotels & Resort als im Ver-
kehr durchgesetzt betrachte. Weiter bestehe ein Anspruch auf Gleichbe-
handlung mit der Marke "Château de Chillon".
M.
Mit ihrer Vernehmlassung vom 26. April 2012 beantragte die Vorinstanz,
dass die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen sei. Der historische
B-1260/2012
Seite 5
Sachverhalt werde von der Beschwerdeführerin unrichtig dargestellt. Bür-
genstock sei der geografische Name des Berges und der Halbinsel. Das
Zeichen sei mit Bezug auf die beantragten Dienstleistungen eine be-
schreibende geografische Angabe. Es werde zu Unrecht behauptet, die
Vorinstanz hätte die Marke als im Verkehr durchgesetzt anerkannt und sie
habe die Marke nie als unterscheidungskräftig bewertet. Die Rechtspre-
chung zur Freizeichenproblematik sei vorliegend nicht anwendbar. Bür-
genstock sei für die betroffenen Dienstleistungen absolut freihaltebedürf-
tig. Das absolute Freihaltebedürfnis könne nicht mit dem Hinweis auf die
Bezeichnungsvariante "Bürgenberg" verneint werden. Es bestehe keine
Verkehrsdurchsetzung von "Bürgenstock" und kein Anspruch auf Gleich-
behandlung mit "Château de Chillon" mangels Vergleichbarkeit.
N.
Am 15. Mai 2012 fand eine Parteiverhandlung statt, anlässlich derer die
Beschwerdeführerin ihre bereits im schriftlichen Verfahren geäusserten
Argumente erneuerte. Weiter verlangte sie, dass ein gerichtliches Gut-
achten zum historischen Zusammenhang einzuholen sei und reichte eine
Anzahl Farbkopien von Postkarten und Flyers ein.
O.
Am 25. Juni 2012 reichte die Beschwerdeführerin innert erstreckter Frist
einen Band Gebrauchsbelege und eine unterschriebene Vollmacht zu den
Akten ein.
P.
Mit Schreiben vom 24. Juli 2012 hielt die Vorinstanz dazu fest, dass die
eingereichten Gebrauchsbelege nichts an der Feststellung änderten,
dass das Zeichen Bürgenstock als geografische Bezeichnung aufgefasst
werde. Dies würden die Gebrauchsbelege bestätigen. Aus der Verwen-
dung von "Bürgenstock Hotels" oder "Bürgenstock Resort" lasse sich
nichts zugunsten des beantragten Zeichens ableiten, weshalb keine Ver-
kehrsdurchsetzung angenommen werden könne. Auch das absolute Frei-
haltebedürfnis sei nicht widerlegt worden.
Q.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-
wägungen einzugehen.
B-1260/2012
Seite 6

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügun-
gen nach Artikel 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR
172.021), insbesondere solche der Anstalten und Betriebe des Bundes
(Art. 33 Bst. e VGG). Eine Ausnahme nach Art. 32 VGG liegt nicht vor.
Die Vorinstanz ist eine Bundesanstalt im Sinne von Art. 33 Bst. e VGG
und die vorliegende Zurückweisungsverfügung ist eine Verfügung im Sin-
ne von Art. 5 VwVG. Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von
30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung eingereicht (Art. 50 Abs. 1
VwVG) und der verlangte Kostenvorschuss (Art. 63 Abs. 4 VwVG) recht-
zeitig geleistet.
1.2 Als Markenanmelderin hat die Beschwerdeführerin vor der Vorinstanz
am Verfahren teilgenommen und ist grundsätzlich zur Beschwerde legiti-
miert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG). Die Vorinstanz bestreitet jedoch ihre
Beschwerdelegitimation. Die strittige Marke sei während des Anmeldever-
fahrens von der Beschwerdeführerin an die Bürgenstock Hotels Mana-
gement und Lizenz AG übertragen worden, während der Prozess von der
alten Inhaberin geführt werde.
1.3 Vorliegend nicht anwendbar ist Art. 21 Abs. 2 des Bundesgesetzes
über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 (BZP, SR 273) in
Verbindung mit Art. 4 VwVG, wonach die Veräusserung der im Streite lie-
genden Sache während der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legi-
timation zur Sache bleibt, denn die im Streite liegende Sache wurde rund
zwei Monate vor dem hier massgeblichen Eintritt der Rechtshängigkeit
beim Bundesverwaltungsgericht übertragen.
1.4 Demzufolge sind die übrigen Voraussetzungen von Art. 48 Abs. 1
VwVG zu prüfen, nämlich ob die Beschwerdeführerin durch die angefoch-
tene Verfügung besonders berührt ist (Art. 48 Abs. 1 Bst. b VwVG) und
ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat
(Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG). Ein schutzwürdiges Interesse ist gegeben,
wenn der verlangte Entscheid aus Sicht der Beschwerdeführerin geeignet
ist, eine rechtmässige Situation herzustellen und erlittene Nachteile auf
ihrer Seite zu beheben. Die Beschwerdeführerin hat darzutun, dass der
angefochtene Akt fehlerhaft ist und ihr Nachteile verursacht oder sie eines
Vorteils beraubt ("materielle Beschwer", BBl 2001 4329; Urteil des Bun-
B-1260/2012
Seite 7
desverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August 2008 E. 2 Swiss
Army). Vorliegend ist die Beschwerdeführerin aus dem Übertragungsver-
trag vom 27. Dezember 2011 zur Leistung einer mängelfreien Markenan-
meldung gegenüber der neuen Markeninhaberin verpflichtet. Unter die-
sen Umständen ist sie, auch wenn sie nicht mehr Inhaberin der beantrag-
ten Marke ist, besonders berührt und hat ein eigenes schutzwürdiges In-
teresse, dass die Marke eingetragen wird. Sie ist somit beschwerdelegi-
timiert. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen, wenn sie sich nicht für die Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchge-
setzt haben. Ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Unterscheidungs-
kraft zum Gemeingut gehört, bestimmt sich vorwiegend nach dem Kriteri-
um des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht unterschei-
dungskräftig sind demnach insbesondere Herkunftsangaben, Sachbe-
zeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Be-
schaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistun-
gen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne be-
sondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und
sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 S. 368 E.
2.5.5 akustische Marke; BGE 131 III 495 S. 503 E. 5 Felsenkeller; BGE
129 III 514 S. 524 E. 4.1 Lego; BGE 128 III 454 S. 457 E. 2.1 Yukon).
2.2 Geografische Angaben, die auf eine bestimmte Herkunft der betref-
fenden Waren und Dienstleistungen hinweisen, werden als Herkunftsan-
gaben bezeichnet (MICHAEL NOTH in Michael Noth/Gregor Bühler/Florent
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 Bst. c Rz. 34).
Als direkte Herkunftsangaben gelten die Namen von Städten, Ortschaf-
ten, Tälern, Regionen und Ländern, die als mögliches Produktionsgebiet
eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 S. 458 E. 2.1
Yukon; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-
kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 [zit. MARBACH, Markenrecht], Rz. 380; RO-
LAND VON BÜREN/LUCAS DAVID, Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. I/3, Lexikon des Immaterialgüterrechts, Basel
2005, S. 153ff.). Indirekte Herkunftsangaben sind Begriffe, die Herkunfts-
erwartungen wecken, ohne unmittelbar das Produktionsgebiet zu erwäh-
nen (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 382).
B-1260/2012
Seite 8
2.3 Originäre Unterscheidungskraft kann auch entstehen, weil der Mar-
keninhaber aus faktischen Gründen alleinigen Anspruch auf den Streitge-
genstand hat. Demzufolge ist die Schweizer Armee für den Grossteil der
Verteidigungsaufgaben allein zuständig und die Bildung weiterer Schwei-
zer Armeen nicht zu erwarten. An der Verwendung der Bezeichnung
"Swiss Army" für typische Aufgaben einer Armee kann deshalb kein Frei-
haltebedürfnis anderer öffentlicher oder privater Sicherheitseinrichtungen
bestehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom
26. August 2008 E. 7.2 Swiss Army). Auch die Verleihung eines königli-
chen Privilegs kann einen alleinigen Anspruch begründen, der unter-
scheidungskräftig ist und das Freihaltebedürfnis überwindet (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.3
The Royal Bank of Scotland). Auch in Deutschland werden bei Marken
von touristischen Sehenswürdigkeiten die Eigentumsverhältnisse an die-
sen Sehenswürdigkeiten berücksichtigt (ALEXANDER GONZALEZ in: Marco
Bundi/Benedikt Schmid [Hsg.], Gedanken zum Schutz von geografischen
Zeichen, Festschrift für J. David Meisser, Bern 2012, S. 325ff.).
2.4 Eine aus einer Ortsbezeichnung gebildete Marke kann für ein Er-
zeugnis, selbst wenn dessen Qualität massgeblich von der Bodenbe-
schaffenheit abhängt, Schutzfähigkeit erlangen, indem sie sich im Verkehr
als Individualzeichen eines bestimmten Unternehmens durchsetzt (BGE
117 II 321, S. 325 E. 3a Valser). Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchge-
setzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschafts-
verkehr als individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte oder
Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens verstanden wird (Urteil
des Bundesgerichts 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.2 Post;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5614/2008 vom 3. Dezember
2010 E.2 Freischwinger Panton [3D], mit weiteren Hinweisen). Nicht er-
forderlich ist dabei, dass die massgeblichen Verkehrskreise das Unter-
nehmen namentlich kennen (BGE 128 III 441 E. 1.2 Appenzeller) oder die
Marke immer in genau derselben Weise gebraucht worden ist. Zwar ist
die Verkehrsdurchsetzung ein Rechtsbegriff; bei seiner Voraussetzung ei-
ner besonderen Verkehrsgeltung handelt es sich aber um eine Tatfrage
(Urteil des Bundesgerichts vom 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E.
6.1 Post). Wer sich auf Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese aufgrund
seiner Mitwirkungspflicht glaubhaft zu machen (Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B 5614/2008 vom 3. Dezember 2010 E.4.1 Freischwinger
Panton [3D]; vgl. DAVID RÜETSCHI in Michael G. Noth/Gregor Büh-
ler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009,
Beweisrecht Rz. 73; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 1088 f.; CHRIS-
B-1260/2012
Seite 9
TOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Mar-
kenrecht unter Berücksichtigung des Europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 Rz. 188 ff.; LUCAS DAVID, in: Kommen-
tar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und
Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 Rz. 42). Die Verkehrsdurchset-
zung muss in der ganzen Schweiz bestehen; deren Ausmass muss aller-
dings nicht in allen Gebieten gleich ausgeprägt sein und darf sprachregi-
onale Schwankungen aufweisen (BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.2 Appen-
zeller; BGE 127 III 37 f. E. 2c Brico; Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 9 Aus der Region. Für die
Region.; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 437 f.). Grundsätzlich sind
alle Beweismittel zulässig, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung
glaubhaft zu machen (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH-
LER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz.
3.124; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008,
Art. 12 Rz. 18; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 466). Dafür eignen
sich insbesondere Tatsachen, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss
auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben, wie
langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt wor-
den sind, intensive Werbeanstrengungen oder die repräsentative Befra-
gung des massgebenden Publikums (BGE 130 III 328 S. 332 E. 3.1
Swatch Uhrband, BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 Smarties). Die Verkehrs-
durchsetzung erstreckt sich allerdings nur auf diejenigen Waren oder
Dienstleistungen, für welche sie glaubhaft gemacht ist (Entscheid der
RKGE vom 5. Mai 2002 veröffentlicht in sic! 2002 S. 242 E. 5.a Postgelb
[Farbmarke]). In zeitlicher Hinsicht erwartet die Vorinstanz für das Glaub-
haftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer Marke in der Regel einen
belegbaren Markengebrauch während zehn Jahren, jedoch kann in be-
sonderen Fällen eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (vgl. Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 travel-
tip Das Magazin für Ferien [fig.] und B-7461/2006 vom 16. März 2007 E.
5. Yeni Raki/Yeni Efe). Je weniger unterscheidungskräftig ein Zeichen
originär wirkt, desto höhere Anforderungen werden an die Verkehrsdurch-
setzung gestellt (vgl. BGE 128 III 441 E. 1.4 Appenzeller, BGE 117 II 321
E. 3.a Valser). Die Durchsetzung einer Marke ist rascher anzunehmen,
wenn sie eine kleinere Anzahl Waren oder Dienstleistungen beansprucht,
als wenn sich die Aufwendungen des Markenhinterlegers auf eine Viel-
zahl von Waren und/oder Dienstleistungen verteilen. Die Glaubhaftma-
chung setzt nach herrschender Lehre und Rechtsprechung voraus, dass
das Zeichen markenmässig gebraucht worden ist. Darunter wird der
B-1260/2012
Seite 10
Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienst-
leistungen am entsprechenden Markt verstanden, also der produktbezo-
gene Gebrauch der Marke im Gegensatz zu einem rein unternehmensbe-
zogenen, ausschliesslich firmenmässigen, dekorativen oder anderweitig
produktunabhängigen Gebrauch (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 Mobility mit Verweis auf
Urteil des Bundesgerichts 4C.229/2003 vom 20. Januar 2004 E. 5 Tripp
Trapp). Insbesondere müssen die Durchsetzungsbelege glaubhaft ma-
chen, dass die Marke so als Zeichen wahrgenommen wurde, wie sie ge-
schützt werden soll (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-958/2007
vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 Post; B-7405/2006 vom 21. September 2007 E.
6.9.1 Mobility). Einer Marke, die in stark veränderter Form gebraucht wird,
kommt nämlich keine Verkehrsdurchsetzung zu (Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-3536/2011 vom 14. Juli 2012 E. 6.5 Medidata;
B-5557/2011 vom 19. September 2012 E. 8.2.2.3 Frauentorso [fig.]; zum
Ganzen: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8240/2010 vom 27.
Februar 2012 E. 2.2ff. Aus der Region. Für die Region.)
2.5 Schranke der Verkehrsdurchsetzung bilden die absolut freihaltebe-
dürftigen Zeichen (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 261; WILLI, a.a.O.,
Rz. 164). Das absolute Freihaltebedürfnis darf jedoch selbst bei banalen
Zeichen nicht einfach angenommen werden, sondern muss von Fall zu
Fall und mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
abgeklärt werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. No-
vember 2009 E. 3.1 Radio Suisse Romande). Die Rechtsprechung hat
die Verkehrsdurchsetzung von Herkunftsangaben nie kategorisch und
schematisch ausgeschlossen (BGE 92 II 270 S. 274 E. 2 Sihl; BGE 117 II
321 S. 324f. E. 3 lit. a Valser; BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.3 Appenzeller;
BGE 128 III 454 S. 460 E. 2.1.5 Yukon; BGE 134 III 314 S. 320 E. 2.3.3
M/M-Joy; BGE 128 III 401 S. 405 E. 6 luzern.ch; Entscheid des Bundes-
gerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 Radio Suisse Ro-
mande).
3.
3.1 Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Für die
Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der Endverbrau-
cher massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge der massgeblichen
Verkehrskreise bilden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Marken-
recht, in: sic! 1/2007, S. 3 [zit. MARBACH, Verkehrkreise]; WILLI, a.a.O.,
Art. 2 Rz. 41; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011
B-1260/2012
Seite 11
vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Luminous). Die massgeblichen Verkehrs-
kreise für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses an einer
Marke sind demgegenüber die Branchenmitglieder, insbesondere die
Konkurrenten (WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 44).
3.2 Dienstleistungen im Bereich der Geschäftsführung (Nizza-Klasse 35)
und der Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitspflege (Nizza-Klasse
44) richten sich primär an Eigentümer von solchen Geschäftsbetrieben,
während sich die Ausbildung und die Durchführung von Veranstaltungen
(Nizza-Klasse 41) sowie die Beherbergung von Gästen in Appartements,
Wohnungen, Gästehäusern und Unterkünften sowie die Verpflegung in
Kantinen (Nizza-Klasse 43) an Unternehmen und Vereine richten.
3.3 Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten sowie der Betrieb
von Sport- und Fitnessanlagen (Nizza-Klasse 41) richten sich an sportli-
che Menschen jeden Alters, auch Kinder sowie an Kulturinteressierte von
der Adoleszenz bis ins hohe Alter. Dienstleistungen im Bereich der Be-
herbergung von Gästen in Hotels und Motels, Hotelreservationen, Ver-
pflegung von Gästen (Nizza-Klasse 43) sowie Dienstleistungen der Ge-
sundheits- und Schönheitspflege (Nizza-Klasse 44) richten sich an er-
wachsene Personen, die zur Erholung oder für Geschäftszwecke aus an-
deren Regionen anreisen. Catering und Party-Service (Nizza-Klasse 43)
richten sich an Privatpersonen und Unternehmen, die Veranstaltungen
durchführen.
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Bezeichnung "Bürgenstock"
beziehe sich nicht auf den Berg, der Bürgenberg heisse. Sie sei 1873
vom Gründer der Hotelanlage, Franz-Josef Bucher-Durrer, zur Bezeich-
nung der Hotelanlage erfunden worden. Die Vorinstanz versteht das Zei-
chen als wesentlich ältere Bezeichnung des Berges. Weiter erachtet die
Beschwerdeführerin die Voreinträge als implizite Anerkennung der Unter-
scheidungskraft von Bürgenstock, während die Vorinstanz dies als unzu-
lässig bezeichnet. Die Beschwerdeführerin macht überdies einen wohler-
worbenen Besitzstand an der Marke sowie Verkehrsdurchsetzung gel-
tend, während die Vorinstanz das Zeichen als absolut freihaltebedürftig
erachtet. Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin auf eine Praxis
der Vorinstanz, geografische Angaben als Marken einzutragen, was von
der Vorinstanz bestritten wird.
B-1260/2012
Seite 12
4.2 Wird Bürgenstock von den relevanten Verkehrskreisen primär als
geografische Angabe verstanden, ist die Bezeichnung nicht unterschei-
dungskräftig. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin spielt es
dabei keine Rolle, ob die Bezeichnung Bürgenstock ursprünglich für die
Hotelanlage galt. Massgebend sind die tatsächlichen Verhältnisse im
Zeitpunkt des Entscheids (BGE 130 III 113 S. 118 E. 3.2 Montessori; DA-
VID, a.a.O., Art. 2 Rz. 7; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 145; MARBACH, Marken-
recht, a.a.O., Rz. 227). Selbst wenn die Bezeichnung Bürgenstock, wie
von der Beschwerdeführerin geltend gemacht wird, eine Wortneuschöp-
fung des Gründers der Hotelanlage darstellen sollte, gilt das heutige Ver-
ständnis durch die relevanten Verkehrskreise.
4.3 Die relevanten Verkehrskreise verstehen unter "Bürgenstock" vorab
den Aussichtsberg und die Halbinsel zwischen Ennetbürgen und
Stansstad. Im Nidwaldner GIS wird der gesamte Bergrücken und die
Halbinsel als Bürgenstock bezeichnet (http://map.gis-daten.ch/nw10/, be-
sucht am 26. Oktober 2012).
Quelle: © 2012 GIS Daten AG
Das gleiche Ergebnis erhält man auf Google Maps (http://maps.google.ch
> Bürgenstock, besucht am 26. Oktober 2012).
Quelle: Kartendaten © 2012 Google
In den relevanten Kartenwerken der Schweiz erscheint der Name der
Halbinsel im Vierwaldstättersee und derjenige des Aussichtsberges als
Bürgenstock (z.B. Swisstopo auf http://map.geodataviewer.admin.ch/
geodatenviewer.php, besucht am 7. November 2012). Bei dieser Karte er-
scheint im Massstab 1:10'000 auch der Name "Bürgenberg"; jedoch ohne
B-1260/2012
Seite 13
Höhenangaben und nicht beim Grat des Berges, sondern im südlichen,
flachen Teil sowie nördlich des Grates, am Ufer des Vierwaldstättersees.
Ab Massstab 1:80'000 erscheint nur die Bezeichnung "Bürgenstock".
Quelle: Bundesamt für Landestopografie, www.swisstopo.admin.ch
Auch in den gedruckten Nachschlagewerken wird Bürgenstock einstim-
mig als "Aussichtsberg mit Luftkurort am Südufer des Vierwaldstätter-
sees" beschrieben (Meyers grosses Standardlexikon, Band 1, Mann-
heim/Wien/Zürich 1982, Stichwort "Bürgenstock"; vgl. Alain Rey [Hrsg.],
Le Petit Robert des Noms Propres, Paris 2011, Stichwort "Bürgenstock";
Grand Larousse Universel, Band 3, Paris 1991, Stichwort "Bürgenstock";
Meyers grosses Universallexikon, Band 3, Mannheim/Wien/Zürich 1981,
Stichwort "Bürgenstock"; Brockhaus Enzyklopädie, Band 3, Wiesbaden
1967, Stichwort "Bürgenstock"). Einzig ein Wikipedia-Eintrag bezeichnet
den Berg als "Bürgenberg" und die Hotelanlage als "Bürgenstock". Wie
jedoch aus ihrem Schreiben vom 12. April 2010 und der Versionsge-
schichte (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bürgenstock&action
=history, besucht am 26. Oktober 2012) hervorgeht, hat die Beschwerde-
führerin diesen Eintrag selbst erstellen lassen, womit ihm kein Beweis-
wert zukommt. Der Google nGram Viewer zeigt in der neueren Zeit kaum
noch einen aktiven Sprachgebrauch für "Bürgenberg" an, während die
Werte für "Bürgenstock" seit den 1950er Jahren ein beachtliches Niveau
erreichen (http://books.google.com/ngrams, besucht am 7. November
2012).
Quelle: © 2012 Google, http://books.google.com/ngrams
B-1260/2012
Seite 14
Auch in den Nachrichten wird nicht die Hotelanlage nicht mit "Bürgen-
stock" gleichgesetzt, sondern stets das "Hotelprojekt auf dem Bürgen-
stock" oder das "Tourismusprojekt auf dem Bürgenstock" erwähnt
(http://www.swissdox.ch > Bürgenstock > Letztes Jahr, besucht am
7. November 2012; statt vieler: 20 Minuten vom 17. Oktober 2012 S. 17).
Vom 7. November 2011 bis 7. November 2012 wurde "Bürgenberg" in der
Schweizer Presse 16 mal erwähnt, während "Bürgenstock" im gleichen
Zeitraum 272 mal erwähnt wurde (http://www.swissdox.ch > Bürgenstock
bzw. Bürgenberg > Letztes Jahr, besucht am 7. November 2012). Es ist
deshalb festzuhalten, dass "Bürgenstock" im Sprachgebrauch der rele-
vanten Verkehrskreise als Aussichtsberg und Halbinsel im Vierwaldstät-
tersee verstanden wird.
4.4 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass ihr das ganze
Gebiet, das sich zur Nutzung als Hotelanlage eignet, gehöre. Diese Be-
hauptung vermöchte am festgestellten Sprachgebrauch (E. 2.3) aber
nichts zu ändern und wäre höchstens für die Frage eines Freihaltebe-
dürfnisses von Bedeutung (vgl. dazu Entscheid der RKGE MA-AA 07/02
vom 4. Juli 2003 in sic! 2004, S. 218 Grimselstrom). Das GIS von Nidwal-
den (http://map.gis-daten.ch/nw10, besucht am 26. Oktober 2012) zeigt
allerdings, dass das Gebiet des Bürgenstocks in eine Vielzahl von Parzel-
len aufgeteilt ist. Die Beschwerdeführerin hat nicht glaubhaft gemacht,
dass ihr alle diese Parzellen gehörten. Überdies besteht die Hotelanlage
der Beschwerdeführerin aus zahlreichen Hotels und Restaurants, nämlich
dem Hammetschwand Restaurant, dem Palace Hotel, dem Park Hotel,
dem Waldhotel, den Grand-Residence-Suiten, den Panorama-Residence-
Suiten, den Lakeview Villas, dem Conference Center sowie dem Restau-
rant und Pension Taverne 1879 (http://de.buergenstock.ch/, besucht am
25. Oktober 2012), die in der Zukunft wieder an unterschiedliche Eigen-
tümer verkauft werden könnten.
4.5 Als Zwischenergebnis ist daher festzuhalten, dass die Bezeichnung
für die beantragten Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist.
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin macht eventualiter geltend, dass die Marke
sich im Verkehr durchgesetzt habe. Beim fraglichen Zeichen handle es
sich um einen wohlerworbenen Besitzstand mit erheblichem Wert. Sie
habe die Marke seit über hundertvierzig Jahre gebraucht, enorme Investi-
tionen getätigt und eine grosse Zahl prominenter Gäste beherbergt. Es
B-1260/2012
Seite 15
bestehe ein Schutz nach Treu und Glauben im Sinne von Art. 2 Abs. 1
ZGB, der nicht von einer Formalität wie der Registrierung abhängen kön-
ne. Es sei widersprüchlich und treuwidrig, der Marke den Schutz zu ver-
sagen.
5.2 Die Beschwerdeführerin hat Durchsetzungsbelege in der Form von
Zeitungsausschnitten vorgelegt, die von der Firma Argus der Presse AG
gesammelt worden sind. Die Mehrheit dieser Zeitungsartikel beziehen
sich nicht auf die Marke "Bürgenstock" in Alleinstellung, sondern auf die
Zeichen "Bürgenstock Resorts©" oder "Bürgenstock-Hotels", welches
beide eingetragene Marken der Beschwerdeführerin sind. Viele der Artikel
erwähnen den Bürgenstock lediglich als geografische Angabe. Eine An-
zahl Belege erwähnt Bürgenstock überhaupt nicht, wie z.B. das SDA-
Communiqué vom 4. Juli 2010 "10 Jahre KKL" (Argus Ref. 39327494). In
zahlreichen Doubletten, nämlich Pressetexten, die in verschiedenen Pub-
likationen in identischer Form erschienen sind, werden Belege mehrfach
vorgelegt. Zusammenfassend wurde "Bürgenstock" in den eingereichten
323 Belegen 28 mal (9%) ohne weitere Markenelemente als Synonym
der Hotelanlage verwendet; 79 mal diente es hingegen als geografische
Angabe, 194 mal in Erwähnung einer der bestehenden Marken, fünfmal
ausserhalb des Beweisthemas und viermal in eigenen Verlautbarungen.
Die Belege 8.292-8.297, 8.303-8.310, 8.311 und 8.313 sind identisch.
Auch die anlässlich der mündlichen Verhandlung ins Recht gelegten
Farbkopien von Postkarten aus der Jahrhundertwende können die Be-
weislücke nicht füllen, denn diese dokumentieren eine sehr lange zurück-
liegende Verkehrsauffassung und verwenden das Wort "Bürgenstock"
nicht als Marke. Mit einer Ausnahme bildet Bürgenstock jeweils eine geo-
grafische Angabe, so z.B. in "Bürgenstock, Palace-Hotel"; "Bürgenstock.
Grand-Hotel"; Bürgenstock (1131 m) Palace- u. Parkhotel"; "Drahtseil-
bahn Bürgenstock Chemin de Fer Funiculaire" etc. Die übrigen Belege
beziehen sich auf den Betrieb der vormaligen Beschwerdegegnerin und
sind deshalb unbeachtlich. Belege zur Verkehrsdurchsetzung in der fran-
zösischen und italienischen Schweiz fehlen. Unter diesen Umständen
kann keine Verkehrsdurchsetzung angenommen werden (E. 2.4.).
5.3 Schliesslich ist zu prüfen, ob ein ausserregisterliches Anrecht auf die
Marke aufgrund des Schutzes von Treu und Glauben entstanden ist.
Demzufolge hat jedermann in der Ausübung seiner Rechte und in der Er-
füllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 2 Abs. 1
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB, SR 210]). Dies bedeutet,
dass Ansprüche, die nicht zum Schutz eines berechtigten Interesses die-
B-1260/2012
Seite 16
nen und deren Befriedigung berechtigte Interessen verletzen würden,
nicht bestehen können (PETER TUOR/BERNHARD SCHNYDER/JÖRG SCHMID/
ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13. Aufl.,
Zürich 2009, §6 Rz. 2). Im Verwaltungsverfahren kommt der Schutz von
Treu und Glauben im Grundsatz des Vertrauensschutzes zum Ausdruck,
welcher unter gewissen Voraussetzungen Anspruch auf Schutz des be-
rechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen und sonstiges, be-
stimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden gibt, sofern
das öffentliche Interesse an der Anwendung des positiven Rechts nicht
überwiegt (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, Zürich 1998, Rz. 126). WILLI sieht den
Schutz des wohlerworbenen Besitzstandes aufgrund des Prinzips von
Treu und Glauben nur für denjenigen Markeninhaber vor, der alles erfor-
derliche getan hat, um seine registrierte Marke vor der Umwandlung in
ein Freizeichen zu bewahren (WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 140).
5.4 Vorliegend handelt es sich um ein nicht registriertes Zeichen, für das
auch keine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft gemacht werden konnte.
Behördliche Zusicherungen, dass dieses Zeichen als Marke registriert
werden könne oder sonstiges behördliches Verhalten, das eine bedin-
gungslose Registrierung des Zeichens als Marke in Aussicht stellte, sind
aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich. Insbesondere kann
nicht geltend gemacht werden, dass die Vorinstanz durch die Registrie-
rung anderer Marken, die das Wort "Bürgenstock" mit Zusätzen enthalten,
auch dessen Kennzeichnungskraft in Alleinstellung implizit anerkannt ha-
be, denn durch die Verbindung beschreibender Worte oder eine besonde-
re grafische Gestaltung kann im Einzelfall der beschreibende Charakter
entfallen (RKGE vom 17. Juli 1999 in: sic! 5/1999 559 E. 5 Dystar; Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-1710/2008 vom 6. November 2008 E.
4.1 Swistec; B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 3.5 Chocolat Pavot mit
Hinweisen; siehe auch E. 6.3). Eine Degenerierung einer eingetragenen
Marke zum Freizeichen liegt auch nicht vor. Somit kann als Zwischener-
gebnis festgehalten werden, dass das Zeichen "Bürgenstock" weder im
Verkehr durchgesetzt wurde, noch aufgrund des Vertrauensschutzes ins
Markenregister einzutragen ist.
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, dass die Vorinstanz mit
dem Eintrag der Marken "Bürgenstock Hotels" und "Bürgenstock Hotels
und Resort" implizit dem Zeichen Bürgenstock Unterscheidungskraft zu-
B-1260/2012
Seite 17
erkannt habe. Zudem verlangt sie Gleichbehandlung mit der Marke CH
608'418 Chateau de Chillon. Auch das Schloss Chillon befinde sich auf
einer Halbinsel und auch dort gebe es keine weiteren Konkurrenten.
6.2 Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die Gleichbehandlung von
Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in
rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der Problematik
einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit
Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das anzuwendende Kri-
terium, wonach Sachverhalte "ohne weiteres" vergleichbar sein müssen,
restriktiv angewendet werden (Entscheid der RKGE in sic! 2003, S. 803
We keep our promises), zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hin-
blick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser
Bedeutung sein können (RKGE in sic! 1998, S. 303 Masterbanking; Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-3036/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 4
Swissair). Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht besteht nur
dann, wenn eine Behörde in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht und
zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform ent-
scheiden werde, sowie keine überwiegenden Interessen an einem ge-
setzmässigen Entscheid entgegenstehen (BGE 115 Ia 83 E. 2; BGE 116
Ib 235 E. 4; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3036/2011 vom 5.
Dezember 2011 E. 4 Swissair; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, All-
gemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, S. 164 f.; ULRICH HÄFE-
LIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5.
Aufl. Zürich 2006, Rz. 518 ff.). Verletzungen des Gleichbehandlungsge-
bots müssen im Rechtsmittelverfahren ausdrücklich gerügt und Ver-
gleichsfälle angegeben werden. Rechtliche Grundlagen und Einwendun-
gen, die nicht ins Auge springen und nach den Sachverhaltsfeststellun-
gen und Vorbringen der Parteien nicht nahe liegen, sind deshalb nicht zu
berücksichtigen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-619/2011 vom
19. Dezember 2011 E. 4.2 [Doppelhelix][fig.]). Blosse Hinweise auf Nizza-
Klassifikationsnummern oder Registereinträge reichen für die Begrün-
dung nicht aus (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3792/2011 vom
23. August 2012 E. 7.2 Fiducia).
6.3 Nach dem oben gesagten kann die Beschwerdeführerin sich selbst
gegenüber von vorneherein keinen Anspruch auf Gleichbehandlung gel-
tend machen (BGer in sic! 1997, S. 161 E. 5c Elle, sic! 2004, S. 403 E. 4
Discovery Travel & Adventure Channel; Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts B-681/2011 vom 3. Dezember 2011 E. 6.8.3 Tokyo by Kenzo
[fig.]; B-619/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 4.2 [Doppelhelix][fig.]). Sie
B-1260/2012
Seite 18
kann auch keine Gleichbehandlung mit "Chateau de Chillon" geltend ma-
chen, denn dabei handelt es sich nicht um eine geografische Bezeich-
nung einer Landschaft, sondern um eine Bezeichnung, die nur für das
Gebäude des Schlosses steht. Durch die Einschränkung auf das Schloss
ist das Städtchen Chillon ausdrücklich davon ausgenommen (E. 2.3). Die
Marke "Chateau de Chillon" ist deshalb nicht vergleichbar mit der Marke
"Bürgenstock". Weiter reicht eine einzige Eintragung nicht aus, um eine
ständige gesetzeswidrige Praxis der Behörde zu belegen.
7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das strittige Zeichen "Bür-
genstock" für die beanspruchten Dienstleistungen Gemeingut im Sinne
von Art. 2 Bst. a MSchG darstellt und keine Unterscheidungskraft auf-
weist. Die Vorinstanz hat somit die Eintragung der Marke zu Recht ver-
weigert. Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist
abzuweisen.