Decision ID: 62c14e65-2770-5ad0-924a-b2cf12a03cb9
Year: 2019
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: approval

Facts:
Sachverhalt:
A.
Am 13. März 2018 meldete die Beschwerdeführerin die Wortmarke
"NOVE" zur Eintragung im schweizerischen Markenregister an. Die Marke
wurde für folgende Waren der Klassen 14, 18 und 25 hinterlegt:
Klasse 14
Gioielleria ed orologi, inclusi braccialetti, orecchini, anelli, collane, anelli da alluce,
fermacravatta, spille, gemelli, portachiavi, cinturini per orologi, orologi da tasca, oro-
logi da polso; metalli preziosi, loro leghe o beni laccati con metalli preziosi, non in-
clusi in altre categorie; pietre preziose; strumenti d'orologeria e cronometrici.
Klasse 18
Oggetti in pelle e simil-pelle compresi in queste classe, incluse borsellini, portafogli,
borse, valigie, astucci per chiavi, porta biglietti da visita, porta pannolini, zaini, venti-
quattrore; pelle e simil-pelle, ed oggetti fatti di questo materiale non inclusi in altre
categorie; pelli animali, pellame; borse da viaggio, valigie-fodera per vestiti per il viag-
gio; ombrelli, parasole e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria.
Klasse 25
Abbigliamento per uomo, donna, ragazzo, ragazza, bambini e neonati, inclusi bian-
cheria intima, calzature, costumi da bagno, berretti, cappelli, vestaglie, pigiami, cal-
zetteria, guanti, reggicalze, cinte, cravatte, calzini, camicie, magliette, tute, felpe, in-
dumenti fatti a maglia, gonne, pantaloni, pantaloncini, maglioni, jeans, canottiere,
cappotti, giacche, tute da lavoro, giacche da abito, abiti da donna, sciarpe, camicette,
cardigan, abiti da sposa, camicie da sport, abbigliamento da corsa, abbigliamento
dolcevita e polo; mutandine da donna, reggiseni, canottiere, mezze magliette, bustini,
canottiere intime, calzoncini; mutande da uomo e boxer maschili; vestiario; costumi
da viaggio.
B.
Mit Schreiben vom 17. Juli 2018 beanstandete die Vorinstanz das Gesuch
vollumfänglich mit der Begründung, das Wortelement "NOVE" sei die auf
Italienisch ausgeschriebene Zahl "9" und die weibliche Pluralform des ita-
lienischen Adjektivs "novo", das analog zu "nuovo" "neu" bedeute. Der Ab-
nehmer werde das Zeichen in Bezug auf alle beanspruchten Waren ohne
Weiteres dahingehend verstehen, dass es sich um neue Waren handle.
C.
Die Beschwerdeführerin beantragte mit Stellungnahme vom 12. Septem-
ber 2018, das Zeichen für sämtliche Waren zum Schutz zuzulassen. Sie
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wies darauf hin, dass das Wort "novo, nova" nicht zum italienischen Wort-
schatz gehöre. Daher würden die italienischsprachigen Abnehmer das Zei-
chen als ausgeschriebene "9" verstehen. Ausgeschriebene Zahlen seien
nach konstanter Praxis dem Markenschutz zugänglich, sofern sie nicht als
Mengenangaben wahrgenommen würden. Dies sei vorliegend nicht der
Fall.
D.
Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin am 9. Oktober 2018 mit, dass
sie an der Beanstandung festhalte und beabsichtige, ab dem 6. November
2018 eine beschwerdefähige Verfügung zu erlassen.
E.
Mit E-Mail vom 30. Oktober 2018 bat die Beschwerdeführerin um Erlass
einer beschwerdefähigen Verfügung, sofern keine neuen Argumente ge-
gen die Eintragung geltend gemacht würden.
F.
Die Vorinstanz wies mit Verfügung vom 12. Dezember 2018 das Schweizer
Markeneintragungsgesuch 70430/2018 für alle beanspruchten Waren zu-
rück. Zur Begründung führte sie aus, das hinterlegte Zeichen "NOVE" sei
unter anderem die erste und dritte Person Singular des französischen
Verbs "nover", zu Deutsch "(eine Obligation) erneuern", das italienische
Zahlwort für "Neun" sowie die weibliche Pluralform von ital. "novo" (zu
Deutsch: "neu", "neuartig"). Als gebräuchlicher italienischer Begriff werde
"novo" sowie seine Deklinationen vom Institut gemäss ständiger Praxis
analog zu "nuovo" als qualitative und beschreibende Angabe zurückgewie-
sen. Denn das Zeichen stelle einen direkten Hinweis auf die Beschaffenheit
der Waren dar – nämlich Waren in ungebrauchtem Zustand – und preise
diese ausserdem zusätzlich als neuartig und originell an.
G.
Gegen diese Verfügung reichte die Beschwerdeführerin am 25. Januar
2019 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht ein mit dem Begeh-
ren, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuwei-
sen, die Marke "NOVE" für alle beanspruchten Waren zum Schutz zuzu-
lassen. In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, ihr sei bezüglich
neuer Argumente und Beweismittel der Vorinstanz das rechtliche Gehör
verweigert worden. In materieller Hinsicht bestreitet die Beschwerdeführe-
rin, dass "novo" bei den massgebenden Schweizer Durchschnittsabneh-
mern ohne Weiteres als bekannt vorausgesetzt werden dürfe. Im Vergleich
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zum üblichen "nuovo" werde das Adjektiv "novo" nur sehr selten benutzt.
Darüber hinaus habe das italienische Wort "nove" weitere Sinngehalte. Un-
ter den verschiedenen möglichen Bedeutungen für "nove" stehe das Zahl-
wort "neun" im Vordergrund. Es gelte auch zu beachten, dass sich die mas-
sgebenden Verkehrskreise gewohnt seien, ausgeschriebene Zahlen als
Marken zu begegnen.
H.
Mit Stellungnahme vom 6. Mai 2019 beantragt die Vorinstanz die kosten-
fällige Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, die Be-
schwerdeführerin sei vor dem Erlass der Verfügung mit allen für die Schutz-
verweigerung ausschlaggebenden Punkten konfrontiert worden und habe
die Möglichkeit gehabt, vor dem Erlass der Verfügung Stellung zu nehmen.
Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör sei somit nicht er-
kennbar. Das Wort "novo" respektive "nove" sei lexikalisch erfasst und
könne daher nicht mehr ohne Weiteres ignoriert werden. Die Tatsache,
dass eine von mehreren Schreibweisen häufiger verwendet werde als die
andere, vermöge dem Zeichen keine Schutzfähigkeit zu verleihen. Auch
ohne ein entsprechendes Substantiv in dem auf den beanspruchten Waren
angebrachten Zeichen würden die massgebenden Verkehrskreise den le-
xikalischen, beschreibenden Sinn sehen.
I.
Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist von keiner Seite be-
antragt worden.
J.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen
der Erwägungen eingegangen.

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin hat die Beschwerdeführe-
rin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen. Sie ist durch die ange-
fochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Inte-
resse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde-
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führung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Der Kosten-
vorschuss wurde innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die
Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten
einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und
andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur
Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als
Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden werden
(MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick
[Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl.
2017, Art. 2 Rz. 34).
Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die be-
schreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem
direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von
den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als
Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren
oder Dienstleistungen verstanden werden. Darunter fallen namentlich Wör-
ter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung,
Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungswei-
se, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware
oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5, "Premi-
ère"; 127 III 160 E. 2b/aa, "Securitas"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER,
a.a.O., Art. 2 Rz. 84; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgü-
ter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 282
ff.). Der Umstand, dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder An-
spielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen
hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche
Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen muss vielmehr der-
art sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen erhebli-
chen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denk-
arbeit oder besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III
447 E. 1.5, "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa, "Securitas"; Urteil des BVGer
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B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2, "Apotheken Cockpit"). Zum
Gemeingut zählen damit insbesondere auch Zeichen, die sich in allgemei-
nen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen
(BGE 128 III 447 E. 1.6, "Premiere"; BGE 129 III 225 E. 5.2, "Masterpiece";
Urteile des BVGer B-187/2018 vom 22. Juli 2019 E. 4.2, "Deluxe";
B-600/2018 vom 14. Januar 2019 E. 4.4, "hype. [fig.]").
Zahlwörter können Markenschutz beanspruchen, solange sie im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht über
einen beschreibenden Sinngehalt verfügen (Urteile des BVGer
B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 9.2.1, "7seven [fig.]/SEVENFRIDAY";
B-5312/2013 vom 5. Dezember 2014 E. 6.3, "six [fig.]/SIXX und SIXX [fig.]";
B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 9.1.2, "SEVEN [fig]/ROOM SE-
VEN"; DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz,
2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a, Rz. 143; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O.,
Art. 2 Rz. 81).
Die Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann zur Schutzfähigkeit einer Marke
führen, wenn nicht auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen
im Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistun-
gen überwiegt und dies zu einer Unbestimmtheit des Aussagegehalts führt.
Dominiert ein beschreibender Sinngehalt im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen, vermag die Möglichkeit weiterer,
weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter jedoch nicht
aufzuheben (Urteile des BVGer B-3205/2018 vom 15. Mai 2019 E. 3.4,
"Betokontakt"; B-600/2018 E. 2.3, "hype. [fig.]"; B-6246/2010 vom 28. Juli
2011 E. 4.5 "JumboLine").
Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei
kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht
der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache
schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5,
"Felsenkeller"; EUGEN MARBACH, a.a.O., Rz. 214).
3.
3.1 Zunächst ist auf die Rüge der Beschwerdeführerin einzugehen, wo-
nach die Vorinstanz ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt habe. In
der angefochtenen Verfügung begründe die Vorinstanz den Gemein-
gutcharakter mit neuen Argumenten und neuen Beweismitteln. So ver-
weise sie erstmals auf das französische Verb "nover" und lege neue Belege
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in Bezug auf das Verständnis als weibliche Pluralform von "novo" vor.
Ebenso würden neue Beweismittel betreffend die Neuheit von Waren bei-
gelegt. Bezüglich dieser neuen Argumente und Beweismittel sei ihr das
rechtliche Gehör verweigert worden; sie hätte zuvor angehört werden müs-
sen.
Die Vorinstanz anerkennt, dass sie das französische Verb "nover" tatsäch-
lich erstmals in der angefochtenen Verfügung erwähnt habe, allerdings
nicht als Grundlage für die Zurückweisung, sondern zwecks vollständiger
Sachverhaltsfeststellung. Zudem habe sie bereits in ihrem Schreiben vom
17. Juli 2018 dargelegt, dass "nove" als weibliche Pluralform des italieni-
schen "novo" zu verstehen sei. Die der angefochtenen Verfügung beige-
legten Internettreffer seien lediglich weitere Illustrationen für einen bereits
geltend gemachten Zurückweisungsgrund. Die Beschwerdeführerin sei vor
dem Erlass der Verfügung mit allen für die Schutzverweigerung ausschlag-
gebenden Punkten konfrontiert worden und habe die Möglichkeit gehabt,
vor dem Erlass der Verfügung Stellung zu nehmen. Eine Verletzung des
Anspruchs auf rechtliches Gehör sei somit nicht erkennbar.
3.2 Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; SR 101) ver-
langt nicht, dass die verfahrensbeteiligte Partei die Gelegenheit erhalten
muss, sich zu jedem möglichen Ergebnis, das von der entscheidenden Be-
hörde ins Auge gefasst wird, zu äussern. Die Behörde hat in diesem Sinne
nicht ihre Begründung den Parteien vorweg zur Stellungnahme zu unter-
breiten. Es genügt, dass sich die Parteien zu den Grundlagen des Ent-
scheids, insbesondere zum Sachverhalt sowie zu den anwendbaren
Rechtsnormen, vorweg äussern und ihre Standpunkte einbringen können
(BGE 132 II 257 E. 4.2).
Anspruch auf vorgängige Anhörung besteht namentlich, wenn die Behörde
ihren Entscheid mit einer Rechtsnorm oder einem Rechtsgrund zu begrün-
den beabsichtigt, die oder der im bisherigen Verfahren nicht herangezogen
wurde, auf die sich die beteiligten Parteien nicht berufen haben und mit
deren Erheblichkeit im konkreten Fall sie nicht rechnen konnten (BGE 131
V 9 E. 5.4.1; 128 V 272 E. 5b/bb; 112 Ia 198 E. 2a).
3.3 Vorliegend hat die Vorinstanz das zu prüfende Zeichen in der ange-
fochtenen Verfügung abschliessend "analog zu 'nuovo' als qualitative und
beschreibende Angabe" (Ziff. 4) beurteilt und dazu ausgeführt, "zumindest
die italienischsprachigen Abnehmer" verstünden es in diesem Sinne
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(Ziff. 6). Dasselbe Argument hatte sie schon mit Beanstandung vom
17. Juli 2018 geltend gemacht und ausgeführt:
"Der Abnehmer wird das Zeichen 'NOVE' in Bezug auf alle beanspruchten Wa-
ren ohne Weiteres dahingehend verstehen, dass es sich um neue Waren han-
delt."
Zu diesem ausschlaggebenden Argument war der Beschwerdeführerin das
rechtliche Gehör also schon mit dem damaligen Schreiben erteilt worden.
Nicht entscheidwesentlich und darum ohne Anspruch der Beschwerdefüh-
rerin auf rechtliches Gehör war hingegen die Feststellung, "NOVE" werde
auch als erste und dritte Person Singular des französischen Verbs "nover"
gebraucht ("novieren, eine Schuld umwandeln"; vgl. ALFREDO SNOZZI, Ju-
ristisches Lexikon, Basel 2015; vgl. Ziff. 4 der angefochtenen Verfügung).
In der Tat wird diese Nebenbedeutung zwar erstmals in der angefochtenen
Verfügung erwähnt, doch dient sie dort nicht als Grund für die Zurückwei-
sung, welche, wie erwähnt, auf den italienischen Sinn der Marke be-
schränkt bleibt (vgl. Ziff. 6). Auch die Beschwerdeführerin anerkennt dies,
wenn sie in der Beschwerde ausführt, letztlich stütze sich die Vorinstanz
nicht auf das französische Verb (Beschwerde, Rz. 19). Ein sachlicher Zu-
sammenhang der Umwandlung einer Schuld mit den beanspruchten Wa-
ren wäre denn auch nicht ersichtlich.
3.4 Die Beschwerdeführerin führt sodann zutreffend aus, für das Verständ-
nis als weibliche Pluralform von "novo" stütze die angefochtene Verfügung
sich ausserdem auf fünf neue Belege (Beilagen 4-8). Dabei handelt es sich
um Auszüge aus Wörterbüchern, der Institutspraxis und um das Resultat
einer Internetrecherche. Auch die Beilagen 9 und 10 wurden der Beschwer-
deführerin erstmals mit der angefochtenen Verfügung unterbreitet. Sie be-
legen die Ansicht der Vorinstanz, ungebrauchte Kleidung, Schmuck, Uhren
und Taschen würden als solche gekennzeichnet und Waren jeder Art ge-
meinhin als neuartig und originell angepriesen. Auch mit diesen neuen Be-
weismitteln hat die Vorinstanz keinen neuen Zurückweisungsgrund geltend
gemacht, sondern nur den bereits erwähnten Rechtsgrund bekräftigt.
Da sich die Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Stellungnahme vom
12. September 2018 zu den Grundlagen des Entscheids vorweg äussern
und ihre Standpunkte einbringen konnte, war die Vorinstanz nicht gehalten,
ihr die für die angefochtene Verfügung vorgesehenen zusätzlichen Beweis-
mittel, die einen bereits bisher bekannten Rechtsgrund betrafen, zur vor-
gängigen Äusserung vorzulegen. In diesem Sinne hat sie sich auch nicht
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Seite 9
über die Bitte der Beschwerdeführerin hinweggesetzt, ihr bei Geltendma-
chung neuer Argumente eine Frist zur weiteren Stellungnahme einzuräu-
men (vgl. E-Mail vom 30. Oktober 2018; vorinstanzliche Beilage Nr. 5).
Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf
rechtliches Gehör verletzt, stösst somit ins Leere.
3.5 Selbst wenn die Vorinstanz mit ihrem Vorgehen den Anspruch der Be-
schwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt hätte, könnte diese Verlet-
zung aufgrund der Äusserungsmöglichkeit der Beschwerdeführerin vor
dem mit gleicher Kognition wie die Vorinstanz ausgestatteten Bundesver-
waltungsgericht als geheilt betrachtet werden (BGE 137 I 195 E. 2.3.2; 133
I 201 E. 2.2; 132 V 387 E. 5.1; Urteil des BVGer B-720/2017 vom 6. De-
zember 2018 E. 2.5, "Blackberry/blackphone [fig.]").
4.
In einem weiteren Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu be-
stimmen. Die Abnehmer der Waren der Klassen 14 (im Wesentlichen
Schmuckwaren, Uhren, Edelmetalle und Edelsteine), 18 (im Wesentlichen
Lederwaren, Leder, Kunstleder, Taschen, Regenschirme) und 25 (Beklei-
dungsartikel verschiedener Art für Frauen, Männer und Kinder), für die die
Marke beansprucht wird, sind nach Auffassung der Vorinstanz sowohl
Schweizer Durchschnittskonsumenten als auch spezialisierte Kreise, bei-
spielsweise aus dem Schmuck- und Detailhandel, sowie Zwischenhändler
dieses Bereichs, was unbestritten blieb. Auch das Bundesverwaltungsge-
richt hat keinen Anlass, von dieser vorinstanzlichen Definition der mass
geblichen Verkehrskreise abzurücken (vgl. etwa die Urteile des BVGer
B-1831/2019 vom 21. August 2019 E. 5, "Palace"; B-5642/2014 vom
16. Juli 2015 E. 6, "Equipment"; B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 4,
" Diamonds of the Tsars"). Adressaten sind demnach einerseits das breite
Publikum und andererseits Fachleute aus der Uhren-, Schmuck-, Beklei-
dungs- und Lederbranche.
Bei Waren und Dienstleistungen, die sowohl an Fachkreise als auch an
Endverbraucher vertrieben werden, ist bei der Beurteilung der Schutzfä-
higkeit der Marke in erster Linie das Verständnis der schweizerischen End-
konsumenten massgebend, da diese die wohl grösste Marktgruppe bilden
und die geringste Marktkenntnis haben (vgl. Urteile des BVGer
B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 6, "Equipment"; B-336/2012 vom 4. April
2013 E. 4, "Ce'Real"). An deren Aufmerksamkeit dürfen keine übertriebe-
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nen Anforderungen gestellt werden (BGE 133 III 342 E. 4.1, "Verpackungs-
behälter [3D]"; Urteil des BVGer B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 6,
"Equipment").
5.
5.1 Die Vorinstanz verweigerte der angemeldeten Marke "NOVE" die Ein-
tragung im Wesentlichen mit der Begründung, "NOVE" sei ein italienisches
Wort mit der Bedeutung "Neun" respektive "neu/neuartig" (in der weibli-
chen Pluralform von "novo"). Als gebräuchlicher italienischer Begriff werde
"novo" sowie seine Deklinationen vom Institut gemäss ständiger Praxis
analog zu "nuovo" als qualitative und beschreibende Angabe zurückgewie-
sen. Denn das Zeichen stelle einen direkten Hinweis auf die Beschaffenheit
der Waren dar – nämlich Waren in ungebrauchtem Zustand – und preise
diese ausserdem zusätzlich als neuartig und originell an.
Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass "novo" beim breiten Publikum als
bekannt vorausgesetzt werden darf. Im Vergleich zum üblichen "nuovo"
werde das Adjektiv "novo" nur sehr selten benutzt. Darüber hinaus habe
das italienische Wort "nove" weitere Sinngehalte. NOVE sei beispielsweise
die Pluralform des italienischen Wortes "nova" (verglühender Stern) oder
werde auch als Nachname benutzt. Unter den verschiedenen möglichen
Bedeutungen für "nove" stehe das Zahlwort "neun" im Vordergrund, zumal
sich die massgebenden Verkehrskreise gewohnt seien, ausgeschriebene
Zahlen als Marken zu begegnen. Um das Zeichen anders zu verstehen,
insbesondere als weibliche Pluralform des Adjektivs "novo", bedürfte es ei-
ner Einbettung in einen konkreten Kontext. Namentlich müsste das Adjektiv
"novo" dekliniert sein, und im konkreten Beispiel mit einem weiblichen Sub-
stantiv in der Pluralform kombiniert werden, damit es überhaupt als Adjektiv
wahrgenommen werde.
5.2 Die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin stimmen darin überein,
dass NOVE abstrakt gesehen verschiedene Bedeutungen aufweist. Drei
dieser Bedeutungen führt die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung
auf: Es ist die erste und dritte Person des französischen Verbs "nover" (dt.
"novieren, eine Schuld umwandeln"; vgl. E. 3.3), das italienische Zahlwort
für "neun" (vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch,
4. Aufl., Berlin 2003) und die weibliche Pluralform des italienischen Adjek-
tivs "novo" im Sinne von "neu/neuartig", wobei es sich um eine umgangs-
sprachliche respektive poetische Variante des Adjektivs "nuovo" handelt
(vgl. lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 2004).
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Die Beschwerdeführerin ergänzt diese Liste möglicher Bedeutungen mit
der italienischen Pluralform für eine "Nova" (vgl. Paravia Langenscheidts
Handwörterbuch Italienisch, 4. Aufl., Berlin 2003; lo Zingarelli, Vocabolario
della lingua italiana, 2004), d.h. ein Stern, der kurzfristig durch innere Ex-
plosionen hell aufleuchtet (vgl. Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Aufl.
2015). Zudem weist die Beschwerdeführerin auf einen italienischen Schrift-
steller mit dem Künstlernamen Aldo Nove hin (Beschwerdebeilage 13).
Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass "NOVE" ein lexikalisch
mehrdeutiger Begriff ist.
5.3 Bei der Frage, welchen Rang diese Bedeutungen im Zusammenhang
mit den beanspruchten Waren einnehmen, sind sich die Parteien einig,
dass das französische Verb "nover", die "Nova" (Stern) und der italienische
Nachname "Nove" im Hintergrund stehen. Auch das Bundesverwaltungs-
gericht hat keine Veranlassung, eine dieser Bedeutungen als naheliegend
zu qualifizieren.
Dagegen ist fraglich und auch unter den Parteien umstritten, ob insbeson-
dere für die italienischsprachigen Abnehmer das Zahlwort "nove" (neun)
oder das Adjektiv "novo/nove" (neu) näherliegt.
5.4 Gegen das Verständnis als Adjektiv spricht nach Auffassung der Be-
schwerdeführerin der seltene Gebrauch von "novo/nove" im Vergleich zu
"nuovo/nuove". In der Tat belegt die Google-Suche der Beschwerdeführe-
rin (Beilagen 9-11) für "vestiti novi" und "gioielli novi" nur Treffer im niedri-
gen dreistelligen Bereich (111 respektive 114 Treffer), im Gegensatz zu
Treffern im sechsstelligen Bereich für "vestiti nuovi" (233'000 Treffer) und
im fünfstelligen Bereich für "gioielli nuovi" (33'500 Treffer). "Borsellino
novo" ergab keinen Treffer, "borsellino nuovo" dagegen deren 9'640.
Es kann somit festgehalten werden, dass das Adjektiv "novo/nove" in der
italienischen Sprache weniger gebraucht wird als "nuovo/nuove". Dafür
spricht auch der Eintrag im italienischen Wörterbuch "lo Zingarelli", wonach
das Adjektiv "novo" lediglich in einem spezifischen Zusammenhang, näm-
lich im poetischen und umgangssprachlichen Umfeld, gebraucht wird.
Hinzu kommt, dass der Hinweis auf die umgangssprachliche Verwendung
für die Schweiz nicht gilt: Es ist gerichtsnotorisch, dass das Adjektiv
"novo/nove" im Tessin umgangssprachlich nicht verwendet wird.
5.5 "Novo" (respektive "nove" in der weiblichen Pluralform) weist indessen,
nebst demselben Sinngehalt, eine starke schriftbildliche und klangliche
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Seite 12
Ähnlichkeit mit dem Adjektiv "nuovo" (respektive "nuove" in der weiblichen
Pluralform) auf. Es unterscheidet sich lediglich im weggelassenen "u" von
"nuovo/nuove". Da "nuovo/nuove" auf dem ersten "o" betont wird, kommt
dem weggelassenen "u" weniger Bedeutung zu als dem betonten "o".
Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass namentlich die italienischsprachi-
gen Abnehmer von "novo" auf "nuovo" respektive von "nove" auf "nuove"
schliessen können (vgl. Urteil des BGer vom 4. November 1987 E. 3, "Au-
tonova"; BGE 86 I 55 E. 2, "Spiralin", mit Verweis auf BGE 82 I 51", "Nove-
lin"; BGE 56 II 222 E. 2, "Novaseta"; Urteil des BVGer B-7424/2006 vom
12. November 2007 E. 3.4, "Bona").
Dagegen spricht indessen, dass "novo/nove" wie bereits ausgeführt in der
Südschweiz umgangssprachlich nicht verwendet wird. Zudem fehlt im vor-
liegenden Fall angesichts der beanspruchten Waren der poetische Ver-
wendungszusammenhang.
5.6 Für das Verständnis als Adjektiv führt die Vorinstanz die Bedeutung des
Wortes "neu" für das beanspruchte Warensegment ins Feld. Zur Begrün-
dung hält sie fest, die strittigen Waren seien keine Verbrauchswaren und
könnten typischerweise sowohl in ungebrauchtem Zustand als auch in Se-
condhand-Läden und auf Flohmärkten erworben werden. Es sei folglich
nahe und üblich, ungebrauchte Kleidung, Schmuck, Uhren, Taschen etc.
als solche zu kennzeichnen. Ebenso könnten Waren jeder Art als neuartig
und originell angepriesen werden, so z.B. die an einer Fachmesse vorge-
stellten neuen Uhrenmodelle oder die neuen Jacken und Taschen einer
modischen Frühlings- oder Herbstkollektion. Diese Feststellungen, welche
von der Beschwerdeführerin nicht bestritten werden, untermauert die Vor-
instanz mit Auszügen aus den Websites www.ricardo.ch (Beilage 9) und
www.rolex.com, www.cosmopolitan.com, www.elle.com sowie www.gio-
iellibanchieri.it (Beilage 10).
Für die Käuferschaft von Schmuck, Lederwaren, Kleidern etc. ist es tat-
sächlich wichtig zu wissen, in welchem Zustand die angepriesenen Waren
sind, d.h. ob es sich um neue oder gebrauchte Waren handelt. Nur mit die-
ser Information kann sie unter anderem abschätzen, ob der Preis ange-
messen ist oder ob sie die Waren genauer nach allfälligen Gebrauchsspu-
ren untersuchen sollte. Auch Neuentwicklungen, soeben erhaltene Kollek-
tionen und saisonale Produkte werden häufig als "neu" bzw. "nouve/nove"
ausgelobt, wie die Vorinstanz zu Recht darlegt.
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Auch Marken wie "Nuova Generazione (fig.)" (Nr. 634'392), "NEW ERA"
(Nr. P-547'060), "a new day (fig.)" (Nr. 728'271) und "Art nouveau (fig.)"
(Nr. 719'266) deuten darauf hin, dass "neu" (in verschiedenen Sprachver-
sionen) ein wichtiger Begriff in der Modewelt ist und somit grundsätzlich
einen Sinn ergibt.
5.7 Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, das Verständnis von
"nove" als weibliche Pluralform eines Adjektivs bedürfte einer Kombination
mit einem weiblichen Substantiv im Plural und könne deshalb nicht ohne
besondere Denkarbeit und Fantasieaufwand als dekliniertes Adjektiv wahr-
genommen werden.
Zwar sind zahlreiche Waren aus der Waren- und Dienstleistungsliste der
angemeldeten Marke weiblich und grösstenteils in der Mehrzahl aufge-
führt, so unter anderem in der Klasse 14 "gioielleria" (Schmuckwaren), "col-
lane" (Halsketten), "fermacravatta" (Krawattenhalter), "spille" (Broschen)
und "pietre preziose" (Edelsteine), in der Klasse 18 "borse" (Taschen), "va-
ligie" (Koffer), "pelle e simil-pelle" (Leder und Kunstleder) und "fruste" (Peit-
schen) sowie in der Klasse 25 "biancheria intima" (Unterwäsche), "calza-
ture" (Schuhe), "cinte" (Gürtel), "cravatte" (Krawatten), "camicie" (Hemden)
und "camicette" (Blusen). Insofern ist es nicht ausgeschlossen, "NOVE"
gedanklich mit den damit gekennzeichneten Waren in der weiblichen Mehr-
zahl zu verbinden und somit NOVE im Sinne von "neu" zu verstehen. Für
die restlichen Waren aus der Waren- und Dienstleistungsliste stellt sich
eine derartige Gedankenverbindung jedoch nicht ein.
Somit wird NOVE insgesamt isoliert wahrgenommen. In diesem Fall steht
das Zahlwort "neun" im Vordergrund. Denn wie bereits ausgeführt fehlt der
poetische Zusammenhang, und verwenden die italienischsprachigen
Schweizer Abnehmer in ihrer Umgangssprache "nove" nicht adjektivisch.
Im Gegenzug ist das Zahlwort "nove" diesen Abnehmern wie alle übrigen
Zahlen von eins bis zehn seit ihrer frühen Kindheit bekannt. Auch den üb-
rigen Schweizer Abnehmern mit italienischen Grundkenntnissen dürfte das
Zahlwort eher geläufig sein als ein lediglich in spezifischem Zusammen-
hang verwendetes Adjektiv. Daher kann für diese Verkehrskreise "nove"
nur "neun" bedeuten.
Hinzu kommt, dass die massgebenden Verkehrskreise gewohnt sind, aus-
geschriebene Zahlen unter anderem auch im Zusammenhang mit den be-
anspruchten Waren als Marken zu begegnen, wie die Beschwerdeführerin
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unter Vorlage von Zahlenmarken wie "Seven", "Quattro", "Quinque" und
"Numbernine" (Beschwerdebeilagen 14-16) zu Recht ausführt.
5.8 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass für die angesprochenen, na-
mentlich italienischsprachigen Verkehrskreise "nove" im Sinne des Zahl-
worts "neun" im Vordergrund steht. Die Vorinstanz macht nicht geltend,
dass "neun" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen über einen beschreibenden Sinngehalt verfügt; es ist denn auch
kein solcher ersichtlich. Es ist auch kein Freihaltebedürfnis erkennbar.
5.9 Weiter ist zu prüfen, ob NOVE für französisch- und deutschsprachige
Verkehrskreise, für deren Sprachverständnis der italienische Sinn "neun"
nicht im Vordergrund steht, einen beschreibenden Charakter aufweist.
So könnte die Imperativ- und 1. sowie 3. Indikativ-Singularform "nove-le"
bzw. "nove" des französischen Verbs "nover" (eine Schuld umwandeln, er-
neuern, vgl. E. 3.3) in einem juristisch untechnischen Sinn vielleicht als
"sich neu machen" verstanden werden. Allerdings wird ein derart übertra-
gener Gebrauch nicht als gängige Metapher in Wörterbüchern erwähnt
(vgl. z.B. Le Petit Robert, Paris 2016; Langenscheidt Handwörterbuch
Französisch, Berlin 2006) und erscheint der Gedankensprung von Schuld
zu Bekleidung fernliegend und schief. In der französischen Sprache kom-
men weitere NOVE nahestehende Wörter vor, die das französische Adjek-
tiv "nouveau" (dt. neu) durchschimmern lassen, z.B. "novateur, novatrice"
(dt. Neuerer) und "novice" (dt. Novize, Neuling). Eine solche Andeutung
oder Konnotation ohne unmittelbar beschreibende Wirkung liegt darum nä-
her.
Auch in der deutschen Sprache existieren Wörter wie die Novelle (Erzäh-
lung einer neuen Begebenheit; abändernder oder ergänzender Nachtrag
zu einem Gesetz), die Verben novellieren (durch ein Nachtragsgesetz än-
dern), oder novieren (entsprechend "nover") und der Novize (Neuling im
klösterlichen Leben), durch welche NOVE mittelbar das Verständnis "neu"
anklingen lässt (vgl. Duden, 26. Aufl., Berlin 2013; Duden, Das Herkunfts-
wörterbuch, 4. Aufl., Mannheim 2007). Um von NOVE auf diese Vokabeln
und weiter auf "neu" respektive "nouveau" als Sinnvorstellung zu schlies-
sen, bedarf es jedoch zu vieler Gedankenschritte. Deutsch- und franzö-
sischsprachige Abnehmer/innen werden die Marke daher als Fantasiezei-
chen oder bloss als entfernten Anklang wahrnehmen.
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Insofern ist ein beschreibender Charakter von "NOVE" im Zusammenhang
mit den beanspruchten Waren ausgeschlossen.
5.10 Da das angemeldete Zeichen "NOVE" somit kein Gemeingut (Art. 2
Bst. a MSchG) darstellt, hat die Vorinstanz dem Zeichen zu Unrecht den
Schutz verweigert.
Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, die vorinstanzliche Verfügung
vom 12. Dezember 2018 aufzuheben, und die Vorinstanz anzuweisen, der
Marke "NOVE" aus dem Markeneintragungsgesuch Nr. 70430/2018 für alle
beanspruchten Waren der Klassen 14, 18 und 25 Schutz zu gewähren.
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63
Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss
zurückzuerstatten.
Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzu-
sprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG; Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist
die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt
aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2
VwVG). Die Vorinstanz handelt als autonome Anstalt mit eigener Rechts-
persönlichkeit (Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut
und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum,
IGEG, SR 172.010.31). Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des
Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters be-
auftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vor-
instanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhe-
bung der dafür vorgesehenen Gebühren erlassen. Ihr sind demnach die
Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Wurde, wie im vorlie-
genden Fall, keine abschliessende Kostennote eingereicht, setzt das Ge-
richt die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE).
Dabei erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– als angemessen.
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