Decision ID: a2076c10-ccf5-55ae-a070-766a22a7fc28
Year: 2013
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: 
Label: approval

Facts:
Sachverhalt:
A.
Am 8. September 2011 wurde in der "Gazette OMPI des marques interna-
tionales" Nr. 2011/33 die internationale Registrierung Nr. 1'087'629 der
Marke MC 2 (fig.), von welcher die Beschwerdegegnerin Inhaberin ist, ver-
öffentlicht. Sie ist für die Dienstleistungen der Klasse 43 Services de res-
tauration (alimentation); hébergement temporaire eingetragen und hat
folgendes Aussehen:
B.
Mit Eingabe vom 22. Dezember 2011 erhob die Beschwerdeführerin ge-
gen die Eintragung der obgenannte Marke Widerspruch. Diesen Wider-
spruch stützte sie auf ihre Schweizer Marke Mc (fig.) mit der Nr. 419'424.
Diese Marke ist in der Klasse 42 eingetragen für Dienstleistungen in Ver-
bindung mit dem Betrieb von Restaurations- und Schnellimbissbetrieben
und Vergabe von entsprechenden Franchisen, Kochen von Mahlzeiten,
Herstellen von Getränken und Verkauf über die Gasse, Beratung zur
Gestaltung von Restaurants- und Schnellimbissbetrieben, Schulung von
Personen für die Leitung und das Betreiben solcher Restaurants- und
Schnellimbissbetrieben. Die Marke hat folgendes Aussehen:
C.
Am 3. Januar 2012 erliess die Vorinstanz eine provisorische Schutzver-
weigerung gegenüber der angefochtenen internationalen Registrierung
und forderte die Beschwerdegegnerin auf, bis zum 3. April 2012 ein Zu-
stelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen, ansonsten sie vom Verfahren
ausgeschlossen würde.
D.
Die Vorinstanz erreichte am 10. April 2012 eine undatierte Stellungnahme
der Beschwerdegegnerin mit einem schweizerischen Zustelldomizil. Mit
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Verfügung vom 17. April 2012 schloss die Vorinstanz infolge Fristsäum-
nisses die Beschwerdegegnerin vom Verfahren aus.
E.
Mit Entscheid vom 16. Juli 2012 wies die Vorinstanz den Widerspruch der
Beschwerdeführerin mit der Begründung ab, dass wohl die Dienstleistun-
gen identisch bzw. gleichartig und die Zeichen ähnlich seien, das jüngere
Zeichen MC 2
(fig.) hingegen einen derart veränderten Sinngehalt aufwei-
se, dass eine Verwechslungsgefahr in einer Gesamtwürdigung zu vernei-
nen sei.
F.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am
11. September 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie
beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Gutheis-
sung ihres Widerspruchs unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Zudem
stellt die Beschwerdeführerin den Verfahrensantrag, es sei die Replik
samt Beilagen aus den Akten des Verfahrens MA-Wi 11003 Mc
(fig.)/MC.Joe (fig.) beizuziehen. Materiell geht die Beschwerdeführerin mit
der Vorinstanz einig, dass bezüglich der Dienstleistungen Gleichartigkeit
bestehe und sich die Zeichen ähnlich seien. Die Beschwerdeführerin rügt
hingegen die Einschätzung der Vorinstanz, dass trotz der Gleichartigkeit
der Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der Zeichen keine Verwechs-
lungsgefahr bestünde.
G.
Mit Eingabe vom 15. Oktober 2012 reichte die Beschwerdeführerin zur
Substantiierung ihrer Behauptung, ihre Marke habe erhöhte Bekanntheit
und profitiere daher von einer erweiterten Kennzeichnungskraft, eine Stu-
die des Link Instituts ein, welche die "Awareness of the Trademark Mc"
untersuchte.
H.
Mit Verfügung vom 12. Oktober 2012 wurde die Beschwerdegegnerin
aufgefordert, dem Bundesverwaltungsgericht innert gesetzter Frist anzu-
zeigen, ob das im erstinstanzlichen Widerspruchsverfahren genannte Zu-
stelldomizil auch für das Beschwerdeverfahren gültig sei. Die Beschwer-
degegnerin liess die angesetzte Frist ohne Stellungnahme verstreichen.
Mit Verfügung vom 30. November 2012 wurde die Beschwerdegegnerin
aufgefordert, innert 30 Tagen eine für die Dauer des Verfahrens gültige
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Zustelladresse in der Schweiz bekannt zu geben, sofern sie aktiv am Ver-
fahren teilnehmen möchte. Andernfalls gehe das Gericht davon aus, dass
die Beschwerdegegnerin darauf verzichte, im vorliegenden Verfahren
Parteirechte auszuüben und allenfalls der Entscheid der Beschwerde-
gegnerin durch Publikation im Bundesblatt eröffnet würde. Diese Verfü-
gung wurde der Beschwerdegegnerin auf dem Rechtshilfeweg in Monaco
zugestellt. Die Beschwerdegegnerin liess die angesetzte Frist zur Be-
zeichnung eines schweizerischen Zustelldomizils ungenutzt verstreichen.
I.
Mit Schreiben vom 13. November 2012 verzichtete die Vorinstanz auf ei-
ne Stellungnahme und beantragt unter Hinweis auf die Begründung im
angefochtenen Entscheid, die Beschwerde sei abzuweisen.
J.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver-
waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31 f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen
Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 11. September 2012 eingereicht
und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin
der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde
legitimiert (Art. 48 VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlos-
sen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleicharti-
ge Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des des Markenschutz-
gesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechs-
lungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Mar-
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ke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleis-
tungen, für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Michael
G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und
der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht dabei eine
Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere
Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind und umgekehrt
(LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-
schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG
Art. 3 N. 8).
2.2 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-
druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs-
kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Books,
BGE 119 II 473 E. 2d Radion). Relevant ist dabei einzig die Eintragung,
wie sie dem Register entnommen werden kann (Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Adwista/ad-
vista mit Hinweisen, B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 Converse All
Stars [fig.]/Army tex [fig.]). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die
einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten.
Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder
Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemen-
te diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristi-
sche Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen
Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-41-59/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 Efe [fig.]/Eve
und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 Diva Cravatte [fig.]/
DD Divo Diva [fig.], je mit Hinweisen).
Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang
der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 Plus/PlusPlus [fig.] mit Hinwei-
sen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei
kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 II 382 E. 2a Kamillo-
san/Kamillon, Kamillan; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Büh-
ler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009,
Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren
prägende Elemente beschreibenden Charakter haben
(BVGE 2010/32 E. 7.3.1 Pernaton/Pernadol 400, Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/
Aromathera). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis ei-
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ner schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind
(BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan, mit Hinweisen; Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007
E. 7 Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]; EUGEN MARBACH, in: Roland
von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979, mit
Hinweisen).
Die Verwechslungsgefahr ist zudem strenger zu beurteilen, wenn die strit-
tigen Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs hinterlegt sind
(BGE 117 326 E. 4 Valser), da diese mit einem weniger hohen Aufmerk-
samkeitsgrad nachgefragt werden. Nebst der Häufigkeit des Konsums
hängt der Aufmerksamkeitsgrad auch von den im Einzelfall massgebli-
chen Verkehrskreisen ab (BGE 126 III 320 E. 6 b bb Rivella).
2.3 Eine Verwechslungsgefahr kann in zweierlei Form entstehen. Einer-
seits wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten
wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch wenn die mass-
geblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter
aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und nament-
lich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben
Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl.
BGE 127 III 166 E. 2a Securitas, BGE 128 III 97 f. E. 2a Orfina/Orfina,
Entscheid 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 des schweizerischen Bun-
desgerichts in sic! 2002 S. 99 E. 1b Stoxx/StockX [fig.]).
3.
Die vorliegend massgeblichen Verkehrskreise bestehen bei der Wider-
spruchsmarke einerseits aus Fachpersonen in Bezug auf die eingetrage-
nen Dienstleistungen betreffend die Vergabe von Franchisen, Beratung
zur Gestaltung von Restaurants- und Schnellimbissbetrieben sowie der
Schulung von Personen und andererseits aus einem Massenpublikum als
Abnehmer von Mahlzeiten und Getränken in Restaurants- und Schnellim-
bissbetrieben. Bei Dienstleistungen betreffend Massenartikeln des tägli-
chen Bedarfs, wie sie das Anbieten von Essen in einem Restaurant und
Schnellimbissbetrieb darstellen, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit
und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu
rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr
oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt
(BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan/Kamillon, Kamillan, mit Hinweisen).
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4.
Zunächst ist zu prüfen, ob die Dienstleistungen, für welche die strittigen
Marken hinterlegt wurden, gleich oder gleichartig sind.
4.1 Die services de restauration (alimentation) der angefochtenen Marke
sind, wie die Vorinstanz zurecht feststellte, offensichtlich identisch mit den
Dienstleistungen in Verbindung mit dem Betrieb von Restaurants- und
Schnellimbissbetrieben. Dass erstere in der Klasse 43 und zweitere in der
Klasse 42 gelistet werden, ist mit der diesbezüglichen Neugliederung der
Nizza Klassifikation in deren achten Auflage zu begründen und daher un-
erheblich.
4.2 Die angefochtene Marke ist zudem für hébergement temporaire hin-
terlegt. Die Vorinstanz erachtete diese Dienstleistung als gleichartig zu
den Dienstleistungen in Verbindung mit dem Betrieb von Restaurants-
und Schnellimbissbetrieben, da das Beherbergen von Gästen regelmäs-
sig sowohl die Schlafbeherbergung als auch die kulinarische Beherber-
gung umfasse. Zudem trügen Restaurants von Beherbergungsbetrieben
häufig die gleiche Marke wie die Beherbergungsbetriebe selber, weshalb
die angesprochenen Verkehrskreise regelmässig annehmen würden,
dass beide Leistungen vom selben Unternehmen angeboten werden. Die
zu vergleichenden Dienstleistungen seien daher wohl nicht identisch aber
dennoch gleichartig. Diese Argumentation erscheint schlüssig und ist
nicht zu beanstanden. Die Dienstleistungen der beiden Marken sind somit
teils identisch, teils gleichartig.
5.
Als nächstes werden die strittigen Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin über-
prüft.
5.1 Da es sich vorliegend um kombinierte Wort-/Bildmarken und nicht um
reine Wortmarken handelt, sind diese nur in ihrer konkreten Ausgestal-
tung im Registereintrag geschützt (GALLUS JOLLER, in: Michael
G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 196). Entsprechend muss bei der Beurtei-
lung der Zeichenähnlichkeit, entgegen der Auffassung der Vorinstanz,
auch das benützte Schriftbild inkl. Gross- und Kleinschreibung angemes-
sen berücksichtigt werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 12. April 2013 B-3757/2011 E. 4.3 WeightWatchers [fig.]/
WatchWT [fig]). Die zu vergleichenden Marken enthalten als Wortelement
im Wesentlichen die Buchstaben M und C. Die angefochtene Marke ent-
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hält zudem eine hochgestellte Ziffer 2 und den Zusatztext "Mediterranean
Cuisine" unterhalb des Buchstaben M. Dieser Zusatztext ist allerdings im
Verhältnis zu den übrigen Bestandteilen der Marke derart klein geschrie-
ben, dass er kaum als solcher gelesen bzw. wahrgenommen werden
kann. Entsprechend hat dieser Zusatztext auch kaum prägenden Einfluss
auf das Gesamtbild. Bei beiden Marken sind die Buchstaben M in Gross-
schrift gehalten, der Buchstabe C ist bei der Widerspruchsmarke in Klein-
schrift, bei der angefochtenen Marke hingegen wiederum in Grossschrift
abgebildet. Die Schriftart der Widerspruchsmarke ist relativ streng linear
und erinnert an eine Computerschrift, wohingegen diejenige der ange-
fochtenen Marke schwungvoll erscheint und durch die verschiedenen
Schattierungen eher künstlerisch anmutet.
5.2 Augenfällig ist, dass sich das komplette Wortelement der Wider-
spruchsmarke in der angefochtenen Marke wiederfindet. Gemäss ständi-
ger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke
in eine jüngere Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr
grundsätzlich unzulässig, wenn die ältere Marke nicht verändert wird. Das
gilt auch, wenn dem übernommenen Element weitere Kennzeichen hin-
zugefügt werden (RKGE in sic! 2006 S. 269 E.6 Michel (fig.)/Michel
Compte Waters; sic! 2005 S. 757 E.6 Boss/Airboss; sic! 2005 S. 571 E.6
CJ Cavalli Jeans (fig.)/Rocco Cavalli (fig.); sic! 2003 S. 907 E.5 Kiss/Soft-
Kiss; sic! 2003 S. 904 E.7 7Seven(fig.)/Seven Pictures (fig.); sic! 2001
S. 813 E.7 VIVA/CoopVIVA (fig.), mit Hinweisen; sic! 2000 S. 509 E.5
DK/dk Daniel Kramer Cosmetics [fig.]). Die in E. 5.1 erwähnten Unter-
schiede in der Darstellung der Buchstaben M und C sowie die Hinzufü-
gung des kaum lesbaren Zusatztextes "Mediterranean Cuisine" und die
hochgestellte Ziffer 2 verleihen der jüngeren Marke kein derart anderes
Aussehen, dass ein neuer Gesamteindruck entsteht. Das dominierende
Element, nämlich der grossgeschriebene Buchstabe M und der Buchsta-
be C, prägen auch bei der angefochtenen Marke den Gesamteindruck.
Eine klare Abweichung von der angefochtenen Marke gegenüber der Wi-
derspruchsmarke (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas Da-
vid [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd.
III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 897 f) ist nicht gegeben. Ent-
sprechend kann nicht angenommen werden, dass ein Abnehmer die älte-
re Marke in der neueren nicht mehr erkennt (vgl. RKGE in sic! 2001
S. 135 E.5 Kraft/NaturKraftWerke).
5.3 Bezüglich der Aussprache ist festzuhalten, dass die angefochtene
Marke ein anderes Klangmuster aufweisen kann, wenn die Buchstaben M
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und C einzeln ausgesprochen werden und die hochgestellte Ziffer 2 als
"hoch zwei" oder "im Quadrat" ausgesprochen wird. Dennoch ist nicht
unwahrscheinlich, dass ein Konsument auch in der angefochtene Marke
das die Widerspruchsmarke prägende schottische Präfix "Mc" erkennt
und auch als solches ausspricht, womit die angefochtene Marke als "mäc
hoch zwei" oder " mäc im Quadrat" ausgesprochen würde. Das prägende
Element wäre dabei wiederum dasselbe, womit auch in akustischer Hin-
sicht eine Ähnlichkeit der Zeichen nicht verneint werden kann.
5.4
5.4.1 Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass diese Zeichenähnlichkeit al-
lerdings nicht rechtserheblich sei, da der Sinngehalt der angefochtenen
Marke gegenüber der Widerspruchsmarke derart anders sei, dass da-
durch die bestehenden Zeichenähnlichkeiten kompensiert würden. Dies
begründet die Vorinstanz damit, dass der Gesamteindruck der angefoch-
tenen Marke durch die hochgestellte Ziffer 2 dahingehend verändert wür-
de, dass der gemeinsame Bestandteil, nämlich die Buchstabenfolge MC,
nicht mehr auf Anhieb eindeutig erkannt würde, sondern als Gesamtgefü-
ge Assoziationen zu einer chemischen bzw. mathematischen Formel we-
cke. Die Buchstabenfolge MC würde damit im jüngeren Zeichen nicht
losgelöst von der hochgestellten Ziffer 2 wahrgenommen und steche
demzufolge nicht unmittelbar ins Auge.
5.4.2 Ausnahmsweise kann tatsächlich der Fall eintreten, bei welchem
sich zwei Zeichen sehr ähneln, eine Zeichenähnlichkeit aber dennoch
aufgrund eines unterschiedlichen Sinngehalts der Marken nicht gegeben
ist (vgl. BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks; BGE 112 II 362 E. 2 Escoli-
no/Seccolino; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3
N. 168 ff.; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-
kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 886 f.). Dies setzt allerdings voraus,
dass die konfligierenden Marken je einen für die massgebenden Ver-
kehrskreise erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt
spontan erkannt und verstanden wird (vgl. RKGE in sic! 1998 S. 50 E. 6
Clinique/Unique frisch Kosmetik [fig.] und Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 29. April 2011 B-38/2011, B-39/2011, B-40/2011 E. 7.3.2
IKB/ICB [fig.]/ICB BANKING; sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
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Seite 10
vom 6. Mai 2009 B-142/2009 E. 5.4 Pulcino/Dolcino; GALLUS JOLLER, in:
Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutz-
gesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 156/168; EUGEN MARBACH, in: Ro-
land von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009,
N. 889).
5.4.3 Der Sinngehalt der angefochtenen Marke besteht gemäss Vorin-
stanz darin, dass in der Marke eine chemische oder mathematische For-
mel erkannt würde. Eine mathematische Formel wird allerdings üblicher-
weise als Gleichung dargestellt, was vorliegend nicht der Fall ist. Am
ehesten erweckt die jüngere Marke Assoziationen zur Gleichung der
Äquivalenz von Masse und Energie E=mc 2 , wobei der Buchstabe M in der
Marke grossgeschrieben, in der Gleichung allerdings als kleingeschriebe-
ne Variable erscheint. Zudem ist die Position der hochgestellten Ziffer 2 in
der Marke nicht eindeutig, sie könnte hochgestellt in Bezug zum Buch-
staben M oder zum Buchstaben C stehen. Es erscheint daher eher un-
wahrscheinlich, in der vorliegenden Marke eine mathematische Gleichung
mit einem Minimum an Sinngehalt zu erkennen.
In der Chemie wird ein grossgeschriebenes M in der Regel zur Bezeich-
nung der molaren Masse und der Buchstabe C für Kohlenstoff (Position
sechs im Periodensystem) verwendet. Eine Kombination dieser Buchsta-
ben mit einer hochgestellten Ziffer 2 ergibt daher keine chemische For-
mel, die dem allgemeinen Publikum ohne weiteres bekannt wäre. Der
Sinngehalt der angefochtenen Marke ist somit äusserst gering und es ist
kaum anzunehmen, dass dieser marginal vorhandene Sinngehalt spontan
erkannt und verstanden wird, zumal die Dienstleistungen, für welche die
angefochtene Marke hinterlegt ist, kaum einen Bezug zu mathematischen
oder chemischen Formeln haben und eine allfällige Assoziation kaum un-
terstützen würden (vgl. BGE 121 III 377 E. 3c Boss/Boks). Viel eher
wahrscheinlich erscheint die von der Beschwerdeführerin dargelegte
Möglichkeit, dass ein durchschnittlicher Konsument das grosse M und
das dazugehörige C als Einheit versteht und die hochgestellte Ziffer 2 als
für beide Buchstaben M und C geltend – im Sinne einer Quadratur der
Widerspruchsmarke Mc (fig.) – auffasst. Die Beschwerdeführerin über-
sieht hier zwar, dass die korrekte mathematische Schreibweise hierfür
(MC) 2 wäre, dennoch erscheint die Auffassung, dass ein durchschnittli-
cher Konsument eine zur Buchstabenkombination MC hochgestellte Zif-
fer 2 als Potenzierung ebendieser Buchstabenkombination MC versteht –
ganz im Sinne einer werbenden Anpreisung von MC multipliziert mit MC –
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eher glaubhaft. Damit einher geht auch, dass die prägenden Elemente
der Widerspruchsmarke, nämlich die Buchstabenkombination MC, wie-
derum dominieren, was zur Folge hat, dass die angefochtene Marke
kaum über einen neuen und eigenständigen Sinngehalt verfügt. In Anbet-
racht dieser erheblichen Einwände kann nicht davon ausgegangen wer-
den, dass die angefochtene Marke über einen eigenen, sich von der Wi-
derspruchsmarke deutlich abhebenden Sinngehalt verfügt, welcher von
den relevanten Verkehrskreisen denn auch spontan erkannt und verstan-
den würde.
Es ist somit zusammenfassend festzuhalten, dass zwischen den konfli-
gierenden Marken Zeichenähnlichkeit besteht.
6.
6.1 Um die Frage der Verwechslungsgefahr beurteilen zu können, muss
letztlich die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzumfang der Wi-
derspruchsmarke bestimmt werden. Die Verwechslungsgefahr kann etwa
dann ausgeschlossen werden, wenn die Widerspruchsmarke nur über ei-
ne geringe Kennzeichnungskraft verfügt und aufgrund dessen nur einen
kleineren geschützten Ähnlichkeitsbereich beanspruchen kann
(BGE 122 III 385 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan; Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts B-317/2010 vom 13. September 2010
E. 7.2 Lifetex/Lifetea; B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 4.3 Dermoxane/
Dermosane, B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 Aromata/Aromathera).
Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen,
wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Bestandteile gemeinfrei
sind (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouve-
nin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 86 f; EU-
GEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizeri-
sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2.
Aufl., Basel 2009, N. 981 mit Hinweisen). In einem solchen Fall genügen
schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu bannen.
6.2 Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich um das in Familiennamen
schottischer Herkunft verbreitete Präfix "Mc" (vgl. oben E. 5.3). Für die
beanspruchten Dienstleistungskategorien ist dieses nicht beschreibend
oder als anderweitig gemeinfrei anzusehen und erfährt in diesem Zu-
sammenhang keine Schwächung der Kennzeichnungskraft. In Anlehnung
an die Lehre und Rechtsprechung zu Akronymen als Marke kann auch
der Umstand, dass die Widerspruchsmarke nur zwei Buchstaben lang ist,
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die Kennzeichnungskraft nicht per se schwächen (vgl. Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-38/2011, B-39/2011, B-40/2011 vom 29. April 2011
E. 8.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB, IKB/ ICB Banking mit Hinweisen, RKGE,
sic! 2000, S. 509 E. 4 DK/dk Daniel Kramer Cosmetics, GALLUS JOLLER,
in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Marken-
schutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 83 mit zahlreichen Hinwei-
sen, a.A. STEFAN DAY, sic! 2000, S. 546 Ausgedehnter Schutz für Akro-
nyme?). Damit ist im vorliegenden Fall die Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke nicht vermindert und es kann mindestens von einem
normalen Schutzumfang ausgegangen werden (GALLUS JOLLER, in: Mi-
chael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzge-
setz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 81 ff.; EUGEN MARBACH, in: Roland
von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 977).
6.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Widerspruchsmarke
bekannt sei und ihr daher nicht nur ein normaler sondern ein erhöhter
Schutzumfang zukäme. Die Beschwerdeführerin begründet dies mit dem
Argument, dass die Widerspruchsmarke in zahlreichen, weiteren Marken
verwendet würde und ihr daher im Sinne einer Serienmarke erhöhten
Schutz gewährt werden müsse und offeriert Akten aus dem Verfahren
MA-Wi 11003 Mc (fig.)/Mc.Joe (fig.) als Beweis. Dieses bereits im Verfah-
ren vor der Vorinstanz vorgebrachte Argument wies diese unter anderem
mit der Begründung ab, dass gemäss Entscheid der RKGE
sic! 2006 S. 761 E. 5 McDonald's/McLake sich das Namenpräfix "Mc"
nicht als kennzeichnendes Element einer Markenserie eigne. Dieses obi-
ter dictum muss allerdings im Zusammenhang mit der Widerspruchsmar-
ke des damaligen Falls - nämlich McDonald's - gesehen werden. Die Be-
gründung das Präfix "Mc" nicht als Serienzeichen anzusehen, liegt ge-
mäss des damaligen Entscheids darin, dass der erhöhte Schutzumfang
der Marke McDonald's nicht soweit gehen könne, dass er sämtliche Na-
men, die mit dem Präfix "Mc" beginnen, umfasst. Dies schliesst nicht aus,
dass die Marke Mc (fig.) als Serienmarke genutzt werden kann, wenn sie
mit anderen Wörtern als Eigennamen kombiniert wird, bspw. indem sie
mit einem Gattungsbegriff aus der Gastronomie kombiniert wird und da-
durch die Herkunft und möglicherweise Güte des angebotenen Produkts
dokumentiert (vgl. Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom
12. Februar 1992 6 U 190/90 Ziffer I 2 b und d McChinese in GRUR 1992
S. 462). Ob bei der vorliegenden Widerspruchsmarke eine Serienmarke
vorliegt, welche zu einem erhöhten Schutzumfang führen könnte, muss
indes nicht geklärt werden, da die Widerspruchsmarke mindestens nor-
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male Kennzeichnungskraft und einen durchschnittlichen Schutzumfang
besitzt und in Kombination mit der starken Warengleichartigkeit und der
Zeichenähnlichkeit bereits eine Verwechslungsgefahr besteht (vgl. E. 7
nachfolgend). Aus demselben Grund muss auch nicht weiter auf das als
Beleg für die erhöhte Bekanntheit ins Recht gelegte demoskopische Gut-
achten eingegangen werden.
7.
In einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen muss nun beurteilt werden,
ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die Dienstleistungen, für welche
die konfligierenden Marken hinterlegt wurden, sind teilweise identisch,
teilweise gleichartig, womit an die Verschiedenheit der Zeichen einen
eher strengen Massstab anzuwenden ist. Trotz gewisser Abweichungen
im Schriftbild durch eine hochgestellte Ziffer 2 und einen kaum zu entzif-
fernden Zusatztext sind sich die Zeichen durch die vollständige Über-
nahme des prägenden Bestandteils der Widerspruchsmarke stark ähn-
lich. Das jüngere Zeichen gewinnt durch die Unterschiede keinen neuen
Sinngehalt und kann sich dadurch auch nicht genügend vom älteren Zei-
chen absetzen. Aufgrund des sich dadurch ergebende Bildes, insbeson-
dere durch die integrale Übernahme des prägenden Bestandteils der Wi-
derspruchsmarke, welche auch in der angefochtenen Marke den prägen-
den Hauptbestandteil bildet, sowie in Berücksichtigung des Umstandes,
dass bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs die Aufmerksamkeit der
Konsumenten eher niedrig ist, kann eine mittelbare Verwechslungsgefahr
nicht ausgeschlossen werden soweit nicht sogar eine direkte Verwechs-
lungsgefahr besteht.
In Anbetracht der gemachten Ausführungen und des Ausgangs des vor-
liegenden Verfahrens erübrigt sich ein Beizug der Replik aus dem Verfah-
ren MA-Wi 11003 Mc (fig.)/MC.Joe (fig.). Dem diesbezüglichen Verfah-
rensantrag wird daher nicht entsprochen.
8.
Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen, der angefochtene Entscheid
aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich gutzuheissen.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kos-
ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64
Abs. 1 VwVG). Diese Verpflichtung trifft die Beschwerdegegnerin auch,
wenn sie keine Beschwerdeantwort mit eigenen Rechtsbegehren ein-
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reicht (vgl. BGE 128 II 90 E. 2b und E. 2c; Entscheide der Eidgenössi-
schen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom
11. Mai 2006 in sic! 2006 S. 480 E. 10 Hero [fig.]/Hello [fig.]).
9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren
das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise
der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu ver-
anschlagen ist. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis
abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwands-
nachweise verlangt würden. Mangels anderer relevanter Angaben ist der
Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis
Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hin-
weisen). Von diesen Erfahrungswerten ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen
höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die Verfahrenskosten
sind somit auf Fr. 4'000.– festzulegen. Die erstinstanzlichen Verfahrens-
kosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdeführerin
vorgeleistet. Der Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz. Diese
erstinstanzlichen Verfahrenskosten werden hiermit der unterliegenden
Beschwerdegegnerin zur Zahlung an die Beschwerdeführerin auferlegt.
9.2 Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote
festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht
worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendigen er-
wachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14. Abs. 2
Satz 2 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der mass-
geblichen Faktoren scheint eine Parteientschädigung der Beschwerde-
gegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 2'000.– für das Beschwer-
deverfahren angemessen. Die Vorinstanz sprach für das erstinstanzliche
Verfahren keine Parteientschädigung zu. In Abänderung davon setzt das
Bundesverwaltungsgericht die Parteientschädigung für das erstinstanzli-
che Verfahren auf Fr. 1'000.– zugunsten der Beschwerdeführerin fest.
Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Per-
sonen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung
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gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer
wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m.
Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Wil-
mington, USA. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt
nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig,
weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.