Decision ID: c7b3edd3-ebc5-5353-90be-aeabf776178b
Year: 2021
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: approval

Facts:
Sachverhalt:
A.
A.a Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 5. September 2007 bei
der Vorinstanz hinterlegten Schweizer Wortmarke Nr. 566'528 QUANTEX.
Sie beansprucht unter anderem Schutz für folgende Dienstleistungen:
Kl. 36: Versicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen
in Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informatio-
nen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersys-
teme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via
globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeein-
richtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung und
des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten;
Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur,
Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienst-
leistungen.
A.b Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Wort-/Bild-
marke Nr. 1'296'619 Quantedge (fig.), die am 28. April 2016 gestützt auf
eine singapurische Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 9. März 2015
in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 2016/16 veröffentlicht
wurde. Die Marke sieht aus wie folgt:
und beansprucht, unter anderem für die Schweiz, Schutz für folgende
Dienstleistungen:
Kl. 36: Administration de placement de fonds; administration de placements,
administration de fonds de placement; services de conseil en matière de pla-
cements financiers; gestion de fonds financiers; investissements financiers;
services de fonds d'investissement financier; services de gestion de place-
ments financiers; services de recherche en matière d'investissements finan-
ciers; placement de fonds; services d'investissement; analyses en matière
d'investissements; gestion d'actifs d'investissement; services de conseillers en
placements; gestion de fonds d'investissement; services de gestion d'investis-
sements; placements de fonds; recherches en matière d'investissements; sur-
veillance de fonds de placement; fourniture d'informations en matière d'inves-
tissements.
A.c Gestützt auf ihre ältere Marke erhob die Beschwerdeführerin am
19. Juli 2016 vollumfänglich Widerspruch gegen die veröffentlichte Schutz-
ausdehnung der Marke der Beschwerdegegnerin.
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A.d Mit Entscheid vom 25. Juni 2018 wies die Vorinstanz den Widerspruch
mangels rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke ab, woge-
gen die Beschwerdeführerin am 13. August 2018 Beschwerde beim Bun-
desverwaltungsgericht einreichte. Zur Begründung führte sie aus, die Vor-
instanz habe den rechtserhaltenden Gebrauch zu Unrecht nicht in Bezug
auf alle Dienstleistungen geprüft. Diese Beschwerde hiess das Bundesver-
waltungsgericht mit Urteil B-4641/2018 vom 1. April 2019 gut und wies die
Sache zur umfassenden Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs und
der Verwechslungsgefahr zurück an die Vorinstanz.
B.
Mit Verfügung vom 29. Januar 2020 wies die Vorinstanz den Widerspruch
erneut ab. Sie stellte fest, der Gebrauch für die Dienstleistungen der Klasse
36 "Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds, Beratung im Bereich der
Finanzplanung und des Finanzmanagements; Vermögensverwaltung im
Bereich von kollektiven Kapitalanlagen" sei glaubhaft. Im Ergebnis liege
aber keine Verwechslungsgefahr vor, da der Zeichenbestandteil "Quant-"
sich in Verbindung mit Anlagefonds zu einer Sachbezeichnung entwickelt
habe, der Schutzbereich der Widerspruchsmarke daher diesbezüglich re-
duziert sei und die blosse Übereinstimmung der beiden Zeichen lediglich
im schwachen Element "Quant-" nicht zu einer Verwechslungsgefahr führe.
Das zusätzliche Element "-edge" der angefochtenen Marke verleihe dieser
einen unterschiedlichen Sinngehalt, so dass keine Fehlzurechnungen zu
befürchten seien.
C.
Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde
vom 2. März 2020 an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die
angefochtene Verfügung der Vorinstanz vom 29. Januar 2020 aufzuheben
und dem Widerspruch stattzugeben, eventualiter der Entscheid aufzuhe-
ben und die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuwei-
sen sei, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerde-
gegnerin. Dabei rügt sie die unrichtige Beurteilung von Kennzeichnungs-
kraft und Verwechslungsgefahr durch die Vorinstanz. Die Feststellung der
Vorinstanz, "Quant" sei einem Bedeutungswandel unterlegen und werde
nunmehr als Sachbezeichnung für Dienstleistungen aus dem Finanzsektor
verstanden, sei nicht korrekt. Dass sich das Zeichenverständnis innerhalb
kurzer Zeit geändert habe, sei nicht bewiesen und widerspreche der bishe-
rigen Praxis. Infolge intensiven Gebrauchs in der Schweiz sei die Wider-
spruchsmarke zudem überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Ange-
sichts der ausgeprägten Zeichenähnlichkeit und Dienstleistungsidentität
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müsse die Verwechslungsgefahr trotz erhöhter Aufmerksamkeit der Abneh-
mer bejaht werden.
D.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 8. April 2020 auf eine Ver-
nehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im ange-
fochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
E.
Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Beschwerdeantwort vom 11. Mai
2020, die Beschwerde sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten
der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. In der Tat sei "Quant"
eine zwischenzeitlich etablierte Sachbezeichnung für Finanzdienstleistun-
gen, die von spezialisierten Fachkreisen nachgefragt würden. "Quant-" sei
daher beim Zeichenvergleich ausser Acht zu lassen, sodass sich "-ex" und
"-edge" gegenüberstünden und schon in Ermangelung einer Zeichenähn-
lichkeit keine Verwechslungsgefahr bestehe. Eine Praxisänderung sei so
wenig ersichtlich wie eine gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke
in der Schweiz.
F.
Mit Replik vom 25. Mai 2020 bestritt die Beschwerdeführerin unter Einrei-
chung einer Suchmaschinenrecherche die Bekanntheit des Begriffs
"Quant-" als übliche Sachbezeichnung im Finanzwesen und hielt ansons-
ten an ihrer bisherigen Argumentation fest.
G.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 9. Juni 2020 auf eine Duplik
und beantragte weiterhin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
H.
An ihrem bisherigen Standpunkt festhaltend nahm die Beschwerdegegne-
rin mit Duplik vom 12. Juni 2020 erneut Stellung und reichte weitere Unter-
lagen ein, um die Usanz von "Quant" für Finanzdienstleistungen zu bele-
gen.
I.
Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung haben die Parteien still-
schweigend verzichtet.
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Seite 5
J.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak-
ten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein-
gegangen.

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e VGG). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist
die Beschwerdeführerin beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat
den Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die
Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1
VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintra-
gung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und
für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so
dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des
Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 2132.11] i.V.m. Art. 31 Abs. 1
MSchG). Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ein Zei-
chen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsge-
fahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinan-
derhalten, vermuten aber fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammen-
hänge zwischen den Markeninhabern (BGE 127 III 160 E. 2a "Securitas";
Urteil des BGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow
Lounge").
2.2 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft
der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Wa-
ren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind
(BGE 128 III 441 E. 3.2 "Appenzeller Natural [fig.]", 126 III 315 E. 6b-c "Ri-
vella/Apiella [fig.]").
2.3 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise an-
nehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen
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Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstel-
lungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder
doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers
hergestellt (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnec-
tive/Q qnnect [fig.]"; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 "Nivea [fig.]/Neauvia"
E. 2.2; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick
[Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3
N. 117). Gleichartig bedeutet nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit,
sondern von ähnlicher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb
der Waren und Leistungen betrifft (Urteile des BVGer B-259/2017 vom
19. März 2019 E. 3.2 "Tesla; Powerwall/Tesla Powerwall"; B-3209/2017
vom 2. April 2019 E. 3.4.1 "Paradis/Blanc du Paradis"; B-2165/2018 E. 4.2
"Hero [fig.]/Heera [fig.]"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienst-
leistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche
Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how,
Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und Zubehör sowie die
marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen
Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-758/2007
vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; B-341/2013 vom 1. April 2015
E. 5.1 "Victorinox/Miltrorinox").
2.4 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller", 121 III 377 E. 2a "Boss/
Boks"; 119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/ BRAUCHBAR BIRKHÄU-
SER, a.a.O., Art. 3 N 41). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wort-
klang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wo-
bei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zu Annahme einer
Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil des
BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 205 E. 2.4 "Calida/Calyana").
2.5 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom
Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008
vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der Schutzumfang be-
urteilt sich nach der Kennzeichnungskraft einer Marke. Für schwache Mar-
ken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie
aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven Ge-
brauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit geniesst (BGE 122 III 382
E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7
"Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN MARBACH, Markenrecht,
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Seite 7
in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 979). Bei schwachen Mar-
ken genügen bereits kleine Abweichungen, um eine hinreichende Unter-
scheidbarkeit zu schaffen. Als ursprünglich schwach gelten Marken, deren
wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind oder sich eng an gemeinfreie Be-
standteile anlehnen. Im Vordergrund stehen dabei Bestandteile mit be-
schreibendem Gehalt (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017., Art. 3 N. 89 ff.).
2.6 Um eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft zu beja-
hen, müssen die Belege einen langjährigen hiesigen Gebrauch der Marke
und intensive Werbung glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-3663/2011
vom 17. April 2013 E. 7.4.1 "Intel inside/Galdat inside", B-3162/2010 vom
8. Februar 2012 E. 6.4 "5th Avenue [fig.]/Avenue [fig.]; JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 104). Ebenso können Umsatzzahlen und die Höhe des Werbeauf-
wandes einen intensiven Gebrauch dokumentieren (Urteil des BVGer
B-3162/2010 8. Februar 2012 E. 6.4 "5th Avenue [fig.]/Avenue [fig.]).
3.
Ausgehend vom Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke sind zu-
nächst die massgeblichen Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeit zu
bestimmen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51).
3.1 Die Vorinstanz geht – in Einklang mit der Beschwerdeführerin – von
einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer aus, da dem Inter-
esse an solchen Angeboten und einem Vertragsabschluss in der Regel
eine aufmerksame und sorgfältige Abklärung vorausgeht. Die Beschwer-
degegnerin ergänzt, die vorliegend zentralen Anlagefonds würden typi-
scherweise von Fachleuten der Finanzbranche nachgefragt.
3.2 Die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Dienstleistungen Ver-
mittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Beratung im Bereich der Finanz-
planung und des Finanzmanagements; Vermögensverwaltung im Bereich
von kollektiven Kapitalanlagen (Kl. 36) richten sich sowohl an Fachleute
der Finanz- und Versicherungsbranche als auch an das finanzaffine Publi-
kum (Urteile des BVGer B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 3.2 "Quantex/
Quantum CapitalPartners"; B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 3.2 "Lom-
bard Odier & Cie./Lombard NETWORK [fig.]"; B-2125/2008 vom 15. Mai
2009 E. 3 "Total Trader"). Die beanspruchten Dienstleistungen sind zudem
keine des täglichen Gebrauchs und werden daher mit erhöhter Aufmerk-
samkeit in Anspruch genommen (Urteile des BVGer B-684/2017 vom
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13. März 2018 E. 3.2 "Quantex/Quantum CapitalPartners"; B-39/2011 und
B-40/2011 vom 29. April 2011 E. 8.1 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB Banking
Group"; B-7698/2008 vom 4. Dezember 2009 E. 5.2 "Etavis/Estavis").
4.
Sodann ist die Gleichartigkeit der sich in casu gegenüberstehenden
Dienstleistungen zu prüfen. Im angefochtenen Entscheid führt die Vorin-
stanz aus, es bestehe Identität respektive hochgradige Gleichartigkeit zwi-
schen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen. Diese Einschät-
zung ist nicht zu beanstanden und wird von den Verfahrensbeteiligten auch
nicht bestritten. Die Gleichartigkeit legt in Bezug auf den Zeichenabstand
einen besonders strengen Massstab nahe (BGE 122 III 382 E. 3a "Kamil-
losan/Kamillon, Kamillan").
5.
Zu prüfen ist die Zeichenähnlichkeit. Der älteren Wortmarke QUANTEX
steht die Wort-/Bildmarke Quantedge (fig.) gegenüber.
5.1 Die Vorinstanz bejaht die Zeichenähnlichkeit auf phonetischer und
schriftbildlicher Ebene und geht ebenfalls von einem ähnlichen Sinngehalt
aus, sofern der Zeichenbestandteil "Quant" von den Abnehmern verstan-
den werde. Die Beschwerdeführerin sieht die Zeichenähnlichkeit auf allen
drei Ebenen gegeben. Die Beschwerdegegnerin argumentiert, der ihrer An-
sicht nach gemeinfreie Zeichenbestandteil "Quant" sei für den Zeichenver-
gleich nicht zu berücksichtigen, sodass sich nur "-ex" und "-edge" gegen-
überständen und im Ergebnis daher keine schriftbildliche, phonetische
oder sinngemässe Zeichenähnlichkeit vorliege.
5.2 Die Widerspruchsmarke ist eine reine Wortmarke bestehend aus sie-
ben Buchstaben und zwei Silben (Quant-ex). Die angefochtene Marke ist
eine Wort-/Bildmarke ohne Farbanspruch. Sie hat keinen Bildbestandteil
und erschöpft sich bildlich in einer gängigen Schriftart. Das Zeichen wird
darum wie eine Wortmarke in Gross-/Kleinschreibung wahrgenommen
(BVGer B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 4.3 "SAP/;asap [fig.]"), besteht
aus neun Buchstaben und ebenfalls zwei Silben (Quant-edge).
Die Zeichen stimmen im Zeichenanfang "Quant-" überein, wohingegen die
Endung mit -ex und -edge unterschiedlich ist. Eine Zeichenähnlichkeit auf
phonetischer und schriftbildlicher Ebene ist grundsätzlich evident.
5.3 Es stellt sich die Frage, ob ein abweichender Sinngehalt so deutlich
hervortritt, dass er ausreichend Abstand zwischen den Zeichen herstellt.
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Seite 9
Vom Verkehr erkannt und verstanden werden nebst Wörtern einer schwei-
zerischen Landessprache auch solche auf Englisch, soweit sie zum Grund-
wortschatz der massgeblichen Verkehrskreise zählen (Urteile des BVGer
B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.1 "Total Trader", N-5518/2007 vom
18. April 2007 E. 4.2 und 7 "Peach Mallow"; B-3328/2015 vom 18. Oktober
2017 E. 8.3.1 "Stingray/Roamer Stingray").
5.4 Fachkreise verfügen in ihrem Fachgebiet zumeist über gute Englisch-
kenntnisse (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3
"AdRank"; Urteile des BVGer B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2
"Salesforce.com" und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 "Stencil-
master"). Da die massgeblichen Verkehrskreise vorliegend vor allem aus
Fachkreisen der Finanzbranche sowie interessierten, branchenaffinen Pri-
vatpersonen bestehen, können an die Englischkenntnisse höhere Erwar-
tungen gestellt werden, da gerade die Finanzbranche sehr international
ausgestaltet ist und sich vieler englischer Begriffe bedient.
5.5 Im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Finanzbranche hat
"Quant" in neuerer Zeit eine fachspezifische Bedeutung für komplexe ma-
thematische Anlageberechnungen erlangt und steht als Kurzwort für
"Quantitative Finance". "Quant Finance" umfasst sämtliche Disziplinen der
für Finanzmärkte relevanten Mathematik (vgl. THOMAS MAZZONI, A First
Course in Quantitative Finance, 2018, S. 1 ff.; MARIA MARIANI/IONUT FLO-
RESCU, Quantitative Finance, 2020, S. 33 ff.). Der Begriff findet sich im Fi-
nanzdienstleistungssektor in verschiedenen Kombinationen, es gibt "quant
investments", "quant fonds" und "quant analysts". "Quant Fonds" sind eine
Unterkategorie von Hedgefonds und somit eine Form des Finanzinvest-
ments. Sie treffen Anlageentscheidungen durch computergestützte Algo-
rithmen, die nach objektiven Kriterien die erfolgversprechendsten Anlagen
mit der höchsten Rendite identifizieren (vgl. "Quant-Fonds, Chancen nut-
zen – Verluste begrenzen", "Baloise Asset Management", < https://baloise-
asset-management.com/dam/baloise-asset-management-com/docu-
ments/de/folder/Quant-Fonds-Folder.pdf >, abgerufen am 1. Juni 2021).
Den getroffenen Anlageentscheidungen liegen quantitative Analysen mit
mathematischen Modellen zugrunde(< https://catanacapital.com/de/quan-
titative-geldanlage-anlagestrategien/ >, abgerufen am 1. Juni 2021). Es
werden auch entsprechende Studiengänge angeboten (vgl. "Master of Sci-
ence UZH ETH in Quantitative Finance", < https://www.msfin-
ance.uzh.ch/en.html >, abgerufen am 1. Juni 2021). Der "Quant Analyst"
bedient sich mathematischer Modelle und wendet diese auf Finanzmärkte
an um dadurch z.B. das bankinterne Risikomanagement zu unterstützen
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Seite 10
(< https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/fi-
nance/quantitative-finance/ >, abgerufen am 1. Juni 2021).
Das gemeinsame Anfangselement "Quant-" kann ausserdem als "kleinst-
möglicher Wert einer physikalischen Grösse" verstanden werden (Urteil
des BVGer B-684/2017 vom 13. März 2018 E. 4.2.1 "Quantex/Quantum
CapitalPartners"). Der Begriff stammt vom lateinischen "Quantum" und be-
deutet "bestimmte (jemandem, einer Sache zukommende) Menge" und fin-
det sich zum Teil auch in der Alltagssprache wieder (Urteil B-684/2017 vom
13. März 2018 E. 4.2.1).
Die Ähnlichkeit im Sinngehalt beider Marken ist aufgrund der beidseitigen
Verwendung von "Quant-" zu bejahen. Im Ergebnis hat die Vorinstanz zu-
recht eine Zeichenähnlichkeit festgestellt.
6.
Vor dem Hintergrund der gesamten Umstände ist schliesslich über die Ver-
wechslungsgefahr zu befinden. Hierfür ist zunächst die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke bezüglich der von ihr beanspruchten Dienst-
leistungen zu bestimmen.
6.1 Die Vorinstanz stellt im angefochtenen Entscheid fest, "Quant-" habe
sich in Verbindung mit Anlagefonds in den letzten Jahren zu einer Sachbe-
zeichnung entwickelt. Zwar sei die Widerspruchsmarke insgesamt durch-
schnittlich kennzeichnungskräftig, bezüglich des Elements "Quant-" müsse
aber von einem reduzierten Schutzumfang ausgegangen werden. Die Be-
schwerdeführerin findet QUANTEX phantasievoll und geht (unter Verweis
auf das Urteil B-684/2017) von einer originär normalen Kennzeichnungs-
kraft aus, die durch intensive Benutzung sogar gesteigert worden sei. Eine
Abweichung von den Feststellungen im älteren Urteil würde ihr zufolge eine
unbegründete Praxisänderung darstellen. Auch die Beschwerdegegnerin
geht allerdings von einer verringerten Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke und einem beschreibenden Charakter des ersten Wortteils
"Quant-" aus. Eine Praxisänderung sei vorliegend nicht ersichtlich, da es
sich insbesondere um einen anderen Sachverhalt handle, den das Bun-
desverwaltungsgericht immer zum Zeitpunkt des Entscheids zu beurteilen
habe.
6.2 Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke QUANTEX
ist aufgrund des vorliegenden Sachverhalts zu beurteilen. Das Wortele-
ment "Quant-" bezieht sich – was das interessierte Publikum weiss – auf
B-1269/2020
Seite 11
die Zuhilfenahme mathematischer Modelle und Algorithmen zur Untersu-
chung und Analyse des Finanzmarktes (vgl. E. 5.5) und ist somit beschrei-
bend für die beanspruchten Dienstleistungen. Die Endung "-ex" hat eine
Bedeutung im Sinne von "aus, aus – heraus" (vgl. Duden online), wobei
diese Endung der Widerspruchsmarke keinen bestimmten Sinngehalt ver-
leiht (vgl. Urteil B-684/2017 E. 4.2.4). Insgesamt betrachtet ist das Wider-
spruchszeichen gerade wegen dieser unbestimmten Endung schwach
kennzeichnungskräftig für die beanspruchten Dienstleistungen. Sein
Schutzbereich ist dadurch reduziert. Diese Beweiswürdigung ist anhand
anderer Vorbringen und Beweismittel als dem im Urteil B-684/2017 festge-
stellten Sachverhalt zustande gekommen und weicht darum vom dort fest-
gestellten Sprachgebrauch ab. Dies ist entgegen der Ansicht der Be-
schwerdeführerin zulässig, da das Bundesverwaltungsgericht den Sach-
verhalt zum Zeitpunkt des Beschwerdeentscheids beurteilt (BENJAMIN
SCHINDLER, in: Auer/Müller/Schindler: Kommentar zum Bundesverwal-
tungsverfahren, 2019, Art. 49 N. 31).
6.3 Die Beschwerdeführerin beruft sich auf einen gesteigerten Schutzum-
fang der Widerspruchsmarke infolge grosser Bekanntheit. Sie stützt sich in
ihrer Beschwerde auf die folgenden, mit Replik vom 22. März 2017 einge-
reichten, Beweismittel, die sie im Vorverfahren zum Beweis des rechtser-
haltenden Gebrauchs ins Recht legte.
– Auszüge aus der eigenen Homepage quantex.ch (Beilage 1 -2)
– Präsentation der Fonds (Beilage 3 – 13)
– Jahresberichte der Fonds (Beilage 14 – 42)
– Interview vom Oktober 2014 (Beilage 43)
– Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom September 2014 (Beilage 44)
– Publikation "Keine schlaflosen Nächte mit dem Quantex Nebenwerte Fonds (Beilage 45)
– Anlegerinformationen (Beilage 46 – 67)
– Fact Sheets zu einzelnen Fonds (Beilage 68 – 102)
– Fondsverträge (Beilage 103 – 106)
– Monatlicher Anlegerbrief (Beilage 107 – 108)
Zwar hat die Beschwerdeführerin – was im vorliegenden Beschwerdever-
fahren unbestritten blieb – durch diese Unterlagen glaubhaft gemacht,
dass ihre Marke im relevanten Zeitraum für die o.g. Dienstleistungen (vgl.
Bst. B) rechtsgenüglich gebraucht wurde. Es ist nun aber zu prüfen, ob es
ihr damit gelungen ist, einen intensiven Gebrauch in der Schweiz glaubhaft
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Seite 12
zu machen, aus dem sie eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ableitet und
sie sich somit zurecht auf einen erhöhten Schutzumfang der Widerspruchs-
marke beruft.
Zunächst ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin den Grossteil die-
ser Belege bereits in einem älteren Verfahren eingereicht hat, um ihre Be-
kanntheit zu belegen (vgl. Urteil B-684/2017 E. 5.2.1). Bereits damals hat
das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass diese Belege nicht nach-
zuweisen vermögen, dass es sich bei QUANTEX um eine Marke mit ho-
hem Bekanntheitsgrad handelt (Urteil 684/2017 E. 5.2.2.). Die Fondsprä-
sentationen (Beilage 3 bis 13), Jahresberichte (Beilage 14 bis 42), Anle-
gerinformationen (Beilage 46 bis 67), Fact Sheets zu den Fonds (Beilage
68 bis 102) und die monatlichen Anlegerbriefe (Beilage 107- bis 108) bele-
gen zwar die Verwendung von Quantex im Geschäftsverkehr, bezüglich
sämtlicher dieser Unterlagen fehlen jedoch genaue Angaben über die Ver-
breitung beim Publikum, wie z.B. Empfängerzahlen oder die Anzahl der je-
weiligen Auflage. Diese Dokumente sind nicht geeignet, eine gesteigerte
Bekanntheit der Widerspruchsmarke in allen Sprachregionen der Schweiz
nachzuweisen. Die exemplarischen Fondsverträge (Beilage 103 bis 106)
sind lediglich auf Deutsch zur Verfügung gestellt worden, wobei die blosse
Existenz von Verträgen ebenfalls keine Rückschlüsse auf eine gesteigerte
Bekanntheit der Widerspruchsmarke zugunsten der Beschwerdeführerin
zulassen. Aus der Erwähnung in zwei Medien im Jahre 2014 (Beilage 43
und 44) und die Publikation aus dem Jahr 2016 (Beilage 45) kann die Be-
schwerdeführerin ebenfalls nichts zu ihren Gunsten ableiten.
Der Beschwerdeführerin ist es nicht gelungen, die gesteigerte Bekanntheit
und eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund
intensiven Gebrauchs in der Schweiz glaubhaft zu machen.
6.4 Die Vorinstanz kam richtig zum Schluss, die Widerspruchsmarke habe
im Ergebnis einen beschreibenden Charakter in Zusammenhang mit den
beanspruchten Finanzdienstleistungen. Die Kennzeichnungskraft ist somit
geschwächt und der Schutzumfang entsprechend reduziert.
7.
Unter Berücksichtigung der geschwächten Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke ist über die Frage der Verwechslungsgefahr zu befinden.
Es ist ein strenger Massstab anzulegen und die angefochtene Marke muss
sich um stärker vom Widerspruchszeichen abheben, da es sich vorliegend
um gleichartige bzw. identische Dienstleistungen handelt.
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Die beiden Zeichen ähneln sich im gemeinsamen Anfangselement
"Quant-" und erwecken bei den angesprochenen Verkehrskreisen gleich-
ermassen Assoziationen an bestimmte Finanzdienstleistungen. Das Wor-
telement "-edge" bedeutet auf Deutsch "Rand, Ufer, Bord, Schwelle" (Ein-
trag zu "edge" in PONS Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar un-
ter http://pons.com) und hat in Zusammenhang mit "Quant" und den bean-
spruchten Dienstleistungen auf den ersten Blick zunächst keine erkenn-
bare Bedeutung. Im Ganzen ausgesprochen (kwɒnt-ɛdʒ) wird die phoneti-
sche Nähe zum ebenfalls aus dem Investmentbereich stammenden Wort
"Hedge" von "Hedge Fund" (vgl. E. 5.5) deutlich. Die angesprochenen
Fachkreise, die in "Quant-" eine Sachbezeichnung für verschiedene Fi-
nanzprodukte sehen, erkennen die Anlehnung an "Hedge Fund" ohne
grossen gedanklichen Aufwand und assoziieren mit "Quantedge" sogleich
entsprechende Dienstleistungen aus der Finanzbranche; die o.g. wörtliche
Übersetzung von "-edge" geht unter. Das angefochtene Zeichen erlangt
durch das Element "-edge" und die klangliche Anspielung auf den Begriff
"Hedge" somit – entgegen der Ansicht der Vorinstanz – keinen abweichen-
den Gesamteindruck zu QUANTEX und erhält auch keine eigene Individu-
alität. Trotz unterschiedlicher Endungen besteht daher angesichts der fest-
gestellten Dienstleistungsidentität respektive –gleichartigkeit im Rahmen
der Gesamtbetrachtung die Gefahr von Fehlzurechnungen.
Die Vorinstanz hat den Widerspruch daher zu Unrecht abgewiesen. Die
Beschwerde ist gutzuheissen.
8.
Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien
(art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE).
Die Schätzung des Streitwerts hat sich gemäss Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbe-
deutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 II 490 E 3.3 "Tur-
binenfuss [3D]"). In casu sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen
höheren respektive niedrigeren Wert der strittigen Marke, sodass von die-
sem Erfahrungswert auszugehen ist. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die
Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und der Be-
schwerdegegnerin aufzuerlegen.
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9.
Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder
auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kos-
ten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung
umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Aus-
lagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder, falls
keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8
VGKE). Die Beschwerdeführerin hat für das Beschwerde- sowie das Wi-
derspruchsverfahren eine Honorarnote über Fr. 14'183,40 eingereicht.
Zwar ist die Parteientschädigung grundsätzlich aufgrund der eingereichten
Kostennote festzusetzen, was aber nicht bedeutet, dass diese unbesehen
zu übernehmen ist. Vielmehr sind nur die insgesamt notwendigen Kosten
respektive der notwendige Zeitaufwand zu ersetzen (Urteil des BVGer
D-2572/2007 vom 4. Oktober 2007 E. 4), wobei dem Bundesverwaltungs-
gericht ein erheblichen Ermessensspielraum zusteht (Urteil des BGer
8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2).
Anhand des aktenkundigen Aufwands bei zweimaligem Schriftenwechsel
im Beschwerdeverfahren erscheint eine von der Beschwerdegegnerin an
die Beschwerdeführerin zu zahlende Parteientschädigung von Fr. 4'000.–
als angemessen. Für das vorinstanzliche Verfahren ist die Beschwerdefüh-
rerin von der Beschwerdegegnerin mit Fr. 3'200.– (inkl. Widerspruchsge-
bühr) zu entschädigen.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 BGG). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.
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