Decision ID: 17b2664c-a64d-574b-be3f-451a9164c6b4
Year: 2008
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: 
Label: approval

Facts:
Sachverhalt:
A. Die A. _ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der international registrierten Marke Nr. 853 858 “BIOROM” ( Deutschland).
Die Marke beansprucht Schutz in verschiedenen Vertragsstaaten des Madrider Markenabkommens, unter anderem auch in die Schweiz, für folgende Waren der Klasse 3 des Abkommens von Nizza über die  Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die  von Marken:
Klasse 3 : savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, déodorants pour usa-
ge personnel
B. Gestützt auf Art. 6quinquies der Pariser Übereinkunft zum Schutz des  Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ), Art. 2 Bst. a MSchG und Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG erliess das  Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz, IGE, Institut) am 11. Oktober 2006 eine vollständige provisorische Schutzverweigerung (notification de refus provisoire total) gegen die international registrierte Marke Nr. 853 858 “BIOROM” mit der , dass der Abnehmer im Zusammenhang mit den Waren der  3 unverzüglich verstehen würde, dass diese Bioqualität aufweisen und aus Rom stammen würden. Somit würde das Zeichen als - und Herkunftsangabe die oben genannten Waren direkt  und könne nicht zum Markenschutz zugelassen werden. Des  sei das Zeichen täuschend, wenn die Waren der Klasse 3 nicht aus Italien stammen würden.
C. Mit Schreiben vom 18. Dezember 2006 nahm die Beschwerdeführerin zur provisorischen Schutzverweigerung Stellung. Sie beantragt, die Schutzverweigerung zurückzunehmen und dem Zeichen den Schutz in der Schweiz zu gewähren. Sie machte insbesondere geltend, beim Zeichen “BIOROM” handle es sich um ein Fantasiezeichen, das von den Konsumenten nicht in einzelne Bestandteile zerlegt, sondern als Ganzes wahrgenommen werde. Es liege auf der Hand, dass ein Zei-
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chen, das aus dem Element “BIO” plus ein Fantasiebegriff bestehe, eingetragen werden könne.
D. Mit Schreiben vom 5. März 2007 hielt die Vorinstanz an der  des Zeichens IR 853858 “BIOROM” für die beanspruchten Waren der Klasse 3 fest. Indem das Zeichen sowohl als Qualitätshinweis die Art und die Charakteristika der Produkte als auch die Herkunft der  Waren der Klasse 3 direkt beschreibe, fehle ihm die  Unterscheidungskraft. Die Vorinstanz führte weiter aus, der Be- standteil “ROM” weise direkt auf Italiens Hauptstadt hin, die dem schweizerischen Abnehmer bekannt sei. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren sei das Zeichen somit geeignet, als  Hinwies auf Italien wahrgenommen zu werden. Demzufolge sei das Zeichen täuschend, wenn die Herkunft der Waren nicht der im  enthaltenen geografischen Bezeichnung entspreche.
E. Mit Schreiben vom 7. Mai 2007 brachte die Beschwerdeführerin vor, die Konsumenten teilten das Zeichen “BIOROM” nicht in seine Einzelbestandteile “BIO-” und “-ROM” auf. Der Durchschnittskäufer werde höchstens das Element “BIO-” als entfernte Inhaltsangabe erkennen, aber auf keinen Fall daran denken, dass die Endung “-ROM” einen Hinweis auf Rom enthalte. Überdies weise “-ROM” nicht nur auf die Stadt, sondern auch auf ein elektronisches Speichermedium hin. Zudem sei es so, dass “ROM” im lateinischen Ursprung auch “matrix” bzw. “Formel” bedeute. Allein die Vieldeutigkeit des Begriffes zeige - so die Beschwerdeführerin - dass die Schlussfolgerung der Vorinstanz unzutreffend sei. Eine Irreführungsgefahr sei ebenfalls , weil die Konsumenten nicht erwarteten, dass  gekennzeichnete Waren aus Italien stammen. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin enthalte “BIOROM” höchstens einen Hinweis auf unter besonderen Umständen hergestellte Produkte, was aber die Schutzfähikeit des Zeichens nicht ausschliesse, weil die Endung “-ROM” unterscheidungskräftig sei.
F. Mit Verfügung vom 24. Juli 2007 verweigerte die Vorinstanz der  Registrierung Nr. 853858 “BIOROM” den Schutz in der Schweiz gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG für die beanspruchten Waren der Klasse 3. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, als
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Ganzes liege im vorliegenden Fall eine Zeichenkombination vor,  vom schweizerischen Abnehmer im Sinne von “biologischen  aus Rom” verstanden werde. Mit anderen Worten beschreibe das Zeichen sowohl als Qualitätshinweis die Art und die  als auch die Herkunft der beanspruchten Waren der Klasse 3 direkt. Das Zeichen erlaube dem Abnehmer nicht, die beanspruchten Waren von anderen Waren der Konkurrenz zu unterschieden, da es keinen Hinweis auf ein Unternehmen darstelle. Es fehle ihm somit die  Unterscheidungskraft, und das Zeichen müsse des Weiteren den anderen Wettbewerbern freigehalten werden.
Neben der fehlenden Unterscheidungskraft - so die Vorinstanz - wecke das Zeichen aufgrund des Bestandteiles “ROM” zusätzlich eine  bezüglich der geographischen Herkunft der  Waren. Die Erwartungen des Schweizer Publikums könnten somit getäuscht werden, sollten die Waren nicht aus Italiens  Rom stammen.
G. Mit Eingabe vom 12. September 2007 reichte die Beschwerdeführerin Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein, mit dem Antrag, die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum vom 24. Juli 2007 aufzuheben, den markenrechtlichen Schutz der  Marke Nr. 853858 zu gewähren und die  angemessen zu entschädigen. Zur Begründung bringt sie vor, die Beurteilung eines Zeichens habe aufgrund des Gesamteindrucks zu erfolgen. Demnach sei das Zeichen “BIOROM” als ein aus einem einzigen Wort bestehendes Zeichen zu betrachten, das keine klare Aussage macht und insbesondere keinen Hinweis darauf enthält, dass die beanspruchten Waren biologisch hergestellt seien und zudem aus Rom stammen. Darüber hinaus sei “BIOROM” nicht Gemeingut da es die beanspruchten Waren nicht direkt beschreibe. Die Endsilbe sei als Endung eines Substantivs zu betrachten, weshalb es sich nicht um  geographischen Namen handle. Selbst wenn, so die , die beteiligten Verkehrskreise im Zeichen “BIOROM” einen Hinweis auf “ROM” erkennen würden, wäre dies keine , weil niemand in der Schweiz erwarte, dass die kosmetischen  in Rom tatsächlich hergestellt würden. Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf den Grundsatz der Gleichbehandlung,  Verweis auf bereits hinterlegte Zeichen mit der Endung “-ROM” und/oder der Vorsilbe “BIO-”.
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H. Mit Vernehmlassung vom 29. Oktober 2007 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der  vollumfänglich abzuweisen. Sie verweist für die Begründung auf die angefochtene Verfügung und führt ergänzend aus, dass das Institut nicht alle Zeichen mit der Endung “-ROM” zurückweise, sondern im Kontext mit den weiteren Zeichenelementen und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen entscheide, ob im Bestandteil “ROM” die italienische Hauptstadt gesehen werde oder nicht. Nach Auffassung der Vorinstanz liegen mit den von der Beschwerdeführerin zitierten Voreintragungen mit der Endung “-ROM” und Voreintragungen mit dem Bestandteil “BIO-” keine vergleichbaren Sachverhalte vor, die eine Gleichbehandlung in Bezug auf “BIOROM” rechtfertigen würde. Die Vorinstanz führt weiter aus, die Beurteilung ob in Bezug auf den  “ROM” Herkunftserwartungen bestehen oder dem  ein klar erkennbarer Symbolcharakter zukomme, sei nie abstrakt, sondern immer im Zusammenhang mit den konkret benspruchten  vorzunehmen. Aus dieser Betrachtungsweise, könne nicht  werden, dass der Abnehmer im Zusammenhang mit dem Zeichenbestandteil “ROM” für die beanspruchten Waren  habe.
I. Mit Schreiben vom 27. November 2007 führt die Beschwerdeführerin zu den Ausführungen der Vorinstanz aus, es stelle eine nicht  Ungleichbehandlung in Bezug auf Voreintragungen dar, wenn “BIOROM” als ein Hinweis auf die Stadt Rom enthaltenes Zeichen  werde. Des Weiteren könne eine Irreführung nur dann vorliegen, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestehe, dass diese tatsächlich eintritt, denn der Prüfungsmassstab sei die Wahrnehmung des durchschnittlichen Abnehmers und nicht jene eines Abnehmers, der sich besonders leicht irreführen lasse.
J. Mit Schreiben vom 14. Dezember 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme zum Schreiben der  vom 27. November 2007. Sie beantragte unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen Entscheids, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.
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K. Mit Instruktionsbrief vom 11. Januar 2008 lud der Instruktionsrichter die Parteien ein, beweiskräftige Belege zur Beantwortung der Frage einzureichen, welche Produkte der Klasse 3 in Rom heute oder in  Zukunft in nennenswertem Umfang produziert oder in der Schweiz zum Verkauf eingeführt werden und aus welchen anderen Tatsachen sich ein sachlicher Zusammenhang dieser Stadt mit den genannten Produkten ergebe. Weiter wurden die Parteien eingeladen, sich zu äussern, in welchen Kombinationen und Bedeutungen der  “-rom” in der Schweiz verwendet und verstanden werde und falls der Wortbestandteil mehrdeutig wäre, wie häufig und von wem in der schweizerischen Tagespresse oder in anderen repräsentativen Publikationen zum relevanten Sprachgebrauch welche dieser verschiedenen Bedeutungen verwendet werde.
L. Mit Schreiben vom 8. Februar 2008 führte die Vorinstanz aus, in Rom, neben Mailand und Turin, der drittgrössten italienischen Industriestadt, seien neben Maschinenbau, grafischem Gewerbe, Informatik, Elektro-, Kunststoff-, Bekleidungs-, Holz- und Lebensmittelindustrie auch  Industriezweige der Chemie mit Schwerpunkt Erdölraffinerie und Pharmaindustrie ansässig. Darüber hinaus seien in den  “Gelben Seiten” vier römische Unternehmen aufgelistet, die zur Kategorie der chemischen, kosmetischen und pharmazeutischen  gehörten. Sowohl die kosmetische Industrie als auch die  von Parfümeriewaren wiesen enge Verbindungen bzw.  zur chemischen und pharmazeutischen Industrie auf. Die Tatsachen, dass Italien sowohl der zweitwichtigste Handelpartner als auch der zweitwichtigste Warenlieferant für die Schweiz sei und die am häufigsten in die Schweiz importierten Waren pharmazeutische Produkte darstellen, liessen ohne Weiteres den Schluss zu, dass die in Rom bzw. Italien produzierten Kosmetika und Parfümeriewaren auch in die Schweiz exportiert werden.
Was die Verwendung von “ROM” als Suffix und diesbezügliche  anbelangt, lasse sich aus keinem der einschlägigen  eine Bedeutung entnehmen.
M. Mit Schreiben vom 7. Februar 2008 verdeutliche die  ihren Standpunkt weiter und betone Rom sei in erster Linie eine
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Beamtenstadt bzw. unterstreiche die Wichtigkeit als Hauptstadt Italiens in Verbindung mit dem Vatikan als religiöses, historisches und  Zentrum. Der produktive industrielle Sektor sei hingegen von geringerer Bedeutung, und eine besondere Bedeutung von Rom für Kosmetika lasse sich nicht eruieren. Ferner komme die  “R-O-M” als Wort für die Stadt Rom, für einen “männlichen ” und als Abkürzung von CD-Rom vor. “-ROM” sei in zahlreichen bereits eingetragenen Marken als Endsilbe enthalten. Somit lasse sich festhalten, dass der Wortbestandteil mehrdeutig sei. Zudem könne der Gebrauch von “-ROM” im Sinne einer Endsilbe, die auf die Stadt Rom verweise, ausgeschlossen werden.
N. Mit Schreiben vom 20. Februar 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme zum Schreiben der  vom 7. Februar 2008. Sie beantragte unter Hinweis auf die  des angefochtenen Entscheids, die Beschwerde unter  zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.
O. Mit Schreiben vom 13. März 2008 verwies die Beschwerdeführerin im Wesentlichen auf ihre Eingabe vom 7. Februar 2008 und beantragt  Begehren der Beschwerdeschrift vom 12. September 2007 zu entscheiden.
P. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (vgl. Schreiben der Beschwerdeführerin vom 27. November 2007).
Q. Auf die erwähnten und weitere aktenkundigen Argumente und  der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich , in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 24. Juli 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das  dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Das
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Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005; VGG, SR 173.32).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen  durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde  bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich bereits im vorinstanzlichen Verfahren rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2. Innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer Internationalen  kann die Vorinstanz erklären, dass sie dieser  den Schutz in der Schweiz verweigere (RKGE in sic! 2006 S. 31 Schmuckkäfer). Sie muss dafür mindestens einen in der Pariser  zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ; SR 0.232.01) erwähnten Grund angeben (Art. 5 Abs. 1 des Madrider  über die internationale Registrierung von Fabrik- oder , revidiert in Nizza am 15. Juni 1957, MMA, SR 0.232.112.2). Mit der Notifikation der Registrierung der Marke IR Nr. 853 858 am 3. November 2005 und dem Versand der vorsorglichen Schutzverweigerung am 11. Oktober 2006 wurde diese Jahresfrist .
3. Als Ablehnungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke  Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung  könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den  und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlands üblich seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz unter Hinweis auf den inhaltlich entsprechenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a MSchG, der Zugehörigkeit zum Gemeingut (Appartenance au
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domaine public) angerufen. Zeichen, die Gemeingut sind, sind nach jener Bestimmung vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.
4.
4.1 Die Vorinstanz hat das Eintragungsgesuch der  gestützt auf Art. 2 Bst. a und c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) zurückgewiesen.
4.2 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MschG, Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche  fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht.
4.3 Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur  von Waren und Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden  (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 2 N. 5 [nachfolgend zitiert: DAVID, MSchG]). Zeichen, welche der Abnehmer nicht als betriebsbezogenen Unterscheidungshinweis,  als sachliche Aussage über Art und Eigenschaften des Produktes versteht, bilden keine Marke und sind zurückzuweisen. Gleichzeitig hat der Schutzausschlussgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut aber auch zu verhindern, dass dem Wirtschaftsverkehr wesentliche Zeichen entzogen, bzw. von einem Konkurrenten in  Weise monopolisiert werden EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/ Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und , Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 34 [nachfolgend zitiert: MARBACH, Markenrecht].
4.4 Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zählen unter anderem beschreibende Angaben. Diese nehmen unmissverständlich auf den Kennzeichnungsgegenstand Bezug, indem sie eine direkte Aussage über bestimmte Eigenschaften oder die Beschaffenheit der zu kennzeichnenden Ware machen. Es handelt sich namentlich um Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, , Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst zu werden. Gemeingut ist allerdings nur dann anzunehmen, wenn das Publikum die  des betreffenden Wortes unmittelbar erkennen kann, ohne dass
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eine besondere Denkarbeit oder ein Aufwand an Fantasie nötig ist (BGE 118 II 182 E. 3b Duo; Urteil des Bundesgerichts 4A.7/1997 vom 23. März 1998 E. 1 in sic! 1999 S. 397 Avantgarde; Entscheid der RKGE vom 29. September 1997 in sic! 1997 S. 561 E. 3 Mirabell;  der RKGE vom 6. Oktober 2000 in sic! 2001 S. 28 E. 2 Levante; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum  Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und  Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 35 ff. [nachfolgend: WILLI, Markenschutzgesetz]; MARBACH, Markenrecht, S. 37 f.).
4.5 Dem Zweck der Marke als Kennzeichnungsmittel folgend ist für die Beurteilung der Unterscheidungskraft die Auffassung der Abnehmer massgebend. Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen  zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im , in sic! 2007 S. 3 [nachfolgend zitiert: MARBACH, ]). Konsumgüter des täglichen Gebrauchs richten sich vorwiegend an den Durchschnittskonsumenten. Diesfalls dürfen nicht Kenntnisse vorausgesetzt werden, für die es besonderer Interessen oder  bedarf (WILLI, Markenschutzgesetz, Art. 2 N. 41). Nur soweit der Kaufentscheid nicht beim eigentlichen Konsumenten liegt, sondern von dritten Kreisen gefällt wird, ist auf das Verständnis der  Fachkreise abzustellen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 11).
4.6 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer  schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern ( der RKGE vom 6. Oktober 2000 in sic! 2001 S. 28 E. 2 Levante; Entscheid der RKGE vom 18. August 2005 in sic! 2005 S. 21 E. 9 ; WILLI, Markenschutzgesetz, Art. 2 N. 15; MARBACH, Markenrecht, S. 32).
4.7 Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich sodann nach dem . Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz  ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller ) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (BGE 99 II 403 E. 1a Biovital; BGE 104 Ib 139 E. 2 Sano-Vital).
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5.
5.1 Die Vorinstanz stützt ihre Zurückweisung der Marke auf eine  von “BIOROM” als eine als Ganzes nicht zu interpretierende Zeichenkombination, welche vom schweizerischen Abnehmer im Sinne von “biologische (Produkte) aus Rom” verstanden wird. Laut der Vorinstanz bestehe das Zeichen aus der üblichen Kurzform “BIO” und dem Bestandteil “ROM”. Der Durchschnittsabnehmer nehme von selbst diese Auftrennung vor, da die Zeichenkombination als Ganzes keinen Sinngehalt aufweise und er somit automatisch versuchen , bekannte Bestanteile zu eruieren. Da die Auftrennung der  in “BIO” und “ROM” rein phonetisch als auch in Bezug auf die vorhandene Silbenzahl im Vordergrund stehe und eine andere  als nicht sprachregelkonform einzustufen wäre, könne davon  werden, dass der schweizerische Abnehmer, auch im  auf die Tatsache, dass der Kombination ein möglicher Sinngehalt zugeordnet werden soll, “BIO” mit der üblichen Kurzform für “” und “ROM” mit der Hauptstadt Italiens in Verbindung bringe.
Die Beschwerdeführerin bestreitet diese Einschätzung insbesondere mit dem Vorbringen, dass der Umstand, wonach die Endung “-ROM” in zahlreichen Marken enthalten sei, zeige, dass die Konsumenten diese Endung nicht mit der Stadt Rom in Verbindung bringen. Darüber  werde “BIOROM” von den beteiligten Verkehrskreisen nicht in die einzelnen Bestandteile “BIO-” und “-ROM” zerlegt, sondern als Einheit wahrgenommen, da die Endsilbe “-ROM” keine sprachliche Aussage mache.
5.2 Beim in Frage stehenden Zeichen geht es um eine reine . Trennt man das Zeichen in zwei Silben auf, so sind die zwei  “BIO-” und “-ROM” zu erkennen. Die Auftrennung in “BI-” und “-OROM” oder “BI-” “-O-” “-ROM” wäre allerdings, laut der , genauso plausibel. Geht man von den zwei Silben “BIO- und “-ROM” aus, so ist der vorbekannte Teil “BIO” zu erkennen. Mit dem für markenmässige Benützung beliebten Ausdruck “BIO” hatte sich das Bundesgericht mehrere Male zu befassen, nämlich in den  “BIOCLINIQUE” (BGE 101 Ib 15), “BIOVITAL” (BGE 99 II 402) und “BIONORM” (Urteil vom 29. März 1977 i. S. Merck,  in PMMBI 1977 I 44). Wie in diesen Entscheiden ausgeführt  ist, stammt der Ausdruck aus dem Griechischen, bedeutet in  Linie Leben und kommt in Haupt- wie in Eigenschaftswörtern vor.
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Im Wort “biologisch” weist er von allem auf die naturreine  oder Erzeugung von Nahrungsmitteln hin. Als Hinweis auf Produkte von natürlicher Beschaffenheit werden das Wort “biologisch” und die Abkürzung “BIO” auch in der Werbung für Pflege- und  verwendet (BGE 101 Ib 17 und vgl. für alle Urteil vom 12. September 1979 i. S. Pharma-Cosma veröffentlicht in PMMBI 1979 I 55 “BIOCERNE”).
6.
6.1 Die Vorinstanz führt zwar aus, dass, was den Bestandteil “BIO” , das Zeichen als Qualitätshinweis die Art und die Charakteristika der Produkte direkt beschreibt und auf eine naturreine  oder Erzeugung der Produkte hinweist. Aus der angefochtenen Verfügung ist allerdings nicht ersichtlich in wie weit die Kombination der Silben “BIO-” und “-ROM”, in ihrem Gesamteindruck für die  Waren der Klasse 3 direkt beschreibend sein soll und somit als Sachbezeichnung ohne konkrete Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 2 Bst. a MschG zu betrachten wäre. Für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit des Zeichens "BIOROM" ist entscheidend, ob das Zeichen als Ganzes, d. h. der Sinn der Wortzusammensetzung für das schweizerische Publikum, eindeutig erkennbar ist.
6.2 Die Buchstabenfolge "B-I-O-R-O-M" ergibt nach den Sprachregeln keine eindeutige, bestimmte Bedeutung. Der Adressat könnte in der Buchstabensequenz "BIOROM" das Präfix “BIO” erblicken, vermag aber in der Kombination von “BIO” mit “ROM” keinen bestimmten und logischen Sinn zu erkennen. Nach den deutschen Sprachregeln  das Wort so etwas bedeuten wie “biologisches Rom” was dann aber eher der Bedeutung eines “umweltfreundlichen Roms” naheliegen . Der Vorinstanz kann deswegen nicht gefolgt werden, wenn sie  hinweist, dass "BIOROM" als “biologische Produkte aus Rom”  wird.
6.3 Es ist unbestritten, dass “ROM” für sich allein genommen (/lateinisch Roma), als Hinweis auf die Stadt Rom zu deuten wäre. Strittig ist demgegenüber die Frage, ob “-ROM” als Endung von “”, in den relevanten Kreisen als relativ bedeutungslose Endsilbe oder eben gerade als Hinweis auf die Hauptstadt Italiens verstanden wird. Die Beschwerdeführerin macht dazu geltend, dass die  “R-O-M” in verschiedenen Formen vorkommt: als Wort für die
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Stadt “Rom”; als Wort für einen “männlichen Zigeuner” und als  für “read only memory” im Zusammenhang mit CD-rom.
Der Konsument wird in der Kombination “BIOROM” das Element “BIO-” wohl erkennen. Der Betrachter hat aber keinen Anlass, die Marke in die Bestandteile "BIO" und "ROM" zu zergliedern und sich um deren Bedeutung zu kümmern (vgl. sic! 1999 S. 558 Dystar). Die Verbindung der beiden Silben “BIO” und “ROM” zur Kombination von “BIOROM” weist keine bestehende Wortbedeutung auf, sondern entspricht einer neuen Wortbildung. Im Zusammenhang mit den von der hinterlegten Marke beanspruchten Waren ist im Zeichen "BIOROM" kein  Wortsinn und entsprechend auch keine unmittelbare Beschreibung enthalten.
Eine solche Beurteilung wird durch den Umstand nahe gelegt, dass sich der Wortbestanteil "BIO" in der Regel auf das nachfolgende  bezieht, mithin dazu dient, die Art der Produktion oder die  zu charakterisieren (vgl. BGE 99 II 401). Entspricht das Nachwort dem Namen einer Stadt, so wird aus der Kombination nicht ohne weiteres abgeleitet werden, diese sei biologisch oder als solche naturnahe. Mit anderen Worten, selbst wer in der Marke “BIOROM” das Wort “ROM” erkennt, wird wegen der Bedeutungslosigkeit des ganzen Zeichens in der Marke als ganzes keine unmittelbar  Aussage erkennen (vgl. sic! 1999 S. 558 Dystar). In der Struktur des Wortes “BIOROM” lässt sich eine typische Bauweise (vgl. weitere Beispiele wie Gasprom, Syndrom, Fibrom, Cytochrom unter http://wortschatz.uni-leipzig.de/) erkennen, die auch für die Struktur von Wortneuschöpfungen in der Wissenschaft charakteristisch ist, und wo bestimmte Regelmässigkeiten der Wortbildung vorkommen. Dabei spielen Endungen wie -ol, -al, -an, -il, -yl, die in der Pharmazie und der Chemie gebräuchlich sind, eine wichtige Rolle und geben den  Markennamen den Anstrich von Fachtermini und den  damit die Aura einer wissenschaftlich garantierten Qualität (vgl. LAURA SERGO, Bewusstsein im Spiegel der Markenrechtsprechung, in: Kultur und Übersetzung. Methodologische Probleme des , Tübingen, Narr, 2 (2002), S. 269-281; mit zahlreichen Hinweisen). Es ist denkbar, dass “-ROM” eine ähnliche Funktion zukommen , wobei dies kaum oder nur in sehr entferntem Masse eine Assoziation zur Stadt Rom auslösen dürfte.
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6.4 Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer  verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, entscheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder  Beziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täuschungsgefahr erhöhen oder beseitigen können.  ist, ob eine Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Gefahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort hergestellt werden (BGE 132 III 770 E. 2.1 Colorado mit Hinweisen, BGE 4A.14/2006 vom 7.  2006 E. 4.1 Champ; BGE 128 III 454 E. 2.2 Yukon).
Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 2 MSchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden. Keine Gefahr der  besteht, wenn die geografische Angabe für die  Waren und Dienstleistungen erkennbar - trotz bekanntem  Gehalt - Fantasiecharakter hat, offensichtlich nicht als -, Fabrikations- oder Handelsort in Frage kommt, als  erkannt wird oder sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (vgl. BGE 132 III 770 E. 2.1 Colorado, BGE 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 Champ, BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon, BGE 117 II 327 E. 2 ).
6.5 Weder die Vorinstanz noch das Bundesverwaltungsgericht, welche den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären haben, vermochten aussagekräftig glaubhaft zu machen, dass in BIOROM ein Hinweis auf die Stadt Rom erkannt wird und, dass der Stadt eine erhebliche  im Zusammenhang mit der Kosmetikindustrie zukäme.  vermochten beide nicht darzulegen, welche der Produkte der Klasse 3 in Rom heute oder in naher Zukunft in nennenswertem  produziert, angeboten oder in der Schweiz zum Verkauf  werden, oder darzulegen, aus welchen anderen Tatsachen sich ein sachlicher Zusammenhang der Stadt mit den genannten Produkten ergibt. Die von der Vorinstanz beigelegten Auszüge aus www.paginegialle.it ergeben unter dem Suchkriterium “cosmetica,
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Roma” 5 Treffer, was im Vergleich zum Beispiel zu Milano mit 48 , Turin mit 6 Treffern, Bologna mit 8 Treffern, Parma mit 7 Treffern, zum Teil wesentlich kleiner erscheint und sich mit verhältnismässigem Aufwand nicht weiter abklären lässt.
Nachdem für das Bundesverwaltungsgericht nicht erstellt ist, dass der massgebliche Konsumentenkreis in BIOROM einen Hinweis auf die Stadt Rom erkennen wird, erübrigen sich hierzu weitere Ausführungen.
Wortbildungen wie in casu, die bloss entfernt, mit Hilfe besonderer Fantasie auf die Beschaffenheit, Herkunft oder Zweckbestimmung  Ware schliessen lassen, sind indessen nicht Gemeingut (BGE 99 I 404 mit Hinweisen) und kann die Markenfähigkeit nicht abgesprochen werden.
7. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der hinterlegten Marke “BIOROM” für die beanspruchten Waren der Klasse 3 (Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer und Zahnputzmittel) zu Unrecht  hat. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und der  Marke Nr. 853 858 in der Schweiz Schutz zu gewähren.
8. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der Beschwerdeführerin der  Kostenvorschuss zurück zu erstatten.
Der obsiegenden, anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist eine Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und  hohen Kosten des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung aufgrund der Akten zu  und auf Fr. 2'500.- (inkl. MWST) festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2). Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen  aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und  des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eige-
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B-6068/2007
ner Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlassen und die dafür vorgesehene Gebühr . Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin .