Decision ID: e4959560-3d57-565d-9040-11f52d443a6d
Year: 2014
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: 
Label: approval

Facts:
Sachverhalt:
A.
Am 4. April 2012 wurde in swissreg die Schweizer Wortmarke Nr. 627 865
EMIC veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen ein-
getragen:
Klasse 09 Computer-Software und dafür bestimmte Datenträger,
insbesondere anwender-orientierte Programmsprachen,
Programmentwickler für Anwenderprogramme, Daten-
banken und Expertensysteme sowie integrierte Software
für wirtschaftliche oder kommerzielle Bereiche; Compu-
ter-Software zur Gewinnung, Analyse und Zurverfü-
gungstellung von Informationen, die in elektronischen
Datenbanken gespeichert sind;
Klasse 16 Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (aus-
genommen Apparate), einschliesslich Computer-
Handbücher;
Klasse 35 Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdaten-
banken; Beratung bei der Organisation und Führung von
Unternehmen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit
einer Datenbank, nämlich Erfassen, Sammeln, Organi-
sieren, Verarbeiten und Systematisieren von Daten;
Klasse 42 Entwurf und Entwicklung von Computern und Compu-
terprogrammen; Computerberatungsdienste; Erstellen
von Programmen für die Datenverarbeitung; Installation,
Integration und Unterhalt von Computerprogrammen.
B.
Am 4. Juli 2012 erhob die Beschwerdeführerin mit drei Eingaben Wider-
spruch gegen diese Eintragung und beantragte deren vollständigen Wi-
derruf.
Die Beschwerdeführerin stützte sich dabei auf ihre drei prioritätsälteren
Schweizer Wortmarken Nr. 451 908, Nr. 490 426 und Nr. 593 874, die alle
das Zeichen EMC beinhalten aber für verschiedene Waren- und Dienst-
leistungen registriert sind. Insgesamt ist das Zeichen EMC für folgende
Waren- und Dienstleistungen hinterlegt:
B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013
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Klasse 09 Intelligente Systeme mit der Fähigkeit zur Netzwerk-
kommunikation, nämlich Prozessoren, Speicher, Soft-
ware- und Datenspeicherungseinheiten für die Speiche-
rung von Daten. Software zur Datenspeicherung und In-
formationsverwaltung; Software zur Datenarchivierung;
Software zur Datenspeicherung und –wiederherstellung;
Software für den Geschäftsfortbestand und die Ge-
schäftsverfügbarkeit; Geschäftszusammenarbeits-
Software; Inhaltsverwaltungs-Software; Software für die
Datenmobilität und –migration; Software zur Ressour-
cenverwaltung; Virtualisierungs-Software; Software für
Dokumentenerfassung, -identifikation, -zugriff, und –
verwaltung; Online-Zusammenarbeits-Software.
Klasse 16 Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen und ge-
drucktes Lehr– und Unterrichtsmaterial auf dem Gebiet
von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersys-
temen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich
Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlage-
rungseinheiten und Software für die Verwaltung und
Steuerung von Daten.
Klasse 35 Detailhandelsdienstleistungen durch direkte Verkaufs-
bewerbung an Einzelpersonen, Geschäfte und staatli-
chen Behörden auf dem Gebiet von Speichernetzwer-
ken und intelligenten Speichersystemen für die Netz-
werkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Spei-
cher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und
Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten.
Klasse 36 Leasing- und Finanzierungsdienstleistungen für intelli-
gente Speichersysteme für die Netzwerkkommunikation,
einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware,
Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwal-
tung und Steuerung von Daten.
Klasse 37 Installation, Unterhalt und Reparatur von Speichernetz-
werken und Speichersystemen für die Netzwerkkommu-
nikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Be-
triebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software
für die Verwaltung und Steuerung von Daten.
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Klasse 41 Erziehungs- und Trainingsdienstleistungen, nämlich Lei-
tung von Klassen, Seminaren und Konferenzen auf dem
Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen
für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozes-
soren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungsein-
heiten und Software für die Verwaltung und Steuerung
von Daten.
Klasse 42 Gewerbsmässige und beratende Dienstleistungen auf
dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersys-
temen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich
Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlage-
rungseinheiten und Software für die Verwaltung und
Steuerung von Daten; Überwachungs- und Diagnostik-
dienstleistungen für Speichernetzwerke und intelligente
Speichersysteme; Informationsdienstleistungen auf dem
Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Spei-
chersystemen; Aktualisierungs- und Instandhaltungs-
dienstleistungen für Betriebssoftware sowie für Software
für die Verwaltung und Steuerung von Daten.
Die Beschwerdegegnerin reichte zu keinem der drei Widersprüche eine
Stellungnahme ein.
C.
Die Vorinstanz wies alle drei Widersprüche je mit einer Verfügung, jeweils
datiert vom 28. Dezember 2012, ab. Sie begründete alle drei Entscheide
im Wesentlichen wie folgt:
Die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42 der angefoch-
tenen Marke fielen jeweils in den Gleichheits- bzw. Gleichartigkeitsbe-
reich von einem der Widerspruchszeichen. Dies ergebe sich aus dem
Umstand, dass die relevanten Verkehrskreise die zu vergleichenden Wa-
ren und Dienstleistungen entweder als sinnvolles Leistungspaket wahr-
nehmen würden bzw. erwarteten, dass die sich gegenüberstehenden
Dienstleistungen einer einheitlichen Organisationsverantwortung unter-
stehen oder aber die Waren und Dienstleistungen ähnliche Bereiche des
Wirtschaftslebens beträfen und ähnliches Know-How benötigten. Bei ge-
wissen Waren und Dienstleistungen sei zudem die Gleichartigkeit bereits
durch die begriffliche Übereinstimmung der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen offensichtlich. Die Dienstleistungen der Klasse 35 seien
B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013
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hingegen nicht gleichartig, da die Dienstleistungen der angefochtenen
Marke im Verhältnis zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke
höchstens Hilfsdienstleistungen ohne wirtschaftlich selbständige Funktion
darstellten, welche lediglich der Verkaufsförderung resp. dem Absatz der
beanspruchten Waren der Klasse 9 dienten.
Bezüglich der Zeichenähnlichkeit hielt die Vorinstanz fest, die Tatsache
dass beide Zeichen die Buchstaben E, M und C enthalten und die ange-
fochtene Marke lediglich durch den Buchstaben I ergänzt würde, führe zu
einer visuellen und klanglichen Ähnlichkeit. Da auf semantischer Ebene
keine rechtsgenüglichen Unterschiede bestünden, seien die Zeichen ins-
gesamt als ähnlich anzusehen.
Dennoch sah die Vorinstanz keine Verwechslungsgefahr zwischen den
strittigen Zeichen, da durch den Einschub des zusätzlichen Vokals I die
angefochtene Marke deutlich verändert würde. Zudem könne sie im Un-
terschied zur Widerspruchsmarke als Wort gelesen werden. Weiter müs-
se berücksichtigt werden, dass sich das Publikum Akronyme besonders
stark einprägen könne, weshalb kleine aber deutliche Unterschiede be-
sonders ins Gewicht fielen. Die Frage, ob die Widerspruchsmarke von ei-
nem gesteigerten Schutzumfang profitiere, liess die Vorinstanz offen, da
der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht soweit ausgedehnt wer-
den könne, dass sie sämtlichen jüngeren Akronymen, welche die Buch-
staben E, M und C und einen zusätzlich dazwischen geschobenen, belie-
bigen Buchstaben enthalten, den Markenschutz verwehren könnte.
D.
Gegen diese drei Entscheide der Vorinstanz erhob die Beschwerdeführe-
rin mit drei Eingaben, jeweils datiert vom 4. Februar 2013, Beschwerde
beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Verfügungen der Vor-
instanz seien aufzuheben und die jeweiligen Widersprüche seien vollum-
fänglich gutzuheissen, erforderlichenfalls seien die Verfahren an die Vor-
instanz zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurückzuweisen. Jeweils al-
les unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerde-
gegnerin.
Die Beschwerdeführerin erläutert in ihren Schriftsätzen, dass sie die Ein-
schätzung der Vorinstanz, wonach die Waren und Dienstleistungen der
Klassen 9, 16 und 42 gleich oder gleichartig seien, teile. Hingegen sehe
sie die Dienstleistungen der Klasse 35 ebenfalls als gleichartig an, da die
angebotenen Dienstleistungen durchaus eigene wirtschaftliche Produkte
B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013
Seite 6
darstellten und als solche angeboten würden. Weiter argumentiert die
Beschwerdeführerin, entgegen der Annahme der Vorinstanz, seien nicht
nur die Waren der Klasse 9 sondern auch die Waren der Klasse 16 der
angefochtenen Marke mit den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmar-
ke gleichartig, da Software ein komplexes Produkt sei, welches stets mit
Unterrichtsmitteln und Handbüchern zusammen verkauft werde und da-
her typischerweise vom selben Hersteller angeboten würde. Weiter macht
die Beschwerdeführerin geltend, dass der Schutzumfang der Wider-
spruchsmarken aufgrund gesteigerten Gebrauchs erhöht sei, was die
Vorinstanz fälschlicherweise ausser Acht liess. Hierzu legt sie zahlreiche
Belege ins Recht.
Betreffend die Zeichenähnlichkeit geht die Beschwerdeführerin mit der
Vorinstanz einig, dass eine klangliche und visuelle Ähnlichkeit bestehe,
rügt aber die vorinstanzliche Einschätzung, wonach der kleine, aber deut-
liche Unterschied mittels Einschub des Buchstabens I in die angefochte-
ne Marke derart ins Gewicht fallen solle, dass trotz Gleichartigkeit der
Waren und Dienstleistung und vorhandener Zeichenähnlichkeit keine
Verwechslungsgefahr bestünde. Gemäss Beschwerdeführerin stellt der
Einschub des Buchstabens I keine rechtsrelevante Abweichung zwischen
den sich gegenüberstehenden Marken dar, welche die schriftbildlichen
und phonetischen Ähnlichkeiten zu kompensieren vermöchten.
E.
Mit Zwischenverfügung vom 12. Februar 2013 vereinigte das Bundesver-
waltungsgericht die drei Widerspruchsverfahren Nr. 12474, Nr. 12475 und
12476 betreffend die Marken CH 451'908 EMC, CH 490'426 EMC,
CH 593'874 EMC gegen CH 627'865 EMIC im vorliegenden Verfahren,
da der zu beurteilende Sachverhalt und die sich stellenden Rechtsfragen
ähnlich sind.
F.
Mit Verfügung vom 8. März 2013 wurde die Beschwerdegegnerin zur Ein-
reichung einer Stellungnahme bis zum 25. April 2013 aufgefordert. Diese
liess die Frist jedoch ungenutzt verstreichen.
G.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 25. April 2013 auf eine Stel-
lungnahme und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im ange-
fochtenen Entscheid, die Beschwerde sei abzuweisen.
B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013
Seite 7
H.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver-
waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzli-
chen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvor-
schuss rechtzeitig gleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung
ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).
2.
2.1 Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlos-
sen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleicharti-
ge Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgeset-
zes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechslungsge-
fahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der
Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen,
für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Michael
G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und
der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht dabei eine
Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere
Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte und Dienstleistungen
sind und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Ba-
sel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).
2.2 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-
druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs-
kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks",
BGE 119 II 473 E. 2d "Radion"). Bei Wortmarken wird der Gesamtein-
druck durch den Klang, das Schriftbild und gegebenenfalls den Sinnge-
halt bestimmt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas", BGE 122 III 382
B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013
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E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"). Dabei genügt es für die Annahme
der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht
wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom
12. August 2013 E. 5.2 und E. 5.3 "MC [fig.]/MC 2 [fig.]"; EUGEN MARBACH,
in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterial-
güter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009,
N. 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die
Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das
Schriftbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben
(BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas", BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillo-
san/Kamillon, Kamillan", BGE 119 II 473 E. 2d "Radion").
2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzum-
fang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit Hin-
weisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist da-
bei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillo-
san/Kamillon, Kamillan"; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3,
N. 131). Stark sind insbesondere jene Marken, welche das Ergebnis einer
schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382
E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", mit Hinweisen; Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All
Stars [fig.]/Army Tex [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas
David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979, mit Hinweisen).
2.4 Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche
Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter
welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten wer-
den. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren
Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der
Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienst-
leistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlosse-
nen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access",
BGE 126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella; BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillo-
san/Kamillon, Kamillan").
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Seite 9
3.
Zunächst sind die relevanten Verkehrskreise und der daraus resultieren-
de Grad der Aufmerksamkeit zu eruieren. Ausgangspunkt für die Bestim-
mung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
der älteren Marke (vgl. GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern
2009, Art. 3 N. 49).
Die drei Widerspruchsmarken sind für Waren und Dienstleistungen der
Klasse 9, 16, 35, 36, 37, 41 und 42 eingetragen. Die vorliegend in der
Klasse 9 eingetragenen Waren sind Softwareprodukte zur Erfassung und
Verwaltung von Daten. Bei dieser Breite der Warendefinition sind sowohl
der Spezialist als auch der Durchschnittskonsument als Verkehrskreise
relevant (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/2011 vom
17. April 2013 E. 4.1.1 "INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE" sowie
B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.1.1 "VIEW/SWISSVIEW"). Selbiges
kann über die Erziehungs- und Trainingsdienstleistungen der Klasse 41
sowie die Benutzerhandbücher und das Lehr- und Unterrichtsmaterial der
Klasse 16 gesagt werden. Die betroffenen Waren werden wohl mit einer
bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich erworben bzw. die
betroffenen Dienstleistungen richten sich - zumindest auch - an den
Durchschnittsverbraucher, werden von diesem aber nur vereinzelt und
gezielt in Anspruch genommen, sodass angenommen werden muss, dass
der vorliegende Abnehmer den Markeninhaber bewusster und daher zu-
mindest mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aussucht.
Die Detailhandelsdienstleistungen der Klasse 35, die Leasing- und Finan-
zierungsdienstleistungen der Klasse 36, die Installation, Unterhalt und
Reparatur von Speichernetzwerken und Speichersystemen der Klasse 37
sowie die gewerbsmässigen und beratenden Dienstleistungen der Klasse
42 sind kaufmännische Dienstleistungen, welche nicht in erster Linie all-
tägliche Bedürfnisse abdecken und daher grundsätzlich eine intensivere
wirtschaftliche Beziehung voraussetzen (vgl. Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.2. "INTEL
INSIDE/GALDAT INSIDE"). Es ist daher davon auszugehen, dass die Ab-
nehmer dieser Waren und Dienstleistungen einen eher erhöhten Grad an
Aufmerksamkeit walten lassen.
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Seite 10
4.
Weiter ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise
gleichartig sind.
4.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise
auf den Gedanken kommen könnten, die unter Verwendung identischer
oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen wür-
den angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein
und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kon-
trolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen
hergestellt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011
vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]" mit Verweis auf LUCAS
DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-
gesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3
N. 35). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmun-
gen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezi-
fisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkrei-
sen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit,
verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche sowie das
Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit wei-
teren Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus
Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden
Waren (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-758/2007 vom 26. Juli
2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; RKGE in sic! 2003 S. 343 ff.
"Visart/Visarte"). Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen ge-
trennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das
Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertig-
ware (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April
2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Roland
von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 831).
4.2
Die drei Widerspruchsmarken der Beschwerdeführerin sind zu unter-
schiedlichen Daten für zum Teil unterschiedliche Waren und Dienstleis-
tungen registriert worden, bestehen aber aus ein und demselben Zeichen
EMC. Für das Bestehen der Gleichartigkeit in einer bestimmten Klasse
reicht es im vorliegenden Verfahren daher, wenn mindestens eine der drei
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Widerspruchsmarken für eine gleiche oder gleichartige Ware oder Dienst-
leistung wie die angefochtene Marke registriert ist.
4.3 Die angefochtene Marke beansprucht Waren der Klasse 9, nament-
lich Computer-Software und dafür bestimmte Datenträger, insbesondere
anwender-orientierte Programmsprachen, Programmentwickler für An-
wenderprogramme, Datenbanken und Expertensysteme sowie integrierte
Software für wirtschaftliche oder kommerzielle Bereiche; Computer-
Software zur Gewinnung, Analyse und Zurverfügungstellung von Informa-
tionen, die in elektronischen Datenbanken gespeichert sind. Die Wider-
spruchsmarke Nr. 451 908 beansprucht die Waren intelligente Systeme
mit der Fähigkeit zur Netzwerkkommunikation, nämlich Prozessoren,
Speicher, Software- und Datenspeicherungseinheiten für die Speicherung
von Daten. Die Widerspruchsmarke Nr. 593 874 beansprucht die Waren
Software zur Datenspeicherung und Informationsverwaltung; Software
zur Datenarchivierung; Software zur Datenspeicherung und
–wiederherstellung; Software für den Geschäftsfortbestand und die Ge-
schäftsverfügbarkeit; Geschäftszusammenarbeits-Software; Inhaltsver-
waltungs-Software; Software für die Datenmobilität und –migration; Soft-
ware zur Ressourcenverwaltung; Virtualisierungs-Software; Software für
Dokumentenerfassung, –identifikation, –zugriff, und –verwaltung; Online-
Zusammenarbeits-Software. Sowohl die Widerspruchszeichen als auch
das angefochtene Zeichen sind für Software und Speichermedien einge-
tragen. Soweit sich die Gleichheit nicht bereits offensichtlich aus dem
Wortlaut bzw. Sinngehalt der registrierten Waren ergibt, existiert eine
starke Gleichartigkeit aufgrund der Nähe der Produkte bezüglich Know-
how, Abnehmerkreis und Verwendungszweck.
4.4 In der Klasse 16 beansprucht die angefochtene Marke die folgenden
Waren: Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen
Apparate), einschliesslich Computer-Handbücher. Die Widerspruchsmar-
ke Nr. 490 426 ist für Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen und
gedrucktes Lehr– und Unterrichtsmaterial auf dem Gebiet von Speicher-
netzwerken und intelligenten Speichersystemen für die Netzwerkkommu-
nikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Daten-
lagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von
Daten der Klasse 16 eingetragen. Soweit die angefochtene Marke Waren
im Umfang des Widerspruchszeichens beansprucht, ist von Gleichheit
der Waren auszugehen. Für die Waren, welche über die wörtliche Gleich-
heit ausgehen, kann aufgrund der Nähe der Produkte bezüglich Know-
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Seite 12
How, Abnehmerkreis und Verwendungszweck von Gleichartigkeit ausge-
gangen werden.
4.5 Die angefochtene Marke ist weiter in der Klasse 35 für Aktualisierung
und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Beratung bei der Orga-
nisation und Führung von Unternehmen; Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit einer Datenbank, nämlich Erfassen, Sammeln, Organisie-
ren, Verarbeiten und Systematisieren von Daten eingetragen. Die Vorin-
stanz verneint die Gleichartigkeit mit den von den Widerspruchsmarken
beanspruchten Dienstleistungen in allen drei Entscheiden mit der Be-
gründung, dass die genannten Dienstleistungen der angefochtenen Mar-
ke lediglich Hilfsdienstleistungen darstellten, welche keine selbständige
wirtschaftliche Funktion inne hätten. Ebenso sei das erforderliche Fach-
wissen für das Erbringen der Dienstleistungen unterschiedlich und die
notwendige Infrastruktur als auch die Vertriebs- und Erbringungsorte sei-
en verschieden.
Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Die Widerspruchsmarke
Nr. 490 426 ist für Informationsdienstleistungen auf dem Gebiet von Spei-
chernetzwerken und intelligenten Speichersystemen eingetragen. Dies ist
lediglich eine andere Umschreibung für die von der angefochtenen Marke
beanspruchte Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdaten-
banken. Ebenso sind die Dienstleistungen gewerbsmässige und beraten-
de Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Spei-
chersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozesso-
ren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software
für die Verwaltung und Steuerung von Daten der Widerspruchsmarke
Nr. 490 426 eine andere Umschreibung der Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit einer Datenbank; nämlich Erfassen, Sammeln, Organisie-
ren, Verarbeiten und Systematisieren von Daten der angefochtenen Mar-
ke. Diesbezüglich sind die beiden Marken für die gleichen Dienstleistun-
gen registriert. Die Annahme der Vorinstanz, wonach das Fachwissen für
die Erbringung der Dienstleistungen unterschiedlich sei und die notwen-
dige Infrastruktur als auch die Vertriebs- und Erbringungsorte verschieden
seien, ist demnach nicht haltbar.
Bei der Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, für
welche die angefochtene Marke eingetragen ist, kann in Bezug auf die
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 gewerbsmässige
und beratende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken
und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation sowie Informati-
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onsdienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelli-
genten Speichersystemen sowie Leasing- und Finanzierungsdienstleis-
tungen für intelligente Speichersysteme für die Netzwerkkommunikation
eine Gleichheit bezüglich Unternehmensberatung und -organisation im In-
formatiksektor festgestellt werden. Darüberhinausgehende Dienstleistun-
gen der angefochtenen Marke sind im vorliegenden Fall aufgrund der
Nähe der Dienstleistungen bezüglich Know-How und Verwendungszweck
sowie dadurch, dass die Abnehmerkreis die Dienste als sich sinnvoll er-
gänzendes Leistungspaket auffassen können als entfernt gleichartig an-
zusehen.
Die weitere Argumentation der Vorinstanz, wonach die genannten Dienst-
leistungen der angefochtenen Marke im Verhältnis zur Widerspruchsmar-
ke lediglich Hilfsdienstleistungen ohne wirtschaftlich eigenen Wert ange-
sehen werden müssen, überzeugt nicht. Pflege, Unterhalt und Beratung
ist regelmässig ein nicht unbeachtlicher Teil bei der Beschaffung von
Software und Hardware und kann keinesfalls lediglich als Promotion der
Hauptware Soft- und Hardware angesehen werden. Zudem stehen Pfle-
ge, Unterhalt und Beratung bezüglich Soft- und Hardware in einem direk-
ten und sinnhaltigen Zusammenhang, was ebenfalls gegen das Vorliegen
von Hilfsdienstleistungen spricht.
Somit ist die teilweise Gleichheit und teilweise Gleichartigkeit zwischen
den Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke und der
Widerspruchsmarke Nr. 490 426 gegeben.
4.6 Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 gewerbs-
mässige und beratende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speicher-
netzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, ein-
schliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungs-
einheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten sind
weit gefasst und beinhalten die Dienstleistungen der angefochtenen Mar-
ke Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen;
Computerberatungsdienste; Erstellen von Programmen für die Datenver-
arbeitung; soweit nicht bereits semantisch dann sicher im Sinne einer
vom Abnehmer als sinnvolles Leistungspaket aufgefasste Kombination
von Dienstleistungen. Auch die angefochtene Installation, Integration und
Unterhalt von Computerprogrammen und die Aktualisierungs- und In-
standhaltungsdienstleistungen für Betriebssoftware sowie für Software für
die Verwaltung und Steuerung von Daten der Widerspruchsmarke
Nr. 490 426 werden, insofern sie nicht bereits dem Wortlaut nach gleich
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sind, so zumindest vom Abnehmer als sinnvollerweise derselben Organi-
sationseinheit unterstellt und vom selben Unternehmen angeboten aufge-
fasst. Entsprechend ist auch für die angefochtenen Dienstleistungen der
Klasse 42 die Gleichartigkeit soweit nicht sogar Gleichheit erstellt.
5.
Als nächstes sind die Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin zu überprüfen.
Die Widerspruchszeichen sind alle Wortmarken mit derselben Buchsta-
benfolge E, M und C. Das angefochtene Zeichen ist ebenfalls eine Wort-
marke und enthält die Buchstabenfolge E, M, I und C. Eine optische Ähn-
lichkeit des angefochtenen Zeichens mit den Widerspruchszeichen ergibt
sich schon durch die Übernahme aller in den Widerspruchsmarken ent-
haltenen Buchstaben. Der zusätzlich verwendete Buchstabe I trägt inso-
fern nur sehr wenig zur Unterscheidung der Zeichen bei, als dass er
gleich dem Buchstaben M folgend platziert ist und daher mit dem rechten
vertikalen Strich des Buchstabens M optisch zu verschmelzen droht. Vor-
liegend ist daher in optischer Hinsicht eine Zeichenähnlichkeit gegeben.
Durch die Übernahme der in den Widerspruchsmarken verwendeten
Buchstaben entsteht zwangsläufig auch eine gewisse phonetische Ähn-
lichkeit der Zeichen. Wohl verändert der eingeschobene Buchstabe I den
Wortlaut von E-EM-CE auf E-EM-I-CE bzw. lässt das angefochtene Zei-
chen sogar als ein Phantasiewort erscheinen. Dennoch ist insgesamt und
insbesondere aufgrund der Wiederverwendung derselben Buchstaben
der Widerspruchsmarke im vorliegenden Fall zumindest von einer ent-
fernten phonetischen Ähnlichkeit auszugehen.
Da weder die Widerspruchsmarken noch die angefochtene Marke einen
spontan erkennbaren und verständlichen Sinngehalt aufweisen, kann die
bestehende Zeichenähnlichkeit auch nicht durch eine semantische Unter-
scheidung der Zeichen kompensiert werden (vgl. Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts vom 12. August 2013 B-4772/2012 E. 5.4.2
"Mc(fig.)/MC 2 (fig.)" mit weiteren Hinweisen).
6.
Um die Frage der Verwechslungsgefahr beurteilen zu können, muss letzt-
lich die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzumfang der Wider-
spruchsmarken bestimmt werden. Vorliegend sind auch im Einklang mit
der Lehre und Rechtsprechung zu Akronymen keine Anzeichen festzu-
stellen, welche die Widerspruchsmarken schwächen würden, weshalb
B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013
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grundsätzlich von einem normalen Schutzumfang der Marken ausgegan-
gen werden kann.
Die Beschwerdeführerin macht allerdings geltend, dass der Schutzum-
fang der Widerspruchsmarken durch die intensive Nutzung erhöht worden
sei und legt zahlreiche Belege hierzu ins Recht. Die Vorinstanz prüfte die
intensive Nutzung nicht eingehend und liess die Frage nach einem erhöh-
ten Schutzumfang offen, da ihrer Ansicht nach der Schutzumfang der Wi-
derspruchsmarken nie derart gross sein könne, dass sie einem jüngeren
Zeichen, welches die Buchstaben E, M und C sowie einen zusätzlichen
dazwischen geschobenen beliebigen Buchstaben enthalte, den Marken-
schutz verwehren könne. Diese Argumentation ist zu pauschalisierend
und würdigt den Einzelfall zu wenig. Es darf nicht unberücksichtigt blei-
ben, welcher Buchstabe an welcher Stelle der Buchstabenfolge E, M und
C eingeschoben wird. Es ist durchaus denkbar, dass bei gewissen Kon-
stellationen eine Verwechslungsgefahr besteht, bei anderen diese ver-
neint werden muss. Entsprechend kann unter Umständen die Grösse des
Schutzumfangs der Widerspruchsmarke von Relevanz sein.
Vorliegend kann allerdings die Überprüfung, ob ein erhöhter Schutzum-
fang besteht, unterbleiben, da eine Verwechslungsgefahr in der hier kon-
kret zu beurteilenden Konstellation bereits bei normalem Schutzumfang
gegeben ist, wie nachfolgend unter E. 7 dargelegt wird.
7.
In einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen muss nun beurteilt werden,
ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die zu vergleichenden Waren und
Dienstleistungen sind gleichartig bis identisch, weshalb bei der Beurtei-
lung der Zeichenähnlichkeit ein eher grösserer Abstand der Zeichen ge-
fordert ist, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Vorliegend wird
die vorhandene Zeichenidentität lediglich durch den in der angefochtenen
Marke zusätzlich verwendeten Buchstaben I nach dem Buchstaben M
verhindert, was immer noch eine erhebliche Zeichenähnlichkeit zur Folge
hat. Dieser Unterschied der Zeichen vermag die Verwechslungsgefahr
nicht zu bannen. Dies insbesondere auch daher, da gerade der Buchsta-
be I an dritter Stelle des angefochtenen Zeichens, dem Buchstaben M
folgend, eine Konstellation von Buchstaben ergibt, welche sich zu wenig
von den Widerspruchsmarken unterscheidet. Daran ändert auch der Um-
stand nichts, dass den angesprochenen Verkehrskreisen eine eher er-
höhte Aufmerksamkeit zugeschrieben werden muss. Dieser Befund
drängt sich bereits schon bei einem normalen Schutzumfang der Wider-
B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013
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spruchsmarken auf. Ein gesteigerter Schutzumfang ist im vorliegenden
Fall nicht vonnöten, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.
Der Beschwerde ist demnach gutzuheissen. Die angefochtenen Ent-
scheide sind aufzuheben, die Widersprüche gutzuheissen und die Vorin-
stanz wird angewiesen, die angefochtene Marke aus dem Register zu lö-
schen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kos-
ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs.
VwVG). Diese Verpflichtung trifft die Beschwerdegegnerin auch, wenn sie
keine Beschwerdeantwort mit eigenen Rechtsbegehren einreicht (vgl.
BGE 128 II 90 E. 2b und E. 2c; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 9 "Mc [fig.]/MC 2 [fig.]").
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 2 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre
und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streit-
wert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III
492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts
4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work "mit Hinweis).
Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszuge-
hen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzuneh-
menden Streitwerts sowie dem Umfang der Streitsache werden die Ver-
fahrenskosten für das vorliegende, vereinigte Verfahren auf Fr. 5'000.–
festgelegt. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf je Fr. 800.–
pro Widerspruchsverfahren festgelegt und von der Beschwerdeführerin
vorgeleistet. Der Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz. Diese
erstinstanzlichen Verfahrenskosten werden hiermit der unterliegenden
Beschwerdegegnerin zur Zahlung an die Beschwerdeführerin auferlegt.
8.2 Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote
festzusetzen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall keine
B-597/2013, B-601/2013, B-602/2013
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Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für
die notwendigen erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten
fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der
massgeblichen Faktoren, insbesondere der Tatsache, dass die Be-
schwerdeführerin drei nahezu identische Beschwerdeschriften für die drei
Widerspruchsmarken einreichen konnte, scheint eine Parteientschädi-
gung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 5'000.–
für das Beschwerdeverfahren angemessen.
8.3 Die Vorinstanz sprach für die drei erstinstanzlichen Verfahren keine
Parteientschädigungen zu. In Abänderung davon setzt das Bundesver-
waltungsgericht die Parteientschädigung für die drei erstinstanzlichen
Verfahren auf insgesamt Fr. 2'000.– zugunsten der Beschwerdeführerin
fest.
Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Per-
sonen gegen Entgelt erbrachte Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt
der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirt-
schaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom
2. September 1999 [MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG).
Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Hopkinton, USA. Eine Ausnah-
me im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Die Beschwerde-
führerin ist für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die
Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist.
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Das Urteil wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.