Decision ID: 73de2c84-e29c-4ba3-9c7f-2cb9852cdb30
Year: 2022
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: dismissal

Facts:
Sachverhalt:
A.
Die internationale Registrierung Nr. 1'432’184 "VERYCHIC Tonight" wurde
am 1. November 2018 in der Gazette des marques internationales
Nr. 42/2018 veröffentlicht. Sie hat folgendes Aussehen:
Sie ist u.a. für folgende Dienstleistungen eingetragen:
Classe 35: Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informa-
tique; publicité par correspondance (y compris électronique); publicité radio-
phonique; publicité télévisée; location de matériels, d'espaces et de supports
publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondial de
type Internet); organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou
de publicité; services d'affichage; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, impri-
més, échantillons); services d'annonces publicitaires fournis par le biais de
courriers; mise à jour de documentation publicitaire; location de temps publi-
citaire sur tout moyen de communication; sponsorisation (publicité), parrai-
nage (publicité); organisation de concours et de jeux dans un but publicitaire;
promotion des ventes pour le compte de tiers; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; gestion des affaires commerciales; conseils, informa-
tions et renseignements d'affaires; agences d'informations commerciales; con-
sultation pour la direction des affaires; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs; gérance administrative d'hôtels; consultation profession-
nelle en matière publicitaire et promotionnelle; gestion de fichiers informa-
tiques; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; compilation et systémati-
sation d'informations contenues dans des bases de données informatiques;
gestion de bases de données informatiques accessibles en ligne; gestion (sai-
sie) de données et services de saisie d'informations nominatives; sondages
d'opinion; gestion administrative de lieux d'expositions; décoration de vitrines;
démonstration de produits; diffusion (distribution) d'échantillons; relations pu-
bliques; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue d'en-
courager, de fidéliser et de développer la clientèle; services d'approvisionne-
ment pour des tiers (achat de produits et de services pour d'autres entre-
prises); services de vente aux enchères; agences d'import-export; présenta-
tion de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; re-
groupement pour le compte de tiers de produits (à l'exception de leur trans-
port) et d'offres de services relevant des domaines du divertissement, des loi-
sirs, du voyage, du transport, du tourisme, de l'hébergement temporaire, de la
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restauration (repas), permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces pro-
duits ou ces services par tout moyen notamment sur un site Web marchand,
à savoir: éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles,
organisation de compétitions et de manifestations sportives, clubs de gymnas-
tique et de santé (mise en forme physique), édition et publication de livres, de
journaux, de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides,
de manuels, de Cédéroms, de bulletins et de lettres d'information, édition et
publication de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons
d'échange, de carnets de voyage, micro-édition, édition et publication de
textes (autres que publicitaires), prêt de livres, services de loisirs, services de
clubs (divertissement ou éducation), informations en matière de divertisse-
ment, de loisirs, de récréation et d'éducation, services d'organisation, de pro-
duction et de représentation de spectacles, organisation et conduite de con-
certs, réservation de places pour les spectacles, services de billetterie (diver-
tissement), services de photographie, enregistrement (filmage) et montage de
films et de bandes vidéo, organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement, organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires et de symposiums, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, organisation et conduite d'ateliers de formation, infor-
mations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation, organisa-
tion de loteries, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau infor-
matique), services de mise à disposition de publications électroniques (non
téléchargeables) en ligne, services de publications électroniques de livres, de
journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables)
en ligne et de contenus éditoriaux de sites Internet, services de publications
électroniques de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons
d'échange, de carnets de voyage (non téléchargeables) en ligne, parcs d'at-
tractions, jardins d'attractions, services de camps de vacances (divertisse-
ment), camps (stages) de perfectionnement sportif, services de piscine (diver-
tissement), exploitation de jardins zoologiques, services de musées (présen-
tation, expositions), pensionnats, services de bibliothèques itinérantes,
cirques, dressage d'animaux, organisation de visites de musées ou de monu-
ments historiques (divertissement), organisation et conduite de colloques, de
séminaires, d'ateliers de formation, de conférences, de congrès dans le do-
maine du tourisme, services hôteliers, hébergement temporaire, services de
motels et de résidences hôtelières, agences de logement (hôtels, pensions),
maisons de vacances et chambres d'hôtes, services de camps de vacances
(hébergement), services de gîtes ruraux, location de chambres (hébergement
temporaire), réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions,
services de restauration (alimentation), cafétérias, services de bars et de bras-
series, salons de thé, services de glaciers, services de traiteurs, services de
conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les
domaines de l'hôtellerie et de la restauration, services de location de loge-
ments temporaires et de salles de réunions, exploitation de terrains de cam-
ping; services de vente au détail, notamment sur un site Web marchand, de
produits et de services relevant des domaines du divertissement, des loisirs,
du sport, du voyage, du transport, du tourisme, de l'hébergement temporaire,
de la restauration (repas), à savoir: éducation, formation, divertissement, acti-
vités sportives et culturelles, organisation de compétitions et de manifestations
sportives, clubs de gymnastique et de santé (mise en forme physique), édition
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et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques,
de catalogues, de guides, de manuels, de Cédéroms, de bulletins et de lettres
d'information, édition et publication de billets (tickets), de bons de voyages, de
récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage, micro-édition, édition
et publication de textes (autres que publicitaires), prêt de livres, services de
loisirs, services de clubs (divertissement ou éducation), informations en ma-
tière de divertissement, de loisirs, de récréation et d'éducation, services d'or-
ganisation, de production et de représentation de spectacles, organisation et
conduite de concerts, réservation de places pour les spectacles, services de
billetterie (divertissement), services de photographie, enregistrement (filmage)
et montage de films et de bandes vidéo, organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums, organisation d'ex-
positions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite d'ateliers de
formation, informations en matière de divertissement, de récréation et d'édu-
cation, organisation de loteries, services de jeux proposés en ligne (à partir
d'un réseau informatique), services de mise à disposition de publications élec-
troniques (non téléchargeables) en ligne, services de publications électro-
niques de livres, de journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non
téléchargeables) en ligne et de contenus éditoriaux de sites Internet, services
de publications électroniques de billets (tickets), de bons de voyages, de ré-
cépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage (non téléchargeables) en
ligne, parcs d'attractions, jardins d'attractions, services de camps de vacances
(divertissement), camps (stages) de perfectionnement sportif, services de pis-
cine (divertissement), exploitation de jardins zoologiques, services de musées
(présentation, expositions), pensionnats, services de bibliothèques itinérantes,
cirques, dressage d'animaux, organisation de visites de musées ou de monu-
ments historiques (divertissement), organisation et conduite de colloques, de
séminaires, d'ateliers de formation, de conférences, de congrès dans le do-
maine du tourisme, services hôteliers, hébergement temporaire, services de
motels et de résidences hôtelières, agences de logement (hôtels, pensions),
maisons de vacances et chambres d'hôtes, services de camps de vacances
(hébergement), services de gîtes ruraux, location de chambres (hébergement
temporaire), réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions,
services de restauration (alimentation), cafétérias, services de bars et de bras-
series, salons de thé, services de glaciers, services de traiteurs, services de
conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les
domaines de l'hôtellerie et de la restauration, services de location de loge-
ments temporaires et de salles de réunions, exploitation de terrains de cam-
ping.
Classe 39: Organisation de voyages; organisation de croisières; organisation
d'excursions; accompagnement de voyageurs; agences de tourisme et de
voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); réservation de
places pour le tourisme, le transport et les voyages; informations en matière
de tourisme, de transport et de voyages; informations en matière de trafic aé-
rien, routier, maritime et ferroviaire; visites touristiques; transport de passa-
gers; transport de voyageurs; transport de marchandises; transports aériens;
transport en ambulance; transport en automobile; transport maritime; transport
en bateau; transport fluvial; transport en chaland; transport en chemin de fer;
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transport de valeurs; courtage de fret; courtage de transport; courtage mari-
time; services de chauffeurs; services de taxis; services de navettes automo-
biles; services d'autobus; services de pilotage; services de navigation; ser-
vices de bateaux de plaisance; location de véhicules; location d'automobiles;
location de bateaux; location de wagons; location de garages; location de
places de stationnement; services de garages de stationnement de véhicules;
assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage); services de transit;
emballage, entreposage et livraison de marchandises; location d'entrepôts;
dépôt de marchandises; emmagasinage; entreposage de bateaux; location de
conteneurs d'entreposage; conditionnement de produits; déchargement; dé-
ménagement; distribution (livraison) de produits; livraison de colis; livraison de
marchandises commandées par correspondance; distribution de journaux;
messagerie (courrier ou marchandises).
Classe 43: Services hôteliers; hébergement temporaire; services de motels et
de résidences hôtelières; agences de logement (hôtels, pensions); maisons
de vacances et chambres d'hôtes; services de camps de vacances (héberge-
ment); services de gîtes ruraux; location de chambres (hébergement tempo-
raire); réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions; services
de restauration (alimentation); cafétérias; services de bars et de brasseries;
salons de thé; services de glaciers; services de traiteurs; services de conseils
et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les do-
maines de l'hôtellerie et de la restauration; services de location de logements
temporaires et de salles de réunions; mise à disposition de terrains de cam-
ping.
B.
Gegen die Schutzausdehnung dieser Marke erhob die Hotel Tonight, Inc.,
901 Market Street, Suite 310, US-CA 94103 San Francisco, am 28. Feb-
ruar 2019 teilweise, nämlich bezüglich der unterstrichenen vorgenannten
Dienstleistungen, Widerspruch an die Vorinstanz. Sie stützte sich dabei auf
ihre internationale Registrierung Nr. 1'164’829 "HOTEL TONIGHT", die fol-
gendes Aussehen hat
und für folgende Waren eingetragen ist:
Classe 9: Logiciels informatiques d'application pour téléphones portables, à
savoir logiciels permettant aux utilisateurs de trouver, rechercher, analyser,
comparer et réserver des promotions et offres spéciales dans le domaine des
produits et services de consommation, à savoir voyages et hébergements.
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Classe 39: Fourniture d'informations en matière de voyages par le biais d'un
site Web interactif.
Classe 42: Mise à disposition temporaire d'applications logicielles sur le Web
permettant aux utilisateurs de trouver, rechercher, analyser, repérer, gérer,
comparer et réserver des promotions et offres spéciales dans le domaine des
produits et services de consommation, à savoir voyages et hébergements.
Classe 43: Services d'agences de voyage, à savoir réalisation de pré-réser-
vations et réservations de logements temporaires par le biais d'un site Web
interactif.
C.
Mit Verfügung vom 27. Mai 2020 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teil-
weise gut. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, es liege teil-
weise Dienstleistungsgleichartigkeit vor, und zwar zwischen den in Frage
stehenden Dienstleistungen der Klassen 35 mit Dienstleistungen der
Klasse 42. Die Vergleichsdienstleistungen hätten denselben Zweck und
würden ein äusserst ähnliches Fach- und Branchenwissen erfordern (Ver-
fügung S. 9 f.). Zwischen den für die Widerspruchsgegnerin relevanten Be-
ratungs- und Informationsdienstleistungen der Klasse 39 sowie den Rei-
seinformationsdienstleistungen der Widersprechenden (ebenfalls der
Klasse 39) bestünde auch Gleichheit bzw. sogar hochgradige Gleichheit.
Auch hier sei die Zweckbestimmung sowie die Erbringung des erforderli-
chen Know-hows identisch (Verfügung S. 10). Dasselbe gelte schliesslich
für die in der Klasse 43 geschützten Dienstleistungen der Widersprechen-
den und der Widerspruchsgegnerin (Verfügung S. 11). Weiter sei aufgrund
der beidseitigen Verwendung des Begriffs "Tonight" bzw., weil "Tonight" im
jüngeren Zeichen als zentrales und selbstständiges Element wahrgenom-
men würde, eine Zeichenähnlichkeit gegeben. Es bestünde ausserdem die
Gefahr von Fehlzurechnungen, was zu einer Verwechslungsgefahr führe.
D.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom
1. Juli 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt
die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Abweisung des Wi-
derspruchs unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im erstinstanz-
lichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass die Widerspruchs-
marke rein deskriptiv sei (S. 15 ff. der Beschwerde), sowie, dass die Zei-
chen (weder auf der klanglichen, der visuellen noch der semantischen
Ebene; S. 17 ff. der Beschwerde) und auch die Dienstleistungen (S. 19 ff.
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der Beschwerde) nicht gleichartig seien. Folglich könne die Frage nach der
Verwechslungsgefahr offenbleiben bzw. verneint werden (S. 9 und 28 ff.
der Beschwerde).
Die Beschwerdeführerin führte ausserdem aus, die Widerspruchsmarke
sei zwar am 24. Januar 2020 von der Hotel Tonight, Inc., auf die AIRBNB,
Inc., übertragen worden, doch sei die Hotel Tonight, Inc., Beschwerdegeg-
nerin, da die Übertragung der Widerspruchsmarke während des Wider-
spruchsverfahrens nichts an der Aktiv- oder der Passivlegitimation ändere
(S. 2 f. der Beschwerde).
E.
In ihrer Vernehmlassung vom 20. Oktober 2020 beantragt die Vorinstanz
die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge, soweit darauf einzutre-
ten ist, verweist auf die Begründung im angefochtenen Entscheid und
bringt vor (Ziff. 1 und 2), dass die nachfolgenden Dienstleistungen der Klas-
sen 35 und 43 mit dem Widerspruch nicht angefochten wurden:
Classe 35: Publicité, y compris la publicité en ligne sur un réseau informa-
tique; publicité par correspondance (y compris électronique); publicité radio-
phonique; publicité télévisée; location de matériels, d'espaces et de supports
publicitaires (y compris en ligne sur un réseau de communication mondial de
type Internet); organisation d'expositions et de faires a buts commerciaux ou
de publicité; services d'affichage; publication de textes publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, im-
primes, échantillons); services d'annonces publicitaires fournis par le biais de
courriers; mise à jour de documentation publicitaire; location de temps publi-
citaire sur tout moyen de communication; sponsorisation (publicité), parrai-
nage (publicité); organisation de concours et de jeux dans un but publicitaire;
promotion des ventes pour le compte de tiers; services d'abonnement a des
journaux pour des tiers; gestion des affaires commerciales; conseils, informa-
tions et renseignements d'affaires; agences d'informations commerciales; con-
sultation pour la direction des affaires; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs; gérance administrative d'hôtels; consultation profession-
nelle en matière publicitaire et promotionnelle; gestion de fichiers informa-
tiques; conseils relatifs à la gestion administrative de sites Internet; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; compilation et systémati-
sation d'informations contenues dans des bases de données informatiques;
gestion de bases de données informatiques accessibles en ligne; gestion (sai-
sie) de données et services de saisie d'informations nominatives; sondages
d'opinion; gestion administrative de lieux d'expositions; décoration de vitrines;
relations publiques; consultation professionnelle en matière publicitaire et pro-
motionnelle; gestion de fichiers informatiques; conseils relatifs à la gestion ad-
ministrative de sites Internet; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; compilation et systématisation d'informations contenues dans
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Seite 8
des bases de données informatiques; gestion de bases de données informa-
tiques accessibles en ligne; gestion (saisie) de données et services de saisie
d'informations nominatives; sondages d'opinion; gestion administrative de
lieux d'expositions; décoration de vitrines; relations publiques; services de
vente aux enchères; agences d'import-export.
Classe 43: Services hôteliers; hébergement temporaire; services de motels et
de résidences hôtelières; maisons de vacances et chambres d'hôtes; services
de camps de vacances (hébergement); services de gites ruraux; services de
restauration (alimentation); cafeterias; services de bars et de brasseries; sa-
lons de the; services de glaciers; services de traiteurs; mise à disposition de
terrains de camping.
Folglich könne die Beschwerdeführerin nicht um (sinngemässe) Abwei-
sung des Widerspruchs hinsichtlich dieser Dienstleistungen ersuchen.
F.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 30. Oktober 2020 beantragt die Hotel
Tonight, Inc., die Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschä-
digungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin.
Zur Begründung führt sie im Kern aus, die Widerspruchsmarke verfüge
über eine normale Kennzeichnungskraft (S. 2 der Beschwerdeantwort), die
Zeichenähnlichkeit zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochte-
nen Marke sei ausgeprägt (S. 2 f. der Beschwerdeantwort) und zwischen
den angefochtenen Dienstleistungen und den Dienstleistungen, welche
durch die Widerspruchsmarke geschützt sind, bestehe Dienstleistungs-
gleichheit bzw. ausgeprägte Dienstleistungsgleichartigkeit. Schliesslich sei
eine direkte oder zumindest mittelbare Verwechselungsgefahr zu bejahen
(S. 3 der Beschwerdeantwort).
G.
Mit Zwischenverfügung vom 30. August 2022 erhielt die AIRBNB, Inc., Ge-
legenheit zu erklären, sie trete anstelle der Hotel Tonight, Inc., als Be-
schwerdegegnerin ins Beschwerdeverfahren ein.
H.
Mit Schreiben vom 15. September 2022 erklärte die AIRBNB, Inc., als Be-
schwerdegegnerin in das Verfahren einzutreten.
I.
Mit Zwischenverfügung vom 26. September 2022 stellte das Bundesver-
waltungsgericht fest, die AIRBNB, Inc., sei spätestens durch ihre Erklärung
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Seite 9
vom 15. September 2022 in das Verfahren eingetreten und habe von der
Hotel Tonight, Inc., die Rolle der Beschwerdegegnerin übernommen. Wei-
tere prozessuale Anordnungen würden sich erübrigen, da die neue Partei
das Verfahren so fortzuführen habe, wie sie es vorfinde, und frühere Ver-
fahrensschritte nicht wiederholt werden müssten.
J.
Die Parteien sowie die Hotel Tonight, Inc., liessen sich im Folgenden nicht
mehr vernehmen.
K.
Eine Parteiverhandlung fand nicht statt.
L.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit rechtserheblich –
im Folgenden eingegangen.

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG,
SR 173.32]). Als Hinterlegerin und Adressatin der angefochtenen Verfü-
gung ist die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 48 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021) bei der Beschwerdeführerin ge-
geben. Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und der
verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52
Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit grundsätz-
lich einzutreten.
1.2 Wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung korrekt ausführt, sind die
im vorstehenden Sachverhaltsabschnitt E. aufgeführten Dienstleistungen
der Klassen 35 und 43 nicht vom Widerspruch erfasst. Auf dagegen erho-
bene Vorbringen der Beschwerdeführerin (siehe S. 4 ff. und 20 ff. der Be-
schwerde) ist nicht einzutreten.
B-3417/2020
Seite 10
2.
2.1 Während des vorliegenden Verfahrens hat sich die Rechtslage in Be-
zug auf eine Veräusserung der angefochtenen Marke oder der Wider-
spruchsmarke während eines markenschutzrechtlichen Verfahrens geän-
dert.
2.1.1 Zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung war Art. 21 Abs. 2 Satz 2
Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 (BZP,
SR 273) i.V.m. Art. 4 VwVG einschlägig, wonach die Veräusserung der im
Streite liegenden Sache oder die Abtretung des streitigen Anspruchs wäh-
rend der Rechtshängigkeit ohne Einfluss auf die Legitimation zur Sache
bleibt (Urteil des BVGer B-6154/2014 vom 8. September 2022 E. 2.1
m.w.H.). Ein Parteiwechsel war nur mit Zustimmung der Gegenpartei zu-
lässig (Art. 17 Abs. 1 BZP), wobei die Zustimmung stillschweigend erfolgen
konnte (Urteil des BVGer B-5312/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 2).
Art. 21 Abs. 2 Satz 2 BZP erwähnt zwar nur die "im Streite liegende[]" Sa-
che, wobei es sich im Widerspruchsverfahren um die angefochtene Marke
handelt. Die Rechtsprechung hat die Bestimmung aber stets auch auf Be-
schwerdefälle angewendet, in welchen die Widerspruchsmarke weiter-
übertragen wurde. Einer beschwerdeführenden Partei blieb das schutzwür-
dige Interesse in analoger Anwendung von Art. 21 Abs. 2 BZP nach Ver-
äusserung der Widerspruchsmarke erhalten (vgl. Urteile des BVGer
B-1426/2018 vom 28. April 2020 E. 10.2.3 "Sparks/Sparkchief"; Entscheid
der RKGE in sic! 2005 S. 757 E. 1 "Boss/Airboss") und einem beschwer-
degegnerischen Veräusserer desgleichen dessen Passivlegitimation (vgl.
Urteile des BVGer B-4864/2013 vom 17. Februar 2015 E. 1.3 "Omega/Ou
mi jia [fig.]"; B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 1.2 "Skype in/Skype
out" und B-7501/2006 vom 13. März 2007 E. 2 "Nordic Walking"; Entscheid
der RKGE in: sic! 2004 S. 777 E. 1 "Lonsdale", Entscheid der RKGE, in:
sic! 2001 S. 424 E. 2 "Poxilith/Porolith [fig.]").
2.1.2 Am 1. Dezember 2021 ist Art. 4a der Verordnung über den Schutz
von Marken und Herkunftsangaben vom 23. Dezember 1992 (MSchV,
SR 232.111) in Kraft getreten. Gemäss der Bestimmung ist Art. 83 der Zi-
vilprozessordnung (ZPO, SR 272) sinngemäss anwendbar, wenn der strit-
tige Schutztitel während eines hängigen Verfahrens veräussert wird.
Art. 83 Abs. 1 ZPO wiederum sieht vor, dass bei einer Veräusserung des
Streitobjekts während des Prozesses der Erwerber an Stelle der ver-
äussernden Partei in den Prozess eintreten kann. Somit verleiht Art. 4a
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Seite 11
MschV dem Markenerwerber das Recht, auch ohne Zustimmung der Ge-
genpartei in ein markenschutzrechtliches Verfahren einzutreten (Urteil des
BVGer B-6154/2014 vom 8. September 2022 E. 2.2).
2.1.3 Wie Art. 21 Abs. 2 BZP beziehen sich auch Art. 4a MSchV und Art. 83
ZPO dem Wortlaut nach nur auf den "strittigen Schutztitel" bzw. das "Streit-
objekt". Angesichts der bisherigen analogen Anwendung von Art. 21 Abs. 2
BZP (E. 2.1.1) rechtfertigt es sich aber, Art. 4a MSchV i.V.m. Art. 83 ZPO
ebenso auf die Veräusserung der Widerspruchsmarke Anwendung finden
zu lassen. Die neue Rechtslage ermöglicht wie die bisherige eine fortge-
führte Interessenwahrung trotz Markenübergang, berücksichtigt aber, dass
der Erwerber in der Regel unmittelbarer am Ausgang des hängigen Verfah-
rens interessiert ist als der Veräusserer (Urteil des BVGer B-6154/2014
vom 8. September 2022 E. 2.3). Im Übrigen ist auch den Erläuterungen zur
Verordnungsänderung nicht zu entnehmen, dass weiterhin Art. 21 Abs. 2
BZP Anwendung auf die Übertragung einer Widerspruchsmarke finden
sollte. Die Erläuterungen halten vielmehr unter Verweis auf das Fehlen von
"Bestimmungen über die prozessrechtlichen Folgen der während eines Wi-
derspruchsverfahrens durchgeführten Übertragung einer Marke, die Ge-
genstand eines Widerspruchs ist oder gegen die Widerspruch erhoben
wird", fest, dass mit Art. 4a MSchV "die Lage in diesen Fällen geklärt wer-
den" solle (Erläuterungen zu den Bestimmungen der Änderung der Verord-
nung über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 18. August
2021, <https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/recht/international/d/Er
laeuterungen_zu_den_Bestimmungen_der_Aenderung_der_MSchV_vom
_18_August_2021.pdf>, zuletzt abgerufen am 24. Oktober 2022, S. 3).
2.1.4 Als Verfahrensbestimmung ist Art. 4a MSchV intertemporalrechtlich
auch auf Fälle anwendbar, die bei seinem Inkrafttreten bereits hängig wa-
ren, soweit es nicht um Fragen geht, deren Rechtsfolgen schon eingetreten
sind (Urteil des BVGer B-6154/2014 vom 8. September 2022 E. 2.4; vgl.
BGE 132 V 368 E. 2.1–2.2; 130 V 1 E. 3.2).
2.1.5 Nach einem Parteiwechsel hat die neue Partei das Verfahren so
weiterzuführen, wie sie es vorfindet. Frühere Verfahrensschritte müssen
nicht wiederholt werden (vgl. BVGE 2012/23 E. 2.4.2.1; VERA MARANTELLI-
SONANINI/SAID HUBER, Art. 6, in: Bernhard Waldmann/Philipp Weissen-
berger [Hrsg.], VwVG – Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz,
2. Aufl., Zürich 2016, Rz. 52; ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im Verwal-
tungsverfahren und Verwaltungsprozess, Habil., Zürich 2000, Rz. 378).
B-3417/2020
Seite 12
2.2
2.2.1 Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, wonach die Widerspruchs-
marke am 24. Januar 2020 von der Hotel Tonight, Inc., auf die AIRBNB,
Inc., übertragen wurde (S. 3 der Beschwerde), ist unwidersprochen geblie-
ben. Die AIRBNB, Inc., teilte am 15. April 2019 die Übernahme der Hotel
Tonight, Inc., öffentlich mit (<https://news.airbnb.com/hoteltonight-and-air-
bnb-finalize-acquisition/>, zuletzt abgerufen am 24. Oktober 2022), woraus
sich aber noch nichts über die rechtliche Ausgestaltung der Übernahme
ergibt. Es entzieht sich der Kenntnis des Gerichts, auf welche Weise und
zu welchem Zeitpunkt die Widerspruchsmarke übertragen wurde. Einem
Auszug aus dem Internationalen Markenregister vom 30. Juni 2020 (Bei-
lage 1 zur Beschwerde) lässt sich jedoch entnehmen, dass die AIRBNB,
Inc., spätestens zu diesem Zeitpunkt bereits Inhaberin der Widerspruchs-
marke war.
2.2.2 Da die AIRBNB, Inc., mit Schreiben vom 15. September 2022 erklärt
hat, in das Verfahren einzutreten, hat sie spätestens zu diesem Zeitpunkt
gemäss Art. 4a MschV i.V.m. Art. 83 Abs. 1 ZPO die Hotel Tonight, Inc., als
Beschwerdegegnerin abgelöst. Frühere Verfahrensschritte müssen nicht
wiederholt werden (E. 2.1.5). Dies wäre auch nicht anders zu beurteilen,
wenn der Parteiwechsel bereits früher durch Universalsukzession im Rah-
men einer Fusion erfolgt wäre. Die auf den Vertreter der Hotel Tonight, Inc.,
ausgestellte Prozessvollmacht hätte in diesem Fall Bestand gehabt (vgl.
zum Übergang der Prozessvollmacht auf Rechtsnachfolger Jean-Philippe
Klein, in: Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N 78 zu Art. 35 OR). Vor die-
sem Hintergrund erübrigen sich weitere Nachforschungen zu Form und
Termin der Übertragung der Widerspruchsmarke auf die Beschwerdegeg-
nerin, zumal sich die Parteien sowie die Hotel Tonight, Inc., nicht dazu ha-
ben vernehmen lassen.
3.
3.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-
gen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähn-
licher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr
besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu
B-3417/2020
Seite 13
befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individu-
alisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller
Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; 128 III 99 E. 2c "Orfina"; Letz-
terer m.H.).
3.2 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen. Diese werden die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrneh-
men. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen
Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild
des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht
(BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks").
3.3 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf-
grund der Registereinträge. Für die Annahme gleichartiger Waren und
Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein
sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübli-
che Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abneh-
merkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom
5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]" m.H.;
B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]").
3.4
3.4.1 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzum-
fang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-5972/2017 vom
7. Juni 2019 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]"; m.H. auch
zum Folgenden). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken
ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere
Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben.
Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferi-
schen Leistung oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Ka-
millosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2017, Art. 3 N. 78 f.; je m.H.).
3.4.2 Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu ver-
gleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare
Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Ver-
kehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige
wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen,
dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen
B-3417/2020
Seite 14
stammen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; Urteil des BVGer
B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]";
je m.H.). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung
der Verwechslungsgefahr nicht einfach wegzustreichen, sondern in An-
rechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeich-
nungskraft im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des
BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.7 "PUPA/Fashionpupa";
BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 129 und 133; je m.H.). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in
gemeinfreien Elementen überein, begründet dies grundsätzlich keine Ver-
wechslungsgefahr. Dies gilt dann nicht, wenn die Widerspruchsmarke auf-
grund der Dauer ihres Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres
Erfolgs eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt hat, an welcher auch die
gemeinfreien Bestandteile teilnehmen (vgl. Urteile des BVGer B-2711/2016
vom 12. Dezember 2016 E. 7.1 "The Body Shop/TheFaceShop [fig.]";
B-6173/2018 vom 30. April 2019 E. 6.1 "World Economic Forum [fig.]/Zur-
ich Economic Forum [fig.]" sowie BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Se-
curicall"; je m.H.).
3.4.3 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile
nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Ge-
samteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kenn-
zeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflus-
sen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildele-
mente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleicher-
massen prägen (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5
"7seven [fig.]/Sevenfriday" und B-4159/2009 vom 25. November 2009
E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" je m.w.H.). Entsprechend kann bereits angesichts ei-
ner hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement
eine Verwechslungsgefahr resultieren. Sind die Bildelemente einer kombi-
nierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim
Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom
4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" m.w.H.).
4.
Vorab sind die relevanten Verkehrskreise und deren Aufmerksamkeitsgrad
festzustellen. Hierfür ist vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke
auszugehen (Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5
"GEO/Geo influence"). Die Widerspruchsmarke wird für Dienstleistungen
der Klassen 9, 39, 42 und 43 beansprucht.
B-3417/2020
Seite 15
4.1 Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 9 beanspruchten Computer,
tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone,
Smartphones und Tablet-PCs, deren Zubehör sowie diverse Software sind
an eine mediengewöhnte und -konsumierende Letztabnehmerschaft ge-
richtet, werden aber auch von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken er-
worben (vgl. Urteile des BVGer B-5312/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 4.3
"Joy [fig.]/Enjoy [fig.]"; B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 4 "Moto/
Motoma"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "Intel Inside und Intel
Inside [fig.]/Galdat Inside"). Beim Erwerb dieser Waren ist von einer zumin-
dest leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um
aufwändigere Anschaffungen handelt, die gewöhnlich für eine längere Ein-
satzdauer bestimmt sind und die vor dem Erwerb auf ihre Funktion und
Ausstattung hin überprüft werden (Urteile des BVGer B-3756/2015 E. 4
"Moto/Motoma"; B- 3663/2011 E. 4.2.1 "Intel Inside und Intel Inside
[fig.]/Galdat Inside").
4.2 Die Vermittlung von Reisen in der Klasse 39 richtet sich nicht nur an
Fachkreise, sondern auch an Endabnehmer. Für die Endverbraucher ist –
wie von der Vorinstanz ausgeführt – von einer durchschnittlichen Aufmerk-
samkeit auszugehen, für Fachkräfte hingegen von einer höheren Aufmerk-
samkeit (Urteil des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 3.6 Mar-
keneintragungsgesuch "POSTAUTO").
4.3 Auch die von der Widerspruchsmarke beanspruchten technologischen
Dienstleistungen der Klasse 42 sind sowohl für Endkonsumenten als auch
für geschäftliche Abnehmer, die über Fachwissen verfügen, bestimmt. Mit
Blick auf die eingetragenen Dienstleistungen überwiegt jedoch der Fokus
auf Durchschnittskonsumenten. Dies auch in Abgrenzung zu den Urteilen
des BVGer B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 3 "Gridstream AIM/aim
(fig.)" sowie B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 5 "Apple [fig.]/Adamis
Group (fig.)". In diesen ist das Bundesverwaltungsgericht von einer erhöh-
ten Aufmerksamkeit ausgegangen. Im erstgenannten Entscheid ging es je-
doch um eine ganze Bandbreite anderer Dienstleistungen der Klasse 42
(siehe dort im Sachverhalt unter A), die im Business-to-Business Markt
angeboten werden. Der zweitgenannte Fall betraf ebenfalls andere, nicht
alltägliche Dienstleistungen der Klasse 42.
Daher darf vorliegend die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrs-
kreise – analog zur Einschätzung der Vorinstanz – als durchschnittlich an-
gesehen werden.
B-3417/2020
Seite 16
4.4 Schliesslich richten sich Dienstleistungen der Klasse 43 an das breite
Publikum (Urteil des BVGer B-6456/2019 vom 13. Juli 2021 E. 3 "Giar-
dino/giardino [fig.]") und es ist somit von einer durchschnittlichen Aufmerk-
samkeit auszugehen.
5.
Als nächstes ist die Gleichartigkeit der beanspruchten Dienstleistungen zu
prüfen.
5.1 Die Vorinstanz bejahte teilweise die Gleichartigkeit zwischen den
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke
Classe 39: Fourniture d'informations en matière de voyages par le biais d'un
site Web interactif.
Classe 42: Mise à disposition temporaire d'applications logicielles sur le Web
permettant aux utilisateurs de trouver, rechercher, analyser, repérer, gérer,
comparer et réserver des promotions et offres spéciales dans le domaine des
produits et services de consommation, à savoir voyages et hébergements.
Classe 43: Services d'agences de voyage, à savoir réalisation de pré-réser-
vations et réservations de logements temporaires par le biais d'un site Web
interactif.
und den folgenden Dienstleistungen der angefochtenen Marke
Classe 35: Démonstration de produits; diffusion (distribution) d'échantillons;
relations publiques; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires
en vue d'encourager, de fidéliser et de développer la clientèle; services de
vente aux enchères; agences d'import-export; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail; regroupement pour le
compte de tiers de produits (à l'exception de leur transport) et d'offres de ser-
vices relevant des domaines du divertissement, des loisirs, du voyage, du
transport, du tourisme, de l'hébergement temporaire, de la restauration (re-
pas), permettant aux clients de visualiser et d'acheter ces produits ou ces ser-
vices par tout moyen notamment sur un site Web marchand, à savoir: éduca-
tion, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, organisation
de compétitions et de manifestations sportives, clubs de gymnastique et de
santé (mise en forme physique), édition et publication de livres, de journaux,
de magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de ma-
nuels, de Cédéroms, de bulletins et de lettres d'information, édition et publica-
tion de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons
d'échange, de carnets de voyage, micro-édition, édition et publication de
textes (autres que publicitaires), prêt de livres, services de loisirs, services de
clubs (divertissement ou éducation), informations en matière de divertisse-
ment, de loisirs, de récréation et d'éducation, services d'organisation, de pro-
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duction et de représentation de spectacles, organisation et conduite de con-
certs, réservation de places pour les spectacles, services de billetterie (diver-
tissement), services de photographie, enregistrement (filmage) et montage de
films et de bandes vidéo, organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement, organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires et de symposiums, organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, organisation et conduite d'ateliers de formation, infor-
mations en matière de divertissement, de récréation et d'éducation, organisa-
tion de loteries, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau infor-
matique), services de mise à disposition de publications électroniques (non
téléchargeables) en ligne, services de publications électroniques de livres, de
journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables)
en ligne et de contenus éditoriaux de sites Internet, services de publications
électroniques de billets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons
d'échange, de carnets de voyage (non téléchargeables) en ligne, parcs d'at-
tractions, jardins d'attractions, services de camps de vacances (divertisse-
ment), camps (stages) de perfectionnement sportif, services de piscine (diver-
tissement), exploitation de jardins zoologiques, services de musées (présen-
tation, expositions), pensionnats, services de bibliothèques itinérantes,
cirques, dressage d'animaux, organisation de visites de musées ou de monu-
ments historiques (divertissement), organisation et conduite de colloques, de
séminaires, d'ateliers de formation, de conférences, de congrès dans le do-
maine du tourisme, services hôteliers, hébergement temporaire, services de
motels et de résidences hôtelières, agences de logement (hôtels, pensions),
maisons de vacances et chambres d'hôtes, services de camps de vacances
(hébergement), services de gîtes ruraux, location de chambres (hébergement
temporaire), réservation de logements temporaires, d'hôtels et de pensions,
services de restauration (alimentation), cafétérias, services de bars et de bras-
series, salons de thé, services de glaciers, services de traiteurs, services de
conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les
domaines de l'hôtellerie et de la restauration, services de location de loge-
ments temporaires et de salles de réunions, exploitation de terrains de cam-
ping; services de vente au détail, notamment sur un site Web marchand, de produits
et de services relevant des domaines du divertissement, des loisirs, du sport, du
voyage, du transport, du tourisme, de l'hébergement temporaire, de la restauration (re-
pas), à savoir: éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles,
organisation de compétitions et de manifestations sportives, clubs de gymnastique et
de santé (mise en forme physique), édition et publication de livres, de journaux, de
magazines, de revues, de périodiques, de catalogues, de guides, de manuels, de Cé-
déroms, de bulletins et de lettres d'information, édition et publication de billets (tickets),
de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de voyage, micro-
édition, édition et publication de textes (autres que publicitaires), prêt de livres, services
de loisirs, services de clubs (divertissement ou éducation), informations en matière de
divertissement, de loisirs, de récréation et d'éducation, services d'organisation, de pro-
duction et de représentation de spectacles, organisation et conduite de concerts, ré-
servation de places pour les spectacles, services de billetterie (divertissement), ser-
vices de photographie, enregistrement (filmage) et montage de films et de bandes vi-
déo, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, organisa-
tion et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de sym-
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posiums, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et con-
duite d'ateliers de formation, informations en matière de divertissement, de récréation
et d'éducation, organisation de loteries, services de jeux proposés en ligne (à partir
d'un réseau informatique), services de mise à disposition de publications électroniques
(non téléchargeables) en ligne, services de publications électroniques de livres, de
journaux, de revues, de périodiques et de catalogues (non téléchargeables) en ligne et
de contenus éditoriaux de sites Internet, services de publications électroniques de bil-
lets (tickets), de bons de voyages, de récépissés, de bons d'échange, de carnets de
voyage (non téléchargeables) en ligne, parcs d'attractions, jardins d'attractions, ser-
vices de camps de vacances (divertissement), camps (stages) de perfectionnement
sportif, services de piscine (divertissement), exploitation de jardins zoologiques, ser-
vices de musées (présentation, expositions), pensionnats, services de bibliothèques
itinérantes, cirques, dressage d'animaux, organisation de visites de musées ou de mo-
numents historiques (divertissement), organisation et conduite de colloques, de sémi-
naires, d'ateliers de formation, de conférences, de congrès dans le domaine du tou-
risme, services hôteliers, hébergement temporaire, services de motels et de résidences
hôtelières, agences de logement (hôtels, pensions), maisons de vacances et chambres
d'hôtes, services de camps de vacances (hébergement), services de gîtes ruraux, lo-
cation de chambres (hébergement temporaire), réservation de logements temporaires,
d'hôtels et de pensions, services de restauration (alimentation), cafétérias, services de
bars et de brasseries, salons de thé, services de glaciers, services de traiteurs, services
de conseils et d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les do-
maines de l'hôtellerie et de la restauration, services de location de logements tempo-
raires et de salles de réunions, exploitation de terrains de camping.
Classe 39: Organisation de voyages; organisation de croisières; organisation
d'excursions; accompagnement de voyageurs; agences de tourisme et de
voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions); réservation de
places pour le tourisme, le transport et les voyages; informations en matière
de tourisme, de transport et de voyages; informations en matière de trafic aé-
rien, routier, maritime et ferroviaire; visites touristiques; transport de passa-
gers; transport de voyageurs; transport de marchandises; transports aériens;
transport en ambulance; transport en automobile; transport maritime; transport
en bateau; transport fluvial; transport en chaland; transport en chemin de fer;
transport de valeurs; courtage de fret; courtage de transport; courtage mari-
time; services de chauffeurs; services de taxis; services de navettes automo-
biles; services d'autobus; services de pilotage; services de navigation; ser-
vices de bateaux de plaisance; location de véhicules; location d'automobiles;
location de bateaux; location de wagons; location de garages; location de
places de stationnement; services de garages de stationnement de véhicules;
assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage).
Classe 43: Agences de logement (hôtels, pensions); location de chambres
(hébergement temporaire); réservation de logements temporaires, d'hôtels et
de pensions; services de conseils et d'informations (sans rapport avec la con-
duite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration; ser-
vices de location de logements temporaires et de salles de réunions.
B-3417/2020
Seite 19
5.2 Die Beschwerdeführerin weist zunächst darauf hin, dass die Vorinstanz
einem grossen Teil der von ihr geschützten Dienstleistungen die Gleichheit
bzw. Gleichartigkeit mit von der Beschwerdegegnerin geschützten Dienst-
leistungen abgesprochen hat (Rz. 60 der Beschwerde). Weiter hätten die
übrigen Dienstleistungen keine Berührungspunkte (hinsichtlich ihrer Funk-
tion, ihres Zwecks und ihrer Substituierbarkeit bzw. ihrer Komplementarität)
mit den Dienstleistungen der älteren Marke, welche Reise- und Hotel-
dienstleistungen umfasse (Rz. 61 der Beschwerde).
5.3 Die Beschwerdegegnerin verweist auf die diesbezüglichen Ausführun-
gen der Vorinstanz und erklärt sich mit diesen vollumfänglich einverstan-
den. Die Gleichartigkeit sei überdies – für die Beschwerdegegnerin nach-
vollziehbarerweise – nur für kleine Teile der Klassen 35 und 39 verneint
worden. Beim grössten Teil der angefochtenen Dienstleistungen bestehe
dagegen Gleichheit bzw. Gleichartigkeit, weil diese auch durch die Hotel-
Concierge-App der Beschwerdegegnerin abgedeckt werden können (S. 3
der Beschwerdeantwort).
5.4 In casu ist zunächst die markenrechtliche Gleichheit bzw. Gleichartig-
keit zwischen Waren- und Dienstleistungspromotionen (Klasse 35) und
Dienstleistungen (in Form von Computer-Anwenderprogrammen bzw.
Apps) der Klasse 42 zu beurteilen. Solche Apps, welche es Endabnehmern
ermöglichen sollen, Waren- und Dienstleistungsangebote im Konsumgü-
terbereich zu finden und zu vergleichen, sind heutzutage, wie von der Vor-
instanz korrekt dargelegt, ein entscheidender Aspekt bzw. Kanal bei der
Nutzbarmachung von Produktangeboten im Internet, und sie dienen folg-
lich dem gleichen Zweck, nämlich der Waren- und Dienstleistungspromo-
tion. Die Dienstleistungen sind folglich marktüblich miteinander verknüpft
und werden als wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket wahrgenommen
(vgl. das Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 5.5.2 und
5.7 "INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE", JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 336 und
das Urteil BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/GMODE").
Des Weiteren sind ein äusserst ähnliches Fachwissen und dieselben Bran-
chenkenntnisse von Nöten.
Weiter umfassen Informationsdienstleistungen im Zusammenhang mit Rei-
sen der Klasse 39 die Reiseberatung, -planung und -organisation. Diese
Zweckbestimmung deckt sich mit Reiseinformationsdienstleistungen, wel-
che durch die Beschwerdeführerin geschützt wurden. Auch sind zur Erbrin-
gung beider Dienstleistungen die gleichen Kenntnisse und Fähigkeiten er-
forderlich.
B-3417/2020
Seite 20
Schliesslich besteht auch zwischen den Reservationsdienstleistungen im
Reisebüro und der befristeten Unterbringung bzw. Hotellerie, welche die
Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin in der Klasse 43 ge-
schützt haben, Gleichartigkeit. Denn zwischen diesen beiden Dienstleis-
tungen besteht eine marktlogische Folge (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3
N. 336).
5.5 Dass die angefochtenen Dienstleistungen (teilweise) in unterschiedli-
chen Klassen eingeordnet sind, ist diesen Erkenntnissen nicht abträglich,
da die Nizzaklassifikation lediglich ein mögliches Indiz der Gleichartigkeit
ist, jedoch keinerlei präjudizierende Wirkung hat (vgl. Urteil des BGer
4C_392/2000 vom 4. April 2001 E. 2b "Jaguar [fig.]/Jaguar"; Urteil des
BVGer B-7562/2016 E. 3.3 "MERCI/Merci [fig.]").
5.6 Folglich kann der Einschätzung der Vorinstanz, welche die Gleichartig-
keit der Dienstleistungen nur teilweise bejahte (siehe III.B.5 der Verfü-
gung), gefolgt werden. Betreffend die nicht als gleichartig befundenen
Dienstleistungen entfällt nachfolgend eine Prüfung auf Verwechslungsge-
fahr (vgl. III.B.6 der Verfügung).
6.
Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Es stehen sich die Wort-
bildmarke "Hotel Tonight (fig.)" und die Wortbildmarke "Verychic Tonight
(fig.)" gegenüber.
6.1 Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz stellen übereinstimmend
eine ausgeprägte bzw. offensichtliche Ähnlichkeit fest. Die Beschwerde-
gegnerin begründet dies damit, dass der von der angefochtenen Marke
übernommene Teil "Tonight" grafisch abgehoben sei und dadurch eigen-
ständig interpretiert werde. Weiter werde mit der Voranstellung der als mo-
disches Adjektiv wirkenden Bezeichnung "Verychic" den "Tonight"-Angebo-
ten der Beschwerdeführerin ein gehobener Nimbus verliehen. Schliesslich
stelle das in der Branche bekannte Markenelement "Tonight" ein werbe-
wirksames und schutzwürdiges Schlagwort dar (Beschwerdeantwort
S. 2 f.). Auch die Vorinstanz stellte fest, dass "Tonight" im jüngeren Zeichen
nach wie vor als zentrales und selbstständiges Element wahrgenommen
werde und "Verychic" höchstens als präzisierender Zusatz erscheine
(III.C.5 der Verfügung).
6.2 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Wortklang, Schriftbild
und nach dem allfälligen Sinngehalt.
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Seite 21
6.2.1 Betreffend Wortklang: Tonight ist ein bekanntes, zum englischen
Grundwortschatz gehörendes Wort. Die beidseitige Verwendung dieses
Begriffs, welcher den Kennzeichnungsschwerpunkt ausmacht, führt zu ei-
ner entsprechenden Übereinstimmung der Vergleichszeichen im Wort-
klang. Kommt hinzu, dass "Tonight" bei beiden Marken am Ende des Zei-
chens steht und dies deshalb den Adressaten besonders in Erinnerung
bleibt (siehe zur besonderen Kennzeichnungskraft des Zeichenendes das
Urteil des BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 5 "FEEL 'N
LEARN/SEE 'N LEARN" mit Verweis auf BGE 127 III 160 E. 2a und 2b und
das Urteil des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 7.4 "The
Body Shop (fig.)/TheFaceShop"). Dagegen treten die Umstände, dass die
beiden Marken eine unterschiedliche Anzahl Silben, unterschiedliche Ka-
denz der Silben und unterschiedliche Abfolge von Klangvokalen in Kombi-
nation mit einer Abfolge von Klangkonsonanten mit unterschiedlichem An-
laut aufweisen, zurück.
6.2.2 Beim Schriftbild überzeugt ein Argument der Beschwerdegegnerin
besonders. Die Voranstellung der als modisches Adjektiv wirkenden Be-
zeichnung «Verychic» verleiht den Tonight-Angeboten der Beschwerdefüh-
rerin eine gehobene Bedeutung. Auch liegt der Fokus auf "Tonight", weil er
in der jüngeren Marke grafisch mit der Farbgestaltung hervorgehoben wird.
Mehr als figuratives Beiwerk scheint dies jedoch nicht zu sein (siehe III.C.2
der Verfügung). Zumindest hat die Beschwerdeführerin diesem Argument
der Vorinstanz nichts entgegenhalten (siehe Rz. 51 der Beschwerde).
Schliesslich sind die beiden Vergleichszeichen, im Gegensatz zu den Aus-
führungen der Beschwerdeführerin, welche sie auf die Anzahl Buchstaben,
die Grösse der Buchstaben und die verwendete Grafik stützt, nicht ausrei-
chend verschieden.
6.2.3 Im Rahmen des Sinngehalts ist darauf hinzuweisen, dass "very" und
"chic" zum englischen bzw. französischen Grundwortschatz zu zählen sind.
"Very" hat die Bedeutung von "sehr, äusserst" und "chic" von "elegant, vor-
nehm". Im Vergleich mit den neutraleren Begriffen "elegant" und "vornehm"
wirkt "chic" überdies als positiv anpreisender und beschreibender Zusatz
(dies wird durch den beigefügten Zusatz "sehr" bzw. "äusserst" noch zu-
sätzlich verstärkt). Folglich ist er kennzeichnungsschwach. Die positive
Färbung, die schon im ursprünglich deutschen und heute veralteten Wort
"Schick" (= modische Eleganz, vgl. "Geschick") enthalten war, haftet dem
Begriff heute noch an (DUBOIS/MITTERAND/DAUZAT, Larousse Grand Dic-
tionnaire Etymologique & Historique du français, Paris 2005, S. 194, dtv
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Seite 22
Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, 3. Aufl. München 1997,
S. 1195). Dies wird in allen schweizerischen Landesgegenden verstanden
(siehe zum Ganzen das Urteil des BVGer B-7504/2006 vom 8. März 2007
E. 5 "chic/LIP chic").
"Tonight" gehört ebenso zum englischsprachigen Grundwortschatz, der
in allen schweizerischen Landesgegenden beherrscht wird, und hat die
Bedeutung von "heute Abend, heute Nacht" (Pons, Online-Wörterbuch,
Englisch-Deutsch, <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-
deutsch/tonight>, abgerufen am 24. Oktober 2022).
"Hotel" schliesslich weckt Assoziationen mit "auswärts schlafen und es-
sen", "geschäftlichem oder privatem Reisen" und dem Besuch eines frem-
den bzw. unbekannten Ortes.
Die beidseitige Verwendung des Begriffs "Tonight", einmal verbunden mit
"Verychic" und einmal mit "Hotel" führt, auch auf Ebene des Sinngehalts,
zu einer Übereinstimmung der Vergleichszeichen. Kommt hinzu, dass die
Beschwerdeführerin "Tonight" offenbar als werbewirksames und schutz-
würdiges Schlagwort versteht, denn sonst würde die angestrebte Neuein-
tragung – unter Berücksichtigung, dass "Verychic" nicht geschützt werden
konnte (vgl. dazu die Ausführungen in III.C.4 der angefochtenen Verfü-
gung) – wenig Sinn ergeben.
6.2.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zwischen den beiden Zei-
chen klare Übereinstimmungen in Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt
vorliegen, sodass insgesamt von einer grossen Zeichenähnlichkeit auszu-
gehen ist.
7.
Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke "Hotel Tonight" zu
bestimmen.
7.1 Dem älteren Zeichen "Hotel Tonight" kommen, wie soeben aufgezeigt
(vgl. hierzu vorn E. 5.2.3), verschiedene Bedeutungen zu. Im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,
39, 42 und 43 betreffend Computersoftware steht jedoch eine technische
und elektronische Bedeutung im Vordergrund (vgl. Urteile des BVGer
B-2592/2016 vom 13. Juni 2017 E. 6.1 "iMessage"; B-649/2009 vom
12. November 2009 E. 3.3.3 "i-Option").
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7.2 Geschwächt wird ein Zeichen(element) erst, wenn es im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend
wirkt (Urteil des BVGer B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 7.1.2 "PAL-
LAS/Pallas Seminare [fig.]" m.H.). Die Widerspruchsmarke "Hotel Tonight"
weckt bei den massgeblichen Verkehrskreisen vordergründig Assoziatio-
nen mit Reisen (vgl. hierzu erneut vorn E. 5.2.3). Da sich die Widerspruchs-
marke auch an Endabnehmer richtet (vgl. hierzu vorn E. 3), ist mit Blick auf
das vorliegend beanspruchte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis den-
noch nicht ausgeschlossen, dass sie auch Vorstellungen im Hinblick auf
mögliche Software-Angebote im Zusammenhang mit Reisen wecken
könnte. Sie enthält Hinweise auf die beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen der Klassen 9, 39, 42 und 43 (vgl. RKGE, sic! 2004, S. 96 E. 8 "I-
publish" sowie die Urteile des BVGer B-649/2009 vom 12. November 2009
E. 3.3.3 "i-Option" und B-2592/2016 vom 13. Juni 2017 E. 6.1 "iMessage",
wo ebenfalls ein solcher Hinweis bejaht wurde).
7.3 Im Gesamteindruck wirkt die Widerspruchsmarke "Hotel Tonight" ange-
sichts des im Bestandteil "Hotel" enthaltenen Hinweises auf Reisen sowie
im Hinblick auf mögliche Assoziationen mit Reise-Softwaredienstleistun-
gen zumindest in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen der Klassen 9 und 42 allusiv bzw. auf etwas anspielend. Denn beide
umfassen Unterbringung bzw. Beherbergung ("hébergements") mit. Es ist
daher – immerhin diesbezüglich – von einer reduzierten Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke auszugehen.
8.
Letztlich ist die Verwechslungsgefahr aufgrund der in E. 2.4 besprochenen
Kriterien zu bestimmen.
8.1 Vorliegend besteht Gleichartigkeit zwischen den beanspruchten
Dienstleistungen bei einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrs-
kreise (siehe E. 3).
8.2 Die Widerspruchsmarke "Hotel Tonight" hat zumindest teilweise eine
reduzierte Kennzeichnungskraft (E. 6.3). Hier ist den Ausführungen der Be-
schwerdeführerin teilweise zu folgen (vgl. Rz. 46a der Beschwerde).
Auch der übernommene Bestandteil "Tonight" enthält einen anpreisenden
Hinweis wenigstens auf die in Frage stehenden Reise-Reservations-
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Dienstleistung der Klasse 43 ("heute Nacht, d.h., ich kann kurzfristig reser-
vieren"). Auch ist "Tonight" ein Wort aus dem allgemeinen Sprachgebrauch
und überhaupt nicht fantasievoll (siehe dazu Rz. 46b der Beschwerde).
8.3 I.c. wurde ein Teil ("Tonight") der älteren Marke in die jüngere übernom-
men sowie mit grafischen Elementen ergänzt. Die blosse Übernahme ei-
nes Markenbestandteils führt noch nicht zur Verwechslungsgefahr. Es
kommt darauf an, wie kennzeichnungskräftig der übernommene Bestand-
teil des älteren Zeichens ist (vgl. für eine Gesamtbetrachtung unter Berück-
sichtigung dieses Aspekts z.B. das Urteil des BVGer B-3248/2019 vom
19. November 2019 E. 7 "iTravel/itravel – for that moment" oder
B-6222/2019 vom 17. Juni 2020 E. 10 "CRUNCH/TIFFANY CRUNCH N
CREAM"; so wurde z.B. im Fall "Micasa/Swicasa" eine Verwechslungs-
gefahr verneint, u.a., weil "casa" beschreibend ist [vgl. B-2521/2018 E. 7]).
Vorliegend ist "Tonight" im Vergleich zu "Hotel" der kennzeichnungskräfti-
gere Bestandteil der älteren Marke. Dies zum einen deshalb, weil "Tonight"
in der jüngeren Marke grafisch mit der Farbgestaltung besonders hervor-
gehoben wird (E. 5.2.2 vorstehend). Zum anderen ist "Tonight" ein in der
Branche zusehends bekannter werdendes Element (E. 5.1 vorstehend).
8.4 Betreffend die übrigen Werbe-, Promotions- und Vermittlungs-Dienst-
leistungen ist die allusive Wirkung von "Tonight" weniger klar und direkt.
Auch wenn diese Dienstleistungen für Hoteldienstleistungen immer wichti-
ger werden, so ist nicht erstellt, dass "Tonight" auch für diese Dienstleis-
tungen anpreisend wirkt. Es bleibt eine blosse Anspielung und keine be-
schreibende Angabe oder gar werbewirksame Anpreisung.
8.5 Insgesamt kann damit eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht aus-
geschlossen werden. Denn auch die Modifikation und die grafischen Ele-
mente vermögen den entscheidenden Teil des älteren Zeichens nicht zum
Verschwinden zu bringen. Die Beschwerde erweist sich folglich als unbe-
gründet und ist abzuweisen.
9.
9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-
führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind
nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung
und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten
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und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Wider-
spruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der
Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand
der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden Zei-
chen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und
Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von
diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen
und die Gerichtskosten sind auf Fr. 4'500.–, in der Höhe des geleisteten
Vorschusses, festzusetzen.
9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Vorliegend hat die Beschwer-
degegnerin keine Kostennote eingereicht. Unter Würdigung sämtlicher
massgeblicher Berechnungsfaktoren erscheint eine Parteientschädigung
in der Höhe von Fr. 2'500.– als gerechtfertigt.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Ver-
fügung (Art. 73 BGG). Es erwächst demnach mit Eröffnung in Rechtskraft.
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