Decision ID: d35e88bf-993a-5d6d-bac6-774e21f512fd
Year: 2021
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: dismissal

Facts:
Sachverhalt:
A.
Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 722'889 "SWISS INSIDE
SUISSEALIGN (fig.)" des Beschwerdegegners wurde am 24. Oktober 2018
in Swissreg veröffentlicht. Sie hat folgendes Aussehen:
und ist, soweit vorliegend interessierend, für folgende Waren und Dienst-
leistungen eingetragen:
Klasse 10:
Zahnschienen zur Zahnkorrektur für die Zahnmedizin und Kieferorthopä-
die; orthopädische Spangen; orthopädische Fixierungsvorrichtungen;
künstliche orthopädische Implantate; kieferorthopädische Instrumente,
Prothesen für zahnärztliche Zwecke; zahnärztliche Apparate und Instru-
mente; zahnärztliche Geräte (elektrisch); Brücken für zahnärztliche Zwe-
cke; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
Klasse 40:
Dienstleistungen eines Zahntechnikers; alle vorgenannten Dienstleistun-
gen schweizerischer Herkunft.
Klasse 44:
Zahnärztliche und kieferorthopädische Leistungen; ambulante medizini-
sche Versorgung; Dienstleistungen von medizinischen Kliniken und Ge-
sundheitskliniken; medizinische Beratung im Gesundheitswesen; kieferor-
thopädische Dienstleistungen; Dienstleistungen von Zahnkliniken; Dienst-
leistungen eines Zahnarztes; kosmetische Dienstleistungen eines Zahn-
arztes; alle vorgenannten Dienstleistungen schweizerischer Herkunft.
B.
Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am 24. Januar
2019 Widerspruch an die Vorinstanz und beantragte deren teilweisen Wi-
derruf im obgenannten Umfang. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer
Marke Nr. 533'621 "INVISALIGN", die für folgende Waren und Dienstleis-
tungen eingetragen ist:
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Klasse 10:
Chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate; insbe-
sondere zahnärztliche Apparate, nämlich kieferorthopädische Vorrichtun-
gen.
Klasse 41:
Erziehung; Ausbildung; insbesondere Ausbildung in der Benutzung von
kieferorthopädischen Vorrichtungen.
Klasse 44:
Dienstleistungen eines Arztes; Gesundheits- und Schönheitspflege für
Menschen; insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen Kieferortho-
pädie und Zahnmedizin.
C.
Mit Verfügung vom 21. Januar 2020 wies die Vorinstanz den Widerspruch
vollumfänglich ab.
Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die sich gegenüberste-
henden Zeichen würden zwar für gleiche bzw. hochgradig gleichartige Wa-
ren und Dienstleistungen beansprucht. Auch würden sie im Wortelement
"ALIGN" übereinstimmen, weshalb sie sich ähnlich seien. "ALIGN" lehne
sich jedoch eng an den Fachausdruck "Aligner" aus der Zahnmedizin an
und gehöre daher zum Gemeingut. Vorliegend sei nicht erstellt, dass der
gemeinfreie Markenbestandteil "ALIGN" am geltend gemachten erweiter-
ten Schutzbereich der Widerspruchsmarke teilnehme. Auch das Vorliegen
einer Markenserie sei zu verneinen. Im Gesamteindruck würden die in
Frage stehenden Zeichen lediglich im gemeinfreien Element "ALIGN" über-
einstimmen. Ansonsten unterscheide sich die angefochtene Marke durch
die zusätzlichen Wortelemente sowie die Grafik hinreichend, sodass eine
Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sei.
D.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom
24. Februar 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie bean-
tragt die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und die Gutheissung
des Widerspruchs. Die angefochtene Marke sei für die Klassen 10, 40 und
44 vollständig zu widerrufen. Eventualiter sei das Widerspruchsverfahren
zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen, unter Kosten und
Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners.
B-1084/2020
Seite 4
Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, die in Frage stehenden
Waren und Dienstleistungen würden höchstens mit durchschnittlicher Auf-
merksamkeit nachgefragt. Weiter seien sich die zu vergleichenden Zeichen
aufgrund der Übereinstimmung im Bestandteil "ALIGN" sowie der Bestand-
teile "INVIS" bzw. "SUISSE" ähnlich. Das Element "ALIGN" werde von den
Durchschnittskonsumenten nicht verstanden und von Fachkreisen als Hin-
weis auf die Beschwerdeführerin wahrgenommen, weshalb es nicht ge-
meinfrei sei. Der Widerspruchsmarke komme aufgrund ihres intensiven
Gebrauchs und der daraus resultierenden Bekanntheit sowie des Vorlie-
gens einer Serienmarke gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Im Gesamt-
eindruck sei eine Verwechslungsgefahr zwischen den in Frage stehenden
Zeichen zu bejahen.
E.
Mit Eingabe vom 29. Juni 2020 verzichtete die Vorinstanz auf eine Ver-
nehmlassung. Sie beantragt, unter Hinweis auf die Begründung im ange-
fochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
F.
In seiner Beschwerdeantwort vom 29. Juni 2020 beantragt der Beschwer-
degegner die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei,
unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführe-
rin.
Er argumentiert im Wesentlichen, die in Frage stehenden Waren und
Dienstleistungen würden von den massgeblichen Verkehrskreisen mit er-
höhter Aufmerksamkeit nachgefragt. Weiter sei eine Zeichenähnlichkeit
aufgrund der zusätzlichen Wortelemente, des unterschiedlichen Zeichen-
anfangs sowie der Grafik in der angefochtenen Marke zu verneinen.
"ALIGN" würde von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden und
die Widerspruchsmarke weise einen beschreibenden Sinngehalt im Sinn
von "unsichtbar ausrichten" auf. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke infolge intensiven Gebrauchs und Verkehrsbekannt-
heit sowie des Vorliegens einer Serienmarke sei zu verneinen. Da die zu
vergleichenden Zeichen nur im gemeinfreien Bestandteil "ALIGN" überein-
stimmen würden, sei eine Verwechslungsgefahr insgesamt zu verneinen.
G.
Mit Eingabe vom 8. Juli 2020 reichte die Vorinstanz dem Gericht die zuvor
ausgesonderten, geheimen Beilagen Nr. 14, 18 und 19 zur Widerspruchs-
replik vom 1. Juli 2019 in den Vorakten nach.
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Seite 5
H.
Mit Replik vom 5. Oktober 2020 hält die Beschwerdeführerin im Wesentli-
chen an den gestellten Anträgen und ihren Ausführungen fest und reicht
verschiedene Unterlagen ein.
I.
Mit Duplik vom 21. Oktober 2020 hält der Beschwerdegegner an den ge-
stellten Anträgen und seinen Ausführungen fest. Die Parteien liessen sich
in der Folge nicht mehr vernehmen.
J.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird – soweit rechtserheblich –
im Folgenden eingegangen.

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e VGG). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die
Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auch die
übrigen Eintretensvoraussetzungen sind erfüllt.
2.
2.1 Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistun-
gen bestimmt sind, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren
und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähn-
licher sich die Zeichen sind, und umgekehrt. Eine Verwechslungsgefahr
besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Marke Fehlzurechnungen zu
befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individu-
alisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller
Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; 128 III 96 E. 2c "Orfina"; Letz-
terer m.H.).
2.2 Gleichartigkeit der Waren liegt vor, wenn die angesprochenen Abneh-
merkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung
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Seite 6
identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleis-
tungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstät-
ten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens
unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Un-
ternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-1342/2018 vom
30. September 2020 E. 5.4 "APPLE/APPLE BOUTIQUE" m.H.). Für die
Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheit-
liche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogi-
sche Folge der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung
oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Ver-
triebsstätten (Urteil des BVGer B-5530/2013 vom 6. August 2014 E. 4.2
"MILLESIMA/MILLEZIMUS"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz
[MSchG], 2. Aufl., 2017, Art. 3, N. 336 ff.; je m.H.).
2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks" m.H.). Dabei kommt dem Zei-
chenanfang in der Regel eine grössere Bedeutung zu, da er besser im Ge-
dächtnis haften bleibt. Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der
Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend
(BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall" m.H.). Der Wortklang wird
im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Auf-
einanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wort-
länge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a
"Kamillosan/Kamillon, Kamillan" m.H.). Eine Zeichenähnlichkeit kann auch
zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zu-
sammengesetzten Marke vorliegen. Dabei sind die einzelnen Bestandteile
nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Ge-
samteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kenn-
zeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen
(Urteil des BVGer B-2583/2018 vom 23. Juni 2020 E. 2.2 "Helsana. Enga-
giert für das Leben/HELSINN Investment Fund [fig.]"; vgl. EUGEN MAR-
BACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd.
III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 930 f.; je m.H.).
2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang
der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-5972/2017 vom 7. Juni
2019 E. 2.3 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]"; m.H. auch zum
Folgenden). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist
dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind insbesondere Mar-
ken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben. Stark
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sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen
Leistung oder langen Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamil-
losan/Kamillon, Kamillan"; JOLLER, a.a.O., N. 78 f.; je m.H.).
2.5 Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu verglei-
chenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare
Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Ver-
kehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige
wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen,
dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen
stammen (BGE 128 III 96 E. 2a "Orfina/Orfina"; Urteil des BVGer
B-3012/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 "PALLAS/Pallas Seminare [fig.]";
je m.H.). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind bei der Beurteilung
der Verwechslungsgefahr nicht einfach wegzustreichen, sondern in An-
rechnung ihrer für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeich-
nungskraft im Gesamteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des
BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.7 "PUPA/Fashionpupa"; BGE
122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; JOLLER, a.a.O., N. 131
f.; je m.H.). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elemen-
ten überein, begründet dies grundsätzlich keine Verwechslungsgefahr.
Dies gilt dann nicht, wenn die Widerspruchsmarke aufgrund der Dauer ih-
res Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte
Verkehrsbekanntheit erlangt hat, an welcher auch die gemeinfreien Be-
standteile teilnehmen (vgl. Urteile des BVGer B-2711/2016 vom 12. De-
zember 2016 E. 7.1 "The Body Shop/TheFaceShop [fig.]"; B-6173/2018
vom 30. April 2019 E. 6.1 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic
Forum [fig.]" sowie BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas/Securicall"; je
m.H.).
3.
Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch
stehenden Waren sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Aus-
gangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeich-
nis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., N. 51 m.H.).
Die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 10, 41
und 44 (vgl. hierzu vorn Sachverhalt Buchstabe B.) richten sich sowohl an
Fachleute als auch an Endkonsumenten. Die Fachleute der Zahnmedizin
wählen die teilweise kostspieligen zahnärztlichen und kieferorthopädi-
schen Instrumente und Apparaturen mit erhöhter Aufmerksamkeit aus (vgl.
Urteil des BVGer B-1493/2013 vom 2. Dezember 2013 E. 3.2 "AIR-
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FLOW/AIR FLOSS"); ebenso die entsprechenden Ausbildungsdienstleis-
tungen. Auch Endkonsumenten schenken der Produktewahl bei kostspieli-
gen und mitunter invasiven zahnärztlichen und kieferorthopädischen
Dienstleistungen besondere Beachtung (vgl. im Gegensatz dazu die ge-
ringe Aufmerksamkeit der Endverbraucher beim Kauf preisgünstiger, privat
verwendeter Zahnpflegegeräte Urteil des BVGer B-1493/2013 E. 3.2 "AIR-
FLOW/AIR FLOSS"). Der eine oder andere Patient mag zwar durchaus die
Produkteauswahl mit seinem Zahnarzt nicht weiter besprechen und sich
auch nicht selbständig mit den verschiedenen Produktealternativen befas-
sen. Bei der Frage, welche Aufmerksamkeit Endkonsumenten einem Pro-
dukt schenken, darf indessen nicht auf eine solche Minderheit abgestellt
werden. Damit ist im Folgenden nicht nur bei Fachleuten, sondern auch bei
den Endkonsumenten von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszu-
gehen.
4.
Die Verwechslungsgefahr im Sinn von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG setzt vo-
raus, dass die Marken für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis-
tungen bestimmt sind (1. Satz, 2. Teil).
Die Vorinstanz ging betreffend die von der Widerspruchsmarke bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 10, 41 und 44 einer-
seits sowie die von der angefochtenen Marke beanspruchten Waren und
Dienstleistungen der Klassen 10, 40 und 44 andererseits von Waren- und
Dienstleistungsgleichheit bzw. hochgradiger Gleichartigkeit aus (vgl. Ver-
fügung der Vorinstanz vom 21. Januar 2020 E. III.B.10, S. 5). Das wird von
den Verfahrensbeteiligten zu Recht nicht weiter bestritten. Die in Frage ste-
henden Waren und Dienstleistungen aus der Zahnmedizin und Kieferor-
thopädie sind denn auch entweder identisch oder werden aufgrund ihrer
sachlichen Nähe von den massgeblichen Verkehrskreisen als sinnvolles
Leistungspaket wahrgenommen.
5.
Im vorliegenden Fall stehen sich die Zeichen "INVISALIGN" sowie "SWISS
INSIDE SUISSEALIGN (fig.)" gegenüber.
5.1 Bei der Widerspruchsmarke "INVISALIGN" handelt es sich um eine
reine Wortmarke, die aus vier Silben besteht (IN-VI-SA-LIGN). Die ange-
fochtene sechssilbige Marke "SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.)" ist eine
Wort-/Bildmarke, die aus den drei Wortelementen "SWISS", "INSIDE" und
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"SUISSEALIGN" sowie einer Abbildung in Form eines stilisierten Matter-
horns besteht. Die Elemente "SWISS" und "INSIDE" sind in grauer Schrift
oberhalb des in grösserer Schrift gehaltenen Wortelements "SUISSE-
ALIGN" angeordnet. Der Wortbestandteil "ALIGN" in "SUISSEALIGN" ist in
fetter, schwarzer Schrift hervorgehoben, während "SUISSE" in einem
Grauton und dünnerer Schrift gehalten ist. "ALIGN" ist das auffälligste Wor-
telement in der angefochtenen Marke. Rechts vom Schriftzug "SWISS IN-
SIDE SUISSEALIGN" befindet sich eine gut sichtbare stilisierte Abbildung
des Matterhorns. In dessen Schatten ist ein weisses Schweizerkreuz auf
schwarzem Hintergrund angebracht. Die Abbildung des Matterhorns wird
als Hinweis auf die Schweiz verstanden und unterstreicht die Bedeutung
der Wortbestandteile "SWISS" und "SUISSEALIGN".
5.2 Auf schriftbildlicher Ebene besteht zwischen den in Frage stehenden
Zeichen insofern eine Ähnlichkeit, als sie im Element "ALIGN" am Zeichen-
ende übereinstimmen. Dieses Wortelement ist in der angefochtenen Marke
durch die fette, schwarze Schrift visuell zusätzlich hervorgehoben.
Dadurch wird die Übereinstimmung der beiden Zeichen in diesem Element
noch betont. Im Übrigen unterscheiden sich die in Frage stehenden Zei-
chen im Schriftbild allerdings erheblich. Die angefochtene Marke besteht
aus drei Worten, während die Widerspruchsmarke nur aus einem Wort be-
steht. Auch ist die angefochtene Marke mehr als doppelt so lang wie die
Widerspruchsmarke (10 bzw. 22 Buchstaben). Schliesslich ist auch der
prägende Zeichenanfang unterschiedlich. Auf der rein schriftbildlichen
Ebene besteht daher lediglich eine entfernte Zeichenähnlichkeit.
5.3 Auf klanglicher Ebene unterscheiden sich die zu vergleichenden Zei-
chen aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an Worten und Silben eben-
falls erheblich. Aufgrund des gemeinsamen Zeichenendes "ALIGN" be-
steht zwar eine entfernte phonetische Ähnlichkeit. Das Element "SUISSE"
in der angefochtenen Marke wird von den massgeblichen Verkehrskreisen
in der Schweiz indessen als französisches Wort erkannt und dementspre-
chend ausgesprochen, sodass nach dem "S" nicht ein ausgesprochenes
"W" folgt. Zudem lautet die angefochtene Marke nicht nur "SUISSEALIGN",
sondern "SWISS INSIDE SUISSEALIGN". Der Auffassung der Beschwer-
deführerin, wonach der Bestandteil "SUISSE" in der angefochtenen Marke
aufgrund seiner Ähnlichkeit zu "INVIS" eine zusätzliche phonetische Über-
einstimmung schaffen würde, kann daher nicht gefolgt werden. Es liegen
vielmehr klangliche Unterschiede vor.
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Seite 10
5.4
5.4.1 Bei der Betrachtung des Sinngehalts ist davon auszugehen, dass
"ALIGN" in der Widerspruchsmarke als englisches Verb wahrgenommen
und von den massgeblichen Verkehrskreisen im Sinn von "ausrichten, an-
einanderreihen" verstanden wird. Das englische Wort weist Ähnlichkeiten
zum französischen Verb "aligner" ("aufreihen, aneinanderreihen") und dem
italienischen Pendant "allineare" ("aufreihen, angleichen") auf. Es ist daher
den französisch- und italienischsprachigen sowie französischkundigen
deutschsprachigen Schweizer Endkonsumenten bekannt (vgl.
<https://www.pons.de> "align", "aligner", "allineare", abgerufen im März
2021). Dies gilt umso mehr auch für die Fachpersonen mit entsprechenden
Englischkenntnissen, an die sich die Widerspruchsmarke ebenfalls richtet
(vgl. hierzu vorn E. 3). Endkonsumenten, die das Wort "ALIGN" im vorlie-
genden Produktekontext überhaupt nicht einordnen können, stellen ange-
sichts der vergleichbaren italienischen und französischen Verben demge-
genüber die Ausnahme dar. Dass sich das Wort "ALIGN" nicht in der Liste
der Wörter des englischen Grundwortschatzes befindet, ist demzufolge
nicht ausschlaggebend (vgl. demgegenüber BVGE 2014/34 E. 6.4.2
"LAND ROVER/Land Glider" sowie Urteile des BVGer B-4260/2010 vom
21. Dezember 2011 E. 8.2 "bally/BALU [fig.]"; B-2717/2015 vom 11. No-
vember 2015 E. 4.3 "JOOP!/LOOP BY HARRY WINSTON", in denen an-
ders als im vorliegenden Fall für die englischsprachigen Begriffe "rover",
"bally" bzw. "loop" keine ähnlichlautenden französischen und italienischen
Entsprechungen bestanden).
5.4.2 Dem Wortbestandteil "INVIS" kommt in seiner Grundform an sich
keine eigenständige Bedeutung zu. Er lehnt sich aber stark an das franzö-
sische und englische Adjektiv "invisible" ("unsichtbar") und das italienische
Pendant "invisibile" an (vgl. <https://www.pons.de> "invisible", "invisibile",
abgerufen im März 2021). Der Ausdruck "INVISALIGN" existiert als solcher
nicht. Die Verkehrsteilnehmer werden daher versucht sein, das Wort ge-
danklich in allfällige inhaltlich sinngebende Bestandteile zu zergliedern
(vgl. Urteil des BVGer B-1892/2020 vom 20. September 2020 E. 5.1 "Neo-
Gear" m.H.). Da "INVIS" zumindest dem Sinn nach und das englische Wort
"ALIGN" verstanden wird, wird "INVISALIGN" von den massgeblichen Ver-
kehrskreisen insgesamt im Sinn von "unsichtbar ausrichten/aneinanderrei-
hen" aufgefasst.
5.4.3 Auch in der angefochtenen Marke werden die Wortbestandteile
"SWISS" ("Schweizer-/in", "die Schweizer" bzw. "Schweizer-", "schweize-
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Seite 11
risch"), "INSIDE" ("das Innere", "Innenseite" bzw. "innen", "drinnen", "inner-
halb") und "SUISSEALIGN" als englische bzw. im Fall von "SUISSE" fran-
zösische Worte wahrgenommen. Der Ausdruck "SUISSEALIGN" wird ge-
danklich in die sinngebenden Bestandteile "SUISSE" ("Schweiz", "Schwei-
zer-/in" bzw. "schweizerisch", "Schweizer") und "ALIGN" ("ausrichten/anei-
nanderreihen") zergliedert (vgl. <https://www.pons.de> "Swiss", "inside",
"Suisse", "align", abgerufen im März 2021; vgl. zum Verständnis des Be-
standteils "SWISS" Urteil des BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2011
E. 3.3 "SWISS MILITARY BY BTS" m.H.). Durch die stilisierte Abbildung
des Matterhorns wird der Hinweis auf die Schweiz zusätzlich betont. Die
angefochtene Marke "SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.)" wird von den
massgeblichen Verkehrskreisen insgesamt im Sinn von "Schweizer/-in drin
Schweiz/-er/-in ausrichten/aneinanderreihen" verstanden.
5.4.4 Aufgrund der Übereinstimmung im englischen Wortelement "ALIGN"
("ausrichten/aneinanderreihen") weisen die zu vergleichenden Zeichen
Überschneidungen im Sinngehalt auf.
5.5 Zusammenfassend bestehen zwischen den zu vergleichenden Zeichen
aufgrund des gemeinsamen Zeichenendes "ALIGN" schwache Überein-
stimmungen in Schriftbild und Wortklang. Auch im Sinngehalt findet sich
entsprechend eine Übereinstimmung. Insgesamt liegt damit eine entfernte
Zeichenähnlichkeit vor.
6.
Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Dies-
bezüglich stellt sich zunächst die Frage, ob die Widerspruchsmarke be-
schreibend und daher schwach ist (vgl. hierzu bereits vorn E. 2.4 f. und
nachfolgend E. 6.1). Sodann muss geklärt werden, ob durch einen intensi-
ven Gebrauch und eine daraus resultierende Verkehrsbekanntheit oder
durch das Vorliegen einer Serienmarke der Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke erweitert wurde (vgl. hierzu nachfolgend E. 6.2 f.). Dabei
würde eine erhöhte Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarke die Annahme
einer Verwechslungsgefahr mit einer Marke rechtfertigen, die einem ur-
sprünglich zum Gemeingut gehörenden Element der Widerspruchsmarke
nahekommt (vgl. Urteile des BVGer B-720/2017 vom 6. Dezember 2018
E. 3.7 "BLACKBERRY/blackphone [fig.]"; B-6173/2018 E. 6.4 "World Eco-
nomic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]"; je m.H.; vgl. demgegen-
über die vorinstanzliche Verfügung vom 21. Januar 2020 E. III.D.8, S. 7,
wo die Frage der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke offen gelassen wurde).
B-1084/2020
Seite 12
6.1 Geschwächt wird ein Zeichen(element) erst, wenn es im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreibend
wirkt (vgl. Urteil des BVGer B-3012/2012 E. 7.1.2 "PALLAS/Pallas Semi-
nare [fig.]" m.H.). "Aligner" wird in der Zahnmedizin mit feststehender Be-
deutung verwendet. Die Aligner-Therapie ist eine kieferorthopädische Be-
handlungsmethode zur weitgehend unsichtbaren Behandlung von Zahn-
fehlstellungen, bei der individuell gefertigte transparente Kunststoffschie-
nen (sog. "Aligner") eingesetzt werden (vgl. <https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Aligner-Therapie>; Webseite der Schweizerischen Gesellschaft für Alig-
ner Orthodontie, SGAO <http://www.aligner-ortho.ch/>, beide abgerufen im
März 2021). Das Substantiv "Aligner" lässt sich auf das englische Verb "to
align" zurückführen.
In der Widerspruchsmarke "INVISALIGN" wird "align" zunächst von Fach-
personen als Hinweis auf die Aligner-Therapie und die damit im Zusam-
menhang stehenden zahnärztlichen und kieferorthopädischen Vorrichtun-
gen und Dienstleistungen verstanden. Dasselbe dürfte auch bei zahlrei-
chen Endkonsumenten der Fall sein, da die Behandlungsmethode zum üb-
lichen Leistungsangebot von Zahnärzten und Kieferorthopäden gehört und
von diesen auch beworben wird (vgl. z.B. <https://zahnarztzent-
rum.ch/de/aligner.html>; <https://www.churerdent.ch/behandlungsangebo-
t/zahnspangen-und-schienen/zahnkorrektur-schienen/>, beide abgerufen
im März 2021). Die Widerspruchsmarke "INVISALIGN" wird sodann im
Sinn von "unsichtbar ausrichten/aneinanderreihen" verstanden (vgl. hierzu
vorn E. 5.4.1 f., auch zum Folgenden). Auch wenn ein Endkonsument das
Wort "ALIGN" nicht als Hinweis auf die genannte Behandlungsmethode
versteht, bringt er es mit "ausrichten/aneinanderreihen" in Verbindung.
Dies wiederum wird als Hinweis auf den Zweck der in Frage stehenden
Waren und Dienstleistungen verstanden. Insoweit erfolgt mit "ALIGN" ein
Hinweis auf die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen der Klas-
sen 10, 41 und 44. "ALIGN" ist daher beschreibend und gehört dem Ge-
meingut an. Dank ihrem Wortbestandteil "INVIS" steht die Widerspruchs-
marke "INVISALIGN" demgegenüber nicht im Gemeingut. Insoweit wäre
von einer reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und
einem reduzierten Schutzumfang auszugehen.
6.2
6.2.1 Die Beschwerdeführerin beruft sich nun auf den gesteigerten Schutz-
umfang der Marke "INVISALIGN" infolge langjährigen Gebrauchs und ei-
ner daraus resultierenden erhöhten Bekanntheit in der Schweiz. Sie hat
B-1084/2020
Seite 13
diesbezüglich bereits im vorinstanzlichen Verfahren und vor Bundesver-
waltungsgericht umfangreiche Belege eingereicht (vgl. Beilagen Nr. 1-19
zur Widerspruchsreplik vom 1. Juli 2019 und annexes Nr. R1-R17 zur Rep-
lik vom 5. Oktober 2020). Aus den eingereichten Unterlagen ergibt sich in
einer Zusammenschau, dass die Beschwerdeführerin ihre Produkte und
Dienstleistungen im Bereich der Zahnmedizin und Kieferorthopädie unter
der Marke "INVISALIGN" seit mehreren Jahren mit steigendem Umsatz in
der Schweiz verkauft (vgl. insbesondere Beilagen Nr. 3, 14, 18 und 19 zur
Widerspruchsreplik vom 1. Juli 2019 sowie annexe Nr. R7 zur Replik vom
5. Oktober 2020). Auch gibt es derzeit zahlreiche Zahnärzte in der Schweiz,
die die Produkte der Beschwerdeführerin einsetzen (vgl. insbesondere Bei-
lage Nr. 9 zur Widerspruchsreplik vom 1. Juli 2019).
6.2.2 Nun können allerdings die eingereichten Unterlagen den geltend ge-
machten Marktanteil von 23.4% der Produkte der Beschwerdeführerin
nicht belegen. Aus der bereits im Widerspruchsverfahren eingereichten
Aufstellung geht weder die Identität der "Invisalign-zertifizierten" Zahnärzte
hervor noch ergibt sich daraus, wofür diese genau zertifiziert wurden.
Ebensowenig ergibt sich aus dieser Aufstellung, womit die Patienten genau
behandelt wurden (vgl. Beilage Nr. 12 zur Widerspruchsreplik vom 1. Juli
2019; annexe Nr. R8 zur Replik vom 5. Oktober 2020). Selbst wenn man
von einem Marktanteil von 23.4% der Beschwerdeführerin ausgehen
würde, ist damit noch nichts über die Marktanteile der übrigen Anbieter von
Aligner-Systemen in der Schweiz (z.B. "bestsmile", "nivellipso", "ClearCor-
rect"; vgl. auch die Beispiele in den Beilagen Nr. 2-5 zur Widerspruchsant-
wort vom 25. März 2019) gesagt, welche ein Vielfaches davon betragen
könnten. Auch fehlen entsprechende Marktforschungsberichte oder Stu-
dien betreffend Brand Awareness (vgl. im Gegensatz dazu die Beweislage
im Urteil des BVGer B-3757/2011 vom 12. April 2013 E. 5.6 "WeightWat-
chers [fig.]/WatchWT [fig.]"). Einige Belege beziehen sich sodann auf die
internationale Tätigkeit der Beschwerdeführerin und lassen keine Rück-
schlüsse auf die Schweiz zu (vgl. beispielsweise Beilage Nr. 17 zur Wider-
spruchsreplik vom 1. Juli 2019 und annexes Nr. R1-R3 sowie R11 und R14
zur Replik vom 5. Oktober 2020; vgl. Urteil des BVGer B-2711/2016 E. 7.3
"The Body Shop/TheFaceShop [fig.]"). Aus den genannten Belegen erge-
ben sich folglich keine Hinweise auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke.
6.2.3 Weiter beruft sich die Beschwerdeführerin zum Nachweis des gestei-
gerten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke in Fachkreisen auf ver-
schiedene Affidavits (vgl. annexes Nr. R4-R6 zur Replik vom 5. Oktober
B-1084/2020
Seite 14
2020 sowie Beilagen Nr. 7, 8 und 13 zur Widerspruchsreplik vom 1. Juli
2019). Affidavits kommen gegenüber Parteiaussagen grundsätzlich keine
erhöhte Beweiskraft zu. Sie sind allerdings insbesondere im Zusammen-
hang mit weiteren Beweismitteln in die Beurteilung der gesamten Beweis-
lage einzubeziehen (vgl. Urteil des BVGer B-3706/2016 E. 7.3.2
"PUPA/Fashionpupa" m.H.). Dies ist vorliegend erfolgt (vgl. hierzu vorn
E. 6.2.1). Die Aussagekraft der von den Zahnärzten unterschriebenen Er-
klärungen ist allerdings insoweit relativiert, als diese vorgedruckt sind und
einen beinahe identischen Inhalt aufweisen. Auch sind nur drei Erklärun-
gen ungenügend, um daraus in allgemeiner Weise Rückschlüsse auf die
gesteigerte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in den Fachkreisen in der
Schweiz ziehen zu können. Das Affidavit der Schweizerischen Gesellschaft
für Aligner Orthodontie vom 14. Februar 2019, auf dem eine Unterschrift
fehlt, vermag daran nichts zu ändern (vgl. Beilage Nr. 7 zur Widerspruchs-
replik vom 1. Juli 2019). Auch die Erklärung des Vizepräsidenten Global-
Clinical der Beschwerdeführerin lässt keine anderen Schlüsse zu. Der Be-
weiswert seiner Aussagen ist zudem als gering einzustufen, da er in einem
Anstellungsverhältnis zur Beschwerdeführerin steht.
6.3
6.3.1 Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin zum Nachweis des
gesteigerten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke auf das Vorliegen ei-
ner Markenserie. Sie stützt sich dabei zunächst auf ihre Marken "Invisalign
(fig.)" (IR 1033901), "INVISALIGN GO" (IR 1301395) und "INVISALIGN"
(IR 893924) sowie replikweise auf "Aligntech (fig.)" (CH 563058), "NIGH-
TALIGN" (CH 567967), "Aligntech (fig.)" (CH 571154) und "align (fig.)" (CH
738361). Das Erlangen eines gesteigerten Schutzumfangs durch Serien-
nutzung setzt voraus, dass die Serienmarken nicht nur im Register aufge-
nommen, sondern dem Publikum aufgrund ihres Gebrauchs tatsächlich be-
kannt sind. Zudem muss die Serie dem Publikum als solche bekannt sein,
d.h. es muss im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Markenin-
haber den gemeinsamen Markenbestandteil als Stammelement für eine
Vielzahl von Marken benützt (vgl. Urteil des BVGer B-3119/2013 vom
12. Juni 2014 E. 6.2.2 "SWISSPRIMBEEF/Appenzeller Prim[e] Beef [fig.]";
MARBACH, a.a.O., Rz. 965 f.; je m.H.).
6.3.2 Ein entsprechender Markengebrauch kann vorliegend – wie bereits
von der Vorinstanz festgestellt (vgl. Verfügung der Vorinstanz vom 21. Ja-
nuar 2020 E. III.D.10, S. 8) – anhand der eingereichten Belege lediglich
betreffend die Marken "Invisalign (fig.)" sowie "INVISALIGN" bejaht werden
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Seite 15
(vgl. insbesondere die Rechnungen in Beilage Nr. 14 zur Widerspruchsrep-
lik vom 1. Juli 2019 sowie annexe Nr. R7 zur Replik vom 5. Oktober 2020).
Betreffend "INVISALIGN GO" erscheint ein entsprechender Gebrauch trotz
der beschwerdeweise eingereichten Unterlagen (vgl. Beschwerdebeilage
Nr. 4) nicht erstellt. Betreffend die übrigen oben angeführten Marken hat
die Beschwerdeführerin lediglich Registerauszüge ohne entsprechende
Gebrauchsnachweise eingereicht. Dies reicht zur Annahme eines gestei-
gerten Schutzumfangs gestützt auf eine Markenserie allerdings nicht aus
(vgl. Urteile des BVGer B-3119/2013 E. 6.2.2 "SWISSPRIMBEEF/Appen-
zeller Prim[e] Beef [fig.]"; B-720/2017 E. 7.4 "BLACKBERRY/blackphone
[fig.]"; je m.H.). Insgesamt kann somit nicht von einem erweiterten Schutz-
umfang der Widerspruchsmarke ausgegangen werden.
Auch im Übrigen ergeben sich aus den eingereichten Belegen keine Hin-
weise auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
und einen erweiterten Schutzbereich derselben.
6.4 Zusammenfassend könnte anhand der eingereichten Belege höchs-
tens von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der an sich ge-
schwächten Widerspruchsmarke ausgegangen werden.
7.
In einem letzten Schritt ist die Verwechslungsgefahr anhand einer werten-
den Gesamtbetrachtung zu beurteilen.
7.1 Die relevanten Verkehrskreise bestehen vorliegend sowohl aus dem
allgemeinen einschlägig interessierten Publikum als auch aus Fachperso-
nen der Zahnmedizin und Kieferorthopädie. Beide Verkehrskreise fragen
die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen mit erhöhter
Aufmerksamkeit nach. Es liegt Waren- und Dienstleistungsgleichartigkeit
bzw. -gleichheit vor. Die Widerspruchsmarke "INVISALIGN" und das ange-
fochtene Zeichen "SWISS INSIDE SUISSEALIGN (fig.)" stimmen lediglich
im Element "ALIGN" überein. Dieses ist aufgrund des Hinweises auf die
Aligner-Therapie und damit die in Frage stehenden Waren und Dienstleis-
tungen der Zahnmedizin und Kieferorthopädie beschreibend und folglich
das kennzeichnungsschwächste Element der Widerspruchsmarke (vgl.
hierzu vorn E. 6.1). Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde in der
Rechtsprechung insbesondere dann bejaht, wenn nicht nur kennzeich-
nungsschwache Elemente der älteren in die jüngere Marke übernommen
worden sind, sondern zusätzliche Übereinstimmungen zu einem ähnlichen
Gesamteindruck beitrugen (vgl. Urteile des BVGer B-6173/2018 E. 6.5
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"World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]"; B-2711/2016
E. 7.1 "The Body Shop/TheFaceShop [fig.]"; je m.H.).
7.2 Nun bestehen allerdings im vorliegend zu beurteilenden Fall weder auf-
grund der Struktur noch der übrigen Ausgestaltung der Zeichen zusätzliche
Übereinstimmungen. Die angefochtene Marke ist mehr als doppelt so lang
wie die Widerspruchsmarke, weist einen anderen Zeichenanfang auf und
verfügt über ein gut wahrnehmbares grafisches Element. Sie erweckt damit
insgesamt einen anderen Gesamteindruck als die Widerspruchsmarke.
Dass die angefochtene Marke mit "ALIGN" und den geografischen Hinwei-
sen auf die Schweiz möglicherweise ihrerseits wenig kennzeichnungskräf-
tige Elemente aufweist, erscheint vorliegend nicht weiter entscheidwesent-
lich. Selbst wenn man der Widerspruchsmarke einen durchschnittlichen
Schutzumfang zugestehen würde, reichen die soeben erwähnten Unter-
schiede aus, um eine Verwechslungsgefahr zwischen den in Frage stehen-
den Zeichen im Gesamteindruck auszuschliessen. Dies entspricht im Er-
gebnis auch der Beurteilung der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren
Nr. 14345 "invisalign (fig.)/innaligner", wo eine Verwechslungsgefahr –
trotz Übereinstimmungen im Zeichenanfang – im Gesamteindruck auch
unter Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke verneint wurde (vgl. Entscheid der Vorinstanz vom 3. Feb-
ruar 2016 "invisalign (fig.)/innaligner" E. III.D., abrufbar unter <https://ph.-
ige.ch> Widerspruch> Suchbegriff: "invisalign", abgerufen im März 2021).
7.3 An dieser Beurteilung vermögen auch die von der Beschwerdeführerin
bereits im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Entscheide des fran-
zösischen Markenamts vom 2. September 2019 nichts zu ändern (vgl. Bei-
lagen zur Eingabe der Widersprechenden vom 25. November 2019; Akten
der Vorinstanz Nr. 11). Die erwähnten Widersprüche wurden gestützt auf
die beiden Unionsmarken "ALIGN" (Nr. 15917917) und "ALIGN"
(Nr. 16511057), nicht aber die verfahrensgegenständliche Widerspruchs-
marke gutgeheissen, sodass die Verfahren nicht vergleichbar sind. Auslän-
dische Entscheide könnten im Übrigen nur im Rahmen einer rechtsverglei-
chenden Auslegung mitberücksichtigt werden; eine präjudizielle Wirkung
geht ihnen ab (vgl. BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BVGer
B-5972/2017 E. 6.6 "Medical Park [fig.]/Medical Reha Park [fig.]"; je m.H.).
8.
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist
daher abzuweisen.
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Seite 17
9.
9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-
führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind
nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung
und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Wi-
derspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an
der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Be-
stand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden
Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und
Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von
diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen,
da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert
der strittigen Marke sprechen. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden
Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festgesetzt und
dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe
von Fr. 4'500.– entnommen.
9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Vorliegend hat die Rechtsver-
treterin des Beschwerdegegners keine Kostennote eingereicht. Eine Ver-
pflichtung des Gerichts, die Parteien zur Einreichung einer Kostennote auf-
zufordern, besteht nicht (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Letzteres gilt nach
der Rechtsprechung selbst dann, wenn die Rechtsvertreter die Einreichung
einer Kostennote auf Aufforderung hin in Aussicht stellen, falls sich der not-
wendige Vertretungsaufwand – wie vorliegend – aufgrund der Aktenlage
zuverlässig abschätzen lässt (Urteil des BVGer A-4118/2015 vom 10. No-
vember 2015 E. 6.2.1 m.H.). Unter Würdigung sämtlicher massgeblicher
Berechnungsfaktoren erscheint eine Parteientschädigung in der Höhe von
Fr. 3'500.– für das vorliegende Beschwerdeverfahren angemessen.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.
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