Decision ID: 5cc91d65-4928-5753-b6bd-ab045981987a
Year: 2010
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: 
Label: approval

Facts:
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr.
900'271 "WILD BEAN CAFÉ" mit Ursprungsland Australien. Sie bean-
sprucht in der Schweiz Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:
Klasse 16: Supports, en papier et en carton; emballages en plastique et en papier pour plats à emporter, y compris sacs, boîtes, étiquettes; serviettes de table en papier; décalcomanies; papier paraffiné; affiches; imprimés, publications, enseignes, emballages (pour l'alimentation), plateaux et sets de table compris dans cette classe; panneaux publicitaires.
Klasse 21: Ustensiles et récipients compris dans cette classe, y compris tasses, verres à boire, récipients à boire et récipients pour boissons; bouteilles en plastique; bouteilles en verre (pour boissons); gourdes; bouteilles isolantes et bouteilles calorifuges à usage domestique; tasses et accessoires, à savoir couvercles, pochettes en papier et en carton.
Klasse 25: Tee-shirts et uniformes à usage commercial, y compris chemises et tabliers.
Klasse 26: Insignes non métalliques à porter.
Klasse 29: Lait et produits à base de lait y compris boissons à base de lait; préparations pour la préparation de boissons lactées; yaourts et boissons à base de yaourt; laits frappés au yaourt ("smoothies") compris dans cette classe; potages et préparations pour faire du potage; salades de fruits et salades de légumes.
Klasse 30: Boissons glacées telles que thé glacé, café glacé, boissons au chocolat glacé (ou boissons glacées contenant du chocolat); crèmes glacées; boissons préparées en ajoutant des crèmes glacées à des eaux minérales aromatisées ou jus de fruits (ou toute boisson sans alcool); café; café en grains; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; aromates pour boissons comprises dans cette classe; thé, sucre, pain, pâte pour gâteaux, gâteaux, biscuits, crackers, sandwiches y compris sandwiches chauds, préparations faites de céréales, en-cas compris dans cette classe; confiserie; tourtes, feuilletés.
Klasse 32: Eaux minérales et gazeuses, autres boissons sans alcool e t préparations pour la confection de boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; laits frappés au yaourt ("smoothies") compris dans cette classe.
Klasse 35: Publicité et annonces publicitaires dans tous les médias, y compris affiches, presse, radio, télévision, Internet; parrainage commercial; services de commerce de proximité compris dans cette classe y compris vente au détail de produits alimentaires et boissons; vente et mise à disposition de boissons au moyen de distributeurs automatiques.
Klasse 36: Parrainage compris dans cette classe.
Klasse 43: Services de restauration (alimentation) y compris cafés, cafétérias, services de restauration à emporter; services de restauration libre-service,
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services de cafés libre-service dans des commerces de détail de proximité, restaurants à services rapide et permanent (snack-bars), services de cafétérias pour la mise à disposition de cafés et de boissons à base de café.
Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 7. November
2007 eine vorläufige teilweise Schutzverweigerung ("refus provisoire par-
tiel"). Sie machte geltend, das Zeichen bedeute "cerise de café sauvage"
und sei somit für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen
beschreibend. Zudem könne die Bezeichnung "Kaffee" die Adressaten in-
sofern in die Irre führen, weil diese fälschlicherweise annehmen könnten,
die beanspruchten Mineralwässer und kohlensäurehaltigen Wässer ent-
hielten Kaffee, obwohl dies auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen
nicht möglich sei.
Dagegen hielt die Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme vom 4. April
2008 im Wesentlichen fest, "café" werde im Englischen keinesfalls für das
Getränk Kaffee verwendet, sondern stehe – auch in der Schweiz – für das
Lokal, in welchem Kaffee oder andere Getränke serviert und getrunken
würden. Somit sei die Kombination von WILD BEAN und CAFÉ (und eben
nicht COFFEE) weder beschreibend noch irreführend.
In ihrem Schreiben vom 14. Juli 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer teilweisen
Zurückweisung fest und betonte, dass der Schweizer Durchschnittsabneh-
mer "café" im Zusammenhang mit bestimmten Waren als das französische
Wort für "Kaffee" sehe, welches seinerseits ebenfalls ein Getränk oder die
Kurzbezeichnung für eine Gaststätte sei.
Die Beschwerdeführerin hielt mit Stellungnahme vom 12. September 2008
an ihrer Auffassung fest.
Mit Verfügung vom 12. Januar 2010 verweigerte die Vorinstanz der inter-
nationalen Registrierung Nr. 900'271 "WILD BEAN CAFÉ" den Schutz in
der Schweiz für die folgenden Waren und Dienstleistungen (Ziffer 1):
Klasse 16: Supports, en papier et en carton; affiches; imprimés, publications, panneaux publicitaires.
Klasse 29: Produits à base de lait y compris boissons à base de lait; préparations pour la préparation de boissons lactées; yaourts et boissons à base de yaourt; laits frappés au yaourt ("smoothies") compris dans cette classe; potages.
Klasse 30: Boissons glacées telles que café glacé, boissons au chocolat glacé (ou boissons glacées contenant du chocolat); crèmes glacées; boissons préparées en ajoutant des crèmes glacées à des eaux minérales aromatisées ou jus de fruits (ou toute boisson sans alcool); café; café en grains; boissons à
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base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; aromates pour boissons comprises dans cette classe; thé, pâte pour gâteaux, gâteaux, biscuits, crackers, préparations faites de céréales, en-cas compris dans cette classe; confiserie; tourtes, feuilletés.
Klasse 32: Eaux minérales et gazeuses, autres boissons sans alcool et préparations pour la confection de boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; laits frappés au yaourt ("smoothies") compris dans cet te classe.
Klasse 35: Services de commerce de proximité compris dans cette classe y compris vente au détail de produits alimentaires et boissons; vente et mise à disposition de boissons au moyen de distributeurs automatiques.
Klasse 43: Services de restauration (alimentation) y compris cafés, cafétérias, services de restauration à emporter; services de restauration libre-service, services de cafés libre-service dans des commerces de détail de proximité, restaurants à services rapide et permanent (snack-bars), services de cafétérias pour la mise à disposition de cafés et de boissons à base de café.
Dagegen gewährte sie Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen
(Ziffer 2):
Klasse 16: Emballages en plastique et en papier pour plats à emporter, y compris sacs, boîtes, étiquettes; serviettes de table en papier; décalcomanies; papier paraffiné; enseignes, emballages (pour l'alimentation), plateaux et sets de table compris dans cette classe.
Klasse 21: Ustensiles et récipients compris dans cette classe, y compris tasses, verres à boire, récipients à boire et récipients pour boissons; bouteilles en plastique; bouteilles en verre (pour boissons); gourdes; bouteilles isolantes et bouteilles calorifuges à usage domestique; tasses et accessoires, à savoir couvercles, pochettes en papier et en carton.
Klasse 25: Tee-shirts et uniformes à usage commercial, y compris chemises et tabliers.
Klasse 26: Insignes non métalliques à porter.
Klasse 29: Lait; préparations pour faire du potage; salades de fruits et salades de légumes.
Klasse 30: Thé glacé, sucre, pain, sandwiches y compris sandwiches chauds, en-cas compris dans cette classe.
Klasse 35: Publicité et annonces publicitaires dans tous les médias, y compris affiches, presse, radio, télévision, Internet; parrainage commercial.
Klasse 36: Parrainage compris dans cette classe.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 9. Februar 2010
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefoch-
tene Verfügung sei aufzuheben, und der internationalen Marke Nr. 900'271
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"WILD BEAN CAFÉ" sei in der Schweiz vollumfänglicher markenrechtlicher
Schutz zu gewähren.
C.
Mit Vernehmlassung vom 14. Mai 2010 beantragt die Vorinstanz, die Be-
schwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verweist sie auf
ihre im vorinstanzlichen Verfahren gemachten Ausführungen und macht er-
gänzende Bemerkungen.
D.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer öf-
fentlichen Verhandlung verzichtet.

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Auf-
hebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde
fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), die Vertreterin hat sich rechts-
genüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteils-
voraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz im Vereinigten Königreich. Zwischen
der Schweiz und dem Vereinigten Königreich gelten das Protokoll vom 27.
Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung
von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) sowie die Pariser Verbandsüberein-
kunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04, in der
in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung).
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Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrier-
ten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ genann-
ten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert wer-
den kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterschei-
dungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zu-
sammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaf-
fenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der
Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemei-
nen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogen-
heiten der Schweiz üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ), sowie wenn
die Marke gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstösst,
insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu täuschen (Art. 6quin-
quies Bst. B Ziff. 3 PVÜ). Diese Ausschlussgründe sind auch im Bundesge-
setz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsan-
gaben (Markenschutzgesetz, MSchG, SR 232.11) vorgesehen, das irrefüh-
rende Zeichen (Art. 2 Bst. c MSchG) sowie Zeichen des Gemeinguts, so-
fern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienst-
leistungen durchgesetzt haben, vom Markenschutz ausschliesst (Art. 2
Bst. a MSchG). Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit heran-
gezogen werden.
3.
Bei der aus den Wörtern "wild", "bean" und "café" zusammengesetzten in-
ternationalen Registrierung Nr. 900'271 "WILD BEAN CAFÉ" handelt es
sich um eine Wortneuschöpfung. Auch neue, bisher ungebräuchliche Aus-
drücke können beschreibend sein, wenn sie nach dem Sprachgebrauch
oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen
als Aussage über bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung
aufgefasst werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-
985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 – Bioscience Accelerator, mit Ver-
weis u.a. auf die Urteile des Bundesgerichts [BGer] 4A_265/2007 vom 26.
September 2007 E. 2.1 – American Beauty, und 4A.5/2003 vom 22.
Dezember 2003 E. 3.1 – Discovery Travel & Adventure Channel). Es ge-
nügt, wenn das Wort heute zwar noch nicht allgemein gebraucht wird, des-
sen Sinn aber für die Kreise, an die es sich richtet, auf der Hand liegt
(LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell
/ Nedim Peter Vogt / Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Pri-
vatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesestz, Basel 1999,
Art. 2, N. 9).
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Das erste Wort "wild" existiert in derselben Bedeutung sowohl in der deut-
schen als auch in der englischen Sprache. "Bean" ist englisch und bedeutet
auf Deutsch "Bohne, bohnenförmiger Samen, (Kaffee- etc.) Bohne" (Lan-
genscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Das dritte Wort
"café" entstammt dem Französischen, wo es einerseits die Bedeutung als
öffentliches Lokal, andererseits die Bedeutung als Produkt haben kann
(vgl. etwa: FRANÇOIS DE CAPITANI, Cafés [lieux publics], und ALBERT PFIFF-
NER, Café [produit], beide in: Historisches Lexikon der Schweiz [HLS], fran-
zösischsprachige Versionen vom 4. Nov. 2004; LE NOUVEAU PETIT ROBERT
DE LA LANGUE FRANÇAISE, Paris 2007, S. 324). Dementsprechend wird
"café" auf Deutsch mit "Lokal, Café, Kaffeehaus" respektive mit "Kaffee"
übersetzt (Langenscheidt e-Handwörterbuch Französisch-Deutsch 5.0).
"Café" ist in der Bedeutung von "Café, Restaurant, Bar" auch Bestandteil
der englischen Sprache geworden (Langenscheidt e-Handwörterbuch
Englisch-Deutsch 5.0). Alle drei Wörter des Schutz beanspruchenden Zei-
chens können dem englischen respektive französischen Grundwortschatz
zugeordnet werden. Nach Meinung der Vorinstanz wird ein unbefangener
Abnehmer dem Zeichen in der konkret vorliegenden Kombination die Be-
deutung "WILDE BOHNEN KAFFEE" bzw. "WILDBOHNEN KAFFEE" ent-
nehmen. Dem hält die Beschwerdeführerin entgegen, da die ersten Mar-
kenelemente "WILD BEAN" in englischer Sprache seien, werde auch das
Element "CAFE" vorwiegend im Sinne eines Kaffeehauses, eines Lokals
verstanden. Da der Begriff "Café" auch in der Schweiz für entsprechende
Lokale üblich sei, werde er von den betroffenen Konsumenten sicherlich
auch ohne irgendwelchen Gedankenaufwand entsprechend aufgefasst
werden.
Kommen einem Zeichen bei abstrakter Betrachtung noch mehrere Bedeu-
tungen zu, kann im konkreten Zusammenhang mit den in Frage stehenden
Waren und Dienstleistungen ein konkreter Sinngehalt mit beschreibendem
Charakter hervortreten (vgl. Urteil des BVGer B-6910/2007 vom 25. Feb-
ruar 2008 E. 4 – 2Light, mit Verweisen). Sofern das Zeichen "WILD BEAN
CAFÉ" für Waren, insbesondere Getränke und Lebensmittel, beansprucht
wird, wird das Zeichen von den angesprochenen Durchschnittskonsumen-
ten naheliegenderweise grundsätzlich in seiner Bedeutung als Kaffee (als
Getränk, Rohstoff, Zutat, Aroma etc.), konkret als Kaffee von Bohnen des
wildwachsenden Kaffeebaumes (vgl. EUGEN C. BÜRGIN, Kaffee, Künzelsau
1988, S. 42), verstanden werden. Im Zusammenhang mit bestimmten
Dienstleistungen kann indessen, insbesondere für die französischsprachi-
gen Konsumenten, auch die Bedeutung als "Café" im Vordergrund stehen,
da ein "Café" eine Gaststätte ist, "die in erster Linie Kaffee und Kuchen
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anbietet" (DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim 2007, S.
349) und insofern definitionsgemäss Dienstleistungen anbietet. Letztlich
kann die Frage, in welcher Bedeutung "Café" verstanden wird, nicht gene-
rell beantwortet werden. Es wird demnach bei der nachfolgenden Prüfung,
ob das Zeichen "WILD BEAN CAFÉ" dem Gemeingut angehört, vorgängig
zu befinden sein, welcher Sinn dem Zeichen im konkreten Zusammenhang
zukommt.
4.
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestimmt sich die Frage, ob ein
Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Unterscheidungs-
kraft zum Gemeingut gehört, vorwiegend nach dem Kriterium des beschrei-
benden Charakters des Zeichens. Nicht kennzeichnungskräftig sind dem-
nach insbesondere Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften
wie beispielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Wa-
ren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen
Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstan-
den werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135
III 359 E. 2.5.5 – akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 –
Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 – Lego, und BGE 128 III 454 E. 2.1 –
Yukon). Als Gemeingut schutzunfähig sind auch Zeichen, die sich in allge-
meinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen
(Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 – we make ideas
work; BGE 129 III 225 E. 5.1 – Masterpiece I).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Bereich der Zeichen
des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen und die endgültige Entscheidung
dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 – Swatch-Uhrband,
BGE 129 III 225 E. 5.3 – Masterpiece I).
4.1. Die Vorinstanz erklärte, in Bezug auf
"Supports, en papier et en carton; affiches; imprimés, publications, panneaux publicitaires" (Klasse 16)
könne das Schutz beanspruchende Zeichen einen thematischen Inhalt ha-
ben, nämlich "WILD BEAN CAFÉ" respektive "Wildbohnen-Kaffee". Dem
widerspricht die Beschwerdeführerin nicht, gibt indessen zu bedenken,
dass ein solch abstrakt möglicher theoretischer Inhalt nicht ausreiche, um
einen direkt beschreibenden Gehalt der Marke anzunehmen. Ausserdem
würde eine entsprechende Auslegung eine Markenregistrierung von sämt-
lichen Marken verhindern, welche irgend eine konkrete Bedeutung hätten.
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Zudem sei nicht einsichtig, weshalb "Wildbohnen-Kaffee" auf den themati-
schen Inhalt von "affiches" hinweisen solle, nicht aber beispielsweise von
"emballages en papier pour plats à emporter, y compris boîtes" oder "sets
de table".
Die Vorinstanz wendet diesbezüglich ein, aus Sicht der massgebenden Ab-
nehmerkreise sei es keinesfalls abwegig, dass "WILD BEAN CAFÉ" den
Inhalt der strittigen Waren in Klasse 16 beschreibe. Denn Kaffee gehöre zu
den Lieblingsgetränken der Schweizer und es existierten zahlreiche Publi-
kationen zum Thema "Kaffee".
4.1.1. Waren oder Dienstleistungen können ihren wirtschaftlichen Wert
hauptsächlich in ihrem immateriellen Inhalt anstatt in ihren physischen
Bauteilen haben. Zum Beispiel werden bespielte DVDs vor allem wegen
der darauf gespeicherten Werke, und weniger wegen ihren äusserlichen
Komponenten (Cover, Inlay oder Scheibe) gekauft. Liegt die Aufmerksam-
keit der Abnehmerkreise solcherart auf dem geistigen Inhalt, kann es für
sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzeichens als inhaltlichen be-
ziehungsweise thematischen Hinweis anstatt als Hinweis auf physische,
äussere Merkmale zu interpretieren (Urteile des BVGer B-1759/2007 vom
26. Februar 2008 E. 3 – Pirates of the Caribbean, und B-2642/2008 vom
30. September 2009 E. 5.1 – Park Avenue).
4.1.2. Die hier strittigen (Werbe-)Träger aus Papier und Karton, Plakate,
Drucksachen, Publikationen und Reklameschilder stellen – anders als
etwa "Papierwaren" – keine Waren dar, die in der Regel ihrer äusseren
Gestaltung wegen gekauft werden. Es sind vielmehr Waren, die mit Inhal-
ten bedruckt vertrieben werden, um derentwillen sie gekauft werden (vgl.
Urteile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 5 – Pirates of the
Caribbean, und B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 5.1 – Park Ave-
nue). Zu Recht hat die Vorinstanz die ebenfalls beanspruchten Waren "em-
ballages en papier pour plats à emporter, y compris boîtes", d.h. Papier
(inkl. Schachteln) zum Verpacken von Take-away-Gerichten, und "sets de
table" (Tischsets) nicht zu dieser Kategorie von Waren gezählt, da beide
Warengruppen zwar bedruckt sein können, aber primär wegen ihrer Funk-
tionalität (Transport von Speisen respektive Vermeidung von Verschmut-
zungen auf Tischen) gekauft werden.
Wie die Vorinstanz belegt hat, existieren zahlreiche Publikationen zum
Thema "Kaffee". Thematisiert wird auch Wildkaffee (vgl. etwa NZZ-Artikel
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"Wilder Schmeichler" vom 14. August 2005 und "Der Wilde macht den Es-
presso zart" vom 7. September 2003). Ist "Wildkaffee" aber mehr als nur
ein abstrakt möglicher Inhalt von Drucksachen, Publikationen etc., trifft dies
auch auf den Begriff "WILD BEAN CAFÉ" in seiner Bedeutung als
"Wild(bohnen)-Kaffee" zu. Im Zusammenhang mit den vorgenannten in-
haltsbezogenen Waren werden die betroffenen Verkehrskreise daher ohne
grossen Fantasieaufwand erkennen, dass "WILD BEAN CAFÉ" den the-
matischen Inhalt dieser Waren beschreibt (vgl. BGE 128 III 447 E. 1.6 –
Première).
4.2. Die Vorinstanz hielt weiter fest, bezüglich der folgenden Waren be-
schreibe "WILD BEAN CAFÉ" im Sinne von "Wildbohnen Kaffee", direkt
deren Art bzw. eine mögliche Zutat oder das Aroma:
Klasse 29: Produits à base de lait y compris boissons à base de lait; préparations pour la préparation de boissons lactées; yaourts et boissons à base de yaourt; laits frappés au yaourt ("smoothies") compris dans cette classe; potages.
Klasse 30: Boissons glacées telles que café glacé, boissons au chocolat glacé (ou boissons glacées contenant du chocolat); crèmes glacées; boissons préparées en ajoutant des crèmes glacées à des eaux minérales aromatisées ou jus de fruits (ou toute boisson sans alcool); café; café en grains; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; aromates pour boissons comprises dans cette classe; thé, pâte pour gâteaux, gâteaux, biscuits, crackers, préparations faites de céréales, en-cas compris dans cette classe; confiserie; tourtes, feuilletés.
Klasse 32: Boissons sans alcool et préparations pour la confection de boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; laits frappés au yaourt ("smoothies") compris dans cette classe.
Der Vorinstanz ist darin Recht zu geben, dass im Zusammenhang mit den
vorgenannten Waren – verschiedene Getränke und Speisen – "Café" im
Sinne von "Kaffee" verstanden wird. Die Beschwerdeführerin kritisierte hin-
sichtlich einiger dieser Waren, dass diese traditionsgemäss keinen Kaffee
enthielten, nämlich "potages", "thé", "smoothies", "boissons à base de
chocolat", "boissons à base de cacao", "préparations faites de céréales"
und "boissons de fruits et jus de fruits".
4.2.1. Die Zurückweisung für "potages" wurde von der Vorinstanz mit der
offenbar bis ins 20. Jahrhundert hinein von Bauern und Arbeitern gepfleg-
ten Tradition, morgens und abends Kaffeesuppe zu essen, begründet (vgl.
Beilage 11 zur angefochtenen Verfügung). In ihrer Vernehmlassung räumt
die Vorinstanz ein, zwar spiele Kaffeesuppe zum jetzigen Zeitpunkt in der
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Schweiz keine bedeutende Rolle. Hingegen entspreche es dem aktuellen
Zeitgeist, alte Speisen neu aufzulegen und effektvoll wieder auf dem Markt
einzuführen. Grundsätzlich ist dem nicht zu widersprechen, doch gilt es
hinsichtlich der zitierten Kaffeesuppe zu bedenken, dass diese der erwähn-
ten Beilage zufolge im Wesentlichen aus Ersatzkaffee mit Milch und Brot-
stückchen bestand (und daher wohl auch Kaffeemus oder Kaffeebrei ge-
nannt wurde). Sie entspricht daher nicht der landläufigen Vorstellung einer
Suppe. Es gibt auch keine Anhaltspunkte, wonach Kaffeesuppe – selbst in
"aufgepeppter" Form – wieder Bekanntheit erlangen wird. Das Zeichen
"WILD BEAN CAFÉ" wurde daher für "potages" zu Unrecht als beschrei-
bend zurückgewiesen.
4.2.2. Mit dem Argument, Tee könne auch Kaffeebohnen enthalten, und es
gebe sogenannten Kaffeetee, wies die Vorinstanz die strittige internatio-
nale Registrierung auch für "thé" zurück. Wie der Beilage 12 der angefoch-
tenen Verfügung zu entnehmen ist, kann in einem deutschen Teegeschäft
in Solingen tatsächlich "Grüner Tee mit Kaffeebohnen" erworben werden.
Aus Sicht des Schweizer Publikums werden Kaffee und Tee indessen als
unterschiedliche Getränkekategorien aufgefasst, welche nicht miteinander
vermischt werden. Es wird, der eigenen Vorliebe entsprechend, entweder
Kaffee oder Tee getrunken. Entsprechend gibt es in Kaffeehäusern sepa-
rate Kaffee- und Teekarten respektive -rubriken. Mischformen sind in der
Vorstellung der angesprochenen Schweizer Konsumenten entsprechend
nicht oder praktisch nicht existent, Mischungen wie der genannte "Grüne
Tee mit Kaffeebohnen" absolut exotisch. Insofern hat die Vorinstanz das
Zeichen "WILD BEAN CAFÉ" auch für "thé" zu Unrecht als beschreibend
zurückgewiesen. Bei diesem Ergebnis wird die von der Beschwerdeführe-
rin bemängelte und von der Vorinstanz eingeräumte Ungleichbehandlung
von "thé" und der nicht zurückgewiesenen Ware "thé glacé" ausgemerzt.
4.2.3. "Smoothies", "boissons à base de chocolat", "boissons à base de
cacao", "préparations faites de céréales" und "boissons de fruits et jus de
fruits" enthalten zwar traditionellerweise auch keinen Kaffee, wie die Be-
schwerdeführerin zu Recht anmerkt. Mittlerweile sind sich die angespro-
chenen Schweizer Durchschnittskonsumenten indessen gewohnt, dass
Fruchtgetränke, -säfte und "Smoothies" (Fruchtgetränke, bei denen die
ganze Frucht bis auf die Schale und Kerne verarbeitet wird [vgl. de.wikipe-
dia.org/wiki/Smoothies]) Kaffee-Extrakte oder Fruchtextrakte aus der Kaf-
feekirsche enthalten können und insofern als "Muntermacher" wirken (vgl.
etwa. www.rivella.ch → Produkte → Michel → Michel POWER
CoffeeBerry). Kakao- und Schokoladegetränke werden häufig aromatisiert
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angeboten, indem sie etwa mit Mocca/Kaffee, gebrannten Wässern oder
Likören angereichert werden (vgl. etwa peclard-zurich.ch; Kaffeekarte der
Mövenpick-Brasserie Baselstab, Basel). Schliesslich gibt es im Detailhan-
del bereits seit längerer Zeit Getreidezubereitungen mit Mocca-Jogurt (vgl.
Knusper-Müesli Mocca-Crisp von Emmi). Somit sind sich die Schweizer
Konsumenten gewohnt, dass "Smoothies", "boissons à base de chocolat",
"boissons à base de cacao", "préparations faites de céréales" und "bois-
sons de fruits et jus de fruits" Kaffee, Kaffee-Extrakte oder Kaffee-Aromen
enthalten. Somit bedarf es für sie keines grossen Fantasieaufwands, um
zu erkennen, dass das Zeichen "WILD BEAN CAFÉ" einen wesentlichen
Inhaltsstoff oder das Aroma beschreibt.
4.3. Bezüglich der folgenden Dienstleistungen bemängelt die Vo-
rinstanz, dass das Zeichen das geschäftliche Tätigkeitsgebiet be-
schreibe:
Klasse 35: Services de commerce de proximité compris dans cette classe y compris vente au détail de produits alimentaires et boissons; vente et mise à disposition de boissons au moyen de distributeurs automatiques.
Bei der erstgenannten Dienstleistung (Lebensmittel- und Getränke-Detail-
handel) handelt sich um eine weit gefasste Dienstleistung, welche alle Ar-
ten von Lebensmitteln und Getränke, unter anderem "Wildbohnen-Kaffee",
zum Gegenstand haben und insofern als Oberbegriff qualifiziert werden
kann. "WILD BEAN CAFÉ" gibt einen Hinweis auf die Art der Produkte,
welche das Unternehmen, welche solche Dienstleistungen anbietet, ver-
treibt, nämlich "Wildbohnen-Kaffee" respektive "Wildkaffee". Die zweitge-
nannte Dienstleistung (Verkauf von Getränken mittels Getränkeautomaten)
kann ebenfalls im Sinne eines Oberbegriffs alle Getränke betreffen, welche
geeignet sind, über einen Automaten bezogen zu werden, insbesondere
auch "Wildbohnen-Kaffee". "WILD BEAN CAFÉ" weist daher auf die Art der
Getränke hin, welche an derart bezeichneten Automaten erhältlich sind. Ist
das Zeichen für die obgenannten Dienstleistungen im Bereich "Wildboh-
nen-Kaffee" unzulässig, muss es indessen nach ständiger Rechtsprechung
auch für die entsprechenden (hier beanspruchten) Oberbegriffe zurückge-
wiesen werden (vgl. Urteil des BVGer B-7272/2008 vom 11. Dezember
2009 E. 5.3.5 – Snowsport [fig.], mit Verweisen).
4.4. Hinsichtlich der folgenden Dienstleistungen gibt das Zeichen "WILD
BEAN CAFÉ" nach Auffassung der Vorinstanz einen Hinweis auf die Art
der Verpflegung, nämlich mit Wildbohnen-Kaffee:
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Klasse 43: Services de restauration (alimentation) y compris cafés, cafétérias, services de restauration à emporter; services de restauration libre-service, services de cafés libre-service dans des commerces de détail de proximité, restaurants à services rapide et permanent (snack-bars), services de cafétérias pour la mise à disposition de cafés et de boissons à base de café.
Da, wie in E. 3 erwähnt, ein "Café" eine Gaststätte ist, die in erster Linie
Kaffee und Kuchen anbietet, werden die angesprochenen Durchschnitts-
konsumenten "WILD BEAN CAFÉ" als Hinweis darauf verstehen, dass in
den derart bezeichneten Lokalen (unter anderem) Wilder (Bohnen-)Kaffee
serviert respektive angeboten wird. Dagegen findet sich in den von der Be-
schwerdeführerin angeführten und von der Vorinstanz geschützten Zei-
chen "rouge café" (CH 538'495), CAFÉ BOLLYWOOD (CH 566'461),
CAFÉ CÔTE D'AZUR (CH 555'915), LE MEKONG CAFE-RESTAURANT-
BAR (CH 503'815) und MISS SIXTY CAFE (IR 908'726) kein derartiger
Hinweis auf die Art der Verpflegung. Die Vorinstanz hat dem Zeichen den
Schutz in der Schweiz daher zu Recht nicht gewährt.
4.5. Die Vorinstanz hat der internationalen Registrierung "WILD BEAN
CAFÉ" den Markenschutz in der Schweiz somit bezüglich "potages"
(Klasse 29) und "thé" (Klasse 30) zu Unrecht versagt, zumal bezüglich die-
ser Waren und Dienstleistungen auch kein Freihaltebedürfnis auszu-
machen ist. Bezüglich der übrigen auf Grund von Art. 2 Bst. a MSchG zu-
rückgewiesenen Waren und Dienstleistungen ist der angefochtene Ent-
scheid indessen zu bestätigen.
5.
Im Weiteren wies die Vorinstanz die internationale Registrierung "WILD
BEAN CAFÉ" in Bezug auf Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer
als irreführend zurück (Art. 2 Bst. c MSchG), da diese Waren nicht aroma-
tisiert sein dürften.
In ihrer Beschwerde machte die Beschwerdeführerin geltend, wenn das
Element "Café" im Sinne eines Lokals interpretiert werde, so spreche
nichts dagegen, die Marke für Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wäs-
ser zum Markenschutz zuzulassen. Solche Marken seien vom IGE auch
regelmässig für die betreffenden Waren zum Markenschutz zugelassen
worden, z.B. die Schweizer Marken Nr. 377'968 CITY ROCK CAFE, Nr.
380'968 STATION CAFE, Nr. 456'419 CAFE SCHOBER, Nr. 458'808 AD-
RIANO'S BAR & CAFE, Nr. 475'176 PIT STOP CAFE, Nr. 499'209 COKE
CAFE und Nr. 519'786 LA MAISON DU CAFE TROTTET.
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5.1. Als sachlich irreführend gelten Zeichen, die geeignet sind, irreführende
Vorstellungen über die Beschaffenheit oder Qualität von Waren und Dienst-
leistungen hervorzurufen, wenn die damit gekennzeichneten Produkte die
beim Abnehmer bezüglich Materialien, Zweckbestimmung oder sonstiger
Eigenschaften geweckten Erwartungen nicht erfüllen (Urteile des BVGer
B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 2.6 – Afri-Cola, mit Verweisen, und
B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.5 – terroir, mit Verweisen). Die Vo-
rinstanz pflegt Zeichen in diesem Zusammenhang allerdings nur zurückzu-
weisen, wenn sie offensichtlich irreführend sind, nämlich bei den Abneh-
mern bestimmte Erwartungen wecken, die von den beanspruchten Waren
und / oder Dienstleistungen überhaupt nicht erfüllt werden können (Richtli-
nien der Vorinstanz in Markensachen vom 1. Januar 2010, S. 100, mit Ver-
weis auf das Urteil des BGer 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 –
Champ).
5.2. Der angesprochene Durchschnittskonsument erkennt im Zeichen
"WILD BEAN CAFÉ" im Zusammenhang mit Getränken eine Geschmacks-
richtung (vgl. bereits E. 3), und entgegen der Auffassung der Beschwerde-
führerin kein Lokal. Da indessen Mineralwässer und kohlensäurehaltige
Wässer weder aromatisiert sein noch Zusätze enthalten dürfen (vgl. Art. 13
und 22 der Verordnung des EDI vom 23. November 2005 über Trink-,
Quell- und Mineralwasser, SR 817.022.102), ist es für Mineralwässer und
kohlensäurehaltige Wässer sachlich irreführend (vgl. Urteil des BVGer B-
7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 8 – Afri-Cola), wie die Vorinstanz zu
Recht festgehalten hat.
5.3. Was die von der Beschwerdeführerin zitierten Schweizer Marken, wel-
che für (Mineral)Wässer eingetragen worden sind, und die von ihr in die-
sem Zusammenhang gerügte Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsat-
zes (Art. 8 BV, SR 101) betrifft, ist mit der Vorinstanz dafür zu halten, dass
diese Voreintragungen derart gebildet sind, dass, anders als bei der stritti-
gen Marke "WILD BEAN CAFÉ", die Bedeutung als Lokal im Vordergrund
steht. Insofern liegen nicht vergleichbare Sachverhalte vor, die die Anwen-
dung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gebieten würden.
6.
Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin auch im Zusammenhang
mit ihrer Schweizer Marke Nr. 504'365 "THE WILD BEAN CAFÉ" auf den
Gleichbehandlungsgrundsatz.
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6.1. Soweit die Vorinstanz das Zeichen "WILD BEAN CAFÉ" bundesrechts-
konform dem Gemeingut zugeordnet hat, kann mit der Rüge, das Gleich-
behandlungsgebot sei verletzt worden, nur noch die Gleichbehandlung im
Unrecht verlangt werden (Urteile des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezem-
ber 2008 E. 6 – AdRank, und 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 –
Firemaster).
Da die Beschwerdeführerin gegenüber sich selbst keinen Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht geltend machen kann (Urteile des BGer
4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 4 – Discovery Travel & Adventure
Channel, und 4A.13/1995 vom 20. August 1996 E. 5c – Elle, publiziert in
sic! 1997 S. 159; kritisch: MICHAEL DEGKWITZ, Anspruch auf Gleichbehand-
lung auch bezüglich eigener voreingetragener Marken, sic! 2005 S. 607 f.),
sich aber auf eine eigene Marke bezieht, schlägt ihre Berufung auf den
Gleichbehandlungsgrundsatz von vornherein fehl. Ohnehin wären die
Sachverhalte nicht vergleichbar, da der zusätzliche Artikel (THE) der
Schweizer Marke Nr. 504'365 insofern einen eindeutigen Sinn gibt, als er
auf ein bestimmtes "Café" hinweist.
6.2. Mit dem Verweis auf die Eintragung ihrer Schweizer Marke Nr. 504'365
"THE WILD BEAN CAFÉ" beruft sich die Beschwerdeführerin auch auf den
in Art. 9 BV verankerten Grundsatz von Treu und Glauben. Dieser verleiht
einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behörd-
liche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründen-
des Verhalten der Behörden (BGE 129 I 170 E. 4.1, mit Verweis u.a. auf
BGE 126 II 377 E. 3a und BGE 118 Ia 245 E. 4b; vgl. auch ULRICH HÄFELIN
/ GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. A.,
Zürich / Basel / Genf 2006, N. 622 ff.).
Mit der Berufung auf die Eintragung von "THE WILD BEAN CAFÉ" kann
sich die Beschwerdeführerin lediglich auf einen Einzelfall berufen, wodurch
kein berechtigtes Vertrauen geschaffen wird (Urteile des BVGer B-
985/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2 – Bioscience Accelerator, und B-
1611/2007 vom 7. Oktober 2008 E. 7.2 – Laura Biagiotti Aqua di Roma
[fig.]). Zudem macht die Beschwerdeführerin nicht geltend, die Vorinstanz
habe ihr im Rahmen jenes Eintragungsverfahrens Auskünfte oder Zusiche-
rungen erteilt, auf Grund derer sie hätte schliessen können, dass die hier
strittige Marke "WILD BEAN CAFÉ" im gewünschten Umfang hätte einge-
tragen werden können. Dass eine solche Auskunft oder Zusicherung erteilt
worden wäre, erscheint denn auch als unwahrscheinlich, da die beiden
Marken nicht gleich gebildet sind (das Zeichen "THE WILD BEAN CAFÉ"
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enthält den zusätzlichen englischen Artikel "THE", wodurch die Bedeutung
klarer wird, vgl. E. 6.1) und teilweise für unterschiedliche Waren und
Dienstleistungen beansprucht werden. Ohne eine behördliche Zusicherung
oder ein sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten kann
indessen kein Vertrauensschutz gewährt werden, nicht einmal gegen Än-
derungen der materiellrechtlichen Praxis (Urteil 4A_466/2007 des Bundes-
gerichts vom 23. Januar 2008 E. 3.4 – Milchmäuse, mit Verweis auf BGE
103 Ib 197 E. 4).
Auch die Rüge, der Grundsatz von Treu und Glauben sei verletzt worden,
stösst somit ins Leere.
7.
Schliesslich erklärt die Beschwerdeführerin, die Marke "(THE) WILD BEAN
CAFÉ" sei in weiten Teilen der Welt geschützt. Aus den Unterlagen, welche
die Beschwerdeführerin zu den Akten gegeben hat, ergibt sich, dass das
Zeichen "WILD BEAN CAFÉ" (ohne den englischen Artikel "THE") in Aust-
ralien, Neuseeland, Grossbritannien, in der Ukraine sowie in Südafrika ge-
schützt ist.
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt ausländischen Ent-
scheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters grund-
sätzlich keine präjudizierende Wirkung zu. Es ist entgegen der Ansicht der
Beschwerdeführerin auch kein Grenzfall zu beurteilen, der eine Berück-
sichtigung einer ausländischen Praxis unter Umständen rechtfertigen
könnte (Urteil des BVGer B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 6.1 – Express
Advantage, mit Verweis u.a. auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung).
Bei dem von der Beschwerdeführerin zum Vergleich angerufenen identi-
schen Zeichen, welches im Ausland mehrfach eingetragen worden ist, han-
delt es sich um Eintragungen, die (abgesehen von der Ukraine) in Staaten
erfolgte, für die Englisch – im Gegensatz zur Schweiz – als Amtssprache
gilt und in denen die massgebenden Verkehrskreise deshalb über eine
grössere Sprachkompetenz verfügen und so allenfalls auch Mehrdeutig-
keiten herauszuhören vermögen, die Markenfähigkeit indizieren könnten
(vgl. Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 – Firemas-
ter; Urteil des BVGer B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 6.1 – Express Ad-
vantage).
Die Beschwerdeführerin kann daher aus der Eintragung des Zeichens
"WILD BEAN CAFÉ" im Ausland nichts zu ihren Gunsten ableiten.
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8.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerde teilweise gutzu-
heissen ist. Der internationalen Registrierung Nr. 900'271 "WILD BEAN
CAFÉ" ist in der Schweiz auch für "potages" (Klasse 29) und "thé" (Klasse
30) definitiv Schutz zu gewähren.
9.
Die Beschwerdeführerin obsiegt bei diesem Ergebnis teilweise. Im entspre-
chenden Umfang sind die Verfahrenskosten auf die Gerichtskasse zu neh-
men (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die reduzierte Spruchgebühr ist nach Umfang
und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller
Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei Marken-
eintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr be-
misst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des
Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswer-
ten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen
grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ange-
nommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 – Turbinenfuss, mit Hinwei-
sen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren aus-
zugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren
oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die von der Beschwerdeführerin
teilweise geschuldete Gerichtsgebühr ist mit dem von ihr geleisteten Kos-
tenvorschuss von Fr. 2'500.– zu verrechnen.
Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte Parteient-
schädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe
Kosten des Beschwerdeverfahrens zu Lasten der Vorinstanz zuzuspre-
chen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Entschädigung wird auf Grund der von
der Beschwerdeführerin eingereichten Kostennote für das Beschwerdever-
fahren (Fr. 4'800.-) auf total Fr. 500.– (exkl. MWSt) festgesetzt (Art. 14 Abs.
2 VGKE).