Decision ID: 0d59db13-ee93-57c2-b557-4e73278bef99
Year: 2007
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: dismissal

Facts:
Sachverhalt:
A. Die Marke CH 530'490 EA (fig.) der Beschwerdeführerin wurde am 3. Dezember 2004 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26 und 35 angemeldet. In Klasse 3 umfasste die Warenliste  Waren: "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; , huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices". Die Marke wurde am 23. Februar 2005 im Schweizerischen  veröffentlicht und sieht wie folgt aus:
B. Am 23. Mai 2005 erhob die Beschwerdegegnerin, beschränkt auf Waren der Klasse 3, gegen diese Eintragung Widerspruch. Dieser ist auf ihre  Registrierung IR 638'937 gestützt, die seit 1995 für ", produits de toilette, non à usage médical; crèmes et lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; produits de toilette pour le bain et la douche" in Klasse 3 eingetragen ist. Die Widerspruchsmarke hat  Aussehen:
C. Mit Stellungnahme vom 24. Juni 2005 bestritt die Beschwerdeführerin das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken.
D. Mit Verfügung vom 14. September 2005 hiess die Vorinstanz den  beschränkt auf die Waren "Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices" teilweise gut.
E. Die Beschwerdeführerin erhob gegen diesen Entscheid am 14. Oktober 2005 in italienischer Sprache Beschwerde vor der  Rekurskommission für geistiges Eigentum ("RKGE"). Darin bestritt sie erstmals den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke. Überdies machte sie geltend, dass die Widerspruchsmarke zum  zähle und keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bestehe. Gleichzeitig bat sie um eine Sistierung des Beschwerdeverfahrens, um Nichtigkeitsklage gegen die Widerspruchsmarke erheben zu können.
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F. Am 14. Dezember 2005 erhob die Beschwerdeführerin vor dem  des Kantons Zug Nichtigkeitsklage gegen die Widerspruchsmarke. In der Folge wurde das Beschwerdeverfahren bis zur rechtskräftigen  des Zivilprozesses sistiert.
G. Am 6. Januar 2006 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde , unter Hinweis auf die Begründung des angefochtenen Entscheids.
H. Am 26. Oktober 2006 wies das Kantonsgericht des Kantons Zug die  ab. Dieser Entscheid wurde rechtskräftig.
I. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen. Mit Verfügung vom 24. Januar 2007 wurde das Verfahren von diesem wieder aufgenommen und auf deutsch fortgesetzt. Der Beschwerdegegnerin wurde Frist zur  angesetzt, die sie jedoch unbenützt verstreichen liess. Mit Schreiben vom 1. März 2007 bestätigte sie ihren Verzicht auf eine .
J. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 VGG).

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden  Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d Verwaltungsgerichtsgesetz/VGG, SR 173.32). Das  Verfahren wurde am 1. Januar 2007 von der eidg.  für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die  wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des /VwVG, SR 172.021, am 14. Oktober 2005 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die  ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.
2. Am 1. Januar 2007 ist Art. 33a VwVG in Kraft getreten. Nach Abs. 2 dieser Bestimmung ist für das Beschwerdeverfahren die Sprache des  Entscheids massgebend. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich die  jeweils nach der Sprache der Beschwerdeschrift gerichtet (ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen , Basel 1998, Rz. 3.84). Die neuere Übergangsbestimmung von Art. 53 Abs. 2 VGG ist auch auf die neuen VwVG-Bestimmungen  und geht der älteren Übergangsbestimmung von Art. 81 VwVG vor. Das neue Verfahrensrecht ist mit seinem Inkrafttreten somit auch auf bereits hängige Fälle anzuwenden (Art. 53 Abs. 2 VGG). Das auf  begonnene Verfahren wurde darum ab 1. Januar 2007 auf deutsch weitergeführt. Auch der vorliegende Entscheid ist somit in deutscher  zu erlassen.
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3. Das Bundesverwaltungsgericht ist an Entscheide von Zivilgerichten , die über einen vor dem Bundesverwaltungsgericht hängigen,  Anspruch zwischen den gleichen Parteien bereits rechtskräftig entschieden haben ("materielle Rechtskraft", OSCAR VOGEL/KARL /BARBARA GEHRI, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl. Bern 2006, S. 227 ff., MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl. Bern 1984, S. 146; BGE 121 III 478 E. 4a Allopurinol). Im Patentrecht erstreckt sich die materielle Rechtskraft einer rechtskräftig abgewiesenen  seit einer entsprechenden Praxisänderung des Bundesgerichts im Jahr 1998 nicht nur auf den konkret geprüften Nichtigkeitsgrund, sondern auf alle gesetzlichen Nichtigkeitsgründe des Patents (BGE 125 III 246 E. 1e Sammelhefter). Diese Praxis wurde damit begründet, dass Widerklagen des Schutzrechtsinhabers auf positive Feststellung des  verhindert werden, wenn sich dieser darauf verlassen kann, dass der Nichtigkeitskläger im Nichtigkeitsverfahren alle in Frage kommenden Nichtigkeitsgründe vorbringen muss (BGE 125 III 246 E. 1d ).
4. Dieselbe Begründung gilt auch für das Markenrecht. Es war der  zumutbar und nach der erwähnten Praxis des Bundesgerichts auch eine Obliegenheit, alle anwendbaren gesetzlichen Nichtigkeitsgründe gegen die Widerspruchsmarke im kantonalen Nichtigkeitsverfahren . Während sie vor dem Kantonsgericht des Kantons Zug nur den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend machte, beruft sie sich nun im Widerspruchsbeschwerdeverfahren auch auf absolute  nach Art. 2 MSchG. Mit der rechtskräftigen Abweisung  Klage ist der Bestand der Widerspruchsmarke aber für das  verbindlich entschieden worden. Die entsprechenden  der Beschwerdeführerin sind darum nicht mehr zu hören.
5. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin wäre die Berufung auf den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke ohnehin verspätet erfolgt. Nach Gesetz und ständiger Praxis ist die Nichtgebrauchseinrede von Art. 32 MSchG mit der ersten Eingabe vor der ersten Instanz zu erheben (Art. 22 Abs. 3 Markenschutzverordnung/MSchV, SR 232.111). Dies hat die  unterlassen, weshalb sie die Einrede im  nicht mehr nachholen kann (Rekurskommission für geistiges /RKGE in sic! 1999, 282 E. 5 Genesis, sic! 2002, 610 f. E. 7 ). Der von der Beschwerdeführerin angerufene Sachverhalt von sic! 2004, 868 Globex/Globix lag anders. In jenem Verfahren war die  rechtzeitig erhoben worden, doch hatte die  und Beschwerdeführerin den Gebrauchsnachweis im  erstmals angetreten.
6. Zu prüfen bleibt deshalb nur die vom Urteil des Kantonsgerichts des  Zug nicht geprüfte Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken. Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat,  zwischen den noch zu prüfenden Waren "Cosmétiques, produits de toilette, non à usage médical; crèmes et lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique: produits de toilette pour le bain et la douche" einerseits
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und "Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices" andererseits, alles Körperpflegeprodukte,  und teilweise Warenidentität.
7. Die Zeichen sind in ihrem prägenden Wortbestandteil "EA" identisch.  ist beidseits aus denselben Grossbuchstaben gebildet und weckt als Kombination von Vokalen ohne Zuhilfenahme der Fantasie die Vorstellung von Initialen einer Person oder der Abkürzung eines Handelsnamens, da kein anderer Sinngehalt naheliegt. Die Übereinstimmung allein im  der Marken genügt aber grundsätzlich bereits zur Annahme einer Verwechslungsgefahr. Wechselbeziehungen mit dem Schriftbild und  sind allerdings zu berücksichtigen (EUGEN MARBACH, Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht/SIWR III, Basel 1996, S. 118, LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N. 17 zu Art. 3 MSchG). Die verwendeten  und der schwarze Kreis um die Buchstaben der angefochtenen Marke sind indessen unauffällig und vermögen die Zeichenähnlichkeit auf Grund des identischen Wortelements vorliegend nicht zu verhindern. Dass die eine Marke in leicht stilisierten, weissen, die andere mit dunklen  geschrieben ist, bleibt im Erinnerungsbild der Konsumenten kaum  und vermag die Gefahr von Fehlzurechnungen nicht zu verhindern. Da die Marken für Waren des täglichen Gebrauchs beansprucht werden, die vom breiten Publikum mit geringerer Achtsamkeit eingekauft werden (BGE 122 III 388 E. 3a Kamillosan, 101 II 293 Stugeron, 96 II 404 E. 2 Men's Club), sowie aufgrund der hohen Waren- und Zeichennähe ist deshalb im Gesamteindruck eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken zu bejahen.
8. Die Beschwerde ist somit abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind bei diesem  der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem geleisteten  zu verrechnen (Art. 63 Abs. 1 und 4 VwVG).
9. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und  Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über Kosten und Entschädigungen vor dem /VGKE, SR 173.320.2). Im  ist dafür das Interesse der Widersprechenden an der , beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der  Marke zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete  im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer  Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach  auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im - und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. MEYER, Der  in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).
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10. Der Beschwerdegegnerin ist keine Parteientschädigung auszurichten, da sie auf eine Stellungnahme verzichtet hat (Art. 34 MSchG, Art. 64 Abs. 1 VwVG).
11. Dieser Entscheid unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist daher rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG; 173.110]).