Decision ID: e98cc7f4-4593-524e-a4ea-bfded1564c93
Year: 2017
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: approval

Facts:
Sachverhalt:
A.
Am 13. November 2014 erfolgte die Notifikation der internationalen Regist-
rierung IR 1'222'499 MISS CROCO der Beschwerdegegnerin durch die
World Intellectual Property Organization (WIPO). Die Marke beansprucht,
unter anderem für das Gebiet der Schweiz, Schutz für folgende Waren:
29 Produits à base de légumes ou de pommes de terre fabriqués ou  par extrusion et granulation ou par un autre procédé; fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco (déshydratée), sous forme grillée, séchée, salée, épicée, enrobée et transformée; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; extraits d'algues à usage alimentaire; produits de gingembre sous forme de fruits séchés; beurre d'arachides.
30 Produits à base de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres céréales,
fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; produits de gingembre sous forme de confiseries et pâtes de fruit; biscuits salés et produits de boulangerie à l'hydroxyde de ; barres de muesli constituées essentiellement de fruits à coque, fruits secs et graines de céréales transformées; chocolat, produits de chocolat; sauces.
31 Fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et graines; algues pour l’alimentation humaine.
B.
Am 25. Februar 2015 erhob die Beschwerdeführerin gegen die veröffent-
lichte Schutzausdehnung teilweise Widerspruch und beantragte die
Schutzverweigerung für folgende Waren:
29 Produits à base de légumes ou de pommes de terre fabriqués ou  par extrusion et granulation ou par un autre procédé; fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco (déshydratée), sous forme grillée, séchée, salée, épicée, enrobée et transformée.
30 Produits à base de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres céréales, fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; produits de gingembre sous forme de confiseries et pâtes de fruit; biscuits salés et produits de boulangerie à l'hydroxyde de ; barres de muesli constituées essentiellement de fruits à coque, fruits secs et graines de céréales transformées; chocolat, produits de chocolat.
Der Widerspruch stützt sich auf die internationale Registrierung
IR 1'170'526 Croco (fig.) der Beschwerdeführerin, welche am 15. August
2013 durch die WIPO notifiziert wurde. Die Marke ist für folgende Waren
geschützt:
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30 Produits panifiables, produits de pâtisserie et confiserie, produits , biscuits, biscuits sucrés, biscuits salés, petits-beurre, biscuits croustillants (crackers), biscuits à la crème, bretzels, bretzels salés, crackers aux diverses saveurs, graines et épices, produits panifiables en tant que produits apéritifs, articles à grignoter, petits produits panifiables aux diverses saveurs, graines et épices, y compris produits panifiables à base de sel, sésame, pavot, pavot et sésame, fromage, au goût pizza, bâtonnets, longs bâtonnets, mélanges des petits produits panifiables présentés sous différentes formes.
Die Marke sieht wie folgt aus:
C.
Mit Entscheid vom 16. März 2016 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
der Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren Nr. 14118 für folgende
Waren teilweise gut (Dispositivziffer 1):
29 Fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco (déshydratée), sous forme grillée, séchée, salée, épicée, ;
30 Barres de muesli constituées essentiellement de fruits à cocque, fruits
secs et graines de céréales transformées.
Hingegen wies sie den Widerspruch für folgende Waren ab (Dispositivzif-
fer 2):
29 Produits à base de légumes ou de pommes de terre fabriqués ou  par extrusion et granulation ou par un autre procédé; fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco (déshydratée), sous forme transformée;
30 Produits à base de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres céréales,
fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; produits de gingembre sous forme de confiseries et pâtes de fruit; biscuits salés et produits de boulangerie à l'hydroxyde de ; chocolat, produits de chocolat.
Entsprechend wurde die internationale Registrierung IR 1'222'499 MISS
CROCO vorinstanzlich für folgende Waren zum Schutz zugelassen (Dis-
positivziffer 3):
29 Produits à base de légumes ou de pommes de terre fabriqués ou  par extrusion et granulation ou par un autre procédé; fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et noix de coco
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(déshydratée), sous forme transformée; fruits et légumes conservés,  et cuits; extraits d'algues à usage alimentaire; produits de  sous forme de fruits séchés; beurre d'arachides;
30 Produits à base de tapioca, manioc, riz, maïs, blé ou autres céréales,
fabriqués ou transformés par extrusion et granulation ou par un autre procédé; produits de gingembre sous forme de confiseries et pâtes de fruit; biscuits salés et produits de boulangerie à l'hydroxyde de ; barres de muesli constituées essentiellement de fruits à coque, fruits secs et graines de céréales transformées; chocolat, produits de chocolat; sauces;
31 Fruits à coque, noix de cajou, pistaches, amandes, cacahuètes et graines; algues pour l’alimentation humaine.
Die Kosten des Widerspruchsverfahrens wurden den Parteien hälftig auf-
erlegt, unter Wettschlagung der Parteikosten (Dispositivziffern 5 und 6). In
der Sache ging die Vorinstanz von der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der
Gleichartigkeit der in Frage stehenden Waren aus, verneinte jedoch für ei-
nen Teil der Waren eine Verwechslungsgefahr mangels Schutzwirkung der
Widerspruchsmarke, da sie das Wortelement CROCO in Alleinstellung als
beschreibend im Hinblick auf die Warenform von Snacks und Süssigkeiten
beurteilte.
D.
D.a Gegen diesen Entscheid der Vorinstanz hat die Widersprechende am
29. April 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben, mit
den folgenden Rechtsbegehren:
a) Der Entscheid des IGE sei aufzuheben
b) Die Eintragung der angefochtenen Marke sei im beantragten Umfang
zu widerrufen
c) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Be-
schwerdegegnerin (...)
Zur Begründung machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen geltend,
die Vorinstanz sei zu Unrecht von einem beschreibenden Charakter des
Markenelements CROCO im Hinblick auf die Warenform von Snacks und
Süssigkeiten ausgegangen; folglich sei der Widerspruch vollumfänglich
gutzuheissen.
D.b Mit Beschwerdeantwort vom 23. Juni 2016 (datiert: „23. Juni 2015“)
beantragte die Widerspruchsgegnerin die Abweisung der Beschwerde, un-
ter Kosten- und Entschädigungsfolge. Sie machte unter Verweis auf die
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Rechtsprechung im Wesentlichen geltend, das Wortelement CROCO sei
vorinstanzlich zu Recht als beschreibend für Snacks und Süssigkeiten in
Krokodilform beurteilt worden.
D.c Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 27. Juni 2016 die
kostenfällige Abweisung der Beschwerde. In der Begründung folgte sie im
Wesentlichen den Erwägungen der angefochtenen Verfügung.
D.d Mit Replik vom 6. September 2016 bzw. Duplik vom 7. Oktober 2016
hielten sämtliche Verfahrensbeteiligte an ihren bisherigen Vorbringen fest.
E.
E.a Mit Eingabe vom 14. Februar 2017 übermittelte die Beschwerdeführe-
rin die Notifikation des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigen-
tum (EUIPO) vom 26. Januar 2017, wonach die Basismarke EUTM
013'200'266 der angefochtenen Marke für die Klasse 30 aufgrund eines
Widerspruchs der Beschwerdeführerin gelöscht worden sei; aufgrund der
fünfjährigen Bestandesabhängigkeit von der Basiseintragung entfalle die
angefochtene internationale Registrierung IR 1'222'499 MISS CROCO für
die beanspruchte Klasse 30, was insbesondere im Entschädigungspunkt
zulasten der Beschwerdegegnerin zu berücksichtigen sei.
E.b Die Beschwerdegegnerin nahm am 2. März 2017 Stellung. Sie bestä-
tigte, dass aufgrund eines Widerspruchs der Beschwerdeführerin gegen
die Unionsmarke EUTM 013'200'266 die internationale Registrierung
IR 1'222'499 MISS CROCO in der Warenklasse 30 dahinfalle, wodurch das
vorliegende Beschwerdeverfahren hinsichtlich der in Klasse 30 angefoch-
tenen Waren gegenstandslos werde; entgegen der Darstellung der Be-
schwerdeführerin habe die teilweise Gegenstandslosigkeit indes die Be-
schwerdeführerin zu vertreten.
F.
Die Durchführung einer mündlichen Parteiverhandlung ist von keiner Seite
beantragt worden. Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erfor-
derlich, im Rahmen nachfolgender Erwägungen eingegangen.
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Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32, 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin hat als Widerspre-
chende am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist durch die ange-
fochtene Verfügung besonders berührt und in schützenswerten Interessen
betroffen (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formge-
recht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss
innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzu-
treten.
2.
Die angefochtene Marke beansprucht Schutz für Waren der Klassen 29,
30 und 31, die Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 30. Der Wider-
spruch erstreckt sich auf den Eintrag in den Klassen 29 und 30. Gemäss
Notifikation des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum
(EUIPO) vom 26. Januar 2017 wurde der Basiseintrag EUTM 013'200'266
der angefochtenen Marke für die Klasse 30 innerhalb der Fünfjahresfrist
der Bestandesabhängigkeit der internationalen Registrierung vom Ba-
siseintrag gelöscht. Dadurch ist zwar der Widerspruch gegen die Regist-
rierung in Klasse 30 gegenstandslos geworden, nicht aber auch die Be-
schwerde in diesem Punkt; geändert hat sich lediglich der Rechtsgrund der
geforderten Schutzverweigerung. Die in Dispositivziffer 3 der angefochte-
nen Verfügung zugelassene Eintragung in Klasse 30 ist im Beschwerde-
verfahren aufzuheben. Zu beurteilen bleibt der Widerspruch in Bezug auf
Klasse 29. Nicht Gegenstand der Beschwerde hingegen ist die vorinstanz-
liche Zulassung der angefochtenen Marke in Klasse 31 (vgl. Beschwerde-
antrag b).
3.
Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m.
Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG,
SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen
sind dabei umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die
Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445, E. 3.1 „Appenzeller“;
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128 III 99, E. 2.c „Orfina“; LUCAS DAVID, Basler Kommentar zum Marken-
schutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei
sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III
378, E. 2.a „Boss/Boks“; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober
2013, E. 2.1 „Gallo/Gallay [fig.]“, mit Hinweisen; CHRISTOPH WILLI, Kom-
mentar zum Markenschutzgesetz, 2002, Art. 3 N. 17 ff., 111 ff.).
3.1 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen wird grundsätzlich
anhand der Einträge im Markenregister beurteilt (Urteil des BVGer
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.2 „Gallo/Gallay [fig.]“, mit Hinwei-
sen). Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung der marktspezifischen
Wertschöpfungsketten, Vertriebskanäle und Vermarktungsmöglichkeiten
(vgl. Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012, E. 6.5.1 „Bone-
welding [fig.]“; B-758/2007 vom 26. Juli 2007, E. 5.1 „G-mode/Gmode“;
GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Mar-
kenschutzgesetz, 2009, Art. 3 N. 300).
3.2 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der zu
vergleichenden Marken (BGE 128 III 446, E. 3.1 „Appenzeller“; DAVID,
a.a.O., Art. 3 N. 11). Abzustellen ist auf die Registrierung, nicht auf den Ge-
brauch des Zeichens, soweit keine schutzerhöhende Bekanntheit geltend
gemacht wird (BGE 116 II 609, E. 2.c „Fioretto“; EUGEN MARBACH, Marken-
recht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR],
Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 204 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 9). Da zwei Zei-
chen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, ist der Gesamtein-
druck im Erinnerungsbild der Abnehmer zu prüfen (BGE 121 III 377, E. 2.a
„Boss/Boks“; 119 II 476, E. 2.d „Radion/Radomat“; MARBACH, a.a.O.,
Rz. 867; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dem Zeichenanfang kommt dabei in
der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften
bleibt (Urteil des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010, E. 4.5
„Bally/Tally“; B-6012/2008 vom 25. November 2009, E. 4.9 „Stenflex/Star
Flex [fig.]“). Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die
einzelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Sind
die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeich-
nungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil
des BVGer B-8028/2010 vom 2. Mai 2012, E. 6.1.2 „View/Swissview [fig.]“).
Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und
gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160, E. 2.b/cc
„Securitas“; MARBACH, a.a.O., Rz. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang
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oder Schriftbild allein genügt in der Regel für die Annahme einer Verwechs-
lungsgefahr (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geis-
tiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, sic! 2006, S. 761, E. 4
„McDonald's/McLake“; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Die Markenprüfung er-
folgt in Bezug auf alle vier Landessprachen, wobei jeder Sprache der glei-
che Stellenwert zukommt (BGE 131 III 495, E. 5 „Felsenkeller“; 128 III 447,
E. 1.5 „Première“; Urteil des BVGer B-484/2013 vom 15. August 2014,
E. 2.3 „Couronné“; WILLI, a.a.O., Art. 2 Nr. 15).
3.3 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Die Verwechslungsgefahr ist eine unmittelbare, wenn ei-
nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, und eine
mittelbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar aus-
einanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Mar-
keninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteil des BVGer
B-2296/2014 vom 29. Juni 2015, E. 3.5 „ysl [fig.]/sl skinny love [fig]“;
B-5692/2012 vom 17. März 2014, E. 3.4 „Yello/Yellow Lounge“;
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013, E. 2.5 „Gallo/Gallay [fig.]“; JOLLER,
a.a.O., Art. 3 N. 22 f.).
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt gestützt auf die Schutz-
wirkung, welche der Widerspruchsmarke im Hinblick auf ihre Kennzeich-
nungskraft zukommt (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“; WILLI,
a.a.O., Art. 3 N. 17 ff., 111 ff.; MARBACH, a.a.O., Rz. 942 ff., 975 ff.). Die
Kennzeichnungskraft bezeichnet die Fähigkeit einer Marke, sich dem Pub-
likum als Marke einzuprägen; in Abgrenzung von der abstrakt zu beurtei-
lenden Unterscheidungskraft kann sich die Kennzeichnungskraft im Lauf
der Zeit verändern, indem beispielsweise eine Marke durch Benutzung ge-
stärkt oder durch Drittzeichen geschwächt wird (BGE 122 III 382, E. 2.a
„Kamillosan/Kamillon“; WILLI, a.a.O., Art. 1 N. 17 f., Art. 3 N. 111 ff.). Eine
starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke
erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr,
dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445,
E. 3.1 „Appenzeller“; Urteil des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015,
E. 3.6 „ysl [fig.]/sl skinny love [fig]“; B-5179/2012 vom 20. Mai 2014, E. 3.5
„Tivo/Tivù Sat HD [fig.]“). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpfe-
rischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen
weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382, E. 2.a „Kamillosan/Kamillon“;
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Urteil des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015, E. 3.6 „ysl [fig.]/sl skinny
love [fig]“; B-5692/2012 vom 17. März 2014, E. 3.6 „Yello/Yellow Lounge“;
vgl. JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Schriften zum
Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI], Bd. 53, 2000, S. 204). Die Kenn-
zeichnungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer, wozu neben End-
abnehmern auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen gehören (vgl. Urteil
des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014, E. 5.1 „ePostSelect“; Urteil
4A.6/2013 vom 16. April 2013, E. 3.2.3 „Wilson“; Urteil des BVGer B-3549/
2013 vom 8. Oktober 2014, E. 4 „Palace [fig.]“; B-4763/2012 vom 16. De-
zember 2013, E. 2.2 „Betonhülse“; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise
im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbe-
werbsrecht, sic! 1/2007, S. 11; DERS., SIWR, Bd. III/1, 2. Aufl. 2009,
Rz. 258; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 44).
Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck entfallen,
wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Be-
standteil handelt (Urteil des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni 2015, E. 3.6
„ysl [fig.]/sl skinny love [fig]“; B-5179/2012 vom 20. Mai 2014, E. 3.5
„Tivo/Tivù Sat HD [fig.]“; B-502/2009 vom 3. November 2009, E. 5.2.1, 6
„Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]“).
Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich
eng an das Gemeingut anlehnen (Urteil des BVGer B-2296/2014 vom
29. Juni 2015, E. 3.7 „ysl [fig.]/sl skinny love [fig]“; B-5440/2008 vom
24. Juli 2009, E. 6.2 „Jump [fig.]/Jumpman“; B-5477/2007 vom 28. Februar
2008, E. 6 „Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.]“). Nach Art. 2 Bst. a MSchG
sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, so-
fern sie sich nicht für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben. Die Unterscheidungs-
bzw. Kennzeichnungskraft fehlt Zeichen, die beschreibend sind. Beschrei-
bende Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum ge-
kennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgeblichen
Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage über be-
stimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistun-
gen verstanden werden. Hierunter fallen namentlich Wörter, die geeignet
sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quanti-
tät, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Form, Verpackung oder Ausstat-
tung der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 135 II 359,
E. 2.5.5 „akustische Marke“; Urteil des BVGer B-2296/2014 vom 29. Juni
2015, E. 3.7 „ysl [fig.]/sl skinny love [fig]“; B-283/2012 vom 13. Dezember
2012 E. 4.1 „Noblewood“; Urteil B-1759/2007 vom 26. Februar 2008, E. 2
„Pirates of the Caribbean“; MARBACH, SIWR, Bd. III/1, Rz. 247, 313 f.;
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WILLI, a.a.O., Art. 2 N 45, 83; DAVID, a.a.O., Art. 2 N 16). Damit ist nicht
jedes Zeichen vom Markenschutz auszunehmen, das auf eine bestimmte
oder mögliche Form, Verpackung oder Ausstattung Bezug nimmt. Die aus-
schliesslich beschreibende, sachliche Beziehung zwischen Marke und
Ware oder Dienstleistung muss vielmehr für einen erheblichen Teil der
massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder Aufwand
an Fantasie zu erkennen sein (BGE 103 Ib 275, E. 3b „Red & White“; 106
II 245, E. 2.a „Rotring“; 116 II 609, E. 2.c „Fioretto“; Urteil des BVGer
B-5996/2013 vom 9. Juni 2015, E. 3.2 „Froschkönig“; Urteil B-5168/2011
vom 13. März 2013, E. 2.5 „Black Label“).
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin stützt ihren Widerspruch gegen die am
13. November 2014 veröffentlichte internationale Registrierung
IR 1'222'499 MISS CROCO auf ihre ältere internationale Registrierung
IR 1'170'526 Croco (fig.) vom 15. August 2013. Der am 25. Februar 2015
erhobene Widerspruch erfolgte rechtzeitig (vgl. Art. 31 Abs. 2 MSchG).
4.2 Die Widerspruchsmarke besteht aus der Verbindung des Worts „Croco“
mit grafischen Elementen; die Minuskeln mit grossem Anfangsbuchstaben
sind in weisser Fettschrift mit blauer Umrandung gehalten, welche die sie
umgebende, unterschiedlich dicke weisse Ellipse seitlich durchbrechen, in
diagonaler Ausrichtung von unten links nach oben rechts auf rotem recht-
eckigem Grund. Die angefochtene Marke besteht aus den Worten „Miss“
und „Croco“, die zu „Miss Croco“ kombiniert werden.
Beide Marken sind für Snacks und Süssigkeiten registriert. Diese Waren
werden von einer heterogenen, sowohl jugendlichen als auch erwachse-
nen Käuferschaft nachgefragt. Der Vertrieb erfolgt in Detailhandelsver-
kaufsstellen mit Lebensmittel- oder Zwischenverpflegungssortiment, wobei
die Produkte eher dem Niedrigpreissegment zuzurechnen sind. In Bezug
auf die angesprochenen Verkehrskreise ist von einer insgesamt durch-
schnittlichen, aufgrund der Gewöhnung bei Massenartikeln des täglich Be-
darfs aber entsprechend reduzierten Aufmerksamkeit auszugehen
(vgl. BGE 122 III 382, E. 3.a „Kamillosan/Kamillon“; BGE 126 III 315,
E. 6.b/bb „Rivella/Apiella“).
4.3 Die Vorinstanz ist zum Schluss gelangt, die Waren, für welche Schutz
beansprucht wird, seien austauschbar, zudem bestehe zwischen den strit-
tigen Kennzeichen grosse Ähnlichkeit (angefochtene Verfügung, S. 3 f.,
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4 f.). Diese Einschätzung wird von den Parteien grundsätzlich geteilt (Be-
schwerde, Rz. 23 f.; Beschwerdeantwort, Rz. 5 ff.). Allerdings verneint die
Vorinstanz eine Verwechslungsgefahr aufgrund des aus ihrer Sicht be-
schreibenden Charakters der Widerspruchsmarke für Süssigkeiten und
Snacks in Krokodilform (angefochtene Verfügung, S. 5 ff.), was von der
Beschwerdeführerin in der Sache gerügt wird (Beschwerde, Rz. 11 ff.).
4.4 Dem Bildelement der Widerspruchsmarke kommt bei der Beurteilung
einer allfälligen Verwechslungsgefahr keine prägende Wirkung zu. Kenn-
zeichnungsschwerpunkt beider Marken bildet das Wort „Croco“. Dieses ist
wie seine Varianten „Croc“ und „Crocch-“ für die Kennzeichnung von Apéri-
tifgebäck und Müesliriegeln beliebt (z.B. „Crocchini“, „Microc“ und „Farmer
Croc“ von Migros, „Chococroc“ von Coop, „Croco Copters“ von Kellogg’s;
vgl. Produktnachweise unter produkte.migros.ch, coopathome.ch, kel-
loggs.ch, besucht am 26. Juli 2017). Der Sprachgebrauch zeigt, dass sich
„Croco“, akzentuiert durch seinen Wortklang, auch ohne lexikalisch re-
gistrierte Bedeutung gedanklich mit der für einen Teil der betreffenden
Backwaren typischen krustigen oder knusprigen Darreichungsform (Cra-
ckers, Kartoffelchips, Salzbrezel etc.) assoziiert.
Im Deutschen und Französischen („crocodile“; italienisch: „coccodrillo“)
lässt „Croco“ zugleich mutiliert an ein Krokodil denken. Auf Französisch ist
der Begriff hierfür als Abkürzung gebräuchlich. Zu den auffallendsten Merk-
malen jener Tierart gehören der schuppenbesetzte Reptilienkörper, der
lange kräftige Schwanz und das langgezogene Maul mit spitzen Zähnen.
Darstellerische Möglichkeiten für diese Merkmale gibt es viele. Auch bei
Annahme des gedanklichen Rückschlusses von der Marke auf die Ware
drängt sich darum für letztere keine prototypische und bestimmte Formvor-
stellung auf.
Indem das für grillierte und getrocknete Gemüse-, Kartoffel-, Reis-, Ge-
treide- oder Nusswaren verwendete Wort „Croco“ ohne Zuhilfenahme der
Fantasie an das französische „croquer“ (knabbern) bzw. das italienische
„croccante“ (knackig, knsuprig) anklingt, wofür es entgegen der Annahme
der Beschwerdeführerin keiner Vorstellung knackender Geräusche beim
Zermalmen der Beute im Maul des Krokodils bedarf (diesbezüglich zurecht
ablehnend die angefochtene Verfügung, S. 5; vgl. Beschwerde, Rz. 11),
nimmt es in erkennbar beschreibender oder gar anpreisender Weise auf
jene Waren Bezug. Seine Kennzeichnungskraft und Schutzwirkung sind
dadurch entsprechend reduziert; wenn auch nicht beseitigt.
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Insgesamt kommt der vorangestellten Beifügung „Miss“, die attributiv auf
das nachfolgende Wort Bezug nimmt, eine geringe Unterscheidungswir-
kung zu (vgl. BGE 118 II 74, 78 E. 3b „Miss Elleci“; Urteil des BVGer
B-8028/2010 vom 2. Mai 2012, E. 6.3 „View/Swissview [fig.]“). Reduziert,
aber nicht beseitigt ist die Kennzeichnungskraft des prägenden Bestand-
teils „Croco“. Da es für die Zeichenbeurteilung allein auf die Hinterlegung
und nicht auf den Gebrauch ankommt, bleibt hingegen unerheblich, dass
die Vorinstanz die als Warenbeispiel angeführten Crackers in Krokodilform
fälschlicherweise der Beschwerdeführerin statt der Beschwerdegegnerin
zugeordnet hat (vgl. angefochtene Verfügung, S. 6; Beschwerde, Rz. 2 ff.;
Beschwerdebeilage 3; Vernehmlassung, Rz. 1 ff.).
4.5 Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 9. Juni 2015 festge-
halten, dass das Zeichen FROSCHKÖNIG für Konditorwaren und Schoko-
ladeprodukte von den Abnehmern nicht als Hinweis auf die konkrete Aus-
gestaltung der Ware verstanden wird und auch kein Freihaltungsinteresse
verletzt, zumal es keine allgemein gültige Darstellung der mit der Wort-
marke assoziierten Märchenfigur gibt (B-5996/2013, E. 5.2, 6, 7.3 „Frosch-
könig“). In einem ähnlich gelagerten Fall ist das Bundesgericht zum
Schluss gelangt, dass die Wortmarke FIORETTO die Blumenform für Zu-
cker- und Süsswaren nicht monopolisiert und das Zeichen von den mass-
gebenden Verkehrskreisen nicht als Beschaffungsangabe verstanden wird
(BGE 116 II 609, E. 2.c; analog: Urteil des BVGer B-1759/2007 vom
26. Februar 2008, E. 3.5 f. „Pirates of the Carribean“).
Für die vorliegend interessierenden Backwaren und Süssigkeiten existiert
nach den Feststellungen der Vorinstanz eine grosse Formenvielfalt (ange-
fochtene Verfügung, S. 6, mit Beispielen; vgl. auch Duplikbeilage 2); die
Krokodilgestalt für Salzgebäck und Gummibonbons ist auf dem Markt zwar
anzutreffen (vgl. Vorakten, act. 8), von einer verbreiteten oder gar typi-
schen Warenform kann indes nicht gesprochen werden. Jedenfalls ist an-
gesichts der Gestaltungsvarietät nicht anzunehmen, ein erheblicher Teil
der Käuferschaft verstehe das Zeichen CROCO mit Bezug auf die in Frage
stehenden Warenklassen unmittelbar und ohne Gedankenaufwand als
Hinweis auf eine bestimmte Warenform. Insofern unterscheidet sich der
vorliegende Fall vom Sachverhalt, der dem Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts in Sachen GOLDBÄREN zugrunde lag. Im Unterschied zur Kroko-
dilform ist die Bärenform nach den Feststellungen des Gerichts für Gum-
mibonbons allgemein üblich und geradezu „klassisch“, was umgangs-
sprachlich in der Bezeichnung „Gummibärchen“ zum Ausdruck kommt; aus
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diesem Grund wird das Zeichen in Kombination mit dem anpreisenden Prä-
dikat „Gold“ von den massgebenden Verkehrskreisen unmittelbar und ohne
Gedankenaufwand als Hinweis auf die Warenform verstanden (B-
6068/2014, 1. Februar 2016, E. 5.4 „Goldbären“). Auch im Fall MILCHBÄR-
CHEN wurde die Zuweisung des angefochtenen Zeichens für Konditorwa-
ren zum Gemeingut mit der Kombination aus dem Wortelement „Milch“ und
dem Wortelement „Bärchen“ begründet, wobei ersteres Element nach Auf-
fassung des Gerichts auf einen Inhaltsstoff, letzteres Element in Verbin-
dung mit „Milch“ auf die Warenform verweist (B-2054/2011 vom 28. No-
vember 2011, E. 5.5 „Milchbärchen“).
Demgegenüber besteht die Widerspruchsmarke vorliegend einzig aus dem
in Alleinstellung verwendeten und mit abstrakten grafischen Elementen
kombinierten Wort „Croco“. Unmittelbar und ohne Gedankenaufwand er-
schliesst sich daraus kein Hinweis auf eine bestimmte Warenform, zumal
es sich bei der Krokodilgestalt nicht um eine typische Formgebung für Süs-
sigkeiten und Snacks handelt. Insbesondere ist der Hinweis auf die ange-
sprochene Tierart derart unbestimmt, dass die Widerspruchsmarke gegen
keine irgendwie gestaltete Tierform von Salzgebäck anderer Anbieter ins
Feld geführt werden kann oder auf andere Weise die Gestaltungsmöglich-
keiten potentieller Anbieter einzuschränken droht. Insofern weist die Be-
schwerdeführerin zu Recht darauf hin (Beschwerde, Rz. 16), dass andern-
falls sämtlichen Wörtern, welche Lebensmitteln als Form zugrunde liegen
können, der Schutz zu verweigern wäre (vgl. BGE 116 II 609, E. 2.c „Fio-
retto“).
4.6. Zusammenfassend ist daher von einer reduziert kennzeichnungskräf-
tigen Widerspruchsmarke auszugehen, eine unmittelbare Verwechslungs-
gefahr zwischen den Zeichen aber dennoch zu bejahen. Bei diesem Er-
gebnis ist nicht näher auf das Vorbringen der Beschwerdeführerin einzu-
gehen (Beschwerde, Rz. 20), MISS CROCO suggeriere im Vergleich zu
Croco (fig.) die Vorstellung eines weiblichen Krokodils und letztlich einer
auf eine weibliche Kundschaft zugeschnittenen Produktelinie desselben
Herstellers.
4.7. Damit ist die Beschwerde auch im Umfang der vorinstanzlichen Ab-
weisung des Widerspruchs in Klasse 29 gutzuheissen. Dispositivziffern 2
und 3 der angefochtenen Verfügung sind aufzuheben. Der Widerspruch ist
gutzuheissen, soweit er nicht aufgrund der Löschung des Basiseintrags in
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Klasse 30 gegenstandslos geworden ist, und die Schutzerteilung der inter-
nationalen Registrierung IR 1'222'499 MISS CROCO auf Waren der
Klasse 31 zu beschränken.
5.
Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin kosten- und
entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG). Der teil-
weise Wegfall des Basiseintrags der angefochtenen Marke bleibt ohne
nennenswerten Einfluss auf das vorliegende Beschwerdeverfahren bzw.
den damit verbundenen Aufwand; auf eine selbständige Verlegung von
Kosten und Entschädigungen in diesem Punkt ist zu verzichten.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die
Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an
Erfahrungswerten zu orientieren, wobei in gewöhnlichen Fällen von einem
Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE
133 III 492, E. 3.3, „Turbinenfuss [3D]“ mit weiteren Hinweisen; Urteil des
Bundesgerichts 4A_161/2007, E. 1, „we make ideas work“). Die Verfah-
renskosten sind vorliegend auf Fr. 4'500.– festzusetzen.
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine angemessene
Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
VGKE). Das Gericht setzt die Entschädigung anhand der eingereichten
Kostennote fest; fehlt eine detaillierte Abrechnung, wird aufgrund der Akten
entschieden (Art. 14 VGKE). Im vorliegenden Verfahren hat die Beschwer-
deführerin die Kosten für das Beschwerdeverfahren mit Fr. 6'200.– bezif-
fert, zuzüglich einer Spesenpauschale; der Zeitaufwand für die Replik-
schrift wird pauschal mit 7.14 Stunden zu je Fr. 420.– angegeben (Be-
schwerdebeilage 1; Replikbeilage). Zu beachten ist, dass der im Rahmen
der Parteientschädigung zu vergütende Stundensatz für Anwälte auf
Fr. 400.– beschränkt ist (Art. 10 Abs. 2 VGKE). Zudem scheint ein Zeitauf-
wand von mehr als sieben Stunden für eine sechsseitige Rechtsschrift mit
rund vier Textseiten vergleichsweise hoch. Angesichts des beschränkten
Umfangs und der durchschnittlichen Komplexität der Streitsache, unter Be-
rücksichtigung der im Streit liegenden Interessen und der Schriftlichkeit des
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Verfahrens sowie in Würdigung vergleichbarer Fälle erscheint eine Partei-
entschädigung im Betrag von insgesamt Fr. 3'000.– angemessen.
Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Perso-
nen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt
der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirt-
schaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die
Beschwerdeführerin hat ihren Sitz im Ausland. Eine Ausnahme im Sinne
von Art. 8 Abs. 2 MWSTG ist nicht ersichtlich. Mangels entsprechender
Steuerpflicht ist daher mit der Parteientschädigung kein Mehrwertsteuer-
Ersatz geschuldet.
6.
Angesichts des Ausgangs des Beschwerdeverfahrens ist die vorinstanzli-
che Kostenverlegung anzupassen. Die Beschwerdegegnerin hat der Be-
schwerdeführerin in Aufhebung von Dispositivziffern 5 und 6 des angefoch-
tenen Entscheids für das erstinstanzliche Verfahren die Widerspruchsge-
bühr im Betrag von Fr. 800.– zu ersetzen sowie eine Parteientschädigung
im Betrag von Fr. 1'000.– zu bezahlen (vgl. angefochtene Verfügung, S. 7).
7.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 BGG). Es wird mit Eröffnung rechtskräftig.