Decision ID: 6fe030ce-6f9e-5c99-a703-e193b5843703
Year: 2007
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: 
Label: dismissal

Facts:
Sachverhalt:
A. Am 13. Januar 2005 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die Eintragung der internationalen Marke der  Nr. 838 498 "Choco Stars" für folgende Waren der  30: "confiserie, chocolat et produits de chocolat, pâtisserie".
B. Ausgehend von dieser internationalen Registrierung (mit Ursprungsland Deutschland) und der beantragten Schutzausdehnung auf die Schweiz  die Vorinstanz am 13. Dezember 2005 eine vollständige vorläufige Schutzverweigerung mit der Begründung, die Marke "Choco Stars" sei  und daher als Gemeingut vom Markenschutz ausgeschlossen.
C. Mit Stellungnahme vom 10. Juli 2006 bestritt die Beschwerdeführerin den beschreibenden Charakter der Wortmarke "Choco Stars". Im Wesentlichen wurde geltend gemacht, mehrdeutig seien sowohl die einzelnen, die Marke bildenden Wörter "Choco" (als Spitzname einer Person bzw. Name einer kolumbianischen Provinz) und "Star" (in der Bedeutung von "", als Bezeichnung berühmter/erfolgreicher Persönlichkeiten [""] und als Qualitätshinweis ["sehr gut/super"] sowie als Anspielung auf die Sternenform) wie auch die verwendete Kombination "Choco Stars". Weder biete sie ihre Waren in einer sternförmigen Verpackung noch in Sternenform an. In Abrede gestellt wurde auch die Behauptung der , wonach diese Bezeichnung gegenwärtig im Geschäftsverkehr  werde und daher für die Wettbewerber freigehalten werden müsse. Schliesslich wurde auf die Zulassung der Marke "Choco Stars" in  anderen Staaten (Deutschland, Dänemark, Australien) und in der EU (als Gemeinschaftsmarke) hingewiesen.
Am 19. Juli 2006 wies die Beschwerdeführerin die Vorinstanz darauf hin, dass die Marke "Choco Stars" nun auch in den Benelux-Staaten Markenschutz .
D. Am 23. August 2006 hielt die Vorinstanz an ihrer provisorischen  fest, wobei sie ihre Gründe noch einmal eingehend darlegte und der Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Stellungnahme gab.
E. Mit Eingabe vom 14. September 2006 hielt die Beschwerdeführerin unter Verweis auf ihre bisherigen Eingaben an der Schutzfähigkeit von "Choco Stars" fest und ersuchte die Vorinstanz, eine beschwerdefähige Verfügung zu erlassen.
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F. In der Folge verweigerte die Vorinstanz mit Verfügung vom 25. Oktober 2006 der internationalen Registrierung Nr. 838 498 "Choco Stars" den Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren der Klasse 30 (", chocolat et produits de chocolat, pâtisserie").
G. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 27. November 2006 Beschwerde bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum () mit den Begehren:
"1. Es sei die Verfügung des IGE vom 25. Oktober 2006, mit welcher der  Registrierung Nr. 838'498 ("Choco Stars") der Schutz in der Schweiz für die in der Klasse 30 beanspruchten Waren ("Confiserie, chocolat et produits de chocolat, pâtisserie") verweigert wurde, aufzuheben.
2. Es sei das IGE anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 838'498 ("Choco Stars") den Schutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren zu erteilen.
3. Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung für die ihr im Zusammenhang mit der Verweigerung des Schutzes der internationalen  Nr. 838'498 ("Choco Stars") für die Schweiz entstandenen Kosten ."
Zur Begründung vertiefte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen die schon vor der Vorinstanz vorgebrachten Argumente. Neu wurde auf die in der Schweiz eingetragenen Marken YOGU-STAR, GOLD STAR, LEMON STAR, ECOSTAR und STAR (in Alleinstellung) verwiesen und eine  mit diesen Marken verlangt.
H. Mit Verfügung vom 28. November 2006 teilte der Präsident der  der Beschwerdeführerin mit, ihre Beschwerde werde per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
I. Am 16. Januar 2007 gab das Bundesverwaltungsgericht die Übernahme des Verfahrens sowie die Besetzung des Spruchkörpers bekannt.
J. Mit Eingabe vom 23. Januar 2007 nahm die Vorinstanz zur Beschwerde eingehend Stellung und beantragte, diese unter Kostenfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.
K. Am 23. Februar 2007 teilte die Beschwerdeführerin mit, sie verzichte auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.
L. Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
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Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der Entscheid der Vorinstanz stellt eine Verfügung nach Art. 5 des  vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021). Diese Verfügung war bei der Rekurskommission für geistiges Eigentum angefochten, welche vor dem Inkrafttreten des  vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) am 1. Januar 2007 (vgl. AS 2006 1069) zur Beurteilung der Streitsache sachlich und funktionell zuständig war (vgl. Art. 36 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11 [ gemäss Anhang Ziff. 21 des VGG] i.V.m. Art. 44 VwVG). Das , das gemäss Art. 31 VGG als Beschwerdeinstanz  gegen Verfügungen nach Artikel 5 VwVG beurteilt, ist nach Art. 53 Abs. 2 VGG (i.V.m. Art. 33 Bst. e VGG) für die Behandlung der  Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32 VGG greift.
1.2 Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz  und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren  und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreter haben sich  ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde  bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen  liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die internationale  von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser  zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) genannten Bedingungen ihre  in das nationale Register verweigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder  entbehrt und als Gemeingut anzusehen ist. Dieser  ist auch im schweizerischen Markenschutzgesetz , das in Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind,  vom Markenschutz ausschliesst (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 YUKON).
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2.2 Zum Gemeingut gemäss Art. 2 Bst. a MSchG gehören Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich oder sogar unentbehrlich und deshalb  sind sowie auch Zeichen, die mangels Unterscheidungskraft nicht geeignet sind, eine Ware oder eine Dienstleistung zu individualisieren. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden Zeichen vom Publikum immer dann nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft,  unmittelbar als Sachbezeichnungen oder Beschaffenheitsangaben verstanden, wenn sie die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität oder Bestimmung, den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die  der Waren angeben, auf die sie sich beziehen. Der  Charakter solcher Hinweise muss vom Publikum ohne besondere  und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein. Dabei , dass das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 FELSENKELLER mit Hinweisen auf BGE 128 III 454 E. 2.1 YUKON sowie BGE 128 III 447 E. 1.5 PREMIERE).
Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das  nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über  Merkmale oder Eigenschaften der gekennzeichneten Ware oder  aufgefasst wird (BGE 4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5.1  mit Verweis auf BGE 108 II 487 E. 3 VANTAGE, BGE 104 Ib 65 E. 2 OISTER FOAM, BGE 103 II 339 E. 4c MORE, BGE 4A.5/2003 vom 22.  2003 E. 3.1 DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL,  in sic! 5/2004, S. 400).
2.3 Ob ein Zeichen Gemeingut bildet, beurteilt sich nach seinem . Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern  Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestanteile zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar verständlicher Sinn  (BGE 4C.403/1999 vom 16. Februar 2000 E. 3a BIODERMA,  in sic! 2000, S. 287; BVGE B-7406/2006 vom 1. Juni 2006 E. 3.1.2 AMERICAN BEAUTY; Entscheid RKGE MA-AA 15/01 vom 9. September 2002 E. 2 COOL ACTION, veröffentlicht in sic! 2003, S. 134).
3.
3.1 Die hier zu beurteilende internationale Registrierung besteht aus den zwei Wortelementen "Choco" und "Stars".
"Choco" wird, zumindest von den französischsprachigen Konsumenten in der Schweiz, unmittelbar und ohne Zuhilfenahme der Fantasie dem Wort "chocolat" (Schokolade) zugeordnet und vorab als dessen geläufige  aufgefasst (so ausdrücklich die RKGE im Entscheid MA-WI 05/97
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vom 27. März 1998 E. 4 f. SCHOKO-BONS/Tibi Choco Bonbon,  in sic! 4/1998, S. 401).
Das dem englischen Grundwortschatz entstammende Wort "star" (mit der Grundbedeutung "Sterne, Himmelskörper") - beziehungsweise dessen hier im Vordergrund stehender Plural "stars" - ist ein hierzulande geläufiger , der mit der Bedeutung: "gefeierter, berühmter Künstler" in alle schweizerischen Landessprachen eingegegangen ist. Zudem werden mit "Stars" ganz allgemein Personen gleichgesetzt, die auf einem bestimmten Gebiete Berühmtheit erlangt haben. In dieser metaphorischen Bedeutung von "berühmte, erfolgreiche Persönlichkeiten" wird das landessprachlich eingebürgerte Fremdwort "Stars" denn auch von den massgeblichen  unmittelbar verstanden.
Die Kombination der beiden Wortelemente "Choco" und "Stars" in der  "Choco Stars" wird somit zumindest von den französischsprachigen Konsumenten der beanspruchten Waren ohne weiteres als "Stars unter den Schokoladen" beziehungsweise "Star-Schokolade" ("les stars du ") verstanden.
Die geltend gemachten zusätzlichen Bedeutungen von "Choco" (verstanden als Hinweis auf die gleichnamige kolumbianische Provinz bzw. als ) und "Star" (im Sinne von Singvogel bzw. Augenkrankheit) wie auch die sich daraus ergebenden Kombinationen im konkreten  sind demgegenüber nicht naheliegend. Dass  die massgebenden Schweizer Durchschnittskonsumenten von  bei "Choco Stars" auch an den wenig urbanisierten  "Chocó" im Nordwesten Kolumbiens denken könnten ist ebenso unplausibel, wie die Annahme, eine Kennzeichnung von Patisserie- und Konfisseriesüsswaren mit "Choco Stars" könnte als mögliche Anspielung auf allfällige Filmstars aus dem kolumbianischen Chocó wahrgenommen . Wenig sachgerecht ist im Übrigen der Verweis der Beschwerdeführerin auf die Mehrdeutigkeit des Wortes "Star", wenn - wie hier - einzig allfällige Mehrdeutigkeiten von dessen Mehrzahlsform entscheidend sein könnten. Der Plural "Stars" lässt sich sprachlich direkt einzig auf berühmte  oder Sterne beziehen (bzw. sachbezogen als schutzunfähige  "super/sehr gut"), nicht aber auf den Singvogel Star (engl. "starling") und schon gar nicht auf die Augenkrankheit (engl. "cataract" oder "glaucoma"). Insofern ist der Beschwerdeführerin nicht zu folgen, soweit sie den Sinngehalts von "Choco Stars" für unklar hält und folgert, die  dieses Zeichens setze eine besondere Gedankenarbeit voraus, was für die konkrete Unterscheidungskraft und damit Eintragungsfähigkeit von "Choco Stars" spräche.
Im Gegenteil: Wenn wie hier für die massgeblichen Schweizer  (insbesondere im französischsprachigen Landesteil) der , generische Sinn von "Choco" beziehungsweise der anpreisende Sinn von "Stars" offen liegt, so sind die weiteren, keineswegs nahe liegenden
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Deutungen des Zeichens "Choco Stars" ungeeignet, einen sich allfällig aus den ohne weiteres verstandenen Bedeutungen ergebenden  der Bezeichnung in Frage zu stellen (vgl. BGE 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2 "GlobalePost [fig.]", veröffentlicht in sic! 2005, S. 649, BGE 4C.42/2000 vom 18. Juli 2000 E. 1 CREATON, veröffentlicht in sic! 2000, S. 590 [mit Kritik von Michael Ritscher]; Entscheid RKGE MA-AA 15/01 vom 9. September 2002 E. 4 COOL ACTION, a.a.O., Entscheid RKGE  06/02 vom 17. Februar 2003 E. 4 ROYAL COMFORT, veröffentlicht in sic! 2003, S. 495).
3.2 Die Beschwerdeführerin beantragt den Markenschutz für folgende Waren der Klasse 30: "Confiserie, chocolat et produits de chocolat, pâtisserie".
Verstanden als "Stars unter den Schokoladen" oder "Star-Schokolade" stellt die Wortmarke "Choco Stars" für die beanspruchten Waren - nach dem bisher Ausgeführten - eine allgemeine - wenn auch banale -  sowie eine reklamehafte Anpreisung dar. Solche Hinweise sind nach herrschender Rechtsprechungspraxis dem Gemeingut zuzurechnen (BGE 129 III 225 E. 5.2 MASTERPIECE, veröffentlicht in Die Praxis des Bundesgerichts [Pra] 2003 Nr. 139 S. 752, BGE 4A.7/1997 vom 23. März 1998 E. 2 AVANTGARDE, veröffentlicht in sic! 1998, S. 297 mit weiteren Hinweisen; Entscheid RKGE MA-AA 06/02 vom 17. Februar 2003 E. 3  COMFORT, a.a.O.).
Die Vorinstanz hat der Bezeichnung "Choco Star" für die beanspruchten Waren der Klasse 30 daher den Schutz in der Schweiz mangels konkreter Unterscheidungskraft zu Recht verweigert. Eine allfällige  des Zeichens "Choco Stars" macht die Beschwerdeführerin nicht .
Derselbe Schluss wäre im Übrigen auch zu ziehen, wenn "choco stars" - im Lichte der den Schweizer Konsumenten allenfalls weniger geläufigen Grundbedeutung von "stars" - als Schokoladensterne" oder "Sterne aus Schokolade" verstanden würde. Schokolade in Sternform anzubieten, ist besonders in der Weihnachtszeit nichts Aussergewöhnliches. Soweit die beanspruchten Produkte in Sternform erscheinen, erweist sich "choco stars" daher als direkt beschreibend und somit auch aus diesem Grund als Zeichen des Gemeinguts nicht schutzfähig. Dasselbe gilt auch für "" und "pâtisserie" soweit die betreffenden Produkte in Sternenform  werden und einen Schokoladeüberzug aufweisen. Dies ist, wie die Vorinstanz zu Recht anführt und in ihrem Schreiben vom 23. August 2006 mit Beilagen belegt, ebenfalls durchaus üblich. Dass die , wie sie geltend macht, ihre Waren zur Zeit nicht in Sternenform , vermag am soeben Festgehaltenen nichts zu ändern: Eine  Registrierung ist in der Regel nämlich so zu prüfen, wie sie vorliegt (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],  Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht, S. 29). Massstab der Beurteilung des Kennzei-
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chens "Choco Stars" sind daher einzig die Waren für die Markenschutz  wird, ungeachtet des Umstandes, ob diese Waren von der  aktuell auch in Sternenform hergestellt werden.
3.3 Dass die Bezeichnung "choco stars" in anderen Ländern markenrechtlich geschützt worden ist, was grundsätzlich als Indiz für deren Eintragbarkeit sprechen könnte (vgl. BGE 129 III 225 E. 5.5 MASTERPIECE), vermag an der aus Art. 2 Bst. a MSchG folgenden negativen Beurteilung der  von "Choco Stars" nichts zu ändern. Denn diese Marke erfüllt die vom Schweizerischen Recht für den Markenschutz geforderten  klar nicht (vgl. BGE 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 3 ).
Ebensowenig zu überzeugen vermag auch die Berufung der  auf die folgenden fünf in der Schweiz zugelassenen Marken,  das grundsätzlich wenig unterscheidungskräftige Wortelement "Star" enthalten: STAR, YOGU-STAR, GOLD STAR, LEMON STAR und ECOSTAR (STAR [für "Chocolats, confiserie, cacao", Klasse 30 - hinterlegt am 29.12.1974], YOGU-STAR [für "Konserviertes, getrocknetes und  Obst und Gemüse; getrocknete Früchte; Gallerten (Gelees), ; Eier, Milch und Milchprodukte; Konserven; Zwischenverpflegungen. Feine Back- und Konditorwaren; Konfiseriewaren. Alle vorgenannten Waren sind unter Verwendung von Yoghurt hergestellt", Klassen 29-30 - hinterlegt am 28.06.1988], GOLD STAR [für "Nahrungsmittel", Klassen 29-31 -  am 02.03.1982], LEMON STAR [für Kl. 30 "Kaffee, Zitronentee", Kl. 32 "Alkoholfreie, Zitrone enthaltende Getränke und Zitronensaft; Zitronensirupe und andere Zitrone enthaltende Präparate für die Zubereitung von ", Kl. 33 "Zitrone enthaltende alkoholische Getränke {ausgenommen }"- hinterlegt am 05.03.1999] und ECOSTAR [für Kl. 4 "Treibstoff", Kl. 35 "Geschäftsführung", Kl. 37 "Dienstleistung im Zusammenhang mit dem  einer Tankstelle", Kl. 40 "Abfallverarbeitung {Umwandlung}, , Recycling von Müll und Abfall" - hinterlegt am 12.07.2006]).
Das Bundesverwaltungsgericht ist im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht an vorinstanzliche Entscheide gebunden, welche weder zu überzeugen vermögen noch einer Praxis entsprechen, an der die Vorinstanz auch in Zukunft festzuhalten gedenkt (BGE 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 FIREMASTER, veröffentlicht in sic! 2005, S. 278, BGE 4A.7/1997 vom 23. März 1998 E. 2 AVANTGARDE, a.a.O., je mit Hinweisen). In diesem Sinne hält die Vorinstanz zu den mehrere  alten Marken YOGU-STAR, GOLD STAR und STAR fest, dass die  Eintragungen nicht mehr ihre aktuelle Prüfungspraxis  (Entscheid RKGE MA-AA 20/05 vom 18. August 2006 E. 11 , veröffentlicht in sic! 2007, S. 180, Entscheid RKGE MA-AA 01/96 vom 30. April 1997 E. 2e ALLFIT, veröffentlicht in sic! 1997, S. 302).
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4. Nach dem Gesagten verletzt die angefochtenen Verfügung Bundesrecht nicht, weshalb die Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist.
5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die unterliegende  die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die  ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der  und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über Kosten und  vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Die von der Beschwerdeführerin geschuldete Gerichtsgebühr ist mit dem von ihr am 1. Dezember 2005 geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen(Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).