Decision ID: ff29c052-2362-5681-b474-6491884a2775
Year: 2015
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: dismissal

Facts:
Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Wortmarke Nr. 664'631 LOOP BY HARRY WINSTON wurde
am 8. Oktober 2014 in Swissreg veröffentlicht. Sie ist für folgende Waren
eingetragen:
Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou
en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie, coffrets à bijoux,
écrins, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, chro-
nomètres, chronographes, horloges, montres, montres-bracelets, pendules,
réveille-matins, chaînes de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'hor-
logerie.
B.
Die Beschwerdeführerin erhob am 28. November 2014 Widerspruch gegen
die Eintragung dieser Marke und beantragte deren vollständigen Widerruf.
Der Widerspruch stützt sich auf die Schweizer Marke Nr. 649'711 JOOP!
der Beschwerdeführerin, welche für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 14: Abzeichen aus Edelmetall, Achate, Amulette (Schmuckwaren),
Anstecknadeln (Schmuckwaren), Armbänder (Schmuck), Uhrenarmbänder,
Armbanduhren, Barren aus Edelmetall, Uhrenkettenanhänger, Bernstein-
schmuck, Broschen (Schmuck), Büsten aus Edelmetall, Chronografen (Uh-
ren), Chronometer (Zeitmesser), Chronoskope, Diamanten, Dosen aus Edel-
metall, Draht aus Edelmetall (Schmuck), Edelsteine, elektrische Uhren, Elfen-
beinschmuck, Uhrenetuis, Figuren (Statuetten) aus Edelmetall, Uhrenge-
häuse, Uhrgläser, Golddraht (Schmuck), Silberdraht, Halbedelsteine, Hals-
ketten (Schmuck), Hutverzierungen aus Edelmetall, Juwelierwaren,
Schmuckwaren, Kästen aus Edelmetall, Ketten (Schmuck), Uhrketten, Man-
schettenknöpfe, Krawattenhalter, Krawattennadeln, Kunstgegenstände aus
Edelmetall, Medaillen, Medaillons (Schmuck), Münzen, Schmucknadeln, Ohr-
ringe, Perlen (Schmuck), Platin, Perlen aus Pressbernstein, Ringe
(Schmuck), Schlüsselanhänger, Schmuckkästen, Schuhverzierung aus Edel-
metall, Silbergespinste, Silberschmuck, Solaruhren, Spinelle (Edelsteine),
Statuetten aus Edelmetall, Stoppuhren, Strass (Edelsteinimitation), Taschen-
uhren, Uhren, Pendeluhren, Uhrenschmucketuis, Wecker, Schmuckkästen.
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C.
In ihrer Stellungnahme vom 29. Januar 2015 bestritt die Beschwerdegeg-
nerin eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen und machte gel-
tend, dass sie sich genügend unterschieden.
D.
Mit Entscheid vom 30. März 2015 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
teilweise gut, nämlich bezüglich der angefochtenen Waren "métaux
précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses;
écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie", und widerrief die Eintra-
gung der Marke LOOP BY HARRY WINSTON für diese Waren. Zur Be-
gründung führte die Vorinstanz an, dass die Waren der beiden Marken
gleich bzw. gleichartig seien. Die Beschwerdeführerin habe das Wortele-
ment JOOP der Widerspruchsmarke quasi vollständig übernommen und
mit dem weiteren Bestandteil BY HARRY WINSTON ergänzt, weshalb auf
schriftbildlicher Ebene eine Zeichengleichartigkeit zu bejahen sei. In pho-
netischer Hinsicht sei hingegen nur eine entfernte Ähnlichkeit gegeben, da
das englische Wort Loop als "LUP" ausgesprochen werde, JOOP dagegen
mit einem "O". Loop gehöre zum englischen Grundwortschatz und bedeute
übersetzt Schlaufe bzw. Schleife. Weiter handle es sich um einen Sachbe-
griff aus dem Uhrensegment, der mit Rippe übersetzt werden könne, was
"einen an einem Uhrengehäuse schmalen Bandanschluss, der nicht oder
nur wenig in die Form eines Glasreifens ausläuft" bezeichne. Insgesamt
werde die angefochtene Marke von den schweizerischen Abnehmern als
"Schlaufe/Schleife/Rippe von Harry Winston" verstanden. Somit liege ein
unterschiedlicher Sinngehalt zu JOOP vor, welches einen in der Schweiz
seltenen Vor- und Familiennamen bezeichne. Dieser abweichende Sinn-
gehalt sei jedoch nicht markant genug, um die Zeichenähnlichkeit im
Schriftbild zu kompensieren.
Die Bekanntheit des Zeichens JOOP! könne für Waren der Klasse 25 als
institutsnotorisch gelten, nicht jedoch für Waren der Klasse 14. Daher
könne der Widerspruchsmarke kein erhöhter Schutzumfang zugesprochen
werden. Bei der angefochtenen Marke sei insbesondere das quasi von der
Widerspruchsmarke übernommene Element LOOP prägend, weshalb eine
Verwechslungsgefahr in Bezug auf die Rohwahren und Verpackungen der
Klasse 14 bejaht werden müsse. Dagegen sei das Element LOOP im Hin-
blick auf die restlichen Waren beschreibend und Gemeingut, weil Schleifen
und Schlaufen übliche Ausgestaltungs- und Ausstattungsmotive im
Schmuck- und Uhrenbereich darstellten. Zudem handle es sich beim Be-
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griff Loop in der Bedeutung von Rippe um einen Sachbegriff im Zusam-
menhang mit Uhren. Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke JOOP!
könne sich nicht auf zum Gemeingut gehörende Elemente beziehen, wes-
halb eine Verwechslungsgefahr für die verbleibenden Waren im Schmuck-
und Uhrenbereich zu verneinen sei.
E.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom
30. April 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt,
den Entscheid aufzuheben, den Widerspruch für sämtliche der angefoch-
tenen Waren der Klasse 14 gutzuheissen und die Eintragung der Marke Nr.
664'631 für alle beanspruchten Waren zu widerrufen. Zur Begründung führt
die Beschwerdeführerin an, die Vorinstanz habe zu Unrecht ausschliess-
lich auf den Sinngehalt des Bestandteils LOOP der angefochtenen Marke
abgestellt und die starke schriftbildliche und phonetische Ähnlichkeit igno-
riert. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Durchschnitts-
abnehmer den englischen Begriff Loop überhaupt kenne. Selbst wenn die-
ses Wort zum englischen Grundwortschatz gehören würde, so sei es im
Zusammenhang mit Uhren nicht beschreibend, da Schleifen und Schlaufen
kein typisches Ausstattungsmerkmal solcher Waren darstellten. Auch bei
Schmuck sei eine gedankliche Verbindung des Abnehmers zur Figur der
Schleife bzw. Schlaufe unwahrscheinlich, da diese Form kein kaufentschei-
dendes Kriterium für Schmuckstücke darstelle. Die Vorinstanz habe die
Schweizer Wortmarken Nr. 569'828 und Nr. 655'411 LOOP für weitgehend
identische Waren der Klasse 14 zur Registrierung zugelassen, weshalb da-
von auszugehen sei, dass diesem Bestandteil ein normaler Schutzumfang
zukomme. Bei HARRY WINSTON handle es sich klar erkennbar um einen
Firmennamen, solche Zusätze genügten jedoch regelmässig nicht, um
eine Verwechslungsgefahr zu beseitigen.
F.
Mit Schreiben vom 22. Juni 2015 liess sich die Vorinstanz vernehmen und
hielt an ihrer Argumentation fest. Sie reichte Belege dafür ein, dass das
Wort Loop in der deutschen Sprache als englisches Lehnwort Verwendung
finde und einen Sachbegriff aus dem Uhrensegment darstelle. Weiter
machte die Vorinstanz geltend, die Zugehörigkeit eines Zeichenelements
zum Gemeingut hänge nicht davon ab, ob dieses kaufentscheidend sei.
Relevant sei einzig, ob Schleifen als Zierelemente im Zusammenhang mit
Waren der Klasse 14 üblicherweise Verwendung finden. Die von der Be-
schwerdeführerin genannten Voreintragungen seien unerheblich, da es
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sich hierbei um Einzelfälle handle, welche kein Recht auf Gleichbehand-
lung im Unrecht begründen könnten.
G.
Mit Beschwerdeantwort vom 25. Juni 2015 beantragte die Beschwerde-
gegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädi-
gungsfolge. HARRY WINSTON stelle die Hauptmarke dar, welche jeweils
mit Nebenmarken kombiniert werde. Auch beim vorliegenden Zeichen
stehe HARRY WINSTON im Mittelpunkt, während LOOP einen Hinweis auf
eine von Schleifen inspirierte Kollektion darstelle. Im Segment modischer
Produkte und Accessoires sei es heute üblich, schleifen-, bogen- oder ring-
förmige Gestaltungselemente im Sinne eines Lehnworts als Loop zu be-
zeichnen, was die Beschwerdegegnerin mit zahlreichen Beispielen belegt.
Im Schmuck- und Uhrenbereich werde dieser Begriff schon seit jeher als
sachlicher Ausstattungshinweis verwendet. Das IGE habe die sich gegen-
überstehenden Marken zu Unrecht nicht als Ganzes geprüft, sondern sich
mit dem Vergleich von LOOP mit JOOP begnügt. Vorliegend führe die Mit-
verwendung eines der Widerspruchsmarke ähnlichen Elements jedoch
nicht zur Zeichenähnlichkeit, da es sich bei LOOP nur um einen sachlich
segmentierenden Zusatz der Marke HARRY WINSTON handle, der über-
dies nicht mit der Widerspruchsmarke identisch sei. In Kombination mit
dem englischen Namen und Partikel werde Loop offensichtlich in engli-
scher Weise ausgesprochen, weshalb auch hier keine Ähnlichkeit ersicht-
lich sei. Da es sich bei Loop um einen beschreibenden Ausstattungshin-
weis handle, müsse dieser Begriff zudem dem Wirtschaftsverkehr frei zur
Verfügung stehen.
H.
Mit Verfügung vom 29. Juni 2015 schloss das Bundesverwaltungsgericht
den Schriftenwechsel unter Vorbehalt allfälliger weiterer Parteieingaben
und Instruktionen ab.
I.
Am 13. August 2015 reichte die Beschwerdeführerin eine unaufgeforderte
Replik ein. Sie ergänzte ihre Ausführungen im Wesentlichen damit, dass
es für die Annahme eines gängigen Ausstattungsmerkmals nicht genügen
könne, dass eine Schlaufe für bestimmte Waren als Gestaltungsmerkmal
existiere. Loop werde als Sachbegriff für Rippe nur im Zusammenhang mit
Armbanduhren benutzt und könnte somit höchstens für die beanspruchten
Waren "montres-bracelets" der angefochtenen Marke beschreibend sein.
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Auch sei nicht belegt, dass Loop als englischer Begriff dem durchschnittli-
chen Uhrenfachmann in der Schweiz bekannt sei. Selbst wenn der Begriff
vom durchschnittlichen Abnehmer tatsächlich im Sinne eines Ausstattungs-
elements wahrgenommen würde, so sei nicht klar, ob die Bedeutung als
Schleife oder Rippe im Vordergrund stünde, womit Loop als mehrdeutig
und somit als unbestimmt gelten müsste.
J.
Mit Schreiben vom 14. September 2015 reichte die Beschwerdegegnerin
gemäss der Verfügung vom 17. August 2015 eine Duplik sowie die Hono-
rarnote ein. Hierin hält sie an ihren Anträgen fest und betont erneut die
Verwendung des Begriffs "Loop" im Zusammenhang von Konsumgütern
als alltägliches Lehnwort der Marketingsprache. In diesem Zusammen-
hang bemerkt die Beschwerdegegnerin, dass die Beschwerdeführerin of-
fensichtlich auch in der Replik nicht in der Lage sei, diese Verwendung des
Begriffes "Loop" substantiiert zu widerlegen.
Die Beschwerdeführerin verkenne einerseits, dass das vorliegende Verfah-
ren der Beurteilung eines Zeichenkonfliktes diene und nicht der Bewertung
der Praxis des IGE, weshalb ein möglicher Fehler bei der Registrierung
von zwei Marken "Loop" nicht Entscheidgegenstand sein könne. Anderer-
seits verkenne die Beschwerdeführerin den Stellenwert der Prüfungsricht-
linien als reine Hilfestellung, der keine präjudizierende Wirkung zukomme.
Dass "Loop" dort nicht als beschreibender Begriff ausgewiesen sei, sei da-
her unbeachtlich. Der Sprachgebrauch des breiten Publikums sei klar be-
legt und die entsprechenden Anbieter, die das Wort "Loop" in ihrem Ange-
bot verwendeten, richteten sich auch nicht an ein elitäres Publikum.
Schliesslich verkenne die Beschwerdeführerin, dass sich die Freihaltebe-
dürftigkeit eines Begriffs aus dessen sachlicher Verwendung ergebe. Es
gelänge der Beschwerdeführerin offensichtlich nicht, die sachliche Verwen-
dung und somit die Freihaltebedürftigkeit des Begriffs "Loop" für Uhren zu
widerlegen.
K.
Mit Verfügung vom 22. September 2015 stellte das Bundesverwaltungsge-
richt die Duplik zu und teilte mit, dass von der Vorinstanz innert der ange-
setzten Frist keine weitere Stellungnahme eingegangen ist.
L.
Auf die erwähnten wie auf weitere in den Rechtsschriften der Verfahrens-
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beteiligten vorgebrachten Argumente wird in den nachfolgenden Erwägun-
gen Bezug genommen, sofern sie für den Verfahrensausgang von Bedeu-
tung sind.

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
und 33 lit. e VGG).
Als Widersprechende hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der
Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung be-
sonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes In-
teresse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde
legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Rechtsvertreter hat sich rechtsgenüglich
ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss be-
zahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine Mar-
keneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen wie diese bestimmt ist, so
dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c i.V.m.
Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG,
SR 232.11]). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeich-
nungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit
der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind
(GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/ Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Ob zwi-
schen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke eine Ver-
wechslungsgefahr besteht, ist aus der Sicht der massgeblichen Verkehrs-
kreise zu beurteilen, welche die Marken in ihrem Erinnerungsbild ausei-
nanderhalten sollten (BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks; 119 II 473 E. 2d
Radion/Radomat). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartig-
keit der Waren und Dienstleistungen als Kriterien der Verwechslungsgefahr
besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind
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umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren oder Dienst-
leistungen der zu vergleichenden Marken sind, und umgekehrt. (BGE 128
III 441 E. 3.1 Appenzeller; 128 III 96 E. 2c Orfina; 126 III 315 E. 6b/bb Ri-
vella/Apiella; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privat-
recht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999,
MSchG Art. 3, N. 8).
2.2 Die Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Eintragungen im Register (Urteile des BVGer B-137/2009 vom
30. September 2009 E. 5.1.1 Diapason Rogers Commodity Index;
B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 Activia; B-7437/2006 vom
5. Oktober 2007 E. 6 Old Navy). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die ange-
sprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die un-
ter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren
würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus
ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter
der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Un-
ternehmen hergestellt (Urteile des BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011
E. 5.1 Home Box Office/Box Office; B-4159/2009 vom 25. November 2009
E. 3.1 Efe/Eve mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und
Dienstleistungen sprechen deshalb eine einheitliche Wertschöpfungskette,
ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichen-
den Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehö-
rigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des
BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 Bonewelding; B-758/2007
vom 26. Juli 2007 E. 5.1 G-mode/Gmode; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 300),
oder der Umstand, dass sich die Waren oder Dienstleistungen unter den
gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation einordnen lassen (Urteile des
BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.2 Calida/Calyana; B-
5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 Lido Champs-Elysées Paris/Lido
Exclusive Escort; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 246).
2.3 Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist zu berücksichtigen, dass
das angesprochene Publikum die Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig
vor sich hat. Deshalb ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die sich
gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung der angesprochenen Ver-
kehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks; EUGEN MAR-
BACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht [nachfolgend zi-
tiert SIWR III/1], 2. Aufl., Basel 2009, N. 867).
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Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Erscheinungs-
bild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgeblich (BGE 127 III 160
E. 2b/cc Securitas; BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks). Markenzeichen sind
in der Regel schon dann ähnlich, wenn sie nur in einem einzigen der auf-
gezählten Aspekte übereinstimmen (Urteile des BVGer B-6732/2014 vom
20. Mai 2015 E. 2.3 Calida/Calyana; B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 Feel
'n Learn/See 'n Learn; JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 173). Unter Umständen
kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene aber durch klare Unterschiede auf
anderer Ebene neutralisiert werden, so beispielsweise ein ähnlicher Wort-
klang durch einen klar abweichenden Sinngehalt (BGE 121 III 377 E. 3c
Boss/Boks; MARBACH, SIWR III/1, N. 875; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 168).
Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprache-
kadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungs-
bild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Kurz-
wörter prägen sich sowohl optisch als auch akustisch besser ein als län-
gere Wörter, weshalb Unterschiede hier eher wahrgenommen werden
(BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 134). Schliess-
lich ist zu beachten, dass dem Wortanfang und -ende in der Regel eine
erhöhte Bedeutung zukommt, da sie besser im Gedächtnis haften bleiben
(BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan/Ka-
millan; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5
Bally/Tally; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 Stenflex/Star
Flex; B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 Fructa/Fructaid).
2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markenin-haber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen,
wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird;
eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrs-
kreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche
Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht
bestehen (vgl. BGE 128 III 96 E. 2a Orfina; 127 III 160 E. 2a Securitas; Ur-
teil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 99 E. 1b
Stoxx/StockX [fig.]).
2.5 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Aufmerksam-
keitsgrad der Verkehrskreise sowie vom Schutzumfang der Widerspruchs-
marke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4
Plus/PlusPlus [fig.] mit Hinweisen). Schwache Marken, deren wesentliche
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Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen, verfügen über einen
geringen Schutzumfang, so dass bereits bescheidene Abweichungen ge-
nügen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (vgl. Urteile
des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 jump/Jumpman; B-
5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6 Regulat/H2O3 pH/ Regulat;
B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, Aromata/Aromathera). Der Schutz-
umfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt, denn
was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem Verkehr
zur freien Verwendung zu (Urteile des BVGer B-5871/2011 vom 4. März
2013 E. 4.2 Gadovist/Gadogita; B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 2.2
ECO-CLIN/SWISS ECO CLEAN [fig.]), während Kollisionen von zusam-
mengesetzten oder nur geschwächten Marken differenziert zu beurteilen
sind (vgl. Urteile des BVGer B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 7.3 Cli-
nique/Dermaclinique; B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 6.3 Tivo/tivù sat
HD; B-7346/2009 vom 27. September 2010 Murolino/Murino). Zum Ge-
meingut gehören namentlich Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Ei-
genschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung, der Verwendungs-
zweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder
Dienstleistungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern dies von
den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand
verstanden wird und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpft (BGE
135 II 359 E. 2.5.5 akustische Marke; Urteile des BVGer B-283/2012 vom
13. Dezember 2012 E. 4.1 Noblewood; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E.
3.1 Ironwood und B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 Bioscience Accel-
erator).
2.6 Als stark gelten dagegen Marken, die entweder aufgrund ihres beson-
ders fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven
Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit erlangt haben (BGE 122 III
385 E. 2a Kamillon/Kamillosan; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Okto-
ber 2004 E. 2.2 Yello). Bekannte Marken geniessen einen erhöhten
Schutzumfang bei der Zeichenähnlichkeit sowie einen erweiterten Gleich-
artigkeitsbereich, weil die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit
die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten, steigt
(BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller; 128 III 97 E. 2a f.
Orfina; 127 III 160 E. 2bb Securitas; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 74 ff.).
2.7 Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die
Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pfle-
gen. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auf-
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-7663/2009
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fassung spezialisierterer Verkehrskreise oder Zwischenhändler und -händ-
lerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung des allge-
meinen Publikums beziehungsweise der Endabnehmer und -abneh-merin-
nen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (Urteile des
BVGer B-6103/2013 vom 14. November 2013 E. 3.2 TUI Holly/HollyStar;
B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Luminous). Im Einzelfall ist so-
mit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das fragliche Produkt
richtet (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.4 Wilson). Bei
Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln,
ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterschei-
dungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten,
deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von
Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella;
122 III 382 E. 3a Kamillon/Kamillosan; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom
6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello).
3.
3.1 Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise und der daraus resul-
tierende Grad der Aufmerksamkeit und der Warengleichartigkeit zu bestim-
men.
Sowohl die Widerspruchsmarke als auch die angefochtene Marke bean-
spruchen Schutz für Zeitmessgeräte bzw. Uhren verschiedener Art, Uhren-
ketten und Schmuck der Klasse 14. Die Waren der Beschwerdeführerin,
für welche der Widerspruch gutgeheissen wurde (métaux précieux et leurs
alliages, coffrets à bijoux, écrins, pierres précieuses, écrins pour l'horloge-
rie, étuis pour l'horlogerie) sind vorliegend nicht mehr von Belang, da die
Beschwerdegegnerin den Entscheid der Vorinstanz nicht angefochten hat.
Die Verkehrskreise für Zeitmessgeräte verschiedener Art, Uhrenketten und
Schmuck der Klasse 14 bestehen aus Endabnehmern sowie aus Zwi-
schen- und Detailhändlern. Vorliegend ist auf die Sicht der Endabnehmer
abzustellen, da diese die grösste Teilmenge bilden. Die beanspruchten
Waren können als teure Luxusobjekte mit grösster Sorgfalt erworben, oder
aber als billiges Modeaccessoires nahezu wie ein Gut des täglichen Be-
darfs eingekauft werden. Daher ist von einer durchschnittlichen Aufmerk-
samkeit bezüglich der fraglichen Waren auszugehen (vgl. Urteile des
BVGer B-5312/2013 vom 5. Dezember 2014 E. 3.3 six [fig.]/SIXX [fig.]; B-
2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 mit Hinweisen LOTUS [fig.]/LOTUSMAN
[fig.]; B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 7 Bally/BALU).
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3.2 Da beide Marken Schutz für Zeitmessgeräte, Uhren, Uhrenzubehör
und Schmuck der Klasse 14 beanspruchen, ist von einer Warengleichheit
auszugehen. Dies wird auch von den Verfahrensbeteiligten nicht bestritten.
4.
Nachdem eine Warengleichheit bejaht werden kann, ist zu prüfen, ob Ähn-
lichkeit zwischen den Zeichen LOOP BY HARRY WINSTON und JOOP!
besteht. Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Wortklang, Schrift-
bild und nach dem allfälligen Sinngehalt (vgl. E. 2.3).
4.1 Die angefochtene Marke besteht aus englischen Wörtern bzw. einem
englischen Namen, weshalb das Zeichenelement LOOP klar erkennbar mit
"U" ausgesprochen wird. Bei Joop handelt es sich um einen niederländi-
schen Vornamen bzw. um einen Nachnamen, der in der Schweiz nicht stark
vertreten ist (<http://www.familienbande24.de/vorna-
men/jungs/Joop/seite3.html>; <http://tel.search.ch/?was=joop&privat=1>,
letztmals abgerufen am 2. November 2015). Aufgrund der bekannten deut-
schen Modedesigner Wolfgang und Jette Joop wird der Name in der
Schweiz am ehesten als deutscher Nachname wahrgenommen und ent-
sprechend mit "O" ausgesprochen. Die Marken unterscheiden sich im ers-
ten Wort im Anfangsbuchstaben sowie in der Aussprache. Hinzu kommt,
dass die angefochtene Marke wesentlich länger als die Widerspruchs-
marke ist und daher eine stark abweichende Silbenzahl (6 vs. 1 Silbe),
Aussprachekadenz und Vokalfolge (U-AI-A-I-I-O vs. O) aufweist. Eine Ge-
meinsamkeit kann höchstens darin erblickt werden, dass die Vokale "O"
und "U" ähnlich sind und beide Marken im ersten Zeichenelement "P" als
letzten Buchstaben enthalten.
Folglich besteht auf phonetischer Ebene keine wesentliche Zeichenähn-
lichkeit.
4.2 Auf schriftbildlicher Ebene besteht eine Ähnlichkeit zwischen den Zei-
chenelementen LOOP und JOOP. Die Anfangsbuchstaben "L" und "J" sind
grafisch ähnlich, gefolgt vom identischen Bestandteil "OOP". Die Ähnlich-
keit wird jedoch stark relativiert, wenn man die sich gegenüberstehenden
Marken in ihrer Gesamtheit betrachtet. Wie oben erwähnt, ist die angefoch-
tene Marke wesentlich länger als die Widerspruchsmarke, woraus sich
auch eine unterschiedliche optische Wirkung der Buchstaben ergibt. Hinzu
kommt, dass die Widerspruchsmarke am Wortende ein Ausrufezeichen
enthält. Auch dies führt zu einer unterschiedlichen optischen Wirkung.
B-2717/2015
Seite 13
Zwar trifft es wie von der Vorinstanz angeführt zu, dass die unveränderte
Übernahme prägender Zeichenbestandteile in der Regel eine Zeichenähn-
lichkeit zu begründen vermag (BGE 122 III 382 E. 5 Kamillosan; Urteile des
BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 6 G-mode/GMODE; MARBACH,
SIWR III/1 N. 866). Wird ein prägender Zeichenbestandteil einer älteren
Marke übernommen, so verschafft auch die Kombination mit einem Zusatz
in der Regel keine hinreichende Unterscheidbarkeit, da die Abnehmer von
einem Serienzeichen ausgehen könnten (vgl. BGE 93 II 424 E. 3 Burber-
rys; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 127). Vorliegend ist jedoch zu beachten, dass
JOOP! von der angefochtenen Marke LOOP BY HARRY WINSTON gerade
nicht unverändert übernommen wurde. Es handelt sich um ein verhältnis-
mässig kurzes Zeichen, weshalb sich der Unterschied im Anfangsbuchsta-
ben relativ gut einprägt. Weiter ist es nicht zulässig, einzelne Zeichenbe-
standteile herauszulösen und ausschliesslich auf diese abzustellen. Die
sich gegenüberstehenden Marken sind letztlich stets in ihrer Gesamtheit
zu beurteilen (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b Kamillosan; 84 II 441 E. 3 Xylo-
kain/Celekain; 78 II 381 E. 1 Alucol/Aludrox; MARBACH, SIWR III/1, N. 864).
Die Tatsache, dass der Bestandteil LOOP am Anfang des angefochtenen
Zeichens steht und daher im Gesamteindruck eine leicht erhöhte Beach-
tung erfährt, ändert daran nichts (vgl. E. 2.3). Es ist nicht ersichtlich, wes-
halb das einzige gemeinsame Zeichenelement "OOP" derart prägend sein
sollte, dass die übrigen, nicht übereinstimmenden Bestandteilen lediglich
marginal zu beachten wären. Betrachtet man die Marke in ihrer Gesamt-
heit, geht das Element "OOP" vielmehr in ihr auf und erscheint lediglich als
ein Bestandteil unter weiteren (vgl.
JOLLER, a.a.O., N. 128 zu MSchG 3; Marbach, SIWR III/1 N. 869).
Nach dem Gesagten ergibt sich nur eine entfernte Ähnlichkeit im Schrift-
bild.
4.3 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin machen geltend, dass
das englische Wort Loop Eingang in den deutschen Sprachgebrauch ge-
funden habe. Die massgeblichen Verkehrskreise seien sich gewohnt, die-
sen Begriff mit etwas Schleifen-/Schlaufenförmigem zu assoziieren, wes-
halb sie die angefochtene Marke im Sinne von "Schleife/Schlaufe von
Harry Winston" verstehen würden. Fachpersonen aus der Uhrenbranche
würden das Wort Loop zusätzlich als Rippe verstehen, was einen "schma-
len Bandanschluss an einem Uhrengehäuse" bezeichne, der "nicht oder
nur wenig in die Form des Glasreifens ausläuft". Die Beschwerdeführerin
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Seite 14
macht dagegen geltend, dass das Wort Loop nicht zum englischen Grund-
wortschatz gehöre und folglich von den Schweizer Durchschnittskonsu-
menten nicht verstanden werde.
Der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin ist insofern zuzustimmen,
dass es sich bei Loop um einen Begriff handelt, der in unterschiedlichen
Bereichen in der deutschen Sprache verwendet wird. So bezeichnet Loo-
ping beispielsweise einen Flug, bei dem das Flugzeug einen vertikalen
Kreis beschreibt, und im Musikbereich steht Loop für eine kurze, mit tech-
nischen Mitteln mehrfach wiederholte Klangfolge (vgl. den Auszug aus dem
Munzinger Online/Duden, vollständig zitiert in Beilage 8 zur Vernehmlas-
sung der Vorinstanz vom 22. Juni 2015). Eine Haarschleife wird auf Eng-
lisch eher "ribbon" genannt. Im Modebereich werden Schlauch-Schals je-
doch üblicherweise als Loop-Schals bezeichnet. All diese Verwendungsar-
ten von Loop weisen jedoch nicht nach, dass eine Mehrheit der Endkonsu-
menten dieses Wort ausdrücklich als Übersetzung von Schleife/Schlaufe
erkennt. Auch kann mit den eingereichten Belegen nicht nachgewiesen
werden, dass Loop zum englischen Grundwortschatz gehört. Es ist des-
halb davon auszugehen, dass dieser Begriff den massgeblichen Verkehrs-
kreisen zwar nicht unbekannt ist, aber eher diffus als englisches Lehnwort
(allenfalls für etwas Kreisförmiges) und nicht unbedingt in seiner exakten
Bedeutung als Schleife/Schlaufe verstanden wird.
Obwohl nicht davon ausgegangen werden kann, dass Loop von den mas-
sgeblichen Verkehrskreisen exakt verstanden wird, so ergibt sich mit "Loop
von Harry Winston" dennoch ein markant unterschiedlicher Sinngehalt der
angefochtenen Marke im Vergleich zur Widerspruchsmarke JOOP!, welche
in der Schweiz entweder als Nachname oder als Fantasiezeichen verstan-
den wird.
4.4 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass nur eine entfernte
Zeichenähnlichkeit besteht. Diese ergibt sich auf der schriftbildlichen
Ebene aus dem Element "OOP", welches bei der angefochtenen Marke im
ersten und damit leicht erhöht prägenden Zeichenwort LOOP enthalten ist.
In phonetischer Hinsicht ist dagegen keine Zeichenähnlichkeit gegeben,
und es liegt ein wesentlich abweichender Sinngehalt vor.
5.
Schliesslich bleibt zu prüfen, ob unter Berücksichtigung der Kennzeich-
nungskraft der älteren Marke und des Aufmerksamkeitsgrades der mass-
geblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht.
B-2717/2015
Seite 15
5.1 Die Beschwerdeführerin machte im vorinstanzlichen Verfahren geltend,
dass es sich bei JOOP! um eine Marke von hoher Bekanntheit und folglich
überdurchschnittlichem Schutzbereich handle. Wie die Vorinstanz anführt,
könnte die Bekanntheit der Widerspruchsmarke allenfalls für Waren der
Klasse 25 als institutsnotorisch eingestuft werden, nicht jedoch ohne wei-
teres für Waren der Klasse 14. Die Beschwerdeführerin macht die erhöhte
Bekanntheit ihres Zeichens im Beschwerdeverfahren nicht mehr geltend
und hat keine entsprechenden Belege eingereicht, weshalb von einem nor-
malen Schutzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen werden darf.
5.2 Wie in E. 4 festgehalten, kann zwischen den sich gegenüberstehenden
Zeichen auf schriftbildlicher Ebene eine gewisse Ähnlichkeit gesehen wer-
den. Trotz der Warengleichheit und dem durchschnittlichen Aufmerksam-
keitsgrad der Abnehmer erscheint die Zeichenähnlichkeit aber nicht derart
relevant, als dass sie eine Verwechslungsgefahr hervorrufen könnte. Für
die massgeblichen Verkehrskreise ist im Kontext der gesamten Marke of-
fensichtlich, dass es sich bei LOOP um ein englisches Nomen oder Lehn-
wort handelt. Der ebenfalls prägende Zeichenbestandteil HARRY WINS-
TON, der unterschiedliche Sinngehalt ("Loop von Harry Winston"), die un-
terschiedliche Aussprache und das Fehlen weiterer übereinstimmenden
Elemente im Schriftbild führen dazu, dass die angefochtene Marke nicht im
Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise mit dem Zeichen
JOOP! verschwimmt.
Die Beschwerdeführerin verweist auf das Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts vom 18. April 2013, in welchem die Zeichen CONNECT und CIT-
ROEN BUSINESS CONNECTED als verwechselbar beurteilt wurden. Im
Unterschied zum vorliegenden Fall ist die Widerspruchsmarke CONNECT
jedoch vollständig in der angefochtenen Marke enthalten. Die schweizeri-
schen Verkehrskreise sehen keinen unterschiedlichen Sinngehalt in
CONNECT vs. CONNECTED, weshalb die geringfügigen Abweichungen in
Schriftbild und Aussprache im Erinnerungsbild verschwimmen. Dies kann
zu Fehlzurechnungen führen, denn selbst wenn die Verkehrskreise die
Marken auseinanderhalten können, besteht die Gefahr, dass sie aufgrund
ihrer Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten, insbesondere an Se-
rienmarken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unter-
nehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen
kennzeichnen (Urteil des BVGer B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 7.1).
Bei LOOP BY HARRY WINSTON und JOOP! besteht dagegen keine Ge-
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fahr der Fehlzurechnung. Die Widerspruchsmarke ist nicht in der angefoch-
tenen Marke enthalten, der Anfangsbuchstabe unterscheidet sich und es
liegt klar ein unterschiedlicher Sinngehalt vor.
Weiter verweist die Beschwerdeführerin auf den Entscheid des IGE
Nr. 9794 und Nr. 9795 JOOP/LOOP. Auch hier ist darauf hinzuweisen, dass
Zeichen stets in ihrer Gesamtheit zu beurteilen sind. Aus der Tatsache,
dass die Vorinstanz JOOP und LOOP als verwechselbar qualifiziert hat,
kann nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass dies ebenso für andere
Marken gilt, welche neben weiteren Bestandteilen auch LOOP enthalten.
Im Gegensatz zu LOOP BY HARRY WINSTON ist der unterschiedliche
Sinngehalt bei LOOP in Alleinstellung weitaus weniger ausgeprägt, da der
Begriff nicht von einem englischen Partikel und Namen gefolgt wird. Das
Fehlen weiterer prägender Zeichenbestandteile und die zur Widerspruchs-
marke identische Zeichenlänge kann den Eindruck einer Nachahmung
bzw. einer unzulässigen Annäherung an die Widerspruchsmarke erwecken
und dadurch zu einer Verwechslungsgefahr führen. In LOOP BY HARRY
WINSTON verschmilzt der Bestandteil "OOP" dagegen mit der gesamten
Marke.
5.3 Nach dem Gesagten sind zwischen den Marken genügend Abweichun-
gen vorhanden, um zu einem unterschiedlichen Gesamteindruck der Ver-
gleichszeichen zu führen. Es erübrigt sich daher, auf die weiteren Vorbrin-
gen der Verfahrensbeteiligten betreffend die Zugehörigkeit von Loop zum
Gemeingut einzugehen.
6.
Da die Vorinstanz eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen LOOP
BY HARRY WINSTON und JOOP! für die vorliegend strittigen Waren zu-
recht verneint hat, ist die Beschwerde abzuweisen.
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen (Art. 4
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Seite 17
VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der
Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchs-
gegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es
würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür
im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels
anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfah-
rungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– fest-
zulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem
Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es spre-
chen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren
Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streit-
werts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.– festgelegt.
7.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemes-
sene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu
entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht
setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote fest und berück-
sichtigt hierbei den notwendigen Zeitaufwand des Vertreters (Art. 10 Abs.
1 und Art. 14 Abs. 2 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat mit der Be-
schwerdeantwort eine Kostennote im Umfang von Fr. 4'957.20 und mit der
Duplik eine korrigierte Kostennote im Umfang von Fr. 5'783.40 vorgelegt.
Eine mündliche Verhandlung fand nicht statt und wurde auch nicht bean-
tragt, dagegen wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt. Unter
Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit (Art. 64 Abs. 1 VwVG) sowie
der Tatsache, dass die Kostennote nicht detailliert eingereicht wurde (vgl.
Art. 14 Abs. 1 VGKE), erscheint der geltend gemachte Betrag vergleichs-
weise hoch. Nach einer summarischen Beurteilung wird eine Parteient-
schädigung von Fr. 3'000.– (inkl. MWST) als angemessen erachtet.
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8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.