Decision ID: 998b84d7-df44-50da-8523-748561a30cad
Year: 2002
Language: it
Court: TI_TRAC
Chamber: TI_TRAC_002
Canton: TI
Region: Ticino
Law Area: civil_law
Law Sub-area: 
Label: approval

Facts:
in fatto e in diritto:
1.
La società istante è titolare del marchio verbale svizzero _ depositato al no. _ in data 11 luglio 1991, per le classi internazionali di prodotti 1, 5 e 29 - 33 (plico doc. _). Il convenuto è titolare della ditta individuale _ Importazioni Alimentari di _ e in tale veste è pacifico che ha importato e importa tuttora dall'Italia in Svizzera alimentari fra i quali prodotti recanti il marchio _ (doc. _). Di tale marchio, validamente registrato in Italia, non è titolare l'istante, ma società del gruppo _ (doc. _).
2.
Invitato invano dall'istante a cessare la commercializzazione in Svizzera di prodotti recanti il marchio _ (del gruppo _), con la presente istanza viene rimproverato al convenuto di ledere il marchio svizzero _, dato il carattere territoriale della protezione in esame.
Il signor _ si oppone all'istanza, pur non contestando la fattispecie che ne sta alla base. Anzi, egli esplicitamente ammette, pur con la riserva di non essere dettagliante ma grossista, di
importare esclusivamente linee di prodotti della _ italiana che già non si trovano sul mercato svizzero con il marchio _.
In particolare espone che la sua attività concerne i prodotti messi in commercio sotto la denominazione "_" di cui produce una lista relativa alla sua attività commerciale (doc. _); ammette di fornire tali prodotti (_) a grandi magazzini: in particolare al _ e alla _, ancorché limitatamente a punti vendita ticinesi. In diritto, considera che "_" sia un marchio registrato dalla società italiana _ SpA, sostiene di non aver mai avuto ostacoli di natura doganale importando in Svizzera i prodotti controversi, afferma che non tutti i prodotti _ (italiani) che si trovano in commercio nel Cantone provengono dalla sua attività di importatore e conclude, osservando come -accanto a lui- avrebbe semmai dovuto essere convenuto anche chi offre al pubblico gli stessi prodotti.
3.
In virtù dell'art. 59 LPM la parte che rende verosimile di subire o di temere di subire una violazione di un proprio diritto al marchio e che la stessa rischia di causarle un pregiudizio difficilmente riparabile può chiedere che siano ordinati provvedimenti cautelari. In particolare sulla pretesa lesione -avvenuta o imminente- l'istante deve offrire elementi concreti a sostegno del proprio diritto e almeno indizi della lesione affinché il giudice possa dedurne un'impressione di probabilità della fattispecie lamentata (
David
, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Basilea 1999, art. 59 LPM, N. 4). In quest'ambito la pretesa lesione rientra nella definizione di cui all'art. 13 cpv. 2 LPM (
David
, op. cit., art. 59, N. 3; art. 55, N. 7).
4.
In concreto, la tesi dell'istante sulla lesione del proprio marchio svizzero _ trova conferma. Infatti, esclusa dalla controversia ogni obiezione sia sull'identità fra il marchio verbale svizzero dell'istante e il segno -pure verbale- usato dal convenuto nell'ambito del suo commercio, sia sull'identità dei prodotti cui entrambi i marchi sono destinati (art. 3 cpv. 1 lett. a LPM), due sono le questioni che caratterizzano la fattispecie poiché messi in discussione dalla parte convenuta: la validità territoriale della protezione del marchio e l'indifferenza del ruolo del convenuto nei rapporti commerciali svolti nel medesimo ambito geografico. Sul primo tema si osserva che uno dei principi cardine della legge applicabile è quello per cui la protezione offerta dal marchio non ha effetto universale, ma territoriale, ovvero limitatamente al territorio dello Stato in cui il marchio è stato registrato; in senso positivo, un marchio (ad esempio) validamente registrato in Svizzera trova protezione nel diritto interno a fronte di qualsiasi lesione del medesimo che si attualizzi sul territorio svizzero; ciò che,
e contrario
, viene a significare che la protezione garantita da uno Stato (ad esempio estero) è limitata al territorio di quello (
David
, op. cit.,
Vorbemerkungen zum 1. Titel
, pag. 13, N. 10; art. 13 LPM, N. 17;
Vorbemerkungen zum 3. Titel
, pag. 313, N. 6).
In concreto, resa verosimile sia la validità del marchio svizzero dell'istante, sia la registrazione in Italia dello stesso marchio verbale in favore di altro titolare, e pacifico che né il convenuto, né i titolari del marchio da questi usato riguardo ai prodotti in esame pretendono di essere protetti dal marchio svizzero, è resa sufficientemente evidente la lesione di quest'ultimo perché il convenuto appare aver messo in commercio in Svizzera prodotti alimentari recanti il nome _ e non immessi sul mercato dalla società istante, averli verosimilmente detenuti a tale scopo, aver usato lo stesso marchio per l'importazione dei prodotti, eventualmente per indicarli nei rapporti commerciali, ecc. (art. 13 cpv. 2 LPM).
Poco importa al proposito il ruolo svolto dal convenuto nella catena commerciale seguita dai prodotti, ossia se egli funga solo da tramite in favore -come afferma- di dettaglianti svizzeri: sono infatti in grado di ledere un marchio svizzero tutti coloro che adempiono i presupposti dell'art. 13 cpv. 2 LPM, anche come semplici possessori o detentori della merce recante il marchio controverso (
David
, op. cit., art. 13 LPM, N. 13).
5.
Nemmeno discussa -nel caso 'intenzione del convenuto di continuare la sua attività in relazione ai prodotti italiani recanti il marchio contestato, quanto al presupposto del pregiudizio difficilmente riparabile l'istante deve indicare e convincere il giudice sul fatto che lo stesso, a meno degli interventi richiesti, non potrà più essere stabilito, stimato o riparato (
David
, op. cit., art. 59, N. 6).
Nel caso in esame, su questo aspetto della controversia non v'è stata contestazione, conseguendone che non v'è motivo perché il pregiudizio lamentato -nell'ambito della presente istanza- venga reso ulteriormente verosimile poiché non è arbitrario considerarlo inerente all'azione stessa che appare fondata -tutto sommato- sulla confusione del mercato.
6.
Se il convenuto contesta il diritto invocato dall'istante, non si oppone però, nemmeno a titolo subordinato, alle singole misure proposte nei suoi confronti. Non v'è pertanto motivo, accogliendo l'istanza, per non dar seguito -in linea di massima- agli interventi ivi indicati che sono peraltro conformi agli scopi contemplati dalla legge per la concessione di misure cautelari, segnatamente di assicurare prove, salvaguardare la situazione attuale, rispettivamente assicurare provvisoriamente la cessazione del danno (art. 59 cpv. 2 LPM). Tuttavia, non ogni misura richiesta dev'essere automaticamente concessa dal momento che la legge impone al giudice il rispetto del criterio di proporzionalità (
David
, op. cit., art. 59 LPM, N. 9).
In questo solco, non appare ammissibile di estendere la protezione del marchio svizzero (ancorché a titolo provvisorio) indistintamente ad
altre società del gruppo _
, come chiede l'istante, dal momento che oggetto della procedura è un marchio di cui appare titolare unicamente l'istante e non ogni società di un determinato gruppo commerciale o finanziario.
Inoltre, dato il tempo trascorso dall'inoltro dell'istanza in esame e tenuto conto soprattutto che l'istante non ha ritenuto di chiedere interventi supercautelari, appare ormai privo d'attualità il richiesto sequestro dei prodotti alimentari _ detenuti dal convenuto, non potendo escludere peraltro la natura eventualmente deperibile di parte almeno della merce. Può invece essere accolta la richiesta (formulata a titolo eventuale) di una messa ad inventario, completa e dettagliata, dei prodotti alimentari contestati che verrà eseguita per conto della Seconda Camera civile in tutti i locali e magazzini disponibili dal convenuto, rispettivamente dalla sua ditta individuale, su semplice richiesta di chi -autorità o funzionario  ordini. Il sequestro (e la conseguente consegna al giudice) può invece concernere la documentazione promozionale e commerciale, ritenuto come ogni misura decisa sia comunque accompagnata dalla comminatoria penale in caso di disobbedienza.
7.
L'accoglimento dell'istanza comporta il carico di spese e ripetibili alla parte soccombente.
Motivi per i quali,
richiamati l'art. 59 LPM, l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

Considerations: