Decision ID: 40bb6a4a-c84b-5efb-97bf-0dd13d67331a
Year: 2012
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: 
Label: approval

Facts:
Sachverhalt:
A.
Am 10. Dezember 2010 beantragte die Beschwerdeführerin den Eintrag
der Wortmarke CH 63568/2010 WILSON für folgende Waren- und Dienst-
leistungsklassen:
Klasse 34: Tabak; Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten; Raucherar-
tikel; Anzünder/Feuerzeug; Streichhölzer; Aschenbecher.
B.
Die Vorinstanz beanstandete mit Schreiben vom 15. Februar 2011 das
Eintragungsgesuch. Das Zeichen sei direkt beschreibend für die Waren-
herkunft, es fehle ihm an Unterscheidungskraft, stehe im Gemeingut und
sei freihaltebedürftig.
C.
Mit Schreiben vom 7. März 2011 bestritt dies die Beschwerdeführerin.
D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 7. Juni 2011 an ihren Beanstan-
dungen fest.
E.
Mit E-Mail vom 8. August 2011 teilte die Beschwerdeführerin der Vorin-
stanz mit, dass sie an ihrem Standpunkt festhalte. Sie machte Gleichbe-
handlung im Unrecht mit der Marke "Winston" geltend, die ebenfalls dem
Namen einer Stadt in North Carolina, USA, entspreche, obwohl die Wa-
ren in Dagmarsellen produziert würden. Überdies sei jener Marke der Zu-
satz "XS" gewährt worden, was "extra dünn" bedeute und rein beschrei-
bend sei.
F.
Mit Verfügung vom 21. November 2011 wies die Vorinstanz das Eintra-
gungsgesuch ab. Wilson, North Carolina, sei eine Stadt mit rund 50'000
Einwohnern, die im wichtigsten Tabakanbaugebiet der USA liege und
über einen besonderen Ruf für Tabakwaren verfüge. Es sei davon auszu-
gehen, dass sie den schweizerischen Abnehmern und insbesondere den
Tabakspezialisten bekannt sei. Andere Bedeutungen als die geografische
Herkunft seien nicht ersichtlich. Angesichts der Tatsache, dass in Wilson
tatsächlich Tabak produziert werde, komme es als Herkunftsangabe in
Frage. Als direkte Angabe über die geografische Herkunft gehöre das
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Zeichen zum Gemeingut. Überdies fehle ihm die Unterscheidungskraft,
weil es keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft enthalte. Als Her-
kunftsangabe sei es absolut freihaltebedürftig, solange nicht der Nach-
weis erbracht werde, dass es in den USA als Marke eingetragen sei. Es
bestehe zudem eine Irreführungsgefahr, wenn das Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnis nicht auf Waren US-amerikanischer Herkunft einge-
schränkt würde. Die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintra-
gungen seien nicht vergleichbar, im Falle der Marke "Winston" auch zu
alt.
G.
Die Beschwerdeführerin stellte mit der am 19. Dezember 2011 erhobenen
Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht die Rechtsbegehren, dass
die Verfügung der Vorinstanz aufzuheben und die Marke ins Markenregis-
ter einzutragen, eventualiter an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zu-
rückzuweisen sei. Das Zeichen "Wilson" sei den massgeblichen Ver-
kehrskreisen nicht als Herkunftsangabe bekannt und habe keinen Ge-
meingutcharakter. Die Stadt Wilson, North Carolina, sei keine Tourismus-
destination, weshalb sie den Konsumenten nicht bekannt sei. Eine ein-
deutige geografische Zuordnung sei nicht möglich, weil es weitere Städte
mit diesem Namen in England und in Australien gebe. Die von der Vorin-
stanz angeführten Google- und Wikipedia-Suchergebnisse seien keine
relevanten Beweismittel. In der Brockhaus-Enzyklopädie werde die Ort-
schaft Wilson nicht erwähnt und bei Google erscheine an oberster Stelle
Woodrow Wilson. Somit könne Wilson nicht als Herkunftsangabe ver-
standen werden, eventualiter werde Gleichbehandlung im Unrecht mit der
ebenfalls dem Namen einer Ortschaft in North Carolina entsprechenden
Marke "Winston" beantragt. Die Vorinstanz habe das Gebot der Rechts-
gleichheit verletzt, indem sie die Marke "Winston" eingetragen, den Ein-
trag von "Wilson" jedoch verweigert habe. Sie habe den Sachverhalt ein-
seitig und fehlerhaft ermittelt und der Entscheid sei unangemessen.
H.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
I.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-
wägungen einzugehen.
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Seite 4

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) be-
urteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen
nach Artikel 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021),
insbesondere solche der Anstalten und Betriebe des Bundes (Art. 33 Bst.
e VGG). Eine Ausnahme nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Die Vorinstanz
ist eine Bundesanstalt im Sinne von Art. 33 Bst. e VGG und ihre Eintra-
gungsverfügungen in Markensachen sind Verfügungen im Sinne von Art.
5 VwVG. Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von 30 Tagen
nach Eröffnung der Verfügung eingereicht (Art. 50 Abs. 1 VwVG) und der
verlangte Kostenvorschuss (Art. 63 Abs. 4 VwVG) rechtzeitig geleistet.
Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legiti-
miert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Gemeinguts vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen, wenn sie sich nicht für die Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchge-
setzt haben. Ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Unterscheidungs-
kraft zum Gemeingut gehört, bestimmt sich vorwiegend nach dem Kriteri-
um des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht unterschei-
dungskräftig sind demnach insbesondere Herkunftsangaben, Sachbe-
zeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Be-
schaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistun-
gen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum ohne be-
sondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und
sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 S. 368 E.
2.5.5 akustische Marke; BGE 131 III 495 S. 503 E. 5 Felsenkeller; BGE
129 III 514 S. 524 E. 4.1 Lego; BGE 128 III 454 S. 457 E. 2.1 Yukon).
2.2 Geografische Angaben, die auf eine bestimmte Herkunft der betref-
fenden Waren und Dienstleistungen hinweisen, werden als Herkunftsan-
gaben bezeichnet (MICHAEL NOTH in Michael Noth/Gregor Bühler/Florent
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 2 Bst. c Rz. 34).
Als direkte Herkunftsangaben gelten die Namen von Städten, Ortschaf-
ten, Tälern, Regionen und Ländern, die als mögliches Produktionsgebiet
eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 S. 458 E. 2.1
Yukon; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-
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kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 [zit. MARBACH, Markenrecht], Rz. 380). Indi-
rekte Herkunftsangaben sind Begriffe, die Herkunftserwartungen wecken,
ohne unmittelbar das Produktionsgebiet zu erwähnen (MARBACH, a.a.O.,
Rz. 382).
2.3 Bei Marken, die ausschliesslich aus einer direkten Herkunftsangabe
bestehen, wird in der Regel ein Freihaltebedürfnis vermutet, denn jedem
Produzenten soll es möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren oder
Dienstleistungen hinzuweisen. Ein absolutes Freihaltebedürfnis (das kei-
ner Verkehrsdurchsetzung zugänglich ist) darf jedoch selbst bei banalen
Zeichen nicht einfach angenommen werden, sondern muss von Fall zu
Fall und mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
abgeklärt werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. No-
vember 2009 E. 3.1 Radio Suisse Romande). In diesem Sinne hat das
Bundesgericht es offen gelassen, ob ein absolutes Freihaltebedürfnis am
Wort "Luzern" bestehe (BGE 128 III 401 S. 405 E.6 luzern.ch) und die di-
rekten schweizerischen Herkunftsangaben Appenzeller für Käse (BGE
128 III 441 S. 443 E. 1.1 Appenzeller) und Valser für Mineralwasser (BGE
117 II 321 S. 323ff. E 3a Valser) einer Verkehrsdurchsetzung zugänglich
erachtet. Entscheidend für die Beurteilung der absoluten Freihaltebedürf-
tigkeit ist der Gesamteindruck, den die Marke hinterlässt (BGE 134 III 547
E. 2.3.1 Freischwinger Panton [3D]), und zwar aus der Sicht der Konkur-
renten (WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 42, 44; zum Ganzen: Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.1 Ein Stück
Schweiz). Gemäss der "Montparnasse"-Praxis wird in der Schweiz kein
absolutes Freihaltebedürfnis angenommen, wenn ein Zeichen für identi-
sche Waren und Dienstleistungen im entsprechenden Land als Marke
eingetragen ist (BGE 117 II 327 S. 331 f. E. 2b Montparnasse; Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 6.2
Park Avenue; B-7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 7.1 Gerresheimer; MAR-
BACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 394, mit Hinweis auf BGE 97 I 79 Cusco).
2.4 Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Namen und Zeichen,
die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine
bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden
(Art. 47 Abs. 2 MSchG). Das Bundesgericht hat diese Rechtsprechung
präzisiert und in seinem Urteil BGE 128 III 454 S. 459 f., E. 2.1.1 ff. Yu-
kon sechs Fallgruppen gebildet, in denen geografische Angaben in Mar-
ken nicht als geografische Herkunftsangaben verstanden werden:
1. Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern,
die den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind und demzu-
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folge als Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden
werden.
2. Fantasiezeichen, die von den massgebenden Abnehmerkreisen - trotz
bekanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als Hinweis auf
die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden. Der
Verwendung der geografischen Angabe muss in der Regel ein klar er-
kennbarer Symbolgehalt beigemessen werden können.
3. Wenn der entsprechende Ort oder die Gegend - in den Augen der
massgeblichen Verkehrskreise - offensichtlich nicht als Produktions-,
Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse
oder entsprechend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt.
4. Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das
damit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie z.B. Schlaf-
zimmer Modell Venedig, Telefonapparat Ascona.
5. Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein ein-
zelnes Unternehmen durchgesetzt haben.
6. Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen gewan-
delt haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort herge-
stellt wird.
2.5 Ist ein im Gemeingut stehender Begriff mehrdeutig, muss geprüft
werden, welche der Bedeutungen für den massgeblichen Abnehmer der
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund steht (BGE
135 III 416 S. 419 E. 3.1 Calvi, Urteiledes Bundesverwaltungsgerichts B-
5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 6 Frankonia; B-3511/2007 vom 30. Sep-
tember 2008 E. 5.2 AgieCharmilles). Bei Marken, die mit geografischen
Bezeichnungen assoziiert werden, bedarf es somit konkreter Anhalts-
punkte dafür, dass dieser Sinngehalt im Gesamteindruck des Zeichens
und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die
Marke beansprucht wird, tatsächlich als Herkunftsbezeichnung verstan-
den wird, eine entsprechende Herkunft dieser Waren und Dienstleistun-
gen erwarten lässt und von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne
geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird (Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 8.5 Cheshire
Cat; B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.1 Victoria mit Hinweisen; B-
7413/ 2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 Madison; B-7412/2006 vom
1. Oktober 2008 E. 4.3 Afri-Cola mit Hinweisen; MARBACH, Markenrecht,
a.a.O., S. 74; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 233; LUCAS DAVID, in: Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Mo-
dellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2 Rz. 63).
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Seite 7
2.6 Irreführende Zeichen sind ebenfalls vom Markenschutz ausgeschlos-
sen (Art. 2 Bst. c MSchG). Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das
eine geografische Angabe enthält und die Adressaten zur Annahme ver-
leitet, die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten aus
dem Land oder dem Ort, auf den die Angabe hinweist, obschon dies in
Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III 77 0 E. 2.1 Colorado [fig.], 128 III 4
54 E. 2.2 Yukon; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6402/2011
vom 31. Juli 2012 E. 3.1 Austin used in 1833 & ever since [fig.]; B-
102/2008 vom 28. Januar 2010 E. 3 Java Monster; B-7412/2006 vom
1. Oktober 2008 E. 4.3 Afri-Cola; B-3511/2007 vom 30. September 2008
E. 4 AgieCharmilles). Eine Marke kann trotz Herkunftserwartung die Irre-
führungsgefahr überwinden, wenn die im Markenregister eingetragene
Waren- und Dienstleistungsliste auf Produkte, für welche die erwartete
geografische Herkunft zutrifft, eingeschränkt wird (BGE 132 III 770 S. 775
E. 3.2 Colorado; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6402/2011 vom
31. Juli 2012 E. 7 Austin used in 1833 & ever since [fig.]).
2.7 Das Bundesverwaltungsgericht hatte wiederholt zu prüfen, welche
Bedeutung für die relevanten Verkehrskreise im Vordergrund steht und ob
diese eine Irreführungsgefahr bewirkt. So werden die Namen von Städ-
ten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die den relevanten
Kreisen nicht bekannt sind, als Fantasiezeichen und nicht als Herkunfts-
angabe verstanden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7411/2006
vom 22. Mai 2007 E. 5 Bellagio). Bei "Madison" stehen, insbesondere
aufgrund der bekannten Universität, die geografischen Bedeutungen im
Vordergrund, weil "Madison" in der Schweiz kaum als Eigenname wahr-
genommen wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7413/2006 vom
15. Oktober 2008 E. 6.3.2, 7.4, 8 Madison). Angesichts der wenig be-
kannten geografischen Bedeutung von "Victoria" dominiert der nichtgeo-
grafische Sinn als Frauenname (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.4 Victoria). Die Insel Capri ist sehr be-
kannt und schafft eine Irreführungsgefahr, wenn die damit bezeichneten
Waren und Dienstleistungen von ihr stammen können (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-6959/2009 vom 21. Juni 2010 E. 4.2 Capri).
Den in casu relevanten Verkehrskreisen ist auch das guatemaltekische
Zacapa als Herstellungsort für Rum ein Begriff, weshalb bei anderswo
produzierten alkoholischen Getränken eine Irreführungsgefahr entstünde
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5016/2010 vom 10. November
2010 E. 3.4.3 Zacapa). Die Stadt Gap hingegen ist nur einem kleinen Teil
der Schweizer Bevölkerung bekannt, so dass die englische Bedeutung
dieser Vokabel im Vordergrund steht (Urteil des Bundesverwaltungsge-
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Seite 8
richts B-3458/2010 vom 15. Februar 2011 E. 6.3.3, 6.4.1 Gap). Der Düs-
seldorfer Stadtteil Gerresheim ist den relevanten Verkehrskreisen nicht
als geografische Angabe bekannt, obwohl sich dort früher eine bedeuten-
de Glasproduktion befand (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 6.5ff. Gerresheimer).
2.8 Das Gericht hat vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestim-
men. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der
Endverbraucher massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge der
massgeblichen Verkehrskreise bilden (EUGEN MARBACH, Die Verkehrs-
kreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 3 [zit. MARBACH, Verkehrkreise];
CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-
nationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 Rz. 41; vgl. Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Lumi-
nous). Die massgeblichen Verkehrskreise für die Beurteilung eines allfäl-
ligen Freihaltebedürfnisses an einer Marke sind demgegenüber die Bran-
chenmitglieder, insbesondere die Konkurrenten (WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz.
44).
3.
3.1 Die strittige Marke wird in der Nizza-Klasse 34 beansprucht für Tabak;
Produkte aus Tabak, insbesondere Zigaretten; Raucherartikel; Anzün-
der/Feuerzeuge; Streichhölzer; Aschenbecher. Diese Waren richten sich
grundsätzlich an Raucher, Tabakspezialisten sowie Genussraucher, die
mit den Herkunftsorten und Tabaksorten besser vertraut sind als die
Durchschnittsverbraucher.
3.2 Für das Mindestalter der Raucher kann auf das Rahmenübereinkom-
men der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs vom 27. Februar
2005, das von der Schweiz am 25. Juni 2004 unterzeichnet, aber noch
nicht ratifiziert wurde, abgestellt werden. In Art. 16 dieses Abkommens
wird festgelegt, dass der Verkauf an Personen unter dem durch internes
oder innerstaatliches Recht festgelegten Alter oder unter einem Alter von
18 Jahren zu verhindern sei. Da in der Schweiz das Mindestalter für den
Verkauf von Tabakwaren an Jugendliche kantonal geregelt ist und dieses
zwischen 16 und 18 Jahren schwankt, ist von der Mindestregelung aus-
zugehen, weshalb die massgebliche Verkehrskreise auf Raucher, Ge-
nussraucher und Tabakspezialisten über 16 Jahre einzuschränken sind.
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Seite 9
3.3 Für die Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demge-
genüber die Sichtweise anderer Tabakwarenhersteller massgeblich.
4.
4.1 Die Vorinstanz erläutert, "Wilson" sei der Name einer US-amerikani-
schen Stadt im Bundesstaat North Carolina, weshalb das Zeichen nicht
unterscheidungskräftig und mangels Einschränkung auf Waren US-ameri-
kanischer Herkunft irreführend sei. Das Zeichen sei zudem freihaltebe-
dürftig, weil nicht dargelegt worden sei, dass es im Sinne der "Montpar-
nasse"-Praxis für identische Waren und Dienstleistungen in den USA als
Marke eingetragen ist (vgl. E. 2.3).
4.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass die massgeblichen Verkehrs-
kreise die Wortmarke "Wilson" für Tabakwaren mit einer Herkunft aus der
gleichnamigen Stadt assoziierten, da bei "Wilson" das Verständnis als
Personennamen dominiere und die Stadt Wilson, North Carolina, den
Konsumenten nicht bekannt sei. Zum Freihaltebedürfnis macht die Be-
schwerdeführerin lediglich implizit geltend, dass sie mit der daraus fol-
genden Nichteintragung des Zeichens nicht einverstanden sei.
5.
5.1 Die Bezeichnung der Stadt Wilson wurde aus einem Personennamen
gebildet, nämlich nach dem Politiker und General Louis Dicken Wilson
(1789-1847). (http://en.wikipedia.org/wiki/Wilson,_North_Carolina, be-
sucht am 4. Oktober 2012). Diese Doppeldeutigkeit eines Städte- und
Geschlechtsnamens gilt für viele geografische Bezeichnungen wie Madi-
son, Wisconsin, USA (benannt nach Präsident James Madison), Brisba-
ne, Australien (benannt nach Sir Thomas Brisbane), Durban, Südafrika
(benannt nach Sir Benjamin d'Urban), Liechtenstein (benannt nach Fürst
Johann Adam Andreas von Liechtenstein), Chaykovsky, Russland (be-
nannt nach Pyotr Ilyich Tchaikovsky) etc. In Wikipedia existiert eine lange
Liste solcher Ortsnamen (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_places_na-
med_after_people, besucht am 5. Oktober 2012). Die Beschwerdeführe-
rin kritisiert zwar, dass Google- und Wikipedia-Recherchen keinen genü-
genden Beweis im markenrechtlichen Verfahren erbringen könnten. Ins-
besondere Wikipedia-Einträge könnten von jedermann verändert werden.
Dass der Anzahl von Google Suchresultaten nur in Ausnahmefällen ein
Beweiswert zukommt, ergibt sich aus der Unmöglichkeit, die Ergebnislis-
ten zu kontrollieren, um Fehlzuordnungen oder Doubletten zu erkennen.
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Seite 10
Bei Wikipedia handelt es sich um eine freie und damit qualitativ nicht kon-
trollierte Enzyklopädie (vgl. MANUEL RENÉ THEISSEN: Wissenschaftliches
Arbeiten, Technik Methode Form, Jubiläumsausgabe 2009, S. 42), wes-
halb sie in der Regel als nur beschränkt beweiskräftig betrachtet wird (Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-1279/2008 vom 16. Juni 2010 E.
5.2 Altec Lansing). Wikipedia-Inhalte können darum in der Tat keinen Be-
weis erbringen, stellen jedoch Indizien dar und erscheinen als ein zuläs-
siges Hilfsmittel, das im Vergleich zu den gedruckten Lexika vollständiger,
aktueller und leichter durchsuchbar ist.
5.2 Im vorliegenden Fall bezieht sich die geografische Bezeichnung auf
die Stadt Wilson in North Carolina, USA, der Hauptstadt des Bezirks Wil-
son County. Es handelt sich dabei um eines der wichtigsten Tabakanbau-
gebiete der USA, was Kennern bekannt sein dürfte, wohl aber nicht dem
Durchschnittskonsumenten (http://www.cigarre.org/tabakanbau-usa/, be-
sucht am 5. Oktober 2012). Die Stadt, welche rund 50'000 Einwohner hat,
ist insofern unter Rauchern bekannt geworden, als einer ihrer Bürger,
Fawky Abdallah, seine eigene in Ägypten produzierte und hauptsächlich
für den Export bestimmte Zigarettenmarke nach ihr benannt hat
(http://www.fawkyabdallah.com/wilson_newspaper.php, besucht am
5. Oktober 2012). Den Namen habe er gewählt, weil ein grosser Teil des
dafür verwendeten Tabaks aus Wilson, North Carolina, stamme. Ob die
Zigarettenmarke "Wilson" auch in der Schweiz vertrieben wird, geht aus
den vorliegenden Akten nicht hervor. Da nicht dargelegt wird, dass auf-
grund des Vertriebs von Tabakwaren aus Wilson die Ortschaft in der
Schweiz unter den Rauchern eine besondere Bedeutung als Tabakan-
baugebiet erlangt hat, kann davon ausgegangen werden, dass die rele-
vanten Verkehrskreise die Stadt nicht kennen.
5.3 Nicht relevant ist in casu, dass es noch weitere Ortschaften mit dem
Namen Wilson gibt. Alleine in den USA gibt es vier weitere Ortschaften
dieses Namens, nämlich Wilson New York State, Wilson Oklahoma, Wil-
son Wyoming, Wilson Kansas. In Grossbritannien gibt es Wilson, Lei-
cestershire, in Australien einen gleichnamigen Stadtteil von Perth. Bei
diesen kann jedoch ohne Weiteres vorausgesetzt werden, dass sie den
schweizerischen Verkehrskreisen nicht bekannt sind.
5.4 Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Name Wilson werde von
den relevanten Verkehrskreisen vor allem mit US-Präsident Woodrow
Wilson oder dem Sportartikelhersteller Wilson assoziiert. In der Tat ist der
Name Wilson im englischen Sprachraum häufig anzutreffen. Etymolo-
B-6831/2011
Seite 11
gisch leitet sich der Name Wilson, der bisweilen auch Willson geschrie-
ben wird, von "William" ab und bedeutet "Sohn des Will". Das deutsche
Äquivalent von Wilson ist "Willy" oder "Willi" (http://www.behindthe-
name.com/name/wilson, besucht am 5. November 2012). Nicht nur der
der ehemalige US-Präsident Wilson geniesst hohe Bekanntheit, auch der
ehemalige englische Premier Harold Wilson sowie eine lange Liste weite-
rer Personen, die den Namen Wilson tragen (http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_ people_with_surname_Wilson, besucht am 5. Oktober 2012). Im
Moment heissen 182'727 Personen in England Wilson, was 0.4% der Ge-
samtbevölkerung entspricht. In den USA sind es 783'051, was 0.3% der
Gesamtbevölkerung entspricht und in Australien 46'961, was ebenfalls
0.3% der Gesamtbevölkerung entspricht (http://www.britishsurna-
mes.co.uk/ surnames/WILSON, besucht am 5. Oktober 2012). Der Name
ist zwar rund dreimal weniger verbreitet als Smith (http://www.bri-
tishsurnames.co.uk/surnames/SMITH, besucht am 5. Oktober 2012), je-
doch kann aus obenstehenden Zahlen, selbst wenn diese nicht genau
stimmen sollten, immer noch gefolgert werden, dass er in den englisch-
sprachigen Ländern stark verbreitet ist.
5.5 Nachdem die geografischen Bedeutungen von "Wilson" relativ unbe-
kannt sind, wird die Bezeichnung intuitiv als Personenname aufgefasst.
Die relevanten Verkehrskreise gehen weit eher davon aus, dass eine
Person mit Namen Wilson eine Tabakfabrik betreibe, so dass keine Asso-
ziation mit einer wenig bekannten Ortschaft Wilson als Tabakanbaugebiet
vorgenommen wird. Damit besteht auch keine Gefahr der Irreführung.
6.
6.1 Strittig ist weiter, ob "Wilson" aus Sicht der amerikanischen Konkur-
renten freihaltebedürftig sei. In der Tat ist die Wortmarke "WILSON" für
Tabakwaren in den USA nicht registriert. Eine Markensuche im US-
amerikanischen Trademark Electronic Search System (TESS) ergibt,
dass für die Zigarettenmarke "Wilson" in den USA eine Wort-/Bildmarke
Nr. 2,007,845 in der Nizza-Klasse 34 registriert ist (http://www.uspto.gov/
index.jsp > TRADEMARKS > Trademark Search > Basic Word Mark
Search und http://www.fawkyabdallah.com/wilson_trademark.php, be-
sucht am 4. Oktober 2012). Insgesamt geniessen rund 25 Marken mit
dem Wortlaut "Wilson", davon acht Wortmarken, Schutz in den USA.
6.2 Damit liegt nicht die typische Situation vor, dass die beantragte Marke
im Ursprungsland der Bezeichnung bereits eingetragen ist. Jedoch be-
B-6831/2011
Seite 12
stehen durch das Vorhandensein mehrerer Wortmarken für Industriepro-
dukte, die in Wilson, North Carolina, hergestellt werden könnten (z.B.
Stoffmesser, Signalverstärker und Gelatine) sowie einer Wort-/Bildmarke
für Tabakwaren ausreichend Indizien, dass "Wilson" selbst in den USA
mehrheitlich als Eigen- und nicht als Ortsnamen aufgefasst wird. Dies gilt
offensichtlich selbst dann, wenn der Markeninhaber offenlegt, dass er tat-
sächlich auf die Eigenschaft von Wilson als Tabakanbauort Bezug nimmt
(http://www.fawkyabdallah.com/wilson_newspaper.php, besucht am
9. Oktober 2012). Wenn in den USA weder eine absolute noch eine relati-
ve Freihaltebedürftigkeit für "Wilson" besteht, entfällt im Sinne der "Mont-
parnasse"-Praxis auch das Freihaltebedürfnis für die Schweiz.
7.
Die Beschwerdeführerin macht des Weiteren Gleichbehandlung mit den
Marken "Winston", "Winston XS", "Winston XS Micros" und "Winston Mic-
roslims" geltend. Da aufgrund der obenstehenden Erwägungen der Ein-
tragung in das Markenregister keine Hindernisse mehr entgegenstehen,
braucht die Gleichbehandlung nicht weiter geprüft zu werden.
8.
Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen,
die Wortmarke Nr. CH 63568/2010 WILSON in der Schweiz als Marke
zum Schutz zuzulassen.
9.
9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete
Kostenvorschuss zurückzuerstatten.
9.2 Überdies ist der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteient-
schädigung zuzusprechen. Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die
Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt
aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2
VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut
und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit
eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug
des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters
beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vor-
instanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhe-
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bung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die
Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Das Gericht setzt die
Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten
Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kos-
tennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund
der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]).
9.3 Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote ins Recht gelegt. Da
kein zweiter Schriftenwechsel stattfand, ist die Parteientschädigung auf
CHF 1'800.- inkl. Mehrwertsteuer festzulegen.