Decision ID: 9841ec40-e4ca-581e-af57-e3754c42c050
Year: 2019
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: dismissal

Facts:
Sachverhalt:
A.
A.a Die Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 679340 "Tick different (fig.)" der
Swatch AG (nachfolgend: Widerspruchsgegnerin) wurde am 19. Oktober
2015 in Swissreg veröffentlicht. Die Marke sieht wie folgt aus
und beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit folgenden Waren:
Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières
ou en plaqué compris dans cette classe à savoir figurines, trophées; bijou-
terie et joaillerie à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons de man-
chettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cra-
vate, fixe-cravates, coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses, pierres
semi-précieuses (pierres fines); horlogerie et instruments chronomé-
triques à savoir chronomètres, chronographes, horloges, montres,
montres, bracelets, pendules, réveille-matins ainsi que parties et acces-
soires pour les produits précités à savoir aiguilles, ancres, balanciers, ba-
rillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, ca-
dratures, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, ressorts de
montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horloge-
rie.
A.b Gestützt auf ihre nach ihren Angaben notorisch bekannte Marke
"THINK DIFFERENT" erhob die Apple Inc. (nachfolgend: Widerspre-
chende) vollumfänglich Widerspruch gegen die Eintragung der Marke
Nr. 679340. Die Widersprechende führte zur Begründung aus, beide Mar-
ken seien visuell wie phonetisch sehr ähnlich, sodass unter Berücksichti-
gung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr
zu bejahen sei.
A.c In ihrer Widerspruchsantwort vom 22. März 2016 bestritt die Wider-
spruchsgegnerin die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der
Schweiz und beantragte die Abweisung des Widerspruchs.
A.d Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (hiernach: Institut)
wies den Widerspruch mit Verfügung vom 30. Juni 2016 vollständig ab. Zur
Begründung hielt es fest, dass die Widersprechende sich zwar als Inhabe-
rin einer nach US-amerikanischem Recht geschützten (nicht-registrierten)
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Benutzungsmarke ausgewiesen habe, sich aber nur dann auf eine auslän-
dische Widerspruchsmarke stützen könne, wenn diese in der Schweiz für
die beanspruchten Waren notorisch bekannt sei. Die von der Widerspre-
chenden eingereichten Unterlagen zur angeblichen notorischen Bekannt-
heit der Widerspruchsmarke würden jedoch nicht den Schluss zulassen,
die Marke sei in der Schweiz und insbesondere im Zusammenhang mit
Schmuckwaren bekannt. Entsprechend könne sich die Widersprechende
nicht auf diese berufen, weshalb der Widerspruch ohne Zeichenvergleich
abzuweisen sei.
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Widersprechende (nachfolgend: Be-
schwerdeführerin) am 2. September 2016 beim Bundesverwaltungsgericht
Beschwerde mit den folgenden Rechtsbegehren:
" 1. Die Verfügung der Vorinstanz vom 30. Juni 2016 sei aufzuheben.
2. Die Eintragung der Schweizer Marke "TICK DIFFERENT" (Nr. 679340) sei
vollständig zu widerrufen.
3. Eventualiter: Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum vom 30. Juni 2016 sei aufzuheben und das Verfahren zur neuen
Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, auch für das Verfahren vor der
Vorinstanz, zu Lasten der Beschwerdegegnerin."
Die Beschwerdeführerin stellte zudem den prozessualen Antrag, es sei
eine mündliche Parteiverhandlung im Sinne von Art. 40 VGG anzuordnen.
Zur Begründung der Beschwerde führt sie aus, die Marke "THINK
DIFFERENT" werde von ihr seit 20 Jahren zur Bewerbung und Kennzeich-
nung ihrer Produkte benutzt. Dabei handle es sich um eine nach US-
amerikanischem Recht gültige, nicht-registrierte Benutzungsmarke. Als
Markeninhaber gelte der tatsächliche Benutzer, und der Marke kämen die
gleichen Rechte wie einer registrierten zu. Aufgrund der Bekanntheit der
Beschwerdeführerin, der jahrzehntelange Benutzung der Marke in den
USA und der entsprechenden Berichterstattung über die Beschwerdefüh-
rerin sei eine notorische Bekanntheit der Marke in der Schweiz zu bejahen.
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C.
Unter Einreichung aller Vorakten verzichtete das Institut (hiernach: Vor-
instanz) mit Schreiben vom 11. Oktober 2016 auf die Erstattung einer Ver-
nehmlassung.
D.
In ihrer Beschwerdeantwort vom 13. Oktober 2016 bestritt die Wider-
spruchsgegnerin (hiernach: Beschwerdegegnerin) die notorische Bekannt-
heit der Widerspruchsmarke "THINK DIFFERENT" in der Schweiz und be-
antragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
E.
Die Beschwerdeführerin replizierte mit Eingabe vom 14. November 2016
und hielt an ihren Rechtsbegehren sowie dem prozessualen Antrag auf öf-
fentliche Verhandlung fest. Die Beschwerdegegnerin könne aus dem Be-
griff der Notorietät nichts zu ihren Gunsten ableiten, da hier der verpönte
Fall einer missbräuchlichen Aneignung einer Marke vorliege.
F.
In ihrer Duplik vom 15. Dezember 2016 bestritt die Beschwerdegegnerin
überhaupt das Bestehen einer Benutzungsmarke nach US-amerikani-
schem Recht und hielt im Übrigen an ihrer bisherigen Argumentation fest.
G.
Mit Verfügung vom 12. Januar 2017 wurden die Parteien antragsgemäss
zur Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung im Sinne von Art. 40
VGG am 11. April 2017 vorgeladen.
H.
Mit Eingabe vom 7. April 2017 zog die Beschwerdeführerin ihren Antrag
auf Durchführung einer Parteiverhandlung zurück und reichte stattdessen
eine schriftliche Stellungnahme ein, in welcher sie ihre Rechtsbegehren
bestätigte und an ihrer Argumentation festhielt.
I.
Die Beschwerdegegnerin hielt in ihrer Stellungnahme vom 20. April 2017
ebenfalls an ihren Ausführungen fest und beantragte die kostenfällige Ab-
weisung der Beschwerde.
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Seite 5
J.
Mit Eingabe vom 28. November 2018 reichte die Beschwerdegegnerin ihre
Kostennote ein, welche der Beschwerdeführerin zur Stellungnahme zuge-
stellt wurde. Die Beschwerdeführerin wiederum verzichtete stillschweigend
auf eine Stellungnahme.
K.
Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten
im Rahmen der folgenden Urteilserwägungen eingegangen.

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvor-
schuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdefüh-
rerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert
(Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.
Im vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren wurde der Widerspruchsmarke
die notorische Bekanntheit in der Schweiz nicht zugesprochen. Entspre-
chend hat die Vorinstanz den Widerspruch ohne Zeichenvergleich bereits
mit dieser Begründung abgewiesen. Die Beschwerdeführerin verlangt in
ihrem Hauptantrag, das Bundesverwaltungsgericht solle die Verwechs-
lungsgefahr ohne Rückweisung an die Vorinstanz prüfen, und äussert sich
entsprechend ausführlich zur Verwechselbarkeit der Vergleichszeichen.
Lediglich in ihrem Eventualantrag beantragt sie eine Rückweisung an die
Vorinstanz zu neuer Beurteilung. Die Beschwerdegegnerin geht demge-
genüber davon aus, dass für den Fall, dass die notorische Bekanntheit der
Widerspruchsmarke bejaht werden sollte, ein kassatorischer Entscheid
zwingend ist (Beschwerdeantwort, Rz. 33 f.). Hierzu ist festzuhalten, dass,
solange die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken im Wi-
derspruchsverfahren nicht geprüft worden ist, das Bundesverwaltungsge-
richt für den Fall, dass eine notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke
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zu bejahen ist, die Sache zur weiteren Prüfung an die Vorinstanz zurück-
zuweisen pflegt (Urteile des BVGer B-2323/2009 vom 15. Oktober 2009
E. 2 "Circus Conelli", B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 1.2 "Swatch
Group [fig.]/watch ag [fig.]"; vgl. auch Urteile des BVGer B-5129/2016 vom
12. Juli 2017 E. 2 f. und E. 5.3 "Chrom-Optics/Chrom-Optics",
B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 2 mit Hinweisen "Fuci-
derm/Fusiderm"). Demnach ist im Folgenden nur auf die Rügen betreffend
die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke einzugehen.
3.
3.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur
Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter-
nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Re-
gister und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f.
MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke
zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1
MSchG).
3.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke
gegen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach
der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31
MSchG). Als ältere Marke gilt nicht nur die zum Zeitpunkt der Hinterlegung
der jüngeren Marke bereits im Markenregister eingetragene Marke, son-
dern auch jene Marke, die im Sinne von Art. 6bis der Pariser Verbands-
übereinkunft vom 20. März 1831 zum Schutz des gewerblichen Eigentums
(Pariser Verbandsübereinkunft [PVÜ]; SR 0.232.04) in der Schweiz noto-
risch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; Urteil des BVGer B-2323/2009
vom 15. Oktober 2009 E. 4.3.6 m.H. "Circus Conelli"). Die notorische Be-
kanntheit der Widerspruchsmarke muss demnach bereits zum Zeitpunkt
der Eintragung der jüngeren Marke bestehen (Urteil des BGer 4P.291/2000
vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; Art. 3 Abs. 2 lit b MSchG;
SCHLOSSER/MARADAN, a.a.O., art. 3 LPM N. 189). Angesichts dessen,
dass es sich hierbei um eine Ausnahme vom Eintragungsprinzip handelt,
sind sich Lehre und Rechtsprechung einig, dass Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG
äusserst restriktiv anzuwenden ist (BGE 130 III 267 E. 4.4 f. "Tripp Trapp";
Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk";
Urteil des BVGer B-2323/2009 vom 15. Oktober 2009 E. 4.3.6 "Circus
Conelli"; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar
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zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 353; MATTHIAS STÄ-
DELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Marken-
schutzgesetz/Wappenschutzgesetz Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017,
Art. 3 N. 180; RALPH SCHLOSSER/CLAUDIA MARADAN, in : de Werra/Gilliéron
[éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013, art. 3 LPM
N. 173 f.).
3.3 Um sich auf Art. 3 Abs. 1 lit. b MSchG stützen zu können, muss es sich
bei der notorisch bekannten Widerspruchsmarke um eine im Ausland ge-
schützte Marke handeln (BGE 130 III 267 E. 4.2 "Tripp Trapp"; Urteile des
BVGer B-2323/2009 vom 15. Oktober 2009 E. 4.3.6 "Circus Conelli",
B-1752/2009 vom 26. August 2009 E. 3.3.6 "Swatch Group [fig.]/watch ag
[fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 370; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER,
a.a.O., Art. 3 N. 183, 185; SCHLOSSER/MARADAN, a.a.O., art. 3 LPM N. 180
und 182). In Anbetracht des Umstands, dass Mitgliedstaaten der PVÜ Mar-
ken auch ohne Registrierung schützen, ist es nicht zwingend notwendig,
dass die ausländische Widerspruchsmarke in einem Register eingetragen
ist. Soweit Markenrechte im Ausland auch auf ihren blossen Gebrauch hin
erworben werden können, genügt ein entsprechender Nachweis bezüglich
Praxis und Gebrauch (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 373; STÄDELI/BRAUCHBAR
BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 186). Dabei gilt es allerdings zu beachten,
dass einer Marke, gegen welche ein absoluter Ausschlussgrund i.S.v. Art. 2
MSchG vorliegt, in der Schweiz kein Schutz als notorisch bekannte Marke
zukommen kann (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 375; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRK-
HÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 182) – ausser der Markeninhaberin gelingt der
Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz und der übrigen Vo-
raussetzungen für den Schutz als notorisch bekannte Marke (JOLLER,
a.a.O., Art. 3 Rz. 376; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3
N. 182).
3.4 Demnach muss es sich um ein im Ausland als Marke geschütztes und
gebrauchtes Zeichen handeln, gegen welches kein absoluter Ausschluss-
grund i.S.v. Art. 2 MSchG vorliegt. Die Marke muss in der Schweiz noto-
risch bekannt sein (Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG; SCHLOSSER/MARADAN,
a.a.O., art. 3 LPM N. 184), was zwar keinen Gebrauch der Marke in der
Schweiz voraussetzt (BGE 130 III 267 E. 4.4 "Tripp Trapp"; JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 Rz. 378; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 189),
aber immerhin bedeutet, dass die Marke in der Schweiz in einem der be-
troffenen Verkehrskreise als Marke für die damit gekennzeichneten Waren
und/oder Dienstleistungen notorisch bekannt ist (BGE 130 III 267 E. 4.7.2
"Tripp Trapp"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 190 f.) –
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sie also in der Schweiz über eine gesteigerte, offenkundige Bekanntheit
verfügt (BGE 130 III 267 E. 4.7.3 "Tripp Trapp"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRK-
HÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 192). Eine bloss vage Kenntnis der Marke in der
Schweiz genügt nicht (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3
N. 192). Zum Mass dieser Bekanntheit führt das Bundesgericht aus, im Re-
gelfall erscheine ein Richtwert von über 50% als angemessen (BGE 130
III 267 E. 4.7.3 "Tripp Trapp"). STÄDELI und BRAUCHBAR BIRKHÄUSER for-
mulieren als Faustregel, dass das Mindestmass der Bekanntheit zur Beja-
hung der Notorietät zwischen derjenigen einer bekannten Marke mit erhöh-
tem Schutzumfang und derjenigen einer berühmten Marke i.S.v. Art. 15
MSchG liegt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 192). No-
torisch bekannt kann ausserdem – so das Bundesgericht – in Bezug auf
die Dauer des Gebrauchs nur eine etablierte Marke sein (BGE 130 III 267
E. 4.7.4 "Tripp Trapp"). Dennoch bleibt zu beachten, dass die notorisch be-
kannte Marke im Sinne von Art. 6bis PVÜ von der berühmten Marke abzu-
grenzen ist: Anders als bei einer im Sinne von Art. 15 MSchG berühmten
Marke beschränkt sich der Schutz der notorisch bekannten Marke auf be-
stimmte Waren und Dienstleistungen (Urteil des BGer 4P.291/2000 vom
19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; Urteil des BVGer B-2630/2012 vom
4. Juli 2013 E. 5.1.1 "LA CASA DEL HABANO/CLUB PASSION HABA-
NOS"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 355). Es ist demnach zu prüfen, für welche
Waren oder Dienstleistungen die Widerspruchsmarke die erforderliche No-
torietät erlangt hat (Urteil des BGer 4P.291/2000 vom 19. Februar 2001
E. 3c "Central Perk"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 268).
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin führt aus, sie sei Inhaberin der nicht-registrier-
ten US-Marke "THINK DIFFERENT", welche in den USA nach Titel 15 des
United States Code, § 1125(a)(1)(A) als sog. "unregistered trademark" an-
erkannt sei (Beschwerde, Rz. 7). Sie habe im vorinstanzlichen Verfahren
diverse Unterlagen eingereicht, mittels welchen der Nachweis des Bestan-
des der Widerspruchsmarke sowie deren Notorietät in der Schweiz ihrer
Ansicht nach erbracht sei (Beschwerde, Rz. 7 mit Verweis auf Wider-
spruchsbeilagen 3-14). Sie rügt, die Vorinstanz habe in ihrem Entscheid
überhöhte Anforderungen an den Tatbestand der notorischen Bekanntheit
gestellt (Beschwerde, Rz. 14). So halte das Bundesgericht explizit fest,
dass ein Markengebrauch in der Schweiz keine Voraussetzung für die Be-
jahung einer notorischen Bekanntheit in der Schweiz sei (Beschwerde,
Rz. 16), weshalb die Vorinstanz den Sachverhalt unvollständig festgestellt
habe, als sie einige der Widerspruchsbeilagen mit der Begründung, es
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fehle ein Bezug zur Schweiz, nicht berücksichtigte (Beschwerde, Rz. 16).
Zudem dürfe ihr als Widersprechende nicht die gesamte Beweislast aufer-
legt werden (Beschwerde, Rz. 17): auch die Vorinstanz habe eine Unter-
suchungspflicht.
4.2 Die Beschwerdegegnerin hingegen bestreitet sowohl den Bestand ei-
ner zum massgebenden Zeitpunkt aktiven nicht-registrierten Marke als
auch deren notorische Bekanntheit in der Schweiz (Beschwerdeantwort,
Rz. 12 und 21 ff.). Die eingereichten Belege würden weder auf eine für Uh-
ren und Schmuckwaren nicht-registrierte US-amerikanische Marke, noch
überhaupt auf einen zum Zeitpunkt der Hinterlegung der angefochtenen
Marke aktiven markenmässigen Gebrauch des Zeichens glaubhaft hindeu-
ten. Damit habe die Vorinstanz mangels Aktivlegitimation der Beschwerde-
führerin gar nicht auf den Widerspruch eintreten dürfen. Abgesehen davon
sei es der Beschwerdeführerin nicht gelungen die angebliche notorische
Bekanntheit des Zeichens in der Schweiz glaubhaft zu machen. Insbeson-
dere würden keine Belege vorliegen, welche einen Gebrauch bzw. Zusam-
menhang mit den vom Widerspruch betroffenen Uhren und Schmuckwaren
zeigten.
5.
Die Beschwerdeführerin rügt in Bezug auf die anwendbaren Prozessmaxi-
men, die Vorinstanz habe den Untersuchungsgrundsatz verletzt, da sie im
Widerspruchsverfahren nicht von sich aus Beweiserhebungen vorgenom-
men habe. Dieser Rechtsauffassung kann indessen nicht gefolgt werden.
Wenn auch für die Feststellung des Sachverhalts im Widerspruchs- und
Beschwerdeverfahren grundsätzlich die Untersuchungsmaxime gilt, wird
diese gemäss Art. 13 VwVG durch die Mitwirkungspflicht der Parteien,
welche namentlich insoweit greift, als eine Partei das Verfahren durch
eigenes Begehren eingeleitet hat oder darin eigene Rechte geltend macht,
relativiert (vgl. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2. Aufl. 2018,
Rz. 19 f. zu Art. 13). Zu Recht verweist die Vorinstanz darauf (angefoch-
tene Verfügung, Titel III, Ziff. 12), dass im Widerspruchsverfahren den Mit-
wirkungspflichten der Parteien gerade in Bezug auf den Nachweis der
Notorietät eine erhebliche Bedeutung zukommt (DAVID RÜETSCHI, in:
Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz,
2. Aufl. 2017, Beweisrecht Rz. 92; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER,
a.a.O., Art. 3 N. 198). Dabei trifft die Mitwirkungspflicht eine Partei ins-
besondere für den Nachweis jener Umstände, welche sie besser als die
Behörde kennt, und welche diese ohne die Mitwirkung der Partei gar nicht
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oder zumindest nicht ohne vernünftigen Aufwand erheben kann
(BGE 124 II 361 E. 2b; vgl. AUER/BINDER, a.a.O., Rz. 4 zu Art. 13). Das
Ausmass der Mitwirkungspflicht der Partei richtet sich nach deren Zumut-
barkeit und Verhältnismässigkeit (AUER/BINDER, a.a.O., Rz. 7 zu Art. 13).
In vielerlei Hinsicht beschränkt sich die Beschwerdeführerin darauf, die ge-
ringe Zahl an eingereichten Belegen damit zu begründen, dass schliesslich
notorisch sei, wie bekannt sie und ihre Produkte seien. Dabei übersieht sie,
dass vorliegend nicht ihre Bekanntheit, sondern jene eines von ihr angeb-
lich als Marke verwendeten Zeichens streitig ist. Damit muss sich die
notorische Bekanntheit des Zeichens direkt ergeben. Auch ist zu beachten,
dass sich der Schutz der notorisch bekannten Marke – anders als bei der
Beurteilung einer berühmten Marke – einzig auf bestimmte Waren und
Dienstleistung beschränkt (vgl. E. 3.4 hiervor; JOLLER, a.a.O., Art. 3
Rz. 355). Die Beschwerdeführerin kann daher – selbst wenn es ihr gelin-
gen würde, die notorische Bekanntheit des Zeichens für eine bestimmte
Ware glaubhaft zu machen – dieses Ergebnis nicht ohne weiteres auf an-
dere Waren übertragen. So oder anders ist die Frage nach der Mitwir-
kungspflicht von der Beweislastverteilung zu unterscheiden (AUER/BINDER,
a.a.O., Rz. 16 zu Art. 13). In Anlehnung an Art. 8 ZGB gilt der Grundsatz,
dass diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen hat, die aus
dem nicht bewiesenen (bzw. nicht glaubhaft gemachten) Sachverhalt
Rechte ableiten will (Urteil des BVGer B-2217/2014 vom 3. November
2016 E. 4.4.2 "BOND ST. 22 LONDON"; RÜETSCHI, a.a.O., Beweisrecht
Rz. 78). Entsprechend hat ein Widersprechender, der sich auf eine nicht
eingetragene aber in der Schweiz notorisch bekannte Marke beruft, deren
Bestand unter Vorlage entsprechender Belege zumindest glaubhaft zu ma-
chen (RÜETSCHI, a.a.O., Beweisrecht Rz. 119). Gelingt ihm dies nicht, hat
er die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen. Aufgrund der dargestellten Be-
deutung der Mitwirkungspflicht im vorliegenden Zusammenhang nament-
lich in Bezug auf die Notorietät in Bezug auf die in Frage stehenden Waren
kann der Vorinstanz kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass sie darauf
verzichtet hat, selbst Beweismittel in Bezug auf die notorische Bekanntheit
in das Verfahren einzuführen. Damit ist nicht näher auf den Umstand ein-
zugehen, dass die Beschwerdeführerin ihre Belege auch im Verfahren vor
Bundesverwaltungsgericht nicht ergänzt hat.
6.
6.1 Wie unter E. 3.2 f. hiervor festgestellt, kann der Inhaber einer im Aus-
land geschützten älteren Marke darauf basierend Widerspruch gegen die
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Eintragung einer Marke ins schweizerische Markenregister erheben, so-
fern es sich bei dieser ausländischen Marke um eine in der Schweiz noto-
risch bekannte Marke handelt. Die Beschwerdeführerin führt aus, sie sei
Inhaberin der nicht-registrierten US-Marke "THINK DIFFERENT", die in
den USA nach Titel 15 des United States Code (Lanham Act),
§ 1125(a)(1)(A) als sog. "unregistered trademark" anerkannt sei (Be-
schwerde, Rz. 7). Markenrechte können in den USA unabhängig von einer
Registrierung bereits durch Benutzung entstehen (KIRSTEN SOWADE,
Markenschutz in den USA aus Sicht des deutschen Anmelders, Berlin
2003, S. 68). Der Schutz einer solchen "common law trademark" ist einzig
auf die Waren und Dienstleistungen, für die die Benutzungsmarke benutzt
wird, sowie auf das geografische Gebiet innerhalb der Vereinigten Staaten,
in dem die Marke benutzt wird, beschränkt (SOWADE, a.a.O., S. 28 und 69).
Als Markeninhaber gilt derjenige, der nach aussen erkennbar als Benutzer
der Marke auftritt (SOWADE, a.a.O., S. 44). Grundsätzlich gilt nach US-
amerikanischem Recht, dass eine Marke – unabhängig davon, ob
registriert oder nicht – benutzt werden muss, um Schutzwirkung zu ent-
falten und zu erhalten (SOWADE, a.a.O., S. 72; vgl. Duplik, Rz. 8 und 10;
Duplikbeilage 1, S. 2 f.). Gemäss § 1127 des Lanham Act gilt eine Marke
unter anderem dann als erloschen, wenn die Marke ohne Absicht der Wie-
deraufnahme nicht mehr gebraucht wird (vgl. 15 U.S. Code §1127 [1]).
Diesfalls wird ein Nichtgebrauch während drei aufeinanderfolgenden Jah-
ren prima facie als Indiz gewertet, dass der Inhaber auf die Marke verzich-
tet (vgl. 15 U.S. Code §1127 [1]).
6.2 Während die Vorinstanz in ihrem Widerspruchsentscheid den Bestand
dieser "common law trademark" – allerdings ohne vertiefte Prüfung – an-
genommen hat (angefochtene Verfügung, Titel II, Ziff. 3), bestreitet die Be-
schwerdegegnerin vor Bundesverwaltungsgericht, dass die Widerspruchs-
marke zumindest im vorliegend massgeblichen Zeitpunkt der Hinterlegung
der angefochtenen Marke im Jahr 2015 noch bestand (Beschwerdeant-
wort, Rz. 24), da die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Belege –
wenn überhaupt – keinen Markengebrauch des Zeichens im Zeitpunkt der
Hinterlegung der angefochtenen Marke zeigten (Beschwerdeantwort,
Rz. 27). Die Beschwerdegegnerin schliesst daraus, dass die Marke in den
Vereinigten Staaten gestützt auf 15 U.S. Code §1127 [1] als erloschen gilt
(Beschwerdeantwort, Rz. 27). Daher ist die Beschwerdegegnerin der An-
sicht, die Vorinstanz habe auf den Widerspruch gar nicht eintreten dürfen
(Beschwerdeantwort, Rz. 8).
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Seite 12
6.3 Gleich wie vom Widersprechenden in Art. 20 lit. b MSchV verlangt wird,
sein eingetragenes Markenrecht zu bezeichnen, ist auch vom Widerspre-
chenden, der sich auf eine nicht-registrierte, notorisch bekannte Marke be-
ruft, zu verlangen, dass er sein Recht nachweist (CHRISTOPH ROHNER, Die
notorisch bekannte Marke in der Schweiz, 2002, S. 224). Demnach hat die
Beschwerdeführerin, die ihren Widerspruch auf eine nicht eingetragene
aber in der Schweiz angeblich notorisch bekannte Marke stützt, deren Be-
stand zumindest glaubhaft zu machen (vgl. E. 5 hiervor; RÜETSCHI, a.a.O.,
Beweisrecht Rz. 119). Dem Gericht muss aufgrund objektiver Anhalts-
punkte der Eindruck vermittelt werden, dass die fraglichen Tatsachen nicht
bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 "Uh-
renarmband [3D]", BGE 120 II 393 E. 4.c, BGE 88 I 14 E. 5.a; Urteil des
BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 m.H. "EGATROL/E-
GATROL"). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch sollte
dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stim-
men, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteil des BVGer B-40/2013
vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 m.H. "EGATROL/EGATROL"; ROHNER,
a.a.O., S. 226). Mangels einer Eintragungsurkunde, hat der Nachweis des
Bestands einer nicht-registrierten Marke mittels Gebrauchsbelege zu erfol-
gen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 373). Dabei muss es sich um ein im Zeit-
punkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke immer noch bestehen-
des (älteres) Markenrecht handeln (Art. 3 Abs. 1 MSchG; JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 Rz. 4 und 347). Die Beschwerdeführerin hat vorliegend glaubhaft zu
machen, dass ihre Benutzungsmarke zum Zeitpunkt der Hinterlegung der
angefochtenen Marke in den Vereinigten Staaten geschützt und daher
auch noch in Gebrauch war (JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 373).
6.4 Folgende Belege hat die Beschwerdeführerin zur Glaubhaftmachung
des Bestands und der notorischen Bekanntheit in der Schweiz einer nach
15 U.S. Code § 1125(a)(1)(A) geschützten Marke eingereicht:
– englischsprachiger Eintrag zu "Think different" in Wikipedia, Ausdruck vom 18. Januar 2016 (Widerspruchsbeilage 3)
– 3 undatierte Abbildungen aus englischsprachigen Printkampagnen zu Computern der Beschwerdeführerin (Widerspruchsbeilage 4)
– Artikel der NY Times vom 1. September 2008 zur Emmy-Auszeichnung der Werbekampagne der Widersprechenden (Widerspruchsbeilage 5)
– Auszug aus dem englischsprachigen Buch von Catherine Kaputa, " Branding", Boston USA, 2012, S. 84 f. (Widerspruchsbeilage 6)
– Auszug aus dem deutschsprachigen Buch von Anja Förster und Peter Kreuz, "Marketing Trends – Ideen und Konzepte für ihren Markenerfolg", Wiesbaden 2003, S. 80 (Widerspruchsbeilage 7)
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Seite 13
– "Apple wieder mit Gewinn", in: NZZ vom 16. Oktober 1998, S. 28 ( 8)
– "Anders denken – Gibt es für Apple eine Zukunft nach dem Tod des PC?", in: NZZ vom 12. Januar 2001, S. 73 (Widerspruchsbeilage 9)
– "Apple Macintosh mit Windows – Apple erweitert Einzugsgebiet", in: NZZ vom 7. April 2006, S. 71 (Widerspruchsbeilage 10)
– "Die Kinder der Revolution – Anfang und Ende des PC-Zeitalters"; in: NZZ vom 6. Februar 2010, S. 57 (Widerspruchsbeilage 11)
– "Think different – Mit Steve Jobs verliert die Computerbranche ihre -Figur", in: NZZ vom 7. Oktober 2011, S. 1 (Widerspruchsbeilage 12)
– undatiertes Beispiel für Produktspezifikationsetikette je eines iMac 21.5" und iMac 27" (Widerspruchsbeilage 13)
– undatierte Abbildung zweier Uhrenmodelle mit Inschrift "Think different" (Widerspruchsbeilage 14)
6.5
6.5.1 Als mögliche Belege für den Gebrauch einer Marke dienen Urkunden
(Rechnungen, Lieferscheine, Angaben zu Umsatz oder Werbeausgaben)
und Augenscheinobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Pros-
pekte, Exemplare der fraglichen Waren, Werbematerial) (SCHLOSSER/MA-
RADAN, a.a.O., art. 3 LPM 190). Die Belege müssen sich auf den mass-
geblichen Zeitraum beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit
voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in Kom-
bination mit anderen, datierbaren berücksichtigt werden (Urteil des BVGer
B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 m.H. "EGATROL/EGATROL").
Von den eingereichten Belege zeigen einzig die Abbildungen dreier eng-
lischsprachiger Printwerbeanzeigen (Widerspruchsbeilage 4), die Produk-
tespezifikationsetikette eines iMac 21.5 Zoll bzw. zweier iMac 27 Zoll (Wi-
derspruchsbeilage 13) sowie die Fotografien zweier Uhren (Widerspruchs-
beilage 14) einen tatsächlichen Gebrauch des Zeichens "Think different".
Allerdings ist, wie bereits von der Vorinstanz zu Recht bemerkt, keines
dieser Beispiele datiert. In diesem Zusammenhang bemerkt die Beschwer-
deführerin, dass eine zeitliche Einordnung dieser Belege durchaus möglich
sei, da man aufgrund der abgebildeten Produkte bzw. Produktespezifi-
kationen auf ein ungefähres Datum schliessen könne (Beschwerde,
Rz. 17). Diese Anmerkung deutet darauf hin, dass die Beschwerdeführerin
offenbar davon ausgeht, die Gestaltung und Spezifikation ihres gesamten
Sortiments sei in allen Ausführungen seit ihrer Gründung behördennoto-
risch. Der Begriff der "notorischen Bekanntheit" ist aber nicht zu verwech-
seln mit den Begriffen "behörden-" oder "gerichtsnotorisch", aus welchen
quasi geschlossen werden könnte, dass sich die diesbezügliche Abnahme
B-5334/2016
Seite 14
von Beweisen erübrigen würde (vgl. Entscheid der RKGE vom 12. Dezem-
ber 2005, in: sic! 2006/177, S. 179 "Médecins sans frontières";
STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 198). Einer Partei ist es
– auch mit Blick auf das in Erwägung 5 hiervor zur Mitwirkungspflicht
Gesagte – zuzumuten, den Bestand und Gebrauch ihrer Marke mittels ent-
sprechender Unterlagen zu belegen. Auch erscheint es nicht unverhältnis-
mässig insbesondere die Datierung parteieigener Belege zu verlangen,
oder wo dies nicht möglich ist, sie zumindest durch ergänzende Belege zu
präzisieren. Wann ein Unternehmen das eigene Produkt in welcher Gestal-
tung benutzt hat, weiss das Unternehmen selber am besten. Unter diesen
Umständen kann der Vorinstanz nicht vorgeworfen werden, sie habe es
unterlassen, die undatierten Belege der Beschwerdeführerin mittels
eigener Untersuchungshandlungen zeitlich einzuschätzen.
6.5.2 Bezüglich der vorgelegten Werbebeispiele (Widerspruchsbeilage 4)
ist die Angabe der Beschwerdeführerin (Beschwerde, Rz. 17), dass es sich
beim in der Werbung abgebildeten iMac um ein Exemplar der ersten Ge-
neration handelt, überprüfbar, und ermöglicht eine ungefähre Datierung:
Das Modell wurde von 1998 bis 2001 produziert (Beschwerde, Rz. 17; vgl.
Eintrag zu "iMac" in: WIKIPEDIA, https://de.wikipe-
dia.org/wiki/IMac#Erste_Generation_(1998) ). Das ebenfalls abgebildete
Modell eines iBooks der ersten Generation wurde gemäss WIKIPEDIA von
1999 bis 2000 produziert (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/IBook). Dass es
sich bei diesen Gebrauchsbelegen um solche aus der Epoche 1998 bis
2001 handelt, bestätigen zudem die Widerspruchsbeilagen 3, 5-10: Darin
wird jeweils erwähnt, dass die Beschwerdeführerin von 1997 bis 2002 mit
diesem Slogan ihre damaligen Produkte bewarb. Der Slogan wurde
schliesslich 2002 letztmals in der Werbung der Beschwerdeführerin ver-
wendet (vgl. Widerspruchsbeilage 3). Damit belegt die Beschwerdeführerin
den Gebrauch des Zeichens in den Vereinigten Staaten im Zusammen-
hang mit Computern für die Jahre 1997-2002 glaubhaft.
6.5.3 Um den Gebrauch in den darauffolgenden Jahren zu belegen, reicht
die Beschwerdeführerin drei Produktespezifikationsetiketten ein (Wider-
spruchsbeilage 13). Sie gibt an, die Widerspruchsmarke werde seit 2009
auf diesen Etiketten, die an den Verpackungen der iMac-Modelle ange-
bracht sind, aufgeführt (Beschwerde, Rz. 17; Widerspruchsbeilage 3). Aus
der Widerspruchsbeilage 3 geht hervor, dass die Beschwerdeführerin die
Anbringung des Slogans auf den Verpackungen im Zusammenhang mit
der Registrierung einer gleichnamigen Marke veranlasst hat. Eine Kurz-
recherche im Markenregister des USPTO zeigt, dass zurzeit zwei US-
B-5334/2016
Seite 15
Marken der Beschwerdeführerin mit dem Wortlaut "Think different" aktiv
sind (Stand 23. Januar 2019). Beide Marken sind ausschliesslich für Com-
puterwaren der Klasse 9 registriert. Da die Beschwerdeführerin ihren
Widerspruch auf keine dieser eingetragenen US-Marken stützt, sind sie
grundsätzlich unbeachtlich. In Anbetracht aber, dass der Bestand der nicht-
registrierten Marke streitig ist, und zumindest in der Schweiz die Registrie-
rung einer bis anhin nicht-registrierten allenfalls notorisch bekannten
Marke dazu führen würde, dass die nicht-registrierte Marke in der nunmehr
eingetragenen identischen Marke aufginge und damit eine identische,
nicht-registrierte Marke hinter einer eingetragenen Marke keine Geltung
mehr hätte (Urteil des Appellationsgerichts Basel-Stadt ZK.2013.6 vom
20. Januar 2016, E. 3.3.5), muss nochmals auf das Markenrechtssystem
der Vereinigten Staaten hingewiesen werden. Dort können Markenrechte
unabhängig von einer Registrierung – egal ob beim USPTO oder einzig in
einem Bundesstaat – entstehen, und zwar durch deren Gebrauch als
Marke (vgl. E. 6.1 hiervor). Dieser Schutz beschränkt sich dann jeweils auf
die damit benutzten Waren sowie auf das jeweilige geografische Gebiet, in
welchem die Marke verwendet wird. Damit erscheint ein paralleles Beste-
hen einer registrierten Marke sowie einer gleichlautenden "common law
trademark" prima facie möglich. Jedenfalls schadet es der Beschwerdefüh-
rerin bei der Beantwortung der Frage, ob ihre Benutzungsmarke Bestand
hat, nicht, dass sie über registrierte und gleich wie die "common law trade-
mark" lautende Marken verfügt. Vorliegend legt die Beschwerdeführerin
eine undatierte Etikette für einen 21.5 Zoll sowie zwei undatierte Etiketten
für einen 27 Zoll iMac mit jeweils unterschiedlichen Prozessoren vor (Be-
schwerde, Rz. 17; Widerspruchsbeilage 13). Inwiefern die Etiketten tat-
sächlich seit 2009 auf sämtlichen Verpackungen des Produktes "iMac" ver-
wendet werden, lässt sich aus diesem Beleg nicht ablesen. Immerhin ist in
den Etiketten der 27 Zoll-Modelle aber erkennbar, dass diese Modelle mit
einem Retina 5K-Display ausgestattet sind. Computer der Beschwerde-
führerin mit solch einem Display wurden gemäss Recherche erstmals 2014
eingeführt (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/IMac#Achte_Genera-
tion_(2014)) und sind – wenn auch in neueren Generationen – auch in den
aktuellen Modellen enthalten (vgl. die unter
https://www.apple.com/chde/imac/specs/ abrufbaren technischen Daten
des am 3. Dezember 2018 im schweizerischen Onlineshop der Beschwer-
deführerin zum Verkauf stehenden iMac 27" mit Retina 5K Display). Dies
spricht dafür, dass die Widerspruchsmarke mindestens seit 2014 auf der
Verpackung dieser Ware angebracht wird.
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Seite 16
6.6 Aus den eingereichten Belegen folgt somit, dass die Beschwerde-
führerin den Slogan "Think Different" erstmals 1997 in einer Werbekam-
pagne verwendete (vgl. Widerspruchsbeilagen 3 f.). Daraufhin wurde der
Slogan bis 2002 (vgl. Widerspruchsbeilage 3) zur Bewerbung ihrer zwi-
schen 1998 und 2001 produzierten Computern gebraucht (vgl. Wider-
spruchsbeilage 4). Während die Beschwerdeführerin keine, die Jahre 2002
bis 2009 abdeckende Belege einreicht, zeigen die Produktespezifikations-
etiketten beider 27 Zoll iMacs (Widerspruchsbeilage 13), dass das Zeichen
im Zusammenhang mit Computern, welche ab 2014 im Handel erhältlich
waren (vgl. E. 6.5.3 hiervor), gebraucht wurde. Damit belegt die Beschwer-
deführerin zwar keinen seit 1997 ununterbrochenen Gebrauch des Zei-
chens. Sie zeigt aber glaubhaft, dass der Gebrauch des Zeichens im Zeit-
punkt der Hinterlegung der angefochtenen Marke seit mindestens einem
Jahr im Zusammenhang mit Computern wieder aufgenommen wurde.
6.7 Nach dem Gesagten ist der Gebrauch des Zeichens nur im Zusam-
menhang mit der Ware "Computer" der Klasse 9 glaubhaft gemacht, was
nichts über den Gebrauch des Zeichens im Zusammenhang mit den von
der angefochtenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 14 aussagt.
Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Fotografien zweier Uhren
(Widerspruchsbeilage 14) sind undatiert. Weder liegen dem Gericht ergän-
zende Belege, die eine zeitliche Einreihung dieser Fotografien ermöglichen
würden, vor, noch lassen die weiteren Widerspruchsbeilagen überhaupt ei-
nen Gebrauch der Widerspruchsmarke mit Waren der Klasse 14 vermuten.
Damit belegt die Beschwerdeführerin weder einen Markengebrauch noch
eine notorische Bekanntheit des Zeichens "Think different" im Zusammen-
hang mit Uhren. Dies ändert allerdings nichts an der Legitimation der Be-
schwerdeführerin. Inwiefern eine Widersprechende ihren Widerspruch auf
eine Marke mit einem gleichartigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
stützt, ist keine Eintretensvoraussetzung, sondern gehört zur materiellen
Prüfung des Widerspruchs. Angesichts dessen, dass die Beschwerdefüh-
rerin den Bestand der gemäss 15 U.S. Code § 1125(a)(1)(A) geschützten
Benutzungsmarke "Think different" zumindest für Computer glaubhaft
macht, besteht ein älteres Markenrecht und die Vorinstanz ist zu Recht auf
den Widerspruch eingetreten.
7.
7.1 In einem weiteren Schritt ist die notorische Bekanntheit der Wider-
spruchsmarke in der Schweiz zu prüfen. Wohl kann die notorische
Bekanntheit eines Zeichens wiederum behörden- oder gerichtsnotorisch
B-5334/2016
Seite 17
sein (Entscheid der RKGE vom 12. Dezember 2005, in: sic! 2006/177,
S. 179 "Médecins sans frontières"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER,
a.a.O., Art. 3 N. 198). Unter diesen Voraussetzungen erledigt sich die dies-
bezügliche Abnahme von Beweisen. Allerdings handelt es sich bei den Be-
griffen "gerichts- bzw. behördennotorisch" und "notorische Bekanntheit" ei-
ner Marke – wie bereits erwähnt – nicht um Synonyme (vgl. E. 6.5.1 hier-
vor). Aus der Lehre und Rechtsprechung geht klar hervor, dass die
notorische Bekanntheit einer in der Schweiz nicht-registrierten Marke nicht
leichthin anzunehmen ist (vgl. E. 3.4 hiervor). Insbesondere genügt die
blosse Bekanntheit einer Marke noch nicht zur Inanspruchnahme der Vor-
teile gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. b MSchG, sondern die ausländische Marke
muss in der Schweiz vielmehr "notorisch" bekannt sein – und damit
etabliert sein (BGE 130 III 267 E. 4.7.4 "Tripp Trapp"): Für das Erreichen
der notorischen Bekanntheit sind höhere Anforderungen anzusetzen, als
bei einer eingetragenen Marke, der aufgrund erreichter Marktdurchdrin-
gung der Schutzumfang einer bekannten Marke zuerkannt werden soll
(BGE 130 III 267 E. 4.7.2 "Tripp Trapp"; Urteil des BGer 4P.291/2000 vom
19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER,
a.a.O., Art. 3 N. 190 f.). Dabei sollte das Mindestmass der Bekanntheit zur
Bejahung der Notorietät zwischen derjenigen einer bekannten Marke mit
erhöhtem Schutzumfang und derjenigen einer berühmten Marke i.S.v.
Art. 15 MSchG liegen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3
N. 192). Die Notorietät kann sich im Rahmen der Spezialität des Marken-
rechts einzig auf jene Waren und Dienstleistungen beziehen, für welche
die Marke tatsächlich gebraucht oder beworben wird (Urteil des BGer
4P.291/2000 vom 19. Februar 2001 E. 3c "Central Perk"). Somit kann eine
notorisch bekannte Marke keinen Schutz für Waren oder Dienstleistungen
beanspruchen, die ausserhalb der mit der Marke versehenen Waren und
Dienstleistungen liegen (vgl. E. 3.4 hiervor; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 355).
Eine Ausdehnung des Markenschutzes über den Gleichartigkeitsbereich
hinaus kommt im Widerspruchsverfahren nicht in Frage.
7.2 Die Beschwerdeführerin belegt einen tatsächlichen Gebrauch ihres
Zeichens im Zusammenhang mit ihrem Produkt "iMac", der einem "Com-
puter" der Klasse 9 entspricht (vgl. E. 6.6 hiervor). Es ist daher zu prüfen,
ob die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz im
Zusammenhang mit der Ware "Computer" der Klasse 9 glaubhaft gemacht
ist. Diese Ware der Klasse 9 richtet sich an einen breiten Abnehmerkreis,
nämlich sowohl an Endabnehmer als auch an Fachkreise, wie z.B. Infor-
matiker und Fachhändler (Urteile des BVGer B-1176/2017 vom 10. Januar
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Seite 18
2019 E. 3 m. H. "[apple] [fig.], [leaf] [fig.]/ j [fig.]", B-1408/2015 vom 25. Ok-
tober 2017 E. 3 "INFORMA"). Die notorische Bekanntheit in der Schweiz
muss demnach im Zusammenhang mit mindestens einem dieser Verkehrs-
kreise glaubhaft gemacht werden (BGE 130 II 267 E. 4.7.2 "Tripp Trapp").
7.3
7.3.1 Als Belege für die von ihr geltend gemachte Notorietät des Zeichens
"Think Different" in der Schweiz für die Ware "Computer" der Klasse 9 legt
die Beschwerdeführerin diverse Zeitungsartikel der Neuen Zürcher Zeitung
(NZZ) aus den Jahren 1998, 2001, 2006, 2010 und 2011 (Widerspruchs-
beilagen 8-12), zwei Ausschnitte aus Marketingfachbüchern (Wider-
spruchsbeilagen 6 und 7), drei Beispiele für die englischsprachige Print-
kampagne der Jahren 1997 bis 2001 (Widerspruchsbeilage 4), einen Zei-
tungsbericht der New York Times über die Emmy-Auszeichnung der Wer-
bekampagne der Beschwerdeführerin im Jahr 1998 (Widerspruchsbei-
lage 5), den Wikipedia-Eintrag zum Slogan "Think different" (Wider-
spruchsbeilage 3) sowie die Produktspezifikationsetiketten dreier iMac-
Modelle (Widerspruchsbeilage 13) vor.
7.3.2 Die Beschwerdeführerin führt aus, bei der Widerspruchsmarke
handle es sich um ein für sie besonders identitätsstiftendes und entspre-
chend bekanntes Zeichen, welches zeitweise im Zentrum ihrer marken-
rechtlichen Kommunikation stand (Replik, Rz. 13). Dabei verweist sie auf
die Auszüge zweier Marketingfachbücher (Widerspruchsbeilagen 6 und 7).
Daraus ist ersichtlich, dass der Slogan aus Sicht der Marketinglehre auf-
grund seiner Kürze als sehr prägnant und zumindest im englischsprachi-
gen Raum auch als höchst erfolgreich gilt. Dass dieser Slogan eng mit dem
verstorbenen CEO der Beschwerdeführerin, Steve Jobs, und einem mit
dieser Aussage verbundenen Image der Beschwerdeführerin verbunden
ist, zeigen nicht nur der Wikipedia-Eintrag zum Slogan (Widerspruchsbei-
lage 3) sondern auch die vorgelegten Artikeln der NZZ aus den Jahren
2010 und 2011 (Widerspruchsbeilagen 11 und 12). Darin wird der Slogan
zum einen in der Berichterstattung zu Steve Jobs Tod als Titel des Artikels
benutzt (Widerspruchsbeilage 12). Zum anderen wird im Artikel des Jahres
2010 unter namentlicher Erwähnung des Slogans "Think different" be-
schrieben, dass viele Werbeslogans der Beschwerdeführerin dem Geist
der Hippiejugend zuzuschreiben sind und gerade diese Zeit für Steve Jobs
selber sehr wichtig war (Widerspruchsbeilage 11). Mit dem Slogan "Think
different" sollte also zweifellos eine Philosophie und ein Image zum Aus-
druck gebracht werden. Dass sich die Beschwerdeführerin dieses Image
B-5334/2016
Seite 19
verliehen hat, kann als bekannt vorausgesetzt werden. Soweit die Be-
schwerdeführerin aber damit aus der gerichtsnotorischen Bekanntheit ih-
res Unternehmens, ihres verstorbenen CEO's und ihrer Marke "Apple" im
Zusammenhang mit Computern auf die Bekanntheit der Widerspruchs-
marke schliesst, geht sie zu weit. Aus der gerichtsnotorischen Bekanntheit
der Beschwerdeführerin und ihrer Unternehmensleitung kann nicht auf die
notorische Bekanntheit all ihrer Slogans geschlossen werden. Als notorisch
bekannte Marke muss die Widerspruchsmarke in der Schweiz über eine
gesteigerte, offenkundige Bekanntheit verfügen, wobei eine blosse Kennt-
nis nicht genügt (BGE 130 III 267 E. 4.7.3 "Tripp Trapp"; STÄDELI/BRAUCH-
BAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 192). Die Notorietät der Widerspruchs-
marke ist gerade nicht gerichtsnotorisch, und muss daher vorliegend glaub-
haft gemacht werden (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3
N. 198). Diese hat sich wiederum aus den eingereichten Belegen zu erge-
ben.
7.3.3 Als notorisch bekannte Marke muss die Widerspruchsmarke in der
Schweiz mehr als bloss bekannt sein und über eine gesteigerte, offenkun-
dige Bekanntheit verfügen (BGE 130 III 267 E. 4.7.2 f. "Tripp Trapp"; STÄ-
DELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 192). Weiter bedarf es – so
das Bundesgericht – einen dauerhaften Gebrauch des Zeichens, was in
der Regel nur auf eine etablierte Marke zutrifft (BGE 130 III 267 E. 4.7.4
"Tripp Trapp"). Wohl ist ein effektiver Markengebrauch in der Schweiz
selber keine Voraussetzung um eine notorische Bekanntheit in der
Schweiz zu bejahen (BGE 130 III 267 E. 4.4 "Tripp Trapp"). Dennoch muss
sich aus den Belegen glaubhaft ergeben, dass das Zeichen in der Schweiz
für Computer bei mindestens einem Verkehrskreis notorisch bekannt ist
(BGE 130 II 267 E. 4.7.2 "Tripp Trapp"). Ein Bezug zur Wahrnehmung der
Marke in der Schweiz muss hergestellt werden können. Aus den einge-
reichten drei Werbeinseraten, welche in englischer Schrift verfasst sind, ist
nicht unmittelbar ein Bezug zum schweizerischen Markt erkennbar. Insbe-
sondere ist nicht ohne weiteres ersichtlich, ob diese Inserate in der
Schweiz verwendet bzw. ob sie in der Schweiz überhaupt wahrgenommen
wurden. In Kombination mit den vorgelegten Zeitungsartikeln der NZZ der
Jahre 1998, 2001 und 2006, welche im Zeitungsbund "Medien und Infor-
matik" erschienen sind, belegt die Beschwerdeführerin allerdings glaub-
haft, dass das Zeichen in der Schweiz bei Fachleuten jedenfalls in der
Deutschschweiz bekannt war und diese damals wussten, dass die Be-
schwerdeführerin von 1998 bis Ende 2001 ihre Computer mit diesem Slo-
gan bewarb (Widerspruchsbeilagen 8-10). Inwiefern der Emmy-Gewinn
B-5334/2016
Seite 20
der Werbekampagne im Jahr 1998 und die amerikanische Berichterstat-
tung hierüber (Widerspruchsbeilage 5) in der Schweiz überhaupt wahrge-
nommen wurden, kann daher offen bleiben. In einem Zwischenschritt kann
jedenfalls festgestellt werden, dass die notorische Bekanntheit der Wider-
spruchsmarke in der Schweiz bei Fachleuten in den Jahren 1998 bis 2001
bzw. 2006 von der Beschwerdeführerin glaubhaft belegt wird.
7.3.4 Weiter geht aus den eingereichten Belegen – wie unter E. 6.5.3 f.
festgestellt – glaubhaft hervor, dass die Widerspruchsmarke ab 2009 welt-
weit auf den Produktespezifikationsetiketten der iMac-Modelle angebracht
wurde. In Anbetracht, dass Fachverkäufer so täglich mit der Widerspruchs-
marke in Kontakt seien (Beschwerde, Rz. 18) und der weltweite Verkauf in
hohen Zahlen dieser Produkte notorisch sei (Beschwerde, Rz. 17), ist die
Beschwerdeführerin der Ansicht, dass die notorische Bekanntheit des Zei-
chens auch nach 2006 bejaht werden müsse. Ausserdem würden auch die
Berichterstattung in der NZZ in den 2010 und 2011 (Widerspruchsbeila-
gen 11 und 12) zeigen, dass die Fachkreise die Widerspruchsmarke auch
nach 2006 noch kennen würden. Dem ist entgegen zu halten, dass die
Anbringung der Widerspruchsmarke auf einer Produktespezifikations-
etikette zwar einem markenmässigen Gebrauch entspricht. Jedoch handelt
es sich dabei nicht um den sichtbarsten und damit einprägsamsten Anbrin-
gungsort einer Marke. So ist zum einen die Produktespezifikationsetikette
gemessen an der Grösse der Produkteverpackung viel kleiner. Anderer-
seits ist auch die Widerspruchsmarke auf der Etikette klein und nicht
prominent aufgeführt. Im Gesamteindruck geht die Widerspruchsmarke
damit aufgrund ihrer Grösse im Vergleich zur Warenverpackung unter.
Folglich genügen diese Etikettenbeispiele ohne zusätzliche, die Wahrneh-
mung der massgebenden Abnehmer belegende Unterlagen nicht aus, um
glaubhaft darauf schliessen zu können, dass selbst Fachkreise wie Infor-
matikverkäufer die Widerspruchsmarke ohne zusätzliche Bewerbung wei-
terhin als etablierte Marke für Computer wahrnehmen. Zur Berichterstat-
tung in der NZZ der Jahre 2010 und 2011 ist festzuhalten, dass diese nicht
in Verbindung mit Waren, sondern in Beschreibung von Steve Jobs und der
Philosophie der Beschwerdeführerin erfolgte (vgl. E. 7.3.2 hiervor). Ein
Bezug zu Computern wird nur indirekt hergestellt. Dass von der Fach-
presse ein eng mit Steve Jobs verbundener Slogan im Laufe der Bericht-
erstattung zu seinem Tod verwendet wird, löst keine neue Werbekampagne
aus. Vielmehr wird die Widerspruchsmarke damit kurzfristig in Erinnerung
gerufen, was aber nicht ausreichend ist um von Dauerhaftigkeit zu spre-
chen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 195). Der Slogan
wurde also nach dem Ende der Werbekampagne vielmehr als Imageslogan
B-5334/2016
Seite 21
der Beschwerdeführerin denn als Slogan im Zusammenhang mit einer
Ware in Verbindung gebracht. Belege, wonach über die Widerspruchs-
marke im Zusammenhang mit den damit gekennzeichneten Waren auch
nach 2006 – und insbesondere nach 2009 – berichtet wurde, legt die Be-
schwerdeführerin jedenfalls keine vor.
7.3.5 Damit ist im Ergebnis der Vorinstanz zuzustimmen, dass die vorge-
legten Belege das Stetigkeitserfordernis zur Bejahung einer Notorietät im
für die Beurteilung massgebenden Zeitpunkt nicht erfüllen (BGE 130
III 267 E. 4.7.4 "Tripp Trapp"). Vorliegend belegt die Beschwerdeführerin
zwar die notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz im
Zusammenhang mit "Computern" für die Jahre 1998 bis 2006 glaubhaft.
Allerdings legt sie keine Belege vor, aus denen glaubhaft geschlossen wer-
den kann, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz nach 2006 über-
haupt noch als Marke im Zusammenhang mit Computern bekannt war. Ins-
besondere legt die Beschwerdeführerin keine Belege vor, welche eine in-
bzw. ausländische Werbetätigkeit nach 2001 belegen würden. Genauso
wie ein aktiver Markengebrauch in der Schweiz selber nicht notwendig ist,
um eine notorische Bekanntheit zu bejahen (BGE 130 III 267 E. 4.4 "Tripp
Trapp"), muss auch die Bewerbung der Widerspruchsmarke in der Schweiz
nicht nachgewiesen werden, um eine notorische Bekanntheit zu bejahen
(Urteil des BGer 4A_371/2010 vom 29. Oktober 2010 E. 5.1 "G/G"). Es ist
hingegen davon auszugehen, dass eine Marke, welche in der Schweiz
weder beworben noch gebraucht wird, bereits aus praktischen Gründen in
der Regel in der Schweiz kaum notorisch bekannt sein kann (Urteil des
BGer 4A_371/2010 vom 29. Oktober 2010 E. 5.1 "G/G"). Vorliegend steht
immerhin fest, dass die Widerspruchsmarke 1998 bis Ende 2001 intensiv
gebraucht und beworben wurde, und infolgedessen die notorische Be-
kanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Computern in
der Schweiz zumindest in Fachkreisen bis 2006 (vgl. Widerspruchsbei-
lage 10) glaubhaft belegt wurde. In Anbetracht, dass eine Marke ihre früher
durch Werbeanstrengungen durchgesetzte Marke mit der Zeit wieder in
Vergessenheit geraten kann (BGer, Mitt. 1979, 243, 247 "Mixmaster";
DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Mar-
kenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a Rz. 241), kann in Analogie auch
eine notorische bekannte Marke ihre vormals bestehende offenkundige Be-
kanntheit mit der Zeit verlieren. Entsprechend fordert die bundesgericht-
liche Rechtsprechung, dass der massgebende Verkehrskreis eine stetige
Kenntnis über die Marke verfügen muss und eine seltene bzw. sporadische
Berichterstattung dem nicht entspricht (BGE 130 III 267 E. 4.7.4 "Tripp
Trapp"). Aus den eingereichten Belegen zeigt sich, dass die Marke in der
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Seite 22
Schweiz zwar nach 2009 auf den Produkteetiketten von Computern ange-
bracht und damit in Gebrauch war. Aus diesem Gebrauch kann aber nicht
auf eine notorische Bekanntheit geschlossen werden. Weiter zeigen die
Belege, dass die Widerspruchsmarke nach 2006 in der Tagespresse einzig
kurz vor und zum Tod von Steve Jobs Erwähnung fand, und zwar als Cha-
rakterisierung des Verstorbenen und seiner Philosophie und damit jener
der Beschwerdeführerin. Dass von der Widerspruchsmarke nach 2006 in
der Schweiz mehr als nur noch bis zum Tode von Steve Jobs und insbe-
sondere im Zusammenhang mit den massgebenden Waren die Rede war,
belegt die Beschwerdeführerin nicht. Insbesondere geht aus keinem der
eingereichten Belege hervor, dass die Widerspruchsmarke nach 2001 im
In- oder Ausland jemals wieder beworben wurde. Aufgrund der Tatsache,
dass die Marke selber – gemäss den eingereichten Belegen – ab 2009
einzig auf Produktespezifikationsetiketten gebraucht wurde, und aus die-
sen Gebrauchsbelegen alleine nicht auf die Wahrnehmung der Abnehmer
geschlossen werden kann, liegen keine Belege vor, welche einen Rück-
schluss auf den Grad der erreichten Marktdurchdringung in der Schweiz
nach 2006 zulassen. Die Beschwerdeführerin legt auch keine Belege über
die Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Compu-
tern nach 2006 – und insbesondere nach 2009 – im Ausland vor, aus wel-
chen allenfalls Rückschlüsse auf die Schweiz gezogen werden könnten.
Vielmehr ist aus den eingereichten Belegen zu schliessen, dass die Marke
in den Jahren 1998 bis Ende 2001 intensiv benutzt und auch in der
Schweiz als für Computer notorisch bekannt zu erachten ist, sich der Ge-
brauch aber hernach auf die Anbringung in der Produktespezifikationseti-
kette beschränkte und der Slogan von der Beschwerdeführerin nicht weiter,
und schon gar nicht prominent benutzt wurde. Belege, wonach die Be-
kanntheit der Widerspruchsmarke auch nach 2006 in der Schweiz noch
bestand, legt die Beschwerdeführerin jedenfalls keine vor. Angesichts des-
sen, dass eine notorische Bekanntheit nicht leichthin anzunehmen und sich
damit die Voraussetzungen die für die Annahme der notorischen Bekannt-
heit deutlich erhöhen, vermag die Beschwerdeführerin das Vorliegen der
notorischen Bekanntheit ihrer Widerspruchsmarke in der Schweiz für Com-
puter im massgebenden Zeitpunkt nicht glaubhaft zu machen.
8.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der vorinstanzlichen Beurteilung im
Ergebnis zuzustimmen ist. Die Beschwerdeführerin bringt keine Unterla-
gen vor, welche eine Notorietät der Widerspruchsmarke zum massgeben-
den Zeitpunkt in der Schweiz glaubhaft belegen. Damit ist die Beschwerde
im Haupt- und im Eventualantrag abzuweisen.
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9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1
VwVG).
9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei
dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
cherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am
Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde aller-
dings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des
erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzel-
fall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbe-
deutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und
Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"
mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Ver-
fahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten
des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen und der Beschwer-
deführerin aufzuerlegen.
9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des
Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbin-
dung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten
der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei
(Art. 8 VGKE).
9.3 Die Partei, welche Anspruch auf eine Parteientschädigung erhebt, hat
dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen
(Art. 14 Abs. 1 VGKE). Vorliegend hat die obsiegende Beschwerdegegne-
rin mit Eingabe vom 28. November 2018 eine Kostennote eingereicht. Da-
rin beantragt sie eine Parteientschädigung von Fr. 11'200.– (exkl. MWST)
zuzüglich Fr. 224.– für Porti zulasten der Beschwerdeführerin. Der darin
geltend gemachte Zeitaufwand von 32 Stunden ist unter Berücksichtigung
des nicht alltäglichen Prozessthemas und des Umstands, dass im Ergebnis
ein dreifacher Schriftenwechsel durchgeführt worden ist, sowie der Vorbe-
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reitung einer (durch die Gegenseite kurzfristig abgesagten) Parteiverhand-
lung nicht zu beanstanden. Allerdings entspricht der geltend gemachte
Stundenansatz von Fr. 350.– mit Blick auf Art. 10 Abs. 2 VGKE nahezu
dem Maximalansatz, welcher einzig bei besonders komplexen Fällen in
Betracht kommt, wogegen der auch in casu zur Anwendung gelangende
Regelsatz für Markensachen Fr. 300.– beträgt. Die Kostennote ist daher in
Bezug auf den Stundenansatz entsprechend zu reduzieren, so dass der
Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädi-
gung von Fr. 9'600.– (exkl. MWST) zuzüglich Auslagen in Höhe von
Fr. 224.–, d.h. insgesamt Fr. 9'824.– zusteht. Gemäss Antrag der Be-
schwerdegegnerin umfasst die Parteientschädigung vorliegend keinen
Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 BGG). Es wird mit Eröffnung rechtskräftig.
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