Decision ID: 952e85b5-6c24-5657-80a7-a88bb55b16f7
Year: 2012
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: 
Label: dismissal

Facts:
Sachverhalt:
A.
Die Demp B.V. (im Folgenden: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der am
23. Februar 2009 aufgrund einer als Basismarke dienenden europäischen
Gemeinschaftsmarke unter anderem mit Schutzanspruch für die Schweiz
im internationalen Register eingetragenen Wortmarke IR 999'365
NOBLEWOOD. Die Eintragung wurde der Schweiz am 7. Mai 2009 von
der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle notifiziert
(vgl. Beilage 1 zur Vernehmlassung). Der Schutz der genannten Marke
wurde für folgende Waren für das Gebiet der Schweiz beantragt:
Classe 02: Peintures, laques, glaçures, préparations pour l'imprégnation du
bois.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques, en particulier clôtures
en bois, clôtures pare-vue, espaliers, planches pour terrasses, carreaux de
terrasses, auvents pour terrasses, pergolas, cloisons, bancs, garde-corps,
passerelles, parties, accessoires et dispositifs auxiliaires pour les produits
précités, non compris dans d'autres classes; constructions transportables
non métalliques, en particulier abris pour voitures, belvédères et remises à
outils.
Classe 27: Revêtements de murs et de sois.
B.
Mit Schreiben vom 6. Mai 2010 erliess das Eidgenössische Institut für
Geistiges Eigentum (IGE; im Folgenden: Vorinstanz) eine "Notification de
refus provisoire partiel (sur motifs absolus)" mit der Begründung,
NOBLEWOOD sei für einen Teil der beanspruchten Waren direkt be-
schreibend und insoweit zum Gemeingut zu zählen. Einzig für die in
Klasse 19 beanspruchten "carreaux de terrasses" sei der Markenschutz
in der Schweiz zu gewähren.
C.
In einer Stellungnahme vom 10. September 2010 bestritt die Beschwer-
deführerin die Auffassung der Vorinstanz und machte im Wesentlichen
geltend, dass es sich beim Zeichen NOBLEWOOD um eine Wortneu-
schöpfung handle, welcher sich ohne besondere Gedankenarbeit und
ohne besonderen Fantasieaufwand kein eindeutiger, hinsichtlich der be-
anspruchten Waren beschreibender Sinn entnehmen lasse.
D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 13. Dezember 2010 an ihrer teil-
weisen Zurückweisung fest. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen
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aus, die Abnehmer würden das angemeldete Zeichen in Verbindung mit
sämtlichen beanspruchten Waren mit Ausnahme der "carreaux de terras-
ses", welche nicht aus Holz bestehen würden, im Sinn von "edles Holz"
oder "prächtiges Holz" und damit als unmittelbar beschreibende sowie
anpreisende Angabe bezüglich der Eigenschaften dieser Waren verste-
hen.
E.
Mit Eingabe vom 8. September 2011 bat die Beschwerdeführerin um Er-
lass einer anfechtbaren Verfügung.
F.
Mit Verfügung vom 7. Dezember 2011 verweigerte die Vorinstanz der in-
ternationalen Registrierung IR 999'365 NOBLEWOOD für die folgenden
Waren den Schutz in der Schweiz (Dispositiv-Ziff. 1):
Classe 02: Peintures, laques, glaçures, préparations pour l'imprégnation du
bois.
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques, en particulier clôtures
en bois, clôtures pare-vue, espaliers, planches pour terrasses, auvents pour
terrasses, pergolas, cloisons, bancs, garde-corps, passerelles, parties, ac-
cessoires et dispositifs auxiliaires pour les produits précités, non compris
dans d'autres classes; constructions transportables non métalliques, en par-
ticulier abris pour voitures, belvédères et remises à outils.
Classe 27: Revêtements de murs et de sois.
Sodann gewährte die Vorinstanz der genannten internationalen Registrie-
rung den Schutz für die "carreaux de terrasses" der Klasse 19 (Dispositiv-
Ziff. 2).
Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, die Wortverbindung NOBLE-
WOOD werde im Gesamteindruck ohne Weiteres im Sinn von "nobles,
edles, prächtiges Holz" verstanden. Für die massgebenden Verkehrskrei-
se, bestehend aus Durchschnittsabnehmern und Fachkreisen (wie na-
mentlich Spezialisten der Bauindustrie, Malern, Schreinern und Zwi-
schenhändlern der beanspruchten Waren), sei sofort verständlich, dass
das angemeldete Zeichen mit diesem Sinngehalt hinsichtlich der in Klas-
se 2 beanspruchten "Farben, Lacke, Lasuren und Holzimprägnierungs-
mittel" direkt deren Zweckbestimmung, Wirkungsweise und Qualität be-
schreibe. Die relevanten Verkehrskreise würden das Zeichen sodann in
Verbindung mit den in den Klassen 19 und 27 beanspruchten Waren mit
Ausnahme der "carreaux de terrasses" der Klasse 19 sofort als direkte
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Beschreibung des Warenmaterials auffassen. Dem angemeldeten Zei-
chen fehle es aufgrund seines beschreibenden sowie anpreisenden Cha-
rakters an der konkreten Unterscheidungskraft, weshalb es zum Gemein-
gut gehöre. Der Markenschutz in der Schweiz sei vor diesem Hintergrund
nur für die "carreaux de terrasses" der Klasse 19 zu gewähren.
G.
Mit Eingabe vom 16. Januar 2012 erhob die Beschwerdeführerin Be-
schwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, Dispositiv-
Ziff. 1 die Verfügung vom 7. Dezember 2011 sei aufzuheben und die in-
ternationale Registrierung IR 999'365 NOBLEWOOD sei in der Schweiz
vollumfänglich zum Schutz zuzulassen. Ferner verlangte sie, die Vorin-
stanz sei anzuweisen, die IR-Marke 999'365 NOBLEWOOD für alle be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen einzutragen. Schliesslich for-
derte sie eine Parteientschädigung.
Zur Begründung machte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen gel-
tend, die Abnehmer der vorliegend beanspruchten Waren, nämlich Fach-
leute der Baubranche und nicht baufachkundige, aber interessierte Kon-
sumenten, würden englische Wörter wie NOBLEWOOD nur in beschränk-
tem Umfang verstehen. Letzteres Wort werde jedenfalls in der Baubran-
che nicht im Sinn von "nobles, edles, prächtiges Holz" aufgefasst. Als
Wortneuschöpfung und aufgrund seiner Mehrdeutigkeit komme dem an-
gemeldeten Zeichen die notwendige Unterscheidungskraft zu. Eine Ver-
weigerung des Markenschutzes in der Schweiz bedeute eine unzulässige
Ungleichbehandlung im Vergleich zur mehrfachen Eintragung der Wort-
marke "NOBLE". Zudem sei die Eintragung von NOBLEWOOD als euro-
päische Gemeinschaftsmarke ein Indiz, dass das Zeichen in der Schweiz
schutzfähig sei.
H.
Innert verlängerter Frist liess sich die Vorinstanz mit Eingabe vom
23. März 2012 vernehmen. Sie beantragte, die Beschwerde sei unter
Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung führte sie insbesondere aus,
entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin seien auch Durch-
schnittskonsumenten und nicht nur "interessierte Kunden" die mit den
beanspruchten Waren angesprochene Abnehmer. Auch in der Baubran-
che könnten mindestens Grundkenntnisse der englischen Sprache vor-
ausgesetzt werden. Die massgebenden Verkehrskreise würden aufgrund
ihrer Kenntnis des englischen Grundwortschatzes ohne Weiteres "wood"
als Bezeichnung für Holz verstehen und mit Blick auf ihre Französisch-
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oder Deutschkenntnisse "noble" im Sinn von "nobel, edel, prächtig" auf-
fassen. Eine unzulässige Ungleichbehandlung liege nicht vor, weil die von
der Beschwerdeführerin herangezogenen Voreintragungen keine ver-
gleichbaren Sachverhalte betreffen würden.
I.
Mit Eingabe vom 28. Juni 2012 erstattete die Beschwerdeführerin innert
erstreckter Frist sowie unter Einreichung neuer Unterlagen eine Replik,
mit welcher sie an ihren Beschwerdebegehren festhielt. Sie erklärte dabei
namentlich, die Kombination von "noble" und "wood" sei ungewöhnlich
und damit unterscheidungskräftig, weil das erstere Wort ein primär auf
Menschen gemünztes Adjektiv bilde.
J.
Mit Duplik vom 5. September 2012 hielt die Vorinstanz an ihrem Antrag
auf Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Be-
schwerdeführerin fest und reichte neue Unterlagen ein. Sie führte insbe-
sondere aus, das Wort "noble" werde im englischen und französischen
Sprachgebrauch sowohl in Bezug auf Menschen als auch zur Beschrei-
bung von Gegenständen und Materialien wie Holz verwendet. Zwar sei
der Zeichenbestandteil "noble" mehrdeutig. Für die Zurückweisung eines
mehrdeutigen Zeichens genüge es jedoch, wenn nur eine seiner Bedeu-
tungen eine beschreibende Angabe bilde. Letzteres sei vorliegend der
Fall.
K.
Innert erstreckter Frist nahm die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom
29. Oktober 2012 zu den mit der Duplik eingereichten neuen Unterlagen
Stellung. Sie hielt dabei an ihrem Standpunkt fest, dass die Wortschöp-
fung NOBLEWOOD von den massgebenden Verkehrskreisen in der
Schweiz nicht als beschreibende Angabe für die beanspruchten Waren
aufgefasst wird.
L.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer
öffentlichen Verhandlung verzichtet.
M.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten
Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen
eingegangen.
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Seite 6

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der an-
gefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert
und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung.
Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
[VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kos-
tenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und der
Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).
Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
Für das Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union gilt
das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die inter-
nationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss Art.
5 Abs. 2 Bst. b MMP sowie der von der Schweiz dazu abgegebenen Er-
klärung beträgt die Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP zur Erklärung einer
Schutzverweigerung durch die Vorinstanz achtzehn Monate.
Die Notifikation der internationalen Marke IR 999'365 NOBLEWOOD er-
folgte am 7. Mai 2009. Mit der Schutzverweigerung vom 6. Mai 2010 hat
die Vorinstanz folglich die genannte Frist gewahrt.
3.
Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6 quinquies
Bst. B Ziff. 2
der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revi-
diert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04), darf der Schutz
namentlich dann verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterschei-
dungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zu-
sammengesetzt ist, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Be-
schaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsor-
tes, der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder
die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen
Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser zwischenstaat-
lichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom
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Seite 7
28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach die Eintragung dann zu
verweigern ist, wenn die Marke zum Gemeingut gehört. Praxis und Lehre
zu dieser Vorschrift können damit herangezogen werden (BGE 128 III
454 E. 2 YUKON, BGE 114 II 371 E. 1 alta tensione).
4.
Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören,
vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als
Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für wel-
che sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zählen zum einen Zeichen,
denen die für die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung des
Markeninhabers erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und zum ande-
ren Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (s. anstelle
vieler: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2225/2011 vom 7. Mai
2012 E. 2.1 EIN STÜCK SCHWEIZ, mit Hinweisen; vgl. dazu auch Urteil
des Bundesgerichts 4A_343/2012 vom 19. September 2012 E. 2.1 EIN
STÜCK SCHWEIZ).
4.1 Die Antwort auf die Frage, ob ein Zeichen aufgrund fehlender Kenn-
zeichnungs- und Unterscheidungskraft zum Gemeingut gehört, richtet
sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts vorwiegend nach dem
Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Als beschrei-
bende Angaben gelten sachliche Hinweise hinsichtlich der Waren oder
Dienstleistungen; diese werden von den betroffenen Verkehrskreisen
nicht als individualisierende Hinweise auf eine bestimmte betriebliche
Herkunft verstanden (fehlende Unterscheidungskraft; vgl. BGE 134 II 223
E. 3.4.4 SEAT auto emoción). Zum Gemeingut gehören somit insbeson-
dere Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie nament-
lich die Beschaffenheit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die
Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleis-
tungen, für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern solche Hinweise
seitens des angesprochenen Publikums ohne besondere Denkarbeit so-
wie ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen
Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 ["akustische Marke"];
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011
E. 3.1 IRONWOOD, B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 BIOSCIENCE
ACCELERATOR, und B-7245/2009 vom 29. Juli 2010 E. 2 LABSPACE, je
mit Hinweisen). Als Gemeingut nicht schutzfähig sind auch Zeichen, die
sich ausschliesslich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaf-
ten Anpreisungen erschöpfen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007
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vom 18. Juli 2007 E. 4.3 we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1
Masterpiece I).
Massgebend für die naheliegende Erkennbarkeit des beschreibenden
Charakters sind die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli
2011 E. 3.1 IRONWOOD; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas
David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 209 ff.).
4.2 Ob ein Zeichen als Marke in Betracht kommt, bestimmt sich nach
dem Gesamteindruck, den es bei den massgebenden Adressaten in der
Erinnerung hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 Stuhl ["3D"], mit Recht-
sprechungshinweisen). Das Gericht hat daher vorab die massgeblichen
Verkehrskreise zu bestimmen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
4519/2011 [B-4523/2011, B-4525/2011] vom 31. Oktober 2012 E. 3.6
RHÄTISCHE BAHN, BERNINABAHN und ALBULABAHN, mit Hinwei-
sen). Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft entscheidend ist die
Sicht des angesprochenen Abnehmerkreises für die beanspruchten Wa-
ren oder Dienstleistungen, wobei auch das Verständnis betroffener Fach-
kreise zu berücksichtigen ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 IRONWOOD, mit Hinweisen). Da-
bei genügt es zur Annahme von Gemeingut, dass nur ein bestimmter
Kreis der Adressaten, z.B. der Kreis der Fachleute, das Zeichen als be-
schreibend erachtet (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009
vom 27. August 2009 E. 3 BIOSCIENCE ACCELERATOR, mit Hinwei-
sen).
4.3 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut bilden (BGE 129 III
228 E. 5.1 Masterpiece I; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.3 Diamonds of the Tsars), aus-
ser wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht ver-
standen werden, was etwa der Fall sein kann, wenn ein Ausdruck nicht
zum Grundwortschatz zählt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 3.2 Outperform. Outlast [mit Hinwei-
sen], und B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 4.2 Total Trader; vgl. Claudia
Keller, Do you speak English? – Anmerkungen zum Bundesverwaltungs-
gerichtsentscheid B-804/2007, «Delight Aromas (fig.)» in: Zeitschrift für
Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 6/2008, 485).
Gemäss der Rechtsprechung ist freilich vom breiten Publikum nur die
Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten
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(BGE 125 III 203 E. 1c Budweiser, BGE 108 II 489 E. 3 Vantage, Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-7468/2006 vom 6. September 2007
E. 6.2.2 Seven/Seven for all mankind). Fachkreise verfügen demgegen-
über in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des
Bundesgerichts 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 AdRank, Ur-
teile des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September
2008 E. 4.2 Salesforce.com, und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008
E. 7 Stencilmaster). Fremdwörter können sich unter Umständen auch
branchenspezifisch als Sachbezeichnungen etabliert haben und im Zu-
sammenhang mit konkreten Waren oder Dienstleistungen vom breiten
Publikum in einem beschreibenden Sinn aufgefasst werden (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2
IRONWOOD, B-5531/2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7 Apply-Tips, und
B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 Volume up).
4.4 Im Einzelfall kann durch Verbindung beschreibender Worte der be-
schreibende Charakter entfallen. Ob eine Wortverbindung oder ein ein-
heitlich zu betrachtendes Zeichen vorliegt, richtet sich nach der Auffas-
sung der relevanten Verkehrskreise. Bei Wortverbindungen ist zunächst
der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile zu ermitteln und sodann zu un-
tersuchen, ob sich aus der Kombination ein beschreibender, unmittelbar
verständlicher Sinn ergibt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow; Entscheid der Re-
kurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 9. September 2002
veröffentlicht in: sic! 2/2003, 134 Cool Action, mit Hinweisen; Entscheid
der RKGE vom 24. Mai 2000 veröffentlicht in: sic! 7/2000, 592 Clearcut).
Wenn Wortverbindungen eine unmittelbare Aussage über die betreffen-
den Waren und Dienstleistungen zu entnehmen ist, sind sie nicht marken-
fähig (Entscheid der RKGE vom 10. März 2005 veröffentlicht in: sic! 2005,
652 E. 3 Niteview). Regt eine Wortverbindung hingegen erst zum Nach-
denken an, ist nicht von einem beschreibenden Zeichen auszugehen
(CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-
nationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 88). Das ist namentlich
bei Mehrdeutigkeit der Fall (Urteil des Bundesgerichts vom 10. Septem-
ber 1998 veröffentlicht in: sic! 1/1999, 30 E. 4 Swissline; WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N. 90). Erkennen die massgeblichen Verkehrskreise im Wortbe-
standteil einer Marke grundsätzlich verschiedene Bedeutungen, ist zu klä-
ren, welche im konkreten Zusammenhang dominiert. Wenn ein beschrei-
bender Sinn eindeutig ist sowie ohne Gedankenaufwand erkannt wird,
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vermag die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen die
Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht aufheben (Urteil des Bun-
desgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 veröffentlicht in:
sic! 10/2008, 737 E. 3.4 Gipfeltreffen; Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-7427/2006 vom 9. Januar 2009 E. 3.4 Chocolat Pavot [fig.]; Ent-
scheid der RKGE vom 17. Februar 2003 veröffentlicht in: sic! 6/2003, 496
Royal Comfort; MARBACH, a.a.O., N. 306).
4.5 Um ein Zeichen vom Markenschutz auszuschliessen, muss es nicht
zwingend in einem Wörterbuch erwähnt sein (Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichts B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 5.2
MYPHOTOBOOK, und B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 BIOS-
CIENCE ACCELERATOR [je mit Rechtsprechungshinweis]). Soweit sie
nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den
beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über bestimmte Eigenschaften
der Ware oder Dienstleistung aufgefasst werden, können auch neue, bis-
lang ungebräuchliche Ausdrücke beschreibend sein (auch zum folgenden
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009
E. 4.2.1 BIOSCIENCE ACCELERATOR, und B-7245/2009 vom 29. Juli
2010 E. 4 LABSPACE [je mit Hinweisen]). Für den beschreibenden Cha-
rakter reicht es aus, wenn das Wort zwar heute noch nicht allgemein ge-
braucht wird, dessen Sinn aber für diejenigen Kreise, an welche es sich
richtet, auf der Hand liegt.
4.6 Auch grammatikalische Unregelmässigkeiten verhindern nicht per se,
dass die massgebenden Verkehrskreise ein Zeichen als Aussage über
bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung verstehen (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-985/2009 vom 27. August 2009
E. 4.2.1 BIOSCIENCE ACCELERATOR, mit Rechtsprechungshinweis;
MARBACH, a.a.O., N. 285).
4.7 Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein Grenzfall im Bereich
der Zeichen des Gemeingutes einzutragen und die endgültige Entschei-
dung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 Swatch-
Uhrband, BGE 129 III 225 E. 5.3 Masterpiece I).
5.
Im Streit liegt der Schutz des Zeichens NOBLEWOOD für "peintures, la-
ques, glaçures, préparations pour l'imprégnation du bois" der Klasse 2,
"matériaux de construction non métalliques, en particulier clôtures en
bois, clôtures pare-vue, espaliers, planches pour terrasses, auvents pour
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Seite 11
terrasses, pergolas, cloisons, bancs, garde-corps, passerelles, parties,
accessoires et dispositifs auxiliaires pour les produits précités, non com-
pris dans d'autres classes; constructions transportables non métalliques,
en particulier abris pour voitures, belvédères et remises à outils" der
Klasse 19 und "revêtements de murs et de sois" der Klasse 27 der Niz-
zaer Klassifikation.
Diese Waren richten sich in erster Linie an Fachleute aus dem Bereich
Malerei, Schreinerei und Bau, jedoch auch an Durchschnittskonsumenten
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4053/2009 vom 11. November
2009 E. 3 easyweiss; Ziff. 11 der angefochtenen Verfügung). Jedenfalls
beim Kreis der Durchschnittskonsumenten ist nur die Kenntnis eines
Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten (vgl. vorn E. 4.3).
Ob unter den angesprochenen Fachleuten wie denjenigen der Baubran-
che – wie die Beschwerdeführerin geltend macht – Englisch nicht verbrei-
tet ist und als Fachsprache keine Bedeutung hat (vgl. Beschwerde,
S. 5 f.), kann offen gelassen werden. Denn wie bereits erwähnt, genügt
es für das Vorliegen von Gemeingut, dass nur einer der angesprochenen
Abnehmerkreise das streitige Zeichen als beschreibend auffasst
(vgl. vorn E. 4.2). Letzteres ist vorliegend – wie im Folgenden aufgezeigt
wird – mit Bezug auf den Kreis der Durchschnittskonsumenten der Fall.
6.
Das strittige Zeichen NOBLEWOOD bildet eine Wortneuschöpfung, wel-
che sich in die Zeichenelemente "NOBLE" und "WOOD" aufteilen lässt.
Der Umstand, dass es sich um ein lexikalisch nicht erfasstes Zeichen
handelt, schliesst entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin
(vgl. Beschwerde, S. 5 f.) dessen Zuordnung zum Gemeingut nicht aus
(vgl. vorn E. 4.5).
6.1
6.1.1 Das Wort "noble" ist in der englischen Sprache sowohl ein Substan-
tiv, als auch ein Adjektiv. Als Substantiv bedeutet es "Adliger"; als Adjektiv
kommen ihm die Sinngehalte "adlig", "edel", "nobel" und "prächtig" zu
(PONS, Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter
<http://www.pons.de>, [hiernach: PONS], zuletzt besucht am 28.11.2012;
vgl. auch Beilage 13 zur Vernehmlassung).
In der französischen Sprache bedeutet "noble" als Substantiv ebenfalls
"Adliger" und als Adjektiv "adlig", "edel", "angesehen", "edelmütig", "wür-
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Seite 12
devoll", "erhaben" (PONS, a.a.O.; vgl. auch Beilage 14 zur Vernehmlas-
sung).
Das englische und französische Wort "noble" weist sodann eine sprachli-
che Nähe zum deutschen Wort "nobel" auf, zumal sich das englische
"noble" – wie soeben aufgezeigt – mit "nobel" übersetzen lässt. "Nobel"
hat im Deutschen gemäss den von der Beschwerdeführerin eingereichten
Wörterbucheinträgen die Sinngehalte "in bewundernswerter Weise
grossmütig", "edel", "menschlich vornehm", "elegant", "luxuriös", "gross-
zügig", "freigebig", "vornehm" und "adelig" (vgl. Beschwerdebeilagen 16 –
18).
Ob das englische Wort "noble" zum Grundwortschatz zählt und damit sei-
ne Kenntnis beim Durchschnittskonsumenten angenommen werden kann
(vgl. dazu Beschwerde, S. 4 f.), kann hier offen bleiben. Denn angesichts
des gleichlautenden französischen Worts sowie der Nähe zum deutschen
Wort "nobel" ist davon auszugehen, dass das englische Wort "noble" in
seinen hier genannten Grundbedeutungen von den Durchschnittskonsu-
menten in allen schweizerischen Landesgegenden verstanden wird.
6.1.2 "Wood" stammt aus dem Englischen und lässt sich auf Deutsch so-
wohl mit "Holz", als auch mit "Wald" übersetzen (vgl. Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 5.2 IRONWOOD,
mit Hinweis auf PONS, a.a.O.; siehe ferner Beilagen 15 f. zur Vernehm-
lassung).
Der Begriff "Wood" kann dem englischen Grundwortschatz zugerechnet
werden, dessen Kenntnis beim Durchschnittskonsumenten vorauszuset-
zen ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom
27. Juli 2011 E. 5.2 IRONWOOD; s. dazu auch vorne E. 4.3). Soweit die
Beschwerdeführerin dies namentlich unter Berufung auf Urteile zu den
Begriffen "unique" und "delight" bestreitet (vgl. Beschwerde, S. 5), stösst
sie ins Leere. Zum einen hat sich das Bundesgericht in dem von der Be-
schwerdeführerin angerufenen Entscheid BGE 70 II 245 lediglich mit dem
französischen Wort "unique" und seiner Verwendung als Fremdwort im
deutschen Sprachraum befasst (vgl. E. 3 des Urteils). Das Gericht hat
sich dabei weder mit dem entsprechenden englischen Wort, noch mit
dessen Zugehörigkeit zum französischen oder englischen Grundwort-
schatz auseinandergesetzt. Zum anderen hat zwar das Bundesverwal-
tungsgericht ausgeführt, das Wort "delight" mit den Bedeutungen "Freu-
de", "Vergnügen", "Lust", "Wonne", "Entzücken" bzw. "entzücken", "er-
B-283/2012
Seite 13
freuen", und "vergnügen" gehöre nicht "zum sehr einfachen Grundwort-
schatz der englischen Sprache" (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3 DELIGHT AROMAS [fig.]). Es ist
jedoch nicht ersichtlich, weshalb dies gegen eine Zuordnung des weniger
abstrakten Begriffes "wood" zum englischen Grundwortschatz sprechen
soll.
6.2 Die Beschwerdeführerin bringt vor, die Verbindung NOBLEWOOD
verstosse gegen Sprachregeln (Beschwerde, S. 6). Selbst wenn Letzte-
res der Fall wäre, würde dies indes nach dem Ausgeführten (vgl. vorn
E. 4.6) jedenfalls für sich allein nicht genügen, um einen direkt beschrei-
benden oder anpreisenden Charakter auszuschliessen, sofern dieser er-
kennbar bleibt.
6.3 Kann ein Zeichen ohne Weiteres in zwei (oder mehr) verständliche
Wortteile zerlegt werden, stellt die Zerlegung selbst noch keinen speziel-
len Gedankenaufwand dar, welcher der Qualifizierung des Zeichens als
direkt beschreibend entgegenstehen würde (vgl. Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-4053/2009 vom 16. Juli 2007 E. 6 Projob).
Vorliegend wird die Zerlegung in "noble" und "wood" dadurch nahegelegt,
als dem angesprochenen Durchschnittskonsumenten jedenfalls der zwei-
te Bestandteil "wood" bekannt ist (vgl. vorn E. 6.1.1) und er mit Blick auf
die sprachliche Nähe zum Wort "nobel" auch ohne besondere Denkbe-
mühungen sowie ohne Fantasieaufwand das Wort "noble", selbst wenn
es ihm zum ersten Mal begegnen sollte, als englisches oder französi-
sches Wort identifizieren kann.
Die Zerlegung des Zeichens NOBLEWOOD erfordert demnach keinen
besonderen Gedankenaufwand, welcher den direkt beschreibenden Cha-
rakter ausschliessen würde.
6.4 Bei abstrakter Betrachtung ist das Zeichen NOBLEWOOD angesichts
der aufgezeigten unterschiedlichen Bedeutungsgehalte sowohl des Wort-
bestandteils "noble" als auch des Zeichenelements "wood" mehrdeutig,
kann es doch etwa – wie die Beschwerdeführerin zu Recht vermerkt –
"nobler, adliger Wald" oder "nobles, adliges, prächtiges Holz" bedeuten
(vgl. Stellungnahme vom 29. Oktober 2012, S. 3). Wenn das Zeichen in
Verbindung mit den hiervor in E. 5 genannten Waren verwendet wird, liegt
aber nach dem Gesamteindruck aus der mutmasslichen Sicht der betrof-
fenen Durchschnittskonsumenten der Sinn "nobles, edles, prächtiges
B-283/2012
Seite 14
Holz" ohne Weiteres nahe. Dies hat die Vorinstanz zutreffend erkannt
(vgl. Bst. B Ziff. 7 der angefochtenen Verfügung). Was die Beschwerde-
führerin hiergegen vorbringt, verfängt nicht:
6.4.1 Die Beschwerdeführerin macht insbesondere geltend, die Bedeu-
tung des Wortes "noble" liege sowohl im Englischen, wie auch im Franzö-
sischen hauptsächlich in den Sinngehalten "nobel", "adlig", "grosszügig",
"in bewundernswerter Weise grossmütig" und "edel" im Sinne von "edel
gesinnt". Damit sei dieses Wort mit dem deutschen Wort "nobel" in seiner
Bedeutung "in bewundernswerter Weise grossmütig" gleichzusetzen und
als primär auf Menschen gemünztes Adjektiv zu verstehen. Dementspre-
chend sei das von ihr angemeldete Zeichen ungewöhnlich und habe die
Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zu Recht ausgeführt, der
Schweizer Abnehmer verstehe das angemeldete Zeichen nicht als Hin-
weis auf ein Edelholz im Sinne von "precious wood" oder "bois précieux"
(vgl. Replik, S. 2 f.).
Ob das Wort "noble" tatsächlich schwergewichtig als personenbezogenes
Adjektiv in der geltend gemachten Art verstanden werden muss, kann hier
dahingestellt bleiben. Denn sowohl in Verbindung mit dem Wort "wood",
das einen Gegenstand und keine Person bezeichnet, als auch mit Blick
auf die beanspruchten Waren ergeben die sich auf die Eigenschaften von
Personen beziehenden Bedeutungen von "noble" wie "vornehm" oder
"edel gesinnt" keinen Sinn (vgl. auch Duplik, S. 4). Im Zusammenhang mit
den konkret beanspruchten Produkten liegt vielmehr die Bedeutung "nob-
les, edles, prächtiges Holz" nahe, so dass von diesem Verständnis aus-
zugehen ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2687/2011 vom
20. Februar 2012 E. 5.1 NORMA, mit Hinweisen).
Selbst wenn Edelholz im Englischen als "precious wood" (und nicht als
"noble wood") sowie im Französischen richtigerweise als "bois précieux"
bezeichnet würde, könnte dies mit Blick auf den Umstand, dass Unregel-
mässigkeiten in der Sprachverwendung dem hier in Frage stehenden
Schutzausschlussgrund nicht a priori entgegenstehen (vgl. vorn E. 4.6 ),
nichts am hier gezogenen Schluss ändern. Der Umstand, dass die Vorin-
stanz in der angefochtenen Verfügung erklärte, auf die Geltendmachung
des Sinngehaltes "Edelholz" werde ausdrücklich verzichtet, weil er nach
einem korrekten englischen Sprachverständnis eher mit dem Ausdruck
"precious wood" bezeichnet werde (Bst. B Ziff. 9 der angefochtenen Ver-
fügung), spricht somit nicht zugunsten der Beschwerdeführerin.
B-283/2012
Seite 15
6.4.2 Nach Auffassung der Beschwerdeführerin wird die Kombination
"nobles Holz" in der Schweiz äusserst selten und praktisch ausschliess-
lich mit einer spezifischen Wortbedeutung in Bezug auf Wein benutzt.
Dieser Ausdruck könne daher ebenso wenig wie das Zeichen NOBLE-
WOOD ohne besonderen Gedankenaufwand in Verbindung zu den bean-
spruchten Waren der Klassen 2 und 19 gebracht werden (vgl. Stellung-
nahme vom 29. Oktober 2012, S. 3).
Es mag zutreffen, dass "nobles Holz" im Zusammenhang mit Wein zur
Bezeichnung einer Geschmacksrichtung verwendet wird (vgl. dazu Be-
schwerdebeilage 19). Die aktenkundigen Internetauszüge zeigen freilich,
dass dieser Terminus auch etwa zur Beschreibung der Innenausstattung
eines Personenwagens oder zur Bezeichnung des Baumaterials einer Vil-
la benutzt wird (vgl. Duplikbeilagen 5 f.). Ob die mit diesen Internetauszü-
gen belegte Begriffsverwendung häufig anzutreffen ist, ist entgegen der
Auffassung der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde, S. 7 f.) ebenso
wenig entscheidend wie die Frage, ob bzw. wie häufig die Wortneuschöp-
fung NOBLEWOOD in der Schweiz gebraucht wurde, obschon Angaben
auf Websites Indizien für das Verständnis eines Begriffes auf dem Markt
bzw. im Sprachgebrauch sein können (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.1.1 LUMINOUS). Denn
massgebend ist im vorliegenden Zusammenhang einzig, ob der Durch-
schnittskonsument das Zeichen "NOBLEWOOD" in Verbindung mit den
beanspruchten Waren im Sinne von "nobles, edles, prächtiges Holz" ver-
steht. Letzteres ist selbst dann der Fall, wenn der Durchschnittsabnehmer
die Umschreibung "nobles Holz" als Bezeichnung für die Geschmacks-
richtung eines Weines kennt.
6.4.3 Zwar macht die Beschwerdeführerin geltend, die Worte "Noble" und
"Wood" seien in der Schweiz gebräuchliche Familiennamen (Beschwer-
de, S. 6) und das Wort "Noblewood" bezeichne nach den Ergebnissen ei-
ner Internetrecherche einen Platz in den USA oder ein australisches Ge-
stüt (vgl. Beschwerde, S. 6 f.; vgl. auch Beschwerdebeilagen 7–11).
Selbst wenn das Zeichen NOBLEWOOD (auch) aus diesen Gründen bei
abstrakter Betrachtung mehrdeutig sein sollte, ist davon auszugehen,
dass in Verbindung mit den im Beschwerdeverfahren beanspruchten Wa-
ren für deren Durchschnittsabnehmer die Bedeutung "nobles, edles,
prächtiges Holz" eindeutig ist bzw. dominiert und ohne Weiteres erkenn-
bar ist. Denn es ist weder substantiiert noch aus den Akten ersichtlich,
dass die hier genannten, von der Beschwerdeführerin geltend gemachten
abweichenden Bedeutungen von "Noble", "Wood" und "Noblewood" das
B-283/2012
Seite 16
Verständnis des fraglichen Zeichens im Sinne von "nobles, edles, präch-
tiges Holz" ausschliessen. Entsprechendes gilt auch für die von der Be-
schwerdeführerin nicht ausdrücklich aufgegriffene, aus den eingereichten
Internetauszügen ersichtliche Verwendung von "noblewood" als Eigen-
und Firmenname (vgl. Beschwerdebeilagen 9 f.).
7.
Es bleibt zu prüfen, ob das Zeichen NOBLEWOOD, im Sinne von "nob-
les, edles, prächtiges Holz" verstanden, in Verbindung mit den Waren, für
welche die Vorinstanz den Markenschutz in der Schweiz verweigerte, für
den Durchschnittsabnehmer direkt beschreibenden Charakter aufweist
oder als reklamehafte Anpreisung erscheint.
7.1
7.1.1 Nach Auffassung der Vorinstanz ist für die massgeblichen Verkehrs-
kreise sofort verständlich, dass das angemeldete Zeichen mit der ge-
nannten Bedeutung hinsichtlich der in Klasse 2 beanspruchten Farben,
Lacke, Lasuren und Holzimprägnierungsmittel direkt deren Zweckbe-
stimmung, Wirkungsweise sowie Qualität beschreibt, "nämlich, dass die-
se Waren eine Veredelung des damit behandelten Holzes bezwecken
bzw. bewirken und damit auch dessen Qualität verbessern" (Bst. B
Ziff. 12 der angefochtenen Verfügung) oder "speziell für 'noble, prächtige,
edle Hölzer' bestimmt sind" (Vernehmlassung, S. 6).
Die Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, das angemeldete Zeichen
sei keine direkte Beschreibung der beanspruchten Farben und Lacke.
Das Zeichen lasse in Verbindung mit den beanspruchten Produkten auch
nicht ohne Weiteres die Erwartung einer "Veredelung" aufkommen, zumal
ein "nobles Holz" beim Durchschnittsabnehmer nicht an die Vorstellung
bestimmter Eigenschaften der verwendeten Farben gebunden sei und
zwischen den Begriffen "Holzveredelung" und "NOBLEWOOD" ein erheb-
licher Unterschied bestehe (Beschwerde, S. 7 f.; Replik, S. 3 f.; Stellung-
nahme vom 29. Oktober 2012, S. 3).
7.1.2 In der Bedeutung "nobles, edles, prächtiges Holz" ist NOBLEWOOD
eine Holzcharakterbeschreibung (vgl. auch Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 6.4 IRONWOOD). Als
solche bildet das Zeichen zwar bezüglich der beanspruchten Waren der
Klasse 2 keine Beschaffenheitsangabe. Hingegen beschreibt das Zeichen
jedenfalls hinsichtlich der beanspruchten Lacke und Holzimprägnie-
rungsmittel direkt den Einsatzbereich bzw. den Verwendungszweck die-
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Seite 17
ser Waren, ist doch ohne besonderen Gedankenaufwand zu erkennen,
dass es um Mittel zur Bearbeitung von Holz geht. Weder bedarf es eines
solchen Aufwandes, um das Zeichen NOBLEWOOD mit Lacken sowie
Holzimprägnierungsmittel in Verbindung zu bringen, noch um zu erken-
nen, dass sich dieses Zeichen in direkt beschreibender Weise auf den
Verwendungszweck dieser Waren bezieht (vgl. zu einem anders gelager-
ten Fall, bei welchem ein den direkt beschreibenden Charakter des streit-
betroffenen Zeichens ausschliessender Gedankenaufwand bejaht wurde,
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2642/2008 vom 30. September
2009 E. 5 PARK AVENUE). Da Lacke und Holzimprägnierungsmittel ge-
mäss der Klassifikation von Nizza die Oberbegriffe der hier beanspruch-
ten Waren der Klasse 2 bilden und ein Zeichen praxisgemäss bereits
dann vom Schutz ausgeschlossen ist, wenn es nur für einen Teil der unter
einen beanspruchten Oberbegriff im Sinne dieser Klassifikation fallenden
Waren beschreibend ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 6.2.1 GREEN PACKAGE, mit
Rechtsprechungshinweisen), ist das angemeldete Zeichen hinsichtlich
der beanspruchten Waren der Klasse 2 folglich dem Gemeingut zuzuord-
nen.
Nicht entscheidend ist hier, ob das Zeichen NOBLEWOOD den Einsatz-
bereich bzw. Verwendungszweck der beanspruchten Waren der Klasse 2
(Holzbearbeitung) dahingehend näher beschreibt, dass es um die Ver-
edelung von Holz oder/und um die Bearbeitung von edlem, noblem oder
prächtigem Holz geht.
7.2 Hinsichtlich der vorliegend (noch) streitbetroffenen Waren der Klas-
sen 19 und 27 führte die Vorinstanz aus, es sei sofort verständlich, dass
das angemeldete Zeichen das Warenmaterial, nämlich "Baumaterialien
nicht aus Metall", "transportable Bauten (nicht aus Metall)" und "Wand-
und Bodenbeläge" aus edlem Holz beschreibe (vgl. Bst. B Ziff. 13 der an-
gefochtenen Verfügung).
Soweit die Beschwerdeführerin hiergegen einwendet, das Zeichen
NOBLEWOOD wecke keine bestimmten Erwartungen bezüglich der ver-
wendeten Baumaterialien (vgl. insbesondere Stellungnahme vom 29. Ok-
tober 2012, S. 3), kann ihr nicht gefolgt werden. Denn Durchschnittsab-
nehmer dürften das Zeichen NOBLEWOOD in Verbindung mit den hier
beanspruchten Waren der Klassen 19 und 27 als direkten Hinweis auf
Materialeigenschaften im Sinne der Holzcharakterbeschreibung "nobles,
edles, prächtiges Holz" auffassen. Dies gilt umso mehr, als dieses Zei-
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Seite 18
chen (wie ausgeführt) auch in Verbindung mit Lacken und Holzimprägnie-
rungsmitteln der Klasse 2 beim Durchschnittsabnehmer dieser Waren oh-
ne Weiteres die Vorstellung von Holz weckt (vgl. vorne E. 7.1.2), obschon
diese Produkte – anders als dies bei Baumaterialien häufig der Fall ist –
nicht (oder jedenfalls nicht in erster Linie) aus Holz beschaffen sind. Wird
das Zeichen NOBLEWOOD zusammen mit den im vorliegenden Be-
schwerdeverfahren beanspruchten Waren der Klassen 19 und 27 ver-
wendet, hat es neben dem beschreibenden auch anpreisenden Charak-
ter, sind die mit dem Zeichenbestandteil "noble" bezeichneten Eigen-
schaften "nobel", "edel" und "prächtig" doch aufgrund ihrer positiven Kon-
notation ohne besondere Denkarbeit und ohne besonderen Aufwand an
Fantasie als Qualitätshinweis zu verstehen.
7.3 Nach dem Ausgeführten ist davon auszugehen, dass das angemelde-
te Zeichen hinsichtlich sämtlicher Waren, für welche die Vorinstanz den
Markenschutz in der Schweiz verweigerte, direkt beschreibenden Charak-
ter aufweist bzw. als reklamehafte Anpreisung verstanden wird.
Da es – wie aufgezeigt – beim Durchschnittsabnehmer keines besonde-
ren Gedanken- oder Fantasieaufwandes bedarf, um den beschreibenden
Charakter bzw. die werbemässige Aussage des Zeichens NOBLEWOOD
zu erkennen, macht die Beschwerdeführerin im Übrigen ohne Erfolg gel-
tend, den Abnehmern stehe beim Kauf der beanspruchten Baumarktpro-
dukte die Möglichkeit einer Internetrecherche bekanntermassen nicht zur
Verfügung (vgl. Beschwerde, S. 8).
8.
Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass das Zeichen NOBLEWOOD
hinsichtlich der vorliegend beanspruchten Waren als Aussage über deren
Verwendungszweck und deren Materialeigenschaften sowie als reklame-
hafte Anpreisung zu qualifizieren ist. Die internationale Registrierung
IR 999'365 NOBLEWOOD ist deshalb als nicht unterscheidungskräftig
dem Gemeingut nach Art. 2 Bst. a MSchG zuzurechnen.
Ob am fraglichen Zeichen auch ein Freihaltebedürfnis in Bezug auf die
beanspruchten Waren besteht, kann hier offen gelassen werden, weil es
der Marke schon an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (vgl. Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-3541/2011 vom 17. Februar 2012
E. 5.2 LUMINOUS, mit Rechtsprechungshinweis).
B-283/2012
Seite 19
9.
Die Beschwerdeführerin beruft sich ferner auf den Grundsatz der Gleich-
behandlung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 der Bundesverfassung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101).
Sie macht in diesem Zusammenhang geltend, nach der Praxis der Vorin-
stanz werde zwar das deutsche Wort "nobel", nicht jedoch das englische
Wort "noble" als Qualitätshinweis aufgefasst. Dementsprechend sei die
von ihr angemeldete Marke gleich zu behandeln wie die für Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 39 und 42 zugelassene Schwei-
zer Marke Nr. 562'686 NOBLE und die für Waren der Klassen 20 sowie
26 eingetragene Schweizer Marke Nr. 624'409 NOBLE (vgl. Beschwerde,
S. 8 f.).
9.1 Juristische Sachverhalte sind nach dem Grundsatz der Rechtsan-
wendungsgleichheit nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln.
Dieselbe Behörde darf zwei vergleichbare Sachverhalte ohne sachlichen
Grund nicht unterschiedlich beurteilen. Das gilt freilich nur, wenn Sach-
verhalte im Zusammenhang mit unterschiedlichen Personen in Frage
stehen (Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2120 E. 3
Doppelhelix [fig.]). Damit das Rechtsgleichheitsgebot greift, ist nicht er-
forderlich, dass die Sachverhalte hinsichtlich aller tatsächlichen Elemen-
ten absolut identisch sind, vielmehr genügt es, dass relevante Tatsachen
mit Blick auf die anzuwendenden Normen gleich sind (WILLI, a.a.O., Art. 2
N. 28). Fehlerhafte Entscheide sollen indes nicht für alle Zeiten als Richt-
schnur gelten (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November
2004 E. 4.3 Firemaster; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 6 Masterpiece; Entscheid der RKGE
vom 19. Oktober 1999 veröffentlicht in: sic! 1999, 645 E. 5 Uncle Sam;
WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 31). Ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Un-
recht wird nur ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzes-
widrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde besteht und die Behör-
de zu erkennen gibt, dass sie auch inskünftig nicht von dieser abzuwei-
chen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a; BGE 122 II 446 E. 4a, mit weiteren
Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A.261/2010 vom 5. Oktober 2010
E. 5.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3189/2008 vom 14. Ja-
nuar 2010 E. 8 terroir [fig.]). Vor einer allfälligen Gewährung des Marken-
schutzes aufgrund von Rechtsgleichheitserwägungen ist eine Abwägung
der Interessen des betreffenden Hinterlegers an der Gleichbehandlung
mit anderen Markenhinterlegern zum einen und entgegenstehenden pri-
vaten und öffentlichen Interessen zum anderen vorzunehmen (vgl. Urteil
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des Bundesverwaltungsgerichts B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 12
Projob, mit weiteren Hinweisen).
Verletzungen des Gleichbehandlungsgebots müssen ferner im Rechtsmit-
telverfahren ausdrücklich gerügt werden, was die Obliegenheit ein-
schliesst, entsprechende Vergleichsfälle darzulegen (vgl. Urteil des Bun-
desgerichts P.124/1962 vom 12. Dezember 1962 E. 4, veröffentlicht in:
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
1963, 435; BVGE 2007/16 E. 6.4 S. 198, mit weiteren Hinweisen; BEA-
TRICE WEBER-DÜRLER, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der
Rechtsanwendung, in: ZBl 2004, 16). Trotz des Prinzips der Rechtsan-
wendung von Amtes wegen gilt dabei insoweit das Rügeprinzip, als recht-
liche Grundlagen und Einwendungen, die nicht ins Auge springen und
nach den Sachverhaltsfeststellungen sowie Vorbringen der Parteien auch
nicht nahe liegen, nicht berücksichtigt werden müssen (ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 1.55). Die Geltendmachung der
Rechtsanwendungsgleichheit durch einen Markenhinterleger aufgrund
von Vergleichsfällen erfordert auch eine Auseinandersetzung mit den von
den herangezogenen Voreintragungen beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen in der Beschwerde(-schrift), ansonsten ein Beurteilungsmass-
stab für die Prüfung einer Verletzung von Art. 8 Abs. 1 BV fehle (Urteil des
Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 veröffentlicht
in: sic! 2005, 278 Firemaster). Was schliesslich das Alter der herangezo-
genen Voreintragungen betrifft, sollte deren Zulassung zum Markenschutz
in der Schweiz in der Regel nicht mehr als acht Jahre zurückliegen, damit
diese noch als relevant angesehen werden können (vgl. Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 8.1 Jumboline,
mit weiteren Hinweisen).
9.2 Die Schweizer Marke Nr. 562'686 NOBLE (hinterlegt im Jahr 2007) ist
insbesondere für Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 39 und 42 einge-
tragen. Dass diese Dienstleistungen mit den vorliegend beanspruchten
Waren vergleichbar sein sollten, hat die Beschwerdeführerin nicht sub-
stantiiert dargetan und ergibt sich auch nicht aus den Akten. Insbesonde-
re lässt sich aus dem in der Beschwerde ausdrücklich genannten Um-
stand, dass die Vergleichsmarke unter anderem für (finanzielle) Dienst-
leistungen im "Rohstoffhandel" der Klasse 36 eingetragen ist, nicht ablei-
ten, dass hinsichtlich der entsprechenden Dienstleistungen die Vergleich-
barkeit mit den beanspruchten Waren gegeben ist (vgl. Beschwerde, S. 9;
Beschwerdebeilage 14).
B-283/2012
Seite 21
Auch insoweit, als die Schweizer Marke Nr. 562'686 NOBLE für Waren
(und nicht für Dienstleistungen) eingetragen ist, lässt sie sich nicht mit der
vorliegend angemeldeten Marke vergleichen, gilt die Eintragung doch für
"Computer Hard- und Software für die Überwachung der Schiffleistungs-
fähigkeit" der Klasse 9 und damit für Waren, die mit den vorliegend bean-
spruchten weder identisch noch ähnlich sind.
Was die im Jahr 2011 hinterlegte Schweizer Marke Nr. 624'409 NOBLE
betrifft, ist fraglich, ob sich die Beschwerdeführerin hinreichend mit der
Frage der Vergleichbarkeit dieser Voreintragung hinsichtlich der bean-
spruchten Waren auseinandergesetzt hat (vgl. zur Substantiierung vorn
E. 9.1 Abs. 2). Die Beschwerdeführerin beschränkt sich diesbezüglich
nämlich auf die Nennung der Voreintragung und die Angabe der Klassen
gemäss Nizzaklassifikation, für welche die Marke eingetragen ist
(vgl. Beschwerde, S. 9). Selbst wenn die entsprechende Rüge der Verlet-
zung der Rechtsgleichheit dennoch weiter geprüft würde, lässt sich nichts
zu Gunsten der Beschwerdeführerin ableiten. Denn es ist offenkundig,
dass die Waren, für welche die Schweizer Marke Nr. 624'409 NOBLE
eingetragen wurden, nämlich "Kleiderpuppen, Friseurköpfe; Puppenköpfe
mit Schulterplattform" (Klasse 20) und "Perücken; Haarteile; Toupets
(Haarteile); Haartressen; Haarverdichtungsteile (Wefts); Haarsträhnen,
Haarverlängerungen, angenähte Haartressen (Weave); menschliches
Haar; synthetisches Haar; Nadeln zum Annähen von Haartressen; Perü-
ckenhauben; Haarschmuck und -accessoires, Haarbänder, Haarspangen,
Haarbefestigungen, Haarflechten; Teile, Ersatzteile, Zubehör und Be-
standteile aller vorerwähnten Waren" (Klasse 26), nicht mit den bean-
spruchten Waren aus anderen Warenklassen vergleichbar sind.
Da die Voreintragungen, auf welche sich die Beschwerdeführerin beruft,
nach dem Ausgeführten hinsichtlich der beanspruchten Waren nicht ver-
gleichbar sind, lässt sich von vornherein keine Verletzung des Rechts-
gleichheitsgebotes (Art. 8 Abs. 1 BV) annehmen.
Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das Gleichbe-
handlungsgebot verletzt, stösst nach dem Ausgeführten ins Leere.
10.
Die Beschwerdeführerin verweist sodann auf die Eintragung des Zei-
chens NOBLEWOOD als europäische Gemeinschaftsmarke und führt
diese als Indiz für die Schutzfähigkeit des Zeichens in der Schweiz an.
Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind jedoch einzig die
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Seite 22
Verhältnisse in der Schweiz. Ausländischen Eintragungsentscheiden
kommt grundsätzlich keine Präjudizwirkung zu (BGE 130 III 113 E. 3.2
Montessori, BGE 129 III 225 E. 5.5 Masterpiece). Nur in Grenzfällen sind
sie als Indiz für die Eintragungsfähigkeit zu werten (vgl. Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts B-8586/2010 vom 31. August 2011 E. 7.4 CO-
LOUR SAVER, und B-2854/2010 vom 26. Oktober 2010 E. 7.2 PROSE-
RIES). Aufgrund des eindeutigen Gemeingutcharakters des Zeichens
NOBLEWOOD (vgl. E. 6 f. hiervor) handelt es sich vorliegend jedoch
nicht um einen Grenzfall.
11.
Nach dem Ausgeführten erweist sich die Beschwerde als unbegründet
und ist somit abzuweisen.
12.
12.1 Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem ge-
leisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind
nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung
und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteres-
sen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Rechtsprechung
und Doktrin an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei
eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490
E. 3.3 Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegen-
den Verfahren auszugehen. Die deshalb auf Fr. 2'500.- festzusetzenden
Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem
von ihr geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe zu verrechnen.
12.2 Eine Parteientschädigung ist der Beschwerdeführerin als unterlie-
gende Partei nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1
VGKE).
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