Decision ID: 756da14a-bccc-5f60-8d10-f6f72ff6f6f5
Year: 2007
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: 
Label: dismissal

Facts:
Sachverhalt:
A. Am 30. Juni 2005 beantragte die Beschwerdeführerin Markenschutz für zwei dreidimensionale Marken für "Kakao, Kakaoextrakte und Kakaopulver für Nahrungs- und Genusszwecke; Kakaopulver zum Backen und  von Getränken; Schokolademassen und Kuvertüre, nämlich Schokolade zur Herstellung von Pralinen, Dips, Toppings und  und Christbaumschmuck, Schokolade, ; Schokoladenwaren und -konfekt, nämlich Pralinen, Trüffel,  und massive Schokoladenfiguren; Pralinen auch mit flüssiger Füllung, insbesondere aus Weinen und Spirituosen; Schokolade zum Backen, Backmischungen und Schokoladenchips zum Backen; Schokoladensaucen und Sirupe; Marzipan; Mandelpasten; feine Back- und Konditorwaren, insbesondere Plätzchen, Kekse, Gebäck, Biskuit, Brot und Kuchen; Speiseeis, Speiseeispulver; Kaffee; Bonbons, auch mit flüssiger Füllung" in Klasse 30. Die Marken, die eine mit dem Farbanspruch "rot", die andere mit dem Farbanspruch "blau", haben folgendes Aussehen:
B. Mit Schreiben vom 18. August 2005 beanstandete das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE, Vorinstanz) die Eintragungsgesuche und machte geltend, dass die hinterlegten Formen im Zusammenhang mit den Waren "Kakao, Kakaoextrakte und Kakaopulver für Nahrungs- und Genusszwecke; Kakaopulver zum Backen; Schokolademassen und , nämlich Schokolade zur Herstellung von Pralinen, Dips, Toppings und Schokoladendekorationen und Christbaumschmuck, Schokolade, Schokoladentafeln; Schokoladenwaren und -konfekt, nämlich Pralinen, Trüffel, Schokoladenhohlfiguren und massive Schokoladenfiguren;  auch mit flüssiger Füllung, insbesondere aus Weinen und Spirituosen; Schokolade zum Backen, Backmischungen und Schokoladenchips zum Backen; Marzipan; Mandelpasten; feine Back- und Konditorwaren,  Plätzchen, Kekse, Gebäck, Biskuit, Brot und Kuchen; Speiseeis, Speiseeispulver; Kaffee; Bonbons, auch mit flüssiger Füllung" nicht  und zudem freihaltebedürftig seien und somit nach Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) nicht als Marke eingetragen werden können.
C. Mit Schreiben vom 8. September 2005 kündigte die Beschwerdeführerin an, für "Schokoladenwaren" die Verkehrsdurchsetzung geltend machen zu wollen und dies mittels eines Umfragegutachtens zu belegen. Am 15. März 2006 reichte die Beschwerdeführerin die Resultate der angekündigten
3
Demoskopie ein, und beantragte, die beiden Formen für "" aufgrund Verkehrsdurchsetzung einzutragen. Ebenfalls beantragte sie, die Marken für die Waren, welche die Vorinstanz in der Beanstandung vom 18. August 2005 nicht zurückgewiesen hatte, nämlich "Kakaopulver zum Herstellen von Getränken, Schokoladensaucen und Sirupen", als originär kennzeichnungskräftig einzutragen. Für die weiteren ursprünglich angemeldeten Waren zog die Beschwerdeführerin das Gesuch zurück.
D. Mit Schreiben vom 17. Mai 2006 hielt die Vorinstanz an der  der Marken für "Schokoladenwaren" fest. Die hinterlegten  würden für die Warenart das Wesen der Ware darstellen und seien daher gemäss Art. 2 Bst. b MSchG vom Markenschutz absolut ausgeschlossen. Im Übrigen würden die Ergebnisse der  nicht ausreichen, um die der höchstgradig banalen und somit auch höchstgradig freihaltebedürftigen Verpackungsform entsprechend hohen Anforderungen an die Glaubhaftmachung der  zu erfüllen. Mit Verfügungen vom 14. September 2006 wies die Vorinstanz die beiden Markeneintragungsgesuche gestützt auf den  "Wesen der Ware" gemäss Art. 2 Bst. b MSchG und wegen Gemeingutcharakters nach Art. 2 Bst. a MSchG ab.
E. Mit Eingaben vom 27. September 2006 reichte die Beschwerdeführerin bei der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum zwei Beschwerden ein. Sie beantragte, die Verfügungen der Vorinstanz vom 14. September 2006 unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und die unter Gesuchs-Nr. 55346/2005 bzw. Gesuchs-Nr. 55347/2005 hinterlegten Marken "L._"-Kugel blau (3D) bzw. "L._"-Kugel rot (3D) ohne Einschränkung für "Schokolade und Schokoladenwaren" (Klasse 30) in das Markenregister einzutragen.
F. Zur Begründung brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, dass der Ausschlussgrund von Formen, die das "Wesen der Ware" , nicht auf Verpackungsformen anwendbar sei. Auch würden die zum Schutz beanspruchten farbigen Verpackungsformen nicht zum  Gemeingut gehören, sondern seien originär . Des Weiteren müsse von Grenzfällen ausgegangen werden, weshalb die Marken zur Eintragung zuzulassen seien. Im Übrigen wären die "L._"-Kugeln selbst bei Verneinung einer originären  als durchgesetzte Marken im Markenregister einzutragen.
G. Mit Verfügung vom 2. Oktober 2006 vereinigte die Rekurskommission für geistiges Eigentum die beiden Verfahren.
H. Mit Vernehmlassung vom 8. November 2006 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerden unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, der Normzweck des absoluten Ausschlusses von Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, sei die Monopolisierung rein generischer Formen, die für den Geschäftsverkehr unentbehrlich seien, zu verhindern. Dieser Grundsatz müsse ebenso für Verpackungen gelten, können Verpackungsformen doch funktionell derart mit der Ware verbunden sein, dass diese zum Bestandteil der Ware selber würden. Am
4
absoluten Ausschluss des hinterlegten Zeichens vom Markenschutz ändere auch die rote bzw. blaue Einfärbung des kugelförmigen  nichts, da etwaige auf der Form angebrachte zweidimensionale Elemente wie etwa die farbige Ausgestaltung bei der Beurteilung, ob eine Form das Wesen der Ware ausmache, nicht berücksichtigt würden. Im Übrigen gelte es infolge des hohen Banalitätsgrades der Form und im  auf das Freihaltebedürfnis der Mitbewerber im Süsswaren- bzw. Schokoladewarenbereich, sehr hohe Anforderungen an den  zu stellen.
I. Am 15. November 2006 teilte die Rekurskommission für geistiges  den Parteien mit, dass die Akten des Beschwerdeverfahrens per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht als neu zuständige Beschwerdebehörde überwiesen würden. Mit Schreiben vom 22. Januar 2007 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht die Übernahme der  Beschwerden.
J. Mit Eingabe vom 2. Februar 2007 verzichtete die Beschwerdeführerin auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid  erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Die Entscheide der Vorinstanz vom 14. September 2006 stellen  im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügungen können im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht  werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des  vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32). Gemäss Art. 53 Abs. 2 VGG übernimmt das Bundesverwaltungsgericht bei Zuständigkeit die Beurteilung der beim Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes am 1. Januar 2007 bei Eidgenössischen Rekurs- oder  oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen , wobei die Beurteilung nach neuem Verfahrensrecht erfolgt.
2. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügungen durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefristen und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen  liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerden ist daher einzutreten.
3. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines  von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1
5
Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen,  Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.
4. Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des  zu prüfen (RKGE in sic! 2006, 265 E. 5 Tetrapack). Die  Formen bestehen aus einer roten bzw. blauen Kugel, welche in einem durchsichtigen Cellophanpapier nach der für Bonbons verbreiteten Wicklerform eingewickelt ist. Die Beschwerdeführerin nennt die  Formen "L._"-Kugeln. Entgegen der aus dem Verkauf bekannten Schokoladenkugeln verfügen die angemeldeten Formen – vom jeweiligen Farbanspruch abgesehen – über keine zweidimensionalen Elemente. So fehlen insbesondere die goldene bzw. weisse Beschriftung "L._" rsp. "L._", ein zweiter Rot- bzw. Blauton sowie das weisse Blumenmuster auf den beiden Folienüberhängen.
5. Im Folgenden ist zunächst zu prüfen, ob der Schutz der hier umstrittenen Verpackungsformen nach Art. 2 Bst. b MSchG absolut und ohne Rücksicht auf eine allfällige Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. M. INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz, GRUR Int. 2003, 201; M. STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, 795).
6. Gemäss Art. 2 Bst. b MSchG sind Formen vom Markenschutz , die das Wesen der Ware ausmachen, sowie Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind. Für Formen, die sich insbesondere aufgrund der Art, Bestimmung oder Verwendungsweise der Ware geradezu aufdrängen, soll damit ein absolutes Freihaltebedürfnis konkretisiert werden (Botschaft des Bundesrates zum Markenschutzgesetz vom 21. November 1990, BBl 1991 I 1, S. 20).
7. Bei Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, handelt es sich um Formen, die schutzunfähig sind, weil sie das Publikum aufgrund der  eines Produkts voraussetzt und sie zudem für den Verkehr absolut freihaltebedürftig sind (M. LUCHSINGER, Dreidimensionale Marken,  und Gemeingut, sic! 1999, 196). Das Wesen der Ware vermögen demnach nur Formen zu prägen, die ohne Veränderung der spezifischen Eigenschaften der Ware nicht verändert werden können und die somit für die Ware funktional oder ästhetisch notwendig sind. Nur soweit Formen vom Publikum aus diesem Grund erwartet werden, machen sie das Wesen der Ware aus (BGer in sic! 2004, 677 E. 2.2 Katalysatorträger).
8. In der beanspruchten Warenart "Schokolade und Schokoladenwaren"  die unterschiedlichsten Formvarianten. So wird Schokolade  als Tafeln, als Pralinen oder als Figuren, wobei es sich bei  neben allgemein gängigen Motiven wie Taler, Herzen und Glückskäfer meist um Oster- oder Weihnachtssujets handelt, verkauft. Bei Pralinen besteht eine grosse Formvielfalt, wobei insbesondere einfache  Formen wie die Kugel-, Quader-, Zylinder- oder Kegelform  sind. Diese einfachen Formen sind jedoch weder funktional noch ästhe-
6
tisch notwendig noch werden sie vom Publikum aus einem dieser Gründe erwartet. Wesensbedingt haben Pralinen einzig mundgerecht proportioniert zu sein, damit sie – anders als Patisserien – ohne Dessertbesteck  verzehrt werden können. Auch werden Pralinen in den  Verpackungen vertrieben. So wird Frischware oft vor den Augen des Kunden in ein Säcklein gefüllt, währenddem Fabrikware  auf einer Kunststoffunterlage fixiert in Schachteln oder lose in  bzw. Beuteln verkauft wird. Dass die einzelnen Stücke zusätzlich zur äusseren Verpackung von einem Papier umwickelt sind, kommt zwar zum Teil vor, ist jedoch ebenfalls nicht wesensbedingt. Was für Pralinen gilt, trifft auf die im vorliegenden Fall massgebende, weiter gefasste Warenart umso mehr zu. Zwar ist der Vorinstanz grundsätzlich darin zuzustimmen, dass auch Verpackungsformen vom Wesen der Ware vorgegeben sein und damit unter Art. 2 Bst. b MSchG fallen können, wenn der überwiegende Marktgebrauch dies verlangt (z.B. CD-Hülle). Eine solche Verschmelzung von Ware und Verpackung besteht im vorliegenden Fall aber wie erwähnt nicht. Es lässt sich demnach festhalten, dass die hinterlegten nach  in Cellophanpapier eingepackten Kugelformen nicht das Wesen der Ware von "Schokolade und Schokoladenwaren" ausmachen.
9. Das Bundesgericht unterscheidet zwischen drei Graden technischer Bedingtheit (BGE 129 III 519 E. 2.4.2-2.4.4 Lego). Eine technisch  Form ist gegeben, wenn dem Konkurrenten für ein Produkt der  Art (technisch) überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht  werden kann. Bei technisch bedingten Formen handelt es sich um Formen, die durch den Verwendungszweck bestimmt sind, ohne dass sie aber zur Herstellung von Waren einer bestimmten Art im vorstehend ausgeführten Sinne notwendig sind. Schliesslich fallen unter technisch  Formen Formgebungen, die zwar technisch nützlich, nicht aber technisch bestimmt sind.
10. Die hinterlegten Formen sind für "Schokolade und Schokoladenwaren" nicht technisch notwendig. Einerseits lässt sich Schokolade in jede  Form giessen, andererseits existieren, wie in Erwägung 8 ausgeführt, zumutbare alternative Verpackungsformen zu der vorliegend verwendeten Wicklerform.
11. Technisch bedingte oder mitbeeinflusste Formen gehören regelmässig zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG. Ausnahmsweise  sie jedoch als Formmarke beansprucht werden, wenn sie aufgrund ihrer Originalität unterscheidungskräftig wirken oder sich im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt haben (BGer in sic! 2004, 678 E. 4 ).
12. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MSchG , die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Dies gilt auch für  Marken, die in der Form der gekennzeichneten Ware selbst bestehen können ("Formmarken"), sowie für Kombinationen solcher For-
7
men mit zweidimensionalen Bestandteilen. Ob in ihrem Zusammenspiel der unterscheidungskräftige Teil dominiert, hängt nach einer Formulierung des Bundesgerichts davon ab, ob die angemeldete Form durch ihre  auffällt, vom Gewohnten und Erwarteten abweicht und so im  der Abnehmer haften bleibt (BGE 120 II 310 E. 3b The Original; BGE 129 III 525 E. 4.1 Lego). Eine nur individuelle und erinnerbare aber im Sinne dieser Formel nicht auffällige, ungewohnte oder unerwartete Form wird das Publikum in der Regel nicht als Hinweis auf eine  Herkunft der entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen, da Waren und Dienstleistungen stets durch Leistung geformter Gegenstände geliefert oder erbracht werden (P. HEINRICH/A. RUF, Markenschutz für ?, sic! 2003, 402; M. STREULI-YOUSSEF, a.a.o., 796; BGE 130 III 334 E. 3.5 Swatch).
13. Um unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zu sein, muss sich eine Form vom einfachen, gewöhnlichen Formenschatz . Als Gemeingut gelten insbesondere einfache, primitive, banale Figuren und Formen wie etwa Quader, Kugeln, Zylinder, Kegel und  (vgl. RKGE in sic! 1998, 400 f. Parfümflasche; M. STREULI-YOUSSEF, a.a.o., 795 f.). Bei der Wicklerform handelt es sich um die gebräuchlichste Verpackungsart für Bonbons. Die hinterlegten Formen stellen eine  der Kugelform mit der Wicklerform dar. Die beiden Elemente sind für sich allein genommen nicht unterscheidungskräftig.
14. Wie das Bundesgericht im Entscheid Runde Tablette ausgeführt hat, müsste die Originalität bei einer aus gemeinfreien Elementen  Marke "zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente , indem mehrere gemeinfreie Elemente in überraschender Weise  werden" (BGer in sic! 2000, 286 E. 3c Runde Tablette; vgl. RKGE in sic! 2000, 702 E. 4 Tablettenform).
15. Wie bereits in Erwägung 8 dargelegt, existieren "Schokolade und " in den unterschiedlichsten Form- und Verpackungsvarianten. Für Bonbons, wozu Schokoladebonbons zählen, ist eine Kombination von einem kugel- oder quaderförmigen Grundkörper mit der Verpackungsart der Wicklerform am typischsten. Auch sind solche Verpackungen in den verschiedensten Farbtönen verbreitet. Es lässt sich somit festhalten, dass der Verbindung zwischen dem Kugelelement, der Wicklerform und dem Farbanspruch rot bzw. blau keine originäre Kennzeichnungskraft zukommt. Die hinterlegten Formen weichen nicht vom Gewohnten und Erwarteten ab. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann vorliegend auch nicht von Grenzfällen ausgegangen werden, handelt es sich doch um rein generische Formgestaltungen.
16. Ist das zur Diskussion stehende Zeichen als Gemeingut zu qualifizieren, bleibt zu prüfen, ob es allenfalls infolge Verkehrsdurchsetzung einzutragen ist. Verkehrsdurchsetzung bedeutet, dass eine bestimmte Form  erlangt hat, dass sie von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf  Produkte eines bestimmten Unternehmens verstanden wird
8
(BGE 130 III 331 E. 3.1 Swatch). Je banaler ein Zeichen ist, desto höhere Anforderungen sind an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung zu stellen (vgl. BGE 130 III 333 E. 3.4 Swatch; M. SCHNEIDER in sic! Sondernummer 125 Jahre Markenhinterlegung, Zürich 2005, 62). Die hinterlegten Formen sind höchst banal (vgl. E. 15). Dementsprechend hoch sind die  an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung.
17. Gemäss der von der Beschwerdeführerin eingereichten Demoskopie  64 % der befragten Personen die rote Kugel und 59 % der befragten Personen die blaue Kugel L._ (inkl. L._) zuordnen. Die in BGE 131 III 135 E. 7.4 Smarties gezogene Grenze von 60 % genügt im vorliegenden Fall nicht, ist doch der Banalitätsgrad der hinterlegten  bedeutend höher als jener der Zylinderform. Ausserdem ist fraglich, ob die vorgenommene demografische Umfrage überhaupt geeignet ist, die Verkehrsdurchsetzung der umstrittenen Formen glaubhaft zu machen.  den sich im Verkehr befindlichen "L._"-Kugeln fehlen den angemeldeten Formen, von dem Rot- bzw. Blauton abgesehen, sämtliche zweidimensionalen Elemente (vgl. E. 4). Es ist daher ungewiss, ob die vom gewohnten Erscheinungsbild der "L._"-Kugeln abweichenden Formen beim Publikum auch im Alltag Unternehmensassoziationen  oder ob sie gerade infolge ihrer Abweichungen als  aufgefasst würden. Das Bundesverwaltungsgericht hält aus diesen Gründen den Nachweis der behaupteten Verkehrsdurchsetzung für nicht erbracht.
18. Die Vorinstanz hat die Eintragung der hinterlegten Marken zu Recht , weshalb die Beschwerde abzuweisen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Gerichtsgebühr zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
19. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über Kosten und  vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). In Markeneintragungsverfahren ist dafür das Interesse der  Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum für beide Beschwerden nach Erfahrungswerten auf total Fr. 35'000.-- festzulegen (J. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505, L. MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.).
9