Decision ID: 5e27d850-3522-41f9-9ba5-4ab38e368402
Year: 2022
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: dismissal

Facts:
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 634'345 VIFOR,
deren Eintragung von der Vorinstanz am 24. September 2012 auf der Da-
tenbank Swissreg veröffentlicht wurde. Die Marke ist für folgende Waren
eingetragen:
5 Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate
für die Gesundheitspflege einschliesslich parapharmazeutische Produkte; di-
ätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verband-
material; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Desin-
fektionsmittel.
B.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 756'238 VITOP.
Die Eintragung wurde am 9. Dezember 2020 auf Swissreg u.a. für folgende
Waren und Dienstleistungen veröffentlicht:
5 Medizinische Hautlotionen; medizinische Cremes für die Hautpflege; medi-
zinische Hautpflegemittel; pharmazeutische Präparate für die Hautpflege;
pharmazeutische Erzeugnisse und Substanzen sowie Präparate für die Ge-
sundheitspflege; pharmazeutische Hautlotionen; pharmazeutische Präparate;
pharmazeutische Erzeugnisse; pharmazeutische Arzneimittel; Arzneimittel.
44 Gesundheits- und Schönheitspflege für den Menschen; Beratung in Bezug
auf Hautpflege.
C.
Am 8. März 2021 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz gestützt
auf ihre ältere Marke teilweisen Widerspruch gegen die Eintragung betref-
fend alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 und 44 (Nr. 101915),
unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegne-
rin.
D.
Mit Schreiben vom 9. April 2021 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Stel-
lungnahme mit der Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke
ein.
E.
Nach Replik vom 14. April 2021 und Duplik vom 16. Juni 2021 schloss das
Institut am 22. Juli 2021 die Verfahrensinstruktion ab.
B-5404/2021
Seite 3
F.
Mit Entscheid vom 10. November 2021 schränkte die Vorinstanz den
Schutzumfang der Widerspruchsmarke für die Waren "Präparate zur Be-
handlung von Atemwegserkrankungen und gegen Magnesiummangel, An-
tidepressiva" der Klasse 5 ein und wies den Widerspruch Nr. 101915 ab,
mit der Begründung, die aufmerksamen Abnehmerkreise würden die Wi-
derspruchsmarke VIFOR nicht mit der angefochtenen Marke VITOP ver-
wechseln, da signifikante Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen
(insbesondere in den Endsilben) bestehen würden.
G.
Gegen diese Verfügung der Vorinstanz erhob die Beschwerdeführerin am
13. Dezember 2021 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit fol-
genden Rechtsbegehren:
1. "Es sei die Verfügung des IGE vom 10. November 2021 aufzuheben und
der Widerspruch hinsichtlich der Klasse 5 gutzuheissen und die Registrie-
rung der angegriffenen Marke in diesem Umfang zu widerrufen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegeg-
nerin."
Sie führte u.a. aus, es sei von einer rechtserhaltenden Wirkung für den
gesamten Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" der Widerspruchs-
marke auszugehen; folglich sei für alle Waren der Klasse 5, für die die an-
gefochtene Marke beansprucht werde, von Identität auszugehen. Es be-
stehe eine klare visuelle und phonetische Zeichenähnlichkeit. Das Ende
der beiden Zeichen vermöge keinen ausreichenden Unterschied zu erzeu-
gen, welcher die Verwechslungsgefahr aufheben. Vielmehr liege der Fokus
auf deren identischen Wortanfang, dem beim Vergleich zweier Zeichen be-
sondere Bedeutung zukomme.
H.
Mit Schreiben vom 2. Februar 2022 verzichtete die Vorinstanz auf die Ein-
reichung einer Vernehmlassung und beantragte – unter Hinweis auf die
Begründung im angefochtenen Entscheid – die Abweisung der Be-
schwerde.
I.
In der Beschwerdeantwort vom 4. April 2022 vertritt die Beschwerdegeg-
nerin die Auffassung, der rechterhaltende Gebrauch der Widerspruchs-
marke gelte nur für "verschreibungspflichtige Hausmittel (Expektorans),
B-5404/2021
Seite 4
verschreibungspflichtige Antidepressiva und Magnesiumpräparate". Weiter
sei die Beurteilung des Zeichenkonflikts aufgrund der Rezeptpflicht nur aus
Sicht von Apothekern und Ärzten vorzunehmen. Es sei daher höchst un-
wahrscheinlich, dass die Fachkreise die beiden Zeichen verwechseln.
Auch bestehe deshalb keine Verwechslungsgefahr, weil die Endsilben der
beiden Marken völlig unterschiedlich seien und einen dezidierten anderen
Sinngehalt vermitteln.
Ein weiterer Schriftenwechsel wurde nicht durchgeführt.
J.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
K.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgen-
den Erwägungen eingegangen.

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig
(Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwer-
deführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie
vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde
wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG)
und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf
die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-
bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und
Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
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Seite 5
sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzel-
ler"; 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster-
und Modellgesetz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksam-
keit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/
Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hin-
weisen "Gallo/Gallay [fig.]"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das
schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).
2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 E. 2.2
"Gallo/Gallay [fig.]"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine
Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai
2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thou-
venin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz [MSchG]
[nachfolgend: MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 267; WILLI, a.a.O., Art. 3
N. 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise
auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Mar-
ken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer
üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen
stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Mar-
keninhabers hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar
2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]";
B˗4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 "Efe [fig.]/Eve"; DAVID, a.a.O.,
Art. 3 N. 35). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen
sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwen-
dungszweck, ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die markt-
übliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit
gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer
B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding [fig.]"; B-758/2007
vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 253
ff.). Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bil-
det ein Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido
Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]"; JOLLER, MSchG,
Art. 3 N. 274).
2.2.1 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck,
den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hin-
terlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 121 III 377 E. 2.a
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Seite 6
"Boss/Boks"; 119 II 473 E. 2.d "Radion/Radiomat"). Dabei ist davon aus-
zugehen, dass die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen
werden. Das Erinnerungs- und Unterscheidungsvermögen der massge-
benden Verkehrskreise wird dabei durch die Umstände mitbeeinflusst, un-
ter denen sich der Handel mit Waren der in Frage stehenden Gattung ab-
zuwickeln pflegt, und hängt insb. von der Aufmerksamkeit ab, die beim Ein-
kauf solcher Waren gewöhnlich angewendet wird (BGE 121 III 377 E. 2.a
"Boss/Boks"; 98 II 138 E. 1 "Luwa/Lumatic"; 93 II 424 E. 2 "Burberrys"; 90
II 259 E. 3 "Schwarzkopf"). Übereinstimmungen im Wortanfang bzw. -ende
haben im Erinnerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382
E. 5.b "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013
E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). Allerdings führen Übereinstimmungen im Wort-
anfang für sich alleine nicht direkt zur Zeichenähnlichkeit (Urteile des BGer
4A_178/2021 vom 19. Juli 2021 E. 3.2.2 "Canti/Cantigue"; 4A_28/2021
E. 6.6.2.1 "Tellco [fig.]/Tell"; Urteile des BVGer B-3264/2020 vom 26. Ja-
nuar 2022 E. 2.3.2 "EQ/EQart"; B-1306/2021 vom 1. Februar 2022 E. 3.3.2
"YT/EYT [fig.]").
2.2.2 Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schrift-
bild und der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer
Ebene i.d.R. zu Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt (BGE127 III 160
E. 2.b.cc; Urteil des BGer 4A_28/2021 vom 18. Mai 2021 E. 6.6.2.1 "Tellco
[fig.]/Tell"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/
Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die
Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt; das
Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben so-
wie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c
"Radion/Radiomat").
2.3 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei-
nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit-
telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei-
nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken-
inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer
B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013
vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; JOLLER, MSchG, Art. 3
N. 23 f.).
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Seite 7
2.4 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-
ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die
Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III
445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Er-
gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver-
dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a
"Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Ver-
wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter-
suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen
im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me-
dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).
2.5 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner
als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide-
nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Ur-
teile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jump-
man", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat
[fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaf-
ten wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise
der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne
besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich
nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akus-
tische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012
E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der Regel schon einge-
schränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren
oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile
des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013 vom
15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).
3.
Nachdem die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtgebrauchs frist-
gerecht geltend gemacht hat, stellt sich vorliegend die Frage, inwieweit der
rechtserhaltende Gebrauch durch die Beschwerdeführerin erstellt werden
konnte. Dabei muss eine während der Karenzfrist erfolgte Gebrauchshand-
lung eine rechtserhaltende Wirkung über die konkret beanspruchten Waren
hinaus auch für einen zu erwartenden künftigen Gebrauch haben. Für die
Bestimmung des Schutzumfangs ist der bisherige Gebrauch folglich auf die
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Seite 8
Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren
künftigen Gebrauch er nahelegt und erwarten lässt (Urteile des BVGer
B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"; B-6375/2011
E. 2.2 "Fucidin/Fusiderm").
3.1 Die Vorinstanz ging in der angefochtenen Verfügung vom 10. Novem-
ber 2021 von einem rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke
für die Waren "Präparate zur Behandlung von Atemwegserkrankungen und
gegen Magnesiummangel sowie Antidepressiva" der Klasse 5 aus. Diese
liessen sich definitionsbedingt unter die eingetragenen "pharmazeutischen
Präparate (Klasse 5)" subsumieren. Die Frage, ob der Gebrauch auf letz-
tere Waren und allenfalls noch auf weitere Produkte des Widerspruchszei-
chens zu erstrecken vermag, könne offenbleiben (vgl. Verfügung vom
10. November 2021, Ziff. B.16 f.).
Die Beschwerdeführerin geht weiter und ist der Ansicht, es sei von einem
rechtserhaltenden Gebrauch für den gesamten Oberbegriff "pharmazeuti-
sche Erzeugnisse" auszugehen. Dieser Oberbegriff sei klar definiert und er
lasse sich – auch anhand der Regulierung des Bereichs – eng und präzise
bestimmen. Präparate zur Behandlung von Atemwegserkrankungen und
gegen Magnesiummangel sowie Antidepressiva seien zudem zweifelslos
prototypisch für den Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" (Be-
schwerde vom 13. Dezember 2021, Ziff. 11).
Die Beschwerdegegnerin hingegen geht von einem noch limitierteren
rechtserhaltenden Gebrauch als die Vorinstanz aus; die Widerspruchs-
marke VIFOR als Dachmarke sei höchstens für "verschreibungspflichtige
Hustenmittel (Expektorans), verschreibungspflichtige Antidepressiva und
Magnesiumpräparate" rechtserhaltend gebraucht worden (Beschwerdean-
twort vom 4. April 2022, Ziff. 11 ff.).
3.2 Wie die Beschwerdeführerin bereits im Widerspruchsverfahren mittels
Belegen für den Zeitraum 2016-2021 glaubhaft gemacht hat, wird die Wi-
derspruchsmarke als Dachmarke in der Schweiz zur Behandlung von
Atemwegserkrankungen, gegen Magnesiummangel und Antidepressiva
gebraucht. Hingegen handelt es sich bei "pharmazeutischen Präparaten"
um einen äusserst breiten Oberbegriff, der zahlreiche Waren von unter-
schiedlicher Art und Beschaffenheit umfasst (vgl. Urteile des BVGer
B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 4.2 "Axotide/Acofide"; B-6375/2011
vom 12. August 2013 E. 4.8 "Fucidin/Fusiderm"; B-5871/2011 vom 4. März
2013 E. 2.5 "Gadovist/Gadogita"). Pharmazeutische Präparate werden bei
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Seite 9
leichten und schweren, einmaligen und chronischen, psychischen und phy-
sischen Beschwerden und Krankheiten, zur Diagnosestellung oder zur
Kontrolle physiologischer Funktionen eingesetzt. Angesichts der Band-
breite von Produkten, die vom Oberbegriff erfasst werden, lässt sich weder
von eigentlichen Prototypen noch von einem gängigen Sortiment eines
branchentypischen Anbieters sprechen. Zweifellos sind Hustenmittel, Mag-
nesiumpräparate oder Antidepressiva aber weder gemeinhin typisch für
alle Arten pharmazeutischer Präparate, noch werden sie von sämtlichen
Pharmaunternehmen hergestellt. Eine Gebrauchshandlung für Hustenmit-
tel, Magnesiumpräparate oder Antidepressiva kann sich somit nicht auf den
weiten Oberbegriff der pharmazeutischen Präparate erstrecken. Der Ge-
brauch der Widerspruchsmarke lässt sich unter Berücksichtigung einer na-
heliegenden künftigen Entwicklung lediglich auf "pharmazeutische Präpa-
rate und Substanzen zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Mag-
nesiummangel und Depressionen" ausweiten.
4.
Nachfolgend sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchs-
marke, die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehen-
den Waren zu bestimmen. Unter die Waren "pharmazeutische Präparate
und Substanzen zur Behandlung von Atemwegserkrankungen, Magnesi-
ummangel und Depressionen" in Klasse 5 fallen sowohl rezeptpflichtige
Waren, welche Patienten erst auf Anraten einer medizinischen Fachperson
abgegeben werden, als auch frei erhältliche Waren. Entsprechend umfas-
sen die Verkehrskreise sowohl medizinisch fachkundige Abnehmer als
auch das breite Publikum, welches beim Erwerb der betreffenden Waren
eine grössere Aufmerksamkeit an den Tag legt als beim Erwerb von Gütern
des täglichen Gebrauchs (Urteile des BVGer B-6375/2011 E. 4.7 "Fucidin/
Fusiderm"; B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 4.1 "Ironwood" m.w.H.; B-
6770/2007 vom 9. Juni 2009 E. 7.2 "Nasacort/Vasocor"; B-953/2013 E. 3.1
"Cizello/Scielo").
5.
Zu prüfen ist in einem nächsten Schritt die Gleichartigkeit zwischen den
Waren "pharmazeutische Präparate und Substanzen zur Behandlung von
Atemwegserkrankungen, Magnesiummangel und Depressionen" auf Sei-
ten der Widerspruchsmarke und den Waren "menschliche Hautlotionen;
medizinische Cremes für die Hautpflege; medizinische Hautpflegemittel;
pharmazeutische Präparate für die Hautpflege; pharmazeutische Erzeug-
nisse und Substanzen sowie Präparate für die Gesundheitspflege; phar-
mazeutische Hautlotionen; pharmazeutische Präparate; pharmazeutische
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Seite 10
Erzeugnisse; pharmazeutische Arzneimittel; Arzneimittel", für die die ange-
fochtene Marke beansprucht wird. Die fehlende Gleichartigkeit in Zusam-
menhang mit den angefochtenen Dienstleistungen der Klasse 44 wurde
nicht beanstandet, weshalb nicht weiter darauf einzugehen ist.
5.1 Nach Ansicht der Vorinstanz gelten Produkte der Pharmaindustrie un-
geachtet ihrer jeweiligen Indikation als gleichartig, da es Überschneidun-
gen im Herstellungsknow-how gebe. Sie führt aus, dass die Waren von den
gleichen Unternehmen hergestellt und über die gleichen Vertriebskanäle
vertrieben werden sowie Gemeinsamkeiten im zu ihrer Herstellung erfor-
derlichen Fachwissen aufweisen und die gleiche Zweckbestimmung haben
(Verfügung vom 10. November 2021, Ziff. C.5).
Die Beschwerdeführerin geht von Identität der Waren aus, zumal sie wei-
terhin der Auffassung ist, die Widerspruchsmarke sei für den Oberbegriff
"pharmazeutische Erzeugnisse" geschützt. Es bestehe daher auch eine
Wechselwirkung zwischen Warennähe und Zeichenähnlichkeit (Be-
schwerde vom 13. Dezember 2021, Ziff. 12 f.).
Die Beschwerdegegnerin hingegen stellt sich – gestützt auf den Entscheid
des Europäischen Gerichtshofes T-0332/09 vom 15. Dezember 2010 E. 35
"Tolpsan/Tonopan" – auf den Standpunkt, dass Marken, die breit für phar-
mazeutische Produkte in Klasse 5 hinterlegt sind, nur eine schwache Wa-
renähnlichkeit zugesprochen werden, nicht aber eine unspezifisch geprüfte
allgemeine Warengleichartigkeit (Beschwerdeantwort vom 4. April 2022,
Ziff. 21 f.).
5.2 Gemäss ständiger Rechtsprechung gelten pharmazeutische Präparate
– ungeachtet ihres Indikationsbereichs, ihrer Darreichungsform oder einer
allfälligen Rezeptpflicht – als gleichartig, da bezüglich Vertriebskanälen,
Herstellungsstätten, verwendetem Know-how und medizinischem Verwen-
dungszweck Übereinstimmung besteht (Urteile des BVGer B-1760/2012
E. 5.2 "Zurcal/Zorcala"; B-953/2013 E. 4 "Cizello/Scielo"; B-4511/2012 vom
8. August 2014 E. 5 "Drossara/Drosiola"; B-2636/2015 vom 29. März 2016
E. 4.2 "Axotide/Acofide"; Entscheide der RKGE vom 4. April 2003, in: sic!
2003 E. 3 S. 501 "Rivotril/Rimostil" und vom 15. März 2005, in: sic! 2005
E. 6 S. 577 "Silkis/Sipqis"). Zwar trifft zu, dass die Zugehörigkeit zum glei-
chen Oberbegriff nur ein Indiz für Gleichartigkeit bildet und nicht allein da-
rauf abgestellt werden kann (Urteil des BGer 4C.392/2000 vom 4. April
2001 E. 2b "Jaguar"). Auch wenn die Waren beispielsweise nicht substitu-
ierbar sind, nicht auf derselben Technologie beruhen und kein einheitliches
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Seite 11
Leistungspaket bilden, überwiegen die Gemeinsamkeiten gegenüber den
Unterschieden. So sind die Herstellungsstätten identisch. Darüber hinaus
verfügen Pharmaunternehmen gewöhnlich über ein breites Portfolio und
stellen pharmazeutische Präparate zur Behandlung vielfältiger Krankheiten
her (www.bayer.ch/de/produkte/pharmaceuticals/; www.novartisphar-
maceuticals.com/en/pages/novartis-pharmaceuticals-treatments). Selbst
wenn die beanspruchten Waren zur Behandlung unterschiedlicher Krank-
heiten eingesetzt werden, ist sodann der Verwendungszweck – die Be-
handlung von Krankheiten – derselbe. Vertriebsstätte und Vertriebskanäle
sind bei den beanspruchten Waren, ungeachtet ihrer unterschiedlichen In-
dikation, ebenfalls gleich, indem sie über Ärzte und Apotheker erfolgen.
5.3 Würde eine Gleichartigkeit zwischen Pharmazeutika mit unterschiedli-
chen Indikationen generell verneint, könnte ein identisches Zeichen zur
Kennzeichnung von unterschiedlichen Arzneimitteln verwendet werden,
wodurch Abnehmer mit geringerer Aufmerksamkeit das eine Arzneimittel
für das andere halten und einnehmen könnten. Dies wäre mit unter Um-
ständen gesundheitlich weitreichenden Folgen verbunden (Urteile des
BVGer B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 5.2 "Visudyne/Vivadine";
B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 6.2 "Axotide/Acofide"). An der bisheri-
gen Rechtsprechung ist folglich festzuhalten und die Gleichartigkeit zwi-
schen pharmazeutischen Präparaten, ungeachtet deren Indikation oder ei-
ner allfälligen Rezeptpflicht, zu bejahen. Entgegen der Auffassung der Be-
schwerdeführerin spielt es für die Prüfung der Warengleichartigkeit letzt-
endlich keine Rolle, ob eine schwache oder starke Gleichartigkeit vorliegt;
diese Differenzierung wird – wenn überhaupt – erst bei der Gesamtbetrach-
tung relevant. Aus analogen Gründen vermag auch die von der Beschwer-
degegnerin angeführte Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
"TOLPOSAN/TONOPAN" [Urteil des EuGH vom 15. Dezember 2010
T-331/09 Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN),
Slg. 2010 II-5967 Rn. 35] an der erwähnten Rechtsprechung nichts zu än-
dern.
6.
Die zu vergleichenden Marken sind reine Wortmarken. Bei der Beurteilung
der Zeichenähnlichkeit müssen daher das Schriftbild, der Wortklang und
der Sinngehalt der Zeichen verglichen werden:
6.1 Die Vorinstanz vertritt die Meinung, es bestehe trotz unterschiedlicher
Endungen eine gewisse schriftbildliche Ähnlichkeit. Die Unterschiede in
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Seite 12
den Wortendungen würden aber zu einer entfernt klangbildlichen Ähnlich-
keit führen. Bezüglich des Sinngehalts sei bei beiden Marken in ihrer Ge-
samtheit grundsätzlich von Fantasiezeichen auszugehen. Es sei jedoch zu
berücksichtigen, dass am besonders markanten Zeichenende der Marken
die beiden bekannten und zum englischen Grundwortschatz gehörenden
Begriffe "for" und "top" (in der Bedeutung "für" bzw. "Spitze, oberes Ende,
hervorragend") stehen, die einen klar unterschiedlichen Sinngehalt aufwei-
sen. Zu beachten sei auch, dass sich kurze Wörter leichter einprägen las-
sen und bei diesen weniger die Gefahr des Verlesens und Verhörens be-
stehe. Zusammenfassend sei eine gewisse Ähnlichkeit der streitverfange-
nen Marken im Schrift- und Klangbild zu bejahen (Verfügung vom 10. No-
vember 2021, Ziff. D.3 f.).
Die Beschwerdeführerin geht von einer hochgradigen schriftbildlichen als
auch phonetischen Ähnlichkeit aus, da der Wortanfang in der Regel grös-
sere Bedeutung finde. Mit Blick auf die Zeichenähnlichkeit weise keine der
beiden Marken einen erkennbaren Sinngehalt auf; diese werden in ihrer
Gesamtheit als Fantasiezeichen wahrgenommen. Es liege daher kein un-
terschiedlicher Sinngehalt vor, welcher die bestehende phonetische und
visuelle Zeichenähnlichkeit aufhebe. Bei beiden Zeichen VIFOR und
VITOP handle es sich um abgerundete, als Einheit wahrgenommene Be-
griffe, weshalb eine Aufteilung nicht naheliege (Beschwerde vom 13. De-
zember 2021, Ziff. 16 ff.).
Die Beschwerdegegnerin führt wie die Vorinstanz aus, die streitgegen-
ständlichen Marken unterscheiden sich sowohl auf schriftbildlicher als auch
auf klanglicher Ebene aufgrund den unterschiedlichen Endungen "-for" und
"-top" genügend voneinander. Entgegen der Ansicht der Beschwerdefüh-
rerin versuche ein Abnehmer aus den Bestandteilen einen Sinn zu er-
schliessen, als von einem reinen Fantasiezeichen auszugehen, falls ein
Sinngehalt nicht direkt erkennbar sei. Vorliegend werde "for" bei Pharma-
zeutika als "Kraft" und "top" als "ausgezeichnet, hervorragend, besonders
gut, höchstrangig" verstanden. Es liege daher nur eine entfernte Zeichen-
ähnlichkeit vor (Beschwerdeantwort vom 4. April 2022, Ziff. 26 f.).
6.2 Im Schriftbild sind die Marken mit fünf Buchstaben genau gleich lang.
Dabei stimmen die ersten zwei Buchstaben "Vi-" überein. Bei beiden Mar-
ken stehen die Vokale "i" und "o" an gleicher Stelle. Weiter weisen die Kon-
sonanten "f" und "t" resp. "r" und "p" tatsächlich Gemeinsamkeiten im
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Schriftbild auf. Insgesamt ist die Vorinstanz daher korrekt davon ausgegan-
gen, dass eine gewisse schriftbildliche Ähnlichkeit – trotz unterschiedlichen
Endungen – vorliegt.
6.3 In Bezug auf den Wortklang verfügen beide Marken über zwei Silben
("vi-for" und "vi-top"), wobei die erste Silbe ("vi-") bei beiden gleich ist. Was
die Vokalfolge (i-o) anbelangt, ist diese ebenfalls bei beiden Zeichen gleich.
Selbst wenn beide Marken im Anklang "vi-" übereinstimmen, ist ihre Aus-
sprache aufgrund den unterschiedlichen Endungen eine andere, sodass
höchstens von einer entfernt klanglichen Ähnlichkeit ausgegangen werden
kann.
6.4 Weder VIFOR noch VITOP kommt als Einheit unmittelbar ein Sinnge-
halt zu. Wie die Beschwerdeführerin korrekt ausführt, wird der Abnehmer
hier zuerst versuchen, sich aus den Bestandteilen des Zeichens einen Sinn
zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fantasiezeichen ausgeht (vgl.
Urteile des BVGer B-478/2017 vom 16. Januar 2018 E. 6.2 "Signifor/Sig-
nasol"; B-626/2015 vom 9. Juni 2016 E. 5.3.5 "Kalisan/Kalisil"). Entgegen
der Auffassung der Beschwerdeführerin vermittelt das Wortelement "Vi-"
am Wortanfang nicht ohne Weiteres wie "Vit-" den Sinngehalt "Leben" oder
die Abkürzung für "Vitamine". Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden,
dass insbesondere die frankophonen Verkehrskreise darunter den Sinn-
gehalt "Leben" erkennen. Den Sinngehalt "Vitamine" wird aber auch diese
Gruppe nicht ohne weiteren Gedankenaufwand erblicken. Bei beiden Ver-
gleichszeichen liegt nur jeweils am Wortende ein klares Bedeutungsele-
ment vor.
Die Widerspruchsmarke endet auf "-for"; Im englischen und deutschen
Sprachraum wird darin zuerst das Wort "für" verstanden. Weiter lässt es an
das französische "fort" und das italienische "forte" (lat. "fors") denken. Dar-
über hinaus wird dieser Bestandteil über geläufige Lehnwörter auch im
deutschen Sprachraum ohne weiteres mit "Kraft" und "Stärke" in Verbin-
dung gebracht (vgl. z.B. im baugeschichtlichen Kontext "Fort" und "Fortifi-
kation", in der Musik das italienische "forte" sowie in militärischen Bezeich-
nungen das englische "force"; Urteil des BVGer B-478/2017 vom 16. Ja-
nuar 2018 E. 6.2 "Signifor/Signasol").
Die angefochtene Marke hingegen besteht aus dem Element "-top". Unbe-
stritten ist, dass "top" im Englischen für "Spitze, oberes Ende, hervorra-
gend, ausgezeichnet etc." steht. Auch im französischen, deutschen und
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italienischen Sprachraum wird dieser Begriff – wie beschrieben – verstan-
den. Im Zusammenhang mit pharmazeutischen Präparaten kommt dieses
Wortelement sowohl am Wortanfang als auch am Wortende vor (z.B. Nimo-
top, Yavatop, Predinitop, Physiotop bzw. Topamax, Topiramat, Topicalm
usw.). Zudem fällt auf, dass bei vielen Cremen und Salben die Wortendung
"-top" noch üblich ist. Eine Aufteilung der Marke in "Vi-" und "-top" liegt so-
mit insofern auch nahe, als "-top" bei den Abnehmern eine Gedankenver-
bindung zur Anwendungsform dieser Produkte in der Bedeutung "(auf die
Haut) auftragen" hervorrufen könnte.
6.5 Insgesamt wird vom Verkehrskreis in den Wortendungen ein unter-
schiedlicher Sinngehalt erkannt. Dadurch wird die festgestellte, optische
und akustische Ähnlichkeit geschwächt, aber nicht beseitigt.
7.
Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der
Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den
die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten
Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu befinden:
7.1 Die Vorinstanz geht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
und folglich von einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarke
aus (Verfügung vom 10. November 2021, Ziff. E.4 f.). Die Beschwerdefüh-
rerin fokussiert sich weiterhin auf den identischen Wortanfang und bejaht
eine Verwechslungsgefahr, da sich die angefochtene Marke nicht deutlich
unterscheide. Von einem Kurzwort sei nur mit Zurückhaltung auszugehen
und eine daraus resultierende erhöhte Anforderung an die Zeichenähnlich-
keit sei daher nicht gerechtfertigt (Beschwerde vom 13. Dezember 2021,
Ziff. 24 ff.). Umgekehrt verneint die Beschwerdegegnerin die Verwechs-
lungsgefahr und bringt u.a. vor, die Vorsilbe "Vi-" sei verwässert, weshalb
sich die Beschwerdeführerin andere "Vi-"-Marken gefallen lassen müsse
(Beschwerdeantwort vom 4. April 2022, Ziff. 34).
7.2 Damit eine Verwässerung der Marke angenommen werden kann, muss
eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder
ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen gebraucht werden (JOLLER, MSchG,
Art. 3 N. 110 ff.). Alleine aufgrund der Registerlage darf nicht auf eine Ver-
wässerung der Marke geschlossen werden, weil erfahrungsgemäss nicht
alle eingetragenen Marken in Gebrauch kommen (vgl. Urteile des BVGer
B-2636/2015 vom 29. März 2016 E. 8.2 "Axotide/Acofide"; B-7057/2016
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vom 4. Mai 2018 E. 9.2.3 "7seven [fig.]/ Sevenfriday"). In der Beschwerde-
antwort verweist die Beschwerdegegnerin ohne weitere Substantiierung
auf Replikakten im vorinstanzlichen Verfahren. Dabei handelt es sich ledig-
lich um eine Trefferübersicht von Markeneintragungen, deren Gebrauch
nicht belegt wurde. Eine Verwässerung der Widerspruchsmarke lässt sich
daraus nicht herleiten.
7.3 Vorliegend sind in der Widerspruchsmarke zwei Sinngehalte erkenn-
bar. Wird der zweite Wortbestandteil "-for" von den Verkehrskreisen als
"für" verstanden, so geht die Vorinstanz zu Recht von einer durchschnittli-
chen Kennzeichnungskraft aus. Wie oben dargelegt kann er aber auch als
"Kraft oder Stärke" aufgefasst werden. In diesem Fall ist das Zeichen in
Bezug auf die relevanten Waren – als Hinweis auf die Wirkungsstärke des
medizinischen Präparates – jedoch beschreibend. Da aber unterschei-
dungskräftige Wortendungen bestehen, welche unabhängig eines kenn-
zeichnungsschwachen Wortbestandteils in der Gesamtwirkung eine Ver-
wechslungsgefahr auszuschliessen vermögen, spielt diese Differenzierung
im Ergebnis keine Rolle.
7.4 Insgesamt kommt dem Wortanfang – entgegen der Auffassung der Be-
schwerdeführerin – im vorliegenden Fall keine grössere Bedeutung zu, als
dem unterscheidungskräftigen Wortende. Ungeachtet der Frage, ob es
sich dabei um Kurzwörter handelt, ist sowohl akustisch als auch seman-
tisch von einer nicht unerheblich voneinander abweichenden Gesamtwir-
kung der beiden Marken auszugehen und eine unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr im Hinblick auf die erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrs-
kreise zu verneinen. Ebenfalls nicht erkennbar ist eine mittelbare Ver-
wechslungsgefahr.
8.
Im Ergebnis ist die Beschwerde abzuweisen und die Verfügung der Vo-
rinstanz vom 10. November 2021 zu bestätigen.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).
9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
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2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-
binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen.
Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher
Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
9.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote
oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen
(Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer
Kostennote einen Aufwand von Fr. 2'550.– zuzüglich 3% Pauschalspesen
(ohne Mehrwertsteuerzuschlag, welcher vorliegend nicht geschuldet ist,
vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 MWSTG [SR 641.20] sowie Art. 9
Abs. 1 Bst. c VGKE) geltend, der angemessen erscheint.
9.3 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht
offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.
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