Decision ID: d4a77406-65c3-504b-8ec2-6f63eef42200
Year: 2014
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: 
Label: approval

Facts:
Sachverhalt:
A.
Die Eintragung der Wort-Bildmarke IR 1'075'575 tivù sat HD (fig.) der Be-
schwerdegegnerin im internationalen Register wurde der Vorinstanz am
26. Mai 2011 notifiziert und am 2. Juni 2011 in der OMPI Gazette des
marques internationales veröffentlicht. Die auf einer italienischen Basis-
eintragung beruhende Marke sieht wie folgt aus:
Sie wird unter anderem für das Gebiet der Schweiz und für folgende Wa-
ren und Dienstleistungen beansprucht:
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle [inspection], de secours [sauvetage] et d'ensei-
gnement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; ar-
ticles de papeterie; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'impri-
merie; clichés d'imprimerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commer-
ciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
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B.
Gegen diese Schutzausdehnung erhob die Beschwerdeführerin am
3. Oktober 2011 gestützt auf ihre Schweizer Wortmarke CH 593'855 TIVO
vollumfänglich Widerspruch, da zwischen den beiden Marken eine Ver-
wechslungsgefahr bestehe. Die Widerspruchsmarke hatte sie am 10. Juli
2009 hinterlegt und für folgende Waren und Dienstleistungen eintragen
lassen:
9 Computerhardware; Computersoftware; Computerperipheriegeräte;
Fernbedienungen; Geräte zum Empfangen, Übermitteln, Speichern und
Verwalten von Ton, Bild und digitalen Medien und dazugehörige Soft-
ware für deren Gebrauch; digitale Videorecorder; Bestandteile und Zu-
behör für den Gebrauch aller vorgenannten Produkte; herunterladbare
Musik, Filme und Fernsehprogramme.
38 Telekommunikation; Ausstrahlung von Programmen; Übertragung (und
Wiedergabe) von Ton- und Bildinhalten; Verschaffen des Zugriffs auf Da-
tenbanken und Verzeichnisse mittels Kommunikationsnetzwerken;
Übermitteln von Informationen mittels Kommunikationsnetzwerken für
Programmier- und Bedienungsgeräte und Elektronik; Beratung und Ertei-
len von Auskünften (Information) in den vorgenannten Bereichen.
41 Unterhaltung und Erziehung; Unterhaltungsdienstleistungen mittels Ra-
dio- und Fernsehprogrammzusammenstellung; Herausgabe von Hand-
büchern, Verzeichnissen, Datenbanken, Rezensionen, Bewertungen und
Empfehlungen aus dem Unterhaltungsbereich; Beratung und Erteilen
von Auskünften (Informationen) in den vorgenannten Bereichen.
C.
Die Beschwerdegegnerin bestritt das Bestehen einer Verwechslungsge-
fahr mit Widerspruchsantwort vom 6. April 2012 und machte geltend, in
ihrem Gesamteindruck unterschieden sich die Marken ausreichend, denn
"tivù" sei das umgangssprachliche, italienische Wort für Fernseher und für
den Verkehr darum unentbehrlich.
D.
Am 30. August 2012 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut
und verfügte eine definitive Schutzverweigerung gegen die Marke der
Beschwerdegegnerin für
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle [inspection], de secours [sauvetage] et d'ensei-
gnement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanis-
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mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer".
Für die übrigen Waren und Dienstleistungen, soweit sie sie überhaupt als
gleichartig mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke
beurteilte, verneinte sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr auf-
grund des diesbezüglich beschreibenden Sinngehalts der angefochtenen
Marke.
E.
Mit Beschwerde vom 3. Oktober 2012 ersuchte die Beschwerdeführerin
das Bundesverwaltungsgericht, Ziffern 1, 2 und 4 der Verfügung der Vor-
instanz insofern aufzuheben, als der Widerspruch zurückgewiesen werde.
Der Marke IR 1'075'575 tivù Sat HD (fig.) sei der Schutz in der Schweiz
vollumfänglich zu verweigern. Gleichartigkeit bestehe auch zu den übri-
gen Waren der Klasse 9 und zu den Waren und Dienstleistungen der
Klassen 16 und 35. Die Schweizer Bevölkerung verstehe das umgangs-
sprachliche, italienische Wort "tivù" grösstenteils nicht, würde es aber
auch dann nicht ohne weitere Gedankenschritte mit Drucksachen, Ausbil-
dungs-, Unterhaltungs- und kulturellen Dienstleistungen in Verbindung
bringen, wenn sie es verstünde.
F.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 3. Dezember 2012 auf eine
Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die angefochtene Ver-
fügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
G.
Die Beschwerdegegnerin ersuchte mit Beschwerdeantwort vom 21. Feb-
ruar 2013 darum, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfol-
gen abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. Herz-
stück ihrer Marke sei das von anderen Elementen geprägte grafische Ge-
samtbild und nicht das Wort "tivù", führte sie aus.
H.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die Par-
teien stillschweigend verzichtet.
I.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien ist, soweit erforderlich, in den
nachfolgenden Erwägungen näher einzugehen.
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Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bun-
desverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom-
men und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie
hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren
Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist
(Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde
fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist des-
halb einzutreten.
2.
Der Gegenstand der Beschwerde ist beschränkt auf die Eintragung der
angefochtenen Marke in Klasse 9 für "appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; extincteurs" und alle eingetragenen Waren und Dienst-
leistungen in den Klassen 16, 35, 38 und 41. Soweit die Vorinstanz die
Löschung der angefochtenen Marke in Klasse 9 angeordnet hat, ist ihre
Verfügung hingegen in Rechtskraft erwachsen und im Beschwerdeverfah-
ren nicht mehr zu prüfen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2655/
2013 vom 17. Februar 2014 E. 2.1 "Dior-Taschenmuster", B-1190/2013
vom 3. Dezember 2013 E. 2.1 "Ergo", B-2609/2012 vom 28. August 2013
E. 2.1 "Schweizer Fernsehen").
3.
3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jünge-
re Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für
gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so
dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c
i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen sind dabei umso höhere Anforderungen zu stel-
len, je ähnlicher sich die Zeichen sind, und umgekehrt (BGE 128 III 445
E. 3.1 Appenzeller, BGE 128 III 99 E. 2c Orfina, BGE 126 III 320 E. 6b/bb
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"Rivella/Apiella"; LUCAS DAVID, Kommentar zum schweizerischen Privat-
recht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999,
Art. 3 N 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und die
Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen (BGE 121 III 378
E. 2a "Boss/Boks"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1618/2011
vom 25. September 2012 E. 5.2 "Eiffel/Gustave Eiffel", B-6012/2008 vom
25. November 2009 E. 4.11 "Stenflex/Starflex", B-7438/2006 vom 10. Mai
2007 E. 5 "Cellini/Elini"; GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz
[MSchG], Handkommentar, 2009, Art. 3 N 45; CHRISTOPH WILLI, Marken-
schutzgesetz, Kommentar, 2002, Art. 3 N 17 ff.).
3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Eintragungen im Register (Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B‐137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 "Diapason Rogers
Commodity Index", B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2
"Activia" und B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 "Old Navy"), soweit
der Schutzumfang nicht aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede einge-
schränkt wird (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N 37).
Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf
den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder
ähnlicher Marken angepriesenen Waren würden angesichts ihrer üblichen
Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen
stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen
Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 "Home
Box Office/Box Office" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1
"Efe/Eve" mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und
Dienstleistungen sprechen deshalb eine einheitliche Wertschöpfungsket-
te, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu verglei-
chenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammen-
gehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1
"Bonewelding", B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode";
JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 300) oder dass sich die Waren oder Dienstleis-
tungen unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation einordnen
lassen (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-5073/2011 vom
2. Februar 2012 E. 2.6 "Lido Champs-Elysées Paris/Lido Exclusive Es-
cort"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 280 i.V.m. N 241 ff.). Entscheidend bei
Dienstleistungen ist, dass der Abnehmer sich vorstellt, dass die Dienst-
leistungen aus einer Hand als sinnvolles Leistungspaket erbracht werden
(Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigen-
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tum [RKGE] MA-WI 02/02 vom 11. Dezember 2002 E. 4 "Visart/Visarte",
in: sic! 2003 S. 343 ff.).
Waren können auch gleichartig mit Dienstleistungen sein (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1
"Bonewelding"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, 2009, N 853 ff.; JOLLER, a.a.O., Art. 3
N 299; WILLI, a.a.O., Art. 3 N 29 ff., 35 f.). Eine Gleichartigkeit ist auch in
solchen Fällen insbesondere zu bejahen, wenn die Ware und die Dienst-
leistung Teil einer einheitlichen Wertschöpfungskette bilden (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 3.2
"Gadovist/Gadogita"). Gleichartigkeit wurde zwischen Automobilen und
Reparaturdienstleistungen angenommen ("Service après vente", RKGE
MA-WI 07/00, MA-WI 10/00 und MA-WI 11/00 vom 1. April 2003 E. 8 f.
"Targa/Targa", in: sic! 2003 S. 709 ff.). Gleichartigkeit ist auch zwischen
Unterhaltungsdienstleistungen und Tonträgern anzunehmen, wobei es
keine Rolle spielt, ob das primäre Angebot als Ware oder Dienstleistung
positioniert ist ("Zweitverwertung des eigenen Angebotes"; vgl. MARBACH,
a.a.O., N 857). Die RKGE bejahte die Gleichartigkeit zudem zwischen di-
ätetischen Nahrungsmitteln und Ernährungsberatung ("Dienstleistungen
zur Produkteimplementierung", RKGE MA-WI 04/01 vom 27. September
2001 E. 2 f. "Nutrica/Nutriciel", in: sic! 2001 S. 810 ff.; vgl. Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1
"Bonewelding"; MARBACH, a.a.O., N 857). In diesen Fällen besteht zwi-
schen Ware und Dienstleistung eine vom Verkehr erwartete Koppelbe-
ziehung und das eine Angebot wird als marktlogische Folge des anderen
wahrgenommen (MARBACH, a.a.O., N 858; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 299
ff.). Weiter ist auf Gleichartigkeit zu schliessen, wenn zwischen Waren
und Dienstleistungen eine marktübliche Verknüpfung besteht, d.h. wenn
der Verkehr gewohnt ist, dass beide Produkte typischerweise vom glei-
chen Unternehmen als einheitliches Leistungspaket angeboten werden
(MARBACH, a.a.O., N 859).
3.3 Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der Marken auf
die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2
Appenzeller, BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks, BGE 98 II 141 E. 1
Luwa/Lumatic; DAVID, a.a.O., Art. 3 N 11; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 121;
MARBACH, a.a.O., N 864). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig
wahrgenommen werden, beurteilt sie sich im Erinnerungsbild des Ab-
nehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks, BGE 119 II 476 E. 2d
Radion/Radiomat; MARBACH, a.a.O., N 867; DAVID, a.a.O., Art. 3 N 15).
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-2269/2011
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Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu,
weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc
"Securitas/Securicall", BGE 122 III 382 E. 5 "Kamillosan"; Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5
"Bally/Tally", B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/
Star Flex" und B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 "Fructa/
Fructaid"). Die Gross- und Kleinschreibung prägt das Erinnerungsbild des
Gesamteindrucks in der Regel nicht (BGE 96 II 405 E. 3c "Men's Club/
Eden Club"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B‐317/2010 vom
13. September 2010 E. 6.3 "Lifetex/Lifetea", B-758/2007 vom 26. Juli
2007 E. 7 "G-Mode/Gmode"; RKGE MA-WI 58/00 vom 4. Oktober 2001
E. 4 "Viva/CoopViva", in: sic! 2001 S. 813 f.; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 132).
Bei Akronymen und Kurzzeichen beurteilt sich die Zeichenähnlichkeit be-
sonders aufgrund der visuellen Ähnlichkeit und des Zeichenabstands,
wobei der Verkehr auch kleinere Abweichungen bemerkt (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-6426/2012 vom 20. Dezember 2013 E. 7
"VZ/ SVZ", B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 7.4 "CC/Organic Glam
OG", B-3030/2010 vom 2. November 2010 E. 5.1 "ETI/E.B.I."). Dabei
kann sogar ein Unterschied in einem einzigen Buchstaben ausreichen
und ein abweichender Sinngehalt ist zu berücksichtigen, wenn er den an-
gesprochenen Verkehrskreisen bekannt ist (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-332/2013 vom 6. Dezember 2013 E. 6.2.3 und E. 7.2.1
"CC/GG Guépard"; B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7.3 "IKB/ICB").
3.4 Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die ein-
zelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Ent-
hält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente,
können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009
E. 2.4 "Efe/Eve" und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 "Diva
Cravatte/DD Divo Diva", mit Hinweisen).
Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild
und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E.
2b/cc "Securitas", BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"; MARBACH, a.a.O.,
N. 872 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wort-
klang oder Schriftbild allein genügt (RKGE MA-WI39/05 vom 5. Juli 2006
E. 4 "McDonald's/McLake", in: sic! 2006 S. 761; MARBACH, a.a.O., N 875;
WILLI, a.a.O., Art. 3 N 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die
Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale
bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung, die Wortlänge und die op-
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tische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan", BGE
119 II 473 E. 2c "Radion").
3.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit
der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen
Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zei-
chen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markenin-
haber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist
anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere
gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgebli-
chen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber
wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in
Wirklichkeit nicht bestehen.
Starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke
erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr,
dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III
445 E. 3.1 "Appenzeller", BGE 128 III 97 E. 2a "Orfina", BGE 127 III
165 f. E. 2a "Securiton/Securicall"). Als stark gelten Marken, die entweder
aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres
intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE
122 III 385 E. 2a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des Bundesgerichts
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; MARBACH, a.a.O.,
N 979). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck ent-
fallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen
Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil
verbunden wurde (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-502/2009
vom 3. November 2009 E. 5.2.1 und 6 "Premium ingredients,
s.l./Premium Ingredients International"; B‐1656/2008 vom 31. März 2009
E. 10 "F1/F1H2O", B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7 "Sky/Skype
in und Skype out").
3.6 Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Be-
standteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B‐5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "jump/
Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6 "Regulat/H2O3 pH/
Regulat" und B‐7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, "Aromata/
Aromathera"; MARBACH, a.a.O., N. 981). Zum Gemeingut gehören Sach-
bezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffen-
heit, die Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung
oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das
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Zeichen hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrskreisen ohne be-
sondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden wird und sich nicht
in blossen Anspielungen erschöpft (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische
Marke"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. De-
zember 2012 E. 4.1 "Noblewood", B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1
"Ironwood" und B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 "Bioscience
Accelerator"). Weiter kommt allgemeinen Qualitätshinweisen oder rekla-
mehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1
"Masterpiece"; Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007
E. 4.3 "we make ideas work"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Solche Marken
können zwar schutzfähig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht
auf das zum Gemeingut gehörende Element (Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 3 "Karomuster"; RKGE
MA-WI 1798 vom 11. Mai 1999 E. 2c "Compaq/CompactFlash", in: sic!
1999 S. 420; vgl. auch RKGE MA-WI 38/03 vom 21. April 2006 E. 11
"Sbrinz/sbrinz", in: sic! 2006 S. 484, MA-WI 26/99 vom 16. Mai 2000 E. 6
"Assura/Assurapoint", in: sic! 2000 S. 378). Dennoch darf ein schwacher
oder gemeinfreier Markenbestandteil nicht einfach weggestrichen werden
(WILLI, a.a.O., Art. 3 N 65; vgl. RKGE MA-WI 68/04 vom 20. Oktober 2005
E. 6 f. "Mictonorm", in: sic! 2006 S. 90, Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009, E. 6.1 und E. 7
"Fructa/Fructaid"; B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 2.4 "Eco-Clin/Swiss
Eco Clean").
4.
Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Compu-
terhard- und ˗software, Aufnahmegeräte für Ton und Bild wie auch
Schreibmaschinen, Feuerlöscher, Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unter-
richtsmittel, Drucklettern und Druckstöcke werden von einem erwachse-
nen, teilweise fachlich besonders ausgebildeten Publikum erworben,
während Papier, Karton und anderes Büromaterial und Fotografien sowie
Unterhaltung von einem breiten Publikum mit geringerer Aufmerksamkeit
zum täglichen Gebrauch bezogen werden. Werbung, Geschäftsführung,
Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten richten sich eher an ihrerseits
am Angebotsmarkt tätige Unternehmen, während Erziehungs- und Aus-
bildungsdienstleistungen wie auch sportliche und kulturelle Veranstaltun-
gen eher einem lern- und mitwirkungsbegeisterten, vielfach jüngeren
Publikum angeboten werden.
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5.
5.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe zu Unrecht das Be-
stehen von Gleichartigkeit für gewisse Waren und Dienstleistungen ver-
neint. Der Einwand, zu welchem die Beschwerdegegnerin sich nicht äus-
serte, betrifft die Eintragung der angefochtenen Marke für Feuerlöscher in
Klasse 9, sowie Waren aus Klasse 16 wie Papier, Karton und Waren aus
diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten, Buchbin-
derartikel, Schreibwaren, Klebstoffe für Schreibwaren oder Haushalts-
zwecke, Künstlerbedarfsartikel, Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel
(ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit nicht
in anderen Klassen enthalten, Drucklettern und Druckstöcke in Klasse 16
sowie für Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Bü-
roarbeiten in Klasse 35. Die Beschwerdeführerin beruft sich auf die Ein-
tragung ihrer Marke für Computerhardware und ˗software und andere
Elektronikwaren in Klasse 9, verkennt aber, dass teilweise gleiche Ver-
kaufslokale oder gar nur Berührungspunkte zwischen Waren für eine ein-
heitliche Wertschöpfungskette nicht ausreichen (vgl. E. 3.2; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-2289/2011 vom 2. März 2012 E. 6.5.2
"Kreuz (fig.)/Bonewelding (fig.)"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 269 ff.). Produk-
tion und Vertrieb von Computerhard- und ˗software einerseits und Feuer-
löschern bzw. Papier, Karton, Schreib- und Papeteriewaren, Verpa-
ckungsmaterial, Drucklettern und Druckstöcken andererseits verlaufen
vielmehr unabhängig. Die Waren befriedigen getrennte Bedürfnisse auf
verschiedene Weise, weshalb die Vorinstanz sie zurecht als ungleichartig
beurteilte. Gleiches gilt für einem konsumierenden und breiten Publikum
gegenüber erbrachte Unterhaltungs- und Erziehungsdienste im Vergleich
zu Werbe˗, Geschäftsführungs-, Unternehmensverwaltungs- und Büroar-
beiten, die vor allem von ihrerseits am Angebotsmarkt tätigen Unterneh-
men nachgefragt werden und daher keine gemeinsame Herkunft mit den
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke erwarten lassen (E. 3.2).
5.2 Hingegen ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, wenn sie zwi-
schen Computerhardware und Büroartikeln wie Schreibmaschinen und
anderen Beschriftungsgeräten eine entfernte Gleichartigkeit verteidigt, da
Schreibmaschinen vor rund zwanzig Jahren in einem zwar kurz, aber
doch schrittweise verlaufenen Übergang von Computern abgelöst wurden
(< http://de.wikipedia.org/wiki/Schreibmaschine >, abgerufen am 8. April
2014). Heutige Schreibmaschinen und Beschriftungsautomaten weisen
immer noch einige vergleichbare Funktionen wie Speicher, Tabulatoren,
Seitenformate etc. und ähnliche Vertriebswege (Schreibmaschinen von
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IBM, Sharp, Brother usw.) auf wie für die Büroarbeit entwickelte Compu-
terhardware und -software.
Eine entfernte Gleichartigkeit ist deshalb, über die von der Vorinstanz
festgestellten Waren hinaus, auch für "machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles)" in Klasse 16 zu bejahen, im anbegehr-
ten, weiteren Umfang aber zu verneinen.
6.
6.1 Im Zeichenvergleich besteht die Wortmarke der Beschwerdeführerin
aus den vier Buchstaben TIVO, die Wort-/Bildmarke der Beschwerdegeg-
nerin dagegen aus drei Wortelementen "tivù", "sat" und "HD", die in un-
terschiedlichen Schriften, Grössen sowie Weiss- und Grautönen vor dem
Hintergrund einer mehreckigen schwarzen Fläche angeordnet sind, die
an einen liegenden Kegel mit rechteckiger Grundseite erinnert. Für TIVO
ist kein Sinngehalt erkennbar. Das Wort "tivù" dominiert die Marke der
Beschwerdegegnerin durch seine Schriftgrösse, ˗farbe und übergeordne-
ten Position wie ein Schlagwort oder Hauptelement, vor welchem der
kleingeschriebene Zusatz "sat" und das stilisiert graue und etwas weniger
leicht erkennbare "HD" zurücktreten. Sprachlich ist "tivù" (auch "tivvù") als
phonemische Notation der italienisch buchstabierten Abkürzung "TV" (Te-
levision) entstanden und heute als landläufige Bezeichnung für Fernse-
hen in der italienischen Alltagssprache etabliert (vgl. LO ZINGARELLI,
Vocabolario della lingua italiana, 2004, S. 1891). Ein anderer, konkurrie-
render Sinngehalt besteht nicht. Die darunter gesetzten Wortelemente
"sat" und "HD" als bekannte Abkürzungen für "Satellit" und "High Definiti-
on" (vgl. < http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Television >, abge-
rufen am 8. April 2014), unterstützen und bestätigen das Sinnverständnis
"Fernsehen" ohne erforderliche Fantasie. Die Beschwerdeführerin stellt
dies nicht in Abrede. Ihre Ausführungen zum deutschen Wort "Mattschei-
be" in einem deutsch-italienischen Wörterbuch gehen insoweit an der Sa-
che vorbei.
6.2 Vorliegend erschöpft sich die Übereinstimmung der zu vergleichenden
Marken in der schriftbildlichen und akustischen Ähnlichkeit der Wortele-
mente "TIVO" und "tivù". Aufgrund der dominanten Position und Grösse
von "tivù" in der angefochtenen Marke geht das Argument der Beschwer-
degegnerin indessen fehl, Herzstück ("cuore") dieser Marke sei nicht die-
ses Wort allein. Durch die identischen Anfänge der Widerspruchsmarke
mit diesem Hauptbestandteil und durch die akustische Nähe der dunkeln
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Vokale "o" und "u" am Ende hat die Vorinstanz eine Zeichenähnlichkeit
zwischen den beiden Marken auch zurecht bejaht und vermag eine Ver-
wechslungsgefahr nicht allein wegen der Abweichung im akzentuierten
"u" der angefochtenen Marke verneint zu werden.
6.3 Wie die Vorinstanz richtig ausführt, ist zwar der Schutzumfang einer
Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt (vgl. E. 3.6; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.2
"Gadovist/Gadogita" mit weiteren Hinweisen). Diese Grenze kann indes-
sen erst bei vollkommen im Gemeingut stehenden und rein beschreiben-
den Begriffen und nicht bereits bei jedem teilweise beschreibenden Sinn-
gehalt erreicht sein, welcher die Unterscheidungskraft der Marke nur
schwächt oder etwas beeinträchtigt. Unterscheidungsschwache Elemente
einer Marke würden andernfalls weggestrichen, der Zeichenvergleich
würde sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine reduzierten
Betrachtung verlieren und die Wechselwirkungen der Markenbestandteile
im integrierten Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise wie auch
den massgeblichen Gesamteindruck der Marke ausser Acht lassen (E.
3.4 und 3.6; vgl. BGE 78 II 383 f. "Alucol/Aludrox", BGE 70 II 189 E. 3
"Figor/Cafidor"). Eine derart unmittelbare und ausschliesslich beschrei-
bende Wirkung hat der Bestandteil "tivù" der angefochtenen Marke nur
für Geräte zur Aufnahme, Übertragung und Wiedergabe von Ton oder Bild
sowie für Magnetaufzeichnungsträger in Klasse 9, für Telekommunikation
in Klasse 38 und für Unterhaltung in Klasse 42. Entgegen der Annahme
der Vorinstanz erschöpft sich der Bestandteil "tivù" dagegen nicht in der
Beschreibung von Geräten zur Datenbearbeitung in Klasse 9, von Dru-
ckereierzeugnissen, Fotografien, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenom-
men Apparate) in Klasse 16 oder von Erziehung, Ausbildung sowie sport-
lichen und kulturellen Aktivitäten in Klasse 42, da diese Waren und
Dienstleistungen nicht abschliessend in Form von "Fernsehen", also ei-
nes Fernsehgeräts oder einer Fernsehsendung bestehen oder erbracht
werden können, sondern damit höchstens in einem relativen beschrei-
benden Zusammenhang stehen.
6.4 Der Widerspruch ist aus diesem Grund auch mit Bezug auf die Ein-
tragung für "équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs" in Klasse 9, "produits de l'imprimerie; photographies; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils)" in Klasse 16 sowie
"éducation; formation; activités sportives et culturelles" in Klasse 42 zu
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schützen und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke der Beschwerdegeg-
nerin in diesem Umfang zusätzlich zu löschen.
7.
7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE), wobei in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis
auch im vorliegenden Fall ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und
Fr. 100'000.– angenommen wird (vgl. BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinen-
fuss" [3D] mit Hinweisen).
Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt
auf Fr. 4'000.– festzulegen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt
die Beschwerdeführerin ungefähr zu einem Drittel. Zwei Drittel der Ver-
fahrenskosten von Fr. 4'000.–, ausmachend Fr. 2'666.–, sind ihr damit
aufzuerlegen und in diesem Umfang vom einbezahlten Kostenvorschuss
zu beziehen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Der Restbetrag von Fr. 1'334.– ist der
Beschwerdeführerin zurückzuerstatten. Der ungefähr zu zwei Dritteln ob-
siegenden Beschwerdegegnerin ist ein Anteil an den Verfahrenskosten
von Fr. 1'334.– aufzuerlegen.
7.2 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung und allfäl-
lige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE) und ist in der
Regel der ganz oder teilweise unterliegenden Partei im Ausmass ihres
Obsiegens aufzuerlegen (Art. 7 Abs. 2 VGKE). Obsiegen beide Parteien
je zur Hälfte, sind ihre Parteientschädigungen praxisgemäss auch bei un-
terschiedlichem Vertretungsaufwand wettzuschlagen (Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 9.3 "Connect/
Citroën Business Connected", B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 9
"Yello/Yellow Lounge", B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 8.5 "Six/ Sixx",
B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 10 "lawfinder/LexFind.ch"), wes-
halb auch ungleich hohe, entgegengesetzte Entschädigungsanteile mit-
einander zu verrechnen sind. Dies gilt auch für die Festsetzung der vor-
instanzlichen Parteientschädigung. Die Beschwerdeführerin hat der Be-
schwerdegegnerin somit eine reduzierte Parteientschädigung im Umfang
von einem Drittel auszurichten.
http://links.weblaw.ch/BGE-133-III-490
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Nach Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund
einer detaillierten Kostennote fest; wird keine Kostennote eingereicht, ist
die Entschädigung auf Grund der Akten festzusetzen. Die Beschwerde-
gegnerin hat nur für das Beschwerdeverfahren eine nicht-detaillierte Kos-
tennote in Höhe von Fr. 5'100.– eingereicht. Diese erscheint, in Anbe-
tracht ihres für das Gericht nachvollziehbaren Aufwands, überhöht und ist
für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren auf insgesamt
Fr. 4'200.– zu kürzen, wovon die Beschwerdeführerin nach dem Gesag-
ten Fr. 1'400.– zu entschädigen hat.
7.3 Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im In-
land gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesge-
setzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuerge-
setz, MWSTG, SR 641.20]). Da beide Parteien ihren Sitz im Ausland ha-
ben, ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung nicht
im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 8.5 "Gallo/
Gallay" [fig.], B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 "Zurcal/Zorcala").
Aus diesem Grund wird im vorliegenden Fall keine Mehrwertsteuer vergü-
tet.
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.