Decision ID: 00e6bfa7-0d7a-57cb-bff1-b12448f19669
Year: 2022
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: approval

Facts:
Sachverhalt:
A.
Mit Gesuch vom 21. Oktober 2019 ersuchte die Beschwerdeführerin die
Vorinstanz um Zulassung des Zeichens «Butterfly» zum Markenschutz für
Waren der Klassen 1, 3, 18, 21, 24, 25 und 28.
B.
Mit Schreiben vom 27. April 2020 beanstandete die Vorinstanz unter ande-
rem, das Zeichen «Butterfly» verstanden als «Schmetterling» beschreibe
bei einem Teil der geltend gemachten Waren direkt die Form, die Ausstat-
tung und/oder das Motiv der Produkte. Das Zeichen könne für diesen Teil
nicht zum Schutz zugelassen werden.
C.
In ihrer Stellungnahme vom 17. September 2020 führte die Beschwerde-
führerin unter anderem mit Verweis auf diverse Marken aus, Tiernamen
würden nicht als Ausstattungsmerkmal wahrgenommen.
D.
Mit Verfügung vom 17. Februar 2021 wies die Vorinstanz das Markenein-
tragungsgesuch Nr. 13819/2019 BUTTERFLY für folgende Waren zurück:
Klasse 18: Taschen; Rucksäcke; Handkoffer; Reisekoffer; Lederkoffer; Ge-
päck, Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse.
Klasse 21: Trinkflaschen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten.
Klasse 24: Handtücher.
Klasse 25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen; Schuhwaren.
Klasse 28: Spielwaren, Spiele, Spielzeug.
Die Vorinstanz liess das Zeichen für folgende Waren zum Markenschutz
zu:
Klasse 1: Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Klebstoffe für Gummi und
Holz, nicht für Papier- und Schreibwaren und nicht für Haushaltszwecke;
Klebstoffe für Sportgeräte.
B-1206/2021
Seite 3
Klasse 3: Reinigungsmittel; Reinigungsschaum (Reinigungsmittel); Reini-
gungsmittel in Schaumform; Reinigungsmittel für Sportgeräte; Pflegemittel
für Tischtennisschläger, Tischtennistische, Tischtenniszubehör sowie Teile
davon; Gummipflegemittel für Tischtennisschläger; Pflegemittel für Sport-
geräte.
Klasse 18: Leder und Lederimitationen; künstliches Leder.
Klasse 21: Schwämme; Schwämme zur Reinigung von Sportgeräten;
Bürsten.
Klasse 28: Sportartikel und -ausrüstungen.
Die teilweise Zurückweisung begründete die Vorinstanz damit, dass die Ab-
nehmer das Zeichen «Butterfly» als Beschreibung des Schmetterlingsmo-
tivs verstünden, welches für die strittigen Waren der Klassen 18, 21, 24
und 25 üblich sei. Das Zeichen werde auch als Form beziehungsweise
Thema von Spielwaren der Klasse 28 wahrgenommen. Im Übrigen sei das
Zeichen nicht mit den von der Beschwerdeführerin erwähnten Voreintra-
gungen vergleichbar.
E.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom
17. März 2021 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie bean-
tragt die Aufhebung der Verfügung vom 17. Februar 2021 im Umfang der
teilweisen Zurückweisung. Die Marke sei auch für die strittigen Waren zum
Schutz zuzulassen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der
Vorinstanz.
Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, das Zeichen sei weder ty-
pisch noch charakteristisch für die angegebenen Warenkategorien. Auch
andere Tierbezeichnungen seien schutzfähige Marken. Ihr Zeichen «But-
terfly» werde ebenso als betrieblicher Herkunftshinweis erkannt. Es be-
stehe kein Freihaltebedürfnis. Sie habe einen Anspruch auf Gleichbehand-
lung mit vergleichbaren Marken, welche für identische oder vergleichbare
Waren eingetragen worden seien.
F.
Mit Vernehmlassung vom 11. Juni 2021 hielt die Vorinstanz an der ange-
fochtenen Verfügung fest. Bei der Frage des Gemeingutcharakters von
Ausstattungshinweisen komme es auf das Kriterium der Üblichkeit an und
B-1206/2021
Seite 4
nicht darauf, ob die Hinweise für die beanstandeten Waren charakteristisch
seien.
G.
Mit Replik vom 16. August 2021 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Be-
schwerdebegehren fest. Die Üblichkeit von Formen oder Motiven sei kein
geeignetes Kriterium, um über den Gemeingutcharakter von Tierbezeich-
nungen zu befinden.
H.
In der Duplik vom 5. Oktober 2021 bekräftigte die Vorinstanz, das Kriterium
für die Zurückweisung eines Tiernamens als beschreibend sei die Üblich-
keit der Form bzw. des Motivs mit Blick auf die betroffenen Waren.
I.
Es hat keine Parteiverhandlung stattgefunden.
J.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be-
schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdefüh-
rerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 VwVG) und hat den eingeforderten Kostenvorschuss frist-
gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die im Übrigen frist- und form-
gerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG)
ist einzutreten.
2.
2.1 Zeichen, die zum Gemeingut gehören, sind vom Markenschutz ausge-
schlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die beanspruchten Wa-
ren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Marken-
schutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Als Gemein-
gut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten
sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft
B-1206/2021
Seite 5
nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit
nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft verstanden wer-
den (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BRIKHÄUSER, in: David/Frick
[Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl.
2017, Art. 2 N. 34).
2.2 Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die
beschreibend sind. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in ei-
nem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also
von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar als Aussage über be-
stimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistun-
gen verstanden werden. Darunter fallen namentlich Wörter, die geeignet
sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quanti-
tät, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form,
Verpackung oder Ausstattung der beanspruchten Ware oder Dienstleistung
aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5 «Première»; STÄDELI/
BRAUCHBAR BRIKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 84; EUGEN MARBACH, in: von Bü-
ren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 247, 282 f.).
2.3 Mit der zusätzlichen Prüfung eines Freihaltebedürfnisses an Marken,
die allein in einem Sinnbezug auf den Inhalt, die Form oder Gestalt der
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen bestehen, wird der Ver-
breitung und Häufigkeit des Motivs oder Themas am Markt und damit dem
konkreten Verwendungsinteresse der Mitanbieter Rechnung getragen (Ur-
teile des BVGer B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 4 «Pirates of the
Caribbean»; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 5.3 «Froschkönig»;
B-3815/2014 vom 18. Februar 2016 E. 7.3 «Rapunzel»).
2.4 Freihaltebedürftig sind Wortmarken, die auf Gestaltungsmotive hinwei-
sen, welche für die Waren allgemein üblich oder durch den Gebrauchs-
zweck in naheliegender Weise vorgegeben sind (Urteile des BVGer
B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.3 «Froschkönig»; B-3815/2014 vom
18. Februar 2016 E. 4.4 «Rapunzel»; STÄDELI/ BRAUCHBAR BRIKHÄUSER,
a.a.O., Art. 2 N. 160). Anspielungen auf verbreitete Gestaltungselemente
sind indes schutzfähig, wenn sie derart unbestimmt gefasst sind, dass sie
keinen Konkurrenten daran hindern, seinerseits die gleichen Gestaltungs-
elemente zu nutzen (BGE 106 II 245 E. 2.d «Rotring»; Urteile des BVGer
B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 4.5 «Croco [fig.]/Miss Croco»;
B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.3 «Froschkönig»; B-3815/2014 vom
18. Februar 2016 E. 4.4 «Rapunzel»; MARBACH, a.a.O., N. 314).
B-1206/2021
Seite 6
2.5 Zu berücksichtigen ist nicht nur ein aktuelles, sondern bereits ein po-
tentielles Interesse der Konkurrenten an der Verwendung des Zeichens mit
Blick auf die Marktentwicklung (MARBACH, a.a.O., N. 258; Urteile des
BVGer B-3815/2014 E. 4.1 «Rapunzel»; B-5389/2014 vom 1. Dezember
2015 E. 2.8 «Street-One/Streetbelt.ch»; B-5806/2017 vom 27. Juni 2019
E. 3.3 «Merci»). Dabei darf auch der zukünftigen Entwicklung Rechnung
getragen werden (BVGE 2018 IV/3 E. 3.3 «WingTsun»; Urteil des BVGer
B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.5 und 4.7.2 «Vuvuzela»).
2.6 Angaben zu Form, Verpackung oder Ausstattung sind nicht schutzfä-
hig, wenn sie im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren allgemein
üblich sind oder damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird
(BGE 116 II 609 E. 2b «Fioretto»; 106 II 245 E. 2c «Rotring»; Urteil des
BGer vom 3. September 2009 4A_330/2009 E. 2.3.2 «Magnum»; Urteile
des BVGer B-2514/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3.2 «Magnum»;
B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 «Black Label»; B-7196/2015 vom
3. Oktober 2017 E. 2.4 «Magenta»; B-3815/2014 vom 18. Februar 2016
E. 4.4 «Rapunzel»; B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 4.5 «Croco
[fig.]/Miss Croco»; B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 2.2 «Goldbären»).
Als allgemein üblich gelten charakteristische, typische oder verbreitete
Ausstattungsmerkmale (BGE 116 II 609 E. 2c «Fioretto»; 106 II 245 E. 2c
«Rotring»; Urteile des BVGer B-7196/2015 vom 3. Oktober 2017 E. 4.5
«Magenta»; B-7402/2016 vom 27. Juli 2018 E. 5.2.1.1 «Knot»;
B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 6.1.2 «Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]»;
B-2668/2016 vom 3. August 2017 E. 4.5 «Croco [fig.]/Miss Croco»;
B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 5.4 «Goldbären»). Bei Bezugnahme
einer Wortmarke auf eine unter funktionellen Gesichtspunkten frei ge-
wählte Form oder Ausstattung ist für die Annahme eines beschreibenden
Charakters zusätzlich erforderlich, dass das Zeichen als Beschaffenheits-
angabe aufgefasst wird, ohne dass es dafür besonderer Überlegungen
oder Fantasie bedarf (BGE 116 II 609 E. 2c; Urteile des BVGer
B-6068/2014 E. 2.2 «Goldbären»; B-5168/2011 E. 3.4 «Black Label»;
B-2642/2012 E. 6.1.1 «Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]»; B-3815/2014 E. 4.2
«Rapunzel»; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.2 «Froschkönig»). Hin-
weise auf verbreitete Formen oder Muster, die für die Waren nicht typisch
sind, können als Marke eingetragen werden, weil der Schutz nicht zur Mo-
nopolisierung der Darstellung der Warenform oder des Verpackungsmus-
ters führt (Urteil des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 5.3 «Frosch-
könig» mit Bezug auf BGE 106 II 245 E. 2c «Rotring» und 116 II 609 E. 2b
«Fioretto»; STÄDELI/ BRAUCHBAR BRIKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 157).
B-1206/2021
Seite 7
2.7 Ob es sich bei einem Ausstattungsmerkmal um die Beschreibung eines
unterscheidungskräftigen Merkmals handelt, an welchem kein Freihaltebe-
dürfnis besteht, oder um Gemeingut, wurde in der Rechtsprechung von
Anfang an nach den Gewohnheiten am jeweiligen Markt differenziert (DA-
VID ASCHMANN, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Mar-
kenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 2 Bst. a N 196).
Bei Waren, bei denen die Oberflächengestaltung etwas Wesentliches ist,
wie etwa bei Schmuck, Bekleidung, Kopfbedeckungen oder Schuhe, gibt
es trotz einer grossen Formenvielfalt manchmal bestimmte Formen und
Motive, die besonders verbreitet sind, wobei es sich auch um symbolbe-
haftete oder sinntragende Motive handeln kann (vgl. Urteile des BVGer
B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.4.1 «Apple»; B-7402/2016 vom
27. Juli 2018 E. 9.5 «Knot» mit Hinweis auf BVGE 2016/21 E. 5.4 «Gold-
bären»). Zeichen, die für solche Formen oder Motive beschreibend sind,
können daher als gemeinfrei gelten.
Farbangaben sind schutzfähig, büssen den Schutz aber ein, wenn sie mit
einem beschreibenden Sinngehalt versehen werden, für die geltend ge-
machten Waren ein übliches Ausstattungsmerkmal darstellen oder anprei-
send wirken (BGE 106 II 245 E. 2.d «Rotring»; Urteil des BVGer
B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 2.5 «Black Label»; ASCHMANN, a.a.O.,
Art. 2 Bst. a N. 197 ff.). Bei einer blossen Möglichkeit der Produkt- oder
Verpackungsgestaltung mit einer bestimmten Farbe stellt aber der Hinweis
darauf für sich alleine noch keine Beschaffenheitsangabe dar (BGE 103 Ib
268 E. 2a «Red & White»; Urteil des BVGer B-7196/2015 vom 3. Oktober
2017 E. 4.5 «Magenta»). Im Kontext zum Bekleidungs- und Schuhmarkt
stellte das Bundesgericht auf die Marktgewohnheiten ab und ging davon
aus, dass es sich beim Zeichen «Black & White» für Kleider und Schuhe
um eine beschreibende Angabe im Sinne eines klaren Hinweises auf die
Farbkombination handle, weshalb das Zeichen – im Gegensatz zur Marke
für Alkoholwaren – nicht schutzfähig sei (Urteil des BGer vom 25. April
1980, PMMBl 1980 I 61).
Im Zusammenhang mit Waren, die sich schwerpunktmässig an Kinder und
Jugendliche richten, sowie solchen, deren Wert wesentlich von ihrer ästhe-
tischen Gestaltung abhängt, besteht ein breites Marktinteresse an der Ver-
wendung von bestimmten Wortmarken, die auf beliebte Sujets hinweisen
(zu Märchensujets vgl. Urteil des BVGer B-3815/2014 vom 18. Februar
2016 E. 7.3.1 f. «Rapunzel»; zum Apfelmotiv vgl. Urteil des BVGer
B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.4.1 und 5.4.3 «Apple»).
B-1206/2021
Seite 8
Es wäre aber zu kurz gegriffen, sämtliche Wörter, die bei bestimmten Wa-
ren auf die Form oder das Motiv hinweisen könnten, bereits als beschrei-
bend anzusehen. Die Folge davon wäre, dass für die Waren nur noch Be-
griffe als kennzeichnungskräftige Marken dienen könnten, welche sich
nicht gegenständlich darstellen lassen (Urteil des BVGer B-2642/2012 vom
7. Mai 2013 E. 6.1.1 «Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]» m.w.H.).
2.8 Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich nach dem Bedürfnis der Kon-
kurrenten an der Verwendung des Zeichens, während bei der Beurteilung
der Unterscheidungskraft auf das Verständnis der Abnehmer abzustellen
ist (BGE 139 III 176 E. 2 «You»; MARBACH, a.a.O., N. 181). Die massge-
benden Verkehrskreise sind aufgrund der konkret beanspruchten Waren
und Dienstleistungen nach den für den Schutzausschlussgrund eigenen
Kriterien zu definieren, die Konkurrenten und Mitbewerber anhand der im
Wirtschaftsverkehr betroffenen Branchen (Urteil des BVGer B-5806/2017
vom 27. Juni 2019 E. 3.4 «Merci»; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER,
a.a.O., Art. 2 N. 17; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht,
in: sic! 2007 S. 3 ff.).
2.9 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Da-
bei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht
der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache
schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5
«Felsenkeller»; MARBACH, a.a.O., N. 214). Englischsprachige Ausdrücke
werden im Rahmen der schweizerischen Markenprüfung berücksichtigt,
sofern sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ver-
ständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 «Masterpiece»).
3.
Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.
Die strittigen Waren der Klassen 18, 21 sowie 24 und 25 richten sich – ne-
ben Händlern für Haushalts-, Textil- oder Lederwaren beziehungsweise
spezialisierten Detailhändlern mit entsprechenden Branchenkenntnissen –
vor allem an Endkonsumenten (Urteile des BVGer B-103/2020 vom 10. Mai
2021 E. 3 «Ecoshell»; B-5685/2018 vom 9. Juli 2020 E. 3 «Quick Mill [fig.]»;
B-7402/2016 vom 27. Juli 2018 E. 7.5 «Knot»; B-461/2013 vom 21. Januar
2015 E. 7.2.2 «SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]»). Während branchenspezi-
fisch spezialisierte Anbieter aufgrund der Marktkenntnisse eine höhere Auf-
merksamkeit an den Tag legen, begegnet das allgemeine Publikum dem
Zeichen mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit, ausser beim Kauf
B-1206/2021
Seite 9
von Kleidern, welche vor dem Kauf meist anprobiert und daher mit grösse-
rer Aufmerksamkeit geprüft werden (BGE 121 III 377 E. 3d «Boss/Boks»;
Urteil des BVGer B-6540/2017 vom 9. Februar 2019 E. 3 «Daligramme/Sal-
vador Dali [fig.]»).
Spielwaren, Spiele und Spielzeug der Klasse 28 richten sich einerseits an
Endabnehmer aller Bevölkerungsschichten, schwerpunktmässig an Kinder
und Jugendliche, andererseits an Fachkreise wie Hersteller und Händler
von Spielen mit entsprechendem Fachwissen. Die Waren werden gewöhn-
lich auf ihre Altersempfehlung hin geprüft und mit leicht erhöhter Aufmerk-
samkeit nachgefragt (Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018
E. 3.2 «Apple»). Spielwarenhersteller und -händler begegnen dem Zeichen
aufgrund ihrer branchenspezifischen Kenntnisse mit einer erhöhten Auf-
merksamkeit.
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, «butterfly» werde nicht im Sinn
von «Schmetterling» verstanden. Je nach Anwendungsbereich sei von ei-
nem unterschiedlichen Sinngehalt auszugehen (Schmetterling, Klappe,
Joch, Investitionsstrategie, eine Art Verschluss oder Kanüle, Klappmesser,
Kamm, Schwimmstil, Segelstellung, Spielstil eines Eishockeytorhüters,
Kraftübung, Gefühl von Übelkeit oder etwas Auseinandergefallenes). Das
Wort gehöre nicht zum Grundwortschatz. Es sei auch nicht klar, womit das
Zeichen grafisch assoziiert werde.
Zur Untermauerung ihrer Angaben legt sie einen Auszug aus dem Langen-
scheidt Grundwortschatz Englisch, 2012, ins Recht, in dem das Wort nicht
vorkommt, sowie mehrere Auszüge aus Online-Lexika, in welchen ver-
schiedene Übersetzungsmöglichkeiten aufgeführt sind. Im Weiteren ver-
weist sie auf unterschiedliche Darstellungen des Schmetterlings im Inter-
net.
4.2 Die Vorinstanz hält dem in der Vernehmlassung entgegen, «butterfly»
werde ohne Weiteres von den massgeblichen Abnehmern im Sinn von
«Schmetterling» verstanden. Unter Verweis auf drei Werke zum englischen
Grund- und Aufbauwortschatz sowie auf vier weitere Hand- beziehungs-
weise Schulwörterbücher (Vernehmlassung, Beilagen Nr. 11–17) hält sie
fest, «butterfly» sei Teil des Grundwortschatzes. Es bestehe im Kontext zu
den strittigen Waren auch kein plausibler Grund für die Annahme, dass
eine andere Bedeutung dominiere.
B-1206/2021
Seite 10
4.3 Das Hauptwort «butterfly» bedeutet übersetzt «Schmetterling», «flat-
terhafter Mensch» (figurativ), «Butterfly» oder «Schmetterlingsstil»
(Schwimmen), «Schmetterlings-», «schmetterlingsähnlich», «flatterhaft»,
«oberflächlich» (Langenscheidt Online-Wörterbuch Englisch - Deutsch,
https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/butterfly, abgerufen am
16. Dezember 2021; PONS Online-Wörterbuch Englisch - Deutsch,
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/butterfly, ab-
gerufen am 2. Februar 2022).
Die hypothetische Beurteilung der Englischkenntnisse der relevanten Ver-
kehrskreise erfolgt auf der Grundlage von Indizien (Urteile des BVGer
B-4849/2017 vom 8. Februar 2019 E. 4.2 «Revelation»; B-1615/2014 vom
23. März 2016 E. 6.2 «Gridstream AIM/aim [fig.]» m. w. H). Die Vorinstanz
hat zutreffend ausgeführt, dass das Vokabel in mehreren Publikationen
zum Grund- und Aufbauwortschatz genannt wird und in Schulwörterbü-
chern vorkommt. «Butterfly» bezeichnet zudem Bewegungsabläufe im
Sport, die an einen Schmetterling erinnern (etwa Schwimmstil oder Eislauf-
bewegung). In Würdigung sämtlicher Indizien ist davon auszugehen, dass
den Verkehrskreisen die Übersetzung mit «Schmetterling» bekannt ist.
Soweit die Beschwerdeführerin andere Übersetzungen des Wortes geltend
macht, kommt es darauf an, welche Bedeutung für die relevanten Ver-
kehrskreise im Vordergrund steht (Urteil des BGer 4A_265/2007 vom
26. September 2007 E. 2.3 f «American Beauty»). Im Kontext zu den strit-
tigen Waren dominiert die Tierbezeichnung. Die Abnehmer werden Ta-
schen, Bekleidung, Handtücher, Hüte sowie Trinkflaschen oder Spielwa-
ren, welche mit dem Wort «butterfly» gekennzeichnet sind, nicht mit tech-
nischen Bezeichnungen für Kanülen, Kraftübungen, Gefühl von Übelkeit
oder Klappmessern in Verbindung bringen.
4.4 Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich der Sinngehalt des Zei-
chens für die massgeblichen Verkehrskreise unmittelbar in der Bedeutung
von «Schmetterling» erschliesst und sie dabei ohne Aufwand an ein läng-
liches Insekt mit zwei Fühlern sowie zwei Vorder- und Hinterflügeln denken.
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin erhebt in ihrer Replik Einwände gegen die In-
ternetrecherche der Vorinstanz. In englischer Sprache gehaltene Waren-
angebote bzw. Angebote mit Preisangaben in Euro seien nicht an Schwei-
zer Abnehmer adressiert. Auch seien die Auszüge mit Preisangaben in US
B-1206/2021
Seite 11
Dollar, Honkong Dollar oder Pfund auf den Seiten 19, 20, 21, 30, 31, 33,
38, 43, 58, 59, 67 und 68 der Beilage 18 zur Vernehmlassung unbeachtlich.
Im Weiteren seien die auf der S. 61 abgebildeten Beissringe in der Waren-
klasse 10 registriert und unbeachtlich.
Es sei davon auszugehen, dass mit einer gezielten Google-Suche entspre-
chende Treffer für ein bestimmtes Warenangebot zu finden seien. Daraus
lasse sich aber nicht schliessen, ob die Abnehmerinnen ein Zeichen als
Marke oder als Hinweis auf das Thema der Produkte wahrnehmen würden.
5.2 Die Vorinstanz führt aus, es komme darauf an, ob die Einfuhr der Wa-
ren erlaubt sei. Strittig seien Alltagswaren, die offensichtlich keinen Einfuhr-
beschränkungen unterlägen. Die ausländischen Internetseiten seien ver-
wertbar.
5.3 Ausländische Webseiten zum Warenangebot können für die Beurtei-
lung des Gemeingutcharakters eines Zeichens herangezogen werden, so-
weit sie für die Verkehrskreise in der Schweiz relevant sind (vgl. Urteile des
BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007 E. 4.4 «Vuvuzela»; B-5484/2013
vom 22. Juli 2014 E. 4 «Companion»). Suchergebnisse, die nicht aus der
Schweiz stammen, sind als Indizien für hiesige Marktgewohnheiten kritisch
zu würdigen, vor allem, wenn sie zum Nachweis von Ausstattungsmerkma-
len herangezogen werden (Urteile des BVGer B-6219/2013 vom 27. April
2016 E. 5.2.3.1 f. «Rote Damenschuhsohle»; B-5996/2013 vom 9. Juni
2015 E. 7.2 «Froschkönig»). Das pauschale Vorbringen der Beschwerde-
führerin, ein auf Englisch angepriesenes Warenangebot sei für den
Schweizer Markt nicht relevant, ist zu undifferenziert. Wie die Vorinstanz
festgehalten hat, sind ausländische Produkte aufgrund des grenzüber-
schreitenden Warenverkehrs auf dem Schweizer Markt vorhanden. Die von
ihr vorgelegten, überwiegend deutschsprachigen Warenangebote werden
im Internet bestellt, selbst bei Preisangaben in Euro. Soweit die Belege
englische Wörter oder Angebote enthalten, sind sie in einer derart klaren
und einfachen Sprache gehalten, dass auch die rudimentären Kenntnisse
der Verkehrskreise ausreichend sind, den Inhalt der Angebote zu erfassen
und eine Bestellung vorzunehmen. Die auf über 50 Seiten dargestellten
Warenangebote in Schweizer Franken oder Euro sind als Indiz geeignet,
die hiesige Verkehrsauffassung zu reflektieren. Hingegen erscheint bei den
auf Englisch angepriesenen Produkten mit Preisangaben in US Dollar,
Honkong Dollar oder britischen Pfund fraglich, ob sie durch das schweize-
rische Publikum zur Kenntnis genommen werden (Urteil des BVGer
B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.3.3 «Apple»). Diesen Belegen kommt
B-1206/2021
Seite 12
daher keine Beweiskraft zu. Die in der Warenklasse 10 klassierten Beiss-
ringe sind ebenfalls unbeachtlich.
Die von der Vorinstanz im Vornherein auf das beanstandete Motiv einge-
schränkte Googlerecherche vermag die Auseinandersetzung mit dem be-
stehenden Motiv- bzw. Formenschatz für die strittigen Waren nicht zu er-
setzen (Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.3.3
«Apple»). Die Aussagekraft der Belege der Vorinstanz ist entsprechend zu
relativieren.
6.
6.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung gestützt auf eine
Bildrecherche im Internet fest, das Schmetterlingsmotiv werde in Zusam-
menhang mit jenen Waren, für die das Zeichen Schutz beanspruche, häu-
fig verwendet. In der Vernehmlassung führt sie aus, das Schmetterlings-
motiv komme in Bezug auf die strittigen Waren vergleichsweise häufiger
vor als andere Tiermotive. Das Zeichen sei zudem freihaltebedürftig. Die
anderen Marktteilnehmer hätten ein schützenswertes Interesse daran, ein
Wortzeichen, welches übliche Motive oder Formen beschreibe, frei zu ver-
wenden.
Sie legt eine Vielzahl von Fundstellen vor, die das Motiv als Stoffprint be-
ziehungsweise Form für die Gestaltung von Taschen, Rucksäcken oder
Textilien (Bekleidung, Handtücher, Hüte), sowie als Ausstattungselement
für Koffer oder Brieftaschen, Schuhe (Crocs, Clogs, Hausschuhe, Con-
verse, Sneakers, Flip-Flops und Sandalen) und Trinkflaschen zeigen.
Im Weiteren legt sie seitenweise Internet-Auszüge mit dem Motiv oder der
Form für Spielwaren vor (etwa als Form für Drachen oder Plüschfiguren
oder als Abbildung für Puzzle, Memory oder Domino).
6.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei ihrem Zeichen handle es
sich um eine Wortmarke und keine Monopolisierung der Form oder Abbil-
dung eines Schmetterlings in Bezug auf die strittigen Waren. Das Wort
«butterfly» rufe bei den relevanten Abnehmern auch keine konkrete, ein-
heitliche, objektiv definierbare Form oder Abbildung hervor und sei als
blosse Anspielung auf weit verbreitete Gestaltungselemente nicht freihal-
tebedürftig. Das Zeichen sei als blosser Hinweis auf grafische Gestaltungs-
elemente einzustufen, welche für die genannten Waren nicht geradezu ty-
pisch bzw. nicht charakteristisch seien. Gegenteiliges lasse sich auch nicht
aus der Internetrecherche der Vorinstanz ableiten. Eine Suche im Internet
B-1206/2021
Seite 13
ergebe, dass Schmetterlingsmotive für eine Vielzahl von Waren verwendet
würden und damit für die beanstandeten Waren nicht charakteristisch
seien. Zur Untermauerung ihrer Angaben lege sie Auszüge aus dem Inter-
net vor, welche Warenangebote ausserhalb der geltend gemachten Wa-
renklassen enthalten und das Schmetterlingsmotiv bzw. die Form aufwei-
sen. Andere Tierbezeichnungen stellten ebenfalls Hinweise auf beliebte
Motive und Formen dar, seien aber als Wortmarken eingetragen worden.
Die Verkehrskreise seien daran gewöhnt, in den geltend gemachten Wa-
rensegmenten Tierbezeichnungen als Marken wahrzunehmen. Die Tiermo-
tive würden auch als Bildmarken eingetragen. Umso mehr würden die Ab-
nehmerinnen und Abnehmer eine reine Wortmarke als betrieblichen Her-
kunftshinweis erkennen.
Dass Schmetterlingsformen und -motive zudem nicht öfter vorkämen als
andere Motive, lasse sich durch Fundstellen für verschiedenste Tiermotive
für die strittigen Waren der Klassen 18, 21, 24, 25 und 28 belegen. In der
Schweiz und im Ausland eingetragene Zeichen wie «Puma», «Tiger», «Sa-
lamander», «Canada Goose», «Camel», «Whale», «Alligator», «Eagle»,
«Fox», «Panther», «Spider», «Panda», «Flamingo», «Kangoroo», «Wild
Duck», «Mandarina Duck», «Bunny», «Zebra», «Cat», «Pit Bull», «Lion»,
«Koala Kids», «Gnu» und «Beetle» zeigten, dass Tierbezeichnungen als
Wortmarken häufig seien. Replikweise ergänzt sie die Liste mit dem Hin-
weis auf das Zeichen «Jaguar».
7.
Im Folgenden ist zu untersuchen, ob das Zeichen «Butterfly» ein allgemein
übliches Ausstattungsmerkmal der strittigen Waren bezeichnet und mit
Blick auf das Verwendungsinteresse anderer Marktteilnehmer als freihalte-
bedürftig einzustufen ist.
7.1 Wie die Beschwerdeführerin mit einer Vielzahl von Fundstellen aufzeigt
und in Bezug auf das von der Vorinstanz recherchierte Schmetterlingsmo-
tiv auch nicht bestreitet, sind Tiermotive beziehungsweise -muster («Ani-
mal Prints») ein häufiges Gestaltungselement. Solche Motive werden ins-
besondere von der Modeindustrie zur Gestaltung der Produkte verwendet
und gelten als kulturelle Referenz für die Kraft, Schönheit oder Eigenstän-
digkeit eines Tieres, womit sich Kundinnen und Kunden identifizieren (vgl.
SUSANNE BALTHASAR, «Wie kamen die Leopardenflecken auf die Klei-
dung?», in: Deutschlandfunk Kultur vom 20. Februar 2016,
https://www.deutschlandfunkkultur.de/katzen-in-der-mode-wie-kamen-die-
leopardenflecken-auf-die-100.html; MARTIN HENKEL, «Animal Print – Das
B-1206/2021
Seite 14
vielleicht älteste Fashion-Muster der Welt», in: CarlMarie Magazin,
https://www.carlmarie.de/magazin/mode/animal-print-das-vielleicht-ael-
teste-fashion-musters-der-welt/, abgerufen am 2. Februar 2022).
Der Schmetterling steht als Sinnbild für Wiedergeburt symbolisch auch für
Leichtigkeit und Freude und wird seit über 25 Jahren regelmässig von be-
kannten Designern aufgegriffen. Das Motiv befindet sich auf Stoffprints und
Schnitten für Bekleidung und Accessoires, welche von Herstellern und
Händlern vor allem an ein weibliches Publikum vermarktet werden. Das
Motiv spielt auch für die zukünftige Entwicklung des allgemeinen wirtschaft-
lichen Geschehens eine Rolle. Modehäuser wie Chanel, Gucci oder
Blumarine verwenden es als bevorzugtes Gestaltungselement für Kleider,
Schuhe und Accessoires wie Handtaschen, Gürtel oder Brillen für die Kol-
lektion 2022. Von den internationalen Laufstegen wurde deshalb im Herbst
2021 berichtet, dass es sich beim Schmetterling um eines der begehrtes-
ten Tiermotive handelt (vgl. KRISTEN BATEMAN, «Trends. The History Be-
hind Fashion’s Most Loved Motif: The Butterfly», in: US-Vogue vom 1. No-
vember 2021, https://www.vogue.com/slideshow/butterfly-fashion; ALICE
CARY, «Modetrend: Feiern Schmetterlingsdetails ihr Comeback im Zuge
des Y2K-Trends?», in: Vogue Germany vom 16. September 2021,
https://www.vogue.de/mode/artikel/y2k-trend-schmetterling-mode-come-
back; Rubrik Style, Schweizer Illustrierte vom 11. November 2021, «Der
Schmetterling ist zurück und hat eine Bedeutung», https://www.schweizer-
illustrierte.ch/style/fashion/der-schmetterling-ist-zuruck-und-hat-eine-be-
deutung; JANA ACKERMANN, Was den Hype um den Schmetterling in der
Mode auslöst, in: Harper’s Bazaar vom 3. Januar 2018, https://www.har-
persbazaar.de/fashion/schmetterling-modetrend; alle genannten Websites
abgerufen am 2. Februar 2022).
In Bezug auf Waren für Kinder entspricht es der allgemeinen Erfahrung,
dass der Schmetterling – vergleichbar zum Apfel – aufgrund der einpräg-
samen Form und der bunten Farben ein beliebtes Gestaltungselement dar-
stellt (Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.4.3 «Apple»).
7.2 Für die strittigen Waren der Klasse 25 – Bekleidungsstücke, Kopfbe-
deckungen und Schuhe – gelten trotz grosser Vielfalt bestimmte Formen
und Motive als besonders verbreitet (Urteil des BVGer B-7402/2016 vom
27. Juli 2018 E. 9.5 «Knot»). Das Schmetterlingsmotiv ist als Symbol für
Leichtigkeit und Freude seit über zwei Jahrzehnten weit verbreitet auf Stoff-
drucken und Schnitten für Bekleidung, Kopfbedeckungen und Schuhe zu
finden. Da es sich – wie auch aus der Presse hervorgeht – um ein beliebtes
B-1206/2021
Seite 15
Tiermotiv für Damenbekleidung und Accessoires handelt, spielt auch die
zukünftige Entwicklung des allgemeinen wirtschaftlichen und technischen
Geschehens eine Rolle (Urteile des BVGer B-181/2007 vom 21. Juni 2007
E. 4.5 «Vuvuzela»; B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 6.4 «Street-
One/Streetbelt.ch»). Mit Blick auf die Gepflogenheiten am Bekleidungs-
und Schuhmarkt besteht im Übrigen kein Grund, ein seit langem bekanntes
Tiermotiv beziehungsweise -muster anders zu beurteilen als klassische
Farbkombinationen (vgl. E. 2.7 hiervor). Die Marktteilnehmer haben ein er-
hebliches Interesse, ihre mit dem Schmetterlingsmotiv ausgestatteten Wa-
ren der Klasse 25 entsprechend zu kennzeichnen, mithin den Begriff «but-
terfly» zu verwenden. Obwohl die Wortmarke nicht die Schmetterlingsform
oder das Motiv an sich sperrt, ist der Begriff als Hinweis auf ein übliches
Ausstattungsmerkmal freizuhalten (Urteil des BVGer B-6304/2016 vom
24. Juli 2018 E. 5.4.1 in fine «Apple»).
7.3 In Bezug auf die strittigen Waren der Klasse 18 ergibt sich nach Durch-
sicht der Akten Folgendes:
7.3.1 Die Vorinstanz hat das Zeichen für Taschen zu Recht nicht zum
Schutz zugelassen. Das Schmetterlingsmotiv wird auf vielfältige Weise auf
Taschen verarbeitet und es ist als allgemein bekannt vorauszusetzen, dass
es sich – trotz grosser Formen- und Motivvielfalt – um eines der beliebtes-
ten Tiermotive für die Gestaltung von Accessoires wie Taschen bezie-
hungsweise Handtaschen handelt. Dies wird auch durch die Presse über
Accessoires wie Handtaschen bestätigt (E. 7.1).
Das Zeichen ist daher als Hinweis auf ein übliches Ausstattungsmerkmal
für Taschen freihaltebedürftig. Da das Zeichen für Taschen nicht zum
Schutz zugelassen werden kann, ist es auch für die gleichgelagerte Wa-
renkategorie «Brieftaschen» in der Warenklasse 18 unzulässig.
7.3.2 Unter die im Weiteren geltend gemachten Warenkategorien «Ge-
päck» und «andere Tragebehältnisse» fallen auch Taschen und Briefta-
schen, für die das Zeichen nicht schutzfähig ist. Die beiden Oberbegriffe
umfassen aber auch Waren, für die «Butterfly» nicht beschreibend ist.
Nach ständiger Praxis ist ein Zeichen bereits dann vom Markenschutz aus-
zuschliessen, wenn es nur für einen Teil der unter den beanspruchten
Oberbegriff fallenden Waren unzulässig ist. Andernfalls könnte ein für eine
bestimmte Ware bestehendes Eintragungshindernis durch einen möglichst
weit gefassten Oberbegriff umgangen werden (Urteil des BVGer
B-1206/2021
Seite 16
B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 E. 5.4.2 «Apple» mit Hinweis auf das Urteil
des BGer 4A_618/2016 vom 20. Januar 2017 E. 4.3 «Carnet»).
Dem Zeichen ist daher auch mit Bezug auf die Warenkategorien Gepäck
und andere Tragebehältnisse der Klasse 18 der Markenschutz zu verwei-
gern.
7.3.3 Hingegen stellt das Zeichen «Butterfly» für Rucksäcke, Handkoffer,
Reisekoffer und Lederkoffer der Klasse 18 keinen Hinweis auf ein übliches
Ausstattungsmerkmal dar. Es entspricht der allgemeinen Erfahrung, dass
Tiermotive als Gestaltungselemente für Behältnisse mit vorwiegend funkti-
onalem Charakter nicht wesentlich sind. Die genannten Waren finden auch
in der Presse zum Thema des Schmetterlingsmotivs als verbreitetes Ge-
staltungselement keine Erwähnung (vgl. E. 7.1 hiervor). Die Belege der
Vorinstanz, welche auf einer hinsichtlich des Motivs beschränkten Internet-
recherche beruhen, sind als Hinweis auf eine bloss mögliche Oberflächen-
gestaltung zu werten. Damit steht aber nicht die als Ausstattungshinweis
klassifizierende Aussage, sondern der repräsentierende, kennzeichnende
Herstellerhinweis im Vordergrund (vgl. E. 2.7 hiervor).
Das Zeichen ist daher im Zweifel für Rucksäcke, Handkoffer, Reisekoffer
und Lederkoffer der Klasse 18 zuzulassen.
7.4 Bezüglich der in der Warenklasse 21 geltend gemachten Trinkflaschen
und Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten ist festzuhalten, dass das
Schmetterlingsmotiv gemäss den vorinstanzlichen Fundstellen insbeson-
dere auf Flaschen, Thermosflaschen und Trinkgefässen für Kinder Verwen-
dung findet. Wie die Beschwerdeführerin aufzeigt, lassen sich mit einer
vergleichbar gezielten Googlerecherche aber auch viele andere Tiermotive
für diese Produkte finden. Zu den ebenfalls angeführten Trinkflaschen für
sportliche Aktivitäten hat die Vorinstanz zudem nur wenige Fundstellen vor-
zulegen vermocht. Es liegen auch keine Anhaltspunkte vor, dass das
Schmetterlingsmotiv für die Oberflächengestaltung der genannten Waren
etwas Wesentliches ist. Damit hat die Vorinstanz die Üblichkeit des
Schmetterlingsmotivs als Ausstattungselement für Trinkflaschen bezie-
hungsweise Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten nicht überzeugend dar-
getan.
Die Eintragung des Zeichens ist daher im Zweifel für Trinkflaschen sowie
Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten (Klasse 21) zuzulassen.
B-1206/2021
Seite 17
7.5 Für Handtücher der Klasse 24 zeigt die Vorinstanz mit diversen Fund-
stellen auf, dass das Schmetterlingsmotiv auf unterschiedliche Weise zur
Gestaltung verwendet wird. Wie die Beschwerdeführerin darlegt, sind mit
einer gezielten Googlerecherche aber auch Webseiten aufzufinden, wel-
che die Gestaltung von Handtüchern mit anderen Tiermotiven nachweisen.
Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Oberflächengestaltung mit
Tiermotiven bei Handtüchern etwas Wesentliches ist. Das Zeichen ist als
Hinweis auf bloss mögliche Ausstattungsmerkmale nicht freihaltebedürftig.
Für Handtücher der Klasse 24 ist das Zeichen daher im Zweifel als schutz-
fähige Wortmarke einzutragen.
7.6 Was die in der Klasse 28 genannten Spielwaren, Spiele und Spielzeug
angeht, findet sich in den Belegen der Vorinstanz eine grosse Anzahl von
Produkten in Schmetterlingsform oder mit Schmetterlingsmotiv. Dem stellt
die Beschwerdeführerin eine erhebliche Anzahl von anderen Plüschtierfi-
guren oder Spielen mit abgebildeten Tiermotiven gegenüber (Puma, Tiger,
Salamander, Gans, Koala, usw.). Festzuhalten ist, dass der Schmetterling
– vergleichbar mit dem Apfelmotiv – aufgrund seiner einprägsamen Form
und der bunten Farben ein beliebtes Motiv für Babys und Kinder vornehm-
lich jüngeren Alters darstellt, an welche sich die betreffenden Waren haupt-
sächlich richten (vgl. Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018
E. 5.4.3 «Apple»). Da der Schmetterling für die strittigen Waren sowohl als
Form als auch als Motiv üblich ist, haben die übrigen Marktteilnehmer ein
erhebliches Interesse an der Verwendung des Begriffs «butterfly» und ist
ein Freihaltebedürfnis zu bejahen.
Auf die im Weiteren strittige Inhaltsbezogenheit von «Butterfly» ist nicht
mehr einzugehen, da das Zeichen bereits als gemeinfreier Hinweis auf ein
übliches Ausstattungsmerkmal für Spielwaren, Spiele und Spielzeug
schutzunfähig ist.
7.7 Zusammengefasst ist nach Abwägung sämtlicher Indizien und mit Blick
auf die Entwicklung am Markt festzuhalten, dass das Zeichen «Butterfly»
für Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen und Schuhwaren (Klasse 25) so-
wie für Taschen einschliesslich der geltend gemachten Kategorie «Gepäck,
Taschen, Brieftaschen und andere Tragebehältnisse» (Klasse 18) und für
Spielwaren, Spiele oder Spielzeug (Klasse 28) nicht schutzfähig ist. Auf-
grund eines erheblichen Verwendungsinteresses der übrigen Marktteilneh-
mer besteht ein Freihaltebedürfnis. Der dagegen erhobene Einwand der
Beschwerdeführerin, jene hätten mit dem Wort «Falter» eine Alternative
B-1206/2021
Seite 18
zum Begriff «butterfly» beziehungsweise Schmetterling überzeugt nicht, da
«butterfly» die Übersetzung von «Falter» ist (vgl. PONS Online-Wörter-
buch Deutsch – Englisch, https://de.pons.com/%C3%BCberset-
zung/deutsch-englisch/Falter, abgefragt am 17. Januar 2022). Der Begriff
ist in der Branche nicht leicht durch eine andere Bezeichnung für Stoffprints
und Schnitte der genannten Waren zu ersetzen und kann nicht monopoli-
siert werden.
8.
Die Beschwerdeführerin verlangte die Gleichbehandlung mit anderen Mar-
keneintragungen, welche aus Tiernamen bestehen.
8.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung fest, nicht jedes
Tier sei als Motiv für die strittigen Waren so üblich wie Schmetterlinge. Die
Gemeinsamkeit mit den von der Beschwerdeführerin erwähnten Voreintra-
gungen bestehe nur darin, dass es sich um Tiernamen handle. Daraus
könne kein Anspruch auf Gleichbehandlung abgeleitet werden. In der Ver-
nehmlassung bekräftigt sie, eine Gleichbehandlung könne nur in Frage
kommen, wenn die Sachverhalte in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar
seien. Ein Grossteil der geltend gemachten Marken laute aber nicht «But-
terfly» oder «Schmetterling», «farfalla» oder «papillon». Auch liege ein
Grossteil der Eintragungen mehr als acht Jahre zurück und sei somit be-
reits zu alt, um eine Gleichbehandlung zu begründen. Eine der Voreintra-
gungen sei eine kombinierte Wort-/Bildmarke und deshalb nicht als ver-
gleichbar anzusehen. Bei den übrigen Marken würde nicht für dieselben
Waren Schutz beansprucht oder sie seien als Einzelfälle einzustufen, wel-
che nichts über die ständige Praxis auszusagen vermöchten.
8.2 Demgegenüber macht die Beschwerdeführerin mehr als 30 verschie-
dene Tierbezeichnungen geltend, welche mehrfach als Marken für teils ver-
gleichbare Waren eingetragen worden seien. Aufgrund der konstanten,
langjährigen Praxis der Eintragung und Benutzung von Tierbezeichnungen
als Marken könne sich die Vorinstanz nicht starr auf die Praxis der letzten
acht Jahre berufen. Es seien auch ältere, vergleichbare Voreintragungen
zu berücksichtigen, welche zusammen mit jüngeren Eintragungen eine
langjährige Eintragungspraxis dokumentierten.
8.3 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte
nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde
darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte un-
terschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all
B-1206/2021
Seite 19
ihren tatsächlichen Elementen identisch sind. Demgegenüber besteht
grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, insbeson-
dere dann, wenn nur in vereinzelten Fällen vom Gesetz abgewichen wurde.
Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur
für alle Zeiten Geltung haben müssen. Der Anspruch auf Gleichbehandlung
im Unrecht wird ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzes-
widrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde
zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzu-
weichen gedenke. Im Markenrecht wird das Gleichbehandlungsgebot äus-
serst zurückhaltend angewendet, da die Eintragungspraxis naturgemäss
kasuistisch ist (BVGE 2016/21 E. 6.2 «Goldbären» mit Hinweisen).
8.4 Die Beschwerdeführerin macht insgesamt 19 Zeichen geltend, welche
innert der letzten acht Jahre vor der Anmeldung der Marke «Butterfly» in
der Schweiz eingetragen wurden.
Die Wortmarken CH 757513 «Lazy Bear», CH 754992 «PetitPanda-
Fougueux», WO 1034127 «Red Bird», CH 625888 «Red Dragon», CH
645541 «Dragon Bleu», WO 913785 «Grey Goose», CH 760279 «Black
Panther», CH 613657 «Koala Kids» und die Wort-/Bildmarke CH 7599886
«farfalla (fig.)» weisen aufgrund eines zusätzlichen Bestandteils eine an-
dere Zeichenkonstruktion beziehungsweise unterscheidungskräftige Zu-
sätze auf und sind nicht mit dem Zeichen «Butterfly» der Beschwerdefüh-
rerin vergleichbar.
In Bezug auf die Wortmarken CH 633128 «Butterfly», CH 638652 «Papil-
lon», CH 737262 «Vespa», CH 668192 «Butterfly» und WO 1110244 «Ti-
ger», welche für Waren der Klassen 21 beziehungsweise 24 eingetragen
wurden, erübrigt es sich, auf die gerügte Ungleichbehandlung einzugehen.
Das Zeichen der Beschwerdeführerin ist – wie oben ausgeführt – für die
strittigen Waren der Klassen 21 und 24 schutzfähig und einzutragen.
Das im Weiteren geltend gemachte Zeichen CH 72274/2018 «Marmotte»
für Waren der Klasse 25 wurde im Jahr 2019 aus absoluten Ausschluss-
gründen zurückgewiesen und aus dem Register gelöscht. Die Marke
CH 749465 «Camel», 2019 eingetragen für Waren der Klassen 18 und 25,
wurde zwischenzeitlich aufgrund eines Widerrufs gelöscht. Die Wortmarke
CH 755778 «Red Rhino» wurde im Weiteren nur für Waren der Klasse 31
zugelassen und ist daher nicht vergleichbar.
B-1206/2021
Seite 20
Übrig bleiben die Zeichen WO 1111086 «Eagle», registriert 2012, und CH
635387 «Panda», eingetragen 2011, welche unter anderem Schutz für Wa-
ren der Klasse 25 beanspruchen. Insgesamt sind daher maximal zwei ver-
gleichbare Eintragungen zu beurteilen, welche zum Anmeldezeitpunkt
(2019) bereits sieben bis acht Jahre zurücklagen. Soweit die Beschwerde-
führerin mit Verweis auf BVGE 2016/21 «Goldbären» geltend macht, trotz
Zeitablaufs seien Marken, deren Eintragung mehr als acht Jahre zurück-
liegt, zu berücksichtigen, ist festzuhalten, dass dem genannten Urteil zu-
mindest eine Handvoll vergleichbarer jüngerer Eintragungen zugrunde lag,
welche zeitlich wesentlich näher an der im Jahr 2011 beantragten Schutz-
ausdehnung für die IR-Marke «Goldbären» lagen beziehungsweise teil-
weise sogar aus dem Zeitraum danach (2012) datierten. Demgegenüber
hat die Beschwerdeführerin mit nur zwei Eintragungen, welche sieben bis
acht Jahre vor ihrer Anmeldung stattgefunden haben, keine bis heute an-
dauernde Praxis der Vorinstanz dargelegt (BVGE 2016/21 E. 6.6). Bei die-
ser Sachlage sind die übrigen Voreintragungen, welche mehr als acht
Jahre zurückliegen, nicht zu berücksichtigen.
Soweit die Beschwerdeführerin eine Berücksichtigung von Voreintragun-
gen ab dem Jahr 2008 verlangt, weil sie im Jahr 2016 für eine andere,
international registrierte Wort-/Bildmarke IR 1241950 «Butterfly» die
Schutzausdehnung auf die Schweiz beantragt habe, ist sie darauf hinzu-
weisen, dass einzig der Anmeldezeitpunkt für die mit Gesuch
Nr. 13819/2019 vom 21. Oktober 2019 geltend gemachte Wortmarke aus-
schlaggebend ist. Der Sinn der zeitlichen Grenze von acht Jahren liegt da-
rin, dass die Vorinstanz wegen länger zurückliegenden Eintragungen keine
falsche Praxis perpetuieren soll (BVGE 2016/21 E. 6.6; RKGE vom 10. De-
zember 2003 E. 8 «Swiss Business Hub», in: sic! 2004, S. 573, 575).
Nach dem Gesagten ist nicht von einer ständig gesetzeswidrigen Praxis
auszugehen. Die Beschwerdeführerin dringt mit ihrem Begehren um
Gleichbehandlung nicht durch.
8.5 Die geltend gemachten ausländischen Eintragungen der Marke «But-
terfly» – welchen grundsätzlich keine präjudizielle Wirkung zukommt (BGE
129 III 229 E. 5.5 Masterpiece) – könnten zwar in Grenzfällen als Indiz für
die Eintragungsfähigkeit gewertet werden (Urteile des BVGer B-3052/2009
vom 16. Februar 2010 E. 7 «Diamonds of the Tsars»; B-7427/2006 vom
9. Januar 2008 E. 8 Chocolat Pavot [fig.]). Ein solcher Grenzfall liegt indes-
sen nicht vor.
B-1206/2021
Seite 21
9.
Zusammengefasst ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und das Zei-
chen für folgende strittige Waren zum Schutz zuzulassen:
Klasse 18: Rucksäcke; Handkoffer; Reisekoffer; Lederkoffer.
Klasse 21: Trinkflaschen; Trinkflaschen für sportliche Aktivitäten.
Klasse 24: Handtücher.
Die darüberhinausgehenden Beschwerdebegehren werden abgewiesen.
Das Zeichen ist für Taschen sowie Gepäck, Taschen, Brieftaschen und an-
dere Tragebehältnisse der Klasse 18, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckun-
gen und Schuhwaren der Klasse 25 sowie Spielwaren, Spiele und Spiel-
zeug der Klasse 28 nicht schutzfähig.
10.
10.1 Die Beschwerdeführerin obsiegt bei diesem Verfahrensausgang etwa
zur Hälfte. Die Verfahrenskosten sind ihr im entsprechenden Umfang zu
ermässigen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die reduzierte Gerichtsgebühr ist nach
Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und fi-
nanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2
Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent-
schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]).
Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen sind Vermögensinteres-
sen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Mangels anderer streitwertrelevanter Anga-
ben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf
Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 «Turbi-
nenfuss» mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vor-
liegende Verfahren auszugehen. Die reduzierte Gerichtsgebühr ist mit
Fr. 1'500.– zu beziffern. Sie wird dem von der Beschwerdeführerin geleis-
teten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.– entnommen. Der Restbetrag von
Fr. 1'500.– ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu
erstatten.
10.2 Der teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin ist eine gekürzte Par-
teientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu Lasten
der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 2
VKGE). Mangels Kostennote ist die Entschädigung anhand der Akten fest-
B-1206/2021
Seite 22
zulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Angesichts des doppelten Schriften-
wechsels erscheint eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 2'500.–
(exkl. MWSt.) angemessen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine
Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
(Dispositiv nächste Seite)
B-1206/2021
Seite 23