Decision ID: 04ca2278-80c1-55de-9b16-d36eee64acc6
Year: 2016
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: approval

Facts:
Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Marke Nr. 659'028 "TheFaceShop (fig.)" der Beschwerde-
gegnerin wurde am 9. Dezember 2013 hinterlegt und von der Vorinstanz
am 23. Mai 2014 veröffentlicht. Sie sieht wie folgt aus:
Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt:
3 Kosmetika und Parfüms, nämlich Hautlotion, Gesichtscreme, Reini-
gungscreme, Wimperntusche, Lidschatten, Eyeliner und Augenbrauenstifte,
Lippenstifte, Grundierung, Gesichtspuder, Rouge, Hautspray; Make-up Entfer-
nungsmittel; nicht-medizinische Hautpflegemittel, nämlich Cremes, Lotionen,
Gele, Gesichtswasser, Reinigungsmittel, körniges Peeling, Masken und Pee-
lings; Parfüm; Duftstoffe, nämlich Eau de Cologne und Aftershave; alltägliche
Lotionen, nämlich Aftershave-Lotionen, Gesichtslotionen, parfümierte Körper-
lotionen, Reinigungslotionen und Hautfeuchtigkeitslotionen; Hautlotion; auf-
bauende Cremes, nämlich aufbauende Körpercremes, Hautfeuchtigkeits-
cremes und Antiagingcremes; Mascaras; Eyeliner; Lippenstifte; Make-up-
Grundlage; Reinigungscremes; fester Puder für Puderdose; nicht-medizini-
sche Sonnenschutzmittel; nicht-medizinische Hautcremes für den Massage-
gebrauch; Nagelpflegemittel; Haarpflege- und Haarstyling-Mittel, nämlich
Shampoos, Conditioner, Finishing-Spray und Gele; Hautseifen; Körperreini-
gungsmittel; Mittel zur Zahnaufhellung, nämlich Zahnpasten.
35 Grosshandelsdienstleistungen für Kosmetika; Einzelhandelsdienstleis-
tungen für Kosmetika; Marketingberatungsleistungen für Unternehmen im Be-
reich Kosmetik; Zurverfügungstellen von Informationen und Beratung für Ver-
braucher bezüglich Auswahl von anzuschaffenden Kosmetika; Verkaufsorga-
nisation von Kosmetika; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte im Bereich
Kosmetik [Erwerb von Kosmetika für andere Unternehmen]; Verkaufsförde-
rungsmassnahmen im Bereich Kosmetik [für andere]; Betrieb einer Import-und
Exportagentur im Bereich Kosmetik; Marketing-Studien im Bereich Kosmetik;
Verteilung von Kosmetikmuster (Werbematerial); betriebswirtschaftliche Bera-
tung in Bezug auf Kosmetika.
B.
Am 25. August 2014 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz ge-
gen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren Wi-
derruf für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Dabei
stützte sie sich einerseits auf ihre Schweizer Wortmarke Nr. 398'268
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"The Body Shop", die am 14. April 1992 hinterlegt wurde und namentlich
Schutz für folgende Waren beansprucht:
3 Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheits-
pflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.
Andererseits stützte sie sich auf ihre internationale Registrierung
Nr. 841'798 "The Body Shop (fig.)", deren Hinterlegung vom 24. August
2004 der Vorinstanz am 3. März 2005 von der Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) gemeldet wurde. Dabei handelt es sich um
eine Wortbildmarke mit folgendem Aussehen:
Sie ist in der Schweiz unter anderem für folgende Waren und Dienstleis-
tungen geschützt:
3 Cosmétiques et produits de soins pour la peau, notamment, fonds de
teint, cache-cernes, mascara, fards à paupières, liquides cosmétiques pour
souligner le contour de l'oeil et/ou le sourcil (ligneurs), tubes de rouge à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, poudre pour le visage,
produits teint de soleil, fards à joues, produits hydratants, produits démaquil-
lants; poudres pour le corps non médicamentées; savons de toilette; gels de
bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, et pastilles effervescentes
pour le bain; produits de soin de la peau non médicamentés, notamment, lo-
tions, crèmes, nettoyants, produits de gommage, masques et tonifiants; pré-
parations pour soigner et embellir les cheveux, notamment shampooings,
après-shampooing, laques pour une tenue longue durée et gels; déodorants,
produits solaires; écrans solaires sous forme d'huiles et de lotions; produits de
rasage; dentifrices; parfums, eaux de toilette, huiles essentielles à usage per-
sonnel, huiles parfumées; produits pour les ongles; vernis à ongles; pierre
ponce, bâtonnets de coton et tampons d'ouate à usage médical tous pour le
corps; parfums d'intérieur, bâtonnets d'encens, pots-pourris et sachets odo-
rants; lingettes cosmétiques poudrées; lingettes imprégnées de lotions; né-
cessaires et coffrets cadeaux contenant des produits de soin de la peau et/ou
des cheveux.
35 Services de commerce de détail, services de vente au détail en ligne,
services téléphoniques d'achat à domicile et réunions de présentation et de
vente à domicile de produits de beauté, cosmétiques, produits de toilette, pro-
duits pour les soins de la peau, produits de soins capillaires, parfums et pro-
duits de soins personnels; services informatisés de commande en ligne pré-
sentant des produits de beauté, produits de soins pour la peau, des parfums
et produits similaires.
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Die Beschwerdeführerin begründete die Widersprüche dahingehend, die
von den Widerspruchsmarken und der angefochtenen Marke beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen seien stark gleichartig und teilweise iden-
tisch. Ferner bestehe eine ausgeprägte Zeichenähnlichkeit, da die Marken
infolge gleichen Aufbaus, zweier identischer Wortbestandteile und eines
ähnlichen Schriftbilds denselben Gesamteindruck erweckten. Die Wider-
spruchsmarken verfügten aufgrund ihrer hohen Bekanntheit beim Schwei-
zer Publikum über einen erweiterten Schutzbereich. Es sei zumindest eine
mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen, da die Abnehmer davon aus-
gehen könnten, die angemeldete Marke gehöre zur Markenfamilie der Be-
schwerdeführerin.
C.
Die Beschwerdegegnerin bestritt in ihrer Stellungnahme vom 3. November
2014 das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, indem sie vorbrachte, die
Zeichen seien einander nicht ähnlich. Beim Zeichenvergleich seien die
kennzeichnungsschwachen Elemente "The" und "Shop" auszuklammern.
Zwischen den verbleibenden Elementen "Face" und "Body" bestehe weder
auf der Ebene des Sinngehalts noch auf derjenigen des Klangs oder des
Schriftbilds eine Ähnlichkeit. Da auch das Element "Body" für die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen rein beschreibend sei, komme den
Widerspruchsmarken eine verminderte Kennzeichnungskraft zu und seien
die Abweichungen gegenüber der angefochtenen Marke ausreichend, um
eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.
D.
Mit Replik vom 27. April 2015 brachte die Beschwerdeführerin vor, der Zei-
chenvergleich könne nicht auf die Elemente "Body" und "Face" reduziert
werden. Die Marken seien vielmehr in ihrer Gesamtheit zu vergleichen.
Auch wenn den Elementen "The" und "Shop" in Alleinstellung keine Unter-
scheidungskraft zukomme, erweckten die Marken in der Kombination ihrer
Elemente einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck und komme
ihnen ein von der blossen Summe der Einzelteile verschiedener, nicht be-
schreibender Sinngehalt zu. Die Beschwerdeführerin hielt an ihrer Ansicht
fest, wonach eine ausgeprägte Zeichenähnlichkeit bestehe und die Wider-
spruchsmarken infolge erhöhter Verkehrsbekanntheit über eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft mit entsprechend erweitertem Schutzbereich verfüg-
ten, weshalb im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.
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E.
Die Beschwerdegegnerin beharrte in ihrer Duplik vom 30. Juni 2015 auf
ihrer Argumentation, wonach "Body" das einzige prägende Element der Wi-
derspruchsmarken bilde, welches gegenüber dem in der angefochtenen
Marke enthaltenen Element "Face" keine Verwechslungsgefahr zu begrün-
den vermöge. Sie bestritt weiterhin, dass den Widerspruchsmarken eine
hohe Bekanntheit zukomme, und verwies auf drei ausländische Wider-
spruchsentscheide, in welchen das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr
zwischen den in Frage stehenden Marken verneint worden war.
F.
Mit unaufgeforderter Eingabe vom 11. August 2015 verwies die Beschwer-
deführerin auf zwei ausländische Widerspruchsentscheide, in denen eine
Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Mar-
ken bejaht worden war. Ergänzend brachte sie vor, einer kraft intensiver
Benutzung gestärkten Marke könne nicht entgegengehalten werden, dass
einzelne ihrer Bestandteile in Alleinstellung nicht unterscheidungskräftig
seien.
G.
Mit Verfügung vom 31. März 2016 wies die Vorinstanz die Widersprüche in
den Verfahren Nr. 13808 und 13809 ab. Sie bejahte zwar sowohl eine
Gleichheit bzw. starke Gleichartigkeit der einander gegenüberstehenden
Waren und Dienstleistungen als auch eine Zeichenähnlichkeit infolge Ähn-
lichkeiten auf schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Ebene. Sie ver-
neinte jedoch das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr, da sich der
Schutz der Widerspruchsmarken nicht auf die gemeinfreien Bestandteile
"The" und "Shop" erstrecke und der Beschwerdeführerin der Nachweis ei-
ner erhöhten Verkehrsbekanntheit nicht gelungen sei. Insbesondere sei
nicht glaubhaft, dass die Zeichenelemente "The Shop" am behaupteten er-
weiterten Schutz der Widerspruchsmarke teilnähmen oder als Serien-
marke gebraucht würden.
H.
Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin mit Eingaben vom 2. Mai 2016
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die Verfü-
gungen vom 31. März 2016 in den Widerspruchsverfahren Nr. 13808 und
13809 seien aufzuheben und die Widersprüche seien gutzuheissen, unter
Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
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Zur Begründung führte sie aus, die Widerspruchsmarken verfügten auf-
grund ihrer hohen Bekanntheit über einen erweiterten Schutzumfang, was
in mehreren ausländischen Entscheiden bestätigt worden sei. Es sei un-
verständlich, weshalb die Vorinstanz den Nachweis der Verkehrsbekannt-
heit in Bezug auf die Zeichenbestandteile "The Shop" verlange, obwohl die
Beschwerdeführerin diese nicht in Alleinstellung benutze. Die Verwechs-
lungsgefahr sei in Bezug auf die Widerspruchsmarken insgesamt zu prüfen
und die Elemente "The Shop" nähmen an der Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarken teil, da sie zu diesen in ihrer Gesamtheit gehörten. Auf-
grund der Gleichheit bzw. starken Gleichartigkeit der Waren und Dienst-
leistungen, der hochgradigen Zeichenähnlichkeit und erweiterten Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei eine unmittelbare, zumindest
aber eine mittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.
I.
Mit Verfügung vom 3. Mai 2016 wurden die beiden Beschwerdeverfahren
vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-2711/2016 weitergeführt.
J.
Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 1. Juli 2016 auf das Einreichen
einer Vernehmlassung und beantragte mit Verweis auf die Begründung in
den angefochtenen Verfügungen die kostenpflichtige Abweisung der Be-
schwerden.
K.
Mit Beschwerdeantwort vom 16. August 2016 beatragte die Beschwerde-
gegnerin, die Verfügungen der Vorinstanz vom 31. März 2016 in den Wi-
derspruchsverfahren Nr. 13808 und 13809 seien zu bestätigen und die da-
gegen erhobenen Beschwerden seien abzuweisen, unter Kosten- und Ent-
schädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin.
In ihrer Begründung bestritt die Beschwerdegegnerin zwar nicht, dass zwi-
schen den jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen Gleichartig-
keit bestehe, sie stellte sich jedoch auf den Standpunkt, es liege weder
eine Zeichenähnlichkeit vor noch verfügten die Widerspruchsmarken über
einen erweiterten Schutzumfang, der sich auf die gemeinfreien Elemente
"The" und "Shop" erstrecke. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ver-
neinte sie sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Marken.
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L.
Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer
öffentlichen Verhandlung.
M.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Considerations:
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am
vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]).
Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50
Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet
wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerde einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-
bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und
Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99
E. 2.c "Orfina"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in:
Lucas David/Markus R. Frick (Hrsg.), Markenschutzgesetz Wappenschutz-
gesetz, 3. Aufl. 2016, Art. 3 N. 154). Dabei sind die Aufmerksamkeit der
massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks";
Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen
"Gallo/Gallay (fig.)"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 17 ff.).
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2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay (fig.)"), soweit aufgrund einer Nicht-
gebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer
B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD (fig.); GALLUS
JOLLER, in: Michael Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG],
2009, [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37).
Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den
Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken an-
gebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen
Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen
oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers
hergestellt (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5
"Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)";
B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 "fünf Streifen (fig.)/fünf Streifen
(fig.)"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIKRHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 117). Für die An-
nahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitli-
che Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches
fabrikationsspezifisches Know-how sowie die marktübliche Verknüpfung
oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkrei-
sen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März
2012 E. 6.1 "Bonewelding (fig.)"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1
"G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 221 ff.). Die Zugehörigkeit
zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für
Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido Champs-
Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)"; JOLLER, MSchG, Art. 3
N. 242).
2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der
Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRK-
HÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41) sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleich-
zeitig wahrgenommen werden, basierend auf dem Erinnerungsbild der Ab-
nehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/
Radiomat"; MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David (Hrsg.), Schwei-
zerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl.
2009. N. 867 [nachfolgend: SIWR]; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER,
a.a.O., Art. 3 N. 40). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine
höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile
des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally";
B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex (fig.)").
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Seite 9
2.4 Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und ei-
ner aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen.
Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach
ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamt-
eindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeich-
nungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Ent-
sprechend wird durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann ein un-
terschiedlicher Gesamteindruck erzielt, wenn dieses Bildelement dominiert
und dem Wortbestandteil nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt
(BGE 96 II 248 E. 1; Entscheid der RGKE vom 23. Juni 1999 in: sic! 1999
S. 648 E. 4 "theWave (fig.)/Wave Rave"; Urteil des BVGer B-4026/2015
vom 19. Juli 2016 E.2.4 "Heimat Online/Die Heimat (fig.)"). Enthält eine
Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können
diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen
(Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4
"Efe [fig.]/Eve"; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/
aim (fig.)"). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das
Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III
160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, SIWR, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im
Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der RKGE
vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI,
a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silben-
zahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale be-
stimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der
Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/
Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").
2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei-
nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit-
telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei-
nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken-
inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer
B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013
E. 2.5 "Gallo/Gallay (fig.)"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 22 f.).
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2.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-
ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die
Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III
445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"). Starke Marken sind das Er-
gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver-
dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a
"Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Ver-
wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter-
suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen
im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me-
dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).
2.7 Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann insbesondere durch deren
Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden. Eine Markenserie ba-
siert auf einem gemeinsamen Stammbestandteil. Es wird vorausgesetzt,
dass der gemeinsame Bestandteil kennzeichnungskräftig ist. Zudem müs-
sen die Serienmarken dem Publikum durch tatsächlichen Gebrauch be-
kannt geworden sein, während der blosse Hinweis auf die Eintragung einer
Markenserie nicht genügt und keine Rückschlüsse auf den Gebrauch der
Marken zulässt (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 24, 101 m.w.H.; WILLI, a.a.O,
Art. 3 N. 116; Urteil des BVGer B-626/2015 vom 6. Juni 2016 E 6.4
"Kalisan/Kalisil").
2.8 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner
als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide-
nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen
(Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2
"Jump (fig.)/Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/
H2O3 pH/Regulat (fig.)"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hin-
weise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck
oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von
den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand
verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen
(BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012
vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der
Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff
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umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetra-
gen sind (Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo";
B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo"). Was marken-
rechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr
zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des
Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort
ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch erstreckt sich
ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element
(Urteile des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.1
"KaSa K97 (fig.)/biocasa (fig.)"; B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 4.4
"Lombard Odier & Cie./Lombard Network (fig.)").
3.
3.1 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, die allen Marken gemein-
samen Elemente "The Shop" seien als Hinweis auf den Verkaufsort der
beanspruchten Waren direkt beschreibend und hätten einen banalen Ge-
halt. Sie würden üblicherweise zur Bezeichnung von Geschäftslokalen ver-
wendet und seien als kennzeichnungsschwach einzustufen. Der Schutz
der Widerspruchsmarken könne sich trotz der festgestellten Ähnlichkeiten
mit der angefochtenen Marke nicht auf diese Elemente erstrecken. Die je-
weiligen Mittelelemente "Body" und "Face" stimmten in keinem Buchstaben
überein, seien klang- und schriftbildlich verschieden und riefen zudem ver-
schiedene Assoziationen hervor, sodass der erforderliche Zeichenabstand
gegeben sei. Der Nachweis einer erhöhten Verkehrsbekanntheit der Wi-
derspruchsmarken, welche trotz Übereinstimmung in gemeinfreien Be-
standteilen ausnahmsweise zur Bejahung der Verwechslungsgefahr führen
könnte, sei der Beschwerdeführerin nicht gelungen. Die von ihr eingereich-
ten Belege zeigten zwar eine Marktbearbeitung in der Schweiz auf, bezö-
gen sich aber nur auf die Widerspruchsmarken in ihrer Gesamtheit und
nicht auf die Elemente "The Shop" in Alleinstellung. Es sei nicht glaubhaft,
dass diese Zeichenelemente am vorgebrachten erweiterten Schutz der Wi-
derspruchsmarken teilgenommen hätten oder als Serienmarken verwendet
würden. Somit sei das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu verneinen.
3.2 Die Beschwerdegegnerin ist der Meinung, dass nicht nur die gemein-
samen Markenbestandteile "The Shop", sondern auch die unterschiedli-
chen Bestandteile "Face" respektive "Body" aufgrund ihres rein beschrei-
benden Charakters keine Kennzeichnungskraft aufwiesen. Erst die Kombi-
nation der schwachen Elemente verleihe den Marken eine gewisse mini-
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male Kennzeichnungskraft. Selbst ein möglicher gesteigerter Schutzum-
fang der Widerspruchsmarken ändere nichts daran, dass sich die Ähnlich-
keit der Zeichen auf gemeinfreie Teile beschränke, wodurch eine Ver-
wechslungsgefahr ausgeschlossen sei. Da die Elemente "The" und "Shop"
erst durch ihre Kombination mit dem Bestandteil "Body" den Schutz der
Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit begründeten, könnten sie nicht am
Schutz der Marke in ihrer Gesamtheit teilnehmen. Ein gesteigerter Schutz-
umfang der gemeinfreien Elemente "The Shop" durch intensiven Gebrauch
sei von der Beschwerdeführerin gar nicht erst geltend gemacht worden.
Auch das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr sei zu vernei-
nen, da das angefochtene Zeichen keine Gedankenverbindung zu den äl-
teren Marken auszulösen vermöge. Hätte die Beschwerdeführerin sodann
eine Untermarke für eine Gesichtslinie aufbauen wollen, würde sie sinn-
vollerweise die - wie von ihr behauptet - bekannten Widerspruchsmarken
mit dem Zusatz "Face" versehen statt eine neue Marke zu kreieren.
3.3 Die Beschwerdeführerin macht einen hohen Bekanntheitsgrad der Wi-
derspruchsmarken geltend, welche seit 1983 in der Schweiz benutzt wür-
den und sich als eine der führenden Marken für Kosmetika etabliert hätten,
was als gerichtsnotorisch vorausgesetzt werden dürfe. Dadurch habe sich
der Schutzumfang der Widerspruchsmarken erhöht, was von der
Vorinstanz verkannt worden sei. Die Beschwerdeführerin rügt die Argu-
mentation der Vorinstanz, wonach sie nicht glaubhaft gemacht habe, dass
die gemeinfreien Zeichenelemente "The Shop" in Alleinstellung am erwei-
terten Schutz der Widerspruchsmarken teilnähmen. Ein solcher Nachweis
sei gar nicht möglich, da die Beschwerdeführerin diese Elemente weder in
Alleinstellung benutze noch benutzen wolle. Sie mache kein Monopol an
den gemeinfreien Elementen "The Shop" geltend, sondern wende sich ge-
gen die Registrierung einer Marke, die mit den Widerspruchsmarken in de-
ren Gesamtheit verwechselbar sei. Die Elemente "The Shop" nähmen am
Schutz der Widerspruchsmarken teil, da sie zu diesen in ihrer Gesamtheit
gehörten. Im Übrigen vermöge auch eine Übereinstimmung in gemein-
freien Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Indem das
Publikum falsche wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den Marken-
inhaberinnen vermuten und etwa davon ausgehen könne, die Beschwer-
deführerin beabsichtige unter der angefochtenen Marke eine neue Pro-
duktlinie für das Gesicht zu lancieren, liege eine zumindest mittelbare Ver-
wechslungsgefahr vor.
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Seite 13
4.
Zunächst sind, ausgehend vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der
Widerspruchsmarken, die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.
Bei den beanspruchten Kosmetik- und Pflegeprodukten sowie Parfums der
Klasse 3 handelt es sich um Massenartikel des täglichen Bedarfs, die von
Männern und Frauen ab dem Jugendalter nachgefragt werden. Zu den
massgebenden Verkehrskreisen zählt somit das breite Publikum mit gerin-
gerer Aufmerksamkeit und kleinerem Unterscheidungsvermögen
(BGE 122 III 382 E. 3b "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-3005/2014 vom
3. November 2015 E. 3 "Nivea Stress Protect/Stress Defence";
B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 4 "Clinique/Dermaclinique Beauty
Farm (fig.)").
Unter "Detailhandel" ist das Zusammenstellen verschiedener Waren (aus-
genommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und
Erwerb dieser Waren zu erleichtern, gemeint. Detailhandelsdienstleistun-
gen, auch via Internet und Telefon, sowie Hausverkäufe von Kosmetika und
Parfums in Klasse 35 richten sich in erster Linie an Grossisten, Handels-
unternehmen, Importeure oder Produzenten, die im Kosmetikbereich tätig
sind (vgl. Urteil des BVGer B-6856/2014 vom 24. März 2016 E. 4.2 "sports-
direct.com (fig.)/sportdirect.com (fig.)"). Sie werden mit einer grösseren
Aufmerksamkeit nachgefragt.
5.
Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass Gleichheit bzw. eine starke
Gleichartigkeit zwischen den jeweils beanspruchten Waren der Klasse 3
und Dienstleistungen der Klasse 35 besteht, weshalb dieser Punkt keiner
vertieften Prüfung bedarf.
6.
6.1 Sodann ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Die Vorinstanz bejahte
diese mit der Begründung, die Zeichen seien gleich aufgebaut und stimm-
ten im ersten sowie im letzten Element überein, woraus sich eine Ähnlich-
keit auf schriftlicher und klanglicher Ebene ergebe; aufgrund der gemein-
samen Bestandteile "The Shop" liege auch eine Übereinstimmung im Sinn-
gehalt vor. Während sich die Beschwerdeführerin der Ansicht der Vor-
instanz anschliesst, bestreitet die Beschwerdegegnerin das Vorliegen einer
Zeichenähnlichkeit. Ihrer Ansicht zufolge vermögen die allen Marken
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gemeinsamen Elemente "The" und "Shop" keine Zeichenähnlichkeit zu be-
gründen, da sie zum Gemeingut gehörten. Folglich habe sich der Zeichen-
vergleich auf die Elemente "Body" und "Face" zu beschränken. Zwischen
diesen bestehe jedoch weder im Klang noch im Schriftbild oder im Sinn-
gehalt eine Ähnlichkeit.
6.2 Dieser Ansicht der Beschwerdegegnerin ist indessen nicht zu folgen.
Marken sind nach ständiger Rechtsprechung als Ganzes zu würdigen und
dürfen nicht in ihre Einzelteile zerlegt betrachtet werden (BGE 90 II 43
E. 5a "Dragon"; Urteil des BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4
"Feel'n Learn/See'n Learn"). Zwar sind die Zeichenbestandteile "The" und
"Shop", wie noch gezeigt wird, gemeinfrei. Auch ist korrekt, dass der Ge-
samteindruck einer Marke namentlich durch deren kennzeichnungskräftige
Elemente geprägt wird, während schwache oder gemeinfreie Elemente ihn
weniger zu beeinflussen vermögen. Doch dürfen schwache und selbst ge-
meinfreie Elemente beim Zeichenvergleich nicht einfach ausgeklammert
werden, sondern pflegen auch sie den Gesamteindruck der Marke mit zu
beeinflussen (BGE 122 III 382 E. 5a f. "Kamillosan"). Namentlich ist eine
übereinstimmende Position schutzunfähiger Bestandteile im Zeichenen-
semble bei der Gesamtbeurteilung zu berücksichtigen (WILLI, a.a.O., Art. 3
N. 65 m.w.H.), zumal gerade die in Frage stehenden Marken ihre Kenn-
zeichnungskraft nicht aus einem einzelnen Element, sondern aus der Kom-
bination für sich genommen schwacher Bestandteile schöpfen.
6.3 Der angefochtenen Wortbildmarke "TheFaceShop (fig.)" stehen die
Wortmarke "The Body Shop" sowie die Wortbildmarke "The Body Shop
(fig.)" gegenüber. Beim angefochtenen Zeichen sind die Wortelemente lü-
ckenlos aneinander gereiht, doch ist der Begriff "Face" in der Zeichenmitte
mit Fettschrift hervorgehoben. Dadurch wird das Zeichen optisch in die drei
Elemente "The", "Face" und "Shop" geteilt. Auch die Widerspruchsmarken
bestehen aus den drei Elementen "The", "Body" und "Shop". Alle drei Mar-
ken stimmen im ersten und letzten Element, "The" und "Shop", überein.
Diese sind stets an derselben Stelle positioniert, da die Marken denselben
Aufbau aufweisen. Beide Wortbildmarken sind in einem nahezu identi-
schen, serifenlosen Schrifttyp in Grossbuchstaben gehalten. Ihre Schrift ist
dezent und wird lediglich durch die fette Hervorhebung des Elements
"Face" in der angefochtenen Marke und die beiden stilisierten Buchstaben
"A" und "O" in den mittleren Wortbestandteilen durchbrochen. Das "O" im
Element "Body" der Widerspruchsmarke ist nach oben geöffnet, das "A" im
Element "Face" der angefochtenen Marke mit dem Buchstaben "F" verbun-
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den. Das Schriftbild der Wortbildmarken unterscheidet sich lediglich in ih-
rem Mittelteil und der nahtlosen Aneinanderreihung der Wortelemente in
der angefochtenen Marke. Diese Unterschiede werden jedoch dadurch re-
lativiert, dass die Mittelteile aller drei Marken aus vier Buchstaben beste-
hen, wobei je zwei Vokale (O/Y bzw. A/E) und zwei Konsonanten
(B/D bzw. F/C) sich so abwechseln, dass der jeweils zweite Buchstabe die-
ser Mittelteile (A/O) besonders gestaltet ist und die fette Hervorhebung des
Mittelteils in der angefochtenen Marke optisch eine Trennung der Wortele-
mente andeutet. Diese Übereinstimmungen führen zu einer ausgeprägten
Ähnlichkeit in Wortklang und Schriftbild; sie schaffen abgesehen von der
grafischen Gestalt auch im Verhältnis der Wortmarke zur angefochtenen
Wortbildmarke eine klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit.
6.4 Die Begriffe "The", "Face", "Body" und "Shop" gehören zum englischen
Grundwortschatz und werden von den Verkehrskreisen ohne Weiteres ver-
standen. Der Artikel "The" steht für "der, die, das". "Face" wird mit "Gesicht"
übersetzt, hat aber auch die Bedeutung von "Gesichtsausdruck". "Body"
bedeutet auf Deutsch "Körper, Leib", seltener auch "Korpus, Gestell, Ge-
häuse". "Shop" wird in Verbindung mit dem Artikel "the" als Substantiv ver-
standen und mit "Laden" oder "Geschäftslokal" übersetzt (https://www.lan-
genscheidt.de/, abgerufen am 18. November 2016). "Face" und "body" als
Begriffe für den Körper bzw. einen Körperteil stehen in semantischem Zu-
sammenhang. Da der Markenadressat ein Zeichen unwillkürlich gedank-
lich verarbeitet und nach seinem Sinngehalt sucht, wird er die Kombination
der drei Elemente "The Body Shop" als "Der Körper-Laden" und
"TheFaceShop" als "Der Gesichts-Laden" verstehen und dahingehend in-
terpretieren, die Wortkombinationen bezeichneten je ein Verkaufsgeschäft,
in dem es Waren für den Körper bzw. das Gesicht zu erwerben gebe. In-
sofern besteht auch auf der Ebene des Sinngehalts eine starke Ähnlichkeit.
7.
Zuletzt ist in einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchmarken über die Frage der Verwechs-
lungsgefahr zu befinden. Dabei ist infolge ausgeprägter Zeichenähnlichkeit
und Identität bzw. starker Gleichartigkeit der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen ein strenger Massstab anzulegen (BGE 122 III 382 E. 3a
"Kamillosan").
7.1 Stimmen zwei Marken ausschliesslich in gemeinfreien Elementen
überein, begründet dies keine Verwechslungsgefahr (Urteile des BVGer
B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 "Quadrat (fig.)/Quadrat (fig.)";
https://www.langenscheidt.de/ https://www.langenscheidt.de/
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B-7489/2006 vom 10. Dezember 2008 E. 5.2 "Le Gruyère Switzerland/
Gruyère cuisine"; B-3064/2010 vom 26. Oktober 2010 E. 6.6 "Torso
(fig.)/Torso (fig.)"; B-3508/2008 E. 9.3 "KaSa K97 (fig.)/biocasa (fig.)"), es
sei denn, die Widerspruchsmarke habe aufgrund der Dauer ihres
Gebrauchs, der Intensität der Werbung oder ihres Erfolgs eine erhöhte Ver-
kehrsbekanntheit erlangt, an welcher auch die gemeinfreien Bestandteile
teilnehmen (Urteile des BVGer B-7514/2006 E. 10 "Quadrat (fig.)/
Quadrat (fig.)"; B-3064/2010 E. 6.7, 6.10 "Torso (fig.)/Torso (fig.)"; WILLI,
a.a.O., Art. 3 N. 134). So hat die Rechtsprechung das Vorliegen einer Ver-
wechslungsgefahr teilweise auch in Fällen bejaht, in welchen nicht nur
kennzeichnungsschwache Elemente der älteren in die jüngere Marke über-
nommen worden waren, sondern zusätzliche Übereinstimmungen zu ei-
nem ähnlichen Gesamteindruck beitrugen (Urteil des BVGer B-3064/2010
E. 6.6 m.w.H. "Torso (fig.)/Torso (fig.)"; Entscheide der RKGE vom
8. Dezember 2006 in: sic! 2007 S. 448 E. 9 "Actimel/Actismile"; vom
10. April 1997 in: sic! 1997 S. 294 E. 4 "Nicopatch/Nicoflash"; vom
21. Oktober 2005 in: sic! 2006 S. 92 E. 7 "Thermobalance/Climabalance").
7.2 Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass die gemeinsamen Zei-
chenbestandteile "The" und "Shop" gemeinfrei sind. "Shop" bildet einen di-
rekt beschreibenden Hinweis auf den Verkaufsort der in Klasse 3 bean-
spruchten Waren und den Erbringungsort der Dienstleistungen der
Klasse 35 und ist für diese ebenfalls gemeinfrei. Für die in Frage stehen-
den, zur Körperpflege bestimmten Waren und die Dienstleistungen im Be-
reich des Detailhandels mit diesen Waren ist auch das Element "Body" in
der Bedeutung von "Körper" hochgradig beschreibend. Die Widerspruchs-
marken bestehen somit aus drei äusserst kennzeichnungsschwachen Ele-
menten, die ihnen nur aufgrund ihrer Kombination eine minimale Kenn-
zeichnungskraft verleihen. In ihrer Bedeutung als "Geschäft für [Produkte
für] den Körper" bleiben die Marken auch in der Kombination der drei Ele-
mente banal und kennzeichnungsschwach. Die Markenadressaten erken-
nen darin ohne Gedankenaufwand einen Hinweis auf den Verkaufsort für
zur Körperpflege bestimmter Produkte. Die schlichte grafische Gestaltung
vermag der älteren Wortbildmarke keine zusätzliche Kennzeichnungskraft
zu verleihen, da sie gegenüber den Wortelementen in den Hintergrund tritt.
7.3 Die Beschwerdeführerin macht einen erweiterten Schutzumfang der
Widerspruchsmarken aufgrund einer hohen Bekanntheit der Wider-
spruchsmarken geltend, die auf eine langjährige intensive Benutzung in
der Schweiz zurückzuführen sei und auf die Ersteröffnung eines Schweizer
"The Body Shop"-Geschäfts im Jahr 1983 zurückreiche. Mittlerweile sei die
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Beschwerdeführerin mit 46 Filialen in der Schweiz vertreten. Die Marken
seien aufgrund des Engagements der Beschwerdeführerin für soziale The-
men, Umwelt- und Tierschutz nicht nur in der Schweiz, sondern auch welt-
weit bekannt. Sie gehörten in ihrem Preissegment zur Gruppe der meist-
verkauften Kosmetika. Unter den im vorinstanzlichen Verfahren eingereich-
ten Beilagen finden sich ein Auszug aus der Internet-Enzyklopädie Wikipe-
dia zur Beschwerdeführerin, ein Jahresbericht 2013 der Muttergesellschaft
L'Oréal, Ausdrucke aus der Website www.the-body-shop.ch zu Unterneh-
mensgeschichte und Standorten in der Schweiz, eine Medienmitteilung be-
treffend die Übernahme der Body Shop Switzerland AG durch die Coop-
Gruppe, ausländische Meldungen zum Engagement der Beschwerdefüh-
rerin im Bereich Tierschutz und Menschenrechte, ein Artikel zu einem mit
der Wortmarke "The Body Shop" gekennzeichneten Pflegeprodukt in einer
Schweizer Zeitschrift aus dem Jahr 2014, eine Kommunikationsanalyse
betreffend Deutschland aus dem Jahr 2012 sowie internationale Marken-
rankings der Jahre 2013 und 2014, wonach die Widerspruchsmarken unter
den ersten 20-30 Plätzen rangieren. Zudem verweist die Beschwerdefüh-
rerin auf eine Reihe ausländischer Entscheide in Widerspruchssachen, die
den Widerspruchsmarken eine hohe Bekanntheit attestieren. Diese Belege
beziehen sich grösstenteils auf das Ausland und erlauben keinen Auf-
schluss über die mit den Widerspruchsmarken erzielten Umsätze in der
Schweiz. Ausländische Widerspruchsentscheide begründen sodann kein
Präjudiz betreffend die Rechtslage in der Schweiz. Die von der Beschwer-
deführerin eingereichten Markenrankings, denen zufolge die Wider-
spruchsmarken auf den vorderen 20-30 Rängen für Kosmetika platziert
sind, sowie die Übersicht über ihre schweizweite, rund zwanzigjährige Tä-
tigkeit bilden aber Indizien für eine hohe Bekanntheit der Widerspruchs-
marken in der Schweiz. So ist die Beschwerdeführerin mit ihren "The Body
Shop"-Geschäftslokalen seit 1983 in der ganzen Schweiz vertreten und be-
wirbt ihre Produkte unter den Widerspruchsmarken in der Schweizer
Presse sowie im Internet. Es kann indessen offenbleiben, ob die Wider-
spruchsmarken aufgrund ihrer Bekanntheit über einen zumindest normalen
Schutzumfang verfügen und ob diese Bekanntheit als gerichtsnotorisch vo-
rausgesetzt werden kann, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den
Marken, wie nachfolgend gezeigt wird, bereits bei Annahme einer bloss
minimalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken zu bejahen ist.
7.4 Die Vorinstanz bejahte in ihren angefochtenen Verfügungen die Zei-
chenähnlichkeit auf den drei Ebenen des Schriftbilds, Wortklangs und Sinn-
gehalts gestützt auf den Gesamteindruck der Marken, wechselte aber bei
http://www.the-body-shop.ch/
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der abschliessenden Prüfung der Verwechslungsgefahr auf eine mosaikar-
tige Betrachtungsweise, indem sie den Vergleich auf die Elemente "Face"
und "Body" beschränkte. Auch bei der abschliessenden Würdigung sind
die Marken einander allerdings in ihrer Gesamtheit gegenüberzustellen
(vorne, E. 2.3 f.). Wie ausgeführt, wird in der Gesamtschau deutlich, dass
sich die Übereinstimmungen zwischen den Marken nicht auf deren gemein-
freie Bestandteile beschränken. Die angefochtene Marke übernimmt von
den Widerspruchsmarken nicht nur die Elemente "the" und "shop", sondern
auch deren Aufbau mit "the" am Zeichenanfang, "shop" am Zeichenende
und einem auf den Körper bzw. einen Körperteil verweisendes Element in
der Mitte. Dadurch erweckt sie bei den Verkehrskreisen dieselbe Gedan-
kenassoziation, indem sie nahelegt, die von ihr gekennzeichneten Produk-
te seien zur Pflege des Körpers bzw. eines Körperteils, nämlich des Ge-
sichts, bestimmt (vgl. E. 7.2). Schliesslich verwendet die angefochtene
Marke einen nahezu identischen Schrifttypus wie die ältere Wortbildmarke
und enthält ein Mittelelement gleicher Länge mit einem, wie bei dieser, sti-
lisierten Zweitbuchstaben. Durch die Vielzahl von Übereistimmungen und
Annäherungen erwecken die Marken einen ähnlichen Gesamteindruck. In-
folge ausgeprägter Zeichenähnlichkeit und starker Gleichartigkeit bzw.
Identität der beanspruchten Waren und Dienstleistungen wird eine Ver-
wechslungsgefahr selbst unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerk-
samkeit von Abnehmern der in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen
und unter der Annahme einer verminderten Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarken begünstigt. Es besteht die Gefahr, dass die Abnehmer
das angefochtene Zeichen fälschlicherweise der Beschwerdeführerin zu-
ordnen, nämlich davon ausgehen, die Beschwerdeführerin vertreibe unter
dem angefochtenen Zeichen eine neue Produktlinie für die Gesichtspflege.
Damit ist zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den
Marken zu bejahen.
7.5 Im Ergebnis sind die Beschwerden gutzuheissen und die Entscheide
der Vorinstanz vom 31. März 2016 in den Widerspruchsverfahren
Nr. 13808 und 13809 aufzuheben, soweit sie die Widersprüche abweisen.
Die Vorinstanz ist anzuweisen, die angefochtene Marke Nr. 659'028
"TheFaceShop (fig.)" aus dem Markenregister zu löschen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG; Art. 64
Abs. 1 VwVG).whatnext
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Seite 19
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3
"Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Ver-
fahren auszugehen. Die Kosten des vereinigten Verfahrens werden auf
Fr. 6'500.– festgelegt und sind von der Beschwerdegegnerin zu tragen. Der
Beschwerdeführerin ist der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher
Höhe zurückzuerstatten.
8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote
festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdeführerin hat bei-
den Beschwerden eine Kostennote im Betrag von je Fr. 5'000.– beigelegt.
Das geltend gemachte Honorar von insgesamt Fr. 10'000.– erscheint für
das vereinigte Beschwerdeverfahren als zu hoch, zumal die Beschwerden
mitsamt eingereichten Beilagen grösstenteils identisch sind und lediglich
ein einfacher Schriftenwechsel durchgeführt wurde. Eine Parteientschädi-
gung von Fr. 6'000.– ist unter Berücksichtigung des aktenkundigen Auf-
wands angemessen (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht ge-
schuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz
[MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).
8.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen.
Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie
nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu
gelten. Die Vorinstanz auferlegte der Beschwerdeführerin für beide Wider-
spruchsverfahren eine Widerspruchsgebühr von insgesamt Fr. 1'600.– und
sprach der Beschwerdegegnerin zu Lasten der Beschwerdeführerin eine
Parteientschädigung von insgesamt Fr. 3'000.– zu. In Umkehrung dieser
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Regel sind die vorinstanzlichen Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuer-
legen. Da die Widerspruchsgebühr gemäss Ziffer 2 der angefochtenen Ent-
scheide der Vorinstanz verbleibt, hat sie diese der Beschwerdeführerin zu
erstatten. In Aufhebung von Ziffer 3 der angefochtenen Entscheide wird die
von der Vorinstanz auf Fr. 3'000.– festgelegte Parteientschädigung der
Beschwerdegegnerin zu Gunsten der Beschwerdeführerin auferlegt.
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.