Decision ID: 957d6894-537f-5a3c-a659-5fabb863f627
Year: 2015
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Mit Gesuch vom 27. Januar 2012 ersuchte der Beschwerdeführer um Mar-
kenschutz für das Zeichen Nr. CH 50986/2012 "Strela". Die Markenanmel-
dung beanspruchte folgende Waren der Klassen 14, 18 und 25:
Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus herge-
stellte oder damit pattierte Waren, soweit sie in dieser
Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren,
Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Uhrenarm-
bänder, Uhrenetuis, Uhrenzubehör, soweit dies nicht in
anderen Klassen enthalten ist; Uhrenschachteln, soweit
diese nicht in anderen Klassen enthalten sind; Uhrenbe-
standteile; Uhrenarmbänder, Uhrenetuis, sowie Uhrenzu-
behör aus Leder; Uhrenarmbänder, Uhrenetuis, sowie
Uhrenzubehör aus Lederimitaten.
Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit
sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und
Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Son-
nenschirme; Spazierstöcke; Peitschen; Pferdegeschirre
und Sattlerwaren; Taschen; Geldbörsen; Handtaschen;
Reisetaschen.
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Le-
derjacken, Pullover; T-Shirts; Baby-, Kinder-, Damen-
und Herrenoberbekleidung.
B.
Die Vorinstanz wies das Eintragungsgesuch mit Verfügung vom 16. August
2013 nach zweifachem Schriftenwechsel ab. Sie betrachtete die Marke
"Strela" für Waren, die nicht schweizerischer Herkunft seien, als irreführend
i.S.v. Art. 2 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11). Die Abweisung wurde im Wesentlichen wie folgt be-
gründet: Die strittige Marke sei eine geografische Angabe und erwecke
eine Herkunftserwartung. Der Berg Strela und der Strelapass lägen direkt
neben dem Ort Davos und seien Teil des Skigebiets Schatzalp sowie des
Schanfigger Höhenwegs. Entsprechend sei dieses Gebiet bei einem er-
heblichen Teil der Verkehrskreise als Ferienort bekannt. Weiter argumen-
tiert die Vorinstanz, dass der Einwand, in Strela könnten gar keine Waren
produziert werden, nicht stichhaltig sei. Denn bekannte Namen von Bergen
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würden mit dem jeweiligen Land assoziiert, in welchem sie gelegen seien,
womit eine entsprechende Herkunftserwartung geschaffen werde. Strela
weise auf die Schweiz hin, wo alle beanspruchten Waren hergestellt wer-
den können.
C.
Der Beschwerdeführer erhob gegen diesen Entscheid mit Schriftsatz vom
9. September 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er be-
antragt, dass die Verfügung der Vorinstanz vom 16. August 2013 aufzuhe-
ben und die Vorinstanz anzuweisen sei, der schweizerischen Markenan-
meldung Nr. 50986/2012 "Strela" für alle beanspruchten Waren den mar-
kenrechtlichen Schutz zu erteilen. Dies unter Kosten- und Entschädigungs-
folgen. Zur Begründung führt der Beschwerdeführer im Wesentlichen an,
dass Strela bei den relevanten Verkehrskreisen nicht bekannt sei, insbe-
sondere auch weil der Strelapass gar nicht mit einer Strasse erschlossen
sei. Daher könne keine Herkunftserwartung erweckt werden. Weiter
komme das Gebiet des Berges Strela und des Strelapasses als Produkti-
onsort gar nicht in Frage, weshalb auch unter diesem Gesichtspunkt nicht
von einer Herkunftsangabe im markenrechtlichen Sinne ausgegangen wer-
den könne. Im Weiteren müsse auch berücksichtigt werden, dass das Zei-
chen Nr. 506 951 "Strella" als Marke zugelassen wurde, weshalb gemäss
des Gleichbehandlungsgrundsatzes das Zeichen "Strela" ebenfalls einzu-
tragen sei.
D.
In ihrer Vernehmlassung vom 15. November 2013 hält die Vorinstanz an
ihrer Verfügung fest und beantragt die Beschwerde unter Kostenfolge ab-
zuweisen.
Sie erläutert zudem, dass Strela durchaus genügend bekannt sei, um eine
Herkunftserwartung zu wecken, auch wenn der Strelapass nicht mit einer
Strasse erschlossen sei. Denn die Bekanntheit würde sich aus der Lage in
einem Skigebiet ergeben, welches nicht zwingend mit einer Autostrasse
erschlossen sein müsse, um einem breiteren Publikum zugänglich zu sein.
Weiter führt die Vorinstanz aus, dass Strela als bekannter Schweizer Berg
auch eine indirekte Herkunftsangabe für die Schweiz sei und es daher ir-
relevant sei, dass auf dem Strelapass oder dem Berg Strela keine Produk-
tionsmöglichkeiten bestehen würden. Es genüge, wenn eine solche Mög-
lichkeit in der Schweiz gegeben sei, was vorliegend zuträfe. Bezüglich der
Voreintragung der Marke "Strella" ist die Vorinstanz der Ansicht, dass diese
unerheblich sei, da sie mit zwei L geschrieben werde. Zudem sei sie im
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Jahre 2003 eingetragen worden und sei somit zu alt, um als vergleichbar
im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes zu gelten.
E.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwaltungs-
gerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit erheblich für den Ent-
scheid, in der Folge detaillierter eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gegen Verfügungen in Markensachen der Vorinstanz kann Beschwerde
beim Bundesverwaltungsgericht erhoben werden (Art. 31 und 33
Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von
Art. 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968
(VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss
rechtzeitig geleistet. Der Beschwerdeführer ist als Anmelder der strittigen
Marke durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und be-
schwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Der Beschwerdeführer macht geltend, mit ihrer Zurückweisung habe die
Vorinstanz die Schweizer Markenanmeldung Nr. 50986/2012 "Strela" zu
Unrecht als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 Abs. 1 des Marken-
schutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) eingestuft und
daraus eine Irreführung gemäss Art. 2 Bst. c MSchG angenommen.
3.
3.1 Nach Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz
absolut ausgeschlossen. Irreführend ist eine Marke unter anderem dann,
wenn sie eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus
einer geografischen Angabe besteht und damit die Adressaten zur An-
nahme verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den
die Angabe hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 132 III
770 E. 2.1 "Colorado [fig.]", BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon").
3.2 Das Bundesgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass
eine geografische Angabe nach der Lebenserfahrung beim Käufer der da-
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mit bezeichneten Ware im Allgemeinen die Vorstellung weckt, das betref-
fende Erzeugnis stamme aus dem Ort oder der Gegend, auf das die An-
gabe hinweist (BGE 135 III 416 E. 2.2 "Calvi"; BGE 97 I 79 E. 1 "Cusco").
Auf der Grundlage dieses Erfahrungssatzes reicht der Umstand der Ver-
wendung einer geografischen Bezeichnung zur Kennzeichnung von Waren
als solche aus, um diese als Herkunftsangaben im Sinne von Art. 47
MSchG zu qualifizieren (FRANZISKA GLOOR GUGGISBERG, Die Beurteilung
der Irreführung über die geographische Herkunft auf der Grundlage eines
Erfahrungssatzes – Bemerkungen einer Mitarbeiterin des IGE zur Recht-
sprechung des Bundesgerichts, in: sic! 2011, S. 4 und 10 mit Hinweisen),
sofern nicht eine der nachfolgenden Ausnahmen vorliegt.
3.3 Nicht als Herkunftsangaben gelten geografische Namen und Zeichen,
die von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine be-
stimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden
(Art. 47 Abs. 2 MSchG). Eine Herkunftserwartung fehlt insbesondere, wenn
die Marke in eine der in BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon" definierten Fall-
gruppen gehört, nämlich wenn der Ort, auf den das Zeichen hinweist, in
der Schweiz unbekannt ist; das Zeichen wegen seines Symbolgehalts als
Fantasiezeichen aufgefasst wird; der Ort, auf den das Zeichen hinweist,
sich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Herstellungsort eignet; das
Zeichen eine Typenbezeichnung darstellt; sich für ein Unternehmen im Ver-
kehr durchgesetzt hat oder zu einer Gattungsbezeichnung degeneriert ist.
Wörter, die gleichzeitig eine geografische und eine andere Bedeutung be-
sitzen, sind erst dann nicht mehr als Herkunftsangaben zu betrachten,
wenn aus Sicht der Abnehmer die nichtgeografische Bedeutung dominiert
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-550/2012 vom 13. Juni 2013 E.
5.4 "Kalmar", B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 E. 3.9 "Frankonia" und
B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.1 "Victoria" je mit Hinweisen).
Zeichen, welche eine geografische Bezeichnung enthalten, die aber in ei-
nem sinnverändernden Zusammenhang mit anderen Bestandteilen kombi-
niert werden, können ebenfalls nicht als Herkunftsangabe gewertet werden
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6068/2007 vom 18. Septem-
ber 2008 E. 6.3 "BIOROM").
3.4 Eine Herkunftsangabe kann auch indirekt entstehen, wenn nicht
unmittelbar auf den Herkunftsort von Produkten verwiesen wird, das
Zeichen aber mit seinem Aussage- bzw. Sinngehalt indirekt eine bestimmte
Herkunftserwartung indiziert (SIMON HOLZER, in: Michael G. Noth/Gregor
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Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern
2009, Art. 47 N. 5; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1,
Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 382; CHRISTOPH WILLI, in:
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts,
Zürich 2002, Art. 47, N. 4). Eine solche indirekte Herkunftsangabe kann
unter Umständen durch die Benennung einer landschaftlichen
Besonderheit entstehen (vgl. Urteil des Bundesgerichtes 4A.3/2006 vom
18. Mai 2006 in sic! 2006 S. 677 E. 2.5 "Fischmanufaktur Deutsche See
[fig.]" und Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 1959 "Matterhorn"
in SMI 1964 S. 123 mit Hinweisen; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-1260/2012 vom 14. Dezember 2012 E. 4.2 "Bürgenstock" und B-
4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 3.2 "Rhätische Bahn", "Berninabahn",
"Albulabahn").
4.
Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der Ver-
braucher massgebend. Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen
Verkehrskreise zu bestimmen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-4519/2011 vom 31. Oktober 2012 E. 3.6 "Rhätische Bahn", "Berni-
nabahn", "Albulabahn" mit Hinweisen). Zu den massgeblichen Abnehmern
von Schmuckwaren der Klasse 14, wie sie die strittige Marke beansprucht,
gehört das allgemeine Publikum (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 "Lotus [fig.] / Lotusman [fig.]" mit Hinwei-
sen). Die beanspruchten Waren der Klasse 18 richten sich ebenfalls an das
allgemeine Publikum, genauso wie die beanspruchten Waren der Klasse
25. Bekleidungsstücke der Klasse 25 werden dabei gemäss Rechtspre-
chung mit einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit gekauft, da man diese vor
dem Kauf zumeist noch anprobiert und als Modeartikel auch genauer be-
gutachtet (BGE 121 III 377 E. 3d "Boss / Boks"). Aus den gleichen Gründen
kann vorliegend auch bezüglich der Schmuckwaren der Klasse 14 und der
Lederwaren der Klasse 18 von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit aus-
gegangen werden.
5.
Das strittige Zeichen "Strela" bezeichnet einen Berg und die dazugehörige
Alp im Kanton Graubünden und kommt zudem im Wort Strelapass vor. Es
hat keine Mehrdeutigkeit in einer der vier Landessprachen oder auf Eng-
lisch, die slowenische Bedeutung Blitz und die russische Bedeutung Pfeil
haben für die vorliegend relevanten Produkte und Verkehrskreise keine
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Signifikanz. Strela ist damit eine direkte geografische Angabe, welche ge-
mäss Erfahrungssatz eine Herkunftserwartung erweckt (vgl. E. 3.2 oben).
Eine solche Herkunftserwartung entfällt allerdings unter gewissen Umstän-
den, insbesondere wenn eine der Ausnahmen gemäss Yukon-Rechtspre-
chung vorliegt (vgl. E. 3.3 oben). Vorliegend drängt sich zuerst eine Prü-
fung auf, wonach keine Herkunftserwartung generiert wird, wenn der Ort,
auf den das Zeichen hinweist, sich nicht als Produktions-, Fabrikations- o-
der Herstellungsort eignet.
5.1 Der Gipfel des Berges Strela liegt auf 2'636 m ü. M. und der Strelapass
auf 2'352 m ü. M. Gemäss den Beilagen zur angefochtenen Verfügung führt
zum Strelapass keine befahrbare Passstrasse. Im Gebiet des Strelapasses
und des Strelabergs befinden sich gemäss selbiger Beilage auch lediglich
Alpwirtschaften und Gaststätten für Wanderer und andere Touristen. Der
Beschwerdeführer macht dazu geltend, dass im Gebiet um den Strelaberg,
den Strelapass und die Strelaalp keine Produktions-, Fabrikations- oder
Herstellungsstätte sei. Die Vorinstanz hat diese Feststellungen in ihrem
Grundsatz nicht bestritten. Es kann somit festgehalten werden, dass die
geografische Bezeichnung Strela auf einen Ort hindeutet, welcher offen-
sichtlich keinerlei Industriequalität aufweist und als Produktions-, Fabrika-
tions- oder Herstellungsort nicht geeignet ist, was demjenigen Teil der Ver-
kehrskreise auch bekannt ist, welchem die geografische Angabe Strela ein
Begriff ist. Entsprechend kann nicht davon ausgegangen werden, dass die
direkte geografische Bezeichnung Strela eine Herkunftserwartung weckt.
5.2 Die Vorinstanz macht gegen diese Argumentation geltend, dass es sich
bei Strela nicht nur um eine direkte geografische Angabe für den Berg
Strela handeln würde, sondern auch um eine indirekte geografische An-
gabe für die Schweiz. Denn der Berg Strela sei dem massgeblichen Publi-
kum bekannt und bekannte Schweizer Berge würden eine Herkunftserwar-
tung zugunsten der Schweiz wecken.
Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Es ist zwar grundsätzlich mög-
lich, dass der Name eines Berges als indirekte Herkunftsangabe für ein
Land dient (vgl. BGE 91 I 50 E. 3c "Monte Bianco" und Urteil des Bundes-
gerichts vom 16. September 1959 in SMI 1964 S. 123 "Matterhorn"). Um
als indirekte Herkunftsangabe zu qualifizieren, kann es allerdings nicht ge-
nügen, den relevanten Verkehrskreisen lediglich bekannt zu sein. Vielmehr
muss es sich um ein allgemein bekanntes oder typisches Wahrzeichen
handeln, welches eine spezifische Herkunft repräsentiert (BGE 91 I 50 E.
3a "Monte Bianco", Urteil des Bundesgerichts vom 16. September 1959
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"Matterhorn" in SMI 1964 S. 123, BGE 76 I 168 E. 2 "Big Ben", BGE 68 I
203 E. 3 "Neva"). Der Berg Strela ist nicht derart bekannt, dass er als
Schweizer Wahrzeichen oder als typisch für die Schweiz wahrgenommen
würde. Wohl wird die Region um den Berg Strela in gewissem Masse für
den Tourismus beworben. Jedoch wird in den einzelnen Werbebroschüren,
welche von der Vorinstanz als Beweismittel ins Recht gelegt wurden, das
Wort Strela nie in Alleinstellung benutzt, sondern immer im Zusammen-
hang mit der Schatzalp, dem Strelapass oder mit dem Ort Davos. Das Wort
Strela in Alleinstellung wird dadurch nicht derart gefördert, dass daraus
eine Bekanntheit als indirekte Herkunftsangabe abgeleitet werden könnte.
Auch sind die unter der Marke "Strela" beanspruchten Waren der Klassen
14, 18 und 25 keine Produkte, für welche die Region Graubünden eine
besondere Bekanntheit hätte. Eine allfällige Bekanntheit des Berges
Strela, welcher für eine (bekannte) direkte Herkunftsangabe relevant wäre
(vgl. nachfolgender Absatz), kann für sich genommen noch nicht genügen,
um auch als eine indirekte Herkunftsangabe für die Schweiz zu qualifizie-
ren. Diese Auffassung steht auch im Einklang mit der Yukon-Rechtspre-
chung des Bundesgerichts. Würde jede direkte geografische Angabe auch
gleichzeitig eine indirekte Herkunftsangabe für das entsprechende Land
sein, aus welchem sie stammt, würde der Ausnahmetatbestand, wonach
keine Herkunftsangabe vorliegt, wenn der fragliche Ort nicht als Produkti-
ons-, Fabrikations- oder Herstellungsort in Frage kommt, seinem Rege-
lungsumfang wohl gänzlich beraubt.
Ob der Berg Strela und der Strelapass bei einem genügend grossen Teil
der relevanten Verkehrskreise überhaupt bekannt ist, wie es die Vor-
instanz behauptet und der Beschwerdeführer verneint, muss nach der ge-
nannten Erkenntnis nicht beantwortet werden.
6.
Somit kann festgehalten werden, dass das Zeichen "Strela" keine Her-
kunftsangabe darstellt und daher als Marke auch für Waren nichtschwei-
zerischer Herkunft schutzfähig ist. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen
und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke "Strela" für die beanspruchten
Waren einzutragen. Eine Erörterung der weiteren Vorbringen des Be-
schwerdeführers erübrigt sich damit.
7.
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7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG). Dem Beschwerdeführer ist der geleistete Kosten-
vorschuss nach Rechtskraft des Urteils zurückzuerstatten.
7.2 Dem obsiegenden Beschwerdeführer ist eine Parteientschädigung für
ihm erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten des Be-
schwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteient-
schädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen
(Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Die vom Beschwerdeführer eingereichte Kostennote von
total Fr. 2'400.– erscheint als angemessen, weshalb ihm eine Parteient-
schädigung in genannter Höhe zuzusprechen ist.
Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Per-
sonen gegen Entgelt erbrachte Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt
der Ort, an dem der Empfänger der Dienstleistung den Sitz seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit oder in Ermangelung eines solchen seinen Wohnsitz
hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999
[MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Der Beschwerdefüh-
rer hat seinen Wohnsitz in München, Deutschland. Eine Ausnahme im
Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Der Beschwerdeführer ist
für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb für Berechnung
der Parteientschädigung die MWST nicht berücksichtigt werden muss.
7.3 Besteht keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung
derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren
Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64. Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs.
1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR. 172.010.31)
handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlich-
keit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgeset-
zes, namentlich der Führung des Markenregisters, beauftragt (Art. 2 Abs.
1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfü-
gung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die
dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Par-
teientschädigung zu verpflichten.