Decision ID: 8be672b9-ec8a-577e-ad9b-9a61223a2432
Year: 2013
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke IR 993'931 CIZEL-
LO (Widerspruchsmarke), welche am 5. Februar 2009 für folgende Waren
hinterlegt wurde:
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage
médical; substances diététiques à usage médical.
Die Eintragung der Marke im internationalen Register wurde am 12. März
2009 der Vorinstanz notifiziert.
B.
Am 21. Oktober 2011 hinterlegte die Beschwerdegegnerin unter dem
Namen Tibotec Pharmaceuticals die Wortmarke CH 624'425 SCIELO,
welche für folgende Waren beansprucht wird:
5 Pharmazeutische Präparate für den Humangebrauch für die Behandlung
von Infektionskrankheiten und von mit Infektionskrankheiten im Zusam-
menhang stehenden Krankheiten, von Autoimmun- und entzündlichen
Krankheitszuständen, von Herz-/Kreislauferkrankungen, von Schmerz-
zuständen und Krankheiten des zentralen Nervensystems, von dermato-
logischen Krankheiten, von Stoffwechselkrankheiten, von antiviralen Er-
krankungen, von onkologischen Erkrankungen, von Erkrankungen der
Atemwege, von opthalmischen Erkrankungen, von Muskeldystonie, von
Falten, von Erkrankungen der glatten Muskulatur, und von Magen-Darm-
Erkrankungen; pharmazeutische Präparate für den Humangebrauch für
die Verwendung als hämostatische Mittel.
Ihre Eintragung ins schweizerische Markenregister wurde am 28. De-
zember 2011 auf Swissreg.ch publiziert.
C.
Die Beschwerdeführerin erhob am 28. März 2012 Widerspruch gegen
diese Eintragung. Sie begründete dies damit, dass die beiden Marken
Ähnlichkeiten in Schriftbild und Wortklang, insbesondere bei den Wort-
endungen, aufwiesen. Weil beide Marken für identische Waren eingetra-
gen seien, bestehe eine Verwechslungsgefahr.
D.
Mit Schreiben vom 3. August 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin,
den Widerspruch abzuweisen. Sie bestritt, dass zwischen den Marken ei-
ne Verwechslungsgefahr bestehe, weil sie sich weder visuell, phonetisch
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noch vom Sinngehalt her ähnlich seien, eine unterschiedliche Anzahl Sil-
ben aufwiesen und die damit versehenen Waren mit erhöhter Aufmerk-
samkeit gekauft würden. Die beiden Marken würden bereits weltweit in
den Markenregistern koexistieren.
E.
Die Vorinstanz wies den Widerspruch mit Entscheid vom 23. Januar 2013
ab. Sie begründete dies damit, dass sich die Zeichen im Silbenmass, der
Aussprachekadenz, dem Schriftbild und den Konsonanten unterschieden.
Auffällig seien insbesondere das zusätzliche "Z" und das Doppel-L der
Widerspruchsmarke sowie die unterschiedlichen Wortanfänge. Aufgrund
der erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise und der geringen Zei-
chenähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.
F.
Am 22. Februar 2013 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans
Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag, den Widerspruchsentscheid
der Vorinstanz aufzuheben und den Widerspruch vollumfänglich gutzu-
heissen. Sie erläuterte, dass Warenidentität bestehe. Beide Marken seien
dreisilbig, verfügten über die gleiche Vokalfolge I-E-O und reimten sich,
weshalb eine Verwechslungsgefahr bestehe. Der Entscheid der Vorin-
stanz sei widersprüchlich, weil die Verwechslungsgefahr einmal verneint
und einmal bejaht werde. Auch bei Marken für rezeptpflichtige Medika-
mente sei nicht von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen, da die-
se später auch für rezeptfreie Medikamente verwendet werden könnten.
G.
Mit Schreiben vom 13. Mai 2013 verzichtete die Vorinstanz auf eine Ver-
nehmlassung.
H.
Die Namensänderung der Beschwerdegegnerin von "Tibotec Pharmaceu-
ticals" in "Janssen R&D Ireland" wurde am 14. Mai 2013 im schweizeri-
schen Markenregister eingetragen.
I.
Mit Beschwerdeantwort vom 11. Juni 2013 beantragte die Beschwerde-
gegnerin, die Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen ab-
zuweisen. Sie führte aus, dass die angefochtene Marke nicht dreisilbig
ausgesprochen werde und starke klangliche Unterschiede zur Wider-
spruchsmarke aufweise. Die angeführten Präzedenzien seien nicht mit
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dem vorliegenden Fall vergleichbar. Es bestehe eine stehende Praxis,
wonach Pharmaerzeugnisse mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft wür-
den und das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke enthalte haupt-
sächlich rezeptpflichtige Medikamente.
J.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
K.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-
wägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art.
31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das
Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR
173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz
teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders be-
rührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an
deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert
ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreter haben sich rechts-
genüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss
wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).
1.2 Während des Beschwerdeverfahrens wurde die Beschwerdegegnerin
von "Tibotec Pharmaceuticals" in "Janssen R&D Ireland" umfirmiert. Al-
lerdings gilt ein Namenswechsel nicht als rechtlich relevanter Parteiwech-
sel (Urteil des Bundesgerichts 9C_457/2009 vom 10. Dezember 2009
E. 5 in fine). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jünge-
re Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für
gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so
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dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c
i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je
ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller, BGE
128 III 99 E. 2c Orfina, BGE 126 III 320 E. 6b/bb Apiella; LUCAS DAVID,
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzge-
setz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 Rz. 8). Dabei
sind die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft
der Zeichen zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks; Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-1618/2011 vom 25. September 2012
E. 5.2 Eiffel/Gustave Eiffel [fig.], B-6012/2008 vom 25. November 2009
E. 4.11 Stenflex/Starflex [fig.], B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 5 Cellini
[fig.]/Elini [fig.]; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3 Rz. 45; CHRISTOPH WILLI, Marken-
schutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3
Rz. 17 ff.).
2.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf-
grund der Registereinträge (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B‐137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 Diapason Rogers Com-
modity Index, B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 Activia und
B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 Old Navy), soweit der Schutzum-
fang nicht aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt wird
(JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 37). Wenn sich
die Waren unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation sub-
sumieren lassen, spricht dies für Gleichartigkeit (Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 4.2.2 Eta-
vis/Estavis [fig.], mit Hinweis auf JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 246). Weitere
Indizien sind eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leis-
tungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, sowie
deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit
gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 Bonewelding
[fig.], B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 G-mode/Gmode; JOLLER,
a.a.O., Art. 3 Rz. 300).
2.3 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wort-
klang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend
(BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas, BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks;
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EUGEN MARBACH in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immateri-
algüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marken-
recht], Rz. 872 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit
im Wortklang oder Schriftbild allein genügt (Entscheid der Eidgenössi-
schen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE], sic! 2006
S. 761 E. 4 McDonald's/McLake; MARBACH, Markenrecht, Rz. 875; WILLI,
a.a.O., Art. 3 Rz. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Sil-
benzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale be-
stimmt, das Schriftbild durch die Anordnung, die Wortlänge und die opti-
sche Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan, BGE
119 II 473 E. 2c Radion). Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamt-
eindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise zu beurteilen
(BGE 128 III 446 E. 3.2 Appenzeller, BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks,
BGE 98 II 141 E. 1 Luwa/Lumatic; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 11; JOLLER,
a.a.O., Art. 3 Rz. 121; MARBACH, Markenrecht, Rz. 864). Weil zwei Zei-
chen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sie sich im
Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks, BGE
119 II 476 E. 2d Radion/Radiomat; MARBACH, Markenrecht, Rz. 867; DA-
VID, a.a.O., Art. 3 Rz. 15). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel ei-
ne erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt
(BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas/Securicall, BGE 122 III 382 E. 5 Ka-
millosan; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom
15. Dezember 2010 E. 4.5 Bally/Tally, B-6012/2008 vom 25. November
2009 E. 4.9 Stenflex/Star Flex [fig.] und B-7934/2007 vom 26. August
2009 E. 6.3 Fructa/Fructaid). Die Gross- und Kleinschreibung prägt das
Erinnerungsbild des Gesamteindrucks in der Regel nicht (BGE 96 II 405
E. 3c Men's Club/Eden Club; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B‐317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3 Lifetex/Lifetea, B-758/2007
vom 26. Juli 2007 E. 7 G-Mode/Gmode; RKGE vom 4. Oktober 2001 in
sic! 2001 S. 813 f. E. 4 Viva/CoopViva [fig.]; JOLLER, a.a.O., Art. 3
Rz. 132).
2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit
der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen
Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zei-
chen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markenin-
haber zugerechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist
anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere
gehalten wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgebli-
chen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber
wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in
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Wirklichkeit nicht bestehen. Die Zugehörigkeit der Widerspruchsmarke zu
einer Markenserie kann die mittelbare Verwechslungsgefahr erhöhen,
wenn mehrere Marken registriert sind und ihr Gebrauch glaubhaft ge-
macht worden ist ("Serienverwechselbarkeit"; Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B‐2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 7.3 Anna Molinari;
RKGE vom 9. August 2005 in sic! 2005, S. 805 Suprême des
Ducs/Suprême de fromage Eisis Chästerrine [fig.], RKGE vom
19. Dezember 1997 in sic! 1998 S. 197 Torres, Las Torres/Baron de la
Torre; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 965; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 3
Rz. 12). Starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-
ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit
die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Drittmarken missdeuten
(BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller, BGE 128 III 97 E. 2a Orfina, BGE
127 III 165 f. E. 2a Securiton/Securicall). Als stark gelten Marken, die
entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber auf-
grund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit ge-
niessen (BGE 122 III 385 E. 2a Kamillon/Kamillosan; Urteil des Bundes-
gerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello; MARBACH, Mar-
kenrecht, a.a.O., Rz. 979). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im
Gesamteindruck entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element
um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeich-
nungskräftigen Bestandteil verbunden wurde (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1 und 6 Premi-
um ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.];
B‐1656/2008 vom 31. März 2009 E. 10 F1/F1H2O, B-386/2007 vom
4. Dezember 2009 E. 7 Sky/Skype in und Skype out). Als schwach gelten
insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das
Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B‐5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 jump [fig.]/Jumpman, B-5477/2007
vom 28. Februar 2008, E. 6 Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.] und
B‐7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, Aromata/Aromathera; MARBACH,
Markenrecht, a.a.O., Rz. 981). Zum Gemeingut gehören Sachbezeich-
nungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die
Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die
Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen
hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrskreisen ohne besondere
Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden wird und sich nicht in blos-
sen Anspielungen erschöpft (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 akustische Marke;
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/ 2012 vom 13. Dezember
2012 E. 4.1 Noblewood, B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 Ironwood
und B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 2 Bioscience Accelerator). Wei-
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ter kommt allgemeinen Qualitätshinweisen und reklamehaften Anpreisun-
gen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece; Urteil
des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 we make ideas
work; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom
13. Dezember 2012 E. 4.1 Noblewood). Der Gemeingutcharakter gilt für
den ganzen registrierten Oberbegriff, auch wenn er nur für einen Teil der
darunter fallenden Waren zutrifft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 7.1.2 Noblewood, B-7272/2008
vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5 Snowsport [fig.] und B-7204/2007 vom
1. Dezember 2008 E. 6 Stencilmaster).
2.5 Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmar-
ken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung
schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr
wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer
End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschieden (BGE 78 II
381 E. 1 Alucol/Aludrox, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 Gadovist/Gadogita; B-4070/2007
vom 8. April 2008 E. 7 Levane/Levact; RKGE in sic! 2003 S. 345 ff. Mobi-
lat/ Mobigel, RKGE in sic! 2005 S. 576 ff. Silkis/Sipqis, RKGE in sic! 2003
S. 500 ff. Rivotril/Rimostil, RKGE in sic! 2000 S. 704 ff. Naso-
bol/Nascobal, RKGE in sic! 1999 S. 650 ff. Monistat/Mobilat, RKGE in sic!
1999 S. 568 ff. Calciparine/Cal-Heparine, RKGE in sic! 1997 S. 294 ff. Ni-
copatch/Nicoflash). Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich
viele Silben oder hat ein Wortbestandteil einen im Gemeingut stehenden
und darum nur schwach kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die
Beurteilung vor allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeich-
nungsstarken Silben von der angegriffenen Marke übernommen wurden
(Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1985
S. 46 ff. Jade/Naiade, BVGE 2010/32 E. 7.4 Pernaton/Pernadol 400, Ur-
teile des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6
Gadovist/Gadogita; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010 E. 3.5 Sevi-
kar/Sevcad; RKGE in sic! 2006 S. 337 E. 3 ff. BSN medical/bsmedical Bi-
omedical Surgery [fig.], RKGE in sic! 2003 S. 346 E. 5 Mobilat/Mobigel,
RKGE in sic! 2000 S. 608 ff. Tasmar/Tasocar, RKGE in sic! 1997 S. 295
ff. Exosurf/Exomuc, RKGE in sic! 1997 S. 294 E. 2 Nicopatch/Nicoflash).
Unbetonte Wortendungen fallen bei der Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr in der Regel weniger ins Gewicht (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz.
153; BGE 112 II 362 E. 2 Seccolino/Escolino; Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 7.3 Lawfin-
der/Lexfind.ch; RKGE in sic! 2003 S. 973 ff. E. 4 Seropram/Citopram).
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Seite 9
3.
3.1 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistun-
gen sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (MAR-
BACH, Markenrecht, Rz. 180; DERSELBE, Die Verkehrskreise im Marken-
recht, sic! 2007, S. 7). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte
Tendenz zur Verwechslungsgefahr wird in der Regel angenommen, wenn
sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bundesgerichts
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello/Yellow Access AG; Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012
E. 5.4 Etavis/Estavis 1993; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 14) oder es sich um
Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff.
IKB/ICB, ICB [fig.]), während bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs
mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu rechnen ist
(BGE 133 III 347 E. 4.1 trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]; JOL-
LER, a.a.O., Art. 3 Rz. 52). Die Bestimmung der Verkehrskreise ist eine
Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 trapezförmiger Verpackungsbehälter
[3D], BGE 126 III 317 E. 4b Apiella; MARBACH, Markenrecht, Rz. 183).
Richten sich die relevanten Waren und Dienstleistungen gleichzeitig an
Fachleute und an Durchschnittskonsumenten, ist in erster Linie die Sicht
der letzteren massgeblich, wobei das Verständnis der betroffenen Fach-
kreise aber nicht ganz ausser Acht gelassen werden darf (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-6632/2011 vom 18. März 2013 E. 4.1
Adaptive Support Ventilation, B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 5.1
ASV und B‐8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.3 Ironwood). Ein Spezialfall
bilden die Medikamente, bei deren Kauf nach ständiger Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts die Verkehrskreise aufmerksamer sind
als beim Kauf anderer Produkte (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2 Zurcal/Zorcala;
B-5780/2009 vom 21. Januar 2010 E. 3.5 Sevikar/Sevcad; B-6770/2007
vom 9. Juni 2008 E. 7.2 Nasacort/Vasocor und B-4070/2007 vom 8. April
2008 E. 5.2 und 9 Levane/Levact; RKGE in sic! 2000 S. 608 E. 3 Tas-
mar/Tasocar; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 55; WILLI, a.a.O., Art. 3 Rz. 21).
3.2 Die vorliegende Widerspruchsmarke ist für "Produits pharmaceuti-
ques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances
diététiques à usage médical" der Klasse 5 eingetragen. Dabei findet sich
im Warenverzeichnis keine Einschränkung auf rezeptpflichtige Medika-
mente. Letzteres gilt auch für die von der angefochtenen Marke in dersel-
ben Klasse beanspruchten pharmazeutischen Präparate für den Human-
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Seite 10
gebrauch. Vor diesem Hintergrund sind im hier zu beurteilenden Fall als
massgebliche Verkehrskreise zum einen Fachkreise wie Ärzte und Apo-
theker und zum anderen die Verbraucher dieser Medikamente (Patienten)
zu betrachten. Wie erwähnt ist davon auszugehen, dass diese sowohl
von Fachkreisen als auch von Endverbrauchern mit grösserer Aufmerk-
samkeit als Produkte des täglichen Bedarfs nachgefragt werden. Entge-
gen der Darlegungen der Beschwerdeführerin ist deshalb vorliegend von
einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen.
4.
In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der
sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der massgebenden Ver-
kehrskreise gleichartig sind. Vorliegend ist die Widerspruchsmarke für
"Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage
médical; substances diététiques à usage médical" der Klasse 5 registriert.
Die angefochtene Marke wurde für verschiedene pharmazeutische Prä-
parate für den Humangebrauch in derselben Klasse angemeldet. Diese
fallen alle unter den mit der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbe-
griff "Produits pharmaceutiques et vétérinaires". Nachdem pharmazeuti-
sche Präparate ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation als
hochgradig gleichartig gelten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 5.2 Zurcal/Zorcala; vgl. RKGE in
sic! 2005 S. 576 E. 6 Silkis/Sipqis), ist von identischen Waren auszuge-
hen.
5.
5.1 Die Vorinstanz hat bei beiden Wortmarken "trotz klarer Unterschiede"
eine klangliche und schriftbildliche Zeichenähnlichkeit bejaht, aber ausge-
führt, dass bezüglich des Sinngehalts beide Marken als Fantasiezeichen
wahrgenommen würden. Die Beschwerdegegnerin verneint eine klangli-
che Ähnlichkeit zwischen den Zeichen, weil die Marken in den drei mass-
geblichen Landessprachen Deutsch, Italienisch und Französisch unter-
schiedlich ausgesprochen würden.
5.2 Bezüglich des Schriftbilds bestehen sowohl Unterschiede wie Ge-
meinsamkeiten. Die Widerspruchsmarke besteht aus sieben, die ange-
fochtene Marke aus sechs Buchstaben. Die Marken sind unterschiedlich
lang, weil entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerin das doppel-
te L nicht als ein einziger Buchstabe zählt (Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 E. 4.1 Cellini/Elini). Die Vo-
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kalfolge I-E-O haben beide Marken gemeinsam. Die Wortanfänge sind al-
lerdings unterschiedlich; die Widerspruchsmarke beginnt mit einem "C",
während die angefochtene Marke mit einem "Sc" anfängt, und die Wider-
spruchsmarke hat ein zusätzliches "Z" in der Wortmitte.
5.3 Was den Wortklang und die Aussprache anbetrifft, so stellte die Vorin-
stanz erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Marken fest. Die Be-
schwerdeführerin erachtet die Marken als klanglich ähnlich, denn die Wi-
derspruchsmarke werde als "Kizello" und die angefochtene Marke als
"Tsielo" oder "Skielo" ausgesprochen, wobei sich die beiden Marken reim-
ten. Die Beschwerdegegnerin hingegen erkennt keine Gemeinsamkeiten,
denn die Widerspruchsmarke werde "Sitsello" oder "Tsitsello" (deutsch),
"Sizello" (französisch) oder "Tschizello" (italienisch) und die angefochtene
Marke "Skilo" (deutsch), "Silo" (französisch) oder "Schelo" (italienisch)
ausgesprochen.
Wenn die Vergleichszeichen nach deutschen Ausspracheregeln ausge-
sprochen werden, bestehen erhebliche Unterschiede. So wird die Wider-
spruchsmarke als "Tsitsello" und die angefochtene Marke als "Stsieelo"
ausgesprochen (Duden, die deutsche Rechtschreibung, Mannheim 2009,
S. 13). Unterschiede bestehen auch in der französischsprachigen Aus-
sprache, nämlich "Sissello" für die Widerspruchsmarke und "Siélo" für die
angefochtene Marke (Langenscheidt Handwörterbuch Französisch,
Berlin/München 2006, S. 14; http://de.wikibooks.org/wiki/Franzö-
sisch:_La_prononciation, besucht am 9. September 2011).
Auch den Deutschschweizern und Romands ist bekannt, dass viele italie-
nische Wörter, insbesondere Diminutive, auf -o enden: -ino, -etto, -ello, -
uccio, -uzzo, -icci(u)olo, -ucolo, -(u)olo, -otto, -acchiotto, -iciattolo (MAURI-
ZIO DARDANO/PIETRO TRIFONE, La nuova grammatica della lingua italiana,
Bologna 2010, S. 538 f.). Beide Vergleichszeichen erwecken deshalb ei-
nen italienischen Eindruck. Daher werden sich Teile der deutsch- und
französischsprachigen Verkehrskreise der italienischen Aussprache be-
dienen, wie sie dies auch bei anderen italienischen Marken tun (zum Bei-
spiel IR 568873 Cinquecento, IR 172502 Campagnolo oder IR 1008214
Scirocco).
Nach den italienischen Ausspracheregeln wird ein "c" als "tsch", ein "sc"
als "sch" und ein "z" als "ts" ausgesprochen. Ob ein "ie" als "ii", "ee" oder
als "ié" ausgesprochen wird, lässt sich diesen Regeln allerdings nicht
eindeutig entnehmen (NICOLA ZINGARELLI, lo Zingarelli, vocabulario della
B-953/2013
Seite 12
lingua italiana, Bologna 2004, S. 12). Es werden jedoch einige Wörter mit
"ie" aufgeführt (cièca, ciecàle, ciecare, cièco, cièra), bei denen auf die
Form ohne "i" verwiesen wird, was ein Indiz dafür darstellt, dass das "i"
nicht immer ausgesprochen wird (ZINGARELLI, a.a.O., S. 365). Damit wird
die Widerspruchsmarke als "Tschitsello" ausgesprochen, während die an-
gefochtene Marke als "Schiélo" oder "Scheelo" ausgesprochen wird. Im
Gegensatz zu den Wörtern Champagner und Schlumpagner, deren Wort-
anfänge gleich ausgesprochen werden (Entscheid des Bundesgerichts
4C.34/2002 vom 24. September 2002 E. 2.2 Schlumpagner), bestehen
hier aufgrund der auf den Anfangsbuchstaben folgenden Buchstaben
markante Unterschiede in der Aussprache. Entgegen der Vorbringen der
Beschwerdeführerin reimen sich die beiden Marken demzufolge nicht. Es
ist somit festzuhalten, dass in der italienischen Aussprache erhebliche
Unterschiede im Klangbild der entgegenstehenden Zeichen bestehen.
5.4 Strittig ist weiter, aus wie vielen Silben die beiden fraglichen Zeichen
bestehen. Während die Widerspruchsmarke "Cizello" klar dreisilbig ist,
kann die angefochtene Marke "Scielo" zwei- oder dreisilbig ausgespro-
chen werden.
Für die deutschsprachigen Verkehrskreise ist die Silbe die kleinste
Sprecheinheit des Wortes und besteht entweder aus einem Vokal oder
aus mehreren zusammengefassten Lauten (RENATE WAHRIG-BURFEIND,
Wahrig Deutsches Wörterbuch, Gütersloh/München 2011, S. 71, 81). Sie
ist intuitiv nachweisbar, hat jedoch wissenschaftlich keine einheitliche De-
finition. Eine Silbe muss immer genau einen Silbengipfel enthalten. Das
ist meistens ein Vokal oder Doppelvokal (Diphthong). Beim "je" in "Scielo"
handelt es sich um einen zum Diphthong abgeschliffenen Triphthong
(http://de.wikipedia.org/wiki/Silbe, http://de.wikipedia.org/wiki/Diphthong,
http://de.wikipedia.org/wiki/Triphthong, alle besucht am 23. September
2013; HADUMOD BUSSMANN, Lexikon der Sprachwissenschaft, Stuttgart
1990, Stichwort "Silbe"), der einer einzigen Silbe zuzuordnen ist. Die Wi-
derspruchsmarke besteht demzufolge nur aus zwei Silben, nämlich "Scie-
lo".
Ähnlich verhält es sich für die französischsprachigen Verkehrskreise. Hier
gilt das "je" in "Scielo" als Halbvokal, der nicht zu trennen ist (Maurice
Grévisse/André Grosse, Le bon usage, grammaire lange française, Bru-
xelles 2011, §19 N. 19). Auch auf Französisch erscheint die Wider-
spruchsmarke zweisilbig.
B-953/2013
Seite 13
Im Italienischen entspricht jede Silbe einem Luftstoss bei der Aussprache,
wobei von Fall zu Fall Kriterien wie Aussprache, Klang, Rhythmus, Funk-
tionalität, Psychologie etc. zu berücksichtigen sind. Diphtonge und Triph-
tonge zwischen zwei Konsonanten sind auch hier nicht teilbar (DARDA-
NO/TRIFONE, a.a.O., Rz. 17.8). Die Widerspruchsmarke wird demzufolge
in die gleichen Silben wie auf Französisch oder Deutsch aufgeteilt. Das-
selbe Ergebnis liefert ein elektronisches Silbentrennungsprogramm, auch
wenn die phonetischen und typografischen Silben nicht immer deckungs-
gleich sind (WAHRIG, a.a.O., S. 88; GRÉVISSE/GROSSE, a.a.O., §19 N. 20
Bst. a; http://www.silbentrennung24.de, besucht am 9. September 2013).
Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass die Widerspruchsmar-
ke dreisilbig (Ci-zel-lo) und die angefochtene Marke zweisilbig (Scie-lo)
ausgesprochen wird.
5.5 Bezüglich des Sinngehalts ist den schweizerischen Verkehrskreisen
nicht geläufig, dass "Scielo" auch als Akronym für "Scientific Electronic
Library Online" verwendet wird (www.scielo.org, besucht am 19. Septem-
ber 2013), genauso wenig, dass "Cizello" ein äusserst seltener Familien-
name ist (Yakubowitz Cizello, http://www.fold3.com/docu-
- , beide
besucht am 9. September 2013). Anders verhält es sich mit der Endung
"-ello" der Widerspruchsmarke, die einem italienischen Diminutivsuffix
entspricht. Dieses ist recht geläufig, und wird beispielsweise für die Wör-
ter asino – asinello, paese – paesello oder povero – poverello verwendet
(DARDANO/TRIFONE, a.a.O., S. 538 f.). Das Suffix -ello ist sehr produktiv
(d.h. zur Bildung neuer Wörter verwendbar), wenn auch weniger als –ino
und –etto. Die Modifikativa dieses Typs haben fast immer eine positive
qualitative Bewertung (HEIKE NECKER, Modifizierende Suffixe und Adjekti-
ve im Italienischen, Dissertation, Konstanz 2004, S. 81). Als Begriff des
allgemeinen italienischen Sprachgebrauchs wird das Suffix -ello über den
italienischen Sprachkreis hinaus erkannt (vgl. BGE 112 II 364 E. 2; Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-2996/2011 vom 30. Januar 2012 E. 6.2
Skincode/Swisscode; B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 Pulcino/Dulcino
mit Hinweis auf Urteil des Bundesgerichts 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008
E. 7.3.3 Botox/Botoina) und verleiht der Widerspruchsmarke eine positive
Erscheinung, während die Endung der angefochtenen Marke, die mit ei-
nem L geschrieben wird, als Teil des Wortstammes erscheint. Auch wenn
die Verkehrskreise den gegenüberstehenden Zeichen keinen bestimmten
Sinngehalt zuordnen können, werden die Abnehmer in allen Sprachregio-
nen die Widerspruchsmarke als Diminutiv und die angefochtene Marke
B-953/2013
Seite 14
als Kurzzeichen wahrnehmen, weshalb Unterschiede im Sinngehalt be-
stehen.
5.6 Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass bezüglich
Schriftbild, Wortklang und Sinngehalt signifikante Unterschiede zwischen
den Vergleichszeichen bestehen.
5.7 Ob aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Identität der Waren
eine Verwechslungsgefahr entsteht, bestimmt sich aufgrund des Gesamt-
eindrucks der gegenüberstehenden Zeichen. Dabei treten vorliegend er-
hebliche Unterschiede in den Wortstämmen, der Silbenzahl und im Wort-
klang in den Vordergrund: Die angefochtene Marke beginnt mit einem
"S", die Widerspruchsmarke mit einem "C"; zudem enthält die Wider-
spruchsmarke in der Wortmitte ein klanglich und schriftbildlich markantes
"Z". Der italienische Wortklang der beiden Marken, der auch die französi-
sche und deutsche Aussprache dominiert, weist grosse Unterschiede auf.
Im Gegensatz zur angefochtenen Marke wird die Widerspruchsmarke als
Diminutiv wahrgenommen. Selbst wenn die Wortendungen der beiden
Marken identisch wären, hinterliessen sie nur einen schwachen Eindruck,
da sie aufgrund ihrer Üblichkeit nicht besonders kennzeichnungskräftig
sind. Damit ist auch nicht wahrscheinlich, dass die Verkehrskreise wirt-
schaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die eine mit-
telbare Verwechslungsgefahr bewirken. Angesichts der erhöhten Auf-
merksamkeit der Verkehrskreise und der doch markanten Unterschiede
besteht deshalb weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechs-
lungsgefahr.
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin verlangt sinngemäss eine Gleichbehandlung
mit den vorinstanzlichen Entscheiden Nr. 11967 Salixyl/Cilixyl und 11617
Cip/Dip sowie dem Entscheid des Berner Handelsgerichts vom 13. Juni
2006 Zyloric/Uloric.
6.2 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte
nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1 der
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April
1999 [BV, SR 101]). Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen
Grund zwei ohne weiteres vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich
beurteilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 28; Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 7.2 Myphotobook,
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Seite 15
B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 Stencilmaster). Wegen der Proble-
matik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke,
die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das Kriterium,
wonach Sachverhalte "ohne Weiteres" vergleichbar sein müssen, restrik-
tiv angewendet werden, zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hin-
blick auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser
Bedeutung sein können (RKGE in sic! 1998 S. 303 Masterbanking; Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-3036/2011 vom 5. Dezember 2011 E. 4
Swissair).
6.3 Beim ersten Entscheid sind beide entgegenstehenden Fantasiezei-
chen dreisilbig, wobei sie fünf von sieben Buchstaben gemeinsam haben
und auf Französisch fast gleich ausgesprochen werden (Entscheid der
Vorinstanz Nr. 11967 vom 28. Juni 2012 E. C2 Salixyl/Cilixyl), während im
vorliegenden Fall Unterschiede in Silbenzahl, Wortlänge, Wortklang und
Sinngehalt bestehen. Beim zweiten Entscheid handelt es sich um nicht
vergleichbare Kurzzeichen von je drei Buchstaben. Beim Entscheid des
Berner Handelsgerichts handelt es sich um eine andere Behörde als die
Vorinstanz. Somit kann keine Gleichbehandlung mit den erwähnten Ent-
scheiden geltend gemacht werden.
6.4 Aus den oben dargelegten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen
und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.
7.
7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin
kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64
Abs. 1 VwVG).
7.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren
das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise
der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu ver-
anschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhält-
nis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschre-
B-953/2013
Seite 16
ckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachwei-
se verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem
Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden
(BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfah-
rungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem
Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf
Fr. 4'000.– festzulegen. Dieser Betrag ist mit dem in selber Höhe von der
Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.
7.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen.
Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie
auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als unterliegend zu gelten
und die Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids ist zu bestätigen.
7.4 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie all-
fällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss
Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer
detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird
keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf
Grund der Akten fest. Die Beschwerdegegnerin hat eine Kostennote über
Fr. 3'455.– für das Beschwerdeverfahren eingereicht. Nachdem diese
keine im Sinne von Art. 14 Abs. 1 VGKE detaillierte Abrechnung enthält,
erscheint vorliegend eine Parteientschädigung von Fr. 1'600.– (inkl.
MWSt) an die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren als an-
gemessen.
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.
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