Decision ID: 37276fe1-f0c0-551a-89a4-b236d6758823
Year: 2018
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,
dass die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz die Zulassung der interna-
tionalen Registrierung Nr. 1'231'432 "EPRIMO" zum Markenschutz in der
Schweiz für folgende Dienstleistungen in der Klasse 36 beantragte:
36: Affaires financières, notamment services de conseillers financiers en ma-
tière d'investissements dans le secteur de l'énergie, ainsi que mise à disposi-
tion d'informations (conseils) en matière de subventionnement et financement
de mesures d'économie d'énergie.
dass die Vorinstanz nach Durchführung eines doppelten Schriftenwechsels
mit Verfügung vom 5. April 2017 der internationalen Registrierung
Nr. 1'231'432 die Schutzausdehnung gestützt auf Art. 5 Ziff. 1 des Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP, SR
0.232.112.4) und Art. 2 lit. a i.V.m. Art. 30 Abs. 2 lit. c des Markenschutzge-
setzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) verweigerte, mit der Be-
gründung, das Zeichen gehöre infolge seines anpreisenden Charakters
zum Gemeingut,
dass die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 3. Mai 2017 an das
Bundesverwaltungsgericht gelangte, den Gemeingutcharakter ihres Zei-
chens im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen bestritt,
sich mit Verweis auf eine ältere Markeneintragung auf den Grundsatz der
Gleichbehandlung berief und beantragte, die angefochtene Verfügung sei
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz aufzuhe-
ben und die Vorinstanz anzuweisen, die IR-Marke Nr. 1'231'432 in der
Schweiz zum Schutz zuzulassen,
dass die Vorinstanz mit Vernehmlassung vom 21. August 2017 vor Bun-
desverwaltungsgericht die kostenfällige Abweisung der Beschwerde bean-
tragte, wobei sie an ihrer bisherigen Einschätzung festhielt und einen An-
spruch auf Gleichbehandlung mangels Vergleichbarkeit der zitierten Vor-
eintragung mit dem streitgegenständlichen Zeichen bestritt,
dass die Beschwerdeführerin mit Replik vom 6. Oktober 2017 an ihrem Be-
schwerdebegehren sowie ihren bisherigen Ausführungen festhielt und die-
jenigen der Vorinstanz bestritt,
dass die Vorinstanz mit Eingabe vom 7. September 2017 auf die Einrei-
chung einer Duplik verzichtete,
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und zieht in Erwägung,
dass das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
ist (Art. 31 und 33 Bst. e VGG),
dass die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert ist, ihre Eingabe-
frist und -form gewahrt sind, der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet
wurde, der Vertreter sich rechtsgenüglich ausgewiesen hat und auch die
übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen (Art. 11, Art. 44 ff., Art. 48
Abs. 1, Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 sowie Art. 63 Abs. 4 VwVG),
dass daher auf die Beschwerde einzutreten ist,
dass ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz
nach Art. 5 Abs. 1 MMP nur verweigern darf, wenn nach den in der Pariser
Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR
0.232.04, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung) ge-
nannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert
werden kann, was namentlich dann zutrifft, wenn die Marke jeder Unter-
scheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben
zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Be-
schaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsortes
der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im all-
gemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrs-
gepflogenheiten des Schutzlandes üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2
PVÜ; vgl. BGE 128 III 457 E. 2 "Yukon"; Urteil des BVGer B-3331/2010
vom 3. November 2010 E. 2 "Paradies"),
dass dieser Ausschlussgrund in Art. 2 Bst. a MSchG vorgesehen ist, indem
Marken, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen
sind, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im Verkehr
durchgesetzt haben (BGE 114 II 373 E. 1 "Alta tensione"; Urteil des BVGer
B-1228/2010 vom 15. November 2010 E. 2.2 "Ontarget"),
dass zum Gemeingut einerseits Zeichen zählen, welchen die für die Indivi-
dualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungs-
kraft fehlt, und andererseits solche, die mit Blick auf einen funktionierenden
Wirtschaftsverkehr freihaltebedürftig sind (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "rote
Damenschuhsohle" m.w.H.),
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dass für die Beurteilung der Frage, ob einem Zeichen die erforderliche Un-
terscheidungskraft fehlt, auf das mutmassliche Verständnis der angespro-
chenen Verkehrskreise abzustellen ist (Urteil des BVGer B-3792/2011 vom
23. August 2012 E. 2.3 "Fiducia"),
dass zu deren Bestimmung die Abwägung der üblichen Aufmerksamkeit
gehört, mit welcher diese das zu beurteilende Zeichen wahrnehmen und
interpretieren, wobei Konsumgüter des täglichen Bedarfs und alltägliche
Dienstleistungen mit einer eher geringen oder durchschnittlichen Aufmerk-
samkeit erworben werden, bei teuren und seltener erworbenen Waren oder
Dienstleistungen sowie bei Fachleuten demgegenüber von einer höheren
Aufmerksamkeit auszugehen ist (BGE 134 III 547 E. 2.3.2 "Freischwinger
Panton"; 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"),
dass die Unterscheidungskraft beschreibenden Zeichen fehlt, die sich in
einem ausschliesslichen Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand oder
in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen und
Selbstdarstellungen erschöpfen und damit von einem erheblichen Teil der
massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder besonde-
ren Aufwand an Fantasie unmittelbar als Aussage über bestimmte Eigen-
schaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstan-
den werden (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 135 III 359 E. 2.5.5 "akus-
tische Marke"; 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteil des BGer 4A_161/
2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "we make ideas work"; Urteile des BVGer
B-1228/2010 vom 15. November 2010 E. 2.3 "Ontarget" und B-8557/2010
vom 19. März 2012 E. 3, E. 7.3 "we care about eyecare [fig.]"),
dass der Konsument in einer Bezeichnung stets einen bekannten Bedeu-
tungsgehalt sucht und – sofern das Zeichen als Einheit für den Abnehmer
keinen eigenen Bedeutungsgehalt aufweist – versucht, sich aus den Teilen
des Zeichens einen Sinn zu erschliessen, bevor er von einem reinen Fan-
tasienamen ausgeht (Urteile des BVGer B-1228/2010 vom 15. November
2010 E. 2.3 "Ontarget"; B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.2
"Swisstec"),
dass bei Wortverbindungen daher zunächst der Sinn der einzelnen Be-
standteile zu ermitteln und dann zu prüfen ist, ob sich aus ihrer Verbindung
im Gesamteindruck ein die Ware oder Dienstleistung beschreibender oder
ein anpreisender Sinn ergibt (vgl. Urteile des BVGer B-516/2008 vom
23. Januar 2009 E. 3 "After Hours"; B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2
"Peach Mallow"),
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dass die Markenprüfung in Bezug auf alle vier Landessprachen erfolgt, wo-
bei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt, weshalb eine Eintra-
gung bereits dann verweigert werden kann, wenn für ein Zeichen bloss mit
Blick auf eine dieser Sprachen ein Schutzhindernis besteht (Urteil des
BVGer B-3792/2011 vom 23. August 2012 E. 2.1 "Fiducia"),
dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung Grenzfälle im Bereich
des Gemeingutes einzutragen sind und die endgültige Entscheidung dem
Zivilrichter überlassen bleibt (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband";
129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece"),
dass die Vorinstanz das strittige Zeichen mit der Begründung vom Marken-
schutz ausschloss, es stelle im Zusammenhang mit den beanspruchten
Dienstleistungen eine Qualitätsangabe ("e primo" bzw. "è il primo" d.h. "ers-
ter, bester" bzw. "er ist der Erste / derjenige auf dem ersten Rang") dar, mit
welcher zum Ausdruck gebracht werde, die Dienstleistungen würden als
"vom Besten" in der Branche angeboten und erbracht, weshalb das Zei-
chen insgesamt als werbemässige Anpreisung aufgefasst werde und es
ihm folglich an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle,
dass die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, ihr Zeichen EPRIMO sei
im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen nicht anprei-
send, da es lexographisch nicht erfasst sei, eine Aufgliederung zu "è il
primo" nicht naheliegend sei und reklamehafte Anpreisungen in Bezug auf
die konkret beanspruchten Dienstleistungen – die Beratung über Subven-
tionen und die Finanzierung von Energiesparmassnahmen – nicht sinnvoll
sei,
dass das Zeichen EPRIMO für Finanzdienstleistungen beansprucht wird,
die von Endabnehmern aller Bevölkerungsschichten sowie von mit Finanz-
dienstleistungen befassten Fachkreisen (Banker, Finanzberater) mit einer
durchschnittlichen Aufmerksamkeit nachgefragt werden,
dass die Aufteilung des Zeichens EPRIMO in die Wortteile "e" und "primo"
keinen besonderen Gedankenaufwand erfordert, sondern sich den Ver-
kehrskreisen, insbesondere italophonen Abnehmern, geradezu aufdrängt,
während eine andere Aufteilung des Zeichens EPRIMO künstlich wirkt,
dass das Wort "primo" insbesondere als "erstklassig, gut" verstanden wer-
den kann (vgl. Urteil des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6.1
"Swissprimbeef/Appenzeller Prime[e] Beef [fig.]"), da es vom lat. Wort "pri-
mus" abstammend in jeder Landessprache auf eine Reihenfolge hinweist,
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innerhalb derer jemand oder etwas an erster Stelle steht (vgl.
www.treccani.it/vocabolario/primo/; ähnliche Definitionen sind zu finden
auf: www.duden.de/rechtschreibung/primo; www.larousse.fr/dictionnaires/
francais/primo/),
dass der Buchstabe "e", sei es als Abkürzung für "elektronisch", wenn die
Marke für Waren und Dienstleistungen beansprucht wird, die elektronisch
erbracht werden können (vgl. Urteile des BGer 4A_528/2013 vom 21. März
2014 E. 5.2.1.1 "ePostSelect [fig.]"; 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2.1
"GlobalePost [fig.]"), als das italienische Wort "und" oder das italienische
Verb "è" (dt. "er ist"), vorliegend keinen wesentlichen Beitrag zur Unter-
scheidungskraft des streitgegenständlichen Zeichens zu leisten vermag,
dass die Ausführungen der Beschwerdeführerin zur Branchenüblichkeit
markenmässiger Selbstberühmungen bei der Beratung über Subventionen
und die Finanzierungen von Energiesparmassnahmen nichts am eindeutig
reklamehaften Charakter ihres Zeichens zu ändern vermögen, zumal die
marketingmässige Verwendung von Angaben wie "der Beste" in Kombina-
tion mit Finanzdienstleistungen gemäss Abklärungen der Vorinstanz nicht
unüblich ist, weshalb die Kombination eines Buchstabens "e" mit dem Be-
griff "primo" von den Verkehrskreisen ohne besondere Gedankenarbeit als
Qualitätshinweis aufgefasst wird,
dass sich das Zeichen EPRIMO im Zusammenhang mit den angemeldeten
Dienstleistungen folglich in einer reklamehaften Anpreisung bzw. Selbst-
darstellung erschöpft, weshalb es zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG)
gehört und von der Vorinstanz zurecht vom Markenschutz ausgeschlossen
wurde,
dass es sich angesichts des klaren Gemeingutcharakters des strittigen Zei-
chens nicht um einen Grenzfall handelt, weshalb die ausländische Vorein-
tragung kein Indiz für die Eintragungsfähigkeit in der Schweiz ist (vgl. Urteil
des BVGer B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 7 "Paradies"),
dass sich die Beschwerdeführerin mit Verweis auf die bundesgerichtlichen
Ausführungen zu einer ältere Markeneintragung ("ELMIRA") im Urteil BGE
100 Ib 250 E. 5 "Sibel" auf das Gleichbehandlungsgebot beruft (vgl. dazu
BGE 139 II 49 E. 7.1 "Madonna"; Urteil des BVGer B-6068/2014 vom
1. Februar 2016 E. 6.3 "Goldbären"),
dass die von der Beschwerdeführerin vergleichshalber angeführte Marke
ELMIRA über einen unterschiedlichen Sinngehalt verfügt und sich, wie das
http://www.treccani.it/vocabolario/primo/ http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/primo http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/primo
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Bundesgericht in seinem Urteil BGE 100 Ib 250 "Sibel" ausgeführt hat,
durch sein phantasievolles Wortspiel auszeichnet, so dass sich die Be-
schwerdeführerin mangels Vergleichbarkeit nicht auf den Grundsatz der
Gleichbehandlung berufen kann,
dass die Verfügung der Vorinstanz mithin zu bestätigen und die Beschwer-
de abzuweisen ist,
dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens der unterliegenden Beschwer-
deführerin aufzuerlegen sind, wobei die Gerichtsgebühren nach Umfang
und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller
Lage der Parteien festzulegen sind (Art. 63 Abs. 1 und 4bis VwVG; Art. 2
Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent-
schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]),
dass die Schätzung des Streitwerts sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren hat, wobei bei eher un-
bedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.–
und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss
[3D]"), die Kosten des vorliegenden Verfahrens total mit Fr. 3'000.– zu be-
ziffern sind und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleis-
teten Kostenvorschuss entnommen werden,
dass der Vorinstanz als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszu-
richten ist (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
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