Decision ID: c9c18792-76fa-449a-bd4a-6164a39744b6
Year: 2012
Language: de
Court: ZH_HG
Chamber: ZH_HG_001
Canton: ZH
Region: Zürich
Law Area: civil_law

betreffend Marke, Firma, UWG
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Rechtsbegehren der Klageschrift: (act. 1 S. 2 f.)
" 1. Es sei den Beklagten und ihren Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A._" oder ein damit verwechselbares Zeichen zu .
2. Eventualiter sei den Beklagten und ihren Organen unter  der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das  "A._" oder ein damit verwechselbares Zeichen im  zu verwenden, insbesondere unter diesem  Dienstleistungen anzubieten und zu erbringen, Waren unter diesem Kennzeichen anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu lagern, ein- und auszuführen, das Kennzeichen auf  und in der Werbung, im Internet, insbesondere in  und E-Mail-Adressen zu verwenden.
3. Subeventualiter sei den Beklagten und ihren Organen unter  der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A._" oder ein damit verwechselbares Zeichen im Zusammenhang mit Versicherungen zu gebrauchen.
4. Subeventualiter sei den Beklagten und ihren Organen unter  der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A._" oder ein damit verwechselbares Zeichen im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen zu gebrauchen.
5. Subeventualiter sei den Beklagten und ihren Organen unter  der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A._" oder ein damit verwechselbares Zeichen im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Immobilienwesen zu .
6. Es seien die Beklagten und ihre Organe unter Androhung der  nach Art. 292 StGB zu verpflichten, den Domainnamen www.A-2._.ch an die Klägerin 2 entschädigungslos zu  bzw. die dafür notwendigen Erklärungen abzugeben.
7. Für den Fall, dass die Beklagten der Verpflichtung des  Ziffer 6 nicht nachkommen, sei die Klägerin 2 zu  bei der Registrierungsstelle SWITCH direkt die Übertragung des Domainnamens www.A-2._.ch zu verlangen bzw. sei die Registrierungsstelle SWITCH zu verpflichten, den Domainnamen www.A-2._.ch auf die Klägerin 2 zu übertragen.
8. Die Rechtsbegehren 1 bis 5 seien vorsorglich gutzuheissen. 9. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklag-
ten, in solidarischer Haftung."
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Rechtsbegehren der Replik: (act. 17 S. 2 f.)
" 1. Es sei den Beklagten und ihren Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A._" und damit verwechselbare Zeichen im Zusammenhang mit Versicherungen im Geschäftsverkehr kennzeichenmässig zu gebrauchen, insbesondere das Zeichen im Zusammenhang mit Makler- oder Versicherungsdienstleistungen in Domainnamen zu verwenden und unter dem Zeichen Makler oder  anzubieten oder zu erbringen.
2. Es sei den Beklagten und ihren Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A._" und damit verwechselbare Zeichen im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen kennzeichenmässig zu gebrauchen, insbesondere das Zeichen im Zusammenhang mit  in Domainnamen zu verwenden und unter dem  Finanzdienstleistungen anzubieten oder zu erbringen.
3. Es seien die Beklagten unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verpflichten, innert zehn Tagen ab Eintritt der Rechtskraft, den Domainnamen www.A-2._.ch an die  2 zu übertragen bzw. die dafür notwendigen Erklärungen .
4. Eventualiter seien die Beklagten unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verpflichten, bei der zuständigen Stelle  zehn Tagen seit Rechtskraft des Urteils die Löschung des Domainnamens www.A-2._.ch zu veranlassen.
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der , in solidarischer Haftung."

Das Gericht zieht in Erwägung:
I. Einleitung
Die Klägerin 1, eine nach französischem Recht konstituierte und im Registre de
Commerce (F) eingetragene Société Anonyme mit Sitz in D._, sowie die Klä-
gerin 2, eine im Handelsregister eingetragene schweizerische Aktiengesellschaft
mit Sitz in E._, gehören der A._-Gruppe an, welche eine der weltweit
grössten Versicherungs- und Vermögensverwaltungskonzerne bildet.
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Beim Beklagten 1 handelt es sich um eine natürliche Person mit Wohnsitz in
F._, welcher als Gesellschafter und einziger Geschäftsführer mit Einzelun-
terschrift der Beklagten 2 im Handelsregister eingetragen ist. Die Beklagte 2 ist
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in F._ und bezweckt
hauptsächlich das Erbringen von Leistungen als Versicherungsmaklerin.
Die Klägerin 2 und die Beklagte 2 schlossen mit Wirkung auf den 1. Mai 2008 ei-
nen Broker-Zusammenarbeitsvertrag (Convention de Collaboration), der die Ein-
zelheiten einer Vermittlung von Versicherungsverträgen der Klägerin 2 durch die
Beklagte 2 regelte (act. 1 Rz. 24 ff., act. 13 Rz. 49 ff.). Am 24. Januar 2009 wurde
seitens der Beklagten der Domainname "www.A-2._.ch" registriert (act. 1
Rz. 29, act. 13 Rz. 60). Unter der auf dieser Domain geschalteten Website mach-
te und macht die Beklagte 2 auf ihre Dienstleistungen – die Beratung und Vermitt-
lung im Zusammenhang mit Versicherungspolicen – aufmerksam (act. 1 Rz. 29,
act. 13 Rz. 61). Die Klägerin 2 störte sich in der Folge an der Verwendung des
genannten Domainnamens durch die Beklagten und forderte diese ver-
schiedentlich auf, den Domainnamen gegen eine Unkostenentschädigung an sie
zu übertragen. Einer Übertragung unter diesen Bedingungen standen die Beklag-
ten ablehnend gegenüber, worauf die Klägerin 2 den Broker-Zusammen-
arbeitsvertrag auf den 30. April 2011 kündigte (act. 1 Rz. 30 ff., act. 13 Rz. 61 ff.).
Die vorliegende Klage der Klägerinnen zielt nun darauf ab, den Beklagten einen
kennzeichenmässigen Gebrauch des Zeichens "A._", insbesondere im Rah-
men von Domainnamen, zu verbieten sowie sie zu einer Übertragung des Do-
mainnamens auf die Klägerin 2 bzw. zu einer Löschung desselben zu verpflich-
ten. Die Klägerinnen berufen sich zu diesem Zweck im Wesentlichen auf Marken-
recht, Firmen-/Namensrecht, Lauterkeitsrecht sowie Vertragsrecht.
II. Prozessuales
1. Prozessverlauf
Am 12. Mai 2011 (Datum Poststempel) machten die Klägerinnen die vorliegende
Klage beim Handelsgericht anhängig (act. 1). Mit Verfügung vom 19. Mai 2011
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wurde den Beklagten Gelegenheit gegeben, um sich zu dem im Rahmen der Kla-
geschrift gestellten Begehren um vorsorgliche Massnahmen zu äussern, und den
Klägerinnen Frist angesetzt, um in Anwendung von Art. 98 ZPO für die Gerichts-
kosten einen Vorschuss in der Höhe von CHF 11'000.– zu leisten (Prot. S. 2 f.).
Die Klägerin 1 leistete in der Folge den beiden Klägerinnen auferlegten Vorschuss
rechtzeitig (vgl. act. 7). Nachdem die Beklagten mit Eingabe vom 24. Juni 2011
zum Begehren um vorsorgliche Massnahmen Stellung genommen hatten, wurde
dieses mit Beschluss vom 11. Juli 2011 abgewiesen und der Beklagten Frist an-
gesetzt, um die Klageantwort einzureichen (Prot. S. 5). Die Beklagte erstattete am
14. Oktober 2011 die Klageantwort (act. 13), worauf mit instruktionsrichterlicher
Verfügung vom 19. Oktober 2011 ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet wurde
(Prot. S. 7). Die Replik der Klägerinnen datiert vom 6. Januar 2012; die Duplik der
Beklagten vom 12. März 2012 (act. 17 und 20). Letztere wurde in der Folge den
Klägerinnen einschliesslich Kopien der Beilagen zugestellt (Prot. S. 9). Nachdem
die Parteien in Anwendung von Art. 233 ZPO auf die Durchführung einer Haupt-
verhandlung verzichtet haben (act. 25 und act. 26), erweist sich der Prozess als
spruchreif.
2. Prozessvoraussetzungen
Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich
ist gegeben (Art. 5 Ziff. 3 LugÜ; Art. 20 lit. c, 36 und 15 ZPO; Art. 5 Abs. 1 lit. a, c
und d sowie Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG) und auch unbestritten
geblieben (act. 13 Rz. 2 f.). Auch die übrigen Prozessvoraussetzungen sind ge-
geben.
3. Teilweiser Klagerückzug
Die mit der Klageschrift vom 12. Mai 2011 eingereichten Rechtsbegehren der
Klägerinnen (act. 1 S. 2) wurden von diesen in der Folge mit Einreichen der Rep-
lik vom 6. Januar 2012 (act. 17 S. 2) in verschiedener Hinsicht reduziert. So wur-
den die ursprünglichen Rechtsbegehren 1, 2 und 5 ersatzlos gestrichen, das ur-
sprüngliche Rechtsbegehren 7 durch das neue Rechtsbegehren 4 ersetzt und die
übrigen Rechtsbegehren präzisierend eingeschränkt. Diese Einschränkung lautet
dahingehend, dass den Beklagten nicht mehr allgemein verboten werden solle,
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das Zeichen "A._" oder ein damit verwechselbares Zeichen "im Zusammen-
hang mit Versicherungen" bzw. "mit Finanzdienstleistungen" zu gebrauchen, son-
dern lediglich ein kennzeichenmässiger Gebrauch zu verbieten sei. Insbesondere
soll das Verbot beinhalten, das Zeichen im Zusammenhang mit Makler- oder
Versicherungsleistungen bzw. Finanzdienstleistungen in Domainnamen zu ver-
wenden und unter dem Zeichen Makler- oder Versicherungsdienstleistungen bzw.
Finanzdienstleistungen anzubieten oder zu erbringen (vgl. auch act. 17 Rz. 10
und act. 20 Rz. 8 ff.). Eine Beschränkung der Rechtsbegehren erweist sich als zu-
lässig und es ist darin ohne Weiteres ein Klagerückzug im Umfang der durch die
Klägerinnen in den Rechtsbegehren der Replikschrift vorgenommenen Ein-
schränkungen zu erblicken (vgl. LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASEN-
BÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., Art. 227 N. 6; vgl. ferner bereits
FRANK/STRÄULI/MESSMER, N 7 zu § 107). Das Verfahren ist daher insoweit als
durch Klagerückzug erledigt abzuschreiben.
III. Materielles
1. Rechtsbegehren
1.1. Die Beklagte vertritt in der Duplik den Standpunkt, die in der Replik ange-
passten Rechtsbegehren 1 und 2 der Klägerin seien bereits aufgrund ihrer Man-
gelhaftigkeit abzuweisen (act. 20 Rz. 8 ff.).
1.2. Das Rechtsbegehren muss grundsätzlich so bestimmt sein, dass es bei
Gutheissung der Klage zum Dispositiv des Urteils gemacht und ohne weitere Ver-
deutlichung vollstreckt werden kann. Gegenstand eines Unterlassungsbegehrens
kann nur das Verbot einer individualisierten, d.h. genau und bestimmt umschrie-
benen Handlung sein (BGE 131 III 70 E. 3.3.; Leuenberger, in: SUTTER-SOMM/HA-
SENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., Art. 221 N. 28 ff. mit Hinweisen). Eine
gewisse Abstrahierung ist angesichts der unendlichen Vielzahl möglicher Verhal-
tensweisen jedoch unumgänglich. Im Weiteren kann das Begehren nur bezüglich
derjenigen Verhaltensweisen gutgeheissen werden, auf die im Begründungsteil
der Parteivorbringen auch eingegangen wird (ZÜRCHER, Der Einzelrichter am
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Handelsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1998, S. 124 und 129). Zudem muss
die Vollstreckung des verlangten Verbots möglich sein, ohne dass der hiefür zu-
ständige Richter nochmals eine materielle Beurteilung des infrage stehenden
Verhaltens vorzunehmen hat (BGE 131 III 70 E. 3.3.; vgl. auch kürzlich das Urteil
des Bundesgerichts 5A_888/2011 vom 20. Juni 2012, E. 8.3.1.; LEUENBERGER, in:
SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., Art. 221 N. 28 ff. mit
Hinweisen).
Unpräzise Rechtsbegehren sind soweit möglich vom Richter einzuschränken oder
abzuweisen (DAVID ET AL., in: VON BÜREN/DAVID (HRSG.), SIWR I/2, Basel 2011,
Rz. 280; vgl. auch ZÜRCHER, a.a.O., S. 131).
1.3. Die Rechtsbegehren 1 und 2 der Replik erweisen sich in der Tat in verschie-
dener Hinsicht als unzulässig. Das begehrte Verbot, das Zeichen "A._" und
damit verwechselbare Zeichen im Zusammenhang mit Versicherungen im Ge-
schäftsverkehr kennzeichenmässig zu gebrauchen, kann in diesem Ausmass be-
reits von vornherein nicht gutgeheissen werden. Bei den Begriffen "verwechselba-
re Zeichen" und "kennzeichenmässig" handelt es sich um Rechtsbegriffe bzw.
Obersätze, die ohne eine nochmalige materielle Beurteilung schlichtweg nicht
vollstreckbar sind.
Im Weiteren erweist sich die Formulierung der Verletzungshandlung "im Zusam-
menhang mit Versicherungen / Finanzdienstleistungen im Geschäftsverkehr [...]
zu gebrauchen" von vornherein als zu abstrakt und weitreichend. Den Beklagten
wird im Rahmen der klägerischen Vorbringen lediglich vorgeworfen, sie würden
das Zeichen im Zusammenhang mit Makler- oder Versicherungsdienstleistungen
bzw. Finanzdienstleistungen in einem Domainnamen verwenden und unter die-
sem Domainnamen entsprechende Dienstleistungen anbieten und erbringen
(act. 1 Rz. 29 ff. und 56 ff.). In diesem Sinne beinhalten die fraglichen Rechtsbe-
gehren auch die entsprechende Konkretisierung "insbesondere das Zeichen im
Zusammenhang mit Makler- oder Versicherungsdienstleistungen / Finanzdienst-
leistungen in Domainnamen zu verwenden und unter dem Zeichen Makler- oder
Versicherungsdienstleistungen / Finanzdienstleistungen anzubieten oder zu er-
bringen". Auf diese Konkretisierung sind die Rechtsbegehren – mangels darüber
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hinausgehenden Vorwurfs im Begründungsteil der Klage – zu beschränken. Glei-
ches gilt für die Formulierung am Schluss der beiden Rechtsbegehren, wo den
Beklagten verboten werden soll, generell "unter dem Zeichen" entsprechende
Dienstleistungen "anzubieten oder zu erbringen". Vorgeworfene Verletzungshand-
lung ist – wie bereits erwähnt – einzig das Verwenden des Zeichens in einem
Domainnamen und das Anbieten bzw. Erbringen von entsprechenden Dienstleis-
tungen unter dieser Domain. Darauf sind auch die Unterlassungsbegehren zu be-
schränken. Hat allerdings das Begehren auf Verbot der Verwendung des Zei-
chens in Domainnamen Erfolg, so würde den Beklagten damit gleichzeitig auch
die Möglichkeit genommen, unter einem solchen Domainnamen entsprechende
Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen. Deshalb kommt dem letzten Teil-
satz – nach dessen erforderlicher Einschränkung auf den Domaingebrauch – kei-
ne eigene Bedeutung mehr zu. Die klägerischen Rechtsbegehren 1 und 2 sind
nach dem Ausgeführten in der folgenden, beschränkten Form zu prüfen:
1. Es sei den Beklagten und ihren Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A._" im Zusammenhang mit Makler- oder  in Domainnamen zu verwenden.
2. Es sei den Beklagten und ihren Organen unter Androhung der Bestrafung nach Art. 292 StGB zu verbieten, das Zeichen "A._" im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen in  zu verwenden.
Im darüber hinausgehenden Umfang sind die beiden Rechtsbegehren bereits
aufgrund der dargelegten allgemeinen Ausführungen abzuweisen.
2. Ansprüche der Klägerin 1 gegenüber der Beklagten 2 aus Markenrecht
2.1. Aktivlegitimation
Die Klägerin 1 ist unstreitig Inhaberin der IR-Marke Nr. ... in den Klassen .., .., ..
mit Schutzausdehnung auf die Schweiz, geschützt seit (mind.) tt.mm.199x, sowie
der CH-Marke Nr. ... (fig.) in den Klassen .. und .., geschützt seit tt.mm.199x
(act. 1 Rz. 15, act. 13 Rz. 41). Ihre Aktivlegitimation aus Markenrecht (Art. 55
MSchG) wird von den Beklagten zu Recht auch anerkannt (act. 13 Rz. 38). Ferner
knüpft die Anwendbarkeit von Schweizer Recht an die Anrufung der in der
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Schweiz geschützten Marken (Art. 110 Abs. 1 IPRG; DAVID ET AL., SIWR I/2,
a.a.O., Rz. 213).
2.2. Passivlegitimation
Die Klägerin 1 leitet die Passivlegitimation der Beklagten 2 aus dem unstreitigen
Umstand ab, dass der fragliche Domainname bei der Registrierungsstelle
SWITCH unter der Bezeichnung "B._ C._.ch" registriert ist, der nament-
lich genannte Beklagte 1 als Organ der Beklagten 2 nach aussen hin auftritt und
die Beklagte 2 Bank- und Finanzdienstleistungen auf der zur Domain gehörigen
Website anbietet (act. 1 Rz. 20 und 29, act. 17 Rz. 24). Die Passivlegitimation der
Beklagten 2 wird von dieser denn auch nicht bestritten (act. 13 Rz. 48) und ist zu
bejahen, da aufgrund der geschilderten Umstände davon auszugehen ist, dass es
sich bei der Beklagten 2 um die Inhaberin und Verwenderin des in Frage stehen-
den Domainnamens handelt.
2.3. Kennzeichenmässiger Gebrauch
2.3.1. Die Klägerin 1 bringt vor, der kennzeichenmässige Gebrauch des Zeichens
"A._" ergebe sich vorliegend daraus, dass dieser im Domainnamen für eine
Website verwendet werde, auf welcher Dienstleistungen in den Bereichen von Fi-
nanz-, Versicherungs- und Immobilienfragen angeboten würden (act. 1 Rz. 57).
Die Beklagte 2 wendet dagegen im Wesentlichen ein, sie weise mit der Verwen-
dung des Domainnamens lediglich auf den Umstand hin, dass sie u.a. Beratungs-
gespräche und Vermittlung hinsichtlich von Produkten offeriere, die von der Klä-
gerin 2 angeboten würden. Sie setze den Domainnamen gerade nicht zur Indivi-
dualisierung der eigenen Dienstleistungen ein. Zur blossen Beschreibung des ei-
genen Angebotes dürften Drittmarken eingesetzt werden (act. 13 Rz. 77 ff.).
Diesbezüglich bringt die Klägerin 1 in der Replik vor, ein Versicherungsvermittler
(Broker) sei zur Beschreibung seines Angebotes nicht auf den kennzeichenmäs-
sigen Gebrauch einer Drittmarke einer Versicherungsgesellschaft angewiesen.
Ganz im Gegenteil täusche eine solche Verwendung über die wahre Dienstleis-
tung eines Brokers (act. 17 Rz. 52 f.). In der Duplik entgegnet die Beklagte 2,
durch die konkrete Ausgestaltung der unter der fraglichen Domain abrufbaren
Website schaffe sie beim Publikum keinen unzutreffenden Eindruck einer beson-
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deren Beziehung und identifiziere sich oder die angebotenen Dienstleistungen
nicht durch die Verwendung des Zeichens "A._" (act. 20 Rz. 78 ff.).
2.3.2. Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kenn-
zeichenmässigen Gebrauch der Marke im geschäftlichen Verkehr. Als Gebrauch
im geschäftlichen Verkehr gilt jeder marktgeneigte Gebrauch, also jede Verwen-
dung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder zumindest wahrgenommen
werden kann. Der kennzeichenmässige geht über den markenmässigen Ge-
brauch hinaus und umfasst auch die Verwendung der Marke als Name, Firma,
Geschäftsbezeichnung oder Domainname (DORIGO/THOUVENIN, in: BÜH-
LER/NOTH/THOUVENIN, Handkomm. Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 13 N. 13
und 25 mit zahlreichen Hinweisen; BURI, in: VON BÜREN/DAVID (HRSG.), SIWR III/2,
Basel 2005, S. 363). Erlaubt ist der rein sachliche und folglich nicht kennzeichen-
mässige Mitgebrauch dritter Marken. Der freie Wettbewerb impliziert, dass jeder
Wettbewerber sein Angebot im Markt sachlich positionieren und entsprechend
kommunizieren kann. Soweit dies ohne Rückgriff auf fremde Markennamen nicht
möglich ist, muss es daher zulässig sein, diese zu referenzieren. Die Aussage hat
jedoch sachlich zu erfolgen, und der Mitgebrauch der fremden Marke darf nicht
weiter gehen, als dies durch die sachliche Aussage gerechtfertigt ist (MARBACH,
in: VON BÜREN/DAVID (HRSG.), SIWR III/1, Basel 2009, Rz. 1504 ff.). Die Befugnis
zur Verwendung der Drittmarke findet ihre Grenze dort, wo beim Publikum der fal-
sche Eindruck einer besonderen Beziehung zwischen dem Verwender und dem
Markeninhaber erweckt wird (vgl. BGE 128 III 146, ".../...").
2.3.3. Vorliegend bietet die Beklagte 2 über den fraglichen Domainnamen unstrei-
tig ihre Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen in Bezug auf Versicherungs-
und Finanzprodukte an (act. 13 Rz. 76). Die entsprechende Website ist in der
ganzen Schweiz abrufbar. Die Beklagte 2 gebraucht den Domainnamen daher of-
fensichtlich im geschäftlichen Verkehr und zwar im selben Geschäftsfeld wie die
Klägerin 1, wenden sich doch beide Parteien an potentielle Abnehmer von Versi-
cherungs- bzw. Finanzprodukten. Dieser Gebrauch im Zusammenhang mit
gleichartigen Produkten und Dienstleistungen reicht ohne Weiteres aus, um von
einem kennzeichenmässigen Gebrauch des Zeichens "A._" als Teil des frag-
lichen Domainnamens zu sprechen. Insbesondere liegt auch kein blosser sachli-
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cher Mitgebrauch des Zeichens vor. Es wäre der Beklagten 2 ohne Weiteres mög-
lich, ihre Dienstleistungen im Versicherungs- und Finanzbereich ohne Rückgriff
auf die fremde Marke in ihrem Domainnamen anzubieten. Vielmehr wird bei Ver-
wendung der klägerischen Marke im Domainnamen sogar der Eindruck erweckt,
die Beklagte 2 weise eine grössere Nähebeziehung zur Klägerin 1 als zu den üb-
rigen Versicherungsunternehmen auf, was nach der Darstellung der Beklagten 2
als unabhängige Versicherungsvermittlerin gerade nicht der Fall ist. Nach dem
Ausgeführten liegt ein kennzeichenmässiger Gebrauch der Marke durch die Be-
klagte 2 vor.
2.4. Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr
2.4.1. Die Klägerin bringt vor, bei der Marke "A._" handle es sich im Zusam-
menhang mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen um eine in der Schweiz
sehr bekannte und starke Marke. Der Bestandteil "2._.ch" des Domainna-
mens der Beklagten 2 sei dagegen nicht kennzeichnungskräftig. "2._" sei di-
rekt beschreibend in Bezug auf die angebotenen Dienstleistungen, weshalb die-
ser Zusatz Gemeingut darstelle. Durch eine Kombination von diesem mit dem
starken Bestandteil "A._" werde keine hinreichende Unterscheidbarkeit her-
gestellt. Gäbe ein Internetbenutzer den Domainnamen "www.A-2._ch" ein,
erwarte er, auf die Website der Klägerinnen oder einer damit verbundenen Ge-
sellschaft zu gelangen. Lande er jedoch auf der Website der Beklagten 2, werde
er vermuten, dass zwischen der Klägerin 1 und der Beklagten 2 ein Zusammen-
hang bestehe, welcher aber nicht vorhanden sei. Zum Einen sei die Zusammen-
arbeit mit der Klägerin 2 per 30. April 2011 gekündigt worden. Zum anderen habe
es sich auch vorher bei der Beklagten 2 lediglich um eine Brokerin von Dienstleis-
tungen im Finanz- und Versicherungsbereich gehandelt (act. 1 Rz. 58 ff.). Repli-
cando ergänzt die Klägerin 1, dass die mit der Verwendung eines Domainnamens
verbundene Verwechslungsgefahr nicht durch die bestimmte Gestaltung einer
Website beseitigt werden könne. Es sei vielmehr der Domainname als solcher
entscheidend (act. 17 Rz. 59 ff.).
Die Beklagte 2 führt dagegen aus, es handle sich beim Zeichen "A._" um
keine sehr bekannte bzw. berühmte Marke. Zudem bestehe keine besondere Be-
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ziehung zwischen der Beklagten 2 und den Klägerinnen. Durch die blosse Um-
schreibung des eigenen Angebots erwecke die Beklagte 2 auch keinen diesbe-
züglichen Anschein. Schliesslich gleiche das äussere Erscheinungsbild der Inter-
netseite der Beklagten 2 kaum demjenigen der Klägerinnen. Die Beklagte 2 prä-
sentiere sich an prominenter Stelle mit ihrer eigenen Firma und es könne der In-
ternetseite entnommen werden, dass es sich bei der Beklagten 2 um einen selb-
ständigen Makler handle. Es liege daher keine Markenrechtsverletzung wegen
Verwechslungsgefahr vor (act. 13 Rz. 81 ff., act. 20 Rz. 85 f.).
2.4.2. Der Schutz der Marke richtet sich sowohl gegen identische als auch gegen
ähnliche Drittzeichen, sofern sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 MSchG). Die Gefahr der Verwechslung kann
insbesondere darin bestehen, dass mit der Verwendung eines ähnlichen oder
gleichlautenden Namens für eine Website durch einen schlechter Berechtigten die
Gefahr von Fehlzurechnungen geschaffen wird, d.h. einer Fehlidentifikation des
hinter dem Site stehenden Geschäftsbetriebs, oder dass falsche Zusammenhän-
ge vermutet werden. Es genügt dabei auch die Gefahr einer bloss vorläufigen
Fehlzurechnung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C_341/2005 vom 6. März 2007
E.5.1.; BGE 127 III 160; E. 2a; 122 III 382, E. 1, je mit Hinweisen). Denn im Inter-
net entsteht die mit der Verwendung eines Domainnamens allenfalls verbundene
Verwechslungsgefahr bereits im Moment, in dem sich der Benutzer daran orien-
tiert und erwartet, darunter bestimmte Informationen zu finden; sie kann durch ei-
ne bestimmte Gestaltung der Site nicht beseitigt werden (Urteile des Bundesge-
richts 4C_341/2005 vom 6. März 2007, E. 5.1., 4C.31/2004 vom 8. November
2004, E.4.2. und 4.3. sowie 4C.377/2002 vom 19. Mai 2003, E. 2.2.; zum Um-
stand, dass auch ein ausdrücklicher Disclaimer auf der Website nichts zu ändern
vermag, siehe auch BURI, in: VON BÜREN/DAVID (HRSG.), SIWR III/2, Basel 2005,
S. 357 ff.). Ob sich zwei Zeichen hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund
des Gesamteindrucks zu beurteilen, den sie in der Erinnerung beim Publikum hin-
terlassen. Im Gedächtnis haften bleiben namentlich Bestandteile, die durch ihren
Klang oder ihren Sinn hervorstechen, was insbesondere für reine Fantasiebe-
zeichnungen zutrifft, während gemeinfreien Sachbezeichnungen grundsätzlich
schwache Kennzeichnungskraft zukommt (BGE 131 III 572 E. 3). Bei der Beurtei-
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lung der Verwechslungsgefahr ist nur auf den frei wählbaren Hauptbestandteil ei-
nes Domainnamens abzustellen, während den anderen Teilen wie "www." und
".ch" keine individualisierende Wirkung zukommt (Urteil des Handelsgerichts
St. Gallen vom 25. März 2010, publ. in sic! 11/2010, S. 789, "...", E. 1.).
2.4.3. Die Klägerin 1 ist Inhaberin der IR-Marke Nr. ... "A._" sowie der CH-
Marke Nr. ... "A._ (fig.)". Der umstrittene Domainname der Beklagten 2
"www.A-2._.ch" unterscheidet sich im für die Beurteilung relevanten Haupt-
bestandteil von diesen geschützten Kennzeichen der Klägerin ausschliesslich
durch die Anfügung eines Bindestrichs und der Bezeichnung "2._". Bei letz-
terer handelt es sich tatsächlich um einen lediglich beschreibenden Bestandteil,
der im Gemeingut steht. Zudem handelt es sich bei der Klägerin 1 gerade um eine
Anbieterin von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen, während die Beklag-
te 2 über ihren Domainnamen ebenfalls Dienstleistungen dieser Branche offeriert,
auch wenn es sich dabei um die Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen
anderer Versicherungsanbieter sowie Dienstleistungen der Beklagten 2 handelt.
Es kann nicht ernsthaft in Frage gestellt werden, dass der umstrittene Domain-
name für sich genommen vom massgeblichen Publikum in einen Zusammenhang
zur Klägerin 1 gebracht wird bzw. die Erwartung auslöst, darunter bestimmte In-
formationen der Klägerin 1 oder mit ihr verbundener Unternehmen zu finden. Die
Verwechslungsgefahr ist damit offenkundig. Auf die konkrete Ausgestaltung der
Website kommt es gerade nicht an. Mögen sich daher auch im Internetauftritt der
Beklagten 2 deren Firma und Hinweise wie "Unabhängiger Makler für Bank- und
Versicherungsleistungen", "unabhängige und neutrale Beratung" sowie
"C._.ch ist eine unabhängige Maklergesellschaft" finden (act. 13 Rz. 54,
act. 20 Rz. 60), so sind diese von vornherein ungeeignet, die durch die Verwen-
dung des Zeichens "A._" im Domainnamen verursachte Verwechslungsge-
fahr zu beseitigen. Im Übrigen bleibt anzumerken, dass es äusserst fraglich er-
scheint, inwieweit diese Hinweise überhaupt für die nötige Klarheit sorgen könn-
ten, bliebe dem Betrachter – sofern dieser den entsprechenden Hinweisen über-
haupt Aufmerksamkeit schenken würde – gleichwohl die Frage unbeantwortet,
weshalb ein unabhängiger Makler für Bank- und Versicherungsleistungen mit dem
die eigene Firma beherrschenden Domainnamen "C._.ch" seine Dienstleis-
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tungen unter einer Domain mit dem Zeichen "A._" erbringen sollte. Der allfäl-
ligen Vermutung einer – nach beiden Parteien nicht bestehenden – besonderen
Nähe zur Klägerin 1 wäre auch auf diese Weise nicht restlos der Boden entzogen.
Eine von der Verwechslungsgefahr zu unterscheidende Frage war hingegen im
Rahmen der Beurteilung des Begehrens um vorsorglichen Massnahmen zu beur-
teilen, als es darum ging, ob ein nicht leicht wieder gut zu machenden Nachteil
drohte, wofür eine eigentliche Marktverwirrung oder -beeinflussung erforderlich
gewesen wäre (act. 11 S. 4 f.).
Ferner behauptet die Beklagte 2 nicht, die Klägerin 1 habe ihr eine Berechtigung
zum Gebrauch der Marken eingeräumt. Ohnehin wurde der zwischen der Kläge-
rin 2 und der Beklagten 2 bestehende Broker-Zusammenarbeitsvertrag auf den
30. April 2011 aufgelöst. Die Beklagte 2 kann sich daher auf keinerlei Berechti-
gung berufen, die fraglichen Marken der Klägerin 1 als Bestandteil ihres Domain-
namens, der noch dazu zeitlich erheblich jünger als die Marken ist, zu gebrau-
chen.
2.5. Zwischenfazit
Die Verwendung des Domainnamens "www.A-2._.ch" durch die Beklagte 2
verletzt die Markenrechte der Klägerin 1 an ihrer IR-Marke Nr. ... "A._" sowie
ihrer CH-Marke Nr. ... "A._ (fig.)", und zwar unabhängig davon, ob die Kla-
gemarken als berühmt angesehen werden oder nicht. Die Klägerin 1 geniesst da-
her den Schutz nach Art. 13 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 MSchG.
2.6. Unterlassungsanspruch
Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter
verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG).
Die Klage auf Unterlassung bevorstehender oder erneuter Störung setzt wie jede
zivilrechtliche Klage ein aktuelles Rechtschutzinteresse des Verletzten voraus:
Das Verhalten des Beklagten muss eine künftige Verletzung ernstlich und in na-
her Zukunft befürchten lassen (DAVID ET AL., in: VON BÜREN/DAVID (HRSG.), SIWR
I/2, a.a.O., Rz. 272 f.). Das Bestehen einer Wiederholungsgefahr kann regelmäs-
sig angenommen werden, wenn eine Verletzung schon stattgefunden hat und der
- 15 -
Verletzer die Rechtswidrigkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet. Dies trifft
insbesondere auch zu, wenn der Störer zwar im Hinblick auf den Prozess die Ver-
letzungen eingestellt hat, in seinen Rechtsvorträgen aber nach wie vor sein Ver-
halten als rechtmässig verteidigt (Urteil des Bundesgerichts 4C.341/2005 vom
6. März 2007, E. 5.4. mit weiteren Hinweisen).
Die Verletzungshandlung der Beklagten 2 besteht vorliegend in der Verwendung
der Domain "www.A-2._.ch" mit dem Zweck, Dienstleistungen im Bereich der
Versicherung und des Finanzwesens anzubieten. Die Beklagte 2 hat ihr Verhalten
weder nach entsprechender Korrespondenz mit den Klägerinnen (act. 1 Rz. 31 ff.,
13 Rz. 61 f.) noch nach Einleitung des vorliegenden Verfahrens eingestellt und
bestreitet dessen Rechtswidrigkeit (act. 13 Rz. 54 ff., Rz. 77 ff.; act. 20 Rz. 77 ff.).
Überdies hat sie eine Übertragung des Domainnamens gegen eine Zahlung in
Höhe einer blossen Umtriebsentschädigung ausdrücklich abgelehnt mit dem Hin-
weis, sie wünsche eine Zahlung in einer akzeptablen Höhe ("proposition décent";
act. 13 Rz. 61 f.). Vor diesem Hintergrund ist Wiederholungsgefahr anzunehmen.
Die Unterlassungsbegehren 1 und 2 können – wie bereits oben ausgeführt
(Ziff. III.1.) – jedoch nur insoweit gutgeheissen werden, als auch die Verletzungs-
handlung der Beklagten 2 reicht. Es ist der Beklagten 2 und ihren Organen daher
unter entsprechender Strafandrohung gegenüber der Klägerin 1 zu verbieten, das
Zeichen "A._" im Zusammenhang mit Makler- oder Versicherungsdienstleis-
tungen sowie im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen in Domainnamen zu
verwenden.
2.7. Beseitigungsanspruch
Wer in seinem Recht an der Marke verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter
verlangen, eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 55 Abs. 1 lit. b
MSchG). Jede Beseitigungsmassnahme muss grundsätzlich verhältnismässig
sein (vgl. mit Beispielen BURI, in: VON BÜREN/DAVID (HRSG.), SIWR III/2, a.a.O.,
S. 388 f.).
Die Klägerin 1 verlangt mit ihrem Rechtsbegehren 3, die Beklagte 2 sei zu ver-
pflichten, den Domainnamen "www.A-2._.ch" an die Klägerin 2 zu übertragen
bzw. die dafür notwendigen Erklärungen abzugeben. Auch wenn im MSchG keine
- 16 -
ausdrückliche Klage auf Abtretung eines Internet-Domainnamens vorgesehen ist
(vgl. dagegen Art. 53 Abs. 1 MSchG), wird es vom Bundesgericht in gefestigter
Rechtsprechung als zulässig erachtet, den Usurpator der Marke zur Abgabe ent-
sprechender Erklärungen gegenüber den zuständigen Registerstellen zu ver-
pflichten. Dies wird damit begründet, es handle sich dabei um eine besondere
Form des Schadenersatzes, welcher nach Art. 43 OR auch in Realersatz beste-
hen könne (Urteile des Bundesgerichts 4C.341/2005 vom 6. März 2007, E. 5.5.,
sowie 4C.377/2002 vom 19. Mai 2003, E. 2.3., jeweils mit weiteren Hinweisen).
Vorliegend rechtfertigt es sich, die Beklagte 2 unter entsprechender Strafandro-
hung zur Übertragung des fraglichen Domainnamens zu verpflichten bzw. dazu,
gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen die dafür notwendigen Erklä-
rungen abzugeben. Allein dies scheint geeignet und erforderlich, um die aktuelle
Verletzung sowie die Gefahr von künftigen Verletzungen wirksam und nachhaltig
zu beseitigen, zumal sich die Beklagte 2 sehr wohl bewusst sein musste, mit der
Verwendung des Zeichens "A._" als Bestandteil des Domainnamens eine
Verwechslungsgefahr zu schaffen. Dabei hindert es nicht, dass die markenbe-
rechtigte Klägerin 1 keine Übertragung des fraglichen Domainnamens an sich
selber, sondern an die Klägerin 2 verlangt. Diese verwaltet offenbar die übrigen
Domainnamen der A._-Gruppe mit der Top Level Domain ".ch" (vgl. act. 1
Rz. 16), weshalb die ebenfalls zur A._-Gruppe gehörende Klägerin 1 ein
schutzwürdiges Interesse an der (direkten) Übertragung an die Klägerin 2 besitzt.
2.8. Ergebnis
Es liegt eine Markenrechtsverletzung der Beklagten 2 gegenüber der Klägerin 1
vor, weshalb sowohl die beiden (eingeschränkten) Unterlassungsbegehren 1 und
2 sowie das Beseitigungsbegehren 3 der Klägerin 1 gutzuheissen sind. Vor die-
sem Hintergrund kann offen bleiben, ob auch eine Verletzung von Firmen-, Na-
mens- und Lauterkeitsrecht vorliegt. Es ist allerdings bereits hier darauf hinzuwei-
sen, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung der Begriff der Verwechs-
lungsgefahr für das gesamte Kennzeichenrecht grundsätzlich ein einheitlicher ist
(vgl. BGE 128 III 401, E. 5., sowie auch nachfolgend Ziff. III.5.4.2.).
- 17 -
3. Ansprüche der Klägerin 1 gegenüber dem Beklagten 1 aus Markenrecht
3.1. Aktivlegitimation
Die Klägerin 1 ist als Inhaberin der bereits oben erwähnten Marken ohne Weiteres
auch gegenüber dem Beklagten 1 aktivlegitimiert (siehe oben Ziff. III.2.1.).
3.2. Passivlegitimation
Die Klägerin 1 leitet die Passivlegitimation des Beklagten 1 im Wesentlichen aus
dessen Auftreten im Rahmen der Domainregistrierung und im Geschäftsverkehr
mit den Klägerinnen ab. Er sei zudem auf der damaligen Website als einzige ver-
antwortliche Person aufgeführt gewesen (act. 1 Rz. 20 ff., act. 17 Rz. 24). Der
Beklagte 1 bestreitet seine Passivlegitimation mit der Begründung, er sei nie als
Privatperson oder Einzelkaufmann, sondern stets als einzelunterschriftsberechtig-
ter Geschäftsführer der Beklagten 2, deren Organ er sei, aufgetreten (act. 13
Rz. 46 f., act. 20 Rz. 44 ff.).
Die Organe einer juristischen Person sind berufen, deren Willen Ausdruck zu ge-
ben. Sie verpflichten die juristische Person sowohl durch den Abschluss von
Rechtsgeschäften als durch ihr sonstiges Verhalten. Für ihr Verschulden sind die
handelnden Personen ausserdem persönlich verantwortlich (Art. 55 ZGB). Dabei
handelt es sich um eine zur Haftung der juristischen Person hinzukommende,
persönliche, ausserrechtsgeschäftliche Haftung der Organe selbst. Entgegen dem
Wortlaut des deutschen Gesetzestexts verlangt Art. 55 Abs. 3 ZGB kein besonde-
res Verschulden im Sinne einer Verschuldenshaftung nach Art. 41 ff. OR, sondern
es sind vielmehr die jeweiligen Voraussetzungen der anwendbaren Haftungsnorm
entscheidend (BSK ZGB I-HUGUENIN, Art. 56 N. 30 f.; BK-RIEMER, Art. 54/55 ZGB,
Rz. 63 f.). Bei juristischen Personen unterliegen die als Organe handelnden natür-
lichen Personen den gleichen Ansprüchen aus Art. 55 MSchG wie die juristische
Person. Abwehransprüche können deshalb auch gegen die Organe selbst geltend
gemacht werden, sei es gegen diese alleine oder in passiver Streitgenossen-
schaft mit der juristischen Person. Die Passivlegitimation ergibt sich aus dem Um-
stand, dass die Organe am Willensbildungsprozess der juristischen Person unmit-
telbar beteiligt oder zumindest dafür verantwortlich sind (WILLI, Kommentar
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MSchG, Zürich 2002, Art. 55 N. 11; vgl. anschaulich auch Urteil des Handelsge-
richts St. Gallen vom 25. März 2010, publ. in sic! 11/2010, S. 789, "...", E. 1.).
Nach dem Ausgeführten ergibt sich die Passivlegitimation des Beklagten 1 infolge
seiner Stellung als Organ und seiner aktiven Rolle als einziger Geschäftsführer
der Beklagten 2 bei der Registrierung und Verwendung des Domainnamens.
Nicht zutreffend ist somit der Hinweis der Beklagten, es könne nur eine der be-
klagten Parteien passivlegitimiert sein (act. 20 Rz. 52).
3.3. Verletzung des Markenrechts der Klägerin 1
Es wurde bereits dargelegt, dass in Bezug auf den von der Beklagten 2 verwen-
deten Domainnamen "www.A-2._.ch" eine Markenrechtsverletzung gegen-
über der Klägerin 1 vorliegt. Da die Passivlegitimation des Beklagten 1 an seine
Organfunktion und sein entsprechendes Handeln für die Beklagte 2 im Zusam-
menhang mit der Registrierung und Verwendung des Domainnamens anknüpft,
ist betreffend den kennzeichenmässigen Gebrauch des Zeichens "A._" sowie
die Verwechslungsgefahr und Zeichenähnlichkeit der Domain mit den Marken der
Klägerin 1 auf die Ausführungen in Bezug auf die Beklagte 2 zu verweisen (siehe
oben Ziff. III.2.3.-4.). Soweit eine Verletzung durch die Beklagte 2 zu bejahen ist,
liegt sie auch in Bezug auf den für sie handelnden Beklagten 1 vor. Dasselbe gilt
für die Ansprüche der Klägerin 1 auf Unterlassung und Beseitigung des verlet-
zenden Verhaltens. Die Gutheissung der entsprechenden Begehren gegenüber
dem Beklagten 1 erweist sich aus denselben Gründen als verhältnismässig wie
gegenüber der Beklagten 2, handelte der Erstere doch als Organ und Geschäfts-
führer für die Letztere.
- 19 -
3.4. Ergebnis
Auch dem Beklagten 1 ist daher gegenüber der Klägerin 1 unter entsprechender
Strafandrohung zu verbieten, das Zeichen "A._" im Zusammenhang mit Mak-
ler- oder Versicherungsdienstleistungen sowie im Zusammenhang mit Finanz-
dienstleistungen in Domainnamen zu verwenden. Im Weiteren ist der Beklagte 1
unter entsprechender Strafandrohung zu verpflichten, gegenüber den zuständigen
Registrierungsstellen die zu einer Übertragung des fraglichen Domainnamens an
die Klägerin 2 notwendigen Erklärungen abzugeben.
4. Ansprüche der Klägerin 2 gegenüber den Beklagten 1 und 2 aus 
Die Klägerin 2 ist unstreitig nicht Inhaberin der oben erwähnten Marken (IR-Marke
Nr. ... "A._" sowie CH-Marke Nr. ... "A._" (fig.)). Nach Art. 55 Abs. 4
MSchG ist jedoch auch derjenige selbständig zur Leistungsklage berechtigt, der
über eine ausschliessliche Lizenz verfügt. Die Klägerin 2 führt wiederholt aus, sie
sei im Zusammenhang mit den beiden geschützten Marken Lizenznehmerin der
Klägerin 1 (act. 1 Rz. 10, act. 17 Rz. 22). Sie macht jedoch nirgends geltend, sie
verfüge über eine ausschliessliche Lizenz, was sich im Übrigen auch nicht aus
der von ihr ins Recht gelegten Bestätigung des Lizenzverhältnisses vom 25. Juli
2011 ergibt (vgl. act. 18/10). Damit unterlässt sie es, ihre Aktivlegitimation hin-
sichtlich Markenrecht genügend zu substantiieren, obwohl sie auf diesen Um-
stand auch bereits von der Beklagten hingewiesen worden war (act. 13 Rz. 39
und 42). Die Aktivlegitimation der Klägerin 2 aus Markenrecht ist daher gegenüber
beiden Beklagten 1 und 2 zu verneinen.
5. Ansprüche der Klägerin 2 gegenüber den Beklagten 1 und 2 aus 
5.1. Anwendbarkeit des Namensrechts
Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen an-
masst, so kann er auf Unterlassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf
Schadenersatz klagen (Art. 29 Abs. 2 ZGB). Wer durch den unbefugten Gebrauch
einer Firma beeinträchtigt wird, geniesst nach Art. 956 Abs. 2 OR besonderen
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Firmenschutz. Die Firma stellt eine im Handelsregister eingetragene Namensson-
derform des OR dar: Jede Firma ist somit sogleich ein Name und daher jeder
Firmengebrauch immer auch ein Namensgebrauch gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB.
Es besteht jedoch Subsidiarität des Namensschutzes: Art. 956 Abs. 2 OR ist lex
specialis und Art. 29 Abs. 2 lex generalis (BSK ZGB I-BÜHLER, Art. 29 N. 61 f.).
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts erlaubt die firmenrechtliche
Spezialnorm allerdings einzig die Abwehr eines firmenmässigen Drittgebrauchs
der geschützten Firma (BGE 117 II 517). Der Anwendungsbereich des Namens-
schutzes geht hingegen darüber hinaus, indem er auch bei nicht firmenmässigen
Firmen- bzw. Namensanmassungen zur Anwendung gelangt und so insbesonde-
re firmenverletzenden Domaingebrauch erfasst (BSK ZGB I-BÜHLER, Art. 29
N. 62). Vorliegend wird den beiden Beklagten vorgeworfen, den Domainnamen
"www.A-2._.ch" zu gebrauchen, um Broker-Dienstleistungen im Versiche-
rungs- und Finanzbereich anzubieten. Dabei handelt es sich nicht ohne Weiteres
um einen firmenmässigen Gebrauch. Die Klägerin 2 macht keine Umstände gel-
tend, die insbesondere gestützt auf die Ausgestaltung der Website darauf schlies-
sen liessen, die Beklagte 2 verwende den Domainnamen als Identitätszeichen ih-
res Unternehmens (act. 17 Rz. 67 f.). Hier greift der spezialrechtliche Firmen-
schutz gerade nicht. Ein bloss "geschäftlicher" Gebrauch reicht nicht aus (vgl. da-
gegen den Entscheid des Tribunal d'arrondissement de Lausanne vom 23. Juli
2001, publ. in sic!, 2002, S. 55). Daher kommt vorliegend auf die Verwendung der
Firma der Klägerin 2 das allgemeine Namensrecht zum Zuge.
5.2. Aktivlegitimation
Die Klägerin 2 ist unstreitig im Handelsregister mit der Firma "A1._ AG
(A2._ SA) (A3._ SA) (A4._ Ltd)" eingetragen (act. 1 Rz. 10 und 18,
act. 13 Rz. 39 und 44) und damit in Bezug auf ihre Firma namensrechtlich aktivle-
gitimiert.
5.3. Passivlegitimation
Die Passivlegitimation der Beklagten 2 wird von dieser nicht bestritten (act. 13
Rz. 48) und ist aufgrund der bereits in Bezug auf das Markenrecht ausgeführten
Umstände, namentlich die Inhaberschaft des fraglichen Domainnamens, zu beja-
- 21 -
hen (siehe dazu oben Ziff. III.2.2.). Die Passivlegitimation des Beklagten 1 ergibt
sich aus dessen (unbestrittenen) Handeln als Organ und Geschäftsführer der den
fraglichen Domainnamen gebrauchenden Beklagten 2 (Art. 55 Abs. 3 ZGB; siehe
dazu auch oben Ziff. III.3.2.). Im Folgenden ist daher nur noch von den Beklagten
die Rede, wobei die Ausführungen für beide Beklagten in gleichem Masse gelten.
5.4. Verletzungstatbestand
5.4.1. Die Klägerin 2 macht geltend, zwischen ihrer Firma, insbesondere deren
französischer Version "A2._ SA" und dem Domainnamen "www.A-
2._.ch" bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Internetbenutzer,
die den Domainnamen eingeben würden, gingen davon aus, dass dieser von der
Klägerin 2 verwendet werde (act. 1 Rz. 72 f., act. 17 Rz. 67 ff.).
Die Beklagten verweisen bezüglich Firmenrecht auf ihre Ausführungen zum Mar-
kenrecht (act. 13 Rz. 90, act. 20 Rz. 89), welche im Wesentlichen oben dargestellt
wurden (siehe oben Ziff. III.2.4.1.).
5.4.2. Der Namensträger wird durch Art. 29 Abs. 2 ZGB geschützt, wenn seine
rechtlich schützenswerten Interessen beeinträchtig sind. Als Namensanmassung
wird nicht nur die Verwendung des vollen Namens eines anderen betrachtet, son-
dern schon die Übernahme des Hauptbestandteils dieses Namens, wenn damit
eine Verwechslungsgefahr entsteht. Dass Verwechslungen tatsächlich stattgefun-
den haben, ist nicht erforderlich. Die Verwendung des Namens eines anderen be-
einträchtigt ein schützenswertes Interesse, wenn die Aneignung des Namens die
Gefahr der Verwechslung oder Täuschung hervorruft oder wenn sie geeignet ist,
zufolge einer blossen Gedankenassoziation im Bewusstsein des Publikums eine
in Wirklichkeit nicht bestehende Beziehung zwischen dem bisherigen Träger des
Namens und dem anmassenden Dritten herzustellen. Eine unbefugte Na-
mensanmassung liegt auch dann vor, wenn der Anmassende den Anschein er-
weckt, der angeeignete Name habe etwas mit seinem eigenen Namen oder mit
seinem eigenen Geschäft zu tun, oder es bestehe eine enge persönliche, ideelle,
geistige oder geschäftliche Verbindung zwischen den Parteien, die in Tat und
Wahrheit fehlt (BGE 128 III 353, E. 4. = Pra 92 (2003) Nr. 3 sowie
BGE 128 III 401, E. 5 mit weiteren Hinweisen).
- 22 -
Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die von einer registrierten Internet-
Adresse ausgeht, ist – wie auch im Markenrecht – nicht der Inhalt oder die Gestal-
tung der damit bezeichneten Internetseite entscheidend, sondern die Beschaffen-
heit der Adresse, die den Zugriff auf die Website erlaubt, als solche. Eine Ver-
wechslungsgefahr besteht bereits im Moment, in dem der Internet-Benutzer sich
an einem Domainnamen orientiert und in ihm Assoziationen sowie das Interesse
geweckt werden, darunter bestimmte Informationen zu finden. Auch kann eine In-
ternet-Adresse nicht immer nur in der Nähe der damit bezeichneten Site auftau-
chen, sondern ebenso beispielsweise auf Briefköpfen, als Teil der Absenderad-
resse eines E-Mails ("xxx@A-2._.ch") oder in Adresslisten, die von Internet-
Suchmaschinen dargestellt werden. In solchen Fällen kann die Verwechslungsge-
fahr durch Hinweise auf der Website und auch durch seinen weiteren Inhalt nicht
unmittelbar behoben werden. Eine Behebung der Verwechslungsgefahr durch
den Inhalt der Website würde zudem voraussetzen, dass die dort zu diesen
Zweck angebrachten Hinweise von den Internet-Benutzern in allen Fällen auf-
merksam gelesen werden, wovon jedoch nicht ohne Weiteres ausgegangen wer-
den kann. Mit anderen Worten entsteht die Verwechslungsgefahr unmittelbar mit
der Verwendung des Namens als Domainname. Eine wie auch immer geartete
Gestaltung der Website kann dagegen nicht aufkommen (BGE 128 III 401,
E. 7.2.2. mit weiteren Hinweisen; vgl. zur Entwicklung und zum aktuellen Stand
der diesbezüglichen Rechtsprechung auch ALBERINI/GUILLET, L'incidence du
contenu du site Internet dans les litiges en matiére de noms de domaine, sic!
2012 S. 305 ff.).
5.4.3. Vorliegend ist die Verwechslungsgefahr zwischen der Firma der Klägerin 2
(französische Version) und dem fraglichen Domainnamen der Beklagten evident.
Wie bereits ausgeführt kommt den Bestandteilen "www" und ".ch" keine individua-
lisierende Wirkung zu. Dasselbe gilt für die Bezeichnung der Organisationsform
der Klägerin 2 "SA". Abgesehen davon unterscheidet sich die Domain "www.A-
2._.ch" von der Firma "A2._ SA" lediglich durch das Weglassen des
Buchstabens "s" am Ende des beschreibenden Bestandteils "2._". Diese
Verwendung der Singularform anstatt der Pluralform ist offensichtlich nicht geeig-
net, eine hinreichende Unterscheidbarkeit für das massgebliche Publikum herzu-
- 23 -
stellen. Ferner kommt auch dem im Domainnamen eingefügten Bindestrich als
Unterscheidungskriterium keine eigene Bedeutung zu (vgl. Urteil des Bundesge-
richts 4C_341/2005 vom 6. März 2007, E. 5.2. in fine). Die allfällige Ausgestaltung
der fraglichen Website ist nicht zu beachten und es wäre ohnehin fraglich, ob die-
se die bestehende Verwechslungsgefahr im Sinne einer zu vermutenden Bezie-
hung zwischen der Klägerin 2 und den Beklagten zu beseitigen im Stande wäre,
treten doch beide Seiten im Bereich der Versicherungs- und Finanzdienstleistun-
gen auf (vgl. oben Ziff. III.2.4.3.).
5.5. Zwischenfazit
Die Verwendung des Domainnamens "www.A-2._.ch" durch die Beklagten
verletzt das Namensrecht der Klägerin 2 an ihrer Firma. Der Klägerin 2 kommt
daher der Schutz nach Art. 29 Abs. 2 ZGB zu.
5.6. Unterlassungsanspruch
Die Bestimmung des Art. 29 Abs. 2 ZGB enthält ausdrücklich den Anspruch auf
Unterlassung einer Namensanmassung, der ferner kein Verschulden voraussetzt
(BGE 90 II 322). Ein solcher Unterlassungsanspruch besteht, falls und solange
eine Gefahr von Namensanmassung andauert (BGE 118 II 5 = Pra 82 (1993)
Nr. 89).
Es wurde bereits dargelegt, dass die verletzende Verwendung des fraglichen
Domainnamens durch die Beklagten andauert und ausgehend von deren bisheri-
gem Verhalten die Gefahr besteht, sie würden die Verletzungshandlung auch in
Zukunft fortsetzen (siehe oben Ziff. III.2.6.). Auch hier kann eine Gutheissung nur
in dem Ausmass der vorgeworfenen Verletzungshandlung erfolgen. Es erweist
sich daher als verhältnismässig und rechtfertigt sich, den Beklagten auch gegen-
über der Klägerin 2 unter entsprechender Strafandrohung zu verbieten, das Zei-
chen "A._" im Zusammenhang mit Makler- oder Versicherungsdienstleistun-
gen sowie im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen in Domainnamen zu
verwenden (Rechtsbegehren 1 und 2).
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5.7. Beseitigungsanspruch
Die Klägerin 2 verlangt mit ihrem Rechtsbegehren 3, die Beklagten seien zu ver-
pflichten, den Domainnamen "www.A-2._.ch" an sie zu übertragen bzw. die
dafür notwendigen Erklärungen abzugeben.
Neben dem Unterlassungsanspruch ist – wie bereits auf markenrechtlicher
Grundlage (vgl. oben Ziff. III.2.7.) – auch in Art. 29 Abs. 2 ZGB ein Beseitigungs-
anspruch mit enthalten. Das Bundesgericht erkannte in diesem Sinne, dass die
Verpflichtung der Beklagten zur Abgabe aller für eine Übertragung des strittigen
Domainnamens auf die Klägerin erforderlichen Erklärungen eine geeignete sowie
erforderliche, und damit verhältnismässige Anordnung darstellen könne, um dem
Anspruch der Klägerin auf Schutz ihres Namens zum Durchbruch zu verhelfen
(BGE 128 III 401, nicht publizierte E. 8 in 4C.9/2002).
Die gleichen Gründe, welche bereits im Rahmen der markenrechtlichen Beurtei-
lung gegenüber der Klägerin 1 dargestellt wurden (siehe oben Ziff. III.2.7.), lassen
auch einen Anspruch der Klägerin 2 auf Übertragung des fraglichen Domainna-
mens gestützt auf Namensrecht als angezeigt erscheinen. Die Beklagten mussten
um die durch die Registrierung des Domainnamens entstehende Verwechslungs-
gefahr zumindest wissen, bestand doch auch anfänglich noch eine Vertragsbe-
ziehung zur Klägerin 2, weshalb ihnen deren Firma und Stellung im Markt bekannt
war. Dass sich aus dem besagten Vertrag jedoch irgendeine Berechtigung zur
Benutzung der Firma der Klägerin 2 im eigenen Domainnamen ergeben würde,
wird nicht vorgebracht und eine solche ist auch nicht ersichtlich (vgl. im Gegenteil
act. 1 Rz. 28 und 74 f. sowie act. 13 Rz. 91). Die Übertragung des fraglichen Do-
mainnamens erscheint daher als geeignet und erforderlich, um die aktuelle Ver-
letzung sowie die bestehende Gefahr von künftigen Verletzungen wirksam und
nachhaltig zu beseitigen. Die Beklagten sind daher gegenüber der Klägerin 2 un-
ter entsprechender Strafandrohung zu verpflichten, innert zehn Tagen ab Eintritt
der Rechtskraft gegenüber den zuständigen Registrierungsstellen die Übertra-
gung des Domainnamens "www.A-2._.ch" auf die Klägerin 2 zu erklären.
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5.8. Ergebnis
Es liegt eine Verletzung des Firmen- bzw. Namensrechts der Klägerin 2 durch die
Beklagten 1 und 2 vor, weshalb sowohl die beiden (eingeschränkten) Unterlas-
sungsbegehren 1 und 2 sowie das Beseitigungsbegehren 3 der Klägerin 2 ge-
genüber beiden Beklagten 1 und 2 gutzuheissen sind. Es kann daher offen blei-
ben, ob zusätzlich eine Verletzung von Lauterkeitsrecht oder von Vertragsrecht
vorliegt (vgl. dazu act. 1 Rz. 65-70 und Rz. 74 f.).
IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen
1. Streitwert
Die Klägerinnen, die Teil der A._-Unternehmensgruppe bilden, messen ihrer
Klage, bezogen auf beide Klägerinnen, einen Gesamtstreitwert von
CHF 100'000.– bei. Sie verweisen dazu auf bundesgerichtliche Rechtsprechung
im Zusammenhang mit Domainnamen (Urteil des Bundesgerichts 4C.376/2004
vom 21. Januar 2005, E.5. in fine), den Wert der Marke "A._" von 7.6 Mia
US$ sowie auf die Möglichkeit, durch die Verletzungshandlungen der Beklagten
Haftungsrisiken ausgesetzt zu werden (act. 1 Rz. 8, act. 17 Rz. 3). Die Beklagten
gehen indessen von einem Gesamtstreitwert von deutlich unter CHF 50'000.– aus
mit der Begründung, die Klägerinnen würden den fraglichen Domainnamen nicht
gebrauchen wollen, sondern lediglich aus "Defensivüberlegungen" anstreben und
ihm blosses Störpotential zumessen (act. 13 Rz. 3, act. 20 Rz. 4).
Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das
Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ih-
re Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Das Gericht hat ei-
nen Ermessensentscheid zu fällen und den Streitwert nach objektiven Kriterien zu
schätzen. Dabei berücksichtigt es die Vorbringen und Interessen der Parteien
(vgl. STEIN-WIGGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm.,
Art. 91 N. 25; BSK ZPO-RÜEGG, Art. 91 ZPO N. 6).
- 26 -
Es besteht kein Anlass, nicht von der klägerischen Angabe und damit von einem
Gesamtstreitwert von CHF 100'000.– auszugehen (§ 91 Abs. 2 ZPO); vgl. auch
Urteil des Bundesgerichtes 4C.376/2004 vom 21. Januar 2005, E.5. in fine). Über
die konkrete Verwendungsabsicht der Klägerinnen des fraglichen Domainnamens
kann keine verlässliche Aussage getroffen werden, und diese Absicht kann vor-
liegend auch nicht entscheidend sein. Die Klage zielt vielmehr darauf ab, dass die
Beklagten den Verletzungszustand in Bezug auf die Marken- bzw. Namensrechte
der Klägerinnen beseitigen und solche Verletzungen in der Zukunft unterlassen.
Als mögliche Interessen daran kommen durchaus das Ausschalten von Haftungs-
risiken, das Konzentrieren der allfälligen Kundschaft auf die eigenen Dienstleis-
tungen, das Benutzen des Domainnamens zur Bereitstellung einer eigenen
Website bzw. das Umleiten auf die eigene Website oder das reine Halten des
Domainnamens in Betracht. Vor diesem Hintergrund ist ohne Weiteres mit den
Klägerinnen von einem Gesamtstreitwert von CHF 100'000.– auszugehen.
2. Prozesskosten
2.1. Die Prozesskosten, welche die Gerichtskosten und die Parteientschädigung
umfassen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), werden der unterliegenden Partei auferlegt
(Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Pro-
zesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO).
Sind am Prozess mehrere Personen als Haupt- oder Nebenparteien beteiligt, so
bestimmt das Gericht ihren Anteil an den Prozesskosten. Es kann auf solidarische
Haftung erkennen (Art. 106 Abs. 3 ZPO).
2.2. Vorliegend obsiegen beide Klägerinnen 1 und 2 gegenüber beiden Beklag-
ten 1 und 2 im wesentlichen Umfang der Klage, da den Beklagten einerseits ge-
genüber beiden Klägerinnen zu verbieten ist, das Zeichen "A._" im Zusam-
menhang mit Makler- oder Versicherungsdienstleistungen sowie mit Finanzdienst-
leistungen in Domainnamen zu verwenden, und die Beklagten andererseits die
Übertragung des fraglichen Domainnamens an die Klägerin 2 zu erklären haben.
Beides entspricht den bereits in der Klageschrift und auch in der Replik vorge-
brachten Rechtsbegehren in ihrem Kerngehalt, nämlich der Verpflichtung zur Be-
seitigung des Verletzungszustands und zur Unterlassung künftiger Verletzungen.
- 27 -
Allerdings unterliegen die Klägerinnen insoweit, als sie verschiedene Unterlas-
sungsbegehren mit der Replik fallen gelassen (Klagerechtsbegehren 1, 2 und 5)
oder eingeschränkt (Klagerechtsbegehren 3 und 4) haben (act. 17 Rz. 10), was
einen teilweisen Klagerückzug bedeutet. Zudem unterliegen die Klägerinnen, so-
weit die eingeschränkten Unterlassungsbegehren wegen ihres unzulässigen oder
zu weit gefassten Inhalts abzuweisen sind (siehe oben Ziff. III.1.). Ebenso zu be-
rücksichtigen ist, dass die Klägerinnen mit ihrem Gesuch um Erlass von vorsorgli-
chen Massnahmen vollständig unterlegen sind und die entsprechende Kostenver-
legung dem Endentscheid vorbehalten wurde (act. 11 S. 8). Schliesslich ist zu
bemerken, dass beide Klägerinnen stets identische Rechtsbegehren gegenüber
beiden Beklagten gleichermassen stellten bzw. diese hernach modifizierten, wes-
halb vom gleichen Anteil der Parteien am Streitwert auszugehen ist.
Unter Berücksichtigung aller Umstände obsiegen die Klägerinnen mit ihrer Klage
zu 4/5. Demgegenüber kommt dem teilweisen Nichteintreten und der teilweisen
Abweisung der Unterlassungsbegehren sowie dem Unterliegen der Klägerinnen
im Massnahmebegehren mit Blick auf den mit der Klage angestrebten Erfolg ein
Gewicht von 1/5 zu. Die Parteien werden diesem Ausgang gemäss kosten- und
entschädigungspflichtig, wobei beim Tragen der Kosten jeweils von einer solidari-
schen Haftung der Klägerinnen einerseits und der Beklagten andererseits auszu-
gehen ist.
2.3. Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung
des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich nach
dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse, dem Zeitaufwand des
Gerichts sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4
GebV OG). Die Gerichtsgebühr besteht vorliegend aus der vollen Grundgebühr
sowie einem angemessenen Zuschlag für den am 11. Juli 2011 ergangenen Be-
schluss betreffend das Massnahmebegehren der Klägerinnen (act. 11); sie be-
trägt insgesamt CHF 11'000.–. Davon sind den Klägerinnen 1/5 und den Beklag-
ten 4/5, jeweils unter solidarischer Haftung in dieser Höhe, aufzuerlegen. Die Ge-
richtskosten sind aus dem von der Klägerin 1 (für beide Klägerinnen) geleisteten
Kostenvorschuss (Prot. S. 2 f.; act. 7) zu decken (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Ihr ist für
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den Kostenanteil der Beklagten das Rückgriffsrecht auf diese einzuräumen
(Art. 111 Abs. 2 ZPO).
2.4. Die Höhe der Parteientschädigung wird nach der Anwaltsgebührenverord-
nung (AnwGebV ) festgesetzt. Die Grundgebühr ist mit der Beantwortung der Kla-
ge verdient; für jede weitere Rechtsschrift ist ein Zuschlag zu gewähren (§ 11
Abs. 1 und 2 AnwGebV). Für die Vertretung mehrerer Klientinnen und Klienten im
gleichen Verfahren wird die Gebühr entsprechend der dadurch verursachten
Mehrarbeit erhöht (§ 8 AnwGebV). Vorliegend erfolgte die Vertretung beider Klä-
gerinnen sowie beider Beklagten durch jeweils einen Rechtsanwalt, der jeweils für
die von ihm vertretenen Parteien gemeinsame Rechtsschriften einreichte (act. 1,
act. 8, act. 13, act. 17 und act. 20). Zudem besteht eine nahe Beziehung zwi-
schen den Klägerinnen unter sich und ebenso zwischen den Beklagten; ihre Inte-
ressenlage und rechtliche Argumentation ist im Wesentlichen gleichgelagert.
Deshalb ist auf beiden Seiten von einem nur geringen Mehraufwand durch die je-
weilige Doppelvertretung auszugehen. Der Klägerin 1 und der Klägerin 2 ist dem-
nach ausgangsgemäss je 3/10 der nach Massgabe von §§ 2, 4 und 8 AnwGebV
bestimmten Parteientschädigung von insgesamt CHF 16'400.– zuzusprechen, für
welche die Beklagten 1 und 2 jeweils solidarisch haften.