Decision ID: 6bfe9f42-7808-548e-b5d0-eac1b387160a
Year: 2007
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A. Die CH-Marke 529 677 "WEBIATOR" der Beschwerdeführerin wurde für die folgenden Waren und Dienstleistungen im Schweizerischen  eingetragen:
9 Gespeicherte und herunterladbare Computerprogramme; bespielte  für Computer.
35 Sammeln und Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken; ; Online-Werbung in Computernetzwerken.
38 Übermitteln von Daten über Computernetzwerke; Verschaffen des Zugangs zu globalen Computernetzwerken; Verschaffen des Zugriffs auf Websites zum Herunterladen von Informationen; Verschaffen des Zugriffs auf ; Online-Übermittlung von Informationen.
42 Entwurf, Entwicklung, Erstellung und Wartung von Computerprogrammen; Installieren von Computerprogrammen; Dienstleistungen eines Grafikers und eines Webdesigners; Gestaltung und Unterhalt von Websites für Dritte; Computerberatungsdienste; Vermieten von Zugriffszeit auf Datenbanken und zu Computernetzwerken; Wartung von Websites für Dritte,  deren Optimierung, Analyse und Überprüfung.
B. Die Beschwerdegegnerin erhob am 29. April 2005 vollumfänglich  gegen diese Eintragung. Sie stützte sich auf ihre Marke CH 517 130 "webautor" (fig.), welche für folgende Dienstleistungen eingetragen ist:
38 Telekommunikation.
42 Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; industrielle Analysen und Forschung; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Rechtsberatung und -vertretung.
Die Marke hat folgendes Aussehen:
C. Am 22. August 2005 nahm die Beschwerdeführerin zum Widerspruch . Die Beschwerdegegnerin replizierte mit Eingabe vom 11. November 2005. Am 22. Dezember 2005 reichte die Beschwerdeführerin eine Duplik ein.
D. Die Vorinstanz hiess den Widerspruch am 19. Mai 2006 teilweise gut, nämlich bezüglich aller beanspruchten Waren der Klasse 9 sowie aller Dienstleistungen der Klassen 38 und 42. In diesem Umfang wurde die  CH-Marke Nr. 529 677 "WEBIATOR" widerrufen.
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E. Mit Beschwerde vom 20. Juni 2006 an die Eidgenössische  für geistiges Eigentum ("RKGE") beantragte die Beschwerdeführerin:
1. Der Entscheid des IGE vom 19. Mai 2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 7536 sei aufzuheben, und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 529 677 sei vollumfänglich zu bestätigen.
2. Eventualiter sei die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurück zuweisen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin.
F. Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 13. September 2006, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
In der Stellungnahme vom 18. September 2006 stellte die  folgende Rechtsbegehren:
Es sei die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen und die Marke "" (recte: WEBIATOR) wegen Verwechslungsgefahr mit der Marke "" (recte: webautor) nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG aus dem  zu löschen.
Eventualiter sei die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen und die Marke "WEBAUTOR" (recte: WEBIATOR), da sie Gemeingut darstellt und daher nach Art. 2 Abs. 1 lit. a MSchG markenschutzrechtlich nicht schutzwürdig ist, aus dem Markenregister zu löschen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der  und Beschwerdeführerin.
G. Das Verfahren wurde mit Verfügung vom 15. November 2006 per 1.  2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
H. Das Bundesverwaltungsgericht teilte mit Verfügung vom 22. Januar 2007 den Spruchkörper mit.
I. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung  die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 25. Januar 2007  und die Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden  Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Das vorliegende Verfahren wurde am 1. Januar 2007 von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes vom 20.  1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) am 20. Juni 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Be-
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schwerde ist deshalb einzutreten.
2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen  sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11).
Es ist unbestritten, dass die Marke der Beschwerdegegnerin "webautor", die im Jahre 2003 hinterlegt wurde, älter ist als die erst im Jahr 2004  Marke der Beschwerdeführerin "WEBIATOR".
3. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG , wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer  beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber , oder falls das Publikum die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge , insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.1 mit Hinweis auf BGE 127 III 160 E. 2 und 122 III 382 E. 1).
Zum Begriff der Verwechslungsgefahr hat die Rechtsprechung  Beurteilungsgrundsätze entwickelt:
3.1 Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt  von der Ähnlichkeit der Zeichen und vom Umfang des  ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 mit Hinweis auf LUCAS DAVID, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2. Aufl., Basel 1999, N 14 zu Art. 3 MSchG).
3.2 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer . Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon  Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu . Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche  sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs an-
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lehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a mit Hinweisen auf DAVID, a.a.O., N 13 zu Art. 3 MSchG und EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Schweizerisches - und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Basel 1996, S. 113). Keinen Schutz geniessen Marken, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich im  für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt  (Art. 2 lit. a MSchG). Infolgedessen besteht auch kein Schutz  einer Marke, die in kennzeichnungsschwachen Teilen mit einer  Marke übereinstimmt, aber deren prägende Elemente nicht verwendet (DAVID, a.a.O., N. 29 zu Art. 3 MSchG, MARBACH, a.a.O., S. 114). Wird eine Marke nur in banalen, als solchen nicht unterscheidungskräftigen  nachgeahmt, müssen diese in der Beurteilung der  zwar mit berücksichtigt werden. Doch sind die prägenden Elemente der Marke entsprechend stärker zu gewichten (MARBACH, a.a.O., S. 116, CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Zürich 2002, Rz. 133 zu Art. 3 MSchG, RKGE in sic! 1999, 276 E. 4 Natural White).
Im Weiteren ist für die Frage der Zeichenähnlichkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen  sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des  Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln (vgl. BGE 126 III 315 E. 6b/bb; 95 II 191 E. II. 2; 88 II 378 E. 2), ist mit einer geringeren  und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der  zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 E. 3a; 117 II 321 E. 4, je mit Hinweisen).
3.3 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist , wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind oder wenn es sich um Massenartikel des täglichen Gebrauchs handelt (BGE 119 II 473 E. 2c Radion/Radomat).
4. Als erstes ist somit der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu .
4.1 Ausgehend vom Gesamteindruck mass die Vorinstanz der Marke "" einen durchschnittlichen Schutzumfang zu. Zwar gehöre der  "web" im Zusammenhang mit den beanspruchten  zum Gemeingut. Die Kombination mit dem Zeichenbestandteil "autor" bleibe jedoch interpretationsbedürftig, zumal explizit keine  Textverfassungsdienstleitsungen der Klasse 41 beansprucht , und wirke daher unterscheidungskräftig. Ebenfalls habe eine  im Internet keine Hinweise ergeben, wonach "autor" im IT- und Infor-
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matikbereich als Fachbegriff verwendet werde.
Diese Auffassung wird von der Beschwerdeführerin bestritten. Sie macht in ihrer Beschwerde hauptsächlich geltend, die Widerspruchsmarke gehöre zum Gemeingut, weshalb ihr ein nur sehr geringer Schutzumfang . Das Zeichen sei direkt beschreibend, als Hinweis auf die Funktion von Programmen, die unter der Marke entwickelt werden sollten. Es  sich dabei um Anwendungsprogramme, welche die Erstellung und  von Text- und Multimediadokumenten ermöglichten und . Diese Software helfe dem Anwender als "Autor" auf dem web in  zu treten. Zudem würden Verfasser von Texten bzw. , die ihre Werke via "world wide web" verbreiten, in  vielfach als "Webautoren" bezeichnet. Nebst dem dass selbst Lehrgänge für Webautoren angeboten würden, liessen sich unzählige Websites finden, in welchen die Person, welche Urheber und Verwalter der Website sei, als Webautor aufgeführt werde.
Die Beschwerdegegnerin schliesst sich der Auffassung der Vorinstanz an, wonach der Begriff "webautor" ein sich aus den bekannten Begriffen "web" und "Autor" zusammengesetztes Phantasiewort mit schwammiger  sei.
4.2 Das Zeichen "webautor" besteht aus den Elementen "web" und "autor". Der Bestandteil "Web" hat sich dabei auch in der Schweiz als Kurzform für den Begriff "World Wide Web", also für das Internet durchgesetzt. Mit  englischen, ursprünglichen Bedeutung "Netz", "Gewebe" wird es in der Schweiz dagegen kaum verwendet. Der deutsche Begriff "Autor" kommt mit der Bedeutung "Verfasser, Urheber" ebenfalls häufig vor. Sowohl das Wort "web" als Kurzwort für World Wide Web als auch das Wort "Autor" (französisch: "l'auteur") sind dem Durchschnittskonsumenten in der Schweiz bekannt. Die Verbindung der beiden Bestandteile, die  "webautor" (engl. "webauthor"), ist eine relativ junge , aber im Internet ebenfalls bereits verbreitet und für durchschnittliche Abnehmer/innen von Telekommunikations- und Datendienstleistungen ohne Weiteres verständlich. Einerseits werden darunter Verfasser von Multimediadokumenten verstanden, die ihre Werke mit dem "world wide web" verbreiten, also "Internetdokumente" verfügbar machen (vgl. Eintrag in der Onlineenzyklopädie "Wikipedia" unter dem Stichwort ""). Andererseits können damit Personen gemeint sein, die mit Hilfe von Content-Management-Systemen ("CMS") die Erstellung und Bearbeitung von Text- und Multimediadokumenten auf fremden Webseiten anbieten. Obwohl "webautor" also unterschiedliche Arten von Inhaltslieferanten im Zusammenhang mit dem Internet bezeichnen kann, handelt es sich um  klar verständlichen Begriff und keinen Fall von mehrdeutiger  (vgl. die ähnlich gelagerten Fälle BGE 128 III 447 E. 1.3 und 1.6 Premiere, BGer in sic! 2005, 650 E. 2.3 GlobalePost, sic! 2005, 279 E. 3.3 Firemaster, sic! 2004, 500 f. E. 2.2-2.3 BahnCard).
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4.3 Diese beschreibende Bedeutung hat "webautor" in allen Branchen, die mit dem Internet zu tun haben, also auch für Dienstleistungen der , im Bereich der Wissenschaft und der Technologie,  Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, industriellen  und industrieller Forschung, dem Entwurf und der Entwicklung von Computern und Computerprogrammen, der Rechtsberatung und -, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist. In allen diesen Bereichen werden Dienstleistungen in grossem Umfang auch übers  angeboten und erbracht. Es würde nicht angehen, den Konkurrenten eines Markeninhabers durch die Eintragung seiner Marke den Gebrauch des zum Gemeingut zählenden Worts "webautor", sei es als Teil eines Briefkopfs, eines Logos, eines Domänennamens oder als Überschrift auf einer Webseite im Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen, zu .
4.4 Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist somit, soweit keine  geltend gemacht wird, auf ihre konkret registrierte Schreibweise und ihre Kombination von Wort und Bild eingeschränkt. Für den isolierten Wortbestandteil "webautor" vermag die Marke dagegen  Schutz zu bieten.
5. Im Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dieser  Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke Rechnung zu .
5.1 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Gesamteindruck von Wortmarken in erster Linie durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt, wobei auch der Sinngehalt von Bedeutung sein kann. Dabei  den Klang insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben  wird. Der Wortanfang bzw. Wortstamm sowie die Endung, wenn diese bei der Aussprache betont wird, finden in der Regel grössere Beachtung als dazwischengeschobene und unbetonte, weitere Silben (BGE 122 III 382 E. 5 Kamillosan mit weiteren Hinweisen auf  und Literatur).
5.2 Vermag die Widerspruchsmarke für das Wortelement "webautor" im  mit den beanspruchten Dienstleistungen keinen Schutz zu beanspruchen, ist ihr Schutzumfang allerdings auch im Vergleich zum Wort "WEBIATOR" verringert und vermag sie aus einer allfälligen Nähe der angefochtenen Marke zum Begriff "webautor", der zum Gemeingut zählt, nichts für sich abzuleiten. Da die Ähnlichkeit der zu vergleichenden Marken einzig in diesem Wortbestandteil besteht und grafische Elemente der Widerspruchsmarke von der Marke der Beschwerdeführerin nicht  werden, ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu vernei-
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nen, ohne dass die Frage der Gleichartigkeit der Waren und  zwischen den beiden Marken geprüft zu werden braucht (DAVID, a. a. O., N. 8 zu Art. 3 MschG).
6. Die Beschwerde ist aus diesen Gründen gutzuheissen, der angefochtene Entscheid ist aufzuheben und der Widerspruch ist vollumfänglich . Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss ist der  zurückzuerstatten.
Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach  und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und  Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über Kosten und Entschädigungen vor dem  [VGKE, SR 173.320.2]). Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist  das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu . Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und , sic! 2001, 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.).
7. Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren eine angemessene Parteientschädigung  (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da keine Honorarnote eingereicht wurde, wird die Entschädigung auf Grund der Akten festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem  vom 11. Dezember 2006, VGKE; SR 173.320.2).
8. Dieses Urteil unterliegt keiner Beschwerde an das Bundesgericht und ist  rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).
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