Decision ID: 6b4f5097-5dbc-4dd4-b5da-083caf2b7b4b
Year: 2020
Language: de
Court: ZH_HG
Chamber: ZH_HG_001
Canton: ZH
Region: Zürich
Law Area: civil_law

betreffend Firma / Name / Marke / UWG
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Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 3)
1. Es sei den Beklagten 1 und 2 je unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung und der Bestrafung ihrer Organe  Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, nach Ablauf von 30 Tagen seit Rechtskraft des Urteils das Zeichen "B._" als Bestandteil ihrer Firmen zu führen. Sie seien zu verpflichten, den entsprechenden Löschungs- /Umfirmierungsantrag an die Handelsregister Zürich bzw. Genf innert spätestens 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils zu stellen.
2. Es sei den Beklagten 1 und 2 je unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu
CHF 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung und der Bestrafung ihrer Organe  Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, unter dem  „B._‟, insbesondere in den nachfolgenden Darstellungsformen
- B._ GROUP - B._:
Finanzdienstleistungen und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit  Angelegenheiten anzubieten oder zu erbringen oder dieses Zeichen auf , in der Werbung, als Bestandteil einer Unternehmensbezeichnung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.
3. Es sei festzustellen, dass die Marke CH Nr. 1 „B._‟ der Beklagten 1 nichtig ist.
Die Nichtigkeit sei dem Institut für Geistiges Eigentum gestützt auf Art. 54 MSchG gerichtlich mitzuteilen.
- Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten 1 und 2-
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Geändertes Rechtsbegehren gemäss Replik:
(act. 22 S. 3)
1. Es sei den Beklagten 1 und 2 je unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung und der Bestrafung ihrer Organe  Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, das Zeichen "B._" als Firmenbestandteil zu verwenden. Sie seien zu verpflichten, die  Löschungs-/Umfirmierungsanträge an das Handelsregister des  Genf innert spätestens 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils zu stellen.
Eventualiter: Die Beklagten 1 und 2 seien je unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu bis zu CHF 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung und der Bestrafung ihrer Organe gemäss Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, ihre Firmen so abzuändern, dass sie sich deutlich von den Firmen der  der Klägerin, namentlich von der A._ AG, A._ Holding AG, A._ Anlagestiftung, A._ Freizügigkeitsstiftung, A._ D._, A._ Vorsorge 1e und A._ E._ unterscheiden. Sie seien zu verpflichten, die  Umfirmierungsanträge an das Handelsregister des Kantons Genf innert spätestens 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils zu stellen.
2. Es sei den Beklagten 1 und 2 je unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu CHF 1'000.-- für jeden Tag der Nichterfüllung und der Bestrafung ihrer Organe  Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, unter dem  „B._", insbesondere in den nachfolgenden Darstellungsformen
- B._ GROUP - B._: - B._:
Finanzdienstleistungen und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit  Angelegenheiten anzubieten oder zu erbringen oder dieses Zeichen auf , in der Werbung, als Bestandteil einer Unternehmensbezeichnung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.
3. Es sei festzustellen, dass die Marke CH Nr. 1 „B._" der Beklagten 1 nichtig ist. Die Nichtigkeit sei dem Institut für Geistiges Eigentum gestützt auf Art. 54 MSchG gerichtlich mitzuteilen.
- Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten 1 und 2 -
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Inhaltsverzeichnis:
Sachverhalt und Verfahren: ................................................................................... 5 A. Sachverhaltsübersicht .................................................................................... 5
a. Parteien und ihre Stellung ........................................................................... 5 b. Prozessgegenstand .................................................................................... 6
B. Prozessverlauf ................................................................................................ 6

Erwägungen: ......................................................................................................... 7 1. Formelles ........................................................................................................ 7
1.1. Zuständigkeit ........................................................................................... 7 1.2. Streitgenossenschaft ............................................................................... 7 1.3. Klageänderung ........................................................................................ 8 1.4. Feststellungsinteresse ............................................................................. 8 1.5. Abtretung von Klagerechten? .................................................................. 9 1.5.1. Parteivorbringen ....................................................................................... 9 1.5.2. Rechtliches ............................................................................................ 10 1.5.3. Würdigung .............................................................................................. 11
2. Materielles .................................................................................................... 12
2.1. Ausgangslage ...................................................................................... 12 2.1.1. Kennzeichen der Klägerin ...................................................................... 12 2.1.1.1. Firmen ................................................................................................. 12 2.1.1.2. Eingetragene Marken .......................................................................... 14 2.1.2. Kennzeichen der Beklagten 1 ................................................................ 16 2.1.2.1. Firmen ................................................................................................. 16 2.1.2.2. Eingetragene Marken .......................................................................... 16 2.1.3. Kennzeichen der Beklagten 2 ................................................................ 17 2.1.4. Parteivorbringen ..................................................................................... 17 2.1.4.1. Klägerin ............................................................................................... 17 2.1.4.2. Beklagte 1 und 2 ................................................................................. 18 2.1.5. Einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr ....................................... 18 2.2. Markenrecht ......................................................................................... 20 2.2.1. Rechtliches ............................................................................................ 20 2.2.2. Würdigung .............................................................................................. 22 2.2.2.1. Vorbemerkung .................................................................................... 22 2.2.2.2. Hinterlegungspriorität .......................................................................... 22 2.2.2.3. Prüfungsreihenfolge ............................................................................ 22 2.2.2.4. "A._" vs. "B._" ...................................................................... 23 2.2.2.4.1. Markenähnlichkeit ............................................................................ 23 2.2.2.4.2. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen .............................. 27 2.2.2.4.3. Verwechslungsgefahr ....................................................................... 28 2.2.2.5. "A._ D._" vs. "B._" ....................................................... 31 2.2.2.6. "A._" (fig.) vs. "B._" .............................................................. 32 2.2.3. Zwischenfazit ......................................................................................... 33
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2.3. Firmenrecht ......................................................................................... 33 2.3.1. Rechtliches ............................................................................................ 33 2.3.2. Würdigung .............................................................................................. 35 2.3.2.1. Vorbemerkung .................................................................................... 35 2.3.2.2. Hinterlegungspriorität .......................................................................... 35 2.3.2.3. Zeichenähnlichkeit .............................................................................. 35 2.3.2.4. Verwechslungsgefahr.......................................................................... 38 2.3.3. Zwischenfazit ......................................................................................... 40 2.4. Namensrecht ....................................................................................... 40 2.4.1. Rechtliches ............................................................................................ 40 2.4.2. Würdigung .............................................................................................. 41 2.4.3. Zwischenfazit ......................................................................................... 41 2.5. Lauterkeitsrecht .................................................................................. 42 2.5.1. Rechtliches ............................................................................................ 42 2.5.2. Würdigung .............................................................................................. 42 2.5.2.1. Vorbemerkung .................................................................................... 42 2.5.2.2. Aktivlegitimation .................................................................................. 43 2.5.2.3. Kennzeicheninterne und -externe Umstände ...................................... 43 2.5.3. Zwischenfazit ......................................................................................... 46 2.6. Fazit ...................................................................................................... 46
3. Kosten- und Entschädigungsfolgen .............................................................. 47 3.1. Streitwert ............................................................................................... 47 3.2. Gerichtsgebühr ...................................................................................... 47 3.3. Parteientschädigungen .......................................................................... 47
Sachverhalt und Verfahren:
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in F._. Sie bezweckt den Er-
werb, den Verkauf, das Halten und Verwalten von Beteiligungen im In- und Aus-
land (act. 3/2.1).
Die Beklagte 1 ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in G._. Sie bezweckt die
Vermögensverwaltung sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden
Dienstleistungen (act. 16/1).
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Die Beklagte 2 ist ebenfalls eine Aktiengesellschaft mit Sitz in G._. Sie be-
zweckt Beratungs- und sonstige Dienstleistungen, namentlich in den Bereichen
M&A, Unternehmensstrategien und Fondswesen (act. 16/2).
b. Prozessgegenstand
Die Klägerin will den Beklagten 1 und 2 verbieten, das Zeichen "B._" als Fir-
ma bzw. Firmenbestandteil sowie zur Kennzeichnung ihrer Dienstleistungen im
Geschäftsverkehr, u.a. auch in den nachfolgenden Darstellungsformen
... [Bild von drei Darstellungsformen]
zu verwenden (für Einzelheiten siehe Rechtsbegehren [act. 1 S. 3; act. 22 S. 3]).
Ferner beantragt sie, es sei gerichtlich festzustellen, dass die Schweizer-Marke
Nr. 1 "B._" der Beklagten 1 nichtig sei. Die Beklagten 1 und 2 (fortan: "die
Beklagten") schliessen auf Abweisung der Klage.
B. Prozessverlauf
Die Klägerin reichte am 5. März 2019 (Datum Poststempel) die Klage ein (act. 1).
Den von ihr mit Verfügung vom 6. März 2019 geforderten Vorschuss für die Ge-
richtskosten von CHF 21'000.‒ leistete sie fristgerecht (act. 4; act. 6). Die Kla-
geantwort vom 21. Mai 2019 wurde innert Frist eingereicht (act. 4; act. 7). Nach
Durchführung der Vergleichsverhandlung vom 19. November 2019 wurde der dort
geschlossene Vergleich fristgerecht widerrufen (Prot. S. 6 ff.; act. 13; act. 18;
act. 19). Es wurde ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet (act. 20). Die Replik
vom 16. März 2020 erging rechtzeitig (act. 22). Die Duplik vom 5. Juni 2020
(act. 26) wurde ebenfalls innert Frist erstattet und mit Verfügung vom
11. Juni 2020 der Klägerin zugestellt (act. 28). Mit Schreiben vom
13. Oktober 2020 teilten die Rechtsvertreter der Beklagten mit, diese nicht mehr
zu vertreten (act. 30).
Mit Verfügung vom 15. Oktober 2020 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu
erklären, ob sie auf die Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung ver-
zichteten, unter dem Hinweis, dass bei Stillschweigen Verzicht angenommen
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würde (act. 31). Mit Schreiben vom 23. Oktober 2020 teilte die Klägerin sinnge-
mäss mit, nicht auf die Durchführung einer Hauptverhandlung verzichten zu wol-
len (act. 33). Die Beklagten liessen sich innert Frist nicht vernehmen. So wurden
die Parteien am 4. November 2020 zur Hauptverhandlung auf den
26. November 2020 vorgeladen (act. 35). Mit Schreiben vom 9. November 2020
teilte die Klägerin schliesslich mit, nachträglich auf die Durchführung der Haupt-
verhandlung zu verzichten (act. 36).
Das Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu fällen ist (Art. 236
Abs. 1 ZPO).
Erwägungen:
1. Formelles
1.1. Zuständigkeit
Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich
ist gegeben (Art. 36 ZPO i.V.m. Art. 20 lit. a ZPO i.V.m. Art. 15 Abs. 1 ZPO [siehe
dazu sogleich unter Ziff. 1.2] sowie Art. 5 Abs. 1 lit. a, c und d ZPO und § 44
lit. a GOG) und ist unbestritten geblieben (act. 7 N. 1).
1.2. Streitgenossenschaft
Sollen Rechte und Pflichten beurteilt werden, die auf gleichartigen Tatsachen
oder Rechtsgründen beruhen, so können mehrere Personen gemeinsam beklagt
werden (sog. einfache passive Streitgenossenschaft) (Art. 71 Abs. 1 ZPO). Vo-
rausgesetzt ist, dass für die einzelnen Klagen dieselbe Verfahrensart anwendbar
ist (Art. 71 Abs. 2 ZPO). Ebenfalls ist es erforderlich, dass zwischen ihnen ein
sachlicher Zusammenhang besteht (RUGGLE, in: Basler Kommentar zur Schwei-
zerischen Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], 3. Aufl., Ba-
sel 2017, Art. 71 N. 14 f.).
Der sachliche Zusammenhang zwischen den von der Klägerin geltend gemachten
Ansprüchen ist gegeben. Dazu kann auf die vorstehenden Ausführungen verwie-
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sen werden (siehe dazu vorne unter Ziff. A.b). Der Streitwert übersteigt sodann
CHF 30'000.–, weshalb die gleiche Verfahrensart anwendbar ist (vgl. act. 1 N. 5).
Entsprechend bilden die Beklagten in Bezug auf die von der Klägerin geltend ge-
machten Ansprüche eine einfache (passive) Streitgenossenschaft (vgl. act. 1
N. 3). Dies ist im Übrigen unbestritten geblieben (act. 7 N. 1).
1.3. Klageänderung
Die Klägerin änderte replicando ihr Rechtsbegehren 1 (Ansprüche aus Firmen-
recht) redaktionell und ergänzte es um ein Eventualbegehren. Ferner passte sie
ihr Rechtsbegehren 2 (Ansprüche aus Markenrecht) um weitere farbliche Ver-
wendungsformen des Logos der Beklagten an (act. 22 N. 2).
Eine Klageänderung ist zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch nach
der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch in
einem sachlichen Zusammenhang steht (Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Diese Vo-
raussetzungen sind hier ohne Weiteres erfüllt. Die Beklagten äussern sich denn
auch nicht zur Zulässigkeit der Klageänderung (vgl. act. 26 N. 1 ff.).
1.4. Feststellungsinteresse
Die Klägerin beantragt u.a. die Feststellung der Nichtigkeit der Schweizer-Marke
Nr. 1 "B._" (act. 1 S. 3; act. 22 S. 3). Sie stützt sich auf Art. 52 MSchG. Die
Klägerin muss dafür ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marke
darlegen (STAUB, in: Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz,
Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 52 N. 53). Bei Klagen auf
Feststellung der Nichtigkeit gemäss Art. 52 MSchG sind die Anforderungen an
das Feststellungsinteresse geringer als bei anderen positiven oder negativen
Feststellungsklagen (BGE 136 III 102 E. 3.4 S. 104 f. ‒ "Yello/Yallo"). Es genügt,
dass der Nichtigkeitskläger durch den Bestand der als nichtig zu erklärenden
Marke behindert wird oder er befürchten muss, in absehbarer Zeit durch ihren In-
haber behindert zu werden (BGE 103 II 339 E. 3a S. 342 – "More").
Die Klägerin mahnte die Beklagten unbestrittenermassen im November bzw. De-
zember 2017 mit diversen Schreiben ab (act. 1 N. 19; act. 3/8.1‒3). Namentlich
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forderte sie die Beklagte 1 mit Schreiben vom 19. Dezember 2017 auf, die
Schweizer-Marke Nr. 1 "B._" zu löschen und auf deren Gebrauch zu verzich-
ten (act. 3/8.3). Die Beklagten kamen diesen Aufforderungen unbestrittenermas-
sen nicht nach (act. 1 N. 19; act. 3/8.4). Die Klägerin verwendet diverse Marken
(siehe hierzu unter Ziff. 2.1.1.2) mit dem Bestandteil "B._", die möglicher-
weise ‒ dies gilt es im Folgenden zu prüfen ‒ mit der Schweizer-Marke Nr. 1
"B._" der Beklagten 1 verwechselbar sind. Sie verfügt damit über ein recht-
lich geschütztes Feststellungsinteresse. Die Beklagten haben dies denn auch
nicht in Abrede gestellt (vgl. act. 7 N. 80 ff.; act. 26 N. 35). Entsprechend liegt ein
Feststellungsinteresse vor.
1.5. Abtretung von Klagerechten?
1.5.1. Parteivorbringen
Die Klägerin macht geltend, dass ihre Tochtergesellschaft (A._ AG) sowie
die von ihr betreuten Stiftungen (A._ Anlagestiftung, A._ Freizügigkeits-
stiftung, A._ D._, A._ Vorsorge 1e und A._ E._) für die-
ses Verfahren die Klagerechte betreffend das Kennzeichen "A._" an sie
(Klägerin) abgetreten hätten (act. 1 N. 9; act. 3/3.1‒13; act. 3/3.14‒19; act. 22
N. 34). Sie reicht diesbezüglich diverse, von den entsprechend zeichnungsbe-
rechtigten Personen visierte Schreiben ein (act. 3/3.14‒3.19).
Die Beklagten entgegnen ‒ allerdings ohne nähere Begründung ‒, dass die von
der Klägerin behauptete Abtretung von Klagerechten unzulässig sei (act. 7
N. 48 ff.).
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1.5.2. Rechtliches
Wer am streitigen Recht materiell zuständig ist, ist berechtigt, den Prozess im ei-
genen Namen zu führen. Die Prozessstandstandschaft, d.h. die Prozessführung
im eigenen Namen über ein fremdes Recht, ist nach herrschender Auffassung nur
dort zulässig, wo die Prozessführungsbefugnis kraft Gesetzes einem Dritten zu-
gewiesen ist. Eine gewillkürte Prozessstandschaft wird dagegen abgelehnt
(BGE 137 III 293 E. 3.2 S. 298 m.w.H.; siehe auch das Urteil 4A_250/2016 des
Bundesgerichts vom 11. August 2016, E. 5.2; Urteil 4A_710/2014 des Bundesge-
richts vom 3. Juli 2015, E. 5, nicht publ. in: BGE 141 III 289; siehe ferner das Ur-
teil 5A_104/2009 des Bundesgerichts vom 19. März 2009, E. 2.2 mit Verweis auf
KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl., Bern 1984, S. 66 f.). Das
schweizerische Recht kennt entsprechend keine auf die Prozessführungsbefugnis
oder auf ein Klagerecht beschränkte Abtretung, sondern nur die Abtretung des
materiell-rechtlichen Anspruchs (BGE 130 III 417 E. 3.4 S. 427). Illustrativ dazu
erweist sich der bundesgerichtliche Leitentscheid BGE 132 III 155, worin die Ab-
tretung des Herausgabeanspruchs aus Eigentum zur Debatte stand. Nachdem
sich das Bundesgericht ausführlich mit der einschlägigen Lehre auseinanderge-
setzt hatte, entschied es, dass die selbständige Vindikationszession ‒ also die
Abtretung des Herausgabeanspruchs ohne Absicht der Eigentumsübertragung ‒,
unzulässig sei. Zur Begründung führte es namentlich aus, dass Eigentum und
Vindikation eine untrennbare Einheit bildeten. Die Abtretung der Vindikation wür-
de zu einer Aushöhlung des Eigentumsrechts führen, was abzulehnen sei
(BGE 132 III 155 E. 6.2.1 ff., insb. E. 6.2.3 S. 164).
Die Prozessführungsbefugnis ist eine Prozessvoraussetzung. Fehlt einer Partei
die Prozessführungsbefugnis, ist auf die Klage nicht einzutreten (ZÜRCHER, in:
Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 59 N. 69
m.w.H.).
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1.5.3. Würdigung
Die Klägerin reicht diverse Schreiben der A._ AG, der A._ Anlagestif-
tung, der A._ Freizügigkeitsstiftung, der A._ D._, der A._ Vor-
sorge 1e sowie der A._ E._ ein, die als "Bestätigung/Einräumung von
Klagerechten" betitelt sind. Darin ist jeweils Folgendes ‒ hier exemplarisch für die
A._ E._ ‒ festgehalten: "Sie [die A._ E._] bestätigt, dass die
A._ Holding AG zur Wahrnehmung der kennzeichenrechtlichen Interessen
der A._ E._ befugt ist. Die A._ E._ tritt der A._ Holding
AG hiermit sämtliche ihr zustehenden Klagerechte hinsichtlich des Kennzeichens
"A._" (ungeachtet der Darstellungsform und einschliesslich Rechte an Kom-
binationszeichen) für die Dauer und zum Zwecke des eingangs erwähnten Kon-
flikts an die A._ Holding AG ab. Dies umfasst namentlich die Klagerechte aus
der Firma, aus dem Namen und die sich aus dem Gebrauch des Kennzeichens
'A._' ergebenden Klagerechte." (exemplarisch: act. 3/3.19).
Es ist weder behauptet noch ersichtlich, dass mittels der vorgenannten Erklärun-
gen materiell-rechtliche Ansprüche an die Klägerin hätten abgetreten werden sol-
len (vgl. act. 22 N. 34). Ferner liegen keine Prozessvollmachten vor. Diesfalls hät-
te die Klägerin den Prozess ohnehin im Namen der A._ AG, der A._ An-
lagestiftung, der A._ Freizügigkeitsstiftung, der A._ D._, der
A._ Vorsorge 1e sowie der A._ E._ führen müssen. Damit sind die
Erklärungen als Abtretung von Klagerechten betreffend Ansprüche aus Marken-
recht, Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht an die Klägerin zu verste-
hen.
Die vorgenannte Tochtergesellschaft der Klägerin (A._ AG) sowie die von ihr
betreuten Stiftungen (A._ Anlagestiftung, A._ Freizügigkeitsstiftung,
A._ D._, A._ Vorsorge 1e und A._ E._) treten im Rechts-
verkehr selbständig als Trägerinnen von Rechten und Pflichten auf. Sie verfügen
entsprechend über eigene Ausschliesslichkeitsansprüche. Eine gesetzliche Re-
gel, welche die materiell nicht berechtigte Klägerin ausnahmsweise zur Prozess-
führung ermächtigte, ist weder dargetan noch ersichtlich. Vielmehr müssen die
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eingangs Genannten ihre Ausschliesslichkeitsansprüche selber durchzusetzen.
Die Abtretung der Klagerechte an die Klägerin läuft auf eine gewillkürte Prozess-
standschaft hinaus. Sie erweist sich als unzulässig (Art. 19 f. OR). Soweit die Klä-
gerin Ansprüche aus Firmenrecht, Namensrecht und Lauterkeitsrecht geltend
macht, die materiell ihrer Tochtergesellschaft (A._ AG) und den mit ihr ver-
bundenen Stiftungen (A._ Anlagestiftung, A._ Freizügigkeitsstiftung,
A._ D._, A._ Vorsorge 1e sowie A._ E._) zustehen, ist
auf die Klage nicht einzutreten.
2. Materielles
2.1. Ausgangslage
2.1.1. Kennzeichen der Klägerin
2.1.1.1. Firmen
Die Klägerin wurde am tt. Februar 2002 unter der Firma "H._" in das Han-
delsregister des Kantons Schwyz eingetragen. Vom tt. März 2011 bis am
tt. Juni 2015 firmierte sie sodann als "A._ AG". Seit dem tt. Juni 2015 firmiert
sie schliesslich infolge Reorganisation als "A._ Holding AG" (act. 1 N. 6;
act. 3/2.1).
Die Klägerin hat eine Tochtergesellschaft (A._ AG). Letztere verfügt über
Zweigniederlassungen und betreut mehrere Stiftungen (A._ Anlagestiftung,
A._ Freizügigkeitsstiftung, A._ D._, A._ Vorsorge 1e und
A._ E._). Sie alle führen das Zeichen "A._" in der Firma bzw. im
Namen (act. 1 N. 8; act. 3/3.1‒13). Vorstehend wurde festgehalten, dass die Ge-
nannten ihre Klagerechte nicht an die Klägerin abtreten konnten (siehe dazu vor-
ne unter Ziff. 1.5). Die firmenrechtlichen Ansprüche, über welche sie gegenüber
den Beklagten möglicherweise verfügen, sind nicht Prozessgegenstand und damit
auch nicht zu prüfen. Der Vollständigkeit und Übersicht halber werden die Toch-
tergesellschaft der Klägerin, die Zweigniederlassungen der Tochtergesellschaft
und die von ihr betreuten Stiftungen dennoch pro memoria aufgeführt (act. 1 N. 8;
act. 3.1‒13):
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Tochtergesellschaft:
A._ AG (Eintragung am tt.12.1995; Umfirmierung von I._ AG zu A._ AG am tt.11.2017) (act. 3/3.1)
Zweigniederlassungen der Tochtergesellschaft:
A._ AG, Zweigniederlassung J._ (Eintragung am tt.01.2015; Umfirmierung von A._ Vorsorge AG, Zweigniederlassung J._, zu A._ AG, Zweigniederlassung
J._, am tt.11.2017) (act. 3/3.6)
A._ AG, Zweigniederlassung K._ (Eintragung am tt.01.2015; Umfirmierung von A._ Vorsorge AG, Zweigniederlassung K._, zu A._ AG, Zweigniederlassung
K._, am tt.11.2017) (act. 3/3.7)
A._ AG, Zweigniederlassung L._ (Eintragung am tt.01.2015; Umfirmierung von A._ Vorsorge AG, Zweigniederlassung L._, zu A._ AG, Zweigniederlassung
L._, am tt.11.2017) (act. 3/3.5)
A._ AG, Vorsorgedienstleistungen, Zweigniederlassung M._ (Eintragung am tt.01.2015; Umfirmierung von A._ Vorsorge AG, Zweigniederlassung M._, zu A._
AG, Vorsorgendienstleistungen, Zweigniederlassungen M._, am 30.11.2017) (act. 3/3.4)
A._ AG, Immobiliendienstleistungen, Zweigniederlassung M._ (Eintragung am tt.05.2016; Umfirmierung von A._ Vorsorge AG, Immobiliendienstleistungen, Zweigniederlas-
sung M._, zu A._ AG, Immobiliendienstleistungen, Zweigniederlassung M._, am
tt.01.2018) (act. 3/3.3)
A._ AG, Bankdienstleistungen, Zweigniederlassung M._ (Eintragung am tt.12.2017) (act. 3/3.2)
A._ SA, succursale de N._ (Eintragung am tt.02.2015; Umfirmierung von A._  SA, succursale de O._, zu A._ SA, succursale de N._, am tt.04.2018)
(act. 3/3.8)
Anlage- und Freizügigkeitsstiftungen:
A._ E._ (Eintragung am tt.09.2002; Umfirmierung von P._ zu A._ E._ am tt.11.2018) (act. 3/3.13)
A._ Freizügigkeitsstiftung (Eintragung am tt.02.2003; Umfirmierung von Q._ zu A._ Freizügigkeitsstiftung am tt.06.2011) (act. 3/3.10)
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A._ Anlagestiftung (Eintragung am tt.12.2005; Umfirmierung von Anlagestiftung R._ zu A._ Anlagestiftung am tt.03.2011) (act. 3/3.9)
A._ D._ (Eintragung am tt.06.2006; Umfirmierung von stiftung S._ zu A._ D._ am tt.10.2012) (act. 3/3.11)
A._ Vorsorge 1e (Eintragung am tt.01.2018; Umfirmierung von A._ Stiftung 1e zu A._ Vorsorge 1e am tt.04.2018) (act. 3/3.12)
2.1.1.2. Eingetragene Marken
Die Klägerin hat 12 verschiedene Wortmarken bzw. Wort-/Bildmarken mit dem
Bestandteil "A._" für die folgenden Waren und Dienstleistungen gemäss dem
Abkommen von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und
Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (revidiert in Stockholm am
14. Juli 1967; SR 0.232.112.8: fortan "Nizza-Klassifikation") hinterlegt (act. 1
N. 20; act. 3/6.1‒12):
Wortmarken bzw. Wort-
/Bildmarken
Waren und Dienstleistungsver-
zeichnis gemäss Nizza-
Klassifikation
Hinterlegungsdatum
A._
(swissreg-Nr. 2)
(act. 3/6.1)
35: Geschäftsführung im Bereich der
Pensionskassen tt.03.2010
36: Finanzdienstleistungen; Immobili-
endienstleistungen; Versicherungswe-
sen, namentlich Dienstleistungen einer
Pensionskasse
... [Bild A._]
(swissreg-Nr. 3)
(act. 3/6.3)
35: Geschäftsführung im Bereich der
Pensionskassen
36: Finanzdienstleistungen; Immobili-
endienstleistungen; Versicherungswe-
sen, namentlich Dienstleistungen einer
Pensionskasse
tt.06.2010
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A._ D._
(swissreg-Nr. 4)
(act. 3/6.2)
35: Geschäftsführung im Bereich der
Pensionskassen tt.11.2011
36: Finanzdienstleistungen; Immobili-
endienstleistungen; Versicherungswe-
sen, namentlich Dienstleistungen einer
Pensionskasse; Finanzberatungsdiens-
te, insbesondere Beratungen im Zu-
sammenhang mit Pensionskassen und
Vorsorge; Ausarbeiten von Finanzie-
rungsplänen für die Altersvorsorge;
Vermittlung von Vorsorgeversicherun-
gen
... [Bild A._]
(swissreg-Nr. 5)
Klassen 35 und 36, siehe im Einzelnen
act. 3/6.4 tt.12.2017
... [Bild A._]
(swissreg-Nr. 6)
Klassen 35 und 36, siehe im Einzelnen
act. 3/6.5
tt.12.2017
... [Bild A._]
(swissreg-Nr. 7)
Klassen 35 und 36, siehe im Einzel-
nen act. 3/6.6 tt.12.2017
... [Bild A._]
(swissreg-Nr. 8)
Klassen 35 und 36, siehe im Einzel-
nen act. 3/6.7 tt.12.2017
... [Bild A._]
(swissreg-Nr. 9)
Klassen 35 und 36, siehe im Einzel-
nen act. 3/6.8 tt.12.2017
- 16 -
... [Bild A._]
(swissreg-Nr. 10)
Klassen 35 und 36, siehe im Einzel-
nen act. 3/6.9 tt.12.2017
... [Bild P._]
(swissreg-Nr. 11)
Klassen 35 und 36, siehe im Einzel-
nen act. 3/6.10 tt.12.2017
A._ E._
(swissreg-Nr. 12)
Klassen 35 und 36, siehe im Einzel-
nen act. 3/6.11 tt.09.2018
A._ T._
(swissreg-Nr. 13)
Klassen 35 und 36, siehe im Einzel-
nen act. 3/6.12 tt.09.2018
2.1.2. Kennzeichen der Beklagten 1
2.1.2.1. Firmen
Die Beklagte 1 wurde am tt. August 2004 in das Handelsregister des Kantons
Schwyz unter der Firma "U._ AG" eingetragen. Am tt. Oktober 2016 wurde
sie zur "B._ AG" umfirmiert (act. 3/4.1). Am tt. Mai 2019 verlegte sie ihren
Sitz von M._ nach G._ (act. 16/1).
2.1.2.2. Eingetragene Marken
Die Beklagte 1 hinterlegte am tt. Mai 2016 die Wortmarke "B._" Nr. 1 im
Schweizerischen Markenregister für Waren- und Dienstleistungen der Klasse 36
[Finanzdienstleistungen; Anlageverwaltungsdienste; Investmentbankgeschäfte;
Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit privatem Aktienkapital; Dienstleis-
tungen eines Börsenmaklers; Investitionsmanagement; Beratungsdienstleistun-
gen im Zusammenhang mit finanziellen Angelegenheiten] gemäss der Nizza-
Klassifikation (act. 3/4.5).
- 17 -
2.1.3. Kennzeichen der Beklagten 2
Die Beklagte 2 wurde am tt. April 2016 als "B._ Asset Management AG" in
das Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Per tt. Februar 2018 verleg-
te sie ihren Sitz nach G._ und firmiert seither unter "B._ C._ AG"
(act. 3/5.1; act. 16/2).
2.1.4. Parteivorbringen
2.1.4.1. Klägerin
Die Klägerin macht geltend, dass ihr am Kennzeichen "A._" Hinterlegungs-
und Gebrauchspriorität zukomme (act. 1 N. 20). Die Beklagten verwendeten ih-
rerseits das Kennzeichen "B._" sowohl als Wortzeichen als auch in Form von
farblich unterlegten Logos im Geschäftsverkehr (act. 1 N. 16 ff.; act. 3/4.2;
act. 3/7). Die Kennzeichen "A._" und "B._" der Parteien stimmten im
prägenden Zeichenbestandteil "B._" überein. Auch hinsichtlich des Klang-
und Schriftbilds bestünden Ähnlichkeiten (act. 1 N. 22). Der Zeichenbestandteil
"B._" werde von den massgeblichen Verkehrskreisen in der Schweiz ohne
Weiteres als Anspielung auf den bekannten Schweizer ...-Helden ... [Vorname]
B._ [Nachname] verstanden. Entsprechend wohne den konfligierenden
Kennzeichen auch derselbe Sinngehalt inne (act. 1 N. 23).
Sie (die Klägerin) sowie die mit ihr verbundene Tochtergesellschaft bzw. die von
ihr betreuten Stiftungen seien spezialisiert auf den Bereich des Pensionskassen-
wesens und auf die Anlage von Vorsorgegeldern (act. 1 N. 6). Auch die Beklagten
seien im Finanzdienstleistungsbereich tätig; ihre Tätigkeit im Vermögensverwal-
tungsbereich lasse sich nicht zuverlässig von den Tätigkeitsfeldern der Klägerin
abgrenzen. Entsprechend seien die von den Parteien angebotenen Dienstleistun-
gen gleich bzw. gleichartig, was zur Verwechselbarkeit beitrage (act. 22 N. 13).
Zusammenfassend seien die Kennzeichen "A._" und "B._" verwechsel-
bar. Damit stünden ihr (der Klägerin) gegenüber den Beklagten Ansprüche aus
Firmenrecht, Namensrecht, Markenrecht und Lauterkeitsrecht zu (act. 1 N. 28,
N. 31).
- 18 -
2.1.4.2. Beklagte 1 und 2
Die Beklagten machen geltend, dass in Bezug auf die Kennzeichen "A._"
und "B._" keine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr bestehe. Nur schon
hinsichtlich des Schriftbilds und Wortklangs bestünden erhebliche Unterschiede
(act. 7 N. 53 ff.). Zudem wiesen die beiden Kennzeichen unterschiedliche Sinn-
gehalte auf: "B._" stehe im Arabischen (und Hebräischen) für ... Erklärung].
"A._" wohnten indes mehrere, teilweise davon abweichende Sinngehalte in-
ne: Zunächst verweise das Zeichen auf ... B._ [Schweizer ...-Held]. Sodann
werde mit der Endsilbe "-..." auch ein Bezug zu "company" oder "communication"
hergestellt. In diesem Kontext sähen die Verkehrskreise in "A._" auch einen
Hinweis auf das englische Verb "to ..." (act. 7 N. 13 ff.; act. 7 N. 53).
Sodann seien die Parteien in unterschiedlichen Marktsegmenten tätig: Während
sich die Klägerin im Bereich des Pensionskassenwesens bewege, böten die Be-
klagten Dienstleistungen im Unternehmensberatungs- oder Vermögensverwal-
tungsbereich an. Im Gegensatz zur Klägerin stünden bei ihnen (den Beklagten)
hochkomplexe Unternehmenstransaktionen und Anlagen in schwierigen, aber
renditestarken Märkten im Vordergrund (act. 7 N. 5, N. 75). Sie (die Beklagten)
richteten ihre Dienstleistungen schwergewichtig auf institutionelle Anleger ‒ da-
runter Ultra High Net Worth Individuals ‒ aus dem nordafrikanischen Raum und
dem Nahen Osten aus (act. 7 N. 18 ff.).
Ausserdem sei zu berücksichtigen, dass es in der Schweiz zahlreiche Firmen und
Marken mit dem Bestandteil "B._" gebe, weshalb das Kennzeichen verwäs-
sert sei (act. 7 N. 39 ff.; act. 26 N. 18 f.). Zusammengefasst verfüge die Klägerin
gegenüber den Beklagten über keinerlei Ansprüche.
2.1.5. Einheitlicher Begriff der Verwechslungsgefahr
Sowohl im Firmenrecht, Namensrecht, Markenrecht und Lauterkeitsrecht ist der
Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr zentral. Gemäss ständiger Rechtspre-
chung des Bundesgerichts ist der Begriff der Verwechslungsgefahr für das ganze
Kennzeichenrecht einheitlich zu umschreiben (unlängst: Urteil 4A_83/2018 des
- 19 -
Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 3.1, in: sic! 2019, S. 94 ff. ‒ "Pachmann
Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte AG"; ferner BGE 128 III 401 E. 5
S. 403; BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f.). Dieser Grundsatz gilt indes nur be-
schränkt. Der Rechtsanwendende muss ‒ je nach beanspruchtem Rechtsschutz ‒
die im Gesetz statuierten unterschiedlichen Schutzvoraussetzungen beachten
und damit auch andere Umstände würdigen. Die (teilweise) voneinander abwei-
chenden Schutzvoraussetzungen sind auf historische oder sachliche Eigenheiten
des entsprechenden Rechtsgebiets (Firmenrecht, Namensrecht, Markenrecht,
Lauterkeitsrecht) zurückzuführen (HILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, in: SIWR
III/2, Streuli-Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2019, N. 305 m.H.).
Das eben Gesagte schliesst indes nicht aus, bei der Prüfung der einzelnen An-
spruchsgrundlagen ‒ wo sachdienlich ‒ auf die Ergebnisse vorangehender An-
spruchsprüfungen zu verweisen. Es bietet sich entsprechend an, in einem ersten
Schritt die markenrechtlichen Ansprüche zu prüfen. In weiteren Schritten sind ‒
unter Berücksichtigung der Eigenheiten der jeweiligen Anspruchsgrundlagen ‒ die
Ansprüche aus Firmenrecht, Lauterkeitsrecht und Namensrecht zu eruieren.
- 20 -
2.2. Markenrecht
2.2.1. Rechtliches
Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG versagt einem Zeichen den Markenschutz, wenn es ei-
ner älteren Marke ähnlich sieht und für gleiche oder gleichartige Waren bestimmt
ist, sodass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Entsprechend kann der
Markeninhaber anderen gemäss Art. 13 Abs. 2 MSchG verbieten lassen, Zeichen
im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen, die nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom
Markenschutz ausgeschlossen sind.
Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in
ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten
ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen
irreführen lassen und Waren bzw. Dienstleistungen, die das eine oder das andere
Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum
die Zeichen zwar auseinanderhalten kann, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche
Zusammenhänge vermutet (BGE 128 III 96 E. 2a S. 97 f.; BGE 127 II 160 E. 2a
S. 165 f., in: sic! 2001, S. 314 ff. ‒ "Securitas [fig.]"; BGE 122 III 382 E. 1 S. 384,
in: sic! 1997, S. 46 ff. ‒ "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteil 4A_83/2018 des
Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 4.1, in: sic! 2019, S. 94 ff. ‒ "Pachmann
Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte AG").
Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamteindruck massgebend, den
sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen (BGE 128 III 441 E. 3.1
S. 445 f.; Urteil 4A_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 4.1, in:
sic! 2019, S. 94 ff. ‒ "Pachmann Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte
AG"). Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil
verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, son-
dern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (BGE 128
III 96 E. 2a S. 98; BGE 122 III 382 E. 1 S. 385, in: sic! 1997, S. 46 ff. ‒ "Kamil-
losan/Kamillan, Kamillon"; Urteil 4A_83/2018 des Bundesgerichts vom
1. Oktober 2018, E. 4.1, in: sic! 2019, S. 94 ff. "Pachmann Rechtsanwälte
- 21 -
AG/Bachmann Rechtsanwälte AG"). Je näher sich die Waren bzw. Dienstleistun-
gen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von
Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren
abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Mass-
stab ist anzulegen, wenn beide Marken für identische Warengattungen bestimmt
sind (BGE 128 III 441 E. 3.1 S. 446, in: sic! 2002, S. 858 ff., ‒ "Appenzeller
Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; Urteil 4A_83/2018 des Bundesge-
richts vom 1. Oktober 2018, E. 4.1, publ. in: sic! 2019, S. 94 ff. ‒ "Pachmann
Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte AG").
Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und durch
das Schriftbild bestimmt. Gegebenenfalls kann auch ihr Sinngehalt von entschei-
dender Bedeutung sein. Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, die
Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild
vor allem durch die Wortlänge und durch Eigenheiten der verwendeten Buchsta-
ben gekennzeichnet wird (BGE 127 II 160 ff. E. 2b/cc S. 168, in: sic! 2011,
S. 315 ff. ‒ "Securitas [fig.]"; BGE 126 III 315 E. 6c S. 321, in: sic! 2000, S. 618 ff.
‒ "Rivella [fig.]/Apiella III"). Zu berücksichtigen ist schliesslich, dass sich längere
Wörter dem Gedächtnis weniger gut einprägen als Kurzwörter, sodass Unter-
schiede leichter überhört und überlesen werden (BGE 122 III 382 ff. E. 5a
S. 388 f., in: sic! 1997, S. 48 ff. ‒ "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; siehe auch das
Urteil 4A_207/2010 des Bundesgerichts vom 9. Juni 2011, E. 5.1, in: sic! 2011,
S. 668 ff. ‒ "R [fig.] RSW Rama Swiss Watch/RAM Swiss Watch").
Im Weiteren ist bedeutend, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und
Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie gehandelt werden. Bei
Massenartikeln des täglichen Bedarfs ‒ etwa Lebensmitteln (vgl. BGE 126 III 315
E. 6b/bb S. 320, in: sic! 2000, S. 621 ff. ‒ "Rivella [fig.]/Apiella III") ‒, ist mit einer
geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der
Konsumenten zu rechnen als bei Spezialwaren oder speziellen Dienstleistungen,
deren Markt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten
beschränkt bleibt (BGE 122 III 383 ff. E. 3a S. 387 f., in: sic! 1997, S. 48 ff. ‒
"Kamillosan/Kamillan, Kamillon").
- 22 -
2.2.2. Würdigung
2.2.2.1. Vorbemerkung
Die Klägerin ist im schweizerischen Markenregister als Inhaberin sämtlicher der
12 unter Ziff. 2.1.1.2 aufgezählten Marken eingetragen (act. 3/6.1‒6.12). Als In-
haberin ist sie materiell an den markenrechtlichen Ausschliesslichkeitsansprüchen
berechtigt. Damit ist sie auch zur Prozessführung befugt, soweit eigene Ansprü-
che geltend gemacht werden.
2.2.2.2. Hinterlegungspriorität
Die Klägerin registrierte die Schweizer-Marke Nr. 2 "A._" (Wortmarke) am
tt. März 2010 (act. 3/6.1), die Schweizer-Marke Nr. 3
... [Bild A._-]
(Wort-/Bildmarke) am tt. Juni 2010 (act. 3/6.3) sowie die Schweizer-Marke Nr. 4
"A._ D._" (Wortmarke) am tt. November 2011 (act. 3/6.2). Die Beklagte
1 registrierte ihre angefochtene Schweizer-Marke Nr. 1 "B._" (Wortmarke)
am tt. Mai 2016 (act. 3/4.5).
Die Eintragungen der drei vorgenannten Marken der Klägerin erfolgten damit prio-
ritär zur Markeintragung der Beklagten 1. Ihre neun weiteren "A._"-Marken
(siehe dazu vorne die Tabelle unter Ziff. 2.1.1.2) liess die Klägerin indes erst in
den Jahren 2017 und 2018 eintragen. Entsprechend sind sie bei der Beurteilung
der von ihr geltend gemachten Ansprüche aus Markenrecht nicht zu berücksichti-
gen.
2.2.2.3. Prüfungsreihenfolge
Unterschiedliche Marken: Wie gezeigt, verfügt die Klägerin über drei prioritäre
Marken ‒ die Schweizer-Marke Nr. 2 "A._" (Wortmarke), die Schweizer-
Marke Nr. 4 "A._ D._" (Wortmarke) sowie die Schweizer-Marke Nr. 3
"A._" (Wort-/Bildmarke, siehe dazu die Abbildung unter Ziff. 2.2.2.2) ‒, die
- 23 -
der streitbetroffenen Schweizer-Marke Nr. 1 "B._" (Wortmarke) gegenüber-
zustellen sind. Die Verwechslungsgefahr ist für diese Marken jeweils gesondert zu
prüfen ("A._" vs. "B._" [Wortmarke vs. Wortmarke], "A._ D._"
vs. "B._" [Wortmarke vs. Wortmarke] und "A._" vs. "B._" [Wort-
/Bildmarke vs. Wortmarke]).
Nichtigkeitsklage und Abwehrklage: In einem ersten Schritt ist das Begehren der
Klägerin auf Nichtigerklärung der Marke "B._" der Beklagten 1 (act. 22 S. 3,
Rechtsbegehren Ziff. 3) zu prüfen (Art. 52 MSchG). Wie nachstehend zu zeigen
ist, kann die Klägerin mit diesem Rechtsbegehren nicht durchdringen, da keine
rechtserhebliche Verwechslungsgefahr vorliegt. Entsprechend erübrigt es sich, ih-
re gestützt auf Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG geltend gemachten Abwehran-
sprüche, u.a. gegen die Verwendung der Formen
... [Darstellungsfomen von B._],
durch die Beklagten zu beurteilen.
2.2.2.4. "A._" vs. "B._"
2.2.2.4.1. Markenähnlichkeit
Zunächst sind die beiden Wortmarken "A._" (Schweizer-Marke Nr. 2 der Klä-
gerin) und "B._" (Schweizer-Marke Nr. 1 der Beklagten 1) einander gegen-
überzustellen.
Massgebliche Verkehrsreise: Vorab sind die massgeblichen Schweizer Verkehrs-
kreise zu bestimmen. Ausgangspunkt dafür ist das Dienstleistungsverzeichnis der
älteren Marke (Urteil B-1009/2010 des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. März
2011, E. 2 ‒ "Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]"). Auf dieser Grundlage
sind die massgeblichen Dienstleistungen normativ objektiviert zu definieren (MAR-
BACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, S. 3 ff., S. 10). Die tatsächli-
che Positionierung der Dienstleistungen am Markt und damit einhergehende Mar-
ketingentscheide zu Qualität, Preis oder Verkaufsgebiet spielen dagegen keine
- 24 -
Rolle (JOLLER, in: Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz,
Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 3 N. 51).
Dienstleistungen der Klasse 35 (Geschäftsführung im Bereich der Pensionskas-
sen) richten sich an (Fach-)Personen, die überdurchschnittlich aktiv oder profes-
sionell in der Wirtschaft tätig sind. Dies gilt indes nicht für die Dienstleistungen der
Klasse 36 (Finanzdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen; Versicherungs-
wesen, namentlich Dienstleistungen einer Pensionskasse). Sie decken auch teil-
weise alltägliche Bedürfnisse ab (z.B. Finanzdienstleistungen, Versicherungswe-
sen). Damit werden nicht nur Fachpersonen, sondern auch das breite Publikum
angesprochen (vgl. das Urteil B-1009/2010 des Bundesverwaltungsgerichts vom
14. März 2011, E. 3.1 f. ‒ "CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank").
Schriftbild: Der Wortanfang der konfligierenden Zeichen ist unbestrittenermassen
identisch (act. 7 N. 54). Die klägerische Marke "A._" ist indes zweisilbig. Sie
setzt sich aus den Bestandteilen "B._" und "..." zusammen. Die beklagtische
Marke "B._" ist dagegen einsilbig. Eine unterschiedliche Silbenzahl spricht
für die Verschiedenheit der Zeichen (Entscheid der eidgenössischen Rekurs-
kommission vom 31. März 2004, E. 4., in: sic! 2004, S. 684 ff. ‒ "Swatch [fig.]/B
Watch [fig.]").
Bei Wortmarken ist sodann die Wortlänge bedeutend. Kurzwörter werden akus-
tisch und optisch leichter erfasst und prägen sich besser ein als längere Wörter.
Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens kommen deshalb bei Kurzwör-
tern seltener vor. Bereits eine geringfügige Modifikation kann entsprechend einen
genügenden Abstand gewährleisten (BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 ‒
"BOSS/BOKS"; Urteil B-1760/2012 des Bundesverwaltungsgerichts vom
11. März 2013, E. 7.1 m.w.H. ‒"Zurcal/Zorcala"; Marbach, Relative Schutzaus-
schlussgründe, in: SIWR III/1, von Büren/David [Hrsg.], 2. Aufl., Basel 2009,
N. 895). Bisher ist nicht klar höchstrichterlich definiert worden, was ein Kurzzei-
chen ist. Zumindest bei einsilbigen Wörtern mit bis zu vier Buchstaben gehen Lite-
ratur und Rechtsprechung von einem Kurzzeichen aus (BGE 121 III 377 E. 3a
S. 380 ‒ "BOSS/BOKS"; Urteil B-1760/2012 des Bundesverwaltungsgerichts vom
11. März 2013, E. 7.1 f. m.w.H. ‒ "Zurcal/Zorcala"; CHERPILLOD, Le droit suisse
- 25 -
des marques, Lausanne 2007 = CEDIDAC 73, S. 113 Fn. 361; MARBACH, a.a.O.,
N. 899). Durch die Endsilbe "-..." unterscheidet sich das Schriftbild von "A._"
erheblich vom Schriftbild des kurzen, bloss vier Buchstaben umfassenden, einsil-
bigen Zeichens "B._" (vgl. das Urteil 4C_258/2004 des Bundesgerichts vom
6. Oktober 2004, E. 4.3, in: sic! 2005, S. 123 ff. ‒ "Yello/Yellow Access AG [fig.]").
Das Wortende von "A._" erfährt dadurch ein besonderes Gewicht. Zusam-
menfassend ist festzustellen, dass sich die konfligierenden Zeichen im Schriftbild
hinreichend unterscheiden.
Wortklang: Der Klang wird von der Aussprachekadenz und der Aufeinanderfolge
der Vokale beeinflusst (BGE 119 II 473 E. 2c S. 475 f. ‒ "Radion/Radomat"). Wie
gezeigt, unterscheiden sich die konfligierenden Zeichen in der Anzahl der Silben.
Daraus ergibt sich eine unterschiedliche Aussprachekadenz. Das Zeichen
"A._" verfügt ‒ im Vergleich zu "B._" ‒ mit dem Buchstaben "O" sodann
über einen zusätzlichen Vokal, weshalb sich die Vokalfolge unterscheidet. Die Be-
tonung liegt bei "A._" dadurch auf der Endsilbe "-...". Zwar stimmt die Stel-
lung der Konsonanten ‒ das doppelte "... [Buchstabe]" ‒ bei beiden Zeichen
überein. Eine Übereinstimmung der Konsonanten fällt indes in der Regel nicht ins
Gewicht (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, Basler Kommentar zum Marken-
schutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, David/Frick [Hrsg.], Art. 3 N. 63). Die Ver-
schiedenheit der konfligierenden Zeichen ist nicht ohne Weiteres zu überhören,
zumal es sich beim beklagtischen "B._" um ein typisches Kurzwort handelt
(vgl. BGE 121 III 377 E. 3a S. 380 ‒ "BOSS/BOKS"). Eine Ähnlichkeit in klangli-
cher Hinsicht ist damit zu verneinen.
Sinngehalt: Sodann ist zu prüfen, ob der erkennbare Sinngehalt der beiden konfli-
gierenden Zeichen leicht zu Verwechslungen führen kann (STÄDELI/BRAUCHBAR
BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 80). Entscheidend für den gleichen Sinngehalt kön-
nen neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein,
die das Zeichen unweigerlich hervorruft (Urteil B-1641/2007 des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 3. Oktober 2007, E. 6.3 ‒ "STREET PARADE/SUMMER PA-
RADE").
- 26 -
Die Klägerin macht geltend, dass der Bestandteil "B._" ihrer Marke
"A._" als Hinweis auf den Schweizer ...-Helden ... B._ verstanden wer-
de (act. 22 N. 37). Der Bestandteil "..." stehe hingegen für "..." (Englisch) oder
"..." (Französisch) und sei in der Gesamtbetrachtung zu vernachlässigen (act. 1
N. 24). Die massgeblichen Verkehrskreise würden denn auch unter dem beklagti-
schen Zeichen "B._" einen Hinweis auf ... B._ erblicken (act. 1 N. 23).
Die Beklagten wenden demgegenüber mit Bezug den Sinngehalt ihres Zeichens
"B._" ein, dass es sich vom arabischen (bzw. hebräischen) Wort "B._"
ableite, das mit "..." übersetzt werde. Sinnbildlich stehe das Zeichen für die geo-
grafische Abstammung der beklagtischen Unternehmensgruppe sowie deren Am-
bition, auf Basis der internationalen Finanzerfahrungen im Nahen Osten bzw. in
Nordafrika die "..." aufzubauen (act. 7 N. 13 ff.; act. 9/3).
Die beklagtische Wortmarke "B._" besteht aus dem Wort "B._" in Allein-
stellung. Massgebend in Bezug auf den Sinngehalt sind die durchschnittlichen
Sprachkenntnisse der Schweizerischen Verkehrskreise (STÄDELI/BRAUCHBAR
BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 166 mit Hinweis auf das Urteil B-4864/2013 des
Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Februar 2015, E. 3.2.2.3 ‒ "Omega/Ou mi
Jia"). Mit der Klägerin ist davon auszugehen, dass das Wort "B._" in Allein-
stellung bei den massgeblichen Verkehrskreisen primär Assoziationen zum
Schweizer ...-Helden ... B._ weckt. Hingegen ist das Vorbringen der Beklag-
ten, wonach die mit Nordafrika bzw. die mit dem Nahen Osten verbundenen Kun-
den, auf die sie (die Beklagte) ihr Marketing schwerpunktmässig ausrichte, den
arabischen (bzw. hebräischen) Sinngehalt des Worts "B._" erfassen würden,
nicht rechtserheblich. Dieser Sinngehalt ‒ "B._" als ... [Übersetzung] ‒ dürfte
nämlich den hiesigen Verkehrskreisen kaum bekannt sein.
Der klägerischen Wortmarke "A._" kommt kein unmittelbar verständlicher
Sinngehalt zu. Entsprechend werden die massgeblichen Verkehrskreise versu-
chen, sich aus den beiden Zeichenbestandteilen "B._" und "..." einen Sinn
zu erschliessen (vgl. das Urteil B-626/2015 des Bundesverwaltungsgerichts vom
9. Juni 2016, E. 5.3.5 ‒ "Kalisan/Kalisil"). Mit Bezug auf ihre Marke "A._"
wendet die Klägerin zurecht ein, dass der Bestandteil "..." vom Betrachter als
- 27 -
Hinweis auf ein Gesellschaftsverhältnis ("...") verstanden werde (act. 1 N. 24; so
auch die Beklagten in act. 7 N. 53). Das heisst allerdings nicht, dass ‒ so die Klä-
gerin ‒ dieser Bestandteil in der Gesamtbetrachtung des Zeichens unbedeutend
wäre. Vielmehr ist aufgrund der Endsilbe "-..." der Marke der Klägerin eine Asso-
ziation zur englischen Sprache inhärent. Denn das hiesige Publikum ist sich mitt-
lerweile bei Marken an Anglizismen und anglofone Anleihen gewohnt. Es liegt na-
he, bei "A._" primär auf das englische Verb "to ...", das mit "...", "...", "..."
übersetzt wird und auch den Schweizerischen Verkehrskreisen geläufig ist, zu
schliessen. Entsprechend liegt nicht auf der Hand, dass die massgeblichen Ver-
kehrskreise bei der Betrachtung des Wortzeichens "A._" in erster Linie auf ...
[Vorname] B._ schliessen. Aufgrund dieser Ambivalenz im Sinngehalt von
"A._" kann nicht von einer deutlichen Übereinstimmung des erkennbaren
Sinngehaltes von "B._" und "A._" geschlossen werden.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sowohl in Bezug auf den Wortklang,
das Schriftbild sowie den Sinngehalt keine rechtserhebliche Ähnlichkeit zwischen
den Wortmarken "A._" und "B._" besteht.
2.2.2.4.2. Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen
Marken werden nur im Rahmen ihres Gleichartigkeitsbereichs (Spezialitätsprinzip)
geschützt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 252). Entsprechend ist zu prüfen, ob die kon-
fligierenden Zeichen für gleiche oder gleichartige Waren und Dienstleistungen be-
ansprucht werden.
Die Marke "A._" der Klägerin ist für Waren und Dienstleistungen der Klassen
35 (Geschäftsführung im Bereich der Pensionskassen) und 36 (Finanzdienstleis-
tungen; Immobiliendienstleistungen; Versicherungswesen, namentlich Dienstleis-
tungen einer Pensionskasse) gemäss Nizza-Klassifikation hinterlegt (act. 3/6.1).
Die Marke "B._" der Beklagten 1 beansprucht sodann Waren und Dienstleis-
tungen der Klasse 36 (Finanzdienstleistungen; Anlageverwaltungsdienste; In-
vestmentbankgeschäfte; Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit privatem
Aktienkapital [Private Equity]; Dienstleistungen eines Börsenmaklers; Investiti-
- 28 -
onsmanagement; Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit finanziellen
Angelegenheiten) gemäss Nizza-Klassifikation (act. 3/4.5).
Nach Ablauf der fünfjährigen Karenzfrist und bei entsprechend glaubhaft gemach-
tem Einwand seitens des Inhabers der jüngeren Marke (Art. 12 MSchG) sind zur
Beurteilung diejenigen Waren und Dienstleistungen der älteren Marke entschei-
dend, für welche die Marke tatsächlich rechtserhaltend benutzt wurde (Urteil B-
7202/2014 des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. September 2016, E. 4.2 ‒
"GEO/Geo influcence"). Die Beklagten machen keinen Nichtgebrauch geltend,
weshalb seitens der klägerischen Marke sämtliche im Register beanspruchten
Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen sind. Im Nichtigkeitsprozess sind
auf Seiten der jüngeren Marke ebenfalls sämtliche im Markenregister beanspruch-
ten Waren- und Dienstleistungen massgebend (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 269
m.w.H.). Entsprechend sind sämtliche im vorangehenden Absatz genannten Wa-
ren und Dienstleistungen einander gegenüberzustellen.
Die für die konfligierenden Zeichen im Register eingetragenen Dienstleistungen
sind teilweise gleich. Finanzdienstleistungen werden sowohl von der Klägerin als
auch von der Beklagten 1 für sich beansprucht. Im Übrigen überschneiden sich
die strittigen Dienstleistungen thematisch; die Geschäftsführung bei Pensionskas-
sen (Dienstleistung der Klasse 35, Klägerin) ist sachlich eng mit Investitionsma-
nagement, Anlageverwaltungsdiensten sowie Beratungsdienstleistungen in finan-
ziellen Angelegenheiten (Dienstleistungen der Klasse 36, Beklagte 1) verbunden.
Zwischen den strittigen Dienstleistungen zwischen den Klassen 35 und 36 ge-
mäss Nizza-Klassifikation muss Gleichheit oder Gleichartigkeit angenommen
werden.
Die Marken "A._" und "B._" werden entsprechend für gleiche oder zu-
mindest gleichartige Dienstleistungen beansprucht.
2.2.2.4.3. Verwechslungsgefahr
Schliesslich ist in einer abschliessenden Gesamtbetrachtung die Verwechslungs-
gefahr zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der beiden
- 29 -
Marken, die Art der Dienstleistungen sowie der Aufmerksamkeitsgrad der mass-
geblichen Verkehrskreise, den sie bei der Dienstleistungsnachfrage walten las-
sen. Namentlich genügen bei kennzeichnungsschwachen Marken bereits be-
scheidenere Abweichungen (Urteil 4C_258/2004 des Bundesgerichts vom
6. Oktober 2004, E. 3.3, in: sic! 2005, S. 123 ff. ‒" Yello/Yellow Access AG [fig.]").
Eine unmittelbare Markenähnlichkeit ist gemäss vorstehenden Erwägungen zu
verneinen, da die kollidierenden Zeichen unterschieden werden können (unmittel-
bare Verwechslungsgefahr). Es bleibt zu prüfen, ob die massgeblichen Verkehrs-
kreise die streitbetroffenen Zeichen zwar auseinanderhalten können, aber trotz-
dem vermuten, dass die entsprechend gekennzeichneten Dienstleistungen vom
gleichen Unternehmen stammten (mittelbare Verwechslungsgefahr) (vgl. das Ur-
teil 4A_207/2010 des Bundesgerichts vom 9. Juni 2011 E. 5.1, in: sic! 2011,
S. 666 ff. ‒ "R [fig.] RSW Rama Swiss Watch/RAM Swiss Watch").
Kennzeichnungskraft: Sowohl das klägerische Zeichen "A._" als auch das
beklagtische Zeichen "B._" sind ‒ sofern ihnen die vorstehend aufgezeigten
Sinngehalte zugeschrieben werden ‒ nicht beschreibend: Es besteht kein Zu-
sammenhang zwischen Inhalt und Qualität der Dienstleistungen. Dies ist auch
unbestritten geblieben. Damit kommt beiden Zeichen die markenrechtliche
Schutzfähigkeit zu. Dies ist denn auch unbestritten geblieben.
Von der Schutzfähigkeit zu unterscheiden ist indes der Schutzumfang einer Mar-
ke. Er bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Die Beklagten machen
diesbezüglich geltend, dass im Schweizerischen Markenregister zahlreiche Mar-
ken mit dem Bestandteil "B._" eingetragen seien; mehrere davon bean-
spruchten gar Waren und Dienstleistungen der Klasse 36 gemäss Nizza-
Klassifikation (act. 7 N. 43, N. 59; act. 9/12‒14). Die Klägerin stellt eine Verwäs-
serung des Markenbestandteils "B._" in Abrede (act. 22 N. 30; act. 23/12).
Dem Schweizerischen Markenregister sind ‒ abgesehen von den Marken der Par-
teien ‒ 52 Wortmarken sowie Wort-/Bildmarken für verschiedene Waren und
Dienstleistungen zu entnehmen, die den Bestandteil "B._" enthalten (vgl.
act. 9/13). Davon sind ‒ abgesehen von den Marken der Parteien ‒ sechs Marken
für Waren und Dienstleistungen der Klasse 36 gemäss Nizza-Klassifikation (u.a.
- 30 -
Finanzdienstleistungen) hinterlegt (vgl. act. 9/14). Allein aufgrund der Registerla-
ge darf zwar nicht auf eine Verwässerung bzw. Schwächung eines Zeichens ge-
schlossen werden (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 113 mit Hinweisen auf die Rechtspre-
chung). Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts büsst ein Zeichen indes
auch an Kennzeichnungskraft ein, wenn es "auf Schritt und Tritt" für alle mögli-
chen Waren und Dienstleistungen anzutreffen ist ‒ nicht nur in Bezug auf gleich-
artige Waren und Dienstleistungen (BGE 79 II 98 E. 1b S. 100 ‒ "Solis/Sollux"; so
im Ergebnis auch das Urteil 4C_258/2004 des Bundesgerichts vom
6. Oktober 2004 E. 3.4, in: sic! 2005, S. 123 ff. ‒ "Yello/Yellow Access AG [fig.]").
Ebenso wird bei einer grossen Anzahl von Eintragungen ähnlicher Marken vermu-
tet, dass zumindest einige davon tatsächlich im Gebrauch stehen (BGE 72 II 135
E. 2b S. 141‒ "Lux"). Ob nun verstanden als Hinweis auf ... [Vorname] B._
oder auf das englische Verb "to ..." ‒ das Zeichen bzw. der Zeichenbestandteil
"B._" weckt Assoziationen zu Ausdrücken des allgemeinen Sprachgebrauchs
(MARBACH, a.a.O., N. 981; siehe dazu auch das Urteil 4A_330/2014 des Bundes-
gerichts vom 4. Dezember 2014, E. 2.2.4, in: sic! 2015, S. 238 ff. ‒ "Think I Think
Outdoors/Think Weinbrenner"). Entsprechend häufig wird dieser Zeichenbestand-
teil zur Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen jeglicher Art verwendet.
Damit handelt es sich bei "B._" um einen kennzeichnungsschwachen Zei-
chenbestandteil. Der ebenfalls kennzeichnungsschwache Zusatz in Form der
Endsilbe "-..." kann die Kennzeichnungskraft von "A._" sodann nicht merk-
lich erhöhen. Die Klägerin macht denn auch nicht geltend, gegenüber weiteren
Markeninhabern, die über Zeichen mit dem Bestandteil "B._" verfügen, recht-
liche Schritte unternommen zu haben, um einer Verwässerung des Zeichens bzw.
Zeichenbestandteils entgegenzuwirken (vgl. act. 22 N. 27).
Sofern die Klägerin schliesslich geltend macht, dass ihr Zeichen "A._" min-
destens eine mittelmässige Branchen- oder Kundenbekanntheit für sich bean-
spruchen könne, kann sie daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten (act. 1 N. 29;
act. 22 N. 33). Sie verweist dazu lediglich auf ein paar schweizweit verbreitete
Presseerzeugnisse und Fachpublikationen (act. 3/6.13‒18). Eine durch Benut-
zung gesteigerte Kennzeichnungskraft hat sie damit weder substantiiert behauptet
noch nachgewiesen.
- 31 -
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Verkehrskreise eine Marke nicht al-
lein aufgrund des schwachen Zeichenbestandteils "B._" einem bestimmten
Unternehmen zuordnen.
Aufmerksamkeitsgrad der Verkehrskreise / Art der Dienstleistungen: Die bean-
spruchten (aufwendigen) Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 gemäss Nizza-
Klassifikation setzen ein Vertrauensverhältnis zwischen Anbieter und Abnehmer
voraus. Wer diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt, wird sich, auch wegen
der Kostspieligkeit, seinen Vertragspartner sorgfältig auswählen. Es ist entspre-
chend davon auszugehen, dass die Abnehmer der Dienstleistungen der Klassen
35 und 36 ‒ und zwar sowohl Fachpersonen als auch das breite Publikum ‒ bei
der Auswahl aus der Masse des Angebots eine erhöhte Aufmerksamkeit an den
Tag legen (vgl. zum Ganzen das Urteil B-1009/2010 des Bundesverwaltungsge-
richts vom 14. März 2011, E. 3.3.2 ‒ "Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank [fig.]").
Ein aufmerksamer Abnehmer kann die zwei Wortmarken "A._" und
"B._" auseinanderhalten (unmittelbare Verwechslungsgefahr). Aufgrund der
vorstehend beschriebenen Unterschiede werden ‒ trotz Gleichartigkeit der bean-
spruchten Dienstleistungen ‒ auch keine falschen wirtschaftlichen Zusammen-
hänge vermutet (mittelbare Verwechslungsgefahr). Zusammenfassend ist festzu-
stellen, dass keine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr vorliegt.
2.2.2.5. "A._ D._" vs. "B._"
Sodann sind die beiden Wortmarken "A._ D._" (Schweizer-Marke Nr. 4
der Klägerin) und "B._" (Schweizer-Marke Nr. 1 der Beklagten 1) einander
gegenüberzustellen.
Die klägerische Marke "A._ D._" ist ebenfalls für Waren und Dienstleis-
tungen der Klassen 35 (Geschäftsführung im Bereich der Pensionskassen) und
36 (Finanzdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen; Versicherungswesen,
namentlich Dienstleistungen einer Pensionskasse; Finanzberatungsdienste, ins-
besondere Beratungen im Zusammenhang mit Pensionskasse und Vorsorge,
- 32 -
Ausarbeiten von Finanzierungsplänen für die Altersvorsorge; Vermittlung von
Vorsorgeversicherungen) gemäss Nizza-Klassifikation hinterlegt (act. 3/6.2).
"A._ D._" setzt sich aus den Bestandteilen "A._" und "D._"
zusammen. Der Bestandteil "D._" ist indes rein beschreibend für den Inhalt
der Dienstleistungen ‒ nämlich Beratungen, Investitionen etc. im Bereich der
Pensionskassen ‒, für welche die Marke hinterlegt ist. Ihm kommt bei der Beurtei-
lung der Verwechslungsgefahr keine gesonderte Bedeutung zu. Es kann entspre-
chend auf sämtliche vorstehenden Erwägungen unter Ziff. 2.2.2.4 verwiesen wer-
den.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch zwischen "A._ D._" und
"B._" keine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr vorliegt.
2.2.2.6. "A._" (fig.) vs. "B._"
Schliesslich sind die Schweizer-Marke Nr. 3 der Klägerin (Wort-/Bildmarke)
... [Bild A._]
und Schweizer-Marke "B._" Nr. 1 der Beklagten 1 (Wortmarke) einander ge-
genüberzustellen.
Die vorstehend abgebildete klägerische Marke "A._" (Wort-/Bildmarke) ist für
Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 (Geschäftsführung im Bereich der
Pensionskassen) und 36 (Finanzdienstleistungen; Immobiliendienstleistungen;
Versicherungswesen, namentlich Dienstleistungen einer Pensionskasse) gemäss
Nizza-Klassifikation hinterlegt (act. 3/6.3).
Im Unterschied zu den reinen Wortmarken "A._" und "A._ D._" ver-
fügt die vorstehend abgebildete Marke "A._" (fig.) der Klägerin über ein zu-
sätzliches Bildelement. Links vom Wort "A._" ist eine Büste von ... [Vorna-
me] B._ in dunkelgrauer Farbe abgebildet. Das Wort "A._" ist sodann
kleingeschrieben und zweifarbig; der Bestandteil "B._" ist ebenfalls dunkel-
grau, während der Bestandteil "..." in hellgrauer Farbe gehalten ist.
- 33 -
Im Grundsatz kann auch beim Vergleich von "A._" (fig.) und "B._" auf
die vorstehenden Erwägungen unter Ziff. 2.2.2.4 verwiesen werden. Namentlich
sind auch hier die Abweichungen hinsichtlich des Wortklangs und des Schriftbilds
gegeben. Anders als zur Wortmarke "A._" ausgeführt, liegt indes bei
"A._" (fig.) und "B._" eine Übereinstimmung im Sinngehalt vor. Durch
das zusätzliche dunkelgraue Bildelement in Form der Büste sowie durch den
ebenfalls in dunkelgrauer Farbe gehaltenen Schriftzug "B._" drängt sich beim
klägerischen "A._" (fig.) eine Gedankenverbindung zu ... [Vorname] B._
gerade auf. Diese Übereinstimmung kann indessen am Ergebnis der unter
Ziff. 2.2.2.4.3 vorgenommenen Gesamtbetrachtung nichts ändern. Wie dort näm-
lich bereits ausgeführt, gibt es in der Schweiz zahlreiche Marken mit dem kenn-
zeichnungsschwachen Bestandteil "B._". Damit vermuten die Verkehrskrei-
se, die im Rechtsverkehr eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legen, nicht
allein aufgrund dieser Übereinstimmung im Sinngehalt einen wirtschaftlichen Zu-
sammenhang zwischen diesen beiden Marken (mittelbare Verwechslungsgefahr).
Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch zwischen "A._" (fig.) und
"B._" keine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr vorliegt.
2.2.3. Zwischenfazit
Zwischen der Schweizer Marke Nr. 2 "A._" (Wortmarke), der Schweizer-
Marke Nr. 4 "A._ D._" (Wortmarke), der Schweizer-Marke Nr. 3
"A._" (Wort-/Bildmarke) einerseits und der Schweizer-Marke Nr. 1 "B._"
liegt keine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr vor. Damit ist sowohl die Nich-
tigkeitsklage (Art. 52 MSchG) als auch die Abwehrklage (Art. 55 Abs. 1 lit. a und b
MSchG) abzuweisen.
2.3. Firmenrecht
2.3.1. Rechtliches
Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von allen in der Schweiz bereits
eingetragenen Firmen von Gesellschaften in der Rechtsform der AG, der GmbH
und der Genossenschaft deutlich unterscheiden. Ansonsten kann der Inhaber der
- 34 -
älteren Firma wegen Verwechslungsgefahr auf Unterlassung des Gebrauchs der
jüngeren Firma klagen (vgl. Art. 956 Abs. 2 OR; BGE 131 III 572 E. 3 S. 575;
BGE 122 III 369 E. 1 S. 370).
Da die Aktiengesellschaften ihre Firma grundsätzlich frei wählen können, stellt die
Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft grundsätzlich strenge Anforde-
rungen (BGE 122 III 369 E. 1 S. 370; BGE 118 II 322 E. 1 S. 323; Urteil
4A_83/2018 des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 3.1, in: sic! 2019,
S. 94 ff. ‒ "Pachmann Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte AG"). Das
Bundesgericht schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Un-
ternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind. Entsprechend gilt
im Firmenrecht kein eigentliches Branchenprinzip. Das bedeutet umgekehrt aber
nicht, dass das Bundesgericht Aspekte, welche die Branche betreffen, in der Ent-
scheidfindung gänzlich unberücksichtigt lässt (HILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz,
in: SIWR III/2, 3. Aufl., Basel 2019, N. 293 f. mit Verweis auf BGE 88 II 28). Die
Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen sind namentlich strenger,
wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbe-
werb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kun-
denkreise wenden. Gleiches gilt bei geografischer Nähe der Unternehmen
(BGE 131 III 572 E. 4.4 S. 580; BGE 118 II 322 E. 1 S. 324; Urteil 4A_83/2018
des Bundesgerichts vom 1. Oktober 2018, E. 3.1, in: sic! 2019, S. 94 ff. ‒ "Pach-
mann Rechtsanwälte AG/Bachmann Rechtsanwälte AG").
Entscheidend ist der Gesamteindruck, den zwei Firmen in der Erinnerung beim
Publikum hinterlassen (BGE 132 III 564 E. 6.2 S. 576). Massgebend ist vor allem
die Aufmerksamkeit, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die betreffenden Un-
ternehmen geschäftlich verkehren. Anders als Marken richten sich Firmen nicht
nur an die Abnehmer und Geschäftskunden, sondern auch an Lieferanten, Stel-
lensuchende, Banken, Behörden, Post und öffentliche Dienste (BGE 118 II 322
E. 1 S. 323 f.).
Abgesehen von den vorgenannten Besonderheiten gelten bei der Beurteilung der
firmenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr im Wesentlichen die Grundsätze
des Markenrechts (WIDMER, Zur Methodik der Beurteilung von Firmenkollisionen.
- 35 -
Die Rechtsprechung des Bundesgerichts bei firmenrechtlichen Kollisionen, in: sic!
2009, S. 3 ff., S. 8 Fn. 57).
2.3.2. Würdigung
2.3.2.1. Vorbemerkung
Wie vorstehend festgestellt, konnte die Tochtergesellschaft der Klägerin (A._
AG) ihre Klagerechte nicht an die Klägerin abtreten (siehe zum Ganzen vorne un-
ter Ziff. 1.5). Soweit die Klage Ansprüche aus Firmenrecht betrifft, die der A._
AG zustehen, ist auf sie nicht einzutreten.
Entsprechend ist bei der nachstehenden Prüfung nur die Firma der Klägerin
("A._ Holding AG") den Firmen der Beklagten ("B._ AG"; B._
C._ AG") gegenüberzustellen.
2.3.2.2. Hinterlegungspriorität
Die Priorität im Firmenrecht richtet sich nach dem Eintrag im Handelsregister
(Hinterlegungspriorität).
Die Klägerin firmierte vom tt. März 2011 bis am tt. Juni 2015 unter "A._ AG".
Seit dem tt. Juni 2015 firmiert sie unter "A._ Holding AG" (act. 3/2.1).
Die Beklagte 1 wurde am tt. August 2004 als "U._ AG" in das Handelsregis-
ter des Kantons Schwyz eingetragen und firmiert seit dem tt. Oktober 2016 unter
"B._ AG" (act. 1 N. 10 ff.; act. 3/4.1). Die Beklagte 2 wurde am tt. April 2016
als "B._ Asset Management AG" gegründet. Seit dem tt. Februar 2018 fir-
miert sie unter "B._ C._ AG" (act. 1 N. 13 f.; act. 16/2; act. 26 N. 15).
Da die Eintragung der Firma "A._ Holding AG" der Klägerin zuerst erfolgt ist,
kommt ihr Hinterlegungspriorität zu. Dies ist unbestritten.
2.3.2.3. Zeichenähnlichkeit
Zu vergleichende Firmenbestandteile: Vorliegend stehen sich die konfligierenden
Firmen "A._ Holding AG" und "B._ AG" bzw. "B._ C._ AG" ge-
- 36 -
genüber. Das Augenmerk des Publikums liegt auf den prägenden Firmenbestand-
teilen "A._" und "B._", die zudem auch an prominenter erster Stelle ste-
hen. Diese beiden Firmenbestandteile sind in erster Linie miteinander zu verglei-
chen. Das heisst im Umkehrschluss allerdings nicht, dass die Bestandteile "Hol-
ding" (Hinweis auf Konzernstruktur), "C._" (Hinweis auf Tätigkeitsbereich)
und "AG" (obligatorischer Hinweis auf Rechtsform; Art. 950 Abs. 1 Satz 2 OR) in
der Gesamtbetrachtung gänzlich unbeachtet bleiben.
Wortklang, Schriftbild und Sinngehalt: Bei der Beurteilung des Wortklangs, des
Schriftbilds und des Sinngehalts einer Firma bzw. eines Firmenbestandteils ist le-
diglich der Handelsregistereintrag massgeblich. Grafische Ausgestaltungen von
Firmenschriftzügen sind unbeachtlich (siehe HILTI, a.a.O., N. 308). Entsprechend
erweist sich das grafische Beiwerk von "A._" in Form der Büste von ... [Vor-
name] B._, das im Geschäftsverzehr zuweilen verwendet wird, bei der fir-
menrechtlichen Beurteilung als irrelevant. Gleiches gilt hinsichtlich der grafischen
Ausgestaltungen von "B._" (siehe dazu etwa die Abbildungen vorne unter
Ziff. 2.2.2.3).
In den Erwägungen zum Markenrecht wurde bereits ausgeführt, dass hinsichtlich
des Klangs und Schriftbilds von "A._" und "B._" markante Abweichun-
gen bestehen. Dazu kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden.
Auch was den Sinngehalt dieser Firmenbestandteile betrifft, kann auf die vorste-
henden Erwägungen verwiesen werden (siehe dazu vorne unter Ziff. 2.2.2.4.1).
Dort wurde ausgeführt, dass das beklagtische Wortzeichen "B._" vom hiesi-
gen Publikum zwanglos als Hinweis auf "... [Vorname] B._" verstanden wird.
Betreffend das klägerische Wortzeichen "A._" wurde hinsichtlich des Sinn-
gehalts indes Anderes festgesellt: Aufgrund der Endsilbe "-..." des Wortzeichens
"A._", die gemäss übereinstimmender Auffassung der Parteien für "..." steht
(act. 1 N. 24; act. 7 N. 53), ist der Firma der Klägerin primär eine Assoziation zur
englischen Sprache inhärent. Denn das hiesige Publikum ist sich auch bei Firmen
mittlerweile an Anglizismen und anglofone Anleihen gewohnt. Es liegt nahe bei
"A._" zunächst auf das Verb "to ...", das dem englischen Grundwortschatz
angehört, zu schliessen (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.2.2.4.1). Der
- 37 -
Schluss auf "... [Vorname] B._" drängt sich beim Wortzeichen "A._"
nicht unmittelbar auf. Damit erwecken die konfligierenden Firmen unterschiedliche
Assoziationen.
Reichweite des Schutzumfanges/Kennzeichnungskraft: Bei der klägerischen Fir-
ma "A._" handelt es sich weder um eine (beschreibende) Sachbezeichnung
noch um eine Personenbezeichnung. Vielmehr stellt "A._" eine Fantasiebe-
zeichnung dar. Bei Fantasiebezeichnungen sind in der Regel strenge Massstäbe
an die Unterscheidbarkeit anzulegen. Dies, da mit Blick auf die grosse Menge al-
ternativer Fantasiebezeichnungen eine Annäherung just an den Fantasienamen
der angegriffenen Firma sanktioniert werden soll (Urteil HG170043 des Handels-
gerichts vom 20. Dezember 2017, E. 3.2.3 S. 15). Alleine auf Basis der Aus-
weichmöglichkeiten der Konkurrenz auf einen grossen Schutzumfang der klägeri-
schen Firma zu schliessen, wäre angesichts der konkreten Verhältnisse indes
nicht sachgerecht. Die Reichweite des Schutzumfanges bestimmt sich auch nach
der Kennzeichnungskraft. Diesbezüglich wenden die Beklagten ein, dass im Han-
delsregister ‒ neben den streitbetroffenen Firmen der Parteien sowie der ihnen
zugehörigen Tochtergesellschaften bzw. Stiftungen ‒ zahlreiche Firmen mit dem
Bestandteil "B._" verzeichnet seien. Entsprechend sei die Kennzeichnungs-
kraft von "B._" durch Drittgebrauch geschwächt (act. 7 N. 39; act. 9/4). Die
Klägerin entgegnet, eine Verwässerung des Firmenbestandteils "B._" sei
weder dargetan noch bewiesen, zumal sehr wenige dieser Unternehmen im Fi-
nanzdienstleistungsbereich tätig seien. Darüber hinaus sei nicht davon auszuge-
hen, dass sämtliche dieser Unternehmen ihre Firmen aktiv im Wirtschaftsverkehr
einsetzten (act. 22 N. 26, N. 29). Dem Handelsregister lassen sich ‒ abgesehen
von den Firmen der Parteien sowie der mit ihnen verbundenen Gesellschaften
und Stiftungen ‒ nahezu 100 Firmen entnehmen, die über den Firmenbestandteil
"B._" verfügen. Bei einer Vielzahl davon stellt "B._" in Alleinstellung der
prägende Firmenbestandteil dar (siehe etwa "B._ Taxi GmbH", "B._-
Apotheke-GmbH", "B._-Collect-GmbH" etc.). Zahlreiche weitere Firmen be-
stehen aus zweisilbigen (Kurz-)Wörtern mit "B._" als Anfangssilbe
("B1._ SA", "B2._ AG", "B3._ Trade GmbH", "B4._ GmbH",
"B5._ GmbH" oder gar "A._ Europe Sagl"). Da im Firmenrecht kein
- 38 -
Branchenprinzip gilt, schadet es denn auch nicht, dass nur einige dieser Firmen
für Finanzdienstleistungen stehen. Es liegt auf der Hand, dass es sich bei
"B._" um einen häufig gebrauchten Firmenbestandteil handelt, der in vielfäl-
tigem Zusammenhang verwendet wird. Die Klägerin räumt gar selber ein, dass
"B._" in gewissen Branchen ‒ namentlich in der Hotel-, Theater- und Restau-
rantbranche ‒ häufig als Firmenbestandteil verwendet werde (act. 22 N. 36). Auf-
grund der schieren Anzahl an Einträgen ist zu vermuten, dass zumindest einige
dieser Firmen im Rechtsverkehr auch tatsächlich verwendet werden (siehe ‒ al-
lerdings zum Markenrecht ‒ BGE 72 II 135 E. 2b S. 141 ‒ "Lux"). Davon zeugen
auch die von den Beklagten eingereichten, zahlreichen Printscreens der Websei-
ten der entsprechenden Unternehmen sowie die in der Duplik aufgeführten Inter-
netlinks (act. 26 N. 18; act. 27/16). "A._" erlangte als Firma denn auch keine
Verkehrsgeltung. Vorstehend wurde ausgeführt, dass die Klägerin selbst eine er-
höhte Branchenbekanntheit zwar lediglich behauptet, aber in keiner Weise nach-
gewiesen hat (siehe zum Ganzen vorne unter Ziff. 2.2.2.4.3). Mit anderen Worten
ausgedrückt: Wer den Firmenbestanteil "B._" wählt, muss sich dessen gerin-
gen Eignung zur Individualisierung bewusst sein. Entsprechend rechtfertigt sich
nicht, im konkreten Fall einen besonders strengen Massstab an die Unterscheid-
barkeit zu legen.
2.3.2.4. Verwechslungsgefahr
Wettbewerbsverhältnis: Die Klägerin bezweckt gemäss Handelsregistereintrag
den Erwerb sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen im In- und Aus-
land (act. 3/2.1). Die Beklagte 1 bezweckt die Vermögensverwaltung sowie die
Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen (act. 16/1). Die Be-
klagte 2 bezweckt Beratungs- und sonstige Dienstleistungen, namentlich in den
Bereichen M&A, Unternehmensstrategien und Fondswesen (act. 16/2). Da ledig-
lich die Klägerin Prozesspartei ist, kann sie sich in diesem Sachzusammenhang
nicht auf Dienstleistungen, die von ihrer Tochtergesellschaft (A._ AG) er-
bracht werden, berufen. Damit ist ein Wettbewerbsverhältnis zwischen der Kläge-
rin sowie den Beklagten weder dargelegt noch ersichtlich.
- 39 -
Geografische Nähe: Die Klägerin hat ihren Sitz in F._ (act. 3/2.1). Die Be-
klagten haben beide ihren Sitz in G._ (act. 16/1‒2). Die Klägerin bringt zwar
vor, dass ihre Tochtergesellschaft, die A._ AG, über eine Zweigniederlas-
sung in N._ verfüge (act. 22 N. 21; act. 3/3.8). Dieser Umstand ist hier indes
nicht rechtserheblich, da es sich nicht um die Zweigniederlassung der Klägerin,
sondern um diejenige der A._ AG, die vorliegend nicht Prozesspartei ist,
handelt. Überdies ist ohnehin fraglich, ob die Präsenz einer einzigen Zweignieder-
lassung in N._ ausreichend wäre, um eine örtliche Überschneidung des Tä-
tigkeitsbereichs, welche die Verwechslungsgefahr zusätzlich erhöhte, zu erwirken.
Mangels geografischer Nähe sowie eines örtlichen und sachlichen Wettbewerbs
rechtfertigt es sich nicht, eine besondere Strenge an die Unterscheidbarkeit zu
stellen (vgl. BGE 131 III 572 E. 4.4 S. 580).
Aufmerksamkeit der Verkehrskreise: Anders als Marken richten sich Firmen nicht
nur an Abnehmer und Geschäftskunden, sondern auch an Lieferanten, Stellensu-
chende, Banken, Behörden, Post und öffentliche Dienste (BGE 118 II 322 E. 1
S. 323). Auch von ihnen darf die übliche Aufmerksamkeit erwartet werden. Hinzu
kommt, dass auch im Firmenrecht ‒ trotz fehlendem eigentlichen Branchenprinzip
‒ die Aufmerksamkeit der Kreise, mit denen die betreffenden Unternehmen konk-
ret geschäftlich verkehren, nicht gänzlich unberücksichtigt werden darf. Firmen
von publikumsnahen Branchen geniessen grundsätzlich einen etwas weiteren,
Firmen von Spezialbranchen grundsätzlich einen etwas engeren Firmenschutz
(BGE 88 II 28; Urteil des Cour de justice de Genève vom 17. November 2016,
E. 4.1.4, in: sic! 2018, S. 25 ff. ‒"Octo"; HILTI, a.a.O., N. 294). Wie vorstehend be-
reits festgestellt, operieren die Parteien im Finanzdienstleistungsbereich. Entspre-
chend ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen.
Auch in dieser Hinsicht ist keine besondere Rücksichtnahme bei der Firmenwahl
geboten.
Gesamtwürdigung: Vorstehend wurde bei den konfligierenden Firmen hinsichtlich
des Klangs und Schriftbilds markante Unterschiede festgestellt. Diese Unter-
schiede sind ‒ namentlich unter Berücksichtigung der Kennzeichnungsschwäche
des Firmenbestandteils "B._" ‒ bei hinreichender Aufmerksamkeit geeignet,
- 40 -
im Erinnerungsbild der massgebenden Verkehrskreise haften zu bleiben. Bei der
Firma der Beklagten 2 ‒ B._ C._ AG ‒ wird darüber hinaus mit dem
kennzeichnungsschwachen Zusatz "C._" zusätzlich Abstand geschaffen.
Entsprechend weckt die Verwendung des Firmenbestandteils "B._" nicht oh-
ne Weiteres den Eindruck, die Parteien seien wirtschaftlich oder rechtlich mitei-
nander verbunden. In Würdigung der gesamten Umstände erscheint eine auch
nur mittelbare Verwechslungsgefahr gebannt. Eine Verletzung von Art. 956 OR
i.V.m. Art. 951 OR ist damit nicht dargetan.
2.3.3. Zwischenfazit
Eine firmenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr liegt nicht vor. Entsprechend
stehen der Klägerin keine firmenrechtlichen Ansprüche zu.
2.4. Namensrecht
2.4.1. Rechtliches
Nach Art. 29 Abs. 2 ZGB kann, wer dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer
sich seinen Namen anmasst, auf Unterlassung dieser Anmassung klagen. Eine
Namensanmassung liegt vor, wenn die Verwendung eines Kennzeichens durch
eine Person zu einer Verwechslungsgefahr mit einem Namen einer anderen Per-
son führt, sodass eine Gefährdung der Unterscheidungs- und Kennzeichnungs-
funktion dieses Namens entsteht.
Das Bundesgericht bejaht die kumulative Anwendung von Firmenrecht, Marken-
recht, Lauterkeitsrecht und Namensrecht (BGE 100 II 395 E. 1 S. 397). Bei juristi-
schen Personen des Obligationenrechts gelten indes in erster Linie die Sonder-
vorschriften des Firmenrechts; das Namensrecht kommt erst in zweiter Linie zur
Anwendung (BGE 117 II 513 E. 3a S. 517; HILTI, Zivilrechtlicher Firmenschutz, in:
SIWR III/2, Streuli-Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2019, N. 273). Stiftungen ge-
niessen dagegen keinen firmenrechtlichen, sondern nur einen namensrechtlichen
Schutz (HILTI, Grundlagen, in: SIWR III/2, Streuli-Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel
2019, N. 20 mit Hinweis auf BGE 103 Ib 6. E. 4 S. 8 f.).
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2.4.2. Würdigung
Wie bereits vorstehend ausgeführt, kann die Klägerin in diesem Verfahren nur
Ansprüche aus Namensrecht einklagen, die ihr selbst zustehen (siehe dazu vorne
unter Ziff. 1.5). Soweit die Klage Ansprüche aus Namensrecht zum Gegenstand
hat, die der Tochtergesellschaft (A._ AG) der Klägerin sowie den von ihr be-
treuten Stiftungen (A._ Anlagestiftung, A._ Freizügigkeitsstiftung,
A._ D._, A._ Vorsorge 1e und A._ E._) zustehen, ist auf
sie nicht einzutreten.
Die Klägerin ruft auch das Namensrecht als Anspruchsgrundlage an. Verglichen
mit dem Firmenschutz verfügt Art. 29 Abs. 2 ZGB zwar über eine grössere
Reichweite, indem auch anderweitige, firmenrechtlich nicht fassbare Namensan-
massungen erfasst sind (BÜHLER, in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Zi-
vilgesetzbuch, Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], 6. Aufl., Basel 2018, Art. 29 N. 62 f.
m.w.H.). In der Regel sind die firmen-, lauterkeits- und markenrechtlichen
Grundsätze betreffend die Zeichenverwechselbarkeit indes auch für das Namens-
recht massgebend. Diesbezüglich kann auf die vorstehenden Ausführungen ver-
wiesen werden. Eine Zeichenähnlichkeit wurde dort stets verneint (siehe dazu die
Erwägungen unter Ziff. 2.2 ff.). Die Klägerin legt darüber hinaus nicht spezifisch
dar, inwiefern ein nicht firmenmässiger, sondern anderweitiger (namensanmas-
sender) Gebrauch ihrer Bezeichnung durch die Beklagten vorliegt, der geeignet
wäre, Fehlvorstellungen über die Identität des Namensträgers zu erwecken. Ein
solcher ist ‒ namentlich hinsichtlich der "B._ [Schweizer ...-Held]"-Logos der
Beklagten, wie nachfolgend auch bei der Prüfung der Ansprüche aus Lauterkeits-
recht ausführlich zu zeigen ist (siehe zum Ganzen hinten unter Ziff. 2.5.2) ‒ denn
auch nicht ersichtlich.
2.4.3. Zwischenfazit
Eine Verwechslungsgefahr liegt hinsichtlich der streitbetroffenen Zeichen nicht
vor. Damit verfügt die Klägerin gegenüber den Beklagten über keine Ansprüche
aus Namensrecht.
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2.5. Lauterkeitsrecht
2.5.1. Rechtliches
Unlauter handelt u.a., wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen
mit den Waren und Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines ande-
ren herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG).
Wie gezeigt (siehe vorne unter Ziff. 2.1.4), beurteilt sich die Verwechslungsgefahr
auch im Lauterkeitsrecht nach den gleichen Grundsätzen wie im Firmen-, Na-
mens- und Markenrecht. Indes gelten auch hier Besonderheiten: Gemäss neues-
ter Praxis des Bundesgerichts werden mit Bezug auf die lauterkeitsrechtliche
Verwechslungsgefahr sämtliche Verhaltensweisen erfasst, bei denen das Publi-
kum durch die Schaffung der Verwechslungsgefahr irregeführt wird, insbesonde-
re, um den Ruf der Wettbewerber auszubeuten (BGE 140 III 297 E. 7 S. 307 ff. ‒
"Keytrader"). Im Gegensatz zum Firmen- und Markenrecht, wo nur die jeweiligen
Registereinträge massgebend sind (sog. kennzeicheninterne Umstände), müssen
im Lauterkeitsrecht die gesamten Umstände betrachtet werden. Nicht nur das re-
gisterrechtliche Zeichen ist massgebend, sondern dessen tatsächlicher Gebrauch
im Wirtschaftsverkehr. Auch weitere Elemente ausserhalb der jeweiligen Zeichen
müssen gewürdigt werden (z.B. der Internetauftritt etc.) (kennzeichenexterne Um-
stände) (siehe zum Ganzen ARPAGAUS, in: Basler Kommentar zum UWG, Hil-
ty/Arpagaus [Hrsg.], Basel 2013, Art. 3 Abs. 1 lit. d N. 91).
Anders als im Markenrecht ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unter
Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG indes auf die tatsächlichen Abnehmer der Waren und
Dienstleistungen abzustellen (siehe BGE 140 III 297 E. 7.2.2 S. 308 ‒ "Keytra-
der").
2.5.2. Würdigung
2.5.2.1. Vorbemerkung
Wie bereits vorstehend ausgeführt, kann die Klägerin in diesem Verfahren nur
Ansprüche aus Lauterkeitsrecht einklagen, die ihr selbst zustehen (siehe dazu
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vorne unter Ziff. 1.5). Soweit die Klage Ansprüche aus Lauterkeitsrecht zum Ge-
genstand hat, die der Tochtergesellschaft der Klägerin (A._ AG) sowie den
von ihr betreuten Stiftungen (A._ Anlagestiftung, A._ Freizügigkeitsstif-
tung, A._ D._, A._ Vorsorge 1e und A._ E._) zustehen,
ist auf sie nicht einzutreten.
2.5.2.2. Aktivlegitimation
Eine andere Frage ist, ob die Klägerin über eigene materielle Ansprüche aus Lau-
terkeitsrecht gegenüber den Beklagten verfügt. Damit müsste sie durch den
Marktauftritt der Beklagten in ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen bedroht
oder verletzt sein (Art. 9 Abs. 1 UWG). Die Klägerin könnte als Holding-
Gesellschaft zumindest mittelbar in ihren wirtschaftlichen Interessen beeinträchtigt
sein. Dies wäre etwa der Fall, wenn ihre Tochtergesellschaft (A._ AG) sowie
die von ihr betreuten Stiftungen (A._ E._, A._ D._, A._
Vorsorge 1e, A._ Freizügigkeitsstiftung, A._ Anlagestiftung) durch das
Marktverhalten der Beklagten in lauterkeitsrechtlicher Hinsicht direkt behindert
würden. Ob eine solche mittelbare Beeinträchtigung die Klägerin ebenfalls zur
Klage i.S.v. Art. 9 Abs. 1 UWG legitimiert, muss hier indes nicht entschieden wer-
den (vgl. dazu RAUBER, Klageberechtigung und Anspruchsordnung, in: SIWR V/1,
Streuli-Youssef [Hrsg.], 3. Aufl., Basel 2020, N. 37). Denn wie sogleich zu zeigen
ist, ist sie durch den Marktauftritt der Beklagten auch nicht mittelbar in ihren wirt-
schaftlichen Interessen betroffen.
2.5.2.3. Kennzeicheninterne und -externe Umstände
Kennzeicheninterne Umstände: Für den Vergleich der im Markenregister einge-
tragenen Wortmarken und Wort-/Bildmarken der Parteien sowie der im Handels-
register eingetragenen Firmen kann auf die vorstehenden marken- und firmen-
rechtlichen Erörterungen verwiesen werden (siehe dazu die Erwägungen unter
Ziff. 2.2 ff.). Betreffend diese Zeichen wurde eine rechtserhebliche Verwechs-
lungsgefahr ausgeschlossen. Nicht anders verhält es sich in Bezug auf die lauter-
keitsrechtliche Verwechslungsgefahr.
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Die Beklagten verwenden darüber hinaus für ihren Marktauftritt ihr Kennzeichen
"B._" in Form von farbigen Logos sowie zur Bezeichnung der Unterneh-
mensgruppe:
... [Darstellungen von B._]
Es fragt sich, ob die Beklagten die Rechtssphäre der Klägerin durch den tatsäch-
lichen Gebrauch dieser Zeichen im Wirtschaftsverkehr beeinträchtigen. Das erste
Logo ist in blauer Schrift gehalten (act. 3/4.2). Das zweite Logo verfügt über eine
weisse Schrift und wird vor dem Hintergrund einer erodierten, canyonartigen Dü-
nenlandschaft verwendet (act. 23/11). Die Beklagten machen dazu geltend, dass
die bildliche Ausgestaltung dieser Logos eine Referenz an das Wahrzeichen von
Algier ‒ das Monument "Memorial du Martyr" ‒ sei. Die symmetrisch abgebildeten
letzten zwei Buchstaben ("...") erinnerten an die Stelzen dieses Monuments
(act. 7 N. 55). Die Klägerin wendet dazu ein, dass sich die Beklagten mit dem
Gebrauch dieser Logos in unzulässiger Weise ihren eigenen "A._"-
Kennzeichen annäherten (act. 22 N. 22). Zwar ist der Klägerin beizupflichten,
dass die Logos bei den schweizerischen Abnehmerkreisen nicht unmittelbar As-
soziationen an das genannte Monument wecken (act. 22 N. 42). Dennoch fühlen
sich auch die hiesigen Abnehmerkreise aufgrund der symmetrischen, geschwun-
gen Doppel-"..." und insbesondere aufgrund der seitlichen zwei Punkte (rechts
vom Zeichen) unwillkürlich an Schriften aus dem nordafrikanischen bzw. arabi-
schen Sprachraum erinnert. Dadurch wird eine zusätzliche Distanz zu den kläge-
rischen "A._"-Kennzeichen geschaffen. Vor dem Hintergrund der Ausführun-
gen zum Marken- und Firmenrecht ist sodann ein lauterkeitsrechtlich relevantes
Verhalten in Bezug auf die Verwendung der Bezeichnung "B._ GROUP" im
Wirtschaftsverkehr weder dargetan noch ersichtlich.
Wie ebenfalls vorstehend festgehalten, legen die Verkehrskreise, die Finanz-
dienstleistungen in Anspruch nehmen, eine überdurchschnittlich hohe Aufmerk-
samkeit an den Tag. In lauterkeitsrechtlicher Hinsicht ist hier besonders zu be-
rücksichtigen, dass sich sowohl die Klägerin (bzw. die mit ihr verbundenen Ge-
sellschaften und Stiftungen) als auch die Beklagten in Bereichen des Finanz-
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markts bewegen, bei denen nicht die Abwicklung von alltäglichen Finanztransak-
tionen im Vordergrund steht, sondern die Anlage von erheblichen Vermögenswer-
ten. Die tatsächlichen Abnehmer der anerbotenen Dienstleistungen dürften daher
ihre Geschäftsbeziehungen umso sorgfältiger planen. Damit ist bei ihnen mit ei-
nem grossen Unterscheidungsvermögen zu rechnen. Zusammenfassend ist fest-
zustellen, dass sich aus den kennzeicheninternen Umständen keine rechtserheb-
liche Verwechslungsgefahr ergibt.
Kennzeichenexterne Umstände: Der Internetauftritt der Unternehmensgruppe der
Beklagten unterscheidet sich sodann erheblich von demjenigen der Unterneh-
mensgruppe der Klägerin: Die Website der Unternehmensgruppe der Beklagten
ist ausschliesslich in englischer Sprache verfasst und (unbestrittenermassen)
schwergewichtig auf im Ausland ansässige, institutionelle Anleger ‒ namentlich
auf Kunden im nordafrikanischen Raum und im Nahen Osten ‒ ausgerichtet
(act. 7 N. 68 ff.). Dieser Umstand wird durch aufgeschaltete Fotografien von Wüs-
tenlandschaften und archäologischen Fundstätten sowie durch die wörtliche Er-
wähnung von Algerien bzw. Tunis unterstrichen (act. 3/4.2‒3; act. 23/11). Die
Website der Unternehmensgruppe der Klägerin ist dagegen hauptsächlich auf
schweizerische Kunden ausgerichtet. Sie nimmt wörtlich Bezug auf die Schweiz,
beruft sich auf traditionelle Schweizer Werte und betont diese Werbebotschaft
auch mit der Abbildung der Büste von ... [Vorname] B._ (act. 7 N. 68;
act. 3/2.3). Vor diesem Hintergrund ist kein auf Konfusion bezogenes Marktverhal-
ten der Beklagten ersichtlich.
Zwar ist sowohl die Unternehmensgruppe der Klägerin als auch die Unterneh-
mensgruppe der Beklagten im Finanzdienstleistungsbereich tätig. Sie bewegen
sich aber jeweils in unterschiedlichen Marktsegmenten. Es ist unbestritten geblie-
ben, dass sich das Dienstleistungsangebot der Beklagten vorwiegend an auslän-
dische, institutionelle Anleger ‒ einschliesslich Ultra High Net Worth Individuals ‒,
richtet (act. 7 N. 70). Angesprochen sind namentlich Kunden aus dem nordafrika-
nischen Raum und dem Nahen Osten (act. 7 N. 77). Zentral sind gemäss unbe-
strittenem Vorbringen der Beklagten insbesondere hochkomplexe Unternehmens-
transaktionen und Investitionen in anspruchsvolle, aber renditestarke Märkte
- 46 -
(act. 7 N. 75). Die Klägerin fasst die von ihrer Unternehmensgruppe erbrachten
Dienstleistungen zwar unter dem Titel "Finanzdienstleistungen" zusammen, bringt
jedoch eigens vor, dass Dienstleistungen im Bereich des Pensionskassen- und
Vorsorgewesens im Zentrum stünden (act. 22 N. 9). Aufgrund dieses Geschäfts-
felds ist notorisch, dass die Unternehmensgruppe der Klägerin schwergewichtig
auf dem schweizerischen Markt tätig ist. Die Klägerin macht alsdann ferner gel-
tend, dass ihre Unternehmensgruppe das Angebot im Finanzdienstleistungsbe-
reich seit der Übernahme der vormaligen Privatbank I'._ stark erweitert habe
(act. 22 N. 9). Dieser Umstand ist aber nicht rechtserheblich. Im Lauterkeitsrecht
gilt das Prinzip der Gebrauchspriorität. Nach eigener Darstellung der Klägerin ist
diese starke Erweiterung des Finanzdienstleistungsangebots erst im Jahr 2017
erfolgt (act. 22 N. 9). Die Beklagten operieren in ihrem Geschäftsfeld indessen
unbestrittenermassen bereits seit dem Jahr 2016 unter dem Kennzeichen
"B._" (act. 1 N. 20). Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich aus den
kennzeichenexternen Umständen ebenfalls keine rechtserhebliche Verwechs-
lungsgefahr ergibt.
Zusammengefasst ist festzustellen, dass weder Umstände dargetan noch ersicht-
lich sind, aufgrund derer die angesprochenen Verkehrskreise falsche wirtschaftli-
che Zusammenhänge vermuteten. Ein Verstoss gegen Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG
liegt damit nicht vor. Ebenso lassen sich keine Anhaltspunkte für ein verpöntes
Verhalten nach einer anderen Bestimmung des UWG ‒ namentlich Art. 2 UWG ‒
erblicken. Eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr liegt damit nicht vor.
2.5.3. Zwischenfazit
Eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr liegt nicht vor. Damit verfügt die
Klägerin über keine lauterkeitsrechtlichen Ansprüche gegenüber den Beklagten.
2.6. Fazit
Nach dem Gesagten ist die Klage abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
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3. Kosten- und Entschädigungsfolgen
3.1. Streitwert
Die Klägerin beziffert den Streitwert mit CHF 500'000.‒ (act. 1 N. 5; act. 22
N. 6 f.). Die Beklagten beantragen dagegen, den Streitwert auf CHF 100'000.‒
festzulegen (act. 7 N. 4).
Divergiert das Interesse der klagenden Partei von jenem der beklagten Partei, ist
auf den höheren Wert abzustellen (BGE 92 II 62 E. 4 f. S. 65 f.; STEIN-WIGGER, in:
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 91 N. 26 mit
Hinweisen auf Botschaft und Literatur). Entsprechend ist von dem mit Verfügung
vom 6. März 2019 (act. 4) festgesetzten Streitwert von CHF 500'000.‒ auszuge-
hen.
3.2. Gerichtsgebühr
Die ordentliche Gerichtsgebühr erweist sich als angemessen (§ 4 GebV OG).
Beim vorliegenden Streitwert ist sie auf rund CHF 21'000.‒ festzusetzen.
Die Verteilung der Gerichtskosten erfolgt im Grundsatz nach Obsiegen und Unter-
liegen der Parteien (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. a ZPO). Da die
Klägerin vollständig unterliegt, sind ihr die Gerichtskosten vollumfänglich aufzule-
gen.
3.3. Parteientschädigungen
Vorliegend erweist sich die ordentliche Anwaltsgebühr als angemessen
(§ 4 AnwGebV OG). Sie deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an einer
Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1 AnwGebV OG). Für die Teilnahme an der Ver-
gleichsverhandlung und für die zweite Rechtsschrift ist alsdann ein Zuschlag von
rund 40% zu gewähren (§ 11 Abs. 2 AnwGebV OG). Sowohl die Beklagte 1 als
auch die Beklagte 2 wurden bis zum Aktenschluss gleichzeitig von Rechtsanwalt
Y1._ und/oder Dr. Y2._ vertreten. Unter Berücksichtigung des Prozess-
gegenstands war damit aber kein erheblicher Mehraufwand verbunden. Entspre-
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chend ist die Parteientschädigung für beide Beklagte zusammen auf rund
CHF 32'800.‒ festzusetzen.
Auch die Parteientschädigung wird grundsätzlich nach Obsiegen und Unterliegen
auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 95 Abs. 1 lit. b ZPO). Da die Klägerin
vollständig unterliegt, sind ihr auch diese Kosten vollumfänglich aufzuerlegen.
Das Handelsgericht beschliesst:
1. Soweit die Klage Ansprüche der A._ AG, der A._ Anlagestiftung,
der A._ Freizügigkeitsstiftung, der A._ D._, der A._ Vor-
sorge 1e und der A._ E._ aus Firmenrecht, Namensrecht und Lau-
terkeitsrecht betrifft, wird auf sie nicht eingetreten.
2. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Erkenntnis.
Das Handelsgericht erkennt:
1. Die Klage wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 21'000.‒.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten
Kostenvorschuss gedeckt.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, den Beklagten 1 und 2 eine Parteientschädi-
gung von CHF 32'800.‒ zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Eidgenössische Institut
für Geistiges Eigentum (IGE), Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
- 49 -
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert beträgt CHF 500'000.‒.