Decision ID: e8d2d072-81de-54ef-b9b5-b37ce50c0d69
Year: 2018
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Am 16. Januar 2014 hinterlegte die Beschwerdegegnerin die Schweizer
Wortbildmarke CH 657'118 Real Nature Pure Quality for Dogs Wilderness
(fig.), deren Eintragung am 7. April 2014 auf Swissreg veröffentlicht wurde.
Die Marke sieht wie folgt aus:
und ist für die folgenden Waren registriert:
Klasse 5
Veterinärmedizinische Erzeugnisse und Futterzusatzmittel, insbesondere sol-
che zur Zahnpflege von Tieren; medizinische Hundesnacks zur Zahnpflege;
Desinfektionsmittel.
Klasse 28
Spielzeug für Haustiere.
Klasse 31
Tiernahrung; Futtermittel; Streu für Tiere, insbesondere Katzenstreu und
Kleintierstreu; Heu, Stroh; Pflanzen für Zimmeraquarien; Kauknochen
und -stangen für Heimtiere, insbesondere nicht-medizinische Hundesnacks
zur Zahnpflege.
B.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke
Nr. 1'264'166 WOLF OF WILDERNESS, die am 10. September 2015 ge-
stützt auf eine deutsche Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 10. Juli
2014 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 2015/35 veröf-
fentlicht wurde. Die Wortmarke ist für Waren in den Klassen 21, 28 und 31
registriert.
C.
Gestützt auf ihre ältere Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 29. De-
zember 2015 teilweise Widerspruch gegen die Schutzausdehnung der
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Marke der Beschwerdeführerin. Der Widerspruch beschränkte sich auf die
folgenden Waren:
Klasse 21
Articles pour animaux, en particulier aquariums et vivariums; dispositifs de pro-
tection contre les nuisibles et animaux nuisibles; baignoires d'oiseaux; cages,
contenants à nourriture pour animaux de compagnie; tapettes à mouches; bo-
caux pour poissons; couvercles pour aquariums d'appartement; distributeurs
en aérosols autres qu'à usage médical; aquariums d'appartement; bassines
[récipients]; instruments d'arrosage; lances pour tuyaux d'arrosage; seringues
pour l'arrosage des fleurs et des plantes; supports pour fleurs et plantes [ar-
rangements floraux]; nichets; pièges à insectes; bacs de propreté pour ani-
maux de compagnie; mangeoires pour animaux; hanaps; cages pour animaux
de compagnie; brosses à chevaux; étrilles pour le bétail; peignes pour ani-
maux; auges; brûle-parfums; plats; brosses à vaisselle; terrariums d'apparte-
ment [pour la culture de plantes]; terrariums d'appartement [vivariums]; abreu-
voirs; volières [cages à oiseaux]; bagues pour oiseaux; hydropulseurs pour
l'hygiène bucco-dentaire; souricières; ratières; verres [récipients]; distributeurs
de sacs en matières plastiques pour le ramassage d'excréments d'animaux de
compagnie.
Klasse 28
Matériel de pêche; farces [attrapes]; hochets pour animaux domestiques;
grandes et petites balles de jeux; jeux de construction; épuisettes pour la
pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; toupies [jouets]; appeaux pour la
chasse; mobiles [jouets]; billes pour jeux; jouets en peluche; casse-têtes; pou-
pées; jeux d'anneaux pour animaux domestiques, notamment anneaux de jute
en tant que jouets pour chiens et chats; balançoires; piscines [articles de jeu],
balles de jeu; dés; petites balles de jeu; jouets pour animaux domestiques,
notamment pour chats; haltères de jute en tant que jouets pour chiens et chats;
jouets pour animaux domestiques avec réflexion de bruit en cas d'accélération
ou de tension ou compression; ours en peluche; balançoires; jeux et jouets;
attirail de pêche de jeu pour animaux domestiques, notamment pour chiens et
chats, avec un jouet mobile fixé à leurs extrémités libres; jouets en peluche ou
en matières textiles pour animaux domestiques, notamment en forme de
coeurs; tunnels pour chats [jouets] sous forme de sections de tuyaux en ma-
tières textiles, en peluche ou en matières plastiques; articles de gymnastique
et de sport non compris dans d'autres classes.
Klasse 31
Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans
d'autres classes; animaux aquatiques comestibles vivants; produits alimen-
taires pour animaux; produits de litière et litières pour animaux; animaux vi-
vants; fruits et légumes frais; semences; fleurs et plantes naturelles; malt; al-
garobilla pour l'alimentation animale; algues pour la consommation animale;
litière parfumée pour animaux de compagnie; écorces brutes, baies, fruits
frais, résidus de distillerie pour l'alimentation animale, oeufs fertilisés à couver;
farine d'arachides pour animaux; tourteaux d'arachides pour animaux; pois-
sons vivants; oeufs de poissons; farine de poisson pour l'alimentation animale;
fruits frais; nourriture pour animaux de compagnie; fourrages pour animaux;
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chaux à fourrage pour animaux; graines pour l'alimentation animale; farines
pour animaux; produits alimentaires pour animaux; paille [fourrage]; pâtées
pour engraisser les animaux; orge; papier sablé pour animaux domestiques
[litière]; boissons pour animaux de compagnie; graines [céréales]; céréales en
grains non transformés, résidus de la transformation de céréales pour l'alimen-
tation animale; avoine; foin; levure pour l'alimentation animale; biscuits pour
chiens; caroubes; objets comestibles à mâcher pour animaux; germes pour
semences à usage botanique; confits [aliments pour animaux]; fourrage forti-
fiant pour animaux; préparations pour la ponte de la volaille; graines de lin
pour l'alimentation animale; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de
lin [fourrage]; maïs; préparations pour l'engraissement d'animaux; aliments de
pouture pour animaux; farine de riz pour fourrage; seigle; sésame; sel pour le
bétail; germes de blé pour l'alimentation animale; os de seiche pour oiseaux;
produits pour litières; paille à litière; produits de l'élevage; tourbe pour litières;
nourriture pour oiseaux.
Die Beschwerdegegnerin begründete den Widerspruch mit der Gleichartig-
keit und teilweisen Identität der sich gegenüberstehenden Waren sowie der
Zeichenähnlichkeit aufgrund des in der angefochtenen Marke übernomme-
nen Wortelements "WILDERNESS". Während die weiteren Zeichenele-
mente, die Schriftzüge "Real Nature" und "Pure quality for dogs" sowie der
abgebildete Hundekopf lediglich beschreibend seien, sei das Element
"WILDERNESS" der unterscheidungskräftige Kern des Zeichens und der
Begriff für das von der Marke beanspruchte, im Heim-und Haustierbereich
angesiedelte Warenverzeichnis unerwartet.
D.
Mit Widerspruchsantwort vom 29. April 2016 beantragte die Beschwerde-
führerin die Abweisung des Widerspruchs mit der Begründung, die Wider-
spruchsmarke sei hinsichtlich des Zeichenelements "WILDERNESS" ledig-
lich schwach kennzeichnungskräftig. Der Begriff beschreibe unmittelbar
die Herkunft der von der Marke beanspruchten Waren. Die Übereinstim-
mung der beiden Zeichen in nur einem von jeweils mehreren Zeichenele-
menten führe nicht zu einer Verwechslungsgefahr, da der Gesamteindruck
ein anderer sei.
E.
In ihrer Replik vom 25. August 2016 hielt die Beschwerdegegnerin im We-
sentlichen an ihrer Argumentation fest.
F.
Unter Festhalten an ihrem bisherigen Vortrag nahm auch die Beschwerde-
führerin mit Duplik vom 28. Oktober 2016 ergänzend Stellung.
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G.
Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit Verfügung vom 31. Januar 2017
teilweise gut und bejahte eine Verwechslungsgefahr für die folgenden Wa-
ren:
Klasse 21
Articles pour animaux, en particulier aquariums et vivariums; dispositifs de pro-
tection contre les nuisibles et animaux nuisibles; baignoires d'oiseaux; cages,
contenants à nourriture pour animaux de compagnie; tapettes à mouches; bo-
caux pour poissons; couvercles pour aquariums d'appartement; distributeurs
en aérosols autres qu'à usage médical; aquariums d'appartement; bassines
[récipients]; nichets; pièges à insectes; bacs de propreté pour animaux de
compagnie; mangeoires pour animaux;; cages pour animaux de compagnie;
brosses à chevaux; étrilles pour le bétail; peignes pour animaux; auges; plats;
terrariums d'appartement [pour la culture de plantes]; terrariums d'apparte-
ment [vivariums]; abreuvoirs; volières [cages à oiseaux]; bagues pour oiseaux;
souricières; ratières; verres [récipients]; distributeurs de sacs en matières
plastiques pour le ramassage d'excréments d'animaux de compagnie.
Klasse 28
Farces [attrapes]; hochets pour animaux domestiques; grandes et petites
balles de jeux; jouets en peluche; poupées; jeux d'anneaux pour animaux do-
mestiques, notamment anneaux de jute en tant que jouets pour chiens et
chats; balançoires; piscines [articles de jeu], balles de jeu; dés; petites balles
de jeu; jouets pour animaux domestiques, notamment pour chats; haltères de
jute en tant que jouets pour chiens et chats; jouets pour animaux domestiques
avec réflexion de bruit en cas d'accélération ou de tension ou compression;
ours en peluche; balançoires; jeux et jouets; attirail de pêche de jeu pour ani-
maux domestiques, notamment pour chiens et chats, avec un jouet mobile fixé
à leurs extrémités libres; jouets en peluche ou en matières textiles pour ani-
maux domestiques, notamment en forme de coeurs; tunnels pour chats
[jouets] sous forme de sections de tuyaux en matières textiles, en peluche ou
en matières plastiques; articles de gymnastique et de sport non compris dans
d'autres classes.
Klasse 31
Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans
d'autres classes; animaux aquatiques comestibles vivants; produits alimen-
taires pour animaux; produits de litière et litières pour animaux; animaux vi-
vants; fruits et légumes frais; fleurs et plantes naturelles; malt; algarobilla pour
l'alimentation animale; algues pour la consommation animale; litière parfumée
pour animaux de compagnie; écorces brutes, baies, fruits frais, résidus de dis-
tillerie pour l'alimentation animale, oeufs fertilisés à couver; farine d'arachides
pour animaux; tourteaux d'arachides pour animaux; poissons vivants; oeufs
de poissons; farine de poisson pour l'alimentation animale; fruits frais; nourri-
ture pour animaux de compagnie; fourrages pour animaux; chaux à fourrage
pour animaux; graines pour l'alimentation animale; farines pour animaux; pro-
duits alimentaires pour animaux; paille [fourrage]; pâtées pour engraisser les
animaux; orge; papier sablé pour animaux domestiques [litière]; boissons pour
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animaux de compagnie; graines [céréales]; céréales en grains non transfor-
més, résidus de la transformation de céréales pour l'alimentation animale;
avoine; foin; levure pour l'alimentation animale; biscuits pour chiens; caroubes;
objets comestibles à mâcher pour animaux; confits [aliments pour animaux];
fourrage fortifiant pour animaux; préparations pour la ponte de la volaille;
graines de lin pour l'alimentation animale; farine de lin pour l'alimentation ani-
male; farine de lin [fourrage]; maïs; préparations pour l'engraissement d'ani-
maux; aliments de pouture pour animaux; farine de riz pour fourrage; seigle;
sésame; sel pour le bétail; germes de blé pour l'alimentation animale; os de
seiche pour oiseaux; produits pour litières; paille à litière; produits de l'élevage;
tourbe pour litières; nourriture pour oiseaux.
Sie führte zur Begründung aus, die zu vergleichenden Waren seien bis auf
wenige Ausnahmen gleich oder sehr ähnlich. "Wilderness" bilde das prä-
gende Element der Widerspruchsmarke und werde in die angefochtene
Marke vollständig übernommen, was nicht nur zu Überschneidungen auf
phonetischer Ebene führe, sondern auch das Schriftbild massgeblich
präge. "WILDERNESS" habe im Übrigen keinen direkt beschreibenden Be-
zug zu den massgebenden Waren.
H.
Die Beschwerdeführerin erhob mit Eingabe vom 3. März 2017 beim Bun-
desverwaltungsgericht Beschwerde mit dem folgenden Rechtsbegehren:
1. Das Warenverzeichnis der Marke IR 1'264'166 WOLF OF WILDERNESS
sei für die Schweiz einzuschränken auf:
Klasse 31
Produits alimentaires pour animaux; écorces brutes, baies, fruits frais,
résidus de distillerie pour l’alimentation animale; farine d’arachides
pour animaux; tourteaux d’arachides pour animaux; farine de poisson
pour l’alimentation animale; nourriture pour animaux de compagnie;
produits alimentaires pour animaux; paille [fourrage]; pâtées pour en-
graisser les animaux; boissons pour animaux de compagnie; levure
pour l’alimentation animale; biscuits pour chiens; caroubes; objets co-
mestibles à mâcher pour animaux; confits [aliments pour animaux];
fourrage fortifiant pour animaux; préparations pour l’engraissement
d’animaux ; aliments de pouture pour animaux; germes de blé pour
l’alimentation.
2. Der Entscheid des IGE vom 31. Januar 2017 im Widerspruchsverfahren
Nr. 14656 sei aufzuheben und der Marke IR 1'264'166 sei für die Waren ge-
mäss vorstehendem Warenverzeichnis in der Schweiz Schutz zu gewähren.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im vorinstanzlichen Verfah-
ren zu Lasten der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin.
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Seite 7
Zur Begründung führte sie aus, sie anerkenne zwar die Gleichartigkeit aller
zu vergleichenden Waren. Eine Verwechslungsgefahr sei jedoch auszu-
schliessen, da sich ihr Zeichen genügend vom kennzeichnungsschwachen
Element "Wilderness" der Widerspruchsmarke abhebe. Die Vorinstanz
habe die massgeblichen Verkehrskreise falsch bestimmt.
I.
Mit Beschwerdeantwort vom 10. Juli 2017 beantragte die Beschwerdegeg-
nerin die Beschwerde sei abzuweisen. Die zu vergleichenden Waren seien
auch nach Einschränkung des Warenverzeichnisses gemäss Rechtsbe-
gehren stark gleichartig. Betreffend Zeichenähnlichkeit und Verwechs-
lungsgefahr hielt sie unter Zustimmung zu den Ausführungen der
Vorinstanz im Wesentlichen an ihren Vorträgen im Widerspruchsverfahren
fest.
J.
Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 13. April 2017, die Be-
schwerde unter Kostenfolge abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei,
und nahm ergänzend Stellung. Insbesondere brachte sie vor, dass das Be-
gehren um Teillöschung den Streitgegenstand überschreite und in diesem
Umfang unzulässig sei. Da ausschliesslich die Verwechslungsgefahr der
streitgegenständlichen Zeichen zur Diskussion stehe, bleibe die Ein-
schränkung des Warenverzeichnisses ausserhalb des Verfahrens.
K.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
L.
Auf die weiteren Vorbingen und die eingereichten Akten wird, soweit erfor-
derlich und rechtserheblich, im Rahmen der folgenden Erwägungen einge-
gangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 lit. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das
Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32).
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Seite 8
Als Widerspruchsgegnerin und Adressatin der angefochtenen Verfügung
ist die Beschwerdeführerin gemäss Art. 48 des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfah-
rensgesetz, VwVG, SR 172.021) beschwert und hat auch ein schutzwürdi-
ges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Die Beschwerde wurde
innert der gesetzlichen Frist gemäss Art. 50 Abs. 1 VwVG und unter Ein-
haltung der Form gemäss Art. 52 Abs. 1 VwVG eingereicht und der Kos-
tenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).
1.2 Die Beschwerdeführerin beantragt mit Rechtsbegehren 1 das Waren-
verzeichnis ihrer Registrierung IR 1'264'166 WOLF OF WILDERNESS ein-
zuschränken. Die Vorinstanz wendet ein, auf Rechtsbegehren Ziff. 1 sei
nicht einzutreten, da es ausserhalb des Streitgegenstands liege.
Im verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren wird der Streitgegen-
stand gewöhnlich durch das Rechtsverhältnis gebildet, welches die zustän-
dige Verwaltungsbehörde in Form einer Verfügung nach Art. 5 VwVG ge-
regelt hat, jedoch nur im Umfang, in dem dieses angefochten wird (BGE
132 II 386 E. 1.2.3; 136 II 457 E. 4.2). Eine Erweiterung oder qualitative
Veränderung des Streitgegenstandes im Beschwerdeverfahren ist unzu-
lässig. Was im erstinstanzlichen Verfahren nicht streitgegenständlich war,
darf zweitinstanzlich nicht beurteilt werden (BGE 136 II 457 E. 4.2; 133 II
30 E. 2.4; 133 II 35 E. 2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, N. 686 ff.). Das Bun-
desverwaltungsgericht hat vielmehr die Rechtmässigkeit der angefochte-
nen Verfügung zu beurteilen. Streitgegenstand ist vorliegend die internati-
onale Registrierung der Beschwerdeführerin. Rechtsbegehren Ziff. 1 wäre
für die vorliegende Beschwerde und die Beurteilung der Verwechslungsge-
fahr beachtlich, hätte die Vorinstanz es als Antrag auf Teillöschung gemäss
Art. 35 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG,
SR 232.11) qualifiziert, an das OMPI übermittelt und entspräche die ge-
wünschte Änderung des Warenverzeichnisses der internationalen Regist-
rierung nun tatsächlich. Die Registrierung ist aber unverändert geblieben
(Abruf 1'264'166 WOLF OF WILDERNESS am 6. Dezember 2018). Auf
das Rechtsbegehren Ziff. 1 der Beschwerdeführerin ist auch so nicht ein-
zutreten. Soweit die Vorinstanz den Widerspruch abgewiesen hat, ist keine
Anfechtung erfolgt und der vorinstanzliche Entscheid daher in Rechtskraft
erwachsen (Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 2 "Yel-
lo/Yello Lounge" mit Hinweis).
B-1403/2017
Seite 9
Auf die Beschwerde ist daher nur teilweise einzutreten und zwar, soweit
die Aufhebung des Entscheides der Vorinstanz unter Kosten- und Entschä-
digungsfolge begehrt wird.
2.
2.1 Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG kann
der Inhaber der älteren Marke Widerspruch gegen die Eintragung einer
jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich ist und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr
beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zei-
chenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen,
für die die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouve-
nin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Zwi-
schen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Ähnlich-
keit der Zeichen besteht eine Wechselwirkung: Es sind umso höhere An-
forderungen an die Unterschiedlichkeit der Zeichen zu stellen, je ähnlicher
die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER in:
David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutz-
gesetz, 3. Aufl. 2016, Art. 3 N. 154). Bei Massenartikeln des täglichen Be-
darfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und mit einem geringeren
Unterscheidungsvermögen zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw.
Dienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger ge-
schlossenen Kreis von Fachleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315
E. 6b/bb "Rivella/Apiella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015
E. 3.4 "Juke/Jook Video [fig.]"). Die massgebenden Verkehrskreise für die
im Widerspruch stehenden Waren sind daher stets vorab zu bestimmen
(EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007 S. 1
6 f. und 11). Ausgangspunkt ist das Warenverzeichnis der älteren Marke
(Urteil des BVGer B-7202/2014 vom 1. September 2016 E. 5 "GEO/Geo
influence"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51).
2.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen ist anhand der Ein-
träge im Markenregister zu beurteilen (Urteil des BVGer B-531/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Können die massgeblichen
Abnehmerkreise annehmen, dass die unter Verwendung ähnlicher Marken
angebotenen Waren oder Dienstleistung in Anbetracht ihrer üblichen Her-
stellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen o-
der wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers her-
gestellt werden, ist sie zu bejahen (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom
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2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive
Escort [fig.]"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf
Streifen [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O. Art. 3 N. 117). Die
Zugehörigkeit zum selben Oberbegriff der Nizza-Klassifikation indiziert
Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6
"Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]"). Nicht aus-
schlaggebend ist hingegen, ob die von der Widerspruchsmarke bean-
spruchten Waren auf einen einheitlichen Tätigkeitsschwerpunkt hindeuten.
Zwar ist der Schutzbereich einer Marke (unter Vorbehalt der gesetzlichen
Ausnahmen) auf die Waren und Dienstleistungen beschränkt, für die sie
eingetragen ist ("Spezialitätsprinzip", Art. 13 Abs. 1 MSchG; vgl. LUCAS DA-
VID, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/3,
Lexikon des Immaterialgüterrechts, 2005, Spezialitätsprinzip, S. 307 f.). Ist
eine Marke für mehrere Waren oder Dienstleistungen registriert, bilden
diese dadurch aber noch kein zusammenhängendes Marktangebot. Viel-
mehr sind, um den Schutzumfang bestimmen zu können, die eingetrage-
nen Waren und Dienstleistungen je einzeln und nicht als Kontext oder the-
matische Eingrenzung für die übrigen Einträge zu interpretieren. Erst wenn
eine Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung in einem Registereintrag
mehrdeutig oder unklar ist, kann sie zur Interpretation mit den übrigen Ein-
trägen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verglichen werden.
2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der massgeblichen Verkehrskreise hinterlas-
sen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Books";
119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER,
a.a.O., Art. 3 N. 41). Einschlägig hierfür ist die Eintragung, wie sie dem
Register entnommen werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom
12 November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]"; B-7475/2006 vom 20. Juni
2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Dem Zeichenanfang
kommt in der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis
haften bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010
E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Sten-
flex/Star Flex [fig.]"). Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer
Wortmarke und einer aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetz-
ten Marke bestehen. Bei kombinierten Wortbildmarken sind die einzelnen
Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Für den Ge-
samteindruck ausschlaggebend sind sodann die prägenden Wort- oder
Bildelemente eines Zeichens, während die lediglich kennzeichnungs-
schwachen Wort- oder Bildelemente diesen nur marginal tangieren. Enthält
eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildelemente, können
B-1403/2017
Seite 11
diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen
(Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/
Eve"; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim [fig.]").
Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild
und unter Umständen der Sinngehalt ausschlaggebend (BGE 127 III 160
E. 2b/cc "Securitas"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgü-
ter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff).
Grundsätzlich genügt die Übereinstimmung auf einer Ebene, damit die Zei-
chenähnlichkeit bejaht werden kann (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom
20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen
durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der
Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wir-
kung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamil-
losan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat").
2.4 Für die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter an-
derem der Schutzumfang der Widerspruchsmarke von Belang (Urteil des
BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]").
Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für
starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als
stark, wenn sie entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffällt
oder aufgrund ihres intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Be-
kanntheit geniesst (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer
B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex
[fig.]"; EUGEN MARBACH, a.a.O. N. 979 mit Hinweisen). Weist eine Marke
eine starke Kennzeichnungskraft und einen hohen Bekanntheitsgrad auf,
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr,
dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445
E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 97 E. 2a "Orfina"). Für schwächere Marken ist
der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen
Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hin-
reichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamil-
losan").
Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich
eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008 vom
24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman"; B-5477/2007 vom 28. Februar
2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeich-
nungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestimmung, der Ver-
B-1403/2017
Seite 12
wendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistun-
gen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder
Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielun-
gen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des
BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood").
2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr
bedeutet, dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei einer mittel-
baren Verwechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die
Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusam-
menhänge zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabel-
le"; Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yel-
low Lounge"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]";
Städeli/Birkhäuser Brauchbar, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.).
3.
Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Vor-
instanz prüfte dies nicht explizit, subsumiert darunter aber offenbar Tierbe-
sitzer und das Publikum von Zoo- und Tierbedarfshandlungen. Ähnlich
geht die Beschwerdeführerin davon aus, dass es auf den Fachhandel und
Besitzer von Haustieren ankommt, die registrierten Waren also nicht von
der breiten Bevölkerung nachgefragt werden. Die Beschwerdegegnerin
stellt ebenfalls auf diese Verkehrskreise ab.
Die ältere Marke wird für Waren in den Klassen 5, 28 und 31 beansprucht,
die sowohl der Haustierhaltung als auch dem Haustierunterhalt dienen. In
Klasse 5 wurde sie für veterinärmedizinische Erzeugnisse und Futterzu-
satzmittel registriert, die auch der Zahnpflege dienen. In der Klasse 28 wird
die Marke der Beschwerdegegnerin Spielzeug für Haustiere beansprucht
und die Klasse 31 umfasst Tiernahrung im weiteren Sinne und Hygienear-
tikel für Haustiere. Es handelt sich damit stets um Produkte für Haustiere.
Als Abnehmer von Tierprodukten kommen in erster Linie Tierhalter
und -besitzer, also Privatpersonen, Züchter und der Fachhandel, z.B. Zoo-
handlungen oder Tierbedarfshandlungen, in Betracht, welche die massge-
blichen Verkehrskreise bilden.
Zu prüfen ist auch, mit welchem Aufmerksamkeitsgrad die Verkehrskreise
die betreffenden Waren nachfragen. Die Vorinstanz stellt in der angefoch-
tenen Verfügung zutreffend fest, dass Tiernahrung für Tierbesitzer als Ware
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des täglichen Gebrauchs gelte. Tierspielzeug und Tierbedarf hingegen
werde nicht täglich nachgefragt. Daher sei im Ergebnis von einer normalen
bis leicht erhöhten Aufmerksamkeit bei der Nachfrage auszugehen.
4.
Die Vorinstanz beurteilte die "Tiernahrung" in Klasse 31 als gleichartig mit
den unter diesen Oberbegriff fallenden Waren der angefochtenen Marke.
Dem haben beide Seiten sinngemäss zugestimmt. Die Vorinstanz stellte
weiter fest, dass die angefochtene Marke in Klasse 21 für Tierbedarfsartikel
und weitere Waren eingetragen ist, die in Zoohandlungen und im Tierbe-
darfshandel feilgehalten werden. "Spielzeug für Haustiere" beurteilte sie
als gleichartig mit den Waren der angefochtenen Marke in Klasse 28. Auf
der einen Seite beansprucht die Beschwerdeführerin für ihre Marke Waren
in den Klassen 21, 28 sowie 31 und auf der anderen Seite beansprucht die
Beschwerdegegnerin für ihre Marke Waren in den Klassen 5, 28 und 31.
4.1 Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass sämtliche Waren, die zum Tier-
bedarf zählen, hauptsächlich in Zoo- und Tierbedarf-Fachgeschäften feil-
gehalten werden und dadurch gleichartig sind. Dies betrifft die folgenden
Waren:
Klasse 21
Articles pour animaux, en particulier aquariums et vivariums; baignoires d'oi-
seaux; cages, contenants à nourriture pour animaux de compagnie; bocaux
pour poissons; couvercles pour aquariums d'appartement; aquariums d'appar-
tement; instruments d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des
plantes; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; nichets; bacs
de propreté pour animaux de compagnie; mangeoires pour animaux; cages
pour animaux de compagnie; brosses à chevaux; étrilles pour le bétail;
peignes pour animaux; auges; terrariums d'appartement [pour la culture de
plantes]; terrariums d'appartement [vivariums] abreuvoirs; volières [cages à
oiseaux]; bagues pour oiseaux; distributeurs de sacs en matières plastiques
pour le ramassage d'excréments d'animaux de compagnie.
Klasse 28
Hochets pour animaux domestiques; grandes et petites balles de jeux; jeux
d'anneaux pour animaux domestiques, notamment anneaux de jute en tant
que jouets pour chien et chats; balles de jeu; petites balles de jeu; jouets pour
animaux domestiques, notamment pour chats; jouets pour animaux domes-
tiques avec réflexion de bruit en cas d'accélération ou de tension ou compres-
sion; attirail de pêche de jeu pour animaux domestiques, notamment pour
chiens et chats avec un jouet mobile fixé à leurs extrémités libres; jouets en
peluche ou en matières textiles pour animaux domestiques, notamment en
forme de cœurs; Tunnels pour chats [jouets] sous forme de sections de tuyaux
en matières textiles, en peluche ou en matières plastiques.
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Klasse 31
Produits alimentaires pour animaux; produits de litière pour animaux; fleurs et
plantes naturelles; algarobilla pour l'alimentation animale; algues pour la con-
sommation animale; résidus de distillerie pour l'alimentation animale; œufs fer-
tilisés à couver; litière parfumée pour animaux de compagnie; farine d'ara-
chides pour animaux; tourteaux d'arachides pour animaux; caroubes; farine
de poissions pour l'alimentation animale; nourriture pour animaux de compa-
gnie; fourrages pour animaux; chaux à fourrage pour animaux; graines pour
l'alimentation animale; farines pour animaux; paille [fourrage]; pâtées pour en-
graisser les animaux; papier sablé pour animaux domestiques [litières]; bois-
sons pour animaux de compagnie; levure pour l'alimentation animale; biscuits
pour chiens; objets comestible à mâcher pour animaux; confits [aliments pour
animaux]; fourrage fortifiant pour animaux; préparation pour la ponte de la vo-
laille; graines de lin pour l'alimentation animale; farine de lin pour l'alimentation
animale; farine de lin [fourrage]; préparations pour l'engraissement d'animaux;
aliments de pouture pour animaux; farine de riz pour fourrage; sel pour le bé-
tail; germes de blé pour l'alimentation animale; os de seiche pour oiseaux;
produits pour litières; paille à litière; produits de l'élevage tourbe pour litières;
nourriture pour oiseaux.
4.2 Darüber hinaus ist die angefochtene Marke aber auch für Waren regis-
triert, die zumindest zur Hauptsache in anderen Geschäften feilgehalten
werden und auch ihrer Funktion gemäss nicht zum Tierbedarf gezählt wer-
den können, also mit den Waren der Widerspruchsmarke nicht gleichartig
sind.
Darunter fallen in Kl. 21 sämtliche Waren in Zusammenhang mit der allge-
meinen Abwehr und Vernichtung von Insekten und Schädlingen, jene Wa-
ren, die der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher
Anlagen dienen, und Waren, die für die Lufterfrischung und -aromatisie-
rung gedacht sind. Auch Mundduschen für die Mund-Zahn-Hygiene und
alle Gegenstände, die üblicherweise in jedem Haushalt in der Küche be-
findlich sind, sind mit Tieren und Tierbedarf warenverschieden. In Kl. 28
muss die Gleichartigkeit für Waren verneint werden, die nicht Spielzeug für
Haustiere sind. Dazu gehören Spielwaren, die für Kinder gedacht sind und
auch Waren, die der Jagd und Fischerei dienlich sind, da diese Produkte
nicht den gleichen Markt bedienen und sich an andere Abnehmer richten.
Gymnastik- und Sportartikel sind ebenfalls nicht gleichartig zu den Waren
der Widerspruchsmarke, da sich erstere an Menschen richten und nicht an
Tiere. Waren für die menschliche Ernährung, etwa Getreide und Früchte
(Kl. 31), gelangen auf anderen Kanälen auf den Markt als Waren für die
tierische Ernährung. Gleiches gilt für land- und forstwirtschaftliche Waren
in derselben Klasse, die für den Anbau von Lebensmitteln gedacht sind.
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Dass die vorgenannten Waren zum Teil auch in grossen Zoo- oder Tier-
handlungen erworben werden könnten, ist zwar nicht gänzlich auszu-
schliessen, ändert ihre typischen Abnehmerkreise und Märkte jedoch nicht.
Vor dem Hintergrund eines theoretischen und spekulativen Kontexts kön-
nen diese Waren jedenfalls nicht im Haustierbereich angesiedelt werden.
5.
Im nächsten Schritt ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Im vorliegenden
Fall stehen sich eine Wortbildmarke und eine reine Wortmarke gegenüber.
Die Marke der Beschwerdeführerin ist die Wortmarke Wolf of Wilderness.
Sie besteht aus drei Wörtern und fünf Silben (Wolf-of-Wil-der-ness). Zwar
käme dem Zeichenanfang grundsätzlich eine besondere Bedeutung zu,
davon ist im vorliegenden Fall jedoch nicht auszugehen. Das Element
"Wolf" wird, obschon englisch, vom deutschsprachigen Publikum sofort
verstanden, da es dem deutschen Wort "Wolf" entspricht. Selbst wenn das
englische Wort "Wilderness" nicht verstanden wird, ist es sehr ähnlich zum
deutschen Wort "Wildnis". Die Elemente "Wolf" und "Wilderness" entspre-
chen sich weitestgehend in ihrem Sinngehalt und ergänzen sich gegensei-
tig zu einer Gesamtvorstellung, was dadurch verstärkt wird, dass es sich
um eine Alliteration (W-W) handelt, die die Beziehung zwischen den beiden
Hauptwörtern verstärkt. Der Wolf ist ein Wildtier, das nicht privat gehalten
wird. So evoziert "Wolf" ein Bild von Wildnis und "Wilderness" umfasst das
Bild vom Wolf. In Kombination erwecken diese Begriffe bei den Verkehrs-
kreisen eine klare Vorstellung von Wildnis, unberührter Natur und freile-
benden, ungezähmten Tieren. "Wilderness" hat drei Silben (Wil-der-ness),
während "Wolf" oder "Wolf of" nur aus einer bzw. zwei Silben besteht.
Dadurch ist "Wilderness" sowohl optisch als auch phonetisch wichtiger für
das Zeichen, sodass der Akzent sich auf den hinteren Teil verschiebt.
Die Marke der Widerspruchsgegnerin besteht aus den Wortelementen
"Real Nature", "Pure quality for dogs", "Wilderness" und der realistischen
Abbildung eines dunklen Hundekopfes, der an einen Labrador erinnert.
Sämtliche Elemente sind in zwei Rechtecke eingefasst, die sich aufgrund
einer unterschiedlich starken Schattierung und räumlicher Anordnung von-
einander abgrenzen. Ein drittes Rechteck unterhalb dem Element "Wilder-
ness" ist gänzlich weiss und gibt der Marke insgesamt eine rechteckige
Form. In dem linken und dunkleren der Rechtecke, befinden sich überei-
nander angeordnet (von oben nach unten): die Abbildung des Hundekop-
fes, das Wortelement "Real Nature" und das sehr klein gehaltene Wortele-
ment "Pure quality for dogs". In dem rechten, helleren Rechteck befindet
sich in Grossbuchstaben das Wortelement "Wilderness", das aufgrund der
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Grösse und der Textgestaltung sehr markant ist und dem Betrachter sofort
als prägendes Element des Zeichens ins Auge sticht. Die Übernahme des-
sen in die angefochtene Marke Wolf of Wilderness führt zu Überschneidun-
gen auf schriftbildlicher und phonetischer Ebene.
Da die massgeblichen Verkehrskreise vorliegend das allgemeine Publikum
und nicht etwa spezielle ausgebildete Fachkreise sind, können an die An-
forderungen der Kenntnisse in Englisch keine hohen Erwartungen gestellt
werden. Das relevante Sprachkönnen kann somit auf den Basiswortschatz
bestimmt werden. Das englische Wort "Wilderness" bedeutet auf Deutsch
übersetzt "Wildnis" (Eintrag zu "Wilderness" in: PONS Online-Wörterbuch
Englisch-Deutsch, abrufbar unter http://www.pons.com). Das Wort weist
aufgrund der identischen ersten Wortsilbe starke Ähnlichkeit zum deut-
schen Begriff "Wildnis" auf. Dies erweckt Assoziationen von unberührter
Natur, weiter Landschaften und wilden, ungezähmten Tieren. Der prä-
gende Hauptbestandteil der Widerspruchsmarke "Wilderness" wird in der
angefochtenen Marke als Ganzes verwendet und lediglich mit dem voran-
gestellten Zusatz "Wolf of" ergänzt. Zwar ergibt sich in diesem Zusammen-
spiel eine neue Bedeutung, etwa "Wolf der Wildnis", der Begriff "Wilder-
ness" bleibt aber dominant und klar erkennbar. Die Beifügung des Wortele-
ments "Wolf of" verändert das der Widerspruchsmarke entnommene Ele-
ment "Wilderness" aber nicht derart, dass dies seine Individualität verlöre
und mit dem neuen Bestandteil geradezu verschmelzen würde. Dies ins-
besondere vor dem Hintergrund, dass es sich bei dem Ausdruck um einen
zusammengesetzten Fantasiebegriff handelt und nicht etwa um einen be-
kannten englischen Ausdruck, der aber von den massgeblichen Verkehrs-
kreisen im Rahmen des Basiswortschatzes in dieser Konstellation wohl oh-
nehin nicht verstanden würde. Das Wortelement "Wilderness" der Wider-
spruchsmarke wird daher als eigenständiges Element dieser Marke wahr-
genommen.
Das grafische Element sowie die weiteren Wortelemente sind demgegen-
über aufgrund ihrer mageren Schriftstärke und -grösse für das Erschei-
nungsbild der Marke nicht prägend. Die im Gesamteindruck verblassenden
Bestandteile "Real Nature", Pure quality for dogs" sowie die naturgetreue
Abbildung des Hundekopfes einerseits sowie der Wortbestandteil "Wolf of"
andererseits vermögen die Ähnlichkeiten der beiden Zeichen nicht zu rela-
tivieren. Der dunkle Hundekopf hebt sich kaum vom ebenfalls dunkel ge-
haltenen Hintergrund ab und der Schriftzug "Pure Quality for dogs" ist sehr
klein.
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Zwischen den strittigen Marken besteht somit im Ergebnis auf optischer,
phonetischer und inhaltlicher Ebene eine Übereinstimmung. Die zusätzli-
chen Wortelemente der jüngeren Marke vermögen diese nicht in einem
solchen Ausmass zu prägen, dass die ältere Marke darin nur noch eine
sekundäre Rolle spielen würde. Im vorliegenden Fall liegt keine ausrei-
chende Verschmelzung mit der jüngeren Marke vor, so dass das Element
"Wilderness" auch nicht als untergeordneter Teil der angefochtenen Marke
erscheint, sondern den das Zeichen gleichermassen dominiert. Die Vor-
instanz hat damit zu Recht eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Wort-
marke Wolf of Wilderness und der Wortbildmarke Real Nature Pure quality
for dogs Wilderness (fig.) angenommen.
6.
Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der an-
gefochtenen Marke ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu
beurteilen. Zunächst ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
bezüglich der von ihr beanspruchten Waren zu bestimmen. Wie oben aus-
geführt, wird der Begriff "Wilderness" von den massgeblichen Verkehrskrei-
sen schon gar nicht ohne Weiteres präzise in seiner tatsächlichen Bedeu-
tung "Wildnis" verstanden. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen,
dass wenigstens die Silbe "Wild-" gewisse Assoziationen weckt, da dies
auch ein deutsches Wort ist. Fraglich ist jedoch, ob die massgeblichen Ver-
kehrskreise von jenen mit dem Bestandteil "Wild-" verbundenen Assoziati-
onen direkt auf Tierbedarf für Haustiere schliessen. So ist es doch gerade
widersprüchlich, dass ein Begriff wie "Wilderness" beschreibend für Waren
aus dem Haustierbereich sein soll. Haustiere sind von Menschen gezüch-
tet bzw. gezähmt und für das Zusammenleben mit dem Menschen konditi-
oniert. Es handelt sich somit gerade nicht um wilde Tiere, die in der Wildnis
leben und sich ihre Nahrung selbst beschaffen müssen. Vielmehr ist davon
auszugehen, dass Haustiere in der Regel gar nicht dazu in der Lage wären,
unabhängig vom Menschen autonom in der Wildnis zu überleben.
Selbst Tierhalter, die auf die Ernährung ihres Hundes achten und sich mit
den verschiedenen Futtermittel-Trends auf dem Markt auskennen, werden
wohl nicht direkt von "Wilderness" auf Nahrung für Haustiere schliessen.
Die Abbildung des naturgetreuen Hundekopfes sowie das Wortelement
"Real Nature Pure Quality for dogs" sind lediglich schwache Zeichenele-
mente. Der naturgetreue Hundekopf ist dunkel, ebenso wie der Hinter-
grund, auf dem er abgebildet ist. Dadurch sticht er nicht hervor, sondern
verschmilzt mit dem Hintergrund. Während der obere Teil des Wortele-
ments, nämlich "Real Nature", gut lesbar ist, ist der Zusatz "Pure quality for
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dogs" aufgrund seiner geringen Grösse optisch sehr unauffällig. Diese Ele-
mente prägen das Gesamtbild der Marke daher kaum. Falls der Betrachter
"Real Nature" in seiner Bedeutung wahrnimmt, so bestärkt dies lediglich
die Assoziationen mit unberührter Natur und wilden Tieren. Dennoch ist
unter Beachtung dieser schwachen Zeichenelemente nicht auszuschlies-
sen, dass betreffend die Widerspruchsmarke im Erinnerungsbild der Ab-
nehmer haften bleibt, dass es sich um ein Tier – ob nun Hund oder Wolf –
und das Wort "Wilderness" handelt. Auch bei Wolf of Wilderness wird dies
im Erinnerungsbild haften bleiben, sofern "Wolf" und "Wildnis" verstanden
werden, wovon auszugehen ist.
Die Widerspruchsmarke erweist sich in Bezug auf die von ihr für Schutz
beanspruchten Waren als nicht beschreibend, sodass ihr auch nicht auf-
grund eines beschreibenden Charakters eine schwache Kennzeichnungs-
kraft zugeschrieben werden kann. Mangels beschreibenden Charakters ist
vorliegend davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke und der prä-
gende Bestandteil "Wilderness" kennzeichnungskräftig hinsichtlich der be-
anspruchten Waren ist. Es sind mehrere gedankliche Zwischenschritte nö-
tig, um eine Gedankenassoziation zwischen "Wilderness" und den Waren
herzustellen. Selbst diese Assoziation deutet jedoch nur entfernt auf die
Waren hin. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin besteht da-
her zwischen dem prägenden Bestandteil "Wilderness" der Widerspruchs-
marke und den beanspruchten Waren keine offensichtliche sachliche Be-
ziehung.
7.
Unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
ist über die Frage der Verwechslungsgefahr zu befinden. Für die gleichar-
tigen bzw. identischen Waren ist vorliegend ein strenger Massstab betref-
fend Zeichenähnlichkeit anzuwenden. Die Zeichen sind im prägenden Wor-
telement "Wilderness" identisch. Da die Widerspruchsmarke kennzeich-
nungskräftig ist und einen entsprechenden Schutzumfang hat sind die Wi-
derspruchsmarke und das angefochtene Zeichen für die relevanten Ver-
kehrskreise verwechselbar. Die Beschwerde ist daher teilweise gutzuheis-
sen und zwar hinsichtlich der gleichartigen Waren.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin ent-
sprechend Gewichtung der Waren zu zwei Fünfteln. In diesem Verhältnis
sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und
64 Abs. 1 VwVG).
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8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen
(Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und
Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei
bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwi-
schen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3
"Turbinenfuss [3D]"; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli
2007 E. 1 "we make ideas work"). Von diesem Erfahrungswert ist auszu-
gehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des anzunehmenden
Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festgelegt. Der an-
teilsmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 2'700.- wird
dem von ihrem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- entnommen,
die Differenz von Fr. 1'800.- ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Die
Beschwerdegegnerin hat den verbleibenden Verfahrenskostenanteil von
Fr. 1'800.- innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Ge-
richtskasse zu überweisen.
8.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen
oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen
Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädi-
gung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige
Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote für das
Beschwerdeverfahren oder falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht
wurde, aufgrund der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Anhand
des aktenkundigen Aufwands bei einmaligem Schriftenwechsel erscheint
eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.- angemessen. Die gegenseitig zu
entrichtende Parteientschädigungen von zwei Fünfteln und drei Fünfteln
werden teilweise wettgeschlagen, sodass die überwiegend unterliegende
Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung
von einem Fünftel zu zahlen hat. Unter Berücksichtigung der massgeben-
den Berechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist dieser Betrag auf
Fr. 300.- festzusetzen.
8.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen.
Die Vorinstanz auferlegte ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- und
sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.-
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zu. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht
hat die Beschwerdeführerin nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzli-
chen Kosten als zu zwei Fünfteln obsiegend zu gelten. Da die Wider-
spruchsgebühr gemäss Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der
Vorinstanz verbleibt, hat die Beschwerdeführerin diese der Beschwerde-
gegnerin im Umfang von Fr. 480.- zu erstatten. Da auch die von der
Vorinstanz zugesprochene Parteientschädigung gegenseitig teilweise
wettgeschlagen wird, hat sie der Beschwerdegegnerin in Aufhebung von
Ziffer 4 zudem eine anteilsmässig reduzierte Parteientschädigung von
Fr. 480.- zu zahlen.
9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht
[Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Das Urteil erwächst mit Eröff-
nung in Rechtskraft.
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