Decision ID: 5d4a47a4-3b7c-5715-951a-21520c315e27
Year: 2014
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Am 7. August 2009 meldete die Sulzer Mixpac AG (nachfolgend: Be-
schwerdeführerin) mit den Gesuchsnummern 58663/2009 und
58664/2009 zwei dreidimensionale Marken mit Farbanspruch zur Eintra-
gung in das schweizerische Markenregister an. Beide Marken beanspru-
chen eine Priorität gestützt auf ihre Eintragungen als Gemeinschaftsmar-
ken beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) und sind für
die Waren "Mischgeräte zur Verwendung mit Abgabeeinrichtungen für
Zweikomponentenmischungen für zahnmedizinische Zwecke" in Klasse
10 hinterlegt. Die Marken haben folgendes Aussehen:
– Gesuch Nr. 58663/2009 mit Farbanspruch Gelb (Pantone 107C):
– Gesuch Nr. 58664/2009 mit Farbanspruch Türkis (Pantone 320C):
B.
Nachdem die Hinterlegerin zur Einreichung der Prioritätsbelege aufgefor-
dert wurde und ein Vertreterwechsel stattfand, beanstandete das Eidge-
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nössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) mit
Schreiben vom 15. Februar 2010 die Markeneintragungsgesuche mate-
riell. Dabei stellte die Vorinstanz fest, dass die Formen für sämtliche be-
anspruchten Waren gemeinfrei seien und die Gesuche entsprechend
vollumfänglich zurückgewiesen werden müssten. Zur Begründung führte
sie an, die Formen würden die beanspruchten Produkte darstellen und
nicht genügend von den im betreffenden Warensektor üblichen Formen
abweichen. Ausserdem sei eine farbliche Gestaltung üblich, sodass auch
diese Kombination den Marken nicht die erforderliche Unterscheidungs-
kraft verleihen würde.
C.
Mit Schreiben vom 14. April 2010 entgegnete die Beschwerdeführerin, die
beanspruchten Waren seien auf den professionellen Bereich zugeschnit-
ten und als solche keine Alltagswaren. Es handle sich nicht um banale
Zeichen, sondern je um eine Kombination von Form und Farbe, die auf-
grund der Gewohnheiten und Erwartungen der massgeblichen Verkehrs-
kreise – bestehend aus Fachkräfte der Dentalbranche, namentlich Zahn-
ärzte – als betrieblicher Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren
diene. Gerade die spezifische Kombination von Form und Farbe gelte im
Dentalbereich als Hauptunterscheidungsmerkmal und werde von den Ab-
nehmern explizit gesucht. Der ästhetische Zweck von Form und Farbe
trete dabei in den Hintergrund. Stattdessen kennzeichne diese die bean-
spruchten Warenformen im markenrechtlichen Sinne.
D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 15. Juli 2010 an ihrer Zurückwei-
sung fest. Sie führte mit Hinweis auf zwei Recherchen mit der Internet-
suchmaschine Google zu "mixing tip" und "mixing noozle" aus, dass die
hinterlegten Form- und Farbkombinationen üblich und daher dem Ge-
meingut zuzurechnen seien. Auch wenn als Verkehrskreise in erster Linie
Fachkräfte wie Zahnärzte in Frage kämen, und diese die Farb- und
Formgestaltung der hinterlegten Marken mit einem spezifischen Unter-
nehmen in Verbindung bringen würden, führe dieser Wiedererkennungs-
effekt lediglich zu einer Unterscheidungsfunktion der Zeichen. Diese
Funktion sei jedoch von einem betrieblichen Herkunftshinweis zu unter-
scheiden.
E.
Die Beschwerdeführerin bestätigte daraufhin mit Schreiben vom
17. November 2010 innert wieder hergestellter Frist ihre bisherige An-
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sicht. Von den relevanten Verkehrskreisen würde die kombinierte Marke
als Unternehmenshinweis für die spezifischen Produkte wahrgenommen,
was die Vorinstanz in ihrem letzten Schreiben grundsätzlich nicht bestrit-
ten habe. Weiter wies die Beschwerdeführerin auf den Umstand hin, dass
die von der Vorinstanz vorgebrachten Rechercheergebnisse betreffend
den vorliegend einzig relevanten "mixing tip" entweder Produkte der Be-
schwerdeführerin oder Nachahmungen aufzeigen. In diesem Fall von
Formenvielfalt zu sprechen, gehe zu weit. Schliesslich hielt die Be-
schwerdeführerin erneut fest, dass die gewählte Form weder technisch
bedingt, noch banal sei.
F.
Mit Schreiben vom 17. Februar 2011 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurück-
weisung fest. Zur Untermauerung, dass die gewählte Form technisch be-
dingt bzw. funktional sei, legte sie verschiedene Internetauszüge mehr-
heitlich asiatischer Hersteller von Mischkanülen, welche der hinterlegten
Form ähneln, vor. All diese Waren würden in die Schweiz geliefert.
G.
Am 29. August 2011 fand auf Gesuch der Beschwerdeführerin eine Be-
sprechung betreffend die beiden Markeneintragungsgesuche zwischen
Vertretern der Hinterlegerin und der Vorinstanz statt. Dabei wurden im
Wesentlichen die jeweiligen Standpunkte wiederholt.
H.
Innert erstreckter Frist nahm die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom
18. Oktober 2011 im vorinstanzlichen Verfahren letztmals Stellung. Sie
verwies dabei insbesondere darauf, dass den hinterlegten Formen in ei-
nem deutschen lauterkeitsrechtlichen Verfahren vor dem Oberlandesge-
richt Köln je die wettbewerbliche Eigenart bescheinigt worden sei. Dies
müsse auch im vorliegenden Eintragungsverfahren berücksichtigt wer-
den. Schliesslich machte sie auf der Grundlage von sechs dreidimensio-
nalen Marken, welche ebenfalls für Waren der Klasse 10 hinterlegt wur-
den, einen Anspruch auf Gleichbehandlung geltend.
I.
Am 24. Januar 2012 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung der
schweizerischen Markeneintragungsgesuche Nr. 58663/2009 (fig.) und
Nr. 58664/2009 (fig.) für alle beanspruchten Waren. Die hinterlegten For-
men seien in diesem Warenbereich üblich. Auch die Kennzeichnung
durch Farben sei gewöhnlich, so dass die Kombination der üblichen Form
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mit einer bestimmten Farbe nicht unterscheidungskräftig sei. Die Formen
gehörten daher zum gewöhnlichen und demgemäss banalen Formengut
und die Kombination mit einer Farbe sei ein ästhetisch bedingtes Ausges-
taltungsmerkmal. Ausserdem spiele der bereits erfolgte Gebrauch der
Zeichen keine Rolle für die (ursprüngliche) Unterscheidungskraft.
J.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 27. Februar
2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die
angefochtene Verfügung sei aufzuheben und es sei beiden Marken für al-
le beanspruchten Waren der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu
gewähren – unter Kosten- und Entschädigungsfolge. Zur Begründung
bringt sie im Wesentlichen wie bereits gegenüber der Vorinstanz vor, die
Marken – bestehend aus der Kombination einer bestimmten Form mit ei-
ner bestimmten farblichen Aufmachung – seien von Anfang an geeignet
gewesen, für die massgeblichen Verkehrskreise einen betrieblichen Her-
kunftshinweis für die vorliegend beanspruchten Waren abzugeben. Die
beanspruchten Waren würden einen speziellen, sehr engen Warenbe-
reich bilden, dessen Abnehmerkreis sich nicht aus Durchschnittsverbrau-
chern, sondern aus professionellen Fachleuten der Dentalbranche, ins-
besondere Zahnärzten, zusammensetze. Diese wählen die für sie rele-
vanten Waren in erster Linie anhand von Bildern aus. So dienen den
Zahnärzten die Abbildung der speziellen Form der hinterlegten Mischge-
räte und deren charakteristische Farbe als Hinweis auf die betriebliche
Herkunft der Waren. Gerade die Form und Farbe der angebotenen
Mischgeräte würden daher als Unterscheidungs- und Herkunftsmerkmal
aufgefasst. Zur hinterlegten Form hält die Beschwerdeführerin fest, dass
diese weder technisch bedingt noch banal sei. Vielmehr würden die Sei-
tenflügel an eine Rakete und der obere Zylinder an einen Dom erinnern.
Die Kombination dieser charakteristischen Form mit einer spezifischen
Farbe begründe die originäre Unterscheidungskraft der Marken. Im vor-
liegenden Warenbereich bestehe eine kleine Formenvielfalt. Weiter habe
die Vorinstanz fälschlicherweise übersehen, dass in der Schweiz einzig
die von der Beschwerdeführerin hergestellten Waren vertrieben würden.
So seien die von der Vorinstanz vorgebrachten sogenannten Konkur-
renzprodukte entweder Produkte der Beschwerdeführerin oder Nachah-
mungen. Aufgrund der speziellen Vertriebsstruktur der Beschwerdeführe-
rin würden ihre Produkte nicht von ihr direkt sondern stets über Dritte und
daher teils unter deren Marke vertrieben. Ausserdem verstosse die Be-
rücksichtigung der Nachahmungen bei der Beurteilung der Formenvielfalt
gegen Treu und Glauben, zumal diese gerade die charakteristische Kom-
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bination exakt übernehmen. Schliesslich verweist sie erneut auf die Urtei-
le des Landgerichts Köln und des Oberlandesgerichts Köln und macht
zudem auf der Grundlage von sechs dreidimensionalen Marken, welche
ebenfalls für Waren der Klasse 10 hinterlegt wurden, einen Anspruch auf
Gleichbehandlung geltend.
K.
Mit Vernehmlassung vom 26. April 2012 beantragte die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerde-
führerin. Sie verweist vorwiegend auf ihre Ausführungen in der angefoch-
tenen Verfügung. Die hinterlegten Formen würden nicht ausreichend vom
bestehenden banalen Formenschatz, zu dem auch die Nachahmerpro-
dukte zu zählen sind, abweichen. Die geringfügigen Unterschiede in der
Ausgestaltung der Spitze und Basis seien nicht mehr als Varianten der
Grundform. Ausserdem sei die Form rein funktional und insbesondere
technisch bedingt: Die Seitenflügel und die Raffungen im oberen Bereich
dienten einzig der Stabilität. Weiter sei kein Antrag auf Eintragung als
durchgesetzte Marken gestellt worden, so dass die Aussagen der Be-
schwerdeführerin wonach die hinterlegten Formen und Farben bereits
heute vom massgeblichen Abnehmer als einen Hinweis auf sie verstan-
den würden, unbeachtlich seien. Im Übrigen werde diese Behauptung
auch nicht substantiiert. Schliesslich bestehe weder ein Anspruch auf Ein-
tragung der gemeinfreien Zeichen gestützt auf eine ausländische Recht-
sprechung, welche ausserdem nicht das Markenrecht beschlage, noch
seien die Voraussetzungen für eine Eintragung unter dem Titel der
Gleichbehandlung erfüllt.
L.
Am 3. September 2012 reichte die Beschwerdeführerin ihre Replik ein.
Darin hält sie an ihrer bisherigen Begründung für den markenrechtlichen
Schutzanspruch beider Formmarken fest und verweist darauf. Ergänzend
nahm sie Stellung zur Vernehmlassung der Vorinstanz. In diesem Zu-
sammenhang verweist sie auf die Tatsache, dass die angemeldeten For-
men keinesfalls in ihrer Gesamtheit technisch bedingt seien. Dies würde
nur für die Form und Länge des Mischrohrs zutreffen. Die hinterlegten
Formen seien daher in hinreichendem Masse willkürlich, unerwartet und
originell. Ausserdem sei zu beachten, dass einzig die Beschwerdeführerin
die hinterlegten Formen herstelle. Andere, mit der Beschwerdeführerin
vergleichbare Hersteller von ähnlichen Mischgerätespitzen hätten andere
Formen entworfen, welche zu den nunmehr strittigen Formen kaum Ähn-
lichkeiten aufweisen würden. Die von der Vorinstanz vorgebrachten, mit
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den hinterlegten Marken quasi identischen Formen und Farben, seien
ausschliesslich unbefugte Nachahmungen chinesischer Provenienz. Die-
se als Mitbewerber zu bezeichnen, gehe zu weit. Die Beschwerdeführerin
habe mehrfach dargelegt, wer zu ihren Vertriebspartnern gehöre und da-
mit ihre Originalprodukte verkaufe, und wer nicht. Die auf dem seriösen
Dentalmarkt vertriebenen Mischgerätespitzen, welche wie die hinterlegten
Formen und Farben aussehen, seien Originalprodukte der Beschwerde-
führerin.
M.
Mit Duplik vom 25. September 2012 hielt die Vorinstanz am Rechtsbe-
gehren auf vollumfängliche Abweisung der Beschwerde und ihre voran-
gehenden Ausführungen fest. Sie ergänzt, dass es entgegen der Ansicht
der Beschwerdeführerin für den Markenschutz einer Formmarke nicht
ausreiche, wenn die hinterlegte Form der üblicherweise verwendeten
nicht ähnlich sei. Vielmehr müsse sich die hinterlegte Form von sämtli-
chen im betroffenen Warensegment üblichen Formen auffällig unterschei-
den und sich durch Originalität auszeichnen. Einen solch deutlichen Un-
terschied liege in casu nicht vor und zwar selbst wenn man die angebli-
chen Nachahmungen nicht berücksichtige, denn die hinterlegte Form stel-
le eine blosse Variante des üblichen Formenschatzes dar. Sie reichte
hierzu weitere Belege ein.
N.
Am 1. November 2012 nahm die Beschwerdeführerin innert freigestellter
Frist Stellung zu den mit der Duplik eingereichten Beilagen. Sie verweist
darauf, dass die von der Vorinstanz vorgebrachten Beispiele nicht Misch-
gerätespitzen aus der Dentalbranche zeigen würden, weshalb sie grund-
sätzlich nicht vergleichbar seien. Weiter würden diese Mischgerätespitzen
nicht die charakteristischen Formen und damit auch keine Ähnlichkeit mit
den hinterlegten Marken aufweisen.
O.
Mit Eingabe vom 15. November 2012 beantragte die Beschwerdeführerin
die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung. Diesem Gesuch
wurde mit Verfügung vom 16. November 2012 entsprochen.
P.
Am 30. Januar 2013 fand am Bundesverwaltungsgericht die beantragte
öffentliche Parteiverhandlung statt. Im Wesentlichen wurden dabei sowohl
von der Beschwerdeführerin als auch der Vorinstanz die jeweiligen
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Standpunkte wiederholt. Die Beschwerdeführerin ergänzte ihre bisherige
Argumentation durch den Vortrag ihres ehemaligen Verantwortlichen für
den Innovationsbereich und das Intellectual Property Management, der
die Zusammenhänge im Dentalmarkt – insbesondere den Vertrieb der
beanspruchten Waren – sowie die Funktionsweise und Anwendung eines
Mischgerätes und der dazugehörenden Kartusche erläuterte. Weiter ver-
wies dieser auf die Tatsache, dass es der Beschwerdeführerin gelungen
sei, ein ansprechendes Produkt im Rahmen der technischen Möglichkei-
ten und Voraussetzungen herzustellen. Da sich die Endkunden mittlerwei-
le an der Form- und Farbgebung dieser Waren orientieren würden, um
neue Waren zu bestellen, bestehe aus Gründen der Patienten- und An-
wendungssicherheit sowie zum Schutz des Images der Beschwerdefüh-
rerin und ihrer Vertriebspartner ein Bedürfnis nach einem Schutzmecha-
nismus in Form des Markenschutzes. Dem entgegnete die Vorinstanz,
dass bei der Frage der Schutzfähigkeit einer Formmarke einzig das Mar-
kenrecht zur Anwendung gelange. Entsprechend seien die lauterkeits-
und gesundheitsrechtlichen Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht
zu hören.
Q.
Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin
oder der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilserwägungen einge-
gangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer
Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legiti-
miert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über
das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form
sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss
wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachur-
teilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
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Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen,
welches geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Neben dieser Un-
terscheidungsfunktion kommt der Marke eine Herkunftsfunktion zu, die
als Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen ver-
standen wird (BGE 134 III 551 E. 2.3 und 553 E. 2.3.4 "Freischwinger
Panton [3D] II"; MICHAEL NOTH/FLORENT THOUVENIN, in: Michael
Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern
2009, Art. 1 N. 28 ff.). Marken können unter anderem in einer dreidimen-
sionalen Form in Kombination mit einer Farbe bestehen (Art. 1 Abs. 2
MSchG).
Bei dreidimensionalen Marken wird zwischen "Formmarken" und "übrigen
dreidimensionalen Marken" unterschieden. Bei Formmarken besteht das
Zeichen in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst, bei
den übrigen dreidimensionalen Marken tritt das Zeichen als selbständige
Kennzeichenform physisch neben Ware oder Verpackung (BVGE
2010/31 "Kugelschreiber [3D]" E. 2.3 S. 433 mit Verweis u.a. auf BGE
129 III 514 E. 2.1 "Lego [3D]" und BGE 120 II 307 E. 2a "The Original
[3D]").
3.
Zu den Zeichen des Gemeinguts gehören jene, die vom Publikum nicht
als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und
damit nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind, sowie Zeichen, die
aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (vgl.
BGE 131 III 126 f. E. 4.1 "Smarties [3D] / M&M's [3D]"; EUGEN MARBACH,
Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Auflage, Ba-
sel 2009, N. 247 [zit. Marbach, SIWR]; CHRISTOPH WILLI, Markenschutz-
gesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksich-
tigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002,
Art. 2 N. 34).
3.1 Als Formen des Gemeinguts gelten insbesondere einfache geometri-
sche Grundelemente sowie Formen, die weder in ihren Elementen noch
in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und da-
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her mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften blei-
ben (BGE 133 III 345 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"
mit Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 "Lego [3D]"). Entscheidend
ist stets die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen (originär) ei-
nen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6
"Freischwinger Panton [3D]", und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6
"Behälter für Körperpflegemittel [3D]", je mit Verweis auf: MARKUS INEI-
CHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach
dem schweizerischen Markenschutzgesetz, in: Gewerblicher Rechts-
schutz und Urheberrecht Internationaler Teil [GRUR Int.] 2003 193,
S. 200; vgl. MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmar-
ken, in: sic! 2002 794, 797). Hingegen genügt es nicht, wenn die zur Fra-
ge stehende Form Merkmale aufweist, anhand derer die beanspruchte
Ware sich lediglich von anderen Produkten unterscheiden lässt (MICHAEL
NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. b N. 72, mit weiteren
Hinweisen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmerkreise in ei-
ner Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware
bzw. der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Her-
kunftshinweis (Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember
2006 E. 5 "Wellenflasche [3D]" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5
"Uhrenarmband [3D]"). Der betriebliche Herkunftshinweis einer Waren-
oder Verpackungsform geht aber über funktionale oder ästhetische As-
pekte hinaus: Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion des Pro-
dukts oder wegen der ästhetischen Attraktivität (unter dem Gesichtspunkt
des Designs) erwartet, erreichen die Unterscheidungskraft nicht (vgl.
BGE 120 II 310 E. 3b "The Original [3D]"; PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF,
Markenschutz für Produktformen?, in: sic! 2003 395, 402). Eine Form
wird als Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts verstanden, wenn
sie sich von sämtlichen im beanspruchten Waren- oder Dienstleistungs-
segment im Zeitpunkt des Entscheids über die Eintragung im Markenre-
gister üblichen Formen auffällig unterscheidet, was insbesondere bei
grosser Formenvielfalt im beanspruchten Segment in der Regel nicht der
Fall ist (BGE 134 III 553 E. 2.3.4 "Freischwinger Panton [3D] II", BGE 133
III 346 E. 3.3 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"). Farben bilden
grundsätzlich Gemeingut, da sie für den Verkehr freihaltebedürftig sind
(MARBACH, SIWR, N. 348).
3.2 Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamt-
eindruck. Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Mar-
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Seite 11
kenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil
enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombi-
nation aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird
(WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 124 mit Hinweis auf BGE 120 II 310 "The
Original [3D]"). Die Originalität muss bei einer aus gemeinfreien Elemen-
ten zusammengesetzten Marke "zumindest in der Verbindung der einzel-
nen Elemente liegen, indem mehrere gemeinfreie Elemente in überra-
schender Weise kombiniert werden" (Urteil des Bundesgerichts
4A_6/1999 vom 14. Oktober 1999, in: sic! 2000 286 E. 3c "Runde Tablet-
te [3D]", vgl. das Urteil des Bundesgerichts 4A_129/2007 vom 18. Juli
2007 E. 3.2.5 "Lindor-Kugel [3D]" und das Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 3.3 "Feuchttücherbehäl-
ter [3D]" mit Hinweisen).
Auch die Kombination von Form und Farbe kann unterscheidungskräftig
sein (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7379/2006 vom 17. Juli
2007 E. 4.4 "Leimtube [3D]"; MARBACH, SIWR, N. 485; WILLI, a.a.O.,
Art. 2 MSchG N. 125; NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. b N. 30, mit weiteren Hin-
weisen). Mit der Geltendmachung eines Farbanspruchs bringt der Hinter-
leger zum Ausdruck, dass er den Schutz der von ihm beanspruchten
Marke nur in einer bestimmten Farbausführung beansprucht. Wie bei
Formmerkmalen (vgl. Erwägung 3.1 hiervor) ist dabei zu differenzieren,
ob die Farbe als Gestaltungs- oder Unterscheidungsmerkmal wahrge-
nommen wird. Eine durch die Farbgebung bedingte Spezifizierung im Er-
innerungsbild ist zudem nicht mit einer Individualisierung im markenmäs-
sigen Sinn gleichzustellen (vgl. MARBACH, SIWR, N. 488 f.). In diesem
Zusammenhang ist bei einer aus Form und Farbe kombinierten Marke im
Einzelfall zu prüfen, bei welchem Element eher ein Herkunftsbezug er-
wartet wird. Es fragt sich weiter, inwieweit sich die beiden Elemente ge-
genseitig beeinflussen: Damit die Kombination im Gedächtnis der Ab-
nehmer haften bleibt, muss der unterscheidungskräftige Teil dominieren.
Umgekehrt darf er zur Unterscheidungskraft der Marke in ihrem Gesamt-
eindruck nicht durch das banale Element relativiert werden.
3.3 Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die
Abnehmer dadurch in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes Pro-
dukt in der Menge des Angebots wiederzufinden. Für die Beurteilung der
Unterscheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an
(BGE 134 III 551 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D] II" mit weiteren
Hinweisen; MARBACH, SIWR, N. 212).
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4.
Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen
(EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007 3 [zit.
Marbach, Verkehrskreise]). Im vorliegenden Fall sind die Marken in Klas-
se 10 für "Mischgeräte zur Verwendung mit Abgabeeinrichtungen für
Zweikomponentenmischungen für zahnmedizinische Zwecke" hinterlegt.
Es ist unstreitig, dass Abnehmer dieser Waren zahnmedizinische Fach-
kreise – insbesondere Zahnärzte – sind. Dieser Beurteilung schliesst sich
auch das Bundesverwaltungsgericht an.
5.
Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marken verstehen
und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwen-
dungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug
auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es bean-
sprucht wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbe-
hälter [3D]"; MARBACH, SIWR, N. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zei-
chens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120
II 310 E. 3a "The Original [3D]", Entscheid der Rekurskommission für
Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 "Tetrapack [3D]").
Nachfolgend ist daher zu untersuchen, ob den hinterlegten Formen aus
Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren
die erforderliche Unterscheidungskraft zukommt.
5.1 Die dreidimensionalen Marken, um deren Schutz ersucht wird, stellen
eine mögliche Form der beanspruchten Waren und damit eine Formmar-
ke im engeren Sinn dar (BGE 120 II 309 E. 2a "The Original [3D]" mit
Hinweisen; vgl. auch Erwägung 2 hiervor). Konkret zeigen die abgebilde-
ten Formen je eine Mischgerätespitze. Beide Marken haben die identi-
sche Form, beanspruchen aber für ihren Grundkörper – einer oben offe-
nen Verschlusskappe – eine unterschiedlichen Farbe, nämlich Gelb bzw.
Türkis. Die Mischgerätespitze besteht aus einem farbigen, zylinderförmi-
gen Basisbestandteil, welcher ringsum in etwa zur Hälfte des Umfangs
von kantigen horizontalen Stützwänden sowie vertikalen Flügelelementen
umschlossen wird. Darauf folgt ein weiterer zahnradförmiger Zylinder mit
geringerem Durchmesser und senkrechten, parallelen Linien. Diesem
schliesst sich ein sich nach oben hin verjüngender, nicht geriffelter Kegel-
stumpf an. Ein konisches Element, welches die Spitze des Grundkörpers
bildet, trägt schliesslich ein konzentrisch verlaufendes, transparentes
Rohr mit deutlich kleinerem Durchmesser.
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5.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, im Dentalbereich werde die
spezifische Form und dessen Farbe – insbesondere im Zusammenhang
mit Mischgerätespitzen – als Unternehmenskennzeichen wahrgenom-
men. Die Verkehrskreise würden spezifisch nach dieser Kombination su-
chen. Farbe und Form seien damit klare Hinweise auf die betriebliche
Herkunft der Waren und letztendlich auch deren Qualität. Die Farb- und
Formgestaltung erfülle auf diese Weise kennzeichnerische und nicht äs-
thetische Zwecke. Ausserdem sei sie die einzige Anbieterin, welche die
angemeldeten Form- und Farbkombinationen herstelle. Ihre Vertriebs-
struktur habe allerdings zur Folge, dass sie verschiedenste Erstausrüster
(sogenannte Original Equipment Manufacturer [OEM]) beliefere, welche
die Mischgerätespitzen dann unter ihrer eigenen Marke verkaufen wür-
den, so dass die hinterlegten Form- und Farbkombinationen – obschon
von ihr hergestellt – auf dem Dentalmarkt unter den verschiedensten
Marken angeboten werden. Weiter habe ihr Erfolg auch Nachahmer auf
den Plan gerufen. Sofern es sich also bei den Anbietern nicht um Ver-
triebskunden der Hinterlegerin handle, seien die den hinterlegten Form-
marken stark ähnelnden Waren – insbesondere jene asiatischer Herkunft
– Nachahmungen. Die Beschwerdeführerin gibt weiter an, dass sie welt-
weit verschiedentlich gegen solche Nachahmungen gerichtlich vorgegan-
gen sei. Sie ist der Ansicht, dass deren Berücksichtigung bei der Prüfung
der Schutzfähigkeit ihrer Markeneintragungsgesuche gegen Treu und
Glauben verstosse.
5.3 Die Vorinstanz bestreitet das Vorliegen einer Unterscheidungskraft
der hinterlegten kombinierten Formmarken. Die vorliegend strittigen For-
men würden lediglich eine Variante jener Form darstellen, welche übli-
cherweise im betroffenen Warensektor verwendet werde. Zu diesem
Schluss kommt die Vorinstanz aufgrund diverser Internet-Recherchen mit
der Suchmaschine "Google", welche ergaben, dass auf dem Markt etliche
Mischkanülen – darunter auch solche asiatischer Herkunft – erhältlich
sind, welche bezüglich Form- und Farbkombination mit den hinterlegten
Formen identisch sind. Die Vorinstanz schloss in Folge auf eine kleine
Formenvielfalt und hielt der Beschwerdeführerin entgegen, dass die hin-
terlegte Form- und Farbkombination auch von Konkurrenten gebraucht
werde.
5.4 Hierzu ist festzuhalten, dass die Beurteilung der Formenvielfalt ge-
mäss der Rechtsprechung unter Berücksichtigung sämtlicher im bean-
spruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Eintra-
gungsentscheides auffindbaren Formen zu erfolgen hat (BGE 137 III 403
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E. 3.3.3 "Wellenverpackung [3D]"). Dies schliesst zum Zeitpunkt des Ein-
tragungsentscheides auf dem Markt erhältliche Nachahmungen mit ein
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-498/2008 vom 23. Oktober
2008 E. 4.2 "Behälterform [3D]", B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007
E. 6.1 "Feuchttücherbehälter [3D]"). Dabei stellt sich die Frage, ob in der
Berücksichtigung von allfälligen Nachahmerprodukten in diesem Zusam-
menhang eine Verletzung des in Art. 2 ZGB statuierten Gebots von Treu
und Glauben zu sehen ist, wie dies die Beschwerdeführerin geltend
macht. Der Sache nach hätte die Argumentation der Beschwerdeführerin
zur Folge, dass die das geltende Markenrecht prägende Hinterlegungs-
priorität (Art. 6 MSchG) mit lauterkeitsrechtlicher Begründung relativiert
würde. Demgegenüber war nach früherem Recht der Grundsatz der
Gebrauchspriorität massgebend (WILLI, a.a.O., Art. 6 MSchG N. 4; vgl.
zur übergangsrechtlichen Bedeutung der Gebrauchspriorität etwa CHRIS-
TOPH GASSER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 6 N. 3 und N 11, oder MARBACH,
SIWR, Rz. 726). Im Rahmen der Prüfung der markenrechtlichen Schutz-
fähigkeit eines Zeichens ist der Zeitrang einer allfälligen Gebrauchsauf-
nahme daher nur relevant, wenn sich zwei eingetragene Marken gegenü-
berstehen (vgl. etwa zur notorisch bekannten Marke MARBACH, SIWR,
Rz. 727, oder CHRISTOPH GASSER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 6 N. 11). Dies gilt
namentlich auch in Bezug auf den Vorbehalt von Art. 2 ZGB in der Form
des Rechtsmissbrauchsverbots (MARBACH, SIWR, Rz. 730). Vorliegend
sollen aber nicht die besseren Rechte eines Markeninhabers beurteilt,
sondern einzig die Schutzfähigkeit des hinterlegten Zeichens geprüft
werden. In diesem Zusammenhang sind daher weder der Zeitrang der
Gebrauchsaufnahme des noch nicht im Markenregister eingetragenen
Zeichens noch Aspekte des lauterkeitsrechtlichen Nachahmungsschutzes
von Bedeutung (vgl. auch Erwägung 7 hiernach). Damit hat die Vorin-
stanz nicht gegen Treu und Glauben verstossen, indem sie die vorgeleg-
ten Nachahmungen, welche zum Zeitpunkt der Eintragung bereits auf
dem Markt erhältlich waren, als auffindbare Formen berücksichtigt hat.
Zuletzt ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Be-
schwerdeführerin bereits im Eintragungsverfahren von sich aus Konkur-
renzprodukte vorgebracht hat (vgl. Ziffer 20 der Eingabe der Beschwerde-
führerin vom 14. April 2010 mit Verweis auf deren Beilage 14; Ziffer 13
der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 18. Oktober 2011), welche bei
der Definition des Grundformenschatzes berücksichtigt worden sind (vgl.
Erwägung 5.6 hiernach).
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Seite 15
5.5 In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist daher festzustellen, dass
die Formenvielfalt im beanspruchten Warensegment selbst unter Berück-
sichtigung der Nachahmerprodukte, klein ist. An die Abweichung der hin-
terlegten Formen sind demnach keine qualifizierten Anforderungen zu
stellen, da der Grundsatz nicht zur Anwendung gelangt, wonach es bei
grosser Formenvielfalt schwieriger ist, eine nicht banale sondern unter-
scheidungskräftige Form zu schaffen. Wie die Vorinstanz treffend fest-
stellt, muss die hinterlegte Form dennoch hinreichend vom Erwarteten
und Gewohnten abweichen (vgl. Ziff. 8 der Vernehmlassung).
5.6 Konkret unterscheiden sich die im Warensegment auffindbaren For-
men zwar, verfügen aber über gleiche oder zumindest ähnliche Grund-
elemente. Alle verfügen sie über einen zylinderförmigen Grundkörper,
dem entweder direkt das Mischrohr oder ein Kegelstumpf, in welchem
wiederum das Rohr steckt, anschliesst (vgl. Produkte der Firmen Ketten-
bach, GC Corporation, Coltène Whaledent, DETAX Dental [Beilage 14
der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 14. April 2010]). Die Be-
schwerdeführerin gibt denn auch selber an, dass die banalen Formen des
betroffenen Warensegments einfache Zylinder- oder Kegelformen sind
(vgl. Ziffer 13 der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 18. Oktober
2011). Weiter ist die Anbringung von Seitenstützen und Flügelelementen
– wenn auch in unterschiedlichen Formen – offensichtlich üblich (vgl.
Produkte der Firma GC Corporation, Coltène Whaledent, DETAX Dental
[Beilage 14 der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 14. April 2010]).
Auch die einfarbige Gestaltung des Grundkörpers ist üblich (vgl. Produkte
der Firma 3M ESPE [Penta, Mischkanülen, rot], Coltène Whaledent [Affi-
nis, blau], Kettenbach [gelb] in Beilage 14 der Eingabe der Beschwerde-
führerin vom 14. April 2010), wobei durchsichtige Grundkörper ebenfalls
auf dem Markt zu finden sind. Die im betroffenen Warensegment übliche
Form entspricht demnach einem monochromen zylinderförmigen Grund-
körper mit seitlich angebrachten Flügel- und/oder Stützelementen, dem
ein Mischrohr direkt oder aber ein Kegelstumpf, in welchem das Misch-
rohr steckt, anschliesst.
5.7 Setzt man die hinterlegte Form nun in Bezug zur soeben definierten
üblichen Form, ist festzustellen, dass beide mehrheitlich übereinstimmen.
Der hinterlegte Grundkörper und die angebrachten Flügel- und Stützele-
mente sind üblich und sprechen nicht für eine überraschende Abwei-
chung vom bekannten Formenschatz. Auch die monochrome Färbung
des Grundkörpers ist an sich üblich. Ausserdem sind diese Elemente zu-
mindest als funktional beeinflusst zu bezeichnen – auch wenn die Be-
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Seite 16
schwerdeführerin dem deutlich widerspricht. Da die Mischgerätespitze auf
die Mischpistole aufgeschraubt wird, ist davon auszugehen, dass sich
hierfür eine Zylinderform am besten eignet. Wohl könnte auch eine ande-
re Form gewählt werden, denn was den Aufschraubmechanismus angeht,
so kommt es v.a. auf die Innengestaltung der Mischgerätespitze an. Den-
noch ist davon auszugehen, dass sich eine Zylinder- bzw. runde Form
angenehmer und leichter aufschrauben lässt als eine quadratische. Auch
Stützwände und Flügelelemente dienen in erster Linie der Stabilität der
aufgeschraubten Mischgerätespitzen oder deren Griffigkeit. Vorliegend
dienen die Stützelemente am untersten Teil des Grundkörpers auch dem
Einrasten beim Aufschrauben der Mischgerätespitze. Schliesslich ist auch
die Einfärbung der Form, d.h. die Farbcodierung, im Dentalbereich sowie
der Medizin allgemein ein üblicher Hinweis auf die Verwendungsart bzw.
Grösse der derart gekennzeichneten Ware (vgl. z.B. die Broschüre "Ba-
sisinformationen zu den chirurgischen Verfahren – Straumann® Dental
Implant System" abrufbar unter < http://www.straumann.ch > Dentaler
Fachbereich > Produkte & Lösungen > chirurgische und restaurative Lö-
sungen > Mediathek > Broschüren und Kataloge, besucht am 12. August
2013; Broschüre "Microvette® Kapillarblut-Entnahmesysteme" abrufbar
unter < http://www.praxisdienst.com > Infusion/Injektion > Blutentnahme >
Blutentnahmesysteme > Microvette > Medien, besucht am 12. August
2013). Die Beschwerdeführerin bestreitet zwar, dass ihre Waren farbco-
diert seien und gibt an, dass sie die einzige Anbieterin im betroffenen Wa-
rensegment sei, welche die Farben Gelb und Türkis benutze. Solange die
monochrome Färbung des Grundkörpers im Warensegment – wie hier
vorliegend – aber üblich ist, kann ihr dies höchstens im Zusammenhang
mit einer Verkehrsdurchsetzung dienen. Weiter enthält das Zeichen auch
keinen besonderen Effekt wie beispielsweise einen Schriftzug oder einen
Bildzusatz, der im Gesamteindruck einen Bezug zur betrieblichen Her-
kunft der Ware erkennen lassen würde (vgl. BVGE 2007/35 Goldrentier
E. 5 S. 440). Die Farbgebung, die Form, die Flügel- und Stützelemente
sowie deren Anordnung ist damit üblich und entspricht nicht einer "über-
raschenden" und d.h. originellen Kombination (Urteil des Bundesgerichts
4A_129/2007 vom 18. Juli 2007 E. 3.2.5 "Lindor-Kugel [3D]" sowie Erwä-
gung 3.2 hiervor mit weiteren Hinweisen).
5.8 Es fragt sich aus diesem Grunde, ob allenfalls die Rillen des oberen
Teils des Zylinders den Gemeingutcharakter genügend reduzieren, so
dass das Zeichen vom Publikum als Herkunftshinweis verstanden wird.
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Da die restliche Oberfläche der Verschlusskappe glatt ist, sticht die mit
Rillen versehene obere Partie optisch hervor. Es ist aber davon auszuge-
hen, dass die senkrecht angebrachten Rillen in erster Linie eine Funktion
erfüllen, nämlich die Verbesserung der Griffigkeit für den Anwender beim
Aufschrauben der Mischgerätespitze auf die Mischpistole. Die Beschwer-
deführerin bestreitet dies zwar, und gibt an, man fasse die Mischgeräte-
spitze beim Aufschrauben einzig am Sockel an. Es ist ihr aber in diesem
Zusammenhang entgegen zu halten, dass die Verschlusskappe einerseits
derart klein ist, dass sie gezwungenermassen ganz und damit auch im
gerillten Bereich angefasst wird. Andererseits sind es sich die Abnehmer
ganz allgemein gewohnt, dass Rillen an kegelförmige, aufschraubbare
Deckel vorwiegend aus Gründen der Griffigkeit angebracht werden. Man
denke in diesem Zusammenhang nur an Flaschen- oder Zahnpasta-
tubendeckel. Schliesslich ist der gerillte Abschnitt oberhalb des an sich
glatten aber durch hervorstehende Seitenflügel zergliederten Unterteils
angebracht, was dem Anwender einen physischen Widerstand ermög-
licht. Das Element der Rillen ist damit zumindest technisch mitbeeinflusst,
was sich als Formelement ebenfalls im Gemeingut erschöpfen kann
(BGE 129 III 514 E. 2.4.4 "Lego [3D]", Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-498/2008 vom 23. Oktober 2008 E. 4.3.1 "Behälterform [3D]"). Es
ist daher festzustellen, dass die angebrachten Rillen im vorliegenden Fall
weder als überraschende Gestaltungselemente noch als unerwartet be-
zeichnet werden können, da sie weder vom gemeinfreien Formenschatz
abweichen noch in besonders auffälliger und origineller Weise angeord-
net sind. Die Form weicht somit durch die Rillen nicht derart vom Erwarte-
ten und Gewohnten bzw. von banalen Verschlusskappenformen ab, dass
sie im Gedächtnis der Abnehmer als Herkunftshinweis haften bliebe (BGE
137 III 403 E. 3.3.3 "Wellenverpackung [3D]"). Die Tatsache, dass die Be-
schwerdeführerin dieses Formelement womöglich als einzige Anbieterin
benutzt, ist für sich allein nicht geeignet, die streitbetroffenen Formen als
ungewohnt und überraschend erscheinen zu lassen, zumal selbst wenn
eine Form nur durch ein einziges Unternehmen verwendet wird, dieser
Umstand für sich allein nicht bewirkt, dass die Form nicht zum Gemeingut
gehört (Urteile des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006
E. 5.2 "Wellenflasche [3D]", 4A.4/2003 vom 24. Februar 2004 E. 2.2 "Uh-
renarmband [3D]".). Die angesprochenen Verkehrskreise werden dieses
Element daher nicht als einen Herkunftshinweis sondern als ein funktio-
nales Element erkennen.
5.9 Daran ändert auch die Gesamtbetrachtung der hinterlegten Formen
nichts. Wohl kann man wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht in
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Seite 18
der Gestaltung des Grundkörpers zusammen mit den seitlich angebrach-
ten Flügelelementen und den gerillten Abschnittes eine Rakete erkennen.
Doch erkennt man diese Form, wie von der Vorinstanz zu Recht festge-
stellt, auch in den Konkurrenzwaren, da jene diese Elemente ebenfalls
benutzen. Die Tatsache allein, dass die Beschwerdeführerin eine ästhe-
tisch ansprechende Version hinterlegt hat, ändert nichts daran, dass die
Kombination gesamthaft einer Variante der üblichen Form darstellt (BGE
137 III 403 E. 3.3.5 f. "Wellenverpackung [3D]").
Im Gesamteindruck dienen die kombinierten Farb- und Formmarken
durchaus der Unterscheidung von anderen Produkten im Warensegment.
Als betriebliche Herkunftshinweise werden sie hingegen nicht wahrge-
nommen, da sie sich zu wenig vom Erwarteten, d.h. dem banalen Form-
schatz, unterscheiden. Die Kombination von Form und Farbgestaltung
führt vorliegend zu keinem markenmässigen Verständnis der Zeichen.
6.
Eine Verkehrsdurchsetzung der hinterlegten Marken wurde nicht geltend
gemacht und ist daher nicht zu prüfen (vgl. Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 24. November 2009 B-6430/2008 IPHONE E. 3.5 mit
Hinweisen). Die diesbezüglichen Aussagen der Beschwerdeführerin, wo-
nach die massgebenden Abnehmer die von der Beschwerdeführerin hin-
terlegte Form- und Farbgebung der beanspruchten Waren bereits als be-
trieblichen Herkunftshinweis, nämlich als einen Hinweis auf die Be-
schwerdeführerin, verstünden und sich bei ihrer Bestellung entsprechend
daran orientieren, sind daher nicht zu hören.
7.
Weiter weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die strittigen For-
men in den Vereinigten Staaten von Amerika eingetragen und ihnen in ei-
nem deutschen lauterkeitsrechtlichen Verfahren vor dem Oberlandesge-
richt Köln je die wettbewerbliche Eigenart bescheinigt worden sei. Sie
wertet dies als Indiz für die Schutzfähigkeit der angemeldeten Formen in
der Schweiz, insbesondere in Bezug auf die lauterkeitsrechtliche Prüfung
vor dem Oberlandesgericht Köln. Ausländische Entscheide haben nach
ständiger Praxis keine präjudizielle Wirkung (MARBACH, SIWR, S. 30). In
Zweifelsfällen kann jedoch die Eintragung in Ländern mit ähnlicher Prü-
fungspraxis ein Indiz für die Eintragungsfähigkeit sein (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-6291/2007 vom 28. Mai 2008 E. 9 Corposana, mit
Verweis auf RKGE in sic! 2003 S. 903 Proroot). Angesichts des klaren
Gemeingutcharakters der strittigen dreidimensionalen Marken haben die
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Seite 19
ausländische Voreintragung sowie das lauterkeitsrechtliche deutsche Ur-
teil indessen keine Indizwirkung für die Schweiz. Es handelt sich nicht um
einen Grenzfall, bei dem allenfalls der Blick in die ausländische Prü-
fungspraxis bzw. Rechtsprechung den Ausschlag für die Eintragung ge-
ben könnte (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-498/2008 vom
23. Oktober 2008 E. 5 "Behälterform [3D]" mit weiteren Hinweisen). Zu-
mal darauf hinzuweisen ist, dass in der Schweiz die Unterscheidungskraft
gemäss Art. 3 lit. d UWG auch bejaht werden kann, wenn die Schutzvor-
aussetzungen unter dem Markenschutzgesetz nicht gegeben sind (PHI-
LIPPE SPITZ/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Peter Jung/Philippe
Spitz, Handkommentar zum Bundesgesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb [UWG], Bern 2010, Art. 3 lit. d UWG N. 13 mit Hinweis auf BGE
113 II 190 Le Corbusier). Die Anforderungen an die lauterkeitsrechtliche
Unterscheidungskraft sind demnach nicht übereinstimmend mit jenen im
Markenrecht (vgl. Erwägung 5.4 hiervor).
8.
Schliesslich stützt die Beschwerdeführerin ihr Begehren auf das in Art. 8
Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankerte Gleichbehandlungsprinzip.
Aus dieser Verfassungsnorm bzw. aus dem Umstand, dass die Vorinstanz
am 22. Juli 2004 die dreidimensionalen Marken Nr. 523525, Nr. 523526,
Nr. 523527, Nr. 523528, Nr. 523529 und Nr. 523530, welche alle u.a. für
"chirurgische, ärztliche und zahnärztliche Instrumente und Apparate" in
Klasse 10 eingetragen wurden und jeweils Formen von Schrauben dar-
stellen, zum Markenschutz zugelassen hat, leitet die Beschwerdeführerin
einen Rechtsanspruch auf die Registrierung der vorliegend strittigen Mar-
kenhinterlegungen ab.
8.1 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte
nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde
darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte un-
terschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all
ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG
N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im
Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben
sollte. Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richt-
schnur für alle Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des Bundesgerichts
4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 Doppelhelix [fig.] mit Hinweisen; Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-2419/2008 vom 12. April 2010,
auszugsweise publiziert in: BVGE 2010/47, E. 10.1 Madonna mit Hinwei-
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Seite 20
sen). Nach Rechtsprechung von Bundesgericht und Bundesverwaltungs-
gericht wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahms-
weise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechts-
anwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass
sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil
des Bundesgerichts 4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 UNOX
[fig.]; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7427/2006 vom 9. Januar
2008 E. 9.1 Chocolat Pavot I [fig.]). Verletzungen des Gleichbehand-
lungsgebots müssen sodann im Rechtsmittelverfahren grundsätzlich aus-
drücklich gerügt werden, was auch die Obliegenheit einschliesst, ent-
sprechende Vergleichsfälle anzugeben (vgl. etwa BVGE 2007/16 E. 6.4
S. 198, mit weiteren Hinweisen).
8.2 Zum Vorwurf, die Schutzverweigerung der strittigen Markeneintra-
gungsgesuche verletze angesichts der Registrierung der jüngeren Mar-
ken das Gleichbehandlungsgebot, hält die Vorinstanz fest, dass die im
Rahmen der seitens der Beschwerdeführerin genannten Voreintragungen
beanspruchten Waren nicht mit den vorliegend beanspruchten gleich sei-
en und die hinterlegte Form – anders als vorliegend – deren Form nicht
darstelle. Schliesslich sei die Vergleichbarkeit auch deshalb zu verneinen,
als die angeführten Marken vor acht Jahren eingetragen worden seien.
8.3 Der vorinstanzlichen Einschätzung ist nicht in allen Punkten zu folgen.
Denn obschon die Voreintragungen und die strittigen Gesuche nicht über
das wortwörtlich identische Warenverzeichnis verfügen, beanspruchen
doch beide Schutz für gleichartige Waren, nämlich Geräte für den zahn-
ärztlichen Einsatz in Klasse 10. Auch ist nicht nachvollziehbar inwiefern
die von den Voreintragungen hinterlegten Formen nicht die beanspruch-
ten Warenformen darstellen sollen. Es ist der Beschwerdeführerin daher
insofern Recht zu geben, als dass damit zwischen ihren Gesuchen und
den Voreintragungen ein – grundsätzlich – vergleichbarer Sachverhalt
vorliegt: gleichartige Waren und gleiche Markenart. Mehr kann die Be-
schwerdeführerin allerdings nicht zu ihren Gunsten ableiten, da diese –
inzwischen gelöschten – Marken einerseits vor gut acht Jahren eingetra-
gen wurden und damit nicht die aktuelle Praxis wiederspiegeln, so dass
sie unter dem Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich sind (Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 8
GREEN PACKAGE, B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 8.2 JumboLine).
Andererseits ist aus der gleichzeitigen Eintragung dieser sechs jeweils
praktisch identischen Formmarken nicht auf eine ständige Praxis zu
schliessen. Auch hat die Vorinstanz in keiner Weise zu erkennen gege-
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ben, dass sie an einer solchen Eintragungspraxis festhalten will. Die Be-
schwerdeführerin kann deshalb aus den vorgebrachten Eintragungen
nichts zu ihren Gunsten ableiten.
Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das Gleichbe-
handlungsgebot verletzt, stösst somit ins Leere.
9.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die angemeldeten dreidimensionalen
Marken als Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG zu qualifizieren
sind. Die Vorinstanz hat ihnen zu Recht den Schutz in der Schweiz ver-
weigert. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen.
10.
10.1 Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Be-
schwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
VwVG). Die Verfahrenskosten zulasten der unterliegenden Partei umfas-
sen nebst der Gerichtsgebühr auch allfällige Kanzleigebühren (Art. 1 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Ge-
richtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). Bei Markeneintragungen
geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folg-
lich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes
hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der
Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätz-
lich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen
ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungs-
wert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Allerdings hat
die Beschwerdeführerin die Durchführung einer öffentlichen Parteiver-
handlung verlangt. Damit sind die Gerichtskosten auf Fr. 3'500.– festzu-
setzen und angesichts des Verfahrensausgangs der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen. Die Beschwerdeführerin hat ausserdem die Reproduktion
der gesamten vorinstanzlichen Akten (404 Seiten) durch das Bundesver-
waltungsgericht verlangt. Die Auferlegung der Kanzleikosten wurde der
Beschwerdeführerin in der Verfügung vom 13. Juni 2012 ausdrücklich
vorbehalten. Gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. a des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Verwaltungsgebühren des Bundesverwal-
tungsgerichts (GebR-BVGer, SR 173.320.3) betragen diese Fr. –.50 pro
A4 Seite, d.h. vorliegend insgesamt Fr. 202.–. Diese Verwaltungsgebühr
http://links.weblaw.ch/BGE-133-III-490
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ist ihr ebenfalls aufzuerlegen. Gesamthaft hat die Beschwerdeführerin
demnach Kosten von Fr. 3'702.– zu tragen. Dieser Betrag ist mit dem von
ihr geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 2'500.– zu verrechnen.
Den darüber hinausgehenden Betrag von Fr. 1'202.– hat die Beschwerde-
führerin innert 30 Tagen nach Versand des vorliegenden Urteils zu Guns-
ten der Gerichtskasse zu überweisen.
10.2 Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Art. 64
Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).