Decision ID: 6908b22a-77eb-565e-ae65-69f5bf402457
Year: 2017
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Apple Inc. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der Inter-
nationalen Registrierung Nr. 1'184'394 (fig.) mit Basiseintragung Vereinigte
Staaten von Amerika. Am 5. Dezember 2013 notifizierte die Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die beantragte Schutzaus-
dehnung auf die Schweiz. Die Bildmarke, welche die Farben rosa, violett
und weiss in Anspruch nimmt, sieht wie folgt aus:
Die Marke beansprucht Schutz für folgende Waren der Klasse 9 nach der
Nizza-Klassifikation:
Logiciels informatiques pour la recherche, l'exploration, la consultation,
l'échantillonnage, la lecture, l'achat et le téléchargement de contenus audio et
vidéo en direct et préenregistrés.
B.
Mit Schreiben vom 1. Dezember 2014 erklärte das Eidgenössische Institut
für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) eine vollständige vorläu-
fige Schutzverweigerung. Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid mit
der Zugehörigkeit des Zeichens zum Gemeingut.
C.
Mit Stellungnahme vom 13. März 2015 bestritt die Beschwerdeführerin das
Vorliegen von absoluten Ausschlussgründen und beantragte die Zulassung
der Bildmarke zum Markenschutz in der Schweiz.
D.
Am 12. Juni 2015 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass
sie an der vollumfänglichen Schutzverweigerung festhalte.
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E.
Mit Eingabe vom 12. Dezember 2015 ersuchte die Beschwerdeführerin die
Vorinstanz erneut, den refus provisoire gegen die Internationale Registrie-
rung Nr. 1'184'394 für die beanspruchten Waren der Klasse 9 zurückzuzie-
hen.
F.
Mit Verfügung vom 13. April 2016 wies die Vorinstanz die ersuchte Schutz-
ausdehnung der Internationalen Registrierung Nr. 1'184'394 (fig.) auf die
Schweiz für alle beanspruchten Waren der Klasse 9 definitiv zurück. In ih-
rer Entscheidbegründung führt sie aus, die Bildmarke werde als Icon für
eine Anwendungssoftware (nachfolgend: App-Icon) wahrgenommen und
vermittle den Abnehmern einen Hinweis auf die Zweckbestimmung, den
Inhalt und die Funktion der jeweiligen Software. Die Abnehmer würden aus
diesem Grund das Zeichen als banales Symbol für Software mit Musikfunk-
tionen wahrnehmen. Die Vorinstanz macht weiter geltend, der Gleichbe-
handlungsgrundsatz könne nur erfolgreich angerufen werden, wenn die
Zeichen in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar seien, was vorliegend
nicht zutreffe. Schliesslich könne sich die Beschwerdeführerin nicht auf den
Vertrauensschutz berufen, weil sie dessen Wirksamkeitsvoraussetzungen
nicht erfülle.
G.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 17. Mai 2016
mit folgenden Rechtsbegehren Beschwerde vor dem Bundesverwaltungs-
gericht:
"1. Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 13. April 2016 betreffend die
Schutzverweigerung der Internationalen Registrierung Nr. 1'184'394 sei
aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, dem hinterlegten Zeichen
für sämtliche beanspruchten Waren in der Klasse 9 Markenschutz in der
Schweiz zu gewähren.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich Mehrwertsteuer."
Die Beschwerdeführerin stellte den prozessualen Antrag, es sei ein Termin
für eine mündliche und öffentliche Verhandlung anzusetzen.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz führe zu Unrecht einen "Origi-
nalitätstest" für App-Icons ein. Durch ihre ergebnisorientierte Recherche zu
den Darstellungsweisen von Apps präjudiziere sie den Ausgang der Mar-
kenprüfung. Das Zeichen sei zur Kennzeichnung von Software, die unter
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anderem zur Suche, zum Sammeln und Kaufen von Audio- und Videoin-
halten verwendet werden könne, unterscheidungskräftig. Zur Freihaltebe-
dürftigkeit äussert sich die Beschwerdeführerin dahingehend, dass der frei-
haltebedürftige Charakter eines in einer Bildmarke enthaltenen Motivs den
Markenschutz nicht ausschliesse, weil sich der Schutzumfang auf die kon-
krete gestalterische Lösung und nicht auf das Motiv beschränke. Die Be-
schwerdeführerin beruft sich weiter auf den Vertrauensschutz und rügt eine
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes.
H.
Mit Schriftsatz vom 21. September 2016 liess sich die Vorinstanz nach drei-
maliger Fristerstreckung mit dem Antrag auf kostenfällige Abweisung der
Beschwerde vernehmen. Unter Bezugnahme auf die angefochtene Verfü-
gung vom 13. April 2016 hält sie ergänzend fest, es sei eine notorisch be-
kannte Tatsache, dass auf dem Markt eine grosse Anzahl von Apps für
Smartphones, Tablets und Computer angeboten würden. Das strittige Zei-
chen unterscheide sich in der Art der grafischen Gestaltung nicht hinrei-
chend von den marktüblichen Darstellungen. Sie führt weiter aus, die Be-
schwerdeführerin könne aus den zitierten Vergleichsmarken nichts zu ihren
Gunsten ableiten, weil sich die Sachlage seit deren Eintragung geändert
habe. Die Wahrnehmung der Abnehmer in Bezug auf Piktogramme und
App-Icons habe sich aufgrund der sehr hohen Verbreitung von mobilen
Handgeräten während der vergangenen vier bis fünf Jahren verändert.
I.
Am 8. November 2016 replizierte die Beschwerdeführerin innert erstreckter
Frist und erneuerte ihre gleichbleibenden Rechtsbegehren. Sie rügt, die
vorinstanzlichen Erwägungen seien widersprüchlich. Einerseits halte die
Vorinstanz fest, dass das strittige Bildzeichen nach den üblichen Standards
geprüft habe. Andererseits räume sie ein, dass sie eine Praxisänderung
vorgenommen habe, die im Übrigen nicht angekündigt worden sei. Ebenso
verstricke sich die Vorinstanz mit der Behauptung in einen Widerspruch,
Smartphones und Tablets hätten erst in den vergangenen vier bis fünf Jah-
ren eine so hohe Verbreitung gefunden, währenddessen sie im gleichen
Zeitraum die ins Recht gelegten Voreintragungen zugelassen habe.
J.
Die Vorinstanz verzichtete am 29. November 2016 auf die Einreichung ei-
ner Duplik.
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Seite 5
K.
Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 10. Januar 2017 am Sitz des
Bundesverwaltungsgerichts eine mündliche und öffentliche Verhandlung
durchgeführt, an der die Verfahrensbeteiligten an ihren Rechtsbegehren
festhielten.
L.
Mit Schriftsatz vom 20. Januar 2017 nahm die Beschwerdeführerin ab-
schliessend Stellung.
M.
Mit Eingabe vom 31. Januar 2017 reichte die Vorinstanz ihre abschlies-
sende Stellungnahme ein.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin hat die Beschwerdeführe-
rin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen. Sie ist durch die ange-
fochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Inte-
resse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde-
führung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Die Eingabe-
frist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift
wurden gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvor-
schuss wurde innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Die Vorinstanz hat die Schutzausdehnung auf die Schweiz gestützt auf
Art. 5 Abs. 1 des Madrider Protokolls über die internationale Registrierung
von Marken (MMP, SR 0.232.112.4), Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 der Pariser
Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stock-
holm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) sowie Art. 2 Bst. a und Art. 30
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Abs. 2 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz
von Marken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) zurückgewiesen.
2.1 Art. 5 Abs. 1 MMP gewährt der zuständigen Behörde einer Vertrags-
partei das Recht, einer internationalen Markenregistrierung die Verweige-
rung der Schutzausdehnung zu erklären. Die Schweiz hat der Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) die Schutzverweigerung für
eine Marke mit Basiseintragung in den USA gestützt auf Art. 5 Abs. 2
Bst. a–b MMP innerhalb von 18 Monaten mitzuteilen. Diese Frist wurde mit
Erklärung der vollständigen provisorischen Schutzverweigerung vom
1. Dezember 2014 gewahrt.
2.2 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international re-
gistrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser
Verbandsübereinkunft genannten Bedingungen die Eintragung in das nati-
onale Register verweigert werden kann. Das trifft namentlich dann zu,
wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich
aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des
Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung
dienen können oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und
ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz bean-
sprucht wird, üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Diese zwischen-
staatliche Regelung korrespondiert mit dem in Art. 2 Bst. a MSchG vorge-
sehenen absoluten Ausschlussgrund (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon"). Lehre
und Praxis zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteile
des BVGer B-5182/2015 vom 1. Februar 2017 E. 2.2 "élement de prothèse
[3D]" m.w.H.; B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 3 "Noblewood").
2.3 Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistun-
gen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unter-
scheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Das Gesetz schützt die Unterscheidungs-
und die Herkunftsfunktion der Marke (Botschaft zu einem Bundesgesetz
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November
1990, BBl 1991 I, S. 19). Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen des Ge-
meinguts vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich
als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die
sie beansprucht werden. Die Gründe für den Schutzausschluss von Zei-
chen, die dem Gemeingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürf-
nis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft (BGE 139 III 176 E. 2
"You"; 131 III 121 E. 4.1, "Smarties" mit Hinweisen).
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2.4 Nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind Zeichen, die aufgrund ih-
res Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen, beziehungsweise beschrei-
benden Gehalts die markenspezifische Unterscheidungsfunktion nicht er-
füllen können (BGE 139 III 176 E. 2 "You" mit Hinweis). Als Gemeingut im
Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen sind
namentlich beschreibende Zeichen, die sich in Angaben über die Art, die
Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert oder sonstige Merk-
male der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und
daher die erforderliche Unterscheidungskraft nicht aufweisen (BGE 131 III
495 E. 5 "Felsenkeller"). Ob eine Marke als beschreibende Angabe zum
Gemeingut zählt, ist nach ihrem Gesamteindruck zu prüfen. Die beschrei-
bende, sachliche Beziehung zwischen Marke und Ware oder Dienstleis-
tung muss für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise
ohne besondere Denkarbeit oder Aufwand an Fantasie zu erkennen sein
(BGE 127 III 160 E. 2.b.aa "Securitas"; 106 II 609 E. 1c "Fioretto").
2.5 Geometrische Grundformen, Teile davon sowie ihre dreidimensionalen
Entsprechungen sind Gemeingut, da sie auf Waren und Warenverpackun-
gen häufig vorkommen (BGer, PMMBl 1983 I, S. 18 f. "Levi Strauss"; DAVID
ASCHMANN, in: Bühler/Noth/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Marken-
schutzgesetz, 2009, Art. 2 Bst. a N. 75; EUGEN MARBACH, Kennzeichen-
recht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, N. 344; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCH-
BAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappen-
schutzgesetz. Basler Kommentar, 3. A. 2017, Art. 2 N. 80). Ein Zeichen ist
nicht bereits deshalb vom Markenschutz auszuschliessen, weil es einen
gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die
Marke in ihrer Gesamtheit nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird
(CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, 2002, Art. 2 MSchG N. 124 mit Hinweis auf BGE 120 II 310
"The Original [3D]").
2.6 Der wirtschaftliche Wert von Waren oder Dienstleistungen kann in der
Hauptsache im immateriellen Inhalt anstatt in den physischen Bestandtei-
len liegen. Liegt die Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise auf dem geisti-
gen Inhalt, kann es für sie naheliegen, auch den Sinngehalt des Kennzei-
chens als inhaltlichen, beziehungsweise thematischen Hinweis anstatt als
Hinweis auf physische, äussere Merkmale zu interpretieren. In solchen Fäl-
len ist ein beschreibender Sinngehalt der Marke auch in Bezug auf den
Inhalt zu prüfen (Urteile des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016
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Seite 8
E. 7.1 "Apotheken Cockpit"; B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3 f. "Pi-
rates of the Caribbean"). Mit der zusätzlichen Prüfung eines Freihaltebe-
dürfnisses an Marken, die sich in einem Sinnbezug auf den Inhalt, die Form
oder Gestalt der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöp-
fen, wird der Verbreitung und Häufigkeit des Motivs oder Themas am Markt
und damit dem konkreten Verwendungsinteresse der Mitanbieter Rech-
nung getragen (Urteile des BVGer B-3815/2014 vom 18. Februar 2016
E. 4.4 "Rapunzel"; B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 5.3 "Froschkönig"
m.w.H.). Freihaltebedürftig sind Marken, die auf Gestaltungsmotive hinwei-
sen, welche für die Waren allgemein üblich oder durch den Gebrauchs-
zweck in naheliegender Weise vorgegeben sind (Urteile des BVGer
B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.3 "Froschkönig" m.w.H.; B-5168/2011
vom 13. März 2013 E. 2.5 "Black Label"; vgl. MARBACH, SIWR III/1,
N. 313 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 83).
2.7 Für die Prüfung der Unterscheidungskraft einer Marke ist auf die Beur-
teilungsperspektive und auf das mutmassliche Verständnis der schweize-
rischen Abnehmer abzustellen, während bei der Freihaltebedürftigkeit ei-
nes Zeichens das Verständnis der Mitbewerber massgeblich ist (BGE 139
III 176 E. 2 "You"; Urteil des BVGer B-5996/2013 vom 9. Juni 2015 E. 3.1
"Froschkönig"; MARBACH, SIWR III/1, N. 181). Das Bundesverwaltungsge-
richt prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebliche Adres-
satenkreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugren-
zen ist und wie das Publikum das Zeichen aufgrund der erwarteten Auf-
merksamkeit wahrnimmt (vgl. BGE 139 III 176 E. 2 "You"; 134 III 547 E. 2.3
"Panton" m.w.H.).
3.
Die in Anspruch genommenen Waren logiciels informatiques pour la re-
cherche, l'exploration, la consultation, l'échantillonnage, la lecture, l'achat
et le téléchargement de contenus audio et vidéo en direct et préenregistrés
richten sich nicht nur an Fachkreise aus dem IT- und Elektronikbereich,
sondern in hohem Mass auch an ein breites Publikum (vgl. Urteil des
BVGer 2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 4 "buton [fig.]"). Diese Soft-
wareprodukte weisen einen technischen Charakter auf und sie werden auf
hochwertigen elektronischen Geräten installiert. Es ist daher davon auszu-
gehen, dass auch die breiten Abnehmerkreise der Marke eine erhöhte Auf-
merksamkeit zuteil kommen lassen.
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Seite 9
4.
4.1 Die Vorinstanz begründet die Zugehörigkeit des Zeichens zum Ge-
meingut mit dem Argument, dass die Bildmarke den Abnehmern als App-
Icon einen Hinweis auf die Zweckbestimmung, den Inhalt und die Funktion
der beanspruchten Software vermittle. Im Zusammenhang mit Musik- und
Video-Softwareprogrammen würden die angesprochenen Abnehmer das
Piktogramm rein beschreibend verstehen und nicht als Unternehmenshin-
weis auffassen. Für die Darstellung von App-Icons erschöpften sich Quad-
rate mit abgerundeten Ecken und entsprechende Farbverläufe im Nahelie-
genden. Der in der Darstellung enthaltene weisse Kreis sei auch in Kombi-
nation mit Musiknoten, welche für die Kennzeichnung von Waren der be-
anspruchten Art üblich seien, nicht unterscheidungskräftig. Im Gesamtein-
druck unterscheide sich das Zeichen nicht hinreichend deutlich von der üb-
licherweise für Musik-Apps verwendeten Gestaltung. Die Abnehmer wür-
den aus diesem Grund das Zeichen als banales Symbol für Software mit
Musikfunktionen wahrnehmen. Da von einem klaren Fall von fehlender Un-
terscheidungskraft auszugehen sei, könne die Beurteilung eines möglichen
Freihaltebedürfnisses offen bleiben.
4.2 Die Beschwerdeführerin widerspricht der vorinstanzlichen Rechtsauf-
fassung mit dem Argument, dass diese überspannte Anforderungen an die
Unterscheidungskraft von Bildzeichen stelle. Sie führe zu Unrecht eine Art
"Originalitätstest" für App-Icons ein, was weder im Gesetz, noch in der Pra-
xis eine Grundlage finde. Entgegen der vorinstanzlichen Sachverhaltsfest-
stellung entfalte der konkrete, marktbezogene Gebrauch im Markeneintra-
gungsverfahren keine Relevanz. Durch ihre einschränkende und ergebnis-
orientierte Sicht auf Apps präjudiziere sie den Ausgang der Markenprüfung.
Denn je spezifischer oder enger die Vergleichsgrösse sei, desto eher wür-
den sich Ähnlichkeiten zu einer konkreten Darstellungsform finden. Die
Darstellung weise einen hohen Wiedererkennungswert auf und werde von
den Abnehmern als Hinweis auf die Gesuchstellerin wahrgenommen. Zur
Freihaltebedürftigkeit äussert sich die Beschwerdeführerin dahingehend,
dass die Mitbewerber nicht daran gehindert seien, mit abweichenden, je-
doch ebenso geeigneten Darstellungen einer Musiknote, eines Noten-
schlüssels oder ähnlichen Motiven am Markt aufzutreten. Ein Freihaltebe-
dürfnis sei aus diesem Grund zu verneinen.
4.3 Der Eintrag im Markenregister (<http://www.wipo.int/romarin/re-
sult.xhtml>, abgerufen am 30.3.2017) enthält neben der bildlichen Darstel-
lung folgende Zeichenbeschreibung mit Farbanspruch: "The mark consists
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of a purple and pink square with rounded corners with a white stylized mu-
sical note in the center surrounded by a white circle." In Alleinstellung zäh-
len Notenzeichen zu den elementaren, freihaltebedürftigen Zeichen (MAR-
BACH, SIWR III/1, N. 346; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2
N. 41). Das zentrale Bildmotiv der strittigen Marke unterscheidet sich kaum
von der üblichen Darstellung von zwei Achtelnoten, die am Notenhals
durch einen Balken miteinander verbundenen sind. Wie die Beschwerde-
führerin mit Hinweis auf MARBACH zutreffend vorbringt, sind die gestalteri-
schen Möglichkeiten bei Bildzeichen so vielfältig, dass der beschreibende
oder freihaltebedürftige Charakter des Motivs für sich allein genommen
noch kein Eintragungshindernis darstellt. Die Beurteilung hat sich an der
gestalterischen Lösung in ihrer Gesamtheit zu orientieren. Der Schutzum-
fang ist dabei auf die gewählte Bildgestaltung beschränkt und kann nur in
Ausnahmefällen das Motiv als solches sperren, da die Darstellung keinen
allgemeinen Motivschutz miteinschliesst (Urteil des BVGer B-4536/2007
vom 27. November 2007 E. 7.3 "Salamander [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1,
N. 316; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 148). Aus Sicht
des Wirtschaftsverkehrs ist das aktuelle und potenzielle Verwendungsinte-
resse an Notenzeichen als hoch einzustufen, weil Notenzeichen als Hin-
weis auf Anwendungssoftware für Musik und Musikvideos verbreitet und
marktüblich sind (Vernehmlassungsbeilage 10). Die wettbewerbsbezogene
Wertung, ob dem Verkehr ausreichend gleichwertige Alternativen zur Ver-
fügung stehen oder ob das Zeichen für den allgemeinen Gebrauch unent-
behrlich und damit absolut freihaltebedürftig ist, kann indessen offen blei-
ben. Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, dass das Bildzeichen in
seiner Gesamtheit aufgrund Verkehrsdurchsetzung eintragbar geworden
sei (vgl. Art. 2 Bst. a MSchG). Zur Beurteilung der Marke ist zudem der
Farbanspruch nach der Häufigkeit seines Farbtons und dem Farbenbedürf-
nis am entsprechenden Markt zu beurteilen (RKGE in sic! 2004 S. 674 E. 5;
ASCHMANN, a.a.O. Art. 2 lit. a N. 80). Mit der Geltendmachung eines Farb-
anspruchs bringt die Hinterlegerin zum Ausdruck, dass sie den Marken-
schutz nur in einer bestimmten Farbkombination beansprucht (vgl.
B-5182/2015 vom 1. Februar 2017 E. 3.3 "élement de prothèse [3D]"). Die
Farben des Zeichenhintergrundes verlaufen entlang der vertikalen Achse
von der Startfarbe Pink zur Endfarbe Violett. Wie die Vorinstanz zutreffend
ausführt, sind Farbverläufe der beanspruchten Art im fraglichen Produkt-
bereich üblich (Vernehmlassungsbeilage 10). Auch wenn die beanspruchte
Farbkombination für sich genommen wenig zur originären Unterschei-
dungskraft der Marke beitragen kann, so handelt es sich doch nicht um ein
bedeutungsloses Gestaltungsmerkmal, das nichts zum Gesamteindruck
des Zeichens beizutragen vermag. Die Abbildung der zwei Achtelnoten in
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Weiss anstatt in Schwarz ist ebenfalls nicht hinreichend ungewohnt, um
den Farbkontrast im Gesamtzeichen zu einem einprägsamen und unter-
scheidungskräftigen Element werden zu lassen. Schliesslich gehören im
Bereich der Bildmarken auch Kreise und Quadrate zu den freihaltebedürf-
tigen geometrischen Grundformen (Urteile des BVGer B-2713/2009 vom
26. November 2009 E. 2 "Wireless USB"; B-7506/2006 vom 21. März 2007
E. 8 "Karomuster"; MARBACH, SIWR III/1, N. 344). Die Beschwerdeführerin
wendet ein, Quadrate mit abgerundeten Ecken würden durch die regel-
mässige Konfrontation im Markt als Hinweis auf die Markeninhaberin auf-
gefasst. Dem Einwand der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden.
Aufgrund des Spezialitätsprinzips richtet sich die Markenprüfung im Eintra-
gungsverfahren nicht nach dem tatsächlichen Gebrauch der strittigen oder
anderer Marken der Hinterlegerin im Markt, sondern ausschliesslich nach
dem Warenverzeichnis, für welches die Eintragung begehrt wird.
4.3.1 Die Feststellung, dass die im Zeichen enthaltenen Formen und Sym-
bole für sich genommen dem freihaltebedürftigen Gemeingut zugehören,
schliesst indessen nicht aus, dass deren Kombination dem Zeichen in sei-
ner Gesamtheit Unterscheidungskraft verleihen kann (ASCHMANN, a.a.O.,
Art. 2 lit. a N. 76). Die Kombination eines Quadrates mit einer Musiknote in
einem Kreis zeugt zwar nicht von einem besonderen Ideenreichtum. Die
einzelnen Zeichenelemente sind indessen nicht beliebig gestaltet. Die kon-
sequent abgerundeten Notenköpfe und Winkel der Musiknoten unterstrei-
chen die Wirkung des nach den gleichen Gestaltungsprinzipien geformten
Quadrates. In Kombination mit der Kreisform führt dies zu einer grossen
Einheitlichkeit und Klarheit im Design. Dieses verleiht dem Zeichen im Ge-
samteindruck zumindest eine minimale Gestaltungshöhe. Wie die Be-
schwerdeführerin zutreffend ausführt, kann die fehlende Originalität der
strittigen Bildmarke nicht dazu führen, dass ihr keine Unterscheidungskraft
zuerkannt wird. Die Eintragung eines Bildzeichens als Marke hängt nicht
von der Feststellung einer besonderen Originalität ab. Bei Bildmarken sind
die markenrechtlichen Anforderungen an die Unterscheidungskraft bereits
dann erfüllt, wenn die Marke es den massgeblichen Verkehrskreisen er-
möglicht, die Herkunft der gekennzeichneten Waren zu erkennen und
diese von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (E. 2).
4.3.2 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, dass diese Bestand-
teile, die isoliert betrachtet nicht unterscheidungskräftig sind, wegen ihrer
Marktüblichkeit auch im Fall ihrer Kombination keine hinreichende Unter-
scheidungskraft erlangen. In der mündlichen Parteiverhandlung tritt sie
dem Vorwurf, sie führe eine Art "Originalitätstest" für App-Icons ein, mit dem
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Seite 12
Argument entgegen, es gehe ihr nicht um die Originalität oder Neuheit des
Zeichens. Ausschlaggebend sei vielmehr, dass sich die grafische Gestal-
tung des Zeichens im Rahmen des üblicherweise im Markt verwendeten
Formenschatzes bewege.
4.3.3 Der Vorinstanz ist darin zu zuzustimmen, dass die Art, in der die strit-
tige Marke zusammengesetzt ist, im Zusammenhang mit Softwarepro-
grammen, die den Abnehmern das Suchen, Stöbern, Durchsehen, Sam-
meln, Abspielen, Herunterladen und Kaufen von Audioinhalten ermögli-
chen, vom Gewohnten und Erwarteten nicht abweicht. Es trifft auch zu,
dass Software immateriell ist und im Unterschied zu Hardware über keine
physische, sichtbare Gestalt verfügt (vgl. Urteil des BVGer B-2418/2014
vom 17. Februar 2016 E. 5.3.2 "bouton [fig.]"). Für die Repräsentation von
Anwendungssoftware werden auf der Benutzeroberfläche in der Regel
Symbole verwendet, die gleichzeitig als Schaltflächen dienen. Damit sich
die entsprechenden Geräte intuitiv bedienen lassen, enthalten diese
Schaltflächen häufig einen thematischen Hinweis auf den Inhalt der instal-
lierten Anwendungssoftware. Es ist eine notorische Tatsache, dass die Ka-
chelform mit und ohne abgerundete Ecken eine der üblicherweise verwen-
deten Aussenformen für Schaltflächen dieser Art darstellt. Musiknoten wer-
den zur visuellen Darstellung von Klängen verwendet. Als bekanntes Kul-
turzeichen erschliesst sich der Sinngehalt einer Musiknote unmittelbar aus
deren bildhaften Darstellung selbst (vgl. DAVID ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit.
a N. 129). Erschöpft sich eine Bilddarstellung in einer beschreibenden oder
anpreisenden Darstellung bestimmter Eigenschaften, Vorzüge, Wirkungen
oder Gebrauchsweisen der Ware oder ihrer Herkunft, ist dieser Sinngehalt
gleich wie der Sinngehalt eines Wortes zu beurteilen und hemmt die Un-
terscheidungskraft des Ausdrucks in gleicher Weise wie ein verbal geäus-
serter Sinngehalt (ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 79).
4.3.4 Obwohl die Beschwerdeführerin bestreitet, dass die zwei Achtelnoten
in einem Kreis auf einem Quadrat mit abgerundeten Ecken funktionell als
Schaltfläche zu einem Musiksoftwareprogramm wahrgenommen werden,
lässt der durch das Warenverzeichnis vermittelte Kontext, in dem diese
Form und dieses Symbol zu sehen sind, keinen Zweifel daran, wie die Ab-
nehmer dieses Zeichen auffassen. Die überwiegende Zahl der Abnehmer
wird durch die Verwendung unterschiedlicher technischer Geräte wie bei-
spielsweise Smart-TVs, Tablets, Notebooks oder Mobiltelefone täglich mit
dieser Art von Hinweisen auf Anwendungssoftware konfrontiert (E. 6.2.4).
Vor dem Hintergrund des Verwendungszusammenhangs der Marke und
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Seite 13
unter Einbezug des Wissens, Verstehens und Erwartens der angesproche-
nen Verkehrskreise nehmen diese eine solche Form, wenn sie mit einem
verständlichen Symbol kombiniert wird, daher regelmässig funktionsbezo-
gen und als inhaltlichen Hinweis auf das repräsentierte Softwareprogramm
wahr. Keines der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente
stellt die Begründetheit dieser Beurteilung in Frage. Auch aus dem Um-
stand, dass die massgeblichen Verkehrskreise der Marke gegenüber eine
erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden, lassen sich vorliegend keine entschei-
denden Auswirkungen für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ablei-
ten. Aus dem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad folgt nicht zwingend, dass
deswegen die Unterscheidungskraft zur Erlangung der Eintragungsfähig-
keit ausreicht.
4.3.5 Wenig stichhaltig ist das anlässlich der öffentlichen Verhandlung vor-
getragene Argument, die neu geschaffene "Sonderkategorie Piktogramme"
sei falsch, weil sie methodisch auf einer unrichtigen Prüfpraxis beruhe. Un-
ter Piktogrammen versteht man bildhafte, symbolische Repräsentationen,
die in der Regel einen Hinweis- oder Aufforderungscharakter haben. Im
Gegensatz zu der unmittelbar schematisierten Abbildung von Gegenstän-
den oder Situationen (ikonisches Piktogramm) handelt es sich bei einem
Notenzeichen um ein Symbol, dessen Bedeutung durch Konvention fest-
gelegt ist und erlernt werden muss ([symbolisches Piktogramm]; vgl. KERS-
TIN ALEXANDER, Kompendium der visuellen Information und Kommunika-
tion, 2. A. 2013, S. 211; NORBERT DITTMAR, Transkription, 2002, S. 19).
Dass ein sachbezogener Vorgang oder Hinweis bildlich dargestellt wird,
rechtfertigt es für sich allein genommen nicht, Piktogrammen generell die
Unterscheidungskraft abzusprechen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER,
a.a.O., Art. 2 N. 149). Von diesem Grundsatz ist auch die Vorinstanz aus-
gegangen. Sie hat zu Recht bei der Prüfung, ob der Schutzausdehnung
absolute Ausschlussgründe im Sinne von Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 PVÜ
i.V.m. Art. 2 Bst. a MSchG entgegenstehen, auf das Beurteilungskriterium
abgestellt, dass die Eintragungsfähigkeit von Bildmarken deren konkrete
Unterscheidungskraft für die in Anspruch genommenen Waren voraus-
setzt. Da es gemäss ständiger Rechtsprechung marktüblichen und in ihrer
beschreibenden Aussage unmittelbar verständlichen Darstellungen an der
erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt (E. 2.2 und E. 2.4), ist für das
Bundesverwaltungsgericht nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz vorlie-
gend von der Prüfpraxis zu herkömmlichen Bildzeichen abgewichen ist und
die strittige Marke wegen ihrer Zugehörigkeit zur behaupteten "Sonderka-
tegorie Piktogramme" einem strengeren Prüfmassstab unterworfen haben
soll.
B-3088/2016
Seite 14
4.4 Die Recherchen der Vorinstanz haben sich auf die Beantwortung der
Frage gerichtet, ob die Darstellungsform des strittigen Zeichens im rele-
vanten Markt banal und üblich ist. Die vorinstanzliche Fragestellung ist
nicht zu beanstanden, da Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ dieses Eintra-
gungshindernis explizit erwähnt und auch in der Schweiz die im Geschäfts-
verkehr üblicherweise verwendeten Angaben nicht eintragungsfähig sind
(MARBACH, SIWR III/1, N. 263). Die Beschwerdeführerin rügt schwerwie-
gende methodische Mängel bei der Internetrecherche zur Sachverhaltser-
mittlung. Sie wirft dem Markenprüfer vor, dass dieser durch sein Vorwissen
eine Marktsituation geschaffen habe, die im Warenverzeichnis keine
Grundlage finde. Der Beschwerdeführerin ist hierzu zu erwidern, dass sie
ihre Softwareprodukte im Warenverzeichnis funktional und inhaltlich so
konkret umschreibt, dass sich die Annahme einer Anwendungssoftware für
den Kauf und das Abspielen Musik und Videos geradezu aufdrängt. Entge-
gen der Auffassung der Beschwerdeführerin betrifft das unterstellte Vorwis-
sen über die Funktion und Verwendung von Anwendungssoftware für Mu-
sik und Videos damit nicht den tatsächlichen Gebrauch des iTunes-Zei-
chens, wie es im Markt in Erscheinung tritt. Die vorinstanzliche Beurteilung
stellt vielmehr auf die mutmassliche Markterfahrung ab, welche die Abneh-
mer im täglichen Umgang mit unterschiedlicher, oft standardmässig auf ih-
ren technischen Geräten installierter Anwendungssoftware erlangt haben.
Solche Kenntnisse im Umgang mit Multimedia-Inhalten erwerben die Ab-
nehmer im Übrigen unabhängig vom jeweils verwendeten Betriebssystem.
Die vorinstanzliche Recherche zielt daher zu Recht auf die am Markt übli-
chen Repräsentationsformen für diese Kategorie von Software in den Be-
reichen, wie sie von der Beschwerdeführerin selbst beansprucht werden.
Der Vorwurf der ergebnisorientierten Vergleichsmethode erweist sich damit
als unbegründet.
4.5 Unter Würdigung des vorstehend Ausgeführten ist die Vorinstanz zu-
treffend zum Ergebnis gelangt, dass das strittige Zeichen im Verwendungs-
zusammenhang mit den beanspruchten logiciels informatiques pour la re-
cherche, l'exploration, la consultation, l'échantillonnage, la lecture, l'achat
et le téléchargement de contenus audio en direct et préenregistrés die in
Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 PVÜ i.V.m. Art. 2 Bst. a MSchG genannten An-
forderungen an die Eintragungsfähigkeit nicht erfüllt. Angesichts seines
ausschliesslich beschreibenden Gehalts, beziehungsweise des ohne ge-
dankliche Zwischenschritte erkennbaren Verwendungs- und Inhaltshinwei-
ses auf Musiksoftware der beanspruchten Art ist das Bildzeichen im Ge-
samteindruck originär nicht unterscheidungskräftig. Daran vermag auch
die minimale Gestaltungshöhe des Zeichens nichts zu ändern. Das Design
B-3088/2016
Seite 15
ist nicht derart einprägsam, dass es im Erinnerungsbild der Abnehmer ei-
nen Eindruck hinterlässt, welcher die unternehmensbezogene Herkunfts-
funktion gewährleisten könnte.
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, dass der fehlende Sinnzu-
sammenhang zwischen dem Bildzeichen und den beanspruchten Waren
besonders mit Blick auf die strittigen Videoinhalte offensichtlich sei. Sie
wirft der Vorinstanz vor, sie habe erst gar nicht nach dem Suchbegriff "Vi-
deo-App" recherchiert. Die Vorinstanz begegnet dieser Rüge mit dem Ar-
gument, es sei eine notorisch bekannte Tatsache, dass Software, die mit
einem auf Musik hinweisenden App-Icon dargestellt werde, nicht nur dem
Kauf oder Abspielen von Musik diene, sondern auch die dazugehörenden
Musikvideos beinhalte (Protokoll der mündlichen Parteiverhandlung vom
10.1.2017).
5.2 Die aus dem lateinischen stammende Bezeichnung video (wörtlich: ich
sehe) wird im Zusammenhang mit Filmen verwendet, die auf Videoband,
DVD oder in einem anderen Format der digitalen Aufzeichnung gespeichert
sind. Der Begriff "Video" wird überdies als Kurzbezeichnung für Videotech-
nik verwendet. Eine Videodatei enthält einen Film, der vertont sein kann
oder auch nicht (CHRISTIAN IMMLER/WALTER IMMLER, Das grosse Compu-
terlexikon, 2017, S. 613 f.; Die Brockhaus Enzyklopädie online, Stichwort:
Video, Videotechnik, abgerufen am 31.3.2017). Videos werden hauptsäch-
lich wegen ihres Werkinhalts nachgefragt. Die Hinterlegerin beansprucht
die Marke für inhaltsbezogene Waren, ohne diese selbst inhaltlich zu prä-
zisieren. In diesen Fällen ist die konkrete Unterscheidungskraft in Bezug
auf den gesamten Warenbegriff zu prüfen (Urteil des BVGer B-7995/2015
vom 15. März 2017 E. 6.3 "Touch-ID; B-3528/2012 vom 17. Dezember
2013 E. 5.2.3 "Venus"). Der inhaltsoffene Begriff "Video" umfasst Inhalte
wie beispielsweise Nachrichtensendungen, Dokumentationen, Spielfilme,
Serien, Animationsfilme, Lernvideos, Kurzfilme, Konzertaufzeichnungen o-
der Musik-Clips. Inhaltsbezogene Kennzeichen unterscheiden sich gerade
in diesem Gegensatz einer zugleich naheliegenden und dennoch nur mög-
licherweise beschreibenden Inhaltsangabe grundlegend von anderen Mar-
ken, da die Internationale Klassifikation, nach der die Waren- und Dienst-
leistungen bei der Anmeldung eingeteilt werden (Art. 11 Abs. 2 der Marken-
schutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), aus-
schliesslich auf physische, äusserliche Merkmale abstellt. Die Internatio-
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Seite 16
nale Klassifikation gestattet und fördert damit unter inhaltlichen Gesichts-
punkten breitere Bezeichnungen als unter physischen. Aus diesem Grund
dürfen an die konkrete Unterscheidungskraft von Marken für inhaltsbezo-
gene Waren und Dienstleistungen nicht übertrieben hohe Anforderungen
gestellt werden (Urteile des BVGer B-7995/2015 vom 15. März 2017 E. 6.3
"Touch-ID"; B-1759/2007 vom 26. Februar 2008 E. 3.6 "Pirates of the Car-
ibbean"; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 170). Erschöpft sich der Sinn-
gehalt des hinterlegten Zeichens allerdings in einer unmittelbaren Be-
schreibung eines möglichen Inhalts und enthält die Marke keine weiteren
Elemente, welche deren konkrete Unterscheidungskraft erhöhen könnten,
ist die Bejahung der Gemeingutszugehörigkeit nicht als übermässig streng
zu bezeichnen (Urteil des BVGer B-7995/2015 vom 15. März 2017 E. 6.3
"Touch-ID").
5.3 Im Verwendungszusammenhang mit den logiciels informatiques pour
la recherche, l'exploration, la consultation, l'échantillonnage, la lecture,
l'achat et le téléchargement de contenus video en direct et préenregistrés
enthält das Zeichen nicht nur eine sehr entfernt mögliche Sachaussage zu
konkreten Videoinhalten. Im Bereich der Popkultur produzieren Musikerin-
nen und Musiker zur Promotion ihrer Songs insbesondere seit den 70er
Jahren regelmässig auch dazugehörende Musikvideos. Hinter nicht weni-
gen Musikvideos steht zudem die Absicht, ein multimediales Gesamtkunst-
werk zu schaffen. Die Produktnähe des Zeichens erhöht sich durch den
Umstand, dass das Internet in den letzten Jahren das Fernsehen als Leit-
medium für Musikvideos abgelöst hat. Entgegen der von der Beschwerde-
führerin vertretenen Ansicht handelt es sich bei diesen Tatsachen nicht um
ein Vorwissen, das im Warenverzeichnis keine Grundlage findet (E. 4.4).
Durchschnittlich informierte Abnehmer werden ohne weitere Überlegungen
oder gedankliche Zwischenschritte annehmen, dass über die mit einem
Notenzeichen gekennzeichnete Softwareanwendung, die auf ihren multi-
mediatauglichen Geräten installiert ist, neben Werken der Musik auch die
dazugehörenden Musikvideos angeboten werden. Auch wenn sich der
Aussagegehalt des Zeichens nicht auf Musikvideos beschränkt, so wird
doch die Erwartung geweckt, dass diese besonders gut vertreten sind (vgl.
BGE 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"). Aufgrund der vorgenannten Feststel-
lungen bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass das strittige Zeichen
vom Inhalt und Verwendungszweck der in Anspruch genommenen Soft-
ware nicht hinreichend losgelöst ist, weil es sich im naheliegenden Hinweis
auf das Suchen, Stöbern, Durchsehen, Sammeln, Abspielen, Herunterla-
den und Kaufen nicht nur von Musik, sondern auch von den marktüblich
dazugehörenden Musikvideos erschöpft.
B-3088/2016
Seite 17
5.4 Die Beschwerdeführerin wendet ein, die Vorinstanz habe sich zwar auf
einen Textbaustein gestützt, der Art. 5 MMP und Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2
PVÜ als Rechtsgrundlagen nenne. Sie habe die IR-Marke jedoch rechts-
fehlerhaft geprüft, weil sie sich ausschliesslich auf die Beurteilungskriterien
von Art. 2 Bst. a MSchG abgestützt und den Wortlaut der Bestimmung von
Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 PVÜ unberücksichtigt gelassen habe. Nach die-
ser Praxis würden IR-Marken zu Unrecht bereits dann zurückgewiesen,
wenn die konkrete Unterscheidungskraft fehle, und nicht erst, wenn Zei-
chen ausschliesslich beschreibend seien oder ihnen jede Unterschei-
dungskraft fehle.
5.5 Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 PVÜ nennt als mögliche Eintragungshinder-
nisse oder Löschungsgründe erstens die fehlende Unterscheidungskraft,
zweitens beschreibende Angaben und drittens allgemein sprachgebräuch-
liche Angaben und damit das Freihaltebedürfnis. Das erste Eintragungs-
hindernis ist dahingehend zu verstehen, dass "Marken, [die] jeder Unter-
scheidungskraft entbehren", von Zeichen, die lediglich unterscheidungs-
schwach sind, zu unterscheiden sind (SAM RICKETSON, The Paris Conven-
tion for the Protection of Industrial Property. A Commentary, 2015,
N. 12.22 f.). Für die Schutzfähigkeit einer Marke genügt daher bereits eine
geringe Unterscheidungskraft, die etwa allein in der konkreten grafischen
Gestaltung liegen kann (E. 4.3.1; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, 4. A.
2009, Art. 6quinquies PVÜ N. 8 mit Hinweis auf BGH GRUR 1991, 136 "New
Man" und BGH GRUR 1995, 732 "Füllkörper"). Gemäss vorinstanzlicher
Auslegungspraxis sind Marken dann eintragungsunfähig, wenn ihnen "die
konkrete Unterscheidungskraft fehlt". Der von der Beschwerdeführerin ge-
äusserten Annahme, dass die Anwendung des Kriteriums "jeder Unter-
scheidungskraft entbehren" eine weniger strenge Eintragungspraxis nach
sich ziehe als das "Fehlen der konkreten Unterscheidungskraft", liegt eine
Verwechslung zwischen der logischen und der semantischen Struktur die-
ser beiden Aussagen zugrunde. Der Wortlaut dieser Bestimmung lässt kei-
nen Zweifel daran, dass deskriptive Marken einen ausschliesslich be-
schreibenden Gehalt aufweisen müssen, um von der Markeneintragung
ausgeschlossen zu werden. Mit anderen Worten dürfen nach dieser Be-
stimmung Marken nicht bereits deshalb zurückgewiesen werden, weil sie
nur teilweise beschreibend sind oder beschreibende Elemente mit weiteren
Bestandteilen kombiniert werden, welche dem Zeichen in seiner Gesamt-
heit Unterscheidungskraft verleihen (RICKETSON, a.a.O., N. 12.23b). Indes-
sen kann die Beschwerdeführerin in Bezug auf beschreibende Marken aus
Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 PVÜ keine weitergehenden Rechte ableiten als
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Seite 18
aus Art. 2 Bst. a MSchG (vgl. BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon"). Denn die Aus-
legung für "teilweise beschreibende" Warenbezeichnungen darf im Zusam-
menhang mit der Verwendung von inhaltsoffenen Waren so wenig zur Um-
gehung von Eintragungshindernissen führen wie bei der Inanspruchnahme
von Oberbegriffen (E. 5.2; vgl. Urteile des BGer 4A_618/2016 vom 20. Ja-
nuar 2017 E. 4 "Car-Net" m.w.H.; 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 4
und E. 5.2.2 ; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012
E. 7.1.2 "Noblewood"; B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 6.2.1 "Green
Package" m.w.H.).
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin stützt ihr Rechtsbegehren zudem auf das in
Art. 8 Abs. 1 BV verankerte Gleichbehandlungsgebot. Aus dem Umstand,
dass zu einem früheren Zeitpunkt Bildmarken mit Musiknoten eingetragen
worden sind, leitet sie einen Rechtsanspruch auf Gewährung der Schutz-
ausdehnung ab.
6.1.1 Die Bildmarke 2P-335041 "Sechzehntelnoten" aus dem Jahr 1984
wurde u.a. für die Aufnahme und Wiedergabe von Tönen (Klasse 9) regis-
triert. Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass sich diese Marke aufgrund
ihres Alters für einen Vergleich nicht eignet. Das Alter von Voreintragungen
kann der Beschwerdeführerin indessen dann nicht zum Nachteil gereichen,
wenn die Vergleichsmarken eine konstante, langjährige und bis zum heu-
tigen Zeitpunkt andauernde Praxis der Vorinstanz darlegen (Urteil des
BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.6 "Goldbären"). Die zweite
Vergleichsmarke ist jüngeren Datums (IR 1118862/2013 [fig.]) und wurde
für die Übertragung von Musikdateien und Musikvideos (Klasse 9) einge-
tragen. Entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Ansicht
kann bei diesem Vergleichszeichen nicht von einer stilisierten Musiknote
gesprochen werden. Der Darstellung fehlt die abstrahierende Reduktion
auf die wesentlichen Grundzüge, die für jede Stilisierung kennzeichnend
ist. Das Markenbild wird im Gegenteil durch detailreiche Elemente wie die
Abbildung von Nord- und Südamerika und das zur wehenden Flagge um-
gestaltete Notenfähnchen geprägt. Zudem schafft sowohl die Linksneigung
des Zeichens als auch der kugelförmige Notenkopf einen Verfremdungsef-
fekt. Anders als bei der strittigen Marke handelt es sich bei diesem Ver-
gleichszeichen damit nicht um eine weitestgehend originalgetreue Nach-
bildung einer Musiknote, die unmittelbar und ohne das Erfordernis gedank-
licher Zwischenschritte auf die in Anspruch genommenen Waren hinweist.
B-3088/2016
Seite 19
6.1.2 Die Beschwerdeführerin reichte anlässlich der mündlichen Parteiver-
handlung vom 10. Januar 2017 mehrere neue Beweismittel ein. Wie die
Vorinstanz in ihrer abschliessenden Stellungnahme zutreffend ausführt, ist
die Gestaltung der Vergleichszeichen CH Nr. 686508/2015 (Klasse 35, 36,
42, "gezackte Linie auf Kreis mit Dreieck"), CH Nr. 654046/2013 (Klasse 9,
35, 38, 41, "drei gebogene Striche auf Kreis") und CH Nr. 591334/2009
(Klasse 9, 35, 38, 41, 42, 45, "f auf Quadrat") weder marktüblich, noch er-
schöpfen sich die Zeichen in einer beschreibenden Aussage über die be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen. Das quadratische Bildzeichen
CH 682303/2015 (Klasse 9, 25, 35, 38, 41, 42, 45) enthält eine weitgehend
realitätsgetreue Abbildung einer Fotokamera. In der umfangreichen Liste
der Klasse 42 stehen Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Auf-
nahme von Fotografien stehen, nicht im Vordergrund. Indessen ist nicht
von der Hand zu weisen, dass zumindest die Dienstleistungsumschreibun-
gen "Übermittlung von [...] Bildern, [...], Fotografien" sowie "Übertragung
von [...] fotografischen Bildern" eine erhebliche Produktnähe aufweisen.
Die Marke CH 682302/2015 (Klasse 9, 35, 38, 42, 45) zeigt eine hochgra-
dig stilisierte Fotokamera. Der Vorinstanz ist darin zu folgen, dass die hoch
stilisierte Darstellung von marktüblichen und banalen Abbildungen ab-
weicht. Für den Fall, dass ein erheblicher Teil der Abnehmer in dieser weit-
gehend abstrahierten Darstellung noch eine Kamera erkennen kann, so
weisen die Dienstleistungen "Übermittlung von [...] Bildern, [...], Fotogra-
fien" sowie "Übertragung von [...] fotografischen Bildern" ebenfalls einen
beschreibenden Gehalt auf. Schliesslich steht der Vergleichbarkeit der
Marke CH 671947/2014 (Klasse 9, 35, 37, 38, 39, 42, "blaue Karton-
schachtel") mit der strittigen Marke entgegen, dass das Dienstleistungsver-
zeichnis der Klasse 42 keine Begriffe enthält, die ohne die Notwendigkeit
gedanklicher Zwischenschritte auf die beanspruchte Dienstleistung hinwei-
sen. Insbesondere ist die Abbildung einer blauen Kartonschachtel auch
keine naheliegende Abbildung für die digitale Dienstleistungen "Hosting
und Vermietung von Speicherplatz für Archivierung, [...], Speicherung und
Sicherung, Synchronisation, Übertragung, Streaming und Austausch von
elektronischen Daten". Weicht die Praxis – wie vorliegend – nur in Einzel-
fällen vom Recht ab, kann aufgrund dieser Voreintragung kein Recht auf
Gleichbehandlung im Unrecht geltend gemacht werden. Allenfalls fehler-
hafte frühere Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung
haben müssen (vgl. BGE 139 II 49 E. 7.1; 122 II 446 E. 4a; Urteil des BGer
4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 3 "Doppelhelix [fig.]"; Urteil des BVGer
B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 5.1 "Couronné" m.w.H.). Die Be-
schwerdeführerin kann sich folglich nicht mittels des angerufenen Gleich-
behandlungsgrundsatzes auf die allenfalls fehlerhafte Rechtsanwendung,
B-3088/2016
Seite 20
die in wenigen Einzelfällen zugunsten anderer Markenhinterleger erfolgt
ist, berufen.
6.2 Mit Blick auf ihre eigenen Marken beruft sich die Beschwerdeführerin
auf den Vertrauensschutz. Der in Art. 9 BV verankerte Grundsatz von Treu
und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten
Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Er-
wartungen begründendes Verhalten der Behörden. Dabei wird vorausge-
setzt, dass die sich die auf den Vertrauensschutz berufende Person be-
rechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf
nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig ma-
chen kann; schliesslich scheitert die Berufung auf Treu und Glauben dann,
wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen gegenüberstehen (Urteil des
BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 "Doppelhelix"; BGE 129 I 161
E. 4.1 mit Hinweisen).
6.2.1 Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass die Vorinstanz im Zeit-
raum von 2011 bis 2014 diverse Marken von Apple Inc. zum Markenschutz
zugelassen habe, die heute der Kategorie "App-Icons" zugeordnet würden.
Die Eintragungspraxis der Vorinstanz sei inkonsistent, weil praktisch alle
Motive der eingetragenen Vergleichsmarken einen Produktbezug aufwei-
sen würden (Nr. 666090/2014 [fig.] "Play-Symbol" u.a. für digitale elektro-
nische Geräte und damit verbundene Software; Nr. 632127/2012 [fig.]
"Mikrofon" für Spracherkennungssoftware; Nr. 641477/2013 [fig.] "Stras-
senkarte" u.a. für die globale Positionierung und Navigation;
Nr. 668681/2015 [fig.] "Fotokabine" für logiciels pour le montage, l'acquisi-
tion et le visionnage d'images; Nr. 648973 [fig] "Achtelnoten" für Compu-
tersoftware; Nr. 641177/2013 [fig.] u.a. für die elektronische Publikation von
Dokumenten; IR Nr. 1040959/2011 "Kompass" für Internet Browser Soft-
ware; IR Nr. 1074794/2012 und IR Nr. 1053153/2011 "Achtelnoten" u.a. für
Computersoftware für Audio- und Videofiles; IR Nr. 1057958/2012 "Achtel-
noten" u.a. für Computersoftware für Audio- und Videoinhalte). Die genann-
ten Voreintragungen stellen nach Ansicht der Beschwerdeführerin eine
taugliche Vertrauensgrundlage für die Registrierung des strittigen Zeichens
dar. Sie rügt, der vorinstanzliche Abweisungsentscheid führe zu einer Än-
derung der Eintragungspraxis für App-Icons. Diese Praxisänderung sei we-
gen der fehlenden sachlichen Begründetheit materiell nicht zu schützen.
6.2.2 Die Vorinstanz verwirft das Vorliegen eines Vertrauenstatbestandes.
Im Bereich von Smartphones sei seit der Eintragung der zitierten Marken
ein rascher technischer Wandel erfolgt und der Boom der letzten fünf Jahre
B-3088/2016
Seite 21
habe sich auf die Eintragungsfähigkeit von App-Icons negativ ausgewirkt.
Aus diesem Grund würden aus heutiger Sicht die damaligen Markeneintra-
gungen teilweise anders beurteilt werden. Zudem seien die von der Be-
schwerdeführerin angeführten Voreintragungen mit dem vorliegenden Fall
nicht vergleichbar, weil die Marken unterschiedlich gestaltet seien und an-
dere Waren beträfen.
6.2.3 Es ist indessen nicht von der Hand zu weisen, dass den zitierten Ver-
gleichsmarken "Mikrofon", "Strassenkarte", "Fotokabine" und "Dokumente"
ebenfalls eine hohe Produktnähe eigen ist und sie zumindest konzeptionell
ähnlich wie die strittige Marke aufgebaut sind. Insbesondere die Ver-
gleichsmarken Nr. 648973/2013 [fig] "Achtelnoten" (für Computersoftware),
IR Nr. 1074794/2012 und IR Nr. 1053153/2011 "Achtelnoten" (u.a. für
Computersoftware für Audio- und Video Files), IR Nr. 1057958/2012 "Ach-
telnoten" (u.a. für Computersoftware für Audio- und Videoinhalte) sind der
strittigen Marke auch in Bezug auf die Motivgestaltung, die Detaildichte und
die beanspruchten Waren ausgesprochen ähnlich.
6.2.4 Die Vorinstanz legt eine durch das Marktforschungsinstitut Link im
Januar 2016 durchgeführte repräsentative Umfrage zur Verbreitung von
Smartphones und Tablets ins Recht (Vernehmlassungsbeilage 11). Wäh-
rend im Jahr 2012 48% der Schweizer Bevölkerung zwischen 15 und 74
Jahren ein Smartphone und 14% ein Tablet besassen, wuchs deren pro-
zentualer Anteil bis 2014 auf 69%, bzw. 39%. Gemäss dieser Studie nimmt
die Verbreitung der mobilen Geräte seither zwar noch zu, jedoch mit ver-
langsamtem Wachstum. Dieses Datenmaterial deckt indessen den vorlie-
gend relevanten Zeitraum nur unvollständig ab. Im Rechtsmittelverfahren
kann die Behörde die tatsächlichen Feststellungen berichtigen oder ergän-
zen, wenn Zweifel an der materiellen Wahrheit bestehen (PATRICK KRAUS-
KOPF/KATRIN EMMENEGGER/FABIO BABEY, in: Waldmann/Weissenberger,
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. A. 2016, Art. 12 N. 26).
Eine durch das Marktforschungsinstitut GfS im Januar 2015 im Auftrag des
Interessenverbandes Forum Mobil durchgeführte Marktbefragung bestätigt
den festgestellten Trend (Forum Mobil, Neues Nutzungsverhalten, deutli-
che Nutzensicht, verstärkte Sensibilität gegenüber gesundheitlichen Risi-
ken <http://www.forummobil.ch/domains/forummobil_ch/data/free_docs/
Forum_Mobil_Mobilfunk_gfs.pdf>, abgerufen am 10.4.2017, S. 12). Gaben
im Jahr 2010 24% aller Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz ab 16
Jahren an, ihr Handy auch für Apps oder Anwendungen im Internet zu nut-
zen, waren es 2014 bereits 83% der befragten Personen. Damit hat sich
die Nutzung von Apps oder Anwendungen im Internet innerhalb von vier
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Seite 22
Jahren von einer Nischenfunktion zu einer zentralen und hauptsächlichen
Nutzungsart entwickelt. Das mobile Telefon ist damit im Vergleich zu 2010
und früher nicht mehr ein Gerät zur effizienten akustischen Interaktion, son-
dern hauptsächlich ein Multifunktionsgerät (Forum Mobil, S. 15). Es spre-
chen folglich gewichtige Gründe für die Richtigkeit der vorinstanzlichen
Schlussfolgerung, dass aufgrund der hohen Verbreitung mobiler Multifunk-
tionsgeräte ein erheblicher Teil der Abnehmer eine Bildmarke, die ein Sym-
bol in einer Kachelform enthält und deren Warenverzeichnis eine Anwen-
dungssoftware nahelegt, diese auch als App-Icon auffassen werden. Aus
dem Umstand, dass der App-Store der Markeninhaberin bereits 2013 rund
eine Million verfügbare Applikationen angeboten hat, lässt sich indessen
höchstens ableiten, dass die Vorinstanz mit einer nicht unerheblichen zeit-
lichen Verzögerung auf die veränderten Marktverhältnisse in diesem Wa-
renbereich reagiert hat. Im Ergebnis bringt die Vorinstanz stichhaltige
Gründe vor, um die Abkehr von ihrer früheren Beurteilung zur Marktüblich-
keit von Zeichen, die Musiknoten enthalten, zu rechtfertigen. Der Umstand,
dass ähnliche Zeichen der Markeninhaberin zu einem früheren Zeitpunkt
eingetragen worden sind, kann angesichts der Tatsache, dass sich die
Rahmenbedingungen im Bereich von Softwareanwendungen der bean-
spruchten Art im vorliegend relevanten Zeitraum ganz erheblich verändert
haben, nicht ausschlaggebend für die Bejahung der Eintragungsfähigkeit
sein. Die Beschwerdeführerin kann sich damit nicht auf eine ständige Pra-
xis in vergleichbaren Fällen berufen, sondern lediglich auf aus heutiger
Sicht möglicherweise anders zu beurteilende Eintragungen in wenigen Ein-
zelfällen, wodurch kein berechtigtes Vertrauen geschaffen wird (vgl. Urteile
des BVGer B-5296/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 4.8 "toppharm Apothe-
ken (fig.)"; B-990/2009 vom 27. August 2009 E. 8.2 "Biotech Accelerator").
Wie die Vorinstanz zu Recht erkannte, sind die Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Berufung auf Treu und Glauben aufgrund von veränderten
Sachvoraussetzungen vorliegend nicht erfüllt. Für die Beurteilung der
Frage, ob der begehrten Schutzausdehnung auf die Schweiz ein Eintra-
gungshindernis entgegensteht, ist vorliegend damit einzig darauf abzustel-
len, ob im Eintragungszeitpunkt eines der konventionsrechtlich und gesetz-
lich geregelten Eintragungshindernisse vorliegt oder nicht.
7.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Internationale Registrierung
Nr. 1'184'394 (fig.) originär nicht unterscheidungskräftig ist. Die strittige
Marke gehört dem Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG an und ist
auch unter dem Titel von Art. 6quinquies Bst. B. Ziff. 2 nicht eintragungsfähig.
Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.
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Seite 23
8.
8.1 Angesichts dieses Verfahrensausgangs sind die Kosten des Beschwer-
deverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-
mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach
Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orien-
tieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert
zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen ist (BGE 133 III 490
E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das
vorliegende Verfahren auszugehen. Die Beschwerdeführerin hat die
Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verlangt. Damit sind die
Gerichtskosten auf Fr. 5'000.– festzusetzen und angesichts des Verfah-
rensausgangs der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr einbe-
zahlte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'000.– wird zur Bezahlung
der Verfahrenskosten verwendet. Den darüber hinausgehenden Betrag
von Fr. 1'000.– hat die Beschwerdeführerin innert 30 Tagen nach Versand
des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
8.2 Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerde-
führerin, noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7
Abs. 1 und 3 VGKE).
http://links.weblaw.ch/BGE-133-III-490
B-3088/2016
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