Decision ID: ad5e3a58-3ddc-5f08-ae55-4b121d697d7b
Year: 2018
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Am 24. November 2009 meldeten die Beschwerdeführerinnen die Wort-
marke HAMILTON (Gesuchs-Nr. 63179/2009) bei der Vorinstanz zur Ein-
tragung in das schweizerische Markenregister an. Die Marke beansprucht
folgende Waren und Dienstleistungen:
Klasse 1: Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences; réactif pour
des analyses chimiques; produits chimiques sous forme de boîtes afin de contrôler
l'exactitude ou/et pour la répétition de méthodes pour appareils de pipetage com-
pris dans cette classe.
Klasse 5: Produits pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique; réactifs pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réac-
tifs pour le diagnostic pour un usage in vitro en biochimie, chimie clinique et en
microbiologie.
Klasse 7: Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); robots; pompes (machines ou parties de machines
ou de moteurs); robots d'analyse; robots distributeurs.
Klasse 9: Appareils et instruments scientifiques, optiques, analytiques, de mesu-
rage, de dosage et de contrôle (inspection); appareils et instruments scientifiques,
optiques, analytiques, de mesurage, de dosage et de contrôle (inspection) pour
usage en laboratoires; instruments et appareils de laboratoires cliniques, analy-
tiques et biopharmaceutiques; appareils de secours (sauvetage), dispositifs de se-
cours; appareils électriques laboratoires de surveillance des données clientèles et
des données des appareils précités et accessoires correspondants et matériaux
de consommation; machines à calculer, équipement pour la détection et le traite-
ment de l'information, ordinateurs; automates de pipetage; pipettes, pipetteurs,
filtres pour pipettes ou pointes de pipette, micro-pompes, appareils d'analyse de
liquide, compris dans cette classe; distributeurs scientifiques compris dans cette
classe; distributeurs scientifiques de capsule de bouteille, dispositifs scientifiques
de dilution, seringues à usage non médical, supports à pipettes, porte-pipettes,
porte-objets, table-positionnement laboratoires; lecteurs de codes à barres, bacs
de liquides pour usage en laboratoires, supports de remplissage pour pipettes,
récipients à réactifs, microplaques munies de microrubans; installations, appareils
et supports laboratoires pour le stockage des substances et des echantillons cli-
niques, chimiques, forensiques et biopharmacologiques compris dans cette
classe; programmes logiciels à usage médical; matériel de traitement de données
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à usage médical; appareils laboratoires pour la collection, la distribution, le trans-
port, le positionnement d'objets et de substances solides, liquides et gazéiformes;
appareils et instruments de contrôle (inspection) des respirateurs pour la respira-
tion artificielle.
Klasse 10: Appareils et instruments médicaux, électro-médicaux et chirurgicaux,
appareils pour la respiration médicaux, appareils d'anesthésie; distributeurs pour
prendre et choisir des supports de réactifs à usage médical; respirateurs pour la
respiration artificielle; seringues à usage médical; appareils pour l'analyse à usage
médical; spiromètres; appareils pour la mesure de fonctions cardiaques, circula-
toires, aspiratoires et pulmonaires; instruments de tests à usage médical; appareils
technico-médicaux pour l'enregistrement électronique, la transformation électro-
nique, la présentation électronique, l'accumulation électronique, la transmission
électronique et l'impression électronique des données, notamment des données
clientèles; instruments de précision à usage médical.
Klasse 16: Imprimés; produits de l'imprimerie; périodiques; livres; prospectus;
mode d'emploi et documentation technique.
Klasse 20: Boîtes, boîtes à échantillons, boîtes de rangement de produits, conte-
nants et boîtes de stockage, contenants et boîtes pour la conservation non métal-
liques compris dans cette classe; pièces, pièces de rechange et accessoires des
produits précités compris dans cette classe.
Klasse 37: Réparation; services d'installation; réparation des appareils et instru-
ments chirurgicaux, médicaux et analytiques.
Klasse 39: Transport; emballage et entreposage de substances et echantillons cli-
niques, chimiques, forensiques et biopharmacologiques; distribution de docu-
ments imprimés ainsi que leurs supports électroniques (y compris CD-ROM).
Klasse 41: Publication de textes (autres que textes publicitaires); organisation
d'expositions et de conférences; publication de données sous forme de textes,
graphiques, images et sons électroniquement reproductibles et appelées au
moyen de réseaux télématiques (autres que textes publicitaires); publication de
documents imprimés ainsi que leurs supports électroniques (y compris CD-ROM)
(autres que textes publicitaires); édition de livres, de revues, de modes d'emploi et
documentations techniques; édition de supports de programmes d'ordinateurs et
de logiciels.
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Klasse 42: Services de chimie; services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de re-
cherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
B.
Mit Verfügung vom 2. August 2017 wies die Vorinstanz das Markeneintra-
gungsgesuch – nach mehrfacher Sistierung des Verfahrens auf Antrag der
Beschwerdeführerinnen – zurück.
Zur Begründung führte sie aus, Hamilton sei der Name von verschiedenen
Städten in Kanada, Neuseeland, Schottland und den Bermuda-Inseln. Die
Marke sei eine direkte Herkunftsangabe, welche direkt die Herkunft sowie
den Produktions- und Erbringungsort der strittigen Waren und Dienstleis-
tungen beschreibe. Mithin falle HAMILTON dem Gemeingut anheim und
sei zudem absolut freihaltebedürftig, da Konkurrenten die Möglichkeit offen
gelassen werden müsse, in einfachster Art und Weise sowie direkt auf die
Herkunft der angebotenen Produkte hinzuweisen. Überdies berge HAMIL-
TON eine Täuschungsgefahr in sich.
C.
Mit Beschwerde vom 14. August 2017 fochten die Beschwerdeführerinnen
diese Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht an und beantragten, die
Verfügung der Vorinstanz vom 2. August 2017 im Verfahren betreffend die
Schweizer Markenanmeldung Nr. 63179/2009 HAMILTON sei aufzuheben
und die Vorinstanz sei anzuweisen, die vorliegende Marke für sämtliche
Waren und Dienstleistungen zum Schutz in der Schweiz zuzulassen. Even-
tualiter sei die Verfügung aufzuheben und das vorliegende Verfahren zur
Prüfung der Verkehrsdurchsetzung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Zur Begründungen brachten sie im Wesentlichen vor, HAMILTON werde
primär als Nachname verstanden. Damit sei das Zeichen unterscheidungs-
kräftig und nicht irrführend. Auch bestehe kein Freihaltebedürfnis, schon
gar kein absolutes Freihaltebedürfnis, am Zeichen.
D.
Mit Vernehmlassung vom 2. November 2017 beantragte die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolgen zu Lasten der Beschwer-
deführerinnen.
E.
Mit Replik vom 18. Januar 2018 hielten die Beschwerdeführerinnen an ih-
ren Anträgen und deren Begründung fest.
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F.
Mit Duplik vom 23. April 2018 hielt auch die Vorinstanz an ihrem Antrag auf
vollumfängliche Abweisung der Beschwerde fest.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be-
schwerde zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdefüh-
rerinnen sind als Verfügungsadressatinnen zur Beschwerdeführung legiti-
miert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), haben die Beschwerde frist- und formgerecht
eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG) und den Kostenvorschuss frist-
gerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
2.
2.1 Gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören, vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die
Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben.
Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr
freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterschei-
dungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen eignen
und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft ver-
standen werden (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in:
David/Frick, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommen-
tar, 3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 34). Nach Lehre und Rechtsprechung fallen ins-
besondere beschreibende Angaben, elementare Zeichen und geografi-
sche Herkunftsangaben unter diesen Sammelbegriff (BGE 128 III 454
E. 2.1 "Yukon"; DAVID ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a N. 60 ff., 133 ff.).
Als freihaltebedürftig gelten Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr we-
sentlich oder gar unentbehrlich sind (EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht,
in: von Büren / David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wett-
bewerbsrecht, Bd. III / 1, 2. Aufl. 2009, N. 257 [nachfolgend: MARBACH,
SIWR III/1]). Von einem absoluten Freihaltebedürfnis, das eine Durchset-
zung der Marke ausschliesst, darf nur ausgegangen werden, wenn der Ver-
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kehr auf die Verwendung des Zeichens angewiesen ist, wobei diese Be-
dingung nicht allgemein, sondern im Hinblick auf die beanspruchten Waren
oder Dienstleistungen zu prüfen ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.3 "M"; Urteile
des BGer 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Ro-
mande" und 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 "Post").
2.2 Gemäss Art. 47 MSchG sind Herkunftsangaben direkte oder indirekte
Hinweise auf die geographische Herkunft von Waren oder Dienstleistun-
gen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaf-
ten, die mit der Herkunft zusammenhängen (Abs. 1). Geographische Na-
men und Zeichen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als
Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen ver-
standen werden, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1
(Abs. 2).
Als unmittelbare Herkunftsangaben gelten insbesondere Namen von Städ-
ten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die als mögliche Produk-
tionsgebiete eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454
E. 2.1 "Yukon"; MARBACH, SIWR III/1, N. 380). Mittelbare Herkunftsanga-
ben erwecken durch ihren Sinngehalt eine Herkunftserwartung, ohne den
Herkunftsort der Produkte oder Dienstleistungen direkt zu bezeichnen. Ty-
pisch für diese Kategorie sind die Namen von Flüssen, Gewässern und
Bergen sowie symbolhafte Zeichen und Namen eines bestimmten Ortes,
die untrennbar mit einem geografischen Begriff verknüpft sind (MARBACH,
SIWR III/1, N. 382; BGE 72 I 238 E. 3 "5th Avenue"; Urteile des BVGer
B-1785/2014 vom 15. Dezember 2015 E. 3.3.2 "Hyde Park" und
B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 3.4 "COS [fig.]"). Entscheidend für die
Qualifikation als Herkunftsangabe ist die Frage, ob eine Marke beim Pub-
likum eine Gedankenverbindung zu einer bestimmten Gegend oder einem
bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vorstellung einer
Umschreibung des Herkunftsgebietes weckt (MARBACH, SIWR III/1,
N. 383; BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon").
Als Grundsatz gilt nach der allgemeinen Lebenserfahrung, dass eine Her-
kunftserwartung erweckt wird, wenn eine geographische Angabe bei den
Empfängern – nach dem mutmasslichen Verständnis der Verkehrskreise –
als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist. Alsdann wird die An-
gabe im Sinne eines Erfahrungssatzes als Hinweis auf eine entsprechende
Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden
(Art. 47 Abs. 1 MSchG). Der Erfahrungssatz ist widerlegbar (vgl. BGE 135
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III 416 E. 2.2 "Calvi [fig.]"; BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado [fig.]"; vgl. Ur-
teile des BVGer B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 2.5 "Bond St. 22
London [fig.]" und B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.4 "Luxor").
Als Ausnahme von diesem Grundsatz gelten geographische Angaben, die
nicht als Hinweis auf eine Herkunft der Waren oder Dienstleistungen ver-
standen werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung wird keine Herkunftserwartung geweckt, wenn (i) die ge-
ografische Angabe den inländischen Markenadressaten unbekannt ist, (ii)
das Zeichen aufgrund seiner Symbolkraft als Fantasiezeichen aufgefasst
wird, (iii) der bezeichnete Ort offensichtlich als Produktions-, Fabrikati-
ons- oder Handelsort nicht in Frage kommt, (iv) das Zeichen als Gattungs-
bzw. Typenbezeichnung erkannt wird, oder (v) sich im Verkehr als Kenn-
zeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (BGE 135 III
416 E. 2.6.1 ff. "Calvi"; BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. "Yukon"; Urteil des BGer
4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015 E. 4.4 "Indian Motorcycle"). Für die
erste Ausnahmekategorie gilt als Massstab: Je abgelegener, unbekannter
und ohne besonderen Ruf der Name einer ausländischen Ortschaft oder
Landesgegend ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der ge-
ografische Gehalt im Ausland überhaupt erkannt und nicht als blosse Fan-
tasiebezeichnung aufgefasst wird (BGE 128 III 454 E. 2.1.1 "Yukon").
2.3 Gemäss Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Marken-
schutz absolut ausgeschlossen und nicht eintragungsfähig (Art. 30 Abs. 2
Bst. c MSchG). Ein Zeichen ist unter anderem irreführend, wenn es eine
geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografi-
schen Bezeichnung besteht, die objektiv geeignet ist, die Markenadressa-
ten zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit nicht
zutrifft. Keine Gefahr der Irreführung besteht, wenn die geografische An-
gabe in eine der genannten Ausnahmekategorie fällt (BGE 132 III 770
E. 2.1 "Colorado [fig.]"; BGE 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; Urteil des BGer
4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.3 "Wilson"; Urteil des BVGer
B-6363/2014 vom 8. Juli 2016 E. 3.3 "Meissen").
3.
3.1 Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, Hamilton sei
der Name von verschiedenen Städten, unter anderem in Kanada (700‘000
Einwohner), Schottland (50‘000 Einwohner), den Bermuda-Inseln (1‘000
Einwohner) und Neuseeland (170‘000 Einwohner). Mindestens die beiden
Städte in Kanada und Neuseeland könnten beim Schweizer Publikum als
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bekannt vorausgesetzt werden, da in beiden Ländern reger Tourismusver-
kehr herrsche. Es könne nicht von einer Angabe mit doppelter Bedeutung
ausgegangen werden. Damit der Nachname Hamilton erkannt würde und
offensichtlich wäre, bedürfe es weiterer Zeichenelemente wie beispiels-
weise eines Vornamens. Die relevanten Abnehmerkreise würden im Zei-
chen HAMILTON keinen Hinweis auf eine betriebliche Herkunft, sondern
den direkten Hinweis auf die geographische Provenienz der so bezeichne-
ten Waren und Dienstleistungen erkennen. Somit fehle dem Zeichen die
geforderte Unterscheidungskraft. Weiter handle es sich beim fraglichen
Zeichen um eine direkte Herkunftsangabe, womit das absolute Freihalte-
bedürfnis mindestens bezüglich des hierzulande wohlbekannten neusee-
ländischen Hamilton gegeben sei. Zudem sei das Zeichen irreführend, da
es aufgrund der Herkunftsangabe falsche Vorstellungen über die Waren
und Dienstleistungen wecke. Dokumente, welche eine eigenständige
zweite Bedeutung (sog. secondary meaning) belegen würden, würden
keine vorliegen. Für die Ungleichbehandlung des Zeichens mit den von den
Beschwerdeführerinnen (im vorinstanzlichen Schriftenwechsel) genannten
Voreintragungen würden sachliche Gründe bestehen. Zusammenfassend
sei HAMILTON eine direkte Herkunftsangabe, welche direkt die Herkunft
sowie den Produktions- und Erbringungsort der strittigen Waren und
Dienstleistungen beschreibe. Mithin falle das Zeichen dem Gemeingut an-
heim und sei zudem absolut freihaltebedürftig.
3.2 Die Beschwerdeführerinnen wenden dagegen ein, dass die Schweizer
Verkehrskreise im Zeichen HAMILTON einen betrieblichen Herkunftshin-
weis, einen Namen, und darum keine geographische Herkunftsangabe er-
kennen würden. Dies sei vor allem auf den bekannten Formel 1-Fahrer
Lewis Hamilton zurückzuführen. Auch in der Presse würden sich unter Ha-
milton praktisch ausschliesslich Hinweise auf den Formel 1-Fahrer finden.
Die zitierten Ortschaften hätten in der Schweiz keine Bedeutung und in den
bekannten Zeitungen hätten von ihnen keine Treffer gefunden werden kön-
nen. Der Name Hamilton dürfte deshalb um einiges bekannter sein als
sämtliche von der Vorinstanz zitierten Ortschaften. Das Zeichen sei des-
halb unterscheidungskräftig. Sollte das Bundesverwaltungsgericht jedoch
zum Schluss kommen, es handle sich um eine geographische Herkunfts-
angabe, müssten sie zum Beweis der Verkehrsdurchsetzung zugelassen
werden. Da HAMILTON primär als Namen verstanden werde, würden sich
weitere Ausführungen zur Irreführungsgefahr erübrigen. Des Weiteren
seien diverse geographische Marken von Städten (Fairmont, New York,
Montana, Victoria) sowie ebenfalls die Wortmarke HAMILTON in den Klas-
sen 14 und 34 zum Schutz zugelassen worden. Dabei handle es sich um
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vergleichbare Sachverhalte. Die Vorinstanz sei auf viele ihrer Argumente
nicht eingegangen. Auf jeden Fall werde das Zeichen HAMILTON als be-
trieblicher Herkunftsnachweis verstanden und es bestehe daran kein Frei-
haltebedürfnis, schon gar kein absolutes.
3.3 In der Vernehmlassung führt die Vorinstanz aus, für die Ortschaft Ha-
milton in Kanada entfalle das Freihaltebedürfnis, da das Zeichen von der
zuständigen kanadischen Behörde für die identischen Waren und Dienst-
leistungen eingetragen worden sei. In Neuseeland sei jedoch eine solche
Eintragung nie erfolgt. Neuseeland stelle Waren im Bereich der vorliegend
beanspruchten Produkte her und importiere diese auch in die Schweiz. Ha-
milton sei die viertgrösste Stadt des Landes und das ökonomische Zentrum
der Region. Bekannte Unternehmen hätten ihre Produktion in Hamilton.
Gestützt auf die wirtschaftliche Situation und die wirtschaftliche Entwick-
lung der Stadt Hamilton in Neuseeland bestehe an der Bezeichnung Ha-
milton ein aktuelles und zukünftiges Freihaltebedürfnis. Bezüglich der feh-
lenden Unterscheidbarkeit des Zeichens und der Irreführungsgefahr ver-
weise man auf die angefochtene Verfügung. Bezüglich des Gleichbehand-
lungsgebots würden keine direkt vergleichbaren Sachverhalte vorliegen,
welche einen Anspruch auf Gleichbehandlung begründen könnten. Soweit
die Beschwerdeführerinnen eventualiter die Prüfung der Verkehrsdurchset-
zung beantragen würden, sei dieser Antrag aufgrund des bestehenden ab-
soluten Freihaltebedürfnisses abzuweisen.
3.4 Die Beschwerdeführerinnen bringen in der Replik vor, in Bezug auf das
Freihaltebedürfnis gehe die Vorinstanz von einer zu restriktiven Praxis aus.
Bei anderen Entscheiden mit direkten Herkunftsangaben habe das Bun-
desgericht das absolute Freihaltebedürfnis gar nicht erst angesprochen
(Yukon, Gotthard, Wilson) oder verneint (Appenzeller, Valser, Sihl). Es sei
deshalb nicht ersichtlich, warum gerade der Familienname Hamilton abso-
lut freihaltebedürftig sein solle. Die Vorinstanz umgehe die Yukon-Praxis
und verweigere der Marke die Eintragung wegen absoluter Freihaltebe-
dürftigkeit, obwohl diese schlicht keine geographische Herkunftserwartung
wecke und voraussichtlich nie hervorrufen werde. Absolute Freihaltebe-
dürftigkeit sei nur anzunehmen, wenn die geographische Angabe unmittel-
bar zur Bezeichnung der entsprechenden Waren und Dienstleistungen be-
nötigt werde, was bei Hamilton nicht der Fall sei, weil es nicht unumgäng-
lich sei, medizinische Geräte damit zu kennzeichnen. Des Weiteren sei es
verfehlt, bei Neuseeland von einem wichtigen Handelspartner der Schweiz
zu sprechen, was zahlreiche Statistiken zeigen würden. Die Stadt Hamilton
City sei ohne wirtschaftliche Bedeutung für die Schweiz. Kaum jemand in
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der Schweiz kenne die Stadt. Zudem stehe der Familienname im Vorder-
grund, womit jeweils Ausnahmekriterien der Yukon-Praxis erfüllt seien.
Ebenfalls halte man daran fest, dass es sich bei der Örtlichkeit Hamilton in
Kanada um einen für die massgeblichen Verkehrskreise in der Schweiz
unbekannten Ort handle.
3.5 In der Duplik macht die Vorinstanz geltend, ihre Praxis in Bezug auf
das Freihaltebedürfnis entspreche der höchstrichterlichen Rechtsprechung
(Yukon, Madison, Wilson, Radio Suisse Romande). Würden ausreichend
Indizien für die Annahme eines Freihaltebedürfnisses an einer Herkunfts-
angabe vorliegen, so bestehe grundsätzlich auch ein absolutes Freihalte-
bedürfnis an der entsprechenden Bezeichnung. Vorliegend könne weder
aus tatsächlichen Gründen die Unentbehrlichkeit verneint werden, noch sei
die ausländische Herkunftsangabe im entsprechenden Land als Marke für
die identischen Waren und Dienstleistungen eingetragen.
4.
4.1 Mit Blick auf die Eintragungs- und Schutzfähigkeit der streitigen Marke
sind vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.
4.2 Die Vorinstanz führt dazu aus, beim betroffenen Publikum handle es
sich um spezialisierte Fachkräfte der betreffenden Branche, Zwischen-
händler wie auch Durchschnittskonsumenten. Bei der Wahrnehmung des
Zeichens sei kein Unterschied zwischen den genannten Abnehmerkreisen
auszumachen, weshalb von einem allgemeinen Publikum auszugehen sei
(mit Verweis auf BGE 137 III 403 E. 3.3.6 "Wellenverpackung"). Unter bei-
spielhafter Aufzählung von einigen Waren (produit pharmaceutiques, pré-
parations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, machine et ma-
chines-outils, boîtes, réparation, publication de textes) hält die Vorinstanz
fest, dass diese ein allgemeines Publikum ansprechen würden.
Die Beschwerdeführerinnen führen aus, die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen würden nicht von Durchschnittsverbrauchern erworben,
da es sich um sehr spezifische Labor- und Medizinalgeräte und die dazu-
gehörigen Dienstleistungen handle. Die Vorinstanz würde gezielt Beispiele
aus jener Minderheit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen her-
auspicken, die sich an die Durchschnittsabnehmer richten mögen. Sie ver-
schweige jedoch den Umstand, dass die Mehrheit der Waren und Dienst-
leistungen (unter Verweis auf die in der Replik von den Beschwerdeführe-
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rinnen vorgenommene Markierung der einzelnen Waren und Dienstleistun-
gen, welche sich an ein Fachpublikum wenden) nicht an den Durchschnitts-
abnehmer richte, sondern einzig an Fachkreise, deren besonderes Wissen
und deren Sorgfalt folgerichtig ausschliesslich zu würdigen sei.
Die Vorinstanz führt in der Duplik zu den Verkehrskreisen aus, sie könne
der von den Beschwerdeführerinnen vorgenommenen Differenzierung für
jede einzelne Ware oder Dienstleistung grossmehrheitlich zustimmen. Es
sei jedoch nicht ersichtlich, inwiefern dies relevant sei. Die Herkunftserwar-
tung dürfte bei Durchschnittsabnehmern gleich wie bei den Fachkreisen
ausfallen.
4.3 Die Marke wird für Waren und Dienstleistungen beansprucht, bei denen
es sich zum Grossteil um Produkte aus den Fachbereichen Medizin, Bio-
logie und Chemie handelt. Diese werden vorwiegend von Fachpersonen
(Ärzten, Apothekern, Chemikern, Biologen oder Personen aus der Wissen-
schaft) erworben. Wie die Vorinstanz jedoch zu Recht ausführt, finden sich
darunter aber auch Waren und Dienstleistungen, die von erwachsenen
Personen unterschiedlichen Alters und aus allen Gesellschaftsschichten
als Endabnehmer konsumiert werden. Darunter fallen produits pharmaceu-
tiques, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique (aus
Klasse 5), machines à calculer, équipement pour la détection et le traite-
ment de l'information, ordinateurs (aus Klasse 9) sowie sämtliche Waren
aus den Klassen 16 und 20. Bei einer Schutzverweigerung aufgrund feh-
lender Unterscheidungskraft ist ein besonderes Augenmerk auf die Sicht
der Endkonsumenten zu legen, weil bei Waren und Dienstleistungen, die
sowohl an Fachleute als auch an Endverbraucher vertrieben werden, die
Sichtweise der grössten und am wenigsten erfahrenen Marktgruppe im
Vordergrund steht (DAVID ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 32). Für die
Beurteilung eines allfälligen Freihaltebedürfnisses ist demgegenüber die
Sichtweise von aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markeninha-
bers massgebend (DAVID ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 Bst. a N. 29).
5.
5.1 Die Beschwerdeführerinnen machen geltend, die massgebenden Ver-
kehrskreise würden das Kennzeichen HAMILTON nicht als geographische
Herkunftsangabe auffassen.
5.2 Aus der vorinstanzlichen Sachverhaltsdarstellung geht hervor, dass
Hamilton der Name von verschiedenen Städten, unter anderem in Kanada,
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Schottland, der Bermudas-Inseln und Neuseeland ist. Zur Stadt Hamilton
in Kanada führt die Vorinstanz aus, diese habe rund 700‘000 Einwohner
und werde auch Abitious City oder Steel City genannt. Die Stadt verfüge
über einen eigenen Flughafen und besitze eine Universität (McMaster Uni-
versity) sowie das einzige grössere Weinbaugebiet Kanadas. Neben der
Arbeit in Stahlwerken würden jedoch mehr Personen in der Medizinindust-
rie arbeiten. Es gebe auch viele Arbeitsplätze in den Bereichen Wissen-
schaft, Regierung, Dienstleistung und Technologie. In der Stadt Hamilton
in Neuseeland würden gut 170‘000 Einwohner leben. Die Wirtschaft sei bis
vor kurzem auf die Landwirtschaft ausgerichtet gewesen, inzwischen sei
sie jedoch wachsend und breit gefächert. Verschiedene grössere Unter-
nehmungen hätten ihren Sitz in der Stadt. Bildung und Forschung seien
wichtige Elemente der Stadt. Mindestens die beiden Städte in Kanada und
Neuseeland könnten als dem Schweizer Publikum bekannt vorausgesetzt
werden, da in beiden Ländern reger Tourismusverkehr herrsche.
Die Beschwerdeführerinnen führen auf Beschwerdeebene aus, die Vor-
instanz behaupte ohne Belege, dass die Städte in Kanada und Neuseeland
dem Schweizer Publikum aufgrund des regen Tourismusverkehrs bekannt
seien. Im Gegensatz zu Madison, dem US-Gliedstaatenhauptstaat in Wis-
consin, sei Hamilton in Kanada nicht Provinzhauptstadt und von wesentlich
geringerer politischer und historischer Bedeutung (mit Verweis auf das Ur-
teil des BVGer B-7413/2006 vom 15. August 2008 "Madison"). Hamilton in
Neuseeland sei von der Schweiz ebenfalls weit entfernt und entgegen der
Vorinstanz für die Schweizer Wirtschaft und den Tourismus unerheblich.
5.3
5.3.1 Hamilton in der Provinz Ontario in Kanada ist eine Stadt mit knapp
mehr als 500‘000 Einwohnern (Statistics Canada, statcan.gc.ca, besucht
am 2.5.18), welche etwas mehr als 6‘000 Kilometer westlich der Schweiz
liegt. Aufgrund der grossen Distanz ist die Stadt nicht geeignet für Kurzfe-
rien. Im Gegensatz zu den Grossstädten Toronto (2.7 Mio. Einwohner),
Montreal (1.7 Mio. Einwohner) und Ottawa (Hauptstadt, 1.3 Mio. Einwoh-
ner) sowie auch Vancouver und Calgary gilt Hamilton nicht als Tourismus-
destination. Eine herausragende wirtschaftliche oder politische Bedeutung
kommt der Stadt ebenfalls nicht zu. Vom kleinen Flughafen in Hamilton
existieren keine direkten Verbindungen in die Schweiz oder nach Europa.
5.3.2 Hamilton in Neuseeland (offizielle Bezeichnung Hamilton City) mit
zirka 160‘000 Einwohnern (http://www.hamilton.govt.nz, besucht am
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2.5.18) ist der Sitz des Waikato Regional Councils. Die Stadt befindet sich
auf der Nordinsel und liegt mehr als 18‘000 Kilometer von der Schweiz ent-
fernt. Im Gegensatz zur Hauptstadt Wellington City (190‘000 Einwohner)
und den Städten Christchurch City (340‘000 Einwohner) und Auckland
(1.4 Mio. Einwohner) ist Hamilton City touristisch und wirtschaftlich unbe-
deutend.
5.4 Über die beiden Städte wird in der Schweiz kaum je Bericht erstattet.
Wenn in Presseerzeugnissen von "Hamilton" die Rede ist, so setzen sich
diese fast ausschliesslich mit dem bekannten Formel 1-Fahrer Lewis Ha-
milton auseinander (vgl. Suche auf www.swissdox.ch). Das Publikum hat
daher kaum Gelegenheit, von diesen Ortschaften zu hören. Beide Ort-
schaften stehen im Schatten von grösseren und wirtschaftlich sowie touris-
tisch bedeutenderen Städten im Land. Gesamthaft ist in Anbetracht der er-
wähnten Faktoren nicht davon auszugehen, dass die Städte den hiesigen
relevanten Verkehrskreisen bekannt sind.
5.5 Als Zwischenstand ist festzuhalten, dass die Marke HAMILTON originär
hinreichend unterscheidungskräftig und für die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen nicht beschreibend ist (Art. 2 Bst. a MSchG). Die gleich-
namigen Städte sind in der Schweiz weitgehend unbekannt, weshalb bei
den Markenadressaten keine Herkunftserwartung erweckt wird. Die mass-
gebenden Verkehrskreise fassen das Zeichen nicht als Hinweis auf eine
bestimmte geographische Herkunft der Waren und Dienstleistungen auf
(Art. 47 Abs. 2 MSchG), sondern als Name oder Fantasiebezeichnung.
Deshalb besteht auch keine Irreführungsgefahr (Art. 2 Bst. c MSchG). Zu
prüfen bleibt, ob das Zeichen freihaltbedürftig ist.
6.
6.1 Die Beschwerdeführerinnen bringen vor, entgegen der Einschätzung
der Vorinstanz sei die Marke HAMILTON nicht freihaltebedürftig, schon gar
nicht absolut.
6.2 Direkte Herkunftsangaben sind grundsätzlich freihaltebedürftig, da es
jedem (aktuellen und künftigen) Konkurrenten möglich sein muss, auf die
geographische Herkunft seiner Waren und Dienstleistungen hinzuweisen.
Steht hingegen fest, dass ein geographischer Name nicht als Herkunftsan-
gabe verstanden wird, besteht kein Freihaltebedürfnis. Entgegen der Auf-
fassung der Vorinstanz ergibt sich etwas anderes auch nicht aus der bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung. Das Bundesgericht führt in BGE 117 II
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327 E. 2b S. 330 zwar aus: "Bezüglich geographischer Namen besteht in
der Regel auch dann ein Freihaltebedürfnis, wenn es sich nicht um Her-
kunftsbezeichnungen im Sinne von Art. 18 MSchG handelt." Die Bestim-
mung von Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 26. September 1890
betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbe-
zeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen (BS 2 845)
in der damals geltenden Fassung hatte aber folgenden Wortlaut: "Als Her-
kunftsbezeichnung wird angesehen der Name einer Stadt, Ortschaft, Ge-
gend oder eines Landes, welcher einem Erzeugnis seinen Ruf gibt" (BBl
1890 IV 531). Damals fielen – im Vergleich zur heute geltenden Bestim-
mung (Art. 47 MSchG) – nur solche geographischen Namen unter den Be-
griff der Herkunftsangaben, die durch ihren Gebrauch vorgängig einen
Qualitätsruf für bestimmte Waren erworben hatten. Nach Art. 47 Abs. 2
MSchG in der hier anwendbaren Fassung erfüllen geographische Namen,
die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine be-
stimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden,
den Gesetzesbegriff der Herkunftsangabe nicht. Aus diesem Grund be-
steht kein Freihaltbedürfnis am Zeichen HAMILTON.
7.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Zeichen HAMILTON für die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder beschreibend noch ir-
reführend ist und an ihm auch kein Freihaltebedürfnis besteht. Damit ist die
Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und
die Vorinstanz anzuweisen, die Marke HAMILTON (Gesuchs-
Nr. 63179/2009) für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen der
Klassen 1, 5, 7, 9, 10, 16, 20, 37, 39, 41 und 42 zum Markenschutz zuzu-
lassen.
8.
8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG). Den Beschwerdeführerinnen ist der geleistete Kos-
tenvorschuss von Fr. 3‘000.– zurückzuerstatten.
8.2 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung
für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 64 Abs. 1 VwVG,
Art. 7 Abs. 1 und 4 VGKE). Da der Rechtsvertreter keine Kostennote ein-
gereicht hat, setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund der Akten
fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Unter Berücksichtigung der massgebenden Be-
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10014990 http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc.do?id=10014990
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rechnungsfaktoren (Art. 8, 9 und 11 VGKE) ist sie auf Fr. 5‘000.– festzuset-
zen. Die Vorinstanz ist anzuweisen, den Beschwerdeführerinnen diesen
Betrag als Parteientschädigung zu entrichten.
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