Decision ID: 95b6bff1-7a55-5b92-842b-0413d9b2207b
Year: 2013
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
A.a Die Beschwerdeführerin hinterlegte am 28. März 2012, in Abände-
rung eines vorherigen Markeneintragungsgesuchs, die Wort-/Bildmarke
ePostSelect (fig.) mit dem Farbanspruch gelb, schwarz. Sie sieht wie folgt
aus:
Der Schutz wurde beantragt für die Waren und Dienstleistungen:
"9: Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen und -geräte;
magnetische oder optische Datenträger; mit Zahlungsmitteln betätigte Auto-
maten, soweit in dieser Klasse enthalten; Automaten zur Tätigung von Geld-
geschäften jeglicher Art und zu lnformationszwecken; Zeit- und Datumser-
fassungsgeräte.
38: Telekommunikation, insbesondere Sprach- und Datenübermittlung;
Übermittlung von Daten und Informationen zwischen Kunden und Unterneh-
men per Telekommunikationsmittel, mittels Computer sowie über elektroni-
sche Kanäle; Auskünfte über elektronische Übermittlung von Daten und In-
formationen mittels Telekommunikation und über elektronische Kanäle; Ver-
mitteln von Nachrichten; Telefondienst im Rahmen eines Call-Centers;
Übermitteln von Daten aus einer Datenbank; Telefon-, Telekopier- und Bild-
schirmtextdienst, Mobilfunkdienst; Zurverfügungsstellen von Zugriff auf glo-
bale Computernetzwerke und Computerdatenbanken; Vermieten von Zugriff
auf eine Datenbank (lnformatikdienstleistung); entgeltliches und unentgeltli-
ches Vermitteln von Zugriffszeit auf eine Datenbank, zum Ansehen oder
Herunterladen von Daten, Informationen und Grafiken oder Bildern über
elektronische Medien (Internet); Beratung auf dem Gebiet der elektronischen
Übermittlung von Dokumenten, Bildern, Daten und Informationen; Beratung
auf dem Gebiet der Übermittlung von Informationen zwischen Kunden und
Unternehmen per Telekommunikation, mittels Computer oder über elektroni-
sche Kanäle; Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten
Dienstleistungen.
42: Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen; Vermietung von Com-
putersoftware; Design von Webseiten, Vermietung und Wartung von Spei-
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cherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte (Hosting); Programmie-
ren und instand halten, einschliesslich optimieren, von Webseiten für Dritte;
Beratungsdienstleistungen bezüglich aller vorgenannten Dienstleistungen."
A.b Für weitere Waren und Dienstleistungen hatte die Beschwerdeführe-
rin zunächst ebenfalls um Schutz ersucht, das Markeneintragungsgesuch
diesbezüglich jedoch mit E-Mail vom 11. September 2012 zurückgezo-
gen:
"9: Einrichtung für die Überprüfung von Frankierungen; Briefwagen.
42: Vermietung von Betriebszeit auf Computer-hardware (Service- und Ac-
ces-Provider)."
B.
Mit Beanstandung vom 2. April 2012 erklärte die Vorinstanz, das Zeichen
sei aufgrund absoluter Ausschlussgründe für einen grossen Teil der be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen nicht ins schweizerische Mar-
kenregister eintragbar. (Unproblematisch waren nach Meinung der Vorin-
stanz die Waren und Dienstleistungen, für welche die Beschwerdeführerin
das Markeneintragungsgesuch zurückzog [vgl. oben Erw. A.b]). Das Zei-
chen gehöre zum Gemeingut. Es werde von den Abnehmern verstanden
als "exklusive elektronische Post". In diesem Sinne sei es für einen gros-
sen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen direkt beschrei-
bend bzw. qualitativ anpreisend: in Klasse 9 bezüglich des thematischen
Inhalts und des Zwecks, in Klasse 38 als Beschreibung der Art und Weise
bzw. des thematischen Bezugs oder Zwecks, in Klasse 42 bezüglich des
Zwecks und der Art und Weise der Dienstleistungen. Da das Zeichen den
Konkurrenten zur Benutzung offen stehen müsse, bestehe zudem ein
Freihaltebedürfnis, allerdings kein absolutes.
C.
Die Beschwerdeführerin bestritt mit Eingabe vom 1. Juli 2012 die Zugehö-
rigkeit des Zeichens zum Gemeingut. Die Farbe Gelb sei nicht dem Ge-
meingut zuzuordnen. Sie verwies auf im Markenregister eingetragene
Farbmarken, die Farbe "Postgelb" als durchgesetzte Marke P-496219
und ihre Marken mit Farbanspruch "gelb". Ferner sei die grafische Gestal-
tung des Wortelements markant und kennzeichnungsfähig und die Ge-
staltung im Gesamten unterscheidungskräftig. Im Weiteren berief sie sich
auf Gleichbehandlung mit verschiedenen andern Marken.
D.
Mit Eingabe vom 19. Juli 2012 hielt die Vorinstanz an ihrer Beanstandung
fest. Ob ein Zeichen markenrechtlichen Schutz beanspruchen könne oder
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als beschreibende Angabe zurückgewiesen werden müsse, bestimme
sich aufgrund der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen.
Das Zeichen werde als "exklusive elektronische Post" wahrgenommen. In
diesem Sinne sei es für einen grossen Teil der Waren und Dienstleistun-
gen direkt beschreibend bzw. qualitativ anpreisend. Die geringe grafische
Ausgestaltung reiche in Anbetracht des direkt beschreibenden bzw. quali-
tativ anpreisenden Charakters des Zeichens nicht aus, um dem Zeichen
Unterscheidungskraft zu verleihen. Ein Anspruch auf Eintrag im Marken-
register aufgrund der Gleichbehandlung bestehe nicht.
E.
Mit Verfügung vom 12. November 2012 wies die Vorinstanz das Marken-
eintragungsgesuch für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen
zurück. Das Zeichen bestehe aus den Bestandteilen "e", "Post" und "Se-
lect". "E" sei ein gebräuchlicher Hinweis auf "elektronisch", insbesondere
für Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Informatik, Inter-
net und elektronischen Medien. Als "Post" werde nach dem Bundesge-
richt einerseits ein beliebiges im Postbereich tätiges Unternehmen ver-
standen, anderseits das beförderte Gut (Briefe, Pakete, usw.). "Select" sei
ein englisches Wort mit der Bedeutung "exklusiv", "auserlesen", "auser-
wählt", "ausgesucht". In Alleinstellung sei es ein Qualitätshinweis. Die
strittigen Waren und Dienstleistungen würden sich sowohl an Fachleute
– Informatiker, Telekommunikationsspezialisten, Telematiker, Webdesig-
ner, usw. – als auch an Durchschnittskonsumenten wenden. Das Zeichen
werde von den Abnehmern als "exklusive elektronische Post" wahrge-
nommen. In Klasse 9 sei es beschreibend und anpreisend bezüglich des
thematischen Inhalts und des Zwecks, in Klasse 38 und 42 beschreibe es
die Art und Weise oder den Zweck der Dienstleistungen. Für die strittigen
Waren und Dienstleistungen sei das Zeichen direkt beschreibend. Je be-
schreibender und banaler ein Zeichen seinem Sinngehalt nach sei, desto
höhere Anforderungen seien an die weiteren, zur Unterscheidung geeig-
neten Elemente zu stellen. Die grafische Ausgestaltung und das Bildele-
ment würden unter diesen Umständen nicht ausreichen, um dem Zeichen
Unterscheidungskraft zu verleihen. Mit den von der Beschwerdeführerin
genannten Zeichen könne ferner kein Anspruch auf Eintrag ins Marken-
register aufgrund der Gleichbehandlung begründet werden.
F.
Mit Beschwerde vom 13. Dezember 2012 beantragt die Beschwerdefüh-
rerin:
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"1. Es sei Ziffer 1 der Verfügung des Institutes für Geistiges Eigentum vom
12. November 2012 betreffend das Markeneintragungsgesuch Nr.
51077/2012 'ePostSelect' (fig.) aufzuheben.
2.a. Das Zeichen 'ePostSelect' (fig.) sei für alle beanspruchten Waren und
Dienstleistungen als originär kennzeichnungskräftig in das Markenregister
einzutragen.
b. Eventualiter. Das Zeichen 'ePostSelect' (fig.) sei, soweit es nicht gemäss
oben genanntem Antrag eingetragen wird, mit dem Farbanspruch 'schwarz,
gelb (RAL 1004, Pantone 116 C/109U)' für alle beanspruchten Waren und
Dienstleistungen als originär kennzeichnungskräftig in das Markenregister
einzutragen.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Staatskasse."
Sie bemängelt, die Vorinstanz gehe davon aus, dass sich die Waren und
Dienstleistungen an ein breites Publikum richten würden, nämlich sowohl
an Fachleute wie auch an Durchschnittskonsumenten. Dem könne nicht
vollständig beigepflichtet werden, da einige der Waren oder Dienstleis-
tungen nur für Fachleute bestimmt seien, so insbesondere "Zurverfü-
gungstellen von Zugriff auf globale Computernetzwerke und Computerda-
tenbanken", "Vermieten von Zugriff auf eine Datenbank (lnformatik-
dienstleistung)" und "Erarbeiten von Datenverarbeitungsprogrammen" in
Klasse 38 und "Design von Webseiten, Vermietung und Wartung von
Speicherplätzen zur Benutzung als Webseiten für Dritte (Hosting)" in
Klasse 42. Massgebend bei der Beurteilung eines Zeichens sei der Ge-
samteindruck. Das Wortelement "ePostSelect" werde der Beschwerde-
führerin zugeordnet. Dies zeige eine Google Recherche. Zudem werde
die Farbe Gelb direkt mit der Beschwerdeführerin verbunden. Diese sei
im Markenregister eingetragen und werde mithin als kennzeichnungskräf-
tig erachtet (Farbmarke P-492219). Die Beschwerdeführerin sei zudem
Inhaberin zahlreicher Schweizer Marken (welche aufgelistet wurden), die
ebenfalls die Farbe Gelb als Markenbestandteil aufweisen würden. Gelb
sei deshalb als Serienmerkmal ihrer Markenfamilie zu qualifizieren. Be-
reits deshalb sei das Zeichen zum Markenschutz zuzulassen. Das Wort-
element "e" könne als Teil des Begriffs "Post" oder der Wortkombination
"PostSelect" oder als Hinweis auf das Adjektiv "elektronisch" verstanden
werden. Das Wort "Post" bezeichne einerseits ein im Postbereich tätiges
Unternehmen, anderseits das beförderte Gut (mit Hinweis auf das Urteil
des Bundesgerichts 4A.370/2008 vom 1. Dezember 2008). Das englische
Wort "select" habe diverse Bedeutungen, so "wählen", "markieren", "aus-
gewählt", "Auswahl". Gross geschrieben und in Alleinstellung werde es
wertneutral als "Wahl", "Auswahl" verstanden und stelle keine Qualitäts-
angabe im Sinne von "exklusiv", "auserlesen" dar. "Exklusive Post" ma-
che zudem keinen Sinn, insbesondere in Bezug auf die beanspruchten
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Waren und Dienstleistungen. "Select Post" könne in keinem Wörterbuch
gefunden werden. Demzufolge, und zumal "Select" dem Wort "Post"
nachgestellt sei, könne es keine qualifizierende Bedeutung haben. Die
Kombination der Wörter und deren lückenlose Schreibweise sei äusserst
ungewöhnlich und lasse aufgrund der Länge der Wortschöpfung die Be-
deutung von "elektronisch" verblassen. Das Wortelement sei demzufolge
eine fantasievolle Neuschöpfung, welche originäre Unterscheidungskraft
aufweise. Ordne man dem Begriff "Post" die Bedeutung "befördertes Gut"
zu, ergäbe es "elektronisches befördertes Gut Auswahl". Hinzu komme,
dass jeglicher beschreibender Charakter für nahezu alle Waren der Klas-
se 9 und alle Dienstleistungen der Klasse 42 fehle, da es dabei nicht um
die Beförderung von Brief- oder Paketpost gehe, und zwar weder direkt
noch indirekt. Das Wort Post könne zwar nach dem erwähnten Urteil des
Bundesgerichts auch ein im Postbereich tätiges Unternehmen beschrei-
ben. Hier gehe es allerdings nicht um den Begriff in Alleinstellung. Zudem
sei das Wort "post" auch in seiner lateinischen Bedeutung als "nach",
"später" oder "hinter" zu berücksichtigen. Schliesslich würden die mass-
gebenden Verkehrskreise aufgrund der Farbe Gelb erkennen, dass "Post"
nicht ein beliebiges Unternehmen bezeichne. Durch die Hinzufügung von
"e" und "Select" finde eine Individualisierung statt, die dem Zeichen origi-
näre Unterscheidungskraft verleihe. Zudem enthalte das Zeichen grafi-
sche Elemente. Diese wirkten kennzeichnend. Die Farbe Gelb sei als
Farbmarke durchgesetzt und somit als kennzeichnungskräftig erachtet
worden. Es sei deshalb nicht ersichtlich, weshalb die gelbe Farbe nicht
ausreichend sein sollte, um dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft
zu verleihen. Auch bezogen auf die einzelnen Waren und Dienstleistun-
gen – auf die im Einzelnen eingegangen wurde – könne der Meinung der
Vorinstanz nicht gefolgt werden. Im Weiteren beruft sich die Beschwerde-
führerin auf die Gleichbehandlung mit verschiedenen andern Marken.
G.
Mit Vernehmlassung vom 6. März 2013 hält die Vorinstanz an der Abwei-
sung der Beschwerde fest. Sie verweist darauf, dass in der Marke
P-496219 sich der Farbton "gelb" für einen Teil der Dienstleistungen
durchgesetzt hat (unter Hinweis auf den Entscheid RKGE in sic! 2002
243). Gestützt auf diesen Entscheid sei später eine Marke aufgrund der
Farbe als teilweise durchgesetzte Marke eingetragen worden (CH 587386
OnTimeMail [fig.]). Im vorliegenden Fall verlange die Beschwerdeführerin
jedoch ausdrücklich den Eintrag als originär kennzeichnungskräftiges
Zeichen (Rechtsbegehren 2a und b der Beschwerde).
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Seite 7
H.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver-
waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
I.
Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien und eingereich-
ten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen
eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der
angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwür-
diges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Be-
schwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist
und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der
Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und
die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
1.1 Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehö-
ren, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr
durchgesetzt haben.
2.2 Zu den Zeichen des Gemeinguts gehören jene, die vom Publikum
nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden
und damit nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind, sowie Zeichen,
die aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind
(vgl. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR]
Bd. III/1, 2. Auflage, Basel 2009, N. 247, CHRISTOPH WILLI, Marken-
schutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Be-
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rücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zü-
rich 2002, Art. 2 N. 34).
2.3 Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesonde-
re, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, ihren
Gegenstand oder geografische Herkunft unmittelbar benennt oder sich in
einer anpreisenden Bedeutung erschöpft (BGE 129 III 227 f. E. 5.1
Masterpiece, 128 III 447 E. 1.6 Première). Der gedankliche Zusammen-
hang mit der Ware oder Dienstleistung muss derart sein, dass der be-
schreibende Charakter der Marke ohne besonderen Fantasieaufwand er-
kennbar ist (BGE 127 III 160 E. 2b.aa Securitas, mit weiteren Hinweisen).
2.4 Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamt-
eindruck. Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil
enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombi-
nation aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird
(WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 124, mit Hinweis auf BGE 120 II 310 The Origi-
nal).
2.5 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammen-
gesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu
ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamt-
eindruck ein die Waren oder die Dienstleistungen beschreibender, unmit-
telbar verständlicher Sinn ergibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 3 After hours, B-5518/ 2007 vom
18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow, mit weiteren Hinweisen). Dabei ist
das Augenmerk darauf zu richten, ob sich die Sinngehalte der Einzelwör-
ter zunächst zu einem Gesamtsinn kombinieren und semantisch verbin-
den, oder aber je einzeln auf die gekennzeichneten Waren oder Dienst-
leistungen beziehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4848/2009
vom 14. April 2010 E. 2.5 Trendline).
2.6 Zu berücksichtigen ist, dass ein Zeichen für den gesamten Oberbeg-
riff unzulässig ist, wenn es für bestimmte Produkte, die unter den Ober-
begriff fallen, unzulässig ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 5.2 Terroir, B-2125/2008 vom 15. Mai
2009 E. 5.2.1 Total Trader, B-1878/2007 vom 15. Februar 2008 E. 2
Teddybär).
http://links.weblaw.ch/BGE-129-III-225 http://links.weblaw.ch/BGE-128-III-447 http://links.weblaw.ch/BGE-127-III-160 http://links.weblaw.ch/BVGer-B-516/2008 http://links.weblaw.ch/BVGer-B-4848/2009 http://links.weblaw.ch/BVGer-B-2125/2008 http://links.weblaw.ch/BVGer-B-1878/2007
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2.7 Die Markenprüfung erfolgt mit Blick auf alle vier schweizerischen
Landessprachen, wobei es für den Ausschluss eines Zeichens genügt,
wenn bloss mit Blick auf eine dieser Sprachen ein Schutzhindernis be-
steht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3052/2009 vom 16. Feb-
ruar 2012 E. 2.3 Diamonds of the Tsars).
Englischsprachige Ausdrücke werden im Rahmen der schweizerischen
Markenprüfung berücksichtigt, sofern sie für einen erheblichen Teil der
massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1
Masterpiece).
2.8 Marken, die im Hinblick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts ei-
nen Grenzfall darstellen, sind gemäss der Rechtsprechung einzutragen
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007
E.2.2 btcino [fig.]).
3.
3.1 Ob einem Zeichen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, beur-
teilt sich aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 Radio
Suisse Romande, mit weiteren Hinweisen).
3.2 Die beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl
an Durchschnittskonsumenten wie auch an Fachleute. Der Beschwerde-
führerin ist jedoch beizupflichten, dass einige der Waren und Dienstleis-
tungen nur für Fachleute bestimmt sind. Soweit von Bedeutung, wird in
der Folge bezüglich der einzelnen Produkte auf die massgebenden Ver-
kehrskreise eingegangen.
4.
4.1 Das Zeichen ePostSelect (fig.) setzt sich zusammen aus dem Wort-
element "ePostSelect" und einem Bildelement.
4.2 "E", wenn es einem Wort vorangestellt ist, wird hauptsächlich ver-
wendet im Sinne von "elektronisch" oder "elektrisch" (vgl. Duden online:
E-Learning, E-Voting, E-Cash, E-Banking, E-Commerce, E-Book,
E-Shopping, E-Government, E-Bike und viele andere mehr).
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-7408/2006 http://links.weblaw.ch/BVGer-B-3812/2008
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Seite 10
4.3
4.3.1 "Post" wird vom schweizerischen Publikum in einem doppelten Sinn
verstanden: einerseits als das beförderte Postgut, andererseits als das
Unternehmen, das die entsprechenden Dienstleistungen erbringt (Urteil
des Bundesgerichts 4A.370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 Post;
BVGE 2009/4 vom 9. Juni 2008 E. 4.1-4.5 Post; Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-2999/2011 vom 22. Februar 2013 E. 5.4 Die Post).
4.3.2 "Postdienste" werden im Postgesetz vom 17. Dezember 2010 (PG;
SR 783.0) definiert als "das Annehmen, Abholen, Sortieren, Transportie-
ren und Zustellen von Postsendungen" (Art. 2 Bst. a PG). Das Bundes-
verwaltungsgericht umschrieb, gestützt auf diese Definition, in einem Ur-
teil vom 22. Februar 2013, den Begriff "Postdienstleistungen" einzig in
Bezug auf die Beförderung physischer Güter wie Briefe, Pakete etc. und
somit in einem engen Zusammenhang zur Sachbezeichnung "das beför-
derte Gut" (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2999/2011 vom
22. Februar 2013 E. 5.4 Die Post).
4.3.3 Das von der Beschwerdeführerin erwähnte lateinische "post-" kenn-
zeichnet in Verbindung mit Adjektiven – seltener mit Substantiven oder
Verben – etwas als zeitlich später liegend erfolgend (vgl. Duden online:
"post-"). Hier geht aus dem Wortlaut der Marke eindeutig hervor, dass
"Post" nicht in diesem Sinne, sondern als Substantiv verwendet wird.
4.4 Im Zeichen ist "e" dem Wort "Post" vorangestellt und bildet mit diesem
den Begriff "ePost". Dieser hat die Bedeutung "elektronische Post" (vgl.
Duden online: "E-Post" definiert als Abkürzung von "elektronische Post").
Im Gegensatz zu "Post" lässt "E-Post" keinen Schluss auf ein (beliebiges)
im Postbereich tätiges Unternehmen zu. "E-Post" bezeichnet somit nur
"elektronische Postdienstleistungen". Sinngemäss entspricht "E-Post"
dem Begriff "E-Mail" (vgl. Langenscheidt online Wörterbuch Englisch-
Deutsch 5.0: "Post" als deutsche Übersetzung des englischen Wortes
"mail"). Im Duden wird "E-Post" als Synonym vom "E-Mail" genannt (vgl.
Duden online: E-Post). In der Schweiz hat sich allerdings im Sprach-
gebrauch das Wort "E-Mail" durchgesetzt, und das ohne Weiteres in die-
sem Sinne verständliche "E-Post" wird nicht oder kaum verwendet.
4.5 "Select" ist ein englisches Verb bzw. Adjektiv mit der Bedeutung
"auswählen, auslesen" bzw. "ausgewählt, erlesen (Buch, Geist, Speise
etc.); exklusiv (Gesellschaft etc.), wählerisch" (Langenscheidt
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Seite 11
e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). Das Wort kann dem Grundwort-
schatz zugerechnet werden (vgl. insb. den Eintrag des Wortes "select" in:
Pons, Basiswörterbuch Schule, Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch,
Stuttgart 2006; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6748/2008 vom
16.Juli 2009 E. 10 Xpertselect). Der Durchschnittskonsument versteht
das Wort aber auch aufgrund dessen Ähnlichkeit mit dem deutschen "Se-
lektion, selektionieren" oder dem französischen "sélection, sélectionner".
"Select" verweist darauf, dass eine gewisse Auswahl getroffen werden
kann oder getroffen worden ist. Das Wort kann zwar wertneutral als
"auswählen" verstanden werden, wird aber oft als anpreisend, im Sinne
von "ausgewählt, erlesen" verstanden.
4.6 Das Wortelement der Marke hat somit den Sinngehalt "ausgewählte
oder eine Auswahl bietende elektronische Post /E-Mail".
4.7 Das Zeichen ist eine Wort-/Bildmarke. Die Schrift des Wortelements
ist banal und nicht auffällig. Die Farbe der Schrift, schwarz, wird für
Schriften sehr oft verwendet und wirkt deshalb ebenfalls unauffällig. Eine
etwas spezielle Gestaltung wird dadurch erreicht, dass die Wörter ohne
Abstand zusammengeschrieben sind und "Select" im Gegensatz zu
"ePost" fett geschrieben wird. "ePost" wird zudem mit einem kleinen vor-
angestellten "e" geschrieben; nach Duden würde sich "elektronische
Post" "E-Post" schreiben, analog zu "E-Mail" (vgl. Duden online: E-Post,
E-Mail). Bei "Select" wirkt der Grossbuchstabe dekorativ.
4.8 Das Zeichen enthält ferner einen gelben Hintergrund, in dem das
Wortelement in schwarzer Farbe in der Mitte eingefügt ist. Das Zeichen
soll mit einem Farbanspruch "gelb, schwarz" geschützt werden.
4.9 Für die abstrakte Markenfähigkeit bei aus einem Wortelement auf
konturlosem, farbigem Hintergrund bestehenden Zeichen müssen, vergli-
chen mit anderen Markenformen wie Bild- oder Formmarken, keine be-
sonderen oder zusätzlichen abstrakten Schutzvoraussetzungen vorlie-
gen. Für die Eintragungsfähigkeit ist nicht entscheidend, wie die Marke
tatsächlich auf dem Markt in Erscheinung tritt (BVGE 2007/36 vom 4. Ok-
tober 2007 E. 4.2 WebStamp). Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit der
Zeichenkombination eines Wortelements auf konturlosem, farbigem Hin-
tergrund ist der Gesamteindruck massgebend, wie er sich aus der Abbil-
dung für die Anmeldung ergibt (BVGE 2007/36 vom 4. Oktober 2007 E. 5
ff. WebStamp).
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Seite 12
4.10 Die unbestimmte gelbe Farbe – ohne weitere Präzisierung – im Hin-
tergrund ist, wie auch das Bildelement und die Gestaltung des Wortele-
ments wenig kennzeichnungskräftig.
4.11 Die Beschwerdeführerin beantragt im Eventualantrag eine genauere
Umschreibung der Farbe Gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U). Sie
weist darauf hin, dass diese gelbe Farbe als durchgesetzte Marke einge-
tragen ist (Marke Nr. P-496219). Eine Durchsetzung wird für die Marke
ePostSelect (fig.) nicht geltend gemacht und steht hier nicht zur Diskussi-
on.
Durchgesetzt ist die Farbmarke P-496219 für:
"36: Zahlungsverkehr, Kontoführung.
39: Brief- und Pakettransport, Beförderung von Schnellpost, Beförderung von
Paketen und abgehender Briefpost im internationalen Verkehr, Busbetrieb
nach Fahrplan."
Die Dienstleistungen "Brief- und Pakettransport, Beförderung von
Schnellpost, Beförderung von Paketen und abgehender Briefpost im in-
ternationalen Verkehr" entsprechen der oben genannten Definition der
"Postdienstleistungen". Aufgrund der Entwicklung, immer mehr Dienstleis-
tungen auch elektronisch anzubieten, stellen elektronische Postdienstleis-
tungen eine zeitgemässe Form der traditionellen Postdienstleistungen
dar. Wenn bei elektronischen Postdienstleistungen in der Marke der Farb-
ton verwendet wird, der für die entsprechenden traditionellen Dienstleis-
tungen eines Unternehmens durchgesetzt ist, entsteht bei den Adressa-
ten eine gedankliche Verbindung zwischen den Produkten. Das neue
Produkt wird dem Hersteller der bereits existierenden Angebote zugeord-
net. "Gelb (RAL 1004, Pantone C 116/109U)" im Zeichen ist deshalb für
"E-Post" oder "E-Mail" kennzeichnungskräftiger als die unbestimmte Far-
be "Gelb", die verschiedene Farbschattierungen von hell- bis dunkelgelb
umfasst.
5.
5.1 Das Zeichen ePostSelect (fig.) beansprucht Schutz für verschiedene
Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42.
5.2 In Klasse 38 beansprucht die Beschwerdeführerin neben klar definier-
ten Dienstleistungen auch den Oberbegriff "Telekommunikation". Dieser
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wird zwar präzisiert, allerdings in einer nicht abschliessenden Art ("insbe-
sondere").
5.2.1 In Klasse 38 enthält die Nizza Klassifikation einzig den Oberbegriff
"Telekommunikation"; unter diesen fällt auch die Dienstleistung "E-Mail"
(vgl. Nizza Klassifikation, Oberbegriffe 10. Auflage, Version 2013 und
NicePub [WIPO], beide unter www.ige.ch > Marke > Schutz in der
Schweiz > Waren / Dienstleistungen).
"E-Mail" kann verschiedene Produkte umfassen, wie z.B. E-Mail-Server,
Bereitstellung von E-Mail-Diensten, E-Mail-Dienste, Telekommunikations-
dienste mittels E-Mail oder Übermitteln von Daten über E-Mail. "ePost"
mit der Bedeutung "E-Mail" ist unmittelbar beschreibend für diese Dienst-
leistungen. "Select" kann in diesem Zusammenhang anpreisend wirken,
oder, wenn es als Hinweis auf eine Wahlfunktion bei den E-Mail-
Dienstleistungen verstanden wird, beschreibend sein. Die Wortfolge
– ohne Bildelement – ist daher im Zusammenhang mit diesen Dienstleis-
tungen dem Gemeingut zuzurechnen.
5.2.2 Die Gestaltung der Wort-/Bildmarke "ePostSelect (fig.), so wie sie
ursprünglich eingetragen werden sollte, reicht nicht aus, um der Marke,
soweit sie für Dienstleistungen, die mit E-Mail im Zusammenhang stehen,
genügend Kennzeichnungskraft zu verleihen. Durch die Präzisierung der
Farbe im Sinne des Eventualantrags "schwarz, gelb (RAL 1004, Pantone
C 116/109U)" hingegen und die damit verbundene Assoziation mit einem
bestimmten Anbieter bereits bestehender Produkte wird eine grössere
Kennzeichnungskraft erreicht. Diese genügt, um dem Zeichen für Dienst-
leistungen, die im Zusammenhang mit E-Mail stehen, Unterscheidungs-
kraft zu verleihen.
5.3 Ob die andern Waren und Dienstleistungen zum Teil ohne Präzisie-
rung des Farbtons "gelb" eingetragen werden könnten, kann offen gelas-
sen werden. Die Marke kann aufgrund der oben genannten beanspruch-
ten Dienstleistungen "Telekommunikation" nur im Sinne des Eventualan-
trags geschützt werden.
6.
Demzufolge ist die Beschwerde im Sinne des Eventualantrags gutzuheis-
sen und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke ePostSelect (fig.) für die
in den Klassen 9, 38 und 42 beanspruchten Waren und Dienstleistungen
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Schutz zu gewähren, mit der Präzisierung (schwarz, gelb RAL 1004, Pan-
tone C 116/109U).
7.
7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden keine Kosten erhoben
(Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss von
Fr. 2'500.– ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten, und es ist ihr
eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
VwVG, Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR
173.320.2]). Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote einge-
reicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art.
14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von
Fr. 3'000.– (inkl. MWST) als angemessen.
9.2 Fehlt es in einem Verfahren an einer unterliegenden Partei, ist die
Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt
aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2
VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31)
handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersön-
lichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzge-
setzes namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2
Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf erliess sie die angefochtene
Verfügung in eigenem Namen und kassierte auch in eigenem Namen die
dafür vorgesehene Gebühr. Die Vorinstanz ist daher zur Zahlung der Par-
teientschädigung zu verpflichten.