Decision ID: 1d3db8c1-26d1-4153-ba26-c272094ceeb1
Year: 2014
Language: de
Court: ZH_HG
Chamber: ZH_HG_001
Canton: ZH
Region: Zürich
Law Area: civil_law

betreffend Marke / UWG
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Inhaltsverzeichnis
Rechtsbegehren .................................................................................................... 3
Sachverhalt und Verfahren ................................................................................. 4
A. Sachverhaltsübersicht .................................................................................... 4 a. Parteien und ihre Stellung ........................................................................... 4 b. Prozessgegenstand .................................................................................... 4
B. Prozessverlauf ................................................................................................ 5
Erwägungen ......................................................................................................... 5
1. Formelles ........................................................................................................ 5 1.1. Zuständigkeit ........................................................................................... 5 1.2. Anwendbares Recht ................................................................................ 7
2. Unterlassungs- und Feststellungsanspruch nach MSchG .............................. 7 2.1. Übersicht über den unbestrittenen Sachverhalt ...................................... 7 2.2. Parteistandpunkte ................................................................................... 9 2.3. Ausgangslage ....................................................................................... 14 2.4. Rechtsbeständigkeit der Marke BOTOX ............................................... 14 2.5. Verletzung der klägerischen Marken ..................................................... 24 2.5.1. Priorität der Marke BOTOX .................................................................... 24 2.5.2. Keine berühmte Marke ........................................................................... 24 2.5.3. Tatsächlicher Gebrauch der Marke ........................................................ 31 2.5.4. Verwechslungsgefahr ............................................................................ 36 2.6. Zwischenfazit ........................................................................................ 47
3. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch nach UWG ................................ 47 3.1. Konkurrenz zwischen Markenrecht und UWG ....................................... 47 3.2. Parteistandpunkte ................................................................................. 47 3.3. Rechtliches ............................................................................................ 49 3.4. Subsumtion ........................................................................................... 49 3.5. Zwischenfazit ........................................................................................ 53
4. Reparatorische Ansprüche ........................................................................... 53
5. Zusammenfassung ....................................................................................... 53
6. Kosten- und Entschädigungsfolgen .............................................................. 53
Erkenntnis ........................................................................................................... 55
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Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2 f.)
"1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall sowie unter Androhung einer  für jeden Tag der Nichterfüllung gemäss Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO zu verbieten,
a) Kosmetika mit dem Zeichen BOTOCARE zu kennzeichnen;
b) Kosmetika mit dem Zeichen BOTOCARE herzustellen, zu importieren, zu exportieren oder zu lagern;
c) Kosmetika mit dem Zeichen BOTOCARE zu bewerben, anzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu setzen;
d) Das Zeichen BOTOCARE im Zusammenhang mit dem Anbieten,  und Inverkehrbringen von Kosmetika in der Firma, in der , auf Geschäftspapieren, im Internet, als Domainname oder sonst in irgendeiner Form im Geschäftsverkehr zu gebrauchen;
e) Handlungen gemäss den vorstehenden lit. a) bis d) durch Dritte  zu lassen.
2. Es sei die ins Schweizer Markenregister eingetragene Marke Nr. ... B._ BOTOCARE für ungültig zu erklären und das Institut für Geistiges Eigentum anzuweisen, die Marke aus dem Register zu löschen.
3.a) Es sei die Beklagte zu verpflichten, innert angemessener, vom Gericht  Frist dem Gericht zuhanden der Klägerin unter Androhung der  ihrer Organe im Widerhandlungsfall Auskunft zu erteilen
- über die Art und Menge der kosmetischen Produkte, welche die Beklagte unter dem Zeichen BOTOCARE an Dritte verkauft hat
- und zwar durch Erstellen einer schriftlichen, chronologischen , aus der die verkauften mit dem Zeichen BOTOCARE  Produkte, der Zeitpunkt des Verkaufs, die Einstandspreise, die einzelnen Verwaltungs-, Vertriebs- und Gemeinkosten und die dem Abnehmer verrechneten Preise sowie die durch den Verkauf dieser  erzielten Gewinne hervorgehen;
- alles unter Beilage der entsprechenden Rechnungen, Finanz- und , Bankbelege sowie weiteren einschlägigen Belegen.
3.b) Es sei die Beklagte zu verpflichten, der Klägerin einen Betrag zuzüglich Zins zu 5% seit Datum des Eintritts des Schadens, des Gewinns oder der  zu bezahlen, der nach Auskunftserteilung gemäss vorstehender Ziff. 3.a) von der Klägerin zu beziffern ist und dem bei ihr eingetretenen Schaden, dem von der Beklagten erzielten Gewinn oder der Bereicherung der Beklagten aus den Handlungen gemäss vorstehender Ziff. 1 lit. a-e entspricht.
Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten."
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Sachverhalt und Verfahren
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Die Klägerin ist eine Gesellschaft amerikanischen Rechts mit Sitz in C._, Ka-
lifornien. Sie ist über ein Netz von Tochtergesellschaften in mehr als 100 Ländern
präsent und tätig und beschäftigt weltweit rund 10'000 Arbeitnehmer. In der
Schweiz ist die Klägerin mit ihrer Tochtergesellschaft A._ AG mit Sitz in
D._ vertreten. Sie ist weltweit in der Herstellung und Entwicklung sowie im
Vertrieb von Arzneimitteln und im Bereich der ästhetischen Medizin tätig. Schwer-
punkte ihrer Produktepalette bilden die Augenpflege, Neurologie, Hautpflege und
Urologie (act. 1 Rz. 8; von der Beklagten mit Nichtwissen bestritten: act. 15
Rz. 12).
Die Beklagte ist eine in E._ domizilierte Aktiengesellschaft, welche sich seit
1997 in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von kosmetischen Produk-
ten für den Bereich der Hautpflege engagiert. Sie ist Teil der B._ Unterneh-
mensgruppe. Die Beklagte tritt am Markt mit den Produktelinien F._ und BO-
TOCARE auf. Bei den Produkten beider Linien handelt es sich um kosmetische
Produkte für die Schönheitspflege (act. 1 Rz. 10 ff; act. 15 Rz. 13).
b. Prozessgegenstand
Die Klägerin ist Inhaberin der Marke BOTOX. Sie wehrt sich mit der vorliegenden
Klage gegen die Verwendung des Zeichens BOTOCARE in Zusammenhang mit
Kosmetika und verlangt die Löschung der Marke B._ BOTOCARE. Zur Be-
gründung stützt sie sich auf die Bestimmungen des Markenrechts und des Geset-
zes über den unlauteren Wettbewerb. Zwecks Erhebung reparatorischer Ansprü-
che verlangt sie ausserdem Auskunft über Verkaufs- und Gewinnzahlen der Be-
klagten.
Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, dass BOTOX eine reine Sachbe-
zeichnung sei. Sollte das Zeichen überhaupt je originäre Unterscheidungskraft
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beansprucht haben, sei der Begriff BOTOX in der Zwischenzeit zum Freizeichen
degeneriert. Im Übrigen könne die behauptete Marke "BOTOX" im Kosmetikbe-
reich überhaupt nicht rechtserhaltend benutzt werden. Schliesslich bestehe keine
marken- und/oder lauterkeitsrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zwischen
den Zeichen "BOTOX" und "BOTOCARE" bzw. "B._ BOTOCARE".
B. Prozessverlauf
Mit Eingabe der Klageschrift vom 29. März 2012 machte die Klägerin das Verfah-
ren rechtshängig (act. 1). Nach fristgerechter Bezahlung des mit Verfügung vom
2. April 2012 verlangten Gerichtskostenvorschusses (Prot. S. 2; act. 7) und Ein-
gang der Klageantwort vom 31. August 2012 (act. 15) wurde den Parteien mit
Verfügung vom 4. September 2012 Frist zur Bereinigung diverser Mängel ange-
setzt (act. 17). Nachdem die Parteien die Mängel behoben hatten (act. 20, 21, 23,
27 und 28), fand am 26. Februar 2013 eine Vergleichsverhandlung statt, an der
indes keine Einigung gefunden werden konnte (Prot. S. 13 f.). Deshalb wurde mit
Verfügung vom 8. März 2013 ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet. Die Replik
erging am 29. Mai 2013 (act. 33) und die Duplik am 30. August 2013 (act. 38); sie
wurde der Klägerin am 3. September 2013 zugestellt (act. 40).
Da die Parteien in Anwendung von Art. 233 ZPO auf die Durchführung einer
Hauptverhandlung verzichtet haben (act. 44 und 45), erweist sich das Verfahren
als spruchreif.

Erwägungen
1. Formelles
1.1. Zuständigkeit
1.1.1. Örtliche Zuständigkeit
Die Klägerin hat Sitz in C._, Kalifornien, USA. Damit liegt ein internationaler
Sachverhalt vor. Anwendbar zur Bestimmung der örtliche Zuständigkeit sind des-
halb das Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember
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1987 (IPRG, SR 291) sowie die einschlägigen Staatsverträge, namentlich das
Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 30. Oktober
2007 (LugÜ, SR 0.275.12), welches für die Schweiz am 1. Januar 2011 in Kraft
getreten ist.
Gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ in Verbindung mit Art. 109 Abs. 2 IPRG sind für Kla-
gen betreffend Verletzung von Immaterialgüterrechten die schweizerischen Ge-
richte am Wohnsitz des Beklagten oder, wenn ein solcher fehlt, diejenigen an sei-
nem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig. Überdies sind die schweizerischen
Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort sowie für Klagen aufgrund der Tätigkeit
einer Niederlassung in der Schweiz die Gerichte am Ort der Niederlassung zu-
ständig. Selbiges gilt für Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb (Art. 2 Abs. 1
LugÜ in Verbindung mit Art. 129 Abs. 1 IPRG). Stehen mehrere Ansprüche gegen
eine beklagte Partei, die nach diesem Gesetz in der Schweiz eingeklagt werden
können, in einem sachlichen Zusammenhang, so ist jedes schweizerische Gericht
zuständig, das für einen der Ansprüche zuständig ist (Art. 8a Abs. 2 IPRG).
Die Beklagte hat ihren Sitz in E._. Die Klägerin erhebt ihre Klage dennoch in
Zürich mit der Begründung, dass sie in Zürich ein Produkt der Beklagten, das mit
BOTOCARE gekennzeichnet gewesen sei, gekauft habe (act. 1 Rz. 2). Die Kläge-
rin nimmt mithin das Forum am Handlungs- und Erfolgsort in Anspruch. Im Lichte
der genannten einschlägigen Gesetzesbestimmungen ist dies zulässig, nachdem
die Beklagte den der Qualifikation als Handlungs- und Erfolgsort zugrunde liegen-
den Kauf eines ihrer Produkte nicht bestreitet. Ausserdem hat sie sich – soweit
dies gemäss Art. 24 LugÜ resp. Art. 6 IPRG möglich ist – auf die Streitigkeit ein-
gelassen.
Die Gerichte in Zürich erweisen sich damit als örtlich zuständig.
1.1.2. Sachliche Zuständigkeit
Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a und b sowie Art. 6 Abs. 2 ZPO in Verbindung mit § 44
lit. a und b GOG ist das Handelsgericht des Kantons Zürich sachlich zuständig.
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1.2. Anwendbares Recht
Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für den der Schutz
der Immaterialgüter beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Ansprüche aus un-
lauterem Wettbewerb unterstehen dem Recht des Staates, auf dessen Markt die
unlautere Handlung ihre Wirkung entfaltet (Art. 136 Abs. 1 IPRG). Ansprüche aus
ungerechtfertigter Bereicherung unterstehen dem Recht des Staates, in dem die
Bereicherung eingetreten ist, wenn kein Rechtsverhältnis besteht (Art. 128 Abs. 2
IPRG). Schadenersatzansprüche sind – wenn Schädiger und Geschädigter ihren
gewöhnlichen Aufenthalt nicht im gleichen Staat haben – nach dem Recht des
Staates zu beurteilen, in dem die unerlaubte Handlung begangen worden ist
(Art. 133 Abs. 2 IPRG). Bei Ansprüchen aus unechter (angemasster) Geschäfts-
führung ohne Auftrag muss schliesslich auf die Kollisionsnormen des verletzten
Rechtsgutes abgestellt werden (siehe SCHNYDER/DOSS, Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, 2. Aufl. 2012, N 22 zu Art. 117).
Sämtliche von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche (siehe dazu act. 1
Rz. 54 ff.) sind demzufolge nach Schweizer Recht zu beurteilen. Dies wird von
den Parteien nicht in Abrede gestellt.
2. Unterlassungs- und Feststellungsanspruch nach MSchG
2.1. Übersicht über den unbestrittenen Sachverhalt
Gemäss übereinstimmender Parteidarstellung ist BOTOX zugunsten der Klägerin
seit wenigstens dem 12. März 1991 geschützt. Die Klägerin ist namentlich Inhabe-
rin der folgenden Marken (act. 1 Rz. 18):
CH P-... BOTOX hinterlegt am 12. März 1991
Kl. 5
CH ... A._ BOTOX hinterlegt am 3. Dezember 1992
Kl. 5, 10
CH P-... BOTOX hinterlegt am 15. Dezember 2000
Kl. 5
CH P-... BOTOX (fig.) hinterlegt am 15. Dezember 2000
Kl. 5
CH P-... BOTOX BOTULINUM TOXIN TYPE A (fig.) Kl. 5
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hinterlegt am 25. Oktober 2000 IR ... BOTOX hinterlegt am 12. März 2004
Kl. 3
Ausserdem hält sie die Marke CH ... BOTOLIFT, die seit tt. September 2003 für Kosmetika und Make-Up der Klasse 3 eingetragen ist, und die Marke CH ...
G._, die seit dem tt. November 2001 für Waren und Dienstleistungen der Klasse 5 hinterlegt ist.
Unter der Marke BOTOX vertreibt die Klägerin ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff
Clostridium botulinum Typ A Neurotoxinkomplex (auch: Botulinumtoxin Typ A), ei-
nem Nervengift, welches seit Anfang der 80er Jahre in der Neurologie bei der Be-
handlung von Bewegungsstörungen (Dystonien), Muskelerkrankungen oder
übermässigem Schwitzen (Hyperhidrose) eingesetzt wird und für diese Anwen-
dungen auch in der Schweiz als Arzneimittel zugelassen ist (act. 1 Rz. 15 und 23;
act. 33 Rz. 13). Sie verfügt über drei Swissmedic-Zulassungen, die alle der Abga-
bekategorie A (einmalige Abgabe auf eine ärztliche Verschreibung hin) unterlie-
gen (act. 15 Rz. 14). Der gleiche Wirkstoff wie in BOTOX wird auch für sogenann-
te kosmetische Anwendungen – namentlich für die Behandlung von mimisch be-
dingten Falten zwischen den Augenbrauen (sog. Zornes- oder Glabellafalten) –
eingesetzt. Weil in der Schweiz wie auch in verschiedenen anderen Staaten Arz-
neimittel, die für kosmetische und andere medizinische Anwendungen zugelassen
sind und den gleichen Wirkstoff wie ein anderes Pharmazeutikum enthalten (und
daher für die nämlichen Zwecke eingesetzt werden könnten), nicht identisch ge-
kennzeichnet werden dürfen, damit keine Verwechslungen und Anwendungsfeh-
ler auftreten, werden die für kosmetische Anwendungen bestimmten Produkte der
Klägerin daher nicht unter der Bezeichnung BOTOX COSMETIC (wie in den USA
und Kanada), sondern unter der Bezeichnung G._ vertrieben. Das Produkt
G._ ist in der Schweiz für die Behandlung von mittelschweren bis schweren
Glabellafalten bei Erwachsenen zugelassen (act. 1 Rz. 16 f.; act. 15 Rz. 15 f.;
act. 33 Rz. 14).
Die Beklagte bietet eine BOTOCARE Creme, ein BOTOCARE Serum und eine
BOTOCARE Mask an. Die Produkte ihrer BOTOCARE Linie bezeichnet sie als
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solche einer "neue[n] Generation der Faltenbekämpfung"; es handle sich um ge-
radezu "revolutionäre" Produkte. Bei Anwendung der Produkte könne "eine Botu-
linähnliche Wirkung ohne Nadel erzielt werden" (act. 1 Rz. 35 f.). Der Wirkstoff in
den BOTOCARE Produkten ist Hexapeptid. Dabei handelt es sich um ein synthe-
tisch hergestelltes Peptid, das in Crèmeform gegen Falten eingesetzt werden
können soll. Medizinische Studien oder Langzeitstudien über den Wirkstoff gibt es
soweit ersichtlich bisher keine (act. 1 Rz. 37). Die Marke B._ BOTOCARE
hat die Beklagte am 22. August 2011 zur Registrierung angemeldet (act. 1
Rz. 42). Ihre Produkte kennzeichnet die Beklagte nur mit dem zweiten Markenbe-
standteil BOTOCARE (act. 1 Rz. 43).
2.2. Parteistandpunkte
2.2.1. Standpunkt der Klägerin
Die Klägerin fühlt sich durch die Verwendung des Zeichen BOTOCARE für Kos-
metika in ihren Markenrechten verletzt. In ihren Ausführungen verwahrt sie sich
zunächst vehement gegen die Behauptung, dass es sich bei der Marke BOTOX
um eine Sachbezeichnung handle. Das Zeichen BOTOX stelle keinen Bezug zu
dem im Produkt enthaltenen Wirkstoff her (act. 1 Rz. 66; act. 33 Rz. 78). Die Ge-
samtbevölkerung in der Schweiz erkenne im Zeichen BOTOX eine unterschei-
dungskräftige und kennzeichnungskräftige Marke für ein Produkt der Klägerin. Sie
schliesse daraus weder auf den im Produkt enthaltenen Wirkstoff noch verstehe
sie die Marke sonst beschreibend, im Sinne einer Sachbezeichnung oder einer
Beschaffenheitsangabe (act. 1 Rz. 70). Sie – die Klägerin – gebrauche ihre Zei-
chen konsequent mit einem Schutzrechtsvermerk und signalisiere damit, dass es
sich um eine Marke handle (act. 1 Rz. 72; siehe auch act 33. Rz. 63 ff.). Für den
rechtserhaltenden Gebrauch der Marke sei nicht entscheidend, in welcher Darbie-
tungsform (Pulver, Lösung, vakuumgetrocknet oder nicht) ein Produkt angeboten
wird, sondern für welche Verwendungen es eingesetzt wird (act. 33 Rz. 57). Des
weiteren sei das Zeichen BOTOX seit seiner Eintragung ins Schweizer Markenre-
gister nicht zum Freizeichen degeneriert. Ein solches liege erst dann vor, wenn al-
le beteiligten Verkehrskreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf einen be-
stimmten Geschäftsbetrieb oder als Produktekennzeichen sondern als gemein-
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freie Sachbezeichnung verstehen würden (act. 1 Rz. 75). Wenigstens die Fach-
kreise seien sich bestens bewusst, dass es sich bei BOTOX um eine Marke hand-
le und würden dieses Zeichen nicht als Freizeichen verstehen (act. 1 Rz. 80; sie-
he auch act. 33 Rz. 69 ff.).
BOTOX sei gar eine berühmte Marke. Sie sei weltweit wie in der Schweiz bei ei-
nem breiten Publikum bekannt. BOTOX geniesse auch im Ausland eine überra-
gende Verkehrsgeltung, was auf intensive Verkaufsförderungsmassnahmen zu-
rückzuführen sei und sich im weltweiten Umsatz von BOTOX in der Höhe von
USD 1'419 Mio. für 2010 niederschlage. Diese Verkehrsgeltung im Ausland wirke
sich effektiv auch auf die Bekanntheit der Marke BOTOX in der Schweiz aus
(act. 1 Rz. 87 f.). Für das Ausland gelte, dass wenn das Produkt für kosmetische
Anwendungen mit G._ markiert werden muss (wie in der Schweiz), die an-
wendenden Ärzte, die Patienten und die Gesamtbevölkerung dennoch (in unzu-
treffender Weise) vom Produkt BOTOX sprechen und die G._ Produkte unter
dieser Marke wahrnehmen würden. Zudem finde auch im Ausland ein weiterge-
hender kosmetischer Gebrauch von BOTOX statt, sei es, dass die Zulassung für
das Produkt weiter gefasst sei oder dass es sich dabei um einen "off-label use"
handle (act.1 Rz. 88). Der Marke BOTOX ähnliche Drittmarken (einschliesslich
derjenigen der Beklagten) seien dem Publikum praktisch unbekannt (act. 1
Rz. 95). Der Marke BOTOX komme weltweit wie in der Schweiz überragende
Verkehrsgeltung zu, sie geniesse allgemeine Wertschätzung und nehme eine Al-
leinstellung ein (act. 1 Rz. 96). Die Marke erreiche damit die quantitative und die
qualitative Schwelle, um sich auch in der Schweiz als berühmte Marke zu qualifi-
zieren (act. 1 Rz. 106).
Die Verletzung ihrer Marke erkennt die Klägerin zum einen in der Zeichenähnlich-
keit zwischen BOTOX und BOTOCARE. Dem Wortstamm "BOTO" und damit der
klägerischen Marke BOTOX komme eine starke Kennzeichnungskraft zu. Es
handle sich dabei um eine fantasievolle Neuentwicklung der Klägerin (act. 1
Rz. 109). Der Wortanfang "BOTO" – mithin die Hälfte der Zeichen der Beklagten –
stimme mit dem Wortstamm "BOTO" der Klägerin überein. Der Anfang sei für ein
Wortzeichen grundsätzlich stärker prägend als nachfolgende Wortteile. Ausser-
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dem verwende die Beklagte als zweiten Zeichenbestandteil "CARE", bei welchem
es sich um den englischen Ausdruck für "Pflege" handle. Dieser zweite Teil sei
nicht kennzeichnungskräftig. Daran ändere auch die Voranstellung des Zeichens
B._ zur Marke B._ BOTOCARE nichts. Dieser Zusatz sei ebenfalls nicht
kennzeichnungskräftig (act. 1 Rz. 110 ff.). Zum andern handle es sich bei den
BOTOX Produkten der Klägerin als auch bei der BOTOCARE Produktelinie der
Beklagten um Produkte zur Körperpflege, namentlich zur Behandlung von Falten.
Zur Glättung von Falten würden heute sowohl mehrere Pharmazeutika als auch
eine Vielzahl von Kosmetika angeboten, ohne dass der Durchschnittsabnehmer
diese Produkte nach ihrer Warenklasse unterscheiden würde. Die Gleichartigkeit
zwischen diesen Produkten sei somit zu bejahen. Die Beklagte habe demnach ih-
re Marke für keine Waren und Dienstleistungen hinterlegt, die nicht mit den von
der Beklagten für BOTOX beanspruchten Waren gleich oder gleichartig seien
(act. 1 Rz. 199; siehe auch act. 33 Rz. 83 ff.). Aufgrund der Zeichenähnlichkeit
(siehe dazu auch act. 33 Rz. 90 ff.) und Warengleichartigkeit zwischen den
BOTOX Produkten der Klägerin und der B._ BOTOCARE Produktelinie der
Beklagten entstehe eine Verwechslungsgefahr. Es werde der Eindruck erweckt,
bei den B._ BOTOCARE Produkten handle es sich um Produkte aus der
BOTOX Linie der Klägerin bzw. die beklagtischen Produkte seien von derselben
Herstellerin wie die BOTOX Produkte produziert worden oder zwischen der Kläge-
rin und der Beklagten würden rechtliche oder wirtschaftliche Beziehungen beste-
hen (act. 1 Rz. 121 f.; act. 33 Rz. 119). Entgegen der Darstellung der Beklagten
sei BOTOX keine schwache Marke. Auch könnten die lange Aufbauarbeit und die
konstanten Forschungs- wie Verkaufsförderungsanstrengungen nicht zur Folge
haben, dass der Marke nunmehr ein geringer Schutzumfang zuerkannt werde
(act. 33 Rz. 114). Da die Marke BOTOX stattdessen als berühmte Marke zu quali-
fizieren sei, geniesse sie sodann einen erweiterten Schutzbereich, unabhängig
von Waren- und Dienstleistungen (act. 1 Rz. 125). Die Beklagte nutze den Ruf,
den sie – die Klägerin– sich mit ihrer Marke aufgebaut habe, um diesen zu ihren
Gunsten auszubeuten (act. 1 Rz. 127 ff.; act. 33 Rz. 10, 12, 98).
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2.2.2. Standpunkt der Beklagten
Die Beklagte vertritt die Auffassung, dass der Begriff BOTOX bloss als Sachbe-
zeichnung anzusehen sei. Sogar von Fachleuten werde BOTOX als Sachbe-
zeichnung verwendet (act. 15 Rz. 55; act. 38 Rz. 33 ff.). Soweit BOTOX zu Be-
ginn schutzfähig gewesen sein sollte, sei das Zeichen zumindest zum heutigen
Zeitpunkt zum Freizeichen degeneriert (act. 15 Rz. 8; act. 38 Rz. 44, 49 f.).
Die Beklagte verweist alsdann darauf, dass sich die klägerischen Marken allesamt
nicht mehr in der fünfjährigen Gebrauchsschonfrist befänden. Entsprechend
müssten sie für sämtliche registrierten Waren rechtserhaltend gebraucht werden,
um den erlangten Markenschutz aufrecht zu erhalten (act. 15 Rz. 18). Der Ge-
brauch der Marke Botox sei indessen nur für die Bezeichnung von "vakuumge-
trocknetem Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung" zugelassen. Darüber
hinaus, für alle anderen Implikationen, seien die Marken wegen Nichtgebrauchs
anfechtbar und in diesem Umfang denn auch nichtig. Sie – die Beklagte – erkläre
gegenüber der Klägerin formell den Nichtgebrauch und erhebe die Einrede des
Nichtgebrauchs (act. 15 Rz. 19 f.; siehe auch act. 38 Rz. 52 ff.). Die Bekanntheit
der Marke BOTOX werde bestritten. Aufgrund der vorgenannten regulatorischen
Bestimmungen dürfe die Marke gar nicht für eine kosmetische Anwendung be-
nutzt werden. Eine entsprechende Bekanntheit in der Schweiz könne somit gar
nicht vorliegen (act. 15 Rz. 22). Dass der im Medikament BOTOX enthaltene
Wirkstoff auch zur Behandlung von mimischen Falten um die Augen, Nase-Lippe-
Falten, Stirn- und Lachfalten eingesetzt wird, möge zwar zutreffen, jedoch sei eine
solche kosmetische Verwendung durch Swissmedic nicht zugelassen und daher
entsprechend verboten. Diese Behandlung dürfe somit weder unter der Bezeich-
nung BOTOX noch unter der Bezeichnung G._ erfolgen. Eine Bekanntheit
des Zeichens BOTOX durch einen allfälligen "off-label use" sei damit nicht mög-
lich (act. 15 Rz. 28; siehe zudem act. 38 Rz. 19 ff.).
Sämtliche Produkte der Produktelinie Botocare der Beklagten würden unter der
Dachmarke F._ auf dem Markt und im Handel angeboten. Es handle sich
dabei um spezielle Hautcremen, die ausschliesslich im Kosmetikbereich zur An-
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wendung kämen. Ein Vergleich zu den G._-Produkten der Klägerin sei nie
angestrebt worden (act. 15 Rz. 29).
Beim Vergleich zwischen den BOTOX-Marken der Klägerin und der beklagtischen
Marke falle auf, dass die angefochtene Marke auch für kosmetische Produkte ge-
schützt sei, welche von den BOTOX-Marken nicht erfasst seien bzw. gar nicht er-
fasst sein dürften (heilmittelrechtliches Täuschungsverbot). Entsprechend sei eine
Gleichartigkeit diesbezüglich zu verneinen und der vorliegende Löschungsan-
spruch – in diesem Umfang – bereits mangels Gleichartigkeit der Waren unbe-
gründet (act. 15 Rz. 42; act. 38 Rz. 55 ff.). Im Übrigen bestehe auch im Rahmen
der Warenklasse 5 keine Gleichartigkeit der Waren, da die BOTOX-Marken nur
für einen ganz spezifischen Bereich gebraucht werden dürften bzw. geschützt
seien. Zu dem mit der Marke BOTOX geschützten Nervengift seien die Produkte
jedenfalls nicht gleichartig. Auch diesbezüglich sei der Löschungsanspruch man-
gels Gleichartigkeit der Waren unbegründet (act. 15 Rz. 43).
Des Weiteren sei das Wortelement "BOTOX" mit der Marke der Beklagten nicht
ähnlich. Die Vergleichszeichen würden über einen unterschiedlichen Wortanfang,
ein deutlich unterschiedliches Schriftbild, einen unterschiedlichen Klang sowie ei-
nen unterschiedlichen Sinngehalt verfügen (act. 15 Rz. 44 ff). Schliesslich führe
auch die Kennzeichnungsschwäche des Begriffs BOTOX zur Verneinung einer
Verwechslungsgefahr. So würden die vorliegend zu beurteilenden Zeichen einzig
im Bestandteil "BOTO-" übereinstimmen. Dieser sei jedoch als Wortanfang von
"Botulinumtoxin" bzw. "Botulismus" nicht monopolisierbar (act. 15 Rz. 62; siehe
auch act. 38 Rz. 57 ff.).
Aufgrund der fehlenden Verwechslungsgefahr und damit der nicht vorhandenen
Rechtsverletzung bestehe kein Anspruch auf Schadenersatz (act. 15 Rz. 70).
2.2.3. Auf die weiteren Parteivorbringen wird nachfolgend soweit von Bedeutung
im Einzelnen eingegangen.
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2.3. Ausgangslage
Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder
gefährdet wird, kann vom Richter verlangen: (a) eine drohende Verletzung zu
verbieten; (b) eine bestehende Verletzung zu beseitigen; (c) den Beklagten zu
verpflichten, Herkunft und Menge der in seinem Besitz befindlichen Gegenstände,
die widerrechtlich mit der Marke oder der Herkunftsangabe versehen sind, anzu-
geben und Adressaten sowie Ausmass einer Weitergabe an gewerbliche Abneh-
mer zu nennen (Art. 55 Abs. 1 MSchG).
2.4. Rechtsbeständigkeit der Marke BOTOX
2.4.1. Rechtliches
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1
MSchG). Zeichen, die dem Gemeingut angehören, können nicht als Marke einge-
tragen werden und geniessen den gesetzlichen Schutz nicht (Art. 2 lit. a MSchG).
Nach herkömmlicher Einteilung gehören zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a
MSchG elementare Zeichen, Herkunftsangaben, beschreibende Angaben über
die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie
Freizeichen (Urteil des Bundesgerichts 4A_619/2012 vom 7. März 2013, E. 2
m.w.H.).
Freizeichen sind Zeichen, die an sich kennzeichnende Kraft hätten und Marken
sein könnten oder es einmal waren, eine Kennzeichnungskraft aber nicht mehr
besitzen und daher Gemeingut sind. Sie entstehen namentlich, wenn auch nicht
ausschliesslich dadurch, dass sie von mehreren unter sich unabhängigen Unter-
nehmen frei zur Kennzeichnung gleichartiger Waren oder Dienstleistungen ver-
wendet werden und daher ihre Unterscheidungs- und Individualisierungsfunktion
einbüssen. Sie werden von den massgebenden Verkehrskreisen nicht mehr als
spezifische Herkunfts- oder Produktebezeichnungen verstanden, sondern sind in
deren Verständnis zu reinen Sach- oder Gattungsbezeichnungen degeneriert
(BGE 130 III 113 E. 3.1 m.w.H.). Als Sachbezeichnungen werden Begriffe be-
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zeichnet, welche dem Verkehr – gleich auf welcher Sprachebene – zur gattungs-
mässigen Umschreibung von Produkten dienen. Sie können im gleichen Zusam-
menhang nicht als Marke beansprucht werden. Solchen Zeichen fehlt nicht nur
die Unterscheidungskraft, sondern sie sind dem Verkehr regelmässig freihaltebe-
dürftig (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizeri-
sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel
2009, N 277). Ob ein Zeichen Gemeingut geworden ist, beurteilt sich, soweit nicht
Herkunftsangaben in Frage stehen, nach der Sachlage in der Schweiz (BGE 130
III 113 E. 3.2 m.w. H.). Bei der Beurteilung der Entartung eines markenfähigen
Zeichens zum Freizeichen differenziert die Rechtsprechung zwischen registrierten
und nicht registrierten Zeichen: Bei registrierten Zeichen ist die Umwandlung einer
Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen, wenn alle an der Herstellung, dem
Vertrieb und dem Erwerb der Ware bzw. der Inanspruchnahme der Dienstleistung
beteiligten Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf einen bestimmten Ge-
schäftsbetrieb bzw. eine spezifische Ware oder Dienstleistung, sondern als Ge-
meingut, d.h. als Waren- oder Gattungsname ansehen. Demgegenüber ist ein
nicht als Marke geschütztes Zeichen schon dann Gemeingut, wenn nur ein be-
stimmter Kreis, z.B. die Fachleute oder die Abnehmer, es allgemein als Gattungs-
bezeichnung verwenden (BGE 130 III 113 E. 3.3 m.w.H.).
Die Feststellungen über die in den massgebenden Kreisen herrschenden Auffas-
sungen sind tatsächlicher Natur. Beweispflichtig für den umfassenden Verständ-
niswandel ist die Beklagte, wobei an den Beweis strenge Anforderungen zu stel-
len sind, weil die Umwandlung einer eingetragenen Marke in ein Freizeichen et-
was Aussergewöhnliches bedeutet. Eine Beweisführung erübrigt sich bloss, so-
weit das umfassende Verständnis einer Bezeichnung als Gattungsbegriff ge-
richtsnotorisch ist, da über allgemein bekannte Tatsachen kein Beweis geführt
werden muss (BGE 130 III 113 E. 3.4 m.w.H.).
2.4.2. Subsumtion
Die Beklagte macht zunächst geltend, dass der Begriff BOTOX gar nie originäre
Unterscheidungskraft gehabt habe und deshalb stets eine reine Sachbezeichnung
darstellte. Für den Fall, dass man dem Begriff BOTOX zumindest im Zeitpunkt der
- 16 -
Markenregistrierung originäre Unterscheidungskraft zurechnen wollte, sei der Be-
griff in der Zwischenzeit zum Freizeichen degeneriert (act. 15 Rz. 8). Es ist des-
halb nachfolgend zunächst zu prüfen, ob der Begriff BOTOX im Zeitpunkt der
Markenregistrierung (1991) über originäre Unterscheidungskraft verfügte. In ei-
nem zweiten Schritt ist zu klären, ob der Begriff diese (allfällige) Unterschei-
dungskraft zwischenzeitlich verloren hat.
2.4.2.1. BOTOX originär als Sachbezeichnung
Die Klägerin legt dar, dass die Marke BOTOX aus einem Zusammenzug von zwei
Buchstabengruppen aus Clostridium botulinum Typ A Neurotoxinkomplex ent-
standen sei, oder, wenn auf die populärwissenschaftliche Bezeichnung des Wirk-
stoffs abgestellt werde, aus dem Zusammenzug der Anfangsbuchstaben der Wor-
te "Botulinum" und "Toxin" (act. 1 Rz 67). Es handelt sich somit ursprünglich um
eine Fantasiebezeichnung; auch die Beklagte macht im Übrigen nicht geltend,
dass BOTOX von Beginn an als Sachbezeichnung für den Wirkstoff Verwendung
fand.
Massgebend ist im vorliegenden Zusammenhang jedoch der Zeitpunkt der ersten
Eintragung der Marke. Gemäss unbestrittener Sachdarstellung wurde die Marke
BOTOX erstmals am 12. März 1991 hinterlegt (act. 1 Rz. 18). Als Arzneimittel
wird BOTOX seit Anfang der 80er Jahre eingesetzt (act. 1 Rz. 15). Öffentliche
Aufmerksamkeit erlangte das unter dieser Marke vertriebene Produkt aber vor al-
lem seit dem Einsatz in der ästhetischen Chirurgie zur Faltenglättung. Dieser Ein-
satz des Produktes begann mit der Veröffentlichung einer Arbeit von J. und A.
Carruthers über den glättenden Effekt von Botulinustoxin A auf Hautfalten im Jah-
re 1992 (act. 3/26 S. 2; act. 39/5 S. 2). Zugelassen für diese Indikation wurden die
Produkte der Klägerin im Herkunftsland (USA) gar erst im Jahre 2002 von der
U.S. Food and Drug Administration (act. 3/53; act. 39/5 S. 2). In der Folge unter-
nahm die Klägerin erhebliche Verkaufsförderungsmassnahmen, namentlich die
Vervielfältigung von Werbe- und Dokumentationsmaterial in Fachkreisen (act. 1
Rz. 27 ff.; act. 33 Rz. 41 und 115; von der Beklagten nur substantiiert bestritten in
Zusammenhang mit Publikumswerbung: act. 15 Rz. 22; act. 38 Rz. 14 f.). Auch
den von den Parteien zahlreich eingereichten Artikeln kann entnommen werden,
- 17 -
dass die Verbreitung und damit der Bekanntheitsgrad des Produktes "erst" in den
vergangenen rund 15-20 Jahren Einzug nahm (act. 3/58, 3/66, 3/68, 39/9). Damit
erscheint erstellt, dass das unter der Marke BOTOX vertriebene Produkt im Zeit-
punkt der Markenhinterlegung der breiten Bevölkerung noch kaum bekannt war.
Genau in Bezug auf diesen Adressatenkreis, den "massgebenden Durchschnitts-
konsumenten", stellt die Beklagte mit ihrer Behauptung, BOTOX werde als Sach-
bezeichnung erkannt, ab (act. 15 Rz. 49; act. 39 Rz. 5). War das Produkt im Zeit-
punkt der Markenhinterlegung der breiten Masse aber noch gar nicht bekannt,
konnte es von dieser auch nicht als Sachbezeichnung wahrgenommen werden.
Dass es auch in Fachkreisen, über die das Produkt seine Verbreitung letztlich ge-
funden hat, 1991 bereits als Sachbezeichnung verwendet wurde, hat die Beklagte
– wohl zu Recht – nicht behauptet. Diese Adressatenkreise sind es denn auch,
die mit dem Produkt seit Beginn weg unmittelbar in Berührung kommen, sei es
durch das Informations-/Werbematerial der Klägerin oder durch den direkten Be-
zug der Produkte. Wie die Klägerin dargelegt hat (act. 1 Rz. 72 ff.), verwendet sie
bei der Vermarktung konsequent das Schutzzeichen ®. Diese Behauptung wurde
von der Beklagten nicht bestritten. Unter diesen Umständen musste es für die
Fachpersonen, von denen ohnehin anzunehmen ist, dass sie ein besseres Ver-
ständnis über das unter der Marke BOTOX verbreitete Produkt haben als der
"Schweizer Durchschnittsabnehmer", klar sein, dass BOTOX keine Sachbezeich-
nung darstellte. Der Einwand der Beklagten, wonach der Begriff BOTOX bereits
im Zeitpunkt der Markenhinterlegung lediglich einen Sachbegriff darstellte, ver-
fängt nach dem Gesagten nicht. Lediglich der Vollständigkeit halber ist darauf
hinzuweisen, dass auch den von der Beklagten genannten Entscheiden des Eid-
genössischen Instituts für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE) nicht zu ent-
nehmen ist, dass dieses den Begriff BOTOX originär als Sachbezeichnung quali-
fizierte. Das IGE führte vielmehr aus, dass Botox heute nicht als Marke mit be-
sonders weitem Schutzumfang, sondern als Begriff mit einem klaren Sinngehalt
wahrgenommen werde (Ziff. V. 8. des Entscheides im Widerspruchsverfahren Nr.
7352 vom 12. Mai 2005 i.S. BOTOX / BOTOINA, AB 7). An anderer Stelle findet
sich die Erwägung, dass sich "Vor allem in der Pharma- bzw. in der Kosmetik-
branche [...] der Begriff als Synonym für den (längeren und schwierigeren) Begriff
- 18 -
Botulinumtoxin eingebürgert" habe (Ziff. III. D. 8 des Entscheides im Wider-
spruchsverfahren Nr. 10617 vom 4. Januar 2011 i.S. BOTOX / BOTOCEUTICAL,
AB 8; Hervorhebung nicht im Original). Weiter wird ausgeführt, dass der Begriff
BOTOX heutzutage in vielen Beiträgen wie ein Sachbegriff benutzt werde, die
Redaktoren davon ausgehen würden, dass das allgemeine Publikum diesen ver-
steht (Ziff. III. D. 10 und 12 des Entscheides im Widerspruchsverfahren Nr. 10617
vom 4. Januar 2011 i.S. BOTOX / BOTOCEUTICAL, act. 16/8). Es erhellt, dass
sich auch das IGE in seinen Entscheiden nicht auf den Standpunkt stellte, dass
die Marke BOTOX von Anfang an lediglich eine Sachbezeichnung dargestellt ha-
be.
2.4.2.2. Degeneration zum Freizeichen
a) Wesentlich substantiierter präsentieren sich die Ausführungen der Beklagten
in Bezug auf ihren Standpunkt, dass die Marke BOTOX zwischenzeitlich zum
Freizeichen degeneriert sei, weil sie nur noch als Gattungsbezeichnung bekannt
sei (siehe insb. act. 38 Rz. 33 ff.).
b) Wie in Ziffer 2.4.1 der Erwägungen ausgeführt, kann eine registrierte Marke
nur dann zum Freizeichen degenerieren, wenn alle Verkehrskreise das Zeichen
nicht mehr als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb bzw. eine spezifi-
sche Ware oder Dienstleistung, sondern als Gemeingut wahrnehmen. Die Ab-
grenzung der massgeblichen Verkehrskreise stellt eine Rechtsfrage dar (siehe
MARBACH, a.a.O., N 180 ff.). Im vorliegenden Fall kann aber auf eine abschlies-
sende Qualifikation sämtlicher in Frage kommender Verkehrskreise verzichtet
werden. Fest steht auf jeden Fall, dass sowohl die Fachleute, welche das unter
der Marke BOTOX vertriebene Produkt beziehen, wie auch die Endabnehmer,
welche sich das Produkt zu medizinischen oder kosmetischen Zwecken injizieren
lassen, je einen massgebenden Verkehrskreis bilden.
c) Die Beklagte hat ausgeführt, dass bei einem Suchlauf mit der Suchmaschine
google.ch auf der ersten Seite ausschliesslich Treffer, die BOTOX als Sachbe-
zeichnung verwenden, erscheinen würden. Auf Wikipedia finde man zu Botuli-
numtoxin folgende Aussage: "Die Anwendung der Botulinumtoxin-Medikamente
- 19 -
gegen Falten ist inzwischen so weit verbreitet und durch Massenmedien bekannt
gemacht worden, dass sich der Begriff "Botoxbehandlung" unabhängig von der
genauen Bezeichnung des verwendeten Medikaments metonymisch als Begriff
durchgesetzt hat". Von Zeitschriften werde BOTOX direkt mit Botulinumtoxin
gleichgesetzt. Sogar von Fachleuten werde BOTOX als Sachbezeichnung ver-
wendet. Auch der Film "Botox - ein Gift macht Karriere" befasse sich mit dem
Stoff Botulinumtoxin als Solchem und verwende den Begriff BOTOX als Synonym
dafür. Weiter habe das Bundesgericht im Urteil 2C_1246/2012 vom 12. April 2013
"Botox" als Bezeichnung für ein Produkt mit dem Wirkstoff "Botulinumtoxin" ver-
wendet (act. 38 Rz. 33 ff.). Ausserdem habe das IGE im Rahmen der Wider-
spruchsverfahren Nr. 7352, 10617 und 10618 bestätigt, dass es sich bei BOTOX
um eine blosse Sachbezeichnung handle (act. 38 Rz. 32).
d) Die Klägerin behauptet, dass BOTOX als ihre Marke verstanden werde
(act. 1 Rz. 75). Sie verwende das Zeichen BOTOX ganz bewusst immer mit ei-
nem ® Schutzrechtsvermerk, um darauf aufmerksam zu machen, dass es sich um
einen ihr zuzurechnenden Produktenamen und um eine von ihr gehaltene Marke
handle. Zudem verwende sie ihre Marke BOTOX oft in Kombination mit der Wirk-
stoffbezeichnung "Botulinum Toxin Typ A", weshalb jeder und jede, die mit den
Produkten der Klägerin oder mit die Produkte der Klägerin betreffenden Doku-
menten und Werbematerialien in Kontakt komme, wisse, dass BOTOX eine Mar-
ke für ein Produkt sei, das Botulinum Toxin Typ A enthalte. Schon aus diesen
Gründen könnten weder spezialisierte Kreise noch die Allgemeinheit der Meinung
sein, bei BOTOX handle es sich um eine Gattungsbezeichnung oder eine be-
schreibende Angabe. Auch die Heilmittelzulassungsstelle Swissmedic verwende
das Wort BOTOX klar als Marke und weder als Gattungsbezeichnung noch als
Name des verwendeten Wirkstoffs. In seinem dem Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts vom 17. Oktober 2011 zugrundeliegenden Entscheid habe das
Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic gar ausdrücklich festgehalten, das
Argument, "der Begriff 'Botox-Behandlung' habe sich unabhängig von der genau-
en Bezeichnung des verwendeten Medikamentes als Begriff für das Therapiever-
fahren durchgesetzt, sei nicht stichhaltig. Bei Botox handle es sich um ein Arz-
neimittel ( ... )." Der Entscheid von Swissmedic sei durch das Bundesverwal-
- 20 -
tungsgericht bestätigt worden; auch dieses verwende die Zeichen BOTOX (und
G._) konsequent als Marken für bestimmte Präparate. Im Arzneimittel-
Kompendium der Schweiz sei BOTOX ebenfalls unmissverständlich als Marke für
ein Produkt der Klägerin aufgeführt; einmal mehr werde der Schutzrechtsvermerk
® übernommen, um keine Zweifel am markenrechtlichen Charakter des Zeichens
aufkommen zu lassen. Wenigstens die Fachkreise seien sich daher bestens be-
wusst, dass es sich bei BOTOX um eine Marke handle und würden dieses Zei-
chen nicht als Freizeichen verstehen. Auf dem Markt würden neben BOTOX unter
anderen Marken Produkte angeboten, die den Wirkstoff Botulinum Toxin kennen
und für die gleichen Zwecke wie BOTOX verwendet würden. Die relevanten Ver-
kehrskreise würden mit diesen anderen Produktenamen ebenfalls konfrontiert,
weshalb sie nicht der Meinung sein könnten, bei BOTOX handle es sich um eine
Gattungsbezeichnung oder eine beschreibende Angabe. Insbesondere speziali-
sierte Abnehmerkreise, wie beispielsweise die die Produkte anwendenden Ärzte,
würden BOTOX nicht als Gattungsbezeichnung verstehen. Dies ergebe sich aus
diversen Publikationen (act. 1 Rz. 75 ff.).
e) Aus dem Vergleich der zu den Akten gereichten Publikationen geht hervor,
dass der Begriff BOTOX – wie von der Beklagten behauptet – teilweise als Abkür-
zung für das Nervengift Botulinumtoxin (auch "Botulinum Toxin" geschrieben) und
damit als blosse Sachbezeichnung verwendet wird (act. 39/9, 39/11, 39/15). Aus
anderen Publikationen lässt sich aus der Verwendung des Begriffs BOTOX nicht
ableiten, dass die Autoren die Marke als blosse Sachbezeichnung verwendeten.
Der Begriff wird indifferent gebraucht, z.B. "BOTOX-Behandlung". Dabei bleibt
unklar, ob der jeweilige Autor sich der Differenzierung zwischen der Marke
BOTOX und dem in dem Produkt enthaltenen Nervengift bewusst ist (act. 3/80,
3/81, 3/82, 39/6). Es handelt sich dabei ausschliesslich um Beiträge, die sich an
die breite Öffentlichkeit wenden (Fernsehsendungen, Zeitungen, Zeitschriften). In
der Mehrheit der Publikationen wird indessen zwischen dem Nervengift Botuli-
numtoxin und dem Produkt resp. Zeichen BOTOX differenziert. Dabei wird der
Leserschaft teilweise ausdrücklich dargelegt, dass es sich beim Begriff BOTOX
um den Handelsnamen für ein Produkt handle, welches ein Gift namens Botuli-
numtoxin enthalte (act. 3/37, 3/38, 3/62, 39/5, 39/13). In anderen Publikationen
- 21 -
wird BOTOX mit dem Schutzvermerk ® versehen und dadurch darauf hingewie-
sen, dass es sich nicht um eine Sachbezeichnung, sondern um ein ganz be-
stimmtes Produkt handelt (act. 3/35, 3/60, 3/61, 3/64, 39/12); dabei wird das Pro-
dukt zum Teil im Einklang mit weiteren Botulinumtoxin haltigen Medikamenten
genannt. Schliesslich findet sich auch ein Reihe von Publikationen, in denen von
"Botulinumtoxin" gesprochen wird und die Begriffe BOTOX und G._ in
Klammern hintan gesetzt werden (act. 3/63, 39/10). Bei dieser dritten Gruppe von
Publikationen, in denen zwischen der Marke BOTOX und dem Nervengift Botuli-
numtoxin unterschieden wird, fällt auf, dass es sich bei der Autorenschaft in aller
Regel um Fachinstitute/-personen handelt, die direkt mit dem unter der Marke
BOTOX gehandelten Produkt zu tun haben (... [Aufzählung von Fachinstituten/-
personen]). Aber auch aus dem Wikipedia-Eintrag zu Botulinumtoxin geht hervor,
dass BOTOX ein Handelsname ist (act. 39/5).
Es erhellt, dass zumindest für Fachpersonen klar ist, dass BOTOX nicht der Na-
me für ein Nervengift und damit eine Sachbezeichnung, sondern die Marke eines
Produktes ist, welches ein bestimmtes Nervengift enthält. Anders verhält es sich
bei der durchschnittlichen Schweizer Gesamtbevölkerung, deren Verständnis
durch die (Boulevard-)Presse reflektiert wird. In dieser scheint das Bewusstsein
darüber, was BOTOX genau ist, zu schwinden, wird doch Botulinumtoxin regel-
mässig mit BOTOX gleichgesetzt. Es ergibt sich weiter der Eindruck, dass auch
die Fachkreise dieses schwindende Bewusstsein der durchschnittlichen Schwei-
zer Gesamtbevölkerung erkannt haben: Damit erklärt sich, dass sie in Publikatio-
nen, mit denen sie sich an ihre potentielle Klientel wenden, auf eine exakte und
deutliche Differenzierung verzichten.
f) Die Beklagte verweist sodann darauf, dass das IGE in drei Widerspruchsver-
fahren (Nr. 7352, 10617 und 10618) bestätigt habe, dass BOTOX eine blosse
Sachbezeichnung darstelle.
Hierzu gilt es zunächst festzuhalten, dass das Gericht nach ständiger Bundesge-
richtsrechtsprechung nicht an die Entscheide des IGE gebunden ist (siehe LUCAS
DAVID, Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungsrechtliche Präjudiz, in: sic!
2012 S. 429, 433 m.w.H.). Dies gilt insbesondere für Widerspruchsverfahren: Die
- 22 -
Kognition des IGE beschränkt sich auf die Beurteilung der markenrechtlichen
Verwechslungsgefahr der Widerspruchsmarke mit der angefochtenen Marke. Die
Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke bildet nicht Gegenstand des Wi-
derspruchsverfahrens und kann nicht in Frage gestellt werden. Selbst wenn noch
die Widerspruchssektion des IGE oder das Bundesverwaltungsgericht zum
Schluss kommen sollten, die angefochtene Marke sei wegen fehlender Kenn-
zeichnungskraft überhaupt nichtig, kann deswegen deren Löschung nicht ange-
ordnet, sondern einzig von einer höchst bescheidenen Kennzeichnungskraft aus-
gegangen werden. Da somit das IGE und das Bundesverwaltungsgericht im Wi-
derspruchsverfahren nicht über die gleiche Kognition verfügen wie der Zivilrichter,
der eine Nichtigkeitsklage oder -einrede zu beurteilen hat, wäre es verfehlt, den
Widerspruchsentscheiden bindende Kraft im Zivilverfahren zuzuerkennen (siehe
DAVID, a.a.O., S. 440).
Ausserdem ist darauf hinzuweisen, dass offenbar auch das IGE sich nicht darauf
festlegen will, dass BOTOX zum Sachbegriff degeneriert sei. So entschied es im
Widerspruchsverfahren Nr. 12361 i.S. Botox Party (fig.) vom 26. September 2012
(E. III.D.4):
"Dieser Begriff (BOTOX) ist vor allem in der Pharma- bzw. in der Kosmetikbranche ziemlich ver-
breitet. Es bestehen gewisse Hinweise, dass BOTOX als Sammelbegriff für Präparate auf der Ba-
sis sog. neurotoxischer Proteine verwendet wird. Indessen ist dies nicht (medizinisch-)lexiko-
graphisch belegbar und selbst in wikipedia wird darauf hingewiesen, dass es sich bei BOTOX um
einen „Handelsnamen“ handle (vgl. unter: http://de.wikipedia.org/wiki/Botulinumtoxin, abgerufen
am 26.09.2012)."
Weiter wurde in diesem Entscheid ausgeführt (E. III.D.6):
"Die Widersprechende hat zahlreiche Belege eingereicht, die glaubhaft darlegen, dass es sich bei
BOTOX um eine Marke und nicht um eine Sachbezeichnung handelt. So wird z.B. ersichtlich, dass
es verboten ist, Botox als Kennzeichnung in der Werbung zu verwenden, auf den Wirkstoff Botuli-
num Toxin darf man demgegenüber hinweisen. [...] Der Widerspruchsmarke eignet somit zumin-
dest durchschnittliche Kennzeichnungskraft."
Damit relativiert sich auch die bis dahin klarere Haltung des IGE (vgl. oben Ziff.
2.4.2.1).
- 23 -
g) Es wurde bereits ausgeführt (Ziffer 2.4.1 der Erwägungen), dass es der Be-
klagten obliegt, den Beweis dafür zu erbringen, dass die Marke BOTOX zum Frei-
zeichen degeneriert ist. Nebst den bereits in Erwägung gezogenen Urkunden
verweist die Beklagte als Beweismittel auf das Urteil des Bundesgerichts
2C_1246/2012 vom 12. April 2013. In diesem werde "'Botox' als Bezeichnung für
ein Produkt mit dem Wirkstoff 'Botulinumtoxin' verwendet" (act. 38 Rz. 36). Wenn
das Bundesgericht den Begriff BOTOX für ein Produkt mit dem Wirkstoff "Botuli-
numtoxin" verwendet, zeigt dies gerade auf, dass auch das Bundesgericht er-
kennt, dass BOTOX eine Marke für ein Produkt darstellt und nicht der Name eines
Nervengiftes ist. In Erwägung 8.4. des Urteils 4A_103/2008 vom 7. Juli 2008 hält
das Bundesgericht ausserdem fest, dass es nicht notorisch sei, dass der Normal-
verbraucher [gemeint sind dabei die Abnehmerkreise, die etwas gegen ihre Haut-
falten unternehmen möchten, also die Endverbraucher] das Zeichen BOTOX als
Abkürzung für den Wirkstoff Botulinum Toxin A, und damit als beschreibende
Sachbezeichnung versteht. Die Beklagte kann aus diesem Urteil folglich nichts zu
Gunsten ihres Standpunktes ableiten. Schliesslich offeriert die Beklagte als Be-
weismittel die Parteibefragung und/oder Beweisaussage, ohne aber zu bezeich-
nen, wer befragt werden soll (act. 38 Rz. 37). Es ist immerhin fraglich, ob die Be-
klagte damit ihre Beweismittel formgerecht angeboten hat. Selbst wenn dies aber
der Fall wäre (vgl. Art. 159 ZPO), so ist nicht ersichtlich, was die Aussage der Or-
gane der Beklagten, die nicht mehr als ihre subjektive Einschätzung äussern
könnten, der sich aus den eingereichten Urkunden ergebenden klaren Aktenlage
entgegensetzen könnten. Auf die Beweisabnahme kann daher verzichtet werden.
2.4.3. Zusammenfassung
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass BOTOX eine rechtsbeständige Marke
ist. Es gibt zwar gewisse Tendenzen, dass die Marke zum Freizeichen degene-
riert. Zumindest in Fachkreisen wird aber nach wie vor klar diffenziert zwischen
dem Nervengift Botulinumtoxin und dem unter der Marke BOTOX vertriebenen
Medikament. Der Beklagten gelingt es nicht den gegenteiligen Beweis zu erbrin-
gen. Damit haben die aus der Registrierung der Marke BOTOX erwachsenen
Markenrechte der Klägerin grundsätzlich weiterhin Bestand.
- 24 -
Es ist deshalb nachfolgend zu überprüfen, ob diese Rechte der Klägerin durch die
Beklagte verletzt werden.
2.5. Verletzung der klägerischen Marken
Eine Verletzung der Rechte an einer Marke liegt dann vor, wenn der Beklagte oh-
ne Zustimmung des Rechtsinhabers (oder ohne einen sonstigen Rechtfertigungs-
grund) eine der in Art. 13 Abs. 2 MSchG näher definierten Handlungen vornimmt
und dadurch in den Schutzbereich gemäss Art. 3 und/oder Art. 15 MSchG einer
prioritätsälteren Marke eingreift (siehe ROGER STAUB, SHK-MschG, S. 963 Rz 8).
Demgemäss wird das Recht an einer (älteren) Marke verletzt, wenn eine identi-
sche oder zumindest ähnliche (jüngere) Marke für gleiche oder gleichartige Waren
und/oder Dienstleistungen verwendet und dadurch eine Verwechslungsgefahr ge-
schaffen wird (Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG). Ebenso liegt eine Verletzungs-
handlung vor, wenn der Gebrauch eines Drittzeichens eine Gefährdung der
Kennzeichnungskraft oder eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung des guten
Rufs einer berühmten Marke zur Folge haben könnte (Art. 15 MSchG; siehe
CHRISTOPH WILLI, Kommentar zum MSchG, N 5 zu Art. 15 MSchG).
2.5.1. Priorität der Marke BOTOX
Im Konflikt zwischen zwei Kennzeichen geniesst grundsätzlich das ältere den Vor-
rang (siehe dazu MARBACH, a.a.O., N. 718 ff.). Bei zwei hinterlegten Marken rich-
tet sich die Rangfolge nach dem Zeitpunkt ihrer Hinterlegung. Es wurde bereits
ausgeführt, welche Marken von der Klägerin gehalten werden (siehe Ziffer 2.1.
der Erwägungen). Die Beklagte hat ihre Marke CH ... B._ BOTOCARE für
die Warenklassen 3 und 5 am 22. August 2011 hinterlegt (act. 3/44).
Es ist offensichtlich und im Übrigen auch unbestritten, dass die klägerischen Mar-
ken gegenüber der Marke der Beklagten Priorität geniessen.
2.5.2. Berühmte Marke?
a) Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, die Marke BOTOX sei weltweit
wie in der Schweiz bei einem breiten Publikum bekannt. Das Produkt BOTOX fin-
https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=DEx232x11xA13&AnchorTarget= https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=DEx232x11&AnchorTarget= https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=DEx232x11xA3&AnchorTarget= https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=DEx232x11xA15&AnchorTarget= https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=DEx232x11&AnchorTarget=
- 25 -
de sowohl in seiner medizinischen als auch kosmetischen Anwendung erhebli-
chen Absatz (act. 1 Rz. 87). 2010 habe sie mit BOTOX bzw. G._ in der
Schweiz einen Umsatz von USD 13'017'050 erzielt. BOTOX geniesse auch im
Ausland eine überragende Verkehrsgeltung, was auf intensive Verkaufsförde-
rungsmassnahmen zurückzuführen sei und sich im weltweiten Umsatz von
BOTOX in der Höhe von USD 1'419 Mio. für 2010 niederschlage. Diese Ver-
kehrsgeltung im Ausland wirke sich effektiv auch auf die Bekanntheit der Marke
BOTOX in der Schweiz aus. Für das Ausland gelte, dass wenn das Produkt für
kosmetische Anwendungen mit G._ markiert werden muss (wie in der
Schweiz), die anwendenden Ärzte, die Patienten und die Gesamtbevölkerung
dennoch (in unzutreffender Weise) vom Produkt BOTOX sprechen und die
G._ Produkte unter dieser Marke wahrnehmen würden. Zudem finde auch im
Ausland ein weitergehender kosmetischer Gebrauch von BOTOX statt, sei es,
dass die Zulassung für das Produkt weiter gefasst sei oder dass es sich dabei um
einen off-label use handle (act. 1 Rz. 88).
Bei den massgebenden Verkehrskreisen geniesse BOTOX einen ausseror-
dentlich hohen Kennzeichnungsgrad. Die Marke BOTOX geniesse aufgrund der
Qualität und der gezielten und verlässlichen Wirksamkeit des Produktes BOTOX
einen ausgezeichneten Ruf und werde vom Publikum im In- und Ausland sowohl
in der medizinischen als auch kosmetischen Anwendung hoch geschätzt. Google-
Recherchen würden zeigen, dass die der Marke BOTOX ähnlichen Drittmarken
(einschliesslich derjenigen der Beklagten) dem Publikum praktisch unbekannt
seien. Sie würden die (relative) Alleinstellung der Marke BOTOX jedenfalls nicht
auszuschliessen vermögen. Der Marke BOTOX der Klägerin komme weltweit wie
in der Schweiz folglich überragende Verkehrsgeltung zu, sie geniesse allgemeine
Wertschätzung und nehme eine Alleinstellung ein. Die Voraussetzungen an eine
berühmte Marke im Sinne von Art. 15 MSchG seien mithin erfüllt (act. 1 Rz. 89
ff.). Zu diesem Ergebnis seien auch die Behörden und Gerichte verschiedener
anderer Staaten gelangt. Der Trend zur Faltenlosigkeit sei auch in der Schweiz
präsenter denn je, was an den zahllosen Beiträgen zu diesem Thema in den
Schweizer (Boulevard) Medien - auch über ausländische Nutzerinnen und Nutzer
von Clostridium Botulinum Typ A Neurotoxinkomplex bzw. dem Produkt BOTOX
- 26 -
der Klägerin - ersichtlich sei. Aber auch seriöse Medien wie beispielsweise das
Schweizer Fernsehen würden Faltenbehandlungen, Clostridium botulinum Typ A
Neurotoxinkomplex und BOTOX Aufmerksamkeit schenken. Aus dem Gesagten
folge, dass die Marke BOTOX die quantitative und die qualitative Schwelle errei-
che, um auch in der Schweiz als berühmte Marke zu qualifizieren (act. 1 Rz. 97
ff.; siehe zudem die Ausführungen in act. 33 Rz. 124 ff.).
b) Die Beklagte führt mit Hinweis auf die jüngste Rechtsprechung des Bundes-
gerichts aus, dass es nicht genüge, wenn das Zeichen einem bestimmten Pro-
zentsatz der Bevölkerung etwas sagt. Vielmehr müsse das Zeichen markenmäs-
sig, also zur Kennzeichnung eines Produkts bekannt sein. Dies sei im vorliegend
fraglichen Bereich (Kosmetika) aufgrund der heilmittelrechtlichen Rahmenbedin-
gungen gar nicht möglich. Auch die von der Klägerin eingereichte Umfrage zeige
auf, dass BOTOX zwar relativ vielen Leuten bekannt sei. Da aber diese Leute
BOTOX als Sachbezeichnung verstehen würden, liege gerade nicht eine berühm-
te Marke, sondern ein Freizeichen vor (act. 38 Rz. 62).
c) Gemäss Art. 15 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber einer berühmten Marke
anderen deren Gebrauch für jede Art von Waren oder Dienstleistungen verbieten,
wenn ein solcher Gebrauch die Unterscheidungskraft der Marke gefährdet oder
deren Ruf ausnützt oder beeinträchtigt. Das Gesetz definiert die Berühmtheit
nicht. Die massgeblichen Kriterien für den Entscheid, ob eine solche Qualifikation
auf eine bestimmte Marke anwendbar ist, können indessen aus dem Zweck von
Art. 15 MSchG abgeleitet werden, der darin besteht, die berühmten Marken ge-
gen die Ausnützung ihres Rufes, dessen Beeinträchtigung und gegen die Gefähr-
dung der Unterscheidungskraft der Marke zu schützen. Ein solcher Schutz ist ge-
rechtfertigt, wenn es dem Inhaber der Marke gelungen ist, dieser eine solche Ver-
kehrsgeltung zu verschaffen, dass sie eine durchschlagende Werbekraft besitzt,
die nicht nur zur Vermarktung im angestammten Waren- oder Dienstleistungsbe-
reich genutzt werden kann, sondern auch den Verkauf anderer Produkte oder die
Erbringung anderer Dienstleistungen erheblich erleichtern kann. Dies setzt vo-
raus, dass die Marke bei einem breiten Publikum allgemeine Wertschätzung ge-
niesst. Denn solange nur begrenzte produktespezifische Abnehmerkreise die
- 27 -
Marke kennen und schätzen, besteht kein legitimes Interesse an einem erweiter-
ten Schutz. Für die Annahme einer berühmten Marke genügt es jedoch nicht,
dass die Marke einem grösseren Personenkreis bekannt ist, denn sonst wäre es
nicht mehr möglich, die Berühmtheit einer Marke von ihrer Bekanntheit zu unter-
scheiden. Das positive Ansehen, das eine Marke beim Publikum geniesst, ist folg-
lich ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium. Es ist jedoch nicht erforderlich,
dass dieses positive Image allgemeine Zustimmung findet in dem Sinne, dass die
durch die berühmte Marke gekennzeichneten Produkte oder Dienstleistungen
ausnahmslos allgemeinen Beifall finden. So können Zigaretten-Marken Berühmt-
heit erlangen, obwohl das Rauchen und folglich die dazu verwendeten Substan-
zen als solche in der Öffentlichkeit Gegenstand von Kontroversen bilden (siehe
BGE 130 III 748 = Pra 94 [2005] Nr. 91 E. 1.1 m.w.H., siehe beispielsweise auch
das Urteil des Bundesgerichts 4C.31/2004 vom 8. November 2004 E. 3.2 in sic!
2005 S. 390 ff.).
Ob eine Marke einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist und ob sie bei den Perso-
nen, die sie kennen, ein positives Ansehen geniesst, sind Sachverhaltsfragen, zu
denen Behauptungen erhoben werden müssen, die mit allen geeigneten Mitteln,
wie etwa einer Meinungsumfrage, zu beweisen sind. Indessen müssen notorische
Tatsachen weder behauptet noch bewiesen werden (BGE 130 III 748 = Pra 94
[2005] Nr. 91 E. 1.2 m.w.H.). Die Qualifikation als berühmte Marke ist eine rechtli-
che Wertung (MARBACH, a.a.O., N 1649 und 1658).
d) Um den Bekanntheitsgrad ihrer Marke darzulegen verweist die Klägerin un-
ter anderem auf eine jüngst von ihr in Auftrag gegebene "Repräsentativbefra-
gung" (act. 34/7). Dieser lässt sich entnehmen, dass 87% der befragten Personen
die Frage "Kennen Sie das Wort BOTOX von irgendwoher?" bejahten. Aber nur
gerade 7% der Befragten nannte als spontane Assoziation zum Wort BOTOX
"Pharmazeutikum, Medikament, medizinisch". Im Wesentlichen wurde der Begriff
mit "Falten, Faltenbehandlung, Hautstraffung, Gesichtsverjüngung" in Verbindung
gebracht (46%), gefolgt von den Begriffen "Schönheit, Schönheitsbehandlung"
(38%). An dritter und vierter Stelle standen Assoziationen mit "Nervengift, Gift"
(27%) und "Spritze" (22%). Daraus erhellt, dass die Schweizer Gesamtbevölke-
- 28 -
rung zwar den Begriff BOTOX kennt, diesen aber in erster Linie mit dem Verwen-
dungszweck und darüber hinaus mit Nervengift in Verbindung bringt, nicht aber
mit einer Marke assoziiert, was wiederum für eine Entwicklung hin zum Freizei-
chen spricht (siehe Ziffer 2.4.2.2 lit. e der Erwägungen). Die Berühmtheit einer
Marke setzt aber gerade die Bekanntheit des Begriffs als Marke voraus (siehe
FLORENT THOUVENIN, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz [MSchG],
Bern 2009, N 17 zu Art. 15).
Soweit die Klägerin auf die Umfrage aus dem Jahre 2003 in Frankreich verweist,
ist ihr entgegen zu halten, dass die Umfrage zunächst einmal keineswegs geeig-
net ist, den Bekanntheitsgrad der Marke BOTOX im Zeitpunkt der Klageeinleitung
in der Schweiz zu beweisen. Ausserdem erscheint fraglich, ob die Umfrage als
repräsentativ bezeichnet werden kann, geht daraus doch hervor, dass lediglich
136 Patienten befragt wurden, bei denen die Anwendung von G._® vorgese-
hen war (act. 3/33 S. 3 ff.).
Auch die spanische Umfrage aus dem Jahre 2011 (act. 3/34) eignet sich nicht, um
den Bekanntheitsgrad in der Schweiz darzulegen. Im Übrigen ist diese Umfrage
insofern zu beanstanden, als die Fragestellung suggestiv war: Auf die Frage "Are
you aware of the trade mark BOTOX® or have you on occasion heard of it?"
konnten die Teilnehmer lediglich mit "Yes" oder "No" antworten. Selbstverständ-
lich beantworteten alle Teilnehmer, die den Begriff BOTOX kannten, diese Frage
mit "Yes". Dabei hatten sie keine Gelegenheit klarzustellen, ob sie lediglich den
Begriff kannten, oder ob ihnen auch bewusst war, dass es sich dabei um eine
Marke handelte. Wie die jüngste in der Schweiz durchgeführte Befragung zeigte,
verhält es sich aber gerade so, dass die durchschnittliche Bevölkerung den Begriff
zwar kennt, diesen aber nicht mit einer Marke assoziiert. Nachdem die Klägerin
aus der Umfrage in Spanien auf den Bekanntheitsgrad in der Schweiz schliesst,
muss konsequenterweise angenommen werden, dass sich das Bewusstsein in
der schweizerischen und der spanischen Bevölkerung nach klägerischer Auffas-
sung in etwa deckt. Unter diesen Umständen müsste davon ausgegangen wer-
den, dass auch in Spanien der überwiegende Teil der Bevölkerung zwar den Be-
griff BOTOX kennt, diesen aber nicht mit der Marke in Verbindung bringt.
- 29 -
Schliesslich ist zur spanischen Umfrage festzuhalten, dass lediglich 49.4% der
Bevölkerung die erste Frage mit "Yes" beantwortete.
Das Bundesgericht hat im Fall "Riesen" entschieden, dass ein Bekanntheitsgrad
von 46% der Gesamtbevölkerung nicht ausreicht, damit eine überragende Ver-
kehrsgeltung gegeben sei (Urteil des Bundesgerichts 4C.31/2004 vom 8. Novem-
ber 2004, in sic! 2005, S. 200 ff.). Weder in der spanischen Umfrage noch in der
von der Klägerin jüngst eingeholten Repräsentativbefragung ist nach dem Gesag-
ten dieser erforderliche Bekanntheitsgrad für eine Qualifikation als berühmte Mar-
ke erreicht (siehe Urteil des Bundesgerichts 4C.31/2004 vom 8. November 2004,
in sic! 2005, S. 200 ff.). Zwar hat das Bundesgericht in einem kürzlich ergangenen
Urteil vom 7. August 2012 (4A_128/2012) einen kantonalen Entscheid als mit dem
Bundesrecht vereinbar geschützt, der es – zudem gestützt auf ein von einer Par-
tei eingereichtes demoskopisches Gutachten – genügen liess, wenn eine von vier
Personen die betreffende Marke kannte und positiv schätzte. Der Entscheid wur-
de mit einiger Überraschung kommentiert (vgl. Anmerkungen von Ralph Schlos-
ser in sic! 2013 41 ff., 44; SJZ 109/2013 S. 383) und steht, ohne nähere Begrün-
dung, sowohl in Widerspruch zur bisherigen Rechtsprechung als auch zu den An-
forderungen, die in der Literatur zum Kennzeichnungsgrad als massgebliches Kri-
terium für die Bestimmung der Berühmtheit gesetzt werden (vgl. Übersicht in
THOUVENIN, a.a.O., N 18 ff. zu Art. 15). Selbst einen Kennzeichnungsgrad von
25% erreicht BOTOX als Marke allerdings nicht, wie sich aus der von der Klägerin
eingereichten Repräsentativbefragung ergibt.
Die Klägerin beruft sich für den Fall, dass ihren Behauptungen zur Bekanntheit
von BOTOX nicht gefolgt werde, auf ein gerichtliches demoskopisches Gutachten
(act. 33 Rz. 51; Beweismittelverzeichnis act. 34 S. 1). Dies erscheint jedoch an-
gesichts der von der Klägerin selbst eingeholten Studie als obsolet, deren Ergeb-
nisse von der Beklagten nicht in Frage gestellt werden (act. 38 S. 16). Das Er-
gebnis der Befragung, "dass der Begriff 'BOTOX' dem deutlichen Grossteil der
Bevölkerung bekannt ist und der Faltenbehandlung zugeordnet wird" (act. 34/7 S.
9), deckt sich denn auch mit dem von der Klägerin angeführten Umstand, dass in
den Schweizer Medien zahllose Beiträge dem Thema Faltenlosigkeit, Faltenbe-
- 30 -
handlung sowie den Nutzerinnen und Nutzern von Clostridium Botulinum Typ A
Neurotoxinkomplex bzw. von BOTOX Aufmerksamkeit schenken (act. 1 Rz. 103
ff.). Wie bereits ausgeführt (vorne Ziff. 2.4.2.2 lit. e) wird gerade in solchen Veröf-
fentlichungen nicht klar zwischen der Marke und dem enthaltenen Wirkstoff unter-
schieden. Da mithin durchaus auf die klägerischerseits eingereichte Studie abge-
stellt werden kann, erübrigen sich zusätzliche Beweisabnahmen zu diesem The-
ma. Welche Schlüsse aus den erhobenen Befragungsdaten mit Bezug auf die Be-
rühmtheit der Marke zu ziehen sind, ist als Frage der Würdigung der rechtlichen
Ebene zuzuordnen.
e) Nebst dem hohen Bekanntheitsgrad muss die Marke beim Publikum gewis-
se, zwar inhaltlich meist nicht näher konkretisierte, aber wirtschaftlich verwertbare
Assoziationen wecken, aufgrund derer diese Marken als solche und losgelöst von
bestimmten Waren und Dienstleistungen einen äusserst grossen "kommunikati-
ven Wert in sich" darstellen (THOUVENIN, a.a.O., N 24 zu Art. 15). Als Ursache der
Wertschätzungen kommen insbesondere konkrete Qualitätserwartungen, ein
nachhaltiger Markterfolg, gewisse Luxus-, Exklusivitäts- und Prestigevorstellun-
gen, aber auch beliebige andere positive Assoziationen wie etwa ein bestimmter
Lebensstil oder das Erwecken von Sympathien in Frage.
Die Klägerin macht geltend, ihre Produkte würden dank ihrer verlässlichen und
gezielten Wirkung "hoch geschätzt" (act. 1 Rz. 25, 34, 90 und 128). Weiter führt
sie aus, BOTOX sei (vergleichbar mit Viagra) eine Lifestylemarke, die ein positi-
ves Image geniesse (act. 33 Rz. 131). Damit vermag sie jedoch den Substantiie-
rungsanforderungen in Bezug auf das qualitative Kriterium, das eine berühmte
Marke erfüllen muss, kaum zu genügen. Zwar ist ihr zugute zu halten, dass die-
ses Kriterium äusserst schwer zu fassen ist. Auch das Bundesgericht hat es bis
dato soweit bekannt noch nicht als eigenständiges Kriterium geprüft (siehe THOU-
VENIN, a.a.O., N 26 zu Art. 15). Immerhin hätte die Klägerin aber erklären können,
weshalb die Marke BOTOX losgelöst von bestimmten Waren und Dienstleistun-
gen einen "äusserst grossen kommunikativen Wert in sich" trage (vgl. z.B. mit
"Rolls Royce" als Kurzform für Qualitätsführerschaft; "Rolls Royce der Socken",
siehe MARBACH, a.a.O., FN 2088). Eine derartige Behauptung hat die Klägerin
- 31 -
nicht aufgestellt. Richtig ist zwar, dass das Wort BOTOX (nach der erwähnten
Repräsentativbefragung) in erster Linie mit Falten, Faltenbehandlung, Hautstraf-
fung, Gesichtsverjüngung, Schönheit und Schönheitsbehandlung in Verbindung
gebracht wird, welche Begriffe ihrerseits einen gewissen Lifestyle verkörpern; no-
torisch ist sodann auch der von der Klägerin angerufene Trend hin zur ewigen Ju-
gendlichkeit und Faltenlosigkeit (act. 33 Rz. 129). Hingegen ist eine übertragene
Verwendung von BOTOX losgelöst vom konkreten Anwendungsfeld des Produkts
resp. des enthaltenen Wirkstoffes nicht erkennbar. Der Vergleich mit Viagra hinkt
denn auch insofern, als diese Marke keine Nähe zum enthaltenen Wirkstoff
(Sildenafil) aufweist. Nicht ersichtlich ist schliesslich, was das von der Klägerin in
diesem Zusammenhang anerbotene demoskopische Gutachten betreffend den
Ruf von BOTOX (act. 1 Rz. 90) nachweisen könnte, wenn bereits substantiierte
Behauptungen zum losgelösten kommunikativen Wert von BOTOX fehlen.
Selbst wenn man somit auf das jüngste Parteigutachten der Klägerin abstellt, er-
reicht die Marke BOTOX nicht den erforderlichen Bekanntheitsgrad, der zur Quali-
fikation als berühmte Marke nötig wäre. Ebensowenig hat die Klägerin das quali-
tative Kriterium, den vom Produkt losgelösten kommunikativen Wert der Marke,
rechtsgenügend dargelegt. Die Marke kann mithin nicht als berühmt im Sinne von
Art. 15 MSchG qualifiziert werden.
2.5.3. Tatsächlicher Gebrauch der Marke
a) Die Beklagte macht geltend, BOTOX bezeichne in erster Linie ein Arzneimit-
tel. Die Klägerin verfüge in der Schweiz über insgesamt drei Swissmedic-
Zulassungen für das Arzneimittel BOTOX. Da alle drei Zulassungen der Abgabe-
kategorie A (einmalige Abgabe auf eine ärztliche Verschreibung hin) unterliegen
würden, seien sie verschreibungspflichtig. Entsprechend dürfe das Heilmittel nur
von entsprechenden Fachärzten angewendet werden, die einerseits mit der Ap-
plikation von BOTOX selbst sowie andererseits mit der dafür erforderlichen Aus-
stattung die nötige Erfahrung hätten (act. 15 Rz. 14). Zur kosmetischen Anwen-
dung habe Swissmedic den im Arzneimittel enthaltenen Wirkstoff lediglich zur
"Behandlung von mittelschweren bis schweren Glabellafalten bei Erwachsenen,
die durch Aktivität des M corrugator und M procerus hevorgerufen werden" freige-
- 32 -
geben. Aufgrund des heilmittelrechtlichen Täuschungsverbots dürfe aber hierfür
nicht die Bezeichnung BOTOX verwendet werden. Die Klägerin vertreibe die zur
kosmetischen Indikation bestimmten Produkte deshalb unter der Bezeichnung
G._ (act. 15 Rz. 15 f.). Damit stehe die Bezeichnung BOTOX – aufgrund der
Swissmedic-Vorschriften – einzig für ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel in
Form eines vakuumgetrockneten Pulvers zur Herstellung einer Injektionslösung
(act. 15 Rz. 17). Soweit die klägerischen Marken deshalb Implikationen erfassen
würden, die über die Swissmedic-Zulassung hinausgehen würden, seien sie nach
Ablauf der Benützungsschonfrist nichtig (act. 15 Rz. 18 ff).
b) Die Klägerin stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass für die Fra-
ge des Gebrauchs nicht entscheidend sei, ob die Gebrauchshandlung zulässig
sei. Auch der rechtswidrige Einsatz einer Marke könne rechtserhaltend sein
(act. 33 Rz. 53). Es treffe zwar zu, dass sie ihre BOTOX und G._ Produkte
ausschliesslich in Form eines vakuumgetrockneten Pulvers zur Herstellung einer
Injektionslösung vertreibe (act. 33 Rz. 56). Für den rechtserhaltenden Gebrauch
der Marke sei indes nicht entscheidend, in welcher Darbietungsform (Pulver, Lö-
sung, vakuumgetrocknet oder nicht) ein Produkt angeboten werde, sondern für
welche Verwendungen es eingesetzt werde. Die Markenhinterlegungen der Klä-
gerin betreffend BOTOX würden denn auch keine bestimmte Form der Produkte
vorsehen, sondern lediglich von "Pharmazeutika" bzw. "pharmazeutischen Präpa-
raten" sprechen. Das Pulver (bzw. die daraus hergestellte Lösung) werde
schliesslich für exakt jene Zwecke verwendet, für die die Marken BOTOX der Klä-
gerin beansprucht würden (act.33 Rz. 56 ff.). Die Behandlung von Falten erfolge
dabei einerseits durch den Einsatz von G._ Produkten, welche vom Publikum
aber als BOTOX wahrgenommen würden. Ihre Verwendung gelte daher ebenfalls
als Gebrauch von BOTOX. Andererseits würden die BOTOX Produkte der Kläge-
rin im Rahmen von sogenanntem "off-label use" auch für kosmetische Behand-
lungen eingesetzt, würden sie doch den gleichen Wirkstoff wie die G._ Pro-
dukte enthalten und könnten bei entsprechender Dosierung gleich wie Letztere
verwendet werden (act. 33 Rz. 59).
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c) Handelt es sich nicht um eine berühmte Marke, so beschränkt sich ihr
Schutzumfang nach Ablauf der Benützungsschonfrist auf den tatsächlichen Ge-
brauch (Art. 11 Abs.1 MSchG). Als Gebrauch der Marke gelten auch der Ge-
brauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der
Gebrauch für die Ausfuhr (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Hat der Inhaber die Marke im
Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht
wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütz-
tem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfah-
rens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen,
ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1
MSchG). Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu
machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12
Abs. 3 MSchG).
Rechtserhaltend ist nur die funktionsgerechte Benützung der Marke als Kennzei-
chen von Waren und Dienstleistungen. Diese Funktion erfüllt die Marke nur dann,
wenn sie bestimmten Waren oder Dienstleistungen zugeordnet werden kann. Ge-
fordert ist somit der Einsatz der Marke als produkteidentifizierendes Unterschei-
dungsmerkmal bzw. als kennzeichnender Hinweis auf konkrete, spezifizierte Pro-
dukte (MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern
2009, N 7 zu Art. 11 m.w.H.).
d) Unumstritten ist, dass die Klägerin die Marke zum Vertrieb eines vakuumge-
trockneten Pulvers zur Herstellung einer Injektionslösung verwendet. Das Produkt
wird für medizinische Zwecke verwendet. Pharmazeutische Erzeugnisse werden
in der Warenklasse 5 der Nizza-Klassifikation (Stand 1. Januar 2007) erfasst. Nur
in diesem Umfang ist das Produkt in der Schweiz von Swissmedic zugelassen.
Die schweizerischen Marken P-... und P-... sind für Pharmazeutika für die thera-
peutische Behandlung von neurologischen Erkrankungen und Muskel-Dystonien
(P-...) resp. pharmazeutische Präparate für die Behandlung von neurologischen
Erkrankungen, Muskel-Dystonien, Erkrankungen der glatten Muskulatur, Erkran-
kungen der Eingeweidenerven, Kopfschmerzen, Falten, Hyperhidrose, Sportver-
letzungen, Zerebralparese, Krämpfen, Zittern und Schmerzen (P-...) registriert.
- 34 -
Die Beklagte bestreitet nicht, dass Botox für diese Zwecke verwendet wird. Damit
erscheint der rechtserhaltende Gebrauch der Marke für die unter der Warenklasse
5 geschützten Produkte als erstellt. Wie die Klägerin zutreffend ausführt, ist die
Form, in der Swissmedic das klägerische Produkt zugelassen hat, nicht relevant.
Der Markenschutz erstreckt sich auf pharmazeutische Präparate. Damit erstreckt
sich der Schutz auf eine Warengattung, die sich durch ihren Zweck (pharmazeuti-
sche Verwendung) definiert und lediglich durch die Anwendungsgebiete begrenzt
wird.
Umstritten ist, ob die Klägerin die Marke BOTOX auch für die unter der Waren-
klasse 3 subsumierten Mittel zur Körper- und Schönheitspflege rechtserhaltend
gebraucht. Die Klägerin hat ihre Marke für "Cosmetics, face creams and lotions;
skin creams and lotions registriert" (IR ...). Die Klägerin macht selbst nicht gel-
tend, dass sie das unter der Marke BOTOX vertriebene Produkt für Gesichts- und
Körpercrèmen und -lotionen verwendet. Ihre Behauptung beschränkt sich darauf,
dass das gleiche Produkt (Lösung zur Injektion ins Muskelgewebe) sowohl für
medizinische als auch kosmetische Produkte verwendet wird. Nachdem die Be-
nutzungsschonfrist von fünf Jahren abgelaufen ist (die Marke wurde am 12. März
2004 registriert), ist der Klägerin der Markenschutz für Gesichts- und Körper-
crèmen und -lotionen zu versagen. Dies gilt ungeachtet dessen, dass die Marke
auch für den Oberbegriff "Kosmetika" registriert ist. Wird ein Oberbegriff bean-
sprucht, so wirkt der Gebrauch einzelner Waren nicht ohne weiteres rechtserhal-
tend für sämtliche unter den Oberbegriff zu subsumierenden Waren (WILLI, a.a.O.,
N 42 zu Art. 11 MSchG).
Die Klägerin beruft sich darauf, dass das unter der Marke G._ vertriebene
Produkt von den Endabnehmern als BOTOX verstanden werde. Ausserdem fände
ein sog. "off-label-use" statt, d.h. BOTOX werde entgegen den Richtlinien des
Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic auch bei leichten Glabellafalten
sowie für andere mimischen Falten wie Krähenfüssen um die Augen, Nase-
Lippen-Falten, Stirnfalten oder Lachfalten eingesetzt. Der Klägerin ist entgegen zu
halten, dass eine Marke bei kennzeichnendem Gebrauch keine Wirkung als
Kennzeichnungsmittel entfaltet (siehe WILLI, a.a.O., N 21 zu Art. 11 MSchG; siehe
- 35 -
auch WANG, a.a.O., N 14 zu Art. 11 MSchG). Wenn der Begriff BOTOX deshalb
von der Ärzteschaft wie auch von den Endnutzern zur Bezeichnung des Produk-
tes G._ verwendet wird, gilt dies nicht als Markengebrauch im Sinne von Art.
11 MSchG. Ebenfalls nicht zu berücksichtigen ist der geltend gemachte "off-label-
use". Die Benutzung des unter der Marke BOTOX vertriebenen Produktes zu
kosmetischen Zwecken durch Dritte, namentlich die anwendenden Ärzte, hat nur
dann rechtserhaltende Wirkung für die Marke, wenn eine Zustimmung der Mar-
keninhaberin vorliegt. Die Zustimmung kann zwar stillschweigend erteilt werden.
Das blosse Dulden von Handlungen Dritter oder sogar einer eigenmächtigen
Verwendung durch Abnehmer stellt demgegenüber keine Zustimmung dar (siehe
WILLI, a.a.O., N 61 zu Art. 11 MSchG). Die Klägerin behauptet nicht, dass sie dem
"off-label-use" zustimme. Eine solche Behauptung wäre denn auch befremdend,
würde die Klägerin damit doch klar statuieren, dass sie befürwortet, dass die Vor-
schriften des Swissmedic missachtet werden. Ebensowenig behauptet die Kläge-
rin, den "off-label-use" unterbinden zu wollen. Stattdessen weist sie einfach da-
rauf hin, dass es in der alleinigen Verantwortung der behandelnden Ärzte liege
(act. 33 Rz. 17), wie sie ihr unter dem Begriff BOTOX vertriebenes Produkt ver-
wenden. Mit anderen Worten toleriert die Klägerin den "off-label-use" was aber im
Lichte der Erwägungen nicht zur Annahme führt, die Marke werde im Sinne von
Art. 11 MSchG für Kosmetika gebraucht.
Zusammenfassend ist deshalb festzuhalten, dass die Beklagte mit ihrem Hinweis
auf die Zulassungsbeschränkungen der Swissmedic glaubhaft gemacht hat, dass
die Marke BOTOX nicht für Produkte der Warenklasse 3 verwendet wird. Die Be-
hauptungen der Klägerin zum Markengebrauch vermögen keinen Gebrauch der
Marke für Waren der Warenklasse 3 zu begründen. Wichtige Gründe für den
Nichtgebrauch wurden keine vorgebracht. Namentlich gilt die Zulassungsbe-
schränkung der Swissmedic nicht als wichtiger Grund, war diese doch – nach klä-
gerischer Darstellung – seit den 80er Jahren, d.h. lange vor der einschlägigen
Markenregistrierung bekannt. Die Einrede des Nichtgebrauchs bewirkt nach rich-
tiger Darlegung von MARKUS WANG (a.a.O. N. 49 ff. zu Art. 12) den Verlust der zi-
vil- und strafrechtlichen Ansprüche aus der nicht rechtserhalten gebrauchten Mar-
ke gegenüber der Gegenpartei. Die Einrede hat keine erga omnes-Wirkung.
- 36 -
Nicht geltend gemacht hat die Klägerin den Gebrauch der Marke BOTOLIFT für
Waren der Warenklasse 3. Nach dem Gesagten erwachsen der Klägerin deshalb
auch daraus keine Ansprüche.
2.5.4. Verwechslungsgefahr
Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in
ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Dies ist der Fall, wenn zu befürchten
ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeiten der Zei-
chen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen,
dem falschen Markeninhaber zurechnen, oder falls das Publikum die Zeichen
zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zu-
sammenhänge vermutet. Für die Verwechselbarkeit von Marken ist der Gesamt-
eindruck massgebend, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlassen. Ob
zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwech-
selbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets
vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Je stärker sich ein
Zeichen im Verkehr durchgesetzt hat, desto grösser ist sein Schutzumfang und je
näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser
wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere
Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ob eine
solche Gefahr besteht, ist eine Rechtsfrage (Urteil des Bundesgerichts
4A_281/2011 vom 26. September 2011 E. 2.1 m.w.H.).
2.5.4.1. Kennzeichnungskraft
a) Die Beklagte macht geltend, dass BOTOX eine kennzeichnungsschwache
Marke sei. Daraus leitet sie ab, dass der geschützte Ähnlichkeitsbereich sehr
klein, gegen Null tendierend, sei (act. 15 Rz. 35, 54 und 62; act. 38 Rz. 59 und
63). Die vorliegend zu beurteilenden Zeichen würden einzig im Bestandteil
"BOTO-" übereinstimmen. Dieser sei jedoch als Wortanfang von "Botulinumtoxin"
bzw. "Botulismus" nicht monopolisierbar (act. 15 Rz. 62).
- 37 -
b) Die Klägerin hält dagegen, dass die Gesamtbevölkerung in der Schweiz im
Zeichen BOTOX eine unterscheidungskräftige und kennzeichnungskräftige Marke
für ihr Produkt erkenne (act. 1 Rz. 70). Dem Wortstamm "BOTO" und damit der
klägerischen Marke BOTOX komme eine starke Kennzeichnungskraft zu. Es
handle sich dabei nicht um einen allgemein gebräuchlichen Wortstamm, sondern
um eine fantasievolle Neuentwicklung der Klägerin. Der Bestandteil "BOTO" sei
einprägsam, da er eine Wiederholung des gleichen Vokals "O" nach vorangestell-
ten Konsonanten enthalte. Die Marke BOTOX werde weder als Abkürzung für den
in den BOTOX Produkten der Klägerin enthaltenen Wirkstoff Clostridium botuli-
num Typ A Neurotoxinkomplex noch als sonst wie beschreibend, im Sinne einer
Sachbezeichnung oder einer Beschaffenheitsangabe verstanden (act. 1 Rz. 108
ff.; act. 33 Rz. 94, 112).
c) Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungs-
kraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für
starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichun-
gen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten
insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe
des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken,
die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im
Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a m.V. auf die einschlägige Li-
teratur).
d) Die Klägerin behauptet, der Wirkstoff in ihrem unter der Marke BOTOX ver-
triebenen Produkt sei "Clostridium botulinum Typ A Neurotoxinkomplex". Tatsäch-
lich handelt es sich bei "Clostridium botulinum" um ein grampositives, stäbchen-
förmiges Bakterium der Familie der Bacillaceae. Die Bakterien erzeugen sieben
verschiedene Botulinustoxine, wobei nur vier, unter anderem Typ A, humanto-
xisch sind (siehe PSCHYREMBEL, Klinisches Wörterbuch, 257. Aufl., S. 149 und
271). Der Wirkstoff, den die Klägerin in ihren Produkten verwendet, ist nicht das
Bakterium, sondern das durch das Bakterium erzeugte Gift: Das Botulinumtoxin.
Der Begriff "Botulinus" stammt vom lateinischen Wort "botulus", was "Darm,
Wurst" bedeutet. Der Name rührte daher, dass das Toxin häufig mit Wurst oder
- 38 -
Wurstkonserven in Verbindung gebracht wurde (siehe act. 3/26). "Botulinumtoxin"
ist mithin die Sachbezeichnung für den im klägerischen Produkt enthaltenen
Wirkstoff (siehe zur Definition: WILLI, MSchG-Kommentar, N 48 zu Art. 2 MSchG;
MARBACH, a.a.O., N. 277). Der Begriff (regelmässig auch wie folgt geschrieben:
"Botulinum Toxin") besteht aus zwei zusammengesetzten Wörtern: "Botulinum"
und "Toxin". Der Klägerin ist zuzugestehen, dass die durchschnittliche Bevölke-
rung nicht mit der lateinischen Sprache vertraut ist, weshalb sie die Herkunft des
Wortes "Botulinum" regelmässig nicht erkennen dürfte. Immerhin wird man aber
den lateinischen Ursprung des Wortes bemerken. Anders hingegen verhält es
sich mit dem Begriff "Toxin". Auch dieses Wort stammt aus dem griechisch-
lateinischen Sprachraum, ist jedoch im allgemeinen Sprachgebrauch weit verbrei-
tet (z.B. "Toxikologisches Institut"; www.toxi.ch), weshalb davon auszugehen ist,
dass der Sinngehalt des Wortes der durchschnittlichen Schweizer Gesamtbevöl-
kerung bekannt ist. Der Umstand, dass das Wort bzw. der Wortteil klar als Be-
zeichnung für Gift verstanden wird, schliesst aus, dass die Gesamtbevölkerung
"Botulinumtoxin" als reinen Fantasiebegriff wahrnimmt.
Die klägerische Marke setzt sich aus zwei Silben zusammen: "BO" und "TOX". Es
erscheint offensichtlich und wird von der Klägerin letztlich auch bestätigt (act. 1
Rz. 67), dass der Begriff aus der Sachbezeichnung für das Nervengift "" abgeleitet ist. Nach klägerischer Auffassung würde dies, wenn überhaupt, aber sicherlich kein erheblicher Teil der massgeblichen Verkehrskreise, bei wel-
chen es sich um die Schweizer Gesamtbevölkerung handle, erkennen (act. 1
Rz. 67). Im Umkehrschluss macht die Klägerin damit geltend, dass der Begriff
"BOTOX" als blosse Fantasiebezeichnung wahrgenommen werde. Dies kann si-
cher nicht gelten in Fachkreisen, welche ebenfalls als massgebender Verkehrs-
kreis zu qualifizieren sind (siehe dazu Ziffer 2.4.2.2 der Erwägungen, insb. lit. e).
Aber auch in der Schweizer Gesamtbevölkerung deren Bewusstsein über die
Marke BOTOX und das Nervengift Botulinumtoxin naturgemäss wesentlich durch
die Medien geprägt ist, trifft es – wie bereits gezeigt (siehe dazu Ziffer 2.4.2.2 der
Erwägungen, insb. lit. e) – nicht zu, dass der Begriff "BOTOX" als reine Fantasie-
bezeichnung wahrgenommen wird. In der Mehrheit der Artikel wird ein Unter-
schied zwischen der Marke BOTOX und dem Nervengift Botulinumtoxin gemacht
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oder das Gift zumindest namentlich genannt. Auch der von der Klägerin einge-
reichten "Repräsentativbefragung" vom 27. Mai 2013 (act. 34/7) ist zu entneh-
men, dass 27% der Befragten an ein (Nerven-)Gift denken, wenn sie den Begriff
BOTOX hören. Es muss damit davon ausgegangen werden, dass auch in der
breiten Bevölkerung ein Bewusstsein über das Gift und dessen tatsächliche Be-
zeichnung vorherrscht, auch wenn offenbar nur 2% die genaue Sachbezeichnung
wiedergeben können (siehe act. 34/7). Entgegen der klägerischen Behauptung
braucht es keineswegs viel Fantasie um die Herleitung des Begriffs "BOTOX" aus
dem Namen des Nervengiftes zu machen.
Die klägerische Marke BOTOX lehnt damit eng an den Sachbegriff "Botulinumto-
xin" an, was ihre Kennzeichnungskraft erheblich schwächt.
e) Es stellt sich weiter die Frage, ob die Kennzeichnungskraft der Marke
BOTOX durch Benutzung gestärkt wurde:
Die Kennzeichnungskraft einer ursprünglich schwachen Marke kann durch die In-
tensität der Benutzung erhöht werden. Die Stärkung der Kennzeichnungskraft ist
Ausdruck einer intensiven Aufbauarbeit des Markeninhabers; verlangt wird in der
Regel ein langjähriger Gebrauch der Marke und intensive Werbung (WILLI, a.a.O.,
N 115 zu Art. 3 MSchG; GALLUS JOLLER, in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., N 98 ff.
zu Art. 3).
Wie bereits dargelegt (oben Ziff. 2.5.2 lit. a) verweist die Klägerin auf die überra-
gende Verkehrsgeltung, die intensiven Verkaufsförderungsmassnahmen und den
grossen Umsatz, den sie mit BOTOX resp. G._ in der Schweiz wie im Aus-
land erziele. Die Stärkung der Kennzeichnungskraft einer Marke setzt allerdings
deren markenmässig intensive Benutzung voraus. Aufgrund des Verbots der Pub-
likumswerbung für Arzneimittel, die nur auf ärztliche Verschreibung abgegeben
werden dürfen (Art. 32 Abs. 2 lit. a HMG), ist der Klägerin ausschliesslich Fach-
werbung zuhanden der Personen erlaubt, die BOTOX verschreiben oder abgeben
dürfen (Art. 31 Abs. 1 lit. a HMG). Die unscharfe Abgrenzung von BOTOX, Botox-
Behandlung und Botulinumtoxin veranlasste denn auch das Schweizerische
Heilmittelinstitut Swissmedic im Anschluss an ein vor dem Bundesverwaltungsge-
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richt geführten Verfahren (C-1795/2009) zum Erlass der sogenannten Botulinum-
toxin-Leitlinien, die die Verwendung des Begriffs "Botox" stark einschränken.
Werbemassnahmen für BOTOX, die sich an die breite Öffentlichkeit wenden, sind
der Klägerin somit bereits von Gesetzes wegen verwehrt. Nach dem Ergebnis der
Erwägungen in Ziffer 2.5.2 lit. d ist sodann zwar davon auszugehen, dass BOTOX
als Begriff bekannt ist, nicht aber als Marke. Das Zeichen scheint von der Schwei-
zer Gesamtbevölkerung gerade nicht als betriebliches Herkunftszeichen wahrge-
nommen zu werden, womit auch nicht der Schluss auf einen Hersteller gemacht
wird. Anders verhält es sich indessen bei der Ärzteschaft, welche Direktabnehme-
rin des unter der Marke vertriebenen Produktes ist (siehe dazu Ziffer 2.4.2.2. lit. e
der Erwägungen).
Im Lichte dieser Erwägungen ist der Marke BOTOX eine durchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft einzuräumen. Zwar wird diese durch die starke Anlehnung an
den Sachbegriff herabgesetzt; der Umstand, dass sie zumindest in Fachkreisen
weit verbreitet und bekannt ist, vermag die Herabsetzung zu einem grossen Teil
wieder aufzufangen.
2.5.4.2. Zeichenähnlichkeit
a) Die Klägerin hält dafür, dass der charakteristische und einprägsame Wort-
bestandteil in der Marke BOTOX insbesondere "BOTO" sei. Der Bestandteil
"BOTO" sei einprägsam, da er eine Wiederholung des gleichen Vokals "O" nach
vorangestellten Konsonanten enthalte. Die Beklagte verwende auf ihren und für
ihre Produkte das Zeichen BOTOCARE. Der Wortanfang "BOTO" - mithin die
Hälfte der Zeichen - stimme mit dem Wortstamm "BOTO" der Klägerin überein.
Der Anfang sei für ein Wortzeichen grundsätzlich stärker prägend als nachfolgen-
de Wortteile. Ausserdem verwende die Beklagte als zweiten Zeichenbestandteil
"CARE", bei welchem es sich um den englischen Ausdruck für "Pflege" handle.
Der Zusatz vermöge nicht vom kennzeichnungskräftigen Element "BOTO" abzu-
lenken. Daran ändere auch die Voranstellung des Zeichens B._ zur Marke
B._ BOTOCARE nichts. Der Zusatz B._ stelle ebenfalls einen direkten
Hinweis auf die Wirkungsweise der Produkte dar und vermöge nicht vom kenn-
zeichnungskräftigen Element "BOTO" abzulenken. Dies gelte umso mehr, als
- 41 -
dass das Zeichen B._ von der Beklagten auf bzw. für ihre Produkte soweit
ersichtlich gar nie zusammen mit BOTOCARE verwendet und damit von den Ab-
nehmern nicht als ein einheitlich gebrauchtes Zeichen wahrgenommen werde. Die
kennzeichnungskräftigen Bestandteile der Zeichen BOTOX und BOTOCARE sei-
en somit identisch (act. 1 Rz. 108 ff.). Entscheidend für das Vorliegen einer Zei-
chenähnlichkeit seien nicht isolierte Elemente wie die Anzahl Buchstaben oder die
Vokalfolge. Massgebend sei der Gesamteindruck eines Zeichens, wobei regel-
mässig gewisse Wortbestandteile eines Zeichens vom Publikum stärker wahrge-
nommen und erinnert würden als andere (act. 33 Rz. 92).
b) Die Beklagte hält dagegen, dass Klang, Schriftbild und Sinngehalt der ge-
genüberstehenden Wortmarken BOTOX und B._ BOTOCARE sich unter-
scheiden würden. Währenddem die klägerische Marke über zwei Silben verfüge
(BO-TOX), weise die angefochtene Marke fünf Silben auf (B1._-B2._
BO-TO-CARE). Dies führe zu einer klar unterschiedlichen Aussprachekadenz.
Ausserdem würden die Marken unterschiedliche Vokalfolgen aufweisen. Das
durch die Wortlänge gekennzeichnete Schriftbild weise ebenfalls deutliche Unter-
schiede auf. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass kurze Wörter sowohl akustisch
wie optisch leichter erfasst würden als längere Wörter. Bei kurzen Zeichen wür-
den entsprechend auch Abweichungen schneller erkannt, sodass vergleichsweise
geringe Modifikationen bereits hinreichend unterschieden werden könnten. Wäh-
rend die hier massgebenden Durchschnittskonsumenten in der Widerspruchs-
marke klar die Sachbezeichnung BOTOX erkennen würden, verfüge die beklagti-
sche Marke über keinen eindeutigen Sinngehalt. Entsprechend bestünden auch
auf der semantischen Ebene Unterschiede. Der Umstand, dass sich die zu ver-
gleichenden Zeichen gerade im Wortanfang deutlich unterscheiden würden,
schaffe somit einen zusätzlichen Abstand (act. 15 Rz. 44 ff.). Die Übereinstim-
mung im Teil "BOTO", der selbst beschreibend verstanden werde und deshalb
über einen äusserst schwachen Schutzbereich verfüge, finde sich in ihrem Zei-
chen an einer nicht prominenten Stelle, nämlich am Anfang des zweiten Wortes.
Das schwache Zeichen der Klägerin finde sich nicht einmal gänzlich im Zeichen
der Beklagten. Hinzu kämen die zahlreichen Unterschiede zwischen den beiden
Zeichen. Folglich liege das Zeichen der Beklagten ausserhalb des Schutzbereichs
- 42 -
des Zeichens der Klägerin und eine Zeichenähnlichkeit sei nicht vorhanden
(act. 38 Rz. 60).
c) Ausgangspunkt für die Beurteilung der Markenkollision ist der Eintrag im
Markenregister. Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr setzt vo-
raus, dass das (jüngere) Zeichen mit der älteren Marke identisch oder ähnlich ist
(Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG). Die Markenähnlichkeit bestimmt sich nach dem
Gesamteindruck. Zu berücksichtigen sind alle der menschlichen Wahrnehmung
zugänglichen, äusserlichen und inhaltlichen Übereinstimmungen, aber auch Un-
terschiede. Die Prüfung nach dem Gesamteindruck soll dem Umstand Rechnung
tragen, dass die Marke normalerweise als Ganzes wahrgenommen wird und Ein-
zelheiten weniger Bedeutung zugemessen wird. Nicht alle Markenbestandteile fal-
len gleich ins Gewicht. Den charakteristischen Bestandteilen kommt besondere
Bedeutung zu. Demgegenüber begründet die Übereinstimmung in gemeinfreien
Markenbestandteilen noch keine Verwechslungsgefahr. Dennoch können sie den
Gesamteindruck von Marken mitbeeinflussen. Die Beurteilung von Wortmarken
richtet sich nach dem Wortklang, dem Schriftbild und dem Sinngehalt. Zwischen
den einzelnen Faktoren bestehen Wechselwirkungen. Grundlage für die Beurtei-
lung ist das Erinnerungsbild (siehe WILLI, a.a.O., N 55, 58, 63 und 67 ff. zu Art. 3
MSchG).
d) Der Wortklang prägt das Erinnerungsbild einer Marke in entscheidender
Weise. Zur Beurteilung des Klangbildes werden das Silbenmass, die Aussprache-
kadenz sowie die Vokalfolge berücksichtigt (siehe WILLI, a.a.O., N 70 und 73 zu
Art. 3 MSchG). Der Vergleich zwischen der klägerischen Marke BOTOX und der
beklagtischen Marke B._ BOTOCARE zeigt, dass die klägerische Marke aus
zwei Silben (BO-TOX) und die beklagtische Marke aus fünf Silben (B1._-
B2._ BO-TO-CARE) besteht. Während bei der klägerischen Marke Silben-
träger der ersten Silbe der Vokal O ist und Silbengipfel der zweiten Silbe der Kon-
sonant X, liegen die besonders hervortretenden Laute bei der beklagtischen Mar-
ke bei jeder Silbe auf dem (ausgesprochenen) Vokal. Nicht deckend sind auch die
Vokalfolgen: O-O bei der Klägerin, E-A-O-O-A bei der Beklagten. Dabei wird be-
rücksichtigt, dass beide Wörter der beklagtischen Marke mit dem Wortteil
- 43 -
"CARE", dem englischen Wort für "Pflege", enden. Es kann davon ausgegangen
werden, dass die massgebenden Verkehrskreise den Bedeutungsgehalt des
Wortbestandteils "CARE" und dessen Herkunft kennen, weshalb auch davon
ausgegangen werden muss, dass die englische Aussprache der beklagtischen
Marke als korrekt empfunden wird. Im Lichte dieser Erwägungen ist die Zeichen-
ähnlichkeit grundsätzlich zu verneinen.
Zu berücksichtigen ist auch die Kennzeichnungskraft, die den einzelnen Silben
zukommt. Gemeinfreie und schwache Silben vermögen – selbst wenn sie betont
werden – in der Regel keine relevante Ähnlichkeit zu begründen (JOLLER, a.a.O.,
N 153 zu Art. 3). Gleiches muss für Wortbestandteile oder ganze Wörter gelten.
Im Umkehrschluss bedeutet das aber nicht, dass gemeinfreie Silben resp. Wort-
bestandteile nicht zur Abgrenzung der Zeichen beitragen können. Wie die Kläge-
rin zutreffend festhält, bedeutet "B._" so viel wie "Zellen-/Gewebe-
/Hautpflege" (act.1 Rz. 112). Das erste Wort aus der beklagtischen Marke weist
somit klar auf ein Pflegeprodukt hin. Dieser Hinweis wiederholt sich im zweiten
Wortteil des Wortes "BOTOCARE": "CARE", d.h. "Pflege", bekräftigt den ohne
weiteres erkennbaren Hinweis auf ein Pflegeprodukt. Die Begriffe "B._" und
"CARE" sind als Beschaffenheitsangaben für sich alleine genommen dem Mar-
kenschutz nicht zugänglich (siehe WILLI, a.a.O., N 53 ff. zu Art. 3 MSchG). Hinge-
gen dienen sie der Abgrenzung zu dem von der Klägerin unter der Marke BOTOX
vertriebenen Produkt. Dieses dient nämlich keineswegs der Hautpflege. Der mit
der Injektionslösung verabreichte Inhaltsstoff (ein Toxin, auf das mit der zweiten
Silbe TOX der klägerischen Marke hingewiesen wird) dient einzig dazu, die Mus-
keln zu lähmen und damit – soweit das Produkt im Kosmetikbereich verwendet
wird – die Alterserscheinungen zu beseitigen. Mit Hautpflege steht das klägeri-
sche Produkt in keinem Zusammenhang. Der Begriff "Pflege" verweist auf eine
positive und möglichst nachhaltige Wirkung auf das Hautorgan. Diese wird mit
dem unter der Marke BOTOX vertriebenen Produkt nicht angestrebt. Auch im
Sinngehalt weichen die Zeichen folglich wesentlich voneinander ab.
Hinsichtlich des Schriftbildes, bei dem die Wortlänge und die Gleichartigkeit oder
Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben entscheidend sind, sind ebenfalls
- 44 -
wesentliche Unterschiede zu erkennen. Die klägerische Marke enthält fünf Buch-
staben, diejenige der Beklagten deren 16. Übereinstimmend sind nur die Buch-
stabenkombinationen "BOTO". Diesen kommt zwar im Vergleich zu den übrigen
Buchstabenkombinationen erhöhte Kennzeichnungskraft zu, weil der Sachzu-
sammenhang zumindest für den Schweizer Durchschnittsabnehmer zu Botuli-
numtoxin nicht ganz so leicht zu erkennen ist wie die Bedeutung der Wortteile
"CARE" und "B1._". Die Buchstabenkombination ist indes sehr kurz, weshalb
bereits geringe Abweichungen auffallen. Der angehängte Konsonant X bei der
klägerischen Marke BOTOX hat – wie gesagt – wesentlichen Einfluss auf den
Sinngehalt des Begriffs und unterscheidet sich eindeutig vom Begriff "CARE", so-
dass auch unter diesem Gesichtspunkt eine Ähnlichkeit zu verneinen ist.
2.5.4.3. Warengleichartigkeit
a) Die Klägerin macht geltend, dass es sich bei ihren wie auch den Produkten
der Beklagten um solche zur Körperpflege, namentlich zur Behandlung von Falten
handle. Zur Glättung von Falten würden heute sowohl mehrere Pharmazeutika als
auch eine Vielzahl von Kosmetika angeboten, ohne dass der Durchschnittsab-
nehmer diese Produkte nach ihrer Warenklasse unterscheiden würde. Die
Gleichartigkeit zwischen diesen Produkten sei somit zu bejahen (act. 1 Rz. 119).
Der Schweizer Durchschnittsabnehmer stelle sich unter BOTOX ein Produkt zur
Faltenbehandlung vor. Wichtig sei für ihn dabei, dass BOTOX zuverlässig gegen
Falten im Gesicht und Hals-/Decolletébereich wirke, dass es schnell angewendet
werden könne und dass die Anwendung keinen chirurgischen Eingriff erfordere.
Ob von einer Verwendung der Marke BOTOX lediglich für medizinische Indikatio-
nen oder – über G._ und off-label use – auch für kosmetische Anwendungen
ausgegangen werde, sei im Ergebnis somit nicht relevant für die Beurteilung der
vorliegenden Streitsache: In beiden Fällen erstrecke sich der Markenschutz der
Marke BOTOX jedenfalls auch auf Kosmetika als gleiche oder zumindest gleichar-
tige Waren. Das IGE gehe in gefestigter Rechtsprechung von der Gleichartigkeit
zwischen pflegenden Produkten (Kosmetika) und heilenden Produkten (Pharma-
ka) aus (act. 33 Rz. 83 ff.).
- 45 -
b) Die Beklagte macht geltend, dass der Vergleich der von den beiden Zeichen
beanspruchten Waren zeige, dass die angefochtene Marke B._ BOTOCARE
insbesondere für kosmetische Produkte geschützt sei, welche von den BOTOX-
Marken nicht erfasst würden. Entsprechend sei eine Gleichartigkeit diesbezüglich
zu verneinen. Im Übrigen bestehe auch im Rahmen der Waren in Klasse 5 keine
Gleichartigkeit der Waren, da die BOTOX-Marken (nach Beurteilung der Einrede
des Nichtgebrauchs) nur für einen ganz spezifischen Bereich geschützt bleiben
würden (act. 38 Rz. 55 f.).
c) Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise auf den
Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebote-
nen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten
aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle
eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Entscheid des Bundesverwal-
tungsgerichts, Abteilung II, B-2844/2009, vom 28. Mai 2010 E. 3.1). Die Recht-
sprechung hat verschiedene Kriterien zur Beurteilung der Warengleichartigkeit
entwickelt. Dazu gehören Faktoren wie Produkteigenschaften, Verwendungs-
zweck, Vertriebskanäle, Abnehmerkreise, u.a.m. (WILLI, a.a.O., N 40 ff. zu Art. 3
MSchG; MARBACH, a.a.O., Rz. 817 ff.; Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts,
Abteilung II, B-2844/2009, vom 28. Mai 2010 E. 3.1).
d) Die Wortmarke BOTOX ist für die Warenklassen 3 (IR ...) und 5 (P-...; P-...)
registriert; ebenso die Wortmarke "B._ Botocare" (Marken-Nr. ...). Innerhalb
der Warenklasse 3 sind die Marken übereinstimmend für Mittel zu Körper- und
Schönheitspflege (Cosmetics), Gesichts- und Hautcremes (face creams; skin
creams) registriert. Innerhalb der Warenklasse 5 sind die Marken übereinstim-
mend für "Pharmazeutische Präparate für die Behandlung von Falten" bzw.
"Pharmazeutische Erzeugnisse für die Hautpflege", namentlich durch " medizini-
sche Cremes, Seren und Lotionen zur Behandlung von Hautfalten" registriert.
Trotz der geringen Abweichung im Wortlaut, kann deshalb davon ausgegangen
werden, dass die Produkte auch innerhalb der Warenklasse 5 für dieselbe Wa-
rengattung registriert wurden.
- 46 -
Wie bereits dargelegt, bleiben der Klägerin allfällige aus dem Registereintrag für
die Warenklasse 3 erwachsenden Zivilansprüche – die vorliegend geltend ge-
macht werden – versagt (siehe Ziffer 2.5.3 der Erwägungen). Im Übrigen ist in
Bezug auf die Vertriebskanäle und die Abnehmerkreise daran zu erinnern, dass
das unter der Marke BOTOX vertriebene Produkt nur von spezialisierten Ärzten
bezogen werden kann. Gleiches gilt für das unter der Marke G._ vertriebene
Produkt. Demgegenüber ist das beklagtische Produkt frei im Handel erhältlich. Es
sind somit weder die Vertriebskanäle noch die direkten Abnehmerkreise identisch.
Unterschiedlich sind sodann die Produkteeigenschaften. Wirkstoff des klägeri-
schen Produktes ist eines der stärksten bekannten Nervengifte, Botulinumtoxin.
Hauptwirkstoff im beklagtischen Produkt ist Hexapeptid (act. 1 Rz. 37; act. 33
Rz. 8). Weiter unterscheidet sich die Art der Anwendung: Während das unter der
Marke BOTOX vertriebene Produkt unter die Haut direkt in die Muskulatur ge-
spritzt wird, sind die unter der beklagtischen Marke vertriebenen Produkte mehr-
mals täglich auf den betroffenen Hautstellen aufzutragen. Übereinstimmend ist
hingegen der Verwendungszweck. Die Produkte beider Parteien bezwecken die
Faltenbeseitigung mit dem Ziel, den Konsumenten ein jüngeres Antlitz zu ver-
schaffen, als es ihrem Alter natürlicherweise entsprechen würde. Eine funktionale
Übereinstimmung des Verwendungszwecks ist damit nicht von der Hand zu wei-
sen. Wie die Parteien indessen übereinstimmend festhalten, sind eine Vielzahl
von Produkten auf dem Markt erhältlich, die denselben Zweck anstreben. Und es
ist geradezu gerichtsnotorisch, dass in der Kosmetikbranche ein reger Wettbe-
werb stattfindet. Die Gefahr, dass der Schweizerische Durchschnittsabnehmer bei
zwei unterschiedlichen Produkten zur Faltenglättung zum Schluss kommt, dass
diese aus demselben Unternehmen stammen oder unter der Kontrolle eines ge-
meinsamen Markeninhabers stehen, bemisst sich deshalb vielmehr an den Fakto-
ren Produkteeigenschaften und Vertriebskanäle. Letzteres gilt insbesondere,
wenn ein Produkt – wie vorliegend – nur über einen Facharzt bezogen werden
kann. Der übereinstimmende Verwendungszweck indes ist weniger bedeutsam.
- 47 -
2.6. Zwischenfazit
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass keine Verletzung der klägerischen Mar-
kenrechte erkennbar ist. Die Marken BOTOX sind zwar (bislang) nicht zum Frei-
zeichen degeneriert. Ebensowenig haben sie aber Berühmtheit im Sinne von
Art. 15 MSchG erlangt. Für Produkte der Warenklasse 3 geniesst die Marke
BOTOX (IR 826 203) in der Schweiz mangels Gebrauch keinen markenrechtli-
chen Rechtsschutz; ebenso die Marke BOTOLIFT. Darüber hinaus besteht zwi-
schen BOTOX und B._ BOTOCARE keine Verwechslungsgefahr: Aufgrund
der Nähe zu einer Sachbezeichnung ist die Kennzeichnungskraft der Marke her-
abgesetzt, was sie durch die Intensität ihrer Benutzung (in Fachkreisen) zum Teil
wieder wettmacht. Die Zeichenähnlichkeit ist zu verneinen und auch mit Bezug
auf das Kriterium der Gleichartigkeit ist festzuhalten, dass keine Gefahr zu erken-
nen ist, dass die Abnehmer annehmen könnten, dass die Produkte der Parteien
aus demselben Unternehmen stammen oder unter der Kontrolle desselben Mar-
keninhabers stehen könnten.
3. Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch nach UWG
3.1. Konkurrenz zwischen Markenrecht und UWG
Die Normen des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG;
SR 241) sind im Verhältnis zum Markenschutz nicht subsidiär, sondern haben ei-
nen eigenständigen Anwendungsbereich. Es ist damit grundsätzlich davon aus-
zugehen, dass die jeweils spezifischen Schutzvoraussetzungen für jedes bean-
spruchte Recht eigenständig zu beurteilen sind und keine Abgrenzung der Imma-
terialgüterrechte in dem Sinne angebracht ist, dass jeweils ein Normbereich aus-
schliesslich gelten würde (BGE 135 III 446 E. 4.1).
3.2. Parteistandpunkte
3.2.1. Klägerin
Die Klägerin macht geltend, dass die Beklagte mit der Verwendung des Zeichens
BOTOCARE eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr schaffe. Potentielle Abneh-
- 48 -
mer würden meinen, die Produkte der Linie BOTOCARE der Beklagten gehörten
zu ihrer Produktefamilie BOTOX bzw. seien ebenfalls von ihr – der Klägerin –
hergestellt worden. Jedenfalls aber werde der durchschnittliche Verkehrsteilneh-
mer aufgrund des identischen Wortstamms "BOTO" von einer irgendwie gearteten
Verbindung bzw. Zusammengehörigkeit der BOTOCARE und BOTOX Produkte
bzw. zwischen der Klägerin und der Beklagten ausgehen. Eine solche bestehe in-
des nicht; das Publikum werde über die tatsächlichen Verhältnisse irregeführt
(act. 1 Rz. 141).
Unabhängig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr sei ein unlauteres Han-
deln der Beklagten ausserdem darin zu sehen, dass diese sich mit ihrer Produkte-
linie BOTOCARE an die Marke BOTOX anlehne. Dass ihre für kosmetische An-
wendungen zugelassenen Produkte in der Schweiz nicht unter dem Zeichen
BOTOX, sondern unter der Marke G._ vertrieben werden, sei (auch hier) irre-
levant. Massgebend sei einzig, dass die für kosmetische Zwecke verwendbaren
Produkte der Klägerin in der Schweiz ebenfalls unter dem Zeichen BOTOX be-
kannt geworden seien. Die Beklagte verwende das Zeichen BOTOCARE für ihre
Anti-Falten-Crèmes und werbe damit, dass mit den BOTOCARE Produkten eine
"Botulinähnliche Wirkung ohne Nadel erzielt werden" könne. Damit nehme die
Beklagte direkt Bezug auf den in BOTOX verwendeten Wirkstoff und damit auch
auf das Produkt BOTOX. Unter Berücksichtigung der Zeichenähnlichkeit und Wa-
rengleichartigkeit von BOTOX und BOTOCARE handle es sich bei dieser Bezug-
nahme um eine Anlehnung. Sie – die Klägerin – sei unter der Marke BOTOX
weltweit präsent und ihre Produkte würden hoch geschätzt. Diesen Ruf der
BOTOX Produkte wolle sich die Beklagte zu eigen machen, indem sie den kenn-
zeichnungskräftigen Zeichenbestandteil "BOTO" der Klägerin übernehme und so
eine gedankliche Verbindung zwischen ihren und den Produkten der Klägerin zu
wecken versuche. Auf diese Weise könne sie von der Bekanntheit und dem Ruf
der Klägerin profitieren, sich eigene Werbemassnahmen sparen und dadurch ei-
nen Wettbewerbsvorteil erlangen. Aufgrund dieser Umstände sei die von der Be-
klagten begangene Anlehnung unlauter (act. 1 Rz. 142 ff.).
- 49 -
3.2.2. Beklagte
Die Beklagte hat – soweit ersichtlich – keine Ausführungen gemacht, die sich
ausdrücklich auf den Vorwurf der Verletzung des UWG beziehen. Es kann des-
halb auf die entsprechenden, vorab aufgeführten Standpunkte der Beklagten ver-
wiesen werden.
3.3. Rechtliches
Unlauter und widerrechtlich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen
den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsge-
baren, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern
und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Unlauter handelt insbesondere, wer
Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken,
Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3
Abs. 1 lit. d UWG), oder wer sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren
Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender
Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen ver-
gleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt (Art. 3
Abs. 1 lit .e UWG).
Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder be-
ruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftli-
chen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG dem
Richter beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (lit. a); eine beste-
hende Verletzung zu beseitigen (lit. b) oder die Widerrechtlichkeit einer Verlet-
zung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt (lit. c).
3.4. Subsumtion
3.4.1. Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG
a) Unter diesen mitunter als wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz be-
zeichneten Tatbestand der Schaffung einer Verwechslungsgefahr mit den Waren,
Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen fallen sämtliche
- 50 -
Verhaltensweisen, bei denen das Publikum durch die Schaffung von Verwechs-
lungsgefahr irregeführt wird, insbesondere um den Ruf der Wettbewerber auszu-
beuten. Die Verwechselbarkeit kann dabei darin bestehen, dass die Ware eines
Konkurrenten wegen ihrer äusseren Ausstattung für das bereits auf dem Markt
befindliche Erzeugnis eines anderen gehalten werden kann. Indessen ist keine di-
rekte warenbezogene Verwechselbarkeit erforderlich. Sie kann auch bloss eine
mittelbare oder indirekte sein, indem beim Publikum der Eindruck erweckt wird,
die verwechselbar gekennzeichneten oder ausgestatteten Waren stammten aus
Betrieben, die wirtschaftlich eng verbunden seien.
Die Gefahr der Verwechslung mit ähnlich gekennzeichneten Produkten ist anhand
der tatsächlichen Warenpräsentation in gesamter Würdigung aller Umstände in
Betracht zu ziehen, die für den durchschnittlich aufmerksamen Käufer die Indivi-
dualisierung der gekennzeichneten Produkte mitprägen. Das Risiko von Ver-
wechslungen ist umso grösser, je näher sich die Waren sind, für welche die in
Frage stehenden Zeichen gebraucht werden. Wenn zwei Zeichen für identische
Warengattungen verwendet werden, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsge-
fahr ein besonders strenger Massstab anzulegen. Zu beachten ist zudem, dass
bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit
und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen
ist als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger ge-
schlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt ist. Die Schaffung einer Ver-
wechslungsgefahr ist allerdings wettbewerbsrechtlich nur relevant, sofern die
nachgeahmte Ausstattung Kennzeichnungskraft besitzt, indem sie vom Publikum
als Herkunftshinweis verstanden wird, sei es Kraft ihrer Originalität oder ihrer Ver-
kehrsdurchsetzung (BGE 135 III 446 E. 6.1 f.).
b) Zur Frage der Verwechselbarkeit wurde bereits ausführlich unter Ziffer 2.5.4
ff. der Erwägungen Stellung genommen. Ergänzend ist festzuhalten, dass auch
dass Erscheinungsbild der Produkte keine Gefahr zu einer allfälligen Verwechs-
lung schafft. Während das klägerische Produkt in einem Durchstechfläschchen,
wie es für zu injizierende Arzneimittel typisch ist, nur an Fachärzte vertrieben wird
(act. 3/30, 3/52-53; 34/5-6), werden die Produkte der Beklagten – für jedermann
- 51 -
frei erhältlich – in einem auf Hochglanz polierten zylinderförmigen Gefäss verkauft
(act. 3/11 und 3/39). Die Verpackung der beklagtischen Produkte weist ein mo-
dernes, zeitgemässes Design auf. Auf dem Behältnis sticht weniger der Begriff
"BOTOCARE" als vielmehr der Begriff "F._" und das darunter angeführte
weisse Kreuz auf rotem Hintergrund (dem Eidgenössischen Wappen entspre-
chend) ins Auge. Damit wird mitnichten der Eindruck erweckt, die Produkte der
Parteien könnten in irgendeinem Zusammenhang stehen.
c) Entgegen der Auffassung der Klägerin ist sodann auch die Verwendung des
Werbeslogans, wonach mit den beklagtischen Produkten eine "botulinähnliche
Wirkung ohne Nadel erzielt werden" könne, grundsätzlich nicht unlauter. Die Be-
klagte nimmt damit nicht Bezug auf das klägerische Produkt, sondern auf das un-
ter der Sachbezeichnung "Botulinumtoxin" bekannte Nervengift. Einer möglichen
Irreführung, die nach klägerischer Ansicht daraus entstehen könnte, dass die Be-
klagte ihr Produkt nicht BOTUCARE sondern BOTOCARE nennt (act. 33 Rz. 94
f.), wird damit ausdrücklich entgegen gewirkt, indem der Bezug zum Nervengift
betont wird. Die Tatsache, dass dieses Gift auch Wirkstoff in dem von der Kläge-
rin unter der Marke BOTOX vertriebenen Produkt ist, gibt dieser keinen Anspruch
auf alleinige Verwendung des Begriffs. Als Sachbezeichnung ist der Begriff "Botu-
linumtoxin" nicht monopolisierbar. Lehnt ein Marktteilnehmer in der Bewerbung
seines Produktes an einen solchen Begriff an, so liegt nur dann ein lauterkeits-
rechtlicher Verstoss vor, wenn er dabei unrichtige oder irreführende Angaben
über die Beschaffenheit seines Produktes macht, und damit das Verhältnis zwi-
schen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (siehe
Art. 2 und Art. 3 Abs. 1 lit. b UWG). Die Klägerin macht dies allerdings nicht gel-
tend, und die Beklagte behauptet in der Anpreisung ihres Produktes denn auch
nur, mit ihm könne eine botulinähnliche Wirkung erzielt werden, gibt also nicht
vor, es enthalte diesen oder einen ähnlichen Wirkstoff. Die Klägerin stellt sich
schliesslich auch nicht auf den Standpunkt, dass der beklagtische Werbeslogan
unwahr sei, d.h. dass die behauptete Wirkung mit den beklagtischen Produkten
nicht erreicht werden könne. Sie weist zwar darauf hin, dass in den beklagtischen
Produkten kein Botulinumtoxin sondern Hexapeptid enthalten sei. Es wurde aber
weder behauptet noch ist es gerichtsnotorisch, dass damit nicht ähnliche Ergeb-
- 52 -
nisse erzielt werden können, wie mit der Behandlung mit Botulinumtoxin haltigen
Produkten. Mehr wird von der Beklagten auch nicht behauptet.
d) Im Lichte dieser Erwägungen ist mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG keine
Verletzung des Lauterkeitsrechts erkennbar.
3.4.2. Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG
a) Unter den Tatbestand von Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG lässt sich eine produkte-
bezogene Rufausbeutung subsumieren. Dabei ist zu beachten, dass der Ver-
gleich auch konkludent, implizit durch Werbe- oder Marketingmassnahmen erfol-
gen kann, die sich an die Ausstattung des Konkurrenten annähern, und nicht ex-
plizit vorgenommen werden muss. Das Merkmal einer verdeckten Rufausbeutung
besteht darin, dass der Verletzer seine Produkte unmittelbar von den Vorstellun-
gen des Publikums über das bezuggenommene Produkt profitieren lässt, also ei-
nen Image-Transfer zu seinen Produkten anstrebt. Eine verdeckte Rufausbeutung
in diesem Sinne liegt vor, wenn ein Konkurrent die Gestaltung eines fremden Pro-
dukts übernimmt und dieses gewollt und planmässig an dessen Merkmale annä-
hert, um von dessen gutem Ruf zu profitieren (BSK UWG-Christian Schmid, Basel
2013, N 94 zu Art. 3 Abs. 1 lit. e m.w.H.)
b) Wie bereits unter Ziffer 3.4.1 lit. c der Erwägungen ausgeführt, nimmt die
Beklagte nicht Bezug auf das klägerische Produkt, sondern auf den Wirkstoff Bo-
tulinumtoxin. Der Wirkstoff geniesst den Ruf, ungemein effektiv bei der Beseiti-
gung von Falten durch Lähmung der entsprechenden Muskulatur zu sein. Es ist
nicht zu übersehen, dass die Beklagte mit ihrem Werbeslogan "botulinähnliche
Wirkung ohne Nadel" Bezug auf diese Effektivität nimmt, die aufgrund der regen
Thematisierung in den Medien (siehe dazu die in Ziffer 2.4.2.2 lit. e aufgeführten
Verweise auf die einschlägigen Beilagen) gemeinhin bekannt ist, wie sich auch
aus der "Repräsentativbefragung" (act. 34/7) der Klägerin ergibt. Die Beklagte
vergleicht die Wirkung ihres Produktes mit derjenigen des Nervengiftes und be-
tont als Vorteil gleichzeitig, dass eine Injektion ihres Produktes unter die Haut im
Gegensatz zum Einsatz von Botulinumtoxin nicht nötig sei. Der Vergleich mit ei-
nem Naturstoff stellt aber – wie gesagt – keine Verletzung des Lauterkeitsrechtes
- 53 -
dar, solange der Vergleich nicht nachweislich falsch ist, was nicht behauptet wur-
de (siehe Ziffer 3.4.1 lit. c der Erwägungen).
3.5. Zwischenfazit
Im Lichte dieser Erwägungen ist auch keine Verletzung des Lauterkeitsrechts er-
kennbar.
4. Reparatorische Ansprüche
4.1. Die Klägerin erhebt Schadenersatzansprüche in unbestimmter Höhe
(Rechtsbegehren Ziffer 3; act. 1 Rz. 151 ff.). Wie sie selbst zutreffend festhält
setzt ein Schadenersatzanspruch ein widerrechtliches Verhalten des Schädigers,
in casu der Beklagten voraus (Art. 55 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 41 ff. und Art. 419
ff, OR; Art. 9 Abs. 3 UWG) . Wie aus den vorstehenden Erwägungen ersichtlich
wird, hat die Beklagte weder die Markenrechte der Klägerin verletzt, noch verhält
sie sich unlauter. Weitere Rechtsverletzungen hat die Klägerin nicht geltend ge-
macht und sind auch nicht ersichtlich. Damit sind die Voraussetzungen für repara-
torische Ansprüche der Klägerin nicht erfüllt. Somit hat die Klägerin auch keinen
Anspruch auf Bekanntgabe der in Rechtsbegehren Ziffer 3a aufgelisteten Zahlen.
5. Zusammenfassung
Im Lichte dieser Erwägungen ist die Klage vollumfänglich abzuweisen.
6. Kosten- und Entschädigungsfolgen
6.1. Ausgangsgemäss wird die Klägerin kosten- und entschädigungspflichtig
(Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Ge-
bührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und
richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streit-
interesse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Lautet das Rechtsbegehren – wie vorlie-
gend – nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert
fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensicht-
lich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Die Klägerin beziffert den Streitwert vor-
liegend mit CHF 100'000.– (act. 1 Rz. 7). Die Beklagte äussert sich nicht zum
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Streitwert. Bei der Unterlassungsklage ist grundsätzlich das Unterlassungsinte-
resse der Klägerin massgebend zur Bestimmung des Streitwertes. Dies gilt so-
wohl gestützt auf Markenrecht wie auch auf Lauterkeitsrecht (siehe JOHANN ZÜR-
CHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, in: sic!
2002 S. 504 f.). Geht es um wirtschaftlich eher unbedeutende Zeichen, liegt der
Streitwert praxisgemäss etwa im Bereich von CHF 50'000.– bis CHF 100'000.–
(siehe ZÜRCHER, a.a.O., S. 505). Vorliegend sind weder Umsatzzahlen noch sons-
tige Daten bekannt (z.B. Werbeausgaben), welche auf einen besonders hohen
Wert des beklagtischen Zeichens hinweisen würden. Entsprechend ist kein An-
haltspunkt erkennbar, dass der Wert, den die Klägerin der Unterlassung des Mar-
kengebrauchs beimisst, überdurchschnittlich hoch wäre. Diese Auffassung
scheint die Klägerin zu teilen, wenn sie geltend macht, das beklagtische Produkt
sei unter der Bezeichnung BOTOCARE praktisch unbekannt (act. 1 Rz. 95). Unter
der Berücksichtigung, dass die Klägerin nebst dem Unterlassungs- und Lö-
schungsbegehren auch noch eine Stufenklage erhoben hat, erscheint die Fest-
setzung des Streitwerts auf CHF 100'000.– mithin als angemessen. Gestützt auf
diesen Streitwert ergibt sich eine ordentliche Gerichtsgebühr von rund
CHF 9'000.– (§ 4 Abs. 1 GebV OG). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 11
Abs. 2 AnwGebV ist die Klägerin sodann zu verpflichten, der Beklagten eine Par-
teientschädigung in Höhe von CHF 16'000.– zu bezahlen. Die Parteientschädi-
gung enthält schon deshalb keine Mehrwertsteuer, weil die Beklagte keine ver-
langt hat (siehe dazu das Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Ober-
gerichts des Kantons Zürich an die Kammern des Obergerichts, das Handelsge-
richt, das Geschworenengericht, die Bezirksgerichte und die Friedensrichterämter
über die Mehrwertsteuer vom 17. Mai 2006).
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Das Handelsgericht erkennt:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr beträgt CHF 9'000.–.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten
Kostenvorschuss bezogen.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung in
Höhe von CHF 16'000.– zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art.
113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und
90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert
beträgt CHF 100'000.–.