Decision ID: 72185c66-c894-5c5d-aa11-e63295ce4601
Year: 2014
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Gestützt auf eine deutsche Basisregistrierung vom 22. Juni 1989 hinter-
legte die Beschwerdeführerin am 6. Juli 1989 die Wort-/Bildmarke
IR 540'095 Koala (fig.) (Widerspruchsmarke), die sie für folgende Waren
beansprucht:
30 Pâtisseries fines et pâtisseries de longue conservation, en particulier bis-
cuits, produits de confiserie, produits à base de sucre et pâtes de rem-
plissage pour les produits précités.
Diese Eintragung sieht wie folgt aus:
B.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Wort-/Bildmarke CH 582'286
Koala's March (fig.) (angefochtene Marke), die am 10. Dezember 2008
hinterlegt und am 28. Januar 2009 auf Swissreg publiziert wurde. Der
Schutz wird für die folgenden Waren beansprucht:
30 Gebäck, gefüllt mit Schokoladencrème; Kaugummi (nicht für medizini-
sche Zwecke); Schokolade; Kandiszucker für Speisezwecke; Karamel-
len; Kleingebäck; Biskuits; Kräcker; Kuchen; Chips (Getreideprodukt);
Eiscreme; Speiseeis; Zuckerwaren, Konfekt; Backwaren; Brot.
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Seite 3
Sie sieht wie folgt aus:
C.
Am 25. April 2009 (datiert am 24. April 2009) erhob die Beschwerdeführe-
rin bei der Vorinstanz Widerspruch gegen diese Eintragung, weil zwi-
schen den Marken eine Verwechslungsgefahr bestehe. Gleichzeitig bean-
tragte sie die Sistierung des Verfahrens.
D.
Daraufhin sistierte die Vorinstanz das Verfahren am 4. Mai 2009 auf un-
bestimmte Zeit.
E.
Mit Schreiben vom 21. September 2012 wurden die Parteien aufgefordert
zu erklären, ob weiterhin Sistierungsgründe vorliegen.
F.
Die Beschwerdegegnerin beantragte darauf mit Schreiben vom 9. Okto-
ber 2012, das Verfahren fortzusetzen, während die Beschwerdeführerin
mit Schreiben vom 16. Oktober 2012 eine weitere Sistierung des Verfah-
rens beantragte.
G.
Am 22. Oktober 2012 hob die Vorinstanz die Sistierung auf.
H.
Mit Widerspruchsantwort vom 26. Oktober 2012 beantragte die Be-
schwerdegegnerin, den Widerspruch unter Kosten- und Entschädigungs-
folgen abzuweisen. Sie begründete dies damit, die Widerspruchsmarke
sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden und es bestehe keine Ver-
wechslungsgefahr.
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I.
Die Beschwerdeführerin machte mit Replik vom 21. Dezember 2012 gel-
tend, die Marke sei durch ihre Lizenznehmerin Kuchenmeister GmbH in
Deutschland gebraucht worden. Dazu legte sie eine eidesstattliche Erklä-
rung des Prokuristen der Kuchenmeister GmbH, Thomas Trockels, sowie
weitere Unterlagen ins Recht.
J.
Mit Duplik vom 4. Februar 2013 beantragte die Beschwerdegegnerin, die
Beilage 4 der Replik sei aus dem Recht zu weisen und der Widerspruch
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen abzuweisen. Dazu führte sie
aus, eine Aussonderung von Beweismitteln im Widerspruchsverfahren sei
nicht vorgesehen, weshalb die ihr wegen Geschäftsgeheimnissen nicht
zugänglich gemachte Beilage 4 der Replik bei der Entscheidfindung nicht
zu berücksichtigen sei. Weiter sei die eidesstattliche Erklärung nur als
Parteibehauptung zu würdigen. Die eingereichten Beweismittel seien
nicht geeignet, den Markengebrauch glaubhaft zu machen. Im Übrigen
bestehe zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr.
K.
Die Vorinstanz wies mit Entscheid vom 15. Mai 2013 den Widerspruch
ab. Sie begründete dies damit, es läge keine schriftliche Vereinbarung
zwischen dem angeblichen Lizenznehmer und der Markeninhaberin vor.
Diesbezügliche Zweifel würden auch durch die eidesstattliche Versiche-
rung nicht ausgeräumt. Die Katalog-Auszüge und die Verpackungen sei-
en nicht geeignet, den Umfang des Markengebrauchs geltend zu ma-
chen. Den Umsatz-Zusammenstellungen komme keine Beweiswirkung
zu, weil sie aus dem Einflussbereich der Widersprechenden kämen, wäh-
rend die strittige Beilage 4 ohnehin keinen Markengebrauch enthalte.
L.
Daraufhin erhob die Beschwerdeführerin am 10. Juni 2013 Beschwerde
ans Bundesverwaltungsgericht, mit den Anträgen:
a) den Entscheid des IGE vom 15.05.2013 in dem Marken-
Widerspruchsverfahren Nr. 10394 mitsamt seiner Kostenverteilung auf-
zuheben,
b) dem Widerspruch durch die Widersprechende stattzugeben und die Sa-
che an das IGE zur weiteren Beurteilung abzugeben, sowie
d) dem IGE die Kosten dieses Verfahrens aufzuerlegen.
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Sie erläuterte, die eidesstattliche Erklärung sei zu Unrecht nicht als Beleg
für den Lizenzvertrag zwischen der Markeninhaberin und der Lizenzneh-
merin gewürdigt worden, weshalb die Einvernahme von Mitarbeitern der
Markeninhaberin und der Lizenznehmerin der Markeninhaberin als Zeu-
gen beantragt werde. Die Beilage 4 sei zu Unrecht als irrelevant bezeich-
net worden. Für die in Farbkopie eingereichten Faltschachteln würden nö-
tigenfalls die Originale nachgereicht. Die Marke sei überdies in nur unwe-
sentlich abweichender Form gebraucht worden.
M.
Mit Beschwerdeantwort vom 9. September 2013 beantragte die Be-
schwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde, eventualiter die
Rückweisung an die Vorinstanz zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr,
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Sie führte an, die Beschwerde-
führerin vermöge, abgesehen von den Zeugeneinvernahmen, keine wei-
teren Beweismittel vorzulegen. Die eidesstattliche Versicherung und die
Umsatzzahlen stammten aus dem Umfeld der Beschwerdeführerin, wes-
halb ihnen wenig Beweiswert zukomme. Die Verpackungen könnten nicht
einem Zeitraum oder Umsätzen zugeordnet werden. Auch die Beschwer-
deführerin gehe davon aus, die Marke sei nicht in der registrierten Form
benutzt worden. Auf die Zeugenaussagen sei in antizipierter Beweiswür-
digung zu verzichten, weil die Zeugen nicht unabhängig seien.
N.
Die Vorinstanz beantragte am 9. September 2013 die Abweisung der Be-
schwerde, verzichtete jedoch auf eine Stellungnahme.
O.
Die Beschwerdeführerin verzichtete mit Schreiben vom 12. März 2014 auf
die Einvernahme von Werner Hüttel, bestand jedoch auf der Einvernahme
von Thomas Trockels als Zeugen.
P.
Mit Zwischenverfügung vom 17. März 2014 wies das Bundesverwal-
tungsgericht das Begehren um Einvernahme von Thomas Trockels als
Zeugen ab.
Q.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
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Seite 6
R.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-
wägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bun-
desverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom-
men und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie
hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren
Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art.
48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Ver-
waltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind ge-
wahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss
wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist
daher einzutreten.
2.
Vorliegend strittig ist allein die Frage nach dem rechtserhaltenden
Gebrauch der Widerspruchsmarke. Ob eine Verwechslungsgefahr be-
steht, hätte die Vorinstanz gegebenenfalls auf dem Weg der Rückweisung
zu beantworten, wenn sich die Beschwerde als begründet erweist (Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 2
ebm (fig.)/EBM Ecotec, B-6372/2010 vom 31. Januar 2010 E. 4.1 Swiss
Military by BTS).
3.
3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen
die Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1
MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröf-
fentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz einzureichen (Art. 31 Abs. 2
Satz 1 MSchG).
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3.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den
Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird
(Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines un-
unterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein
Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe
für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der fehlende
Gebrauch einer Marke wird allerdings nicht von Amtes wegen berücksich-
tigt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. Sep-
tember 2008 E. 2 Red Bull/Dancing Bull, B-5325/2007 vom 12. November
2007 E. 4 Adwista/Advista [fig.]; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz.
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32
Rz. 2).
3.3 Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme
vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, da die Einrede sonst ver-
wirkt. Sie muss weder begründet noch glaubhaft gemacht werden (Art. 22
Abs. 3 Markenschutzverordnung [MSchV, SR 232.111]; Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts B-4471/2012 vom 29. Oktober 2013 E. 3 A-
laia/Lalla Alia, Lalla Alia [fig.], B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 5.3
Seven/Room Seven, B-5325/2007 vom 27. November 2007 E. 4
Adwista/ad-vista, B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 3.3 Acti-
via/Activia [fig.] und Activia; MARKUS WANG in Noth/Bühler/Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 12 Rz. 45). Der
Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu
machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem
die Widerspruchsgegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013
E. 2.2 Life, B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 Life/Mylife [fig.];
WANG in Noth/Bühler/Thouvenin a.a.O., Art. 12 Rz. 9; KARIN BÜRGI LOCA-
TELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Schriften
zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85, Bern 2008, S. 116).
Bei der Glaubhaftmachung des Markengebrauchs im Sinne von Art. 32
MSchG kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien (Art. 13 Abs. 1
VwVG) eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Un-
tersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Ver-
handlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 Life, B-3416/2011 vom
17. Februar 2012 E. 3.1 Life/Mylife [fig.], B-246/2008 vom 26. September
2008 E. 2 Red Bull/Dancing Bull).
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Seite 8
3.4 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht wor-
den sein. Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Ab-
nehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne
eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann
(WANG in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 11 Rz. 7; WILLI, a.a.O., Art. 11
Rz. 14). Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch
sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen
Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Ge-
brauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse und
Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 Life, B-5830/
2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 Fünf Streifen [fig.]/Fünf Streifen [fig.];
BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en
droit des marques, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22, Genf/ Zü-
rich/Basel 2005, 50 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 11 Rz. 38). Kein ernsthafter
Markengebrauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Mar-
kenbenutzung für Produkte des Massenkonsums (Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 Life, B-892/2009
vom 19. Juli 2009 E. 6.9 Heidiland/Heidi-Alpen; WANG in Noth/ Büh-
ler/Thouvenin, Art. 11 Rz. 67, 72; s.a. EUGEN MARBACH, Markenrecht, in:
von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009 [zit. SIWR III/1], Rz. 1343 ff.).
3.5 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle
Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Nur bezüglich
derjenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Mar-
ke tatsächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für den
Nichtgebrauch bestehen), treten die Rechtswirkungen des rechtserhal-
tenden Gebrauchs ein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/
2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 Maxx [fig.]/max Maximum + value [fig.]). Ge-
brauchshandlungen für einen Teilbegriff gelten umso mehr auch für den
ganzen Oberbegriff, je prototypischer sie für diesen Oberbegriff stehen, je
mehr Gebrauchshandlungen für unterschiedliche Waren des Oberbegriffs
sich zum Eindruck eines zusammenhängenden Warenbereichs unter der
Marke verbinden und je enger und präziser der Oberbegriff als solcher ist.
Diese stehen im Gegensatz zu isolierten Gebrauchshandlungen, die un-
typisch und unspezifisch für den Oberbegriff sind und sich stärker von
anderen im Oberbegriff enthaltenen Waren oder Dienstleistungen unter-
scheiden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom
4. März 2013 E. 2.3 Gadovist/Gadogita).
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Seite 9
3.6 Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Es
gibt aber zwei Ausnahmen von diesem sogenannten Territorialitätsprinzip,
nämlich den Gebrauch für den Export sowie Art. 5 des Übereinkommens
vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland, der den
Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz gleichstellt (vgl.
CHRISTOPH WILLI, in Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-
nationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11 MSchG Rz. 33 ff.; MEIER,
a.a.O., S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit
suisse, in sic! 2005 Sonderheft, S. 108). Art. 5 Abs. 1 dieses Staatsver-
trags lautet: "Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der ver-
tragschliessenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder
Modell, eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten
Frist ausgeführt, nachgebildet oder angewendet wird, sollen auch da-
durch ausgeschlossen werden, dass die Ausführung, Nachbildung oder
Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles erfolgt.". Die Rechte aus
diesem Staatsvertrag können zum vornherein nur deutsche und schwei-
zerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz
oder Niederlassung in Deutschland oder in der Schweiz beanspruchen,
wobei es für juristische Personen allerdings genügt, wenn sie eine tat-
sächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Han-
delsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 124 III 277
S. 283; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011 vom 3. Januar
2012 E. 4.4 ebm (fig.)/EBM Ecotec; MEIER, a.a.O., S. 110). Dabei gilt
auch der Gebrauch als Exportmarke in Deutschland als rechtserhaltend,
wenn er den Anforderungen von Art. 11 MSchG genügt (Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.4
Egatrol/Egatrol, B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.7 Life).
3.7 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts-
punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht
bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 Uh-
renarmband [3D], BGE 120 II 393 E. 4.c, BGE 88 I 14 E. 5.a; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 Life;
WILLI, a.a.O., Art. 32 Rz. 7; CHRISTOPH GASSER in Noth/Bühler/Thouvenin,
Art. 32 Rz. 21; WANG in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 12 Rz. 62). Es
braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss dieses zumin-
dest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher
einschätzen als das Gegenteil (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 Egatrol/Egatrol, B-4465/2012 vom
11. Juni 2013 E. 2.8 Life, B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Exit
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Seite 10
[fig.]/Exit One; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellge-
setz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 12 Rz. 16).
3.8 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Ur-
kunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etiket-
tenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Belege müssen sich
auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs be-
ziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare Be-
lege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierba-
ren berücksichtigt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 Egatrol/Egatrol, B-4465/2012 vom
11. Juni 2013 E. 2.9 Life, B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2
Life/Mylife [fig.], B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Exit [fig.]/Exit
One, BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192). Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke
von Internetseiten, die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt
wurden und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf einen
rechtserhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zuliessen
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E.
6.5 Heidiland/Heidi-Alpen). Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es
nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung
selbst erscheint. Entscheidend ist, dass das Zeichen nach den Umstän-
den des Gebrauchs als Mittel zur Kennzeichnung der eigentlichen Waren
und Dienstleistungen verstanden wird. Diese Zuordnung des Gebrauchs
zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls auch mit Prospekten,
Preislisten oder Rechnungen glaubhaft gemacht werden (Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 Egat-
rol/Egatrol, B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.10 Life, B-3416/2011
vom 17. Februar 2012 E. 4.3 Life/Mylife [fig.]).
3.9 Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen
ist, oder in nur einer hiervon unwesentlich abweichenden Form, marken-
mässig und ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen erfolgen (Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.4 MyLife [fig.], B-7500/
2006 vom 19. Dezember 2007 E. 4 Diva Cravatte [fig.]/DD Divo Diva
[fig.]). Eine wesentliche Abweichung vom Registereintrag ist die Verände-
rung von Gesamtbild und kennzeichnendem Charakter, so dass der kenn-
zeichnungskräftige Kern der Marke seiner Identität beraubt wird; eine un-
wesentliche, wenn ein Bildbestandteil gedreht, anders positioniert oder
der Schrifttyp leicht modernisiert wird (Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-576/2009 vom 25. Juni 2009 E. 8.2.3 Verschränkte Bänder [fig.],
B-3294/2013
Seite 11
B-5732/2009 vom 31. März 2010 E. 7.3 Longines-Adler [fig.]/Aviator [fig.],
B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 7.2.1 No Name [fig.]/ No Name
[fig.]). Der Gebrauch ist rechtserhaltend, wenn das abweichend benutzte
Zeichen im Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt
wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7508/2006 vom 18. Okto-
ber 2007 E. 8 Ice/Icecream [fig.]).
3.10 Grundsätzlich kann der rechtserhaltende Gebrauch auch stellvertre-
tend durch einen Lizenznehmer erfolgen, denn der Gebrauch der Marke
mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (Art.
11 Abs. 3 MSchG). Das Gesetz stellt an die Form der Zustimmung keine
besonderen Anforderungen. Die Zustimmung kann stillschweigend, etwa
im Rahmen eines Konzernverhältnisses, oder vertraglich, z.B. auf der
Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributionsabkommens, er-
teilt werden. Von massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer
die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenut-
zungswillen tätig wird. Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet et-
wa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markenin-
haber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder
durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer und Wiederverkäufer statt. Im
Rahmen solcher gesellschaftsrechtlicher oder vertraglicher Verhältnisse
kommt es häufig vor, dass Markeninhaber die Marke nicht selbst anbrin-
gen, sondern damit ihre Tochtergesellschaften, Lizenznehmer, Importeure
usw. betrauen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom
15. September 2008 E. 5 fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.], B-763/2007
vom 5. November 2007 E. 5 K-Swiss [fig.]/K-Swiss [fig.]; Entscheid der
Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom
4. März 2003 in sic! 2004, S. 40 E. 7 Bosca/Luigi Bosca Vini Finos Argen-
tinos). Die Zustimmung des Markeninhabers hat zu erfolgen, bevor der
Dritte die Marke benutzt. Sie wirkt damit ex nunc. Andernfalls würde das
Gebrauchserfordernis seiner Substanz entleert, indem beispielsweise der
Markeninhaber seinen eigenen Nichtgebrauch durch die nachträgliche
Genehmigung einer Verletzerhandlung heilen könnte (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-40/2013 vom 19. August 2013 E. 2.6 Egatrol/Egat-
rol). Aus der Zustimmung muss ersichtlich sein, dass der Dritte die Marke
für den Markeninhaber benutzt, denn ein stellvertretender Gebrauch liegt
nur bei einem Fremdbenutzungswillen vor. An die Form der Zustimmung
des Markeninhabers stellt das Gesetz keine besonderen Anforderungen.
Eine stillschweigende Zustimmung genügt, nicht aber die blosse Duldung
von Handlungen Dritter. Ein Fremdbenützungswillen ist erkennbar, wenn
das Zeichen nicht als eigenes, sondern als dasjenige des Inhabers be-
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Seite 12
nutzt wird (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-40/2013 vom
19. August 2013 E. 2.6 Egatrol/Egatrol, B-6378/2011 vom 15. August
2013 E. 3.8 Fuciderm/Fusiderm; WILLI, a.a.O., Art. 11 Rz. 60 f.; WANG in
Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 11 Rz. 103 ff.). Damit können auf-
grund von Indizien auch faktisch lizenzvertragliche Verhältnisse ange-
nommen werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 vom
5. November 2007 E. 5 K-Swiss [fig.]/K-Swiss [fig.]).
4.
4.1 Die Publikation der angefochtenen Marke auf Swissreg erfolgte am
28. Januar 2009. Der Widerspruch gegen Schweizer Marken ist innerhalb
von drei Monaten nach der ersten Veröffentlichung der angefochtenen
Marke auf Swissreg einzureichen (Art. 31 Abs. 1 MSchG; GREGOR WILD
in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 31 Rz. 37). Unter Berücksichtigung
der Gerichtsferien lief die Widerspruchsfrist am 14. Mai 2009 ab, weshalb
der am 25. April 2009 erhobene Widerspruch rechtzeitig erfolgte.
4.2 Nach Ablauf der Verfahrenssistierung reichte die Beschwerdegegne-
rin am 26. Oktober 2012 eine Widerspruchsantwort ein, mit der sie die
Nichtgebrauchseinrede erhob. Damit wurde die Nichtgebrauchseinrede
mit der ersten Rechtsschrift und folglich rechtzeitig erhoben.
4.3 Die Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV
(SR 232.111). Demnach endet die Frist im letzten Monat an dem Tag, der
dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Frist-
ende wird mit dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, dem
26. Oktober 2012, fixiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um
fünf Jahre berechnet. Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen,
dass korrekterweise der Beginn der Frist auf den 26. Oktober 2007 anzu-
setzen ist.
4.4 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland, weshalb ge-
mäss Art. 5 des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der
Schweiz und Deutschland der Markengebrauch in Deutschland demjeni-
gen in der Schweiz gleichgesetzt ist (E. 3.6).
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass zwischen ihr und der
Firma Kuchenmeister GmbH ein Lizenzvertrag zum Markengebrauch be-
stehe. Dazu legte sie eine eidesstattliche Versicherung vom 18. Dezem-
B-3294/2013
Seite 13
ber 2012 von Thomas Trockels, Finanzdirektor, Controller und Prokurist
der Kuchenmeister GmbH, ins Recht.
5.2 Unter "eidesstattlichen Erklärungen", "eidesstattlichen Versicherun-
gen" oder "Affidavits" ausländischen Rechts sind schriftlich niedergelegte
Erklärungen von Tatsachen zu verstehen, die von einem zuständigen Be-
amten im Ausland in einem bestimmten Verfahren unter besonderer,
strafrechtlich sanktionierter Bekräftigung der Wahrheit zuhanden eines
Gerichts oder einer Behörde abgenommen werden (MARK SCHWEI-
ZER/CHRISTIAN EICHENBERGER, Schriftliche Zeugenaussagen, in Jusletter
28. Februar 2011, auf http://www.jusletter.ch > Archiv > Chronologie >
2011 > Jusletter 28. Februar 2011, besucht am 19. März 2014, Rz. 21).
Das Bundesgericht schliesst die Würdigung von eidesstattlichen Erklä-
rungen, die im Hinblick auf einen Prozess erstellt wurden, nicht grund-
sätzlich aus; in Verbindung mit anderen Beweismitteln könnten sie für
Tatsachenbehauptungen durchaus Beweis erbringen. Die Beweiskraft be-
zieht sich allerdings nur auf die in der Urkunde angegebene Identität des
Zeugen, den in der Urkunde festgehaltenen Zeitpunkt der Erklärung, die
Tatsache, dass die in der Urkunde enthaltene Aussage vom Zeugen ge-
macht wurde und darauf, dass die in der Urkunde festgehaltenen Sach-
umstände, die sich auf den beurkundungsrechtlichen Verfahrensablauf
beziehen, der Wirklichkeit entsprechen (Urteil des Bundesgerichts
5P.352/2001 vom 17. Januar 2002, E. 4b; SCHWEIZER/EICHENBERGER,
a.a.O., Rz. 3, 24). Die Erklärung erscheint überdies glaubwürdiger, wenn
das persönliche Erscheinen des Zeugen vor Gericht angeboten wird
(THOMAS RITSCHER, Affidavits und andere Erklärungen, in sic! 2001,
S. 694). Irgendwelche rechtsgeschäftliche Erklärungen erhalten aber kei-
ne verstärkte Beweiskraft für ihre inhaltliche Richtigkeit, nur weil sie öf-
fentlich beurkundet worden sind (Urteil des Bundesgerichts 5A_507/2010,
5A_508/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.2). Nach ständiger Recht-
sprechung kommt deshalb den eidesstattlichen Versicherungen kein er-
höhter Beweiswert für ihren Inhalt zu. Sie sind nur als Parteibehauptung
zu würdigen (Art. 12 Bst. b VwVG; Urteil des Bundesgerichts 5A_507/
2010, 5A_508/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.2; Urteile des Bundes-
verwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.6 Life, Lifetec/
My Life, Platinum Life, B-7191/2009 vom 8. April 2010 E. 3.3.3 Yo/Yog).
Soweit die Vorinstanz deutschrechtlichen eidesstattlichen Erklärungen
nach Rz. 14 der angefochtenen Verfügung grundsätzliche Glaubwürdig-
keit in Widerspruchsverfahren zubilligt, kann ihrer Auffassung nicht gefolgt
werden, zumal das Deutsche Strafgesetzbuch auf Zuwiderhandlungen
vor der Vorinstanz gar keine Anwendung findet und § 156 des Deutschen
B-3294/2013
Seite 14
Strafgesetzbuches diese nicht erfasst (§ 5 Ziff. 10 des Deutschen Straf-
gesetzbuchs, zitiert nach THOMAS FISCHER, Strafgesetzbuch und Neben-
gesetze, 60. Aufl. München 2013, S. 38; KRISTIAN KÜHL, Strafgesetzbuch
Kommentar, 27. Aufl. München 2011, N. 1 zu § 156; ebenso PAUL STRÖ-
BELE/FRANZ HACKER, Markengesetz, 10. Aufl. Köln 2012, N. 63 zu § 43).
5.3 In casu wird das Vorliegen eines Lizenzvertrags von der Beschwerde-
führerin behauptet, was vom Vertreter der Kuchenmeister GmbH mit ei-
desstattlicher Versicherung bestätigt wird. Die Beschwerdeführerin hat
auch das persönliche Erscheinen des Zeugen vor Gericht angeboten,
was die Glaubwürdigkeit der Erklärung unterstützt. Die beiden Parteibe-
hauptungen decken sich und sind jeweils in Verbindung mit der anderen
Erklärung schlüssig. Nachdem mit der gleichen Erklärung Umsätze in den
Jahren 2008-2012 geltend gemacht werden, darf davon ausgegangen
werden, dass sich die Erklärung auch bezüglich des Lizenzvertrags auf
diesen Zeitraum bezieht. Der Fremdbenützungswillen der Kuchenmeister
GmbH manifestiert sich mithin auch darin, dass sie die Widerspruchs-
marke zusammen mit dem Firmen-Logo der Beschwerdeführerin verwen-
det. Damit ist glaubhaft gemacht, dass die Firma Kuchenmeister GmbH
seit 2008 die Widerspruchsmarke mit einem Fremdbenützungswillen ge-
braucht.
6.
6.1 Zum rechtserhaltenden Gebrauch hat die Beschwerdeführerin bereits
im vorinstanzlichen Verfahren eine Reihe von Belegen ins Recht gelegt,
die im Beschwerdeverfahren nicht ergänzt wurden.
6.1.1 Mit eidesstattlicher Versicherung von Thomas Trockels von der Ku-
chenmeister GmbH (W1) werden, "wie auf beiliegenden Produkt-Katalo-
gen-Seiten aufgeführt", Umsatzzahlen pro Jahr je für Faltschachteln und
für Beutel in Deutschland angegeben. Für die Exporte in das europäische
Ausland fehlt diese Aufteilung. Eine klare Zuordnung zu den Artikeln im
Katalog ist nicht möglich, da die Artikelnummern fehlen. Die Einvernahme
Herrn Trockels als Zeuge wurde mit Zwischenverfügung vom 17. März
2014 aufgrund seines eigenen direkten Interesses am Ausgang des Ver-
fahrens abgewiesen.
6.1.2 Im Auszug aus dem Produkt-Katalog 2008 "Backen ist unsere Lie-
be" (W2a) erscheint eine Abbildung des Produkts "Koala Knusperkekse
Schoko Beutel" auf Seite 50. Auf der folgenden Seite 51 erscheint der
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Seite 15
Text "Koala Schoko, bedruckte Folie" mit Artikelnummer 1458. Obwohl ei-
ne eindeutige Zuordnung von Bild und Artikelnummer fehlt, stimmt die
Verpackungsangabe "bedruckte Folie" von Artikelnummer 1458 mit dem
Bild überein. Oben links erscheint der etwas gebogene Schriftzug "Koala"
und das Logo "Schöller", darunter die Schriftzüge "Knusperkekse",
"Crispy Cookies" und "Schoko". Die grafischen Elemente bestehen aus
drei koalaförmigen Keksen vertikal untereinander auf der linken Seite, ei-
ner realistischeren Abbildung eines Koalabären mit einem links gehalte-
nen Jungen mittig auf der rechten Seite und zwei koalaförmigen Keksen
rechts oben. Die Eukalyptusblätter werden nur angedeutet.
Artikel 1458 (W2a)
Weiter sind die Faltschachteln zu prüfen. Die Abbildungen auf Seite 50
und 51 lassen sich aufgrund des Verpackungsbeschriebs "Silberfolie in
Faltschachtel mit Inpack" den Artikelnummern 1460-1461 oder 1467-1468
zuordnen. Die Hinterseiten der Schachteln sind im Katalog nicht abgebil-
det, während die Vorderseiten oben links einen Schriftzug "Koala" sowie
ein paar Eukalyptusblätter aufweisen, darunter einen Schriftzug "Milch"
oder "Kakao" sowie bei beiden Packungen "Pirateninsel" und ein rotes
Banner mit der Inschrift "jetzt mit witzigen KOALA-Figuren und anderen
Überraschungen". In der unteren Hälfte erscheinen blaue, schlumpfähnli-
che Kreaturen, die als Piraten verkleidet sind.
Art. 1460-1468 (W2a)
B-3294/2013
Seite 16
6.1.3 Die weiteren Auszüge aus den Produkt-Katalogen "Backen ist unse-
re Liebe" von 2009 (W2b), 2010 (W2c), 2010/11 (W2d) sowie der unda-
tierte Produkt-Katalog (W2e) weisen unterschiedliche relevante Seiten-
zahlen auf, sind aber ansonsten identisch mit dem Auszug aus dem Pro-
dukt-Katalog "Backen ist unsere Liebe" 2008.
6.1.4 Die Umsatzliste 2008-2011 (W3a) zeigt auf, dass mit dem Artikel Nr.
1458 "Koala Schoko" im Jahre 2008 ein Umsatz von EUR 2'236.76, im
Jahre 2009 EUR 5'821.48, im Jahre 2010 EUR 13'064.61, im Jahre 2011
EUR 9'258.71 und im Jahre 2012 EUR 9'560.12 getätigt wurde. Diese
Umsätze stimmen mit denjenigen der eidesstattlichen Erklärung (W1)
überein. Die Artikelnummern werden aufgeführt. Auf der Umsatzliste
(W3b) erscheinen die Export-Umsätze, die 2008 EUR 1'057.74, 2009
EUR 1'060.80, 2010 bis 2012 EUR 0.00 betrugen.
6.1.5 Von den 25 eingereichten Rechnungskopien (W4) sind acht doppelt
und eine ausserhalb des relevanten Zeitraums. Keine Rechnung enthält
den fraglichen Artikel 1458. 16 Rechnungen enthalten Artikel 1460, sie-
ben Rechnungen enthalten den Artikel 1461.
6.1.6 Sowohl der Internet-Auszug Wipo Madrid Renewal (W5) als auch
die DPMA Internet-Registerauskunft (W6) enthalten keine Informationen
zum rechtserhaltenden Markengebrauch.
6.1.7 Die Farbkopien der Faltschachteln "Koala Schoko Cool Action
Team", "Koala Schoko Big Family", "Koala Schoko 'alt'" und "Koala Choco
(int.)" (W7); "Koala Cacao Cookies" (W9a) sowie "Koala Milk Leche"
(W9b) stellen kein Bezug zu einem bestimmten Artikel im Katalog her,
insbesondere ist auch keine Artikelnummer ersichtlich.
6.1.8 Die Farbkopie des Beutels für die "Koala Knusperkekse Crispy
Cookies Schoko" (W8) ist gemäss Produkt-Katalog dem Artikel 1458 zu-
zuordnen.
6.2 Gemäss E. 6.1.2, 6.1.3 und 6.1.8 erscheint der Artikel 1458 am ähn-
lichsten mit der dritten Verpackungsseite der Widerspruchsmarke. Mit ihr
stimmen der Schriftzug "Koala" und das Logo "Schöller" oben links, der
realistisch abgebildete Koala mit Jungem sowie zwei Keksabbildungen
trotz etwas anderer Lage überein. Allerdings erscheinen auf der Verpa-
ckung von Artikel 1458 drei zusätzliche koalaförmige Kekse, zwei rechts
oben und einer links in der Mitte, während die Eukalyptusblätter weniger
dominierend sind als auf der Widerspruchsmarke. Die Gestaltung der
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Seite 17
Rückseite von Artikel 1458 ist nicht bekannt. Ein nicht zu unterschätzen-
des Element der Widerspruchsmarke ist die dreimalige Wiederholung des
Koala-Sujets auf der Verpackung, was bei Artikel 1458 nicht erfolgt. Ob
dies noch als Grenzfall eines Gebrauchs in abgewandelter Form gelten
kann (E. 3.9), braucht aber nicht entschieden zu werden, da der rechtser-
haltende Gebrauch auch aus weiteren Gründen zu verneinen ist (E. 6.4).
6.3 Die Faltschachteln (E. 6.1.2, 6.1.3) haben mit der Widerspruchsmarke
nur den Schriftzug "Koala" sowie die Eukalyptusblätter oben links ge-
meinsam. Die übrigen Beschriftungen und Gestaltungselemente sind völ-
lig unterschiedlich.
6.4 Von den mit eidesstattlicher Versicherung und Umsatzlisten geltend
gemachten Umsätzen (E. 6.1.1, 6.1.4) sind nur die inländischen Umsätze
zuverlässig bestimmten Artikeln zuordenbar, da die Exportumsätze nur
global erfasst wurden. Ohne Detailrechnungen bleibt aber unklar, ob die
geltend gemachten Umsätze überhaupt relevant sind, und selbst wenn
davon ausgegangen würde, dass Artikel 1458 einen Gebrauch der Wi-
derspruchsmarke in abgewandelter Form darstellte, wären die damit ge-
tätigten Umsätze von durchschnittlich EUR 7'988.– pro Jahr für einen Ar-
tikel des Massenkonsums zu gering, um einen ernsthaften, rechtserhal-
tenden Markengebrauch glaubhaft zu machen (Urteile des Bundesver-
waltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 5.4.3 Life, Lifetec/My
Life, Platinum Life; B-892/2009 vom 19. Juli 2009 E. 6.9 Heidiland/Heidi-
Alpen).
6.5 Als irrelevant für den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke erwei-
sen sich die 25 Rechnungskopien, die sich nicht auf mit der Wider-
spruchsmarke versehene Waren beziehen (E. 6.1.5), die beiden Internet-
Auszüge, die keinen Bezug zum rechtserhaltenden Gebrauch der Marke
herstellen (E. 6.1.6) und die nicht zu bestimmten Umsätzen und Zeiträu-
men zuordenbaren Faltschachteln (E. 6.1.7).
6.6 Zusammenfassend ist festzustellen, dass es der Beschwerdeführerin
nicht gelungen ist, den ernsthaften, rechtserhaltenden Markengebrauch
der Widerspruchsmarke im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen.
Damit ist die Beschwerde abzuweisen.
B-3294/2013
Seite 18
7.
7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin
kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1
VwVG).
7.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre
und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streit-
wert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist
(BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen; Urteil des Bun-
desgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we make ideas work mit
Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren
auszugehen. Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten insgesamt
auf Fr. 4'000.– festzulegen.
7.3 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemes-
sene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten
Kostennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE).
Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat eine Kostennote über
Fr. 2'300.– eingereicht. In Würdigung dieser Kostennote sowie der Akten-
lage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'400.– (exkl. MWSt) für
das Beschwerdeverfahren angemessen.
7.4 Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im In-
land gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesge-
setzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuerge-
setz, MWSTG, SR 641.20]). Aufgrund des Sitzes der Beschwerdeführerin
im Ausland ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung
nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 8.5
Gallo/Gallay [fig.], B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 Zurcal/Zorca-
la).
B-3294/2013
Seite 19
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]) und ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.