Decision ID: 9d70f7ea-3f63-53b2-a657-c2d84edfdd81
Year: 2007
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A. Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 622'236 . Diese wurde am 21. Juli 1994 bei der Organisation Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ursprünglich für "Papier, carton et produits en ces matières; produits d'imprimerie (non compris dans d'autres classes)" in der Klasse 16 hinterlegt. Für die Schweiz hat die Marke per 21. April 2004 ein nachträgliches Benennungsdatum (désignation posté- rieure).
B. Gestützt auf diese Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 13. Mai 2005 Widerspruch gegen die Schweizer Wortmarke Nr. 530'175 AROMATHERA, welche für "Papierprodukte für persönliche und Haushaltszwecke, nämlich Papiertücher, Papierservietten, Papiertaschentücher, Toilettentücher,  und andere Weichpapierprodukte (soweit nicht in anderen Klassen enthalten)" in der Klasse 16 registriert und am 15. Februar 2005 im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 32 publiziert worden war. In der Begründung zum Widerspruch führte die Beschwerdegegnerin aus, dass die beanspruchten Waren der strittigen Marken identisch beziehungsweise zumindest gleichartig und die Marken aufgrund ihrer visuellen und  Übereinstimmung sehr ähnlich seien. Aus diesem Grund bestehe zwischen der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke eine  Verwechslungsgefahr.
C. Am 7. Juni 2005 erliess die Vorinstanz gegen die Widerspruchsmarke eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus absoluten . Gleichzeitig setzte sie der Beschwerdegegnerin eine Frist zur Stellungnahme an. Das Widerspruchsverfahren wurde bis zum Entscheid über diese Schutzverweigerung sistiert. Mit Schreiben vom 22. August 2005 beantragte die Beschwerdegegnerin die Einschränkung der  auf "Papier, carton et produits en ces matières". Dies wurde von der Vorinstanz akzeptiert (déclaration de refus partiel in der Gazette OMPI 2005/25), worauf die Schutzverweigerung aufgehoben und das  Nr. 7549 fortgesetzt wurde.
D. Die Beschwerdeführerin verneinte mit Schreiben vom 16. Dezember 2005 das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken und schloss auf kostenfällige Zurückweisung des Widerspruchs. Sie  dies damit, dass die sich gegenüberstehenden Marken klanglich sehr verschieden seien und die Widerspruchsmarke keine  habe, da der Begriff "Aroma" für die beanspruchten Waren  sei.
E. Mit Schreiben vom 17. März 2006 bestritt die Beschwerdegegnerin den  Charakter des Begriffs "Aroma" für die von ihr  Waren. Aroma werde vom Durchschnittskonsumenten im Sinne von Geschmack verstanden und immer im Zusammenhang mit  verwendet. Papier- und Kartonprodukte würden dagegen nicht mit einem bestimmten Aroma in Verbindung gebracht.
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F. In der Duplik vom 18. März 2006 hielt die Beschwerdeführerin an ihrer , dass "Aroma" für Papiertücher beschreibend sei, vollumfänglich fest. Sie beantragte erneut die kostenfällige Zurückweisung des , da eine Übereinstimmung in kennzeichnungsschwachen  noch keine Verwechslungsgefahr begründe.
G. Mit Entscheid vom 22. November 2006 hiess die Vorinstanz den  gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke. Zur  führte sie aus, dass bezüglich der beanspruchten Waren  bestehe. Weiter seien die strittigen Marken klanglich und  ihres Schriftbildes sehr ähnlich. "Aroma" sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht beschreibend, weshalb der  eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugesprochen werden könne. Durch Abändern der Endung "-a" zu "-hera" werde der  der angefochtenen Marke nicht genügend verändert, um vom  Element "Aroma" bzw. vom übernommenen Zeichenbeginn "Aromat-" abzulenken. Die Verwechslungsgefahr zwischen den beiden  müsse aus diesem Grund bejaht werden.
H. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 20. Dezember 2006 im Sinne einer Teilanfechtung Beschwerde vor der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum. Dabei stellte sie folgende :
"1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 22. November 2006 aufzuheben und der Widerspruch in dem Umfange , dass die Marke 530'175 eingetragen bleibt für "Papiertaschentücher und Gesichtstücher".
2. Es sei die Durchführung einer mündlichen Verhandlung anzuordnen.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der ."
I. Mit Verfügung vom 21. Februar 2007 forderte das  die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin zur Einreichung einer Beschwerdeantwort auf. Mit Schreiben vom 23. März 2007 verzichtete die Vorinstanz auf weitere Ausführungen, verwies auf die Begründung des  Entscheids und beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Mit Eingabe vom 26. März 2007 reichte die  ihre Beschwerdeantwort ein und stellte folgende Anträge:
"Die Anträge der Beschwerdeführerin seien abzuweisen und der Widerspruch Nr. 7549 sei vollumfänglich gutzuheissen;
unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin / ."
Auf die Begründung der Beschwerde und der Beschwerdeantwort sowie auf die eingereichten Beweismittel wird – sofern für den Entscheid relevant – direkt in den entsprechenden Erwägungen eingegangen.
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J. Am 24. Mai 2007 wurde in Bern eine mündliche und öffentliche  durchgeführt, an welcher die Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz erschienen, während die Beschwerdegegnerin auf eine Teilnahme verzichtete. Sowohl die Beschwerdeführerin als auch die  hielten an ihren Anträgen und der Begründung aus dem  fest.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden  Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchsachen zuständig (Art. 31 f. und 33 lit. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021) am 20. Dezember 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Die Beschwerdeführerin schränkt in der Beschwerde die Waren, für welche Schutz beansprucht wird, auf "Papiertaschentücher und Gesichtstücher" ein. Es liegt somit eine Teilanfechtung vor. Der Entscheid der Vorinstanz vom 22. November 2006 ist im nicht angefochtenen Umfang in Rechtskraft erwachsen. Soweit das Bundesverwaltungsgericht angesichts der  des Streitgegenstandes aufgrund der Parteibegehren überhaupt  ist, die angefochtene Verfügung zu Gunsten einer Partei zu ändern (reformatio in melius, Art. 62 Abs. 1 VwVG; vgl. aber auch ANDRÉ MOSER/ ÜBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,  1998, Rz. 2.13), ist diesbezüglich jedenfalls im Widerspruchsverfahren Zurückhaltung geboten (MOSER/ ÜBERSAX, a.a.O., Rz. 3.92; THOMAS MERKLI / ARTHUR AESCHLIMANN / RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die  im Kanton Bern, Bern 1997, Art. 73 N. 3). Im  Fall besteht zur Abweichung vom Grundsatz der Bindung an die  keinerlei Anlass.
3. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen  sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG; SR 232.11]). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 377 E. 2a S. 378 Boss; BGE 119 II 473 E. 2d S. 477 Radion; BVGer /2006 vom 8. März 2007 E. 2 Chic / Lip Chic; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2 Feel 'n learn / See 'n learn) und nach der  der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind. Zwischen diesen Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Waren sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas
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David (Hrsg.), Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 N. 8). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die  Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen  und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 122 II 382 E. 1 S. 384 Kamillosan; BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f. Securitas). Bei der Beurteilung der  ist insbesondere die Kennzeichnungskraft der Marken in  zu ziehen, da schwache Marken keinen grossen Schutzumfang  (DAVID, a.a.O, Art. 3 N. 13; BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 f. ; BVGer B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 2 Yeni Raki / Yeni Efe; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.2 Feel 'n learn / See 'n learn).
4. Die Vorinstanz hat festgestellt, dass "Aroma" bzw. AROMATA im  mit Papier und Karton kein üblicher Begriff sei. Die  weise auf keine erwartete Eigenschaft dieser Produkte hin, da das Aroma eines Papiers oder Kartons nicht ein gängiges Kaufkriterium sei. Demzufolge erkannte die Vorinstanz der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu (angefochtener Entscheid, S. 9; Plädoyer der Vorinstanz vom 24. Mai 2007).
Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, dass der Begriff "Aroma" für Papierwaren wie Papiertaschentücher beschreibend und freihaltebedürftig sei. Der Geruch von Papierprodukten sei für den Konsumenten , wenn diese am Körper eingesetzt würden. "Aroma" sei deshalb eine übliche Beschreibung für eine wesentliche Eigenschaft von Papierwaren (vgl. Beschwerde vom 20. Dezember 2006, S. 6; Plädoyer der  vom 24. Mai 2007).
Die Beschwerdegegnerin bestreitet diese Auffassung. Sie ist – wie die  – der Meinung, dass "Aroma" für Papier- und Kartonwaren in der Klasse 16 eine kennzeichnungskräftige Bezeichnung darstelle. "Aroma" werde vom Durchschnittskonsumenten im Sinne von Geschmack  und immer mit Nahrungsmitteln oder zumindest mit essbaren  in Verbindung gebracht.
5. Beschreibende Angaben sind Zeichen, die auf den  Bezug nehmen, indem sie eine direkte Aussage über  Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder  machen. Dazu gehören unter anderem direkte Hinweise auf . Vorausgesetzt ist, dass der beschreibende Charakter für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise ohne besondere Gedankenarbeit zu erkennen ist (CHRISTOPH WILLI, Kommentar , Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 45, 54 und 57; BGE 127 III 160 E. 2b.aa S. 166 Securitas; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.3 Feel 'n learn / See 'n learn).
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Produkte aus Papier können einen bestimmten Duft haben. Insbesondere Papiertaschentücher und Gesichtstücher werden in der sensiblen Region der Riechorgane verwendet. Der Duft solcher Papierprodukte ist deshalb ein zu beachtendes Kaufkriterium. Kein Konsument wird ein Taschentuch nochmals kaufen, das er als muffig in Erinnerung hat. Dagegen wird er sich an einen erfrischenden Lavendel- oder wohltuenden Rosenduft beim Kauf von Taschentüchern erinnern. Der Geruch von Papierprodukten ist deshalb für die zur Beurteilung stehenden Waren ein erhebliches .
Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz wird der Begriff "Aroma" nicht nur im Sinne von Geschmack verstanden und nur im Zusammenhang mit Nahrungsmitteln benutzt. Zwar trifft es zu, dass der Begriff "Aroma" regelmässig dazu verwendet wird um auf den Geschmack von Esswaren hinzuweisen (z.B. Speiseeis mit ). In der Literatur wird die Aromawahrnehmung denn auch als ", den wir bei Speisen und Getränken durch die Zusammenarbeit von Geruchs- und Geschmackssinn erleben" umschrieben (BRUCE GOLDSTEIN, Wahrnehmungspsychologie, 2. Aufl., Heidelberg / Berlin 2002, S. 605). Der Begriff "Aroma" kann nach dieser Definition jedoch nicht  auf den Geschmackssinn reduziert werden. Vielmehr wird ein Aroma in der Kombination von Geruchs- und Geschmackssinn wahrgenommen.
Zwar ist die Widerspruchsmarke für Papier und Karton im Allgemeinen (inkl. Papeterieartikel) eingetragen. Wie die Vorinstanz und die  zu Recht geltend machen, werden Papier, Karton und Produkte aus diesen Materialien nicht gegessen. Da jedoch der Geruchs- und der Geschmackssinn bei der Aromawahrnehmung nahe beieinander liegen, wird dem Durchschnittskonsumenten im Bezug auf die beanspruchten  – Produkte aus Papier – ohne Gedankenaufwand klar, dass sich der Begriff "Aroma" in diesem Fall auf den Duft des entsprechenden Produkts bezieht. "Aroma" wird vom Durchschnittsabnehmer situationsbedingt auch als Duft, den ein Produkt verströmt, verstanden. Die Widerspruchsmarke ist deshalb insbesondere in Bezug auf Papierwaren wie Taschentücher oder Gesichtstücher beschreibend. Es braucht seitens der Konsumenten keinen Fantasieaufwand, um in der Marke AROMATA in Bezug auf die  Waren einen Hinweis auf eine wichtige Eigenschaft des , nämlich ihr spezifisches Aroma, zu sehen. Entgegen der  der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz ist deshalb bei der  von einem kennzeichnungsschwachen Zeichen .
6. Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer . Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon  Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 113 f.; BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 Kamillosan; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 2.2 Feel 'n learn / See 'n learn; BVGer B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 4 f. Chic / Lip Chic). Eine  kann aber nicht allein deswegen ausgeschlossen wer-
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den, weil die Marken in gemeinfreien Markenbestandteilen . Vielmehr ist die Kennzeichnungskraft im Rahmen einer  zu berücksichtigen (BGE 122 III 382 E. 5b S. 389 Kamillosan; BGE 127 III 160 E. 2b.cc S. 167 Securitas; Entscheid der  für geistiges Eigentum [RKGE] vom 13. September 2005 in sic! 12/2005 882 E. 6 S. 882 Blue Moon / Bluecoon; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 133).
Der Gesamteindruck von Wortmarken wird zunächst durch den Klang und durch das Schriftbild bestimmt; gegebenenfalls kann auch ihr Sinngehalt von entscheidender Bedeutung sein. Den Klang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die  der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird (BGE 122 III 382 E. 5a S. 388 Kamillosan; BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 Boss; BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 Feel 'n learn / See 'n learn;  der RKGE vom 19. April 1999 in sic! 4/1999 418 E. 5 S. 419 Koenig / Sonnenkönig; Entscheid der RKGE vom 16. Januar 2003 in sic! 4/2003 345 E. 5 f. S. 346 Mobilat / Mobigel).
Die Marken AROMATA und AROMATHERA stimmen zunächst im  Zeichenanfang – "Aroma" – überein. Sie  sich jedoch in der Endung die bei der Widerspruchsmarke auf "-ta" und bei der angefochtenen Marke auf "-thera" lautet. Im Klang lässt sich ein unterschiedliches Silbenmass (vier Silben bei AROMATA und fünf Silben bei AROMATHERA) und eine unterschiedliche Vokalfolge  (a-o-a-a gegen a-o-a-e-a). Das "-th" in der angefochtenen Marke führt zudem dazu, dass das "T", im Gegensatz zur Widerspruchsmarke, sanft ausgesprochen wird. In der klanglichen Gesamtwirkung unterscheiden sich deshalb die beiden Zeichen gerade in mehreren Punkten. Dass sich die Schriftbilder wegen der Übereinstimmung im Zeichenanfang und des  letzten Buchstabens gleichen, lässt sich nicht bestreiten. Dennoch fällt im Schriftbild auf, dass die angefochtene Marke erheblich – nämlich um drei Buchstaben – länger ist. Zudem sticht bei der angefochtenen  (wenn sie klein geschrieben werden) optisch das "-th" in der  hervor. Die aufeinanderfolgenden Hochzeichen in der Mitte geben der angefochtenen Marke eine auffallend andere Symmetrie. Auch im Schriftbild lassen sich deshalb gewisse Unterschiede feststellen. Ob sich die beiden Marken auch durch einen erkennbar anderen Sinngehalt , erscheint fraglich. Die Vorinstanz hat zwar festgestellt, dass die Endung "-thera" allusiv für Therapie sei und die Marke die Assoziation zu Aromatherapie wecke (angefochtener Entscheid, S. 9). In Bezug auf die beanspruchten Waren ist aber doch ein gewisser Gedankenaufwand , um diesen Zusammenhang zu sehen.
Durch die Verschiedenheit in Klang und Schriftbild unterscheiden sich die strittigen Marken in wesentlichen Elementen. Aus diesem Grund besteht keine genügende Zeichenähnlichkeit. In Anbetracht des eingeschränkten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke ist selbst bei Warenidentität eine
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Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG . Die Frage der Warengleichartigkeit kann vorliegend deshalb  gelassen werden.
7. Die Beschwerde ist aus diesen Gründen gutzuheissen. Der Marke  wird für die Waren Papiertaschentücher und Gesichtstücher Schutz für die Schweiz gewährt.
Die Beschwerdeführerin hat den Entscheid der Vorinstanz lediglich  angefochten. Sie beschränkte in ihrer Beschwerde den Schutzanspruch auf Papiertaschentücher und Gesichtstücher (ursprünglich: Papierprodukte für persönliche und Haushaltszwecke, nämlich Papierservietten, , Toilettentücher, Gesichtstücher und andere  [soweit nicht in anderen Klassen enthalten]). Mit Blick auf das  Verfahren obsiegt die Beschwerdeführerin damit etwa zu einem Viertel. Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens in der Höhe von Fr. 800.-- sind deshalb zu einem Viertel von der Beschwerdegegnerin und zu drei Vierteln von der Beschwerdeführerin zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht obsiegt die Beschwerdeführerin vollumfänglich. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Gerichtsgebühr der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der , Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements über die Kosten und  vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im  vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall  Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des  Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer  Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess, in sic! 7/8 2002 493 S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, in sic! 6/2001 S. 559 ff., LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998, S. 29 f.). In Anwendung dieser Grundsätze wird  die Gerichtsgebühr auf Fr. 4'000.-- festgesetzt.
8. Im vorinstanzlichen Verfahren obsiegte die Beschwerdeführerin etwa zu  Viertel (vgl. E. 7). Die Beschwerdeführerin hat der  deshalb für das erstinstanzliche Verfahren eine anteilsmässige  in der Höhe von Fr. 1'500.-- zu bezahlen (Art. 34 MSchG).
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Im Beschwerdeverfahren hat dagegen die Beschwerdegegnerin der  obsiegenden Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung für "ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten" zu  (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Entschädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und wird auf Fr. 3'500.-- festgesetzt (Art. 8 und 14 Abs. 2 VGKE).
9. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde am Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist rechtskräftig.