Decision ID: d412b660-670b-5c40-98ee-28c67073e480
Year: 2016
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 20. August 1982 bei der Or-
ganisation Internationale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) hinterlegten
Registrierung der Internationalen Wortmarke IR Nr. 471'490 CADDY mit
Schutzausdehnung in der Schweiz. Sie wurde für folgende Waren hinter-
legt:
12 Véhicules automobiles et leurs moteurs; parties des produits précités
(non compris dans d'autres classes).
B.
Die schweizerische Marke Nr. 666'251 TOP CADDY (fig.) wurde von der
Beschwerdegegnerin am 4. November 2014 beim Eidgenössischen Institut
für Geistiges Eigentum (IGE; nachfolgend: Vorinstanz) hinterlegt und am
18. November 2014 auf <www.swissreg.ch> veröffentlicht. Die Marke sieht
wie folgt aus:
und beansprucht Schutz für folgende Waren:
12 Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder
auf dem Wasser.
28 Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse
enthalten sind; Christbaumschmuck.
C.
Gegen die Eintragung dieser Marke für sämtliche Waren der Klasse 12 er-
hob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz am 17. Februar 2015 Wi-
derspruch. Zur Begründung führte sie aus, diese Waren seien mit der von
der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten "véhicules au-
tomobiles" bzw. "moteurs de véhicules automobiles; parties de produits
précités (non compris dans d'autres classes)" identisch oder gleichartig.
Ferner führe die vorliegend vollständige Übernahme der älteren Marke in
das jüngere Zeichen grundsätzlich zu einer Zeichenähnlichkeit, zumal das
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beschreibende Wortelement "TOP" rein anpreisenden Charakter habe und
das Bildelement mit der Darstellung eines Golfspielers lediglich das domi-
nierende Wortelement "CADDY" in der angefochtenen Marke unterstrei-
che. Somit sei das Bildelement nicht geeignet, die nötige Distanz zur Wi-
derspruchsmarke zu schaffen. Die Beschwerdeführerin ging davon aus,
dass die Widerspruchsmarke über eine originär mindestens durchschnittli-
che Kennzeichnungskraft verfüge, wobei sie angesichts der Assoziation
des Begriffs "CADDY" mit den Fahrzeugen aus der "VW CADDY"-Reihe
auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft und auf einen erweiterten Schutz-
bereich der Widerspruchsmarke schloss. Indem der kennzeichnungskräf-
tigste Bestandteil bzw. das einzige unterscheidungskräftige Wortelement
der angefochtenen Marke mit der Widerspruchsmarke übereinstimme,
schaffe die angefochtene Marke eine direkte und eine mittelbare Ver-
wechslungsgefahr.
Der Widerspruchsgegner beantragte in seiner Stellungnahme vom 14. April
2015 sinngemäss die Abweisung des Widerspruchs. Im Wesentlichen
machte er geltend, dass die Widerspruchsmarke nur schwach kennzeich-
nungskräftig sei und verneinte das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr
zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen. Er schlug zudem eine
Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Klasse
12 im Sinne von "zur ausschliesslichen Verwendung auf Golfplätzen" vor.
Die Widersprechende hielt in ihrer Replik vom 11. Juni 2015 im Wesentli-
chen am Widerruf der angefochtenen Marke fest.
Mit einer versehentlich als "Replik" bezeichneten Duplik vom 7. August
2015 beantragte der Widerspruchsgegner sinngemäss die Abweisung des
Widerspruchs, wobei er an seiner bisherigen Begründung festhielt. Ferner
schlug er vor, den Markenschutz für die Waren der Klasse 12 nur auf "Fahr-
zeuge ohne Strassenzulassung" eventuell einzuschränken.
D.
Mit Entscheid vom 22. Oktober 2015 wies die Vorinstanz den Widerspruch
ab. Sie bejahte eine Warengleichheit zwischen den "véhicules automobi-
les" der Widerspruchsmarke und den "Fahrzeuge; Apparate zur Beförde-
rung auf dem Lande" der angefochtenen Marke, da unter die angefochte-
nen Oberbegriffe auch "véhicules automobiles" fallen würden. Weiter be-
stehe zumindest eine hochgradige Warengleichartigkeit, soweit der Wider-
spruchsgegner mit seinen Oberbegriffen Schutz für andere Fahrzeuge und
Beförderungsapparate als Automobile beanspruche. Bezüglich der in der
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Klasse 12 angefochtenen "Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf
dem Wasser" verneinte die Vorinstanz die Gleichartigkeit der Waren und
wies den Widerspruch ungeachtet des Ergebnisses der Prüfung der Zei-
chenähnlichkeit ab. In Zusammenhang mit den gleichen bzw. gleichartigen
Waren bejahte sie die Zeichenähnlichkeit auf klanglicher, schriftbildlicher
und semantischer Ebene, da beide Zeichen den Begriff "CADDY" enthiel-
ten.
Mit Bezug auf die identischen bzw. gleichartigen Waren verneinte die Vor-
instanz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr. Sie hielt fest, dass die
angefochtene Marke ihre Unterscheidungskraft nicht aus den Begriffen
"TOP" als Qualitätsangabe und "CADDY" beziehe, sondern aus der grafi-
schen Gestaltung. Das gemeinsame Wortelement "CADDY" bezeichne
nicht nur die Person, die für den Golfspieler die Schlägertasche trage, son-
dern werde üblicherweise auch als Bezeichnung für Golfwagen verwendet,
und zwar auch für solche mit Strassenzulassung. Dies sei auch der Grund,
weshalb die ursprünglich als reine Wortmarke hinterlegte angefochtene
Marke als beschreibend beanstandet und zurückgewiesen worden sei. An-
gesichts des direkt beschreibenden Charakters des Wortelements
"CADDY" könne sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf
diesen Wortbestandteil beziehen. Um eine Verwechslungsgefahr zu beja-
hen, müssten besondere Voraussetzungen vorliegen. In casu seien für die
Vorinstanz aber keine Anhaltspunkte ersichtlich, wonach die Wider-
spruchsmarke in der Schweiz erhöhte Bekanntheit erlangt habe. Ohne den
Zusatz "VW" stelle "CADDY" für den hier interessierenden Warenbereich
der angefochtenen Marke eine Sachbezeichnung dar. Somit genügten be-
reits geringfügige Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbar-
keit herbeizuführen. Dies sei bei der angefochtenen Marke durch die gra-
phische Ausgestaltung mit dem Bildelement der Fall.
Im Übrigen ging die Vorinstanz auf die Vorschläge des Widerspruchsgeg-
ners auf eventuelle Einschränkung der Warenliste für die Waren der Klasse
12 nicht ein.
E.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 23. November
2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellte die folgen-
den Rechtsbegehren:
"1. Es sei Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 22. Oktober 2015 in-
soweit aufzuheben, als sie die Abweisung des Widerspruchs bezüg-
lich der in Klasse 12 beanspruchten Waren "Fahrzeuge; Apparate zur
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Beförderung auf dem Lande" betrifft und es sei die Schweizer Regist-
rierung Nr. 666'251 für diese Waren zu widerrufen.
2. Eventualiter sei Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 22. Oktober
2015 insoweit aufzuheben, als die Abweisung des Widerspruchs be-
züglich der in Klasse 12 beanspruchten Waren "Fahrzeuge und Appa-
rate zur Beförderung auf dem Lande, soweit es sich dabei nicht um
Fahrzeuge zum Transport von Golfspielern und Golfausrüstungen auf
Golfplätzen (Golfwagen) handelt" betrifft und es sei die Schweizer Re-
gistrierung Nr. 666'251 für diese Waren zu widerrufen.
3. Sub-Eventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, das Warenverzeich-
nis der Schweizer Registrierung Nr. 666'251 in Klasse 12 auf folgende
Waren einzuschränken:
"Fahrzeuge ohne Strassenzulassung: Apparate zur Beförderung auf
dem Lande, ohne Strassenzulassung und Apparate zur Beförderung
in der Luft oder auf dem Wasser".
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beschwerde-
gegners."
Die Beschwerdeführerin stösst sich insbesondere an der Definition des Be-
griffs "CADDY" durch die Vorinstanz. Letztere habe sich nicht mit ihren
Ausführungen auseinandergesetzt, wonach der Begriff "CADDY" im Be-
reich des Golfsports grundsätzlich ausschliesslich die Person bezeichne,
die einem Golfspieler oder einer Golfspielerin assistiere. Daran vermöge
auch der Umstand nichts zu ändern, dass dieser Begriff in Einzelfällen und
fälschlicherweise auch Fahrzeuge bezeichnen könne, die zum Transport
von Golfspielerinnen und Golfspielern sowie deren Ausrüstung auf Golf-
plätzen gebraucht werden. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in
Klasse 12 ohne Einschränkung für sämtliche Arten von Automobilen zum
Schutz in der Schweiz zugelassen worden sei, spreche gegen die An-
nahme, dass der Begriff "CADDY" für gewisse Landfahrzeuge wie für Golf-
wagen einen generischen und deshalb gemeinfreien Begriff sei. Selbst
wenn das Wortelement "CADDY" für Golfwagen beschreibend oder kenn-
zeichnungsschwach wäre, heisse das aber nicht, dass diesem hinsichtlich
der weiteren Waren (wie Personenkraftwagen und Autos, die nicht zur Be-
förderung von Golfspielern und deren Ausrüstung bestimmt seien) keine
Unterscheidungskraft oder eine verminderte Kennzeichnungskraft zu-
käme. Für Fahrzeuge ohne jeglichen thematischen bzw. bestimmungsge-
mässen Bezug zum Golfsport erscheine das Zeichen "CADDY" selbst dann
als unterscheidungskräftig, wenn es sich als Sachbezeichnung für Golfwa-
gen etabliert hätte. Den von der Vorinstanz herangezogenen Urteilen des
BVGer lasse sich nicht entnehmen, dass allfällige gemeinfreie Elemente
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einer Marke deren Kennzeichnungskraft auch in Bezug auf jene Waren
schmälern, für welche das betreffende Element keinen beschreibenden
Gehalt aufweise. Dementsprechend würde sich der Schutzbereich der Wi-
derspruchsmarke auch auf den Zeichenbestandteil "CADDY" erstrecken,
weshalb angesichts der Warengleichartigkeit bzw. -identität sowie Zeichen-
ähnlichkeit hinsichtlich der angefochtenen Waren von einer Verwechs-
lungsgefahr auszugehen wäre.
Sollte es nicht zum Widerruf der angefochtenen Marke hinsichtlich der Wa-
ren "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder
auf dem Wasser" aus der Klasse 12 kommen, so sei die angefochtene
Marke mindestens für jene Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf
dem Lande zu widerrufen, bei welchen es sich nicht um Golfwagen bzw.
um Fahrzeuge handle, die zum Transport von Golfspielern und Golfausrüs-
tungen auf Golfplätzen bestimmt seien.
Hinsichtlich des Subeventualbegehrens weist die Beschwerdeführerin da-
rauf hin, der Beschwerdegegner habe bei der Vorinstanz den Antrag ge-
stellt, das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke in Klasse 12 auf
Fahrzeuge ohne Strassenzulassung einzuschränken. Diesem sei die Vor-
instanz in ihrer Funktion als Registerführerin jedoch nicht nachgekommen,
weshalb sie anzuweisen sei, diese Einschränkung nachzuholen.
F.
Mit Vernehmlassung vom 15. Januar 2016 beantragt die Vorinstanz die
kostenfällige Abweisung der Beschwerde, wobei sie hinsichtlich des Haupt-
und des Eventualbegehrens auf die Ausführungen im angefochtenen Ent-
scheid verweist. Mit Bezug auf den Subeventualantrag räumt die
Vorinstanz ein, dass sich der Beschwerdegegner in Ziff. 6 seiner Duplik
zwar bereit erklärt habe, in Klasse 12 auf Fahrzeuge mit Strassenzulas-
sung zu verzichten. Dieser Vorschlag habe sich dem Wortlaut nach jedoch
nicht an sie, sondern an die Beschwerdeführerin gerichtet und stelle daher
keinen unmissverständlich formulierten Antrag dar. Nachdem sie den Be-
schwerdegegner darauf aufmerksam gemacht habe, dass ein Antrag un-
missverständlich und unbedingt zu formulieren sei, habe dieser verzichtet,
das Warenverzeichnis einzuschränken, wie es sich aus der Telefonnotiz
vom 13. August 2015 ergebe.
G.
Mit Beschwerdeantwort vom 12. Januar 2016 beantragt der Beschwerde-
gegner die vollumfängliche Bestätigung des angefochtenen Entscheids
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und die Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungs-
folgen zulasten der Beschwerdeführerin. Er schliesst im Wesentlichen auf
die Kennzeichnungsschwäche des Begriffs "CADDY" sowie auf das Nicht-
vorliegen einer Verwechslungsgefahr.
H.
Mit Verfügung vom 18. Januar 2016 wurde der Schriftenwechsel abge-
schlossen, vorbehältlich allfälliger Instruktionen und/oder weiterer Partei-
eingaben.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht verlangt. Auf weitere Vorbringen der
Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen
der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e VGG).
Als Widersprechende hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der
Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung be-
sonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und
-form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich
rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde
fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteils-
voraussetzungen liegen vor.
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur
Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter-
nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Re-
gister und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f.
MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke
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zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1
MSchG).
2.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke
gegen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach
der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben
(Art. 31 MSchG). Vorliegend wurde die Widerspruchsmarke der
Beschwerdeführerin am 20. August 1982 international registriert,
währenddessen die angefochtene Marke des Beschwerdegegners am
4. November 2014 hinterlegt und am 18. November 2014 in Swissreg
eingetragen wurde. Daraus erhellt, dass der am 17. Februar 2015 von der
Beschwerdeführerin als der Inhaberin der älteren Marke erhobene
Widerspruch frist- und formgerecht erfolgt ist (Art 31 Abs. 1 MSchG und
Art. 20 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV,
SR 232.111]). Die Vorinstanz ist daher zu Recht auf den Widerspruch
eingetreten.
3.
3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung mit
Art. 31 Abs. 1 MSchG). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienst-
leistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die
Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99 E. 2.c "Or-
fina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz,
2. Aufl., 1999, Art. 3 N. 8), und umgekehrt. Dabei sind die Aufmerksamkeit
der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 379 E. 2.a "Boss/Boks";
Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/ Gallay"
CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).
3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich
grundsätzlich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen "Gallo/Gallay
[fig.]"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung
gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2
"Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],
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Stämpflis Hand-kommentar Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend:
MSchG], Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37).
Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine
einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als markt-
logische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehö-
rigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten
(Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding
[fig.]"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER,
MSchG, Art. 3 N. 300).
Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen dagegen getrennte Ver-
triebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von
Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteile des
BVGer B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.1 "Salamander/Sala-
mander"; B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini";
RKGE vom 16. August 2004, in: sic! 11/2004 S. 864 E. 6 "Harry/Harry's Bar
Roma"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1,
2. Aufl. 2009, Rz. 853 ff.).
Gleichartigkeit kann nicht nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je un-
tereinander bestehen, sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien
von Produkten (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2
"Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bone-
welding"; MARBACH, a.a.O, N. 853 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 35).
3.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der
Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11).
Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen
(Urteil des BVGer B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 2.2 "Connect/ Cit-
roën Business Connected"; vgl. auch MARBACH, a.a.O., N. 705). Irrelevant
ist im Widerspruchsverfahren (soweit nicht auf den rechtserhaltenden Ge-
brauch der Widerspruchsmarke abgestellt wird), welche Verkehrskreise
der Markeninhaber tatsächlich bearbeitet (Urteile des BVGer B-3369/ 2013
vom 12. März 2014 E. 2.2 "Xolair/Bloxair"; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007
E. 10 "Quadratischer Rahmen/Quadratischer Rahmen"). Bei der Beurtei-
lung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild
und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 168 E. 2.b/cc
"Securitas"; MARBACH, a.a.O., N. 872 ff.). Der Wortklang wird im Wesentli-
chen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinander-
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folge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und die
optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 389
E. 5.a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; BGE 119 II 476 E. 2.c "Radion/Ra-
diomat").
Entscheidend für den gleichen Sinngehalt können neben der eigentlichen
Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein, die das Zeichen unwei-
gerlich hervorruft (BGE 121 III 380 E. 2.b "Boss/Boks"). Weil zwei Zeichen
meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sich die Ähnlich-
keit der Zeichen im Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a
"Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2d "Radion/Radiomat"; MARBACH, a.a.O.,
N. 867; DAVID, a.a.O., N. 15). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel
eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt
(BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 122 III 382 E. 5 "Kamillosan/Kamil-
lan, Kamillon"; Urteile des BVGer B-2996/2011 vom 30. November 2012
E. 6.2 "Skincode/Swisscode"; B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.2
"Sansan/Santasana"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 136 f.).
3.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit der jüngeren Marke ge-
kennzeichneten Waren und Dienstleistungen von den massgebenden Ver-
kehrskreisen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Das Vor-
liegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn
eine der zu vergleichenden Marken für die andere gehalten wird. Indes wird
von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ausgegangen, wenn die Zei-
chen zwar auseinander gehalten, dahinter aber fälschlicherweise wirt-
schaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermutet werden (Urteile
des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay";
B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.1 "Gadovist/Gadogita"; JOLLER,
a.a.O., Art. 3 N. 21 ff.).
3.5 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-
ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die
Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III
445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Er-
gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver-
dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a
"Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014
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E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Ver-
wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter-
suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen
im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me-
dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).
3.6 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner
als für starke (vgl. nachfolgend E. 7.1 m. w. H.).
3.7 Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit führen nicht zwingend zu
einer Verwechslungsgefahr. Letztere kann etwa dann ausgeschlossen
sein, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeich-
nungskraft verfügt und folglich nur einen beschränkten Schutzbereich be-
anspruchen kann (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer
B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7 "Pernaton/Pernadol 400"; B-2235/2008
vom 2. März 2010 E. 4.3 "Dermoxane/Dermasan"; B-7492/2006 vom
12. Juli 2007 E. 6 "Aromata/Aromathera"). Von einem schmalen Schutzbe-
reich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes
oder wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind (JOLLER, MSchG, Art. 3
N. 86 f.; MARBACH, a.a.O., N. 981 m.w.H.). In solchen Fällen genügen
schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen.
Im Interesse von Konkurrenten können schutzunfähige Elemente nicht und
an Gemeingut anlehnende Bestandteile nur eingeschränkt monopolisiert
werden (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 10). Dem Gemeingut zugehörig sind
Zeichen oder Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick auf die be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterschei-
dungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei
beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (Urteile des
BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.2 "A-Z"; B-1136/2009 vom
9. Juli 2010 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"). Ein Freihaltebedürfnis ist im
Lichte der erwarteten Marktentwicklung zu prüfen. Schützenswert ist nicht
nur ein aktuelles, sondern bereits ein potentielles Interesse der Konkurren-
ten (Entscheid der RKGE vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004 673 E. 6
"Tahitian Noni"; Urteil des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7.3.2
"Pernaton/Pernadol 400").
4.
In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im
Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Ver-
kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Dabei bildet
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das Warenverzeichnis der älteren Marke den Ausgangspunkt (vgl. JOLLER,
a. a. O., Art. 3 N. 49).
Die Beschwerdeführerin stützt ihren Widerspruch auf die Waren "Véhicules
automobiles et leurs moteurs; parties des produits précités (non compris
dans d'autres classes)" der Klasse 12, welche von der Widerspruchsmarke
beansprucht werden. Die angesprochenen Verkehrskreise, hinsichtlich de-
ren die Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist, bestehen vorliegend aus
Autofahrzeughändlern und -fahrern (vgl. Urteil des BVGer B-4829/2012
vom 28. Juli 2014 E. 4 „LAND ROVER/LAND GLIDER“). Dabei ist ferner
zu berücksichtigen, dass die betroffenen Waren als relativ langlebige und
verhältnismässig teure Konsumgüter mit einem höheren Grad an Aufmerk-
samkeit erworben werden dürften, als dies bei gewöhnlichen Konsumgü-
tern der Fall ist (in diesem Sinne auch Urteil des BVGer B-4829/2012 vom
28. Juli 2014 E. 7.2 „LAND ROVER/LAND GLIDER“).
5.
Als Nächstes ist zu ermitteln, ob die beanspruchten Waren der sich gegen-
überstehenden Zeichen aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise
gleichartig sind.
5.1 Die "véhicules automobiles" der Widerspruchsmarke scheinen mit den
Fahrzeugen sowie Apparaten zur Beförderung auf dem Lande der ange-
fochtenen Marke gleich oder zumindest gleichartig zu sein. Vor dem Hin-
tergrund, dass der französische Begriff "véhicules automobiles" mit "Kraft-
fahrzeuge" ins Deutsche übersetzt wird (vgl. Eintrag zu "automobile" und
"voiture/véhicule automobile" in: PONS Online-Wörterbuch Französisch-
Deutsch, abrufbar unter http://www.pons.de), steht ein Unterbegriff als
Ware der Widerspruchsmarke dem Oberbegriff "Fahrzeuge" als Ware der
angefochtenen Marke gegenüber. In der Praxis ist der Fall zwar häufiger
anzutreffen, in welchem die Widerspruchsmarke den Oberbegriff für eine
Ware der angefochtenen Marke beansprucht, womit auf offensichtliche
Gleichartigkeit geschlossen wird. Aber auch im vorliegenden, umgekehrten
Fall, in welchem die von der älteren Marke beanspruchte Ware unter den
von der jüngeren Marke geschützten Oberbegriff fällt und nur einen be-
stimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht, ist grundsätzlich von
Gleichheit bzw. hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen (Urteile des
BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 4.2 "TERRA/VETIA TERRA",
B-6099/2013 vom 27. Juni 2015 E. 4.2.2. f. "CARPE DIEM/carpe noctem"
m.H., B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4.1 "Quadratischer Rahmen [fig.]"
und B-7312/2998 vom 27. März 2009 E. 5 "Imperator/Imperator"; JOLLER,
http://www.pons.de/
B-7536/2015
Seite 13
a. a. O., Art. 3 N. 243). Soweit der Beschwerde- und Widerspruchsgegner
mit den genannten Oberbegriffen den Markenschutz für andere Fahrzeuge
und Beförderungsapparate als Kraftfahrzeuge beansprucht, ist zumindest
hochgradige Warengleichartigkeit anzunehmen.
5.2 Bezüglich der angefochtenen "Apparate zur Beförderung in der Luft o-
der auf dem Wasser" ist die Gleichartigkeit mit den "véhicules automobiles"
zu verneinen bzw. eine Produkteandersartigkeit festzustellen, da für die
sich gegenüberstehenden Waren unterschiedliche Vertriebskanäle gelten
dürften. Daran vermag der Umstand, dass gewisse Auto-Hersteller unter
ihrer Marke auch Flugzeuge oder Motorboote produzieren und anbieten,
nichts zu ändern, zumal die jeweiligen Firmen diese Sparten in der Regel
klar zu trennen pflegen (vgl. die von der Vorinstanz in der angefochtenen
Verfügung angeführten Beispiele bei Honda und Rolls Royce).
5.3 Als Zwischenergebnis ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass zwi-
schen "véhicules automobiles" und "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung
auf dem Lande" Gleichheit bzw. Gleichartigkeit besteht. Bezüglich der an-
gefochtenen "Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser"
ist die Gleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch insoweit schon
aus diesem Grund abzuweisen, ohne dass die Voraussetzungen der Zei-
chenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr geprüft werden müssten.
Dies wird von der Beschwerdeführerin grundsätzlich auch nicht bestritten.
6.
Bei der Überprüfung der Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin ist anzumerken
dass sich vorliegend die reine Wortmarke "CADDY" der Beschwerdeführe-
rin (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "TopCaddy"
(fig.) des Beschwerdegegners (angefochtene Marke) gegenüberstehen.
Letztere setzt sich aus den Begriffen "Top" und "Caddy" zusammen, zwi-
schen denen die Abbildung eines Golfspielers zu sehen ist. Wird eine ältere
Marke oder deren prägender Bestandteil, wie vorliegend, in die angefoch-
tene Marke vollständig übernommen, liegt meist eine Zeichenähnlichkeit
vor (Urteil des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 5.1 m. w. H. auf
die Praxis; JOLLER a. a. O., Art. 3 N. 127 f.). In diesem Punkt sind sich alle
Verfahrensbeteiligte einig, weshalb sich Weiterungen hierzu erübrigen.
7.
Hingegen besteht eine grosse Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der damit einhergehen-
den Folgen für die Bejahung bzw. Verneinung der Verwechslungsgefahr.
B-7536/2015
Seite 14
Um das Vorliegen der Verwechslungsgefahr zu beurteilen, ist der Schutz-
umfang der Widerspruchsmarke und damit deren Kennzeichnungskraft zu
prüfen.
7.1 Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist, wie be-
reits erwähnt (vgl. E. 3.6 f.), kleiner als für starke. Bei schwachen Marken
genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine ausrei-
chende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 III 382 E. 2a „Kamil-
losan/Kamillan“; Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4
„jump [fig.]/JUMPMAN“, B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1
„Kremlyovskaya/Kremlyevka“ m. H., B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 „Aro-
mata/Aromathera“). Als ganz oder partiell kennzeichnungsschwach gilt
eine Marke, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut
anlehnen (Urteile des BVGer B-6103/2013 E. 3.5.2, „TUI Holly/HollyStar“,
B-7346/2009 vom 27. September 2009 E. 6.2 „jump [fig.]/JUMPMAN“,
B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 „Regulat/H2O3pH/Regulat [fig.]“).
Hierzu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften
der entsprechenden Waren und Dienstleistungen, die ohne besondere
Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in
blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 „akustische
Marke“; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1
„Noblewood“). Ihr Schutzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt,
wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienst-
leistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer
B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 5.4 "Ergo";B-953/2013 vom
15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.). Gemeinfreie Bestandteile
können den Gesamteindruck zwar mit beeinflussen, bleiben für sich allein
aber schutzlos (Urteil des BVGer B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015
E. 6.6 „STREET-ONE/STREETBELT.CH“). Stimmen zwei Marken aus-
schliesslich in dem bzw. den zum Gemeingut gehörenden Element bzw.
Elementen überein, ist eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit nach
ständiger Praxis zu verneinen (Urteile des BVGer
B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 6.6 „STREET-ONE/STREET-
BELT.CH“, B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 8 „Eco-Clin/Swiss Eco Clean
[fig.], BVGE 2010/32 E. 7.4 “Pernaton/Pernadol 400”).
7.2 Die Vorinstanz und der Beschwerdegegner vertreten den Standpunkt,
dass der Bestandteil "CADDY" in Verbindung mit den beanspruchten Wa-
ren eine Sachbezeichnung darstelle und gemeinfrei sei, weshalb schon ge-
ringfügige Abweichungen zu einer hinreichenden Unterscheidbarkeit der
sich gegenüberstehenden Zeichen führen könnten, wie dies vorliegend
B-7536/2015
Seite 15
beim Bildelement der angefochtenen Marke der Fall sei. Aufgrund der Ak-
tenlage seien auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, wonach die Wi-
derspruchsmarke in der Schweiz ohne den Zusatz "VW" erhöhte Bekannt-
heit im Verkehr erlangt hätte. Im Zusammenhang mit den Waren "Fahr-
zeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande" sei der Begriff "CADDY"
direkt beschreibend, da unter diese Oberbegriffe auch Golfwagen fallen
könnten. Daher könne sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke
nicht auf den gemeinfreien Wortbestandteil "CADDY" beziehen. Die Vor-
instanz führt weiter aus, die angefochtene Marke beziehe ihre Unterschei-
dungskraft nicht aus den Begriffen "TOP" als Qualitätsangabe oder
"CADDY", sondern aus der grafischen Gestaltung. Denn der Begriff
"CADDY" bezeichne nicht nur die Person, die für den Golfspieler die Schlä-
gertasche trage, sondern üblicherweise auch Golfwagen mit und ohne
Strassenzulassung. Dies sei der Grund für die Zurückweisung der ur-
sprünglich als Wortmarke hinterlegten angefochtenen Marke gewesen, wo-
rauf der Hinterleger diese zu der vorliegenden kombinierten Wort-/Bild-
marke abgeändert habe.
7.3 Die Beschwerdeführerin bestreitet diese Sichtweise vollumfänglich. Sie
hält daran fest, dass der Begriff "CADDY" im Bereich des Golfsports grund-
sätzlich ausschliesslich zur Bezeichnung jener Person verwendet werde,
die einem Golfspieler oder einer Golfspielerin assistiere. Auf diese exklu-
sive Auffassung des Begriffs sei die Vorinstanz in ihrer Begründung mit kei-
nem Wort eingegangen, womit sie eine Verletzung des rechtlichen Gehörs
begangen habe. Selbst wenn dieser Begriff in Einzelfällen auch Fahrzeuge
bezeichnen könne, die zum Transport von Golfspielern/-innen sowie deren
Ausrüstung auf Golfplätze gebraucht werden, handle es sich dabei um eine
unübliche Verwendung des Worts "CADDY", wie der Eintrag zum Begriff
"Golfmobil" in der deutschen Ausgabe der Internet-Enzyklopädie Wikipedia
aufzeige. Darin sei nach den Begriffen "Golfmobil", "Golfplatzfahrzeug",
"Golfwagen", "ClubCar", "ClubCart, Golfcart" auch der Begriff "Golfcaddy"
genannt, wobei das diesem vorangestellte Wort "übertragen" klar auf einen
unüblichen Gebrauch dieser Bezeichnung hinweise. Weiter bestreitet die
Beschwerdeführerin, dass der Begriff "CADDY" üblicherweise auch in rein
beschreibender Weise zur Bezeichnung von Golfwagen verwendet werde,
die über eine Strassenzulassung verfügten, dürfte es doch als gerichtsno-
torisch vorausgesetzt werden, dass Gefährte dieser Art im schweizeri-
schen Strassenbild so gut wie nie in Erscheinung treten würden, sondern
ausschliesslich auf Golfplätzen, grösseren Flughafen und in jenen Ferien-
orten, wo der Betrieb von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor verboten
sei.
B-7536/2015
Seite 16
Die Beschwerdeführerin erachtet die Verneinung der Verwechslungsgefahr
für nicht stichhaltig, da der Umstand, wonach die Widerspruchsmarke in
Klasse 12 ohne Einschränkung für sämtliche Arten von Automobilen zum
Schutz in der Schweiz zugelassen worden sei, gegen die Annahme spre-
che, dass der Begriff "CADDY" für gewisse Landfahrzeuge, nämlich für
Golfwagen, einen generischen und deshalb gemeinfreien Begriff darstelle.
Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, der von der Vorinstanz zitierten
Rechtsprechung lasse sich nicht entnehmen, dass allfällige gemeinfreie
Elemente einer Marke deren Kennzeichnungskraft auch in Bezug auf jene
Waren schmälern würden, für welche das betreffende Element keinen be-
schreibenden Gehalt aufweise. Unter die im Hauptbegehren angefochte-
nen Waren "Fahrzeuge" und "Apparate zur Beförderung auf dem Lande"
liessen sich nicht nur Golfwagen, sondern auch andersartige Fahrzeuge
wie Personenkraftwagen und Autos subsumieren, für welche der Begriff
"CADDY" keinen beschreibenden Gehalt aufweise. Erscheine eine Marke
lediglich für einen Teil der von ihr beanspruchten Waren als beschreibend
bzw. kennzeichnungsschwach, wirke sich dies im Rahmen eines Wider-
spruchsverfahrens – im Unterschied zum Markeneintragungsverfahren –
nicht auf die verbleibenden Waren derselben Obergattung aus.
7.4 Die Beschwerdeführerin macht nicht explizit geltend, dass ihre Marke
aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere
Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. für den umgekehrten Fall BVGE 2014/34
E. 7.1.1-7.1.3 „LAND ROVER/LAND GLIDER“). Eine höhere Bekannt-
schaft könnte der Widerspruchsmarke nur in Kombination mit dem Zusatz
„VW“ attestiert werden. Die Widerspruchsmarke wurde aber ohne diesen
Zusatz registriert.
Vor dem Hintergrund, dass die Beschwerdeführerin nicht geltend macht,
die ältere Marke besitze als Folge der Benutzung, eine erhöhte Kennzeich-
nungskraft, ist deren Beurteilung nur aufgrund ihrer originären Kennzeich-
nungskraft zu prüfen. Konkret ist die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke bezüglich der von ihr beanspruchten Waren zu bestimmen
(Urteil des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 6.3 „TERRA/VETIA
TERRA“). Die Markenprüfung im Hinblick auf den Ausschlussgrund des
beschreibenden Charakters des Zeichens erfolgt in Bezug auf alle vier
Sprachen, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt. Eine Ein-
tragung kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem
einzigen Sprachgebiet als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495
E. 5 „Felsenkeller“, BGE 128 III 477 E. 1.5 „PREMIERE“, BGE 127 III 160
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Seite 17
E. 2 b.aa „Securitas“). Auch englische Ausdrücke können Gemeingut bil-
den (BGE 129 III 228 E. 5.1 „Masterpiece I“; Urteil des BVGer B-3052/2009
vom 16. Februar 2010 E. 2.3 „Diamonds of the Tsars“), ausser wenn sie
von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden werden.
Gemäss der Rechtsprechung ist freilich vom breiten Publikum nur die
Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten (BGE
125 III 203 E. 1c Budweiser; Urteil des BVGer B-8058/2010 vom 27. Juli
2011 E. 3.2 IRONWOOD).
Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist die Schutzfähigkeit von an sich be-
schreibenden aber mehrdeutigen Zeichen grundsätzlich zu bejahen. Domi-
niert im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen ein beschreibender Sinngehalt, können weitere, weniger nahe lie-
gende Bedeutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben. Das Zei-
chen ist jedoch auch dann Gemeingut, wenn mehrere Sinngehalte, die
gleich naheliegen, für entsprechende Waren oder Dienstleistungen be-
schreibend sind. An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhande-
nen Mehrdeutigkeit kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem
Charakter treten, wenn das Zeichen zu einer bestimmten Ware oder
Dienstleistung in Beziehung gesetzt wird (vgl. hinsichtlich mehrdeutiger
Zeichen das Urteil des BVGer B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 5.8
„EQUIPMENT“ und die dort zitierte Praxis).
7.5 Der englische Begriff „Caddie“ oder dessen amerikanische Schreibva-
riante „Caddy“ gehören zum Grundwortschatz der englischen Sprache,
und es ist zu erwarten, dass dieser von den Abnehmern ohne grossen Ge-
dankenaufwand auch verstanden wird. Als "deutsches" Wort“ ist CADDY
(auch CADDIE geschrieben) im Duden (http://www.duden.de/rechtschrei-
bung/Caddie) mit folgendem Eintrag zu finden: 1. Person, die Golfspielern
die Schläger trägt; 2. zweirädriger Wagen zum Transportieren der Golf-
schläger; 3. ® Einkaufswagen [in einem Supermarkt]; 4. Caddy (im Sinne
von Schutzhülle für eine CD-ROM, mit der diese in das Laufwerk eingeführt
wird, vgl. http://www.duden.de/rechtschreibung/Caddy_Schutz-
huelle_CD_ROM). Auch ist mit der Vorinstanz einzuräumen, dass „Caddy“
zudem als Bezeichnung für Golfwagen verwendet wird, und zwar auch für
solche mit Strassenzulassung. Das lässt sich der von ihr in der angefoch-
tenen Verfügung zitierten Webseite http://www.top-ponys.ch/in-
dex.php?id=70 entnehmen. Ihrerseits nimmt die Beschwerdeführerin zu-
sätzlich auf den Wikipedia-Eintrag zu „Golfmobil“ Bezug, der Folgendes
enthält: „Ein Golfmobil, oder Golfplatzfahrzeug, Golfwagen, ClubCar,
ClubCart, Golfcar, Golfcart, kurz Cart, Buggy, übertragen auch Golfcaddy,
http://www.duden.de/rechtschreibung/Caddy_Schutzhuelle_CD_ROM http://www.duden.de/rechtschreibung/Caddy_Schutzhuelle_CD_ROM http://www.top-ponys.ch/index.php?id=70 http://www.top-ponys.ch/index.php?id=70
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Seite 18
ist ein kleines Landfahrzeug mit Elektro- oder Benzinmotor, das den zügi-
gen bzw. komfortablen Transport von ein oder zwei Golfspielern mitsamt
Golfschlägern auf einem – meist weitläufigen – Golfplatz ermöglicht.“. Ent-
gegen der Meinung der Beschwerdeführerin kann aus der zitierten Formu-
lierung „übertragen auch Golfcaddy“ nicht wirklich abgeleitet werden, dass
der Begriff „Golfmobil“ unüblicherweise auch im Sinne von Golfcaddy ver-
wendet wird. Das ergibt sich aus dem Wikipedia-Eintrag zu „Caddy“, wo-
nach das Wort Elektro-Caddie oder Caddy gelegentlich auch für die Elekt-
roautos benutzt wird, die auf manchen Golfplätzen anzutreffen sind und
welcher im Übrigen auf den Eintrag zu Golfmobil verweist.
In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen ist festzuhalten, dass das
Wort CADDY im Bereich des Golfsports nicht ausschliesslich den Assis-
tenten bzw. die Assistentin eines Golfspielers oder einer Golfspielerin be-
zeichnet, wie dies die Beschwerdeführerin gerne sähe, sondern vom Ver-
kehr auch als Bezeichnung für sogenannte Golfwagen mit oder ohne Stras-
senzulassung aufgefasst werden kann. Die von der Vorinstanz vorgenom-
mene Sachverhaltsfeststellung hinsichtlich der Bedeutung des Begriffs
„CADDY“ ist also nicht zu beanstanden. In der Bedeutung als Golfwagen
in Verbindung mit den „Véhicules automobiles et leurs moteurs“, zu
Deutsch „Kraftfahrzeuge und deren Motoren“, der Widerspruchsmarke ist
der streitbetroffene Begriff insofern als direkt beschreibend zu erachten, als
sich der Begriff CADDY im Sinne von Golfwagen zum Teil mit dem Ober-
begriff "Kraftfahrzeuge" aus Klasse 12 deckt. Es ist zu erwarten, dass die
einzelnen Kategorien von Kraftfahrzeugen, unter welche selbstverständlich
auch Golfwagen fallen (vgl. hierzu den Wikipedia-Eintrag zu „Kraftfahr-
zeug“ https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftfahrzeug), einen Teil des Wesens
der Sachgesamtheit (Kraftfahrzeuge) ausmachen und von den angespro-
chenen Verkehrskreisen als selbständige Ware des Herstellers der Sach-
gesamtheit gewertet werden könnten. Gemäss Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichts und der Rekurskommission für Geistiges Eigen-
tum ist ein Zeichen regelmässig für den gesamten Oberbegriff unzulässig,
wenn es für bestimmte Produkte, die unter den entsprechenden Oberbe-
griff zu subsumieren sind, unzulässig ist (Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.1 „Total Trader“,
B-613/2008 vom 6. November 2008 E. 3.4 „NanoBone“, B-1000/2007 vom
13. Februar 2008 E. 8 „Viaggio“; RKGE vom 30. April 1998, in: sic! 5/1998
479 E. 2c Source Safe). Da sich das Zeichen CADDY schon für eine Un-
terkategorie von Kraftfahrzeugen als schwach erweist, überträgt sich diese
Kennzeichnungsschwäche gemäss der zitierten Praxis auch auf den ge-
B-7536/2015
Seite 19
samten Oberbegriff. Mit ihrer Argumentation scheint die Beschwerdeführe-
rin die genannte Rechtsprechung, welche zugegebenermassen Marken-
eintragungsfälle betrifft, grundsätzlich zu verkennen und sie ins Gegenteil
verkehren zu wollen. Es ist nicht einzusehen, warum die erwähnte Praxis
keine Anwendung im Rahmen des Widerspruchsverfahrens finden soll und
dies wird von der Beschwerdeführerin auch nicht überzeugend dargetan.
Ihr kann in diesem Punkt daher nicht gefolgt werden.
7.6 Ebenso wenig kann die Beschwerdeführerin aus dem Umstand, dass
die Widerspruchsmarke in Klasse 12 für sämtliche Arten von Automobilen
zum Schutz in der Schweiz zugelassen wurde, ein Argument zu ihren
Gunsten ableiten. Grundsätzlich können mit dem Widerspruch nur relative
Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG geltend gemacht werden.
Dies schliesst jedoch nicht aus, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr
vorab den Schutzumfang einer Marke zu klären. Ohne Ermittlung des
Schutzumfanges der älteren Marke kann die Verwechslungsgefahr im Wi-
derspruchsverfahren nicht beurteilt werden. Der Schutzumfang jeder
Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Denn was mar-
kenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Ver-
kehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des
Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut stehenden Wort
ähnlich sind. Solche Marken können zwar Bestand haben, doch erstreckt
sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende Element
(Urteile des BVGer B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 4.4 – „LOMBARD
ODIER & CIE. / Lombard NETWORK [fig.]“ und B-3508/2008 vom 9. Feb-
ruar 2009 E. 9.1 „KaSa K97 [fig.]/biocasa [fig.]“).
Die gültige Eintragung einer Marke sowie Schutzausdehnung einer inter-
nationalen Registrierung auf die Schweiz sagen allerdings noch nichts über
deren Kennzeichnungskraft aus, weil bei der Prüfung der absoluten Aus-
schlussgründe nach Art. 2 lit. a MSchG praxisgemäss andere Kriterien als
im Widerspruchsverfahren gelten, namentlich die Möglichkeit der Eintra-
gung von Grenzfällen. Letztlich darf auch nicht ausgeschlossen werden,
dass die Vorinstanz die Frage einer möglichen Schutzausdehnung der Wi-
derspruchsmarke heute möglicherweise anders als damals beurteilen
würde.
7.7 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Widerspruchsmarke „CADDY“
in Verbindung mit den von ihr beanspruchten Waren der Klasse 12 be-
schreibend ist, da unter Kraftfahrzeuge auch Golfwagen fallen können.
Deshalb kann sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf
B-7536/2015
Seite 20
das als gemeinfrei zu bezeichnendes Element „CADDY“ erstrecken. Auf-
grund ihres beschreibenden Charakters kommt der Widerspruchsmarke
nach dem Gesagten nur eine schwache Kennzeichnungskraft zu.
8.
Im Sinne einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen, ist als Nächstes zu
beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die sich gegenüberste-
henden Waren "véhicules automobiles" und "Fahrzeuge; Apparate zur Be-
förderung auf dem Lande" sind identisch bis gleichartig (vgl. E. 5.1 ff.). Auf-
grund der vollständigen Übernahme des Zeichens CADDY durch die an-
gefochtene Marke besteht eine Zeichenähnlichkeit zwischen dieser und
der Widerspruchsmarke (vgl. E. 6). Des Weiteren ist der massgebliche Auf-
merksamkeitsgrad der relevanten Verkehrskreise als erhöht einzustufen
(vgl. E. 4) und die Widerspruchsmarke besitzt nur eine schwache Kenn-
zeichnungskraft (vgl. ganze E. 7). Aus diesen Gründen ist zur Beurteilung
der Verwechslungsgefahr ein eher milder Massstab anzulegen.
Vorliegend stimmen die zwei Marken ausschliesslich im gemeinfreien Ele-
ment CADDY überein, welcher in Verbindung mit den sich gegenüberste-
henden Waren eine Sachbezeichnung darstellt. Die Abbildung des Golf-
spielers in der angefochtenen Marke vermag im Sinne der bereits zitierten
Praxis (vgl. E. 7.1 i. f.) eine hinreichende Abweichung zu begründen, so
dass sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Verwechslungsge-
fahr gebannt werden kann und zu verneinen ist. Demnach erweist sich die
Beschwerde im Hauptpunkt als unbegründet.
9.
Dem Eventualbegehren kann ebenfalls nicht stattgegeben werden. In die-
sem Rahmen beantragt die Beschwerdeführerin einen Widerruf der ange-
fochtenen Marke, soweit es sich bei den angefochtenen „Fahrzeuge und
Apparate zur Beförderung auf dem Lande“ nicht um Fahrzeuge zum Trans-
port von Golfspielern und Golfausrüstungen auf Golfplätzen“, also nicht um
Golfwagen, handelt. Sie begründet dies damit, dass das Zeichen „CADDY“
wenn überhaupt nur für Golfwagen als rein beschreibend und gemeinfrei
zu erachten sei. Die Vorinstanz gehe selbst davon aus, dass „CADDY“ als
Sachbezeichnung für Golfwagen gebraucht und verstanden werde.
Ungeachtet des Umstands, dass der Anstoss zur Modifizierung der Waren-
liste der angefochtenen Marke eigentlich auf Gesuch des Widerspruchs-
gegners zu erfolgen hätte, scheint die Beschwerdeführerin zu verkennen,
dass für die Annahme des beschreibenden Charakters eines Zeichens
B-7536/2015
Seite 21
nicht allein dessen lexikalischen Definition und Bedeutung, sondern des-
sen Bezug mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen massge-
bend ist. Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, bezeichnet der Begriff
„CADDY“ nicht nur die Person, die für den Golfspieler die Schlägertasche
trägt, sondern wird auch als Bezeichnung für Golfwagen mit oder ohne
Strassenzulassung verwendet. Aber erst in Verbindung mit den angefoch-
tenen Waren „Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande“ stellt
„CADDY“ eine Sachbezeichnung dar und wirkt für den gesamten Oberbe-
griff und nicht nur für Golfmobile beschreibend. Entsprechend ändert eine
negative Einschränkung im beantragten Sinne nichts am Gemeingutscha-
rakter des Wortbestandteils „CADDY“. Die negative Formulierung „soweit
es sich dabei nicht um Fahrzeuge zum Transport von Golfspielern und Gol-
fausrüstungen auf Golfplätzen (Golfwagen) handelt“ wäre unzulänglich und
könnte den beschreibenden Charakter nicht vollständig beseitigen. Sie
würde dazu führen, dass die Waren nicht mehr hinreichend präzise - wie
nach Art. 11 Abs. 1 MSchV erforderlich - bezeichnet wären, weil eine klare
Abgrenzung der „Fahrzeuge“ und „Apparate zur Beförderung auf dem
Lande“ zu Golfwagen, die zu anderen Zwecken als dem Transport von
Golfspielern und Golfausrüstungen auf Golfplätzen dienen, kaum realisier-
bar wäre. Mit der von der Beschwerdeführerin vorgeschlagenen Formulie-
rung wäre auch nicht auszuschliessen, dass bei den Abnehmern eine ge-
wisse Irreführungsgefahr hervorgerufen werden könnte. Die Erwartungen
der Abnehmer, dass Golfmobile von der Kategorie „Fahrzeuge“ und „Appa-
rate zur Beförderung auf dem Lande“ unabhängig von ihrer Verwendung
erfasst sind, könnten aufgrund der vorgeschlagenen Warenliste nicht erfüllt
werden.
10.
Der Subeventualantrag hinsichtlich der Anweisung an die Vorinstanz, das
Warenverzeichnis der angefochtenen Marke in Klasse 12 auf "Fahrzeuge
ohne Strassenzulassung: Apparate zur Beförderung auf dem Lande, ohne
Strassenzulassung und Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem
Wasser" einzuschränken, erweist sich, wie nachfolgend zu zeigen ist,
ebenfalls als unbegründet und ist abzuweisen.
In erster Linie ist mit der Vorinstanz einzuräumen, dass sich der Beschwer-
degegner in Ziff. 6 seiner im Rahmen des Widerspruchsverfahrens einge-
reichten Duplik (vom 7. August 2015) zwar bereit erklärt habe, in Klasse 12
auf Fahrzeuge mit Strassenzulassung zu verzichten. Aufgrund der von ihm
verwendeten Formulierung ist darauf zu schliessen, dass die Verzichtser-
klärung im Sinne einer Einschränkung der Warenliste nicht der Vorinstanz,
B-7536/2015
Seite 22
sondern der Beschwerdeführerin gegolten hat. Die Vorinstanz konnte dar-
aus keinen unmissverständlich formulierten Antrag auf Einschränkung der
Warenliste ableiten. Wie es sich aus der Telefonnotiz vom 13. August 2015
in der Beilage zur Vernehmlassung ergibt, hat der Beschwerdegegner in
der Folge darauf verzichtet, einen solchen Antrag zu stellen. Diese
Schlussfolgerung lässt sich zumindest implizit auch der Beschwerdeant-
wort entnehmen, zumal der Beschwerdegegner auf einen solchen Antrag
nicht mehr zurückkommt.
Aber selbst wenn ein gültiger Änderungsantrag vorliegen würde, würde die
negative Formulierung „ohne Strassenzulassung“ wahrscheinlich nicht
ausreichen, um den Gemeingutscharakter des Elements „CADDY“ voll-
ständig aufzuheben. Wie bereits gesehen, unter den Begriff CADDY fallen
nicht nur Golfwagen ohne Strassenzulassung, sondern auch solche mit
Strassenzulassung. In Kombination mit den angefochtenen Waren ist der
beschreibende Charakter offensichtlich. Die negative Formulierung „ohne
Strassenzulassung“ dürfte am Erfordernis der präzisen, unmissverständli-
chen und bedingungslosen Formulierung der Warenliste scheitern und
könnte zudem die Abnehmer insofern verunsichern, als Golfwagen, die auf
Golfplätzen anzutreffen sind, ebenso auf öffentlichen Strassen zirkulieren.
Eine klare Abgrenzung von Fahrzeugen mit Strassenzulassung von denje-
nigen ohne Strassenzulassung dürfte sich daher als schwierig gestalten.
11.
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde sowohl im Haupt- wie im
Eventual- und Subeventualpunkt als unbegründet und ist daher abzuwei-
sen.
12.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
12.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes-
verwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen
(Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse
der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Wider-
spruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen
B-7536/2015
Seite 23
ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den
geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken,
wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt wür-
den. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert da-
rum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und
Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 „Turbinenfuss“, mit Hin-
weisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren
auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höhe-
ren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend
anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.-
festgelegt.
12.2 Eine nicht anwaltlich vertretene Partei hat grundsätzlich keinen An-
spruch auf Entschädigung der Vertretungskosten für das Beschwerdever-
fahren (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE; Marcel Maillard,
in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), Zürich
2016, Art. 64, N. 34). Dem nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdegegner
ist deshalb keine Parteientschädigung zuzusprechen.
13.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.
B-7536/2015
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