Decision ID: ab79e28f-5534-58c5-878d-7dda4bf490da
Year: 2019
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Am 17. März 2016 erfolgte die Notifikation der internationalen Registrie-
rung IR 1'292'351 "QUANTEXTUAL (fig.)" der Beschwerdegegnerin durch
die World Intellectual Property Organization (WIPO). Die Marke bean-
sprucht, unter anderem für das Gebiet der Schweiz, Schutz für folgende
Dienstleistungen:
Klasse 36
Analyses financières; services d'information et de recherche dans le domaine
de la finance; mise à disposition d'informations financières.
B.
Am 16. Juni 2016 erhob die Beschwerdeführerin gegen die veröffentlichte
Schutzausdehnung vollumfänglich Widerspruch.
Die Beschwerdeführerin stützt sich auf ihre am 5. September 2007 bei der
Vorinstanz hinterlegten und am 23. Januar 2008 publizierten Schweizer
Wortmarke 566'528 "QUANTEX". Sie beansprucht unter anderem Schutz
für folgende Dienstleistungen:
Klasse 36
Versicherungs- und Finanzwesen; Vermittlung von Vermögensanlagen in
Fonds; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstellen von Finanz-Informatio-
nen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen mittels Computersys-
teme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanzdienstleistungen via
globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwaltung von Vorsorgeein-
richtungen; Finanztransaktionen; Beratung im Bereich der Finanzplanung und
des Finanzmanagements; Immobilienwesen; Erstellen von Finanzberichten;
Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Sponsoring im Bereich von Kultur,
Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen für alle aufgelisteten Dienst-
leistungen.
C.
Mit Stellungnahme vom 23. Januar 2017 machte die Beschwerdegegnerin
geltend, die Widerspruchsmarke sei nicht in rechtserhaltender Weise ver-
wendet worden.
D.
Die Beschwerdeführerin reichte mit Replik vom 22. März 2017 Gebrauchs-
dokumente ein und beantragte, in Bestätigung des Widerspruchs vom
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Seite 3
16. Juni 2016 sei der angefochtenen Marke der Schutz in der Schweiz voll-
umfänglich zu verweigern.
E.
Nachdem die Beschwerdegegnerin stillschweigend auf die Einreichung ei-
ner Duplik verzichtet hatte, wies die Vorinstanz mit Verfügung vom 27. Juni
2018 den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie aus, die Beschwer-
deführerin habe den Gebrauch der Widerspruchsmarke für die Dienstleis-
tungen "Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds" sowie "Beratung im
Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements" nicht glaubhaft
gemacht. Da sich somit der Widerspruch auf kein durchsetzbares Recht
stütze, sei er ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe abzuwei-
sen.
F.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 13. August 2018
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag:
"Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum im Wi-
derspruchsverfahren Nr. 14'948 vom 27. Juni 2018 sei aufzuheben und der
internationalen Registrierung Nr. 1'292'351 "QUANTEXTUAL" der Schutz in
der Schweiz vollumfänglich zu verweigern.
Eventualiter sei der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Ei-
gentum im Widerspruchsverfahren Nr. 14'948 vom 27. Juni 2018 aufzuheben
und die Sache zur Beurteilung der relativen Ausschlussgründe an die
Vorinstanz zurückzuweisen.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolge"
Zur Begründung führt sie aus, die Vorinstanz habe die Verhandlungsma-
xime verletzt, indem sie entgegen den Anträgen und Begründung der Be-
schwerdeführerin den rechtserhaltenden Gebrauch nur für "Vermittlung
von Vermögensanlagen in Fonds" sowie "Beratung im Bereich der Finanz-
planung und des Finanzmanagements" geprüft habe. Eventualiter werde
daher beantragt, dass der rechtserhaltende Gebrauch auch bezüglich der
restlichen Dienstleistungen der Klasse 36 geprüft und der Widerspruch ge-
stützt darauf gutgeheissen werde (vgl. Rz. 21 f. der Beschwerde). Weiter
macht die Beschwerdeführerin geltend, die Vorinstanz habe willkürlich ge-
handelt, indem sie den eingereichten Unterlagen einen Gebrauch der Wi-
derspruchsmarke für Vermögensverwaltung zwar entnommen, einen
rechtserhaltenden Gebrauch aber verneint habe. Es sei nicht nachvollzieh-
bar, weshalb mit dem Nachweis der von ihr durchgeführten Präsentationen
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Seite 4
in Verbindung mit den weiteren Unterlagen nicht habe glaubhaft gemacht
werden können, dass eine Beratung im Bereich der Finanzplanung und
des Finanzmanagements unter der Widerspruchsmarke angeboten werde.
Als bewilligte Vermögensverwalterin sei sie gesetzlich verpflichtet, eine ob-
jektive Beratung ihrer Kundschaft durchzuführen.
G.
Mit Eingabe vom 24. September 2018 verzichtete die Beschwerdegegnerin
auf die Einreichung einer Beschwerdeantwort und beantragt die kostenfäl-
lige Abweisung der Beschwerde.
H.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 29. Oktober 2018, die
Beschwerde abzuweisen und auf den in Randziffer 21 der Beschwerde for-
mulierten Eventualantrag nicht einzutreten. Zur Begründung bringt sie vor,
das Widerspruchsverfahren unterliege der Dispositions- und der Verhand-
lungsmaxime. Aufgrund der Ausführungen der Beschwerdeführerin sei sie
davon ausgegangen, dass sie lediglich die Glaubhaftmachung des Ge-
brauchs für "Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds" sowie "Bera-
tung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements" festzu-
stellen habe.
I.
Mit (unverlangter) Stellungnahme vom 14. Dezember 2018 hält die Be-
schwerdeführerin an ihren Rechtsbegehren fest. Sie führt aus, sie sei im
Widerspruchsverfahren nicht verpflichtet gewesen anzugeben, welcher
Gebrauchsbeleg für welche Dienstleistung der Widerspruchsmarke be-
rücksichtigt werden solle, da die eingereichten Gebrauchsbelege grund-
sätzlich für alle in Frage kommenden Waren und Dienstleistungen zu be-
rücksichtigen seien. Um von dieser Ausgangslage zulasten der Beschwer-
deführerin abzuweichen, bedürfe es eines entsprechenden Antrags der Be-
schwerdeführerin. Ein solcher liege indessen nicht vor. Der Widerspre-
chenden im vorliegenden Verfahren aber dennoch einen solchen Antrag zu
unterstellen, der vom Verfahren gar nicht verlangt werde und den die Wi-
dersprechende auch nicht gestellt habe, komme einer Rechtsverweigerung
gleich.
J.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen
Parteiverhandlung verzichtet.
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Seite 5
K.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich
sind, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art.
31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende und Adressatin der angefochte-
nen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat
ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist
daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a-b des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG,
SR 172.021]). Eingabefrist und –form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und
Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. b VwVG) und der Kostenvorschuss
wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).
1.2 Die Vorinstanz hat ihre Prüfung auf die Frage des rechtserhaltenden
Gebrauchs der Widerspruchsmarke beschränkt, sie verneint und den Wi-
derspruch deswegen ohne Prüfung der Frage der Verwechslungsgefahr
abgewiesen. Ein schutzwürdiges Interesse der Beschwerdeführerin ist da-
mit nach ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts nur für die Frage
des rechtserhaltenden Gebrauchs zu bejahen und die Sache bei Gutheis-
sung der Beschwerde zur Prüfung der Verwechslungsgefahr an die Vorin-
stanz zurückzuweisen (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG; Urteile des BVGer
B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 1.2 "WHEELS/WHEELY"; B-3547/2013
vom 1. April 2014 E. 2 "KOALA/Koala [3D]"; B-6378/2011 vom 15. August
2013 E. 2 "Fuciderm/Fusiderm").
1.3 Auf das Hauptbegehren ist daher nicht einzutreten. Was den Eventual-
standpunkt betrifft, ist dagegen auf die Beschwerde einzutreten.
2.
Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Mar-
kenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die
Eintragung einer jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach ihrer
Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).
B-4640/2018
Seite 6
2.1 Der Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus,
dass diese in den letzten fünf Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchs-
einrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die
sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und 12
Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stel-
lungnahme an die Vorinstanz den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat
der Widersprechende anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Ge-
brauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG
i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992
[MSchV, SR 232.111). Die Gebrauchsfrist ist dabei vom Zeitpunkt der Gel-
tendmachung des Nichtgebrauchs der Marke durch den Widerspruchsgeg-
ner an rückwärts zu bestimmen (Urteile des BVGer B-5902/2013 vom
8. April 2015 E. 2.1 "WHEELS/WHEELY"; B-3547/2013 vom 1. April 2014
E. 3.3 "KOALA/Koala [3D]"; B-6378/2011 vom 15. August 2013 E. 3.1 "Fu-
ciderm/Fusiderm"). Bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs kommt den
Mitwirkungspflichten der Parteien gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so er-
hebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz
(Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auzuge-
hen ist (Urteile des BVGer B-7210/2017 vom 9. Mai 2018 E. 3.1 "SCHEL-
LEN-URSLI/Schellenursli"; B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 2.1
"WHEELS/WHEELY").
2.2 Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Gericht aufgrund ob-
jektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tat-
sachen nicht bloss möglich, sondern überwiegend wahrscheinlich sind. Es
braucht keine volle Überzeugung der Behörde, doch muss sie zumindest
die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschät-
zen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-7210/2017 vom 9. Mai 2018
E. 3.3 "SCHELLEN-URSLI/Schellenursli"; B-5902/2013 vom 8. April 2015
E. 2.6 "WHEELS/WHEELY"; B-3547/2013 vom 1. April 2014 E. 3.7 "KO-
ALA/Koala [3D]").
2.3 Nicht jede tatsächliche Benutzung einer Marke stellt einen rechtserhal-
tenden Gebrauch dar. Erforderlich ist vielmehr eine qualifizierte Benutzung
(KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der
Schweiz, Bern 2008, S. 9). Diese setzt voraus, dass die Marke
– nach Art einer Marke,
– im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen,
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Seite 7
– im Wirtschaftsverkehr,
– im Inland respektive für den Export,
– ernsthaft sowie
– in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht we-
sentlich abweichenden Form
gebraucht worden ist (Urteile des BVGer B-7487/2010 vom 28. Juni 2011
E. 3 "sparco" [fig.]/SPARQ"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3 – "fünf
Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.]"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 9, 12 ff., 35,
37 ff., 46 ff. und 61; BERNARD VOLKEN, in: Basler Kommentar zum Marken-
schutzgesetz, 3. Aufl. 2017 [nachfolgend: BSK MSchG-VOLKEN], Art. 11,
Rz. 6).
2.4 Aufgrund der Unkörperlichkeit von Dienstleistungen sind die Möglich-
keiten, eine Marke im Zusammenhang mit einer Dienstleistung zu verwen-
den, beschränkter als im Zusammenhang mit einer im Detailhandel vertrie-
benen Ware (Urteil des BVGer B-5902/2013 vom 8. April 2015 E. 5.6
"WHEELS/WHEELY", mit weiteren Hinweisen). In der Lehre wird daher all-
gemein dafür gehalten, bei Dienstleistungsmarken, die auch in der Firma
des Erbringers erscheinen, eine gewisse Grosszügigkeit bei der Anerken-
nung des rechtserhaltenden Gebrauchs walten zu lassen (vgl. etwa MAR-
KUS WANG, a.a.O., Art. 11, Rz. 24; BSK MSchG-VOLKEN, Art. 11, Rz. 23
und 28; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 16 f.).
3.
Die Beschwerdegegnerin erhob im Widerspruchsverfahren mit ihrer ersten
Eingabe vom 23. Januar 2017 die Einrede des Nichtgebrauchs der Wider-
spruchsmarke. Die Beschwerdeführerin hat somit den rechtserhaltenden
Gebrauch der Widerspruchsmarke für den Zeitraum zwischen dem 23. Ja-
nuar 2012 und dem 23. Januar 2017 glaubhaft zu machen. Wichtige
Gründe für den Nichtgebrauch wurden von der Beschwerdeführerin nicht
vorgebracht.
4.
4.1 Mit vorinstanzlicher Replik vom 22. März 2017 legte die Beschwerde-
führerin insgesamt 108 Gebrauchsbelege ins Recht und bestätigte ihr auf
Verweigerung des Schutzes für die angefochtene Marke lautendes Rechts-
begehren.
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Seite 8
Aus einer Äusserung der Beschwerdeführerin zur Gleichartigkeit der bean-
spruchten Dienstleistungen in Klasse 36 (Rz. 7 der Replik) und ihrem Zwi-
schenfazit, wonach sie mit den eingereichten Unterlagen den rechtserhal-
tenden Gebrauch ihrer Marke für die Dienstleistungen "Vermittlung von
Vermögensanlagen in Fonds" und "Beratung im Bereich der Finanzpla-
nung und des Finanzmanagements" ohne weiteres glaubhaft gemacht
habe (Rz. 18 der Replik), schloss die Vorinstanz unter Berufung auf die
Verhandlungsmaxime, dass die Beschwerdeführerin nur bezüglich der vor-
genannten Dienstleistungen die Feststellung des rechtserhaltenden Ge-
brauchs beantragt habe (Rz. B.17 der angefochtenen Verfügung), was von
der Beschwerdeführerin bestritten wird.
4.2 Prozessuale Vorbringen der Parteien sind nach dem Vertrauensprinzip
auszulegen. Ihnen ist danach derjenige Sinn beizulegen, den ihnen der
Empfänger in guten Treuen beimessen durfte und musste. Dabei ist zwar
primär vom Wortlaut der Erklärung auszugehen. Deren einzelne Teile sind
jedoch nicht isoliert, sondern im Zusammenhang zu betrachten (Urteil des
Bundesgerichts 4A_429/2011 vom 23. Februar 2012 E. 8.1 "Yello", mit Ver-
weis u.a. auf BGE 133 III 61 E. 2.2.1; BGE 113 II 49 E. 1a und b; Urteil des
BGer 4A_588/2009 vom 25. Februar 2010 E. 3.5).
4.3 Der auf zwei Dienstleistungen eingeschränkten Prüfung der Ge-
brauchsbelege durch die Vorinstanz steht einerseits das Rechtsbegehren
der Beschwerdeführerin in der vorinstanzlichen Replik gegenüber, welches
"in Bestätigung des Widerspruchs" auf "vollumfängliche" Verweigerung des
Schutzes für die angefochtene Marke lautete. Andererseits würdigte die
Vorinstanz nicht das Schlussfazit der Beschwerdeführerin, wonach sie
durch die eingereichten Unterlagen den Gebrauch ihrer Marke für die be-
anspruchten Dienstleistungen der Klasse 36 rechtsgenüglich glaubhaft ge-
macht habe (Rz. 23 der Replik).
Die Vorinstanz räumt in ihrer Vernehmlassung implizit ein, dass sie den
Widerspruch zwischen dem Zwischen- und dem Schlussfazit erkannt hat,
geht jedoch davon aus, dass das Zwischenfazit "jegliche Unsicherheit" be-
seitigt habe, weshalb sie darauf verzichtet habe, der Beschwerdeführerin
eine kurze Frist zur Verbesserung einzuräumen (Art. 52 Abs. 2 VwVG).
Zu Gunsten der Vorinstanz ist festzuhalten, dass sich die Beschwerdefüh-
rerin in ihrer Replik bezüglich der hier strittigen Fragestellung unklar res-
pektive widersprüchlich ausgedrückt hat. Aus der Gesamtheit der pro-
zessualen Äusserungen der Beschwerdeführerin, insbesondere aus dem
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Seite 9
Rechtsbegehren und dem Schlussfazit, geht jedoch klar hervor, dass die
Beschwerdeführerin keine einschränkende Prüfung ihrer Gebrauchsbe-
lege verlangte. Mit ihrer Fokussierung auf die Dienstleistungen "Vermitt-
lung von Vermögensanlagen in Fonds" und "Beratung im Bereich der Fi-
nanzplanung und des Finanzmanagements" wollte die Beschwerdeführe-
rin das Augenmerk der Vorinstanz nachvollziehbar auf die ihrer Ansicht
nach meistbetroffenen Dienstleistungen lenken.
Indem die Vorinstanz darauf verzichtet hat, der Beschwerdeführerin eine
kurze Nachfrist zur Verbesserung ihrer Replik einzuräumen, respektive in-
dem sie die prozessualen Äusserungen der Beschwerdeführerin einseitig
gewürdigt hat, hat sie darum Verfahrensvorschriften des Bundesrechts
(Art. 52 Abs. 2 VwVG und Art. 9 BV) verletzt.
4.4 Die Sache ist zur Behebung der festgestellten Verletzung (vgl. REGINA
KIENER/WALTER KÄLIN/JUDITH WYTTENBACH, Grundrechte, 3. Aufl. Bern
2018, S. 83) und zwecks Prüfung der Gebrauchsbelege hinsichtlich der
weiteren von der Widerspruchsmarke in Klasse 36 beanspruchten Dienst-
leistungen, nämlich:
Versicherungs- und Finanzwesen; Vermögensverwaltung; zur Verfügungstel-
len von Finanz-Informationen über Computersysteme; Finanzdienstleistungen
mittels Computersysteme; interaktive elektronische Abwicklung von Finanz-
dienstleistungen via globale Computer-Netzwerke; Geldgeschäfte; Verwal-
tung von Vorsorgeeinrichtungen; Finanztransaktionen; Immobilienwesen; Er-
stellen von Finanzberichten; Bewertung von Finanzanlagen; finanzielles Spon-
soring im Bereich von Kultur, Sport und Forschung; Beratungsdienstleistungen
für alle aufgelisteten Dienstleistungen.
in Gutheissung des in Rz. 22 der Beschwerde formulierten Eventualantrags
an die Vorinstanz zurückzuweisen.
4.5 Bei diesem Resultat kann offen bleiben, ob der Vorinstanz Rechtsver-
weigerung (Art. 46a VwVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 BV) vorgeworfen werden
kann. Denn bei Gutheissung einer Rechtsverweigerungsbeschwerde wäre
die Rechtsfolge dieselbe, d.h. die Sache wäre mit der Anweisung, darüber
zu entscheiden, an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des BVGer
A-3567/2013 vom 6. August 2013 E. 1.1.4; A-6471/2009 vom 2. März 2010
E. 3.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2013, Rz. 1312; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Basel 2008, Rz. 5.25 und 5.30).
B-4640/2018
Seite 10
5.
5.1 Im Weiteren vertritt die Vorinstanz die Ansicht, dass die Widerspruchs-
marke nicht im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen gebraucht worden sei. Die Prüfung beschränkte sie wie ausge-
führt auf die Dienstleistungen "Vermittlung von Vermögensanlagen in
Fonds" sowie "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des Finanzma-
nagements". Nachfolgend ist daher lediglich zu prüfen, ob die Vorinstanz
zu Recht einen Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit
den beiden genannten Dienstleistungen verneint hat. Die Vorinstanz er-
klärte in dieser Hinsicht, die alleinige Möglichkeit, dass bei der Präsentation
der von der Beschwerdeführerin angebotenen Fonds mithilfe der Anleger-
information allenfalls auch eine Beratung erfolge, sei ungenügend für die
Glaubhaftmachung eines rechtserhaltenden Gebrauchs für "Beratung im
Bereich der Finanzplanung und des Finanzmanagements". Gefordert seien
Belege, aus welchen eine eigenständige Kommerzialisierung dieser Bera-
tungsdienstleistung unter dem Widerspruchszeichen hervorgehen würde.
Direkte Hinweise, dass unter dem Zeichen "QUANTEX" die Dienstleistung
"Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds" angeboten würden, fehlten
ebenfalls. So fehlten etwa Unterlagen betreffend Entschädigungen von der
Fondsleitung an die Beschwerdeführerin für deren Vermittlertätigkeit. Die
in der Funktion als Vermögensverwalter bzw. Investment Manager ange-
botenen Fondsmanagementdienstleistungen könnten schliesslich weder
mit einer Vermittlungs- noch einer Beratungsdienstleistung gleichgesetzt
werden.
Die Beschwerdeführerin hält dagegen, sie biete verschiedene Fonds an,
die unterschiedliche Kundenbedürfnisse abdeckten. Die Beratung der Kun-
den bezüglich Finanzplanung sei ein wichtiger Aspekt ihrer Tätigkeit. Diese
Beratung erfolge unter anderem anlässlich ihrer Präsentationen, welche
unter der Widerspruchsmarke durchgeführt würden. Sie sei eine von der
FINMA bewilligte Vermögensverwalterin von kollektiven Kapitalanlagen
und sei entsprechend verpflichtet, eine objektive Beratung ihrer Kundschaft
durchzuführen.
5.2 Die Beschwerdeführerin hat mit ihrer vorinstanzlichen Replik folgende
Schriftstücke ins Recht gelegt:
– Auszüge von der Website www.quantex.ch (Replikbeilagen 1-2)
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Seite 11
– Unterlagen von Präsentationen über "QUANTEX"-Fonds im Zeitraum
zwischen Mai 2008 bis April 2016 (Replikbeilagen 3-13)
– Jahresberichte über "QUANTEX"-Fonds im Zeitraum zwischen 2008
und 2016 (Replikbeilagen 14-42)
– Zwei Medienberichte vom September/Oktober 2014 (Replikbeilagen
43+44)
– Undatierte Publikation "Keine schlaflosen Nächte mit dem Quantex Ne-
benwerte Fonds" (Replikbeilage 45)
– Produktinformationsblatt Quantex Strategic Precious Metal Fund vom
Februar 2013 (Replikbeilage 46)
– Anlegerinformationen vom Zeitraum zwischen Juli 2011 und Februar
2016 (Replikbeilagen 47-67)
– Factsheets zu einzelnen "QUANTEX"-Fonds vom Zeitraum zwischen
Dezember 2010 und Dezember 2016 (Replikbeilagen 68-102)
– Fondsverträge vom Juni 2011 bis August 2016 (Replikbeilagen 103-
106)
– Anlegerbrief "Quantex Werte" vom Oktober 2016 (Replikbeilage 107)
– Übersicht der Anlegerbriefe "Quantex Werte" des Jahres 2015 (Replik-
beilage 108)
Einige der vorgenannten Beilagen stammen nicht vom relevanten Zeitraum
(23. Januar 2012 bis 23. Januar 2017) und sind daher bei der nachfolgen-
den Prüfung auszuscheiden. Dabei handelt es sich um folgende Unterla-
gen:
– Präsentationen vom Mai 2008, Januar 2009, Januar 2010, Mai 2011
und Oktober 2011 (Replikbeilagen 3, 8, 10, 11, 12)
– Jahresberichte von 2008 – 2011 (Replikbeilagen 14, 15, 16, 17, 26, 27,
28, 35, 36, 37)
– Anlegerinformationen vom Juli 2011 (Replikbeilage 52)
B-4640/2018
Seite 12
– Factsheets vom Dezember 2008, Dezember 2009, Dezember 2010
und Dezember 2011 (Replikbeilagen 68, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 95,
96, 97)
– Fondsvertrag vom Juni 2011 (Replikbeilage 103)
Die Publikation "Keine schlaflosen Nächte mit dem Quantex Nebenwerte
Fonds" (Replikbeilage 45) ist zwar undatiert und somit grundsätzlich unge-
eignet, den bestrittenen Markengebrauch glaubhaft zu machen (vgl. BÜRGI
LOCATELLI, a.a.O., S. 192). Allerdings können undatierte Belege herange-
zogen werden, soweit sich aus den Umständen oder in Verbindung mit an-
deren Dokumenten ergibt, dass die undatierten Unterlagen dem Referenz-
zeitraum zuzuordnen sind (Urteile des BVGer B-3686/2010 vom 10. Feb-
ruar 2011 E. 5.2.2 "HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland"; B-2683/2007
vom 30. Mai 2008 E. 4.4 "SOLVAY/Solvexx"). Da die vorliegende Publika-
tion die Performance eines Quantex-Fonds im Zeitraum zwischen 2008
und 2015 aufzeigt und daher dem relevanten Zeitraum zuzuordnen ist,
kann sie im vorliegenden Fall berücksichtigt werden.
5.3 Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin folgende neue
Beweismittel ins Recht:
– Bescheinigung der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) vom 2.
Juli 2008 über die an die Quantex AG erteilte Bewilligung zur Aufnahme
der Tätigkeit als Vermögensverwalterin von kollektiven Kapitalanlagen
(Beschwerdebeilage 2)
– Liste der FINMA vom 10. August 2018 über die bewilligten Vermögens-
verwalter von kollektiven Kapitalanlagen (Beschwerdebeilage 3)
– Beratungsprotokolle vom April und Juni 2016 (Beschwerdebeilagen
4+5)
– Kundenprofile vom September 2012, Oktober 2013 und März 2014
(Beschwerdebeilagen 6-8)
Diese neuen Beweismittel zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs können,
abgesehen von den ausserhalb des relevanten Zeitraums stammenden
Beschwerdebeilagen 2 und 3, im vorliegenden Beschwerdeverfahren be-
rücksichtigt werden (vgl. Urteile des BVGer B-2227/2011 vom 3. Januar
2012 E. 3.2 "ebm [fig.]/EBM Ecotec"; B-4540/2007 vom 15. September
2008 E. 4 "5 Streifen/5 Streifen").
B-4640/2018
Seite 13
5.4 Die Beschwerdeführerin begann gemäss den Gebrauchsbelegen im
Jahr 1989 mit dem Vermögensverwaltungsgeschäft, setzte 1999 den ers-
ten Anlagefonds auf, erhielt 2006 von der EBK die Bewilligung als Ver-
triebsträgerin und 2008 von deren Nachfolgebehörde FINMA die Bewilli-
gung als Vermögensverwalterin kollektiver Kapitalanlagen (vgl. Replikbei-
lage 1, Beschwerdebeilage 3).
Aus zahlreichen Jahresberichten und Anlageprospekten zu Quantex-
Fonds ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin die Funktion einer Fonds-
managerin (vgl. Jahresberichte [Replikbeilagen 22, 23, 24, 25]), einer Ver-
mögensverwalterin (vgl. Jahresberichte [Replikbeilagen 29, 30, 31, 32] und
Anlageprospekte [Replikbeilagen 58-67]) respektive als ein mit den Anla-
geentscheiden betrautes Unternehmen ausübt (vgl. Jahresberichte [Rep-
likbeilagen 18, 19, 20, 21, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42]). In den Factsheets
wird die Quantex AG als "Investment Manager" bezeichnet. Bezüglich die-
ser Funktionen hat die Vorinstanz zu Recht und entgegen der Auffassung
der Beschwerdeführerin willkürfrei erkannt, dass diese weder mit einer Ver-
mittlungs-, noch mit einer Beratungsdienstleistung gleichgesetzt werden
können. Verwaltungsdienstleistungen im Interesse des Fonds mögen zwar
gleichartig zu Vermittlungs- und Beratungsdienstleistungen im Interesse
des Kunden sein (vgl. Urteil des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011
E. 4.2 "CREDIT SUISSE" / "UniCredit Suisse Bank" [fig.]). Die Benutzung
einer Marke für eine zum eingetragenen Produkt gleichartigen Ware oder
Dienstleistung reicht indessen nicht aus, um den Gebrauch für die einge-
tragene Ware respektive Dienstleistung zu bejahen (vgl. BÜRGI LOCATELLI,
a.a.O., S. 22; MARKUS WANG, a.a.O., Art. 11, Rz. 29; BSK MSchG-VOLKEN,
Art. 11, Rz. 35; Urteil des BVGer B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx
[fig.]/max Maximum + value [fig.]").
Weiter fungiert die Beschwerdeführerin als sog. Vertriebsträgerin, wie sich
etwa aus dem Fondsprospekt des UBS Fund Management (Replikbeilage
104) betreffend den Quantex Nebenwerte Fonds ergibt, welchen das UBS
Fund Management als Fondsleitung für die Beschwerdeführerin aufgelegt
hat. Als Vertriebsträger gilt, wer gestützt auf einen Vertriebsvertrag mit der
Fondsleitung kollektive Kapitalanlagen an Anleger vertreibt, ohne von die-
sen Zahlungen zum Erwerb von Anteilen entgegenzunehmen (vgl.
www.finma.ch/de/bewilligung/institute-und-produkte-nach-kollektivanla-
gengesetz/vertriebstraeger; vgl. auch THOMAS JUTZI, Der öffentliche Ver-
trieb von kollektiven Kapitalanlagen, in: recht 2011/2, S. 69 f.). Dass die
Beschwerdeführerin die Funktion als Vertriebsträgerin tatsächlich ausge-
übt hat, hat sie mit den Unterlagen zu Quantex-Fonds-Präsentationen (vgl.
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Replikbeilagen 3 ff.) glaubhaft gemacht. Soweit die Beschwerdeführerin
Quantex-Fonds präsentiert oder für diese geworben hat, hat sie damit den
Zweck verfolgt, dass ein Kollektivanlagevertrag zwischen Fondsleitung und
Anleger betreffend diese Fonds zustande kommt. Mit anderen Worten hat
sie Vermögensanlagen in Fonds vermittelt. Wie die Vorinstanz richtig fest-
gestellt hat, ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich, dass die Beschwerde-
führerin für ihre Aktivitäten zu Gunsten der Fondsleitung entschädigt wird.
Da die Beschwerdeführerin den Gebrauch der Widerspruchsmarke ledig-
lich glaubhaft zu machen hat, erachtet das Bundesverwaltungsgericht den
Nachweis einer Entschädigung nicht als erforderlich. Da die Marke "Quan-
tex" jeweils auf den Präsentationen aufgeführt ist, hat die Beschwerdefüh-
rerin bereits mit den vor der Vorinstanz eingereichten Belegen glaubhaft
gemacht, dass sie die Marke im Zusammenhang mit der "Vermittlung von
Vermögensanlagen in Fonds" tatsächlich gebraucht hat.
5.5 Aus den vorinstanzlichen Replikbeilagen ergibt sich zwar kein Hinweis
auf einen Gebrauch der Widerspruchsmarke für "Beratung im Bereich der
Finanzplanung und des Finanzmanagements".
Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin indessen unter Hin-
weis auf die gesetzliche Beratungspflicht Beratungsprotokolle im Zusam-
menhang mit dem "Quantex Fondssparen" eingereicht, welche mit der
Marke "Quantex" versehen sind (Beschwerdebeilagen 4 und 5). Daraus
wird ersichtlich, dass die Kunden über ihre Kenntnisse und Erfahrungen
mit Finanzanlagen, über den geplanten Anlagehorizont, das Anlageziel,
den zur Verfügung stehenden Anlagebetrag, das Nettovermögen sowie die
Risikobereitschaft befragt und über die zur Auswahl stehenden Quantex-
Fonds informiert wurden. Weiter enthalten die Protokolle die Einschätzung
des Kundenberaters, ob die vom Kunden geplante Anlage in Anbetracht
des Risikoprofils und der finanziellen Verhältnisse angemessen wäre. In
den Kundenprofilen für natürliche Personen unter dem Titel "Quantex Ver-
mögensverwaltung" (Beschwerdebeilagen 6 bis 8) wird schliesslich unter
anderem festgehalten, welche Anlageziele der Kunde verfolgt, woher des-
sen Vermögenswerte stammen und über welches Vermögen und Einkom-
men der Kunde verfügt.
Mit den neu eingereichten Beschwerdebeilagen (4-8) hat die Beschwerde-
führerin glaubhaft gemacht, dass "QUANTEX" auch im Zusammenhang
mit der Dienstleistung "Beratung im Bereich der Finanzplanung und des
Finanzmanagements" tatsächlich gebraucht worden ist.
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5.6 Es bleibt zu prüfen, ob die weiteren Voraussetzungen des rechtserhal-
tenden Gebrauchs im vorliegenden Fall erfüllt sind (vgl. E. 2.3). Zu diesem
Zweck sowie zur allfälligen weiteren Prüfung der Verwechslungsgefahr ist
die Widerspruchssache an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. E. 1.2).
6.
Da die Beschwerdeführerin in ihrem Eventualstandpunkt die Rückweisung
der Sache lediglich zur Beurteilung der relativen Ausschlussgründe bean-
tragt hat, ist dem Eventualbegehren nur teilweise stattzugeben. Ziffer 1, 2
und 4 der angefochtenen Verfügung sind aufzuheben und die Sache im
Sinne der Erwägungen zur Prüfung des rechtserhaltenden Gebrauchs der
Widerspruchsmarke in Bezug auf sämtliche von der Widerspruchsmarke
beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 36, zur allfälligen Beurteilung
der Frage der Verwechslungsgefahr und neuem Entscheid über die Partei-
entschädigung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
7.
Bei diesem Ausgang sind die Gerichtskosten beiden Parteien je zur Hälfte
aufzuerlegen, da die Beschwerdeführerin zwar teilweise obsiegt, das Be-
schwerdeverfahren aber durch ihre späte Einreichung wesentlicher Ge-
brauchsbelege zum Teil mitverschuldet hat (Art. 63 Abs. 1 und 3 VwVG).
Die vorinstanzliche Kostenverlegung ist aus diesem Grund beizubehalten.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE).
Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbe-
deutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit
Hinweisen "Turbinenfuss [3D]"; Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli
2007 E. 2 mit Hinweisen "We make ideas work"). Von diesem Erfahrungs-
wert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine
konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strit-
tigen Marken.
Die Gerichtskosten werden somit auf Fr. 4'500.– festgelegt und sind jeder
Partei zur Hälfte aufzuerlegen. Die Parteikosten sind wettzuschlagen.
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8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.