Decision ID: 0d4aa86e-1fb3-55c9-a715-1fc7e6a7a2b5
Year: 2020
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Am 19. April 2017 meldete die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz das
Zeichen Nr. 54931/2017 "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE
RESILIENT" zur Eintragung ins schweizerische Markenregister an. Die
Marke wurde für die folgenden Dienstleistungen hinterlegt:
Klasse 36:
Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Versicherungswesen.
B.
Mit Schreiben vom 24. Mai 2017 beanstandete die Vorinstanz das ange-
meldete Zeichen mit der Begründung, es verstosse gegen Art. 2 Bst. a und
c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG; SR 232.11).
Das Zeichen sei im Zusammenhang mit den Dienstleistungen Geldge-
schäfte, Finanzwesen und Versicherungswesen nicht unterscheidungs-
kräftig und dem Gemeingut zuzurechnen. Eine Eintragung als teilweise
durchgesetzte Marke gestützt auf die Voreintragung "SWISS RE" könne
auf Antrag geprüft werden. Weiter wecke die Marke aufgrund des Bestand-
teils "SWISS" Herkunftserwartungen und könne daher nur eingetragen
werden, wenn das Dienstleistungsverzeichnis auf Dienstleistungen
Schweizer Herkunft eingeschränkt werde. Eine Ausnahme nach Art. 47
Abs. 2 MSchG liege nicht vor.
C.
Die Beschwerdeführerin bestritt mit Schreiben vom 8. Juni 2017 die Bean-
standungen der Vorinstanz und beantragte, das in Frage stehende Zeichen
vollumfänglich zum Schutz zuzulassen. Im Speziellen verlangte sie, das
Zeichen sei gestützt auf die im Anmeldeverfahren Nr. 57774/2010 bejahte
Verkehrsdurchsetzung des Zeichens "SWISS RE" einzutragen. Weiter sei
– insbesondere gestützt auf das Konzernprivileg in Art. 49 Abs. 2 MSchG
– auf die Einschränkung "Dienstleistungen Schweizer Herkunft" zu verzich-
ten.
D.
Mit Schreiben vom 27. September 2017 bestätigte die Vorinstanz hinsicht-
lich des Gemeingutcharakters des Zeichens, dass dieses für die Dienst-
leistung Immobilienwesen originär unterscheidungskräftig sei. Für die übri-
gen Dienstleistungen könne das Zeichen gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG
mit dem Vermerk "SWISS RE: teilweise durchgesetzte Marke" eingetragen
werden. In Bezug auf die Irreführungsgefahr hielt die Vorinstanz an ihren
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Zurückweisungsgründen gestützt auf Art. 2 Bst. c MSchG und dem Erfor-
dernis der Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses fest. Die Er-
füllung der Voraussetzungen in Art. 49 MSchG könnten im Markeneintra-
gungsverfahren nicht überprüft werden.
E.
Mit Schreiben vom 9. Oktober 2017 erklärte sich die Beschwerdeführerin
damit einverstanden, das Zeichen mit dem Vermerk "SWISS RE: teilweise
durchgesetzte Marke" eintragen zu lassen. Ferner stellte sie die vor-
instanzlichen Ausführungen zur Irreführungsgefahr erneut in Abrede. Die
Beschwerdeführerin beantragte im Eventualstandpunkt – mit Verweis auf
das Schreiben der Swiss Re vom 3. Oktober 2017 an die Vorinstanz – die
Sistierung des Anmeldeverfahrens bis zum Abschluss des informellen Kon-
sultationsverfahrens betreffend Umsetzung der Swissness-Vorlage.
F.
Am 18. Oktober 2017 sistierte die Vorinstanz das Verfahren. Mit Schreiben
vom 20. November 2017 beantragte die Beschwerdeführerin den Erlass
einer beschwerdefähigen Verfügung, sollte die Vorinstanz weiterhin an ih-
rer Zurückweisung festhalten.
G.
Mit Schreiben vom 15. Dezember 2017 hielt die Vorinstanz an ihrer Auffas-
sung fest, dass zur Beseitigung jeglicher Irreführungsgefahr eine Ein-
schränkung des Dienstleistungsverzeichnisses erfolgen müsse. Die Be-
schwerdeführerin verlangte daraufhin am 13. März 2018 die Aufhebung der
Verfahrenssistierung und den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.
H.
Am 29. Juni 2018 verfügte die Vorinstanz die Zurückweisung der Marken-
anmeldung Nr. 54931/2017 "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE
RESILIENT" für alle angemeldeten Dienstleistungen.
Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, das in Frage stehende
Zeichen sei als Herkunftsangabe im Sinn von Art. 47 Abs. 1 MSchG zu
qualifizieren, die ohne Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses
als irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG zu beurteilen sei. Eine
Ausnahmekonstellation nach Art. 47 Abs. 2 MSchG liege nicht vor. Das mit
den Swissness-Regeln eingeführte Kriterium des Orts der tatsächlichen
Verwaltung (Art. 49 Abs. 1 Bst. b MSchG) könne im Markeneintragungs-
verfahren nicht einfach belegt und überprüft werden. Daher könne das in
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Frage stehende Zeichen – zum Ausschluss jeglicher Irreführungsgefahr –
nur mit der Einschränkung "alle vorgenannten Dienstleistungen schweize-
rischer Herkunft" zum Markenschutz zugelassen werden.
I.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 31. August
2018 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die
Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Eintragung des Zei-
chens "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" mit dem
Vermerk "SWISS RE: teilweise durchgesetzte Marke" für Geldgeschäfte;
Immobilienwesen; Finanzwesen; Versicherungswesen der Klasse 36 ohne
Einschränkung auf Dienstleistungen Schweizer Herkunft. Eventualiter sei
die vorinstanzliche Verfügung aufzuheben und das Markeneintragungsge-
such zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zu-
rückzuweisen.
Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Vorinstanz habe die
Eintragung des in Frage stehenden Zeichens zu Unrecht gestützt auf Art. 2
Bst. c MSchG zurückgewiesen und von einer Einschränkung auf Dienst-
leistungen schweizerischer Herkunft abhängig gemacht. Der von der Vor-
instanz angewandte Erfahrungssatz sei auf Dienstleistungsmarken im All-
gemeinen und auf die verfahrensgegenständliche Marke nicht anwendbar.
Dies würde sich auch aus Art. 49 MSchG ergeben. Die massgeblichen Ver-
kehrskreise würden das in Frage stehende Zeichen nicht als Hinweis auf
die geografische, sondern die betriebliche Herkunft aus dem Unternehmen
Swiss Re verstehen. Der Markenbestandteil "SWISS RE" und die verfah-
rensgegenständliche Marke als Ganzes hätten zudem eine "secondary
meaning" erlangt. Weiter verstosse das vorsorgliche Verlangen eines
Disclaimers durch die Vorinstanz für Dienstleistungsmarken mit geografi-
schen Angaben im Allgemeinen sowie im vorliegenden Fall gegen das Ver-
hältnismässigkeitsprinzip. Der Markenschutz durch das Madrider System
und der Prioritätsschutz durch die Pariser Verbandsübereinkunft würden
dadurch erheblich erschwert. Schliesslich habe die Vorinstanz den An-
spruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzt.
J.
Mit Vernehmlassung vom 12. November 2018 beantragt die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerde.
Ihren Antrag begründete sie mit Verweis auf die angefochtene Verfügung
im Wesentlichen damit, dass das Markeneintragungsgesuch sehr wohl
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eine Herkunftsangabe nach Art. 47 MSchG betreffe. Der Erfahrungssatz
gelte auch für Dienstleistungsmarken und sei vorliegend anwendbar. Eine
von der Rechtsprechung anerkannte Ausnahme im Sinne eines Hinweises
auf die betriebliche Herkunft aus dem Unternehmen der Beschwerdeführe-
rin sei vorliegend nicht verwirklicht. Auch das Vorliegen der Voraussetzun-
gen für eine secondary meaning sei zu verneinen. Die Praxis im Marken-
eintragungsverfahren, wonach bei Herkunftsangaben auf eine weiterge-
hende Prüfung der Irreführungsgefahr verzichtet wird, sei rechtmässig.
Eine Einschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses auf Dienstleistun-
gen schweizerischer Herkunft sei für das verfahrensgegenständliche Zei-
chen begründet und verhältnismässig.
K.
Mit Replik vom 28. Januar 2019 hielt die Beschwerdeführerin an den ge-
stellten Anträgen fest und konkretisierte im Wesentlichen ihre bisherigen
Ausführungen.
L.
Mit Duplik vom 1. April 2019 hielt die Vorinstanz an ihren Begehren sowie
den Ausführungen in der Vernehmlassung fest. Sie führte aus, dass die
Frage der Anwendbarkeit des Erfahrungssatzes angesichts des klaren
Sinngehalts des verfahrensgegenständlichen Zeichens nicht Teil des
Streitgegenstands bilde.
M.
Mit Eingabe vom 11. April 2019 bekräftigte die Beschwerdeführerin ihre
bisherigen Ausführungen. Weiter machte sie geltend, die Vorinstanz bringe
mit dem Verweis auf den klaren Sinngehalt des Zeichens in der Duplik neue
Argumente vor.
N.
Mit Schreiben vom 23. April 2019 bestritt die Vorinstanz, dass es sich bei
den Ausführungen in der Duplik um neue Argumente handle.
O.
Das Beschwerdeverfahren wurde im Jahr 2019 zum Ausgleich der Ge-
schäftslast auf einen neuen Instruktionsrichter übertragen.
P.
Eine öffentliche Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt. Auf die wei-
teren Vorbringen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, im Folgenden
eingegangen.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Als Markenanmelderin hat die Beschwer-
deführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen. Sie ist durch
die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdi-
ges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Be-
schwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss
wurde innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachur-
teilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist
daher einzutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin rügt zunächst einmal eine Verletzung ihres An-
spruchs auf rechtliches Gehör. Die Vorinstanz habe die Begründungspflicht
verletzt, indem sie sich im Eintragungsverfahren nicht mit den Argumenten
der Beschwerdeführerin betreffend Vorliegen einer Ausnahme vom Erfah-
rungssatz auseinandergesetzt habe. Sie habe zu Unrecht behauptet, dass
kein Ausnahmetatbestand nach Art. 47 Abs. 2 MSchG geltend gemacht
worden sei (Beschwerdeschrift, Rz. 131 f.; Replik vom 28. Januar 2019,
Rz. 28, 32). Weiter sei die Vorinstanz, obwohl sich die Beschwerdeführerin
wiederholt darauf berufen habe, dass sie selbst die Voraussetzungen von
Art. 49 Abs. 2 MSchG (und damit automatisch auch diejenigen von Art. 49
Abs. 1 MSchG) erfülle, auf das Vorliegen einer Irreführungsgefahr nicht
eingegangen (Beschwerdeschrift, Rz. 126).
2.2 Die Parteien haben im Verwaltungsverfahren und im verwaltungsge-
richtlichen Verfahren Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV
und Art. 29 ff. VwVG). Dazu gehört, dass die Behörde ihren Entscheid in
nachvollziehbarer Weise begründet, sodass er sachgerecht angefochten
werden kann (Art. 35 Abs. 1 VwVG). Welchen Anforderungen eine Begrün-
dung zu genügen hat, ist im Einzelfall anhand der konkreten Umstände und
der Interessen der Betroffenen festzulegen (BGE 112 Ia 107 E. 2b; BVGE
2017 I/4 E. 4.2; LORENZ KNEUBÜHLER/RAMONA PEDRETTI, Art. 35 VwVG, in:
Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019 [VwVG-Kommentar], Rz. 7; je
m.H.). Die in Art. 32 Abs. 1 VwVG geregelte Pflicht zur Würdigung der Par-
teivorbringen bildet einen Teilgehalt des Anspruchs auf rechtliches Gehör.
Die Behörde hat bei der Feststellung des Sachverhalts nach Massgabe
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von Art. 12 VwVG die Vorbringen nicht nur tatsächlich zu hören (Art. 30-31
VwVG), sondern diese auch sorgfältig und ernsthaft zu prüfen und in der
Entscheidfindung zu berücksichtigen (PATRICK SUTTER, Art. 32, VwVG-
Kommentar, Rz. 1 m.H.).
Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, weshalb seine Ver-
letzung ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache
grundsätzlich zur Aufhebung der mit dem Verfahrensmangel behafteten
Verfügung führt. Eine Gehörsverletzung kann indes ausnahmsweise als
geheilt gelten, wenn die Gewährung des rechtlichen Gehörs in einem
Rechtsmittelverfahren nachgeholt wird, in dem die Rechtsmittelinstanz mit
der gleichen Kognition prüft wie die Vorinstanz, die Gehörsverletzung nicht
besonders schwer wiegt und der betroffenen Partei durch die Heilung kein
Nachteil entsteht (statt vieler BGE 137 I 195 E. 2.3.2; KNEUBÜHLER/PED-
RETTI, a.a.O., Rz. 21 f.; je m.H.).
2.3 In ihrem Schreiben vom 27. September 2017 machte die Vorinstanz
geltend, dass es die Beschwerdeführerin unterlassen habe, auszuführen,
inwiefern eine Ausnahme zum Erfahrungssatz gegeben sei (Ziff. 4 am
Ende, S. 2). Die Beschwerdeführerin konkretisierte daraufhin in ihrem
Schreiben vom 9. Oktober 2017, dass die von der Rechtsprechung entwi-
ckelten Ausnahmekonstellationen nicht abschliessend seien und sie sich
auf eine Ausnahme gestützt auf das Konzernprivileg in Art. 49 Abs. 2
MSchG berufe. In ihrer Verfügung vom 29. Juni 2018 führte die Vorinstanz
aus, dass keine Ausnahmekonstellation nach Art. 47 Abs. 2 MSchG vor-
liege und die Beschwerdeführerin eine solche auch nicht geltend gemacht
habe (Ziff. 2, S. 2).
Die Beschwerdeführerin führte spätestens in ihrem Schreiben vom 9. Ok-
tober 2017 aus, weshalb vorliegend ihrer Meinung nach eine Ausnahme
zum Erfahrungssatz gegeben sei. Dennoch war die Vorinstanz weiterhin
der Ansicht, eine Ausnahmekonstellation sei gar nicht geltend gemacht
worden. Bei ihrer Begründung kann sich die Vorinstanz auf die für den Ent-
scheid wesentlichen Punkte beschränken (BGE 141 III 28 E. 3.2.4; 138 I
232 E. 5.1; 136 I 229 E. 5.2). Vorliegend hielt die Vorinstanz in ihrer Verfü-
gung allerdings lediglich fest, dass eine Ausnahmekonstellation nach
Art. 47 Abs. 2 MSchG nicht verwirklicht sei, ohne Gründe für ihre Auffas-
sung anzuführen oder auf die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten
Argumente einzugehen. Damit verletzte sie deren Anspruch auf rechtliches
Gehör.
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2.4 Bereits in ihrem Schreiben vom 8. Juni 2017 berief sich die Beschwer-
deführerin auf Art. 49 Abs. 2 MSchG und machte geltend, dass die Schweiz
das "Mutterland" des Swiss Re Konzerns sei (S. 3). Die Vorinstanz äus-
serte sich in ihrem Schreiben vom 27. September 2017 zu diesem Vorbrin-
gen dahingehend, dass die Überprüfung der in Art. 49 MSchG statuierten
kumulativen Vorgaben den Rahmen des Markeneintragungsverfahrens
sprengen würde (Ziff. 5). Mit Schreiben vom 9. Oktober 2017 entgegnete
die Beschwerdeführerin, dass dies keine Rechtfertigung dafür sein könne,
Art. 49 Abs. 2 MSchG bei der Einschränkungspraxis zu ignorieren (Ziff. 4,
S. 3). Aus den vorinstanzlichen Akten ergibt sich damit, dass die Vorinstanz
– zwecks Vermeidung von übermässigem Prüfungsaufwand – eine Prü-
fung der Voraussetzungen von Art. 49 MSchG verweigert hat. Auch in der
vorinstanzlichen Verfügung wurden lediglich die Voraussetzungen von
Art. 49 Abs. 2 MSchG aufgezählt, ohne diese jedoch einer Prüfung zu un-
terziehen (vgl. Verfügung vom 29. Juni 2018, Ziff. 3, S. 2 f.). Darin liegt eine
Verletzung des Anspruchs der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör.
2.5 Die Gehörsverletzungen sind vorliegend nicht derart beschaffen, als
dass sie im Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht nicht mehr geheilt
werden könnten (vgl. zu den Voraussetzungen einer Heilung vorn E. 2.2).
Zudem verlangt die Beschwerdeführerin ausdrücklich einen Entscheid in
der Sache und beantragt eine Rückweisung an die Vorinstanz nur im Even-
tualstandpunkt. Durch die Heilung der Gehörsverletzungen entsteht der
Beschwerdeführerin somit kein Nachteil.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Vorinstanz das rechtliche Ge-
hör der Beschwerdeführerin verletzt hat, diese Verletzungen aber im vor-
liegenden Beschwerdeverfahren geheilt werden können.
3.
3.1 Gemäss Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Marken-
schutz absolut ausgeschlossen und nicht eintragungsfähig (Art. 30 Abs. 2
Bst. c MSchG). Ein Zeichen ist unter anderem dann irreführend, wenn es
eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geo-
grafischen Bezeichnung besteht, die objektiv geeignet ist, die Markenad-
ressaten zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit
nicht zutrifft.
3.2 Gemäss Art. 47 MSchG sind Herkunftsangaben direkte oder indirekte
Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen,
einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigenschaften,
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die mit der Herkunft zusammenhängen (Abs. 1). Geografische Namen und
Zeichen, die von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf
eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden wer-
den, gelten nicht als Herkunftsangabe im Sinne von Absatz 1 (Abs. 2).
Als unmittelbare Herkunftsangaben gelten insbesondere Namen von Städ-
ten, Ortschaften, Tälern, Regionen oder Ländern, die als mögliche Produk-
tionsgebiete eine Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454
E. 2.1 "Yukon"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: SIWR Bd. III/1, 2. Aufl.
2009, Rz. 380 ff.; m.H. auch zum Folgenden). Mittelbare Herkunftsanga-
ben erwecken durch ihren Sinngehalt eine Herkunftserwartung, ohne den
Herkunftsort der Produkte oder Dienstleistungen direkt zu bezeichnen (Ur-
teile des BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 3.4 "COS [fig.]" und
B-2150/2019 vom 8. Oktober 2019 E. 3.2 "esmara see you IN PARIS [fig.]";
je m.H.).
3.3 In konstanter Rechtsprechung stützt sich das Bundesgericht auf den
widerlegungsfähigen Erfahrungssatz, wonach eine geografische Bezeich-
nung, wenn sie nach dem mutmasslichen Verständnis der Verkehrskreise
als Name eines Ortes oder einer Gegend bekannt ist, nach der Lebenser-
fahrung im Regelfall als Hinweis auf eine entsprechende Herkunft der ge-
kennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstanden wird (vgl. BGE
135 III 419 E. 2.2 "Calvi [fig.]" m.H.; 97 I 79 E. 1 "Cusco"; Urteile des BVGer
B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 2.5 f. "BOND ST. 22 LONDON
(fig.)"; B-2150/2019 E. 3.2 f. "esmara see you IN PARIS [fig.]"; Letztere
beide je m.H. auch zum Folgenden).
Als Ausnahme von diesem Grundsatz gelten geografische Angaben, die
nicht als Hinweis auf eine Herkunft der Waren oder Dienstleistungen ver-
standen werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung wird namentlich keine Herkunftserwartung geweckt, wenn
(i.) die geografische Angabe den inländischen Markenadressaten unbe-
kannt ist, (ii.) das Zeichen aufgrund seiner Symbolkraft als Fantasiezeichen
aufgefasst wird, (iii.) der bezeichnete Ort offensichtlich als Produktions-,
Fabrikations- oder Handelsort nicht in Frage kommt, (iv.) das Zeichen als
Gattungs- bzw. Typenbezeichnung erkannt wird oder (v.) sich im Verkehr
als Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (vgl.
statt vieler BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. "Yukon"; 132 III 770 E. 2.1 "Colorado
[fig.]"; Urteile des BVGer B-6503/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.5 "Luxor";
B-319/2018 vom 13. Februar 2019 E. 4.2.2 "GÖTEBORGS RAPÉ"; je
m.H.).
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3.4 Diese sechs Kategorien sind jedoch nicht abschliessend. So existieren
beispielsweise geografische Angaben, welche offensichtlich eine schwei-
zerische Zweigniederlassung bezeichnen (MICHAEL NOTH, in: Noth/Büh-
ler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2
lit. c, Rz. 45). In gewissen Fällen erkannten die ehemalige Eidgenössische
Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) und das Bundesver-
waltungsgericht, dass der Sinngehalt des geografischen Wortelements im
Kontext mit den anderen Bestandteilen verändert und von der Herkunft der
gekennzeichneten Waren auf betriebliche Verhältnisse des Markenanmel-
ders oder bestimmte Personen im Zusammenhang mit der Präsentation
der Ware verschoben sei, ohne dass die zu prüfenden Zeichen unmittelbar
zu einer der genannten Fallgruppen zählten (Urteil des BVGer
B-1279/2008 vom 16. Juni 2010 E. 3.2 "ALTEC LANSING" m.H.; Ent-
scheide der RKGE vom 9. Oktober 2002, veröffentlicht in sic! 2003 S. 429
f. E. 9 "ÖKK Öffentliche Krankenkasse der Schweiz"; vom 19. Mai 2006,
veröffentlicht in sic! 2006 S. 772 f. E. 3 f. "British American Tobacco
Switzerland [fig.]"; vom 24. Juni 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 891 E. 7
"La differenza si chiama Gaggenau").
3.5 Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke
verwendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, ent-
scheidet sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Ein-
zelfalls ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als
geografische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Be-
ziehungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täu-
schungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Entscheidend ist, ob eine
Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend
oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vor-
stellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Gefahr
der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht dort
hergestellt werden (BGE 132 III 770 E. 2.1 "Colorado"; 128 III 454 E. 2.2
"Yukon"; je m.H.).
3.6 Bei zusammengesetzten Marken sind zunächst die den Gesamtein-
druck bildenden Einzelelemente auf einen geografischen Sinngehalt und
ihre Relevanz bezüglich einer Herkunftserwartung zu untersuchen. In ei-
nem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob der geografische Bestandteil in Bezug
auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Verständnis der
massgeblichen Verkehrskreise eine Herkunftsangabe darstellt. Erst wenn
Letzteres bejaht wird, ist zu prüfen, ob die angefochtene Marke in ihrem
Gesamteindruck – und nicht nur in Bezug auf einzelne Zeichenbestandteile
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– eine Herkunftserwartung bezüglich der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen hervorruft (Urteil des BVGer B-3511/2007 vom 30. Sep-
tember 2008 E. 4 "AgieCharmilles"; NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. c, Rz. 47; je
m.H.).
Enthalten aus mehreren (Wort-)Bestandteilen zusammengesetzte Marken
Wörter, die nicht den schweizerischen Landessprachen entstammen, so ist
auf die voraussetzbaren Fremdsprachenkenntnisse der massgeblichen
Verkehrskreise abzustellen. Mit Bezug auf die englische Sprache gehen
Rechtsprechung und Lehre davon aus, dass sie zumindest in den Grund-
zügen der breiten Öffentlichkeit in der Schweiz bekannt ist, sodass engli-
sche Begriffe zu berücksichtigen sind, soweit sie von einem nicht unwe-
sentlichen Teil der Schweizer Bevölkerung verstanden werden (Urteil des
BVGer B-6850/2008 vom 2. April 2009 E. 4 "AJC presented by Arizona
girls [fig.]" m.H.).
4.
In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestim-
men. Die Verkehrskreise bestimmen sich nach dem Registereintrag der
beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Urteil des BVGer
B-3149/2014 E. 4.2 "COS [fig.]" m.H.). Im Bereich des Irreführungsschut-
zes ist auf die Wahrnehmung der irreführungsanfälligsten Gruppe abzu-
stellen, ohne dabei die Abnehmer mit spezifischen Fachkenntnissen aus
den Augen zu verlieren (Urteile des BVGer B-5451/2013 vom 4. Juni 2014
E. 4.2 "Firenza"; B-2150/2019 E. 4 "esmara see you IN PARIS [fig.]"; SIMON
HOLZER, MSchG, Art. 47, Rz. 22; je m.H.).
Die Dienstleistungen Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Ver-
sicherungswesen der Klasse 36 richten sich sowohl an Fachleute als auch
an ein breites, an Versicherungs- und Finanzdienstleistungen interessier-
tes Publikum (Urteile des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.2
"CREDIT SUISSE/UniCredit Suisse Bank [fig.]"; B-37/2011 vom 6. Oktober
2011 E. 4 "SANSAN/Santasana"; B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 3 "TO-
TAL TRADER"; je m.H.). Auch die Vorinstanz geht davon aus, dass sich
das in Frage stehende Zeichen an Durchschnittsabnehmer und Fachkreise
richtet (Schreiben der Vorinstanz vom 24. Mai 2017, Ziff. 3, S. 2). Dies wird
von der Beschwerdeführerin weder bestritten noch ist aus anderen Grün-
den ersichtlich, weshalb diese Annahme nicht zutreffend sein sollte.
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Seite 12
Es ist somit davon auszugehen, dass sich das in Frage stehende Zeichen
sowohl an Fachkreise als auch an ein breites, einschlägig interessiertes
Publikum richtet.
5.
Bei der Wortmarke "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILI-
ENT" handelt es sich um ein zusammengesetztes Zeichen. Die den Ge-
samteindruck bildenden Zeichenbestandteile sind daher zunächst auf ei-
nen geografischen Sinngehalt und ihre Relevanz bezüglich einer Her-
kunftserwartung zu untersuchen (vgl. hierzu vorn E. 3.6).
5.1 Die Wortmarke der Beschwerdeführerin besteht aus den Zeichenbe-
standteilen "Swiss" und "Re", welche zusammengesetzt den Firmennamen
der Beschwerdeführerin ergeben, sowie dem durch einen Strich abge-
trennten, aus sechs englischen Worten bestehenden Slogan "WE MAKE
THE WORLD MORE RESILIENT". "SWISS RE" ist als teilweise durchge-
setzte Marke für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9,
16, 35-36, 41-42 als Marke Nr. 717011 im schweizerischen Markenregister
eingetragen und "WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" als Marke
Nr. 690428 für Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Versiche-
rungswesen der Klasse 36 sowie als IR Nr. 1331766 für dieselben Dienst-
leistungen. Das vorliegend im Streit stehende Zeichen kombiniert diese
Marken.
5.2 Der Markenbestandteil "Swiss" ist ein englisches Wort aus dem Grund-
wortschatz, das von den massgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird
(vgl. zum Grundwortschatz Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Okto-
ber 2017 E. 8.3.2 "STINGRAY/ROAMER STINGRAY"; B-2125/2008 E. 2.1
"TOTAL TRADER"). "Swiss" bedeutet als Substantiv "Schweizer(in)" oder
in der Mehrzahl "die Schweizer" und als Adjektiv "schweizerisch" oder
"Schweizer-" (vgl. < https://www.pons.de > Swiss, besucht im Mai 2020).
Auch eine Übersetzung mit "Eidgenoss(in)" oder "eidgenössisch" ist mög-
lich (vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2011
E. 3.3 "SWISS MILITARY BY BTS").
Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits mehrfach Gelegenheit, sich
mit dem Wort "Swiss" als Markenbestandteil auseinanderzusetzen. Nach
dieser, vorliegend anwendbaren Rechtsprechung ist der einzelne Zeichen-
bestandteil "Swiss" als bekannte geografische Angabe geeignet, die Her-
kunft von Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen, die aus der
Schweiz stammen (Urteile des BVGer B-6372/2010 E. 3.3 am Ende
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"SWISS MILITARY BY BTS"; B-5145/2015 vom 11. Dezember 2017
E. 9.2.1.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/SWISSCELL";
B-1710/2008 vom 6. November 2008 E. 3.6 "Swistec"). Dies gilt auch in
Bezug auf die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen Geldgeschäfte;
Immobilienwesen; Finanzwesen; Versicherungswesen der Klasse 36, wel-
che durchaus aus der Schweiz stammen können.
5.3 Der nächste Zeichenbestandteil "RE" lässt sich mit dem lateinischen
bzw. vorliegend englischen Präfix "re" für "wieder", "neu" oder "zurück"
übersetzen, wie beispielsweise im Wort "reimbursement" (Rückerstattung)
oder "reelection" (Wiederwahl). Das Abkürzungsverzeichnis
(< https://www.acronymfinder.com >, besucht im Mai 2020) nennt 75 ver-
schiedene Bedeutungen von "re", darunter auch die verbreitete Abkürzung
für "reinsurance" (Rückversicherung). Es darf als bekannt vorausgesetzt
werden, dass die Buchstabenfolge "Re" von Rückversicherungsunterneh-
men häufig in ihren Firmennamen verwendet wird (z.B. Munich Re, Swiss
Re, PartnerRe, Everest Re; vgl. eine Liste der 50 grössten Rückversiche-
rungsunternehmen auf < https://www.reinsurancene.ws/top-50-reinsu-
rance-groups/ >, besucht im Mai 2020). Dieser Sinngehalt tritt daher vor-
liegend klar in den Vordergrund, was umso mehr gilt, als sich die in Frage
stehenden Dienstleistungen auch an Fachkreise richten (vgl. hierzu vorn
E. 4). Auch die Parteien stimmen in diesem Punkt überein. Die Wortkom-
bination "Swiss Re" wird von den massgeblichen Verkehrskreisen somit als
"Schweizerische Rückversicherung" verstanden.
5.4 Die Vorinstanz geht davon aus, dass die massgeblichen Verkehrs-
kreise den durch einen Strich abgegrenzten Slogan "WE MAKE THE
WORLD MORE RESILIENT" verstehen würden, da sämtliche Worte zum
englischen Grundwortschatz gehören (Verfügung vom 29. Juni 2018,
Ziff. 1, S. 2). Dies trifft zweifellos auf die Worte "we", "make", "the", "world"
und "more" zu. Dem englischen Wort "resilient" kommen je nach Kontext
verschiedene Bedeutungen zu. Als Fachbegriff aus der Psychologie ist das
Wort sogar eingedeutscht (vgl. < https://www.duden.de > resilient, besucht
im Mai 2020). Resilient bedeutet (auf Deutsch und Englisch) abgeleitet vom
Substantiv "Resilienz" oder "Resilience" so viel wie belastbar, anpassungs-
oder widerstandsfähig (vgl. < https://de.wikipedia.org/wiki/Resilienz_(Psy-
chologie) > besucht im Mai 2020). Im wirtschaftlichen Kontext wird "resili-
ent" auch zur Bezeichnung eines regenerations- und entwicklungsfähigen
Systems verwendet (vgl. HENRIK BRINKMANN/CHRISTOPH HARENDT/FRIED-
RICH HEINEMANN/JUSTUS NOVER, Economic Resilience – A new concept for
policy making?, Bertelsmann Stiftung, Inclusive Growth for Germany
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No. 11 2017, S. 12 f.). Die vom verfahrensgegenständlichen Zeichen an-
gesprochenen Fachkreise, welche über erhöhte Englischkenntnisse verfü-
gen (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "Ad-
Rank"), werden "resilient" im soeben erläuterten wirtschaftlichen Sinn auf-
fassen. Das ebenfalls angesprochene breite Publikum wird den englischen
Begriff "resilient" auch allgemeiner im Sinne von "anpassungsfähig" bzw.
"belastbar" verstehen.
5.5 Das vorliegend zu beurteilende Zeichen wird im Gesamteindruck we-
sentlich durch den Zeichenanfang "SWISS RE" und nicht den anpreisen-
den Slogan "WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" geprägt (vgl. zur
Aussagekraft von Slogans Urteil des BVGer B-559/2019 vom 8. Oktober
2019 E. 3.3 "Un gout de fou...jusq'au bout" m.H.). Dieser Eindruck wird
durch den Strich, der den Leser zu einer kurzen Pause veranlasst und
durch die optische Zweiteilung des Zeichens noch verstärkt. Weiter bezieht
sich das Wort "we" im zweiten Markenbestandteil auf das erste Zeichen-
element "SWISS RE".
5.6 Das in Frage stehende Zeichen wird von den massgeblichen Verkehrs-
kreisen insgesamt als "Schweizerische Rückversicherung - wir machen die
Welt widerstandsfähiger" verstanden. Der Zeichenbestandteil "SWISS" ist
als bekannte geografische Angabe für sich genommen geeignet, die Her-
kunft der in Frage stehenden Dienstleistungen der Klasse 36 zu bezeich-
nen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die von der Beschwerdeführerin
aufgeworfene Frage nach der Anwendbarkeit des Erfahrungssatzes (vgl.
hierzu vorn E. 3.3) auf Dienstleistungsmarken im Allgemeinen und auf das
verfahrensgegenständliche Zeichen nicht. Es erübrigen sich daher weitere
Ausführungen dazu (vgl. stattdessen zur dogmatischen Begründung des
Erfahrungssatzes Urteile des BVGer B-2217/2014 E. 4.2 f. "BOND ST. 22
LONDON [fig.]" m.H. sowie als Beispiele zur Anwendung desselben auf
Dienstleistungsmarken Urteile des BVGer B-5228/2014 vom 15. Dezem-
ber 2016 E. 3.4 f., 5.2.1 "RENO" sowie aktuell B-854/2018 vom 2. Oktober
2019 E. 5.4 f. "GRAND BASEL" und B-151/2018 vom 4. Februar 2020
E. 3.1.2 "BVLGARI"; je m.H.).
6.
Weiter ist zu prüfen, ob "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE
RESILIENT" irreführend d.h. objektiv geeignet ist, die Markenadressaten
zur Annahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit nicht zu-
trifft (vgl. hierzu vorn E. 3.1).
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6.1 Die Beschwerdeführerin bringt in diesem Zusammenhang im
Wesentlichen vor, dass es die Vorinstanz zu Unrecht unterlassen habe, die
Irreführungsgefahr zu prüfen und rein vorsorglich einen Disclaimer verlangt
habe. Es sei der Vorinstanz bei Dienstleistungsmarken – im Gegensatz zu
Warenmarken – auch nach Inkrafttreten der "Swissness-Vorlage"
zumutbar, die Kriterien der Herkunft von Dienstleistungen in Art. 49 Abs. 1
MSchG mit geringem Aufwand zu überprüfen. Im vorliegenden Fall erfülle
die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen von Art. 49 Abs. 1 MSchG,
weshalb die verfahrensgegenständliche Marke gar nicht irreführend
gebraucht werden könne (Beschwerdeschrift, Rz. 114 ff.; Replik vom
28. Januar 2019, Rz. 55 ff.).
Die Vorinstanz führte diesbezüglich bereits im Markeneintragungs-
verfahren (vgl. Schreiben vom 27. September 2017, Ziff. 5, S. 2) und
danach im Beschwerdeverfahren aus, dass die Überprüfung der
kumulativen Voraussetzungen in Art. 49 Abs. 1 MSchG im
Markeneintragungsverfahren nicht zumutbar sei. Die einzelfallweise
Prüfung der Irreführungsgefahr sei aufwändig und könne nicht wie bisher
bei Dienstleistungsmarken allein anhand des Handelsregisterauszugs
geschehen. Zum Ausschluss jeglicher Irreführungsgefahr sei – auch im
Hinblick auf einen zukünftigen Markengebrauch durch Dritte – ein
Disclaimer nötig (Vernehmlassung vom 12. November 2018, Rz. 20 f.;
Duplik vom 1. April 2019, Rz. 23 ff.).
6.2 Vor dem 1. Januar 2017 bestimmte sich die Herkunft von Dienstleistun-
gen nach Art. 49 Abs. 1 MSchG(alt) alternativ a. nach dem Geschäftssitz
derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt, b. der Staatsange-
hörigkeit der Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Ge-
schäftspolitik und Geschäftsführung ausüben oder c. dem Wohnsitz der
Personen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und
Geschäftsführung ausüben. Zusätzlich konnte nach Abs. 2 die Erfüllung
weiterer Voraussetzungen verlangt werden.
Mit der "Swissness"-Vorlage (AS 2015 3631) wurde Art. 49 Abs. 1 MSchG
dahingehend geändert, dass zur Bestimmung der Herkunft von Dienstleis-
tungen neu nur noch auf zwei kumulativ zu erfüllende Kriterien, und zwar
a. den Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung erbringt,
und b. einen Ort der tatsächlichen Verwaltung dieser Person im gleichen
Land abgestellt wird. Als ein Ort der tatsächlichen Verwaltung wird nach
Art. 52o der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunftsanga-
ben (MSchV; SR 232.111) der Ort vermutet, an dem a. für die Erreichung
des Geschäftszwecks massgebliche Tätigkeiten ausgeübt werden, und
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b. für das Erbringen der Dienstleistung massgebliche Entscheide getroffen
werden (SIMON HOLZER, MSchG, Art. 49, Rz. 16 ff.; ALEXANDER PFISTER,
in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, Basler
Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 49, Rz. 6 ff.; je m.H.).
Die "Swissness"-Reform beabsichtigte – zur Sicherung des Mehrwerts
"Schweiz" – eine Stärkung des Schutzes von Schweizer Herkunftsanga-
ben. Ein wichtiges Ziel der Reform war es auch, die Rechtssicherheit (ins-
besondere auch für die Produzenten) durch präzisere Kriterien zur Bestim-
mung der Herkunft von Waren und Dienstleistungen zu verbessern (Bot-
schaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu einem Bundesge-
setz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zei-
chen "Swissness"-Vorlage vom 18. November 2009; BBl 2009, 8534 f.,
8558 und 8658 [im Folgenden: Botschaft "Swissness"-Vorlage]; SIMON
HOLZER, MSchG, Vorbemerkungen Art. 47-51/I.-II., Rz. 6).
6.3 Im vorliegenden Fall erfüllt die Beschwerdeführerin die Voraussetzun-
gen von Art. 49 Abs. 1 MSchG offensichtlich, was auch von der Vorinstanz
weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im vorliegenden Beschwerde-
verfahren bestritten wird.
Der Geschäftssitz der Beschwerdeführerin befindet sich in Zürich (vgl.
Handelsregisterauszug "Swiss Re AG", S. 1; Beschwerdebeilage Nr. 29).
Weiter geht aus dem Handelsregisterauszug hervor, dass ein Grossteil der
zeichnungsberechtigten Personen ihren Wohnsitz in der Schweiz hat, so-
dass klarerweise ein Ort der tatsächlichen Verwaltung in der Schweiz vor-
liegt (vgl. Handelsregisterauszug "Swiss Re AG", S. 3-5; Beschwerdebei-
lage Nr. 29). Dass die verfahrensgegenständliche Marke in Zukunft auf ei-
nen Dritten übertragen oder lizenziert werden könnte, ändert daran nichts.
Dieses Risiko hat bereits unter der alten Markeneintragungspraxis bestan-
den. Da die Kriterien von Art. 49 Abs. 1 MSchG erfüllt sind, trifft die Her-
kunftsangabe der in Frage stehenden Dienstleistungen zu, sodass die
Marke "SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" nicht
irreführend im Sinne von Art. 2 Bst. c MSchG sein kann. Die Beschwerde
ist daher bereits aus diesem Grund gutzuheissen.
6.4 Nach dem Inkrafttreten der "Swissness-Reform" hat die Vorinstanz ihre
Praxis im Markeneintragungsverfahren im Zusammenhang mit Dienstleis-
tungsmarken, die geografische Angaben enthalten, dahingehend geän-
dert, dass sie neu bei Dienstleistungsmarken – wie sie dies bereits bei Wa-
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renmarken tut – das Dienstleistungsverzeichnis vorsorglich auf den ent-
sprechenden Herkunftsort einschränkt (Richtlinien in Markensachen des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 1. Januar 2019,
Ziff. 8.6.1, S. 192 f., Ziff. 8.6.5.1, S. 194 f.; erläuternder Bericht zum "Swiss-
ness"-Ausführungsrecht vom 2. September 2015, S. 23; beide Dokumente
sind abrufbar von < https://www.ige.ch > besucht im Mai 2020). Davor hät-
ten die Hinterleger von Dienstleistungsmarken davon profitiert, dass die
altrechtlichen Kriterien von Art. 49 MSchG ohne irgendwelchen Aufwand
liquide gemacht werden konnten (Vernehmlassung vom 12. November
2018, Rz. 20).
Anhand des vorliegenden Falls wird allerdings deutlich, dass auch die neu
kumulativ zu erfüllenden Kriterien in Art. 49 Abs. 1 MSchG durchaus einer
Prüfung zugänglich sind, die mit vertretbarem Aufwand durchgeführt wer-
den kann (vgl. hierzu vorn E. 6.3). Der Prüfungsaufwand erscheint im Hin-
blick auf die seit der "Swissness-Reform" präzisierten Kriterien nicht grund-
sätzlich grösser als unter dem alten Recht. Den Markenhinterlegern hätte
altrechtlich angesichts der verschiedenen alternativen Anknüpfungspunkte
tendenziell eher ein grösserer Spielraum zur Glaubhaftmachung der Her-
kunft von Dienstleistungen zugestanden. Es liegt – wie bis anhin – in der
Verantwortung der Hinterleger, anhand welcher Belege sie die Herkunft ih-
rer Dienstleistungen glaubhaft machen. Was die Ungleichbehandlung von
Waren- und Dienstleistungsmarken betrifft, bestand diese bereits unter der
bisherigen Markeneintragungspraxis. Eine solche erscheint zudem ge-
rechtfertigt, da Dienstleistungen in einem weniger engen Zusammenhang
zu den örtlichen Verhältnissen stehen als Waren (Urteil des BVGer
B-5228/2014 E. 5.2.1 "RENO"; PFISTER, a.a.O., Rz. 4; je m.H.).
Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten gehalten, wie bis anhin zumindest
zu prüfen, ob es dem Hinterleger einer Dienstleistungsmarke, die eine ge-
ografische Angabe enthält, gelungen ist, die Erfüllung der Kriterien in
Art. 49 Abs. 1 MSchG im Hinblick auf seine Dienstleistungen glaubhaft zu
machen. Im Zweifelsfall ist eine Einschränkung des Dienstleistungsver-
zeichnisses vorzunehmen, was insbesondere für ausländische Herkunfts-
angaben gilt. Ob eine genügende tatsächliche Verwaltungstätigkeit vor-
liegt, ist im Streitfall vom Gericht zu entscheiden (Botschaft "Swissness"-
Vorlage, a.a.O., 8599). Die Vorinstanz kann eine Prüfung der genannten
Kriterien nicht gestützt auf die Vermeidung von übermässigem Prüfungs-
aufwand verweigern (vgl. hierzu vorn E. 2.4).
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6.5 Insgesamt ist davon auszugehen, dass das Zeichen "SWISS RE - WE
MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" im Zusammenhang mit den in
Frage stehenden Dienstleistungen Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Fi-
nanzwesen; Versicherungswesen der Klasse 36 nicht irreführend ist, da
die Herkunftsangabe im Sinne von Art. 49 Abs. 1 MSchG zutreffend ist.
7.
Die von der Beschwerdeführerin aufgeworfene Frage, ob vorliegend die
Voraussetzungen für das Vorliegen einer "secondary meaning" im Sinne
eines betrieblichen Herkunftshinweises erfüllt sind, kann offen bleiben, da
die Beschwerde bereits aus den obgenannten Gründen gutzuheissen ist.
8.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz das Zeichen
"SWISS RE - WE MAKE THE WORLD MORE RESILIENT" für die Dienst-
leistungen Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Finanzwesen; Versiche-
rungswesen der Klasse 36 zu Unrecht nicht in das Schweizerische Mar-
kenregister eingetragen hat. Die Vorinstanz hätte prüfen müssen, ob das
Vorliegen der Voraussetzungen in Art. 49 Abs. 1 MSchG in Bezug auf die
in Frage stehenden Dienstleistungen vorliegend glaubhaft gemacht wor-
den ist. Die Beschwerde ist demnach als begründet gutzuheissen und die
Vorinstanz anzuweisen, das in Frage stehende Zeichen ohne Einschrän-
kung des Dienstleistungsverzeichnisses ins Markenregister einzutragen.
9.
9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kosten-
vorschuss zurückzuerstatten.
9.2 Der Beschwerdeführerin ist überdies eine angemessene Parteient-
schädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Fehlt eine unterliegende
Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder au-
tonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat
(Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März
1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für geistiges
Eigentum (IGEG; SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome An-
stalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem
Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Marken-
registers beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat
die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter
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Seite 19
Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen, so dass ihr die Par-
teikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind.
9.3 Das Gericht setzt die Parteientschädigung auf Grund der Kostennote
fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE;
SR 173.320.2]). Die ausgewiesenen Kosten sind jedoch auch bei Festset-
zung der Parteientschädigung auf Basis einer Kostennote nicht unbesehen
zu ersetzen. Es ist vielmehr zu prüfen, in welchem Umfang diese als für die
Vertretung notwendig anerkannt werden können. Auch an den Detaillie-
rungsgrad der Kostennote werden gewisse Anforderungen gestellt. Aus
der Kostennote hat nicht nur hervorzugehen, welche Arbeiten durchgeführt
worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Tarif aufgewendet hat, son-
dern auch, wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Ar-
beiten verteilt. Nur dann kann überprüft werden, ob es sich beim geltend
gemachten Aufwand um einen entschädigungspflichtigen notwendigen
Aufwand im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt (MI-
CHAEL BEUSCH, Art. 64, VwVG-Kommentar, Rz. 17 f. m.H.).
9.4 Vorliegend reichte die Beschwerdeführerin eine Kostennote über
Fr. 29'853.35.– (inkl. MWST) zur Ausarbeitung der Beschwerde ein (Be-
schwerdebeilage Nr. 32). Der Arbeitsaufwand betrug gemäss Kostennote
121.2 Stunden. Die Beschwerdeführerin begründet die Höhe der Kosten-
note mit dem überdurchschnittlichen Arbeitsaufwand für das vorliegende
Beschwerdeverfahren. Es hätten sich Grundsatzfragen betreffend die Aus-
wirkungen der Markeneintragungspraxis der Vorinstanz auf Markenanmel-
dungen nach dem Madrider System gestellt (Beschwerdeschrift, Rz. 134
und Replik vom 28. Januar 2019, Rz. 74). Replikweise wurde eine weitere
Kostennote über Fr. 16'186.25.– (inkl. MWST) zur Ausarbeitung der Replik
eingereicht (Beilage Nr. 34 zur Replik vom 28. Januar 2019). In dieser
wurde ein Zeitaufwand von 47.75 Stunden angegeben. In ihrem Schreiben
vom 11. April 2019 (Rz. 2) führte die Beschwerdeführerin sodann aus, ein
erheblicher Teil des im vorliegenden Verfahren entstandenen Aufwands sei
dem Umstand zuzuschreiben, dass die Vorinstanz entscheidrelevante Vor-
bringen erst in der Duplik vorgebracht habe.
Die Vorinstanz verlangt eine Reduktion der Parteientschädigung, da das
Verfahren weder eine komplexe Sachlage betreffe noch gegenüber dem
vorinstanzlichen Verfahren neue Rechtsfragen aufgeworfen würden (Dup-
lik vom 1. April 2019, Rz. 28).
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Seite 20
9.5 Von der Beschwerdeführerin werden vorliegend Kosten in der Höhe
von insgesamt Fr. 46'039.60.– (inkl. MWST) geltend gemacht. Der Be-
schwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass die Ausarbeitung ihrer aus-
führlichen Eingaben im vorliegenden Beschwerdeverfahren angesichts der
sich stellenden Rechtsfragen einen grossen Zeitaufwand erfordert hat. Auf
der anderen Seite fällt auf, dass die Beschwerde insbesondere in Bezug
auf die Darlegung des Sachverhalts (Beschwerdeschrift, S. 10-25) und die
Ausführungen zum Erfahrungssatz (Beschwerdeschrift, S. 27-37) einen
Detaillierungsgrad aufweist, der kaum noch als notwendig erachtet werden
kann. Der ausgewiesene Zeitaufwand von insgesamt 121.2 Stunden er-
scheint daher insgesamt als zu hoch. Weiter wiederholen sich die Ausfüh-
rungen der Beschwerdeführerin insbesondere in der Replik im Verhältnis
zur Beschwerde (vgl. insbesondere Replik vom 28. Januar 2019, Rz. 1-14,
28, 50 f.). Die ausgewiesenen 47.75 Stunden Aufwand zur Ausarbeitung
der Replik können vor diesem Hintergrund nicht als notwendig im Sinne
von Art. 64 Abs. 1 VwVG erachtet werden. Der Beschwerdeführerin kann
nicht gefolgt werden, wenn sie geltend macht, dass der Aufwand im vorlie-
genden Beschwerdeverfahren im Wesentlichen darauf zurückzuführen sei,
dass die Vorinstanz entscheidrelevante Argumente erst duplikweise vorge-
bracht habe. Die Parteientschädigung ist daher vorliegend in angemesse-
ner Weise zu reduzieren. In Würdigung der gesamten Aktenlage erscheint
eine Parteientschädigung von Fr. 20'000.– (inkl. MWST) für das vorlie-
gende Beschwerdeverfahren angemessen.
(Dispositiv nächste Seite)
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