Decision ID: 2f871c00-24e4-5f04-a18c-38328fd77c1e
Year: 2016
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Schweizer Wortmarke
Nr. 662'395 MOTO, die am 14. August 2014 ins Markenregister eingetra-
gen wurde und unter anderem für folgende Waren eingetragen ist:
9 Batterien, Batterieladegeräte, Stromladegeräte (Adapter); alle vorge-
nannten Waren nicht für Motorräder bestimmt.
Weiter ist sie Inhaberin der internationalen Wortmarke Nr. 1'164'419
MOTO X, deren Schutzausdehnung in der Schweiz am 4. Juli 2013 publi-
ziert wurde und die für folgende Waren geschützt ist:
9 Téléphones portables, smartphones et leurs accessoires, à savoir
chargeurs de batterie et adaptateurs de courant.
B.
Die internationale Wortbildmarke Nr. 1'213'556 MOTOMA (fig.) der Be-
schwerdegegnerin wurde am 17. März 2014 im internationalen Markenre-
gister eingetragen und von der Vorinstanz am 21. August 2014 veröffent-
licht. Sie präsentiert sich wie folgt:
Sie beansprucht Schutz für folgende Waren:
9 Accumulateurs électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs
électriques pour véhicules; bacs d'accumulateurs; bacs de batterie;
batteries pour l'éclairage; batteries d'anodes; piles galvaniques; cel-
lules photovoltaïques; piles solaires; batteries électriques; accumula-
teurs électriques; chargeurs de batterie.
C.
Gegen die Schutzausdehnung dieser Marke auf das Gebiet der Schweiz
erhob die Beschwerdeführerin am 1. Dezember 2014 gestützt auf ihre bei-
den vorstehend genannten Marken vollumfänglich Widerspruch. Sie
machte eine hochgradige Zeichenähnlichkeit und Gleichartigkeit
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bzw. Gleichheit der beanspruchten Waren geltend, woraus sich eine Ver-
wechslungsgefahr ergebe.
D.
Die Vorinstanz erliess am 4. Dezember 2014 eine provisorische Schutzver-
weigerung betreffend die angefochtene Marke und forderte die Beschwer-
degegnerin auf, bis 4. März 2015 eine Zustelladresse oder einen Rechts-
vertreter mit Sitz oder Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen,
unter der Androhung des Ausschlusses vom Widerspruchsverfahren bei
Nichtbeachten der Frist. Da sich die Beschwerdegegnerin innerhalb der
angesetzten Frist nicht vernehmen liess, wurde sie mit Verfügung vom
16. März 2015 vom Verfahren ausgeschlossen und das Instruktionsverfah-
ren beendet.
E.
Mit Entscheid vom 7. Mai 2015 wies die Vorinstanz beide Widersprüche
ab. Sie bejahte zwar sowohl eine Gleichartigkeit der gegenüberstehenden
Waren als auch eine Zeichenähnlichkeit. Das Bestehen einer Verwechs-
lungsgefahr verneinte sie jedoch mit der Begründung, der allen Zeichen
gemeinsame Bestandteil "Moto" sei als Kurzform für "Motorrad" im Zusam-
menhang mit den Waren der angefochtenen Marke direkt beschreibend
und gemeinfrei, weshalb sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarken
nicht auf diesen erstrecke. Somit genügten, wie vorliegend, bereits gering-
fügige Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaf-
fen.
F.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Eingaben vom
12. Juni 2015 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Verfahren
B-3756/2015, B-3757/2015) und beantragte, der angefochtene Entscheid
sei aufzuheben, die Widersprüche Nr. 13980 und 13981 seien vollumfäng-
lich gutzuheissen und die Vorinstanz sei anzuweisen, der internationalen
Registrierung MOTOMA (fig.) den Schutz für sämtliche beanspruchten Wa-
ren der Klasse 9 zu verweigern. Eventualiter beantragte die Beschwerde-
führerin die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Subeventualiter be-
antragte sie, die Vorinstanz sei anzuweisen, die internationale Registrie-
rung MOTOMA (fig.) für die beanspruchten Waren der Klasse 9 nur mit der
Einschränkung "alle vorgenannten Waren im Zusammenhang mit Motorrä-
dern" bzw. "tous les produits précités pour motocyclettes" zuzulassen, alles
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegeg-
nerin, eventualiter zu Lasten der Vorinstanz.
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Seite 4
Zur Begründung brachte sie vor, die Vorinstanz habe eine Verwechslungs-
gefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zu Unrecht
verneint, insbesondere da den Widerspruchsmarken aufgrund ihrer Be-
kanntheit ein überdurchschnittlicher Schutzumfang zukomme, es sich zu-
dem um Serienmarken handle und der Zeichenbestandteil "Moto" für die
beanspruchten Waren nicht beschreibend sei. Zudem habe die Vorinstanz
das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin verletzt, da sie dieser keine
Gelegenheit zur Stellungnahme zu ihren Argumenten eingeräumt und die
notorische Bekanntheit der Widerspruchsmarken missachtet habe.
G.
Mit Verfügung vom 16. Juni 2015 wurden die Verfahren B-3756/2015 und
B-3757/2015 vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-3756/2015 wei-
tergeführt.
H.
In ihrer Vernehmlassung vom 21. Oktober 2015 beantragte die Vorinstanz
die kostenpflichtige Abweisung der Beschwerden. Das rechtliche Gehör
der Beschwerdeführerin sei nicht verletzt worden und dieser sei der Nach-
weis einer gesteigerten Bekanntheit der Widerspruchsmarken nicht gelun-
gen. Der Eventualantrag, die angefochtenen Marken seien mit einer Ein-
schränkung zum Schutz für Waren der Klasse 9 zuzulassen, sei im Wider-
spruchsverfahren unzulässig.
I.
Die Beschwerdeführerin hielt in ihrer Replik vom 11. Januar 2016 an ihren
Rechtsbegehren und Ausführungen fest. Sie brachte ergänzend vor, die
Vorinstanz habe die Begründungspflicht verletzt, indem sie im Entscheid
nicht ausreichend dargelegt habe, weshalb der Zeichenbestandteil "Moto"
im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren gemeinfrei sei. Ferner
reichte sie weitere Belege zum Nachweis des Vorliegens einer Markense-
rie ein.
J.
Die Beschwerdegegnerin wurde mit Verfügung vom 12. August 2015 auf-
gefordert, ein Zustelldomizil in der Schweiz zu bezeichnen. Nachdem sie
sich während des ganzen Verfahrens nicht hatte vernehmen lassen, wurde
sie mit im Bundesblatt publizierter Verfügung vom 14. Januar 2016 erneut
aufgefordert, innert 30 Tagen ab Veröffentlichung ein Zustelldomizil zu be-
zeichnen, mit der Androhung, ohne Meldung werde auf weitere Mitteilun-
gen verzichtet. Es folgte keine Meldung seitens der Beschwerdegegnerin.
B-3756/2015
Seite 5
K.
Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öf-
fentlichen Verhandlung.
L.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am
vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]).
Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht erhoben (Art. 50
Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet
wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist auf die Beschwerden einzutreten.
2.
2.1 In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung ihres
Anspruchs auf rechtliches Gehör durch die Vorinstanz, da diese sich im
angefochtenen Entscheid auf Annahmen gestützt habe, zu welchen sich
die Beschwerdeführerin nicht habe äussern können. So gehe die Vorin-
stanz davon aus, dass "Moto" die Kurzform respektive die französische und
italienische Bezeichnung für "Motorrad" sei, welche die massgeblichen
Waren der Klasse 9 beschreibe, und dass zudem den Widerspruchsmar-
ken nur dank eingeschränktem Warenverzeichnis eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft zukomme. Da es jedoch gerichtsnotorisch sei, dass
die Marke "Moto" der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Bekanntheit über
einen grösseren Schutzbereich verfüge, hätte die Vorinstanz der Be-
schwerdeführerin vor Erlass der angefochtenen Verfügung die Möglichkeit
einräumen müssen, sich zur Bekanntheit der Widerspruchsmarken und der
Hausmarke "Motorola" zu äussern. Zudem habe die Vorinstanz die Begrün-
dungspflicht verletzt, da sie im angefochtenen Entscheid keine ausreichen-
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Seite 6
de Begründung dafür nenne, weshalb der Begriff "Moto" im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Waren direkt beschreibend und gemeinfrei
sei, sodass sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarken nicht auf die-
sen erstrecke. Dadurch habe sie der Beschwerdeführerin eine sinnvolle
Anfechtung verunmöglicht. Die Verfügung sei aus formellen Gründen auf-
zuheben und an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Vorinstanz bringt dagegen vor, dass der Beschwerdeführerin bereits
seit Beanstandung vom 31. Januar 2014 im Prüfungsverfahren betreffend
die Widerspruchsmarke MOTO bekannt gewesen sei, wie sie diese beur-
teile. Die Rechtsfragen der Verwechselbarkeit und damit auch des Schutz-
umfangs eines Zeichens seien im Widerspruchsverfahren von Amtes we-
gen zu prüfen und hierzu sei der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör
nicht zu gewähren gewesen, zumal die Vorinstanz sich nicht auf unübliche
oder unvorhersehbare Rechtsgründe gestützt habe. Die Beschwerdefüh-
rerin habe das erstinstanzliche Verfahren initiiert und um die sich stellen-
den Rechtsfragen gewusst.
2.2 Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV [SR 101]) ge-
währleistet der betroffenen Person insbesondere das Recht, sich vor Er-
lass des Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubrin-
gen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen ge-
hört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mit-
zuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn es
geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 132 V 368 E. 3.1). Er
verpflichtet die Behörde, die Vorbringen der betroffenen Person auch tat-
sächlich zu hören, zu prüfen und in der Entscheidfindung zu berücksichti-
gen, weshalb sie den Entscheid zu begründen hat (BGE 134 I 83 E. 4.1).
Dabei muss die Begründung einer Verfügung – im Sinne einer Minimalan-
forderung – so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über deren Trag-
weite Rechenschaft geben und sie sachgerecht anfechten kann. Es sind
wenigstens kurz die Überlegungen zu nennen, von denen sich die Behörde
hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt. Welchen Anforderun-
gen eine Begründung zu genügen hat, ist im Einzelfall anhand der konkre-
ten Umstände und der Interessen der Betroffenen festzulegen
(vgl. BGE 129 I 232 E. 3; 112 Ia 107 E. 2b; Urteile des BVGer A-3593/2014
vom 13. April 2015 E. 3.2; A-6377/2013 vom 12. Januar 2015 E. 3.3). Dies
bedeutet indessen nicht, dass sie sich ausdrücklich mit jeder Behauptung
und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss. Vielmehr kann
sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschrän-
ken (BGE 136 I 229 E. 5.2; Urteil des BGer 9C_257/2011 vom 25. August
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2011 E. 5.1; Urteil des BVGer C-4400/2014 vom 26. Mai 2016 E. 3.2). An
die Begründung sind umso strengere Anforderungen zu stellen, je stärker
ein Entscheid in die individuellen Rechte eingreift, je grösser der Ermes-
sensspielraum der Behörde ist und je komplexer die tatsächlichen Voraus-
setzungen sind, die bei der Betätigung des Ermessens berücksichtigt wer-
den müssen (BGE 129 I 232 E. 3.3; 112 Ia 107 E. 2b; 104 Ia 201 E. 5g).
2.3 Im Widerspruchsverfahren ist die Untersuchungsmaxime von
Art. 12 VwVG durch die Mitwirkungspflicht der Parteien eingeschränkt (Art.
13 Abs. 1 VwVG). Die Bekanntheit einer Marke mit dem daraus folgenden
erweiterten Schutzbereich wird nicht von Amtes wegen angenommen, son-
dern muss von der widersprechenden Partei glaubhaft gemacht werden
(GREGOR WILD, in: Michael Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], 2009, Art. 31 N. 31; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 31 N. 4 ff.; Ent-
scheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum
[RKGE] vom 22. September 1997, in: sic! 1997 S. 582 E. 5 "The Beatles").
Weil im Widerspruchsverfahren grundsätzlich nur ein Schriftenwechsel
durchgeführt wird, sind alle relevanten Behauptungen bereits mit der Wi-
derspruchsschrift aufzustellen und mit den entsprechenden Beweismitteln
zu belegen (CHRISTOPH WILLI, a.a.O., Art. 31 N. 45).
2.4 Die Beschwerdeführerin hat in ihrem Widerspruch vom 1. Dezember
2014 weder behauptet, die Widerspruchsmarken seien bekannt, noch Be-
lege zum Nachweis der Bekanntheit eingereicht. Ihre Ausführungen be-
schränken sich auf die Zeichenähnlichkeit und die Gleichartigkeit der von
den Marken beanspruchten Waren, während Ausführungen zur Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarken gänzlich fehlen. Der Vorinstanz kann
folglich keine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin
durch Nichtberücksichtigung einer von dieser gar nicht geltend gemachten
notorischen Bekanntheit der Widerspruchsmarken vorgeworfen werden.
Zum einen musste die Vorinstanz die angebliche Bekanntheit nicht von
Amtes wegen berücksichtigen, zum anderen kann es sich bei den Wider-
spruchsmarken nicht um notorisch bekannte Marken im Sinne von Art. 6bis
der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des ge-
werblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.01/.04) handeln, da diese im
schweizerischen Markenregister eingetragen sind. Auch im Übrigen ist
keine Gehörsverletzung durch die Vorinstanz ersichtlich, da die Beschwer-
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-IA-107%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page107 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-IA-201%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page201 http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_232_01.html http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_232_04.html
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Seite 8
deführerin Gelegenheit hatte, sich zu äussern. Ihr Versäumnis, in ihrer Wi-
derspruchsschrift alle ihr relevant erscheinenden Behauptungen aufzustel-
len und zu belegen, kann der Vorinstanz nicht angelastet werden.
2.5 Auch der Vorwurf der ungenügenden Begründung kann nicht nachvoll-
zogen werden. Die Vorinstanz bestimmt in ihrer Verfügung vom 7. Mai 2015
zunächst die Bedeutung des allen Marken gemeinsamen Bestandteils
"Moto" als Kurzform bzw. italienische und französische Bezeichnung für
"Motorrad" oder "Moped", was sie mit entsprechenden Fundstellen belegt.
Weiter führt sie aus, dass die Bedeutung des Bestandteils "Moto" auch in
der angefochtenen Marke "Motoma" erkennbar bleibe, da die Verbindung
der Bestandteile "Moto" und "Ma" keinen erkennbaren Sinngehalt ergebe.
"Moto" sei für die beanspruchten Waren der Klasse 9 – verschiedene Bat-
teriearten, Batteriegefässe, [recte] photovoltaische Zellen und Batteriela-
degeräte – beschreibend, da diese sämtlich für Motorräder bestimmt sein
könnten. Entsprechend verfüge die Widerspruchsmarke MOTO nur dank
der Einschränkung des Warenverzeichnisses, wonach sämtliche bean-
spruchten Waren der Klasse 9 nicht für Motorräder bestimmt seien, über
eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutz-
umfang; bei der Widerspruchsmarke MOTO X ergebe sich die durch-
schnittliche Kennzeichnungskraft aus dem Zusatz "X", welchem die Bedeu-
tung von "extra" oder "cross" zukomme. Das sämtlichen Marken gemein-
same Element "Moto" sei in Bezug auf die beanspruchten Waren jedoch
gemeinfrei, weshalb sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarken nicht
auf dieses erstrecken könne. Damit ist die Entscheidfindung der Vorinstanz
nachvollziehbar und die Verfügung wenn auch knapp, so doch hinreichend
begründet, um die Beschwerdeführerin in die Lage zu versetzen, sich sub-
stantiiert dagegen wehren zu können. Das beweist auch deren ausführli-
che Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht. Zudem hat die Beschwer-
deführerin durch die Vernehmlassung der Vorinstanz im Beschwerdever-
fahren vertiefte Kenntnis von deren Entscheidgründen enthalten. Auch hin-
sichtlich der Beschwerdepflicht erweist sich die Rüge der Beschwerdefüh-
rerin somit als nicht stichhaltig und kann der Vorinstanz keine Verletzung
des rechtlichen Gehörs vorgeworfen werden.
3.
3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
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Seite 9
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-
bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und
Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99
E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellge-
setz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der mass-
gebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des
BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen
"Gallo/Gallay (fig.)"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 17 ff.).
3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 E. 2.2
"Gallo/Gallay (fig.)"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine
Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai
2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD (fig.); GALLUS JOLLER, in: Michael Noth et.
al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, [nachfolgend: MSchG],
Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die
massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die
unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleis-
tungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstät-
ten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter
Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Urteile des
BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées
Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.)"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010
E. 5.1 "fünf Streifen (fig.)/fünf Streifen (fig.)"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 35).
Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine
einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein
ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, die marktübliche Verknüp-
fung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abneh-
merkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom
9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding (fig.)"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007
E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 221 ff.). Die Zugehö-
rigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein Indiz für
Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 Lido Champs-Elysées
Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.); JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 242).
3.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der
Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11)
sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden,
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Seite 10
basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a
"Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, Markenrecht,
in: von Büren/David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009. N. 867 [nachfolgend: SIWR];
DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel
eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Ur-
teile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally";
B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex (fig.)").
3.4 Eine Zeichenähnlichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und ei-
ner aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marke vorliegen.
Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach
ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamt-
eindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeich-
nungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Ent-
sprechend wird durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann ein un-
terschiedlicher Gesamteindruck erzielt, wenn dieses Bildelement dominiert
und dem Wortbestandteil nur ein untergeordneter Stellenwert zukommt
(BGE 96 II 248 E. 1; Entscheid der RGKE vom 23. Juni 1999 in: sic! 1999
S. 648 E. 4 "theWave (fig.)/Wave Rave"; Urteil des BVGer B-4026/2015
vom 19. Juli 2016 E.2.4 "Heimat Online/Die Heimat (fig.)"). Enthält eine
Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können
diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen
(Urteile des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe
[fig.]/Eve"; B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim
(fig.)"). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das
Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III
160 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, SIWR, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im
Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der RKGE
vom 5. Juli 2006, in: sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI,
a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silben-
zahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale be-
stimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der
Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamil-
losan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").
3.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
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Seite 11
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei-
nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit-
telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei-
nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken-
inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer
B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013
E. 2.5 "Gallo/Gallay (fig.)"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 22 f.).
3.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-
ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die
Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III
445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD (fig.)"). Starke Marken sind das Er-
gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver-
dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a
"Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Ver-
wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter-
suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen
im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me-
dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).
3.7 Die Kennzeichnungskraft einer Marke kann insbesondere durch deren
Verwendung in einer Markenserie gestärkt werden. Eine Markenserie ba-
siert auf einem gemeinsamen Stammbestandteil. Es wird vorausgesetzt,
dass der gemeinsame Bestandteil kennzeichnungskräftig ist. Zudem müs-
sen die Serienmarken dem Publikum durch tatsächlichen Gebrauch be-
kannt geworden sein, während der blosse Hinweis auf die Eintragung einer
Markenserie nicht genügt und keine Rückschlüsse auf den Gebrauch der
Marken zulässt (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 24, 101 m.w.H.; WILLI, a.a.O,
Art. 3 N. 116; Urteil des BVGer B-626/2015 vom 6. Juni 2016 E 6.4 "Kali-
san/Kalisil").
3.8 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner
als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide-
nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Ur-
teile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jump-
man", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regu-
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lat (fig.)"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigen-
schaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungs-
weise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskrei-
sen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden
und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359
E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. De-
zember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der Regel schon
eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Wa-
ren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Ur-
teile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo"; B-953/2013
vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.).
4.
Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch
stehenden Waren zu bestimmen. Die von den Widerspruchsmarken bean-
spruchten Batterien, Batterieladegeräte, Stromladegeräte (Adapter), Mo-
biltelefone, Smartphones und deren Zubehör richten sich an die breite Be-
völkerung mit Ausnahme von Kindern. Batterien und Ladegeräte werden
im Hinblick auf ihre Zweckbestimmung gekauft, wobei die Aufmerksamkeit
der Verbraucher aufgrund der notwendigen Kompatibilität mit dem batte-
riebetriebenen oder aufzuladenden Gerät sowie des spezifischen Verwen-
dungszwecks – entgegen Ansicht der Beschwerdeführerin – erhöht ist. Von
einer grossen Aufmerksamkeit ist beim Erwerb von Mobiltelefonen und des
damit kompatiblen Zubehörs auszugehen, da es sich hierbei um aufwändi-
gere Anschaffungen handelt, die gewöhnlich für eine längere Einsatzdauer
bestimmt sind und die vor dem Erwerb auf ihre Funktion und Ausstattung
hin überprüft werden.
5.
Weiter ist über die Gleichartigkeit der beanspruchten Waren zu befinden.
Die von den Widerspruchsmarken beanspruchten Batterien sowie Batterie-
und Stromladegeräte (mit Ausschluss der Verwendung als Motorradzube-
hör) einerseits und die von der angefochtenen Marke beanspruchten
elektrischen Akkumulatoren und elektrischen Akkumulatorbatterien, Batte-
riekästen, Licht- und Anodenbatterien, galvanischen und photovoltaischen
Zellen, Solarzellen, elektrischen Batterien sowie Batterieladegeräte ande-
rerseits fallen unter den gleichen Oberbegriff der Batterien und dienen
demselben Verwendungszweck (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 242 ff.). Sie
sind folglich hochgradig gleichartig und teilweise identisch, wie die Vo-
rinstanz zurecht festgestellt hat. Die von der Widerspruchsmarke bean-
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spruchten Batterien, Ladegeräte und Akkumulatoren bilden sodann ergän-
zendes Zubehör zu den von der Widerspruchsmarke MOTO X beanspruch-
ten Mobiltelefonen und Smartphones. Da ein Mobiltelefon zwangsläufig mit
einem Ladegerät und einer integrierten Batterie erworben werden muss,
bilden diese Waren ein einheitliches Leistungspaket, sodass auch diesbe-
züglich Gleichartigkeit vorliegt (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 266 f. m.w.H.).
6.
6.1 Das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit wurde von der Vorinstanz mit
der Begründung bejaht, die angefochtene Marke sei aufgrund der margi-
nalen grafischen Ausgestaltung wie eine Wortmarke zu behandeln. Auf-
grund des übereinstimmenden Bestandteils "Moto" bestehe eine visuelle,
klangliche und sinnbildliche Ähnlichkeit. Die Bedeutung von "Moto" als
schweizerische Kurzform bzw. italienische und französische Bezeichnung
für "Motorrad" bleibe in der angefochtenen Marke erkennbar.
Die Beschwerdeführerin stimmt der Vorinstanz darin zu, dass zwischen
den Marken Zeichenähnlichkeit bestehe. Sie bestreitet jedoch die von der
Vorinstanz angenommene Bedeutung des Bestandteils "Moto" als "Motor-
rad" und stellt sich auf den Standpunkt, dieser werde von den Abnehmern
in der Schweiz als Kurzform der berühmten Hausmarke "Motorola" der Be-
schwerdeführerin verstanden. Die Beschwerdeführerin habe ihre Marken-
serie mit gemeinsamem Bestandteil "Moto" weltweit so benutzt und ver-
marktet, dass diese wirtschaftlich als zusammengehörend und in Anleh-
nung an "Motorola" verstanden würden. So würden die "Moto"-Serienmar-
ken immer in Verbindung mit "Motorola" verwendet, was dazu führe, dass
"Moto" als Kurzform für "Motorola" verstanden und mit der Beschwerdefüh-
rerin in Verbindung gebracht werde.
6.2 "Moto" wird in der Schweiz als Kurzform für "Motorrad" verwendet, wie
die Vorinstanz richtig festgestellt hat (Duden, Das Fremdwörterbuch,
11. Aufl. 2015). Im Französischen und Italienischen hat "moto" ebenfalls
die Bedeutung von "Motorrad" oder "Bewegung" (de.pons.com, abgerufen
mit dem Suchbegriff "Moto" am 28. Oktober 2016). Dass diese Bedeutung
des Begriffs "Moto" wie von der Beschwerdeführerin behauptet aus Sicht
der massgeblichen Abnehmer durch die Kurzform für "Motorola" in den Hin-
tergrund treten soll, überzeugt nicht und wird durch die von der Beschwer-
deführerin eingereichte, nicht auf die Schweiz beschränkte und auch im
Übrigen wenig aussagekräftige Google-Suche mit den Begriffen "Moto
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Seite 14
Handy" oder "Moto Tablet" nicht glaubhaft gemacht. Eine mit den Suchwör-
tern "Moto Batterie" und "Moto" durchgeführte Recherche bringt demge-
genüber fast ausnahmslos Resultate betreffend Motorräder sowie Motor-
radbatterien zutage und führt zu Motorrad-, Motorradbedarf- und Batterie-
händlern (durchgeführt am 26.10.2016). Mangels anderweitiger Hinweise,
namentlich einer Umfrage unter den massgeblichen Abnehmern, kann
nicht ernsthaft angenommen werden, dass "Moto" von den Schweizer Ab-
nehmern als Abkürzung für "Motorola" statt für "Motorrad" verstanden wird.
6.3 Die Bedeutung des Bestandteils "Moto" als "Motorrad" bleibt in allen
drei gegenüberstehenden Zeichen erkennbar. In der Widerspruchsmarke
MOTO X wird "Moto" mit dem Akronym "X" kombiniert, welchem eine Viel-
zahl von Bedeutungen zukommt. Im Zusammenhang mit "Moto" sticht die
Bedeutung als "Extra" oder "Cross" hervor (http://www.acronymfin-
der.com/X.html, abgerufen am 28. Oktober 2016). Auch im angefochtenen
Zeichen MOTOMA bleibt die Bedeutung von "Moto" als "Motorrad" erkenn-
bar, da der Zusatz "Ma" dem Zeichen keine davon abweichende, eigen-
ständige Bedeutung verleiht. Folglich ist eine Übereinstimmung im Sinn-
gehalt zu bejahen. Durch die vollständige Übernahme des Bestandteils
liegt zudem, wie die Vorinstanz richtig festgestellt hat, eine klangliche und
visuelle Ähnlichkeit vor. Weder der Zusatz "Ma" am Zeichenende noch die
marginale grafische Gestaltung durch den leicht gewölbten Strich unter
dem in unauffälligen Grossbuchstaben gehaltenen Wort "Motoma" vermö-
gen im angefochtenen Zeichen einen abweichenden Gesamteindruck zu
erzielen, vielmehr bleibt "Moto" als prägender Bestandteil erkennbar. Im
Ergebnis ist aufgrund der Übereinstimmungen auf den drei Ebenen Sinn-
gehalt, Wortklang und Schriftbild eine stark ausgeprägte Zeichenähnlich-
keit zu bejahen.
7.
Sodann ist in einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarken die Verwechslungsgefahr zu
prüfen.
7.1 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, der Bestandteil "Moto"
mit der Bedeutung von "Motorrad" wäre für die beanspruchten Waren der
Klasse 9 an sich beschreibend, da diese für Motorräder bestimmt sein
könnten. Die Widerspruchsmarke MOTO verfüge nur dank der Einschrän-
kung des Warenverzeichnisses, wonach die beanspruchten Waren nicht
für Motorräder bestimmt seien, über eine durchschnittliche Kennzeich-
http://www.acronymfinder.com/X.html http://www.acronymfinder.com/X.html
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Seite 15
nungskraft und einen gewöhnlichen Schutzumfang. Bei der Widerspruchs-
marke MOTO X ergebe sich die durchschnittliche Kennzeichnungskraft
aus dem Zusatz "X". Der Schutz der Widerspruchsmarken könne sich nicht
auf den allen Zeichen gemeinsamen Bestandteil "Moto" erstrecken, da die-
ser im Zusammenhang mit den von der angefochtenen Marke beanspruch-
ten Waren gemeinfrei sei. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine erhöhte
Bekanntheit der Widerspruchsmarken in der Schweiz, welche dennoch zur
Bejahung einer Verwechslungsgefahr führen könnte. Der Nachweis einer
Serienmarke mit Bestandteil "Moto" sei der Beschwerdeführerin nicht ge-
lungen.
Die Beschwerdeführerin wendet ein, bei ihrem Konzern handle es sich um
ein weltweit, auch in der Schweiz, bekanntes Unternehmen und einen der
führenden Anbieter im Telekommunikationsbereich. Den Widerspruchs-
marken komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Sie gehörten zur
Markenserie der Beschwerdeführerin mit dem Bestandteil "Moto" und
seien, infolge langer intensiver Benutzung und Bewerbung sowie aufgrund
der Berühmtheit der Hausmarke "Motorola", welche immer in Verbindung
mit der "Moto"-Markenserie verwendet werde und deren Berühmtheit auf
diese ausstrahle, in der Schweiz überaus bekannt und berühmt
i.S.v. Art. 15 MSchG. Die Beschwerdeführerin habe in den letzten Jahren
über 3.3 Millionen Telefone unter der Marke MOTO verkauft. Die grosse
Bekanntheit und Berühmtheit der Widerspruchsmarken bzw. der Serien-
marken mit Bestandteil "Moto" sei zudem als gerichtsnotorisch zu betrach-
ten. Folglich verfügten die Widerspruchsmarken über einen erweiterten
Schutzumfang. Da dem Bestandteil "Moto" nicht die Bedeutung von "Mo-
torrad" zukomme, sei er im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
der Klasse 9 nicht beschreibend. Zwischen den Marken bestehe neben ei-
ner unmittelbaren auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da die Ab-
nehmer die angefochtene Marke fälschlicherweise der Markenserie der
Beschwerdeführerin zuordnen könnten.
7.2 Zum Nachweis des Vorliegens einer Markenserie mit dem Bestandteil
"Moto" hat die Beschwerdeführerin Unterlagen zu Werbemassnahmen,
Rechnungen, Zeitungsartikeln und Lieferungen betreffend Mobiltelefone
und Smartphones der Jahre 2007-2015 sowie eine Übersicht aus dem
schweizerischen Markenregister eingereicht. Aus den Unterlagen geht her-
vor, dass die Beschwerdeführerin Inhaberin von über 20 Marken ist, die mit
dem Bestandteil "Moto" beginnen und für Waren der Klasse 9 registriert
sind. Dass die Markenserie auch tatsächlich benutzt und bei den Abneh-
mern in der Schweiz bekannt ist, geht aus den eingereichten Unterlagen –
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welche sich nur teilweise auf die Schweiz und einen erkennbaren Zeitraum
beziehen und keine Schlüsse auf die mit den Marken erzielten Umsätze
zulassen – indessen nicht hervor. Zwar hat die Beschwerdeführerin in den
letzten Jahren eine Serie von Mobiltelefonen unter Produktnamen mit dem
Bestandteil "Moto" wie "MOTO SLVR, "MOTO RAZR", "MOTO KRZR",
"MOTO U9", "MOTO G" usw. beworben, nicht alle dieser Produktnamen
sind jedoch als Marken registriert. Die eingetragenen und benutzten Mar-
ken werden zudem nicht in Alleinstellung, sondern in Kombination mit der
Hausmarke "Motorola" gebraucht. Anhand dieser Unterlagen wäre allen-
falls eine Bekanntheit der Marke "Motorola" glaubhaft gemacht, während
es fraglich ist, ob die Abnehmer die "Moto"-Serienmarken im Allgemeinen
und die Widerspruchsmarken im Besonderen in Alleinstellung und ohne
Kombination mit der Marke "Motorola" der Beschwerdeführerin zuordnen
würden. Eine entsprechende Umfrage unter den relevanten Verkehrskrei-
sen hat die Beschwerdeführerin nicht durchgeführt. Auffallend viele der ein-
gereichten Unterlagen beziehen sich weder auf die Widerspruchsmarken
noch auf eine weitere Serienmarke, sondern auf die Hausmarke "Mo-
torola". Die Beschwerdeführerin hat die Widersprüche jedoch nicht auf die
Marke "Motorola" gestützt, sodass die Ausführungen zu deren Bekanntheit
unbeachtlich sind. Auch aus ausländischen Markeneintragungen, Werbe-
unterlagen und Berichterstattungen vermag die Beschwerdeführerin nichts
zu ihren Gunsten abzuleiten, da diese keine Bekanntheit der Wider-
spruchsmarken in der Schweiz zu belegen vermögen. Somit ist es der Be-
schwerdeführerin nicht gelungen, das Vorliegen einer Markenserie nach-
zuweisen oder darzulegen, dass es sich bei den Widerspruchsmarken um
bekannte Marken handelt (vgl. E. 3.7). Inwiefern die diesbezügliche Be-
streitung der Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung im Rahmen des Be-
schwerdeverfahrens den Anspruch auf rechtliches Gehör der Beschwerde-
führerin verletzen soll, wie diese vorbringt, ist nicht nachvollziehbar, zumal
sie das Vorliegen einer Markenserie nicht bereits im Widerspruch, sondern
erst in ihrer Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht behauptet hat.
7.3 Auch die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu der angeblichen –
anhand der eingereichten Unterlagen jedoch nicht nachgewiesenen – Be-
rühmtheit der Marke "Motorola" sowie der Widerspruchsmarken sind irre-
levant, da sich die Markeninhaberin im Widerspruchsverfahren nicht auf
den erweiterten Schutz der berühmten Marke i.S.v. Art. 15 MSchG berufen
kann. Dies ergibt sich aus dem klaren Wortlaut des Art. 31 Abs. 1 MSchG,
wonach ein Widerspruch einzig auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gestützt werden
kann (FLORENT THOUVENIN, in: Michael Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutz-
gesetz [MSchG], 2009, Art. 15 MSchG N 68 m.w.H.; Urteile des BVGer
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B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 8 "Old Navy/Old Navy"; B-1085/2008
vom 13. November 2008 E. 2 "Red Bull/Stierbräu"; Entscheid der RKGE
vom 22. September 1997, in: sic! 1997 S. 582 E. 5 "The Beatles"). Unver-
ständlich ist schliesslich, warum sich die Beschwerdeführerin angesichts
der Tatsache, dass die Widerspruchsmarken im schweizerischen Marken-
register eingetragen sind, auf den Schutz der notorisch berühmten Marke
i.S.v. Art. 6bis PVÜ als Ausnahme vom Eintragungsprinzip beruft.
7.4 Indessen ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr auch bei Annah-
me einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmar-
ken zu bejahen. Da die Widerspruchsmarken Schutz für Smartphones, Mo-
biltelefone und deren Zubehör sowie Batterien und Ladegeräte beanspru-
chen, die im Allgemeinen nicht für Motorräder bestimmt und den Verkehrs-
kreisen jedenfalls nicht mit einer Zweckbestimmung für Motorräder be-
kannt sind, kommt dem Bestandteil "Moto" kein gemeinfreier oder be-
schreibender Charakter zu. Dass das angefochtene Zeichen von der Vo-
rinstanz auch ohne entsprechende Einschränkung des Warenverzeichnis-
ses in Klasse 9 zugelassen wurde und für Motorräder beschreibend ist,
schmälert die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken darum nicht.
Der unverändert und auffällig in die angefochtene Marke übernommene
Bestandteil "Moto" tritt gegenüber dem Zusatz "-ma" am Zeichenende und
der marginalen grafischen Gestaltung nicht in den Hintergrund. Der von
der Warengleichartigkeit geforderte Zeichenabstand wird dabei von der an-
gefochtenen Marke nicht eingehalten. Bei bestehender Warengleichartig-
keit und teilweiser Warenidentität, ausgeprägter Zeichenähnlichkeit und
gewöhnlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist das Vorlie-
gen einer Verwechslungsgefahr vielmehr selbst unter Berücksichtigung der
erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise zu bejahen. Es besteht die
Gefahr, dass die Abnehmer das angefochtene Zeichen der Beschwerde-
führerin zuordnen, indem sie fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammen-
hänge vermuten oder davon ausgehen, die unter dem angefochtenen Zei-
chen vertriebenen Batterien und Ladegeräte dienten als Zubehör zu den
von der Beschwerdeführerin angebotenen Mobiltelefonen oder als Ersatz
zu deren Batterien und Ladegeräten.
Im Ergebnis sind die Beschwerden gutzuheissen, der angefochtene Ent-
scheid aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, dem angefochtenen
Zeichen für sämtliche Waren in Klasse 9 den Schutz zu versagen.
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Seite 18
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
9. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-
binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen, da keine Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrige-
ren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die
Kosten des vereinigten Beschwerdeverfahrens auf Fr. 5'000.– festzulegen
und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der Beschwerdeführerin ist
der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückzuerstatten.
9.1 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugespro-
chen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Partei-
entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere
notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kosten-
note festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Das von der Beschwerdefüh-
rerin geltend gemachte Honorar von insgesamt Fr. 7'000.– zuzüglich
Fr. 3'190.– für die Abklärungen der Media Focus Schweiz GmbH erscheint
für das Beschwerdeverfahren als zu hoch, zumal sich die Beschwerdegeg-
nerin nicht hat vernehmen lassen und die Beschwerdeführerin folglich nicht
auf deren Vorbringen hat replizieren müssen. Ausgehend von einem übli-
chen Stundenansatz von Fr. 300.– sowie dem Grundsatz, dass unnötiger
Aufwand nicht entschädigt wird (Art. 8 Abs. 2 VGKE), ist die Parteientschä-
digung auf Fr. 8'000.– festzulegen.
10.
10.1 Die ordentliche Eröffnung von Verfügungen erfolgt grundsätzlich
durch Zustellung an die Parteien (Art. 34 Abs. 1 VwVG). Als Ausnahme von
https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/f17af42f-c32a-4dd9-8f23-dbe0276a744e?source=document-link&SP=3|bdj42g
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Seite 19
dieser Regel kann die Behörde ihre Verfügungen gegenüber einer Partei,
die sich im Ausland aufhält und keinen erreichbaren Vertreter hat, durch
Veröffentlichung in einem amtlichen Blatt eröffnen, wenn die Zustellung an
ihren Aufenthaltsort unmöglich ist oder wenn die Partei kein Zustellungs-
domizil in der Schweiz bezeichnet hat, obwohl sie nach Art. 11b VwVG
dazu verpflichtet wäre (Art. 36 Bst. b VwVG; vgl. FELIX UHLMANN/
ALEXANDRA SCHILLING-SCHWANK, Praxiskommentar Verwaltungsverfah-
rensgesetz [VwVG], 2. Aufl. 2016, Art. 36 N. 1; Urteil des BVGer
C-6991/2008 vom 1. September 2010 E. 6.2). Diese Sonderregelung für
die Zustellung an Parteien trägt der Tatsache Rechnung, dass der Erlass
einer Verfügung einen Hoheitsakt darstellt, der die Souveränität des aus-
ländischen Staates berührt. Die Zustellung von Verwaltungsakten ins Aus-
land gilt als völkerrechtswidrig, es sei denn, die Zulässigkeit ergäbe sich
ihrerseits aus dem Völkerrecht (UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, a.a.O.,
Art. 36 N. 15; BGE 124 V 47 E. 3a). Die Zustellung von Verfügungen und
Entscheiden an Parteien mit Wohnsitz im Ausland hat deshalb grundsätz-
lich auf diplomatischem oder konsularischem Weg zu erfolgen. Dieses Vor-
gehen ist in der Regel zeit- und kostenintensiv (Urteil des BVGer
A-5540/2013 vom 6. Januar 2014 E. 2.1.2 m.w.H.).
10.2 Gemäss Art. 11b VwVG haben im Ausland wohnende Parteien der
Behörde ein Zustellungsdomizil in der Schweiz zu bezeichnen, es sei denn,
das Völkerrecht gestatte der Behörde, Mitteilungen im betreffenden Staat
durch die Post zuzustellen. Der dieser Regelung als lex specialis vorge-
hende Art. 42 MSchG verpflichtet die im Ausland wohnende Partei zur Be-
zeichnung eines Zustelldomizils in der Schweiz, ohne diese Verpflichtung
von der Unmöglichkeit der postalischen Zustellung abhängig zu machen.
Nach Art. 5 des Haager Übereinkommens über die Zustellung gerichtlicher
und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssa-
chen (SR 0.274.131) ist die postalische Zustellung von Schriftstücken nach
China jedoch ohnehin ausgeschlossen. Der mit Verfügung vom 12. August
2015 gestellten Aufforderung des Bundesverwaltungsgerichts zur Bezeich-
nung eines Zustelldomizils in der Schweiz ist die Beschwerdegegnerin
nicht nachgekommen. Die Zustellung an den Aufenthaltsort, wie er sich aus
dem Internationalen Markenregister ergibt, erwies sich des Weiteren nicht
nur aus rechtlichen (vgl. BGE 119 Ib 429 E. 2b; Urteil des BVGer
A-2468/2011 vom 5. Juni 2012 E. 3.4), sondern auch aus tatsächlichen
Gründen als unmöglich. So scheiterte die Zustellung der Empfangsverfü-
gung im Beschwerdeverfahren am unbekannten Aufenthaltsort der Be-
schwerdegegnerin und hat sich die Angabe ihrer Adresse im internationa-
https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/32aaea9e-6648-489b-8c9d-71a1390703fb?citationId=4e75149f-6dc6-466e-a6aa-da674f9a3355&source=document-link&SP=15|1iu0vk
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len Markenregister als falsch erwiesen. Die Anstellung aufwändiger Nach-
forschungen über den Aufenthalt der Beschwerdegegnerin in China ist dem
Gericht nicht zuzumuten (Urteil des BVGer C-1685/2014 vom 13. Januar
2015 E. 7.3). Aus diesem Grund erweist sich auch die Zustellung des Ur-
teils auf diplomatischem Weg als nicht innerhalb einer nützlichen Frist rea-
lisierbar und mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand verbunden,
weshalb vorliegend davon abzusehen ist (vgl. UHLMANN/SCHILLING-
SCHWANK, a.a.O., Art. 36 N. 17; Urteil des BVGer A-5540/2013 vom 6. Ja-
nuar 2014 E. 2.1.2 f.). Im Ergebnis sind die Voraussetzungen von Art. 36
Bst. b VwVG erfüllt und ist das Urteilsdispositiv der Beschwerdegegnerin
durch Publikation im Bundesblatt zu eröffnen.
11.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.