Decision ID: b52d9fa3-e9ce-5ba3-a3bb-a7cffb5e8d5d
Year: 2012
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Am 21. Juli 2009 stellte die myphotobook GmbH (nachfolgend: Be-
schwerdeführerin) nach Löschung ihrer internationalen Registrierung
IR 868304 "MYPHOTOBOOK" (mit Schutzausdehnung auf die Schweiz)
am 28. April 2009 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum
(nachfolgend: Vorinstanz) fristgerecht ein Umwandlungsgesuch gemäss
Art. 46a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR
232.11). Dadurch wurde die Wortmarke "MYPHOTOBOOK" als schweize-
risches Markeneintragungsgesuch mit der Nummer 57993/2009 für die
folgende Dienstleistung hinterlegt:
Klasse 40: Buchbinderarbeiten.
B.
Mit Schreiben vom 4. November 2009 beanstandete die Vorinstanz das
Markeneintragungsgesuch. Sie erachtete das Zeichen im Zusammen-
hang mit der beanspruchten Dienstleistung aufgrund seines direkt be-
schreibenden Sinngehalts als Gemeingut und wies es damit als nicht ein-
tragungsfähig zurück.
C.
In ihrer Stellungnahme vom 20. Januar 2010 verwies die Beschwerdefüh-
rerin auf die Eintragungen ihrer Wortmarke in Irland, dem Vereinigten Kö-
nigreich und Schweden, und vertrat die Auffassung, dass die Englisch-
kenntnisse des schweizerischen Abnehmers kaum besser als jene angel-
sächsischer Abnehmer seien, weshalb eine Schutzverweigerung ange-
sichts der Schutzzulassungen in angelsächsischen Ländern nicht nach-
vollziehbar sei. Zudem verwies sie auf die schweizerische Marke
Nr. 552'147 MYPHOTOBOOK, welche u.a. für Buchbindeartikel in Klasse
16 eingetragen wurde. Angesichts der jüngeren Registrierung einer iden-
tischen Wortmarke für die aus der nunmehr beanspruchten Dienstleistung
resultierende Ware, erachtete sie die Zurückweisung des vorliegenden
Markengesuchs als Ungleichbehandlung. Die Beschwerdeführerin er-
suchte infolgedessen um eine erneute Prüfung ihres Markeneintragungs-
gesuchs.
D.
Mit Schreiben vom 12. April 2010 teilte die Vorinstanz der Beschwerde-
führerin mit, dass an der materiellen Zurückweisung festgehalten werde.
Da das Zeichen "MYPHOTOBOOK" von den Abnehmern ohne Gedan-
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kenschritte im Sinne von "mein Fotobuch" bzw. "auf meine Konsumen-
tenbedürfnisse zugeschnittenes Fotobuch" oder "persönliches Fotobuch"
verstanden werde, sei es im Zusammenhang mit den beanspruchten
Buchbinderarbeiten beschreibend. Der Abnehmer erkenne zweifellos,
dass die damit gekennzeichneten Dienstleistungen die Erstellung eines
solchen auf ihn zugeschnittenen Fotobuches bezwecken. Da kein An-
spruch auf Eintragung einer Marke aufgrund ausländischer Eintragungen
bestünde, könne aus den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten
Eintragungen nichts zu ihren Gunsten abgeleitet werden. Auch bezüglich
der schweizerischen Voreintragung für Buchbinderartikel könne nichts zu
ihren Gunsten abgeleitet werden, da es sich bei diesen Waren gerade
nicht um Fotobücher sondern um Hilfsmittel zwecks Erbringung der
Buchbinderdienstleistungen handelt, weshalb die Wortkombination
"MYPHOTOBOOK" die beanspruchten Waren der Klasse 16 höchstens
indirekt beschreibe.
E.
Innert mehrfach erstreckter Frist widersprach die Beschwerdeführerin mit
Schreiben vom 12. Oktober 2010 der Einschätzung der Vorinstanz, wo-
nach das hinterlegte Zeichen die Dienstleistung "Buchbinderarbeiten" in
Klasse 40 direkt beschreibe. Sie hielt hierzu zuerst fest, dass der Aus-
druck "photobook" in der englischen Sprache nicht existiere, und als Fan-
tasiebezeichnung daher per se unterscheidungskräftig sei. Alsdann ver-
wies sie erneut auf die jüngere Marke eines Konkurrenten, CH-
Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK", gegen deren Eintragung sie Wider-
spruch eingelegt habe. Gerade deren Eintragung zeige, dass die Abneh-
mer auch die strittige Marke ebenso wenig analytisch betrachten und dar-
in im Zusammenhang mit Dienstleistungen der Klasse 40 keinen direkt
beschreibenden Hinweis erkennen würden. Aus diesen Gründen ersuchte
die Beschwerdeführerin ausdrücklich um eine Neuprüfung ihres Marken-
eintragungsgesuches und Gewährung eines allfälligen weiteren Schrif-
tenwechsels.
F.
Mit Schreiben vom 5. Januar 2011 teilte die Vorinstanz der Beschwerde-
führerin mit, dass an der Zurückweisung des Markeneintragungsgesu-
ches festgehalten werde und setzte ihr letztmals Frist zur Stellungnahme
oder zur Zeichenänderung bis zum 17. Januar 2011.
G.
Innert erstreckter Frist ersuchte die Beschwerdeführerin am 9. Februar
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2011 um Abnahme der laufenden Frist zur letztmaligen Stellungnahme
sowie um Sistierung des Eintragungsverfahrens bis zur rechtskräftigen
Erledigung des Zivilverfahrens zwischen der Beschwerdeführerin und der
Inhaberin der Marke CH-Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK".
H.
Mangels Antwort erkundigte sich die Beschwerdeführerin mit Schreiben
vom 10. März 2011 bei der Vorinstanz, ob dem Gesuch um Fristabnahme
und Sistierung des Eintragungsverfahrens entsprochen werde. Gleichzei-
tig teilte sie ihr mit, dass im zivilrechtlichen Verfahren die Hauptverhand-
lung angesetzt worden und damit bereits bald mit einem Entscheid zu
rechnen sei.
I.
Mit Schreiben vom 14. März 2011 teilte die Vorinstanz der Beschwerde-
führerin mit, dass ihr, bezugnehmend auf ihren Antrag vom 9. Februar
2011, die Frist zur Stellungnahme auf den 19. Mai 2011 erstreckt werde.
J.
In der Folge nahm die Beschwerdeführerin zu den vorgebrachten Argu-
menten der Vorinstanz mit Schreiben vom 16. Mai 2011 letztmals Stel-
lung. Erneut bezog sie sich auf die Voreintragung CH-Nr. 552'147
"MYPHOTOBOOK" und brachte ihr Unverständnis zum Ausdruck, wieso
ihr im Gegensatz zu dieser jüngeren Marke der Markenschutz verweigert
werde, wo doch beide eine quasi identische Plattform betreiben würden.
Mit Hinweis auf die Folgen einer definitiven Schutzverweigerung bean-
tragte die Beschwerdeführerin eine erneute Prüfung ihres Markeneintra-
gungsgesuches.
K.
Mit Verfügung vom 24. Juni 2011 verweigerte die Vorinstanz dem Mar-
kengesuch Nr. 57993/2009 "MYPHOTOBOOK" den Markenschutz gänz-
lich mit der Begründung, das Zeichen sei Gemeingut.
L.
Die Beschwerdeführerin erhob daraufhin mit Eingabe vom 29. August
2011 Beschwerde am Bundesverwaltungsgericht und stellte folgende
Rechtsbegehren:
"1. Es sei die Verfügung der Vorinstanz vom 24. Juni 2011 aufzuheben
und das Markeneintragungsgesuch 57992/2009 [recte 57993/2009]
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MYPHOTOBOOK zur Eintragung für alle beantragten Dienstleistungen
zuzulassen.
2. Die Kosten des Verfahrens seien vom Staat zu übernehmen und der
Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung zuzusprechen."
Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin an, die Vorinstanz sei
fälschlicherweise davon ausgegangen, das Zeichen "myphotobook" wer-
de als "auf meine Bedürfnisse zugeschnittenes Fotobuch" verstanden
und stehe daher für die beanspruchten Buchbinderarbeiten im Gemein-
gut. Tatsächlich handle es sich im Englischen aber beim Begriff "photo-
book" bzw. "fotobook" nicht um einen lexikografisch nachweisbaren Aus-
druck, weshalb das Wort auch keine Sachbezeichnung oder Beschaffen-
heitsangabe darstellen könne. Ebenso wenig handle es sich um eine
sprachüblich gebildete Wortkombination, denn im Englischen müsste der
Begriff nicht verbunden sondern getrennt geschrieben werden, d.h. "pho-
to book" anstatt "photobook". Die Sprachkenntnisse der schweizerischen
Abnehmer seien mit Sicherheit nicht höher als jene in englischsprachigen
Ländern, weshalb eine Schutzverweigerung in der Schweiz angesichts
der Registrierungen derselben Wortmarke in angelsächsischen Ländern
unverständlich sei. Vielmehr würden die schweizerischen Abnehmer,
worunter insbesondere Durchschnittskonsumenten zu zählen sind, die
Marke nicht als "auf mich zugeschnittenes Fotobuch" verstehen. Dies
hauptsächlich weil sie im Zeichenbestandteil "my" nicht die Bedeutung
"auf mich zugeschnitten" erkennen würden. Da das Zeichen zudem mehr-
fach gegen die Regeln der üblichen Wortbildung verstosse und allenfalls
eine verblümte spielerische, ja geradezu phantasievolle Anspielung auf
die von der Beschwerdeführerin tatsächlich erbrachte Dienstleistung sei,
müsse ein Freihaltebedürfnis verneint werden. Schliesslich verlangte sie
eine Gleichbehandlung mit der jüngeren Marke CH-Nr. 552'147
"MYPHOTOBOOK".
M.
In ihrer Vernehmlassung vom 24. November 2011 beantragte die Vorin-
stanz
"Die Beschwerde vom 29. August 2011 sei unter Kostenfolge zulasten der
Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen."
Zur Begründung verwies sie grundsätzlich auf die bisherige Korrespon-
denz und besonders auf die angefochtene Verfügung vom 24. Juni 2011.
Zu einzelnen Punkten nahm sie jedoch ergänzend Stellung. So hielt sie
fest, dass entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin aus der bun-
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desgerichtlichen Rechtsprechung klar hervorgehe, dass selbst Wortneu-
schöpfungen Gemeingut darstellen, wenn ihr Sinn für die betroffenen
Verkehrskreise – wie im vorliegenden Fall – auf der Hand liegt. Schliess-
lich hielt die Vorinstanz bezüglich dem Verständnis des Zeichenbestand-
teils "my" entgegen, dass die Verwendung von Kombination mit "my" für
individualisierte bzw. speziell an die Bedürfnisse des Kunden angepasste
Waren und Dienstleistungen durchaus verkehrsüblich sei. Um diese Üb-
lichkeit zu belegen, wurden zahlreiche Internetausdrücke ins Recht ge-
legt. Zum Vorwurf, die Schutzverweigerung des strittigen Markeneintra-
gungsgesuches verletze angesichts der Registrierung der jüngeren Mar-
ke CH-Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK" das Gleichbehandlungsgebot,
hielt die Vorinstanz mit Hinweis auf die angefochtene Verfügung fest,
dass die von der Voreintragung beanspruchten Waren "Buchbinderartikel"
in Klasse 16 z.B. Spiralen, Klebstoffe, Heftgaze oder Falzbeile darstellten,
und diese im Gegensatz zur Buchbindedienste ungeachtet jegwelcher
Kundenbedürfnisse in jedem Fall gleich sind. Dadurch stelle die Tatsache,
dass im einen Fall u.a. die Ware "Buchbinderartikel" (Klasse 16) und im
anderen Fall "Buchbinderarbeiten" (Klasse 40) beansprucht werden,
einen rechtlich wesentlichen Unterschied dar, so dass sich eine unter-
schiedliche Behandlung rechtfertige.
N.
Da der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 25. November 2011 Gele-
genheit zur Einreichung einer Replik bis zum 3. Januar 2012 gegeben
wurde, und diese die Frist unbenutzt verstreichen liess, wurde der Schrif-
tenwechsel mit Verfügung vom 19. Januar 2012 geschlossen.
O.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung wurde still-
schweigend verzichtet.
P.
Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin
oder der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilserwägungen einge-
gangen.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48
Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968
[VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht be-
zahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Mit Fug beanstandet die Beschwerdeführerin die erneute materielle und
formelle Prüfung des infolge Umwandlung erwirkten schweizerischen
Markeneintragungsgesuchs durch die Vorinstanz nicht. Selbst wenn die
ursprüngliche internationale Registrierung in der Schweiz bereits Schutz-
wirkung entfaltete, kann eine Umwandlung nur erfolgen, wenn das natio-
nale Eintragungsgesuch erneut geprüft wird (Art. 46a Abs. 1 lit. d
MSchG).
3.
Marken, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen,
sofern sie sich für die Waren und Dienstleistungen, für welche sie bean-
sprucht werden, nicht im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a
MSchG). Keine Verkehrsdurchsetzung ist möglich, wenn an einem Zei-
chen ein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (Urteil des Bundesgerichts
4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3 Radio Suisse Romande).
3.1 Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsver-
kehr freizuhalten sind, andererseits Zeichen, denen die für eine Individua-
lisierung der Ware oder Dienstleistung des Markeninhabers erforderliche
Unterscheidungskraft fehlt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskom-
mission für geistiges Eigentum [hiernach: RKGE] vom 17. Februar 2003,
veröffentlicht in sic! Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und
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Wettbewerbsrecht [nachfolgend: sic!] 2003 S. 495 ff. E. 2 Royal Comfort;
EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David
[Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd.
III/1, Basel 2009, N. 247; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kom-
mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des
europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N.
34). Ein relatives Freihaltebedürfnis wird bei Zeichen angenommen, die
für den Wirtschaftsverkehr wesentlich sind (MARBACH, a.a.O., N. 257,
WILLI, a.a.O. Art. 2 N. 41). Ist ein Zeichen sogar unentbehrlich, ist das
Freihaltebedürfnis absolut (BGE 134 III 314 E. 2.3.2 M/M-Joy; Urteile des
Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 Radio Su-
isse Romande und 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1 Post).
Das Freihaltebedürfnis an einer Marke ist unter Bezugnahme auf die be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen (Urteil des Bundes-
gerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.1 Radio Suisse Ro-
mande). Entscheidend ist dabei der Gesamteindruck, den die Marke hin-
terlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton" [3D]). Die Fra-
ge der Freihaltebedürftigkeit ist aus der Sicht der Konkurrenten zu beur-
teilen (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 42, 44).
3.2 Die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt einer Marke insbesonde-
re, wenn sie für die Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist, ihren
Gegenstand oder geografische Herkunft unmittelbar benennt oder sich in
einer anpreisenden Bedeutung erschöpft (BGE 129 III 227 f. E. 5.1
Masterpiece, 128 III 447 E. 1.6 Premiere). Der gedankliche Zusammen-
hang mit der Ware oder Dienstleistung muss derart sein, dass der be-
schreibende Charakter der Marke ohne besonderen Fantasieaufwand er-
kennbar ist (BGE 127 III 160 E. 2b aa Securitas, m.w.H.). Ob einem Zei-
chen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, beurteilt sich aus der
Sicht der massgeblichen Verkehrskreise (Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-3812/2008 vom 6. Juli 2009 E. 4.2 Radio Suisse Romande,
m.w.H). Ähnlich wie die beschreibende Natur einer Marke, muss auch
eine anpreisende Aussage in einer Marke sofort und leicht erkennbar zu
Tage treten, wenn einer Marke die Schutzfähigkeit aufgrund ihres anprei-
senden Charakters abgesprochen werden soll (WILLI, a.a.O., Art. 2
N. 79). Gemäss der Rechtsprechung werden Marken, die im Hinblick auf
das Schutzhindernis des Gemeinguts einen Grenzfall darstellen, einge-
tragen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom
21. Juni 2007 E.2.2 btcino [fig.]).
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Alternativ zu den Zeichen direkt beschreibender Natur gehören auch
Marken zum Gemeingut, die im Zusammenhang mit den jeweiligen Wa-
ren und Dienstleistungen üblicherweise Verwendung finden. Die Zeichen-
üblichkeit muss jedoch mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen
in einem Zusammenhang stehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 5 Mobility).
3.3 Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von
einem erheblichen Teil der Verkehrskreise verstanden werden (BGE 129
III 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic!
2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Channel). Nach der
Rechtsprechung können vom breiten Publikum allerdings nur ein Grund-
wortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse
erwartet werden (BGE 125 III 203 E. 1c Budweiser, BGE 108 II 489 E. 3
Vantage, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7468/2006 vom 6. Sep-
tember 2007 E. 6.2.2 Seven/Seven for all mankind). Fachkreise verfügen
dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse (Urteil des
Bundesgerichts 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 AdRank, Ur-
teile des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September
2008 E. 4.2 Salesforce.com und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008
E. 7 Stencilmaster). Fremdwörter können sich branchenspezifisch auch
als Sachbezeichnungen etabliert haben und im Zusammenhang mit den
konkreten Waren oder Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem
beschreibenden Sinn aufgefasst werden (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-5531/2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7 Apply-Tips und
B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 Volume up).
4.
Die schweizerische Marke "MYPHOTOBOOK" wurde in Klasse 40 für die
Dienstleistung "Buchbinderarbeiten" hinterlegt. Unter den massgebenden
Verkehrskreis fallen in erster Linie Durchschnittskonsumenten, nämlich
erwachsene Personen, welche ein Buch binden lassen wollen. Weiter
sind aber auch Fachkräfte wie Bibliotheksmitarbeiter oder Buchantiquaris-
ten darunter zu zählen. Dieser von der Vorinstanz vorgenommenen Defi-
nition der Verkehrskreise (angefochtene Verfügung, Teil II, Ziff. 8) ist zu-
zustimmen und wird von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten.
5.
5.1. Die hinterlegte Wortkombination setzt sich aus den Begriffen "my",
"photo" und "book" zusammen, welche allesamt zum englischen Grund-
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wortschatz gehören. Während das Possessivpronomen "my" auf Deutsch
mit "mein" übersetzt wird, kommen den Begriffen "photo" und "book" die
Bedeutung "Foto" und "Buch" zu (Eintrag "my" in: PONS Online Wörter-
buch Englisch-Deutsch, abrufbar unter <http://www.pons.de>, [hiernach:
PONS], zuletzt besucht am 12.09.2012; Einträge zu "photo" und "book"
in: GERNOT HÄUBLEIN/RECS JENKINS, Thematischer Grund- und Aufbau-
wortschatz Englisch, 1. Aufl., Stuttgart 2009 siehe Beilage 21 und 22 der
Vernehmlassung der Vorinstanz vom 24. November 2011). Damit wird
das Zeichen auf Deutsch wortwörtlich mit "meinfotobuch", d.h. "mein Fo-
tobuch", übersetzt.
5.2. In diesem Zusammenhang weist die Beschwerdeführerin darauf hin,
dass der Begriff "photobook" auf Englisch an sich lexikografisch nicht
nachweisbar ist (Beschwerde, Ziff. 10). Dem ist zwar grundsätzlich zuzu-
stimmen (vgl. keine Einträge zu "photobook" oder "photo-book" unter
http://oxforddictionaries.com/ und http://www.merriam-webster.com).
Doch kann daraus nicht – wie von der Beschwerdeführerin behauptet –
im Umkehrschluss gefolgert werden, dass der Abnehmer die Wortkombi-
nation nicht verstehe. Denn die fehlende lexikografische Nachweisbarkeit
wie auch ein geringfügiger Verstoss gegen die Regeln der Wortbildung
ändern – wie die Vorinstanz zu Recht ausführt – nichts am direkt ver-
ständlichen Sinngehalt des Zeichens, solange sich dem Abnehmer aus
einer Verbindung von mehreren Wörtern ein bekannter Sinngehalt er-
schliesst (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3650/2009 vom
12. April 2010 E. 2 5 am Tag, 5 par jour, 5 al giorno, 5 a day). Aus diesem
Grund werden die betroffenen Verkehrskreise den Begriff "photobook"
ohne weiteres aufteilen, und zwar in die Wörter "photo" und "book", wel-
che dem englischen Grundwortschatz angehören. Die Tatsache, dass der
Begriff "Fotobuch" zumindest auch im Deutschen verwendet wird (vgl.
Beilagen 6 - 9 der angefochtenen Verfügung), spricht im Übrigen eben-
falls dafür, dass der Sinngehalt des Begriffs "photobook" tatsächlich ver-
ständlich ist.
5.3. Schliesslich bestreitet die Beschwerdeführerin, dass das Pronomen
"my" im von der Vorinstanz angegebenen Sinne von "auf mich zuge-
schnitten" verstanden werde; vielmehr wolle, wer Dienstleistungen als
"meine" bezeichnet, in der Regel antönen, dass er diese Dienstleistung
gemäss seinen besonderen Fähigkeiten oder gemäss seiner speziellen
Methode erbringe (Beschwerde, Ziff. 16 ff.). Dem hält die Vorinstanz ent-
gegen, dass der Gebrauch von Begriffskombinationen mit "my" für indivi-
dualisierte und damit an die Kundenbedürfnisse angepasste Waren und
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Dienstleistungen heutzutage üblich geworden ist (vgl. Beilagen 3 und 4
der angefochtenen Verfügung sowie Beilagen 23 bis 37 der Vernehmlas-
sung). Dazu ist festzuhalten, dass der Konsument "my" primär auf sich
und nicht auf den Hersteller oder Dienstleister bezieht, sodass insoweit
entgegen den Darlegungen der Beschwerdeführerin nicht von einer rele-
vanten Mehrdeutigkeit gesprochen werden kann. Das trifft auch etwa auf
das fiktive, von der Beschwerdeführerin gebildete Beispiel "mymuscle" zu.
Der Abnehmer stellt – jedenfalls solange von der zu erbringenden Dienst-
leistung abstrahiert wird (vgl. dazu ausführlich E. 5.3 hiernach) – in erster
Linie den Bezug zu seinen eigenen Muskeln her, und denkt jedenfalls
nicht ebenso unmittelbar an die Muskelpracht desjenigen, der mit "my-
muscle" wirbt.
Gerade im Sinngehalt des Possessivpronomens "my" liegt aus der Sicht
des Konsumenten der individualisierende Charakter einer damit gekenn-
zeichneten Ware oder Dienstleistung. Damit ist im Einklang mit der Vorin-
stanz festzuhalten, dass das Zeichen auf Deutsch im Sinne von "Mein Fo-
tobuch" verstanden wird, wobei durch das Possessivpronomen unmittel-
bar der individualisierende Bezug zum Konsumenten hergestellt wird.
6.
Im Folgenden ist zu prüfen, ob das Zeichen im Zusammenhang mit der
beanspruchten Dienstleistung dem Gemeingut zuzurechnen ist. Die Vor-
instanz hat dem Markeneintragungsgesuch den Markenschutz in der
Schweiz verweigert, weil diese nach ihren Feststellungen das Endergeb-
nis und damit die Zweckbestimmung der beanspruchten Dienstleistung
direkt beschreibe.
6.1 Als "Buchbinderarbeiten" gelten Dienste eines Buchbinders. Dieser
organisiert die Fertigstellung von Drucksachen und versieht Bücher oder
Broschüren mit passenden Umschlägen. Dabei ist er für den gesamten
Produktionsablauf verantwortlich: Er plant, organisiert und leitet den Ein-
satz von Materialen, Maschinen und Mitarbeitenden (vgl. Berufsbeschrieb
des Buchbinders, BIZ Berufsinfo, abrufbar unter http://www.berufe-an-
der-arbeit.ch/berufe/buchb.pdf, zuletzt besucht am 1. Oktober 2012).
Buchbindereien werden in industrielle und handwerkliche Betriebe aufge-
teilt, wobei viele beide Richtungen anbieten (vgl. BIZ Berufsinfo, a.a.O.;
Beilage 10 der angefochtenen Verfügung). Gemeinsam ist beiden Fach-
richtungen, dass die Buchbinder für die Herstellung des Buches, der Bro-
schüre, des Librettos oder der Zeitschrift zuständig sind. Unter Verwen-
dung verschiedenster Materialien binden, falzen, nähen oder heften sie
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das gewünschte Produkt zusammen (vgl. BIZ Berufsinfo, a.a.O.; Beilage
10 der angefochtenen Verfügung; vgl. auch Angebote der Buchbinderei
"Zum Schönen Buch", <http://www.zumschoenenbuch.ch >, Heggli Buch-
binderei, <http://www.heggli-buchbinderei.ch/ >, Buchbinderei Hoehn,
<http://www.buchbinderei-hoehn.ch/>, Buchbinderei Burkhardt AG,
<http://www.bubu.ch/entdecken/buchatelier/>; alle zuletzt besucht am
1. Oktober 2012). Des Weiteren übernehmen sie auch weitere grafische
und handwerkliche Arbeiten, wie z.B. das Aufziehen von Plakaten, Fotos
oder Plänen sowie die Herstellung von Schachteln, Mappen oder Alben
(vgl. BIZ Berufsinfo, a.a.O.; Buchbinderei "Zum Schönen Buch", a.a.O.;
Buchbinderei Hoehn, a.a.O.; Buchbinderei Burkhardt AG, a.a.O.).
6.2 Setzt man nun das hinterlegte Zeichen in Zusammenhang mit den
beanspruchten Dienstleistungen, so kann in Übereinstimmung mit der
Vorinstanz festgehalten werden, dass "MYPHOTOBOOK" die Zweckbe-
stimmung der "Buchbinderarbeiten" direkt beschreibt. Buchbinderarbeiten
haben die Erstellung eines Buches zum Inhalt (vgl. E. 5.1). Diese Dienste
werden oftmals handwerklich erbracht und können stark an individuelle
Kundenbedürfnisse angepasst sein (vgl. Angebote der Buchbinderei
"Zum Schönen Buch", a.a.O., Heggli Buchbinderei, a.a.O., Buchbinderei
Hoehn, a.a.O., Buchbinderei Burkhardt AG, a.a.O.). Die Silbe "MY" stellt
dabei den individualisierenden Bezug zum Kunden her (vgl. E. 4.5 in
fine). Es spricht Vieles dafür, dass auch die weitergehende Interpretation
der Vorinstanz zutreffend ist, wonach "MY" als "auf meine Bedürfnisse
zugeschnitten" zu interpretieren ist. Aufgrund der Tatsache, dass Buch-
binderarbeiten – wie soeben ausgeführt – nicht selten stark an Kunden-
wünsche angepasst werden, kann es tatsächlich sein, dass die Verkehrs-
kreise erwarten, der Buchbinder stellen ihnen ein auf ihre Kundenwün-
sche zugeschnittenes Fotobuch her. In diesem Sinne könnte die Interpre-
tation des Zeichens "A-Z", nämlich dass die Abnehmer vom Dienstleister
ein Gesamtpaket erwarten, analog herangezogen werden (vgl. E 4.3
hiervor sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008 vom
19. Mai 2009 E. 3.3 und 3.4.2 A-Z). Vorliegend würden sie in vergleichba-
rer Weise von einer individualisierten Dienstleistungserbringung ausge-
hen. Indessen kann vorliegend offen bleiben, ob "my" tatsächlich so kon-
kret als an "meine Kundenbedürfnisse angepasst" verstanden wird, wie
dies die Vorinstanz behauptet. Der Abnehmer versteht in jedem Fall, dass
die Buchbinderarbeiten die Herstellung seines Fotobuches zum Zwecke
haben (vgl. dazu insb. E. 4.3 hiervor), was für die Bejahung der beschrei-
benden Natur hinreichend erscheint.
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6.3 In der Folge ist in einem Zwischenergebnis festzuhalten, dass sich
der Sinngehalt des Zeichens "MYPHOTOBOOK" in der direkten Be-
schreibung eines möglichen Endproduktes und damit einer möglichen
Zweckbestimmung der beanspruchten Dienstleistung, nämlich Buchbin-
derarbeiten bezüglich einem auf mich als Abnehmer zugeschnittenen Fo-
tobuches, erschöpft. Mangels eines individualisierenden Elementes kön-
nen die Abnehmer im Zeichen keinen betrieblichen Herkunftshinweis er-
kennen. Die Marke ist daher dem Gemeingut zuzurechnen und vom Mar-
kenschutz auszuschliessen.
Ob auch ein Freihaltebedürfnis am Zeichen in Bezug auf die beanspruch-
ten Dienstleistung besteht, kann in casu offen gelassen werden, da es der
Marke bereits an der konkreten Unterscheidungskraft fehlt (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 5.6 Radi-
ant Apricot).
7.
Die Beschwerdeführerin weist im Weiteren darauf hin, dass die Vorin-
stanz der jüngeren Marke CH-Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK", welche
u.a. für "Buchbinderartikel" in Klasse 16 hinterlegt wurde, den Schutz ge-
währt habe. Angesichts der Registrierung einer identischen Wortmarke für
die ihrer Meinung nach aus der nunmehr beanspruchten Dienstleistung
resultierender Ware, erachtete sie die Zurückweisung des vorliegenden
Markengesuchs als Ungleichbehandlung und verlangt eine Gleichbe-
handlung.
7.1 Zum Vorwurf, die Schutzverweigerung des strittigen Markeneintra-
gungsgesuches verletze angesichts der Registrierung der jüngeren Mar-
ke CH-Nr. 552'147 "MYPHOTOBOOK" das Gleichbehandlungsgebot, hält
die Vorinstanz fest, dass die von der Voreintragung beanspruchten Waren
"Buchbinderartikel" in Klasse 16 z.B. Spiralen, Klebstoffe, Heftgaze oder
Falzbeile darstellten, und diese im Gegensatz zu den Buchbinderarbeiten
ungeachtet etwaiger Kundenbedürfnisse in jedem Fall gleich sind. Da-
durch stelle die Tatsache, dass im einen Fall u.a. die Ware "Buchbinderar-
tikel" (Klasse 16) und im anderen Fall "Buchbinderarbeiten" (Klasse 40)
beansprucht werden, einen rechtlich wesentlichen Unterschied dar, so
dass sich eine unterschiedliche Behandlung rechtfertige.
7.2 Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte
nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Dieselbe Behörde
darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte un-
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terschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all
ihren tatsächlichen Elementen identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28).
Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht,
selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte.
Frühere – allenfalls fehlerhafte – Entscheide sollen nicht als Richtschnur
für alle Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des BVGer B-2419/2008
vom 12. April 2010, auszugsweise publiziert in: BVGE 2010/47, E. 10.1
Madonna mit Hinweisen). Nach Rechtsprechung von Bundesgericht und
Bundesverwaltungsgericht wird der Anspruch auf Gleichbehandlung im
Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzwidrige
Praxis einer rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu
erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuwei-
chen gedenke (Urteil des Bundesgerichts 4A_250/2009 vom 10. Septem-
ber 2009 E. 4 UNOX [fig.]; Urteil des BVGer B-7427/2006 vom 9. Januar
2008 E. 9.1 Chocolat Pavot I [fig.]).
7.3 Vorliegend ist im Einklang mit der Vorinstanz festzuhalten, dass die
von der jüngeren Marke beanspruchten Ware "Buchbinderartikel" in Klas-
se 16 nicht mit den von der strittigen Marke beanspruchten Dienstleistun-
gen identisch ist. Das gebundene Buch wird zwar mittels "Buchbinderarti-
kel" erstellt, stellt selber aber keinen solchen Artikel dar (vgl. auch die
französische Übersetzung des Oberbegriffs "Buchbinderartikel", nämlich
"articles pour reliures"). Damit besteht freilich ein Zusammenhang zur
nunmehr beanspruchten Dienstleistung "Buchbinderarbeiten", doch stel-
len die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren lediglich Hilfsmittel
dar. Schon aufgrund dieses Unterschiedes sind die zwei Marken nicht
vergleichbar, so dass die Beschwerdeführerin schon deshalb aus der Ein-
tragung des aus der Ähnlichkeit der Eintragung der jüngeren Marke CH-
Nr. 552'147 nichts zu ihren Gunsten ableiten kann.
Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe das Gleichbe-
handlungsgebot verletzt, stösst somit ins Leere.
8.
Schliesslich weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass ihre Marke in
einigen anderen, vornehmlich angelsächsischen, Ländern zum Marken-
schutz zugelassen worden sei. Gemäss der Rechtsprechung können aus-
ländische Voreintragungen einer Marke zwar ein Indiz für deren Schutz-
fähigkeit im Inland sein. Allerdings gilt dies ausschliesslich im Zusam-
menhang mit dem absoluten Schutzhindernis des Gemeinguts und aus-
schliesslich für Grenzfälle (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
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B-2419/2008 vom 12. April 2010 E. 11 Madonna [fig.]). Vorliegend handelt
es sich aber aufgrund des klar beschreibenden Sinngehalts (vgl. E. 5
hiervor) nicht um einen Grenzfall, weshalb aus den geltend gemachten
Voreintragungen im Ausland nichts zu Gunsten der Schutzfähigkeit der
strittigen Marke in der Schweiz abgeleitet werden kann.
9.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass das strittige Zeichen "MYPHO-
TOBOOK" für die beanspruchten "Buchbinderarbeiten" Gemeingut im
Sinne von Art. 2 lit. a MSchG darstellt. Demzufolge hat die Vorinstanz das
Markeneintragungsgesuch Nr. 57993/2009 mit Recht zurückgewiesen.
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist demzufolge abzu-
weisen.
10.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem ge-
leisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind
nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung
und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen.
Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Recht-
sprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei
eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.− und Fr. 100'000.− angenommen werden darf (BGE 133 III
490 E. 3.3 – Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vor-
liegenden Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 2'500.- festzusetzen-
den Gerichtskosten sind angesichts des Verfahrensausgangs der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen und mit dem von ihr geleisteten Kosten-
vorschuss in Höhe von Fr. 2'500.- zu verrechnen.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VGKE).
http://links.weblaw.ch/BGE-133-III-490 http://links.weblaw.ch/BGE-133-III-490
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