Decision ID: c4abb0b0-9934-55ff-ae14-362908fe293e
Year: 2021
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 736'256 DOLO-
CAN, die von der Vorinstanz am 24. September 2019 auf der Datenbank
Swissreg veröffentlicht wurde. Die Marke ist u.a. für folgende Marken ein-
getragen:
5 Vitamin- und Mineralstoffzusätze; Vitaminzusätze; pflanzliche Nah-
rungsergänzungsmittel; Produkte zur Nahrungsergänzung; Tinkturen
für medizinische Zwecke.
B.
Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdegegnerin am 24. Dezember
2019 Widerspruch bei der Vorinstanz und beantragte ihren teilweisen Wi-
derruf im obgenannten Umfang. Diesen stützt sie auf ihre Schweizer Wort-
marke CH 590'898 DOLOCYL, eingetragen für:
5 Pharmazeutische Präparate, nämlich Analgetika.
C.
Die Beschwerdeführerin reichte zuerst trotz Aufforderung der Vorinstanz
keine Stellungnahme ein, woraufhin letztere die Verfahrensinstruktion mit
Verfügung vom 1. Mai 2020 abschloss.
D.
Mit unaufgefordertem Schreiben vom 12. Mai 2020 bestritt die Beschwer-
deführerin teilweise den Gebrauch der Widerspruchsmarke sowie die
Gleichartigkeit und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr.
E.
Die Beschwerdegegnerin machte mit Schreiben vom 25. Mai 2020 geltend,
die Einrede des Nichtgebrauchs sei nicht fristgerecht erfolgt.
F.
Mit Entscheid vom 21. August 2020 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
teilweise gut. Die Einrede des Nichtgebrauchs beurteilte sie als verspätet.
Mit Analgetika gleichartig seien allerdings nur Tinkturen für medizinische
Zwecke, für die sie die angefochtene Marke widerrief. Für Vitamin- und Mi-
neralstoffzusätze; Vitaminzusätze; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel;
Produkte zur Nahrungsergänzung dagegen wies sie den Widerspruch ab.
Mit einer zweiten Verfügung vom 25. August 2020 korrigierte sie die Ent-
schädigungsregelung und schlug die Parteikosten wett.
B-4714/2020
Seite 3
G.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 23. September
2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:
1. Die Ziff. 1, 2 und 4 des Dispositivs der Verfügungen des Eidg. Instituts
für Geistiges Eigentum vom 21. August 2020 und 25. August 2020 im
Widerspruchsverfahren Nr. 101179 seien aufzuheben und es sei der
Widerspruch vollständig, d.h. auch in Bezug auf "Tinkturen für medi-
zinische Zwecke" (Kl. 5), abzuweisen.
2. Eventualiter seien die Ziff. 1, 2 und 4 des Dispositivs der Verfügungen
des Eidg. Instituts für Geistiges Eigentum vom 21. August 2020 und
25. August 2020 im Widerspruchsverfahren Nr. 101179 aufzuheben
und es sei die Streitsache zur neuen Beurteilung im Sinne der Erwä-
gungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerde-
gegnerin.
In formeller Hinsicht rügt sie, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör sei ver-
letzt, da die Vorinstanz ihre Argumente und Beweismittel zur Häufigkeit des
Bestandteils "Dolo-" für Schmerzmittel und zum Sinngehalt der Bestand-
teile "-cyl" und "-can" nicht geprüft habe. In materieller Hinsicht gehe die
Vorinstanz bundesrechtswidrig von durchschnittlicher und nicht von erhöh-
ter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und einer zu hohen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke aus; "Dolo-" sei beschreibend und
werde für Schmerzmittel häufig verwendet. Mit "Dolo-" und "-cyl" setze sich
die Widerspruchsmarke aus gemeinfreien oder zumindest schwachen Be-
standteilen zusammen, ihr Schutzumfang sei darum gering. Die Unter-
schiede zwischen den Marken genügten deshalb, um einen hinreichenden
Abstand zu schaffen.
H.
Mit Vernehmlassung vom 24. November 2020 hielt die Vorinstanz an ihrem
Standpunkt fest und beschied, sie habe das rechtliche Gehör der Be-
schwerdeführerin nicht verletzt, sondern sich bloss auf die für den Ent-
scheid wesentlichen Punkte beschränkt.
Die Beschwerdegegnerin hat keine Beschwerdeantwort eingereicht.
I.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
B-4714/2020
Seite 4
J.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, in den folgen-
den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zuständig
(Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwer-
deführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie
vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde
wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG)
und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf
die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
In formeller Hinsicht rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz sei ihrer
Begründungspflicht (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 32 und 35 Abs. 1 VwVG) nicht
nachgekommen.
2.1 Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt,
dass die Behörde die Vorbringen des vom Entscheid in seiner Rechtsstel-
lung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in der Entscheidfindung
berücksichtigt. Daraus folgt die Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid
zu begründen. Die Begründungspflicht und der Anspruch auf Begründung
sind nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende Behörde nicht
mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes ein-
zelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für
den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken. Die Begründung muss
so abgefasst sein, dass sich der Betroffene über die Tragweite des Ent-
scheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die
höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens
kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat
leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt (BGE 134 I 83 E. 4.1; 141
III 28 E. 3.2.4; 143 III 65 E. 5.2, je mit Hinweisen). Die verfassungsrechtlich
geforderte Begründungsdichte ist nicht einheitlich festgelegt. Unter ande-
rem gilt aber, dass umso höhere Anforderungen an die Begründung eines
https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-130-II-530 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-129-I-232 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-129-I-232 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-126-I-97
B-4714/2020
Seite 5
Entscheids zu stellen sind, je grösser der Spielraum ist, welcher der Be-
hörde infolge Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriffe zusteht (Urteil
4A.15/2006 E. 4.1, mit Verweis auf BGE 112 Ia 107 E. 2b).
2.2 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe nicht berücksichtigt,
wie oft "Dolo-" in Kennzeichen vorkomme. Die angefochtene Verfügung wi-
derspricht einer Segmentierung der Marken in die Elemente "Dolo-" und
"-cyl" bzw. "-can" aus Sicht der Verkehrskreise allerdings schon grundsätz-
lich. Die Häufigkeit von "Dolo-" ist aus Sicht der Vorinstanz darum irrelevant
(vgl. Ziff. III. E. 3 des angefochtenen Entscheids). In Ziff. III. D. 5-7 nimmt
sie auf den Sinngehalt dieser Wortsegmente und Endsilben gleichwohl Be-
zug und führt aus, keine Bedeutung der Endung "-cyl" stehe für die ange-
sprochenen Verkehrskreise mit Bezug auf die beanspruchten Waren klar
im Vordergrund, sei dafür üblich oder bekannt. Dass die Vorinstanz das
Argument der Häufigkeit tiefer hätte prüfen müssen oder sich nicht mit der
Kennzeichnungsschwäche oder beschreibenden Wirkung von "Dolo-" und
dem Sinngehalt von "-cyl" und "-can" auseinandergesetzt hat, trifft darum
nicht zu. Ob sie die Segmentierung damit richtig oder eher widersprüchlich
prüfte, ist hingegen eine materielle Frage (vgl. E. 6).
Der Anspruch auf rechtliches Gehör der Beschwerdeführerin wurde im vor-
liegenden Fall somit nicht verletzt.
3.
Sowohl die verspätete Einrede des Nichtgebrauchs als auch die teilweise
Gleichheit bzw. starke Gleichartigkeit der zu vergleichenden Waren, wel-
che von der Vorinstanz festgestellt wurde, wird von der Beschwerdeführe-
rin nicht in Frage gestellt. Gegenstand der Beschwerde ist daher die Frage,
ob zwischen der Wortmarke der Beschwerdegegnerin und der angefochte-
nen Wortmarke der Beschwerdeführerin, insoweit die Vorinstanz die
Gleichartigkeit der zu vergleichenden Waren bejahte, eine Verwechslungs-
gefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) besteht.
3.1 Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn das jüngere Zeichen das äl-
tere in seiner Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Von einer solchen
Funktionsstörung ist auszugehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise
eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere halten oder aufgrund
der Zeichenähnlichkeit falsche wirtschaftliche Zusammenhänge der Mar-
keninhaber vermuten, insbesondere an Serienmarken denken, die ver-
https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=13.12.2006_4A.15-2006 https://entscheide.weblaw.ch/cache.php?link=BGE-112-IA-107
B-4714/2020
Seite 6
schiedene Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaft-
lich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 96
E. 2a "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 127 III 160 E. 2a; Ur-
teile des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.3 "Caddy/Top Caddy
[fig.]"; B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; EU-
GEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren / David [Hrsg.], Schweize-
risches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III / 1, 2. Aufl. 2009,
N. 955).
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil
verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs,
sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen.
Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einer-
seits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber
der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Waren und
Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinter-
legt sind (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan").
3.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Mar-
ken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und
desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die
Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist an-
zulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienst-
leistungen bestimmt sind (BGE 122 III 382 E. 3a; 119 II 473 E. 2c "Ra-
dion/Radiomat"). Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmer-
kreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt
zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, beispiels-
weise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem
geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als
bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger ge-
schlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382
E. 3a; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3). Gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Kleider keine Massenartikel des
täglichen Bedarfs; diese werden zuerst anprobiert und daher mit einer ge-
wissen Sorgfalt erworben (BGE 123 III 377, 381 E. 3d "Boss/Boks"; GAL-
LUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 57).
3.3 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
B-4714/2020
Seite 7
lassen (BGE 121 III 377 E. 2a; MARBACH, a.a.O., N. 864; MATTHIAS STÄ-
DELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Marken-
schutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017,
Art. 3 N. 41). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register
auszugehen (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3
"Adwista/ad-vista" mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1,
N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publi-
kum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb
ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den
eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE in sic! 2006,
S. 673 f E. 6 "O [fig.]/O [fig.]"). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig
eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.),
weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungs-
kräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a).
3.4 Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild
und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160
E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, SIWR III/1 N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im
Wortklang oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der RKGE
in sic! 2006 S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"). Der Wortklang wird im We-
sentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinan-
derfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und op-
tische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382
E. 5.a; 119 II 473 E. 2.c). Übereinstimmungen im Wortanfang haben im Er-
innerungsbild ein besonderes Gewicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b; Ent-
scheid der RKGE in sic! 2002, S. 756 E. 7 "Bally/Ball [fig.]"; Urteil des
BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). Zur
Annahme einer Sinngehaltswirkung, die entweder die Ähnlichkeit oder die
Unterscheidung der Marken begünstigt, ist zunächst zu prüfen, ob der Ver-
kehr die Marken gedanklich in Bestandteile segmentiert oder als Einheit
versteht (vgl. BGE 118 II 322 E. 2b "Fertrans/Ferosped"; BGE 127 III 160
E. 2b/bb).
3.5 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeich-
nungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich
kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen schon bescheide-
nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen.
Daher führen Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit nicht zwingend
zur Verwechslungsgefahr. Als schwach gelten insbesondere Marken, de-
ren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen
B-4714/2020
Seite 8
Sprachgebrauchs anlehnen bzw. deren Bestandteile einen beschreiben-
den Gehalt haben, d.h. wenn die wesentlichen Bestandteile gemeinfrei
sind. Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen, bzw. Zeichenbestandteile,
wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder von einem
Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse
Schnittmenge aufweisen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400").
Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasie-
haften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben
(BGE 122 III 382 E. 2a).
3.6 Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bei mehrsilbigen Wortmar-
ken, die beide für Pharmazeutika eingetragen sind, wurde gewöhnlich be-
jaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer
Mittelsilbe voneinander unterschieden (Urteile des BVGer B-478/2017 vom
1. Januar 2018 E. 7.1 "Signifor/Signasol"; B-3138/2013 vom 3. Oktober
2014 E. 2.6 "Trileptal/Desileptal"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.5
"Cizello/Scielo"; B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 "Gadovist/Gadogita";
B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 7 "Levane/Levact"). Zählen die zu ver-
gleichenden Marken unterschiedlich viele Silben oder hat ein Wortbestand-
teil einen beschreibenden und darum nur schwach kennzeichnungskräfti-
gen Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor allem davon ab, ob auch die prä-
genden, kennzeichnungsstarken Silben von der angegriffenen Marke über-
nommen wurden (BVGE 2010/32 E. 7.4; Urteile des BVGer B-3369/2013
vom 12. März 2014 E. 2 "Xolair/Bloxair"; B-5780/2009 vom 12. Januar
2010 E. 3.5 "Sevikar/Sevcad"; B-1700/2009 vom 11. November 2009 E. 7
"Oscillococcinum/Anticoccinum"; Urteile B-953/2013 E. 2.5; B-5871/2011
E. 6), doch kann eine besondere Bekanntheit der angreifenden Marke wie-
derum selbst dann zur Verwechslungsgefahr führen, wenn die Marken aus-
schliesslich in beschreibenden Bestandteilen übereinstimmen (BGE 122 III
382 E. 5; 127 III 160 E. 2b/cc).
4.
Die zu vergleichenden Marken sind reine Wortmarken. Bei der Beurteilung
der Zeichenähnlichkeit müssen daher der Wortklang, das Schriftbild und
der Sinngehalt miteinander verglichen werden.
4.1 Die Vorinstanz vertritt die Meinung, die Wortelemente "Dolocyl" und
"Dolocan" seien in keinem einschlägigen Wörterbuch aufgeführt, weshalb
die Verkehrskreise in erster Linie von Fantasiewörtern, ohne unmittelbar
B-4714/2020
Seite 9
erkennbaren Sinngehalt, ausgehen würden. Es könne zwar nicht ausge-
schlossen werden, dass "Dolo-" bei den italienischsprachigen und franzö-
sischsprachigen Abnehmern als "Schmerz" bzw. "Mutwille, Vorsatz" ver-
standen wird. Selbst bei Berücksichtigung der Endungen "-cyl" bzw. "-can"
in den Bedeutungen "Cylinder", "change your life", "catch you later" oder
"Dose, Büchse, Eimer" riefen die Zeichen aber übereinstimmende Gedan-
kenverbindungen aufgrund des übereinstimmenden Wortanfangs "Dolo-"
hervor (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff. III. D. 5-7).
4.2 Die Beschwerdeführerin geht davon aus, der Bestandteil "Dolo-" in der
Widerspruchsmarke lasse sich vom Lateinischen "dolor" ableiten und stehe
für "Schmerz". Dieser Sinngehalt sei für die breite Bevölkerung erkennbar,
zumal "Dolo-" eng an den italienischen ("dolore") und französischen ("dou-
leur") Begriff für "Schmerz" anlehne (Beschwerde vom 23. September
2020, Ziff. 22). Die Endsilben wiesen in semantischer Hinsicht klar abwei-
chende Sinngehalte auf. Selbst diejenigen Abnehmer, die die Silben "-cyl"
und "-can" nicht als Hinweis auf Salicylsäure bzw. Cannabis verstehen, sei
zumindest der Sinngehalt des englischen Wortes "can" sofort erkennbar
(Beschwerde vom 23. September 2020, Ziff. 40, 51).
5.
Vorab sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke,
die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Wa-
ren festzulegen. Pharmazeutische Produkte und Medikamente ohne Ein-
schränkung auf rezeptpflichtige Medikamente richten sich einerseits an
medizinische Fachkreise wie Ärzte und Apotheker, andererseits an das
breite Publikum und werden mit einer grösseren Aufmerksamkeit nachge-
fragt als Produkte des täglichen Bedarfs. Entsprechend ist von einer er-
höhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise auszugehen (Urteile des
BVGer B-4511/2012 vom 8. August 2014 E. 4 "Drossara/Drosiola"; B-1760/
2012 vom 11. März 2013 E. 4 "Zurcal/Zorcala"; Urteile B-953/2013 E. 3.2;
B-3369/2013 E. 3 2).
6.
6.1 Im Zusammenhang mit dem Wortklang verfügen beide Marken über
drei Silben ("do-lo-cyl" und "do-lo-can"). Was die Vokalfolge anbelangt, sind
die ersten zwei von insgesamt drei Vokalen gleich, weshalb ebenfalls von
einer Ähnlichkeit gesprochen werden kann (o-o-y vs. o-o-a). Im Übrigen
stimmen die Marken in fünf von sieben Buchstaben überein ("Doloc-"); sie
B-4714/2020
Seite 10
unterscheiden sich lediglich in den Wortendungen "-yl" und "-an". Der glei-
che Wortstamm "Doloc-" wird daher im Erinnerungsbild der massgeblichen
Verkehrskreise haften bleiben.
6.2 In Bezug auf die Spracherwartung ist zu erwähnen, dass es sich vor-
liegend bei den relevanten Waren um Pharmazeutika handelt und man von
einer lateinischen Aussprache der Marken ausgehen dürfte. Ein c wird im
Lateinischen wie ein k ausgesprochen (in Mittellatein wird ein c vor den
hellen Vokalen e, i, ä zu einem z; vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Schul-
aussprache_des_Lateinischen, besucht am 7. September 2021). Diese
Ausspracheregelung ist zumindest bei bekannten Begriffen häufig anzu-
treffen. Die Beschwerdeführerin weist zwar zu Recht darauf hin, die Wider-
spruchsmarke werde in der Deutschschweiz als [dolo ́tsy:l] und die ange-
fochtene Marke als [dolo ́ka:n] bzw. [dolo ́kä:n] ausgesprochen (vgl. Be-
schwerde vom 23. September 2020, Ziff. C. 49). Sie verkennt jedoch, dass
es sich vorliegend nicht um bekannte Begriffe handelt, wobei zwar nicht
alle theoretisch denkbaren, aber die aufgrund allgemeiner Sprachregeln
naheliegenden Aussprachemöglichkeiten zu untersuchen wären (vgl. Ur-
teile des BVGer B-5312/2013 vom 5. Dezember 2014 E. 5.1.2 "six/Sixx
und Sixx"; B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 6.3 "Juke/Jook Video").
Das französische c kann somit als k [dolo ́kü:l] bzw. die angefochtene
Marke als [dolo ́sa:n] ausgesprochen werden, weil der Konsonant c mit
dem Vokal a in Berührung kommt. Das a bezieht sich in diesem Fall auf ein
vorgeschaltetes c zurück und kann dadurch als s ("c cédille") ausgespro-
chen werden ("Das französische Konsonantensystem", vgl. https://
www.lingoda.com/de/content/franzoesische-aussprache/, besucht am
31. August 2021). Da nicht auszuschliessen ist, dass aufgrund der franzö-
sischen Aussprache das c sowohl als k als auch als s ausgesprochen wer-
den kann, ist die Aussprachekadenz im Wortstamm "Doloc-" – je nach Si-
tuation – ähnlich oder gar identisch. In akustischer Hinsicht sind daher zwi-
schen den Marken keine grossen Unterschiede vorhanden, weshalb von
einem ähnlichen Klangbild auszugehen ist.
7.
Vergleicht man die Schriftbilder beider Marken, so sind diese genau gleich,
nämlich sieben Buchstaben lang. Wie bereits erwähnt stimmen die ersten
fünf Buchstaben überein. Betreffend die Eigenheit der Buchstaben ist zu
erwähnen, dass das Y in der Widerspruchsmarke einen seltenen Buchsta-
ben in allen Landessprachen darstellt (Buchstabenhäufigkeit in der deut-
B-4714/2020
Seite 11
schen Sprache 0.05%; in der französischen Sprache 0.19%; in der italieni-
schen Sprache 0%; vgl. hierzu https://www.sttmedia.de/buchstabenhaeu-
figkeit-deutsch oder https://www.sttmedia.de/buchstabenhaeufigkeit-fran-
zoesisch oder https://www.sttmedia.de/buchstabenhaeufigkeit-italienisch,
alle besucht am 31. August 2021). Aus diesem Grund bleibt im Gesamtein-
druck zu beurteilen, ob der Buchstabe y in der Widerspruchsmarke so un-
terscheidungskräftig ist, dass er eine Verwechslungsgefahr, trotz Zeichen-
ähnlichkeit, zu verhindern vermag.
8.
Hinsichtlich des Sinngehalts ist der Vorinstanz insoweit nicht zuzustimmen,
dass "Dolo-" vorliegend als "Mutwille, Vorsatz" verstanden würde, da die-
sem juristischen Begriff ein Sinnbezug zum Produkt fehlt. Hingegen haben
sowohl die Vorinstanz als auch die Beschwerdeführerin korrekt erkannt,
dass "Dolo-" bei den italienischsprachigen Abnehmern von Analgetika eine
Gedankenverbindung zum Begriff "dolore" in der Bedeutung "Schmerz"
hervorruft. Dies trifft auch auf die französischsprachigen Abnehmer zu, da
"douleur" in der Bedeutung "Schmerz" (vgl. auch "doléances" = "Beschwer-
den, Klagen") für diese medizinischen Produkte unmittelbar naheliegt
(vgl. BVGE 2010/32 E. 6.4.2) und sich gedanklich darum auch in abgewan-
delter Form sofort aufdrängt (auch auf Lateinisch "dolor" = "Schmerz"; "do-
lorosa" = "die Schmerzensreiche" oder auf Englisch "dolorous" = "schmerz-
lich, traurig"). Deshalb ist der (nicht näher begründeten) Beurteilung der
Vorinstanz, die Verkehrskreise würden die vorliegenden Wortmarken nicht
in ihre Bestandteile segmentieren, sondern die Marken als Ganzes würdi-
gen, nach der allgemeinen Lebenserfahrung zu widersprechen. Keinen
Einfluss hat in diesem Zusammenhang das Verbot einer mosaikartigen Be-
urteilung von Zeichen im Hinblick auf die Segmentierung im Sprachverste-
hen der Bestandteile "Dolo-" und "-cyl" beim Verkehr, zumal diverse auf
"-cyl" endende Marken für medizinische Produkte vorkommen (z.B. Al-
cacyl).
8.1 Weiter führen beide Parteien zutreffend aus, dem Begriff "-cyl" komme
die Bedeutung "Cylinder" (Mass für eine Hornhautverkrümmung) zu. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die medizinischen Fachleute un-
ter den Verkehrskreisen die gedankliche Assoziation zwischen dem Zei-
chen und der Masseinheit machen, da die Marke für Tinkturen zu medizi-
nischen Zwecken beansprucht wird. Der breiten Bevölkerung wird aber die
Bedeutung unbekannt sein, weshalb sie diesem Bestandteil keinen ent-
sprechenden Sinngehalt beimessen wird.
B-4714/2020
Seite 12
8.2 Der Wortbestandteil "-cyl", bringt die Beschwerdeführerin zudem vor,
könnte als Hinweis auf Salicylsäure verstanden werden. Salicylsäure ist ein
Entzündungshemmer mit schmerzlindernden, fiebersenkenden und horn-
hautauflösenden Eigenschaften (https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.
php?wiki=Salicyls%C3%A4ure, besucht am 3. September 2021). Dies
dürfte der breiten Käuferschaft von Schmerzmitteln indessen kaum be-
kannt sein.
8.3 Auch der Hinweis, "-cyl" sei eine Abkürzung für "change your life" oder
"catch you later", bleibt ungeachtet der Englischkenntnisse der Verkehrs-
kreise ohne Einfluss, da kein Sinnbezug zu den beanspruchten Waren oder
einer englischen Wortherkunft ersichtlich ist. Zu fernliegend erscheint auch
eine Assoziation der Endung "-can" mit den Bedeutungen "können", "Dose,
Büchse" oder dem Wirkstoff der Cannabispflanze.
8.4 Vom Verkehr wird somit lediglich im Wortanfang "Dolo-", nicht aber in
den Endungen "-cyl" und "-can", ein Sinngehalt erkannt. Dass beide Mar-
ken denselben Wortanfang haben, ruft damit eine übereinstimmende Sinn-
erwartung hervor und verstärkt die festgestellte, optische und akustische
Ähnlichkeit, weshalb vorliegend von ähnlichen Zeichen auszugehen ist.
9.
Schliesslich ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der
Kennzeichnungskraft beider Marken und des Aufmerksamkeitsgrades, den
die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten
Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu befinden.
9.1 Vorliegend übernimmt die Widerspruchsmarke in verkürzter Form
"Dolo-" – das lateinische Wort "dolor" (vgl. auch weitere Sprachen in E. 8).
"Dolor" bleibt dadurch im Zeichen "Dolocyl" erkennbar und wird von den
Verkehrskreisen in seiner Bedeutung verstanden. Grundsätzlich würde die
Ähnlichkeit in einer Landessprache ausreichen, um in der gesamten
Schweiz einen Abwehranspruch zu begründen (BGE 84 II 314 E. 1b "Com-
pact/Compactus"; RKGE in sic! 2005, S. 749 "Zara/Zahara [fig.]"; JOLLER,
in: MschG, Art. 3 N. 153). Als Hinweis auf eine mögliche schmerzlindernde
Wirkung ist das Zeichen in Bezug auf die relevanten Waren aber unmittel-
bar beschreibend und verfügt somit über eine geringe Kennzeichnungs-
kraft.
B-4714/2020
Seite 13
Die angefochtene Marke unterscheidet sich zwar nur in zwei Buchstaben
– y/a und l/n – von der Widerspruchsmarke. Der Buchstabe y in der Wider-
spruchsmarke stellt aber einen nicht häufig vorkommenden und daher spe-
ziellen Buchstaben dar (vgl. E. 7); Der Wortanfang "Dolo-" wurde daher mit
einem unterscheidungskräftigen Zusatz kombiniert. Angesichts der erhöh-
ten Aufmerksamkeit der Abnehmer und des geringen Schutzumfangs der
Widerspruchsmarke, insbesondere im Bestandteil "Dolo-", genügt dieser
Unterschied, um im Gesamteindruck eine Verwechslungsgefahr zwischen
den Marken trotz Zeichenähnlichkeit und Identität der Waren "Pharmazeu-
tischen Präparate, nämlich Analgetika" bzw. "Tinkturen für medizinische
Zwecke" zu beseitigen. Da zwischen den Waren "Pharmazeutischen Prä-
parate, nämlich Analgetika" einerseits und "Vitamin- und Mineralzusätze;
Vitaminzusätze; pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel; Produkte zur Nah-
rungsergänzung" andererseits keine Gleichartigkeit besteht, ist eine Ver-
wechslungsgefahr diesbezüglich von vornherein ausgeschlossen.
9.2 Im Ergebnis ist die Beschwerde gutzuheissen und der Widerspruch in
Aufhebung der Ziffern 1, 2 und 4 der angefochtenen Verfügung vom
21. August 2021 bzw. 25. August 2021 abzuweisen.
10.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG; Art. 64 Abs. 1
VwVG).
10.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzu-
legen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4
VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der
Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Wider-
spruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen
ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwi-
schen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3
"Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Ver-
fahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren
oder niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfer-
tigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzu-
B-4714/2020
Seite 14
legen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der Beschwerdeführe-
rin ist der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückzuer-
statten.
10.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote
oder, falls keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten festzulegen
(Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Kos-
tennote einen Aufwand von Fr. 6'065.65 (inkl. MWST) geltend. Dieser Be-
trag erscheint aufgrund des aktenkundigen Aufwands für den einfachen
Schriftenwechsel zu hoch und ist angemessen auf Fr. 4'200.– (inkl. MWST,
Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) zu kürzen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde
ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
10.3 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin teilweise
unterlegen. Angesichts des Verfahrensausgangs vor dem Bundesverwal-
tungsgericht hat sie nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kos-
ten als obsiegend zu gelten. Die Vorinstanz behielt mit Verfügung vom
21. August 2020 die von der Beschwerdegegnerin einbezahlte Wider-
spruchsgebühr und sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädi-
gung von Fr. 1'200.– zu. Mit Verfügung vom 25. August 2020 widerrief die
Vorinstanz die Kostenregelung im Widerspruchsentscheid vom 21. August
2020 und sprach neu keine Kosten zu. Die Parteientschädigung von
Fr. 1'200.– wird der Beschwerdegegnerin zu Gunsten der Beschwerdefüh-
rerin auferlegt.
10.4 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht
offen (Art. 73 BGG). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.
B-4714/2020
Seite 15