Decision ID: 966dfbd0-48f7-58b0-87b5-374bebcb33f1
Year: 2021
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Am 1. Dezember 2016 beantragte die A._ (nachfolgend: Beschwer-
deführerin) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfol-
gend: Vorinstanz) die Registereintragung für die Übertragung der Schwei-
zer Marken (Nr. / Marke 1), (Nr. / Marke 2), (Nr. / Marke 3), (Nr. / Marke 4),
(Nr. / Marke 5), (Nr. / Marke 6) und (Nr. / Marke 7) von der C._ AG
auf die Beschwerdeführerin.
B.
Die Vorinstanz hiess die Eintragung der Beschwerdeführerin als neue Mar-
keninhaberin antragsgemäss per 1. Dezember 2016 gut. Die Registerän-
derung wurde den Verfahrensparteien mit Mitteilung vom 5. Dezember
2016 schriftlich angezeigt und gleichentags auf www.swissreg.ch veröffent-
licht.
C.
Mit E-Mail vom 9. Februar 2017 ersuchte die B._ AG in Liquidation,
vormals C._ AG, handelnd durch das Konkursamt Dübendorf
(nachfolgend: Beschwerdegegnerin), die Vorinstanz um Rückgängigma-
chung der am 1. Dezember 2016 vorgenommenen Änderung im Marken-
register. Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass über sie am 7. Mai
2015 der Konkurs eröffnet worden sei. Die Berechtigung an den Marken-
rechten sei umstritten und die Eintragung der Beschwerdeführerin als In-
haberin sei ohne ihr Wissen und zu Unrecht erfolgt.
D.
Nach einem doppelt geführten Schriftenwechsel sistierte die Vorinstanz
das Verfahren mit Zwischenverfügung vom 4. Oktober 2017. Als Sistie-
rungsgrund nannte sie die von der Beschwerdeführerin vor dem Bezirks-
gericht Uster erhobene Aussonderungsklage, deren Ausgang für die er-
suchte Rückgängigmachung der Registeränderung von präjudizieller Be-
deutung sei.
E.
Nachdem die II. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Zürich in zwei-
ter Instanz mit Urteil NE180008-O vom 4. Dezember 2018 die gegen die
Konkursmasse der Beschwerdegegnerin erhobene Aussonderungsklage
abgewiesen hatte, beantragte die Beschwerdegegnerin am 5. Februar
2019 die Aufhebung der Sistierung und die Fortsetzung des Verfahrens.
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Seite 3
F.
Mit Stellungnahme vom 5. Februar 2019 wandte sich die Beschwerdefüh-
rerin gegen die Aufhebung der Sistierung bis am 1. April 2019.
G.
Mit Eingabe vom 7. Februar 2019 beantragte die Beschwerdegegnerin er-
neut die Aufhebung der Sistierung und die Rückgängigmachung der am
1. Dezember 2016 im Register eingetragenen Übertragung der Marken-
rechte auf die Beschwerdeführerin.
H.
Aufgrund der ihr zugetragenen neuen Sachumstände hiess die Vorinstanz
den Antrag der Beschwerdegegnerin auf Rückgängigmachung der am
1. Dezember 2016 im Register eingetragenen Übertragung der Marken-
rechte auf die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 12. Juli 2019 gut.
Das Dispositiv dieser Verfügung lautet wie folgt:
"1. Die Sistierung der Verfahren betreffend der Übertragung der Schweizer Mar-
ken Nr. (Marken-Nr. 1), (Marken-Nr. 2), (Marken-Nr. 3), (Marken-Nr. 4), (Mar-
ken-Nr. 5), (Marken-Nr. 6) und (Marken-Nr. 7) vom 4. Oktober 2018 wird auf-
gehoben.
2. Die Schweizer Marken Nr. (Marken-Nr. 1), (Marken-Nr. 2), (Marken-Nr. 3),
(Marken-Nr. 4), (Marken-Nr. 5), (Marken-Nr. 6) und (Marken-Nr. 7) werden im
Markenregister auf die B._ AG in Liquidation übertragen.
3. Es werden keine Gebühren erhoben."
Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, die streitigen Marken gehörten ge-
mäss rechtskräftigem Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich zur Kon-
kursmasse der Beschwerdegegnerin und nicht der Beschwerdeführerin,
die seit dem 1. Dezember 2016 im Markenregister eingetragen sei. Unter
diesen Umständen überwiege das Interesse der Öffentlichkeit an der Spie-
gelung dieser Rechtslage im (deklaratorischen) Registereintrag.
I.
Am 12. Juli 2019 beantragte das Konkursamt Dübendorf bei der Vorinstanz
die Eintragung einer Verfügungsbeschränkung für alle (Marken 1—7) in-
folge Konkurses über die Beschwerdegegnerin. Die im Markenregister ein-
getragene Verfügungsbeschränkung wurde den Verfahrensbeteiligten mit
Datum vom 22. Juli 2019 mitgeteilt und gleichentags auf www.swissreg.ch
veröffentlicht.
B-4137/2019
Seite 4
J.
Am 14. August 2019 erhob die Beschwerdeführerin vor dem Bundesver-
waltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung vom 12. Juli 2019. Sie
beantragt deren Aufhebung und die definitive Eintragung der Inhaberschaft
an den Marken (Nr. / Marke 1), (Nr. / Marke 2), (Nr. / Marke 3), (Nr. / Marke
4), (Nr. / Marke 5), (Nr. / Marke 6), (Nr. / Marke 7) auf die Beschwerdefüh-
rerin, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be-
schwerdegegnerin und der Vorinstanz.
Die Beschwerdeführerin rügt eine unrichtige und unvollständige Feststel-
lung des rechtserheblichen Sachverhalts, eine Verletzung des Untersu-
chungsgrundsatzes sowie eine Überschreitung des Ermessens bzw. einen
Ermessensmissbrauch.
Die Beschwerdeführerin begründet ihre Beschwerde im Wesentlichen mit
dem Argument, sie habe im Herbst 2016 im Archiv der Beschwerdegegne-
rin, das sich in den Räumlichkeiten des Konkursamtes Dübendorf befinde,
einen Abtretungsvertrag aus dem Jahr 2009 gefunden. Aus diesem Vertrag
gehe unmissverständlich hervor, dass die Beschwerdegegnerin die streiti-
gen Marken im Jahr 2009 an die Beschwerdeführerin übertragen habe.
Nach Vorlage dieses Dokuments habe die Vorinstanz die Marken rechts-
gültig als Eigentum der Beschwerdeführerin im Markenregister eingetra-
gen. Sowohl im angehobenen SchKG-Beschwerdeverfahren als auch im
Aussonderungsverfahren sei die Frage offengelassen worden, ob der wie-
dergefundene Abtretungsvertrag gültig sei. Auch die Vorinstanz habe die
Frage nach der Rechtswirksamkeit des Abtretungsvertrages zu Unrecht
unbeantwortet gelassen.
K.
Mit Beschwerdeantwort vom 19. September 2019 beantragt die Beschwer-
degegnerin die Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädi-
gungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin.
Zur Begründung ihres Antrages macht die Beschwerdegegnerin im We-
sentlichen geltend, die streitgegenständlichen Marken seien seit Kon-
kurseröffnung vom 7. Mai 2015 Teil der Konkursmasse der Beschwerde-
gegnerin gewesen und im Konkursinventar entsprechend aufgeführt wor-
den. Im Zeitpunkt der Konkurseröffnung seien die Marken im
Markenregister auf die Beschwerdegegnerin eingetragen gewesen. Die
streitigen Marken seien im Mai/Juni 2016 in einem Steigerungsverfahren,
an welchem die Beschwerdeführerin vorbehaltlos teilgenommen habe,
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Seite 5
rechtsgültig an einen Dritten verkauft worden. Eine gegen den Versteige-
rungsprozess angehobene SchKG-Beschwerde sei mit zweitinstanzlichem
Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 9. Januar 2017 definitiv
abgewiesen worden. Am 30. November 2016 habe die Beschwerdeführe-
rin ausserdem eine Aussonderungsklage anhängig gemacht. Mit Urteil des
Obergerichts des Kantons Zürich vom 4. Dezember 2018 sei auch diese
Klage zweitinstanzlich abgewiesen worden. Während der Rechtshängig-
keit dieser Verfahren habe die Beschwerdeführerin am 1. Dezember 2016
bei der Vorinstanz die Eintragung der Übertragung der Marken auf sich
selbst beantragt, allerdings ohne die Beschwerdegegnerin zu informieren
oder die Vorinstanz über die streitige Berechtigung an den Marken in
Kenntnis zu setzen.
L.
Am 3. Oktober 2019 reichte die Vorinstanz ihre Akten ein. Sie beantragt die
Abweisung der Beschwerde unter Verzicht auf eine Vernehmlassung.
M.
Nachdem die Beschwerdeführerin am 7. November 2019 das Bundesver-
waltungsgericht um Fristansetzung zur Einreichung einer Stellungnahme
ersucht hatte, und diesem Gesuch mit Verfügung vom 13. November 2019
stattgegeben wurde, replizierte sie am 13. Dezember 2019. Die Beschwer-
deführerin hält an ihren Anträgen fest und führt im Wesentlichen aus, die
Markenrechte seien im Zeitpunkt der Konkurseröffnung vom 7. Mai 2015
nicht Teil der beschwerdegegnerischen Konkursmasse gewesen. Die strei-
tigen Marken seien weder in den Geschäftsbüchern noch in den Bilanzen
der Beschwerdegegnerin aufgeführt und im Markenregister auf den Namen
C._ AG eingetragen gewesen. Am Steigerungsverfahren habe sie
sich nur deswegen beteiligt, weil sie zu diesem Zeitpunkt den Übertra-
gungsvertrag nicht habe auffinden können.
N.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 29. Januar 2020 auf die Ein-
reichung einer Stellungnahme zur Replik der Beschwerdeführerin.
O.
Die Beschwerdegegnerin hält mit Duplik vom 29. Januar 2020 an ihren
Rechtsbegehren fest. Sie führt im Wesentlichen aus, der Zweck des Be-
schwerdeverfahrens liege darin, die materielle Ausgangslage registerrecht-
lich korrekt abzubilden.
B-4137/2019
Seite 6
P.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich
sind, im Folgenden eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die angefochtene Verfügung der Vorinstanz ist eine Verfügung im
Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom
20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Das Bundesverwaltungsgericht
ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in
Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsge-
richtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
1.2 Die Beschwerdeführerin hat am Registerverfahren vor der Vorinstanz
teilgenommen. Sie ist durch die Wiedereintragung der Beschwerdegegne-
rin als Markeninhaberin besonders berührt und hat ein schutzwürdiges In-
teresse an der Aufhebung oder Änderung der Verfügung vom 12. Juli 2019.
Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bst. a–c
VwVG). Die Beschwerdefrist (Art. 50 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 22a Abs. 1
Bst. b) sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift
(Art. 52 Abs. 1 VwVG) sind gewahrt. Der Kostenvorschuss wurde fristge-
recht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich
ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvorausset-
zungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe die Frage nach der
Gültigkeit des Abtretungsvertrages aus dem Jahr 2009 zu Unrecht unbe-
antwortet gelassen. Dadurch habe die Vorinstanz den Sachverhalt nicht
rechtsgenügend erstellt, den Untersuchungsgrundsatz verletzt sowie ihr
Ermessen überschritten bzw. missbraucht.
B-4137/2019
Seite 7
2.2 Im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 12 VwVG) sind die
rechtserheblichen Tatsachen abzuklären, also jene faktischen Entscheid-
grundlagen, die für die Regelung des in Frage stehenden Rechtsverhält-
nisses relevant sind (BGE 143 II 425 E. 5.1; 138 II 465 E. 8.6.4; 130 II 449
E. 6.6.1; AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019, N. 16 und 20 ff. zu
Art. 12 VwVG; KRAUSKOPF/EMMENEGGER/BABEY, in: Waldmann/Weissen-
berger [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG],
2. Aufl. 2016, N. 1 zu Art. 12 VwVG). Die Untersuchungsmaxime wird ge-
mäss Art. 13 VwVG namentlich in Verfahren, welche die Parteien selbst
einleiten bzw. in welchen sie selbständige Begehren stellen, durch die Mit-
wirkungspflicht der Parteien ergänzt (BGE 143 II 425 E. 5.1; 138 II 465;
BVGE 2013/32 E. 3.4.2). Eine unvollständige Sachverhaltsfeststellung
liegt vor, wenn nicht über alle für den Entscheid rechtswesentlichen Sa-
chumstände Beweis geführt oder wenn eine entscheidrelevante Tatsache
zwar erhoben, indes nicht berücksichtigt wird (BVGE 2015/1 E. 4.7, mit
Hinweisen).
Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe den Sachverhalt
unvollständig festgestellt, weil sie die materiell-rechtliche Gültigkeit des
"Trade Mark Assignment" aus dem Jahr 2009 nicht geprüft habe, ist unbe-
gründet. Das "Trade Mark Assignment" ist eine Entscheidgrundlage im
Sinne von Art. 28 Abs. 1 Bst. a der Markenschutzverordnung vom 23. De-
zember 1992 (MSchV, SR 232.111). Die Vorinstanz hat das ins Recht ge-
legte "Trade Mark Assignment" als Beweismittel für den rechtsgeschäftli-
chen Erwerb der Markenrechte abgenommen und in ihren Erwägungen be-
rücksichtigt (Verfügung vom 12. Juli 2019, Ziffern 1, 17, 18). Die Rüge der
Beschwerdeführerin betrifft demnach nicht eine Verletzung des Untersu-
chungsgrundsatzes bei der Feststellung des entscheidwesentlichen Sach-
verhalts, sondern zielt vielmehr auf den Umfang und die Intensität der vor-
instanzlichen Prüfbefugnis bei der Beurteilung der vorgelegten Beweisur-
kunde.
2.3 Die Registereintragung einer rechtsgeschäftlichen Übertragung von
Markenrechten erfolgt auf Grundlage einer formalen und summarischen
Prüfung (Urteile des BVGer B-5122/2011 vom 8. August 2012 "Secretan
Troyanov [fig.]", E. 3.3; B-5482/2009 vom 19. April 2011 "Flamant Vert
[fig.]", E. 4.3; MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Markenrecht, SIWR,
Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 1746; BÜHLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz, Handkommentar, 2. Aufl. 2017, N. 40 zu
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Seite 8
Art. 17 MSchG). Im Fall einer bestrittenen Inhaberschaft ist es dem Zivil-
gericht vorbehalten, diese umfassend materiell-rechtlich zu prüfen (Urteile
des BVGer B-7311/2010 vom 10. Mai 2011 "Alpenswiss", E. 2.2;
B-5122/2011 vom 8. August 2012 "Secretan Troyanov [fig.]", E. 3.3;
B-5482/2009 vom 19. April 2011 "Flamant Vert [fig.]", E. 4.3; MANUEL BIG-
LER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar zum Markenschutzge-
setz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 27 zu Art. 17 MSchG).
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die materiell-rechtli-
che Beurteilung des "Trade Mark Assignment" gemäss ständiger Recht-
sprechung nicht der Vorinstanz, sondern der umfassenden Entscheidkog-
nition des zuständigen Zivilgerichts anheim zu stellen. Eine solche Rechts-
kontrolle wäre nicht zu vereinbaren mit der summarischen und auf formale
Aspekte beschränkten Kognition der Vorinstanz bei der Eintragung von
Markenübertragungen. Die Vorinstanz hat ihre auf Art. 28 Abs. 1 Bst. a
MSchV gestützte Prüfung zu Recht auf die Frage beschränkt, ob die ihr
vorgelegten Beweisurkunden eine genügende Grundlage für die sichere
Registerführung bilden. Inwiefern sich die Vorinstanz dabei durch sach-
fremde Erwägungen hat leiten lassen und deswegen einen Ermessensfeh-
ler bzw. einen Ermessenmissbrauch begangen haben soll, ist nicht ersicht-
lich und wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht substantiiert darge-
legt.
3.
3.1 Die Vorinstanz hiess die seitens der Beschwerdeführerin ersuchte Re-
gisteränderung vom 1. Dezember 2016 gut, ohne die bisher eingetragene
Markeninhaberin vorgängig anzuhören und ohne ihr den Eintragungsent-
scheid förmlich zu eröffnen. Die Beschwerdegegnerin hat aufgrund dessen
erst am 9. Februar 2017 Kenntnis über den geänderten Registerinhalt er-
halten. In der Folge beantragte sie umgehend die Rückgängigmachung der
Registeränderung. Diesem Gesuch hat die Vorinstanz mit Verfügung vom
12. Juli 2019 entsprochen.
3.2 Unter welchen Voraussetzungen eine Registereintragung wegen for-
meller oder materieller Fehlerhaftigkeit rückgängig gemacht werden kann,
ist im Markenschutzgesetz nicht geregelt. Die Rechtsprechung hat für sol-
che Fälle allgemeine Grundsätze entwickelt, unter denen ein Zurückkom-
men auf einen Verwaltungsakt zulässig ist (BGE 143 II 1 E. 4.1; 137 I 69
B-4137/2019
Seite 9
E. 2.3; 127 II 306 E. 7a; 103 Ib 87 E. 2, je mit Hinweisen; TSCHANNEN/ZIM-
MERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 31 N. 37 ff.;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020,
Rz. 1226). Von diesen Grundsätzen lässt sich die Rechtsprechung auch
beim Widerruf von Eintragungen in den Registern des gewerblichen
Rechtsschutzes leiten (BGE 99 IB 336 E. 2.a "MilColor"; für Patente und
Patentlizenzen: Urteil des BGer 4A_447/2009 vom 9. November 2009,
E. 2, nicht publ. Erwägung in BGE 135 III 656; Urteil des BGer 4A.3/1994
vom 11. Juli 1994, E. 3; Urteil des BGer vom 11. Oktober 1976, in: PMMBl
1977 I S. 15 ff.).
3.3 Ein Widerruf ist nach Ablauf der Rechtsmittelfrist grundsätzlich unzu-
lässig, wenn das Interesse am Vertrauensschutz demjenigen an der richti-
gen Durchführung des objektiven Rechts vorgeht: Dies trifft in der Regel
dann zu, wenn durch die Verwaltungsverfügung ein subjektives Recht be-
gründet worden oder die Verfügung in einem Verfahren ergangen ist, in
dem die sich gegenüberstehenden Interessen allseitig zu prüfen und ge-
geneinander abzuwägen waren, oder wenn der Private von einer ihm durch
die Verfügung eingeräumten Befugnis bereits Gebrauch gemacht hat.
Diese Regel gilt allerdings nicht absolut; auch in diesen drei Fällen kann
ein Widerruf in Frage kommen, wenn er durch ein besonders gewichtiges
öffentliches Interesse geboten ist (BGE 144 III 285 E. 3.5; 143 II 1 E. 5.1;
137 I 69 E. 2.3; 135 V 215 E. 5.2; 127 II 307 E. 7a; 121 II 273 E. 1a/aa; je
mit Hinweisen). Interventionen vor Ablauf der Rechtsmittelfrist sind hinge-
gen nicht denselben strengen Voraussetzungen unterworfen, wie sie für
den Widerruf formell rechtskräftiger Verfügungen gelten (BGE 134 V 257
E. 2.2; 121 II 273 E. 1a/aa, mit Hinweisen; Urteil des BGer 4A_447/2009
vom 9. November 2009, E. 2.1). Die Frage des Zurückkommens auf einen
Verwaltungsakt hat auch die Eigenart und die Besonderheiten des konkre-
ten Verfahrens miteinzubeziehen (vgl. Urteil des Bundesgerichts
4A_447/2009 vom 9. November 2009, E. 2.1).
3.3.1 Mit der Praxis der Vorinstanz, vorgenommene Registeränderungen
den Parteien erst nachträglich und nach deren Publikation auf www.swiss-
reg.ch mitzuteilen, hat sich das Bundesgericht bereits im Urteil
4A_447/2009 vom 9. November 2009 befasst. Das Bundesgericht erwog
unter Hinweis auf Art. 39 Bst. b VwVG, eine durch Beschwerde mit auf-
schiebender Wirkung (Art. 55 VwVG) anfechtbare Verfügung dürfe nicht
schon vor Eintritt der formellen Rechtskraft vollzogen werden (E. 2.2).
B-4137/2019
Seite 10
3.3.2 Ungeachtet dieser bundesgerichtlichen Vorgabe informierte die
Vorinstanz die Beschwerdegegnerin erst nachträglich über die vorgenom-
mene Registeränderung mit schriftlicher Mitteilung vom 5. Dezember 2016
(Poststempel vom 6. Dezember 2016). Die an die C._ AG adres-
sierte Mitteilung wurde von der Schweizerischen Post mit dem Vermerk
retourniert, der Empfänger habe unter der angegebenen Adresse nicht er-
mittelt werden können. Die Unzustellbarkeit der Mitteilung war dem Um-
stand geschuldet, dass der Vorinstanz weder die Rückumfirmierung von
C._ AG auf B._ AG noch der am 7. Mai 2015 eröffnete Kon-
kurs über die Beschwerdegegnerin, welcher unter anderem auch einen
Adresswechsel nach sich zog, angezeigt worden ist. Die Beschwerdegeg-
nerin ist damit ihrer Obliegenheit nicht nachgekommen, der Vorinstanz die
aktuelle Firmenbezeichnung und Anschrift nach Massgabe von Art. 40
Abs. 3 Bst. h MSchV anzuzeigen.
3.3.3 Dieses Versäumnis entbindet die Vorinstanz jedoch nicht davon, der
Beschwerdegegnerin, die unbekannten Aufenthaltes war, die Registerän-
derung rechtsfehlerfrei zu eröffnen (Art. 34 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 36
Bst. a VwVG). Obwohl ein solcher Eintragungsentscheid keine subjektiven
Ausschliesslichkeitsrechte zu begründen vermag, berührt er die Beschwer-
degegnerin namentlich in verfahrens- und beweisrechtrechtlicher Hinsicht
doch erheblich. Aufgrund der mangelhaften Eröffnung begann die Rechts-
mittelfrist folglich erst zu laufen, als die Beschwerdegegnerin nach dem
Grundsatz von Treu und Glauben im Besitze aller für die erfolgreiche Wah-
rung ihrer Rechte wesentlichen Elemente war (vgl. BGE 143 IV 40 E. 3.3.3;
102 Ib 91 E. 3). Die Eintragung der Übertragung der Markenrechte auf die
Beschwerdeführerin vom 1. Dezember 2016 war im Zeitpunkt des Ge-
suchs um Rückgängigmachung der Registeränderung vom 9. Februar
2017 folglich noch nicht in formelle Rechtskraft erwachsen. Aus diesem
Grund war der Widerruf an keine besonderen Voraussetzungen geknüpft
und einer Abwägung des Interesses an der richtigen Durchführung des ob-
jektiven Rechts und desjenigen an der Wahrung der Rechtssicherheit be-
durfte es nicht. Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass der Be-
schwerdeführerin wegen des bereits erfolgten Vollzugs der Eintragung eine
gewisse Rechtssicherheitsposition zuzugestehen und eine entsprechende
Interessenabwägung vorzunehmen wäre, müsste die Zulässigkeit des Wi-
derrufs der ersten Registeränderung aus den nachfolgend dargelegten
Gründen bejaht werden.
3.3.4 Der Auffassung der Beschwerdeführerin, sie sei mit Blick auf die um-
strittene Inhaberschaft "zu keinerlei Offenlegung verpflichtet gewesen",
B-4137/2019
Seite 11
vermag namentlich mit Blick auf ihre Vertrauensschutzinteressen nicht zu
überzeugen. Die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin wusste oder
musste wissen, dass gemäss ständiger Rechtsprechung ein Rechtsüber-
gang bei umstrittener Inhaberschaft nicht eingetragen werden darf und der
Entscheid in solchen Fällen dem Zivilgericht vorbehalten bleibt (BGE 99 Ib
340 E. 2b; Urteile des BVGer B-7311/2010 vom 10. Mai 2011 "Alpenswiss",
E. 2.2; B-5122/2011 vom 8. August 2012 "Secretan Troyanov [fig.]", E. 3.3;
B-5482/2009 vom 19. April 2011 "Flamant Vert [fig.]", E. 4.3; Urteil der
RKGE vom 24. Oktober 2006 in: sic! 6/2007, S. 453 ff., E. 6). Angesichts
des Zustandekommens der Registereintragung durch Verschweigen einer
wesentlichen Voraussetzung hat die Beschwerdeführerin keine gefestigte
Vertrauensgrundlage in deren Rechtsbeständigkeit bilden können. Die Ein-
wirkung auf die Verfügung durch unvollständige oder unrichtige Angaben
stellt denn auch eine Konstellation dar, in der typischerweise die Gesetz-
mässigkeitsinteressen überwiegen (BGE 98 Ib 241 E. 4b; Urteil des BGer
4A_447/2009 vom 9. November 2009, E. 2.2; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜL-
LER, a.a.O., § 31 Rz. 57). Zudem beeinflussen die Auswirkungen des Re-
gistereintrages auf die Parteirollen und auf die Beweislast in einem allfälli-
gen Zivilprozess die Rechtssicherheit nicht (vgl. BGE 99 Ib 336 E. 2.c; Ur-
teil des BGer vom 10. Oktober 1976, in: PMMB 1977 I S. 15 ff.).
3.4 Die Vorinstanz wäre folglich selbst unter Annahme einer gewissen
Rechtssicherheitsposition seitens der Beschwerdeführerin berechtigt ge-
wesen, die Registereintragung vom 1. Dezember 2016 zurückzunehmen
und durch eine neue Eintragung zu ersetzen.
3.5 Damit ist nachfolgend die Frage zu beantworten, ob die am 12. Juli
2019 verfügte Wiedereintragung der Beschwerdeführerin als Inhaberin der
Markenrechte zu Recht erfolgt ist.
4.
4.1 Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, die erneute Eintragung der Be-
schwerdegegnerin als Inhaberin der Markenrechte sei aufgrund des ihr zu-
getragenen neuen Sachverhalts erfolgt. Die Aussonderungsklage sei eine
Vollstreckungsklage mit Reflexwirkung auf das materielle Recht und es er-
scheine daher viel wahrscheinlicher, dass diese Situation der tatsächlichen
Rechtslage entspreche.
B-4137/2019
Seite 12
4.2 Die Beschwerdeführerin wendet ein, dem in Rechtskraft erwachsenen
Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich im Aussonderungsverfahren
käme keine Wirkung über das laufende Konkursverfahren hinaus zu. Die
Rechtskraft des Urteils erstrecke sich nur auf die Parteien der Aussonde-
rungsklage, d.h. auf die Beschwerdeführerin und auf die Beschwerdegeg-
nerin. Die Beschwerdeführerin sei seit dem Jahr 2009 rechtmässige Eigen-
tümerin der Marken. Zudem habe der Zuschlagsempfänger im Steige-
rungsverfahren die Markenrechte nicht gutgläubig erworben. Ungeachtet
des im Aussonderungsprozess ergangenen Urteils sei die Beschwerde-
gegnerin ausserhalb des Konkursverfahrens als Nichtberechtigte anzuse-
hen.
4.3 Die Beschwerdegegnerin führt aus, es sei gerichtlich erstellt, dass die
strittigen Marken zur Konkursmasse der Beschwerdegegnerin gehörten
und verwertet werden durften. Die Verfügungsberechtigung der Beschwer-
degegnerin über die Marken sei damit unwiderruflich festgestellt worden
und die Beschwerdeführerin habe allfällig vorbestehende Rechte definitiv
eingebüsst.
4.4 Mit Urteil der II. Zivilrechtlichen Abteilung des Obergerichts des Kan-
tons Zürich vom 9. Januar 2017 (PS160183-O/U) wurde eine auf Art. 17
des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG,
SR 281.1) gestützte Beschwerde abgewiesen und die Rechtmässigkeit
des Zuschlags vom 27. Juni 2016 bestätigt. Die umstrittenen Markenrechte
sind demnach per Freihandverkauf in Form einer internen Steigerung an
den Zuschlagsempfänger übertragen worden. Ein Erwerber wird durch den
Verwertungsakt unbesehen vom Eintrag im Register unmittelbar Eigentü-
mer der Marke (BIGLER, a.a.O., N. 21 zu Art. 19 MSchG; JAQUES DE
WERRA, in: de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire
romand, 2013, N. 34 zu Art. 19 LPM). Insoweit die Beschwerdeführerin in
vorliegendem Registerverfahren trotz rechtskräftigem Entscheid in dieser
Sache erneut die Rechtmässigkeit des Zuschlags in Frage stellen möchte,
ist darauf nicht weiter einzugehen.
4.5 Mit Urteil der II. Zivilrechtlichen Abteilung des Obergerichts des Kan-
tons Zürich vom 4. Dezember 2018 (NE180008O-U) wurde eine durch die
Beschwerdeführerin angehobene Aussonderungsklage (Art. 242 Abs. 2
SchKG) wegen Rechtsmissbräuchlichkeit abgewiesen. Die Markenrechte
unterlagen folglich dem Konkursbeschlag und durften durch das Kon-
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Seite 13
kursamt Dübendorf verwertet werden. Dieses vollstreckungsrechtliche Ur-
teil ist in Rechtskraft erwachsen und nicht nachträglich in einem Register-
verfahren wieder in Frage zu stellen.
4.6 Ob die angesprochene Reflexwirkung auf das materielle Recht aus-
serhalb des Konkursverfahrens bis in das Registerrecht hineinreicht, kann
vorliegend offen bleiben. Denn es erweist sich, dass die Wiedereintragung
der Beschwerdegegnerin als Rechteinhaberin im Markenregister bereits
aus prozessualen Gründen gerechtfertigt ist.
5.
5.1 Nach Art. 17 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) kann der Markeninhaber die Marke für die Waren
oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, ganz oder teilweise
übertragen (Abs. 1). Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schrift-
lichen Form. Sie ist gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirksam, wenn sie
im Register eingetragen ist (Abs. 2).
5.2 Eine Markenübertragung im Sinne von Art. 17 MSchG gilt nach herr-
schender Lehre und Rechtsprechung als Rechtsgeschäft sui generis, auf
welches weder das Zessionsrecht noch die Regeln der sachenrechtlichen
Tradition direkte Anwendung finden (Urteil des BVGer B-7311/2010 vom
10. Mai 2011 "Alpenswiss", E. 3.2; BÜHLER, a.a.O., N. 7 zu Art. 17 MSchG;
DE WERRA, a.a.O., N. 11 zu Art. 17 LPM). Mit Ausnahme der Übertragung
von Kollektiv- oder Garantiemarken (Art. 27 MSchG) ist die Registereintra-
gung des Erwerbers keine Voraussetzung für einen wirksamen Rechtser-
werb. Ein solcher Registereintrag entfaltet folglich keine konstitutive Wir-
kung (vgl. Urteil des BVGer B-7311/2010 vom 10. Mai 2011 E. 3.3.1 "Al-
penswiss"; BÜHLER, a.a.O. N. 18 und N. 22 zu Art. 17 MSchG).
5.3 Nach Art. 28 Abs. 1 MSchV ist der Antrag auf Eintragung der Übertra-
gung vom bisherigen Markeninhaber oder vom Erwerber zu stellen und
muss folgende Angaben umfassen: eine ausdrückliche Erklärung des bis-
herigen Inhabers oder eine andere genügende Urkunde, nach der die
Marke auf den Erwerber übergegangen ist (Bst. a); den Namen und Vor-
namen oder die Firma, die Adresse des Erwerbers und gegebenenfalls
sein Zustellungsdomizil in der Schweiz (Bst. b); und bei teilweiser Übertra-
gung die Angabe der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke
übertragen worden ist (Bst. c).
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5.3.1 Nebst dem für die Anzeige einer Rechtsübertragung vorgesehenen
Formular hat die Beschwerdeführerin der Vorinstanz am 1. Dezember
2016 ein Begleitschreiben zukommen lassen. In diesem erklärt sie, die
B._ AG sei in C._ AG umfirmiert und im Jahr 2015 wieder
auf B._ AG zurückfirmiert worden. Als Beilage wurde ein zwischen
der B._ AG (heutige Beschwerdegegnerin) und der Beschwerde-
führerin geschlossenes, nicht näher datiertes "Trade Mark Assignment"
aus dem Jahr 2009 eingereicht. Dieses Beweismittel wurde ergänzt durch
einen Internet-Handelsregisterauszug der Beschwerdegegnerin vom
30. November 2016.
5.3.2 Weil der Antrag auf Eintragung einer Übertragung sowohl vom bishe-
rigen Markeninhaber als auch vom Erwerber gestellt werden kann (Art. 28
Abs. 1 MSchV), ist der seitens der Beschwerdeführerin einseitig gestellte
Antrag grundsätzlich zulässig. Das durch den Veräusserer unterzeichnete
"Trade Mark Assignment" hat die Rechtsübertragung der Markenrechte auf
die Beschwerdeführerin zum Inhalt. Dieser Übertragungsvertrag genügt
der verlangten Schriftform (Art. 17 Abs. 2 MSchG). Ausreichend ist auch
die alleinige Unterschrift des Markenveräusserers. Eine ausdrückliche An-
nahmeerklärung des Erwerbers ist nicht erforderlich (Urteil des BVGer
B-7311/2010 vom 10. Mai 2011, E. 3.3.1 "Alpenswiss"; BÜHLER, a.a.O.,
N. 21 zu Art. 17 MSchG). Diese Voraussetzungen für die Registereintra-
gung hat die Vorinstanz geprüft, ohne einen Rechtsfehler zu begehen.
5.3.3 Ohne den Prüfumfang über Art. 28 Abs. 1 Bst. a MSchV hinaus aus-
zuweiten, ist auch der eingereichte Handelsregisterauszug als Beweismit-
tel geeignet, als Grundlage für die sichere Führung des Markenregisters zu
dienen (vgl. BGE 99 Ib 336 E. 1; Urteil der RKGE vom 24. Oktober 2006
in: sic! 6/2007, S. 453 ff., E. 8). Dem Handelsregisterauszug lässt sich
nebst den zwei angesprochenen Umfirmierungen (E. 5.3.1) entnehmen,
dass über die Beschwerdegegnerin mit Urteil vom 7. Mai 2015 der Konkurs
eröffnet und die Gesellschaft aufgelöst worden ist. Auch wenn die
Vorinstanz nur die formalen Voraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 1 Bst. a
MSchV zu prüfen hatte, so musste sie dennoch zur Kenntnis nehmen, dass
die im Register eingetragene Rechteinhaberin und Übertragende im Zeit-
punkt der Gesuchstellung konkursit war. Die Vorinstanz hätte daher in ihre
Beurteilung miteinbeziehen müssen, dass eine Marke gemäss Art. 19
MSchG Gegenstand von Vollstreckungsmassnahmen sein kann. Die Be-
schwerdegegnerin hat in diesem Zusammenhang zu Recht darauf hinge-
wiesen, dass der Konkursit nach Konkurseröffnung die Verfügungsfähig-
keit über seine Vermögenswerte und mit der Verwertung zugunsten der
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Gläubiger seine Rechtsträgerschaft verliert, weil die Vermögenswerte auf
diesen Zeitpunkt hin auf die einzelnen Erwerber übergehen (vgl. KURT
STÖCKLI/PHILIPP POSSA, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, N. 1
zu Art. 204 SchKG; RUSSENBERGER, in: Stähelin/Bauer [Hrsg.], Basler
Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl.
2010, N. 50 zu Art. 242 SchKG). Der Umstand, dass das vorgelegte "Trade
Mark Assignment" rund eineinhalb Jahre nach Eröffnung des Konkursver-
fahrens über die im Register eingetragene (umfirmierte) Markeninhaberin
vorgelegt worden ist, hätte bei der Vorinstanz bei sorgfältiger Prüfung erste
Zweifel an der ersuchten Registereintragung wecken müssen.
5.3.4 Ferner hat die Vorinstanz nicht berücksichtigt, dass der Vertragsab-
schluss des nicht näher datierten "Trade Mark Assignment" aus dem Jahr
2009 im Zeitpunkt der Antragstellung vom 1. Dezember 2016 bereits rund
sieben Jahre zurücklag. Auch die lange Zeitspanne zwischen dem Ver-
tragsabschluss und dem Antrag auf Eintragung der Beschwerdeführerin als
Markeninhaberin hätte Anlass zu Zweifeln an einer unbestrittenen Marken-
inhaberschaft geben müssen. Während eines so langen Zeitraums ist rea-
listischerweise auch die Möglichkeit weiterer, zeitlich nachgelagerter
Rechtsübergänge in Betracht zu ziehen.
5.3.5 Das Argument der Vorinstanz, es sei aufgrund der eingereichten Do-
kumente und abgegebenen Erklärungen für sie nicht erkennbar gewesen,
dass die Markeninhaberschaft strittig sein könnte, vermag angesichts die-
ser Umstände nicht zu überzeugen. Die Vorinstanz hätte bei sorgfältiger
Sachverhaltsabklärung erkennen müssen, dass die vorgelegte Urkunde
bereits aufgrund ihres Alters und wegen des laufenden Konkursverfahrens
keine genügende Grundlage für eine sichere Registerführung bildet.
5.4 Eine Beweisurkunde ist ausserdem ungenügend, wenn sich die Erklä-
rungen des bisherigen Markeninhabers und die Ausweise des Gesuchstel-
lers über den Erwerb der Marke widersprechen (Urteil des Bundesgerichts
vom 23. Juli 1990 E. 1 in: PMMBl 1990 I "Partagas", S. 58; Urteil des Bun-
desgerichts vom 16. März 1971, in: PMMBl 1971 I S. 43). Sind Urkunden
jedoch wegen ihrer Form oder aus anderen Gründen nicht hinreichend ein-
deutig, so hat die erwerbende Partei eine zweifelsfreie Zustimmungserklä-
rung der übertragenden Partei einzuholen (Urteile des BVGer B-7311/2010
vom 10. Mai 2011 "Alpenswiss", E. 2.2; B-5122/2011 vom 8. August 2012
"Secretan Troyanov [fig.]", E. 3.3; B-5482/2009 vom 19. April 2011 "Fla-
mant Vert [fig.]", E. 4.3).
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5.5 Um eine Verletzung der Rechte des eingetragenen Inhabers zu vermei-
den, hat sich die Vorinstanz im Zweifelsfall gestützt auf Art. 12 VwVG
(E. 2.2) zu vergewissern, wie es sich mit der angeblich unbestrittenen Mar-
keninhaberschaft verhält. Diese Sachverhaltsabklärung wäre hier ohne
Weiteres möglich gewesen. Als Gesuchstellerin ist die Beschwerdeführerin
aufgrund ihrer Mitwirkungspflicht (Art. 13 VwVG) in einem solchen Fall ge-
halten, die erforderliche Erklärung vorzulegen. Auf diese Weise hätte die
Vorinstanz den Sachverhalt hinreichend abklären können und der Regis-
terinhalt hätte sich vor Vollzug der Registeränderung kontrollieren lassen.
5.6 Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den Sachverhalt un-
genügend erstellt hat und damit revisionsähnliche Gründe vorliegen (vgl.
Art. 66 Abs. 2 Bst. a VwVG).
6.
6.1 Die Gewährung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV i.V.m. Art. 29
und Art. 30 VwVG) setzt voraus, dass die Parteien genügend Kenntnisse
über den Verfahrensverlauf haben, was bedeutet, dass sie in geeigneter
Weise über die entscheidenden Vorgänge vorweg orientiert werden
(BGE 140 I 99 E. 4.3, mit Hinweisen). Der Anspruch auf Gewährung des
rechtlichen Gehörs umfasst insbesondere das Recht, sich vor Erlass eines
in die Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern, er-
hebliche Beweise vorzubringen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu
werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken
oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeig-
net ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 137 II 266 E. 3.2; 135 III 670
E. 3.3.1; Urteil des BVGer B-4820/2012 "Absinthe, Fée verte, La bleue",
E. 3.1.1).
6.2 Der im Markenregister eingetragene Markeninhaber gilt als Partei für
alle Verfahren im Zusammenhang mit einer Änderung des Registers (Richt-
linien in Markensachen, S. 21). Im Fall, dass wie hier bei einem einseitig
gestellten Antrag auf Eintragung einer Markenübertragung begründete
Zweifel an einer unbestrittenen Markeninhaberschaft bestehen oder bei
richtiger Rechtsanwendung hätten aufkommen müssen (E. 5.3.5), ist es
aus Gründen des verfassungsrechtlich garantierten Gehörsanspruchs an-
gezeigt, die eingetragene Markeninhaberin nicht erst nach, sondern bereits
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vor dem Vollzug der Registeränderung am Verfahren zu beteiligen und an-
zuhören. Zwar ist das Registerverfahren nach Art. 17 MSchG in Verbin-
dung mit Art. 28 MSchV im Grundsatz nicht kontradiktorisch ausgestaltet
und eine Anhörung des bisherigen Markeninhabers ist in der Regel ent-
behrlich. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass in denjenigen Ausnahme-
fällen, in welchen sich wie hier begründete Zweifel an einer unbestrittenen
Rechtsübertragung aufdrängen, die Vorinstanz den Verfahrensbeteiligten
diese mitzuteilen sowie eine zweifelsfreie Zustimmungserklärung einzuho-
len hat (E. 5.4).
6.3 Durch dieses Versäumnis hat die Vorinstanz den Anspruch der Be-
schwerdegegnerin auf Gewährung des rechtlichen Gehörs verletzt. Denn
der Beschwerdegegnerin war es aufgrund des Vorgehens der Vorinstanz
tatsächlich unmöglich, rechtzeitig erhebliche Tatsachen und Beweismittel
in das Verfahren einzubringen und geltend zu machen (E. 6.1). Die vorge-
nommene Registereintragung vom 1. Dezember 2016 beruht damit nebst
der unvollständigen Sachverhaltserstellung ursächlich auch auf diesem
Verfahrensfehler. Ist wie hier das rechtliche Gehör nicht rechtzeitig gewährt
worden, so sprechen gewichtige Gründe dafür, die Beschwerdegegnerin
wieder in die Lage zurückzuversetzen, wie sie vor Verletzung ihres Gehörs-
anspruchs bestand. Das öffentliche Interesse an der Durchsetzung des ob-
jektiven Rechts (Legalitätsprinzip) ist angesichts der Schwere dieses Ver-
fahrensfehlers als gewichtig einzustufen.
6.4 Die am 12. Juli 2019 verfügte Wiedereintragung der Beschwerdegeg-
nerin als Rechteinhaberin ist nach dem Ausgeführten zu Recht erfolgt. Die
Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.
7.
7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kos-
ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG
sowie Art. 1 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE,
SR 173.320.2]). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 VGKE). Dem vorliegen-
den Rechtsstreit liegt kein Vermögensinteresse zugrunde, da er nicht die
materielle Berechtigung an den Markenrechten, sondern deren Eintragung
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im Markenregister betrifft und insofern sein wirtschaftlicher Wert für die Par-
teien nicht beziffert werden kann. Die Gerichtsgebühr ist damit gemäss
Art. 3 Bst. b VGKE auf Fr. 4'500.– festzusetzen und aus dem geleisteten
Kostenvorschuss zu entnehmen.
7.2 Für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht hat die anwalt-
lich vertretene Beschwerdegegnerin als obsiegende Partei Anspruch auf
eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1, Art. 9
Abs. 1 und Art. 10 Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die
Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der
Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Partei-
entschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine sol-
che eingereicht wird. Vorliegend war die Beschwerdegegnerin anwaltlich
vertreten, hat dem Gericht vor dem Entscheid jedoch keine detaillierte Kos-
tennote vorgelegt. Daher setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der
Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Der Stundenansatz beträgt für Anwälte
mindestens Fr. 200.– und höchstens Fr. 400.– (Art. 10 Abs. 2 VGKE). Unter
Berücksichtigung der Komplexität des Rechtsstreits und des Umfangs der
Rechtsschriften und eingereichten Akten erachtet das Bundesverwaltungs-
gericht eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.– (inkl. MWST) als ange-
messen.
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