Decision ID: 786c8aac-e39a-46d9-9f25-c08686a5fa7a
Year: 2021
Language: de
Court: ZH_HG
Chamber: ZH_HG_001
Canton: ZH
Region: Zürich
Law Area: civil_law

betreffend Marke und UWG
- 2 -
Rechtsbegehren: (act. 1 S. 4 f.)
" 1. Es sei der Beklagten mit Wirkung für den Kanton Zürich zu verbieten, im Geschäftsverkehr das Zeichen A._ oder CONDITOREI A._ zu verwenden, nämlich a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaura-
tionsbetriebes, wie namentlich auf Konditoreiartikeln und  sowie auf deren Verpackung.
b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines  wie namentlich auf Speisekarten.
c) zur Bezeichnung eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes oder einer Internet-Adresse oder
d) auf andere Art und Weise zur Bewerbung des Betriebes einer  und/oder eines Restaurationsbetriebes, sei es in der  bei Entgegennahme von Telefonaten, als Eintrag in , als Name in sozialen Netzwerken, auf von ihr  Webseiten oder von ihr aufgelegten und verbreiteten .
2. Eventualiter zu 1: Es sei der Beklagten mit Wirkung für den Kanton  zu verbieten, das Zeichen A._ oder CONDITOREI A._  von Grösse und Darstellung als Teil eines kombinierten Wort- oder Wortbildzeichens im Geschäftsverkehr zu verwenden, nämlich a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaura-
tionsbetriebes, wie namentlich auf Konditoreiartikeln und  sowie auf deren Verpackung.
b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines  wie namentlich auf Speisekarten.
c) zur Bezeichnung eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes oder einer Internet-Adresse oder
d) auf andere Art und Weise zur Bewerbung des Betriebes einer  und/oder eines Restaurationsbetriebes, sei es in der  bei Entgegennahme von Telefonaten, als Eintrag in , als Name in sozialen Netzwerken, auf von ihr  Webseiten oder von ihr aufgelegten und verbreiteten .
3. Subeventualiter zu 1: Es sei der Beklagten mit Wirkung für den Kanton Zürich zu verbieten, das Zeichen CONDITOREI A._ oder A._ als Teil der kombinierten Bezeichnung „... Conditorei A._" bzw. des Wort-/Bildzeichens
- 3 -
im Geschäftsverkehr zu verwenden, nämlich
a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder , wie namentlich auf Konditoreiartikeln und  sowie auf deren Verpackung.
b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines  wie namentlich auf Speisekarten.
c) zur Bezeichnung eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes oder einer Internet-Adresse oder
d) auf andere Art und Weise zur Bewerbung des Betriebes einer  und/oder eines Restaurationsbetriebes, sei es in der  bei Entgegennahme von Telefonaten, als Eintrag in , als Name in sozialen Netzwerken, auf von ihr  Webseiten oder von ihr aufgelegten und verbreiteten .
4. Die Beklagte sei zu verpflichten, die den Klägern anfallenden Kosten in Höhe von CHF 5'148.05 gemäss beigelegter Kostenzusammenstellung (KB 26) für die notwendige Entfernung oder Abdeckung der Marken A._ und CONDITOREI A._ auf der Sonnenstore, den , der Ladenbeschriftung (Verkaufstheke) und den Eingangstüren an der E._-gasse ... in Zürich vollumfänglich zu ersetzen.
5. Der Beklagten sei eine gerichtlich zu bestimmende angemessene Frist von maximal drei Monaten ab Rechtskraft des Urteils zur Umsetzung des Verbots gemäss Ziff. 1, 2 oder 3 und der Zahlungsverpflichtung gemäss Ziff. 4 einzuräumen.
6. Es seien die Verbote gemäss Ziffer 1, 2 oder 3 vorstehend mit der  der Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten im Falle der Zuwiderhandlung nach Art. 292 StGB zu verbinden. Der  und ihren Organen sei nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO eine  in der Höhe von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der  der in Ziffer 1, 2 bzw. 3 beantragten Verpflichtungen anzudrohen.
- unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten -"
- 4 -
Ergänztes und geändertes Rechtsbegehren gemäss Replik: (act. 23 S. 3-6)
" 1. Es sei der Beklagten mit Wirkung für den Kanton Zürich zu verbieten, im Geschäftsverkehr das Zeichen A._ oder CONDITOREI A._ zu verwenden, nämlich
a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder , wie namentlich auf Konditoreiartikeln und  sowie auf deren Verpackung.
b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines  wie namentlich auf Speisekarten.
c) zur Bezeichnung eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes oder einer Internet-Adresse oder
d) auf andere Art und Weise zur Bewerbung des Betriebes einer  und/oder eines Restaurationsbetriebes, sei es in der  bei Entgegennahme von Telefonaten, als Eintrag in , als Name in sozialen Netzwerken, auf von ihr  Webseiten oder von ihr aufgelegten und verbreiteten .
1a. Eventualiter zu 1: Es sei der Beklagten mit Wirkung für den Kanton  zu verbieten, im Geschäftsverkehr das Zeichen A._ oder CONDITOREI A._ zum Verkauf, dem Angebot, der Herstellung und der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes zu verwenden, nämlich
a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder , wie namentlich auf Konditoreiartikeln und  sowie auf deren Verpackung oder Aufmachung (wie bedruckte Schokoladenplättchen).
b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines  wie namentlich auf Geschäftsdrucksachen wie Speisekarten, Gutscheinen, Visitenkarten, Werbebroschüren, Flyer, auf , Postkarten, auf einer selbst betriebenen Webseite, in Telefonverzeichnissen wie Telsearch, Online-Verzeichnissen für Gewerbebetriebe und/oder in Social Media-Einträgen wie auf  (insbesondere als Teil des Profilbildes solcher Social ) und
c) als Name eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes ( als Aussenbeschriftung), als Teil eines Domain Namens bzw. einer Internet-Adresse oder als Name von Kanälen in sozialen Netzwerken.
2. Eventualiter zu 1a: Es sei der Beklagten mit Wirkung für den Kanton Zürich zu verbieten, das Zeichen A._ oder CONDITOREI A._ unabhängig von Grösse und Darstellung als Teil eines kombinierten Wort- oder Wortbildzeichens im Geschäftsverkehr zum Verkauf, dem Angebot, der Herstellung und der Bewerbung von  und Dienstleistungen eines Konditorei- und/oder  zu verwenden, nämlich
- 5 -
a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder , wie namentlich auf Konditoreiartikeln und  sowie auf deren Verpackung oder Aufmachung (wie bedruckte Schokoladenplättchen).
b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines  wie namentlich auf Geschäftsdrucksachen wie Speisekarten, Gutscheinen, Visitenkarten, Werbebroschüren, Flyer, auf , Postkarten, auf einer selbst betriebenen Webseite, in Telefonverzeichnissen wie Telsearch, Online-Verzeichnissen für Gewerbebetriebe und/oder in Social Media-Einträgen wie auf  (insbesondere als Teil des Profilbildes solcher Social ) und
c) als Name eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes ( als Aussenbeschriftung), als Teil eines Domain Namens bzw. einer Internet-Adresse oder als Name von Kanälen in sozialen Netzwerken.
3. Subeventualiter zu 1a: Es sei der Beklagten mit Wirkung für den Kanton Zürich zu verbieten, das Zeichen CONDITOREI A._ oder A._ als Teil der kombinierten Bezeichnung „... Conditorei A._" bzw. des Wort-/Bildzeichens
im Geschäftsverkehr zum Verkauf, dem Angebot, der Herstellung und der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebs zu verwenden, nämlich
a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder , wie namentlich auf Konditoreiartikeln und  sowie auf deren Verpackung oder Aufmachung (wie bedruckte Schokoladenplättchen).
b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines  wie namentlich auf Geschäftsdrucksachen wie Speisekarten, Gutscheinen, Visitenkarten, Werbebroschüren, Flyer, auf , Postkarten, auf einer selbst betriebenen Webseite, in Telefonverzeichnissen wie Telsearch, in Online-Verzeichnissen für Gewerbebetriebe und/oder in Social Media-Einträgen wie auf  (insbesondere als Teil des Profilbildes solcher Social ) und.
c) als Name eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes ( als Aussenbeschriftung), als Teil eines Domain Namens bzw. einer Internet-Adresse oder als Name von Kanälen in sozialen Netzwerken.
- 6 -
4. Die Beklagte sei zu verpflichten, die den Klägern anfallenden Kosten in Höhe von CHF 5'148.05 gemäss beigelegter Kostenzusammenstellung (KB 26) für die notwendige Entfernung oder Abdeckung der Marken A._ und CONDITOREI A._ auf der Sonnenstore, den , der Ladenbeschriftung und den Eingangstüren an der E._-gasse ... in Zürich vollumfänglich zu ersetzen.
5. Der Beklagten sei eine gerichtlich zu bestimmende angemessene Frist von maximal drei Monaten ab Rechtskraft des Urteils zur Umsetzung des Verbots gemäss Ziff. 1, 1a, 2 oder 3 (Beseitigung des verbotenen Kennzeichengebrauchs) und der Zahlungsverpflichtung gemäss Ziff. 4 einzuräumen.
6. Es seien die Verbote gemäss Ziffer 1, 1a, 2 oder 3 vorstehend mit der Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe der Beklagten im Falle der Zuwiderhandlung nach Art. 292 StGB zu verbinden. Der  und ihren Organen sei nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO eine  in der Höhe von bis zu CHF 1'000 für jeden Tag der  der in Ziffer 1, 1a, 2 bzw. 3 beantragten Verpflichtungen ab Ablauf der gerichtlich zu bestimmenden Frist gemäss Ziff. 5 anzudrohen.
- unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten -"
Sachverhalt und Verfahren
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Die Kläger sind Mitglieder der Erbengemeinschaft A._ und als solche Eigen-
tümer der zur Erbmasse gehörenden Liegenschaft E._-gasse ... im F._.
Teil dieser Liegenschaft ist ein seit ... bestehender und zwischen ... und ... von
der Familie A._ geführter Konditorei- und Restaurationsbetrieb. ... wurde der
Familienbetrieb durch G._. aufgegeben und seither als Konditorei- und Res-
taurationsbetrieb durch diverse Pächter weitergeführt.
Bei der Beklagten handelt es sich um eine Stiftung mit Sitz in Zürich, welche ge-
mäss Handelsregistereintrag die Eingliederung psychisch oder körperlich beein-
trächtigter oder sozial benachteiligter Jugendlicher und Erwachsener in einen
sinnerfüllenden Arbeitsprozess durch Betrieb und Unterstützung von Integrations-
betrieben (namentlich in Form von Gastronomiebetrieben) oder auf andere Weise
bezweckt, keinen kommerziellen Zweck verfolgt und keinen Gewinn erstrebt.
- 7 -
b. Prozessgegenstand
Zwischen den Parteien besteht seit dem 1. März 2019 ein Vertragsverhältnis be-
treffend die Liegenschaft an der E._-gasse ... in Zürich. Die Qualifikation die-
ses Vertrags ist umstritten. Während die Kläger von einem Mietvertrag ausgehen,
stellt sich die Beklagte auf den Standpunkt, dass es sich um einen Pachtvertrag
handle. Die Beklagte führt in den Räumlichkeiten der genannten Liegenschaft un-
ter der Bezeichnung «... Conditorei A._» einen Konditorei- und Restaurati-
onsbetrieb. Zur Führung eines Konditorei- und Restaurationsbetriebs ist sie ge-
stützt auf den genannten Vertrag berechtigt und verpflichtet.
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Frage, ob die Beklagte im Rah-
men des Betriebs des Konditorei- und Restaurationsbetriebs «... Conditorei
A._» gegen Markenrecht und/oder Wettbewerbsrecht verstösst.
Die Kläger sind der Auffassung, dass die Beklagte nicht berechtigt ist, die Zeichen
«A._» oder «CONDITOREI A._» im Geschäftsverkehr zu verwenden.
Auch die Verwendung als Teil der kombinierten Bezeichnung «... Conditorei
A._» bzw. des entsprechenden Wort-/Bildzeichens erachten sie in marken-
rechtlicher bzw. lauterkeitsrechtlicher Hinsicht als unzulässig.
Demgegenüber macht die Beklagte geltend, zur Verwendung der klägerischen
Zeichen vertraglich berechtigt zu sein. Zudem bestreitet sie, dass ein kennzei-
chenmässiger Gebrauch der klägerischen Zeichen und eine unlautere Irreführung
bzw. Verwechslungsgefahr im Sinne des UWG vorliege.
B. Prozessverlauf
Mit Eingabe vom 29. November 2019 (Datum Poststempel) machten die Kläger
die vorliegende Klage rechtshängig (act. 1; act. 2; act. 3/1, 3-47). Mit Verfügung
vom 2. Dezember 2019 wurde den Klägern Frist angesetzt, um für die Gerichts-
kosten einen Vorschuss von CHF 15'000.– zu leisten (act. 4). Die Kläger leisteten
den Vorschuss fristgerecht (vgl. act. 6). Mit Verfügung vom 8. Januar 2020 wurde
der Beklagten Frist zur Erstattung ihrer Klageantwort angesetzt (act. 8). Die Kla-
geantwort erging sodann fristgerecht (act. 10). Mit Verfügung vom 16. März 2020
- 8 -
wurde die Prozessleitung an Oberrichterin Ruth Bantli Keller als Instruktionsrichte-
rin und mit Verfügung vom 18. Mai 2020 neu an Oberrichterin Nicole Klausner als
Instruktionsrichterin delegiert (act. 13; act. 15). Die am 21. Oktober 2020 durchge-
führte Vergleichsverhandlung führte zu keiner Einigung (Prot. S. 8 ff.). In der Fol-
ge ergingen am 13. Januar 2021 die Replik mit ergänzten Rechtsbegehren
(act. 23; act. 24/1-19) und am 22. März 2021 die Duplik (act. 27; act. 28/1-3). Mit
Verfügung vom 29. März 2021 wurde den Klägern das Doppel der Duplik samt
Beilagen unter Hinweis auf den Aktenschluss zugestellt (act. 29). Nach Erhalt der
Verfügung vom 6. September 2021 (act. 33) erklärten die Parteien, auf die Haupt-
verhandlung zu verzichten (act. 35; act. 36). Weitere Eingaben ergingen nicht.
Das Verfahren ist spruchreif, weshalb ein Urteil zu fällen ist (Art. 236 Abs. 1 ZPO).

Erwägungen
1. Formelles
1.1. Zuständigkeit
1.1.1. Örtliche Zuständigkeit
Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 ZPO das Gericht am
Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am
Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. Sitz der Beklagten ist Zürich. Demnach
ist das Handelsgericht des Kantons Zürich für die vorliegende Klage örtlich
zuständig.
1.1.2. Sachliche Zuständigkeit
Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich ergibt sich
aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO in Verbindung mit § 44 lit. a GOG ZH. Ein
Schlichtungsverfahren entfällt (Art. 198 lit. f ZPO).
1.2. Übrige Prozessvoraussetzungen
Die übrigen Prozessvoraussetzungen erweisen sich als erfüllt und geben zu kei-
nen Bemerkungen Anlass. Damit ist auf die Klage einzutreten.
- 9 -
1.3. Klageänderung
Mit der Replik haben die Kläger ihr Rechtsbegehren teilweise ergänzt bzw. modi-
fiziert und durch ein (weiteres) Eventualbegehren erweitert (act. 23 S. 3-6). Eine
solche Klageänderung ist zulässig, weil die geänderten/neuen (Eventual-
)Ansprüche nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen sind und in einem en-
gen sachlichen Zusammenhang mit dem bisherigen Anspruch stehen (vgl. Art.
227 Abs. 1 lit. a ZPO).
2. Qualifikation des Vertragsverhältnisses
2.1. Unbestrittener Sachverhalt
Unbestritten ist, dass sich die Parteien seit dem 1. März 2019 in einem Vertrags-
verhältnis betreffend die Räumlichkeiten an der E._-gasse ... befinden (act. 1
Rz. 28; act. 10 Rz. 7), gestützt auf welches die Beklagte (berechtigt und) ver-
pflichtet ist, in diesen Räumlichkeiten ein Restaurant und Kaffeehaus mit einem
Ladengeschäft zum Verkauf von Konditoreiartikeln etc. zu betreiben (act. 10
Rz. 35; act. 23 Rz. 128; act. 3/6 Ziff. 2).
2.2. Streitpunkte
2.2.1. Die Kläger gehen davon aus, dass zwischen den Parteien ein Mietverhält-
nis betreffend die Liegenschaft an der E._-gasse ... in Zürich bestehe (act. 1
Rz. 11 m.H. auf act. 3/6, 16, 28, 29 ff.). In der Replik führen die Kläger aus, dass
die gewählte Terminologie keineswegs irrtümlich gewählt worden, sondern ein
Mietvertrag klar gewollt gewesen sei (act. 23 Rz. 34). Sie hätten der Beklagten
kein vollständig eingerichtetes Lokal überlassen. Das Mobiliar befinde sich teil-
weise im Eigentum der Beklagten (act. 23 Rz. 37 m.H. auf act. 12/10). Für die
Qualifikation als Mietvertrag spreche auch, dass die Parteien durch die geplante
Unterscheidung in Miet- und Lizenzvertrag klar zwischen der Nutzung der Liegen-
schaft und der Nutzung der Marken unterschieden hätten. Der Mietvertrag legiti-
miere die Beklagte nur zur Führung eines Restaurations- und Konditoreibetriebs,
während der Lizenzvertrag sie zur Führung der Conditorei A._ berechtigt hät-
te (act. 23 Rz. 38). Entgegen der Behauptung der Beklagten hätten sie (die Klä-
- 10 -
ger) ihr auch keine Personal- und Lieferantenbeziehungen überlassen bzw. über-
lassen wollen. Da die Conditorei A._ nie durch sie (die Kläger) selbst geführt
worden sei, verfügten sie gar nicht über Personal- und Lieferantenbeziehungen.
Vielmehr hätten sie der Beklagten verschiedene Kontakte zu befreundeten Fach-
personen vermittelt; eine entsprechende Zusammenarbeit sei aber nie zustande
gekommen (act. 23 Rz. 39).
2.2.2. Demgegenüber macht die Beklagte in der Klageantwort geltend, dass es
sich bei dem am 4. Dezember 2018 unterzeichneten und als «Mietvertrag» be-
zeichneten Vertrag um einen Pachtvertrag handle (act. 10 Rz. 95). Die Kläger hät-
ten ihr ein öffentlich zugängliches und vollständig eingerichtetes Lokal zur selb-
ständigen Betriebsführung überlassen, wobei sie (die Beklagte) hierzu gleicher-
massen berechtigt und verpflichtet sei. Sie dürfe das überlassene Vertragsobjekt
nur zum vertraglich vereinbarten Zweck gebrauchen. Sodann sei sie verpflichtet,
einen − für einen Pachtvertrag typischen − umsatzabhängigen Zins zu bezahlen
(act. 10 Rz. 97 f. m.H. auf act. 3/6). Im Rahmen des Pachtvertrags hätten die Klä-
ger ihr auch die mit dem Betrieb zusammenhängenden nutzbaren Rechtspositio-
nen, wie insbesondere die Marken, den Namen und die bestehenden Beziehun-
gen zu Lieferanten, überlassen (act. 10 Rz. 100). In der Duplik führt die Beklagte
aus, es sei unbestritten, dass gewisses Mobiliar der Beklagten gehöre. Es handle
sich dabei aber um (austauschbares) und für den Kunden nicht sichtbares Mobili-
ar, wohingegen das von den Klägern zur Verfügung gestellte Mobiliar für den
Kunden gut sichtbar sei und das für den Konditorei- und Restaurationsbetrieb
Conditorei A._ charakteristische Mobiliar darstelle (act. 27 Rz. 118). Es wer-
de bestritten, dass die Parteien klar zwischen der Nutzung der Liegenschaft und
der Nutzung der Marken unterschieden hätten (act. 27 Rz. 119). Sodann bestrei-
tet die Beklagte, dass die Kläger ihr keine Personal- und Lieferantenbeziehungen
hätten überlassen wollen und über keine solchen Beziehungen verfügten (act. 27
Rz. 119).
- 11 -
2.3. Rechtliches
Für die Qualifikation eines Vertrags ist nicht entscheidend, wie die Parteien ihn
bezeichnet haben (Art. 18 OR). In Betracht kommt vorliegend ein Miet- oder
Pachtvertrag. Diese lassen sich wie folgt voneinander abgrenzen: Einem Mieter
steht der blosse Gebrauch der ihm überlassenen Sache zu, dies ohne Rücksicht
auf ihre Nutzbarkeit (Art. 253 OR). Bei einem Pachtvertrag überlässt der Verpäch-
ter dem Pächter dagegen eine nutzbare Sache oder ein nutzbares Recht zum
Gebrauch und zum Bezug der Früchte oder der Erträgnisse (Art. 275 Abs. 1 OR).
Betrifft der Vertragsgegenstand einen Gastgewerbebetrieb, kann die Abgrenzung
zwischen nicht landwirtschaftlicher Pacht und (gastgewerblicher) Miete gemäss
bundesgerichtlicher Rechtsprechung heikel sein (BGer 4C.198/2005 vom
2. November 2005 E. 2). Im zitierten Entscheid konnte das Bundesgericht die
Frage, ob es sich um eine Miete oder eine Pacht handelt, offen lassen und ver-
wies hinsichtlich der Abgrenzungskriterien unter anderem auf seinen früheren
publizierten Entscheid BGE 103 II 247. Dort führte es wiederum aus, dass Ver-
tragsverhältnisse, welche die Überlassung von Räumlichkeiten zu geschäftlichen
Zwecken gegen Entgelt betreffen würden, vielfach auf der Grenze zwischen Miete
und Pacht stünden (BGE 103 II 247 E. 2.b auch zum Folgenden). Dass ein Unter-
nehmer mit und in diesen Räumen zu Erträgnissen gelangen wolle, führe indes
solange nicht zur Annahme eines Pachtverhältnisses, als diese Erträgnisse vor al-
lem auf seine Tätigkeit und nicht auf den blossen Gebrauch der Sache zurückzu-
führen seien. Ferner könne man selbst dann, wenn der vertraglich vereinbarte
Zins in der Weise vom Geschäftserfolg abhängig sei, dass er in Prozenten des
erzielten Umsatzes bestimmt werde, noch nicht auf Pacht schliessen. Im fragli-
chen Entscheid BGE 103 II 247 sei der Mieter bzw. Pächter ermächtigt worden,
die übernommenen Räume umzubauen und habe das Recht gehabt, die Einrich-
tung auf Vertragsbeendigung wieder zu entfernen, ohne den früheren Zustand
wiederherstellen zu müssen. Dies deute auf ein Mietverhältnis hin. Auch dass der
fragliche Betrieb im Zeitpunkt des Abschlusses des (Miet-)Vertrags geschlossen
gewesen sei, spreche gegen die Pacht. Es könne daher keine Rede davon sein,
dass ein bestehender Wirtschaftsbetrieb samt seiner Geschäftsbeziehungen
- 12 -
übergeben worden sei. Vielmehr ergebe sich aus den gesamten Umständen,
dass nur Räume für die Einrichtung eines Wirtschaftsbetriebs überlassen worden
seien. Damit handle es sich beim abgeschlossenen Vertrag um einen Mietvertrag.
In einigen Entscheiden hat das Bundesgericht festgestellt, dass eine (nichtland-
wirtschaftliche) Pacht vorliege, wenn neben öffentlich zugänglichen Räumen die
vollständige Einrichtung eines Geschäfts- oder Gewerbebetriebes zur freien Ge-
schäftsführung überlassen werde (BGer 4C.43/2000 vom 21. Mai 2001 E. 2.b be-
treffend Betrieb eines Café-Restaurants in L._) oder wenn der Verpächter die
Nutzung eines vollständig eingerichteten Unternehmens, mithin ein Produktions-
mittel, zur Verfügung stelle. Demgegenüber sei von Miete auszugehen, wenn der
Vermieter Mietlokalitäten zur Verfügung stelle, die der Mieter erst zur Produktion
einzurichten habe (BGE 128 III 419 E. 2.1 ebenfalls betreffend Betrieb eines Ca-
fé-Restaurants in L._; vgl. zum Ganzen auch HIGI, in: SCHMID [Hrsg.], Zür-
cher Kommentar, Die Miete, 2019, Vorbemerkungen zum 8. Titel [Art. 253 - 273c
OR] N 146 ff.; KOLLER, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil,
Band I, § 11 N 10; STUDER/KOLLER, in: WIDMER LÜCHINGER/OSER [Hrsg.], Basler
Kommentar, OR I, 2020, Vor Art. 275 - 304 N 2; HUGUENIN, Obligationenrecht -
Allgemeiner und Besonderer Teil, 2019, N 3027; ROHRER, in: SVIT-Kommentar,
Vorbemerkungen zu Art. 253-273c OR N 28).
2.4. Würdigung
Vorliegend überlassen die Kläger der Beklagten im Rahmen ihres Vertragsver-
hältnisses Räumlichkeiten, die erstens als Konditorei- und Restaurationsbetrieb
geführt werden müssen, und zweitens mehrheitlich vollständig eingerichtet sind.
Gemäss der Abgrenzung der Einbauten und des Inventars (act. 12/10) ist ein
Grossteil dieser Einrichtung den Klägern zuzurechnen, so vor allem diejenige der
Gasträume (Erfrischungsraum, M._/N._, O._, P._) und des
Verkaufsraums (Laden) der Konditorei. Genau diese überlassene Möblierung
bzw. Einrichtung der Räumlichkeiten stellt eines der Charakteristika dieser Lokali-
tät dar und macht einen wesentlichen Teil ihrer Anziehungskraft auf Kunden aus,
was wiederum die Grundlage für das Erzielen von Ertrag bildet. Zu beachten ist
- 13 -
zwar auch, dass – wiederum gemäss erwähnter Abgrenzung der Einbauten und
des Inventars (act. 12/10) – ein nicht unerheblicher Anteil der vorhandenen Ein-
richtung der Beklagten zugewiesen ist (Aussenmobiliar, praktisch vollständige
Einrichtung von Office, Küche und Backstube, also der «Produktionsstätten»). Ob
und inwieweit die Beklagte weitere Ausstattungsgegenstände, wie Geschirr, Be-
steck, Geräte etc. beisteuern musste, ist nicht bekannt. Die Kläger führten den
Geschäftsbetrieb vor dem Vertragsverhältnis mit der Beklagten nicht selber. Es ist
daher auch nicht davon auszugehen, dass sie der Beklagten einen Kunden-
stamm, Goodwill sowie Personal- und Lieferantenbeziehungen überlassen konn-
ten. Dies müsste aber bei einer Betriebspacht eigentlich mitumfasst sein, wie die
Beklagte selbst ausführt (act. 10 N 100). Dennoch verfügt alleine die Lokalität und
der Konditorei- bzw. Gastwirtschaftsbetrieb gerichtsnotorisch über einen Ruf, der
weit über die Landesgrenzen hinausgeht und von der Beklagten zwangsläufig ge-
nutzt werden kann. Dass die Kläger der Beklagten Kontakte zu Fachpersonen
vermittelten und auf eine Zusammenarbeit der Beklagten mit diesen hinwirkten
(Anstellung von H._ als Konditor und Lieferung von Schokoladenosterhasen
durch I._; vgl. act. 10 N 110), reicht nicht aus, um auf ein Überlassen von
Personal- und Lieferantenbeziehungen eines Geschäftsbetriebs im Sinne einer
Betriebspacht schliessen zu können. Sodann führt die Beklagte selbst aus, dass
die Zusammenarbeit mit H._ gerade nicht zustande kam (act. 10 Rz. 50).
Aus den Ausführungen der Beklagten geht auch nicht eindeutig hervor, ob
I._ die Schokoladenosterhasen schliesslich an die Beklagte geliefert hat oder
nicht (act. 10 Rz. 49 f., 110). Die Formulierung «mögliche Zusammenarbeit»
(act. 10 Rz. 110) lässt darauf schliessen, dass es auch hier nicht zu einer tatsäch-
lichen Zusammenarbeit kam. Im Übrigen macht die Beklagte nicht geltend, dass
sie irgendein anderes Vertragsverhältnis mit einem Arbeitnehmer oder Lieferanten
übernommen habe, schon gar nicht ein mit den Klägern bestehendes. Dieser
Umstand spricht eher gegen eine Pacht.
Gleichwohl gaben die Kläger ihrer Vertragspartnerin mit Überlassung der in der
dargelegten Weise eingerichteten besonderen und geschichtsträchtigen Räumen
an besagter Lage und mit der ausdrücklichen Verpflichtung, darin (weiterhin)
- 14 -
nichts Anderes als eine Konditorei und ein Café zu betreiben, wie es seit vielen
Jahrzehnten der Fall war, bereits sehr viel an Grundlagen in die Hand, um Erträg-
nisse zu erzielen. Auch der teilweise umsatzabhängige Zins (act. 3/6 Ziff. 8.1)
spricht eher für eine Pacht. Diese Aspekte zusammen mit der dargelegten neue-
ren Rechtsprechung des Bundesgerichts lassen den Schluss zu, dass das Ver-
tragsverhältnis der Parteien trotz seiner anderslautenden Bezeichnung als Pacht-
vertrag zu qualifizieren ist.
2.5. Fazit
Die Parteien haben vorliegend einen Pachtvertrag betreffend die Liegenschaft an
der E._-gasse ... in Zürich abgeschlossen. Aus dieser Qualifikation allein
ergibt sich aber noch nicht zwingend, dass die Beklagte berechtigt ist, die Marken
der Kläger zu gebrauchen, sind doch auch die Parteien eines Pachtvertrags im
Rahmen ihrer Privatautonomie in der Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses
frei. Insbesondere ist es (selbst) bei einer «klassischen» Betriebspacht nicht
zwingend, dass alle nutzbaren Rechtspositionen (Marken, Namen, Kunden-
stamm, Goodwill und Beziehungen zu Lieferanten) per se auf den Pächter über-
gehen, wenn bestritten ist und nicht nachgewiesen werden kann, dass dies zwi-
schen den Parteien so vereinbart bzw. gewollt war. Nachfolgend ist daher zu prü-
fen, ob die Beklagte zur Nutzung der klägerischen Marken berechtigt ist.
3. Berechtigung zur Nutzung der klägerischen Marken
3.1. Unbestrittener Sachverhalt
Die Kläger sind Inhaber folgender Marken (act. 1 Rz. 26; act. 3/4; act. 3/5; act. 10
Rz. 21, nachfolgend A._-Marken):
− CH-Marke Nr. 1 − «CONDITOREI A._ (fig.)» (eingetragen am
tt.mm.2008) und
− CH-Marke Nr. 2 − «A._» (eingetragen am tt.mm.2012).
- 15 -
Zu Beginn der Vertragsverhandlungen bzw. der Zusammenarbeit zwischen den
Parteien gingen beide davon aus und beabsichtigten, dass die Beklagte den Be-
trieb an der E._-gasse ... unter der angestammten Marke, d.h. unter Ver-
wendung der A._-Marken, fortsetzen werde (act. 1 Rz. 32-35; act. 10 Rz. 27;
act. 23 Rz. 20; act. 27 Rz. 19 f.; act. 3/28).
3.2. Streitpunkte
3.2.1. Die Kläger stellen sich auf den Standpunkt, das Vertragsverhältnis mit der
Beklagten hätte aufgeteilt werden sollen: In einen Mietvertrag betreffend die Be-
triebsliegenschaft an der E._-gasse und einen Lizenzvertrag hinsichtlich der
Marke «A._» (act. 1 Rz. 38). Während also der Mietvertrag abgeschlossen
worden sei, hätten sich die Parteien in der Folge nicht über die Modalitäten des
Lizenzvertrags einigen können (act. 1 Rz. 43). Der Lizenzvertrag J._ sei nicht
Gegenstand, geschweige denn Grundlage der Vertragsverhandlungen zwischen
den Parteien gewesen (act. 23 Rz. 23). Die Beklagte könne weder aus dem Inhalt
noch aus der Zustellung dieses Vertrags etwas zu ihren Gunsten ableiten, zumal
sie (die Kläger) in ihrer Korrespondenz mit der Beklagten unmissverständlich zu
erkennen gegeben hätten, dass sie nicht beabsichtigten, mit der Beklagten einen
identischen Lizenzvertrag abzuschliessen (act. 23 Rz. 25). Als eigentliche (Dis-
kussions-) Grundlage der Vertragsverhandlungen habe stattdessen der Entwurf
Lizenzvertrag (Lizenzvertrag 1; act. 12/28) gedient, welcher der Beklagten mit E-
Mail vom 17. Januar 2019 (act. 12/14) zugestellt und in der Folge wiederholt von
beiden Parteien überarbeitet und gegenseitig ausgetauscht worden sei (act. 23
Rz. 26 f.). Mangels Einigung über die wesentlichen Vertragsinhalte sei der Li-
zenzvertrag nie zustande gekommen. Es sei auch nicht ersichtlich, weshalb die
Beklagte entgegen dem klaren Wortlaut des Mietvertrags auf das Zustandekom-
men eines Lizenzvertrags bzw. ein implizites Nutzungsrecht hätte vertrauen dür-
fen (act. 23 Rz. 31, 168, 170). Die Nutzungsrechte an den A._-Marken seien
ausdrücklich vom Geltungsbereich des Mietvertrags ausgeschlossen (act. 23
Rz. 43 f. m.H. auf act. 3/6 Ziff. 3). Sie (die Kläger) hätten der Beklagten die Lie-
genschaft an der E._-gasse ... nur deshalb im damaligen Zustand überlas-
- 16 -
sen, weil sie davon ausgegangen seien, dass ein Lizenzvertrag bezüglich der
A._-Marken zustande kommen würde (act. 23 Rz. 161).
3.2.2. Die Beklagte macht geltend, dass für die Parteien stets klar gewesen sei,
dass die Bezeichnung «A._» zwingend für den Betrieb des Restaurations-
und Konditoreibetriebs verwendet werden solle (act. 10 Rz. 104). Die Betriebs-
räumlichkeiten wiesen bis heute «A._»-Schriftzüge auf. Dies zeige, dass die
Nutzung der klägerischen Marken bei Abschluss des Pachtvertrags von beiden
Parteien beabsichtigt gewesen sei (act. 10 Rz. 109; act. 27 Rz. 59). Der Pachtver-
trag erlaube implizit auch die Nutzung der mit dem Betrieb des Pachtobjekts zu-
sammenhängenden Marken (act. 10 Rz. 111). Eventualiter sei sie nach dem Ver-
trauensprinzip zum Gebrauch der klägerischen Marken befugt (act. 10 Rz. 112).
Sie habe (bzw. ein redlicher Vertragspartner hätte) nach Treu und Glauben davon
ausgehen dürfen, dass auch der Lizenzvertrag weitestgehend dem Lizenzvertrag
J._ entsprechen werde (act. 10 Rz. 115). Als Eventualbegründung führt die
Beklagte zudem an, sie sei aufgrund des zustande gekommenen Lizenzvertrags
zur Nutzung der klägerischen Marken berechtigt (act. 10 Rz. 118). Die Parteien
hätten sich anlässlich der Besprechung vom 29. November 2018 über die wesent-
lichen Punkte des Pachtverhältnisses geeinigt. Für beide sei klar gewesen, dass
der Pachtvertrag und der Lizenzvertrag als Einheit zu betrachten seien und das
Pachtverhältnis ohne Bezugnahme auf die Conditorei A._ nicht in Frage
komme (act. 27 Rz. 21). Während der Pachtvertrag ohne grosse Anpassungen
vom Vorgängervertrag J._ habe übernommen und zügig unterzeichnet wer-
den können, hätten die Kläger den Lizenzvertrag in Bezug auf die Exklusivität
noch anpassen wollen, weshalb dieser nicht wie beim Vorgänger zeitgleich mit
dem Pachtvertrag unterzeichnet worden sei. Die Parteien hätten zu diesem Zeit-
punkt keine Zweifel am zukünftigen Abschluss eines Lizenzvertrags gehabt (act.
27 Rz. 29). Trotz der Meinungsverschiedenheiten betreffend die Nebenpunkte
des Lizenzvertrags sei am 27. Februar 2019 die Betriebs- und Inventarübergabe
erfolgt, ohne dass die Kläger explizite Vorbehalte oder Beanstandungen vorge-
bracht hätten (act. 27 Rz. 56). Der Pachtvertrag und der Lizenzvertrag stünden
nicht als selbständige Verträge nebeneinander, sondern seien nach dem Willen
- 17 -
der Parteien voneinander abhängig (act. 27 Rz. 72). Die grundsätzliche Ermächti-
gung zur Nutzung der klägerischen Marken sei bereits bei Unterzeichnung des
Pachtvertrags erteilt worden (act. 27 Rz. 115).
3.3. Rechtliches
Der Abschluss eines Vertrags bedarf gemäss Art. 1 Abs. 1 OR der übereinstim-
menden gegenseitigen Willensäusserung der Parteien. Gemäss bundesgerichtli-
cher Rechtsprechung gilt bei Fragen des Konsenses oder der Auslegung der
Grundsatz des Primats des subjektiv übereinstimmend Gewollten vor dem objek-
tiv Erklärten, subjektiv aber unterschiedlich Verstandenen (BGer 4D_71/2017 vom
31. Januar 2018 E. 5.1). Um darüber befinden zu können, ob tatsächlich eine
Vereinbarung zwischen Parteien zustande gekommen ist, muss demnach zu-
nächst nach ihrem übereinstimmenden wirklichen Willen gesucht werden (vgl. Art.
18 Abs. 1 OR). Es obliegt folglich dem Gericht, zunächst den wirklichen Willen der
Parteien festzustellen, gegebenenfalls empirisch auf Grund von Indizien (z.B. Par-
teiverhalten nach Vertragsschluss). Dabei handelt es sich um eine Tatfrage
(BGer 4C.374/2001 vom 6. September 2002 E. 2.1; Urteil des Handelsgerichts
HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.2).
Wenn es dem Gericht nicht gelingt, diesen wirklichen Willen zu ermitteln, oder
wenn es feststellt, dass eine Partei den von der andern geäusserten wirklichen
Willen nicht verstanden hat, muss das Gericht eruieren, welche Bedeutung die
Parteien nach den Regeln von Treu und Glauben ihren gegenseitigen Willenser-
klärungen geben konnten und mussten. Nur wenn ein natürlicher Konsens fehlt
oder unbewiesen bleibt, gelangt somit das Vertrauensprinzip zur Anwendung,
wobei die Ermittlung der Bedeutung, die den Willenserklärungen der Parteien
beim Abschluss eines Vertrags nach Treu und Glauben zukommt, eine Rechts-
frage darstellt (BGer 4C.374/2001 vom 6. September 2002 E. 2.1; BGE 121 III
118 E. 4.b.aa; Urteil des Handelsgerichts HG120019 vom 8. Juli 2014 E. 2.3.2).
Ein normativer Konsens liegt vor, wenn mittels Auslegung ein rechtlicher Konsens
hergestellt wird. Hierfür sind die Erklärungen so auszulegen, wie sie der Empfän-
ger vernünftigerweise verstehen durfte und musste (WIEGAND/HURNI, in: HONSELL
- 18 -
[Hrsg.], KuKo OR, 1. Aufl., 2014, Art. 1 N 16 ff.). Diese objektivierende oder nor-
mative Auslegung knüpft an den geäusserten Willen an (WIEGAND/HURNI, a.a.O.,
Art. 1 N 18; BGE 117 II 273 E. 5 m.w.H.). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei
der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchs-
tens – im Rahmen der Beweiswürdigung – auf einen tatsächlichen Willen der Par-
teien schliessen lassen (BGE 132 III 626 E. 3.1 m.w.H.). Bei der Auslegung nach
dem Vertrauensprinzip ist zwar primär vom Wortlaut der Erklärung auszugehen.
Deren einzelne Teile sind jedoch nicht isoliert, sondern im Zusammenhang zu be-
trachten. Zu berücksichtigen sind zudem die dem Empfänger bekannten Umstän-
de, unter welchen die Erklärung abgegeben worden ist (BGE 113 II 49 E. 1.a und
b; BGE 101 II 323 E. 1; je m.w.H.). Daraus kann sich ergeben, dass der Empfän-
ger einzelne Aussagen des Erklärenden nicht in ihrer wörtlichen Bedeutung ver-
stehen durfte, sondern in einem anderen Sinne auffassen musste (vgl. BGE 133
III 61 E. 2.2.1; BGE 131 III 280 E. 3.1). Zudem hat das Gericht zu berücksichti-
gen, was sachgerecht ist, weil nicht anzunehmen ist, dass die Parteien eine un-
angemessene Lösung gewollt haben (BGer 4A_579/2017 vom 7. Mai 2018
E. 5.2.2.1; BGE 122 III 420 E. 3.a; BGE 126 III 119 E. 2.c; BGE 117 II 609 E. 6.c;
je m.w.H.; vgl. auch BGE 133 III 607 E. 2.2).
Als Auslegungsmittel kommen demnach insbesondere der Sinngehalt des Wort-
lauts, die Begleitumstände, der systematische Zusammenhang, die Entstehungs-
geschichte des Vertrags sowie die Interessenlage der Parteien und der Vertrags-
zweck in Betracht (MÜLLER, in: AEBI-MÜLLER/MÜLLER [Hrsg.], Berner Kommentar,
Obligationenrecht, Art. 1-18 OR, 2018, Art. 18 N 132 ff.; Urteile des Handelsge-
richts HG150130 vom 2. März 2017 E. 2.2. ff. m.w.H. und HG150107 vom 26. Mai
2017 E. 2.3.1.1.).
Der durch Übereinstimmung der Willensäusserungen erzielte Konsens muss alle
wesentlichen Vertragspunkte umfassen (BGE 97 II 53 E. 3 mit Hinweis auf
BGE 68 II 229 E. 1). Bei ausgehandelten Verträgen muss der gemeinsam verab-
schiedete Inhalt diesen Anforderungen entsprechen (WIEGAND/HURNI, a.a.O., Art.
1 N 21 auch zum Folgenden). Unstreitig ist, dass darunter alle objektiv wesentli-
chen Punkte fallen. Die herrschende Meinung versteht darunter die essentialia
- 19 -
negotii, d.h. die den jeweiligen Vertragstyp bestimmenden, bei den Nominatkon-
trakten im Gesetz geregelten begriffsnotwendigen Elemente. Bei Innominatkon-
trakten soll es genügen, wenn der Zweck der Vereinbarung und die zu erbringen-
den Leistungen hinreichend bestimmt sind. Dies entspricht der von der Minder-
meinung für alle Verträge vertretenen Auffassung, dass eine Einigung über den
Geschäftskern genüge. Der Konsens muss zudem allfällige subjektiv wesentli-
chen Punkte umfassen. Darunter sind solche zu verstehen, ohne die zumindest
eine Partei den Vertrag nicht oder nicht so geschlossen hätte. Für einen Lizenz-
vertrag objektiv wesentlich ist der Lizenzgegenstand. Da eine Gegenleistung ty-
pisch, aber nicht zwingend ist, ist diesbezüglich im Grundsatz vermutungsweise
von subjektiver Wesentlichkeit auszugehen (HILTY, Lizenzvertragsrecht, 2001,
275 f.; vgl. auch VOGLER, Prinzipien des Vertragsrechts, 2020, N 13.9; VON BÜREN,
in: VON BÜREN/DAVID [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht I/1, 2. Aufl., 2002, 337).
Die Beweislast für das Zustandekommen des Lizenzvertrags trägt vorliegend die
Beklagte, da sie aus dieser Tatsache Rechte ableitet (vgl. Art. 8 ZGB), nämlich
die Berechtigung zur Nutzung der A._-Marken, während die Kläger das Zu-
standekommen einer Lizenzvereinbarung und die Berechtigung der Beklagten zur
Nutzung der A._-Marken bestreiten.
3.4. Würdigung
Wie beide Parteien übereinstimmend festhalten, enthält ihr schriftlicher (Pacht-)
Vertrag vom 4. Dezember 2018 (act. 3/6) in Ziffer 3 folgende Klausel:
Damit haben die Parteien explizit festgehalten, dass noch ein separater (schriftli-
cher) Lizenzvertrag abzuschliessen sein wird. Daraus folgt im Umkehrschluss,
- 20 -
dass in diesem Zeitpunkt nach Meinung der Parteien klarerweise (noch) kein Li-
zenzvertrag und somit noch kein Recht der Beklagten, die Marken der Kläger zu
verwenden, bestand. Mithin vermag die Beklagte aus Begebenheiten und Äusse-
rungen, welche vor diesem Zeitpunkt stattfanden, von Vornherein nichts für sich
abzuleiten, was für ein Recht ihrerseits, die Marken der Kläger zu verwenden, ge-
schweige denn für einen stillschweigend geschlossenen Lizenzvertrag sprechen
könnte. Dies betrifft einerseits den Umstand, dass die Beklagte von den Klägern
mit dem Miet- sowie Lizenzvertrag mit J._ bedient worden ist, und anderer-
seits Äusserungen der Kläger (insbesondere betreffend Nichtexklusivität) anläss-
lich der Vertragsverhandlungen vor Abschluss des schriftlichen Pachtvertrags so-
wie das Vertragskonzept der Beklagten.
Die Beklagte macht sodann Umstände geltend, welche sich nach dem Vertrags-
schluss zugetragen haben. Angesichts des ausdrücklichen schriftlichen Vorbehal-
tes in Ziff. 3 des (Pacht-)Vertrags vom 4. Dezember 2018 ist aus solchen aber
nicht ohne Weiteres auf das Zustandekommen eines Lizenzvertrags zu schlies-
sen. In diesem Zusammenhang ist Folgendes erwiesen: Zunächst waren die Klä-
ger mit der Medienmitteilung vom 6. Dezember 2018 einverstanden, in welcher
Bezug auf die Conditorei A._ und G._ genommen wurde (act. 3/29 und
act. 12/11). Sodann wünschten die Kläger und waren sie im Einverständnis mit
der Beklagten im Begriff, ein Verpackungsdesign für den Betrieb der Beklagten zu
entwickeln, welches das Zeichen «A._» verwendete. Die (ersten) Streitigkei-
ten der Parteien sind wegen dieses Verpackungsdesigns entstanden (act. 12/12,
act. 12/14, act. 12/15 und act. 12/19). Ebenso wenig kann von der Hand gewiesen
werden, dass es tatsächlich Äusserungen der Kläger gab, wonach es keinen Sinn
mache, dass der Betrieb nicht unter dem Namen Conditorei A._ und unter
Verwendung der A._-Marken erfolge (insbesondere act. 3/31, act. 3/45 und
act. 12/20). Ferner wurden die Betriebsräume mit unveränderten Schriftzügen im
Aussenbereich und an den Türen und Fenstern übergeben und diese sind bis
heute nicht entfernt worden (vgl. act. 11 Rz. 41 f., 77, 109; act. 12/10, act. 23
Rz. 77, 109). Schliesslich mag sowohl die Tatsache, dass die von K._ einge-
tragene Marke «Cafe A._» im Januar 2019 ablief, als auch eine professionel-
- 21 -
le markenrechtliche Beratung der Kläger Einfluss auf deren Vorstellungen bezüg-
lich der Konditionen einer Lizenzierung gehabt haben. Von schlüssigem Verhalten
der Parteien, auf welches ein stillschweigender bzw. konkludenter Vertrags-
schluss gestützt werden könnte, kann indes keine Rede sein. Weder hat sich die
Beklagte das Zeichen in der Folge ostentativ zu eigen gemacht und so benutzt,
als würde sie von einem zustande gekommenen Lizenzvertrag ausgehen, wurde
doch das Zeichen nicht etwa als Hauptbestandteil, sondern nur im Zusatz «im ...
A._» verwendet. Der Beklagten war demnach selbst nicht klar, ob sie zur
Nutzung der A._-Marken berechtigt ist bzw. bezweifelte sie dies. Noch äus-
serten oder manifestierten die Kläger je schlüssig ihr Einverständnis mit einem
Auftritt der Beklagten unter ihrem Zeichen ohne Vorliegen eines schriftlichen Li-
zenzvertrags. Die Äusserungen der Kläger können nicht so verstanden werden,
dass diese mit der Nutzung der Marken durch die Beklagte einverstanden gewe-
sen wären. Weiter kam es nie zu einer Situation, in welcher die Kläger einen Auf-
tritt der Beklagten mit den A._-Marken geduldet hätten. Ferner zeigt die Tat-
sache, dass die Beklagte die Erarbeitung einer Lizenzvereinbarung forderte (vgl.
act. 11 Rz. 48, 58 ff., act. 12/13, act. 12/18), und in der Folge entsprechende Ent-
würfe ausgetauscht und diskutiert wurden, dass auch die Beklagte nicht davon
ausging, ein Lizenzvertrag sei bereits zustande gekommen. Im Rahmen der of-
fensichtlich noch laufenden Vertragsverhandlungen stand es den Klägern (wie
auch der Beklagten) daher unter Vorbehalt von Treu und Glauben frei, ihre Vor-
stellungen betreffend den Inhalt des Vertragsentwurfs zu modifizieren. Namentlich
stellt die Zustellung des Vorgängervertrags zwischen den Klägern und J._ an
die Beklagte kein verbindliches Zugeständnis dar, an welches die Kläger bei den
Vertragsverhandlungen gebunden gewesen wären, zumal sie bestreiten, dass
diese Zustellung absichtlich und im Sinne einer Verhandlungsbasis für den zwi-
schen den Parteien abzuschliessenden Vertrag erfolgte.
Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, aufgrund derer die Beklagte hätte davon
ausgehen dürfen, dass es sich gemäss übereinstimmendem Willen der Parteien
bei der Gegenleistung für die Lizenz um einen Nebenpunkt handeln würde oder
aufgrund derer gefolgert werden könnte, dass sich die (subjektive) Wesentlichkeit
- 22 -
dieses Vertragspunktes auf die Tatsache einer grundsätzlich geschuldeten Ge-
genleistung beschränkt hätte, der Umfang aber offen gelassen worden wäre.
Nicht zuletzt die wiederholten Nachfragen der Beklagten nach dem schriftlichen
Lizenzvertrag zeigen deutlich, dass sie selbst nicht nur den Lizenzgegenstand,
sondern auch die Modalitäten der Überlassung für (subjektiv) wesentlich hielt.
Selbst die erwähnte Gewährung der Einsicht in Vertragsdokumente mit dem vor-
maligen Vertragspartner (ob beabsichtigt oder nicht) kann nicht auf etwas anderes
schliessen lassen, war doch dieser Vertrag zehn Jahre alt, womit alleine die ver-
strichene Zeit an der Werthaltigkeit der Marken etwas hätte ändern können. Fer-
ner stand unbestrittenermassen die Exklusivität der Lizenz und damit eine Frage,
welche für die Höhe der Gegenleistung in der Regel relevant ist, zur Diskussion.
Die Kläger teilten der Beklagten auf deren Bedenken hinsichtlich Nichtexklusivität
mit, dass man sicher eine gute Lösung finden werde (act. 12/8), was aber eben
heisst, dass sie von der Notwendigkeit, eine Lösung – sprich Regelung – zu fin-
den, ausgingen. Auch der Umstand, dass die Kläger noch im Dezember 2018 mit-
teilten, sie hätten in Zusammenhang mit der Ausarbeitung des Lizenzvertrags
Rechtsanwalt X3._ kontaktiert (act. 12/13), weist deutlich darauf hin, dass die
Kläger die zu regelnden Modalitäten als wichtig erachteten. Dazu musste ange-
sichts der grundsätzlich zu vermutenden subjektiven Wesentlichkeit auch die Ge-
genleistung für die Überlassung des Lizenzgegenstands gehören. Aus der weite-
ren Kommunikation mit den Klägern ergaben sich für die Beklagte praktisch nur
Warnzeichen in dem Sinn, dass die Kläger dem Lizenzgegenstand und damit dem
Lizenzvertrag eine viel höhere Bedeutung zumassen als seinerzeit beim Ver-
tragsschluss mit J._ (act. 12/17). Dies ging so weit, dass die Kläger ankün-
digten, die Nutzung der A._-Marken zu verweigern, wenn sich die Beklagte
dem Willen der Kläger entgegensetzen würde (act. 12/14 und act. 12/18). Die Be-
klagte ihrerseits drängte denn auch je länger je stärker auf den Abschluss des
schriftlichen Lizenzvertrags (act. 12/13 und act. 12/19). Sämtliche vorhandenen
Anhaltspunkte lassen nichts Anderes folgern, als dass sich die Parteien der Not-
wendigkeit, sich noch über verschiedene Modalitäten der Lizenzierung inklusive
die Gegenleistung einigen und diese in einem schriftlichen Dokument festhalten
- 23 -
zu müssen, ansonsten eben kein Lizenzvertrag zustande kommen würde, be-
wusst waren.
Vor diesem Hintergrund ist weder von einem tatsächlichen noch einem normati-
ven Konsens betreffend die Nutzung der A._-Marken auszugehen. Ein ent-
sprechender Lizenzvertrag ist damit zwischen den Parteien nicht zustande ge-
kommenen, weshalb eine Berechtigung der Beklagten, die geschützten prioritären
Marken der Kläger verwenden zu dürfen, zu verneinen ist.
3.5. Fazit
Die Beklagte ist nach dem oben Gesagten nicht berechtigt, die A._-Marken
zu nutzen. Die Kläger können der Beklagten deren Verwendung demnach verbie-
ten. Auf die Einzelheiten ist nachfolgend einzugehen.
4. Berechtigung der Beklagten zur Nutzung der Bezeichnung «... Conditorei A._» und des Logos
4.1. Unbestrittener Sachverhalt
Unbestritten ist, dass die Beklagte den Konditorei- und Restaurationsbetrieb in
den Räumlichkeiten an der E._-gasse ... in Zürich zurzeit unter der Bezeich-
nung «... Conditorei A._» führt (act. 1 Rz. 17, 47; act. 10 Rz. 75, 85). Zudem
verwendet die Beklagte diese Bezeichnung als Teil eines Wortbildzeichens bzw.
eines Logos, welches unter anderem auf der Internetseite, Speisekarte, auf Kon-
ditoreiwaren, Verpackungen, Postkarten und Streichholzschachteln angebracht ist
(act. 1 Rz. 48; act. 10 Rz. 90; act. 23 Rz. 81 m.H. auf act. 24/16; act. 27 Rz. 51-
55).
4.2. Streitpunkte
4.2.1. Die Kläger vertreten die Auffassung, dass die Beklagte mit der eigenen
Marke «... Conditorei A._» offensichtlich auf die ehemalige Conditorei
A._ Bezug nehme (act. 1 Rz. 47). Die genaue Ausgestaltung des entspre-
- 24 -
chenden Wortbildzeichens variiere, wobei sich die Beklagte mit diesem Zeichen
immer mehr den ursprünglichen A._-Marken annähere (act. 1 Rz. 48 f.). Wei-
ter erinnere das verwendete Wortbildzeichen auch stark an das im Branding Ma-
nual ursprünglich angedachte, von der Klägerin 1 entworfene A._-Branding
(act. 1 Rz. 50). In der Replik halten die Kläger fest, von einer rein sachlichen Be-
zugnahme auf das «Haus Conditorei A._» könne entgegen der Behauptung
der Beklagten keine Rede sein (act. 23 Rz. 141). Zwar handle es sich beim Zei-
chen «... Conditorei A._» nicht um eine geschützte Marke, der Gebrauch
dieses Zeichens sei aber klar markenmässig (act. 23 Rz. 142). Im Anschluss an
die Instruktionsverhandlung habe die Beklagte die verwendete Wortbildmarke
weiter angepasst und deren Gebrauch sogar intensiviert (act. 23 Rz. 81). Die an-
gepasste Wortbildmarke zeige einmal mehr, dass die Beklagte ihren Auftritt stark
an das von ihnen (den Klägern) ursprünglich vorgeschlagene A._-Branding
und an die A._-Marken anpasse (act. 23 Rz. 82, 153 f.).
4.2.2. Dem entgegnet die Beklagte, sie sei aufgrund der vertraglichen Verpflich-
tung zur Bewirtschaftung des Konditorei- und Restaurationsbetriebs per 1. März
2019 gezwungen gewesen, innert kürzester Zeit eine Lösung hinsichtlich des Ge-
schäftsauftritts zu finden (act. 10 Rz. 75). Am 18. März 2019 habe sie den Kondi-
torei- und Restaurationsbetrieb unter dem Namen «...» eröffnet und den Namen
sowie das genannte Logo vorab für Marketingzwecke und Pressemitteilungen
verwendet (act. 10 Rz. 83). In der Folge sei das provisorische Logo finalisiert
worden (act. 10 Rz. 90). Aus diesem Grund gebe es aktuell Produkte, welche
noch die alten Logo-Aufkleber aufwiesen, und Produkte, welche bereits mit dem
neuen Logo ausgestattet seien. Es werde aber bestritten, dass es eine Entwick-
lung des Logos gegeben habe und dass sich dieses immer mehr den ursprüngli-
chen A._-Marken angenähert habe. Die geschützten A._-Marken (vgl.
act. 10 Rz. 26) hätten gestalterisch gar keine Ähnlichkeit mit den Logos der Be-
klagten. Bestritten sei auch, dass das verwendete Wortbildzeichen an das im
Branding Manual angedachte A._-Branding erinnere. Die beiden Logos un-
terschieden sich in Bezug auf die Farbe und den Schriftzug. Zudem seien diese
Logos markenrechtlich nicht geschützt (act. 10 Rz. 91). In der Duplik macht die
- 25 -
Beklagte geltend, sie sei der Überzeugung gewesen (und sei es nach wie vor),
die klägerischen Marken nutzen zu dürfen. Als Notfallplan habe sie ihre Waren
und Dienstleistungen mit dem Logo «...» gekennzeichnet, wobei im Hintergrund
und rein informativ darauf hingewiesen werde, dass sich das ... Conditorei
A._ befinde (act. 27 Rz. 51). Der Hinweis auf die Conditorei A._ werde
dabei für jeden Betrachter erkennbar lediglich als Adress- bzw. Ortsangabe ver-
wendet (act. 27 Rz. 54). Es werde bestritten, dass sie das von ihr verwendete
«...»-Logo im Anschluss an die Instruktionsverhandlung weiter intensiviert oder
dieses weiter an das von den Klägern vorgeschlagene A._-Branding ange-
passt habe (act. 27 Rz. 55, 140).
4.3. Rechtliches
Der Inhalt und Umfang der Rechte aus einer Marke wird durch Art. 13 MSchG
festgelegt. Gemäss dessen Abs. 1 verleiht das Markenrecht dem Inhaber das
ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleis-
tungen, für welche sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen
(positive Verfügungsmacht). Der Markeninhaber kann anderen in Anwendung von
Abs. 2 sodann verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1
MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist (Art. 13 Abs. 2 MSchG; negative
Verbietungsmacht). Art. 13 Abs. 2 lit. e MSchG präzisiert sodann, dass es (ande-
ren) insbesondere untersagt ist, das geschützte Zeichen auf Geschäftspapieren,
in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.
In Anwendung von Art. 13 Abs. 2 MSchG ist demnach zu prüfen, ob und inwiefern
die Kläger der Beklagten die Verwendung der Bezeichnung «... Conditorei
A._» untersagen können, dies insbesondere im Zusammenhang mit dem
Geschäftsbetrieb der Beklagten in den von den Klägern gemieteten Räumlichkei-
ten an der E._-gasse ... in Zürich. Damit die Kläger als Markeninhaber ein
solches Recht beanspruchen können, müssen (folgende) drei Voraussetzungen
erfüllt sein: Kennzeichenmässiger und gewerbsmässiger Gebrauch sowie Ver-
wechslungsgefahr.
- 26 -
4.3.1. Kennzeichenmässiger und gewerbsmässiger Gebrauch
Die Ausschliesslichkeitsrechte des Markeninhabers erfassen jeden kennzeichen-
mässigen und gewerbsmässigen Gebrauch der Marke (DORIGO/THOUVENIN, in:
NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [Hrsg.], Handkommentar Markenschutzgesetz, 2. Aufl.,
2017, Art. 13 N 10 und 13 m.w.H). Gewerbsmässiger Gebrauch liegt vor, wenn
die Handlung auf eine wirtschaftliche Betätigung gerichtet ist. Entgeltlichkeit und
Gewinnabsicht sind nicht erforderlich. Als gewerbsmässig gilt jeder marktgeneigte
Gebrauch, also jede Verwendung, die auf dem Markt wahrgenommen wird oder
zumindest wahrgenommen werden kann (DORIGO/THOUVENIN, a.a.O., Art. 13 N 10
m.w.H.; Urteil des Handelsgerichts Zürich HG160205 vom 21. Januar 2019
E. 4.1).
Kennzeichen sind Zeichen, die geeignet sind, ein Objekt oder Subjekt im Verkehr
zu bezeichnen und durch diese Bezeichnung von anderen Objekten oder Subjek-
ten zu unterscheiden. Ein kennzeichenmässiger Gebrauch liegt damit vor, wenn
die massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen als der Unterscheidung dienende
Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, einer Person, eines Unternehmens-
trägers, eines Unternehmens oder eines Geschäftslokals verstehen. Der kennzei-
chenmässige geht über den markenmässigen Gebrauch hinaus und umfasst auch
die Verwendung der Marke als Name, Firma, Enseigne, Geschäftsbezeichnung
oder Domainname (DORIGO/THOUVENIN, a.a.O., Art. 13 N 13 f. m.w.H.).
4.3.2. Verwechslungsgefahr
Die Verwechslungsgefahr hängt einerseits von der Kennzeichnungskraft der
Schutz beanspruchenden Marke und andererseits von der Zeichenähnlichkeit so-
wie der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ab. Diese Kriterien bilden ein
bewegliches System: Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, desto
grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das
jüngere Zeichen vom älteren abheben. Bei identischen Waren ist ein besonders
strenger Massstab anzulegen. Umgekehrt sind an die Unterschiedlichkeit der Wa-
ren und Dienstleistungen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich
die Zeichen sind. Ferner fällt der geschützte Ähnlichkeitsbereich für starke Mar-
- 27 -
ken grösser aus als für schwache. Eine hohe Kennzeichnungskraft der älteren
Marke kann schliesslich zu einem weiteren Gleichartigkeitsbereich der Waren
bzw. Dienstleistungen führen. Das Spiel dieser gegenseitigen Beeinflussung un-
terliegt aber Grenzen: So setzt Art. 4 Abs. 1 MSchG zumindest ähnliche Zeichen
und gleichartige Waren oder Dienstleistungen voraus (JOLLER, in:
NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [Hrsg.], Handkommentar Markenschutzgesetz, 2. Aufl.,
2017, Art. 3 N 46 f. m.w.H). Um im Rahmen einer Gesamtbewertung die Ver-
wechslungsgefahr beurteilen zu können, ist im Einzelfall zunächst zu bestimmen,
in welchem Grad die genannten Kriterien erfüllt sind. Dabei ist von Bedeutung, an
welche Verkehrskreise sich die betreffenden Waren und Dienstleistungen richten.
Unter den massgeblichen Verkehrskreisen sind die aktuellen und potenziellen
Abnehmer der so definierten Waren und Dienstleistungen zu verstehen (JOLLER,
a.a.O. Art. 3 N 49 ff. m.w.H).
Die Rechtsprechung unterscheidet drei Grade der Kennzeichnungskraft: schwa-
che, starke und normale Marken (Urteil des Bundesgerichts 4C_88/2007 vom
17. Juli 2007 E. 2.3.1). Die Kennzeichnungskraft einer Marke bestimmt sich zu-
nächst nach ihrer Unterscheidungskraft. Grundsätzlich ist originär eine normale
Unterscheidungskraft anzunehmen. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob besondere Um-
stände vorliegen, welche die Annahme einer ursprünglich geringeren oder höhe-
ren Kennzeichnungskraft rechtfertigen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 84 f.). Bei starken
Marken kann bereits eine blosse Teilidentität des inkriminierten Zeichens genü-
gen, um im Bewusstsein des Konsumenten die Gedankenverbindung zum be-
kannten Zeichen hervorzurufen. Starke Zeichen bedürfen in erhöhtem Mass des
Schutzes, weil sie Annäherungsversuchen besonders ausgesetzt sind. Zudem
hinterlassen kennzeichnungskräftige Zeichen starke Erinnerungsvorstellungen,
was unzutreffende Assoziationen begünstigt (BGE 122 III 382 E. 2.a m.w.H.).
Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck der Marken auf
die massgebenden Verkehrskreise (BGE 119 II 473 E. 2.c; JOLLER, a.a.O., Art. 3
N 127). Die Marken sind nach ständiger Rechtsprechung als Ganzes zu würdi-
gen. Sie dürfen nicht in ihre Einzelteile zerlegt und isoliert betrachtet werden. Eine
Verwechslungsgefahr wird indes weder dadurch ausgeschlossen, dass alle Be-
- 28 -
standteile der zu vergleichenden Marken verschieden sind, noch ist sie ohne Wei-
teres gegeben, wenn einzelne von ihnen übereinstimmen. Dies bedeutet noch
nicht, dass alle zu berücksichtigenden Elemente gleich stark ins Gewicht fallen.
Den Ausgangspunkt bildet die konkrete Ausgestaltung der Zeichen. Ihr Gesamt-
eindruck wird in erster Linie durch die kennzeichnungskräftigen Bestandteile ge-
prägt, während schwache Elemente ihn weniger zu beeinflussen vermögen. Eine
noch untergeordnetere Rolle spielen gemeinfreie Elemente. Dementsprechend
kann einzelnen charakteristischen Bestandteilen eine das Gesamtzeichen prä-
gende Bedeutung zukommen. Wird eine (ältere) Marke oder ihr prägender Haupt-
bestandteil übernommen, liegt meist eine verpönte Zeichenähnlichkeit vor. In der
Regel schafft in diesen Fällen auch eine Kombination mit einem Zusatz keine hin-
reichende Unterscheidbarkeit. Vielmehr besteht die Gefahr, dass die Abnehmer
die Marken zwar auseinanderzuhalten vermögen, aufgrund des identischen Be-
standteils aber irrtümlich glauben, dass Serienzeichen oder zumindest Marken
von verbundenen Unternehmen vorliegen (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 128 ff.
m.w.H.).
Marken unterscheiden Waren und Dienstleistungen. Nach allgemeinem Ver-
ständnis erfährt diese Funktion keine Beeinträchtigung, wenn gleiche oder ähnli-
che Marken für vollkommen unterschiedliche Produkte benutzt werden. Aus die-
sem Grunde werden Marken grundsätzlich lediglich im Rahmen ihres Gleichartig-
keitsbereichs geschützt (Spezialitätsprinzip) (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N 252). Zur
Bestimmung der Gleichartigkeit der Waren haben Lehre und Rechtsprechung
verschiedene Kriterien entwickelt, so z.B. die Art der Waren, deren Verwendungs-
zweck, Herstellungsstätte, Vertrieb, Abnehmerkreise etc. (JOLLER, a.a.O., Art. 3
N 271 ff.).
4.4. Würdigung
4.4.1. Kennzeichenmässiger und gewerbsmässiger Gebrauch
Die Beklagte bezeichnet ihren Konditorei- und Restaurationsbetrieb in der Lie-
genschaft an der E._-gasse ... in Zürich mit der Enseigne «... Conditorei
- 29 -
A._» und verwendet ein Logo mit dem gleichen Text. Der Gebrauch ist damit
gewerbsmässig.
Die Bezeichnung «... Conditorei A._» und das entsprechende Logo dient so-
dann der Identifizierung des Betriebs der Beklagten und insofern der Abgrenzung
von anderen Konditoreien oder Cafés. Dieser Zustand herrscht nun schon seit
Eröffnung des Betriebes im März 2019. Es ist daher davon auszugehen, dass die
massgeblichen Verkehrskreise das Zeichen samt dem Zusatz «Conditorei
A._» und das entsprechende Logo als präzisierende Bezeichnung für den
Konditorei- und Restaurationsbetrieb der Beklagten an der E._-gasse ... ver-
stehen. Von einer rein informativen bzw. beschreibenden Verwendung kann keine
Rede sein. Damit ist auch die Voraussetzung des kennzeichenmässigen Ge-
brauchs durch die Beklagte erfüllt.
4.4.2. Verwechslungsgefahr
Vorab ist – als Besonderheit des vorliegenden Falles – der Umstand hervorzuhe-
ben, dass ein Teil des heutigen Marktauftritts der Beklagten mit dem hier fragli-
chen Konditorei- und Restaurationsbetrieb darin besteht, dass er in einem Lokal
stattfindet, in welchem sich seit fast jeher eben die Conditorei A._ befand,
woran nicht zuletzt die an verschiedenen Stellen (an Fenster, Türe, Fassade, Sto-
ren) angebrachten A._-Schriftzüge erinnern. Die Beschriftung wurde aller-
dings nicht etwa von der Beklagten angebracht, sondern befand sich bei Überga-
be des Pachtobjekts an besagten Stellen. Diese Situation (Betrieb am Standort
der ehemaligen Conditorei A._ und Schriftzüge «A._» v.a. im Aussenbe-
reich; vgl. auch E. 5.4) besteht nunmehr seit rund zweieinhalb Jahren aufgrund
eines gültigen Vertragsverhältnisses der Parteien und kann der Beklagten somit
nicht vorgeworfen werden. Dass die Beklagte ihren Betrieb in eben den Räum-
lichkeiten der ehemaligen Conditorei bzw. des ehemaligen Cafés A._ führt,
also genau dort, wo ohnehin jeder an einem Besuch eines Cafés bzw. einer Con-
ditorei oder konkret des A._s interessierte Kunde die Conditorei A._
bzw. das «A._» erwartet, trägt jedoch bereits stark zum Entstehen einer
Verwechslungsgefahr bei.
- 30 -
Unter der Enseigne bzw. dem Logo der Beklagten samt erwähntem Zusatz «...
Conditorei A._» werden Waren bzw. Dienstleistungen derjenigen Klassen
angepriesen, für welche die von den Klägern eingetragenen Marken «Conditorei
A._» und «A._») Schutzwirkung beanspruchen. Was die massgebenden
Verkehrskreise anbelangt, dürfte es sich um ein sehr breites Publikum handeln.
Zum einen sind Personen Teil der aktuellen und potentiellen Kundschaft, die ex-
plizit die bekannte Conditorei bzw. das Café A._ besuchen möchten, also
namentlich auch Alteingesessene, ehemalige Stammgäste, vor allem aber Touris-
ten aus nah und fern, und zum anderen gewöhnliche Restaurantbesucher und
reine Zufallsgäste. Von letzteren drei Gruppen ist keine besondere Aufmerksam-
keit zu erwarten. Dies insbesondere auch deswegen nicht, weil der Betrieb der
Beklagten zufällig am Weg eines Passanten liegt bzw. sich – wie gesagt von ihr
«unverschuldet» – wie schon immer genau an der Adresse befindet, wo er von
der explizit am «alten A._» interessierten Kundschaft erwartet wird.
Die Verwechslungsgefahr ist vorliegend insofern evident, als es sich beim
«A._» gerichtsnotorisch um eine sehr bekannte, wenn nicht berühmte Zür-
cher Institution handelt, was konsequenterweise auch für die Marken der Kläger
gelten muss. Zudem handelt es sich beim Wort «A._» in Zusammenhang mit
einer Conditorei bzw. einem Café nicht um eine beliebige Bezeichnung, sondern
um ein starkes, einprägsames Zeichen. Die Enseigne «... Conditorei A._»
enthält mit dem Zusatz «... Conditorei A._» nicht einfach eine gewöhnliche
Ortsbezeichnung, sondern übernimmt einerseits die geschützte Wortmarke
«A._» und andererseits den Wortteil der geschützten Wort-/Bildmarke
«CONDITOREI A._» vollständig. Dass der Akzent der Enseigne der Beklag-
ten auf der Zahl ... liegt, ändert nichts an der Gefahr, dass das Publikum eine
Verbindung zwischen dem Betrieb der Beklagten und den geschützten Marken
der Kläger herstellt.
In dem von der Beklagten verwendeten Logo (z.B. auf Trink- und Tafelschokola-
de, Pralinétütchen, Streichholzschachteln, z.T. Ansichtskarten, Vitrine, Gutschei-
nen, Speisekarten [act. 3/37 Bild 4-6, 3/38, 3/39, 3/40, 3/41 und 3/43]) dominiert
die Jahreszahl ... aufgrund des Schriftbildes und der Schriftgrösse. Die Zusätze
- 31 -
«...» sowie «... Conditorei A._» sind in kleinerer Schriftgrösse und in einer
anderen Schriftart angebracht. Die grafischen Besonderheiten des Logos der Be-
klagten, d.h. die unterschiedlichen Schriftgrössen und Schriftarten, kommen dem-
gegenüber nicht zum Tragen, wenn die vollständige Enseigne der Beklagten aus-
serhalb des Logos, z.B. auf einer Schachtel (act. 3/37 Bild 7), in einem Verzeich-
nis (act. 3/44) oder als Titel über oder in einem gewöhnlichen (Fliess-)Text (z.B.
act. 3/34, 3/35 und 3/42 S. 9) erscheint. In diesen Fällen steht der Zusatz «...
Conditorei A._» gleichberechtigt neben der Bezeichnung «...».
Mit anderen Worten ist das geschützte Zeichen der Kläger zwar lediglich im Zu-
satz «... Conditorei A._» enthalten, darin jedoch vollständig übernommen.
Die zusätzlichen Elemente vermögen keine hinreichende Unterscheidbarkeit zu
schaffen. Dies gilt auch für das verwendete Logo, zumal die Grossschreibung des
Zusatzes sowie die im Vergleich zu «...» leicht vergrösserte und damit dominante-
re Schrift von «Conditorei A._» die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Es besteht
daher auch unter diesem Aspekt die Gefahr, dass die Abnehmer bzw. Kunden
aufgrund des identischen Bestandteils irrtümlich glauben, dass eine Verbindung
zwischen dem Betrieb der Beklagten und den geschützten Marken der Kläger be-
steht. Die Verwechslungsgefahr ist vor diesem Hintergrund sowohl für die Be-
zeichnung «... Conditorei A._» als auch für das entsprechende Logo zu be-
jahen.
4.5. Fazit
Da von einem kennzeichen- und gewerbsmässigen Gebrauch der Bezeichnung
«... Conditorei A._» durch die Beklagte auszugehen und eine Verwechs-
lungsgefahr zu bejahen ist, liegt eine Markenrechtsverletzung vor, weshalb den
Klägern ein Verbietungsrecht zusteht.
Es ist jedoch zu betonen, dass die Verwechslungsgefahr nicht nur durch die Ver-
wendung des Zeichens durch die Beklagte im beschriebenen Sinn, sondern zu
einem nicht unerheblichen Teil durch den Standort des Betriebs und die Beschrif-
tungen an der Aussenfassade, den Storen, Türen etc. bedingt ist. Das Recht, ih-
ren Betrieb an besagtem Standort zu führen, steht der Beklagten aber aufgrund
- 32 -
des Pachtvertrags zu. Für die Beschriftungen an der Aussenfassade etc. ist sie
nicht verantwortlich.
Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich allerdings alleine nach objektiven Krite-
rien. Ob eine subjektive Absicht bestand, Verwechslungen herbeizuführen, ist im
Markenrecht unerheblich. Zu erwähnen ist, dass mitunter die Auffassung vertreten
wird, dass derjenige, der sich zu nahe an ein fremdes Kennzeichen herange-
pirscht habe, einen umso deutlicheren Schritt rückwärts zu tun habe und sich
nicht damit begnügen dürfe, sich nur gerade knapp hinter die Grenze des Zuläs-
sigen zurückzuziehen (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: DAVID/FRICK, Basler
Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 3 N 158 f.). Wie dargelegt
tragen vorliegend der Standort und die bestehenden Beschriftungen erheblich
zum Entstehen einer Verwechslungsgefahr bei. Da beide Umstände aber nicht
auf ein schuldhaftes Verhalten der Beklagten zurückzuführen sind, liesse sich im
vorliegenden Fall eine Verschiebung der Grenze, wie teilweise postuliert, ohnehin
nicht rechtfertigen.
4.6. Rechte der Klägerin aus UWG
4.6.1. Der Vollständigkeit halber ist zu bemerken, dass die Kläger sich auch auf
das Lauterkeitsrecht, nämlich Art. 3 Abs. 1 lit. b und d sowie Art. 2 UWG stützen.
4.6.2. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass das Bundesgesetz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb bezweckt, den lauteren und unverfälschten Wettbewerb im Inte-
resse aller Beteiligten zu gewährleisten (Art. 1 UWG). Unlauter und widerrechtlich
ist gemäss Art. 2 UWG jedes täuschende oder in anderer Weise gegen Treu und
Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, welches das Verhältnis
zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Die
Generalklausel von Art. 2 UWG wird in den Artikeln 3 bis 8 UWG durch Spezial-
tatbestände konkretisiert. Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft,
seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst
in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann dem Richter
beantragen, eine drohende Verletzung zu verbieten (Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG).
- 33 -
4.6.3. Da bereits eine Markenrechtsverletzung zu bejahen ist, kann offen gelas-
sen werden, ob das Verhalten der Beklagten auch einen Verstoss gegen das Lau-
terkeitsrecht darstellt.
5. Prüfung der Rechtsbegehren im Einzelnen
5.1. Ziffer 1, 1a, 2 und 3 der klägerischen Rechtsbegehren stehen im Verhältnis
als Haupt-, Eventual- bzw. Subeventualbegehren zueinander. Es handelt sich um
Unterlassungsbegehren i.S.v. Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG.
5.2. Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt
oder gefährdet wird, kann vom Gericht unter anderem verlangen, eine drohende
Verletzung zu verbieten (Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG). Mit der Unterlassungsklage
sollen zukünftige Markenrechtsverletzungen des Beklagten verhindert werden.
Sie muss sich gegen eine individualisierte, d.h. eine genau und bestimmt um-
schriebene Verletzungshandlung richten. Ein generelles Verbot, das Markenrecht
des Klägers nicht zu verletzen, ist nicht möglich (FRICK, in: DAVID/FRICK [Hrsg.],
Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 3. Aufl., 2017, Art. 55 N 33; STAUB, in:
NOTH/BÜHLER/THOUVENIN [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar, Markenschutzge-
setz, 2. Aufl., 2017, Art. 55 N 36 f.). Im Begehren muss das Zeichen, dessen Ge-
brauch verboten werden soll, genau definiert werden. Zu bezeichnen ist das Ver-
letzungszeichen, nicht das verletzte Zeichen. Bei Wort-/Bildmarken ist es ange-
zeigt, eine Abbildung in das Begehren zu integrieren. Das Erfordernis der Be-
stimmtheit des Unterlassungsbegehrens verunmöglicht es, auf Verwendung eines
Zeichenbestandteils in jeglichem Zusammenhang zu klagen. Eine solche Klage ist
nicht zulässig, weil je nachdem, mit welchen anderen Bestandteilen ein Zeichen-
bestandteil kombiniert wird, die Verwechslungsgefahr anders zu beurteilen ist
(STAUB, a.a.O., Art. 55 N 38 u.a. m.H. auf BGer 4C.149/2003 vom 5. September
2003). Untersagt werden kann nur der Gebrauch eines tatsächlich verwendeten
Zeichens (BGer 4C.149/2003 vom 5. September 2003 E. 1.1). Aufgrund des mar-
kenrechtlichen Spezialitätsprinzips hat das Begehren zudem diejenigen Waren
und/oder Dienstleistungen detailliert aufzuführen, für welche das Zeichen nicht
gebraucht werden soll (STAUB, a.a.O., Art. 55 N 39). Wenn Unterlassungsbegeh-
- 34 -
ren diesen Anforderungen nicht genügen, ist zu unterscheiden: Sind die Begehren
in dem Sinne zu wenig spezifiziert, dass sie über das rechtlich Mögliche hinaus-
schiessen, sind sie nur (aber immerhin) in diesem Umfang abzuweisen. Beantragt
der Kläger zu pauschal die Unterlassung eines bestimmten Zeichenbestandteils,
kann das Gericht lediglich einzelne Zeichenkombinationen in das Verbot aufneh-
men. Führt hingegen die fehlende Spezifizierung des Begehrens dazu, dass sein
Inhalt unklar bleibt, ist zunächst unter Heranziehung der Begründung durch Aus-
legung zu bestimmen, ob dem Wortlaut nicht doch ein bestimmter Sinn zuzuord-
nen ist. Mangels Klärung ist auf das Begehren nicht einzutreten (STAUB, a.a.O.,
Art. 55 N 42).
5.3. Vorab ist festzuhalten, dass die Rechtsbegehren Ziff. 1, 1a und 2 kein tat-
sächlich verwendetes Zeichen, dessen Gebrauch verboten werden soll, definie-
ren. Vielmehr soll die Verwendung der geschützten Zeichen generell verboten
werden. Eine solche Unterlassungsklage ist gemäss obenstehenden Ausführun-
gen gestützt auf Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG nicht zulässig. Diese Rechtsbegehren
sind daher schon aus diesem Grund abzuweisen. Gleichwohl ist nachfolgend kurz
auf die einzelnen Begehren einzugehen.
5.4. Das Hauptbegehren Ziff. 1 zielt darauf ab, der Beklagten den Gebrauch
des Zeichens «A._» oder «Conditorei A._» gänzlich zu verbieten und ihr
jegliche direkte oder indirekte Bezugnahme auf die Conditorei A._ zu unter-
sagen. Die Kläger bleiben bei der Begründung dieses Rechtsbegehrens unbe-
stimmt. Aufgrund der offenen Formulierung ist zu vermuten, dass sie damit ver-
hindern wollen, dass das Zeichen überhaupt, also auch auf Fotos und Postkarten
verwendet oder in Texten, zum Beispiel einem Überblick über die Geschichte der
Lokalität oder Ähnlichem, erwähnt wird. Das Begehren geht jedoch vor dem Hin-
tergrund, dass die Beklagte gestützt auf einen gültigen Vertrag ihren Betrieb an
diesem Standort führt, sehr weit. In den zur Pacht übergebenen Räumlichkeiten
befinden sich historische Fotos bzw. sind zum Teil Räume mit Fotos, auf welchen
die A._-Zeichen zu finden sind, dekoriert. Zudem umfasst der vertraglich
vereinbarte «Grundausbau» des Pachtobjekts unter anderem die Storenanlage,
die Schaufenster und die Registrierungskasse, welche A._-Schriftzüge tra-
- 35 -
gen. Das Recht der Beklagten, in der so dekorierten bzw. ausgestatteten Liegen-
schaft zu wirtschaften, besteht aufgrund des Pachtvertrags und kann der Beklag-
ten nicht streitig gemacht werden. Ebenso wenig besteht eine Grundlage, um der
Beklagten verbieten zu können, Fotos von der aktuellen Ausstattung des Aussen-
bereichs (inkl. bestehenden Beschriftungen) für Druckartikel zu verwenden bzw.
damit für sich Werbung zu machen. Immerhin wird darauf lediglich eine Tatsache,
nämlich die gegenwärtig bestehende Situation, abgebildet. Das Hauptbegehren
kann daher in dieser Pauschalität nicht gutgeheissen werden. Mangels entspre-
chender Begründung kommt auch keine Eingrenzung des Rechtsbegehrens mit-
tels Auslegung in Betracht, zumal die Kläger spezifischere Eventual- bzw. Sub-
eventualbegehren geltend machen, deren Prüfung und allfällige Gutheissung ei-
ner gerichtlichen Präzisierung vorgehen.
5.5. Mit dem in der Replik ergänzten Eventualbegehren Ziff. 1a beantragen die
Kläger ein ebenfalls sehr umfassendes Verbot, nämlich das Zeichen A._ o-
der Conditorei A._ im Geschäftsverkehr «zum Verkauf, dem Angebot, der
Herstellung und der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen eines Kondito-
rei- und/
oder Restaurationsbetriebs zu verwenden». Auch hier bleiben die Kläger bei der
Begründung des Rechtsbegehrens unbestimmt. Zwar wird das Verbot auf
(irgend-)einen Konditorei- und/oder Restaurationsbetrieb beschränkt und werden
wie bei Ziff. 1 (lit. a-d) einzelne Verbotstatbestände genannt (lit. a-c), welche die
Kläger in der Replik mittels Gebrauchsnachweis und Verweis auf Beweismittel
weiter präzisieren. Daraus ergibt sich allerdings keine hinreichende Eingrenzung.
Vielmehr zielen die Kläger mit diesem Rechtsbegehren ebenfalls darauf ab, die
Verwendung oder Erwähnung der A._-Zeichen überhaupt zu unterbinden.
Mangels weiterer Spezifikation kann auch das Eventualbegehren Ziff. 1a in dieser
Pauschalität nicht gutgeheissen werden (vgl. dazu obenstehende Ausführungen
zu Ziff. 1) und kommt abermals keine Eingrenzung des Rechtsbegehrens mittels
Auslegung in Betracht, zumal die Kläger spezifischere Eventual- bzw. Subeventu-
albegehren geltend machen, deren Prüfung und allfällige Gutheissung einer ge-
richtlichen Präzisierung vorgehen.
- 36 -
5.6. Eventualiter zu Ziff. 1a beantragen die Kläger mit Rechtsbegehren Ziff. 2
ein Verbot, die A._-Zeichen unabhängig von Grösse und Darstellung als Teil
eines kombinierten Wort- oder Wortbildzeichens im Geschäftsverkehr zum Ver-
kauf, dem Angebot, der Herstellung und der Bewerbung von Waren und Dienst-
leistungen eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebs zu verwenden. Hier-
bei handelt es sich ebenfalls um ein sehr umfassendes, von einem konkreten Ver-
letzungszeichen losgelöstes Verbot, das in den Rechtsschriften kaum konkreti-
siert wird. Mangels weiterer Spezifikation kann das Eventualbegehren Ziff. 2 in
dieser Pauschalität ebenfalls nicht gutgeheissen werden (vgl. dazu obenstehende
Ausführungen zu Ziff. 1) und kommt auch diesbezüglich keine Eingrenzung des
Rechtsbegehrens mittels Auslegung in Betracht, zumal die Kläger wie erwähnt ein
spezifischeres Subeventualbegehren geltend machen, dessen Prüfung und allfäl-
lige Gutheissung einer gerichtlichen Präzisierung vorgeht.
5.7. Subeventualiter zu Ziff. 1a beantragen die Kläger mit dem Rechtsbegehren
Ziff. 3, dass der Beklagten zu verbieten sei, die A._-Zeichen als Teil der
kombinierten Bezeichnung «... Conditorei A._» bzw. des derzeit verwendeten
Wort-/Bildzeichens im Geschäftsverkehr im Kanton Zürich zum Verkauf, dem An-
gebot, der Herstellung und der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen eines
Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebs zu verwenden. Damit definieren die
Kläger ein spezifisches tatsächlich verwendetes Zeichen, dessen Gebrauch ver-
boten werden soll. Zudem werden einzelne, sehr konkrete und auch genügend
eingegrenzte Verbotstatbestände genannt (lit. a-c). So soll die Verwendung zur
Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes
(lit. a mit weiteren Präzisierungen), zur Kennzeichnung von Dienstleistungen ei-
nes Restaurationsbetriebes (lit. b mit weiteren Präzisierungen) und als Name ei-
nes Konditorei- und/oder Restaurationsbetriebes (lit. c mit weiteren Präzisierun-
gen) untersagt werden. Die im ursprünglichen Rechtsbegehren enthaltene lit. d
wurde im abgeänderten Rechtsbegehren gemäss Replik fallen gelassen. Auf-
grund der Kombination einer konkret verwendeten Bezeichnung samt Abbildung
des entsprechenden Logos mit den beschriebenen Verbotstatbeständen liegt ein
hinreichend bestimmtes Rechtsbegehren vor, welches den Anforderungen von
- 37 -
Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG genügt. Da die Beklagte durch die Verwendung dieses
Zeichens – wie dargelegt – die Markenrechte der Kläger verletzt, ist das Rechts-
begehren Ziff. 3 gutzuheissen.
5.8. In Ziff. 4 ihres Rechtsbegehrens verlangen die Kläger, der Beklagten seien
die Kosten für notwendige bauliche Massnahmen aufzuerlegen, die dadurch an-
fielen, dass sämtliche Hinweise auf die ehemalige Conditorei A._ auf der
Eingangstür, der Aussenfassade und den Sonnenstoren entfernt werden müss-
ten.
Eine Grundlage, um die Beklagte zur Übernahme dieser Kosten zu verpflichten,
ist nicht ersichtlich, zumal diese Beschriftungen nicht auf ihr Handeln zurückzu-
führen sind und die entsprechende Infrastruktur (Storen etc.) zum vertraglich ver-
einbarten «Grundausbau» des Pachtobjekts (vgl. act. 12/10) gehört. Die Kläger
machen denn auch – abgesehen von dem aus dem Umweltrecht stammenden
und vorliegend nicht einschlägigen Verursacherprinzip – keine konkrete rechtliche
Grundlage für die Übernahme dieser Kosten durch die Beklagte geltend. Die Fra-
ge, ob und von wem solche baulichen Massnahmen ausgeführt werden müssten
oder dürfen bzw. ob sie geduldet werden müssten, ist nicht Thema des vorliegen-
den Prozesses. Nicht vorweg genommen werden kann insbesondere, ob sie vom
Denkmalschutz genehmigt würden. Das Rechtsbegehren ist daher abzuweisen.
5.9. Mit ihrem Rechtsbegehren Ziff. 5 beantragen die Kläger, es sei eine ge-
richtlich zu bestimmende angemessene Frist von maximal drei Monaten ab
Rechtskraft des Urteils zur Umsetzung der Verbote gemäss Ziff. 1, 1a, 2 und 3
einzuräumen (act. 1 S. 5). Die Beklagte verlangt eine Frist von mindestens sechs
Monaten (act. 10 Rz. 138).
Unterlassungsurteile sind grundsätzlich sofort ab Eintritt der Rechtskraft zu befol-
gen (FRICK, a.a.O., Art. 55 N 44; DAVID ET AL., in VON BÜREN/DAVID [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht I/2, Rz. 285). Es gibt
aber Fälle, in denen eine sofortige Reaktion nicht möglich ist. Wird beispielsweise
einem Unternehmen befohlen, seine Firma zu ändern, kann dies nicht von heute
auf morgen geschehen. Diesen Gesellschaften ist daher eine gewisse Überle-
- 38 -
gungsfrist zur Abklärung einzuräumen, ob die neu zu wählende Firma nicht wie-
derum weitere Drittrechte verletzt. Die Praxis erachtet in solchen Fällen 30 bis 40
Tage als genügend. Indessen hat das Bundesgericht einem Unternehmen, dem
bei seiner Namenswahl kein Verschulden vorgeworfen werden konnte und das
seine Firma schon seit nahezu zehn Jahren unangefochten gebraucht hatte, eine
Anpassungsfrist von gegen elf Monaten eingeräumt (DAVID ET AL., a.a.O., Rz. 286
m.w.H. u.a. auf BGE 100 Ib 29 E. 9).
In der vorliegenden besonderen Konstellation (Verwechslungsgefahr ergibt sich
massgeblich aus der von der Beklagten berechtigterweise genutzten Örtlichkeit
und der Gestaltung der verpachteten Liegenschaft, Zustand besteht bereits seit
über zwei Jahren, weitere Verwendung des Zeichens in der Übergangsfrist verur-
sacht den Klägerin keine zusätzlichen Nachteile) erscheint eine Frist von fünf Mo-
naten zur Umsetzung des Verbotes angemessen.
6. Vollstreckungsmassnahmen
Auf Antrag der obsiegenden Partei ordnet das Gericht Vollstreckungsmassnah-
men an (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Dabei können gemäss Art. 343 Abs. 1 ZPO bei ei-
nem Entscheid auf eine Verpflichtung zu einem Tun, Unterlassen oder Dulden
verschiedene indirekte Zwangsmittel angedroht werden. Dazu gehören die Straf-
androhung nach Art. 292 StGB, die Ordnungsbusse bis CHF 5'000.– und die Ta-
gesbusse bis zu CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung (als Variante der
Ordnungsbusse). Über die Anordnung der Vollstreckungsmassnahmen entschei-
det das Gericht nach seinem eigenen Ermessen (STAEHELIN, in: SUTTER-
SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zi-
vilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 236 N 25). Dabei hat es den Grundsatz der
Verhältnismässigkeit zu beachten (STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N 11, 14). Eine
Kombination der verschiedenen Massnahmen ist möglich (STAEHELIN, a.a.O.,
Art. 343 N 15; vgl. HGer Urteile HG190019 vom 21. Juni 2019 E. 5; HG160205
vom 21. Januar 2019 E. 8.3).
Der Kläger beantragt zur Durchsetzung der Verbote gemäss Rechtsbegehren
Ziff. 1, 1a, 2 und 3 sowohl die Androhung der Bestrafung der Organe der Beklag-
- 39 -
ten nach Art. 292 StGB als auch die Androhung der Auferlegung einer Ordnungs-
busse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO (act. 23 S. 6).
Ihrer Rechtsnatur als Zwangsgeld entsprechend ist die Ordnungsbusse (inkl. Ta-
gesbusse) vorerst für den Fall der Nichterfüllung lediglich anzudrohen und erst
dann auszusprechen, wenn die Nichterfüllung feststeht. Die Nichterfüllung eines
Zivilurteils ist nicht schon per se eine Ordnungswidrigkeit, die ohne jegliche An-
drohung vom Vollstreckungsgericht mit einer Busse bestraft werden kann
(STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N. 22; KELLERHALS, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.],
Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, Art. 343
N 43 ff.). Die Androhung kann bereits in das zu vollstreckende Urteil aufgenom-
men werden. Die Höhe der Busse kann, muss aber nicht beziffert werden
(STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N 22). Das Vollstreckungsgericht hat sodann in einem
zweiten Entscheid festzustellen, ob tatsächlich nicht erfüllt wurde, und allenfalls
die Busse zu verhängen sowie – sofern noch nicht beziffert – deren Höhe festzu-
setzen. Dieser Entscheid des Vollstreckungsgerichts bedarf eines Antrags der ob-
siegenden Partei (STAEHELIN, a.a.O., Art. 343 N. 22; KELLERHALS, a.a.O., Art. 343
N 49).
Vorliegend drängt sich eine an die Beklagte selber gerichtete Androhung einer
Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO – gemäss Gesetz bis zu CHF 1'000.–
für jeden Tag der Nichterfüllung – auf, um den gerichtlichen Anordnungen gehörig
Nachdruck zu verleihen. Auf eine Bezifferung der allenfalls konkret auszufällen-
den Tagesbusse ist indessen im jetzigen Zeitpunkt zu verzichten. Vorliegend ist
die Androhung der Tagesbusse mit einer an die verantwortlichen Organe gerich-
teten Strafandrohung nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) zu verbinden.
In Anbetracht der Androhung der Tagesbusse nach Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO an
die Beklagte selbst, verbunden mit der an die Organe gerichteten Strafandrohung
nach Art. 292 StGB, rechtfertigt sich unter Berücksichtigung des Verhältnismäs-
sigkeitsgrundsatzes hingegen keine zusätzliche Androhung einer Ordnungsbusse
i.S.v. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO an die Organe.
- 40 -
7. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen
Die Parteien haben einen Pachtvertrag betreffend die Liegenschaft an der
E._-gasse ... in Zürich abgeschlossen. Ein Lizenzvertrag ist demgegenüber
zwischen den Parteien nicht zustande gekommenen, weshalb die Beklagte nicht
berechtigt ist, die klägerischen Marken zu verwenden. Die Kläger können der Be-
klagten eine entsprechende Verwendung verbieten. Da von einem kennzeichen-
und gewerbsmässigen Gebrauch der Bezeichnung «... Conditorei A._» durch
die Beklagte auszugehen und eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist, liegt eine
Markenrechtsverletzung vor, aufgrund derer die Kläger ein Verbietungsrecht ha-
ben. Indessen können die einzelnen Unterlassungsbegehren nur insoweit gutge-
heissen werden, als sie zulässig, genügend bestimmt und klar sind. Im Übrigen
sind sie abzuweisen. Damit erübrigt sich die Prüfung einer UWG-Verletzung.
8. Kosten- und Entschädigungsfolgen
8.1. Streitwert
Vorliegend handelt es sich um eine vermögensrechtliche Streitigkeit (vgl. BGE
118 II 528 E. 2c). Lautet das Rechtsbegehren in einer vermögensrechtlichen
Streitigkeit nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streit-
wert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offen-
sichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Dabei hat das Gericht eine eigene
Bewertung vorzunehmen, d.h. es hat den Streitwert nach objektiven Kriterien zu
schätzen (RÜEGG/RÜEGG, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kom-
mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl., 2017, Art. 91 N 6 m.H.).
Die Kläger haben den Streitwert mit CHF 250'000.– beziffert (act. 1 Rz. 5). Dies
wurde von der Beklagten nicht bestritten (act. 10 Rz. 3). Der Streitwert ist deshalb
auf CHF 250'000.– festzusetzen.
8.2. Gerichtskosten
- 41 -
Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des
Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1
GOG ZH) und richtet sich nach dem Streitwert, dem Zeitaufwand des Gerichts
sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4 GebV OG).
Die auf Basis des Streitwerts von CHF 250'000.– errechnete Grundgebühr beträgt
CHF 14'750.– (§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 GebV OG). Die Prozesskosten
werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat keine Par-
tei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Ver-
fahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Wird das Hauptbegehren abgewiesen und
nur das Eventualbegehren zugesprochen, so gilt im Umfang der Differenz, um
welchen der Streitwert des Eventualbegehrens unter demjenigen des Hauptbe-
gehrens liegt, der Kläger als unterliegend (STERCHI, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.],
Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, Art. 106
N 4).
Vorliegend werden das Hauptbegehren (Ziff. 1) und zwei Eventualbegehren
(Ziff. 1a und Ziff. 2) abgewiesen. Zudem unterliegen die Kläger bezüglich Rechts-
begehren Ziff. 4 (Kosten für bauliche Massnahmen) und einer Vollstreckungs-
massnahme. Insgesamt rechtfertigt es sich daher, die Gerichtskosten den Partei-
en je zur Hälfte aufzuerlegen. Die gesamten Kosten sind vorab aus dem Kosten-
vorschuss der Kläger zu beziehen. Den Klägern ist ein entsprechendes Rück-
griffsrecht auf die Beklagte einzuräumen.
8.3. Parteientschädigungen
Vorliegend haben sowohl die Kläger als auch die Beklagte eine Parteientschädi-
gung beantragt (act. 1 S. 5; act. 10 S. 2; act. 23 S. 6; act. 27 S. 2; Art. 105 Abs. 2;
vgl. dazu JENNY, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommen-
tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl., 2016, Art. 105 N. 6).
Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädi-
gung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010
(AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2
des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Grundlage für die Festsetzung
- 42 -
der Höhe der Parteientschädigung bildet in erster Linie der Streitwert (§ 2 Abs. 1
lit. a AnwGebV), aufgrund dessen die Grundgebühr berechnet wird (§ 4 Abs. 1
AnwGebV). Die gestützt auf den vorliegenden Streitwert von CHF 250'000.– er-
mittelte Grundgebühr von CHF 17'650.– deckt den Aufwand für die Erarbeitung
einer Rechtsschrift und die Teilnahme an der Hauptverhandlung ab (§ 11 Abs. 1
AnwGebV). Für die Vergleichsverhandlung und den zweiten Schriftenwechsel ist
gestützt auf § 11 Abs. 2 AnwGebV ein Zuschlag von insgesamt rund 40% der
Grundgebühr zu berechnen. Dies ergibt eine Parteientschädigung von CHF
24'700.‒.
Bei teilweisem Obsiegen erfolgt gleichermassen die Zusprechung einer Parteient-
schädigung nach den Regeln von Art. 106 Abs. 2 ZPO, d.h. die gegenseitigen
Entschädigungspflichten sind einander in Bruchteilen gegenüberzustellen und bis
zum kleineren Bruchteil zu verrechnen (SCHMID/JENT-SØRENSEN, in: OBERHAM-
MER/DOMEJ/HAAS [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Aufl., 2021, Art. 106 N 4). Dies
bedeutet, dass – unabhängig von der effektiv zuzusprechenden Parteientschädi-
gung – vorab die Quoten des Obsiegens zu verrechnen sind und nur dort effektiv
die Zusprechung einer Parteientschädigung in Betracht kommt, wo nach Verrech-
nung ein Überschuss vorhanden ist. Aufgrund des je hälftigen Unterliegens der
Parteien sind die Parteientschädigungen wettzuschlagen.
Das Handelsgericht erkennt:
1. Der Beklagten wird – unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlicher
Organe nach Art. 292 StGB (Busse bis CHF 10'000.–) im Widerhandlungs-
fall sowie zusätzlich unter Androhung einer Ordnungsbusse bis zu
CHF 1'000.– für jeden Tag der Nichterfüllung – verboten, nach Ablauf einer
Frist von fünf Monaten ab unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. ab
Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung nach erfolgter Beschwerde
das Zeichen «CONDITOREI A._» oder «A._» als Teil der kombi-
nierten Bezeichnung «... Conditorei A._» bzw. des Wort-/Bildzeichens
- 43 -
im Kanton Zürich im Geschäftsverkehr zum Verkauf, dem Angebot, der Her-
stellung und der Bewerbung von Waren und Dienstleistungen eines Kondito-
rei- und/oder Restaurationsbetriebs zu verwenden, nämlich
a) zur Kennzeichnung von Waren eines Konditorei- und/oder Restaurati-
onsbetriebes, wie namentlich auf Konditoreiartikeln und Schokoladen-
produkten sowie auf deren Verpackung oder Aufmachung (wie be-
druckte Schokoladenplättchen),
b) zur Kennzeichnung von Dienstleistungen eines Restaurationsbetriebes
wie namentlich auf Geschäftsdrucksachen wie Speisekarten, Gut-
scheinen, Visitenkarten, Werbebroschüren, Flyern, auf Streichholz-
schachteln, Postkarten, auf einer selbst betriebenen Webseite, in Tele-
fonverzeichnissen wie Telsearch, in Online-Verzeichnissen für Gewer-
bebetriebe und/oder in Social Media-Einträgen wie auf Instagram (ins-
besondere als Teil des Profilbildes solcher Social Media-Kanäle) und
c) als Name eines Konditorei- und /oder Restaurationsbetriebes (insbe-
sondere als Aussenbeschriftung), als Teil eines Domain-Namens bzw.
einer Internet-Adresse oder als Name von Kanälen in sozialen Netz-
werken.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 14'750.–.
3. Die Kosten werden zur Hälfte den Klägern unter solidarischer Haftung einer-
seits sowie zur Hälfte der Beklagten andererseits auferlegt und vorab aus
- 44 -
dem Kostenvorschuss der Kläger bezogen. Den Klägern wird ein entspre-
chendes Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
4. Den Parteien werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert beträgt CHF 250'000.–.