Decision ID: 61d8f4fe-a1a1-5c77-9fc4-a7d6e3c55f75
Year: 2018
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 7. Juni 2013 bei der Vor-
instanz hinterlegten Schweizer Wortmarke Nr. 656'003 BLACKBERRY. Sie
ist unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse 9:
Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Bearbeitung oder Wiedergabe von Da-
ten, Ton oder Bildern; Vorrichtungen zur Datenverarbeitung, Computer; tragbare
Computer- und Kommunikationsgeräte, nämlich Mobiltelefone, Smartphones, per-
sönliche digitale Assistenten (PDAs), Tabletphones, Tablet-PCs, tragbare Compu-
ter und tragbare Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Bearbeitung und Wie-
dergabe von Daten, Ton oder Bildern; Computersoftware; Computersoftware für
Computer- und Kommunikationsgeräte in Form von Apparaten zur Aufzeichnung,
Übertragung, Bearbeitung und Wiedergabe von Daten, Ton oder Bildern, Daten-
verarbeitungsgeräte und Computer und tragbare Computer- und Kommunikations-
geräte in Form von Mobiltelefonen, Smartphones, persönlichen digitalen Assisten-
ten (PDAs), Tabletphones, Tablet-PCs, tragbaren Computern und mobilen Appa-
raten zur Aufzeichnung, Übertragung, Bearbeitung oder Wiedergabe von Daten,
Ton oder Bildern; Computersoftware für die vorgenannten Computer- und Kom-
munikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; Compu-
tersoftware zur GPS Navigation für die vorgenannten Computer- und Kommunika-
tionsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; herunterlad-
bare Software für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und
tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; mobile Anwendungssoftware
für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Com-
puter- und Kommunikationsgeräte; herunterladbare Unterhaltungsinhalte für die
vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer-
und Kommunikationsgeräte; herunterladbare Unterhaltungsinhalte in Form von
Spielen, Benutzeroberflächen (Themes), Musik und Videos für die vorgenannten
Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommuni-
kationsgeräte; Betriebssoftware für die vorgenannten Computer- und Kommunika-
tionsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; Unternehmens-
software für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragba-
ren Computer- und Kommunikationsgeräte; Software-Entwicklungskits für die vor-
genannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und
Kommunikationsgeräte; GPS-Navigationssoftware für die vorgenannten Compu-
ter- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikations-
geräte; Zubehör für die vorgenannten Computer- und Kommunikationsgeräte und
tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; Zubehör in Form von Batterien,
Ladegeräten, Headsets, Ohrsteckern, Freisprecheinrichtungen für Telefone,
Schutzhüllen, tragbaren Etuis, Lautsprechern und Ladekabeln für die vorgenann-
ten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommu-
nikationsgeräte; Teile und Zubehör in Form von Batteriefächern für die vorgenann-
ten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommu-
nikationsgeräte; Teile und Zubehör für die vorgenannten Computer- und Kommu-
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nikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; und mag-
netisch kodierte Prepaid-Karten und Geschenkkarten für die vorgenannten Com-
puter- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikati-
onsgeräte; Software mit Cloud-Computing-Anwendungen im Bereich der vorge-
nannten Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und
Kommunikationsgeräte.
Klasse 35:
Versandhandelsdienstleistungen im Bereich von Computer- und Kommunikations-
geräten in Form von Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung, Bearbeitung oder
Wiedergabe von Daten, Ton oder Bildern, Datenbearbeitungsgeräten und -com-
putern und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräten in Form von Mobil-
telefonen, Smartphones, persönlichen digitalen Assistenten (PDAs), Tabletpho-
nes, Tablet-PCs, tragbaren Computern und tragbaren Geräten zur Aufzeichnung,
Übertragung, Bearbeitung oder Wiedergabe von Daten, Ton oder Bildern; Zusam-
menstellung von Warensortimenten und Dienstleistungen für Dritte, um es Kunden
zu ermöglichen, diese Waren und Dienstleistungen im Bereich der vorgenannten
Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommuni-
kationsgeräte bequem zu betrachten und zu beziehen oder zu kaufen; Online-Ver-
sandhandelsdienstleistungen im Bereich der vorgenannten Computer- und Kom-
munikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte; Zusam-
menstellung von Warensortimenten und Dienstleistungen online, um es Kunden
zu ermöglichen, diese Waren und Dienstleistungen im Bereich der vorgenannten
Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommuni-
kationsgeräte online bequem zu betrachten und zu beziehen oder zu kaufen; Un-
ternehmensberatungsdienstleistungen im Bereich der vorgenannten Computer-
und Kommunikationsgeräte und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte.
Klasse 38
Telekommunikation; Instant Messaging Dienstleistungen; Telekommunikations-
dienstleistungen, nämlich Übertragung von Daten, Ton oder Bildern; Telekommu-
nikationsdienstleistungen, nämlich die Übertragung von GPS-Navigationsdaten,
Nachrichten, Textmitteilungen, E-Mails, Warnmeldungen, Statusupdates, Doku-
menten, Bildern, Sprachübertragungen, Musikdateien, Videodateien, Audiodatei-
en, Audio-Video-Dateien, Streaming von Mediadateien, Multimediadateien, Or-
tungsdiensten und Paginginformationen; Telekommunikationsdienstleistungen,
nämlich Anbieten von Zugang zu Daten, Tönen oder Bildern; und Telekommuni-
kationsdienstleistungen, nämlich Anbieten von Zugang zu GPS-Navigationsdaten,
Nachrichten, Textmitteilungen, E-Mails, Warnmeldungen, Statusupdates, Doku-
menten, Bildern, Sprachübertragungen, Musikdateien, Videodateien, Audiodatei-
en, Audio-Video-Dateien, Streaming von Mediadateien, Multimediadateien, Or-
tungsdienstleistungen und Paginginformationen.
Klasse 42:
Technologische Dienstleistungen; Installation, Wartung und Reparatur von Com-
putersoftware für Computer- und Kommunikationsgeräte und tragbare Computer-
und Kommunikationsgeräte, Software as a service (SAAS) Dienstleistungen im
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Bereich von Software für den Gebrauch mit den vorgenannten Computer- und
Kommunikationsgeräten und tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräten,
Bereitstellen von nicht herunterladbaren Softwareanwendungen über eine Web-
Seite im Zusammenhang mit virtuellen Gemeinschaften und sozialen Netzwerken
für die gemeinsame Nutzung von Texten, Bildern und audiovisuellen Inhalten;
technische Supportdienstleistungen, nämlich Fehlersuche und -behebung im Be-
reich der Diagnostizierung von Computersoftwareproblemen bei Geräten zur Auf-
zeichnung, Übertragung, Bearbeitung oder Wiedergabe von Daten, Ton oder Bil-
dern.
B.
Am 23. Oktober 2014 hinterlegte die Beschwerdegegnerin die Schweizer
Wort-/Bildmarke Nr. 668'121 B blackphone (fig.) bei der Vorinstanz. Die
Anmeldung wurde am 7. Januar 2015 auf Swissreg veröffentlicht.
Die Marke hat folgendes Aussehen,
und ist für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:
Klasse 9:
Mobiltelefone; Smartphones; Tablet-Telefone; Tablet-Computer; tragbare Compu-
ter; Zubehör für Mobiletelefon, Smartphone, Tablet-Telefone, Tablet-Computer
und tragbare Computer, nämlich drahtgebundene Headsets, drahtlose Headsets,
Autoladegeräte, Lederetuis, Freisprechgeräte, Steck- und Schnapphüllen, Halte-
rungen für Telefone, Riemen für Telefone, Bildschirmschutzfolien, Taschen und
Schachteln zur Blockierung von Mobiltelefonsignalen, Satelliten-, Wifi- und Blue-
tooth-Frequenzen, wiederaufladbare Batterien, Ladegeräte für Akkumulatoren und
Taststifte; Computersoftware, nämlich Betriebssystemsoftware, Hilfssoftware, An-
wendungssoftware, Unternehmens- und Infrastruktursoftware für Mobiletelefone,
Smartphones, Tablet-Telefone, Tablet-Computer, tragbare Computer und elektro-
nische Handgeräte; Computerkommunikationssoftware für den Erhalt und die
Übertragung von Daten, Nachrichten und Sprachkommunikationen.
Klasse 35:
Online-Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich herunterladbaren Softwarean-
wendungen für mobile Telefongeräte und tragbare Computer.
Klasse 38:
Bereitstellung von E-Mail- und Instant-Messaging-Diensten; Bereitstellung von vir-
tuellen Privatnetzwerken (VPN).
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Klasse 42:
Elektronische Datenspeicherung.
C.
Gestützt auf ihre ältere Marke erhob die Beschwerdeführerin am 7. April
2015 gegen die Eintragung des jüngeren Zeichens Widerspruch und bean-
tragte dessen Widerruf für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen der Klassen 9, 35, 38 und 42. Zur Begründung führte sie im We-
sentlichen aus, die Widerspruchsmarke verfüge über eine gesteigerte
Kennzeichnungskraft und demzufolge über einen erweiterten Schutzum-
fang. Die beiden Zeichen seien ähnlich, zumal die angefochtene Marke ei-
nen am Wortanfang stehenden, prägenden Bestandteil der älteren (be-
kannten) Marke übernehme und gleichzeitig nur schwach bis gar nicht un-
terscheidungskräftige Alternativelemente ("phone") und Zusätze ("B" [fig.])
anfüge, was zu keinem neuen Gesamteindruck führe. Selbst wenn das
Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennen
würde, bestünde in Anbetracht identischer Waren und Dienstleistungen die
Gefahr, dass die massgebenden Verkehrskreise zumindest unzutreffende
wirtschaftliche und / oder rechtliche Zusammenhänge vermuteten.
D.
Mit Widerspruchsantwort vom 12. Oktober 2015 beantragte die Beschwer-
degegnerin die Abweisung des Widerspruchs. Sie räumte ein, die Wider-
spruchsmarke geniesse für die Wortkombination "Blackberry" insgesamt
erhöhte Kennzeichnungskraft mit Bezug auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen im Elektronikbereich. Diese Kennzeichnungskraft ent-
stehe jedoch für die Marke als feststehender Begriff und nicht durch den
mit der angefochtenen Marke gemeinsamen Bestandteil "Black", der als
schwach zu qualifizieren sei. Die Vergleichszeichen unterschieden sich
deutlich im Klang, in der Optik und im Sinngehalt. Trotz Übereinstimmung
im schwachen bzw. rein beschreibenden Bestandteil "Black" sei eine Ge-
fahr der Verwechslung ausgeschlossen. Da die Marken von ihrer Konzep-
tion her derart verschieden seien, könne auch eine indirekte Verwechs-
lungsgefahr ausgeschlossen werden.
E.
Mit Replik vom 18. April 2016 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Wi-
derspruch fest. Sie erklärte, die stark erhöhte Kennzeichnungskraft um-
fasse nicht nur den Bestandteil "Berry" und das Gesamtzeichen "Black-
berry", sondern auch das Element "Black" in Verbindung mit weiteren textli-
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chen und grafischen Zusätzen. Das Element "Black" sei für die bean-
spruchten Waren der Klasse 9 nicht rein beschreibend, anpreisend oder
üblich. Mit der angefochtenen Marke werde versucht, den guten Ruf der
"Blackberry"-Marke für Smartphones, Tablet-PCs und dazugehörige Soft-
ware oder naheliegende Dienstleistungen auszunützen.
F.
Die Beschwerdegegnerin wiederholte mit Duplik vom 6. September 2016
ihren Antrag auf Abweisung des Widerspruchs. Sie argumentierte unter an-
derem, die Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei stark zu relativieren.
Da der Absatz von "Blackberry"-Smartphones und der weltweite Marktan-
teil seit vielen Jahren stark zurückgingen, seien eine erhöhte Bekanntheit
und damit ein erhöhter Schutzumfang der Widerspruchsmarke heute nicht
mehr anzunehmen. Da der Bestandteil "Black" in der Marke "Blackberry"
durchaus auch als Hinweis auf die Eigenschaften verstanden werden
könne, zumal die Farbe schwarz bei den relevanten Waren sehr verbreitet
sei, sei insgesamt von einer höchstens durchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.
G.
Mit Verfügung vom 28. Dezember 2016 wies die Vorinstanz den Wider-
spruch ab. Zur Begründung führte sie aus, die von den Vergleichszeichen
beanspruchten Waren und Dienstleistungen seien identisch bzw. stark
gleichartig. Das grafische Element in der angefochtenen Marke nehme ei-
nen wesentlichen Teil des Gesamtzeichens ein, das verbale Element
"blackphone" sei jedoch deutlich davon abgesetzt und werde ohne Weite-
res als eigenständiges Zeichenelement wahrgenommen. Die Wortelemen-
te "Blackberry" und "blackphone" stimmten im Zeichenanfang "Black-"
überein. Die Vergleichszeichen unterschieden sich im Sinngehalt: "Black-
berry" werde im Sinne von "Brombeere" oder zumindest "schwarze Beere"
oder einer Frucht, "blackphone" mit dem Sinngehalt "schwarzes Telefon"
verstanden. "Blackberry" komme im Zusammenhang mit den beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen keine direkt beschreibende Bedeutung zu,
es sei auch keine offizielle Farbbezeichnung. Das in der angefochtenen
Marke enthaltene Wort "blackphone" sei mit dem Sinn "schwarzes Telefon"
für Telefone und folglich für die in Klasse 9 beanspruchten Mobiltelefone;
Smartphones; Tablet-Telefone gemeinfrei. Der Schutz der Widerspruchs-
marke könne sich im Zusammenhang mit diesen Waren somit in keinem
Fall auf dieses Element ausdehnen. Auch im Zusammenhang mit den Wa-
ren Hardware und Zubehör sei das Element "black" im Sinn einer Farbbe-
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zeichnung gemeinfrei. Hinsichtlich der Waren Batterien und Software so-
wie der Dienstleistungen bestehe zwar kein unmittelbar beschreibender
Bezug. Ob der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu-
komme, könne vorliegend aber offen gelassen werden, denn die von der
Widersprechenden ins Recht gelegten Informationen vermöchten in kei-
nem Fall aufzuzeigen, dass das gemeinfreie Element "black" für sich ge-
nommen am erweiterten Schutzumfang teilnehme. Aufgrund der unter-
schiedlichen Sinngehalte und unter Berücksichtigung der erhöhten Auf-
merksamkeit der Abnehmer sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.
H.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 2. Februar 2017
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit dem Rechtsbegehren,
den Widerspruch Nr. 14197 vollumfänglich gutzuheissen und die Schwei-
zer Marke Nr. 668'121 B blackphone (fig.) für sämtliche eingetragenen Wa-
ren und Dienstleistungen zu löschen; eventualiter sei die Sache mit ver-
bindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zur Begründung
rügt sie in formeller Hinsicht, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf recht-
liches Gehör verletzt. In materieller Hinsicht macht sie geltend, das prädo-
minante, identische Verbalelement "Black" stehe am Anfang des Zeichens
und sei daher stärker zu gewichten. Die sehr grosse Bekanntheit und
Stärke der Widerspruchsmarke führe zu einem erhöhten Schutzumfang
des Zeichens in seiner Gesamtheit, d.h. umfasse auch das Wortelement
"Black". Im Weiteren verstünden die Verkehrskreise die Widerspruchsmar-
ke nicht als "Frucht", "Brombeere" oder "schwarze Beere", sondern als ei-
genständigen, sehr bekannten und renommierten Markennamen für
Smartphones, Tablets, einschlägige Software, Zubehör und Telefonie-
Dienstleistungen. Das zweite Wortelement "phone" der angefochtenen
Marke weise unmittelbar auf die Waren- und Dienstleistungsgattung hin,
für welche die Widerspruchsmarke sehr grosse Bekanntheit geniesse (As-
soziationsgefahr). Die mosaikartige Betrachtungsweise der Elemente "Ber-
ry" und "phone" durch die Vorinstanz sei vor dem Hintergrund der jüngsten
Rechtsprechung unzutreffend. Schliesslich zeigten zahlreiche Referenz-
fälle mit ähnlicher Zeichenkonstellation, dass die identische Übereinstim-
mung im Zeichenbeginn für die Annahme einer Gefahr von Fehlzurechnun-
gen und damit für die Verwechslungsgefahr ausreichend sei.
I.
Mit Schreiben vom 28. April 2017 verzichtete die Beschwerdegegnerin auf
eine Beschwerdeantwort.
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J.
Die Vorinstanz widersprach mit Vernehmlassung vom 23. Mai 2017 der
Rüge der Beschwerdeführerin, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör sei ver-
letzt worden. In materieller Hinsicht präzisierte sie, Farbbezeichnungen wie
"black" seien insbesondere beschreibend, wenn sie im Sinn einer Eigen-
schaftsbezeichnung ein Kaufkriterium darstellten.
K.
Mit Replik vom 26. Juni 2017 bestätigte die Beschwerdeführerin ihre
Rechtsbegehren und verlangte, es sei eine mündliche Verhandlung durch-
zuführen.
L.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 30. Juni 2017 auf die Einrei-
chung einer Duplik und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im
angefochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin liess sich nicht mehr vernehmen.
M.
Am 24. Oktober 2018 fand am Bundesverwaltungsgericht eine mündliche
und öffentliche Verhandlung statt, an welcher die Beschwerdeführerin und
die Vorinstanz an ihren Rechtsauffassungen festhielten und der die Be-
schwerdegegnerin fernblieb.
N.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen
der Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005,
VGG, SR 173.32). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am
vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde
legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968, VwVG, SR 172.021). Da die Beschwerde im Übrigen
frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und
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der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist
auf die Beschwerde einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin rügt zunächst, die Vorinstanz habe ihren Anspruch
auf rechtliches Gehör verletzt. Die Vorinstanz habe sich mit ihren Vorbrin-
gen zur jüngeren Gerichts- und Institutspraxis (Zeichenähnlichkeit) und
den bedeutenden Auswirkungen der sehr grossen Bekanntheit der Wider-
spruchsmarke nicht, respektive nicht ernsthaft, auseinander gesetzt. Statt-
dessen sei das Ganze mit Verweis auf den angeblichen Gemeingutcharak-
ter des Elements "black" für die konkreten Waren und Dienstleistungen
pauschal von vornherein "weggewischt" oder offen gelassen worden.
Die Vorinstanz entgegnet, eine Auseinandersetzung mit den von der Be-
schwerdeführerin zitierten Entscheiden habe sich dort erübrigt, wo sie und
die Beschwerdeführerin der gleichen Meinung gewesen seien. Hinsichtlich
der Entscheide in Sachen "Red Bull", "Landrover" und "Securitas" treffe es
zwar zu, dass sie nicht explizit auf diese Entscheide Bezug genommen
habe. Nicht korrekt sei aber, dass sie sich nicht explizit zum Argument des
erweiterten Schutzumfangs aufgrund erlangter Bekanntheit geäussert
habe.
2.1 Der Anspruch auf rechtliches Gehör in Art. 29 Abs. 2 BV verlangt, dass
die Behörde die Vorbringen des von einem Entscheid in seiner Rechtsstel-
lung Betroffenen auch tatsächlich hört, prüft und in seiner Entscheidfindung
berücksichtigt. Nicht erforderlich ist, dass sie sich mit allen Parteistand-
punkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen aus-
drücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid we-
sentlichen Punkte beschränken. Es müssen wenigstens kurz die Überle-
gungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und
auf die ihr Entscheid sich stützt (BGE 141 IV 249 E. 1.3.1, mit Verweis auf
BGE 139 IV 179 E. 2.2; BGE 138 IV 81 E. 2.2).
2.2 In der Widerspruchsschrift vom 7. April 2015 wies die Beschwerdefüh-
rerin auf zahlreiche Fälle der Gerichts- und Institutspraxis hin, die insofern
ähnlich wie der vorliegende Fall gelagert seien, als aufgrund der Überein-
stimmung im kennzeichnungskräftigen Element eine Zeichenähnlichkeit
bejaht worden sei (vgl. Ziff. 28-30 der Widerspruchsschrift vom 7. April
2015; Beilage 3 der Vorakten). Auf einzelne dieser Fälle – namentlich "Red
Bull", "Speed Master" und "Land Rover" – sowie auf den Fall "Securitas"
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ging die Beschwerdeführerin in ihrer Replik vom 18. April 2016 an die Vor-
instanz näher ein (vgl. Ziff. 35 ff. der Replik der Beschwerdeführerin vom
18. April 2016 an die Vorinstanz; Beilage 7 der Vorakten).
Insofern hat die Beschwerdeführerin die Vergleichbarkeit von Drittfällen
substantiiert aufgeführt. In der Folge hätte die Vorinstanz auf Grund der
Untersuchungsmaxime, welche grundsätzlich auch im Widerspruchsver-
fahren gilt (MARKUS KAISER / DAVID RÜETSCHI, Beweisrecht, in: Noth / Büh-
ler / Thouvenin, Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, N. 92, mit Verweis auf
BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Star / Army tex"),
zumindest einige der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Ver-
gleichsfälle materiell prüfen sollen, soweit nicht bereits auf der Hand lag,
dass sie weder gleich gelagert noch einschlägig oder vergleichbar sind
(vgl. PHILIPP DANNACHER, Der allgemeine Gleichheitssatz im Markenprü-
fungsverfahren bei Gemeinschaftsmarken der EU sowie im deutschen und
im schweizerischen Markenprüfungsverfahren, Basel 2012, S. 44 ff.).
Die Vorinstanz hat nicht geltend gemacht, die von der Beschwerdeführerin
zitierten Vergleichsfälle seien offensichtlich nicht mit der vorliegenden
Streitsache vergleichbar respektive nicht einschlägig. Vielmehr hat sie mit
Vernehmlassung vom 23. Mai 2017 sogar eingeräumt, sie habe die mit
Entscheiden unterlegte Einschätzung der Beschwerdeführerin in Bezug
auf die Zeichenähnlichkeit und die Farbbezeichnung geteilt. Daher habe
sich eine Auseinandersetzung mit den in diesen Zusammenhängen zitier-
ten Entscheiden erübrigt. Damit verkennt sie, dass auf eine schriftliche
Auseinandersetzung mit den Standpunkten der Beschwerdeführerin und
damit auf eine Begründung nur verzichtet werden kann, wenn die Behörde
einem Gesuch voll stattgibt und keine Partei eine Begründung verlangt
(vgl. Art. 35 Abs. 3 VwVG; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen
Staates, Bern 2000, S. 421 f.), aber nicht bereits, wenn sie in einzelnen
Punkten die Einschätzung der Beschwerdeführerin teilt. Die Vorinstanz
hätte daher in der angefochtenen Verfügung zumindest kurz darlegen müs-
sen, weshalb sie den Widerspruch trotz der wie in den herangezogenen
Vergleichsfällen festgestellten Zeichenähnlichkeit wegen fehlender Ver-
wechslungsgefahr abweist. Denn sie hat vorgebrachte Einwände nicht nur
tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen, sondern ihre Überle-
gungen auch der Beschwerdeführerin gegenüber namhaft zu machen und
sich ausdrücklich mit den (entscheidwesentlichen) Einwänden auseinan-
derzusetzen, zumindest aber anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichts-
punkte nicht berücksichtigen will (BGE 124 V 180 E. 2b; Urteil des BVGer
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B-3650/2009 vom 12. April 2010 E. 3.2 "5 am Tag / 5 par jour / 5 al giorno
/ 5 a day").
2.3 Im Weiteren begründete die Beschwerdeführerin mit Eingaben vom
7. April 2015 und vom 18. April 2016 an die Vorinstanz, weshalb die Wider-
spruchsmarke über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und einen er-
weiterten Schutzumfang verfüge (vgl. Ziff. 20-25 der Widerspruchsschrift
vom 7. April 2015; Ziff. 3-8 der Replik der Beschwerdeführerin vom 18. April
2016 an die Vorinstanz).
Diese Frage liess die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung explizit
offen und erläuterte, diese Frage wäre ihrer Ansicht nur relevant gewesen,
wenn das Element "black" am erweiterten Schutzumfang des Gesamtzei-
chens teilnähme, was die Beschwerdeführerin mit den ins Recht gelegten
Informationen nicht habe aufzeigen können. Weshalb sie auf die Darlegun-
gen der Beschwerdeführerin nicht einging, hatte sie damit nachvollziehbar
begründet und den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Ge-
hör in dieser Hinsicht gewahrt.
2.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz den Anspruch
der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör verletzte, indem sie sich
nicht mit den von der Beschwerdeführerin zitierten Vergleichsfällen ausei-
nandergesetzt hat, nicht aber, indem sie auf die Prüfung erhöhter Verkehrs-
geltung verzichtete (vgl. aber E. 6.1).
2.5 Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, was bedeutet,
dass seine Verletzung grundsätzlich ungeachtet der Erfolgsaussichten der
Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfü-
gung führt (BGE 132 V 387 E. 5.1). Nach der Rechtsprechung ist die Hei-
lung einer – nicht besonders schwerwiegenden – Gehörsverletzung aber
ausnahmsweise dann möglich, wenn die betroffene Person die Möglichkeit
erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sach-
verhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann (BGE 137 I 195 E. 2.3.2;
133 I 201 E. 2.2; 132 V 387 E. 5.1).
Das Bundesverwaltungsgericht hat volle Kognition und kann daher die Ar-
gumente der Beschwerdeführerin im gleichen Umfang prüfen wie die Vor-
instanz (Art. 49 VwVG). Vorliegend erscheint die festgestellte Anspruchs-
verletzung nicht als besonders schwerwiegend. Sie ist somit als im Be-
schwerdeverfahren geheilt zu betrachten.
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Seite 12
3.
3.1
Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-
bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992, MSchG, SR 232.11). An die Unterschiedlichkeit der Waren und
Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
sich die Zeichen sind (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 96 E. 2c
"Orfina"). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrs-
kreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berück-
sichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer
B- 531/ 2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]").
3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister, soweit keine Einschränkung infolge
einer Nichtgebrauchseinrede erfolgt (Urteile B-2354/2016 E. 3.2.1 "Alli-
anz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; B-531/2013 E. 2.2
"Gallo/Gallay [fig.]", je mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Wa-
ren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette,
ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche
Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen
Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteil B-2354/2016 E. 3.2.1 "Alli-
anz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; Urteil des BVGer
B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"). Zwischen
Dienstleistungen besteht Gleichartigkeit, wenn der Eindruck einer einheit-
lichen "Organisationsverantwortung" für die verschiedenen Angebote und
eines wirtschaftlich sinnvollen "Leistungspakets" geschaffen wird (vgl.
hierzu und zum Folgenden: Urteil B-2354/2016 E. 3.2.2 "Allianz/Allianz
TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"; Urteil des BVGer B-7503/2006
vom 11. Mai 2007 E. 3 ff. "Absolut und Absolutbar/Absolute Poker bzw. Ab-
solute Poker.com [fig.]" mit zahlreichen Hinweisen).
3.3 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-
druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs-
kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; BGE
121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der
Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt
(BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteile des BVGer B-3325/2010 vom
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15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November
2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]").
Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen
Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend
sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unterscheidungs-
schwache Wort- und Bildelemente den Gesamteindruck weniger beeinflus-
sen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- als auch Bildele-
mente, können diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen
(Urteile des BVGer B-7768/2015 vom 4. Dezember 2017 E. 5.6 "Capsa/
Cupsy [fig.]"; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve").
Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenen-
falls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas";
Urteil B-2354/2016 E. 3.4 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeaus-
rüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt in der Regel
zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom
20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen
durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der
Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wir-
kung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamil-
losan"; BGE 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radiomat").
3.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Die Verwechslungsgefahr besteht sogenannt unmittelbar,
wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird,
und mittelbar, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar
auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge zwi-
schen den Markeninhabern vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen
(Urteile B-2354/2016 E. 3.5 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeaus-
rüstung [fig.]"; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]").
3.5 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-
ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die
Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III
441 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B 5179/2012 vom 20. Mai 2014
E. 3.5 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Als stark gelten Marken, die entweder auf-
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grund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres in-
tensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE
122 III 385 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom
6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello / Yellow Access AG").
Es ist dem Markeninhaber überlassen, wie und durch wen er die Marke
bekannt machen lässt. Markenbekanntheit setzt keine Prominenz des In-
habers, sondern, wie die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. a MSchG,
ein von der einzelnen Gebrauchssituation gelöstes, abstrahiertes Wieder-
erkennen des hinterlegten Zeichens als Marke bei den Verkehrskreisen
voraus. Dieses lässt sich zwar in vielen Fällen nur durch Verkaufsstatisti-
ken, Werbeaufwand oder eine bestimmte tatsächliche Gebrauchsweise
glaubhaft dartun, bedarf aber über diesen tatbestandsmässigen Erfolg des
Wiedererkennens hinaus keines ergänzenden Nachweises besonderer
Verdienste oder persönlicher Gebrauchshandlungen des Inhabers (Urteil
des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.5 "Aus der Region.
Für die Region"). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss
diese glaubhaft machen (Urteile des BVGer B-1139/2012 vom 21. August
2013 E. 2.5 "Küngsauna [fig.]/Saunaking"; B-5120/2011 vom 17. August
2012 E. 5.3.3 und 5.4 "Bec de fin bec [fig.]/Fin bec [fig.]").
3.6 Umgekehrt ist für schwächere Marken der geschützte Ähnlichkeitsbe-
reich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen schon be-
scheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu
schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere
Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Gemeingut anlehnen
(Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/
Jumpman"; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O 3 pH/Re-
gulat [fig.]"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigen-
schaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungs-
weise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskrei-
sen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden
und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359
E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. De-
zember 2012 E. 4.1 "Noblewood").
3.7 Zu Unrecht geht die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung (IV.D.2
und 5) allerdings grundsätzlich von der Annahme aus, der Schutz einer
Marke könne sich nicht auf ein zum Gemeingut gehörendes Element er-
strecken. Indem sie dies namentlich auch starken Marken gegenüber vor-
B-720/2017
Seite 15
behält, übersieht sie, dass eine Marke, die sich für die Waren oder Dienst-
leistungen durchgesetzt hat, für die sie beansprucht wird, Art. 2 Bst. a
MSchG zufolge dem Ausschluss des Markenschutzes insgesamt und nicht
bloss dem Ausschluss der Registrierung als solcher entgeht, die erhöhte
Verkehrsgeltung einer Marke also sehr wohl auch die Annahme einer Ver-
wechslungsgefahr mit einer Marke rechtfertigt, die in einem ursprünglich
zum Gemeingut gehörenden Element der Streitmarke nahekommt (BGE
122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamillan"; 127 III 160 E. 2b/bb f. "Securitas").
Zugleich übersieht die Vorinstanz mit ihrem zu weit gehenden Vorbehalt,
dass allein die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1
Bst. b und c MSchG den Streitgegenstand des Widerspruchsverfahrens
bildet (Art. 31 MSchG) und es in diesem Verfahren folglich nicht darum
geht, Rechtsfolgen für einzelne zum Gemeingut gehörende Elemente zu
bestimmen und durchzusetzen.
4.
4.1 Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 9 beanspruchten Computer,
tragbaren Computer- und Kommunikationsgeräte wie Mobiltelefone,
Smartphones und Tablet-PCs, deren Zubehör sowie diverse Software sind
an eine mediengewöhnte und -konsumierende Letztabnehmerschaft ge-
richtet, werden aber auch von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken er-
worben (vgl. Urteile des BVGer B-5312/2015 vom 25. Oktober 2017 E. 4.3
"Joy [fig.] / Enjoy [fig.]"; B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 4 "Moto/
Motoma"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "Intel Inside und Intel
Inside [fig.]/Galdat Inside"). Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin
ist beim Erwerb dieser Waren von einer zumindest leicht erhöhten Auf-
merksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um aufwändigere Anschaf-
fungen handelt, die gewöhnlich für eine längere Einsatzdauer bestimmt
sind und die vor dem Erwerb auf ihre Funktion und Ausstattung hin über-
prüft werden (Urteile des BVGer B-3756/2015 E. 4 "Moto/Motoma";
B- 3663/2011 E. 4.2.1 "Intel Inside und Intel Inside [fig.]/Galdat Inside").
Die weiter in Klasse 35 beanspruchten Versandhandelsdienstleistungen,
auch via Internet und Telefon, richten sich in erster Linie an Grossisten,
Handelsunternehmen, Importeure oder Produzenten. Sie werden mit einer
grösseren Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Urteile des BVGer
B- 2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 4 "The Body Shop
[fig.]/TheFaceShop [fig.]"; B-6856/2014 vom 24. März 2016 E. 4.2 "sports-
direct.com [fig.]/sportdirect.com [fig.]").
B-720/2017
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Telekommunikationsdienstleistungen (Klasse 38) sind Angebote des tägli-
chen Informationsmarkts ("Medien") und an ein mehrheitlich erwachsenes
Publikum gerichtet. Es ist von einem durchschnittlichen bis eher flüchtigen
Aufmerksamkeitsgrad auszugehen (Urteil des BVGer B-4026/2015 vom
19. Juli 2016 E. 3 "Heimat online/die Heimat – eine Publikation der LZ Me-
dien [fig.]").
Schliesslich sind die von der Widerspruchsmarke beanspruchten techno-
logischen Dienstleistungen der Klasse 42 sowohl für Endkonsumenten als
auch für geschäftliche Abnehmer, die über Fachwissen verfügen, be-
stimmt. Daher darf in diesem Zusammenhang die Aufmerksamkeit der an-
gesprochenen Verkehrskreise als erhöht angesehen werden (Urteile des
BVGer B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 3 "Gridstream AIM/aim [fig.]";
B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 5 "Apple [fig.] / Adamis Group [fig.]").
Insgesamt ist festzuhalten, dass die beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen, abgesehen von Telekommunikationsdienstleistungen, im Verkehr
mit grösserer Aufmerksamkeit erworben werden.
5.
Beide Marken werden für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35,
38 und 42 beansprucht. Zu Recht blieb unbestritten, dass es sich um glei-
che respektive stark gleichartige Waren und Dienstleistungen handelt. Die-
ser Umstand legt in Bezug auf den Zeichenabstand einen besonders stren-
gen Massstab nahe (BGE 122 III 382 E.3a "Kamillosan").
6.
Die Widerspruchsmarke "BLACKBERRY" ist eine reine Wortmarke, ihr ge-
genüber steht die kombinierte Wort-/Bildmarke "B blackphone (fig.)".
6.1 Die Vorinstanz verneinte eine Verwechslungsgefahr zwischen den Ver-
gleichszeichen. Zur Begründung hielt sie namentlich fest, der Schutz der
Widerspruchsmarke könne sich im Zusammenhang mit Mobiltelefonen,
Smartphones und Tablet-Telefonen nicht auf das Wortelement "black-
phone" der angegriffenen Marke ausdehnen, da es für diese Waren ge-
meinfrei sei. Im Zusammenhang mit den übrigen Waren (ausser Batterien
und Software) sei auch das den Vergleichszeichen gemeinsame Element
"black" im Sinn einer Farbbezeichnung gemeinfrei, so dass sich der Schutz
der Widerspruchsmarke auch nicht auf dieses Element ausdehne. Die
Frage, ob der Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Bekanntheit eine erhöhte
Kennzeichnungskraft zukomme, könne vorliegend offen gelassen werden,
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Seite 17
denn die Beschwerdeführerin habe nicht aufzuzeigen vermocht, dass das
gemeinfreie Element "black" für sich genommen am erweiterten Schutz-
umfang teilnehme.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Übernahme des ersten Wor-
telements "Black" der ausserordentlich bekannten und somit starken Wi-
derspruchsmarke führe angesichts der Gleichheit oder Gleichartigkeit der
Waren und Dienstleistungen zu einer Verwechslungsgefahr. Angesichts
der gesteigerten Kennzeichnungskraft sei entgegen der Auffassung der
Vorinstanz die Widerspruchsmarke nicht in die zwei Wortbestandteile
"Black" und "berry" vorzunehmen, zumal das Element "black" am erhöhten
Schutzumfang teilnehme. Abgesehen davon sei "black" als kennzeich-
nungskräftiges Element zu qualifizieren, da der Farbe des Geräts keine
relevante Bedeutung zukomme.
Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, die Bekanntheit der Widerspruchs-
marke sei stark zu relativieren. Da der Absatz von "Blackberry"-Smartpho-
nes und der weltweite Marktanteil seit vielen Jahren stark zurückgingen,
seien eine erhöhte Bekanntheit und damit ein erhöhter Schutzumfang der
Widerspruchsmarke heute nicht mehr anzunehmen. Der Bestandteil
"Black" im Zusammenhang mit elektronischen Geräten der Klasse 9 sei
schwach oder gar nicht kennzeichnungskräftig, da die Farbe schwarz bei
diesen Waren sehr verbreitet sei. Für die übrigen Waren der Klasse 9 und
die Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 sei der Wortbestandteil
"Black" alleine aufgrund der häufigen Verwendung im Markt mindestens
schwach kennzeichnungskräftig. Insgesamt sei von einer höchstens durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.
Die Sinngehalte der Vergleichszeichen seien sofort erkennbar und unter-
schieden sich derart deutlich, dass sie die nicht sehr ausgeprägten Ähn-
lichkeiten auf der phonetischen und visuellen Ebene ohne weiteres kom-
pensierten.
6.2 Die Zeichen "BLACKBERRY" und "blackphone (fig.)" stimmen im Zei-
chenanfang "Black-" und damit in den ersten fünf Buchstaben überein. Un-
terschiede bestehen dagegen in der Endung des Zeichenelementes, d.h.
"-BERRY" bei der Widerspruchsmarke und "-phone" bei der angegriffenen
Marke sowie bei der grafischen Ausgestaltung der angefochtenen Marke.
6.2.1 Das grafische Element der angegriffenen Marke besteht aus einem
stilisierten "B" sowie einer schwach stilisierten Schrift, in welcher das
Wortelement "blackphone" geschrieben ist. Das stilisierte "B" setzt sich aus
B-720/2017
Seite 18
zwei Dreiecken zusammen, die sich einen senkrecht stehenden Schenkel
teilen und je einen abgerundeten Winkel, welche die beiden "Bäuche" des
"B" bilden, aufweisen. Von diesen abgerundeten Winkeln geht je ein gera-
der Strich in Richtung des senkrecht stehenden Schenkels, bis sie sich in
der Mitte dieses Schenkels treffen. Insgesamt wirkt das stilisierte "B" wie
ein mit Strichen durchzogenes, filigranes "B". Da dieses "B" zugleich der
Anfangsbuchstabe des Wortelements "blackphone" ist, fällt es wie die stili-
sierte Schrift im Vergleich zum Wortelement kaum ins Gewicht.
6.2.2 Die Widerspruchsmarke besteht aus der Silbenfolge "BLACK – BER
– RY" und – angesichts der Tatsache, dass das Schluss-"Y" wie ein "I"
ausgesprochen wird – aus der Vokalfolge A – E – I, die angefochtene Marke
aus den Silben "black – phone" und, da das Schluss-"E" nicht ausgespro-
chen wird, aus den Vokalen A – O. Während bei den vorgenannten Kriterien
"Silben- und Vokalfolge" abgesehen vom Zeichenanfang "Black" deutliche
Unterschiede feststellbar sind, weisen die Widerspruchsmarke und das
Wortelement "blackphone" der angegriffenen Marke mit je 10 Buchstaben
die gleiche Anzahl Buchstaben auf.
6.2.3 Das gemeinsame Anfangselement "Black" ist ein Wort der englischen
Sprache. Es bedeutet "schwarz" (Langenscheidt e-Handwörterbuch Eng-
lisch-Deutsch 5.0) und gehört zum Grundwortschatz (Urteil des BVGer
B- 5168/2011 vom 13. März 2013 E. 3.2.1 "Black Label", mit Verweis auf
den Eintrag des Wortes in: Pons, Basiswörterbuch Schule Englisch, Stutt-
gart 2006).
Das zweite Wortelement der Widerspruchsmarke "BERRY" ist ebenfalls
Teil des englischen Grundwortschatzes und wird mit "Beere" übersetzt (vgl.
Pons, Basiswörterbuch Schule Englisch). Als Ganzes bedeutet "BLACK-
BERRY" auf Deutsch "Brombeere" (Langenscheidt e-Handwörterbuch
Englisch-Deutsch 5.0). Dieses Wort ist ebenfalls im vorzitierten "Basiswör-
terbuch Schule Englisch" aufgeführt, dürfte aber den angesprochenen Ver-
kehrskreisen, bei denen es sich nicht um Gärtner, Botaniker und derglei-
chen handelt, weniger bekannt sein. Da die Wortelemente "black" und
"berry" zusammengeschrieben sind, werden sie das Wort "Blackberry"
dennoch zumindest als eine feststehende Bezeichnung für eine bestimmte
Beere und nicht nur im Sinne von "schwarze Beere" verstehen. Denn so-
wohl in der englischen wie auch in der deutschen Sprache kann sich die
Bedeutung einer zusammengesetzten Bezeichnung abhängig davon, ob
die Wortelemente zusammen geschrieben sind oder nicht, verändern. So
B-720/2017
Seite 19
bedeutet etwa "a blackbird" (= Amsel; vgl. Langenscheidt e-Handwörter-
buch Englisch-Deutsch 5.0) etwas anderes als "a black bird" (= ein schwar-
zer Vogel), und "Schwarzwurzel" etwas anderes als "schwarze Wurzel".
Aus diesen Beispielen ist ersichtlich und auch ohne präzise Kenntnis der
einzelnen Vokabeln naheliegend, dass das zusammen geschriebene Wort
für einen festen Begriff wie eine Tierart oder Frucht steht.
6.2.4 Auch der Wortbestandteil der angefochtenen Marke ist zusammen-
geschrieben. Im Gegensatz zu "blackberry" ist "blackphone" zwar kein fest-
stehender Begriff. Dennoch erscheint er aufgrund der Zusammenschrei-
bung als solcher, was für die Annahme von Zeichenähnlichkeit spricht. Der
Bestandteil "phone" der angegriffenen Marke stammt vom griechischen
Wort "phon" ab und bedeutet "Stimme", "Klang" "Ton" und ist zudem eine
englische und französische Kurzbezeichnung für "telephone" bzw. "télé-
phone" (vgl. Urteil des BVGer B-6430/2008 vom 24. November 2009
E. 3.3.1 "Iphone", mit Verweis auf Entscheid der RKGE, in sic! 2002 E. 8 –
Celcom/Celphone). Sowohl das Substantiv "phone" (=Telefon) als auch
das englische Verb "to phone" (= anrufen, telefonieren) sind aufgrund der
Verbreitung der englischen Sprache und der Ähnlichkeiten des verwende-
ten Wortes "phone" mit ihren Entsprechungen in den schweizerischen Lan-
dessprachen für die massgeblichen Abnehmerkreise verständlich (BVGer
B-6430/2008 E. 3.3.1 "Iphone"; vgl. auch Pons, Basiswörterbuch Schule
Englisch, Stuttgart 2006).
6.2.5 Auf Grund des gemeinsamen Anfangselements "Black", der gleichen
Buchstabenanzahl sowie des gleichen Zeichenaufbaus eines Farbadjek-
tivs mit nachgestelltem Substantiv und zusammengesetzter Schreibweise
ist somit eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen.
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz im
vorliegenden Fall zu Recht nur auf eine entfernte Zeichenähnlichkeit ge-
schlossen. Eine lediglich entfernte Ähnlichkeit erkannte das Bundesverwal-
tungsgericht auch im von der Beschwerdeführerin zitierten Urteil
B- 6822/ 2013 "Mamabel/Mamarella". Dort übernahm die angefochtene
Marke den Bestandteil "Mama" vollständig und die Vokalfolge nahezu voll-
ständig. In Bezug auf die Konsonantenfolge sowie dem Sinngehalt der
Marken wurden jedoch wie im vorliegenden Fall Unterschiede festgestellt
(Urteil des BVGer B-6822/2013 vom 2. Oktober 2015 E. 6.4 "Mama-
bel/Mamarella"). Für eine nähere Zeichenähnlichkeit bedurfte es weiterer
Übereinstimmungen, wie folgende, von der Beschwerdeführerin genannte
B-720/2017
Seite 20
Urteile zeigen: Im Gegensatz zum vorliegenden Fall stellte das Bundesver-
waltungsgericht im Fall B-4829/2012 "Land Rover/Land Glider" eine klang-
liche Übereinstimmung bezüglich der Anfangs- und Endsilben sowie im
Zeichenaufbau fest (Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E.
6.2 und 6.5 "Land Rover/Land Glider").
Weiter erkannte das Bundesverwaltungsgericht im Fall B-3371/2012 inso-
fern einen ähnlichen Sinngehalt, als beide Vergleichszeichen die Idee der
Geschwindigkeitsbeherrschung aufwiesen (Urteil des BVGer B-3371/2012
vom 5. März 2013 E. 4.2 "Speedmaster/Speedpilot"). Auch im Urteil
B- 2711/2016 stellte das Bundesverwaltungsgericht zwischen den Ver-
gleichszeichen insofern einen semantischen Zusammenhang fest, als
"Face" und "body" Begriffe für den Körper bzw. einen Körperteil seien (Ur-
teil des BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 6.4 "The Body
Shop/The Face Shop").
7.
Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des Aufmerksamkeits-
grades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen walten lassen, das Bestehen ei-
ner Verwechslungsgefahr zu prüfen.
7.1 Die Widerspruchsmarke "Blackberry" lässt weder für Mobiltelefone,
Smart- oder Tabletphones noch für die übrigen Waren und Dienstleistun-
gen, für die sie eingetragen ist, einen beschreibenden Sinngehaltsbezug
erkennen. Damit ist bei ihr von einer ursprünglich normalen Kennzeich-
nungskraft auszugehen (Urteil des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011
E. 5.4.1 "Credit Suisse/UniCredit Suisse Bank").
7.2 Um darüber hinaus eine gesteigerte Verkehrsgeltung ihrer Marke zu
belegen, verweist die Beschwerdeführerin auf zahlreiche Dokumente und
Artikel aus dem Internet sowie auf einen Duden-Eintrag.
Im Jahr 2013 gehörte "Blackberry" zu den Top 10 Mobiltelefon-Marken der
Welt (Widerspruchsbeilage 3), auf einer Website aus dem Jahr 2015 figu-
rierte "Blackberry" auf einer Liste mit den beliebtesten Telefon-Herstellern
("most popular manufacturers"; vgl. Widerspruchsbeilage 4) und im glei-
chen Jahr 2015 belegte "Blackberry" den 13. Platz unter den besten Mo-
biltelefon-Marken ("Best Mobile Phone Brands"; vgl. Widerspruchsbeilage
6). 2008 gehörte "Blackberry" mit Platz 73 zu den besten Marken weltweit
B-720/2017
Seite 21
("Best Global Brands"; vgl. Widerspruchsbeilage 17). 2012 gab es laut Wi-
derspruchsbeilage 8 weltweit etwa 80 Millionen "Blackberry"-Nutzer. Im
ersten Quartal 2009 wurde das Modell "Curve" häufiger verkauft als das
iPhone; danach konnten die Marktanteile nicht mehr gehalten werden (Wi-
derspruchsbeilage 10). Weiter werden "Blackberry"-Handys in älteren (Wi-
derspruchsbeilage 12) und neueren Medienberichten (Widerspruchsbei-
lage 9; Beschwerdebeilagen 5 bis 7) erwähnt. Eine Recherche auf
Google.ch zum Begriff "Blackberry" förderte zahlreiche Resultate zu
"Blackberry"-Handys zutage (Widerspruchsbeilage 13). Zudem enthalten
die Widerspruchsbeilage 15 Schweiz-bezogene Gebrauchsbelege aus den
Jahren 2003 bis 2010, und die Widerspruchsbeilage 16 Hinweise zu
Schweizer Vertriebspartnern in den Jahren 2014 und 2016. Schliesslich
belegt die Widerspruchsbeilage 18, dass "Blackberry" über einen Duden-
eintrag verfügt. Der oder das "Blackberry" wird dort definiert als "kleines
handliches Gerät zum Telefonieren, zum Senden und Empfangen von
E- Mails u.a.".
Insgesamt vermochte die Beschwerdeführerin damit zu belegen, dass die
Marke "Blackberry" für die Waren Mobiltelefone, Smartphones, Tabletpho-
nes, persönliche digitale Assistenten (PDA's) und ihr Zubehör in Klasse 9
sowie für Instant Messaging Dienstleistungen in Klasse 38 trotz schwin-
dender Marktanteile in der Schweiz bekannt ist, womit sie dafür aktuell über
eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt. Auch das EUIPO erkannte im
von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Entscheid Nr. B 2 448 747
vom 29. Januar 2017, "Blackberry" sei für mobile Computer- und Kommu-
nikationsgeräte, namentlich Smartphones, bekannt (Beschwerdebeilage 8,
S. 10 f.). Im Zusammenhang mit den übrigen beanspruchten Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42, vermochte die Beschwer-
deführerin dagegen keine Bekanntheit zu belegen.
7.3 Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, der Ruf der Wider-
spruchsmarke erstrecke sich auch auf andere Produkte und Leistungen,
die typischerweise mit einem Smartphone oder Tablet-Computer kombi-
niert oder gar mitgeliefert werden respektive zusammen ein charakteristi-
sches Leistungspaket bilden, kann sie nur Schutz gegenüber der Eintra-
gung von Waren und Dienstleistungen geltend machen, die mit den Waren
und Dienstleistungen, für die diese Bekanntheit besteht, gleichartig sind,
nicht aber ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs den erweiterten Schutz
berühmter Marken für Waren beanspruchen (Art. 15 MSchG). Im Wider-
spruchsverfahren kann dieser letztere Schutz nicht gewährt werden, da
Art. 31 MSchG den Streitgegenstand auf Art. 3 MSchG begrenzt (Urteile
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Seite 22
des BVGer B-2354/2016 E. 6.2 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäude-
ausrüstung"; B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 7 "Red Bull/Stier-
bräu"; B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 2 "Martini Baby/martini").
Gleichartig mit Mobil-, Smart- und Tablettelefonen, PDA's und Instant Mes-
saging sind vorliegend Tablet-Computer und tragbare Computer in Klasse
9, nicht aber die Online-Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich herunter-
ladbaren Softwareanwendungen für mobile Telefongeräte und tragbare
Computer in Klasse 35, die Bereitstellung von virtuellen Privatnetzwerken
(VPN) in Klasse 38 und die Elektronische Datenspeicherung in Klasse 42,
deren Angebot nicht marktüblich mit dem Angebot von Mobilgeräten ein-
hergeht.
7.4 Auch der Hinweis der Beschwerdeführerin, dass sie noch über weitere
eingetragene Zeichen verfüge, welche auf dem Markt verwendet würden
und welche zusammen mit der Widerspruchsmarke eine Markenserie bil-
deten, ist im Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft im vorliegenden
Fall unbehelflich. Tatsächlich gebrauchte Serienmarken stärken nur die
Kennzeichnungskraft ihres Stammbestandteils (GALLUS JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 27). Die von der Beschwerdeführerin als Markenserie bezeichne-
ten Marken weisen alle den Stammbestandteil "Blackberry" sowie ein wei-
teres verbales Element auf, so etwa die Marken "Blackberry Pearl", "Black-
berry Curve" und "Blackberry Bold" (vgl. Beschwerdebeilage 4). Die vorlie-
gende Widerspruchsmarke, welche nebst dem Element "Blackberry" über
kein weiteres verbales Element verfügt, erscheint daher nicht als Teil einer
mit dem Stammbestandteil "Blackberry" gebildeten Markenserie. Hinzu
kommt, dass der blosse Hinweis auf die Eintragung einer Markenserie nicht
genügt und keine Rückschlüsse auf den Gebrauch der Marken zulässt (Ur-
teile des BVGer B-3756/2015 vom 14. November 2016 E. 3.7 "Moto/Mo-
toma"; B-626/2015 vom 9. Juni 2016 E 6.4 "Kalisan/Kalisil").
7.5 Da die Waren und Dienstleistungen, für welche die beiden Marken ein-
getragen sind, abgesehen von den Telekommunikationsdienstleistungen,
mit grösserer Aufmerksamkeit erworben werden und die angesprochenen
Verkehrskreise die Vergleichszeichen aufgrund der unterschiedlichen Vo-
kalfolge sowie der unterschiedlichen Sinngehalte auseinanderhalten kön-
nen, ist vorliegend eine direkte Verwechslungsgefahr für alle beanspruch-
ten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42 zu verneinen.
Kennzeichnungskräftige Zeichen hinterlassen jedoch starke Erinnerungs-
vorstellungen, die unzutreffende Assoziationen begünstigen (BGE 127 III
B-720/2017
Seite 23
160 E. 2b/bb "Securitas"). "Blackberry" wird somit nicht bloss von Fachleu-
ten als Marke erkannt, sondern namentlich auch von Verkehrsteilnehmern,
die den Sinn der englischen Wörter "-berry" und "Blackberry" nicht kennen.
Entgegen der Ansicht der Vorinstanz, aber nach ständiger Rechtspre-
chung, nimmt darum auch das Wortelement "Black-" der Widerspruchs-
marke an ihrem gesteigerten Schutzumfang Anteil und geht die erhöhte
Verkehrsgeltung einem allfälligen ursprünglichen, relativen Freihaltebe-
dürfnis an diesem Bestandteil vor (vgl. Art. 2 Bst. a i.f. MSchG; vgl. vorne,
E. 3.7 m.H.). Vorliegend genügt die Teilidentität im Anlaut und Parallelität
im Aufbau der beiden Markenwörter, um im Bewusstsein des Konsumenten
eine Gedankenverbindung zur Widerspruchsmarke hervorzurufen (vgl.
BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"). Deren erhöhte Bekanntheit
führt zur Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr (vgl. CHRISTIAN
ROHNER, Die notorisch bekannte Marke in der Schweiz, Bern 2002, S. 111).
Der trivial beschreibende, zweite Bestandteil "-phone" des Wortelements
der angefochtenen Marke lenkt die Aufmerksamkeit auf denselben Mar-
kenbeginn "Black-" und unterstützt diese unzutreffende Assoziation. Der
Markenbeginn "Black-" charakterisiert die Widerspruchsmarke dank ihres
erhöhten Schutzumfangs darum hinreichend, um im Verhältnis zur ange-
fochtenen Marke eine indirekte Verwechslungsgefahr hervorzurufen.
Die massgeblichen Adressaten, welche die Widerspruchsmarke aus der
Werbung, aus Medienberichten oder aus eigener Erfahrung kennen, wis-
sen, dass die Beschwerdeführerin ihre Mobil-, Smart- und Tabletphones
mit dem Anfangselement "Black" und einem weiteren Wortelement kenn-
zeichnet. In ihrer Erinnerung sind die Mobil-, Smart- und Tabletphones der
Beschwerdeführerin insbesondere als "die Telefone, die mit 'black' begin-
nen", gekennzeichnet. Dieses Erinnerungsbild deckt sich mit der angegrif-
fenen Marke "Blackphone" (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan/Kamil-
lan"), weshalb die Gefahr besteht, dass sie dahinter wirtschaftliche Zusam-
menhänge vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile
B- 2354/ 2016 E. 3.5 "Allianz/Allianz TGA Technische Gebäudeausrüstung
[fig.]"; B-531/2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]").
8.
Im Ergebnis ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und der Entscheid
der Vorinstanz vom 28. Dezember 2016 aufzuheben, soweit er den Wider-
spruch Nr. 14197 betreffend alle Waren in Klasse 9 und die Bereitstellung
von E-Mail- und Instant-Messaging-Diensten in Klasse 38 abweist. Die
Vorinstanz ist anzuweisen, die angefochtene Marke für diese Waren aus
dem Register zu löschen. Hinsichtlich der übrigen angefochtenen Waren
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und Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42 ist die Beschwerde abzu-
weisen und der Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen.
9.
9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin
entsprechend der Gewichtung der Waren "Mobiltelefone; Smartphones;
Tablet-Telefone" in Klasse 9 gegenüber den übrigen angefochtenen Waren
und Dienstleistungen in den Klassen 9, 35, 38 und 42 etwa zu drei Vierteln.
In diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig
(Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
9.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-
binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 5'700.– festzulegen.
Der anteilsmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von
Fr. 1'425.- wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.–
entnommen; die Differenz von Fr. 3'075.- ist ihr aus der Gerichtskasse zu
erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von
Fr. 4'275.– wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert
30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Ge-
richtskasse zu überweisen.
9.3 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen
oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen
Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädi-
gung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige
Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder
falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten
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festzulegen (Art. 8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei dop-
peltem Schriftenwechsel und öffentlicher Verhandlung erscheint eine Par-
teientschädigung von Fr. 3'500.– angemessen. Die gegenseitig zu entrich-
tenden Parteientschädigungen von einem Viertel und drei Vierteln werden
teilweise wettgeschlagen, sodass die überwiegend unterliegende Be-
schwerdegegnerin der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von
zwei Vierteln, mithin Fr. 1'750.–, zu entrichten hat.
9.4 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen.
Die Vorinstanz auferlegte ihr die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.– und
sprach der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.–
zu. Angesichts des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht
hat die Beschwerdeführerin auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kos-
ten als zu drei Vierteln obsiegend zu gelten. Da die Widerspruchsgebühr
gemäss Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz verbleibt,
hat die Beschwerdegegnerin diese der Beschwerdeführerin im Umfang von
Fr. 600.– zu erstatten. Da auch die von der Vorinstanz zugesprochene Par-
teientschädigung gegenseitig teilweise wettgeschlagen wird, hat die Be-
schwerdegegnerin der Beschwerdeführerin in Aufhebung von Ziffer 3 der
angefochtenen Verfügung zudem eine anteilsmässig reduzierte Parteient-
schädigung von Fr. 1'000.– zu zahlen.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG, 173.110).
Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig.