Decision ID: feca2d4e-fa35-5446-99fc-93cbf947c26f
Year: 2007
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A. Die internationale Marke IR 786 063 martini (fig.) der Beschwerdegegnerin wurde am 17. Oktober 2002, gestützt auf eine italienische , in der Gazette OMPI des marques internationales veröffentlicht. Die Marke sieht wie folgt aus:
und wurde ursprünglich für folgende Waren registriert:
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de ); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
B. Am 31. Januar 2003 erhob die Beschwerdeführerin neun Widersprüche gegen diese Eintragung. Acht davon zog sie am 5. Mai 2003 wieder . Den aufrechterhaltenen Widerspruch stützte sie auf ihre Marke IR 701'041 MARTINI BABY, die für "Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons" in Klasse 32 und "Boissons alcooliques (à l'exception des bières)" in Klasse 33 registriert ist.
C. Am 5. Februar 2004 wurde, auf Antrag der Beschwerdegegnerin, folgende Ergänzung (Einschränkung) des Warenverzeichnisses der angefochtenen Marke für die Schweiz und Deutschland in den Gazettes OMPI des  internationales Nr. 25/2003 veröffentlicht: "...à l'exclusion des verres à boire, ainsi que des ustensiles de cuisine utilisés pour les boissons."
D. Mit Stellungnahme vom 27. April 2004 bestritt die Beschwerdegegnerin das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen der  und der angefochtenen Marke nach Massgabe des geänderten .
E. Mit Verfügung vom 13. Mai 2004 wurden der Widerspruch und drei  einer Drittpartei gegen die gleiche Marke zu einem Verfahren . Auf gemeinsamen Wunsch der Parteien ruhte dieses Verfahren vom 8. Oktober 2004 bis zum 6. Oktober 2005. Dann wurde es auf Antrag der Beschwerdeführerin fortgeführt.
F. Mit Replik vom 9. Dezember 2005 erläuterte die Beschwerdeführerin die fast hundertfünfzigjährige Geschichte der "MARTINI"-Wermutprodukte. Sie führte aus, dass das Publikum von einem "Branchenriesen" geradezu
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erwarte, dass er in benachbarte Warensparten diversifiziere. In solche Sparten gehörten die Waren der angefochtenen Marke, so dass  mit den Waren der Widerspruchsmarken bestehe.
G. Die Beschwerdegegnerin hielt mit Duplik vom 18. Januar 2006 an ihrem Rechtsstandpunkt fest und bestritt das Vorliegen von gleichartigen Waren. Sie trug vor, dass "Martini" überdies ein verbreiteter Familienname und  ungeeignet sei, ein Unternehmen herkunftsmässig zu individualisieren.
H. Am 24. Mai 2006 wies die Vorinstanz den Widerspruch der  und die drei Widersprüche der Drittpartei mangels Vorliegens gleichartiger Waren vollumfänglich ab.
I. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 26. Juni 2006 Beschwerde an die Rekurskommission für geistiges Eigentum (hiernach: "RKGE") mit den Rechtsbegehren:
1. Es seien die Entscheide des Eidgenössischen Instituts für Geistiges  vom 24. Mai 2006 betreffend die Widerspruchsverfahren Nr. 6271, 6276 und 6282 aufzuheben und die Widersprüche der Beschwerdeführerin .
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin.
J. Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 20. Oktober 2006, die Beschwerde abzuweisen.
K. Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Stellungnahme vom 20. Dezember 2006, die Beschwerde unter Kosten- und  abzuweisen.
L. Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
M. Auf die Durchführung einer mündlichen und öffentlichen Verhandlung  beide Parteien stillschweigend verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden  Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 lit. d des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der RKGE übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des  über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 26. Juni 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung
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ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen  sind wie diese, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr  (Art. 3 Abs. 1 lit. c des Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 232.11]). Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, wird aus der Sicht der  Verkehrskreise, namentlich der Letztabnehmer beurteilt, welche die Marken in ihrem Erinnerungsbild auseinanderhalten können sollen (BGE 121 III 378 E. 2a Boss, 119 II 477 E. 2d Radion). Da das  auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr beschränkt ist (Art. 31 Abs. 1 MSchG), ist auch eine allfällige Berühmtheit der  nur im Rahmen von Art. 3 Abs. 1 MSchG und nicht auch im Hinblick auf die Beeinträchtigung ihrer Unterscheidungskraft oder auf die Ausnützung oder Beeinträchtigung ihres Rufs gemäss Art. 15 MSchG zu . Hingegen ist eine durch den Gebrauch der Widerspruchsmarke im Verkehr erworbene Bekanntheit zu beachten (RKGE in sic! 1999 S. 570 E. 3 Hermès, sic! 2000 S. 607 E. 6 Red Bull). Sie führt zu einem erweiterten Schutz der Marke, da starke Marken einen grösseren Schutzumfang  (BGE 122 III 382 Kamillosan).
3. Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Waren- und  als Kriterien für die Verwechslungsgefahr besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Waren oder  der zu vergleichenden Marken sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8). Allerdings verlangt Art. 3 Abs. 1 lit. c für jedes Kriterium auch ein gewisses Minimum an Ähnlichkeit (EUGEN MARBACH, Gleichartigkeit – ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift für Schweizerisches Recht [ZSR], 2001, S. 259; RKGE in sic! 2001 S. 136 E. 5 Kraft). Die Vorinstanz hat das Bestehen einer Verwechslungsgefahr deshalb im vorliegenden Fall verneint, weil die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen gänzlich ungleichartig seien, was die Beschwerdeführerin bestreitet.
4. Die Beschwerdeführerin behauptet, die Widerspruchsmarke sei  bekannt, substanziert und belegt diese Bekanntheit indessen nur für den ersten Wortbestandteil MARTINI. Ob eine Marke bekannt ist, ist  anhand des ganzen Zeichens zu beurteilen. Weder als Bestandteil  bekannten Zeichens noch als dessen Kombination mit anderen  ist ein Zeichen bekannt, wenn das Ausgangszeichen darin in  gekürzten oder erweiterten Fassung nicht ohne Weiteres erkannt und seine Bekanntheit nicht auf das neue Zeichen übertragen wird (BGE 127 III 167 E. 2b/bb Securitas). Bei der Widerspruchsmarke ist dies nur für  Teil der eingetragenen Waren der Fall: Der Zusatz "Baby" bezeichnet in erster Linie einen Säugling. Mit dieser Bedeutung führt er von der  Apéritifmarke "Martini" weg, da dieses Getränk nicht für Säuglinge
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fabriziert und von solchen nicht konsumiert wird. Allerdings wird MARTINI BABY im Zusammenhang mit Wermut und anderen alkoholischen  an die Bekanntheit des ersten Markenworts erinnern und bei diesen Waren einen betrieblichen Herkunftsbezug zur bekannten  erwarten lassen. Der Widerspruchsmarke gebührt damit  ein normaler Schutzumfang. Doch kann sie sich in Bezug auf  Apéritifgetränke, zumindest für ihr erstes Wortelement, auf einen  erweiterten Schutz berufen.
5. Es ist zu prüfen, ob "Bières, eaux minérales et gazeuses et autres  non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons" in Klasse 32 und "Boissons  (à l'exception des bières)" in Klasse 33 einerseits mit "Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);  pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à l'exclusion des verres à boire, ainsi que des ustensiles de cuisine utilisés pour les boissons"  gleichartig sind. Die Rechtsprechung bejaht Gleichartigkeit  zwischen Esswaren des täglichen Bedarfs, die in der Küche  finden (RKGE in sic! 1997 S. 178 f. E. 3 Gourmet House, sic! 2000 S. 801 E. 5 Naturella/Naturessa), ausser zwischen Essen und  (RKGE in sic! 2002 S. 433 E. 5 San Pellegrino). Zwischen essbaren und nicht essbaren Waren, die wie Käse und ein Käsehobel thematisch miteinander verbunden sind, kann im Einzelfall Gleichartigkeit bestehen (RKGE in sic! 2006 S. 37 E. 6 Käserosette), doch müssen dafür mehrere Kriterien zusammenkommen: Für das Bestehen gleichartiger Waren  Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den , den Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische  sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 Harry/Harry's Bar, sic! 2006 S. 36 E. 5 Käserosette). Eher  das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (RKGE in sic! 2004 S. 864 E. 6 Harry/Harry's Bar, MARBACH, a.a.O., S. 264 ff.).
6. Übertragen auf den Gleichartigkeitsbereich eines international bekannten Apéritifgetränks kann auf Grund dieser Kriterien durchaus davon  werden, dass bestimmte Haushalts- und Küchengeräte sowie -, die spezifisch auf eine Verwendung an der Bar, in der Zubereitung oder beim Service von Drinks konstruiert sind, in der Vorstellung des , breiten Publikums eine übereinstimmende betriebliche  wie die des bekannten Wermuts erwarten lassen. Diese Erwartung entsteht infolge der spezialisierten Barkeeper- und Drinkmix-Kultur, aus welcher derartige Geräte und Behälter (Messbecher, Mixer, Mixstab, Sieb
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etc.) bekannt sind. Daher ist sie allerdings auf Geräte im Zusammenhang mit der Zubereitung von Getränken beschränkt. Zwar mag Wermut  auch bei der Zubereitung gewisser Speisen, namentlich Saucen, Verwendung finden. Die Beschwerdeführerin hat den Gebrauch ihrer -Getränke als Kochzutaten indessen weder vor der Vorinstanz noch im Beschwerdeverfahren behauptet oder dargetan. Für eine Verwendung in der Küche sind die Widerspruchsmarken – im Unterschied zu  wie Sherry oder Marsala – jedenfalls nicht bekannt. In der  des Publikums werden die Wermutprodukte der Beschwerdeführerin darum auch dann nicht mit allen Arten von Haushalts- und , namentlich Maschinen für Lebensmittel, in Verbindung gebracht, wenn die Widerspruchsmarken als bekannt vorausgesetzt werden.  fehlen in diesem Zusammenhang die genannten Kriterien  Vertriebskanäle und Verwendungszwecke. Noch weniger  ähnliche technologische Indikationsbereiche, gleiche  oder sind die Waren miteinander substituierbar. Umso weniger  im Verhältnis zu Bier, Mineralwasser, Fruchtsäften, Sirup und anderen nichtalkoholischen und alkoholischen Getränken, für welche die Marke  erweiterten Schutzumfang beanspruchen kann, gleichartige Waren vor.
7. Eine Warengleichartigkeit, die eine Verwechslungsgefahr mit den  begründen könnte, ist somit nur für spezifisch auf die  für Getränke ausgerichtete Bar- oder Küchengeräte . Diesen Warenbereich hat die Beschwerdegegnerin mit ihrer  "à l'exclusion des verres à boire, ainsi que des ustensiles de cuisine utilisés pour les boissons" ausgeschlossen, weshalb die für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr erforderliche Gleichartigkeit  den zu vergleichenden Waren vorliegend fehlt.
8. Überdies ist die Bedeutung von "Martini" vielfältig. Der als "martini dry" , klassische Drink stammt als Sachbezeichnung aus Amerika und hat nichts mit den Widerspruchsmarken zu tun (JEAN WATIN-AUGOUARD,  de Marques, Paris 2006, S. 470). Der italienische Name "Martini" ist mit dem Vornamen "Martin" verwandt und kommt in der Schweiz auch als Nachname vor. Ausserdem bezeichnet "Martini" im Volksmund den 11. November. Die Beschwerdeführerin stellt nicht alle Arten von  Getränken oder Digestives her, sondern ein bestimmtes  Apérogetränk mit dem Geschmack von Wermut. Ausser bei dieser engen thematischen Warenverbindung liegt die Annahme einer zufälligen Gleichnamigkeit mit einem anderen Hersteller daher grundsätzlich näher als die Vermutung einer gleichen betrieblichen Herkunft mit der . Da das zweite Wort der Widerspruchsmarke von der  Marke nicht übernommen wird, reichen die Unterschiede in der  aus, auch in allenfalls sich überschneidenden  der beiden Warenlisten eine Verwechslungsgefahr zu verhindern. Die Vorinstanz hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken deshalb zu Recht verneint. Die Beschwerde ist so-
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mit abzuweisen.
9. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG). Der Kostenanspruch ist mit dem geleisteten  zu verrechnen. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht rügt,  die Beschwerdegegnerin eine Verwechslungsgefahr nur zu , indem sie ihr Warenverzeichnis während des vorinstanzlichen  einschränkte, mag dies im Vergleich zum Gesamtumfang des  auch nur einen eher geringen Teil der Waren betroffen haben. Es rechtfertigt sich daher, die ihr erstinstanzlich zugesprochene  um Fr. 200.-- angemessen zu reduzieren.
10. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und  Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über Kosten und Entschädigungen vor dem  [VGKE, SR 173.320.2]). Im  ist dafür das Interesse der Widersprechenden an der , beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der  Marke zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete  im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer  Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach  auf Fr. 40'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im - und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic! 2001, 559 ff., LUCAS DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.],  Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Die von der  mit Kostennote vom 20. Dezember 2006 ausgewiesenen  von Fr. 1'200.-- erscheinen angemessen und sind ihr als  zuzusprechen (Art. 34 MSchG, Art. 64 Abs. 1 VwVG).
11. Dieses Urteil unterliegt keiner Beschwerde ans Bundesgericht und ist  rechtskräftig (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 {BGG, SR 173.110}).
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