Decision ID: 78d29201-fc8b-5682-973b-b9346b9bf1ce
Year: 2014
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin hinterlegte am 13. April 2011 die Wortmarke
CH 621'258 MILLEZIMUS, deren Eintragung am 11. Oktober 2011 auf
Swissreg publiziert wurde (angefochtene Marke). Die Marke wird für Wa-
ren und Dienstleistungen der Klassen 21, 33, 35, 38, 39, 42 und 43 bean-
sprucht, darunter für:
33 Vins, spiritueux.
43 (...) services de bars à vin; (...).
B.
Am 11. Januar 2012 und beschränkt auf die vorgenannten Waren und
Dienstleistungen erhob die Beschwerdeführerin teilweise Widerspruch
gegen diese Marke, den sie auf ihre Internationale Wortmarke IR 724'980
MILLESIMA (Widerspruchsmarke) mit Priorität vom 29. Oktober 1992
stützte. Die Widerspruchsmarke ist eingetragen für:
33 Vins d'appellation d'origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces
produits étant millésimés.
Die Beschwerdeführerin erläuterte, die Marken seien sich im Klang und
Schriftbild sehr ähnlich. Weine, Spirituosen und Weinstuben seien mit den
von ihr beanspruchten Weinen und Likören gleichartig, so dass eine Ver-
wechslungsgefahr bestehe.
C.
Mit Widerspruchsantwort vom 11. Mai 2012 wandte die Beschwerdegeg-
nerin ein, die Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend gebraucht
worden. Ausserdem sei "Millesima" eine unbedeutende Abwandlung vom
Wort "Millésime", das als Jahrtausend in einer Jahreszahl, Jahrgang oder
Erntejahr die eingetragenen Waren beschreibe und damit nur eine
schwache Kennzeichnungskraft entfalte. Die unterschiedlichen Endungen
der Marken reichten daher aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verhin-
dern.
D.
Mit Schreiben vom 1. November 2012 hielt die Beschwerdeführerin an ih-
ren Anträgen fest. Mit Gebrauchsbelegen versuchte sie glaubhaft zu ma-
chen, dass die Widerspruchsmarke ausreichend gebraucht werde und
überdies erhöhte Bekanntheit erlangt habe. Auch andere Anbieter benütz-
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ten das Wort "millésime" kennzeichenmässig. Die angefochtene Marke
aber habe nur den Zweck, den guten Ruf der Beschwerdeführerin auszu-
beuten.
E.
Am 16. Januar 2013 beanstandete die Beschwerdegegnerin per E-Mail,
Anhang 12 mit Rechnungskopien der beschwerdeführerischen Ge-
brauchsbelege sei ihr nicht zur Stellungnahme unterbreitet worden.
F.
Am 29. Januar 2013 stellte die Beschwerdeführerin der Vorinstanz eine
geänderte Version des Anhangs 12 zu, worauf kundenbezogene Angaben
eingeschwärzt worden waren. Diese wurde am 5. Februar 2013 an die
Beschwerdegegnerin weitergeleitet.
G.
Die Beschwerdegegnerin nahm mit Schreiben vom 27. Mai 2013 Stellung
und führte aus, der rechtserhaltende Markengebrauch sei nicht glaubhaft
gemacht. Die von der Beschwerdeführerin vertriebenen Produkte trügen
abweichende Marken. Keiner der Belege zeige einen Wein mit dem Na-
men "Millesima". Die Beschwerdeführerin sei keine Weinproduzentin,
sondern Weinhändlerin, weshalb die Widerspruchsmarke nicht marken-
mässig, sondern nur als Firma gebraucht werde. Die Gebrauchsbelege
seien weder datiert noch mit einem bestimmten Gebrauch in Verbindung
zu bringen. Auch die Rechnungen belegten den markenmässigen
Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht.
H.
Mit Entscheid vom 29. August 2013 wies die Vorinstanz den Widerspruch
ab. Sie begründete dies damit, die Belege seien teilweise undatiert oder
ausserhalb der relevanten Zeitperiode. Auf einigen Belegen werde das
Zeichen nicht markenmässig verwendet. Auch die Zusammenstellungen
der Werbekosten seien für sich alleine nicht aussagekräftig. Die abgebil-
deten Probierkisten und die Kataloge könnten zwar einen markenmässi-
gen Gebrauch in der Schweiz glaubhaft machen, dessen Umfang könne
aus den vorliegenden Unterlagen jedoch nicht abgeleitet werden. Zudem
schaffe die Übereinstimmung im kennzeichnungsschwachen Wortstamm
"Millesim" keine Verwechslungsgefahr.
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Seite 4
I.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 1. Oktober
2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:
1. Der Entscheid des eidg. Instituts für geistiges Eigentum vom 29. August
2013 im Widerspruchsverfahren Nr. 12172 sei aufzuheben;
2. Die angefochtene Schweizer Marke Nr. 621'258 MILLEZIMUS sei im
Umfang des Widerspruchs zu löschen;
3. Eventualiter sei das Vorliegen oder Fehlen einer glaubhaft gemachten
markenmässigen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke
MILLESIMA durch das Bundesverwaltungsgericht verbindlich festzustel-
len und die Rechtssache zwecks Beurteilung des Vorliegens oder Feh-
lens einer Verwechslungsgefahr der sich gegenüber stehenden Marken-
zeichen an die Vorinstanz zurückzuweisen;
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Wider-
spruchsgegnerin.
Sie führte weiter aus, Warenhandel sei nach der Praxis der Vorinstanz
zwar keine Dienstleistung, da der Händler im Eintrag der Handelsmarke
die jeweilige Warenklasse beanspruchen müsse. Die Vorinstanz überse-
he aber, dass Handelsmarken im Weinhandel nur selten auf den Weinfla-
schen selbst, sondern meistens in indirektem Zusammenhang mit diesen
gebraucht würden. Oft wiesen Marke und Firma in Verschmelzung auf ei-
ne betriebliche Herkunft hin. Es sei nicht notwendig, einen bestimmten
Mindestumsatz mit Markenprodukten zu erwirtschaften und ihn den Mit-
bewerbern offenzulegen oder Verkäufe über eine bestimmte Mindestdau-
er nachzuweisen, damit der Gebrauch als ernsthaft gelte. Die Wider-
spruchsmarke verfüge über einen erheblichen Bekanntheitsgrad und eine
hohe Reputation, was schon ihre Umsatzzahlen und Webbesuche zeigten
und bei Bedarf weiter nachgewiesen werde. Doch sei "Millésime" gar
nicht beschreibend, da es begrifflich nur das Erntejahr des Weines be-
zeichne. Es bestehe darum eine Verwechslungsgefahr mit der angefoch-
tenen Marke.
J.
Mit Beschwerdeantwort vom 12. November 2013 beantragte die Be-
schwerdegegnerin:
1. Le recours est rejeté.
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Seite 5
2. A titre subsidiaire, l'affaire est renvoyée à l'Autorité inférieure pour déci-
sion si, et dans la mesure où, le Tribunal parvient à la conclusion que
l'Autorité inférieure ne s'est pas, ou s'est insuffisamment, prononcée sur
un point de fait ou de droit qu'elle devait trancher et que le Tribunal esti-
me ne pas pouvoir en l'état trancher lui-même ledit point.
3. Les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante.
Sie fügte an, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine Ab-
wandlung des beschreibenden Ausdrucks "Millésime", weshalb die Marke
gar nicht hätte registriert werden sollen. Während andere Weinhandelsun-
ternehmen ihre Marke auf die Etiketten von Weinflaschen aufdruckten,
gebrauche die Beschwerdeführerin sie nur firmenmässig. Bereits unter
dem früheren Markenschutzgesetz wäre ein firmenmässiger Gebrauch
aber nicht rechtserhaltend gewesen. Für den Konsumenten sei vor allem
die Weinmarke kaufentscheidend. Die Auswahl des Händlers erfolge
nach anderen Kriterien, beispielsweise dem Preis. Auch der von der Be-
schwerdeführerin angeführte Champagner sei nicht markenmässig ge-
braucht worden. Es habe sich um keinen Jahrgangs-Champagner im
Sinne der beanspruchten Waren gehandelt. Das Katalogbild einer Etikette
mit der Widerspruchsmarke zeige ebenfalls keine Gebrauchshandlung,
sondern werde nur fiktiv eingesetzt, wenn kein Foto einer Ware bestehe.
Die Fotos der Weinkisten seien weder datiert noch schweizerischen Liefe-
rungen zuordenbar, und bei der schriftlichen Erklärung des Transporteurs
handle es sich lediglich um eine Parteibehauptung, da jener der Be-
schwerdeführerin nahestehe. Die Umsätze der Beschwerdeführerin in der
Schweiz seien zu gering, um eine Bekanntheit der Marke glaubhaft zu
machen. "Wein und Spirituosen" und "Weinstuben" seien zudem un-
gleichartig, und zwischen Detailhandel und dem Verkauf von mit der Mar-
ke versehenen Waren sei zu unterscheiden, was auch der Beschwerde-
führerin bekannt sei, deren neue, gleichlautende IR-Marke sie auch für
die Dienstleistung "Detailhandel" beanspruche.
K.
Die Beschwerdeführerin verzichtete mit Schreiben vom 3. Januar 2014
auf eine Replik.
L.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
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Seite 6
M.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-
wägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über
das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR
173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz
teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders be-
rührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an
deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert
ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind
gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss
wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG).
1.2 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt eine infolge Nichtgebrauchs
der Widerspruchsmarke ergangene Widerspruchsabweisung in der Regel
kassatorisch. Ist die Beschwerde begründet, weist es die Sache zur Prü-
fung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurück,
sofern sich diese in der angefochtenen Verfügung nicht zu dieser Frage
geäussert hat (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011 vom
3. Januar 2012 E. 2 "ebm/EBM Ecotec"; B-6372/2010 vom 31. Januar
2010 E. 4.1 "Swiss Military by BTS"). Vorliegend hat die Vorinstanz auch
zur Frage der Verwechslungsgefahr bereits Stellung genommen, so dass
einer reformatorischen Prüfung nichts entgegensteht und im Hauptpunkt
auf das Beschwerdebegehren einzutreten ist.
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Mar-
kenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die
Eintragung einer jüngeren Marke Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1
MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröf-
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fentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz einzureichen (Art. 31 Abs. 2
Satz 1 MSchG).
2.1 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den
Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird
(Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines un-
unterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein
Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe
für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Allerdings wird
der fehlende Gebrauch einer Marke nicht von Amtes wegen berücksich-
tigt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. Sep-
tember 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull"; B-5325/2007 vom 12. Novem-
ber 2007 E. 4 "Adwista/Advista"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz.
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32
N. 2). Umgekehrt kommt der Mitwirkungspflicht der widersprechenden
Partei (Art. 13 Abs. 1 VwVG) für die Glaubhaftmachung des Markenge-
brauchs im Sinne von Art. 32 MSchG eine so erhebliche Bedeutung zu,
dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG) von
der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life";
B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 "Red Bull/Dancing Bull").
2.2 Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich für alle
Waren und Dienstleistungen, für welche die Widerspruchsmarke einge-
tragen ist. Bestehen keine zureichende Gründe für den Nichtgebrauch,
treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs nur bezüg-
lich derjenigen eingetragenen Waren oder Dienstleistungen ein, für wel-
che die Marke tatsächlich gebraucht wurde (Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx/max Maximum +
value"). Gebrauchshandlungen für einen Teilbegriff gelten umso mehr als
rechtserhaltend für den eingetragenen Oberbegriff, je prototypischer sie
für diesen Oberbegriff stehen, je mehr Gebrauchshandlungen für unter-
schiedliche Waren des Oberbegriffs sich zum Eindruck eines zusammen-
hängenden Warenbereichs unter der Marke verbinden und je enger und
präziser der Oberbegriff als solcher ist (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita").
2.3 Ein funktionsgerechter, markenmässiger Gebrauch ist von einem
bloss unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden, aufgrund
dessen das Zeichen zwar als Unternehmenshinweis, aber nicht als Kenn-
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zeichen bestimmter Waren oder Dienstleistungen verstanden wird, für die
die Marke eingetragen ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.4 "Life"; B-2683/2007 vom 30. Mai
2008 E. 5.2 "Solvay/Solvexx"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Bü-
ren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009 [zit. SIWR III/1], N. 1316 f.). Für den
rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf
der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. Entscheidend ist, dass
das Zeichen nach den Umständen des Gebrauchs als Mittel zur Kenn-
zeichnung der eigentlichen Waren und Dienstleistungen verstanden wird.
Der Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen ist, oder in nur einer
hiervon unwesentlich abweichenden Form, markenmässig und ernsthaft
und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen erfolgt sein (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012
vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Life"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1
"Fünf Streifen/Fünf Streifen"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 38 ff.; MEIER,
a.a.O., S. 50 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 38). Massstab sind die branchen-
üblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu be-
rücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die be-
sonderen Umstände des Einzelfalls, wie beispielsweise Grösse und
Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Fünf Streifen/
Fünf Streifen"). Kein ernsthafter Markengebrauch ist die bloss geringfügi-
ge oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produkte des Massenkon-
sums (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni
2013 E. 2.5 "Life"; B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.9 "Heidiland/ Heidi-
Alpen"; B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 6.4.2 "No Name/No Na-
me"; MARBACH in: SIWR III/1, a.a.O., N. 1343 ff.; WANG in: Noth/Bühler/
Thouvenin, a.a.O., Art. 11 N. 66, 72).
2.4 Der Markengebrauch muss in der Schweiz erfolgen. Ausnahmen die-
ses sogenannten Territorialitätsprinzips sind der Gebrauch für den Export
und der Gebrauch in Deutschland nach Art. 5 des Übereinkommens zwi-
schen der Schweiz und Deutschland über den gegenseitigen Patent-,
Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892, die ebenfalls genügen
(SR 0.232.149.136; vgl. WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 33 ff.; ERIC MEIER, L'obli-
gation d'usage en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises
Vol. 22, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 109 ff.; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à
titre de marque en droit suisse, in: sic! 2005 Sonderheft, S. 108).
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Seite 9
2.5 Der Zeitraum, für den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaub-
haft zu machen ist, bestimmt sich rückwärts gerechnet vom Tag der Ein-
rede an (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni
2013 E. 2.2 "Life"; WANG in: Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 12 N. 9;
KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der
Schweiz, Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 85,
Bern 2008, S. 116). Die Fristberechnung richtet sich nach Art. 2 MSchV
(SR 232.111).
2.6 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts-
punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht
bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2 "Uh-
renarmband", BGE 120 II 393 E. 4.c, BGE 88 I 14 E. 5.a; Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life";
WILLI, a.a.O., Art. 32 N. 7; CHRISTOPH GASSER in Noth/Bühler/Thouvenin,
a.a.O., Art. 32 N. 21; WANG in Noth/Bühler/Thouvenin, a.a.O., Art. 12
N. 62). Es braucht keine volle Überzeugung der Behörde, doch muss die-
se zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen,
höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol"; B-4465/
2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.8 "Life"; B-4540/2007 vom 15. September
2008 E. 4 "Exit/Exit One"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, Muster-
und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 12 N. 16). Die Behörde wür-
digt alle relevanten Belege umfassend nach ihrer freien Überzeugung
(Art. 19 VwVG in Verbindung mit Art. 40 des Bundesgesetzes über den
Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 [BZP, SR 273]).
2.7 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Ur-
kunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etiket-
tenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Belege müssen sich
auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs be-
ziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt. Undatierbare Be-
lege können aber unter Umständen in Kombination mit datierbaren Bele-
gen berücksichtigt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-40/
2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol"; B-4465/ 2012 vom
11. Juni 2013 E. 2.9 "Life"; B-4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4
"Exit/Exit One"; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192). Die Zuordnung des Ge-
brauchs zu bestimmten Produkten kann gegebenenfalls mit Prospekten,
Preislisten oder Rechnungen glaubhaft gemacht werden (Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egat-
rol/Egatrol"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.10 "Life").
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Seite 10
3.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe den Grossteil der ins
Recht gelegten Gebrauchsbelege im angefochtenen Entscheid gar nicht
berücksichtigt, obwohl mit umfangreichen Dokumenten glaubhaft ge-
macht werde, dass die Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit dem
Handel und Verkauf von Weinen Dritter verwendet worden sei. Auch ver-
kenne die Vorinstanz die Realität von Weinhandelsunternehmen, wenn
sie verlange, dass die Marke auf den Waren selbst angebracht werden
müsse. Weine kämen üblicherweise unter der jeweiligen Marke der Her-
steller in den Handel. Die Handelsmarke bezeichne nur das mit der Ware
handelnde Unternehmen. Es entspreche der Natur der Sache, dass sie
nicht oder höchstens ergänzend zur Herstellermarke (Fabrikmarke) auf
den Waren angebracht werde.
3.1 Entgegen diesen Vorbringen hat die Vorinstanz alle ins Recht geleg-
ten Gebrauchsbelege im angefochtenen Entscheid berücksichtigt und
dabei nicht nur den Gebrauch der Marke auf der Ware oder ihrer Verpa-
ckung als rechtserhaltend angesehen. Der Beschwerdeführerin ist zwar
insoweit zuzustimmen, als Handelsmarken – im Unterschied zu "Fabrik-
marken" in der Terminologie des aufgehobenen Bundesgesetzes betref-
fend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeich-
nungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen ("aMSchG",
vgl. Art. 74 und Art. 75 Ziff. 3 MSchG) – erfahrungsgemäss seltener auf
Weinetiketten und häufiger auf dem Gebinde, am Regal, Laden oder in
der Korrespondenz und Werbung des Weines verwendet werden, da es
für den Kaufentscheid stärker auf die geografische Herkunft und die Ein-
zelheiten der Weinherstellung und dafür weniger als bei anderen Waren
auf den Vertriebsweg ankommt. Dessen ungeachtet gelten für den rechts-
erhaltenden Gebrauch von Fabrik- und von Handelsmarken dieselben An-
forderungen. Unter früherem Recht waren sowohl Fabrik- wie Handels-
marken auf der Ware oder ihrer Verpackung anzubringen (Art. 1 Ziff. 2
aMSchG); seit Inkrafttreten des neuen Markenschutzgesetzes genügt bei
allen ein Gebrauch "im Zusammenhang" mit den Waren oder Dienstleis-
tungen (Art. 11 Abs. 1 MSchG; zur materiellen Gleichbehandlung von
Fabrik- und Handelsmarken vgl. E. MATTER, Kommentar zum Bundesge-
setz betreffend den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Her-
kunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen,
Zürich 1939, S. 43; Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom
19. September 1984, veröffentlicht in Schweizerischen Mitteilungen über
Immaterialgüterrecht/ SMI 1985/1, S. 83 E. 6.2 "Lego/Logi II"). Von diesen
Voraussetzungen ist vorliegend auch die Vorinstanz ausgegangen, soweit
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Seite 11
sie die Frage des qualitativen Gebrauchs der Belege geprüft hat. Nur
deshalb bezeichnete sie den Gebrauch der Marke bezüglich der Sam-
melbeilagen 7 und 12 als genügend, sofern sie nebst dem Titelblatt auch
auf den Bestellscheinen der Werbeprospekte und in den einzelnen Liefer-
und Rechnungspositionen wiedergegeben würde. Auch die Marke auf
Probierkisten in Beilage 10 und Sammelbeilage 11 bewertete sie qualita-
tiv als hinreichend und nur quantitativ als ungenügend glaubhaft gemacht.
Die Vorinstanz ist deshalb nicht von einem falschen Begriff des rechtser-
haltenden Gebrauchs ausgegangen. Entgegen der Ansicht der Beschwer-
deführerin hat dieser Begriff hingegen nichts mit der Eintragungspraxis
von Marken für Detailhandel in Klasse 35 zu tun. Hierbei handelt es sich
um eine an Grossisten und Produzenten und nicht gegenüber Konsumen-
ten erbrachte Dienstleistung, von welcher für den vorliegenden Fall nichts
abgeleitet werden kann (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-516/
2008 vom 23. Januar 2009 E. 4.2.1 "After Hours"; Entscheid der Eidge-
nössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in: sic!
2007 S. 39 E. 5-7, E. 10 "Sud Express/Expressfashion"). Als nächstes ist
die Würdigung der Gebrauchsbelege durch die Vorinstanz zu prüfen.
3.2 Soweit die Vorinstanz ihre Beurteilung auf unrichtige Tatsachen stützt,
ist sie zu berichtigen. Nicht haltbar ist ihre Feststellung, die Abbildungen
von Weinkisten "Découverte Louis Latour Bourgogne 2005", "Les Se-
conds Vins de Premiers Crus Classés 2005" und "La Caisse Découverte
2005" in den Replikbeilagen 1-3 seien undatiert und deshalb nicht zu be-
rücksichtigen. Angesichts der erkennbaren Jahreszahl "2005", die erfah-
rungsgemäss das Jahr der Weinlese bezeichnet, ist als wahrscheinlich
anzunehmen, dass die Aufnahmen frühestens im Jahr 2006 entstanden
sind. Ob die Fotografien einen Beweiswert haben, ist darum, namentlich
in Anbetracht eines relevanten Zeitraums vom 11. Mai 2007 bis zum
11. Mai 2012, erst näher zu prüfen. Nicht klar ist, was die Vorinstanz be-
züglich Sammelbeilage 7 aus ihrer Feststellung ableiten will, die Bezeich-
nung "Millésime" (französisch für Jahrgangswein) erscheine weder auf
den einzelnen Bestellscheinen noch bei den beworbenen Produkten wie
zum Beispiel Weinen aus Bordeaux. Sollte sie damit gemeint haben, die
Widerspruchsmarke MILLESIMA fehle auf den Bestellscheinen, erweist
sich auch diese Feststellung als offensichtlich unrichtig, da die Marke auf
allen Belegen dieser Beilage, einschliesslich den Bestellscheinen, an
prominenter Stelle angebracht ist.
3.3 Die Vorinstanz hat die Replikbeilagen 1-3, 4, 5, 8, 9 und 10-11 und
damit die grosse Mehrheit der eingereichten Beweismittel nur teilweise,
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nämlich nur bis zu der Schlussfolgerung gewürdigt, der oder die Belege
reichten "für sich alleine" nicht aus, um einen rechtserhaltenden Ge-
brauch glaubhaft zu machen. Eine Gesamtwürdigung in der Kombination
aller Belege hat sie unterlassen und bereits aus diesem Zwischenresultat
auf das Fehlen eines rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchs-
marke geschlossen. Ihre Würdigung erweist sich damit als rechtsfehler-
haft (vgl. E. 2.6).
Nicht zu folgen ist der Vorinstanz auch hinsichtlich ihrer Beurteilung von
Replikbeilage 7. Diese Beilage umfasst vierzehn Prospekte mit Weinwer-
bung und Bestellscheinen aus verschiedenen Jahren, die nach richtiger
Feststellung der Vorinstanz datiert sind und aus der erforderlichen Zeitpe-
riode stammen. Die Widerspruchsmarke MILLESIMA ist auf allen diesen
Belegen auf der Frontseite, zum Teil auch auf den Folgeseiten, gut er-
kennbar als Überschrift und offenkundig als Marke für das darunter ange-
priesene Weinangebot angebracht. Da die Beschwerdeführerin auf die-
sen Prospekten erst in der Fusszeile mit ihrer Anschrift und Telefonnum-
mer in Erscheinung tritt, wird die
Marke im Titel nicht rein unter-
nehmensbezogen, sondern na-
heliegenderweise als Kennzei-
chen für das präsentierte Wein-
angebot verstanden. Ein Beispiel
ist die Vorderseite des nebenste-
henden Flugblatts für die "Kollek-
tion Weihnachten 2009". Dass
das Wort durch eine konkave Un-
terstreichung hervorgehoben und
mit einem accent aigu über dem
Buchstaben E geschrieben ist, ist
namentlich auf den französisch
geschriebenen Prospekten von
der Wortmarkenregistrierung umfasst und stellt keine Abweichung vom
Registereintrag dar (vgl. zum accent aigu auf Grossbuchstaben MAURICE
GRÉVISSE, Le bon usage, 13. Aufl. 2001, S. 87). In Kombination mit den
glaubhaft gemachten Umsätzen der Beschwerdeführerin erweist sich be-
reits diese Sammelbeilage als ausreichend, um den rechtserhaltenden
Gebrauch der Widerspruchsmarke zu bejahen. Es erübrigt sich, auf die
übrigen vor der Vorinstanz und zusätzlich mit der Beschwerde eingereich-
ten Belege näher einzugehen.
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3.4 In Abweichung vom vorinstanzlichen Ergebnis ist der rechtserhalten-
de Gebrauch der Widerspruchsmarke somit zu bejahen. Im nächsten
Schritt ist zu prüfen, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr
besteht.
4.
Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung
mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund
der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienst-
leistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit der jün-
geren Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von den
massgebenden Verkehrskreisen dem falschen Markeninhaber zugerech-
net werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen,
wenn eine der zu vergleichenden Marken für die andere gehalten wird;
eine mittelbare, wenn die Zeichen zwar auseinander gehalten, dahinter
aber fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninha-
ber vermutet werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013
vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay", B-5871/2011 vom 4. März
2013 E. 4.1 "Gadovist/Gadogita"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 21 ff.). An die
Unterschiedlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind dabei umso hö-
here Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE
128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller", BGE 128 III 99 E. 2.c "Orfina"; LUCAS
DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., 1999,
Art. 3 N. 8), und umgekehrt. Dabei sind die Aufmerksamkeit der massge-
benden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 379 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit
Hinweisen "Gallo/Gallay"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 2002,
Art. 3 N. 17 ff.).
4.1 Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Wa-
ren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (GALLUS JOLLER,
in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 3 N. 49). Je höher die Auf-
merksamkeit bei der Inanspruchnahme fraglicher Waren und Dienstleis-
tungen ist, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der angespro-
chenen Abnehmerkreise (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/
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2011 vom 17. April 2013 E. 4.2 "Intel Inside/Galdat inside", B-8028/2010
vom 2. Mai 2012 E. 4.2 "View/Swissview"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52).
4.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen "Gallo/Gal-
lay"). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen spre-
chen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspa-
ket als marktlogische Folge der zu vergleichenden Waren, deren markt-
übliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Ab-
nehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding", B-758/
2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, a.a.O., Art. 3
Rz. 300).
4.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der
Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11).
Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung
zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally",
B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex"). Bei
der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das
Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III
160 E. 2.b/cc "Securitas"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, Schweizeri-
sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl.,
2009, N. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein ge-
nügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für
geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, sic! 2006, S. 761 E. 4 mit
Hinweisen "McDonald's/McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wort-
klang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz
und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die
Anordnung und die optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlän-
ge (BGE 122 III 389 E. 5.a "Kamillosan", BGE 119 II 476 E. 2.c "Radion").
Entscheidend für den gleichen Sinngehalt können neben der eigentlichen
Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein, die das Zeichen un-
weigerlich hervorruft (BGE 121 III 380 E. 2.b "Boss/Boks").
4.4 Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder
langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbe-
reich (BGE 122 III 386 E. 2a "Kamillosan"). Als stark gelten alle Marken,
die aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder wegen ihres in-
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tensiven Gebrauchs überdurchschnittlich bekannt sind (MARBACH, a.a.O.,
N. 979 mit Hinweisen). Hohe Kennzeichnungskraft, insbesondere eine
hohe Bekanntheit als Kennzeichen, erhöht die Wahrscheinlichkeit von
Nachahmungshandlungen und das Rechtsschutzbedürfnis des Inhabers.
Markenbekanntheit setzt wie die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. a
MSchG ein von der einzelnen Gebrauchssituation gelöstes, abstrahiertes
Wiedererkennen des hinterlegten Zeichens als Marke bei den Verkehrs-
kreisen voraus. Dieses lässt sich in vielen Fällen nur durch Verkaufssta-
tistiken, Werbeaufwand oder eine bestimmte tatsächliche Gebrauchswei-
se glaubhaft dartun (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8240/2010
vom 27. Februar 2012, E. 2.5 "Aus der Region. Für die Region"). Wird der
erweiterte Schutz der bekannten Marke mit ihrer langen Aufbauarbeit be-
gründet, muss wenigstens in allgemeiner Form geprüft werden, ob sie
den erweiterten Rechtsschutz zum Schutz des aktuellen Inhabers und
nicht nur zugunsten der wiedererkennenden Verkehrskreise legitimiert
(ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Marken-
recht, SMI Bd. 97, 2013, S. 39 ff.). Wer sich auf die Bekanntheit einer
Marke beruft, muss diese daher glaubhaft machen (Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3, 5.4 "Bec de
fin bec/Fin bec").
4.5 Ursprünglich kennzeichnungsschwach ist eine Marke, deren wesentli-
che Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump/
Jumpman", B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/
Regulat"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigen-
schaften der relevanten Waren und Dienstleistungen, sofern sie ohne be-
sondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich
nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood").
5.
5.1 Aufgrund der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistun-
gen sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen
(MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 180; DERSELBE, Die Verkehrskreise
im Markenrecht, sic! 2007 S. 7). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine
reduzierte Verwechslungsgefahr werden in der Regel angenommen,
wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil des Bundesge-
richts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access"; Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September
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2012 E. 5.4 "Etavis/Estavis"; DAVID, a.a.O., Art. 3 Rz. 14) oder es sich um
Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (B-
38/2011 vom 29. April 2011 E. 7 ff. "IKB/ICB"), während bei Massenarti-
keln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Ver-
kehrskreise zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 "Trapezförmiger Ver-
packungsbehälter"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 Rz. 52).
Fermentierte Alkoholgetränke wie Wein und Bier dürfen nicht an Kinder
und Jugendliche unter 16 Jahren abgegeben werden (Art. 11 Abs. 1 der
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung [LGV, SR 817.02]).
Die Verkehrskreise bestehen demzufolge aus Weinkonsumenten über
16 Jahren sowie anderen Personen, die Wein aus beruflichen oder priva-
ten Gründen für Dritte einkaufen. Obwohl eine kleinere Anzahl Kenner al-
koholische Getränke auch mit erhöhter Aufmerksamkeit einkaufen, ist für
diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise
mit durchschnittlicher, beziehungsweise eher flüchtiger Aufmerksamkeit
abzustellen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5120/2011 vom
17. August 2012 E. 5.2 "Bec de fin bec"/Fin Bec", B-7352/ 2008 vom
17. Juni 2009 E. 6.2 "Torres/Torres Saracena").
5.2 Zwischen den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren: "Vins
d'appellation d'origine contrôlée, vins de pays, liqueurs, tous ces produits
étant millésimés" einerseits und der Formulierung: "Vins, spiritueux" in
Klasse 33, wofür die angefochtene Marke registriert ist, besteht Waren-
identität. Gegenüber "services de bars à vin" in Klasse 43 besteht Gleich-
artigkeit dank einer zusammenhängenden Wertschöpfungskette, markt-
üblichen Verknüpfung auf Grund von einheitlichen Waren, ähnlichen Ver-
triebsstätten mit Degustationen und Weinverkäufen in Gaststätten sowie
übereinstimmenden Abnehmerkreisen.
5.3 Die Widerspruchsmarke besteht aus dem Wort MILLESIMA, das mit
der lateinischen, weiblichen Adjektivform millesima ("die tausendste"),
übereinstimmt, mit Ausnahme des letzten Buchstabens aber auch dem
aus derselben Wortwurzel stammenden, französischen Begriff "Millésime"
(Jahrgang) gleicht, der für die Wahl und Unterscheidung von Wein eine
besondere Bedeutung hat. Oft werden Weine aus Reben desselben Jahr-
gangs produziert und mit ihrer Jahreszahl angeschrieben. Aufgrund des
in jenem Jahr herrschenden Wetters und Rebenwachstums kann sich ein
Weinjahrgang durch einen typischen Säuregehalt und eine bestimmte
Edel- oder Sauerfäule von anderen Jahrgängen unterscheiden. Er weckt
daher bei Weinkennern spezifische Erwartungen an Geschmack und Be-
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schaffenheit des Weins und beeinflusst namentlich die Beurteilung, ab
wann und bis zu welchem Zeitpunkt er getrunken werden kann (vgl. LUD-
WIG JAKOB, Lexikon der Önologie, Stuttgart 2012, S. 222, sowie die Jahr-
gangslisten unter www.vin-vigne.com/millesimes/ und www.savourclub.fr/
millesimes-du-vin.aspx, besucht am 8. Juli 2014). Wie die Vorinstanz rich-
tig festgestellt hat, ist "Millésime" im Weinhandel und bei der Auswahl von
Wein in Laden oder Restaurant keine technische, neutrale Altersbezeich-
nung, sondern ein anpreisend verstandenes und namentlich in Weinprä-
sentationen und -ankündigungen häufig anzutreffendes Schlagwort für
besonders gute Weine und Spitzenjahrgänge. Auch der einschränkende
Schluss der für die Widerspruchsmarke registrierten Warenliste: "...tous
ces produits étant millésimes", ist so zu verstehen. "Millésime" hat Ver-
wendung in einer Reihe von hiesigen Unternehmensbezeichnungen und
Domainnamen zum Weinhandel gefunden, worauf die Beschwerdegegne-
rin im vorinstanzlichen Verfahren füglich hinwies. Die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke für Weine ist durch diese unmittelbare Nähe
zu "Millésime" erheblich beeinträchtigt.
5.4 Die Beschwerdeführerin macht geltend, ihre Gebrauchsnachweise
belegten eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke, die
eine allfällige originäre Kennzeichnungsschwäche kompensiere. Ihre An-
gaben zum Werbeaufwand und konkreten Markengebrauch, einschliess-
lich der zahlreichen Lieferrechnungen und einer allerdings wenig detail-
lierten Gebrauchs- und Bekanntheitserklärung eines Handelspartners der
Beschwerdeführerin reichen indessen nicht aus, um ein allgemeines Wie-
dererkennen der Marke bei den breiten Verkehrskreisen im Zusammen-
hang mit Weinwaren in der Schweiz glaubhaft zu machen (vgl. E. 5.1).
Das bereits erwähnte Primat der geografischen und betrieblichen Her-
kunft des Weins, seiner Traubensorte(n) und Machart, anhand derer die
Wahrnehmung und Erinnerung des Marktes bei dieser Warenart vor allem
geprägt ist und hauptsächlich unterschieden wird, macht es für eine bloss
noch hinzugefügte Handelsmarke nicht leicht, sich im Verkehr durchzu-
setzen und von der grossen Zahl der Gelegenheitseinkäufer/innen, End-
konsumentinnen und Endkonsumenten selbständig wiedererinnert zu
werden. Für eine Überwindung dieser schwierigen Ausgangslage genü-
gen die vorgelegten Bekanntheitsbelege nicht. Ein erhöhter Schutzum-
fang durch Verkehrsgeltung ist der Widerspruchsmarke deshalb nicht zu-
zubilligen.
5.5 Während die Widerspruchsmarke sich eng an den anpreisenden Be-
griff "Millésime" anlehnt, hebt die angefochtene Marke sich durch ein "Z"
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in der Wortmitte und die lateinische Endung "-mus" etwas deutlicher von
jenem ab. Zwar sprechen die französischsprechenden Teile der Verkehrs-
kreise das "z" und das "s" gleich aus; visuell vermögen sie aber dennoch
die vorgenannten Unterschiede ("Z"; "-mus") zu erkennen. Gerade sie as-
soziieren MILLEZIMUS überdies mit dem anpreisenden Begriff "Millési-
me" (vgl. E. 5.3) und deshalb gerade nicht mit der Widerspruchsmarke.
Für die deutschsprachigen Verkehrskreise ist die vorgenannte Verknüp-
fung nicht ersichtlich. Auch in der angefochtenen Marke wird der Sinnbe-
zug zum anpreisenden Schlagwort "Millésime" zwar sofort deutlich, die
angefochtene Marke wandelt diesen Begriff aber erkennbar verspielt und
etwas markanter als die Widerspruchsmarke zu einem eigenen Kennzei-
chenwort um. Schwache Kennzeichenbestandteile einer Widerspruchs-
marke werden nicht einfach weggestrichen, sondern entfalten trotz ihrer
reduzierten Kennzeichenwirkung noch einen gewissen Schutz. Die
Rechtsprechung hat eine Verwechslungsgefahr beispielweise trotz Über-
einstimmung in geschwächten, vorwiegend beschreibenden Bestandtei-
len zwischen den Marken MUROLINO und MURINO für Baustoffe und
LA-CITY und T-CITY für Schmuck- und Lederwaren bejaht (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-7246/2009 vom 27. September 2010, E.
6.3 "Murolino/Murino" und B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009, E. 5.3
"La-City/T-City"). Verneint wurde dagegen die Verwechslungsgefahr trotz
Ähnlichkeit einzelner geschwächter Zeichenbestandteile beispielsweise
zwischen den Zeichen ECO-CLIN und SWISS ECO CLEAN (fig.) sowie
KaSa K97 (fig.) und biocasa (fig.), (Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 6 "Eco-clin"/"Swiss Eco Clean"
und B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.2 "KaSa K97"/"biocasa"). Im
vorliegenden Fall überwiegt die Kennzeichnungsschwäche der Wider-
spruchsmarke jene erstgenannten Vergleichsfälle jedoch deutlich, wäh-
rend die angefochtene Marke sich durch das auffällige "Z" und die En-
dung "-mus" stärker von jener abhebt. Wer MILLEZIMUS liest, erkennt
darin in erster Linie eine fantasiehafte Abwandlung von "Millésime" und
erwartet deshalb keine wirtschaftliche Verbundenheit mit der Beschwer-
deführerin. Zwischen den Marken besteht darum keine Verwechslungsge-
fahr.
5.6 Die Beschwerde ist damit abzuweisen und die angefochtene Verfü-
gung zu bestätigen. Eine Prüfung der kassatorischen Eventualanträge
der beiden Parteien erübrigt sich.
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Seite 19
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
6.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre
und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streit-
wert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE
133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" mit Hinweisen; Urteil des Bundesge-
richts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work"). Von
diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen.
Es rechtfertigt sich daher, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.–
festzulegen.
6.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemes-
sene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7
Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kos-
tennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Der
Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat eine Kostennote über
Fr. 5'600.– eingereicht, die in Würdigung des tatsächlich betriebenen
Aufwands aufgrund der Aktenlage auf Fr. 3'150.– (inkl. MWSt) für das Be-
schwerdeverfahren zu reduzieren ist.
6.3
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.
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