Decision ID: db7e1ef6-7c86-5780-98f6-5153ca89d6cc
Year: 2013
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die in den USA domizilierte Oxygen Biotherapeutics, Inc. (Beschwerde-
führerin), ist Inhaberin der am 29. Oktober 2009 international registrierten
Wortmarke DERMACYTE mit Basiseintragung in den USA. Für die
Schweiz wurde zunächst bezüglich folgender Produkte Schutz bean-
sprucht (Notification der Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle, OMPI, vom 3. Dezember 2009):
Klasse 5
Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'ischémie des tissus, brûlu-
res, plaies, traumatismes cérébraux, affections pulmonaires, maladies dré-
panocytaires, affections cutanées sous forme d'acné, et troubles capillaires
sous forme de pellicules; produits pharmaceutiques à usage dermatologique
et cosmétologique.
B.
Am 3. Dezember 2010 erliess das Eidgenössische Institut für Geistiges
Eigentum (IGE, Institut, Vorinstanz) eine "Notification de refus provisoire
partiel (sur motifs absolus)", wonach es der Marke DERMACYTE den
Schutz in der Schweiz einzig für "produits pharmaceutiques pour le trai-
tement de traumatismes cérébraux, affections pulmonaires, maladies
drépanocytaires" gewährte. Es hielt fest, das Zeichen bedeute "cellule de
peau" (Hautzelle) und beziehe sich auf die Besonderheiten eines Teils der
beanspruchten Produkte, namentlich auf ihren Verwendungszweck. Inso-
fern gehöre es zum Gemeingut.
C.
In ihrer Stellungnahme gegenüber dem IGE vom 3. Mai 2011 erklärte die
Beschwerdeführerin, die US-Basisanmeldung Nr. 77725711, welche der
internationalen Registrierung Nr. 1'019'629 zugrundeliege, sei wie folgt
eingeschränkt worden: "Klasse 5: Pharmaceutical preparations for use in
dermatology and cosmetology (produits pharmaceutiques à usage der-
matologique et cosmétologique)." Somit werde die provisorische Schutz-
verweigerung für folgende Erzeugnisse der Klasse 5 hinfällig: "Produits
pharmaceutiques pour le traitement de l'ischémie des tissus, brûlures,
plaies, affections cutanées sous forme d'acné, et troubles capillaires sous
forme de pellicules." DERMACYTE sei für die beanspruchten Waren nicht
beschreibend, schon gar nicht direkt, weshalb das Zeichen dem Marken-
schutz zugänglich sei.
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D.
Mit Schreiben an die Beschwerdeführerin vom 3. August 2011 bekräftigte
das Institut die provisorische Schutzverweigerung, nunmehr einge-
schränkt auf "produits pharmaceutiques à usage dermatologique et cos-
métologique" (vgl. Notification der OMPI betreffend teilweise Einschrän-
kung der Produkteliste, eingetragen im internationalen Register am
18. April 2011). Auf Wunsch der Markeninhaberin erliess es am 6. De-
zember 2011 eine entsprechende Verfügung, worin es der internationalen
Registrierung Nr. 1'019'629 DERMACYTE den Schutz in der Schweiz für
alle beanspruchten Waren der Klasse 5 verweigerte, weil das Zeichen
Gemeingut sei.
E.
Gegen diese Verfügung erhob die Markeninhaberin mit Datum vom
23. Januar 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie bean-
tragt Folgendes:
"1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Ei-
gentum vom 6. Dezember 2011 aufzuheben.
2. Es sei das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum anzuwei-
sen, die internationale Registrierung Nr. 1019629 DERMACYTE für
alle beanspruchten Waren in der Schweiz zum Markenschutz zuzu-
lassen.
3. Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädi-
gung zuzusprechen."
Zur Begründung macht sie geltend, sowohl der Fachspezialist als auch
der Durchschnittskonsument nehme DERMACYTE als Fantasiezeichen
und damit als Marke wahr. Ausserdem beruft sie sich auf das Gleichbe-
handlungsgebot.
F.
Unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung verzich-
tete die Vorinstanz mit Eingabe vom 29. Februar 2012 auf eine Stellung-
nahme. Sie beantragt, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuwei-
sen.
G.
Auf die Vorbringen der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid we-
sentlich sind, in den nachfolgenden Erwägungen näher eingegangen. Ei-
ne Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen des IGE in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und
33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom
17. Juni 2005, Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32). Als Adres-
satin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung be-
sonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhe-
bung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde berechtigt (Art. 48
Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. De-
zember 1968, VwVG, SR 172.021). Frist und Form sind gewahrt (Art. 50
Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG). Der Kostenvorschuss wurde fristge-
recht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraus-
setzungen (Art. 46 ff. VwVG) sind ebenfalls erfüllt.
Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.
Sowohl die Schweiz als auch die USA haben das Protokoll zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 27. Ju-
ni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4) ratifiziert. Nach Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP
kann das IGE innerhalb von 18 Monaten ab Mitteilung einer solchen Re-
gistrierung erklären, es verweigere der Marke den Schutz in der Schweiz
(vgl. die Erklärungen der Schweiz und der USA, www.wipo.int/treaties).
Dafür muss es mindestens einen der in Art. 6 quinquies
Bst. B der Pariser
Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04), erwähnten Gründe an-
führen (Art. 5 Abs. 1 MMP). Mit der Bekanntgabe der Registrierung IR
1'019'629 DERMACYTE durch die OMPI am 3. Dezember 2009 und der
"Notification de refus" des IGE vom 3. Dezember 2010 wurde die Frist
eingehalten. Als Schutzverweigerungsgrund nannte das Institut Art.
6 quinquies
Bst. B Ziff. 2 PVÜ sowie die entsprechende Bestimmung (vgl.
BGE 128 III 454 E. 2 Yukon) des Bundesgesetzes über den Schutz von
Marken und Herkunftsangaben vom 28. August 1992 (Markenschutzge-
setz, MSchG, SR 232.11), Art. 2 Bst. a ("Zeichen, die Gemeingut sind").
3.
Art. 2 Bst. a MSchG schliesst Zeichen, welche Gemeingut sind, vom Mar-
kenschutz aus, es sei denn, sie hätten sich als Marken für die Waren oder
Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, durchgesetzt.
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3.1 Als Gemeingut gelten namentlich Zeichen, welche sich auf Angaben
über die Beschaffenheit der betreffenden Produkte beschränken und da-
her vom Publikum mangels Unterscheidungskraft nicht als Hinweis auf
eine bestimmte Betriebsherkunft der Waren oder Dienstleistungen ver-
standen werden. Der beschreibende Charakter solcher Zeichen muss von
den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit und
ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein, und die Hinweise dür-
fen sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 E.
2.5.5 mit Hinweisen; BGE 128 III 454 E. 2.1 mit Hinweisen – Yukon; Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-279/2010 vom 3. Februar 2011 E. 2 mit
Hinweisen – Paris Re). Es genügt, wenn das Zeichen in einem einzigen
Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III
495 E. 5 Felsenkeller).
3.2 Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammen-
gesetzten Zeichen ist zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu
ermitteln. Anschliessend ist zu prüfen, ob sich aus deren Verbindung im
Gesamteindruck ein die Waren oder Dienstleistungen beschreibender,
unmittelbar verständlicher Sinn ergibt. Dabei ist das Augenmerk darauf zu
richten, ob sich die Bedeutungsinhalte der Einzelwörter semantisch zu ei-
nem Gesamtsinn verbinden oder aber je einzeln auf die gekennzeichne-
ten Waren oder Dienstleistungen Bezug nehmen. Auf jeder Stufe dieser
Sinnermittlung, sei es der Einzelwörter oder des Gesamteindrucks, kön-
nen mehrere Bedeutungsinhalte zur Auswahl stehen. Eine solche Mehr-
deutigkeit eines Zeichens kann zur Schutzfähigkeit als Marke führen.
Vorausgesetzt ist, dass im Zusammenhang mit den gekennzeichneten
Waren und Dienstleistungen entweder ein nicht beschreibender Sinnge-
halt im Vordergrund steht, der den beschreibenden verdrängt oder dass
keine der möglichen Bedeutungen dominiert, so dass die Marke unbe-
stimmt wirkt. An die Stelle der bei abstrakter Betrachtung vorhandenen
Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann andererseits auch ein eindeutiger
Sinn mit beschreibendem Charakter treten, wenn das Zeichen gedanklich
zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gesetzt wird
(zum Ganzen: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6246/2010 vom
28. Juli 2011 E. 4.5 mit Hinweisen – JumboLine).
3.3 Grenzfälle sind im Bereich der Zeichen des Gemeingutes einzutra-
gen; die endgültige Entscheidung ist dem Zivilrichter zu überlassen (BGE
135 III 359 E. 2.5.3).
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4.
In der angefochtenen Verfügung gelangte die Vorinstanz zum Schluss,
DERMACYTE sei Gemeingut, weil dem Zeichen aufgrund seines direkt
beschreibenden Charakters für alle beanspruchten Waren die notwendige
Unterscheidungskraft fehle. Diese beurteilt sich aus der Perspektive der
angesprochenen Abnehmer (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 5.1 JumboLine und B-8058/2010 vom
27. Juli 2011 E. 3.3 mit Hinweisen – IRONWOOD).
Beansprucht wird der Markenschutz bezüglich pharmazeutischer Produk-
te der Klasse 5 für den dermatologischen und den kosmetischen
Gebrauch. Solche Erzeugnisse richten sich, wie die Beschwerdeführerin
und die Vorinstanz übereinstimmend festhalten, einerseits an schweizeri-
sche Durchschnittskonsumenten, andererseits an ein entsprechendes
Fachpublikum. Letzteres ist vorliegend recht heterogen. Es besteht nicht
etwa nur aus Universitätsabsolventen der Medizin oder der Pharmazie,
sondern umfasst beispielsweise auch das Personal von Apotheken und
Drogerien, Kosmetikerinnen, Schönheitsberaterinnen und Pharmatechno-
logen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8058/2010 vom
27. Juli 2011 E. 4.1 IRONWOOOD). Insofern erweist sich die Bestimmung
der relevanten Verkehrskreise durch die Vorinstanz als zu wenig differen-
ziert.
5.
Zur Beurteilung der Unterscheidungskraft muss vorab der Sinngehalt von
DERMACYTE ermittelt werden.
5.1 Die Vorinstanz legte in ihrer Verfügung dar, bei DERMACYTE handle
es sich um eine neue Wortschöpfung, die allerdings aus der Kombination
zweier Fachbegriffe der Medizin bestehe. Der erste, DERMA, stamme
aus dem Griechischen und sei auf Deutsch, Französisch, Italienisch und
Englisch die Sachbezeichnung für "Haut" im Bereich der Dermatologie.
Der zweite, CYTE, stamme ebenfalls aus dem Griechischen und werde
auf Englisch als Suffix bzw. in Wortkombinationen mit der Bedeutung
"Zelle" gebraucht. Auf Deutsch laute der entsprechende Wortteil "cyto"
oder "zyto". Der Fachspezialist verstehe die zusammengeschriebene
Wortkombination ohne Gedankenaufwand im Sinne von "Hautzelle", da er
die beiden Fachbegriffe DERMA und CYTE aus der Medizin kenne, wes-
wegen sich diese Zerlegung aufdränge. In Bezug auf die beanspruchten
Waren der Klasse 5 erschöpfe sich die Wortkombination DERMACYTE
im Sinne von "Hautzelle" in einer direkten Beschreibung der Zweckbe-
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stimmung dieser dermatologischen und kosmetischen Pharmaprodukte,
welche für die Behandlung von Hautzellen verwendet würden.
5.2 Die Beschwerdeführerin relativiert die Angaben des IGE, etwa indem
sie mehrere Wörter für "Haut", welche die Buchstabenfolge "derma" nicht
enthalten, in den erwähnten Sprachen nennt. Sie bringt vor, Spezialisten
kennten Fachbegriffe mit den Endungen "-cytes" oder "-zyten" (z.B.
Thrombozyt für Blutplättchen, Adipozyt für Fettzelle) und solche mit dem
Wortbestandteil "derma" (z.B. Dermalgie für Hautnervenschmerz, Derma-
titis für Hautentzündung). Kein derartiger Fach- oder Sachbegriff sei hin-
gegen ihre neue Wortschöpfung DERMACYTE. Der angesprochene Spe-
zialist, welcher die Bedeutung von DERMA und CYTE kenne, wisse, dass
es DERMACYTE als Fachbegriff nicht gebe, weshalb er das Wort als
Fantasiezeichen betrachte. Der Durchschnittskonsument wiederum sei
mit dem Bedeutungsinhalt der Einzelbestandteile DERMA und CYTE
nicht vertraut, weswegen er DERMACYTE, wie der Fachspezialist, als
Fantasiezeichen wahrnehme.
5.3 Auch Wortneuschöpfungen können Gemeingut sein, wenn ihr Sinn für
die Verkehrskreise, an die sie sich richten, auf der Hand liegt (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 8 mit
Hinweisen – STENCILMASTER).
5.4 Das griechische Wort "dérma" bedeutet "Haut" (Pschyrembel, Klini-
sches Wörterbuch 2013, 264. A., Berlin 2012, S. 459; Duden, Wörterbuch
medizinischer Fachbegriffe, 9. A., Mannheim 2011 sowie duden.de,
Stichwort "Derma"; Urteil des Bundesgerichts 4C.403/1999 vom 16. Feb-
ruar 2000 E. 3b BIODERMA; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5.1 mit Hinweisen – DERMOXANE /
DERMASAN), während "cyte" bzw. "zyt(o)", vom griechischen "kytos"
stammend, "Höhlung, Rundung, Wölbung" meint und als Bestimmungs-
wort in Zusammensetzungen mit der Bedeutung "Zelle" verwendet wird
(Pschyrembel 2013, S. 435; Duden, Wörterbuch medizinischer Fachbeg-
riffe sowie duden.de, Stichwort "zyto-").
5.5 Durchschnittskonsumenten verstehen den Kennzeichenbestandteil
DERM(A) im Sinne von "Haut". Mit Bezug auf die beanspruchten Produk-
te nehmen sie ihn als beschreibend wahr (vgl. Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-6097/2010 vom 16. März 2011 E. 5.1 BELLADERM und
B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5.1 DERMOXANE / DERMASAN; vgl.
auch Urteil des Bundesgerichts 4C.403/1999 vom 16. Februar 2000 E. 3b
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BIODERMA). Demgegenüber ist den meisten Endabnehmern die Bedeu-
tung von CYTE nicht bekannt, handelt es sich dabei doch um eine Buch-
stabenfolge, welche typischerweise in englischen Fremdwörtern der na-
turwissenschaftlichen Fachsprache vorkommt. Allerdings gibt es auch in
dieser Gruppe einzelne Personen, welche CYTE zum Beispiel aufgrund
ihrer humanistischen Bildung verstehen.
Für die Mehrzahl der schweizerischen Endkonsumenten liegt der Sinn
der Wortneuschöpfung DERMACYTE daher nicht auf der Hand (vgl. oben
E. 3.2 und E. 5.3), umso weniger, als das Element DERMA im Gesamt-
eindruck des Kennzeichens weder visuell noch akustisch dominiert.
DERMA enthält lediglich ein Schriftzeichen mehr als CYTE, und aufgrund
des Buchstabens Y, welcher zwischen C und T relativ viel leeren Raum
belässt, wirkt CYTE optisch in die Länge gezogen. Auch bei rein mündli-
chem Gebrauch des Kennzeichens degradiert der Wortbestandteil DER-
MA das Element CYTE nicht zum blossen Anhängsel, wenngleich DER-
MA aus zwei, CYTE hingegen nur aus einer Silbe besteht.
Überhaupt erscheint es aus der Perspektive der Endkonsumenten grund-
sätzlich nicht zwingend, das Kennzeichen in die Bestandteile DERMA und
CYTE aufzuspalten. Schon in der Buchstabenfolge DERM findet sich der
ihnen bekannte Sinngehalt "Haut", weshalb sie DERMACYTE genauso-
gut als Verbindung von DERM und ACYTE begreifen können. Letzteres
Element aber weist keinen dem Durchschnittsverbraucher der bean-
spruchten Produkte bekannten Wortsinn auf.
5.6 Entgegen der Darstellung in der angefochtenen Verfügung lässt sich
nicht pauschal sagen, die relevanten Fachkreise kennten die Begriffe
DERMA und CYTE aus der Medizin. Angesichts seiner Heterogenität hat
das Fachpublikum im vorliegenden Fall nämlich ein sehr uneinheitliches
Wissen bezüglich Sprache und Marktverhältnissen. Nur relativ wenige
Fachspezialisten, insbesondere solche mit klassisch-humanistischer Bil-
dung bzw. Absolventen eines Medizin- oder Pharmaziestudiums, werden
den Sinngehalt von DERMACYTE verstehen.
5.7 Anders als in der vorinstanzlichen Verfügung dargelegt, bedeutet die
Feststellung, ein Zeichen sei bereits dann zurückzuweisen, wenn ein
Schutzausschlussgrund nur aus der Sicht eines der betroffenen Ver-
kehrskreise gegeben sei, nicht, dass die Eintragung einer Marke jeder
noch so kleinen Gruppe intimer Sprach- oder Marktkenner zuliebe ver-
hindert werden muss (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-
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684/2009 vom 24. Juni 2009 E. 6 OUTPERFORM.OUTLAST und B-
3511/2007 vom 30. September 2008 AgieCharmilles).
5.8 Auf dieser Grundlage ist das uneinheitliche Wissen der massgebli-
chen Verkehrskreise hinsichtlich der griechisch geprägten Kennzeichen-
bestandteile und der Marktverhältnisse angemessen zu gewichten. So-
wohl unter den Fachpersonen als auch unter den Endkonsumenten wer-
den nur wenige neben DERMA auch CYTE verstehen, und selbst wer
beide Elemente übersetzen kann, hat erst den Sinngehalt "Hautzelle" ge-
funden. Dieser zeigt jedoch nicht an, wie das betreffende Erzeugnis ge-
nau wirkt, ob beispielsweise eine Salbe Hautzellen gegen äussere Ein-
flüsse schützen, alte Hautzellen entfernen oder neue bilden hilft. Insge-
samt lässt sich DERMACYTE daher bezüglich der beanspruchten Pro-
dukte nicht als beschreibend qualifizieren. Vielmehr kommt dem Zeichen
Unterscheidungskraft zu. Darüber hinaus ist auch kein Grund für ein Frei-
haltebedürfnis an der Marke DERMACYTE zu erkennen.
6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass DERMACYTE keinen beschreiben-
den Charakter hinsichtlich der beanspruchten Produkte hat, weshalb die
angefochtene Verfügung aufzuheben und dem Zeichen für diese Produk-
te der Schutz in der Schweiz zu gewähren ist.
7.
7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden keine Kosten erhoben
(Art. 63 Abs. 1 und 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss ist der Be-
schwerdeführerin zurückzuerstatten, und es ist ihr eine angemessene
Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff. des Reglements über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom
21. Februar 2008, VGKE, SR 173.320.2).
7.2 Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht, setzt
das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2
VGKE). Angemessen erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.-
(exkl. Mehrwertsteuer, MWST). Die MWST ist nur für Dienstleistungen
geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden, nicht jedoch im
vorliegenden Fall, in welchem die Dienstleistung der Rechtsvertreterin
gegenüber einer Beschwerdeführerin mit Sitz im Ausland erbracht worden
ist (Art. 1 Abs. 1 und 2, Art. 8 Abs. 1 und Art. 18 Abs. 1 des Bundesgeset-
B-418/2012
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zes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009, Mehrwertsteuergesetz,
MWSTG, SR 641.20, i.V.m. Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).
7.3 Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, so ist die Parteientschädigung
derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren
Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs.
1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31)
ist das IGE eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes mit eigener
Rechtspersönlichkeit. Gestützt auf seine Kompetenz zum Vollzug der
Markenschutzgesetzgebung (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG) hat es die
angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlassen. Die Parteientschä-
digung für die Beschwerdeführerin ist demnach der Vorinstanz aufzuerle-
gen.