Decision ID: ec6a6e45-9a56-5613-9ed5-003299c9eadf
Year: 2014
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 619'518
YELLOW LOUNGE, die am 9. Juni 2011 zur Eintragung angemeldet und
am 2. September 2011 auf < www.swissreg.ch > publiziert wurde. Die
Marke wird für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:
9 Ton-, Bild- und Datenträger aller Art, einschliesslich Compactdisc (CD),
Digital Versatile Disc (DVD), CD-ROM, Disketten, soweit in Klasse 9 ent-
halten; Magnetaufzeichnungsträger aller Art, einschliesslich Musikkas-
setten (MC), Videobänder, DAT-Bänder, soweit in Klasse 9 enthalten;
Schallplatten; Computersoftware, soweit in Klasse 9 enthalten; sämtliche
vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form; Musik (herun-
terladbar); elektronische Publikationen (herunterladbar).
16 Druckereierzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; Poster; Papeteriewa-
ren, insbesondere Aufkleber und Stickers; Papier, Pappe und Waren aus
diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Verpackungsmaterial
aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten.
35 Verkaufsförderung von Waren (Merchandising), unter Einschluss von
Werbung, Produktgestaltung sowie Warendarbietung.
38 Telekommunikation; Bereitstellung (Software) und Vermittlung von Zu-
griffszeit zu globalen und lokalen Netzwerken, insbesondere zu MP3-
Websites; Sammeln, Senden und Ausstrahlung von Nachrichten, Infor-
mationen, Ton, Bild, Sprache, Signalen und Daten, insbesondere von
Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Teletextprogrammen oder
-sendungen; Betrieb von Portalen, Chatlines, Foren, MP3-Websites und
ähnlichen Kommunikationsplattformen in Daten-, Informations- und Kom-
munikationsnetzwerken; Übertragen von Musik in Datennetze; Bereitstel-
len und Übermittlung von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bil-
dern.
41 Unterhaltung; Planung, Durchführung sportlicher und kultureller Aktivitä-
ten; Planung, Gestaltung und Produktion von Rundfunk- und Fernseh-
sendungen, Musik- und Unterhaltungsveranstaltungen, von Filmen, Vi-
deo- und Tonaufnahmen sowie von Videotext, auch zur Verbreitung in
Daten-, Informations- und Kommunikationsnetzen; Veröffentlichung und
Herausgabe von Druckerzeugnissen, einschliesslich elektronischen Pub-
lizierens; Künstlervermittlung.
42 Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Dienst-
leistung eines Onlineanbieters, nämlich Sammeln, Zurverfügungstellung
von Speicherplätzen im Internet, einschliesslich elektronischer Speiche-
rung von Musikstücken für Dritte.
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45 Vermietung und Vergabe von Sende-, Weitersende-, audiovisuellen und
sonstigen Nutzungsrechten an Rundfunk und Fernsehen sowie von
sonstigen Ton- und Bildproduktionen sowie von Veranstaltungsrechten
für öffentliche Darbietungen und Aufführungen im Unterhaltungsbereich.
B.
Am 2. Dezember 2011 erhob die Beschwerdegegnerin Widerspruch ge-
gen die Marke der Beschwerdeführerin. Diesen stützte sie auf die Marke
IR 983'848 YELLO, die am 12. Februar 2008 ins internationale Register
eingetragen worden war. Die Widerspruchsmarke wird in der Schweiz un-
ter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen beansprucht:
9 Supports de données magnétiques, logiciels, supports de sons, supports
de sons et d'images (autres que films vierges), supports de données.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe;
imprimés; photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe).
35 Présentation de marchandises à des fins promotionnelles et par le biais
de la publicité.
38 Services de télécommunications, en particulier services de tableaux d'af-
fichage électroniques; fourniture d'accès utilisateur à un réseau infor-
matique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des programmes infor-
matiques dans des réseaux de données; fourniture d'accès à des logi-
ciels dans des réseaux de données pour la fourniture d'accès à Internet
et par la même occasion à des textes, images, offres audiovisuelles, of-
fres multimédias, bases de données et programmes informatiques sur In-
ternet, fourniture et location de temps d'accès à des bases de données
avec fonctions d'exploration et d'extraction de données; transmission de
données par Internet; services en ligne, à savoir transmission de mes-
sages, d'images et d'informations en tous genres; diffusion d'émissions
radiophoniques et de télévision; diffusion de programmes par télévision
câblée, diffusions de programmes radiophoniques, transmission de don-
nées par le biais de réseaux électriques (lignes électriques); messagerie
Web, à savoir transfert de messages en tous genres vers des adresses
électroniques; services de vidéographie interactive; communication par réseaux de fibres optiques; recueil et distribution de messages;  de messages; transmission de messages et images par ordina-
teur; transmission électronique de messages; exploitation de sites de discussion en ligne, de salons de dialogue et de forums de discussion
sur Internet; fourniture de portails Internet pour des tiers; fourniture de
portails et plateformes sur Internet; fourniture de plateformes électro-
niques d'information, de communication et de transaction sur Internet.
41 Divertissement, également sur Internet, activités sportives et culturelles;
services de divertissements radiophoniques et télévisés; production édi-
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toriale d'émissions et programmes cinématographiques, télévisés, ra-
diophoniques, de vidéographie interactive, de vidéotex et de télétexte;
publication d'imprimés (à des fins autres que publicitaires), en particulier
livres, revues et journaux; publication d'imprimés sous forme électroni-
que, également sur intranet et Internet (à des fins autres que publici-
taires); fourniture en ligne de publications électroniques (non télécharge-
ables), publication d'imprimés, également sous forme électronique (à des
fins autres que publicitaires).
42 Conception et développement de matériel informatique et logiciels; ser-
vices d'agences Internet, à savoir conception, maintenance et gestion de
contenus Internet, implémentation de programmes informatiques dans
des structures de réseaux ainsi que mémorisation numérique de logi-
ciels, de données, d'images, d'informations audio et/ou vidéo, mise à dis-
position d'espaces de stockage sur Internet, stockage de pages Web sur
Internet pour des tiers.
45 Exploitation de droits de propriété industrielle par le biais de l'octroi de li-
cences; services d'octroi de licences; conseil juridique et représentation
légale; octroi de licences de logiciels.
Der Widerspruch bezog sich auf alle Waren und Dienstleistungen, für
welche die angefochtene Marke eingetragen ist. Jene seien, so die Be-
schwerdegegnerin, praktisch identisch, zumindest jedoch hochgradig
gleichartig mit Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Die
Zeichen sähen sich zudem aufgrund des prägenden Elements "Yello(w)"
ähnlich. Somit bestehe eine Verwechslungsgefahr zwischen der Wider-
spruchsmarke und dem angefochtenen Zeichen.
C.
Mit Schreiben vom 6. Februar 2012 beantragte die Beschwerdeführerin,
den Widerspruch abzuweisen. Sie machte geltend, das Zeichen YELLO
und das Element "Yellow" von YELLOW LOUNGE hätten lediglich eine
gewisse Ähnlichkeit. Ausserdem komme dem Bestandteil "Lounge" ein
starker, selbständiger Charakter zu, welcher bei der Beurteilung des Ge-
samteindrucks der angefochtenen Marke zu berücksichtigen sei. Folglich
liege keine Zeichenähnlichkeit und damit keine Verwechslungsgefahr vor.
D.
Die Vorinstanz hiess mit Entscheid vom 27. September 2012 den Wider-
spruch teilweise gut. Sie bejahte die Gleichartigkeit der für die angefoch-
tene Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit denjenigen
der Widerspruchsmarke. Betreffend die Klassen 9, 35, 38, 41, 42 und 45
liege eine Verwechslungsgefahr vor. Zur Begründung führte sie aus, dass
das Zeichen YELLO vollständig in das angefochtene Zeichen übernom-
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men worden sei und darin auffällig am Anfang stehe. Die Vergleichszei-
chen wiesen klangliche und schriftbildliche Übereinstimmungen auf, die
durch sinngehaltliche Unterschiede nicht kompensiert würden. In Bezug
auf die Klasse 16 aber fehle eine Verwechslungsgefahr. Die Wider-
spruchsmarke habe aufgrund ihrer Nähe zur Farbangabe "yellow" ("gelb")
nur einen schwachen Schutzumfang, da "gelb" für die Eigenschaften und
die Qualität der entsprechenden Waren direkt beschreibend sei und zum
Gemeingut zähle.
E.
Gegen diesen Entscheid gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwer-
de vom 1. November 2012 ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantrag-
te, den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr vollständig abzuwei-
sen, da die Vorinstanz insbesondere den Bundesgerichtsentscheid Yel-
lo/Yellow Access (fig.) (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom
6. Oktober 2004) nicht berücksichtigt habe, es sich um Kurzzeichen
handle, deren Unterschiede die Adressaten leichter erkennen würden, die
massgebenden Verkehrskreise eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag
legten und die Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Nähe zu den engli-
schen Wörtern "yell" ("schreien") und "yellow" schwach sei.
F.
Mit Beschwerdeantwort vom 11. Januar 2013 beantragte die Beschwer-
degegnerin, die Beschwerde abzuweisen. Dem Element "Lounge"
("Raum", "Halle") von YELLOW LOUNGE komme als reiner Sachbe-
zeichnung praktisch keine Kennzeichnungskraft zu. Daher sei lediglich
der Bestandteil "Yellow" mit der Widerspruchsmarke zu vergleichen. Da-
zwischen liege nicht nur eine klangliche, sondern auch eine schriftbildli-
che Ähnlichkeit. Wegen der Nähe von YELLO zur englischsprachigen
Farbbezeichnung "yellow" sei auch der Sinngehalt beider Zeichen ähn-
lich. Im Übrigen berufe sie sich zurecht auf die durch die gleichnamige
Musikgruppe erworbene Bekanntheit der Widerspruchsmarke YELLO, da
die Gruppe ihre verschiedenen "Yello"-Marken mit Vereinbarung vom
21. Dezember 2001 auf die Beschwerdegegnerin übertragen habe und
seither in Bezug auf das Zeichen "Yello" nutzungsberechtigt sei.
G.
Die Vorinstanz beantragte mit Stellungnahme vom 15. Januar 2013, die
Beschwerde abzuweisen. Ergänzend führte sie an, das Bundesgericht
habe sich im Urteil Yello/Yellow Access (fig.) nicht explizit zur Kennzeich-
nungskraft von YELLO geäussert.
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H.
Mit Replik vom 18. Februar 2013 ergänzte die Beschwerdeführerin, der
Bestandteil "Lounge" wirke nicht beschreibend, sondern verhindere eine
Verwechslungsgefahr. Aus der Vereinbarung vom 21. Dezember 2001
folge keine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke.
I.
Mit Duplik vom 22. März 2013 entgegnete die Beschwerdegegnerin,
"Lounge" bezeichne auch ein Musikgenre und sei daher für die im Wider-
spruch stehenden Waren und Dienstleistungen beschreibend.
J.
Mit Schreiben vom 28. März 2013 reichte die Beschwerdegegnerin als
zusätzliches Beweismittel eine Kopie der Beschwerde vom 27. März 2013
gegen einen Entscheid des österreichischen Patentamtes in einem paral-
lelen Rechtsstreit ein.
K.
Mit Triplik vom 7. Juni 2013 brachte die Beschwerdeführerin vor, das
Element "Yellow" der angefochtenen Marke verdeutliche, dass es sich
beim Bestandteil "Lounge" gerade nicht um einen Musikstil handle.
L.
Die Beschwerdegegnerin beharrte mit Quadruplik vom 1. Juli 2013 auf ih-
rer Auffassung.
M.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
N.
Auf weitere Vorbringen der Parteien ist, soweit erforderlich, in den folgen-
den Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bun-
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desverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom-
men und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie
hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung
oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsver-
fahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
und 52 Abs. 1 VwVG), und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss be-
zahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.
2.
Die Beschwerdegegnerin hat auf eine Beschwerde gegen die Verfügung
der Vorinstanz verzichtet, weshalb diese im nicht angefochtenen Umfang
in Rechtskraft erwachsen ist. Die Eintragung der angefochtenen Marke
für Waren der Klasse 16 ist somit vorliegend nicht zu überprüfen (vgl. Ur-
teile des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 2
Aromata/Aromathera, B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 2 Sala-
mander [fig.]).
3.
3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jünge-
re Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich dar-
aus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Verbindung
mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und Dienst-
leistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich
die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller, BGE 128 III 99
E. 2.c Orfina; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellge-
setz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der
massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a Boss/Boks; Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013
E. 2.1 mit Hinweisen Gallo/Gallay [fig.]; CHRISTOPH WILLI, Markenschutz-
gesetz. Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des eu-
ropäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3
N. 17 ff.). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das
Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (GALLUS JOL-
LER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG],
Bern 2009, Art. 3 N. 49). Je höher die Aufmerksamkeit bei der Inan-
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spruchnahme fraglicher Waren und Dienstleistungen ist, desto höher ist
das Unterscheidungsvermögen der angesprochenen Abnehmerkreise
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3663/2011 vom 17. April 2013
E. 4.2 Intel Inside, B-8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.2 View/Swissview
[fig.]; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52).
3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen Gal-
lo/Gallay [fig.]). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistun-
gen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leis-
tungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder
enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen
und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011
vom 9. März 2012 E. 6.5.1 Bonewelding [fig.], B-758/2007 vom 26. Juli
2007 E. 5.1 G-mode/Gmode; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 300).
3.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der
Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 Appenzeller; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11).
Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung
zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 Bally/Tally, B-
6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 Stenflex/Star Flex [fig.]). Bei
der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das
Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III
160 E. 2.b/cc Securitas; EUGEN MARBACH, Markenrecht, Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl., Basel
2009, Rz. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein
genügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission
für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, Zeitschrift für Immateri-
algüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006, S. 761 E. 4 mit
Hinweisen McDonald's/McLake; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der Wort-
klang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz
und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die
Anordnung und die optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlän-
ge (BGE 122 III 382 E. 5.a Kamillosan, BGE 119 II 473 E. 2.c Radion).
Entscheidend für den gleichen Sinngehalt können neben der eigentlichen
Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein, die das Zeichen un-
weigerlich hervorruft (BGE 121 III 377 E. 2.b Boss/Boks).
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Kurzwörter werden akustisch und optisch schneller erfasst und sind ein-
prägsamer als längere Zeichen. Die Gefahr ist geringer, dass dem Publi-
kum Unterschiede entgehen. Kurzzeichen führen daher seltener zu Ver-
wechslungen infolge Verhörens oder Verlesens (BGE 121 III 379 E. 2.b
mit Hinweisen Boss/Boks; MARBACH, a.a.O., Rz. 895). Damit der strenge
Massstab betreffend Zeichenähnlichkeit greift, müssen aber beide Ver-
gleichszeichen Kurzzeichen sein (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 7.2 Zurcal/Zorcala). Solche
Zeichen sind typischerweise einsilbig und bis vier Buchstaben lang (BGE
121 III 377 E. 3.a Boss/Boks; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 6.2 Gallo/Gallay [fig.]).
3.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit
der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen
Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit der jüngeren Mar-
ke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von den massgeben-
den Verkehrskreisen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden.
Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eine der
zu vergleichenden Marken für die andere gehalten wird; eine mittelbare,
wenn die Zeichen zwar auseinander gehalten, dahinter aber fälschlicher-
weise wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermutet wer-
den (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-531/2013 vom 21. Oktober
2013 E. 2.5 Gallo/Gallay (fig.); JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 22 ff.).
3.5 Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder
langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbe-
reich (BGE 122 III 389 E. 2a Kamillosan). Als stark gelten alle Marken, die
aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder wegen ihres intensi-
ven Gebrauchs überdurchschnittlich bekannt sind (MARBACH, a.a.O.,
Rz. 979 mit Hinweisen). Hohe Kennzeichnungskraft, insbesondere eine
hohe Bekanntheit als Kennzeichen, erhöht die Wahrscheinlichkeit von
Nachahmungshandlungen und das Rechtsschutzbedürfnis des Inhabers.
Sie führt aus normativen Gründen grundsätzlich unabhängig von ihrer
konkreten Gebrauchsweise als Marke oder der Ursache, Entstehungs-
dauer, geleisteten Ausgaben oder für die Bekanntheit verantwortlichen
Personen zu einem erweiterten Schutzumfang (GALLUS JOLLER, Ver-
wechslungsgefahr im Kennzeichenrecht. Eine rechtsvergleichende Unter-
suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen
im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me-
dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, Bern 2000, S. 204; BGE 128
III 445 f. E. 3.1 Appenzeller, BGE 128 III 97 E. 2.a Orfina). Es ist dem
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Markeninhaber überlassen, wie und durch wen er die Marke bekannt ma-
chen lässt. Markenbekanntheit setzt keine Prominenz des Inhabers, son-
dern, wie die Verkehrsdurchsetzung nach Art. 2 Bst. a MSchG, ein von
der einzelnen Gebrauchssituation gelöstes, abstrahiertes Wiedererken-
nen des hinterlegten Zeichens als Marke bei den Verkehrskreisen voraus.
Dieses lässt sich zwar in vielen Fällen nur durch Verkaufsstatistiken,
Werbeaufwand oder eine bestimmte tatsächliche Gebrauchsweise glaub-
haft dartun, bedarf aber über diesen tatbestandsmässigen Erfolg des
Wiedererkennens hinaus keines ergänzenden Nachweises besonderer
Verdienste oder persönlicher Gebrauchshandlungen des Inhabers (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-8240/2010 vom 27. Februar 2012,
E. 2.5 Aus der Region. Für die Region). Eine Ausnahme hiervon muss al-
lerdings gemacht werden, wenn ein Zeichen oder Kennzeichen durch
fremde Umstände oder Drittpersonen bekannt geworden ist, denn eine
usurpierte und illegitime Bekanntheit schützt das Gesetz nicht (Art. 3
Abs. 3 und Art. 4 MSchG). Wird der erweiterte Schutz der bekannten
Marke mit ihrer langen Aufbauarbeit begründet, muss wenigstens in all-
gemeiner Form geprüft werden, ob sie den erweiterten Rechtsschutz zum
Schutz des aktuellen Inhabers und nicht nur zugunsten der wiedererken-
nenden Verkehrskreise legitimiert (vgl. ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrs-
durchsetzung im schweizerischen Markenrecht, SMI Bd. 97, Bern 2013,
S. 39 ff.). Wer sich auf die Bekanntheit einer Marke beruft, muss diese
daher glaubhaft machen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3, 5.4 Bec de fin bec [fig.]/Fin
bec [fig.]) und seine Legitimation, sich auf die Bekanntheit zu berufen,
dartun (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni
2007 E. 12 Gitarrenkopf [3D]).
3.6 Ursprünglich kennzeichnungsschwach ist eine Marke, deren wesentli-
che Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 Jump [fig.]/
Jumpman, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 Regulat/H2O3 pH/
Regulat [fig.]). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Ei-
genschaften der relevanten Waren und Dienstleistungen, sofern sie ohne
besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und
sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5
akustische Marke; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom
13. Dezember 2012 E. 4.1 Noblewood). Ferner ist der Schutzumfang ei-
ner Marke kleiner und erscheint diese verwässert, wenn bereits sehr viele
ähnliche Zeichen bestehen, die für gleiche oder ähnliche Waren oder
Dienstleistungen gebraucht werden oder allgemein üblich sind (Urteil des
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Bundesverwaltungsgerichts B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 4.3
La City/T-City; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 103 ff.). In diesem Sinne geht die
Rechtsprechung bei häufigen und üblichen Farbbezeichnungen, die in
Marken verwendet werden, auch dann von einer leicht verminderten
Kennzeichnungskraft aus, wenn durch die entsprechenden Waren und
Dienstleistungen keine Farbe vorgegeben wird, sondern die Farbbezeich-
nung als Marke eintragbar wäre (BGE 96 II 248 E. 2 Blauer Bock; Urteil
des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.4
Yello/Yellow Access [fig.]; ROMAN BAECHLER, Rote Bullen und lila Kühe.
Zur kennzeichenrechtlichen Behandlung der Farbe in Europa und der
Schweiz, SMI Bd. 84, Bern/Baden-Baden 2008, S. 222 f.; vgl. zur Ein-
tragbarkeit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5168/2011 E. 3.4
Black Label; MARBACH, a.a.O., Rz. 341; BAECHLER, a.a.O., S. 171 mit
Hinweisen).
4.
Vorab sind die massgeblichen Verkehrskreise für die hier interessieren-
den Waren und Dienstleistungen zu bestimmen, für welche die Marken
eingetragen sind.
4.1 Ein Teil ist an eine mediengewöhnte und -konsumierende Letztab-
nehmerschaft gerichtet, wird aber auch von Fach- und Berufskreisen zu
geschäftlichen Zwecken erworben (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3663/2001 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 Intel Inside). Hierzu zählen na-
mentlich bespielte und unbespielte Ton-, Bild- und Datenträger, Compu-
tersoftware und elektronisch publizierte Inhalte in Klasse 9, Dienstleistun-
gen der Telekommunikation, die Bereitstellung und Vermittlung von herun-
terladbaren Inhalten, das elektronische Nachrichten-, Film-, TV-, Web-
und Eventangebot in den Klassen 38 und 41 sowie der auf die Klas-
sen 38, 41 und 42 verteilte Musikvertrieb.
4.2 Daneben werden einzelne Dienstleistungen eher von Fachleuten er-
worben und deshalb mit erhöhten Marktkenntnissen und besonderer Auf-
merksamkeit nachgefragt. Hierzu zählen insbesondere die in Klassen 35
und 45 beanspruchten Dienstleistungen, die Künstlervermittlung in Klasse
41 und der Entwurf und die Entwicklung von Computerhardware und
˗software in Klasse 42 (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 3.3.1 Credit Suisse/UniCredit Suisse
Bank).
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5.
5.1 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin wirkt die Widerspruchsmarke
durch ihre Nähe zum englischen Verb "to yell" und zur englischen Farb-
bezeichnung "yellow" beschreibend und kennzeichnungsschwach. Bei
YELLO handelt es sich um eine Mutilation jenes Farbwortes. In der Tat ist
zwar naheliegend, dass die Widerspruchsmarke damit gedanklich in Zu-
sammenhang gebracht wird, da die Farbbezeichnung in der Schweiz häu-
fig anzutreffen und verbreitet bekannt ist und die Widerspruchsmarke sich
nur im kaum vernehmlich ausgesprochenen, letzten Buchstaben von ihr
unterscheidet (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 E. 4.2
Yello/Yellow Access [fig.]). Der Zeichenanfang "Yell-" von YELLO lässt
sich zudem mit dem Verb "to yell" in Verbindung bringen. Beide Deutun-
gen erschöpfen sich indessen nicht in einer Beschreibung der Waren und
Dienstleistungen, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist.
Durch die Abweichung von der Farbbezeichnung "yellow" kann die Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch nicht als gleich schwach
beurteilt werden wie jenes Farbwort selbst. Nach der in E. 3.6 erwähnten
Rechtsprechung ist vielmehr, soweit diese Gedankenverbindung über-
haupt hergestellt wird, nur eine etwas verminderte Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke anzunehmen (Urteil des Bundesgerichts
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 3.4 Yello/Yellow Access [fig.]).
5.2 Zur Glaubhaftmachung der Bekanntheit der Widerspruchsmarke be-
ruft sich die Beschwerdegegnerin auf die Diskographie der Musikgruppe
Yello und einen Artikel aus der freien Internet-Enzyklopädie "Wikipedia"
über die Erfolge jener Musikgruppe. Aus diesen Belegen ergibt sich, dass
"Yello" seit mehr als vierzig Jahren als Bezeichnung für diese Musikgrup-
pe im Elektropop-Genre gebraucht wird. In Deutschland und in der
Schweiz ist diese Gruppe seit etwa 1980 etabliert. Ihre Werke waren in
den Hitparaden immer wieder auf vorderen und vordersten Plätzen zu
finden. Einzelne Musikstücke wurden als Melodien in Film und im Fern-
sehen, zum Beispiel in der Serie "Die Simpsons" und in Werbespots ein-
gesetzt (< www.de.wikipedia.org >, Schlagwort "Yello" [Stand: 26. Januar
2014]). Bis Ende 2012 verkaufte die Musikgruppe Yello zwölf Millionen
Tonträger (< www.tagesanzeiger.ch >, Suchwort "Yello", Artikel vom
10. Dezember 2012 "Mir ist egal, was die Leute von meiner Visage hal-
ten" [Stand: 26. Januar 2014]). Damit war das Schaffen von Yello einem
breiten Publikum in der Schweiz zugänglich. Zwar enthalten die ins Recht
gelegten Belege keine Angaben zur Wahrnehmung der Widerspruchs-
marke durch die Verkehrskreise, doch belegen sie die Bekanntheit der
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Popgruppe im Musikbereich und indizieren deren Wiedererkennung durch
den Konsumenten für Waren und Dienstleistungen auf dem Musikmarkt
(vgl. zum Ganzen auch die Pressemitteilung vom 5. März 2014 auf
< http://www.echopop.de/pop-presse/ > [Stand: 17. März 2014], nach
welcher die Deutsche Phono-Akademie am 27. März 2014 die Popgruppe
Yello als Wegbereiter multimedialer Konzepte in der Popmusik mit dem
deutschen Musikpreis "ECHO" für das Lebenswerk ehren wird).
Die Beschwerdegegnerin ist aufgrund ihrer gültigen Lizenzerteilung vom
21. Dezember 2001 an die Popgruppe Yello, zumal dieser nach Entste-
hung der Bekanntheit und somit im Wissen um diese abgeschlossen
wurde, ausreichend zur Berufung auf die gesteigerte Verkehrsgeltung ih-
rer Marke für Waren und Dienstleistungen des Musikmarkts legitimiert
(vgl. E. 3.5). Da es sich um das gleiche Zeichen handelt, ändert es für die
Berücksichtigung von dessen Bekanntheit nichts, dass der Vertrag nur ei-
ne ältere Eintragung desselben Kennzeichens für gleiche Waren und
Dienstleistungen als Lizenzgegenstand erwähnt und nicht mit Bezug auf
die formelle Registrierung der Widerspruchsmarke abgeschlossen wurde.
Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke kompensiert ihre eingangs fest-
gestellte, etwas reduzierte Kennzeichnungskraft im Waren- und Dienst-
leistungsbereich, für welchen eine faktische Bekanntheit besteht, betrifft
jedoch nur einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen,
nämlich:
9 Supports de sons, supports de sons et d'images (autres que films
vierges), supports de données;
38 Fourniture d'accès à des logiciels dans des réseaux de données
pour la fourniture d'accès à Internet et par la même occasion à des
textes, images, offres audiovisuelles, offres multimédias, diffusion
d'émissions radiophoniques et de télévision; diffusions de program-
mes radiophoniques;
41 Activités culturelles; services de divertissements radiophoniques;
production éditoriale d'émissions et programmes radiophoniques;
42 Mémorisation d'images, d'informations audio et/ou vidéo.
5.3 Die Beschwerdeführerin trägt überdies vor, die Widerspruchsmarke
sei verwässert. Sie begründet dies zum einen damit, das Wort "Yellow"
sei im Musik- und Unterhaltungsmarkt Bestandteil von zahlreichen Mar-
ken. Zum Beweis nennt sie zwar einen Sänger, zwei Musikgruppen, meh-
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rere Musikwerke sowie fünf Websites, die alle das Element "Yellow" ent-
halten. Ein Beleg für den tatsächlichen Gebrauch dieses Zeichenbestand-
teils im behaupteten Umfang, und insbesondere für einschlägige Waren
und Dienstleistungen der hier zu vergleichenden Zeichen, fehlt indes.
Zum andern führt die Beschwerdeführerin aus, dass "Yellow" in verfrem-
deter Form oder als Element anderer Marken bei einer Suche im schwei-
zerischen Markenregister über vierzig Treffer liefere und im internationa-
len Markenregister deren dreissig mit Schutzwirkung für die Schweiz.
Bloss aufgrund der Registerlage kann jedoch nicht auf die Schwächung
oder Verwässerung einer bestimmten Marke geschlossen werden, weil
grundsätzlich nur die auf dem Markt wirklich gebrauchten Marken be-
kannt werden und erfahrungsgemäss nicht alle eingetragenen Marken in
Gebrauch gelangen (Entscheid der RKGE vom 23. Juni 1999, sic! 1999,
S. 649 f. E. 6 Wave Rave/The Wave). Eine Registerrecherche ist deshalb
nicht allein beweisbildend für das Vorliegen einer Verwässerung (s.a. Ur-
teile des Bundesverwaltungsgerichts B-6767/2007 vom 16. Dezember
2009 E. 4.3 La City/T-City, B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 6.2 Pulci-
no/Dolcino). Somit erscheint keine zusätzliche Schwächung der Wider-
spruchsmarke durch Verwässerung glaubhaft.
5.4 Ob die Widerspruchsmarke YELLO ein Kurzzeichen ist, erscheint
zweifelhaft, kann vorliegend aber offen bleiben, da es sich jedenfalls bei
der angefochtenen Marke YELLOW LOUNGE nicht um ein Kurzzeichen
handelt (E. 3.3).
6.
Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen charakterisiert sich
vorliegend auf zwei Arten: Alle Waren und Dienstleistungen der Klas-
sen 9, 35, 38, 41, 42 und 45, für welche die angefochtene Marke bean-
sprucht wird, finden sich einerseits in gleicher oder ähnlicher Formulie-
rung auch im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchs-
marke. Aufgrund der darum stark ähnlichen und teilweise identischen Wa-
ren und Dienstleistungen ist von einem strengen Beurteilungsmassstab
auszugehen (E. 3.2).
Nur jener Teil der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke,
der auf dem Musikmarkt mit dem Angebot und Marketing der Popgruppe
Yello gleichgesetzt wird, ist andererseits gleichartig mit jenen Waren und
Dienstleistungen, für welche nach den vorstehenden Ausführungen von
einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen
ist (E. 5.2), nämlich die in bespielter Form vertriebenen Ton-, Bild- und
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Datenträger, herunterladbare Musik und Publikationen in Klasse 9; die
Bereitstellung (Software) und Vermittlung von Zugriffszeit zu globalen und
lokalen Netzwerken, insbesondere zu MP3-Websites, der Betrieb von
MP3-Websites und das Übertragen von Musik in Datennetze in Klas-
se 38; die Unterhaltung, Planung und Durchführung kultureller Aktivitäten,
die Planung, Gestaltung und Produktion von Rundfunk- und Fernsehsen-
dungen, Musik- und Unterhaltungsveranstaltungen von Filmen, Video-
und Tonaufnahmen sowie von Videotext, auch zur Verbreitung in Daten-,
Informations- und Kommunikationsnetzen, sowie die Künstlervermittlung
in Klasse 41; die Zurverfügungstellung von Speicherplätzen im Internet,
einschliesslich elektronischer Speicherung von Musikstücken für Dritte in
Klasse 42 sowie die Vermietung und Vergabe von Sende-, Weitersende-,
audiovisuellen und sonstigen Nutzungsrechten an Rundfunk und Fernse-
hen sowie von sonstigen Ton- und Bildproduktionen sowie von Veranstal-
tungsrechten für öffentliche Darbietungen und Aufführungen im Unterhal-
tungsbereich in Klasse 45.
7.
7.1 Die Widerspruchsmarke entspricht den ersten fünf Buchstaben des
ersten Markenworts der angefochtenen Marke. Sie besteht aus diesen
fünf, die angefochtene Marke aus zwei Wörtern mit je sechs Buchstaben.
7.2 Beide Marken haben somit denselben Wortanfang und insoweit eine
identische Vokalfolge und gleiches Silbenmass. Die Endung "-ow" bleibt
bei korrekter Aussprache der angefochtenen Marke unbetont und wird
ähnlich ausgesprochen wie die Endung der Widerspruchsmarke (vgl.
Entscheid der RKGE vom 20. August 2002, sic! 2002, S. 756 Bally/Ball
[fig.]). Durch das zweite Markenwort wird die Aussprache von "Yellow" nur
wenig beeinflusst, die angefochtene Marke aber wesentlich erweitert.
Nicht zu folgen ist der Vorinstanz allerdings, wenn sie in der angefochte-
nen Verfügung davon ausgeht, dass die Widerspruchsmarke gänzlich in
die angefochtene Marke übernommen worden sei. Denn die Wider-
spruchsmarke wird in der angefochtenen Marke nicht erkennbar verwen-
det oder von den Verkehrskreisen im Sinne einer Markenverwandtschaft
mit jener in Verbindung gebracht, sondern nur als bekannte, abweichen-
de, englische Vokabel verstanden. Es rechtfertigt sich deshalb nicht, hier
die zu jener Konstellation geltende Rechtsprechung anzurufen (vgl. dazu
MARBACH, a.a.O., Rz. 963; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 127 f.).
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7.3 Die Widerspruchsmarke hat keinen unmittelbaren Sinngehalt, legt ei-
nen Bezug zu "yellow"/"gelb" durch ihre weitgehende Ähnlichkeit mit die-
sem Wort aber näher als eine Gedankenverbindung mit "to yell" ("schrei-
en") oder "hello" ("hallo"; vgl. E. 5.1). "Yellow Lounge" wird in ähnlichem
Sinn am ehesten als "gelbes Wohnzimmer" oder "gelbe Sitzgruppe" über-
setzt und dürfte vom Verkehr daher in keinen beschreibenden Bezug zu
den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen gebracht werden.
7.4 Zwischen den strittigen Marken besteht somit besonders auf optischer
und phonetischer Ebene eine enge Übereinstimmung im Zeichenbeginn
und ist eine Zeichenähnlichkeit zwischen YELLO und YELLOW LOUNGE
darum zu bejahen.
8.
Abschliessend ist in einem wertenden Gesamteindruck zu ermitteln, ob
zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr besteht.
Das im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren und Dienstleistun-
gen ungewöhnliche, als englische Vokabel zugleich gängige und darum
verständliche englische Substantiv "Lounge" erscheint angesichts der in-
direkt partiell verminderten Kennzeichnungskraft im Wortbestandteil "Yel-
lo(w)" in der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise als erinnerungskräftiger
Schwerpunkt der angefochtenen Marke (vgl. BGE 96 II 248 E. 2; BAECH-
LER, a.a.O., S. 215). Die Marke wird stärker von "Lounge" als vom unbe-
stimmt-alltäglich wirkenden Wort "yellow" geprägt, obwohl dieses am
Wortanfang steht. Aus diesem Grund unterscheidet sie sich von der Wi-
derspruchsmarke knapp hinreichend, soweit jene keinen wesentlich brei-
teren Schutzumfang im Bereich ihrer gesteigerten Kennzeichnungskraft
geniesst. Umgekehrt ist eine Verwechslungsgefahr für Waren und Dienst-
leistungen zu bejahen, für welche im Rahmen der Bekanntheit der Wider-
spruchsmarke auf dem Musikmarkt eine Gleichartigkeit zur angefochte-
nen Marke besteht (E. 6). Zwischen den Marken ist eine Verwechslungs-
gefahr somit teilweise zu bejahen, nebst der Eintragung in Klasse 16 aber
zusätzlich für folgende Waren und Dienstleistungen zu verneinen:
9 Ton-, Bild- und Datenträger aller Art, einschliesslich Compactdisc
(CD), Digital Versatile Disc (DVD), CD-ROM, Disketten, soweit in
Klasse 9 enthalten; Magnetaufzeichnungsträger aller Art, ein-
schliesslich Musikkassetten (MC), Videobänder, DAT-Bänder, soweit
in Klasse 9 enthalten; Schallplatten; Computersoftware, soweit in
Klasse 9 enthalten; sämtliche vorstehenden Waren in unbespielter
Form.
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35 Verkaufsförderung von Waren (Merchandising), unter Einschluss von
Werbung, Produktgestaltung sowie Warendarbietung.
38 Telekommunikation; Sammeln, Senden und Ausstrahlung von Nach-
richten, Informationen, Ton, Bild, Sprache, Signalen und Daten, ins-
besondere von Film-, Fernseh-, Rundfunk-, BTX-, Videotext-, Tele-
textprogrammen oder -sendungen; Betrieb von Portalen, Chatlines,
Foren und ähnlichen Kommunikationsplattformen in Daten-, Informa-
tions- und Kommunikationsnetzwerken; Bereitstellen und Übermitt-
lung von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern.
41 Planung, Durchführung sportlicher Aktivitäten, Veröffentlichung und
Herausgabe von Druckerzeugnissen, einschliesslich elektronischen
Publizierens.
42 Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.
9.
Die Beschwerde erweist sich demzufolge als teilweise begründet, so dass
sie teilweise gutzuheissen ist, Ziff. 2 und 4 der Verfügung der Vorinstanz
aufzuheben und im Sinne der vorstehenden Erwägungen und des Aus-
gangs des Beschwerdeverfahrens neu zu formulieren sind. Die Kosten
des vorinstanzlichen und des Beschwerdeverfahrens sind, da beide Par-
teien ungefähr zur Hälfte obsiegen, beiden Seiten zu gleichen Teilen auf-
zuerlegen und die Parteikosten, auch für das vorinstanzliche Verfahren,
soweit sie nicht bereits von der Beschwerdegegnerin bezogen und in hälf-
tigem Umfang auszugleichen sind, sind wettzuschlagen (Art. 63 Abs. 1
und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Feb-
ruar 2008 [VGKE; SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen
(Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor al-
lem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung
durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte
im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfah-
rens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Auf-
wandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter
Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Be-
trag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III
492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist
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auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkre-
ten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen
Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten
insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist darum rechtskräftig.