Decision ID: d501e289-eead-526a-8775-6e4640180a70
Year: 2018
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,
dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 15. August 2016 das von der Philip
Morris Brands Sàrl (im Folgenden: die Beschwerdeführerin) am
6. November 2012 anhängig gemachte Gesuch um Zulassung des
Zeichens CH 63205/2012 „MINT INFUSION“ zum Markenschutz teilweise
guthiess, nämlich für „boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers,
pipes, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes“; mit
der Begründung, dass sich das beanspruchte Zeichen in einer direkten
Aussage über die Eigenschaften der beanspruchten Waren erschöpfe und
daher zum Gemeingut gehöre, für die nachfolgend genannten Waren in
Klasse 34 aber definitiv zurückwies:
„Tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, y compris cigares, ciga-
rettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe,
tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; succédanés du tabac (à usage
non médical); articles pour fumeurs, y compris papier à cigarettes et tubes,
filtres pour cigarettes„
dass die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 15. September 2016 beim
Bundesverwaltungsgericht den Gemeingutcharakter des Zeichens für die
nicht zum Eintrag zugelassenen Waren bestreitet und unter Kosten und
Entschädigungsfolge die Aufhebung der soeben erwähnten Verfügung so-
wie die vollumfängliche Eintragung der Marke „MINT FUSION“ in der
Schweiz beantragt,
dass die Vorinstanz mit Schreiben vom 21. Oktober 2016 darauf verzichtet,
eine Stellungnahme einzureichen und unter Hinweis auf die Begründung
in der angefochtenen Verfügung beantragt, die Beschwerde unter Kosten-
folge zulasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen,

und zieht in Erwägung,
dass das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
ist (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetztes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]),
B-5633/2016
Seite 3
dass die Beschwerdeführerin sowie auch deren Eingabe die gesetzlich an
ein Beschwerdeverfahren gestellten Anforderungen erfüllen, der Kosten-
vorschuss rechtzeitig geleistet wurde, die Vertreter sich rechtsgenüglich
ausgewiesen haben und auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
vorliegen (Art. 11, Art. 44 ff., Art. 48 Abs. 1, Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1
sowie Art. 63 Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über
das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]),
dass daher auf die Beschwerde einzutreten ist,
dass Marken, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausge-
schlossen sind, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im
Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]),
dass zum Gemeingut einerseits Zeichen zählen, welchen die für die Indivi-
dualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungs-
kraft fehlt, und andererseits solche, die mit Blick auf einen funktionierenden
Wirtschaftsverkehr freihaltebedürftig sind (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "rote
Damenschuhsohle (Positionsmarke)"; BGE 139 III 176 E. 2 "You"; Urteil
des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.1 "Apotheken Cock-
pit"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 247; MATTHIAS STÄ-
DELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Basler Kommentar, Marken-
schutzgesetz, 2017, 3. A., Art. 2 MSchG Rz. 34ff.),
dass nach Lehre und Rechtsprechung insbesondere beschreibende Zei-
chen unter diesen Sammelbegriff fallen (BGE 128 III 447 E. 1.6 „Première“;
Urteil des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.1 "A-Z"; DAVID ASCH-
MANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG],
2. A. 2017, Art. 2 lit. a N. 60 ff. 107 ff.),
dass direkt beschreibende Zeichen sich in einem ausschliesslichen Bezug
zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von den massgebli-
chen Verkehrskreisen unmittelbar und einzig als Aussage über bestimmte
Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen ver-
standen werden, worunter namentlich Wörter fallen, die geeignet sind im
Verkehr als Hinweis auf die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität,
Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Inhalt, Form, Verpackung oder Aus-
stattung der Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 135 III
B-5633/2016
Seite 4
359 E. 2.5.5 [akustische Marke] mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 „Fel-
senkeller“; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 155 ff.),
dass indessen nicht jedes Zeichen, welches auf einen bestimmten Inhalt
oder eine mögliche Form, Verpackung oder Ausstattung Bezug nimmt, vom
Markenschutz auszunehmen ist und der Umstand, dass ein Zeichen Ge-
dankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf
die Waren oder Dienstleistungen hindeuten, noch keine Zugehörigkeit zum
Gemeingut begründet sondern der gedankliche Zusammenhang mit den
Waren oder Dienstleistungen vielmehr derart sein muss, dass der be-
schreibende Charakter des Zeichens für einen erheblichen Teil der mass-
geblichen Verkehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder besonderen
Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller";
BGE 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Urteil des BVGer B-3549/2013 vom
8. Oktober 2014 E. 6.1 „Palace [fig.]; STÄDELI/BIRKHÄUSER BRAUCHBAR,
a.a.O., Art. 2 N. 68),
dass für die Beurteilung der Frage, ob die in einer Marke enthaltene Be-
zugnahme eine Beschaffenheitsangabe darstellt, mithin auf das mutmass-
liche Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen ist
(BGE 116 II 609 E. 2c "Fioretto"; Urteil des BVGer B-3269/2009 vom
25. März 2011 E. 5.2.1 „GRAND CASINO LUZERN“), dass zu deren Be-
stimmung die Abwägung der üblichen Aufmerksamkeit gehört, mit welcher
diese das zu beurteilende Zeichen wahrnehmen und interpretieren, wobei
Konsumgüter des täglichen Bedarfs und alltägliche Dienstleistungen mit
einer eher geringen oder durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben
werden, bei teuren und seltener erworbenen Waren oder Dienstleistungen
sowie bei Fachleuten demgegenüber von einer höheren Aufmerksamkeit
auszugehen ist (BGE 134 III 547 E. 2.3.2 "Freischwinger Panton II";
BGE 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 33),
dass bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammen-
gesetzten Zeichen zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermit-
teln und dann zu prüfen ist, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamtein-
druck ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender, unmittelbar
verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-516/2008 vom 23. Januar
2009 E. 3 "AFTER HOURS" und B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2
"Peach Mallow"), wobei sich eine bei abstrakter Betrachtung mögliche
Mehrdeutigkeit eines Zeichens auf einen eindeutigen Sinn mit beschrei-
bendem Charakter reduzieren kann, sobald das Zeichen mit einer be-
stimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung tritt (Urteil des
B-5633/2016
Seite 5
BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 "Firemaster"; Urteile des
BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 5.2.2 „Palace [fig.] und
B-3269/2009 vom 25. März 2011 E. 5.2.3 „GRAND CASINO LUZERN“; MI-
CHAEL NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 2 lit. c N. 20),
dass die Markenprüfung in Bezug auf alle vier Landessprachen erfolgt, wo-
bei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt, weshalb eine Eintra-
gung bereits dann verweigert werden kann, wenn das Zeichen in einem
einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird
(BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; BGE 128 III 477 E. 1.5 "Première";
BGE 127 III 160 E. 2b.aa "Securitas"),
dass englischsprachige Ausdrücke im Rahmen der schweizerischen Mar-
kenprüfung berücksichtigt werden, sofern sie für einen erheblichen Teil der
massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1
"Masterpiece"; ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a N. 125 ff.), wobei vom breiten
Publikum die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu
erwarten ist (BGE 125 III 203 E. 1c "Budweiser", BGE 108 II 487 E. 3 "Van-
tage", Urteil des BVGer B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 6.2.2 "Se-
ven/Seven for all mankind"), wogegen Fachkreise in ihrem Fachgebiet oft
über gute Englischkenntnisse verfügen (Urteil des BGer 4A_455/2008 vom
1. Dezember 2008 E. 4.3 "Ad-Rank", Urteile des BVGer B-3394/2007 vom
29. September 2008 E. 4.2 "Salesforce.com" und B-7204/2007 vom 1. De-
zember 2008 E. 7 "Stencilmaster"),
dass ein Zeichen, um es vom Markenschutz auszuschliessen, nicht zwin-
gend in einem Wörterbuch erwähnt sein muss (Urteile des BVGer
B-4762/2011 vom 28. November 2012 E. 5.2 “Myphotobook“ und
B-985/2009 vom 27. August 2009 E. 4.2.1 "Bioscience Accelerator", je mit
Hinweis); soweit das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln
der Sprachbildung von den beteiligten Verkehrskreisen als Aussage über
bestimmte Eigenschaften der Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird,
können daher auch neue, bislang ungebräuchliche Ausdrücke beschrei-
bend sein (auch hierzu Urteile des BVGer B-985/2009 vom 27. August
2009 E. 4.2.1 "Bioscience Accelerator" und B-7245/2009 vom 29. Juli 2010
E. 4 "Labspace", je mit Hinweisen),
dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung im Bereich der Zei-
chen des Gemeingutes Grenzfälle einzutragen sind und die endgültige Ent-
B-5633/2016
Seite 6
scheidung dem Zivilrichter zu überlassen ist (BGE 130 III 328 E. 3.2
"Swatch-Uhrband"; BGE 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece"),
dass das Zeichen "MINT INFUSION" für Tabakwaren und damit im Zusam-
menhang stehende Produkte beansprucht wird, die von über 16-Jährigen
Konsumenten und Konsumentinnen sowie von Fachhändlern nachgesucht
werden (Urteil des BVGer B-7196/2015 vom 3. Oktober 2017 E. 3.1 „MA-
GENTA“ mit Hinweisen), und von diesen mit einer durchschnittlichen Auf-
merksamkeit wahrgenommen wird (Urteil des BVGer B-2217/2014 vom
3. November 2016 E. 3.1 „BOND ST. 22 LONDON [fig.]“),
dass es sich sowohl bei „MINT“ als auch bei „INFUSION“ um Ausdrücke
des englischen Grundwortschatzes handelt (vgl. statt vieler: Langenscheidt
e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0),
dass gemäss allgemeiner Lebenserfahrung das Anreichern von Tabak mit
verschiedenen Geschmäckern oder Aromen durchaus üblich ist – zu den-
ken ist etwa an die Menthol-Zigarette oder den Tabak für Shishas, welcher
in grosser Aromenvielfalt bzw. so gut wie nie ohne Zusatzgeschmack an-
geboten wird – und daher der Einwand der Beschwerdeführerin, die Belege
der Vorinstanz seien nicht relevant, da vorwiegend von ausländischen
Websites stammend, nicht durchdringt,
dass daher mit der Vorinstanz davon auszugehen ist, dass diese beiden
Ausdrücke von den Konsumentinnen und Konsumenten im Zusammen-
hang mit den beanspruchten Produkten in deren einzig sinngebenden Les-
art und Bedeutung als „(Pfeffer)minze“ sowie „Infusion“, „Tee“ oder „Ein-
bringen, Beimischung“ verstanden wird und insbesondere die Kombination
des Wortes „mint“ mit weiteren Wörtern als die erste Hälfte eines Kompo-
situms i.S.v. „Pfefferminz-“ aufgefasst werden kann (Beispiel: mint
chocolate als Pfefferminzschokolade, vgl. Pons.de, abgerufen am 19. Feb-
ruar 2018) und die Wortkombination „MINT INFUSION“ damit als „Minztee“
resp. „Eingabe, Beigabe von Minze“ verstanden wird,
dass den Bezeichnungen „MINT“ unter anderem im Englischen („Münze,
Prägeanstalt“ oder im Sinne eines Verbes „münzen, prägen, ausprägen“
vgl. Langenscheidt e-Wörterbuch Englisch-Deutsch 5.0) und „INFUSION“
auf Deutsch („Einführung grösserer Flüssigkeitsmengen in den
Organismus, besonders in eine Blutader, unter die Haut oder durch den
After“ vgl. Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Auflage, 2015) oder
Französisch („Kräutertee“ „Aufgiessen“ vgl. Langenscheidt e-Wörterbuch
B-5633/2016
Seite 7
Französisch-Deutsch 5.0) noch weitere Bedeutungen zukommen, vermag
daran nichts zu ändern,
dass damit das Zeichen „MINT INFUSION“ in Bezug auf die strittigen Wa-
ren entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin durchaus ohne
Aufwand von Fantasie bzw. ohne weitere Gedankenschritte für die vorlie-
gend beanspruchten Waren als beschreibende Angabe einer Qualität
ebendieser Waren verstanden wird, somit zum Gemeingut gehört und da-
her gestützt auf Art. 2 lit a MSchG nicht zum Markenschutz zugelassen
werden kann,
dass es sich unter diesen Umständen erübrigt, ein allfälliges Freihaltebe-
dürfnis zu prüfen,
dass daher die Beschwerde abzuweisen ist und die Kosten des Beschwer-
deverfahrens der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind
(Art. 63 Abs. 1 VwVG), wobei die Gerichtsgebühren nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage
der Parteien festzulegen sind (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]),
dass bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen Vermögensinteres-
sen betroffen sind, die Gerichtsgebühr sich folglich in erster Linie nach dem
Streitwert richtet (Art. 4 VGKE),
dass die Schätzung des Streitwerts sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren hat, wobei bei eher un-
bedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.–
und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss
[3D]"), die Kosten des vorliegenden Verfahrens daher total mit Fr. 3'000.–
zu beziffern sind und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe
geleisteten Kostenvorschuss entnommen werden,
dass der Vorinstanz als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszu-
richten ist (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
B-5633/2016
Seite 8