Decision ID: 9482c802-d848-5d64-a01e-66a681d45a64
Year: 2019
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Am 7. Januar 2013 hinterlegte die Beschwerdeführerin 2 die Schweizer
Wortmarke Nr. 646'087 UBER, deren Eintragung am 12. Juli 2013 auf
Swissreg publiziert wurde. Die Marke beansprucht Schutz für die folgenden
Waren und Dienstleistungen:
Klasse 9
Computersoftware für die Koordination von Transport-/Beförderungsdienst-
leistungen, nämlich Software für die automatische Disposition, Abfertigung
und Entsendung von motorisierten Fahrzeugen; Computersoftware; Compu-
terperipheriegeräte; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografi-
sche, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unter-
richtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten,
Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität;
Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;
Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Mechaniken für geldbetätigte Ap-
parate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und
Computer; Feuerlöschgeräte.
Klasse 38
Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Routing-Dienstleistungen,
Übertragung von Kurzmitteilungen (SMS) und Push-Mitteilungen an Führer
von motorisierten Fahrzeugen, die sich in der Umgebung des Senders, wel-
cher ein Mobiltelefon benützt, befinden; Telekommunikation.
Klasse 39
Zurverfügungstellen von Informationen über Transport-/Beförderungsdienst-
leistungen und Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen über
Online-Webseiten; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren;
Veranstaltung von Reisen.
Klasse 42
Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von Online-Software, nicht herunter-
ladbar, für das Zurverfügungstellen von Transport-/Beförderungsdienstleistun-
gen, Buchung von Transport-/Beförderungsdienstleistungen und für die Ent-
sendung von motorisierten Fahrzeugen an Kunden; wissenschaftliche und
technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche
Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistun-
gen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.
B.
Die Beschwerdeführerin 1 ist Inhaberin der Schweizer Wortbildmarke
Nr. 700'732 uberall (fig.). Die Marke wurde am 2. Dezember 2016 hinterlegt
und ihre Eintragung am 4. April 2017 auf Swissreg veröffentlicht.
B-6783/2017
Seite 3
Die Marke sieht folgendermassen aus:
und ist für die folgenden Waren und Dienstleistungen registriert:
Klasse 9
Computer; Computersoftware.
Klasse 35
Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung.
Klasse 42
Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen sowie Forschungsar-
beiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung
von Computerhardware und -software.
C.
Gestützt auf ihre ältere Marke erhob die Beschwerdeführerin 2 am
3. Juli 2017 Widerspruch gegen die Marke der Beschwerdeführerin 1. Sie
begründete diesen mit der Identität bzw. Gleichartigkeit der Waren und
Dienstleistungen sowie der Zeichenähnlichkeit, woraus eine Verwechs-
lungsgefahr resultiere. Sie brachte vor, aufgrund der grossen Bekanntheit
handle es sich bei UBER um eine starke Marke mit erweitertem Schutzbe-
reich.
D.
Mit Widerspruchsantwort vom 1. September 2017 beantragte die Be-
schwerdeführerin 1 die Abweisung des Widerspruchs mit der Begründung,
es liege weder Warengleichartigkeit noch Zeichenähnlichkeit vor. Die Wi-
derspruchsmarke sei in der Schweiz ausserdem nicht sonderlich bekannt.
Eine Verwechslungsgefahr sei folglich ausgeschlossen.
E.
Die Vorinstanz hiess den Widerspruch mit Verfügung vom 30. Okto-
ber 2017 teilweise gut und widerrief die Eintragung der angefochtenen
Marke für sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 42
(Ziff. 1 und 2), wobei sie die Parteikosten wettschlug und die Widerspruchs-
gegnerin verpflichtete, der Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchs-
gebühr zu erstatten (Ziff. 3 - 5). Mit Bezug auf die Waren und Dienstleis-
tungen in Kl. 9 und 42 stellte sie Identität fest, was vor dem Hintergrund
B-6783/2017
Seite 4
der Zeichenähnlichkeit – bei integraler Übernahme der Widerspruchs-
marke – und unter Annahme eines gewöhnlichen Schutzumfangs der Wi-
derspruchsmarke zur Bejahung der Verwechslungsgefahr führe. Mit Bezug
auf die in Kl. 35 beanspruchten Dienstleistungen, die sie als nicht bzw. le-
diglich entfernt gleichartig wertete, wies sie den Widerspruch hingegen ab,
wobei sie die Frage einer allfällig erhöhten Kennzeichnungskraft der Wi-
derspruchsmarke offenliess. Eine solche sei mit Bezug auf die fraglichen
Dienstleistungen wohl zu verneinen und vermöge eine fehlende Gleichar-
tigkeit ohnehin nicht zu heilen.
F.
Die Beschwerdeführerin 1 erhob mit Eingabe vom 30. November 2017 Be-
schwerde an das Bundesverwaltungsgericht und stellte die folgenden
Rechtsbegehren:
1. Die Ziffern 1 und 2 der Verfügung der Vorinstanz (Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum) vom 30. Oktober 2017 im Widerspruchs-
verfahren Nr. 15578 seien hinsichtlich sämtlicher Waren und Dienstleis-
tungen der Klassen 9 und 42 aufzuheben.
2. Die Ziffern 3-5 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. Oktober 2017 im
Widerspruchsverfahren Nr. 15578 seien aufzuheben.
3. Der Widerspruch sei hinsichtlich sämtlicher Waren und Dienstleistun-
gen der Klassen 9, 35 und 42 abzuweisen, eventualiter sei die Angelegen-
heit an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen.
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerde-
gegnerin.
Sie bestritt zunächst eine, selbst entfernte, Gleichartigkeit mit Bezug auf
die in Kl. 35 beanspruchten Dienstleistungen der angefochtenen Marke.
Hinsichtlich der übrigen, als identisch beurteilten Waren und Dienstleistun-
gen führte sie aus, die massgeblichen Verkehrskreise seien infolge erhöh-
ter Aufmerksamkeit imstande, die Marken auseinanderzuhalten. Eine Zei-
chenähnlichkeit sei unter Berücksichtigung des kennzeichnungskräftigen
Bildelements der angefochtenen Marke, das von der Vorinstanz beim Zei-
chenvergleich vernachlässigt worden sei, zu verneinen. Der Widerspruch
hätte vollumfänglich abgewiesen werden müssen.
G.
Die Beschwerdeführerin 2 erhob mit Eingabe vom 30. November 2017
ebenfalls Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit dem Rechts-
B-6783/2017
Seite 5
begehren, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben, soweit der Wider-
spruch nicht gutgeheissen wurde, und die Eintragung der angefochtenen
Marke auch für sämtliche Dienstleistungen der Klasse 35 zu widerrufen,
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegeg-
nerin. Zur Begründung machte sie mit Bezug auf die von der angefochte-
nen Marke beanspruchten Dienstleistungen in Kl. 35 Gleichartigkeit gel-
tend. Zudem brachte sie vor, bei der Widerspruchsmarke handle es sich
um eine starke Marke mit entsprechend erweitertem Schutzbereich, der
sich auf den strittigen Dienstleistungsbereich erstrecke.
H.
Mit Verfügung vom 4. Dezember 2017 wurden die Beschwerdeverfahren
unter der Verfahrensnummer B-6783/2017 vereinigt.
I.
Mit Beschwerdeantworten vom 30. Januar bzw. 1. Februar 2018 beantrag-
ten die Beschwerdeführerinnen jeweils die Abweisung der Beschwerde der
Gegenpartei, wobei sie an ihren bisherigen Anträgen und Ausführungen
festhielten.
J.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 23. Januar 2018 auf eine
Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die Begründung in der
angefochtenen Verfügung die kostenfällige Abweisung der Beschwerden.
K.
Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öf-
fentlichen Parteiverhandlung.
L.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung der vorliegenden Be-
schwerden zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdefüh-
rerinnen sind als Adressatinnen der angefochtenen Verfügung beschwer-
B-6783/2017
Seite 6
delegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), haben die verlangten Kostenvor-
schüsse fristgerecht geleistet (Ar. 63 Abs. 4 VwVG) und ihre Beschwerden
jeweils frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG).
Auf die Beschwerden ist daher einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintra-
gung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und
für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so
dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c
i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden
Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu
berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay). Bei Massenarti-
keln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und mit
einem geringeren Unterscheidungsvermögen zu rechnen als bei Spezial-
produkten bzw. Dienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder
weniger geschlossenen Kreis von Fachleuten beschränkt bleibt (BGE 126
III 315 E. 6b/bb "Rivella/Apiella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli
2015 E. 3.4 "Juke/Jook Video [fig.]").
2.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen ist anhand der Ein-
träge im Markenregister zu beurteilen (Urteil des BVGer B-531/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Können die massgeblichen
Abnehmerkreise annehmen, dass die unter Verwendung ähnlicher Marken
angebotenen Waren oder Dienstleistungen in Anbetracht ihrer üblichen
Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen
oder wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers her-
gestellt werden, ist sie zu bejahen (Urteile des BVGer B-5073/2011 vom
2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive
Escort [fig.]", B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf
Streifen [fig.]"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Da-
vid/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzge-
setz, 3. Aufl. 2016, Art. 3 N. 117). Bei Dienstleistungen ist entscheidend,
dass der Abnehmer sich vorstellt, dass die Dienstleistungen aus einer
Hand als sinnvolles Leistungspaket erbracht werden (Entscheid der Eidge-
nössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 11. De-
zember 2002 E. 4 "Visart/Visarte", in: sic! 2003 S. 343 ff.). Gleichartig heisst
B-6783/2017
Seite 7
also nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Er-
wartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen
betrifft (vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht,
Bern 2000, S. 210). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit
der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die
Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je
ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRK-
HÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 154).
2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der massgeblichen Verkehrskreise hinterlas-
sen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks";
BGE 119 II 473 E. 2c "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄU-
SER, a.a.O., Art. 3 N.41). Einschlägig hierfür ist die Eintragung, wie sie dem
Register entnommen werden kann (Urteile des BVGer B-5325/2007 vom
12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista [fig.]"; B-7475/2006 vom 20. Ju-
ni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"). Eine Zeichenähn-
lichkeit kann auch zwischen einer Wortmarke und einer aus Wort- und Bild-
bestandteilen zusammengesetzten Marke bestehen. Bei kombinierten
Marken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu
gewichten. Für den Gesamteindruck ausschlaggebend sind die prägenden
Wort- oder Bildelemente eines Zeichens, während die lediglich kennzeich-
nungsschwachen Wort- oder Bildelemente diesen nur marginal tangieren.
Für die Ähnlichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild
und unter Umständen der Sinngehalt ausschlaggebend (BGE 127 III 160
E. 2b/cc "Securitas"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgü-
ter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff.).
Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprache-
kadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild
durch die Anordnung, optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wort-
länge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radi-
omat"). Grundsätzlich genügt die Übereinstimmung auf einer Ebene, damit
die Zeichenähnlichkeit bejaht werden kann (Urteil des BVGer B-6732/2014
vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana").
2.4 Ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, hängt unter anderem vom
Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008
vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Für schwache Marken
ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie
B-6783/2017
Seite 8
aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank intensiven Ge-
brauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit geniesst (BGE 122 III 382
E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer 7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7
"Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; MARBACH, a.a.O., N. 979). Die
Bekanntheit einer Marke führt in der Regel zu einem grösseren Schutzum-
fang, jedoch nicht zu einem erweiterten Gleichartigkeitsbereich (BGE 122
III 382 E. 2a "Kamillosan"). Eine fehlende Warengleichartigkeit lässt sich
nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke kompensieren, da anderenfalls
das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ausgehebelt würde (Urteil des
BGer 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009 E. 5.6 "Coolwater/Davidoff
Cool Water [fig.]").
2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Gleichartigkeit
der Waren und Dienstleistungen sowie der Zeichenähnlichkeit Fehlzurech-
nungen zu befürchten sind. Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet,
dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Ver-
wechslungsgefahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen
zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge
zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile
des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge";
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 5 "Gallo/Gallay [fig.]").
3.
Zunächst sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke, die
massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Diejenigen Waren und
Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsumenten zugleich vertrie-
ben werden, sind aus Sicht der weniger markterfahreneren und grösseren
Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen (Urteile des BVGer B-2609/
2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fernsehen"; B-3541/2011
vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous").
Die von der Widerspruchsmarke in Klasse 9 beanspruchten Waren "Com-
putersoftware; Datenverarbeitungsgeräte und Computer" sind insgesamt
an eine mediengewöhnte und -konsumierende Letztabnehmerschaft ge-
richtet, werden aber ebenfalls von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken
erworben. Beim Erwerb dieser Waren ist von einer zumindest leicht erhöh-
ten Aufmerksamkeit auszugehen, da es sich hierbei um aufwändigere An-
schaffungen handelt, die auf ihre Funktion und Ausstattung überprüft wer-
den (vgl. Urteile des BVGer B-3756/2015 vom 14. November 2016 E 4
"Moto/Motoma"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.1 "Intel Inside/Gal-
dat Inside"). Die in Klasse 38 beanspruchten Dienstleistungen aus dem
B-6783/2017
Seite 9
Bereich der Telekommunikation wenden sich mehrheitlich an ein medien-
gewöhntes und -konsumierendes, privates Publikum, werden aber auch
von Fachkreisen zu geschäftlichen Zwecken nachgefragt. Die Abnehmer
werden bei der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen in der Regel ei-
nen leicht erhöhten Grad an Aufmerksamkeit walten lassen (vgl. Urteile des
BVGer B-203/2014 vom 5. Juni 2015 E. 3 "Swissix Swiss Internet Ex-
change [fig.]/IX SWISS"; B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 4.1 "Yello/Yel-
low Lounge"). In Klasse 39 beansprucht die Beschwerdeführerin 2 für das
hinterlegte Zeichen Schutz für Reise-, Transport- und Logistikdienstleistun-
gen, die der Beförderung von Personen und Gütern dienlich sind. Diese
richten sich einerseits an Privatpersonen, anderseits an Fachkreise der
Speditions- und Logistikbranche. Während für Privatpersonen von einer
durchschnittlichen Aufmerksamkeit auszugehen ist, kann für Fachkräfte mit
einer höheren Aufmerksamkeit gerechnet werden. In Klasse 42 richtet sich
die Widerspruchsmarke schliesslich an ein geschäftlich interessiertes,
wenn auch breites, Publikum mit erhöhter Aufmerksamkeit.
4.
4.1 Die Vorinstanz geht von Identität hinsichtlich der in Klasse 9 und 42
beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus, was von den Parteien
nicht bestritten wird. Strittig ist hingegen die Gleichartigkeit mit Bezug auf
die Dienstleistungen "Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwal-
tung" in Klasse 35 der angefochtenen Marke.
4.2 Mit Bezug auf "Werbung" in Klasse 35 hat die Vorinstanz eine Gleich-
artigkeit zu den von der Widerspruchsmarke in den Klassen 38, 39 und 42
beanspruchten Dienstleistungen verneint. Nach Ansicht der Beschwerde-
führerin 2 sind die Dienstleistungen "Werbung" und "Telekommunikation"
gleichartig, da Telekommunikationskanäle in der Werbebranche eine zent-
rale Stellung einnähmen. Die Beschwerdeführerin 1 verneint dies, da es
keine Gleichartigkeit bewirke, dass Werbung auch per Internet erfolgen
könne.
Telekommunikation als Dienstleistung wird durch technische Übermitt-
lungsleistungen erbracht. Sie werden weder nach der Art des verwendeten
Inhalts noch nach der Auswahl der Empfänger näher charakterisiert
(BVGer, Urteil B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 "Home Box Office/Box Of-
fice", E. 7.3.1; Urteil B-203/2014 vom 5. Juni 2015, E. 4.2 "Swissix/Ix
Swiss"; vgl. Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011, "Telekommuni-
kation"). Ihre Abnehmer sind sowohl Private als auch Geschäftskunden.
B-6783/2017
Seite 10
Werbung hingegen wird allein von Geschäftskunden nachgefragt, die vor
ihren Abnehmern auftreten, welche wiederum für Werbung empfänglich
sind. Als Dienstleistung besteht Werbung hauptsächlich in der Wahl eines
Inhalts, der wahrnehmbar und werblich wirkungsvoll dargestellt ist. Dieser
Inhalt kann zwar auch als Teil der Leistung in geeigneter Form übermittelt
werden. Bildet Telekommunikation insofern einen Bestandteil von Wer-
bung, umfasst sie aber kaum die Übermittlungsleistung im technischen
Sinn, sondern besteht sie in der Auswahl des richtigen Übermittlungswegs
und Empfängerkreises, um eine maximale Wirkung mit minimalen Kosten
zu erzielen. Die betrieblichen Voraussetzungen, um Telekommunikation
anzubieten, überschneiden sich mit den betrieblichen Anforderungen an
die Dienstleistung Werbung deshalb nicht. Dass die Erbringer von Wer-
bung und von Telekommunikation übereinstimmen, wird vom Verkehr nicht
erwartet. Die Dienstleistungen sind, wie die Vorinstanz richtig festgestellt
hat, nicht gleichartig.
4.3 Die Vorinstanz hat auch eine – entfernte – Gleichartigkeit zwischen
"Geschäftsführung; Unternehmensführung" in Klasse 35 der angefochte-
nen Marke und "industriellen Analyse- und Forschungsdienstleistungen" in
Klasse 42 der Widerspruchsmarke festgestellt, da industriespezifische
Analysen die Basis für Managemententscheidungen bilden könnten. Die
Beschwerdeführerin 2 ist der Meinung, Analyse- und Managementdienst-
leistungen würden in der Regel aus einer Hand erbracht und stünden zu
einander in einem sachlogischen Zusammenhang. Deshalb sei nicht bloss
von einer entfernten, sondern von einer ausgeprägten Gleichartigkeit aus-
zugehen. Die Beschwerdeführerin 1 verneint jede Gleichartigkeit mit der
Begründung, industrielle Analysen würden in der Regel von Unternehmen
extern eingekauft und setzten ein anderes Fachwissen als Geschäftsfüh-
rung voraus.
In der Tat vermögen Analysen und Forschungen als Grundlagen einer Ge-
schäfts- und Unternehmensführung zu dienen. Auch für die Gleichartigkeit
von Dienstleistungen kommt es aber nicht auf deren innere Beschaffenheit
an, auf welche die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin 2 mit ihren Ar-
gumenten Bezug nehmen (vgl. E. 2.2). Industrielle Forschungs- und Ana-
lysedienstleistungen lassen sich vielmehr, im Gegensatz zu ökonomischen
oder statistischen Analysen, nicht mit demselben Fachwissen wie Ge-
schäfts- und Unternehmensführung erbringen, sondern setzen qualifizierte
technische Kenntnisse über Fabrikation und Fertigung und industrielle Er-
fahrung voraus. Solches Wissen ist nach der Lebenserfahrung nicht in den-
selben Beratungsfirmen anzutreffen, wie in solchen, die Geschäftsführung
B-6783/2017
Seite 11
anbieten. Entsprechend erwartet der Verkehr auch keine wirtschaftlich ver-
bundene oder gemeinsame Herkunft solcher Dienstleistungen. Eine
Gleichartigkeit ist zu verneinen.
5.
Sodann ist, beschränkt auf die eingetragenen Waren und Dienstleistungen
der Klassen 9 und 42, die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Der älteren Wort-
marke UBER steht die Wort-/Bildmarke uberall (fig.) gegenüber. Die Vorin-
stanz bejaht eine Zeichenähnlichkeit auf schriftbildlicher und klanglicher
Ebene infolge Übernahme des Bestandteils "uber". Die Beschwerdeführe-
rin 2 ergänzt, die angefochtene Marke lehne sich auch auf der Ebene des
Sinngehalts an die Widerspruchsmarke an, da sie die Botschaft "UBER für
alle" vermittle. Die Beschwerdeführerin 1 verneint hingegen eine Zeichen-
ähnlichkeit mit der Begründung, ihre Marke hebe sich mit dem Bildelement
hinreichend von der älteren Marke ab und werde als Einheit bzw. als Wort
"überall" verstanden, das Zeichen "uber" sei nicht mehr erkennbar.
Die Wortmarke UBER besteht aus vier Buchstaben, wovon zwei Vokale (U-
E) und zwei Konsonanten sind (B-R). Ausgesprochen wird das Wort
"uːbər". In der englischen Sprache wird es umgangssprachlich benutzt, um
einen Superlativ von etwas auszudrücken und bedeutet übersetzt so viel
wie "extrem" (www.pons.com). Es wird als Präfix verwendet und vor Adjek-
tive gestellt, z.B. uber-billionaire (www.dictionary.cambridge.org/de/worter-
buch/learner-englisch/uber, abgerufen am 19. März 2019). Es ist indessen
unwahrscheinlich, dass diese Bedeutung den massgeblichen Verkehrs-
kreisen geläufig ist, der Begriff findet sich auch nicht in Schulwörterbü-
chern. Auch die Fachkreise der Computerentwicklung, -handhabung und
des Transportwesens, bei welchen erweiterte Englischkenntnisse in ihrem
Fachbereich angenommen werden können, dürften die Bedeutung des Be-
griffs nicht verstehen, da es sich um keinen geläufigen Ausdruck oder
Fachbegriff handelt. Auch die Nähe zum deutschen Wort "über" ergäbe im
Kontext von Computerforschung und Transportwesen keinen verständli-
chen Sinn. Somit wird die Widerspruchsmarke als Fantasiezeichen ver-
standen.
Die Marke der Beschwerdeführerin 1 ist eine Wortbildmarke, die aus einem
blau eingefärbten Symbol gefolgt vom in Kleinbuchstaben gehaltenen Wor-
telement "uberall" besteht. Das Symbol kombiniert zwei Kreise, wovon der
eine nach unten leicht spitz zuläuft und der andere den ersten Kreis ring-
förmig umgibt. Die Buchstabenfolge UBER erscheint unverändert am Wort-
B-6783/2017
Seite 12
anfang der jüngeren Marke. Die grafische Ausgestaltung des Bildbestand-
teils, erinnert an einen Globus oder Pin zur Standortmarkierung, tritt aller-
dings bei der Gesamtbetrachtung des Zeichens hinter den Wortbestandteil
zurück. Das Wortelement "uber" macht zwei der drei Silben der angefoch-
tenen Marke aus und bleibt in ihr deutlich erkennbar, was auf schriftbildli-
cher und phonetischer Ebene zu Ähnlichkeiten beider Zeichen führt. Mit
Bezug auf den Sinngehalt bestehen zumindest aus Sicht der deutschspra-
chigen Verkehrskreise Unterschiede, da diese die angefochtene Marke,
trotz fehlender Umlaute, als "überall" lesen werden. Die Deutung "UBER
für alle" erscheint indessen weit hergeholt und würde im Übrigen am unter-
schiedlichen Sinngehalt nichts ändern. Aufgrund der übereinstimmenden
und prägenden Wortanfänge ist eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen.
6.
6.1 Die Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der
angefochtenen Marke ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu
beurteilen. In der Tat kann dabei offen bleiben, ob die Bekanntheit der Wi-
derspruchsmarke über ein durch Dritte erbrachtes Personenbeförderungs-
angebot hinausgeht. Zumal die identischen Dienstleistungen in Klasse 9
und 42 bereits einen strengen Beurteilungsmassstab nahelegen, bejahte
die Vorinstanz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zurecht bereits
auf Grund der Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft.
Auch das wenig auffällige Bildelement vermag diese Gefahr nicht aufzuhe-
ben, weshalb selbst unter Berücksichtigung einer allfällig erhöhten Auf-
merksamkeit der Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zwischen den
Marken zu bejahen ist.
6.2 Im Ergebnis sind somit die angefochtene Verfügung zu bestätigen und
beide Beschwerden abzuweisen.
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegen beide Beschwerdeführe-
rinnen vollumfänglich und sind in diesem Umfang kosten- und entschädi-
gungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 2 VwVG).
7.1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien
(Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
B-6783/2017
Seite 13
(VGKE, SR 173.320.2). Dafür ist im Beschwerdeverfahren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Ge-
mäss Lehre und Rechtsprechung hat sich die Schätzung des Streitwerts
an Erfahrungswerte aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbe-
deutenden Zeichen von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und
Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").
Da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert
der strittigen Marke sprechen, ist von diesem Erfahrungswert auszugehen.
Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf
Fr. 4'500.– festzulegen. Sie sind von den Parteien je zur Hälfte bzw. im
Umfang von Fr. 2'250.– zu tragen und werden ihren Kostenvorschüssen
von je Fr. 4'500.– entnommen. Die Differenz von Fr. 2'250.– wird ihnen aus
der Gerichtskasse erstattet.
7.2 Mangels Obsiegens wird keiner der Parteien eine Parteientschädigung
zugesprochen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Vorinstanz
hat als Behörde keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
VGKE).
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 BGG). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.
B-6783/2017
Seite 14