Decision ID: 0439f027-ab55-52df-ae0b-ac464e298540
Year: 2020
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Registrierung der internationalen Wortmarke IR 1'216'181 HYBRITEC
mit Schutzausdehnung auf die Schweiz wurde von der Organisation Inter-
nationale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) gestützt auf eine Basisein-
tragung in Deutschland am 14. März 2014 vollzogen und der Vorinstanz
am 18. September 2014 notifiziert. Das Zeichen wurde zunächst für ver-
schiedene Waren der Klassen 7 und 11 beansprucht.
B.
Die Vorinstanz erliess am 19. August 2015 eine provisorische Schutzver-
weigerung ("Notification de refus provisoire total [sur motifs absolus]") mit
der Begründung, die Marke habe keinerlei Unterscheidungskraft, da sie als
Sachbezeichnung für die beanspruchten Waren beschreibend sei.
C.
Mit Stellungnahme vom 22. Dezember 2015 stellte die Beschwerdeführerin
einen Antrag auf Weiterbehandlung. Sie brachte vor, das Zeichen werde
von den Abnehmern gedanklich nicht in die Bestandteile "Hybri-" und "-tec"
aufgeteilt, sondern als Fantasiezeichen verstanden, und enthalte somit kei-
nerlei Anspielung auf Art und Eigenschaften der beanspruchten Produkte.
Selbst im unwahrscheinlichen Falle einer geistigen Auftrennung des Wor-
tes könne dem Zeichen kein unmittelbar beschreibender Gehalt beigemes-
sen werden, denn beide Wortbestandteile seien mehrdeutig. Die Unter-
scheidungskraft mit Bezug auf die beanspruchten Waren müsse – auch vor
dem Hintergrund des Gleichbehandlungsgebots – bejaht werden.
D.
Mit Schreiben vom 24. März 2016 hielt die Vorinstanz im Wesentlichen an
ihren vorherigen Ausführungen fest. Sie ergänzte "Hybri-" sei eine Mutila-
tion, in der das Wort Hybrid erkannt werde. In Kombination mit "-tec" führe
dies dazu, dass die Verkehrskreise das Zeichen sofort als "Hybridtechno-
logie" bzw. "-technik" verstünden und es daher für Waren in Klasse 7 und
11 direkt beschreibend hinsichtlich Funktion, Ausstattung und Art der Wa-
ren sei.
E.
In ihrer Stellungnahme vom 22. September 2016 beantragte die Beschwer-
deführerin nunmehr, die Marke sei infolge originärer Unterscheidungskraft
im Markenregister einzutragen; eventualiter mit dem Vermerk "Durchge-
setzte Marke". Betreffend den Hauptantrag hielt sie an ihren bisherigen
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Ausführungen fest. Zur Begründung des Eventualantrages bringt sie vor,
"Hybritec" habe sich aufgrund langjährigen Gebrauchs in der Schweiz zur
Bezeichnung von Kompressoren der Hinterlegerin durchgesetzt. Um dies
zu belegen, reichte sie verschiedene Dokumente ein – teilweise als Ge-
schäftsgeheimnis, für die sie Aussonderung beantragte.
F.
Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin mit Datum vom 1. Dezember
2016 mit, dass sie auch unter Würdigung der neu eingereichten Belege an
der Zurückweisung festhalte. Zum Hauptbegehren verweist sie auf ihre bis-
herigen Ausführungen. Den Eventualantrag wies sie mit der Begründung
ab, es sei durch die eingereichten Belege nicht hinreichend glaubhaft ge-
macht worden, dass sich die Marke in der Schweiz durchgesetzt habe. Mit
Datum vom 12. Juli 2018 verfügte die Vorinstanz sodann die endgültige
Schutzverweigerung.
G.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom
13. September 2018 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und
beantragte, die Verfügung der Vorinstanz sei aufzuheben und diese anzu-
weisen, dem hinterlegten Zeichen mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke"
für alle angemeldeten Waren Schutz in der Schweiz zu gewähren, unter
Kosten- und Entschädigungsfolge. Die Vorinstanz habe die Durchset-
zungsbelege unrichtig und unsorgfältig geprüft und zu Unrecht als ungenü-
gend erachtet. Unter Einreichung weiterer Belege bringt die Beschwerde-
führerin vor, das Zeichen HYBRITEC habe sich aufgrund intensiven mar-
kenmässigen Gebrauchs schweizweit für die beanspruchten Waren als be-
trieblicher Herkunftshinweis durchgesetzt und es sei ihm daher der Schutz
für die Schweiz zu gewähren.
H.
Mit Vernehmlassung vom 11. Februar 2019 beantragte die Vorinstanz die
Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerde-
führerin und hielt an den Ausführungen des vorinstanzlichen Verfahrens
fest. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin habe sie die einge-
reichten Belege für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung we-
der unvollständig noch unrichtig geprüft. Auch die neu eingereichten Un-
terlagen vermöchten die Verkehrsdurchsetzung nicht zu belegen.
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I.
In ihrer freiwilligen Stellungnahme vom 2. Mai 2019 hielt die Beschwerde-
führerin an ihren bisherigen Ausführungen fest und reichte weitere Belege
ein, um die Durchsetzung in der Schweiz nachzuweisen.
J.
Mit Replik vom 3. Juli 2019 erachtete die Vorinstanz die Verkehrsdurchset-
zung auch nach Prüfung der neu eingereichten Belege nicht als hinrei-
chend glaubhaft gemacht und verwies auf ihre bisherige Argumentation.
K.
Am 13. August 2019 reichte die Beschwerdeführerin eine weitere freiwillige
Stellungnahme ein und reduzierte ihr bisheriges Rechtsbegehren. Sie be-
antragt nunmehr:
"Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom
12. Juli 2018 sei aufzuheben und dieses sei anzuweisen, der Internationalen
Registrierung Nr. 1'216'181 HYBRITEC für die nachfolgend genannten Waren
in der Schweiz mit dem Vermerk "durchgesetzte Marke" Schutz zu gewähren:
Waren der Klasse 11: Appareils, dispositifs et machines pour le traitement de
l'air, y compris pour le conditionnement d'air comprimé, essentiellement pour
la séparation et le dépôt d'impuretés solides et/ou liquides de l'air comprimé;
sécheurs d'air y compris sécheurs d'air comprimé; dessiccateurs (adsorption);
sécheurs par réfrigération; sécheurs à membrane; appareils de séchage et
installations de séchages; dispositifs de séchage; parties de tous les produits
précités, compris dans la classe 11; Installations pour la filtration d'air; appa-
reils de purification de l'air et machines de purification de l'air; appareils de
réfrigération, machines de réfrigération et installations de réfrigérations; dispo-
sitifs pour le refroidissement de l'air; refroidisseurs d'air, y compris refroidis-
seurs d'air comprimé; tuyau de purge de condensats pour applications à air
comprimé en tant que parties de dispositifs de réfrigération; échangeurs ther-
miques, compris dans la classe 11; appareils et machines pour le traitement
de l'eau de condensat par purifications et/ou filtration; filtres à air (pour la cli-
matisation); filtres en tant que parties d'installations domestiques ou indus-
trielles; systèmes de filtrage, y compris installations pour la filtration d'air; filtres
à air comprimé; filtres à poussières destinés aux installations à air comprimé;
accessoires de réglage sûreté pour dispositifs à gaz; robinets pour canalisa-
tions; accessoires de sûreté pour compresseurs, à savoir commutateurs de
protection, pressostats, réservoirs à air comprimé en tant que parties des pro-
duits précités compris dans la classe 11.
– unter Kosten- und Entschädigungsfolge – "
Darüber hinaus reichte sie weitere Unterlagen betreffend die Verkehrs-
durchsetzung ein und hielt ansonsten an bisherigen Ausführungen fest.
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L.
Mit Eingabe vom 30. August 2019 äussert sich die Vorinstanz dahinge-
hend, als dass sie das geänderte Rechtsbegehren als teilweisen Be-
schwerderückzug verstehe.
M.
In ihrem Schreiben vom 2. Oktober 2019 erklärt die Beschwerdeführerin,
durch die Änderung des Rechtsbegehrens habe sie den Streitgegenstand
beschränken wollen, was zur Folge habe, dass der davon nicht mehr er-
fasste Teil der angefochtenen Verfügung nun in Rechtskraft erwachse.
N.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben beide Seiten
stillschweigend verzichtet.
O.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwer-
deführerin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die
Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52
Abs. 1 VwVG) und auch der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63
Abs. 4 VwVG). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor
(Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Gemäss
Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken (MMP, SR
0.232.112.4) findet in den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie
Deutschland und die Schweiz – Vertragsparteien sowohl des MMP als
auch des Madrider Abkommens über die Internationale Registrierung von
Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA,
SR 0.232.112.3) sind, nur das MMP Anwendung.
2.2 Die Schweiz hat der OMPI gemäss Art. 5 Abs. 2 i.V.m. Art. 9sexies Abs. 1
Bst. b MMP eine Schutzverweigerung vor Ablauf eines Jahres nach dem
Zeitpunkt, zu dem die Mitteilung der Ausdehnung dieser Behörde vom In-
ternationalen Büro übersandt worden ist, mitzuteilen. Diese Frist hat die
Vorinstanz mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 19. August
2015 eingehalten.
2.3 Ein Verbandsland einer international registrierten Marke darf dieser
den Schutz gemäss Art. 5 Abs. 1 MMP lediglich verweigern, wenn ihr nach
den in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Ei-
gentums in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ,
SR 0.232.04) genannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Re-
gister verweigert werden kann. Gemäss Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 und 3
PVÜ ist dies der Fall, wenn der Marke jede Unterscheidungskraft fehlt oder
sie sich ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammensetzt, die im
Verkehr zur Bezeichnung von Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung,
Wert, Ursprungsort der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen
können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und
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ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz bean-
sprucht wird, üblich sind.
Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR
232.11) entspricht dieser zwischenstaatlichen Regelung. Rechtsprechung
und Lehre legen diese Normen insoweit übereinstimmend aus (BGE 128
III 454 E. 2 "Yukon"; 114 II 371 E. 1 "alta tensione").
3.
3.1 Zeichen des Gemeinguts sind vom Markenschutz ausgeschlossen, so-
fern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienst-
leistungen durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG). Einerseits gelten Zei-
chen als Gemeingut, die für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind, und
andererseits Zeichen, welchen die für die Individualisierung der Waren
oder Dienstleistungen des Markeninhabers erforderliche Unterscheidungs-
kraft fehlt (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "rote Schuhsohle"; 139 III 176 E. 2
"You"; Urteile des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018 E. 2.1
"Postauto"; B-2791/2016 vom 16. April 2018 E. 3.1 "Wing Tsun").
3.2 Sachbezeichnungen und beschreibenden Zeichen fehlt jede Unter-
scheidungskraft. Beschreibende Zeichen sind Angaben, die sich in einem
direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand erschöpfen, also von
den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als
Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren
oder Dienstleistungen verstanden werden. Namentlich fallen hierunter
Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf die Art, Zusammen-
setzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wir-
kungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der beanspruch-
ten Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5
"Première"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Lucas
David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar,
3. Aufl. 2017, Art. 2 N. 84).
3.3 Ein Kennzeichen ist im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem er-
heblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als individualisieren-
der Hinweis auf Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unter-
nehmens verstanden wird (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect"; 131 III
121 E. 6 "Smarties"; 130 III 328 E. 3.1 "Swatch Uhrband"; 128 III 441 E. 1.2
"Appenzeller"). Die Verkehrsdurchsetzung eines Zeichens kann aus Tatsa-
chen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die
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Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören
etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt
worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Möglich ist aber auch
der direkte Nachweis durch eine repräsentative Befragung des massge-
benden Publikums (BGE 140 III 109 E. 5.3.2 "ePostSelect"; 131 III 121 E. 6
"Smarties"; 130 III 328 E. 3.1 "Swatch Uhrband"). Die Durchsetzung als
Individualzeichen muss in der gesamten Schweiz erfolgt sein; bloss lokale
Durchsetzung reicht nicht aus. Dies schliesst eine lokal unterschiedlich
ausgeprägte Durchsetzung des Zeichens grundsätzlich nicht aus, sofern
das Zeichen in der ganzen Schweiz von einem gewissen Teil der Adressa-
ten als Individualzeichen verstanden wird (BGE 128 III 441 E. 1.2 "Appen-
zeller", mit Verweis auf BGE 127 III 33 E. 2 "Brico"). Die Anforderungen an
die Verkehrsdurchsetzung sind umso höher, je banaler, schwächer oder
freihaltebedürftiger das Zeichen originär ist (BGE 134 III 314 E. 2.3.5 "M/M-
joy"; 130 III 328 E. 3.4 "Swatch Uhrband"). Auch bei internationalen Re-
gistrierungen wird das Vorliegen einer Verkehrsdurchsetzung auf Antrag
geprüft, nicht aber im Register vermerkt (DAVID ASCHMANN, in: Noth/Büh-
ler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2
lit. a N. 309).
3.4 Die Verkehrsdurchsetzung der Marke wird nur bezüglich derjenigen
Waren oder Dienstleistungen anerkannt, für die sie glaubhaft gemacht ist
(BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch Uhrband"; Urteile des BVGer B-684/2016
E. 6.4 "Postauto"; B-1456/2016 vom 7. Dezember 2016 E. 8.4 "Schweiz
aktuell"). Auch wenn die Verkehrsdurchsetzung für einzelne Waren oder
Dienstleistungen glaubhaft gemacht ist, zieht dies nicht auch die Verkehrs-
durchsetzung damit zusammenhängender Produkte oder für den entspre-
chenden Obergriff aus der gleichen Waren- oder Dienstleistungsklasse
nach sich (Urteile des BVGer B-684/2016 E. 6.6 "Postauto"; B-4519/2011
vom 31. Oktober 2012 E. 3.8 "Rhätische Bahn, Berninabahn und Albula-
bahn").
Für das Glaubhaftmachen wird von der Vorinstanz in der Regel ein belegter
Markengebrauch während zehn Jahren verlangt, ausnahmsweise kann
eine kürzere Gebrauchsperiode genügen (Urteile des BVGer B-684/2016
E. 6.5 "Postauto"; B-1456/2016 E. 8.4 "Schweiz aktuell"; MARKUS KAI-
SER/DAVID RÜETSCHI, Beweisrecht, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Marken-
schutzgesetz, 2. Aufl., Bern 2017, Rz. 86; ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrs-
durchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, S. 50 ff.). Im
Eintragungsverfahren muss die Verkehrsdurchsetzung im Hinterlegungs-
zeitpunkt der Marke bestanden haben (Urteile des BVGer B-684/2016
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Seite 9
E. 6.11 "Postauto"; B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 7.1 "Ein Stück
Schweiz"; B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 6.1 "Salesforce.com").
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin beantragt, dem Zeichen HYBRITEC sei mit
dem Vermerk "durchgesetzte Marke" Schutz für die o.g. Waren (vgl. Buch-
stabe K) der Klasse 11 zu gewähren. Die eingereichten Belege bewiesen
den schweizweiten markenmässigen Gebrauch. Das Zeichen sei intensiv
markenmässig gebraucht sowie beworben worden und habe sich dadurch
hierzulande als betrieblicher Herkunftshinweis durchgesetzt.
Nach Auffassung der Vorinstanz ist die Verkehrsdurchsetzung nicht glaub-
haft gemacht. Der Gebrauch des Zeichens werde, wenn überhaupt, nur in
Bezug auf "Drucklufttrockner" bzw. "Kombitrockner" (beide Klasse 11) auf-
gezeigt und decke damit lediglich einen Teil der gesamthaft beanspruchten
Waren ab. Die Belege seien aber auch gar nicht ausreichend, um einen
genügenden Umfang des Gebrauchs zu bestätigen, insbesondere seien
keine langjährigen bedeutsamen Umsätze oder intensiven Werbeanstren-
gungen erkennbar.
4.2 Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, wobei
diejenigen Waren und Dienstleistungen, die an Fachleute und Endkonsu-
mente zugleich vertrieben werden, aus Sicht der marktunerfahreneren und
grösseren Gruppe der Letztabnehmer zu beurteilen sind (Urteile des
BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 4.1 "Schweizer Fernsehen";
B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 "Luminous"; B-3205/2018 vom
15. Mai 2019 E. 4 "Betokontakt").
Die Vorinstanz führt aus, Abnehmer der betreffenden Waren seien "durch-
schnittliche Konsumenten" sowie Fachleute verschiedenster Industrie-
zweige, sodass grundsätzlich von einem breiten Abnehmerkreis auszuge-
hen sei. Die Beschwerdeführerin entgegnet, dass es sich um ein spezifi-
sches Fachpublikum handle bzw. um Privatabnehmer, die von einem sol-
chen beraten würden, der Verkehrskreis entsprechend limitiert und dessen
Aufmerksamkeit hoch sei.
Das Zeichen HYBRITEC wird in der Klasse 11 für Produkte im Bereich
Druckluftaufbereitung und Kondensattechnik beansprucht. Diese Waren
sind aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Fachhandel unter-
schiedlicher Branchen erhältlich, z.B. im Maschinenbau, der Medizintech-
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Seite 10
nik, der Chemie, im Bereich Automobil & Automotive aber auch Lebensmit-
tel & Getränke (vgl. < https://www.beko-technologies.com/de/de/loesun-
gen/branchen/ >, abgerufen am 25. März 2020). Für die jeweiligen Fach-
kreise handelt es sich bei den fraglichen Produkten um hochpreisige An-
schaffungen, bei welchen aufgrund ihres Einsatzzwecks ein besonderes
Augenmerk auf Qualität, Funktion und Beständigkeit gelegt wird. Kompres-
soren sind auch in Baumärkten erhältlich und richten sich dort an technik-
affine Privatabnehmer, die die Ware aufgrund des speziellen Einsatzbe-
reichs und des Preises ebenfalls mit erhöhter Aufmerksamkeit nachfragen.
Der Vorinstanz ist somit zuzustimmen, wenn sie aufgrund der Branchen-
vielfalt von einem breiten Abnehmerkreis ausgeht. Auch der Beschwerde-
führerin ist beizupflichten, dass dieser durchaus breite Abnehmerkreis die
Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit nachfragt.
4.3 Die Vorinstanz hat das Zeichen im vorinstanzlichen Verfahren zu Recht
in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als beschreibend quali-
fiziert. Das Zeichen HYBRITEC ist kein feststehender Begriff, teilt sich ge-
danklich aber – entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin – ohne gros-
sen Aufwand in Hybri- und -tec. Der Bestandteil Hybri- hat keinen direkten
Sinngehalt, während -tec eine geläufige Abkürzung für "technisch" oder
"technologisch" ist (Urteile des BVGer B-1710/2008 vom 6. November
2008 E. 3.5 "Swistec"; B-8005/2010 vom 22. März 2011 E. 4.3 f. "Clean-
tech"). Die massgeblichen Verkehrskreise sind technisch versiert und as-
soziieren darum leicht Begriffe aus diesem Gebiet. Der Begriff "Hybrid" ist
ihnen bekannt, sodass Hybri- leicht als Trunkierung dieses Begriffs erkannt
wird, obschon das "d" fehlt. Hybri- wird aufgrund der Zusammenschreibung
des Zeichens als Attribut zu -tec aufgefasst und der Gesamtbegriff somit
allgemein als Technik verstanden, die sich aus verschiedenen Komponen-
ten zusammensetzt. Für die im Beschwerdeverfahren noch strittigen Wa-
ren der Klasse 11 wird das Zeichen ohne Weiteres als Hinweis auf deren
Ausstattung und Funktionsweise verstanden und ist damit originär nicht
unterscheidungskräftig.
4.4 Zwar hat die Vorinstanz nicht überprüft, ob der Verkehr auf die Verwen-
dung des Zeichens bezüglich jener Waren, für die es beansprucht wird,
angewiesen ist. Allerdings ist die Verneinung eines solchen absoluten Frei-
haltebedürfnisses eine Voraussetzung für die Überwindung der Gemein-
gutzugehörigkeit durch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung (BGE
134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-joy"; Urteile des BGer 4A_434/2009 vom 30. No-
vember 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; 4A_370/2008 vom 1. De-
zember 2008 E. 5 "Post"; Urteil des BVGer B-120/2019 vom 31. Juli 2019
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Seite 11
E. 4.1 "Old Skool"). HYBRITEC ist für den Verkehr nicht unentbehrlich, da
genügend sprachliche Alternativen zur Bezeichnung von sich aus verschie-
denen technischen Komponenten zusammengesetzten Waren der Klasse
11 zur Verfügung stehen.
5.
Damit ist zu prüfen, ob sich die Marke für die Waren der Klasse 11, für die
ihr jede ursprüngliche Unterscheidungskraft fehlt, im Verkehr durchgesetzt
hat.
5.1 Die Beschwerdeführerin reichte, um die Verkehrsdurchsetzung des
Zeichens HYBRITEC glaubhaft zu machen, im vorinstanzlichen Verfahren
folgende Unterlagen ein:
– Auszug aus der Webseite der KAESER-Gruppe (http://.at/About_us/Chronicle/default.asp) (Beilage 1)
– Auszug aus dem schweizerischen Handelsregister (Beilage 2)
– Auszug aus der Webseite der Kaeser Kompressoren AG (Beilage 3)
– Google-Recherchen zum Stichwort "Hybritec Kaeser" aus den  2006 bis 2015 (Beilagen 4 bis 13)
– Liste mit potentiellen schweizerischen Abnehmern und an diese versandte Angebote (Beilage 14, als Geschäftsgeheimnis)
– Liste mit schweizerischen Abnehmern und entsprechenden  (Beilage 15, als Geschäftsgeheimnis)
– Offertschreiben (...) (Beilage 16, als Geschäftsgeheimnis)
– Auftragsbestätigung (...) (Beilage 17, als Geschäftsgeheimnis)
– Produktbeschreibung Kombitrockner "Hybritec" (Beilage 18, als Geschäftsgeheimnis)
– Auszüge aus dem Manual (Beilage 18, als Geschäftsgeheimnis)
Im Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdeführerin weitere Beilagen
ein, um die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen:
– Screenshots web.archive.org (Beschwerdebeilage 3)
– Auszüge aus Kaeser-Reports 2008 bis 2014 (Beschwerdebeilage 4a-h)
– Prospektauszug "HYBRITEC" (Schweizer Ausgabe) ( 5)
– Angebotsübersicht mit Detailofferten (Beschwerdebeilage 6a-j, als Geschäftsgeheimnis)
– Umsatzübersicht (Beschwerdebeilage 7, als Geschäftsgeheimnis)
– Kaeser Firmenübersicht (Beschwerdebeilage 8)
– Übersicht Kaeser-Reports – Schweiz (Beschwerdebeilage 9)
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– Rechnungen für Kaeser-Reports 2008 bis 2015 ( 10.1 bis 10.46)
– Handelsregisterauszug der Kaeser Kompressoren AG ( 11)
– Ausdruck von https://www.kaeser.de/unternehmen/ueber-uns// (Beschwerdebeilage 12)
– Wikipedia-Artikel "Kaeser Kompressoren" (Beschwerdebeilage 13)
– Artikel des Baugewerbe Unternehmermagazins vom 11. April 2019 (Beschwerdebeilage 14)
– Ausdruck von https://ch.kaeser.com/de/service/kaeser-report ( 15)
5.2 Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, sie habe durch diese
Belege einen gesamtschweizerischen Markengebrauch während mindes-
tens sechs Jahren – namentlich von 2008 bis 2014 – und demzufolge die
Verkehrsdurchsetzung der Marke glaubhaft gemacht. Umfang und Intensi-
tät der Benutzung des strittigen Zeichens seien derart erheblich, dass die
Verkehrsdurchsetzung angenommen werden müsse, obschon die Belege
keinen Gebrauch während zehn Jahren abdeckten. Indem die Vorinstanz
die Durchsetzungsbelege nicht als genügend anerkenne, stelle sie an
diese zu hohe Anforderungen.
Die Vorinstanz bemängelt, dass die ins Recht gelegten Belege nicht über-
zeugend aufzuzeigen vermöchten, dass der Umfang des Gebrauchs in der
Schweiz für eine Verkehrsdurchsetzung ausreiche. Gebrauchsbelege
müssten sämtliche Waren abdecken, für die das Zeichen als Marke einge-
tragen werden solle, vorliegend werde aber lediglich der Gebrauch für
Drucklufttrockner bzw. Kombitrockner demonstriert. Selbst dieser Ge-
brauch sei aber weder kontinuierlich noch gesamtschweizerisch erfolgt und
erfülle nicht den notwendigen Umfang. Grundsätzlich sei schliesslich der
Nachweis eines zehnjährigen markenmässigen Gebrauchs des Zeichens
für die fraglichen Waren erforderlich. Zwar könne bei einem intensiven Ge-
brauch auch eine kürzere Zeitspanne genügen, von einem solchen könne
in casu aber mitnichten ausgegangen werden.
Unstreitig ist unterdessen, dass die Beschwerdeführerin sich den Ge-
brauch durch Dritte in der Schweiz – in diesem Fall ihrer Tochtergesell-
schaft der Kaeser Kompressoren AG in Regensdorf – anrechnen lassen
kann. Dies hat sie im Laufe des Beschwerdeverfahrens aus Sicht der
Vorinstanz hinreichend belegt (durch die Beschwerdebeilagen 8 und 11 bis
14), wogegen nichts einzuwenden ist.
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Seite 13
5.3 Im Folgenden sind die von der Beschwerdeführerin im erstinstanzli-
chen und im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege zur Glaubhaftma-
chung einer Verkehrsdurchsetzung der Marke zu prüfen.
Auf Durchsetzungsbelegen muss insbesondere ersichtlich sein, dass die
Marke auf dem Markt als solche und derart in Erscheinung getreten ist, wie
sie auch geschützt werden soll (Urteile des BVGer B-3550/2009 vom
26. Mai 2011 E. 4.3.3 "Farmer"; B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1
"Post"; B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 "Mobility"). Das zur
Diskussion stehende Zeichen ist eine Wortmarke. Eine solche kann grund-
sätzlich nicht ohne eine gewisse grafische Gestaltung verwendet werden.
5.4 Die Beschwerdeführerin führte im vorinstanzlichen Verfahren aus, dass
sie auf eine rund hundertjährige Firmengeschichte in Deutschland und auf
rund fünfzig Jahre in der Schweiz zurückblicke. Die in diesem Zusammen-
hang eingereichten Beilagen 1 bis 3 belegen zwar diese Tatsache, hinge-
gen kann bezüglich des zu beurteilenden Zeichens hieraus nichts zuguns-
ten einer Verkehrsdurchsetzung abgeleitet werden.
Die Beilagen 4 bis 13 dokumentieren Google-Recherchen mit dem Such-
begriff "hybritec kaeser" für die Jahre 2006 bis 2015. Die Treffer wurden
nicht auf die Schweiz eingegrenzt und enthalten – mit Ausnahme der Tref-
ferliste von 2008 und 2010 – keine Internetadressen mit der für schweize-
rische Webseiten typischen Endung ".ch". Über die Verkehrsdurchsetzung
des strittigen Zeichens aufgrund eines markenmässigen Gebrauchs durch
die Beschwerdeführerin für bestimmte Waren innerhalb der Schweiz haben
diese Beilagen keinerlei Beweisgehalt.
Die Beilagen 14 bis 18 wurden als Geschäftsgeheimnisse eingereicht. Sie
enthalten einige Unternehmensnamen und Umsätze in Schweizerfranken
(Beilagen 14 und 15), Angaben über Kunden in der Deutschschweiz (Bei-
lagen 16 und 17) und eine Produktbeschreibung sowie Auszüge aus einem
Manual. Zwar ist teilweise ein Bezug zur Schweiz erkennbar, jedoch lassen
auch diese Beilagen keine vorteilhaften Rückschlüsse bezüglich den mar-
kenmässigen Gebrauch oder die Verkehrsdurchsetzung zu.
5.5 Zu beurteilen sind weiterhin die im Beschwerdeverfahren eingereichten
Belege der Beschwerdeführerin.
Die mit Beschwerdebeilage 3 eingereichten Screenshots der Webseite der
Beschwerdeführerin sollen zeigen, dass HYBRITEC im Zeitraum vom 2008
bis 2014 online regelmässig in der gesamten Schweiz beworben wurde. Es
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bleibt aber unklar, ob und wie oft aus der Schweiz auf die Webseite zuge-
griffen wurde. Die Beschwerdeführerin räumt selbst ein, dass die Webseite
nicht auf Italienisch existiert, sodass ohnehin eine Sprachregion der
Schweiz fehlt (vgl. vorne, E. 3.3). Die Übersicht über die Aufschaltung des
Hybritec-Prospekts auf die Homepage der Beschwerdeführerin (Beilage 3,
Seite 1 unten) ist nicht aufschlussreich und zeigt lediglich fünf Onlineschal-
tungen im relevanten Zeitraum, wie die Vorinstanz zurecht bemängelt.
Die Beschwerdebeilage 4 enthält Ausgaben des "Kaeser-Reports", der in
zwei Sprachen erscheint und gemäss der Beschwerdeführerin an 18'000
Firmenadressen in der ganzen Schweiz versandt werden soll. In der spo-
radischen Erwähnung von Hybritec innerhalb der Artikel des Reports sieht
die Beschwerdeführerin einen markenmässigen Gebrauch. Es wird in
Überschriften und Fliesstexten, ohne besondere grafische Gestaltung, zur
Warenbezeichnung oder -beschreibung von Drucklufttrocknern und Kom-
bitrocknern verwendet. Der Gebrauch als Linienmarke für einzelne Gerä-
tetypen über sieben Jahren genügt indessen nicht, um eine Verkehrsdurch-
setzung zu belegen. Linienmarken kennzeichnen nur einen Bruchteil des
kommunizierten Angebots und werden daher mit geringerer Aufmerksam-
keit erinnert als Haus- und Dachmarken. Daran vermögen auch die Be-
schwerdebeilagen 9 und 10-1 bis 10-46 nichts zu ändern, die lediglich Auf-
schluss über die produzierten und teilweise direkt an Schweizer Adressa-
ten versandten "Kaeser-Reports" sowie die entsprechenden Rechnungen
geben. Aus diesen Unterlagen kann kein Bezug zwischen Zeichen und
Ware abgeleitet werden.
Weiterhin reichte die Beschwerdeführerin einen Prospektauszug der
Schweizer Ausgabe zu "HYBRITEC" ein (Beschwerdebeilage 5). Wie die
Vorinstanz zurecht monierte, sind Abnehmerkreis, Erscheinungsjahr und
Auflagezahl unbekannt.
Die als Geschäftsgeheimnis eingereichte Beschwerdebeilage 6 enthält An-
gebotsübersichten und Offerten der Jahre 2008 bis 2018, die schweizeri-
schen Abnehmern (in Kombination mit dem Prospekt aus der Beschwerde-
beilage 5) unterbreitet worden seien. Diese wurde zur Präzisierung der Bei-
lagen 14 und 15 eingereicht, um den Kreis der Adressaten aufzuzeigen.
Auffällig ist, dass eine einzige Offerte in den italienischsprachigen Teil der
Schweiz ging, sodass nicht alle Sprachregionen der Schweiz erfasst sind.
Tatsächlich sind von den dazu eingereichten Detailofferten, lediglich 6b und
6c beachtlich, da nur diese den relevanten Zeitraum umfassen. Dennoch
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haben auch diese Beilagen keinerlei Aussagekraft betreffend die Verkehrs-
durchsetzung des strittigen Zeichens.
Mit Beschwerdebeilage 7 reichte die Beschwerdeführerin sodann eine Um-
satzübersicht ein. Aus dieser ergebe sich ein erheblicher Umsatz, der mit
HYBRITEC Kombitrocknern gemacht worden sei. Tatsächlich wurde dieser
Umsatz durch den Verkauf von (...) HYBRITEC Geräten erzielt. Da Trock-
nungsgeräte an Baustellen und Industrieorten häufig verwendet werden,
also einen relativ breiten Markt bilden, ist diese Quantität für eine Verkehrs-
durchsetzung nicht ausreichend.
Auch die im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege erweisen sich so-
mit als ungeeignet, um eine Verkehrsdurchsetzung von HYBRITEC glaub-
haft zu machen. Dies zumal angesichts des Umstands, dass mit Blick auf
die Dauer des behaupteten Gebrauchs eine gesteigerte Intensität dessel-
ben glaubhaft hätte gemacht werden müssen.
6.
Nach dem Gesagten ist es der Beschwerdeführerin mit den eingereichten
Belegen nicht gelungen, die Verkehrsdurchsetzung ihrer Marke HYBRI-
TEC für die noch strittigen Waren der Klasse 11 glaubhaft zu machen. Die
Vorinstanz hat korrekt festgestellt, dass weder langjährige bedeutsame
Umsätze noch hinreichend intensive Werbeanstrengungen vorliegen, die
für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung auf einem verhältnis-
mässig breiten Markt ausreichen würden. Der internationalen Registrie-
rung Nr. 1'311'081 HYBRITEC wurde die Schutzausdehnung auf die
Schweiz somit zu Recht verweigert. Die Beschwerde ist abzuweisen.
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerdever-
fahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63. Abs. 1 VwVG). Die
Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten, die Markeneintragungen betreffen, sind
Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich
primär nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Nach Lehre und Rechtspre-
chung hat sich die Schätzung des Streitwerts an Erfahrungswerten aus der
Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätz-
lich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen
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wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Für das vorliegende Ver-
fahren ist ebenfalls von diesem Erfahrungswert auszugehen. Die Kosten
für das vorliegende Verfahren sind total mit Fr. 3'000.– zu beziffern und
dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvor-
schuss zu entnehmen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Partei-
entschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
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