Decision ID: b812b666-b4b6-514a-83b4-055711773ba5
Year: 2012
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin beantragte am 7. Februar 2008 die Wortmarke
RHÄTISCHE BAHN (Gesuch Nr. 52615/2008) und am 27. Februar 2008
die Wortmarken ALBULABAHN (Gesuch Nr. 52619/2008) und BERNINA-
BAHN (Gesuch Nr. 52620/2008) in das Schweizer Markenregister einzu-
tragen. Die drei Marken werden für Waren- und Dienstleistungen der
Klassen 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 37, 39, 41, 42 und 43 bean-
sprucht.
B.
Mit drei Schreiben vom 27. Mai 2008 teilte die Vorinstanz der Beschwer-
deführerin mit, dass die Zeichen zum Gemeingut gehörten und täuschend
seien, weshalb ihnen kein Markenschutz zukommen könne. Die Begriffe
"rhätische", "Albula-" und "Bernina-" stellten einerseits geografische An-
gaben im Sinne von Art. 47 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 (MSchG, SR 232.11) dar. Es fehle ihnen die konkrete Unterschei-
dungskraft und sie würden nicht als Hinweise auf ein bestimmtes Unter-
nehmen, sondern als direkt beschreibende Angaben verstanden. Für Wa-
ren und Kerntätigkeiten des Transportwesens seien die Begriffe anderer-
seits absolut freihaltebedürftig. Das Waren- und Dienstleistungsverzeich-
nis könne bezüglich der Warenklassen 9, 12, 14 und einen Teil von 16 ir-
reführend sein, weshalb empfohlen werde, es auf Produkte schweizeri-
scher Herkunft einzuschränken. Zudem entspreche es nicht den Anforde-
rungen von Art. 11 Markenschutzverordnung (MSchV, SR 232.111).
C.
Am 12. Juni 2008 stellte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin einen
Vorschlag für ein überarbeitetes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
bezüglich der drei Marken zu.
D.
Mit drei Schreiben vom 31. Juli 2008 präzisierte die Vorinstanz, dass die
Zeichen teilweise Gemeingut, aber täuschend seien und nicht als Marke
geschützt werden könnten. Bei den Zeichenbestandteilen "rhätische",
"Albula-" und "Bernina-" handle es sich um geografische Angaben und di-
rekte Herkunftsangaben im Sinne von Art. 47 MSchG. Die Zeichen be-
schrieben den thematischen Inhalt und die Zweckbestimmung eines Teils
der Waren der Klassen 9, 12, 16 und 28 sowie die Zweckbestimmung,
Destination und den Erbringer der Dienstleistungen der Klassen 37, 39,
42 und 43, für welche die Marken beansprucht würden. Es handle sich
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hierbei um Kerndienstleistungen einer Bahn, die Zeichen könnten aber
nur für Dienstleistungen zugelassen werden, die nicht für den Schienen-
verkehr bestimmt sind. Für die beanspruchten Dienstleistungen in Klasse
39 bestehe sogar ein absolutes Freihaltebedürfnis an den Zeichen. Für
die restlichen Waren der Klassen 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34 und Dienst-
leistungen der Klassen 35 und 41 seien die Zeichen hingegen nicht direkt
beschreibend. Zur Vermeidung der Täuschungsgefahr werde vorgeschla-
gen, die Waren der Klassen 12, 14, 18, 25, 28 und 34 sowie einen Teil
der Waren von Klassen 9 und 16 mit dem Zusatz "tous les produits préci-
tés de provenance suisse" einzuschränken.
E.
Mit drei Stellungnahmen vom 3. Februar 2009 teilte die Beschwerdefüh-
rerin der Vorinstanz mit, dass sie mit der Einschränkung der Waren auf
solche aus der Schweiz einverstanden sei. Die Schreibweise des Begriffs
Rätien mit H werde vom Publikum exklusiv der Anmelderin zugeordnet.
Der Begriff bezeichne ein symbolisches Wahrzeichen des Kantons Grau-
bünden und werde heutzutage nicht mehr verwendet. Das Kennzeichen
RHÄTISCHE BAHN sei deshalb nur als indirekte geografische Herkunft
aufzufassen und unterscheidungskräftig. Seit über 100 Jahren gebe es
ausser der von den SBB betriebenen Strecke Landquart-Chur keine Kon-
kurrenzunternehmen, was sich auch in nächster Zukunft nicht ändern
werde. Mangels Konkurrenz fehle ein Freihaltebedürfnis. Auch beim Be-
griff ALBULA handle es sich um keine direkte geografische Herkunftsan-
gabe. Albula bezeichne in erster Linie ein Gebiet, einen Pass und allen-
falls einen Fluss. Der grösste Teil der Schweizer Bevölkerung bringe das
Gebiet mit dem Pass in Verbindung. Die nur 62 km lange Albulabahn sei
zusammen mit der Berninabahn in die Liste des UNESCO-Weltkulturer-
bes aufgenommen worden. Aufgrund der Unmöglichkeit weiterer Schie-
nennetze, der Monopolkonzession der Beschwerdeführerin bis 2020 und
dem fehlenden Netzzugang Dritter sei undenkbar, dass Konkurrenzunter-
nehmen aufträten. Beim Begriff BERNINA handle es sich um eine Ge-
birgsgruppe, weshalb er ebenfalls nur eine indirekte geografische Her-
kunftsangabe sei. Die 60 km lange Berninabahn bestehe seit über 100
Jahren und sei mit 7 % Gefälle eine der steilsten Adhäsionsbahnen der
Welt. Dass Konkurrenzunternehmen entstünden, sei praktisch ausge-
schlossen. Die BERNINABAHN sei am 7. Juli 2008 in die Liste des UN-
ESCO-Weltkulturerbes aufgenommen worden. Der Begriff werde gedank-
lich stets mit der Beschwerdeführerin verbunden. Aufgrund seiner überra-
genden Bekanntheit würde es täuschend wirken, wenn der Name plötz-
lich von Drittunternehmen geführt würde. Die Marken ALBULABAHN und
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BERNINABAHN seien auch nicht direkt beschreibend für Waren der
Klassen 9, 12, 16 und 28. Zeichen, wenn sie einen bloss möglichen the-
matischen Inhalt der Waren beschrieben, und bezüglich der Dienstleis-
tungen der Klasse 39 nicht absolut freihaltebedürftig. Es bestehe über-
dies ein Gleichbehandlungsgebot mit eingetragenen, herkunftsbezogenen
Marken, auch wenn jene nicht die gleichen Waren- und Dienstleistungs-
klassen wie im vorliegenden Fall belegten. Sodann werde die Verkehrs-
durchsetzung aller drei Marken geltend gemacht und dafür auf zahlreich
vorhandene, bis zu 100 Jahre alte Literatur hingewiesen.
F.
Mit Schreiben vom 17. April 2009 teilte die Vorinstanz der Beschwerde-
führerin bezüglich sämtlicher angemeldeter Marken mit, dass die Irrefüh-
rungsgefahr bezüglich der Herkunft der Waren aufgrund der Überarbei-
tung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses behoben sei.
Mit drei Schreiben vom 13. August 2009 setzte sie hinzu, dass sie am
Gemeingutcharakter gewisser Waren und Dienstleistungen festhalte,
nicht aber am absoluten Freihaltebedürfnis einiger Dienstleistungen der
Klasse 39. Bei den Begriffen RHÄTISCHE, ALBULA und BERNINA hand-
le es sich um Herkunftsangaben im Sinne von Art. 47 MSchG. Die Kom-
bination von Herkunftsangaben mit einer Sachbezeichnung verleihe keine
Unterscheidungskraft. "Rätien" werde auch heute noch als Synonym für
Graubünden verwendet. Unter Albulabahn verstehe der Schweizer
Durchschnittskonsument eine Bahn in der Albula-Region, im Bezirk Albula
oder am Albulapass, unter Berninabahn eine Bahn in der Bernina-Region,
im Bezirk Bernina oder am Berninapass. Aus diesen Gründen seien die
drei Begriffe Gemeingut und als solche relativ freihaltebedürftig. Eine Ver-
kehrsdurchsetzung werde nur für die Kerndienstleistungen bejaht. Für die
übrigen Dienstleistungen würden die eingereichten Nachweise nicht aus-
reichen. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Verletzung des Gleichbe-
handlungsgebots, da die angeführten Beispiele nicht vergleichbar seien.
G.
Mit Schreiben vom 10. Februar 2010 teilte die Beschwerdeführerin der
Vorinstanz mit, dass sie in den letzten fünf Jahren für jede der drei Mar-
ken (pro Marke und Jahr) detaillierte Werbeaufwendungen von mehreren
hunderttausend Franken getätigt habe.
H.
Am 6. Mai 2010 beschied die Vorinstanz, bezüglich der Marken RHÄTI-
SCHE BAHN, ALBULABAHN und BERNINABAHN erachte sie nach Prü-
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fung der eingereichten Belege die Verkehrsdurchsetzung der Dienstleis-
tungen "Transport; transport de personnes et de marchandises par véhi-
cules ferroviaires; services relatives au transport de personnes et de
marchandises par voie ferrée" (Klasse 39) als glaubhaft gemacht. Am be-
schreibenden Charakter der Marke werde nur noch bezüglich einiger Wa-
ren der Klassen 9, 12, 16 und 28 sowie von Dienstleistungen der Klassen
37, 39, 42 und 43 festgehalten, in deren Zusammenhang die Zeichen
Zweckbestimmung, Dienstleistungserbringer, Erbringungsort oder die
Destination beschrieben. Für die restlichen Waren der Klassen 9, 12, 14,
16, 18, 25, 28 und 34 sowie Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 wür-
den die Marken zur Eintragung zugelassen.
I.
Mit E-Mail vom 4. November 2011 ersuchte die Beschwerdeführerin um
Erlass von anfechtbaren Endverfügungen.
J.
Mit Verfügungen vom 23. Juni 2011 erliess die Vorinstanz je eine definiti-
ve teilweise Schutzverweigerung bezüglich der Marken Nr. 52615/2008
RHÄTISCHE BAHN, Nr. 52619/2008 ALBULABAHN und Nr. 52620/2008
BERNINABAHN. Sie führte zur Begründung aus, die Bezeichnung "rhä-
tisch" sei eine bekannte geografische Angabe. Unter der Bezeichnung
"Albula" werde der Bezirk Albula und der gleichnamige Fluss verstanden;
unter der Bezeichnung "Bernina" der Bezirk Bernina und die gleichnami-
ge Gebirgsgruppe. Die Ausnahmekonstellationen der Rechtsprechung
seien nicht erfüllt. Die Begriffe seien als direkte Herkunftsangaben Ge-
meingut. Die Kombination mit der Sachbezeichnung "Bahn" vermöge kei-
ne Unterscheidungskraft zu verleihen und stelle keinen Hinweis auf ein
bestimmtes Unternehmen dar. Gleichbehandlung im Sinne von Art. 8 der
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April
1999 (BV, SR 101) mit anderen Markeneintragungen könne nicht geltend
gemacht werden, weil die zu vergleichenden Zeichen in jeder Hinsicht
vergleichbar sein müssten. Die Markeneintragungsgesuche würden dar-
um für folgende Waren und Dienstleistungen gutgeheissen:
9 Appareils de projection de diapositives; appareils et installations supé-
rieures pour voies ferroviaires, à savoir appareils et installations pour la
conduite d'électricité; tous les produits précités de provenance suisse.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en pla-
qué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques; tous les produits
précités de provenance suisse.
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16 Papier, carton; articles pour reliures; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); bâtons d'encre; sty-
los; tous les produits précités de provenance suisse.
18 Produits en cuir et en imitation du cuir compris dans cette classe, petites
valises, malles, sacs de voyage, sacs à main, serviettes ou porte-
documents, cartables, sacs à dos, parapluies, parasols, trousses de toi-
lette en cuir pour les voyages, petits articles en cuir et en imitation du
cuir, à savoir bourses, portefeuilles, trousseaux de clefs; tous les pro-
duits précités de provenance suisse.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les produits précités de prove-
nance suisse.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes;
tous les produits précités de provenance suisse.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; tous les produits précités de
provenance suisse.
35 Publicité; gestion d'entreprise, administration commerciale, organisation
d'activités publicitaires, en particulier conception de supports publicitaires
pour des tiers; marketing pour des tiers; relations publiques; compilation
d'informations dans des bases de données.
39 Transport; transport de personnes et de marchandises par véhicules fer-
roviaires; services relatives au transport de personnes et de marchandi-
ses par voie ferrée.
41 Divertissements à l'intention d'hôtes comprenant séances de projection
cinématographique; spectacles vidéo et/ou représentations musicales
ainsi que jeux d'animations, divertissements; activités sportives et cultu-
relles, en particulier organisation et démarches relatives à l'organisation
de séances de projection cinématographique, représentations théâtrales
ainsi que concerts et manifestations sportives et services d'information
relatifs à ces manifestations et représentations culturelles ou sportives;
services de renseignements touristiques et locaux destinés à des activi-
tés sportives et culturelles; publication et distribution de données sous
forme de textes, graphiques, images et sons électroniquement reproduc-
tibles et appelées au moyen de réseaux télématiques; publication et dis-
tribution de documents imprimés ainsi que leurs supports électroniques
(y compris CD-ROM et CDE-I); location de films et de vidéos enregistrés;
organisation de séminaires; services d'animation et de divertissement de
voyageurs par des conférences, de présentations de diapositives, de
films, des spectacles musicaux, du folklore, des jeux-questionnaires et
d'autres jeux.
Für folgende Waren und Dienstleistungen wies sie die Anmeldungen hin-
gegen zurück:
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9 Diapositives; cassettes audio; disques compacts; CD-ROM; tous les pro-
duits précités de provenance suisse; programmes informatiques (logi-
ciels) pour systèmes électroniques d'information, de réservation et de
vente pour l'expédition et le transport de marchandises; films cinémato-
graphiques impressionnés; appareils automatiques ou semi-automa-
tiques de recherche d'itinéraires.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre (compris dans cette classe);
véhicules ferroviaires dont wagons de voyageurs et unités motrices;
éléments de véhicules ferroviaires, notamment trains, moteurs, freins;
appareils et installations de commande finale et régulateurs pneumati-
ques pour véhicules ferroviaires; tous les produits précités de provenan-
ce suisse.
16 Produits en papier et carton, non compris dans d'autres classes; produits
de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); albums; autocollants; cahiers; cartes postales; tous les
produits précités de provenance suisse; affiches; cartes géographiques;
catalogues; photographies.
28 Jeux, jouets; jeux de table; jeux de cartes; tous les produits précités de
provenance suisse.
37 Entretien et réparation de véhicules ferroviaires ainsi que de machines,
outils et instruments pour voies ferrées; construction immobilière; ouvra-
ges de travaux souterrains et de travaux publics pour voies ferrées no-
tamment installation et assemblage d'équipements de signalisation, de
radio et de télécommunications pour véhicules ferroviaires; entretien d'in-
frastructures ferroviaires à savoir construction, maintenance ainsi que
l'entretien de leurs installations d'aiguillage du trafic, des appareils et
équipements; ouvrages de travaux souterrains et de travaux publics pour
voies ferrées en particulier installation et montage de dispositifs de si-
gnalisation, de radio et de télécommunication destinés aux véhicules fer-
roviaires; services de réparation et de maintenance d'installations et de
terminaux de télécommunications.
39 Accompagnement de passagers; transport de personnes et de marchan-
dises par véhicules automobiles; mise en location de voies ferrées; ser-
vices de porteurs, services de consignes; services relatives au transport
de personnes et de marchandises par véhicules automobiles; services
relatives à la mise à disposition d'aires de stationnement aux véhicules
automobiles de location; services d'informations sur les horaires et rele-
vés relatifs au trafic, également par le biais d'équipements électroniques;
réservations de places pour le train; organisation de services touristiques
dans le domaine des déplacements liés aux vacances, en particulier or-
ganisation et services relatives aux jeunes, loisirs, voyages à thèmes et
voyages éducatifs par terre; organisation et démarches relatives aux
voyages par voie ferrée notamment accompagnateurs de train, services
se rapportant à la planification, la réservation et l'organisation de voya-
ges, suivi par voie électronique des marchandises expédiées; exploita-
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tion d'infrastructures de chemin de fer, notamment régulation des instal-
lations d'aiguillage du trafic, installations et équipements de localisation
et de contrôle d'exploitation de véhicules; services relatives à la réserva-
tion de places en train et autocar, également pour véhicules automobiles;
services relatives à la mise à disposition d'aires de stationnement et vé-
hicules automobiles de location; services d'informations sur les horaires
et relevés relatifs au trafic, également au moyen d'équipements électro-
niques; services de wagons-lits, à savoir transport; entreposage et em-
ballage de marchandises; services relatives à l'organisation de l'entrepo-
sage et de l'emballage de marchandises, services de consignes, servi-
ces de porteurs, services de chariots; location et entreposage de palettes
de transport et de stockage, en bois, en plastique ou en métal, ainsi que
de conteneurs de transport et de stockage en bois, en plastique ou en
métal; mise en location de véhicules ferroviaires et véhicules automobi-
les; services relatives à la location de véhicules ferroviaires et véhicules
automobiles; mise en location de véhicules par terre et sur rail.
42 Supervision et contrôle des installations d'aiguillage du trafic; supervision
et contrôle des appareils, d'équipements et des installations de localisa-
tion et de contrôle d'exploitation de véhicules et de leurs appareils, équi-
pements et des installations de sécurité d'infrastructures de voies fer-
rées; développement d'appareils et d'équipements de localisation et de
contrôle d'exploitation de véhicules et leurs équipements de sécurité; ex-
ploitation d'infrastructures de chemin de fer, à savoir planification et dé-
veloppement de voies ferrées ainsi que leurs installations d'aiguillage du
trafic, installations de contrôle d'exploitation et installations et équipe-
ments de sécurité; préparation d'expertises et de plans de solution, éga-
lement de programmes informatiques, destinés à la régulation et à la mi-
se en œuvre de transports par eau, terre et air; développement et réali-
sation de programmes informatiques pour le traitement de données des-
tinés à la régulation et à la mise en œuvre de transports par eau, terre et
air; location d'installations de systèmes informatiques, développement et
réalisation de programmes informatiques destinés à la régulation et à la
mise en œuvre de transports par eau, terre et air; établissement de pro-
jets et planification de solutions de télécommunications destinés à la ré-
gulation et à la mise en œuvre de transports par eau, terre et air; planifi-
cation de lignes de chemin de fer ainsi que développement et exploita-
tion de leurs installations d'aiguillage.
43 Restauration (alimentation, mets, casse-croûte, en-cas, plats ou repas),
à la place ou à emporter, y compris à bord de trains; services de bars et
de snack-bars, fixes ou ambulants, y compris à bord de trains; organisa-
tion de l'hébergement et de la restauration de clients d'hôtel et de restau-
rant, services de wagons-lits, notamment hébergement et restauration de
clients à bord de wagons-lits; restauration à service rapide et permanent;
restauration en libre-service; services de wagons-lits, à savoir logement
et hébergement de voyageurs dans des wagons sur rail; services de trai-
teurs; organisation de banquets et de cocktails; réservation de logements
temporaires; réservations hôtelières; réservation de pensions; services
hôteliers et de restauration ainsi qu'organisation desdites prestations,
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services de wagons-lits, notamment hébergement et restauration de
clients à bord de wagons-lits; services de pension à bord de véhicules
ferroviaires et de bateaux; informations en matière d'hébergement tem-
poraire et de restauration, fournies par tous moyens, y compris par voie
électronique ou en ligne.
K.
K.a Die Beschwerdeführerin erhob hiergegen am 15. August 2011 mit
Bezug auf die Schweizer Markenanmeldung Nr. 52615/2008 RHÄTI-
SCHE BAHN und am 16. August 2011 bezüglich der Markenanmeldun-
gen Nr. 52619/2008 ALBULABAHN und Nr. 52620/2008 BERNINABAHN
Beschwerden ans Bundesverwaltungsgericht.
K.b Bezüglich der Marke RHÄTISCHE BAHN machte sie geltend, das
römische Rätien sei in der Geschichte ständigen Veränderungen ausge-
setzt gewesen und habe einmal weit mehr als den Kanton Graubünden
umfasst, wobei die damalige Ausdehnung nicht genau bekannt sei. Spä-
ter sei die Provinz aufgeteilt worden, weshalb "Rhätien" oder "rhätisch"
keine Synonyme für Graubünden seien. Rätien werde gedanklich auch
nicht automatisch mit Graubünden in Verbindung gebracht, und es sei ein
weiterer Gedankenschritt nötig, um es auch nur als indirekte Herkunfts-
bezeichnung zu verstehen. Als solche sei es nicht freihaltebedürftig. Zu-
dem gäbe es seit über 100 Jahren, abgesehen von der SBB-Strecke
Landquart-Chur, keine Konkurrenzunternehmen zur Beschwerdeführerin.
Ihre Konzession laufe bis ins Jahr 2020. Der Durchschnittskonsument er-
kenne die Marke als betrieblichen Herkunftshinweis, denn sie geniesse
einen sehr hohen Bekanntheitsgrad in der Schweiz. Für die beantragten
Waren und Dienstleistungen, die keinen Bezug zur Eisenbahn aufwiesen,
sei die Marke nicht beschreibend. Die Beschwerdeführerin verlange
Gleichbehandlung mit anderen neueren, vergleichbaren eingetragenen
Marken wie Turicum, Vindonissa-Wy, Miss Helvetica, Basilia, Graubünden
Bus AG, Rätia Energie, Antica Raetia, Curia, Neue Helvetica und Helveti-
ca-Inserat. Diese Marken mit historischen Namen seien ohne Verkehrs-
durchsetzung eingetragen worden.
K.c Bezüglich der Marke ALBULABAHN führte sie aus, ALBULA könne
sehr unterschiedlich verstanden werden, denn ein Teil der Bevölkerung
fasse den Begriff als Fantasiezeichen auf und ein weiterer Teil kenne ihn
nur im Zusammenhang mit der Albulabahn, was mit deren Auszeichnung
als Unesco-Weltkulturerbe noch verstärkt worden sei. Der Pass, der Fluss
und der Bezirk namens Albula seien wenig bekannt. Es handle sich des-
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halb nur um eine indirekte Herkunftsangabe. Bei einer Google-Suche
würden sich alle Suchresultate auf die Beschwerdeführerin beziehen. Es
sei ausgeschlossen, dass es je Konkurrenzunternehmen geben werde.
Das Zeichen werde ausschliesslich mit der Beschwerdeführerin in Ver-
bindung gebracht. Eventualiter sei eine demoskopische Umfrage durch-
zuführen. Die Bahn sei seit 100 Jahren ohne Konkurrenz und müsse Drit-
ten keinen Netzzugang gewähren. Es bestehe deshalb kein Freihaltebe-
dürfnis am Zeichen ALBULABAHN. Auch mit einem allfälligen themati-
schen Sinn seien die Marken für Waren, die keinen direkten Bezug zu ei-
ner Eisenbahn haben, zum Schutz zuzulassen. Die Beschwerdeführerin
verlange Gleichbehandlung mit anderen neueren, vergleichbaren einge-
tragenen Marken wie The Riviera House, Residence Inn, Bahnhof-Taxi
Uster, City-Taxi Uster, Days Inn, Bernina Fund, Race-Inn, Fly Inn, Albula,
Bresaola Bernina, Holiday Inn, Cadi, Bergün-Albula (Fig.), Riviera, Inn,
Bernina und Riviera Watch (fig.), denn nach ständiger Praxis würden
geografische Namen von Bezirken und Kreisen als Marken zugelassen.
K.d Im gleichen Sinn argumentierte die Beschwerdeführerin mit Bezug
auf das Markeneintragungsgesuch BERNINABAHN.
K.e Mit Zwischenverfügung vom 18. August 2011 wurden die Beschwer-
deverfahren B-4525/2011 RHÄTISCHE BAHN, B-4519/2011 BERNINA-
BAHN und B-4523/2011 ALBULABAHN vereinigt.
L.
Mit Vernehmlassung vom 28. November 2011 beantragte die Vorinstanz
die Beschwerden abzuweisen. Bei Zeichen mit geografischen Angaben
vermuteten die Abnehmer normalerweise, die Produkte stammten aus
dem bezeichneten Ort, weshalb sie – falls keine Ausnahmekonstellation
vorliege – grundsätzlich als Herkunftsangaben gälten. Rätien sei eine alt-
römische Provinz und eine lexikalisch nachweisbare Bezeichnung für
Graubünden. Die Bezeichnung Rätien werde als Aussage über die geo-
grafische Herkunft aufgefasst und bezeichne sowohl die historische Pro-
vinz als auch das heutige Graubünden, sei also eine Herkunftsangabe.
Die Bezeichnung Albula stehe für einen Bezirk, einen Fluss, ein Tal und
einen Pass und werde sprachüblich zur Bezeichnung des Bezirks und der
Region verwendet. Entgegen der Vorbringen der Beschwerdeführerin sei
die Bezeichnung gut bekannt. Auch ALBULA weise deshalb unmittelbar
auf die geografische Herkunft der Waren und Dienstleistungen hin und sei
eine direkte Herkunftsangabe. Bernina stehe für Piz Bernina, Bernina-
pass, Berninagruppe und -massiv sowie den Bezirk Bernina und werde
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sprachüblich zur Bezeichnung des Bezirks und der Region gebraucht.
Entgegen der Vorbringen der Beschwerdeführerin sei die Bezeichnung
gut bekannt, weise darum gleichfalls unmittelbar auf die geografische
Herkunft der Waren und Dienstleistungen hin und stelle eine direkte Her-
kunftsangabe dar. Die Bekanntheit beziehe sich auf die ganze Region
und nicht nur auf die Beschwerdeführerin als Streckenbetreiberin. Auf die
Durchführung von demoskopischen Umfragen betreffend der Zeichen
BERNINABAHN und ALBULABAHN sei zu verzichten. Bezüglich der Wa-
ren der Klasse 16 seien die Marken darum direkt beschreibend. In den
Klassen 37, 39, 42 und 43 würden Hilfsmittel zur Erbringung der Kern-
dienstleistungen beansprucht, die von jeder beliebigen Bahn in Rhätien,
am Albula oder im Bezirk Bernina erbracht werden könnten und für wel-
che die Marken deshalb beschreibend seien. Ob ein Freihaltebedürfnis
gegeben sei, könne aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft der
Zeichen offen bleiben. Ein erweiterter Umfang der Verkehrsdurchsetzung
sei nicht geltend gemacht worden. Die bezüglich des Anspruchs auf
Gleichbehandlung vorgebrachten Voreintragungen historischer Ortsna-
men beträfen veraltete Bezeichnungen, während "Rhätien" nach wie vor
gebraucht werde. "Rätia Energie" würde heute anders beurteilt und die
Marken mit dem Bestandteil "Helvetica" seien nicht vergleichbar. Betref-
fend der Marken ALBULABAHN und BERNINABAHN seien auch die Vor-
eintragungen Bahnhof-TAXI Uster und City-TAXI Uster nicht vergleichbar.
Bei INN stehe die zweite Bedeutung "Gasthaus" im Vordergrund. Bernina
Fund und ALBULA seien Einzelfälle, die nicht auf eine ständige Praxis
schliessen liessen. Im Eintragungsverfahren sei einzig das konkret vorge-
legte Zeichen zu prüfen, wobei die Begleitumstände unerheblich blieben.
M.
Mit Replik vom 22. Dezember 2011 hielt die Beschwerdeführerin an ihren
Anträgen fest und bestritt die Ausführungen der Vorinstanz. Vereinzelte
Gebrauchsbeispiele von "rätischer Küche" und "rätischem Wein", die die-
se angeführt habe, würden faktisch für südtirolische Waren verwendet
und zeigten bloss, dass es kein einheitliches Gebiet Rätien gebe. Histori-
sche Gebietsnamen seien dem Markenschutz zugänglich. Bezüglich des
Begriffs ALBULA beziehe sich die Vorinstanz auf den Bezirk, der kaum
bekannt sei, anstatt auf den Pass, der den Begriff als indirekte und dem
Markenschutz zugängliche Herkunftsangabe erscheinen lasse. Zum An-
spruch auf Gleichbehandlung seien die Eintragungen der Wortmarke AL-
BULA und der Wort-Bildmarke "Bergün Albula" (fig.) nicht erklärt worden.
Der Begriff BERNINA werde von allen Quellen mit dem Bergmassiv in
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Verbindung gebracht, nicht jedoch mit dem Bezirk, und werde von den zi-
tierten Firmen und Vereinen als indirekte Herkunftsangabe verstanden.
N.
Mit Duplik vom 1. März 2012 hielt die Vorinstanz an ihrem Antrag auf Ab-
weisung der Beschwerde vollumfänglich fest.
O.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
P.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-
wägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) be-
urteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen
nach Artikel 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021),
insbesondere solche der Anstalten und Betriebe des Bundes (Art. 33 Bst.
e VGG). Eine Ausnahme nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Die Vorinstanz
ist eine Bundesanstalt im Sinne von Art. 33 Bst. e VGG und ihre Eintra-
gungsverfügungen in Markensachen sind Verfügungen im Sinne von Art.
5 VwVG. Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von 30 Tagen
nach Eröffnung der Verfügung eingereicht (Art. 50 Abs. 1 VwVG) und der
verlangte Kostenvorschuss (Art. 63 Abs. 4 VwVG) rechtzeitig geleistet.
Als Markenanmelderin und Verfügungsadressatin ist die Beschwerdefüh-
rerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Be-
schwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1. Soweit die Vorinstanz verfügte, die Zeichen RHÄTISCHE BAHN,
BERNINABAHN und ALBULABAHN für Waren und Dienstleistungen der
Klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 39 und 41 ins Markenregister einzu-
tragen, sind die Dispositiv-Ziffern 2 der Verfügungen 52615/2008 (Rhäti-
sche Bahn), 52620/2008 (Berninabahn) und 52619/2008 (Albulabahn)
unangefochten in Rechtskraft erwachsen (vgl. BGE 103 Ib 16 S. 18 E. 2
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Banquet; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7405/2006 vom
21. September 2007 E. 2.3 Mobility; Entscheid der RKGE Nr. MA-AA
14/04 vom 7. April 2005 E. 1 Marché, auszugsweise veröffentlicht in sic!
2005, S. 653).
2.2. Die Beschwerdeführerin beantragt, dass das Bundesverwaltungsge-
richt demoskopische Gutachten bezüglich der Marken BERNINABAHN
und ALBULABAHN anordne, falls es der Meinung der Vorinstanz folge.
Die Vorinstanz beantragt Ablehnung dieses Antrags, weil genügend Indi-
zien vorlägen, um eine direkte Herkunftsangabe zu vermuten. Die Partei-
en haben bei der Feststellung des Sachverhalts in Verfahren mitzuwirken,
die sie durch ihre Begehren einleiten (Art. 13 Abs. 1 Bst. a VwVG). Diese
Mitwirkungspflicht gilt namentlich für Umstände, die eine Partei besser
kennt als die Behörden und welche diese ohne ihre Mitwirkung gar nicht
oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können (BGE 117 V 263 f.,
BGE 122 II 394 m.w.H.; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler
[Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zürich 2008, Art. 13 Rz. 4). Insbesondere hat die Verkehrs-
durchsetzung seiner Marke darzutun, wer sie geltend macht (EUGEN
MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl.,
Basel 2009, [nachfolgend: Marbach, Markenrecht], Rz. 454 mit weiteren
Hinweisen). Es obliegt darum vorliegend der Beschwerdeführerin, die
Verkehrsdurchsetzung ihrer Marken glaubhaft zu machen, auch wenn das
Bundesverwaltungsgericht zusätzlich eigene Abklärungen treffen kann.
Die Beschwerdeführerin hätte eine demoskopische Umfrage zur Frage
der Verkehrsgeltung ihrer Marken darum spätestens im Beschwerdever-
fahren auf eigene Kosten durchführen und einreichen müssen, um sich
auf dieses Beweismittel zu berufen. Der Antrag der Beschwerdeführerin,
von Amtes wegen demoskopische Umfragen durchzuführen, ist abzuwei-
sen.
3.
3.1. Ob ein Zeichen mangels Unterscheidungskraft zum Gemeingut zählt
(Art. 2 Bst. a MSchG), bestimmt sich vorwiegend nach dem Kriterium sei-
nes beschreibenden Charakters. Nicht unterscheidungskräftig sind insbe-
sondere Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie die
Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistun-
gen, für welche die Marke beansprucht wird, wenn solche Hinweise von
den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit und
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ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen An-
spielungen erschöpfen (BGE 135 III 359 S. 368 E. 2.5.5 akustische Mar-
ke; BGE 131 III 495 S. 503 E. 5 Felsenkeller; BGE 129 III 514 S. 524 E.
4.1 Lego; BGE 128 III 454 S. 457 E. 2.1 Yukon). Grenzfälle sind einzutra-
gen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen
(BGE 130 III 328 S. 332 E. 3.2 Swatch Uhrband; BGE 129 III 225 S. 229
E. 5.3 Masterpiece; BGE 103 Ib 268 S. 275 E. 3b Red & White). Die
letztgenannte Regel gilt allerdings nicht bei irreführenden oder gegen gel-
tendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen-
den Zeichen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom
21. Juni 2007 E. 2.2 bticino [fig.]).
3.2. Zum Gemeingut zählen insbesondere auch Zeichen, die unmittelbar
oder mittelbar auf die geografische Herkunft, die mit der Herkunft zu-
sammenhängende Beschaffenheit oder entsprechende Eigenschaften der
Waren und Dienstleistungen hinweisen, für welche die Marke bean-
sprucht wird (Art. 47 Abs. 1 MSchG). In der Lehre wird zwischen direkten
und indirekten Herkunftsangaben unterschieden. Als direkte Herkunftsan-
gaben gelten alle Bezeichnungen, welche unmittelbar das Herkunftsge-
biet der Waren oder Dienstleistungen umschreiben. Unerheblich ist dabei,
ob die Angabe als Adjektiv oder als Substantiv gebraucht wird. Als direkte
Herkunftsangaben gelten vor allem Namen von Städten, Ortschaften,
Gebieten und Ländern, welche als Produktionsstandort in Frage kommen.
Indirekte Herkunftsangaben sind mittelbare Hinweise auf die Herkunft,
ohne dass der tatsächliche Herkunftsort namentlich genannt wird. Diese
umfassen beispielsweise Namen von Gewässern, Flüssen, Bergen und
Gebirgen, solange diese nicht den Ort, von dem aus die Dienstleistung
erbracht wird, bezeichnen, sowie symbolische Wahrzeichen eines be-
stimmten Ortes wie bekannte Strassennamen oder Plätze. Direkte Her-
kunftsangaben sollen dem Markenschutz grundsätzlich nicht zugänglich,
allenfalls sogar absolut freihaltebedürftig sein, während indirekte Her-
kunftsangaben Markenschutz erlangen können, wenn sie nicht täuschend
sind (CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schwei-
zerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und in-
ternationalen Markenrechts, Zürich 2002, Rz. 68 ff.; MARBACH, Marken-
recht, a.a.O., Rz. 380 ff.; MICHAEL NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern
2009, Art. 2 Bst. c Rz. 35 f.). Auch symbolhafte Zeichen und Namen, wel-
che untrennbar mit einem geografischen Begriff verknüpft sind, werden
den indirekten Herkunftsangaben zugerechnet (MARBACH, Markenrecht,
a.a.O., Rz. 382). Das Bundesgericht unterscheidet  zumindest in Bezug
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auf irreführende Herkunftsbezeichnungen  weniger kategorisch und
stärker fallbezogen. Wenn eine Marke eine geografische Bezeichnung
enthalte oder nur aus einer solchen bestehe, glaube der Leser in der Re-
gel, dass das Produkt aus dieser Region komme. Gemäss Art. 47 Abs. 1
MSchG reiche die Erwähnung einer geografischen Bezeichnung, um Er-
wartungen bezüglich der Herkunft zu wecken (Urteil des Bundesgerichts
4A_587/2008 vom 9. März 2009 E. 2.2 Calvi). Werden Herkunfts- und
Sachbezeichnungen kombiniert, kann trotzdem eine Herkunftserwartung
entstehen (Entscheide der RKGE vom 12. Februar 2004 E. 4 und 6 in sic!
2004 S. 673 f. Tahitian Noni und vom 17. April 1998 E. 3 in sic! 1998
S. 475 f. Finn Comfort).
3.3. Der Schutz von Herkunftsangaben vor unbefugtem Gebrauch be-
zweckt in erster Linie, den Verkehr vor Irreführung und Täuschung zu
schützen (WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 67 und vor Art. 47 Rz. 5; NOTH, a.a.O.,
Art. 2 Bst. c Rz. 33). Geografisch irreführend ist ein Zeichen, das eine
geografische Angabe enthält und den Adressaten zur Annahme verleitet,
die Ware stamme aus der Region oder dem Ort, auf den die Angabe hin-
weist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 128 III 454 S. 460 E.
2.2 Yukon, BGE 132 III 770 S. 772 E. 2.1 Colorado [fig.]; Urteil des Bun-
desgerichts 4A_587/2008 vom 9. März 2009 E. 2.1 Calvi). Ein weiteres
Ziel des Schutzes von Herkunftsangaben ist es, eine unzulässige mar-
kenmässige Monopolisierung von geografischen Bezeichnungen zu ver-
hindern. Jeder Produzent soll die Möglichkeit haben, auf die Herkunft sei-
ner Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, ohne dabei durch Marken
von Konkurrenten behindert zu werden. Ausnahmen davon können im
Einzelfall für Garantie- und Kollektivmarken gelten, die zum Zweck ha-
ben, die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu ga-
rantieren oder für Marken mit Bezug auf Regionen, die dauerhaft in der
ausschliesslichen Verfügungsgewalt des Anmelders liegen (MARBACH,
Markenrecht, a.a.O., Rz. 380, 388 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 65 ff.; Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26 . August 2008 E.
7.2 Swiss Army, B-7426/2006 vom 30. September 2008 E. 3.3 The Royal
Bank of Scotland).
3.4. Direkte Herkunftsangaben werden nicht als betriebliche, sondern als
nicht unterscheidungskräftige geografische Herkunftshinweise wahrge-
nommen und können in der Regel, auch wenn sie nicht irreführend sind,
nicht als Marke geschützt werden. Sie gelten solange als freihaltebedürf-
tig, als nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Produzen-
ten oder sonstige Anbieter im entsprechenden Gebiet niederlassen (BGE
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128 III 454 S. 458 E. 2.1 Yukon). Anders verhält es sich bei indirekten
Herkunftsangaben, die, sofern sie sich weder in ihrem Gesamteindruck in
einer sachlich-geografisch beschreibenden Aussage erschöpfen, noch ir-
reführend sind, als Marken geschützt werden können (WILLI, a.a.O., Art. 2
Rz. 69; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art.
2 Rz. 22). In der Praxis lässt sich nicht jeder Fall eindeutig als direkte
oder indirekte Herkunftsbezeichnung identifizieren. Geografische Begriffe
können mehrdeutig sein und beispielsweise Berge, Flüsse und Regionen
gleichzeitig bezeichnen oder in abgewandelter Form erscheinen (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-4080/2008 vom 8. September 2010
E. 2.5 Aussie Dual Personality; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 383).
Nicht als Herkunftsangaben gelten geographische Namen und Zeichen,
die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine
bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden werden
(Art. 47 Abs. 2 MSchG). Bei der Beurteilung zu berücksichtigen sind die
Bekanntheit der geografischen Bezeichnungen, das Vorliegen von Bezie-
hungen zwischen der Herkunft und den in Frage stehenden Waren oder
Dienstleistungen und allfällige weitere Umstände, welche die Wahrschein-
lichkeit der Bezugnahme erhöhen oder verringern (WILLI, a.a.O., Art. 2
Rz. 73; vgl. BGE 79 II 98 S. 101 Solis). Das Bundesgericht hat diese
Rechtsprechung präzisiert und in seinem Entscheid BGE 128 III 454 S.
459 f., E. 2.1.1 ff. Yukon sechs Fallgruppen gebildet, in denen geografi-
sche Angaben in Marken nicht als geografische Herkunftsangaben ver-
standen werden:
1. Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die
den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind und demzufolge als
Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden werden.
2. Fantasiezeichen, die von den massgebenden Abnehmerkreisen - trotz be-
kanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als Hinweis auf die Her-
kunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden. Der Verwendung
der geografischen Angabe muss in der Regel ein klar erkennbarer Symbol-
gehalt beigemessen werden können.
3. Wenn der entsprechende Ort oder die Gegend - in den Augen der mass-
geblichen Verkehrskreise - offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations-
oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder entspre-
chend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt.
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4. Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das da-
mit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie z.B. Schlafzimmer
Modell Venedig, Telefonapparat Ascona.
5. Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes
Unternehmen durchgesetzt haben.
6. Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen gewandelt
haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt wird.
Bei Marken, die mit geografischen Bezeichnungen assoziiert werden, be-
darf es konkreter Anhaltspunkte dafür, dass ein Zeichen im Zusammen-
hang mit den Waren und Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht
wird, tatsächlich eine entsprechende Herkunft erwarten lässt und – bei
mehrdeutigen Zeichen – von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne
geografischen Bezug in den Hintergrund gerückt wird (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.3 Afri-Cola
mit weiteren Hinweisen). So wurde im Entscheid des Bundesverwal-
tungsgerichts B-734/2008 vom 11. Januar 2010 Cheshire Cat eine in der
Schweiz relativ unbekannte geografische Bezeichnung als Marke zuge-
lassen, mit der Begründung, es bestehe aufgrund des geringen Bekannt-
heitsgrads der englischen Cheshire County keine Gefahr der Irreführung
der angesprochenen Abnehmerkreise bezüglich der geografischen Her-
kunft der mit der Marke gekennzeichneten Produkte (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-734/2008 vom 11. Januar 2010 Cheshire Cat
E. 8.5). Mit diesem Entscheid wurde die frühere Praxis präzisiert, dass
Wörter, die gleichzeitig eine geografische und eine andere Bedeutung
besitzen, nur dann nicht als Herkunftsangaben zu betrachten sind, wenn
aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise die nichtgeografische
Bedeutung dominiert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6562/2008
vom 16. März 2009 E. 6.1 Victoria mit Hinweis auf Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts B-7413/ 2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 Madison;
RKGE in sic! 2004 S. 681 E. 3b US40; RKGE in sic! 1998 S. 475 E. 3b
Finn Comfort; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., S. 74; WILLI, a.a.O., Art. 2
Rz. 233; DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 63).
3.5. Diese anhand von Einzelfällen entwickelte Rechtsprechung lässt sich
allerdings erst nach vertiefter Prüfung auf neue Fälle übertragen und er-
laubt insbesondere nicht, Herkunftsangaben anhand von einfach fest-
stellbaren Merkmalen oder gar abstrakt von Nichtherkunftsangaben zu
unterscheiden. Oft ist der massgebliche Sachverhalt bei Marken mit ei-
nem erkennbaren geografischen Bestandteil deshalb genauer abzuklären
als bei Anmeldungen und Eintragungen, die keinen solchen Bestandteil
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aufweisen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-7412/2006 vom
1. Oktober 2008 E. 4.1 Afri-Cola).
3.6. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der
Verbraucher massgebend. Das Gericht hat deshalb vorab die massgebli-
chen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise
im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 3 [zit. MARBACH, Verkehrskreise]; WIL-
LI, a.a.O., Art. 2 Rz. 41).
3.7. Bei Wortabwandlungen geht der Gemeingutcharakter in der Regel
nicht verloren, wenn entweder das Schriftbild verändert oder unbedeu-
tende Änderungen, Weglassungen oder Hinzufügungen vorgenommen
werden, so dass das im Gemeingut stehende Wort in einer der Landes-
sprachen erkennbar bleibt und nicht durch erinnerbare, wesentliche Er-
gänzungen individualisiert ist. Bei Abwandlungen beschreibender Anga-
ben ist deshalb zu prüfen, ob diese in der erkennbaren Abwandlung der-
art beschreibend bleiben, dass sie vom Markenschutz auszunehmen sind
(DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 35; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 95). Einer im Ge-
meingut stehenden Bezeichnung kann jedoch durch eine besondere gra-
fische Gestaltung kennzeichnende Kraft verliehen werden. Dann ist aller-
dings nicht die im Gemeingut stehende Bezeichnung geschützt, sondern
nur die originelle, typische Ausgestaltung. Andererseits ist die Marke als
Ganzes nichtig, wenn ihr Hauptbestandteil zum Gemeingut gehört und
die übrigen, kennzeichnenden Merkmale blosses Beiwerk darstellen (DA-
VID, a.a.O., Art. 2 Rz. 8, 37). Auch speziell gestaltete geografische Anga-
ben sind hinsichtlich der ungewöhnlichen Form schutzfähig (ANDREA
E. FLURY, Grundprobleme des Rechts der geographischen Herkunftsbe-
zeichnungen, Bern 2003, S. 14).
3.8. Nach Art. 2 lit. a MSchG kann Zeichen des Gemeinguts Marken-
schutz zukommen, wenn sie sich für die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben und der Anmelder - zu-
mindest einredeweise - einen entsprechenden Antrag gestellt hat; an-
dernfalls ist nur die originäre Unterscheidungskraft der Marke zu prüfen
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom 26. August
2008 E. 6 Swiss Army). Ein der Verkehrsdurchsetzung entgegenstehen-
des absolutes Freihaltebedürfnis besteht nur, wenn der Verkehr bezüglich
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf die Verwendung des
Zeichens angewiesen ist (BGE 134 III 314 S. 319 E. 2.3.2 M/M-joy ; Urtei-
le des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3 Radio
Suisse Romande; 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 Post). Was
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der Verkehrsdurchsetzung zugänglich ist, kann nicht allgemein gesagt
werden und ist unter Umständen von sich wandelnden Verhältnissen be-
stimmt. Dies gilt insbesondere bei geographischen Namen, die die Her-
kunft der Waren angeben. Solche können die Natur eines Freizeichens
verlieren und zum Individualzeichen werden, wenn sie während langer
Zeit nur von einem einzigen Unternehmer als Marke verwendet werden.
Das Alleinrecht an einer derartigen Ortsbezeichnung kann allerdings nur
erworben werden, wenn die Warenqualität der Arbeitsleistung des Mar-
keninhabers zuzuschreiben ist (BGE 117 II 321 S. 324 Valser). Ein Zei-
chen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen
Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im
Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes
Unternehmen verstanden wird (BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 Smarties;
BGE 130 III 328 S. 331 Swatch Uhrband; BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.2
Appenzeller). Eine solche Verkehrsdurchsetzung ist die Folge eines in-
tensiven oder langen und im wesentlichen unbestritten gebliebenen Al-
leingebrauchs, der dazu führt, dass das Zeichen trotz seiner von Haus
aus fehlenden Kennzeichnungskraft im Laufe der Zeit trotzdem als
Merkmal eines bestimmten Unternehmens gewertet wird. Je grösser das
Freihaltebedürfnis am Zeichen ist, desto aufwendiger wird seine Ver-
kehrsdurchsetzung; für wirklich unentbehrliche Wörter kann keine Ver-
kehrsdurchsetzung geltend gemacht werden (DAVID, a.a.O., Art. 2
MschG, Rz. 38). Die Verkehrsdurchsetzung kann sich nicht auf einen an-
deren Waren- und/oder Dienstleistungsbereich erstrecken als denjenigen,
für welchen sie nachgewiesen wurde. Ist die Verkehrsdurchsetzung für
einzelne Waren und/oder Dienstleistungen glaubhaft gemacht, so zieht
dies nicht die Verkehrsdurchsetzung für den entsprechenden Oberbegriff
aus der gleichen Waren- und/oder Dienstleistungsklasse nach sich. Im
Eintragungsverfahren kann sich der Hinterleger zu jedem Zeitpunkt auf
die Verkehrsdurchsetzung berufen. Sie kann auch noch im Rechtsmittel-
verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September
2008 E. 6 Salesforce.com; WILLI, a.a.O., Art. 2, Rz. 187).
3.9. Die Durchsetzung eines Kennzeichens kann aus Tatsachen abgelei-
tet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrneh-
mung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa
langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt wor-
den sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Sie kann aber auch durch
eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums belegt
werden (BGE 130 III 328 S. 332 E. 3.1 Swatch Uhrband, BGE 131 III 121
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S. 131 E. 6 Smarties). Feste Beweissätze, wie zum Beispiel die Vorgabe,
dass der Nachweis in jedem Fall nur mittels demoskopischem Gutachten
erbracht werden könne, sind unzulässig. Grundsätzlich sind alle Beweis-
mittel zulässig, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu
machen (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozes-
sieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 3.124;
CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Art. 12
Rz. 18; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 466).
3.10. Wer sich auf Verkehrsdurchsetzung beruft, hat diese zu belegen
(E. 2.2). Der Hinterleger hat indessen nicht den vollen Beweis für die Ver-
kehrsdurchsetzung zu erbringen, sondern muss diese nur glaubhaft ma-
chen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom
17. Februar 2012 E. 2.11 Oktoberfestbier). Die Vorinstanz erstellt keine
eigenen demoskopischen Gutachten (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz.
454 mit weiteren Hinweisen).
3.11. Wird die Durchsetzung mit Hilfe von Gebrauchsbelegen glaubhaft
gemacht, müssen diese auch die Wahrnehmung der Marke als Kennzei-
chen für die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen na-
helegen. In der Regel genügt dafür nur ein sogenannt markenmässiger
Gebrauch. Kein markenmässiger Gebrauch liegt vor, wenn das Zeichen
keine eigene Kennzeichnungswirkung entfalten konnte, beispielsweise
wenn es in Verbindung mit dritten Markenbestandteilen gebraucht wurde
(WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 185; MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 428).
Die Verkehrsdurchsetzung muss in der ganzen Schweiz erfolgt sein.
Bloss regionale Verkehrsdurchsetzung genügt nicht (BGE 127 III 33 S. 37
E. 2c Brico). Sprachregionale Schwankungen sind allerdings zulässig
(BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.2 Appenzeller; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 173;
MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 437 f.). Die Verkehrsdurchsetzung
muss im Zeitpunkt der Hinterlegung bestehen und noch andauern (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008
E. 6.1 Salesforce.com; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 190). Sie kann sich nicht
auf einen anderen Waren- und/oder Dienstleistungsbereich erstrecken als
denjenigen, für welchen sie nachgewiesen wurde (Urteil der RKGE
Nr. MA-AA 12/00 vom 5. Februar 2002 E. 5 Postgelb, publiziert in sic!
2002, S. 244).
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4.
4.1. Angefochten ist im vorliegenden Verfahren einzig die in der vor-
instanzlichen Verfügung zurückgewiesene Eintragung der Zeichen RHÄ-
TISCHE BAHN, BERNINABAHN und ALBULABAHN für die in Bst. J vor-
stehend genannten Waren und Dienstleistungen. Zunächst sind die rele-
vanten Verkehrskreise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen
der noch strittigen Klassen 9, 12, 16, 28, 37, 39, 42 und 43 zu bestim-
men.
4.2. Personentransporte in Klasse 39 und die damit verwandten Dienst-
leistungen richten sich vorab an Fahrgäste, wofür ein breites Publikum
vom urteilsfähigen Kind ab sechs Jahren bis zu hochbetagten und geh-
behinderten Personen in Frage kommt.
4.3. Die Verkehrskreise der in den Klassen 16 und 28 angemeldeten Wa-
ren sind nicht auf Bahnbenützende beschränkt, aber auf ein eher auf-
merksameres Publikum gerichtet, das Papeteriewaren und Spiele im All-
tag verwendet.
4.4. Relevante Verkehrskreise der Verpflegungs- und Unterkunfts-Dienst-
leistungen in Klasse 43 sind vornehmlich Touristen und Geschäftsreisen-
de.
4.5. Gütertransport-Dienstleistungen (Klasse 39) richten sich vor allem an
Nachfragende aus Industrie und Gewerbe, während die Dienstleistungen
für Parkplätze von Mietwagen (Klasse 39) von Autovermietungen und
Carsharing-Betreibern nachgefragt werden.
4.6. Bahnunterhalts-Dienstleistungen in Klasse 37 und Bahnbetriebs-
Dienstleistungen in Klasse 42 sind typische Infrastrukturdienstleistungen
einer Bahngesellschaft. Da der Markengebrauch nur rechtserhaltend
wirkt, wenn sich diese Dienstleistungen nicht nach innen richten (WILLI,
a.a.O., Art. 11 Rz. 27), kommen nur spezialisierte Firmen, namentlich an-
dere Bahnbetriebe als relevante Verkehrskreise in Betracht. Auch für
Rollmaterial (Klasse 12) sind vor allem Industrie- und andere Bahnbetrie-
be die relevanten Verkehrskreise.
5.
Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass die Zeichen RHÄTISCHE BAHN,
BERNINABAHN und ALBULABAHN nicht als geografische Begriffe wahr-
genommen und verstanden werden.
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5.1. RHÄTISCHE BAHN
5.1.1. Bezüglich der Marke RHÄTISCHE BAHN rügt die Beschwerdefüh-
rerin, das Adjektiv "rhätische" werde von den massgeblichen Verkehrs-
kreisen nicht als Herkunftshinweis aufgefasst. Die römische Provinz Rä-
tien habe ihren kulturellen Schwerpunkt im Gebiet um Augsburg gehabt.
Aus heutiger Sicht sei nicht klar, welches Gebiet Rätien damals umfasst
habe. Die Provinz sei in eine westliche Provinz Raetia prima mit der
Hauptstadt Chur und eine nordöstliche Provinz mit der Hauptstadt Augs-
burg aufgeteilt worden. Die nördliche Provinz sei schliesslich an die Ale-
mannen gefallen. Daraus gehe deutlich hervor, dass Rätien nicht mit
Graubünden gleichgesetzt werden könne und es nicht möglich sei, von
einer bestimmten Herkunft zu sprechen. Die Vorbringen der Vorinstanz
seien schon damit widerlegt, dass unter rätischer Küche auch Spezialitä-
ten aus dem Südtirol verstanden würden und der rätische Wein aus dem
Südtirol stamme. Es gebe darum kein einheitliches Gebiet Rätien. Auch
im Duden würden zwei Begriffe dazu aufgeführt. Rätien gebe es heute als
Ort nicht mehr, weshalb es dem Markenschutz zugänglich sei. Die Be-
schwerdeführerin sei zudem die einzige Konzessionärin des Bundes und
habe keine Konkurrenten.
5.1.2. Die Vorinstanz hält dagegen, "Rätien" bezeichne einerseits eine alt-
römische Provinz und sei andererseits eine lexikalisch nachweisbare Be-
zeichnung für Graubünden, die üblicherweise verwendet werde, um die
Herkunft eines Produktes aus Graubünden zu umschreiben. Von diesem
aktuellen Sprachgebrauch sei auszugehen. Der Begriff sei sogar im Du-
den eingetragen und bezeichne ein geografisch genau definiertes Gebiet.
Auch Adjektive seien als direkte Herkunftsangaben zu verstehen. Rätien
komme als Ort zur Erbringung der Dienstleistung ohne Weiteres in Frage.
Der Begriff wirke darum als direkte Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47
MSchG. Der Begriff bezeichne keine historische Ortschaft, die es nicht
mehr gebe, sondern stelle ein Synonym für Graubünden dar. Es sei kein
Gedankenschritt nötig, um von Rätien auf Graubünden zu schliessen.
5.1.3. Auf http://www.swissdox.ch kann nach Wörtern, die in der schwei-
zerischen Presse verwendet werden, gesucht werden. Nach dieser
Suchmaschine wurde das Wort "Rätien" im Zeitraum des vergangenen
Jahres einundzwanzigmal in geografischem Sinn beschreibend verwen-
det, so z.B. im "Blick am Abend" vom 30. Mai 2012 unter dem Titel "Rä-
tien vs. Sansibar" bezüglich eines Fussballspiels zwischen Regional-
mannschaften. Die angesprochene Leserschaft versteht den Ausdruck in
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diesen Beispielen als Hinweis auf "bündnerisch" oder "aus Graubünden
stammend". Im Gegensatz zu den Vorbringen der Beschwerdeführerin
wirkt dieses Wort darum nicht als Fantasiezeichen (vgl. BGE 128 III 459,
E. 2.1.1 Yukon). Die antike Lage der römischen Provinz(en) Rätien und
die singuläre Verwendung des Begriffs für Südtiroler Spezialitäten sind
dafür nicht entscheidend. Zwar ist Rätien gleich wie Franken (vgl. Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-5658/2011 vom 9. Mai 2012 Fran-
konia [fig.]) eine Restregion eines früheren Reiches. Es ist aber keine re-
lativ wenig bekannte, ausländische Teilregion, sondern ein aktuell ver-
wendetes Synonym für einen namentlich als Ferienregion bekannten
Kanton. Auch die Schreibweise "rhätisch" ist als Transkription der griechi-
schen Schreibweise "Rhaitioí" historisch (www.wikipedia.org > Stichwort
"Räter", besucht am 26. September 2012; Brockhaus Enzyklopädie, 17.
Aufl. Wiesbaden 1972, Band XV S. 433 > Rätische Alpen, Rhätische Al-
pen) und wird ohne Fantasieaufwand verstanden.
5.1.4. Die Beschwerdeführerin behauptet zwar zu Recht, abgesehen von
30 km SBB-Strecke zwischen Landquart und Chur die einzige aktuelle
Eisenbahnbetreiberin in Graubünden zu sein. Doch ist das Wort "Bahn" in
den fraglichen Marken nicht auf Eisenbahnen beschränkt. Es bezeichnet
auch Bergbahnen, wovon in den Gebieten Rätien, Albula und Bernina vie-
le bestehen, die nicht der Beschwerdeführerin gehören. Dass diese Bah-
nen auch Dienstleistungen und Waren anbieten, für welche die strittigen
Marken angemeldet wurden, ist gerichtsnotorisch. Die Beschwerdeführe-
rin vermag eine originäre Unterscheidungskraft ihrer Marken sodann auch
nicht daraus abzuleiten, dass sie gewisse Dienstleistungen – auf welche
sie ihre Anmeldungen zudem nicht eingeschränkt hat – in Rätien und in
den Regionen Albula und Bernina ausschliesslich erbringen darf, da ihre
Konzession zeitlich befristet ist und somit weitere Konzessionen ausge-
stellt werden können (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-
3553/2007 vom 26. August 2008, E. 7.2 Swiss Army und Nr. B-7426/2006
vom 30. September 2008, E. 3.3 The Royal Bank of Scotland). Es ist dar-
um festzuhalten, dass das Adjektiv "rhätisch" als Herkunftsbezeichnung
verstanden wird.
5.2. BERNINABAHN
5.2.1. Die Beschwerdeführerin macht geltend, Nachschlagewerke wie
Duden und Brockhaus würden mehrere Bedeutungen des Wortes "Berni-
na" unterscheiden. Ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung kenne Ber-
nina überdies gar nicht. Der Bezirk Bernina sei politisch und wirtschaftlich
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unbedeutend; nur ein kleiner Teil der Bevölkerung kenne die Gebirgs-
gruppe oder den Pass, ein grösserer Teil kenne Bernina nur im Zusam-
menhang mit der Berninabahn, da die Strecke zum UNESCO Welterbe
ernannt worden sei. Der Begriff werde somit primär mit der Bahn in Ver-
bindung gebracht. Spezialisierte Verkehrskreise würden das Zeichen
stets der Beschwerdeführerin zuordnen. Eine Google-Suche nach "Berni-
nabahn" ergebe 208'000 Treffer, die sich alle auf die Beschwerdeführerin
bezögen. Bernina sei eine Marke mit Symbolcharakter, ein betrieblicher
Herkunftshinweis und eine dem Markenschutz zugängliche, indirekte
geografische Herkunftsangabe. Die Bernina-Region komme als Ort zur
Erbringung der Dienstleistung ohne weiteres in Frage. Massgeblich sei,
dass das Zeichen in seinem Gesamteindruck keinen geografischen Her-
kunftsbezug aufweise. Das Bundesgericht habe in einem älteren Ent-
scheid Solis die Marke Bernina-Nähmaschine als Fantasiezeichen be-
zeichnet. Darum sei nicht ersichtlich, weshalb Bernina für Nähmaschinen
ein Fantasiezeichen darstelle, nicht aber für Papier, Fahrzeuge und Spie-
le.
5.2.2. Die Vorinstanz hält dagegen, der Begriff Bernina sei sprachüblich
für den Bernina-Bezirk und die Bernina-Region und werde auch von pri-
vaten Firmen und Vereinen dazu verwendet, auf ihren Sitz in der Region
hinzuweisen. Der Begriff sei deshalb bekannt, und die Abnehmer würden
ihn ohne Weiteres als Hinweis auf die Region verstehen. Es handle sich
um eine direkte Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 MSchG.
5.2.3. Die Einschätzung der Beschwerdeführerin, dass die Mehrheit der
Schweizer Bevölkerung den geografischen Sinn von "Bernina" nicht ken-
ne, wird von ihr ungenügend belegt. Die Anzahl der Suchresultate auf
Google ist irrelevant, da diese in jedem erdenklichen Kontext stehen kön-
nen, beispielsweise jedes Angebot einer Bernina-Nähmaschine in einem
Online-Shop als Suchtreffer zählt, und die Beschwerdeführerin für ihre
Behauptung, dass sich alle 208'000 Suchresultate auf die Beschwerde-
führerin beziehen, keinen Nachweis erbringt. Auch schliesst die symboli-
sche Bedeutung gewisser Berge für Orte eine damit verbundene Her-
kunftserwartung nicht aus. Die Bezeichnung "Bernina" steht gleichermas-
sen für den Berg, den Pass und die geografische Region dieses Namens,
die insofern eine Einheit bilden (vgl. MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz.
383). Dies anerkennt die Beschwerdeführerin implizit, wenn sie ausführt,
die Bernina-Region komme als Ort der Leistungserbringung in Frage.
Dass das Zeichen "Bernina" für Nähmaschinen als markenfähig gilt, weil
Berg, Pass und Region nicht als Herstellungsort in Frage kommen (BGE
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Seite 25
79 II 101 E. 1d Solis; Entscheid des EJPD in VEB 1929 97 Nr. 80 Berni-
na), lässt sich nicht ohne Weiteres auf die vorliegende Marke übertragen.
5.3. ALBULABAHN
5.3.1. Die Beschwerdeführerin macht auch für "Albula" geltend, es sei ein
mehrdeutiger Begriff, den ein grosser Teil der Schweizer Bevölkerung
aber überhaupt nicht kenne. Der Fluss und der Bezirk dieses Namens
seien jedenfalls kaum bekannt; allenfalls notorisch sei der Albulapass.
Auch der Duden erwähne Albula nicht. Viele, namentlich nach der Aus-
zeichnung der Eisenbahnstrecke der Beschwerdeführerin in der Albula-
und Bernina-Region zum UNESCO Welterbe im Jahr 2008, würden den
Begriff nur im Zusammenhang mit der Albulabahn kennen. Werde "Albu-
la" mit dem Pass oder dem Fluss in Zusammenhang gebracht, handle es
sich nur um eine indirekte Herkunftsangabe, die als Marke eintragungsfä-
hig sei, da niemand glaube, dass die Waren daselbst hergestellt würden.
Wer nach "Albulabahn" google, erhalte 40'800 Treffer, die sich alle auf die
Beschwerdeführerin bezögen. Somit enthalte das Zeichen im Gesamtein-
druck keinen geografischen Herkunftsbezug. Wer Albulabahn höre oder
lese, denke automatisch an die Beschwerdeführerin.
5.3.2. Die Vorinstanz hält dagegen, unter dem Begriff Albula werde der
Bezirk, der Fluss, das Tal und der Pass verstanden und er werde übli-
cherweise dazu verwendet, um auf die Region zu verweisen. Es sei kein
Gedankenschritt nötig, um von Albula auf die geografische Herkunftsan-
gabe zu schliessen. Der Begriff stelle somit eine direkte geografische
Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 MSchG dar.
5.3.3. Da der originär geografische Sinn der Bezeichnung "Albula" nicht
bestritten wird, ist es Sache der Beschwerdeführerin, durch geeignete
Beweismittel glaubhaft darzulegen, dass die Region Albula völlig unbe-
kannt sei, wie sie behauptet (E. 3.10.). Sie stützt sich jedoch auch hierfür
auf ungenügend oder nicht näher belegte Behauptungen. Der Begriff Al-
bula ist nur mehrdeutig, soweit er die Region, den Pass, das Tal und den
Fluss bezeichnet, die geografisch eng miteinander verbunden sind. Von
den relevanten Verkehrskreisen wird er als flächendeckende geografi-
sche Herkunftsbezeichnung für die ganze Region verstanden. Die mit der
Auszeichnung zum UNESCO Welterbe erlangte Bekanntheit ist von ge-
ringer Relevanz, weil die relevanten Verkehrskreise die Albula-Ferien-
region kennen. Die Bezeichnung "Albula" ist damit ebenfalls geeignet, ei-
ne geografische Herkunftserwartung zu wecken.
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Seite 26
5.4. Die Namen "Albulabahn" und "Berninabahn" beziehen sich auf histo-
rische Bahnbauprojekte, die aufgrund ihres Umfangs und der Überwin-
dung damaliger technischer Grenzen internationale Beachtung gefunden
haben. "Albulabahn" hiess das 1903/4 vollendete Projekt der Beschwer-
deführerin, Thusis mit Celerina bzw. St. Moritz zu verbinden. "Bernina-
bahn" hiess die Strecke bzw. das Trassee der 1905 gegründeten Privat-
bahn Bernina-Bahn AG, Poschiavo, die – unter anderem im Zusammen-
hang mit neu erbauten Kraftwerken im Puschlav – 1910 den durchgehen-
den Bahnbetrieb zwischen Celerina und Tirano, Italien, aufnahm. Die Ge-
sellschaft wurde 1943 von der Rhätischen Bahn übernommen. Der Begriff
"Albulabahn" wurde wohl auch durch die Konkurrenz zur Scaletta- und
zur Julierbahn geprägt, die "Berninabahn" durch die Malojabahn (BRÜNG-
GER/KELLER/MENGOTTI, Abenteuer Albulabahn Chur 2003, S. 60: Lukma-
nierbahn). Die Rhätische Bahn hatte weitere Projekte mit ähnlicher Na-
mensbildung, insbesondere die Engadinbahn, die Arosabahn, die Misoxer
Bahn und die Landquart-Davos-Bahn.
5.5. Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, das in allen Marken ver-
wendete Wortelement "Bahn" schliesse im Gesamteindruck der Zeichen
einen Herkunftsbezug aus. Allerdings befand das Bundesgericht in einem
ähnlich gelagerten Fall, dass die Verbindung von "Bahn" mit einem Sach-
begriff für Bahndienstleistungen keine Unterscheidungskraft begründe
(Urteil des Bundesgerichts Nr. 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 2.3
BahnCard). Zumal die fraglichen Bahn-Dienstleistungen in Rätien, im Al-
bulagebiet und im Berninagebiet erbracht werden können, wie noch nä-
her darzulegen sein wird, wird in Kombination mit dem Wort "Bahn" ein
geografisch-beschreibender Sinn der Marke eher verstärkt.
6.
6.1. Die Vorinstanz wies die Eintragung der Marken zurück, soweit diese
unmittelbar den thematischen Inhalt von Datenträgern in Klasse 9, Druck-
sachen in Klasse 16 und Spielsachen in Klasse 28 beschreiben. Entge-
gen den Vorbringen der Beschwerdeführerin werden Zeichen auch nach
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in der Tat zum Ge-
meingut gezählt, wenn sie sich in einer Beschreibung des thematischen
Inhalts solcher Waren erschöpfen, da diese vor allem um ihres Inhalts wil-
len gekauft werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1759/2007
vom 26. Februar 2008 E. 3 Pirates of the Caribbean; B-2125/2008 vom
15. Mai 2009 E. 5.4 Total Trader; B-2642/2008 vom 30. September 2009
E. 5.2 Park Avenue; B-3331/2010 vom 3. November 2010 E. 6.3.2 Para-
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Seite 27
dies). Bleibt das Zeichen neben einem inhaltlichen Hinweis allerdings ge-
eignet, die Waren als betrieblicher Herkunftshinweis zu individualisieren;
bezeichnet es insbesondere schlagwortartig, einprägsam und in der er-
kennbaren Absicht seiner Unterscheidbarkeit von Überschriften anderer
Waren dieser Kategorie einen potentiellen Inhalt, ist die Eintragung zu
gewähren (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-1759/2007 vom
26. Februar 2008, E. 3 Pirates of the Caribbean).
Vorliegend beschränken sich die drei je aus einem geografischen und ei-
nem Sachbegriff zusammengesetzte Marken kurz, sachlich und schnör-
kellos auf das Thema einer Bahn im betreffenden Gebiet. Bahnanlagen
werden üblicherweise auf diese Art beschrieben, weshalb die Zeichen
nicht in unterscheidungskräftiger Weise über einen blossen thematischen
Inhalt hinausführen.
Bezüglich der Anmeldung für "Produits en papier et carton, non compris
dans d'autres classes" in Klasse 16 verweist die Beschwerdeführerin al-
lerdings zu Recht auf die Praxis des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Ur-
teile des Bundesverwaltungsgerichts Nr. B-8005/2010 vom 22. März 2011
E. 4.8.2 Cleantech und Nr. B-1759/2007 vom 26. Februar 2008, E. 5 Pira-
tes of the Caribbean), wonach Papierwaren  im Unterschied zu z.B.
Werbeträgern aus Papier und Karton (vgl. Entscheid des Bundesverwal-
tungsgerichts Nr. B 848/2010 vom 4. August 2010 E. 4.1.2 Wild Bean Ca-
fé)  in der Regel ihrer äusseren Gestaltung wegen gekauft werden, die
Marken also nicht thematisch beschreibend wirken, sondern eingetragen
werden können. Gleiches muss für "Kartonwaren" gelten. Die Beschwer-
den sind deshalb mit Bezug auf diese Waren gutzuheissen, für die übri-
gen inhaltsbezogenen Waren der Klassen 9, 16 und 28 aber abzuweisen.
6.2. Für Eisenbahnfahrzeuge der Klasse 12 beschreiben die Marken nach
Ansicht der Vorinstanz deren Zweckbestimmung ("eine Bahn in Rätien, in
Albula, in Bernina"), womit sie allerdings übersieht, dass Bahnbetriebe
nicht in Warenklasse 12, sondern in Dienstleistungsklasse 39 eingeteilt
werden. Mit der Eintragung einer Marke für Eisenbahnfahrzeuge in Klas-
se 12 wird die Marke gegenüber einer Käuferschaft beansprucht, die als
Händler und Eisenunternehmungen ihren Bedarf an Rollmaterial damit
decken. Da in Bergregionen häufig Bergbahnfahrzeuge eingesetzt wer-
den, die auch zu den angemeldeten Begriffen "Véhicules; appareils de lo-
comotion par terre etc." zählen, liegt es indessen näher, die drei Marken
als Beschreibungen des Verkaufs von Occasions-Eisenbahnfahrzeugen
durch Bahnen in jenen Regionen zu verstehen als darin eine reine Fanta-
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Seite 28
siebezeichnung für eine Eisenbahnfabrik zu erblicken, bezüglich deren
Produzenteneigenschaft der Zeichenbestandteil "Bahn" sonst irreführend
wäre.
Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass die Marken RHÄ-
TISCHE BAHN, ALBULABAHN und BERNINABAHN bezüglich Waren der
Klassen 9, 12, 16 und 28, mit Ausnahme von Papier- und Kartonwaren in
Klasse 16, beschreibend und dem Gemeingut zuzuordnen sind.
6.3. Nicht beschreibend sind die drei strittigen Marken für diejenigen
Dienstleistungen, die nicht mit einer Bahn assoziiert werden. Unter einer
Bahn wird ein Transportmittel für Güter und Personen verstanden, das
bewegliche Beförderungskörper auf einem dezidierten Trassee einsetzt
und fahrplanmässig verkehrt. Die mit diesem Begriff verbundene Erwar-
tung kann sich auf eine Eisenbahn, aber auch auf eine Seil-, Berg- oder
Sesselbahn beziehen. Entfernen sich Dienstleistungen allzu weit von die-
sem begrifflichen Kernbereich, reicht die blosse Möglichkeit, dass eine
Bahn nebenbei auch solche Dienstleistungen anbieten könnte, nicht zur
Annahme einer ohne Fantasie beschreibend wirkenden Beziehung. Für
eine Bahn ist es somit untypisch, auch im Strassentransport tätig zu sein,
denn selbst wenn gewisse Bahnen auch Strassentransporte organisieren
sollten, wird dies von den relevanten Verkehrskreisen nicht erwartet. Der
Transport von Personen und Gütern auf der Strasse gehört deshalb nicht
zu den Kerndienstleistungen einer Bahn. Weiter wird von einer Bahn nicht
erwartet, dass sie Parkplätze für Mietwagen zur Verfügung stellt, auch
wenn es sich in der Schweiz vielerorts aus praktischen oder finanziellen
Gründen ergeben hat, dass Car-Sharing-Betreiber ihre Fahrzeuge auf
von Bahnen gemieteten Parkplätzen abstellen. Die Organisation von Tou-
rismus-Dienstleistungen bezüglich Urlaubsreisen wird von einem spezia-
lisierten Reiseveranstalter (nicht Reisebüro), nicht aber von einer Bahn
erwartet. Von einer Bahn erwartet man auch nicht, dass sie Dienstleis-
tungen für die Reservation von Passagierplätzen in Automobilen erbringt.
Dienstleistungen zur Verfügungstellung von Parkplätzen ergeben sich aus
dem Immobilienbesitz, nicht aus dem Bahnbetrieb, und auch die Auto-
vermietung wird in der Regel von spezialisierten Firmen betrieben, die al-
le dazu notwendigen Dienstleistungen erbringen. Gutachten, Lösungs-
vorschläge und Computerprogramme (Programme für die Datenverarbei-
tung) für die Steuerung und Umsetzung von Land-, Wasser- und Luft-
transporten, werden typischerweise von spezialisierten Ingenieurunter-
nehmen erstellt. Auch die Vermietung von EDV-Systemen erfolgt in der
Regel durch spezialisierte EDV-Betriebe. Die Projektleitung und Planung
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von Telekommunikationslösungen für die Steuerung und Umsetzung von
Land-, Wasser- und Lufttransporten erfolgt in der Regel durch speziali-
sierte Ingenieurunternehmen oder Telekom-Anbieter. Schnellservice- und
Selbstbedienungsrestauration impliziert im Gegensatz zur Verpflegung
von Gästen in Zügen, den Betrieb ortsgebundener Gaststätten, was von
einer Bahn nicht erwartet wird. Die Organisation von Banketten und
Cocktails wird in gleicher Weise nicht von einer Bahn, sondern von einem
Catering-Unternehmen erwartet. Reservationen von vorübergehenden
Unterkünften, Hotels und Pensionen erfolgen in der Regel via Internet
oder durch Reisebüros. Dasselbe gilt für die Informationen über diese
Dienste. Bei "Dienstleistungen für Hotel- und Restaurantbetreiber sowie
Organisation solcher Leistungen" (der französische Originaltext lässt hier
verschiedene Interpretationen zu) erwarten die relevanten Verkehrskreise
ebenfalls keine bahntypischen Transportleistungen. Die Unterbringung
von Gästen in Eisenbahnwagen und Schiffen betrifft nicht den Betrieb von
Schlafwagen, sondern z.B. die Unterbringung von Arbeitern oder Asylbe-
werbern in Bahnwagen und Schiffen, was eher von Privaten, nicht aber
von einer Bahn erwartet wird. Für alle diese Dienstleistungen sind die
Marken deshalb einzutragen.
6.4. Für die Dienstleistungen einer öffentlichen Bahn und die damit eng
zusammenhängenden und gewöhnlich erwarteten Dienstleistungen wir-
ken die drei zu prüfenden Marken nach dem vorstehend Gesagten be-
schreibend und nicht unterscheidungskräftig. Dies ist vorliegend für fol-
gende Dienstleistungen der Fall:
Klasse 37: Unterhalt und Reparatur von Schienenfahrzeugen, Maschinen und
Werkzeugen für den Bahnbetrieb; Hochbau, Tiefbau, Tiefbauarbei-
ten im Schienennetz, insbesondere Ein- und Zusammenbau von
Signal-, Funk- und Telekommunikationsanlagen für Schienenfahr-
zeuge (zweimal erwähnt); Bau und Unterhalt der Eisenbahninfra-
struktur, insbesondere von Weichenanlagen, Apparaten und Aus-
rüstungen; Unterhalt und Reparatur von Telekommunikations-
Endgeräten.
Klasse 39: Begleitung von Passagieren; Vermietung von Gleisanlagen; Ge-
päckträgerdienste; Gepäckaufbewahrung; Informationen über Fahr-
pläne und Verkehr, auch mit Hilfe von elektronischen Geräten;
Platzreservierungen für die Bahn; Organisation und Vorkehrungen
im Zusammenhang mit Bahnfahrten wie Zugbegleiter oder Dienst-
leistungen bezüglich Reiseplanung, Reservationen und Organisati-
on von Reisen, gefolgt von elektronischer Sendungsverfolgung; Be-
trieb der Eisenbahninfrastruktur, insbesondere Installationen von
Weichenanlagen sowie Tracking und operative Kontrolle von Fahr-
zeugen; Dienstleistungen betreffend die Reservation von Plätzen in
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Zügen und Bussen; Informationsdienste über Fahrpläne und Ver-
kehrsaufkommen, auch durch elektronische Mittel; Betrieb von
Schlafwagen, nämlich Transport; Lagerung und Verpackung von
Gütern; Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation
von Lagerung und Verpackung von Gütern, Gepäckaufbewahrung,
Gepäckträgern sowie Gepäckkarren; Vermietung und Lagerung von
Paletten, Transport- und Lagerbehältern aus Holz, Kunststoff oder
Metall; Dienstleistungen rund um die Vermietung von Schienenfahr-
zeugen; Vermietung von Land- und Schienenfahrzeugen.
Klasse 42: Überwachung und Kontrolle von Zugsteuerungsanlagen und Aus-
rüstungen zum Tracking und zur betrieblichen Steuerung von Roll-
material und seinen Geräten; Geräte und Einrichtungen für die Si-
cherheitsinfrastruktur des Schienennetzes; Entwicklung von Appara-
ten und Ausrüstungen zum Tracking und zur betrieblichen Steue-
rung von Rollmaterial und seiner Sicherheitsausrüstung; Betrieb der
Eisenbahn-Infrastruktur, nämlich Planung und Entwicklung des
Schienennetzes, der Weichen, der Betriebssteuerung und Sicher-
heitsausrüstung; Planung von Eisenbahnlinien einschliesslich Ent-
wicklung und Implementation von Zugsteuerungsanlagen.
Klasse 43: Gastronomie (Lebensmittel, Speisen, Imbisse, Tellerservice und
Mahlzeiten), auch zum Mitnehmen, auch in Zügen; Betrieb fester
und fahrbarer Bars und Snack-Bars, auch in Zügen; Organisation
von Unterkunft und Verpflegung von Gästen in Hotels und Restau-
rants und Betrieb von Schlafwagen, insbesondere Unterkunft und
Verpflegung von Gästen in Schlafwagen (dreimal erwähnt); Fein-
kostdienstleistungen.
6.5. Keine typischen Dienstleistungen einer Bahn hingegen sind:
Klasse 39: Transport von Personen und Gütern auf der Strasse; Dienstleistun-
gen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Parkplätzen für
Mietwagen; Organisation von Tourismus-Dienstleistungen bezüglich
Urlaubsreisen, insbesondere Organisation und Dienstleistungen in
den Bereichen Jugend, Freizeit, Ausflüge und Themen- und Stu-
dienreisen auf dem Landweg; Dienstleistungen für die Reservation
von Plätzen für Passagiere in Automobilen; Dienstleistungen bezüg-
lich der Verfügungstellung von Parkplätzen und Automiete; Vermie-
tung von Kraftfahrzeugen; Dienstleistungen rund um die Vermietung
von Kraftfahrzeugen.
Klasse 42: Erstellung von Gutachten, Lösungsvorschlägen und Computerpro-
grammen für die Steuerung und Umsetzung von Land-, Wasser-
und Lufttransporten; Entwicklung und Umsetzung von Programmen
zur Datenverarbeitung für die Steuerung und Umsetzung von Land-,
Wasser- und Lufttransporten; Vermietung von EDV-Systemen und
Programmen zur Datenverarbeitung für die Steuerung und Umset-
zung von Land-, Wasser- und Lufttransporten; Projektleitung und
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Planung von Telekommunikationslösungen für die Steuerung und
Umsetzung von Land-, Wasser- und Lufttransporten.
Klasse 43: Schnellservice-Restauration, Selbstbedienungsrestauration, Organi-
sation von Banketten und Cocktails; Reservation von vorüberge-
henden Unterkünften; Reservationen von Hotels und Pensionen;
Unterbringung von Gästen in Eisenbahnwagen und Schiffen; Dienst-
leistungen für Hotel- und Restaurantbetreiber sowie Organisation
solcher Leistungen; Informationen über Unterkunft und Verpflegung
mittels aller Medien, inklusive elektronische Übertragung und Inter-
net.
7.
7.1. Dienstleistungen, für welche eine Marke Gemeingut darstellt, stehen
dem Nachweis der Verkehrsdurchsetzung offen, wenn am Zeichen kein
absolutes Freihaltebedürfnis besteht (Art. 2 Bst. a MSchG; WILLI, a.a.O.,
Rz. 149).
7.2. Im Eintragungs- und im Rechtsmittelverfahren kann sich der Hinter-
leger zu jedem Zeitpunkt auf die Verkehrsdurchsetzung berufen (Art. 2
Bst. a MSchG; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 187). Die Beschwerdeführerin
macht die Verkehrsdurchsetzung allerdings nur sinngemäss geltend. In
welchem Umfang und für welche Waren und Dienstleistungen sie diese
beantragt, bleibt unklar, schreibt sie doch an die Vorinstanz nur lakonisch:
"Schliesslich ist die Anmelderin bereit, den Beweis der Verkehrsdurchset-
zung (gerade für Klasse 39) zu erbringen", wobei sie die Klammerbemer-
kung für eine der Marken wegliess und für die dritte etwas umformulierte.
Die Ansicht, dass die beantragten Marken zum Teil absolut freihaltebe-
dürftig seien, hat die Vorinstanz zu Recht fallenlassen (vgl. Urteil des
Bundesgerichts Nr. 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3.2 Radio
Suisse Romande).
7.3. Die Beschwerdeführerin reichte insgesamt 111 Belege zur Verkehrs-
durchsetzung ein, davon 22 zur Berninabahn (act. 43), 16 zur Albulabahn
(act. 25) und 73 zur Rhätischen Bahn (act. 7). Da die drei markenrechtli-
chen Beschwerden vereinigt worden sind, ist die Relevanz jedes Belegs
mit Bezug für alle Marken zu berücksichtigen. Auf Bildern gut erkennbare
Logos sind der Erwähnung im Text gleichzustellen. Bei drei Belegen han-
delt es sich um Ausdrucke von Google Suchergebnissen, welchen nur ein
geringer Beweiswert zukommt. 47 Verkehrsdurchsetzungsbelege stam-
men aus der Zeit vor 1990 und sind somit nur noch historisch relevant, 12
aus den 1990er Jahren, 14 sind ohne Datumsangaben. 38 Belege kön-
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nen zuverlässig ins Jahr 2000 und jünger datiert werden. Die Mehrheit
der eingereichten Belege bezieht sich somit nicht auf den aktuellen
Sprachgebrauch. Von den 111 eingereichten Belegen zur Verkehrsdurch-
setzung waren aufgrund der Vereinigung der drei Beschwerden 18 Bele-
ge (Belege Nr. 7.2, 7.10, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.22, 7.25,
7.31, 7.32, 7.45, 7.47, 7.67, 7.68, 25.1 und 25.2) mehrfach vorhanden, so
dass 93 unterschiedliche Belege verbleiben, auf welchen zum Teil mehre-
re Begriffe verwendet werden. 12 Belege verwenden fremdsprachige Be-
zeichnungen, in 12 Belegen wird die Albulalinie erwähnt, in 6 Belegen die
Berninalinie, in 30 Belegen ein "Bernina-Express", in 28 Belegen ein
"Glacier-Express", in zwei Belegen ein "Heidi-Express", in drei Belegen
ein "Heidiland-Bernina-Express", in 21 Belegen die Albulabahn, in 27 Be-
legen die Berninabahn, in 81 Belegen die Rhätische Bahn, in 35 Belegen
"RhB", in 3 Belegen ein Speisewagenbetreiber, und 9 Belege haben ei-
nen Bezug zu Modellbahnen.
7.4. Die eingereichten Belege zeigen, dass die Beschwerdeführerin die
Begriffe "Berninabahn" und "Albulabahn" früher intensiver verwendete als
heute. Von den anzurechnenden 19 Belegen erwähnen nur drei die Ber-
ninabahn und zwei die Albulabahn, in zwei bzw. einem Fall im histori-
schen Kontext und je einmal in Bezug auf die Linienführung. Dafür wird in
16 Belegen "Rhätische Bahn", in zehn Belegen "Glacier-Express" und in
acht Belegen "Bernina-Express" mit Bezug auf den Bahnbetrieb verwen-
det. Auf der Website der Rhätischen Bahn (http://www.rhb.ch, besucht am
9. Mai 2012) erscheinen die Begriffe "Albulabahn" und "Berninabahn" nur
im historischen Kontext oder als Buchtitel. Ein weiteres Indiz dafür, dass
diese Begriffe ausschliesslich beschreibend sind, bildet die Tatsache,
dass sie mit den Begriffen "Albulalinie" bzw. "Berninalinie" schon seit lan-
ger Zeit substituiert werden (z.B. GION CAPREZ, Meisterleistung der Pio-
nierzeit, die Bündner Kulturbahn, Chur 2004; RhB Unesco Welterbe Pass;
RICHARD HETTLINGER, Albula, Winterthur 1973; BRÜNGGER/KELLER/MEN-
GOTTI, Abenteuer Albulabahn Chur 2003, S. 63). Entgegen den Ausfüh-
rungen der Beschwerdeführer wurden und werden die Begriffe nicht zur
Bezeichnung des Zugbetriebs oder für Bahnunterhaltsleistungen verwen-
det, sondern als rein beschreibende Bezeichnungen von Streckenab-
schnitten der Beschwerdeführerin. Beispiele dafür sind der Satz "Die Al-
bulabahn, Thusis-St. Moritz, ist 61.7 km lang." (Die Rhätische Bahn, Chur
1912, S. 18), die Aufzählung "Chur-Arosa; Berninabahn; Bellinzona-
Mesocco" (Die elektrischen und Diesel-Triebfahrzeuge schweizerischer
Eisenbahnen, Villigen 1973, S. 10), "Albula-Bahn, Chur-Thusis-Filisur-St.
Moritz" und "Die von Beginn an elektrifizierte Berninastrecke wurde von
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1906 bis 1910 als Berninabahn gebaut" (100 Jahre Rhätische Bahn, Kö-
niz 1989), "Albulabahn - bei diesem Schlagwort denke ich jedes Mal un-
willkürlich an kühne Viadukte, lange Kehrschleifen und Tunnel. Manches
Jahr, und oft sogar mehrmals, habe ich die Albulastrecke auf der Fahrt ins
Engadin durchfahren" (HENNING WALL, Albula, Aachen 1984, S. 5) und in
der Überschrift "Thusis-St. Moritz, Albulabahn" in den eingereichten Bele-
gen der Beschwerdeführerin. Während Bahnexperten und Modellbauer
noch die historischen Begriffe "Albulabahn" und "Berninabahn" verwen-
den, benützen Bahnkunden eher die Bezeichnung des entsprechenden
Sonderzugs "Glacier-Express", "Bernina-Express", "Heidiland-Bernina-
Express" der Betreiberin ("Rhätische Bahnen), zumal sich die Sonderzü-
ge seit der Inbetriebnahme von Mehrstromlokomotiven nicht mehr auf be-
stimmte Strecken beschränken.
7.5. Die Marken ALBULABAHN und BERNINABAHN sind somit nicht als
markenmässige Kennzeichen durchgesetzt. Die Verkehrskreise assoziie-
ren sie mit Streckenabschnitten, nämlich die Albulabahn mit der Strecke
Thusis-St. Moritz und die Berninabahn mit der Strecke St. Moritz-Tirano.
Die Verkehrsdurchsetzung erscheint deshalb mit den vorliegenden Bele-
gen nicht glaubhaft. Auch wurden keine Belege dafür eingereicht, dass
auch in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz die Ausdrücke
ALBULABAHN und BERNINABAHN durchgesetzt wären. Es wird ledig-
lich ein Gebrauch von "Ferrovia retica nel paesaggio Albula/Bernina" und
"Linea del Bernina" belegt.
7.6. Die Verkehrsdurchsetzung der Marken ALBULABAHN und BERNI-
NABAHN wurde damit für die Dienstleistungen der Klassen 37, 39, 42
und 43 nicht glaubhaft gemacht.
8.
8.1. Anders als bei der Albulabahn und der Berninabahn wurde das Zei-
chen RHÄTISCHE BAHN stets als Marke verstanden. Im Jahre 1888
wurde die Schmalspurbahn Landquart–Davos AG gegründet, die 1895
zur Rhätischen Bahn (RhB) umfirmiert wurde - das h im Wort "rätisch"
wurde eingefügt, weil das Kürzel "RB" bereits von der Rigibahn bean-
sprucht wurde. 1897 wurde mittels Volksabstimmung beschlossen, die
Rhätische Bahn zur Bündner Staatsbahn zu machen.
8.2. Die Bezeichnung "Rhätische Bahn" kommt in der überwiegenden
Mehrzahl der eingereichten Belege vor (82 von 93 gezählten Belegen),
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sowohl als Wort-/Bildmarke wie auch als Wortmarke vor. Der Gebrauch
ist als markenmässig einzustufen, da damit eine Individualisierung ge-
genüber den anderen Bahngesellschaften, z.B. der SBB oder der Matter-
horn-Gotthard-Bahn erreicht wird. Für die französischsprechende Bevöl-
kerung wird der gleiche Begriff verwendet, während für die italienisch-
sprechende Bevölkerung "Ferrovia retica" und für die romanischspre-
chende Bevölkerung "Viafier retica" verwendet wird. Da die drei Schreib-
arten fast immer aufeinanderfolgend angewendet werden, kann davon
ausgegangen werden, dass auch die italienisch- und romanischsprachige
Bevölkerung den Begriff "Rhätische Bahn" kennt bzw. dem korrekten
Synonym zuordnen kann.
8.3. Was die bahntechnischen Ingenieur- und Baudienstleistungen der
Klasse 37 betrifft, so geht aus den eingereichten Unterlagen nicht hervor,
dass die Beschwerdeführerin für diese Leistungen bekannt wäre, insbe-
sondere als betriebsinterne Leistungen nicht geeignet sind, eine Ver-
kehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen, da die Verkehrskreise für bahn-
technische Hilfsdienstleistungen andere Bahnbetriebe sind. Nur wenige,
vereinzelte und meist recht alte Belege geben Hinweise darauf, dass sol-
che Dienstleistungen tatsächlich von der Beschwerdeführerin erbracht
wurden, wobei auch externe Ingenieurbüros genannt werden. Über die
aktuellen Aktivitäten der Beschwerdeführerin ist nichts bekannt. Eine Ver-
kehrsdurchsetzung bezüglich der bahntechnischen Hilfsdienstleistungen
der Klasse 37 konnte somit nicht glaubhaft gemacht werden.
Der eigentliche Bahnbetrieb ist in Klasse 39 enthalten. Keine Durchset-
zungsbelege wurden bezüglich der Vermietung von Gleisanlagen, Ge-
päckträgerdienste, Gepäckaufbewahrung, Organisation und Vorkehrun-
gen im Zusammenhang mit Bahnfahrten, elektronische Sendungsverfol-
gung, Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation von La-
gerung und Verpackung von Gütern, Dienstleistungen bezüglich Gepäck-
karren, Vermietung und Lagerung von Paletten, Transport- und Lagerbe-
hältern, Schienenfahrzeugen, Betrieb von Schlafwagen sowie Dienstleis-
tungen rund um die Vermietung von Schienenfahrzeugen eingereicht.
Bezüglich der Begleitung von Passagieren verweist lediglich ein Beleg
auf eine Reiseleitung, was für die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurch-
setzung nicht ausreicht. Platzreservierungen für die Bahn werden mit
zwei Durchsetzungsbelege derselben Prospektserie, die Reservationen
am Rande erwähnen, belegt. Für den Nachweis der Verkehrsdurchset-
zung ist das ungenügend. Bezüglich der Informationen über Fahrpläne
und Verkehr liegen mehrere ältere Kursbücher im Recht; diese verwen-
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den jedoch nur die Kursnummern. Der Fahrplan der Website
(http://www.rhb.ch, besucht am 21. Mai 2012) leitet auf den Server der
SBB (http://www.sbb.ch/home.html, besucht am 21. Mai 2012) um. Ein
Gebrauch der Marke mit Bezug auf Fahrpläne und Verkehrsinformationen
und deren Verkehrsdurchsetzung wurde somit nicht glaubhaft gemacht.
Was den Betrieb der Eisenbahninfrastruktur, insbesondere den Betrieb
von Signalanlagen sowie Tracking und operative Kontrolle von Fahrzeu-
gen anbetrifft, so wird dies nur in einem älteren Artikel thematisiert (act.
7.56). Die zahlreichen Bilder mit Signalanlagen sagen nichts darüber aus,
wer diese Anlagen betreibt und spezifische Unterlagen liegen nicht vor.
Insbesondere wird auch diese Dienstleistung rein innerbetrieblich er-
bracht und richtet sich mutmasslich nicht an die relevanten Verkehrskrei-
se, nämlich andere Bahngesellschaften. Aus diesem Grund erscheint die
Verkehrsdurchsetzung für diese Dienstleistung nicht glaubhaft.
8.4. Betreffend der Dienstleistungen der Klasse 42 erscheint der Betrieb
der Eisenbahn-Infrastruktur, nämlich Planung und Entwicklung des
Schienennetzes, der Weichen, der Betriebssteuerung und Sicherheits-
ausrüstung erneut, diesmal mit einer Einschränkung auf Planung und
Entwicklung, jedoch fehlen Durchsetzungsbelege. Auch bezüglich der
Dienstleistungen Überwachung und Kontrolle von Zugsteuerungsanlagen
und Ausrüstungen zum Tracking und zur betrieblichen Steuerung von
Rollmaterial und seinen Geräten, Geräte und Einrichtungen für die Si-
cherheitsinfrastruktur des Schienennetzes sowie Entwicklung von Appa-
raten und Ausrüstungen zum Tracking und zur betrieblichen Steuerung
von Rollmaterial und seiner Sicherheitsausrüstung werden keine Belege
zur Verkehrsdurchsetzung vorgelegt. Die Planung von Eisenbahnlinien
einschliesslich Entwicklung und Implementation von Zugsteuerungsanla-
gen müsste sich an andere Eisenbahnbetreiber richten und über einen
gewissen Zeitraum dokumentiert werden, weshalb auch diesen Dienst-
leistungen die Verkehrsdurchsetzung versagt bleibt.
8.5. Die Beschwerdeführerin macht überdies Verkehrsdurchsetzung für
Gastronomie-Dienstleistungen der Klasse 43 geltend. Ab 1928 wurden
farblich vom übrigen Zug abgesetzte Speisewagen der Mitropa AG, Ber-
lin, mitgeführt (FINKE/SCHWEERS, die Fahrzeuge der Rhätischen Bahn
1889-1996, S. 185 und 246; Schweizerische Bauzeitung, 1931, Speise-
wagen der Mitropa). Die "rollende Beiz" für Eishockeyfans im Gesell-
schaftswagen 3820 war ebenfalls optisch von den anderen Wagen abge-
setzt, da sie in den Farben und mit dem Schriftzug der Calanda-Brauerei
gehalten war (Schweizerische Bauzeitung, a.a.O., S. 252). Ein weiterer
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Speisewagen ist mit "La Bucunada" beschriftet. Am 1. Mai 2006 hat die
RailGourmino swissAlps AG mit Hauptsitz in Chur die Gastronomie des
gesamten Streckennetzes der Rhätischen Bahn übernommen
(http://www.rgswissalps.ch/ > [Über uns], besucht am 9. Mai 2012; Die
RailGourmino swissAlps AG heisst Sie auf der Rhätischen Bahn herzlich
willkommen). Diese Wagen sind auch mit "Railgourmino" angeschrieben.
Die Beschwerdeführerin legte keine weiteren Belege mit Bezug zur
Bahngastronomie ins Recht. Aus den vorliegenden Belegen geht nicht
hervor, dass die Beschwerdeführerin eine markenmässige Verbindung
zwischen den strittigen Marken und der Bahngastronomie hergestellt hät-
te. Es ist deshalb festzuhalten, dass die Verkehrsdurchsetzung für die als
Bahnnebenleistung geltenden Bahngastronomie-Dienstleistungen der
Klasse 43 nicht glaubhaft gemacht werden konnte.
8.6. Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz die Ver-
kehrsdurchsetzung der Marke RHÄTISCHE BAHN zu Recht auf die
Kerndienstleistungen des Bahnbetriebs beschränkt hat und für die weite-
ren beantragten Dienstleistungen keine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft
gemacht werden konnte.
9.
9.1. Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass sie aufgrund des
Gleichbehandlungsgebots von Art. 8 BV eine gleiche Behandlung von
Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind, erheische. Sie sei mit
anderen Markeninhabern, deren Marken geografische Bezeichnungen
beinhalteten, gleichzustellen.
9.2. Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte
nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln (Art. 8 Abs. 1 BV).
Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich glei-
che Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Wegen der Problematik ei-
ner erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit
Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das Kriterium, wonach
Sachverhalte "ohne Weiteres" vergleichbar sein müssen, restriktiv ange-
wendet werden, zumal bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf
die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichen von grosser Bedeutung
sein können (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-653/2009 vom
14. April 2009 E. 7.1 Express Advantage; B-3377/2010 vom 28. Juli 2010
E. 6.2 Radiant Apricot). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist ein
Anspruch auf Eintragung eines Zeichens, für welches ein absoluter Aus-
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schlussgrund besteht, unter dem Titel der Gleichbehandlung nur zu beja-
hen, wenn die Voraussetzungen der Gleichbehandlung im Unrecht erfüllt
sind (Urteile des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004
E. 4.3 Firemaster; B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 6.2 Radiant Apricot).
Weicht die Praxis in Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund eines sol-
chen Voreintrags kein Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht geltend
gemacht werden. Der Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht wird
nur anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechts-
anwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass
sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenke (Urteil
des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Fire-
master; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7412/2006 vom 1. Ok-
tober 2008 E. 10 Afri Cola und B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1
Chocolat Pavot [fig.]; B-3377/2010 vom 28. Juli 2010 E. 6.2 Radiant Apri-
cot). Ältere Voreintragungen widerspiegeln grundsätzlich nicht die aktuel-
le Praxis und sind unter dem Aspekt der Gleichbehandlung unbeachtlich
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2052/2008 vom 6. November
2008 E. 4.2 Kugeldreieck [fig.]). Im Fall "Swiss Business Hub" wurde eine
acht Jahre alte Eintragung als nicht mehr vergleichbar bezeichnet (RKGE
Nr. MA-AA 32/02 vom 10. Dezember 2003, publiziert in sic! 2004, S. 573).
9.3. Die Beschwerdeführerin will Gleichbehandlung der Marke RHÄTI-
SCHE BAHN mit den Marken CH 593'231 Turicum, CH 589'313 Vindo-
nissa-Wy, CH 539'573 Miss Helvetica, CH 539'651 Basilia, CH 522'680
Graubünden Bus AG, CH 517'003 Turicum, CH 518'850 Rätia Energie, P-
466'124 Antica Raetia, CH P-451'977 CURIA, CH P-332'507 Neue Helve-
tica, CH 2P-266'328 Helvetica-Inserat. Die Begriffe Turicum, Basilia und
Curia würden wie Rätien heute immer noch verwendet. Auch die beiden
Helvetica seien vergleichbare Marken. Die 2010 eingetragene Marke Tu-
ricum Asset Management sei für die Klasse 36 klar beschreibend. Die
Marken Bahnhof-TAXI Uster und City-TAXI Uster seien für Warentaxis
beschreibend. Die Marken CH 607'142 Residence Inn, Fly Inn und Race
Inn würden für Bündner Abnehmer auch einen Hinweis auf den Fluss be-
deuten. Die Vorinstanz macht in der Vernehmlassung geltend, dass es
sich bei den historischen Namen um Bezeichnungen handle, die heute
nicht mehr zur Bezeichnung der entsprechenden Gebiete verwendet wür-
den und deshalb keine direkten Herkunftsangaben seien. Die Voreintra-
gung CH 522'680 Graubünden Bus AG sei für Apparate zur Beförderung
in der Luft und auf dem Wasser eingetragen. Die Voreintragung CH
518'850 Rätia Energie sei ein Einzelfall, der keine Praxis begründe. Die
Marken CH P-332'507 Neue Helvetica und CH 2P-266'328 Helvetica-
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Inserat seien mit Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen nicht vergleichbar.
9.4. Die Marken Turicum, Vinconissa-Wy, Miss Helvetica, Basilia, Antica
Raetia, Curia, Neue Helvetica und Helvetica Inserat stellen allesamt alte,
nicht mehr gebräuchliche lateinische Bezeichnungen für geografische
Namen der Schweiz dar. Die Hinterlegungsdaten der Marken CH 522'680
Graubünden Bus AG (22.August 2003), CH 517'003 Turicum (21. Oktober
2003), CH 518'850 Rätia Energie (4. November 2002), P-466'124 Antica
Raetia (01. April 1999), CH P-451'977 Curia (15. Mai 1998), CH P-
332'507 Neue Helvetica (fig.) (26. März 1984) und CH 2P-266'328 Helve-
tica-Inserat (08. Mai 1973) liegen schon mehr als acht Jahre zurück und
sind zufolge Zeitablaufs nicht mehr vergleichbar. Selbst wenn dies nicht
der Fall wäre, bestünden nur bezüglich der Waren- und Dienstleistungen
der Marken Miss Helvetica (Klasse 25) und Rätia Energie (Klassen 4, 9,
35, 37, 38, 39, 40, 41, 42) Gemeinsamkeiten mit denjenigen der Be-
schwerdeführerin. Es ist deshalb festzuhalten, dass bezüglich der Marke
RHÄTISCHE BAHN keine vergleichbaren Voreinträge geltend gemacht
wurden.
9.5. Die Beschwerdeführerin verlangt weiter Gleichbehandlung der Mar-
ken ALBULABAHN und BERNINABAHN mit den Marken CH 611'269 The
Riviera House, CH 607'142 Residence Inn, CH 603'078 Bahnhof-TAXI
Uster, CH 603'079 City-TAXI Uster, CH 590'549 Days Inn, CH 573'295
Bernina Fund, CH 576'134 Race-Inn, CH 573'837 Fly Inn, CH 492'595 Al-
bula, P-413'314 Bresaola Bernina, P-412'966 Holiday Inn, P-413'614 Ca-
di, P-406'419 Bergün Albula (fig.), CH'404'810 Cadi, CH 406'299 Riviera,
CH 397'374 Inn, P-382'409 Bernina und P-367'534 Riviera Watch (fig.).
Insbesondere sei die Marke CH 492'595 Albula für vergleichbare Waren
und Dienstleistungen der Klassen 16, 25, 29, 30, 31, 39, 41 und 42 einge-
tragen. Auch die Grafikelemente von P-406'419 Bergün Albula (fig.) seien
nicht besonders kennzeichnungskräftig. Die Vorinstanz hält dagegen,
dass CH 611'269 The Riviera House keinen eindeutigen geografischen
Bezug aufweise. CH 603'078 Bahnhof-TAXI Uster und CH 603'079 City-
TAXI Uster seien für die Verpackung und Lagerung von Waren nicht be-
schreibend. Die Voreintragungen mit dem Bezug "INN" würden sich auf
das Gasthaus und nicht auf den Fluss beziehen. Aus den Voreintragun-
gen CH 573'295 Bernina Fund und CH 492'595 ALBULA könne nicht auf
eine Praxis geschlossen werden, da es sich dabei um Einzelfälle handle.
Einige wenige vergleichbare und fälschlicherweise eingetragene Zeichen
reichten für eine Gleichbehandlung im Unrecht nicht aus und vermöchten
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keine rechtswidrige Praxis der Vorinstanz zu begründen (Urteile des Bun-
desverwaltungsgerichts B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 6.3 Si-
lacryl und B-649/2009 vom 12. November 2009 E. 4.3 i-Option). Die Vor-
eintragung P-406'419 Bergün Albula (fig.) könne unter dem Aspekt des
Gemeinguts nicht herangezogen werden, weil die grafische Ausgestal-
tung ihr Unterscheidungskraft verliehen habe.
9.6. Die hinterlegten Dienstleistungen "Verpackung und Lagerung von
Waren" für die Marken CH603078 Bahnhof-TAXI Uster, CH603079 City-
TAXI Uster sind für die beiden Marken nicht beschreibend. Inn bezeichnet
nicht nur einen Fluss im Engadin, sondern kann auch eine englische Be-
zeichnung für "Gasthaus, Gasthof, Wirtshaus" bedeuten (Langenscheidt
Handwörterbuch Englisch, Berlin/München 2005, Stichwort "Inn"). Die
Marken CH 607'142 Residence Inn, CH 590'549 Days Inn, CH 576'134
Race-Inn und CH 573'837 Fly Inn beziehen sich auf diese zweite Bedeu-
tung. Die Marke CH 573'295 Bernina Fund belegt in Klasse 36 "Affaires
financières, affaires monétaires", was nicht mit den von der Beschwerde-
führerin beantragten Dienstleistungen vergleichbar ist. Bei der Marke CH
611'269 The Riviera House handelt es sich offensichtlich um einen Fehl-
eintrag  Riviera bezeichnet verschiedene Küstenabschnitte in Frankreich
und Italien und ein Tal und Bezirk im Tessin  wobei ein einzelner Fehlein-
trag noch keine Praxis der Vorinstanz zu begründen mag. Die Marke CH
492'595 Albula ist gelöscht. Die Hinterlegungsdaten der Marken CH
492'595 Albula (7. Mai 2001), P-413'314 Bresaola Bernina (22. Juni
1994), P-412'966 Holiday Inn (14. April 1993), P-413'614 CADI (30. Juni
1993), P-406'419 Bergün Albula (fig.) (10. Juni 1993), CH 404'810 Cadi
(26. Januar 1993), CH 406'299 Riviera (10. März 1993), CH 397'374 INN
(26. April 1992), P-382'409 Bernina (19. Oktober 1990) und P-367'534
Riviera Watch (21. Oktober 1988) liegen schon über acht Jahre zurück,
weshalb diese Einträge nicht mehr zum Vergleich herangezogen werden
können. Die Beschwerdeführerin hat somit auch bezüglich der Marken
ALBULABAHN und BERNINABAHN keine ständige gesetzeswidrige Pra-
xis der Vorinstanz dargetan.
10.
10.1. Damit sind die Beschwerden teilweise gutzuheissen, Ziff. 1 der an-
gefochtenen Verfügungen sind teilweise aufzuheben und die Vorinstanz
anzuweisen, die Marken ALBULABAHN, BERNINABAHN und RHÄTI-
SCHE BAHN zusätzlich auch für folgende Waren und Dienstleistungen im
schweizerischen Markenregister einzutragen:
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16 Produits en papier et carton, non compris dans d'autres classes; tous les
produits précités de provenance suisse.
39 Services relatives au transport de personnes et de marchandises par vé-
hicules automobiles; services relatives à la mise à disposition d'aires de
stationnement aux véhicules automobiles de location; organisation de
services touristiques dans le domaine des déplacements liés aux vacan-
ces, en particulier organisation et services relatives aux jeunes, loisirs,
voyages à thèmes et voyages éducatifs par terre; services relatives à la
réservation de places pour véhicules automobiles; services relatives à la
mise à disposition d'aires de stationnement et véhicules automobiles de
location; mise en location de véhicules automobiles; services relatives à
la location de véhicules automobiles.
42 Préparation d'expertises et de plans de solution, également de pro-
grammes informatiques, destinés à la régulation et à la mise en oeuvre
de transports par eau, terre et air; développement et réalisation de pro-
grammes informatiques pour le traitement de données destinés à la ré-
gulation et à la mise en œuvre de transports par eau, terre et air; location
d'installations de systèmes informatiques, développement et réalisation
de programmes informatiques destinés à la régulation et à la mise en
œuvre de transports par eau, terre et air; établissement de projets et
planification de solutions de télécommunications destinés à la régulation
et à la mise en œuvre de transports par eau, terre et air.
43 Restauration à service rapide et permanent; restauration en libre-service;
Organisation de banquets et de cocktails; réservation de logements tem-
poraires; réservations hôtelières; réservation de pensions; services hôte-
liers et de restauration ainsi qu'organisation desdites prestations; servi-
ces de pension à bord de véhicules ferroviaires et de bateaux; informa-
tions en matière d'hébergement temporaire et de restauration, fournies
par tous moyens, y compris par voie électronique ou en ligne.
10.2. Im Übrigen sind die Beschwerden abzuweisen und der vorinstanzli-
che Entscheid zu bestätigen.
10.3. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin
teilweise kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und
Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwie-
rigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der
Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Regle-
ments vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerde-
verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu
veranschlagen (Art. 4 VGKE). Es würde aber zu weit führen und könnte
im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfah-
rens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachwei-
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se im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter
Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Be-
trag zwischen Fr. 50'000.00 und Fr. 100'000.00 festzulegen (BGE 133 III
490 S. 492 E. 3.3 Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten An-
haltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Mar-
ken. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf
Fr. 4'000.00 festzulegen, wovon die Beschwerdeführerin zwei Drittel, so-
mit Fr. 2'650.00, zu tragen hat.
10.4. Da die Beschwerdeführerin ungefähr zu einem Drittel obsiegt, ist ihr
eine reduzierte Parteientschädigung zuzusprechen, die der Vorinstanz als
autonomer Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit aufzuerlegen ist
(Art. 64 Abs. 1-2 VwVG, Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b des Bundesgesetzes
vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Insti-
tuts für Geistiges Eigentum [IGEG, SR 172.010.31]). Wird keine Kosten-
note eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten
fest (Art. 14 VGKE). Angesichts des mehrfachen Beschwerdeaufwands
ist die reduzierte Parteientschädigung vorliegend auf Fr. 2'800.00 festzu-
setzen.