Decision ID: 960fe0da-d066-44eb-84c1-e161bcb31758
Year: 2021
Language: de
Court: AG_OGA
Chamber: AG_OGA_002
Canton: AG
Region: Northwestern_Switzerland
Law Area: civil_law

Der Präsident entnimmt den Akten:
1.
Die Gesuchstellerin ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit
Sitz in T.. Sie bezweckt im Wesentlichen den Erwerb, die Veräusserung
und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art, den Erwerb, die Verwaltung
und die Vergabe von Immaterialgüterrechten sowie die Fabrikation und den
Verkauf von Nahrungs- und Genussmitteln, insbesondere von Schokolade-
artikeln (Gesuchsbeilage [GB] 4).
2.
2.1.
Die Gesuchsgegnerin 1 ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts
mit Sitz in U.. Sie bezweckt im Wesentlichen den Handel mit und den Ver-
trieb von food- und non-food-Artikeln für die Unternehmensgruppe B.
(GB 8).
2.2.
Die Gesuchsgegnerin 2 ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts
mit Sitz in U.. Auch sie bezweckt im Wesentlichen den Handel mit und den
Vertrieb von food- und non-food-Artikeln für die Unternehmensgruppe B.
(GB 9).
3.
3.1.
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der nebenstehenden, am
23. März 2018 im Markenregister unter der Nummer 720337 für
Waren und Dienstleistungen der Klasse 30, unter anderem Scho-
kolade, hinterlegten Bildmarke. In Anlehnung an die Ausdrucks-
weise der Gesuchstellerin wird dieses Zeichen im Folgenden
"Pouring Shot" genannt (vgl. Gesuch Rz. 29).
3.2.
Die Gesuchstellerin produziert und vertreibt seit vielen Jahren Schokola-
denkugeln bzw. kugelförmige Pralinen unter der Bezeichnung "Lindor-Ku-
geln". Sie bietet diese in verschiedenen Verpackungen an, von denen viele
gut sichtbar das sogenannte "Pouring Shot"-Logo aufweisen, so beispiels-
weise die folgenden aus dem Jahr 2020 (vgl. Gesuch Rz. 30):
- 3 -
4.
Die Gesuchsgegnerinnen vertreiben in ihren Schweizer Ladengeschäften
seit Dezember 2020 Schokoladekugeln unter der Bezeichnung "Zart-
schmelzende Kugeln" in den drei Sorten "Vollmilch", "Weiss" und "Zartbit-
ter", auf deren Verpackung ebenfalls ein "Pouring Shot"-Logo aufgedruckt
ist (vgl. Gesuch Rz. 63):
Die drei Sorten Schokoladenkugeln in den obenstehenden Verpackungen
wurden auch online unter "www.b.ch" im Aktionsprospekt für den Zeitraum
vom 17. bis 22. Dezember 2020 beworben (GB 3).
5.
5.1.
Mit Gesuch vom 29. März 2021 (Postaufgabe: gleichentags) stellte die Ge-
suchstellerin folgende Rechtsbegehren:
"1. Den Gesuchsgegnerinnen sei unter Androhung einer Ordnungsbusse
von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber
CHF 5'000.00, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB
mit Busse vorsorglich zu verbieten, Schokoladenkugeln in Verpackun-
gen gemäss nachstehender Abbildung in der Schweiz zu bewerben,
anzupreisen, einzuführen, zu lagern, anzubieten und/oder zu verkau-
fen:
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2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MwSt) zulasten der Ge-
suchsgegnerinnen."
Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, die Gesuchsgegnerinnen
vertrieben in ihren Ladengeschäften in der Schweiz seit Dezember 2020
Schokoladenkugeln unter der Bezeichnung "Zartschmelzende Kugeln", die
sich optisch stark an die Form und Ausstattung der "Lindor-Kugeln" anlehn-
ten und insbesondere das markenrechtlich geschützte "Pouring Shot"-Logo
der Gesuchstellerin beinahe identisch übernähmen. Sie sei seit über
55 Jahren mit runden Pralinen aus "Lindor"-Schokolade auf dem Markt ver-
treten. Heute produziere sie über sechs Milliarden "Lindor-Kugeln" pro Jahr
und vertreibe diese in annähernd 100 Ländern. Die "Lindor-Kugeln" seien
eines der wichtigsten Produkte und Aushängeschild der Gesuchstellerin
und hätten im Jahr 2020 in der Schweiz im Pralinensegment einen Markt-
anteil von 20 % gehalten. Sie biete die "Lindor-Kugeln" in charakteristi-
schen Verpackungen mit grossem Wiedererkennungswert an. Diesen Ver-
packungen sei gemeinsam, dass sie alle prominent das "Pou-
ring Shot"-Logo aufwiesen. Dieses sei durch nationale und in-
ternationale Marken geschützt, die jeweils unter anderem für
Schokolade in Klasse 30 Schutz beanspruchten. So sei die Ge-
suchstellerin Inhaberin der am 23. März 2018 hinterlegten und
am 28. August 2018 eingetragenen Schweizer Marke
CH 720337 gemäss nebenstehender Abbildung. Die Marke be-
anspruche Schutz für ausgewählte Waren in Klasse 30, na-
mentlich Schokolade. Sie benutze dieses Logo seit über zehn Jahren und
auch heute noch intensiv für das Angebot und die Bewerbung ihrer "Lindor-
Kugeln" prominent, konstant und unverkennbar auf nahezu allen verfügbar-
baren "Lindor-Kugel-Verpackungen". Das "Pouring Shot"-Logo werde aber
nicht nur auf Produkteverpackungen verwendet, sondern seit vielen Jahren
auch als alleinstehendes Logo aufwändig in der Werbung eingesetzt. Ent-
gegen der Behauptung der Gesuchsgegnerinnen seien in der Schweiz we-
der das "Pouring Shot"-Logo noch sonstige Abbildungen, die ein Einflies-
sen von Flüssigkeit in ein Schokoladenprodukt zeigten, marktüblich. Auch
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zeige das "Pouring Shot"-Logo offensichtlich weder eine übliche Darstel-
lung einer Schokoladenpraline noch gar den Herstellungsprozess einer sol-
chen, zumal der Flüssigkeitsstrahl überdimensioniert sei und die Kugel
nicht bloss fülle, sondern überfülle. Die Gesuchsgegnerinnen böten ihre
"Zartschmelzenden Kugeln" in den drei Sorten "Vollmilch", "Weiss" und
"Zartbitter" an. Die Verpackungen aller drei Sorten enthielten eine beinahe
identische Imitation des "Pouring Shot"-Logos und lehnten sich auch farb-
lich und grafisch an den jeweiligen Produktauftritt der Gesuchstellerin an.
Damit schüfen die Gesuchsgegnerinnen eine Verwechslungsgefahr und
lehnten sich unnötig an die Produktausstattungen der Gesuchstellerin an.
5.2.
Mit Gesuchsantwort vom 12. Mai 2021 beantragten die Gesuchsgegnerin-
nen:
"1. a) Das Gesuch der Gesuchstellerin vom 29. März 2021 sei abzuwei-
sen.
b) Eventualiter sei den Gesuchsgegnerinnen anstelle eines vorsorglich
zu verfügenden Verbots gemäss Ziff. 1 des Gesuchs der Gesuch-
stellerin vom 29. März 2021 die Leistung einer angemessenen Si-
cherheit aufzuerlegen.
c) Subeventualiter sei ein vorsorglich zu verfügendes Verbot gemäss
Ziff. 1 des Gesuchs der Gesuchstellerin vom 29. März 2021 von der
von der Gesuchstellerin zu erbringenden Leistung einer Sicherheit
von mindestens CHF 10'000 abhängig zu machen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der
Gesuchstellerin."
Die Gesuchstellerinnen bestreiten, mit dem Verkauf ihrer "J.D. GROSS-
Pralinen" ("Zartschmelzende Kugeln") Rechtsverletzungen zu begehen
(Gesuchsantwort Rz. 15). Sie behaupten, die gesuchstellerische Marke
Nr. 720337 sei nichtig, denn das Zeichen sei Gemeingut. Die "Pouring
Shot"-Fotografie zeige den üblichen Vorgang zur Herstellung einer Scho-
koladenpraline. Die Gesuchstellerin trachte mit ihrem Gesuch danach, ei-
nen Ausschnitt aus einer eigenen Fotografie, die den Herstellungsvorgang
einer Schokoladenkugel zeige, zu monopolisieren. Der Fotografieaus-
schnitt sei nicht unterscheidungskräftig und habe keine Kennzeichnungs-
kraft. Weiter bringen die Gesuchsgegnerinnen vor, beide Parteien verwen-
deten unterschiedliche fotografische Wiedergaben des Herstellungsvor-
gangs ihrer Schokoladenkugeln. Zudem benutzten sie ihre eigene Fotogra-
fie des Herstellungsvorgangs ihrer Schokoladenkugeln auf ihren Verpa-
ckungen nicht isoliert, sondern zusammen mit weiteren Merkmalen zu in-
formativen bzw. dekorativen Zwecken, womit kein kennzeichenrechtlicher
Gebrauch vorliege. Eine Markenrechtsverletzung sei also ausgeschlossen.
Auch ein lauterkeitsrechtlicher Verstoss liege nicht vor, weil die Gesuchs-
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gegnerinnen mit ihrer informativen bzw. dekorativen Verwendung der Fo-
tografie ihres Herstellungsvorgangs keine anlehnende bzw. vergleichende
Werbung betrieben.
5.3.
Mit Eingabe vom 21. Mai 2021 reichte die Gesuchstellerin eine Novenein-
gabe betreffend den Report einer Onlinebefragung des Marktforschungsin-
stituts LINK vom 6. Mai 2021 ein.
5.4.
Mit Eingabe vom 3. Juni 2021 reichten die Gesuchsgegnerinnen eine Stel-
lungnahme zur Eingabe der Gesuchstellerin vom 21. Mai 2021 sowie eine
Noveneingabe betreffend Zugang einer Postsendung sowie eines Be-
schlusses des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 16. November
2016 ein.

Der Präsident zieht in Erwägung:
1. Prozessvoraussetzungen
Das Gericht prüft die Prozessvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 60
ZPO). Darunter fallen namentlich ein schutzwürdiges Interesse der gesuch-
stellenden Partei (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO) sowie die örtliche und die sach-
liche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO).
1.1. Zuständigkeit
1.1.1. Örtlich
Für den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist zwingend das Gericht am
Ort, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gegeben ist oder am Ort,
wo die Massnahme vollstreckt werden soll, zuständig (Art. 13 ZPO). Dies
gilt auch für den Erlass superprovisorischer Massnahmen. Der Ort der
Hauptsache bestimmt sich nach den allgemeinen und besonderen Bestim-
mungen der ZPO zum Gerichtsstand. Laut Art. 36 ZPO ist für Klagen aus
unerlaubter Handlung das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten
Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort
zuständig. Unter den Gerichtsstand von Art. 36 ZPO fallen auch immateri-
algüterrechtliche sowie wettbewerbsrechtliche Verletzungsklagen nach
UWG.1 Der Handlungsort liegt dort, wo die unerlaubte Handlung begangen
wurde bzw. – soweit ein Unterlassungsdelikt zur Diskussion steht – dort wo
die unterlassene Handlung hätte ausgeführt werden müssen. Als Erfolgsort
gilt der Ort, an dem das geschützte Rechtsgut verletzt wurde bzw. bei prä-
ventiven Klagen dort, wo die Schädigung einzutreten droht.2
1 CHEVALIER/HEDINGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 36 N. 12 m.w.N. 2 KUKO ZPO-HAAS/STRUB, 3. Aufl. 2021, Art. 36 N. 18 ff.
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Die Gesuchstellerin legt glaubhaft dar, dass die Gesuchsgegnerinnen die
streitgegenständlichen Schokoladenprodukte im Kanton Aargau angebo-
ten haben (vgl. GB 2 f.), womit jedenfalls ein Handlungs- und Erfolgsort im
Kanton Aargau anzunehmen ist. Die örtliche Zuständigkeit der aargaui-
schen Gerichte ist begründet.
1.1.2. Sachlich
Für markenrechtliche Streitigkeiten ist gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO eine
einzige kantonale Instanz zuständig. Dasselbe gilt gemäss Art. 5 Abs. 1
lit. d ZPO bezüglich lauterkeitsrechtlicher Ansprüche, sofern der Streitwert
mehr als Fr. 30'000.00 beträgt. Im Kanton Aargau liegt die sachliche Zu-
ständigkeit für im summarischen Verfahren zu entscheidende Streitigkeiten
nach Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO beim Einzelrichter des Handelsgerichts
(Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 12 Abs. 1 lit. a und § 13 Abs. 1 lit. a EG
ZPO).
Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt
das Gericht den Streitwert nach richterlichem Ermessen fest, sofern sich
die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrich-
tig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchstellerin macht marken- und lau-
terkeitsrechtliche Ansprüche geltend. Den Streitwert schätzt sie auf
Fr. 100'000.00, was bezüglich der vorliegenden Streitsache jedenfalls nicht
offensichtlich unrichtig erscheint. Die Gesuchsgegnerinnen erklären, eine
verlässliche Schätzung des Streitwerts sei zur Zeit nicht möglich, die An-
gabe der Gesuchstellerin bewege sich aber im Rahmen der bundesgericht-
lichen Rechtsprechung. Die Angabe der Gesuchstellerin erscheint nicht of-
fensichtlich unrichtig und wird von den Gesuchsgegnerinnen auch nicht
grundsätzlich bestritten. Demgemäss ist der Streitwert mit Fr. 100'000.00
einzusetzen.
1.1.3. Fazit
Im Ergebnis ist der Einzelrichter des Handelsgerichts des Kantons Aargau
in der vorgelegten Streitsache örtlich und sachlich zuständig.
1.2. Rechtsschutzinteresse
Ein rechtlich schutzwürdiges Interesse3 an der Gutheissung einer Unterlas-
sungsklage besteht nur, wenn das behaupteterweise widerrechtliche Ver-
halten der Gegenpartei, auf welches die Rechtsbegehren gerichtet sind, im
Zeitpunkt der Urteilsfällung unmittelbar droht.4 Dies ist der Fall, wenn ihr
bisheriges oder ihr aktuelles Verhalten die künftige Rechtsverletzung ernst-
haft befürchten lassen (Erstbegehungsgefahr), oder wenn die Gefahr einer
Wiederholung früherer Verletzungshandlungen besteht (Wiederholungsge-
fahr). Letztere ist in der Regel schon anzunehmen, wenn die Gegenpartei
die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in
3 Vgl. dazu DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, SIWR I/2, 3. Aufl. 2011, N. 271 ff.; SHK MSchG-
STAUB, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 49 ff. je m.w.N. 4 BGE 128 III 96 E. 2e, 124 II 72 E. 2a.
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einem solchen Fall zu vermuten, dass sie es im Vertrauen auf dessen
Rechtmässigkeit weiterführen wird.5 Das wird rechtsprechungsgemäss an-
genommen, wenn die Beklagte bzw. Gesuchsgegnerin die – wenigstens
potentielle – Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet,
selbst wenn sie dieses zwischenzeitlich im Rahmen des hängigen Verfah-
rens eingestellt hat.6
Die Gesuchstellerin bringt vor, auf ihr Abmahnschreiben vom 18. Januar
2021 (GB 63) hätten die Gesuchsgegnerinnen in ihrem Antwortschreiben
vom 27. Januar 2021 (GB 59) der Marke CH 720337 die Rechtsbeständig-
keit abgesprochen und die markenrechtliche Verwechslungsgefahr sowie
einen Verstoss gegen das UWG bestritten (Gesuch Rz. 74, 76). Die Ge-
suchsgegnerinnen bestreiten diese Behauptungen nicht, sondern quittieren
sie lediglich mit "Keine Bemerkungen" (Gesuchsantwort Rz. 83, 85). Damit
halten sie die Bestreitungen gemäss ihrem Schreiben vom 27. Januar 2021
(GB 59) aufrecht. Sie bringen auch nicht vor, den Vertrieb der angegriffe-
nen Ausstattungen eingestellt zu haben. Auch in der Gesuchsantwort vom
12. Mai 2021 bestreiten die Gesuchsgegnerinnen einleitend, mit dem Ver-
kauf ihrer "J.D. GROSS-Pralinen" ("Zartschmelzende Kugeln") Rechtsver-
letzungen zu begehen (Rz. 15). Angesichts dieses Verhaltens ist die für
Unterlassungsansprüche erforderliche Wiederholungsgefahr ohne Weite-
res zu bejahen.
1.3. Ergebnis
Die weiteren Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen An-
lass. Auf das Gesuch ist einzutreten.
2. Noveneingaben
Am 21. Mai 2021 reichte die Gesuchstellerin eine Noveneingabe ein. Am
3. Juni 2021 reichten auch die Gesuchsgegnerinnen eine Noveneingabe
ein. Mangels Relevanz für den vorliegenden Entscheid kann die Prüfung
der Zulässigkeit dieser Eingaben unterbleiben.
3. Vorsorgliche Massnahmen
Gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO trifft das Gericht die notwendigen vorsorgli-
chen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht,
dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt ist oder eine Verletzung zu be-
fürchten ist (lit. a) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wiedergutzu-
machender Nachteil droht (lit. b).
3.1. Allgemeine Voraussetzungen
Die Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist an folgende Voraussetzun-
gen geknüpft: a) die Verletzung oder Gefährdung eines materiellen An-
spruchs [sog. Hauptsachenprognose bzw. Verfügungsanspruch], b) die
5 BGE 124 III 72 E. 2a, 116 II 357 E. 2a S. 359; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (FN. 3),
N. 273. 6 BGE 128 III 96 E. 2e; SHK MSchG-STAUB (Fn. 3), Art. 55 N. 49 ff. m.w.N.
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drohende oder aktuelle Verletzung des zu schützenden Rechts hat einen
nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil zur Folge [sog. Nachteilsprog-
nose bzw. Verfügungsgrund] sowie c) die zeitliche Dringlichkeit.7 Schliess-
lich hat die anzuordnende vorsorgliche Massnahme verhältnismässig zu
sein.8
3.2. Glaubhaftmachung
Die gesuchstellende Partei muss glaubhaft machen, dass die den Erlass
vorsorglicher Massnahmen begründenden Tatsachen vorliegen.9 Glaub-
haft gemacht ist eine Behauptung, wenn der Richter von ihrer Wahrheit
nicht völlig überzeugt ist, sie aber überwiegend für wahr hält, obwohl nicht
alle Zweifel beseitigt sind. Für das Vorhandensein der behaupteten Tatsa-
che müssen folglich gewisse Elemente sprechen, auch wenn das Gericht
noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sich diese nicht verwirklicht haben
könnten.10
4. Hauptsachenprognose
4.1. Allgemeines
Wegen der mit vorsorglichen Vollstreckungsmassnahmen (Leistungsmass-
nahmen) in der Regel verbundenen einschneidenden Konsequenzen für
die Gesuchsgegnerin setzt eine positive Hauptsachenprognose voraus,
dass der geltend gemachte Anspruch nicht nur nicht aussichtslos, sondern
unter den behaupteten tatsächlichen Voraussetzungen und bei summari-
scher Prüfung als rechtlich begründet erscheint.11
Die Gesuchstellerin beantragt mit Rechtsbegehren-Ziff. 1, den Gesuchs-
gegnerinnen den Vertrieb von Schokoladenkugeln in drei konkret bezeich-
neten Verpackungen und weitere mit dem Vertrieb zusammenhängende
Unterstützungshandlungen zu verbieten. Sie begründet ihr Rechtsbegeh-
ren einerseits mit markenrechtlichen Ansprüchen zufolge Verletzung ihrer
Rechte an der Schweizer Marke Nr. 720337 ("Pouring Shot"-Logo ohne
Farbanspruch) und andererseits mit lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen we-
gen Verwechslungsgefahr mit der Ausstattung (Verpackung) ihrer "Lindor-
Kugeln" sowie unnötiger Anlehnung an diese Ausstattung. Die behaupteten
Anspruchsgrundlagen gilt es nachfolgend zu prüfen.
7 Vgl. hierzu HUBER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 1), Art. 261 N. 17 ff. und
Art. 265 N. 7 ff.; BSK ZPO-SPRECHER, 3. Aufl. 2017, Art. 261 N. 10 ff. und Art. 265 N. 6 ff.; , in: Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2016, Art. 261 N. 5 ff. je m.w.N.
8 Vgl. HUBER (Fn. 7), Art. 261 N. 23; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 7), Art. 261 N. 10 ff.; ZÜRCHER (Fn. 7), Art. 261 N. 33 ff.
9 HUBER (Fn. 7), Art. 261 N. 25. 10 BGE 130 III 321 E. 3.3; BÜHLER, Beweismass und Beweiswürdigung bei Gerichtsgutachten, in:
Fellmann/Weber (Hrsg.), Tagungsband HAVE, Der Haftpflichtprozess, Tücken der gerichtlichen Schadenserledigung, 2006, S. 43; HUBER (Fn. 7), Art. 261 N. 25.
11 BGE 131 III 473 E. 2.3, 104 Ia 408 E. 5; HUBER (Fn. 7), Art. 262 N. 15; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 7), Art. 261 N. 65.
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4.2. Sachlegitimation
Die Aktivlegitimation der Gesuchstellerin zur Geltendmachung der Rechte
aus der Marke Nr. 720337 und der lauterkeitsrechtlichen Ansprüche aus
ihren Warenausstattungen ist ausgewiesen (vgl. GB 14).
Die Gesuchstellerin wirft implizit die Frage der Passivlegitimation auf, in-
dem sie erklärt, sie gehe gestützt auf den Umstand, dass die Gesuchsgeg-
nerinnen gemeinsam unter der Bezeichnung "B. Schweiz" auftreten und
das Impressum der Website "www.b.ch" "B. Schweiz" als deren Betreiberin
nennt, davon aus, dass beide für die Angebote auf dieser Website verant-
wortlich seien. Gleichenorts werde die Gesuchsgegnerin 2 zudem als Be-
treiberin der B.-Filialen aufgeführt (Gesuch Rz. 27). Einerseits haben die
Gesuchsgegnerinnen laut dem jeweiligen Eintrag im Handelsregister den-
selben Unternehmenszweck (vgl. GB 8 und 9). Andererseits bestreiten sie
nicht, gemeinsam für die Angebote auf der Website "www.b.ch" verantwort-
lich zu sein. Ebenso bleibt unbestritten, dass die Gesuchsgegnerin 2 Be-
treiberin der Schweizer B.-Filialen und insbesondere der B.-Filiale Muri
(AG) ist (Gesuchsantwort Rz. 15). Demzufolge sind sowohl die Gesuchs-
gegnerin 1 als auch die Gesuchsgegnerin 2 passivlegitimiert.
4.3. Unterlassungsanspruch aus Markenrecht
4.3.1. Parteibehauptungen
Die Gesuchstellerin bringt vor, sie produziere und biete seit über fünfund-
fünfzig Jahren Schokoladenkugeln aus "Lindor"-Schokolade. Sie biete
diese "Lindor-Kugeln" in charakteristischen Verpackungen an, die alle pro-
minent das "Pouring Shot"-Logo aufwiesen. Dieses sei durch nationale und
internationale Marken geschützt. Sie sei Inhaberin der am 23. März 2018
hinterlegten und am 28. August 2018 eingetragenen Schweizer Marke
Nr. 720337, welche in Klasse 30 Schutz beanspruche für Kaffee, Tee, Ka-
kao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreide-
präparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Schokolade; Speise-
eis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Sos-
sen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis. Weiter behauptet die Gesuchstellerin,
sie benutze das "Pouring Shot"-Logo schon seit über zehn Jahren und auch
heute noch intensiv für das Angebot und die Bewerbung ihrer "Lindor-Ku-
geln". Das Logo werde auf den verschiedensten Arten von Verpackungen
aller Sorten von "Lindor-Kugeln" prominent, konstant und unverkennbar ge-
braucht. Die Gesuchstellerin gibt an, sie verwende das "Pouring Shot"-
Logo aber nicht nur auf Produkteverpackungen, sondern seit vielen Jahren
auch als alleinstehendes Logo in der Werbung sowohl in Zeitschriften, Fly-
ern, Programmheften und Katalogen als auch als grosse Abbildung auf Pla-
katen im Innen- und Aussenbereich. Entgegen der Behauptung der Ge-
suchsgegnerinnen seien in der Schweiz weder das "Pouring Shot"-Logo
noch die Verwendung von sonstigen Abbildungen, die ein Einfliessen von
Flüssigkeit in ein Schokoladenprodukt zeigten, marktüblich. So fänden sich
beispielsweise im gesamten Online-Sortiment von C. und D. ausser den
gesuchstellerischen keine weiteren Produkte mit einem solchen Element.
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Die Gesuchstellerin behauptet weiter, sie erziele mit dem Verkauf ihrer
"Lindor"-Produkte beträchtliche Jahresumsätze. Im Geschäftsjahr 2016
habe sie erstmals über eine Milliarde Umsatz mit "Lindor"-Produkten erzielt.
Die "Lindor-Kugeln" seien ein absolutes Aushängeschild der Gesuchstelle-
rin. Im Geschäftsjahr 2020 habe sie damit im Pralinensegment in der
Schweiz mit 20 % den grössten Marktanteil gehalten, während beispiels-
weise die vergleichbar bekannten Pralinen "Ferrero Rocher" einen Markt-
anteil von 3.7 % erreicht hätten.
Die Gesuchsgegnerinnen bestreiten die Rechtsbeständigkeit der Marke
Nr. 720337. Diese gehöre dem Gemeingut an und sei daher nichtig. Weiter
weise die Gesuchstellerin keinen hinreichenden Gebrauch der "Pouring
Shot"-Fotografie nach. Sie belege keinen durchgehenden Einsatz über
zehn Jahre; so fehlten Geschäftskundenkataloge aus den Jahren 2013,
2014, 2015 und 2021, was zum Nachweis der Kennzeichnungskraft nicht
genüge. Zudem beschränke sich die Gesuchstellerin auf Seiten, auf denen
Verpackungen mit der "Pouring Shot"-Fotografie abgebildet seien. Zwangs-
läufig enthielten diese Seiten aber auch Abbildungen von Verpackungen
ohne die fragliche Fotografie. Auch belege die Gesuchstellerin das men-
genmässige und territoriale Ausmass der Verbreitung dieser nur in deut-
scher Sprache vorgelegten Geschäftskundenkataloge nicht. Die "Pouring
Shot"-Fotografie werde auf den Verpackungen der Gesuchstellerin nicht
"prominent, konstant und unverkennbar" verwendet, sondern sei bloss ei-
nes von zahlreichen Gestaltungsmerkmalen auf gewissen von vielen Ver-
packungen für Schokoladekugeln der Gesuchstellerin. Weiter erklären die
Gesuchsgegnerinnen, die Gesuchstellerin bewerbe ihre "Pouring Shot"-Fo-
tografie nicht hinreichend. Die im Recht liegenden Belege zeigten, dass die
"Pouring Shot"-Fotografie nie in Alleinstellung verwendet werde. Die Pla-
katwerbung sei zeitlich nicht belegt und beschränke sich auf die Stadt V.
und das Betriebsgebäude in T.. Belastbare Belege für andere Örtlichkeiten,
namentlich in den anderen Sprachregionen fehlten. Aus dem behaupteten
weltweiten Umsatz von über 1 Mrd. im Jahr 2016 lasse sich angesichts der
unterschiedlichen Verpackungen nicht auf die angebliche Wahrnehmung
der "Pouring Shot"-Fotografie durch die massgeblichen Verkehrskreise in
der Schweiz schliessen. Zudem seien Schokolade in Kugelform und das
Einfliessen von beispielsweise schokoladenhaltigen Flüssigkeiten in oder
auf Schokoladenkugeln marktüblich. Aus einer Fotografie aus der Werbung
der Gesuchstellerin ergebe sich, dass das "Pouring Shot"-Logo den Her-
stellungsvorgang der gesuchstellerischen Schokoladenkugeln zeige.
4.3.2. Rechtliches
Die Gesuchstellerin ist Inhaberin der schwarz-weiss hinterlegten
Bildmarke Nr. 720337 gemäss nebenstehender Abbildung (sog.
"Pouring Shot"-Logo; GB 14). Deren Rechtsbeständigkeit vo-
rausgesetzt kann die Gesuchstellerin als Markeninhaberin ge-
stützt auf Art. 13 Abs. 2 MSchG anderen verbieten, ein Zeichen
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zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausge-
schlossen ist. Das trifft namentlich auf Zeichen zu, die eine Verwechslungs-
gefahr schaffen, indem sie mit einer älteren Marke identisch und für gleich-
artige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (Art. 3 Abs. 1 lit. b
MSchG) oder indem sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind (Art. 3 Abs. 1 lit. c
MSchG). Ohne Farbanspruch, d.h. schwarz-weiss hinterlegte Zeichen
sperren verwechselbare Zeichen in allen denkbaren farblichen Ausführun-
gen.12
4.3.3. Rechtsbeständigkeit / Nichtigkeit der Marke Nr. 720337
4.3.3.1. Parteibehauptungen
Die Gesuchstellerin behauptet im Wesentlichen, ihr Bildzeichen sei schutz-
fähig, denn es sei erstens nicht freihaltebedürftig und zweitens unterschei-
dungskräftig. Das "Pouring Shot"-Logo sei keine übliche Darstellung für
Schokoladenprodukte, sondern einzigartig. Es zeige weder ein Produkt
selbst noch eine Herstellungsweise für Schokoladenkugeln. Es sei ein Fan-
tasiezeichen und bestehe aus einem verglichen mit der Kugel überdimen-
sionierten Flüssigkeitsstrahl, der, sollte er als solcher wahrgenommen wer-
den, quasi von oben aus dem Nichts komme und die Kugel nicht bloss fülle,
sondern überfülle, so dass die Flüssigkeit in Ansammlungen auf der Kugel
stehen bleibe.
Die Gesuchsgegnerinnen bestreiten die Rechtsbeständigkeit der gesuch-
stellerischen Marke Nr. 720337. Das Zeichen sei Gemeingut und die Marke
daher nichtig. Die "Pouring Shot"-Fotografie sei ein Ausschnitt aus einer
Fotografie, die die Gesuchstellerin im Rahmen der Herstellung ihrer Scho-
koladenkugeln erstellt habe, um ihre Kundschaft über dieses Verfahren in
Kenntnis zu setzen. Die "Pouring Shot"-Fotografie zeige den üblichen Vor-
gang zur Herstellung einer Schokoladenpraline und diene der Gesuchstel-
lerin offensichtlich dazu, das nicht monopolisierbare Produktionsverfahren
ihrer Schokoladenkugeln zu offenbaren. Das Einfüllen eines Lebensmittel-
bestandteils, vorwiegend eines flüssigen, in einen anderen Lebensmittel-
bestandteil sei marktüblich.
4.3.3.2. Zeichen des Gemeinguts
Gemäss Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr durchgesetzt
haben. Der Ausdruck "Gemeingut" ist ein Sammelbegriff für beschreibende
Angaben, Freizeichen sowie elementare Zeichen. Die absoluten Aus-
schlussgründe dienen der Verhinderung von markenmässigen Fehlmono-
polisierungen.13 Fehlt einem älteren, zum Gemeingut gehörenden Zeichen
schon die rechtserhaltende Verkehrsdurchsetzung, erübrigt sich eine Prü-
fung des Tatbestands der Verwechslungsgefahr.14 Somit ist vorab die
12 MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl. 2009, N. 486. 13 MARBACH, SIWR III/1 (Fn. 12), N. 243. 14 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 13 (3. Lemma).
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Schutzfähigkeit der Marke Nr. 720337 zu prüfen, denn die Eintragung der
Marke schafft kein wohlerworbenes Recht am Ausschliesslichkeitsan-
spruch, sondern steht unter dem Vorbehalt anderer Beurteilung durch den
Zivilrichter. Dem Eintragungsentscheid des Instituts für Geistiges Eigentum
(IGE) kommt dabei für den Zivilrichter keine bindende Wirkung zu.15 Aller-
dings ist ungeklärt, ob der Massnahmenrichter an die Eintragung eines Zei-
chens als durchgesetzte Marke gebunden ist, zumal hier der Verfügungs-
anspruch ebenfalls nur glaubhaft zu machen ist (vgl. Art. 261 Abs. 1
ZPO).16
Der Tatbestand des Gemeinguts schliesst einerseits grundsätzlich Zeichen
vom Markenschutz aus, für die ein Freihaltebedürfnis besteht.17 Dabei wird
zwischen absolut und relativ freihaltebedürftigen Zeichen unterschieden.
Absolut freihaltebedürftig sind jene Zeichen, die für die beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen im Geschäftsverkehr unentbehrlich und den Mit-
bewerbern mangels gleichwertiger Alternativen zur freien Verfügung ste-
hen müssen.18 Ein bloss relatives Freihaltebedürfnis besteht, wenn die
Marktbeteiligten an einem Zeichen zwar ein wesentliches Gebrauchsinte-
resse haben, das Zeichen aber trotz seiner Banalität in einem konkreten
Zusammenhang im geschäftlichen Verkehr nicht absolut erforderlich ist, da
es nicht allgemein gebräuchlich ist und durch gleichwertige Zeichen ersetzt
werden kann.19 Die Beurteilung des Freihaltebedürfnisses erfolgt aus der
Sicht des Konkurrenten.20
Andererseits werden vom Markenschutz Zeichen ausgeschlossen, denen
keine Unterscheidungskraft zukommt. Das trifft auf Zeichen zu, die wegen
ihres Erscheinungsbildes oder ihres sachlichen bzw. beschreibenden Ge-
halts nicht geeignet sind, die für die Monopolisierung vorausgesetzte mar-
kenspezifische Unterscheidungsfunktion zu erfüllen. Markenrechtliche Un-
terscheidungskraft hat ein Zeichen nur, wenn es sich derart in der Erinne-
rung einprägt, dass der Adressat die damit gekennzeichneten Produkte ei-
nes bestimmten Unternehmens in der Fülle des Angebots jederzeit wieder
finden kann.21 Die Beurteilung der Unterscheidungskraft geschieht aus der
Sicht des Konsumenten.22
Bilder sind wie alle anderen Zeichen dann schutzfähig, wenn sie nicht frei-
haltebedürftig sind und die erforderliche Unterscheidungskraft aufweisen.
Aufgrund der Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten von Bildzeichen
schliesst der freihaltebedürftige oder beschreibende Charakter des Motivs
allein den Markenschutz noch nicht aus. Daher hat sich die Beurteilung an
15 BGE 140 III 297 E. 5.1. 16 Vgl. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, 2013, S. 177. 17 MARBACH, SIWR III/1 (Fn. 12), N. 257. 18 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 2 N. 58. 19 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 2 N. 50. 20 MARBACH, SIWR III/1 (Fn. 12), N. 247 f. 21 BGE 140 III 109 E. 5.3.2, 137 III 403 E. 3.3.2 m.w.N. 22 MARBACH, SIWR III/1 (Fn. 12), N. 248.
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der konkret gewählten grafischen Gestaltung zu orientieren. Ein Bildzei-
chen ist eintragungsfähig, sobald es unterscheidungskräftig gestaltet ist.23
Dem Spezialitätsprinzip folgend ist der markenrechtliche Schutz an die vom
hinterlegten Zeichen beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebun-
den. Daher erfolgt die Prüfung der absoluten Ausschlussgründe nie abs-
trakt, sondern immer konkret in Bezug auf die eingetragenen Ansprüche.24
Bezüglich des jüngeren Zeichens ist im Verletzungsverfahren demgegen-
über auf diejenigen Waren und Dienstleistungen abzustellen, für die das
jüngere Zeichen tatsächlich gebraucht wird oder für die eine Verwendung
droht.25
4.3.3.3. Würdigung
4.3.3.3.1. Markenauftritt der Gesuchstellerin
Die gesuchstellerische Marke Nr. 720337 ist eine reine Bildmarke und be-
ansprucht Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen der Klasse 30:
Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und Sago;
Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren,
Schokolade; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver;
Salz; Senf; Essig, Sossen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis. Strittig ist vorlie-
gend die Verwendung dieses Bildzeichens im Zusammenhang mit Schoko-
ladenkugeln bzw. kugelförmigen Schokoladenpralinen. Die absoluten Aus-
schlussgründe sind daher spezifisch in Bezug auf den eingetragenen An-
spruch für Schokolade zu prüfen.
Die Hell-Dunkel-Kontraste der in Schwarz-Weiss gehaltenen Grafik sind so
ausgestaltet, dass sie einen Lichteinfall von links oben suggerieren und die
Grafik dreidimensional erscheinen lassen. Diese zeigt (von unten nach
oben) einen auf dem Scheitelpunkt auf einer Ebene stehenden Kugelab-
schnitt, dessen Höhe den Radius überschreitet. Auf der nach oben gerich-
teten Schnittkante befindet sich ein wulstartiger Ring, auf dem ein kleinerer,
mit dem Scheitelpunkt nach oben gerichteter Kugelabschnitt mit gerundeter
Schnittkante sitzt. Aus dem Scheitelpunkt ragt ein bikonkaver, stielartiger
Balken, dessen Höhe die Höhe aller drei anderen Elemente zusammen
leicht übertrifft. Die untere Kante des stielartigen Balkens ist in etwa hori-
zontal und ungefähr einen Viertel so lang ist wie der Durchmesser des un-
teren Kugelabschnitts. Die längere obere Kante ist von links unten nach
rechts oben abgeschrägt.
Auf den Schutzanspruch für Schokolade bezogen kann darin eine stilisierte
Darstellung eines von oben auf eine Schokoladenkugel auftreffenden
Strahls einer zähen Flüssigkeit bzw. flüssiger Schokolade, der den oberen
Teil der Kugel in zwei Lagen mit zäher Flüssigkeit bzw. Schokolade be-
deckt, gesehen werden. Dass es sich dabei um eine im oberen Teil geöff-
nete Schokoladekugel (d.h. einen Hohlkugelabschnitt) handelt, in die von
23 MARBACH, SIWR III/1 (Fn. 12), N. 316. 24 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 2 N. 16. 25 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 3 N. 122.
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oben mittig flüssige Schokolade oder eine andere zähflüssige Füllung ein-
gegossen wird, ist eine Interpretation der Gesuchsgegnerinnen und lässt
sich der Darstellung nicht entnehmen.
4.3.3.3.2. Freihaltebedürfnis
Die Gesuchsgegnerinnen behaupten, die Marke sei nicht rechtsbeständig.
Die Gesuchstellerin versuche einen Ausschnitt aus einer Fotografie zu mo-
nopolisieren, die sie im Rahmen der Herstellung ihrer Schokoladekugeln
zur Orientierung ihrer Kundschaft über das nicht monopolisierte Herstel-
lungsverfahren erstellt habe. Zum Beweis legen die Gesuchsgegnerinnen
eine Fotografie der Gesuchstellerin ins Recht (AB 3). Zudem stellen sie der
Marke der Gesuchstellerin einen Ausschnitt aus der vorgenannten Foto-
grafie gegenüber und behaupten, das hinterlegte Zeichen sei ein seitenver-
kehrter Abzug des Ausschnitts aus Antwortbeilage 3. Sie folgern daraus,
die Marke der Gesuchstellerin zeige den Herstellungsvorgang. Sie habe
keine Unterscheidungskraft. Zudem bestehe ein Freihaltebedürfnis.
Antwortbeilage 3 zeigt einen Maître Chocolatier, der von einem auf Kopf-
höhe gehaltenen Schneebesen braune Flüssigkeit bzw. flüssige Schoko-
lade auf eine auf Brusthöhe auf einer Fläche stehende Schokoladenkugel
fliessen lässt, so dass deren oberer Teil von zwei Lagen Schokolade be-
deckt wird (vgl. AB 3). Selbst wenn die Marke der Gesuchstellerin das Spie-
gelbild des Ausschnitts aus der Fotografie gemäss Antwortbeilage 3 wäre
(was aufgrund der unterschiedlichen Proportionen der Flüssigkeitsstrahle
allerdings als wenig glaubhaft erscheint), ist jedenfalls nicht glaubhaft, dass
die genannte Fotografie tatsächlich die Art und Weise der Herstellung der
gesuchstellerischen Schokoladenkugeln zeigt. Vielmehr ist notorisch, dass
grosse Hersteller von Schokoladenprodukten wie die Gesuchstellerin Mas-
senware wie Schokoladenkugeln oder kugelförmige Schokoladenpralinen
nicht von Hand in Einzelanfertigung mit wenig geeigneter Gerätschaft pro-
duzieren. Mangels entsprechender Belege gelingt es den Gesuchsgegne-
rinnen nicht, glaubhaft darzulegen, dass das "Pouring Shot"-Logo den Her-
stellungsprozess der gesuchstellerischen Schokoladenkugeln bzw. kugel-
förmigen Schokoladenpralinen zeigt.
Inwiefern das gesuchstellerische Zeichen im Wirtschaftsverkehr aus der
Sicht des massgeblichen Verkehrskreises der Konkurrenten (Produzenten,
Distributoren etc.) mangels gleichwertiger Alternativen von wesentlichem
Interesse oder gar unentbehrlich und daher vom Markenschutz ausge-
schlossen sein sollte, ist nicht ersichtlich und wird von den Gesuchsgegne-
rinnen auch nicht weiter dargetan. Im Ergebnis ist das "Pouring Shot"-Logo
nicht freihaltebedürftig. Das gälte im Übrigen selbst dann, wenn das ge-
suchstellerische Zeichen einen Ausschnitt aus dem Produktionsprozess
von Schokoladenkugeln zeigen würde.
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4.3.3.3.3. Unterscheidungskraft
Die Funktion der Marke besteht darin, Waren oder Dienstleistungen eines
Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1
Abs. 1 MSchG). Sie ist Erkennungszeichen für eine bestimmte Betriebsher-
kunft. Die Unterscheidungskraft beschreibt die konkrete Unterscheidungs-
eignung eines Zeichens. Dieses erfüllt seine markenmässige Unterschei-
dungsfunktion dann, wenn die massgebenden Verkehrskreise darin einen
Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.26
Auszugehen ist vom Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren
Marke. Die aktuellen und potenziellen Abnehmer der normativ objektiviert
definierten Waren und/oder Dienstleistungen bilden die massgeblichen
Verkehrskreise.27 Die Marke der Gesuchstellerin beansprucht u.a. Schutz
für Schokolade. Schokolade ist ein Massenartikel des täglichen Bedarfs
und wird im Lebensmittelhandel namentlich von Grossverteilern angebo-
ten, daneben aber beispielsweise auch von Spezialitätengeschäften und
Kiosken. Es ist deshalb von den Durchschnittsverbrauchern bzw. dem all-
gemeinen Publikum als massgeblichen Verkehrskreisen auszugehen.
Die gesuchstellerische Marke ist ein reines Bildzeichen. Dieses zeigt nicht
die schlichte Abbildung der mit der Marke beanspruchten Ware "Schoko-
lade". Vielmehr handelt es sich um eine grafische Komposition in Form ei-
ner stilisierten Darstellung eines von oben auf eine Kugel auftreffenden
Strahls einer zähen Flüssigkeit, der den oberen Teil der Kugel in zwei La-
gen mit zäher Flüssigkeit überdeckt. Es dürfte zwar durchaus gewollt sein,
dass die Durchschnittsverbraucher bzw. das allgemeine Publikum darin ei-
nen auf eine Schokoladenkugel auftreffenden Strahl flüssiger Schokolade
erkennen. Das bedeutet aber nicht, dass dem Zeichen keine Unterschei-
dungskraft zukommen könnte. Denn die Komposition vermittelt namentlich
auch aufgrund der durch die Hell-Dunkel-Kontraste erzielten dreidimensio-
nalen Wirkung einen originellen Gesamteindruck. Das Zeichen ist geeignet,
sich in der Erinnerung des allgemeinen Publikums bzw. der Durchschnitts-
verbraucher so einzuprägen, dass diese die damit gekennzeichneten Pro-
dukte eines bestimmten Unternehmens in der Fülle des Angebots jederzeit
wieder finden können.28 Dank seiner Formgebung und Ausgestaltung ist
das Zeichen unterscheidungskräftig.
4.3.3.4. Ergebnis
Zusammenfassend ist die Marke der Gesuchstellerin einerseits nicht frei-
haltebedürftig. Andererseits verfügt sie über Unterscheidungskraft. Das
Zeichen ist nicht Gemeingut und geniesst grundsätzlich markenrechtlichen
Schutz. Damit erübrigt sich eine Prüfung der Verkehrsdurchsetzung.
26 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (FN. 14), Art. 2 N. 68. 27 SHK MSchG-JOLLER, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 51. 28 Vgl. BGE 140 III 109 E. 5.3.2; BGE 137 III 403 E. 3.3.2 m.w.N.
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4.3.4. Verwechslungsgefahr
4.3.4.1. Rechtliches
Die Gesuchstellerin stützt ihren Anspruch auf Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 3
Abs. 1 lit. c MSchG, wonach die Markeninhaberin anderen verbieten lassen
kann, Zeichen zu gebrauchen, die der älteren Marke ähnlich und für gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr ist un-
mittelbar, wenn die eingetragene Marke und das beanstandete Zeichen
nicht unterschieden werden können. Sie ist mittelbar, wenn die Abnehmer
die beiden Zeichen zwar unterscheiden können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit
aber davon ausgehen, dass die gekennzeichneten Waren oder Dienstleis-
tungen vom gleichen Unternehmen stammen.29 Verwechslungsgefahr im
weiteren Sinne ist gegeben, wenn die angesprochenen Abnehmer wenigs-
tens davon ausgehen, dass die gekennzeichneten Waren oder Dienstleis-
tungen von rechtlich, wirtschaftlich oder organisatorisch miteinander ver-
bundenen Unternehmen stammen.30 Ob eine Verwechslungsgefahr vor-
liegt oder nicht, ist eine Rechtsfrage. Bei deren Beurteilung sind die Gleich-
artigkeit der Waren- bzw. Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft und
die Zeichenähnlichkeit zu berücksichtigen.31 Zum Verhältnis zwischen den
Kriterien der Identität oder Gleichartigkeit der Waren bzw. Dienstleistungen
und der Zeichenähnlichkeit hält das Bundesgericht fest, das Risiko von Ver-
wechslungen werde umso grösser, je näher sich die Waren oder Dienst-
leistungen sind, für welche die eingetragene Marke registriert ist. Daher
habe sich auch das jüngere Zeichen von der älteren Marke entsprechend
stärker abzuheben, um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.32
4.3.4.2. Gleichheit oder Gleichartigkeit der Waren
Nach dem Spezialitätsprinzip ist eine Marke nur in Bezug auf die in der
Markeneintragung beanspruchten Waren und Dienstleistungen ge-
schützt.33 Demgegenüber ist im Verletzungsverfahren beim jüngeren Zei-
chen auf diejenigen Waren und Dienstleistungen abzustellen, für die das
jüngere Zeichen tatsächlich verwendet wird oder für die eine Verwendung
droht.34 Bei der Beurteilung von Identität oder Gleichartigkeit von Waren
bildet die Analyse der Produkte Ausgangs- und Kernpunkt der Prüfung.35
Die gesuchstellerische Marke beansprucht u.a. Schutz für Schokolade. Die
Gesuchsgegnerinnen verwenden ihr Zeichen auf den Verpackungen der
von ihnen angebotenen und vertriebenen "Zartschmelzenden Kugeln". So-
wohl bei den von der Gesuchstellerin angebotenen und vertriebenen
29 SHK MSchG-JOLLER (Fn. 27), Art. 3 N. 22 ff. m.w.N. 30 SHK MSchG-JOLLER (Fn. 27), Art. 3 N. 28 ff. m.w.N. 31 BGE 122 III 382 E. 2a; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 27), Art. 3 N. 45 ff. 32 BGE 122 III 382 E. 3a. 33 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 2 N. 16. 34 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (FN. 14), Art. 3 N. 122; BGer 4A_617/2017 vom
27. April 2018 E. 3.1.1. 35 MARBACH (Fn. 12), N. 817 ff..
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"Lindor-Kugeln" als auch bei den "Zartschmelzenden Kugeln" der Gesuchs-
gegnerinnen handelt es sich um Schokoladenkugeln. Es herrscht Wa-
renidentität.
4.3.4.3. Massgebliche Verkehrskreise
Die Verwechslungsgefahr ist gestützt auf das Verständnis und die Aufmerk-
samkeit der im Einzelfall angesprochenen aktuellen und potentiellen Ver-
kehrskreise zu beurteilen. Weil der Schutzbereich der älteren Marke zu be-
urteilen ist, bestimmt deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis norma-
tiv die massgebenden Verkehrskreise.36 Wie gezeigt bestehen diese im Zu-
sammenhang mit dem von der gesuchstellerischen Marke beanspruchten
Schutz für Schokolade aus den Durchschnittsverbrauchern bzw. dem all-
gemeinen Publikum (vgl. vorne E. 4.3.3.3).37 Schokolade ist ein Massenar-
tikel des täglichen Bedarfs und wird von den massgebenden Verkehrskrei-
sen regelmässig ohne besondere Aufmerksamkeit und mit einem geringen
Unterscheidungsvermögen gekauft. Die Gefahr der Verwechslung ist daher
nach einem besonders strengen Massstab zu beurteilen.38
4.3.4.4. Kennzeichnungskraft der Marke Nr. 720337
Die Kennzeichnungskraft bestimmt den Schutzumfang einer Marke mit. Für
schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für
starke.39 Bei schwachen Marken genügen schon bescheidene Abweichun-
gen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen, starken Marken
steht ein erweiterter Schutzbereich zu. Die Kennzeichnungskraft bezieht
sich auf die konkrete Geltung eines Zeichens – im Unterschied zur Unter-
scheidungskraft des Zeichens als konkreter Eignung zur Unterscheidbar-
keit von damit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen eines Unterneh-
mens.40 Als schwach gelten u.a. Marken, deren wesentliche Bestandteile
gemeinfrei sind oder sich eng an gemeinfreie Bestandteile anlehnen.41 Im
Vordergrund stehen Bestandteile mit beschreibendem Gehalt.
Bei Bildzeichen hat sich die Beurteilung an der konkret gewählten grafi-
schen Gestaltung zu orientieren (vgl. Abbildung vorne E. 4.3.2). Die ge-
suchstellerische Marke ist ohne Farbanspruch in Schwarz-Weiss gehalten.
Die Hell-Dunkel-Kontraste sind so ausgestaltet, dass sie einen Lichteinfall
von links oben suggerieren und die Grafik dreidimensional erscheinen las-
sen. Diese zeigt (von unten nach oben) einen auf dem Scheitelpunkt auf
einer Ebene stehenden Kugelabschnitt, dessen Höhe den Radius über-
schreitet. Auf der nach oben gerichteten Schnittkante befindet sich ein
wulstartiger Ring, auf dem ein kleinerer, mit dem Scheitelpunkt nach oben
36 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 3 N. 162. 37 SHK MSchG-JOLLER (Fn. 27), Art. 3 N. 51. 38 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 3 N. 167. 39 BGE 122 III 382 E. 2a. 40 Wobei dies in diesem Stadium nicht mehr zu prüfen ist: Fehlt es nämlich einem Zeichen an Un-
terscheidungskraft, kommt es als Marke von vornherein nicht in Frage (vgl. dazu SHK  [Fn. 27], Art. 3 N. 70 f.).
41 MARBACH (Fn. 12), N. 981.
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gerichteter Kugelabschnitt mit gerundeter Schnittkante sitzt. Aus dem
Scheitelpunkt ragt ein bikonkaver, stielartiger Balken. Dessen untere Kante
verläuft in etwa horizontal. Ihre Länge entspricht ungefähr einem Viertel des
Durchmessers des unteren Kugelabschnitts. Die längere obere Kante ver-
läuft schräg von links unten nach rechts oben. Im Zusammenhang mit dem
Schutzanspruch für Schokolade kann darin eine stilisierte Darstellung eines
von oben auf eine Schokoladenkugel auftreffenden Strahls einer zähen
Flüssigkeit, namentlich flüssiger Schokolade, die den oberen Teil der Kugel
in zwei Lagen mit bedeckt, gesehen werden. Von den drei Elementen Ku-
gel, Überdeckung und Strahl dominiert keines. Die Komposition wirkt har-
monisch und proportional stimmig. Im Gesamteindruck greift sie nicht auf
vorbekannte Formen zurück und wirkt entsprechend originell, ohne aber
einen Fantasiegehalt aufzuweisen, der sie besonders auffallen liesse.42
Insgesamt kommt der gesuchstellerischen Marke somit durchschnittliche
Kennzeichnungskraft zu. Demgemäss ist auch von einem durchschnittlich
grossen Schutzbereich auszugehen. Für die gesuchsgegnerischen Zei-
chen bedeutet das, dass nicht schon bescheidene Abweichungen von der
gesuchstellerischen Marke genügen, um eine hinreichende Unterscheid-
barkeit zu schaffen.
4.3.4.5. Zeichenähnlichkeit
4.3.4.5.1. Rechtliches
Eine Marke geniesst in der Ausgestaltung Schutz, wie sie im Markenregis-
ter eingetragen ist. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist deshalb
in Bezug auf die zu schützende ältere Marke einzig von deren Registerein-
trag auszugehen.43 Bezüglich des angefochtenen Zeichens wird im Verlet-
zungsprozess hingegen vom tatsächlichen oder drohenden Gebrauch aus-
gegangen.44 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich dabei nach Massgabe
des Gesamteindrucks der zu vergleichenden Zeichen im Erinnerungsbild
der massgeblichen Verkehrskreise.45
Diese Massgeblichkeit des Gesamteindruckes schliesst nicht aus, dass ein
oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke dominierend wirken. Im
Gegenteil wird der Gesamteindruck einer Marke gerade durch deren kenn-
zeichnungskräftige Elemente geprägt, während schwache oder gemein-
freie Elemente ihn weniger zu beeinflussen vermögen.46 Bei Marken, die
mehrere Bestandteile enthalten, ist deshalb vorab im Sinne eines gedank-
lichen Zwischenschritts die Kennzeichnungskraft der einzelnen Bestand-
teile zu bestimmen.47
42 Vgl. BGer 4A_330/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 3.1 m.w.N. 43 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 3 N. 37 m.w.H. 44 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 3 N. 39 m.w.H. 45 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 14), Art. 3 N. 40; MARBACH (Fn. 12), N. 995. 46 BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 6.2 m.w.N. 47 SHK MSchG-JOLLER (Fn. 27), Art. 3 N. 81 f.; BVGer B-5786/2011 vom 23. November 2012
E. 4.1.
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4.3.4.5.2. Würdigung
Zu vergleichen ist die gesuchstellerische Bildmarke Nr. 720337 mit den drei
von den Gesuchsgegnerinnen verwendeten "Pouring Shot"-Logos. Fol-
gende Zeichen stehen sich also gegenüber:
Die gesuchstellerische Bildmarke besteht grundsätzlich aus drei Elemen-
ten (von unten nach oben): Einer auf einer Ebene stehenden Kugel, einer
mehrfach wulstartigen Bedeckung und einem daraus nach oben ragenden,
bikonkaven, stielartigen Balken. Durch die unterschiedliche Hell-Dunkel-
Färbung und den angedeuteten Schattenwurf wirkt das Zeichen dreidimen-
sional. Wird es im Zusammenhang mit dem Angebot von Schokoladearti-
keln verwendet, werden grosse Teile der angesprochenen Verkehrskreise,
bestehend aus den Durchschnittskonsumenten und dem allgemeinen Pub-
likum, darin die stilisierte Darstellung eines von oben auf eine Schokola-
denkugel auftreffenden Strahls flüssiger Schokolade erkennen, die den
oberen Teil der Kugel bedeckt. Keines der drei Elemente dominiert den
Gesamteindruck.
Die Gesuchsgegnerinnen verwenden die angegriffenen Zeichen auf der
Verpackung der in drei Sorten erhältlichen "Zartschmelzen Kugeln". Die in
Dunkelbraun, Hellbraun und Beige gehaltenen Zeichen der Gesuchsgeg-
nerinnen sind der gesuchstellerischen Marke nicht nur ähnlich, sondern in
weiten Teilen gleich. So werden die Komposition aus drei Elementen (Ku-
gel, wulstartige Bedeckung, stielartiger Balken) und deren Ausgestaltung
(die Kugel steht auf einer Ebene und trägt eine mehrfach wulstartige Bede-
ckung und einen daraus nach oben ragenden, bikonkaven, stielartigen Bal-
ken) eins zu eins übernommen. Wie die verletzte Bildmarke wirken auch
die gesuchsgegnerischen Zeichen durch die jeweils unterschiedliche Hell-
Dunkel-Färbung und den angedeuteten Schattenwurf dreidimensional.
Wiederum dominiert keines der drei Elemente den Gesamteindruck. Unter-
schiede zur gesuchstellerischen Marke weisen die angegriffenen Zeichen
nur insoweit auf, als der Flüssigkeitsstrahl in Relation zur Kugel etwas dün-
ner wirkt und die Ränder der Bedeckung nicht ringartig, sondern unregel-
mässig wellenartig gehalten sind. Zudem sind die hellen Stellen zur Erzeu-
gung des dreidimensionalen Eindrucks auf der Komposition anders verteilt.
Die beiden Zeichen können zwar im direkten Vergleich trotz der grossen
Ähnlichkeit unterschieden werden. Der abstrakte Vergleich genügt aber
- 21 -
nicht.48 Beim allein entscheidenden Vergleich des Gesamteindrucks der ri-
valisierenden Zeichen im Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrs-
kreise dürfte eine Unterscheidung kaum mehr möglich sein. Dementspre-
chend reichen die wenigen geringfügigen Abweichungen der gesuchsgeg-
nerischen Zeichen bei weitem nicht aus, um eine hinreichende Unter-
scheidbarkeit von der gesuchstellerischen Marke zu erreichen. Damit
schaffen die gesuchsgegnerischen Zeichen eine Verwechslungsgefahr;
der Gesuchstellerin steht folglich gestützt auf ihre Bildmarke Nr. 720337 ein
Verbotsanspruch gegen die Gesuchsgegnerinnen zu.
4.3.5. Ergebnis
Zusammenfassend ist die klägerische Marke rechtsbeständig und originär
durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die in der Markeneintragung bean-
spruchten Waren und die unter Verwendung des angegriffenen Zeichens
angebotenen und vertriebenen Waren sind identisch. Die Zeichen der Ge-
suchsgegnerinnen sind der Marke der Gesuchstellerin sehr ähnlich. Die
massgeblichen Verkehrskreise werden kaum in der Lage sein, in ihrem Er-
innerungsbild die gesuchsgegnerischen Zeichen von der Marke der Ge-
suchstellerin zu unterscheiden. Damit schaffen die Gesuchsgegnerinnen
eine Verwechslungsgefahr. Zu deren Abwehr gewährt die Marke
Nr. 720733 der Gesuchstellerin einen Verbotsanspruch gegen die Ge-
suchsgegnerinnen. Die Hauptsachenprognose fällt demgemäss positiv
aus.
5. Nachteilsprognose
5.1. Parteibehauptungen
Die Gesuchstellerin behauptet, die Gesuchsgegnerinnen schüfen mit der
Verwendung des hochgradig ähnlich gestalteten und fast identischen "Pou-
ring Shot"-Logos die Gefahr, dass die Schweizer Abnehmer deren "Zart-
schmelzende Kugeln" mit den "Lindor-Kugeln" der Gesuchstellerin ver-
wechselten bzw. in Zusammenhang brächten. Dies verletze ihre Marken-
rechte. Die im Markt hervorgerufenen Fehlvorstellungen führten zu einer
Marktverwirrung und damit zu immateriellen geldwerten Schädigungen.
Der Schaden könne in der Regel nicht gemessen, sondern bloss geschätzt
werden, weil dessen Höhe schwer nachzuweisen sei. Darin sei der nicht
leicht wiedergutzumachende Nachteil zu erkennen.
Die Gesuchsgegnerinnen erwidern, ein nicht leicht wiedergutzumachender
Schaden sei nicht erkennbar und auszuschliessen. Marktverwirrung sei
keine eigene Schadensposition. Zudem wären sie in der Lage, einen allfäl-
ligen Schaden zu ersetzen und auch bereit und in der Lage, Sicherheit nach
Art. 261 Abs. 2 ZPO zu leisten.
5.2. Rechtliches
Neben der Hauptsachenprognose hat die Gesuchstellerin glaubhaft zu ma-
chen, dass ihr aus der Verletzung eines ihr zustehenden Anspruchs ein
48 MARBACH (Fn. 12), N. 990.
- 22 -
nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht (Art. 261 Abs. 1 lit. b
ZPO). Gleich wie bei der Hauptsachenprognose sind bei der Nachteilsprog-
nose an die nicht leichte Ersetzbarkeit des drohenden Nachteils strengere
Anforderungen zu stellen, wenn die vorsorgliche Vollstreckung eines An-
spruchs verlangt wird. In solchen Fällen müssen die Interessen der Par-
teien sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Nach Lehre und Recht-
sprechung liegt ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil vor, wenn
dieser nicht oder nur schwer mit Geld ausgeglichen werden kann.49 Das ist
im Kennzeichenrecht gegeben, wenn ein Kennzeichen geschwächt wird,
etwa durch eine sog. Marktverwirrung.50 Als nicht leicht wieder gutzuma-
chender Nachteil gilt auch eine Einbusse von Goodwill aufgrund minder-
wertiger Leistungen eines Konkurrenten.51 Mögliche Rufschädigungen,
Kundenverluste oder entgangene Gewinne stellen nach der Rechtspre-
chung zwar mit Geld grundsätzlich ausgleichbare Nachteile dar. Jedoch
gelten diese künftigen Einbussen ebenfalls als kaum berechen- und nach-
weisbar, so dass regelmässig auch in einer solchen Konstellation ein nicht
leicht wieder gutzumachender Nachteil angenommen wird.52
5.3. Würdigung
Die Gesuchsgegnerinnen schaffen durch die Verwendung ihrer "Pouring
Shot"-Zeichen auf den Verpackungen ihrer Schokoladenkugeln bei den
Durchschnittsverbrauchern bzw. beim allgemeinen Publikum die Gefahr ei-
ner Verwechslung mit den Schokoladenkugeln der Gesuchstellerin, deren
Verpackungen mit dem "Pouring Shot"-Logo gemäss Marke Nr. 720377
versehen sind. Es droht eine Marktverwirrung, was für sich alleine genom-
men bereits einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil darstellt.
Die angesprochenen Konsumenten gehen aufgrund der starken Ähnlich-
keit der Zeichen und der Identität der angebotenen Waren davon aus, dass
die mit den Zeichen der Gesuchsgegnerinnen versehenen Dienstleistun-
gen ebenfalls von der Gesuchstellerin stammen oder mindestens, dass die
Gesuchsgegnerinnen mit der Gesuchstellerin in irgendeiner Form unter-
nehmensmässig verbunden sind. Angesichts der mit den potentiellen Fehl-
zurechnungen verbundenen Gefahr der Verwässerung der Kennzeich-
nungskraft der gesuchstellerischen Marke Nr. 720733 sind Nachteile für die
Gesuchstellerin absehbar. Es ist gerichtsnotorisch (vgl. Art. 151 ZPO),
dass Schadenersatzklagen bei Verletzung von Immaterialgüterrechten
meistens sehr aufwändig und nicht einfach zu führen sind. Insbesondere
kann eine mögliche Verwässerung der Marke der Gesuchstellerin sowie
eine mögliche Rufschädigung nicht ohne weiteres in Geld gemessen und
damit ersetzt werden. Der dadurch entstandene Schaden lässt sich erfah-
rungsgemäss selbst mit grossem Werbeaufwand nachträglich kaum mehr
gut machen. Damit fällt auch die Nachteilsprognose positiv aus.
49 Vgl. BGE 108 II 228 E. 2b und c; BAUDENBACHER/GLÖCKNER, in: Baudenbacher (Hrsg.), Lauter-
keitsrecht, 2001, Art. 14 N. 22. 50 ALDER, Der einstweilige Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, 1993, S. 87 f. 51 Vgl. ALDER (Fn. 50), S. 88. 52 HUBER (Fn. 7), Art. 261 N. 20 ff.; BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 7), Art. 261 N. 25.
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6. Dringlichkeit
6.1. Parteibehauptungen
Die Gesuchstellerin behauptet, die von den Gesuchsgegnerinnen geschaf-
fene Marktverwirrung wirke sich auf den Absatz ihrer Produkte nachteilig
aus und führe zu einer Verwässerung und Schädigung des guten Rufs der
"Lindor-Kugeln". Ein weiteres Zuwarten, insbesondere das Abwarten eines
rechtskräftigen Urteils in der Hauptsache, sei nicht zumutbar. Folglich liege
die vorausgesetzte Dringlichkeit vor. Die Gesuchsgegnerinnen äussern
sich nicht zur Dringlichkeit.
6.2. Rechtliches
An die Glaubhaftmachung der zeitlichen Dringlichkeit sind keine allzu ho-
hen Anforderungen zu stellen. Grundsätzlich ist die Dringlichkeit immer
dann gegeben, wenn ein ordentlicher Prozess deutlich länger dauern
würde als das Massnahmeverfahren.53 Eine Verwirkung der zeitlichen
Dringlichkeit infolge Zeitablaufs bemisst sich folglich nicht an einer abstrak-
ten Zeitspanne, sondern ausschliesslich an der voraussichtlichen Dauer
des Hauptprozesses.54 Damit dürfte es schon jahrelanger Untätigkeit be-
dürfen, bis einer gesuchstellenden Person im Massnahmeverfahren
Rechtsmissbrauch infolge Zeitablaufs vorgeworfen werden kann, so dass
auf ihr Massnahmegesuch nicht einzutreten wäre.55
6.3. Würdigung
Die Gesuchstellerin gibt an, Ende Dezember 2020 erstmals vom Angebot
der "Zartschmelzenden Kugeln" durch die Gesuchsgegnerinnen erfahren
zu haben. Am 18. Januar 2021 liess sie der Gesuchsgegnerin 1 ein erstes
Abmahnschreiben zukommen (GB 63). Das Antwortschreiben der Ge-
suchsgegnerin 1 vom 27. Januar 2021 war abschlägig. Mit dem vorliegen-
den Verfahren könnte die Gesuchstellerin rund sieben Monate nach der
behaupteten Entdeckung ihrer Markenrechtsverletzung und rund sechs
Monate nach der ersten Abmahnung der Gesuchsgegnerin 1 ein vorsorgli-
ches Verbot erwirken. Dies ist wesentlich früher als der Zeitpunkt, in dem
ein Urteil in einem ordentlichen Verfahren zu erwarten wäre. Denn wegen
des üblicherweise doppelten Schriftenwechsels sowie mindestens einer
Verhandlung dauern Immaterialgüterverletzungsprozesse erfahrungsge-
mäss deutlich länger als ein Jahr. Die zeitliche Dringlichkeit ist offensicht-
lich gegeben.
7. Verhältnismässigkeit
7.1. Parteibehauptungen
Die Gesuchsgegnerinnen erklären, mit einem vorsorglichen Verbot zum
Gebrauch ihrer Verpackungen müsste ihr ganzer diesbezüglicher Vorrat
53 DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 3), N. 622. 54 RÜETSCHI, Die Verwirkung des Anspruchs auf vorsorglichen Rechtsschutz durch Zeitablauf, sic!
2002, S. 422. 55 DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI (Fn. 3), N. 622 m.w.N.
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vernichtet werden. Dies wäre unverhältnismässig, beabsichtigten sie doch,
zum 1. Juli 2021 anstelle der streitgegenständlichen neue Verpackungen
auf den Markt zu bringen.
7.2. Rechtliches
Im Rahmen der Abwägung zwischen den Interessen der Gesuchstellerin
und jenen der Gesuchsgegnerinnen darf die anzuordnende Massnahme
nicht weiter gehen, als es zum vorläufigen Schutz des durch die Gesuch-
stellerin glaubhaft gemachten Anspruchs notwendig ist.56 Sie hat sich auf
das Notwendige zu beschränken.57
7.3. Würdigung
Das Interesse der Gesuchstellerin, den Gesuchsgegnerinnen den Ge-
brauch der Marke Nr. 720337 ("Pouring Shot"-Logo; GB 14) im Zusammen-
hang mit dem Anbieten und Vertreiben von Schokoladenkugeln zu verbie-
ten, ist ausgewiesen. Der mit einem vorsorglichen Verbot verbundene Ein-
griff in die Rechte der Gesuchsgegnerinnen beschränkt sich auf das Not-
wendige und behindert sie nicht übermässig. Nachdem die Gesuchsgeg-
nerinnen Kund gegeben haben, ab dem 1. Juli 2021 ihre Schokoladenku-
geln in anderen Verpackungen anzubieten und zu verkaufen, und dieser
Tag mittlerweile seit drei Wochen verstrichen ist, kann sie die Anordnung
des beantragten Verbots in ihrer wirtschaftlichen Betätigung kaum mehr
beeinträchtigen. Die Massnahme erweist sich als verhältnismässig.
8. Sicherheitsleistung
8.1. Keine Sicherheitsleistung durch die Gesuchsgegnerinnen
Mit Eventualbegehren Ziff. 1. b) beantragen die Gesuchsgegnerinnen in ih-
rer Gesuchsantwort vom 12. Mai 2021 gestützt auf Art. 261 Abs. 2 ZPO, es
sei ihnen anstelle eines vorsorglich zu verfügenden Verbots gemäss ge-
suchstellerischem Antrag die Leistung einer angemessenen Sicherheit auf-
zuerlegen. Im Rahmen der Nachteilsprognose wurde erläutert, dass eine
mögliche Verwässerung der Marke der Gesuchstellerin sowie eine mögli-
che Rufschädigung nicht ohne weiteres in Geld gemessen und damit er-
setzt werden kann und sich der dadurch entstandene Schaden erfahrungs-
gemäss selbst mit grossem Werbeaufwand nachträglich kaum mehr gut
machen lässt (vgl. vorne E. 5.2). Weil ein potenzieller Schaden kaum be-
rechnet werden kann, kommt eine Sicherheitsleistung durch die Gesuchs-
gegnerinnen nach Art. 261 Abs. 2 ZPO vorliegend nicht in Betracht.
Der Antrag auf Sicherheitsleistung durch die Gesuchsgegnerinnen ist ab-
zuweisen.
8.2. Keine Sicherheitsleistung durch die Gesuchstellerin
Mit Subeventualbegehren Ziff. 1. c) beantragen die Gesuchsgegnerinnen
in ihrer Gesuchsantwort vom 12. Mai 2021 gestützt auf Art. 264 Abs. 1
56 HUBER (Fn. 7), Art. 261 N. 23 m.w.N. 57 BSK ZPO-SPRECHER (Fn. 7), Art. 261 N. 112a.
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ZPO, es sei ein vorsorglich zu verfügendes Verbot gemäss gesuchstelleri-
schem Antrag von einer von der Gesuchstellerin zu leistenden Sicherheit
von mindestens Fr. 10'000.00 abhängig zu machen. Sie begründeten dies
mit einem Verlust von etwa Fr. 6'000.00, der entstehen würde, wenn sie ihr
auf fünf Wochen ausgelegtes Lager an angegriffenen, leichtverderblichen
Schokoladenkugeln nicht mehr verkaufen könnten, und einem Schaden
aus Entsorgungskosten und Gewinnausfall während der Umsatzlücke bis
zur Einführung der neuen Verpackungen von rund Fr. 4'000.00. Nachdem
die Gesuchsgegnerinnen in der Gesuchsantwort selber erklärten, ihre
"Zartschmelzenden Kugeln" ab dem 1. Juli 2021 in neuen Verpackungen
anzubieten, fehlt ihnen ein schützenswertes Interesse an der anbegehrten
Sicherheitsleistung. Das Rechtsschutzinteresse ist Prozessvoraussetzung.
Ist es zu Beginn des Prozesses vorhanden, fällt es aber während dessel-
ben dahin, ist auf den betreffenden Antrag nicht einzutreten.
Demgemäss ist auf den Antrag auf Sicherheitsleistung durch die Gesuch-
stellerin nicht einzutreten.
9. Zwischenergebnis
Dem Gesagten zufolge sind sämtliche Voraussetzungen für den Erlass vor-
sorglicher Massnahmen erfüllt. Ausgangsgemäss ist Rechtsbegehren
Ziff. 1 des Gesuchs vom 29. März 2021 materiell gutzuheissen und den
Gesuchsgegnerinnen zu verbieten, Schokoladenkugeln in den von der Ge-
suchstellerin bezeichneten Verpackungen zu bewerben, anzupreisen, ein-
zuführen, zu lagern, anzubieten und/oder zu verkaufen. Der Eventualan-
trag Ziff. 1 b) der Gesuchsantwort vom 12. Mai 2021 ist abzuweisen, auf
den Subeventualantrag Ziff. 1 c) ist nicht einzutreten. Bei diesem Verfah-
rensausgang erübrigt sich die Prüfung von Ansprüchen aus Lauterkeits-
recht.
10. Direkte Vollstreckung
10.1. Antrag und Stellungnahme der Parteien
Die Gesuchstellerin beantragt, dass neben dem Verbot bereits Vollstre-
ckungsmassnahmen angeordnet werden sollen, nämlich eine Ordnungs-
busse von F. 1'000.00 pro Tag, mindestens aber Fr. 5'000.00 sowie die
Strafandrohung der Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhand-
lungsfall. Die Gesuchsgegnerinnen äussern sich nicht zu den Vollstre-
ckungsmassnahmen.
10.2. Rechtliches
Das Gericht, das eine vorsorgliche Massnahme anordnet, trifft auch die er-
forderlichen Vollstreckungsmassnahmen (Art. 267 ZPO).58 Art. 343 Abs. 1
ZPO enthält eine abschliessende Aufzählung der möglichen Vollstre-
ckungsmassnahmen. Darunter fallen insbesondere die Strafandrohung ge-
mäss Art. 292 StGB (lit. a ZPO), eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 5'000.00
58 SCHNEUWLY/VETTER, Die Realvollstreckung handelsgerichtlicher Entscheide, in: Jusletter 5. Sep-
tember 2016, Rz. 17.
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(lit. b) sowie eine Ordnungsbusse bis zu Fr. 1'000.00 für jeden Tag der
Nichterfüllung (lit. c). Bei der Wahl der Vollstreckungsmassnahme ist die
zur Durchsetzung wirksamste Anordnung zu wählen, wobei dem Grundsatz
der Verhältnismässigkeit Rechnung zu tragen ist.59 Sind keine Tatsachen
erkennbar, welche die Vollstreckungsanträge als unverhältnismässig er-
scheinen lassen, hat sich das Gericht an diesen zu orientieren. Sofern sich
die Gegenpartei nicht zu den Vollstreckungsmassnahmen äussert, läuft
dies im Ergebnis darauf hinaus, dass das Gericht von den beantragten Voll-
streckungsmassnahmen nur dann abweichen wird, wenn die Unverhältnis-
mässigkeit offensichtlich ist.60 Verschiedene Massnahmen können mitei-
nander kombiniert werden.61 Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Ord-
nungsbussen gemäss Bundesgericht anhand des "objektiven Ausmasses
der Zuwiderhandlung" auszufällen sind.62 Die Androhung von Ordnungs-
bussen sollte daher stets den gesetzlich vorgesehen Zusatz "bis zu" ent-
halten oder es ist auf die Nennung eines konkreten Betrages gänzlich zu
verzichten.63
10.3. Würdigung
Die anbegehrten Vollstreckungsmassnahmen und deren Kombination er-
scheinen nicht offensichtlich unverhältnismässig. Die Androhung der Ord-
nungsbussen hat allerdings jeweils mit dem Zusatz "bis zu" zu erfolgen. Zur
Durchsetzung des vorsorglichen Unterlassungsverbots sind den verant-
wortlichen Organen der Gesuchsgegnerinnen für jeden einzelnen Fall der
Zuwiderhandlung deshalb die Straffolgen nach Art. 292 StGB sowie den
Gesuchsgegnerinnen eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 für je-
den einzelnen Fall der Zuwiderhandlung (vgl. Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO)
anzudrohen.
10.4. Prosequierungsfrist
Laut Art. 263 ZPO ist der Gesuchstellerin eine Frist zur Anhebung der
Klage im ordentlichen Verfahren anzusetzen und für den Säumnisfall das
Dahinfallen der vorsorglichen Massnahmen anzudrohen. In Würdigung der
Umstände rechtfertigt sich eine Prosekutionsfrist in der Grössenordnung
von drei Monaten. Konkret ist der Gesuchstellerin Frist zur Einreichung der
ordentlichen Klage bis zum 29. Oktober 2021 anzusetzen.
11. Prozesskosten
11.1. Verlegung
Abschliessend sind die Prozesskosten zu verlegen. Diese bestehen aus
den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO) und
59 STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 1), Art. 343 N. 14. 60 SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 58), Rz. 29. 61 STAEHELIN (Fn. 59), Art. 343 N. 15. 62 BGE 142 III 587 E. 6.2. 63 SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 58), Rz. 29.
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werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Ge-
suchsgegnerinnen unterliegen vollständig und haben die Prozesskosten zu
tragen.
11.2. Gerichtskosten
Die Gerichtskosten bestehen einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95
Abs. 2 lit. b ZPO), welche sich nach § 8 VKD bemisst. Sie wird in Berück-
sichtigung des verursachten gerichtlichen Aufwands und angesichts von
Schwierigkeit und Umfang der Streitigkeit auf Fr. 6'000.00 festgesetzt und
mit dem von der Gesuchstellerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher
Höhe verrechnet (Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Die Gesuchgegnerinnen
haben der Gesuchstellerin den Betrag von Fr. 6'000.00 in solidarischer
Haftbarkeit direkt zu ersetzen.
11.3. Parteientschädigung
Die Parteientschädigung besteht aus den Kosten der berufsmässigen Ver-
tretung der Gesuchstellerin (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Bei ihrer Festsetzung
ist vom Streitwert auszugehen (vgl. Art. 105 Abs. 1 ZPO sowie §§ 3 ff.
AnwT). Die Gesuchstellerin schätzt den Streitwert auf Fr. 100'000.00. Die
Gesuchsgegnerinnen erklären, aktuell sei eine verlässliche Streitwert-
schätzung nicht möglich; die Angabe der Gesuchstellerin bewege sich aber
im Rahmen der bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Demgemäss ist von
einem Streitwert von Fr. 100'000.00 auszugehen. Die Parteientschädigung
bemisst sich nach der Grundentschädigung gemäss § 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 6
AnwT in Höhe von Fr. 12'930.00. Damit sind eine Rechtsschrift und eine
Verhandlung abgegolten (§ 6 Abs. 1 AnwT). Dem Umstand, dass keine
Verhandlung durchgeführt worden ist, wird mit einem Abzug von praxisge-
mäss 20 % Rechnung getragen (§ 6 Abs. 2 AnwT). Zu beachten ist weiter
der Summarabzug nach § 3 Abs. 2 AnwT, welcher vorliegend auf 50 %
festgesetzt wird. Zuzüglich eines pauschalen Auslagenersatzes von 3 %
(§ 13 AnwT) beträgt die Parteientschädigung gerundet Fr. 5'327.00. Diesen
Betrag haben die Gesuchsgegnerinnen der Gesuchstellerin zu bezahlen
(Art. 111 Abs. 2 ZPO). Die Gesuchstellerin hat nicht behauptet, dass und
weshalb ein Unternehmen ihrer Grösse nicht mehrwertsteuerpflichtig sein
sollte. Entsprechend ist nicht glaubhaft gemacht, dass sie nicht vorsteuer-
abzugsberechtigt wäre, sodass auf der Parteientschädigung kein Mehr-
wertsteuerzuschlag zuzusprechen ist.64
11.4. Vorbehalt
Eine abweichende Kostenverteilung in einem allfälligen Hauptprozess ist
für den Fall vorzubehalten, dass dieser vor dem Handelsgericht des Kan-
tons Aargau durchgeführt würde.
64 Vgl. Merkblatt zur Frage der Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Bemessung der Partei-
entschädigung der Gerichte des Kantons Aargau vom 11. Januar 2016: https://www.ag.ch//kanton_aargau/jb/dokumente_6/obergerichte/handelsgericht/Merkblatt_MwSt.pdf (letztmals besucht am 23. Juli 2021).
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