Decision ID: 804a6ce6-ed23-5a6b-868d-71d61fffbe80
Year: 2016
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die CeramTec GmbH ist Inhaberin der internationalen Registrierung
IR 1‘109‘077 (élément de prothèse) (fig.) mit Ursprung Deutschland, wel-
che dem Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut) am
22. März 2012 notifiziert wurde. Die internationale Registrierung
IR 1‘109‘077 macht den Farbanspruch "Rose (Pantone 677 C, édition
2010)" geltend. Sie beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit den
Waren "Implants pour ostéosynthèses, orthèses, endoprothèses et substi-
tuts d'organes, ancres pour endoprothèses et prothèses dentaires, produits
de substitution de surface articulaire, produits d'écartement osseux;
sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acé-
tabulaires et composants d'articulations de genou" in Klasse 10 und sieht
wie folgt aus:
B.
Gegen diese Schutzausdehnung erliess das Institut am 19. März 2013 im
Zusammenhang mit einem Teil der beanspruchten Waren, gestützt auf
Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz
des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (PVÜ, SR 0.232.04) und
Art. 2 Bst. a in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c des Markenschutzge-
setzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), eine vorläufige Schutz-
verweigerung ("refus provisoire partiel"). Trotz Farbanspruch sei die Ge-
meingutzugehörigkeit des Zeichens vorliegend gegeben. Beim hinterlegten
Zeichen handle es sich um die Abbildung der beanspruchten Waren und
deren Gestaltung weiche nicht hinreichend von im betroffenen Warenseg-
ment üblicherweise vorzufindenden Gestaltungen ab.
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C.
C.a Unter Einsendung der Vertretervollmacht konstituierte sich die Rechts-
vertreterin der Beschwerdeführerin am 5. August 2013 fristgerecht.
C.b Mit Eingabe vom 19. August 2013 beantragte die Hinterlegerin den Wi-
derruf des refus provisoire partiel vom 19. März 2013. Sie begründete dies
damit, dass das Institut die Verweigerung der Schutzausdehnung fälschli-
cherweise damit begründet habe, dass es sich um eine dreidimensionale
Marke handle. Da die strittige Internationale Registrierung jedoch eine Bild-
marke sei, habe die Vorinstanz unzutreffende Schutzausschlussgründe
geltend gemacht. Die Verfügung vom 19. März 2013 sei damit fehlerhaft.
Im Übrigen hielt die Hinterlegerin fest, dass die Kombination der Abbildung
mit einem Farbanspruch der Marke einen unterscheidungskräftigen Ge-
samteindruck verleihe.
D.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich bei der internationalen
Registrierung IR 1109077 nicht um eine Form-, sondern eine Bildmarke
handelt, hielt das Institut mit Schreiben vom 19. November 2013 fest, dass
das Zeichen für die in Klasse 10 beanspruchten Waren "orthèses, ancres
pour prothèses dentaires; composants d'articulations de genou" zum
Schutz in der Schweiz zugelassen werden könne. An seiner teilweisen
Schutzverweigerung bezüglich der restlichen in Klasse 10 beanspruchten
Waren, nämlich "Implants pour ostéosynthèses, endoprothèses et substi-
tuts d'organes, ancres pour endoprothèses, produits de substitution de
surface articulaire, produits d'écartement osseux; sphères d'articulations
coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires", hielt das
Institut gestützt auf Art. 2 Bst. a MSchG fest. Im Zusammenhang mit den
strittigen Waren stelle das Zeichen deren naturgetreue Wiedergabe bzw.
eines wesentlichen Elements davon dar. Die Abnehmer (Zwischenabneh-
mer und Fachärzte) würden sofort erkennen, dass es sich um übliche Im-
plantate, Prothesen, Endoprothesen, Prothesenelemente usw. handle. Die
Darstellung hebe sich nicht in entscheidendem Masse vom Üblichen und
Gewohnten ab. Daran ändere die Farbgebung bzw. der Farbanspruch
nichts, denn rosarote bzw. hautähnliche Farben seien für diese Art von Wa-
ren üblich. Die Abnehmer würden im Zeichen daher keinen betrieblichen
Herkunftshinweis erkennen.
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E.
Innert zweifach erstreckter Frist stellte die Hinterlegerin mit Eingabe vom
19. Mai 2014 fest, dass die vom Institut als "übliche Gestaltungen" vorge-
brachten Produkte mehrheitlich von der Hinterlegerin stammen. Insofern
bestätige dies genau das, was die Hinterlegerin darlege, nämlich dass sie
praktisch die einzige Herstellerin von Keramik Kugelköpfen und Kugelpfan-
nen mit der Farbe rosa sei. Ihre Produkte würden ausserdem von verschie-
denen Implantat-Herstellern für ihre Prothesen-Systeme verwendet. Die
beanspruchte Farbe weise daher auf die Hinterlegerin hin. Gerade Chirur-
gen würden anhand der Farbe schon von weitem erkennen, dass es sich
um Produkte der Hinterlegerin handle. Die Bildmarke sei folglich zusam-
men mit dem geltend gemachten Farbanspruch "Pantone 677 C, édition
2010" unterscheidungskräftig.
F.
Am 11. August 2014 verfügte das Institut die teilweise Zurückweisung der
Schutzausdehnung der internationalen Registrierung IR 1‘109‘077
(élément de prothèse) (fig.) gemäss Art. 2 Bst. a MSchG. Nicht zum Schutz
zugelassen wurden die Waren "Implants pour ostéosynthèses, endopro-
thèses et substituts d'organes, ancres pour endoprothèses, produits de
substitution de surface articulaire, produits d'écartement osseux; sphères
d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabu-
laires". In deren Zusammenhang stelle die Abbildung der hinterlegten Wa-
renform eine im Warensegment üblicherweise auffindbare Warenform dar.
Deren Gestaltung unterscheide sich nicht auffällig von üblichen Gestaltun-
gen des beanspruchten Warensegments. Dem hinterlegten Zeichen
mangle es im Zusammenhang mit diesen Waren trotz Farbgebung an der
konkreten Unterscheidungskraft.
Hingegen wurde der internationalen Registrierung IR 1‘109‘077 im Zusam-
menhang mit den Waren "orthèses, ancres pour prothèses dentaires; com-
posants d'articulations de genou" in Klasse 10 der Markenschutz in der
Schweiz gewährt.
G.
G.a Gegen diese Verfügung erhob die CeramTec GmbH (nachfolgend: Be-
schwerdeführerin) am 12. September 2014 Beschwerde an das Bundes-
verwaltungsgericht mit den Rechtsbegehren:
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"1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
vom 11. August 2014 sei vollumfänglich aufzuheben und es sei die IR-
Marke Nr. 1109077 (éléments de prothèse) (fig.) für alle damit bean-
spruchten Waren in Klasse 10 in der Schweiz vollumfänglich zum Schutz
zuzulassen;
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Eidgenössi-
schen Instituts für Geistiges Eigentum."
Gleichzeitig stellte die Beschwerdeführerin den nachfolgenden prozessua-
len Antrag auf Verfahrenssistierung:
"Es sei das vorliegende Beschwerdeverfahren bis nach Eintritt der Rechts-
kraft der Schlussverfügungen des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum in den beiden parallelen Eintragungsverfahren betreffend die
Marken IR-Nr. 1109213 (3D-Marke) und IR-Nr. 1109076 (Farbmarke) der
Beschwerdeführerin zu sistieren."
Zur Begründung ihrer materiellen Rechtsbegehren bringt die Beschwerde-
führerin vor, dass ihre Bildmarke ein unterscheidungskräftiges Zeichen sei
und sich im Übrigen im Verkehr durchgesetzt habe.
G.b Im Einverständnis mit dem Institut (nachfolgend: Vorinstanz) wurde
dem Sistierungsantrag der Beschwerdeführerin vollständig stattgegeben
und das Beschwerdeverfahren mit Verfügung vom 31. Oktober 2014 bis
zum Eintritt der Rechtskraft der Endverfügungen in den parallelen Eintra-
gungsverfahren betreffend die internationalen Registrierungen
IR 1'109'213 (3D-Marke) und IR 1'109'076 (Farbmarke) sistiert.
H.
H.a Mit Schreiben vom 25. August 2015 informierte die Beschwerdeführe-
rin das Bundesverwaltungsgericht, dass die Vorinstanz in den parallelen
Eintragungsverfahren am 28. Juli 2015 ihre Endverfügungen erlassen und
sie in beiden Fällen hiergegen Beschwerde erhoben habe. Sie beantragte
daher die Aufhebung der Sistierung des vorliegenden Beschwerdeverfah-
rens sowie die parallele Behandlung aller drei Beschwerdeverfahren.
H.b Nachdem die Vorinstanz mit Schreiben vom 10. September 2015 ihr
Einverständnis erklärt hatte, wurde die Sistierung des vorliegenden Be-
schwerdeverfahrens mit Verfügung vom 14. September 2015 aufgehoben
und der Schriftenwechsel in allen drei Beschwerdeverfahren
(B-5120/2014, B-5182/2015, B-5183/2015) parallel eröffnet.
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I.
Innert zweifach erstreckter Frist hielt die Vorinstanz in ihrer Vernehmlas-
sung vom 24. Dezember 2015 fest, dass es sich bei der vorliegenden Bild-
marke um die naturgetreue Abbildung eines Grossteils der strittigen Waren
oder deren Bestandteile handle. Deren Gestaltung unterscheide sich we-
der durch ihre Form noch durch ihre farbliche Gestaltung hinreichend von
einer naturgetreuen Wiedergabe einer für die beanspruchten Waren übli-
cherweise verwendeten Form und Farbgestaltung. Zur behaupteten Ver-
kehrsdurchsetzung hielt die Vorinstanz fest, dass weder die Umsatzzahlen
noch die Angabe zum Werbeetat oder die Auszeichnungen bzw. Referen-
zen einen markenmässigen Gebrauch der strittigen Marke aufzeigen wür-
den. Zudem würde keine der vorgebrachten Zahlen einen Gebrauch in der
Schweiz belegen, sondern einzig Deutschland betreffen. Auch würden die
Belege, wenn sie denn datiert seien, keinen langjährigen Gebrauch zeigen.
Zu den beiden vorgebrachten Verkehrsbefragungen hielt sie fest, dass
diese zum einen in Deutschland durchgeführt wurden und zum anderen
keine repräsentative Gruppe der relevanten Abnehmer befragt worden sei.
J.
Die Beschwerdeführerin replizierte innert erstreckter Frist mit Eingabe vom
24. Februar 2016 und änderte ihr Rechtsbegehren dahingehend, dass Zif-
fer 1 der angefochtenen Verfügung aufzuheben und die strittige IR-Marke
für alle damit beanspruchten Waren in Klasse 10 in der Schweiz zum
Schutz zuzulassen sei. Zur originären Unterscheidungskraft hielt sie fest,
dass die Eintragung und Benutzung von Bildmarken, welche eine Ware
abbilden, keineswegs üblich seien. Weiter hebe sich die strittige Marke –
nicht zuletzt dank des Farbanspruches – klar von Waren der betroffenen
Branche ab. Üblicherweise würden Waren dieser Branche nicht farbig ge-
halten. Es sei daher unüblich, ungewöhnlich und unerwartet, Waren dieser
Branche mit einer bestimmten Farbe zu versehen. Zur Verkehrsdurchset-
zung und den von der Vorinstanz vorgebrachten Argumenten, die Benut-
zungsbelege würden den Schweizer Markt nicht betreffen, hält sie fest,
dass einschlägige Fachmessen und Kongressen bislang hauptsächlich im
Ausland stattgefunden hätten, was einzig und allein Ausdruck der Interna-
tionalität dieser Branche sei. Entsprechend werde das schweizerische
Fachpublikum an diese Anlässen im Ausland auch vertreten. Es müssten
daher in casu Benutzungsbelege aus dem Ausland berücksichtigt werden.
Mit Hinweis auf ihre Beschwerdebeilage 16 hielt sie der vorinstanzlichen
Beurteilung des langjährigen Gebrauchs entgegen, dass sie den Gebrauch
der Marke während mindestens 10 Jahren nachgewiesen habe und zudem
aufgezeigt habe, dass in den Jahren 2010-2011 in der Schweiz ein Umsatz
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von rund 40 Millionen EURO damit erzielt worden sei. Eine Verkehrsdurch-
setzung sei damit selbst für einen kürzeren Zeitraum als 10 Jahre glaubhaft
gemacht.
K.
In ihrer Duplik vom 12. Mai 2016 hielt die Vorinstanz an ihrer bisherigen
Argumentation fest und verwies unter anderem auf die Tatsache, dass die
Beschwerdeführerin bezüglich den Umsatzzahlen in der Schweiz keine Be-
lege eingereicht habe, welche ihre Behauptungen stützen würden.
L.
Mit Verfügung vom 17. Mai 2016 wurde den Verfahrensbeteiligten mitge-
teilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.
M.
Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung wurde stillschweigend ver-
zichtet.
N.
Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin
und der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilserwägungen einge-
gangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der an-
gefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert
und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung.
Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
[VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kosten-
vorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die
Rechtsvertreter haben sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2
VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
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Seite 8
2.
2.1 Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind beide Mitglieds-
staaten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Ei-
gentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) als
auch des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Re-
gistrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Ge-
mäss der neuen Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur
zwischen Staaten, welche sowohl das Protokoll als auch das Madrider Ab-
kommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), unterzeichnet haben,
dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Da-
tum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la propriété intel-
lectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Verbindung mit
Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die Bundesrepublik Deutschland
sowohl das Madrider Abkommen als auch das Protokoll zum Madrider Ab-
kommen unterzeichnet hat, gilt vorliegend eine Frist von 12 Monaten für
die Erklärung der Schutzverweigerung. Die am 22. März 2012 beginnende
Frist ist daher mit Erklärung der Schutzverweigerung vom 19. März 2013
eingehalten.
2.2 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die
Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zei-
chen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeich-
nung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts,
des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen
könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und
ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich" seien (Art. 5
Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwi-
schenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzge-
setzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu
dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des Bundesge-
richts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen").
3.
3.1 Zeichen, die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen,
sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Marken-
schutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Zum Gemein-
gut zählen Zeichen, welchen die zur Individualisierung der Ware oder
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Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, und solche, die mit
Blick auf einen funktionierenden Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (BGE
139 III 176 E. 2 "You"; BGE 120 II 150 E. 3b/bb "Yeni Raki"; CHRISTOPH
WILLI, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2002, Art. 2 N. 34). Bei einer
aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzte Marke muss die Origina-
lität zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen – und zwar
indem diese in überraschender Weise kombiniert werden (Urteil des BVGer
B-2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 3.2 m.w.H. "[bouton] [fig.]"). Die Un-
terscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht der Abnehmer; neben Endab-
nehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Ur-
teil des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect"; Urteil
4A.6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürftigkeit
beurteilt sich aus Sicht der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des
Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles Interesse haben,
das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwen-
den (Urteil des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace
[fig.]"; Urteil B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse";
EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Imma-
terialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 1/2007, [zit. Mar-
bach, Verkehrskreise], S. 11; DERS., Markenrecht in: Schweizerisches Im-
materialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, [zit.
Marbach, SIWR III/1], Rz. 258; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 44).
3.2 Erschöpft sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten
Ware oder deren Verpackung bzw. in einer Ware, die die Erbringung der
gekennzeichneten Dienstleistung unmittelbar verkörpert, ohne dass eine
ungewöhnliche Bildperspektive, stilisierte Darstellung oder andere beson-
dere Wiedergabe es unterscheidungskräftig individualisiert, unterliegt es
denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der
Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog.
"Formmarken"; vgl. Urteile des BVGer B-1920/2014 vom 1. September
2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]", B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2
"Chocolat Pavot II"; B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.2 "Knetfamilie").
Warenbilder fallen zwar nicht mit der Ware zusammen. Ihre Unterschei-
dungskraft aber geht, vorbehältlich der vorgenannten Ausnahmen, nicht
weiter als jene. Zudem ist die Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen
Konkurrenzprodukte jener von Formmarken vergleichbar. Dem Einwand,
die Ware könnte anders gestaltet sein als die Marke, ist darum in solchen
Fällen nicht zu folgen, sondern zu berücksichtigen, dass Abnehmerkreise
in der Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der
Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom
https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-121%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page121 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-121%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page121
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13. Dezember 2006 E. 5 "Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130 III 334
E. 3.5 "Swatch"). Die Warenbildmarke hat dem Warengebrauch, den ihre
bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre Rechtswir-
kung verbietet, darum rechtsgenüglich auch selber zu entsprechen.
3.3 Ein betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst er-
kannt, wenn er über funktionale oder ästhetische Aspekte der gezeigten
Warenform hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion
oder ästhetischen Attraktivität des Produkts erwartet, erreichen die erfor-
derliche Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b "The Origi-
nal"; Urteile des BVGer B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 "Panton-
Stuhl" und B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behälter für Körper-
pflegemittel", je mit Verweis auf: MARKUS INEICHEN, Die Formmarke im
Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Mar-
kenschutzgesetz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Inter-
nationaler Teil [GRUR Int.] 3/2003, S. 193, 200; vgl. PETER HEINRICH/AN-
GELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, sic! 2003, S. 395, 402;
MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002,
S. 794, 797). Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische
Grundelemente und Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch in Kom-
bination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels
Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III
345 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit Hinweis u.a. auf
BGE 129 III 524 f. E. 4.1 "Lego"). Dass die zur Frage stehende Form ledig-
lich Merkmale aufweist, anhand welcher sie sich von anderen Produkten
unterscheidet, genügt dafür nicht (MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouve-
nin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, Art. 2 Bst. b
N. 72, mit weiteren Hinweisen). Doch sind dabei die Merkmale nicht ein-
zeln, sondern im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 120 II 310
E. 3.b "The Original"; Urteil des BVGer B-2828/2010 vom 2. April 2011
E. 4.2 "Roter Koffer [3D]").
3.4 Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Ab-
nehmer dadurch in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in
der Menge des Angebots wiederzufinden. Für die Beurteilung der Unter-
scheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an (BGE 134
III 551 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D] II" mit weiteren Hinweisen;
MARBACH, SIWR III/1, N. 212).
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4.
Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen
(MARBACH, Verkehrskreise, S. 3). Vorliegend ist die Marke für "Implants
pour ostéosynthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancres pour
endoprothèses, produits de substitution de surface articulaire, produits
d'écartement osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acé-
tabulaires, fosses acétabulaires" der Klasse 10 strittig. In ihrer Beurteilung
geht die Vorinstanz davon aus, dass sich diese Waren an Zwischenabneh-
mer (z.B. Produzenten von Implantaten) und Spezialisten wie Ärzte, Chi-
rurgen und Orthopäden richten (angefochtene Verfügung, S. 3, Ziff. 3). Da-
mit sei die Sicht der Fachkreise massgebend. Die Beschwerdeführerin
schränkt die Abnehmerkreise ebenfalls ausschliesslich auf ein spezifisches
Fachpublikum ein (Beschwerde, S. 24, Rz. 74). Es sind dies ihrer Ansicht
nach einerseits Implantat-Hersteller, welche die Produkte der Beschwerde-
führerin zukaufen, um sie in ihr eigenes Implantat-System einzubauen, so-
wie andererseits Fachärzte der Fachrichtung "Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie" (Beschwerde, S. 24, Rz. 74). Die Beschwerdeführerin be-
merkt in diesem Zusammenhang, dass es sich vorliegend mit einzig 600
Ärzten dieser Fachrichtung in der Schweiz um einen "quantitativ und qua-
litativ äusserst eng definierten Personenkreis von Fachpersonen" handle
(Beschwerde, S. 24, Rz. 74). An der unstrittigen Beurteilung, wonach sich
die beanspruchten Waren ausschliesslich an Fachkreise (Fachärzte der
Orthopädie und Traumatologie sowie Implantatshersteller) richten, ist auch
aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts festzuhalten.
5.
Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marken verstehen
und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwen-
dungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf
die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es beansprucht
wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]";
MARBACH, SIWR III/1, N. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach
Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a
"The Original [3D]", Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigen-
tum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 "Tetrapack [3D]"). Nachfolgend ist daher
zu untersuchen, ob der abgebildeten Form aus Sicht der angesprochenen
Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterschei-
dungskraft zukommt.
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5.1 Die hinterlegte Bildmarke besteht aus der fotografischen Abbildung ei-
ner rosa eingefärbten Halbkugel, in welcher mittig eine Einbuchtung ange-
bracht ist. Die Hinterlegerin macht den Farbanspruch "Rose (Pantone 677
C, édition 2010)" geltend. Dass es sich um die Abbildung eines Hüftgelenk-
kopfes handelt, ist jedenfalls unbestritten.
5.2 Den Gemeingutcharakter des Zeichens begründet die Vorinstanz mit
dessen beschreibendem Charakter. Im Zusammenhang mit den strittigen
Waren stelle das Zeichen deren naturgetreue Wiedergabe bzw. eines we-
sentlichen Elements davon dar (angefochtene Verfügung, S. 3, Ziff. 5;
Vorakte 6, S. 2 f., Ziff. 5). Die massgeblichen Verkehrskreise würden sofort
erkennen, dass es sich beim Zeichen um ein übliches Implantat, eine Pro-
these, Endoprothese, ein Prothesenelemente usw. handle (angefochtene
Verfügung, S. 3, Ziff. 5). Die Darstellung hebe sich nicht in entscheidendem
Masse vom Üblichen und Gewohnten ab. Daran ändere die Farbgebung
bzw. der Farbanspruch nichts, denn rosarote bzw. hautähnliche Farben
seien für diese Art von Waren üblich (angefochtene Verfügung, S. 4,
Ziff. 6). Folglich würden die Abnehmer im Zeichen keinen betrieblichen
Herkunftshinweis erkennen (angefochtene Verfügung, S. 4, Ziff. 7).
5.3 Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, die hinterlegte Form stelle
eine unterscheidungskräftige Marke dar: Im sehr spezifischen Marktseg-
ment der Hüftgelenkskugeln bestehe nämlich die besondere Kennzeich-
nungsgewohnheit, unübliche Farben als betrieblichen Herkunftshinweis
einzusetzen. Damit hebe sich die strittige Bildmarke aufgrund der prägen-
den Farbgebung deutlich von anderen im Warensegment vorzufindenden
Farbgebungen ab (Beschwerde, S. 23, Rz. 71). Gesamthaft stelle die Form
und Farbgebung ein unterscheidungskräftiges Zeichen dar.
5.4 Das Zeichen beansprucht Schutz im Zusammenhang mit "Implants
pour ostéosynthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancres pour
endoprothèses, produits de substitution de surface articulaire, produits
d'écartement osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acé-
tabulaires, fosses acétabulaires". Endoprothesen sind Implantate, welche
dauerhaft im Körper bleiben und den geschädigten Körperteil ganz oder
teilweise ersetzen (Definition "Endoprothese" in: DUDEN WÖRTERBUCH ME-
DIZINISCHER FACHBEGRIFFE, 8. überarbeitete und ergänzte Auflage, 2007,
S. 265). Darunter fallen insbesondere Hüft- und Knieprothesen (Definition
"Endoprothese" in: PSCHYREMBEL KLINISCHES WÖRTERBUCH 2013, 264.
Aufl., S. 581 und 2107; Beschwerdebeilage 13, S. 18). Wird lediglich die
B-5120/2014
Seite 13
Oberfläche des Gelenkkopfes entfernt und ersetzt, spricht man von Ober-
flächenersatz (produit de substitution de surface articulaire) (vgl.
http://www.orthoklinik-lueneburg.de/neupage/; http://www.implant-
cast.ch/index.php?option=com_content&view=category&lay-
out=blog&id=956&Itemid=161&lang=de, zuletzt besucht am 5. Oktober
2016). Der Oberflächenersatz eines Hüftoberflächenersatzes besteht aus
einer Hüftkappe und einer Hüftpfanne (vgl. http://www.implantcast.ch/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=47%3Aaccis-hueftsys-
tem&catid=28%3Ahueftkappensystem&Itemid=19&lang=de, zuletzt be-
sucht am 5. Oktober 2016). Entsprechend können die Waren "produits de
substitution de surface articulaire" aus den Waren "sphères d'articulations
coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires" (Hüftge-
lenkskugeln, Hüftgelenksschalen/-pfannen) bestehen. Als Organersatz
(substitut d'organes) werden medizinaltechnische Vorrichtungen bezeich-
net, welche die Funktionen von Organen temporär oder dauerhaft unter-
stützen oder gar übernehmen können (vgl. Definition "Organersatz" in:
Glossar der Transplantationsmedizin, abrufbar unter: http://www.bag.ad-
min.ch/transplantation/index.html?lang=de > Wissen > Forschung > Künst-
liche Organe und Gewebe > Glossar). Darunter fallen unterschiedliche
Systeme wie technische Systeme, welche sich ausserhalb des Körpers be-
finden (z.B. Dialyseapparat), Implantate (z.B. ein Herzschrittmacher oder
Knochenersatz) sowie Technologien mit lebenden Zellen (z.B. Apparatu-
ren, welche die Funktionen der Leber übernehmen können und hierfür bi-
ologischen Material verwenden) (vgl. http://www.bag.admin.ch/transplan-
tation/00698/02593/index.html?lang=de). Knochenimplantate können folg-
lich als Organersatz qualifiziert werden, was wiederum dazu führt, dass die
Waren "substituts d'organes" Knochenimplantate wie einen Hüftgelenks-
kopf bzw. eine Hüftgelenkspfanne mitumfassen.
5.5 Zum Formenschatz ist festzuhalten, dass ein Gelenkskopf naturge-
mäss rund sein muss. Eine Gelenkskugel muss rotieren können, weshalb
beispielsweise eine quadratische Form für einen Gelenkskopf ausge-
schlossen ist. Wie die Beschwerdeführerin ausführt, ist allen Formen von
Gelenkkugeln die runde, glatte Aussenseite des Kugelkopfes gemein (Be-
schwerde, S. 15, Rz. 52). Dennoch bestehe gemäss der Beschwerdefüh-
rerin eine Vielfalt an möglichen Formen für Hüftgelenkkugeln (Beschwerde,
S. 15, Rz. 48). Diese Formenvielfalt zeige sich insbesondere in den Ge-
staltungen der jeweiligen Öffnung bzw. der Unterseite des Kugelkopfes
(Beschwerde, S. 15, Rz. 49). Die Grundform einer Gelenkskugel ist daher
eine gefüllte Kugelform, wobei die Kugel jeweils an einem Ende abgeflacht
ist und an dieser Seite mittig eine Öffnung angebracht ist. Farblich sind
B-5120/2014
Seite 14
diese Waren je nach Material unterschiedlich gestaltet (Beschwerde, S. 17,
Rz. 55 ff.; Beilagen 3-9 der angefochtenen Verfügung). Die Beschwerde-
führerin und die Vorinstanz stimmen dahingehend überein, dass sie die
monochrome Einfärbung der Waren als üblich betrachten (Beschwerde, S.
17, Rz. 55-60; angefochtene Verfügung, S. 4, Ziff. 6). Während die Vo-
rinstanz die rosafarbene Einfärbung von Gelenkkugeln anhand von Bild-
recherchen als üblich betrachtet (angefochtene Verfügung, S. 4, Ziff. 6 mit
Hinweis auf Beilagen 3-9), hält die Beschwerdeführerin dem entgegen,
dass die von der Vorinstanz vorgebrachten Gelenkskugeln allesamt von
der Beschwerdeführerin selber stammen (Beschwerde, S. 16, Rz. 53).
Hierzu ist festzuhalten, dass aus den vorgebrachten Belegen jedenfalls
hervorgeht, dass Gelenkkugeln aus Metall meist silbern und nicht mit einer
zusätzlichen Farbschicht erhältlich sind. Sind die Kugeln jedoch aus Kera-
mik, ist eine monochrome Einfärbung üblich. Damit kann vorliegend fest-
gestellt werden, dass eine Einfärbung der Kugeln per se üblich ist und die
strittige Form sich weder von der Grundform noch der Gestaltung unter-
scheidet: Die Unterseite der in der Bildmarke abgebildeten, monochrom
eingefärbten Form ist flach und bis auf die Öffnung ausgefüllt.
5.6 In der Bildmarke ist unstreitig ein möglicher Hüftgelenkskopf bzw. eine
Hüftgelenkskugel dargestellt, weshalb die Waren "cupules acétabulaires,
substituts d'organes, produits de substitution de surface articulaire" in der
Bildmarke direkt abgebildet sind. Weiter beschreibt die in der Bildmarke
abgebildete Form einen möglichen Bestandteil der Waren "endoprothèses,
ancres pour endoprothèses, sphères d'articulations coxo-fémorales, fos-
ses acétabulaires". Eine Hüftprothese ist nämlich aus mehreren Kompo-
nenten aufgebaut. Je nachdem, ob es sich um eine Totalendoprothese
oder eine Teilprothese handelt, werden verschiedene Komponenten einge-
setzt. Grundsätzlich besteht eine Totalendoprothese der Hüfte aus einem
Prothesenschaft, einem Hüftkopf (wie in der strittigen Bildmarke abgebil-
det), einem sogenannten Inlay sowie einer Hüftpfanne (vgl.
http://www.operation-endoprothetik.de/huefte/hueft-tep/, https://gelenk-
doktor.de/hueft-gelenk/hueftprothese-huefttotalendoprothese#hueftpro-
these_1 , beide zuletzt besucht am 5. Oktober 2016). Entsprechend sind
sämtliche Elemente aufeinander abgestimmt. Insofern ist die Bildmarke im
Zusammenhang mit den Waren "endoprothèses, ancres pour endopro-
thèses, sphères d'articulations coxo-fémorales, fosses acétabulaires" zwar
nicht die direkte Abbildung der gesamten Waren selbst, aber eines Be-
standteils (im Falle der Endoprothesen) bzw. eines Elementes, an welches
die Waren (im Falle der Waren "ancres pour endoprothèses, sphères d'ar-
ticulations coxo-fémorales, fosses acétabulaires") angepasst sind. Der
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Seite 15
Vorinstanz ist daher im Zusammenhang mit den Waren "cupules acétabu-
laires, substituts d'organes, produits de substitution de surface articulaire,
endoprothèses, ancres pour endoprothèses, sphères d'articulations coxo-
fémorales, fosses acétabulaires" zu folgen, wenn sie die Bildmarke als di-
rekte Beschreibung der beanspruchten Waren bzw. deren Elemente beur-
teilt.
5.7 Die Beschwerdeführerin bringt vor, im Zusammenhang mit einem Kno-
chendistanzstück (produits d'écartement osseux) weise die strittige Marke
keinerlei Ähnlichkeiten zu einer branchenüblichen Gestaltung auf (Be-
schwerde, S. 14, Rz. 42f.). Dem ist zu widersprechen, denn Knochendis-
tanzstücke werden je nach Einsatzgebiet unterschiedlich gestaltet. Wäh-
rend sie in der Knieorthopädie meist flach (plattenartig) sind (vgl. zum Bei-
spiel Produkte der Firmen ExacTech, Tecres S.P.A., Orthopaedic Innova-
tion Ltd und OsteoRemedies LLC: https://www.exac.com/products/spa-
cers/interspace-knee, http://www.tecres.it/en/products/orthopaedics/pre-
formed-spacers/spacer-for-knee_11 , http://www.orthopaedicinnova-
tion.com/Spacers.asp , http://www.osteoremedies.com/remedy-knee ; alle
zuletzt am 5. Oktober 2016 besucht), haben Knochendistanzstücke, die in
der Hüft- und Schulterorthopädie eingesetzt werden, analog einer Pro-
these, meist ein Kopfstück (vgl. Beispiele von Knochendistanzstücke für
Hüften: http://www.osteoremedies.com/remedy-hip, http://www.orthopae-
dicinnovation.com/Spacers.asp, http://www.tecres.it/en/products/orthopa-
edics/preformed-spacers/hip-spacer, https://www.exac.com/products/spa-
cers/interspace-hip ; vgl. Beispiele für Knochendistanzstücke für Schultern:
https://www.exac.com/products/spacers/interspace-shoulder,
http://www.tecres.it/en/products/orthopaedics/preformed-spacers/shoul-
der-spacer ; alle zuletzt am 5. Oktober 2016 besucht). Teilweise können
die Köpfe der Knochendistanzstücke auf die Schaftstücke aufgeschraubt
werden (vgl. die Produkte unter http://www.osteoremedies.com/remedy-hip
und http://www.osteoremedies.com/remedy-shoulder, zuletzt am 5. Okto-
ber 2016 besucht). Selbst wenn im hinterlegten Bildzeichen keine Rillen
sichtbar sind, welche auf einen Schraubmechanismus hinweisen, entspre-
chen die Formen der auffindbaren Kopfstücke der in der Bildmarke abge-
bildeten Form, nämlich einen halbrunden Kugelkopf mit einer mittig ange-
brachten Öffnung. Demzufolge beschreibt das strittige Warenbildzeichen
ein möglicher Bestandteil eines Knochendistanzstückes.
5.8 Damit ist im Zusammenhang mit den Waren "endoprothèses et substi-
tuts d'organes, ancres pour endoprothèses, produits de substitution de
surface articulaire, produits d'écartement osseux; sphères d'articulations
B-5120/2014
Seite 16
coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires" zusammen-
fassend festzuhalten, dass vorliegend Schutz für eine übliche Form einer
Gelenkskugel und damit für einen Bestandteil dieser Waren beantragt wird.
Diese Form ist selbst für jene Waren nicht überraschend, welche üblicher-
weise an die Ware "cupules acétabulaires" angepasst angeboten werden.
Die Form an sich verleiht dem Zeichen damit keine Unterscheidungskraft
mit diesen Waren. Stellt sich also die Frage, ob die Farbgestaltung dem
Zeichen die nötige Unterscheidungskraft verleihen kann. Wie unter E. 5.5
festgestellt, ist die monochrome Einfärbung einer Gelenkskugel üblich. Die
Beschwerdeführerin gibt an, einzig sie und 2 weitere Hersteller seien dazu
übergegangen, ihre Gelenkskugeln in einer ungewöhnlichen Farbe einzu-
färben (Beschwerde, S. 17, Rz. 58 ff.). In Bezug auf die Einfärbung ist der
Beschwerdeführerin entgegenzuhalten, dass obschon die Einfärbung einer
Endoprothese bzw. deren Bestandteile aufgrund der Tatsache, dass sie im
Körper verbleiben, keine gestalterische Funktion übernimmt (Beschwerde,
S. 19, Rz. 62), eine monochrome Einfärbung an sich üblich ist. Wie die Be-
schwerdeführerin selber ausführt (Beschwerde, Rz. 55 f.), sind die Waren
je nach Material (Keramik oder Stahl), weiss bzw. cremefarben sowie sil-
bern eingefärbt. Der beanspruchte Farbton "Rose (Pantone 677 C, édition
2010)" entspricht einem blassen Rosa (https://www.pantone.com/color-fin-
der?q=677+C). Damit hebt sich dieser nur wenig von einer üblichen weiss
bzw. cremefarbenen Einfärbung ab. Demnach verhilft auch der bean-
spruchte Farbton dem Zeichen nicht zur originären Unterscheidungskraft.
5.9 Schliesslich ist das Bildzeichen im Zusammenhang mit "implants pour
ostéosynthèses" (Implantate für die Osteosynthese) zu prüfen. Die Osteo-
synthese ist ein operatives Verfahren zur Wiederherstellung der Kontinuität
und Funktionsfähigkeit von Knochen mittels mechanischer Hilfsmittel (De-
finition "Osteosynthese" in: PSCHYREMBEL KLINISCHES WÖRTERBUCH 2013,
264. Aufl., S. 1535; Definition "Osteosynthese" in: DUDEN WÖRTERBUCH
MEDIZINISCHER FACHBEGRIFFE, a.a.O., S. 570). Hierbei handelt es sich –
soweit Implantate überhaupt zum Einsatz kommen – mehrheitlich um
Schrauben und Platten bzw. Verbindungsstücke, welche an die Knochen-
fragmente angebracht werden (vgl. Beschwerdebeilage 14, S. 1 sowie Ver-
nehmlassungsbeilagen 27 und 28; vgl. auch Prof. Dr. med. CHRISTOPH EIN-
GARTNER, Vorlesungsskript: Implantate zu Osteosynthese und Gelenker-
satz, Studiengang Bachelor of Allied Health, Orthopädie und Unfallchirur-
gie, Steinbeis Universität Berlin, abrufbar unter http://www.eingartner.com
> Kompetenzen > Downloads). Die in der Bildmarke abgebildete Form bil-
det zwar kein Implantat für Osteosynthese ab. Allerdings sind auch hier die
Unterschiede zu den üblichen Formen und namentlich zur naturgegebenen
B-5120/2014
Seite 17
Rundung des Gelenkkopfs (vgl. E. 5.5 hiervor) zu gering, womit das Zei-
chen auch insoweit nicht unterscheidungskräftig ist.
6.
Nachdem die originäre Unterscheidungskraft des Zeichens verneint wird,
ist zu prüfen, ob sich das Zeichen wie von der Beschwerdeführerin geltend
gemacht, im Zusammenhang mit den strittigen Waren im Verkehr durchge-
setzt hat.
6.1
6.1.1 Verkehrsdurchsetzung bedeutet, dass ein ursprünglich nicht unter-
scheidungskräftiges Zeichen dadurch Unterscheidungskraft erlangt, dass
es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als
individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines Unternehmens
verstanden wird (BGE 130 III 331 E. 3.1 "Swatch"; Urteil des BVGer B-
2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 6.1.1 "[bouton] [fig.]"). Zeichen, die
Gemeingut sind, können dadurch nachträglich markenrechtlichen Schutz
erlangen, sofern an ihnen kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht
(BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-joy"; Urteil des BVGer B-5169/2011 vom
17. Februar 2012 E. 2.5 "Oktoberfest-Bier"). Ein solches kann insbeson-
dere dann verneint werden, wenn den Konkurrenten eine Vielzahl gleich-
wertiger Alternativen zur Verfügung steht, so dass die Bezeichnung für den
Verkehr nicht unentbehrlich ist (BGE 137 III 82 E. 3.3 "Hotel-Sterne" mit
Verweis auf BGE 134 III 321 E. 2.3.3 "M/M-Joy" und BGE 131 III 121 E. 4.4
"Smarties"; Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1
"Post").
6.1.2 Die Durchsetzung eines Kennzeichens kann aus Tatsachen abgelei-
tet werden, die einen Rückschluss auf seine Wahrnehmung durch das Pub-
likum erlauben, zum Beispiel langjährige, bedeutsame Umsätze und inten-
sive Werbeanstrengungen. Sie kann auch durch eine repräsentative Befra-
gung des massgebenden Publikums (demoskopisches Gutachten) belegt
werden (BGE 130 III 332 E. 3.1 "Swatch Uhrband", BGE 131 III 131 E. 6
"Smarties"). Da die Behörde in ihrer Beweiswürdigung frei ist, gelten keine
festen Beweismittelvorgaben. Deshalb wäre zum Beispiel die Vorgabe un-
zulässig, ein Nachweis könne in jedem Fall nur mittels eines demoskopi-
schen Gutachtens erbracht werden. Stattdessen sind alle Beweismittel er-
laubt, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen (Urteil
des BVGer B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 6.2.1 m.w.H. "Beton-
http://links.weblaw.ch/BGE-134-III-314 http://links.weblaw.ch/BGE-131-III-121 http://links.weblaw.ch/4A_370/2008
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Seite 18
hülse"; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, S. 200 Rz. 3.124;
CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Art. 12,
N. 18; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 466). Dementsprechend kann für den
Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung nebst dem Nachweis mittels demo-
skopischem Gutachten auch auf Indizien wie langjährige bedeutsame Um-
sätze der Marke, intensive Werbeanstrengungen und unangefochtene Al-
leinstellung abgestellt werden (MARBACH, SIWR III/1, Rz. 455; DAVID RÜE-
TSCHI, in: Noth/Bühler/Thouvenin, [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG],
Bern 2009, Beweisrecht, Rz. 75). Grundsätzlich sind Belege betreffend die
ganze Schweiz einzureichen; eine bloss lokale Durchsetzung genügt nicht
(BGE 128 III 441 E. 1.2 "Appenzeller", BGE 127 III 33 E. 2 "Brico"). Je
weniger unterscheidungskräftig ein Zeichen ursprünglich ist, desto dichter
müssen die Indizien für die Verkehrsdurchsetzung dargelegt werden (BGE
128 III 441 E. 1.4 "Appenzeller", BGE 117 II 321 E. 3.a "Valser"), ohne dass
dafür ein höherer Beweisgrad oder eine stärkere Verbreitung des Zeichens
erforderlich wird. Eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft zu machen, kann
schwierig sein (Urteil des BGer vom 30. November 2009 4A_434/2009 E. 3
"Radio Suisse Romande"; Urteil des BVGer B-2609/2012 vom 28. August
2013 E. 6 f. "Schweizer Fernsehen"). In zeitlicher Hinsicht erwartet die Vo-
rinstanz für das Glaubhaftmachen der Verkehrsdurchsetzung einer Marke
in der Regel einen belegbaren Markengebrauch während zehn Jahren
(Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2014, Titel 10, Ziff. 10.2.5, S. 149;
MARBACH, SIWR III/1, Rz. 459 f.). In besonderen Fällen kann auch eine
kürzere Gebrauchsperiode genügen (Urteil des BVGer B-2225/2011 vom
7. Mai 2012 E. 2.3.2 m.w.H. "Ein Stück Schweiz"; ADRIAN P. WYSS, Die Ver-
kehrsdurchsetzung im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, S. 51 f.).
6.1.3 Vorliegend sind sich Vorinstanz und Beschwerdeführerin einig, dass
kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Das Bundesverwaltungsgericht
schliesst sich dieser Beurteilung an, da das Zeichen für den Verkehr nicht
unentbehrlich ist und genügend Alternativen zur Verfügung stehen
(BGE 131 III 121 E. 4.4 "Smarties"). Die Verkehrsdurchsetzung kann dem-
nach geprüft werden.
6.2 Die Beschwerdeführerin macht in ihrer Beschwerde geltend, dass sich
die Marke im Übrigen auch im Verkehr durchgesetzt habe (Beschwerde,
S. 25, Rz. 77). Die Beschwerdeführerin sei eine der international führen-
den Herstellerin technischer Keramik. Ihre Hochleistungskeramiken seien
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Seite 19
in allen Bereichen von höchster Qualität, was sich durch zahlreiche Aus-
zeichnungen und Zertifizierungen belegen lasse (Beschwerde, S. 25, Rz.
42 und 78). Die besondere Qualität sämtlicher Keramikprodukte der Be-
schwerdeführerin habe dieser zu einer grossen Bekanntheit am Markt ver-
holfen, was auch auf die von ihr benutzte strittige Bildmarke ausstrahle
(Beschwerde, S. 25, Rz. 78).
Die Vorinstanz verneint hingegen die Glaubhaftmachung der Verkehrs-
durchsetzung der strittigen Bildmarke in der Schweiz. Dabei bemängelt sie
in erster Linie, dass keine der Belege einen Gebrauch in der Schweiz auf-
zeigen sowie insbesondere auch keinen markenmässigen Gebrauch der
hinterlegten Bildmarke belegen würden. Weiter liessen die zumeist unda-
tierten Unterlagen nicht den Schluss eines langjährigen Gebrauchs des
Zeichens zu.
6.3 Zur Glaubhaftmachung einer Durchsetzung im Verkehr legt die Be-
schwerdeführerin in erster Linie zwei demoskopische Umfragen ins Recht.
Sie ist der Ansicht, dass diese in Kombination zeigen, dass sich das hin-
terlegte Bildzeichen für die beanspruchten Waren im Verkehr durchgesetzt
habe.
6.3.1 Demoskopische Gutachten können die Wahrnehmung des Marktauf-
tritts bis zu einem gewissen Grad abbilden, jedoch sind deren Ergebnisse
im Rahmen der Beweiswürdigung für die Gerichte nicht bindend (Urteil des
BVGer B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 8.2 m.w.H. "Havana Club
[fig.]/Cana Club [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 462 ff., 942 ff.). Es ist Auf-
gabe des Gerichts, die Eignung des Gutachtens zu prüfen sowie festzu-
stellen, ob es korrekt erstellt wurde und ob die Kriterien der Wiederhol-,
Überprüf- und Nachvollziehbarkeit beachtet wurden (Urteil des BVGer
B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.8 "Oktoberfest-Bier", mit Hinweis
auf MARBACH, SIWR III/1, N. 463).
6.3.2 In der ersten Umfrage (Beschwerdebeilage 23) wurde das Publikum
zur im Beschwerdeverfahren B-5184/2015 strittigen Formmarke der Be-
schwerdeführerin befragt. Diese Umfrage wurde anlässlich des vom 24. bis
25. Mai 2012 in Berlin veranstalteten 13. EFORT-Kongress durchgeführt.
Die 239 befragten Personen wurden aus dem Passantenstrom der Kon-
gressteilnehmer zufällig ausgewählt (vgl. Beschwerdebeilage 23 und 24,
S. 1). Beruflich gehörten die Befragten im weitesten Sinne dem Bereich der
orthopädischen Chirurgie an, wobei es sich mehrheitlich um Fachärzte
B-5120/2014
Seite 20
handelte. So wurden u.a. 8 Chirurgen der Traumatologie (3.3%), 135 Chi-
rurgen anderer medizinischen Disziplinen (56.5%) und 77 Orthopäden
(32.2%) befragt. Die den Befragten gezeigte fotografische Abbildung ent-
sprach nicht exakt dem vorliegend strittigen Zeichen. In der gezeigten Ab-
bildung (siehe hernach) wird das strittige Zeichen, welches links auf der
zweiten Linie aufgeführt ist, in 6 verschiedenen Ansichten dargestellt:
Auf die Frage, ob ihnen das abgebildete Produkt im Zusammenhang mit
künstlichen Hüft- oder Kniegelenken bekannt vorkomme oder nicht, ant-
worteten 190 Personen (79,5%) mit Ja, 33 Personen mit "ich glaube/kommt
mir bekannt vor" (13.8%) sowie 14 Personen mit Nein (5,9%) (vgl. Be-
schwerdebeilage 23, S. 5). Von den Personen, die das abgebildete Produkt
kannten bzw. denen es bekannt vorkam, gaben 148 (61.9%) bzw. 31 (13%)
Personen an, das Produkte weise auf einen spezifischen Hersteller bzw.
mehrere Hersteller hin, wohingegen 44 Personen (18.4%) der Meinung wa-
ren, das Produkt weise auf keinen spezifischen Hersteller hin. Diejenigen
Befragten, die das Produkt kannten oder zu kennen glaubten, und die es
einem bzw. mehreren Herstellern zuordnen konnten, wurden nach dem Na-
men des Herstellers gefragt. 135 Personen (56.5%) gaben an, den Namen
zu kennen und gaben – ohne das ihnen eine Name vorgelegt wurde – zu
33.9% (81 Personen) den Namen der Beschwerdeführerin sowie zu 4.6%
(11 Personen) den Markennamen des strittigen Produkts an. Damit gaben
93.3 % der befragten Personen an, das abgebildete Produkt im Zusam-
menhang mit künstlichen Hüft- und Kniegelenk zu kennen bzw. glauben zu
kennen. Wiederum – ohne dass ihnen ein Firmenname bzw. eine Marke
vorher genannt worden wäre – gaben 38.5% der Befragten, d.h. insgesamt
B-5120/2014
Seite 21
92 Personen, als Herstellerin die Beschwerdeführerin bzw. deren Wort-
marke an.
6.3.3 Die zweite Umfrage, diesmal zur Wahrnehmung der Farbe "Rose
(Pantone 677 C, édition 2010)", wurde ebenfalls am 24. und 25. Mai 2012
am 13. EFORT-Kongress in Berlin durchgeführt. Die 225 befragten Perso-
nen wurden aus dem Passantenstrom der Kongressteilnehmer zufällig
ausgewählt (Beschwerdebeilage 24, S. 1). Es wurden 77 deutsche und
148 internationale Teilnehmer interviewt (Beschwerdebeilage 24, S. 1 und
3). Die Auswertung der Umfrage erfolgte so, dass zum einen die Ergeb-
nisse der deutschen Teilnehmer und andererseits – zusammengefasst als
Ländergruppe – die Ergebnisse der Teilnehmer aus Belgien, Frankreich,
Italien und den Niederlanden dargestellt wurden. Die Teilnehmenden wa-
ren im weitesten Sinne in der chirurgischen Orthopädie tätig. So waren ins-
gesamt 89 Personen als Chirurg tätig (39.6% insgesamt, 24 Personen aus
Deutschland und 18 aus der Ländergruppe), 94 Personen als Orthopäde
(41.8% insgesamt, 30 Personen aus Deutschland und 8 aus der Länder-
gruppe), 24 als Traumatologe (10.7% ingesamt, 13 Personen aus Deutsch-
land und 2 aus der Ländergruppe); schliesslich gaben 4 Personen aus
Deutschland an, sie seien als Mitarbeiter im OP-Saal tätig. Ebenso waren
insgesamt 8 Personen aus dem Vertrieb (davon 6 Deutsche) und eine Per-
son als Hersteller tätig. Den Befragten wurde eine Farbkarte gezeigt, wel-
che mit dem strittigen Zeichen einzig gemeinsam hat, dass es sich um den
beanspruchten Farbton "Rose (Pantone 677 C, édition 2010)" handelt.
Auf die Frage, ob ihnen die gezeigte Farbgebung im Zusammenhang mit
künstlichen Hüft- oder Kniegelenken bekannt sei oder nicht, antworteten
von den 77 deutschen Befragten 33 Personen (42.9 %) mit Ja, 31 Perso-
nen mit "ich glaube/kommt mir bekannt vor" (40.3%) sowie 13 Personen
mit Nein (16.9%) (vgl. Beschwerdebeilage 24, S. 5). Von den Personen,
welche die Farbgebung im Zusammenhang mit künstlichen Hüft- oder
Kniegelenken kannten bzw. denen es bekannt vorkam, gaben 40 (51.9%)
Personen an, die Farbe weise auf Produkte eines ganz bestimmten Anbie-
ters hin, wohingegen 16 Personen (20.8%) der Meinung waren, die Farbe
weise auf Produkte mehrerer verschiedener Anbieter hin. Immerhin 4 deut-
sche Personen waren der Meinung, die Farbe weise nicht auf Produkte
bestimmter Anbieter hin. Diejenigen Befragten, die das Produkt kannten
oder zu kennen glaubten, und die es einem bzw. mehreren Herstellern zu-
ordnen konnten, wurden nach dem Namen des Herstellers gefragt. 34
deutsche Personen (44.2%) gaben an, den Namen zu kennen und gaben
– ohne das ihnen eine Name vorgelegt wurde – zu 32.5% (25 deutsche
B-5120/2014
Seite 22
Personen) den Namen der Beschwerdeführerin sowie zu 3.9% (3 deutsche
Personen) den Markennamen der Waren der Beschwerdeführerin an. Da-
mit gaben 83.2.3 % der befragten deutschen Personen an, die Farbgebung
im Zusammenhang mit künstlichen Hüft- und Kniegelenk zu kennen bzw.
glauben zu kennen. Wiederum – ohne dass ihnen ein Firmenname bzw.
eine Marke vorher genannt worden wäre – gaben 41.6.5% der deutschen
Befragten als Herstellerin die Beschwerdeführerin bzw. deren Wortmarke
an (Beschwerdebeilage 24, S. 4).
6.3.4
6.3.4.1 Im Zusammenhang mit beiden demoskopischen Umfragen ist zu-
nächst festzustellen, dass keine zum vorliegend strittigen Bildzeichen
durchgeführt wurde. Insofern belegen diese Erhebungen nicht, wie die vor-
liegend strittige Bildmarke im Verkehr wahrgenommen wird (vgl. hierzu
auch E. 6.4.2 hiernach).
6.3.4.2 Weiter ist zu Ungunsten der Beschwerdeführerin festzuhalten, dass
die Umfragen in Berlin stattgefunden haben. Die Durchsetzung des Zei-
chens im Verkehr ist grundsätzlich für die ganze Schweiz nachzuweisen,
wobei entscheidend ist, dass mindestens die drei grossen Landesteile bzw.
Sprachregionen der Schweiz entsprechend ihren Anteilen an der schwei-
zerischen Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden (vgl. Richtlinien des
Instituts in Markensachen, Teil 4, Ziff.10.3.5, S. 152). Ist ein Zeichen nicht
sprachgebunden, ist unter Umständen eine regional durchgeführte Um-
frage für die demoskopische Beweisführung ausreichend (BGE 131 III 121
E. 7.3 "Smarties"). In solch einem Fall ist jedoch glaubhaft zu machen,
dass das Zeichen in der ganzen Schweiz auf die gleiche Art verwendet wird
und Werbeaufwand wie Umsatzzahlen in allen Landesteilen vergleichbar
sind (BGE 131 III 121 E. 7.3 "Smarties"). Vorliegend wurden die Umfragen
zwar anlässlich des alljährlich stattfindenden Kongresses der EFORT Eu-
ropean Federation of National Associations of Orthopaedics and Trauma-
tology (https://www.efort.org/), der auch die Schweizerische Gesellschaft
für Orthopädie und Traumatologie angehört, durchgeführt. Dieser interna-
tional ausgerichtete Kongress findet jeweils in einem der Mitgliedsstaaten,
u.a. 2016 in der Schweiz, statt, und zieht so Fachpublikum über die Gren-
zen hinweg an. Es ist daher anzunehmen, dass schweizerische Fachärzte
eine Weiterbildungsveranstaltung auch im Ausland besuchen, auch wenn
gemäss dem Veranstaltungskalender der Schweizerischen Gesellschaft
für Orthopädie und Traumatologie in der Schweiz je einen jährlichen Fach-
B-5120/2014
Seite 23
kongress und Fortbildungstag sowie diverse Vortragsveranstaltungen statt-
finden (vgl. http://www.swissorthopaedics.ch/de/Veranstaltungen/Veran-
staltungen-1). So geht immerhin aus den Ergebnisunterlagen zur Form-
marken-Umfrage (Beschwerdebeilage 23) hervor, dass mit der Frage "Ori-
gin of respondent" vorliegend geklärt wurde, dass von den Befragten 99
Personen deutscher und 9 Personen schweizerischer Herkunft waren (vgl.
Beschwerdebeilage 23, S. 32 f.). Leider sagt dies wenig darüber aus, in
welchem Land die Befragten tatsächlich tätig sind. Angesichts dessen,
dass die Umfrage nicht in der Schweiz stattfand, ist die Nationalität der
Befragten daher nicht mehr als einen Hinweis. Stützt man sich einzig da-
rauf, so sind von 239 Befragten lediglich 9 Personen schweizerischer Her-
kunft. Auch geht aus den Umfrageunterlagen nicht hervor, inwiefern es sich
bei diesen 9 Personen um tatsächliches Fachpublikum handelt, da einzig
generell und nicht im Zusammenhang mit der Herkunft nach dem Beruf der
Befragten gefragt wurde. Würde man indessen annehmen, sämtliche Be-
fragte schweizerischer Herkunft seien Fachärzte, bleibt es dabei, dass 9
Personen selbst bei einem zahlenmässig eingeschränkten Verkehrskreis
nicht ausreichen um eine schweizweite Durchsetzung des Zeichens glaub-
haft zu machen. Anlässlich der Durchführung der Umfrage zur Farbmarke
(Beschwerdebeilage 24) wurden einzig die Befragten Deutscher Nationali-
tät sowie als Ländergruppe zusammengefasst Antworten von Staatsange-
höriger der Niederlanden, Frankreich, Italien und Belgien ausgewiesen.
Aus den Unterlagen geht jedenfalls nicht hervor, dass schweizerische
Staatsangehörige zur Farbmarke befragt wurden.
6.3.4.3 Ebenfalls nicht unproblematisch ist die Tatsache, dass beide Befra-
gungen auf dem Gelände des gleichentags und -orts stattfindenden kom-
merziellen Fachkongresses durchgeführt wurden (vgl. Beschwerdebeila-
gen 23 und 24, jeweils S. 1). Grundsätzlich ist die Umfrage in einem neut-
ralen Umfeld durchzuführen, denn die unmittelbarer Nähe zum Objekt kann
zu Verzerrungen des ermittelten Kennzeichnungsgrades führen (WYSS,
a.a.O., S. 205). Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Befragten jeweils
zufälligerweise aus dem Besucherstrom ausgesucht wurden. Diese waren
demnach auf dem Weg zum oder aus dem Kongress hinaus. Angesichts
dessen, dass aus dem Veranstaltungskalender der Beschwerdeführerin für
das Jahr 2014 (Beschwerdebeilage 22) hervor geht, dass diese 2014 am
EFORT-Kongress einen Stand hatte, ist anzunehmen, dass die Beschwer-
deführerin, welche ein deutsches Unternehmen ist, bereits im Jahr 2012,
als der Kongress in Deutschland stattfand, einen Stand hatte. Es kann so-
mit nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Befragten vor der Teil-
B-5120/2014
Seite 24
nahme an den Umfragen in der Nähe des Verkaufsstandes der Beschwer-
deführerin aufgehalten haben und dadurch in ihrem Antwortverhalten be-
einflusst wurden. Es muss jedenfalls festgestellt werden, dass die Umfra-
gen jeweils nicht in einem gänzlich neutralen Umfeld stattgefunden haben.
6.3.5 Damit ist bezüglich der vorgebrachten Umfragen festzuhalten, dass
diese nicht geeignet sind, die Durchsetzung im Verkehr des strittigen Zei-
chens in der Schweiz glaubhaft zu machen. Eine repräsentative Anzahl
schweizerischer Verkehrsteilnehmer ist nicht befragt worden. Auch wurde
in keiner Umfrage nach der Durchsetzung der vorliegend strittigen Bild-
marke, so wie sie hinterlegt wurde, gefragt. Schliesslich ist festzuhalten,
dass sich die Beschwerdeführerin im Rahmen einer Verkehrsdurchsetzung
nicht auf das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland be-
treffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR
0232.149.136) stützen kann. Einzig im Zusammenhang mit der Frage des
rechtserhaltenden Gebrauchs kann sich ein Markeninhaber den Gebrauch
der Marke in Deutschland gemäss Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens als
rechtserhaltend anrechnen lassen (sofern er die schweizerischen Bedin-
gungen zum rechtserhaltenden Gebrauch erfüllt). So kann eine im Ausland
bestehende Verkehrsdurchsetzung sowie lediglich das Ausland betref-
fende Belege für die Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung in der
Schweiz nicht mehr als eine Indizwirkung haben (WYSS, a.a.O., S. 83f.).
Entsprechend haben die vorgebrachten demoskopischen Umfragen selbst
wenn eine Verkehrsdurchsetzung in Deutschland bejaht würde, in der
Schweiz nicht mehr als eine Indizwirkung.
6.4
6.4.1 Gelingt der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung mittels Demoskopie
nicht, kann er sich womöglich aus anderen Belegen ergeben. Werden de-
moskopische Beweismittel allerdings mit Belegen kombiniert, muss beach-
tet werden, dass dies nur geht, solange das demoskopische Beweismittel
keine einwandfreien Resultate liefert (WYSS, a.a.O., S. 242). Dass die vor-
gebrachten Umfragen nicht geeignet sind, für die Verkehrsdurchsetzung
des strittigen Zeichens in der Schweiz einwandfreie Resultate zu liefern,
wurde soeben festgestellt (vgl. E. 6.3 hiervor). Demnach gilt es nun zu prü-
fen, ob der Beschwerdeführerin die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurch-
setzung mittels ergänzender Belege gelingt.
6.4.2 Diesfalls stellt der markenmässige Gebrauch eine zwingend zu prü-
fende Voraussetzung des Verkehrsdurchsetzungstatbestands dar (Urteil
B-5120/2014
Seite 25
des BVGer B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.4 "Ein Stück Schweiz";
WYSS, a.a.O., S. 108 f.). Ein zwar kennzeichenmässiger aber nicht mar-
kenmässiger Gebrauch genügt nicht (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom
27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."; WYSS, a.a.O.,
S. 182 f.). Dieser legt vielmehr nah, dass die Abnehmer das Zeichen als
Firma oder als reine Beschreibung wahrnehmen (WYSS, a.a.O., S. 183).
Damit liegt jedoch kein Nachweis vor, wonach die Abnehmer das Zeichen
als Marke wahrnehmen (WYSS, a.a.O., S. 183). Es soll also glaubhaft ge-
macht werden, dass das Zeichen als Marke wieder erkannt wird, wozu es
eines ebensolchen Gebrauchs bedarf. In diesem Zusammenhang kann
sich bei Warenbildmarken die Frage stellen, ob Durchsetzungsbelege, wel-
che einzig eine Formmarke betreffen, ausreichen um glaubhaft zu machen,
dass das Zeichen auch tatsächlich als Bildmarke erkannt wird. Dies wäre
allerdings nur dann denkbar, wenn durch die Perspektive im Bild ein neuer,
zur Formmarke abweichender Eindruck geschaffen würde, was in casu
nicht der Fall ist. Vorliegend ist im Rahmen der Prüfung der Verkehrsdurch-
setzung in erster Linie der markenmässige Gebrauch des Bildzeichens
strittig. Markenmässig ist der Gebrauch eines Kennzeichens im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen am ent-
sprechenden Markt, d.h. der produktbezogene Gebrauch der Marke (Urteil
des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region.
Für die Region."; WYSS, a.a.O., S. 182). Dem steht der rein unternehmens-
bezogene, ausschliesslich firmenmässige, dekorative oder anderweitig
produktunabhängige Gebrauch entgegen (Urteil des BVGer B-8240/2010
vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region.").
Ein Anbringen der Marke auf der Ware selbst oder deren Verpackung ist
nicht erforderlich (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012
E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."). Der Zusammenhang von Marke
und Produkt kann, sofern der Adressat darin einen spezifischen Produkt-
bezug im Sinne eines Kennzeichens und nicht bloss einen allgemeinen
Unternehmensbezug erkennt, auch anders hergestellt werden; so zum Bei-
spiel durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Ka-
talogen, Prospekten (Urteil des BVGer B-7405/2006 vom 21. September
2007 E. 6.9.1 "Mobility" mit Verweis auf Urteil des BGer 4C.229/2003 vom
20. Januar 2004 E. 5 "Tripp Trapp"). Insbesondere müssen Durchset-
zungsbelege aber glaubhaft machen, dass die Marke auf dem Markt als
solchem und so als Zeichen wahrgenommen wurde, wie sie geschützt wer-
den soll (Urteile des BVGer B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 m.w.H.
"Post", B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 "Mobility").
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Seite 26
6.4.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die im Zeichen abgebildete
Ware sei seit ihrer Markteinführung im Jahr 2003 weltweit mehr als 2,5 Mio.
mal eingesetzt worden (Beschwerde, S. 26, Rz. 80). Sie legt hierzu eine
Übersicht der Europalieferungen für die Jahre 2006 bis 2010 (Beschwer-
debeilage 16) vor. Es handelt sich hierbei um eine interne Übersicht der
Europalieferungen, welche von Zahlen des europäischen Dachverbands
für Medizinprodukte-Unternehmen Eucomed ausgeht. Die Übersicht zeigt,
dass die Lieferungen von Implantatsköpfen in die Schweiz seit 2006 (rund
6000 Lieferungen) stetig angewachsen sind und 2010 rund 9'200 Lieferun-
gen erfolgten. Auch die Lieferungen in die Schweiz von keramischen Pfan-
nenschalen haben sich von 2006 bis 2010 praktisch verdoppelt, nämlich
von nahezu 900 auf rund 1800 Lieferungen. Die Beschwerdeführerin hält
fest, dass aus diesen Zahlen auf die Bekanntheit der Produkte der Be-
schwerdeführerin und damit auch auf die Bekanntheit der sich kennzeich-
nenden Marken zu schliessen sei (Beschwerde, S. 27, Rz. 52).
Für die Jahre 2010 und 2011 legt die Beschwerdeführerin einerseits eine
Auflistung von Lieferungen an Prothesenhersteller in die Schweiz vor (Be-
schwerde, S. 29, Rz. 87). Aus diesen Tabellen geht hervor, dass in den
Jahren 2010 und 2011 insgesamt 107'519 bzw. 36'693 Kugelköpfe und
Pfannenschalen in die Schweiz geliefert wurden. Die von der Beschwerde-
führerin für diese Jahre ebenfalls ins Recht gelegte eidesstaatliche Versi-
cherung des Vertriebs- und Marketingleiters der Beschwerdeführerin (Be-
schwerdebeilage 17) ist nicht zu beachten, da sie keine Lieferungen in die
Schweiz aufführt.
6.4.4 In Bezug auf Werbeaktivitäten gibt die Beschwerdeführerin an, sie
setze die prägende Farbgebung konsequent und umfangreich auch in der
Werbung für ihre Produkte ein (Beschwerde, S. 29, Rz. 88). Ihre Angabe,
wonach der Werbeetat des massgebenden Geschäftsbereichs der Be-
schwerdeführerin sich im Jahre 2012 auf ca. 2,3 Mio. Euro sowie im Jahr
2013 auf rund 3 Mio Euro belaufen habe, belegt die Beschwerdeführerin
allerdings nicht. Auch ist nicht erkennbar, ob es sich um den die Schweiz
betreffenden Werbeetat handelt. Die vorgebrachten Marketingmassnah-
men (Beschwerde, S. 34 ff., Rz. 94 ff.) belegt die Beschwerdeführerin
ebenfalls nicht. So ist keines der dargestellten Werbeplakate datiert (Be-
schwerde, S. 36). Weiter sind die Plakate in Englisch gehalten, was jeden-
falls ohne nähere Angaben nicht darauf hindeutet, dass sie auf den schwei-
zerischen Markt fokussieren. Dies gilt auch für die Werbefilme der Be-
schwerdeführerin, welche auf der Plattform YouTube aufgerufen werden
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konnten (Beschwerde, S. 38 ff., Rz. 103). Auch ist bezüglich der Printwer-
bung zu erwähnen, dass die strittige Warenform jeweils mit der Wortmarke
beworben wird. Diese steht gestalterisch immer im Vordergrund. Die unda-
tierten Werbeplakate sind daher nicht zu beachten. Schliesslich ist in Be-
zug auf das Marketingmaterial im Einklang mit der Vorinstanz festzuhalten,
dass die von der Beschwerdeführerin in Rz. 99 ihrer Beschwerde aufge-
führten Werbegeschenke nicht zu beachten sind, da diese obschon im hin-
terlegten Farbton eingefärbt keinen markenmässigen Gebrauch des stritti-
gen Zeichen zeigen. Es ist demnach festzuhalten, dass die Beschwerde-
führerin vorliegend keine Belege einreicht, welche Werbeaktivitäten im Zu-
sammenhang mit dem strittigen Zeichen bzw. der im Zeichen abgebildeten
Ware in der Schweiz belegen.
6.4.5 Weiter legt die Beschwerdeführerin diverse Zertifikate und Auszeich-
nungen aus Deutschland sowie einen von ihr gestifteten Preis (Heinz-Mit-
telmeier-Forschungspreis; Beschwerdebeilage 21) vor. Allerdings weisen
all diese Belege weder einen markenrechtlichen Bezug zum strittigen Zei-
chen, noch einen Bezug zur Schweiz auf. Sie belegen einzig, dass die Be-
schwerdeführerin in Deutschland und teils in Tschechien jeweils für ihr
Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagementsystem zertifiziert wurde (Be-
schwerdebeilage 15). Auch die Akkreditierung ihres Prüflabors an ihrem
Hauptsitz besagt nicht mehr, als dass sie diverse Materialprüfungen durch-
führen darf (Beschwerdebeilage 15). Solche Belege sind jedoch zur Glaub-
haftmachung einer Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz unbehilflich.
6.4.6 Die vorgebrachten Referenzen (Beschwerdebeilage 19) belegen in
erster Linie die Vorzüge des Einsatzes keramischer Hüftgelenksimplantate
im Gegensatz zu Implantaten aus anderen Materialien. Zwar werden in den
Studien 1, 6 und 10 der Referenzliste sowohl die Markennamen der Pro-
dukte der Beschwerdeführerin als auch die Firma der Beschwerdeführerin
erwähnt (Beschwerdebeilage 19). Insofern werden die Produkte der Be-
schwerdeführerin analysiert bzw. mit solchen anderer Hersteller vergli-
chen. Mehr als einen Hinweis darauf, dass die Produkte der Beschwerde-
führerin verwendet werden, ist aus diesem Beleg jedoch nicht abzuleiten.
Auch aus den undatierten und in die Beschwerdeschrift eingeführten Re-
ferenzen (Beschwerde, S. 30 ff., Rz. 92) ist in Bezug auf eine Verkehrs-
durchsetzung nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerin abzuleiten. Wohl
wird die Qualität der Produkte der Beschwerdeführerin angepriesen, aber
weder ist erkennbar, ob es sich um schweizerische Verkehrsteilnehmer
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Seite 28
handelt, noch besagt dies etwas über den markenmässigen Gebrauch der
hinterlegten Bildmarke aus.
6.4.7 Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass der Beschwerdefüh-
rerin die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zei-
chens weder mittels demoskopischen Umfragen noch in Kombination mit
weiteren Belegen gelingt. Inwiefern die vorgebrachten demoskopischen
Umfragen auf eine allfällige Bekanntheit der abgebildeten Form sowie der
beanspruchten Farbe in Deutschland hinweisen, kann offen gelassen wer-
den und sagt über die Wahrnehmung des Zeichens in der Schweiz nichts
aus (vgl. E. 6.3.5 hiervor). Bezüglich der Schweiz hat die Beschwerdefüh-
rerin weder einen langjährigen Gebrauch, noch einen markenmässigen
Gebrauch des strittigen Zeichens in der Schweiz belegen können. Die Be-
schwerdeführerin belegt einzig Lieferungen in die Schweiz für die Jahre
2006 bis 2011. Allgemein ist eine verkürzte Gebrauchsdauer denkbar (Ur-
teil des BVGer B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.2 m.w.H. "Ein Stück
Schweiz"). Allerdings gilt dies in der Regel nur, wenn ein intensiver Ge-
brauch des Zeichen sowie der aufgewendeten Werbemittel aufgezeigt wird
(Urteile des BVGer B-5786/2011 E. 7.1 "QATAR AIRWAYS", B-3550/2009
E. 4.2.1 "FARMER", B-788/2007 E. 8 "traveltip DAS MAGAZIN FÜR FE-
RIEN [fig.]"). Weder lassen die Verkaufszahlen auf einen in 5 Jahren inten-
siven Gebrauch schliessen, noch belegt die Beschwerdeführerin einen
Werbeaufwand in der Schweiz. Damit reichen die vorgebrachten Verkaufs-
zahlen für die Jahre 2006 bis 2011 nicht aus, um eine Verkehrsdurchset-
zung des Zeichens in der Schweiz glaubhaft zu machen.
7.
Damit ist die Beschwerde abzuweisen und die vorinstanzliche Verfügung
zu bestätigen. Der internationalen Registrierung IR 1'109'077 ist der Mar-
kenschutz im Zusammenhang mit den Waren "Implants pour ostéosyn-
thèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancres pour endopro-
thèses, produits de substitution de surface articulaire, produits d'écarte-
ment osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabu-
laires, fosses acétabulaires" zu verweigern.
8.
8.1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel
der unterliegenden Partei nach Massgabe ihres Unterliegens (Art. 63
Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierig-
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Seite 29
keit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Par-
teien; sie beträgt in vermögensrechtlichen Streitigkeiten maximal
Fr. 50'000.– (Art. 63 Abs. 4bis Bst. b VwVG). Art. 4 des Reglements des
Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR
173.320.2) sieht bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten – und als solche
gelten markenrechtliche Beschwerdeverfahren – vor, dass sich die Ge-
richtsgebühr nach dem Streitwert richtet. Die Schätzung des Streitwertes
hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der
Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätz-
lich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- anzunehmen ist
(BGE 133 III 490 E. 3.3 [Turbinenfuss] [3D]). Von diesem Erfahrungswert
ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen und die Gerichtskosten
auf Fr. 2'500.– festzusetzen. Angesichts des Verfahrensausgangs sind die
Gerichtskosten der Beschwerdeführerin vollumfänglich aufzuerlegen. Der
von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe einbezahlte Kostenvorschuss
ist zur Bezahlung der Gerichtskosten zu verwenden.
8.2 Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Art. 64 Abs. 1
VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).
http://links.weblaw.ch/BGE-133-III-490
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