Decision ID: 64580c58-b8d9-4b29-b4ec-9ab17c45d1e2
Year: 2022
Language: de
Court: AG_OG
Chamber: AG_OG_009
Canton: AG
Region: Northwestern_Switzerland
Law Area: 

Das Handelsgericht entnimmt den Akten:
1.
Die Klägerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
schweizerischen Rechts mit Sitz in Q.. Sie bezweckt im Wesentlichen die
Herstellung und den Vertrieb von Kosmetikartikeln aller Art, insbesondere
der Marken C., D. und E., sowie die Ausbildung von Fachkräften im Kos-
metikbereich (Klagebeilage [KB] 2).
2.
Die Beklagte ist eine Besloten Vennootschap (B.V.) niederländischen
Rechts (vergleichbar einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz
in R. (NL). Sie bezweckt den Grosshandel mit Nonfood-Konsumartikeln so-
wie das Inverkehrbringen von innovativen Produkten auf dem Konsumen-
tenmarkt (Beilagen 77 und 79 zur Eingabe der Klägerin vom 11. Dezember
2019; Eingabe der Beklagten vom 20. Dezember 2019).
3.
Die Klägerin ist Inhaberin der am 14. November 1983 beim Eidgenössi-
schen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) hinterlegten Schweizer Marke
2P-328541 "CELLUTONE". Diese Wortmarke wurde am 20. Februar 1984
für "Produtis (recte: Produits) cosmétiques, pharmaceutiques, hygiéniques,
vétérinaires, diététiques, produits de parfumerie, crèmes pour les soins der-
matologiques, les soins esthétiques, les soins de la peau, les soins du vi-
sage" der Nizza-Klassen 3 und 5 ins Markenregister eingetragen und im
SHAB Nr. 73 vom 27. März 1984 erstmals veröffentlicht (KB 21). Unter der
Marke CELLUTONE vertreibt die Klägerin Hautpflege- und Regenerations-
cremes über Kosmetikinstitute. Angeboten und beworben werden die Pro-
dukte der Klägerin auch auf ihrer Homepage unter den Domains www.a.ch
sowie www.a.com (Klage Rz. 24, 28).
4.
Die namentlich im Grosshandel tätige Beklagte verkauft Konsumgüter ver-
schiedener Hersteller international an Wiederverkäufer (Klage Rz. 35 ff.,
Klageantwort Rz. 10). Seit Mitte 2012 beliefert die Beklagte Wiederverkäu-
fer in der Schweiz mit von Dritten produzierten Kosmetikprodukten (Ge-
sichtscreme, Handcreme, Body Milk), die unter dem Zeichen CELLTONE
angeboten und beworben werden. Die Kennzeichnung CELLTONE findet
sich sowohl auf dem Behältnis (Dose, Tube) ihrer Kosmetika als auch auf
der Schachtel, in die das Behältnis verpackt ist (Klageantwort Rz. 11,46;
Replik Rz. 41, 86). Auf Behältnis und Verpackung finden sich jeweils auch
Hinweise auf die Beklagte als Herstellerin bzw. Distributorin (Klage Rz. 43,
Klageantwort Rz. 86).
http://www.a.ch/ http://www.a.com/
- 3 -
5.
Die Klägerin hatte im Jahr 2014 zwei Gesellschaften, die die Zeichen "CEL-
LTONE" und "CELL-ONE" im Geschäftsverkehr verwendeten, abgemahnt
und mit ihnen in der Folge eine Markenabgrenzungsvereinbarung mit Ver-
zichtserklärung getroffen. Nach einem Testkauf im Februar 2019 und an-
schliessender Abmahnung schloss sie im Juni 2019 mit einer weiteren
schweizerischen Wiederverkäuferin, die das Zeichen "CELLTONE" im Ge-
schäftsverkehr verwendete, eine Markenabgrenzungsvereinbarung ab
(Klage Rz. 48 ff.; Klageantwort Rz. 87 f.). Schliesslich mahnte sie die Be-
klagte mit Schreiben vom 18. März 2019 ab und forderte sie auf, den Ge-
brauch des Zeichens "CELLTONE" zu unterlassen. Dieser Aufforderung
kam die Beklagte bis heute nicht nach und ist auch nicht bereit, dies zu tun.
So blieb auch eine weitere Verwarnung durch die Klägerin vom 10. Oktober
2019 ohne Wirkung (Klage Rz. 55 f.; Klageantwort Rz. 89).
6.
Mit Klage vom 13. November 2019 (Postaufgabe: gleichentags) stellte die
Klägerin die folgenden Rechtsbegehren:
" 1. Es sei der Beklagten zu verbieten, in der Schweiz das Zeichen
CELLTONE im geschäftlichen Verkehr für Kosmetika sowie  zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Cremes, Emulsionen, Lotionen oder Gele für die Gesichts-, Haut-, Hand-, und Körperpflege, zu gebrauchen oder durch Dritte gebrauchen zu lassen.
2. Das Verbot gemäss Rechtsbegehren 1) vorstehend seien mit der
Androhung der Bestrafung der verantwortlichen Organe der  im Falle der Zuwiderhandlung nach Art. 292 StGB zu . Des Weiteren sei der Beklagten und ihren jeweiligen  eine Ordnungsbusse in der Höhe von bis zu CHF 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung der in Rechtsbegehren 1)  Verpflichtungen anzudrohen.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Be-
klagten."
Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, es handle sich um An-
sprüche aus Verletzung von Markenrecht sowie aus Verstoss gegen das
Verbot des unlauteren Wettbewerbs.
7.
Mit Klageantwort vom 21. Februar 2020 (Postaufgabe: gleichentags) bean-
tragte die Beklagte:
- 4 -
" 1. Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen soweit darauf eingetre-
ten werden kann.
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (gegebenenfalls
zzgl. MwSt.) zu Lasten der Klägerin.
Prozessualer Antrag:
3. Der Klägerin ist eine teilweise geschwärzte Version der Kla-
geantwort und der Beilagen zur Kenntnis zu bringen, um die  Interessen Dritter zu wahren."
Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, soweit eine Verletzung
des klägerischen Markenrechts vorliegen sollte, wären daraus fliessende
Verbotsansprüche verwirkt. Die Klägerin habe aber das Zeichen "CELLU-
TONE" nicht markenmässig gebraucht, sondern bloss als beschreibende
Angabe eines bestimmten Typus bzw. einer zusätzlichen Eigenschaft einer
Creme. Zudem handle es sich um ein ursprünglich schwaches Zeichen,
das mangels nachgewiesenem langem und intensivem Gebrauch höchs-
tens über einen schmalen kennzeichenrechtlichen Schutz verfüge. Endlich
seien sich die Zeichen "CELLUTONE" und "CELLTONE" in der Gesamtbe-
trachtung nicht ähnlich. Insgesamt fehle eine markenrechtliche Verwechs-
lungsgefahr. Auch eine lauterkeitsrechtliche Verwechslungsgefahr bestehe
nicht. Den prozessualen Antrag begründete die Beklagte mit der Wahrung
schutzwürdiger Interessen Dritter.
8.
Mit Stellungnahme vom 9. März 2020 beantragte die Klägerin innert der mit
Verfügung vom 25. Februar 2020 angesetzten Frist:
" 1. Der prozessuale Antrag der Beklagten sei abzuweisen, soweit darauf
einzutreten ist.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten."
9.
Mit Verfügung vom 10. März 2020 stellte Präsident der Beklagten die klä-
gerische Stellungnahme zur Kenntnisnahme zu. Mit unaufgefordert erfolg-
ter Eingabe vom 23. März 2020 stellte die Beklagte folgenden prozessua-
len Antrag:
" 3. Der Klägerin sei eine neue, wiederum teilweise geschwärzte Version
der Klageantwort vom 21. Februar 2020 und die geschwärzten  diverser mit der Klageantwort eingereichter Beilagen zur  zu bringen, um die berechtigten Interessen Dritter zu wahren."
- 5 -
Mit Eingabe vom 30. März 2020 beantragte die Klägerin innert der mit Ver-
fügung vom 25. März 2020 angesetzten Frist:
" 1. Die unaufgeforderte Eingabe ("Replik") der Beklagten vom 23. März
2020 sei mit all ihren Beilagen vollumfänglich aus dem Recht zu .
2. Die der Klägerin mit Verfügung vom 25. März 2020 angesetzte kurze
Frist zur Stellungnahme zum abgeänderten prozessualen Antrag der Beklagten sei der Klägerin einstweilen abzunehmen, bis über die  gemäss klägerischer Eingabe vom 9. März 2020 entschieden ist.
3. Die Beklagte sei vom Gericht anzuweisen, unaufgeforderte Eingaben,
welche den ordentlichen Prozessablauf, den Schriftenwechsel und die Verfahrensleitung stören, zu unterlassen.
4. Rein vorsorglich und eventualiter beantragt die Klägerin, es sei auch
der abgeänderte prozessuale Antrag der Beklagten abzulehnen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklag-
ten, unter Berücksichtigung der durch die Beklagte vorliegend unnötig verursachten Prozesskosten (Art. 108 ZPO)."
10.
Mit Verfügung vom 12. Mai 2020 hiess der Präsident den prozessualen An-
trag der Beklagten betreffend Wahrung schutzwürdiger Interessen Dritter
vom 21. Februar/23. März 2020 teilweise gut und ordnete an, dass den
Rechtsvertretern der Klägerin die fraglichen Akten vollständig zugestellt
werden, der Klägerin selber dagegen lediglich in der modifizierten ge-
schwärzten Version gemäss Eingabe der Beklagten vom 23. März 2020.
Weiter verbot er den klägerischen Rechtsvertretern unter Strafandrohung,
der Klägerin die als geheim bezeichneten Informationen je zur Kenntnis zu
bringen.
11.
Mit Replik vom 2. Juli 2020 und Duplik vom 28. September 2020 hielten die
Parteien an ihren Rechtsbegehren von Klage und Klageantwort fest.
12.
Mit Eingabe vom 9. Oktober 2020 reichte die Klägerin unaufgefordert eine
Stellungnahme zur Duplik ein.
13.
Mit Eingabe vom 22. Oktober 2020 reichte die Beklagte unaufgefordert eine
Stellungnahme zur Eingabe der Klägerin vom 9. Oktober 2020 ein.
14.
Am 23. März 2022 fand eine Instruktionsverhandlung mit Vermittlungsge-
spräch statt, anlässlich welcher kein gerichtlicher Vergleich erzielt werden
- 6 -
konnte. In der Folge erklärten die Parteien zu Protokoll, sowohl auf eine
mündliche Hauptverhandlung als auch auf schriftliche Schlussvorträge zu
verzichten.
15.
Mit Verfügung vom 13. Mai 2022 erliess der Präsident die Beweisverfü-
gung, überwies die Streitsache ans Handelsgericht und gab die Zusam-
mensetzung des Spruchkörpers bekannt.
16.
Am 15. Juni 2022 fällte das Handelsgericht den nachfolgenden Entscheid.

Das Handelsgericht zieht in Erwägung:
1. Prozessvoraussetzungen
Die Prozessvoraussetzungen sind von Amtes wegen zu prüfen (Art. 60
ZPO). Dazu gehören namentlich das schutzwürdige Interesse der klagen-
den Partei sowie die örtliche und die sachliche Zuständigkeit des angeru-
fenen Gerichts (Art. 59 Abs. 2 lit. a und b ZPO).
1.1. Zuständigkeit
1.1.1. International
Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz; die Beklagte hat ihren Sitz in den
Niederlanden. Es liegt ein internationales Verhältnis vor.1 Die internationale
Zuständigkeit beurteilt sich grundsätzlich nach dem Bundesgesetz über
das Internationale Privatrecht (IPRG; vgl. Art. 1 IPRG). Allerdings behält
Art. 1 Abs. 2 IPRG internationale Verträge vor. Die Schweiz und die Nie-
derlande sind Vertragsstaaten des Übereinkommens über die gerichtliche
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen bzw. LugÜ). Dieser
internationale Vertrag geht dem IPRG als einschlägiger Staatsvertrag vor.
Die Klägerin stützt ihre Klage auf Marken- und Lauterkeitsrecht. Bilden eine
unerlaubte Handlung oder eine einer solchen gleichgestellte Handlung o-
der Ansprüche aus solchen Handlungen Verfahrensgegenstand, kann der
Verletzer mit Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates in einem
anderen Vertragsstaat vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädi-
gende Ereignis eingetreten ist, verklagt werden (Art. 5 Ziff. 3 LugÜ). Der
Begriff der unerlaubten Handlung ist weit gefasst; er schliesst die Geltend-
machung aller Rechtsfolgen rechtwidrigen Verhaltens ausserhalb von Ver-
tragsverletzungen ein, namentlich auch Eingriffe in Immaterialgüterrechte
1 BGE 131 III 76 E. 2.3.
- 7 -
und Ansprüche aus UWG.2 Vorliegend bilden eine im Schweizer Marken-
register eingetragene Marke und behauptete Verstösse gegen das UWG in
der Schweiz Verfahrensgegenstand. Demzufolge sind die schweizerischen
Gerichte international zuständig.
1.1.2. Örtlich
Sofern nicht ein anderes Gericht aufgrund von Art. 22 LugÜ ausschliesslich
zuständig ist, wird das angerufene Gericht zuständig, wenn sich die Be-
klagte vor ihm auf das Verfahren einlässt (Art. 24 LugÜ). Einlassung liegt
dann vor, wenn die Beklagte vor dem angerufenen Gericht verhandelt,
ohne zuvor oder gleichzeitig die Unzuständigkeit gerügt zu haben. Die
Rüge hat spätestens mit der Klageantwort zu erfolgen.3 Die Beklagte op-
ponierte der Zuständigkeit der aargauischen Gerichte nicht, sondern führte
zu den entsprechenden Vorbringen der Klägerin lediglich aus, die Zustän-
digkeit des angerufenen Gerichts sei von Amtes wegen zu prüfen (Kla-
geantwort Rz. 2). Ein ausschliesslicher Gerichtsstand nach Art. 22 LugÜ
liegt nicht vor. Indem die Beklagte sich in der Klageantwort nicht gegen die
örtliche Zuständigkeit der aargauischen Gerichte wehrte, hat sie sich im
Sinne des Art. 24 LugÜ auf das vorliegende Verfahren eingelassen.
1.1.3. Sachlich
Für die Beurteilung der von der Klägerin geltend gemachten markenrecht-
lichen Ansprüche ist das Handelsgericht ohne Weiteres sachlich zuständig
(Art. 5 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 12 lit. a EG ZPO
AG). Der Streitwert beträgt unstrittig Fr. 75'000.00 und liegt damit über der
Streitwertgrenze von Fr. 30'000.00 (Art. 6 Abs. 2 lit. b ZPO i.V.m. Art. 74
Abs. 1 lit. b BGG). Folglich ist das Handelsgericht auch für die geltend ge-
machten lauterkeitsrechtlichen Ansprüche zuständig (Art. 5 Abs. 1 lit. d
i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO i.V.m. § 12 lit. a EG ZPO AG). Im Übrigen
betrifft die vorliegende Streitigkeit die geschäftliche Tätigkeit zweier im
Handelsregister oder einem vergleichbaren ausländischen Register einge-
tragener Parteien (Art. 6 Abs. 2 lit. a und c ZPO).
1.2. Rechtsschutzinteresse
1.2.1. Behauptungen der Parteien
Die Beklagte bringt in der Klageantwort vor, die Klägerin habe sie mit
Schreiben vom 18. März 2019 abgemahnt. Die Klägerin habe es aber bis-
her unterlassen, mit der F., welche seit dem Jahr 2012 Lizenzgeberin der
Beklagten für den Verkauf von CELLTONE-Produkten sei, Kontakt aufzu-
nehmen. Diese sei mit ihrer Schwestergesellschaft in Ecuador Inhaberin
aller Rechte und treibende Kraft hinter dem Produkt CELLTONE. Die Klä-
gerin versuche mit anderen Worten der Beklagten eine Betätigung zu ver-
2 SHK LugÜ-OBERHAMMER, 3. Aufl. 2021, Art. 5 N. 105 und N. 109. 3 BSK LugÜ-BERGER, 2. Aufl. 2016, Art. 24 N. 31.
- 8 -
bieten, die ihre Lizenzgeberin F. seit über zwölf Jahren in der Schweiz aus-
übe und gegen welche die Klägerin nie eingeschritten sei. Selbst wenn der
klägerische Anspruch wegen langen Zuwartens nicht verwirkt wäre, nützte
ihr ein Prozessausgang zu ihren Gunsten nichts, weil F. einfach einen an-
deren Lizenznehmer einsetzen und den Verkauf in der Schweiz fortsetzen
würde. Damit fehle der Klägerin das Rechtsschutzinteresse, weshalb auf
die Klage nicht einzutreten sei (Klageantwort Rz. 5 f.).
Die Klägerin widerspricht der Beklagten in der Replik und begründet mit
verschiedenen Argumenten, dass sie zur Durchsetzung ihres behaupteten
Rechts auf gerichtlichen Rechtsschutz angewiesen ist (Replik Rz. 13 ff.).
Die Beklagte geht in der Duplik nicht weiter auf diesen Punkt ein.
1.2.2. Rechtliches
Damit das Gericht auf eine Klage eintritt und das Verfahren einem Sach-
entscheid zuführt, müssen verschiedene Prozessvoraussetzungen erfüllt
sein. So verlangt Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO namentlich ein schutzwürdiges
Interesse der klagenden Partei. Darunter wird das berechtigte Interesse der
in ihren (behaupteten) Rechten beeinträchtigen Klägerin verstanden, ein
Gericht in Anspruch zu nehmen, um Rechtsschutz zu erreichen.4 Ob ein
solches Rechtsschutzinteresse vorhanden ist, beurteilt sich nach dem Pri-
vatrecht. Es liegt vor, wenn die Durchsetzung des materiellen Rechts ge-
richtlichen Rechtsschutz erfordert.5 Als Prozessvoraussetzung ist das Vor-
liegen des Rechtsschutzinteresses von Amtes wegen zu prüfen (Art. 60
ZPO).
Im 3. Titel regelt das Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Her-
kunftsangaben (MSchG) in den Art. 51a bis 72h den Rechtsschutz. Mit der
Unterlassungsklage nach Art. 55 Abs. 1 lit. a MSchG kann derjenige, des-
sen Recht an der Marke oder einer Herkunftsangabe verletzt oder gefähr-
det wird, vom Richter verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten.
Die Unterlassungsklage zielt darauf ab, den Verletzer an der Begehung zu-
künftiger Verletzungen gleicher Art zu hindern.6 Ein Unterlassungsbegeh-
ren setzt voraus, dass zumindest die Gefahr einer Verletzung im Zeitpunkt
der Urteilsfällung besteht.7 Eine solche besteht, wenn die widerrechtliche
Handlung unmittelbar droht, indem das Verhalten der Gegenpartei die künf-
tige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt (Erstbegehungsgefahr), o-
der wenn die Gefahr einer Wiederholung früherer Verletzungshandlungen
besteht (Wiederholungsgefahr).8
4 STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 3. Aufl. 2019, § 10 N. 51a. 5 BAUMGARTNER/DOLGE/MARKUS/SPÜHLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 10. Aufl. 2018, Kap. 7
N. 81. 6 BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2017, Art. 55 N. 28. 7 BGE 128 III 96 E. 2e,124 III 72 E. 2, 109 II 338 E. 3. 8 BGE 128 III 96 E. 2e, 124 III 72 E. 2, 116 II 359 E. 2a.
- 9 -
Eine Wiederholungsgefahr ist in der Regel schon anzunehmen, wenn die
beklagte Partei die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens be-
streitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass sie es im Ver-
trauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird.9 Letzteres wird in der
Rechtsprechung angenommen, wenn die beklagte Partei die – wenigstens
potentielle – Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet,
selbst wenn sie dieses zwischenzeitlich im Rahmen des hängigen Verfah-
rens eingestellt hat.10 Will der Verletzer die Vermutung der Wiederholungs-
gefahr eindeutig umstossen, so ist ihm die Abgabe einer vorbehaltslosen
Unterlassungserklärung (sog. Abstandserklärung) zu empfehlen.11 Die
Wiederholungsgefahr entfällt dann, wenn sich die Gegenseite in einer Un-
terlassungserklärung ausdrücklich dazu verpflichtet, das beanstandete
Verhalten vorbehaltlos einzustellen. Dabei wird eine förmliche, verbindliche
und bedingungslose Abstandserklärung verlangt. Es genügt nicht, wenn
die Gegenpartei ohne materielle Anerkennung der Rechtswidrigkeit ihres
umstrittenen Verhaltens irgendwelche Zusicherungen macht.12
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat die klagende Partei die
Tatsachen vorzutragen und zu belegen, welche die Zulässigkeit ihrer Klage
begründen, die beklagte Partei diejenigen Tatsachen, welche sie angreifen.
Für die klagende Partei gilt daher auch im Bereich der Prozessvorausset-
zungen weiterhin die gewöhnliche Verhandlungsmaxime (beziehungs-
weise das gewöhnliche Verfahrensrecht einschliesslich des darin vorgese-
henen Novenrechts). Der beklagten Partei wird demgegenüber die Bestrei-
tungslast abgenommen und in Bezug auf klagehindernde Sachumstände
sind auch verspätet bekannt gewordene Tatsachen von Amtes wegen zu
berücksichtigen. Der Richter muss lediglich von Amtes wegen erforschen,
ob Tatsachen bestehen, die gegen das Vorliegen der Prozessvorausset-
zungen sprechen.13
1.2.3. Würdigung
Die Klägerin ist Inhaberin der am 14. November 1983 hinterlegten und am
20. Februar 1984 unter der Marken-Nummer 2P-328541 ins schweizeri-
sche Markenregister eingetragenen Marke "CELLUTONE" (KB 21). Die Be-
klagte beliefert eigenen Angaben zufolge seit Mitte 2012 Wiederverkäufer
in der Schweiz mit von Dritten produzierten Kosmetikprodukten (Gesichts-
creme, Handcreme, Body Milk), die unter dem Zeichen CELLTONE ange-
boten und beworben werden (Klageantwort Rz. 11, 86). Darin erblickt die
9 BGE 124 III 72 E. 2a, 116 II 357 E. 2a; DAVID/FRICK/KUNZ/STUDER/ZIMMERLI, SIWR I/2,
3. Aufl. 2011, N. 273. 10 BGE 128 III 96 E. 2e; SHK MSchG-STAUB, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 51 f. m.w.N. 11 BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, 2013, Art. 9 N. 23; SHK UWG-SPITZ, 2. Aufl. 2016, Art. 9 N. 64 je
m.w.N. 12 BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH (Fn. 11), Art. 9 N. 23 m.w.N. 13 BGer 4A_229/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 3.1 und E. 3.4 m.w.N.
- 10 -
Klägerin eine Verletzung ihres Rechts an der Marke CELLUTONE. Dem-
entsprechend mahnte sie die Beklagte mit Schreiben vom 18. März 2019
ab und forderte sie auf, den Gebrauch des Zeichens CELLTONE zu unter-
lassen (KB 71). Dieser Aufforderung kam die Beklagte bis dato nicht nach
und war und ist auch nicht bereit, dies zu tun. So blieb auch eine weitere
Verwarnung durch die Klägerin vom 10. Oktober 2019 (KB 73) ohne Wir-
kung. Daraus erhellt ohne weiteres, dass die Klägerin auf die Inanspruch-
nahme des Gerichts angewiesen ist, um ihr Recht an der Marke CELLU-
TONE vor Beeinträchtigungen bzw. Verletzungen durch die Beklagte zu
schützen. Die Klägerin verfügt damit über das vorausgesetzte Rechts-
schutzinteresse.
1.3. Ergebnis
Das angerufene Gericht ist für die vorgelegte Streitigkeit international, ört-
lich und sachlich zuständig und die Klägerin hat das geforderte Rechts-
schutzinteresse. Die weiteren Prozessvoraussetzungen geben zu keinen
Bemerkungen Anlass. Demgemäss ist auf die Klage einzutreten.
2. Verhandlungsmaxime (Art. 55 Abs. 1 ZPO)
2.1. Behauptungs- und Substantiierungslast
Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben die Parteien dem Gericht die Tatsachen,
auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzu-
geben. Jede Partei hat die Tatsachen, die vom Gericht bei der Entscheid-
findung berücksichtigt werden sollen, zu behaupten (Behauptungslast).14
Es genügt, wenn die Tatsachenbehauptungen, d.h. die Beschreibung des
rechtserheblichen Sachverhalts, in ihren wesentlichen Zügen oder Umris-
sen behauptet worden sind, sodass ein substantiiertes Bestreiten möglich
ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann. Es brauchen (noch)
nicht alle Einzelheiten darin enthalten zu sein.15 Dennoch setzt die Behaup-
tungslast einen schlüssigen, d.h. widerspruchsfreien und vollständigen Tat-
sachenvortrag voraus, der bei Unterstellung seiner Wahrheit den Schluss
auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt.16
Bestreitet der Prozessgegner einen schlüssigen Tatsachenvortrag, greift
eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast. Nun-
mehr ist der Kläger gehalten, jede einzelne rechtserhebliche Tatsache nicht
nur in ihren Grundzügen, sondern so umfassend und klar darzulegen, dass
darüber Beweis abgenommen werden kann.17
14 SUTTER-SOMM/SCHRANK, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 55 N. 20. 15 BGE 136 III 322 E. 3.4.2. 16 BGer 4A_7/2012 vom 3. April 2012 E. 2.3.1. 17 BGE 127 III 365 E. 2b.
- 11 -
2.2. Bestreitungs- und Substantiierungslast
Die Kehrseite der Behauptungslast ist die sog. Bestreitungslast: Bestreitet
eine Partei eine Tatsachenbehauptung ihres Gegners nicht, gilt diese als
unbestritten und die betreffende Tatsache kann dem Entscheid ohne wei-
teres zugrunde gelegt werden,18 da über nicht bestrittene Tatsachen kein
Beweis geführt zu werden braucht (vgl. Art. 150 Abs. 1 ZPO).19 Art. 222
Abs. 2 ZPO verlangt von der beklagten Partei darzulegen, welche Tatsa-
chenbehauptungen der klagenden Partei im Einzelnen anerkannt oder be-
stritten werden. Es ist deshalb angezeigt, die Tatsachenbehauptungen der
Klägerin detailliert, d.h. Punkt für Punkt, zu bestreiten.
Für das Substantiieren von Bestreitungen gelten zwar weniger strenge An-
forderungen als für das Substantiieren von Behauptungen. Dennoch ge-
nügt pauschales Bestreiten nicht.20 Vielmehr sind Bestreitungen so weit zu
konkretisieren, dass sich erkennen lässt, welche einzelnen Behauptungen
damit bestritten werden (Art. 222 Abs. 2 ZPO).21
2.3. Bezeichnung der Beweismittel
Im Rahmen der Verhandlungsmaxime haben die Parteien die einzelnen
Beweismittel zu bezeichnen (vgl. Art. 221 Abs.1 lit. e ZPO). Ein Beweismit-
tel ist nur dann formgerecht angeboten, wenn sich die Beweisofferte ein-
deutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuordnen lässt
und umgekehrt.22 Deshalb sind die einzelnen Beweisofferten unmittelbar im
Anschluss an die entsprechenden Tatsachenbehauptungen aufzuführen,
welche durch sie bewiesen werden sollen ("Prinzip der sog. Beweismittel-
verbindung").23 Es genügt nicht, in der Klage Behauptungen aufzustellen
oder einen ganzen Sachverhaltskomplex zu behaupten und pauschal auf
die Klagebeilagen, eine Vielzahl von Urkunden oder eine Anzahl Zeugen
zu verweisen.24 Bei umfangreichen Urkunden ist zudem die für die Beweis-
führung erhebliche Stelle zu bezeichnen (Art. 180 Abs. 2 ZPO).25
3. Replik- und Novenrecht
In der vorliegenden Streitsache trat der Aktenschluss mit Erstattung der
Duplik ein. Sowohl die Klägerin als auch die Beklagte haben von ihrem
18 SUTTER-SOMM/SCHRANK (Fn. 14), Art. 55 N. 27. 19 BK ZPO I-HURNI, 2012, Art. 55 N. 37 mit Verweis auf Art. 150 Abs. 1 ZPO. 20 BGE 141 III 433 E. 2.6. 21 Vgl. schon zum kantonalen Recht vor Inkrafttreten der eidg. ZPO BGE 117 II 113 E. 2. 22 BGer 4A_370/2016 vom 13. Dezember 2016 E. 3.3 m.w.N. 23 BK ZPO II-KILLIAS, 2012, Art. 221 N. 29; PAHUD, in: Schwander/Gasser/Brunner (Hrsg.), ZPO
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2. Aufl. 2016, Art. 221 N. 16. ff. Das "Prinzip der sog. Beweismittelverbindung" galt auch schon in der aarg. Zivilprozessordnung (EDELMANN, in: Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 1998, § 167 N. 5).
24 BGer 4A_195/2014 und 4A_197/2014 vom 27. November 2014 E. 7.3.2 m.w.N. (nicht publ. in BGE 140 III 602).
25 BK ZPO II-RÜETSCHI, 2012, Art. 180 N. 17 ff.; WEIBEL, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 14), Art. 180 N. 10 ff. je m.w.N.
- 12 -
(sog. unbedingten) Replikrecht Gebrauch gemacht. Dieses gewährt den
Parteien gestützt auf Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 29 Abs. 1 und 2 BV das
Recht, zu jeder Eingabe der Gegenpartei Stellung zu nehmen, und zwar
unabhängig davon, ob diese neue und erhebliche Gesichtspunkte enthält.26
Äusserungen zum Rechtlichen und zum Beweisergebnis sind bis zur Ur-
teilsfällung jederzeit möglich
Vom unbedingten Replikrecht zu unterscheiden ist das zivilprozessuale No-
venrecht. Nach Eintritt des Aktenschlusses können neue Tatsachen und
Beweismittel nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO
vorgebracht werden.27 Eine Tatsache ist neu, wenn sie ein Sachverhalts-
element erstmals einführt. Wird ein bereits eingeführtes Sachverhaltsele-
ment hingegen bloss klargestellt, ist es nicht neu. Jedoch sind Vorbringen
neu, die dem Nachsubstantiieren dienen, wenn die Partei ein substantiier-
tes Behaupten oder Bestreiten zuvor unterlassen hat.28 Die Verspätung ist
entschuldbar, wenn der betroffenen Partei keine Nachlässigkeit bei der Be-
hauptungs- oder Beweisführungslast vorzuwerfen ist. Das Mass der zumut-
baren Sorgfalt ist aus der Sicht vor dem Aktenschluss und nicht ex post zu
bewerten.29 Es gilt ein objektiver Massstab.30 Es obliegt der Partei, die das
Novenrecht beansprucht, darzutun, inwiefern die Verspätung entschuldbar
ist.31 Ohne Verzug sind Noven vorgebracht, wenn sie unverzüglich nach
der Entdeckung in den Prozess eingebracht werden.32 Gemäss der han-
delsgerichtlichen Praxis sind Noven im ordentlichen Verfahren innert kurzer
Frist (praxisgemäss 10 Tage)33 und – falls sie nicht erst unmittelbar vor der
Hauptverhandlung entstehen – noch vor Durchführung der Hauptverhand-
lung mittels Noveneingabe in das Verfahren einzubringen.34 Aus dem Um-
stand, dass ein Gericht nach Ablauf dieser Dauer zu urteilen berechtigt ist,
ohne sich dem Vorwurf einer Gehörsverletzung auszusetzen, kann umge-
kehrt allerdings nicht abgeleitet werden, dass nach dem fraglichen Zeit-
punkt, aber vor der Urteilsfällung eintreffende Stellungnahmen generell zu-
folge Verspätung unberücksichtigt zu bleiben hätten.35
Ob die von den Parteien aufgestellten Tatsachenbehauptungen und offe-
rierten Beweismittel im Einzelnen zu berücksichtigen oder verspätet erfolgt
26 BGE 144 III 117 E. 2.1, 138 I 154 E. 2.3.3 m.w.N. 27 LEUENBERGER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 14), Art. 229 N. 4a. 28 BSK ZPO-WILLISEGGER, 3. Aufl. 2017, Art. 229 N. 16. 29 LEUENBERGER (Fn. 27), Art. 229 N. 8. 30 BSK ZPO-WILLISEGGER (Fn. 28), Art. 229 N. 32. 31 BSK ZPO-WILLISEGGER (Fn. 28), Art. 229 N. 33; vgl. LEUENBERGER (Fn. 27), Art. 229 N. 10. 32 LEUENBERGER (Fn. 27), Art. 229 N. 9. 33 Vgl. Merkblatt des Handelsgerichts, abrufbar unter: <https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/jb/do-
kumente/obergericht/handelsgericht/merkblatt-handelsgericht.pdf> (letztmals besucht am 153 Juni 2022).
34 Vgl. auch LEUENBERGER (Fn. 27), Art. 229 N. 9 m.w.N.; ZR 2014 Nr. 54, S. 176. 35 BGer 4A_61/2017 vom 31. August 2017 E. 6.2.2.
- 13 -
sind, ist eine Frage des Novenrechts. Sofern die nach Aktenschluss getä-
tigten Tatsachenbehauptungen und eingereichten Beweismittel Ent-
scheidrelevanz aufweisen, ist darauf zurückzukommen.
4. Anwendbares Recht
Weil ein internationales Verhältnis vorliegt, ist vorab das anwendbare Recht
zu bestimmen. Immaterialgüterrechte, so namentlich das Markenrecht,
sind territorial begrenzt. Sie beschränken sich auf das Gebiet jenes Staa-
tes, der den betreffenden Schutz gewährt.36 Demgemäss sind die klägeri-
schen Ansprüche nach schweizerischem materiellem Recht zu beurteilen.
5. Massgebende Verkehrskreise / Aufmerksamkeit
Die Klägerin vertreibt ihre Hautpflege- und Regenerationscremes unter der
Marke CELLUTONE über Kosmetikinstitute. Neben Kosmetikinstituten bie-
ten vor allem Grossverteiler, Warenhäuser, Drogerien, Parfümerien und
Apotheken, die sich ans allgemeine Publikum richten, Hautpflege- und Re-
generationscremes zum Kauf an. Die Klägerin schränkt die massgebenden
Verkehrskreise ein auf alle Geschlechter ab Erreichen der Adoleszenz, also
etwa ab dem dreizehnten Altersjahr, unabhängig von ihren finanziellen
Möglichkeiten und ihrer Bildung. Sie präzisiert aber, Zielpublikum von
Pflege- und Regenerationscremes für Haut und Gesicht dürften in erster
Linie Frauen sein (Klage Rz. 59 f.). Die Beklagte bestreitet dies nicht. Die
Einschränkung erscheint zudem sinnvoll. Entsprechend ist davon auszu-
gehen, dass die Durchschnittsverbraucher/-verbraucherinnen bzw. das all-
gemeine Publikum vorwiegend weiblichen Geschlechts ab ungefähr dem
dreizehnten Lebensjahr die massgeblichen Verkehrskreise bilden.
Die Beklagte behauptet, die beklagtischen und die klägerischen Hautpfle-
geprodukte hätten sowohl pflegende als auch heilende Wirkung. Abnehmer
seien Personen mit Hautproblemen. Diese kauften solche Produkte mit er-
höhter Aufmerksamkeit (Klageantwort Rz. 126 f.). Dem kann nicht gefolgt
werden. Einerseits sind die streitgegenständlichen Produkte keine Medizi-
nalprodukte. Die Beklagte behauptet solches denn auch nicht. Andererseits
weist die Beklagte nicht nach, dass die fraglichen Produkte speziell von
Personen mit Hautproblemen nachgefragt würden. Hautpflege- und Rege-
nerationscremes sind zwar keine Massenartikel des täglichen Bedarfs wie
gewöhnliche Kosmetika,37 es sind aber verbreitet nachgefragte Artikel der
täglichen Körperpflege. Als solche werden sie mit einem höheren Grad an
Aufmerksamkeit gekauft als Massenartikel des täglichen Bedarfs. So ist
davon auszugehen, dass die massgebenden Verkehrskreise die Kennzei-
chen auf solchen Produkten mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit
wahrnehmen.
36 BGE 146 III 225 E. 3.3.1. 37 Vgl. BGE 122 III 382 E. 3a.
- 14 -
6. Ansprüche wegen Verletzung der Marke 2P-328541
6.1. Einrede der Verwirkung markenrechtlicher Verbotsansprüche
6.1.1. Parteibehauptungen
Die Beklagte wirft der Klägerin widersprüchliches und treuwidriges Verhal-
ten vor. Sie behauptet, E. vertreibe seit 2007 Kosmetika mit dem Zeichen
CELLTONE in der Schweiz und bewerbe diese auch aktiv auf diversen Ver-
kaufskanälen. Die Distributoren benützten das Zeichen für die Beklagte
bzw. E., indem sie die CELLTONE Produkte verkaufen und dafür werben.
Die Klägerin habe sich seit 2007 während langer Zeit der Verwendung des
Zeichens CELLTONE gegenüber passiv verhalten und sei erst über zwölf
Jahre später im Jahre 2019 gegen den Zeichengebrauch der Beklagten
vorgegangen. Angesichts des langen Gebrauchs müsse die Klägerin von
der Benutzung des Zeichens Kenntnis gehabt haben. Im Bestreitungsfall
sei von schuldhafter Unkenntnis auszugehen. Bei pflichtgemässer Auf-
merksamkeit hätte sie die angebliche Verletzung ihres Zeichens durch die
Bezeichnung CELLTONE schon lange kennen müssen. Dies sei der Kennt-
nis gleichzusetzen. Das jahrelange parallele Benutzen des beklagtischen
Zeichens neben dem klägerischen und das sehr lange Zuwarten hätten bei
E. bzw. der Beklagten das Vertrauen entstehen lassen, die Klägerin dulde
die Benutzung von CELLTONE und sei damit einverstanden (Klageantwort
Rz. 94 ff.). Durch den langen und ungestörten Gebrauch habe sich das Zei-
chen CELLTONE bei den Konsumenten durchgesetzt und verschaffe der
Beklagten eine vorteilhafte Stellung im Wettbewerb. Das Interesse an de-
ren Beibehaltung rechtfertige es, dass sich die Klägerin nicht mehr auf ihr
ausschliessliches Markenrecht berufen könne. Im Ergebnis sei der marken-
rechtliche Verbotsanspruch der Klägerin verwirkt.
Die Klägerin bestreitet, dass die Beklagte den Schweizer Markt mit ihren
CELLTONE Kosmetika systematisch und konsequent bearbeitet habe oder
durch Dritte habe bearbeiten lassen. Die Beklagte sei dabei zu behaften,
dass sie vor Mitte 2012 gar nicht auf dem Schweizer Markt präsent gewe-
sen sei, weder direkt, noch über Distributoren (Replik Rz. 38 ff.). Was E.
und ihre Distributoren von 2007 bis 2012 hergestellt, verkauft, vertrieben
und vermarktet hätten oder hätten registrieren lassen, spiele im vorliegen-
den Streitfall zwischen der Klägerin und der Beklagten keine Rolle (Replik
Rz. 79 f.). Die Klägerin habe im Februar 2014 unmittelbar auf die Eintra-
gung der verwechselbar ähnlichen Schweizer Marke Nr. 654285 CELL-
TONE für gleiche oder gleichartige Waren der Klassen 3 und 5 reagiert und
letztlich erwirkt, dass die Hinterlegerin G. im April 2014 die Marke
Nr. 654285 im Schweizer Markenregister wieder habe löschen lassen.
Ebenfalls im Jahr 2014 sei die Klägerin auch gegen eine weitere Verletze-
rin, die H. (heute: I.), vorgegangen und habe mit dieser und der G. im Juli
2014 je eine Abgrenzungsvereinbarung geschlossen (Replik Rz. 43 ff.).
Auf den Verletzerprodukten habe sich damals kein Hinweis auf die Be-
klagte befunden (Replik Rz. 55). Im Frühjahr 2019 habe die Klägerin dann
- 15 -
erneut feststellen müssen, dass unter www.drogi.ch und www.teleshop-
ping.ch wieder markenverletzende CELLTONE Produkte in der Schweiz
vertrieben wurden. Ein Testkauf bei der Betreiberin von www.teleshop-
ping.ch, J., habe dann ergeben, dass die Produkte aus den Niederlanden
stammten und von der Beklagten produziert und vertrieben werden (Replik
Rz. 62 ff.). Während mit der J. eine Abgrenzungsvereinbarung habe ge-
schlossen werden können, weigere sich die am 18. März 2019 ebenfalls
abgemahnte Beklagte bis heute, die klägerischen Markenrechte zu respek-
tieren und den verletzenden Gebrauch des Zeichens CELLTONE zu unter-
lassen. Vor 2019 habe die Klägerin keine Kenntnis von Verletzungshand-
lungen der Beklagten mit Wirkung für die Schweiz gehabt. Von einer Ver-
wirkung der klägerischen Ansprüche könne folglich keine Rede sein. Es
lägen weder eine lange Dauer des verletzenden Zeichengebrauchs noch
ein Verschulden der Klägerin und ein langjähriges, bewusstes und wider-
spruchsloses Dulden der konkreten Verletzungen vor (Replik Rz. 67 f.)
6.1.2. Rechtliches
Der markenrechtliche Verbotsanspruch unterliegt grundsätzlich der Verwir-
kung. Mangels Regelung dieses Tatbestands im MSchG stützt sich die Ver-
wirkungseinrede unmittelbar auf Art. 2 Abs. 2 ZGB, wonach der offenbare
Missbrauch eines Rechtes keinen Rechtsschutz findet (sog. Rechtsmiss-
brauchsverbot). Der Rechtsmissbrauch wird im widersprüchlichen Verhal-
ten des Berechtigten gesehen.38 Er muss "offenbar" sein. Daher ist die Ver-
wirkung nach konstanter bundesgerichtlicher Praxis nicht leichthin anzu-
nehmen.39 Begründet der Verletzer die Verwirkungseinrede damit, der Mar-
keneigentümer habe ihn durch sein eigenes passives Verhalten dazu ver-
leitet, ein objektiv verletzendes Zeichen zu gebrauchen, sind folgende Tat-
bestandselemente kumulativ nachzuweisen:
(a) Duldung trotz Kenntnis oder Erkennbarkeit des Marktauftritts: Hat der
Verletzer nicht um Einwilligung ersucht, ist zumindest erforderlich, dass
er aufgrund seines Marktauftritts bei objektivierter Betrachtung davon
ausgehen darf, die Verletzung werde für den Rechtsinhaber bei gehö-
riger Sorgfalt erkennbar.40 Seitens des Schutzrechtsinhabers besteht
eine gewisse Sorgfalts- bzw. Beobachtungspflicht. So erachtet die
Rechtsprechung eine verzögerte Rechtsausübung als missbräuchlich,
wenn diese auf fahrlässige Unkenntnis der Rechtsverletzung zurückzu-
führen ist, weil es der Schutzrechtsinhaber sorgfaltswidrig unterlassen
38 BSK MSchG-FRICK (Fn. 6), Vor Art. 51a-60 N. 58. 39 MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl. 2009, N. 1567 f. und N. 1571. 40 BAUDENBACHER/GLÖCKNER, Lauterkeitsrecht, 2001, Art. 9 N. 274 sowie N. 305; BSK MSchG-FRICK
(Fn. 6), Vor Art. 51a-60 N. 62 m.w.N.
http://www.drogi.ch/ http://www.teleshopping.ch/ http://www.teleshopping.ch/ http://www.teleshopping.ch/ http://www.teleshopping.ch/
- 16 -
hat, den Markt auf gegnerische Zeichen hin zu beobachten.41 Der Mar-
keninhaber hat aber keine generelle Überwachungspflicht.42 Die Kennt-
nis muss sich auf eine Verletzung in der Schweiz beziehen. Verletzun-
gen im Ausland sind irrelevant.43
(b) Lange Dauer des verletzenden Gebrauchs: Wie lange der verletzende
Gebrauch mindestens gedauert haben muss, um die Verwirkung ein-
treten zu lassen, lässt sich nicht generell sagen. Die schweizerische
Rechtspraxis kennt auch keine schematische Maximaldauer, nach de-
ren Ablauf die Verwirkung einsetzt. Entscheidend sind die Umstände
des Einzelfalls. Als Faustregel gilt eine Zeitspanne zwischen vier und
acht Jahren.44 Das Kriterium des langen Gebrauchs verlangt eine ge-
wisse Intensität der Verwendung des angegriffenen Zeichens. Voraus-
gesetzt wird ein ernsthafter Gebrauch. Die geforderte Ernsthaftigkeit
bemisst sich nach den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirt-
schaftlich sinnvollen Handelns. Zu beachten sind Art, Umfang und
Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls,
namentlich die Art der unter dem Zeichen angebotenen Produkte. Es
bedarf einer minimalen Marktbearbeitung über eine längere Zeit-
spanne; die blosse Präsenz im Internet bzw. Möglichkeit, die gekenn-
zeichneten Produkte über das Internet zu beziehen, genügt nicht. Ein
bestimmter Mindestumsatz wird zwar nicht vorausgesetzt, quantitative
Kriterien wie Umsatzzahlen und dergleichen sind aber zu berücksichti-
gen.45
(c) Wertvoller Besitzstand: Der Verletzer muss seinerseits einen eigenen
wertvollen Besitzstand aufgebaut haben. Dies setzt eigene Marktaktivi-
täten in der Schweiz voraus. Der Wert des Besitzstandes ist nach quan-
titativen und qualitativen Kriterien zu beurteilen.46 Der Verletzer muss
im Zeitpunkt der erstmaligen Intervention des Markeninhabers eine so
starke Wettbewerbsstellung erlangt haben, dass es gerechtfertigt er-
scheint, dem Markeninhaber die Rechtsausübung zu verwehren.47
(d) Guter Glaube des Verletzers: Vorausgesetzt ist, dass der Verletzer sei-
nen wertvollen Besitzstand im schutzwürdigen Vertrauen auf die Zuläs-
sigkeit seines Verhaltens oder auf den durch die Untätigkeit des Be-
rechtigten hervorgerufenen Anschein der Duldung geschaffen hat.48
41 BGE 117 II 575 E. 4b; BGer Urteil 4C.371/2005 vom 2. März 2006 E. 3.1; ähnlich BRAUCHBAR, Die
Verwirkung im Kennzeichenrecht unter Berücksichtigung der Regelung in der Europäischen Union, 2001, S. 82.
42 MARBACH (Fn. 39), N. 1584; SHK MSchG-STAUB (Fn. 10), Vorbemerkungen Art. 51a-60 N. 70. 43 SHK MSchG-STAUB (Fn. 10), Vorbemerkungen Art. 51a-60 N. 70 m.w.N. 44 BSK MSchG-FRICK (Fn. 6), Vor Art. 51a-60 N. 69 m.w.N. 45 SHK MSchG-WANG, 2. Aufl. 2017, Art. 11 N. 68 ff.; MARBACH (Fn. 39), N. 1343 ff. 46 MARBACH (Fn. 39), N. 1587 f. 47 Vgl. BAUDENBACHER/GLÖCKNER (Fn. 40), Art. 9 N. 279. 48 BSK MSchG-FRICK (Fn. 6), Vor Art. 51a-60 N. 74 m.w.N.
- 17 -
Massgebend für die Beurteilung eines schweizerischen Markenkonflikts
sind ausschliesslich die Verhältnisse in der Schweiz.49
6.1.3. Würdigung
6.1.3.1. Ausgangslage
Was die lange Dauer des verletzenden Zeichengebrauchs und die Duldung
der Verletzung durch die Klägerin trotz Kenntnis bzw. Erkennbarkeit an-
geht, bringt die Beklagte vor, E. bzw. sie hätten das angegriffene Zeichen
CELLTONE in der Schweiz zwölf Jahre lang gebraucht, ohne dass sich die
Klägerin dagegen gewehrt habe. Von 2007 bis Mitte 2012 habe die Recht-
einhaberin E. das Zeichen benutzt und von Mitte 2012 bis 2019 die Be-
klagte als ihre Lizenznehmerin. Die Klägerin hält dagegen, die Dauer der
Benutzung durch E. könne nicht zur Bestimmung der Dauer des verletzen-
den Gebrauchs herangezogen werden. Massgebend sei einzig die Zeit ab
Mitte 2012, seit die Beklagte das Zeichen benutze.
Wie gleich zu zeigen ist, kann die Frage, ob sich das widersprüchliche Ver-
halten des Berechtigten während des ganzen mindestens vorausgesetzten
Zeitraums gegen die aktuelle Verletzerin gerichtet haben muss, oder ob es
genügt, wenn sich das widersprüchliche Verhalten während einer gewissen
Zeit gegen eine erste Verletzerin und anschliessend während einem weite-
ren Zeitraum gegen deren Rechtsnachfolgerin gerichtet hat, vorliegend of-
fen bleiben. Die Beklagte unterteilt die behauptete lange Dauer des Ge-
brauchs des Zeichens CELLTONE in zwei Perioden und versucht, diese
insbesondere mit verschiedenen Antwortbeilagen zu belegen. Im Folgen-
den sind die ins Recht gelegten Dokumente auf ihre Beweistauglichkeit zu
überprüfen.
6.1.3.2. Zeitraum von 2007 bis Mitte 2012
Antwortbeilage 6 enthält eine Bestätigung des Geschäftsführers der Be-
klagten, K., vom 30. Juli 2019 zuhanden eines Gerichtsverfahrens in der
Schweiz, in dem die Beklagte nicht Partei war. Darin bestätigt K., die CEL-
LTONE Produkte seien seit 2007 unter anderem an die J. in die Schweiz
geliefert worden. Seit 2012 habe die Beklagte für E. selbst produziert und
in fast alle Länder Europas, so auch in die Schweiz geliefert. Mit diesem
Dokument lässt sich ein ernsthafter Gebrauch des Zeichens CELLTONE
nicht belegen, weil es keine Zahlen nennt, die eine intensive Vermarktung
in der Schweiz aufzeigen würden.
Antwortbeilage 12 nennt tabellarisch für die Jahre 2007 bis 2012 die jewei-
ligen Distributoren in verschiedenen europäischen Ländern mit den jeweils
bezogenen Einheiten CELLTONE Produkte. Die Schweiz findet sich in die-
sen Tabellen nirgends. Die Beklagte behauptet, L., Rumänien, habe auch
in die Schweiz geliefert (Beklagtische Eingabe vom 23. März 2020, Rz. 21).
49 SHK MSchG-STAUB (Fn. 10), Vorbemerkungen Art. 51a-60 N. 59.
- 18 -
Sie schlüsselt aber nicht auf, wie viele Stück vom jeweiligen Jahrestotal in
die Schweiz geliefert worden sein sollen und legt auch keine entsprechen-
den Lieferscheine oder Rechnungen zum Beweis vor. Dementsprechend
taugt Antwortbeilage 12 nicht zum Nachweis des Zeichengebrauchs in der
Schweiz.
Die Antwortbeilagen 13 und 14 sind Rechnungen von E. betreffend Liefe-
rungen an Abnehmerinnen von CELLTONE Produkten in Bosnien-Herze-
gowina bzw. den Niederlanden aus den Jahren 2011 bzw. 2007 ohne Be-
zug zur Schweiz. Auch hier behauptet die Beklagte, ein Teil der Lieferung
sei in die Schweiz weiterverkauft worden. Sie behauptet aber nicht, wie
viele Stück vom jeweiligen Jahrestotal in die Schweiz geliefert worden sein
sollen und legt auch keine entsprechenden Lieferscheine oder Rechnun-
gen zum Beweis vor. Ein Zeichengebrauch in der Schweiz ist daher nicht
nachgewiesen.
Die Beklagte behauptet, J. habe seit dem 5. Februar 2007 über verschie-
dene Kanäle eine grosse Anzahl von CELLTONE Produkten an Schweizer
Kunden verkauft (Klageantwort Rz. 28). Sie substantiiert ihre pauschale
Behauptung aber nicht mit konkreten Zahlen (namentlich verkaufte Stück
und Umsätze pro Zeiteinheit). Auf die Befragung des Zeugen M. ist daher
zu verzichten, weil sie nichts zum Beweis eines lange dauernden, ernsthaf-
ten Gebrauchs des Zeichens CELLUTONE beizutragen vermöchte. In Ant-
wortbeilage 15 bestätigt M. als Gesellschafter und Geschäftsführer der J.
zwar, von 2007 an (ohne die Jahre 2011 und 2012) CELLTONE Produkte
an Schweizer Kunden vertrieben zu haben. Weil aber sowohl Angaben zu
den Abnehmern als auch zu den gelieferten Mengen pro Zeiteinheit fehlen,
lässt sich auch damit ein langjähriger Zeichengebrauch in der Schweiz
nicht nachweisen.
Die Antwortbeilagen 16 bis 19 sind Rechnungen der J. an Einzelkunden in
der Schweiz, je eine für 2007, 2008, 2009 und 2010. Die Stückzahlen der
vier Lieferungen liegen jeweils im tiefen einstelligen Bereich. Auch das To-
tal der vier Lieferungen liegt im unteren einstelligen Bereich. Die massge-
blichen Verkehrskreise bestehen vorliegend aus den Durchschnittsver-
brauchern/-verbraucherinnen bzw. dem allgemeinen Publikum vorwiegend
weiblichen Geschlechts ab ungefähr dem dreizehnten Lebensjahr (vgl.
vorne E. 5). Im Jahr 2007 waren in der Schweiz 6'589'199 Personen 13
Jahre alt oder älter; davon waren 3'378'912 Frauen. Im Jahr 2010 waren
es 6'850'158 Personen, davon 3'500'209 Frauen.50 Angesichts des Um-
fangs der massgeblichen Verkehrskreise von jedenfalls zwischen 3.38 und
50 Demografische Bilanz nach Alter. PxWeb (admin.ch), abrufbar unter: <https://www.pxweb.bfs.ad-
min.ch/pxweb/de/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103.px> (zuletzt besucht am: 12. Mai 2022).
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0102020000_103/-/px-x-0102020000_103.px/table/tableViewLayout2/ https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103.px https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103.px
- 19 -
3.5 Mio. Personen lässt sich die geforderte Ernsthaftigkeit des Zeichenge-
brauchs mit den Liefermengen im Mikrobereich gemäss den Antwortbeila-
gen 16 bis 19 nicht nachweisen.
Bei den Antwortbeilagen 20 bis 27 handelt es sich um acht ausgedruckte
Listen aus dem Angebot von teleshop.ch. Die Listen stammen aus der Zeit
vom 25. April 2008 bis zum 1. Februar 2010 und enthalten sechs bis neun
Zeilen. Auf jeweils einer Zeile wird "Celltone Creme für schöne, makellose
Haut" mit definiertem Preis angeboten. Die Ausdrucke in den Antwortbeila-
gen 28 bis 30 zeigen im Menu "Angebote" unter dem Titel "Hersteller" je-
weils den Begriff "Celltone". Die Aussage der Beklagten trifft zwar zu, dass
sich mit den Webarchive-Auszügen der J. Website www.teleshop.ch in den
Antwortbeilagen 20 bis 30 das Angebot von CELLTONE Produkten an
Schweizer Konsumenten von 2007 bis 2012 durch die J. beispielhaft nach-
weisen lässt. Das blosse Anbieten des Produkts CELLTONE zum Kauf auf
der Website eines Retailers erfüllt aber das Kriterium der minimalen Markt-
bearbeitung nicht (vgl. oben E. 6.1.2. lit. b). Die Excel Liste in Antwortbei-
lage 31 soll laut Beklagter von E. stammen. Allerdings fehlen jegliche Indi-
zien, die darauf hindeuten, dass dem tatsächlich so ist. Selbst wenn, würde
damit lediglich der Verkauf einer zweistelligen Stückzahl von CELLTONE
Produkten von E. an J. innerhalb des Zeitraums von drei Jahren (2007 bis
2009) nachgewiesen. Angesichts des Umfangs der massgeblichen Ver-
kehrskreise von jedenfalls über drei Millionen Personen gelingt der Beleg
für eine «starke Wettbewerbsstellung» durch diese Verkäufe nicht.
Antwortbeilage 32 weist auf ein Werbevideo der holländischen Anbieterin
N. hin, das auf YouTube abrufbar ist. Aus der Beilage selbst ergibt sich
nicht, dass darin CELLTONE vorkommt. Selbst wenn dem so wäre, unter-
lässt die Beklagte jegliche substantiierten Behauptungen zur Anzahl Auf-
rufe des Videos durch Kunden in der Schweiz sowie zur Anzahl Folgever-
käufe in die Schweiz. Die blosse Abrufbarkeit des Videos im Internet aber
erfüllt die geforderte minimale Marktbearbeitung nicht.
Zusammengefasst lässt sich mit den Antwortbeilagen 12 bis 32 – soweit
sie überhaupt einen Bezug zur Schweiz haben – ein ernsthafter Gebrauch
des Zeichens CELLTONE in der Schweiz im Zeitraum von 2007 bis Mitte
2012 nicht nachweisen. Einerseits beträgt der ausgewiesene Verkauf von
CELLTONE Produkten in diesen gut fünf Jahren in der Schweiz weniger
als 100 Stück, eine für verbreitet nachgefragte Kosmetikprodukte der tägli-
chen Körperpflege (vgl. oben E. 5) vernachlässigbare Menge. Andererseits
lässt sich mit der blossen Abrufbarkeit eines Werbevideos auf YouTube
sowie dem blossen Anbieten des Produkts CELLTONE zum Kauf auf der
Website eines Einzelhändlers die geforderte minimale Marktbearbeitung
nicht nachweisen. Letztere ergibt sich denn auch nicht aus der Kombination
der einzelnen Belege.
- 20 -
6.1.3.3. Zeitraum von Mitte 2012 bis 2019
Die Tabellen in Antwortbeilage 39 zeigen den Absatz von CELLTONE Pro-
dukten in verschiedenen europäischen Ländern in den Jahren 2013 und
2014. Verkäufe in die Schweiz bzw. an Schweizer Händler werden nicht
aufgeführt. Antwortbeilage 40 dokumentiert die Lieferung einer Kleinst-
menge CELLTONE Creme nach Bosnien und hat keinen Bezug zur
Schweiz bzw. zu Schweizer Abnehmern. Dementsprechend taugen die
Antwortbeilagen 39 und 40 nicht zum Beweis des Zeichengebrauchs in der
Schweiz.
Antwortbeilage 41 weist auf ein Werbevideo von E. hin, das auf YouTube
abrufbar ist. Die Beklagte unterlässt aber jegliche substantiierten Behaup-
tungen zur Anzahl Aufrufe des Videos durch Kunden in der Schweiz sowie
zur Anzahl Folgeverkäufe in die Schweiz. Die blosse Abrufbarkeit des Vi-
deos im Internet aber erfüllt die geforderte minimale Marktbearbeitung
nicht.
Bei den Antwortbeilagen 42 und 43 handelt es sich um Webarchive-Aus-
züge von teleshop.ch für den 11. September 2012 und den 28. Juli 2013.
Die Ausdrucke zeigen im Menu "Angebote" unter dem Titel "Hersteller" je-
weils den Begriff "Celltone". Bei den Antwortbeilagen 47, 48 und 50 handelt
es sich um drei Webarchive-Auszüge von teleshop.ch aus der Zeit vom
19. März 2015 bis zum 16. März 2016, auf welchen jeweils unter der Rubrik
"Kosmetik" neben anderen Produkten auch Celltone Creme zum Kauf an-
geboten wird. Die Webarchive-Auszüge dokumentieren lediglich die Prä-
senz im Internet bzw. die Möglichkeit, die gekennzeichneten Produkte über
das Internet zu beziehen. Das genügt für die verlangte minimale Marktbe-
arbeitung nicht (vgl. oben E. 6.1.2. lit. b).
Bei den Antwortbeilagen 44, 46, 51, 52 und 53 handelt es sich um fünf
Rechnungen für die Lieferung von CELLTONE Creme an Kundinnen und
Kunden in der Schweiz aus den Jahren 2013 bis 2019. Die einzelnen Ver-
käufe bewegten sich immer im einstelligen Bereich; das Total der während
diesen sieben Jahren nachgewiesenen verkauften CELLTONE Produkte
liegt im tiefen zweistelligen Bereich. Im Jahr 2012 waren in der Schweiz
7'005'308 Personen 13 Jahre alt oder älter; davon waren 3'567'951 Frauen.
Im Jahr 2019 waren es 7'311'115 Personen, davon 3'788'023 Frauen.51 An-
gesichts des Umfangs der massgeblichen Verkehrskreise von jedenfalls
zwischen 3.57 bis 3.79 Mio. Personen lässt sich die geforderte Ernsthaf-
tigkeit des Zeichengebrauchs mit den Liefermengen im Kleinstbereich nicht
nachweisen.
51 Demografische Bilanz nach Alter. PxWeb (admin.ch), abrufbar unter: <https://www.pxweb.bfs.ad-
min.ch/pxweb/de/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103.px> (zuletzt besucht am: 12. Mai 2022).
https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0102020000_103/-/px-x-0102020000_103.px/table/tableViewLayout2/ https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103.px https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103/px-x-0102020000_103.px
- 21 -
Antwortbeilage 45 enthält eine Kundenbewertung vom 30. Oktober 2013.
Daraus geht zwar hervor, dass eine Kundin mit der CELLTONE Creme zu-
frieden ist. Das Dokument äussert sich aber weder dazu, ob die Kundin
Wohnsitz in der Schweiz hat, noch dazu, wann und in welcher Menge die
Kundin CELLTONE Creme gekauft hat.
Antwortbeilage 54 ist ein internes Dokument der Beklagten. Es weist für
den Zeitraum vom 01.01.2015 – 31.12.2019 den Verkauf von 1'483 Einhei-
ten CELLTONE Creme an J. aus, was im Durchschnitt pro Jahr keine 300
Stück ausmacht. Die behauptete Menge wird nicht mit Auszügen aus der
Buchhaltung oder ähnlichen Dokumenten plausibilisiert und bleibt unbewie-
sen.
Mit E-Mail vom 18. Februar 2020 (Antwortbeilage 55) bestätigt der Ver-
kaufsleiter der österreichischen O., P., bis zum Jahr 2014 2'300 Stück und
im Jahr 2015 624 Stück CELLTONE Creme in die Schweiz geliefert zu ha-
ben. Die Zahlen werden aber nicht mit Auszügen aus der Buchhaltung oder
ähnlichen Dokumenten untermauert und bleiben unbewiesen. Auf die Ein-
vernahme des angerufenen Zeugen AA. kann verzichtet werden. Sie führte
bloss zur mündlichen Bestätigung der Zahlen durch den Autor des fragli-
chen E-Mails, was nicht genügt, um das Gericht von deren Richtigkeit zu
überzeugen.
In Rz. 52 der Klageantwort behauptet die Beklagte, das Schweizer Unter-
nehmen AB. (zur Zeit in Liquidation) habe sich zuerst vom kroatischen Dis-
tributor AC. originale CELLTONE Produkte in die Schweiz liefern lassen
und diese dann an Schweizer Konsumenten verkauft. Zum Beweis legt sie
drei Rechnungen von AC. an AB. ins Recht und ruft AD., Geschäftsführer
der AC., als Zeugen an. Die erste Rechnung vom 17. September 2013 lau-
tet auf 1'000 Stück CELLTONE GEL zum Preis von total € XX (AB 66). Die
zweite Rechnung vom 20. Januar 2014 lautet auf 4'800 Stück CELLTONE
GEL zum Preis von total € XX (AB 67). Die dritte Rechnung vom 27. März
2014 lautet auf 7'200 Stück CELLTONE GEL zum Preis von total € XX
(AB 68). Die drei Rechnungen dokumentieren, dass eine kroatische Händ-
lerin einer schweizerischen Händlerin im Zeitraum von September 2013 bis
März 2014 insgesamt 13'000 Stück CELLTONE GEL zum Preis von insge-
samt € XX verkauft hat. Sie äussern sich aber nicht dazu, dass und in wel-
chem Umfang die Käuferin diese Produkte tatsächlich an Schweizer Kun-
den verkauft hat. Letzteres wird auch Zeuge AE. als Geschäftsführer der
kroatischen (Zwischen-)Händlerin nicht bestätigen können, zumal konkrete
Verkäufe nicht substantiiert werden. Bewiesen werden könnte diese Be-
hauptung nur anhand der Geschäftsbücher der G. in Liquidation. Die Ein-
vernahme von AD. kann folglich unterbleiben. Mit den übrigen Antwortbei-
lagen lassen sich keine konkreten Verkäufe von CELLTONE Produkten in
der Schweiz belegen.
- 22 -
Mit den Antwortbeilagen 80 bis 82 werden drei Verkäufe von CELLTONE
Creme im tiefen einstelligen Bereich von deutschen Händlern über AF. an
private Empfänger in der Schweiz dokumentiert.
Antwortbeilage 83 ist ein undatiertes E-Mail von K. an die Rechtsvertreter
der Beklagten. Dieses enthält die Angabe "13750 single ones and
32760pcs double sets since 2015, over 75000 units sold to France but also
sold in to switzerland". Daraus ist nicht ersichtlich, wie viele Stück der be-
klagtischen Produkte in die Schweiz geliefert worden sein sollen. Zudem
fehlen jegliche Belege (Lieferscheine, Rechnungen) zu erfolgten Verkäufen
in die Schweiz. Antwortbeilage 84 fehlt überhaupt ein Bezug zur Schweiz.
Die Beklagte behauptet weiter, seit Beginn des Jahres 2019 habe sie an
den Schweizer Händler AG., S., CELLTONE Produkte verkauft. Dieser
habe seither 1'400 Einheiten an den Online-Händler AH., T., weitergeliefert,
welcher sie an Schweizer Abnehmer verkauft habe (Klageantwort Rz. 67).
Die zum Beweis ins Recht gelegte Antwortbeilage 85 enthält zwar im obe-
ren Teil den eingedruckten Hinweis "1400 units to BW and 1495 to J.." In
der darunter aufgeführten "Verkoopanalyse" finden sich diese Zahlen aller-
dings nicht. Zudem wird der Zeitraum mit 01-01-2000 bis 31-12-2020 an-
gegeben. Die Beweiseignung dieses Dokuments ist äusserst fraglich. Zu-
dem leuchtet nicht ein, weshalb die Beklagte keine direkten Auszüge aus
ihrer Buchhaltung, verifiziert beispielsweise von ihrer Revisionsstelle, zum
Beweis offeriert.
Die Tabelle in Rz. 35 der beklagtischen Stellungnahme vom 23. März 2020
bzw. Rz. 36 der Duplik stellt die addierten Verkäufe der Beklagten von No-
vember/Dezember 2013 bis 2019 an AI. und J. dar. Die Beklagte unterlässt
es aber, zum Beleg verifizierte Auszüge mit Käufer, Datum und Menge der
jeweiligen Lieferung aus ihrer Buchhaltung zum Beweis zu offerieren. Da-
mit bleibt auch diese Behauptung unbewiesen.
Bei Duplikbeilage 103 handelt es sich laut Beklagter um eine auf ihr inter-
nes Erfassungssystem gestützte Zusammenstellung der CELLTONE-Lie-
ferungen an die französische Téléshopping in den Jahren 2016 bis 2019.
Téléshopping bewerbe diese Produkte durch intensive Fernsehwerbung
auf dem Verkaufskanal des (französischen) Senders TF 1 (Duplik Rz. 44).
Sie weist für die vier Jahre insgesamt 79'272 Dosen aus. Duplikbeilage 104
ist ein Auszug daraus für das Jahr 2016. Die behauptete Menge von 22'600
Dosen deckt sich mit den Angaben pro 2016 in Duplikbeilage 103. Zum
Absatz in der Schweiz behauptet die Beklagte lediglich, Téléshopping gebe
an, in den Jahren 2014 bis 2019 von der Beklagten ca. 90'000 CELLTONE-
Produkte bezogen und davon pro Jahr ca. 580 Stück in die Schweiz ver-
kauft zu haben (Duplik Rz. 44). Diese Behauptungen sind völlig unsubstan-
tiiert. Eine Beweisabnahme setzte voraus, dass die Beklagte die Verkäufe
an Schweizer Kundinnen jeweils unter Angabe von Käuferin, Domizil,
Menge und Datum behauptet und zum Beweis entsprechende Auszüge
- 23 -
aus den Geschäftsbüchern von Téléshopping offeriert hätte. Die blosse Be-
hauptung von Zirkazahlen genügt hierfür nicht.
Zusammengefasst misslingt der Beklagten auch der Beweis eines ernst-
haften Gebrauchs des Zeichens CELLTONE im Zeitraum von Mitte 2012
bis 2019. Einerseits beträgt der nachgewiesene Verkauf von CELLTONE
Produkten in über sieben Jahren in der Schweiz unter Einbezug des Ver-
kaufs an AI. von 1'400 Stück weniger als 3'000 Stück (d.h. weniger als 430
Stück pro Jahr), eine für verbreitet nachgefragte Kosmetikprodukte der täg-
lichen Körperpflege (vgl. oben E. 5) vernachlässigbare Menge. Die Liefe-
rungen von AC. an G. erreichen zwar mit 13'000 Stück einen beachtlichen
Umfang, sie beschränken sich aber auf die im Zeitpunkt der Klage schon
fünfeinhalb Jahre zurückliegende Zeitspanne von September 2013 bis
März 2014. Zudem unterlässt es die Beklagte, mit entsprechenden Belegen
aufzuzeigen, dass diese Produkte tatsächlich auch an Konsumentinnen in
der Schweiz verkauft wurden. Andererseits lässt sich mit der blossen Ab-
rufbarkeit eines Werbevideos auf YouTube, dem Verweis auf ausländische,
in der Schweiz empfangbare Fernsehkanäle (wie beispielsweise TF1) so-
wie dem blossen Anbieten des Produkts CELLTONE zum Kauf auf der
Website eines Einzelhändlers die geforderte minimale Marktbearbeitung
nicht nachweisen.
6.1.4. Fazit
Der Beklagten gelingt es weder für den Zeitraum von 2007 bis Mitte 2012
noch insbesondere für den Zeitraum von Mitte 2012 bis 2019, den gefor-
derten ernsthaften Gebrauch des Zeichens CELLTONE in der Schweiz
nachzuweisen. Es fand keine intensive Marktbearbeitung statt, die von der
Klägerin bei gehöriger Sorgfalt hätte erkannt werden müssen. Damit kann
auch von einem Dulden der Verletzung keine Rede sein.52 Dies umso we-
niger, als sich die Klägerin gegen die Verwendung des Zeichens CELL-
TONE gewehrt hat, soweit eine solche erkennbar war. So reagierte sie im
Februar 2014 unmittelbar auf die Eintragung der Schweizer Marke
Nr. 654285 CELLTONE und erwirkte, dass die Hinterlegerin G. die Marke
im April 2014 wieder im Swissreg löschen liess. Ebenfalls 2014 ging die
Klägerin gegen eine weitere Verletzerin, die H. (heute: I.), vor. Im Juli 2014
schloss sie mit beiden Verletzerinnen je eine Abgrenzungsvereinbarung ab
(Replik Rz. 43 ff.). Dass die Verletzerprodukte nicht von der Beklagten
stammten, spielt bei der Beurteilung des klägerischen Verhaltens keine
Rolle. Als die Klägerin im Frühjahr 2019 feststellte, dass unter
www.drogi.ch und www.teleshopping.ch wieder markenverletzende CELL-
TONE Produkte in der Schweiz vertrieben wurden, mahnte sie die J. als
Betreiberin von www.teleshopping.ch ab. In der Folge schlossen die Klä-
gerin und die J. eine Abgrenzungsvereinbarung ab. Nachdem ein Testkauf
bei www.teleshopping.ch der Klägerin den Hinweis auf die Beklagte als
52 MARBACH (Fn. 39), N. 1574.
http://www.drogi.ch/ http://www.teleshopping.ch/ http://www.teleshopping.ch/ http://www.teleshopping.ch/
- 24 -
Produzentin und Distributorin der Verletzerprodukte lieferte, mahnte sie
auch diese ab. Die Beklagte weigerte sich aber, der Abmahnung Folge zu
leisten und den Gebrauch des Zeichens CELLTONE zu unterlassen. Die
Beklagte konnte am Zeichen CELLTONE auch keinen wertvollen Besitz-
stand erwerben. Denn dieser muss durch eine tatsächliche und intensive
Benützung des Zeichens erworben worden sein.53 Eine solche vermochte
die Beklagte aber eben nicht nachzuweisen.
Zusammengefasst misslingt der Beklagten der Beweis von drei für die An-
nahme der Verwirkung kumulativ vorausgesetzten Tatbestandselementen.
Damit braucht die Frage nach dem guten Glauben der Verletzerin nicht
mehr geprüft zu werden. Im Ergebnis ist der markenrechtliche Verbotsan-
spruch der Klägerin nicht verwirkt. Die Beklagte kann sich damit nicht auf
den ohnehin nicht leichthin anzunehmenden Tatbestand der Verwirkung
(Art. 2 ZGB) berufen.
6.2. Markenmässige Verwendung des Zeichens CELLUTONE
6.2.1. Parteibehauptungen
Die Beklagte behauptet, aus den Abbildungen der klägerischen Produkte
in der Klage könne nicht auf eine markenmässige Verwendung von CEL-
LUTONE geschlossen werden. Vielmehr erfolge das unterhalb der Marke
C. angebrachte Zeichen CELLUTONE beschreibend als Angabe eines be-
stimmten Typus einer Creme bzw. einer zusätzlichen Eigenschaft oder Be-
stimmung der Produkte, die unter der Marke C. angeboten werden (Kla-
geantwort Rz. 84, 107; Duplik Titel über Rz. 59).
Die Klägerin entgegnet unter Verweis auf verschiedene eingereichte Doku-
mente, sie verwende die Marke CELLUTONE seit Jahrzehnten im Ge-
schäftsverkehr für Kosmetika, namentlich Gesichts- und Hautpflegemittel
(Replik Rz. 109 ff.). Auf Verpackung und Dose ihres Produkts sei unten die
Produktmarke CELLUTONE und oben die Dach- bzw. Herstellermarke C.
zu sehen. Diese zweiteilige Kennzeichnung sei in der Kosmetikbranche ab-
solut üblich (Replik Rz. 125 f.).
6.2.2. Rechtliches
Massgebend für die Qualifikation eines Zeichens als Marke ist, dass es ge-
eignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von de-
nen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Die
Unterscheidungsfunktion der Marke besteht darin, den angesprochenen
Abnehmern zu ermöglichen, das Produkt wiederzuerkennen und von Kon-
kurrenzangeboten abgrenzen zu können. Eine betriebsbezogene Her-
kunftsfunktion ist nicht vorausgesetzt; es genügt, wenn die Abnehmer we-
gen der Markierung ganz allgemein auf eine Herstellerverantwortung
schliesst, ohne den markenspezifischen Verantwortungsträger namentlich
53 SHK MSchG-STAUB (Fn. 10), Vorbemerkungen Art. 51a-60 N. 74.
- 25 -
zu kennen.54 Ein Unternehmen gebraucht ein unterscheidungsfähiges Zei-
chen dann markenmässig, wenn es dieses im Zusammenhang mit der an-
gebotenen Ware so einsetzt, dass die massgebenden Verkehrskreise
diese von der Ware anderer Unternehmen unterscheiden können (vgl.
Art. 1 Abs. 1 MSchG). Markenmässiger (rechtserhaltender) Gebrauch setzt
demnach voraus, dass die Marke für die Abnehmer sichtbar als Kennzei-
chen zur Individualisierung bestimmter Produkte mit einer gewissen Ernst-
haftigkeit im Wirtschaftsverkehr auf dem Gebiet der Schweiz gebraucht
wird.55 Nicht verlangt wird, dass eine bestimmte Ware ausschliesslich mit
einer (einzigen) Marke gekennzeichnet wird. Vielmehr kann ein Produkt
auch mit mehreren Marken versehen werden, von denen jede die Anforde-
rungen an den markenmässigen Gebrauch erfüllen kann.
6.2.3. Würdigung
Der Behauptung der Beklagten, die Klägerin verwende das Zeichen CEL-
LUTONE nicht markenmässig, sondern bloss beschreibend als Angabe ei-
nes bestimmten Typus einer Creme bzw. einer zusätzlichen Eigenschaft
oder Bestimmung der unter der Marke C. angebotenen Produkte, kann
nicht gefolgt werden. Es trifft zwar zu, dass die die Marke C. ebenfalls pro-
minent auf den in Klage Rz. 32 und 33 abgebildeten Dosen und Tuben an-
gebracht ist, und zwar oberhalb von CELLUTONE. Das bedeutet aber
nicht, dass kein weiteres Zeichen markenmässig verwendet werden könnte
(vgl. vorne E. 6.2.2). So ist allgemein bekannt, dass viele Anbieter auf ihren
Produkten mehrere Marken anbringen. Häufig weist die eine Marke auf das
Unternehmen selbst hin (beispielsweise OMEGA oder Cailler) und die an-
dere auf ein bestimmtes Produkt bzw. eine bestimmte Produktelinie dieses
Unternehmens (beispielsweise Speedmaster oder Femina). Alleine aus
dem Umstand, dass auf dem Produkt die Marke OMEGA bzw. Cailler an-
gebracht ist, lässt sich nicht ableiten, die Zeichen Speedmaster bzw. Fe-
mina würden nicht markenmässig gebraucht. Vielmehr hat auch das zweite
Zeichen die Funktion, die Abnehmer in die Lage zu versetzen, ein einmal
geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden.56 So ver-
hält es sich auch mit den Marken C. und CELLUTONE auf den streitgegen-
ständlichen Produkten der Klägerin (vgl. Abbildungen in Klage Rz. 29, 31,
32, 33; Replik Rz. 114, 118, 120, 125). Die Klägerin belegt mit Werbeun-
terlagen und Auszügen aus Websites von Kosmetikinstituten in der
Schweiz (RB 109, 112, 114, 116, 117, 121 – 129) und exemplarischen
Rechnungen für Produktelieferungen an gewerbliche Abnehmerinnen im
Inland (RB 110, 111) sowie einer Bestellungsbestätigung eines Kosmetik-
studios an einen Privatkunden (RB 108), dass sie die Marke CELLUTONE
seit 1995 zur Kennzeichnung von Produkten im Wirtschaftsverkehr ge-
braucht
54 MARBACH (Fn. 39), N. 172 f. 55 MARBACH (Fn. 39), N. 1303 ff. 56 Vgl. BGE 122 III 382 E. 1.
- 26 -
6.2.4. Fazit
Zusammengefasst erbringt die Klägerin den Nachweis eines ernsthaften
markenmässigen - und damit rechtserhaltenden - Gebrauchs des Zeichens
CELLUTONE in der Schweiz.
6.3. Beseitigungsanspruch
6.3.1. Parteibehauptungen
Die Klägerin will der Beklagten verbieten lassen, das Zeichen CELLTONE
in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr für Kosmetika und dergleichen
zu gebrauchen. Zur Begründung bringt sie vor, sie sei Inhaberin der am
14. November 1983 hinterlegten und am 20. Februar 1983 eingetragenen
aktiven Schweizer (Wort-)Marke Nr. 2P-328541 CELLUTONE. Sie offe-
riere, vertreibe und bewerbe ihre Gesichtspflegeprodukte unter der Marke
CELLUTONE hierzulande seit 30 Jahren. Der Vertrieb erfolge über Kosme-
tikinstitute und Online-Shops spezialisierter Kosmetikinstitute, Beauty Sa-
lons und dergleichen. Angeboten und beworben würden die klägerischen
Produkte seit mindestens 2001 auch auf ihrer eigenen Homepage unter
den Domains "c.ch" bzw. "c.com" (Klage Rz. 24, 32). CELLUTONE sei ein
originär kennzeichnungs- und unterscheidungskräftiges Fantasiezeichen,
bei dem von einer mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und
einem normalen Schutzumfang auszugehen sei. Die Kennzeichnungskraft
sei durch den langjährigen und intensiven Gebrauch des Zeichens für Haut-
pflege- und Regenerationscremes noch gestärkt worden. So sei insbeson-
dere im Bereich dieser Kosmetikprodukte von einer gesteigerten Bekannt-
heit und einem erhöhten Schutzumfang der Marke CELLUTONE auszuge-
hen (Klage Rz. 27 f.).
Die in den Niederlanden ansässige Beklagte vertreibe ihre Waren – na-
mentlich die unter dem Zeichen CELLTONE bzw. Celltone Snail Cream an-
gebotene Gesichtscreme – über verschiedene Kanäle - unter anderem
über ihr Onlineportal "AK.nl" – international an Wiederverkäufer, auch in
der Schweiz. So beliefere die Beklagte neben der J., U., noch weitere Un-
ternehmen mit Sitz, Niederlassung und/oder Geschäftstätigkeit in der
Schweiz. Diese setzten die Ware auf dem Schweizer Markt ab (Klage
Rz. 44).
Die klägerische (Wort-)Marke Nr. 2P-328541 CELLUTONE beanspruche
folgende Waren und Dienstleistungen der Nizza Klassen Nrn. 3 und 5: Pro-
duits cosmétiques, pharmaceutiques, hygiéniques, vétérinaires, diététi-
ques, produits de parfumerie, crèmes pour les soins dermatologiques, les
soins esthétiques, les soins de la peau, les soins de visage (Klage Rz. 26).
Die Beklagte verwende das Zeichen CELLTONE zur Kennzeichnung von
Gesichtscremes, Handcremes und Körpermilch im Geschäftsverkehr in der
Schweiz. Die sich gegenüberstehenden Waren seien identisch und die Zei-
chen seien hochgradig ähnlich, was zu einer Verwechslungsgefahr im
Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG führe (Klage Rz. 61 ff.).
- 27 -
Die Beklagte bestreitet eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr. CEL-
LUTONE enthalte die zwei gemeinfreien Zeichen CELL und TONE und sei
daher ein ursprünglich schwaches Zeichen. Weiter werde das Zeichen
CELLUTONE durch ähnliche Drittzeichen geschwächt. Im Swissreg fänden
sich 158 Treffer für Schweizer Marken, welche in den Klassen 3 und/oder 5
am Wortanfang das Element CELL aufweisen, und 36 Treffer mit dem be-
schreibenden Bestandteil TONE am Wortende (Antwort Rz. 118 ff.). Auch
seien die beiden Zeichen CELLUTONE und CELLTONE nicht ähnlich, we-
der im Klang der Wortelemente, noch beim Sinngehalt. Zudem sei die Auf-
merksamkeit der massgeblichen Verkehrskreise beim Kauf von Hautpfle-
geprodukten mit zusätzlich heilender Wirkung erhöht (Antwort Rz. 108 ff.,
126 f.).
6.3.2. Rechtliches
Die Klägerin stützt ihren Beseitigungsanspruch auf Art. 13 Abs. 2 i.V.m.
Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG. Demnach kann der Markeninhaber anderen ver-
bieten lassen, Zeichen zu gebrauchen, die mit der älteren Marke ähnlich
(Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG) und für gleiche oder gleichartige Waren oder
Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungs-
gefahr ergibt.
Die Verwechselbarkeit ist Voraussetzung der markenrechtlichen Schutzan-
sprüche und besteht dann, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in
ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine Beeinträchtigung der
Unterscheidungsfunktion liegt vor, wenn zu befürchten ist, dass sich die
massgeblichen Verkehrskreise durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen
lassen und Waren oder Dienstleistungen, die durch das eine oder das an-
dere Zeichen gekennzeichnet werden, dem falschen Zeichenverwender
zurechnen (unmittelbare Verwechslungsgefahr) oder das Publikum, falls es
die Zeichen zwar auseinander zu halten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit
falsche Zusammenhänge vermutet (mittelbare Verwechslungsgefahr).57
Die Verwechselbarkeit hängt von der Kennzeichnungskraft der älteren
Marke, der Ähnlichkeit der beiden Zeichen und der Ähnlichkeit der Waren
ab.58 Je näher sich die Waren sind, für welche die Marken registriert sind,
desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss
sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsge-
fahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn
beide Marken für identische Warengattungen bestimmt sind.59
57 BGE 128 III 96 E. 2a und E. 3.1; BGer 4A_95/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.2.1; BSK MSchG-STÄ-
DELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 26 ff. 58 SHK MSchG-JOLLER, 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46. 59 BGE 122 III 382 E. 3a.
- 28 -
6.3.2.1. Kennzeichnungskraft
Die Kennzeichnungskraft einer Marke bestimmt ihren Schutzumfang,60 d.h.
den geschützten Ähnlichkeitsbereich, in den fremde Marken nicht eingrei-
fen dürfen.61 Die Kennzeichnungskraft hängt vom Gesamteindruck ab, den
eine Marke im Erinnerungsvermögen des massgebenden Publikums hin-
terlässt.62 Dieser wird primär durch ihre kennzeichnungskräftigen Bestand-
teile geprägt.63 Entsprechend sind Marken, die in einzelnen, untergeordne-
ten Elementen übereinstimmen, in der Regel nicht verwechselbar, insbe-
sondere wenn das übernommene Zeichen vom jüngeren Zeichen aufge-
nommen und nicht mehr als selbständiges Element wahrgenommen wird.64
Ungenügend zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr ist hingegen regel-
mässig, wenn ein Hauptelement einer älteren Marke übernommen und
bloss durch einen untergeordneten Zusatz ergänzt wird, so dass die beiden
Zeichen immer noch in ihren kennzeichnungskräftigen Hauptbestandteilen
übereinstimmen.65 Abhängig von ihrer Kennzeichnungskraft werden nor-
male, schwache und starke Marken bzw. Markenbestandteile unterschie-
den.66
Schwache Marken sind weniger schutzwürdig als starke.67 Stark sind Mar-
ken, die entweder aufgrund ihres phantasiehaften Gehalts auffallen oder
die durch eine Marktbearbeitung (insbesondere durch langjährigen Ge-
brauch) zusätzliche Kennzeichnungskraft erlangt haben (derivative Unter-
scheidungskraft).68 Als schwach gelten insbesondere Marken, deren we-
sentliche Bestandteile eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachge-
brauchs angelehnt sind69. Eine Vielzahl eingetragener ähnlicher Marken für
gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen kann ebenfalls auf
eine schwache Kennzeichnungskraft hindeuten, da es sich diesfalls um
eine für die entsprechende Branche typische bzw. naheliegende Bezeich-
nung handeln dürfte.70 Wer sich mit einer Marke in diesem Sinn dem Ge-
meingut annähert, nimmt eine geringe Kennzeichnungskraft in Kauf.71 Bei
schwach kennzeichnungskräftigen Marken genügen daher schon beschei-
denere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaf-
fen. Die Kennzeichnungskraft (und damit der geschützte Ähnlichkeitsbe-
60 SHK MSchG-JOLLER (Fn. 58), Art. 3 N. 73. 61 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 34. 62 BGE 112 II 362 E. 2; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 40 ff. 63 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 47. 64 Vgl. BGE 112 II 362 E. 2. 65 BGE 93 II 424 E. 3; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 44. 66 BGer 4C.88/2007 vom 17. Juli 2007 E. 2.3.2; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 58), Art. 3 N. 77. 67 MARBACH (Fn. 39), N. 976. 68 BGE 122 III 382 E. 2a. 69 MARBACH (Fn. 39), N. 981. 70 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 50; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 58),
Art. 3 N. 96 und N. 109 ff. 71 BGE 122 III 382 E. 2a
- 29 -
reich) einer originär schwachen Marke kann allerdings durch deren Benut-
zung – beispielsweise durch langjährigen Gebrauch, regelmässige Wer-
bung etc. - gesteigert werden.72
6.3.2.2. Gleichartigkeit der Waren
Die Gleichartigkeit von Waren ist aus der Sicht der Abnehmerschaft zu be-
urteilen. Entscheidend ist, ob die unter Verwendung eines ähnlichen Zei-
chens angepriesenen Waren in einem so engen Zusammenhang zueinan-
der stehen, dass bei den Abnehmerkreisen der Eindruck entstehen könnte,
sie stammten aus demselben oder aus verbundenen Unternehmen.73 Für
die Annahme gleichartiger Waren sprechen eine einheitliche Wertschöp-
fungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspe-
zifisches Know-how sowie die marktübliche Verknüpfung oder eine enge
Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und
Vertriebsstätten. Die Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-
Klassifikation bildet ebenfalls ein Indiz für Gleichartigkeit.74
6.3.3. Würdigung
6.3.3.1. Kennzeichnungskraft der Marke CELLUTONE
Während die Klägerin von einem originär kennzeichnungskräftigen Zeichen
mit zumindest durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ausgeht, dessen
Kennzeichnungskraft durch den langjährigen intensiven Gebrauch noch
verstärkt worden ist (Klage Rz. 27 f.), erkennt die Beklagte darin ein ur-
sprünglich schwaches Zeichen, das auch nicht durch langen Gebrauch an
Kennzeichenstärke gewonnen hat (Klageantwort Rz. 113, 117).
Der Fantasiegehalt der Marke CELLUTONE ist gering. Der Begriff setzt
sich zusammen aus den Bestandteilen CELL und TONE, verbunden durch
den Vokal U. Das Wort CELL kommt in der deutschen, französischen und
italienischen Sprache nicht vor. In Englisch bedeutet es "Zelle". CELLU
kommt in allen vier Sprachen nicht als eigenständiges Wort vor. Die Be-
klagte will im Wortbestandteil CELLU eine Abkürzung für das bekannte Ge-
webeproblem Cellulite bei Frauen mit zunehmendem Alter erkennen (Kla-
geantwort Rz. 114). Diese Assoziation drängt sich nicht auf und wurde
auch nicht belegt. TONE kommt in der deutschen, französischen und itali-
enischen Sprache nicht vor. In Englisch beutet es als Substantiv "Klang"
oder "Ton", als Verb "fit halten" oder "harmonieren".75 In der Wortschöpfung
CELLUTONE lässt sich insofern ein leicht beschreibender Gehalt erken-
nen, als sie im Zusammenhang mit den gekennzeichneten Hautpflege- und
Regenerationscremes auf das Fithalten der Hautzellen durch Applikation
72 BGE 122 III 382 E. 2b; SHK MSchG-JOLLER (Fn. 58), Art. 3 N. 102 ff. 73 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 117 ff. 74 BVGer B-2711/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 2.2 m.w.N.; BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR
BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 124 f. 75 PONS Wörterbuch – tone, abrufbar unter: <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-
deutsch/tone?bidir=1> (zuletzt besucht am: 12. Mai 2022).
https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/tone?bidir=1 https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/tone?bidir=1
- 30 -
der Produkte anspielt. Entgegen der Beklagten dürften die angesproche-
nen Verkehrskreise die Marke CELLUTONE aber nicht als blosse Beschrei-
bung des straffenden bzw. tonenden Effekts des Produkts im Kampf gegen
die Cellulite auffassen, zumal der Ausdruck CELLU nicht als etablierte Ab-
kürzung für Cellulite erscheint und solches auch nicht belegt wurde. Ein
unverzichtbarer Bestandteil des täglichen Sprachgebrauchs (Klageantwort
Rz. 114) ist der Ausdruck CELLUTONE nicht. Grundsätzlich ist von einer
eher schwachen originären Kennzeichnungskraft des Begriffs CELLU-
TONE auszugehen.
Für eine Stärkung der Kennzeichnungskraft spricht der von der Klägerin
nachgewiesene Gebrauch der Marke CELLUTONE seit über 25 Jahren
(Replik Rz. 114 ff. und 132 sowie KB 21 und RB 109 – 112, 114, 130, 131).
Die Beklagte behauptet demgegenüber, die schwache Kennzeichnungs-
kraft von CELLUTONE werde durch vorhandene Drittzeichen weiter ge-
schwächt. Im Schweizer Markenregister (Swissreg) fänden sich in den
Klassen 3 und 5 158 Treffer mit dem Element CELL am Anfang und
36 Treffer mit dem Element TONE am Wortende (Klageantwort Rz. 118 ff.).
Einerseits ergibt sich aus Antwortbeilage 92, dass die Behauptung, es gebe
158 Treffer mit dem Element CELL am Anfang, falsch ist. Und andererseits
führt die mehrfache Registrierung eines Zeichenelements allein noch nicht
zu einer Verwässerung der klägerischen Marke.76 Im Ergebnis wurde die
Kennzeichnungskraft der originär schwachen Marke CELLUTONE durch
den nachgewiesenen langjährigen Gebrauch gesteigert, so dass sie heute
eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft hat.
6.3.3.2. Schutzumfang der Marke CELLUTONE
Der Schutzumfang der Marke CELLUTONE hängt von ihrer Kennzeich-
nungskraft ab (vgl. oben E. 6.3.2.1). Durch langjährigen Gebrauch ver-
mochte die Klägerin die Kennzeichnungskraft ihrer Marke von originär
schwach auf durchschnittlich zu steigern. Der langjährige Gebrauch hat zur
Folge, dass auch der ursprünglich eher geringe Schutzumfang der Marke
gestärkt wurde und heute ebenfalls durchschnittlich ist. Damit genügen be-
scheidene bzw. geringste Abweichungen eines jüngeren Zeichens nicht,
um aus dem geschützten Ähnlichkeitsbereich der Marke CELLUTONE zu
gelangen.
6.3.3.3. Ähnlichkeit der Zeichen CELLUTONE und CELLTONE
Die Beklagte behauptet, die Zeichen CELLUTONE und CELLTONE seien
sich nicht ähnlich. Die unterschiedliche Anzahl Wortsilben führe zu einem
anderen Klang der Marken, so dass sie sich deutlich unterschieden. Zudem
könne die Verwechslungsgefahr nicht mit der Ähnlichkeit gewisser Wortele-
mente begründet werden, wenn deren Sinngehalt beschreibend bzw. frei-
haltebedürftig sei (Klageantwort Rz. 123 ff.).
76 MARBACH (Fn. 39), N. 982.
- 31 -
Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von zwei Zeichen ist vom jeweiligen
Gesamteindruck auszugehen, den sie bei den massgeblichen Verkehrs-
kreisen hinterlassen.77 Denn der Verkehr nimmt eine Marke als einheitli-
ches Zeichen wahr, so wie es vom Markeninhaber verwendet wird.78 Bei
Wortmarken beurteilt sich die Ähnlichkeit aufgrund der Elemente (a) Wort-
klang, (b) Schriftbild und (c) Sinngehalt:
a) Der Wortklang wird im Wesentlichen von der Silbenzahl, der Ausspra-
chekadenz sowie der Vokalfolge bestimmt. Dabei prägt der Wortanfang
den Gesamteindruck einer Wortmarke stärker als das Wortende.79
b) Das Schriftbild erfasst die visuelle Wahrnehmung der Wortmarke.
Diese wird vor allem durch die Länge des Wortes und die Ähnlichkeit
bzw. Verschiedenheit der verwendeten Buchstaben geprägt.80
c) Ein übereinstimmender Sinngehalt zweier Marken kann besonders
leicht zu Verwechslungen führen, weil der durchschnittliche Markenad-
ressat dazu neigt, sich den Sinngehalt der Marke zu merken und dieser
damit für den Gesamteindruck mitentscheidend sein kann. Das wiede-
rum setzt voraus, dass der Adressat den Sinngehalt erkennt, was an-
hand der durchschnittlichen Sprachkenntnisse der angesprochenen
Verkehrskreise zu ermitteln ist.81
Vergleicht man die Marken CELLUTONE und CELLTONE miteinander,
ergibt sich Folgendes: CELLUTONE hat vier Silben und die Vokalfolge E-
U-O-E, CELLTONE nur deren drei und die Vokalfolge E-O-E. Den Wortan-
fang bildet bei beiden Zeichen die phonetische Einheit CEL bzw. CELL. An
der Sprachkadenz ändern die unterschiedliche Anzahl Silben und die un-
terschiedliche Vokalfolge nichts. Betont wird in beiden Fällen die Anfangs-
silbe CEL bzw. CELL. Beide Marken dürften von einem grossen Teil der
massgeblichen Verkehrskreise, von denen angenommen werden kann,
dass sie über minimale Kenntnisse der englischen Sprache verfügen, ang-
lisiert ausgesprochen werden, so dass das E am Wortende nicht als Laut
erscheint. Das Weglassen des U in CELLTONE ändert die Betonung des
Wortes nicht. Insgesamt ist der Wortklang der beiden Zeichen trotz des
zusätzlichen U in der klägerischen Marke sehr ähnlich.
CELLUTONE hat neun Buchstaben, CELLTONE deren acht. Es handelt es
sich um eher lange Wörter, sodass das Weglassen des Buchstabens U in
der Marke der Beklagten das Schriftbild kaum verändert. Geschrieben
sind sich die beiden Marken derart ähnlich, dass sie bei flüchtiger Betrach-
tung kaum unterschieden werden können. Dies demonstriert die Beklagte
77 BGE 128 III 441 E. 3.1. 78 MARBACH (Fn. 39), N. 864. 79 MARBACH (Fn. 39), N. 872 und N. 877 sowie N. 881. 80 MARBACH (Fn. 39), N. 884. 81 BSK MSchG-STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER (Fn. 57), Art. 3 N. 80.
- 32 -
gleich selber, indem sie in Klageantwort Rz. 55 von einem "europaweit star-
ken Absatz von CELLUTONE an diverse Händler durch AJ." spricht und in
Klageantwort Rz. 107 dann umgekehrt die Produkte der Klägerin mit der
beklagtischen Marke "CELLTONE" bezeichnet.
Vom Sinngehalt her hebt sich CELLTONE nicht von CELLUTONE ab. Ge-
braucht zur Kennzeichnung von Hautpflege- und Regenerationscremes
deuten beide Zeichen das Fithalten der Hautzellen durch Applikation der
Produkte an.
Zusammengefasst sind sich die Zeichen über alle Kriterien sehr nahe oder
gleich, so dass eine klare Zeichenähnlichkeit vorliegt. Die dagegen vorge-
brachten Argumente der Beklagten – namentlich in Duplik Rz. 73 ff. – über-
zeugen nicht.
6.3.3.4. Gleichartigkeit der Waren
Weiter bleibt zu prüfen, ob die Waren von Klägerin und Beklagter gleichar-
tig oder sogar identisch sind. Es handelt sich in beiden Fällen um Haut-
pflege- und Regenerationscremes insbesondere zur Gesichtspflege. Ihre
Herstellung erfordert ein ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how.
Beide Produkte haben denselben Verwendungszweck und richten sich an
dieselben Abnehmerkreise. Dass die Produkte der Klägerin Hamamelisex-
trakt enthalten und diejenigen der Beklagten Schneckenextrakt (Allantoin),
ändert an all dem nichts; es besteht Warenidentität.
6.3.3.5. Verwechslungsgefahr
Zusammengefasst wurde die Kennzeichnungskraft der originär schwachen
Marke CELLUTONE durch den nachgewiesenen langjährigen Gebrauch
gesteigert. Die Marke ist heute durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Mit
der der Stärkung ihrer Kennzeichnungskraft ging eine Erhöhung ihres ur-
sprünglich eher geringen Schutzumfangs einher; dieser ist heute ebenfalls
durchschnittlich. Die Zeichen CELLUTONE und CELLTONE sind in hohem
Masse ähnlich. Beide Zeichen haben denselben phonetischen Wortanfang
CEL bzw. CELL. Trotz des zusätzlichen U in der klägerischen Marke haben
sie einen sehr ähnlichen Wortklang und die Schriftbilder sind sich derart
nahe, dass sie bei flüchtiger Betrachtung kaum unterschieden werden kön-
nen. Zudem ist der Sinngehalt der beiden Zeichen identisch. CELLUTONE
und CELLTONE sind für gleichartige Waren bestimmt: In beiden Fällen
handelt es sich um Hautpflege- und Regenerationscremes insbesondere
zur Gesichtspflege. Damit schafft das von der Beklagten gebrauchte Zei-
chen CELLTONE die Gefahr einer Verwechslung mit der klägerischen
Marke CELLUTONE.
6.3.4. Fazit
Aus dem Gebrauch des Zeichens CELLTONE ergibt sich eine Verwechs-
lungsgefahr mit der klägerischen Marke CELLUTONE. Ersteres ist vom
- 33 -
Markenschutz ausgeschlossen (Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG) und die Klägerin
kann der Beklagten verbieten lassen, das Zeichen in der Schweiz zu ge-
brauchen (Art. 13 Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 lit. b MSchG). Demzufolge ist
Klagebegehren Ziff. 1, laut welchem der Beklagten verboten werden soll,
in der Schweiz das Zeichen CELLTONE im geschäftlichen Verkehr für Kos-
metika und Körper- bzw. Schönheitspflegemittel zu gebrauchen oder ge-
brauchen zu lassen, gutzuheissen.
7. Vollstreckungsmassnahmen
Neben dem Verbot beantragt die Klägerin die Anordnung von Vollstre-
ckungsmassnahmen. Die Beklagte äussert sich nicht dazu.
7.1. Rechtliches
Art. 343 Abs. 1 ZPO enthält eine abschliessende Aufzählung der möglichen
Vollstreckungsmassnahmen, welche das Gericht auf Antrag der obsiegen-
den Partei anordnet (Art. 236 Abs. 3 ZPO). Darunter fallen insbesondere
die Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB (lit. a ZPO), eine Ordnungs-
busse bis zu Fr. 5'000.00 (lit. b) sowie eine Ordnungsbusse bis zu
Fr. 1'000.00 für jeden Tag der Nichterfüllung (lit. c). Bei der Wahl der Voll-
streckungsmassnahme ist die zur Durchsetzung wirksamste Anordnung zu
wählen, wobei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung zu tra-
gen ist.82 Sind keine Tatsachen erkennbar, welche die Vollstreckungsan-
träge als unverhältnismässig erscheinen lassen, hat sich das Gericht an
diesen zu orientieren. Sofern sich die Gegenpartei nicht zu den Vollstre-
ckungsmassnahmen äussert, läuft dies im Ergebnis darauf hinaus, dass
das Gericht von den beantragten Vollstreckungsmassnahmen nur dann ab-
weichen wird, wenn die Unverhältnismässigkeit offensichtlich ist.83 Ver-
schiedene Massnahmen können miteinander kombiniert werden.84 Aller-
dings ist zu berücksichtigen, dass Ordnungsbussen gemäss Bundesgericht
anhand des "objektiven Ausmasses der Zuwiderhandlung" auszufällen
sind.85 Die Androhung von Ordnungsbussen sollte daher stets den gesetz-
lich vorgesehen Zusatz "bis zu" enthalten oder es ist auf die Nennung eines
konkreten Betrages gänzlich zu verzichten.86
7.2.
Die mit Klagebegehren Ziff. 2 anbegehrten Vollstreckungsmassnahmen
und deren Kombination erscheinen nicht offensichtlich unverhältnismässig.
Zur Durchsetzung des vorsorglichen Unterlassungsverbots sind deshalb
der Gesuchsgegnerin im Fall der Widerhandlung eine Ordnungsbusse von
bis zu Fr. 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung (Art. 343 Abs. 1 lit. c ZPO
82 STAEHELIN, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Fn. 14), Art. 343 N. 14. 83 SCHNEUWLY/VETTER, Die Realvollstreckung handelsgerichtlicher Entscheide, Jusletter 5. Septem-
ber 2016, N. 29. 84 STAEHELIN (Fn. 82), Art. 343 N. 15. 85 BGE 142 III 587 E. 6.2. 86 SCHNEUWLY/VETTER (Fn. 83), N. 29.
- 34 -
sowie der Bestrafung der verantwortlichen Organe nach Art. 292 StGB
(Art. 343 Abs. 1 lit. a ZPO) anzudrohen.
8. Prozesskosten
Abschliessend sind die Prozesskosten zu verlegen. Sie bestehen aus den
Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO) und wer-
den der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 1006 Abs. 1 ZPO). Die Be-
klagte unterliegt vollumfänglich. Dementsprechend sind ihr die Prozesskos-
ten aufzuerlegen.
8.1. Gerichtskosten
Die Gerichtskosten bestehen einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95
Abs. 2 lit. b ZPO). Sie werden grundsätzlich nach dem Streitwert berechnet
(§ 7 Abs. 1 VKD). Dieser wird vom Rechtsbegehren bestimmt (Art. 91
Abs. 1 ZPO). Die Klägerin bezifferte den Streitwert auf Fr. 75'000.00 (Klage
Rz. 19). Die Beklagte erklärte sich mit diesem Betrag einverstanden (Kla-
geantwort Rz. 3). Bei einem Streitwert von Fr. 75'000.00 betragen die Ge-
richtskosten Fr. 6'020.00 (§ 7 Abs. 1 Zeile 1 VKD). Sie werden mit dem von
der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet
(Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die unterliegende Beklagte hat der Klägerin die Ge-
richtskosten von Fr. 6'020.00 direkt zu ersetzen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).
8.2. Parteientschädigung
Die Parteientschädigung besteht aus den Kosten der berufsmässigen Ver-
tretung der Parteien (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Bei ihrer Festsetzung ist von
den kantonalen Tarifen auszugehen (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO).
Gemäss § 3 ff. AnwT bemisst sich die Parteientschädigung grundsätzlich
nach dem Streitwert. Dieser beträgt vorliegend Fr. 75'000.00. Die Grun-
dentschädigung beläuft sich somit gestützt auf § 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 AnwT
auf Fr. 10‘820.00, womit eine Rechtsschrift und die Teilnahme an einer be-
hördlichen Verhandlung abgegolten sind (§ 6 Abs. 1 AnwT). Die zweite
Rechtsschrift ist mit einem Zuschlag von 20 % bzw. Fr. 2'164.00 zu ent-
schädigen. Die aufforderungsgemäss eingereichten Stellungnahmen vom
9. und vom 30. März 2020 sowie die Stellungnahme zur Duplik vom 9. Ok-
tober 2020 sind mit einem Zuschlag von jeweils 5 %, gesamthaft
Fr. 1'623.00, abzugelten (§ 6 Abs. 3 AnwT). Hinzu kommt der pauschale
Auslagenersatz von praxisgemäss rund 3 % auf dem Subtotal von
Fr. 14'607.00 (§ 13 AnwT). Die Parteientschädigung beläuft sich somit ge-
rundet auf insgesamt Fr. 15'045.00.
- 35 -