Decision ID: 9db24299-69e8-5cce-87b9-f4a757a5fba8
Year: 2009
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A. Die Beschwerdeführer sind Inhaber der am 14. April 2006 aufgrund  italienischen Basismarke eingetragenen internationalen Marke IR 889103 ALBINO. Sie beanspruchen für dieses Zeichen auch Schutz in der Schweiz, und zwar für die folgenden Waren:
Klasse 3: Parfums, cosmétiques et produits de parfumerie compris dans cette classe.
Klasse 18: Cuir et imitations du cuir, sacs, valises, produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes.
Klasse 25: Vêtements, chaussures et articles de .
Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der bezeichneten Bestimmungsländer am 3. August 2006 mitgeteilt.
B. Die Vorinstanz erliess am 9. Juli 2007 gegen den Schutz dieser Marke in der Schweiz eine provisorische Schutzverweigerung mit der , dass es sich beim Zeichen um eine nicht  Herkunftsangabe handle, diese freihaltebedürftig sei und in Bezug auf die Herkunft der Waren eine Irreführungsgefahr bestehe.
C. In ihrer Stellungnahme vom 3. Dezember 2007 bestritten die  die Auffassung der Vorinstanz und machten geltend, dass die Marke ALBINO in der Schweiz nicht als Herkunftsbezeichung aufgefasst werde und somit unterscheidungskräftig sei. Zudem liege kein Freihaltebedürfnis vor.
D. Mit Schreiben vom 17. März 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer  fest. Zur Begründung berief sie sich nunmehr einzig noch auf ein Freihaltebedürfnis an der geografischen Angabe. Dagegen wurden
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die Beanstandungen des Fehlens der Unterscheidungskraft sowie des Bestehens einer Irreführungsgefahr nicht weiter aufrechterhalten.
E. Am 13. März 2008 verzichteten die Beschwerdeführer auf eine weitere Stellungnahme und baten um Erlass einer beschwerdefähigen .
F. Mit Verfügung vom 26. August 2008 verweigerte die Vorinstanz der  Registrierung für sämtliche Waren die Eintragung. Zur Begründung führte sie aus, dass in der italienischen Kleinstadt Albino unter anderem Unternehmen der Parfüm-, der Kleider- und der  angesiedelt seien und dass die Zulassung des Zeichens  für die beanspruchten Waren den dort gegenwärtig oder  ansässigen Konkurrenzunternehmen den Hinweis auf die Herkunft ihrer Waren erheblich erschweren würde. Daran vermöchten auch die Umstände, dass Albino ebenfalls ein Vorname sei sowie mit  in Zusammenhang gebracht werden könne, nichts zu ändern.
G. Mit Eingabe vom 10. September 2008 reichten die Beschwerdeführer beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragten, die Verfügung der Vorinstanz vom 26. August 2008 sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die internationale Registrierung Nr. 889103 ALBINO in der Schweiz zum Schutz zuzulassen. Zur Begründung machten sie geltend, dass die lombardische Gemeinde Albino eher für ihre malerischen Gebäude und Kirchen als für die Industrie bekannt sei. Auch habe es in der , von Bergen umgebenen Ortschaft kaum Platz für die  neuer Industriezweige, weshalb mit einer grossen  Entwicklung nicht zu rechnen sei. Gegen ein Feihaltebedürfnis spreche zudem der Umstand, dass die Marke ALBINO neben  anderen Ländern sowie als EU-Gemeinschaftsmarke auch in  zugelassen worden sei. Dabei sei nicht ersichtlich, weshalb  Ortschaften in der Schweiz ein grösserer Schutz als in ihrem Heimatland zukommen solle, zumal auch das italienische Markenamt und das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt geografische  nicht ohne weiteres als Marke zuliessen. Im  seien unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung noch die mit italienischen Ortschaften gleichnamigen, in der Schweiz eingetra-
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genen Marken Nr. 492871 CASALE, Nr. 461883 SAN GIUSEPPE  Nr. 388441 SAN PELLEGRINO zu erwähnen.
H. Mit Vernehmlassung vom 5. Dezember 2008 beantragte die , die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung verwies sie auf die angefochtene Verfügung und brachte zusätzlich vor, dass die von den Beschwerdeführern unter dem  aufgeführten Zeichen mit der umstrittenen Marke nicht vergleichbar seien. So lasse sich CASALE mit „Weiler“  und stelle ohne zusätzliche Elemente keine Ortschaft dar. Bei SAN PELLEGRINO handle es sich um keine offizielle , laute diese doch „San Pellegrino Terme“. Schliesslich sei SAN GIUSEPPE einzig ein Weiler in der kleinen Gemeinde Castagnito,  letztere ca. 1'600 Einwohner aufweise. Im Übrigen seien die  Gründe für die Schutzgewährung durch die ausländischen  nicht bekannt, so hätten die Beschwerdeführer insbesondere nicht glaubhaft machen können, dass das italienische Markenamt  das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt das  an der geografischen Angabe Albino geprüft hätten.
I. Mit Schreiben vom 23. Februar 2009 ersuchte die Vorinstanz um  des Verfahrens. Das Gesuch wurde der Beschwerdeführerin am Folgetag zur Kenntnis zugestellt.
J. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid  erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 26. August 2008 stellt eine  im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht ange-
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fochten werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des  vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
2. Die Beschwerdeführer sind als Adressaten der angefochtenen  durch diese beschwert und haben ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie sind daher zur  legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
3. Mit Eingabe vom 23. Februar 2009 hat die Vorinstanz die Sistierung des Verfahrens beantragt, um einen Entscheid des Bundesgerichts in einer anderen Markenangelegenheit (Verfahrensnummer 4A_587/2008) abzuwarten. Ein hängiges Verfahren vor einer anderen Behörde bildet jedoch nur einen Sistierungsgrund, wenn es für das sistierte Verfahren von präjudizieller Bedeutung ist und es ohne  nicht rascher und einfacher zum Ziel gelangt (BGE 123 II 3 E. 2b, 122 II 217 E. 3e). Eine solche Bedeutung hat jenes Verfahren für das vorliegende nicht, da die Marken sich wesentlich von einander  und sich beide Fälle an den klaren Vorgaben der  Rechtsprechung orientieren. Das Sistierungsgesuch ist  abzuweisen.
4. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente  oder mit Farben bestehen.
5. Zwischen Italien und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4;
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MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken revidiert in  am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) anzuwenden (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.).
6. Nach Art. 5 Abs. 2 MMP kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere. Die  der internationalen Marke Nr. 889103 ALBINO erfolgte am 3.  2006. Mit dem Versand der provisorischen Schutzverweigerung am 9. Juli 2007 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.
7. Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen , revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf der Schutz namentlich verweigert werden, wenn die Marke jeder  entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder  zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des  der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den  und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG, wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 Yukon, BGE 114 II 371 E. 1 alta tensione).
8. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche  fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Als  im Sinne dieser Bestimmungen gelten unter anderem  auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche das Zeichen bestimmt ist (so genannte beschreibende ; BGE 114 II 171 E. 2a Eile mit Weile mit Hinweisen). Hierzu  auch Zeichen, die nach der allgemeinen Verkehrsauffassung frei
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verfügbar bleiben müssen und daher nicht von einem einzelnen  monopolisiert werden dürfen, wie etwa die direkten, unmittelbaren Herkunftsangaben (z.B. Namen von Ländern, Städten etc.).  Bezeichnungen stellen jedoch nicht in allen Fällen  mit Gemeingutcharakter dar. Das Bundesgericht unterschied in BGE 128 III 454 E. 2.1.1 ff. Yukon sechs Kategorien von geografischen Namen und Zeichen, die von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren oder  verstanden werden. Darunter fallen insbesondere die Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die den  Kreisen nicht bekannt sind und demzufolge als  und nicht als Herkunftsangabe verstanden werden, aber auch bekannte geografische Angaben, wenn der Ort oder die Gegend aus deren Sicht offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder  bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt.
9. Das Bundesverwaltungsgericht setzt für die Prüfung der Frage, ob ein Zeichen eine geografische Herkunft erwarten lässt und dadurch im  mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen zum  zählt oder irreführend wirkt, in der Regel besondere  voraus. Es prüft einerseits, ob die Vorinstanz die mit vernünftigem Aufwand erhältlichen Beweismittel, soweit es nicht um allgemein notorische Tatsachen geht, vollständig erhoben und  hat. Eine Herkunftserwartung bejaht es in der Regel dann, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Sinngehalt im  des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke beansprucht wird, als  aufgefasst wird und eine entsprechende Herkunft dieser Waren und Dienstleistungen erwarten lässt. Bei mehrdeutigen Zeichen ist zudem zu prüfen, ob kein anderer naheliegenderer  ohne geografischen Bezug vorliegt, der eine Herkunftserwartung in den Hintergrund rückt. Für Weitergehendes trägt die  die Folgen der Beweislosigkeit (vgl. Urteil des  B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 4.3 Madison).
10. Im vorliegenden Fall wurde der von der Vorinstanz erhobene  vom Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen ergänzt (Art. 12 VwVG). Albino ist eine in der italienischen Region Lombardei,
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in der Nähe von Bergamo gelegene Gemeinde mit 18'026 Einwohnern (Stand 31.12.2008). Bei der 31.32 km2 grossen Kommune handelt es sich gemäss eigenen Angaben um ein wichtiges Industriezentrum im Serianatal (http://www.albino.it/il-comune). Als Albino werden ebenfalls von der Pigmentstörung Albinismus betroffene Lebewesen bezeichnet. Ausserdem stellt Albino einen italienischen Männernamen dar.
Auch wenn die Lombardei eine beliebte Tourismusdestination darstellt, so ist die Gemeinde Albino bei der Schweizer Bevölkerung  unbekannt. Die weder landschaftlich speziell gelegene noch über Sehenswürdigkeiten überregionaler Bedeutung verfügende Kommune hat sich nicht als Tourismusort etabliert. Gemäss Google Maps weist sie denn auch nur über eine Handvoll kleiner Pensionen auf. Auch  die Gemeinde als Produktionsort von Waren der Klassen 3, 18 und 25 beim schweizerischen Durchschnittsabnehmer keine . Dagegen ist der Sinn von Albino als Bezeichnung einer von  betroffenen Person auch im italienischen Sprachraum  bekannt. Denn selbst in italienischsprachigen Wörterbüchern wird einzig diese Bedeutung und keine geografische Nebenbedeutung  (Paravia Langenscheitds Handwörterbuch Italienisch-Deutsch, 4. Aufl. Berlin 2003, S. 26; L. Giacoma/S. Kolb (Hrsg.), Zanichelli/Klett Dizionario Tedesco-Italiano/Italiano-Tedesco, Bologna 2001, S. 1296; N. ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, 12. Aufl. Bologna 2005, S. 65). Umso weniger kann die italienische Ortschaft im deutsch- oder französischsprachigen Teil der Schweiz bekannt sein.
Es ist demnach mit den Parteien einig zu gehen, dass das Zeichen ALBINO von den Schweizer Konsumenten nicht als Herkunftsangabe verstanden wird, weshalb es in Bezug auf die vorliegend relevanten Waren unterscheidungskräftig und nicht irreführend ist.
11. Zu prüfen bleibt, ob an der Bezeichnung ALBINO allenfalls ein  zugunsten der lokalen Produzenten besteht. Dies ist  den Parteien denn auch umstritten. Die Gemeinde beschreibt sich selbst als ein wichtiges Industriezentrum im Serianatal (http://www.albino.it/il-comune). Auch wenn die Gegend um Albino sehr hügelig ist, so verfügt das Tal selbst doch über eine weite, zum Teil über einen Kilometer breite Ebene. Auf den Satellitenbildern von Google Earth bzw. Google Maps lassen sich in der Kommune,  entlang der Nationalstrasse SS671 zahlreiche grosse Indust-
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riegebäude erkennen. Die Vorinstanz hat denn durch Internetauszüge auch in jeder beanspruchten Warenklasse einen Anbieter mit Sitz in Albino ausfindig und glaubhaft gemacht. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer kommt demnach die Gemeinde Albino sehr wohl als – gegenwärtiger wie zukünftiger – Produktionsort für Waren der  3, 18 und 25 in Frage, zumal die Herstellung solcher Güter nicht zwingend mit einem hohen Platzbedürfnis verbunden ist. Zu denken ist dabei beispielsweise an in geringer Stückzahl produzierte Luxuswaren.
Das Zeichen ALBINO wurde ohne Einschränkungen sowohl als  Marke als auch als EU-Gemeinschaftsmarke eingetragen. Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass ausländische Markenämter im Bereich geografischer Angaben eine andere Prüfungspraxis als sie verfolge und nicht dargetan wurde, dass das Zeichen tatsächlich auf das  eines Freihaltebedürfnisses hin geprüft worden sei. Die  der beiden Eintragungen entziehen sich ebenfalls der  des Bundesverwaltungsgerichts. Denkbar ist, dass das italienische Markenamt und das Harmonisierungsamt für den europäischen  kein Freihaltebedürfnis von ALBINO erkannten, weil die  Produzenten anstelle der unbekannten und für die  3, 18 und 25 auch keinen besonderen Ruf geniessenden  eher den Bezirk Bergamo, die Region Lombardia oder das Land Italia als Herkunftsbezeichnung verwenden dürften. Das  zumindest sieht aus diesem Grunde kein  am Gemeindenamen. In Anbetracht der Schutzgewährung auf dem gesamten Gebiet der Europäischen Union ist auch nicht , inwiefern den örtlichen Hersteller die Freihaltung des  in der Schweiz dienlich sein könnte. Im Übrigen darf dem  Markenamt bessere Kenntnisse der lokalen Begebenheiten attestiert werden. Es kann nicht die Aufgabe der schweizerischen  sein, ein Freihaltebedürfnis zugunsten ausländischer  zu berücksichtigen, wenn dies nicht einmal der Heimatstaat tut (RKGE in sic! 2004, 774 Volterra; BGE 117 II 327 E. 2b ).
12. Es lässt sich demnach festhalten, dass das Zeichen ALBINO für  der Klassen 3, 18 und 25 weder freihaltebedürftig noch täuschend ist, weshalb die Beschwerde gutzuheissen, die Verfügung der  aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen ist, der  Marke für alle angemeldeten Waren in der Schweiz definitiv Schutz
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zu gewähren. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es sind den  die geleisteten Kostenvorschüsse zurück zu erstatten.
13. Den obsiegenden Beschwerdeführern ist eine Parteientschädigung für ihnen erwachsene „notwendige und verhältnismässig hohe Kosten“ des Beschwerdeverfahrens zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Entschädigung wird auf Grund der von den Beschwerdeführern  Kostennote für das Beschwerdeverfahren auf total Fr. 2'500.- festgesetzt (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem  vom 21.Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). Besteht keine  Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen  oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit  Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des  beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf  sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und kassierte sie auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die  ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.