Decision ID: 7053b813-7ca7-55bd-b980-a89df3c4cbd7
Year: 2016
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Der Hinterleger ist Inhaber der internationalen Registrierung Nr. 1'031'242
"rote (Pantone No 18.1663TP) Damenschuhsohle (Positionsmarke)" mit
Basiseintragung im Vereinigten Königreich. Am 25. März 2010 notifizierte
die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) diese Re-
gistrierung für die Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz. Das
Warenverzeichnis umfasst nach einer Einschränkung nunmehr die Ware
chaussures pour dames à talons hauts der Klasse 25. Diese Positions-
marke sieht so aus:
B.
Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am 15. März 2011
eine vorläufige vollständige Schutzverweigerung mit der Begründung, die
rote Farbe auf der Schuhsole der an sich banalen Warendarstellung werde
als rein dekoratives Element wahrgenommen. Dem Zeichen fehle es somit
an der konkreten Unterscheidungskraft und es gehöre zum Gemeingut.
C.
Mit Stellungnahme vom 15. Dezember 2011 reichte der Beschwerdeführer
etliche Unterlagen ein, um die Verkehrsdurchsetzung des Zeichens glaub-
haft zu machen. Am 27. September 2012 reichte er weitere Beweismittel
zur Verdeutlichung seines Standpunktes bei der Vorinstanz ein.
D.
Diese hielt am 7. Dezember 2012 an der Schutzverweigerung fest, da sie
die Verkehrsdurchsetzung als nicht gegeben erachtete.
E.
Mit Stellungnahme vom 8. April 2013 schränkte der Beschwerdeführer die
Markenanmeldung von den ursprünglich beanspruchten chaussures pour
B-6219/2013
Seite 3
dames auf chaussures pour dames à talon hauts ein. Dazu führte der Be-
schwerdeführer aus, der Marke komme ursprüngliche Unterscheidungs-
kraft zu, da es sich beim angemeldeten Zeichen nicht lediglich um ein de-
koratives Element, sondern um eine alle Schutzvoraussetzungen erfül-
lende Positionsmarke handle.
E.a Hierzu machte der Beschwerdeführer geltend, die Internetrecherche
der Vorinstanz sei fehlerhaft. So müssten für eine sachgerechte Recherche
die Suchparameter so definiert werden, dass keine Resultate erscheinen,
welche andere als hohe Damenschuhe mit eingefärbter roter Sohle aufwei-
sen. Weiter dürften nur Damenschuhe des Schweizer Marktes berücksich-
tigt werden. Daher dürften Websites mit den Top-Level-Domains wie etwa
.de, .com oder .at in einer Recherche ebenfalls nicht berücksichtigt werden.
Zudem sei für eine korrekte Recherche zur Untersuchung der ursprüngli-
chen Unterscheidungskraft der Zeitraum vor und bis zur Markenanmeldung
relevant. Suchresultate aus dem Zeitraum nach der Markenanmeldung
dürften nicht in die Beurteilung einfliessen. Auch habe die Vorinstanz zwar
versucht, bei ihrer Internetrecherche Suchresultate, welche Louboutin-Pro-
dukte enthielten, auszusondern, indem bei den Suchparametern der Begriff
"Louboutin" ausgeschlossen worden sei. Dies sei allerdings nicht konse-
quent umgesetzt worden, da zahlreiche Suchergebnisse mit Bildern von
Louboutin-Produkten in die Recherche der Vorinstanz eingeflossen seien,
da die Suchmaschine oftmals Bilder und den Begriff Louboutin nicht ver-
linkt habe. Die Recherche der Vorinstanz vermöge es somit nicht, ihre Ar-
gumentation zu stützen.
E.b Weiter führte der Beschwerdeführer aus, das beanspruchte Zeichen
sei nicht etwa banal, wie die Vorinstanz meine. Vielmehr würden sich rote
Damenschuhsolen klar vom Üblichen abheben, weshalb ihnen ursprüngli-
che Unterscheidungskraft zukomme.
E.c Des Weiteren habe die Vorinstanz die Verkehrskreise falsch definiert,
indem sie Personen jeglichen Alters berücksichtigt habe, obschon hoch-
hackige Damenschuhe ausschliesslich von Damen im jüngeren, aber er-
wachsenen Alter gekauft würden. Entsprechend seien auch die Verkehrs-
kreise einzuschränken.
E.d Schliesslich bringt der Beschwerdeführer vor, das strittige Zeichen sei
in anderen Rechtsordnungen als Marke eingetragen worden. Insbeson-
dere sei es als europäische Gemeinschaftsmarke zugelassen worden.
B-6219/2013
Seite 4
F.
Mit Entscheid vom 1. September 2013 wies die Vorinstanz das Eintra-
gungsgesuch des Beschwerdeführers ab. Sie begründete ihren Entscheid
im Wesentlichen mit folgenden Argumenten:
F.a Entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers bestünden die
Verkehrskreise nicht nur aus jüngeren Frauen, welche mode- und stilbe-
wusst seien. Vielmehr seien die Verkehrskreise objektiv anhand des Wa-
ren- und Dienstleistungsverzeichnisses festzulegen, das vorliegend
chaussures pour dames à talons hauts laute. Diese Waren würden von al-
len Frauen und auch von Männern gekauft, weshalb die einschränkende
Sicht des Beschwerdeführers unhaltbar sei.
F.b Weiter bestünde bei der Gestaltung von Damenschuhen eine grosse
Gestaltungsvielfalt, insbesondere auch was die Farbe der Schuhe betreffe.
Die Farbe Rot weiche vorliegend nicht vom üblichen Gestaltungsschatz im
strittigen Warensegment ab. Deshalb erblicke ein Abnehmer in der vorlie-
genden Positionsmarke keinen Hinweis auf ein konkretes Unternehmen
sondern ein dekoratives Element.
F.c Zudem bestehe zur Kombination der betroffenen Farbe Rot und der
Position auf den Schuhen ein Freihaltebedürfnis, da sich die Kombination
in einer banalen und üblichen Gestaltung erschöpfe und daher den Mitbe-
werbern freizuhalten sei.
F.d Zur Kritik des Beschwerdeführers an der Internetrecherche der
Vorinstanz entgegnet diese, damit solle lediglich die Üblichkeit von farbigen
Schuhsolen dargestellt werden. Daher seien Konsumenten gewöhnt, sol-
che Schuhsolen anzutreffen.
F.e Weiter entgegnet die Vorinstanz, der relevante Zeitpunkt zur Beurtei-
lung der Unterscheidungskraft einer Marke sei der Sachverhalt zum Zeit-
punkt der Eintragung. Auch dürfe für die Feststellung der Üblichkeit nicht
nur auf die Schweiz abgestellt werden, da Schuhe auch über das Internet
aus dem Ausland eingekauft würden.
F.f Schliesslich verneint die Vorinstanz die geltend gemachte Verkehrs-
durchsetzung.
B-6219/2013
Seite 5
G.
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 1. November
2013 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde mit den Rechtsbegeh-
ren, es sei die Verfügung der Vorinstanz vom 1. September 2013 aufzuhe-
ben und es sei der internationalen Markenregistrierung Nr. 1 031 242
(marque de position sur une chaussure) in der Schweiz Markenschutz zu
gewähren. Dies alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich
Mehrwertsteuer zulasten der Vorinstanz. Der Beschwerdeführer hält zu-
dem fest, er beantrage keinen Markenschutz gestützt auf Verkehrsdurch-
setzung des Zeichens, d.h. er verzichte auf einen Eintrag als "durchge-
setzte Marke". Zur Begründung führt der Beschwerdeführer im Wesentli-
chen Folgendes aus:
G.a Das einzutragende Zeichen sei eine klassische Positionsmarke und
weise nicht die Merkmale einer Farbmarke auf, wie das die Vorinstanz an-
nehme. Diese Marke richte sich an erwachsene, aber nicht an ältere, mo-
debewusste Frauen mit gewissen finanziellen Möglichkeiten. Insbesondere
gehörten weder Männer noch Mädchen zu den relevanten Verkehrskrei-
sen.
G.b Weiter führt der Beschwerdeführer aus, die Vorinstanz habe die Auf-
fassung, wonach rote Aussensohlen bei Damenschuhen dekorativ und üb-
lich und daher markenrechtlich nicht schützbar seien, nicht rechtsgenüglich
bewiesen. Insbesondere habe die Vorinstanz bei der Beurteilung, ob das
strittige Zeichen üblich sei, auch Schuhe mit in die Beurteilung eingeschlos-
sen, welche nicht eine gänzlich rote Aussensohle hätten beziehungsweise
Fälschungen oder Nachahmungen seien. Entsprechend tauge die Mehr-
heit der von der Vorinstanz ins Recht gelegten Beweismittel nicht, um die
Üblichkeit von roten Aussensohlen bei hochhackigen Damenschuhen zu
belegen. Dies werde auch dadurch bestärkt, dass die Beweismittel der
Vorinstanz vorwiegend aus Auszügen aus Internetshops bestünden, wobei
nicht klar sei, ob überhaupt Produkte in die Schweiz geliefert würden. Zu-
dem sei es eher aussergewöhnlich, Schuhe über das Internet zu kaufen,
da man so die Schuhe vor dem Kauf nicht anprobieren könne. Als Gegen-
beweis legt der Beschwerdeführer zahlreiche Auszüge von Angeboten von
hochhackigen Damenschuhen schweizerischer Hersteller ins Recht, wel-
che keine farbige Aussensohle aufweisen.
G.c Der Beschwerdeführer erläutert weiter, die strittige Marke sei sehr wohl
originär unterscheidungskräftig, da sie aufgrund des klaren Kontrasts zwi-
schen dem beanspruchten Rot und der übrigen Gestaltung des Schuhs als
B-6219/2013
Seite 6
etwas Besonderes und somit als Marke wahrgenommen werde. Diese An-
sicht werde durch diverse im Vorverfahren eingereichte Presseartikel be-
stärkt.
G.d Schliesslich führt der Beschwerdeführer mehrere Entscheide auslän-
discher Markenbehörden an, welche die strittige Marke zum Schutz zuge-
lassen hätten. So habe in der EU das Office de l'Harmonisation dans le
Marché Intérieur (OHIM) in einem ersten Entscheid (und wie der Beschwer-
deführer in seiner Eingabe vom 14. Juli 2014 mitteilte auch in einem zwei-
ten Entscheid) die Schutzfähigkeit des strittigen Zeichens bejaht.
H.
Mit Vernehmlassung vom 14. Februar 2014 hält die Vorinstanz an der an-
gefochtenen Verfügung fest und führt aus, entgegen der Auffassung des
Beschwerdeführers spiele die Neuheit des Zeichens keine Rolle.
Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft sei nur darauf abzustellen,
ob sich ein Zeichen derart in der Erinnerung eines Adressaten einpräge,
dass sich dieser auch langfristig an das gekennzeichnete Produkt erinnern
könne. Sodann sei es üblich, hochhackige Schuhe mit einer farbigen Sohle
zu gestalten, weshalb das strittige Zeichen nicht wesentlich von dem im
strittigen Warensegment üblichen Gestaltungsschatz abweiche und daher
keine Unterscheidungskraft besitze.
Weiter hält die Vorinstanz das Argument des Beschwerdeführers, wonach
Nachahmungen und Fälschungen des strittigen Zeichens nicht in die Be-
urteilung der Unterscheidungskraft einfliessen dürften, für nicht stichhaltig.
Vielmehr müsse, um die Frage beantworten zu können, ob ein Zeichen
zum Gemeingut gehöre, auf alle zum Zeitpunkt des Entscheides auffind-
baren Formen abgestellt werden.
I.
Der Beschwerdeführer hat in der Folge stillschweigend auf die Durchfüh-
rung einer öffentlichen Verhandlung verzichtet.
J.
Auf die vorgebrachten Argumente und allfällige weitere Vorbringen sowie
die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden
Erwägungen detailliert eingegangen.
B-6219/2013
Seite 7

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]).
1.2 Als Markenanmelder und Adressat der angefochtenen Verfügung ist
der Beschwerdeführer durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges
Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Er ist daher zur Beschwer-
deführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezem-
ber 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]).
1.3 Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1
i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristge-
recht bezahlt (Art. 63 Abs.4 VwVG) und der Vertreter hat sich rechtsgenüg-
lich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).
1.4 Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
2.1 Der Beschwerdeführer hat Sitz in Frankreich. Nach Art. 9sexies Abs. 1
Bst. a des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die
internationale Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) findet in
den Beziehungen zwischen Staaten, die – wie Frankreich und die Schweiz
– Vertragsparteien sowohl des MMP als auch des Madrider Abkommens
über die internationale Registrierung von Marken in der in Stockholm am
14. Juli 1967 revidierten Fassung (MMA, SR 0.232.112.3) sind, nur das
MMP Anwendung.
2.2 Eine Schutzverweigerung hat die Schweiz dem Internationalen Büro
gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP i.V.m. Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP vor Ablauf
von 18 Monaten mitzuteilen. Die Vorinstanz hat diese Frist vorliegend mit
der provisorischen Schutzverweigerung vom 15. März 2011 eingehalten.
B-6219/2013
Seite 8
3.
Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international registrier-
ten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der Pariser Ver-
bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der in
Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung (PVÜ, SR 0.232.04) ge-
nannten Bedingungen die Eintragung in das nationale Register verweigert
werden kann. Das trifft namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unter-
scheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben
zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Be-
schaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsor-
tes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können oder im
allgemeinen Sprachgebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsge-
pflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, üblich sind
(Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung ent-
spricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu diesen Normen können damit
herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 "Yukon").
3.1 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Marken, die Gemeingut sind, vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienst-
leistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.
3.1.1 Zum Gemeingut zählen einerseits Zeichen, an welchen ein Freihal-
tebedürfnis besteht (BGE 120 II 144 E. 3b/bb "Yeni Raki", 118 II 181 E. 3c
"Duo", 117 II 321 E. 3 "Valser"). Andererseits werden auch Hinweise auf
Eigenschaften oder auf die Beschaffenheit, Zusammensetzung, Zweckbe-
stimmung oder Wirkung der Ware oder Dienstleistung, für welche die
Marke beansprucht wird, zum Gemeingut gezählt (BGE 129 III 225 E. 5.1
"Masterpiece", 128 III 447 E. 1.5 "Premiere"). Gleiches gilt für Zeichen,
welche die relevanten Abnehmerkreise nicht als Kennzeichen für eine be-
triebliche Herkunft der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung auffas-
sen, sei es, dass sie als Dekoration, Sach- oder Produktbezeichnung ver-
standen werden oder aus anderen Gründen nicht unterscheidungskräftig
wirken (BGE 118 II 181 E. 3 "Duo", 106 II 245 E. 2b "Rotring"). Entschei-
dend ist der Gesamteindruck, den ein Zeichen bei den massgeblichen Ver-
kehrskreisen hinterlässt (BGE 134 III 547 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton
[3D]"). Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt, dass ein Zei-
chen, das gemeinfreie Bestandteile enthält, nicht bereits deshalb vom Mar-
kenschutz ausgenommen ist. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob der Ge-
samteindruck von gemeinfreien Elementen geprägt wird oder nicht
(CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
B-6219/2013
Seite 9
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 21).
3.1.2 Der Gemeingutcharakter eines Zeichens kann unter Umständen re-
lativiert werden, wenn es aus einer Kombination verschiedener Kennzeich-
nungsmittel wie beispielsweise Bild und Position besteht (vgl. EUGEN
MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Im-
materialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009,
N. 153 f.). So können kennzeichnungsschwache Elemente in ihrer Kombi-
nation beispielsweise sinnentfremdend wirken oder gar einen neuen Sinn-
gehalt aufweisen. Auch die Einschränkung beispielsweise auf eine be-
stimmte Farbe kann unter Umständen zur Unterscheidungskraft beitragen,
da der Hinterleger damit zum Ausdruck bringt, dass er den Schutz der von
ihm beanspruchten Marke nur in einer bestimmten Farbausführung bean-
sprucht. Allerdings muss eine solche Kombination, um Schutz erlangen zu
können, derart originell sein, dass sie im Gedächtnis der Abnehmer haften
bleibt (Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 "Leimtube
[3D]" mit Verweis auf das Urteil des BGer 4A.6/1999 vom 14. Oktober E. 3c
"Runde Tablette [3D]"). Bei einer mit einem Farbanspruch kombinierten
Marke ist daher im Einzelfall zu prüfen, ob die Farbe eher als Gestaltungs-
oder als Unterscheidungsmerkmal wahrgenommen wird (Urteil des BVGer
B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 3.2 " Mischgerät [3D]"). Weiter kann
auch die Beanspruchung einer bestimmten Form als Teil einer Marke zu
deren Unterscheidungskraft beitragen, sofern die einschlägigen Vorausset-
zungen eines dreidimensionalen Markenschutzes gegeben sind (vgl. zum
Schutz dreidimensionaler Marken BGE 120 II 307 E. 2 "The Original" sowie
die Urteile des BVGer B-1165/2012, a.a.O., und B-7419/2006 vom 5. De-
zember 2007 E. 3 "Feuchttuchspender [3D]", je m.w.H.). Formen, die auf-
grund ihrer Funktionalität entstehen, können keinen Markenschutz erlan-
gen (Art. 2 lit. b MSchG; BGE 129 III 514 E. 4 "Lego").
3.2 Für die Frage der Unterscheidungskraft ist ohne Belang, welcher Mar-
kenart ein Zeichen zuzuordnen ist. Die zu klärende Rechtsfrage bleibt
grundsätzlich dieselbe, wobei Besonderheiten in der Wahrnehmung einer
Markenart durch das Publikum grundsätzlich berücksichtigt werden kön-
nen (Urteil des BVGer B-86/2012 vom 11. März 2013 E. 2.2, mit Hinweis
auf das Urteil des BVGer B-1360/2011 vom 1. September 2011 E. 4.3 in
fine "[3D]", mit Hinweisen).
3.2.1 Positionsmarken, wie die hier beanspruchte, sind Marken, deren
Schutzgegenstand zusätzlich aus der spezifischen Positionierung eines
B-6219/2013
Seite 10
oder mehrerer gleichbleibender zwei- oder dreidimensionaler Zeichenele-
mente auf der Ware oder auf einem Warenteil hervorgeht (vgl. IRMGARD
KIRSCHNECK, in: Paul Ströbele et al. [Hrsg.], Markengesetz, 10. Aufl., Köln
2012, § 3 Rz. 70). Die Unterscheidungskraft einer Positionsmarke wird da-
bei durch eine Gesamtbetrachtung der beanspruchten Position und dem
oder den zusätzlichen Zeichenelementen eruiert.
3.2.2 Das Positionselement einer solchen Positionsmarke wird durch die
stets gleiche Art und Weise der Anbringung oder Anordnung eines oder
mehrerer Zeichen auf einem Produkt oder einer Verpackung bestimmt (vgl.
KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht. Kommentar zum Markengesetz, zur Pa-
riser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 4. Aufl.,
München 2009, § 3 MarkenG N. 587). Ein solches Zeichenelement tritt da-
bei stets in denselben Grössenverhältnissen auf (vgl. RKGE vom 3. Mai
2005, veröffentlicht in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und
Wettbewerbsrecht [sic!] 2005 S. 747 E. 7 "Farbspritzpistole [fig.]", mit Hin-
weisen). Eine immer gleich bleibende absolute Grösse ist für die Eintra-
gung einer Positionsmarke allerdings nicht Voraussetzung (vgl. FEZER,
a.a.O., § 3 MarkenG N. 588, mit Hinweis; nicht eindeutig Entscheid der
RKGE vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 747 E. 7 "Farbspritz-
pistole [fig.]", wonach das fragliche Zeichen "an stets gleich bleibender
Stelle in gleicher Form und Grösse angebracht sein soll" aber auch als "in
denselben Grössenverhältnissen auftretend" definiert wird).
3.2.3 Das Positionselement trägt im Rahmen der obgenannten Gesamtbe-
trachtung dann zur Unterscheidungskraft bei, wenn die Markierungsstelle
bei den beanspruchten Waren oder deren Verpackung als ungewöhnlich
bzw. auffallend erscheint oder sich die Position im Verkehr durchgesetzt
hat. Funktional naheliegende Positionen sind freihaltebedürftig (MARBACH,
a.a.O., N. 417). Die Position eines grafischen Elementes auf einem Produkt
ist häufig banal und wirkt häufig nur dekorativ. Dekorative bzw. banale Ele-
mente können nicht originär unterscheidungskräftig sein (IVAN CHERPILLOD,
Le droit suisse des marques, 2007, S. 67, mit Hinweis auf den Entscheid
der RKGE vom 3. Mai 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 747 "Farbspritz-
pistole [fig.]"). Daraus folgt, dass insbesondere der für eine bestimmte
Ware gängige Gestaltungsschatz ebendieser Ware als nicht unterschei-
dungskräftig gelten muss.
4.
Um überprüfen zu können, ob das strittige Zeichen zum Gemeingut gehört,
sind zuerst die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen.
B-6219/2013
Seite 11
4.1 Vorliegend ist das Zeichen für chaussures pour dames à talons hauts
registriert.
4.1.1 Die Vorinstanz macht geltend, solche Schuhe würden von breiten
Käuferkreisen, d.h. Männern und Frauen jeglichen Alters mit sowohl hoher
als auch niedrigerer Kaufkraft, erworben.
4.1.2 Dem hält der Beschwerdeführer entgegen, die vorliegend relevanten
Damenschuhe würden vor dem Kauf normalerweise anprobiert und daher
nicht von Männern sondern nur von Frauen gekauft. Ebenso wenig würden
Mädchen und ältere Frauen hochhackige Schuhe tragen, weshalb diese
auch nicht zu den Verkehrskreisen gehören könnten. Weiter seien hochha-
ckige Schuhe teurer als flache Schuhe und würden aus modischen Grün-
den gekauft, weshalb die Verkehrskreise auf modebewusste, finanziell
besser gestellte Frauen eingeschränkt werden müssten.
4.1.3 Wie die Vorinstanz in ihrem Entscheid zutreffend ausführt, sind die
massgeblichen Verkehrskreise gestützt auf eine objektive Interpretation
der Warenliste und nicht gestützt auf die effektiv verkaufte Ware zu bestim-
men. Da hochhackige Schuhe keine inhärent grösseren Produktionskosten
haben als andere Schuhe und somit in allen Preissegmenten angeboten
werden können, kann nicht davon ausgegangen werden, dass hochha-
ckige Schuhe ausschliesslich oder vorwiegend von finanziell besser ge-
stellten Personen erworben bzw. nachgefragt werden. Bezüglich des Alters
von Abnehmern hochhackiger Damenschuhe ist zu sagen, dass aus der
vorliegenden Warenliste wohl ausser der physischen Einschränkung bei
sehr jungen und sehr alten Trägerinnen hochhackiger Schuhe keine wei-
tere Limitierung des Alters der Verkehrskreise entnommen werden kann.
Entsprechend reicht das Alter der relevanten Verkehrskreise von ziemlich
jung bis ziemlich alt.
4.1.4 Hingegen kann durchaus davon ausgegangen werden, dass Schuhe
vor dem Kauf zuerst anprobiert werden, womit vornehmlich Frauen zu den
relevanten Verkehrskreisen zu zählen sind. Zwar kann es auch sein, dass
Männer z.B. als Geschenk Damenschuhe kaufen, allerdings dürfte das nur
ein sehr geringer Anteil sein, der die relevanten Verkehrskreise wenig
prägt. Weiter ist anzumerken, dass hochhackige Schuhe vornehmlich zu
festlichen oder formelleren Anlässen getragen werden, bei welchen das
modische Aussehen eine massgebliche Bedeutung hat. Insoweit bestehen
die Verkehrskreise aus Personen mit einem zumindest leicht erhöhten Mo-
debewusstsein.
B-6219/2013
Seite 12
4.2 Für die Beurteilung eines allfälligen absoluten Freihaltebedürfnisses
werden demgegenüber die Verkehrskreise durch die Unternehmen, welche
gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbieten, definiert
(WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 44).
5.
Das hier zur Diskussion stehende Zeichen ersucht Markenschutz für die
Farbe Rot (Pantone No 18.1663TP) jeweils angebracht an der ganzen Un-
terseite der Sohle von hochhackigen Damenschuhen, was sich aus der
Beschreibung und der Abbildung der Markenanmeldung ergibt. Die Farbe
Rot ist vorliegend durch die Pantone-Skala eindeutig bestimmt, die Grösse
des Zeichens ergibt sich aus den Konturen der Untersohle des Schuhs.
Diese ist wohl nicht bei jedem Damenschuh genau gleich gross, sie ergibt
sich aus funktionalen Gründen aber stets aus dem Verhältnis zum Ober-
schuh und ist somit klar definiert. Die in der Abbildung dargestellte Unter-
seite der Sohle als Positionsanspruch ist ebenfalls nicht interpretationsbe-
dürftig, da Schuhe nur auf eine Art getragen werden können und die Un-
terseite somit unstreitig festzumachen ist. Weiter ist die Untersohle gemäss
Abbildung leicht geschwungen und weist somit ein gewisses dreidimensi-
onales Element auf. Nicht beansprucht ist der in der Abbildung gestrichelt
dargestellte Oberschuh. Dieser dient lediglich zur Illustration und dem bes-
seren Verständnis des beanspruchten Gegenstandes.
5.1 Die Unterseite einer Damenschuhsohle ist grundsätzlich keine Posi-
tion, an welcher das Anbringen einer Marke als ungewöhnlich oder auffal-
lend erscheint, da aus ästhetischen Gründen fast nur die Innen- und Aus-
sensohle von hochhackigen Damenschuhen überhaupt als Ort für eine
Platzierung einer Marke in Frage kommen. Entsprechend oft findet sich
eine Marke an der Unterseite eines hochhackigen Damenschuhs. Dies
ergibt sich aus der allgemeinen Lebenserfahrung und wird durch mehrere
Beweisdokumente der Vorinstanz belegt.
Bei der von der strittigen Marke beanspruchten Farbe Rot (Pantone
No. 18.1663TP), angebracht auf der durch die Sohle definierten Fläche,
handelt es sich zwar nicht um einen konturlosen Farbanspruch, welcher
nur mittels Verkehrsdurchsetzung schutzfähig wäre (BVGE 2007/22 E. 2
"blau/silber [Farbanspruch]"), die Konturen einer Schuhsohle erscheinen
aber im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Waren – hochhackige
Damenschuhe – als banal und beschreibend, zudem gehört rot, auch in
einem etwas grelleren Ton wie vorliegend Pantone No. 18.1663TP, zu den
B-6219/2013
Seite 13
Grundfarben und wird, insbesondere bei Waren aus der Modebranche, wie
den hier beanspruchten, oft als dekoratives Element verwendet.
Das sich hier aus einer durch die bei den Zehen beginnende, hin zu der
Ferse hochgeschwungenen Fläche ergebende Formelement ist durch die
Funktion eines hochhackigen Damenschuhes, wie er vorliegend bean-
sprucht ist, bedingt.
5.2 Zu prüfen bleibt somit, ob dem strittigen Zeichen, dessen einzelne in
Erwägung 5.1 geschilderten Elemente wohl kaum zu einer Schutzfähigkeit
führen könnten (E. 5.1), bei einer Gesamtbetrachtung originäre Unterschei-
dungskraft zukommt und dieses daher als Marke eingetragen werden
könnte.
5.2.1 Die Vorinstanz macht diesbezüglich geltend, eine rote Aussensohle
bei Damenschuhen weiche nicht vom üblichen Gestaltungsschatz im strit-
tigen Warensegment ab; sie stelle vielmehr ein rein dekoratives Element
dar. Hierzu legt sie zahlreiche Beweise ins Recht.
5.2.2 Der Beschwerdeführer hält demgegenüber mit Verweis auf von ihm
eingereichte Beweismittel daran fest, dass das strittige Zeichen weder als
dem üblichen Gestaltungsschatz zugehörig noch als dekorativ anzusehen
sei.
5.2.3 Die Vorinstanz hat in ihrer Beweiserhebung Screenshots von Online-
Verkaufsstellen erstellt, welche Schuhe mit farbiger Sohle abbilden. Ein
grosser Teil dieser Screenshots stammt von Webseiten, welche nicht die
für die Schweiz zugeteilte Top-Level-Domain .ch haben, sondern unter der
Top-Level-Domain .de für Deutschland, .at für Österreich oder .com für
"commercial" auffindbar sind.
Daraus schliesst der Beschwerdeführer sinngemäss, dass die auf diesen
Webseiten angebotenen Waren nicht für den Schweizer Markt bestimmt
seien bzw. aus den vorgebrachten Beweismitteln nicht ersichtlich sei, ob
der Inhaber einer nichtschweizerischen Webseite auch in die Schweiz lie-
fern würde.
Die Vorinstanz entgegnet diesem Argument, die Rechtsprechung lasse es
zu, dass im Rahmen einer Internetrecherche ausländische Webseiten zur
Beurteilung der Üblichkeit herangezogen werden.
B-6219/2013
Seite 14
5.2.3.1 Dass Internetrecherchen zur Beurteilung eines strittigen Zeichens
grundsätzlich verwertbare Indizien liefern können, steht ausser Frage. Al-
lerdings ist es durchaus angezeigt, die Fundstellen einer kritischen Prüfung
zu unterziehen (Urteil des BVGer B-990/2009 vom 27. August 2009
E. 4.2.2 "Biotech Accelerator"). Eine solche kritische Würdigung hat selbst-
verständlich nicht nur die Qualität des einzelnen Beweismittels zu umfas-
sen, sondern muss auch im Hinblick auf die zu untermauernde Tatsache
erfolgen (zur ganzen Thematik: DAVID ASCHMANN, Der Markenbeweis, sic!
2008, S. 699 ff. vgl. auch EUGEN MARBACH, Ausländische Sachverhaltsele-
mente bei der Beurteilung nationaler Markenrechte, ZBJV 124bis, S. 336).
5.2.3.2 Vorliegend dient die von der Vorinstanz ins Recht gelegte Internet-
recherche dem Zweck, darzustellen, dass die relevanten Verkehrskreise
farbige Aussensohlen von hochhackigen Damenschuhen als eine gängige
Ausstattung ansehen und insofern nicht als Marke wahrnehmen.
Ein besonderes Augenmerk ist hier auf die relevanten Verkehrskreise zu
legen. Diese umfassen – als Ausfluss des nationalen Charakters der Marke
und des vorliegend relevanten Schutzobjekts des Markenrechts – grund-
sätzlich die in der Schweiz ansässigen Abnehmer (Urteil des BGer
4A_261/2010, vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V", BGE 130 III 113 E. 3.2
"Montessori" und BGE 129 III 225 E. 5.5 "Masterpiece"; vgl. auch RAPHAEL
NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Marken-
recht, 2015, N. 21.06). Mit anderen Worten müssen diese Abnehmer den
zu beweisenden Tatsachen auch tatsächlich begegnen, damit aus diesen
Tatsachen eine bestimmte Aussage abgeleitet werden kann. Bei Beweis-
mitteln aus einer ausländischen Quelle, die bezüglich eines Wort- oder
Bildzeichens etwas beweisen sollen, kann dies oft als gegeben betrachtet
werden, da Worte und Bilder durch geografische bzw. physische Grenzen
nicht aufgehalten werden und sich in einem ähnlichen Sprach- oder Kultur-
raum ohne weiteres verbreiten (vgl. Urteil des BGer 4A_261/2010 E. 4.1
"V [fig.]"; Urteile des BVGer B-990/2009, a.a.O., E. 4.2.2 und B-181/2007
vom 21. Juni 2007 E. 4.4 "Vuvuzela"). So kann beispielsweise ein in
Deutschland gebräuchliches Wort durchaus ein Indiz auf die Gebräuchlich-
keit in der Deutschschweiz sein, da an beiden Orten (zumindest auch) die
deutsche Schriftsprache gesprochen und verstanden wird.
Bei einer Marke, wie der hier beanspruchten, welche untrennbar mit der
Ware verbunden ist, kann dies jedoch nicht ohne weiteres angenommen
werden, was eine differenziertere Betrachtung rechtfertigt. Eine Ware kann
nämlich – im Gegensatz zu Worten oder Bildern – durchaus gewissen
B-6219/2013
Seite 15
Restriktionen unterworfen und beispielsweise an einer Grenze aufgehalten
werden. Auch allfällige ausländische Schutzrechte, die ein Inverkehrbrin-
gen im Ausland bzw. ein Exportieren in die Schweiz verbieten würden,
müssten unter Umständen berücksichtigt werden. Es kann somit nicht ein-
fach angenommen werden, dass Waren, welche im Ausland angeboten
werden, auch im inländischen Markt im Angebot stehen. Entsprechend ist
die Würdigung solcher Beweismittel, wie der Beschwerdeführer fordert, mit
auf den jeweiligen Fall angepasster Zurückhaltung vorzunehmen.
Bei den Waren, für welche die hier zu beurteilende Marke beansprucht wird
(hochhackige Damenschuhe der Klasse 25) ist allerdings davon auszuge-
hen, dass sie in die Schweiz eingeführt werden dürfen und diesbezüglich
keine Restriktionen bestehen; dies nicht zuletzt auch, weil das vorliegend
strittige Zeichen als Gemeinschaftsmarke aufgrund eines hängigen Wider-
spruchsverfahrens noch nicht rechtskräftig eingetragen ist (vgl. Informatio-
nen zur Gemeinschaftsmarke Nr. 008845539 unter https://oami.europa.eu)
und deren Verwendung in den unter anderem relevanten Ländern Deutsch-
land und Österreich entsprechend noch nicht untersagt werden kann. Auch
kann angenommen werden, dass in der heutigen Zeit deutschsprachige
Onlineshops, wie diejenigen, auf welche die Vorinstanz hinweist, auch tat-
sächlich in die (Deutsch-)Schweiz liefern werden.
Die Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe zu Unrecht auch
Screenshots von Webseiten mit anderen Top-Level-Domains als .ch be-
rücksichtigt, erweist sich daher als unbegründet.
5.2.4 Die von der Vorinstanz ins Recht gelegten Beweismittel bestehen ei-
nerseits aus Screenshots von Kleinanzeigen auf Online-Privatverkaufs-
plattformen wie Ebay, Alibaba, Aliexpress, Ricardo, Bazar, Kleiderkreisel
und Markt.de, andererseits aus Screenshots von gewerbsmässigen
Schuhhändlern wie Zalando, Traumland, Accessorize, royaldepot.com,
schuh-wetsch.de, shoekin.com, restposten.de, heel-high.ch, rakuten.de
sowie einigen Schuh-Blogs ohne eigentliches Verkaufsangebot. Sie zeigen
Abbildungen von hochhackigen Damenschuhen, deren Aussensohle in
grün, gelb, blau, violett und pink gehalten sind. Es kann daher angenom-
men werden, dass die Aussensohle von hochhackigen Damenschuhen in
deren Gestaltung miteinbezogen wird.
Der Beschwerdeführer macht hierzu geltend, diese Beweismittel bezögen
sich vorwiegend auf Einzelangebote von Einzelstücken und prägten die
Marktwahrnehmung nicht. Entsprechend legt der Beschwerdeführer
B-6219/2013
Seite 16
Screenshots der Warenkataloge von hochhackigen Damenschuhen von
grösseren und bekannteren Schuhverkäufern namentlich der Unterneh-
men Dosenbach, Ochsner Shoes, Vögele Shoes, Walder Schuhe, Zara
Mode und Buffalo Shoes sowie von den Online- bzw. Versandbetrieben
fashionfriends.ch, La Redoute, Zalando und Heine ins Recht, in denen sich
lediglich schwarze und braunfarbene Aussensohlen finden.
An den vorinstanzlichen Beweisen beanstandet der Beschwerdeführer
weiter, diese beinhalteten fast ausschliesslich Angebote von Onlinehänd-
lern aus dem Ausland und der Schuhverkauf finde nach wie vor zum gröss-
ten Teil in physischen Verkaufslokalen statt, weshalb die von der Vorinstanz
beigebrachten Beweise kaum von einer grossen Anzahl farbiger Schuh-
sohlen zeuge. Zudem führt er an, ein grosser Teil der vorinstanzlichen Be-
weise stellten Fälschungen und Nachahmungen des strittigen Zeichens
dar und seien daher nicht beachtlich.
Was die angeblichen Fälschungen und Nachahmungen betrifft, auf welche
der Beschwerdeführer hinweist, kann die Frage ihrer Relevanz offen ge-
lassen werden, da die vorinstanzlichen Beweise nicht nur Abbildungen von
roten sondern auch von Schuhsohlen in anderen Farben beinhalten, wel-
che von vornherein nicht Fälschungen oder Nachahmungen des hier zur
Diskussion stehende Zeichens sein können.
Die vorinstanzlichen Beweise zeigen aber, dass hochhackige Damen-
schuhe mit farblich bearbeiteter Aussensohle von verschiedenen gewerb-
lichen Schuhverkäufern angeboten werden und diese Schuhe im schwei-
zerischen Markt nicht nur vereinzelt auftauchen.
Mit der Vorinstanz kann daher geschlossen werden, dass eine farbige und
damit eine unter anderem auch rote Aussensohle bei Damenschuhen nicht
vom üblichen bzw. gängigen Gestaltungsschatz im strittigen Warenseg-
ment abweicht.
5.3 Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass die hier relevanten Ver-
kehrskreise, vornehmlich weibliche Abnehmerinnen mit leicht erhöhtem
Modebewusstsein, farbige bzw. im vorliegenden Fall rote Schuhsohlen bei
hochhackigen Damenschuhen primär als dekoratives Element und nicht
als Marke wahrnehmen.
Somit führt auch eine Gesamtbetrachtung hier nicht dazu, dass das strittige
Zeichen ursprüngliche Unterscheidungskraft besässe und daher als Marke
geschützt werden könnte.
B-6219/2013
Seite 17
Ob an ihm ein Freihaltebedürfnis besteht, kann unter den vorliegenden
Umständen offen gelassen werden.
6.
6.1 Der Beschwerdeführer machte vor der Vorinstanz wie auch vor Bun-
desverwaltungsgericht weiter geltend, das strittige Zeichen sei in zahlrei-
chen ausländischen Urteilen als unterscheidungskräftig bezeichnet wor-
den. So sei das Zeichen als EU-Gemeinschaftsmarke vom Europäischen
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) mit Schutz für den
EU-Raum sowie als internationale Registrierung (Nr. 1'031'242) in China,
Australien, Russland, Ukraine, Monaco, Singapur und Norwegen und als
Einzelanmeldung in Indien registriert worden.
6.2 Ausländische Entscheidungen haben keine präjudizielle Wirkung, sie
können aber immerhin im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung
mitberücksichtigt werden, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die
ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130
III 113 E. 3.2 "Montessori" m.w.H.).
Bei der ausländischen Rechtsprechung auf die vorliegend Bezug genom-
men wird, handelt es sich zwar um die Beurteilung desselben Zeichens und
mindestens bezüglich derjenigen Urteile, welche in Mitgliedsländern des
Madrid Protokolls (MMP) und des Madrid Abkommens (MMA) ergangen
sind (vgl. oben E. 2.1) auch um eine vergleichbare Rechtslage. Allerdings
beurteilt sich die Frage, ob ein Zeichen zum Gemeingut gehört, nach der
Wahrnehmung der Adressaten in der Schweiz (vgl. oben E. 4). Wie voran-
gehend dargelegt, wird das strittige Zeichen in der Schweiz primär als de-
koratives Element, als gängige Gestaltung von Schuhsohlen und damit
nicht als Marke, sondern als Gemeingut wahrgenommen. Entsprechend
haben ausländische Eintragungen vorliegend keinen Einfluss auf den Aus-
gang des vorliegenden Verfahrens.
7.
Im Lichte der obigen Ausführungen ist die Beschwerde somit abzuweisen.
B-6219/2013
Seite 18
8.
8.1
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfah-
rens dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit
dem geleisteten Kostenvorschuss zu begleichen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessfüh-
rung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG
i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]).
Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichts-
gebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schät-
zung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfah-
rungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden
Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und
Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinen-
fuss [3D]").
Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszuge-
hen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke. Demnach ist dem Beschwerdeführer
eine Spruchgebühr von Fr. 2'500.– aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG,
Art. 4 VGKE). Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung dieser
Verfahrenskosten verwendet.
8.2 Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung zu-
zusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).