Decision ID: e17f7bad-0a7d-4259-b0e6-9394ee0fbbbd
Year: 2013
Language: de
Court: ZH_HG
Chamber: ZH_HG_001
Canton: ZH
Region: Zürich
Law Area: civil_law

betreffend Marke
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Rechtsbegehren gemäss Klage (act. 1 S 2 ff.):
"1. Es sei die Beklagte zu verpflichten, die Marke 1._ C._ und/oder die Marke 2._ D._ auf die Klägerin zu ;
2. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei die Marke 1._ C._ und/oder die Marke 2._ D._ zu löschen;
3. a) Es sei festzustellen, dass die Klägerin der Beklagten nach  der Zusammenarbeit mit der Beklagten jederzeit  kann, Uhren, die mit dem Zeichen E._ - alleine oder als Bestandteil eines Zeichens und unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die Bestandteile  oder übereinander stehen und insbesondere in folgender Gestaltung: ... [Logo 1 E._] oder ... [Logo 2 E._] (je Fettdruck oder Normalschrift) - gekennzeichnet sind, in der Schweiz anzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder durch Dritte anbieten, verkaufen oder in Verkehr bringen zu lassen;
b) Es sei der Beklagten zu verbieten, das Zeichen E._ -  oder als Bestandteil eines Zeichens und unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei  aneinander oder übereinander stehen und  in folgender Gestaltung: ... [Logo 1 E._] oder ... [Logo 2 E._] (je Fettdruck oder Normalschrift) - in der Werbung, im Internet, auf Geschäftspapieren oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen;
4. Subeventualiter zu Rechtsbegehren 1 (und eventualiter zu Rechtsbegehren 2) sei festzustellen, dass die Marke 3._ E._ und/oder die Marke 4._ E._ (fig.) der Klägerin keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr zur Marke 1._ C._ und/oder zur Marke 2._ D._ der  schaffen;
5. Subeventualiter zu Rechtsbegehren 1 (und eventualiter zu Rechtsbegehren 2) und/oder eventualiter zu Rechtsbegehren 3 sei festzustellen, dass der Klägerin das Recht zusteht,
a) das Zeichen E._ als Wortzeichen sowie insbesondere in der folgenden Gestaltung: ... [Logo 3 E._], je unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei Bestandteile aneinander oder übereinander stehen, zur  von Uhren in der Schweiz im Geschäftsverkehr zu  und
b) mit E._ als Wortzeichen sowie insbesondere in der  Gestaltung: ... [Logo 3 E._], je unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei Be-
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standteile aneinander oder übereinander stehen,  Uhren in der Schweiz zu lagern, zu bewerben, anzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen sowie
c) die Kennzeichnung von Uhren mit dem Zeichen E._ als Wortzeichen sowie insbesondere in der folgenden Gestaltung: ... [Logo 3 E._], je unabhängig davon, ob mit oder ohne  geschrieben und ob die zwei Bestandteile aneinander oder übereinander stehen, sowie die Herstellung und Lagerung  gekennzeichneter Uhren durch Dritte vornehmen zu lassen;
6. Es sei die Beklagte zu verpflichten, die notwendigen Erklärungen gegenüber der Schweizer Registrierungsstelle für Domainnamen "F._" abzugeben, um den Domainnamen "E._.ch" auf die Klägerin zu übertragen;
alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (inkl. MWSt) zulasten der Beklagten."
Rechtsbegehren gemäss Eingabe vom 13. Juli 2010 (act. 21 S. 2):
"1.-2. [...]. 3. a) Es sei der Beklagten zu verbieten, Uhren, die mit dem Zeichen
E._ - alleine oder als Bestandteil eines Zeichens und  davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die Bestandteile aneinander oder übereinander stehen und  in der folgenden Gestaltung: ... [Logo 1 E._]oder ... [Logo 2 E._] (Fettdruck oder Normalschrift) - gekennzeichnet sind, in der Schweiz anzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder durch Dritte anbieten, verkaufen oder in Verkehr bringen zu lassen;
insbesondere sei ihr zu verbieten, über ihre Website www.B1._.ch und www.B1._.com Uhren anzubieten und zu verkaufen, die mit dem Logo ... [Logo 1 E._] oder ... [Logo 2 E._] gekennzeichnet sind;
b) Es sei der Beklagten zu verbieten, im Zusammenhang mit  das Zeichen E._ - alleine oder als Bestandteil eines  und unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich  und ob die zwei Bestandteile aneinander oder  stehen und insbesondere in der folgenden Gestaltung: ... [Logo 1 E._] oder ... [Logo 2 E._] (Fettdruck oder ) - in der Werbung, im Internet, und da insbesondere auf ihrer Website www.B1._.com sowie www. B1._.ch, auf Geschäftspapieren oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen;
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c) Die unter Ziff. 3a und 3b beantragten Verbote seien unter  der Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse gemäss Art. 292 StGB für den Falle der Zuwiderhandlung ;
4.-6. [...]; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge (inkl. MWSt) zulasten der Beklagten."
Rechtsbegehren gemäss Widerklageduplik (act. 86 S. 2 ff.)
"Es sei die Klage mit dem folgenden, leicht geänderten  vollumfänglich gutzuheissen:
1. Es sei die Marke 1._ C._ und/oder die Marke 2._ D._ zu löschen;
2. a) Es sei der Beklagten zu verbieten, Uhren, die mit dem Zeichen E._ - alleine oder als Bestandteil eines Zeichens und  davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die Bestandteile aneinander oder übereinander stehen und  in der folgenden Gestaltung: ... [Logo 1 E._] oder ... [Logo 2 E._] (Fettdruck oder Normalschrift) - gekennzeichnet sind, in der Schweiz anzubieten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder durch Dritte anbieten, verkaufen oder in Verkehr bringen zu lassen;
insbesondere sei ihr zu verbieten, über ihre Website www.B1._.ch und www.B1._.com Uhren anzubieten und zu verkaufen, die mit dem Logo ... [Logo 1 E._] oder ... [Logo 2 E._] gekennzeichnet sind;
b) Es sei der Beklagten zu verbieten, im Zusammenhang mit  das Zeichen E._ - alleine oder als Bestandteil eines  und unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich  und ob die zwei Bestandteile aneinander oder  stehen und insbesondere in der folgenden Gestaltung: ... [Logo 1 E._] oder ... [Logo 2 E._] (Fettdruck oder ) - in der Werbung, im Internet, und da insbesondere auf ihrer Website www.B1._.com sowie www. B1._.ch, auf Geschäftspapieren oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen;
c) Die unter Ziff. 2a und 2b beantragten Verbote seien unter  der Bestrafung der verantwortlichen Organe mit Busse gemäss Art. 292 StGB für den Falle der Zuwiderhandlung ;
3. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 sei festzustellen, dass die  3._ E._ und/oder die Marke 4._ E._ (fig.)
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des Klägers, insbesondere in der vom Kläger gebrauchten Form E1._, keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr zur Marke 1._ C._ und/oder zur Marke 2._ D._ der Beklagten schaffen;
4. Eventualiter zu Rechtsbegehren 1 und/oder eventualiter zu Rechtsbegehren 2 sei festzustellen, dass dem Kläger das Recht zusteht,
a) das Zeichen E._, insbesondere in der Gestaltung E1._, unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich  und ob die zwei Bestandteile aneinander oder  stehen, zur Kennzeichnung von Uhren in der Schweiz im Geschäftsverkehr zu nutzen und
b) mit E._, insbesondere in der Gestaltung E1._,  davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei Bestandteile aneinander oder übereinander stehen,  Uhren in der Schweiz zu lagern, zu bewerben, , zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen 
c) die Kennzeichnung von Uhren mit dem Zeichen E._,  in der Gestaltung E1._, unabhängig davon, ob mit oder ohne Bindestrich geschrieben und ob die zwei Bestandteile aneinander oder übereinander stehen, sowie die Herstellung und Lagerung entsprechend gekennzeichneter Uhren durch Dritte vornehmen zu lassen;
5. Es sei die Beklagte zu verpflichten, die notwendigen Erklärungen gegenüber der Schweizer Registrierungsstelle für Domainnamen "F._" abzugeben, um den Domainnamen "E._.ch" auf den Kläger zu übertragen;
6. Es sei der Beklagten zu verbieten, auf Plakaten, in der Werbung oder sonst im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit oder in Bezug auf das Zeichen ... [Logo E._] die Aussage, "is a registered trademark of B._ Ltd." zu verwenden;
es sei die Widerklage vollumfänglich abzuweisen; Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zulasten der Beklagten."
Rechtsbegehren der Widerklage (act. 8 S 2 ff.):
"2. Es sei die Nichtigkeit der klägerischen Marke Nr. 5._ (... []) für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" festzustellen.
Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei , die Marke Nr. 5._ (... [Logo]) im schweizerischen Mar-
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kenregister für die Warenklasse 14 für "Uhren und " zu löschen.
3. Es sei die Nichtigkeit der klägerischen Marke Nr. 6._ (... []) für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" festzustellen.
Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei , die Marke Nr. 6._ (... [Logo]) im schweizerischen  für die Warenklasse 14 für "Uhren und " zu löschen.
4. Es sei die Nichtigkeit der klägerischen Marke Nr. 7._ (... []) für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" festzustellen.
Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei , die Marke Nr. 7._ (... [Logo]) im schweizerischen  für die Warenklasse 14 für "Uhren und " zu löschen.
5. Es sei die Nichtigkeit der klägerischen Marke Nr. 8._ (... []) für die Warenklasse 14 für "Uhren und Zeitmessinstrumente" festzustellen.
Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei , die Marke Nr. 8._ (... [Logo]) im schweizerischen  für die Warenklasse 14 für "Uhren und " zu löschen.
6. Es sei die Klägerin und Widerbeklagte zu verpflichten, die 14 ihr als Muster übergebenen Modelle von E._ Uhren:
... (3 Modelle) ... (2 Modelle) ... (2 Modelle) ... (2 Modelle) ... (5 Modelle)
gemäss [Abbildung in act. 8 S. 4] unbelastet an die Beklagte heraus zu geben;
Eventualiter für den Fall dass die Klägerin nicht mehr im Besitze dieser Muster ist,
7. Es sei die Klägerin und Widerbeklagte zu verpflichten, der  für jedes der fehlenden Muster Fr. 500.-- zu bezahlen.
alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MwSt) zu Lasten der Klägerin und Widerbeklagten."
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Erweitertes Widerklagebegehren (act. 32 S. 2):
"1.-7. [...] 8. Es sei der Kläger/Widerbeklagte unter Androhung der Bestrafung
seiner Organe mit Haft oder Busse nach Art. 292 StGB im Falle der Zuwiderhandlung zu verbieten, die Bezeichnung "E1._" eigenständig in welcher Form auch immer gewerblich zu nutzen, insbesondere Uhren von Drittlieferanten unter dieser  zu verkaufen, zu bewerben oder in anderer Form selbst  durch mit ihr direkt oder indirekt verbundene Dritte in Verkehr zu bringen."

Das Gericht zieht in Erwägung:
I. Einleitung und Sachverhalt
1. Parteien
Der Kläger ist der A._, welcher bezweckt, autonome Genossenschaften
zusammenzuschliessen, die sich zu den A1._-Werten bekennen und ihren
Mitgliedern und der Bevölkerung preiswerte Waren und Dienstleistungen von gu-
ter Qualität sowie Kultur, Bildung und Freizeitangebote vermitteln. Er unterstützt
die Genossenschaften in ihrer Tätigkeit im Sinne gemeinsamer Selbsthilfe und
fördert Synergien innerhalb der A1._ (act. 4/2). Die Beklagte wurde ... ge-
gründet und bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Uhren und Uhren-
bestandteilen aller Art sowie Handel mit Waren aller Art (act. 4/3).
2. Sachverhaltsübersicht
Die Zusammenarbeit der Parteien begann 1975. Damals erteilte der Kläger
der Beklagten den Auftrag, Uhren unter der Marke G._ herzustellen. Die
G._ Uhren wurden von der Beklagten hergestellt und vom Kläger vertrieben
und verkauft. Ab 1983 vertrieb der Kläger exklusiv Uhren mit der Bezeichnung
"E._", welche von der Beklagten produziert wurden. Diese Zusammenarbeit
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wurde aufgrund von Differenzen im Mai 2010 beendet. Die Parteien streiten sich
seither darüber, wer von ihnen an der Bezeichnung "E._" besser berechtigt
sei. Der Kläger will mit vorliegender Klage, dass die beklagtischen Marken
C._ und D._ gelöscht werden. Im Weiteren will er ihr die Verwendung
des Zeichens E._ für Uhren und den Gebrauch des Zeichens E._ im
Geschäftsverkehr verbieten (act. 1; act. 86). Der Kläger macht geltend, er sei
besser berechtigt an der Marke E._. Er beruft sich dabei auf die Marken
"E._" und "E1._", die ihm zustehen würden, auf seine Serienmarke nach
dem Schema "A2._-Angebotsbezeichnung" sowie auf seine Dachmarke
"A2._". Die Beklagte habe die Marken nicht rechtserhaltend gebraucht
(act. 1). Die Beklagte verlangt Abweisung der Klage. Sie habe die Marke C._
bereits 1985, die Marke D._ 2003 hinterlegen lassen und seither auch ge-
braucht. Sie beantragt sodann widerklageweise u.a. die Nichtigerklärung diverser
Marken der Klägerin mit dem Grossbuchstaben "A2._" (in verschiedener
Ausgestaltung) für die Warenklasse 14 (Uhren und Zeitmesser), dies wegen
Nichtgebrauchs der Marken (act. 8). Die Beklagte verlangt vom Kläger ausserdem
die Herausgabe von ihm übergebenen Uhrenmodellen, eventualiter Wertersatz
dafür (act. 8). Zudem will sie dem Kläger verbieten lassen, die Bezeichnung
"E1._" gewerblich zu nutzen (act. 32 S. 2). Die Beklagte hat gegen die Mar-
ken E._ und E1._, welche vom Kläger 2008 hinterlegt wurden, Wider-
spruch erhoben. Das Widerspruchsverfahren ist bis zur Erledigung des vorliegen-
den Verfahrens sistiert.
II. Prozessuales
1. Prozessgeschichte
1. Am 9. März 2010 reichte der Kläger am Handelsgericht Klage ein (act. 1).
Die Klageantwort und Widerklagebegründung datiert vom 31. Mai 2010 (act. 8).
Am 1. Juni 2010 stellte der Kläger ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnah-
men (act. 10), welches mit Beschluss vom 23. August 2010 abgewiesen wurde
(act. 22). Mit Eingabe vom 13. Juni 2010 reichte der Kläger eine Klageänderung
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ein (act. 21). Mit Eingabe vom 7. Oktober 2010 hat die Beklagte ihre Widerklage
durch Rechtsbegehren Ziffer 8 erweitert (act. 32). Ein Gesuch der Beklagten vom
29. September 2010 um Erlass vorsorglicher Massnahmen (act. 35/1) wurde mit
Beschluss vom 9. Februar 2011 abgewiesen (act. 62). Die Replik und Widerkla-
geantwort datiert vom 17. Januar 2011 (act. 57). Ein Gesuch der Beklagten um
vorsorgliche Beweissicherung vom 7. Januar 2011 (act. 53) wurde mit Beschluss
vom 10. März 2011 abgewiesen (act. 68). Am 5. Juli 2011 fand eine Referenten-
audienz und Vergleichsverhandlung statt, anlässlich welcher keine Einigung ge-
funden wurde (Prot. S. 23 f.). Mit Verfügung vom 23. September 2011 wurde das
Hauptverfahren fortgesetzt (Prot. S. 26). Die Duplik und Widerklagereplik datiert
vom 29. November 2011 (act. 82). Die Widerklageduplik datiert vom 12. März
2012, worin der Kläger sein Rechtsbegehren erneut abänderte (act. 86). Die Stel-
lungnahme der Beklagten datiert vom 3. April 2012 (act. 90).
2. Zuständigkeit
2.1. Am 1. Januar 2011 ist die eidgenössische Zivilprozessordnung (ZPO) in
Kraft getreten. Nach deren Art. 404 Abs. 1 gilt für Verfahren, die bei Inkrafttreten
dieses Gesetzes rechtshängig sind, das bisherige Verfahrensrecht bis zum Ab-
schluss vor der betroffenen Instanz. Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach
dem neuen Recht, wobei eine bestehende Zuständigkeit nach dem alten Recht
erhalten bleibt (Art. 404 Abs. 2 ZPO). Für das vorliegende Verfahren ist demnach
das frühere kantonale Prozessrecht (ZPO/ZH und GVG) massgebend. Das
Rechtsmittel richtet sich hingegen nach dem Recht, das bei der Eröffnung des
Entscheides in Kraft ist, mithin nach dem neuen Prozessrecht (Art. 405 Abs. 1
ZPO).
2.2. Die Zuständigkeit des hiesigen Gerichts ergibt sich demnach aus Art. 3
Abs. 1 lit. b GestG in Verbindung mit § 61 Abs. 1 Ziff. 1 GVG. Beides blieb unbe-
stritten.
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3. Klageänderung
3.1. Klage
3.1.1. Mit Eingabe vom 13. Juni 2010 änderte der Kläger sein Feststellungs-
begehren gemäss Ziff. 3 des Rechtsbegehrens in eine Leistungsklage (act. 21).
Er begründet seine Klageänderung damit, dass die Zusammenarbeit mit der Be-
klagten mittlerweile - seit dem 10. Mai 2010 - beendet sei. Die Beklagte biete auf
ihrer Homepage www.B1._.com/www.B1._.ch Uhren mit an, welche mit
... [Logo 1 E._] oder ... [Logo 2 E._] gekennzeichnet seien. Deshalb
werde das mit der Klage gestellte Feststellungsbegehren Ziff. 3a entsprechend
dem konkreten Verhalten der Beklagten in ein Unterlassungsbegehren, unter Ein-
bezug der Homepage der Beklagten, abgeändert. Ziff. 3b der Klage präzisierte
der Kläger in dem Sinne, als er sein Verbot, das Zeichen E._ im Geschäfts-
verkehr zu gebrauchen, 'im Zusammenhang mit Uhren verlangt'. In der neu ge-
stellten Ziff. 3c verlangt er die Bestrafung gemäss Art. 292 StGB für den Wider-
handlungsfall gegen das gerichtlich auszusprechende Verbot (act. 21). In ihrer
Stellungnahme vom 8. September 2010 äussert sich die Beklagte nicht ausdrück-
lich zur Zulässigkeit der Klageänderung, sondern überlässt den Entscheid darüber
dem Gericht. Materiellrechtlich stelle die Klageänderung keinen Nachteil für die
Beklagte dar (act. 24).
Gemäss § 61 ZPO/ZH kann der Kläger in einem hängigen Prozess im Rah-
men der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts einen anderen oder weiteren
Anspruch erheben, sofern der neue Anspruch mit dem bisher geltend gemachten
in engem Zusammenhang steht. Durch die Klageänderung darf die Rechtsstel-
lung der Beklagten nicht wesentlich beeinträchtigt oder das Verfahren ungebühr-
lich verzögert werden. Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Die neu ge-
stellten Unterlassungsbegehren basieren auf demselben Sachverhalt wie die ur-
sprünglich gestellten Feststellungsbegehren, nämlich dem Streit der Parteien um
die Berechtigung am Zeichen E._. Die verlangte Ausweitung des Verbotes
gemäss Ziff. 3b auf die Website der Beklagten gründet ebenfalls in dieser Ausei-
nandersetzung. Der Kläger ändert mit seinem Unterlassungsbegehren lediglich
die Rechtsschutzform, indem der Kläger neu eine Unterlassungs- anstelle einer
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Feststellungsklage erhebt. Dies ist grundsätzlich zulässig (vgl. Frank/Sträuli/
Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO; 3. Aufl., Zürich 1997, § 61 N 10;
ZR 55 Nr. 60). Auch ist es sachgerecht, da es zu einer ungebührlichen Verzöge-
rung des Verfahrens führen würde, wenn der Kläger im Falle des Nichteintretens
auf sein Feststellungsbegehren eine neue Klage mit einem Unterlassungsbegeh-
ren erheben müsste. Wie die Beklagte selber ausführt (act. 24) wird auch ihre
Rechtsstellung durch die Änderung der Begehren nicht beeinträchtigt. Die Verbin-
dung eines Rechtsbegehrens, welches die Beklagte zu einem Tun oder Unterlas-
sen verpflichten soll, mit der Sanktionsandrohung nach Art. 292 StGB ist sodann
zulässig und stellt keine Klageänderung dar.
Die geänderten Rechtsbegehren Ziff. 3a)-c) des Klägers sind daher zulässig.
3.1.2.1. Der Kläger hat sein Rechtsbegehren in der Widerklageduplik vom
12. März 2012 sodann erneut geändert, indem er einerseits auf das Rechtsbegeh-
ren Ziffer 1 gemäss Klage vom 9. März 2010, in welchem er die Übertragung der
beklagtischen Marken auf sich selber verlangt, verzichtet. Des Weiteren ändert er
in seinen bisherigen Rechtsbegehren Ziff. 4 und 5 leicht die Formulierung. Und
schliesslich stellt er neu den Antrag, der Beklagten sei es zu verbieten, auf Plaka-
ten, in der Werbung oder sonst im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit
oder in Bezug auf das Zeichen ... [Logo E._] die Aussage, "is a registered
trademark of B._ Ltd." zu verwenden (neue Ziff. 6; act. 86). In ihrer Stellung-
nahme stellt die Beklagte folgende prozessuale Anträge (act. 90):
"1. Es sei das Rechtsbegehren auf Klageänderung von Ziff. 1 (ursprünglicher ) der Klageanträge als Teilklagerückzug zu qualifizieren und hiervon Vormerk zu nehmen;
2.1. Es sei der Teilklagerückzug des Klageantrages gemäss Ziff. 1 (ursprünglicher Klageantrag) entsprechend der klägerischen Begründung (Rz. 28 der ) als gesamthafter Klagerückzug zu qualifizieren und die Klage als gegenstandslos abzuschreiben;
2.2. Eventualiter zu Rechtsbegehren Ziff. 2.1
Es seien die Rechtsbegehren auf Klageänderung der Klageanträge Ziff. 1-6 (Bezifferung gemäss Rechtsschrift vom 12. März 2012) abzuweisen;
3. Es seien die nachfolgenden Ausführungen der klägerischen Rechtsschrift vom 12. März 2012 aus dem Recht zu weisen:
- Rz. 14-27 (S. 8-13)
- Rz. 36-189 (S. 16-45)
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alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Klägers."
3.1.2.2. Der Kläger hat die Klageänderung mit der Widerklageduplik geltend
gemacht, mithin nach seiner letzten Rechtsschrift zur Hauptklage. Eine Klageän-
derung ist während des ganzen erstinstanzlichen Verfahrens zulässig, nach Ab-
schluss des Schriftenwechsels jedoch nur noch unter den Voraussetzungen von
§ 115 Ziff. 1 ZPO/ZH. Insbesondere lässt § 115 Ziff. 1 ZPO/ZH Anträge, die mit
der letzten Rechtsschrift nicht vorgebracht wurden, zu, wenn sie erst im Laufe des
Prozesses veranlasst wurden. Dies ist in Bezug auf den vom Kläger neu gestell-
ten Antrag Ziffer 6 nicht der Fall.
Der Kläger führt aus, der neu gestellte Antrag Ziffer 6 sei erst durch die Ver-
haltensweisen der Beklagten von Mitte Februar 2012 veranlasst worden. Die Be-
klagte habe, obwohl sie nicht Inhaberin einer Marke E._ sei, auf Plakaten,
die sie in H._ Mitte Februar 2012 habe aushängen lassen, behauptet, sie sei
registrierte Inhaberin dieses Zeichens. Diese im Wettbewerb getätigte Behaup-
tung sei falsch und damit unlauter. Aus diesem Grund sei der neue Antrag Ziffer 6
gutzuheissen (act. 86 S. 5 Rz. 6, S. 9 f. Rz. 18 f.). Vorliegend ist weder neu, dass
der Kläger der Ansicht ist, ihm stehe die Marke "E._" zu, noch, dass die Be-
klagte in Bezug auf von ihr hergestellte Uhren die Wendung "E._ is a regis-
tered trademark of B._ Ltd." gebraucht (vgl. u.a. Beschluss des Handelsge-
richtes vom 23. August 2010, act. 22; sowie Ausführungen des Klägers in der
Replik, act. 57 S. 9 ff. Rz. 16). Ob sie dies nun neu - seit Februar 2012 - auch auf
Werbeplakaten tut und ob dies vorher nicht der Fall gewesen ist, spielt keine Rol-
le. Umso weniger, als der Kläger der Beklagten mit seinem Rechtsbegehren nicht
nur den Gebrauch der Aussage auf Plakaten, sondern ganz allgemein in der
Werbung oder sonst im geschäftlichen Verkehr verbieten lassen will. Da damit die
Voraussetzungen von § 115 Ziff. 1 ZPO/ZH in Bezug auf die im Sinne von § 114
ZPO/ZH verspätet vorgebrachte Klageänderung nicht gegeben sind, ist darauf
nicht einzutreten.
Betreffend die leichten Änderungen in der Formulierung der Rechtsbegehren
ist zu sagen, dass solche keine Klageänderung darstellen, weshalb auch nicht
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über deren Zulässigkeit entschieden werden muss. Da der Schriftenwechsel be-
züglich der Hauptklage jedoch abgeschlossen ist, bleibt es auch diesbezüglich
beim Wortlaut des ursprünglichen Klagebegehrens - unter Berücksichtigung der
Klageänderung vom 13. Juni 2010 (act. 21).
3.1.2.3. Im Verzicht auf Rechtsbegehen Ziffer 1 der Klage (ursprüngliches Kla-
gebegehren) ist hingegen eine Beschränkung des Rechtsbegehrens und keine
Klageänderung zu sehen. Eine solche Beschränkung kommt einem teilweisen
Klagerückzug gleich und ist jederzeit zulässig (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O.,
§ 107 N 7; § 61 N 2). Als gesamthafter Klagerückzug ist dieser Teilrückzug der
Klage - entgegen der Ansicht der Beklagten - jedoch nicht zu qualifizieren, da sich
ein solcher - wenn überhaupt - erst aus einer Würdigung der Begründung des
Klägers ergeben würde. Ein Klagerückzug muss aber durch eine klare Parteier-
klärung erfolgen, welche hier nicht vorliegt (vgl. Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O.
§ 54 N 20).
3.1.2.4. Betreffend Antrag Ziffer 3 der Beklagten ist zu erwähnen, dass Ausfüh-
rungen, welche der Kläger ausserhalb der ihm prozessual zustehenden Rechts-
schriften macht, unbeachtlich sind. Die Eingabe des Klägers vom 12. März 2012
diente der Widerklageduplik und der Begründung der prozessualen Anträge des
Klägers; sodann der Stellungnahme zu allfälligen neuen Behauptungen bzw. Bei-
lagen der Hauptklageduplik (vgl. Prot. S. 27). Sollten sich in dieser Rechtsschrift
auch neue Ausführungen in Bezug auf die Hauptklageduplik finden, welche nicht
dem obgenannten Zweck dienen, so sind diese nicht beachtlich. Explizit aus dem
Recht zu weisen sind einzelne Behauptungen deswegen jedoch nicht.
3.2. Widerklage
3.2.1. Die Beklagte reichte mit Eingabe vom 7. Oktober 2010 eine Änderung
zu ihrer Widerklage ein. Darin erweiterte sie ihre Widerklage durch das Begehren
Ziffer 8, mit welchem sie dem Kläger die gewerbliche Nutzung des Zeichens
"E1._", in welcher Form auch immer, verbieten lassen will (act. 32). Der Klä-
ger äussert sich nicht über die Zulässigkeit dieser (Wider-)Klageänderung im
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Rahmen des Hauptverfahrens. Sie verlangt lediglich Abweisung des Antrags (vgl.
act. 57 S. 89 f. Rz. 333 ff.).
3.2.2. Das Recht zur Klageänderung steht grundsätzlich auch dem Widerklä-
ger zu. Der neue Anspruch muss mit dem bisher geltend gemachten in engem
Zusammenhang stehen (Frank/Sträuli/Messmer, a.a.O., § 61 N 3). Ein Verbot des
Klägers zur Benutzung des Zeichens "E1._" gründet auf dem gleichen Sach-
verhalt wie die restlichen Begehren der Klage und auch der Widerklage. Es geht
auch hier letztlich um die Frage, wer am Zeichen "E1._" besser berechtigt ist
und wer es verwenden darf. Da die Widerklageänderung auch die Rechtsstellung
des Klägers nicht beeinträchtigt und keine ungebührliche Verzögerung des Ver-
fahrens bewirkt, ist die Erweiterung der Widerklage durch das Rechtsbegehren
Ziffer 8 zulässig.
4. Klagerückzug
In der Widerklageduplik verzichtet der Kläger auf sein Klagebegehren Ziff. 1
betreffend Übertragung der beklagtischen Marken auf sich (act. 86 S. 2). Dieser
Verzicht ist - wie unter 3.1.2.3. bereits erwähnt - als Teilklagerückzug zu qualifizie-
ren. Von diesem teilweisen Klagerückzug ist Vormerk zu nehmen.
5. Feststellungsinteresse
5.1. Klage
5.1.1. Der Kläger erhebt subeventualiter in Ziff. 4 und Ziff. 5 Feststellungsbe-
gehren. Das Feststellungsinteresse sei gegeben, weil der Kläger nach der Been-
digung des Herstellungsauftrags mit der Beklagten einen neuen Partner für die
Herstellung von E._ Uhren suchen werde. Der Kläger habe daher ein be-
rechtigtes Interesse daran - wenn das Löschungsbegehren abgewiesen werden
sollte -, das Zeichen in der in Rechtsbegehren Ziff. 4 dargestellten Form weiter
benützen zu dürfen (act. 1 S. 67 Rz. 178).
5.1.2. Eine Feststellungsklage setzt ein Feststellungsinteresse voraus. Nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist ein solches gegeben, wenn die kla-
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gende Partei an der sofortigen Feststellung ein erhebliches schutzwürdiges Inte-
resse hat, welches kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch bloss tatsächli-
cher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn die
Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die
richterliche Feststellung behoben werden kann. Dabei genügt nicht jede Unge-
wissheit; erforderlich ist vielmehr, dass ihre Fortdauer dem Kläger nicht mehr zu-
gemutet werden darf, weil sie ihn in seiner Bewegungsfreiheit behindert. Das
Feststellungsinteresse muss im Zeitpunkt des Urteils noch gegeben sein (BGE
131 III 319 W. 3.5 A. 324 f.; MAX GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
Zürich 1979, S. 211).
Die Beklagte will dem Kläger mit Ziffer 8 ihrer erweiterten Widerklage verbie-
ten lassen, die Bezeichnung "E1._" gewerblich zu nutzen, insbesondere Uh-
ren von Drittlieferanten unter dieser Bezeichnung zu verkaufen, zu bewerben oder
in anderer Form selbst oder durch mit ihr direkt oder indirekt verbundene Dritte in
Verkehr zu bringen. Damit erhebt sie die zu Ziffer 5 der Klage korrespondierende
Leistungsklage. Mit den Feststellungsbegehren gemäss Ziffer 5a)-c) möchte der
Kläger nämlich eventualiter festgestellt haben, dass ihm genau diese Nutzung des
Zeichens "E1._" erlaubt ist. Wenn ein Kläger gegen den Beklagten eine
Feststellungsklage erhoben hat und der Beklagte daraufhin die korrespondieren-
de Leistungsklage erhebt, wird die Feststellungsklage unzulässig, da das Fest-
stellungsinteresse wegfällt (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl.,
Zürich 1979, S. 211, Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsor-
ganisationsrecht, 2. Aufl., Basel und Frankfurt am Main 1990., § 35 N 435). Auf
das Rechtsbegehren Ziff. 5 der Klage ist demzufolge nicht einzutreten.
Fraglich ist, ob bei diesem Ergebnis noch ein Feststellungsinteresse betref-
fend Ziffer 4 des Klagebegehrens besteht. Damit möchte der Kläger eventualiter
festgestellt haben, dass seine Marke(n) E._ keine rechtlich relevante Ver-
wechslungsgefahr zur Marke C._ und D._ der Beklagten schaffen. Wird
jedoch das beklagtische Widerklagebegehren Ziffer 8 gutgeheissen und dem Klä-
ger verboten, die Bezeichnung E1._ gewerblich zu nutzen, dann hat der Klä-
ger auch kein rechtlich relevantes Interesse mehr an der Feststellung, dass die
- 16 -
Bezeichnung E._ keine Verwechslungsgefahr zu den beklagtischen Marken
schafft. Denn diese Feststellung begehrt er ja nur deshalb, um die Marke auch
tatsächlich nutzen zu können. Umgekehrt dürfte der Kläger bei einer Abweisung
des Widerklagebegehrens Ziffer 8 das Zeichen E._ nutzen, womit ein Inte-
resse an der Feststellung einer möglichen Verwechslungsgefahr auch nicht mehr
vorhanden wäre. Damit fehlt es auch Ziffer 4 des klägerischen Rechtsbegehrens
am nötigen Feststellungsinteresse, weshalb nicht darauf einzutreten ist.
5.2. Widerklage
5.2.1. Die Beklagte erhebt in Ziffer 2.-5. der Widerklage ebenfalls Feststellungs-
begehren. Sie will die Nichtigkeit diverser Marken des Klägers mit dem Gross-
buchstaben "A2._" (in verschiedener Ausgestaltung) für die Warenklasse 14
(Uhren und Zeitmesser) festgestellt haben. Die Nichtigkeit dieser Marken will sie
deshalb festgestellt haben, damit der Kläger im vorliegenden Fall keine Rechte
daraus ableiten könne, welche er den "E._"-Marken der Beklagten entgegen
zu halten versuche (act. 8 S. 70 Rz. 257).
5.2.2. An das Feststellungsinteresse im Markenrecht dürfen nicht überhöhte An-
forderungen gestellt werden (von Büren, Marbach, Ducrey, Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bern 2008, Rz. 978; Christoph Willi, Kommentar zum schwei-
zerischen Markenrecht, Zürich 2002, N 2 zu Art. 52; sic! 2008 S. 805 ff., Erw. 9).
Gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung liegt ein Feststellungsin-
teresse vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind, die Unge-
wissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des Rechtsverhältnisses
beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei nicht zugemutet werden
darf, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert (Entscheid des Bundesge-
richts 4C.369/2004, Erw. 2.2; BGE 123 III 414 E. 7b S. 429 m.w.H.). Vorliegend
genügt daher, wenn die Beklagte durch den Bestand der klägerischen Marke in
der Ausübung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit behindert wird (Willi, a.a.O. N 6 zu
Art. 52).
Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Die Beklagte begründet ihr
Feststellungsinteresse nicht, insbesondere legt sie nicht dar, inwiefern sie durch
- 17 -
den Eintrag der klägerischen "A2._"-Marken in der Ausübung ihrer wirtschaft-
lichen Tätigkeit behindert wird. Sie äussert sich hauptsächlich zum Nichtgebrauch
der klägerischen Marken. Die Parteien streiten sich im vorliegenden Verfahren
über das Recht an der Marke "E._". Insbesondere möchte die Beklagte ihre
eingetragenen Marken C._ und D._ weiterhin benutzen dürfen. Diesem
Zweck dienen aber bereits die klägerischen Begehren 2. und 3. bzw. wird bei der
Prüfung dessen auch zu berücksichtigen sein, ob und wenn ja welche Marken
und allenfalls auch welche "A2._"-Marken der Kläger den beklagtischen Mar-
ken entgegen halten kann. Die Ungewissheit an der Berechtigung der beklagti-
schen Marken kann nicht dadurch beseitigt werden, dass die klägerischen
"A2._"-Marken für nichtig erklärt werden, vielmehr sind die streitigen Marken
(C._ und D._) als Ganzes zu beurteilen. Insbesondere wird die Rechts-
unsicherheit der Beklagten in Bezug auf ihre Marken C._ und D._ allein
mit der Nichtigerklärung der klägerischen "A2._"-Marken nicht beseitigt. Wel-
che Rechte der Kläger aus den "A2._"-Marken für sich ableiten kann, im
Hinblick auf die Beurteilung, wem die Marke "E._" zusteht, wird, wenn nötig,
bereits bei der Beurteilung der Hauptklagebegehren zu entscheiden sein. Ein ei-
genständiges Feststellungsinteresse an der Beurteilung der beklagtischen Begeh-
ren Ziffer 2.-5. ist deshalb nicht ersichtlich. Auf die Begehren ist somit nicht einzu-
treten.
III. Materielles
A. Klage
1. Parteibehauptungen
1.1. Kläger
1.1.1. Der Kläger macht zusammengefasst geltend, er sei in der Schweiz am
Zeichen E._ besser berechtigt als die Beklagte. Dieses bessere Recht lasse
sich aus Lizenzvertrag, Markenrecht und UWG herleiten. Der Kläger pflege seit
den 1960er Jahren seine A2._ Dachmarke sowie seine Familie von Marken
- 18 -
nach dem Schema A2._-Angebotsbezeichnung. Er hinterlege solche im Mar-
kenregister und brauche diese intensiv im Markt. Darüber hinaus brauche er auch
Zeichen nach dem Schema A2._-Angebotsbezeichnung, ohne diese als
Marke zu hinterlegen. Das A2._ habe sich über die Jahre als Stamm von Se-
rienzeichen zugunsten des Klägers etabliert. Der Markt erkenne Angebote eines
Detailhandelsunternehmens, die sich aus einem vorangestellten A2._ und
einem beschreibenden Zusatz zusammensetzten, als solche des Klägers. Auf je-
den Fall werde der Verkehr aufgrund solcher Zeichen eine Verbindung zwischen
einem allfälligen Dritten und der Klägerin vermuten (act. 1 S. 43 Rz. 108). Das seit
1983 vom Kläger für die Kennzeichnung von Uhren verwendete Zeichen sowie
die auf den Namen des Klägers seit 2008 eingetragenen zwei Marken E._ für
Uhren und Zeitmessinstrumente seien der Serienmarkenidee des Klägers ent-
sprungen. Das als Dachmarke und Serienelement allgegenwärtige A2._ des
Klägers finde sich in beiden Marken als Anfangsbuchstabe wieder (act. 1 S. 44
Rz. 111). Der Kläger habe bis heute über sieben Millionen E._ Uhren ver-
kauft. Alle vom Kläger angebotenen Uhren würden heute mit E._ markiert.
Die Marken E._ würden wegen der Dauer und des Umfangs ihres Gebrauchs
durch den Kläger zu seinem traditionellen Markenbestand gehören (act. 1 S. 45
Rz. 115).
Dass die Anmeldung der E._ Marken erst im Jahr 2008 vorgenommen
worden sei, hänge mit den Umständen der Zusammenarbeit und der aufgetrete-
nen Schwierigkeiten zwischen dem Kläger und der Beklagten zusammen. Man
habe sich aufgrund der mehrere Jahre andauernden, guten Zusammenarbeit hin-
sichtlich der G._ Uhren sowie des damals herrschenden Vertrauensverhält-
nisses mit einer mündlichen Grundlage begnügt. Die zusätzliche Registrierung
von E._ sei angesichts des den kennzeichnungskräftigen Bestandteil bilden-
den A2._, welches bereits als Marke des Klägers geschützt gewesen sei,
und der Zugehörigkeit zur klägerischen Markenfamilie, nicht nötig gewesen. Zu-
dem habe die Beklagte selber bei Beginn der Zusammenarbeit mit Bezug auf
E._ keine entsprechende Marke hinterlegt und damit die Inhaberschaft des
Klägers anerkannt. Die Marken C._ und D._ seien von der Beklagten
treuhänderisch eingetragen worden (act. 1 S. 45 Rz. 116 ff.). Der Kläger habe der
- 19 -
Beklagten den Gebrauch von E._ lizenziert. Der Kläger habe mit der Beklag-
ten hinsichtlich der Nutzung seines Kennzeichens - zunächst G._ und dann
parallel dazu auch E._ - einen Lizenzvertrag abgeschlossen. Der Kläger ha-
be der Beklagten im Zusammenhang mit dem Auftrag, Uhren herzustellen, das
Recht gewährt, die klägerischen Marken G._ und später E._ auf den
hergestellten Uhren anzubringen. Die Beklagte sei als Lizenznehmerin nicht be-
rechtigt gewesen, die Marke E._ in eigenem Namen eintragen zu lassen
(act. 1 S. 56 ff. Rz. 148 ff.).
Der Kläger macht geltend, dass die Beklagte die Marke C._ überhaupt
nicht brauche, sie verwende nur E._. Sie habe die Marke deshalb nicht
rechtserhaltend gebraucht, weshalb diese löschungsreif geworden sei (act. 1
S. 47 Rz. 121 ff.). Auch die Wortbildmarke D._ habe die Beklagte nie ge-
braucht, weshalb auch diese Marke löschungsreif sei. Der Gebrauch des Zei-
chens, welches zwischen den Wortbestandteilen A2._ und ... ein farbiges,
kreisrundes Schweizer Wappen zeige, stelle keinen rechtserhaltenden Gebrauch
der Marke D._ dar. Das Zeichen E._ habe die Beklagte nie hinterlegt
und sie sei auch nicht aus irgend einem anderen Grund Inhaberin dieses Zei-
chens (act. 1 S. 48 Rz. 125 ff.). Es sei der Kläger gewesen, der das Zeichen
E._ entwickelt habe und dem es gehört habe und gehöre. Er sei Inhaber der
Marke E._. Entsprechend habe er die Marken im Jahr 2008 hinterlegt (act. 1
S. 52 Rz. 141).
Die von der Beklagten hinterlegten Marken C._ und D._ seien bei-
de mit den vom Kläger gehaltenen, prioritätsälteren 28 A2._-Serienmarken
und der Wortbildmarke A2._ verwechselbar (act. 1 S. 53 ff. Rz. 144). Zudem
sei der Gebrauch von ... [Logo 1 E._] und ... [Logo 2 E._] durch die Be-
klagte in der Schweiz markenrechtlich unzulässig und unlauter (act. 1 S. 61 ff, Rz.
163 ff.).
Da der Kläger am Zeichen E._ besser berechtigt sei als die Beklagte,
habe die Beklagte auch keinerlei Rechte mit Bezug auf den Domainnamen
E._.ch. Um mit einem neuen Partner den Markt bearbeiten zu können, müs-
- 20 -
se der Kläger im Besitze des seiner Marke E._ entsprechenden Domainna-
mens sein (act. 1 S. 70 f. Rz. 186 ff.).
1.1.2. In seiner Replik führt der Kläger ergänzend aus, dass die Beklagte aus
einem Schutzrechtsvermerk nichts zu ihren Gunsten ableiten könne. Ein solcher
stelle eine reine Parteibehauptung dar. Soweit die Beklagte einen Schutzrechts-
vermerk zu ihren Gunsten für E._ verwendet habe, habe sie eine der Rechts-
lage widersprechende und damit unrichtige und unlautere Aussage gemacht. Der
Schutzrechtsvermerk richte sich gegen Konkurrenten, nicht aber gegen den Zu-
sammenarbeits-Partner. Die Beklagte habe den starken Personalwechsel beim
Kläger ausgenutzt, um die neuen, mit der Vorgeschichte der Marke E._ nicht
vertrauten Mitarbeiter Glauben zu machen, sie sei Inhaberin der Marke. Der
Schutzrechtsvermerk sei von der Beklagten erst nach der Abnahme des Gut zum
Druck durch den Kläger angebracht worden (act. 57 S. 9 f. Rz. 16). Als die Be-
klagte am 17. Juli 2003 die Marke D._ hinterlegt habe, habe der Kläger sein
Zeichen E._ bereits zwanzig Jahre zur Kennzeichnung seiner Uhren ge-
braucht, ohne dass dem Kläger die Berechtigung am Zeichen E._ oder des-
sen Benutzung von der Beklagten je strittig gemacht worden sei (act. 57 S. 11 Rz.
17). Das Zeichen ... [Logo E._] sei von der Beklagten bis heute nicht als
Marke hinterlegt worden, sehr wohl aber vom Kläger (act. 57 S. 17 Rz. 42). Her-
stellerhinweise auf einem Produkt würden selbstredend nicht dazu führen, dass
die Marke plötzlich dem Hersteller zuzurechnen wäre. Die Beklagte sei wegen all-
fällig angebrachten Herstellerhinweisen nicht Inhaberin der Marke E._ ge-
worden (act. 57 S. 18 Rz. 46). Die Beklagte habe den unzutreffenden Schutz-
rechtsvermerk eigenmächtig und ohne Wissen des Klägers auf die neugestalteten
Verpackungen der E._ Uhr geschmuggelt (act. 57 S. 20 Rz. 53).
Die Gestaltung des Zeichens E._ auf den ersten Uhren lasse keinen
Zweifel offen, dass es der Kläger gewesen sei, der Zeichen und Gestaltung ent-
wickelt habe. Das Zeichen zeige das A2._ in der für den Kläger typischen
Art, nämlich in Arial Schrift wie folgt: E1._ (act. 57 S. 23 Rz. 62). Wegen der klaren Sach- und Rechtslage sowie aufgrund des guten Zusammenarbeits- und
Vertrauensverhältnisses mit der Beklagten habe es der Kläger nicht als notwendig
- 21 -
erachtet, die Inhaberschaft an der Marke E._ zu regeln (act. 57 S. 25 Rz.
69). Die Beklagte sei Lizenznehmerin des Klägers und als solche berechtigt ge-
wesen, die Marke auf den Uhren anzubringen (act. 57 S. 26 Rz. 73). Die Beklagte
habe das Zeichen E._ in der für den Kläger typischen Gestaltung (E1._) 1983 erstmals auf einer Uhr angebracht und dies für mindestens zehn Jahre und
auf mindestens drei Millionen Uhren tagtäglich getan. Damit habe sie die klägeri-
sche Inhaberschaft am Zeichen anerkannt. Die Marke E._ auf dem Zifferblatt
sei nie als Gesamtheit mit dem Begriff B1._ kombiniert worden (act 57 S. 27
Rz. 75). Erst nach über zehn Jahren sei die Gestaltung in ein A2._ in der
Gestaltung eines verkehrten W angebracht worden (act. 57 S. 53 Rz. 194).
Der Kläger habe der Beklagten für das Ausland eine Lizenz zum Gebrauch
von E._ erteilt. Sie habe im Rahmen dieser Lizenz im Ausland Agentenmar-
ken hinterlegt (act. 57 S. 31 Rz. 93).
Die Marken A2._ und A1._ seien in einem so hohen Ausmasse
bekannt, dass sie nicht "nur" als durchgesetzte Marken auch für Uhren gelten
würden, vielmehr würden sie als berühmte Marken qualifizieren, die unabhängig
von Produkten und Dienstleistungen zugunsten des Klägers geschützt seien
(act. 57 S. 59 Rz. 216). Die Beklagte habe der Marke E._ den Bestandteil
B1._ angefügt, damit sie die beschreibende Marke überhaupt habe eintragen
können. Tatsächlich sei nämlich der Bestandteil B1._ auf dem Ziffernblatt der
E._ Uhren überhaupt nicht verwendet worden; zumindest in den ersten paar
Jahren (act. 57 S. 65 Rz. 231).
Die Beklagte habe die Marke C._ auf Uhren nie rechtserhaltend ge-
braucht. Auch der Schutzrechtsvermerk als Ganzes sei kein rechtserhaltender
Gebrauch, weil sich darin die Marke C._ nicht wiederfinde (act. 57 S. 70 f.
Rz. 257 ff.). Zudem sei der Schutzrechtsvermerk unrichtig, habe die Beklagte
doch nie eine Marke E._ hinterlegt (act. 57 S. 75 Rz. 278). Die Beklagte ha-
be die Marke D._ hinterlegt, nicht ... [Logo E._]. Die Verwendung des
Schweizer Wappens durch die Beklagte sei widerrechtlich und stehe unter Strafe.
Ein solches Verhalten könne keinesfalls einen rechtserhaltenden Gebrauch einer
Marke darstellen (act. 57 S. 71 f. Rz. 262 ff.).
- 22 -
Der Schutz der Serienmarke A2._-Angebotsbezeichnung sei nicht auf
Zeichen mit einem Arial A2._ als ersten Buchstaben beschränkt. Marken
nach dem Schema A2._-Angebotsbezeichnung mit einem umgekehrten ...
als A2._ würden auf jeden Fall in den Schutzbereich der klägerischen Zei-
chen fallen (act. 57 S. 79 Rz. 299).
1.2. Beklagte
1.2.1. Die Beklagte führt aus, sie sei die Produzentin der E._ Uhren ge-
wesen, welcher auch die entsprechende Fabrikmarke (Art. 1 aMSchG) zugestan-
den habe. Zwischen ihr und dem Kläger habe bezüglich der E._ Uhren im-
mer ein kaufvertragliches Rechtsverhältnis bestanden. Der Kläger sei Exklusiv-
verkäufer der Uhren gewesen (act. 8 S. 16 f. Rz. 58 f.). Seit dem ersten Tag der
Herstellung der E._ Uhren sei sie als Markeninhaberin und Herstellerin der
Uhr auf dem Uhrenboden deutlich erkennbar angebracht gewesen. Dies im Un-
terschied zu den vorgängig von ihr ebenfalls hergestellten G._ und A3._
Uhren. Der Markenauftritt der E._ Uhren sei völlig anders konzipiert und
ausgestaltet gewesen als jener der G._ und A3._ Uhren (act. 8 S. 10 f.
Rz. 29 f.).
Hinsichtlich der Entstehung der Marke verweist die Beklagte auf eine Pres-
semitteilung vom 24. Februar 2003, wo festgehalten sei, dass sich die Beklagte
und der Kläger rasch auf den Namen E._ geeinigt hätten, wobei das
"A2._" sowohl für B1._ wie auch für A1._ verstanden werden kön-
ne. Die Marke werde von der Beklagten international registriert und der Kläger er-
halte die exklusiven Vertriebsrechte in der Schweiz (act. 8 S. 15 Rz. 50,
act. 9/16). Angesichts der Zusammenarbeit zwischen den Parteien habe es nahe
gelegen, für die erste Kollektion der E._ das "A2._" in fetter Arialschrift
zu wählen, welches optisch auf den Kläger als Exklusivverkäufer der Uhren hin-
gewiesen habe. Daraus könne aber nichts für die Inhaberschaft der Marke abge-
leitet werden (act. 8 S. 21 Rz. 76). Der Kläger habe den eigentlichen Markenein-
trag der Marken E._ nicht nur geduldet, sondern auch akzeptiert, indem er
während Jahrzehnten sowohl auf seinen Werbemitteln wie auch auf den Produk-
- 23 -
ten selbst "E._® is a registered trademark of B._ Ltd, H._, Switzer-
land" propagiert habe (act. 8 S. 19 Rz. 67).
Seit dem 24. Dezember 1991 sei zudem das für die Beklagte typische ei-
genständige grosse "A2._" zu Beginn des Wortes B1._ in rotem Kreis
markenrechtlich registriert worden. Seither sei sowohl in der Werbung wie auch
auf den Uhren selbst das eigenständige B1._ "A2._" als Markenzug für
die E._ Uhren verwendet worden (act. 8 S. 22 Rz. 80 f.). Der Kläger sei seit
der Registrierung der Marke E._ über die Markeninhaberschaft durch die Be-
klagte orientiert gewesen und habe diese in Form der entsprechenden Hinweise
auf Uhren und Werbemitteln aktiv unterstützt und bestätigt. Die Marke sei vom
Kläger denn auch immer als Fremdmarke behandelt worden (act. 8 S. 25 ff. Rz.
90 ff.).
Zum Zeitpunkt der Einführung von E._ seien neben denjenigen des
Klägers noch eine Reihe von A2._-Marken markenrechtlich registriert gewe-
sen, so auch in der Warenklasse 14 (Uhren und Zeitmesser). Von einer durchge-
setzten "A2._" Marke könne bei dieser Vielfalt von Marken, welche im dama-
ligen Zeitpunkt auf dem Markt gewesen und selbst für Uhren genutzt worden sei-
en, keine Rede sein (act. 8 S. 44 f. Rz. 169 ff.). Der Kläger habe durch den aus-
drücklichen Hinweis auf den E._ Uhren "E._® is a registered trademark
of B._ Ltd, H._, Switzerland" während Jahren beim Konsumenten den
Eindruck erweckt, dass es sich bei E._ eben nicht um eine Marke des Klä-
gers handle, sondern dass diese Marke eindeutig und unmissverständlich auf den
renommierten Uhrenhersteller, die Beklagte, hinweise (act. 8 S. 46 Rz. 179).
Betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke führt die Beklagte
aus, dass seit Markteinführung der Uhren unter der Marke E._ sämtliche Uh-
ren die Bezeichnung E._ trügen. Von Anbeginn an hätten die Uhren den zu-
sätzlichen Hinweis B._ Ltd. H._ getragen. Auf den Verpackungen sei
zudem der unmissverständliche Aufdruck "E._® is a registered trademark of
B._ Ltd, H._, Switzerland" verwendet worden (act. 8 S. 52 Rz. 207). Im
Weiteren sei der Gebrauch einer Marke für die Ausfuhr (Exportmarke) gemäss
Art. 11 Abs. 2 MSchG ausdrücklich dem Gebrauch im Inland gleichgestellt. Die
- 24 -
Beklagte verkaufe diese Uhren nicht nur in Deutschland, sie vertreibe E._-
Uhren auch in anderen Ländern, so etwa den USA, Mexiko, Japan, Korea. Dabei
würden die mit der Marke versehenen Produkte von der Schweiz aus angeboten
und ins Ausland exportiert (act. 8 S. 51 Rz. 201 f.). Was den rechtserhaltenden
Gebrauch der Marke C._ anbetreffe, sei festgestellt, dass es nicht nötig sei,
die Marke mit einem Blick zu erfassen. Dem Interessenten könne vielmehr zuge-
mutet werden, die Ware von verschiedenen Seiten zu betrachten. Diese Voraus-
setzungen seien in casu mehrfach erfüllt indem auf dem Zifferblatt selbst schon
der gesamte Markenzug C._ ersichtlich sei. Zudem werde durch Umdrehen
auf dem Uhrenband gleichfalls die Verbindung zu B1._ festgestellt (act. 8
S. 52 f. Rz. 208 f.). Der gesamte Wortlaut der Marke C._ sei auf den Uhren-
bändern zu finden. Der Markenhinweis sei auf sämtlichen Packungen aufgeführt
gewesen (act. 8 S. 67 Rz. 246).
Betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke ... [Logo E._]
sei zu bemerken, dass die Beklagte diese Marke in den letzten fünf Jahren unun-
terbrochen genutzt habe. Dass die Marke ohne das Schweizerkreuz eingetragen
sei, liege daran, dass die Registrierung von Wappen der Eidgenossenschaft und
der Kantone als Bestandteil von Fabrik- oder Handelsmarken untersagt sei. Als
Verzierung auf Produkten sei die Verwendung von Schweizerkreuzen jedoch ge-
stattet, sofern daraus kein markenrechtlicher Anspruch geltend gemacht werde.
Entsprechend sei die Marke ... [Logo E._] mit dem entsprechenden Schwei-
zerkreuz zum markenrechtlichen Schutz eingereicht worden. Die Marke sei dem-
gemäss unter Offenlassen des Kreises, welcher das Schweizerwappen getragen
habe, markenrechtlich geschützt (act. 8 S. 53 Rz. 210 ff.).
Die Behauptung des Klägers, die Beklagte sei Lizenznehmerin, sei unrichtig
und werde bestritten (act. 8 S. 61 f. Rz. 230 ff.). Die Beklagte sei in ihrer Funktion
immer eigenständige Uhrenproduzentin gewesen und weder Agentin, Vertreterin
oder in anderer Weise zum Gebrauch der ihr zustehenden E._ seitens des
Klägers berechtigt worden (act. 8 S. 63 Rz. 234).
Angesichts des während Jahren durch den Kläger selbst verwendeten Hin-
weises auf die Markeninhaberschaft, welche der Kläger selbst gegen seine Kon-
- 25 -
sumenten als Alleinvertreiber kommuniziert habe, könne auch von einer wettbe-
werbsrechtlichen Täuschung gemäss Art. 3 lit. d UWG keine Rede sein (act. 8
S. 65 f. Rz. 242 ff.).
Ausgehend davon, dass der klägerische Antrag auf Löschung der beklagti-
schen Marken abgewiesen würde, sei auch der akzessorische Anspruch auf
Übertragung des Domainnamens abzulehnen (act. 8 S. 68 f. Rz. 249).
1.2.2. In der Duplik führt die Beklagte ergänzend aus, dass der Gebrauch des
Zeichens ... [Logo E._] grundsätzlich als rechtserhaltender Gebrauch der
Marke D._ zu betrachten sei (act. 82 A. 32 Rz. 107). Die fortgesetzte Benut-
zung der Bezeichnung E1._, in welcher Form auch immer, durch den Kläger
sei markenrechtswidrig, stelle diese Nutzung doch eine fortgesetzte Verwechs-
lungsgefahr für die besserberechtigten Zeichen ... [Logo E._] und ... [Logo
E._] dar, welche Gebrauchsvarianten der markenrechtlich geschützten Mar-
ke D._ der Beklagten seien. Der Kläger habe am 2. August 2011 zusätzlich
die Marke E1._-A1._ registrieren lassen. Auch gegen diese Marke sei
Widerspruch eingereicht worden. In dieser Marke werde gleichfalls das der Be-
klagten zustehende Zeichen E._ in markenrechtswidriger Weise übernom-
men, sodass dem Kläger auch die Nutzung dieser Marke zu verbieten sei. Der
Kläger könne sich auch nicht auf ein Weiterbenutzungsrecht gemäss Art. 14
MSchG berufen, da er für keine Phase der 28-jährigen Zusammenarbeit mit der
Beklagten einen Eigengebrauch des Zeichens E._ respektive einen
Fremdnutzungswillen der Beklagten habe glaubhaft machen können. Die Nutzung
des Zeichens durch den Kläger sei immer gestützt auf die von ihm selbst in den
Rahmenverträgen stipulierte Exklusivvertriebsklausel erfolgt (act. 82 S. 33 Rz.
109 f.).
- 26 -
2. Löschungsbegehren (Rechtsbegehren Ziffer 2)
2.1. Hinterlegungspriorität
In der Schweiz gilt im Markenrecht seit Inkraftsetzung des heute geltenden
Markenschutzgesetzes am 1. April 1993 das sog. Eintragungsprinzip (Kamen
Troller, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel/
Genf/München 2005, S. 233; Willi, a.a.O., N 4 zu Art. 6). Nach Massgabe der Hin-
terlegungspriorität steht das Markenrecht demjenigen zu, der die Marke zuerst
hinterlegt (Art. 6 MSchG). Alsdann ist dem Markeninhaber eine fünfjährige Benut-
zungsschonfrist gewährt, während der er den zukünftigen Gebrauch vorbereiten
kann (Art. 12 MSchG). Für Marken, die vor dem 1. April 1993 hinterlegt worden
sind, ist das Datum der Gebrauchsaufnahme prioritätsbestimmend (Art. 76 Abs. 2
lit. a MSchG).
Unbestritten ist vorliegend, dass die Beklagte ihre Marken C._ und
D._, deren Löschung der Kläger beantragt, vor den Marken des Klägers
E1._ und E._ hinterlegt hat. Die Hinterlegung der Marke C._ erfolg-
te am 24. Juli 1985; die Hinterlegung von D._ am 31. Juli 2003. Während-
dessen hinterlegte der Kläger seine Marken erst am 11. August bzw. 7. November
2008. Da die Marke C._ vor dem 1. April 1993 hinterlegt wurde, stellt sich
grundsätzlich die Frage der Priorität nach altem Recht. Hierauf muss jedoch nicht
näher eingegangen werden, da der Kläger nicht geltend macht, er habe die Marke
C._ zuerst gebraucht. Vielmehr beruft er sich auf eine vorgängige Benutzung
des Zeichens E1._ oder E._. Wie nachfolgend (Ziff. 2.2.) zu zeigen sein
wird, sind die vom Kläger eingetragenen Marken E1._ und E._ Ge-
brauchsformen der von der Beklagten prioritär hinterlegten Marke D._, wel-
che unter der Geltung des neuen Markenrechts eingetragen wurde, weshalb die
Beklagte an diesen Zeichen grundsätzlich besser berechtigt ist als der Kläger.
Um sich auf den Grundsatz der Hinterlegungspriorität berufen zu können,
muss der Markeninhaber diese rechtserhaltend gebraucht haben (Art. 11 Abs. 1
MSchG). Wenn der Inhaber der Marke diese fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf
der dreimonatigen Widerspruchsfrist gemäss Art. 31 Abs. 2 MSchG nicht ge-
- 27 -
braucht hat, kann er sich nicht mehr auf deren Schutz berufen (Art. 12 Abs. 1
MSchG).
2.2. Rechtserhaltender Gebrauch
2.2.1. Der Kläger macht geltend, die Beklagte habe durch den Gebrauch des
Zeichens ... [Logo E._] weder ihre Marke C._ noch ihre Marke D._
rechtserhaltend gebraucht. Unbestritten ist, dass die Beklagte die Zeichen
E._ und ... [Logo E._] zur Kennzeichnung von Uhren innert der mass-
geblichen fünf Jahre verwendet hat. Nach Ansicht der Beklagten gilt dieser Ge-
brauch zumindest als rechtserhaltend für die Marke D._. Sodann habe sie
auch die Marke C._ rechtserhaltend gebraucht.
2.2.2. Gebrauch der Marke D._
2.2.2.1. Eine Marke muss grundsätzlich so benutzt werden, wie sie im Marken-
register eingetragen ist. Der Gebrauch der Marke in einer nicht wesentlich abwei-
chenden Form ist dabei ausreichend. Dabei muss der kennzeichnungskräftige
Kern der Marke, welcher massgebend ist für deren Gesamtbild, erhalten bleiben
(BGE 130 III 271 E. 2.4.; Willi, a.a.O., N 48 ff. zu Art. 11; Noth/Bühler/Thouvenin-
Wang, Art. 11 MSchG N 75). Vorausgesetzt wird dabei, dass der Verkehr das be-
nutzte Zeichen trotz wahrnehmbarer Unterschiede mit der eingetragenen Marke
gleichsetzt. Entscheidend ist die Bewahrung des kennzeichnenden Charakters
der eingetragenen Marke. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn der Verkehr den
hinzugefügten oder weggelassenen Elementen keine eigene Kennzeichnungs-
kraft beimisst (BGE 130 III 272 E. 2.4.). Bei kombinierten Wort- /Bildmarken gibt
es keinen Grundsatz, aufgrund dessen die Verwendung des Wortbestandteils al-
leine ausreichend ist für den rechtserhaltenden Gebrauch der kombinierten Mar-
ke. Im Rahmen des rechtserhaltenden Gebrauchs ist das Weglassen eines
Bildelements zulässig, wenn es neben dem kennzeichnungskräftigen Kern der
Marke nur eine ausschmückende Bedeutung hat oder als figuratives Beiwerk auf-
gefasst wird (Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 11 MSchG N 90; Willi, a.a.O., N
56 zu Art. 11). Dies ist vorliegend der Fall.
- 28 -
Die Marke D._ setzt sich zusammen aus "A2._", Abstand, "...".
Dabei bilden der Einzelbuchstabe "A2._" und das Wort "..." die dominanten
Gestaltungselemente. Derselbe Aufbau findet sich auch beim Zeichen "E._".
auch hier sind es primär das "A2._" und "..." welches das Zeichen dominie-
ren. Die beiden Zeichen unterscheiden sich lediglich dadurch, dass der Abstand
bei ersterem aus einem Kreiszeichen besteht, während beim zweiten der Abstand
durch den Bindestrich gefüllt wird. Der in der eingetragenen Marke verwendete
Kreis fügt der Aussage der Worte jedoch kein zusätzliches Gewicht hinzu. Er hat
als figuratives Beiwerk weder begriffliche noch phonetische Bedeutung. Gleiches
gilt für den Bindestrich, welcher ebenfalls als austauschbare Ausschmückung auf-
zufassen ist. Der Sinngehalt der Marke ändert sich für das Publikum durch das
Ersetzen der nicht ausgefüllten Kreisform durch einen blossen Bindestrich jeden-
falls nicht massgebend. Durch diese geringfügigen grafischen Abweichungen wird
der Gesamteindruck der Marke nicht beeinflusst. Keine Rolle spielt auch, ob
E._ in Fett- oder Normalschrift geschrieben wird, wird doch dadurch der
kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert (vgl. auch Entscheid des
Handelsgerichts Aargau vom 14. Juni 2011; sic! 1 2012 S. 36 ff.).
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass der Gebrauch des Zeichens
E._ (sowohl in Fett- als auch in Normalschrift) als rechtserhaltender Ge-
brauch der Marke D._ gilt.
2.2.2.2. Zu prüfen ist weiter, ob die Marke D._ auch durch das Zeichen ...
[Logo E._] rechtserhaltend gebraucht worden ist. Das Zeichen ... [Logo
E._] unterscheidet sich vom Zeichen D._ insofern, als das das
"A2._" und das "..." verbindende leere Kreiszeichen durch einen ausgefüllten
Kreis, das Schweizerkreuz enthaltend, ersetzt wird. Dabei verändert sich der Auf-
bau der Marke ("A2._", kreisförmiges graphisches Element und "...") nicht.
Der Austausch des leeren Kreiszeichens durch den das Schweizerkreuz enthal-
tenden Kreis erscheint als nicht erhebliche Abweichung des Zeichens. Dies muss
umso mehr gelten, als dass das Schweizerkreuz als Marke oder als Bestandteil
von Marken nicht verwendet, d.h. auch nicht eingetragen werden darf (Art. 2 Abs.
1 Ziff. 1 Wappenschutzgesetz), die Verwendung eines Wappens als Verzierung
- 29 -
einer Marke nach Lehre und Praxis jedoch zulässig ist (Noth/Bühler/Thouvenin-
Holzer, Vorb. Art. 47-51 MSchG N 66, m.w.H.). Dies führt dazu, dass derjenige,
der ein Wappen als Verzierung seiner Marke gebrauchen will, gar keine andere
Möglichkeit hat, als die Marke ohne das verzierende Zeichen eintragen zu lassen
und dieses im Gebrauch dann hinzuzufügen. Das Schweizerkreuz im runden
Kreis im Zeichen ... [Logo E._] wird als Verzierung verwendet. Insofern stellt
die Verwendung des Zeichens ... [Logo E._] nichts anderes als den Ge-
brauch der eingetragenen Marke D._ der Beklagten dar.
2.2.3. Gebrauch der Marke C._
2.2.3.1. Zu prüfen ist weiter, ob die Beklagte auch ihre Marke C._ in der
eingetragenen Klasse rechtserhaltend gebraucht hat. Der Kläger macht diesbe-
züglich geltend, die Beklagte habe die Marke auf Uhren nie rechtserhaltend ge-
braucht. Sollten sich teilweise auch sämtliche Bestandteile der Marke auf einer
Uhr finden, so seien sie auseinandergerissen. E._ stehe oberhalb des Zent-
rums während B1._ so klein geschrieben sei, dass es kaum gefunden werde.
E._ und B1._ werde nicht als Einheit wahrgenommen, weshalb kein
rechtserhaltender Gebrauch gegeben sei. Der Gebrauch auf Armbändern qualifi-
ziere nicht als rechtserhaltender Gebrauch für Uhren, weil Uhrenarmbänder von
anderen Anbietern stammen könnten als Uhren (act. 57 S. 70 Rz. 257 ff.). Die
Beklagte führt demgegenüber aus, dass auf dem Zifferblatt selbst schon der ge-
samte Markenzug C._ ersichtlich sei, was für einen rechtserhaltenden Ge-
brauch genüge. Zudem werde durch Umdrehen auf dem Uhrenband gleichfalls
die Verbindung zu B1._ festgestellt (act. 8 S. 52 Rz. 208).
2.2.3.2. Grundsätzlich nicht rechtserhaltend gebraucht wird eine Marke durch
die getrennte Benützung ihrer einzelnen Bestandteile, zumal das Publikum die
einzelnen Elemente regelmässig als selbständige Marken verstehen wird. So wird
beispielsweise eine aus zwei Wortelementen bestehende Marke, deren beide Be-
standteile nicht unmittelbar hintereinander, sondern nur einzeln verwendet wer-
den, nicht rechtserhaltend gebraucht (Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 11
MSchG N 91, m.w.H.). Streng zu beurteilen ist insbesondere der Wegfall von
Wortbestandteilen, der regelmässig Auswirkungen auf die Identität der Marke hat
- 30 -
(Willi, a.a.O., N 56 zu Art. 11). Insofern wäre der Gebrauch des Zeichens E._
ohne den Bestandteil "B1._" kein rechtserhaltender Gebrauch der genannten
Marke. Sind die Bestandteile "E._" und "B1._" auf einzelnen Zifferblät-
tern räumlich in der Tat auseinandergestellt (E._ oberhalb des Zentrums in
grösserer Schrift geschrieben, B1._ am unteren Rand des Ziffernblattes ne-
ben der Ziffer 6 in kleinerer Schrift geschrieben) (vgl. z.B. act. 9/114), so findet
sich die Gesamtmarke zusammenhängend aber zumindest auf dem Uhrenarm-
band (act. 9/140). Dass dieser Gebrauch nicht als rechtserhaltend für die Waren-
klasse Uhren und Zeitmesser qualifizieren soll, wie dies der Kläger ausführt,
leuchtet nicht ein. So muss der Gebrauch der Marke, um das Recht an der Marke
erhalten zu können, funktionsgerecht erfolgen. Die Art der Benutzung muss es
der Marke erlauben, von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung von Wa-
ren und Dienstleistungen erkannt zu werden. Diesen Zweck erfüllt die Marke
dann, wenn sie bestimmten Waren oder Dienstleistungen zugeordnet werden
kann (Willi, a.a.O., N 14 zu Art. 11). Gefordert wird dabei der Einsatz der Marke
als produktidentifizierendes Unterscheidungsmerkmal bzw. als kennzeichnender
Hinweis auf konkrete, spezifizierte Produkte. Die Verwendung der Marke als pro-
duktidentifizierender Hinweis setzt deren Verwendung im Zusammenhang mit den
beanspruchten Produkten voraus (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Das neue Recht setzt
dabei, im Unterschied zum alten Recht, unter welchem das Erscheinen der Marke
auf der gekennzeichneten Ware oder Verpackung erforderlich war, nur mehr vo-
raus, dass die Marke in funktionellem Zusammenhang mit den gekennzeichneten
Produkten verwendet wird (Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 11 MSchG N 7 ff.,
m.w.H.). Ein solcher funktioneller Zusammenhang ist bei der Anbringung der Mar-
ke auf einem Uhrenarmband zweifelsohne zu bejahen.
Dass dieser Gebrauch in der massgebenden Frist stattgefunden hat, ist of-
fensichtlich. Es kann deshalb festgestellt werden, dass auch die Marke C._
von der Beklagten in rechtsgenüglicher Weise gebraucht wurde.
2.3. Durchbrechung der Hinterlegungspriorität
2.3.1. Gemäss obigen Ausführungen wurden die Zeichen E._ und ...
[Logo E._] zur Kennzeichnung von Uhren und damit im Sinne von Art. 11
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Abs. 1 MSchG für die Warenklasse, für welche die Marke eingetragen ist, ver-
wendet. Da die Marken der Beklagten prioritär zu denjenigen des Klägers sind, ist
zu prüfen, ob sich der Kläger auf eine Durchbrechung der Hinterlegungspriorität
berufen kann.
Eine Durchbrechung der Hinterlegungspriorität wird angenommen, wenn der
Inhaber des mittels Eintragung entstandenen Markenrechts nicht eingetragene,
aber vor seiner Markenhinterlegung gebrauchte Drittzeichen dulden muss (Wei-
terbernützungsrecht), wenn das mittels Eintragung begründete Markenrecht sogar
vor kraft Gebrauchs entstandenen Markenrechten zu weichen hat (notorisch be-
kannte Marke sowie altrechtliche Gebrauchspriorität) und schliesslich dann, wenn
die ältere Markenhinterlegung missbräuchlich erfolgte (Noth/Bühler/Thouvenin-
Gasser, Art. 16 MSchG N 11).
2.3.2.1. Missbräuchliche Markenhinterlegung
a) Bei der missbräuchlichen Markenhinterlegung verstösst der Rechtserwerb
angesichts der konkreten, zumeist subjektiven Umstände gegen den Grundsatz
von Treu und Glauben. Eine Markenhinterlegung kann etwa dann als missbräuch-
lich betrachtet werden, wenn sie in Verletzung eines Treueverhältnisses, etwa ei-
nes Arbeitsvertrags oder Auftrags, oder unter Ausnutzung von Geschäftsgeheim-
nissen erfolgt. Als besonderer Anwendungsfall ist in Art. 4 MSchG die miss-
bräuchliche Markenhinterlegung durch den Agenten oder Vertreter des Markenin-
habers oder einen sonstigen zum Gebrauch Ermächtigten geregelt
(Noth/Bühler/Thouvenin-Gasser, Art. 5 MSchG N 27 ff.).
Der Kläger behauptet, er sei es gewesen, der entschieden habe, dass Uhren
mit dem Zeichen "E._" gekennzeichnet würden. In materieller Hinsicht sei er
Inhaber der Marken, da die Beklagte lediglich eine Agentenmarke aufgrund einer
Lizenz des Klägers eingetragen habe. Die Beklagte wiederum macht geltend, sie
habe dem Kläger den markenrechtlichen Gebrauch in Form eines Exklusivver-
triebsrechts in der Schweiz abgetreten.
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b) Bevor eine missbräuchliche Markenhinterlegung durch die Beklagte geprüft
werden muss, ist abzuklären, ob allfällige diesbezügliche markenrechtliche Ab-
wehransprüche des Klägers verwirkt sind (vgl. act. 8 S. 57 f.). Rechtsgrundlage
für eine Verwirkung von markenrechtlichen Ansprüchen bildet Art. 2 Abs. 2 ZGB.
Eine Verwirkung tritt dann ein, wenn der Berechtigte die Verletzung gekannt hat
und während längerer Zeit inaktiv geblieben ist, der Verletzer einen wertvollen
Besitzstand erworben hat und zudem gutgläubig war (Noth/Bühler/Thouvenin-
Staub, Vorb. Art. 52-60 MSchG N 58). Diese Voraussetzungen sind vorliegend
gegeben.
Der Kläger ist während der ganzen Zeit, in welcher die Marken C._ und
D._ der Beklagten eingetragen sind, bis zum Zeitpunkt der Einreichung der
Klage am 9. März 2010 untätig geblieben, d.h. er hat nichts gegen die Markenein-
tragungen der Beklagten unternommen. Dies, obwohl ihm eine allfällige Verlet-
zung seiner Serienmarke "A2._-Angebotsbezeichnung" bekannt war. So
wurden doch die Uhren, die mit dem strittigen Zeichen versehen waren, in den
Verkaufsstellen des Klägers angeboten und verkauft. Die Beklagte hat auf den
Uhrenverpackungen während Jahren auf ihre Markeninhaberschaft hingewiesen.
So findet sich auf diversen ins Recht gelegten Verpackungen der Hinweis
"E._® is a registered trademark of B._ Ltd." (vgl. act. 3/51-55); desglei-
chen auf Bedienungsanleitungen und Broschüren, zum Teil seit 1998 (act. 9/56-
9/63; 9/46). Dass dieser Hinweis ohne das Wissen und hinter dem Rücken des
Klägers erfolgt ist, kann als ausgeschlossen gelten. Einem Unternehmen in der
Grösse des Klägers, welches über eine grosse Markenerfahrung verfügt und - wie
der Kläger wiederholt selber betont (vgl. z.B. act. 1 S. 35 ff.) - besonders viel Wert
auf seine Markenstrategie legt, unterläuft ein solcher Fehler nicht. Es muss als
ausgeschlossen gelten, dass die Beklagte dem Kläger einen solchen Vermerk
über Jahre hinweg "unterschmuggeln" konnte, ohne dass der Kläger dies bemerk-
te. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dieser Hinweis ganz bewusst auf den
Produkten angebracht wurde. Wäre der Kläger der Meinung gewesen, der Ver-
merk sei falsch und das Zeichen "E._" stünde tatsächlich ihm zu, so hätte er
den Vermerk schlicht abgelehnt. Wer über sieben Jahre hinweg (nach Aussage
des Klägers, vgl. act. 57 S. 37, gemäss Beklagte noch viel länger) die Uhr eines
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Lieferanten in der Grössenordnung einer Stückzahl von mindestens einer Million
vertreibt und auf der Uhrenverpackung den Hinweis anbringt, diese Marke gehöre
der Beklagten, der muss sich zumindest die Kenntnis davon anrechnen lassen.
Hinzukommt, dass der Kläger die Uhren der Beklagten gemäss den "Gestaltungs-
richtlinien für die A1._ Fremdmarkenwerbung" beworben hat (vgl. act. 9/69,
9/75-9/78) "[...] exklusiv in ihrer A1._"). Die Verwendung dieser Richtlinien
kann nur darauf hindeuten, dass der Kläger im Zeitpunkt des erfolgten Gebrauchs
des Zeichens ebenfalls davon ausging, dass "E._" kein ihm gehörendes
Kennzeichen ist, sondern eben eine "Fremdmarke". Auch räumte die Beklagte
dem Kläger dieses Exklusivverkaufsrecht, auf welches er in seiner Werbung hin-
weist, in den zwischen ihnen abgeschlossenen Rahmenverträgen ausdrücklich
ein (act. 9/24-29). Auch dieses Exklusivverkaufsrecht weist auf die Inhaberschaft
der Beklagten am Zeichen "E._" hin. Wäre die Einräumung eines solchen
doch nicht nötig gewesen, wenn der Kläger der materielle Markeninhaber gewe-
sen wäre. Der Kläger wies auch in der eigenen Werbung wiederholt darauf hin,
dass die Markenrechte am Kennzeichen "E._" der Beklagten zustünden
(E._® is a registered trademark of B._ Ltd.; vgl. act. 9/64-9/67).
Gegen diese allfällige Verletzung seiner Rechte hat der Kläger nichts unter-
nommen, er hat sie vielmehr explizit geduldet und damit am angeblich marken-
rechtswidrigen Verhalten der Beklagten mitgewirkt. Die Beklagte hat sich durch
die jahrelange Benutzung des Zeichens "E._" in Form von ... [Logo E._]
oder auch ... [Logo E._] eine zweifelsfrei günstige Wettbewerbsstellung im
Billiguhrensegment aufgebaut. Dies wird vom Kläger auch nicht angezweifelt, ist
dies ja auch mit der Hintergrund vorliegender Klage. Der Kläger macht nicht gel-
tend, er habe der Beklagten vor Einleitung dieser Klage bzw. Beginn des dieser
zugrundeliegenden Rechtsstreits zu verstehen gegeben, sie dürfe dieses Zeichen
nicht benutzen, oder sie gar verwarnt. Die Beklagte hat daher gutgläubig gehan-
delt, womit die Voraussetzungen einer Verwirkung gegeben sind.
Es kann deshalb offen bleiben, ob die Beklagte die Marke als Lizenznehme-
rin eingetragen hat. Hierzu ist allerdings der Vollständigkeit halber zu erwägen,
dass nichts für einen allfälligen Lizenzvertrag zwischen den Parteien spricht. Die
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Beklagte hat ihre Marken in eigenem Namen eingetragen und nicht als Lizenz-
nehmerin. Es wurde auch nichts Schriftliches vereinbart, was für ein Unternehmen
in der Grösse des Klägers, mit immenser Markenerfahrung, doch eher ungewöhn-
lich wäre. Zumal der Kläger in seinen Rechtsschriften wiederholt betont, wie wich-
tig die Markenstrategie des Klägers sei und diese seit den 60er-Jahren gepflegt
werde. Der Kläger macht, als angeblicher Lizenzgeber, heute geltend, die Beklag-
te habe die lizenzierte Marke gar nie rechtserhaltend gebraucht. Der Kläger hat
sich aber nie darum bemüht, dass die Beklagte die lizenzierte Marke auch be-
nützt, obwohl der Lizenzgeber i.d.R. ein gewichtiges Interesse daran haben sollte,
ist doch der Gebrauch einer Marke Voraussetzung für deren Aufrechterhaltung
(Art. 12 Abs. 1 MSchG). Ein solches Verhalten ist widersprüchlich. Für die Verga-
be einer Lizenz an die Beklagte bestand sodann keine Notwendigkeit, insbeson-
dere nicht in der Form, wie die Marken schlussendlich eingetragen wurden. Auch
ist nicht ersichtlich, dass die Beklagte dem Kläger eine Lizenzgebühr zu entrich-
ten gehabt hätte (was bei Lizenzverträgen die Regel darstellt, vgl.
Noth/Bühler/Thouvenin-Bühler, Art. 18 MSchG N 37 ff.).
Auf eine Agentenmarke im Sinne von Art. 4 MSchG könnte sich der Kläger
nicht berufen. Diesbezüglich wird vorausgesetzt, dass der Inhaber ein dem Nut-
zungsberechtigten vorgehendes Recht an der fraglichen Marke geltend machen
kann, er mithin als der an der Marke besser Berechtigte erscheint (Willi, a.a.O., N
10 zu Art. 4, Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 4 MSchG N 7). Gegen den an der
eingetragenen Marke besser Berechtigten - und das ist vorliegend die Beklagte -
sind die Bestimmungen über die "Agentenmarke" daher von vornherein nicht an-
wendbar (vgl. Entscheid des Handelsgerichts Aargau vom 14. Juni 2011, sic! 1
2012 S. 36 ff.).
2.3.2.2. Weiterbenützungsrecht
Der Kläger könnte sich im Übrigen auch nicht auf ein Weiterbenützungsrecht
im Sinne von Art. 14 MSchG berufen, wofür der Gebrauch eines Zeichens vor der
Hinterlegung einer Marke vorausgesetzt wird. Wie oben gesehen, stellen die bei-
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den Zeichen E._ und ... [Logo E._] Gebrauchsformen der Marke
D._ der Beklagten dar. Wer das Zeichen E._ vor der Hinterlegung der
beklagtischen Marke D._ gebraucht hat, ist strittig. Jedenfalls hat aber der
Kläger - wie gesehen - den Gebrauch des Zeichens durch die Beklagte seit Jah-
ren geduldet, indem er mindestens seit 2003 auf seinen Verpackungen den Hin-
weis "E._® is a registered trademark of B._ Ltd." aufführte. Der Hinweis
auf die Beklagte als Markeninhaberin von E._ findet sich bereits auch in
Werbeprospekten von 1998 (vgl. act. 9/46: "©E._ tradmark and models re-
gistered by the manufacturer B._ Ltd, H._"). Wie ebenfalls dargelegt,
hat der Kläger die E._ Uhren gemäss seinen Gestaltungsrichtlinien für die
A1._ Fremdmarkenwerbung beworben, womit er offensichtlich das Zeichen
ebenfalls als der Beklagten zugehörig betrachtet hat. Unter all diesen Umständen
ist der Gebrauch des Zeichens auch vor 2003 der Beklagten zuzurechnen und
kann sich der Kläger nicht auf Art. 14 MSchG berufen. Auch würde es dem Ziel
der Regelung widersprechen, wonach mit dem Weiterbenützungsrecht ein Aus-
gleich zwischen Unternehmen mit systematischer Markenpolitik und kleinen An-
bietern geschaffen werden soll, die ihre Kennzeichen nicht oder zu spät als Marke
registrierten (Noth/Bühler/Thouvenin-Thouvenin, Art. 14 MSchG N 3). Verhält es
sich vorliegend doch genau umgekehrt. Schliesslich handelt es sich bei Art. 14
MSchG um ein Abwehrrecht gegen den Markeninhaber, d.h. derjenige, welcher
eine Marke im Sinne von Art. 14 MSchG vorbenützt hat, darf dies auch weiterhin
tun. Es führt jedoch nicht dazu, dass die Marken im Register zu löschen wären.
2.3.2.3. Notorisch bekannte Marke sowie altrechtliche Gebrauchspriorität
Auf eine altrechtliche Gebrauchspriorität, wonach derjenige der eine Marke
vor dem Inkrafttreten des MSchG vom 28. August 1992 zuerst gebrauchte, ge-
genüber dem ersten Hinterleger besser berechtigt ist, sofern er die Marke inner-
halb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des geltenden MSchG hinterlegt (vgl.
Noth/Bühler/Thouvenin-Gasser, Art. 5 MSchG N 9 f.), beruft sich der Kläger
schliesslich zu Recht nicht. Selbst wenn allfällige diesbezügliche Rechte des Klä-
gers nicht verwirkt wären, sind diese Voraussetzungen im Hinblick auf die vom
Kläger 2008 eingetragenen Marken doch zum Vornherein nicht gegeben. Auch ist
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nicht zu prüfen, ob es sich vorliegend um eine notorisch bekannte Marke handelt,
ist diese doch nur bei Vorbenützung im Rahmen von internationalen Sachverhal-
ten anzurufen (Noth/Bühler/Thouvenin-Gasser, Art. 5 MSchG N 8; Noth/Bühler/
Thouvenin-Joller, Art. 3 MSchG N 311 ff.). Ein solcher liegt nicht vor.
2.3.3. Nach dem Gesagten kann sich der Kläger nicht auf eine Durchbre-
chung der Hinterlegungspriorität der beklagtischen Marken berufen.
2.4. Fazit
Aufgrund obiger Erwägungen ergibt sich kein Grund, weshalb die auf die
Beklagte eingetragenen Marken C._ und D._ zu löschen sind. Das
Rechtsbegehren Ziffer 2 des Klägers ist folglich abzuweisen.
3. Verbot des Gebrauchs der Zeichen E._ und ... [Logo E._] durch
die Beklagte im Geschäftsverkehr (Rechtsbegehren Ziffer 3).
3.1. Ist die Beklagte an der Marke D._ berechtigt und sind die Zeichen
E._ und ... [Logo E._] wie unter 2.2. gesehen, gültige Gebrauchsvarian-
ten davon, dann darf sie die Marke auch so gebrauchen. Insbesondere kann der
Kläger der Beklagten den Gebrauch der beiden Marken nicht gestützt darauf ver-
bieten, dass ihm die Marke "E._" seit 1983 materiell zustehe. Die Marken der
Beklagten C._ und D._ waren zuerst im Sinne von Art. 6 MSchG im
Markenregister eingetragen und sind damit prioritär gegenüber den Marken des
Klägers. Allfällige Abwehrrechte aufgrund einer Durchbrechung der Hinterle-
gungspriorität sind - wie unter Ziff. 2.3. gesehen - verwirkt. Der Kläger kann dem-
zufolge der Beklagten gestützt auf eine bessere Berechtigung an den Zeichen
nicht verbieten, das Zeichen E._, wie in Ziffer 3a und b seiner Rechtsbegeh-
ren gefordert, im Geschäftsverkehr zu gebrauchen.
3.2. Der Kläger kann der Beklagten den Gebrauch der Zeichen E._ und ...
[Logo E._] für Uhren auch nicht gestützt auf seine Serienmarke "A2._-
Angebotsbezeichnung" verbieten lassen, sind doch diesbezügliche allfällige Ab-
wehransprüche aufgrund einer möglichen Verwechslung ebenfalls verwirkt. Diese
Voraussetzungen sind auch hinsichtlich eines Gebrauchsverbots durch die Be-
- 37 -
klagte gegeben. Es kann hierzu vollumfänglich auf die Ausführungen unter Ziffer
2.3. verwiesen werden.
Es kann deshalb auch offenbleiben, ob die Marke "A2._" des Klägers
eine berühmte Marke ist und diese durch die Verwendung der Zeichen E._
und ... [Logo E._] durch die Beklagte verletzt wird. Dahingestellt bleiben
kann im Übrigen, wer das Zeichen E._ letztlich entwickelt hat.
3.3. Der Kläger stützt seine Unterlassungsbegehren zudem auf Lauterkeitsrecht.
Durch den Gebrauch der Zeichen "E._" und ... [Logo E._] werde eine
Verwechselbarkeit mit seinen Marken im Sinne von Art. 3 lit. d UWG geschaffen.
Nach Art. 3 lit. d in Verbindung mit Art. 9 Abs. 1 lit b UWG kann der Erstverwen-
der eines Zeichens einem späteren Verwender den Gebrauch eines verwechsel-
baren Kennzeichens verbieten lassen. Vorliegend kann offen bleiben, wer welche
Kennzeichen zuerst gebraucht hat, da mögliche Ansprüche des Klägers aufgrund
einer allfälligen Verwechselbarkeit auch nach Lauterkeitsrecht verwirkt wären. Die
Voraussetzungen der Verwirkung sind dieselben wie bei der Verwirkung von An-
sprüchen aus Markenrecht, wobei zusätzlich eine räumliche, zeitliche oder sachli-
che Marktüberschneidung gegeben sein muss (Peter Jung/Philippe Spitz, Bun-
desgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG); Bern 2010, N 228 zu Art. 9
UWG). Auch eine solche ist vorliegend zweifellos gegeben.
3.5. Die Rechtsbegehren Ziff. 3a-c der Klage sind folglich ebenfalls abzuweisen.
4. Domainnamen "E._.ch" (Rechtsbegehren Ziffer 6)
Da die Beklagte - wie gesehen - am Zeichen E._ besser berechtigt ist
als der Kläger, ist sie auch zukünftig berechtigt, den von ihr registrierten Domain-
namen "E._.ch" weiter zu benutzen. Der Kläger kann die Übertragung des
Domainnamens auf sich nicht verlangen. Das diesbezügliche Klagebegehren Zif-
fer 6 ist somit abzuweisen.
5. Fazit Klage
Soweit auf die Klage eingetreten wird, ist sie abzuweisen.
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B. Widerklage
1. Rückgabe der Uhrenmodelle (Widerklagebegehren Ziffer 6 und 7)
1.1. Parteibehauptungen
1.1.1. Betreffend Rechtsbegehren Ziffer 6 der Widerklage führt die Beklagte
aus, dass die dem Kläger als Muster übergebenen 14 Uhrenmodelle im Eigentum
der Beklagten stehen würden. Da es sich um einen Hinterlegungsvertrag handle,
treffe den Kläger eine Aufbewahrungspflicht für die an ihn übergebenen Muster.
Demgemäss sei er zur Herausgabe der ihm anvertrauten Modelle verpflichtet. So-
fern der Kläger nicht mehr in der Lage sein sollte, die ihm anvertrauten Muster zu-
rück zu geben, werde das entsprechende Haftungssurrogat in der Höhe von
CHF 500.00 pro Modell geltend gemacht. In Anbetracht des Aufwands, welcher
im Zusammenhang mit der Erstellung derartiger Muster erforderlich sei, dürfte der
effektive Wert der Modelle den geltend gemachten Betrag wohl noch übersteigen
(act. 8 S. 70 Rz. 258 f.).
Die Bestreitungen des Klägers seien unsubstantiiert. Absurd sei die Kon-
struktion, wonach die Vertreter des Klägers eigene kreative Leistungen zur Model-
lentwicklung erbracht hätten, da der Kläger dazu gar nicht in der Lage sei. Er ver-
füge über kein Know How in der Uhrenbranche. Vielmehr seien dem Kläger Mo-
delle vorgelegt worden, wobei dieser allenfalls Modifikationswünsche geäussert
habe. Den Erhalt der Modelle bestreite der Kläger nicht (act. 82 S. 16 f. Rz. 62).
1.1.2. Der Kläger bestreitet eine Rückgabeverpflichtung hinsichtlich der ihm
übergebenen Modelle. Die neuen Modelle habe die Beklagte im Auftrag des Klä-
gers hergestellt und diesem übereignet; es bestehe diesbezüglich keine Leihe
oder dergleichen und damit auch keine Rückgabeverpflichtung (act. 57 S. 45 Rz.
153 ff.; act. 86 S. 30 Rz. 107 f.). Der Kläger bzw. seine Mitarbeiter seien mit Be-
zug auf die fraglichen Modelle Inhaber der Urheberrechte. Sie hätten den Mitar-
beitern der Beklagten vorgegeben, wie die Modelle zu gestalten seien. Sämtliche
Ideen würden vom Kläger stammen. Die Beklagte habe bloss ausführende Auf-
gaben übernommen und die Modelle nach den Vorgaben des Klägers zusam-
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mengebaut (act. 57 S. 88 f. Rz. 329). Dem Kläger seien keine Kosten pro Modell
von CHF 500.00 entstanden. Der Betrag von CHF 500.00 pro Modell sei nicht
substantiiert dargetan und belegt; er werde bestritten (act. 57 S. 45 Rz. 153 ff.;
act. 57 S. 88 f. Rz. 329 ff.; act. 86 S. 30 Rz. 108).
1.2. Würdigung
Die Beklagte beruft sich bezüglich der Rückgabeverpflichtung des Klägers
auf Art. 222 in Verbindung mit Art. 472 ff. OR. Gemäss Art. 472 Abs. 1 OR ver-
pflichtet sich der Aufbewahrer dem Hinterleger, eine bewegliche Sache, die dieser
ihm anvertraut, zu übernehmen und sie an einem sicheren Orte aufzubewahren.
Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache jederzeit zurückfordern (Art. 475
Abs. 1 OR). Beim sog. Kauf nach Muster handelt es sich um einen gewöhnlichen
Kauf mit der Besonderheit, dass Musterkonformität zum Vertragsinhalt gehört. So
wird eine Qualitätsbestimmung verabredet, deren Beweisbarkeit durch Übergabe
eines Musters bei Vertragsabschluss sichergestellt wird (BK OR-Giger, Art. 222
N 6). Dass die Beklagte dem Kläger Muster zu diesem Zwecke übergeben hat,
ergibt sich aus den entsprechenden Rahmenverträgen, wo ausdrücklich auf Refe-
renzmuster zur Qualitätskontrolle verwiesen wird (vgl. u.a. act. 9/29, S. 4). Dass
der Kläger offenbar auch davon ausging, von der Beklagten "Muster" erhalten zu
haben, bestätigt er im Schreiben vom 21. Mai 2010 an die Beklagte, worin er die
Rückgabe von Mustern deshalb verweigere, weil es der Beklagten nicht erlaubt
sei, Uhren, die mit E._ gekennzeichnet seien, in der Schweiz anzubieten o-
der in Verkehr zu setzen (act. 9/98). Qualifiziert sich der Vertrag zwischen den
Parteien demnach als "Kauf nach Muster" so sind auch die entsprechenden Best-
immungen anwendbar und die als Muster übergebenen Modelle sind der Beklag-
ten herauszugeben. Daran ändert auch nichts, dass der Kläger der Beklagten
Vorgaben dazu gemacht haben sollte, wie die einzelnen Uhren zu gestalten sei-
en.
- 40 -
2. Verbot der gewerblichen Nutzung des Zeichens "E1._" durch den Klä-
ger (Widerklagebegehren Ziffer 8)
2.1. Parteibehauptungen
2.1.1. Die Beklagte bringt vor, dass die fortgesetzte Benutzung der Bezeich-
nung E1._ durch den Kläger, in welcher Form auch immer, markenrechtswid-
rig sei, stelle diese Nutzung doch eine fortgesetzte Verwechslungsgefahr für die
besserberechtigten Zeichen ... [Logo E._] und ... [Logo E._] dar, welche
Gebrauchsvarianten der seit dem 7. Januar 2003 markenrechtlich geschützten
Marke D._ der Beklagten darstellen würden (act. 82 S. 33 Rz. 109). Der Klä-
ger habe seit Einführung der Uhren mit der Bezeichnung E._ im Jahre 1983
keine eigenen Rechte an dieser Bezeichnung. Der Gebrauch des Zeichens
E._, wie es seit 1998 von der Beklagten für ihre Uhren verwendet worden
sei, stehe vielmehr der Beklagten zu. Sie sei damit auch berechtigt, die ihr als
Markeninhaberin zustehenden Rechte zur Abwehr von verwechselbaren Zeichen
wie etwa E1._ in allen Gebrauchsformen geltend zu machen. Dass eine
gleichlautende Bezeichnung E1._ in starkem Masse mit den von der Beklag-
ten verwendeten Zeichen E._ respektive D._ verwechselbar sei, müsse
angesichts der völligen Übereinstimmung in Wortbild und Wortklang nicht zusätz-
lich begründet werden. Als besser Berechtigte sei die Beklagte auch berechtigt,
dem Kläger wie auch anderen Dritten, gestützt auf das ihr als Markeninhaberin
zustehende Recht, den Gebrauch einer gleichlautenden Marke zu verbieten
(act. 82 S. 36 Rz. 121 ff.).
2.1.2. Der Kläger führt hierzu aus, dass er sich zum Schutz des Zeichens
E1._ auf seine Dachmarke A2._ und seine Serienmarke A2._-
Angebotsbezeichnung berufen könne, welche beide älter seien, als die beklagti-
schen Marken C._ und D._ (act. 57 S. 89 ff. Rz. 333 ff.). Selbst wenn
die beklagtischen Marken C._ und D._ rechtsbeständig wären, wäre es
nicht möglich, dem Kläger die Verwendung der Bezeichnung E1._ zu . ... sei als beschreibender Begriff ein für Uhren allseits benutzter und nicht
monopolisierbarer Bestandteil, und der Buchstabe A2._ - insbesondere so
wie ihn der Kläger heute verwende - sei für den Kläger im Verkehr für die einge-
- 41 -
tragenen Klassen, insbesondere auch für Uhren, durchgesetzt, nicht aber für die
Beklagte (act. 57 S. 91 Rz. 341).
Der Kläger macht schliesslich geltend, dass ihm das Zeichen E._ ur-
sprünglich zugestanden habe, weshalb er auch weiterhin berechtigt sei, das Zei-
chen zu nutzen. Er habe in jedem Fall Anspruch auf Weiterbenutzung des von
ihm entwickelten und von ihm lange vor der Eintragung der beklagtischen Marken
gebrauchten Zeichens E1._ für seine Uhren. Dies allenfalls auch in Koexis-
tenz mit dem gleichzeitigen Gebrauch der Marken C._ oder D._ oder
der Zeichen E._ oder ... [Logo E._] durch die Beklagte und/oder Dritte
(act. 86 S. 13 Rz. 28). Tatsächlich sei der Kläger 1982/83 Inhaber des Zeichens
E._ gewesen. Es habe damals das Arial A2._ des Klägers gezeigt,
weshalb es dem Kläger zuzuordnen gewesen sei (act. 86 S. 18 Rz. 42; S. 26 Rz.
87 ff.).
2.2 Würdigung
2.2.1. Nach Art. 3 Abs. 1 MSchG bestimmt sich die Verwechslungsgefahr
aufgrund der Markenähnlichkeit und der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleis-
tungen. D.h. an die Verschiedenheit der Marken ist ein umso strengerer Massstab
anzulegen, als die Waren und Dienstleistungen einander ähnlich sind (Willi,
a.a.O., N 15 zu Art. 3). Nachdem beide Parteien ihre Zeichen für Uhren benutzen
bzw. benutzen wollen, womit die Waren, für welche sie die Zeichen benutzen wol-
len, identisch sind, müssten sich die Zeichen wesentlich unterscheiden. Das ist
vorliegend klarerweise nicht der Fall, bestimmt sich die Markenähnlichkeit doch
nach dem Gesamteindruck (BGE 121 III 378). Alle genannten Zeichen setzen sich
zusammen aus "A2._", Abstand, und "...". Dabei bilden der Einzelbuchstabe
"A2._" und das Wort "..." die dominanten Gestaltungselemente. Die Zeichen
unterscheiden sich lediglich dadurch, dass der Abstand zwischen "A2._" und
"..." einmal leer gelassen wird (E1._), einmal durch einen Bindestrich gefüllt
wird (E._) und einmal einen Kreis enthält (D._). Weder die Abstand fül-
lenden Zeichen noch das Leerlassen des Abstandes fügen den Worten zusätzli-
ches Gewicht hinzu. Sowohl der Sinngehalt wie auch der Gesamtausdruck bleibt
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der Gleiche. Eine Verwechslungsgefahr der Zeichen ist deshalb zweifellos gege-
ben.
2.2.2. Auch die Argumentation des Klägers, ... sei als beschreibender Begriff
ein für Uhren allseits benutzter und nicht monopolisierbarer Bestandteil und der
Buchstabe A2._ - insbesondere so wie ihn der Kläger heute verwende - sei
für den Kläger im Verkehr für die eingetragenen Klassen, insbesondere auch für
Uhren, durchgesetzt, weshalb ihm die Benutzung von E1._ nicht verboten
werden könne, verfängt nicht. Im vorliegenden Rechtsstreit geht es weder um den
Buchstaben A2._ als solchen, noch um den alleinstehenden Begriff "...". Es
geht um das Zeichen E1._, und letztlich um die von der Beklagten eingetra-
gene Marke D._, von welcher E._ und ... [Logo E._] Gebrauchs-
formen darstellen. Dass diese Zeichen nicht eintragungsfähig seien oder es nicht
verboten werden könne, diese Zeichen zu benutzen, kann der Kläger selber nicht
ernsthaft behaupten, nachdem er in diesem Verfahren der Beklagten letzteres
verbieten lassen will.
2.2.3. Aufgrund obiger Erwägungen ergibt sich, dass die Beklagte als besser
Berechtigte am Zeichen E._ dem Kläger zukünftige konkrete Markenrechts-
verletzungen verbieten lassen kann. Das Widerklagebegehren Ziffer 8 ist folglich
gutzuheissen.
Die Verpflichtung des Klägers zur Unterlassung des Gebrauchs des Zei-
chens "E1._" ist mit der Androhung der Überweisung an den Strafrichter im
Falle der Zuwiderhandlung gemäss Art. 292 StGB zu verknüpfen
(Noth/Bühler/Thouvenin-Staub, Art. 55 MSchG N 51). Da es sich bei der Marke
D._ der Beklagten, aufgrund derer sie die Unterlassung begehrt, um eine
schweizerische Marke handelt, ist das Verbot auf das Territorium der Schweiz zu
begrenzen (vgl. Noth/Bühler/Thouvenin-Wang, Art. 55 MSchG N 37).
3. Fazit Widerklage
In Gutheissung von Rechtsbegehren Ziffer 6 der Widerklage ist der Kläger
zu verpflichten, die 14 ihr als Muster übergebenen Modelle von E._ Uhren an
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die Beklagte herauszugeben. Sodann ist dem Kläger in Gutheissung von Rechts-
begehren Ziffer 8 der Widerklage zu verbieten, die Bezeichnung "E1._" in der
Schweiz gewerblich zu nutzen.
IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen
1. Der Kläger verliert den Prozess. Er wird damit grundsätzlich kosten- und
entschädigungspflichtig (§ 64 Abs. 2 ZPO und § 68 Abs. 1 ZPO). Aufgrund des
Nichteintretens auf verschiedene Begehren der Beklagten rechtfertigt sich eine
Kostenauflage an die Beklagte von 1/5. Die Prozessentschädigung reduziert sich
dementsprechend.
2. Der Streitwert ist vorliegend unbestimmt. Mit Beschluss vom 23. August
2010 wurde den Parteien Frist angesetzt, um den Streitwert ihrer Klage bzw. Wi-
derklage zu beziffern (Prot. S. 7, act. 22). Dieser Aufforderungen kamen sie mit
Eingabe vom 8. September 2010 (act. 24) und vom 15. September 2010 (act. 26)
nach. Der Kläger beziffert den Streitwert der Klage mit CHF 500'000.00, denjeni-
gen der Widerklage mit CHF 100'000.00 (act. 26). Die Beklagte macht für die
Streitsache um die Marke E._ als Streitwert den Betrag von
CHF 5'000'000.00 geltend (act. 24; act. 18 S. 19).
Gemäss § 22 Abs 2 ZPO/ZH bestimmt das Gericht den Streitwert bei Unei-
nigkeit der Parteien nach freiem Ermessen, wobei in der Regel der höhere Betrag
massgebend ist. Die Parteien streiten sich um das Zeichen "E._" und letztlich
darum, wer in Zukunft Uhren mit dieser Bezeichnung verkaufen darf. Geht man
davon aus, dass Uhren mit dieser Bezeichnung seit 1983 millionenfach verkauft
wurden, zu einem Durchschnittspreis von CHF 50.00 bis CHF 100.00, und der
Verkauf von "E._ Uhren" auch in Zukunft fortgesetzt wird, so rechtfertigt es
sich, von dem von der Beklagten geschätzten Streitwert in der Höhe von
CHF 5'000'000.00 auszugehen.
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