Decision ID: 78ebebf2-8645-5736-9aca-6f5865d45822
Year: 2022
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke
IR 1'064'324 PIC SOLUTION, die am 16. September 2010 gestützt auf
eine italienische Basiseintragung mit Prioritätsdatum vom 26. Mai 2010
eingetragen, am 17. Februar 2011 in der Gazette OMPI des marques inter-
nationales Nr. 2011/04 publiziert und der Vorinstanz am 23. Juni 2011 no-
tifiziert wurde. Der Markenschutz besteht unter anderem für folgende Wa-
ren:
Klasse 10
Instruments médicaux; seringues hypodermiques; seringues jetables; aiguilles
pour piqûres; seringues en tout genre à usage médical; aiguilles pour stylos,
à usage médical.
B.
Am 3. Juli 2019 erhob die Beschwerdegegnerin gestützt auf diese Marke
Widerspruch gegen die am 24. Oktober 2018 angemeldete Schweizer
Wortmarke CH 729'427 SYRIPIC, die am 5. April 2019 im Markenregister
eingetragen und auf Swissreg veröffentlicht wurde und für folgende Waren
beansprucht wird:
Klasse 10
Medizinische Spritzen mit Hohlnadel für Injektionen.
Die Beschwerdegegnerin machte geltend, es bestehe eine hochgradige
Zeichenähnlichkeit, da "Pic" den kennzeichnungskräftigen Bestandteil der
Widerspruchsmarke bilde und von der angefochtenen Marke als selbstän-
diges, das Kennzeichen prägendes Element übernommen werde.
C.
Mit Stellungnahme vom 9. Oktober 2019 erhob die Beschwerdeführerin die
Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchmarke, da diese ausschliess-
lich als Firmenkennzeichnung und daher als Dienstleistungsmarke und
nicht als Warenmarke verwendet werde. Sie sei zu löschen und der Wider-
spruch abzuweisen. Hilfsweise beantragte die Beschwerdeführerin, der
Widerspruch sei abzuweisen, da die Zeichen nur schwach ähnlich seien.
Das Element "Pic" sei beschreibend und kennzeichnungsschwach.
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D.
Mit Entscheid vom 1. September 2020 bejahte die Vorinstanz eine mittel-
bare Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen, hiess den Widerspruch
gut und widerrief die angefochtene Marke.
E.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 1. Oktober 2020
Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte die Verfü-
gung der Vorinstanz vom 1. September 2020 sei aufzuheben und der Wi-
derspruch abzuweisen. Die angefochtene Marke sei für alle beanspruchten
Waren der Kl. 10 im Schweizerischen Markenregister einzutragen. Die Be-
schwerdeführerin hielt darüber hinaus an ihren Ausführungen und Beweis-
mittelofferten im vorinstanzlichen Verfahren fest.
F.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 16. November 2020 auf eine
Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im an-
gefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
G.
Die Beschwerdegegnerin hielt mit Beschwerdeantwort vom 15. Januar
2021 an ihrer Auffassung fest und beantragte, die Beschwerde sei unter
Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzu-
weisen.
H.
Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung haben die Parteien still-
schweigend verzichtet.
I.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak-
ten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein-
gegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz zuständig (Art. 31, 32 und 33 VGG). Als
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Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin be-
schwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), sie hat den Kostenvorschuss
fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die Beschwerde frist- und
formgerecht eingereicht (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG).
1.2 Die angefochtene Marke wurde am 5. April 2019 im Schweizer Marken-
register eingetragen (vgl. oben, B.). Soweit die Beschwerde ihre Eintra-
gung begehrt, die aber schon besteht, basiert dieses Begehren auf keinem
schutzwürdigen Interesse (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG). Der durch die an-
gefochtene Verfügung angeordnete Widerruf der Marke wird durch die auf-
schiebende Wirkung der Beschwerde gehemmt (Art. 55 Abs. 1 VwVG). Auf
das Beschwerdebegehren 2 ist daher nicht einzutreten. Auf die Be-
schwerde ist somit teilweise einzutreten, soweit sie die Aufhebung der an-
gefochtenen Verfügung und Abweisung des Widerspruchs verlangt.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintra-
gung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und
für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so-
dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11] i.V.m.
Art. 31 Abs. 1 MSchG). Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten
nach der Veröffentlichung der Eintragung bei der Vorinstanz schriftlich mit
Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Wider-
spruchsgebühr zu bezahlen (Art. 31 Abs. 2 MSchG).
2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend gebraucht
wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines
ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach Ablauf der Wider-
spruchsfrist oder Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht,
kann er sein Markenrecht vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nichtge-
brauch nicht mehr geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet eine
Widerspruchsgegnerin im Widerspruchverfahren den Nichtgebrauch der
älteren Marke, so hat die Widersprechende den Gebrauch oder wichtige
Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen (Art. 32 MSchG).
2.3 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts-
punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht
bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c; 88 I 11
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E. 5.a). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss es
die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, zumindest hö-
her einschätzen als das Gegenteil (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch Uhr-
band"; Urteile des BVGer B-3261/2020 vom 28. Oktober 2021 E. 2.3 "Ap-
ple/APPLiA Home Appliance Europe [fig.]"; B-7210/2017 vom 9. Mai 2018
E. 3.3 "Schellen-Ursli/Schellenursli").
2.4 Der rechtserhaltende Gebrauch muss ernsthaft, das heisst wirtschaft-
lich sinnvoll sein und nicht bloss zum Schein erfolgen. Dabei genügt in
quantitativer Hinsicht auch ein geringer Umsatz von Waren, wenn der Be-
rechtigte den ernsthaften Willen hat, jedes auftretende Bedürfnis des Mark-
tes zu befriedigen, und sich dies in einer minimalen Marktbearbeitung über
eine längere Zeitspanne manifestiert. Wann die erforderliche Ernsthaf-
tigkeit erreicht ist, kann nicht schematisch festgelegt werden. Massgebend
sind die branchenüblichen Gepflogenheiten wirtschaftlich sinnvollen Han-
delns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs so-
wie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie beispielsweise Grösse
und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (BGE 102 II 111 E. 3
"Silva II"; Urteile des BVGer B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Life-
tec/Life Technologies"; B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 5.1 "Heidiland/
Heidi-Alpen"; B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "fünf Streifen [fig.]/
fünf Streifen [fig.]"; MARKUS WANG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017, Art. 11 N. 68 f.).
2.5 Das Zeichen muss weiter in markenmässiger Art und Weise gebraucht
worden sein, sodass es vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis ver-
standen wird. Hierzu braucht die Marke nicht auf der Ware oder deren Ver-
packung angebracht zu sein, sondern kann auch in anderer Weise im Zu-
sammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern
der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in
Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (Urteile des BGer
4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2 "Voodoo Dolls/Voodoo";
4A_253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1 "Gallup"; 4A_299/2017 vom
2. Oktober 2017 E. 5.3 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.]" m.w.H.).
2.6 Eine Marke gilt grundsätzlich nur für jene beanspruchten Waren und
Dienstleistungen als rechtserhaltend gebraucht, für die sie tatsächlich ver-
wendet wird. Die Obliegenheit des Markengebrauchs besteht grundsätzlich
für alle Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke einge-
tragen ist (BGE 91 II 4 E. 2 "Colux/Pollux"; Urteil des BVGer B-7505/2006
vom 2. Juli 2007 E. 5 "Maxx/max Maximum + value"; WANG, a.a.O., Art. 11
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N. 26 f.). Doch wird der rechtserhaltende Gebrauch für einen ganzen ein-
getragenen Oberbegriff anerkannt, wenn die verkauften Produkte typische
Waren dieses Oberbegriffs sind und ins gängige Sortiment eines branchen-
typischen Anbieters gehören (Urteile des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni
2013 E. 7.1.6 "six/Sixx"; B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.6 "Camille
Bloch mon Chocolat Suisse [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.]";
B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadogita"). Der Eindruck
eines zusammenhängenden Warenbereichs besteht insbesondere, wenn
die Waren oder Dienstleistungen unter objektiven Gesichtspunkten mit
Blick auf ihre Eigenschaften und die Zweckbestimmung im Wesentlichen
übereinstimmen.
2.7 Als rechtserhaltend gilt auch der Gebrauch der Marke in einer von der
Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG;
Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum
[RKGE], in: sic! 2004, E. 5 "Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]"). Die Rechtspre-
chung pflegt Abweichungen durch Weglassen oder Verändern eingetrage-
ner Markenbestandteile strenger zu beurteilen als Abweichungen bei de-
nen Elemente hinzugefügt werden. Entscheidend ist, dass der kennzeich-
nungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild
prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 267 E. 2.4 "Tripp
Trapp"; Urteil des BVGer B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.1 "Kinder/Kin-
der Party [fig.]").
2.8 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der
Schweiz erfolgt sein (BGE 107 II 356 E. 1.c; 102 II 111 E. 3 "Silva II"; Urteil
des BVGer B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 4 "No Name/No
Name").
3.
3.1 Die Verwechslungsgefahr als Rechtsbegriff bedeutet, dass ein Kenn-
zeichen im Schutzbereich des Markenrechts durch ein gleiches oder ähn-
liches Zeichen in seiner Funktion der Individualisierung bestimmter Waren
und/oder Dienstleistungen mit Bezug auf ihre betriebliche Herkunft gefähr-
det wird. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ein Zei-
chen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsge-
fahr können die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinan-
derhalten, vermuten aber fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammen-
hänge (Urteile des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/
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Yellow Lounge"; B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay
[fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR-BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.).
3.2 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Gleichartigkeit der
Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind, der Zei-
chenähnlichkeit der Marken, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke
(BGE 128 III 441 E. 3.2 "Appenzeller Natural [fig.]"; 126 III 315 E. 6.b-c
"Rivella/Apiella [fig.]") sowie der Wechselwirkungen zwischen diesen drei
Elementen (Urteil des BVGer B-1009/2010 vom 14. März 2011 E. 2 "Credit
Suisse/UniCredit Suisse"). Eine Verwechslungsgefahr wird weder dadurch
ausgeschlossen, dass alle Bestandteile der zu vergleichenden Marken ver-
schieden sind, noch ist sie ohne Weiteres gegeben, wenn einzelne von
ihnen übereinstimmen (BGE 78 II 379 E. 1 "Alucol/Aludrox").
3.3 Waren und Dienstleistungen sind gleichartig, wenn die angesproche-
nen Verkehrskreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwen-
dung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienst-
leistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebs-
stätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder aber unter
Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unterneh-
men hergestellt werden (Urteile des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021
E. 2.2 "e [fig.]/pick e bike [fig.]"; B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2
"Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]"). Für Gleichartigkeit spricht
auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu ver-
gleichenden Waren (Urteil des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2
"G-mode/Gmode").
3.4 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2.a "Boss/
Boks"; 119 II 473 E. 2.d "Radion/Radomat"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄU-
SER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Hierfür ist der Registereintrag massgeblich (Ur-
teile des BVGer 5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/advista
[fig.]"; B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 5 "Converse All Stars [fig.]/Army
tex [fig.]"). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das
Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die
Übereinstimmung auf einer Ebene zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit
genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b.cc "Securitas"; Urteil des BVGer
B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"). Der Wortklang
wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die
Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt; das Schriftbild durch die Anordnung
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und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III
382 E. 5.a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion/Radomat"). Überein-
stimmungen im Wortanfang haben im Erinnerungsbild ein besonderes Ge-
wicht (vgl. BGE 122 III 382 E. 5.b "Kamillosan"; Entscheid der RKGE, in:
sic! 2002, S. 756 E. 7 "Bally/Ball [fig.]"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 6.5 "Gallo/Gallay [fig.]"). Aber auch die Endung findet,
insbesondere wenn sie bei der Aussprache betont wird, grössere Beach-
tung als unbetonte Mittelsilben (BGE 126 III 315 E. 6.c "Rivella/Apiella
[fig.]"; 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"). Der Verkehr fokussiert sich bei der
Wahrnehmung von Wörtern nicht alleine auf deren Anfang, sondern merkt
sich den Anfang und das Ende und erkennt diese wieder, während die Mitte
eines Wortes ausgetauscht werden könnte, wodurch zwar die Lesege-
schwindigkeit, nicht aber der Wiedererkennungswert leidet (vgl. GRAHAM
RAWLINSON, Summary of "The Significance of Letter Position in Word
Recognition, abrufbar unter < https://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/pe-
ople/matt.davis/Cmabridge/rawlinson/ > [zuletzt abgerufen am 11. Ja-
nuar 2022]; "MRC Cognition and Brain Sciences Unit" abrufbar unter
< https://www.mrc-cbu.cam.ac.uk/people/matt.davis/cmabridge/ > [zuletzt
abgerufen am 11. Januar 2022]; vgl. auch STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄU-
SER, a.a.O., Art. 3 N. 67).
Reine Wortmarken geniessen Schutz für jede verkehrsübliche bildliche
Wiedergabeform, was gängige Schrifttypen und -grössen, Fett- und Kursiv-
schrift, Gross- und Kleinbuchstaben, gesperrte und schmale Laufweiten
einschliesst (vgl. CAROLA ONKEN, in: Kur/v. Bomhard/Albrecht [Hrsg.],
Kommentar zum Markengesetz [MarkenG] und der Verordnung über die
Unionsmarke [UMV], 3. Aufl. 2020, § 14 MarkenG N. 361), sodass in
Bezug auf die Zeichenähnlichkeit reiner Wortmarken nicht auf die Gross-
und Kleinschreibung zu achten ist. Doch kann die im Register eingetragene
Gross- und/oder Kleinschreibung helfen, einen von mehreren Sinngehalten
anzuzeigen.
3.5 Zur Bestimmung des Sinngehalts der Marke, der sowohl die Ähnlichkeit
wie die Unterscheidung der Marken begünstigen kann, ist zu prüfen, ob
und wie der Verkehr die Marken gedanklich segmentiert oder sie als Einheit
versteht (vgl. BGE 127 III 160 E. 2.b.bb "Securitas"; 118 II 322 E. 2.b "Fer-
trans/Ferosped"). Bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern
zusammengesetzten Zeichen ist erst der Sinn der einzelnen Bestandteile
zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamt-
eindruck entweder ein die Ware oder die Dienstleistung beschreibender
oder ein vom Sinngehalt der anderen Marke abweichender, unmittelbar
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verständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-6246/2010 vom 28. Juli
2011 E. 4.5 "JumboLine"; B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach
Mallow"). Auch verkürzte, "mutilierte" Markenbestandteile können von den
massgeblichen Verkehrskreisen mit dem Sinngehalt verstanden werden,
den sie andeuten (vgl. BGE 127 III 33 E. 1 "Brico"; Urteile des BVGer
B-2102/2016 vom 27. März 2018 E. 5.5.2 "Norma [fig.]"; B-5451/2013 vom
4. Juni 2014 E. 4.3 "Firenza"). Ob in der mutilierten Form der Vollbegriff
erkannt wird, hängt von dessen Bekanntheit und Häufigkeit, dem Grad und
der Art der Verkürzung, dem Einfluss weiterer Bestandteile sowie allfälligen
Sinnvarianten ab.
3.6 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist auch nach dem Schutzum-
fang der Widerspruchsmarke zu prüfen (Urteil des BVGer B-7017/2008
vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"), der von ihrer Kenn-
zeichnungskraft bestimmt wird. Bei Marken mit mehreren Bestandteilen ist
die Wirkung jedes Bestandteils auf die Kennzeichnungskraft zu bestimmen
(JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 81). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund
ihres prägenden Ausdrucks oder fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank
intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit geniesst
(statt vieler: BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillosan").
3.7 Schwache Marken kennzeichnet insbesondere der beschreibende
Charakter der prägenden Elemente (Urteil des BVGer B-7492/2006 vom
12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera") und ihre Unauffälligkeit im Aus-
druck. Als ursprünglich schwach gelten Marken, deren wesentliche Be-
standteile gemeinfrei sind oder sich eng an gemeinfreie Bestandteile, das
heisst an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs oder andere
nichtkennzeichnende Zeichen, anlehnen (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamil-
losan"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 89 ff.). Für schwache Marken ist der ge-
schützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken, da letztere das
Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit darstel-
len (BGE 126 III 315 E. 6.b.cc "Rivella/Apiella [fig.]"; 122 III 382 E. 2.a "Ka-
millosan"). Bei schwachen Marken genügen demnach bereits kleine Ab-
weichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen.
4.
Zunächst sind ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marke die
massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (RAPHAEL M. NUSSER, Die
massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015,
N. 13.02 ff.; EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic!
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2007, S. 3 ff., S. 6). Auf medizinische Spritzen zur Selbstinjektion bestimm-
ter Arzneien sind ausnahmsweise Patienten mit regelmässigen spezifi-
schen medizinischen Bedürfnissen als (erwachsene) Konsumenten ohne
Fachkenntnisse angewiesen. Auch Betäubungsmittel werden teilweise mit
Hilfe von Spritzen konsumiert. Den höchsten Verbrauch medizinischer
Spritzen aber weisen Spitäler, Kliniken, Arztpraxen, Apotheken und Selbst-
hilfeeinrichtungen mit medizinischem Fachwissen auf. Als aktuelle und po-
tenzielle Abnehmerkreise von medizinischen Spritzen sind darum vor allem
medizinische Fachkreise und in geringem Mass erwachsene Patienten mit
regelmässigem Bedarf zu bezeichnen.
Fachkreise als auch Personen der breiten Öffentlichkeit, die Spritzen als
Medizinalprodukte zur Selbstabgabe von Arzneimitteln erwerben, werden
Spritzen mit fachkundiger Sorgfalt verwenden. Es kann somit entgegen der
Auffassung der Vorinstanz und mit der Beschwerdeführerin nicht von einer
durchschnittlichen oder nur "teils [...] leicht erhöhten" Aufmerksamkeit aus-
gegangen werden. Bezüglich der Zeichenähnlichkeit kann ein relativ gutes
Erinnerungsbild angenommen werden. Da die massgeblichen Verkehrs-
kreise hier neben Fachkreisen auch ein nichtausgebildetes Publikum um-
fassen, sind an ihre Englischkenntnisse keine hohen Erwartungen zu stel-
len (Urteile des BVGer B-87/2020 vom 26. April 2021 E. 5.3 "e [fig.]/pick e
bike [fig.]"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.3.1. "Stingray/Roamer
Stingray).
5.
5.1 Es ist strittig, ob die Widerspruchsmarke in den letzten fünf Jahren vor
Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren,
für die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist.
Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, die vier Rechnungen, die vier Lie-
ferungen von insgesamt 18'600 Spritzen mit der Bezeichnung PIC SOLU-
TION im Wert von EUR 3'906.– an einen einzigen Schweizer Kunden do-
kumentieren, genügten nicht, um einen ernsthaften Gebrauch der Marke
glaubhaft zu machen. Die Beschwerdegegnerin ist hingegen der Meinung,
ein ernsthafter Gebrauch in der Schweiz werde durch diese Rechnungen
ausgewiesen, selbst wenn der Stückpreis nur Fr. 0.21 pro Spritze betrage.
Die Vorinstanz erwog, bei "Lieferungen in dieser Grössenordnung" sei
auch mit einem geringen Stückpreis von einem rechtserhaltenden Ge-
brauch auszugehen.
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Seite 11
5.2 Die Einrede des Nichtgebrauchs wurde in der ersten Stellungnahme
zum Widerspruch am 8. Oktober 2019 (datiert auf den 9. Oktober 2019)
rechtzeitig erhoben. Es wurden keine wichtigen Gründe für den Nichtge-
brauch geltend gemacht. Somit hat die Beschwerdegegnerin den Ge-
brauch ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor Geltendmachung des
Nichtgebrauchs glaubhaft zu machen. Berechnet sich eine Frist nach Mo-
naten oder Jahren, endet sie im letzten Monat an dem Tag, der dieselbe
Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann (Art. 2 MSchV). Um
dem Widerspruchsgegner die frühe Erhebung der Einrede zu ermöglichen,
ist für den Fristbeginn auf den Tag abzustellen, an dem die Nichtge-
brauchseinrede versendet wird (vgl. CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Büh-
ler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl., Bern 2017,
Art. 32 N.14 ff.).
5.3 Vorliegend wurde die Stellungnahme inkl. Einrede des Nichtgebrauchs
am 8. Oktober 2019 bei der Vorinstanz eingereicht. Der massgebende
Zeitraum ist somit die Zeitspanne vom 8. Oktober 2014 bis zum 8. Oktober
2019 und nicht, wie im angefochtenen Entscheid erwogen, vom 20. August
2014 bis zum 20. August 2019. In diesem Sinne ist der Vorinstanz und der
Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass die Auszüge der Webseite des
Onlinehändlers eBay vom 13. Januar 2020 nicht geeignet sind, den ver-
langten Gebrauch zu belegen. Dasselbe gilt für die undatierte Wiedergabe
einer Verpackung in der Stellungnahme vom 13. Januar 2020 (Rz. 11) und
in der Beschwerdeantwort (Rz. 10).
5.4 Die Beschwerdegegnerin hat vier Rechnungen ins Recht gelegt, die
Warenlieferungen der italienischen Pikdare S.r.l. an die schweizerische Sa-
nitex S.A. in der relevanten Zeitspanne ausweisen
 Rechnung vom 5. Februar 2018 über 12'000 Spritzen "Seringue Pic Solu-
tion 50 ML CAT" zum Preis von EUR 2'520.–;
 Rechnung vom 5. April 2018 über 1'800 Spritzen "Seringue Pic Solution
50L.L S/Aiguille" zum Preis von EUR 378.–;
 Rechnung vom 27. November 2018 über 1'800 Spritzen "Seringue Pic So-
lution 50ML EXC.S/Aiguill" zum Preis von EUR 378.– sowie von 1'800 Sprit-
zen "Seringue Pic Solution 50L.L S/Aiguille" zum Preis von EUR 378.–;
 Rechnung der Beschwerdeführerin vom 15. Juli 2019 über 1'200 Spritzen
"Seringue Pic Solution 50ML EXC.S/Aiguill" zum Preis von EUR 252.–.
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Seite 12
Wie die Vorinstanz zutreffend feststellt, ist glaubhaft und wird von der Be-
schwerdeführerin auch nicht in Frage gestellt, dass die fakturierten Waren
vor Rechnungstellung in die Schweiz geliefert wurden und auffällig mit ei-
nem kreisrunden, roten Logo "PIC solution" der Beschwerdeführerin ge-
kennzeichnet sind. Da die PIKDARE S.r.l. im Jahr 2019 durch Fusion in der
Beschwerdegegnerin als Rechtsnachfolgerin aufgegangen ist, erscheint
eine Importlieferung von Originalware und die Zustimmung der Beschwer-
degegnerin zu diesem Gebrauch glaubhaft (Art. 11 Abs. 3 MSchG). Dass
auch die fünfte Rechnung vom 17. Oktober 2019 sich auf eine Lieferung
bezog, die vor dem 20. August 2019 stattgefunden hat und deshalb entge-
gen der Würdigung der Vorinstanz zu berücksichtigen wäre, wird von der
Beschwerdegegnerin nicht vorgetragen und kann, wie sich noch zeigt,
offenbleiben.
5.5 Zu prüfen bleibt, ob der glaubhaft gemachte Gebrauch auch quantitativ
ausreicht. Die Beschwerdeführerin argumentiert, es könne kein ernsthafter
Gebrauch vorliegen (vgl. E. 5.1).
Der Beschwerdeführerin ist einzuräumen, dass die Schutzvoraussetzung
des ernsthaften Gebrauchs grundsätzlich nicht bloss die subjektive Ge-
brauchsabsicht des Inhabers impliziert, die den blossen Scheingebrauch
vom Schutz ausschliesst ("ernsthaft" im Sinn von "ernst gemeint"; vgl. Ur-
teile des BVGer B-6505/2017 vom 21. Oktober 2019 E. 6.2 "Puma [fig.]/
MG Puma"; B-6986/2014 vom 2. Juni 2016 E. 3.4 "Eluage/Yaluage und
Yaluage [fig.]"; Entscheid der RGKE vom 26. Oktober 2001, in: sic! 2002,
S. 53 E. 3 "Express/Express clothing [fig.]"), sondern darüber hinaus die
öffentliche Wahrnehmbarkeit der Marke als Orientierungsmittel und mate-
rielle Rechtfertigung des Ausschlusses der Marke für andere Marktteilneh-
mer voraussetzt ("ernsthaft" im Sinn von "ernstzunehmend" bzw. engl. "ge-
nuine use"). Indessen darf dies nicht im Sinn von ökonomischen Marktan-
teilen, als Erfordernis eines notwendig schweizweiten oder mindestens
mehrjährigen Gebrauchs missverstanden werden, da bereits eine mini-
male Marktbearbeitung genügt (vgl. WANG, a.a.O., Art. 11 N. 71 f; BÜRGI
LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern
2008, 39 f).
5.6 Der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke im relevanten
Zeitraum erscheint im Ergebnis glaubhaft und die Ausführungen der Vor-
instanz hierzu sind nicht zu beanstanden.
B-4849/2020
Seite 13
5.7 Zu klären bleibt, für welche Waren der rechtserhaltende Gebrauch
glaubhaft gemacht wurde. Die Widerspruchsmarke ist, ins Deutsche über-
setzt, für Medizinische Instrumente; Subkutanspritzen; Einwegspritzen; In-
jektionsnadeln; Spritzen aller Art für medizinische Zwecke und Stiftspritzen
für medizinische Zwecke eingetragen.
Vorliegend ist der Gebrauch gemäss den Rechnungen für Einwegspritzen
ohne Nadel (in den Rechnungen als "S/Aiguille" bezeichnet) und Katheter-
spritzen (in den Rechnungen als "CAT" bezeichnet) glaubhaft gemacht. Es
ist aber gerechtfertigt, die rechtserhaltende Wirkung der Gebrauchshand-
lung auf den Begriff der Nizza-Klassifikation Nr. 100'164 "Spritzen aller Art
für medizinische Zwecke" ("seringues à usage médical", "syringes for me-
dical purposes") auszuweiten, da die vorstehenden Untertypen von medi-
zinischen Spritzen prototypisch für den Oberbegriff der Spritzen aller Art für
medizinische Zwecke stehen und der Eindruck eines zusammenhängen-
den Warenbereichs nicht von der Hand zu weisen ist. Von einem Hersteller
eines Untertyps medizinischer Spritzen wird mit anderen Worten auch die
Herstellung und der Vertrieb von medizinischen Spritzen aller Art erwartet.
Die verkauften Produkte sind typische Waren des Begriffs der oben ge-
nannten Nizza-Klassifikation und gehören in das gängige Sortiment eines
branchentypischen Anbieters. Nicht wesentlich ist, ob es sich um Einmal-
spritzen oder mehrfach verwendbare Spritzen handelt und ob die Lieferung
mit oder ohne vormontierter Nadel ("aiguille", "spilla", "needle") erfolgt.
6.
Es ist nun zu prüfen, ob zwischen den Zeichen eine Verwechslungsgefahr
besteht, was von der Vorinstanz bejaht wurde.
6.1 Die Beschwerdeführerin verneint eine Verwechslungsgefahr, da keine
Warenidentität und nur eine schwache Zeichenähnlichkeit vorliege, und
das dreibuchstabige Element "Pic" als beschreibende Angabe und somit
als kennzeichnungsschwach einzustufen sei. Auch der Zeichenbestandteil
"SOLUTION" der Widerspruchsmarke sei nur schwach kennzeichnungs-
kräftig. Darüber hinaus seien Endverbraucher nur in geringem Umfang Ab-
nehmer von Einwegspritzen und es sei jedenfalls von einer grösseren Auf-
merksamkeit beim Erwerb dieser auszugehen.
6.2 Die Beschwerdegegnerin ist hingegen der Meinung, dass unter An-
nahme einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine
hochgradige Zeichenähnlichkeit gegeben sei, da "Pic" den kennzeich-
nungskräftigen Bestandteil der Widerspruchsmarke PIC SOLUTION bilde
B-4849/2020
Seite 14
und die angefochtene Marke SYRIPIC dieses Element aufgrund der grafi-
schen Hervorhebung mittels P als Grossbuchstabe in "Pic" als selbständi-
ges, das Kennzeichen prägende Element, übernehme. "SOLUTION" und
"SYRI" werden von der Beschwerdegegnerin als nicht unterscheidungs-
kräftige Bestandteile der Marken sowie als beschreibend angesehen. Sie
geht zudem von Warenidentität aus, was zu einem besonders strengen
Massstab bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr führe.
7.
Zunächst ist die Warengleichartigkeit zu prüfen. Die angefochtene Marke
wurde für die Kennzeichnung für "[M]edizinische Spritzen mit Hohlnadel für
Injektionen" eingetragen. Dabei handelt es sich um einen Untertyp des Be-
griffs der Nizza-Klassifikation Nr. 100'164 "Spritzen aller Art für medizini-
sche Zwecke" ("seringues à usage médical", "syringes for medical purpo-
ses"), der mit diesem wirtschaftlich ein kompaktes Angebot bildet, wie es
aus einer Hand bzw. betrieblichen Herkunft erwartet wird. Die Wider-
spruchsmarke ist für verschiedene weitere Warengattungen registriert. Ei-
nerseits sind dies abstrakte Oberbegriffe wie "medizinische Instrumente"
sowie "Spritzen aller Art für medizinische Zwecke" und andererseits spezi-
fischere Einträge wie "Subkutanspritzen", "Einwegspritzen", "Injektionsna-
deln" sowie "Stiftspritzen für medizinische Zwecke". Der Gebrauch der
Marke wurde für Spritzen aller Art für medizinische Zwecke glaubhaft ge-
macht (vgl. E. 5.7). In Bezug auf die vorliegend fraglichen medizinischen
Spritzen können eine einheitliche Wertschöpfungskette, fabrikationsspezi-
fisches Know-how und gleiche Abnehmerkreise sowie Vertriebswege an-
genommen werden, was zur Identität oder zumindest hohen Gleichartigkeit
der Waren führt. Der Vorinstanz ist daher zuzustimmen, dass es sich um
identische oder zumindest hochgradig gleichartige Waren handelt.
8.
Nachfolgend ist sodann die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.
8.1 Die zu vergleichenden Zeichen sind reine Wortmarken. Als erstes ist
auf den Wortklang einzugehen. Beide Marken enthalten den Bestandteil
"Pic". Die Widerspruchsmarke PIC SOLUTION ist viersilbig (PIC-SO-LU-
TION), die Akzentuierung liegt auf "Pic". Die angefochtene Marke SYRIPIC
ist dreisilbig (SY-RI-PIC), wobei "Pic" die letzte, unbetonte Silbe bildet und
weniger prägend wirkt. Phonetisch sind die Zeichen nur schwach ähnlich.
8.2 Als zweites ist das Schriftbild zu vergleichen. Die Widerspruchsmarke
besteht aus zwei Wörtern mit insgesamt 11 Buchstaben. Die angefochtene
B-4849/2020
Seite 15
Marke besteht – wie auch der Bestandteil "SOLUTION" der Widerspruchs-
marke, der mit dem gleichen Buchstaben anfängt – aus sieben Buchsta-
ben. "SyriPic" enthält stilistisch einen Grossbuchstaben in der Wortmitte,
die Gross- und Kleinschreibung ist bei reinen Wortmarken bezüglich die
Ausdrucksebenen aber irrelevant (vgl. E. 3.4). Die beiden Zeichen stimmen
schriftbildlich sowohl im Zeichenbestandteil "Pic", mit Ausnahme von des-
sen Position innerhalb der Marke, wie auch in der Verwendung des Buch-
stabens "S", einmal am Wortanfang von "SYRI", und einmal am Wortan-
fang von "SOLUTION", sowie bei der Verwendung des Buchstabens "I" am
Ende von "SYRI" und als Bestandteil von "SOLUTION" überein. Visuell
sind sich die Zeichen zwar ähnlich, aber nur im verminderten Masse. Dies
gilt insbesondere auch aufgrund der Auffälligkeit des Buchstabens "Y" im
Schriftbild von SYRIPIC (vgl. Urteil des BVGer B-4714/2020 vom 5. Okto-
ber 2020 E. 7 "Dolocyl/Dolocan").
8.3 Zu prüfen bleibt, ob die Zeichen auf sinngehaltlicher Ebene überein-
stimmen.
8.3.1 Im Französischen bedeutet "Pic": "Spitzhacke", "Pickel", "Specht",
"Gipfel", "Höhepunkt" oder "Spitze" (Wörterbuch Dictionnaire de
l'Académie française Online; Wörterbuch Petit Robert Online; Wörterbuch
Leo Online, alle abgerufen am 10. Januar 2022). Ferner kann dazu ge-
danklich die Verbindung mit ''pique" (für das deutsche Wort "Pike", "Spiess"
oder "Lanze") gemacht oder daraus eine Anspielung auf das Verb "se
piquer" für "sich spritzen" ("percer la peau, entamer superficiellement la
chair", "spécialement pour percer la peau avec une aiguille pour faire une
injection") verstanden werden (Wörterbuch Dictionnaire de l'Académie
française Online/mots proche à "pic", abgerufen am 10. Januar 2022).
Der gemeinsame Zeichenbestandteil "Pic" beider Marken kann aus franzö-
sischsprachiger Sicht nicht als Mutilation von "se piquer" angesehen wer-
den, da diesbezüglich nicht nur eine Verkürzung um Buchstaben oder Sil-
ben vorliegt. Hingegen übernimmt "Pic" direkt den Vollbegriff "pic" für
"Spitze", was im Branchenzusammenhang von den massgebenden Ver-
kehrskreisen in Bezug auf die gekennzeichneten Waren zusammen mit der
sinngehaltlichen Nähe von "Pic" zu "se piquer" überwiegend sowie ohne
besondere Denkarbeit als beschreibender Hinweis auf "Spitze" oder "ste-
chen" resp. "mit einer Spitze Löcher in etwas stechen" verstanden wird.
Die Mehrdeutigkeit von "Pic" im Französischen spielt darum vorliegend
keine Rolle.
B-4849/2020
Seite 16
In der deutschen Schriftsprache kommt "Pic" keine eigenständige Bedeu-
tung zu. Als Mutilation bzw. Anspielung auf "picken", "piksen" oder "Pike"
kann "Pic" aber trotzdem eine Sinnvorstellung bewirken. "Picken" steht für
"mit dem Schnabel in kurzen, schnellen Stössen (Nahrung) aufnehmen, zu
sich nehmen" und "mit spitzem Schnabel [leicht] schlagen" (Duden Online,
abgerufen am 10. Januar 2022). Synonyme für "picken" sind "aufpicken",
"aushacken", oder "[ein-]hacken" (Duden Synonymwörterbuch, abgerufen
am 10. Januar 2022). "Piksen" steht für "brennen", "prickeln" oder "ste-
chen" (Duden Online; Duden Synonymwörterbuch, beide abgerufen am
10. Januar 2022). Die Pike steht unter anderem für "Spiess des Fussvol-
kes" (Duden Online, abgerufen am 10. Januar 2022).
Es kann insgesamt aus deutschsprachiger Sicht nicht unterstellt werden,
dass der massgebende Verkehrskreis ohne weiteres die Verbindung zwi-
schen "Pic" und "mit einer Spritze einstechen" macht. Eine gedankliche
Verbindung von "Pic" zu "piksen" resp. "mit einer Spitze Löcher in etwas
stechen" ist dennoch möglich.
Auf Italienisch kommt "Pic" keine vorliegend relevante Bedeutung oder An-
deutung zu. Es kann auch keine Anspielung erkannt werden.
Auf Englisch ist "Pic" eine Kurzform für das Verb "to pick" oder das Nomen
"picture". "To pick" entspricht dem Deutschen Verb "picken" und wird ver-
wendet für "detach and remove from where it is growing", "choose (some-
one or something) from a number of alternatives" oder "make (a hole) in
fabric by pulling at it with one's fingers" (Wörterbuch Oxford Dictionaries
Online, abgerufen am 10. Januar 2022). "Picture" steht für ein Foto oder
einen Kinofilm (Wörterbuch Oxford Dictionaries Online, abgerufen am
10. Januar 2022). Von medizinischen Fachkreisen können die notwendi-
gen Fremdsprachenkenntnisse im Englischen vorausgesetzt werden, um
diese beiden Begriffe einordnen zu können. Die Bekanntheit von Wörtern
des englischen Grundwortschatzes, zu dem "to pick" und "picture" gehö-
ren, ist auch in Bezug auf die relevanten Durchschnittsabnehmerkreise im
Publikum anzunehmen (vgl. E. 4).
"Pic" kann als naheliegende Anspielung zum englischen Verb "pick" ange-
sehen werden. Im Branchenzusammenhang erscheint es wahrscheinlich,
dass die massgebenden Verkehrskreise in Bezug auf die gekennzeichne-
ten Waren unter "Pic" eine gedankliche Verbindung zu "picken" resp. "mit
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Seite 17
einer Spitze Löcher in etwas stechen" oder "piksen" machen. Aus englisch-
sprachiger Sicht muss der Zeichenbestandteil "Pic" in Bezug auf die mass-
gebenden Waren demnach ebenfalls als beschreibend angesehen werden.
Insgesamt kann dem Zeichenelement "Pic" ein die Ware beschreibendes
Attribut im Sinne von "mit einer Spitze Löcher in etwas stechen" zuerkannt
werden. "Pic" wird sinngehaltlich für die Beschreibung des Einstechens
durch feine Spitzen, z.B. durch medizinische Spritzen oder auch durch
Stechinstrumente von Insekten verstanden.
8.3.2 Der Widerspruchsmarkenbestandteil "SOLUTION" steht im Franzö-
sischen als auch im Englischen für die deutschen Wörter "Lösung", "Lö-
sungsweg" oder "Auflösung" (Wörterbuch Dictionnaire de l'Académie
française Online; Wörterbuch Oxford Dictionaries Online; Wörterbuch Leo
Online, alle abgerufen am 10. Januar 2022). Im Deutschen wird "SOLU-
TION" in diesem Sinne als Synonym für "Arzneimittellösung" verwendet
(Duden Online, abgerufen am 10. Januar 2022). Im Italienischen hat "SO-
LUTION" keine eigene Bedeutung, aber entspricht fast dem italienischen
Wort "soluzione" (Wörterbuch Leo Online, abgerufen am 10. Januar 2022).
Das englische Wort "solution" zählt zum Grundwortschatz und wird von den
vorliegend einschlägigen Abnehmerkreisen verstanden.
Auf semantischer Ebene kann für die massgebenden Verkehrskreise be-
treffend die beanspruchten Waren denn auch eine Verbindung der beiden
Zeichenbestandteile der Widerspruchsmarke "Pic" und "SOLUTION" un-
terstellt werden. Insgesamt kann der Widerspruchsmarke eine gedankliche
Anspielung als "Lösung" für "mit einer Spitze Löcher in etwas stechen"
resp. als "Lösung für Spritzen" entnommen werden. Diese Anspielung wird
durch die Ware selbst bestätigt und verstärkt.
8.3.3 Das Zeichen "SYRIPIC" teilt sich gedanklich in SYRI und Pic auf.
SYRI kommt in keiner der Prüfungssprachen eine eigentliche Bedeutung
zu. Es kann aber als unmittelbare Anspielung auf das englische Wort "sy-
ringe", zu Deutsch "Spritze", auf Französisch "seringue" (Wörterbuch Leo
Online, abgerufen am 10. Januar 2022) und auf Italienisch "siringa" (Wör-
terbuch Leo Online, abgerufen am 10. Januar 2022), gesehen werden.
Für Fachpersonen und den (Gross-)Teil der Abnehmer, die Englisch spre-
chen, erinnert das Zeichenelement SYRI- aufgrund der Nähe zum engli-
schen Wort "syringe" (Spritze) unmittelbar an die einschlägige Ware, me-
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Seite 18
dizinische Spritzen. SYRI- wird daher unmittelbar als Aussage über be-
stimmte Eigenschaften respektive die Art der zu kennzeichnenden Waren
verstanden und für die Abnehmerschaft erkennbar als mutilierte Sachbe-
zeichnung für medizinische Spritzen verwendet. Eine ähnliche sinngehalt-
liche Mitteilung kann aufgrund der Nähe von SYRI zu "siringa" auch für
italienischsprachige Verkehrskreise unterstellt werden. SYRI ist somit im
vorliegenden Zusammenhang ein die Ware beschreibender Markenbe-
standteil.
Die angefochtene Marke "SyriPic" wird auf semantischer Ebene im Bran-
chenkontext demzufolge als "Spritze", "mit einer Spitze Löcher in etwas
stechen" bzw. "Stechen mit Spritzen" verstanden. Das Zeichenelement
SYRI verstärkt respektive überholt die gedankliche Verbindung von "Pic"
zum Stechen mit medizinischen Spritzen. Beide Markenbestandteile der
angefochtenen Marke SYRIPIC sind demnach beschreibend, wobei "Pic"
wenig beschreibend ist. Ob "SYRI" oder "Pic" für das Zeichen prägender
ist, kann offengelassen werden.
8.3.4 Im Ergebnis ist auf sinngehaltlicher Ebene eine Zeichenähnlichkeit
gegeben. Semantisch handelt es sich bei allen drei Zeichenbestandteilen
und bei beiden Marken um beschreibende Zeichen.
8.4 Es besteht somit zwischen den fraglichen Marken sowohl auf den Aus-
drucksebenen des Wortklangs wie des Schriftbilds je eine schwache Zei-
chenähnlichkeit und auf der Ebene des Sinngehalts eine normale Zeichen-
ähnlichkeit.
9.
Im nächsten Schritt ist auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke einzugehen. SOLUTION als zweiter Bestandteil der Widerspruchs-
marke ist gemeinfrei oder zumindest eng an den gemeinfreien respektive
beschreibenden Begriff der "Lösung" ("solution", "soluzione", "solution")
angelehnt (vgl. E. 8.3.2). Auch der Bestandteil "Pic" kann aufgrund der An-
lehnung an die Verben "piksen", "se piquer" und "to pick" als nicht sehr
fantasievoll für die Kennzeichnung von medizinischen Spritzen und somit
im Branchenzusammenhang ebenfalls als beschreibend angesehen wer-
den. Die Widerspruchsmarke als Ganzes kann denn auch die Ware be-
schreibend als "Lösung für Spritzen" verstanden werden. Insgesamt ist
demnach von einer schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke für medizinische Spritzen auszugehen, wobei der Bestandteil "Pic"
das prägendere Element der gesamten Marke ist.
B-4849/2020
Seite 19
10.
Schliesslich ist vor dem Hintergrund der gesamten Umstände über die Ver-
wechslungsgefahr zu befinden.
10.1 In der hier zu entscheidenden Konstellation sind die Waren, für die die
Marken eingetragen sind, zumindest hochgradig gleichartig. Der strenge
anzuwendend Massstab in Bezug auf die Zeichenähnlichkeit wird aber
durch die erhöhte Aufmerksamkeit der massgeblichen Abnehmerkreise
und die unterschiedlichen Wortanfänge der fraglichen Marken abge-
schwächt. Dies spricht grundsätzlich für einen genügenden Zeichenab-
stand und gegen die Gefahr von Fehlzurechnungen. Dagegen ist vorzu-
bringen, dass sich die Abnehmer bei der Wahrnehmung von Wörtern nicht
alleine auf deren Anfang fokussieren, sondern auch das Ende wiederer-
kennen. Die Inversion von Anfangssilbe zu Endsilbe kann Verwechslungen
entscheidend begünstigen.
10.2 Ferner steht die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit in einer Wechsel-
wirkung mit der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der gemeinsamen
wie auch der unterschiedlichen Markenbestandteile. Die beiden zu beurtei-
lenden Marken sind sowohl phonetisch als auch visuell nur schwach ähn-
lich. Sinngehaltlich liegt aber eine normale Zeichenähnlichkeit vor. Demge-
genüber weisen sowohl die Widerspruchsmarke als auch die angefochtene
Marke nur eine schwache Kennzeichnungskraft auf. Entscheidend ist in
diesem Sinne der doch ein wenig grössere Schutzumfang der angefochte-
nen Marke im Vergleich zu jenem der Widerspruchsmarke. SYRI ist als
Mutilation weniger beschreibend als SOLUTION. Die Zeichenähnlichkeit
wird vorliegend durch die Kennzeichnungsschwäche der beiden Marken
relativiert. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke ist insgesamt nicht
gross genug, sodass es – trotz einer gewissen Zeichenähnlichkeit und zu-
mindest hochgradigen Warengleichheit – nicht zu Fehlzurechnungen sei-
tens der massgebenden Abnehmerkreise kommen kann. Eher gering ist
die Gefahr, die massgebenden Abnehmerkreise könnten SYRIPIC als ein
Serienzeichen von PIC SOLUTION missdeuten und die entsprechenden
Produkte als austauschbare Ersatzprodukte auffassen.
10.3 Im Ergebnis besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen PIC SO-
LUTION und SYRIPIC. Die Vorinstanz stellte die Verwechslungsgefahr so-
mit zu Unrecht fest. Die Beschwerde ist gutzuheissen und der Widerspruch
abzuweisen.
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Seite 20
11.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung sowie finanzieller Lage der Parteien zu bemessen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 63 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a
VGG i.V.m. Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (vgl. Art. 4 VGKE). Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Tur-
binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen
und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.
12.
Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder
auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und
verhältnismässig hohen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1
VwVG; Art. 64 Abs. 5 VwVG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 Bst. a VGG i.V.m. Art. 7
VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie
allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der ein-
gereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund
der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdeführerin
hat für das Beschwerdeverfahren eine Honorarnote über Fr. 4'308.– (inkl.
Mehrwertsteuerzuschlag im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE) einge-
reicht. Dieser Betrag erscheint aufgrund des aktenkundigen Aufwands an-
gemessen. Für das vorinstanzliche Verfahren ist die Beschwerdeführerin
von der Beschwerdegegnerin mit Fr. 2'400.– zu entschädigen.
13.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 BGG). Es wird mit Eröffnung rechtskräftig.
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