Decision ID: 2e6fb75c-8163-4b58-af67-6d2569753be2
Year: 2020
Language: de
Court: ZH_HG
Chamber: ZH_HG_001
Canton: ZH
Region: Zürich
Law Area: civil_law

betreffend Marke / UWG
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Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2)
" 1. Es sei festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 1 "B._" für sämtliche beanspruchten Waren nichtig ist.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. Mehrwertsteuer) zulasten der Beklagten."
Gesuch der Beklagten: (act. 34 S. 1 f. sinngemäss)
Der Beklagten sei die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren. Der Beklagten sei Rechtsanwalt Dr. Y._ als unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen.
Sachverhalt und Verfahren
A. Sachverhalt
Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft schweizerischen Rechts mit Sitz in
C._ ZG und bezweckt im Wesentlichen Erwerb, Halten, Verwaltung und Ver-
äusserung von Immaterialgüterrechten (act. 1 Rz. 14; act. 3/3). Sie ist Inhaberin
der Markenrechte von A._ (act. 1 Rz. 15; act. 3/4).
Die Beklagte ist eine Private Limited Company englischen Rechts und bezweckt
den Einzelhandel und die Tätigkeit als Patent- und Urheberrechtsagent sowie die
Erbringung weiterer Rechtsdienstleistungen (act. 1 Rz. 16; act. 3/6-7). Sie wurde
am tt.mm.2018 durch ihren in der Schweiz wohnhaften Director D._, E._
[Ort], gegründet (act. 1 Rz. 16, 75; act. 3/6-7) und ist Inhaberin der streitgegen-
ständlichen im schweizerischen Markenregister für die Klassen 3 und 14 einge-
tragenen Marke Nr. 1 "B._" (act. 1 Rz. 17; act. 3/8). Der Gründer und Direc-
tor der Beklagten, D._, E._, ist als Vertreter der streitgegenständlichen
Marke im schweizerischen Markenregister eingetragen (act. 1 Rz. 16, 17, 75, 77;
act. 3/6-8).
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Mit vorstehendem Rechtsbegehren verlangt die Klägerin die Feststellung der
Nichtigkeit der streitgegenständlichen Marke.
Am tt.mm.2017 meldete die "F._", eine Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung bulgarischen Rechts mit Sitz in G._ (act. 1 Rz. 37; act. 3/68-69), die
Wortmarke "B._" für die Klassen 3 und 14 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt unter dem Aktenzeichen 2 an (act. 1 Rz. 66; act. 3/134). Die streitgegen-
ständliche Marke meldete sie am tt.mm.2018 beim Eidgenössischen Institut für
Geistiges Eigentum an (act. 1 Rz. 70, 71; act. 3/8; act. 3/136). Gleichentags mel-
dete sie die Unionsmarke "B._" für die Klassen 3 und 14 beim Amt der Euro-
päischen Union für Geistiges Eigentum unter der Nummer 3 an (act. 1 Rz. 70, 73;
act. 3/137; act. 3/94). Die Anmeldungen der streitgegenständlichen Marke und der
Unionsmarke übertrug sie am 17. Juli 2018 auf die H._ GmbH (act. 1 Rz. 72,
73; act. 3/138).
Am tt.mm.2017 meldete die I._ GmbH, J._ [Ort], die Wortmarke
"B._" für die Klassen 14, 16, 18 und 35 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt an (Aktenzeichen 4; act. 1 Rz. 67; act. 3/135). Diese übertrug sie mit An-
trag vom tt.mm.2018 (Eingang beim Deutschen Patent- und Markenamt) auf die
Klägerin (act. 1 Rz. 68; act. 3/135). Anfang Juli 2018 gab die Klägerin anlässlich
der Haute Couture Fashion Week in Paris offiziell den Launch der Haute-...-
Kollektion "B._" bekannt (act. 1 Rz. 18-20, 74; act. 3/140; act. 3/141).
Die streitgegenständliche Marke wurde am tt.mm.2018 in das schweizerische
Markenregister eingetragen (act. 1 Rz. 72, 78; act. 3/8). Am 4. Dezember 2018
beantragte die H._ GmbH die Übertragung der streitgegenständlichen Marke
auf die Beklagte (Eintragung am tt.mm.2018; act. 1 Rz. 72, 82, 83; act. 3/8;
act. 3/148). Mit Schreiben vom tt.mm.2018 stellte die K._ LTD Strafantrag
gegen die Klägerin wegen Verletzung der Rechte an der streitgegenständlichen
Marke (act. 1 Rz. 83, 84; act. 3/46). Bei der Strafantragstellerin handelte es sich
indessen um ein Versehen (act. 1 Rz. 84, 85; act. 3/149; act. 3/150). Die K._
LTD ist eine andere Gesellschaft des Directors der Beklagten (act. 1 Rz. 85;
act. 3/57; act. 3/151). Mit Schreiben vom 19. Februar 2019 stellte der Director der
Beklagten klar, dass diese als Strafantragstellerin gilt (act. 1 Rz. 84; act. 3/150).
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Eine Nutzung der streitgegenständlichen Marke durch die Beklagte oder eine an-
dere Gesellschaft ist nicht nachgewiesen (act. 1 Rz. 87; act. 3/154). Gemäss Dar-
stellung der Klägerin melde der Director der Beklagten über seine Gesellschaften
in Europa tausende von Marken ohne Gebrauchsabsicht an, um Markenkonflikte
zu provozieren und die betroffenen Dritten zum Freikauf gegen eine Ablösesum-
me zu bewegen (act. 1 Rz. 1, 28, 30).
Die Klägerin ist der Ansicht, bei der streitgegenständlichen Marke handle es sich
um eine Sperr- bzw. Piratenmarke sowie um eine Spekulationsmarke (act. 1
Rz. 98, 99). Die Anmeldung einzig in Behinderungsabsicht verstosse gegen das
UWG (act. 1 Rz. 102). Zudem gehöre sie aufgrund ihres beschreibenden Charak-
ters zum freihaltebedürftigen Gemeingut, weshalb sie gemäss Art. 2 lit. a MSchG
vom Markenschutz ausgeschlossen sei (act. 1 Rz. 103, 106).
Ergänzend wird auf die Darstellung der Klägerin in der Klageschrift Bezug ge-
nommen (act. 1). Auf diese ist nachfolgend einzugehen, soweit sich dies für die
Entscheidungsfindung als notwendig erweist.
B. Prozessverlauf
Die Klägerin reichte mit Eingabe vom 23. April 2019 (Datum Poststempel) die vor-
liegende Klage gemäss vorstehendem Rechtsbegehren sowie einen Antrag um
(zunächst superprovisorische) Anordnung vorsorglicher Massnahmen ein (act. 1;
act. 2A-2B; act. 3/3-154; act. 4). Mit Verfügung vom 26. April 2019 hiess die Vize-
präsidentin das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen ohne Anhö-
rung der Gegenpartei superprovisorisch gut und setzte der Beklagten eine Frist
an, um das Gesuch der Klägerin um Anordnung vorsorglicher Massnahmen zu
beantworten (act. 5). Den ihr mit der nämlichen Verfügung vom 26. April 2019
auferlegten Kostenvorschuss von CHF 9'000.00 leistete die Klägerin am 9. Mai
2019 innert Frist (act. 9). Mit Verfügung vom 21. Mai 2019 wurde der Beklagten
Frist bis 26. August 2019 angesetzt, um eine Klageantwort einzureichen (act. 10).
Die im Vereinigten Königreich eingetragene Beklagte berief sich mit Eingabe vom
11. Juni 2019 innert erstreckter Frist zur Beantwortung des Gesuchs um Anord-
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nung vorsorglicher Massnahmen (act. 12) auf die Ungültigkeit der Zustellung an
die Adresse ihres in der Schweiz wohnhaften Directors (act. 14; act. 15). Mit Ver-
fügung vom 18. Juni 2019 wurde die Eingabe der Klägerin zur Stellungnahme
zum Einwand der ungültigen Zustellung zugestellt (act. 16). Die Klägerin nahm mit
Eingabe vom 21. August 2019 innert erstreckter Frist (act. 18) Stellung zum Ein-
wand der ungültigen Zustellung (act. 21; act. 22/155-156). Mit Verfügung vom
28. August 2019 wurde der Beklagten bzw. ihrem Director eine einmal er-
streckbare Frist von 10 Tagen angesetzt, um schriftlich zur Eingabe der Klägerin
vom 21. August 2019, insbesondere zur Organstellung und Zeichnungsberechti-
gung ihres Directors bei der Beklagten, Stellung zu nehmen; zudem wurde der
Beklagten die mit Verfügung vom 21. Mai 2019 angesetzte Frist zur Einreichung
einer Klageantwort einstweilen abgenommen (act. 23). Die Beklagte reichte mit
Eingabe vom 2. Oktober 2019 innert erstreckter Frist (act. 25) ihre Stellungnahme
ein (act. 27). Mit Verfügung vom 4. Oktober 2019 wurde die Wirksamkeit vergan-
gener und künftiger Zustellungen für die Beklagte an die Adresse des Director der
Beklagten in der Schweiz bejaht und der Beklagten eine Notfrist von 20 Tagen zur
Beantwortung des Gesuchs um Anordnung vorsorglicher Massnahmen angesetzt
(act. 28).
Die Beklagte stellte darauf mit Eingabe vom 4. November 2019 ein 40-seitiges
Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und kündigte eine Wi-
derklage an, wobei die Seiten 3-40 und die Beilagen nur für das Gericht bestimmt
waren (act. 30; act. 31/1-12). Mit Beschluss vom 5. Dezember 2019 wurde die
Eingabe der Beklagten vom 4. November 2019 teilweise (S. 3-40) samt vollstän-
digen Beilagen an die Beklagte retourniert und dieser eine einmalige, nicht erst-
reckbare Frist von 10 Tagen ab Zustellung angesetzt, um die Eingabe und Beila-
gen gemäss Dispositiv-Ziffer 1 entweder parteiöffentlich erneut einzureichen oder
mit begründeten Anträgen um Anordnung von Schutzmassnahmen, unter der An-
drohung, dass bei Säumnis das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nur auf-
grund von act. 30 S. 1 und 2 und ohne Beilagen beurteilt wird; gleichzeitig wurde
der Beklagten – da die Frist zur Einreichung einer Klageantwort bei Zustellung der
Verfügung vom 28. August 2019 bereits abgelaufen war (act. 32 E. 5 S. 9-10) –
eine nicht erstreckbare Nachfrist von 20 Tagen ab Zustellung angesetzt, um ihre
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Art. 222 Abs. 2 ZPO entsprechende Klageantwort in fünffacher Ausfertigung ein-
zureichen, wobei die Beilagen in der Klageantwort (einschliesslich Verzeichnis der
Beweismittel) in zweifacher Ausfertigung beizulegen waren, unter der Androhung,
dass bei Säumnis das Gericht entweder einen Endentscheid treffen, sofern die
Angelegenheit spruchreif ist, oder zur Hauptverhandlung vorgeladen wird; im Üb-
rigen wurden die mit Verfügung vom 26. April 2019 superprovisorisch angeordne-
ten vorsorglichen Massnahmen bestätigt (act. 32).
Die Beklagte stellte mit Eingabe vom 6. Januar 2020 ein verbessertes Gesuch um
Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege (act. 34); gleichzeitig beantragte sie
betreffend die Urkunden in Beilage 1 "Übersicht über Einkommen und Vermögen
von Hrn. D._ (10 Seiten)" (act. 35/1) sinngemäss Schutzmassnahmen i.S.v.
Art. 156 ZPO (act. 34 S. 13 f.). Eine Klageantwort ging innert Frist nicht ein. Am
16. Januar 2020 erhob die Beklagte zudem gegen den Beschluss vom
5. Dezember 2019 Beschwerde ans Bundesgericht (act. 36; act. 39 S. 3). Auf die-
se trat das Bundesgericht mit Urteil 4A_26/2020 vom 29. Januar 2020 nicht ein
(act. 39). Mit Beschluss vom 9. März 2020 wurde insbesondere der Antrag der
Beklagten auf Anordnung von Schutzmassnahmen betreffend die Urkunden in
Beilage 1 "Übersicht über Einkommen und Vermögen von Hrn. D._
(10 Seiten)" (act. 35/1) abgewiesen (act. 40). Gegen diesen Beschluss erhob die
Beklagte mit Eingabe vom 18. Mai 2020 Beschwerde ans Bundesgericht (act. 42;
act. 43 S. 4). Auf diese trat das Bundesgericht mit Urteil 4A_245/2020 vom
25. Mai 2020 nicht ein (act. 43).
Nach Retournierung der Verfahrensakten an das hiesige Gericht ist das erstin-
stanzliche Verfahren fortzusetzen. Das Verfahren erweist sich als spruchreif.
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Erwägungen
1. Formelles
1.1. Prozessvoraussetzungen
Die internationale Zuständigkeit stützt sich auf Art. 22 Ziff. 4 LugÜ, die örtliche
Zuständigkeit auf Art. 109 Abs. 1 Satz 2 IPRG (Geschäftssitz des im Register ein-
getragenen Vertreters). Die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts ergibt
sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. Art. 6 Abs. 4 lit. a ZPO und § 44 lit. a GOG.
Gemäss Art. 52 MSchG hat der Ansprecher ein rechtliches Interesse nachzuwei-
sen. Ein solches "liegt vor, wenn die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss
sind, die Ungewissheit durch die Feststellung über Bestand und Inhalt des
Rechtsverhältnisses beseitigt werden kann und ihre Fortdauer der Klagepartei
nicht zugemutet werden kann, weil sie sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindert"
(BGE 136 III 102 E. 3.1 S. 103 m. Nw. = sic! 2010, 436 – "Yello/Yallo"). Bei der
Nichtigkeitsklage sind die Anforderungen an das Rechtsschutzinteresse geringer,
namentlich wenn sich diese auf den Nichtgebrauch nach Art. 12 MSchG stützt
(BGE 136 III 102 E. 3.4 S.104-105 = sic! 2010, 436 – "Yello/Yallo"; BGer
4A_516/2010 v. 02.12.2010 E. 5.5 = sic! 2011, 315 – "Zurich Trust Forum"; MAR-
KUS R. FRICK, in: Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar,
hrsg. von Lucas David/Markus R. Frick, 3. Aufl. 2017, N. 21, 24 zu Art. 52
MSchG). Ein schutzwürdiges Interesse liegt insbesondere vor, wenn dem An-
sprecher ein gerichtliches Vorgehen angedroht wurde (BGer 4A_516/2010 v.
02.12.2010 E. 5.3 = sic! 2011, 315 – "Zurich Trust Forum"), oder wenn der An-
sprecher die eingetragene Marke ebenfalls verwenden will (FRICK, in: Basler
Kommentar, N. 21 zu Art. 52 MSchG). Die Klägerin verwendet den Wortlaut der
streitgegenständlichen Marke im Rahmen der Vermarktung ihrer Haute-...-
Kollektion (act. 1 Rz. 13, 74). Die Beklagte hat deshalb mit Strafantrag vom
tt.mm.2018 die Einleitung eines Strafverfahrens gegen die Klägerin bzw. die ver-
antwortlichen Personen angestrengt (act. 1 Rz. 13, 83; act. 3/46). Damit besteht
ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse der Klägerin.
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Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind ebenfalls erfüllt.
1.2. Schutzmassnahmen
Die Urkunden in Beilage 1 "Übersicht über Einkommen und Vermögen von Hrn.
D._ (10 Seiten)" (act. 35/1) wurden der Klägerin einstweilen nicht zugestellt
und gesondert aufbewahrt (Ziffer 1 des Beschlusses vom 9. März 2020). Die
einstweilen gesondert aufbewahrten Urkunden in Beilage 1 "Übersicht über Ein-
kommen und Vermögen von Hrn. D._ (10 Seiten)" (act. 35/1) würden andro-
hungsgemäss nach Eintritt der formellen Rechtskraft des Beschlusses vom
9. März 2020 der Klägerin zugestellt (Ziffer 6 des Beschlusses vom 9. März
2020). Die Beklagte hatte die Möglichkeit, mit schriftlicher Eingabe die gesondert
aufbewahrten Urkunden in Beilage 1 "Übersicht über Einkommen und Vermögen
von Hrn. D._ (10 Seiten)" (act. 35/1) bis zum Versand nach Rechtskraft des
Beschlusses als Beweismittel zurückzuziehen und deren Rücksendung zu verlan-
gen (Ziffer 7 des Beschlusses vom 9. März 2020).
Mit Abweisung der gegen den Beschluss vom 9. März 2020 erhobenen Be-
schwerde der Beklagten durch Urteil des Bundesgerichts 4A_245/2020 vom
25. Mai 2020 ist der Beschluss vom 9. März 2020 in formelle Rechtskraft erwach-
sen. Die Beklagte hat den Rückzug der gesondert aufbewahrten Urkunden in Bei-
lage 1 "Übersicht über Einkommen und Vermögen von Hrn. D._ (10 Seiten)"
(act. 35/1) als Beweismittel nicht erklärt und deren Rücksendung nicht verlangt.
Diese bilden somit Bestandteil der Verfahrensakten, womit auf diese Bezug ge-
nommen werden kann. Eine förmliche Zustellung an die Klägerin erübrigt sich
mangels Beschwer, da das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ohne weitere
Stellungnahme abzuweisen ist.
1.3. Versäumte Klageantwort
Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht nach unbenutzter Nachfrist einen
Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist.
Der Beklagten wurde mit Beschluss vom 5. Dezember 2019 eine nicht erstreckba-
re Nachfrist von 20 Tagen ab Zustellung angesetzt, um ihre Art. 222 Abs. 2 ZPO
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entsprechende Klageantwort in fünffacher Ausfertigung einzureichen (act. 32).
Der Director der Beklagten nahm den Beschluss am 10. Dezember 2019 an sei-
nem schweizerischen Wohnsitz in Empfang (act. 33/2). Diese Zustellung ist wirk-
sam. Zur Begründung wird auf die Verfügung vom 4. Oktober 2019 verwiesen
(act. 28 E. 2 S. 2-5). Im Übrigen versandte der Director der Beklagten sämtliche in
deren Namen erfolgten Eingaben von der Schweiz aus. Die Frage der Zustellung
scheint auch nicht mehr Gegenstand der beiden bundesgerichtlichen Verfahren
gebildet zu haben; die Urteile 4A_26/2020 vom 29. Januar 2020 und
4A_245/2020 vom 25. Mai 2020 wurden ebenfalls an die im Rubrum aufgeführte
Zustelladresse am schweizerischen Wohnsitz des Directors zugestellt (act. 39;
act. 43). Die Nachfrist begann somit am 11. Dezember 2019 zu laufen (Art. 142
Abs. 1 ZPO).
Mit Eingabe vom 6. Januar 2020 stellte die Beklagte ein verbessertes Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege (act. 34). Nach der Rechtsprechung kommt einem
während laufender Frist zur Leistung des Kostenvorschusses gestellten Gesuch
um unentgeltliche Rechtspflege eine Suspensivwirkung für die Frist zur Leistung
eines Kostenvorschusses zu (BGE 138 III 163 E. 4.2 S. 165; BGer 5A_280/2018
v. 21.09.2018 E. 6.2). Nach der zu Art. 62 BGG ergangenen Rechtsprechung liegt
der Zweck dieser Suspensivwirkung darin, dass einer Partei jederzeit ein Gesuch
um unentgeltliche Prozessführung stellen kann und eine Partei sich oft erst nach
Erhalt der Kostenvorschussverfügung zur Stellung eines Gesuchs veranlasst
sieht, da ihr dann bewusst wird, dass sie Verfahrenskosten in einer bestimmten
Höhe zu bezahlen hat (BGer 2C_719/2019 v. 12.12.2019 E. 3.2.1; 2C_758/2008
v. 02.12.2008 E. 2.2.2). Dagegen darf sich eine Partei nicht ohne weiteres auf die
Suspensivwirkung verlassen, wenn sie nach der ersten Aufforderung zur Leistung
eines Kostenvorschusses untätig bleibt und erst nach Ansetzung einer Nachfrist,
welche wesensgemäss nicht erstreckbar ist, ein Gesuch stellt (BGer
2C_719/2019 v. 12.12.2019 E. 3.2.2; 2C_758/2008 v. 02.12.2008 E. 2.2.2; vgl.
auch BGer 5A_1010/2018 v. 23.05.2019 E. 2.3). In diesem Sinne wurde auch für
ein Verfahren nach der ZPO entschieden (BGer 4A_472/2019 v. 04.10.2019
E. 3.4). Diese Überlegungen müssen entsprechend auch für die Frage einer allfäl-
ligen Suspensivwirkung eines während laufender Nachfrist zur Einreichung einer
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Rechtsschrift gestellten Gesuchs um unentgeltliche Prozessführung gelten. Die
Interessenlage bei Säumnis mit der Leistung eines Kostenvorschusses ist mit je-
ner bei Säumnis mit der Einreichung einer Rechtsschrift vergleichbar. Der Einga-
be vom 6. Januar 2020 kam deshalb keine Suspensivwirkung auf die laufende
Nachfrist zur Einreichung einer Klageantwort zu.
Am 16. Januar 2020 erhob die Beklagte gegen den Beschluss vom 5. Dezember
2019 Beschwerde ans Bundesgericht (act. 36; act. 39 S. 3). Der Beschwerde in
Zivilsachen kommt regelmässig keine aufschiebende Wirkung zu (Art. 103 Abs. 1
BGG; BGE 142 III 738 E. 5.5.4 S. 745; BGer 5A_714/2019 v. 03.06.2020 E. 2.3.4
[zur Publikation vorgesehen]). Eine Ausnahme gilt nur für Gestaltungsurteile im
Umfang der gestellten Begehren (Art. 103 Abs. 2 lit. a BGG). Eine davon abwei-
chende Anordnung für die Beschwerde der Beklagten erfolgte nicht (Art. 103
Abs. 3 BGG). Es ist zudem nicht ersichtlich, dass sich die Beschwerde auch auf
die Ansetzung der Nachfrist bezogen hätte. Der Beschwerde vom 16. Januar
2020 kam deshalb keine Suspensivwirkung auf die laufende Nachfrist zur Einrei-
chung einer Klageantwort zu.
Der Lauf der Nachfrist wurde weder durch das Gesuch vom 6. Januar 2020 noch
durch die Beschwerde vom 16. Januar 2020 gehemmt. Die Nachfrist der Beklag-
ten lief somit am 15. Januar 2020 ab. Eine Klageantwort ging nicht ein.
Da die Angelegenheit spruchreif ist, ist ein Endentscheid zu treffen.
2. Materielles
Gemäss Art. 52 MSchG kann der Ansprecher, welcher ein rechtliches Interesse
nachweist, die Feststellung verlangen, dass ein Rechtsverhältnis nach dem
MSchG besteht oder nicht besteht.
2.1. Anwendbares Recht
Die Parteien streiten über die Rechte an der streitgegenständlichen Marke in der
Schweiz. Für die immaterialgüterrechtlichen und die wettbewerbsrechtlichen An-
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sprüche ist schweizerisches Recht anwendbar (Art. 110 Abs. 1 IPRG; Art. 136
Abs. 1 IPRG).
2.2. Hinterlegungspriorität
Das Markenrecht folgt grundsätzlich dem System der Hinterlegungspriorität (Art. 6
MSchG). Erfolgte die Ersthinterlegung der gleichen Marke vorschriftsgemäss in
einem anderen Mitgliedsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder mit Wirkung
für einen solchen Staat, so kann der Hinterleger oder sein Rechtsnachfolger wäh-
rend sechs Monaten das Datum der Ersthinterlegung beanspruchen (Art. 7 Abs. 1
MSchG; Art. 4 lit. A Abs. 1 und lit. C der Pariser Übereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967, AS 1970 620;
SR 0.232.04). Zwischen Deutschland und der Schweiz gelangt seit dem
19. September 1970 die revidierte Stockholmer Fassung der Pariser Verband-
übereinkunft vom 14. Juli 1967 zur Anwendung (AS 2003 2418). Gemäss deren
Art. 4 lit. A Abs. 3 ist unter vorschriftsmässiger nationaler Hinterlegung "jede Hin-
terlegung zu verstehen, die zur Festlegung des Zeitpunkts ausreicht, an dem die
Anmeldung in dem betreffenden Land hinterlegt worden ist, wobei das spätere
Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist".
Die "F._" hinterlegte die Wortmarke "B._" am tt.mm.2017 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 2. Nach unbestrittener
Darstellung der Klägerin entrichtetet sie die Anmeldegebühr nicht (act. 1 Rz. 45,
66). Gemäss § 64a des deutschen Markengesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl.
1994 I S. 3082; 1995 I S. 156; 1996 I S. 682; zuletzt geändert durch Art. 1 des
Gesetzes vom 11. Dezember 2018, BGBl. I S. 2357) in Verbindung mit § 6 Abs. 2
und § 10 Abs. 2 des deutschen Patentkostengesetzes vom 13. Dezember 2001
(BGBl. 2001 I S. 3656; zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom
11. Dezember 2018, BGBl. 2018 I S. 2357) und § 8 der DPMA-
Verwaltungskostenverordnung vom 14. Juli 2006 (BGBl. 2006 I S. 1586; zuletzt
geändert durch Art. 211 der Verordnung vom 31. August 2015, BGBl. 2015 I
S. 1474) gilt der Antrag bei Nichtbezahlung der Anmeldegebühr als zurückge-
nommen, und die Anmeldegebühr entfällt, wenn die Eintragung nicht vorgenom-
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men wurde. Mit der Darstellung der Klägerin stimmt der Verfahrensstand "Anmel-
dung gilt als zurückgenommen" überein (act. 1 Rz. 64, 66; act. 3/134).
Da die Nichteintragung der Marke nicht zum Verlust des Rechts zur Beanspru-
chung des Datums der Erstinterlegung führt, kann sich die Beklagte auf das Da-
tum der Ersthinterlegung vom tt.mm.2017 berufen.
2.3. Fehlende Gebrauchsabsicht
Eine eingetragene Marke ist nichtig, wenn diese ohne Gebrauchsabsicht hinter-
legt worden ist (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164 = sic! 2001, 312 – "Securitas (fig.)";
BGer 4A_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1; 4A_234/2018 v. 28.11.2018 E. 2.1 = sic!
2019, 313 – "Missbräuchliche Markeneintragung"; BGer 4A_429/2011,
4A_435/2011 v. 23.02.2012 E. 3.2 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; 4C.82/2007
v. 30.05.2008 E. 2.1.4 = sic! 2008, 732 – "Gmail"; BGer 4C.31/2003 v. 01.05.2003
E. 2.1 = sic! 2004, 325 – "Integra / Wintegra"). Fehlende Gebrauchsabsicht liegt
namentlich vor, wenn eine Marke in der Absicht hinterlegt wurde, die Eintragung
entsprechender Zeichen durch Dritte zu verhindern, den Schutzumfang tatsäch-
lich gebrauchter Marken zu vergrössern (sog. Sperr- bzw. Defensivmarke; BGE
127 III 160 E. 1a S. 164 = sic! 2001, 312 – "Securitas (fig.)"; BGer 4A_181/2019 v.
27.08.2019 E. 2.1; 4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.4 = sic! 2008, 732 – "Gmail")
oder vom bisherigen Benutzer finanzielle oder andere Vorteile zu erlangen (BGer
4A_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1; 4A_429/2011, 4A_435/2011 v. 23.02.2012
E. 3.2 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; 4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.4 = sic!
2008, 732 – "Gmail"; sog. Spekulationsmarke; SALIM S. RIZVI/LUCAS DAVID, in:
Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, hrsg. von Lucas
David/Markus R. Frick, 3. Aufl. 2017, N. 57 zu Art. 5 MSchG). Eine solche Hinter-
legung ist rechtsmissbräuchlich (BGer 4A_429/2011, 4A_435/2011 v. 23.02.2012
E. 3.2 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; 4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.4 = sic!
2008, 732 – "Gmail"; EUGEN MARBACH, in: Markenrecht, SIWR III/1, hrsg. von Ro-
land von Büren/Lucas David, 2. Aufl. 2009, N 1439). Der Inhaber einer solchen
Marke kann sich nicht auf die Benutzungsschonfrist von Art. 12 MSchG berufen
(BGer 4A_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1; 4A_429/2011, 4A_435/2011 v.
- 13 -
23.02.2012 E. 3.2 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; 4C.82/2007 v. 30.05.2008
E. 2.1.5 = sic! 2008, 732 – "Gmail").
Den Spekulationsmarken gleichgestellt sind auch Marken, welche sich nicht spe-
ziell gegen einen bestimmten Mitbewerber richten, sondern gegen unbestimmte
Dritte, welche die identische oder eine ähnliche Bezeichnung künftig verwenden,
um gegen diese Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche geltend zu ma-
chen (RIZVI/DAVID, in: Basler Kommentar, N. 57, 58, 59 zu Art. 5 MSchG; HGer
ZH HG150021-O v. 06.03.2019 E. 2.4, abrufbar unter <http://www.gerichte-
zh.ch/entscheide>; BGH, Urt. v. 23.10.2019 – I ZR 46/19, Rn. 7 = GRUR 2020,
292 – "Da Vinci"; Urt. v. 23.11.2000 – I ZR 93/98, E. II 3 a cc = GRUR 2001, 242
– "Classe E"). Obwohl die Beklagte sich für die streitgegenständliche Marke auf
das Hinterlegungsdatum des tt.mm.2017 stützen kann, während die Klägerin bzw.
die vorherige Markeninhaberin ihre Marke erst am tt.mm.2017 beim Deutschen
Patent- und Markenamt hinterlegt und unter dieser erst im Juli 2018 aufgetreten
ist, kann sich die Beklagte nicht auf die Priorität stützen, wenn die streitgegen-
ständliche Marke wegen rechtsmissbräuchlicher Hinterlegung ohne Gebrauchs-
absicht nichtig ist. Die Beurteilung der Rechtsmissbräuchlichkeit einer Hinterle-
gung erfolgt aufgrund einer Gesamtwürdigung aller Umstände (BGer
4A_429/2011, 4A_435/2011 v. 23.02.2012 E. 3.2 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo
II"; 4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.4 = sic! 2008, 732 – "Gmail").
Nach der gesetzlichen Grundregel von Art. 8 ZGB trägt die Klägerin, welche sich
auf die Nichtigkeit der streitgegenständlichen Marke beruft, die Beweislast für die
fehlende Gebrauchsabsicht (BGer 4A_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1;
4A_429/2011, 4A_435/2011 v. 23.02.2012 E. 5.1 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo
II"; ROGER STAUB, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar
SHK, hrsg. von Michael Notz/Gregor Bühler/Florent Thouvenin, 2. Aufl. 2017,
N. 78 zu Art. 52 MSchG). Dieser Nachweis ist jedoch unter Umständen nur
schwer zu erbringen (BGE 127 III 160 E. 1a S. 164 = sic! 2001, 312 – "Securitas
(fig.)"). Bei der fehlenden Gebrauchsabsicht handelt es sich um eine innere Tat-
sache (BGer 4A_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1; 4A_429/2011, 4A_435/2011 v.
23.02.2012 E. 5.1 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"). Sie lässt sich abgesehen
- 14 -
von einer Parteiaussage lediglich durch Indizien im Verhalten einer Person oder
anhand der äusseren Umstände beweisen (BGE 145 III 1 E. 3.3 S. 4-5; BGE 140
III 193 E. 2.2.1 S. 197; BGE 134 III 452 E. 4.1 S. 456; RIZVI/DAVID, in: Basler
Kommentar, N. 45 zu Art. 5 MSchG). Grundsätzlich genügt deshalb "der abstrakte
Nachweis einer typischerweise defensiven Konstellation im Rahmen der Ge-
samtwürdigung" (BGer 4A_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1; 4A_429/2011,
4A_435/2011 v. 23.02.2012 E. 5.1 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; MARBACH,
in: SIWR III/1, N 1446; für Glaubhaftmachen nach Art. 12 Abs. 3 MSchG dagegen
noch BGer 4C.31/2003 v. 01.05.2003 E. 2.1 = sic! 2004, 325 – "Integra / Win-
tegra"). Die Gegenseite trifft daraufhin eine qualifizierte Bestreitungslast (BGE 130
III 258 E. 5.3 S. 264-265; BGer 4A_614/2014 v. 02.04.2015 E. 6.4.3.3). Im Rah-
men einer Mitwirkungsobliegenheit muss sie die Tatsachen dokumentieren oder
zumindest darlegen, weshalb trotz Vorliegen von entsprechenden Indizien im
konkreten Fall keine fehlende Gebrauchsabsicht vorliegt (BGer 4A_181/2019 v.
27.08.2019 E. 2.1; 4A_234/2018 v. 28.11.2018 E. 2.1 = sic! 2019, 313 – "Miss-
bräuchliche Markeneintragung"; 4A_429/2011, 4A_435/2011 v. 23.02.2012 E. 5.1
= sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; MARBACH, in: SIWR III/1, N 1446; sog. sekun-
däre Darlegungslast, BGH, Urt. v. 23.10.2019 – I ZR 46/19, Rn. 9 = GRUR 2020,
292 – "Da Vinci").
Im vorliegenden Fall bestehen Indizien, welche auf eine fehlende Gebrauchsab-
sicht der Beklagten bzw. der vorherigen Inhaber der streitgegenständlichen Marke
hinweisen:
2.3.1. Der Hinterlegung einer Marke ist ungeachtet der Benutzungsschonfrist von
Art. 12 Abs. 1 MSchG der Schutz zu versagen, wenn es dem Hinterleger bereits
im Zeitpunkt der Eintragung an einer eigenen Gebrauchsabsicht fehlt (BGE 127 III
160 E. 1a S. 164 = sic! 2001, 312 – "Securitas (fig.)"). Für die Annahme einer Ge-
brauchsabsicht genügt die Absicht, die Marke zwar nicht selbst markenmässig zu
verwenden, jedoch einem Dritten durch Veräusserung oder Lizenzierung zur Be-
nutzung zu überlassen (RIZVI/DAVID, in: Basler Kommentar, N. 43 zu Art. 5
MSchG; BGH, Beschl. v. 02.04.2009 – I ZB 8/06, Rn. 19 = GRUR 2009, 780 –
"Ivadal"; Urt. v. 23.11.2000 – I ZR 93/98, E. II 3 a cc = GRUR 2001, 242 – "Classe
- 15 -
E"). Zulässig ist auch die Hinterlegung einer Vorratsmarke, sofern eine mindes-
tens mehr als nur theoretisch bestehende Wahrscheinlichkeit des Gebrauchs
durch den Hinterleger, einen Erwerber oder einen Dritten besteht (CHRISTOPH
GASSER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], Stämpflis Handkommentar SHK, hrsg.
von Michael Notz/Gregor Bühler/Florent Thouvenin, 2. Aufl. 2017, N. 49 zu Art. 5
MSchG; MARBACH, in: SIWR III/1, N 1439). Unter diesen generellen Benutzungs-
willen fällt auch die Tätigkeit von Markenagenturen (MARBACH, in: SIWR III/1,
N 1445; BGH, Urt. v. 23.11.2000 – I ZR 93/98, E. II 3 a cc = GRUR 2001, 242 –
"Classe E"; BGH, Beschl. v. 02.04.2009 – I ZB 8/06, Rn. 19 = GRUR 2009, 780 –
"Ivadal"). Auf eine defensive Absicht lässt hingegen die kaskadenmässige Anmel-
dung kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist schliessen (BGer 4A_429/2011,
4A_435/2011 v. 23.02.2012 E. 5.2.1 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo II"; RIZ-
VI/DAVID, in: Basler Kommentar, N. 56 zu Art. 5 MSchG).
Bei der Hinterlegung der Wortmarke "B._" vom tt.mm.2017 beim Deutschen
Patent- und Markenamt handelt es sich nicht um die erste solche Hinterlegung.
Die Wortmarke "B._" wurde bereits am tt.mm.2016 für die Klassen 3 und 14
beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 5 durch die
L._ LTD hinterlegt (act. 1 Rz. 64; act. 3/131). Die L._ LTD, eine Private
Limited Company englischen Rechts, ist über den Director der Beklagten mit die-
ser verbunden und an derselben Adresse wie diese domiziliert (act. 1 Rz. 33, 35,
36; act. 3/60). Die Anmeldung gilt gemäss Registerauskunft als zurückgenommen
(act. 1 Rz. 64; act. 3/131). Nach unbestritten gebliebener Darstellung der Klägerin
wurde die Anmeldegebühr nicht bezahlt (act. 1 Rz. 64). Die Anmeldung sicherte
der Hinterlegerin jedoch das Prioritätsrecht für eine Dauer von 6 Monaten (Zif-
fer 2.2 oben).
Am tt.mm.2017 wurde erneut die Wortmarke "B._" für die Klassen 3 und 14
beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 6 durch die be-
reits erwähnte "F._" hinterlegt (act. 1 Rz.65; act. 3/133). Diese Gesellschaft
mit beschränkter Haftung bulgarischen Rechts mit Sitz in G._ ist über den Di-
rector der Beklagten mit dieser verbunden (act. 1 Rz. 33, 37, 38; act. 3/68;
act. 3/69). Die Anmeldung gilt gemäss Registerauskunft als zurückgenommen
- 16 -
(act. 1 Rz. 65; act. 3/133). Nach unbestritten gebliebener Darstellung der Klägerin
wurde die Anmeldegebühr nicht bezahlt (act. 1 Rz. 65). Die Anmeldung sicherte
der Hinterlegerin jedoch wiederum das Prioritätsrecht für eine Dauer von
6 Monaten (Ziffer 2.2 oben).
Dieselbe "F._" nahm auch die für die Hinterlegungspriorität der streitgegen-
ständlichen Marke relevante erneute Hinterlegung der Wortmarke "B._" für
die Klassen 3 und 14 vom tt.mm.2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt
unter dem Aktenzeichen 2, die Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke
vom tt.mm.2018 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum sowie die
Hinterlegung der Unionsmarke "B._" für die Klassen 3 und 14 beim Amt der
Europäischen Union für Geistiges Eigentum unter der Nummer 3 vor.
Die kaskadenförmige Neuhinterlegung von mit der streitgegenständlichen Marke
wortgleichen Marken erfolgte vorliegend nicht im klassischen Sinne kurz vor Ab-
lauf der Gebrauchsschonfrist, sondern bereits nach Ablauf der prioritätserhalten-
den Frist von sechs Monaten gemäss der Pariser Verbandsübereinkunft. Die Klä-
gerin legt schlüssig dar, dass dadurch der Prioritätsanspruch erhalten bleibt, ob-
wohl eine Eintragung nicht stattfindet, wobei beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt auch die Anmeldegebühr entfällt (act. 1 Rz. 42, 45, 49, 64). Die grosse
Zahl der Registrierungen in Deutschland und Österreich, welche nur in den we-
nigsten Fällen zu einer Eintragung geführt haben, legt eine systematische Vorge-
hensweise nahe (act. 1 Rz. 47, 49; act. 3/76-110). Wie die kaskadenmässige An-
meldung kurz vor Ablauf der Gebrauchsschonfrist deutet auch diese Vorgehens-
weise auf eine fehlende Gebrauchsabsicht hin. Selbst bei einem lediglich generel-
len Benutzungswillen wird der Hinterleger die Marke zu ihrer Nutzung hinterlegen.
Die wiederholte Neuanmeldung weist darauf hin, dass es gerade darum geht, all-
fällige andere Markenhinterleger durch die Berufung auf die Hinterlegungspriorität
vom Markengebrauch auszuschliessen. Damit steht hinter der Registrierung der
streitgegenständliche Marke weniger eine Gebrauchs- als eine Behinderungsab-
sicht.
Aufgrund der vorliegenden Umstände ist deshalb von einer fehlender Benut-
zungsabsicht bereits im Zeitpunkt der Registrierung auszugehen. Weiter zu prü-
- 17 -
fen ist die Frage, ob die übrigen Umstände auch auf eine rechtsmissbräuchliche
Ausübung des Markenrechts nach der Registrierung hinweisen.
2.3.2. Auf eine rechtsmissbräuchliche Nutzung weist eine in inhaltlicher und geo-
grafischer Hinsicht möglichst breite Registrierungsaktivität hin (BGer
4A_429/2011, 4A_435/2011 v. 23.02.2012 E. 5.2.3 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yal-
lo II"). Auf eine Spekulationsmarke deutet hin, dass deren Hinterleger eine Viel-
zahl von Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen ohne Bezug
zur Geschäftstätigkeit des Hinterlegers anmeldet (RIZVI/DAVID, in: Basler Kom-
mentar, N. 58 zu Art. 5 MSchG; BGH, Urt. v. 23.10.2019 – I ZR 46/19, Rn. 7 =
GRUR 2020, 292 – "Da Vinci"; Urt. v. 23.11.2000 – I ZR 93/98, E. II 3 a cc =
GRUR 2001, 242 – "Classe E").
Nach unbestritten gebliebener Zählung der Klägerin hat die Gruppe der Gesell-
schaften um den Director der Beklagten, zu welcher auch die Beklagte gehört, in
Deutschland, Österreich, der Schweiz und auf EU-Ebene über 10'000 Marken hin-
terlegt (act. 1 Rz. 47, 48). Für die Einzelheiten wird auf die Darstellung der Kläge-
rin Bezug genommen (act. 1 Rz. 47; act. 3/76-110). Die Klägerin hat zudem be-
hauptet und belegt, dass die Marke "M._" bislang 23 Mal in Deutschland und
9 Mal in Österreich, insgesamt in 18 verschiedenen Klassen, die Marke "N._"
bislang 24 Mal in Deutschland und 4 Mal in Österreich, insgesamt in 21 verschie-
denen Klassen, und die Marke "O._" bislang 16 Mal in Deutschland und
1 Mal in Österreich, insgesamt in 14 verschiedenen Klassen, angemeldet wurden
(act. 1 Rz. 50; act. 3/111-113). Gemäss der privaten Internetseite
<www.P._.de> gehörten die Gesellschaften um den Director der Beklagten in
den Jahren ... bis ... regelmässig zu den Top-Anmeldern (act. 1 Rz. 51;
act. 3/114). In den Sozialen Netzwerken beansprucht der Director der Beklagten,
für 50 % des Volumens des Amts der Europäischen Union für Geistiges Eigentum
verantwortlich zu sein (act. 1 Rz. 52; act. 3/47). Gemäss unbestrittener Darstel-
lung der Klägerin verwenden die mit der Beklagten über deren Director verbunde-
nen Gesellschaften die registrierten Marken mit Ausnahme eines weitgehend in-
aktiven Shops der H._ LTD auf einer Online-Verkaufsplattform nicht (act. 1
Rz. 35, 53; act. 3/56; act. 3/115).
- 18 -
Aus der Darstellung der Klägerin und den von ihr angeführten Belegen geht her-
vor, dass die mit der Beklagten verbundenen Gesellschaften eine Vielzahl von
Marken für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen registrieren. Hinweise
auf geschäftliche Aktivitäten, in deren Rahmen die registrierten Marken verwendet
werden, bestehen abgesehen vom bescheidenen Shop auf einer Online-
Verkaufsplattform nicht.
2.3.3. Ein weiteres Indiz, welches auf eine rechtmissbräuchliche Nutzung hin-
weist, ist das Fehlen eines konkreten Vermarktungs- oder Beratungskonzepts
(RIZVI/DAVID, in: Basler Kommentar, N. 58, 59 zu Art. 5 MSchG; BGH, Urt. v.
23.10.2019 – I ZR 46/19, Rn. 7 = GRUR 2020, 292 – "Da Vinci"; Urt. v.
23.11.2000 – I ZR 93/98, E. II 3 a cc = GRUR 2001, 242 – "Classe E"). Ein sol-
ches weist für sich genommen zwar noch nicht auf einen Rechtsmissbrauch hin,
ist jedoch im Gesamtzusammenhang zu würdigen (RIZVI/DAVID, in: Basler Kom-
mentar, N. 59 zu Art. 5 MSchG).
Gemäss unbestrittener Darstellung der Klägerin beabsichtigen der Director der
Beklagten bzw. die mit der Beklagten verbundenen Gesellschaften nicht, die Mar-
ken tatsächlich zu gebrauchen (act. 1 Rz. 54). In der Rechtsprechungsdatenbank
des Amts der Europäischen Union für Geistiges Eigentum finden sich
59 Widerspruchsentscheide von den mit der Beklagten verbundenen Gesellschaf-
ten "Q._" EOOD, "R._" EOOD, S._ LTD und "F._" EOOD
(act. 1 Rz. 55; act. 3/116). Der Director der Beklagten bot im Kontext des gestützt
auf die Gemeinschaftsmarke Nr. 7 "T._" der S._ LTD eingeleiteten Wi-
derspruchsverfahrens gegen die Gemeinschaftsmarke Nr. 8 "U._" Erstere für
EUR 75'000 zum Kauf an (act. 3/71 Rn. 4, 43; act. 3/72 Rn. 109, 125). Im Kontext
des gestützt auf die österreichische Marke Nr. 9 "V._" der "R._" EOOD
eingeleiteten Widerspruchsverfahrens gegen die Gemeinschaftsmarke 10
"W._" kam eine Vereinbarung über EUR 7'000 nicht zustande (act. 1 Rz. 55;
act. 3/117 E. III.2.2; act. 3/118).
Der Director bzw. die mit der Beklagten verbundenen Gesellschaften mahnten
wiederholt Dritte gestützt auf von ihnen eingetragenen Marken ab (act. 1 Rz. 56).
Das LG Köln, Urt. v. 21.04.2015 – 31 O 469/15 untersagte der mit der Beklagten
- 19 -
verbundenen H._ LTD, im geschäftlichen Verkehr gegenüber Dritten zu be-
haupten, die Verwendung der der Abmahnung zugrunde liegenden Marke ohne
ihre Zustimmung greife in die Rechte aus ihrer eingetragenen Gemeinschaftsmar-
ke ein (act. 1 Rz. 56; act. 3/119). In anderen Verfahren musste die jeweilige mit
der Beklagten verbundene Gesellschaft der Gegenpartei die Rechtsverteidi-
gungskosten erstatten (act. 1 Rz. 56; LG Mannheim, Urt. v. 23.09.2011 – 7 O
186/11 betreffend die Gemeinschaftswortmarke "T._", act. 3/120; LG Düs-
seldorf, Urt. v. 05.03.2014 – 2a O 198/13, bestätigt durch OLG Düsseldorf, Urt. v.
05.05.2015 – I-20 U 58/14, betreffend die deutsche Wortmarke "AA._",
act. 3/121-122). Die mit der Beklagten verbundenen Gesellschaften erwirkten ver-
schiedene einstweilige Verfügungen, reichten Klagen auf Unterlassung, Rech-
nungslegung und Schadenersatz ein oder erzielten unter dem Druck von Klagen
Vergleiche; für die Einzelheiten wird auf die Ausführungen in der Klage verwiesen
(act. 1 Rz. 57-59; act. 3/41-45, 123-129).
Für andere Marken von mit der Beklagten verbundenen Gesellschaften ist bereits
entschieden worden, dass ein Vermarktungs- oder Beratungskonzept bzw. ein
stimmiges Geschäftsmodell nicht ersichtlich ist (OGH, Entscheid v. 17.09.2014 –
4 Ob 98/14m E. B.2.7.a; OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 07.02.2013 – 6 U 126/12;
act. 1 Rz. 29, 30; act. 3/41-45). Ein solches ist auch bei der streitgegenständli-
chen Marke nicht zu erkennen.
2.3.4. Keine geschützte Benutzungsabsicht liegt vor, wenn die Hinterlegung dazu
dient, allenfalls noch unbekannte Dritte zu behindern und in rechtmissbräuchlicher
Weise zu versuchen, gegen diese zivil- und strafrechtliche Ansprüche durchzu-
setzen bzw. sie zum Erwerb oder zur Lizenzierung der Marke zu bewegen (BGer
4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.4 = sic! 2008, 732 – "Gmail"; RIZVI/DAVID, in:
Basler Kommentar, N. 59 zu Art. 5 MSchG; MARBACH, in: SIWR III/1, N 1444;
BGH, Urt. v. 23.10.2019 – I ZR 46/19, Rn. 7 = GRUR 2020, 292 – "Da Vinci"; Be-
schl. v. 02.04.2009 – I ZB 8/06, Rn. 16, 20 = GRUR 2009, 780 – "Ivadal"; Urt. v.
23.11.2000 – I ZR 93/98, E. II 3 b bb = GRUR 2001, 242 – "Classe E").
Die Beklagte wurde am 20. Juli 2018 unmittelbar nach Bekanntgabe der Lancie-
rung der gleichnamigen Kollektion durch die Klägerin Anfang Juli 2018 gegründet
- 20 -
(act. 1 Rz. 75). Nachdem die streitgegenständliche Marke am 27. November 2018
in das schweizerische Markenregister eingetragen worden war, erstellte der Di-
rector der Beklagten Screenshots der Webseite der Klägerin zur gleichnamigen
Kollektion und einer entsprechenden Google-Suche (act. 1 Rz. 79,; act. 3/143-
146). Mit E-Mail vom 30. November 2018 wandte er sich namens der H._
GmbH an die Klägerin und informierte diese über das Schutzrecht (act. 1 Rz. 80;
act. 3/147). Erst nachdem die streitgegenständliche Marke am tt.mm.2018 auf die
Beklagte übertragen worden war, stellte die Beklagte gleichentags einen Strafan-
trag gegen die Klägerin, wenn auch zunächst irrtümlicherweise namens der
K._ LTD. Gemäss unbestrittener Darstellung fand eine anderweitige Ver-
wendung der streitgegenständlichen Marke nicht statt (act. 1 Rz. 87; act. 3/154).
Die zeitliche Koinzidenz der Aktivitäten der Beklagten bzw. der mit ihr verbunde-
nen Gesellschaften mit der Lancierung der gleichnamigen Kollektion durch die
Klägerin legt eine Behinderungsabsicht nahe (zur Bedeutung des Zeitablaufs:
BGE 127 III 160 E. 1b S. 164-165 = sic! 2001, 312 – "Securitas (fig.)"). Insbeson-
dere die Übertragung der Marke auf die Beklagte spricht für deren Zweck als
Sondergesellschaft zur Durchsetzung von Zivil- und Strafverfahren. Daran ändert
nichts, dass die Beklagte die Klägerin aussergerichtlich nicht zu Schadenersatz-
zahlungen aufgefordert hat (vgl. OLG Hamburg, Urt. v. 22.06.2017 – 3 U 223/16;
act. 1 Rz. 60; act. 3/125).
2.3.5. Die Beklagte hält den durch die Klägerin dargelegten Indizien nichts entge-
gen, was im konkreten Fall auf eine Gebrauchsabsicht bei der Hinterlegung der
streitgegenständlichen Marke hinweisen würde. Damit ist sie ihrer qualifizierten
Bestreitungslast nicht nachgekommen. Dies rechtfertigt in tatsächlicher Hinsicht
den Schluss, dass die streitgegenständliche Marke ohne Gebrauchsabsicht hin-
terlegt worden ist. Die streitgegenständliche Marke ist deshalb nichtig.
2.4. Unlautere Markenhinterlegung
Die Hinterlegung einer Marke mit der Absicht, von einem Dritten einen finanziellen
oder anderen Vorteil zu erlangen, ist unlauter i.S.v. Art. 2 UWG (BGer
4A_242/2009 v. 10.12.2009 E. 6.4, 6.7 = sic! 2010, 353 – "Coolwater/cool water";
- 21 -
4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.4 = sic! 2008, 732 – "Gmail"; ANDREAS HEINE-
MANN, in: UWG, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar,
hrsg. von Reto Heizmann/Leander D. Loacker, 2018, N. 135 zu Art. 3 Abs. 1 lit. d
UWG). Das Vorliegen der Absicht ist dabei in Bezug auf den Zeitpunkt der Hinter-
legung zu prüfen (BGer 4A_242/2009 v. 10.12.2009 E. 6.4 = sic! 2010, 353 –
"Coolwater/cool water").
Die beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 11 hinter-
legte Wortmarke "B._" übertrug die I._ GmbH am tt.mm.2018 auf die
Klägerin. Gemäss unbestrittener Darstellung war die Übertragung für die mit der
Beklagten verbundene "F._" EOOD ersichtlich (act. 1 Rz. 70). Die Hinterle-
gung der streitgegenständliche Marke erfolgte am tt.mm.2018 beim Eidgenössi-
schen Institut für Geistiges Eigentum.
Im Zeitpunkt der Hinterlegung war der mit der Beklagten verbundenen Gesell-
schaft "F._" EOOD somit bewusst, dass der hinter der Klägerin stehende
Konzern einen Markteintritt plante. Der erforderliche Wettbewerbsbezug der Hin-
terlegungshandlung ist damit gegeben. Die Hinterlegung zum Zwecke der Erlan-
gung finanzieller oder anderer Vorteile stellt einen eigenständigen Unlauter-
keitstatbestand dar (BGer 4A_242/2009 v. 10.12.2009 E. 6.7). Eine über das Er-
langen von Vorteilen hinaus gehende weitere Behinderungsabsicht ist deshalb
nicht erforderlich.
Die Hinterlegung der streitgegenständlichen Marke verstösst damit gegen Art. 2
UWG.
2.5. Absoluter Ausschlussgrund
Gemäss Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz
ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienst-
leistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden. Die Zugehörigkeit
zum Gemeingut folgt entweder aus dem Freihaltebedürfnis oder aus der fehlen-
den Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen aus diesen zwei Grün-
den ergeben können (BGE 145 III 178 E. 2.3.1 S. 185-186 m.Nw. = sic! 2019, 489
- 22 -
– "Apple"). Beim vorliegenden Ergebnis erübrigt sich eine Prüfung, ob diese Vo-
raussetzungen bei der streitgegenständlichen Marke erfüllt sind.
2.6. Ergebnis
Es ist festzustellen, dass die Schweizer Marke Nr. 1 "B._" für sämtliche be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen nichtig ist.
3. Kosten- und Entschädigungsfolgen
3.1. Streitwert
Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das
Gericht gemäss Art. 91 Abs. 2 ZPO den Streitwert fest, sofern sich die Parteien
darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind. Die Klägerin
hat den Streitwert mit CHF 100'000.00 beziffert (act. 1 Rz. 11). Dieser ist zufolge
Säumnis unbestritten geblieben. Der Streitwert ist deshalb auf CHF 100'000.00
festzusetzen.
3.2. Gerichtskosten
Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des
Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1
GOG). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV
OG). Beim vorliegenden Streitwert beträgt die nach § 4 Abs. 1 GebV OG ermittel-
te ordentliche Gebühr CHF 8'750.00. Da im vorliegenden Verfahren auch bei
Säumnis amtswegig zu prüfende Rechtsfragen im Vordergrund standen, ist die
ordentliche Gebühr nicht nach § 10 Abs. 1 GebV OG zu reduzieren. Für das Mas-
snahmeverfahren ist ein Zuschlag von CHF 2'000.00 zu veranschlagen (§ 9
Abs. 1 GebV OG). Die Gerichtsgebühr ist somit auf CHF 10'750.00 festzusetzen.
Ausgangsgemäss sind die Kosten der Beklagten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1
ZPO).
- 23 -
3.3. Parteientschädigungen
Die Höhe der Anwaltsgebühr bestimmt sich nach der Verordnung des Oberge-
richts über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV; Art. 96 ZPO
i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 des Anwaltsgesetzes vom 17. November
2003). Sie richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a Anw-
GebV). Beim vorliegenden Streitwert beträgt die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV ermit-
telte ordentliche Gebühr CHF 10'900.00. Der Anspruch auf die ordentliche Ge-
bühr entsteht mit der Begründung der Klage. Ausgangsgemäss ist die Beklagte zu
verpflichten, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 10'900.00 zu bezah-
len. Der von der Klägerin beantragte Mehrwertsteuerzusatz ist nicht zuzuspre-
chen, da die fehlende Berechtigung zum Vorsteuerabzug nicht nachgewiesen ist
(Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts vom 17. Mai 2006
Ziffer 2.1.1 S. 3, abrufbar unter <http://www.gerichte-zh.ch/kreisschreiben>; BGer
4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5).
4. Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege
4.1. Voraussetzungen
Gemäss Art. 117 ZPO hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege,
wenn sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht
aussichtslos erscheint.
Eine Person gilt als prozessbedürftig, "wenn sie die Kosten eines Prozesses nicht
aufzubringen vermag, ohne jene Mittel anzugreifen, die für die Deckung des eige-
nen notwendigen Lebensunterhalts und desjenigen ihrer Familie erforderlich sind"
(BGE 144 III 531 E. 4.1 S. 537; BGer 2C_297/2020 v. 08.05.2020 E. 3.3.1; je m.
Nw.). Zur Beurteilung der prozessualen Bedürftigkeit sind einerseits sämtliche fi-
nanziellen Verpflichtungen, andererseits die Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse einander gegenüber zu stellen (BGE 135 I 221 E. 5.1 S. 223; BGer
2C_297/2020 v. 08.05.2020 E. 3.3.1; 1B_389/2015 v. 07.01.2016 E. 5.3;
4A_406/2013 v. 29.11.2013 E. 3.2.1). Soweit das Vermögen einen Notbetrag
übersteigt, ist der Person unabhängig von der Art der Vermögensanlage zumut-
- 24 -
bar, dieses zur Finanzierung des Prozesses zu verwenden, und es rechtfertigt
sich insoweit nicht, öffentliche Mittel dazu bereit zu stellen (BGE 144 III 531 E. 4.1
S. 537 m.Nw.). Für eine juristische Person besteht ein Anspruch auf unentgeltli-
che Rechtspflege nur ausnahmsweise, "wenn ihr einziges Aktivum im Streit liegt
und neben ihr auch die wirtschaftlich Beteiligten mittellos sind" (BGE 143 I 328
E. 3.1 S. 330-331; BGE 131 II 306 E. 5.2.2 S. 326-327). Die Prozessarmut (Mittel-
losigkeit) muss somit kumulativ sowohl für die juristische Person als auch für die
wirtschaftlich beteiligten Personen gegeben sein.
Gemäss Art. 119 Abs. 2 Satz 1 ZPO hat die gesuchstellende Person ihre Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse darzulegen und sich zur Sache sowie
über ihre Beweismittel zu äussern. Es gilt ein beschränkter Untersuchungsgrund-
satz (BGer 5A_300/2019 v. 23.07.2019 E. 2.1; 4A_406/2013 v. 29.11.2013
E. 3.2.1; 4A_319/2013 v. 31.07.2013 E. 2.2; FRANK EMMEL, in: Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], hrsg. von Thomas Sutter-
Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger, 3. Aufl. 2016, N. 13 zu
Art. 119 ZPO). Die Beschränkung ergibt sich insbesondere aus der Mitwir-
kungsobliegenheit der gesuchstellenden Person (BGer 2D_65/2019 v. 14.04.2020
E. 5.3; 5A_374/2019 v. 22.11.2019 E. 2.3; 4A_44/2018 v. 05.03.2018 E. 5.3;
4A_274/2016 v. 19.10.2016 E. 2.3). Die Mitwirkungsobliegenheit der gesuchstel-
lenden Person ist dabei umfassend (BGer 4A_326/2019 v. 04.02.2020 E. 3.3
5A_374/2019 v. 22.11.2019 E. 2.3; 4A_44/2018 v. 05.03.2018 E. 5.3;
4A_270/2017 v. 01.09.2017 E. 4.2). Die Anforderungen an die Darstellung der fi-
nanziellen Situation sind umso höher, je komplexer die Verhältnisse sind (BGE
125 IV 161 E. 4a S. 164-165; BGE 120 Ia 179 S. 181-182; BGer 2C_297/2020 v.
08.05.2020 E. 3.3.3; 4A_44/2018 v. 05.03.2018 E. 5.3; 5A_417/2017 v.
25.10.2017 E. 2). Kommt die gesuchstellende Person ihrer Mitwirkungsobliegen-
heit nicht nach, so kann die Bedürftigkeit verneint werden (BGer 2C_297/2020 v.
08.05.2020 E. 3.3.1; 4A_326/2019 v. 04.02.2020 E. 3.3; 5A_417/2017 v.
25.10.2017 E. 2; BGE 125 IV 161 E. 4a S. 164-165; BGE 120 Ia 179 S. 181-182).
- 25 -
4.2. Prozessarmut
4.2.1. Die Beklagte behauptet, bei der streitgegenständlichen Marke handle es
sich um ihr einziges Aktivum (act. 34 Ziff. 3.2 S. 14). Die Beklagte ist indessen
nach unstreitiger Darstellung auch Hinterlegerin der Unionsmarke "B._"
(act. 1 Rz. 73; act. 34 Ziff. 4.1 S. 20, Ziff. 4.2.2 S. 22; act. 3/94). Diesbezüglich ist
der Widerspruch 12 der Klägerin noch hängig (vgl. act. 35/7). Ihrem Gesuch legt
sie einen Jahresabschluss der Gesellschaft K._ LTD (Nr. 13) per 30. April
2019 bei (act. 35/13). Diese Gesellschaft ist nicht identisch mit der Beklagten
B._ LTD (Nr. 14; act. 3/6).
Aus der Bilanz einer anderen Rechtseinheit lassen sich keine direkten Rück-
schlüsse auf die Beklagte ziehen. Die Vermögensverhältnisse der Beklagten sind
durch die eingereichte Urkunde (act. 35/13) nicht belegt. Von einem mit Firmen-
gründungen versierten Gesellschaftsorgan darf erwartet werden, dass es die Be-
lege für die Vermögenslage über die betroffene Gesellschaft und nicht über ir-
gendeine andere Gesellschaft einreicht. Der Director der Beklagten verwechselte
die K._ LTD mit der Beklagten bereits bei der Stellung des Strafantrags ge-
gen die Klägerin am tt.mm.2018 (act. 1 Rz. 84; act. 3/46), worauf er durch das
Editionsersuchen der Kantonspolizei Zürich aufmerksam wurde (act. 1 Rz. 84;
act. 3/149; act. 3/150). Die Problematik einer solchen Verwechslung musste ihm
deshalb bewusst sein. Zudem lassen sich selbst der Bilanz der K._ LTD le-
diglich ein Nettovermögenswert, jedoch keine Informationen über die effektive Zu-
sammensetzung des Gesellschaftsvermögens entnehmen.
Die Gemeinsamkeit zwischen der Beklagten und der K._ LTD scheint darin
zu liegen, dass es sich bei beiden um englische Gesellschaften mit einem nomi-
nellen Grundkapital von lediglich GBP 1 handelt (act. 34 Ziff. 3.1 S.13; act. 3/6;
act. 35/13). Der Umstand, dass die K._ LTD nicht nur über ein Grundkapital
von lediglich GBP 1, sondern auch lediglich über ein Nettovermögen in derselben
Höhe verfügen soll, vermag über die finanzielle Situation bei der Beklagten nichts
auszusagen. Einerseits unterliegt die K._ LTD keiner Revisionspflicht
(act. 35/13 S. 2). Die angegebenen Zahlen stellen letztlich nicht mehr als eine
Parteibehauptung dar. Andererseits erlaubt die Höhe des Grundkapitals keine
- 26 -
Aussagen über die Höhe des Gesellschaftsvermögens (ARTHUR MEIER-
HAYOZ/PETER FORSTMOSER/ROLF SETHE, Schweizerisches Gesellschaftsrecht,
12. Aufl. 2018, § 16 N 83, 84, 152). Bereits der symbolische Wert von GBP 1 indi-
ziert denn auch, dass es sich dabei um einen Pro-Memoria-Wert ohne jede wirt-
schaftliche Aussagekraft handelt.
Die rechtliche Selbständigkeit einer juristischen Person ist ausnahmsweise nicht
zu beachten, wenn sie im Einzelfall rechtmissbräuchlich geltend gemacht wird
(BGE 113 II 31 E. 2c S. 36; BGE 108 II 213 E. 6a S. 214 m.Nw.; BGer
4C.381/2001 v. 02.05.2002 E. 3a). Bei der Beklagten handelt es sich um eine im
Hinblick auf rechtliche Auseinandersetzungen zur Haftungsbeschränkung ge-
gründete Zweckgesellschaft. Dafür spricht neben dem Umstand, dass die streit-
gegenständliche Marke das einzige Aktivum darstellt, auch der mit der streitge-
genständlichen Marke identische Name der Gesellschaft. Durch die Gründung ei-
ner eigenen Kleinstgesellschaft erfolgt eine Beschränkung des Prozessrisikos
(act. 1 Rz. 39, 40, 77; act. 3/44). Es erscheint indessen als rechtsmissbräuchlich,
das Kostenrisiko durch die Gründung einer Gesellschaft mit minimalem Kapital
praktisch auszuschliessen, um sich anschliessend zur Begründung eines Ge-
suchs um unentgeltliche Prozessführung auf die Unterkapitalisierung zu berufen.
Dem Geschäftsmodell der Gesellschaften-Gruppe, zu welcher die Beklagte ge-
hört, beruht denn auch darauf, Zivil- und Strafverfahren gegen Verwender einer
auf Vorrat registrierten Marke anzustrengen, um Schadenersatz zugesprochen zu
erhalten, was die Vorgehensweise der Beklagten in der Strafanzeige vom
tt.mm.2018 belegt (act. 3/46). Der Sinn und Zweck der unentgeltlichen Prozess-
führung liegt jedoch nicht darin, die Finanzierung eines solchen Geschäftsmodells
zu unterstützen.
Die Beklagte hat ihre Vermögensverhältnisse damit nicht vollständig dargetan.
4.2.2. Nach Darstellung der Beklagten ist ihr Director gleichzeitig ihr Alleingesell-
schafter (act. 34 Ziff. 3.2 S. 14-15). Die Beklagte behauptet die Mittellosigkeit ih-
res Directors (act. 34 Ziff. 3.1 S.13). Dabei stützt sie sich auf die folgenden Unter-
lagen "Übersicht über Einkommen und Vermögen von Hrn. D._ (10 Seiten)"
(act. 34 Ziff. 31. S.13-14, Ziff. 3.2 S. 14-15; act. 35/1):
- 27 -
− Verfügung der Ausgleichskasse Appenzell Ausserrhoden betreffend das
Gesuch um Herabsetzung der persönlichen Beiträge vom 27. August 2019,
− ausgefüllte Steuererklärung 2018 vom 19. August 2019.
Auf der Bedarfsseite bildet das betreibungsrechtliche Existenzminimum die
Grundlage zur Ermittlung des notwendigen Lebensunterhalts, jedoch ist auf die-
ses nicht schematisch abzustellen, sondern es ist den individuellen Umständen
des Einzelfalls Rechnung zu tragen (BGE 141 III 369 E.4.1 S. 371-372; 135 I 221
E. 5.1 S. 224; BGE 124 I 1 E. 2a S. 2-3 m.Nw.). Die Beklagte macht keine Aus-
führungen zum notwendigen Lebensunterhalt ihres Directors. Gemäss den Richt-
linien des für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums vom
16. September 2009 beträgt der monatliche Grundbetrag für einen alleinstehen-
den Schuldner CHF 1'100.00/CHF 1'200.00 (in/ohne Haushaltsgemeinschaft mit
erwachsenen Personen). Verfügt ein Partner, mit welchem die Person zusammen
lebt, ebenfalls über ein Einkommen, so ist der Ehegatten-Grundbetrag von
CHF 1'700 einzusetzen und maximal auf die Hälfte herabzusetzen (BGE 144 III
502 E. 6.6 S. 507; BGE 130 III 765 E. 2.3 S. 767). Gestützt auf die Verfügung der
Ausgleichskasse ist von einem Grundbetrag von CHF 1'200.00 auszugehen. Da-
zu kommen Zuschläge, insbesondere für Wohnungskosten und Sozialbeiträge.
Gemäss Verfügung der Ausgleichskasse betragen der effektive Mietzins
CHF 764.50 und die Kosten der Krankenkasse CHF 239.30. Der Bedarf beläuft
sich folglich auf CHF 2'203.80.
Auf der Mittelseite sind nicht nur die Einkommens-, sondern auch die Vermögens-
verhältnisse zu berücksichtigen (BGE 144 III 531 E. 4.1 S. 537; BGE 124 I 97
E. 3b S. 98-99; BGer 4A_667/2015 v. 22.01.2016 E. 3.2). Gemäss Verfügung der
Ausgleichskasse betragen die Einnahmen CHF 0.00, bzw. ist ein Verlust entstan-
den, und das Vermögen CHF 0.00. Diese Angaben sind mit der ausgefüllten
Steuererklärung 2018 vereinbar. Bei letzterer handelt es sich jedoch lediglich um
eine Behauptung der steuerpflichtigen Person. Deshalb wäre die Vorlage einer
Bestätigung des Steueramtes der Wohnsitzgemeinde über die Steuerfaktoren zu
verlangen (EMMEL, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, a.a.O., N. 7 zu
- 28 -
Art. 119 ZPO). Eine Bestätigung des Steueramts oder eine Veranlagungsverfü-
gung hat die Beklagte nicht vorgelegt.
Trifft die Darstellung der Beklagten zu, so stehen ihrem Director zur Bestreitung
des Lebensunterhalts überhaupt keine Mittel zur Verfügung. Die Beklagte legt
nicht dar, wie dieser seinen Lebensunterhalt bestreitet. Dabei muss es sich nicht
zwingend um steuerbares Einkommen halten. Im Rahmen der Glaubhaftmachung
der Mittellosigkeit wäre jedoch wenigstens ein Hinweis zu erwarten, wie der Direc-
tor seinen monatlichen Bedarf deckt. Keine Ausführungen macht die Beklagte da-
zu, weshalb ihr Director unter diesen Umständen eine verlusteinbringende selbst-
ständige Erwerbstätigkeit aufrecht erhält und worin diese besteht. Mutmasslich
handelt es sich um die Verwaltung und Verwertung von Markenrechten (vgl. den
Auszug aus dem Handelsregister über die H._ GmbH; act. 3/51; Ziffer 2.3.2
oben und 2.3.3 oben). Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse sind nicht
nachvollziehbar.
Der Director der Beklagten ist nachweislich Inhaber zahlreicher Gesellschaften.
Im Schweizerischen Handelsregister ist er als alleiniger Gesellschafter und Ge-
schäftsführer der H._ GmbH mit einem Stammkapital von CHF 20'000.00
eingetragen (act. 1 Rz.34; act. 3/51). Neben der Beklagten ist er Eigentümer wei-
terer Limited englischen Rechts mit einem Gesellschaftskapital von jeweils
GBP 1: AB._ LTD, AC._ LTD, AD._ LTD, S._ LIMITED,
H._ LIMITED, K._ LTD, AE._ LTD, AF._ LTD, L._ LI-
MITED, AG._ LTD (act. 1 Rz. 35; act. 3/52-61). Weiter verfügt er über drei
Gesellschaften mit beschränkter Haftung bulgarischen Rechts mit einem Gesell-
schaftskapital von jeweils BGN 5'000.00 [aktuell gut CHF 2'700]: "Q._"
EOOD, "R._" EOOD, "F._" EOOD (act. 1 Rz. 37; act. 3/64-69). Zu allen
diesen Gesellschaften äussert sich die Beklagte weder in ihrem Gesuch, noch
finden sich dazu in der Einkommens- und Vermögensübersicht Erklärungen. Ge-
rade bei solchen weitverzweigen Beteiligungsverhältnissen sind die Anforderun-
gen an die Darstellung der finanziellen Verhältnisse besonders hoch.
Die Beklagte hat die Vermögensverhältnisse ihres Director damit nicht vollständig
dargetan.
- 29 -
4.2.3. Die Beklagte ist ihrer Mitwirkungsobliegenheit nicht nachgekommen. Der
Beklagten wurde bereits mit Beschluss vom 5. Dezember 2019 eine Frist zur
Neueinreichung ihrer Eingabe angesetzt (act. 32). Die Voraussetzungen der Ge-
währung der unentgeltlichen Prozessführung an eine juristische Person sind ihr
bekannt, gibt sie doch in ihrem Gesuch selber die Ausführungen aus der Disserta-
tion von DANIEL WUFFLI, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2015, wieder (act. 34 Ziff. 3 S. 5-12). Unter diesen Umstän-
den kommt eine Zurückweisung zur Verbesserung nicht in Betracht (vgl. BGer
2C_297/2020 v. 08.05.2020 E. 3.3.3; 5A_374/2019 v. 22.11.2019 E. 2.3;
5A_300/2019 v. 23.07.2019 E. 2.1; 4A_44/2018 v. 05.03.2018 E. 5.3 m. Nw.).
Stellt eine Partei erst nach Ansetzung einer Nachfrist ein Gesuch um unentgeltli-
che Rechtspflege, muss sie dieses korrekt begründen und mit ausreichenden Be-
legen zu ihrer wirtschaftlichen Situation versehen (BGer 2C_719/2019 v.
12.12.2019 E. 3.2.2; 2C_1097/2012 v. 18.01.2013 E. 2; 2C_568/2010 v.
27.09.2010 E. 2; 2C_413/2010 v. 12.07.2010 E. 2; 2C_560/2009 v. 22.10.2009
E. 2.2; 2C_758/2008 v. 02.12.2008 E. 2.2.2). Da die Beklagte ihrer Mitwir-
kungsobliegenheit nicht nachgekommen ist, ist die Bedürftigkeit i.S.v. Art. 117
lit. a ZPO zu verneinen.
4.3. Aussichtslosigkeit
Die Klage ist, wie vorstehend gezeigt, gutzuheissen. Aus dem Gesuch der Be-
klagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ergeben sich keine Ge-
sichtspunkte, welche zu einer abweichenden Beurteilung führen würden.
An verschiedenen Stellen im Gesuch wirft die Beklagte der Klägerin eine unzutref-
fende Sachverhaltsdarstellung vor (act. 34 Ziff. 4 S. 16, Ziff. 5 S. 54-55, Ziff. 6.1
S. 56). Die Sachverhaltsdarstellung der Beklagten deckt sich jedoch entweder mit
jener der Klägerin (act. 34 Ziff. 4 S. 17-24), oder die Beklagte bestreitet diese le-
diglich mit allgemeinen Ausführungen (act. 34 Ziff. 6.12-6.23 S. 68-76).
Die Beklagte stützt sich auf die Hinterlegungspriorität (act. 34 Ziff. 4 S. 17, Ziff. 4.1
S. 18-19, 20, Ziff. 6.5 S. 59). Es ist unstreitig, dass diese der Beklagten zukommt
(Ziffer 2.2 oben). Dies ist bei Streitigkeiten der vorliegenden Art stets der Fall. Die
- 30 -
Hinterlegungspriorität der streitgegenständlichen Marke ist auch der Grund, wes-
halb das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum die Rückweisung
des Widerspruchs 12 gegen die unter der Nummer 3 angemeldete Unionsmarke
in Aussicht gestellt hat (act. 34 Ziff. 6.6 S. 60; act. 35/7).
Die Beklagte stützt sich weiter auf die Gebrauchsschonfrist (act. 34 Ziff. 4.3.2
S. 52-53). Die fehlende Gebrauchsabsicht stellt neben dem Ablauf der Ge-
brauchsschonfrist nach Art. 12 Abs. 1 MSchG einen eigenständigen Tatbestand
für den Verlust des Markenrechts dar (BGer 4A_181/2019 v. 27.08.2019 E. 2.1;
4A_429/2011, 4A_435/2011 v. 23.02.2012 E. 3.2 = sic! 2012, 457 – "Yello / Yallo
II"; 4C.82/2007 v. 30.05.2008 E. 2.1.5 = sic! 2008, 732 – "Gmail"; Ziffer 2.3 oben).
Die Beklagte verweist im Übrigen auf die in ihrem Auftrag erstellte Beurteilung des
Falles durch eine Wirtschaftsrechtskanzlei (act. 34 Ziff. 5 S. 53). Diese sieht in der
Frage der Rechtsmissbräuchlichkeit der Hinterlegung der streitgegenständlichen
Marke jedoch ebenfalls ein Risiko (act. 35/2 Bst. L S. 7-8). Die Klage ist denn
auch aus diesem Grund gutzuheissen (Ziffer 2.3.5 oben).
In rechtlicher Hinsicht beruft sich die Beklagte auf LG Stuttgart, Beschl. v.
28.12.2016 – 17 O 805/16 und OLG Stuttgart, Beschl. v. 12.12.2017 – 2 W 41/17
(act. 34 Ziff. 6.7 S. 60; act. 35/9; act. 35/10). Dabei geht es um eine Kostenent-
scheidung in einer durch die H._ LTD als Lizenznehmerin angestrengten Sa-
che betreffend eine Marke der mit der Beklagten verbundenen H._ GmbH
nach übereinstimmender Erledigungserklärung zufolge Ablaufs der Gebrauchs-
schonfrist. Demnach war es der dortigen Verfügungsbeklagten nicht gelungen, ei-
ne bösgläubige Anmeldung der dort im Streit stehenden Marke darzulegen. Vor-
liegend verhält es sich gerade anders. Zudem liegt die prioritätsbegründende Hin-
terlegung der Wortmarke "B._" für die Klassen 3 und 14 beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt vom tt.mm.2017 durch die mit der Beklagten verbundene
"F._" EOOD unter dem Aktenzeichen 2 lediglich drei Monate vor der Hinter-
legung der Wortmarke "B._" für die Klassen 14, 16, 18 und 35 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt vom tt.mm.2017 durch die I._ GmbH unter
dem Aktenzeichen 4. Vom Ablauf der Gebrauchsschonfrist ist die Auseinander-
setzung noch weit entfernt.
- 31 -
Bezüglich der von der Klägerin referenzierten Entscheidung OLG Frankfurt a. M.,
Urt. v. 07.02.2013 – 6 U 126/12 (act. 1 Rz. 30, 58; act. 3/44), welche sich mass-
geblich auf die höchstrichterlichen Entscheidungen BGH, Urt. v. 23.11.2000 – I
ZR 93/98, E. II 3 a cc = GRUR 2001, 242 – "Classe E" und BGH, Beschl. v.
02.04.2009 – I ZB 8/06, Rn. 19 = GRUR 2009, 780 – "Ivadal" stützt, geht die Be-
klagte von einem Anwaltsverschulden aus (act. 34 Ziff. 6.1 S. 56). Sie legt aller-
dings nicht ansatzweise dar, inwiefern dieses zu einem den tatsächlichen Gege-
benheiten nicht entsprechenden Urteil geführt haben soll.
Die Beklagte beruft sich weiter auf die Entscheidung des Gerichtshofs der Euro-
päischen Union vom 10. November 2015, mit welcher einer mit ihr verbundenen
Gesellschaft die unentgeltliche Rechtspflege gewährt worden ist (act. 34 Ziff. 6.3
S. 58-59; act. 35/5). Da diese Entscheidung eine andere Streitigkeit betrifft, lassen
sich daraus keine Rückschlüsse für die Erfolgsaussichten im vorliegenden Verfah-
ren ziehen.
Da sich aus dem Gesuch der Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen
Rechtspflege keine Gesichtspunkte ergeben, welche zu einer günstigeren Beur-
teilung der Erfolgsaussichten des Rechtsbegehrens der Beklagten führen, erweist
sich das Rechtsbegehren der Beklagten als aussichtslos i.S.v. Art. 117 lit. b ZPO.
4.4. Ergebnis
Das Gesuch der Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist
abzuweisen. Entsprechend ist der Beklagten kein unentgeltlicher Rechtsbeistand
zu bestellen, zumal ihr Director prozesserfahren ist. Für diesen Beschluss sind
keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Mangels Aufwands ist
der Klägerin für diesen Beschluss keine (zusätzliche) Parteientschädigung zuzu-
sprechen.
Das Handelsgericht erkennt:
1. Es wird festgestellt, dass die Schweizer Marke Nr. 1 "B._" für sämtliche
beanspruchten Waren und Dienstleistungen nichtig ist.
- 32 -
2. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 10'750.00 festgesetzt.
3. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt und im Umfang des Kostenvor-
schusses der Klägerin von CHF 9'000.00 aus diesem bezogen. Der Klägerin
wird in diesem Umfang das Rückgriffsrecht gewährt.
4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von
CHF 10'900.00 zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie gestützt auf Art. 54 MSchG an
das Schweizerische Institut für Geistiges Eigentum.
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art.
113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und
90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert
beträgt CHF 100'000.00.
und beschliesst sodann:
1. Das Gesuch der Beklagten um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege
wird abgewiesen.
2. Für diesen Beschluss werden keine Gerichtskosten erhoben.
3. Der Klägerin wird für diesen Beschluss keine Parteientschädigung zuge-
sprochen.
4. Die Mitteilung an die Parteien erfolgt zusammen mit dem vorstehenden Er-
kenntnis.
5. Die Rechtsmittelbelehrung richtet sich nach dem vorstehenden Erkenntnis.
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