Decision ID: 47ce3170-5869-5658-ab7a-488dfeb9ba79
Year: 2018
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Am 12. Oktober 2012 meldete die Schweizerische Eidgenossenschaft, ver-
treten durch armasuisse, beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Ei-
gentum (nachfolgend: IGE, Vorinstanz) die Wortmarke Nr. 640'600 „Swiss
Military“ an. Die Marke wurde am 5. März 2013 auf der Online-Schutz-
rechtsdatenbank veröffentlicht. Sie beansprucht unter anderem Schutz für
folgende Waren:
Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente; alle vorgenannten Waren schwei-
zerischer Herkunft
B.
Am 17. April 2013 erhob Montres Charmex SA gegen die Eintragung der
gleichnamigen Marke Widerspruch und beantragte deren teilweisen Wider-
ruf. Der Widerspruch stützte sich auf die Schweizer Wortmarke Nr. 426'567
„Swiss Military“, die am 24. Februar 1995 hinterlegt und am 11. Juni 1996
für folgende Waren ins Markenregister eingetragen wurde:
Klasse 14: Uhren schweizerischer Herkunft
C.
Am 30. Mai 2013 ersuchte die Widersprechende um Sistierung des Verfah-
rens, da die Parteien Vergleichsgespräche aufgenommen hätten.
D.
Mit Verfügung vom 18. Juni 2013 wurde das Verfahren aufgrund der lau-
fenden Vergleichsverhandlungen auf unbestimmte Zeit sistiert.
E.
Am 13. November 2014 wurde die Sistierung auf Antrag der Widerspruchs-
gegnerin aufgehoben.
F.
Mit Widerspruchsantwort vom 16. Dezember 2014 bestritt die Wider-
spruchsgegnerin das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr und erhob die
Einrede, die Widerspruchsmarke sei für die eingetragenen Waren nicht
rechtserhaltend gebraucht worden. Die Widerspruchsgegnerin hielt weiter
fest, sie anerkenne die Doppelidentität zwischen den Zeichen und den be-
anspruchten Waren. Dessen ungeachtet sei das Vorliegen einer Verwechs-
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lungsgefahr zu verneinen, weil den Verkehrskreisen wegen der Parla-
mentsöffentlichkeit und der öffentlich geführten Debatten im Zusammen-
hang mit der Registrierung der Marken „Swiss Army“, „Swiss Military“ und
„Swiss Air Force“ bekannt sei, dass die genannten Zeichen der Wider-
spruchsgegnerin zuständen und von ihr beansprucht würden. Die Beach-
tung der absoluten Ausschlussgründe von Amtes wegen führe dazu, dass
das IGE im Widerspruchsverfahren zwar keinen Entscheid über die Ungül-
tigkeit der Widerspruchsmarke fällen könne, den Widerspruch jedoch ab-
weisen müsse, falls sich dieser auf eine Marke stütze, deren Nichtigkeit
von Amtes wegen zu beachten sei. Der Grundsatz, wonach die Rechtsbe-
ständigkeit einer Marke in der Regel im Zivilverfahren beurteilt werde,
stehe einer Abweisung des Widerspruchs aufgrund überwiegender öffent-
licher Interessen sowie Verletzung von geltendem Recht nicht entgegen.
G.
Mit Replik vom 24. April 2015 bestätigte die Widersprechende ihre Vorbrin-
gen und legte zwecks Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Ge-
brauchs Kataloge, Lieferscheine, Printscreens von Webseiten, Werbeflyer
und Displayboxen ins Recht. Beim Widerspruchsverfahren handle es sich
um ein Verfahren sui generis mit entsprechend eingeschränkten Rügemög-
lichkeiten, so die Widersprechende. Weder die Löschung der Wider-
spruchsmarke, noch Beweisfragen im Zusammenhang mit politischen Dis-
kursen seien Gegenstand des Widerspruchsverfahrens. Für die Klärung
dieser Rechtsfragen stehe der Widerspruchsgegnerin der Weg an die Zi-
vilgerichte offen.
H.
Die Widerspruchsgegnerin widersetzte sich dieser Darstellung mit Duplik
vom 30. Juni 2015. Sie bestritt den Beweiswert der eingereichten Ge-
brauchsbelege mit dem Argument, ein nichtiges Zeichen, dem kein Rechts-
schutz zukomme, könne nicht rechtserhaltend gebraucht werden. Gemäss
Bundesgesetz zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher
Zeichen (Wappenschutzgesetz) dürften die Wörter "Eidgenossenschaft",
"Bund", "eidgenössisch" oder Ausdrücke, die mit diesen verwechselbar
seien, weder für sich allein, noch in Verbindung mit anderen Wörtern be-
nutzt werden, falls diese Benutzung über amtliche Beziehungen täuschen
könne. Dass die Bezeichnung Swiss Military eine Verwechslungsgefahr
schaffe, sei durch das Bundesverwaltungsgericht auch für die beanspruch-
ten Uhren festgestellt worden (B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 „Swiss
Military by BTS“). Der Widersprechenden werde dadurch im Rahmen des
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Widerspruchsverfahrens zwar ihren Abwehranspruch, nicht jedoch ihr Re-
gisterrecht entzogen.
I.
Mit Verfügung vom 8. Januar 2016 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
gut. Sie widerrief die Eintragung der angefochtenen Schweizer Marke
Nr. 640'600 „Swiss Military“ für die Waren Uhren und Zeitmessinstrumente;
alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft. Sie begründete ihren
Entscheid mit dem Argument, der rechtserhaltende Gebrauch der Wider-
spruchsmarke im Zeitraum vom 16. Dezember 2009 bis zum 16. Dezem-
ber 2014 sei glaubhaft dargelegt worden. Für die Beurteilung der rechtser-
haltenden Wirkung einer Gebrauchshandlung sei es unerheblich, ob dieser
Gebrauch im Sinne des Wappenschutzgesetzes zulässig sei. Gegenstand
des summarischen Widerspruchsverfahrens bilde allein die Prüfung der
Frage, ob relative Ausschlussgründe vorlägen. Fragen, welche die endgül-
tige Berechtigung an einer Marke zum Gegenstand hätten, seien im Wider-
spruchsverfahren nicht zu berücksichtigen. Die Vorinstanz führte weiter
aus, bei Doppelidentität stelle sich die Frage des Schutzumfangs aufgrund
des absoluten Schutzes nicht. Im Widerspruchsverfahren könne der Ab-
wehranspruch solange nicht verwehrt bleiben, als nicht die Nichtigkeit der
Widerspruchsmarke im Rahmen eines Zivilprozesses festgestellt worden
sei.
J.
Gegen diesen Entscheid legte die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend:
Beschwerdeführerin) am 10. Februar 2016 beim Bundesverwaltungsge-
richt Beschwerde ein. Zur Begründung bringt sie vor, die Annahme eines
rechtserhaltenden Gebrauchs setze zunächst voraus, dass das Marken-
recht entstanden sei. Weil das Markenrecht der Beschwerdegegnerin nie
entstanden sei, könne es auch nicht aufrechterhalten, beziehungsweise
rechtserhaltend gebraucht werden. Weiter gehe gemäss Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts ein hoheitliches Kennzeichen einer vorbe-
stehenden Marke grundsätzlich vor, was bei der Beurteilung des Schutz-
umfangs zu berücksichtigen sei. Das Zeichen „Swiss Military“ der Wider-
sprechenden werde von der amtlichen Bezeichnung Swiss Military bezie-
hungsweise Schweizer Armee erfasst. Der Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke reduziere sich entsprechend auf null. Die Widerspruchs-
marke bleibe zwar formell bestehen, indessen könne sie ihren Abwehran-
spruch im Widerspruchsverfahren nicht durchsetzen. Zur Verwechslungs-
gefahr bringt die Beschwerdeführerin schliesslich vor, dass diese nicht be-
stehe, weil die Widerspruchsmarke in ihrer Unterscheidungsfunktion nicht
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beeinträchtigt werde. Die Widerspruchsmarke suggeriere eine Beziehung
zur Eidgenossenschaft und kein Abnehmer würde einen Rückschluss von
der angefochtenen Marke auf die Beschwerdegegnerin ziehen.
K.
Mit Eingabe vom 6. Mai 2016 beantragt die Beschwerdegegnerin die Ab-
weisung der Beschwerde. Zur Begründung führte sie aus, die Beschwer-
deführerin habe die Gültigkeit ihrer Marke seit 1996 nie angezweifelt. Im
Jahr 2009 habe sie mit der Beschwerdeführerin Kontakt aufgenommen und
die Möglichkeit einer Abtretung oder Lizenzierung angesprochen. Erst als
die Beschwerdeführerin aufgrund des eingelegten Widerspruchs feststel-
len musste, dass ihr Vorhaben, die Marke „Swiss Military“ für verschiedene
Waren zu schützen und an Private zu lizenzieren, nicht vollumfänglich
durchsetzbar sei, habe sie die Gültigkeit der Marke in Frage gestellt. Die
Beschwerdegegnerin habe die Marke „Swiss Military“ während mehr als
20 Jahren konsequent, ununterbrochen und unangefochten verwendet und
aufgebaut. Dass die Beschwerdeführerin das Zeichen „Swiss Military“ als
Marke schützen wolle, dürfe nicht dazu führen, dass die bisher unange-
fochtene Marke ihres Ausschliesslichkeitsanspruchs beraubt werde. Dass
die Beschwerdeführerin zusätzlich geltend mache, der Widerspruchs-
marke komme keinen Schutzumfang zu, verstärke den Enteignungscha-
rakter. Insbesondere sei stossend, dass die Beschwerdeführerin ihre
Marke nicht für eigene Produkte verwenden wolle, sondern an Konkurren-
ten der Beschwerdegegnerin lizenziere, um damit Geld zu verdienen. Die
Beschwerdegegnerin führte weiter aus, im Widerspruchsverfahren sei die
Schutzfähigkeit einer Marke kein Beurteilungsgegenstand. Gemäss Bot-
schaft zum geltenden Markenschutzgesetz seien neue Marken, unabhän-
gig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr, bei Doppelidentität vom
Markenschutz ausgeschlossen. Die Beschwerdegegnerin bringt weiter vor,
im geltenden Widerspruchsverfahren sei die Nichtigkeitseinrede nicht vor-
gesehen. Selbst wenn diese Einrede grundsätzlich zugelassen wäre,
würde sie vorliegend nicht greifen, da die Marke „Swiss Military“ selbst un-
ter der Annahme einer ursprünglichen Ungültigkeit aufgrund der intensiven,
langjährigen und ununterbrochenen Verwendung einer eigenständige Be-
deutung im Sinne einer secondary meaning erlangt habe. Die Beschwer-
degegnerin führt weiter aus, dass bei der Beurteilung des rechtserhalten-
den Gebrauchs darauf abzustellen sei, ob eine Marke als Zeichen mit Un-
terscheidungsfunktion gebraucht werde. Im vorliegenden Verfahren sei
nicht der Eintragungsentscheid des IGE aus dem Jahre 1996 auf seine
Richtigkeit hin zu überprüfen, sondern höchstens zu beurteilen, welcher
Schutzumfang der Widerspruchsmarke zum jetzigen Zeitpunkt zukomme.
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Sie macht weiter geltend, dass aufgrund der fehlenden Täuschungseig-
nung kein Verstoss gegen das Wappenschutzgesetz vorliege. Vor 20 Jah-
ren sei die englische Sprache noch nicht dermassen üblich gewesen, dass
die massgeblichen Verkehrskreise eine Beziehung zur Eidgenossenschaft,
die über die schweizerische Herkunft der Produkte hinausgehe, vermute-
ten. Die Beschwerdgegnerin beruft sich im Weiteren darauf, dass die ab-
soluten Schutzausschlussgründe im Eintragungsverfahren geprüft worden
seien und die Gültigkeit der Marke im Jahr 2009 im Rahmen der Verhand-
lungen über eine allfällige Abtretung und letztmals im Jahr 2012 anerkannt
worden sei. Aufgrund dieses Vertrauens habe die Beschwerdegegnerin in
jahrelanger Aufbauarbeit hohe Investitionen in ihre Marke getätigt. Bei ei-
nem Entzug ihrer Ausschliesslichkeitsrechte könne die Beschwerdegegne-
rin diese Investitionen nicht mehr nutzen und der geschaffene Wert zer-
falle. Die Beschwerdegegnerin legt unter Berufung auf die Eigentumsga-
rantie dar, dass ein Widerruf nur zulässig sei, wenn er auf einer genügen-
den gesetzlichen Grundlage beruhe, im öffentlichen Interesse liege, ver-
hältnismässig sei und gegen volle Entschädigung erfolge. Ein Entzug des
Abwehrrechts komme einem Entzug des Rechtes an sich gleich.
L.
Die Vorinstanz verzichtete am 9. Mai 2016 auf die Einreichung einer Ver-
nehmlassung und beantragt die Abweisung der Beschwerde unter Kosten-
folge.
M.
Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 2. Mai 2017 am Sitz des
Bundesverwaltungsgerichts eine mündliche und öffentliche Verhandlung
durchgeführt. Anlässlich der Verhandlung ergänzten die Parteien den
Sachverhalt um einige Bemerkung und die Beschwerdeführerin reichte
weitere Belege ein. Die Verfahrensbeteiligten hielten an ihren Rechtsbe-
gehren und den entsprechenden Begründungen fest.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerde-
führerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt (Art. 48
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Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968
[VwVG, SR 172.021]). Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes In-
teresse an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde
legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde innert Frist und
formgerecht erhoben, auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen
vor (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist damit einzutreten.
2.
2.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die mit einer älteren
Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen be-
stimmt sind wie diese (Art. 3 Abs. 1 lit. a des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Das markenrechtliche Ausschliess-
lichkeitsrecht steht dem Inhaber einer hinterlegten oder eingetragenen
Marke zu (Art. 3 Abs. 2 lit. a MSchG), die eine Priorität nach diesem Gesetz
(Art. 6-8 MSchG) geniesst oder die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des
unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Ver-
bandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Ei-
gentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt
ist (Art. 3 Abs. 2 Bst. b MSchG). Der Regelungsbereich von Art. 3 MSchG
beschränkt sich entgegen der Marginalie nicht nur auf die genannten rela-
tiven Ausschlussgründe, sondern ist im Kollisionsfall auch zentral für die
Bestimmung des Schutzumfangs einer Marke (GALLUS JOLLER, in:
Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl.
2017, Art. 3 N. 2; vgl. E. 2.3 nachfolgend).
2.2 Im Gegensatz zu Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG sieht Art. 3 Abs. 1
lit. a MSchG das Tatbestandsmerkmal der Verwechslungsgefahr nicht ex-
pressis verbis vor. In der Literatur wird dieser Umstand kontrovers beurteilt
(eine Übersicht zu den Lehrmeinungen findet sich bei GALLUS JOLLER, in:
Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl.
2017, Art. 3 N. 12).
2.3 Ein Widerspruch kann sich nach Art. 3 Abs. 1 MSchG nur auf die rela-
tiven Ausschlussgründe stützen (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 20 ff. der Mar-
kenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]; BER-
NARD VOLKEN, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 31 N. 36). Aller-
dings sind die Grundsätze der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2
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lit. a MSchG dennoch bedeutsam für die Bestimmung der Kennzeich-
nungskraft, denn Marken, welche Gemeingut sind, verdienen keinen
Schutz und müssen entsprechend in ihrem Schutzumfang eingeschränkt
werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7506/2006 vom 21. März
2007 E. 3 „Karomuster [fig.] / Karomuster [fig.]“; GREGOR WILD, in:
Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl.
2017, Art. 31 N. 16). Selbiges gilt für Marken, welche an einem anderen
absoluten Ausschlussgrund, wie etwa dem Verstoss gegen geltendes
Recht nach Art. 2 lit. d MSchG, leiden (MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCH-
BAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 2 N. 357).
2.4 In Ausführung von Art. 6ter PVÜ regelt und konkretisiert das
Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer
öffentlicher Zeichen vom 21. Juni 2013 (Wappenschutzgesetz, WSchG,
SR 232.21) den Gebrauch von Wappen und anderen hoheitlichen Zeichen
(Botschaft des Bundesrates vom 16. Dezember 1929 über den Entwurf
eines Bundesgesetzes zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer
öffentlicher Zeichen, BBl 1929 III 602, S. 604 f.). Im Unterschied zu
gewerblichen Marken, welche die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion
gewährleisten sollen, dienen diese Schutzobjekte in funktionaler Hinsicht
der Kennzeichnung und Repräsentation der Staatshoheit sowie der
Unterscheidung von Nationalstaaten. Wie die Beschwerdeführerin
zutreffend vorbringt, richtet sich das Wappenschutzgesetz auf den Schutz
der Öffentlichkeit vor Täuschung über amtliche Beziehungen und
irreführenden Herkunftsangaben (BGE 116 IV 254 E. 1 "Communication
officielle"; Urteil des BVGer B 2781/2014 vom 27. Oktober 2016 E. 5.1
"Concept+"; RKGE in sic! 2005, S. 587 E. 4 "Chevrolet"). Ausdrücke wie
"Eidgenossenschaft", "Bund", "eidgenössisch", "Kanton", "kantonal",
"Gemeinde", "kommunal" und andere Bezeichnungen, die auf eine
Behörde der Schweiz oder auf eine behördliche oder behördennahe
Tätigkeit schliessen lassen, gelten als amtliche Bezeichnungen im Sinne
von Art. 6 WSchG. Die Auflistung in Art. 6 WSchG ist nicht abschliessend
(Urteil des BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 E. 3.1 "Swiss Military
by BTS"; STEFAN SZABO, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum
Wappenschutzgesetz, Art. 6 N. 6). Nach Art. 9 Abs. 1 WSchG dürfen
amtliche Bezeichnungen und mit ihnen verwechselbare Ausdrücke für sich
alleine nur von dem Gemeinwesen, zu dem sie gehören, verwendet
werden. Bezeichnungen nach Art. 9 Abs. 1 WSchG dürfen in Verbindung
mit anderen Wort- oder Bildelementen gebraucht werden, es sei denn der
Gebrauch sei irreführend oder verstosse gegen die öffentliche Ordnung,
die guten Sitten oder geltendes Recht (Art. 9 Abs. 3 WSchG).
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Seite 9
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Widerspruchsmarke
nicht rechtserhaltend gebraucht werde. Sie begründet dies mit dem Argu-
ment, dass die Widerspruchsmarke gegen Art. 6 und 8 (seit 1. Januar 2017
neu Art. 9) WSchG verstosse und damit ein rechtswidriges Zeichen sei.
Entsprechend sei der Markenschutz der Widerspruchsmarke gar nie ent-
standen. Ein Recht, das nie entstanden sei, könne aber auch nicht erhalten
werden. Folglich müsse der rechtserhaltende Gebrauch abgelehnt werden.
3.2 Mit dieser Rüge greift die Beschwerdeführerin die Rechtsbeständigkeit
der Widerspruchsmarke an und für sich an. Das verwaltungsrechtliche Wi-
derspruchsverfahren sieht eine derartige Nichtigkeitseinrede aufgrund ab-
soluter Ausschlussgründe allerdings weder vorfrageweise noch in der
Hauptsache vor (GREGOR WILD, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009,
Art. 31 Rz. 17; BERNARD VOLKEN, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG,
Art. 31 N. 35; FLORENT THOUVENIN in: sic! 2009, S. 544 Fn. 1). Gegen den
Bestand des Markenrechts an und für sich müsste grundsätzlich eine Zivil-
klage auf Löschung der Marke angestrengt werden.
3.3 Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob die Widerspruchsmarke an
einem Nichtgebrauch nach Art. 12 MSchG leidet und darum keinen Be-
stand haben solle. Hierbei kann in der Tat mit einem Löschungsantrag die
Rechtsbeständigkeit einer Marke gemäss den Vorgaben des Art. 35 lit. e
i.V.m. Art. 12 Abs. 1 MSchG angegriffen werden. Vorliegend handelt es sich
aber um ein reines Widerspruchsverfahren, ohne dass ein solcher Lö-
schungsantrag gestellt worden wäre bzw. eine Verfahrensvereinigung mit
einem Löschungsverfahren vorgenommen worden wäre. Entsprechend
kann über die Rechtsbeständigkeit der Widerspruchsmarke auch nicht ge-
urteilt werden.
3.4 Wird im reinen Widerspruchsverfahren die Nichtgebrauchseinrede
nach Art. 12 Abs. 1 MSchG geltend gemacht, richtet sich diese lediglich ge-
gen die markenrechtlichen Abwehrrechte der Widerspruchsmarke im inter
partes Verfahren und nicht gegen deren Rechtsbestand an und für sich.
3.5 Die Beschwerdeführerin macht indes keine Ausführungen, inwiefern
ein Nichtgebrauch gemäss Art. 12 MSchG im vorliegenden Widerspruchs-
verfahren gegeben wäre bzw. inwiefern die vorinstanzliche Beurteilung,
dass die Widerspruchsmarke die Gebrauchsvoraussetzungen erfülle, nicht
korrekt sei.
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Seite 10
3.6 Da aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts kein Anlass besteht, an
der vorinstanzlichen Einschätzung bezüglich der Gebrauchsvoraussetzun-
gen zu zweifeln, kann festgehalten werden, dass vorliegend die Nichtge-
brauchseinrede nicht durchzudringen vermag.
3.7 Insofern die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge der Unrechtmässigkeit
der Widerspruchsmarke lediglich darauf abzielt, deren Abwehrrechte mit-
hilfe von absoluten Ausschlussgründen anzugreifen, sei darauf hingewie-
sen, dass diese Frage von der Rechtsbeständigkeit der Marke unabhängig
beurteilt wird und im Widerspruchsverfahren im Rahmen der Beurteilung
des Schutzumfanges diskutiert wird (E. 5. nachfolgend).
4.
4.1 Die beiden strittigen Zeichen sind offensichtlich identisch, worüber
auch Einigkeit herrscht. Auch die beanspruchten Waren sind die gleichen.
Folglich ist für die Beurteilung des Widerspruchs Art. 3 lit. a MSchG ein-
schlägig.
4.2 Die Vorinstanz und mit ihr die Beschwerdegegnerin machen geltend,
dass gemäss Wortlaut des Art. 3 lit. a MSchG – also bei vorliegen einer
sog. Doppelidentität – keine Verwechslungsgefahr gegeben sein muss, um
ein jüngeres Zeichen vom Markenschutz auszuschliessen. Demgegenüber
ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass der Inhaber der älteren
Marke, im Sinne einer gesetzlichen Vermutung, lediglich vom Nachweis
der Verwechslungsgefahr entbunden sei, der Inhaber der jüngeren Marke
aber diese Vermutung umstossen kann und es ihm möglich sein muss, mit
geeigneten Mitteln das Fehlen einer Verwechslungsgefahr darzulegen.
4.3
4.3.1 Dass Art. 3 lit. a MSchG nicht ausschliesslich grammatikalisch aus-
gelegt werden kann, hat das Bundesgericht im Fall BGE 122 III 469 E. 5 a
„Chanel“ expressis verbis festgehalten. So müssen laut Bundesgericht
auch die systematische, die historische und die teleologische Auslegung
des Gesetzes mitberücksichtigt werden. Die Anwendung dieses Methoden-
pluralismus‘ entsprich langjähriger und gefestigter Rechtsprechung des
Bundesgerichts in allen Rechtsgebieten (BGE 122 III 324 E. 7 a; BGE 121
III 408 E. 4 b; BGE 121 V 58 E. 3 b; BGE 119 II 353 E. 5; BGE 119 Ia 241
E. 7 a; BGE 118 Ib 448 E. 3 c).
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4.3.2 In gesetzessystematischer Hinsicht muss Art. 3 lit. a MSchG in erster
Linie im Zusammenhang mit den weiteren Fällen von relativen Ausschluss-
gründen nach Art. 3 lit. b und lit. c MSchG betrachtet werden. Während in
den Fällen nach lit. b und lit. c entweder die ältere Marke lediglich ähnlich
oder die Waren bzw. Dienstleistungen lediglich gleichartig zu sein brau-
chen, beschreibt lit. a den Fall, wonach die Marken identisch und die Waren
bzw. Dienstleistungen gleich sind (daher Doppelidentität). Somit bildet
Art. 3 lit. a MSchG im Zusammenspiel mit den lit. b und lit. c des Art. 3
MSchG quasi den Kulminationspunkt der relativen Ausschlussgründe. Ver-
bindendes Element der drei Tatbestände ist dabei der Beschrieb des
Schutzumfangs der älteren Marke durch die zwei Elemente Zeichenähn-
lichkeit und Warengleichartigkeit. Der Schutzumfang wird indes gerade
durch das Institut der Verwechslungsgefahr bestimmt, weshalb ein relativer
Ausschlussgrund ohne Verwechslungsgefahr nicht gegeben sein kann
(ebenso EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 691).
4.3.3 Weiter ist Art. 3 lit. a MSchG auch in den internationalen Kontext ein-
zubinden. So schreibt Art. 16 Abs. 1 des Abkommens über handelsbezo-
gene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS, SR. 0.632.20)
vor, dass bei der Benutzung von identischen Zeichen und identischen Wa-
ren eine Verwechslungsgefahr vermutet wird. Die Verwechslungsgefahr
wird also nicht gänzlich aus dem Tatbestand verbannt, sondern lediglich
angenommen. Eine solche Annahme ist allerdings grundsätzlich widerleg-
bar und hat in erster Linie eine beweisrechtliche Privilegierung einer Partei
zum Ziel (ADRIAN STAEHELIN / DANIEL STAEHELIN / PASCAL GROLIMUND, in:
Zivilprozessrecht, 2008, § 18 Rz. 54 und OSCAR VOGEL / KARL SPÜHLER, in:
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl. 2006, Kapitel 10 Rz. 48; für das
deutsch Recht ADOLF BAUMBACH / WOLFGANG LAUTERBACH / JAN ALBERS /
PETER HARTMANN, in: Zivilprozessordnung, 75. Aufl. 2017, § 292 Rz. 9).
Die unwiderlegbare Vermutung bzw. sog. Fiktion bildet einen Sonderfall der
Vermutung, deren Vorhandensein sich aus den entsprechenden Gesetzes-
bestimmungen ergibt (ADRIAN STAEHELIN / DANIEL STAEHELIN / PASCAL
GROLIMUND, in: Zivilprozessrecht, 2008, § 18 Rz. 56). Die Bestimmung von
Art. 16 Abs. 1 TRIPS ist eindeutig als Vermutung zu verstehen und lässt
keinen Interpretationsspielraum offen, ob allenfalls eine unwiderlegbare
Vermutung bzw. Fiktion vorläge. Die Vorgaben des TRIPS sind indes nur
Mindestvorschriften und können von Mitgliedsstaaten auch strenger legife-
riert werden. Dennoch sind bei einer systematischen Auslegung die Best-
immungen des TRIPS miteinzubeziehen.
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Seite 12
4.3.4 Weiter zu berücksichtigen ist der Umstand, dass neben dem Marken-
recht noch weitere kennzeichenrechtliche Gesetze existieren, welche auch
im Kollisionsverfahren berücksichtigt werden müssen (Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.3.5. „Gadovist /
Gadogita“). Wie noch zu zeigen sein wird, ist vorliegend insbesondere das
Wappenschutzgesetz von besonderer Bedeutung. Grundsätzlich ist aber
auch etwa an das Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens und
des Namens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR. 232.22) oder das
Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der
Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen
(NZSchG, SR. 232.23) zu denken. Es ist ein unbestrittener Grundsatz,
dass im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Schutzum-
fang einer Marke mitunter nach den Grundsätzen herausgearbeitet wird,
wie sie bei der Beurteilung der absoluten Ausschlussgründen entwickelt
wurden (vgl. E. 5.1 unten). Solche Überlegungen zu absoluten Ausschluss-
gründen stützen sich indes oftmals auf Spezialgesetzliche Bestimmungen
wie die vorangehend erwähnten. Bei einem Ausschluss der Verwechs-
lungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG würden demnach die durchaus
diversen und zum Teil mit dem Markenrecht nicht immer genau deckungs-
gleichen Interessen und Ziele dieser kennzeichenrechtlichen Spezialge-
setze ebenfalls über Bord geworfen und müssten unberücksichtigt bleiben.
Für einen solchen doch recht grossen Eingriff bedürfte es einer einigerma-
ssen klaren Rechtfertigung, welche aber nicht ersichtlich ist (im Ergebnis
ebenso GREGOR WILD, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017,
Art. 31 Rz. 17, der für das Widerspruchsverfahren zu diesem Zweck eine
Nichtigkeitseinrede basierend auf absoluten Ausschlussgründen an-
nimmt).
4.3.5 In einer systematischen Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG ist
somit festzuhalten, dass die sachlich eng verwandten Bestimmungen von
Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. c MSchG eine Verwechslungsgefahr erfordern
und Art. 16 Abs. 1 TRIPS eine solche für Fälle von Doppelidentität immer-
hin vermutet. Zudem bildet die Verwechslungsgefahr den gewollten An-
knüpfungspunkt zu weiteren zeichenrechtlichen Gesetzen, welche bei
Nichtprüfung der Verwechslungsgefahr ebenfalls ausgeklammert würden.
In einer völkerrechtsbeachtenden Auslegung und unter Berücksichtigung
der Interessen und Ziele weiterer zeichenrechtlicher Gesetze spricht vieles
dafür, die Verwechslungsgefahr auch als Teil von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG
anzusehen (ebenso THOMAS COTTIER, Das Problem der Parallelimporte im
Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT, SMI
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Seite 13
1995, S. 56; a.A. für das deutsche Markenrecht KARL-HEINZ FEZER in: Mar-
kenrecht, Beck‘sche Kurz-Kommentare, 4. Aufl. 2009, § 14 Rz. 188ff., der
allerdings gesetzessystematische und internationalrechtliche Überlegun-
gen unberücksichtigt wissen will).
4.4
4.4.1 In historischer Auslegung äussert sich die Botschaft dahingehend,
dass im Gegensatz zum aMSchG (Art. 24) bei Doppelidentität nach Art. 3
Abs. 1 lit. a MSchG die Verwechslungsgefahr vom Markeninhaber nicht
mehr nachgewiesen werden muss und dadurch die Position des Marken-
inhabers gestärkt werden soll (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 21). Gemäss
Botschaft zielen diese Änderungen auf Sachverhalte des internationalen
Warenverkehrs i.S. von unerlaubten Paralellimporten (Botschaft MSchG
BBl. 1991 I 14) sowie der Markenpiraterie ab (Botschaft MSchG BBl. 1991
I 21). Diese Aussagen sind indes weniger eindeutig, als sie den Anschein
machen. Denn an anderer Stelle schliesst sich der Bundesrat der Meinung
an, dass auf eine klare Regelung des Erschöpfungsgrundsatzes und damit
auf eine gesetzgeberische Regelung der Zulässigkeit von Paralellimporten
verzichtet werde und die einzelfallbezogene Praxis des Bundesgerichts
hierzu weitergeführt werden solle (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 15). Dies
steht im deutlichen Gegensatz zur vermeintlichen Klarheit von Art. 3
Abs. 1 lit. a MSchG, welcher wörtlich verstanden Paralellimporte absolut
verbieten würde, was vom Bundesgericht bekanntlich abgelehnt wurde
(vgl. BGE 122 III 85 E. 5 d „Chanel“).
4.4.2 Weiter sieht die Botschaft einen Anwendungsfall von Art. 3 Abs. 1
lit. a MSchG bei Sachverhalten vor, bei welchen unrechtmässig gekenn-
zeichnete Erzeugnisse angeboten, die Abnehmer jedoch über den wahren
Sachverhalt aufgeklärt werden, d.h. von der unrichtigen Herkunft eines
Produktes wissen und daher auch nicht getäuscht werden können (Bot-
schaft MSchG BBl. 1991 I 21). Dieser scheinbaren Ausweitung der mar-
kenrechtlichen Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion auf weitere mar-
kenökonomische Funktionen wird aber wiederum an anderer Stelle in der
Botschaft eine Absage erteilt, indem diesen weiteren ökonomischen Funk-
tionen kein rechtlicher Schutz attestiert werden will (Botschaft MSchG BBl.
1991 I 19). Dies deckt sich auch mit der aktuellen Bundesgerichtlichen
Rechtsprechung hierzu (BGE 122 III 85 E. 5 f „Chanel“).
B-850/2016
Seite 14
Insgesamt zeigt die historische Auslegung daher ein recht gemischtes Bild
des Willens des Gesetzgebers, welches kaum eindeutige Rückschlüsse
zulässt.
4.5 In teleologischer Hinsicht ist festzuhalten, dass die Botschaft von einem
Markenbegriff ausgeht, welcher durch die Unterscheidungs- und Her-
kunftsfunktion definiert wird (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 19). Weiterfüh-
rende Funktionen der Marke will die Botschaft, wie bereits dargelegt, recht-
lich nicht geschützt wissen, was das Bundesgericht explizit bestätigt
(BGE 122 III 85 E. 5 f „Chanel“). Das Weglassen der Verwechslungsgefahr
in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG muss daher auch vor diesem Hintergrund in-
terpretiert werden. Dies führt erstens dazu, dass eine Ausweitung von
Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG auf Anwendungsfälle bezüglich Ruf oder Wer-
bung (vgl. etwa MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in:
David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 3 N. 20) nicht angezeigt ist. Zweitens
ergibt sich daraus, dass Anwendungsfälle von Spezialgesetzen, welche die
Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion von Zeichen fördern und unter-
streichen wie etwa das Wappenschutzgesetz oder das Bundesgesetz zum
Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der Vereinten Natio-
nen und anderer zwischenstaatlichen Organisationen (NZSchG), nicht
durch die Anwendung des Markenschutzgesetzes selber, genauer des
Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG, ausgeschlossen werden dürfen (vgl. Urteil des
BVGer B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8 „Galileo / Galileo Joint Un-
dertaking [fig.]“).
4.6 Zusammenfassend kann damit Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG nicht lediglich
wörtlich verstanden werden. Vielmehr muss auch die gesetzessystemati-
sche Einbindung der Verwechslungsgefahr durch Art 3 Abs. 1 lit. b und lit. c
MSchG und Art. 16 Abs. 1 TRIPS sowie die Funktion weiterer kennzeichen-
rechtlicher Gesetze, welche durch die Bestimmung des Schutzumfanges
unter Beurteilung der Verwechslungsgefahr erst ihre Anwendung finden,
berücksichtigt werden. Im Sinne einer teleologischen Reduktion (ERNST
KRAMER, Juristische Methodenlehre, 5. Aufl. 2016, S. 233f.) ist damit eine
wörtliche Anwendung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG wohl in erster Linie auf
die in der Botschaft genannten Fälle der Produktpiraterie (Botschaft
MSchG BBl. 1991 I 21) sowie unzulässige Parallelimporte i.S. der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung (BGE 122 III 85 E. 5 h „Chanel“) zurückzu-
stufen. Zumindest aber muss im vorliegenden Fall eine solche teleologi-
sche Reduktion vorgenommen werden und zwar insoweit als unter geset-
zessystematischer Berücksichtigung völkerrechtsvertraglicher Vorschriften
B-850/2016
Seite 15
eine Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG nicht ganz ausge-
schlossen, sondern lediglich widerlegbar vermutet wird.
5.
Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, dass sie die Verwechslungs-
gefahr zwischen den strittigen Marken widerlegen könne, indem sie nach-
weise, dass die Widerspruchsmarke „Swiss Military“ ihren Schutzumfang
aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit hoheitlichen Zeichen der schweizerischen
Eidgenossenschaft vollständig einbüsse.
5.1 Im Widerspruchsverfahren nach Art. 31 MSchG ist zwar weder die Be-
ständigkeit des Widerspruchszeichens zu prüfen, noch kann eine Lö-
schung derselben vorgenommen werden (vorbehältlich einer Vereinigung
eines Widerspruchsverfahrens mit einem Löschungsverfahren nach Art. 35
lit. e i.V.m. Art. 35a Abs. 1 MSchG, vgl. E. 3 oben). Es entspricht allerdings
der herrschenden Lehre und ist ständige Rechtsprechung, dass absolute
Ausschlussgründe, wie etwa der Verstoss gegen geltendes Recht gemäss
Art. 2 lit. d MSchG, auch im Widerspruchsverfahren relevant sind, da diese
bei der Beurteilung des Schutzumfanges der Widerspruchsmarke berück-
sichtigt werden (Urteile des BVGers B-7202/2014 vom 1. September 2016
E. 2.2. „Geo / Geo influence“ und B-7352/2008 vom 17. Juni 2009 E. 3.2.2.
„Torres / Torre Saracena“; BERNARD VOLKEN, in: David/Frick[Hrsg.], BSK
MSchG, Art. 31 N. 35; MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG],
2. Aufl. 2014, Art. 2 lit. d Rz. 77 sowie GREGOR WILD, Art. 31 Rz. 17; EUGEN
MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 975 ff.). Zu prüfen ist demnach
vorab, ob das Zeichen „Swiss Military“ gegen das Wappenschutzgesetz
verstösst, um anschliessend einen solchen möglichen Verstoss in die Be-
urteilung des Schutzumfanges miteinzubeziehen.
5.2 Das Wappenschutzgesetz erfuhr während der Dauer der vorliegenden
Streitigkeit mit Wirkung per 1. Januar 2017 eine Novelle (AS 2015 3679).
Es wäre daher grundsätzlich zu erörtern, ob die Beurteilung der Wider-
spruchsmarke aufgrund des alten oder aufgrund des neuen Wappen-
schutzgesetzes vorgenommen werden muss. Die Frage kann indes offen
bleiben, da die vorliegende Problematik, wie nachfolgend dargelegt wird,
sowohl unter dem alten wie auch unter dem neuen Recht gleich zu beur-
teilen ist.
5.2.1 Art. 6 aWSchG (AS 48 1) sah vor, dass gewisse amtliche Bezeich-
nungen wie etwa „Eidgenossenschaft“, „Bund“ oder „eidgenössisch“ oder
B-850/2016
Seite 16
andere Wörter, welche mit den genannten Bezeichnungen verwechselbar
sein können, weder für sich alleine noch in Verbindung mit anderen Worten
benützt werden durften, sofern diese Benutzung geeignet war, eine Täu-
schung über amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft zum Benutzer
oder zur Herstellung oder zum Vertrieb von derlei gekennzeichneten Er-
zeugnissen herzustellen.
5.2.2 Unter dem aWSchG konnte sich das Bundesverwaltungsgericht im
Urteil B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 „Swiss Military by BTS“ bereits
schon einmal eingehend zur Frage äussern, ob das Zeichen Swiss Military
gegen das Wappenschutzgesetz verstösst. In Erwägung 3.3 des genann-
ten Entscheides wurde festgehalten, dass der Zeichenbestandteil swiss
bzw. zu Deutsch schweizerisch nicht per se eine nach Art. 6 aWSchG für
Dritte nicht verwendbare Bezeichnung sei, da schweizerisch auch gebiets-
bezogen als Herkunftsangabe dienen kann und daher als Gemeingut nicht
geschützt sei. Allerdings gehöre der Ausdruck swiss dann zu den geschütz-
ten Bezeichnungen, wenn er sowohl gebiets- als auch staatsbezogen ver-
wendet werde. Mit anderen Worten könne eine Verwendung in einem amt-
lich, respektive amtlich wirkenden, Bezug untersagt werden. Weiter seien
die Begriffe Militär und Armee als Synonyme zu betrachten und stellten ei-
nen eindeutigen Bezug zur Schweizerischen Eigenossenschaft her. Dies
gelte auch für die englische Übersetzung Military (BVGer B-6372/2010 vom
31. Januar 2012 E. 3.4.1. „Swiss Military by BTS“). Zu derselben Erkennt-
nis kam auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007 vom
26. August 2008 in den Erwägungen 7.1. - 7.3. in Bezug auf die Marke
„Swiss Army“.
5.2.3 Die noch unter dem Art. 6 aWSchG geforderte Täuschungsgefahr
brachte auch die Anwendung des markenrechtlichen Spezialitätsprinzips
mit sich (BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 E. 3.4.2. „Swiss Military
by BTS“). Eine solche Täuschung ist demnach ausgeschlossen, wenn die
Waren, für welche das angemeldete Zeichen beansprucht wird, für die an-
gesprochenen Verkehrskreise auf Grund ihres Zwecks, ihrer Funktion oder
ihrer Eigenschaften keinen möglichen Bezug zum Schweizer Militär haben
respektive nicht als Militärausstattung in Frage kommen (BVGer
B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 E. 3.4.3. „Swiss Military by BTS“). Vor-
liegend beansprucht die Widerspruchsmarke Uhren schweizerischer Her-
kunft. Uhren wurden allerdings in früheren Entscheiden im gleichen Zu-
sammenhang als Militärausstattung beurteilt (RKGE in sic! 1999 S. 643
E. 3 „hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono, bestätigt in BVGer
B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 E. 3.4.3. „Swiss Military by BTS“), eine
B-850/2016
Seite 17
andere Einschätzung drängt sich vorliegend nicht auf, entsprechend kann
die Täuschungsgefahr nicht ausgeschlossen werden (zur Beurteilung einer
allfälligen secondary meaning vgl. E. 6 nachfolgend).
Das Zeichen Swiss Military mit Beanspruchung für Uhren darf damit unter
dem Art. 6 aWSchG von anderen als der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft nicht benützt werden.
5.3 Weiter ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke gegen das revidierte
Wappenschutzgesetz verstösst.
5.3.1 Dies ist dann der Fall, wenn das Zeichen „Swiss Military“ als eine
amtliche Bezeichnung i.S.v. Art. 6 WSchG qualifiziert oder mit einer amtli-
chen Bezeichnung verwechselbar ist sowie nicht vom Gemeinwesen, wel-
ches das Zeichen bezeichnet, verwendet wird (Art. 9 WSchG). Anders als
noch unter Art. 6 aWschG ist unter Art. 9 WSchG ein Gebrauch durch an-
dere als das Gemeinwesen nicht nur bei Täuschungsgefahr sondern in Al-
leinstellung per se ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur im Rahmen der
in Art. 9 Abs. 2 und Abs. 3 genannten Fälle denkbar. Gemäss Botschaft
sollen amtliche Bezeichnungen „einzig und alleine“ dem Gemeinwesen
und seinen Organen, allenfalls behördlichen oder behördenähnlichen Ge-
bilden vorbehalten bleiben, womit eine Stärkung der amtlichen Bezeich-
nungen beabsichtigt wird (Botschaft WSchG BBl. 2009 S. 8631). Mit dem
Ausschluss der Täuschungsgefahr als Erfordernis für die Anwendbarkeit
des Art. 9 WSchG bleibt auch kein Raum mehr für eine Beurteilung unter
dem (markenrechtlichen) Spezialitätsprinzip.
5.3.2 Wie bereits unter Erwägung 5.2 ausgeführt, fällt das Zeichen Swiss
Military unter die Definition einer amtlichen Bezeichnung bzw. ist mit einer
solchen verwechselbar. Dieser Befund hat auch unter dem revidierten
Wappenschutzgesetze weiter Bestand, da die Revision diesbezüglich
keine Neuerung brachte. Entsprechend ist das Zeichen „Swiss Military“ als
eine amtliche Bezeichnung i.S. des Art. 6 WSchG zu qualifizieren, welches
nach Art. 9 WSchG ausschliesslich vom entsprechenden Gemeinwesen
benützt werden darf.
5.3.3 Dass die Inhaberin der Widerspruchsmarke eine behördliche oder
behördenähnliche Tätigkeit nach Art. 9 Abs. 2 WSchG ausübt, wurde nicht
geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich. Ein allfälliger Zusatz zum
Zeichen „Swiss Military“ ist ebenfalls nicht gegeben, wodurch eine legitime
Nutzung nach Art. 9 Abs. 3 WSchG auch ausser Betracht fällt.
B-850/2016
Seite 18
Das Zeichen Swiss Military der Beschwerdegegnerin steht daher auch mit
dem revidierten Wappenschutzgesetz in Konflikt.
5.3.4 Dass, im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin, die Beschwerdefüh-
rerin, also die Schweizerische Eidgenossenschaft handelnd durch das
Bundesamt für Rüstung armasuisse, in Bezug auf die Vorschriften des
Wappenschutzgesetzes berechtigt ist, das Zeichen Swiss Military zu be-
nutzen, steht ausser Frage.
6.
6.1 Die Beschwerdegegnerin macht weiter geltend, dass das Zeichen
„Swiss Military“, sollte es denn als widerrechtlich i.S. des Wappenschutz-
gesetzes angesehen werden, aufgrund intensiven Gebrauchs eine se-
condary meaning erlangt hätte und sinngemäss der Verstoss gegen das
Wappenschutzgesetzt geheilt würde.
6.2 Die h.L. geht davon aus, dass die Rechtswidrigkeit eines Zeichens
nach Art. 2 lit. d MSchG grundsätzlich nicht nachträglich geheilt werden
kann (MICHAEL NOTH, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017,
Art. 2 lit. d Rz. 85; MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in:
David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 2 N. 356; EUGEN MARBACH, in:
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-
kenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 625; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzge-
setz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichti-
gung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, zu Art. 2,
Nr. 270).
6.2.1 Eine Ausnahme erblicken Teile der Lehre allerdings im Bedeutungs-
wandel (secondary meaning) eines Zeichens, gleich wie bei täuschenden
Zeichen nach Art. 2 lit. c MSchG (EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
2. Aufl. 2009, Rz. 625; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kom-
mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des eu-
ropäischen und internationalen Markenrechts, 2002, zu Art. 2, Nr. 270). Ob
diese Analogie tatsächlich zulässig ist, kann vorliegend offen bleiben, da
die Beschwerdegegnerin zwar anhand von Werbeprospekten, Verkaufska-
talogen und Webauftritten darlegt, dass sie Uhren mit der Marke „Swiss
Military“ vertreibt. Der Bedeutungswandel des Zeichens „Swiss Military“
weg von der Bedeutung Schweizer Militär hin zu Schweizer Qualitätsuhr,
wie das die Beschwerdegegnerin behauptet, kann diesen Verkaufsbelegen
B-850/2016
Seite 19
allerdings nicht entnommen werden. Ebenso wenig kann diesen Belegen
entnommen werden, dass sich eine solche neue Bedeutung bei den rele-
vanten Verkehrskreisen durchgesetzt hätte und eine Täuschung praktisch
ausgeschlossen werden könne, wie das die bundesgerichtliche Rechtspre-
chung für einen Bedeutungswandel erfordern würde (vgl. BGE 125 III 193
E. 1 d „Bud“). Entsprechend ist auch kein Wandel der Bedeutung zu erbli-
cken und dem Zeichen „Swiss Military“ ist nur die Bedeutung Schweizer
Militär, wie in Erwägung 5.2.2. ausgeführt, zuzuordnen.
6.2.2 Eine weitere Ausnahme könnte eine Heilung aufgrund langjährigen
Gebrauchs, wie das die Beschwerdegegnerin unter anderem auch vor-
bringt, darstellen. Diese kann im vorliegenden Widerspruchsverfahren al-
lerdings nicht geltend gemacht werden. Denn diese Argumentation gründet
in der Rechtsprechung, wonach unter Anwendung von Art. 2 des Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) Ab-
wehransprüche verwirken können, wenn diese aufgrund einer langjährigen
Duldung des verletzenden Zustands durch den eigentlich Berechtigten ver-
spätet vorgebracht werden (BGE 125 193 E. 1 e „BUD“; BGE 117 II 575
E. 4.2 „I.com“). Die Duldung eines rechtsverletzenden Zustandes ist aller-
dings nicht Gegenstand des vorliegenden verwaltungsrechtlichen Wider-
spruchsverfahrens, welches sich nur mit der Verwechslungsgefahr auf-
grund der Registereinträge befasst.
Soweit die Beschwerdegegnerin den behaupteten langjährigen und inten-
siven Gebrauch geltend macht, um damit ihre Investitionen in den Aufbau
der Marke zu schützen, sei darauf hingewiesen, dass das Markenrecht sol-
che Investitionen grundsätzlich nicht rechtlich schützen will (vgl. E. 4.5.
oben), bzw. dass sich die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Investiti-
onsfunktion des Markenrechts im Verkehrsdurchsetzungstatbestand nach
Art. 2 lit. a MSchG erschöpft (BGE 140 III 297 E. 5.2 „Keytrader“). Da der
Verkehrstatbestand vorliegend nicht zum Streitgegenstand gehört, kann
die Beschwerdegegnerin aus dieser Argumentation nichts für sich ableiten.
Eine allfällige Heilung der rechtswidrigen Nutzung des Zeichens „Swiss Mi-
litary“ kann von der Beschwerdegegnerin somit vorliegend nicht dargelegt
werden.
7.
Aufgrund des Gesagten ist nun der Schutzumfang der Widerspruchsmarke
zu bestimmen. Die Wortmarke „Swiss Military“ der Beschwerdegegnerin
besteht ausschliesslich aus einem Zeichen, welches sie aufgrund des
B-850/2016
Seite 20
Wappenschutzgesetzes nicht benützen dürfte. Die Widerspruchsmarke
enthält damit kein Zeichen oder sonstige grafische Darstellung, an welcher
eine Kennzeichenkraft anknüpfen könnte.
Dass die angegriffene Marke genau denselben Wortlaut wie die Wider-
spruchsmarke hat, ist für die Beurteilung des Schutzumfangs der Wider-
spruchsmarke nicht von Belang (vgl. E. 2.1 oben). Insofern entspricht der
vorliegende Fall der Konstellation, wie sie sich etwa in den Urteilen BGE 94
II 44 E. 8 „Spandex / Spandon“ und BVGer B-3766/2007 vom 30. Januar
2009 E. 8 „Galileo / Galileo Joint Undertaking (fig.)“ präsentierte. Dort wie
hier kann der angreifenden Marke keinen Schutzumfang und damit auch
keinen durchsetzbaren Abwehranspruch zugeschrieben werden (vgl. zum
nichtvorhandenen Schutzumfang ebenfalls GREGOR WILD, in: Marken-
schutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 31 Rz. 17; David Aschmann, Die Funk-
tion des Bundesverwaltungsgerichts im Immaterialgüterrecht, sic! 2007,
S. 100).
8.
8.1 Die Beschwerdegegnerin macht hiergegen geltend, dass es einem
Verstoss gegen die Eigentumsgarantie des Art. 26 der Bundesverfassung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101)
im Sinne einer Enteignung gleichkäme, würde ihre Marke vorliegend nicht
geschützt bzw. ihrer Marke kein Abwehrrecht zugesprochen.
In der Tat stellt das Bundesgericht Immaterialgüterrechte unter den Schutz
der Eigentumsgarantie (BGE 140 III 297 E. 5.1 „Keytrader“ m.w.H.). Gleich-
zeitig hält es aber auch fest, dass die Eigentumsgarantie keine Rechtsbe-
ständigkeit bietet und sich die Gewährleistung der Eigentumsgarantie nach
dem Inhalt der jeweiligen Rechtsordnung richtet (BGE 123 III 454 E. 5 b
m.w.H.). Das Markenschutzgesetzt sieht mit Art. 52 MSchG eigens eine
Möglichkeit der Löschung einer Marke vor, soweit gewisse Voraussetzun-
gen gegeben sind. Das Bundesgericht sieht daher in einer Markenregist-
rierung auch kein wohlerworbenes Recht am Ausschliesslichkeitsanspruch
(BGE 140 III 297 E. 5.1 „Keytrader“; anders noch Urteil des BVGer
B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8 „Galileo / Galileo Joint Undertaking
[fig.]“). Da das Markenrecht sogar eine komplette Löschung einer Marke
vorsieht und das Bundesgericht eine solche Löschung nicht als einen Ein-
griff in die Eigentumsgarantie sieht, gilt a maiore ad minus der einfache
B-850/2016
Seite 21
Entzug von Abwehrrechten inter partes, so wie im vorliegenden Fall, eben-
falls nicht als Eingriff in die Eigentumsgarantie. Die Argumentation der Be-
schwerdegegnerin verfängt demnach nicht.
8.2 Die Beschwerdegegnerin ist zudem der Ansicht, sie geniesse Vertrau-
ensschutz in den Bestand der Marke, da diese von der Vorinstanz bei de-
ren Eintragung geprüft wurde.
Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf
Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen und
weiteres, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden.
Vorausgesetzt wird, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person
berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt da-
rauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig
machen kann. Die Berufung auf Treu und Glauben scheitert, wenn ihr über-
wiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (Urteil des Bundesge-
richts 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012 E. 4 „Doppelhelix“; BGE 129 I 170
E. 4.1 je m.w.H.).
Der Beschwerdegegnerin fehlt es indes bereits an einer Vertrauensgrund-
lage. Sie macht sinngemäss geltend, dass sie aufgrund der Prüfung und
Registrierung der Widerspruchsmarke durch die Vorinstanz darauf ver-
trauen konnte, dass die Widerspruchsmarke auch gegen Dritte durchsetz-
bar sei. Ein derart begründetes Vertrauen ist alleine schon dadurch nicht
gerechtfertigt, als das Markenschutzgesetz selber vorsieht, dass eine
Marke einer dynamischen Beurteilung unterworfen ist und bspw. jederzeit
unter dem Vorbehalt der Löschung durch den Zivilrichter steht (BGE 135
III 359 E. 2.5.3. [akustische Marke] m.w.H.). Dass eine Marke jeweils zum
Zeitpunkt des Urteils neu beurteilt werden muss, gilt mutandis mutatis auch
für das Widerspruchsverfahren und kann zur Folge haben, dass das Ab-
wehrrecht einer Widerspruchsmarke eingeschränkt und daher ihre Durch-
setzbarkeit gehemmt werden kann (vgl. etwa Urteil des BVGer
B-3119/2013 vom 12. Juni 2014 E. 6 „SWISSPRIMBEEF / Appenzeller
Prim(e) Beef [fig.]“) Aufgrund dieser dem Markenrecht inhärenten Dynamik
kann eine vom IGE einmal erteilte Registrierung nicht als Vertrauensgrund-
lage für eine künftige Rechtsdurchsetzung dienen. Die Beschwerdeführerin
kann sich entsprechend auch nicht auf Vertrauensschutz berufen.
B-850/2016
Seite 22
9.
Im Ergebnis kann somit festgehalten werden, dass die Beschwerde gutzu-
heissen ist und die Widerspruchsmarke mangels genügendem Schutzum-
fang die angefochtene Marke nicht vom Markenschutz auszuschliessen
vermag. Die Verfügung der Vorinstanz ist demnach aufzuheben und die
Marke CH 640'600 „Swiss Military“ der Beschwerdeführerin ins Markenre-
gister einzutragen.
10.
10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwer-
degegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Als unterliegende Partei
ist sie zudem zur Zahlung einer angemessenen Parteientschädigung an
die Beschwerdeführerin zu verpflichten (Art. 64 Abs. 1 und Abs. 3 VwVG
i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]).
10.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzuset-
zen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 VGKE). Im Beschwerdeverfahren vor
dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen
(Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das In-
teresse der Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Wi-
derspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschla-
gen ist. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den re-
lativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wir-
ken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt
würden. Mangels anderer relevanter Angaben ist der Streitwert darum
nach Erfahrungswerten auf Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– festzulegen
(BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesen Erfah-
rungswerten ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen
keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert
der strittigen Marke. Allerdings hat die Beschwerdeführerin die Durchfüh-
rung einer öffentlichen Parteiverhandlung verlangt, was bei der Beurteilung
der Kosten mitberücksichtigt werden muss. Damit sind die Gerichtskosten
auf Fr. 5'500.– festzusetzen.
Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.– festgelegt
und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss ver-
bleibt bei der Vorinstanz.
B-850/2016
Seite 23
10.3 Die Beschwerdeführerin hat eine Kostennote in der Höhe von total
Fr. 11'336.– eingereicht. Die Parteientschädigung ist zwar grundsätzlich
aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Dies heisst allerdings
nicht, dass diese unbesehen übernommen werden muss, vielmehr sind nur
die insgesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitaufwand zu
ersetzen (Urteil des BVGer D-2572/2007 vom 4. Oktober 2007 E. 4), wobei
dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu-
steht (Urteil des Bundesgerichts 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2). In
Würdigung der massgeblichen Faktoren scheint eine Parteientschädigung
für die Beschwerdeführerin von Fr. 6'500.– für das Beschwerdeverfahren
angemessen.
Für das erstinstanzliche Verfahren sprach die Vorinstanz der Beschwerde-
gegnerin eine Entschädigung von Fr. 2'800.– (inkl. Widerspruchsgebühr)
zu. In Abänderung davon setzt das Bundesverwaltungsgericht die Partei-
entschädigung für das erstinstanzliche Verfahren auf Fr. 2'000.– zugunsten
der Beschwerdeführerin fest.
11.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Ver-
fügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.