Decision ID: bd0adfb2-5d18-5af6-9b13-056277ee13ab
Year: 2008
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 27. Juni 2005 aufgrund einer in Deutschland eingetragenen Basismarke registrierten  Marke Nr. 859 609 Apply-Tips. Sie beansprucht für dieses  auch Schutz in der Schweiz für outils, instruments et appareils dentaires in Klasse 10. Die Registrierung der Marke wurde den  der bezeichneten Bestimmungsländer am 29. September 2005 mitgeteilt.
B. Die Vorinstanz erliess am 26. September 2006 gegen den Schutz  Marke in der Schweiz eine provisorische Schutzverweigerung mit der Begründung, dass das Zeichen bezüglich der vorgesehenen  beschreibend und daher nicht unterscheidungskräftig sei und an ihm ein Freihaltebedürfnis bestehe.
C. Mit Stellungnahme vom 13. November 2006 bestritt die  den Gemeingutcharakter des Zeichens Apply-Tips. Die frei  und grammatikalisch falsche Wortkombination sei für die  nicht unmittelbar bezeichnend, sondern könne höchstens als  auf diese verstanden werden.
D. Mit Schreiben vom 5. Februar 2007 hielt die Vorinstanz an der  des Zeichens fest. Das Verständnis von Apply-Tips als „ zum Applizieren“ sei für die angesprochenen Verkehrskreise  und erfordere keinerlei Gedankenaufwand. Die  stelle folglich eine Angabe in Bezug auf die Art und den  der beanspruchten Waren dar, weshalb ihm die  konkrete Unterscheidungskraft fehle und es freihaltebedürftig sei.
E. Mit Eingabe vom 26. März 2007 hielt die Beschwerdeführerin an ihrer Auffassung, wonach das Zeichen kennzeichnungskräftig sei, fest. Es bedürfe eines grossen Gedankenaufwandes, um Apply-Tips als „ zum Applizieren“ zu verstehen. Zudem bestehe hinsichtlich ande-
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rer Marken, die den Bestandteil „tip“ enthielten und für Waren der Klasse 10 eingetragen worden seien, ein Gleichbehandlungsanspruch.
F. Mit Verfügung vom 20. Juni 2007 verweigerte die Vorinstanz der  Registrierung für die in Frage stehenden Waren der  10 outils, instruments et appareils dentaires die Eintragung. Zur  führte sie aus, dass für die angesprochenen Verkehrskreise das Verständnis von Apply-Tips als „Stäbchen zum Applizieren“ im  zu anderen Übersetzungen naheliegend sei und keinerlei  erfordere. Dem Zeichen gebreche es somit mangels individualisierenden Elementes an der konkreten . Im Übrigen rechtfertige sich eine Gleichbehandlung weder mit den in der Schweiz für Waren der Klasse 10 eingetragenen Marken, die über das Element „tip“ verfügten, noch mit den im Ausland  Eintragungen des strittigen Zeichens.
G. Mit Eingabe vom 20. August 2007 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte  die Verfügung der Vorinstanz vom 20. Juni 2007 unter  aufzuheben und der internationalen Registrierung Nr. 859 609 Apply-Tips in der Schweiz Schutz zu gewähren. Zur Begründung führte sie aus, dass Wattestäbchen auf Englisch „cotton swabs“ oder „cotton bud“, nicht aber „tips“ hiessen. Für letzteren Ausdruck bestünden  viele Übersetzungen, wie etwa „Ratschlag“, „Spitze“, „Tipp“, „Trinkgeld“ oder „Wink“. Selbst wenn der Verbraucher die  „Q-Tips“ als einen generischen Begriff ansähe, so  er darunter nur Wattestäbchen zur Reinigung der Ohren, nicht aber zahnärztliche Instrumente. Zudem existiere das Wort „apply-tips“ gar nicht und sei auch grammatikalisch inkorrekt, müsste es doch „-tips“ lauten. Infolge dieses Grammatikfehlers sei Apply-Tips eher eintragbar als die anderen Marken, die den Bestandteil „tip“ enthielten und für Waren der Klasse 10 eingetragen worden seien. Im Übrigen gelte es die Eintragungen in Deutschland sowie als  als Indizien zu berücksichtigen.
H. Mit Vernehmlassung vom 8. Oktober 2007 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hin-
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weis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die  unter Kostenfolge abzulehnen.
I. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid  erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 20. Juni 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das  dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der  beim Bundesverwaltungsgericht  werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des  vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
2. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen  durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde  bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen  liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
3. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen,  Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.
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4. Zwischen Deutschland und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (SR 0.232.112.4; MMP) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des  Abkommens über die internationale Registrierung von Marken  in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3)  (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571 ff.). Diese  des Staatsvertrages wurde bisher allerdings nicht in der  Sammlung der Bundesgesetze (AS) publiziert. Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen entstehen gemäss Art. 8 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt vom 18. Juni 2004 (Publikationsgesetz, PublG; SR 170.512) erst am Tag nach ihrer Veröffentlichung in der AS, sofern der Erlass dort nicht bereits vor dem Datum seines Inkrafttretens  worden ist. Da bis zum Urteilszeitpunkt keine solche , namentlich nicht des revidierten Art. 9sexies MMP, in der AS  ist, ist der vorliegende Fall noch nach den Regeln des MMA zu entscheiden.
Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (vgl. den  des Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni 2007 E. 2 Gitarrenkopf). Die Notifikation der internationalen Marke Nr. 859 609 Apply-Tips erfolgte am 29. September 2005. Mit dem  der provisorischen Schutzverweigerung am 26. September 2006 hat die Vorinstanz diese Jahresfrist gewahrt.
Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6 quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen , revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) darf der Schutz namentlich verweigert werden, wenn die Marke jeder  entbehrt oder ausschliesslich aus Zeichen oder  zusammengesetzt ist, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des  der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den  und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Schweiz üblich sind.
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Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a MSchG, wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn die Marke zum Gemeingut gehört. Lehre und Praxis zu dieser Bestimmung können damit herangezogen werden (BGE 128 III 454 E. 2 Yukon, BGE 114 II 371 E. 1 alta tensione).
5. Gemäss Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt . Als Gemeingut gelten nach ständiger Praxis Hinweise auf , die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die  oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, welche die Marke kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder  hindeuten, reicht freilich nicht aus, sie zur  werden zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der  Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu  ist. Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen  der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 127 III 160 E. 2b aa Securitas/Securicall).
6. Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens  für outils, instruments et appareils dentaires in Klasse 10 im  mit der Begründung, dass die Wortkombination im Sinne von „Applikationsstäbchen“ verstanden werde und somit in  mit den betroffenen Waren direkt beschreibend sei.  vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass der  „apply-tips“ nicht existiere, grammatikalisch fehlerhaft sei und  übersetzt werden könne. Um auf die Bedeutung „Stäbchen zum Applizieren“ zu kommen, bedürfe es eines grossen , weshalb der Marke die Kennzeichnungskraft nicht  werden könne.
Es gilt folglich zu prüfen, ob in der Schweiz wegen der Marke Q-Tips der Wortbestandteil „Tips“ als Gattungsbezeichnung für Wattestäbchen verstanden wird, ob sich das Zeichen Apply-Tips vernünftigerweise auch anders als mit „Applikationsstäbchen“ übersetzen lässt und ob
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allenfalls die grammatikalische Unstimmigkeit der strittigen Marke Kennzeichnungskraft verschaffen kann.
7. Die Marke Q-Tips wird in den Vereinigten Staaten seit 1926 für  verwendet (www.qtips.com/history.php) und im englischen Sprachraum neben den Bezeichnungen „cotton bud“ bzw. „cotton swabs“ mittlerweile auch im Sinne eines Gattungsbegriffs verstanden (PONS Grosswörterbuch Englisch, Stuttgart 2002). Im  Markenregister ist das Zeichen Q-Tips seit 1975 für Waren der Klasse 3 eingetragen. Die Vorinstanz ist der Ansicht, dass sich die  mittlerweile selbst im deutschen Sprachgebrauch für  eingebürgert habe. Das Bundesverwaltungsgericht kann sich dieser Meinung zumindest hinsichtlich mancher schweizerdeutschen Dialekte anschliessen, wird in diesen doch der kürzere und in einem Zug aussprechbare Markennamen „Q-Tips“ mindestens gleichwertig neben der umständlicheren Gattungsbezeichnung „Wattestäbchen“ verwendet. Es lässt sich demnach festhalten, dass ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung im Wortbestandteil „Tips“ einen Hinweis auf wattierte Stäbchen erblickt, die entgegen der Anschauung der  nicht nur der Reinigung der Ohren dienen, sondern vielseitig eingesetzt werden können, wie etwa auch zur Säuberung der Nase oder zum Auftragen von Makeup.
8. Die Beschwerdeführerin ist ein reines Dentalunternehmen. Ihre  richten sich fast ausschliesslich an Zahnärzte und Zahntechniker sowie deren Hilfspersonen (http://www.hagerwerken.de/d/ueber/ index.php). Sie vertritt den Standpunkt, dass das Zeichen Apply-Tips in Bezug auf die relevanten Waren entweder als „“ oder als „Anwendungsspitze“ verstanden werden müsse. Das englische Verb „apply“ verfügt über mehrere Bedeutungen. Es lässt sich nicht nur mit „applizieren“ bzw. „auftragen“ oder „anbringen“,  unter anderem auch mit „anwenden“ resp. „verwenden“, „sich “ oder „zutreffen“ übersetzen (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin und München 2005). Das englische Substantiv „tip“ besitzt ebenfalls mehrere Sinngehalte. Es kann insbesondere mit „Spitze“, „Neigung“, „Trinkgeld“, „Tipp“ oder „Klaps“ übersetzt werden (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, a.a.O.). Trotz der  Kombinationsmöglichkeiten der beiden Begriffe, ist der  zuzustimmen, dass hinsichtlich outils, instruments et appareils
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dentaires einzig die Bedeutung von „Stäbchen bzw. Spitzen zum “ auf der Hand liegt. Dies gilt umso mehr, als es sich bei den Durchschnittsabnehmern um Fachleute der Zahnheilkunde handelt. Auch sind zu einem solchen Verständnis nicht einmal  erforderlich, ist doch die Bezeichnung „Q-Tips“ in der Schweiz geläufig und der Ausdruck „apply“ bereits aufgrund der über denselben Wortstamm verfügenden Verben „applizieren“, „appliquer“ und „“ verstehbar. Im Übrigen beschreibt selbst die Beschwerdeführerin auf ihrer Internetseite die unter dem Zeichen Apply-Tips vertriebenen Produkte als „feine Applikationsstäbchen zur punktgenauen  von Flüssigkeiten und Pasten“ (www.hagerwerken.de/d/produkt. php?node_id=17228).
9. Es gilt weiter zu prüfen, ob allenfalls der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Grammatikfehler dem Zeichen Unterscheidungskraft verschaffen kann. Sprachlich korrekt sollte sich der Begriff wie im  Pendent „Applikationsstäbchen“ nicht aus einem Verb und  Substantiv sondern aus zwei Substantiven zusammensetzen und somit anstelle von „apply tips“ „application tips“ lauten. Das  kann jedoch die Auffassung der , wonach die grammatikalische Unstimmigkeit für die Konsumenten sofort erkennbar sei, nicht teilen. Auch wenn Fachleute der  über erhöhte Englischkenntnisse verfügen, darf bezweifelt , dass diese Überlegungen in grammatikalischer Hinsicht anstellen. Das dürfte bloss bei wenigen Konsumenten der Fall sein. Die meisten werden dagegen, ohne sich überhaupt Gedanken zu machen, die  einfach als Produktbeschreibung wahrnehmen. Im Übrigen können auch Wortneuschöpfungen Gemeingut sein, wenn ihr Sinn für die , an die sie sich richten, auf der Hand liegt (RKGE in sic! 2004, 775 Ready2Snack).
Es muss demnach davon ausgegangen werden, dass ein Grossteil der Schweizer Verkehrsteilnehmer im Zeichen Apply-Tips die Bedeutung „Applikationsstäbchen“ erkennt. Dieses stellt für die beanspruchten Waren nicht bloss einen Qualitätshinweis, sondern eine reine  dar, weshalb es über keinerlei Kennzeichnungskraft verfügt (RKGE in sic! 2005, 876 f. Soft Care).
10. Die Beschwerdeführerin beansprucht ferner die Gleichbehandlung ih-
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res Zeichens mit den für Waren der Klasse 10 eingetragenen  Marken Nr. 502 808 COOL-TIP und Nr. 549 530 EASY TIP. Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt die Gleichbehandlung von Sachverhalten, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich nicht in rechtlicher Hinsicht wesentlich unterscheiden. Wegen der Problematik einer erneuten Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Marke, die seit Jahren im Markenregister eingetragen ist, muss das  Kriterium, wonach Sachverhalte „ohne weiteres“ vergleichbar sein müssen, restriktiv angewendet werden (RKGE in sic! 2003, 803 We keep our promises), zumal bereits geringfügige Unterschiede im  auf die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von  Bedeutung sein können (RKGE in sic! 1998, 303 Masterbanking). Die Vorinstanz brachte gegen die Gleichbehandlung des hinterlegten Zeichens mit den beiden im schweizerischen Markenregister  Marken vor, dass es sich dabei nicht um vergleichbare Fälle, sondern um Kombinationen aus Adjektiv und Substantiv, bei welchen Ersteres Letzteres und nicht direkt die beanspruchten Waren , handle. Das Bundesverwaltungsgericht kann sich dieser Ansicht anschliessen und dem noch hinzufügen, dass beim strittigen Zeichen die Verwendung des Plurals von „tip“ zu einer Annäherung an den  in der Deutschschweiz auch im Sinne einer  für Wattestäbchen verwendeten Markennamen Q-Tips führt, was die Kennzeichnungskraft zusätzlich schwächt. Im Übrigen bestünde gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur ausnahmsweise ein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, nämlich dann, wenn eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde  und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE 127 I 1 E. 3a).
11. Die Beschwerdeführerin beruft sich zudem darauf, dass die Marke -Tips in Deutschland sowie als Gemeinschaftsmarke eingetragen worden sei. Indessen haben nach ständiger Praxis ausländische  keine präjudizielle Wirkung (E. MARBACH, SIWR III, Basel 1996, 30). Auch handelt es sich vorliegend nicht um einen Grenzfall, der es nahe legen würde, die ausländischen  als Indizien zu berücksichtigen (vgl. BGer in sic! 2005, 280  und RKGE in sic! 2003, 903 Proroot).
12. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen
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Registrierung Nr. 859 609 Apply-Tips die Eintragung für die  Waren outils, instruments et appareils dentaires in  10 zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde ist daher als  abzuweisen.
13. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der  und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem  [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um . Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu , wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten  für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
14. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).