Decision ID: 0ae117cc-dee8-594f-baf8-e10121e5ca55
Year: 2015
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Schutzausdehnung der internationalen Registrierung IR 1 102 412
"Mamarella" auf die Schweiz wurde am 19. Januar 2012 in der Gazette des
marques internationales Nr. 52/2011 veröffentlicht. Die internationale Re-
gistrierung beansprucht Markenschutz für diverse Waren der Klassen 3, 5,
14, 18, 24 sowie in Klasse 25 für folgende Waren:
Klasse 25: Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, en particulier
vêtements de grossesse, layettes, sous-vêtements et soutiens-gorge d'al-
laitement, chaussures.
B.
Beschränkt auf die in Klasse 25 beanspruchten Waren, erhob die Triumph
International AG am 30. April 2012 Widerspruch gegen diese Schutzaus-
dehnung auf die Schweiz. Sie stützt ihren Widerspruch auf ihre internatio-
nale Registrierung IR 372 737 "Mamabel", welche ihrerseits Markenschutz
für die nachfolgenden Waren beansprucht:
Klasse 10: Articles de l'industrie corsetière pour buts orthopédiques, mé-
dicaux et chirurgicaux; gaines, ceintures de hanches.
Klasse 25: Habillements pour hommes, dames et enfants, en particulier
vêtements de dessus et de dessous, costumes de bain, caleçons de bain,
vêtements de sport, manteaux de bain; linge de corps; bas, collants et
chaussettes, cravates, bretelles, gants, articles de l'industrie corsetière, à
savoir corsages, corsets, corselets, ceintures de hanches, gaines, porte-
jarretelles, ceintures de bal et soutiens-gorge.
Zur Begründung führt die Widersprechende im Wesentlichen an, durch die
Übernahme des Markenbestandteils "Mama" bestehe eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Marken. Da die beanspruchten Waren gleichar-
tig seien, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Die Un-
terschiede zwischen den Endungen "bel" und "rella" reichten nicht aus, um
eine Verwechslungsgefahr zu bannen.
C.
Nachdem ihr mit Verfügung vom 30. Juli 2012 Frist zur Stellungnahme an-
gesetzt wurde, reichte die Widerspruchsgegnerin am 26. September 2012
ihre Widerspruchsantwort ein und erhob unter anderem die Einrede des
Nichtgebrauchs.
B-6822/2013
Seite 3
D.
Die Widersprechende wurde mit Verfügung vom 4. Oktober 2012 von der
Vorinstanz aufgefordert in ihrer Replik den Gebrauch der Widerspruchs-
marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen.
E.
In ihrer Replik vom 4. April 2013 brachte die Widersprechende vor, die Wi-
derspruchsmarke stelle eine etablierte Marke in der Modebranche dar und
habe durch einen 40jährigen intensiven Gebrauch einen hohen Bekannt-
heitsgrad erlangt. Im Bereich der Umstandsunterwäsche geniesse sie eine
besondere Wertschätzung. Um den Gebrauch des Zeichens im Zusam-
menhang mit Still-Büstenhalter glaubhaft zu machen, legte sie diverse
Rechnungsbelege ein. Des Weiteren hielt sie an ihrer Argumentation, wo-
nach die Marken ähnlich und verwechselbar seien, fest.
F.
Die Widerspruchsgegnerin anerkannte in ihrer Duplik vom 14. Oktober
2013 den Gebrauch der Widerspruchsmarke "Mamabel" im Zusammen-
hang mit den Waren "Still-Büstenhalter". Einen darüber hinausgehenden
Gebrauch der Widerspruchsmarke verneinte sie. Weiter bejahte sie die
Gleichartigkeit der von beiden internationalen Registrierungen bean-
spruchten Waren einzig in Bezug auf "Still-Büstenhalter". Schliesslich hielt
sie fest, dass die Widerspruchsmarke beschreibend und daher kennzeich-
nungsschwach sei. Aufgrund unterschiedlicher Endungen liege somit we-
der eine Zeichenähnlichkeit vor, noch bestünde die Gefahr von Verwechs-
lungen.
G.
Mit Verfügung vom 4. November 2013 hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch gut und verweigerte der internationalen Registrierung IR 1 102 412
"Mamarella" den Schutz in der Schweiz für sämtliche Waren der Klasse 25.
Zur Begründung hielt die Vorinstanz fest, dass der Gebrauch der Wider-
spruchsmarke in Bezug auf "Still-Büstenhalter" anerkannt worden sei. Dar-
über hinausgehend sei der Gebrauch der Widerspruchsmarke jedoch nicht
glaubhaft gemacht worden. In Bejahung der Gleichartigkeit zwischen der
Ware "Still-Büstenhalter" und sämtlichen von der angefochtenen Marke in
Klasse 25 registrierten Waren, hielt die Vorinstanz fest, dass eine Zeichen-
ähnlichkeit gegeben sei. Schliesslich bejahte sie die Gefahr von Verwechs-
lungen, da die angefochtene Marke die Vokal- und Konsonantenfolge der
Widerspruchsmarke nahezu ganz übernehme.
B-6822/2013
Seite 4
H.
Gegen diese Verfügung erhob Petra Bedford (Beschwerdeführerin) am
4. Dezember 2013 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Das
Rechtsbegehren lautet wie folgt:
"Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum im
Widerspruchsverfahren Nr. 12343 vom 4. November 2013 sei aufzuheben
und der Widerspruch der Beschwerdegegnerin abzuweisen.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Widersprechen-
den."
Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin an, dass der Widerspruch
vorliegend einzig in Bezug auf die Ware "Stillbüstenhalter" der Klasse 25
zu prüfen sei, da ein Gebrauch der Widerspruchsmarke nur für diese Wa-
ren anerkannt bzw. glaubhaft gemacht worden sei. Weiter sei eine Waren-
gleichartigkeit einzig zwischen den identischen Waren zu "Still-Büstenhal-
ter" und "soutiens-gorge d'allaitement" zu bejahen. Alle anderen, von der
angefochtenen Marke in Klasse 25 ebenfalls beanspruchten Waren seien
mit "Still-Büstenhaltern" nicht gleichartig und der Widerspruch sei hierfür
bereits mangels Gleichartigkeit abzuweisen. In Bezug auf die identischen
Waren "Still-Büstenhalter" bestehe aufgrund der deutlich unterscheidbaren
Endungen beider Marken grosse Unterschiede, die eine Verwechslungs-
gefahr zu bannen vermöchten. Ausserdem sei der Markenbestandteil
"Mama" im Zusammenhang mit den Waren "Still-Büstenhalter" schwach
kennzeichnend, da dies deren Abnehmerinnen, nämlich Mütter, be-
schreibe.
I.
Unter Einreichung aller Vorakten verzichtete die Vorinstanz am 7. Februar
2014 in einem Schreiben auf die Einreichung einer Vernehmlassung und
beantragte die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
J.
Innert erstreckter Frist hielt die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerde-
antwort vom 7. März 2014 fest, dass eine Warengleichartigkeit zwischen
"Still-Büstenhalter" und den von der angefochtenen Marke in Klasse 25 be-
anspruchten Waren zu bejahen sei. Infolgedessen sei beim Zeichenver-
gleich bzw. bei der Prüfung von Verwechslungsgefahr ein strenger Mass-
stab anzuwenden. Vorliegend übernehme die angefochtene Marke das
Element "Mama" ganz, was sich auf die Verwechslungsgefahr verstärkend
auswirke. Weiter seien die Unterschiede in den Zeichenendungen minim,
B-6822/2013
Seite 5
sodass die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen sei. Entsprechend be-
antragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter
Kostenfolge.
K.
Mit Eingabe vom 11. April 2014 replizierte die Beschwerdeführerin und hielt
ihre Rechtsbegehren aufrecht.
L.
Die Beschwerdegegnerin hielt in ihrer Duplik vom 27. Juni 2014 fest, dass
zwischen den Waren "Still-Büstenhaltern" und den von der Beschwerde-
führerin in Klasse 25 beanspruchten Waren wenigstens Gleichartigkeit be-
stehe. Weiter bestehe zwischen den strittigen Zeichen eine auffällige Ähn-
lichkeit. Daher liege aufgrund der starken Gleichartigkeit bzw. Wareniden-
tität und der Zeichenähnlichkeit unvermeidlich eine Verwechslungsgefahr
vor.
M.
Mit Verfügung vom 15. August 2014 wurde der Schriftenwechsel im vorlie-
genden Verfahren als geschlossen erklärt.
N.
Mit Schreiben vom 17. Februar 2015 legt die Beschwerdeführerin den Ent-
scheid des Deutschen Patent- und Markenamtes DPMA vom 12. Februar
2015 im deutschen Parallelverfahren zwischen den strittigen internationa-
len Registrierungen ins Recht. Diese Eingabe wurde der Beschwerdegeg-
nerin und der Vorinstanz zur freigestellten Stellungnahme zugestellt.
O.
Innert erstreckter Frist hält die Beschwerdegegnerin mit Stellungnahme
vom 10. April 2015 fest, dass der ins Recht gelegte deutsche Wider-
spruchsentscheid zum einen weder rechtskräftig noch für das vorliegende
Verfahren relevant sei.
P.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die Par-
teien stillschweigend verzichtet.
Q.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak-
ten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein-
gegangen.
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Seite 6

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen
Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvor-
schuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwer-
deführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und be-
schwert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutre-
ten.
2.
2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur
Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unter-
nehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Re-
gister und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f.
MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke
zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie bean-
sprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1
MSchG).
2.2 Gemäss auf Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke
gegen eine jüngere Markeneintragung innerhalb von drei Monaten nach
der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31
MSchG). Vorliegend erfolgte der am 30. April 2012 gestützt auf die ältere
internationale Registrierung IR 372 737 "Mamabel" erhobene Widerspruch
frist- und formgerecht (vgl. Art. 31 MSchG und Art. 20 MSchV).
3.
3.1 Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz aus-
geschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder
gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich da-
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Seite 7
raus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des
Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a "BOSS/BOKS", BGE 119 II 473
E. 2d "Radion/Radiomat"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 "Fructa/Fructaid", B-3578/2007
vom 31. Oktober 2007 E. 2 "Focus/Pure Focus", B-7492/2006 vom 12. Juli
2007 E. 3 "Aromata/Aromathera"; siehe auch EUGEN MARBACH, Marken-
recht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MAR-
BACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen
den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden
Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zei-
chen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren
und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kom-
mentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster-
und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).
3.2 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1
MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnun-
gen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner
Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas").
Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu verglei-
chenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechs-
lungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise
die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftli-
che Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide
gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mit-
telbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina",
BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas", Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5.
Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]", in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 III
382 ff. "Kamillosan").
3.3 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall
der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder
Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen,
da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berück-
sichtigen (GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thou-
venin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe
auch CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und interna-
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Seite 8
tionalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Mar-
ken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwa-
chen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um
eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a
"Kamillosan"; Urteile des BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010 E.
3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B-
2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 "monari c./ANNA MOLINARI").
Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile
sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen
(BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol", Urteil des BVGer B-
7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind dem-
gegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts
auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382
E. 2a "Kamillosan", mit Hinweisen; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6.
Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; MARBACH, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf
Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 "Converse All
Stars [fig.]/Army tex [fig.]" und Entscheid der Rekurskommission für geisti-
ges Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 "Red Bull [fig.]/Red, Red
Devil", in: sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist da-
her nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor
dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des BVGer
B-6046/2008 vom 3. November 2010 "R Rothmans [fig.]/ Roseman Crown
Agencies KING SIZE [fig.]").
4.
In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im
Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Ver-
kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangs-
punkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der
älteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49). Vorliegend ist der Ge-
brauch der Widerspruchsmarke einzig in Bezug auf die Ware "Still-Büsten-
halter" in Klasse 25 glaubhaft gemacht (vgl. angefochtene Verfügung, Ti-
tel B, Rz. 16). Diese Ware richtet sich an stillende Frauen.
5.
Weiter ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberste-
henden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.
5.1 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf
den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder
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Seite 9
ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden an-
gesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und dem-
selben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des
gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt
werden (Urteil des BVGer B-597/2013 vom 18. Juli 2014 E. 4.1 "EMC/E-
MIC" mit Hinweisen). Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen
Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten der Waren, dem
fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den
Abnehmerkreisen und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substi-
tuierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche
sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer
B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit weiteren
Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch ein aus Sicht
des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren
(Urteile des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode";
RKGE in sic! 2003 S. 343 ff. "Visart/Visarte"). Gegen das Vorliegen von
Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben
Käuferschicht sowie das Verhältnis von Haupt-, Zwischen- oder Fertigware
zu Hilfsware oder Rohstoff (Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April
2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 831).
5.2 Vorliegend unbestritten sind die Identität der von beiden Marken bean-
spruchten Waren "Still-Büstenhalter" bzw. "soutiens-gorge d'allaitement".
5.3
5.3.1 Die angefochtene Marke beansprucht in Klasse 25 ausserdem
Schutz für die Waren "vêtements, chaussures, articles de chapellerie, en
particulier vêtements de grossesse, layettes, sous-vêtements, chaus-
sures". Diesbezüglich schliesst die Vorinstanz auf Warengleichartigkeit zu
"Still-Büstenhaltern". Zur Begründung führt sie an, dass Still-Büstenhalter
zu den Unterwäschekleidungsstücken (sous-vêtements) gehören und da-
mit unter den Oberbegriff der Kleidung (vêtements) und Schwangerschafts-
kleidung (vêtements de grossesse) zu subsumieren sind. In Bezug auf "lay-
ettes" schliesst sie, dass Babykleidung zum einen am gleichen Ort erwor-
ben werden können wie Still-Büstenhalter und zum anderen auch ähnliche
Abnehmerkreise haben, nämlich u.a. Mütter. Schliesslich hält die Vo-
rinstanz fest, dass auch "chaussures, articles de chapellerie" als Kleidung
am selben Ort wie Still-Büstenhalter gekauft werden können.
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Seite 10
Dieser Argumentation vermag die Beschwerdeführerin nicht zu folgen. Sie
bringt vor, die Tatsache, dass Waren unter demselben Dach gekauft wer-
den könnten, spreche nicht für eine Gleichartigkeit. Ebenso wenig ein Hin-
weis auf Gleichartigkeit sei die Tatsache, dass all diese Waren in einem
Supermarkt erhältlich sein können. Schliesslich bestehe zwischen diesen
Waren und einem Still-Büstenhalter weder eine funktionale Austauschbar-
keit noch einen ähnlichen Verwendungszweck.
5.3.2 Es ist der Vorinstanz zu folgen, wenn diese auf Gleichartigkeit zwi-
schen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten "Still-Büstenhal-
tern" und den von der angefochtenen Waren "vêtements, en particulier
vêtements de grossesse, sous-vêtements" schliesst. Ein Still-Büstenhalter
gehört zur Warenkategorie der Unterwäsche und ist unter dem Oberbegriff
"vêtements" zu subsumieren. Ausserdem handelt es sich hierbei um ein
Umstandskleidungsstück.
5.3.3 Bezüglich den von der angefochtenen Marke beanspruchten Baby-
ausstattungen "layettes" und Still-Büstenhaltern ist eine entfernte Gleich-
artigkeit zu bejahen. Zwar sind diese Waren nicht gänzlich demselben Sor-
timent zuzurechnen, denn die Babyausstattung wird vom Säugling und der
Still-Büstenhalter von einer stillenden Mutter getragen, doch sind die Ab-
nehmer in beiden Fällen vornehmlich Eltern von Säuglingen. Weiter gilt es
zu beachten, dass sie mehrheitlich zum gleichen Zeitpunkt und mitunter im
selben Fachgeschäft, welches auf Waren für Mutter und Kind spezialisiert
ist, erworben werden. Es ist der Beschwerdeführerin insofern zuzustim-
men, dass das Argument, wonach etwas unter einem Dach eines Gross-
verteilers erworben werden kann, nicht per se für Gleichartigkeit spricht
(Urteil des BVGer B-644/2011 vom 17. November 2011 E. 3.5 "Dole
[fig.]/Dole [fig.]"). Hingegen kann ein Verkauf in Spezialgeschäfte berück-
sichtigt werden (Urteil des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011
E. 6.3 "Bally/Balu [fig.]"). Fachgeschäfte in denen ausschliesslich Waren
für Mutter und Kind angeboten werden, sind üblich und bieten in erster Li-
nie Waren für werdende bzw. stillende Mütter sowie Säuglinge an (vgl. zum
Beispiel ProBaby Fachmarkt, http://www.probaby.ch/home/; Baby Land
AG, http://www.babylandag.ch/; 9punkt9, http://www.9punkt9.ch/; Baby-
haus Wehrli, http://www.babyhaus.ch/; Baby-Rose Fachgeschäfte,
http://www.baby-rose.ch/fachgeschafte). Die Vertriebskanäle dieser Waren
überschneiden sich demnach. Auch kann bei der Herstellung von Babywä-
sche sowie Unterwäsche wenn nicht gar auf das gleiche so doch auf ein
ähnliches Fachwissen zurückgegriffen werden. Eine zumindest entfernte
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Seite 11
Gleichartigkeit zwischen "Still-Büstenhalter" und "layettes" (Babyausstat-
tung) ist damit zu bejahen. Diese Beurteilung gilt auch für den Vergleich
zwischen "Still-Büstenhalter" und "chaussures, articles de chapellerie", da
unter Schuhwaren und Kopfbedeckungen auch jene für Säuglinge und
Kleinkinder fallen, welche wiederum gemeinsam mit Still-Büstenhaltern in
einem Babyhaus vertrieben werden. Dies spricht für eine entfernte Gleich-
artigkeit.
6.
Angesichts dessen gilt es nun zu prüfen, ob eine Zeichenähnlichkeit be-
steht.
6.1
6.1.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist
der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrs-
kreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenver-
gleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer
B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista" mit Hinwei-
sen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksich-
tigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel
nicht gleichzeitig vor sich hat. Es ist daher auf das Erinnerungsbild abzu-
stellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren
(Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 "O [fig.]", in: sic! 2006 S. 673
f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwom-
menheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch
das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente ge-
prägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a "Kamillosan"). Schwache oder gemein-
freie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Marken-
ähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR III/1,
N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"; WILLI, a.a.O.,
Art. 3 N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit
dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche be-
einflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des
BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull/Stierbräu"). Eine
Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zuläs-
sig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden
Club").
6.1.2 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild
und Sinngehalt geprägt (MARBACH, SIWR II/1, N. 872 ff.). Den Wortklang
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Seite 12
prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz und das Auf-
einanderfolgen der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die
Wortlänge und durch die Eigenheiten der Buchstaben gekennzeichnet ist
(BGE 122 III 382 S. 388 E. 5a "Kamillosan"; BGE 121 III 377 S. 379 E. 2b
"Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2
"Feel'n learn/See'n learn"). Zur Feststellung des Sinngehalts wird auf das
Zeichenverständnis in allen Landessprachen abgestellt, wobei jeder Spra-
che der gleiche Stellenwert zukommt (Urteil des BVGer B-3549/2013 vom
8. Oktober 2014 E. 3.2 "Palace [fig.]").
6.2 Im vorliegenden Fall stehen sich die zwei Wortmarken "Mamabel" und
"Mamarella" gegenüber. Während die Widerspruchsmarke "Mamabel"
dreisilbig ist, setzt sich die angefochtene Marke "Mamarella" aus vier Sil-
ben zusammen. Identisch ist der jeweilige Zeichenanfang "Mama". Nahezu
identisch ist die Vokalfolge beider Marken "A-A-E" bzw. "A-A-E-A". Glei-
ches gilt für die Konsonantenfolge bei der sich "M-M-B-L" und "M-M-R-L-
L" gegenüber stehen. Die Buchstabenanzahl unterscheidet sich wenig,
nämlich 7 (Widerspruchsmarke) gegenüber 9 (angefochtene Marke). Da-
mit bestehen Gemeinsamkeiten bezüglich Wortklang, insbesondere durch
den identischen Wortanfang sowie der nahezu identischen Vokalfolge.
6.3
6.3.1 Zum Sinngehalt der Vergleichszeichen ist vorgängig festzustellen,
dass keines lexikalisch erfasst ist. In beiden Zeichen ist der Begriff "Mama"
enthalten, bei welchem es sich unstreitig um die familiäre Bezeichnung ei-
ner Mutter handelt (vgl. Eintrag zu "Mama", in: DUDEN Das Herkunftswör-
terbuch, Duden Band 7, 4. Aufl., 2006). Dieses praktisch universelle Kose-
wort für Mutter (vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Mama_ and_papa) ist
zwar in der deutschen Form geschrieben (Eintrag zu "Mama", in: WAHRIG
Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl., 2011), doch wird dieser Zeichenbestand-
teil grundsätzlich in allen Landessprachen verstanden. Zum einen ist es
sehr nahe am Italienischen und Romanischen "mamma" und andererseits
werden auch französischsprachige Abnehmerinnen diesen Begriff auf-
grund seiner Nähe und Bekanntheit zu "maman" im Sinne von "Mutter" ver-
stehen. Schliesslich drängt sich dieser Sinngehalt der Abnehmerin im Zu-
sammenhang mit Waren, welche sich in erster Linie – wenn nicht sogar
ausschliesslich – an Mütter richten, direkt auf – egal welche Landesspra-
che sie spricht.
6.3.2 In der Widerspruchsmarke ist zudem der Begriff "bel" enthalten. Die
Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin gehen in dessen Zusammenhang
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Seite 13
davon aus, dass dieses Zeichenbestandteil, welches die männliche Form
des französischen Adjektivs "bel/belle" ist, auch von französischen Abneh-
mern nicht im Sinne von "bel", d.h. "schön", verstanden wird. Ihrer Ansicht
nach, wird dieses Zeichenbestandteil aufgrund der männlichen Form und
grammatikalisch falschen Position (nach und nicht vor dem Nomen) als
Fantasiebegriff aufgefasst. Dieser Ansicht kann sich das Gericht nicht an-
schliessen. Es gilt nämlich der Grundsatz, wonach ein sprachregelwidriges
Weglassen oder Ersetzen einzelner, nicht ausgesprochener Buchstaben
den Gesamteindruck in der Regel nicht verändert (Urteile des BVGer B-
5692/2012 vom 17. März 2014 E. 5.1 "YELLO/YELLOW LOUNGE", B-
2687/2011 vom 20. Februar 2012 E. 5.2.2 "NORMA", B-6748/2008 vom
16. Juli 2009 E. 11 "XPERTSELECT", B-1710/2008 vom 6. November 2008
E. 3.5 "SWISTEC"). Vorliegend wird das männliche "bel" phonetisch gleich
ausgesprochen wie das weibliche "belle", sodass zumindest akustisch kein
Unterschied besteht. Weiter ist die falsche Positionierung des Adjektivs für
einen Muttersprachler nicht derart aussergewöhnlich, dass sich ihm
dadurch der korrekte Sinngehalt des Adjektivs entzieht, womit von dem
notwendigen Fantasiegehalt ausgegangen werden könnte. Die Tatsache,
dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Wortneuschöpfung han-
delt, ändert an ihrem verständlichen – und allenfalls beschreibenden (vgl.
auch E. 7.1 hiernach) – Sinngehalt nichts, solange die Wortkombination
"Mamabel" ohne Gedankenaufwand in "Mama" und "bel" aufgeteilt wird,
weil einzig diese Aufteilung der Wortkombination einen Sinngehalt verleiht
(BGE 100 Ib 250 E. 4 "Sibel"; Urteil des BVGer B-8005/2010 vom 22. März
2011 E. 4.6 "Cleantech Switzerland"). Damit werden zumindest die franko-
phonen Verkehrskreise ohne Gedankenaufwand in der Widerspruchs-
marke "Mamabel" den Sinngehalt von "Mamabelle" bzw. "belle maman" er-
kennen.
6.3.3 Die angefochtene Marke ihrerseits fügt dem Begriff "Mama" den Zu-
satz "rella" an. Die Verfahrensparteien sind sich einig, dass es hierbei um
eine Fantasiesilbe ohne bestimmbaren Sinngehalt handelt.
6.3.4 Da in beiden Zeichen das Substantiv "Mama" enthalten ist, drängt
sich eine entsprechende Assoziation zu einer Mutter jeweils auf. Dies wird
dadurch verstärkt, dass die damit gekennzeichneten Waren sich in erster
Linie an Mütter richten. Der Widerspruchsmarke kommt der bestimmbare
und sofort erkennbare Sinngehalt "schöne Mama" zu. Die angefochtene
Marke bleibt durch den Zusatz "rella" unbestimmter. Damit liegt eine tat-
sächliche Übereinstimmung im Sinngehalt der Marken einzig bezüglich
dem Zeichenelement "Mama" vor.
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6.4 Zusammenfassend ist festzustellen, dass Gemeinsamkeiten zwischen
den Marken darin bestehen, dass die angefochtene Marke den Bestandteil
"Mama" vollständig und die Vokalfolge nahezu vollständig übernimmt. In
Bezug auf die Konsonantenfolge sowie dem Sinngehalt der Marken beste-
hen Unterschiede. Diese vermögen eine Zeichenähnlichkeit dennoch nicht
gänzlich auszuschliessen. Sie wurde von der Vorinstanz daher zu Recht
bejaht.
7.
Abschliessend ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung
der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie des Aufmerksam-
keitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der
beanspruchten Waren walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu ur-
teilen.
7.1 Die Widerspruchsmarke "Mamabel" wird trotz grammatikalischen Un-
regelmässigkeiten im Sinne von "Schöne Mutter" verstanden (vgl. E. 6.3.2
hiervor). Im Zusammenhang mit den von ihr beanspruchten Waren be-
schreibt das Zeichen damit zum einen die Abnehmerkreise, nämlich Müt-
tern, und preist sich diesen zum anderen an, nämlich, dass sie mittels die-
ser Kleidung schön werden. Gerade im Zusammenhang mit Kleidung, ist
das Attribut "schön" anpreisend, will man sich doch mit seiner Kleidung zu-
meist nicht nur be- sondern auch optisch ansprechend ankleiden. Aufgrund
ihres beschreibenden Sinngehalts ist die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke schwach. Entsprechend genügen daher schon bescheide-
nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-4511/2012 vom
8. August 2014 E.3.3 "DROSSARA/DROSIOLA" mit weiteren Hinweisen).
7.2 Weiter ist im Rahmen der Prüfung einer allfälligen Verwechslungsge-
fahr beider Marken der Aufmerksamkeitsgrad der Abnehmer von Bedeu-
tung. Je höher die Aufmerksamkeit bei der Inanspruchnahme der fragli-
chen Waren ist, desto höher ist das Unterscheidungsvermögen der ange-
sprochenen Abnehmerkreise (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 52).
Bekleidungsstücke im Allgemeinen stellen kein Massengut des täglichen
Bedarfs dar, da sie vor dem Kauf oft anprobiert und entsprechend mit einer
leicht erhöhten durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben werden (Ur-
teil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 3.1 mit Hinweisen
"CALIDA/CALYANA"). Wohl existieren unter dem Oberbegriff der Beklei-
dungsstücke Produktekategorien wie z.B. Unterwäsche, welche seltener
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Seite 15
anprobiert und entsprechend mit einer eher geringen Aufmerksamkeit er-
worben werden (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 3.1
mit Hinweisen "CALIDA/CALYANA"). Dies trifft allerdings nicht auf alle Un-
terwäschestücke zu. So wird womöglich ein Unterleibchen oder gar ein 6er-
Pack Unterhosen ohne grosse Anprobe gekauft, nicht aber ein Büstenhal-
ter. Dessen individuelle Passform ist derart kaufentscheidend, dass diese
Ware – obschon zur Kategorie der Unterwäsche gehörend – mit leicht er-
höhter Aufmerksamkeit erworben wird. Gleiches gilt für Stillbüstenhalter.
Diese müssen der Käuferin in dem Moment nach der Geburt und so lange
sie ihren Säugling stillt, passen und werden in aller Regel einzig während
einer Schwangerschaft getragen und erworben. Die Käuferin wird ihn da-
her sorgfältig und damit aufmerksam kaufen. Entsprechend ist vorliegend
von einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen.
7.3 Die massgeblichen Abnehmerinnen werden die mit den strittigen Mar-
ken gekennzeichneten Waren mit leicht erhöhter Aufmerksamkeit erwer-
ben. Dem Markenbestandteil "Mama" wird im Zusammenhang mit Um-
stands- und Babykleidung wenig Aufmerksamkeit gewidmet, da es sich um
einen beschreibenden Zeichenbestandteil handelt. Entsprechend wird das
Augenmerk der Abnehmerinnen auf der jeweiligen Endung der Marken lie-
gen. Diese unterscheiden sich phonetisch und visuell klar, weshalb vorlie-
gend und im Sinne einer gesamthaften Würdigung festgestellt werden
kann, dass trotz der Identität bzw. Gleichartigkeit der jeweils beanspruch-
ten Waren eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist.
8.
Der von der Beschwerdeführerin vorgenommene Hinweis auf den noch
nicht rechtskräftigen Entscheid des Deutschen Patent- und Markenamtes
DPMA vom 12. Februar 2015 im deutschen Widerspruchsverfahren der
strittigen Marken bleibt vorliegend unbeachtlich. Allgemein haben auslän-
dische Entscheidungen keine bindende präjudizielle Wirkung und können
– sofern die Rechtslage vergleichbar ist – allenfalls im Rahmen einer
rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden (Urteil des
BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V [fig.]"). Angesichts des
Verfahrensausgangs kann die Frage, inwiefern vergleichbare Rechtslagen
in Deutschland und der Schweiz vorliegen, offen bleiben.
9.
Zusammenfassend ist dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin statt-
zugeben und die Beschwerde vollständig gutzuheissen. Die angefochtene
Verfügung der Vorinstanz vom 4. November 2013 ist aufzuheben, soweit
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sie die Gutheissung des Widerspruchs vorsieht. Entsprechend ist die inter-
nationale Registrierung IR 1 102 412 "Mamarella" in der Schweiz vollum-
fänglich und definitiv zum Markenschutz zuzulassen.
10.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1
VwVG).
10.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzu-
legen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4
VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse
der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Wider-
spruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen
ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den
geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken,
wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt wür-
den. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E.
3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im
vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'000.– festzulegen
und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der von der Beschwerdefüh-
rerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten.
10.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen.
Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie
aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsie-
gend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf
Fr. 800.– festgelegt und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Die Wi-
derspruchsgebühr verbleibt gemäss Ziffer 3 der angefochtenen Verfügung
bei der Vorinstanz. Indessen sind die Kosten für das erstinstanzliche Ver-
fahren der unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen und mit der
von ihr bereits vorgeleisteten Widerspruchsgebühr zu verrechnen. Die Be-
schwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin daher keine Kosten zu er-
setzen und Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung ist in diesem Punkt auf-
zuheben.
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10.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des
Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbin-
dung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten
der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei
(Art. 8 VGKE). Das Gericht setzt die Parteientschädigung aufgrund der
Kostennote oder wenn, wie vorliegend, keine Kostennote eingereicht
wurde auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE). Angesichts
des doppelt geführten Schriftenwechsels erscheint eine Parteientschädi-
gung in der Höhe von Fr. 6'000.– im Beschwerdeverfahren als angemes-
sen.
10.4 Gemäss Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse
die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der
unterliegenden zu ersetzen sind. In Ziffer 4 der angefochtenen Verfügung
vom 4. November 2013 sprach die Vorinstanz für das erstinstanzliche Ver-
fahren der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.–
zu. Sie begründete dies damit, dass einer obsiegenden Partei pro Schrif-
tenwechsel eine Entschädigung von Fr. 1'000.– praxisgemäss zustünde.
Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung dahingehend ab-
zuändern, dass die Parteientschädigung von Fr. 2'000.– für das erstin-
stanzliche Verfahren nunmehr der Beschwerdeführerin zulasten der Be-
schwerdegegnerin zuzusprechen ist.
11.
Gegen dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gege-
ben (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.
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