Decision ID: 4565e5fb-3eab-51f4-bc5c-d8a7ed7969d2
Year: 2014
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Marke Nr. 621 102 Appenzeller Prim(e) Beef (fig.) wurde
am 5. Oktober 2011 in Swissreg als kombinierte Wort-/Bildmarke veröf-
fentlicht. Sie hat folgendes Aussehen
und ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 29 Fleisch; Tiernahrung, alle vorgenannten Waren aus den
beiden Halbkantonen Appenzell stammend; Fleischex-
trakte, konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und
gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfi-
türen, Kompotte, Speiseöle, Speisefette, alle vorge-
nannten Waren schweizerischer Herkunft.
B.
Am 23. Dezember 2011 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintra-
gung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Wi-
derruf. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Wortmarke Nr. 471 075
SWISSPRIMBEEF, die für folgende Waren eingetragen ist:
Klasse 29 Fleisch und Fleischprodukte von Tieren der Rindvieh-
gattung, soweit in Klasse 29 enthalten;
Klasse 31 Lebende Tiere der Rindviehgattung
Alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.
C.
Die Vorinstanz wies mit Entscheid vom 30. April 2013 den Widerspruch
vollumfänglich ab. Sie begründete ihren Entscheid damit, dass zwar die
Waren mit der Ausnahme von Konfitüren und Speiseölen hochgradig
gleichartig bis identisch seien und auch die strittigen Zeichen klanglich
sowie bezüglich des Schriftbildes im Gesamteindruck Ähnlichkeit aufwei-
sen würden. Auch ein unterschiedlicher Sinngehalt stünde dieser Ähn-
lichkeit nicht im Wege. Die Verwechslungsgefahr sei aber trotzdem nicht
https://www.swissreg.ch/srclient/images/loadImage?Action=LoadImg&ItemType=tm&ImageType=print&ImageHash=E40FF3C88E45EB9C908BE2B6E5ED1E8D65526A83.jpeg
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gegeben, da die Übereinstimmung der Zeichen in den Worten PRIMBEEF
bzw. Prim(e) Beef Teile der Marken betreffen, welche von den relevanten
Verkehrskreise als prime beef - zu Deutsch erstklassiges Rindfleisch -
aufgefasst würden und daher aufgrund des beschreibenden Charakters
gemeinfrei und somit nicht vom Schutzbereich der Widerspruchsmarke
erfasst seien. Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach die Wi-
derspruchsmarke durch intensiven Gebrauch erhöhte Verkehrsbekannt-
heit erlangt habe und daher nicht mehr zum Gemeingut zähle, entgegne-
te die Vorinstanz damit, dass der Bestandteil PRIMBEEF, welcher die
Zeichenähnlichkeit verantwortet, nicht an einem allfälligen erweiterten
Schutz der Widerspruchsmarke teilnehme. Auch bestehe aufgrund der
Aktenlage kein Anhaltspunkt, wonach der Ausdruck PRIMBEEF als Se-
rienmarke gebraucht würde, was unter Umständen zu einem erweiterten
Schutz und damit zu einer Verwechslungsgefahr hätte führen können.
D.
Die Beschwerdeführerin erhebt mit Schriftsatz vom 3. Juni 2013 gegen
diesen Entscheid Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und bean-
tragt den Entscheid der Vorinstanz unter Kostenfolge aufzuheben und
den Widerspruch gegen die angefochtene Marke für alle beanspruchten
Waren mit Ausnahme von Konfitüren und Speiseöle gutzuheissen. Die
Beschwerdeführerin geht zwar mit der vorinstanzlichen Ansicht, dass Wa-
rengleichartigkeit bzw. –identität besteht, einig, bestreitet jedoch, dass die
Widerspruchsmarke als prime beef im Sinne von erstklassigem Rind-
fleisch aufgefasst würde. Vielmehr werde die Marke in den Teilen SWISS
PRIM BEEF wahrgenommen und sei daher nicht direkt beschreibend.
Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Widerspruchs-
marke intensiv gebraucht würde und daher über einen erhöhten Schutz-
umfang verfüge, weshalb auch nicht mehr argumentiert werden könne,
dass der relevante Teil der Widerspruchsmarke im Allgemeingut stünde.
Hierzu legt die Beschwerdeführerin zahlreiche Beweise ins Recht. Zudem
verfüge die Beschwerdeführerin über weitere Marken mit dem Element
SWISSPRIM, weshalb sie sich auch auf den Schutz der Widerspruchs-
marke aufgrund der Seriennutzung berufen könne.
E.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 14. August 2013 auf das
Einreichen einer Vernehmlassung und beantragte unter Verweis auf die
Begründung im angefochtenen Entscheid die Beschwerde unter Kosten-
folge abzuweisen.
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F.
Die Beschwerdegegnerin äusserte sich mit Schriftsatz vom 21. August
2013 zur Beschwerde und beantragt die Beschwerde unter Kostenfolge
abzuweisen. Die Beschwerdegegnerin argumentiert im Wesentlichen,
dass die Übereinstimmung der strittigen Zeichen nur die im Gemeingut
stehenden Elemente betreffe und daher eine Verwechslungsgefahr
grundsätzlich ausgeschlossen sei. Sie bestreitet auch, dass die Wider-
spruchsmarke derart intensiv genutzt würde, dass ihr aufgrund dieser in-
tensiven Nutzung einen erhöhten Schutzumfang zustehen würde. Zumin-
dest aber würde das im Gemeingut stehende Element PRIMBEEF nicht
an einem solchen erhöhten Schutzumfang teilnehmen.
G.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver-
waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzli-
chen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvor-
schuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung
ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG.)
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlos-
sen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleicharti-
ge Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine
Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgeset-
zes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechslungsge-
fahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der
Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen,
für welche die Marken hinterlegt sind (GALLUS JOLLER, in: Michael
G. Noth/ Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und
der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht dabei eine
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Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere
Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte und Dienstleistungen
sind und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Ba-
sel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).
2.2 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-
druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs-
kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a
Boss/Boks, BGE 119 II 473 E. 2d Radion). Bei kombinierten
Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeich-
nungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die
prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache
Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke
sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese
den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009
E. 2.4 Efe [fig.]/Eve und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 Di-
va Cravatte [fig.]/ DD Divo Diva [fig.], je mit Hinweisen).
2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzum-
fang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 Plus/PlusPlus [fig.] mit Hinwei-
sen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei
kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillo-
san/Kamillon, Kamillan; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern
2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken,
deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE
2010/32 E. 7.3.1 Pernaton/Pernadol 400, Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/Aromathera). Stark
sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen
Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillo-
san/Kamillon, Kamillan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 Converse All Stars [fig.]/Army
Tex [fig.]; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-
kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979, mit Hinweisen).
2.4 Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche
Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter
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welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten wer-
den. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren
Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der
Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienst-
leistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlosse-
nen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello/Yellow Access,
BGE 126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella; BGE 122 III 382 E. 3a Kamillo-
san/Kamillon, Kamillan).
3.
Die Waren der Klasse 29 und 31, für welche die Widerspruchsmarke ge-
braucht wird, richten sich an den Durchschnittsverbraucher sowie an
Fachleute, insbesondere jene der Gastronomie. Spricht eine Marke, wie
im vorliegenden Fall, gleichzeitig mehrere Verkehrskreise an, so genügt
es zur Gutheissung eines Widerspruchs in der Regel, wenn eine Ver-
wechslungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4
Sansan/Santasana, mit Hinweisen auf EUGEN MARBACH, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 954). Es ist
daher vom Durchschnittsverbraucher als Massstab für den Grad der Auf-
merksamkeit auszugehen.
4.
Die Vorinstanz betrachtet die für die angefochtene Marke registrierten
Waren Fleisch; Tiernahrung, alle vorgenannten Waren aus den beiden
Halbkantonen Appenzell stammend; Fleischextrakte, konserviertes tief-
gekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Ge-
lees), Kompotte, Speisefette, alle vorgenannten Waren schweizerischer
Herkunft als gleichartig mit den für die Widerspruchsmarke registrierten
Waren Fleisch und Fleischprodukte von Tieren der Rindviehgattung, so-
weit in Klasse 29 enthalten; Lebende Tiere der Rindviehgattung. Die Vor-
instanz begründete diese Ansicht im Wesentlichen damit, dass die Waren
entweder substituierbar seien oder sich gegenseitig ergänzen würden
und die genannten Waren in den Erwartungen der Konsumenten von ein
und demselben Hersteller kommen könnten. Nicht gleichartig mit den Wa-
ren der Widerspruchsmarke befand die Vorinstanz hingegen die Waren
Konfitüren und Speiseöle.
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Weder die Beschwerdeführerin noch die Beschwerdegegenerin hat diese
Einschätzung gerügt; die Beschwerdeführerin nimmt von ihrem Antrag auf
Gutheissung des Widerspruchs denn auch die Waren Konfitüren und
Speiseöle aus (vgl. Sachverhalt D oben). Da die Beurteilung der Vorin-
stanz sachgerecht ist, kann ihr ohne weiteres gefolgt werden.
5.
Als nächstes ist die Ähnlichkeit der Zeichen zu beurteilen. Es stehen sich
die Wortmarke SWISSPRIMBEEF und die kombinierte Wort-/Bildmarke
Appenzeller Prim(e) Beef (fig.) gegenüber. Die Vorinstanz bejahte eine
Zeichenähnlichkeit im Wesentlichen mit der folgenden Begründung. Das
Bildelement der angefochtenen Marke mit dem Farbanspruch "hellgrün,
rot" sowie den schräg- und hochgestellten Kleinbuchstaben e seien zwar
im Gesamteindruck der Marke mitprägend, würden aber nicht derart vom
Wortbestandteil ablenken, dass dieser in den Hintergrund gedrängt wür-
de. Somit werde die Marke in erster Linie von den Wortelementen ge-
prägt, deren nahezu vollständige Übereinstimmung im Element "PRIM-
BEEF" bzw. "Prim(e) Beef" zwangsläufig zu Ähnlichkeiten in Schrift- und
Klangbild führe. Weiter würden, so die Vorinstanz, die Marken zwar über
einen unterschiedlichen Sinngehalt verfügen, dieser sei aber nicht so
gross, dass er die Ähnlichkeiten in Schrift- und Klangbild zu kompensie-
ren vermöchte. Denn das Wort prim, auf Deutsch "formell, geziert, ordent-
lich", würde dem vorliegend relevanten Durchschnittskonsumenten nicht
ohne Weiteres bekannt sein, sodass nicht davon ausgegangen werden
könne, dass überhaupt ein unterschiedlicher Sinngehalt erkannt würde.
Diese Einschätzung der Ähnlichkeit der Zeichen wurde weder von der
Beschwerdeführerin noch von der Beschwerdegegnerin beanstandet (zur
umstrittenen Frage der Wahrnehmung der Zeichen und deren Auswirkung
auf die Kennzeichnungskraft bzw. Verwechslungsgefahr vgl. E. 6 und E. 7
nachfolgend). Da die Beurteilung der Vorinstanz bezüglich der Zeichen-
ähnlichkeit auch sachgerecht ist, kann ihr ebenfalls ohne weiteres gefolgt
werden.
6.
Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu definieren. Dies-
bezüglich stellen sich in erster Linie zwei Fragen. Einerseits, ob die Wi-
derspruchsmarke beschreibend und daher schwach ist (vgl. E. 2.3) und
andererseits, ob durch lange Aufbauarbeit und einen gesteigerten
Gebrauch der Schutzumfang erweitert wurde (vgl. BGE 122 III 382 E. 2a
Kamillosan/Kamillon, Kamillan; GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth /
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Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG],
Bern 2009, Art. 3 N. 98; EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas
David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979) und eine allenfalls ur-
sprünglich bloss schwache Kennzeichnungskraft der Marke damit nicht
mehr beachtlich ist.
6.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus den Bestandteilen SWISS, PRIM
und BEEF wobei offensichtlich ist, dass die Bestandteile SWISS und
BEEF für die beanspruchten Waren Fleisch und Fleischprodukte von Tie-
ren der Rindviehgattung, soweit in Klasse 29 enthalten; Lebende Tiere
der Rindviehgattung (Klasse 31); alle vorgenannten Produkte schweizeri-
scher Herkunft beschreibend sind und daher über keine Kennzeich-
nungskraft verfügen. Der Wortbestandteil PRIM hat auf Deutsch die Be-
deutung steif, formell, gekünstelt (Langenscheidt e-Handwörterbuch Eng-
lisch-Deutsch Version 5.0). Dieses Wort gehört allerdings mitnichten in
den englischen Grundwortschatz, welcher vom hier relevanten Verkehrs-
kreis, nämlich dem Durchschnittskonsumenten in der Schweiz, verstan-
den würde (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 22. Dezember 2003
4A.5/2003 E. 3.2; DAVID ASCHMANN, in: Michael G. Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern
2009, Art. 2 lit. a N. 111 f. mit weiterer Kasuistik). Viel eher wahrscheinlich
ist, dass der Durchschnittskonsument den Bestandteil PRIM als das Wort
"prime" interpretiert, welches zum englischen Grundwortschatz gehört
und mitunter auch aufgrund seiner Verwandtschaft mit dem französischen
primé und dem italienischen primo bzw. prima in der Bedeutung "erst-
klassig, gut" verstanden wird. Dieses Verständnis hat unter anderem zur
Folge, dass der besagte Markenbestandteil als anpreisend angesehen
werden muss. Wörter, welche reklamehaft den Zweck oder Nutzen der
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, zählen zum
Gemeingut und müssen daher allen Gewerbetreibenden zur Verfügung
stehen. Entsprechend können derlei Elemente einer Marke keine Kenn-
zeichnungskraft verleihen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7504/2006 vom 8. März 2007 E. 4 Chic [fig.]/LIP CHIC; CHRISTOPH
WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Mar-
kenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 79 ff.).
Entsprechend sind alle Bestandteile der Widerspruchsmarke für die be-
anspruchten Waren beschreibend und/oder anpreisend. In einer Gesamt-
betrachtung ergibt sich somit ein Bild von zusammengefügten schwachen
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Elementen, welche durch ihre Kombination der Marke insgesamt eine
gewisse minimale ursprüngliche Kennzeichnungskraft verleiht.
6.2 Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, der Schutzumfang sei
durch den intensiven Gebrauch und die daraus resultierende Bekanntheit
der Marke ausgeweitet worden. Die Beschwerdeführerin legt zur Unter-
mauerung dieser Behauptung zahlreiche Belege ins Recht, welche den
Gebrauch der Widerspruchsmarke SWISSPRIMBEEF nachweisen. Dass
eine eigentlich schwache Marke durch intensiven Gebrauch ihren
Schutzumfang erweitern kann, ist in Lehre und Rechtsprechung grund-
sätzlich unbestritten (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3622/201 vom 1. Dezember 2010 E. 5.1.2 Wurzelbrot/Wurzelrusti;
GALLUS JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 100).
6.2.1 Ein möglicher gesteigerter Schutzumfang der Marke hilft allerdings
noch nicht über die Tatsache hinweg, dass sich die strittigen Marken le-
diglich in Teilen ähnlich sind, welche als gemeinfrei angesehen werden
müssen. Namentlich sind dies die Elemente PRIM bzw. Prim(e) sowie
BEEF und Beef, welche anpreisend und/oder beschreibend sind (vgl.
E. 6.1 oben). Eine solche Übereinstimmung allein in gemeinfreien Ele-
menten kann grundsätzlich nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2009
E. 9.3 KaSa97/Biocasa, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 Quadrat [fig.]/Quadrat [fig.]; GALLUS
JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 125, EUGEN MAR-
BACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel
2009, N. 273).
Eine Verwechslungsgefahr durch Übereinstimmung in gemeinfreien Teilen
könnte allerdings in jenem Fall bestehen, in welchem der gesteigerte
Schutzumfang durch intensiven Gebrauch der Marke nicht nur die ge-
samte Marke umfasst, sondern auch die einzelnen grundsätzlich gemein-
freien Elemente der Marke für sich einen erhöhten Schutzumfang bean-
spruchen könnten. Dies wäre bspw. dann der Fall, wenn - unter ande-
rem - die relevanten Verkehrskreise die Marke bereits aufgrund eines
entsprechenden Elements als solche erkennen würden (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7491/2006 vom 16. März 2007 E. 8 Yeni
Raki/Yeni Efe; vgl. auch EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas
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David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 989, CHRISTOPH WILLI, in:
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht un-
ter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts,
Zürich 2002, Art. 3, N. 133 ff.). Die Beschwerdeführerin macht allerdings
einen solchen gesteigerten Schutzumfang für einzelne Elemente der Wi-
derspruchsmarke gar nicht erst geltend sondern bezieht sich lediglich auf
die gesamte Marke SWISSPRIMBEEF. Entsprechend kann der Be-
schwerdeführerin für die Wortelemente PRIM und/oder BEEF der Wider-
spruchsmarke keinen gesteigerten Schutzumfang aufgrund intensiver
Marktbearbeitung zuerkannt werden.
6.2.2 Ein gemeinfreier Teil einer Marke könnte weiter auch einen gestei-
gerten Schutzumfang beanspruchen und damit eine Verwechslungsge-
fahr begründen, wenn dieser als Element einer Serie registriert und ge-
nutzt wird. Dies macht die Beschwerdeführerin denn auch in ihrer Be-
schwerdeschrift geltend. So ist sie Inhaberin der Marken SWISSPRIM-
PORC (P-471073), SWISSPRIMLAMB (P-471074), SWISSPRIMGOUR-
MET (P-483398). Freilich setzt die Erlangung eines gesteigerten Schutz-
umfanges durch Seriennutzung voraus, dass die weiteren Serienmarken
nicht nur im Register aufgenommen sind, sondern dem Publikum auf-
grund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (vgl. Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 8 – Converse All
Star [Stern] [fig.]/Army tex [Stern] [fig.], mit Hinweis auf Entscheide der
RKGE in sic! 2005 S. 805 E. 4 – Suprême des Ducs und sic! 1998 S. 198
E. 2b – Torres). Zudem muss die Serie dem Publikum als solche bekannt
sein, bzw. muss im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Marken-
inhaber den gemeinsamen Markenbestandteil für eine Vielzahl von Mar-
ken benützt (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-
kenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 966; CHRISTOPH WILLI, in: Marken-
schutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Be-
rücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zü-
rich 2002, Art. 3, N. 116). Die Beschwerdeführerin hat lediglich Register-
auszüge weiterer Marken ins Recht gelegt und nicht nachgewiesen, dass
die von ihr genannten Marken auch tatsächlich in Gebrauch stehen. Da-
her kann die Beschwerdeführerin für den gemeinfreien Teil ihrer Marke
auch aufgrund einer Serienmarke keinen gesteigerten Schutzumfang gel-
tend machen.
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7.
In einer wertenden Gesamtsicht muss nun die Verwechslungsgefahr be-
urteilt werden. Die eingetragenen Waren sind zwar mindestens gleichartig
und auch die Zeichen weisen Ähnlichkeit auf, dennoch kann vorliegend
nicht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden. Denn die
strittigen Marken stimmen lediglich in zwei Elementen überein, welche
beschreibend und daher dem Gemeingut zugehörig sind, nämlich PRIM
und BEEF, wahrgenommen als PRIME BEEF, einerseits und Prim(e) Beef
andererseits. Dass diese im Gemeingut stehenden Elemente durch inten-
sive Nutzung eine grosse Bekanntheit und dadurch einen gesteigerten
Schutzumfang errungen hätte, konnte die Beschwerdeführerin nicht
nachweisen. Die Übereinstimmung in den lediglich gemeinfreien Bestand-
teilen kann jedoch nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Diese wä-
re allenfalls gegeben, wenn die übrigen Elemente der Marken Anlass da-
zu geben würden (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b Kamillosan/Kamillon, Kamil-
lan). Da sich vorliegend die weiteren Elemente der Marken, nämlich
"SWISS" bzw. "Appenzeller" mit figurativem Teil, deutlich unterscheiden,
ist die Verwechslungsgefahr gebannt.
Eine Übereinstimmung in der Konstruktion der Marke, nämlich geografi-
sche Angabe & PRIM bzw. prime & BEEF kann für sich - entgegen der
Argumentation der Beschwerdeführerin - keine Verwechslungsgefahr
herbeiführen, da dem Markenrecht ein Konzeptschutz fremd ist (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5616/2012 vom 28. November 2013
E. 4.3 VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum mit wei-
teren Hinweisen).
Die Beschwerde ist damit abzuweisen.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63. Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzusetzen (Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre
und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
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wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streit-
wert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist
(BGE133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen, Urteil des Bun-
desgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we make ideas work mit
Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen
höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorlie-
gend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf
Fr. 4'000.– festgelegt.
8.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemes-
sene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten
Kostennote der Beschwerdegegnerin fest. Ist wie im vorliegenden Fall
keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädi-
gung für die notwendigen Kosten auf Grund der Akten fest
(Art. 14 Abs. 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteient-
schädigung von Fr. 2'000.– inkl. MWST für das Beschwerdeverfahren an-
gemessen.
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.