Decision ID: 61d9c4ea-11a4-5f8d-be3f-30cd77f1a106
Year: 2014
Language: it
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Fatti:
A.
Y._ AG è titolare del marchio verbale svizzero n. 602'722 "ARCTIC
VELVET", pubblicato la prima volta su swissreg il 7 luglio 2010. Esso è
stato registrato per i seguenti beni e servizi:
Classe 32: Biere; alkoholfreie Getränke; Essenzen für die Zubereitung von
Getränken; Sorbets [Getränke]; Wässer [Getränke]; Fruchtgetränke und
Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Geträn-
ken; Brausepulver für Getränke; alkoholfreie Fruchtgetränke; Gemüsesäfte
[Getränke]; Brausetabletten für Getränke; Mineralwässer [Getränke]; Kwass
[alkoholfreie Getränke]; Isotonische Getränke; Sodawasser; Tafelwässer;
Mineralwässer; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere
alkoholfreie Getränke.
Classe 33: Alkoholische Fruchtgetränke; destillierte Getränke; alkoholische
Getränke (ausgenommen Biere).
Classe 43: Betrieb einer Bar; Verpflegung von Gästen in Schnellimbissre-
staurants [Snackbars]; Verpflegung von Gästen in Snackbars; Catering;
Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.
B.
Il 7 ottobre 2010 X._ S.p.A. si è opposta, per quanto attiene alle
classi 32 e 33, alla registrazione del marchio appena indicato, poggiando
la sua opposizione sul seguente marchio (figurativo) internazionale
n. 542'604 di cui è titolare:
iscritto nel registro internazionale il 6 ottobre 1989 per i seguenti prodotti:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques, sirops et autres préparations pour faire des boissons;
Classe 33: Vins, alcools, liqueurs, boissons alcooliques;
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come pure sulla seguente registrazione internazionale n° 736 122 (fig.)
In data 28 aprile 2000 detto marchio è stato iscritto nel registro interna-
zionale per i prodotti seguenti:
Classe 33: Alcoholic beverages, wines, alcohol and liqueurs.
Per la procedura d'opposizione che poggia sulla registrazione internazio-
nale n° 542'604 l'autorità inferiore ha aperto l'incarto n° 11380, mentre per
quella che poggia sulla registrazione internazionale n° 736 122 l'incarto
n° 11381.
C.
Con risposta del 30 marzo 2011 Y._ AG ha postulato la radiazione
dei marchi internazionali n° 542 604 "ARTIC" (fig.) e n° 736 122 "ARTIC"
(fig.) per la Svizzera, nonché la reiezione dell'opposizione presentata da
X._ S.p.A. e la rinuncia di radiare il marchio svizzero n° 602722
"ARCTIC VELVET" dal registro dei marchi. Allo stesso modo Y._
AG ha presentato un'istanza procedurale volta a limitare la procedura
provvisoriamente alla questione dell'uso dei marchi dell'opponente in
Svizzera, una condizione a suo avviso non adempiuta. Oltre a contestare
il mancato uso dei marchi opponenti, Y._ AG ha rilevato che se-
condo lei non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
D.
Con replica del 5 ottobre 2011, X._ S.p.A. ha proposto di accoglie-
re la sua opposizione, producendo, a comprova dell'uso del marchio op-
ponente in Svizzera, "alcune fatture vendita emesse dalla X._
Holding S.p.A., consociata della X._ S.p.A., alla X._ Sa dal
2007 al 2011 nonché fatture vendita dalla X._ SA a clienti svizze-
ri".
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E.
Con decisione del 6 ottobre 2011 l'autorità inferiore ha dichiarato irricevi-
bile l'opposizione n° 11381 per mancato pagamento della tasse di oppo-
sizione. La predetta decisione non è stata impugnata.
F.
Con duplica del 7 dicembre 2011, Y._ AG ha in sostanza ripreso le
conclusioni e motivazioni formulate in sede di risposta.
G.
Con decisione dell'8 maggio 2012, l'Istituto federale della proprietà intel-
lettuale (di seguito: IPI) ha respinto l'opposizione senza procedere all'e-
same dei motivi relativi d'esclusione. L'IPI ritiene che l'opposizione non è
fondata su un diritto al marchio valido. In primo luogo l'uso del marchio
non sarebbe stato reso verosimile, in quanto "i documenti inoltrati dall'op-
ponente mostrano l'elemento verbale ARTIC senza la rappresentazione
stilizzata dell'orso polare", una componente del marchio che a suo dire
non può essere considerata come mera decorazione e "se omessa con-
duce ad una forma del marchio che diverge in maniera essenziale dal
marchio registrato". Pertanto, i giustificativi inoltrati non sarebbero idonei
"a perpetuare la tutela del marchio opponente". In secondo luogo, non
sussisterebbero motivi gravi per il mancato uso.
H.
Contro suddetta decisione X._ S.p.A. (di seguito: ricorrente) è in-
sorta al Tribunale amministrativo federale con ricorso del 6 giugno 2012,
chiedendo l'accoglimento integrale del medesimo, l'annullamento della
decisione impugnata, nonché il rinvio dell'incarto all'IPI, affinché – con
particolare riferimento al rischio di confusione del marchio oggetto di con-
testazione con il marchio di cui essa è titolare – statuisca sull'opposizione
nel merito. Protestate tasse, spese e ripetibili.
La ricorrente reputa che l'autorità inferiore abbia violato il diritto federale,
in particolare interpretando in modo non corretto l'art. 11 cpv. 2 LPM e
fondando la decisione impugnata su un accertamento incompleto ed ine-
satto dei fatti rilevanti. Ella adduce che già l'utilizzo della componente
verbale "ARTIC" quale parte chiaramente dominante, distintiva e caratte-
rizzante del marchio stesso debba essere ritenuta sufficiente ad evitare la
decadenza per mancato uso del proprio marchio. A suo dire, l'omissione
di elementi secondari o puramente decorativi o la modernizzazione dello
stile di scrittura non sono fatali per il mantenimento della validità del mar-
chio. La ricorrente è convinta che il consumatore riconosca nel termine
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ARTIC il vero e proprio marchio e che la presenza dell'orso all'interno del-
la A non conferisca un'impressione d'insieme diversa, bensì al massimo
una connotazione decorativa avente come effetto di "svuotare" comple-
tamente la lettera A. La "A" vuota, soggiunge la ricorrente, è anche una
componente grafica del marchio effettivamente utilizzato, marchio i cui
caratteri della scritta ARTIC sono sostanzialmente molto simili a quelli og-
getto della registrazione, sebbene siano utilizzati in nero anziché in bian-
co. In sede di ricorso la ricorrente produce ulteriori fatture di X._
SA emesse tra il 30 marzo 2006 e il 30 marzo 2011 riferite a prodotti "Ar-
tic" (Doc. 6 e 7), nonché 4 bottiglie di Artic Vodka & Lemon, Vodka & Thai
Fruits e Vodka & Coconuts (Doc. 8-10) e una bottiglia di Artic Vodka Pure
(Doc. 11), indicando come il marchio utilizzato sulle bottiglie sia solo mi-
nimamente differente da come è registrato e rappresenti una semplice ed
ammissibile modernizzazione. Sul fronte e sul retro delle bottiglie relative
ai Doc. 8-10 il marchio ARTIC sarebbe raffigurato con il logo di un orso
polare con un iceberg sullo sfondo, mentre la bottiglia relativa al Doc. 11
recherebbe il marchio ARTIC e il logo dell'orso in rilievo sul vetro. La ri-
corrente ritiene che l'immagine dell'orso con lo sfondo di un iceberg sia in
linea con l'elemento figurativo contenuto nella A del marchio registrato.
Dalla documentazione e bottiglie prodotte in questo procedimento la ricor-
rente deduce che non possono sussistere dubbi in merito al fatto che nel
periodo in questione il marchio, così come appare sulle bottiglie nei
Doc. 8-11, sia stato utilizzato in modo esteso in Svizzera, sottolineando
come sia stata prodotta solo una parte delle fatture con il numero di arti-
colo in questione e che dalla dichiarazione del Vice-Presidente di
X._ SA, risulti che vi sono almeno 167 fatture relative ai prodotti
Doc. 8-10 e almeno 60 fatture relative ai prodotti Doc. 11. Di conseguen-
za, conclude la ricorrente, ella avrebbe reso verosimile l'uso del marchio
ARTIC nel periodo di 5 anni precedenti l'eccezione di decadenza per
mancato uso sollevata dalla resistente.
I.
Con osservazioni del 4 settembre 2012 Y._ AG (di seguito: con-
troparte) ha proposto di respingere integralmente il ricorso e di conferma-
re la decisione impugnata. Protestate tasse, spese e ripetibili. La contro-
parte ritiene che la ricorrente non sia riuscita a rendere verosimile l'uso
del marchio nemmeno con i giustificativi prodotti in sede di ricorso. Con
particolare riferimento ai Doc. 8-11 la controparte reputa come, a suo av-
viso, il marchio riportato sulle bottiglie prodotte diverga notevolmente dal
marchio effettivamente registrato e come in esso sia riconoscibile piutto-
sto una somiglianza con il marchio della ricorrente "ARTIC (fig.)" IR
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736122, irrilevante per il presente procedimento dopo che l'autorità infe-
riore non era entrata nel merito della relativa opposizione della ricorrente.
J.
Con risposta del 10 settembre 2012 l'autorità inferiore postula la reiezione
del gravame, con protesta di spese a carico della ricorrente. Essa riman-
da alla prassi dello scrivente Tribunale concernente l'esame di nuovi
mezzi di prova inoltrati nella procedura di ricorso. Per il resto l'autorità in-
feriore insiste sull'uso in forma divergente del marchio della ricorrente e
rinvia alla motivazione contenuta nella decisione impugnata.
K.
In seguito a un danneggiamento delle bottiglie allegate al ricorso (Doc.
8-11) durante il trasporto postale e alla loro susseguente sostituzione da
parte della ricorrente in data 24 settembre 2012 (Doc. 12-14), l'autorità in-
feriore ha avuto occasione di prenderne visione solo in un secondo tem-
po. Invitata quindi a completare la sua risposta al ricorso, l'autorità inferio-
re, con scritto del 10 ottobre 2012, ha rinunciato a esprimersi al riguardo.
L.
Con ordinanza del 19 ottobre 2012, questo Tribunale ha informato le parti
che un ulteriore scambio di scritti non era previsto, riservati ulteriori prov-
vedimenti istruttori e domande delle parti. Esso si è inoltre riservato di e-
saminare la congiunzione di altre due procedure di ricorso pendenti, a-
venti le medesime parti e riguardanti due opposizioni fondate sullo stesso
marchio opponente e dirette contro i marchi "ARCTIC VELVET TRÖPFLI"
(B-4297/2012) e "ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL" (B-4637/2012)
di cui la controparte è detentrice.
Con scritto spontaneo del 26 ottobre 2012 la ricorrente ha indicato di non
opporsi a una simile congiunzione, chiedendo tuttavia, in tale eventualità,
che venga accertato che i marchi "ARCTIC VELVET" e "ARTIC" (fig.) so-
no confondibili e che il marchio oggetto di contestazione venga definiti-
vamente revocato per i prodotti appartenenti alla classe 33, mantenendo,
per il resto, il petitum formulato in via subordinata in sede di ricorso. Sud-
detta comparsa è stata portata a conoscenza della controparte con ordi-
nanza del 2 novembre 2012.
Con scritto del 15 novembre 2012 Y._ AG si è per contro opposta
a un'eventuale congiunzione dei diversi procedimenti pendenti dinanzi al
Tribunale amministrativo federale, ritenendo in sostanza che si tratta di
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oggetti litigiosi differenti. Tale scritto è stato trasmesso per conoscenza
all'autorità inferiore e alla ricorrente con ordinanza del 19 novembre 2012.
M.
Le parti non hanno presentato alcuna istanza volta ad ordinare un dibat-
timento pubblico (art. 40 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]).
N.
Con scritto del 26 febbraio 2014 il rappresentante legale della ricorrente
ha comunicato di essere entrato a far parte dal 1° ottobre 2013 dello stu-
dio legale Walder Wyss SA e di mantenere il mandato di patrocinio.
O.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente ver-
tenza.

Diritto:
1.
Contro le decisioni dell'Istituto federale della proprietà intellettuale è am-
messo il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 e 33 lett. e
LTAF). La decisione impugnata è stata inviata l'8 maggio 2012 ed è quindi
pervenuta alla ricorrente, al più presto, il giorno successivo. Il ricorso, in-
trodotto il 6 giugno 2012, è quindi tempestivo (art. 50 cpv. 1 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS
172.021]). Esso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA,
l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito e il rappresentante
legale della ricorrente ha prodotto una procura scritta valida (art. 11 cpv. 2
PA). La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e ha un inte-
resse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
PA). Il gravame è pertanto ricevibile.
2.
Giusta l'art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4 di-
cembre 1947 (PC, RS 273), applicabile per analogia in relazione con
l'art. 4 PA, è possibile riunire in un'unica procedura più ricorsi che presen-
tano una stretta unità di contenuto relativa ai fatti e in cui vengono poste
le medesime questioni giuridiche; tale soluzione corrisponde al principio
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dell'economia procedurale ed è nell'interesse di tutte le parti (ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2a edizione, Basilea 2013, N. 3.17; cfr. per il Tri-
bunale federale DTF 125 II 299 consid. 1b, DTF 122 II 368 consid. 1a).
Tra le medesime parti sono attualmente pendenti, oltre alla presente pro-
cedura di ricorso, anche i procedimenti B-4297/2012 e B-4637/2012, con-
cernenti altrettante opposizioni formulate dalla ricorrente dinanzi all'autori-
tà inferiore sulla base del marchio internazionale n. 542'604 contro i mar-
chi della controparte "ARCTIC VELVET TRÖPFLI" e "ARCTIC VELVET
NOTHING COCKTAIL".
Oggetto del presente procedimento B-3056/2012 è la questione a sapere
se la ricorrente sia riuscita a rendere verosimile l'uso a titolo di marchio
del segno opponente senza che debba essere statuito sul rischio di con-
fusione tra i due marchi. La delimitazione dell'oggetto di lite si evince dalla
decisione impugnata in cui l'autorità inferiore ha espressamente rinuncia-
to a procedere ad un esame dei motivi relativi d'esclusione dopo aver
concluso che il marchio opponente non era stato verosimilmente utilizzato
nel periodo determinante. Non esprimendosi sul rischio di confusione tra i
marchi contrapposti nelle comparse inoltrate nel presente procedimento,
anche le parti si mostrano concordi con detta delimitazione dell'oggetto di
lite. I procedimenti B-4297/2012 e B-4637/2012 non hanno per oggetto
l'esigenza dell'uso del segno a titolo di marchio, bensì il rischio di confu-
sione tra il marchio opponente e altri due differenti marchi di cui la contro-
parte è detentrice, ossia "ARCTIC VELVET TRÖPFLI" e "ARCTIC VEL-
VET NOTHING COCKTAIL". Si giustifica pertanto di evadere preliminar-
mente il relativo ricorso, peraltro anteriore in ordine di tempo, senza pro-
cedere ad una congiunzione con gli altri procedimenti poc'anzi menziona-
ti.
3.
L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione presentata da X._
S.p.A. con la motivazione che il marchio opponente, in relazione ai beni
per i quali esso è rivendicato, sarebbe stato utilizzato in una forma diver-
gente dalla forma registrata e quindi non in modo da perpetuarne la tute-
la. L'autorità inferiore ha di conseguenza rinunciato a verificare il rischio di
confusione addotto dalla ricorrente a fondamento dell'opposizione da co-
stei presentata. In simili casi, per costante prassi, il Tribunale amministra-
tivo federale suole rinviare – in caso di accoglimento del ricorso – la cau-
sa all'autorità inferiore affinché quest'ultima verifichi se sussiste un rischio
di confusione tra i marchi contrapposti (sentenze del Tribunale ammini-
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strativo federale B-5543/2012 del 12 giugno 2013 consid. 2 six [fig.] /
SIXX e six [fig.] / sixx [fig.] e B-3416/2011 del 17 febbraio 2012 consid. 2
– LIFE / mylife [fig.] / mylife [fig.], con riferimenti). Per questi motivi ci si
occuperà di seguito solo delle censure relative all'uso del marchio in ma-
niera da perpetuarne la tutela.
4.
4.1 Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'a-
zienda da quelli di un'altra azienda (art. 1 cpv. 1 della legge sulla prote-
zione dei marchi del 28 agosto 1992 [LPM, RS 232.11]). A norma
dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della LPM sono esclusi dalla protezione come mar-
chio i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi i-
dentici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. In virtù di tale dispo-
sto, il titolare di un marchio anteriore può opporsi a una nuova registra-
zione entro tre mesi dalla sua pubblicazione (art. 31 cpv. 1 LPM).
4.2 Il diritto al marchio insorge con la registrazione (art. 5 LPM) e conferi-
sce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i pro-
dotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne (art. 13
cpv. 1 LPM). Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai
prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato (art. 11 cpv. 1 LPM). L'uso
di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal mar-
chio registrato nonché l’uso per l’esportazione sono assimilati all’uso del
marchio (art. 11 cpv. 2 LMP). L'uso del marchio con il consenso del titola-
re è assimilato all'uso da parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM). Il titolare
che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata
del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione,
non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso
è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi
motivi giustifichino il mancato uso (art. 12 cpv. 1 LMP).
Se, in caso di opposizione, il resistente invoca il mancato uso del marchio
conformemente all'art. 12 cpv. 1 LPM nella sua prima risposta, l'opponen-
te deve rendere verosimile l'uso del marchio o il mancato uso per gravi
motivi (art. 32 LPM e art. 22 cpv. 3 dell'ordinanza del 23 dicembre 1992
sulla protezione dei marchi [OPM, RS 232.111]). Il periodo per il quale
l'opponente deve rendere verosimile l'utilizzo del marchio si estende sui
cinque anni che precedono il momento in cui è stata sollevata l'eccezione
del mancato uso (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
B-3416/2011 del 17 febbraio 2012, consid. 3.1 – LIFE / mylife [fig.] / mylife
[fig.], con riferimenti).
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Nel caso che ci riguarda, la controparte ha sollevato l'eccezione del man-
cato uso del marchio della ricorrente nella sua prima risposta del 30 mar-
zo 2011. L'art. 12 cpv. 1 LPM concede al titolare del marchio un termine di
carenza di cinque anni per l'uso del marchio. Il marchio su cui è fondata
l'opposizione è un marchio internazionale. In questo caso, il termine di ca-
renza decorre a partire dal momento in cui è stabilito che non vi è alcun
motivo di esclusione che si oppone al segno, di regola a partire da un an-
no dalla data di notifica dell'estensione della protezione ("date de notifica-
tion"), ovvero dalla data in cui l'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale (OMPI) ha inviato il foglio del registro all'autorità nazionale e
in cui inizia il termine per il rilascio di un rifiuto di protezione (cfr. regola
18.1)a)iii) del Regolamento di esecuzione comune all’Accordo di Madrid
per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a
tale Accordo [ResC RS 0.232.112.21]; cfr. Direttive IPI Marchi, Parte 5 ci-
fra 6.3.1). Il termine di carenza ha cominciato a decorrere il 1° novembre
1990 fino al 1° novembre 1995, per cui, nella data in cui è stata sollevata
l'eccezione del mancato uso, il termine di carenza era già scaduto. Di
conseguenza, la controparte ha potuto far valere l'eccezione del mancato
uso.
Poiché l'eccezione del mancato uso non è considerata d'ufficio, l'obbligo
di cooperare delle parti giusta l'art. 13 PA acquisisce un'importanza di una
notevolezza tale che per rendere verosimile l'utilizzo del marchio si parte
dal presupposto che sia applicabile il principio attitatorio ("Verhandlun-
gsmaxime") in deroga al principio inquisitorio (sentenza del Tribunale
amministrativo federale B-246/2008 del 26 settembre 2008 consid. 2 Red
Bull/ Dancing Bull).
4.3 L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da
parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM; cosiddetto uso sostitutivo). Un simile
uso sostitutivo ha luogo nel caso in cui il marchio è utilizzato da una filia-
le, da una società del gruppo e da società in altro modo strettamente le-
gate al titolare del marchio dal profilo economico oppure da licenziatari,
sottolicenziatari, distributori unici e rivenditori (MARKUS WANG, Art. 4,
10-12 MSchG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, n. 101 ad art. 11).
Nel caso che ci riguarda, l'autorità inferiore ha rilevato a giusto titolo che
con il contratto di distribuzione del 29 marzo 2004, rinnovato in data
22 dicembre 2010, la ricorrente ha reso verosimile il suo consenso all'uso
del marchio da parte della X._ SA (...), durante i cinque anni pre-
cedenti l'eccezione del mancato uso sollevata dalla controparte, conclu-
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dendo che l'uso del marchio da parte della X._ SA (...) è assimila-
to all'uso da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 LPM.
4.4 L'uso del marchio deve avvenire in modo conforme al marchio (cfr.
EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [editori], Schweizeri-
sches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2a
edizione, Basilea 2009, n. 1303). Un uso conforme al marchio è dato se il
marchio può essere riconosciuto dagli acquirenti quale mezzo per con-
traddistinguere diversi prodotti nel senso di un'indicazione della prove-
nienza di una determinata azienda (WANG, op. cit., n. 7 ad art. 11 LPM;
CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-
nationalen Markenrechts, Zurigo 2002, n. 14 ad art. 11 LPM). I criteri per
stabilire un uso del marchio necessario e serio sono gli usi tipici di un set-
tore per un commercio economicamente ragionevole. In tale contesto oc-
corre tener conto della natura, della portata e della durata dell'uso come
pure delle circostanze del singolo caso, come, ad esempio, grandezza e
struttura dell'azienda in questione (sentenze del Tribunale amministrativo
federale B-4465/2012 dell'11 giugno 2013 consid. 2.5 Life, B-5830/2009
del 15 luglio 2010 consid. 3.2.1 Fünf Streifen [fig.]/Fünf Streifen [fig.]; KA-
RIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der
Schweiz, Berna 2008, pag. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en
droit des marques, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22, Gine-
vra/Zurigo/Basilea 2005, pag. 50 segg.). Per i beni di consumo di massa
è richiesto un uso del marchio più ampio rispetto ai beni di lusso (cfr. sen-
tenze del Tribunale amministrativo federale B-4465/2012 dell'11 giugno
2013 consid. 2.5 Life, B-892/2009 del 19 luglio 2009 consid. 6.9 Heidi-
land/Heidi-Alpen; WANG, op. cit., n. 67 e 72 ad art. 11 LPM).
4.5 Se il resistente invoca il mancato uso del marchio anteriore confor-
memente all'articolo 12 capoverso 1, l'opponente deve rendere verosimile
l'uso del marchio in Svizzera nel periodo determinante (art. 32 LPM). Il
concetto di "rendere verosimile l'uso del marchio" significa trasmettere al
giudice, sulla base di indizi oggettivi, l'impressione che i fatti incerti non
siano solo possibili ma probabili (DTF 130 III 333 consid. 3.2 Uhren-
armband [3D], DTF 120 II 393 consid. 4.c, DTF 88 I 14 E. 5.a; sentenza
del Tribunale amministrativo federale B-4465/2012 dell'11 giugno 2013
consid. 2.8 Life). Non occorre che il giudice sia pienamente persuaso che
il marchio sia stato utilizzato e che siano dissipati tutti i dubbi, ma è suffi-
ciente che la veracità dei fatti portati dall'opponente gli sembri più elevata
rispetto alla possibilità del contrario (cfr. sentenze del Tribunale ammini-
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strativo federale B-4465/2012 dell'11 giugno 2013 consid. 2.8 Life,
B-4540/2007 del 15 settembre 2008 consid. 4 Exit [fig.]/Exit One).
5.
Di principio l'utilizzo del marchio deve essere avvenuto in Svizzera. Sono
tuttavia ammissibili due eccezioni dal principio di territorialità (cfr. WILLI,
op. cit., n. 33 ad art. 11 LPM; ERIC MEIER, op. cit., p. 109 segg.). Esse ri-
sultano dall'art. 11 cpv. 2 LPM (uso per l'esportazione) come pure
dall'art. 5 della Convenzione fra la Svizzera e la Germania riguardante la
reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi del 13 aprile
1892 (RS 0232.149.136; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo fede-
rale B-5543/2012 del 12 giugno 2013 consid. 5 con ulteriori rinvii six [fig.]
/ SIXX). Tali eccezioni non sono rilevanti nel caso di specie.
6.
Quali possibili mezzi di prova per rendere verosimile l'uso del marchio
possono servire documenti (fatture, bollettini di consegna) e oggetti (pro-
dotti, confezioni, etichette, imballaggi, cataloghi, prospetti). A differenza
della procedura di ricorso, nella procedura di opposizione l'autorità inferio-
re non è autorizzata ad ordinare l'audizione di testimoni (art. 14 cpv.
1 lett. c PA; WILLI, op. cit., n. 7 ad art. 32). Tutti i mezzi di prova devono ri-
ferirsi al periodo rilevante prima che sia stato eccepito il mancato uso del
marchio, il che presuppone la databilità inequivocabile di simili mezzi di
prova. I giustificativi non datati possono tuttavia essere considerati in re-
lazione con altri mezzi di prova recanti la data (Commissione di ricorso in
materia di proprietà intellettuale, CRPI, in sic! 2005, 754 consid. 4 Ga-
bel/Kabel 1).Oltracciò, i giustificativi devono comprovare che il marchio è
stato utilizzato in modo funzionale. Un uso non appropriato alla funzione
è dato se il marchio non può essere riconosciuto dall'acquirente come un
mezzo di identificazione per diversi prodotti (WILLI, op. cit., n. 14 ad
art. 11; DAVID, op. cit., n. 10 ad art. 11; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse
des marques, Losanna 2007, p. 191 seg.).
7.
7.1 Nella procedura dinnanzi all'autorità inferiore, conformemente all'an-
nesso 7 alla risposta dell'autorità inferiore, la ricorrente ha prodotto i se-
guenti documenti:
 Contratto di distribuzione del 29.03.2004 tra la X._ SPA (...) e la
X._ SA (...) incl. in allegato il listino prezzi e il rinnovo del contratto in
data 22.12.2010;
B-3056/2012
Pagina 13
 Fattura vendita data 31.10.2007 della X._ SA alla (...), concernente
ARTIC VODKA e ARTIC RED;
 Fattura vendita data 31.10.2007 della X._ SA alla (...), concernente
ARTIC MELONE e ARTIC PESCA;
 Fattura vendita data 07.02.2007 della X._ SPA alla X._ SA
concernente ARTIC VODKA e ARTIC FRUTTA;
 Fattura vendita data 09.05.2008 della X._ SA a (...), concernente
ARTIC PESCA e ARTIC HOT;
 Fattura vendita data 10.07.2008 della X._ SA a (...) concernente AR-
TIC MELONE, ARTIC PESCA, ARTIC LIMONE e ARTIC FRAGOLA;
 Fattura vendita data 24.04.2008 della X._ SPA alla X._ SA
concernente ARTIC HOT;
 Fattura vendita data 06.02.2009 della X._ SA a (...), Svizzera, con-
cernente ARTIC LIMONE, ARTIC PESCA e ARTIC FRAGOLA;
 Fattura vendita data 26.01.2009 della X._ SPA alla X._ SA
concernente ARTIC FRUTTA;
 Fattura vendita data 06.02.2009 della X._ SPA alla X._ SA
concernente ARTIC FRUTTA;
 Fattura vendita data 16.07.2010 della X._ SA a (...), concernente
ARTIC FRAGOLA, ARTIC TROPICAL, ARTIC THAI FRUITS e ARTIC ME-
LONE;
 Fattura vendita data 26.01.2010 della X._ SPA alla X._ SA
concernente ARTIC FRUTTA e ARTIC VODKA;
 Fattura vendita data 10.05.2011 della X._ SA a (...), concernente
ARTIC VODKA;
 Fattura vendita data 04.03.2011 della X._ SPA alla X._ SA
concernente ARTIC FRUTTA.
Ad eccezione della fattura di data 10 maggio 2011, tutti gli allegati sum-
menzionati cadono nel periodo di controllo per rendere verosimile l'uso
del marchio opponente (cfr. consid. 4.2).
7.2 Nella presente procedura di ricorso la ricorrente ha allegato le se-
guenti pezze giustificative:
B-3056/2012
Pagina 14
 Fattura vendita data 27.04.2006 della X._ SA a (...) concernente AR-
TIC PESCA, ARTIC MELONE, ARTIC FRAGOLA e ARTIC LIMONE;
 Fattura vendita data 27.04.2006 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC COCCO, ARTIC LIMONE, ARTIC THAI FRUITS;
 Fattura vendita data 26.10.2007 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC THAI FRUITS, ARTIC TROPICAL, ARTIC FRAGOLA;
 Fattura vendita data 22.12.2008 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC THAI FRUITS, ARTIC FRAGOLA, ARTIC MELONE, ARTIC PESCA;
 Fattura vendita data 06.03.2009 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC THAI FRUITS, ARTIC PESCA E ARTIC LIMONE;
 Fattura vendita data 31.05.2010 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC THAI FRUITS;
 Fattura vendita data 16.07.2010 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC THAI FRUITS;
 Fattura vendita data 17.02.2011 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC COCCO;
 Fattura vendita data 25.07.2011 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC LIMONE, ARTIC COCCO, ARTIC THAI FRUITS;
 Fattura vendita data 23.03.2012 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC LIMONE, ARTIC COCCO e ARTIC THAIFRUITS;
 Fattura vendita data 29.05.2012 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC LIMONE;
 Fattura vendita data 11.05.2006 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC VOKDA;
 Fattura vendita data 12.02.2007 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC VODKA;
 Fattura vendita data 23.10.2008 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC VODKA;
 Fattura vendita data 28.10.2009 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC VODKA;
 Fattura vendita data 21.04.10 della X._ SA e (...) concernente ARTIC
VODKA;
B-3056/2012
Pagina 15
 Fattura vendita data 28.04.2011 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC VODKA;
 Fattura vendita data 31.05.2012 della X._ SA e (...) concernente AR-
TIC VODKA;
 Tre bottiglie di Vodka Artic Frutta (Lemon, Thai Fruits e Coconuts) e una bot-
tiglia Artic Vodka Pure (Doc. 8-11);
 Una bottiglia Artic Vodka & Lemon (Doc. 12), una bottiglia Artic Vodka & Thai
Fruits (Doc. 13) e una bottiglia Artic Vodka Coconuts (Doc. 14);
 Dichiarazione del Dott. Gianfranco Caci, vicepresidente della X._ SA,
distributrice esclusiva di X._ SPA, del 5 giugno 2012 (Doc. 5).
Gli allegati recanti una data antecedente il 30 marzo 2006 o successiva al
30 marzo 2011 non possono essere considerati in quanto non cadono nel
periodo determinante (cfr. consid. 4.2 ed intero consid. 7.4.3).
Per prassi costante dello scrivente Tribunale, nuovi giustificativi per ren-
dere verosimile l'uso del marchio possono di principio essere inoltrati ed
esaminati anche nell'ambito della procedura di ricorso (sentenze del Tri-
bunale amministrativo federale B-2227/2011 del 3 gennaio 2011 con-
sid.3.2 ebm [fig.] / EBM Ecotec, B-7449/2006 del 2 luglio 2007 consid. 4 –
Exit [fig.]/Exit One; B-7505/2006 consid. 4 – max MAXIMUM+VALUE
[fig.]; B-648/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 7 – Hirsch [fig.]/Hirsch
[fig.]; cfr. anche l'art. 32 cpv. 2 PA). Ciononostante il Tribunale opera in ta-
le ambito con un certo riserbo, in quanto l'opponente non dovrebbe esse-
re indotto a trascurare l'obbligo di collaborare derivante dall'art. 13 cpv.
1 lett. a PA e valevole nella procedura di opposizione dinanzi all'autorità
inferiore, mettendo insieme i giustificativi solamente nella procedura di ri-
corso; i mezzi di prova inoltrati nella procedura di ricorso dovrebbero in-
nanzitutto servire ad eliminare un'eventuale mancanza di chiarezza e a
rendere completo il quadro dei giustificativi (cfr. GASSER, op. cit. n. 28 ad
art. 32 LPM con ulteriori rinvii a prassi e dottrina).
7.3 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha in sostanza ritenuto
che i documenti inoltrati mostrassero l'elemento verbale ARTIC senza la
rappresentazione stilizzata dell'orso polare contenuta nel marchio oppo-
nente che a suo avviso appartiene anch'essa al nucleo del marchio dal
carattere distintivo. Di conseguenza, i giustificativi non sarebbero quindi
idonei a perpetuare la tutela del marchio opponente.
B-3056/2012
Pagina 16
Sulla scorta della nuova documentazione, la ricorrente sostiene che l'e-
lemento verbale del marchio opponente sia "chiaramente la parte domi-
nante" e che l'uso della componente verbale debba essere ritenuto suffi-
ciente, tanto più che il "piccolo orso" verrebbe percepito dal pubblico co-
me un elemento puramente decorativo "che può o non può essere appo-
sto all'interno del marchio in determinate occasioni". L'unico effetto
dell'orso nella lettera "A" sarebbe quello di "svuotare" tale lettera. Proprio
questo tratto, ovverosia la "A" vuota, sarebbe anche una componente del
marchio effettivamente usato, i cui caratteri della scritta ARTIC sarebbero
sostanzialmente molto simili a quelli oggetto della registrazione (ricorso
del 6 giugno 2012, pag. 7 e segg.). In secondo luogo, la ricorrente addu-
ce che sulle bottiglie inoltrate il marchio ARTIC è stato utilizzato in una
forma verbale e figurativa non identica, ma comunque non essenzialmen-
te divergente rispetto a quella registrata.
Nella sua risposta del 4 settembre 2012, la controparte osserva che l'o-
missione dell'orso quale particolare segno distintivo e l'utilizzo di una
scritta totalmente diversa sulle bottiglie trasmettono un'impressione d'in-
sieme completamente differente cosicché il carattere distintivo del segno
opposto non può essere mantenuto sulla base dei giustificativi da 8-11.
Ella conclude che la divergenza tra il marchio raffigurato sulle bottiglie
prodotte in sede di ricorso e quello registrato non possa essere conside-
rata esigua (risposta del 4 settembre 2012, pag. 10).
L'autorità inferiore ha rinunciato a esprimersi sui nuovi giustificativi e ri-
confermato le proprie conclusioni e motivazioni (osservazioni del
10 settembre 2012, pag. 2).
Occorre pertanto chinarsi a titolo preliminare sulla questione di sapere se
– in applicazione dell'art. 11 cpv. 2 LPM – l'asserito uso del marchio sia
avvenuto in un forma che non diverga in maniera essenziale dal marchio
registrato.
7.4
7.4.1 Il marchio deve essere inoltre usato nel modo in cui è stato registra-
to o non divergere in maniera essenziale dal marchio registrato (art. 11
cpv. 2 MSchG). Determinare se il marchio è stato utilizzato in una forma
essenzialmente divergente dal marchio registrato è una questione di dirit-
to che viene esaminata basandosi sulla presumibile percezione del pub-
blico interessato e sull'impressione generale prodotta dal marchio (ERIC
B-3056/2012
Pagina 17
MEIER, in: de Werra/Guilléron (ed.), Commentaire Romand, Propriété in-
tellectuelle, Basilea, 2013, n. 35 seg. ad art. 11 LPM).
L'omissione di elementi accessori o un adeguamento del marchio alle
tendenze correnti sono ammessi, mentre l'omissione di un elemento dal
carattere distintivo è sovente atta a suscitare un'impressione d'insieme
diversa e pertanto equivale ad un uso divergente del marchio registrato
(sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2227/2011 consid. 4.8
– ebm [fig.]/EBM Ecotec). È determinante che il nucleo del marchio dalla
forza distintiva che ne determina profondamente l'impressione d'insieme
specifica non sia privato della sua identità e che il carattere distintivo del
marchio sia mantenuto malgrado l'uso divergente (DTF 130 III 267 con-
sid. 4 p. 272 Tripp Trapp). In altre parole, a causa dell'uso modificato ri-
spetto al marchio registrato non deve andare perso il carattere del mar-
chio (DAVID, op. cit., n. 14 ad art. 11). Il marchio registrato e quello utiliz-
zato devono essere visti come la stessa cosa (WILLI, op. cit., n. 51 ad
art. 11 LPM). Nell'esaminare l'uso idoneo a perpetuare la tutela, la giuri-
sprudenza ha fino ad oggi valutato più severamente le divergenze dovute
all'omissione di componenti del marchio registrate rispetto alle divergenze
riconducibili ad un'aggiunta di elementi (sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale B-648/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 5.1 Hirsch
[fig.]/Hirsch [fig]).
Per i marchi combinati (verbali/figurativi) prassi e dottrina hanno sviluppa-
to i seguenti criteri: Se la componente verbale costituisce l'elemento es-
senziale del marchio, la soppressione o la modifica di un elemento grafico
non pregiudica il carattere distintivo dell'elemento verbale; se invece do-
mina la componente grafica, la soppressione o la modifica di un elemento
verbale secondario non compromette la forza distintiva dell'elemento figu-
rativo, mentre se entrambe le componenti sono essenziali per produrre
l'impressione d'insieme, allora il marchio deve essere utilizzato nella sua
combinazione verbale-figurativa (sentenza del Tribunale amministrativo
federale B-1755/2007 del 14 febbraio 2007 consid. 7 No Name [fig.]/No
Name [fig.]; WANG, op. cit., n. 90 ad art 11 LPM; MEIER, Commentaire
Romand, op. cit., n. 51 ad art. 11 LPM). Giusta la prassi del Tribunale fe-
derale non sussiste un principio generale conformemente al quale un se-
gno combinato registrato sia ritenuto usato in maniera da perpetuare la
tutela già quando è utilizzata soltanto la componente verbale distintiva. In
tale evenienza sono determinanti le circostanze del caso concreto. Nella
misura in cui anche la componente figurativa influenza profondamente il
marchio, allora deve essere utilizzato il marchio nella sua combinazione
B-3056/2012
Pagina 18
(DTF 130 III 267 consid. 2.4 – Tripp Trapp III; WANG, op. cit., n. 90 ad
art. 1 LPM; MEIER, Commentaire Romand, op. cit., n. 51 ad art. 11 LPM).
In una recente sentenza, il Tribunale federale ha ritenuto come ogni o-
missione di un elemento dalla forza distintiva porti ad un'altra impressione
d'insieme; a mente dell'Alta Corte, é consentito tralasciare solo quegli e-
lementi a cui è attribuito un ruolo secondario nel giudicare la possibilità di
tutela del marchio; questo può esserne certamente il caso nell'omissione
di elementi figurativi che nel commercio vengono percepiti soltanto come
un addobbo ornamentale della sostanza del marchio dal carattere distinti-
vo e a cui non viene quindi attribuita una forza distintiva (DTF 139 III 424
consid. 2.3.1 M-WATCH MONDAINE M0Watch). Tuttavia, l'elemento figu-
rativo di un marchio combinato contribuisce ad influenzarne profonda-
mente la sostanza soprattutto quando agli elementi verbali, ognuno per
proprio conto, può difficilmente essere conferito un carattere distintivo
proprio poiché appartenenti al dominio pubblico, trattandosi, da una parte,
di una singola lettera dell'alfabeto che non si è imposta sul mercato come
marchio ("M"), dall'altra di una semplice descrizione dei prodotti rivendica-
ti ("Watch", DTF 139 III 424 consid. 2.3.1). In tal caso, l'esclusione di un
elemento grafico che si imprime facilmente nella memoria è atta a modifi-
care in maniera sostanziale l'impressione d'insieme del marchio, cosicché
l'utilizzo dei soli elementi verbali di un marchio combinato non è sufficien-
te a perpetuarne la tutela (DTF 139 III 424 consid. 2.3.1 in fine).
7.4.2 Nel caso di specie, la ricorrente ritiene che il consumatore riconosca
nel termine ARTIC il vero e proprio marchio attribuendo alla figura dell'or-
so polare solo una connotazione decorativa. Da ciò deduce che i caratteri
di scrittura in nero anziché bianco e l'omissione dell'orso polare del mar-
chio nella forma utilizzata non conferiscono un'impressione d'insieme di-
versa.
In concreto, il marchio registrato è costituito da una componente verbale
(la parola ARTIC) e da una componente figurativa, ossia la scritta ARTIC
a caratteri maiuscoli bianchi con margine nero e la rappresentazione sti-
lizzata di un orso polare all'interno della lettera A.
Per quanto attiene agli elementi grafici, la scritta a caratteri maiuscoli
bianchi contornata di nero è orientata in senso orizzontale. All'interno del-
la lettera iniziale "A" è raffigurato, in forma stilizzata, un orso polare che
occupa praticamente l'intero spazio interno della "A", sostituendo il tratti-
no orizzontale che di solito collega nel centro le due aste oblique, cosic-
ché la lettera "A" non si lascia leggere in modo chiaro, ma solo con l'intui-
B-3056/2012
Pagina 19
to. Secondo un principio generale sviluppato nella prassi, il pubblico pre-
sta di regola un'attenzione più accresciuta all'inizio ed alla fine di una pa-
rola (DTF 122 III 388 – Kamillosan; DTF 127 III 168 Securitas [fig.]). È
quindi, in sostanza, del tutto comprensibile che chi posa lo sguardo sul
marchio opponente resti particolarmente colpito dalla raffigurazione
dell'orso polare nella lettera "A". In relazione ai prodotti rivendicati dal
marchio opponente, la rappresentazione e la posizione dell'orso polare
all'interno della lettera iniziale "A" sono, di principio, tali da catturare l'at-
tenzione degli acquirenti e da conferire al marchio opponente il carattere
distintivo, malgrado l'orso rappresenti solo un quinto del marchio. La figu-
ra dell'orso polare è atta quindi ad essere ascritta al nucleo del marchio
dalla forza distintiva.
Conformemente alla severa prassi del Tribunale federale (DTF 139 III
424) a cui si richiama nuovamente, è tollerabile rinunciare a quegli ele-
menti del marchio che hanno un'importanza secondaria, e nel caso di e-
lementi figurativi è consentita l'omissione di componenti che nel commer-
cio possono essere intese come meri addobbi decorativi. Come si è visto,
alla figura dell'orso polare non può essere attribuita una funzione unica-
mente decorativa ed ornamentale in virtù della propria forza distintiva. Per
l'esame dell'uso necessario di un marchio combinato in una forma che
non diverge in modo essenziale dal marchio registrato devono quindi va-
lere esigenze più elevate. Nell'ipotesi che la rappresentazione dell'orso
polare possa eventualmente essere vista come un semplice addobbo de-
corativo, tale elemento potrebbe al massimo essere tralasciato soltanto
se si giungesse alla conclusione che la parola "ARTIC" disponga di un al-
to carattere distintivo in relazione ai prodotti rivendicati delle classi 32 e
33, segnatamente birre, bevande analcoliche, vini e liquori, e non conten-
ga dunque elementi atti a sminuire tale carattere. Come dimostrano le al-
legazioni seguenti, ciò non è il caso.
Invero, il termine "ARTIC" altro non è che l'aggettivo di lingua italiana "ar-
tico" mutilato della lettera finale. "Artico" significa situato nelle regioni del
nord e anche attinente al Polo Nord (cfr. definizione ne "il Sabatini Coletti,
Dizionario della Lingua Italiana" richiamabile all'indirizzo web
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/A/artico.shtml, consultato l'ul-
tima volta il 27 maggio 2014). In combinazione con i prodotti rivendicati
dal marchio nelle classi 32 e 33, il termine "artic" non descrive forse alla
lettera le qualità e le caratteristiche di tali prodotti, ma il consumatore di
lingua madre italiana potrebbe, in tale evenienza, essere indotto a pensa-
re ad un drink o una bevanda serviti freddi o ghiacciati e percepire il ri-
mando simbolico al Polo Nord, senza per questo dover ricorrere ad un
B-3056/2012
Pagina 20
notevole sforzo di immaginazione. Benché per prassi costante sia suffi-
ciente il modo di comprensione di un segno in una delle regioni linguisti-
che della Svizzera (sentenza del Tribunale federale 4A_330/2009 del
3 settembre 2009, consid. 2.3.2 – MAGNUM [fig.]; DTF 131 III 495, con-
sid. 5 – FELSENKELLER; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 – GLOBALE-
POST; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-3052/2009 del
16 febbraio 2010 consid. 2.3 – DIAMONDS OF THE TSARS), è concepi-
bile che, se confrontati con la parola "ARTIC" messa in relazione con i
prodotti in questione, anche i consumatori svizzero-tedeschi e romandi
possano fare un'allusione simile ai colleghi di lingua italiana, atteso che
solo difficilmente si possa presumere che il pubblico interessato pensi
all'aggettivo tedesco "artig" o al verbo "articuler" in francese. Alla luce
dell'associazione mentale con il Polo Nord che almeno l'acquirente di lin-
gua madre italiana potrebbe facilmente derivare dal termine "ARTIC" in
relazione ai prodotti da esso rivendicati è possibile arguire che le modifi-
che apportate al marchio nella forma utilizzata (cambio dei caratteri di
scrittura ed omissione dell'orso polare) rispetto alla versione registrata
possano andare oltre i limiti posti dal Tribunale federale all'uso necessario
dei marchi combinati giusta l'art. 11 cpv. 2 LPM. Le divergenze tra il mar-
chio effettivamente utilizzato e quello registrato possono essere conside-
rate essenziali anche se il riferimento mentale con il Polo Nord è atto ad
indebolire solo in parte la forza distintiva dell'elemento verbale, senza che
quest'ultimo vada per forza a cadere completamente nel dominio pubbli-
co. Del resto, anche la circostanza che il creatore storico del marchio ab-
bia scelto di introdurre la figura di un orso polare come elemento figurati-
vo può rappresentare un indizio per ritenere che egli abbia verosimilmen-
te contribuito a stabilire una connessione concettuale con il Polo Nord. In
qualità di elemento grafico accessorio, la figura dell'orso polare si presta
dunque a rinforzare le eventuali debolezze riscontrabili nel carattere di-
stintivo dell'elemento verbale, completando, sostenendo ed affiancando
quest'ultimo e dando in questo modo un contributo considerevole, se non
preponderante, alla sostanza del marchio nel suo complesso.
Si può dunque affermare che il termine "ARTIC" e l'elemento figurativo
dell'orso polare formano, complessivamente, gli elementi determinanti del
marchio opponente, possedendo, nella loro somma, un carattere distinti-
vo proprio e conferendo al marchio la propria identità.
Ne va da sé che l'omissione della rappresentazione stilizzata dell'orso po-
lare potrebbe condurre ad un'altra impressione generale ed equivarrebbe
a riprodurre il marchio in una forma che diverge essenzialmente dal mar-
chio registrato. In considerazione di tali circostanze un uso perpetuante la
B-3056/2012
Pagina 21
tutela del presente marchio combinato non potrebbe essere ammesso nel
caso in cui il detentore del marchio utilizzi il segno unicamente nella sua
componente verbale (in questo senso anche DTF 139 III 424 con-
sid. 2.3.1 M-WATCH MONDAINE M0Watch, DTF 130 III 267 consid. 2.4
Tripp Trapp, sentenze del Tribunale amministrativo federale B-1755/2007
del 14 febbraio 2008 consid. 7 No Name[fig.]/ No Name [fig.],
B-4540/2007 del 15 settembre 2008 consid. 7.5 Exit [fig.]/Exit One).
Di conseguenza non può essere condiviso il ragionamento della ricorren-
te secondo cui il marchio opponente è caratterizzato soltanto dalla com-
ponente verbale "ARTIC". Il solo utilizzo dell'elemento verbale "ARTIC"
separato dalla componente figurativa con l'orso significherebbe privare il
marchio opponente della propria identità.
7.4.3 Di seguito viene esaminato se il marchio opponente è stato utilizza-
to in modo da perpetuarne la tutela sulle fatture di vendita, nonché sulle
bottiglie.
7.4.3.1 Tutte le quattordici fatture inoltrate nel corso della procedura di
opposizione, tranne una datata 10 maggio 2011, cadono nel periodo de-
terminante per rendere verosimile l'uso del marchio, mentre delle diciotto
fatture inoltrate nell'ambito della presente procedura di ricorso cinque re-
canti le date 28 aprile 2011, 25 luglio 2011, 23 marzo 2013, nonché 29 e
31 maggio 2012 sono state emesse al di fuori di detto periodo (cfr. con-
sid. 7.1 seg.). Riferendosi alla vendita e fornitura di prodotti "ARTIC", in
particolare "ARTIC COCCO", "ARTIC LIMONE" e "ARTIC THAI FRUITS",
le fatture presentano una relazione con i prodotti rivendicati dal marchio
della classe 33.
Sulle fatture di vendita che possono entrare in linea di conto è raffigurato
solo l'elemento verbale ARTIC in lettere nere invece delle lettere bianche
dal contorno nero conformemente al marchio nella versione registrata.
Manca inoltre la rappresentazione stilizzata dell'orso polare. Ciò significa
che il marchio opponente è utilizzato solo nella sua forma verbale e non
in combinazione con la componente figurativa distintiva. Come si è già
avuto modo di vedere, l'omissione dell'orso polare, in qualità di elemento
dal carattere distintivo che appartiene al cuore del marchio assieme all'e-
lemento verbale, conduce ad un'impressione d'insieme diversa (DTF 130
III 267 consid. 2.4 – Tripp Trapp). Ne segue che il marchio opponente,
nella forma utilizzata sulle fatture, si scosta in maniera essenziale da
quella registrata. Detti mezzi di prova non possono perciò essere consi-
derati idonei a perpetuare la tutela del marchio opponente.
B-3056/2012
Pagina 22
7.4.3.2 In riferimento alle bottiglie (allegati 8-11, sostituiti dagli allegati
12-14 in seguito al danneggiamento durante la spedizione) la controparte
contesta innanzitutto che esse siano state distribuite in Svizzera, come
pure che il marchio apportato sulle medesime sia stato utilizzato in Sviz-
zera, poiché da esse non risulta il numero di serie del prodotto come e-
lencato nelle fatture. In relazione agli allegati 8-11 la ricorrente ha tuttavia
prodotto una dichiarazione del Vicepresidente di X._ SA in cui si
legge come i prodotti con numero di codice 3930K, 3945K e 3933 come
pure "Vodka Pure" menzionati nelle fatture corrispondano alle bottiglie i-
noltrate. Un'ulteriore conferma in riferimento alle bottiglie di cui agli alle-
gati 12-14 non è pervenuta.
A prescindere dalla questione a sapere se le bottiglie in questione siano
state effettivamente distribuite sul mercato svizzero e possano essere
ammesse quali mezzi di prova per rendere verosimile l'uso del marchio
opponente, va rilevato che il segno utilizzato sulle medesime non corri-
sponde al marchio nella forma registrata. Il marchio riportato sulle botti-
glie presenta caratteri corsivi maiuscoli in nero (allegati 8-11), rispettiva-
mente dal contorno argenteo e dall'interno di colore blu (allegati 12-14).
La lettera A è priva della linea trasversale ed è pertanto aperta verso il
basso. Accanto alla scritta ARTIC e non all'interno della lettera "A" è raffi-
gurata la testa di un orso, iscritta in un cerchio e con un iceberg stilizzato
sullo sfondo. Sia il cerchio sia la testa d'orso sono di colore argenteo (o
blu, sulla controetichetta). Come ritenuto dalla ricorrente e dalla contro-
parte, la bottiglia che corrispondeva al Doc. 11 recava il marchio verbale
"ARTIC" con il logo dell'orso in rilievo sul vetro.
In sintesi, non solo la forma grafica del marchio come appare sulle botti-
glie è differente da quello registrato, ma anche la raffigurazione dell'orso
ai sensi di un elemento distintivo e di primo piano nella variante registrata
del marchio è diventato un elemento di secondo piano e difficilmente di-
stinguibile nel marchio riprodotto sulle bottiglie. Nel senso della giurispru-
denza precitata non si può quindi ammettere che il marchio sia stato uti-
lizzato a norma dell'art. 11 cpv. 2 LMP in una forma che non diverge es-
senzialmente da quella registrata.
7.4.3.3 Come del resto fatto notare dalla controparte, vi sono indizi che
inducono a credere che nel marchio nella forma riprodotta sulle bottiglie si
possa riconoscere una certa somiglianza con il marchio IR 736122
(cfr. fatti, lettera B). I caratteri della componente verbale sono pressoché
identici malgrado la disposizione in verticale sulle bottiglie. Rispetto al
marchio registrato, il busto dell'orso sullo sfondo di un iceberg stilizzato
B-3056/2012
Pagina 23
come appare sulle bottiglie non risulta appoggiato sulle lettere "R" e "T",
ma separato dalla parola "ARTIC" ed è inoltre racchiuso in un cerchio di
color argento. Le differenze grafiche tra il segno IR 736122 e la forma uti-
lizzata sulle bottiglie appaiono di lieve entità e non sembrano creare
un'impressione d'insieme diversa. Il marchio IR 736122 diverge però in
maniera essenziale dal marchio IR 542604. Già la sola circostanza che la
ricorrente abbia fatto registrare entrambi può dimostrare che ella sia stata
consapevole delle differenze sostanziali tra i due. Ne consegue che la ri-
corrente non può che appellarsi invano ad un segno simile al marchio
IR 736122 per rendere verosimile l'uso del marchio IR 542604.
7.4.4 Visto quanto precede, risulta che né sulle fatture di vendita, né sulle
bottiglie - se queste ultime dovessero essere ammesse come mezzi di
prova - il marchio opponente è stato utilizzato in modo da perpetuarne la
tutela. In altre parole, la ricorrente non ha reso verosimile l'uso del mar-
chio su cui ha fondato l'opposizione in parola, né ha indicato eventuali
motivi gravi per il mancato uso. Non vi sono indizi che l'autorità inferiore
abbia violato il diritto federale, in particolare interpretando in modo non
corretto l'art. 11 cpv. 2 LPM e fondando la decisione impugnata su un ac-
certamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti. Per questo motivo il
ricorso va respinto senza previamente esaminare i motivi relativi d'esclu-
sione, mentre va confermata invece la decisione impugnata.
8.
8.1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi e seguono la soccom-
benza (art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di decisione è
stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo
di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63
cpv. 4bis PA, art. 2 TS-TAF). Nelle cause con interesse pecuniario, la tas-
sa di giustizia si determina in base al valore litigioso (art. 4 TS-TAF). Se-
condo dottrina e giurisprudenza, sulla base di valori empirici, il valore liti-
gioso nell'ambito della registrazione di marchi può essere situato di solito
tra i 50'000 e 100'000 franchi (DTF 133 III 342 consid. 3.3 Turbinenfluss
con rinvii). Si giustifica di fissare le spese del procedimento a fr. 3'500.-.
Per il pagamento delle spese viene utilizzato l'anticipo, già versato, di pari
importo.
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8.2 La ricorrente, integralmente soccombente, deve rifondere un'indennità
per ripetibili alla controparte (art. 64 cpv. 1 PA i. c. d. art. 7 cpv. 1 TS-
TAF). Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli
avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese; se
quest'ultima non è stata inoltrata, come nel caso di specie, il Tribunale
fissa l'indennità sulla base degli atti in causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Nel
presente procedimento si è svolto dapprima un semplice scambio di scrit-
ti. Oltracciò le parti hanno avuto occasione di esprimersi su un'eventuale
congiunzione delle procedure. Il contributo del patrocinatore della contro-
parte si è limitato nella redazione della risposta al ricorso e della presa di
posizione sulla riunione delle procedure. In totale, detti scritti si aggirano
attorno alle 20 pagine. Sulla base di queste considerazioni, nonché della
circostanza che il dispendio del patrocinatore nel presente procedimento
non appare maggiore di quello derivatogli dalla procedura di opposizione,
appare giustificato fissare l'ammontare dell'indennità a fr. 2'000.-.
9.
La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata al Tribuna-
le federale con un ricorso in materia di diritto civile (art. 73 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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