Decision ID: 9dfb43b9-089c-5937-9460-35a864d80e32
Year: 2007
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der IR-Marke 834'198 (3D) mit  Deutschland, registriert am 17. August 2004. Die Marke  Schutz unter anderem in der Schweiz, und zwar für Adhésifs ( collantes) à usage industriel (Klasse 1) und Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, la maison et le bricolage (Klasse 16). Sie sieht wie folgt aus:
Für die Marke ist zudem der Farbanspruch Silber, Rot und Schwarz .
B. Am 31. Oktober 2005 verweigerte das Eidgenössische Institut für  Eigentum (IGE) der Marke in Bezug auf sämtliche beanspruchten  vorläufig den Schutz für die Schweiz mit der Begründung, die Form sei gewöhnlich und banal.
C. In der Stellungnahme zur provisorischen Schutzverweigerung vom 14.  2006 machte die Beschwerdeführerin geltend, dass das hinterlegte Zeichen von der banalen Warenform erheblich abweiche und dass deshalb der Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu gewähren sei.
D. Mit Schreiben vom 3. Mai 2006 hielt das IGE an der Schutzverweigerung fest. Die zu beurteilende Leimtube werde vom Abnehmer als übliche Form mit funktionalen und gestalterischen bzw. rein dekorativen Elementen , welche nicht genügend von den zahlreichen banalen Formen in diesem Warenbereich abweicht.
E. Mit Schreiben vom 15. Juni 2006 ersuchte die Bescherdeführerin um  einer beschwerdefähigen Verfügung.
F. Mit Verfügung vom 25. August 2006 verweigerte das IGE der IR-Marke 834'198 definitiv den Schutz in der Schweiz für die beanspruchten Waren.
G. Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin am 6. September 2006  an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges  und stellte folgende Rechtsbegehren:
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1. Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 25. August 2006 aufzuheben.
2. Es sei der Internationalen Registrierung 834'198 der Schutz in der Schweiz zu gewähren.
3. Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, seine  Schutzverweigerung aufzuheben und die Schutzzulassung zu verfügen.
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz.
H. Mit Vernehmlassung vom 23. Oktober 2006 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin  abzuweisen.
I. Am 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
J. Mit Schreiben vom 23. März 2007 stellte die Vorinstanz ein Gesuch um Sistierung des Verfahrens, da ein hängiges Verfahren vor dem  (Geschäftsnummer 4A.1/2007) präjudizielle Wirkung auf das  Verfahren haben könnte.
K. Noch vor dem Sistierungsantrag hatte die Beschwerdeführerin mit  vom 6. Februar 2007 die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung verlangt, welche am 29. März 2007 stattfand. Die Vorinstanz stimmte der Durchführung derselben trotz hängigem Sistierungsgesuch zu. Anlässlich der Verhandlung hielten beide Parteien an ihren Anträgen fest. Auf ihre Vorbringen ist, soweit erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden  einzugehen.
L. Am 3. April 2007 stellte die Beschwerdeführerin den Antrag auf Abweisung des Sistierungsgesuchs der Vorinstanz vom 23. März 2007. Mit  vom 4. April 2007 wurde das Sistierungsgesuch der Vorinstanz abgewiesen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden  Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist  Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20.  1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte  rechtzeitig geleistet. Als Antragstellerin betreffend  der IR-Marke 834'198 für die Schweiz ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert
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(Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ)  den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (SR 0.232.112.3 und 0.232.04). Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen  erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz  (vgl. den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7397/2006 vom 4. Juni 2007, E. 2 Gitarrenkopf). Mit dem Versand der Notification de refus provisoire total am 31. Oktober 2005 aufgrund der Mitteilung der  der IR-Marke 834'198 am 11. November 2004 wurde diese  eingehalten.
3. Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies B Ziff. 2 PVÜ darf die Eintragung insbesondere dann verweigert werden, wenn die  jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus  Zeichen oder Angaben besteht. Dieser zwischenstaatlichen  entspricht Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn das Zeichen, für welches der Markenschutz verlangt wird,  ist. Damit können Lehre und Praxis zu dieser Norm herangezogen  (BGE 114 II 373 E. 1 Alta tensione, 128 III 457 E. 2 Yukon).
4.
4.1 Bei der Beurteilung einer Formmarke ist zu berücksichtigen, dass die  in einer Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis (Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006, E. 5 Wellenflasche). Es genügt deshalb nicht, dass eine angemeldete Form die Ware von anderen Produkten unterscheidbar macht, sondern sie muss eine Herkunftsfunktion erfüllen, um als Marke eingetragen werden zu können (MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in: sic! 11/2002, S. 796). Nach der Formulierung des Bundesgerichts müssen Formmarken "durch ihre Eigenheiten auffallen, vom Gewohnten und Erwarteten abweichen und dadurch im Gedächtnis der Abnehmer haften bleiben", um als Unterscheidungsmerkmal zu dienen (BGE 120 II 310 E. 3a-b The Original; 129 III 525 E. 4.1 Lego; Urteil des Bundesgerichts 4A.1/2007 vom 20. April 2007, E. 3.1).
4.2 Ist die Form einer Ware oder einer Verpackung technisch bedingt, aber nicht technisch notwendig, wird sie in der Regel zum Gemeingut nach Art. 2 lit. a MSchG gezählt, das durch Verkehrsdurchsetzung nachträglich Eintragungsfähigkeit erlangen kann (BGE 129 III 519 E. 2.4.3 Lego).  bloss "mitbeeinflusste" Formen gelten sodann auch ohne  als unterscheidungskräftig, falls sie sich nicht in Formen des Gemeinguts erschöpfen (BGE 129 III 519 E. 2.4.4 Lego). Weitere Vorga-
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ben können sich aus nicht technischen Gebrauchskonventionen oder aus anderen Bedürfnissen ergeben und ebenfalls ein Freihaltebedürfnis . Nach Ansicht der Vorinstanz gehört die Marke der  zum durchsetzungsfähigen Gemeingut nach Art. 2 lit. a MSchG.
4.3 Der im in Frage stehenden Warensegment vorzufindende Formenschatz ist bei der Beurteilung einer Formmarke insofern von Bedeutung, als es bei grosser Formenvielfalt schwieriger ist, eine nicht banale Form zu schaffen, die von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis und nicht als dekoratives Element oder technisches Beiwerk verstanden wird (Entscheid der RKGE vom 15. Dezember 2004, in: sic! 6/2005, S. 471 E. 6 ). Mit der zunehmenden Vielfalt von Formen in einem  steigen demnach die Anforderungen an die Unterscheidungskraft  Form (STREULI-YOUSSEF, a.a.O., S. 796). Zentral ist dabei stets die , ob der Konsument in der fraglichen Form einen Hinweis zur  des Produktherstellers sieht. Nur solche Formelemente, die der  nicht mehr wegen ihrer ästhetischen Attraktivität und unter dem  des Designs erwartet, können als Herkunftsbezeichnung  haben (Entscheid der RKGE vom 4. September 2003, in: sic! 2/2004, S. 99 E. 4 Diortasche; Entscheid der RKGE vom 31.  2006, E. 8 Verdrehte Flasche).
4.4 Eine markenfähige Form kann auch durch die Kombination von zwei- und dreidimensionalen Gestaltungsmitteln oder durch Einschränkung auf  Farben begründet werden (CHRISTOPH WILLI, Kommentar , Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 125). Mit der Geltendmachung eines Farbanspruchs bringt der Hinterleger zum Ausdruck, dass er den Schutz der von ihm beanspruchten Marke nur in einer bestimmten Farbausführung beansprucht. Damit eine an sich  Form, die zusätzlich zwei oder dreidimensionale  enthält, als Marke geschützt werden kann, muss deren  derart originell und kennzeichnungskräftig sein, dass sie im  der Abnehmer haften bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4A.6/1999 vom 14. Oktober 1999, in: sic! 4/2000, S. 286 E. 3c Runde Tablette; Entscheid der RKGE vom 12. Februar 1998, in: sic! 3/1998, S. 300 f. E. 6 Blaue ). Entscheidend ist, ob mit dem zusätzlichen Element ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen wird und die Form deshalb unterscheidungskräftig wirkt. Dies wird insbesondere durch gut erkennbare zweidimensionale Elemente – wie den Firmenschriftzug – erreicht, da ein klarer Bezug zur betrieblichen Herkunft geschaffen wird (vgl. dazu den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7422/2006 vom 3. Mai 2007 [zur Publikation vorgesehen], E. 5 Goldrentier).
5.
5.1 Die im vorliegenden Fall zu beurteilende Form gleicht im Gesamtbild einer auf dem Kopf stehenden Tube. Dagegen fällt es schwer, in ihr einen  – ähnlich einem Parfümflakon – zu sehen. Die Form ähnelt viel eher einer Crèmetube oder einer auf dem Kopf stehenden Shampooflasche. All
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diesen Verpackungsformen ist gemein, dass sie für das Aufbewahren von dickflüssigen Massen vorgesehen sind. Das Stehen auf dem Kopf macht die dickflüssige Masse sofort verfügbar und erleichtert die Applikation der Flüssigkeit, im vorliegend zu beurteilenden Fall diejenige des Leims.  – wie man sie beim zu heftigen Schütteln oder Drücken einer nicht auf dem Kopf stehenden Flasche kennt – können so leicht verhindert werden. Die Grundkonzeption der zu beurteilenden Form (eine auf den Kopf gestellte Tube, welche die darin befindliche Masse sofort verfügbar macht) ist demzufolge nicht als einzigartiger und origineller Beitrag zur Warenform zu betrachten, sondern technisch bzw. funktional bedingt.
5.2 Die Leimtube der Beschwerdeführerin besteht aus zwei dominierenden Elementen: dem schwarzen Sockel einerseits und dem silbernen Aufsatz, den man wohl genauer als silbergrau bezeichnen müsste, andererseits. Der schwarze Sockel ist oval und weitet sich gegen unten aus. Er dient  als Deckel, andererseits ermöglicht er den stabilen Stand der Leimtube. Der schwarze Sockel unterscheidet sich in der Form kaum von anderen Deckeln, die das senkrechte Stehen auf dem Kopf ermöglichen. Solche Deckel weiten sich typischerweise gegen unten aus, um die  Stabilität der Verpackung sicherzustellen. Man findet sie deshalb regelmässig bei Tuben und Shampooflaschen. Auch der Deckel der  ist folglich technisch bedingt.
Der silberne Aufsatz hat eine rundlich geschwungene Form, die sich  ausweitet und sich gegen oben wieder verjüngt. Sie endet abrupt durch einen schrägen Schnitt. Die runde Form ist typisch für Behälter wie Flaschen oder Tuben. Bei der rundlichen Ausbuchtung handelt es sich um ein verbreitetes Gestaltungselement. Zudem passt sich die Form –  der Bauch – ideal an die Anatomie der Hand an. Die  Grundform des silbernen Aufsatzes hat deshalb ebenfalls eine  bedingte Komponente. Einzig der abrupte schräge Schnitt weicht leicht vom üblichen Erscheinungsbild von auf dem Kopf stehenden  oder Tuben ab. Dieser Schnitt ist aber nicht mehr als ein  und dekoratives Element, das unter dem Gesichtspunkt des Designs erwartet wird. Ästhetik und Design sind aber nicht durch das zeitlich  Markenrecht, sondern durch das Designgesetz zu schützen. Im  bleibt der schräge Schnitt lediglich ein ästhetisches , das zu wenig auffällt, als dass es als Unterscheidungs- und  im Sinne von Art. 1 Abs. 1 MSchG dienen könnte (vgl. dazu auch den Entscheid der RKGE vom 4. September 2003, in: sic! 2/2004, S. 99 E. 4 Diortasche).
Das rote Viereck oberhalb des schwarzen Sockels ist mit längs  Rippen versehen. Dieses Element dient dem besseren Halt der Finger bei der Applikation des Leims. Es handelt sich um ein vorwiegend funktionales Element, das - mit Ausnahme der besonderen Farbgebung (vgl. dazu E. 5.3 hiernach) - vom Konsumenten erwartet wird. Solche  findet man deshalb auch regelmässig bei anderen Bastel- und Büroutensilien wie Leucht- oder Leimstiften.
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5.3 Der für die Leimtube der Beschwerdeführerin beantragte Farbanspruch lautet auf Schwarz, Rot und Silber. Schwarz und Rot sind im  Warensegment verbreitete Farben. Insbesondere Deckel sind oft in schwarzer Farbe gehalten. Durch die rote Farbe sticht dem Konsumenten das Viereck oberhalb des scharzen Sockels als Haltevorrichtung sofort ins Auge. Er erkennt, wie er die Tube in die Hand nehmen muss, damit er den Leim optimal auftragen kann. Die rote Farbe ist zwar auffällig, wird aber zugleich als Signalfarbe regelmässig dazu benutzt, jemanden auf etwas aufmerksam zu machen. Wie im hier zu beurteilenden Fall hat sie insoweit eine funktionale Komponente. Damit kommt dem beschriebenen Viereck unter Berücksichtigung der roten Farbe eine gewisse Bedeutung zu, die  durch das funktionale Element relativiert wird. Der Rest der Form ist in einem dem Industriestandard entsprechenden Silber bzw. Silbergrau gehalten. Im verschwommenen Erinnerungsbild des Konsumenten  auch diese Farbe keinen prägenden Eindruck.
5.4 Letztlich kommt es bei der Beurteilung einer Formmarke auf den optischen Gesamteindruck an. Der Gesamteindruck darf nicht durch die gemeinfreien Elemente geprägt sein (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 124). Der zu schützende Gegenstand muss sich vom gewöhnlichen Formenschatz unterscheiden und bei den massgeblichen Abnehmerkreisen – hier vorwiegend der  von Leim, insbesondere auch der Kundschaft von Bau- und Hobbyfachmärkten – aufgrund der Originalität als betriebliche Herkunftsbezeichnung aufgefasst werden. Im beanspruchten  (Leim für gewerbliche und private Zwecke) gibt es  eine grosse Formenvielfalt (vgl. E. 4.3 hiervor). Tuben, Flaschen, , Kübel, Stifte und Töpfe sind nur einige der möglichen Warenformen. Diese Formenvielfalt führt dazu, dass es umso schwieriger ist, eine  und unterscheidungskräftige Form zu schaffen, die beim  als betriebliche Herkunftsbezeichnung haften bleibt. Nur der , dass eine Form neu ist, reicht nicht, um den abstrakt erwarteten Formenschatz zu sprengen. Die Form der strittigen Leimtube ist entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin (Plädoyernotizen, S. 7)  praktisch. Einerseits liegt sie bei der Applikation des Leims  in der Hand, andererseits ermöglicht das Stehen auf dem Kopf die sofortige Verfügbarkeit des Leims (vgl. ausführlich E. 5.2). Einzig der schräge Schnitt weicht leicht vom Gewohnten ab. Den Gesamteindruck vermag er aber nicht entscheidend zu prägen. Somit verleiht das Design der Leimtube keine genügende Kennzeichnungskraft. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Leimtube der Beschwerdeführerin als dreidimensionales Gestaltungsmittel zu wenig von den gewohnten und  Formen im Leimsektor abhebt und mangels Originalität nicht im Gedächtnis der Konsumenten haften bleibt. Auch die Kombination von Form und Farbe prägt das Gesamtbild nicht derart, dass es vom  in kennzeichnungskräftiger Weise abweicht. Bei Leimtuben herrscht nicht nur eine enorme Formen-, sondern auch eine ebenso reiche . Diese führt dazu, dass viele Farben und Farbkombinationen als  gelten. Dies ist auch bei der Leimtube der Beschwerdeführerin der Fall, zumal die dominierende Farbe Silber bzw. Silbergrau einem verbreiteten Industriestandard entspricht (vgl. 5.3 hiervor). Die beantragte Form ist
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demnach auch unter Berücksichtigung des Farbanspruchs zu wenig  und kann nicht als Marke geschützt werden.
6. Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz sind  Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Ohne sachlichen Grund dürfen zwei rechtlich gleiche Sachverhalte nicht unterschiedlich beurteilt werden (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Bei der  des Gleichbehandlungsgrundsatzes geht es darum, ob ein  Zeichen mit eingetragenen Marken – im Hinblick auf die  – in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen  ist (Entscheid der RKGE vom 30. März 2004, in: sic! 10/2004, S. 776 E. 10 Ready2Snack). Gerade im Markenrecht ist dieser Grundsatz aber mit Zurückhaltung anzuwenden, weil bei Marken selbst geringe  im Hinblick auf die Unterscheidungskraft von erheblicher  sein können (Urteil des Bundesgerichts 4A.13/1995 vom 20. August 1996, in: sic! 2/1997, S. 161 E. 5c Elle; Entscheid der RKGE vom 4.  2003, in: sic! 2/2004, S. 97 E. 11 Ipublish).
Die von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten, gerichtlich beurteilten Verpackungsformen (Entscheid der RKGE vom 24. März 1998, in: sic! 4/1998 399 Parfümflasche, Entscheid der RKGE vom 18. Februar 2004, in: sic! 9/2004 674 Eiform, Urteil des Bundesgerichts 4C.57/2004 vom 26. April 2004, in: sic! 2004 676 Katalysatorträger, RKGE vom 24. April 2006, in: sic! 10/2006 671 Quaderförmige Flasche) sind mit dem  zu beurteilenden Fall nicht vergleichbar. Allen zitierten Entschieden ist gemein, dass die jeweiligen Formen in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und deshalb bei den Abnehmern im Gedächtnis haften bleiben. Bei der Leimtube der Beschwerdeführerin ist dies gerade nicht der Fall (vgl.  E. 5). Die Beschwerdeführerin weist zwar zu Recht darauf hin, dass die von der Rekurskommission mit Entscheid vom 11. November 2005, publiziert in: sic! 4/2006, S. 264 ff., beurteilte Verpackung "" trotz der Kombination von teilweise komplexen geometrischen  nicht auffälliger ist als die vorliegend zu beurteilende Leimtube.  ist nicht darin der entscheidende Gesichtspunkt zu sehen, sondern in der Beurteilung der Form im Verhältnis zur Funktionalität der  (vgl. dazu E. 5.2) und zur Formenvielfalt im in Frage stehenden Warensegment. Damit kann die Beschwerdeführerin aus dem  nichts zu ihren Gunsten ableiten.
7. Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Bei  Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten der  aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Es wird keine  ausgerichtet (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem  [VGKE, SR 173.320.2]).
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8. Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). In  ist dafür das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im  zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens  wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im  verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 25'000.-- festzulegen (JOHANN ZÜRCHER, Der Streitwert im - und Wettbewerbsprozess, in: sic! 7/8 2002, S. 505; LEONZ MEYER, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, in: sic! 6/2001, S. 559 ff.; LUCAS DAVID, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1998, S. 29 f.). Demnach ist eine Spruchgebühr von Fr. 2'500.-- zu erheben, welche mittels des  Kostenvorschusses zu decken ist.