Decision ID: fb967f0c-f66f-58b6-aa00-21d606f7c207
Year: 2018
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest,
dass die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz mit Gesuch vom 5. März
2015 die Zulassung des Zeichens SHOE PASSION zum Markenschutz für
diverse Waren in den Klassen 1, 3, 5, 21 und 25 beantragte,
dass die Vorinstanz das Zeichen nach Durchführung eines doppelten
Schriftenwechsels mit Verfügung vom 2. November 2016 für einen Teil der
beanspruchten Waren zum Markenschutz zuliess, jedoch mit der Begrün-
dung, es gehöre infolge seines anpreisenden Charakters zum Gemeingut,
für folgende Waren zurückwies:
1 Wasserabdichtende Verbindungen in flüssiger und Aerosolform für
Schuhe; chemische Verbindungen zur Dehnung von Schuhen; Kleb-
stoffe für die Reparatur von Schuhen sowie für die Reparatur von Le-
der-, Gummi-, Nylon-, Kunststoff-, Leinen- und Vinyloberflächen; che-
mische Produkte zur Pflege von Leder; wasserabdichtende Pasten für
Schuhe,
3 Schuhpolitur, Präparate zur Reinigung und zum Polieren von
Lederschuhen; Spray-Präparate zur Reinigung und Pflege von Lackle-
der und Vinyl, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Präparate zur
Reinigung, zum Weissen und zur Pflege von weissen Schuhen, soweit
nicht in anderen Klassen enthalten; Sattelseife zur Reinigung und zum
Weichmachen von Stiefeln, Schuhen und Leder; Spray zur Auffri-
schung, Wiederherstellung und zum Weichmachen von Wildleder, so-
weit nicht in anderen Klassen enthalten; Polierpräparate; mit Polierprä-
paraten imprägnierte Tücher; Präparate zur Reinigung, zum Wachsen
und zum Polieren von Leder, soweit nicht in anderen Klassen enthal-
ten; chemische Reinigungspräparate für Wildlederschuhe und andere
Wildleder- und Lederwaren,
21 Bürsten und poröse Schwämme mit Behälter,
25 Einlegesohlen; Fersenkissen; Fersenhalter; nicht-orthopädische Ab-
satzstossplatten; Antirutsch-Hilfen für Schuhe,
dass die Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 5. Dezember 2016 an
das Bundesverwaltungsgericht gelangte, den Gemeingutcharakter ihres
Zeichens im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren bestritt, sich
mit Verweis auf ältere Markeneintragungen auf den Grundsatz der Gleich-
behandlung berief und beantragte, die angefochtene Verfügung sei unter
Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz aufzuheben
und die Vorinstanz anzuweisen, dem Markeneintragungsgesuch vollum-
fänglich stattzugeben,
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dass die Vorinstanz vor Bundesverwaltungsgericht die kostenfällige Abwei-
sung der Beschwerde beantragte, wobei sie an ihrer bisherigen Einschät-
zung der Markenanmeldung festhielt und einen Anspruch auf Gleichbe-
handlung mangels Vergleichbarkeit der zitierten Voreintragungen mit dem
angemeldeten Zeichen bestritt,

und zieht in Erwägung,
dass das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
ist (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetztes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]),
dass die Beschwerdeführerin sowie deren Eingabe die gesetzlichen Vo-
raussetzungen zur Beschwerde erfüllen, der Kostenvorschuss rechtzeitig
geleistet wurde, die Vertreter sich rechtsgenüglich ausgewiesen haben und
auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen (Art. 11, Art. 44 ff.,
Art. 48 Abs. 1, Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 sowie Art. 63 Abs. 4 des Bun-
desgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
[VwVG, SR 172.021]),
dass daher auf die Beschwerde einzutreten ist,
dass Marken, die zum Gemeingut gehören, vom Markenschutz ausge-
schlossen sind, sofern sie sich nicht für die Waren und Dienstleistungen im
Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden (Art. 2 Bst. a
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]),
dass zum Gemeingut einerseits Zeichen zählen, welchen die für die Indivi-
dualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungs-
kraft fehlt, und andererseits solche, die mit Blick auf einen funktionierenden
Wirtschaftsverkehr freihaltebedürftig sind (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "rote
Damenschuhsohle"; 139 III 176 E. 2 "You"; Urteil des BVGer B-4697/2014
vom 16. Dezember 2016 E. 4.1 "Apotheken Cockpit"; EUGEN MARBACH, in:
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-
kenrecht, 2. A. 2009, Rz. 247),
dass die Unterscheidungskraft beschreibenden Zeichen fehlt, die sich in
einem ausschliesslichen Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand er-
schöpfen, also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und
einzig als Aussage über bestimmte Eigenschaften der zu kennzeichnenden
Waren oder Dienstleistungen verstanden werden, worunter namentlich
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Wörter fallen, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf die Art, Zusam-
mensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, In-
halt, Form, Verpackung oder Ausstattung der Ware oder Dienstleistung auf-
gefasst zu werden (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; 128 III
447 E. 1.5 "Première"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄU-
SER, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler
Kommentar, 3. A. 2017, Art. 2 N. 84),
dass zum Gemeingut weiter Zeichen zählen, die sich in allgemeinen Qua-
litätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen und Selbstdarstellungen
erschöpfen (Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "we
make ideas work"; BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteile des BVGer
B-1228/2010 vom 15. November 2010 E. 2.3 "Ontarget" und B-8557/2010
vom 19. März 2012 E. 3, E. 7.3 "we care about eyecare [fig.]"),
dass indessen nicht jedes Zeichen, das auf einen bestimmten Inhalt oder
eine mögliche Form, Verpackung oder Ausstattung Bezug nimmt, vom Mar-
kenschutz auszunehmen ist und der Umstand, dass es Gedankenassozia-
tionen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder
Dienstleistungen hindeuten, noch keine Zugehörigkeit zum Gemeingut be-
gründet, sondern der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder
Dienstleistungen vielmehr derart sein muss, dass der beschreibende Cha-
rakter des Zeichens für einen erheblichen Teil der massgeblichen Ver-
kehrskreise ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand an
Fantasie zu erkennen ist (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 447
E. 1.5 "Première"; Urteil des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014
E. 6.1 „Palace [fig.]; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 2 N. 68),
dass für die Beurteilung der Frage, ob die in einer Marke enthaltene Be-
zugnahme eine Beschaffenheitsangabe darstellt, auf das mutmassliche
Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise abzustellen ist (BGE 116
II 609 E. 2c "Fioretto"; Urteil des BVGer B-3269/2009 vom 25. März 2011
E. 5.2.1 „Grand Casino Luzern“),
dass zu deren Bestimmung die Abwägung der üblichen Aufmerksamkeit
gehört, mit welcher diese das zu beurteilende Zeichen wahrnehmen und
interpretieren, wobei Konsumgüter des täglichen Bedarfs und alltägliche
Dienstleistungen mit einer eher geringen oder durchschnittlichen Aufmerk-
samkeit erworben werden, bei teuren und seltener erworbenen Waren oder
Dienstleistungen sowie bei Fachleuten demgegenüber von einer höheren
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Aufmerksamkeit auszugehen ist (BGE 134 III 547 E. 2.3.2 "Freischwinger
Panton"; 122 III 382 E. 3a "Kamillosan"),
dass bei Wortverbindungen oder aus mehreren Einzelwörtern zusammen-
gesetzten Zeichen zunächst der Sinn der einzelnen Bestandteile zu ermit-
teln und dann zu prüfen ist, ob sich aus ihrer Verbindung im Gesamtein-
druck ein die Ware oder Dienstleistung beschreibender, unmittelbar ver-
ständlicher Sinn ergibt (Urteile des BVGer B-516/2008 vom 23. Januar
2009 E. 3 "After Hours"; B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 "Peach
Mallow"), wobei sich eine mögliche Mehrdeutigkeit eines Zeichens auf ei-
nen eindeutigen Sinn mit beschreibendem Charakter reduzieren kann, so-
bald dieses mit einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung
tritt (Urteil des BGer 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 "Firemas-
ter"; Urteile des BVGer B-3549/2013 E. 5.2.2 „Palace [fig.]", B-3269/2009
E. 5.2.3 „Grand Casino Luzern“; MICHAEL NOTH, in: Michael Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. A.
2017, Art. 2 Bst. c N. 20),
dass die Markenprüfung in Bezug auf alle vier Landessprachen erfolgt, wo-
bei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt, weshalb eine Eintra-
gung bereits dann verweigert werden kann, wenn das Zeichen in einem
einzigen Sprachgebiet der Schweiz als beschreibend verstanden wird
(BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 477 E. 1.5 "Première"; 127 III
160 E. 2b.aa "Securitas"),
dass englischsprachige Ausdrücke im Rahmen der schweizerischen Mar-
kenprüfung berücksichtigt werden, sofern sie für einen erheblichen Teil der
massgeblichen Verkehrskreise verständlich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1
"Masterpiece"), wobei vom breiten Publikum die Kenntnis des englischen
Grundwortschatzes, von Fachkreisen hingegen gute Englischkenntnisse in
ihrem Fachgebiet erwartet werden (BGE 125 III 203 E. 1c "Budweiser"; 108
II 487 E. 3 "Vantage"; Urteile des BVGer B-7468/2006 vom 6. September
2007 E. 6.2.2 "Seven/Seven for all mankind"; B-5633/2016 vom 12. März
2018 "Mint Infusion"),
dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung Grenzfälle im Bereich
des Gemeingutes einzutragen sind und die endgültige Entscheidung dem
Zivilrichter überlassen bleibt (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband";
129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece"),
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dass das Zeichen SHOE PASSION für Reinigungs-, Pflege- und Repara-
turprodukte für Schuhe sowie Schuhzubehör beansprucht wird, die von
Endabnehmern aller Bevölkerungsschichten sowie von mit dem Handel
und der Reparatur von Schuhen befassten Fachkreisen (Herstellern, Zwi-
schenhändlern, Schustern) mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit
nachgefragt werden,
dass die Vorinstanz das strittige Zeichen mit der Begründung vom Marken-
schutz ausschloss, es stelle im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren, die unmittelbar oder implizit mit Schuhen verbunden seien, eine
Kombination aus beschreibender Sachbezeichnung ("shoe") und Quali-
tätsangabe ("passion") dar, mit welcher zum Ausdruck gebracht werde, die
Waren würden aus Leidenschaft zu Schuhwaren entwickelt und angebo-
ten, weshalb die Kombination insgesamt als werbemässige Anpreisung
aufgefasst werde und es ihm an der erforderlichen Unterscheidungskraft
fehle,
dass die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, ihr Zeichen, das sich mit
"Schuhleidenschaft" übersetzen lasse, sei in Verbindung mit den angemel-
deten, nur im entfernten Zusammenhang mit Schuhen stehenden Waren
nicht anpreisend, da sich kein Bezug zwischen den betreffenden Waren
und einer Schuhleidenschaft herstellen lasse, eine solche Leidenschaft
mithin nicht auf die Reparatur, sondern auf den Erwerb von Schuhen be-
zogen sei,
dass es sich bei den beiden Wortbestandteilen „shoe“ und „passion“ des
strittigen Zeichens um Ausdrücke des englischen Grundwortschatzes han-
delt, die von den Verkehrskreisen ohne Weiteres als "Schuh" und "Leiden-
schaft" übersetzt und zur Wortverbindung "Schuhleidenschaft" bzw. "Lei-
denschaft für Schuhe" kombiniert werden (https://de.langenscheidt.com/
englisch-deutsch/, abgerufen am 13. April 2018),
dass der Begriff "shoe" für im Zusammenhang mit Schuhen stehende Wa-
ren direkt beschreibend ist und in Verbindung mit der reklamehaften An-
gabe "passion" als Qualitätshinweis bzw. Anpreisung sowohl des Angebots
als auch des Anbieters aufgefasst wird, indem die Wortkombination zum
Ausdruck bringt, die Waren würden aus Leidenschaft zu Schuhen angebo-
ten bzw. dienten als Pflege oder Zubehör zu den – vom Abnehmer mit Lei-
denschaft erworbenen und entsprechend sorgfältig behandelten und aus-
gestatteten – Schuhen,
https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/ https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/
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dass die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu semantischen Unter-
schieden zwischen "Schuhleidenschaft" und "aus Leidenschaft für Schuhe"
sowie zur Bedeutung des Begriffs "Leidenschaft" nichts am eindeutig re-
klamehaften Charakter ihres Zeichens zu ändern vermögen, zumal die
Kombination einer Sachbezeichnung mit dem Begriff "passion" bzw. "Lei-
denschaft" gemäss Abklärungen der Vorinstanz in diversen Branchen üb-
lich und verbreitet ist, von den Verkehrskreisen somit ohne besondere Ge-
dankenarbeit als Qualitätshinweis aufgefasst wird,
dass es dem Zeichen im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren
folglich an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt, weshalb es zum
Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG) gehört und von der Vorinstanz zurecht
vom Markenschutz ausgeschlossen wurde,
dass sich unter diesen Umständen die Prüfung eines allfälligen Freihalte-
bedürfnisses erübrigt,
dass sich die Beschwerdeführerin mit Verweis auf ältere Markeneintragun-
gen auf das Gleichbehandlungsgebot beruft,
dass nach dem Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV) zwei rechtlich
gleiche Sachverhalte nicht ohne sachlichen Grund unterschiedlich beurteilt
werden dürfen, wobei die Sachverhalte nicht in all ihren tatsächlichen Ele-
menten übereinstimmen, jedoch zumindest die relevanten Tatsachen im
Hinblick auf die anzuwendenden Normen gleich sein müssen (BGE 112 Ia
193 E. 2b),
dass grundsätzlich kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht be-
steht, der Anspruch jedoch ausnahmsweise anerkannt werden kann, wenn
eine ständige gesetzwidrige Praxis einer rechtsanwendenden Behörde be-
steht und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht von
dieser Praxis abzuweichen gedenke (BGE 139 II 49 E. 7.1; Urteil des BGer
4A_250/2009 vom 10. September 2009 E. 4 "Unox [fig.]"; BVGE 2010/47
E. 10.1 "Madonna"; Urteile des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014
E. 8.1 "Mischgeräte [3D]", B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 9.1
"Chocolat Pavot [fig.]"),
dass das Gleichbehandlungsgebot im Markenrecht aufgrund der kasuisti-
schen Eintragungspraxis äusserst zurückhaltend angewendet und insbe-
sondere eine Vergleichbarkeit der Marken hinsichtlich Zeichenbildung und
beanspruchter Waren verlangt wird, wobei bereits geringfügige Unter-
schiede ins Gewicht fallen können (Urteile des BGer 4A.5/2004 vom
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25. November 2004 E. 4.3 "Firemaster"; 4A_261/2010 vom 5. Oktober
2010 E. 5.1 "V"; Urteil des BVGer B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 6.3
"Goldbären"),
dass die von der Beschwerdeführerin vergleichshalber angeführten Mar-
ken CH 629'591 SHOES YOUR STYLE, CH 575'692 SHOE CABINET, CH
P-525'310 THE SHOESOURCE, CH 566'628 SHOE MARKET sowie CH
P-488'759 eShoes aufgrund des fehlenden Bestandteils "passion" über ei-
nen unterschiedlichen Sinngehalt sowie einen abweichenden Aufbau ver-
fügen,
dass sich die Marke IR 1'199'145 MyHome passion aufgrund des Zusatzes
"My" in Zeichenkonstruktion und Sinngehalt vom angemeldeten Zeichen
unterscheidet,
dass die Marken CH 669'664 Shoepassion, CH 661'611 La passion des
camions sowie CH 678'651 und 695'283 COCONUT PASSION für Waren
ohne einen - mit dem von der Markenanmeldung erfassten Waren ver-
gleichbaren - engen Bezug zur entsprechenden Sachbezeichnung ("shoe",
"camion", "coconut") gewährt wurden,
dass sich die Beschwerdeführerin mangels Vergleichbarkeit der älteren
Marken mit der strittigen Markenanmeldung nicht auf den Grundsatz der
Gleichbehandlung berufen kann,
dass die Verfügung der Vorinstanz im Ergebnis zu bestätigen und die Be-
schwerde abzuweisen ist,
dass die Kosten des Beschwerdeverfahrens der unterliegenden Beschwer-
deführerin aufzuerlegen sind, wobei die Gerichtsgebühren nach Umfang
und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller
Lage der Parteien festzulegen sind (Art. 63 Abs. 1 und 4bis VwVG; Art. 2
Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent-
schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]),
dass die Schätzung des Streitwerts sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren hat, wobei bei eher un-
bedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.–
und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss
[3D]"), die Kosten des vorliegenden Verfahrens total mit Fr. 3'000.– zu be-
ziffern sind und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleis-
teten Kostenvorschuss entnommen werden,
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dass der Vorinstanz als Bundesbehörde keine Parteientschädigung auszu-
richten ist (Art. 7 Abs. 3 VGKE).