Decision ID: ace9b584-b194-5e85-96cb-866be56274d2
Year: 2014
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der international registrierten Marke
Nr. 1 068 756 "SC Studio Coletti" (fig.) mit einer EU-Gemeinschaftsmarke
als Basiseintragung, die von der Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) am 17. März 2011 registriert wurde. Das Zeichen
sieht wie folgt aus:
Für das Zeichen wurde die Schutzausdehnung auf die Schweiz für fol-
gende Waren beantragt:
 Klasse 14: Articles de bijouterie; horlogerie et instruments chro-
nométriques;
 Klasse 18: Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces ma-
tières, compris dans cette classe; malles et sacs de voyage, sacs
(compris dans cette classe), étuis pour clés, sacs à dos, porte-
feuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux, compris dans
cette classe);
 Klasse 25: Vêtements, chaussure, chapellerie.
B.
Mit Schreiben vom 15. März 2012 erklärte die Vorinstanz eine provisori-
sche, vollumfängliche Schutzverweigerung gegen die Marke der Be-
schwerdeführerin mit der Begründung, die Marke enthalte die Buchsta-
benfolge "SC", welche als Sigel für das Stockholmer Übereinkommen
über persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention, SR 0.814.03)
nach dem Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Orga-
nisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organi-
sationen vom 15. Dezember 1961 (SR 232.23; nachfolgend: NZSchG)
geschützt sei.
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C.
Mit Stellungnahme vom 8. August 2012 bestritt die Beschwerdeführerin
das Vorliegen des angeblichen absoluten Schutzausschlussgrundes.
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bestünde eine Ausnahme von
nach dem NZSchG grundsätzlich geschützten Sigel, wenn eine Marke ei-
ne geschützte Abkürzung unverändert übernehmen würde, dies jedoch
nicht erkennbar sei, weil der entsprechenden Buchstabenfolge im Rah-
men der gesamten Ausgestaltung des Zeichens eine eigenständige Be-
deutung zukommen würde. Dies sei beim Akronym der zurückgewiese-
nen Marke "SC" der Fall.
D.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 5. November 2012 an ihrer Auf-
fassung fest. Die Ausnahmeregelung greife vorliegend nicht, da das Sigel
"SC" nicht in ein anderes Wort eingebettet sei, sondern als völlig separa-
tes Element wahrgenommen werde.
E.
Daraufhin beantragte die Beschwerdeführerin mit E-Mail vom 4. Dezem-
ber 2012 die Zustellung einer anfechtbaren Verfügung.
F.
Am 15. April 2013 verfügte die Vorinstanz, dass der "internationalen Re-
gistrierung Nr. 1'068'756 [...] der Schutz in der Schweiz für alle bean-
spruchten Waren verweigert" werde. Zur Begründung wurde im Wesentli-
chen auf die im Schreiben vom 5. November 2012 genannten Gründe
verwiesen.
G.
Die Beschwerdeführerin reichte mit Schreiben vom 15. Mai 2013 Be-
schwerde ein und verlangte unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, die
vorinstanzliche Verfügung "sei aufzuheben und der IR-Marke der Be-
schwerdeführerin Nr. 1068756 SC Studio Coletti (fig.) der Schutz auch in
der Schweiz zu gewähren".
Zur Begründung räumt die Beschwerdeführerin zunächst ein, dass "SC"
als am 20. Oktober 2009 im Bundesblatt publiziertes Sigel der POP-
Konvention den Schutz des NZSchG geniesse und nach Art. 2 Bst. d des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) aus-
geschlossen sei. Dies gelte unabhängig vom Bestehen einer Verwechs-
lungsgefahr. Für die Frage, ob eine Nachahmung des geschützten Zei-
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chens vorliege, sei grundsätzlich nur das fragliche Zeichenelement "SC"
massgebend. Jedoch würde vorliegend eine Ausnahme greifen, weil dem
Zeichenelement "SC" keine eigenständige Bedeutung zukomme. Erst
durch die Wiedergabe des vollen Namens "Studio Coletti" erhalte es
überhaupt einen Sinn, der ohne Weiteres ausschliesslich als Initialen die-
ses vollen Namens wahrgenommen werde. Da es sich um eine Abkür-
zung von lediglich zwei Buchstaben handle, müssten die Anforderungen
an die Ausnahmeregelung in Bezug auf die eigenständige Bedeutung
entsprechend gering sein. Ausserdem seien im schweizerischen Marken-
register über 30 aktive Marken eingetragen, welche die Buchstabenfolge
"SC" enthalten würden.
H.
Die Vorinstanz liess sich mit Schreiben vom 19. September 2013 ver-
nehmen und beantragt, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten
der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen.
Sie erklärte im Wesentlichen, das geschützte Sigel "SC" trete aufgrund
der speziellen grafischen Gestaltung des Zeichens erkennbar hervor. Da-
gegen dränge sich das Verständnis von "SC" als Kurzform von "Studio
Coletti" nicht auf.
Die von der Beschwerdeführerin genannten eingetragenen Marken seien
mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. Ein Teil der genannten Bei-
spiele betreffe Wortmarken. Bei einem Fall seien die Buchstaben der
Buchstabenfolge "SC" stilisiert und könnten nicht mehr ohne Weiteres als
einzelne Buchstaben erkannt werden.
I.
Die Vernehmlassung wurde der Beschwerdeführerin zur Kenntnis zuge-
stellt, ohne einen weiteren Schriftenwechsel anzuordnen.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver-
waltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31 f. und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen
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Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. De-
zember 1968 (VwVG, SR 172.021) am 15. Mai 2013 eingereicht und der
verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin
ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den
Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher ein-
zutreten.
2.
In den Beziehungen zwischen Staaten, die Vertragsparteien sowohl des
Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken,
revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR 0.232.112.3; nachfolgend:
MMA) als auch des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum MMA (SR
0.232.112.4; nachfolgend: MMP) sind, findet nur das Protokoll Anwen-
dung (Art. 9 sexies
Abs. 1 Bst. a MMP). Nach Art. 5 Abs. 1 MMP hat die Vor-
instanz das Recht, nach Mitteilung einer internationalen Markenregistrie-
rung eine Schutzverweigerung für die Schweiz zu erklären. Sie muss sich
hierfür auf einen in der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (SR
0.232.04; nachfolgend: PVÜ) genannten Gründe stützen können. Ge-
mäss Art. 6 quinquies
PVÜ darf die Eintragung von Fabrik- oder Handelsmar-
ken verweigert oder für ungültig erklärt werden, wenn die Marken gegen
die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstossen, insbesondere
wenn sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen.
2.1
Die Vorinstanz hat den Schutz der internationalen Registrierung
Nr. 1'068'756 für die Schweiz gestützt auf Art. 2 Bst. d MSchG in Verbin-
dung mit Art. 6 Abs. 2 NZSchG verweigert.
Nach Art. 2 Bst. d MschG sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ord-
nung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen, vom Marken-
schutz ausgeschlossen. Als rechtswidrige Zeichen gelten solche, die ge-
gen Bundesrecht und Staatsvertragsrecht verstossen. Dazu gehören ins-
besondere Zeichen, die das Recht an staatlichen Hoheitszeichen, Namen
und Kennzeichen von internationalen zwischenstaatlichen Organisationen
oder bestimmten geographischen Bezeichnungen verletzen (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7207/2009 vom 18. Oktober 2010, E. 3.1,
"DeeCee style [fig.]"; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz,
Zürich 2002, N 265 zu Art. 2).
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2.2
Auf der Ebene des Staatsvertragsrechts sieht Art. 6 ter
Abs. 1 Bst. a und b
PVÜ vor, dass staatliche Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten (u.a. Wap-
pen, Fahnen, amtliche Prüf- und Gewährzeichen) und Kennzeichen (Na-
men, Abkürzungen, Flaggen, Wappen) zwischenstaatlicher internationaler
Organisationen vor Nachahmung geschützt sind und als Marke weder
eingetragen noch kennzeichenmässig benutzt werden dürfen. Dabei ist
der Schutz der Hoheitszeichen auf die Irreführung über die Herkunft von
Waren und die Nachahmung der charakteristischen heraldischen Merk-
male beschränkt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7207/2009
vom 18. Oktober 2010, E. 3.2, "DeeCee style [fig.]", mit Hinweisen).
2.3
Die Schweiz hat in Umsetzung der PVÜ das NZSchG erlassen. Nach
Art. 1 Abs. 1 NZSchG ist es untersagt, ohne ausdrückliche Ermächtigung
des Generalsekretärs der Organisation der Vereinten Nationen folgende,
der Schweiz mitgeteilte Kennzeichen dieser Organisation zu benützen:
a) ihren Namen (in irgendwelcher Sprache); b) ihre Sigel (in den schwei-
zerischen Amtssprachen oder in englischer Sprache); c) ihre Wappen,
Flaggen und andere Zeichen. Dieses Verbot erstreckt sich auch auf die
Nachahmung dieser Kennzeichen (Art. 1 Abs. 2 NZSchG; vgl. Botschaft
des Bundesrates zum Entwurf des NZSchG vom 5. Juni 1961, BBl 1961 I
1330 f.). Gemäss Art. 2 Abs. 1 NZSchG ist es u.a. untersagt, der Schweiz
durch Vermittlung des Internationalen Büros zum Schutz des gewerbli-
chen Eigentums mitgeteilten Sigel von Spezialorganisationen der Verein-
ten Nationen und anderer, dieser Organisation angeschlossenen, zwi-
schenstaatlichen Organisationen zu benützen. Erforderlich ist jedoch die
vorgängige Publikation im Bundesblatt (Art. 4 Abs. 1 NZSchG). Die Sigel
"SC" und "STOCKHOLM CONVENTION ON POPs" sind in der Schweiz
aufgrund der Publikation im Bundesblatt geschützt (BBl 2009 7036).
2.4
Der Schutz des NZSchG geht deutlich weiter als derjenige von Art. 6 ter
Abs. 1 Bst. a und b PVÜ. Das NZSchG verbietet die Nachahmung
schlechthin, nicht nur die Nachahmung "im heraldischen Sinn". Sodann
untersagt es die Verwendung der geschützten Kennzeichen auch in
Dienstleistungsmarken und Geschäftsfirmen. Und schliesslich setzt es für
ein Verbot keine Verwechslungsgefahr voraus. Der schweizerische Ge-
setzgeber hat keinen Gebrauch von der Einschränkungsmöglichkeit nach
Art. 6 ter
Abs. 1 Bst. c PVÜ gemacht, wonach die Verbandsländer Nach-
ahmungen, die keine Verwechslungsgefahr begründen, zulassen dürfen.
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Es kommt somit nach dem NZSchG nicht darauf an, ob die Benutzung
oder Eintragung des Kennzeichens geeignet ist, beim Publikum den Ein-
druck einer Verbindung zwischen der betreffenden Organisation und den
Wappen, Flaggen, Kennzeichen, Sigel oder Bezeichnungen hervorzuru-
fen oder das Publikum über das Bestehen einer Verbindung zwischen
dem Benutzer und der Organisation irrezuführen (BGE 135 III 648, E. 2.4,
"UNOX [fig.]", mit Hinweisen; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7207/2009 vom 18. Oktober 2010, E. 3.3, "DeeCee style [fig.]"; und
B-3296/2009 vom 16. Februar 2010, E. 2.2.1, "Uno Virginia Slims Vs
[fig.]", mit Hinweisen).
2.5
Das NZSchG untersagt jeglichen Gebrauch eines geschützten Kennzei-
chens, sei es, dass dieses alleine oder als Teil eines Ganzen verwendet
wird. Bei der Beurteilung, ob eine Nachahmung oder eine Übernahme ei-
nes geschützten Kennzeichens vorliegt, ist demnach einzig der betreffen-
de Teil der Marke in Betracht zu ziehen. Die weiteren Elemente bzw. der
Gesamteindruck des Zeichens sind für diese Beurteilung nicht aus-
schlaggebend (BGE 135 III 648, E. 2.5, "UNOX [fig.]").
Von diesem Verbot des Gebrauchs besteht immerhin dann eine Ausnah-
me, wenn das Zeichen zwar eine geschützte Abkürzung unverändert
übernimmt, dies jedoch nicht erkennbar ist, weil die entsprechende Buch-
stabenfolge in einem ganzen Wort oder einer Fantasiebezeichnung ein-
gebettet ist und darin gewissermassen "untergeht" (z.B. "OIL" bei "étoile";
vgl. für dieses und andere Beispiele JOSEPH VOYAME, La protection des
noms et emblèmes des organisation intergouvernementales en droit suis-
se, in: Mélanges en l'honneur d'Alfred von Overbeck, Fribourg 1990, S.
650) oder weil dieser im Rahmen der gesamten Ausgestaltung des Zei-
chens eine weitere eigenständige Bedeutung – sei es als beschreibender
Begriff oder generische Bezeichnung der Alltagssprache – zukommt (z.B.
"UNO" bei "UNO, DUE, TRE"; vgl. für dieses und andere Beispiele die
Richtlinien des IGE in Markensachen vom 1. Juli 2014, Ziff. 7.4). In die-
sen Fällen besteht kein Bedürfnis, die Verwendung der Buchstabenfolge
zu verbieten. Zu bedenken ist dabei auch, dass ein Ausschluss solcher
Buchstabenfolgen ohne Rücksicht auf den Gesamteindruck des Zei-
chens, namentlich im zweitgenannten Fall, dazu führen könnte, dass dem
Wirtschaftsverkehr grundlegende Bezeichnungen entzogen würden. Nur
im Rahmen der Prüfung, ob ein Ausnahmefall im vorstehenden Sinn ge-
geben ist, können der Gesamteindruck des Zeichens und die beanstan-
dete Waren und Dienstleistungen eine Rolle spielen (BGE 135 III 648,
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E. 2.5, "UNOX [fig.]"; vgl. auch EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/
Lukas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, S. 197).
3.
Bei der beanstandeten Marke der Beschwerdeführerin handelt es sich um
eine kombinierte Wort-/Bildmarke. Vorliegend ist unbestritten, dass das
zurückgewiesene Zeichen das Sigel "SC" enthält, dieses integral über-
nommen wurde und nach dem NZSchG grundsätzlich geschützt ist. Nach
Auffassung der Beschwerdeführerin würde die genannte Ausnahmerege-
lung greifen, weil die Buchstabenfolge "SC" offensichtlich als Abkürzung
für "Studio Coletti" wahrgenommen werde und somit eine weitere eigen-
ständige Bedeutung bekomme. Schliesslich macht sie einen Anspruch
auf Gleichbehandlung geltend, da im schweizerischen Markenregister
über 30 aktive Marken mit der Buchstabenfolge "SC" eingetragen seien.
3.1
Die Abkürzung "SC" geht im vorliegenden Zeichen klarerweise nicht in ei-
nem ganzen Wort oder einer Fantasiebezeichnung unter. Dementspre-
chend stützt sich die Beschwerdeführerin auf den oben zweitgenannten
Fall, in welchem einem Zeichen eine weitere eigenständige Bedeutung
zukommt (vgl. oben E. 2.5). Sie bringt vor, dass die Abkürzung erst durch
die Wiedergabe des vollen Namens "Studio Coletti" überhaupt einen Sinn
erhalte, der ohne Weiteres ausschliesslich als Initialen dieses vollen Na-
mens wahrgenommen werde. Die Vorinstanz hält dem entgegen, dass
die Buchstabenfolge wegen ihrer grafischen Darstellung (weisse Schrift
vor dunklem hochgestelltem Rechteck und Anordnung oberhalb der übri-
gen Wortelemente) als separates Zeichenelement wahrgenommen wer-
de. In dieser Zeichenkombination dränge sich somit das Verständnis von
"SC" als Kurzform von "Studio Coletti" nicht auf.
3.2
Das vorliegende Zeichen besteht aus dem Akronym "SC" in weiss auf ei-
nem dunklen Rechteck und den Wortelementen "Studio Coletti". Dabei ist
festzuhalten, dass die Buchstabenfolge "SC" graphisch separat vom Na-
men "Studio Coletti" platziert wurde. Ausserdem wurde die Schrift von
"SC" grösser und anders gestaltet als diejenige von "Studio Coletti". Des-
halb wird die Buchstabenfolge "SC" als separates Zeichenelement wahr-
genommen.
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Durch die unterschiedliche graphische Gestaltung der Buchstabenfolge
"SC" und des Namens "Studio Coletti" erscheint der Zusammenhang zwi-
schen diesen beiden Elementen nicht eng bzw. wird sie erst auf den zwei-
ten Blick erkennbar. Deshalb wird die Buchstabenfolge "SC" nicht ohne
Weiteres ausschliesslich als Initialen des Namens "Studio Coletti" wahr-
genommen.
Zudem geht es in casu nicht nur um die Buchstabenfolge "SC" in einer
Wortmarke – wie nachfolgend ausgeführt wird (E. 3.3) –, sondern um de-
ren Darstellung in einer Wort-Bildmarke. Das Zeichen der internationalen
Registrierung Nr. 1'068'756 enthält das geschützte Sigel "SC". Dieses Si-
gel wird im Zeichen graphisch separat und prominent platziert und ent-
sprechend von den restlichen Wortelementen des Zeichens separat
wahrgenommen. Daher ist der Zusammenhang zwischen der Buchsta-
benfolge "SC" und dem Namen "Studio Coletti" zu lose, um der Buchsta-
benfolge "SC" als Abkürzung für "Studio Coletti" eine – neben dem ge-
schützten Sigel – weitere eigenständige Bedeutung zukommen zu lassen.
3.3
Schliesslich macht die Beschwerdeführerin einen Anspruch auf Gleichbe-
handlung in Bezug auf die Schweizer Marken "SC, SchweizCaution"
Nr. 613'848), "SC, SuisseCaution" (Nr. 613'847), "SC-ONE" (Nr. 631'472)
und "SC, Serena Clovers" (fig.) (Nr. 616'666) geltend. Die drei erst ge-
nannten Marken sind Wortmarken und deshalb – wie die Vorinstanz zu
Recht vorbringt – mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar. Bei Wort-
marken ist der Zusammenhang einzelner Buchstabenfolgen grundsätzlich
grösser als bei Wort-Bildmarken, in welchen – wie vorliegend – einzelne
Wortelemente graphisch separat dargestellt werden können.
Die Schweizer Wort-Bildmarke Nr. 616'666 "SC, Serena Clovers" (fig.) ist
insofern vergleichbar, als die Buchstabenfolge "SC" ebenfalls graphisch
separat und prominent über dem Namen "Serena Clovers" platziert ist.
Anders als das streitgegenständliche Zeichen ist das Akronym "SC" in der
Schweizer Marke Nr. 616'666 "SC, Serena Clovers" (fig.) derart stilisiert,
dass die einzelnen Buchstaben – wie die Vorinstanz zu Recht vorbringt –
nicht ohne Weiteres als solche erkannt werden. Vielmehr werden die
Buchstaben erst als solche erahnt bzw. erkannt, wenn der Namen
"Serena Clovers" dazu gelesen wird. Ob diese Marke trotzdem noch ver-
gleichbar ist, kann letztlich offen gelassen werden, da eine einzige einge-
tragene Marke ohnehin noch kein Gleichbehandlungsanspruch begrün-
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den kann (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3296/2009 vom
16. Februar 2010, E. 4, "Uno Virginia Slims Vs [fig.]", mit Hinweisen).
Die Beschwerde ist somit abzuweisen.
4.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsge-
bühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Pro-
zessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4 bis
VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es
um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich
nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu
orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein
Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden
darf (BGE 133 III 490, E. 3.3, "Turbinenfuss").
Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszuge-
hen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigen Wert der Marke der internationalen Registrierung Nr. 1068756.
Die aufgrund vorgenannter Kriterien auf Fr. 2'500.– festzusetzenden Ge-
richtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr ge-
leistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfah-
renskosten zu verwenden.
5.
Es sind keine Parteientschädigungen zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG
i.V.m. Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).