Decision ID: 5adc3ab4-8ba5-5be6-9bef-b030bfefaf5e
Year: 2013
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Marke Nr. 610 021 LALLA ALIA (fig.) wurde am
5. Januar 2011 als Wort-/Bildmarke und die Schweizer Marke Nr. 610 077
LALLA ALIA am 7. Januar 2011 als Wortmarke in Swissreg veröffentlicht.
Die Inhaberin dieser zwei Marken ist die Beschwerdeführerin. Beide Mar-
ken sind für folgende Waren hinterlegt:
Classe 18: Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières non compris
dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Die Wort-/Bildmarke LALLA ALIA (fig.) hat folgendes Aussehen:
B.
Am 4. April 2011 erhob die Beschwerdegegnerin Widerspruch gegen die
jeweilige Eintragung dieser zwei Marken. Die Beschwerdegegnerin stütz-
te sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 628 953 ALAÏA, die
unter anderem für folgende Waren international registriert ist:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris
dans d’autre classes; peaux d’animaux; malles et valises; sacs à main, sacs
à dos, bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
Classe 25; Vêtements, collants, bas, lingerie, foulards, écharpes, ceintures,
cravates, chaussures, chappellerie
C.
Mit Schreiben vom 28. Juni 2011 reichte die Beschwerdeführerin ihre
Stellungnahmen zu den beiden Widerspruchsschreiben gegen ihre zwei
Marken ein und ersuchte um deren Abweisung. Die Beschwerdeführerin
machte insbesondere geltend, dass die Marken nicht verwechselbar sei-
en und es sich bei der Widerspruchsmarke nicht um ein Zeichen mit er-
höhter Kennzeichnungskraft handle, wie die Beschwerdegegnerin und
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damalige Widersprechende behauptete. Die Parteien konnten sich mit
Replik vom 30. Dezember 2011 und Duplik vom 5. März 2012 zusätzlich
zur Thematik äussern und weitere Beweismittel ins Recht legen.
D.
Die Vorinstanz hiess beide Widersprüche mit je einer Verfügung datiert
vom 25. Juni 2012 gut und auferlegte die Kosten von Fr. 2'300.– pro Ver-
fahren der Beschwerdeführerin. Die Vorinstanz begründete ihre Entschei-
de im Wesentlichen damit, dass die strittigen Marken für die gleichen Wa-
ren hinterlegt seien und dass die angefochtene Wortmarke LALLA ALIA
bzw. der Wortbestandteil der angefochtenen kombinierten Wort-
/Bildmarke LALLA ALIA (fig.) eine erhebliche Zeichenähnlichkeit zur Wi-
derspruchsmarke ALAÏA aufweise. Das zusätzliche Bildelement der ange-
fochtenen Wort-/Bildmarke sei nicht derart prägend, dass es diese Ein-
schätzung zu ändern vermöchte. Ebenso wenig vermöchte der Sinnge-
halt der angefochtenen Marken eine Zeichenähnlichkeit zu kompensie-
ren. Entsprechend war die Vorinstanz der Auffassung, die angefochtenen
Marken begründeten eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchs-
marke, insbesondere bestünde die Gefahr einer mittelbaren Verwechs-
lung, da das Publikum bei der angefochtenen Marke LALLA ALIA auf eine
Serienmarke der Widerspruchsmarke ALAÏA schliessen könnte.
E.
Gegen beide Verfügungen erhob die Beschwerdeführerin am
27. August 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie bean-
tragt in ihren Beschwerden jeweils die Gutheissung der Beschwerde, die
Abweisung der Widersprüche Nr. 11692 LALLA ALIA (fig.) / ALAÏA bzw.
Nr. 11693 LALLA ALIA / ALAÏA, eventualiter die Aufhebung der beiden
angefochtenen Verfügungen und die Rückweisung der Streitsache an die
Vorinstanz zur Neubeurteilung.
Weiter beantragt die Beschwerdeführerin, dass die Beschwerdegegnerin
mittels Instruktionsverfügung aufgefordert werden solle, alle ihr zur Verfü-
gung stehenden Dokumente, welche einen fortdauernden, ernsthaften
Gebrauch der Wortmarke ALAÏA für Lederwaren und Schuhe seit 1995
nachweisen, einzureichen. Zudem verlangt die Beschwerdeführerin, dass
die Beschwerdegegnerin alle Dokumente einreiche, welche die Wahr-
scheinlichkeit und die Aktualität der Verwechslungsgefahr belegen sollen;
insbesondere seien dokumentierte Verwechslungen von postalischen
oder elektronischen Adressen bezüglich der strittigen Marken; Beanstan-
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dung von Klienten sowie Meinungsumfragen, welche die Wahrscheinlich-
keit einer Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken bestäti-
gen, einzureichen. Die Beschwerdeführerin behalte sich vor, eine Instruk-
tionsverhandlung zur Befragung von Zeugen und Experten hierzu zu ver-
langen.
Die Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge im Wesentlichen damit,
dass sie vor der Eintragung der angefochtenen Marke eine umfassende
Markenprüfung für die Wörter "Lalla Alia" und "Alia" durchführen liess,
welche keine Verwechslungsgefahr mit bestehenden Marken attestierte
und dass die Widerspruchsmarke nicht ernsthaft gebraucht würde. Zu-
dem würden die Zeichen LALLA ALIA bzw. LALLA ALIA (fig.) und ALAÏA
keine Ähnlichkeit aufweisen, dies insbesondere aufgrund des Sinngehalts
des Zeichens LALLA ALIA, welches aus dem Arabischen übersetzt noble
Prinzessin bedeute und einen genügenden Abstand zur Widerspruchs-
marke schaffe. Des Weiteren habe es die Vorinstanz versäumt zu erläu-
tern, inwiefern eine Zeichenähnlichkeit bestünde bzw. inwiefern bei der
Marke LALLA ALIA (fig.) der Bildbestandteil nicht doch einen genügenden
Zeichenabstand erbrächte. Weiter habe die Vorinstanz den Grad der
Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise nicht bestimmt und die
Wahrscheinlichkeit und Aktualität der Verwechslungsgefahr nicht unter-
sucht. Aus diesen Gründen seien die angefochtenen Verfügungen unter
falscher Anwendung des Markenrechts und in Verletzung des Willkürver-
botes nach Art. 9 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ergangen.
F.
Zusammen mit der Beschwerde stellte die Beschwerdeführerin den An-
trag, das Verfahren in französischer Sprache zu führen. Mit Verfügung
vom 29. August 2012 hielt das Bundesverwaltungsgericht u.a. fest, dass
der angefochtene Entscheid in deutscher Sprache ergangen ist und da-
her Deutsch als Verfahrenssprache verwendet wird, es sei denn, die Be-
schwerdegegnerin würde dem Antrag auf Durchführung des Verfahrens in
französischer Sprache zustimmen. Mit Schreiben vom 6. September 2012
hielt die Beschwerdegegnerin an der vorgegebenen Verfahrenssprache
fest. Mit Zwischenverfügung vom 14. September 2012 legte somit das
Bundesverwaltungsgericht Deutsch als Verfahrenssprache fest. Zudem
vereinte das Bundesverwaltungsgericht mit selbiger Zwischenverfügung
die Beschwerdeverfahren gegen die beiden Verfügungen vom
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25. Juni 2012 betreffend die Widersprüche Nr. 11692 LALLA ALIA (fig.) /
ALAÏA bzw. Nr. 11693 LALLA ALIA / ALAÏA zu einem Verfahren.
G.
Mit Eingabe vom 4. Februar 2013 verzichtete die Vorinstanz auf eine Ver-
nehmlassung und hielt an dem von ihr bereits im vorinstanzlichen Verfah-
ren Gesagten fest.
H.
Die Beschwerdegegnerin reichte ihrerseits zu beiden Beschwerdeschrif-
ten je eine Beschwerdeantwort ein, in welchen sie jeweils beantragt, die
Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuweisen. Sie
begründet ihre Anträge damit, dass die strittigen Marken für die identi-
schen Warenklassen hinterlegt wurden und damit der erforderliche Ab-
stand der Zeichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen, er-
höht würde. Zudem geniesse die Widerspruchsmarke einen erhöhten
Schutzumfang, was den erforderlichen Abstand der Zeichen zusätzlich
ausweite. Weiter führt die Beschwerdegegenerin aus, dass sich die streit-
gegenständlichen Zeichen sehr ähnlich seien, insbesondere zeichne sich
das angefochtene Zeichen in akustischer Hinsicht durch eine fast identi-
sche Übernahme des Hauptbestandteils des Widerspruchszeichens aus.
Bezüglich der von der Beschwerdeführerin gestellten Anträge auf Instruk-
tion beantragt die Beschwerdegegnerin deren Abweisung, da diese un-
begründet seien. Auf die einzelnen Argumente wird, soweit sie erheblich
sind, in den Erwägungen detailliert eingegangen.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31 f und 33 Bst. e VGG). Die zwei Beschwerden wurden in der ge-
setzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kos-
tenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Ver-
fügungen ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48
VwVG).
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Auf die Beschwerden ist daher einzutreten.
2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-
stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt
(Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
[MSchG, SR 232.11]). Der Inhaber dieser älteren Marke kann sich aller-
dings nur auf den Ausschlussgrund der Verwechslungsgefahr stützen,
wenn seine Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistun-
gen ernsthaft gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11
Abs. 1 MSchG).
2.1 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Ge-
genteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichen-
vergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände
zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist,
hängt dabei einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen
Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderer-
seits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenü-
berstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 Kamillosan /
Kamillan).
2.2 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die
Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslun-
gen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abhe-
ben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger
Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische
Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Ver-
wechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Wa-
ren richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt
werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren
Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der
Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt
auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten be-
schränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb Apiella; BGE 122 III 382
E. 3a Kamillosan / Kamillan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom
6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello).
2.3 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
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lassen (BGE 121 III 377 E. 2a Boss / Boks; EUGEN MARBACH, in: Roland
von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 864;
LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-
schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG
Art. 3 N. 11 und 15; CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutzgesetz, Kommen-
tar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des euro-
päischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 63
und 67).
2.4 Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die ein-
zelnen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Ent-
scheidend sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während unter-
scheidungsschwache Wort- und Bildelemente den Gesamteindruck weni-
ger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie
auch Bildelemente, so können diese den Erinnerungseindruck gleicher-
massen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009
vom 25. November 2009 E. 2.4 Efe [fig.] / Eve und B-7500/2006 vom
19. Dezember 2007 E. 6.4 Diva Cravatte [fig.] / DD Divo Diva [fig.], je mit
Hinweisen).
2.5 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebe-
nenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160
E. 2b/cc Securitas; BGE 121 III 377 E. 2b Boss / Boks). Dabei genügt es
für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines die-
ser Kriterien bejaht wird (EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas
David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 875; RKGE in sic! 2006
S. 761 E. 4 McDonald's / McLake). Der Wortklang wird im Wesentlichen
durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der
Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die opti-
sche Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der
Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere
Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buch-
staben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas;
BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan / Kamillan; BGE 119 II 473
E. 2c Radion; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 Mikron [fig.] / Mikromat
[fig.]).
3.
Vorab bestreitet die Beschwerdeführerin, dass die Widerspruchsmarke
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überhaupt gebraucht wird und stellt den prozessualen Antrag, die Be-
schwerdegegnerin aufzufordern, Beweise ins Recht zu legen, welche den
Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz belegen könnten. Wie
die Beschwerdegegnerin indessen zu Recht festhält, ist der von der Be-
schwerdeführerin erst im Beschwerdeverfahren geltend gemachte Nicht-
gebrauch der Widerspruchsmarke verspätet erfolgt. Gemäss Art. 22 Abs.
3 Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR
232.111) hätte die Beschwerdeführerin diesen Einwand in ihrer ersten
Stellungnahme vor der Vorinstanz geltend machen müssen. Dies hat die
Beschwerdeführerin unterlassen, weshalb sie den Nichtgebrauch im Be-
schwerdeverfahren nicht mehr rügen kann (Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7431/2006 vom 3. Mai 2007 E. 5 EA [fig.] / EA [fig.] und
B.1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 4 Street Parade / Summer Parade).
Entsprechend wird der von der Beschwerdeführerin gestellte Antrag auf
Edition von Beweisen abgelehnt. Ein allfälliger Antrag auf eine diesbezüg-
liche Instruktionsverhandlung wird aus demselben Grund abgelehnt. Auf
die Ausführungen der Parteien über die tatsächlich gebrauchten Waren
der verschiedenen Warenkategorien, für welche die Marken hinterlegt
sind, wird daher nicht eingegangen.
Es muss daher im Weiteren geprüft werden, ob die in Konflikt stehenden
Marken einer Verwechslungsgefahr unterliegen.
4.
Die vorliegend massgeblichen Verkehrskreise bestehen bei der Wider-
spruchsmarke aus einem Massenpublikum als Abnehmer von Waren des
täglichen Bedarfs soweit Artikel der Klasse 18 betroffen sind, womit von
einer eher geringen Aufmerksamkeit der diesbezüglich massgeblichen
Verkehrskreise ausgegangen werden kann. Hingegen kann beim Kauf
von Kleidern und Schuhen davon ausgegangen werden, dass diese vor
dem Kauf meist anprobiert und daher mit grösserer Aufmerksamkeit ge-
prüft werden (vgl. BGE 121 III 377 E. 3d Boss / Boks), wodurch bei den
Verkehrskreisen der Waren der Klasse 25 Kleider und Schuhe von einer
erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen werden kann. Die Beschwerde-
führerin wendet ein, dass die von ihr vertriebenen Produkte von hoher
Qualität bzw. Luxusprodukte seien, weshalb sich die Konsumenten ihre
Produkte mit besonders grosser Sorgfalt aussuchen würden und der
Aufmerksamkeitsgrad erhöht sei. Diesbezüglich ist zu sagen, dass im
Widerspruchsverfahren das Bestimmen der Verkehrskreise grundsätzlich
einem objektiv-normativen Massstab folgt und die tatsächliche Positionie-
rung der Waren am Markt und alle dazugehörigen Marketingüberlegun-
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gen zu bspw. Qualität, Preis oder Verkaufsgebiet keine Rolle spielen (vgl.
Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-7438/2006 vom
10. Mai 2007 Elini/Cellini, E. 5 sowie EUGEN MARBACH, Die Verkehrskrei-
se im Markenrecht, in sic!, 2007 S. 10.)
5.
Sämtliche Waren, für welche die angefochtenen Marken hinterlegt wur-
den, nämlich diejenigen der Klasse 18: Cuir et imitations du cuir, produits
en ces matières non compris dans d'autres classe; peaux d'animeaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sowie
der Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie sind auch für die Wi-
derspruchsmarke hinterlegt. Entsprechend besteht zwischen den stritti-
gen Marken Warengleichheit. Es ist daher beim Vergleich der Zeichen ein
besonders strenger Massstab anzusetzen (vgl. E. 2.2).
6.
Als nächstes ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Die Widerspruchsmar-
ke ALAÏA ist eine reine Wortmarke, ihr gegenüber stehen die reine Wort-
marke LALLA ALIA und die kombinierte Wort-/Bildmarke LALLA ALIA
(fig.).
6.1
6.1.1 Die Widerspruchsmarke ALAÏA besteht aus drei Silben mit der Vo-
kalfolge A-A-I-A, wobei der Buchstabe L als einziger Konsonant das Wort
komplettiert. Der Wortklang wird durch die dreifache Verwendung des Vo-
kals A von diesem ausserordentlich stark geprägt. Die angefochtene
Wortmarke LALLA ALIA übernimmt diese Prägung fast vollständig, indem
sie im ersten Wort den Vokal A gleich zweimal verwendet und im zweiten
Wort in der fast identischen Vokalfolge A-I-A ebenfalls eine starke Prä-
gung durch den Vokal A aufweist, welche nur durch den von der Wider-
spruchsmarke ebenfalls verwendeten Vokal I ergänzt wird. Auch die an-
gefochtene Marke wird lediglich durch den Konsonanten L ergänzt. Durch
das Hinzufügen des Wortes LALLA gewinnt die angefochtene Marke nur
wenig Abstand zur Widerspruchsmarke, da das hinzugefügte Wort auf
dem gleichen, prägenden Vokal A aufbaut und ebenfalls nur durch den
Konsonanten L ergänzt wird. Auch durch die Weglassung des einen
Buchstabens A im zweiten Wort unterscheidet sich die angefochtene
Marke in klanglicher Hinsicht nur unmerklich von der Widerspruchsmarke.
Das dieser Argumentation zugrunde liegende Prinzip wird auch in der
Rechtsprechung anerkannt, bei welcher Zeichen trotz eines Weglassens
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oder Hinzufügens einer ganzen Mittelsilbe – nicht nur eines einzelnen
Buchstabens – als ähnlich angesehen werden (vgl. BGE 122 III 382
E. 5c Kamillosan / Kamillan; RKGE in sic! 2005, 749 E. 6 Zara / Zahara;
RKGE in sic! 2000, 609 E. 4 Fairy / Fairbury). Durch die Übernahme der
prägenden Elemente der Widerspruchsmarke ohne Hinzufügung eines
eigenständigen, prägenden Elements vermag die angefochtene Marke in
klanglicher Hinsicht keinen genügenden Abstand zur Widerspruchsmarke
herzustellen, um eine Zeichenähnlichkeit auszuschliessen.
6.1.2 In optischer Hinsicht unterscheiden sich die Marken zwar darin,
dass die angefochtene Marke aus zwei Wörtern besteht und somit länger
ist. Sie besteht jedoch aus den genau gleichen Buchstaben wie die Wi-
derspruchsmarke, was den aufgrund der Verwendung zweier Worte ge-
wonnene Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke erheblich mindert.
Weiter stimmt der Wortanfang der Widerspruchsmarke, welchem gemäss
Rechtsprechung besonderes Gewicht zukommt (BGE 122 III 382 E. 5a
Kamillosan / Kamillan; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom
16. Januar 2008 B-5709/2007, E. 5 Nexcare / Newcare), mit dem Anfang
des zweiten Wortes der angefochtenen Marke überein. Zudem besteht
der Anfang des ersten Wortes der angefochtenen Marke in umgekehrter
Reihenfolge ebenfalls aus den die Widerspruchsmarke prägenden Buch-
staben A und L. Insgesamt ist daher auch in optischer Hinsicht eine Ähn-
lichkeit der zwei strittigen Zeichen festzustellen.
6.1.3 Allenfalls könnte der Sinngehalt der konfligierenden Zeichen die
akustische und optische Ähnlichkeit der Zeichen wettmachen. Dies kann
ausnahmsweise der Fall sein, wenn der unterschiedliche Sinngehalt in al-
len Sprachregionen der Schweiz beim Hören oder Lesen sofort und un-
willkürlich erkannt wird (BGE 121 III 377 E. 3c Boss / Boks; RKGE in sic!
1998, 405 E. 4 Elle / NaturElle collection; GALLUS JOLLER, in: Michael G.
Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 168 mit weiteren Hinweisen). Wie die Vor-
instanz hingegen richtig festgestellt hat, sind die strittigen Zeichen allen-
falls als Eigennamen gebräuchlich und haben nur auf Arabisch einen ei-
gentlichen Sinngehalt. Da Ausdrücke in arabischer Sprache grundsätzlich
in keiner der Schweizer Sprachregionen sofort und unwillkürlich erkannt
werden, ist ein Ausschluss der Zeichenähnlichkeit durch einen unter-
schiedlichen Sinngehalt nicht gegeben.
Es kann somit festgehalten werden, dass die zwei Wortmarken ALAÏA
und LALLA ALIA ähnliche Zeichen sind.
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6.2 Es sind weiter die Widerspruchsmarke ALAÏA und die angefochtene
Wort-/Bildmarke LALLA ALIA (fig.) auf ihre Zeichenähnlichkeit hin zu
überprüfen. Die angefochtene Marke besteht einerseits aus genanntem
Wortteil und einem darüber platzierten runden, floralen Rosettenmuster.
Das Wort LALLA ist einiges kleiner in seiner Grösse als das Wort ALIA,
wobei alle Buchstaben A jeweils durch weglassen des Mittelbalkens zu
einem stilistischen Dreieck geformt sind. Der Wortbestandteil ALIA domi-
niert die Gesamterscheinung der Wort-/Bildmarke einerseits durch die
genannte Stilisierung und durch die zusätzliche relative Grösse des An-
fangs- und Schlussbuchstabens A. Die floral anmutende Rosette er-
scheint durch ihre klassische Geometrie eher dekorativ als prägend. Das
Wort LALLA erscheint aufgrund seiner geringen Grösse und der Platzie-
rung zwischen dem Bildteil und dem dominierenden Wort ALIA sehr zu-
rückhaltend und ebenfalls kaum prägend. Somit kann der Wortbestandteil
ALIA als das prägende Element der Wort-/Bildmarke LALLA ALIA (fig.)
angesehen werden. Aufgrund des unter Erwägung 6.1 Gesagten muss
von einer Zeichenähnlichkeit der Wortmarke ALAÏA und dem Wortbe-
standteil ALIA der Wort-/Bildmarke LALLA ALIA (fig.) ausgegangen wer-
den. Das zusätzliche Wortelement LALLA sowie das Bildelement vermö-
gen diese Ähnlichkeit aufgrund ihres den Gesamteindruck nur wenig prä-
genden Charakters nicht aufzuheben. Somit besteht zwischen der Wider-
spruchsmarke ALAÏA und der angefochtenen Wort-/Bildmarke LALLA
ALIA (fig.) ebenfalls Zeichenähnlichkeit.
7.
7.1 Es ist nun in einer wertenden Gesamtbeurteilung zu entscheiden, ob
zwischen den konfligierenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht
(Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).
Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr wird, entgegen der Annahme
der Beschwerdeführerin, in ständiger Rechtsprechung des Bundesge-
richts als Rechtsfrage geprüft, über deren Bestehen kein Beweis abge-
nommen werden kann (BGE 126 III 315 E. 4b Rivella / Apiella mit weite-
ren Hinweisen). Es kann lediglich über das Bestehen der einzelnen Vor-
aussetzungen der Verwechslungsgefahr – wie etwa die Zeichenähnlich-
keit oder den Bekanntheitsgrad einer Marke – Beweis geführt werden.
Die Beschwerdeführerin beantragt den Erlass einer Instruktionsverfügung
zur Edition von Beweisen über den Bestand der Verwechselungsgefahr,
wie etwa eine Meinungsumfrage oder fehlgeleitete Post und behält sich
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Seite 12
vor, diesbezüglich eine Instruktionsverhandlung zu verlangen. Da über
die Verwechslungsgefahr selber gerade kein Beweis abgenommen wer-
den kann, wird der Antrag auf Erlass einer Instruktionsverfügung bzw. ei-
ner allfälligen Instruktionsverhandlung abgelehnt.
Weiter muss die Verwechslungsgefahr nicht aktuell sein, wie das die Be-
schwerdeführerin behauptet, eine solche Voraussetzung kann
Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG nicht entnommen werden.
7.2 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ergibt sich somit fol-
gendes Bild. Auszugehen ist von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit
der relevanten Abnehmerkreise bei Waren der Klasse 18 und von einer
erhöhten Aufmerksamkeit bei Waren der Klasse 25 sowie von einer min-
destens normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Die Wa-
renliste, für welche die strittigen Marken hinterlegt sind, ist identisch.
Nicht zuletzt deshalb muss die Zeichenähnlichkeit der Widerspruchsmar-
ke mit den zwei angefochtenen Marken als erheblich angesehen werden,
sodass insgesamt weit mehr als die entfernte Möglichkeit einer Ver-
wechslung besteht und daher von einer relevanten Verwechslungsgefahr
ausgegangen werden muss. Der Entscheid der Vorinstanz ist daher nicht
zu beanstanden.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der
Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien
festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre
und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streit-
wert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist
(BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen; Urteil des Bun-
desgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we make ideas work mit
Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren
auszugehen.
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Seite 13
Allerdings sind im vorliegenden Fall auf Seiten der Widerspruchsgegnerin
und Beschwerdeführerin zwei angefochtene Marken involviert. Ob im Wi-
derspruchsbeschwerdeverfahren auf die Interessen der Inhaberin der Wi-
derspruchsmarke oder diejenigen der Inhaberin der angefochtenen Marke
abgestellt wird, hat das Bundesverwaltungsgericht dahingehend ausge-
legt, dass es im Widerspruchsverfahren schwergewichtig um die Frage
einer allfälligen Löschung der angefochtenen Marke aus dem Markenre-
gister geht (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom
17. Februar 2012 mylife [fig.] / mylife [fig.] E. 8.1 mit ausführlichen Hin-
weisen).
Obwohl vorliegend zwei Marken angefochten sind, sprechen keine An-
haltspunkte für einen wesentlich höheren Streitwert als bei einer Marke,
da die Marken nicht über eine besondere Bekanntheit verfügen und in ih-
rer Ausgestaltung als Wortmarke und Wort-/Bildmarke mit identischem
Wortlaut als Wortbestandteil dem Inhaber auch keinen zweifachen Mar-
kenschutz gewähren. Da im vorliegenden Urteil die wesentliche Argumen-
tation zur Verwechselbarkeit des Wortbestandteils der angefochtenen
Marken gegenüber der Widerspruchsmarke in Bezug auf beide Marken
der Beschwerdeführerin verwendet werden konnte, hat die Tatsache,
dass zwei Marken angefochten waren, nur geringe Auswirkungen auf
Umfang und Schwierigkeit der Streitsache. Entsprechend rechtfertigt es
sich, eine gegenüber einem Verfahren, in welchem eine Widerspruchs-
marke lediglich einer angefochtenen Marke gegenübersteht, leicht erhöh-
te Gerichtsgebühr von Fr. 4'500.– zu erheben.
8.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemes-
sene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten
Kostennote der Beschwerdegegnerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE).
Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwal-
tungsgericht mit zweiteiliger Beschwerdeantwort vom 11. März 2013
ebenfalls zwei Kostennoten in der Höhe von Fr. 4'344.– bzw. Fr. 4'698.–
eingereicht. In Bezug auf den geltend gemachten Aufwand erscheinen die
Kostennoten auch unter Berücksichtigung des erforderlichen Fachwis-
sens höher als die notwendigen Kosten, da die Stellungnahmen zum
grössten Teil identisch sind. Sie sind entsprechend herabzusetzen
(Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der Aktenlage erscheint eine Partei-
entschädigung von Fr. 5'400.– (inkl. MWST) für das gesamte Beschwer-
deverfahren angemessen.
B-4471/2012
Seite 14
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]) und ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.