Decision ID: a64454f8-fb9b-5c56-9a6c-71a1ba96f067
Year: 2016
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Am 29. Januar 2014 hinterlegte die Cana Club Sàrl, Ecublens (Beschwer-
degegnerin), die Wort-/Bildmarke CH 657'413 CANA CLUB (fig.) beim
Institut für Geistiges Eigentum (IGE, Vorinstanz). Die Anmeldung wurde am
15. April 2014 im offiziellen Publikationsorgan Swissreg (www.swissreg.ch)
veröffentlicht.
Die Marke beansprucht Schutz für Waren der Klassen 30, 33 und 34 der
Nizza-Klassifikation. Für das vorliegende Widerspruchsverfahren sind aus-
schliesslich die beanspruchten Waren der Klasse 33 strittig.
Klasse 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières)
B.
Am 15. Juli 2014 erhob die Havana Club Holding, Luxembourg (Beschwer-
deführerin) Widerspruch gegen die Eintragung der Marke CANA CLUB
(fig.) und beantragte deren teilweisen Widerruf für die beanspruchten Wa-
ren der Klasse 33. Dabei stützte sie sich auf die ältere Schweizer Wort-/
Bildmarke HAVANA CLUB (fig.), die mit Prioritätsdatum 5. Dezember 1998
unter der Nr. 368'418 für folgende Waren der Klasse 33 hinterlegt ist:
Klasse 33 Rhum de la Havane
Die Beschwerdeführerin begründete ihren Widerspruch mit dem Eintra-
gungshindernis der Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke.
C.
Am 1. September 2014 reichte die Beschwerdegegnerin innert Frist ihre
Widerspruchsantwort ein. Im Wesentlichen bestritt sie das Vorliegen einer
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Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und der ange-
fochtenen Marke mit dem Argument, bei der Widerspruchsmarke handle
es sich um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen, weshalb sich die Wi-
dersprechende nur auf einen reduzierten Schutz vor Verwechslungen be-
rufen könne. Zudem liege weder eine Warenidentität vor, noch ergebe das
Resultat der klanglichen, bildlichen und begrifflichen Analyse einen zu ge-
ringen Zeichenabstand. Entsprechend beantragte die Beschwerdegegne-
rin die Feststellung der schwachen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke, die Abweisung des Widerspruchs und die Eintragung der
angefochtenen Marke für sämtliche beanspruchten Waren unter Kostenfol-
gen zulasten der Beschwerdeführerin.
D.
Mit Replik vom 5. März 2015 hielt die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbe-
gehren aufrecht.
E.
Am 12. August 2015 verfügte die Vorinstanz die Abweisung des Wider-
spruchs (Dispositiv Ziff. 1). In ihrer Entscheidbegründung bejahte sie zu-
nächst die Warengleichheit, beziehungsweise eine starke Gleichartigkeit
und die Ähnlichkeit zwischen den Zeichen. Vor dem Hintergrund der ge-
samten Umstände des Einzelfalls sei der von der prioritätsälteren in die
prioritätsjüngere Marke übernommene Bestandteil "CLUB" als kennzeich-
nungsschwach einzustufen, zumal es sich um Waren handle, die in Wein-
und/oder Spirituosenclubs angeboten würden. Damit die Verwechslungs-
gefahr trotz Übereinstimmung in gemeinfreien Markenbestandteilen aus-
nahmsweise bejaht werden könne, müssten diese am erweiterten Schutz
aus der erhöhten Verkehrsbekanntheit teilnehmen oder als Serienmarke
verwendet werden. Die Beschwerdeführerin habe das Vorliegen eines sol-
cherart gelagerten Ausnahmefalles nicht glaubhaft darlegen können.
F.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 11. September
2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Gut-
heissung des Widerspruchs und den Widerruf der Markeneintragung der
angefochtenen Marke für die Waren der Klasse 33. Zur Begründung weist
die Beschwerdeführerin auf die hohe Bekanntheit, beziehungsweise Be-
rühmtheit der Marke hin, die bereits durch das Verwaltungsgericht in Athen
und durch den High Court of Justice in Madrid bestätigt worden sei. Der
Widerspruchsmarke sei aufgrund ihrer hohen Bekanntheit ein erweiterter
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Schutzumfang zuzumessen. Wegen der Kennzeichnungsstärke des Zei-
chens genüge bereits eine Teilidentität, um bei den Konsumenten eine Ge-
dankenverbindung zum älteren Zeichen hervorzurufen. Auch seien die Wa-
rengleichheit, beziehungsweise die hochgradige Gleichartigkeit sowie die
Zeichenähnlichkeit unmittelbar erkennbar. In Anbetracht dieser Feststel-
lungen und unter Einschluss der identischen Verkehrskreise seien die An-
forderungen an den Zeichenabstand hoch, wobei der Bekanntheitsschutz
diese zusätzlich heraufsetze.
G.
Mit Schreiben vom 21. Oktober 2015 sah die Beschwerdegegnerin von ei-
ner Beschwerdeantwort ab und beantragte unter Bezugnahme auf ihre
Stellungnahme vom 1. September 2014 die kostenfällige Abweisung der
Beschwerde.
H.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 27. Oktober 2015 auf eine
Vernehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die eingereichten Vor-
akten die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Ver-
waltungsgerichtgesetztes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
J.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit sie für den Verfah-
rensausgang erheblich sind, im Rahmen der folgenden Erwägungen ein-
gegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtgesetztes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Adressatin der angefochtenen Verfügung hat
die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen,
und sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und be-
schwert. Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren
Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist
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(Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember
1968 [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), und der Kostenvorschuss wurde recht-
zeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) handelt es sich bei einer Marke
um ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Un-
ternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Für den
Erwerb des Markenrechts gilt das Eintragungsprinzip. Es entsteht mit dem
Registereintrag und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt
(Art. 5 und Art. 6 MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche
Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für
die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13
Abs. 1 MSchG).
2.2 Gestützt auf Art. 31 Abs. 1 MSchG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 und 2 MSchG
kann der Inhaber der prioritätsälteren Marke innerhalb von drei Monaten
nach der Veröffentlichung der jüngeren Markeneintragung Widerspruch er-
heben. Die Widerspruchsmarke wurde am 5. Dezember 1998 ins Marken-
register eingetragen, währenddessen die angefochtene Marke am 29. Ja-
nuar 2014 hinterlegt und am 15. April 2014 auf der Online-Schutzrechtsda-
tenbank Swissreg veröffentlicht wurde. Der am 15. Juli 2014 von der
Inhaberin der prioritätsälteren Marke erhobene Widerspruch erfolgte frist-
und formgerecht (Art. 31 Abs. 2 MSchG und Art. 20 der Markenschutzver-
ordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).
3.
3.1 Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älte-
ren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleis-
tungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG). Die Zweckbestimmung der Marke liegt
in der Hauptsache darin, die Waren oder Dienstleistungen des Markenin-
habers zu individualisieren, um für die Abnehmer eine Unterscheidungs-
möglichkeit und eine Entscheidgrundlage für ihre Produktwahl zu schaffen
(BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan"). Vor diesem Hintergrund erfolgt die
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Prüfung, ob zwei Zeichen verwechselbar sind. Angesichts der Kommuni-
kationsfunktion der Marke richtet sich die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr nach dem Verständnis und der Markenerinnerung der Abnehmer-
kreise. Es ist daher im Einzelfall zu bestimmen, an welche Verkehrskreise
sich die beanspruchten Waren richten (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom
16. April 2013 E. 3.2.4 "Wilson"; EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in:
von Büren / David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbe-
werbsrecht, Bd. III / 1, 2. A., Basel 2009, N. 180 ff.; CHRISTOPH WILLI, Mar-
kenschutzgesetz. Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zü-
rich 2002, Art. 3 N. 20 ff.).
3.2 Soweit keine Nichtgebrauchseinrede entgegensteht, sind für die Prü-
fung der Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen die Registerein-
träge massgeblich (Urteil des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016
E. 3.2 "Caddy"; GALLUS JOLLER, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3
N. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen spre-
chen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket,
eine marktübliche Verknüpfung oder eine enge Zusammengehörigkeit der
Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des
BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.2 "Caddy"; B-2269/2011 vom
9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 300).
An die Unterschiedlichkeit der Waren sind umso höhere Anforderungen zu
stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind (BGE 128 III 96 E. 2c "Orfina";
LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht. Markenschutzgesetz / Muster- und Modellge-
setz, Basel 1999, Art. 3 N. 35). Selbst bei weitgehend identischen Waren
begründet die entfernte Möglichkeit einer Verwechslung noch keine rechts-
erhebliche Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG.
Davon kann vielmehr erst die Rede sein, wenn die angesprochenen Ver-
kehrskreise die gekennzeichneten Waren mit einer gewissen Wahrschein-
lichkeit dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 122 III 382 E. 1 "Ka-
millosan"; MARBACH, SIWR III/1, N. 948).
3.3 Ausschlaggebend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit in Schrift-
bild, Klang und Sinngehalt ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den
Abnehmern hinterlassen. Weder schliesst die Massgeblichkeit des Ge-
samteindruckes aus, dass ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen
Marke prägend oder dominierend wirken, noch verlangt sie, auf die Ana-
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lyse der einzelnen Zeichenelemente, beziehungsweise auf deren Bedeu-
tungsermittlung zu verzichten. Als Beurteilungsgrundlage sind in erster Li-
nie diejenigen Merkmale heranzuziehen, die sich eignen, im unvollständi-
gen Erinnerungsbild der Abnehmer einen bleibenden Eindruck zu hinter-
lassen (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"; 121 III 377 E. 2a "Boss"; Urteil
des BVGer B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 4.1 "Bec de Fin Bec";
DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 121 ff.). Eine umfas-
sende Prüfung der Zeichenähnlichkeit darf sich allerdings nicht darin er-
schöpfen, ausschliesslich die kennzeichnungskräftigen Bestandteile zu be-
rücksichtigen. Zeichenelemente mit einer geringen Kennzeichnungskraft
oder gemeinfreie Markenbestandteile sind gleichermassen in die Beurtei-
lung miteinzubeziehen, und es ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und in-
wieweit sie das Markenbild prägen (BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan";
Urteil des BVGer 6822/2013 vom 2. Oktober 2015 E. 6.1.1 "Mamabel";
MARBACH, SIWR III/1, N. 865; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 123 ff.). Eine diffe-
renzierte Gewichtung der Zeichenelemente ist demnach zulässig und er-
forderlich (Urteil des BVGer 6822/2013 vom 2. Oktober 2015 E. 6.1.1
"Mamabel"; MARBACH, SIWR III/1, N. 865 f. mit Hinweis auf BGE 96 II 400
"Eden Club"). Nach ständiger Rechtsprechung und herrschender Lehre
spricht bereits der Ähnlichkeitsnachweis in einem der drei Aspekte Bild,
Klang oder Sinngehalt für die Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteile
des BVGer B-1637/2015 vom 14. September 2015 E. 2.3 "Femibion [fig.]";
B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 17;
JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 173; MARBACH, SIWR III/1, N. 875).
3.4 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG
liegt vor, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterschei-
dungsfunktion beeinträchtigt. Von solchen Funktionsstörungen ist auszu-
gehen, wenn die massgeblichen Verkehrskreise eines der zu vergleichen-
den Zeichen für das andere halten oder wenn sie aufgrund der Zeichen-
ähnlichkeit falsche wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber
vermuten und insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene
Produktlinien des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinan-
der verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE 128 III 96 E. 2a "Or-
fina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"; 127 III 160 E. 2a "Securitas";
Urteile des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.3 "Caddy";
B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 35;
MARBACH, SIWR III/1, N. 955; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 11 f.).
3.5 In ständiger Rechtsprechung qualifiziert das Bundesgericht die kenn-
zeichenrechtliche Verwechslungsgefahr nicht als Tatsachenfrage, sondern
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als frei überprüfbare Rechtsfrage (BGE 126 III 315 E. 4b "Apiella"; JOLLER,
a.a.O., Art. 3 N. 38). Die Verwechslungsgefahr zwischen der Wider-
spruchsmarke und der angefochtenen Marke beurteilt sich nicht abstrakt,
sondern aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise und unter Berück-
sichtigung der im Einzelfall relevanten Umstände. Eine umfassende Prü-
fung der Verwechslungsgefahr verlangt insbesondere, den Wechselwir-
kungen zwischen den Faktoren Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit
und Kennzeichnungskraft der älteren Marke gebührend Rechnung zu tra-
gen (Urteil des BVGer vom B-1637/2015 vom 14. September 2015
E. 2.3 "Femibion" [fig.]); JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 45; vgl. WILLI, a.a.O.,
Art. 3 N. 14 ff.).
3.6 Die Reichweite des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes wird
durch die Kennzeichnungskraft der Zeichen bestimmt. Zeichen, die sich
eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen, sind als
kennzeichnungsschwach einzustufen. Für kennzeichnungsschwache Zei-
chen ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für kennzeichnungs-
starke Zeichen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer
B-7536/2015 vom 10. Juni 2016 E. 3.6 "Caddy"; JOLLER, a.a.O., Art. 3
N. 69; WILLI, Art. 3 N. 17 ff.). Eine Übereinstimmung in einem gemeinfreien
Element ohne selbständigen Schutz kann grundsätzlich nicht zu einer Ver-
wechslungsgefahr führen (Urteile des BVGer B-3119/2013 vom 12. Juni
2014 E. 6.2.1 "Swissprimebeef"; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10
"Quadrat [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 125; MARBACH, SIWR III/1,
N. 273). Als kennzeichnungsstark gelten Marken, die entweder aufgrund
ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder durch einen intensiven Ge-
brauch eine überdurchschnittliche Bekanntheit erlangt haben (BGE 122 III
382 E. 2a "Kamillosan"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N 13; MARBACH, SIWR III/1,
N. 979). Ein hoher Bekanntheitsgrad und eine starke Kennzeichnungskraft
erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Assoziationsgefahr und einer fehler-
haften Markenzurechnung (Urteile des BVGer B-7536/2015 vom 10. Juni
2016 E.3.5 "Caddy"; B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo"). Starke
Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Auf-
bauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich
(BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillosan"; Urteil B-7536/2015 vom 10. Juni
2016 E.3.5 "Caddy"; vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kenn-
zeichenrecht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der Anforderungen
an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauter-
keits- und Namensrecht, Bern 2000, S. 204).
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Weiter geht der Schutz berühmter Marken, der unabhängig vom Bestehen
einer Verwechslungsgefahr alle Zeichen umfasst, deren Gebrauch die Un-
terscheidungskraft der berühmten Marke gefährdet, deren Ruf ausnützt o-
der beeinträchtigt (Art. 15 MSchG). Im Widerspruchsverfahren kann dieser
Schutz der berühmten Marke allerdings nicht angerufen werden, da Art. 31
MSchG für das Widerspruchsverfahren die Anwendung von Art. 15 MSchG
als Prüfgegenstand nicht vorsieht (Urteile des BVGer B-1085/2008 vom
13. November 2008 "Red Bull"; B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 2 "Mar-
tini"). Hingegen ist eine durch den Gebrauch der Widerspruchsmarke im
Verkehr erworbene Bekanntheit sowie die Erweiterung des rechtlichen
Schutzbereichs in die Beurteilung miteinzubeziehen (BGE 122 III 382 E. 2a
"Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 2 "Mar-
tini"; RKGE in sic! 1999, S. 570 E. 3 "Hermès").
3.7 Die Hinterlegerin hat für den Nachweis der Markenbekanntheit nicht
den vollen Beweis zu erbringen, sondern sie muss diese nur glaubhaft ma-
chen (Urteile des BVGer B-1139/2012 vom 21. August 2013 E. 2.5
"Küngsauna [fig.]"; B-5120/2011 vom 17. August 2012 E. 5.3.3 und 5.4
"Bec de fin bec [fig.]"). Hierfür ist nicht die volle Überzeugung der entschei-
denden Behörde erforderlich, sondern es genügt, wenn die behaupteten
anspruchsbegründenden Tatsachen aufgrund summarischer Kognition als
wahrscheinlich gegeben erscheinen, auch wenn noch mit der Möglichkeit
zu rechnen ist, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnten (BGE 130 III
328 E. 3.2 "Uhrband [3D]"; 125 III 368 E. 4; 120 II 393 E. 4c). Die Glaub-
haftmachung setzt nach herrschender Lehre und Rechtsprechung voraus,
dass das Zeichen markenmässig gebraucht worden ist. Darunter wird der
Gebrauch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder Dienst-
leistungen am entsprechenden Markt verstanden, also der produktbezo-
gene Gebrauch der Marke im Gegensatz zu einem rein unternehmensbe-
zogenen, ausschliesslich firmenmässigen, dekorativen oder anderweitig
produktunabhängigen Gebrauch (Urteil des BGer 4C.229/2003 vom
20. Januar 2004 E. 5 "Tripp Trapp"; Urteile des BVGer B-1260/2012 vom
14. Dezember 2012 E. 2.4 "Bürgenstock"; B-7405/2006 vom 21. Septem-
ber 2007 E. 6.9.1 "Mobility"). Insbesondere ist glaubhaft darzulegen, dass
die Marke als Zeichen so wahrgenommen wird, wie sie eingetragen ist (Ur-
teile des BVGer B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 "Post"; B-7405/2006
vom 21. September 2007 E. 6.9.1 "Mobility"). Die Behörde würdigt alle re-
levanten Belege umfassend nach ihrer freien Überzeugung (Art. 19 VwVG
i.V.m. Art. 40 des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess vom
4. Dezember 1947 [BZP, SR 273]).
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3.8 In Anbetracht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob die Vorinstanz Bun-
desrecht verletzte, indem sie eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1
Bst. c MSchG verneinte.
4.
In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestim-
men.
4.1 Die Widerspruchsmarke beansprucht Schutz für Rhum de la Havane
der Klasse 33. Die Warenliste der angefochtene Marke enthält den Ober-
begriff Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) derselben Klasse.
Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenver-
zeichnis der älteren Marke (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49). Die beanspruch-
ten Waren richten sich an Zwischen- und Detailhändler sowie an Endkon-
sumenten über 18 Jahre. Die Spirituose Rum ist kein Massenartikel des
allgemeinen und täglichen Bedarfs, der mit einem tiefen Aufmerksamkeits-
grad erworben wird, sondern die massgeblichen Verkehrskreise wählen
das Produkt mit einer gewissen Sorgfalt aus (vgl. Urteile des BVGer
B-1698/2007 vom 26. Februar 2008 E. 4 "Moskovskaya"; B-1427/2007
vom 28. Februar 2008 E. 4 "Kremlyovskaya"). Die Verwechselbarkeit be-
urteilt sich demnach vor dem Leitbild eines hinlänglich informierten und
verständigen Abnehmers (MARBACH, SIWR III/1, N. 870), welcher der
Marke in der Kaufsituation mit einem durchschnittlichen Grad an Aufmerk-
samkeit begegnet.
5.
Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Waren der sich gegenüberstehenden
Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleich oder gleichartig sind.
5.1 Die Verfahrensbeteiligten gehen zutreffend davon aus, dass Rhum de
la Havane den Unterbegriff zu boissons alcoolisées (à l'exception des bi-
ères) bildet. Beansprucht eine angefochtene Marke in ihrem Warenver-
zeichnis einen Oberbegriff, so präjudiziert bereits die partielle Zuordnung
der Ware der Widerspruchsmarke eine enge Warengleichartigkeit (Urteile
des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 4.2 "Terra"; B-6099/2013
vom 28. Mai 2015 E. 4.2.2 "Carpe Diem"; B-5120/2011 vom 17. August
2012 E. 3 "Bec de Fin Bec"). Soweit die Produktpalette der Beschwerde-
gegnerin auch Rum aus Havanna / Kuba umfasst, ist folglich eine Waren-
identität und für die über diesen Schnittbereich hinausgehenden Waren
eine starke Gleichartigkeit anzunehmen.
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5.2 Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin stehen der Annahme einer Wa-
renidentität spezifische Eigenschaften ihres Rums entgegen. Als Beurtei-
lungskriterien seien auch die Qualität und die Herkunft der für die Rumpro-
duktion verwendeten Rohstoffe, abweichende Herstellungsmethoden, die
mangelnde Substituierbarkeit und die Vertriebskanäle heranzuziehen.
Die Beschwerdegegnerin ist daran zu erinnern, dass marketingbedingte
Segmentierungen und Produktpositionierungen durch unterschiedliche
Qualitätsstandards unberücksichtigt bleiben (MARBACH, SIWR III/1, N. 822;
WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 48 ff.). Vorliegend richten sich die beanspruchten
Waren an dasselbe Publikum, gehören derselben Getränkekategorie an,
befriedigen in einem gewissen Umfang dieselben Bedürfnisse und werden
in Restaurationsbetrieben an denselben Orten, beziehungsweise in Selbst-
bedienungsgeschäften in denselben Getränkeabteilungen verkauft. Die
Beschwerdegegnerin hat auch keine Argumente vorgetragen, weshalb
diese alkoholischen Getränke für die massgeblichen Verkehrskreise nicht
austauschbar sind. Ungeachtet eines mittleren bis hohen Grades an funk-
tionaler Austauschbarkeit der Konkurrenzprodukte sowie weitgehend glei-
cher Vertriebskanäle und selbst angesichts der behaupteten, aber nicht be-
wiesenen Rohstoff- und Herstellungsunterschiede vermögen die vorge-
brachten Argumente die Feststellung einer Warenidentität, beziehungs-
weise einer hohen Warengleichartigkeit, nicht abzuwenden. Der Ähnlich-
keitsgrad der in Rede stehenden Waren hängt vorliegend in erster Linie
von der Abstraktionshöhe der gewählten Gattungsbezeichnung im Waren-
verzeichnis ab.
5.3 Unter Würdigung der vorgenannten Gesichtspunkte ist der Vorinstanz
darin zuzustimmen, dass für die gattungsbezogene Zuordnung von Rum
aus Havanna eine Warenidentität besteht und hinsichtlich der darüber hin-
ausgehenden Produktpalette der Beschwerdegegnerin eine starke Waren-
gleichartigkeit festzustellen ist.
6.
Angesichts dieses Ergebnisses ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit un-
ter den Aspekten Bild, Klang und Sinngehalt zu untersuchen.
6.1 Vorliegend stehen sich die zwei kombinierten Wort-/Bildmarken HA-
VANA CLUB und CANA CLUB gegenüber. Die Beschwerdegegnerin be-
streitet eine bildliche Ähnlichkeit und erachtet das grafische Element des
angefochtenen Zeichens als ein hinreichend deutliches Unterscheidungs-
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Seite 12
merkmal, um bei den massgeblichen Verkehrskreisen eine verwechslungs-
relevante gedankliche Verbindung zwischen den gekennzeichneten Pro-
dukten oder deren Herkunft auszuschliessen.
6.1.1 Das angefochtene Zeichen CANA CLUB enthält im oberen Bereich
ein rundes Signet mit einer Umrandung, deren Schattierung den Eindruck
einer metallischen Oberfläche erzeugt. Im Signet sind auf dunklem Hinter-
grund die ebenfalls metallisch wirkenden Initialen "C" und "A" senkrecht
übereinander angeordnet. Entgegen der von der Beschwerdeführerin und
der Vorinstanz vertretenen Auffassung werden diese Initialen nicht als zwei
dem Wort "CANA" vorgelagerte Buchstaben wahrgenommen, sondern als
Signetinhalt interpretiert und damit als dem Bildelement zugehörig betrach-
tet. Neben dieser Feststellung, die sich aus der Gestaltungseinheit ergibt,
legt im Übrigen auch der Registereintrag, der auf CANA CLUB lautet, keine
andere Lesart nahe. Das Signet überlappt sich mit einer auf die rechte und
linke Seite hin offenen, ebenfalls metallisch wirkenden Ellipsenumrah-
mung. Die Beschwerdeführerin weist zu Recht darauf hin, dass Kreise und
Ellipsen zu den geometrischen Grundformen gehören, die zum Gemeingut
zählen. Unbeschadet davon können jedoch auch gemeinfreie Elemente
den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen (BGE 122 III 382 E. 5b
"Kamillosan"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 65). In die offene Ellipse hinein sind
die Wortelemente "CANA CLUB" gesetzt. Als deren hervortretendes typo-
grafisches Merkmal sind die Majuskeln zu nennen, die stark betonte Seri-
fen aufweisen. Rechts oberhalb des Wortes "CLUB" ist der Schutzvermerk
® angebracht.
Bei komplexen Marken besteht der Markenschutz grundsätzlich für die
Marke in ihrer Ganzheit. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, treten die
grafischen Elemente der angefochtenen Marke optisch zwar deutlich her-
vor, ohne jedoch das Zeichen insgesamt zu dominieren und die Wortbe-
standteile vollständig in den Hintergrund zu drängen. Unter Einbezug des
Umstands, dass die in Frage stehenden visuellen Elemente den durch-
schnittlich aufmerksamen Abnehmern keine unmittelbar gattungsbezoge-
nen Hinweise auf alkoholische Getränke liefern, ist beim angefochtenen
Zeichen von einer gleichgewichtigen Stellung der Wort- und Bildelemente
auszugehen.
6.1.2 Die kombinierte Wort-/Bildmarke HAVANA CLUB ist ebenfalls in Ma-
juskeln gesetzt. Die serifenlose Schrift lehnt sich eng an die sachlich-funk-
tionale Bauhaus-Typografie der 1920er Jahre an. Der Vorinstanz ist darin
beizupflichten, dass diesem typografischen Gestaltungsmittel die Eignung
http://links.weblaw.ch/BGE-122-III-382
B-5653/2015
Seite 13
fehlt, im unvollständigen Erinnerungsbild der Abnehmer einen bleibenden
Eindruck zu hinterlassen. Für die Widerspruchsmarke tritt das Bildelement
im Rahmen des umfassenden Zeichenvergleichs dementsprechend in den
Hintergrund (vgl. Urteil BGer 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010 E. 2.4 "terroir
[fig.]"; Urteil des BVGer B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 2.3 "Lombard
Odier & Cie").
6.1.3 Der gleiche zweiteilige Zeichenaufbau, die identische Wortlänge im
übereinstimmenden Markenbestandteil "CLUB" und die Verwendung von
Majuskeln fallen im Rahmen der bildbezogenen Gesamtwürdigung zu we-
nig ins Gewicht, um die deutlich hervortretenden Unterschiede zwischen
den beiden Zeichen aufzuwiegen. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die
einander gegenüberstehenden Zeichen auf der bildlichen Ebene einen hin-
reichend grossen Abstand zueinander einhalten.
6.2 Die nachfolgende Klanganalyse stützt sich auf die distinktiven Merk-
male Vokalfolge, Silbenzahl und Aussprachekadenz.
6.2.1 Die Wortfolgen HAVANA CLUB und CANA CLUB setzen sich aus un-
terschiedlichen ersten Zeichenbestandteilen und aus dem identischen Ein-
silber "CLUB" zusammen. Die Vorinstanz schliesst auf Grund dessen
auf eine Ähnlichkeit im Wortklang. Die Beschwerdegegnerin stellt das Ar-
gument in Abrede, die übereinstimmende Lautfolge "ANA" im ersten Wor-
telement lasse den Schluss auf eine Klangähnlichkeit zu. Sie wendet weiter
ein, die Vokalfolge unterscheide sich durch ihre unterschiedliche Länge
("A-A-A" versus "A-A"). Die Beschwerdeführerin liest demgegenüber die im
Signet enthaltenen Initialen mit und schliesst aufgrund dessen auf eine
identische Vokalreihung. Die Beantwortung der Frage, ob im Rahmen des
Aussprachevergleichs eine übereinstimmende Vokalreihung anzunehmen
ist oder nicht, hängt davon ab, ob die massgeblichen Verkehrskreise die im
Signet eingefassten Buchstaben als Initialen deuten, die von der Wortfolge
"CANA CLUB" getrennt sind (siehe E. 6.1.1). Die in das Signet integrierten
Initialen "C" und "A" sind übereinander angeordnet und so ineinander ver-
schränkt, dass der untere Bogenteil des Buchstabens "C" den Querstrich
von "A" formt. Durchschnittlich aufmerksame Abnehmer erschliessen sich
durch die vertikale Leserichtung von oben nach unten ein Deutungsmuster
und artikulieren die beiden Initialen als und nicht als einsilbiges und
bedeutungsloses Kurzwort [ka]. Die Beschwerdegegnerin führt hierzu er-
läuternd aus, die beiden Schriftzeichen repräsentierten die Anfangsbuch-
staben der Gesellschaft Cana Club S.A.R.L. Akronyme und Kurzzeichen,
die weder beschreibend sind noch aus anderen Gründen als gemeinfrei
http://links.weblaw.ch/BVGer-B-5390/2009
B-5653/2015
Seite 14
gelten, sind ungeachtet ihrer Kürze schutzwürdig und werden als normal
kennzeichnungskräftig eingestuft (Urteile des BVGer B-2246/2014 vom
29. Juni 2015, E. 3.4 "ysl [fig.]"; B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 6.2
"Mc [fig.]"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 22; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 83; a. M.
WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 147). Neben der numerischen Differenz in der Vo-
kalfolge (A-A-A versus A-A) kann nur bei einem Konsonanten eine Über-
einstimmung festgestellt werden (H-V-N versus C-N).
6.2.2 Nach dem oben Ausgeführten sind auf der Wortebene die Klangfor-
men von und zu vergleichen. Erstens ist hervorzuheben,
dass die beiden Wortbestandteile unterschiedliche Anlaute aufweisen, wo-
bei der Laut [k] im Gegensatz zu [h] eine hohe konsonantische Stärke auf-
weist. Dem Wortanfang, beziehungsweise dem Wortstamm, ist in der Re-
gel eine erhöhte Bedeutung beizumessen, weil sich die Markenadressaten
leichter an ihn erinnern. Dies gilt auch für Wortendungen, falls sie betont
werden (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; BGE 122 III 382 E. 5a "Ka-
millosan"; Urteil des BVGer B-1637/2015 vom 14. September 2015
E. 2.2 "Femibion" [fig.]). Die gleichlautenden Wortendungen "ANA" der
Vergleichszeichen sind beide unbetont und deswegen als schwacher An-
haltspunkt für eine Zeichenähnlichkeit zu werten.
6.2.3 Die phonetische Analyse führt zum Ergebnis, dass das Zeichen
auf der Klangebene kürzer ist als das Zeichen . Während
im Wort die Betonung auf der zweiten Silbe liegt, wird bei
die erste Silbe akzentuiert. Die Aussprachekadenzen der beiden Zeichen
widerspiegeln die unterschiedlichen Akzentverhältnisse und Silbenzahlen.
Trotz der festgestellten Unterschiede in den Erstgliedern führt der Ausspra-
chevergleich im Ergebnis zur Feststellung einer mittleren Klangähnlichkeit,
die in der Hauptsache aus dem übereinstimmenden zweiten Zeichenbe-
standteil "CLUB" herrührt.
6.3 Schliesslich sind die sich gegenüberstehenden Zeichen auf ihre Ähn-
lichkeit im Sinngehalt hin zu untersuchen.
6.3.1 Die Beschwerdegegnerin verneint eine rechtserhebliche Ähnlichkeit
im Sinngehalt, währenddessen die Beschwerdeführerin die Auffassung
vertritt, die semantische Nähe würde einerseits durch den Gebrauch der
spanischen Sprache und andererseits durch den übereinstimmenden zwei-
ten Wortbestandteil "CLUB" klar zutage treten.
B-5653/2015
Seite 15
6.3.2 Die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz haben ergeben, dass
der Begriff "HAVANA" (in englischer Orthografie) die Hauptstadt von Kuba
bezeichnet. Der karibische Inselstaat ist unter anderem für seine Vielfalt an
unterschiedlichen Rumsorten bekannt.
6.3.3 Der Begriff "CANA" benennt Ortschaften im Libanon, in Italien, in der
Slowakei sowie eine Landzunge (Punta) in der Dominikanischen
Republik. Zu Recht weist die Vorinstanz darauf hin, dass diese Örtlichkei-
ten dem überwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise nicht ge-
läufig sein dürften. Die lexikalische Bedeutung des spanischen Wortes
"cana" ist weitgespannt und umfasst unter anderem ein altes spanisches
Längenmass und ein "graues" oder "weisses Haar". Als umgangssprachli-
cher Ausdruck wird der Begriff auch als Bezeichnung für ein Gefängnis o-
der einen Polizisten verwendet (PONS Online-Wörterbuch, Spanisch-
Deutsch <http://de.pons.com>, abgerufen am 24.8.2016). Neben der un-
mittelbaren Wortbedeutung kommen gemäss bundesgerichtlicher Recht-
sprechung auch Gedankenverbindungen in Betracht, die das Zeichen un-
weigerlich hervorruft (BGE 121 III 377 E. 2.b "Boss"). Eine naheliegende
Gedankenassoziation führt zum Wort . Unter Verwendung
des Tilde-Zeichens steht der Begriff auch für Schnaps aus Zuckerrohr
(PONS Online-Wörterbuch, Spanisch-Deutsch <http://de.pons. com>, ab-
gerufen am 24.3.2016; Langenscheidt Handwörterbuch, Spanisch-
Deutsch, Berlin / München 2006, S. 143). Würde über die assoziative Ver-
knüpfung letztere Bedeutung angenommen, so läge eine direkt beschrei-
bende Bezeichnung für Rum vor, die eine entfernte thematische Verbin-
dung zu dem gegenüberstehenden Begriff "HAVANA" der Widerspruchs-
marke herzustellen vermag. Dieses Begriffsverständnis setzt jedoch
Sprachkenntnisse voraus, die beim überwiegenden Teil der angesproche-
nen Verkehrskreise nicht vorausgesetzt werden können. An diesem Be-
fund ändert sich auch nichts, wenn die drei weiteren Landessprachen in
die Bedeutungsermittlung miteinbezogen werden. Die Feststellung einer
semantischen Ähnlichkeit setzt jedoch voraus, dass beide Vergleichsmar-
ken einen für die Verkehrskreise erkennbaren Sinngehalt vermitteln (JOL-
LER, a.a.O., Art. 3 N. 156 f.).
6.3.4 Englische Begriffe werden in die Beurteilung miteinbezogen, sofern
sie für einen erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise verständ-
lich sind (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"). Der Anglizismus "CLUB"
ist eine in allen Landessprachen bekannte und verständliche Bezeichnung
für eine Vereinigung von Menschen mit gleichen Interessen auf geselligem,
sportlichem, künstlerischem, politischem oder wirtschaftlichem Gebiet oder
B-5653/2015
Seite 16
für einen Ort der Zusammenkunft derselben (Meyers Grosses Universalle-
xikon, Bd. 7, Mannheim / Wien / Zürich 1983, S. 645; Brockhaus / Wahrig
Deutsches Wörterbuch, 9. A., Gütersloh / München 2011, S. 847).
6.3.5 Das Kompositum "HAVANA CLUB" erhält in seiner Gesamtheit keine
von den einzelnen Bestandteilen unabhängige und neue Bedeutung, son-
dern der Begriff "CLUB" wird durch das Erstglied lediglich in Bezug auf
dessen räumliche Situierung präziser gefasst. Die Wortfolge bedeutet dem-
nach ein "Club in Havanna" oder ein "havannischer Club". Der Bestandteil
"HAVANA" eignet sich in besonderem Mass, starke Assoziationen auszu-
lösen und in der Markenerinnerung der Abnehmer einen bleibenden Ein-
druck zu hinterlassen. Der in die jüngere Marke übernommene Bestandteil
"CLUB" bleibt in beiden Zeichen auf der Ebene Sinngehalt individualisier-
bar und erkennbar. Unter Abwägung der vorgenannten Gesichtspunkte ist
der Vorinstanz darin beizupflichten, dass sich für einen überwiegenden Teil
der massgeblichen Verkehrskreise wegen des fehlenden Begriffsverständ-
nisses von "CANA" keine inhaltlichen Assoziationen zu "HAVANA" aufdrän-
gen. Das identische Zweitglied "CLUB" indiziert indessen eine gewisse se-
mantische Nähe zur Widerspruchsmarke.
6.4 Die Beurteilung der Vorinstanz, dass zwischen der Widerspruchsmarke
und der angefochtenen Marke insgesamt eine Zeichenähnlichkeit vorliegt,
ist damit im Ergebnis nicht zu beanstanden.
7.
Abschliessend ist in einer wertenden Gesamtbetrachtung die Verwechs-
lungsgefahr unter Berücksichtigung des Aufmerksamkeitsgrades der mas-
sgeblichen Verkehrskreise und der Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke zu beurteilen.
7.1 Für die Beurteilung ist von Belang, dass das angefochtene Zeichen
trotz einer gewissen Klangähnlichkeit und semantischen Nähe für identi-
sche, beziehungsweise für gleichartige Waren benutzt werden soll. Je ähn-
licher sich die Waren oder Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden
Zeichen sind, desto strengere Anforderungen sind an den Zeichenabstand
zu stellen (BGE 128 III 96 E. 2c "Orfina"; BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appen-
zeller [fig.]"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 8). Auch wenn unter Anwendung eines
strengen Beurteilungsmassstabes und unter Berücksichtigung einer durch-
schnittlich aufgewendeten Aufmerksamkeit eine direkte Verwechslungsge-
fahr wegen der insgesamt eher schwach ausgeprägten Zeichenähnlichkeit
B-5653/2015
Seite 17
als unwahrscheinlich erscheint, so könnten die massgeblichen Verkehrs-
kreise unter Umständen wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen den
Markeninhabern vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (vgl. BGE 128
III 96 E. 2a "Orfina"; 127 III 160 E. 2a "Securitas"; Urteil des BVGer
B-2717/2015 vom 11. November 2015 E. 2.4 "Joop!"). Eine mittelbare Ver-
wechslungsgefahr ist unter anderem dann anzunehmen, wenn der gemein-
same Bestandteil die Vermutung nahelegt, dass die Zeichen zu einer Mar-
kenserie eines Unternehmens gehören. Die Erhärtung dieser Vermutung
setzt allerdings voraus, dass der gemeinsame Stammbestandteil kenn-
zeichnungskräftig ist und effektiv Assoziationen zur älteren Marke auslöst.
Die blosse Übereinstimmung in gemeinfreien Teilelementen vermag im Re-
gelfall keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr auszulösen
(Urteil des BVGer 626/2015 vom 9. Juni 2016 E. 6.4 "Kalisan";
B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 6.4 "Street Parade"; vgl. RKGE in
sic! 2006, S. 761 E. 5 "McLake"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 23 ff.; MARBACH,
SIWR III/1, N. 964 ff.).
7.2 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin vertreten die Auffassung,
der übereinstimmende Zeichenbestandteil "CLUB" sei nur dann kennzeich-
nungskräftig, wenn er sich im Verwendungszusammenhang mit den bean-
spruchten Waren nicht eng an beschreibende Sachbegriffe des allgemei-
nen Sprachgebrauchs anlehne. Die Vorinstanz merkt zudem an, Rum aus
Havanna würde in Weinclubs oder in Spirituosenclubs angeboten, weswe-
gen der Begriff im strittigen Warenbereich als dem Gemeingut zugehörig
anzusehen, beziehungsweise als kennzeichnungsschwach einzustufen
sei.
7.2.1 Der Begriff "CLUB" trägt markenrechtlich dann wenig zur Unterschei-
dungskraft der Widerspruchsmarke bei, wenn er mit dem Kennzeichnungs-
gegenstand einen hinreichend konkreten Sachzusammenhang aufweist,
der es den massgeblichen Verkehrskreisen ermöglicht, unmittelbar und
ohne besonderen Aufwand an Fantasie eine Beschreibung der in Rede
stehenden Waren zu erkennen. Vorliegend sind weder Beschaffenheitsan-
gaben noch Informationen zu spezifischen Produkteigenschaften strittig,
sondern der Hinweis auf einen üblichen Ort des Verkaufs und der Konsu-
mation. Der Vorinstanz ist darin zuzustimmen, dass die fraglichen Rumge-
tränke auch in Wein- oder in Spirituosenclubs, beziehungsweise im Rah-
men von Seminaren oder Degustationen für Liebhaber des gepflegten Al-
koholgenusses in Anspruch genommen werden. Zudem zeigt die von der
Beschwerdeführerin ins Recht gelegte Statistik zum Konsumverhalten der
B-5653/2015
Seite 18
Abnehmer, dass ein verbreitetes Mischgetränk aus Rum ganz überwie-
gend in Bars, aber auch bei Freunden und im häuslichen Bereich konsu-
miert wird (Beilage 5, GfK Study 2014, S. 33). Clubs als Orte der geselligen
Zusammenkunft verfügen regelmässig über eine Bar, an der Rumgetränke
erworben werden können (vgl. Urteil des BVGer B-7503/2006 vom 11. Mai
2007 E. 5.2 "Absolut").
7.2.2 Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, wird der Schutzumfang einer
Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt (Urteile des BVGer
B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 7.3 "Clinique"; B‐5179/2012 vom
20. Mai 2014 E. 6.3 " Tivo"; B‐5874/2011 vom 4. März 2013 E. 4.2 "Gado-
vist"). Diese Grenze kann indessen erst bei vollkommen im Gemeingut ste-
henden und rein beschreibenden Begriffen und nicht bereits bei jedem teil-
weise beschreibenden Sinngehalt erreicht sein, welcher die Unterschei-
dungskraft der Marke nur schwächt oder beeinträchtigt (Urteile des BVGer
B-6821/2013 vom 25. Februar 2015 E. 7.3 "Clinique"; B-5179/2012 vom
20. Mai 2014 E. 6.3 "Tivo"). Zwar ist davon auszugehen, dass aus Sicht
eines nicht unerheblichen Teils der Abnehmer ein hinreichend konkreter
Zusammenhang zwischen dem Zeichenbestandteil "CLUB" und Rum aus
Havanna besteht, da der fragliche Begriff eine direkte Anspielung auf einen
üblichen Ort Konsumation, beziehungsweise auf einen hauptsächlichen
Verkaufsort der fraglichen Ware enthält. Indessen entfaltet der Bestandteil
"CLUB" keine ausschliesslich beschreibende Wirkung, weil sich das Ge-
tränkeangebot in Clubs nicht auf Rumgetränke beschränkt, sondern eine
breitere Produktpalette umfasst. Überdies wird Rum auch in Detailhandels-
geschäften erworben und im häuslichen Bereich konsumiert. Der Marken-
bestandteil "CLUB" weist für den strittigen Warenbereich demnach einen
teilweise beschreibenden Charakter auf und ist infolgedessen in diesem
Grad in seiner Kennzeichnungskraft geschwächt.
7.3 Wie oben ausgeführt, bezeichnet "HAVANA" die Hauptstadt des Insel-
staates Kuba, der für seine Rumproduktion bekannt ist. Vorbehaltlich einer
eventuellen Verkehrsdurchsetzung verfügt ein Markenbestandteil, der sich
auf eine qualifizierte Herkunftsangabe stützt, über eine originäre Kenn-
zeichnungsschwäche mit einem entsprechend schmalen Schutzbereich
(JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 86; MARBACH, SIWR III/1, N 981).
7.4 Die Zusammensetzung der Bestandteile "HAVANA" und "CLUB", die
beide in unterschiedlichem Mass beschreibend sind, führt nicht zu einer
sprachlichen Neuschöpfung, deren Kennzeichnungskraft über die Summe
der Bestandteile hinausgeht. Der Grad der originären Kennzeichnungskraft
B-5653/2015
Seite 19
kann nach den vorstehenden Ausführungen folglich nur als niedrig ange-
setzt und der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit daher nur ein enger
Schutzumfang zugebilligt werden.
8.
Nach dieser Feststellung ist zu beurteilen, ob die Widerspruchsmarke den
Schutzbereich allenfalls durch eine derivativ erworbene Kennzeichnungs-
kraft ausdehnen konnte.
8.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die international teilweise als
berühmt qualifizierte Marke sei durch einen intensiven Gebrauch auch in
der Schweiz äusserst bekannt. Die erhöhte Verkehrsbekanntheit erweitere
den geschützten Ähnlichkeitsbereich beträchtlich. Der Beschwerdeführerin
ist darin zu folgen, dass eine durch intensive und dauerhafte Benutzung
der Marke erworbene Bekanntheit einem originär kennzeichnungsschwa-
chen Markenzeichen eine erhebliche Individualisierungskraft verleihen und
dadurch den geschützten Ähnlichkeitsbereich erweitern kann (BGE 122 III
382 E. 2b "Kamillosan"). Die Beschwerdeführerin weist in diesem Zusam-
menhang nachdrücklich auf das in ihrem Auftrag erstellte demoskopische
Gutachten hin, das im Ergebnis eine Markenbekanntheit von über 70 Pro-
zent ausweist.
8.2 Demoskopische Gutachten können die Wahrnehmung des Marktauf-
tritts bis zu einem gewissen Grad abbilden, jedoch sind deren Ergebnisse
im Rahmen der Beweiswürdigung für die Gerichte nicht bindend (Urteil des
BVGer B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.8 "Oktobertreffen"; MAR-
BACH, SIWR III/1, N. 462 ff., 942 ff.). Es ist Aufgabe des Gerichts, die Eig-
nung des Gutachtens zu prüfen sowie festzustellen, ob es korrekt erstellt
wurde und ob die Kriterien der Wiederhol-, Überprüf- und Nachvollziehbar-
keit beachtet wurden (Urteil des BVGer B-5169/2011 vom 17. Februar
2012 E. 2.8 "Oktoberfest-Bier", mit Hinweis auf MARBACH, SIWR III/1,
N. 463). Vorliegend betrifft das Beweisthema die derivativ erworbene
Kennzeichnungskraft der Marke HAVANA CLUB [fig.].
8.3 Die Beschwerdeführerin reicht als Beweismittel ein Management-Sum-
mary einer quantitativen Online-Umfrage (brand tracker) aus dem Jahr
2014 ein. Die ins Recht gelegte Umfrage bildet die Sprachregionen und
das Geschlechterverhältnis repräsentativ ab (Beilage 5, GfK Study 2014,
S. 7). Total wurden 2012 Personen online befragt. Die eingereichte Zusam-
menfassung enthält allerdings nur unzureichende Erläuterungen zum Stu-
dienapparat. Der Umfrage ist zu entnehmen, dass die Gruppe der über
B-5653/2015
Seite 20
55-Jährigen ausgeklammert wurde, was einem Anteil von 34,88 Prozent
der erwachsenen inländischen Bevölkerung über 18 Jahren entspricht
(Quelle: Bundesamt für Statistik [BfS], Statistik der Bevölkerung und der
Haushalte [STATPOP], Datenbank: BFS STAT-TAB). Überdies ist die Al-
tersgruppe der 18- bis 25-Jährigen statistisch übervertreten (Beilage 5, GfK
Study 2014, S. 4). Durch die vorgenommene Gewichtung nach Hauptkun-
dengruppen ergeben sich bereits so erhebliche Abweichungen zu den in
E. 4.1 definierten Verkehrskreisen, dass die vorliegende Marktbefragung
als Beweismittel insgesamt nicht verwertbar ist.
8.4 Im Übrigen ist anzumerken, dass sich das beigebrachte Beweismittel
aus weiteren Gründen nicht eignet, valide Aussagen über die derivativ er-
worbene Kennzeichnungskraft zu liefern. In der einleitenden Frage stellten
die Interviewer sicher, dass sie denjenigen Teil der Bevölkerung erreichen,
der tatsächlich Getränke aus der Produktpalette der Beschwerdeführerin
konsumiert.
Die Fragestellung lautet wie folgt:
Parmi les boissons alcoolisées suivantes, veuillez indiquer, pour chacune d'elles,
la dernière fois que vous l'avez consommée quel que soit le lieu: chez vous, chez
des amis, dans un bar, un restaurant...
[Antwortauswahl: Rhum, Vin mousseux, Vodka, Apéritif amer, Whisky, Liqueur,
Spiritueux anisés, Champagne].
(GfK Study 2014, S. 15, consommateurs [18–55 ans] de boissons alcooli-
sées 12 derniers mois [n=1634, 81,2%]). Der Frage nach der Bekanntheit
wurde damit eine Selektionsfrage vorgelagert, die eine Filterung nach
Rumkonsumenten erlaubt (GfK Study 2014, S. 15 f. [n=711]). Im Anschluss
daran wurde die Markenbekanntheit ausschliesslich aus der Rum konsu-
mierenden Teilgruppe errechnet, die lediglich 44 Prozent (n=711) der iden-
tifizierten consommateurs [18–55 ans] de boissons alcoolisées der letzten
zwölf Monate umfasst (n=1634). Bei der Ermittlung der Kennzeichnungs-
kraft darf indessen kein Basiswechsel auftreten. Der Kennzeichnungsgrad
ist als Prozentanteil aller befragten Personen auszuweisen und nicht nur
der kleineren Filtergruppe, die eine Vorfrage positiv beantwortet hat. Die
für die Bestimmung der derivativen Kennzeichnungskraft massgeblichen
Verkehrskreise setzen sich nicht nur aus den effektiven Rumkonsumenten
zusammen, sondern sie umfassen auch die potenziellen Nachfrager (vgl.
B-5653/2015
Seite 21
ANNE NIEDERMANN, "Keytrader / Keytrade". Handelsgericht Aargau vom
19. Januar 2015, sic! 2015, S. 400, 409).
Die daran anschliessenden Fragen zur aktiven Markenbekanntheit lauten
wie folgt:
Lorsque vous pensez à des marques de rhum, quel est le premier nom de marque
qui vous vient à l'esprit?
Quelles autres marques de rhum connaissez-vous, ne serait-ce que de nom?
11 Prozent aus der Rum konsumierenden Teilgruppe gaben die Marke HA-
VANA CLUB als Erstnennung an, weitere 17 Prozent konnten die Wider-
spruchsmarke ohne Unterstützung anführen (GfK Study 2014, S. 16
[n=711]). Allerdings setzt die Fragestellung den zu ermittelnden Mar-
kencharakter bereits voraus. Dieses methodische Vorgehen führt im vor-
liegenden Beweiszusammenhang ebenfalls zur Unbeachtlichkeit des Par-
teigutachtens, da die befragten Personen sich nicht zum Kennzeichnungs-
grad äussern konnten, der eigentlich zu ermitteln gewesen wäre. Auch die
nachfolgenden Fragen thematisieren weder die Wahrnehmung des Zei-
chens als Herstellerhinweis noch dessen Zuordnung zu einem Unterneh-
men (vgl. Urteil des BGer, SMI 1984, S. 120, 124 "Levi's Jeans"; Urteil des
BVGer B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 5.3 "Oktoberfest-Bier"; ANNE
NIEDERMANN / MARTIN S. SCHNEIDER, Der Beitrag der Demoskopie zur Ent-
scheidfindung im schweizerischen Markenrecht. Durchgesetzte Marke –
berühmte Marke, sic! 2002, S. 815, 821 ff.).
8.5 Dem Gutachten ist weiter zu entnehmen, dass den Umfrageteilneh-
mern bei gewissen Fragen Bildvorlagen gezeigt wurden (GfK Study 2014,
S. 5). Allerdings wird nicht offengelegt, ob und wenn ja, welche Abbildun-
gen für die gestützte Frage zum Bekanntheitswert (47%; GfK Study 2014,
Kategorie "assistée", S. 16) tatsächlich verwendet wurden. Somit ist für das
Bundesverwaltungsgericht nicht nachprüfbar, ob diese Vorlagen einen Her-
stellerhinweis enthielten und/oder, ob der produktbezogene Gebrauch und
die Markenbekanntheit tatsächlich das strittige Wort-/Bildzeichen HAVANA
CLUB [fig.] und nicht eine andere registrierte Bild- oder dreidimensionale
Marke (Nr. 660280 oder Nr. 603612) der Markeninhaberin betrifft, die im
Gesamtbild wesentlich vom strittigen Zeichen abweicht. Das Umfragegut-
achten kann folglich auch den Nachweis nicht erbringen, dass die strittige
Marke als Zeichen tatsächlich so wahrgenommen und erinnert wird, wie
sie eingetragen ist.
B-5653/2015
Seite 22
8.6 Weil der Beweiswert einer demoskopischen Befragung wesentlich da-
von abhängt, ob sich diese hinreichend auf das Beweisthema bezieht, ist
unter Würdigung der vorgenannten Gesichtspunkte festzustellen, dass
dem beigebrachten Beweismittel insgesamt die Eignung fehlt, einen hohen
derivativen Kennzeichnungsgrad der Marke HAVANA CLUB [fig.] glaubhaft
zu machen.
8.7 Die mit einer Privaturkunde ausgewiesenen Umsatzzahlen für den
Markt Schweiz zeigen für den Zeitraum 2009 – 2013 ein Verkaufsvolumen,
das sich zwischen (...) und (...) Litern pro Jahr bewegt (Beilage 2). Die
Beschwerdeführerin argumentiert nicht mit einem daraus ermittelten Markt-
anteil in der Schweiz, sondern sie rechnet den Pro-Kopf-Konsum hoch. Un-
ter der Annahme, dass rund 50 Prozent der schweizerischen Bevölkerung
Rum konsumieren (vgl. E. 7.4.3), entspräche dies einem Jahreskonsum
von rund (...) pro Kopf.
Der inländische Absatz ist grundsätzlich geeignet, als Indiztatsache für die
Markenbekanntheit in die Beweiswürdigung miteinzufliessen. Das zwi-
schen 2009 – 2013 erzielte Verkaufsvolumen lässt darauf schliessen, dass
die zur Rede stehende Spirituose mindestens bei einem Teil der massge-
blichen Verkehrskreise bekannt ist. In zeitlicher Hinsicht wird in der Regel
ein belegbarer Markengebrauch während zehn Jahren erwartet (MARBACH,
SIWR III/1, N. 459 f.). In besonderen Fällen kann auch eine kürzere Ge-
brauchsperiode genügen (Urteile des BVGer B-2418/2014 vom 17. Feb-
ruar 2016 E. 6.1.2 "bouton [fig.]"; B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.2
"Ein Stück Schweiz"; ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung im
schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, S. 51 f.). Eine nachgewiesene
Nutzung während fünf Jahren genügt den Anforderungen an den Nachweis
eines intensiven Gebrauchs nicht, zumal die Beschwerdeführerin auch
keine besonderen Umstände geltend macht, die eine andere Beurteilung
nahelegen. Im Übrigen lassen die beigebrachten Umsatzzahlen keinen
Rückschluss auf den tatsächlichen markenmässigen Gebrauch der Wider-
spruchsmarke zu. Aus der Zahlenaufstellung wird nicht erkennbar, ob die
Widerspruchsmarke produktbezogen am entsprechenden Markt verwen-
det oder rein unternehmensbezogen, ausschliesslich firmenmässig, deko-
rativ oder auf eine andere Weise produktunabhängig benutzt wird (vgl. Ur-
teil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region.
Für die Region."; WYSS, a.a.O., S. 182).
B-5653/2015
Seite 23
8.8 Bei den ins Recht gelegten Entscheiden des Verwaltungsgerichts in
Athen und des High Court of Justice in Madrid, in welchen die Verkehrsbe-
kanntheit der Widerspruchsmarke als gerichtsnotorisch beurteilt wurde,
handelt es sich um nicht beglaubigte und um teilweise lückenhafte Über-
setzungen. Ausländische Entscheide präjudizieren die vorliegend zu beur-
teilende Streitsache indessen nicht. Sie können allenfalls im Rahmen einer
rechtsvergleichenden Auslegung als frei zu würdigendes Beweismittel
(Art. 19 VwVG i.V.m. Art. 40 BZP) berücksichtigt werden, falls die Rechts-
lage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf die-
selbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"). Griechenland
und Spanien sind Mitgliedstaaten des Madrider Protokolls (MMP), Spanien
ist zudem Signatarstaat des Madrider Abkommens (MMA). Allerdings be-
ziehen sich die Rechtstatsachenermittlungen im Entscheid aus Griechen-
land nicht auf die Widerspruchsmarke HAVANA CLUB [fig.], sondern auf
das nachstehend wiedergegebene Zeichen mit der Registernummer
121985/1994.
Der Entscheid aus Spanien hat ebenfalls nicht die Widerspruchsmarke
zum Gegenstand, sondern eine reine Wortmarke (Nr. 99789), die im Ge-
samtbild indessen nur eine geringe Abweichung aufweist.
8.9 Zusammenfassend ergibt sich zur Frage des geltend gemachten er-
weiterten Schutzumfangs der Widerspruchsmarke, dass es der Beschwer-
deführerin nicht gelingt, einen durch den produktbezogenen Gebrauch ver-
mittelten hohen Bekanntheitsgrad, der die ursprünglich verminderte Kenn-
zeichnungskraft des Zeichens insgesamt erhöhen könnte, glaubhaft
darzulegen.
9.
Die Beschwerdeführerin argumentiert, die Widerspruchsmarke sehe sich
aufgrund ihrer grossen Bekanntheit einer erhöhten Rufausbeutungsgefahr
ausgesetzt. Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ist indessen aus-
schliesslich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr Prüfgegenstand
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(Art. 31 Abs. 1 MSchG). Weder die Beeinträchtigung der Unterscheidungs-
kraft, noch die Rufausbeutungsgefahr (Art. 15 MSchG) bilden zu berück-
sichtigende Beurteilungskriterien für die Feststellung einer rechtserhebli-
chen Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG.
10.
Schliesslich macht die Beschwerdeführerin besondere Umstände des Ein-
zelfalls geltend. Die Endabnehmer würden ihre Kaufentscheidung oft in
dunklen Bars oder Clubs mit einer hohen Lärmbelastung treffen. Die situa-
tive Besonderheit bei der Getränkebestellung beeinflusse das Unterschei-
dungsvermögen in negativer Weise und erhöhe dadurch die Verwechs-
lungsgefahr. Für die Beantwortung der Frage, ob die Waren aufgrund
schlechter Lichtverhältnisse, beziehungsweise zu grossem Abstand zur
Käuferschaft nicht unterscheidbar sind oder ob die hohe Geräuschkulisse
in Clubs die akustische Wahrnehmung der Barkeeper beeinträchtigt, ist da-
rauf hinzuweisen, dass die von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten
Argumente Behauptungen darstellen, die sich auf keine der vorgelegten
Beweisofferten stützen. Dem an die besonderen Verkaufsumstände an-
knüpfenden Argument kann daher nicht gefolgt werden.
11.
In Anbetracht des engen Schutzbereichs der Widerspruchsmarke und un-
ter Berücksichtigung einer durchschnittlich aufgewendeten Aufmerksam-
keit in der Kaufsituation sowie unter Einbezug des kompensationsgeeigne-
ten Bildaspektes, der insgesamt selbst unter Anwendung eines strengen
Massstabes zu einem genügenden Zeichenabstand führt, kann im Ergeb-
nis weder eine direkte noch eine indirekte Verwechselbarkeit im Sinne von
Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG festgestellt werden.
12.
Aus den oben dargelegten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen.
13.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Verfahrens der Beschwerdefüh-
rerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
14.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art
der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
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[VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei
bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und
Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinen-
fuss [3D]", mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist im vorliegenden
Verfahren auszugehen, da vor allem der Bestand der angefochtenen Mar-
ke und nicht der Wert der Widerspruchsmarke zur Diskussion steht. Die
Verfahrenskosten werden daher vorliegend auf Fr. 4'000.- festgelegt und
mit dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss ver-
rechnet.
15. Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der
Beschwerdeführerin zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m.
Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Ver-
tretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8
VGKE). Da die Beschwerdegegnerin vor dem Bundesverwaltungsgericht
nicht anwaltlich vertreten war und ihr kein entschädigungspflichtiger Auf-
wand entstanden ist, hat sie keinen Anspruch auf Entschädigung der Ver-
tretungskosten für das Beschwerdeverfahren (Urteil des BGer
2C_846/2013 vom 28. April 2014 E. 4.1; MARCEL MAILLARD, in: Praxiskom-
mentar VwVG, Waldmann / Weissenberger [Hrsg.], Zürich, 2. A. 2016,
Art. 64, N 34;). Der nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin ist
daher keine Parteientschädigung zuzusprechen.
16.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Das Urteil ist daher endgültig.
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