Decision ID: 4e099bd9-2458-470f-a2b1-6e16dde2c1cf
Year: 2022
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die DERMAVITA COMPANY (LIMITED PARTNERSHIP) PARSEGHIAN &
PARTNERS, domiziliert in Beirut, Libanon (nachfolgend: Beschwerdegeg-
nerin) hinterlegte am 24. Oktober 2016 unter Beanspruchung einer norwe-
gischen Priorität vom 22. April 2016 die Wortmarke Nr. 701'681 "JUVE-
DERM". Diese Marke wurde am 1. Mai 2017 in Swissreg veröffentlicht und
ist für folgende Waren der Klasse 3 des Abkommens von Nizza über die
internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintra-
gung von Marken (SR 232.112.9) eingetragen:
Klasse 3:
Bleichmittel und andere Stoffe zum Wäschewaschen; Reinigungs-, Polier-,
Scheuer- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Kosmetika,
Haarwässer; Zahnputzmittel; Kosmetika für den professionellen Gebrauch und für
den Gebrauch durch den Endverbraucher; kosmetische Cremes, Emulsionen, Lo-
tionen, Flüssigkeiten, Lösungen, Milche, Gele und Öle für die Haut (Gesicht, Kör-
per, Hände, Füsse und Hals), Öle für kosmetische Zwecke; Kosmetik-Kits; kosme-
tische Mittel und Zubereitungen für die Hautpflege; kosmetische Masken; Kosme-
tika, kosmetische Mittel für Schlankheitszwecke; Kosmetika für Peeling, kosmeti-
sche Peelings; Kosmetika zur Glättung der Haut; Kosmetika zur Haarkonditionie-
rung und Pflege der Haare und Kopfhaut; kosmetische Sonnenschutzmittel und
Zubereitungen (Emulsionen, Lotionen, Milch, Gele, Öle, Flüssigkeiten); kosmeti-
sche Präparate zur Hautaufhellung, Hautaufhellungscremes; Bleichmittel (Entfär-
bungsmittel) für kosmetische Zwecke; Kosmetika zur Aufhellung der Haut; Kos-
metika zur Perfektionierung des Teint; Anti-Falten-Kosmetika, Hautverjüngungs-
kosmetika, Hautaufhellungskosmetika; kosmetische Mittel zur Hautbefeuchtung;
Kosmetika zur Stärkung der Haut; ätherische Öle und aromatische Auszüge; Rei-
nigungs- und Duftstoffzubereitungen mit ätherischen Ölen oder aromatischen Aus-
zügen.
B.
Gegen diese Eintragung erhob die in Frankreich domizilierte ALLERGAN
HOLDINGS France SAS (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 9. Juni
2017 gestützt auf ihre internationale Registrierung Nr. 810'018 "JUVE-
DERM" Widerspruch und beantragte den vollständigen Widerruf der Marke
Nr. 701'681 "JUVEDERM". Die Widerspruchsmarke wurde am 23. Mai
2003 mit Basiseintragung in Frankreich hinterlegt und ist für folgende Wa-
ren eingetragen:
Klasse 5:
Substances biocompatibles à usage médical destinées au comblement de la ride.
Klasse 10:
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, implants dermiques, peau arti-
ficielle à usage chirurgical, prothèses.
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Seite 3
Als Widerspruchsgrund machte die Beschwerdeführerin eine erhebliche
Verwechslungsgefahr geltend.
C.
Mit Widerspruchsantwort vom 2. Januar 2018 erhob die Beschwerdegeg-
nerin die Einrede des Nichtgebrauchs. Sie beantragte, den Widerspruch in
vollem Umfang abzuweisen und die angefochtene Marke in der eingetra-
genen Form aufrechtzuerhalten. In der Sache bestritt sie namentlich das
Bestehen einer Verwechslungsgefahr.
D.
Mit Widerspruchsreplik vom 12. März 2018 machte die Beschwerdeführe-
rin den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für die einge-
tragenen Waren der Klassen 5 und 10 geltend und reichte entsprechende
Gebrauchsbelege ein.
E.
In ihrer Widerspruchsduplik vom 17. September 2018 bestritt die Be-
schwerdegegnerin den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchs-
marke für die eingetragenen Waren der Klasse 10. Soweit darüber hinaus-
gehend könne diese Frage offenbleiben, weil zwischen den Waren der im
Streit liegenden Marken ohnehin keine Warengleichartigkeit bestehe.
F.
Am 10. Juli 2019 bestätigte der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin
seine Mandatsniederlegung schriftlich.
G.
Nach Abschluss des Schriftenwechsels reichte die Beschwerdeführerin am
12. Februar 2020 unaufgefordert weitere Gebrauchsbelege ein.
H.
Mit Widerspruchsentscheid vom 11. November 2020 wies die Vorinstanz
den Widerspruch mangels rechtserhaltenden Gebrauchs vollumfänglich
ab. Dieser Entscheid wurde der Beschwerdeführerin schriftlich und der Be-
schwerdegegnerin am 17. November 2020 durch Publikation im Bundes-
blatt eröffnet.
I.
Gegen diesen Widerspruchsentscheid erhob die Beschwerdeführerin am
11. Dezember 2020 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die
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Seite 4
Beschwerdeführerin beantragt, der Entscheid der Vorinstanz vom 11. No-
vember 2020 sei aufzuheben und die Markgenregistrierung Nr. 701'681
"JUVEDERM" in vollem Umfang zu widerrufen, unter Kosten- und Entschä-
digungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Aufgrund pandemiebe-
dingter Erschwernisse ersuchte die Beschwerdeführerin um Ansetzung ei-
ner Nachfrist, um weitere Beweismittel beschaffen zu können. In der Sache
wendet sie sich im Wesentlichen gegen die Auffassung der Vorinstanz, wo-
nach im Referenzzeitraum kein ernsthafter Gebrauch der Widerspruchs-
marke glaubhaft dargelegt worden sei.
J.
Mit Zwischenverfügung vom 15. Dezember 2020 wurde die in Beirut domi-
zilierte Beschwerdegegnerin unter Hinweis auf die Säumnisfolgen auf dem
diplomatischen Weg aufgefordert, eine gültige Zustelladresse in der
Schweiz zu bezeichnen. Am 28. Januar 2021 erklärte die Schweizerische
Botschaft in Beirut, die Zwischenverfügung vom 15. Dezember 2020 habe
sich als unzustellbar erwiesen.
K.
Am 29. Januar 2021 und am 1. Februar 2021 liess die Beschwerdeführerin
dem Bundesverwaltungsgericht innert erstreckter Frist die in Aussicht ge-
stellten Beweismittel zukommen.
L.
Mit Verfügung vom 10. Februar 2021 stellte die Instruktionsrichterin fest,
dass die Beschwerdegegnerin innert der ihr angesetzten Frist kein Zustell-
domizil in der Schweiz bezeichnet habe, weshalb ihr künftige Anordnungen
und Entscheide durch Publikation im Bundesblatt eröffnet würden. Das Dis-
positiv dieser Verfügung wurde mit Datum vom 18. Februar 2021 im Bun-
desblatt veröffentlicht.
M.
Am 12. April 2021 reichte die Vorinstanz ihre Vernehmlassung samt Vorak-
ten ein. Die Vorinstanz beantragt die kostenfällige Abweisung der Be-
schwerde vom 11. Dezember 2020. Zur Begründung führt sie an, im Zeit-
punkt der Prüfung hätten ihr keine hinreichenden Belege für einen rechts-
erhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke vorgelegen. Auch die im
Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht neu eingereich-
ten Belege seien hierfür ungenügend.
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Seite 5
N.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Ak-
ten wird, soweit sie entscheiderheblich sind, im Rahmen der nachfolgen-
den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG,
SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren
teilgenommen, ist als Verfügungsadressatin besonders berührt und hat ein
schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefoch-
tenen Verfügung. Damit ist sie zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
Bst. a–c des Verwaltungsverfahrensgesetzes [VwVG, SR 172.021]). Die
Beschwerde wurde innerhalb der gesetzlichen Frist sowie unter Einhaltung
der erforderlichen Formvorschriften eingereicht und der Kostenvorschuss
rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 63 Abs. 4
VwVG).
1.2 In diesem Beschwerdeverfahren ist einzig die Frage nach dem rechts-
erhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke strittig. Ob eine Verwechs-
lungsgefahr besteht, hat die Vorinstanz in keinem Verfahrensstadium ge-
prüft. Sie hätte diese Rechtsfrage gegebenenfalls auf dem Weg der Rück-
weisung zu beantworten, wenn sich die Beschwerde als begründet erwei-
sen sollte (Urteile des BVGer B-6505/2017 vom 21. Oktober 2019 E. 2.1
"Puma/MG Puma"; B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 2 "Koala [fig.]/Koa-
la's March [fig.]"; B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 1.2 "Hirsch
[fig.]/Hirsch [fig.]").
1.3 Die Anträge der Beschwerdeführerin gehen im Hauptbegehren über
diesen Streitgegenstand hinaus. Auf die Beschwerde ist daher nur insoweit
einzutreten, als ihr Hauptbegehren sinngemäss auch eine Rückweisung an
die Vorinstanz zwecks Prüfung der Verwechslungsgefahr miteinschliesst.
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Seite 6
2.
2.1 Eine Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren
und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. (Art. 11
Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG,
SR 232.11]). Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren
oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines unun-
terbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Wi-
derspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht ge-
braucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser
wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1
MSchG).
2.2 Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme
vor der Vorinstanz geltend gemacht werden, da die Einrede sonst verwirkt.
(Art. 22 Abs. 3 der Verordnung über den Schutz von Marken und Herkunfts-
angaben vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der Zeitraum, für
den der Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen ist, be-
stimmt sich rückwärts gerechnet vom Zeitpunkt, an dem die Widerspruchs-
gegnerin den Nichtgebrauch der Marke geltend macht. Die Berechnung
dieses Zeitraums richtet sich nach Art. 2 MSchV (Urteile des BVGer
B-6505/2017 vom 21. Oktober 2019 E. 4.1 "Puma/MG Puma";
B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 3.2 "CHROM-OPTICS/CHROM-OP-
TICS"; B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.2 "Life"; je mit Hinweisen).
2.3 Die Widersprechende muss den Gebrauch ihrer Marke in der Schweiz
im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern lediglich glaubhaft ma-
chen (Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen bedeutet, dem Richter aufgrund
objektiver Anhaltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen
Tatsachen nicht bloss möglich, sondern eine gewisse Wahrscheinlichkeit
für die glaubhaft zu machenden Tatsachen spricht, auch wenn die entschei-
dende Behörde noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie tatsächlich nicht
vorhanden sein könnten (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Uhrenarmband [3D]";
125 III 368 E. 4; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, N. 22 zu Art. 32 MSchG). Als mögli-
che Belege für das Glaubhaftmachen des Gebrauchs dienen Urkunden
(Rechnungen, Lieferscheine) oder Augenscheinobjekte (Etikettenmuster,
Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Alle Beweismittel müssen sich auf
den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs bezie-
hen, was voraussetzt, dass sie einwandfrei dem Gebrauchszeitraum zuge-
ordnet werden können. Undatierte Belege können aber unter Umständen
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Seite 7
in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt
werden (Urteile des BVGer B-6222/2019 vom 17. Juni 2020 E. 2.4
"Crunch/Tiffany Crunch n Cream"; B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4
"EXIT [fig.]/EXIT ONE"; je mit Hinweisen).
2.4 Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen
ist, oder in einer hiervon nur unwesentlich abweichenden Form, marken-
mässig, ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
und Dienstleistungen erfolgen (Urteil des BVGer B-6222/2019 vom
17. Juni 2020 E. 2.5 "Crunch/Tiffany Crunch n Cream", mit Hinweisen; EU-
GEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], SIWR Bd. III/1,
2. Aufl. 2009, Rz. 1370). Nur bezüglich derjenigen eingetragenen Waren
oder Dienstleistungen, für die eine Marke tatsächlich gebraucht wird (so-
fern nicht zureichende Gründe für den Nichtgebrauch bestehen), treten die
Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs ein (Urteil des BVGer
B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 2.5 "Facebook/Stressbook"). Kein
ernsthafter Markengebrauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurz-
fristige Markenbenutzung für Produkte des Massenkonsums (Urteile des
BVGer B-4552/2020 vom 7. Juli 2021 E. 2.4 "E*trade [fig.]/e trader [fig.]";
B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 6.9 "Heidiland/Heidi-Alpen").
2.5 Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte
anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11
Abs. 3 MSchG). Gemäss ständiger Rechtsprechung gilt als stellvertreten-
der Gebrauch etwa die Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit
dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesell-
schaften oder durch Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer
(BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco"; Urteile des BVGer B-4552/2020
vom 7. Juli 2021 E. 2.6 "E*trade [fig.]/e trader [fig.]"; B-40/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 2.6 "Egatrol/Egaltrol"; MARKUS WANG, in: Noth/Büh-
ler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 11
MSchG N. 104).
2.6 Unter Würdigung dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob die Internatio-
nale Registrierung Nr. 810'018 "JUVEDERM" für die eingetragenen Waren
der Klasse 5 und 10 rechtserhaltend gebraucht worden ist.
http://links.weblaw.ch/BGE-107-II-356
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Seite 8
3.
3.1 Die Beschwerdegegnerin reichte am 2. Januar 2018 ihre Wider-
spruchsantwort ein, in welcher sie gestützt auf Art. 32 MSchG einrede-
weise den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke form- und fristgerecht
behauptete. Die Gebrauchsschonfrist war zu diesem Zeitpunkt bereits ab-
gelaufen (Art. 22 Abs. 3 MSchV). Nach Massgabe von Art. 2 MSchV in Ver-
bindung mit Art. 12 Abs. 1 MSchG dauert die Referenzperiode für den
rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke folglich vom 2. Ja-
nuar 2013 bis zum 2. Januar 2018.
3.2 Die Beschwerdeführerin legte im vorinstanzlichen Widerspruchsverfah-
ren folgende Gebrauchsbelege ins Recht:
 12 Rechnungen der Allergan AG an unterschiedliche Abnehmer in der
Schweiz für den Zeitraum vom 6. Januar 2014 bis 12. November 2017 (Wi-
derspruchsreplik, Beilagen 1–12)
 Hands-on Training-Kalender 2015 H2 für die Schweiz (Widerspruchsreplik,
Beilage 13 und Vernehmlassungsbeilage 15/A)
 Kurzfachinformationen aus dem Jahr 2015 zu JUVEDERM® Produkten (Ver-
nehmlassungsbeilage 15/A)
 Broschüre Produktinformationen zu Juvederm-Produkten vom Oktober 2013
(Vernehmlassungsbeilage 15/B)
 Produktkatalog für das Jahr 2017 samt Abbildungen der Verpackungen für
Österreich 2016 (Vernehmlassungsbeilage 15/C)
 Advertorials, u.a. in den Zeitschriften "Brigitte" und "Gala" aus den Jahren
2014–2015, welche sich an ein breites Publikum richten sowie Werbeanzei-
gen für Deutschland 2015–2017 (Vernehmlassungsbeilage 15/D)
 Produktkatalog 2016 für die Schweiz (Vernehmlassungsbeilage 15/E)
 Beratungsbroschüre 2014 für die Schweiz (Vernehmlassungsbeilage 15/F)
 Witness Statement of the President of Allergan Holdings France SAS before
the Cancellation Division of the European Union Intellectual Property Office
vom 2. Mai 2016 betreffend europäische Juvederm-Marken (Vernehmlas-
sungsbeilage 15/G)
 Witness Statement of the Vice President of Allergan Inc. (USA), betreffend
Konzernstruktur und Markeninhaberschaft (Vernehmlassungsbeilage 15/H).
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Seite 9
3.3 Im Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdeführerin weitere Ge-
brauchsbelege ein:
 Urteil des Cour d'Appel de Versailles vom 29. September 2020 (Nr. 19/01666
/ Beschwerdebeilage 2)
 Übersetzung des Urteils des Oslo District Court vom 29. November 2019
(Nr. 19-064104TVI-OTIR/07 – nicht beglaubigte Übersetzung / Beschwerde-
beilage 3)
 Affidavits von Francis Michel Lemoine, Präsident der Allergan Holdings
France SAS vom 28. Januar 2021 mit Konvoluten (Beschwerdebeilage 6)
 "Exhibit FML-00": Erklärung zum Gebrauch der Marke "JUVEDERM" in
der Schweiz, Deutschland und Österreich mit Zustimmung des Inhabers
seit 2011
 "Exhibit FML-01": EC Design-Examination Certificates issued by DEKRA
Certification B.V. (European Directive 93/42/EEC)
 "Exhibit FML-02": Auswahl an 30 Rechnungen der Allergan AG
(Schweiz) an unterschiedliche Abnehmer in der Schweiz für den Zeit-
raum 2012 bis und mit 2017
 "Exhibit FML-03": Auswahl an Rechnungen der Pharm-Allergan GmbH
an Abnehmer in Deutschland für den Zeitraum 2012–2017
 "Exhibit FML-04": Ausdrucke von 14 Homepages von Kliniken und/oder
Praktikern in der Schweiz, welche JUVEDERM-Produkte samt Anwen-
dungen anbieten (nicht datiert bzw. 2021)
 "Exhibit FML-05": Auswahl an Homepages (Screenshots) von Kliniken
und/oder Praktikern in Deutschland, welche JUVEDERM-Produkte samt
Anwendungen anbieten (nicht datiert)
 "Exhibit FML-06": Produktinformation für "Juvéderm ULTRA 2" in diver-
sen Sprachen vom 9. September 2019
 Mitteilung Swissmedic vom 14. Januar 2015 (Beschwerdebeilage 7).
4.
4.1 Zwischen der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin ist zunächst strit-
tig, ob von einem stellvertretenden Gebrauch mit Zustimmung der Marken-
inhaberin (Art. 11 Abs. 3 MSchG) ausgegangen werden kann.
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Seite 10
4.1.1 Die Vorinstanz macht geltend, aus den eingereichten Gebrauchsbe-
legen gehe kein Bezug zwischen der schweizerischen Allergan AG und der
Markeninhaberin Allergan Holdings France SAS hervor. Die Affidavits der
Beschwerdeführerin seien erst nachträglich erstellt worden und stellten
reine Parteibehauptungen ohne Beweiswert dar. Die Beschwerdeführerin
habe auch durch weitere Beweismittel nicht aufzeigen können, dass ein
allfälliger Gebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz durch die Al-
lergan AG mit vorgängiger Zustimmung der Widersprechenden erfolgt sei.
4.1.2 Die Beschwerdeführerin führt an, es genüge bereits die Zugehörig-
keit einer Gesellschaft zum gleichen Konzern, um die erforderliche Kon-
trollmöglichkeit als Grundvoraussetzung für einen stellvertretenden Ge-
brauch mit Zustimmung des Markeninhabers zu begründen.
4.2 Aus den eingereichten Affidavits geht hervor, dass diese anlässlich des
Beschwerdeverfahrens abgegeben worden sind. Der Präsident der Aller-
gan Holdings France SAS bezeugt in seiner Erklärungsabgabe vom 28. Ja-
nuar 2021, dass der Inhalt der Wahrheit entspreche und richtig sei. Die
Benutzung der Juvederm-Marken durch die Konzerngesellschaften Aller-
gan AG (Schweiz), Pharm-Allergan GmbH (Österreich) und Allergan GmbH
(Deutschland) erfolge seit mindestens 2011 mit Zustimmung der Marken-
inhaberin (Beschwerdebeilage 6, FML-00 Ziff. 6–7).
4.3 Die Vorinstanz erkannte zutreffend, dass die in Frankreich bezeugten
Affidavits erst nach Ablauf der massgeblichen Referenzperiode abgegeben
worden sind. Der Notar bezeugte zudem ausschliesslich die Erklärungsab-
gabe und es blieb ungeprüft, ob die in den Affidavits beschriebenen Tatsa-
chen der Wahrheit entsprechen. Den Urkunden kommt für die Frage des
stellvertretenden Gebrauchs daher von vornherein keine verstärkte Be-
weiskraft im Sinne von Art. 9 Abs. 1 ZGB zu (vgl. Urteile des BGer
6B_1176/2017 vom 18. Januar 2018 E. 2.2.4; 5A_508/2010 vom 15. De-
zember 2010 E. 4.2). Ob die in den Affidavits enthaltenen Parteierklärun-
gen materiell richtig sind, ist daher im Rahmen der freien Beweiswürdigung
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu entscheiden
(CHRISTIAN EICHENBERGER, Schriftliche Zeugenaussagen, in: Jusletter,
28. Februar 2011, Rz. 29; vgl. Urteil des BVGer B-4552/2020 vom 7. Juli
2021 E. 2.12 und E. 4.1 "E*trade [fig.]/e trader [fig.]").
4.4 Die Tatsache, dass die Inhaberin der IR-Marke Nr. 810'018 in FML-02
(Ziffer 10), handelnd durch deren Präsidenten, auf 30 Rechnungen der Al-
lergan AG (Schweiz) aus den Jahren 2012–2017 Bezug nimmt und diese
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Seite 11
selber einreicht, liefert einen Hinweis darauf, dass sie dieser Benutzung
zumindest konkludent zugestimmt hat. Denn es erscheint unwahrschein-
lich, dass die Allergan AG (Schweiz) – und darüber hinaus auch die Pharm-
Allergan GmbH (Österreich) sowie die Allergan GmbH (Deutschland [FML-
03]) – gegen ihr eigenes Interesse gehandelt und der Beschwerdeführerin
die entsprechenden Beweismittel überlassen hätten, wenn die Marke jah-
relang in markenrechtsverletzender Weise benutzt worden wäre. Aus die-
sen Gebrauchsnachweisen geht ferner hervor, dass die E-Mailadresse der
Allergan AG (Schweiz) mindestens seit 2014 unter der Domain der Aller-
gan-Unternehmensgruppe (@allergan.com) angelegt ist, welcher auch die
Beschwerdeführerin angehört. Der Fremdbenutzungswille der Allergan AG
(Schweiz) zeigt sich sodann darin, dass sie im massgeblichen Zeitraum die
Widerspruchsmarke zusammen mit dem Logo der Beschwerdeführerin
und zahlreichen weiteren Unternehmen der weltweit tätigen Allergan-Un-
ternehmensgruppe verwendet (FML-02, FML-04, FML-06, Vernehmlas-
sungsbeilagen 7/1–12 und 15/E–F; zum Firmenlogo: Urteil des BVGer
B-3294/2013 vom 1. April 2014 E. 5.3 "Koala/Koala's March").
4.5 Die Kurzfachinformationen aus dem Jahr 2015 zu den verschreibungs-
pflichtigen JUVEDERM-Produkten und die Broschüre Produktinformatio-
nen vom Oktober 2013 (Vernehmlassungsbeilagen 15/A und 15/B) zeigen
ebenfalls einen direkten Bezug zur Unternehmensgruppe auf und verwei-
sen auf die Allergan AG als direkte Ansprechpartnerin für den schweizeri-
schen Markt.
4.6 Diese Belege lassen in ihrer Kombination auf einen wirtschaftlichen Be-
zug der Allergan AG (Schweiz) zur Allergan-Unternehmensgruppe und in-
nerhalb dieser auf eine Vermittler- und Vertriebsfunktion schliessen (vgl.
E. 2.5). Dass die Zustimmung für einen stellvertretenden Gebrauch zu-
nächst stillschweigend erteilt worden ist, schadet gemäss ständiger Recht-
sprechung und Lehre nicht (Urteile des BVGer B-40/2013 vom 21. Oktober
2013 E. 3.10 "Koala/Koala's March"; MARBACH, a.a.O., Rz. 1398).
4.7 Unter Würdigung dieser Umstände kann sich die Beschwerdeführerin
die Benutzung der IR-Marke "JUVEDERM" durch die schweizerische Aller-
gan AG als eigenen Gebrauch im Sinne von Art. 11 Abs. 3 MSchG anrech-
nen lassen.
B-6287/2020
Seite 12
5.
5.1 Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin die in der Klasse
5 eingetragenen biokompatiblen Substanzen für medizinische Zwecke, die
zum Auffüllen von Falten bestimmt sind, rechtserhaltend gebraucht hat.
5.1.1 Der im vorinstanzlichen Verfahren ausgewiesene Verkauf von mit
"JUVEDERM" gekennzeichneten Waren der Klasse 5 beträgt für die Jahre
2013 bis Ende 2017 über 500 Verkaufseinheiten in einem Gesamtbetrag,
der Fr. (...).– übersteigt (Vernehmlassungsbeilagen 7/1–12). Im Beschwer-
deverfahren reichte die Beschwerdeführerin als Bestandteil des Affidavits
FML-02 für den Zeitraum vom 3. Januar 2012 bis zum 29. Dezember 2017
insgesamt 30 zusätzliche Rechnungen der Allergan AG ein. Davon fallen
20 Rechnungen mit einer Liefermenge von insgesamt über 3'000 Verkaufs-
einheiten in den hier massgeblichen Zeitraum. Keine Juvederm-Produkte
weist die Rechnung Nr. 24 aus, weswegen dieser Gebrauchsbeleg nicht
berücksichtigt werden kann.
5.1.2 Die Marke "JUVEDERM" wird in diesen Rechnungsbelegen in einer
vom Registereintrag abweichenden Form verwendet. Aus den Belegen
geht hervor, dass die Widerspruchmarke unter Kombinationen wie "JUVE-
DERM Ultra" 2–4, "JUVEDERM Voluma", "JUVEDERM Ultra Smile TSK",
"JUVEDERM Volbella", "JUVEDERM Volift", "JUVEDERM Hydrate" und
"JUVEDERM Volift Retouch" angeboten wird.
Diese Zusätze legen zunächst eine Markenserie unter dem Stammbe-
standteil "JUVEDERM" nahe. Sie versprechen sodann eine besonders
hohe Wirkung, viel Volumen beziehungsweise Hautfeuchtigkeit nach einer
Faltenunterspritzung oder ein aussergewöhnliches Lächeln. Damit bezie-
hen sich auf die Eigenschaften der Waren und sind in ihrem Charakter be-
schreibend und/oder anpreisend. Die Hinzufügung dieser beschreibenden
und/oder anpreisenden Zusätze verändern die Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke "JUVEDERM" allerdings nicht entscheidend. Insoweit
die Wortmarke "JUVEDERM" also nicht in Alleinstellung benutzt wird, er-
kennen die Abnehmer diese auch in Verbindung mit den Zusätzen und fas-
sen sie als mit der eingetragenen Marke übereinstimmend auf (vgl. Urteil
des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2010 E. 5.2 "Heidiland/Heidi-Alpen";
RKGE in sic! 2004 420, 421, Sopinae [fig.]/Sobranie"; BERNARD VOLKEN,
in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzge-
B-6287/2020
Seite 13
setz, 3. Aufl. 2017, Art. 11 MSchG N. 104). Im Ergebnis ist daher von Ge-
brauchshandlungen in einer von der Eintragung nicht wesentlich abwei-
chenden Form auszugehen (Art. 11 Abs. 2 MSchG).
5.1.3 Als Augenscheinobjekte hat die Beschwerdeführerin verschiedene
Abbildungen von Produktverpackungen eingereicht, auf welchen die Wi-
derspruchsmarke durch die Hinzufügung eines accent aigu (Juvéderm)
von ihrer eingetragenen Form teilweise abweicht (Vernehmlassungsbei-
lage 7 und 15/E–F). Diese Abweichung ist aber nur unwesentlich, weswe-
gen auch in diesem Fall das abgebildete Zeichen im Gesamteindruck mit
der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird (vgl. E. 2.4).
5.1.4 Der Beleg Nr. 15/A enthält einen "Hands-on-Training Kalender 2015
H2 für die Schweiz", mit welchem Ärztinnen und Ärzte für die Teilnahme an
acht Workshops angesprochen werden. Die angebotenen Workshops fin-
den in der Schweiz statt und vermitteln Injektionstechniken zum Volumen-
aufbau und zur Faltenunterspritzung unter Anwendung von Juvederm-Pro-
dukten. Organisiert und durchgeführt werden diese Veranstaltungen durch
die schweizerische Allergan AG. Der eingereichte Produktkatalog 2016
(Vernehmlassungsbeilage 15/E) und die Beratungsbroschüre 2014 (Ver-
nehmlassungsbeilage 15/F) betreffen ebenfalls den Markt Schweiz und
enthalten die Kontaktdaten der Allergan AG. Diese Gebrauchsbelege er-
weisen sich als geeignet, einen Markengebrauch für die in der Klasse 5
eingetragenen Waren zu belegen.
5.1.5 In Bezug auf die Mitteilung der Swissmedic (Abteilung Medizinpro-
dukte) vom 14. Januar 2015 zu den in den Verkehr gebrachten Juvederm-
Produktfälschungen wendet die Vorinstanz zu Recht ein, dass daraus kein
Bezug zur Markeninhaberin beziehungsweise zur Allergan AG hervorgehe
(Beschwerdebeilage 7). Dieser Gebrauchsbeleg wird folglich nicht berück-
sichtigt.
5.1.6 Weil nach ständiger Rechtsprechung für die Annahme eines ernst-
haften Gebrauchs bereits eine minimale Marktbearbeitung in verhältnis-
mässig geringem Umfang ausreicht, erfüllen die erwähnten Gebrauchsbe-
lege die quantitativen Anforderungen in jeder Hinsicht. Die Gebrauchsbe-
lege legen zudem nahe, dass das Angebot auf Dauer ausgelegt ist und die
Beschwerdeführerin der ausgelösten Nachfrage nachkommt (vgl. Urteil
des BVGer B-6505/2017 vom 21. Oktober 2019 E. 6.2 "Puma [fig.]/MG
PUMA, mit Hinweisen). Damit gelingt es der Beschwerdeführerin, für die
eingetragenen Substances biocompatibles à usage médical destinées au
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Seite 14
comblement de la ride der Klasse 5 einen rechtserhaltenden Gebrauch in
der Schweiz glaubhaft zu machen.
5.1.7 Angesichts dieses Ergebnisses kann die Streitfrage offenbleiben, ob
das Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend
den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892
(in Kraft getreten am 16. August 1894, vollständige Aufhebung per 31. Mai
2022 [AS 2022 156]; SR 0.232.149.136) in diesem Beschwerdeverfahren
anwendbar ist (zum Ganzen: BVGE 2021 IV/2, E. 6.1 ff.).
5.2 Zwischen der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin ist ferner strittig,
ob für die in der Klasse 10 eingetragenen Appareils et instruments médi-
caux et chirurgicaux, implants dermiques, peau artificielle à usage chirur-
gical, prothèses ein rechtserhaltender Gebrauch glaubhaft gemacht wor-
den ist.
5.2.1 Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, es lägen keine Belege für einen
ernsthaften Gebrauch der in Klasse 10 eingetragenen Waren vor. Für die
Applikation von Hautfüllern sei zwar eine Spritze notwendig. Es sei aber
nicht aufgezeigt worden, dass das Zeichen für selbständig kommerziali-
sierte Waren der Klasse 10 verwendet werde (Verfügung, Rz. 12).
5.2.2 Die Beschwerdeführerin wendet ein, sie habe in zahlreichen Ländern
erfolgreich argumentiert, dass ihre Produkte Verwendung in den Klassen 5
und 10 fänden. Bei den eingetragenen Waren handle es sich um ein zu-
sammengesetztes Erzeugnis, welches aus einem Hyaluronsäure-Gel be-
stehe und in vorgefüllten Spritzen zusammen mit den für die Injektion zu
verwendenden sterilen Nadeln geliefert werde. Die Beschwerdeführerin
verweist auf zwei im Ausland ergangene Gerichtsurteile, in welchen die
gleiche Rechtsfrage zu entscheiden war (Urteil des Cour d'Appel de Ver-
sailles Nr. 19/01666 vom 29. September 2020 und Urteil des Oslo District
Court Nr. 19-064104TVI-OTIR/07 vom 29. November 2019; Beschwerde-
beilagen 2–3).
5.2.3 Wie die Vorinstanz zu Recht erwogen hat, präjudizieren diese zwei
im Ausland ergangenen Entscheide die hier zu beurteilende Streitsache
nicht. Sie können aber allenfalls im Rahmen einer rechtsvergleichenden
Auslegung mitberücksichtigt werden, falls die Rechtslage vergleichbar ist
und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht
(BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"). Die Grundlage für eine rechtsver-
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Seite 15
gleichende Auslegung bildet hier die Nizza-Klassifikation. Frankreich, Nor-
wegen und die Schweiz sind Vertragsstaaten dieses Abkommens. Dieses
Klassifikationssystem gilt auch für Unionsmarken (Art. 33 Ziffer 1 der Ver-
ordnung [EU] 2017/1001 vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke). Die
zwei von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegten Entscheide beziehen
sich sodann auch auf eine gleichlautende Marke "Juvederm" mit gleichem
oder ähnlichem Warenverzeichnis.
5.2.4 Der Cour d'Appel de Versailles erwog in seinem Urteil vom 29. Sep-
tember 2020, in welchem unter anderem auch die ernsthafte Benutzung
der Marke zu prüfen war, für die eingetragenen Dermalimplantate der
Klasse 10 das Folgende: "Le produit est bien destiné à être implanté dans
le derme, de sorte que sa nature d'implant dermique ne suarait être con-
testée." (Beschwerdebeilage 2, p. 17, para 8). Auch in einem Löschungs-
verfahren vor dem Oslo District Court war die Frage zu beurteilen, ob Der-
malfüller unter die Warenkategorie "dermische Implantate" der Klasse 10
fallen. Das Gericht erwog, dass "Juvederm, when injected into the body,
can be characterized as Dermic Implants including visco-supplementary
substances for medical use, designed to fill in wrinkles or increase volume."
(Beschwerdebeilage 3, S. 9 [nicht beglaubigte Übersetzung]).
5.2.5 Diese Frage anders entschieden hat das Gericht der Europäischen
Union (EuG) in der eng verwandten Rechtssache T-397/20 vom 6. Oktober
2021 (Allergan Holdings France SAS vs. European Union Intellectual Prop-
erty Office [EUIPO] and Dermavita Company S.a.r.l.). Das Gericht bestä-
tigte den einlässlich begründeten Entscheid der Beschwerdekammer des
Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO; Rechtssa-
che R 877/2019-4), wonach es sich bei den Waren, für welche die Marke
benutzt wird, um injizierbare Dermalfüller der Klasse 5 und nicht um Der-
malimplantate der Klasse 10 handle (Rn. 37 ff., 49 ff.). Implantate der
Klasse 10 seien chirurgische Implantate, die aus künstlichen oder synthe-
tischen Material beständen (Rn. 52). Die Injektion des Hyaluronsäure-Gels
stelle aber weder einen chirurgischen Eingriff dar, noch könne sie diesem
gleichgestellt werden (Rn. 56).
5.2.6 Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass es sich bei den Juve-
derm-Produkten um Hautfüller auf der Basis eines Hyaluron-Gels handelt,
welche in vorgefüllten Spritzen samt steriler Nadel angeboten werden. Ge-
mäss alphabetischem Verzeichnis der Nizza- Klassifikation gehören "inji-
zierbare Hautfüllstoffe" ebenso wie "vorabgefüllte Spritzen für medizinische
Zwecke" zur Klasse 5. Im Weiteren werden laut General Remarks der
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WIPO Waren grundsätzlich erst dann nach ihrer Funktion und ihrem Ver-
wendungszweck gleichzeitig in zwei Klassen eingereiht, wenn diese nicht
mit Hilfe des Klassenverzeichnisses, der erläuternden Anmerkungen oder
des alphabetischen Verzeichnisses eingereiht werden können
(<https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr>, abgerufen am
30.5.2022). Das Argument der Beschwerdeführerin, es handle sich um ein
zusammengesetztes Erzeugnis, welches in zwei Klassen einzuteilen sei,
vermag deshalb nicht zu überzeugen, weil ihr Erzeugnis nach dem alpha-
bethischen Verzeichnis aktuell eindeutig der Klasse 5 zugeordnet wird.
Dass diese Produktkategorien im Anmeldezeitpunkt der Widerspruchs-
marke in der 8. Ausgabe der Nizza-Klassifikation von 2002 noch nicht auf-
geführt waren, fällt nicht entscheidend ins Gewicht. Denn nach überzeu-
gender Begründung des Gerichts der Europäischen Union war der Unter-
schied zwischen pharmazeutischen Erzeugnissen und anderen Waren für
medizinische Zwecke der Klasse 5 und den medizinischen Apparaten, In-
strumenten und Artikeln der Klasse 10 bereits ab der 4. Ausgabe der Nizza-
Klassifikation hinreichend klar festgeschrieben (vgl. Urteil des EuG
T-397/20 vom 6. Oktober 2021, Rn. 41 f.). Bei den Hautfüllern handelt es
sich schliesslich auch nicht um chirurgische Implantate im Sinne der Klasse
10. Bereits nach der im Eintragungszeitpunkt gültigen Nizza-Klassifikation
waren darunter chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente
und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische
Artikel und chirurgisches Nahtmaterial zu verstehen, unter welche die in
Fertigspritzen abgefüllten Hautfüller klarerweise nicht fallen
5.3 Die Vorinstanz hat somit zutreffend festgestellt, dass eine selbststän-
dige Kommerzialisierung der in Klasse 10 eingetragenen Waren Appareils
et instruments médicaux et chirurgicaux, implants dermiques, peau arti-fi-
cielle à usage chirurgical, prothèses nicht aufgezeigt worden sei. Der an-
gefochtene Entscheid ist damit hinsichtlich der in Klasse 10 eingetragenen
Waren zu bestätigen. Die Beschwerdeführerin hat im Ergebnis aber einen
rechtserhaltenden Gebrauch für die in Klasse 5 eingetragenen Waren Sub-
stances biocompatibles à usage médical destinées au comblement de la
ride glaubhaft machen können, sodass der Widerspruchsentscheid (Zif-
fer 1) in diesem Umfang aufzuheben ist.
6.
6.1 Nach Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der
Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisun-
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gen an die Vorinstanz zurück. Nach ständiger Praxis des Bundesverwal-
tungsgerichts rechtfertigt sich ein Rückweisungsentscheid vor allem dann,
wenn weitere Tatsachen festgestellt werden müssen, ein umfassendes Be-
weisverfahren durchzuführen ist oder wenn die Vorinstanz keine materielle
Prüfung vorgenommen hat (Urteile des BVGer B-4465/2006 vom 11. Juni
2013 E. 6, mit Hinweisen).
6.2 In der vorliegenden Streitsache hat die Vorinstanz keine materielle Prü-
fung der Verwechslungsgefahr durchgeführt. Da sich die Beschwerde mit
Blick auf den rechtserhaltenden Gebrauch der in Klasse 5 eingetragenen
Waren als teilweise begründet erweist, sind die Ziffern 1 und 3 der Verfü-
gung vom 11. November 2020 aufzuheben und die Streitsache ist im Sinne
der vorstehenden Erwägungen zur Prüfung der Verwechslungsgefahr an
die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 61 Abs. 1 VwVG). Je nach Ausgang
des Widerspruchsverfahrens hat die Vorinstanz die Kosten- und Entschä-
digungsfolgen allenfalls neu zu verlegen.
7.
7.1 Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens werden die Be-
schwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädi-
gungspflichtig. Da beide Parteien ungefähr zur Hälfte obsiegen, sind die
Kosten und Entschädigungen des Beschwerdeverfahrens beiden Seiten zu
gleichen Teilen aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
7.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE).
Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbe-
deutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit
Hinweisen "Turbinenfuss [3D]"; Urteil des BGer 4A_161/2007 vom 18. Juli
2007 E. 2 mit Hinweisen "We make ideas work"). Von diesem Erfahrungs-
wert ist auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren auszugehen.
7.3 Die Gerichtskosten sind demnach auf Fr. 4'500.– festzulegen und jeder
Partei zur Hälfte aufzuerlegen.
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7.4 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei (Art. 8 Abs. 1 VGKE). Gemäss Art. 14 Abs. 2
VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillier-
ten Kostennote fest.
7.5 Die Beschwerdeführerin hat vorliegend keine Kostennote eingereicht.
entsprechend wird die Parteientschädigung auf Grundlage der Akten be-
stimmt und unter Würdigung sämtlicher Umstände auf Fr. 3'000.– (inkl.
MwSt.) festgesetzt. Obschon sich die Beschwerdegegnerin im Beschwer-
deverfahren nicht mehr vernehmen liess, bleibt sie notwendige Gegenpar-
tei im Sinne von Art. 6 VwVG und wird kostenpflichtig, soweit sie mit ihren
im erstinstanzlichen Verfahren gestellten Anträgen unterliegt (vgl. BGE 128
II 90 E. 2b; Urteil des BGer 2C_527/2014 vom 25. März 2015 E. 2.3 f.). Ihr
ist daher die Parteientschädigung der Beschwerdeführerin zur Hälfte, d.h.
im Betrag von Fr. 1'500.– (inkl. MwSt.) aufzuerlegen. Der Beschwerdegeg-
nerin sind demgegenüber Beschwerdeverfahren keine Parteikosten ent-
standen, weshalb eine hälftige Kostentragung durch die Beschwerdeführe-
rin entfällt.
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es wird mit Eröffnung rechtskräftig.
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