Decision ID: 4916d91e-47ee-5201-bbd3-33d564aca4a8
Year: 2017
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 4. September 2007 bei der
Vorinstanz hinterlegten Schweizer Wortbildmarke CH 562'852 "V Green
Gold", die wie folgt aussieht
und Schutz für folgende Waren beansprucht:
14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non com-
presi in altre classi; gioielleria, bigiotteria; pietre preziose; orologeria e
strumenti cronometrici.
B.
Am 21. Juli 2015 hinterlegte die Beschwerdegegnerin die Wortbildmarke
CH 679'962 "GREEN GOLD by wassner" bei der Vorinstanz. Die Anmel-
dung wurde am 3. November 2015 auf Swissreg veröffentlicht.
Die Marke ist für folgende Waren registriert:
14 Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Waren,
soweit die in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuck-
waren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.
B-7158/2016
Seite 3
16 Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie
in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderarti-
kel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwa-
ren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreib-
maschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unter-
richtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus
Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druck-
stöcke.
C.
Gestützt auf ihre ältere Marke erhob die Beschwerdeführerin am 26. Ja-
nuar 2016 gegen die Eintragung des jüngeren Zeichens Widerspruch und
beantragte dessen Widerruf für sämtliche beanspruchten Waren. Sie be-
gründete ihren Widerspruch mit der Gleichartigkeit und teilweisen Identität
der einander gegenüberstehenden Waren sowie der Zeichenähnlichkeit
aufgrund der übernommenen, dominierenden Bestandteile "green gold",
woraus eine zumindest mittelbare Verwechslungsgefahr resultiere.
D.
Mit Widerspruchsantwort vom 29. März 2016 beantragte die Beschwerde-
gegnerin die Abweisung des Widerspruchs. Sie stellte sich auf den Stand-
punkt, die Übereinstimmung zwischen den Marken beschränke sich auf die
Bestandteile "green gold". Der Schutz der Widerspruchsmarke erstrecke
sich jedoch nicht auf diese gemeinfreie Wortkombination. "Green" sei frei-
haltebedürftig, "gold" für die beanspruchten Waren der Klasse 14 beschrei-
bend. Die jüngere Marke hebe sich durch ihre grafische Gestaltung genü-
gend von der Widerspruchsmarke ab, um eine Verwechslungsgefahr aus-
zuschliessen.
E.
Mit Replik vom 17. Juni 2016 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Wider-
spruch fest. Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf das Einreichen einer
Duplik.
E.a
Mit Verfügung vom 20. Oktober 2016 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
teilweise - für "Edelmetalle" in Klasse 14 - gut und wies ihn im Übrigen für
"aus Edelmetallen und Legierungen hergestellte Waren, soweit sie in die-
ser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uh-
ren und Zeitmessinstrumente" in Klasse 14 sowie sämtliche beanspruchten
Waren in Klasse 16 ab. Zur Begründung führte sie aus, die in Klasse 14
beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken seien iden-
B-7158/2016
Seite 4
tisch. Keine Gleichartigkeit liege jedoch hinsichtlich der von der Beschwer-
degegnerin in Klasse 16 beanspruchten Waren vor, weshalb das Vorliegen
einer Verwechslungsgefahr diesbezüglich im Vornherein verneint werden
könne. Aufgrund der übereinstimmenden Bestandteile "green gold" sei
eine Zeichenähnlichkeit auf phonetischer, sinnbildlicher und visueller
Ebene zu bejahen. Für die Waren in Klasse 14 mit Ausnahme von Edelme-
tallen seien die Bestandteile "green gold" in der Bedeutung von "grünes
Gold" mit Bezug auf deren mögliche Eigenschaften beschreibend. Da die
Zeichen lediglich in diesen schwachen Bestandteilen übereinstimmten und
sich ansonsten genügend voneinander unterschieden, könne eine Ver-
wechslungsgefahr ausgeschlossen werden. Hinsichtlich der Waren "Edel-
metalle" hingegen sei der Bestandteil "green" unterscheidungskräftig. Des-
sen Übernahme und Kombination mit dem Bestandteil "gold" führe zu einer
Verwechslungsgefahr.
F.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 21. November
2016 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit folgenden
Rechtsbegehren:
1. Der Widerspruchsentscheid Nr. 14696 des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum vom 20. Oktober 2016 sei bezüglich der Waren "und
deren Legierungen (von Edelmetallen) sowie daraus hergestellte Waren,
soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren,
Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente" in Klasse 14 aufzuheben.
2. Der Widerspruch Nr. 14696 sei bezüglich der Waren "und deren Legierun-
gen (von Edelmetallen) sowie daraus hergestellte Waren, soweit sie in
dieser Klasse enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine;
Uhren und Zeitmessinstrumente" in Klasse 14 ebenfalls gutzuheissen.
3. In der Folge davon sei die Vorinstanz anzuweisen, die ganze Klasse 14
der angefochtenen Marke Nr. 679962 zu löschen.
4. Eventualiter sei die Angelegenheit nur bezüglich dieser Teilfrage (siehe
Ziff. 2) an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurück zu überweisen.
5. Das vorliegende Beschwerdeverfahren sei in der Landessprache Deutsch
zu führen, sofern die Beschwerdegegnerin damit einverstanden ist.
6. Der Beschwerdeführerin sei eine angemessene Parteientschädigung zu-
zusprechen.
B-7158/2016
Seite 5
Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beschwerdegegnerin.
Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Wortelemente "green
gold" seien nicht als – ohnehin nicht definierte – Farbe "Grüngold", sondern
als Ausdruck der Herstellung nach ethischen Kriterien zu verstehen, was
indessen erst nach einigen Gedankenschritten klar werde. "Green", über-
setzt als "Grün", werde gewöhnlich im Sinne von ökologisch oder umwelt-
verträglich verstanden; da Gold weder pflanzlich sei noch angebaut werde,
sei der Begriff für sämtliche Waren der Klasse 14, welche Gold enthielten,
nicht beschreibend; es rechtfertige sich nicht, Edelmetalle anders zu beur-
teilen als die übrigen in Frage stehenden und aus Gold herstellbaren Wa-
ren. Das jüngere Zeichen hebe sich weder in den Wort- noch in den Bild-
bestandteilen genügend von der Widerspruchsmarke ab, um eine Ver-
wechslungsgefahr auszuschliessen.
G.
Mit Beschwerdeantwort vom 1. Februar 2017 beantragte die Beschwerde-
gegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädi-
gungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin. Sie brachte vor, die Ähn-
lichkeit zwischen den Zeichen beschränke sich auf die gemeinfreien Wort-
bestandteile "green gold". Die grafischen Elemente der angefochtenen
Marke genügten, um dieser einen eigenen Charakter zu verleihen und ei-
nen hinreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke herzustellen. Das in
einer nicht unterscheidungskräftigen Kombination verwendete Wort
"green" sei freihaltebedürftig. Dessen Bedeutung als umweltfreundlich und
nachhaltig werde nicht nur im Zusammenhang mit pflanzlichen Produkten,
sondern auch in Bezug auf die beanspruchten Waren ohne Gedanken-
schritte ersichtlich. Da auch der Bestandteil "gold" für die beanspruchten
Waren der Klasse 14 beschreibend sei, handle es sich bei "green gold" um
eine nicht unterscheidungskräftige Wortkombination, die nicht vom Schutz-
umfang der Widerspruchsmarke erfasst werde.
H.
Die Vorinstanz führte in ihrer Vernehmlassung vom 3. Februar 2017 aus,
die Tatsache, dass die Kombination "green gold" in der Bedeutung von
"umweltfreundliches Gold" verstanden werden könne und auf mögliche Ei-
genschaften der in Klasse 14 beanspruchten Waren verweise, sei ein zu-
sätzliches Argument für die Zugehörigkeit dieser Wortkombination zum Ge-
meingut. Der Widerspruch hätte entsprechend für sämtliche Waren in
Klasse 14, auch für Edelmetalle, abgewiesen werden müssen. Aufgrund
B-7158/2016
Seite 6
des Verbots der reformatio in peius könne die Frage indessen offen blei-
ben. Sie verwies im Übrigen auf die Begründung in der angefochtenen Ver-
fügung und beantragte die Abweisung der Beschwerde.
I.
Die Parteien verzichteten auf die Durchführung einer öffentlichen Verhand-
lung.
J.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am
vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde
legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen
frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und
der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist
auf die Beschwerde einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-
bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]). Dabei sind die Aufmerksamkeit der massge-
benden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des
BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay (fig.)"
m.w.H.). Je grösser die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise, desto geringer
B-7158/2016
Seite 7
sind die Unterschiede zwischen den Zeichen, welche eine Verwechslungs-
gefahr ausschliessen können (GALLUS JOLLER, in: Noth et. al. [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 3 N. 50). Bei Massenartikeln
des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem
geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als
bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger ge-
schlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382
E. 3a "Kamillosan"; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004
E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG").
2.2 An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen
zu stellen, je ähnlicher sich die von den Marken beanspruchten Waren und
Dienstleistungen sind, und umgekehrt. Ein besonders strenger Massstab
ist bei Waren- oder Dienstleistungsidentität anzulegen (BGE 122 III 382
E. 3a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Radion/Radiomat"; Urteil des BGer
4C.258/2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access AG"). Für die Beurteilung der Zei-
chenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erin-
nerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE
128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476
E. 2.d "Radion/Radiomat"). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel
eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (Ur-
teile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally";
B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex (fig.)").
2.3 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile
nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Ge-
samteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kenn-
zeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflus-
sen. Entsprechend wird durch die Beifügung eines Bildelementes nur dann
ein unterschiedlicher Gesamteindruck erzielt, wenn dieses dominiert und
dem Wortbestandteil ein untergeordneter Stellenwert zukommt (BGE 96 II
248 E. 1; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges
Eigentum [RKGE] vom 23. Juni 1999 in: sic! 1999 S. 648 E. 4 "theWave
(fig.)/Wave Rave"; Urteil des BVGer B-4026/2015 vom 19. Juli 2016 E.2.4
"Heimat Online/Die Heimat (fig.)"). Gleichwohl können gemeinfreie Be-
standteile den Gesamteindruck einer Marke mitbeeinflussen (BGE 122 III
382 E. 5b "Kamillosan"). Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort-
wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungsein-
druck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-4159/2009 vom
25. November 2009 E. 2.4 "Efe (fig.)/Eve"; B-1615/2014 vom 23. März
B-7158/2016
Seite 8
2016 E. 2.3 "Gridstream AIM/aim (fig.)"). Für die Ähnlichkeit von Wortele-
menten sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinn-
gehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; EUGEN MAR-
BACH, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. A. 2009, N. 872 ff.). Die Übereinstimmung auf ei-
ner Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Ur-
teil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"
m.w.H.). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die
Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das
Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben so-
wie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c
"Radion/Radiomat").
2.4 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner
als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheide-
nere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"). Schwach sind insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Ur-
teile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump (fig.)/Jump-
man"; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/Regulat
(fig.)"). Dazu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigen-
schaften wie die Bestimmung, den Verwendungszweck oder die Wirkungs-
weise der Waren oder Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskrei-
sen ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden
und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359
E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezem-
ber 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang gilt in der Regel schon
als eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten
Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind
(Urteile des BVGer B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 "Ergo";
B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo").
2.5 Was markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem all-
gemeinen Verkehr zur freien Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Be-
schränkung des Schutzumfangs von Marken, welche einem im Gemeingut
stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar gültig sein, doch
erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende
Element (Urteile des BVGer B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.1
"KaSa K97 (fig.)/biocasa (fig.)"; B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 4.4
"Lombard Odier & Cie./Lombard Network (fig.)"). Stimmen zwei Marken
ausschliesslich in gemeinfreien Elementen überein, entfällt unter Vorbehalt
B-7158/2016
Seite 9
einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung eine rechtlich erhebliche Verwechs-
lungsgefahr (MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: Da-
vid/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kom-
mentar, 2017, Art. 3 N. 72; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 131 m.w.H.).
2.6 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei-
nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit-
telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei-
nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken-
inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer
B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013
E. 2.5 "Gallo/Gallay (fig.)").
3.
3.1 Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Wider-
spruch stehenden Waren zu bestimmen. Die vorliegende Beschwerde be-
schränkt sich auf die Beurteilung der von beiden Marken in Klasse 14 be-
anspruchten Waren, zwischen welchen unbestrittenermassen Identität be-
steht. Eine von der Vorinstanz zurecht verneinte Gleichartigkeit zwischen
den in Klasse 14 und 16 registrierten Waren hat die Beschwerdeführerin
nicht behauptet.
3.2 Gemäss ständiger Rechtsprechung werden die Waren Edelmetalle und
deren Legierungen sowie daraus hergestellte Waren, Juwelier- und
Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente von einem
breiten Publikum nachgefragt und, obschon nicht täglich erworben, mit ei-
ner durchschnittlichen Aufmerksamkeit geprüft (Urteile des BVGer
B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 3 "Lotus (fig.)/Lotusman (fig.)";
B-4260/2010 vom 21. Dezember 2011 E. 7 "Bally/Balu (fig.)"; B-341/2013
vom 1. April 2015 E. 4 "Victorinox/Miltrorinox"; B-2717/2015 vom 11. No-
vember 2015 E. 3.1 "Joop/Loop by Harry Winston"). Zu berücksichtigen
sind andererseits die Fachkreise (Uhrmacher, Juweliere, Fachgeschäfte,
Warenhäuser), die bei der Prüfung der Waren ein erhöhte Aufmerksamkeit
walten lassen (Urteile des BVGer B-5312/2013 E. 3.3 vom 5. Dezember
B-7158/2016
Seite 10
2014 "six (fig.)/SIXX (fig.)"; B-3310/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2.3 "Ro-
dolphe/Rodolphe (fig.)"; B-4908/2014 vom 20. Oktober 2016 E. 2.3 "blason
(fig.)/blason (fig.)").
4.
Nachfolgend ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.
4.1 Die Vorinstanz stellte auf verbaler, phonetischer und sinnbildlicher
Ebene Ähnlichkeiten aufgrund der übereinstimmenden Elemente "green
gold" fest. Die Ähnlichkeiten würden durch die Zusätze "V" respektive "by
wassner" sowie die unterschiedliche grafische Gestaltung auf keiner
Ebene aufgehoben, da die Unterschiede im Gesamteindruck nicht über-
wiegten und die von der älteren Marke übernommenen Wortbestandteile
klar erkennbar blieben. Die Beschwerdeführerin schliesst sich dieser Auf-
fassung an. Der Gesamteindruck beider Zeichen bestehe aus der grafi-
schen Ausgestaltung der Worte "green gold"; da es bei diesen Wortbe-
standteilen keinen Unterschied gebe, müsste sich das jüngere Zeichen
beim Bildbestandteil umso deutlicher von der Widerspruchsmarke unter-
scheiden, was jedoch nicht der Fall sei. Der Schriftzug "by wassner" am
unteren Rand sei derart klein, dass er, wenn überhaupt, nur nebensächlich
wahrgenommen werde. Die Beschwerdegegnerin hingegen verneint das
Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit aufgrund der unterschiedlichen grafi-
schen Gestaltung sowie des Wortzusatzes "by wassner" des jüngeren Zei-
chens.
4.2 Vorliegend stehen sich zwei Wortbildmarken, mithin aus Wort- und
Bildelementen zusammengesetzte Zeichen, gegenüber. Die Wider-
spruchsmarke besteht aus den Wortelementen "V Green Gold", die in ei-
nem hellen Rechteck eingefasst sind. Das V steht gross gedruckt an erster
Stelle, rückt aber durch die helle Färbung sowie die Überlagerung durch
die Wortelemente "green gold" in den Hintergrund. Diese sind dunkel ein-
gefärbt, übereinander positioniert und durch ein grosses G miteinander ver-
bunden. Eine andere Leseart als "green gold", etwa "reen gold" oder "green
old", fällt im Vornherein ausser Betracht, da der Leser den Schriftzeichen
unweigerlich einen Sinn zu verleihen versucht und "reen" weder im Engli-
schen noch in einer Landessprache einen Sinngehalt aufweist; die Buch-
staben "old" ihrerseits schliessen unmittelbar an das grosse G an.
Das jüngere Zeichen besteht aus einem Kreis, der in drei schwungvoll in-
einander übergehende Abschnitte in grüner, weisser und hellbrauner Fär-
B-7158/2016
Seite 11
bung unterteilt ist. Der weisse Mittelteil erinnert durch die hellbraun einflies-
sende Ader an ein stilisiertes Blatt; ein auf dem Kopf stehendes V lässt sich
darin, entgegen Ansicht der Beschwerdeführerin, nicht erblicken. Im obe-
ren Teil des Kreises stehen die durchgehend in Grossbuchstaben gedruck-
ten, schräg versetzt übereinander positionierten Worte "GREEN GOLD".
Im Unterteil sind die - ebenfalls übereinander stehenden, jedoch in Klein-
buchstaben gedruckten - Worte "by wassner" zu lesen, die von einem klei-
nen Kreis gefolgt werden. Durch die Platzierung in der oberen Hälfte des
Kreises, den Grossdruck und die dominante Schriftgrösse rücken die Ele-
mente "green gold" gegenüber den Elementen "by wassner" in den Vorder-
grund.
4.3 Die Widerspruchsmarke ist ein helles, einfarbiges Rechteck ohne Farb-
anspruch, die jüngere Marke ein dreifarbiger Kreis mit einem stilisierten
Blatt in der Mitte. Schriftart und Druckgrösse sind bei beiden Marken un-
terschiedlich. Durch die übereinstimmenden und in beiden Marken leicht
versetzt übereinander positionierten Wortelemente "green gold" ist aber
eine gewisse, nicht besonders ausgeprägte visuelle Ähnlichkeit zu beja-
hen. Auf phonetischer Ebene ist die Ähnlichkeit offensichtlicher, wird "green
gold" doch in beiden Marken gleich ausgesprochen. Was die sinnbildliche
Ebene angeht, gehören die Begriffe "green" und "gold" zum englischen
Grundwortschatz und werden von den Verkehrskreisen als "Grün" und
"Gold", in der Kombination als "Grün-Gold" oder "grünes Gold", übersetzt
(https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/, besucht am 27. Septem-
ber 2017). Das "V" in der Widerspruchsmarke kann entweder als Buch-
stabe V oder als römische Ziffer 5 verstanden werden und verleiht der
Wortkombination keinen abweichenden Sinngehalt. Auch die zusätzlichen
Wortelemente "by wassner" in der jüngeren Marke verändern den Sinngeh-
alt von "green gold" nicht, sondern ergänzen diesen lediglich mit einem
unmissverständlichen Hinweis auf den Familiennamen "Wassner" bzw.
den hinter der Marke stehenden Anbieter; es handelt sich hierbei um wenig
prägende Bestandteile. Die Ähnlichkeit im Sinngehalt beider Marken ist da-
mit augenfällig. Im Ergebnis ist durch die Übereinstimmung in der Wort-
kombination "green gold" das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit zu beja-
hen.
5.
Zuletzt ist in einer Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung der Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke über die Frage der Verwechs-
lungsgefahr zu befinden.
https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/
B-7158/2016
Seite 12
5.1
5.1.1 Die Vorinstanz geht davon aus, "green gold" werde von den Abneh-
mern in der Bedeutung von "grünes Gold" verstanden. Gold sei gewöhnlich
gelb, im Handel werde aber auch farbiges, namentlich grünes, Gold ange-
boten. Für die beanspruchten Waren in Klasse 14 - mit Ausnahme von
Edelmetallen - die effektiv aus (grün gefärbtem oder reinem) Gold beste-
hen oder grün/golden gefärbt sein könnten, seien die Elemente "green
gold" in Bezug auf deren mögliche Eigenschaften beschreibend. So könn-
ten Edelsteine eine grüne oder goldene Farbe aufweisen, etwa Smaragde
oder Lasursteine (Lapislazuli) mit goldener Maserung. Bei Legierungen
deute "green gold" als "grünes Gold" auf die Zusammensetzung hin. Somit
werde "green gold" von den Abnehmern als Hinweis auf die Eigenschaften
Farbe und/oder Zusammensetzung bzw. Material der Waren verstanden.
Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke erstrecke sich nicht auf diese
zwei schwachen Elemente. Die Unterschiede zwischen den Zeichen na-
mentlich in der grafischen Gestaltung reichten aus, um eine Verwechs-
lungsgefahr auszuschliessen. Hinsichtlich der Waren "Edelmetalle" sei das
Element "gold" zwar beschreibend, nicht aber das Element "green", da es
keine grünen Edelmetalle gebe; folglich sei dieses unterscheidungskräftig.
Die Übernahme des Bestandteils "green" durch das jüngere Zeichen sowie
dessen Kombination mit dem Element "gold" in beiden Marken führe unter
Berücksichtigung der Warenidentität zu Verwechslungsgefahr.
5.1.2 Die Beschwerdeführerin führt hinsichtlich der Wortkombination
"Green Gold" aus, diese bringe zum Ausdruck, dass die derart gekenn-
zeichneten Produkte höchsten ethischen Standards genügten und die
Menschenrechte bei deren Herstellung geachtet würden. Das Wort "green"
für "Grün" werde im Sinne von "ökologisch" oder "umweltverträglich" ver-
standen, da Grün die Farbe von Pflanzen und natürlich Nachwachsendem
sei. Die strittigen Waren würden indessen aus Gold hergestellt, das weder
pflanzlich sei noch angebaut werde. In Bezug auf diese Waren sei "green"
deshalb nicht beschreibend, sondern stehe für die Herstellung nach ethi-
schen Kriterien. Um zu diesem Schluss zu gelangen, seien allerdings Ge-
dankenschritte notwendig. Es sei nicht nachvollziehbar, warum die Ele-
mente "green gold" in Bezug auf Edelmetalle anders beurteilt werden soll-
ten als die übrigen in Frage stehenden Waren derselben Klasse. Dass
"green gold" für die Farbe "Grüngold" stehe und folglich beschreibend sei,
treffe nicht zu, da es keine derart definierte Farbe gebe. In seltenen Fällen
könnten zwar grünlich schimmernde, goldhaltige Legierungen hergestellt
B-7158/2016
Seite 13
werden, diese seien für die Schmuck- und Uhrenherstellung jedoch unge-
eignet bzw. würden ein äusserst aufwendiges Verfahren voraussetzen. Zu-
dem würde ein derart teuer produziertes Produkt keine Abnehmer finden,
da ein grüner Schimmer an Metallen als minderwertig und an Grünspan
gemahnend empfunden werde. Ob es eine Farbe "Grüngold" gebe, sei oh-
nehin irrelevant, da es sich vorliegend um zwei Wortbildmarken handle und
lediglich darauf abzustellen sei, ob sich das jüngere Zeichen genügend
vom Älteren abhebe oder nicht. Schliesslich fügt die Beschwerdeführerin
an, die Beschwerdegegnerin sei nicht auf die Verwendung der Begriffe
"green gold" angewiesen, sondern hätte eine grosse Auswahl an Varianten
wie "traceable, ethical, clean, suistainable, human rights" und dergleichen.
5.1.3 Die Beschwerdegegnerin ist der Meinung, die Elemente "green gold"
seien gemeinfrei. "Green" sei, sofern es wie vorliegend in einer nicht unter-
scheidungskräftigen Kombination verwendet werde, für Waren aller Klas-
sen beschreibend, freihaltebedürftig und gehöre zum Gemeingut. Seine
Bedeutung als umweltfreundlich und nachhaltig beschränke sich nicht auf
pflanzliche Produkte, sondern liege auch für die in Frage stehenden Waren
der Klasse 14 ohne Gedankenschritte auf der Hand. Da auch der Bestand-
teil "gold" für die beanspruchten Waren beschreibend sei, handle es sich
bei "green gold" um eine freihaltebedürftige Wortkombination, die nicht in
den Schutzbereich der Widerspruchsmarke falle. Die Übereinstimmung in
diesen Elementen führe folglich nicht zu einer Verwechslungsgefahr und
das jüngere Zeichen hebe sich im Übrigen genügend von der Wider-
spruchsmarke ab, um eine solche ausschliessen zu können.
5.1.4 Die Vorinstanz führte in ihrer Vernehmlassung vom 3. Februar 2017
ergänzend aus, die Tatsache, dass die Wortkombination "green gold" in der
Bedeutung von "umweltfreundliches Gold" verstanden werden könne, sei
ein weiteres Argument für deren Gemeingutcharakter. Der Widerspruch
hätte entsprechend für sämtliche Waren in Klasse 14, auch Edelmetalle,
abgewiesen werden müssen, was wegen des Verbots der reformatio in
peius jedoch nicht möglich sei.
5.2
5.2.1 "Gold" beschreibt im Englischen wie im Deutschen einerseits das
Edelmetall, andererseits die Farbe (Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. A.
2011, "Gold"). Legierungen können als Verbindungen bzw. Mischungen
von Metallen Gold enthalten (Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. A. 2011,
B-7158/2016
Seite 14
"Legierung"; https://de.wikipedia.org/wiki/Gold#Goldlegierungen). Juwe-
lier- und Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren sowie Zeitmessinstrumente
können aus Gold gefertigt, mit diesem verziert oder darin eingefasst sein.
"Gold" ist damit als Hinweis auf einen möglichen Bestandteil für sämtliche
von den Marken beanspruchten Waren der Klasse 14 hochgradig beschrei-
bend und freihaltebedürftig. Dies gilt nicht nur für "aus Edelmetall herge-
stellte Waren", sondern auch für die - von der Vorinstanz von der Löschung
ausgenommenen - Edelmetalle an sich.
5.2.2 Das Adjektiv "green" bezeichnet die Farbe Grün. In seiner ursprüng-
lichen Bedeutung als "wachsend, spriessend" wird es einerseits in der Be-
deutung von "jung, unerfahren, unreif" verwendet; so wird ein leichtgläubi-
ger Jüngling als Grünschnabel oder als grün hinter den Ohren bezeichnet.
Andererseits steht Grün symbolisch für Natur und Umwelt und hat die Be-
deutung von "umweltorientiert, ökologisch, dem Umweltschutz verpflichtet"
(Duden, Herkunftswörterbuch, Etymologie der deutschen Sprache, 5. A.
2014; Duden, Bedeutungswörterbuch, 4. A. 2010; Urteil des BVGer
B-8117/2010 vom 3. Februar 2012 E. 5.1 "Green Package" m.w.H.; RKGE
vom 16. Mai 2006, in: sic! 2006 S. 752 E. 4 "Green Label"). Entsprechend
werden die Farbe und/oder der Begriff Grün von Parteien und Organisati-
onen verwendet, um auf Umweltbelange oder ökologisches Engagement
hinzuweisen (Greenpeace, Grüne Partei, Green Cross, Grüne Liga; Green
Spirit, Grüner Punkt, Green Palm). Ebenso bringen mit der Farbe oder dem
Begriff Grün bzw. "green" gekennzeichnete Produkte oder Dienstleistun-
gen ihre Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit zum Ausdruck (SUSANNE
LATOUR, Namen machen Marken, 1996, S. 37; Urteil des BVGer
B-8117/2010 E. 5.1 "Green Package"; RKGE vom 16. Mai 2006, in: sic!
2006 S. 752 E. 4 "Green Label"). Dies trifft entgegen Ansicht der Beschwer-
deführerin nicht nur auf pflanzliche Produkte zu. Vielmehr ist die Verwen-
dung von "green" als Hinweis auf Umweltverträglichkeit branchenübergrei-
fend verbreitet, etwa für Strom ("Easy Green Energy"), Diesel ("Green Die-
sel"), Tourismus ("Green Tourism") oder Finanz- und Versicherungsdienst-
leistungen ("Green Finance", "Green Fund", "Green Insurances"; vgl.
RKGE vom 16. Mai 2006, in: sic! 2006 S. 753 E. 8 "Green Label"; Urteil
des BVGer B-8117/2010 E. 5.3 "Green Package" m.w.H.). Dessen Bedeu-
tung ist auch in der Wortkombination "green gold" offensichtlich. Gold kann,
obschon nicht pflanzlichen Ursprungs, sehr wohl nach umweltverträglichen
Kriterien gewonnen und verarbeitet werden. So spezialisiert sich eine Viel-
zahl von Anbietern auf Recycling von Altgold zu neuem Schmuck oder auf
einen umweltschonenden Goldabbau ohne die Verwendung umweltschä-
B-7158/2016
Seite 15
digender Chemikalien (https://www.biorama.eu/faires-gold/; http://www.zu-
kunftsgoldschmie.de/; http://www.gold.info/de/recycling-von-gold/;
http://www.cwac.net/umweltschonender-bergbau/; http://www.goldschmie-
dekistler.ch/goldschmiede/oekogold/; http://www.dw.com/de/ethische-klun-
ker-gold-mit-gutem-gewissen/a-18216422; abgerufen am 27. September
2017). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren wird "green gold"
von den Verkehrskreisen somit ohne besonderen Gedankenaufwand da-
hingehend verstanden, es handle sich um umweltverträglich gewonnenes
oder verarbeitetes Gold. Dass die Beschwerdeführerin bei ihrem Angebot
den Fokus auf den Respekt der Menschenrechte legt und ihre Marke da-
hingehend verstanden haben möchte, ändert nichts an der geläufigen Be-
deutung von "green". Da dieser Begriff sämtlichen Anbietern zur Verfügung
stehen muss, um ihre nach ökologischen Grundsätzen hergestellten Wa-
ren oder sich danach richtenden Dienstleistungen zu kennzeichnen, ist er
freihaltebedürftig. Zudem ist er als Hinweis auf eine Eigenschaft der Waren
beschreibend und dem Gemeingut zuzurechnen (Urteil des BVGer
B-8117/2010 E. 6.2 "Green Package"; RKGE vom 16. Mai 2006, in: sic!
2006 S. 753 E. 14 "Green Label"). Folglich sind die Wortelemente "green"
und "gold" für sich genommen im Zusammenhang mit den in Klasse 14
beanspruchten Waren freihaltebedürftig. Auch als Wortkombination ist
"green gold" dem Verkehr freizuhalten, denn es wird als "Grüngold" im
Sinne von Gold mit grüner Färbung übersetzt (https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Colored_gold#Green_gold). Grüngold ist weniger verbreitet als
Gelb-, Weiss- oder Rotgold, lässt sich aber durch Beimischung von Silber
herstellen und wird etwa zur Darstellung von Blättern verwendet
(http://www.schmuckmarkt.ch/wissen/gold.html; https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Gold#Farbgoldlegierungen; abgerufen am 27. September
2017). Die Wortkombination "green gold" muss sämtlichen Anbietern von
Grüngold zur Kennzeichnung ihrer Waren zur Verfügung stehen. Dies gilt
namentlich für die Waren "Edelmetalle", da Gold auch mit grüner Farbe ein
Edelmetall bleibt.
5.2.3 Aus obigen Ausführungen folgt einerseits, dass die Widerspruchs-
marke nur aufgrund des Zusatzes "V" sowie der grafischen Gestaltung der
Wortelemente mit dem verbindenden Majuskel "G" über eine minime Kenn-
zeichnungskraft verfügt. Andererseits kann die Übereinstimmung der Mar-
ken lediglich in den freihaltebedürftigen Wortelementen "green gold" trotz
Warenidentität und durchschnittlicher Aufmerksamkeit der Verkehrskreise
keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr herbeiführen. Eine
https://www.biorama.eu/faires-gold/ http://www.zukunftsgoldschmie.de/ http://www.zukunftsgoldschmie.de/ http://www.gold.info/de/recycling-von-gold/ http://www.cwac.net/umweltschonender-bergbau/ http://www.goldschmiedekistler.ch/goldschmiede/oekogold/ http://www.goldschmiedekistler.ch/goldschmiede/oekogold/ http://www.dw.com/de/ethische-klunker-gold-mit-gutem-gewissen/a-18216422 http://www.dw.com/de/ethische-klunker-gold-mit-gutem-gewissen/a-18216422 http://www.schmuckmarkt.ch/wissen/gold.html https://de.wikipedia.org/wiki/Gold#Farbgoldlegierungen https://de.wikipedia.org/wiki/Gold#Farbgoldlegierungen
B-7158/2016
Seite 16
Verkehrsdurchsetzung hat die Beschwerdeführerin nicht vorgebracht. Da-
mit wäre der Widerspruch grundsätzlich für sämtliche Waren der Klasse 14
abzuweisen.
5.2.4 Mit der angefochtenen Verfügung hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch teilweise gut. Ihn vollumfänglich abzuweisen und das jüngere Zei-
chen für sämtliche Waren der Klasse 14 zum Markenregister zuzulassen
bedeutete entsprechend, die Beschwerdeführerin gegenüber dem
vorinstanzlichen Entscheid schlechter zu stellen. Die Beschwerdeinstanz
kann die angefochtene Verfügung zu Ungunsten einer Partei nur unter ge-
wissen Voraussetzungen ändern (Art. 62 Abs. 2 VwVG). Das Verbot der
reformatio in peius bzw. der Schlechterstellung gilt gemäss Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts im Beschwerdeverfahren betref-
fend Widerspruchsachen ausnahmslos (vgl. Urteil des BVGer 3012/2012
vom 5. Februar 2014 E. 1.3 "Pallas/Pallas Seminare (fig.)"). Folglich ist die
angefochtene Verfügung vom 20. Oktober 2016 nicht zu Ungunsten der
Beschwerdeführerin abzuändern, sondern zu bestätigen und die Be-
schwerde abzuweisen.
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).
6.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-
binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.– festzulegen.
Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in gleicher
Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
B-7158/2016
Seite 17
6.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugespro-
chen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Partei-
entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere
notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kosten-
note oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzu-
legen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin hat keine Kos-
tennote eingereicht. Anhand des aktenkundigen Aufwands bei einmaligem
Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung zugunsten der Be-
schwerdegegnerin von Fr. 2'000.– (einschliesslich Mehrwertsteuer, Art. 9
Abs. 1 Bst. c VGKE) angemessen.
7.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.