Decision ID: f99c7829-7e89-5aaa-9315-982e122970bc
Year: 2020
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
A.a Die Eintragung der Schweizer Wort-/Bildmarke Nr. 727'677 "DM (fig.)"
von A._ (nachfolgend: Widerspruchsgegnerin) wurde am 26. Feb-
ruar 2019 in Swissreg veröffentlicht.
Die Widerspruchsgegnerin beansprucht Markenschutz im Zusammenhang
mit den Waren und Dienstleistungen "Bekleidungsstücke, Schuhwaren,
Kopfbedeckungen; Outdoorbekleidung; Hundesportwesten; Jacken; T-
Shirts; Sweatshirts, Pullover; Mützen" in Klasse 25; "Erziehung; Ausbil-
dung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Tierdressur; Orga-
nisation und Durchführung von Seminaren, Konferenzen, Aus- und Fortbil-
dungskursen" in Klasse 41; "Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen;
Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen; Dienstleistungen von
Tierpensionen; Betreuung von Haustieren in Tagesstätten; Vermieten von
Räumen für Konferenzen, Ausstellungen und Tagungen" in Klasse 43. Am
15. Mai 2019 wurde Widerspruch gegen diese Markeneintragung erhoben.
Die Widersprechende stützte den Widerspruch auf ihre internationale Re-
gistrierung IR 1'182'346 "dm", die für Waren und Dienstleistungen der Klas-
sen 1-5, 7, 8 10-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24-26, 29-32, 34-36, 38-42 und 44
geschützt ist.
A.b Das Institut hiess den Widerspruch aufgrund der Verwechslungsgefahr
zwischen den beiden Marken mit Verfügung vom 21. November 2019 teil-
weise gut und widerrief die Eintragung für folgende Waren und Dienstleis-
tungen der angefochtenen Marke:
"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Outdoorbekleidung;
Hundesportwesten; Jacken; T-Shirts; Sweatshirts; Pullover; Mützen" der
Klasse 25;
"Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;
Tierdressur; Organisation und Durchführung von Seminaren, Konferenzen,
Aus- und Fortbildungskursen" der Klasse 41;
"Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen" der Klasse 43.
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Für die Dienstleistungen "Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen;
Dienstleistungen von Tierpensionen; Betreuung von Haustieren in Tages-
stätten; Vermieten von Räumen für Konferenzen, Ausstellungen und Ta-
gungen" in Klasse 43 erteilte die Vorinstanz den Markenschutz.
In Bezug auf die Kostenverteilung wurde verfügt, dass die Widerspruchs-
gebühr von Fr. 800.00 dem Institut verbleibe (Dispositiv-Ziffer 3), und dass
die Widerspruchsgegnerin der Widersprechenden eine Parteientschädi-
gung von Fr. 3'200.00 (einschliesslich Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu
bezahlen habe (Dispositiv-Ziffer 4).
B.
Gegen diese Verfügung erhob die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend:
Beschwerdeführerin) am 9. Januar 2020 beim Bundesverwaltungsgericht
Beschwerde mit folgenden Rechtsbegehren: Der Entscheid des Instituts
sei in Bezug auf Dispositiv-Ziffer 4 aufzuheben, die Widerspruchsgebühr
sei den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen und die entsprechenden Par-
teikosten für das nämliche Verfahren seien wettzuschlagen. Eventualiter
sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuwei-
sen; alles unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin an, gemäss ständiger Pra-
xis der Vorinstanz werde bei einer teilweisen Gutheissung des Wider-
spruchs die Widerspruchsgebühr den Parteien in der Regel jeweils zur
Hälfte auferlegt und die Parteikosten wettgeschlagen. Indem die Vo-
rinstanz der Beschwerdeführerin sämtliche Kosten auferlegte, obwohl
diese teilweise obsiegte, weiche die Vorinstanz von ihrer ständigen Praxis
ab und verteile die Kosten willkürlich.
C.
Mit Stellungnahme vom 7. Februar 2020 verzichtete die Vorinstanz auf die
Einreichung einer Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die
Begründung im angefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der
Beschwerde.
D.
Mit Beschwerdeantwort vom 26. Februar 2020 beantragt die Beschwerde-
gegnerin die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Es sei im Einklang
mit der langjährigen und aktuellen Praxis der Vorinstanz, wenn der Wider-
sprechenden die Parteikosten auch dann zugesprochen würden, wenn der
Widerspruch nicht vollumfänglich gutgeheissen werde.
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E.
Eine Parteiverhandlung fand nicht statt.
F.
Auf die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforder-
lich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes [VGG, SR
173.32]). Als Hinterlegerin und Adressatin der angefochtenen Verfügung ist
die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 48 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVG, SR 172.021) bei der Beschwerdeführerin gegeben.
Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1
und Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
Die Beschwerdeführerin beantragt, dass die Dispositiv Ziffer 4 des ange-
fochtenen Entscheides über die Verlegung der Kosten aufzuheben sei, so-
wie dass die Widerspruchsgebühr von den Parteien hälftig zu tragen und
die Parteikosten wettzuschlagen seien.
3.
3.1 In Bezug auf die Widerspruchsgebühr gilt, dass der Widersprechende
die von der Vorinstanz geltend gemachte Widerspruchsgebühr von
Fr. 800.– während der Widerspruchsfrist vorzuschiessen hat (Art. 31 Abs. 2
Satz 2 MSchG; Art. 24 Abs. 1 Satz 1 MSchV; Anhang I zu Art. 3 Abs. 1,
Verordnung des IGE über Gebühren [GebV-IGE] vom 14. Juni 2016
[SR 232.148]). Es handelt sich um eine vom tatsächlichen Aufwand des
Verfahrens unabhängige Pauschalgebühr (RKGE, SMI 1996, 309, 313 –
Castello/Castelberg; CHRISTOPH GASSER, in: Noth Michael, Bühler Gregor,
Thouvenin Florent [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG), SHK – Stämplis
Handkommentar, 2. Aufl. 2017, Art. 33 Rn. 27). Die Widerspruchsgebühren
verbleiben beim Institut (Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 1 ff. GebV-IGE und An-
hang zu Art. 3 Abs. 1 GebV-IGE).
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3.2 Die Zusprechung der Parteientschädigung erfolgt über die Gesetzes-
norm von Art. 34 MSchG, aus welcher die Vorinstanz die Kompetenz ent-
nimmt, die Parteientschädigung im Widerspruchsverfahren wie in einem
kontradiktorischen Gerichtsverfahren zuzusprechen (CHRISTOPH GASSER,
in: Noth Michael, Bühler Gregor, Thouvenin Florent [Hrsg.], Markenschutz-
gesetz (MSchG), SHK – Stämplis Handkommentar, 2. Aufl., 2017, Art. 34,
Rn 1; IGE-Richtlinien, Teil 1, Ziff. 7.3.2.2–7.3.2.4).
3.3 In Bezug auf die Anwendung des Verwaltungsverfahrensgesetzes bei
der Zusprechung von Parteientschädigung wird die Ansicht vertreten, dass
Art. 64 VwVG, wonach im Beschwerdeverfahren der obsiegenden Partei
eine Entschädigung für notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zu-
zusprechen sind, ein für das ganze Verwaltungsrecht und somit auch für
erstinstanzliche Entscheidungen gültiges Prinzip ausdrücke, von dem nur
in Ausnahmefällen abgewichen werden dürfe. Indessen widerspricht diese
Ansicht der gesetzlichen Regelung. Sowohl der Wortlaut von Art. 64 VwVG
wie auch seine Stellung in der gesetzlichen Systematik machen klar, dass
sich diese Bestimmung nur auf das Beschwerdeverfahren bezieht. Hätte
der Gesetzgeber eine für das gesamte Verwaltungsverfahren anwendbare
Bestimmung über Parteientschädigungen erlassen wollen, so wäre diese
im Abschnitt über "Allgemeine Verfahrensgrundsätze" (Art. 7 ff. VwVG) auf-
geführt. Dass eine solche Bestimmung aber in diesem Abschnitt fehlt und
lediglich im Abschnitt über das Beschwerdeverfahren (Art. 44 ff. VwVG)
enthalten ist, kann nichts Anderes bedeuten, als dass Parteientschädigun-
gen im Verwaltungsverfahren grundsätzlich nur für Beschwerdeverfahren
vorgesehen sind. Dies wird auch durch die Verordnung über Kosten und
Entschädigungen im Verwaltungsverfahren (SR 172.041.0) bestätigt, wel-
che eine Bestimmung über Parteientschädigungen (Art. 8) nur im Abschnitt
über Beschwerdeverfahren enthält, während im Abschnitt "Übrige Verfah-
ren" (Art. 11 ff.) kein Hinweis auf Parteientschädigungen vorkommt. Diese
allgemeine Regelung im Verwaltungsverfahrensgesetz bestätigt somit,
dass die in Art. 34 MSchG vorgesehene Möglichkeit, im Widerspruchsver-
fahren der unterliegenden Partei Kosten aufzuerlegen, im erstinstanzlichen
Verwaltungsverfahren im Bund eine Ausnahme darstellt (zum Ganzen vgl.
BGE 132 II 47 E. 5).
4.
Betreffend die Widerspruchsgebühr schreibt die Vorinstanz in der ange-
fochtenen Verfügung unter "IV. Kostenverteilung" (Ziff. 2, S. 9), diese würde
bei einer lediglich teilweisen Gutheissung den Parteien in der Regel je zur
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Hälfte auferlegt. Die Vorinstanz verweist dabei auf ihre Richtlinien (Teil 1,
Ziff. 7.3.2.3.).
In Bezug auf die Parteientschädigung führte die Vorinstanz in der Begrün-
dung ihrer Verfügung aus, dass die Parteikosten in der Regel wettgeschla-
gen würden, wenn der Widerspruch teilweise gutgeheissen werde (IV. Kos-
tenverteilung, Ziff. 2, S. 9). Sie verweist dabei auf ihre Richtlinien (Teil 1,
Ziff. 7.3.2.3.).
Obwohl im vorliegenden Fall eine teilweise Gutheissung vorliegt, hat die
Vorinstanz im Dispositiv in Ziffer 4 verfügt, dass die Widerspruchsgegnerin
die volle Widerspruchsgebühr und eine volle Parteientschädigung zu be-
zahlen habe.
5.
5.1 In diesem Zusammenhang stellt sich vorab die Frage, ob die Richtlinie
der Vorinstanz für das Bundesverwaltungsgericht bindend ist.
5.2 Bei den Richtlinien in Markensachen handelt es sich um eine soge-
nannte Verwaltungsverordnung, welche sich an die mit dem Vollzug be-
trauten Behörden wendet. Ihre Hauptfunktion ist die Sicherstellung einer
einheitlichen, gleichmässigen und sachrichtigen Praxis des Gesetzesvoll-
zugs. Nach herrschender Ansicht sind Verwaltungsverordnungen keine
Rechtsquellen des Verwaltungsrechts, da sie keine Rechtsnormen enthal-
ten und insbesondere keine Pflichten oder Rechte der Privaten statuieren.
Gerichte sind nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, berücksichti-
gen sie bei der Entscheidfindung aber insoweit, als sie eine dem Einzelfall
gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmung zulassen
(Urteile des BVGer B-1428/2016 vom 30. August 2017 E. 6.2 "DEUT-
SCHER FUSSBALL-BUND [fig.]" und B-564/2007 vom 17. Oktober
2007 E. 10.4 [Formmarke]; vgl. auch ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FE-
LIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2006, Rz.
123; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht,
2. Auflage, Bern 2005, § 44 Rz. 12 ff.).
5.3 Die Richtlinie ist daher für das Bundesverwaltungsgericht nicht
bindend. Es sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass die Richtlinie
eine dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden
Bestimmungen nicht zulassen würde. Insofern wird die Richtlinie der
Vorinstanz im vorliegenden Verfahren berücksichtigt.
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6.
6.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Auferlegung der Kosten durch die Vo-
rinstanz sei willkürlich erfolgt und diese sei ihrer Begründungspflicht ge-
mäss Art. 35 Abs. 1 VwVG nicht genügend nachgekommen.
6.2 Die relevanten Bestimmungen der Richtlinie (vgl. E. 4 oben) geben vor,
dass die Vorinstanz im Falle eines teilweisen Obsiegens in der Regel die
Widerspruchsgebühr den Parteien hälftig auferlegt und die Parteientschä-
digungen wettgeschlagen werden. Um von diesem Regelfall der hälftigen
Auferlegung der Widerspruchsgebühr bzw. des Wettschlagens der Partei-
kosten abzuweichen, hätte es eines sachlichen Grundes bedurft. Solche
sachlichen Gründe hätte die Vorinstanz aufgrund ihrer Begründungspflicht
im Entscheid darlegen müssen.
Sachliche Kriterien, aufgrund welchen sich die Vorinstanz gegen die Praxis
der hälftigen Kostenauferlegung entschied, sind jedoch aus der angefoch-
tenen Verfügung und der Vernehmlassung der Vorinstanz keine zu entneh-
men, abgesehen vom Hinweis, die widersprechende Partei sei mit ihren
Begehren "mehrheitlich" durchgedrungen ("IV. Kostenverteilung", Randzif-
fer 4). Die Begründung "mehrheitlich" reicht nicht aus, um eine Abweichung
vom Regelfall bzw. von ihrer Praxis bei teilweisem Obsiegen zu rechtferti-
gen. Die Auferlegung sämtlicher Kosten bei teilweisem Obsiegen könnte
allenfalls dann in Betracht gezogen werden, wenn das teilweise Obsiegen
einem vollständigen Obsiegen nahekommt. Dass ein solcher Fall vorliegt,
ist aus den Akten nicht ersichtlich und wurde auch von der Vorinstanz nicht
substantiiert.
Die Beschwerdegegnerin erläutert, dass in anderen Verfahren, in welchen
auf eine teilweise Gutheissung des Widerspruchs erkannt wurde, die Kos-
ten ebenfalls nicht hälftig verteilt und die Parteientschädigungen ebenfalls
nicht wettgeschlagen wurden. Dass die Vorinstanz hierzu allenfalls eine
uneinheitliche Praxis betreibt ändert indes nichts an der Tatsache, dass
gemäss Richtlinie ein sachlicher Grund für eine von den Grundsätzen der
Kostenverteilung abweichende Regelung vorliegen und dieser sachlicher
Grund aufgrund der Begründungspflicht der Vorinstanz auch erwähnt und
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im Entscheid ausgeführt werden muss. Da vorliegend kein solcher sachli-
cher Grund ersichtlich ist und die Vorinstanz auch keinen darlegt, hat sie
die Kosten und Parteientschädigungen nicht rechtmässig verlegt.
7.
Demnach ist die Beschwerde gutzuheissen und die Dispositiv-Ziffer 4 der
vorinstanzlichen Verfügung aufzuheben, die Parteikosten des vorinstanzli-
chen Verfahrens sind wettzuschlagen und die Widerspruchsgebühr ist von
den Parteien je hälftig zu tragen.
8.
8.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdegegnerin als un-
terliegende Partei kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Höhe der
Spruchgebühr bemisst sich nach dem Umfang und der Schwierigkeit der
Streitsache, der Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Par-
teien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Es handelt sich um eine Streitsache
mit Vermögensinteresse (Art. 63 Abs. 4 bis Bst. b VwVG, Art. 4 VGKE). Im
vorliegenden Fall geht es um den Streitwert von Fr. 3'200.-. Aufgrund des
vorliegenden Streitwerts sind die Verfahrenskosten auf Fr. 500.- festzuset-
zen. Der Vorinstanz sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63
Abs. 2 VwVG). Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvor-
schuss in gleicher Höhe ist ihr zurückzuerstatten.
8.2 Der obsiegenden Beschwerdeführerin kann zudem von Amtes wegen
oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendi-
gen und verhältnismässigen hohen Kosten zugesprochen werden
(Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung
umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Aus-
lagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 Abs. 1 und 2 VGKE ist sie
aufgrund einer detaillierten Kostennote festzusetzen. Vorliegend hat die
Beschwerdeführerin Parteientschädigung beantragt, ohne eine Kosten-
note einzureichen, weshalb der Aufwand aufgrund der Akten zu bestimmen
ist. Die Aktenlage weist insgesamt keine hohe Komplexität der Materie auf
uns lässt unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren
(Art. 8, 9, 11 VGKE) eine Parteientschädigung von pauschal 1'500.-- als
angemessen erscheinen.
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9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht,
Bundesgerichtsgesetz [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung
rechtskräftig.