Decision ID: adee63bf-2fde-5bb0-a1fc-59c71d952068
Year: 2013
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Marke Nr. 613'084 ZORCALA wurde von der Beschwerde-
gegnerin am 7. März 2011 bei der Vorinstanz hinterlegt und am 15. März
2011 erstmals veröffentlicht. Die Marke wird für folgende Waren bean-
sprucht:
Klasse 5: Pharmazeutische Präparate und Substanzen.
Gegen die Eintragung dieser Marke erhob die Beschwerdeführerin am
15. Juni 2011 Widerspruch bei der Vorinstanz. Der Widerspruch basierte
auf der internationalen Marke Nr. 594'448 ZURCAL, die der Vorinstanz
am 27. Januar 1993 aufgrund einer in Deutschland registrierten Basis-
marke von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OM-
PI) notifiziert worden war. Die Widerspruchsmarke, deren Gültigkeit für
die Schweiz zuletzt bis zum 28. November 2022 verlängert worden ist,
geniesst hier Schutz für die Waren "Medicines, namely gastro-intestinal
preparations" der Klasse 5.
B.
Mit Verfügung vom 27. Februar 2012 wies die Vorinstanz den Wider-
spruch ab (Dispositiv-Ziff. 1). Zudem ordnete sie an, dass die Wider-
spruchsgebühr vom Fr. 800.- ihr verbleibe (Dispositiv-Ziff. 2) und die Wi-
dersprechende der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von
Fr. 1'000.- zu bezahlen habe (Dispositiv-Ziff. 3).
Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, die von der angefochtenen
Marke beanspruchten Waren und die Produkte, für welche die Wider-
spruchsmarken eingetragen seien, seien, soweit die "Médicaments, à sa-
voir préparations gastro-intestinales" "unter den angefochtenen Oberbe-
griff fallen, identisch und darüber hinaus gleichartig" (Ziff. III Bst. B der
angefochtenen Verfügung). Die in Frage stehenden Zeichen würden im
Klang- und Schriftbild eine Ähnlichkeit aufweisen. Diese Zeichenähnlich-
keit vermöge aber keine Verwechslungsgefahr zu begründen, zumal die
Widerspruchsmarke lediglich einen normalen Schutzumfang geniesse
(Ziff. III Bst. D der angefochtenen Verfügung).
C.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 30. März
2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der
Widerspruch sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie
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unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen. Fer-
ner forderte sie (wie schon im vorinstanzlichen Verfahren) eine Parteient-
schädigung für das Widerspruchsverfahren in der Höhe von Fr. 1'800.-.
Schliesslich verlangte sie eine Parteientschädigung für das Beschwerde-
verfahren zulasten der Beschwerdegegnerin in der Höhe von Fr. 2'000.-.
Zur Begründung ihres Rechtsmittels führte die Beschwerdeführerin im
Wesentlichen aus, die Vorinstanz habe in ihrem Entscheid dem Umstand
zu wenig Rechnung getragen, dass Warenidentität vorliege und sich da-
mit das jüngere Zeichen in erhöhtem Masse vom älteren abheben müsse,
um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Zudem sei die Vorin-
stanz zu Unrecht davon ausgegangen, dass die Widerspruchsmarke
ZURCAL ein Kurzzeichen bilde. Angesichts der insbesondere hinsichtlich
des Schriftbildes und der klanglichen Ebene bestehenden Ähnlichkeit der
beiden in Frage stehenden Marken sowie mit Blick auf den Umstand,
dass die gleichen Abnehmerkreise angesprochen seien, begründe das
jüngere Zeichen eine Verwechslungsgefahr.
D.
Mit Eingabe vom 15. Juni 2012 reichte die Vorinstanz die bei ihr befindli-
chen Akten ein und beantragte unter Verweisung auf die angefochtene
Verfügung die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Im Übrigen
verzichtete die Vorinstanz auf Vernehmlassung.
E.
Mit innert erstreckter Frist eingereichter Beschwerdeantwort vom 19. Juli
2012 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei unter Kos-
tenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Zudem forderte
sie eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- für das Beschwerdeverfah-
ren und führte aus, sie halte "an der Entschädigungsforderung im Wider-
spruchsverfahren" fest (Beschwerdeantwort, S. 2). Zur Begründung
machte sie im Wesentlichen geltend, die betroffenen Waren seien gleich-
artig und würden von den massgeblichen Verkehrskreisen mit erhöhter
Aufmerksamkeit gekauft. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführe-
rin sei nicht entscheiderheblich, ob die Widerspruchsmarke ein Kurzzei-
chen bilde. Sowohl eine Markenähnlichkeit als auch eine Verwechslungs-
gefahr sei bei den sich gegenüberstehenden Zeichen zu verneinen.
F.
Die Beschwerdeführerin hat stillschweigend auf die Durchführung einer
öffentlichen Verhandlung verzichtet.
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G.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten
Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen
eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. e des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) zur
Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Wider-
spruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor
der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes
Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwer-
de legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist
und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), die
Rechtsvertreterin hat sich rechtsgenüglich durch schriftliche Vollmacht
ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wur-
de fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachur-
teilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
Laut der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Un-
terscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unterneh-
men voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Re-
gister und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f.
MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke
zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für welche sie be-
ansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1
MSchG).
3.
Zeichen sind nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG vom Markenschutz ausge-
schlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder
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gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
3.1 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1
Bst. c MSchG richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinne-
rungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a – BOSS/BOKS,
BGE 119 II 473 E. 2d Radion/Radiomat; Urteile des Bundesverwaltungs-
gerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid,
B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 Focus/Pure Focus, und
B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 Aromata/Aromathera; siehe auch
EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas Da-
vid [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Basel 2009 [im Folgenden: MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und
nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und
Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine
Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere
Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistun-
gen sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter
Vogt/Lucas David [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Muster- und Modellge-
setz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 MSchG N. 8).
3.2 Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3
Abs. 1 Bst. c MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit
Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte
Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166
E. 2a Securitas). Von einer Verwechslungsgefahr ist auszugehen, wenn
eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("un-
mittelbare Verwechslungsgefahr"), jedoch auch dann, wenn die massgeb-
lichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber
unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und insbesondere
annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Un-
ternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III
97 f. E. 2a Orfina/Orfina, BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller, BGE 127 III
166 E. 2a Securitas, BGE 122 III 382 ff. Kamillosan; Urteil des Bundesge-
richts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b Stoxx/StockX [fig.], veröf-
fentlicht in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbe-
werbsrecht [sic!] 2002 S. 99).
3.3 Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen indes weitere Fakto-
ren hinzukommen. Im Einzelfall zu berücksichtigen sind der Aufmerksam-
keitsgrad, mit welchem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleis-
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tungen nachfragen, und die Kennzeichnungskraft, weil diese massgeblich
den Schutzumfang einer Marke bestimmt (GALLUS JOLLER, in: Michael G.
Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzge-
setz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45; siehe auch CHRISTOPH WILLI, Mar-
kenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter
Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts,
Zürich 2002, Art. 3 N. 17 ff.). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist
mit einer geringeren Aufmerksamkeit sowie einem geringeren Unter-
scheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialpro-
dukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen
Kreis von Berufsleuten beschränkt ist (BGE 126 III 315 E. 6b/bb RIVEL-
LA, BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan, BGE 117 II 321 E. 4 Valser).
4.
In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im
Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Ver-
kehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangs-
punkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis
der älteren Marke (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 49).
4.1 Nach der jüngeren Rechtsprechung ist in Fällen, bei welchen ein Zei-
chen allgemein für pharmazeutische Präparate registriert ist, vom Ver-
ständnis der entsprechenden Fachkreise auszugehen, aber (unabhängig
von einer allfälligen Rezeptpflicht) auch die Sichtweise des Endverbrau-
chers zu beachten. Bei schweren Schmerzmitteln ist gemäss dieser Judi-
katur indessen (ausschliesslich) die Wahrnehmung der entsprechenden
Fachkreise massgeblich (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 4.1 IRONWOOD, mit
Rechtsprechungshinweisen).
4.2 Die vorliegende Widerspruchsmarke ist eingetragen für "Medicines,
namely gastro-intestinal preparations" der Klasse 5. Dabei findet sich im
Warenverzeichnis keine Einschränkung auf schwere Schmerzmittel. Letz-
teres gilt auch für die von der angefochtenen Marke in derselben Klasse
beanspruchten "pharmazeutischen Präparate und Substanzen". Vor die-
sem Hintergrund sind im hier zu beurteilenden Fall als massgebende
Verkehrskreise zum einen Ärzte sowie Apotheker (mit ihrer geschulten
Aufmerksamkeit) und zum anderen das allgemeine Publikum zu betrach-
ten.
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Es ist davon auszugehen, dass das allgemeine Publikum beim Kauf eines
Medikaments regelmässig aufmerksamer ist als beim Kauf eines anderen
Produktes (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5780/2009 vom
21. Januar 2010 E. 3.5 SEVIKAR/SEVCAD, B-6770/2007 vom 9. Juni
2008 [veröffentlicht in: sic! 2008, 810] E. 7.2 NASACORT/VASOCOR und
B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 5.2 sowie E. 9 Levane/Levact; relativie-
rend für diätetische Erzeugnisse BVGE 2010/32 E. 4 PERNA-
TON/PERNADOL 400; vgl. ferner Entscheid der Eidgenössischen Re-
kurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 26. Juli 2000 E. 3
Tasmar/Tasocar, veröffentlicht in: sic! 2000, 608; JOLLER, a.a.O., Art. 3
N. 55; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 21).
5.
In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der
sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der massgebenden Ver-
kehrskreise (vgl. dazu hiervor E. 4) gleichartig sind.
5.1 Als markenrechtlich identisch gelten Waren, wenn die von der ange-
fochtenen Marke beanspruchte Ware unter den Oberbegriff fällt, welcher
von der älteren Marke geschützt ist (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 242). Lässt
sich die Ware nicht unter den von der älteren Marke beanspruchten Be-
griff subsumieren, ist zu untersuchen, ob zumindest eine Gleichartigkeit
vorliegt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. Sep-
tember 2012 E. 4.2.2 ETAVIS/ESTAVIS [fig.]).
Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf
den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder
ähnlicher Marken angepriesenen Waren würden angesichts ihrer üblichen
Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen
stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen
Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Ur-
teile des Bundesverwaltungsgericht B-1398/2011 vom 25. September
2012 E. 4.2.1 ETAVIS/ESTAVIS [fig.], B-1396/2011 vom 3. Januar 2012
E. 2.4 TSARINE/Cave Tsalline [fig.], B-6665/2010 vom 21. Juli 2011
E. 5.1 HOME BOX OFFICE/Box Office, und B-4159/2009 vom
25. November 2009 E. 3.1 EFE [fig.]/EVE). Wenn sich die Waren unter
den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation subsumieren lassen,
spricht dies für Gleichartigkeit (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-
1398/2011 vom 25. September 2012 E. 4.2.2 ETAVIS/ESTAVIS [fig.], mit
Hinweis auf JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 246). Ebenso für die Warengleichar-
tigkeit sprechen namentlich gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrika-
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tionsspezifisches Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abneh-
merkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes (Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts B-2996/2011 vom 30. Januar 2012
E. 4.2 SKINCODE/Swisscode, mit Hinweisen).
5.2 Vorliegend ist die Widerspruchsmarke für "Medikamente" der Klasse 5
registriert. Auch die angefochtene Marke wurde für Pharmazeutika ange-
meldet, beansprucht sie doch Schutz für "pharmazeutische Präparate und
Substanzen" derselben Klasse. Bekanntermassen werden Pharmazeutika
wie diejenigen, welche sich vorliegend gegenüberstehen, von grösseren
Pharmaunternehmen mit Hilfe der gleichen bzw. sehr ähnlicher Technolo-
gien hergestellt. Ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation gelten
pharmazeutische Präparate daher als hochgradig gleichartig
(vgl. Entscheid der RKGE vom 15. März 2005 Silkis/Sipqis, veröffentlicht
in: sic! 2005, 576 E. 6). Es ist deshalb – auch ungeachtet einer allfälligen
Rezeptpflicht – davon auszugehen, dass eine hochgradige Warengleich-
artigkeit vorliegt (vgl. auch Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren
Nr. 11'485 vom 16. November 2011 Ziff. III Bst. C SINTROM/Sinorm;
vgl. ferner Entscheid des IGE im Widerspruchsverfahren Nr. 9'118 vom
7. Oktober 2008 Ziff. III/2.2 VATIVIO/VIVIO, wonach sämtliche Medika-
mente unter den Oberbegriff "pharmazeutische Präparate" der Klasse 5
fallen).
6.
Der zur Beurteilung der Zeichenähnlichkeit heranzuziehende Massstab
hängt vom Schutzbereich der älteren Marke ab, der sich nach ihrer Kenn-
zeichnungskraft richtet. Da bei schwächeren Marken der geschützte Ähn-
lichkeitsbereich kleiner ist als bei starken Marken, genügen bei Ersteren
schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheid-
barkeit zu begründen (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-5076/2011 vom 1. Februar 2013 E. 7 Doppelrhom-
bus [fig.]/"UNLIMITED" [fig.], mit Hinweisen).
Zunächst ist somit der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu prüfen
bzw. zu klären, ob diese Marke stark oder schwach ist.
6.1 Marken gelten als stark, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Ge-
halts auffallen oder sich beim Publikum eingeprägt haben (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5076/2011 vom 1. Februar 2013 E. 8.1
Doppelrhombus [fig.]/"UNLIMITED" [fig.], mit Hinweisen). Schwach sind
demgegenüber namentlich Zeichen, die sich stark an gemeinfreie Zei-
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chenelemente anlehnen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-5076/2011 vom 1. Februar 2013 E. 8.1 Doppelrhom-
bus [fig.]/"UNLIMITED" [fig.]; MARBACH, SIWR III/1, N. 981).
6.2 Die zweisilbige Wortmarke ZURCAL bildet zwar eine Wortneuschöp-
fung. In Verbindung mit den "Medikamenten" der Klasse 5, für welche die
Marke eingetragen ist, weist dieses Zeichen jedoch keinen besonders
kennzeichnungskräftigen fantasiehaften Gehalt auf. Dies gilt umso mehr,
als die Endung "-AL" in der Pharmazie sowie der Chemie – als wichtiges
Element von Wortneuschöpfungen in diesen Wissenschaften – gebräuch-
lich ist und entsprechenden Markennamen den Anschein von Fachtermini
bzw. den damit gekennzeichneten Produkten die Aura einer wissenschaft-
lich garantierten Qualität gibt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-6068/2007 vom 18. September 2008 E. 6.3 BIOROM, mit Hinweisen).
Da zudem weder geltend gemacht wird, noch aus den Akten ersichtlich
ist, dass die Widerspruchsmarke aufgrund intensiven Gebrauchs über-
durchschnittliche Bekanntheit geniesst, ist davon auszugehen, dass diese
Marke normal kennzeichnungskräftig ist und ihr ein normaler Schutzum-
fang zukommt (vgl. JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 96).
7.
In einem weiteren Schritt gilt es die beiden sich gegenüberstehenden
Marken auf ihre Zeichenähnlichkeit hin zu überprüfen.
7.1 Der bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit von Wortmarken
massgebende Gesamteindruck bestimmt sich nach deren Klang, Schrift-
bild und gegebenenfalls Sinngehalt (BVGE 2010/32 E. 6.1 PERNA-
TON/Pernadol 400; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010
vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.3 HÖFER FAMILIY-OFFICE [fig.]/HOFER).
Bei reinen Wortmarken reicht grundsätzlich schon die Übereinstimmung
unter einem dieser drei Gesichtspunkte, um von Zeichenähnlichkeit aus-
zugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. De-
zember 2011 E. 6.1.3 HÖFER FAMILIY-OFFICE [fig.]/HOFER). Der Wort-
klang wird insbesondere durch Silbenmass, Aussprachekadenz sowie die
Aufeinanderfolge der Vokale gekennzeichnet, während das Schriftbild vor
allem durch die Wortlänge und die Eigenheiten der verwendeten Buch-
staben geprägt wird (BVGE 2010/32 E. 6.1 PERNATON/Pernadol 400,
mit Rechtsprechungshinweisen).
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Kurzzeichen und Akronyme werden nach übereinstimmender Judikatur
sowie Doktrin leichter erfasst und prägen sich besser ein als längere Wör-
ter. Bei solchen Zeichen ist es sich der Verkehr eher gewohnt, auf kleine
Abweichungen zu achten, weshalb die Zeichenähnlichkeit nur bei identi-
schen Buchstabenfolgen oder bei sich auf klanglich oder schriftbildlich
ähnliche Chiffren (z.B. D und P) beschränkenden Abweichungen zu beja-
hen ist (siehe zum Ganzen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 7.4.3 CC [fig.]/Organic Glam OG
[fig.], mit Hinweisen, MARBACH, SIWR III/I, N. 895 ff.).
Was ein Kurzzeichen ist, wurde bisher nicht klar definiert (MARBACH,
SIWR III/1, N. 899). Die genannten, mit BGE 121 III 378 E. 2b
BOSS/BOKS aufgestellten Grundsätze für Kurzzeichen und Akronyme
gelten nach einem Entscheid der RKGE vom 23. Januar 2001 (Bi-
son/Bistoon [fig.], veröffentlicht in: sic! 2001 S. 521) nur für einsilbige
Wörter (E. 4 des Entscheides). In einem jüngeren Entscheid der RKGE
wurde sodann das Vorliegen von Kurzzeichen bei den Wortmarken "Pro-
tos" und "Proteos" verneint, und zwar mit Blick auf die bei diesen Zeichen
gegebene Zahl von sechs bzw. sieben Buchstaben (Entscheid der RKGE
vom 17. Juni 2005 E. 6 Protos/Proteos, veröffentlicht in: sic! 2006 S. 86).
Im vorliegenden Zusammenhang nicht von Interesse ist der Umstand,
dass die RKGE in einem Entscheid aus dem Jahr 1997 das dreisilbige
Wort "Surfactant" als Kurzwort bezeichnet hat. Denn dabei ging es nicht
um die leichtere Erfassbarkeit und Einprägsamkeit von Kurzwörtern sowie
die daraus abzuleitenden Konsequenzen, sondern um die Verwendung
des Wortes "Surfactant" als Abkürzung für "surface active agent" (vgl.
Entscheid der RKGE vom 30. April 1997 E. 8 Exosurf/Exomuc, veröffent-
licht in: sic! 1997 S. 295).
In der Literatur wird teilweise die Einsilbigkeit als in der Rechtsprechung
angewendete Voraussetzung für das Vorliegen eines leicht einprägsamen
Kurzwortes erwähnt, ohne dass eine eigene Würdigung erfolgt (so IVAN
CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, S. 113
Fn. 361). Demgegenüber liegt nach Meinung EUGEN MARBACHs ein Kurz-
zeichen bei einsilbigen Wörtern sowie bei zweisilbigen Wörtern mit maxi-
mal vier ausgesprochenen Buchstaben vor (MARBACH, SIWR III/I,
N. 899). In der Literatur zum deutschen Markenrecht wird namentlich
ausgeführt, zweisilbige Wörter mit fünf oder mehr Buchstaben seien keine
Kurzmarken, bei welchen mitunter Abweichungen in einem einzigen Laut
Verwechslungen ausschliessen können (FRANZ HACKER, in: Paul Ströbe-
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Seite 11
le/Franz Hacker [Hrsg.], Markengesetz, Kommentar, 10. Aufl., Köln 2012,
§ 9 N. 237, mit Rechtsprechungshinweis).
7.2 Vorliegend stehen sich die Zeichen ZURCAL (Widerspruchsmarke)
und ZORCALA (angefochtene Marke) gegenüber. Die Widerspruchsmar-
ke ist zweisilbig, wogegen die angefochtene Marke drei Silben aufweist.
Nach Auffassung der Vorinstanz ist das Zeichen ZURCAL ein Kurzzei-
chen, da es lediglich aus zwei Silben bestehe. Die Tatsache, dass das
Zeichen sechs ausgesprochene Buchstaben enthält, könne nichts daran
ändern (vgl. Ziff. III Bst. D der angefochtenen Verfügung).
Angesichts des Umstandes, dass nach dem Gesagten nur mit Zurückhal-
tung ein leicht erfassbares sowie einprägsames Kurzwort im Sinne von
Judikatur sowie Doktrin anerkannt wird und sich in der Literatur keine Be-
lege für ein extensives Verständnis des Kurzwortes finden, drängt es sich
auf, eine Wortmarke mit zwei Silben jedenfalls nicht per se als Kurzzei-
chen zu behandeln. Ob die Zweisilbigkeit im Sinne der älteren Recht-
sprechung das Vorliegen eines Kurzwortes demgegenüber generell aus-
schliesst, muss hier nicht beurteilt werden. Denn selbst wenn von der er-
wähnten Auffassung MARBACHs ausgegangen würde, kommen die für
Kurzzeichen geltenden Regeln, wonach bereits verhältnismässig gering-
fügige Modifikationen für den Ausschluss der Zeichenähnlichkeit genü-
gen, vorliegend nicht zur Anwendung. Denn das kürzere der beiden sich
vorliegend gegenüberstehenden Zeichen ZURCAL ist eine zweisilbige
Wortmarke mit sechs ausgesprochenen Buchstaben.
Für den hier gezogenen Schluss spricht im Übrigen der Umstand, dass
sowohl das Bundesverwaltungsgericht, als auch die Vorinstanz ein zwei-
silbiges Wort mit sechs artikulierten Buchstaben (als Wortmarken oder als
Wortbestandteile von Marken) im Rahmen der Beurteilung der Zeichen-
ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr auch schon nicht ausdrücklich als
leicht einprägsames Kurzwort qualifiziert haben (vgl. Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 SANSAN/Santasana
und die kürzlich ergangenen Entscheide des IGE in den Widerspruchs-
verfahren Nr. 12'419 und Nr. 12'420 vom 22. Januar 2013 FINFOX/The
fox).
7.3 Bei den im Streit liegenden beiden Zeichen besteht eine klangliche
Übereinstimmung beim Anfangsbuchstaben "Z", dem Vokal der zweiten
Silbe "A" sowie der identischen Konsonantenfolge Z-R-C-L (vgl. zur iden-
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Seite 12
tischen Konsonantenfolge als Indiz für die Zeichenähnlichkeit Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.8
HÖFER FAMILIY-OFFICE [fig.]/HOFER, mit Hinweis auf MARBACH,
SIWR III/I, N. 880). Mit Blick auf die genannten Gemeinsamkeiten ist trotz
der unterschiedlichen Silbenzahl, der nicht identischen ersten Vokale "U"
bzw. "O" und dem nur bei der angefochtenen Marke vorhandenen Endvo-
kal "A" von einem ähnlichen Klangbild auszugehen.
7.4 Zum Schriftbild der beiden Marken ist festzuhalten, dass die zu ver-
gleichenden Wortzeichen fast gleich lang sind, indem sie sechs bzw. sie-
ben Buchstaben aufweisen. Die bei beiden Zeichen vorliegende Gross-
schreibung bildet keine rechtserhebliche Ähnlichkeit (vgl. BVGE 2010/32
E. 6.3 PERNATON/Pernadol 400, mit Hinweis; s. auch WILLI, a.a.O.,
Art. 3 N. 81).
7.5 Die beiden Zeichen sind lexikalisch nicht erfasst. Zwar verweist die
Endung "-AL", welche Teil der Endsilbe der Widerspruchsmarke bildet,
wie erwähnt auf die Qualität der damit gekennzeichneten medizinischen
Produkte (vgl. vorn E. 6.2). Freilich verleiht dieser Umstand für sich allein
der Widerspruchsmarke keinen unterschiedlichen Sinngehalt, welcher
sich den Wahrnehmenden sofort sowie unwillkürlich aufdrängt und damit
die vorliegend vor allem beim Klangbild bestehende Ähnlichkeit wettzu-
machen vermöchte (vgl. zu den Anforderungen an den Sinngehalt bei der
Beurteilung der Zeichenähnlichkeit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.3 HÖFER FAMILIY-OFFICE
[fig.]/HOFER, mit Rechtsprechungshinweisen; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 88).
Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz zu folgen, soweit diese vorliegend
aufgrund von Ähnlichkeiten im Klang- und Schriftbild auf eine Zeichen-
ähnlichkeit geschlossen hat.
8.
Es gilt nun abschliessend in einem wertenden Gesamtblick zu entschei-
den, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (vgl. Art. 3 Abs. 1 Bst. c
MSchG).
8.1 Wie bereits erwähnt, kommt vorliegend der Umstand, dass Kurzwör-
ter optisch sowie akustisch leichter einprägsam sind als längere Wörter,
nicht zum Tragen, so dass geringfügige Unterschiede zwischen den strei-
tigen Zeichen eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschliessen vermö-
gen (vgl. vorn E. 7.1 f.). Zudem bestehen in Bezug auf Wortklang und
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Schriftbild verschiedene übereinstimmende oder ähnliche Elemente (vgl.
vorn E. 7.3–7.5). Freilich vermag vorliegend namentlich die Übereinstim-
mung in der Konsonantenfolge für sich allein – wie dies häufig der Fall ist
(vgl. Zeichenähnlichkeit MARBACH, SIWR III/1, N. 880 Fn. 1113, mit Hin-
weis auf Urteil des Bundesgerichts 4C.353/2001 vom 25. März 2002 AC-
TIVIA/ACTEVA, veröffentlicht in: sic! 2002 S. 522) – keine Verwechs-
lungsgefahr zu begründen. Ebenso wenig ergibt sich daraus auch in Ver-
bindung mit den weiteren Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten keine
Verwechslungsgefahr. Denn zu Ungunsten der Beschwerdeführerin ist in
Rechnung zu stellen, dass sich die beiden Zeichen insgesamt doch er-
heblich unterscheiden, indem sie hinsichtlich ihres ersten Vokales sowie
der Endung nicht übereinstimmen und nicht die gleiche Silbenzahl auf-
weisen (vgl. vorn E. 7.3). Da die Endung "-AL" der Widerspruchsmarke
bei pharmazeutischen Produkten – wie ausgeführt (vorn E. 6.2) – stereo-
typ geworden ist, verleiht sie dem Zeichen keine irgendwie erhebliche in-
dividualisierende Bezeichnungskraft, weshalb die erste Silbe und der
diesbezüglich im Vergleich zur angefochtenen Marke bestehende Unter-
schied zwischen den Vokalen ("U" bzw. "O") um so grössere Bedeutung
erlangen und schärfer hervortreten (vgl. BGE 42 II 666 E. 6 BURSO-
LIN/BASOLIN). Aufgrund der namentlich vor diesem Hintergrund nicht
unbedeutenden unterschiedlichen Vokalabfolge und mit Blick auf die nicht
identische Silbenzahl der beiden Zeichen ist eine Verwechslungsgefahr
zu verneinen. Dies gilt umso mehr, als beim Kauf der in Frage stehenden
Produkte durch das allgemeine Publikum – wie ausgeführt (vorn E. 4.2) –
mit einer erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmer zu rechnen ist.
Am hier gezogenen Schluss würde sich auch dann nichts ändern, wenn
zugunsten der Beschwerdeführerin statt von einer hochgradigen Waren-
gleichartigkeit (vgl. vorn E. 5.2) von Warenidentität ausgegangen und ein
entsprechend strengerer Massstab an die geforderte Verschiedenheit der
Zeichen angelegt würde (vgl. vorn E. 3.1).
8.2 Was Beschwerdeführerin über das hiervor bereits Gewürdigte hinaus
vorbringt, vermag im Übrigen keine Verwechslungsgefahr zu begründen:
8.2.1 Insbesondere verfängt der Einwand, die angefochtene Marke be-
stehe aus einer fast vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke
(vgl. Beschwerde, S. 5), nicht. Zwar trifft es zu, dass die Marke der Be-
schwerdegegnerin fünf der sechs Buchstaben der Widerspruchsmarke in
der gleichen Reihenfolge übernimmt. Da jedoch vorliegend die erste Silbe
der Widerspruchsmarke nicht mit der ersten Silbe der angefochtenen
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Marke identisch ist, liegt keine Übernahme eines den Gesamteindruck
prägenden Bestandteils der älteren Marke vor. Nicht einschlägig ist des-
halb insbesondere die Rechtsprechung, wonach die Übernahme des
prägnanten Hauptbestandteils einer älteren Marke nur zulässig ist, wenn
entweder der Sinngehalt des Zeichens durch das hinzugefügte Element
verändert wird oder das übernommene Element ein schwaches Zeichen
bildet und dieses mit einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil ver-
knüpft wird (vgl. dazu Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 5.5 Lido Champs-Elysées Paris
[fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.], und B-5477/2007 vom 28. Februar 2008
E. 8 Regulat/H2O3 pH - Regulat [fig.], je mit Hinweisen).
8.2.2 Die Beschwerdeführerin macht ferner geltend, die Vokale "U" und
"O" in den ersten Silben der im Widerspruch stehenden Zeichen seien als
sogenannte gerundete Vokale klanglich sowie aufgrund ihrer geschwun-
genen Linien auch schriftbildlich sehr ähnlich. Nicht von ungefähr habe
die Beschwerdegegnerin denn auch in der Widerspruchsantwort verse-
hentlich anstelle von "ZURCAL" "ZORCAL" und statt "ZORCALA" "ZUR-
CALA" geschrieben (Beschwerde, S. 5 f.).
Es mag zutreffen, dass über die genannten identischen oder ähnlichen
Elemente der sich gegenüberstehenden Zeichen (vorn E. 7.3–7.5) hinaus
auch eine klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit der jeweils ersten Vo-
kale "U" bzw. O" für die Zeichenähnlichkeit und die Verwechslungsgefahr
spricht (vgl. dazu MARBACH, SIWR III/1, N. 907 Fn. 1145 f.). Bei einer Ge-
samtbetrachtung vermag dies indes die zwischen den Zeichen bestehen-
den Unterschiede nicht derart stark zu relativieren, dass von einer Ver-
wechslungsgefahr auszugehen wäre. Nichts daran ändern kann im Übri-
gen der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin die erwähnten Vokale
im vorinstanzlichen Verfahren verwechselte (vgl. dazu Widerspruchsant-
wort, S. 3).
9.
Die Beschwerde ist nach dem Ausgeführten abzuweisen. Die angefoch-
tene Verfügung ist zu bestätigen, und zwar auch hinsichtlich der Kosten-
und Entschädigungsfolgen (vgl. Art. 31 Abs. 2 Satz 2 MSchG in Verbin-
dung mit Art. 1 ff. sowie Ziff. I des Anhangs zur Gebührenordnung des
Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 28. April 1997
[IGE-GebO, SR 232.148], Art. 34 MSchG in Verbindung mit Teil 5 Ziff. 9.4
der Richtlinien in Markensachen des Eidgenössischen Instituts für Geisti-
ges Eigentum vom 1. Juli 2012 [abrufbar unter: www.ige.ch/juristische-
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infos/rechtsgebiete/marken/richtlinien-im-markenbereich.html], Ziff. IV und
Dispositiv-Ziff. 2 f. der angefochtenen Verfügung).
10.
Entsprechend dem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kos-
tenpflichtig und steht der Beschwerdegegnerin ein Anspruch auf Partei-
entschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
10.1 Die Gerichtsgebühr ist unter Berücksichtigung des Umfanges und
der Schwierigkeit der Streitsache, der Art der Prozessführung und der fi-
nanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG, Art. 2
Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent-
schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Wider-
spruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der wi-
dersprechenden Partei bei einer Markenverletzung durch die angefochte-
ne Marke. Indes würde es zu weit gehen und würde es im Verhältnis zu
den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschre-
ckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzel-
fall verlangt würden. Deshalb und bei Fehlen anderer streitwertrelevanter
Angaben ist der Streitwert nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwi-
schen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3
Turbinenfuss, mit Hinweisen). Dieser Erfahrungswert ist auch dem vorlie-
genden Verfahren zugrunde zu legen. Nach dem Ausgeführten rechtfer-
tigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen. Dieser Be-
trag ist mit dem in selber Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu verrech-
nen.
10.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Ver-
fahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eine angemessene Parteient-
schädigung zu bezahlen (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7
Abs. 1 VGKE). Die Parteientschädigung umfasst unter anderem die Kos-
ten der Vertretung (Art. 8 VGKE). Zu Letzteren zählt nebst dem Anwalts-
honorar und den Auslagen die Mehrwertsteuer, soweit eine Steuerpflicht
besteht und die Steuer nicht schon berücksichtigt wurde (vgl. Art. 9 Abs. 1
VGKE). Die Parteien, welche eine Parteientschädigung verlangen, haben
dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen
(Art. 14 Abs. 1 VGKE). Wird keine Kostennote eingereicht wird, ist die
Entschädigung seitens des Gerichts aufgrund der Akten festzusetzen
(Art. 14 Abs. 2 VGKE).
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Die Beschwerdegegnerin hat keine Kostennote eingereicht, beantragt
aber in der Beschwerdeantwort eine Parteientschädigung in Höhe von
Fr. 2'000.-. Im konkreten Fall beschränkte sich die Tätigkeit des Rechts-
vertreters der Beschwerdegegnerin im Wesentlichen auf die Redaktion
einer rund fünfseitigen Beschwerdeantwort. Die geforderte Parteient-
schädigung erscheint unter Berücksichtigung der gesamten Umstände als
angemessen und ist damit auf Fr. 2'000.- festzulegen. In diesem Betrag
ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten:
Die Mehrwertsteuer ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland
gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes
über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz,
MWSTG, SR 641.20]). Aufgrund des Sitzes der Beschwerdegegnerin in
Delaware ist davon auszugehen, dass die massgebende Dienstleistung
ihrer Rechtsvertreterin in den USA und damit nicht im Inland erbracht
wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; zum Ort der Dienstleistung siehe auch
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7367/2010 vom 9. Dezember
2011 E. 8.4 HÖFER FAMILIYOFFICE [fig.]/HOFER).
11.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde ans Bundesgericht weiter-
gezogen werden (Art. 73 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht
vom 17. Juni 2005, SR 173.110) und ist daher rechtskräftig.