Decision ID: 3d3658a8-f2d8-5fde-826e-699db874f3c8
Year: 2008
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A. Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 16. März 2005 aufgrund einer in Deutschland eingetragenen Basismarke registrierten  Marke Nr. 848 302 VIAGGIO. Sie beansprucht für dieses  auch Schutz in der Schweiz für voitures de chemin de fer in  12. Die Registrierung der Marke wurde den Behörden der  Bestimmungsländer am 2. Juni 2005 mitgeteilt.
B. Die Vorinstanz erliess am 23. Mai 2006 gegen den Schutz dieser  in der Schweiz eine provisorische Schutzverweigerung mit der , dass das Zeichen bezüglich der vorgesehenen Ware  und daher nicht unterscheidungskräftig sei und an ihm ein Freihaltebedürfnis bestehe.
C. In ihrer Entgegnung vom 11. Juli 2006 bestritt die Beschwerdeführerin die Auffassung der Vorinstanz und machte geltend, dass die Marke VIAGGIO unterscheidungskräftig sowie nicht freihaltebedürftig sei.
D. Mit Schreiben vom 26. September 2006 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung fest.
E. Mit Stellungnahme vom 12. Oktober 2006 bekräftigte die  ihre Auffassung und beantragte, der Marke auch in der Schweiz Schutz zu gewähren oder eine beschwerdefähige Verfügung zu erlassen.
F. Mit Verfügung vom 10. Januar 2007 verweigerte die Vorinstanz der  Registrierung für die in Frage stehende Ware der  12 voitures de chemin de fer die Eintragung. Zur Begründung führte sie aus, dass „viaggio“ mit „Reise“ bzw. „Fahrt“ übersetzt werde und somit unmittelbar auf den Verwendungszweck von Eisenbahnwaggons verweise, was zumindest vom italienisch sprechenden Schweizer  sofort verstanden werde. Ein Gedankenschritt sei dazu nicht notwendig. Die internationale Registrierung erschöpfe sich daher in ei-
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ner rein beschreibenden Angabe, weshalb ihr die nötige  fehle. Auch müssten die Konkurrenten die Möglichkeit , darauf hinweisen zu können, dass ihre Waggons speziell für  gebaut bzw. ausgestattet seien, weshalb am Zeichen für die in Frage stehende Ware ein Freihaltebedürfnis bestehe. Ferner könne die Beschwerdeführerin aus den Eintragungen der internationalen  Nr. 742 805 COMPAGNIA DEL VIAGGIO (fig.) und Nr. 843 605 COMPAGNIA DEL VIAGGIO keine Rechte ableiten, da diese doppeldeutig seien, bedeute doch „compagnia“ sowohl „“ wie auch „Gefährte“ bzw. „Kamerad“, und in Bezug zu den in Frage stehenden Waren keine der möglichen Übersetzungen im  stehe. Im Übrigen komme ausländischen Entscheidungen gemäss ständiger Rechtsprechung keine präjudizielle Wirkung zu. Da die strittige internationale Registrierung klarerweise zum Gemeingut zu zählen sei, könne auch die Eintragung in Italien und den anderen Ländern zu keiner anderen Beurteilung der Schutzfähigkeit von  führen.
G. Mit Eingabe vom 7. Februar 2007 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte, die  der Vorinstanz vom 10. Januar 2007 unter Kosten- und  aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die  Markenregistrierung Nr. 848 302 VIAGGIO in der Schweiz für voitures de chemin de fer in der Klasse 12 zum Schutz zuzulassen. Zur Begründung machte sie geltend, dass der Bedeutungsinhalt von VIAGGIO vielschichtig sei. Nach allgemeinem Verständnis werde eine „Reise“ als Überbrückung einer vergleichsweise grossen Distanz , die vorzugsweise mit dem Flugzeug bewältigt werde. Auch würde die Bezeichnung VIAGGIO nicht direkt Eisenbahnwaggons , umfassten diese doch eine grosse Bandbreite von Wagen mit höchst unterschiedlichen Verwendungszwecken. So bestünden seit Jahren verkehrspolitische Bestrebungen, für den Gütertransport die Eisenbahn zum Einsatz kommen zu lassen. Dabei reise und fahre Frachtgut nicht, sondern werde passiv verfrachtet und transportiert, wodurch es an der erforderlichen Unmittelbarkeit zwischen dem , dem Gefühl des Reisens und der Funktionsweise der  Eisenbahnwaggons fehle. Da sich die Registrierung nicht in einer direkt beschreibenden Angabe erschöpfe, fehle es ihr nicht an der notwendigen Unterscheidungskraft. Auch sei VIAGGIO nicht , seien doch allfällige Mitbewerber nicht darauf angewie-
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sen ihre Eisenbahnwaggons, selbst wenn sie speziell für Reisen  und ausgestattet sein sollten, so zu bezeichnen. Im Übrigen  die ausländischen Eintragungen, insbesondere jene in Italien, als Indiz für die Kennzeichnungskraft von VIAGGIO herangezogen .
H. Mit Vernehmlassung vom 8. März 2007 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, dass Güterwaggons nur ein mögliches  des Oberbegriffs voitures de chemin de fer darstellten. Ein  sei aber bereits dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es nur für einen Teil der unter einen beanspruchten Oberbegriff  Waren beschreibend sei. Da die internationale Registrierung VIAGGIO unmittelbar und direkt den Zweck von Reisewaggons , müsse ihr aufgrund absoluter Ausschlussgründe die  auf die Schweiz verweigert werden. Im Übrigen könne sich ein Anmelder nicht mit dem Argument verteidigen, eine  sei aufgrund der konkreten Benutzungslage unbegründet,  doch nicht der tatsächliche Gebrauch eines Zeichens, sondern  Eintragung Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid  erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 10. Januar 2007 stellt eine  im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht  werden (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des  vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
2. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen  durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
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legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
3. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente  oder mit Farben bestehen.
4. Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten das Madrider  über die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen  (PVÜ) gemäss den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (SR 0.232.112.3 und 0.232.04). Die Beurteilung  Markenregistrierungen mit Gesuch um Schutzausdehnung auf das Gebiet der Schweiz richtet sich nach Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 und 3 PVÜ. Demgemäss können Marken, die der Unterscheidungskraft entbehren und folglich als Gemeingut zu qualifizieren sind oder die  die guten Sitten verstossen, weil sie geeignet sind, das Publikum zu täuschen, vom Markenschutz ausgeschlossen werden. Dieser  Regelung entsprechen die in Art. 2 MSchG  Ablehnungsgründe, nach denen namentlich Zeichen, die  sind (lit. a), sowie irreführende Zeichen (lit. c) vom  ausgeschlossen sind (BGE 128 III 454 E. 2 Yukon; 117 II 327 E. 1a Montparnasse).
5. Gemäss Art. 2 lit. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt . Als Gemeingut gelten nach ständiger Praxis Hinweise auf , die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die  oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, welche die
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Marke kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder  hindeuten, reicht freilich nicht aus, sie zur  werden zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der  Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu  ist. Dabei genügt, dass das Zeichen in einem einzigen  der Schweiz als beschreibend verstanden wird (BGE 127 III 160 E. 2b aa Securitas/Securicall).
6. Die Vorinstanz verneinte die Eintragungsfähigkeit des Zeichens  für voitures de chemin de fer im Wesentlichen mit der , dass das italienische Wort mit Reise bzw. Fahrt übersetzt werde und somit unmittelbar den Zweck von Reisewaggons beschreibe. Ein Zeichen sei bereits dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn es nur für einen Teil der unter einen beanspruchten Oberbegriff fallenden Waren beschreibend sei. Demgegenüber vertritt die  die Auffassung, dass die Bezeichnung VIAGGIO vielschichtig sei. Unter einer Reise werde nach heutiger Lebensführung die  einer grossen Distanz verstanden, die vorzugsweise mit dem Flugzeug bewältigt werde. Auch sei das Zeichen höchstens mittelbar beschreibend, gäbe es doch eine grosse Bandbreite von  mit höchst unterschiedlichen Verwendungszwecken. So reise und fahre Frachtgut nicht, sondern werde passiv verfrachtet und . Unbestritten ist zwischen den Parteien somit, dass sich das italienische Wort VIAGGIO mit Reise übersetzen lässt, dass dieser  zumindest in Teilen der Schweiz verstanden wird, sowie dass  existieren, die speziell zur komfortablen  im Fernverkehr konzipiert wurden. Dagegen ist umstritten, ob die Bezeichnung für solche Reisewaggons direkt beschreibend sei und falls ja, ob dies ausreicht, dem Zeichen den Markenschutz für den Oberbegriff voitures de chemin de fer zu versagen.
7. Der Auffassung der Beschwerdeführerin, dass nach modernem  unter einer Reise eine Flugreise verstanden werde, kann nicht gefolgt werden. Auch in Zeiten von Billigflügen erfolgt die Anreise zum Urlaubsort je nach Destination immer noch häufig mit dem  Fahrzeug, per Bus oder mit dem Zug. Letzteres Verkehrsmittel ist insbesondere bei Städtetrips sehr beliebt, befördert es doch die Pas-
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sagiere anders als das Flugzeug direkt in die Stadtzentren, und dies erst noch ohne beschwerliche Ein- und Auscheckprozedur. Daneben gibt es auch Zugreisen, bei denen weniger der Bestimmungsort  ist, als dass die Fahrt als solches ein Erlebnis darstellt. Man denke an Alpenfahrten in Panoramawagen oder an mehrtägige Reisen in Luxuszügen wie dem Orient-Express. Das  geht daher mit der Vorinstanz einig, dass die Bezeichnung  bezüglich spezieller Reisewaggons einen unmittelbaren Hinweis auf deren Verwendungszweck darstellt. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist zu einer solchen Interpretation auch kein  Gedankenaufwand erforderlich. Das Zeichen ist demnach auf diese Wagenkategorie bezogen direkt beschreibend.
8. Die beanspruchte Ware voitures de chemin de fer stellt einen  bezüglich Reisewaggons dar. Da das Zeichen VIAGGIO für diese Wagenart unmittelbar beschreibend ist, kann es auch für  in ihrer Gesamtheit nicht eingetragen werden. Dies gilt selbst dann, wenn die Bezeichnung für andere Erzeugnisse, die unter  Oberbegriff fallen, nicht beschreibend sein sollte (RKGE in sic! 2004, 223 smartModule/smartCore mit Hinweis auf RKGE in SMI 1995, 305 LoadLeveler und RKGE in sic! 1998, 477 Sourcesafe). Ob das Zeichen VIAGGIO für die Ware Güterwaggons direkt beschreibend ist, kann somit dahingestellt bleiben. Im Übrigen ist die Eintragbarkeit der Marke für diese spezielle Wagenart auch nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.
Es lässt sich demnach festhalten, dass es der internationalen  VIAGGIO bezüglich der in Frage stehenden Ware an der  Unterscheidungskraft fehlt. Ebenso besteht an nicht  Zeichen – auch ohne, dass sie für den  unentbehrlich wären – ein Freihaltebedürfnis (vgl. Teil 4 Ziffer 4.4.2 der Richtlinien in Markensachen, Bern 2007).
9. Die Beschwerdeführerin berief sich ferner darauf, dass die Marke VIAGGIO in einer Vielzahl von Ländern, insbesondere auch in Italien, als eintragungsfähig anerkannt worden sei. Indessen haben nach  Praxis ausländische Eintragungsentscheide keine präjudizielle Wirkung (E. MARBACH, SIWR III, Basel 1996, 30). Auch handelt es sich vorliegend nicht um einen Grenzfall, der es nahe legen würde, die aus-
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ländischen Entscheidungen als Indizien zu berücksichtigen (vgl. BGer in sic! 2005, 280 Firemaster und RKGE in sic! 2003, 903 Proroot).
10. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 848 302 VIAGGIO die Eintragung für die  Ware voitures de chemin de fer zu Recht verweigert hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen.
11. Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der  und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem  [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um . Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu , wobei bei einem eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.-- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten  für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
12. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7 ff. VGKE).
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