Decision ID: b232ce2e-f31b-453c-8029-48dab9074e85
Year: 2022
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
A.a Am 2. Juli 2020 wurde die Wort-/Bildmarke "Enhervyda (fig.)" in Swiss-
reg veröffentlicht. Sie hat folgendes Aussehen:
Die Marke ist für die Waren pharmazeutische Präparate und Substanzen der Klasse 5 hinterlegt.
A.b Gegen diese Eintragung wurde basierend auf der Wortmarke "HER-
VYYTA", welche für pharmazeutische Erzeugnisse für Menschen der
Klasse 5 hinterlegt ist, Widerspruch erhoben.
B.
Die Vorinstanz hiess den Widerspruch gut. Im Wesentlichen begründete
die Vorinstanz die Gutheissung damit, dass die beanspruchten Waren
hochgradig gleichartig seien und sich die Zeichen stark ähneln, lediglich
der Zeichenbeginn, der Einzelkonsonant "y" anstatt des Doppelkonsonan-
ten "YY" sowie das Einsetzen eines "d" anstelle eines "T" sowie die leichte
Grafik seien verschieden. Dies reiche nicht aus, um eine Verwechslungs-
gefahr zu bannen.
C.
Gegen diese Verfügung wurde mit Schriftsatz vom 10. Mai 2021 Be-
schwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhoben. Die Beschwerdefüh-
rerin beantragt, den Entscheid der Vorinstanz aufzuheben und die Marken-
registrierung Nr. 749110 "Enhervyda (fig.)" in vollem Umfang aufrechtzuer-
halten, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Be-
schwerdegegnerin. Die Beschwerdeführerin begründet ihre Anträge damit,
dass im Schriftbild durchaus Unterschiede zwischen den Zeichen bestün-
den, insbesondere sei die erste Silbe der Zeichen unterschiedlich, weshalb
keine Übernahme eines den Gesamteindruck prägenden Bestandteiles der
älteren Marke vorliege. Auch phonetisch falle insbesondere die unter-
schiedliche Anfangssilbe ins Gewicht. Bezüglich Sinngehalt argumentiert
die Beschwerdeführerin, dass das für die vorliegend beanspruchten Waren
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beschreibende Wort "VITA" zu erkenne sei und somit die übrigen Zeichen-
bestandteile "Enher" und "Her" einen genügenden Abstand zwischen den
strittigen Zeichen herstellen würden.
D.
Mit Schreiben vom 1. Juni 2021 verzichtet die Vorinstanz auf das Einrei-
chen einer Vernehmlassung und beantragt unter Hinweis auf die Begrün-
dung im angefochtenen Entscheid die Abweisung der Beschwerde unter
Kostenfolge.
E.
Mit Schriftsatz vom 21. Juni 2021 reichte die Beschwerdegegnerin eine
Beschwerdeantwort ein. Sie beantragt, die Beschwerde unter Kosten- und
Entschädigungsfolgen abzuweisen. Die Beschwerdegegnerin ist der An-
sicht, dass die Vorinstanz die Zeichenähnlichkeit korrekt festgestellt habe,
sowohl bezüglich Schriftbild als auch Phonetik. Betreffend den Sinngehalt
der Marken hält die Beschwerdegegnerin fest, dass die Verkehrskreise auf-
grund der Schreibweise der Marken mit zwei "YY" in der Widerspruchs-
marke und mit einem "y" und einem "d" in der angefochtenen Marke das
Wort "VITA" nicht erkennen und daher den Marken auch keinen Sinngehalt
zuschreiben würden. Im Übrigen seien auch gemeinfreie Teile einer Marke
in der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen und eine Reduktion auf le-
diglich die zwei Silben "HER" beziehungsweise "Enher" sei nicht zulässig.
Aufgrund der hochgradigen Warengleichartigkeit sei die Vorinstanz korrek-
terweise zum Schluss gelangt, dass eine Verwechslungsgefahr der beiden
Zeichen bestünde.
F.
Eine Parteiverhandlung fand nicht statt, auf die einzelnen Vorbringen wird,
soweit rechtserheblich, in den weiteren Erwägungen detailliert eingegan-
gen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. e des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) zur
Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Wider-
spruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor
der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung
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besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes
Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde
legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968
über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -
form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der verlangte
Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und
die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann der Eintragung einer jüngeren
Marke widersprechen, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich
daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c und
31 MSchG). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeich-
nungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartig-
keit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind
(GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen
der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähn-
lichkeit sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderun-
gen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (MATTHIAS
STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Kom-
mentar zum Markenschutz-und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 3
N. 154).
2.2 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf-
grund der Registereinträge. Für die Annahme gleichartiger Waren und
Dienstleistungen sprechen unter anderem eine einheitliche Wertschöp-
fungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren,
deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit mit glei-
chen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer
B 6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 f. "Qnective und Qnective [fig.]/Q
qnnect [fig.]" m.H.; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding
[fig.]").
2.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der massgeblichen Verkehrskreise hinterlas-
sen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/Books";
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119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR
BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 41). Für die Ähnlichkeit von Wortelementen
sind der Wortklang, das Schriftbild und unter Umständen der Sinngehalt
ausschlaggebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; EUGEN MARBACH,
in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1,
Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff). Grundsätzlich genügt die Überein-
stimmung auf einer Ebene, damit die Zeichenähnlichkeit bejaht werden
kann (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Ca-
lyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aus-
sprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, das Schriftbild durch
die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge
bestimmt (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2c "Ra-
dion/Radiomat").
2.4 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile
nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den
Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während
kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger
beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch
Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck
gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018
E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" und B-4159/2009 vom 25. November
2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" je m.w.H.). Entsprechend kann bereits
angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder
das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren. Sind die
Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig
kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den
Hintergrund (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5
"7seven [fig.]/Sevenfriday" m.w.H.).
2.5 Für die Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, ist auch der
Schutzumfang der Widerspruchsmarke von Belang. (Urteil des BVGer
B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]"). Der
Schutzumfang bestimmt sich nach der Kennzeichnungskraft einer Marke.
Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für
starke Marken (BGE 122 III 282 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als
stark, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffällt oder dank
intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit geniesst
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B 7475/2006 vom
20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN
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MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 979).
3.
Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch
stehenden Waren sowie deren Aufmerksamkeitsgrad zu bestimmen. Aus-
gangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeich-
nis der älteren Marke (GALLUS JOLLER, a.a.O., Rz. 51, m.H.).
Unter die von der Widerspruchsmarke beanspruchten pharmazeutischen
Erzeugnisse für den Menschen der Klasse 5 fallen sowohl rezeptpflichtige
als auch frei erhältliche Waren. Entsprechend umfassen die Verkehrskreise
sowohl medizinisch fachkundige Abnehmer wie Ärzte und Apotheker als
auch Endverbraucher, wobei beide Adressatengruppen beim Erwerb der in
Frage stehenden Waren eine grössere Aufmerksamkeit an den Tag legen
als beim Erwerb von Gütern des täglichen Gebrauchs (Urteile des BVGer
B-5119/2014 vom 17. März 2016 E. 4.2 "VISUDYNE/VIVADINE";
B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 3.1 f. "Cizello/Scielo"; je m.H.).
4.
Als nächstes ist die Warengleichartigkeit zu prüfen. Beide Zeichen bean-
spruchen Waren der Klasse 5, nämlich pharmazeutischen Erzeugnisse für
den Menschen seitens der Widerspruchsmarke bzw. pharmazeutischen
Präparate und Substanzen seitens der angefochtenen Marke. Die Vor-
instanz hat auf Warengleichheit bzw. hochgradige Gleichartigkeit festge-
stellt, was keine der Parteien bestreitet. Es liegen keine Gründe vor, von
dieser Einschätzung abzuweichen. Entsprechend wird auch für die vorlie-
gende Beurteilung eine mindestens hochgradige Gleichartigkeit der zu ver-
gleichenden Waren zu Grunde gelegt.
5.
Weiter ist die Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Vorliegend stehen sich die
Wortmarke "HERVYYTA" und die Wort-/Bildmarke "Enhervyda (fig.)" ge-
genüber. Ein Zeichen wird durch das Schriftbild, den Klang und gegebe-
nenfalls den Sinngehalt bestimmt, eine Ähnlichkeit auf einer dieser Ebenen
begründet bereits eine Verwechslungsgefahr (vgl. E. 2.3 oben).
5.1 In schriftbildlicher Hinsicht ist festzustellen, dass das angefochtene Zei-
chen einen grossen Teil der Widerspruchsmarke übernimmt. "Enhervyda"
beinhaltet "HERVYYTA" insofern, als lediglich das doppelte Y durch ein
einfaches y sowie das T durch ein d ersetzt, sowie die Silbe "En" vorange-
stellt wurde. Zwar wird der Anfang eines Wortes regelmässig als besonders
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einprägsam angesehen, dennoch wird ein prägender Teil der Wider-
spruchsmarke in die angefochtene Marke übernommen.
5.2 Dies wirkt sich auch auf der phonetischen Ebene aus. Das Ersetzen
des doppelten Y durch ein einfaches y hat auf den Klang der Zeichen wenig
Einfluss. Auch bringt das Austauschen des T durch ein d keinen grossen
klanglichen Unterschied hervor. Weiter führt die ähnliche Vokalfolge E-A
gegenüber E-e-a dazu, dass eine grosse Nähe der Klangbilder beider Mar-
ken entsteht.
5.3 Einen eigentlichen Sinngehalt ist bei den zwei Zeichen nicht auszu-
machen. Klanglich kann bei der Widerspruchsmarke allenfalls ein "VITA"
erkannt werden, welches in der angefochtenen Marke in etwas abgewan-
delter Form des "-vida" ebenfalls ausgemacht werden kann. Durch die wei-
teren Zeichenbestandteile – "HER-" sowie "Enher-" – tritt in einer Gesamt-
betrachtung dieser Aspekt des Sinngehaltes allerdings stark in den Hinter-
grund. Einen Unterschied lässt sich jedenfalls in Bezug auf den Sinngehalt
nicht feststellen (zur Kennzeichnungskraft vgl. E. 6 nachfolgend).
5.4 Bezüglich des Bildelements der angefochtenen Marke ist festzuhalten,
dass dieses im Wesentliche in der Wahl einer bestimmten Schriftart be-
steht, was als rein dekorativ und in den Hintergrund tretend angesehen
werden muss. Das bildliche Element vermag daher keinen wesentlichen
Unterschied zwischen den Zeichen zu erzeugen.
5.5 Insgesamt besteht somit eine erhebliche Ähnlichkeit zwischen den Zei-
chen sowohl auf der schriftbildlichen als auch auf der klanglichen Ebene.
Soweit ein Sinngehalt ausgemacht werden kann, besteht kein Unterschied
zwischen den Zeichen.
6.
Nachstehend wird die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ge-
prüft. Die Beschwerdeführerin argumentiert sinngemäss, dass diese ge-
mindert sei. Denn die Widerspruchsmarke "HERVYYTA" enthalte das Wort
"vita", welches auf lateinisch Leben bedeute, was wiederum für die bean-
spruchten Waren – pharmazeutische Erzeugnisse für den Menschen – di-
rekt beschreibend sei. Dadurch, so sinngemäss die Beschwerdeführerin,
würde eine wesentliche Übereinstimmung der Zeichen in einem gemein-
freien Teil bestehen, was gegen eine Verwechslungsgefahr spräche.
In der Tat ist nicht auszuschliessen, dass gewisse Teil der Verkehrskreise
in der Widerspruchsmarke zumindest auf der phonetischen Ebene den
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Sinngehalt "vita" erblicken (vgl. E. 5.3 oben). Allerdings wird das Erkennen
dieses Sinngehalts durch die Vorsilbe "HER-" und auf schriftbildlicher
Ebene durch die Schreibweise mit doppeltem "Y" stark in den Hintergrund
gedrängt. Für den Konsumenten verbleibt somit eine nicht unerhebliche
gedankliche Arbeit, diesen Sinngehalt aus der Widerspruchsmarke quasi
herauszuschälen. Von einer direkt beschreibenden Marke kann daher nicht
gesprochen werden, die Kennzeichnungskraft ist damit höchstens leicht
heruntergesetzt.
7.
In einer Gesamtbetrachtung der vorgetragenen Abwägungen ist nun die
Verwechslungsgefahr zu eruieren.
Die Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise ist etwas erhöht,
wodurch allfällige Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher wahrge-
nommen werden. Hingegen sind die beanspruchten Waren quasi identisch,
was wiederum zu einem strengeren Massstab bei der Beurteilung der Zei-
chenverschiedenheit führt. Die Zeichen weisen sowohl bezüglich des
Schriftbilds aus auch auf der phonetischen Ebene eine gewichtige Ähnlich-
keit auf, ein unterschiedlicher Sinngehalt kann nicht eruiert werden. Die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist – wenn überhaupt – leicht
herabgesetzt, was die Zeichenähnlichkeit nicht aufzuwiegen vermag. Unter
Berücksichtigung all dieser Überlegungen kann zwischen den Zeichen eine
Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.
Die Beschwerde ist damit abzuweisen.
8.
8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-
führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind
nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung
und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 73.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Wi-
derspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an
der Löschung, beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Be-
stand der angefochtenen Marke zu gewichten ist. Bei eher unbedeutenden
Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und
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Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von
diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen,
da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert
der strittigen Marke sprechen. Damit sind die Gerichtskosten auf
Fr. 4'500.– festzusetzen.
8.2 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen
werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteient-
schädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere not-
wendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Vorliegend hat die Beschwer-
degegnerin keine Kostennote eingereicht. Unter Würdigung sämtlicher
massgeblicher Berechnungsfaktoren erscheint eine Parteientschädigung
in der Höhe von Fr. 2'600.– als gerechtfertigt.
8.3 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht of-
fen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig.
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