Decision ID: 0b56f289-588d-5a79-8b38-1bae72bd2dbb
Year: 2017
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die CeramTec GmbH ist Inhaberin der internationalen Registrierung
IR 1'109'213 (3D) (élément de prothèse) mit Ursprung Deutschland, wel-
che dem Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Institut) am
22. März 2012 notifiziert wurde. Die internationale Registrierung
IR 1'109'213 macht den Farbanspruch „Rose (Pantone 677 C, édition
2010)“ geltend. Sie beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit den
Waren „Implants pour ostéosynthèses, orthèses, endoprothèses et substi-
tuts d'organes, ancres pour endoprothèses et prothèses dentaires, produits
de substitution de surface articulaire, produits d'écartement osseux;
sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acé-
tabulaires et composants d'articulations de genou“ in Klasse 10 und sieht
wie folgt aus:
B.
Gegen diese Schutzausdehnung erliess das Institut am 19. März 2013, ge-
stützt auf Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (PVÜ,
SR 0.232.04) und Art. 2 Bst. a und b in Verbindung mit Art. 30 Abs. 2 Bst. c
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11)
eine vorläufige Schutzverweigerung („refus provisoire partiel“) im Zusam-
menhang mit einem Teil der beanspruchten Waren. Trotz Farbanspruch sei
die Gemeingutzugehörigkeit des Zeichens vorliegend gegeben. Die Ge-
staltung der hinterlegten Formmarke weiche nicht hinreichend von im be-
troffenen Warensegment üblicherweise vorzufindenden Gestaltungen ab.
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Ausserdem sei die hinterlegte Form technisch notwendig, weshalb ein Frei-
haltebedürfnis daran bestehe.
C.
C.a Unter Einsendung der Vertretervollmacht konstituierte sich die Rechts-
vertreterin der Beschwerdeführerin am 5. August 2013 fristgerecht.
C.b Mit Eingabe vom 19. August 2013 beantragte die Hinterlegerin, der
refus provisoire partiel vom 19. März 2013 sei aufzuheben und die interna-
tionale Registrierung IR 1'109'213 sei als kombinierte 3D-Marke in der
Schweiz vollumfänglich zum Schutz zuzulassen. Sie begründete dies da-
mit, dass die hinterlegte Farb- und Formkombination sich deutlich von üb-
lichen Erzeugnissen der Konkurrenten abhebe und damit unterscheidungs-
kräftig sei. Die Wahl einer nicht materialbedingten Farbe sei für die bean-
spruchten Farben unüblich. Unter Hinweis auf die unterschiedlichsten For-
men und Gestaltungen der beanspruchten Waren bestritt die Hinterlegerin
das Vorliegen einer technisch notwendigen Form.
D.
Unter Hinweis, es habe das Gesuch einer erneuten Prüfung unterzogen,
hielt das Institut in seinem Schreiben vom 19. November 2013 an seiner
bisherigen Zurückweisung fest, dass die internationalen Registrierung
IR 1'109'213 in Bezug auf die beanstandeten Waren "Implants pour ostéo-
synthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancres pour endopro-
thèses, produits de substitution de surface articulaire, produits d'écarte-
ment osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabu-
laires, fosses acétabulaires", wobei es nur noch den Schutzausschluss-
grund des Gemeinguts geltend machte.
E.
Innert zweifach erstreckter Frist bestritt die Hinterlegerin in ihrer Eingabe
vom 19. Mai 2014 die Gemeingutzugehörigkeit der internationalen Regist-
rierung und macht erstmals geltend, die kombinierte Formmarke habe sich
im Verkehr durchgesetzt. Zur Glaubhaftmachung reichte sie diverse Be-
lege sowie eine demoskopische Umfrage ein.
F.
Nach Prüfung der eingereichten Durchsetzungsbelege kam das Institut mit
Stellungnahme vom 11. August 2014 zum Schluss, diese seien nicht ge-
eignet um eine Durchsetzung im Verkehr glaubhaft machen.
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G.
Mit Eingabe vom 12. Februar 2015 hielt die Beschwerdeführerin innert
zweifach erstreckter Frist fest, das Institut übersehe bei seiner Beurteilung,
dass der Verkehrskreis der vorliegend beanspruchten Waren hochspezia-
lisiert sei. Aufgrund dessen würden die Fachkreise bereits feine Details und
Abweichungen bei Implantatprodukten wahrnehmen. Entsprechend falle
die aussergewöhnliche Farbgestaltung und Form deutlich auf. Ausserdem
bestünde bei Hüftgelenkskugeln ein Kennzeichnungsnotstand. Entspre-
chend seien die Hersteller übergegangen, ihre Kugeln in speziellen Farben
einzufärben. So sei es gerade die Farbe, welche auf den Hersteller hin-
weise. Die Hinterlegerin legte ausserdem weitere Belege zur Durchsetzung
ins Recht.
H.
Am 28. Juli 2015 verfügte das Institut die teilweise Zurückweisung der
Schutzausdehnung der internationalen Registrierung IR 1'109'213 (3D)
(élément de prothèse) gemäss Art. 2 Bst. a MSchG. Nicht zum Schutz zu-
gelassen wurden die Waren „Implants pour ostéosynthèses, endopro-
thèses et substituts d'organes, ancres pour endoprothèses, produits de
substitution de surface articulaire, produits d'écartement osseux; sphères
d'articulations coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabu-
laires“. In deren Zusammenhang stelle die hinterlegte Warenform eine im
Warensegment üblicherweise auffindbare Form dar, wobei sie die hinter-
legte Gestaltung nicht auffällig von üblichen Gestaltungen des beanspruch-
ten Warensegments unterscheide. Dem hinterlegten Zeichen mangle es im
Zusammenhang mit diesen Waren an der konkreten Unterscheidungskraft.
Ausserdem würden die eingereichten Belege keine Durchsetzung im Ver-
kehr in der Schweiz glaubhaft machen.
Hingegen wurde der internationalen Registrierung IR 1'109'213 im Zusam-
menhang mit den Waren „orthèses, ancres pour prothèses dentaires; com-
posants d'articulations de genou“ in Klasse 10 der Markenschutz in der
Schweiz gewährt.
I.
Gegen diese Verfügung erhob die CeramTec GmbH (nachfolgend: Be-
schwerdeführerin) am 25. August 2015 Beschwerde an das Bundesverwal-
tungsgericht mit den Rechtsbegehren:
„1. Ziffer 1 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Ei-
gentum vom 28. Juli 2015 sei aufzuheben;
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2. Es sei die IR-Marke Nr. 1109213 3D (éléments de prothèse) für alle in
Klasse 10 beanspruchten Waren in der Schweiz vollumfänglich zum
Schutz zuzulassen;
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Eidgenössi-
schen Instituts für Geistiges Eigentum.“
Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin vor, dass ihre kombinierte
Formmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ein unter-
scheidungskräftiges Zeichen sei, welches sich im Übrigen im Verkehr
durchgesetzt habe. Ausserdem verweist die Beschwerdeführerin auf die
gleichentags anhängig gemachte Beschwerde zur Farbmarke
(IR 1'109'076) sowie das bereits hängige, aber vorläufig noch sistierte Be-
schwerdeverfahren B-5120/2014 betreffend der Bildmarke IR 1'109'077.
Sie beantragt die parallele Behandlung aller drei Beschwerdeverfahren.
J.
Jeweils mit Verfügung vom 14. September 2015 wurde in allen drei Be-
schwerdeverfahren (B-5120/2014, B-5182/2015, B-5183/2015) zeitgleich
der Schriftenwechsel eröffnet.
K.
Innert zweifach erstreckter Frist hielt die Vorinstanz in ihrer Vernehmlas-
sung vom 24. Dezember 2015 fest, dass es sich bei der vorliegenden
Formmarke um die naturgetreue Abbildung eines Grossteils der strittigen
Waren oder eines deren Bestandteile handle. Die hinterlegte Gestaltung
unterscheide sich weder durch ihre Form noch durch ihre farbliche Gestal-
tung hinreichend von einer für die beanspruchten Waren üblicherweise ver-
wendeten Form und Farbgestaltung. Zur behaupteten Verkehrsdurchset-
zung hielt die Vorinstanz fest, dass die vorgebrachte Umfrage zum einen
in Deutschland durchgeführt wurde und zum anderen keine repräsentative
Gruppe der relevanten schweizerischen Abnehmer befragt worden sei. Sie
sei daher nicht geeignet, um die Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz
glaubhaft zu machen.
L.
Die Beschwerdeführerin replizierte innert erstreckter Frist mit Eingabe vom
24. Februar 2016. Zur originären Unterscheidungskraft hielt sie fest, dass
sich die strittige Marke deutlich von Waren der strittigen Branche abhebe –
nicht zuletzt aufgrund des Farbanspruches. Üblicherweise seien Waren
dieser Branche nämlich nicht farbig gehalten. Entsprechend sei eine Ein-
färbung im Zusammenhang mit Waren dieser Branche ungewöhnlich und
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unerwartet. Zur Verkehrsdurchsetzung und den von der Vorinstanz vorge-
brachten Argumenten, die Umfrageergebnisse würden den schweizeri-
schen Markt nicht repräsentativ abdecken, hält sie fest, dass angesichts
der kleinen Grösse des Verkehrskreises die neun befragten schweizeri-
schen Personen ausreichend seien, um eine Verkehrsdurchsetzung glaub-
haft zu belegen.
M.
In ihrer Duplik vom 12. Mai 2016 hielt die Vorinstanz innert erstreckter Frist
an ihrer bisherigen Argumentation fest.
N.
Mit Verfügung vom 17. Mai 2016 wurde den Verfahrensbeteiligten mitge-
teilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel vorgesehen sei.
O.
Auf die Durchführung einer Parteiverhandlung wurde stillschweigend ver-
zichtet.
P.
Soweit erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin
und der Vorinstanz im Rahmen der folgenden Urteilserwägungen einge-
gangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der an-
gefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert
und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung.
Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
[VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kosten-
vorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die
Rechtsvertreter haben sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2
VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
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2.
2.1 Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind beide Mitglieds-
staaten sowohl der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Ei-
gentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ, SR 0.232.04) als
auch des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Re-
gistrierung von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Ge-
mäss der neuen Fassung des Protokolls vom 1. September 2008 gilt nur
zwischen Staaten, welche sowohl das Protokoll als auch das Madrider Ab-
kommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in
Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3), unterzeichnet haben,
dass die Schutzverweigerung innerhalb von zwölf Monaten nach dem Da-
tum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la propriété intel-
lectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und b in Verbindung mit
Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a und b MMP). Da die Bundesrepublik Deutschland
sowohl das Madrider Abkommen als auch das Protokoll zum Madrider Ab-
kommen unterzeichnet hat, gilt vorliegend eine Frist von 12 Monaten für
die Erklärung der Schutzverweigerung. Die am 22. März 2012 beginnende
Frist ist daher mit Erklärung der Schutzverweigerung vom 19. März 2013
eingehalten.
2.2 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die
Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zei-
chen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeich-
nung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts,
des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen
könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und
ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich" seien (Art. 5
Abs. 1 MMP in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwi-
schenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzge-
setzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu
dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des Bundesge-
richts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 "Gipfeltreffen").
3.
Zu den Zeichen des Gemeinguts gehören jene, die vom Publikum nicht als
Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und damit
nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind, sowie Zeichen, die aus an-
deren Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (vgl. BGE 131
III 126 f. E. 4.1 "Smarties [3D] / M&M's [3D]"; EUGEN MARBACH, Marken-
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recht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Auflage, Basel 2009,
N. 247 [zit. Marbach, SIWR]; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kom-
mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des eu-
ropäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 34).
3.1 Als Formen des Gemeinguts gelten insbesondere einfache geometri-
sche Grundelemente sowie Formen, die weder in ihren Elementen noch in
ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher
mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben
(BGE 133 III 345 E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" mit
Hinweis u.a. auf BGE 129 III 524 f. E. 4.1 "Lego [3D]"). Entscheidend ist
stets die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen (originär) einen
Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht (Urteile des BVGer
B-6050/2007 vom 20. Februar 2008 E. 6 "Freischwinger Panton [3D]", und
B-564/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 6 "Behälter für Körperpflegemittel
[3D]", je mit Verweis auf: MARKUS INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der
absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzge-
setz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
[GRUR Int.] 2003 193, S. 200; vgl. MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutz-
fähigkeit von Formmarken, in: sic! 2002 794, 797). Hingegen genügt es
nicht, wenn die zur Frage stehende Form Merkmale aufweist, anhand derer
die beanspruchte Ware sich lediglich von anderen Produkten unterschei-
den lässt (MICHAEL NOTH, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thou-
venin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. b N. 72,
mit weiteren Hinweisen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmer-
kreise in einer Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung
der Ware bzw. der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen
Herkunftshinweis (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006
E. 5 "Wellenflasche [3D]" mit Hinweis auf BGE 130 III 334 E. 3.5 "Uhren-
armband [3D]"). Der betriebliche Herkunftshinweis einer Waren- oder Ver-
packungsform geht aber über funktionale oder ästhetische Aspekte hinaus:
Formen, die das Publikum aufgrund der Funktion des Produkts oder wegen
der ästhetischen Attraktivität (unter dem Gesichtspunkt des Designs) er-
wartet, erreichen die Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b
"The Original [3D]"; PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Pro-
duktformen?, in: sic! 2003 395, 402). Eine Form wird als Herkunftshinweis
im Sinne des Markenrechts verstanden, wenn sie sich von sämtlichen im
beanspruchten Waren- oder Dienstleistungssegment im Zeitpunkt des Ent-
scheids über die Eintragung im Markenregister üblichen Formen auffällig
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unterscheidet, was insbesondere bei grosser Formenvielfalt im bean-
spruchten Segment in der Regel nicht der Fall ist (BGE 134 III 553 E. 2.3.4
"Freischwinger Panton [3D] II", BGE 133 III 346 E. 3.3 "Trapezförmiger Ver-
packungsbehälter [3D]"). Farben bilden grundsätzlich Gemeingut, da sie
für den Verkehr freihaltebedürftig sind (MARBACH, SIWR, N. 348).
3.2 Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamt-
eindruck. Daraus folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Mar-
kenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil ent-
hält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination
aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (WILLI,
a.a.O., Art. 2 MSchG N. 124 mit Hinweis auf BGE 120 II 310 "The Original
[3D]"). Die Originalität muss bei einer aus gemeinfreien Elementen zusam-
mengesetzten Marke "zumindest in der Verbindung der einzelnen Ele-
mente liegen, indem mehrere gemeinfreie Elemente in überraschender
Weise kombiniert werden" (Urteil des BGer 4A_6/1999 vom 14. Oktober
1999, in: sic! 2000 286 E. 3c "Runde Tablette [3D]", vgl. das Urteil des BGer
4A_129/2007 vom 18. Juli 2007 E. 3.2.5 "Lindor-Kugel [3D]" und das Urteil
des BVGer B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 3.3 "Feuchttücherbe-
hälter [3D]" mit Hinweisen).
3.3 Auch die Kombination von Form und Farbe kann unterscheidungskräf-
tig sein (vgl. Urteil des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 "Leim-
tube [3D]"; MARBACH, SIWR, N. 485; WILLI, a.a.O., Art. 2 MSchG N. 125;
NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. b N. 30, mit weiteren Hinweisen). Mit der Geltend-
machung eines Farbanspruchs bringt der Hinterleger zum Ausdruck, dass
er den Schutz der von ihm beanspruchten Marke nur in einer bestimmten
Farbausführung beansprucht. Wie bei Formmerkmalen (vgl. E. 3.1 hiervor)
ist dabei zu differenzieren, ob die Farbe als Gestaltungs- oder Unterschei-
dungsmerkmal wahrgenommen wird. Eine durch die Farbgebung bedingte
Spezifizierung im Erinnerungsbild ist zudem nicht mit einer Individualisie-
rung im markenmässigen Sinn gleichzustellen (vgl. MARBACH, SIWR,
N. 488 f.). In diesem Zusammenhang ist bei einer aus Form und Farbe
kombinierten Marke im Einzelfall zu prüfen, bei welchem Element eher ein
Herkunftsbezug erwartet wird. Es fragt sich weiter, inwieweit sich die bei-
den Elemente gegenseitig beeinflussen: Damit die Kombination im Ge-
dächtnis der Abnehmer haften bleibt, muss der unterscheidungskräftige
Teil dominieren. Umgekehrt darf er zur Unterscheidungskraft der Marke in
ihrem Gesamteindruck nicht durch das banale Element relativiert werden
(Urteile des BVGer B-1165/2012 vom 5. Februar 2014 E. 5.3.2 "Mischge-
räte [3D]" und B-2828/2010 vom 2. April 2011 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]").
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3.4 Die Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Ab-
nehmer dadurch in die Lage versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in
der Menge des Angebots wiederzufinden. Für die Beurteilung der Unter-
scheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an (BGE 134
III 551 E. 2.3.1 "Freischwinger Panton [3D] II" mit weiteren Hinweisen;
MARBACH, SIWR, N. 212).
4.
Vorab hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen
(MARBACH, Verkehrskreise, S. 3). Vorliegend ist die Marke für "Implants
pour ostéosynthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancres pour
endoprothèses, produits de substitution de surface articulaire, produits
d'écartement osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acé-
tabulaires, fosses acétabulaires" der Klasse 10 strittig. In ihrer Beurteilung
geht die Vorinstanz davon aus, dass sich diese Waren an Zwischenabneh-
mer (z.B. Produzenten von Implantaten) und Spezialisten wie Ärzte, Chi-
rurgen und Orthopäden richten (angefochtene Verfügung, S. 3, Ziff. 3). Da-
mit sei die Sicht der Fachkreise massgebend. Die Beschwerdeführerin
schränkt die Abnehmerkreise ebenfalls ausschliesslich auf ein spezifisches
Fachpublikum ein (Beschwerde, S. 12, Rz. 29 f.). Es sind dies ihrer Ansicht
nach einerseits Implantat-Hersteller, welche die Produkte der Beschwerde-
führerin zukaufen, um sie in ihr eigenes Implantat-System einzubauen, so-
wie andererseits Fachärzte der Fachrichtung "Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie" (Beschwerde, S. 12, Rz. 29 f.). Die Beschwerdeführerin
bemerkt in diesem Zusammenhang, dass es sich vorliegend mit einzig 600
Ärzten dieser Fachrichtung in der Schweiz um einen "quantitativ und qua-
litativ äusserst eng definierten Personenkreis von Fachpersonen" handle
(Beschwerde, S. 12, Rz. 30 ff.; Vorakte 5, Beilage 3). An der unstrittigen
Beurteilung, wonach sich die beanspruchten Waren ausschliesslich an
Fachkreise (Fachärzte der Orthopädie und Traumatologie sowie Implan-
tatshersteller) richten, ist auch aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts
festzuhalten.
5.
Wie die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marke verstehen
und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwen-
dungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf
die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es beansprucht
wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]";
MARBACH, SIWR, N. 209). Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach
Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a
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Seite 11
"The Original [3D]", Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigen-
tum [RKGE], in: sic! 2006 264 E. 5 "Tetrapack [3D]"). Nachfolgend ist daher
zu untersuchen, ob der hinterlegten Form aus Sicht der angesprochenen
Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterschei-
dungskraft zukommt.
5.1 Die dreidimensionale Marke um deren Schutz ersucht wird, stellt eine
mögliche Form der beanspruchten Ware und damit eine Formmarke im en-
geren Sinn dar (BGE 120 II 309 E. 2a "The Original [3D]" mit Hinweisen;
vgl. auch E. 3 hiervor). Konkret zeigt die abgebildete Form eine rosa ein-
gefärbte Halbkugel, in welcher mittig eine Einbuchtung angebracht ist. Die
Hinterlegerin macht den Farbanspruch "Rose (Pantone 677 C, édition
2010)" geltend. Dass es sich um die Abbildung eines Hüftgelenkkopfes
handelt, ist jedenfalls unbestritten.
5.2 Den Gemeingutcharakter des Zeichens begründet die Vorinstanz mit
dessen beschreibendem Charakter. Im Zusammenhang mit den strittigen
Waren stelle das Zeichen deren naturgetreue Wiedergabe bzw. eines we-
sentlichen Elements davon dar (angefochtene Verfügung, S. 3, Ziff. 4). Die
massgeblichen Verkehrskreise würden sofort erkennen, dass es sich beim
Zeichen um ein übliches Implantat, eine Prothese, Endoprothese, ein Pro-
thesenelement usw. handle (angefochtene Verfügung, S. 3, Ziff. 8). Die
hinterlegte Form hebe sich nicht in entscheidendem Masse vom Üblichen
und Gewohnten ab (angefochtene Verfügung, S. 3, Ziff. 6). Daran ändere
die Farbgebung bzw. den Farbanspruch nichts, denn rosarote bzw. haut-
ähnliche Farben seien für diese Art von Waren üblich (angefochtene Ver-
fügung, S. 4, Ziff. 6). Folglich würden die Abnehmer in der gewählten Farb-
und Formkombination keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkennen
(angefochtene Verfügung, S. 4, Ziff. 7).
Die Beschwerdeführerin hält dem entgegen, die hinterlegte Form stelle
eine unterscheidungskräftige Marke dar: Im sehr spezifischen Marktseg-
ment der Hüftgelenkskugeln bestehe nämlich die besondere Kennzeich-
nungsgewohnheit, unübliche Farben als betrieblichen Herkunftshinweis
einzusetzen. Aufgrund der prägenden Farbgebung hebe sich das hinter-
legte Zeichen deutlich von anderen im Warensegment vorzufindenden
Farbgebungen ab. Gesamthaft stelle die Form und Farbgebung ein unter-
scheidungskräftiges Zeichen dar.
5.3 Das Zeichen beansprucht Schutz im Zusammenhang mit "Implants
pour ostéosynthèses, endoprothèses et substituts d'organes, ancres pour
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Seite 12
endoprothèses, produits de substitution de surface articulaire, produits
d'écartement osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cupules acé-
tabulaires, fosses acétabulaires". Endoprothesen sind Implantate, welche
dauerhaft im Körper bleiben und den geschädigten Körperteil ganz oder
teilweise ersetzen (Definition "Endoprothese" in: DUDEN WÖRTERBUCH ME-
DIZINISCHER FACHBEGRIFFE, 8. überarbeitete und ergänzte Auflage, 2007,
S. 265). Darunter fallen insbesondere Hüft- und Knieprothesen (Definition
"Endoprothese" in: PSCHYREMBEL KLINISCHES WÖRTERBUCH 2013, 264.
Aufl., S. 581 und 2107; Beschwerdebeilage 13, S. 18). Wird lediglich die
Oberfläche des Gelenkkopfes entfernt und ersetzt, spricht man von Ober-
flächenersatz (produit de substitution de surface articulaire) (vgl.
http://www.orthoklinik-lueneburg.de/neupage/; http://www.implant-
cast.ch/index.php?option=com_content&view=category&lay-
out=blog&id=956&Itemid=161&lang=de, zuletzt besucht am 5. Oktober
2016). Der Oberflächenersatz eines Hüftgelenks kann aus einer Hüftkappe
und einer Hüftpfanne bestehen (vgl. http://www.implantcast.ch/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=47%3Aaccis-hueftsys-
tem&catid=28%3Ahueftkappensystem&Itemid=19&lang=de, zuletzt be-
sucht am 5. Oktober 2016). Entsprechend können die Waren "produits de
substitution de surface articulaire" aus den Waren "sphères d'articulations
coxo-fémorales, cupules acétabulaires, fosses acétabulaires" (Hüftge-
lenkskugeln, Hüftgelenksschalen/-pfannen) bestehen. Als Organersatz
(substitut d'organes) werden medizintechnische Vorrichtungen bezeichnet,
welche die Funktionen von Organen temporär oder dauerhaft unterstützen
oder gar übernehmen können (vgl. Definition "Organersatz" in: Glossar der
Transplantationsmedizin, abrufbar unter: http://www.bag.admin.ch/trans-
plantation/index.html?lang=de > Wissen > Forschung > Künstliche Organe
und Gewebe > Glossar). Darunter fallen unterschiedliche Systeme wie
technische Systeme, welche sich ausserhalb des Körpers befinden (z.B.
Dialyseapparat), Implantate (z.B. ein Herzschrittmacher oder Knochener-
satz) sowie Technologien mit lebenden Zellen (z.B. Apparaturen, welche
die Funktionen der Leber übernehmen können und hierfür biologischen
Material verwenden) (vgl. http://www.bag.admin.ch/transplanta-
tion/00698/02593/index.html?lang=de). Knochenimplantate können folg-
lich als Organersatz qualifiziert werden, was wiederum dazu führt, dass die
Waren "substituts d'organes" Knochenimplantate wie einen Hüftgelenks-
kopf bzw. eine Hüftgelenkspfanne mitumfassen.
B-5182/2015
Seite 13
5.4
5.4.1 Wie die Beschwerdeführerin ausführt, ist allen Formen von Gelenk-
kugeln die runde, glatte Aussenseite des Kugelkopfes gemein (Be-
schwerde, S. 14, Rz. 37). Dennoch bestehe – so die Beschwerdeführerin
– eine Vielfalt an möglichen Formen für Hüftgelenkkugeln (Beschwerde,
S. 14, Rz. 36). Diese Formenvielfalt zeige sich insbesondere in den Ge-
staltungen der jeweiligen Öffnung bzw. der Unterseite des Kugelkopfes
(Beschwerde, S. 14, Rz. 37). Zum Formenschatz ist festzuhalten, dass ein
Gelenkskopf naturgemäss rund bzw. abgerundet sein muss. Eine quadra-
tische Form ist daher ausgeschlossen. Entsprechend entspricht die Grund-
form einer Gelenkskugel einer gefüllten Kugel, wobei die Kugel jeweils an
einem Ende abgeflacht und an dieser Seite mittig eine Öffnung angebracht
ist. Wie die Beschwerdeführerin ausführt, ergibt der Vergleich der existie-
renden Warenformen, dass deren Unterschiede in erster Linie in der Ge-
staltung der jeweiligen Öffnung liegen (Beschwerde, S. 14, Rz. 36), wobei
dies an der soeben beschriebenen Grundform nichts ändert.
5.4.2 In Bezug auf die farbliche Gestaltung solcher Waren stimmen die Be-
schwerdeführerin und die Vorinstanz dahingehend überein, dass eine mo-
nochrome Einfärbung der Waren üblich ist (Beschwerde, S. 14, Rz. 37 und
S. 18, Rz. 48; angefochtene Verfügung, S. 4 f., Ziff. 8 f.). Farblich sind
diese Waren je nach Material unterschiedlich gestaltet (Beschwerde, S. 14,
Rz. 36 sowie S. 18, Rz. 48). Im Zusammenhang mit der Farbgestaltung
bringt die Beschwerdeführerin vor, es herrsche im betreffenden Warenseg-
ment quasi ein Kennzeichnungsnotstand (Beschwerde, S. 15, Rz. 40 ff.).
Aufgrund der glatten Oberflächengestaltung der Implantatskomponenten
könne einzig die Farbgestaltung als zur Form hinzukommendes Identifizie-
rungsmerkmal dienen (Beschwerde, S. 15, Rz. 40). Ausserdem handle es
sich bei Hüftgelenkskugeln um Zuliefererware, welche ausschliesslich an
Prothesenhersteller verkauft werde, die ihrerseits daraus vollständige Pro-
thesensysteme herstellen und unter ihrer einheitlichen Kennzeichnung ver-
markten (Beschwerde, S. 15, Rz. 41). Entsprechend seien die Hersteller
von Hüftgelenkskugeln dazu übergegangen, ihre Waren mit ungewöhnli-
chen Farben einzufärben (Beschwerde, S. 16, Rz. 42 f.). Mit Hinweis auf
die eidesstaatlichen Erklärungen zweier neuseeländischer Fachärzte (Be-
schwerdebeilagen 10 und 11) erklärt die Beschwerdeführerin, sie sei die
weltweit einzige Herstellerin, welche ihre Waren im beanspruchten Farbton
einfärbe (Beschwerde, S. 16, Rz. 42 f.). Die betroffenen Abnehmer würden
die Farbgebung daher klar als betrieblichen Hinweis auf die Beschwerde-
führerin verstehen (Beschwerde, S. 19, Rz. 51). Dem hält die Vorinstanz
B-5182/2015
Seite 14
anhand von Bildrecherchen entgegen, dass die rosafarbene Einfärbung
von Gelenkkugeln üblich sei (angefochtene Verfügung, S. 5, Ziff. 9 f. mit
Hinweis auf Beilagen 4-12). Hierzu ist festzuhalten, dass aus den vorge-
brachten Belegen jedenfalls hervorgeht, dass Gelenkkugeln aus Metall
meist silbern und nicht mit einer zusätzlichen Farbschicht erhältlich sind.
Keramische Kugeln sind hingegen üblicherweise monochrom eingefärbt,
nämlich weiss- bzw. cremefarben. Demzufolge kann vorliegend festgestellt
werden, dass eine Einfärbung der Kugeln per se üblich ist.
5.4.3 Im beanspruchten Warensegment ist die Formenvielfalt gemäss der
Beschwerdeführerin (Beschwerde, S. 14, Rz. 36) gross. Die Vorinstanz be-
streitet diese Einschätzung nicht direkt und weist darauf hin, dass es bei
grosser Formenvielfalt schwieriger sei, eine nicht banale sondern unter-
scheidungskräftige Form zu schaffen (angefochtene Verfügung, S. 4,
Ziff. 6). Jedenfalls kann vorliegend festgehalten werden, dass sich die strit-
tige Formmarke grundsätzlich weder von der Grundform noch von der
Grundgestaltung unterscheidet: Die Unterseite der in der Formmarke ab-
gebildeten, monochrom eingefärbten Form ist flach und bis auf die Öffnung
ausgefüllt.
5.5 Die Formmarke stellt unstreitig einen möglichen Hüftgelenkskopf bzw.
eine Hüftgelenkskugel dar, weshalb die Waren "cupules acétabulaires,
substituts d'organes, produits de substitution de surface articulaire" in der
Formmarke direkt abgebildet sind. Weiter beschreibt die hinterlegte Form
einen möglichen Bestandteil der Waren "endoprothèses, ancres pour en-
doprothèses, sphères d'articulations coxo-fémorales, fosses acétabu-
laires". Eine Hüftprothese ist nämlich aus mehreren Komponenten aufge-
baut. Je nachdem, ob es sich um eine Totalendprothese oder eine Teilpro-
these handelt, werden verschiedene Komponenten eingesetzt. Grundsätz-
lich besteht eine Totalendoprothese der Hüfte aus einem Prothesenschaft,
einem Hüftkopf (wie in der strittigen Formmarke abgebildet), einem soge-
nannten Inlay sowie einer Hüftpfanne (Beschwerdebeilage 13, S. 18; vgl.
auch http://www.operation-endoprothetik.de/huefte/hueft-tep/, https://ge-
lenk-doktor.de/hueft-gelenk/hueftprothese-huefttotalendoprothese#hueft-
prothese_1, beide zuletzt besucht am 5. Oktober 2016). Sämtliche Ele-
mente sind daher aufeinander abgestimmt. Insofern ist die Formmarke im
Zusammenhang mit den Waren "endoprothèses, ancres pour endopro-
thèses, sphères d'articulations coxo-fémorales, fosses acétabulaires" zwar
nicht die direkte Abbildung der gesamten Waren selbst, aber eines Be-
standteils (im Falle der Endoprothesen) bzw. eines Elementes, an welches
B-5182/2015
Seite 15
die Waren (im Falle der Waren "ancres pour endoprothèses, sphères d'ar-
ticulations coxo-fémorales, fosses acétabulaires") angepasst sind. Der Vor-
instanz ist daher im Zusammenhang mit den Waren "cupules acétabu-
laires, substituts d'organes, produits de substitution de surface articulaire,
endoprothèses, ancres pour endoprothèses, sphères d'articulations coxo-
fémorales, fosses acétabulaires" zu folgen, wenn sie die Formmarke als
direkte Beschreibung der beanspruchten Waren bzw. deren Elemente be-
urteilt.
5.6 Auch im Zusammenhang mit einem Knochendistanzstück (produits
d'écartement osseux) weist die strittige Marke Ähnlichkeiten zu den bran-
chenüblichen Gestaltungen auf. Knochendistanzstücke werden je nach
Einsatzgebiet unterschiedlich gestaltet. Während sie in der Knieorthopädie
meist flach (plattenartig) sind (vgl. Produkte der Firmen ExacTech, Tecres
S.P.A., Orthopaedic Innovation Ltd und OsteoRemedies LLC:
https://www.exac.com/products/spacers/interspace-knee, http://www.te-
cres.it/en/products/orthopaedics/preformed-spacers/spacer-for-knee_11 ,
http://www.orthopaedicinnovation.com/Spacers.asp , http://www.osteore-
medies.com/remedy-knee ; alle zuletzt am 5. Oktober 2016 besucht), ha-
ben Knochendistanzstücke, die in der Hüft- und Schulterorthopädie einge-
setzt werden, analog einer Prothese, meist ein Kopfstück (vgl. Beispiele
von Knochendistanzstücke für Hüften: http://www.osteore-
medies.com/remedy-hip, http://www.orthopaedicinnovation.com/Spa-
cers.asp, http://www.tecres.it/en/products/orthopaedics/preformed-spa-
cers/hip-spacer, https://www.exac.com/products/spacers/interspace-hip ;
vgl. Beispiele für Knochendistanzstücke für Schultern:
https://www.exac.com/products/spacers/interspace-shoulder,
http://www.tecres.it/en/products/orthopaedics/preformed-spacers/shoul-
der-spacer ; alle zuletzt am 5. Oktober 2016 besucht). Teilweise können
die Köpfe der Knochendistanzstücke auf die Schaftstücke aufgeschraubt
werden (vgl. die Produkte unter http://www.osteoremedies.com/remedy-hip
und http://www.osteoremedies.com/remedy-shoulder, zuletzt am 5. Okto-
ber 2016 besucht). Selbst wenn in der hinterlegten Formmarke keine Rillen
sichtbar sind, welche auf einen Schraubmechanismus hinweisen, entspre-
chen die Formen der auffindbaren Kopfstücke der in der Formmarke abge-
bildeten Form, nämlich einen halbrunden Kugelkopf mit einer mittig ange-
brachten Öffnung. Demzufolge beschreibt die hinterlegte Formmarke ein
möglicher Bestandteil eines Knochendistanzstückes.
5.7 Gleiches gilt schliesslich auch im Zusammenhang mit "implants pour
ostéosynthèses" (Implantate für die Osteosynthese). Die Osteosynthese
B-5182/2015
Seite 16
ist ein operatives Verfahren zur Wiederherstellung der Kontinuität und
Funktionsfähigkeit von Knochen mittels mechanischer Hilfsmittel (Defini-
tion "Osteosynthese" in: PSCHYREMBEL KLINISCHES WÖRTERBUCH 2013,
264. Aufl., S. 1535; Definition "Osteosynthese" in: DUDEN WÖRTERBUCH
MEDIZINISCHER FACHBEGRIFFE, a.a.O., S. 570). Bei diesen Hilfsmitteln han-
delt es sich – soweit Implantate überhaupt zum Einsatz kommen – mehr-
heitlich um Schrauben und Platten bzw. Verbindungsstücke, welche an die
Knochenfragmente angebracht werden (vgl. Prof. Dr. med. CHRISTOPH EIN-
GARTNER, Vorlesungsskript: Implantate zu Osteosynthese und Gelenker-
satz, Studiengang Bachelor of Allied Health, Orthopädie und Unfallchirur-
gie, Steinbeis Universität Berlin, abrufbar unter http://www.eingartner.com
> Kompetenzen > Downloads). Die hinterlegte Form entspricht zwar nicht
direkt einem Implantat für Osteosynthese, doch sind auch hier die Unter-
schiede zu den üblichen Formen und namentlich zur naturgegebenen Run-
dung des Gelenkkopfs (vgl. E. 5.4.1 hiervor) zu gering, um das Zeichen
auch insoweit unterscheidungskräftig zu machen (vgl. auch Urteil des
BVGer B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 5.9 "élément de prothèse
[fig.]").
5.8 Zusammenfassend ist im Zusammenhang mit den strittigen Waren
festzustellen, dass vorliegend Schutz für eine übliche Form einer Gelenks-
kugel und damit für einen Bestandteil dieser Waren beantragt wird. Die
strittige Form ist selbst für jene Waren nicht überraschend, welche üblicher-
weise an die Waren "cupules acétabulaires" angepasst angeboten werden.
Damit verleiht die Form an sich dem Zeichen im Zusammenhang mit die-
sen Waren keine Unterscheidungskraft. Stellt sich folglich die Frage, ob die
Farbgestaltung das Zeichen unterscheidungskräftig macht. Dass die Be-
schwerdeführerin allenfalls die einzige Anbieterin ist (Beschwerde, S. 16,
Rz. 42 f.), welche ihre Waren im beanspruchten Farbton "Rose (Pantone
677 C, édition 2010)" einfärbt, kann vorliegend nicht zu ihren Gunsten aus-
gelegt werden. Denn obschon die Einfärbung einer Endoprothese bzw. de-
ren Bestandteile aufgrund der Tatsache, dass sie im Körper verbleiben,
keine gestalterische Funktion übernimmt (Beschwerde, S. 17, Rz. 45 und
S. 19, Rz. 50), bleibt die monochrome Einfärbung einer Gelenkskugel an
sich üblich (vgl. E. 5.4.2 hiervor). Wie die Beschwerdeführerin selber aus-
führt (Beschwerde, S. 14, Rz. 36 sowie S. 18, Rz. 48), sind diese Waren je
nach Material (Keramik oder Stahl), weiss bzw. cremefarben sowie silbern
eingefärbt. Damit hebt sich der beanspruchte Farbton, welcher einem blas-
sen Rosa (https://www.pantone.com/color-finder?q=677+C) entspricht, nur
wenig von einer üblichen weissen bzw. cremefarbenen Einfärbung ab. In
B-5182/2015
Seite 17
Anbetracht dessen, dass sich die beanspruchte Farbgestaltung des hinter-
legten Zeichens kaum von den üblichen Einfärbungen unterscheidet, ver-
hilft der beanspruchte Farbton dem Zeichen selbst bei einer kleinen For-
menvielfalt nicht zur originären Unterscheidungskraft. Die hinterlegte Farb-
und Formmarke unterscheidet sich nahezu nicht von der Grundform bzw.
Grundgestaltung.
6.
Nachdem die originäre Unterscheidungskraft des Zeichens verneint wird,
ist zu prüfen, ob sich das Zeichen wie von der Beschwerdeführerin geltend
gemacht (Beschwerde, S. 20, Rz. 53 ff.), im Zusammenhang mit den strit-
tigen Waren im Verkehr durchgesetzt hat.
6.1
6.1.1 Verkehrsdurchsetzung bedeutet, dass ein ursprünglich nicht unter-
scheidungskräftiges Zeichen dadurch Unterscheidungskraft erlangt, dass
es von einem erheblichen Teil der Adressaten im Wirtschaftsverkehr als
individualisierender Hinweis auf bestimmte Produkte eines Unternehmens
verstanden wird (BGE 130 III 331 E. 3.1 "Swatch"; Urteil des BVGer B-
2418/2014 vom 17. Februar 2016 E. 6.1.1 "[bouton] [fig.]"). Zeichen, die
Gemeingut sind, können dadurch nachträglich markenrechtlichen Schutz
erlangen, sofern an ihnen kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht
(BGE 134 III 314 E. 2.3.2 "M/M-joy"; Urteil des BVGer B-5169/2011 vom
17. Februar 2012 E. 2.5 "Oktoberfest-Bier"). Ein solches kann insbeson-
dere dann verneint werden, wenn den Konkurrenten eine Vielzahl gleich-
wertiger Alternativen zur Verfügung steht, so dass die Bezeichnung für den
Verkehr nicht unentbehrlich ist (BGE 137 III 82 E. 3.3 "Hotel-Sterne" mit
Verweis auf BGE 134 III 321 E. 2.3.3 "M/M-Joy" und BGE 131 III 121 E. 4.4
"Smarties"; Urteil des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5.1
"Post").
6.1.2 Die Durchsetzung eines Kennzeichens im Verkehr kann aus Tatsa-
chen abgeleitet werden, die einen Rückschluss auf seine Wahrnehmung
durch das Publikum erlauben, zum Beispiel langjährige, bedeutsame Um-
sätze und intensive Werbeanstrengungen. Sie kann auch durch eine re-
präsentative Befragung des massgebenden Publikums (demoskopisches
Gutachten) belegt werden (BGE 130 III 332 E. 3.1 "Swatch Uhrband", BGE
131 III 131 E. 6 "Smarties"). Da die Behörde in ihrer Beweiswürdigung frei
ist, gelten keine festen Beweismittelvorgaben. Deshalb wäre zum Beispiel
die Vorgabe unzulässig, ein Nachweis könne in jedem Fall nur mittels eines
http://links.weblaw.ch/BGE-134-III-314 http://links.weblaw.ch/BGE-131-III-121 http://links.weblaw.ch/4A_370/2008
B-5182/2015
Seite 18
demoskopischen Gutachtens erbracht werden. Stattdessen sind alle Be-
weismittel erlaubt, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung nachzu-
weisen (Urteil des BVGer B-4763/2012 vom 16. Dezember 2013 E. 6.2.1
m.w.H. "Betonhülse"; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜH-
LER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013,
S. 200 Rz. 3.124; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich
2008, Art. 12, N. 18; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 466). Dementsprechend
kann für den Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung nebst dem Nachweis
mittels demoskopischem Gutachten auch auf Indizien wie langjährige be-
deutsame Umsätze der Marke, intensive Werbeanstrengungen und unan-
gefochtene Alleinstellung abgestellt werden (MARBACH, SIWR III/1, Rz.
455; DAVID RÜETSCHI, in: Noth/Bühler/Thouvenin, [Hrsg.], Markenschutz-
gesetz [MSchG], Bern 2009, Beweisrecht, Rz. 75). Grundsätzlich sind Be-
lege betreffend die ganze Schweiz einzureichen; eine bloss lokale Durch-
setzung genügt nicht (BGE 128 III 441 E. 1.2 "Appenzeller", BGE 127 III
33 E. 2 "Brico"). Je weniger unterscheidungskräftig ein Zeichen ursprüng-
lich ist, desto dichter müssen die Indizien für die Verkehrsdurchsetzung
dargelegt werden (BGE 128 III 441 E. 1.4 "Appenzeller", BGE 117 II 321
E. 3.a "Valser"), ohne dass dafür ein höherer Beweisgrad oder eine stär-
kere Verbreitung des Zeichens erforderlich wird. Eine Verkehrsdurchset-
zung glaubhaft zu machen, kann schwierig sein (Urteil des BGer vom
30. November 2009 4A_434/2009 E. 3 "Radio Suisse Romande"; Urteil
des BVGer B-2609/2012 vom 28. August 2013 E. 6 f. "Schweizer Fernse-
hen"). In zeitlicher Hinsicht erwartet die Vorinstanz für das Glaubhaftma-
chen der Verkehrsdurchsetzung einer Marke in der Regel einen belegba-
ren Markengebrauch während zehn Jahren (Richtlinien in Markensachen
vom 1. Juli 2014, Titel 10, Ziff. 10.2.5, S. 149; MARBACH, SIWR III/1,
Rz. 459 f.). In besonderen Fällen kann auch eine kürzere Gebrauchsperi-
ode genügen (Urteil des BVGer B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.2
m.w.H. "Ein Stück Schweiz"; ADRIAN P. WYSS, Die Verkehrsdurchsetzung
im schweizerischen Markenrecht, Bern 2013, S. 51 f.).
6.1.3 Vorliegend sind sich Vorinstanz und Beschwerdeführerin einig, dass
kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht. Das Bundesverwaltungsgericht
schliesst sich dieser Beurteilung an, da das Zeichen für den Verkehr nicht
unentbehrlich ist und genügend Alternativen zur Verfügung stehen
(BGE 131 III 121 E. 4.4 "Smarties"). Die Verkehrsdurchsetzung kann dem-
nach geprüft werden.
B-5182/2015
Seite 19
6.2 Zur Glaubhaftmachung einer Durchsetzung im Verkehr in der Schweiz
legt die Beschwerdeführerin zwei Auswertungen einer demoskopischen
Umfrage ins Recht. Ihrer Ansicht nach zeigen diese, dass sich die hinter-
legte kombinierte Formmarke in der Schweiz für die beanspruchten Waren
im Verkehr durchgesetzt habe.
Die Vorinstanz verneint hingegen die Glaubhaftmachung der Verkehrs-
durchsetzung der strittigen Formmarke in der Schweiz. Sie bemängelt in
erster Linie, dass in der demoskopischen Umfrage kein repräsentativer An-
teil der Verkehrskreise in der Schweiz befragt wurde. Weiter würden die
zumeist undatierten, ergänzenden Belege keinen langjährigen Gebrauch
der strittigen Formmarke in der Schweiz aufzeigen.
6.2.1 Demoskopische Gutachten können die Wahrnehmung des Marktauf-
tritts bis zu einem gewissen Grad abbilden, jedoch sind deren Ergebnisse
im Rahmen der Beweiswürdigung für die Gerichte nicht bindend (Urteil des
BVGer B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 8.2 m.w.H. "Havana Club
[fig.]/Cana Club [fig.]"; MARBACH, SIWR III/1, N. 462 ff., 942 ff.). Es ist Auf-
gabe des Gerichts, die Eignung des Gutachtens zu prüfen sowie festzu-
stellen, ob es korrekt erstellt wurde und ob die Kriterien der Wiederhol-,
Überprüf- und Nachvollziehbarkeit beachtet wurden (Urteil des BVGer
B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.8 "Oktoberfest-Bier", mit Hinweis
auf MARBACH, SIWR III/1, N. 463).
6.2.2 Die vorgelegte demoskopische Umfrage (Beschwerdebeilagen 15
und 16) wurde anlässlich des vom 24. bis 25. Mai 2012 in Berlin veranstal-
teten 13. EFORT-Kongress zur Bekanntheit der strittigen Formmarke
durchgeführt. Gegenstand der Umfrage war die Frage, inwieweit eine den
Befragten während des Interviews gezeigte Abbildung für künstliche Hüft-
und Kniegelenke als Marke bekannt sei (Beschwerdebeilagen 15 und 16,
S. 1). Bei der Abbildung handelte es sich um die im Markeneintragungsge-
such hinterlegte Abbildung der Formmarke (vgl. dazu die Abbildung unter
Sachverhaltsziffer A hiervor). Befragt wurden insgesamt 239 Personen.
Diese wurden aus dem Passantenstrom der Kongressteilnehmer zufällig
ausgewählt (vgl. Beschwerdebeilage 15 und 16, S. 1). Beruflich gehörten
die Befragten im weitesten Sinne dem Bereich der orthopädischen Chirur-
gie an, wobei es sich mehrheitlich um Fachärzte handelte. Die Beschwer-
deführerin legt von derselben Umfrage zwei verschiedene Auswertungen
ins Recht: Während in der einen Version einzig die Ergebnisse der
deutschsprachigen Teilnehmer (Beschwerdebeilage 15) dargestellt sind,
B-5182/2015
Seite 20
werden in der zweiten Version die Ergebnisse aller europäischer Teilneh-
mer (Beschwerdebeilage 16) aufgeführt. So waren von den 239 Personen
111 deutschsprachig (Beschwerdebeilage 15, S. 6) und 99 Befragte deut-
scher Nationalität (Beschwerdebeilage 16, S. 6). Von den gesamthaft 239
befragten Personen waren u.a. 8 Chirurgen der Traumatologie (davon 6
deutschsprachig [Beschwerdebeilage 15, S. 6]), 135 Chirurgen anderer
medizinischen Disziplinen (davon 54 deutschsprachig [Beschwerdebeilage
15, S. 6]) und 77 Orthopäden (davon 42 deutschsprachig [Beschwerdebei-
lage 15, S. 6]).
6.2.3 Auf die Frage, ob ihnen das abgebildete Produkt im Zusammenhang
mit künstlichen Hüft- oder Kniegelenken bekannt vorkomme oder nicht,
antworteten von den 111 deutschsprachigen Kongressteilnehmern (Be-
schwerdebeilage 15, S. 10) 88 Personen (n=111, 79,3%) mit Ja, 19 Perso-
nen mit "ich glaube/kommt mir bekannt vor" (n=111, 17.1%) sowie 4 Per-
sonen mit "Nein/weiss nicht" (n=111, 3.6%) (Beschwerdebeilage 15, S. 10).
Von den Personen, die das abgebildete Produkt kannten bzw. denen es
bekannt vorkam (d.h. 107 Personen), gaben 82 (n=111, 73.9%) bzw. 11
(n=111, 9.9%) Personen an, das Produkte weise auf einen spezifischen
Hersteller bzw. mehrere Hersteller hin, wohingegen 14 Personen (n=111,
12.6%) der Meinung waren, das Produkt weise auf keinen spezifischen
Hersteller hin. Diejenigen Befragten, die das Produkt kannten oder zu ken-
nen glaubten, und die es einem bzw. mehreren Herstellern zuordnen konn-
ten (d.h. 82 Personen), wurden nach dem Namen des Herstellers gefragt.
78 Personen (n=111, 70.3%) gaben an, den Namen zu kennen und gaben
– ohne das ihnen ein Name vorgelegt wurde – zu 46.8% (n=111; wobei es
52 von 78 Personen sind) den Namen der Beschwerdeführerin sowie zu
4.5% (n=111; wobei es 4 von 78 Personen sind) den Markennamen des
strittigen Produkts an. Damit gaben 96.4 % der 111 deutschsprachigen be-
fragten Personen an, das abgebildete Produkt im Zusammenhang mit
künstlichen Hüft- und Kniegelenk zu kennen bzw. glauben zu kennen. Der
Kennzeichnungsgrad beträgt 73.9%. Wiederum – ohne dass ihnen ein Fir-
menname bzw. eine Marke vorher genannt worden wäre – gaben 54% der
Befragten als Herstellerin die Beschwerdeführerin bzw. deren Wortmarke
an.
6.2.4 Die Umfrageergebnisse in Bezug auf die europäischen Teilnehmern
(Beschwerdebeilage 16) zeigen, dass die Abbildung der hinterlegten Form-
marke im Zusammenhang mit Hüft- und Kniegelenken bei den 99 deut-
schen Teilnehmern einen Bekanntheitsgrad von 96% sowie eine namentli-
che Zuordnung zur Beschwerdeführerin bzw. ihre Wortmarke von 54.5%
B-5182/2015
Seite 21
auslöst. In Bezug auf die Befragten aus den Ländern Frankreich, Italien,
Belgien und Niederlanden zeigen die Ergebnisse einen Bekanntheitsgrad
von 100% sowie einen namentlichen Zuordnungsgrad zur Beschwerdefüh-
rerin bzw. ihre Wortmarke von 52.4% (vgl. Beschwerdebeilage 16, S. 4).
6.2.5
6.2.5.1 Im Zusammenhang mit der durchgeführten demoskopischen Um-
frage ist – unabhängig der jeweiligen Auswertung – festzuhalten, dass die
Befragung in Berlin stattgefunden hat. Die Durchsetzung des Zeichens im
Verkehr ist grundsätzlich für die ganze Schweiz nachzuweisen, wobei ent-
scheidend ist, dass mindestens die drei grossen Landesteile bzw. Sprach-
regionen der Schweiz entsprechend ihren Anteilen an der schweizerischen
Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden (vgl. Richtlinien des Instituts in
Markensachen, Teil 4, Ziff.10.3.5, S. 152). Ist ein Zeichen nicht sprachge-
bunden, ist unter Umständen eine regional durchgeführte Umfrage für die
demoskopische Beweisführung ausreichend (BGE 131 III 121 E. 7.3
"Smarties"). In solch einem Fall ist jedoch glaubhaft zu machen, dass das
Zeichen in der ganzen Schweiz auf die gleiche Art verwendet wird und Wer-
beaufwand wie Umsatzzahlen in allen Landesteilen vergleichbar sind (BGE
131 III 121 E. 7.3 "Smarties"). Vorliegend wurden die Umfragen zwar an-
lässlich des alljährlich stattfindenden Kongresses der EFORT European
Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology
(https://www.efort.org/), der auch die Schweizerische Gesellschaft für Or-
thopädie und Traumatologie angehört, durchgeführt. Dieser international
ausgerichtete Kongress findet jeweils in einem der Mitgliedsstaaten, u.a.
2016 in der Schweiz, statt, und zieht so Fachpublikum über die Grenzen
hinweg an. Es ist daher anzunehmen, dass schweizerische Fachärzte eine
Weiterbildungsveranstaltung auch im Ausland besuchen, auch wenn ge-
mäss dem Veranstaltungskalender der Schweizerischen Gesellschaft für
Orthopädie und Traumatologie in der Schweiz je einen jährlichen Fachkon-
gress und Fortbildungstag sowie diverse Vortragsveranstaltungen stattfin-
den (vgl. http://www.swissorthopaedics.ch/de/Veranstaltungen/Veranstal-
tungen-1). So geht immerhin aus den Ergebnisunterlagen bezüglich der
deutschsprachigen Befragten (Beschwerdebeilage 15) hervor, dass mit der
Frage "Origin of respondent" vorliegend geklärt wurde, dass von den 111
deutschsprachigen Befragten 99 Personen deutscher und 9 Personen
schweizerischer Herkunft waren (vgl. Beschwerdebeilage 15, S. 28). Die
Umfrageergebnisse bezüglich der europäischen Teilnehmern zeigen gar
keine schweizerischen Ergebnisse und die Ergebnisse der französisch-
bzw. italienischsprechenden Teilnehmern wurden nicht gesondert, sondern
B-5182/2015
Seite 22
gemeinsam mit denjenigen der Benelux-Ländern zusammengefasst (Be-
schwerdebeilage 16, S. 28). Angesichts dessen, dass die Umfrage nicht in
der Schweiz stattfand, ist die Nationalität der Befragten nicht mehr als ein
Hinweis. Die Herkunft der Teilnehmenden sagt in diesem Zusammenhang
auch wenig darüber aus, in welchem Land die Befragten tatsächlich tätig
sind. So kann nicht zugunsten der Beschwerdeführerin angenommen wer-
den, die nichtschweizerischen Befragten seien in der Schweiz tätig. Ent-
sprechend ist einzig auf die 9 Personen schweizerischer Herkunft abzu-
stellen, wobei hierbei kritisch anzumerken ist, dass deren Umfrageergeb-
nisse nicht gesondert aufgeführt wurden (Beschwerdebeilage 15). Es be-
steht daher keine Sicherheit darüber, wie die schweizerischen Befragten
das abgebildete Produkt wahrnehmen und ob sie es überhaupt kennen
(vgl. zum Beispiel Beschwerdebeilage 15, S. 10 sowie E. 6.2.3 hiervor).
Aufgrund dieser Unklarheiten bezüglich dem Verständnis im schweizeri-
schen Markt greift der Einwand der Beschwerdeführerin, wonach ange-
sichts des zahlenmässig eingeschränkten Verkehrskreises bereits eine ge-
ringe Anzahl von Befragten für die Glaubhaftmachung einer Verkehrs-
durchsetzung ausreiche (Beschwerde, S. 12, Rz. 31; Replik, Rz. 12), nicht.
Selbst wenn angesichts der Tatsache, dass in der Schweiz gemäss einer
Übersicht der FMH im Jahr 2013 rund 900 Fachärzte der chirurgischen Or-
thopädie in der Schweiz tätig waren (Beschwerdebeilage 14, S. 469), sind
9 Personen nicht ausreichend, um eine schweizweite Durchsetzung der
Formmarke glaubhaft zu machen. Dies würde selbst dann gelten, wenn es
sich bei diesen 9 Personen ausschliesslich um Fachärzte der orthopädi-
schen Chirurgie handelt und diese die Formmarke der Beschwerdeführerin
zuordnen könnten.
6.2.5.2 Weiter ist im Zusammenhang mit der Umfrage festzustellen, dass
diese auf dem Gelände des gleichentags und gleichenorts stattfindenden
kommerziellen Fachkongresses durchgeführt wurde (vgl. Beschwerdebei-
lagen 15 und 16, jeweils S. 1). Grundsätzlich hat eine demoskopische Um-
frage in einem neutralen Umfeld durchgeführt zu werden, da die unmittel-
bare Nähe zum Objekt zu Verzerrungen des ermittelten Kennzeichnungs-
grades führen kann (WYSS, a.a.O., S. 205). Vorliegend geht aus den Un-
terlagen hervor, dass die Befragten jeweils zufälligerweise aus dem Besu-
cherstrom des Fachkongresses ausgesucht wurden. Diese Personen wa-
ren demnach auf dem Weg zum oder aus dem Kongress hinaus. Es ist
anzunehmen, dass die Beschwerdeführerin, welche am EFORT-Kongress
des Jahres 2014 einen Stand betrieb (vgl. in diesem Zusammenhang das
Urteil des BVGer B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 6.3.4.3 "[fig.]
[élément de prothèse]") als deutsches Unternehmen bereits im Jahr 2012
B-5182/2015
Seite 23
als der Kongress in Berlin stattfand und die Umfrage durchgeführt wurde,
einen Stand betrieb. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass
sich die Befragten vor der Umfrageteilnahme in der Nähe des Verkaufs-
standes der Beschwerdeführerin aufgehalten haben und dadurch in ihrem
Antwortverhalten beeinflusst wurden. Es muss jedenfalls festgestellt wer-
den, dass die Umfrage nicht in einem gänzlich neutralen Umfeld stattge-
funden hat.
6.2.5.3 Damit ist bezüglich der vorgebrachten Umfrage festzuhalten, dass
diese nicht geeignet ist, die Verkehrsdurchsetzung des strittigen Zeichens
in der Schweiz glaubhaft zu machen. Weder wurde eine repräsentative An-
zahl schweizerischer Verkehrsteilnehmer befragt, noch kann zugunsten
der Beschwerdeführerin angenommen werden, die nichtschweizerischen
Befragten seien in der Schweiz tätig sind und könnten allenfalls dem Ver-
kehrskreis angehören. Zudem ist festzuhalten, dass sich die Beschwerde-
führerin im Rahmen einer Verkehrsdurchsetzung nicht auf das Überein-
kommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegensei-
tigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0232.149.136) stützen kann.
Einzig im Zusammenhang mit der Frage des rechtserhaltenden Gebrauchs
kann sich ein Markeninhaber den Gebrauch der Marke in Deutschland ge-
mäss Art. 5 Abs. 1 des Übereinkommens als rechtserhaltend anrechnen
lassen (sofern er die schweizerischen Bedingungen zum rechtserhalten-
den Gebrauch erfüllt). So kann eine im Ausland bestehende Verkehrs-
durchsetzung sowie lediglich das Ausland betreffende Belege für die
Glaubhaftmachung einer Verkehrsdurchsetzung in der Schweiz nicht mehr
als eine Indizwirkung haben (WYSS, a.a.O., S. 83f.). Entsprechend hat die
vorgebrachte demoskopische Umfrage selbst wenn eine Verkehrsdurch-
setzung in Deutschland bejaht würde – was vorliegend ausdrücklich offen
bleiben kann –, in der Schweiz nicht mehr als eine Indizwirkung.
6.2.5.4 Schliesslich kann aufgrund des soeben Gesagten offengelassen
werden, ob die vorgelegte demoskopische Umfrage, welche vier Monate
nach der internationalen Registrierung der Marke durchgeführt wurde, auf-
grund dessen überhaupt geeignet wäre, eine Verkehrsdurchsetzung im
Zeitpunkt der internationalen Registrierung zu belegen (Urteil des BVGer
B-279/2010 vom 3. Februar 2011 E. 4.4 "PARIS RE"; WYSS, a.a.O.,
S. 122).
B-5182/2015
Seite 24
6.3
6.3.1 Gelingt der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung mittels Demoskopie
nicht, kann er sich womöglich aus anderen Belegen ergeben. Werden de-
moskopische Beweismittel allerdings mit Belegen kombiniert, muss beach-
tet werden, dass dies nur geht, solange das demoskopische Beweismittel
keine einwandfreien Resultate liefert (WYSS, a.a.O., S. 242). Dass die vor-
gebrachte Umfrage nicht geeignet ist, für die Verkehrsdurchsetzung des
strittigen Zeichens in der Schweiz einwandfreie Resultate zu liefern, wurde
soeben festgestellt (vgl. E. 6.2 hiervor). Im vorliegenden Beschwerdever-
fahren verwies die Beschwerdeführerin auf die im vorinstanzlichen Verfah-
ren eingereichten Belege (Beschwerdebeilage 9), weshalb vorliegend zu
überprüfen ist, ob der Beschwerdeführerin die Glaubhaftmachung der Ver-
kehrsdurchsetzung mittels dieser ergänzenden Belege gelingt.
6.3.2 Diesfalls stellt der markenmässige Gebrauch eine zwingend zu prü-
fende Voraussetzung des Verkehrsdurchsetzungstatbestands dar (Urteil
des BVGer B-2225/2011 vom 7. Mai 2012 E. 2.3.4 "Ein Stück Schweiz";
WYSS, a.a.O., S. 108 f.). Ein zwar kennzeichenmässiger aber nicht mar-
kenmässiger Gebrauch genügt nicht (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom
27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."; WYSS, a.a.O.,
S. 182 f.). Dieser legt vielmehr nah, dass die Abnehmer das Zeichen als
Firma oder als reine Beschreibung wahrnehmen (WYSS, a.a.O., S. 183).
Damit liegt jedoch kein Nachweis vor, wonach die Abnehmer das Zeichen
als Marke wahrnehmen (WYSS, a.a.O., S. 183). Es soll also glaubhaft ge-
macht werden, dass das Zeichen als Marke wieder erkannt wird, wozu es
eines ebensolchen Gebrauchs bedarf. Markenmässig ist der Gebrauch ei-
nes Kennzeichens im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen am entsprechenden Markt, d.h. der produktbezogene Ge-
brauch der Marke (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012
E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."; WYSS, a.a.O., S. 182). Dem steht
der rein unternehmensbezogene, ausschliesslich firmenmässige, dekora-
tive oder anderweitig produktunabhängige Gebrauch entgegen (Urteil des
BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 2.4 "Aus der Region. Für die
Region.").
Ein Anbringen der Marke auf der Ware selbst oder deren Verpackung ist
nicht erforderlich (Urteil des BVGer B-8240/2010 vom 27. Februar 2012
E. 2.4 "Aus der Region. Für die Region."). Der Zusammenhang von Marke
und Produkt kann, sofern der Adressat darin einen spezifischen Produkt-
bezug im Sinne eines Kennzeichens und nicht bloss einen allgemeinen
B-5182/2015
Seite 25
Unternehmensbezug erkennt, auch anders hergestellt werden; so zum Bei-
spiel durch die Verwendung des Zeichens in Angeboten, Rechnungen, Ka-
talogen, Prospekten (Urteil des BVGer B-7405/2006 vom 21. September
2007 E. 6.9.1 "Mobility" mit Verweis auf Urteil des BGer 4C.229/2003 vom
20. Januar 2004 E. 5 "Tripp Trapp"). Insbesondere müssen Durchset-
zungsbelege aber glaubhaft machen, dass die Marke auf dem Markt als
solchem und so als Zeichen wahrgenommen wurde, wie sie geschützt wer-
den soll (Urteile des BVGer B-958/2007 vom 9. Juni 2008 E. 7.3.1 m.w.H.
"Post", B-7405/2006 vom 21. September 2007 E. 6.9.1 "Mobility").
6.3.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, die im Zeichen abgebildete
Ware sei seit ihrer Markteinführung im Jahr 2003 in der hinterlegten Form
und Farbgestaltung weltweit über 3 Mio. mal eingesetzt worden (Beschwer-
debeilage 9, S. 11, Rz. 34). Sie legt hierzu eine interne Übersicht der Eu-
ropalieferungen für die Jahre 2006 bis 2010 (Beilage 17 der Beschwerde-
beilage 9; Vorakte 17, Beilage 17) ins Recht. Diese Übersicht geht von
Zahlen des europäischen Dachverbands für Medizinprodukte-Unterneh-
men Eucomed aus, und zeigt, dass die Lieferungen von Implantatsköpfen
in die Schweiz seit 2006 (rund 6000 Lieferungen) stetig angewachsen sind
und 2010 rund 9'200 Lieferungen erfolgten. Auch die Lieferungen von ke-
ramischen Pfannenschalen in die Schweiz haben sich von 2006 bis 2010
praktisch verdoppelt, nämlich von nahezu 900 auf rund 1800 Lieferungen.
Die Beschwerdeführerin hält fest, dass aus diesen Zahlen auf die Bekannt-
heit der Produkte der Beschwerdeführerin und damit auch auf die Bekannt-
heit der sie kennzeichnenden Farb- und Formgestaltung zu schliessen sei
(Beschwerdebeilage 9, S. 12 f., Rz. 36 f.).
Für die Jahre 2010 und 2011 legt die Beschwerdeführerin einerseits eine
Auflistung von Lieferungen an Prothesenhersteller in die Schweiz vor (Be-
schwerdebeilage 9, S. 15, Rz. 41). Aus diesen Tabellen geht hervor, dass
in den Jahren 2010 und 2011 insgesamt 107'519 Kugelköpfe bzw. 36'693
Pfannenschalen in die Schweiz geliefert wurden. Die von der Beschwerde-
führerin für diese Jahre ebenfalls ins Recht gelegte eidesstaatliche Versi-
cherung des Vertriebs- und Marketingleiters der Beschwerdeführerin (Bei-
lage 18 der Beschwerdebeilage 9; Vorakte 17, Beilage 18) ist nicht zu be-
achten, da sie keine Lieferungen in die Schweiz aufführt.
Setzt man die Anzahl gelieferter Stücke beispielsweise mit der Anzahl in
der Schweiz jährlich eingesetzten Hüft-Totalprothesen, nämlich 16'000
(Stand 2011 gemäss der Schulthess Klinik [Beschwerdebeilage 13, S. 18]),
in Verhältnis, zeigt sich, dass insbesondere in den Jahren 2010 und 2011
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davon auszugehen ist, dass die Produkte der Beschwerdeführerin in der
Schweiz häufig eingesetzt wurden. Jedenfalls weist die Beschwerdeführe-
rin insbesondere in diesen zwei Jahren eine hohe Anzahl an Lieferungen
an Implantatshersteller in der Schweiz aus.
6.3.4 Die Beschwerdeführerin gibt weiter an, sie setze die Farb- und Form-
kombination intensiv auch in der Werbung für die vierte Produktgeneration
ihrer Hüftgelenkskugeln und Pfanneninserts ein (Beschwerdebeilage 9,
S. 15, Rz. 42). Ihre Angabe, wonach der Werbeetat des massgebenden
Geschäftsbereichs der Beschwerdeführerin sich im Jahre 2012 auf ca.
2,3 Mio. Euro sowie im Jahr 2013 auf rund 3 Mio. Euro belaufen habe, be-
legt sie allerdings nicht. Auch ist nicht erkennbar, ob es sich um den die
Schweiz betreffende Werbeetat handelt. Die vorgebrachten Marketingakti-
vitäten (Beschwerdebeilage 9, S. 19 ff., Rz. 48 ff.) belegt die Beschwerde-
führerin ebenfalls nicht. Zwar ist die strittige Formmarke mehrheitlich in den
Werbungen abgebildet, und zwar – trotz gemeinsamer Verwendung mit der
Wortmarke – stets so, dass sie als solche erkennbar ist. Dennoch sind
diese Werbeplakate nicht zu beachten: So ist keines der dargestellten Wer-
beplakate datiert (Beschwerdebeilage 9, S. 20 f.). Weiter sind die Plakate
in Englisch gehalten, was jedenfalls ohne nähere Angaben nicht darauf
hindeutet, dass sie auf den schweizerischen Markt fokussieren. Desglei-
chen gilt für die Werbefilme der Beschwerdeführerin, welche auf der Platt-
form YouTube aufgerufen werden konnten (Beschwerdebeilage 9, S. 23 ff.,
Rz. 55). Auch kann aus dem verwendeten Werbeslogan "The Future is
Pink!" nicht auf die Bekanntheit der hinterlegten Farb- und Formmarke ge-
schlossen werden. Schliesslich ist in Bezug auf das von der Beschwerde-
führerin aufgeführte Marketingmaterial wie USB-Stick, Schlüsselanhänger
etc. im Einklang mit der Vorinstanz festzuhalten, dass diese Werbege-
schenke (Beschwerdebeilage 9, S. 22, Rz. 52) nicht zu beachten sind, da
sie, obschon im hinterlegten Farbton eingefärbt bzw. teils der hinterlegten
Farb- und Formkombination entsprechen, keinen markenmässigen Ge-
brauch des strittigen Zeichens zeigen. Es ist demnach festzuhalten, dass
die Beschwerdeführerin vorliegend keine Belege einreicht, welche Werbe-
aktivitäten in der Schweiz aufzeigen.
6.3.5 Auch aus den von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Zertifikate
und Auszeichnungen in Deutschland (Beschwerdebeilage 9, S. 16, Rz. 43)
sowie dem von ihr gestifteten Preis (Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis;
Beschwerdebeilage 9, S. 21, Rz. 50) ist zur Glaubhaftmachung einer Ver-
kehrsdurchsetzung nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerin abzuleiten.
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Diese Belege weisen weder einen markenrechtlichen Bezug zum strittigen
Zeichen, noch einen Bezug zur Schweiz auf.
6.3.6 Schliesslich legt die Beschwerdeführerin diverse Referenzen (Be-
schwerdebeilage 9, S. 16 ff., Rz. 45 ff.) ins Recht. Diese in Werbungen ver-
wendeten Aussagen zur Qualität der Waren der Beschwerdeführerin haben
zwar einen Bezug zur Schweiz, da es sich um schweizerische Unterneh-
men handelt, doch sind diese undatiert und als Werbeaussagen von Kun-
den der Beschwerdeführerin nur bezüglich dem Abnehmerkreis der Im-
plantatshersteller aussagekräftig. Inwiefern diese Abnehmerkreise aller-
dings die strittige Formmarke als solche erkennen, ist daraus nicht ersicht-
lich. Dies gilt ebenso für die Referenzliste zur Keramik-Lösungen vom März
2012 (Beschwerdebeilage 9, S. 16, Rz. 45). Darin werden die Produkte der
Beschwerdeführerin zwar analysiert bzw. mit solchen anderer Hersteller
verglichen (Vorakte 17, Beilage 20; Beilage 20 der Beschwerdebeilage 9).
Mehr als einen qualitativen Hinweis auf die Produkte der Beschwerdefüh-
rerin enthält diese Liste jedoch nicht.
6.3.7 Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass der Beschwerdeführerin
die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung ihres strittigen Zeichens
weder mittels einer demoskopischen Umfrage noch in Kombination mit wei-
teren Belegen gelingt. Inwiefern die vorgebrachte demoskopische Umfrage
auf eine allfällige Bekanntheit der hinterlegten Formmarke hinweist, kann
offen gelassen werden und sagt nichts über die Wahrnehmung des Zei-
chens in der Schweiz aus. Die vorgebrachten Belege belegen einzig Liefe-
rungen in die Schweiz für die Jahre 2006-2011. Obschon eine verkürzte
Gebrauchsdauer denkbar ist (Urteil des BVGer B-2225/2011 vom 7. Mai
2012 E. 2.3.2 m.w.H. "Ein Stück Schweiz"), gilt diese Regel nur, wenn ein
intensiver Gebrauch des Zeichen sowie der aufgewendeten Werbemittel
aufgezeigt wird (Urteile des BVGer B-5786/2011 vom 23. November 2012
E. 7.1 "QATAR AIRWAYS", B-3550/2009 vom 26. Mai 2011 E. 4.2.1 "FAR-
MER", B-788/2007 vom 1. April 2008 E. 8 "traveltip DAS MAGAZIN FÜR
FERIEN [fig.]"). Vorliegend fehlen insbesondere Belege, welche überhaupt
einen Werbeaufwand für die Schweiz aufzeigen. Damit reichen die vorge-
brachten Verkaufszahlen für die Jahre 2006 bis 2011 nicht aus
(vgl. E. 5.3.3 hiervor), um eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens in der
Schweiz glaubhaft zu machen.
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7.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen und die
vorinstanzliche Verfügung zu bestätigen ist. Der internationalen Registrie-
rung IR 1'109'077 ist der Markenschutz im Zusammenhang mit den Waren
"Implants pour ostéosynthèses, endoprothèses et substituts d'organes,
ancres pour endoprothèses, produits de substitution de surface articulaire,
produits d'écartement osseux; sphères d'articulations coxo-fémorales, cu-
pules acétabulaires, fosses acétabulaires" zu verweigern.
8.
8.1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel
der unterliegenden Partei nach Massgabe ihres Unterliegens (Art. 63
Abs. 1 VwVG). Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierig-
keit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Par-
teien; sie beträgt in vermögensrechtlichen Streitigkeiten maximal
Fr. 50'000.– (Art. 63 Abs. 4bis Bst. b VwVG). Art. 4 des Reglements des
Bundesverwaltungsgerichts vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE,
SR 173.320.2) sieht bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten – und als sol-
che gelten markenrechtliche Beschwerdeverfahren – vor, dass sich die Ge-
richtsgebühr nach dem Streitwert richtet. Die Schätzung des Streitwertes
hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der
Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätz-
lich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen ist
(BGE 133 III 490 E. 3.3 [Turbinenfuss] [3D]). Von diesem Erfahrungswert
ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen und die Gerichtskosten
auf Fr. 2'500.– festzusetzen. Angesichts des Verfahrensausgangs sind die
Kosten der Beschwerdeführerin vollumfänglich aufzuerlegen. Der von ihr
in dieser Höhe einbezahlte Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Ge-
richtskosten zu verwenden.
8.2 Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Art. 64 Abs. 1
VwVG, Art. 7 Abs. 1 und 3 VGKE).
http://links.weblaw.ch/BGE-133-III-490
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