Decision ID: 3bcbe572-9ebf-5c95-aba8-ff4ccdfc4946
Year: 2018
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke IR 320'574 MERCI,
die am 15. September 1966 im internationalen Register eingetragen und
am 5. Oktober 1966 für die Schweiz notifiziert wurde. Sie beansprucht
Schutz für die Waren cacao, chocolat, sucreries in Klasse 30.
B.
Am 24. Januar 2014 hinterlegte die Beschwerdegegnerin bei der Vor-
instanz die Wortbildmarke CH 654'775 Merci (fig.) für Pflanzen und Früchte
aller Arten in Klasse 31. Die Marke hat folgendes Aussehen:
C.
Gegen die Eintragung des hinterlegten Zeichens erhob die Beschwerde-
führerin am 13. Mai 2014 gestützt auf ihre ältere Marke Widerspruch. Sie
machte geltend, aufgrund der integralen Übernahme der Widerspruchs-
marke, lediglich ergänzt mit einem beschreibenden Bildelement, sei eine
Zeichenähnlichkeit gegeben. Ferner seien die Waren bei identischem Ver-
wendungszweck gleichartig und verfüge die Widerspruchsmarke infolge ih-
rer Bekanntheit über einen erweiterten Schutzumfang. Eine Verwechs-
lungsgefahr sei folglich zu bejahen und die jüngere Marke für alle bean-
spruchten Waren aus dem Register zu löschen.
D.
Mit Stellungnahme vom 17. November 2014 beantragte die Beschwerde-
gegnerin die Abweisung des Widerspruchs unter Kosten- und Entschädi-
gungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin, wobei sie die Einrede des
Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke für die Waren cacao und sucre-
ries erhob. Sie brachte vor, "Merci" gehöre zum elementaren Grundwort-
schatz, weshalb der Widerspruchsmarke keine Unterscheidungskraft zu-
komme. Da eine allfällige Bekanntheit nur mit Bezug auf eine spezifische,
grafisch gestaltete Version der Marke gegeben sei, könne die Wortmarke
Merci auch nicht als durchgesetzt betrachtet werden. Der Verwendungs-
zweck der beanspruchten Waren sei lediglich allgemein überschneidend
und begründe keine Gleichartigkeit. Eine Zeichenähnlichkeit sei bei Ge-
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genüberstellung des Merci-Logos und der angefochtenen Marke zu vernei-
nen, da sich diese im Gesamteindruck hinreichend voneinander unter-
schieden. Demzufolge liege keine Verwechslungsgefahr vor.
E.
Die Beschwerdeführerin reichte mit Widerspruchsreplik vom 26. Mai 2015
Belege zum Gebrauch ihrer Marke für cacao und sucreries ein und bestritt
deren Gemeingutcharakter. Sie stellte sich auf den Standpunkt, es handle
sich im Gegenteil um eine bekannte Marke mit erweitertem Gleichartig-
keitsbereich und grösserem Schutzumfang. Die Wortmarke Merci sei auch
ohne jegliche grafische Ausgestaltung erheblich gebraucht worden, zudem
weiche das Merci-Logo nur minim vom reinen Wortzeichen ab. Eine Ver-
wechslungsgefahr sei bei gegebener Warengleichartigkeit und Zeichen-
ähnlichkeit selbst dann zu bejahen, wenn der Gebrauch der Marke lediglich
für chocolat anerkannt werde.
F.
Mit Widerspruchsduplik vom 27. November 2015 brachte die Beschwerde-
gegnerin vor, die Beschwerdeführerin habe den Gebrauch ihrer Marke für
die bestrittenen Waren anhand der eingereichten Belege nicht glaubhaft
gemacht. Der Gebrauch für Schokolade wirke weder rechtserhaltend für
den Oberbegriff sucreries noch für den Schokoladebestandteil cacao. Sie
hielt an ihrer Ansicht fest, wonach der Zeichenvergleich auf Basis der gra-
fischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke vorzunehmen sei, wobei
der Wortbestandteil an sich über einen derart geringen Schutzumfang ver-
füge, dass die angefochtene Marke mit ihrem Bildelement einen genügen-
den Abstand wahre.
G.
Mit Entscheid vom 3. November 2016 wies die Vorinstanz den Widerspruch
ab. Sie kam zum Schluss, der rechtserhaltende Gebrauch der Wider-
spruchsmarke für cacao und sucreries sei anhand der eingereichten Be-
lege nicht glaubhaft gemacht. Der unbestrittene Gebrauch der Marke für
chocolat wirke für diese Waren nicht rechtserhaltend. Die beanspruchten
Waren stünden im Verhältnis Rohstoff (Früchte und Pflanzen) zu verarbei-
tetem Produkt (Schokolade) zueinander, verfügten nicht über denselben
Verwendungszweck und seien folglich nicht gleichartig. Im Übrigen wäre
eine Verwechslungsgefahr selbst unter der Annahme einer Warengleichar-
tigkeit und Zeichenähnlichkeit zu verneinen, da sich der Schutzumfang der
Widerspruchsmarke nicht auf das gemeinfreie Wort "Merci" erstrecken
könne.
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H.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 5. Dezember
2016 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte die
vollumfängliche Gutheissung ihres Widerspruchs, wobei sie weitere Ge-
brauchsbelege einreichte. Sie rügte, die Verfügung sei unter falscher Wür-
digung von Rechts- und Tatfragen ergangen. Die Vorinstanz habe den
rechtserhaltenden Gebrauch für cacao und sucreries zu Unrecht als nicht
glaubhaft erachtet. Im Übrigen wirke der Gebrauch der Marke für Schoko-
lade für diese Waren rechtserhaltend. Sodann bestehe durchaus eine
Gleichartigkeit zwischen Schokolade, Kakao und Süssigkeiten einerseits
sowie Pflanzen und Früchten andererseits, zumal die Widerspruchsmarke
aufgrund ihrer Bekanntheit einen erweiterten Gleichartigkeitsbereich bean-
spruchen könne. Aus der Bekanntheit folge ferner ein erweiterter Schutz-
umfang. Die Zeichenähnlichkeit, die von der Vorinstanz gar nicht erst ge-
prüft worden sei, liege bei integraler Übernahme der älteren Marke mit le-
diglich banaler grafischer Ergänzung vor.
I.
Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 27. März 2017 die
kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Den Gebrauch der Wider-
spruchsmarke für die Waren cacao und sucreries erachtete sie weiterhin
als nicht glaubhaft gemacht. Die Frage, ob der unbestrittene Gebrauch für
Schokolade mit Bezug auf diese Oberbegriffe rechtserhaltend wirke, könne
offengelassen werden, da eine Warengleichartigkeit hinsichtlich Pflanzen
und Früchten auch bei Anerkennung des Gebrauchs für sämtliche bean-
spruchten Waren zu verneinen wäre. Eine allfällige Bekanntheit der Wider-
spruchsmarke im Zusammenhang mit Schokolade könne nicht auf anders-
artige Produkte übertragen werden, führe mithin nicht zu einem erweiterten
Gleichartigkeitsbereich.
J.
Mit Beschwerdeantwort vom 27. März 2017 beantragte die Beschwerde-
gegnerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kosten-
und Entschädigungsfolgen. Sie bestritt nach wie vor den Gebrauch der Wi-
derspruchsmarke für cacao und sucreries und stimmte der Vorinstanz darin
zu, der Gebrauch für Schokolade wirke für diese Waren nicht rechtserhal-
tend. Die einander gegenüberstehenden Waren seien nicht gleichartig. Die
angefochtene Marke hebe sich durch ihr grafisches Element deutlich von
der Widerspruchsmarke ab, weshalb auch keine Zeichenähnlichkeit gege-
ben sei. Weiter habe die Widerspruchsmarke keine originäre Unterschei-
dungskraft, da "Merci" als Ausdruck des Danks zum Gemeingut gehöre.
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Eine Bekanntheit mit entsprechend weiterem Schutzumfang könne die Wi-
derspruchsmarke nicht beanspruchen.
K.
Mit Replik vom 15. Juni 2017 ging die Beschwerdeführerin vertieft auf die
eingereichten Gebrauchsbelege ein und hielt im Übrigen an ihren bisheri-
gen Vorbringen fest. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin wurden
von der Beschwerdegegnerin mit Duplik vom 19. September 2017 bestrit-
ten.
L.
Auf Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 13. Dezember 2017 eine öf-
fentliche Parteiverhandlung durchgeführt, anlässlich derer die Parteien an
ihren bisherigen Begehren und Ausführungen festhielten.
M.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig
(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat als Widersprechende am
vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und beschwert, weshalb sie zur Beschwerde
legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom
20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Da die Beschwerde im Übrigen
frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1 Art, 52 Abs. 1 VwVG) und
der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (Art. 63 Abs. 4 VwVG), ist
auf die Beschwerde einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m.
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Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG,
SR 232.11]).
2.2 Die ältere Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den
beanspruchten Waren und Dienstleistungen gebraucht wird (Art. 11 Abs. 1
MSchG). Hat der Inhaber seine Marke während eines ununterbrochenen
Zeitraums von fünf Jahren nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder Ab-
schluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, kann er sein Mar-
kenrecht vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch nicht mehr
geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Behauptet eine Widerspruchs-
gegnerin den Nichtgebrauch der älteren Marke, so hat die Widerspre-
chende den Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaub-
haft zu machen (Art. 32 MSchG). Die Einrede des Nichtgebrauchs ist in der
ersten Stellungnahme vor dem IGE zu erheben (Art. 22 Abs. 3 der Marken-
schutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]). Der
Zeitraum, für den der Gebrauch glaubhaft zu machen ist, bestimmt sich
rückwärts gerechnet von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch
die Widerspruchsgegnerin an (MARKUS WANG, in: Noth et. al. [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], 2. A. 2017, Art. 12 N. 9; Urteil des BVGer
B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 "ebm [fig.]/EBM Ecotec").
2.3 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver Anhalts-
punkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht
bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120 II 393 E. 4c; 88 I 11
E. 5a). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch muss es
zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, hö-
her einschätzen als das Gegenteil (Urteile des BVGer B-7449/2006 vom
20. August 2007 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One"; B-4540/2007 vom 15. Septem-
ber 2008 E. 4 "Streifen").
2.4 Der rechtserhaltende Gebrauch muss ernsthaft, das heisst wirtschaft-
lich sinnvoll sein und nicht bloss zum Schein erfolgen. Zu berücksichtigen
sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs sowie die besonderen Um-
stände des Einzelfalls, wie beispielsweise Grösse und Struktur des in
Frage stehenden Unternehmens (Urteile des BVGer B-5830/2009 vom
15. Juli 2010 E. 3.2.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]"; B-4465/2012
vom 11. Juni 2013 E. 2.5 "Lifetec/Life Technologies"). Das Zeichen muss
weiter in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein, sodass
es vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird. Hierzu
braucht die Marke nicht auf der Ware oder deren Verpackung angebracht
zu sein, sondern kann auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den
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beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Ver-
wendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rech-
nungen, Katalogen oder Ähnlichem (Urteile des BGer 4C.159/2005 vom
19. August 2005 E. 2.2 "Voodoo Dolls/Voodoo"; 4A_253/2008 vom 14. Ok-
tober 2008 E. 2.1 "Gallup"; 4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.3
"Abanca [fig.]/Abanka [fig.]" m.w.H.).
2.5 Als rechtserhaltend gilt auch der Gebrauch der Marke in einer von der
Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11 Abs. 2 MSchG;
Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum
[RKGE], in sic! 2004 S. 106 E. 5 "Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.]"). Das Weglas-
sen nebensächlicher Bestandteile und Modernisierungen der Schreibweise
der Marke sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungs-
kräftigen Elements zu einem von der Registrierung abweichenden Ge-
brauch führt (vgl. Urteile des BVGer B-1976/2007 vom 13. August 2007
E. 7 "Rudolph Rotnase/Rudolph [fig.]"; B-4465/2012 E. 2.6 "Lifetec/Life
Technologies"; BGE 99 II 119 E. 7 "Silva"). Entscheidend ist, dass der
kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Ge-
samtbild prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 272 E. 4
"Tripp Trapp"; Urteil des BVGer B-7439/2006 vom 6. Juli 2007 E. 4.1 "Kin-
der/Kinder Party [fig.]").
2.6 Der Markeninhaber kann sich den Gebrauch der Marke durch Dritte
anrechnen lassen, solange dieser mit seiner Zustimmung erfolgt ist (Art. 11
Abs. 3 MSchG). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei
der Markenbenutzung durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninha-
ber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch
Lizenznehmer, Alleinvertreiber und Wiederverkäufer statt (WANG, a.a.O.,
Art. 11 N. 104; Urteil des BVGer B-5543/2012 vom 12. Juni 2013 E. 4.2 "six
[fig.]/sixx"; BGE 107 II 356 E. 1c "La San Marco").
2.7 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der
Schweiz erfolgt sein, wobei eine minimale Bearbeitung des schweizeri-
schen Marktes verlangt wird (CHRISTOPH WILLI, MSchG, Kommentar, 2002,
Art. 11 N. 32; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 51). Als Ausnahme von diesem
Grundsatz gilt der Gebrauch der Marke für den Export ebenfalls als rechts-
erhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG). Art. 5 des Übereinkommens vom 13. Ap-
ril 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegensei-
tigen Patent-, Muster- und Markenschutz (SR 0.232.149.136) stellt über-
dies den Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz
gleich.
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3.
3.1 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, sodass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei-
nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit-
telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei-
nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken-
inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer
B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-531/2013
E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRK-
HÄUSER, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Wap-
pen-schutzgesetz, Basler Kommentar, 2017, Art. 3 N. 26 f.).
3.2 Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind die Aufmerksamkeit der
massgebenden Verkehrskreise, die Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke sowie die Wechselwirkung zwischen Zeichenähnlichkeit
und Waren- oder Dienstleistungsgleichartigkeit zu berücksichtigen (BGE
121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Ok-
tober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 17 ff.). Bei
Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksam-
keit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Abnehmer zu
rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Dienstleistungen, deren Absatz-
markt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten
beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Rivella/Apiella"; Urteil des
BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015 E. 3.4 "Juke/Jook Video [fig.]").
3.3 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]"). Für die Annahme gleicharti-
ger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöp-
fungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein ähnliches fabrikationsspe-
zifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Verhältnis von Hauptware und
Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehö-
rigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten
(Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding
[fig.]"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltrorinox"). Die
Zugehörigkeit zum gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation bildet ein
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Indiz für Gleichartigkeit (Urteil des BVGer B-5073/2011 E. 2.6 "Lido
Champs-Elysées Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]").
3.4 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-
druck abgestellt, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen
Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III
377 E. 2.a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"). Für die Ähn-
lichkeit von Wortelementen sind der Wortklang, das Schriftbild und gege-
benenfalls der Sinngehalt massgebend, wobei die Übereinstimmung auf
einer Ebene in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit genügt
(BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom
20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"; EUGEN MARBACH, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. A. 2009, N. 872 ff.).
3.5 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang
der Widerspruchsmarke ab. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwa-
che Marken ist kleiner als jener für starke Marken. Bei schwachen Marken
genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinrei-
chende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamil-
losan"; Urteil des BVGer B-3706/2016 vom 20. Juli 2018 E. 2.4
"Pupa/Fashionpupa"; MARBACH, a.a.O., Rz. 976 ff.). Schwach sind insbe-
sondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemein-
gut anlehnen. Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer
schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E.
2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-3706/2016 E. 2.4 "Pupa/Fashion-
pupa"; B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 „Plus/Plusplus [fig.]“).
4.
4.1 Vorab sind die Verkehrskreise zu definieren, auf deren Verständnis für
die Beurteilung sowohl des rechtserhaltenden Gebrauchs als auch der Ver-
wechslungsgefahr abzustellen ist. Ausschlaggebend ist dabei das Waren-
verzeichnis der älteren Marke, sodass nicht auf die Ausführungen der Par-
teien zu den Adressaten der jüngeren Marke eingegangen zu werden
braucht (vgl. RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im
schweizerischen Markenrecht, Diss. 2015, Rz. 13.06; Urteil des BVGer
vom 29. März 2017 B-2354/2016 E. 4 "Allianz/ Allianz TGA [fig.]").
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4.2 Chocolat bzw. Schokolade wird als alltägliches Konsumgut von Endab-
nehmern der gesamten Bevölkerung mit tiefer Aufmerksamkeit nachge-
fragt. Zu den Verkehrskreisen gehören auch Fachleute aus der Konditorei,
Confiserie und dem Lebensmittelhandel mit grösserer Aufmerksamkeit.
Dasselbe gilt für sucreries, in der deutschen Übersetzung Zuckerwaren
bzw. Konfekt (wdl.ige.ch/wdl/).
4.3 Unter den Parteien ist strittig, was unter cacao in Klasse 30 zu verste-
hen ist. Nach Ansicht der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin handelt
es sich bei Kakao um ein verarbeitetes Produkt bzw. Kakaogetränk, wäh-
rend die Beschwerdeführerin vorbringt, ihre Marke sei nicht für ein Getränk
registriert; vielmehr umfasse der Oberbegriff cacao auch weitere aus Ka-
kaobohnen zubereitete Waren wie Zutaten auf Kakaobasis für Confiserie-
produkte, insbesondere die vorliegend relevanten Schokoladebestandteile
Kakaomasse und Kakaopulver.
Wie das Bundesverwaltungsgericht im Urteil B-1686/2012 vom 9. April
2013 E. 4.4 "Camille Bloch Mon Chocolat Suisse (fig.)/my swiss
chocolate.ch (fig.)" ausgeführt hat, bezeichnet der Begriff Kakao die Sa-
men des Kakaobaumes, das aus Kakaobohnen gewonnene Kakaopulver
sowie das Getränk, das aus Kakaopulver, Zucker und Milch hergestellt
wird. Soweit sich die Vorinstanz bei ihrer Auffassung, wonach unter "Ka-
kao" das Pulvergetränk zu verstehen sei, auf ebendieses Urteil beruft, ist
ihr entgegenzuhalten, dass die Markeninhaberin in dem betreffenden Ver-
fahren "Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel (...)" in Klasse 30 bean-
sprucht hat und in dieser konkreten Konstellation tatsächlich vom engen
Verständnis des Begriffs Kakao als Getränk auszugehen war. Vorliegend
ist der Sachverhalt jedoch anders gelagert. Gestützt auf die Klassifikations-
hilfe des IGE ist davon auszugehen, dass es sich bei dem von der Wider-
spruchsmarke beanspruchten cacao um einen Oberbegriff handelt, der ne-
ben dem Pulver für Trinkschokolade auch weitere Kakaoerzeugnisse wie
Kakaoextrakt, Aufstriche und Zutaten auf Kakaobasis für Confiseriepro-
dukte wie Kakaopulver erfasst. Hätte die Beschwerdeführerin ihre Marke
lediglich für das Kakaogetränk registrieren wollen, hätte sie wohl die offizi-
ellen Bezeichnungen "cacao au lait" oder " boissons à base de cacao" ge-
wählt (wdl.ige.ch/wdl/; vgl. auch die Klassifikationshilfe der WIPO
www.wipo.int/classifications/nice/en). Ob auch der Schokoladebestandteil
Kakaomasse unter den Oberbegriff cacao fällt, wird noch zu klären sein
(E. 5.3.3 nachfolgend.)
https://wdl.ige.ch/wdl/ https://wdl.ige.ch/wdl/ http://www.wipo.int/classifications/nice/en
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Seite 11
Für die Definition der Verkehrskreise für Kakao wird auf die Ausführungen
zu Schokolade und Zuckerwaren verwiesen. Soweit Confiserieprodukte
auf Kakaobasis zur Frage stehen, richten sich diese vornehmlich an Fach-
leute aus der Confiserie, Konditorei und Lebensmittelindustrie, die die Wa-
ren mit erhöhter Aufmerksamkeit prüfen.
5.
5.1 Mit der ersten Stellungnahme vom 17. November 2014 im Wider-
spruchsverfahren erhob die Beschwerdegegnerin die Einrede des Nichtge-
brauchs der Widerspruchsmarke für die Waren cacao und sucreries in
Klasse 30. Die Beschwerdeführerin reichte zum Nachweis des rechtserhal-
tenden Gebrauchs ihrer Marke folgende Belege ein (Beilagen 46, 47, 50/1-
33 zur Widerspruchsreplik, Beilagen 3-5 zur Beschwerdereplik):
 Undatierte Abbildungen der Schokoladewaren "Merci Extra Dunkle
Vielfalt" mit Hinweis "min. 70% Cacao in der Schokolade" und
"Merci Petits" mit Hinweis "Cacao Intense 72%"
 Abbildungen von Schokoladewaren in diversen Lebensmittelge-
schäften in der Schweiz, von der Beschwerdeführerin datiert vom
Januar 2010 bis April 2013
 Googlerecherche vom Juni 2017 mit den Suchbegriffen "Merci
Extra Dunkle Vielfalt 72%", "Merci Finest Selection 70% Kakao" und
"Merci Tafelschokolade Edelbitter 72%", wobei die Suchtreffer sich
vorwiegend auf Webseiten mit deutscher Top-Level-Domain bezie-
hen und nur vereinzelt datiert sind (Zeitraum Januar 2010 bis No-
vember 2013)
 Rechnungen der Storck (Schweiz) GmbH betreffend die Lieferung
der Schokoladewaren "Merci Extra Dunkle Vielfalt" und "Merci Pe-
tits Cacao" an diverse Warenhäuser und Lebensmittelgeschäfte in
der Schweiz vom Januar 2010 bis August 2013
 Rechnungen der Merci GmbH, Berlin, sowie der Beschwerdeführe-
rin selbst betreffend die Lieferung der Schokoladewaren "Merci
Extra Dunkle Vielfalt" und "Merci Petits Cacao" an Warenhäuser in
Deutschland vom November 2009 bis Januar 2013.
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Seite 12
Die Belege, soweit sie mit einem Hinweis auf Ort und Datum versehen und
- als konzernintern verwendete oder von der Beschwerdeführerin selbst
datierte Dokumente - nicht als blosse Parteibehauptung zu qualifizieren
sind, beziehen sich auf den vorliegend relevanten Zeitraum zwischen dem
17. November 2009 und dem 17. November 2014. Sie betreffen ausge-
wählte Schokoladewaren der Beschwerdeführerin, die teilweise mit der
Wortmarke "Merci", mehrheitlich aber in grafischer Ausgestaltung in Klein-
buchstaben mit einem kleinen Herz als i-Punkt - - versehen
sind. Die Widerspruchsmarke bleibt in dieser Version klar erkennbar und
ihr kennzeichnungskräftiger Kern wird gewahrt, sodass es sich hierbei um
einen zulässigen Gebrauch in nicht wesentlich abweichender Form handelt
(vgl. Urteil des BVGer B-7439/2006 E. 4.1 "Kinder/Kinder Party [fig.]";
WANG, a.a.O., Art. 11 N. 82 m.w.H.; WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 52 ff.). Den
Gebrauch der Marke durch ihre Konzerngesellschaften kann sich die Be-
schwerdeführerin als stellvertretenden Gebrauch anrechnen lassen. Dass
der Gebrauch mit ihrer Zustimmung erfolgt ist, hat sie mit Hinweis auf das
auf sämtlichen Rechnungen ersichtliche Logo der Muttergesellschaft
"Storck", ihre auf der Webseite storck.com abrufbare Konzernstruktur und
anhand eines Auszugs aus dem Handelsregister nachgewiesen, sodass
die diesbezüglichen Einwände der Vorinstanz unbegründet sind.
Die Rechnungen über Warenlieferungen in Deutschland sind nach dem
deutsch-schweizerischen Abkommen vom 13. April 1892 grundsätzlich
dem Markengebrauch in der Schweiz gleichzustellen (E. 2.7). Diesbezüg-
lich hat der EuGH mit Urteil C-445/12 P vom 12. Dezember 2013 Rivella
International festgehalten, die Frage der Benutzung einer Gemeinschafts-
marke richte sich allein nach dem Unionsrecht und lasse für die Anwen-
dung nationalen Rechts oder bilateraler Abkommen keinen Raum (Rn. 48
ff.). Fraglich ist, ob daraus folgt, dass die Anwendung des Abkommens
durch Deutschland gegen Europarecht verstiesse, dieses lediglich für die
Schweiz bindend und zu kündigen sei – oder ob es weiterhin für beide Par-
teien gleichermassen bindend ist (vgl. DIRK JESTAED, "Die EuGH-Entschei-
dung "Baskaya/Passaia"", in: sic! 2014 S. 307 ff.; MICHAEL TREIS,
"Passaia/Baskaya di Baskaya", in: sic! 2013 S. 56 ff.). Das Bundesgericht
hatte sich im Rahmen einer Beschwerde gegen einen Massnahmeent-
scheid, worin die vertiefte Prüfung des Abkommens auf den Hauptprozess
verschoben worden war, nicht zu dessen Geltung bzw. Tragweite zu äus-
sern (Urteil 4A_500/2017 vom 12. Februar 2018 E. 2.3 "Otto/Otto's [fig.]").
Das Abkommen ist indessen nach wie vor in Kraft und wurde von keiner
Vertragspartei gekündigt. Vorliegend gibt es keinen Anlass, die Gültigkeit
des Abkommens in Frage zu stellen. Folglich ist an der bisherigen Praxis
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festzuhalten und das Abkommen nach wie vor anzuwenden (Urteile des
BVGer B-681/2016 vom 23. Januar 2018 E. 2.6 "Facebook/StressBook";
B-7768/2015 vom 4. Dezember 2017 E. 3.4 "Capsa/Cupsy [fig.]"; B-6251/
2013 vom 9. September 2014 E. 3.5 "P & C [fig.]/PD & C"; B-2227/2011
vom 3. Januar 2012 E. 5.2 "ebm [fig.]/EBM Ecotec").
Anhand der eingereichten Belege hat die Beschwerdeführerin im Ergebnis
glaubhaft gemacht, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz innerhalb
des relevanten Zeitraums gebraucht wurde, allerdings nur für Schokolade.
Für die von der Nichtgebrauchseinrede betroffenen Waren cacao und su-
creries hat die Beschwerdeführerin keine Gebrauchsbelege eingereicht.
Nachfolgend ist deshalb zu prüfen, ob der Gebrauch – wie die Beschwer-
deführerin vorbringt – auch für diese Waren rechtserhaltend wirkt.
5.2 Die Beschwerdeführerin führt mit Bezug auf cacao aus, der Gebrauch
einer Marke für ein Gesamtprodukt könne den einzelnen Produktbestand-
teilen zugerechnet werden, wenn der Verkehr den Gebrauch für diese Be-
standteile erkenne. Kakao bilde den Hauptbestandteil von Schokolade, ge-
wisse Schokoladen bestünden gar ausschliesslich daraus. Der Verkehr er-
kenne daher den Markengebrauch für Kakao, selbst wenn dieser nicht als
selbständige Ware unter der Marke angeboten werde. Auf den unter der
Widerspruchsmarke vertriebenen Schokoladewaren sei der Vermerk
"cacao" sichtbar angebracht und der Kakaogehalt damit betont. Auch mit
Bezug auf den Oberbegriff sucreries wirke der Gebrauch für Schokolade
rechtserhaltend, da Schokolade mit einem Zuckeranteil von rund 50% eine
typische Süssigkeit bilde. Umgekehrt gehörten Süssigkeiten in das gän-
gige Sortiment eines branchentypischen Schokoladenanbieters.
Nach Ansicht der Vorinstanz folgt aus dem Gebrauch für Schokolade kein
rechtserhaltender Gebrauch für cacao und sucreries. Ob unter den Ober-
begriff cacao neben dem Kakaogetränk noch weitere verarbeitete Nah-
rungsmittel aus Kakaobohnen fielen und der Gebrauch der Marke nach der
abweichenden Praxis des BVGer zum Teilgebrauch zu bejahen wäre, liess
die Vorinstanz offen, da die Warengleichartigkeit mit Bezug auf die von der
angefochtenen Marke beanspruchten Pflanzen und Früchte aller Arten in
Klasse 31 selbst bei anerkanntem Gebrauch der Widerspruchsmarke für
sämtliche beanspruchten Waren in Klasse 30 verneint werden müsse.
Die Beschwerdegegnerin verneint ebenfalls, dass der Gebrauch für Scho-
kolade rechtserhaltend für den Bestandteil Kakao wirke, da die Beschwer-
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deführerin diesen nicht als selbständige Ware unter der Widerspruchs-
marke anbiete. Kakao mache ferner nicht das Wesen der Ware aus, da
Schokolade diverse Bestandteile enthalte und sich primär durch die Zube-
reitung auszeichne. Auch für den Oberbegriff sucreries wirke der Gebrauch
für Schokolade nicht rechtserhaltend, da ein branchentypischer Schokola-
dehersteller nur Schokolade anbiete.
5.3 Zunächst ist der Gebrauch für cacao zu prüfen.
5.3.1 Wird die Marke für ein Gesamtprodukt verwendet, kann der Ge-
brauch den einzelnen Bestandteilen dieses Produkts zugerechnet werden,
wenn der Verkehr aufgrund der Branchenübung den Gebrauch der Marke
auch für die Bestandteile als solche erkennt (WILLI, a.a.O., Art. 11 N. 45;
KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der
Schweiz, Diss. 2008, S. 34). Das Bundesgericht hat dies für den Fall be-
jaht, dass ein Bestandteil, für den Verkehr erkennbar, eine besondere
Funktion innerhalb des Gesamtprodukts innehat und seine markenrechtli-
che Selbständigkeit auch nach dem Einbau in das Gesamtprodukt wahrt
(BGE 83 II 467 E. 4b "Monocoup" betreffend die von einem Dritten in ein
Motorfahrzeug eingebaute Schmierungsanlage, wobei die Marke des Drit-
ten an mehreren Stellen am Fahrzeug angebracht war). Die Lehre nimmt
einen für den Verkehr erkennbaren, für den einzelnen Bestandteil des Ge-
samtprodukts wirkenden Gebrauch regelmässig nur an, wenn der Bestand-
teil als selbständiges Wirtschaftsgut unter der Marke vertrieben wird (BER-
NARD VOLKEN, in: Lucas David/Markus Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz,
Basler Kommentar, 2017, Art. 11 N. 60; WANG, a.a.O., Art. 11 N. 46; WILLI,
a.a.O., Art. 11 N. 45). Wird die Marke hingegen nur als Name des Gesamt-
produkts aufgefasst und liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Be-
standteile selbständig in den Handelsverkehr gelangen, wird der rechtser-
haltende Gebrauch für die Bestandteile verneint (BÜRGI LOCATELLI, a.a.O.,
S. 35). Rechtsvergleichend ist ein Urteil des BGH zu erwähnen, worin der
Gebrauch der Marke für ein Streukäse enthaltendes Spaghetti-Fertigge-
richt als nicht rechtserhaltend für den Bestandteil Käse gewürdigt wurde
(Urteil I ZR 99/93 vom 18. Mai 1995, in: GRUR 1995 S. 583 ff.).
5.3.2 Bei "Kakao" handelt es sich nicht um einen einheitlichen Schokola-
denbestandteil. Vielmehr setzt sich Schokolade aus Kakaomasse, Kakao-
butter und gegebenenfalls Kakaopulver zusammen. Diese Kakaobestand-
teile - soweit sie überhaupt unter den Oberbegriff "cacao" subsumierbar
sind - werden zwar als selbständige Wirtschaftsgüter vertrieben, dies je-
doch auf unterschiedlichen Märkten. Deshalb rechnen die Verkehrskreise
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Seite 15
die Kakaobestandteile nicht der Anbieterin des Endprodukts zu und wirkt
der Gebrauch der Marke für Schokolade aus ihrer Perspektive nicht rechts-
erhaltend für Kakao. Zur Begründung im Einzelnen:
5.3.3 Zur Herstellung von Schokolade und weiteren kakaohaltigen Produk-
ten werden rohe Kakaobohnen zunächst zu einer Rohmasse zermahlen,
aus welcher in weiteren Verarbeitungsprozessen Kakaobutter und Kakao-
pulver gewonnen werden. Schokolade kann nun aus Kakaomasse und/
oder Kakaobutter bestehen, wobei die Kakaomasse auch durch Kakaopul-
ver ersetzt oder damit ergänzt werden kann; je nach gewünschter Schoko-
ladenart (Milch-, Bitter- oder weisse Schokolade) ist die Zusammensetzung
der Kakaobestandteile unterschiedlich (www.faz.net/aktuell/wirtschaft/
schokoladenherstellung-wie-die-bohne-zur-tafel-wird-1385515.html;
www.biothemen.de/Qualitaet/tropen/kakao_schokolade.html; de.wikipe-
dia.org/wiki/Kakaomasse; Anhang 6 Ziff. 6.1 zur Verordnung des EDI über
Lebensmittel pflanzlicher Herkunft, Pilze und Speisesalz [VLpH; SR
817.022.17]). Der auf Schokoladewaren angegebene Kakaogehalt, auf
den sich die Beschwerdeführerin beruft, kennzeichnet den Anteil an Kaka-
otrockenmasse einschliesslich Kakaobutter (Art. 54 Abs. 1 VLpH). Es han-
delt sich dabei somit nicht um eine einheitliche Zutat, sondern um ein Ge-
misch von Kakaobestandteilen, die alle gesondert als eigenständige Wirt-
schaftsgüter gehandelt werden (vgl. Erläuterung der Eidgenössischen Zoll-
verwaltung zu Tarifnummer 18, Kakao und Zubereitungen aus Kakao, ab-
rufbar unter www.ezv.admin.ch).
Vom Anbau und Handel mit Kakaobohnen in den inneren Tropen, deren
Verarbeitung zu Kakaomasse, Butter und Pulver, der Herstellung von
Schokolade und weiteren kakaohaltigen Produkten aus diesen Bestandtei-
len, dem Vertrieb der Endprodukte innerhalb der Lebensmittelindustrie und
der Gastronomie bis hin zum Konsum durch die Endverbraucher sind meh-
rere Akteure auf unterschiedlichen Märkten involviert (www.kakaoplatt-
form.ch/kakao/wertschoepfungskette/; www.biothemen.de/Qualitaet/tro-
pen/kakao_schokolade.html; www.worldsoffood.de/specials/schokoladen-
seiten/item/135-schokolade-wie-wird-aus-kakao-schokolade?.html). Die
unterschiedlichen Märkte spiegeln sich in der differenzierten Zuteilung der
Kakaobestandteile in der Nizza-Klassifikation wieder. Rohe Kakaobohnen
sind in Klasse 31 bei den unverarbeiteten Pflanzen eingeteilt, Kakaobutter
bei den Speisefetten in Klasse 29. Die vorliegend relevante Klasse 30 ent-
hält im Wesentlichen für den Verzehr oder die Konservierung zubereitete
Nahrungsmittel pflanzlicher Herkunft sowie Zusätze für die Geschmacks-
verbesserung von Nahrungsmitteln (erläuternde Anmerkungen auf www.wi
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schokoladenherstellung-wie-die-bohne-zur-tafel-wird-1385515.html http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schokoladenherstellung-wie-die-bohne-zur-tafel-wird-1385515.html http://www.kakaoplattform.ch/kakao/wertschoepfungskette/ http://www.kakaoplattform.ch/kakao/wertschoepfungskette/ http://www.worldsoffood.de/specials/schokoladenseiten/item/135-schokolade-wie-wird-aus-kakao-schokolade?.html http://www.worldsoffood.de/specials/schokoladenseiten/item/135-schokolade-wie-wird-aus-kakao-schokolade?.html
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po.int/classifications/nice/en). Das unter den Oberbegriff cacao fallende
Kakaopulver (E. 4.3) kann, muss aber nicht, Schokoladebestandteil sein.
Sofern sich Kakaomasse überhaupt unter diesen Oberbegriff subsumieren
liesse, wäre der Gebrauch für Schokolade dafür nicht rechtserhaltend. Der
Oberbegriff cacao in Klasse 30 deckt nicht alle Markt- bzw. Herstellungs-
stufen vom Rohstoff über das Halbfabrikat bis zum Endprodukt ab. Zumin-
dest die Fachleute unter den massgeblichen Verkehrskreisen nehmen die
Kakaobestandteile als selbständige Wirtschaftsgüter wahr; da diese auf ei-
ner vorgelagerten Markstufe und von anderen Anbietern produziert und ge-
handelt werden als das Endprodukt Schokolade, wird Kakao als Schokola-
debestandteil nicht der Beschwerdeführerin als Inhaberin einer Marke für
Schokolade zugeordnet (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 1388).
Dass der Gebrauch der Marke für Schokolade unter der Hypothese eines
zu erwartenden Sortiments rechtserhaltend für andere unter den Oberbe-
griff cacao fallenden Waren wirkte, hat die Beschwerdeführerin – der die
Glaubhaftmachung des Gebrauchs ihrer Marke obliegt – nicht vorgebracht,
sondern im Gegenteil bestritten, dass ihre Marke für das Kakaogetränk re-
gistriert sei. Im Ergebnis ist der Gebrauch der Widerspruchsmarke für
cacao zu verneinen.
5.4 Schliesslich ist zu prüfen, ob der Gebrauch für Schokolade rechtser-
haltend für sucreries wirkt.
5.4.1 Wird eine Marke nur für bestimmte, unter einen breit gefassten Ober-
begriff fallende Waren gebraucht, beschränkt sich die rechtserhaltende
Wirkung des Gebrauchs zwar nicht auf das entsprechende Einzelprodukt,
erfasst jedoch nicht ohne weiteres den gesamten Oberbegriff. Nach der
Rechtsprechung des BVGer wird der Gebrauch unter Anwendung der er-
weiterten Minimallösung auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistun-
gen verallgemeinert, deren künftigen Gebrauch er aus der Sicht der
massgeblichen Verkehrskreise nahelegt und erwarten lässt (Urteile des
BVGer B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 "Gadovist/Gadovita";
B-1686/2012 E. 2.3 "Camille Bloch Mon Chocolat Suisse [fig.]/my swiss
chocolate.ch [fig.]"; B-6249/2014 vom 25. Juli 2016 E. 4.6 "Campagnolo
[fig.]/F.LLI Campagnolo [fig.]"; MARBACH, a.a.O., N. 1387; WANG, a.a.O.,
Art. 11 N. 39).
5.4.2 Sucreries bzw. Zucker- oder Confiseriewaren und Konfekt sind Nah-
rungsmittel mit hohem Zuckergehalt. Beispielhaft lassen sich Kaugummi,
Bonbons, Dragées, Karamell, Nougat, Fondant, Marzipan und kandierte
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Seite 17
Früchte aufzählen (de.wikipedia.org/wiki/Zuckerware; vgl. Art. 55 ff. VLpH;
Erläuterung der EZV zu Tarifnummer 1704 "Zuckerwaren", abrufbar unter
www.ezv.admin.ch/ezv/de/home.html). Im Sortiment der grössten Schoko-
ladeproduzenten in der Schweiz finden sich zwar vorwiegend Schokolade-
waren wie Tafel- und Kochschokolade, Pralinen, Riegel, Brotaufstriche
oder Couverture. Confiserien und Konditoreien, die ebenfalls als typische
Anbieter von Schokolade auftreten, haben daneben aber auch Konfekt,
Nougat und Karamell im Sortiment (https://www.laederach.com/shop/de/
full-catalog.html; www.lindt.ch/de/shop/unsere-marken; www.cailler.ch/de/
unsere-produkte/; www.spruengli.ch/de/shop.html). Der Übergang von
Schokolade zu Zuckerware ist fliessend; zu denken ist namentlich an
Nougat, Marzipan oder Dragées mit Schokoladeüberzug. Der Verkehr wird
einem Anbieter von Schokolade deshalb ohne Weiteres auch Zuckerwaren
als logisches Sortiment zurechnen (vgl. auch Urteil des BVGer B-1686/
2012 E. 5.2 "Camille Bloch Mon Chocolat Suisse [fig.]/my swiss choco-
late.ch [fig.]"). Der Gebrauch der Widerspruchsmarke für Schokolade wirkt
folglich rechtserhaltend für sucreries.
6.
Für die Prüfung der Warengleichartigkeit stehen sich auf Seiten der Wider-
spruchsmarke chocolat und sucreries in Klasse 30 sowie die von der an-
gefochtenen Marke in Klasse 31 beanspruchten Pflanzen und Früchte aller
Arten gegenüber.
6.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, aufgrund hoher Bekanntheit
könne ihre Marke einen erweiterten Gleichartigkeitsbereich beanspruchen.
Doch selbst ohne Berücksichtigung der Bekanntheit sei eine Warengleich-
artigkeit zu bejahen. Die Faustregel, wonach zwischen Rohstoffen und
Endprodukten keine Gleichartigkeit bestehe, sei vorliegend nicht anwend-
bar. Früchte und Pflanzen seien zwar Rohstoffe, würden aber gleichzeitig
als Endprodukt angeboten. Umgekehrt eigne sich das Fertigprodukt Scho-
kolade zur Weiterverarbeitung als Dessert. Sowohl Schokolade als auch
Früchte und Pflanzen dienten als Zutat oder Geschmacksgeber für süsse
Speisen und seien deshalb substituierbar. Früchte und gewisse Pflanzen
sowie Schokolade bzw. andere Süssigkeiten, die häufig in einem Produkt
zusammengeführt würden, seien als Komplementärprodukte zu betrach-
ten. In den Augen der Abnehmer komme Früchten und Pflanzen eine we-
sentliche Bedeutung für die Qualität von Schokolade zu. Weiter verfügten
die Produkte über einen überschneidenden Verwendungszweck, würden
an denselben Verkaufsstellen angeboten und richteten sich an dieselben
Adressaten. Sowohl Süsswaren als auch Früchte und gewisse Pflanzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuckerware https://www.laederach.com/shop/de/full-catalog.html https://www.laederach.com/shop/de/full-catalog.html http://www.lindt.ch/de/shop/unsere-marken https://www.cailler.ch/de/unsere-produkte/ https://www.cailler.ch/de/unsere-produkte/
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Seite 18
würden als Zwischenverpflegung oder Dessert verzehrt, seien austausch-
bar oder kombiniert konsumierbar.
Die Vorinstanz verneinte eine Gleichartigkeit zwischen Schokolade sowie
Pflanzen und Früchten mit der Begründung, im Verhältnis zwischen Roh-
stoffen bzw. rohen Lebensmitteln gegenüber Fertigprodukten bzw. verar-
beiteten Lebensmitteln fehle typischerweise die Gleichartigkeit. Das Know-
how in Bezug auf Zucht und Ernte von Früchten und Pflanzen unterscheide
sich vom Know-how, das zur Herstellung von Schokolade benötigt werde.
Zudem hätten Früchte für die Qualität der Schokolade aus der Sicht des
Publikums keine derart wesentliche Bedeutung, dass sie unweigerlich
demselben Markeninhaber zugeschrieben würden. Eine allfällige Bekannt-
heit der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Schokolade führe
nicht zu einer Ausdehnung ihres Schutzbereichs auf andersartige Waren
wie unverarbeitete Pflanzen und Früchte.
Die Beschwerdegegnerin schloss sich der Argumentation der Vorinstanz
an und führte ergänzend aus, der einzige übereinstimmende Verwen-
dungszweck des Verzehrs sei zu abstrakt und allgemein, um eine Gleich-
artigkeit zu begründen, zumal sich eine Vielzahl unterschiedlicher Lebens-
mittel als Zwischenmahlzeit oder Dessert eigne. Schokolade, selbst wenn
sie Früchte enthalte, werde primär als Schokolade wahrgenommen. Die
Warengleichartigkeit sei von der Kennzeichnungskraft isoliert zu beurteilen
und letztere erst auf der Ebene der Verwechslungsgefahr zu prüfen.
6.2 Vorab ist klarzustellen, dass die Bekanntheit einer Marke wohl zu ei-
nem grösseren Schutzumfang, nicht aber zu einem erweiterten Gleichar-
tigkeitsbereich führt (BGE 122 III 387 E. 2a "Kamillosan"). Eine fehlende
Warengleichartigkeit lässt sich nicht mit der Bekanntheit der älteren Marke
kompensieren, ansonsten das markenrechtliche Spezialitätsprinzip ausge-
hebelt würde (Urteil des BGer 4A_242/2009 vom 10. Dezember 2009
E. 5.6 "Coolwater/Davidoff Cool Water [fig.]"). Der Schutz der berühmten
Marke gemäss Art. 15 MSchG als Ausnahme vom Spezialitätsprinzip kann
im Widerspruchsverfahren nicht angerufen werden (Urteile des BVGer
B-2354/2016 vom 29. März 2017 E. 3.5 "Allianz/Allianz TGA Technische
Gebäudeausrüstung [fig.]"; B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 7 "Apple
[fig.]/Adamis Group [fig.]"). Eine allfällige Bekanntheit der Widerspruchs-
marke ist deshalb bei der Beurteilung deren Kennzeichnungskraft zu prü-
fen und bleibt beim Warenvergleich unbeachtlich.
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Seite 19
6.3 In Lehre und Rechtsprechung wird die Warengleichartigkeit im Verhält-
nis zwischen Rohstoff und Endprodukt grundsätzlich mit der Begründung
verneint, Verwendungszweck, Abnehmer und Verkaufsstellen seien unter-
schiedlich (Urteile des BVGer B-3622/2010 vom 1. Dezember 2010
E. 3.2.1 "Wurzelbrot/Wurzelrusti"; B-5467/2011 vom 20. Februar 2013
E. 5.3.3 "Navitimer/Maritimer"; B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 7.4
"7seven [fig.]/ sevenfriday"; B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini
Baby/Martini [fig.]"; MARBACH, a.a.O., N. 845; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 42).
Die Tatsache, dass Schokolade aus Kakaobohnen hergestellt wird und
Früchte oder Nüsse enthalten kann, genügt daher nicht zur Annahme einer
Gleichartigkeit mit Bezug auf Pflanzen und Früchte. Dasselbe gilt für Zu-
ckerwaren wie Marzipan und Nougat, die aus Mandeln bzw. Nüssen her-
gestellt werden.
Dass Früchten und Nüssen als Bestandteil von Schokolade aus der Sicht
des Verkehrs eine wichtige Bedeutung zukommen kann, die den Kaufent-
scheid zu beeinflussen vermag, kann ebenfalls keine Gleichartigkeit zwi-
schen ihnen begründen, da es die Wahrnehmung ihrer Marken nicht ver-
ändert.
Der Verwendungszweck von Früchten und Schokolade stimmt insofern
überein, als beide als Zwischenmahlzeit oder zum Dessert verzehrt oder
hierzu weiterverarbeitet werden können. Als Dessert oder Zwischenmahl-
zeit eignet sich daneben aber auch eine Vielzahl weiterer Nahrungs- und
Genussmittel wie Käse, Wurst oder Alkohol, was diese Waren nicht substi-
tuierbar und gleichartig macht. Zudem sind Früchte und Pflanzen, die zum
Dessert eingenommen werden oder in Schokolade enthalten sind, in der
Regel verarbeitet (geschält, getrocknet, eingemacht) und fallen nicht unter
die hier relevante Klasse 30, sondern Klasse 29 der Nizza-Klassifikation
(wdl.ige.ch/wdl/). Schokolade und Zuckerwaren sowie Früchte bilden so-
dann, obwohl sie sich kombinieren lassen, keine Produkteeinheit wie etwa
Schnürsenkel und Schuhe.
Dass Früchte und Schokolade in Lebensmittelgeschäften, Personalrestau-
rants und am Kiosk angeboten und an diesen Verkaufsorten von denselben
Abnehmern nachgefragt werden, trifft wiederum auf viele Lebensmittel zu,
die allein aus diesem Grund aber nicht als gleichartig betrachtet werden
können. Hingegen bieten spezifische Fachgeschäfte für Früchte und Pflan-
zen wie Obst- oder Gemüseläden und Gärtnereien keine Schokolade an,
während in Konditoreien keine Früchte und Pflanzen zu finden sind.
https://wdl.ige.ch/wdl/
B-7562/2016
Seite 20
Die Berührungspunkte zwischen den beanspruchten Waren sind somit zu
abstrakt, um eine Gleichartigkeit zu begründen. Dies folgt aus den deutli-
chen Unterschieden mit Bezug auf ihre Herstellungsstätten und das fabri-
kationsspezifische Know-How. Der Anbau von Pflanzen und Früchten ist
gänzlich verschieden von der industriellen Herstellung von Schokolade.
Während eine Gleichartigkeit zwischen konkreten, unter die Oberbegriffe
"Schokolade" und "Süssigkeiten" fallenden Waren mit Fruchtanteil, etwa
kandierten oder von Schokolade ummantelten Früchten einerseits und ver-
arbeiteten Früchten in Klasse 29 andererseits, möglicherweise bejaht wür-
de, ist sie auf der vorliegenden Abstraktionsebene Schokolade gegenüber
unverarbeiteten Früchten und Pflanzen zu verneinen.
6.4 Mangels Gleichartigkeit der einander gegenüberstehenden Waren
kann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden.
Damit erübrigt sich die Prüfung der vorgebrachten Argumente zu Zeichen-
ähnlichkeit und Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Zurecht hat die
Vorinstanz den Widerspruch abgewiesen, sodass die angefochtene Verfü-
gung im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde abzuweisen ist.
7.
7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kos-
ten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1
VwVG).
7.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE),
wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widerspre-
chenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgeg-
nerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher
unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Tur-
binenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfah-
ren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder
niedrigeren Wert der strittigen Marke sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 5'700.– festzulegen.
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Seite 21
Sie werden teilweise dem von der Beschwerdeführerin geleisteten Kosten-
vorschuss von Fr. 4'500.– entnommen. Der geschuldete Restbetrag von
Fr. 1'200.– ist von ihr innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils
zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
7.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugespro-
chen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Partei-
entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere
notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kosten-
note oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund der Akten festzu-
legen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegnerin macht in ihrer
Kostennote einen Aufwand von Fr. 15'422.40 geltend. Dieser Betrag er-
scheint aufgrund des aktenkundigen Aufwands für den doppelten Schrif-
tenwechsel sowie die Teilnahme an der Parteiverhandlung zu hoch und ist
angemessen auf Fr. 6'000.– (einschliesslich Mehrwertsteuer, Art. 9 Abs. 1
Bst. c VGKE) zu kürzen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Par-
teientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.