Decision ID: a6fe29f3-ccd7-45e6-9dbb-f7e11ed17478
Year: 2005
Language: de
Court: SG_KGN
Chamber: SG_KGN_999
Canton: SG
Region: Eastern_Switzerland
Law Area: 

(Vorbemerkungen zum Sachverhalt: Die Parteien haben im Zeitraum zwischen 1997
und Januar 2001 im Rahmen der Entwicklung eines mobilen Kommunikationssystems
für Seilschaften zusammengearbeitet. Die Arbeitsteilung zwischen den Parteien sah
vor, dass der Beklagte als Ingenieur die Kommunikationsbox (kurz: Combox)
entwickeln und produzieren sollte, während die Klägerin insbesondere die Seile mit
integrierten Übermittlungskabeln und die Taschen entwickeln und produzieren sowie
den Vertrieb des Gesamtsystems übernehmen sollte. Diese Zusammenarbeit scheiterte
aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien über
Mindestbestellmengen und über das Genügen der Vertriebsbemühungen der Klägerin
im Januar 2001. In der Folge trat die Klägerin im April 2001 mit einem nicht vom
Beklagten hergestellten Konkurrenzprodukt der Combox am Markt auf. Zwischen den
Parteien war aufgrund dieser Tatsache streitig, ob die Klägerin unter unlauterer
Ausnützung des marktreifen Arbeitsergebnisses des Beklagten ihre Konkurrenz-
Combox entwickelt und auf den Markt gebracht hatte. Mit Zwischenentscheid vom 25.
Juni 2003 hatte das Handelsgericht u.a. das Einholen einer Expertise über die
Entwicklung der mobilen Kommunikationssysteme der Parteien entschieden;
insbesondere über die Frage, ob und allenfalls inwieweit bei der Combox der Klägerin
technische Merkmale der Combox des Beklagten Verwendung fanden.)

Aus den Erwägungen
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 2/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
I.
9. b) In seiner Stellungnahme zur Experteninstruktion vom 26. April 2004 machte der
Beklagte (...) geltend, die Ideen und Konzepte, welche den verschiedenen
Entwicklungsgenerationen der Kommunikationsbox des Beklagten zu Grunde gelegen
hätten und die der Klägerin verfügbar gemacht worden seien, seien zum jeweiligen
Zeitpunkt innovativ und neu gewesen, und gälten als geschützte Arbeitsergebnisse im
Sinne von Art. 5 UWG. Dies ergebe sich einerseits aus den damals vorhandenen
Patentschriften sowie aus einer Recherche des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum.
c) Das Gericht sollte aufgrund der Expertise in die Lage versetzt werden, die Frage zu
beantworten, ob die Klägerin die beklagtische Entwicklung unlauter zur Entwicklung
ihres Konkurrenzproduktes verwertet hat. Voraussetzung für diese Beantwortung war
ein Vergleich der Entwicklungen der Parteien. Dabei war zu berücksichtigen, dass nach
Art. 5 lit. a bzw. Art. 2 UWG nicht nur das Benützen der Unterlagen zur Nach- oder
Übernahme, sondern auch die Nutzbarmachung des in der Unterlage verkörperten
Wissens unlauter ist (vgl. Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum
Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel / Genf / München 2001, N 32 zu
Art. 5 UWG). Konkret müssen die (End-)produkte bezüglich ihrer besonderen Merkmale
miteinander verglichen werden. Bei der Feststellung von identischen oder nur
unwesentlich voneinander abweichenden Problemlösungen musste sodann beurteilt
werden, ob ein Dritter - auch ohne Kenntnisse der beklagtischen Entwicklung - auf
diese identischen oder nur unwesentlich abweichenden Lösungen gekommen wäre,
oder ob für dieselbe Problemstellung theoretisch andere äquivalente Lösungsvarianten
zur Verfügung gestanden hätten und es aufgrund dieser verschiedenen äquivalenten
Lösungsmöglichkeiten eher unwahrscheinlich ist, dass ein Dritter (ohne Kenntnis der
beklagtischen Entwicklung) auf eine identische oder nur unwesentlich abweichende
Lösung gekommen wäre. Diese Fragen waren - soweit identische oder nur
unwesentlich voneinander abweichende Lösungsansätze festgestellt werden - vom
Experten für jedes einzelne Merkmal der Entwicklung des Beklagten zu beantworten.
10. Der Experte erstattete sein Gutachten am 13. September 2004. Er kam dabei im
Wesentlichen zum folgenden Ergebnis:
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 3/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
"Aus dem Vergleich der beiden Kommunikationsboxen (hier auch kurz "Boxen"
genannt) auf der Basis der aufgebauten Platinen bzw. Layouts (Abb. 2 bzw. Abb. 4)
kann Folgendes festgestellt werden:
1. Bei beiden Boxen ist ein lageabhängiger Schalter (A) vorhanden.
2. Die Verbindung zur Sprechgarnitur erfolgt bei beiden über 4- bzw. 5-polige Stecker
(B,C).
3. Der Steckertyp für die Stecker B,C ist bei den beiden Boxen unterschiedlich.
4. Die Speisung erfolgt bei beiden durch eine 9V-Blockbatterie (D).
5. Für die Verstärkung der Signale wird dieselbe Integrierte Schaltung, Typ Motorola
MC34119 (5), eingesetzt (E).
6. Bei beiden Boxen ist eine Leuchtdiode zur Kontrolle des Batteriezustandes
vorhanden (F).
7. Bei beiden Boxen sind Jumper für die Einstellung der Konfiguration, für Tests, etc.
vorhanden (G).
8. Beide Platinen enthalten denselben Spannungsregler MIC5201 (6) (H).
9. Das Layout, d.h. die Anordnung der elektronischen Komponenten auf der Platine ist
unterschiedlich, ebenso die Lage des Batteriefachs."
Zusammenfassend beurteilt der Experte die Übereinstimmung der
Kommunikationsboxen der beiden Parteien - insbesondere auch bis auf das Niveau der
Schaltpläne der einzelnen Teilschaltungen - als generell sehr hoch. Es ist für den
Experten über alles gesehen äusserst unwahrscheinlich, dass die Klägerin, bzw. der
von ihr mit der Entwicklung der Kommunikationsbox Beauftragte, ohne Kenntnis der
Details der Entwicklung des Beklagten zu besitzen, zu einer in so vielen Details
identischen Lösung gelangen konnte. Die Gemeinsamkeiten in den allgemeinen
Merkmalen der Kommunikationsboxsysteme der beiden Parteien sei hingegen
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 4/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
naheliegend, da die Parteien ja bei der Entwicklung längere Zeit zusammengearbeitet
hätten. Dies betreffe insbesondere die Interfaces gemäss der ursprünglichen
Aufgabenteilung, d.h. die Stecker gegen das Verbindungsseil hin, die Y-Kabel sowie
die allgemeinen Merkmale der Batterieüberwachung und die gegenseitige
Speisungsmöglichkeit. Der Beklagte beziffere seinen gesamten Entwicklungsaufwand
für die 3 Prototypenserien auf ca. Fr. 200'000.--. Dies scheint dem Experten etwas
hoch. Ein totaler Entwicklungsaufwand von ca. Fr. 100'000.-- bis Fr. 150‘000.-- sei
jedoch für eine solche Entwicklung durchaus realistisch, wobei die Vergütungen der
Klägerin für die ihr überlassenen Prototypen noch mitberücksichtigt werden müssten.
Was die notwendige Dauer für die Entwicklung eines Kommunikationssystems wie dem
vorliegenden anbelange, scheine ein Zeitraum von 6 bis 12 Monaten für eine
Entwicklung mit zwei bis drei Prototypenserien inkl. Erprobung als untere Limite
realistisch. Aufgrund dieser geschätzten Entwicklungszeit scheine es dem Experten
sehr unwahrscheinlich, dass die Klägerin - wie behauptet - erst nach dem endgültigen
Bruch zwischen den Parteien im Januar 2001 mit der Entwicklung ihrer eigenen
Kommunikationsbox begonnen habe. Der hohe Grad an Übereinstimmung bis in viele
technische Details der Kommunikationsboxen der beiden Parteien lasse dies als
naheliegend erscheinen.
11. a) In der Folge wurde den Parteien Gelegenheit gegeben, dem Experten
Ergänzungsfragen zu stellen. Während der Beklagte mit Eingabe vom 11. Oktober 2004
auf die Stellung von Ergänzungsfragen verzichtete, reichte die Klägerin eine ganze Liste
von Ergänzungsfragen ein. Die Klägerin begründete ihren Antrag auf Zulassung der
Ergänzungsfragen damit, der Experte vergleiche in seinem Gutachten die von beiden
Parteien verwendeten Schaltungen. Er berücksichtige - aufgrund der Fragestellung
verständlicherweise - nicht den Umstand, dass die "C..."-Geräte zur Zeit der Erteilung
des Entwicklungsauftrags durch die Klägerin (Januar 2001) kein Geheimnis dargestellt
hätten, indem sie (seit Ende Juli 2000) bereits auf dem Markt und für jedermann
erhältlich gewesen seien. Den Schaltplan der "C..."-Geräte als Plan habe weder der
Beauftragte der Klägerin noch die Klägerin selbst besessen. Hingegen habe der
Beauftragte der Klägerin - wie jeder Dritte - die auf dem Markt befindlichen Geräte
analysieren und den Schaltplan aus der Platine rekonstruieren können. Dies habe der
Beauftragte der Klägerin getan, wobei er den Schaltplan allerdings in einigen
wesentlichen Punkten verbessert habe. Abgesehen davon, dass der Schaltplan infolge
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 5/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
der Zugänglichkeit der Platinen in den Geräten nicht geheim gewesen sei, lasse sich
auch nicht sagen, dass das Besondere am "C..."-Gerät der Schaltplan gewesen sei.
Gegensprechanlagen (über Funk oder Infrarot) habe jede Feuerwehr schon lange
gehabt. Das Besondere am Gerät sei vielmehr das Prinzip der Signalübertragung durch
das Sicherheitsseil. Wenn das Gutachten dem Urteil zugrunde gelegt werden solle, so
müsse es diese Umstände berücksichtigen, weshalb die Klägerin 13 Zusatzfragen
stelle. (...)
13. Im Ergänzungsgutachten vom 23. Januar 2005 kommt der Experte in Beantwortung
der Fragen der Klägerin vom 23. November 2004 im Wesentlichen zu folgendem
Ergebnis:
a) Das Layout (d.h. die Anordnung der elektronischen Bauteile auf der Platine) der
beiden Parteien sei verschieden. Eine direkte Kopie sei daher auszuschliessen, sonst
wären die Lage der Bauteile und die Aussenmasse der Platine exakt gleich. Das Layout
der Platine der Klägerin sei jedenfalls neu gezeichnet (geroutet) worden. Ob technische
Hilfsmittel des "reverse engineering" auf die Platine des Beklagten angewendet worden
seien, sei indes nicht direkt ersichtlich; bzw. lasse sich allein aus dem Vergleich der
Platinenlayouts nicht eindeutig feststellen, ob und in welcher Form dabei die
Originaldaten des Beklagten zur Verfügung gestanden hätten.
b) Anhand der dem Experten vorliegenden Unterlagen lasse sich weder zweifelsfrei
bestätigen noch ausschliessen, dass der Schaltplan der Combox des Beklagten durch
die Klägerin bzw. deren Beauftragte durch ein technisches Reproduktionsverfahren als
solches übernommen worden sei. Neben rein "technischen Reproduktionsverfahren"
wie dem Kopieren, wäre es prinzipiell auch möglich, dass die Netzliste (entspricht der
Beschreibung des Schaltplans in computerlesbarer Form) der Schaltung des Beklagten
- falls sie der Klägerin bekannt war - übernommen worden sei. Es sei aber auch
möglich, dass der Schaltplan durch den Beauftragten der Klägerin selbst ermittelt
(rekonstruiert) worden sei, denn der Schaltplan sei insgesamt nicht so komplex, dass
ein Fachmann ihn nicht innert nützlicher Frist aus einer ihm vorliegenden Platine
rekonstruieren könne. Die direkte Übernahme der Netzliste - falls diese zur Verfügung
gestanden habe - sei jedoch deutlich weniger aufwendig.
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 6/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
c) Betreffend Gehäuse der Combox sei zu bemerken, dass das äussere
Erscheinungsbild der Combox des Beklagten der Klägerin sicher aus der Zeit der
gemeinsamen Entwicklung bekannt gewesen sei. Von einer "Reproduktion durch
technische Verfahren" könne jedoch kaum gesprochen werden.
d) Ob eine Nachentwicklung der Combox mit oder ohne Verwendung geheimer
Kenntnisse erfolgt sei, könne aus dem Endprodukt kaum erkannt werden. Die
Verwertung geheimer, nicht allgemein zugänglicher Kenntnisse, z.B. einer Netzliste des
Schaltplans, würde jedoch den Aufwand für die Nachentwicklung bedeutend
verringern. Liege der Schaltplan einmal vor, durch "reverse engineering" oder direkte
Übernahme, könne die Platine einfach daraus entworfen werden. Das Gehäuse könne
(nach-)konstruiert werden, ohne geheime Kenntnisse zu verwenden. Eine
Nachentwicklung einer "C...-Combox", d.h. des Schaltplans, der Platine und des
Gehäuses sei auch für einen Dritten möglich, wenn ihm als Vorlage eine solche
Combox zur Verfügung stehe.
e) Zusammenfassend sei zu betonen, dass allein die technische Möglichkeit einer
Nachentwicklung (reverse engineering) ohne Verwertung geheimer, d.h. nicht allgemein
bekannter oder aus dem Produkt ableitbarer Kenntnisse noch nicht beweise, dass eine
solche Nachentwicklung tatsächlich ohne Nutzung geheimer Kenntnisse erfolgt sei.
Denn reverse engineering sei im Allgemeinen deutlich aufwendiger als die Nutzung
eventuell bereits vorliegender Kenntnisse aus einer vorgängigen gemeinsamen
Entwicklungsphase. (...).
II.
(...).
3. In Bezug auf die von der Klägerin eingereichten nachträglichen Eingaben ist
Folgendes zu befinden: (...)
da) Anlässlich der Schlussverhandlung vom 29. November 2005 reichte die Klägerin
erneut zwei Rechnungen der W. AG vom 11. August 2000 sowie vom 30. Dezember
2000 ein, welche belegen, dass die W. AG je ein 2-Mann-Set des
Kommunikationssystems "U.../C..." mit Zubehör der Feuerwehr L. und der
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 7/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
Gemeindeverwaltung A. geliefert hat. Ausserdem bot die Klägerin für den Zeitraum der
Nachentwicklung der Platine der Combox des Beklagten neu eine Einvernahme der
Mitarbeiter oder Organe der S. AG (Unterbeauftragte der H. AG) als Beweis an.
db) Der Beklagte opponierte anlässlich der Schlussverhandlung weder gegen die
Eingabe der genannten Rechnungen, noch gegen die genannte Beweisofferte. (...).
6. Zwischen den Parteien ist nach Vorliegen der Expertise und der Zugabe der Klägerin
bezüglich Verwendung der Entwicklung des Beklagten nicht mehr strittig, dass die
Comboxentwicklung des Beklagten der H. AG (Beauftragte der Klägerin) zur
Herstellung des Konkurrenzproduktes zur Verfügung gestanden hat, d.h. von dieser
bzw. deren Unterbeauftragten analysiert und die daraus gewonnen Informationen
verwertet worden sind. Strittig bzw. unklar ist dagegen, ob im Zeitpunkt der
Auftragserteilung der Klägerin an die beauftragte H. AG die Combox des Beklagten
bereits als öffentlich auf dem Markt zugänglich, bzw. veröffentlicht zu gelten hat oder
nicht (Frage des Geheimnischarakters im Zeitpunkt der Auftragserteilung). Zweitens ist
zwischen den Parteien streitig, ob der Beklagte während der Entwicklung seiner
Combox der Klägerin weitere geheime Unterlagen wie Produktbeschreibungen,
Aktennotizen über technische Einzelheiten, vertrauliche technische Mitteilungen und
regelmässige mündliche technische Informationen an Besprechungen übergeben hat
und ob in der Folge die Klägerin im Rahmen der Entwicklung ihrer Konkurrenz-Combox
diese ebenfalls verwertet hat, bzw. zur Verwertung ihrer Beauftragten übergeben hat.
Das Gericht hat somit zu entscheiden, ob die Klägerin unter den konkreten Umständen
Art. 5 lit. a UWG verletzt hat, indem sie die genannten Unterlagen anvertraut
bekommen hat und diese nicht öffentlich zugänglichen Arbeitsergebnisse unlauter
verwendet hat oder ob sie - unter Berücksichtigung der Vorgeschichte und der
konkreten Umstände - i.S. der Generalklausel selbst dann UWG verletzt hat, wenn sie
ihrer Beauftragten keine anderen Unterlagen als die Combox des Beklagten zwecks
Nachahmung derselben übergeben hat.
7. Die Nachahmung unter Verwendung der Combox des Beklagten ist unter
nachfolgenden Prämissen zu beurteilen: Ist eine technische Entwicklung durch ein
Patent geschützt, so ist es jedem Konkurrenten untersagt, diese technische
Entwicklung während der Schutzdauer zu kopieren. Wird allerdings - wie vorliegend
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 8/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
geschehen - die Nichtigkeit eines Patentes festgestellt, so entfällt der Patentschutz ex
tunc, d.h. die Schutzwirkung entfällt rückwirkend, und die technische Entwicklung ist
zu behandeln, wie wenn nie ein solcher patentrechtlicher Schutz bestanden hätte; dies
mit der Folge, dass ein Konkurrent, welcher die streitpatentgemässe Lehre noch
während der Gültigkeitsdauer des Streitpatentes verwendet hat, weder strafbar noch
schadenersatzpflichtig wird. Denn ist eine technische Entwicklung nicht patentrechtlich
geschützt bzw. nicht schutzwürdig, so darf im Prinzip jeder Konkurrent die auf dem
Markt erhältliche Entwicklung (das Endprodukt) nachahmen, und der Geschädigte kann
nicht auf dem Umweg über das Lauterkeitsrecht Schutz für seine technische
Entwicklung bzw. Schadenersatz für deren Nachahmung verlangen, es sei denn, es
treten im Einzelfall weitere Umstände hinzu, welche das Vorgehen des Nachahmers als
unlauter erscheinen lassen. M.a.W. gilt im schweizerischen Recht der Grundsatz der
Nachahmungsfreiheit ausserhalb des immaterialgüterrechtlichen Spezialschutzes
(Patent, Design, Urheberrecht) und unter Vorbehalt der Sanktion treuwidrigen
Verhaltens (vgl. zu den Grundsätzen auch das Urteil des Handelsgerichts Zürich vom
18. August 1999 - "Schmiermittel II", publ. in: sic! 2001, 658).
8. a) Nach Art. 5 lit. a UWG handelt unlauter, wer ein ihm anvertrautes Arbeitsergebnis
wie Offerten, Berechnungen oder Pläne unbefugt verwertet. Für die Anwendung von
Art. 5 lit. a UWG sind damit die Umstände und die Weise, in der die strittigen Informa-
tionen gesammelt und ausgenutzt worden sind, massgebend für den Entscheid, ob ein
unlauteres Verhalten vorliegt. Ein wettbewerbsrechtlicher Schutz kann so z.B. gewährt
werden, wenn dem Nachahmer aufgrund der Umstände ein Vertrauensbruch
vorgeworfen werden muss. Das Arbeitsergebnis muss im Rahmen von Art. 5 lit. a UWG
auch nicht besonders originell oder geheim gewesen sein; es reicht, dass das
Arbeitsergebnis anvertraut worden ist und derjenige, dem es anvertraut worden ist,
dieses entgegen früherer Vereinbarungen verwendet (Entscheid der I. Zivilabteilung des
Bundesgerichts vom 18. März 1999 (Siena II); publ. in: sic! 1999, 300). Im Rahmen von
Art. 5 lit. a UWG geht es aufgrund der einschränkend genannten Beispiele aber
durchwegs nur um Arbeitsergebnisse, die vorbereitender Natur sind (sog.
Vorlagenausbeutung), nicht aber um den Schutz des Arbeitsergebnisses, welches in
Realisierung der Vorlagen erzeugt worden ist. (Um ein Beispiel von Pedrazzini zu
zitieren: "Es fällt also nur die Offerte oder der Plan (...) einer Werkzeugmaschine oder
eines Heizungssystems unter Art. 5 lit. a UWG und nicht auch die gelieferte Maschine
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 9/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
oder das installierte System (Mario M. Pedrazzini / Federico A. Pedrazzini, Unlauterer
Wettbewerb UWG, 2. Aufl., Bern 2002, S. 190, N 9.10)). Hintergrund dieser
Einschränkung ist der, dass das Endprodukt, wenn es denn einmal auf dem Markt ist
und sofern es nicht spezialgesetzlich geschützt ist, grundsätzlich von jedem
Konkurrenten auf dem Markt beschafft und nachgeahmt werden darf.
Damit dürfte die nunmehr unbestrittene Tatsache, dass die Klägerin bzw. ihre
Beauftragte bzw. deren Unterbeauftragte die Platine der Combox des Beklagten
zumindest mittels reverse engineering weitgehend übernommen haben, nicht unter den
Tatbestand von Art. 5 lit. a UWG fallen. Dagegen ist der Tatbestand von Art. 5 lit. a
UWG unter Umständen erfüllt, wenn der Klägerin für die Fertigstellung ihres
Konkurrenzproduktes weitere Unterlagen wie Skizzen und / oder weitere, ihr vom
Beklagten anvertraute technische Informationen zur Verfügung gestanden haben und
sie diese für ihre Entwicklung verwertet hat.
b) Der Beklagte und Widerkläger behauptet im Zusammenhang mit der unbefugten
Verwertung von Arbeitsergebnissen denn auch, die Klägerin sei aufgrund ihrer
Zusammenarbeit im Besitz nicht nur der Prototypen des Beklagten, sondern auch von
Produktbeschreibungen, Aktennotizen über technische Einzelheiten und vertrauliche
technische Mitteilungen gewesen und hätte auch regelmässig mündliche technische
Informationen an Besprechungen erhalten.
c) Die Klägerin und Widerbeklagte hat im Schriftenwechsel nicht explizit bestritten,
dass ihr die vom Beklagten genannten Unterlagen und Informationen tatsächlich
übergeben worden sind, behauptete jedoch allgemein, keine Geheimnisse des
Beklagten für die Entwicklung ihrer Konkurrenz-Combox verwertet zu haben. Zudem
bestritt die Klägerin - nachdem der Experte die Frage der Verwertung des Schaltplans
bzw. einer Netzliste aufgeworfen hatte - solche Unterlagen überhaupt je erhalten zu
haben. Hingegen habe die Beauftragte der Klägerin - wie jeder Dritte - auf dem Markt
befindliche Geräte analysieren und den Schaltplan aus der Platine rekonstruieren
können. Dies habe ihre Beauftragte getan, wobei sie den Schaltplan allerdings in
einigen wesentlichen Punkten verbessert habe. Da die Geräte des Beklagten seit Ende
Juli 2000 bereits auf dem Markt und für jedermann erhältlich gewesen seien, sei der
Schaltplan im Zeitpunkt der Erteilung des Entwicklungsauftrages durch die Klägerin an
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 10/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
ihre Beauftragte (nach Behauptung der Klägerin erst nach Abbruch der
Zusammenarbeit mit dem Beklagten) infolge der Zugänglichkeit der Platinen in den
Geräten aber nicht geheim gewesen.
d) Im Rahmen der Beantwortung der Ergänzungsfragen stellte der Experte fest, dass
eine Nachentwicklung der Combox des Beklagten durch "reverse engineering" beim
Vorliegen einer Combox des Beklagten absolut möglich sei, da der Schaltplan nicht
übermässig komplex und die Platine nur einseitig mit Bauteilen bestückt sei. Ob eine
solche Nachentwicklung mit oder ohne Verwendung geheimer Kenntnisse erfolgt sei,
könne aus dem Endprodukt kaum erkannt werden. Die Verwertung geheimer, nicht
allgemein zugänglicher Kenntnisse (z.B. Netzliste des Schaltplans) würde jedoch den
Aufwand für die Nachentwicklung bedeutend verringern.
Aus den Vorbringen der Parteien und den im Recht liegenden Beweismittel (soweit
verwertbar) geht auch nicht explizit hervor, ob ein Schaltplan bzw. eine Netzliste der
Klägerin vom Beklagten tatsächlich übergeben worden sind; dies hat als bestritten und
nicht bewiesen zu gelten. Unbestritten ist jedoch geblieben, dass der Beklagte der
Klägerin neben den Prototypen der Combox auch Produktbeschreibungen,
Aktennotizen über technische Einzelheiten und vertrauliche technische Mitteilungen
übergeben hat. Dass diese von der Klägerin bzw. von deren Beauftragten im Rahmen
zur Herstellung der Combox der Klägerin verwendet worden sind, kann von Aussen
nachträglich kaum noch festgestellt werden, zumal der Beklagte den Inhalt dieser
Informationen in seinen Rechtsschriften nicht genauer definiert. Damit stellt sich die
Frage, wer die Folgen der Beweislosigkeit für die Verwendung weiterer vorbereitender
Arbeitsergebnisse im Sinne von Art. 5 lit. a UWG trägt. Nach Art. 8 ZGB hat
grundsätzlich derjenige eine Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Nach
konstanter Praxis des Bundesgerichts findet Art. 8 ZGB auch dann Anwendung, wenn
es um den Beweis negativer Tatsachen geht. So hat der Beweis, dass die Kenntnis
einer Tatsache erworben worden ist, derjenige zu erbringen, der daraus ein Recht
ableitet (Hans Schmid, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2. Aufl.,
Basel 2002, N 72 f. zu Art. 8 ZGB). Der Beklagte hat somit grundsätzlich zu beweisen,
dass er andere i.S.v. Art. 5 lit. a UWG relevante Arbeitsergebnisse an die Klägerin
übergeben hat. Damit ist aber noch nicht bewiesen, dass die Klägerin diese ohnehin
seitens des Beklagten nicht hinreichend spezifizierten weiteren Informationen auch
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 11/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
tatsächlich für die Herstellung seines Konkurrenzproduktes verwertet hat. Aus dem
Konkurrenzprodukt als Endprodukt lässt sich eine solche Verwendung vorliegend aber
nicht ablesen. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung kann zwar davon ausgegangen
werden, dass derjenige, welche neben dem fertigen Arbeitsergebnis weitere
Produkteinformationen in Form von Aktennotizen oder technischen Daten etc.
anvertraut erhalten hat, diese Produkteinformationen bei Auftragserteilung an einen
Dritten zur Nachahmung dieses Arbeitsergebnisses ebenfalls an seinen Beauftragten
weitergeben wird. Ob dies vorliegend auch als bewiesen gelten kann, ist aber fraglich,
weshalb eine Verletzung von Art. 5 lit. a UWG offen gelassen wird. Wie noch zu zeigen
sein wird (vgl. nachfolgende Erw. II.10) erfüllt das Verhalten der Klägerin jedenfalls aber
den Tatbestand der Generalklausel.
9. Aufgrund des Ergebnisses der Expertise ist eine Verletzung von Art. 5 lit. c UWG zu
verneinen. Es konnte - nachdem die Übergabe des Schaltplans und der Netzliste vom
Beklagten an die Klägerin als bestritten und nicht bewiesen zu gelten hat - eine
Verwertung durch technische Reproduktionsverfahren nicht bewiesen werden.
10. Nach der Generalklausel von Art. 2 UWG ist unlauter und widerrechtlich, "jedes in
anderer Weise (als in den Sondertatbeständen Art. 3 - 8 aufgeführte) gegen den
Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren,
welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und
Abnehmern beeinflusst."
Fest steht, dass die Parteien nach längeren Differenzen über den Fortschritt des
Produktvertriebs und über die Mindestbestellmengen am 22. Januar 2001 ihre
Zusammenarbeit beendeten und dass die Klägerin nach eigenen Angaben ihr
Konkurrenzprodukt spätestens am 3. April 2001 - mithin gut zwei Monate nach
Abbruch der Zusammenarbeit zwischen den Parteien - der solothurnischen
Gebäudeversicherung vorgeführt hat. Nicht klar ist indessen, wann die Klägerin der H.
AG den Auftrag erteilt hat, eine Combox als Konkurrenzprodukt zur Entwicklung des
Beklagten herzustellen. Tat sie dies bereits während der Dauer der Zusammenarbeit,
so hat sie - selbst wenn die Combox in jenem Zeitpunkt bereits auf dem Markt
erhältlich war - gegen die vertragliche Treuepflicht gegenüber dem Beklagten
verstossen, denn während der Dauer der Zusammenarbeit durfte der Beklagte im
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 12/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
guten Treuen davon ausgehen, dass die Klägerin die von ihm entwickelte Combox,
welche er in mehreren, teilweise zur Hälfte von ihm selbst finanzierten Exemplaren der
Klägerin zum Vertrieb übergeben hat, nicht dazu verwendet, ein Nachahmungsprodukt
herstellen zu lassen.
Die Klägerin behauptet, sie habe den Auftrag an die H. AG erst nach dem Abbruch der
Zusammenarbeit zwischen den Parteien erteilt. Sie legt indessen hierfür keine Beweise
vor. Dem Beklagten seinerseits ist ein Beweis dieser Tatsache nicht möglich, da sich
diese Auftragserteilung im ausschliesslichen Machtbereich der Klägerin abgespielt hat.
Die Behauptung der Klägerin, den Auftrag zur Nachahmung der Combox des
Beklagten erst nach Abbruch der Zusammenarbeit an die H. AG erteilt zu haben hat
damit als nicht bewiesen zu gelten. Im Übrigen hält das Handelsgericht eine Erteilung
des Entwicklungsauftrags an die H. AG erst nach Abbruch der Zusammenarbeit
zwischen den Parteien für äusserst unwahrscheinlich; dies aufgrund der selbst für ein
Nachahmungsprodukt zu erwartenden Entwicklungsdauer von sicher länger als
zweieinhalb Monaten, zumal wenn wie vorliegend von der hauptbeauftragten H. AG
noch eine Kette aus mehreren Unterbeauftragten eingeschaltet werden musste.
Aufgrund dieser Erwägungen ist davon auszugehen, dass die Klägerin den Auftrag an
die H. AG noch während der Dauer der Zusammenarbeit zwischen den Parteien erteilt
hat und damit gegenüber dem Beklagten in unlauterer Weise gegen Treu und Glauben
im Sinne von Art. 2 UWG verstossen hat.
Aufgrund dieses unlauteren Verhaltens konnte die Klägerin mit ihrem System nach
Beendigung der Zusammenarbeit gegenüber dem Beklagten einen wesentlichen
finanziellen und zeitlichen Vorsprung realisieren, welchen es für den Beklagten
erheblich erschwerte, seinerseits seine Entwicklung unter Ergänzung der während der
Zusammenarbeit nicht von ihm, sondern der Klägerin hergestellten Komponenten
(Seile, Taschen ...) unabhängig von der Klägerin auf dem Markt einzuführen; dies noch
verbunden damit, dass sich die Klägerin auch nicht scheute, für ihr eigenes
Konkurrenzprodukt das vom Beklagten markenrechtlich geschützte Zeichen "C..."
weiter zu verwenden.
11. Sowohl wer in seinem Markenrecht als auch wer durch unlauteren Wettbewerb in
seinen wirtschaftlichen Interessen verletzt wird, kann beim Richter u.a. beantragen,
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 13/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
eine drohende Verletzung zu verbieten bzw. eine bestehende Verletzung zu beseitigen
(Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG, Art. 9 Abs. 1 lit. a und b UWG).
a) Bereits im Zwischenentscheid vom 25. Juni 2003 wurde Ziff. 1 des
Widerklagebegehrens des Beklagten geschützt und der Klägerin untersagt, "das
Zeichen "C..." zur Kennzeichnung von mobilen Kommunikationssystemen,
elektronische Schaltungen oder auf andere Weise im Geschäftsverkehr zu nutzen oder
nutzen zu lassen (...)".
ba) Im Zusammenhang mit den lauterkeitsrechtlichen Vorwürfen beantragte der
Beklagte in Ziff. 6.a seines Widerklagebegehrens, es sei der Widerbeklagten, unter
Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder Busse wegen Ungehorsams
gegen eine amtliche Verfügung i.S.v. Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle und unter
Androhung der Zwangsvollstreckung zu verbieten, ohne Zustimmung des Widerklägers
Kommunikationsboxen, Hörsprechgarnituren oder mobile Kommunikationssysteme für
Personengruppen gemäss Beilage 15 (Prospekt "U..../C...") zu vertreiben, herzustellen,
herstellen zu lassen oder Dritten an solchen Rechte einzuräumen, wobei sich diese
Produkte insbesondere durch folgende Merkmale kennzeichnen:
(i) gegenseitige Batteriespeisung und -unterstützung;
(ii) optische Anzeige des Batterieladezustandes mittels Leuchtdioden (LED), kombiniert
mit einem Lageschalter, der die Messschaltung aktiviert, wenn die Combox umgekehrt
(auf den Kopf) gestellt wird;
(iii) besonders einfache und störungssichere Schaltungstechnik insbesondere für die
Messschaltung der Batterieanzeige, für die Kompensa-tionsschaltung in Bezug auf die
Anzahl angeschlossener Teilnehmer, die gegenseitige Batteriespeisung, die Schaltung
für das Rückhören des eigenen Sprachsignals;
(iv) spezielles Y-Anschlusssystem, d.h. ein Gerätestecker auf Combox und zwei
parallele Kupplungen (Dosen) für den Seilanschluss;
(v) Stecksystem analog Fabrikat Fischer bzw. ODU;
(vi) Gehäusesystem Typ Bopla.
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 14/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
bb) Wie bereits dargetan, kann eine nicht patentrechtlich schützbare technische
Entwicklung grundsätzlich nicht auf dem Umweg des Lauterkeitsrechts geschützt
werden. Im vorliegenden Fall ist zudem zu berücksichtigen, dass nicht die
Nachahmung als solche, sondern nur die Verwertung der Entwicklung des Beklagten
unter den vorliegend konkreten Umständen sanktioniert wird. Ferner ist auch zu
berücksichtigen, dass der Experte in seiner Expertise vom 13. September 2004
festhielt, insgesamt seien alle genannten Merkmale in einem Kommunikationsgerät für
den hier vorgesehenen Einsatzzweck bei Feuerwehren, Untertagbau, etc. durchaus
üblich und marktrelevant. Die grundsätzliche Lösung der gegenseitigen Batterie-
Unterstützung durch Verwendung einer Ader der im Seil integrierten
Verbindungsleitung mit geeigneter Entkoppelung über Dioden oder ähnlich, sei für ein
solches Kommunikationssystem naheliegend. Dasselbe gelte auch für die Verwendung
eines lageabhängigen Schalters, wenn die Funktionskontrolle der Batterie durch "Auf-
den-Kopf-Stellen" des Geräts realisiert werden solle. Der LED-Typ sowie die Führung
des Lichts bzw. die Montage der Leuchtdiode für die Anzeige des
Batterieladezustandes seien bei den beiden Entwicklungen unterschiedlich gelöst. Eine
Schaltung für das Rückhören bzw. die Echodämpfung sei bei jedem Kommunikations-
und Telefoniegerät standardmässig notwendig. Auch sei ein Y-förmiges
Anschlusssystem für ein Kommunikationssystem, wie das hier zur Diskussion
stehende, dem Fachmann relativ naheliegend, so sei denn auch die Verwendung des
Y-Kabels weder in den (nichtig erklärten) Patentansprüchen erwähnt, noch gehe seine
vorgesehene Verwendung aus den Abbildungen in der Patentschrift hervor. Dass bei
beiden Entwicklungen auf der Seite in Richtung Verbindungsseil derselbe
Schnappmechanismus-Stecker verwendet werde, sei zu erwarten, da hier die
Schnittstelle zwischen den Entwicklungsteilen der beiden Parteien liege.
Unter Berücksichtigung dieser Feststellungen des Experten, kann Ziff. 6 lit. a des
Widerklagebegehrens nicht geschützt werden. Seine Formulierung ist zu allgemein und
das daraus resultierende Verbot wäre zu umfassend. Es liefe darauf hinaus, der
Klägerin zu verbieten generell Kommunikationsgeräte für den in Beilage 15
vorgesehenen Einsatzzweck mit den gemäss Experten durchaus üblichen und
marktrelevanten Merkmalen zu vertreiben, herzustellen, herstellen zu lassen oder
Dritten an solchen Rechte einzuräumen. Ziff. 6 lit. a des Widerklagebegehrens ist
deshalb abzuweisen.
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 15/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
12. a) Sowohl der in seinen Markenrechten wie auch der in seinen Wettbewerbsrechten
Verletzte hat Anspruch auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf Herausgabe des
Gewinns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag
(Art. 55 Abs. 2 MSchG, Art. 9 Abs. 3 UWG, Art. 419 ff. OR). Gemäss der
Rechtsprechung besteht zwischen dem Schadenersatzanspruch und dem
Gewinnherausgabeanspruch Anspruchskonkurrenz dahingehend, dass die beiden
Ansprüche sich gegenseitig grundsätzlich ausschliessen (vgl. BGE 97 II 178; Rolf H.
Weber, Basler-Kommentar, N 13 zu Art. 423 OR). Wie bereits im Zwischenentscheid
vom 25. Juni 2003 ausführlich dargetan, gibt es in der Praxis verschiedene Methoden
zur Schadensberechnung.
b) Der Beklagte und Widerkläger begehrt in Bezug auf die Verletzung seines
Markenrechts am Zeichen "C..." in Ziff. 4 seines Widerklagebegehrens, die Klägerin sei
nach Abschluss des Beweisverfahrens, nach seiner Wahl entweder zur
Gewinnherausgabe oder zum Schadenersatz zu verpflichten.
In Bezug auf die lauterkeitsrechtliche Verletzung begehrt der Beklagte in Ziff. 6 lit. b
seines Widerklagebegehrens, die Klägerin sei nach Abschluss des Beweisverfahrens,
nach seiner Wahl entweder zur Gewinnherausgabe oder zum Schadenersatz oder zur
Bezahlung einer angemessenen Lizenzgebühr zu verpflichten.
Sodann begehrt der Beklagte, die Klägerin sei ihm zur Erstattung des
Marktverwirrungsschadens in der Höhe von Fr. 50'000.-- zu verpflichten. Er macht in
diesem Zusammenhang geltend, zur Bestimmung des konkreten Wertes einer Marke
bzw. des Marktverwirrungsschadens gebe es unterschiedliche Methoden, welche
allesamt als komplex zu bezeichnen seien. Neben der eigentlichen Marke seien auch
die Assoziationen, welche bei massgeblichen Abnehmern damit verbunden würden
(zusammen mit dem betroffenen Marktsegment) zu beurteilen. Im vorliegenden Fall
handle es sich um einen überblickbaren schweizerischen Markt im Sicherheitsbereich,
der sich durch eine verhältnismässig geringe Anzahl von Marktteilnehmern und
Wettbewerbern (im Wesentlichen handle es sich um den Beklagten und die Klägerin)
auszeichne. Im vorliegenden Fall sei von einer starken, einprägsamen Marke
auszugehen, die aufgrund der Ausführungen in erster Linie mit dem Unternehmen des
Beklagten in Verbindung gebracht worden sei. Entsprechend hoch sei der Wert der
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 16/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
Marke bzw. des Marktverwirrungsschadens anzusetzen. Der Beklagte behalte sich vor,
nach der Offenlegung aller Unterlagen, welche die Klägerin gerichtlich zu offenbaren
verpflichtet worden sei, die entsprechenden ergänzenden Ausführungen betreffend
Schadenersatz sowie Marktverwirrungsschaden zu machen.
Im Übrigen machte der Beklagte mit Stellungnahme vom 8. Dezember 2003 in Bezug
auf die Ausführungen im handelsgerichtlichen Urteil (Erw. 4.c, S. 22 ff.) geltend, dass
die Klägerin nicht den gesamten Werbeaufwand zur Markteinführung getragen habe.
Es sei vielmehr der Beklagte gewesen, welcher für die wesentlichen markenmässigen
Aufwände aufgekommen sei. Erstens habe der Beklagte die Marke "C..." kreiert und
international anmelden lassen sowie die damit verbunden Kosten getragen. Zweitens
sei es ebenfalls der Beklagte gewesen, welcher an verschiedenen Fachmessen,
zahlreichen Demonstrationen und Vorführungen teilgenommen habe und alle damit
zusammenhängenden Fragen erledigt habe. Alleine der nachgewiesene Aufwand
diesbezüglich betrage 198,5 h wobei der effektive Aufwand noch um einiges höher
liege. Dem Handelsgericht sei insofern zuzustimmen, dass die Klägerin für die
Druckkosten aufgekommen sei. Hingegen sei es wiederum der Beklagte gewesen,
welcher durch seine Präsenz und seine Bemühungen beim massgeblichen Publikum
den entsprechenden Goodwill geschaffen und für die entsprechend hohen
Qualitätserwartungen verantwortlich gewesen sei, welche sich nun positiv auf den
Absatz bzw. den Gewinn der Klägerin auswirkten bzw. ausgewirkt hätten. Nachweislich
habe die Markteinführung bereits ab 1998 begonnen (Klageantwortbeilage 4 von
anfangs 1998 (= Entwurf Produktebeschrieb C..., dat. 2.2.1998) und nicht erst ab 2001.
Der aktualisierte Aufwanderfassungsauszug des Beklagten ergebe für die Jahre 1997
bis 2000 insgesamt einen Werbe- und Marktbearbeitungsaufwand von insgesamt 345,5
h).
c) Zur Substantiierung seiner Forderung hat der Anspruchsberechtigte im Rahmen des
Gewinnherausgabeanspruchs einen materiellrechtlichen Auskunftsanspruch. Dagegen
hat der Geschädigte im Rahmen des Schadenersatzanspruchs keinen
materiellrechtlichen Auskunftsanspruch; die Auskunftsverweigerung des Haftpflichtigen
kann indes im Rahmen der Beweiswürdigung berücksichtigt werden.
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 17/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
13. a) Mit Zwischenentscheid vom 25. Juni 2005 wurde die Klägerin in Gutheissung der
Ziff. 3 des Widerklagebegehrens verpflichtet, dem Handelsgericht innert 20 Tagen
darüber Auskunft zu erstatten, in welchem Umfang (Anzahl Gegenstände,
Liefermengen, Preise, Rabatte) und an welche Personen mobile
Kommunikationssysteme, Rettungsapparate oder -instrumente oder elektronische
Schaltungen nebst Zubehör mit der Bezeichnung "C..." seit dem 1. Januar 2001
geliefert oder angeboten wurden. Die Klägerin reichte daraufhin mit Eingabe vom 27.
Oktober 2003 u.a. eine als Geschäftsgeheimnis deklarierte Liste ihrer Kunden und eine
Aufstellung über den von ihr getragenen Entwicklungsaufwand in Zusammenhang mit
der Entwicklung der klägerischen Combox (Fr. 3‘500.-- für Sitzungen und Spesen) ein.
b) Mit Schreiben vom 8. Dezember 2003 nahm der Beklagte zur Eingabe der Klägerin
vom 27. Oktober 2003 Stellung und hielt fest, dass ihr die (als Geschäftsgeheimnis
deklarierten) Angaben der Gegenpartei nicht zugänglich gemacht worden seien und sie
sich deshalb eine Stellungnahme zu einem späteren Zeitpunkt vorbehalte. Es sei indes
bezeichnend, dass die Gegenpartei den Zeitraum nicht exakt darlege und lediglich über
die verkauften, nicht aber über die gelieferten und angebotenen Systeme Auskunft
erteilt habe, dies entgegen dem Wortlaut von Ziff. 4 genannten Urteils. Ferner erscheine
es auf den ersten Blick nicht glaubwürdig, wenn alle Systeme zu einem Einheitspreis
(ohne Rabatte) verkauft worden seien. Damit der Beklagte seinen Schadenersatz- bzw.
Gewinnherausgabeanspruch substantiieren könne, sei die Angabe des Verkaufs-,
Angebots- bzw. des Lieferzeitpunktes notwendig. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass
der Beklagte einen Anspruch auf Schadenersatz und Genugtuung sowie auf
Herausgabe des Gewinnes entsprechend den Bestimmungen über die
Geschäftsführung ohne Auftrag habe (Art. 55 Abs. 2 MSchG). Von Bundesrecht wegen
sei diese beantragte Stufenklage in Form eines Auskunftsbegehrens mit einem
Leistungsbegehren zulässig (BGE 123 III 142, Erw. 2b). Dieser Auskunftsanspruch bzw.
das Wahlrecht stehe dem Widerkläger zu, damit er alsdann seine Ansprüche
substantiieren könne. Im vorliegenden Fall gingen daher die materiellrechtlichen
Auskunftsansprüche den Geheimhaltungsinteressen der Klägerin grundsätzlich vor und
die eingereichten Dokumente seien demzufolge dem Beklagten offen zu legen, könnten
doch aus den Unterlagen wichtige Rückschlüsse auf die Höhe des Schadenersatzes
bzw. der Gewinnherausgabe gezogen werden, was die Klägerin zu verkennen scheine.
Dieser Auskunftsanspruch umfasse insbesondere auch die Bekanntgabe von
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 18/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
Abnehmer, Käufer, Adressat von Werbeanstrengungen inklusive der Offenlegung des
Zeitpunktes, denn der Verletzer solle nicht besser gestellt werden als ein Lizenznehmer,
welcher regelmässig zur Bekanntgabe dieser Daten verpflichtet sei. Die von der
Klägerin ins Recht gelegte Zusammenstellung betreffend Entwicklungsaufwand zeige
klar, dass die klägerischen Aufwände im Vergleich zu jenen des Widerklägers
vernachlässigbar seien. Auf diese Zusammenstellung und den Betrag von Fr. 3'500.--
sei die Klägerin zu behaften und dieser Betrag in diesem Sinne als eigenständige
Entwicklung in der Schadenersatzberechnung zu berücksichtigen.
c) Mit Eingabe vom 6. Februar 2004 machte der Beklagte weiter geltend, die W. AG
(Abnehmerin der Klägerin) habe mit Schreiben vom 15. Oktober 2003 an ihn selbst
eingeräumt, im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2003 und dem 15. Oktober 2003
insgesamt nur 7 Stück Kommunikationsgeräte "C..." von der Klägerin bezogen und
verkauft zu haben. Der Aufbau eines Lagers sei aufgrund der geringen Stückzahl
auszuschliessen. Wenn nun dieser Hauptabnehmer (W. AG) in einer aufwändigen und
teuren Werbekampagne das Kommunikationsgerät "C...." in der Kalenderwoche
25/2003 (25. August - 31. August 2003) zum Verkauf anpreise, dann müsse nach
allgemeiner Lebenserfahrung davon ausgegangen werden, dass die W. AG von der
Klägerin zuvor eine Liefergarantie erhalten oder aber von der Klägerin mehr Geräte
bezogen habe, als diese in ihren Stellungnahmen offenbarten. Es stelle sich auch die
Frage, wie die W. AG allfällige Kunden-Bestellungen für "C..."-Geräte ausführen wolle,
nachdem sie solche jedenfalls nach Ablauf der Berufungsfrist am 15. September 2003
nicht mehr durch die Widerbeklagte beziehen könne. Diese Widersprüche seien durch
die Eingabe der Klägerin in keiner Weise beantwortet. Lediglich der Vollständigkeit
halber sei darauf hingewiesen, dass die W. AG auf ihrer Homepage nach wie vor die
Bezeichnung "C..." verwende (vgl. auch hiervor Erw. I. 16.b; (...)). Aufgrund des
vorgenannten Sachverhalts erschienen daher auch die Behauptungen und Angaben
der Klägerin in Bezug auf die vertriebenen Kommunikationsgeräte unglaubwürdig und
nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend. Zudem vermöchten die sehr
summarisch gehaltenen Angaben der Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 27. Oktober
2003 den bundesrechtlichen Offenlegungsanspruch des Beklagten bei weitem nicht zu
genügen. Der Beklagte habe wie bereits früher ausgeführt von Bundesrechts wegen
Anspruch auf Bekanntgabe sämtlicher Verkaufs- und Werbeaktivitäten sowie der
Bekanntgabe sämtlicher damit in Zusammenhang stehender Verträge, geldwerten
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 19/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
Vorteile usw. Dieser Auskunftsanspruch umfasse insbesondere die namentliche
Bekanntgabe von Zwischenhändlern, Käufern, Kaufpreis, Herstellungskosten,
sonstigen geldwerten Leistungen zugunsten der Klägerin in diesem Zusammenhang,
Lieferdatum, Adressaten von Werbeanstrengungen inkl. der Offenlegung des jeweiligen
Zeitpunkts usw. Der Auskunftsanspruch beziehe sich auf das gesamte Gebaren der
Klägerin. Aufgrund des Vorgesagten sei die Widerbeklagte zu einer ergänzenden
Offenlegung ihrer Geschäftsaktivitäten bezüglich des Kommunikationsgerätes
anzuhalten. Entsprechend werde das Handelsgericht ersucht, die Widerbeklagte
anzuhalten, umgehend die folgenden Informationen per Stichdatum 31. Januar 2004
nachzuliefern:
a) Anzahl und Zeitpunkt der Herstellung, Anzahl der Aufträge sowie Namen und
Adressen der Hersteller, Lieferanten und Vorbesitzer;
b) Die einzelnen Lieferungen unter Angabe sämtlicher Lieferdaten (Menge, Zeiten,
Preise und genaue Bezeichnungen sowie Namen und Adressen der gewerblichen
Abnehmer);
c) Die einzelnen Angebote unter Angabe sämtlicher Daten (Menge, Zeiten, Preise und
genaue Bezeichnungen sowie Namen und Adressen der Empfänger);
d) Werbeaufwand unter Angabe der Werbeträger, der Höhe der Auflage, Zeitraum und
Gebiet der Verbreitung;
e) Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren sowie erzielter
Gewinn vor Abzug der Fixkosten oder variablen Gemeinkosten.
(...)
f) Für die Rechenschaftspflicht ist das Auftragsrecht analog anzuwenden. Die
Information muss rechtzeitig, wahrheitsgemäss und vollständig sein. Rechenschaft ist
über sämtliche relevanten Geschäftsführungsvorfälle abzulegen und hat hinreichend
ausführlich und verständlich zu sein sowie berichtmässig alle wesentlichen Vorgänge
zu umfassen (Rolf H. Weber, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., N 20 zu Art 420 OR sowie
N 4 zu Art. 400 OR).
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 20/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
Insofern die Klägerin die von ihr einverlangten Angaben, als Geschäftsgeheimnis
deklariert hat, ist zu berücksichtigen, dass die Prozessordnung des Kantons St. Gallen
mit Art. 96 ZPO den Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Rahmen der
Beweiserhebung kennt. Der Richter hat dabei das Interesse an der
Tatsachenfeststellung gegen das Interesse am Geheimnisschutz abzuwägen (Art. 96
Abs. 2 ZPO). Insofern die Angaben schutzwürdige Geschäftsgeheimnisse der
Rechenschaftspflichtigen umfassen, sind diese vorliegend grundsätzlich zu schützen
insofern dadurch der materielle Auskunftsanspruch des Beklagten nicht vereitelt wird.
Im Übrigen kennt auch Art. 15 UWG den Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Nach
seinem Wortlaut beschlägt er zwar nur den Schutz von Geschäftsgeheimnissen im
Zusammenhang mit Verletzungen nach Art. 3 lit. b und Art. 13a UWG. In der Lehre wird
jedoch zu Recht die Auffassung vertreten, dass sich die Auslegung dieser Bestimmung
nicht allein am Wortlaut orientieren darf, sondern deren Auslegung vielmehr eine
systematische und teleologische Auslegung zugrunde zu legen ist. So vertritt u.a.
Rauber die Auffassung, es sei bei der Auslegung von Art. 15 UWG dieselbe
Zwecksetzung wie bei Art. 16 KG zu berücksichtigen, wonach man die beweisbelastete
Partei nicht dadurch behindern dürfe, dass sie Geschäftsgeheimnisse nur unter
Inkaufnahme des Risikos der Offenlegung als Beweismittel verwenden könne, zumal
sie aus rechtsstaatlichen Gründen Anspruch darauf habe, sich mit allen zur Verfügung
stehenden Beweismitteln gegen den Vorwurf der Wettbewerbswidrigkeit wehren zu
können. Ausschlaggebend könne demnach nicht die Art des zu beurteilenden
Unlauterkeitstatbestandes sein, vielmehr müsse das legitime Bedürfnis der Parteien
nach Beweisführung mit Geschäftsgeheimnissen sein (Georg Rauber,
Klageberechtigung und prozessrechtliche Bestimmungen in: Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Teilbd. 1. Lauterkeitsrecht, 2. Aufl.,
Basel 1998, S. 280 f.; Pedrazzini / Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb - UWG, 2. Aufl.,
Bern 2002; N 10.17, m.w.H. auf die Lehre). Diese Überlegungen können auch auf die
Behandlung von Informationen über Geschäftsvorgänge angewendet werden, zu deren
Offenlegung eine Partei im Prozess verpflichtet wird.
In einem ersten Schritt ist also zu prüfen, ob es sich bei den seitens der Klägerin als
Geschäftsgeheimnisse deklarierten Angaben tatsächlich um Geschäftsgeheimnisse
handelt. Ist dies zu bejahen, dürfen Beweismittel, durch die solche Geheimnisse
offenbart werden können, der Gegenpartei nur soweit zugänglich gemacht werden, als
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 21/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
dies mit der Wahrung der Geheimnisse vereinbar ist. Dabei ist allerdings zu
berücksichtigen, dass bei aller Anerkennung der legitimen Interessen des
Geheimnisträgers das Gericht sein Urteil nicht auf geheime Beweismittel stützen darf.
Der Gegenpartei ist zur Wahrung ihrer Rechte (insbesondere ihres rechtlichen Gehörs
und zur Ausübung ihres Wahlrechts auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe bzw.
zur Substantiierung ihrer Ansprüche) Gelegenheit zu geben, sich - unter Wahrung des
Geheimnischarakters der betroffenen Informationen - zum entscheidrelevanten Inhalt
zu äussern. Dies kann z.B. dadurch bewerkstelligt werden, dass das Gericht der
Gegenpartei eine gerichtlich sanktionierte Zusammenfassung der von der Klägerin
gelieferten Informationen mit Geheimnischarakter zur Stellungnahme übergibt (z.B.
Geschäftspartner nicht mit Namen sondern nur Anzahl nennen; die einzeln
ausgewiesenen Einstands-Wiederverkaufspreise, Rabatte etc. nur in ihrer Summe
bekannt geben). Beweismittel ist dann nicht das vertrauliche Dokument selbst (i.c. die
Eingabe der Klägerin), sondern die gerichtlich sanktionierte Zusammenfassung (vgl.
auch Rauber, a.a.O., S. 282 f.).
g) Bei den von der Klägerin als Geschäftsgeheimnis deklarierten Angaben handelt es
sich um die Namen ihrer Abnehmer sowie die Anzahl der unter dem Zeichen "C..."
verkauften Kommunikationsboxen. Das Geschäftsgeheimnis der Beklagten ist
hinsichtlich der Namen der Abnehmer zu schützen, da der Kundenkreis grundsätzlich
zum Geschäftsgeheimnis eines Unternehmens gehört und da die namentliche Nennung
der Abnehmer der Klägerin für die Substantiierung des Gewinn- bzw.
Schadenersatzherausgabeanspruchs des Beklagten nicht notwendig ist. Dem Gericht
hat die Klägerin indes - zum Zweck der Überprüfbarkeit ihrer Angaben - detailliert über
die einzelnen Abnehmer Auskunft zu erteilen. Dagegen ist die Anzahl der verkauften
Exemplare für die Substantiierung der Forderung des Beklagten sowie zur Ausübung
dessen Wahlrechts absolut notwendige Grundlage und kann deshalb grundsätzlich
dem Beklagten vorliegend nicht unter dem Titel "Geschäftsgeheimnis" vorenthalten
werden. Es ist nach Vorliegen der z.Z. nicht hinreichend vollständigen Auskünfte der
Klägerin (vgl. hierzu nachfolgende Erw. II.13.h) dem Beklagten vielmehr die Anzahl
Geräte pro Abnehmer bzw. pro Angebot zu offenbaren. Dasselbe muss auch für die
weiteren noch zu erbringenden Angaben wie Einstandspreis, Marge, Rabatte etc.
gelten, welche vom Gericht zu überprüfen und dem Beklagten pro Abnehmer allenfalls
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 22/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
nur im Gesamttotal zur Wahrung seines rechtlichen Gehörs, zur Substantiierung seiner
Ansprüche sowie zur Ausübung seines Wahlrechts mitzuteilen sind.
h) Die Auskunft wie sie die Klägerin mit Eingabe vom 27. Oktober 2003 dem Gericht
vorgelegt hat, ist in verschiedener Hinsicht ungenügend. So fehlen - wie der Beklagte
zu Recht geltend macht - Auskünfte über die angebotenen Systeme, über
Gestehungskosten bzw. Einstandspreise für die Kommunikationsbox der Klägerin
sowie für die übrigen Bestandteile des klägerischen Gesamtsystems. Ferner fehlen
auch die Angaben betreffend Verkaufspreise für das Gesamtsystem, über Rabatte, etc.
Sodann bezieht sich die Auskunft der Klägerin nur auf die "unter dem Zeichen C..."
verkauften Systeme, dagegen nicht auch auf die "nicht unter dem Zeichen C..."
verkauften aber zufolge der festgestellten UWG-Verletzung ebenfalls zu
berücksichtigen Systeme. Auch ist die Auskunftserteilung auf den Zeitraum bis zum 27.
Oktober 2003 (Datum der Eingabe) beschränkt.
Aufgrund des materiellen Auskunftsanspruchs des Beklagten ist deshalb die Klägerin
zu verpflichten, dem Gericht die fehlenden Informationen bis zu einem zu
bestimmenden Stichdatum, detailliert, im vom Beklagten geforderten Umfang
vorzulegen. (Damit der Anteil am Gewinn der Kommunikationsbox im Verhältnis zum
Gesamtsystem berechnet werden kann, müssen zusätzlich auch die Gestehungskosten
für die übrigen Komponenten des Gesamtsystems bekannt gegeben werden).
Gleichzeitig hat die Klägerin im Einzelnen zu deklarieren, welche dieser Angaben - da
Geschäftsgeheimnis - dem Beklagten nicht zugänglich gemacht werden dürfen. Das
Gericht wird sodann über die Geheimnisqualität der Informationen zu entscheiden
haben und dabei den Auskunftsanspruch des Beklagten gegen den
Geheimniswahrungsanspruch der Klägerin abzuwägen haben. Dem Beklagten sind
dabei die als Geschäftsgeheimnis deklarierten Informationen nur insofern
weiterzugeben, als sie für die Substantiierung seiner Ansprüche bzw. zur Ausübung
seines Wahlrechts notwendig sind. Dabei ist nach Möglichkeit eine dergestalt
anonymisierte Form zu wählen, welche dem Geheimnischarakter der Informationen
bestmöglichst Rechnung trägt, ohne den Auskunftsanspruch des Beklagten zu
vereiteln.
© Kanton St.Gallen 2021 Seite 23/23
Publikationsplattform
St.Galler Gerichte
i) In Bezug auf die festgestellte Verletzung von Lauterkeitsrecht ist davon auszugehen,
dass die Klägerin, wenn sie tatsächlich den Auftrag zur Nachentwicklung der Combox
des Beklagten erst nach definitivem Abbruch der Zusammenarbeit zwischen den
Parteien an die H. AG erteilt hätte, aus technischen Gründen rechtmässig frühestens
Ende Juni 2001 mit ihrem Konkurrenzprodukt hätte auf dem Markt auftreten können.
Der Zeitraum für die Auskunftserteilung ist daher auf Ende Juni 2001 zu begrenzen. Die
Klägerin wird deshalb verpflichtet, dem Gericht innert 30 Tagen nach unbenutztem
Ablauf der Frist für eine Berufung an das Bundesgericht für den Zeitraum bis Ende Juni
2001 nachfolgende Auskünfte bezüglich den Gestehungskosten und dem Vertrieb ihres
Kommunikationssystems detailliert zu erteilen:
Zum gleichen Zeitpunkt hat die Klägerin in Präzisierung ihres Schreibens vom 27.
Oktober 2003 separat detailliert mit Datum auszuweisen, welche der Aufträge,
Lieferungen, Angebote und Werbeaktionen bis heute gemäss vorstehenden Ziff. 2 lit. a
- d des Dispositivs unter Verwendung der Marke "C......" erfolgt sind.
(...).
Anzahl und Zeitpunkt der Herstellung, Anzahl der Aufträge sowie Namen und
Adressen der Hersteller, Lieferanten und Vorbesitzer;
–
Die einzelnen Lieferungen unter Angabe sämtlicher Lieferdaten (Menge, Zeiten /
Daten, Preise, Rabatte und genaue Bezeichnungen sowie Namen und Adressen der
gewerblichen Abnehmer);
–
Die einzelnen Angebote unter Angabe sämtlicher Angaben (Mengen, Zeiten / Daten,
Preise, Rabatte und genaue Bezeichnungen sowie Namen und Adressen der
Empfänger);
–
Werbeaufwand unter Angabe der Werbeträger, der Höhe der Auflage, Zeitraum und
Gebiet der Verbreitung;
–
Gestehungskosten unter Angabe der einzelnen Kostenfaktoren (Anteil Combox und
Anteil übrige Komponenten des Gesamtsystems) sowie erzielter Gewinn vor Abzug
der Fixkosten oder variablen Gemeinkosten.
–
Publikationsplattform St.Galler Gerichte Entscheid Handelsgericht, 29.11.2005 Art. 5 lit. a, 2 und 9 Abs. 1 lit. a und b und Abs. 3 UWG (SR 241); Art. 55 Abs. 1 lit. a und b MSchG (SR 232.11); Art. 419 ff. OR (SR 220). Unlauteres Verhalten einer Partei nach Beendigung der Zusammenarbeit; Umfang der Auskunftspflicht nach Lauterkeits- und Markenrecht als Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts der Gegenpartei auf Schadenersatz oder Gewinnherausgabe (Handelsgericht, 29. November 2005, HG.2001.31).
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
Publikationsplattform St.Galler Gerichte
2021-08-06T18:22:24+0200 "9001 St.Gallen" Publikationsplattform Kanton St.Gallen