Decision ID: 3703a5a1-4760-5253-b4cf-c7789f67cbf3
Year: 2021
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Im November 2018 hinterlegten beide Parteien bei der Vorinstanz gleich-
lautende Wortmarken HISPANO SUIZA für identische und gleichartige Wa-
ren in Klasse 12. Während die Vorinstanz das am 7. November 2018 ein-
gereichte, nach wie vor hängige Markeneintragungsgesuch der Beschwer-
deführerin provisorisch abwies, gelangte das Gesuch der Beschwerdegeg-
nerin vom 22. November 2018 mit einer Einschränkung des Warenver-
zeichnisses als Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA am 16. April 2019 zur
Eintragung. Daraufhin entbrannten zwischen den Parteien verschiedene
Rechtsstreitigkeiten. Die Beschwerdeführerin erhob gegen die Eintragung
der gegnerischen Marke Widerspruch bei der Vorinstanz und reichte einen
Antrag auf Löschung gegen eine andere, hier nicht interessierende Wort-
marke mit Bestandteil "Hispano Suiza" der Beschwerdegegnerin ein. Das
vorliegende Beschwerdeverfahren bezieht sich auf die Eintragung der
Wortmarke der Beschwerdegegnerin.
B.
B.a Am 22. November 2018 hinterlegte die Beschwerdegegnerin bei der
Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch Nr. 82001/2018 HISPANO SU-
IZA für diverse Waren und Dienstleistungen in Kl. 12, 14, 16, 18, 25 und
41. Sie stützte sich dabei auf eine US-amerikanische Priorität vom 23. Juli
2018. Am 26. November 2018 ersuchte sie die Vorinstanz um eine be-
schleunigte Markenprüfung und beglich sogleich die erforderliche Gebühr.
B.b Nachdem die Vorinstanz am 3. Dezember 2018 beanstandet hatte,
das Zeichen enthalte mit den spanischen Begriffen "hispano" und "Suiza"
zwei sich widersprechende Herkunftsangaben, sei deshalb beschreibend
und irreführend und werde gestützt auf Art. 2 Bst. a und c MSchG vom
Markenschutz ausgeschlossen, entgegnete die Beschwerdegegnerin mit
Stellungnahme vom 21. Dezember 2018, HISPANO SUIZA werde als Fan-
tasiezeichen wahrgenommen, ohne Herkunftserwartungen zu wecken.
Eventualiter machte sie eine Überwindung des irreführenden Charakters
durch Erlangen einer secondary meaning geltend. Bei der Beschwerde-
gegnerin handle es sich um die 1904 in Barcelona gegründete, weltbe-
rühmte Automobilmanufaktur gleichen Namens. Die Abnehmer kannten
HISPANZO SUIZA aufgrund jahrhundertelangen Gebrauchs als spanische
Automobilmarke und fassten das Zeichen im Zusammenhang mit den be-
troffenen Waren darum als betrieblichen Herkunftshinweis auf die Be-
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schwerdegegnerin auf. Sie wies ferner darauf hin, ihr Markeneintragungs-
gesuch geniesse Priorität und ein gleichlautendes Markeneintragungsge-
such der Beschwerdeführerin vom 7. November 2018 sei missbräuchlich
erfolgt, um vom guten Ruf der Beschwerdegegnerin zu profitieren.
B.c Die Beschwerdegegnerin bekräftigte ihre Vorbringen mit Schreiben
vom 14. Januar 2019 und 21. Februar 2019, wobei sie auf der zeitlichen
Dringlichkeit beharrte und eine Einschränkung des Gesuchs auf folgende
Waren in Kl. 12 beantragte:
12 Motorisierte Kraftfahrzeuge, nämlich Automobile und Strukturteile
hierfür, nämlich an Automobilen montierte Karosserie; Automobilteile,
nämlich Motoren, Getriebe, Aufhängungen und Bremsen.
B.d Die Vorinstanz teilte mit Schreiben vom 28. März 2019 mit, grundsätz-
lich enthalte das Zeichen HISPANO SUIZA zwei widersprüchliche Her-
kunftsangaben, doch erachte sie einen Bedeutungswandel aufgrund der
eingereichten Belege und der von Amtes wegen getätigten Recherche für
den Zeichenbestandteil SUIZA als nachgewiesen. Die nach wie vor beste-
hende Irreführungsgefahr für den Bestandteil HISPANO könne mit einer
Herkunftseinschränkung auf Waren spanischer Herkunft behoben werden.
Die Beschwerdegegnerin erklärte sich am 9. April 2019 mit der vorgeschla-
genen Einschränkung einverstanden.
B.e Am 16. April 2019 wurde diese Anmeldung der Beschwerdegegnerin
als Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA für folgende Waren mit Herkunfts-
beschränkung auf Spanien in das Markenregister eingetragen:
12 Motorisierte Kraftfahrzeuge, nämlich Automobile und Strukturteile
hierfür, nämlich an Automobilen montierte Karosserie; Automobilteile,
nämlich Motoren, Getriebe, Aufhängungen und Bremsen; alle vorge-
nannten Waren spanischer Herkunft.
Die Markeneintragung wurde gleichentags auf Swissreg publiziert.
C.
Am 17. April 2019 beantragte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz
Einsicht in das Aktenheft der Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA. Sie er-
hielt den Inhalt des Aktenhefts gleichentags elektronisch übermittelt.
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D.
Mit Beschwerde vom 28. Mai 2019 gelangte die Beschwerdeführerin an
das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, es sei die Registrierung
der Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA aufzuheben, unter Kosten- und
Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
Die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts begründete sie dahingehend,
eine Markeneintragung sei als Verfügung – und somit als beschwerdefähi-
ges Anfechtungsobjekt – zu betrachten. Als Dritte habe sie keine Möglich-
keit gehabt, am Markeneintragungsverfahren teilzunehmen und sei des-
halb formell beschwert. Sie sei als Hinterlegerin eines gleichlautenden Mar-
kengesuchs, ebenfalls für Waren in Kl. 12, durch die angefochtene Verfü-
gung besonders berührt und habe ein schutzwürdiges Interesse, das auf
dem Vertrauen in die Nutzungsberechtigung am eigenen identischen Zei-
chen beruhe. Die Eintragung der Marke der Beschwerdegegnerin bei
gleichzeitiger Zurückweisung des Markengesuchs der Beschwerdeführerin
stelle eine rechtsungleiche Behandlung dar und behindere die wirtschaftli-
che Tätigkeit der Beschwerdeführerin in der Schweiz. Sie sei deshalb zur
Beschwerde legitimiert.
In materieller Hinsicht führte sie aus, das Zeichen HISPANO SUIZA sei
dem Markenschutz nur mit Einschränkung auf eine Herkunft der Waren aus
der Schweiz zugänglich. Mangels Beschränkung des Warenverzeichnis-
ses auf Waren schweizerischer Herkunft sei die Marke der Beschwerde-
gegnerin irreführend und ihre Eintragung zu widerrufen. Die Beschwerde-
gegnerin habe nicht dargelegt, dass ihre Marke den geografischen Bedeu-
tungsgehalt verloren und eine secondary meaning erlangt habe.
E.
Mit Eingabe vom 5. Juli 2019 stellte die Beschwerdegegnerin den pro-
zessualen Antrag, es sei über die Beschwerdelegitimation der Beschwer-
deführerin vorab ein Zwischenentscheid zu erlassen und das Verfahren be-
treffend die materiellen Aspekte des Verfahrens auszusetzen, da die Be-
schwerdelegitimation der Beschwerdeführerin bestritten werde. Dieser An-
trag wurde mit Verfügung vom 8. Juli 2019 abgewiesen.
F.
Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 12. September 2019,
auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei diese unter Kos-
tenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.
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Sie brachte vor, ein Beschwerderecht Dritter gegen die Eintragung von
Marken sei nicht vorgesehen, für die Feststellung der Nichtigkeit einer
Marke ausschliesslich der Zivilrichter zuständig. Der Beschwerdeführerin
fehle es sowohl an der formellen als auch an der materiellen Beschwer. Sie
sei folglich nicht beschwerdelegitimiert und habe ihre Interessen auf dem
Zivilweg geltend zu machen. Sollte wider Erwarten auf die Beschwerde
eingetreten werden, so wäre diese aus materiellen Gründen abzuweisen,
da die Einwände gegen die Eintragung der Marke CH 729'825 HISPANO
SUIZA unbegründet seien.
G.
Mit Beschwerdeantwort vom 16. September 2019 stellte die Beschwerde-
gegnerin die Rechtsbegehren, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten,
eventualiter sei sie abzuweisen. Subeventualiter beantragte sie, die Marke
CH 729'825 HISPANO SUIZA zum Schutz für "Oldtimer und Sammlerauto-
mobile und Strukturteile hierfür, nämlich an diesen Automobilen montierte
Karosserien, Getriebe, Aufhängungen und Bremsen; alle vorgenannten
Waren spanischer Herkunft" in Klasse 12 zuzulassen und die Beschwerde
im Übrigen abzuweisen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten
der Beschwerdeführerin.
In formeller Hinsicht bestritt sie die Aktivlegitimation der Beschwerdeführe-
rin, da diese durch die Registrierung der von der Beschwerdegegnerin hin-
terlegten Marke keinen Nachteil erleide und nicht beschwert sei. Auf die
Beschwerde sei deshalb nicht einzutreten. Materiell stellte sich die Be-
schwerdegegnerin auf den Standpunkt, ihre Marke CH 729'825 HISPANO
SUIZA sei zurecht zum Schutz zugelassen worden, weshalb die Be-
schwerde – sollte darauf eingetreten werden – abzuweisen sei.
H.
Die Beschwerdeführerin hielt mit Replik vom 30. Dezember 2019 an ihrem
Rechtsbegehren fest und bekräftigte ihren Standpunkt, wonach sie durch
die Eintragung der strittigen Marke beschwert sei. Sie führe das Zeichen
"Hispano Suiza" in ihrer Firma und beabsichtige, unter dieser Bezeichnung
Automobile herzustellen und zu verkaufen. Sie sei deshalb besonders be-
rührt, habe eine besondere Nähe zur Streitsache und sei mehr betroffen
als andere Konkurrenten der Beschwerdegegnerin. Es bleibe dabei, dass
die Marke der Beschwerdegegnerin keine secondary meaning erlangt
habe und zu Unrecht mit Einschränkung auf Waren spanischer Herkunft
eingetragen worden sei.
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Seite 6
I.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 30. Januar 2020 auf eine
Vernehmlassung und beantragte mit Verweis auf ihre Stellungnahme vom
12. September 2019, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter
sei diese unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzuweisen.
J.
Mit Duplik vom 4. Mai 2020 änderte die Beschwerdegegnerin ihr Subeven-
tualbegehren dahingehend ab, die Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA sei
zum Schutz für "Oldtimer und Sammlerautomobile und Strukturteile hierfür,
nämlich an diesen Automobilen montierte Karosserien, Getriebe, Aufhän-
gungen und Bremsen" in Klasse 12 zuzulassen und die Beschwerde im
Übrigen abzuweisen. An ihren Haupt- und Eventualbegehren hielt sie un-
verändert fest.
Der Vorinstanz zustimmend hielt sie an ihrem Vorbringen fest, wonach es
der Beschwerdeführerin an der Aktivlegitimation fehle. Die irrtümliche Ein-
tragung einer Marke könne nicht auf dem Beschwerdeweg, sondern einzig
vom Zivilrichter korrigiert werden. Ihre Marke sei zurecht eingetragen wor-
den, werde sie doch von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshin-
weis auf die Beschwerdegegnerin verstanden. Die Beschwerdeführerin
masse sich die Marke der Beschwerdegegnerin an, um von deren guten
Ruf zu profitieren.
K.
Mit unaufgeforderter Eingabe vom 24. November 2020 teilte die Beschwer-
degegnerin mit, die Vorinstanz habe beim EUIPO am 12. November 2020
die Nichtigkeitserklärung einer Unionsbildmarke des Verwaltungsrats der
Beschwerdeführerin beantragt. In diesem Antrag werde bestätigt, dass die
Beschwerdeführerin in der Schweiz nicht tätig sei und sich die Marke HIS-
PANO SUIZA bösgläubig anmasse, ohne daran berechtigt zu sein. Dies
unterstreiche das Fehlen ihrer Aktivlegitimation im vorliegenden Beschwer-
deverfahren.
L.
Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öf-
fentlichen Verhandlung.
M.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
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Seite 7

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Ob die Prozessvoraussetzungen im vorliegenden Verfahren gegeben sind
und auf die Beschwerde einzutreten ist, prüft das Bundesverwaltungsge-
richt gemäss ständiger Rechtsprechung von Amtes wegen und mit freier
Kognition (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer]
B-2534/2017 vom 5. September 2017 E. 1; B-3592/2015 vom 19. Septem-
ber 2016 E. 1.1).
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31 des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG; SR 173.32) Beschwerden
gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021), sofern keine Ausnahme
nach Art. 32 VGG gegeben ist und eine Vorinstanz gemäss Art. 33 VGG
entschieden hat. Vor Bundesverwaltungsgericht sind entsprechend nur
jene Rechtsverhältnisse zu beurteilen, zu welchen die Vorinstanz vorgän-
gig in Form einer Verfügung Stellung genommen oder bezüglich welcher
sie eine anfechtbare Verfügung unrechtmässig verweigert oder verzögert
hat (Art. 44 und Art. 46a VwVG). Das Vorliegen bzw. Verweigern oder Ver-
zögern einer Verfügung ist unabdingbare Sachurteilsvoraussetzung für ein
Beschwerdeverfahren, ohne die auf das Rechtsmittel nicht eingetreten
werden darf (vgl. Urteile des BVGer B-6003/2012 vom 18. Februar 2014
E. 1.4 "Yacht Club St. Moritz"; BGE 131 V 164 E. 2.1; 130 V 388 E. 2.3).
1.2 Art. 5 VwVG zufolge gilt als Verfügung eine behördliche Anordnung, mit
der im Einzelfall ein Rechtsverhältnis in einseitiger und verbindlicher Weise
gestützt auf öffentliches Recht des Bundes geregelt wird.
Die Eintragung einer Marke in das Markenregister ist konstitutiv für das
Entstehen des Markenrechts (Art. 5 des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992, MSchG; SR 232.11) und regelt damit ein Rechtsverhält-
nis in verbindlicher Weise. Beim Markeneintragungsverfahren handelt es
sich um ein Verwaltungsverfahren vor einer Bundesbehörde; die Marken-
eintragung ist als Verfügung zu qualifizieren (vgl. GREGOR WILD, in:
Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Stämpflis Handkom-
mentar, 2. Aufl. 2017 [nachfolgend: SHK-MSchG], Art. 30 N. 1, N. 15,
Art. 35 N. 3). Dass einer Markeneintragung Verfügungscharakter zukommt,
wurde von der Rechtsprechung bereits mehrfach bejaht (vgl. Urteil des
Bundesgerichts [BGer] 4A_116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 2 "Turbinenfuss
[3D]"; Urteile des BVGer B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 8 "Karomus-
ter [fig.]/ Karomuster [fig.]"; B-6003/2012 E. 1.4 "Yacht Club St. Moritz";
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Seite 8
B-1345/2017 vom 31. März 2020 E. 4.3.3.2 "Fin Bec [fig.]/Fin Bec"; Ent-
scheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 30. Juni
2004, in: sic! 2004 S. 932 E. 2 "Bin Ladin").
Bei der Registrierung der Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA handelt es
sich entsprechend um eine Verfügung i.S.v. Art. 5 VwVG, womit ein be-
schwerdefähiges Anfechtungsobjekt vorliegt. Dies wird von keiner Partei
bestritten.
2.
Strittig ist indessen, ob die Beschwerde grundsätzlich zulässig ist, d.h. ob
das Bundesverwaltungsgericht zuständig ist, Beschwerden von Dritten ge-
gen Markeneintragungen zu prüfen.
2.1 Bei der Beantwortung dieser Frage ist namentlich nach Art der betroffe-
nen Interessen zu differenzieren:
Öffentliche Interessen, die der Eintragung der Marke entgegenstehen, be-
rücksichtigt die Vorinstanz mit der Prüfung der absoluten Ausschlussgrün-
de im Eintragungsverfahren von Amtes wegen (vgl. MATTHIAS STÄDELI/SI-
MONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzge-
setz/Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017 [nachfolgend:
BSK-MSchG], Art. 2 N 8; Art. 3 i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Bst. c MSchG). Mar-
kenanmelder, deren Marken ganz oder teilweise zurückgewiesen wurden,
können dagegen Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht erheben.
Private Interessen werden von der Vorinstanz vor allem gestützt auf einen
Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke (Art. 3 Abs. 3 und Art. 31
MSchG) hin geprüft. Thema des Widerspruchsverfahrens (Art. 31 Abs. 1
MSchG) sind die relativen Ausschlussgründe (Art. 3 Abs. 1 MSchG), die
vom Inhaber der älteren Marke gegen die Eintragung einer jüngeren Marke
vorgebracht werden (vgl. GREGOR WILD, in: SHK-MSchG, Art. 31 N. 3 f.).
Relative Ausschlussgründe schützen damit die individuellen Interessen an-
derer Markeninhaber (vgl. STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3
N. 2; FLORENT THOUVENIN, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit im Markenrecht,
in: sic! 2009 544, 546). Dem im Widerspruchsverfahren unterlegenen An-
greifer und Inhaber steht ebenfalls die Beschwerde an das Bundesverwal-
tungsgericht offen (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer B-1269/2020 vom
25. Mai 2021 E. 1 "Quantex / Quantedge [fig.]); B-1345/2017 E. 4.3.3.2 "Fin
Bec [fig.]/Fin Bec [fig.]"; CHRISTOPH GASSER, in: SHK-MSchG, Art. 33
N. 37).
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Seite 9
2.2 Neben diesen häufigen Konstellationen kann es indessen auch Fälle
geben, in denen Private oder wie Private betroffene öffentlich-rechtliche
Körperschaften (vgl. BGE 136 II 274 E. 4.1; 134 II 45 E. 2.2.1) öffentliche
Interessen gegen die Eintragung einer fremden Marke geltend machen
möchten (vgl. B-6003/2012"Yacht Club St. Moritz", wo der Kur- und Ver-
kehrsverein St. Moritz die Interessen der Gemeinde St. Moritz gegen die
Eintragung der Marke "Yacht Club St. Moritz" verteidigte; Urteil des BVGer
B-5192/2013 vom 17. April 2015 "TI Centro Funerario"). In solchen selte-
neren Fällen lassen sich die vorgebrachten öffentlichen Interessen im Wi-
derspruchsverfahren nicht oder nur beschränkt berücksichtigen, während
das Eintragungsverfahren als Einparteienverfahren konzipiert und eine Be-
teiligung Dritter nicht vorgesehen ist (vgl. Urteil des BVGer B-1345/2017
vom 31. März 2020, E. 4.1 "Fin bec" mit Hinweisen).
Die hier interessierende Frage, ob eine Drittbeschwerde gestützt auf abso-
lute Ausschlussgründe zulässig und das Bundesverwaltungsgericht für de-
ren Beurteilung zuständig ist, wurde bisher noch nicht abschliessend be-
antwortet (vgl. Urteil des BVGer B-6003/2012 E. 1.4 ff. "Yacht Club St. Mo-
ritz") und in der neueren Lehre nicht eingehend diskutiert (vgl. JULIE POU-
PINET, in: de Werra/Gilliéron [Hrsg.], Propriété intellectuelle, Commentaire
romand, 2013, Art. 30 LPM N. 10; STEFAN FRAEFEL, in: BSK-MSchG,
Art. 30 N. 28 ff.; MARKUS R. FRICK, in: BSK-MSchG, Vor Art. 51a-60 N. 4).
Ein Teil der Lehre weist darauf hin, dass ein Einspruchsverfahren gestützt
auf absolute Ausschlussgründe im MSchG nicht vorgesehen sei, allenfalls
aber Art. 48 VwVG als Rechtsgrundlage dienen könnte (vgl. GREGOR WILD,
in: SHK-MSchG, Art. 31 N. 16; kritisch noch MARKUS KAISER, Verwaltungs-
rechtliche Beschwerde als Alternative zur Löschungsklage im Markenrecht,
Stellungnahme zu einem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom
21. März 2007, in: sic! 2007 S. 863 ff., S. 866 ff.).
2.3 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin beantragen mit weitge-
hend übereinstimmender Argumentation, auf die Beschwerde sei nicht ein-
zutreten. Ein Beschwerderecht Dritter gegen Markeneintragungen sei im
MSchG nicht vorgesehen und bereits unter altem Recht ausgeschlossen
gewesen. Die Ablösung der RKGE durch das BVGer im Jahr 2007 habe
eine Änderung der funktionellen Zuständigkeit zur Folge gehabt, ohne
Neuerungen mit Bezug auf die Beschwerdelegitimation einzuführen und
diese auf Dritte auszuweiten. Das Markenrecht kenne auch kein Lö-
schungsverfahren gestützt auf materielle (absolute) Schutzausschluss-
gründe, wie es im Patentrecht (Art. 59c PatG) oder bei Ursprungsbezeich-
nungen (Art. 10 GUB/GGA Verordnung) ausdrücklich vorgesehen sei. Im
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Seite 10
Löschungsverfahren nach Art. 35a MSchG könne einzig der Nichtgebrauch
der zu löschenden Marke vorgebracht werden, das Geltendmachen abso-
luter Ausschlussgründe sei ausgeschlossen. Art. 52 MSchG begründe die
ausschliessliche Zuständigkeit des Zivilrichters zur Feststellung der
Rechtswidrigkeit bzw. Nichtigkeit einer Marke.
Ein Beschwerderecht Dritter gegen Eintragungsentscheide der Vorinstanz
ergebe sich auch nicht aus dem allgemeinen Verfahrensrecht. Aus Art. 44
VwVG lasse sich kein Recht Dritter auf Beschreiten des verwaltungsrecht-
lichen Beschwerdewegs gegen Markeneintragungen ableiten, da die ver-
fassungsrechtliche Rechtsweggarantie auf dem Weg der Zivilklage nach
Art. 52 MschG umgesetzt werde. Aus der Tatsache, dass Markeneintragun-
gen nicht im Ausnahmekatalog von Art. 32 VGG aufgelistet seien, lasse
sich ebenfalls kein Beschwerderecht Dritter ableiten, da diese Bestimmung
nicht die Zulässigkeit der Beschwerde an das BVGer im Verhältnis zu der
zivilrechtlichen Klage regle. Bei rund 30'000 Markeneintragungsgesuchen
im Jahr könne es nicht im Sinne des Gesetzgebers gewesen sein, eine
Beschwerdemöglichkeit vor Bundesverwaltungsgericht zu gewähren.
2.4 Die in Art. 29a BV (SR 101) gewährleistete Rechtsweggarantie verleiht
jeder Person bei Rechtsstreitigkeiten den Anspruch auf Beurteilung durch
eine richterliche Behörde. Gemäss Art. 44 VwVG unterliegt die Verfügung
der Beschwerde. Mit dieser Bestimmung wird zum Ausdruck gebracht,
dass gegen Verfügungen der Verwaltung Rechtsschutz besteht und
dadurch die in Art. 29a BV verankerte Rechtsweggarantie umgesetzt wird
(vgl. FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in: Waldmann/Weissenberger
[Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2. Aufl. 2016
[nachfolgend: Praxiskommentar VwVG], Art. 44 N. 1, N. 6). Die Einführung
der Rechtsweggarantie bezweckte, "Lücken im Rechtsschutz" zu schlies-
sen (vgl. Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundes-
rechtspflege [nachfolgend: Botschaft Totalrevision], BBl 2001 4202,
S. 4215; vgl. LUCAS DAVID, Die Bindung des Zivilrichters ans verwaltungs-
rechtliche Präjudiz, sic! 2012, 429 ff., 435 f. Ziff. III.2).
Markeneintragungen sind nicht vom Ausnahmekatalog des Art. 32 VGG er-
fasst und die Beschwerde gegen die Eintragung einer Marke wird spezial-
gesetzlich nicht anderweitig ausgeschlossen (vgl. hierzu ausführlich das
Urteil des BVGer B-6003/2012 E. 1.1 - E. 1.3 "Yacht Club St. Moritz"
m.v.H.).
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Die Argumente der Vorinstanz, weshalb Dritten der verwaltungsrechtliche
Beschwerdeweg gegen Markeneintragungen dennoch verwehrt bleiben
sollte, überzeugen nicht.
2.5 Zunächst ist nicht ersichtlich, warum die Anfechtbarkeit von Markenein-
tragungen durch Dritte vor dem Bundesverwaltungsgericht noch ausdrück-
lich im MSchG verankert sein müsste, nachdem Art. 31 VGG das Verhältnis
von Regel und Ausnahme umkehrte. Die Generalklausel von Art. 31 VGG
hat die früher spezialgesetzlich erwähnten Beschwerdewege ersetzt und
einen grundsätzlichen Beschwerdeweg vor Bundesverwaltungsgericht ge-
gen Anordnungen mit Verfügungscharakter nach Art. 5 VwVG geebnet (vgl.
auch Botschaft Totalrevision, a.a.O., S. 4416). Zudem sind allfällig abwei-
chende Bestimmungen in späteren Spezialgesetzen möglichst VwVG-ge-
recht auszulegen (BGE 135 II 172 E. 2.3.2 "GT 3c").
Aus dem Fehlen einer Bestimmung im MSchG betreffend die Einsprache
von Dritten gegen eine Markenregistrierung analog zu Art. 59c PatG
(SR 232.14) oder Art. 10 der GUB/GGA-Verordnung (SR 910.12) kann
auch insofern nichts gegen die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsge-
richts abgeleitet werden, als jene Bestimmungen das Verfahren vor dem
IGE bzw. dem BLW betreffen und inhaltlich beschränkt sind.
Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts lässt sich auch nicht mit
dem Argument verneinen, unter dem aMSchG sei die Anfechtung von Mar-
keneintragungen durch Dritte mittels Beschwerde an die damalige Rekurs-
kommission für geistiges Eigentum (RKGE) möglicherweise ausgeschlos-
sen gewesen (vgl. hierzu bereits ausführlich Urteil des BVGer B-6003/2012
E. 1.2 ff. "Yacht Club St. Moritz"). Die Verweise der Vorinstanz auf Literatur
und Rechtsprechung zu altem Recht, sei es zum aMSchG oder zu ausser
Kraft gesetzten Bestimmungen der HRegV, sind nicht zielführend. Vielmehr
ist die Zuständigkeit nach geltendem Recht und unter Berücksichtigung der
zwischenzeitlich erfolgten Justizreform 2000 und der Totalrevision der Bun-
desrechtspflege 2005 zu prüfen, die neben der Einführung der Rechtsweg-
garantie auch die Ablösung der RKGE durch das Bundesverwaltungsge-
richt als Beschwerdeinstanz mit sich brachten (ausführlich hierzu: ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, S. 102 ff.).
2.6 Das geltende Recht enthält keine Bestimmungen, die eine Beschwerde
Dritter gegen Markeneintragungen vor Bundesverwaltungsgericht aus-
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Seite 12
schliessen. Ein derartiger Ausschluss lässt sich auch in der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts nicht finden (vgl. Urteil des BVGer
B-1345/2017 E. 4.3.3.2 "Fin Bec [fig.]/Fin Bec", mit Verweis auf Urteile des
BVGer B-6003/2012 E. 1.5 "Yacht Club St. Moritz" und B-7506/2006 E. 8
"Karomuster [fig.]/ Karomuster [fig.]").
Auch das Bestehen eines verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens
(Art. 31 ff. MSchG) und Löschungsverfahrens (Art. 35a MSchG) schliesst
die Zuständigkeit des BVGer nicht aus, verfolgen diese Rechtsmittel doch
unterschiedliche Ziele und stehen sie unterschiedlichen Adressaten zur
Verfügung: Der Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke
kann – wie bereits ausgeführt (vgl. E. 2.1) – nur vom Inhaber einer älteren
Marke erhoben werden und ist auf relative Ausschlussgründe beschränkt
(Art. 3 i.V.m. Art. 31 MSchG; Urteile des BVGer B-7506/2006 E. 8 "Karo-
muster [fig.]/ Karomuster [fig.]"; B-1345/2017 E. 4.1.4, E. 4.3.3.2 "Fin Bec
[fig.]/Fin Bec"). Das Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs steht zwar
jedermann zu, doch können auch in diesem Verfahren keine absoluten
Ausschlussgründe geltend gemacht werden (vgl. CHRISTOPH GASSER/GRE-
GOR WILD, in: SHK-MSchG, Art. 35a N. 10).
Sodann schliesst die Tatsache, dass Art. 52 MSchG die Möglichkeit des
Zivilwegs gegen fehlerhafte Markeneintragungen offenhält, die Verwal-
tungsbeschwerde nicht grundsätzlich aus (vgl. für das Urheberrecht: BGE
135 II 172 E. 2.3.1 "GT 3c", BVGE 2008/37 E. 7.2 "Verteilreglement Tarif
W"). Vielmehr sind die Registrierung eines gewerblichen Schutzrechts und
die Führung öffentlicher Register verwaltungsrechtlicher Natur und darum
grundsätzlich im verwaltungsrechtlichen Instanzenzug zu vereinheitlichen
und zu überprüfen.
2.7 Dass der verwaltungsrechtliche Beschwerdeweg wie von der Vorin-
stanz befürchtet zu einer Flut von Drittbeschwerden gegen Markeneintra-
gungen führt und die Überprüfung eingetragener Marken durch den Zivil-
richter unterläuft, ist nicht anzunehmen, da die Anforderungen an die Be-
schwerdelegitimation von Dritten, insbesondere von Konkurrenten, streng
sind (vgl. nachfolgende E. 3). Insofern läuft auch die Mutmassung ins
Leere, bei rund 30'000 Schweizer Markeneintragungsgesuchen pro Jahr
könne es nicht Absicht des Gesetzgebers gewesen sein, eine Beschwer-
demöglichkeit zu gewähren, zumal der Gesetzgeber keine Bedenken
hatte, durch Schaffung des Löschungsverfahrens als Popularrechtsbehelf
die Gefahr einer viel grösseren Zahl von Verfahren in Kauf zu nehmen und
auf die Voraussetzung jeder Gesuchslegitimation verzichtete (Art. 35a
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Seite 13
MSchG; vgl. UELI BURI, in: BSK-MSchG, Art. 35a N. 1; CHRISTOPH GAS-
SER/GREGOR WILD, in: SHK-MSchG, Art. 35a N. 17). Die Anzahl eingetra-
gener Marken im Register darf bei der Prüfung der Zuständigkeit des Bun-
desverwaltungsgerichts keine Rolle spielen (vgl. BGE 144 II 218 E. 7, wo
die Anzahl der Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel vor dem BLW
und der damit verbundene Zeitaufwand für die Frage der Beschwerdebe-
fugnis von Umweltschutzverbänden unerheblich war).
2.8 Unter Berücksichtigung der in Art. 29a BV verankerten Rechtswegga-
rantie und mangels eines ausdrücklichen Ausschlusses im Gesetz ist die
Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Beurteilung der vorlie-
genden Beschwerde im Ergebnis zu bejahen.
3.
Somit stellt sich weiter die Frage, ob die Beschwerdeführerin zur Be-
schwerde legitimiert ist.
3.1 Zur Beschwerde ist legitimiert, wer am vorinstanzlichen Verfahren teil-
genommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Art. 48
Abs. 1 Bst. a VwVG; formelle Beschwer), durch die angefochtene Verfü-
gung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Auf-
hebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b und c VwVG; materielle
Beschwer).
Um die Beschwerdelegitimation zu bejahen, müssen die Voraussetzungen
von Art. 48 Abs. 1 Bst. a-c VwVG kumulativ erfüllt sein und zum Zeitpunkt
des Urteils vorliegen. Es obliegt der Beschwerdeführerin, ihre Legitimation
zu erörtern, zu belegen und zu substantiieren, da sie hierfür beweisbelastet
ist (vgl. ISABELLE HÄNER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kom-
mentar, 2. Aufl. 2019 [nachfolgend: DIKE-Kommentar VwVG], Art. 48 N. 2;
VERA MARANTELLI/SAID HUBER, Praxiskommentar VwVG, Art. 48 N. 5;
BVGE 2013/17 E. 3.4.2). Die Beschwerdelegitimation ist getrennt von den
Beschwerdegründen zu prüfen und beurteilt sich allein nach Art. 48 VwVG
(BGE 135 II 172 E. 2.1 "GT 3c"; MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar
VwVG, Art. 48 N. 5).
3.2 Zu ihrer Beschwerdelegitimation führt die Beschwerdeführerin aus, sie
habe keine Möglichkeit gehabt, am vorinstanzlichen Markeneintragungs-
verfahren teilzunehmen, da Dritte erst bei Registrierung bzw. Veröffentli-
chung einer Marke Kenntnis von deren Eintragung erlangten. Sie sei des-
halb formell beschwert.
B-2608/2019
Seite 14
Ihre materielle Beschwer i.S. eines schutzwürdigen Interesses und einer
besonderen Beziehung zur Streitsache liege im Umstand begründet, dass
der Verwaltungsrat der Beschwerdeführerin am 7. November 2018 ein
gleichlautendes Markengesuch HISPANO SUIZA für Waren in derselben
Klasse mit Herkunftsbeschränkung auf die Schweiz hinterlegt habe. Er sei
zudem Inhaber von einer Vielzahl ausländischer Markenregistrierungen
und Anmeldungen mit dem Bestandteil "Hispano Suiza". Das Markenge-
such sei inzwischen auf die Beschwerdeführerin übertragen worden. Ihre
persönliche Betroffenheit ergebe sich aus der unrichtigen Beurteilung der
Vorinstanz, wonach der Bestandteil "Suiza" der gegnerischen Marke einen
Bedeutungswandel erlangt haben soll, während hinsichtlich des Bestand-
teils "Hispano" nach wie vor eine Herkunftserwartung bestehe und das Zei-
chen mit Einschränkung auf Waren spanischer Herkunft als Marke einge-
tragen werden könne. Die Einschränkung des Warenverzeichnisses auf
Waren Schweizer Herkunft erachte die Vorinstanz demgegenüber bei der
Marke der Beschwerdeführerin nicht als ausreichend, was sich darin zeige,
dass diese noch nicht in das Markenregister eingetragen worden sei.
Die Eintragung der Marke der Beschwerdegegnerin am 16. April 2019 bei
gleichzeitiger Zurückweisung des identischen Markengesuchs der Be-
schwerdeführerin durch die Vorinstanz stelle eine rechtsungleiche privile-
gierte Behandlung der Beschwerdegegnerin dar und behindere erheblich
die wirtschaftliche Tätigkeit der Beschwerdeführerin in der Schweiz. Die
Beschwerdeführerin führe das Zeichen "Hispano Suiza" seit Jahren in ihrer
Firma "Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG", habe über ihren Verwal-
tungsrat in zahlreichen Ländern Rechte an dieser Bezeichnung erworben
und habe ein Interesse daran, das Zeichen auch in der Schweiz marken-
mässig verwenden und in ihre wirtschaftliche Tätigkeit einbinden zu kön-
nen. Sie beabsichtige, Automobile unter dem Zeichen "Hispano Suiza" zu
produzieren und zu vertreiben. Sie sei deshalb besonders berührt, habe
eine besondere Nähe zur Streitsache und sei mehr betroffen als andere
Konkurrenten der Beschwerdegegnerin. Ihr schutzwürdiges Interesse be-
ruhe auf dem Vertrauen in die Nutzungsberechtigung am eigenen identi-
schen Zeichen. Aus der angekündigten Weigerung der Vorinstanz, ihr Mar-
kengesuch zum Schutz zuzulassen, ergebe sich auch ein aktuelles und
praktisches Interesse an der Überprüfung des Entscheids.
3.3 Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin halten dagegen, die Aus-
legung der Legitimationsanforderungen nach Art. 48 VwVG habe im Licht
der ratio des MSchG zu erfolgen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass für
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Seite 15
die Korrektur irrtümlicher Markeneintragungen ausschliesslich der Zivilrich-
ter zuständig und ausserdem sowohl im Widerspruchs- als auch im Lö-
schungsverfahren nach Art. 31 ff. respektive 35a MSchG das Geltendma-
chen absoluter Ausschlussgründe ausgeschlossen sei. Demgegenüber sei
in anderen Verfahren – etwa betreffend geschützte Ursprungsbezeichnun-
gen – die Möglichkeit Dritter, materielle Einsprachegründe vorzubringen,
ausdrücklich gesetzlich vorgesehen und diese seien folglich auch be-
schwerdelegitimiert i.S.v. Art. 48 VwVG. Mangels einer solchen Regelung
im Markeneintragungsverfahren sei eine Popularbeschwerde ausge-
schlossen. Der Beschwerdeführerin fehle es darum zunächst an der for-
mellen Beschwer nach Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG, da sich nur darauf be-
rufen könne, wer von den Bestimmungen oder der ratio des anwendbaren
Rechts eine Teilnahmemöglichkeit erhalten hätte und sie zu Unrecht nicht
habe wahrnehmen können.
Es fehle der Beschwerdeführerin darüber hinaus an der materiellen Be-
schwer. Das Legitimationserfordernis des schutzwürdigen Interesses an
der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung nach Art. 48
Abs. 1 Bst. c VwVG erfüllten Dritte bei Markeneintragungen nicht, da ihnen
Art. 52 MSchG die Möglichkeit zur privatrechtlichen Klage einräume. Schon
unter dem alten MSchG sei es nicht im Belieben des Betroffenen gelegen,
den Zivil- oder Verwaltungsweg zu wählen. Seither sei keine relevante
Rechtsänderung erfolgt, die ein Abweichen von diesem Grundsatz erlau-
ben würde.
Auch das Erfordernis des besonderen Berührtseins gemäss Art. 48 Abs. 1
Bst. b VwVG sei nicht erfüllt. Weder ein blosses Konkurrenzverhältnis noch
ein hängiges Markeneintragungsgesuch begründeten eine besondere
Nähe zur Streitsache. Die Beschwerdeführerin habe nicht dargelegt, inwie-
fern sie mehr betroffen sei als andere Konkurrenten. Sie verwende das
Zeichen "Hispano Suiza" in der Schweiz nicht markenmässig und verfüge
hier über keinen gültigen Schutztitel.
Schliesslich begründe auch die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin
seit dem 30. August 2010 die Firma "Hispano Suiza" trage, keine materielle
Beschwer, da im Markeneintragungsverfahren subjektive Ausschliesslich-
keitsrechte Dritter unberücksichtigt blieben. Obwohl die Beschwerdeführe-
rin ihre Firma seit rund 10 Jahren führe, könne sie keinen Gebrauch des
gleichlautenden Zeichens im Geschäftsverkehr nachweisen. Eine angebli-
che Absicht, das Zeichen "Hispano Suiza" irgendwann im Geschäftsver-
kehr zu benutzen, begründe ebenfalls kein schutzwürdiges Interesse.
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Seite 16
Konkurrenten seien schliesslich auch dann nicht zur Beschwerde berech-
tigt, wenn die falsche Rechtsanwendung – vorliegend: die angeblich feh-
lerhafte Eintragung der Marke CH 729'825 HISPANO SUIZA der Be-
schwerdegegnerin – gerügt werde. Die Vorinstanz habe die Markeneintra-
gungsgesuche beider Parteien auf identische Weise beanstandet; eine
rechtsungleiche Behandlung könne ihr nicht vorgeworfen werden, zumal
das Gesuch der Beschwerdeführerin noch hängig sei. Dass die Beschwer-
degegnerin prozessuale Möglichkeiten besser genutzt und eine beschleu-
nigte Prüfung ihres Gesuchs beantragt habe, könne ihr nicht als Privilegie-
rung angelastet werden. Im Falle einer definitiven Schutzverweigerung ih-
rer Marke könne die Beschwerdeführerin den Rechtsweg an das BVGer
und BGer beschreiten. Aus der Registrierung der Marke der Beschwerde-
gegnerin erwachse ihr somit kein Nachteil.
3.4 Was die formelle Beschwer betrifft, ist in Bezug auf das Markeneintra-
gungsverfahren (Art. 28 ff. MSchG) festzustellen, dass nur die Vorinstanz
und die Markenanmelderin beteiligt sind; Dritte erlangen erst mit der Publi-
zierung der Marke auf Swissreg Kenntnis von deren Eintragung. Da für
Dritte demnach gar keine Möglichkeit der Teilnahme am Verfahren besteht,
kann der Rechtsschutz gegen die Registrierung einer Marke nicht an die
Verfahrensbeteiligung anknüpfen (vgl. BGE 137 II 313 E. 3.3, BVGE
2012/13 E. 3.1 für das Beschaffungsverfahren; HÄNER, DIKE-Kommentar
VwVG, Art. 48 N. 8; MARANTELLI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, Art. 48
N. 23).
Entgegen der Vorbringen der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin
schliesst die fehlende Möglichkeit der Teilnahme Dritter am Markeneintra-
gungsverfahren die formelle Beschwer also nicht aus, sondern ist diese
vielmehr gerade aufgrund dieses Umstands zu bejahen (vgl. Urteil des
BVGer B-6003/2012 E. 2.1 "Yacht Club St. Moritz").
3.5 Des Weiteren ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin durch die vor-
liegend strittige Markeneintragung materiell beschwert ist (Art. 48 Abs. 1
Bst. b und c VwVG).
3.5.1 Während das Erfordernis des besonderen Berührtseins beim Adres-
saten einer Verfügung in der Regel ohne Weiteres gegeben ist, gelten
Dritte nur als besonders berührt, wenn sie eine besondere beachtens-
werte, nahe Beziehung zur Streitsache aufweisen (vgl. HÄNER, DIKE-Kom-
mentar VwVG, Art. 48 N. 11 f.). Die beschwerdeführende Person muss
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Seite 17
stärker als jedermann betroffen sein, d.h. sie muss ein persönliches Inte-
resse nachweisen, das sich vom allgemeinen Interesse der übrigen Bürger
klar abhebt. Durch diese Einschränkung soll die Popularbeschwerde aus-
geschlossen werden (Urteil des BVGer B-4405/2011 vom 12. Dezember
2011 E.2.3, BGE 142 II 451 E. 3.4.1; 131 II 587 E. 3; MARANTELLI/HUBER,
Praxiskommentar VwVG, Art. 48 N. 11 ff.; HÄNER, DIKE-Kommentar
VwVG, Art. 48 N. 12; RENÉ WIEDERKEHR/STEFAN EGGENSCHWILER, Die all-
gemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Bern 2018, Rz. 3). Worin die beson-
dere Beziehungsnähe zur Streitsache besteht, wird nach objektiven Krite-
rien bestimmt. Subjektive, in der Person der Beschwerdeführenden lie-
gende Gründe genügen nicht (vgl. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., S. 334
N 952; Urteile des BVGer B-4405/2011 E.2.3, C-5250/2014 vom 25. April
2016 E. 7.3.3). Neben dieser spezifischen Beziehungsnähe muss die Be-
schwerdeführerin einen praktischen Nutzen aus einer allfälligen Aufhebung
oder Änderung der angefochtenen Verfügung ziehen, d.h. ihre Situation
muss durch den Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst
werden können. Das schutzwürdige Interesse besteht darin, dass ein ma-
terieller oder ideeller Nachteil vermieden werden soll, den die angefoch-
tene Verfügung mit sich bringt. Ein bloss mittelbares oder allgemeines öf-
fentliches Interesse berechtigt nicht zur Beschwerde (BGE 135 II 172
E. 2.1; 142 II 80 E. 1.4.1; 142 II 451 E. 3.4.1; Urteile des BVGer
B-6161/2014 E. 3.3; B-6003/2012 E. 2.2 "Yacht Club St. Moritz"; MARAN-
TELLI/HUBER, Praxiskommentar VwVG, Art. 48 N. 12 m.w.H.). Die Möglich-
keit, neben einem verwaltungsrechtlichen auch einen zivilrechtlichen Ent-
scheid zu erwirken, lässt das schutzwürdige Interesse entgegen der An-
sicht der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz nicht dahinfallen (BGE
135 II 172 E. 2.3.1 "GT 3c").
Die Beschwerdebefugnis von Konkurrenten ergibt sich nach ständiger
Rechtsprechung nicht schon aufgrund ihres Konkurrenzverhältnisses und
der blossen Befürchtung, einer verstärkten Konkurrenz ausgesetzt zu sein.
Diese Art des Berührtseins liegt im Prinzip des freien Wettbewerbs, das in
Art. 27 und 94 BV enthalten ist (vgl. LORENZ KNEUBÜHLER, Beschwerdebe-
fugnis vor Bundesgericht, in: ZBl 117/2016 S. 22 ff., 25; WIEDERKEHR/EG-
GENSCHWILER, a.a.O., Rz. 103). Es bedarf vielmehr einer spezifischen,
qualifizierten Beziehungsnähe, etwa wie sie durch eine spezielle wirt-
schaftsverwaltungsrechtliche Zulassungs- oder Kontingentierungsordnung
geschaffen wird (vgl. KNEUBÜHLER, a.a.O., S. 26 f.; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
a.a.O., S. 337 N. 958 m.v.H.; Urteile des BVGer B-4405/2011 E.2.3;
B-6161/2014 E. 3.3; BGE 142 II 80 E. 1.4.2; 125 I 7 E. 3d; 123 II 376 E. 5b;
Urteil des BGer 1C_191/2011 vom 7. September 2011 E. 2.4.2). Wo die
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Seite 18
Grenze zur Popularbeschwerde verläuft, ist für jedes Rechtsgebiet geson-
dert zu beurteilen (BGE 123 II 376 E. 5b/bb "GTS-Soja"; KNEUBÜHLER,
a.a.O., S. 24). In Kartellverfahren wird vorausgesetzt, dass der beschwer-
deführende Konkurrent einen deutlich spürbaren wirtschaftlichen Nachteil
erleidet (BGE 139 II 328 E. 4.5 "Ticketcorner"). In einem markenrechtlichen
Urteil erklärte das Bundesgericht, die blosse Behauptung, dass eine Kon-
kurrenzmarke hinterlegt worden sei, sei nicht ausreichend für die Feststel-
lung eines schutzwürdigen Interesses an der Eintragung einer Marke zu
einem früheren Datum als dem Datum der Konkurrenzmarke (Urteil des
BGer 4A_509/2020 vom 7. Dezember 2020 E. 4.3 "Python", in: sic! 2021
S. 322).
Darüber hinaus ist ein Konkurrent zur Beschwerde berechtigt, soweit er
sich auf das Verbot der Ungleichbehandlung beruft und geltend macht,
seine Konkurrenten würden privilegiert behandelt. Dabei muss jedoch dar-
gelegt werden, inwiefern die verfügende Instanz den Beschwerdeführer im
Vergleich zu den Konkurrenten ungleich behandelt (Urteil des BVGer
B-4405/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 2.3, E. 2.7; KNEUBÜHLER, a.a.O.,
S. 27 f.; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, a.a.O., S. 337 N. 958; WIEDERKEHR/EG-
GENSCHWILER, a.a.O., § 3 Rz. 131; BGE 142 II 80 E. 1.4.2; 139 II 328
E. 3.3; 125 I 7 E. 3e).
Demgegenüber begründet das Interesse an der richtigen Anwendung und
Durchsetzung des objektiven Rechts gegenüber anderen Wirtschaftsteil-
nehmern keine Beschwerdelegitimation, und zwar selbst dann nicht, wenn
die angeblich rechtswidrige Zulassung neuer Produkte zu einem Umsatz-
rückgang der eigenen Produkte führen könnte (BGE 139 II 328 E. 3.3; 125
I 7 E. 3f; 123 II 376 E. 5b; Urteile des BGer 2C_348/2011 vom 22. August
2011 E. 2.3; 2C_485/2010 vom 3. Juli 2012 E. 1.2.4; Urteile des BVGer
B-6161/2014 vom 5. Oktober 2015 E. 5.5.2; B-4405/2011 E.2.3; KNEUBÜH-
LER, a.a.O., S. 25; MARANTELLI/HUBER, a.a.O., Art. 48 N. 28; RENÉ WIEDER-
KEHR, Die Beschwerdebefugnis des Konkurrenten, in: recht 2014 S. 80 ff.).
Insofern kann die Drittbeschwerde nicht dem Schutz der Marktteilnehmer
vor Konkurrenz dienen (MARANTELLI/HUBER, a.a.O., Art. 48 N. 28; WIEDER-
KEHR, a.a.O., S. 88).
3.5.2 Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Umstände, wonach
sie das Zeichen "Hispano Suiza" in ihrer Firma trage, ihr Verwaltungsrat
über eine Vielzahl ausländischer Markeneintragungen mit diesen Bestand-
teilen verfüge, eine Marke HISPANO SUIZA für identische Waren in Kl. 12
hinterlegt, das Gesuch auf die Beschwerdeführerin übertragen habe und
B-2608/2019
Seite 19
beabsichtige, in Zukunft Fahrzeuge unter dieser Bezeichnung in der
Schweiz zu vertreiben, begründen zwar ein Konkurrenzverhältnis zwischen
der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin (vgl. WIEDER-
KEHR/EGGENSCHWILER, a.a.O., S. 33 Fn. 241). Doch reicht dies nach der
Rechtsprechung noch nicht aus, um eine materielle Beschwer zu bejahen.
Die Beschwerdeführerin trägt die Firma seit dem 30. August 2010, d.h. seit
über 10 Jahren, ohne einen Gebrauch des Zeichens "Hispano Suiza" im
Geschäftsverkehr nachweisen zu können. Vor diesem Hintergrund kommt
der behaupteten Absicht, künftig Fahrzeuge unter der angemeldeten
Marke zu vertreiben, wenig Gewicht zu, zumal ein unmittelbar bevorste-
hender Markteintritt weder behauptet noch belegt ist. Eine materielle Be-
schwer ergibt sich daraus jedenfalls nicht.
3.5.3 Die Beschwerdeführerin sieht ihre persönliche Betroffenheit sodann
in der unrichtigen Rechtsanwendung durch die Vorinstanz begründet: Das
Zeichen HISPANO SUIZA ist nach ihrer Auffassung nur mit der Einschrän-
kung auf Waren schweizerischer Herkunft schutzfähig, während die Vor-
instanz es fälschlicherweise mit Beschränkung auf Waren aus Spanien
zum Schutz zugelassen habe und davon ausgegangen sei, der Bestandteil
"Suiza" habe im Fall der Beschwerdegegnerin einen Bedeutungswandel
erlangt. Ob diese Rechtsauffassung zutrifft und die Vorinstanz die Marke
der Beschwerdegegnerin zurecht eingetragen hat oder nicht, bedarf keiner
weiteren Erörterung: Nach der Rechtsprechung begründet eine allenfalls
unrichtige Anwendung des Rechts, wozu namentlich die von der Be-
schwerdeführerin geltend gemachten absoluten Ausschlussgründe (vgl.
Art. 2 MSchG) gehören, keine Beschwerdelegitimation von Konkurrenten
(vgl. E. 3.5.1).
Insbesondere fehlt es der Beschwerdeführerin bezüglich der Herkunftsbe-
zeichnungen "hispano" und "suiza" an einer besonderen Beziehungsnähe.
Die besondere Nähe zur Streitsache setzt in der Regel eine asymmetrische
Berechtigung der Parteien am Zeichen voraus, d.h. die Beschwerdeführe-
rin muss besser als der Anmelder der Marke zum Gebrauch des Zeichens
befugt sein. Eine solche besondere Beziehungsnähe kann sich ergeben,
wenn ein Gemeinwesen eine Geschützte Ursprungsbezeichnung erlässt
(B-7489/2006 vom 10. Dezember 2008 "Le Gruyère Switzerland [fig.] / Gru-
yère Cuisine [fig.]) oder ein Privater zu Gunsten einer geografischen Re-
gion oder einer Gebietskörperschaft (vgl. SIMON HOLZER, in: SHK-MSchG,
Art. 47 N. 5) tätig ist und dies durch eine Herkunftsangabe in dem von ihm
verwendeten Zeichen ausdrücken möchte. Er ist damit mehr als andere
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Private berührt, die die Herkunftsangabe lediglich verwenden, um sich ei-
nen Marktvorteil gegenüber Dienstleistern und Produzenten mit einer an-
deren Herkunft zu verschaffen (vgl. HOLZER, a.a.O., Art. 47 N. 10; DAVID
ASCHMANN/J. DAVID MEISSER, in: Herkunftsangaben und andere geografi-
sche Bezeichnungen, SIWR III/3, Basel 2019, Rz. 5 ff., Rz. 102). Offen-
sichtlich bezweckt dies auch die Beschwerdeführerin, welche in Zukunft
Fahrzeuge unter der Bezeichnung "Hispano Suiza" in der Schweiz vertrei-
ben möchte, womit eine qualifizierte Beziehungsnähe zu verneinen ist.
3.5.4 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, die Vorinstanz habe
das Markeneintragungsgesuch der Beschwerdegegnerin privilegiert be-
handelt und die Eintragung der gegnerischen Marke stelle eine Ungleich-
behandlung dar.
Zwar trifft es zu, dass die Vorinstanz die gleichlautende Marke der Be-
schwerdegegnerin am 16. April 2019 eingetragen hat, doch erfolgte dies
nicht, wie die Beschwerdeführerin behauptet, unter gleichzeitiger Zurück-
weisung ihres eigenen Markeneintragungsgesuchs. Dieses ist nach wie
vor hängig. Beide Parteien hinterlegten die gleichlautende Wortmarke HIS-
PANO SUIZA, die Beschwerdeführerin am 7. November 2018, die Be-
schwerdegegnerin gestützt auf eine US-amerikanische Priorität am 22. No-
vember 2018. Beide Parteien hinterlegten ihre Zeichen für Fahrzeuge in
Kl. 12, wobei die Beschwerdeführerin das Warenverzeichnis mit Herkunfts-
beschränkung auf die Schweiz formulierte. Die Vorinstanz beanstandete
provisorisch das Markeneintragungsgesuch der Beschwerdeführerin am
14. November 2018 wegen Irreführungsgefahr und Gemeingutcharakters
gestützt auf Art. 2 Bst. a und c MSchG, da das Zeichen mit den Bestand-
teilen "hispano" und "Suiza" zwei einander widersprechende Herkunftsan-
gaben enthalte. Die identische Beanstandung erhielt die Beschwerdegeg-
nerin am 3. Dezember 2018. Während die Beschwerdegegnerin am 26.
November 2018 eine beschleunigte Prüfung beantragte und sogleich die
dafür erforderliche Expressgebühr beglich, ersuchte die Beschwerdeführe-
rin um eine Fristerstreckung und reichte ihre Stellungnahme am 14. Mai
2019 ein.
Dass die Beschwerdegegnerin prozessuale Möglichkeiten besser genutzt
und auf eine rasche Erledigung des Verfahrens gedrängt hat, stellt keine
Ungleichbehandlung oder Privilegierung der Beschwerdegegnerin durch
die Vorinstanz dar. Der Beschwerdeführerin wäre die gleiche Möglichkeit
offen gestanden.
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Seite 21
Auch sonst ist keine Ungleichbehandlung zu erblicken. Die Vorinstanz hat
das Aktenheft zum Eintragungsverfahren CH 729'825 HISPANO SUIZA
einschliesslich Korrespondenz mit der Beschwerdegegnerin offen gelegt
und transparent gemacht, welche rechtlichen Argumente, Belege der Be-
schwerdegegnerin und eigene Recherchen sie zu der Überzeugung ge-
führt haben, die Marke der Beschwerdegegnerin habe zumindest mit Be-
zug auf den Bestandteil "suiza" eine secondary meaning erlangt und werde
als betrieblicher Hinweis auf das Unternehmen der Beschwerdegegnerin
aufgefasst. Mit der vorgeschlagenen Einschränkung auf Waren spanischer
Herkunft zur Beseitigung der weiterhin bestehenden Irreführungsgefahr mit
Bezug auf den Bestandteil "Hispano" erklärte sich die Beschwerdegegne-
rin sogleich einverstanden, obwohl sie die Rechtsauffassung der Vorins-
tanz nicht teilte, woraufhin ihre Marke zur Eintragung gelangte. Dass die
Beschwerdegegnerin auf eine über hundertjährige Unternehmensge-
schichte seit der Gründung 1904 in Spanien zurückblicken kann und die
Vorinstanz aufgrund langen Markengebrauchs von der Erlangung einer se-
condary meaning überzeugen konnte, die Konkurrentinnen mithin über un-
terschiedliche Ausgangslagen mit Blick auf den Zeichengebrauch verfü-
gen, kann weder ihr noch der Vorinstanz angelastet werden.
Es war die Entscheidung der Beschwerdeführerin, eine seit langer Zeit
durch ein anderes Unternehmen benutzte Marke für sich selbst anzumel-
den. Bei identischer Beanstandung der gleichlautenden Marke ist sie bis-
her nach Ansicht der Vorinstanz den Nachweis der Überwindung des geo-
grafischen Sinngehalts schuldig geblieben. Da ihr Gesuch noch hängig ist,
die Beschwerdeführerin eine Beschränkung auf die Schweiz beantragt hat
und die gegnerische Marke demgegenüber mit einer Beschränkung auf
Waren spanischer Herkunft eingetragen wurde, wird dieser Nachweis nicht
durch die Markeneintragung behindert. Durch Gutheissung der Be-
schwerde und Widerruf der Eintragung der gegnerischen Marke würde die
Beschwerdeführerin aber auch nicht von diesem Nachweis entbunden, än-
derte dies doch nichts am Sinngehalt des Zeichens HISPANO SUIZA. In-
sofern irrt die Beschwerdeführerin, wenn sie sich aus der Löschung der
gegnerischen Marke Vorteile für ihre eigene Markeneintragung erhofft.
3.5.5 Sollte ihr Markeneintragungsgesuch definitiv zurückgewiesen wer-
den, steht der Beschwerdeführerin dagegen eine Beschwerde an das Bun-
desverwaltungsgericht offen. Entsprechend hat sie rechtliche Ausführun-
gen zum Zeichenverständnis nicht vor dem Bundesverwaltungsgericht,
sondern im Rahmen ihres eigenen Markeneintragungsverfahrens vor der
Vorinstanz geltend zu machen.
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3.5.6 Mangels Ungleichbehandlung bzw. ungerechtfertigter Privilegierung
der Beschwerdegegnerin durch die Vorinstanz ist die Beschwerdeführerin
nicht materiell beschwert. Da der Widerruf der Eintragung der gegneri-
schen Marke nicht ohne Weiteres zur Eintragung ihres eigenen Markenge-
suchs führen würde und sie namentlich nicht vom Nachweis der Überwin-
dung des geografischen Sinngehalts entbände, verfügt die Beschwerde-
führerin über kein aktuelles, praktisches Interesse. Die Eintragung der
Marke der Beschwerdegegnerin hindert sie nicht daran, ihre Firma weiter-
hin zu führen, und stellt keine Behinderung einer allenfalls beabsichtigten,
soweit ersichtlich aber nicht unmittelbar bevorstehenden wirtschaftlichen
Tätigkeit in der Schweiz dar.
3.5.7 Im Ergebnis vermochte die Beschwerdeführerin ihre Beschwerdele-
gitimation nicht hinreichend zu substantiieren und die strengen Anforderun-
gen an die Legitimation von Konkurrenten zu erfüllen. Es fehlt der Be-
schwerdeführerin somit an einem praktischen und aktuellen Interesse an
der Aufhebung der angefochtenen Markeneintragung. Auf ihre Beschwer-
de ist nicht einzutreten.
3.5.8 Nach dem Gesagten ist generell festzuhalten, dass im Rahmen eines
Markeneintrags regelmässig nur diejenigen Konkurrenten zur Beschwerde
legitimiert sein dürften, die relative Ausschlussgründe gegen eine Marke
vorbringen können und sich vorgängig am Widerspruchsverfahren beteiligt
haben (vgl. E. 2.1). Von Konkurrenten angestrengte Verfahren gegen Mar-
keneintragungen, die sich wie vorliegend auf die Geltendmachung absolu-
ter Ausschlussgründe beschränken (vgl. E. 3.5.1 ff.), haben dagegen weit
höhere Legitimationsanforderungen zu erfüllen, namentlich die besondere
Beziehungsnähe zur Streitsache und ein öffentlich-rechtliches Schutzinte-
resse (vgl. E. 3.5.3).
4.
4.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten des Beschwerde-
verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der
Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Markeneintragungen
sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folg-
lich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des
B-2608/2019
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Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten
aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen
grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– ange-
nommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem
Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Die
Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit Fr. 4'500.– zu beziffern
und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kosten-
vorschuss zu entnehmen.
4.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen
oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen
Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädi-
gung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige
Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder
falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten
festzulegen (Art. 8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei dop-
peltem Schriftenwechsel erscheint eine Parteientschädigung von
Fr. 7'500. zu Gunsten der obsiegenden Beschwerdegegnerin angemes-
sen. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteientschädigung aus-
zurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).