Decision ID: 03411495-c51f-5907-930d-45fb7c46948a
Year: 2012
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Eintragung der internationalen Wort-/Bildmarke Nr. 1'012'409 "FRAN-
KONIA (fig.)" der Beschwerdeführerin mit Schutzausdehnung auf das
Gebiet der Schweiz wurde von der Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) am 1. Oktober 2009 an die Vorinstanz notifiziert. Die
hinterlegte Marke sieht wie folgt aus:
und ist für folgende Dienstleistungen der Klasse 35 eingetragen:
Vente au détail d'articles d'habillement en tous genres, y compris articles
chaussants et articles de chapellerie, produits en cuir et imitations de cuir,
sacs, articles de bijouterie, armes en tous genres, meubles, jumelles, lampes
de poche, munitions, articles de soins, articles en porcelaine, articles en ver-
re, articles de décoration, horloges, textiles d'intérieur, articles ménagers, ar-
ticles de camping, chaises hautes pour la chasse, produits alimentaires pour
animaux, accessoires pour la garde d'animaux, livres, vidéos, DVD.
B.
Am 15. September 2010 erliess die Vorinstanz eine provisorische vollum-
fängliche Schutzverweigerung für die Schweiz, da die Marke dem Ge-
meingut im Sinne von Art. 6 quinquies
Bst. B Ziff. 2 der Pariser Übereinkunft
vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums [PVÜ,
SR 0.232.04]) angehöre. Das Zeichen hebe sich nicht genügend von der
englischen Gebietsbezeichnung "Franconia" für die Region Franken ab.
Die Modifikationen seien unwesentlich und ungenügend. Die Verkehrs-
kreise würden die Bezeichnung als geografischen Herkunftshinweis ver-
stehen. Sie gehöre deshalb zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11).
C.
Mit Schreiben vom 10. März 2011 an die Vorinstanz teilte die Beschwer-
deführerin mit, dass sie das Wort "Frankonia" als Fantasiezeichen verste-
he. Von den englischen und französischen Bezeichnungen für Franken
hebe es sich durch eine andere Schreibweise ab. Das Wort werde nicht
mit der Region Franken assoziiert. Von einer deutschen Markeninhaberin
werde nicht erwartet, dass sie mit einer fremdländischen Bezeichnung auf
ihre Region hinweise. Das Zeichen werde wohl eher als Hinweis auf die
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Landeswährung der Schweiz oder mit dem Sinn "frei und offen" verstan-
den.
D.
Mit Schreiben vom 10. Mai 2011 antwortete die Vorinstanz, dass sie an
ihrer Schutzverweigerung festhalte. Das Zeichen "FRANKONIA (fig.)" sei
phonetisch und visuell sehr ähnlich zu "Franconia", der latinisierten Form
der Region Franken, wie auch zu deren italienischen und französischen
Bezeichnung. Die Textmodifikation verhelfe dem Zeichen nicht zur not-
wendigen Unterscheidungskraft. Franken sei eine in der Schweiz bekann-
te geografische Region. Die Schutzverweigerung beziehe sich auf alle
beanspruchten Dienstleistungen.
E.
Die Beschwerdeführerin antwortete mit Schreiben vom 30. Juni 2011,
dass sie nicht nur ihren Sitz in Deutschland habe, sondern alle Dienstleis-
tungen von Deutschland aus erbringe. Aus diesem Grund sei sie damit
einverstanden, das beantragte Dienstleistungsverzeichnis mit dem Zusatz
"soweit in Deutschland erbracht" zu versehen, um eine weitere Auseinan-
dersetzung, ob das Zeichen als geografischer Begriff verstanden werde,
zu vermeiden.
F.
Mit Verfügung vom 21. September 2010 (recte: 21. September 2011) ver-
fügte die Vorinstanz die Schutzverweigerung für das Zeichen "Frankonia
(fig.)" für alle beantragten Dienstleistungen definitiv. Das Zeichen sei Ge-
meingut und deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn keine
Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen werde. "Frankonia" sei phonetisch
und visuell ähnlich zu "franconia", der latinisierten Form von Franken,
welches eine in der Schweiz bekannte deutsche Region bezeichne. Das
Zeichen werde von den massgeblichen Verkehrskreisen als Herkunftsbe-
zeichnung aufgefasst und lasse die Abnehmer denken, dass die Produkte
oder Dienstleistungen aus dem bezeichneten Ort stammten. Die Verwen-
dung von geografischen Namen sei jedoch nur zulässig, wenn sie nicht
als Herkunftshinweis verstanden werden könnten. Die Region Franken
sei dafür zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Da aber kein Zusatz
bestehe, der die Tätigkeit des Unternehmens beschreibe, sei auch der
Ausnahmetatbestand nicht erfüllt. Es sei auch keine andere, dominieren-
de Bedeutung ersichtlich, insbesondere keine Assoziation mit dem
Schweizerfranken oder mit dem Lifestyle. Es fehle dem Zeichen die kon-
krete Unterscheidungskraft, weil es nur geringfügige Unterscheidungen
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zur beschreibenden Angabe enthalte. Mit der vorgeschlagenen Ein-
schränkung auf Dienstleistungen aus Deutschland würde der beschrei-
bende Charakter des Zeichens nicht beseitigt, während eine Irreführungs-
gefahr ohnehin nicht bestehe.
G.
Am 11. Oktober 2011 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans
Bundesverwaltungsgericht, mit dem Antrag, die Schutzverweigerungs-
Verfügung der Vorinstanz vom 21. September 2011 sei aufzuheben und
der Marke IR 1012409 unter Einschränkung des Dienstleistungsverzeich-
nisses durch den Zusatz "soweit in Deutschland erbracht" den Schutz in
der Schweiz zu gewähren.
H.
Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
I.
Auf die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Er-
wägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) be-
urteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen
nach Artikel 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021),
insbesondere solche der Anstalten und Betriebe des Bundes (Art. 33
Bst. e VGG). Eine Ausnahme nach Art. 32 VGG liegt nicht vor. Die Vorin-
stanz ist eine Bundesanstalt im Sinne von Art. 33 Bst. e VGG und ihre
Eintragungsverfügungen in Markensachen sind Verfügungen im Sinne
von Art. 5 VwVG. Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von 30
Tagen nach Eröffnung der Verfügung eingereicht (Art. 50 Abs. 1 VwVG)
und der verlangte Kostenvorschuss (Art. 63 Abs. 4 VwVG) rechtzeitig ge-
leistet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutre-
ten.
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Seite 5
2.
2.1. Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Zwischen der
Schweiz und Deutschland gelten das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum
Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken
(MMP, SR 0.232.112.4) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli
1967 (PVÜ, SR 0.232.04). Eine allfällige Verweigerung der Schutzaus-
dehnung auf die Schweiz hat die Vorinstanz innert achtzehn Monaten
nach der internationalen Registrierung der Marke zu erklären. Dabei
reicht es aus, wenn innerhalb der Frist eine provisorische Schutzverwei-
gerung erfolgt, in der sämtliche Gründe für die Schutzverweigerung mit-
geteilt werden (Art. 5 Abs. 2 MMP; vgl. Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-7416/2006 vom 8. Januar 2008 E. 3.3, 3.7 Pralinenverpackung).
Diese Frist wurde vorliegend eingehalten.
2.2. Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf ein Verbandsland einer international re-
gistrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVÜ
genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register ver-
weigert werden kann. Das trifft gemäss Art. 6 quinquies
Bst. B Ziff. 2 PVÜ
namentlich dann zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt
oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt ist,
die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge,
der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder
der Zeit der Erzeugung dienen können oder im allgemeinen Sprach-
gebrauch oder in redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der
Schweiz üblich sind. Dieser Ausschlussgrund ist auch im schweizerischen
Markenschutzgesetz vorgesehen, das in Art. 2 Bst. a MSchG Zeichen, die
Gemeingut sind, unter Vorbehalt der Verkehrsdurchsetzung vom Marken-
schutz ausschliesst (vgl. EUGEN MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas
David [Hrsg.], Markenrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht, Bd. III/1, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 277 ff. [zit. Marbach,
Markenrecht]; LUCAS DAVID in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas
David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Marken-
schutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2
Rz. 5).
2.3. Mit der "Notification de refus provisoire total" der Vorinstanz vom
15. September 2010 wurde ausschliesslich der Gemeingutcharakter der
fraglichen Marke gerügt. Mit der Verfügung vom 21. September 2011 hat
die Vorinstanz u.A. zu Recht festgehalten, dass für die Marke FRANKO-
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NIA (fig.) keine Irreführungsgefahr bestehe. Vorliegend ist deshalb ledig-
lich der Gemeingutcharakter zu prüfen.
3.
3.1. Ob ein Zeichen infolge Fehlens jeglicher Kennzeichnungs- und Un-
terscheidungskraft zum Gemeingut gehört, bestimmt sich vorwiegend
nach dem Kriterium des beschreibenden Charakters des Zeichens. Nicht
kennzeichnungskräftig sind demnach insbesondere Herkunftsbezeich-
nungen, Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie bei-
spielsweise die Beschaffenheit, Bestimmung oder Wirkung der Waren
oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen
Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand ver-
standen werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE
135 III 359 S. 368 E. 2.5.5 akustische Marke; BGE 131 III 495 S. 503 E. 5
Felsenkeller; BGE 129 III 514 S. 524 E. 4.1 Lego; BGE 128 III 454 S. 457
E. 2.1 Yukon).
3.2. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der
Verbraucher massgebend. Das Gericht hat deshalb vorab die massgebli-
chen Verkehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise
im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 3 [zit. MARBACH, Verkehrkreise]; WILLI,
a.a.O., Art. 2 Rz. 41).
3.3. Ist ein im Gemeingut stehender Begriff mehrdeutig, muss geprüft
werden, welche der Bedeutungen für den massgeblichen Abnehmer der
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Vordergrund steht (Ent-
scheid des Bundesverwaltungsgerichts B-3511/2007 vom 30. September
2008 E. 5.2 AgieCharmilles). Ideenassoziationen oder Anspielungen, die
nur eine entfernte Verbindung mit den betreffenden Produkten oder
Dienstleistungen haben, sind nicht ausreichend, um diese Bezeichnun-
gen dem Gemeingut zuzuordnen. Die Beziehung mit dem Produkt oder
der Dienstleistung muss so beschaffen sein, dass der beschreibende
Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie erkennbar
ist. Dabei ist es ausreichend, dass das Zeichen in einer einzigen Sprach-
region der Schweiz beschreibend wirkt. Ausdrücke der englischen Spra-
che können mit einbezogen werden, wenn sie für einen nicht unerhebli-
chen Teil der Schweiz verständlich sind (BGE 129 III 225 S. 228 E. 5.1
Masterpiece).
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3.4. Bei Wortabwandlungen geht der Gemeingutcharakter in der Regel
nicht verloren, wenn entweder das Schriftbild verändert oder unbedeu-
tende Änderungen, Weglassungen oder Hinzufügungen vorgenommen
werden, so dass das im Gemeingut stehende Wort in einer der Landes-
sprachen erkennbar bleibt und nicht durch erinnerbare wesentliche Er-
gänzungen individualisiert ist. Bei Abwandlungen beschreibender Anga-
ben ist deshalb zu prüfen, ob diese in der erkennbaren Abwandlung der-
art beschreibend bleiben, dass sie vom Markenschutz auszunehmen sind
(DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 35; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 95).
3.5. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung kann durch eine be-
sondere grafische Gestaltung kennzeichnende Kraft verliehen werden.
Dann ist allerdings nicht die im Gemeingut stehende Bezeichnung ge-
schützt, sondern nur die originelle, typische Ausgestaltung. Andererseits
ist die Marke als Ganzes nichtig, wenn ihr Hauptbestandteil zum Ge-
meingut gehört und die übrigen, kennzeichnenden Merkmale blosses Bei-
werk darstellen (DAVID, a.a.O., Art. 2 Rz. 8, 37). Auch speziell gestaltete
geografische Angaben sind hinsichtlich der ungewöhnlichen Form schutz-
fähig (ANDREA E. FLURY, Grundprobleme des Rechts der geographischen
Herkunftsbezeichnungen, Bern 2003, S. 14).
3.6. Grenzfälle im Bereich der Zeichen des Gemeingutes sind einzutra-
gen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen
(BGE 130 III 328 S. 332 E. 3.2 Swatch Uhrband; BGE 129 III 225 S. 229
E. 5.3 Masterpiece; BGE 103 Ib 268 S. 275 E. 3b Red & White). Diese
Praxis gilt nicht bei irreführenden oder gegen geltendes Recht, die öffent-
liche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Zeichen (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7408/2006 vom 21. Juni 2007 E. 2.2 – bti-
cino [fig.]).
3.7. Herkunftsangaben sind direkte oder indirekte Hinweise auf die geo-
graphische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen (Art. 47 Abs. 1
MSchG). Sie werden im internationalen Verhältnis nicht nur durch das
MSchG, sondern auch durch Art. 22 des Abkommens über handelsbezo-
gene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS, SR 0.632.20
Anhang 1C) geschützt. Damit werden die Schweizer Behörden verpflich-
tet, Marken mit irreführenden Herkunftsangaben den Schutz zu verwei-
gern. Inhaltlich stimmen die Bestimmungen von Art. 47 MSchG und
Art. 22 TRIPS jedoch weitgehend überein (Entscheid des Bundesverwal-
tungsgerichts B-6442/2007 vom 30. Mai 2008 E. 3.1 Brora).
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3.8. Als direkte Herkunftsangaben gelten alle Bezeichnungen, welche
unmittelbar das Herkunftsgebiet der Waren oder Dienstleistungen um-
schreiben. Diese Bezeichnungen werden in der Regel nicht als betriebli-
che, sondern als geografische Herkunftshinweise wahrgenommen und
bilden darum Gemeingut. Gleichzeitig sind sie freihaltebedürftig, denn je-
dem Produzenten soll es möglich sein, auf die Herkunft seiner Waren
oder Dienstleistungen (auch in seinen Kennzeichen) hinzuweisen ohne
dabei durch Marken von Konkurrenten behindert zu werden. Eine Aus-
nahme kann lediglich im Einzelfall für Garantie- und Kollektivmarken gel-
ten, die zum Zweck haben, die geografische Herkunft der Waren oder
Dienstleistungen zu garantieren (MARBACH, Markenrecht, a.a.O., Rz. 380,
388 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 65 ff.). Indirekte Herkunftsangaben sind
Begriffe, die nicht den Namen der Ortschaft oder der Region selbst, son-
dern ein indirektes, lokales Symbol bezeichnen. Sie sind unter Vorbehalt
der Irreführung eintragungsfähig (BGE 72 I 238 S. 241 5th Avenue; WILLI,
a.a.O., Art. 2 Rz. 69).
3.9. Nicht als Herkunftsangaben gelten geographische Namen und Zei-
chen, die von den massgebenden Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf
eine bestimmte Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstanden
werden (Art. 47 Abs. 2 MSchG). Dies hängt von den Umständen des Ein-
zelfalls ab. Zu berücksichtigen sind die Bekanntheit der geografischen
Bezeichnungen, das Vorliegen von Beziehungen zwischen der Herkunft
und den in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen und allfällige
weitere Umstände, welche die Wahrscheinlichkeit der Bezugnahme erhö-
hen oder verringern (WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 73; vgl. BGE 79 II 98 S. 101
Solis). Das Bundesgericht hat diese Rechtsprechung präzisiert und in
seinem Entscheid BGE 128 III 454 S. 459 f., E. 2.1.1 ff. Yukon sechs
Fallgruppen gebildet, in denen geografische Angaben in Marken nicht als
geografische Herkunftsangaben verstanden werden:
1. Namen von Städten, Ortschaften, Talschaften, Regionen und Ländern, die
den massgebenden Verkehrskreisen nicht bekannt sind und demzufolge als
Fantasiezeichen und nicht als Herkunftsangabe verstanden werden.
2. Fantasiezeichen, die von den massgebenden Abnehmerkreisen - trotz be-
kanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als Hinweis auf die Her-
kunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden. Der Verwendung
der geografischen Angabe muss in der Regel ein klar erkennbarer Symbol-
gehalt beigemessen werden können.
3. Wenn der entsprechende Ort oder die Gegend - in den Augen der mass-
geblichen Verkehrskreise - offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations-
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oder Handelsort der damit gekennzeichneten Erzeugnisse oder entspre-
chend bezeichneter Dienstleistungen in Frage kommt.
4. Typenbezeichnungen, die nicht die Meinung aufkommen lassen, das da-
mit bezeichnete Erzeugnis stamme aus diesem Ort, wie z.B. Schlafzimmer
Modell Venedig, Telefonapparat Ascona.
5. Herkunftsangaben, die sich im Verkehr als Kennzeichen für ein einzelnes
Unternehmen durchgesetzt haben.
6. Herkunftsbezeichnungen, die sich zu Gattungsbezeichnungen gewandelt
haben und bei denen kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt wird.
Bei Marken, die mit geografischen Bezeichnungen assoziiert werden, be-
darf es konkreter Anhaltspunkte dafür, dass dieser Sinngehalt im Ge-
samteindruck des Zeichens und im Zusammenhang mit den Waren und
Dienstleistungen, für die die Marke beansprucht wird, tatsächlich als Her-
kunftsbezeichnung verstanden wird, eine entsprechende Herkunft dieser
Waren und Dienstleistungen erwarten lässt und – bei mehrdeutigen Zei-
chen – von keinem naheliegenderen Sinngehalt ohne geografischen Be-
zug in den Hintergrund gerückt wird (Entscheid des Bundesverwaltungs-
gerichts B-7412/2006 vom 1. Oktober 2008 E. 4.3 Afri-Cola mit weiteren
Hinweisen). So wurde im Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts
B-734/2008 vom 11. Januar 2010 Cheshire Cat eine in der Schweiz rela-
tiv unbekannte geografische Bezeichnung als Marke zugelassen, mit der
Begründung, es bestehe aufgrund des geringen Bekanntheitsgrads der
englischen Cheshire County keine Gefahr der Irreführung der angespro-
chenen Abnehmerkreise bezüglich der geografischen Herkunft der mit der
Marke gekennzeichneten Produkte (Entscheid des Bundesverwaltungs-
gerichts B-734/2008 vom 11. Januar 2010 Cheshire Cat E. 8.5). Mit die-
sem Entscheid wurde die frühere Praxis präzisiert, dass Wörter, die
gleichzeitig eine geografische und eine andere Bedeutung besitzen, nur
dann nicht als Herkunftsangaben zu betrachten sind, wenn aus der Sicht
der massgeblichen Verkehrskreise die nichtgeografische Bedeutung do-
miniert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6562/2008 vom 16. März
2009 E. 6.1 Victoria mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-7413/ 2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 Madison; RKGE in sic!
2004 S. 681 E. 3b US40; RKGE in sic! 1998 S. 475 E. 3b Finn Comfort;
MARBACH, Markenrecht, a.a.O., S. 74; WILLI, a.a.O., Art. 2 Rz. 233; DAVID,
a.a.O., Art. 2 Rz. 63).
3.10. Bei Herkunftsbezeichnungen kann die im Markenregister eingetra-
gene Waren- und Dienstleistungsliste auf Produkte, für welche die erwar-
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tete geografische Herkunft zutrifft, eingeschränkt werden (BGE 132 III
770 S. 775 E. 3.2 Colorado).
4.
4.1. Bei der hinterlegten Marke "FRANKONIA (fig.)" handelt es sich um
eine Wort-/Bildmarke in Grossbuchstaben einer Schrift mit leichten Seri-
fenansätzen, die keine weitere grafische Gestaltung erkennen lässt. Da-
her ist die Marke wie eine Wortmarke zu prüfen.
4.2. Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass das Zeichen "FRANKONIA
(fig.)" eine geografische Herkunftsbezeichnung darstelle. Das Wort habe
in keiner Sprache eine Bedeutung und sei insofern ein Fantasiezeichen.
Die deutsche Region Franken sei für landwirtschaftliche Erzeugnisse,
Biertradition, Lebkuchen und ihre malerischen Dörfer bekannt. Die Marke
"FRANKONIA (fig.)" beanspruche jedoch Dienstleistungen des Detailhan-
dels. Die Herkunftsfunktion habe bei Dienstleistungen im Gegensatz zu
Waren eine völlig untergeordnete Bedeutung. Eine gedankliche Verbin-
dung zwischen der Marke und der Region Franken könne nicht herge-
stellt werden, umso weniger als der Wortlaut nicht der deutschen Be-
zeichnung entspreche. Für Schweizer würde es wesentlich näher liegen,
die Marke mit der Landeswährung oder dem Begriff "frank" zu verbinden.
Es bestehe keine Irreführungsgefahr, weil sämtliche Dienstleistungen tat-
sächlich aus Deutschland erbracht würden. Der Begriff sei für den Wirt-
schaftsverkehr weder wesentlich noch unentbehrlich.
4.3. Die Vorinstanz hält fest, dass der Begriff Frankonia der latinisierten
Bezeichnung "Franconia" für die Landschaft Franken, sowie deren italie-
nischen und englischen Bezeichnung "Franconia" und deren französi-
schen Bezeichnung "Franconie" sehr ähnlich sei. Franken sei in der
Schweiz als geografische Region bekannt. Der phonetische und visuelle
Einfluss der Verwendung eines "k" anstatt eines "c" in der Bezeichnung
sei im Gesamteindruck vernachlässigbar. Eine Irreführungsgefahr könne
zwar in der Regel nur bei Überwiegen eines nichtgeografischen Sinnge-
halts ausgeschlossen werden, jedoch werde in casu keine festgestellt.
5.
Die Beschwerdeführerin macht die Marke für Dienstleistungen der Klasse
35 geltend, nämlich den Detailhandel mit Kleidern, Jagd- und Outdoorar-
tikeln. Gemäss ständiger Praxis der RKGE und des Bundesverwaltungs-
gerichts bestehen die massgeblichen Verkehrskreise für die Dienstleis-
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Seite 11
tung "Detailhandel" aus den Grossisten und Produzenten von Waren, die
in ihrem Auftrag von den Detailhändlern verkauft werden (Entscheide des
Bundesverwaltungsgerichts B-516/2008 vom 23. Januar 2009 E. 4.2.1 Af-
ter hours und B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 5 Aus der Region.
Für die Region.).
6.
6.1. Dem Begriff "Frankonia" als Latinisierung des Wortes "Franken" oder
"Frank" können zahlreiche verschiedene - geografische und nichtgeogra-
fische - Bedeutungen zukommen.
6.2. Das Volk der Franken entstand durch den Zusammenschluss mehre-
rer germanischer Kleinstämme und wurde erstmals um das Jahr 250 ur-
kundlich erwähnt. Unter König Chlodwig I. schufen die Franken das Frän-
kische Reich, aus dem das ostfränkische (später Heiliges Römisches
Reich) und das westfränkische Reich (späteres Frankreich) hervorgingen.
Heute bezeichnen sich zumeist nur noch die Bewohner der Region Fran-
ken im Norden des deutschen Bundeslands Bayern als Franken
(http://de.wikipedia.org/wiki/Franken_(Volk), besucht am 12. März 2012).
6.3. Die deutsche Region Franken umfasst die bayrischen Regierungsbe-
zirke Unterfranken, Oberfranken und Mittelfranken, die Gemeinde Pyr-
baum, weite Teile des Landkreises Eichstätt, die Landkreise Südthürin-
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Seite 12
gens, Teile des Landkreises Fulda und die Regionen Tauberfranken sowie
Hohenlohe-Franken in Baden-Württemberg (http://de.wikipedia.org/wiki/
Franken_(Region), besucht am 8. März 2012). Die Karte der bayrischen
Region Franken sieht wie folgt aus:
6.4. In den USA existieren ein Skiort in New Hampshire
(http://www.franconianh.org, besucht am 4. April 2012) und eine Township
bei Telford, Pennsylvania, mit dem Namen "Franconia"
(http://www.franconiatownship.org/, besucht am 4. April 2012), sowie eine
gleichnamige Township bei Shafer in Minnesota
(http://www.franconiamn.us, besucht am 4. April 2012). Franconia wird in
diesem Zusammenhang als "land of the Franks" verstanden, d.h. als Nie-
derlassung von fränkischen Deutschen. Ein Konnex zur Region "Franken"
in Deutschland besteht nur über die ähnliche etymologische Herkunft
(http://www.franconiatownship.org/history.html, besucht am 4. April 2012).
Der Begriff Franconia wird auch für die weibliche Symbolgestalt und per-
sonifizierte Allegorie Frankens benutzt (http://de.wikipedia.org/wiki/Fran-
conia, besucht 8. März 2012). In Deutschland bestehen Studentenverei-
nigungen, Vereine und Firmen, die den Begriff "Frankonia" in ihrer Be-
zeichnung führen. Der Sinngehalt der Bezeichnung ist hier wohl eher als
"frank und frei" bzw. "freisinnig" zu verstehen. Aus der Vielzahl der Such-
resultate sind nur einige beispielshaft zu nennen, wie z.B. ATV Frankonia
Nürnberg E.V. (http://www.atv-frankonia.de, besucht am 8. März 2012),
Katholische Deutsche Studentenverbindung Frankonia-Czernowitz
(http://www.frankonia-czernowitz.de, besucht am 8. März 2012), Land-
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mannschaft Frankonia zu Triesdorf (http://www.frankonia-triesdorf.de/,
besucht am 8. März 2012). Diese geografischen und allegorischen Be-
zeichnungen sind in der Schweiz in allen Sprachregionen praktisch unbe-
kannt.
6.5. Das Wort "frank" im Sinne von frei, offen und aufrichtig oder etwas
"frank und frei" aussprechen leitet sich ebenfalls vom lateinischen Wort
francus, "fränkisch" ab (RENATE WAHRIG-BURFEIND, Wahrig deutsches
Wörterbuch, Gütersloh/München, 2011, Stichwort "frank"). Das Adjektiv
"frank" ist demzufolge mit dem Begriff Freiheit assoziiert.
6.6. Auch wenn sich viele Begriffe, die das Wort "Franken" enthalten,
etymologisch auf die Bezeichnung für das Volk der Franken zurückführen
lassen, haben sich ihre heutigen Bedeutungen doch derart gewandelt,
dass dieser Zusammenhang nicht mehr wahrgenommen wird. Die Begrif-
fe "Franconia" oder "Frankonia" als solche sind dem massgeblichen,
deutschschweizerischen Fachpublikum des Detailhandels (E. 5) kaum
geläufig und stehen, soweit sie für diese überhaupt einen mutmasslichen
Sinn erkennen lassen, in deren Wahrnehmung nicht nur für die latinisier-
ten, englischen oder italienischen Begriffe für die Landschaft Franken,
sondern ebenso für andere geografische Begriffe des ehemaligen fränki-
schen Reichs, für die weibliche Allegorie Frankens, die Volkszugehörig-
keit zum germanischen Stamm der Franken, für eine freiheitliche Gesin-
nung wie der des Volkes der Franken, für den Familienname "Frank" oder
"Franken" und für die Währung "Franken" oder "Francs". Anders mag es
für die französischen und italienischsprachigen Verkehrskreise erschei-
nen, die die Bezeichnung "Franconie" oder "Franconia" kennen. Mit Be-
zug auf diese Sprachregionen ist näher zu prüfen, ob diese Bezeichnung
bekannt ist und in der vorliegend zu prüfenden, abgewandelten Schreib-
weise noch mit geografischem Sinn verstanden wird.
6.7. Im Wörterbuch "Zingarelli" erscheint der Begriff "Franconia" für Fran-
ken nicht. Aufgeführt wird "francone" für fränkisch, das als "della Franco-
nia" beschrieben wird (lo Zingarelli, Vocabulario della lingua italiana, Tori-
no, 2004, Stichwort "Franconia"). Im Paravia Langenscheidts Handwör-
terbuch Italienisch erscheint Franconia als Unterbegriff von Francone
(Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, Teil I, Italienisch-Deutsch,
4. Aufl., Turin 2004, Stichwort "Franconia"). Im Wörterbuch der Rechts-
und Wirtschaftssprache erscheint das Wort nicht (GIUSEPPE CONTE/HANS
BOSS, Dizionario giuridico ed economico, 5. Aufl., München/Basel/Milano
2001, Stichwort "Francone"). Im Dizionario Francese-Italiano il Boch er-
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scheint der Begriff "Francone" ebenfalls nicht (RAOUL BOCH, Dizionario
Francese-Italiano ilBoch, 5. Aufl., Bologna 2007, Stichwort "Francone").
6.8. Im "Le Petit Robert des Noms Propres" erscheint der Begriff "Fran-
conie" als "Anc. État d'Allemagne qui s'étendait sur les rives du Rhin"
(Alain Rey [Hrsg.], Le Petit Robert des Noms Propres, Paris 2011, Stich-
wort "Franconie"). Anders im Langenscheidt Handwörterbuch Franzö-
sisch, wo dem Begriff "Franconie" nur eine Zeile gewidmet wird (Langen-
scheidt Handwörterbuch Französisch, Teil 1 Französisch-Deutsch, Ber-
lin/München 2006, Stichwort "Franconie"). Im Petit Larousse Illustré 2012
wird "Franconie" wie folgt beschrieben: "en all. Franken, région d'Allema-
gne, dont la plus grande partie appartient auj. à la Bavière" (Le Petit La-
rousse Illustré, Paris 2011, Stichwort "Franconie"). Auf jeden Fall scheint
der Begriff "Franconia" bzw. "Franconie" im Italienischen wie im Französi-
schen keine herausragende aktuelle, insbesondere auch keine selbstän-
dige Bedeutung mehr zu haben.
6.9. Auf http://www.swissdox.ch kann nach Wörtern, die in der schweize-
rischen Presse verwendet werden, gesucht werden. Im Zeitraum vom
4. April 2010 bis zum 3. April 2012 erschien das Wort "Franconie" einmal
in einem geografischen, zweimal in einem historischen und einmal in ei-
nem kulinarischen Zusammenhang. Das Wort "Franconia" erschien im
gleichen Zeitraum einmal in einem geografischen, einmal in einem kulina-
rischen Zusammenhang und achtzehnmal im Zusammenhang mit Ski-
rennen in Franconia, NH, USA. Das Wort "Frankonia" erschien zwanzig-
mal im Zusammenhang mit Firmen und Vereinen dieses Namens. Bei der
Google-Suche erscheint "franconia" als "alta franconia", also Hochfran-
ken, Baviera - Franconia (Franken in Bayern), im historischen Kontext
oder als Enseigne für Waren und Dienstleistungen ausserhalb der Region
Frankens.
6.10. Produkte, die tatsächlich aus der Region Franken stammen, werden
in der Regel mit einer deutschen Herkunftsbezeichnung versehen, als
beispielsweise "fränkische Bratwürste" oder "fränkischer Schinken" ange-
priesen. "Prosciutto di Franconia" oder "salsiccia di Franconia" bzw. tes-
sinerisch "bratwurst di Franconia" sind keine geläufigen Begriffe.
6.11. Die Region Franken zählt nicht zu den bekannten Reisezielen fran-
zösisch und italienisch sprechender Schweizer Touristen, die auch eher
von einer "voyage en Bavière" bzw. "viaggio in Baviera" sprechen würden
(vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-734/2008 E. 8.5 Ches-
B-5658/2011
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hire Cat). Wie bei der Grafschaft Cheshire gibt es keine Destination oder
Ortschaft, sondern nur eine Regionalbezeichnung für den nördlichen Teil
von Bayern (vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-734/2008
E. 3.2 Cheshire Cat).
6.12. Die massgeblichen Verkehrskreise sind im vorliegenden Fall nicht
die breite Bevölkerung, sondern die Grossisten und Hersteller von Waren,
die im Detailhandel verkauft werden (siehe E. 4.5). Von diesen kann eine
erhöhte Aufmerksamkeit und mehr Fachwissen erwartet werden, was
kleine Unterschiede in der Firma oder in der Marke angeht (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-6307/2010 vom 7. Februar 2011 E. 6.4
VERY IMPORTANT PHARMACY und B-3118/2007 vom 1. November
2007 E. 2 SWING/SWING RELAXX; BGE 122 III 382 S. 385 E. 2a Kamil-
losan). Nachdem oben festgestellt wurde, dass sowohl die Region Fran-
ken in Deutschland wie auch die Ortschaften "Franconia" in den USA we-
nig bekannt sind, ist deshalb nicht zu vermuten, dass Grossisten und
Produzenten der französisch und italienisch sprechenden Schweiz den
grammatikalischen Unterschied zwischen der Schreibweise mit "c" und
mit "k" nicht wahrnehmen und das Zeichen "FRANKONIA (fig.)", sollte ih-
nen der geografische Begriff "Franconie" oder "Franconia" geläufig sein,
damit assoziieren.
6.13. Das Zeichen "FRANKONIA (fig.)" wird somit von den massgeblichen
Verkehrskreisen nicht als Herkunftsangabe verstanden und ist unter-
scheidungskräftig.
7.
7.1. Wird die Unterscheidungskraft des Zeichens "FRANKONIA (fig.)" be-
jaht, ist ergänzend zu prüfen, ob dennoch ein besonderes Freihaltebe-
dürfnis zugunsten deutscher Unternehmen besteht, insbesondere falls
das Zeichen, im Unterschied zur Schweiz, in Deutschland als geografi-
scher Namen aufgefasst werden sollte. Allerdings ist in der Regel kein
Freihaltebedürfnis in der Schweiz anzunehmen, wenn ein Zeichen, das
einen geographischen Begriff enthält, aufgrund einer Markeneintragung
im Heimatstaat dieses Begriffs einem einzigen Anbieter zusteht (BGE 117
II 327 S. 332 E. 2b Montparnasse; Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts B-7256/2010 vom 12. Juli 2011 E. 7.1 Gerresheimer mit weiteren
Hinweisen; B-2642/2008 vom 30. September 2009 E. 6.2 Park Avenue
mit weiteren Hinweisen).
B-5658/2011
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7.2. Vorliegend wurde das fragliche Zeichen bereits als deutsche Marke
DE 302008012287 FRANKONIA (fig.) und als europäische Marke EU
1012409 FRANKONIA (fig.) registriert. Dabei muss die Frage eines abso-
luten Eintragungshindernisses aufgrund einer geografischen Herkunfts-
angabe geprüft und die Eintragung gegebenenfalls abgelehnt werden
(Art. 7 Abs. 1 Bst. c der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom
26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke). Eine Freihaltebedürf-
tigkeit für das Gebiet der Schweiz ist demzufolge zu verneinen.
7.3. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen und die Vorinstanz anzuwei-
sen, die internationale Registrierung IR 1'012'409 FRANKONIA (fig.) in
der Schweiz als Marke zum Schutz zuzulassen. Da dem Zeichen keine
relevante geografische Bedeutung zukommt, erübrigt sich die Prüfung, ob
die Voraussetzungen für die Herkunft von Dienstleistungen (Art. 49
MSchG) erfüllt sind und ob den beanspruchten Dienstleistungen, ein Kor-
rektiv im Sinne von E. 3.10 angefügt werden muss.
8.
8.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG), und der Beschwerdeführerin ist der geleistete
Kostenvorschuss zurückzuerstatten.
8.2. Überdies ist der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteient-
schädigung zuzusprechen. Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die
Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt
aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2
VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut
und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit
eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug
des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters
beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vor-
instanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhe-
bung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die
Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Das Gericht setzt die
Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten
Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kos-
tennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund
der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über
B-5658/2011
Seite 17
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]).
8.3. Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote ins Recht gelegt. Die
eingereichte Rechtsschrift war eher knapp abgefasst. Da kein zweiter
Schriftenwechsel stattfand, ist die Parteientschädigung auf CHF 800.
festzulegen.
8.4. Der Mehrwertsteuer (MWSt) unterliegen die im Inland durch steuer-
pflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der
Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung
den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m.
Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Rotten-
dorf, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG
liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWSt-
pflichtig, weshalb diese exklusive MWSt zu verstehen ist.