Decision ID: 17607c5e-fd79-5521-b605-b3cee60eeb65
Year: 2020
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Am 11. Juli 2017 ersuchte die Bally Schuhfabriken AG (nachfolgend: Be-
schwerdeführerin) das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
(nachfolgend: Vorinstanz) um Eintragung einer Schweizer Bildmarke
(Nr. 58794/2017) für Leder- und Lederimitationen; Reisegepäck und Trag-
taschen (Klasse 18) sowie für Schuhwaren (Klasse 25).
B.
Nachdem die Vorinstanz am 17. Juli 2017 das Bildzeichen wegen dessen
Zugehörigkeit zum Gemeingut beanstandet hatte, nahm die Beschwerde-
führerin mit Schriftsatz vom 18. Januar 2018 innert zweimal erstreckter
Frist Stellung. Die Beschwerdeführerin beantragte neu die Eintragung der
angemeldeten Bildmarke als Positionsmarke für "Schuhwaren" der Klasse
25. Die Positionsmarke sieht wie folgt aus:
C.
Mit Schreiben vom 19. Januar 2018 bestätigte die Vorinstanz die Änderung
des Markeneintragungsgesuchs und die Verschiebung des Hinterlegungs-
datums auf den 18. Januar 2018.
D.
Nachdem die Vorinstanz die geänderte Markenanmeldung am 7. Februar
2018 erneut beanstandet hatte, liess die Beschwerdeführerin der Vor-
instanz am 16. März 2018 eine Stellungnahme zukommen.
E.
Mit Verfügung vom 6. November 2018 wies die Vorinstanz das Markenein-
tragungsgesuch für die beanspruchten Schuhwaren der Klasse 25 mit der
Begründung zurück, die Positionsmarke sei nicht unterscheidungskräftig
und gehöre dem Gemeingut an.
B-6953/2018
Seite 3
F.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 7. Dezember
2018 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde und stellt folgende
Rechtsbegehren:
"1. Es sei die vorinstanzliche Verfügung aufzuheben;
2. Es sei das Markeneintragungsgesuch Nr. 58794/2017 zur Markenre-
gistrierung in der Schweiz zuzulassen.
3. Eventualiter sei die Markeneintragungsgesuch Nr. 58794/2017 ledig-
lich für "Sport und Freizeitschuhe" zur Markenregistrierung in der
Schweiz zuzulassen;
4. Subeventualiter sei die Frage, ob die Marke im Hinblick auf "Sport- und
Freizeitschuhe" schutzfähig sei, an die Vorinstanz zur Prüfung zurück-
zuweisen;
5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Vorinstanz."
Zur Begründung ihrer Beschwerde führt die Beschwerdeführerin im We-
sentlichen aus, das Schachbrettmuster mit den auf den Längsseiten ange-
brachten Linien unterscheide sich durch seine strenge Geometrie deutlich
vom bestehenden Formenschatz des Warensegments. Zudem trage auch
das Positionselement zur Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke
bei.
G.
Mit Vernehmlassung vom 18. März 2019 schliesst die Vorinstanz auf Ab-
weisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdefüh-
rerin. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, das Zeichen falle mit
der Ware selbst zusammen und unterscheide sich nicht auffällig von den
im beanspruchten Warensegment üblichen Gestaltungen.
H.
Die Beschwerdeführerin hält mit Replik vom 12. April 2019 an ihren Anträ-
gen fest. Sie rügt zunächst widersprüchliches Verhalten seitens der Vor-
instanz, weil diese der IR-Marke Nr. 1'393'560 (Bildmarke), die mit dem
Basiszeichen identisch sei, durch Erklärung vom 12. Februar 2019 Schutz-
erstreckung für die Schweiz gewährt habe. Die Beschwerdeführerin führt
weiter aus, das Positionszeichen stimme nicht mit dem Erscheinungsbild
der Ware überein, weshalb von der Anwendung der strengeren Prüfkrite-
rien für Formmarken abzusehen sei.
B-6953/2018
Seite 4
I.
Mit Duplik vom 23. September 2019 hält die Vorinstanz an ihrem Antrag
auf Abweisung der Beschwerde fest und erklärt, ähnlich wie bei der Beur-
teilung einer Formmarke reiche es nicht aus, wenn sich das Zeichen nur
nach seiner gefälligen Gestaltung unterscheide. Der Unterschied zu den
üblichen Gestaltungen müsse vielmehr auffällig sein, damit das Zeichen
von den massgeblichen Verkehrskreisen als Herkunftshinweis aufgefasst
werde.
J.
Die Parteien haben in der Folge stillschweigend auf die Durchführung einer
öffentlichen Verhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der ange-
fochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin beschwert und hat ein
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist da-
her zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes
vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG,
SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und
Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG), der Kostenvorschuss
wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und der Vertreter hat sich
rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG).
Auf die Beschwerde ist einzutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin kann neben der Verletzung von Bundesrecht
(Art. 49 Bst. a VwVG) und der unrichtigen oder unvollständigen Feststel-
lung des rechtserheblichen Sachverhaltes (Art. 49 Bst. b VwVG) auch die
Rüge der Unangemessenheit erheben (Art. 49 Bst. c VwVG).
B-6953/2018
Seite 5
2.2 Die Beschwerdeführerin beanstandet die Feststellung der Vorinstanz,
wonach karoähnliche Muster als dekorative Elemente bei Schuhwaren üb-
lich seien. Sie vertritt den Standpunkt, dass bei keinem der vorgelegten
Beweismittel (Verfügungsbeilagen 1–10) ein mit dem angemeldeten Zei-
chen auch nur annähernd vergleichbares Muster vorliege. Mit Ausnahme
der Abbildungen auf den Beilagen 9 und 10 habe die Vorinstanz auch keine
vergleichbaren Positionierungen aufzeigen können.
2.3 Die Vorinstanz stützt ihre Sachverhaltsfeststellungen auf eine Internet-
recherche, die sie bei schweizerischen Anbietern von Schuhwaren durch-
geführt hat (Verfügungsbeilagen 1–10; ebenso Vernehmlassungsbeilagen
13–25). Dieses Vorgehen ist nicht zu beanstanden (vgl. Urteil des BGer
4A_261/2010, vom 5. Oktober 2010, E. 4.1 "V", BGE 130 III 113 E. 3.2
"Montessori"; 129 III 225 E. 5.5 "Masterpiece"; Urteil des BVGer
B-6219/2013 vom 27. April 2016, E. 5.2.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Po-
sitionsmarke]").
2.4 Die Aussenflächen der abgebildeten Schuhwaren (Verfügungsbeilagen
1–10) sind an verschiedenen Positionen oder flächendeckend mit Punkt-,
Streifen-, Karo- oder Schachbrettmustern sowie mit weiteren Verzierungen
ausgestattet. Teilweise sind die Schuhwaren an unterschiedlichen Positio-
nen auch mit herkunftshinweisenden Bild- oder Schriftzeichen versehen
(Verfügungsbeilagen 2, 3, 5, 6, 9, 10). Wenn die Vorinstanz aus diesen
Abbildungen schliesst, bei der Gestaltung von Schuhwaren würden sowohl
dekorative als auch kennzeichenmässige Elemente verwendet, so ist we-
der ersichtlich noch durch die Beschwerdeführerin rechtsgenügend darge-
tan, inwiefern diese Schlussfolgerung im Widerspruch zu den vorgelegten
Beweismitteln steht und deswegen unhaltbar sein sollte. Entgegen der Auf-
fassung der Beschwerdeführerin werden die Sachverhaltsfeststellungen
auch nicht dadurch unrichtig, weil sich die Vorinstanz bei ihrer Recherche
zur Marktüblichkeit nicht auf Schuhwaren beschränkt hat, die mit der an-
gemeldeten Marke hochgradig ähnlich sind. Denn die Beurteilungsgrund-
lage für die Frage, ob sich das streitgegenständliche Zeichen von markt-
üblichen Gestaltungen auffällig unterscheidet, bilden nicht mit der Anmel-
demarke hochgradig ähnliche Schuhwaren, sondern die im Marktsegment
"Schuhwaren" tatsächlich vorhandenen Gestaltungen (vgl. BGE 143 III 127
E. 3.3.4 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"). Die Rüge der Be-
schwerdeführerin, die Vorinstanz habe den entscheidwesentlichen Sach-
verhalt unrichtig festgestellt, ist unbegründet.
http://links.weblaw.ch/4A_261/2010 http://links.weblaw.ch/BGE-130-III-113 http://links.weblaw.ch/BGE-129-III-225
B-6953/2018
Seite 6
3.
3.1 Die Vorinstanz begründet ihre Zurückweisung des Markeneintragungs-
gesuchs Nr. 58794/2017 mit der fehlenden Unterscheidungskraft und der
Zugehörigkeit des Positionszeichens zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11).
3.2 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Marken, die zum Gemeingut gehören,
vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für die Waren und
Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt haben, für die sie beansprucht
werden. Die Gründe für den Schutzausschluss von Zeichen, die dem Ge-
meingut angehören, liegen entweder im Freihaltebedürfnis oder in der feh-
lenden Unterscheidungskraft, wobei sich Überschneidungen ergeben kön-
nen. Freihaltebedürftig sind Zeichen, auf deren Verwendung der Wirt-
schaftsverkehr angewiesen ist (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Damen-
schuhsohle [Positionsmarke]"; 139 III 176 E. 2 "You"; 131 III 121 E. 4.1
"Verpackung [3D]", je mit Hinweisen). Nicht schutzfähig sind demnach un-
ter anderem Zeichen, denen in Bezug auf die konkret beanspruchten Pro-
dukte die Unterscheidungskraft fehlt. Dies ist dann der Fall, wenn die
Marke von Anfang an (originär) weder auf ein bestimmtes – wenn auch
dem Publikum nicht unbedingt namentlich bekanntes – Unternehmen hin-
weist, noch infolge ihrer Verkehrsdurchsetzung (derivativ) ihre Herkunfts-
funktion erfüllt (BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positi-
onsmarke]", mit Hinweisen; Urteil des BGer 4A_483/2019 vom 6. Januar
2020, E. 3.1.2 "Figuren").
3.3 Geometrische Grundformen, Teile davon sowie ihre dreidimensionalen
Entsprechungen sind Gemeingut, da sie auf Waren und Warenverpackun-
gen häufig vorkommen (vgl. BGE 133 III 342 E. 3.1 "Formmarke"; DAVID
ASCHMANN, in: Bühler/Noth/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Marken-
schutzgesetz, 2. Aufl. 2017, N. 87 zu Art. 2 Bst. a MSchG; EUGEN MAR-
BACH, Kennzeichenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Im-
materialgüter und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, N 344). Ein Zeichen ist nicht
bereits deshalb vom Markenschutz auszuschliessen, weil es einen ge-
meinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke
in ihrer Gesamtheit nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird
(BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"120 II
310 "The Original [3D]"); CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kom-
mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des eu-
ropäischen und internationalen Markenrechts, 2002, N. 124 zu Art. 2
MSchG).
B-6953/2018
Seite 7
3.4 Positionsmarken wie die hier beanspruchte sind im Markenschutzge-
setz nicht als eigene Markenkategorie vorgesehen. Die in Art. 1 Abs. 2
MSchG enthaltene Aufzählung zulässiger Markenformen ist jedoch nicht
abschliessend (BGE 143 III 127 E. 3.3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positi-
onsmarke]"; 135 III 359 E. 2.4 "akustisches Zeichen"; Urteil BGer
4A_389/2016 vom 28. Februar 2017, E. 4.1 "Taschenlampe mit Löchern
[Positionsmarke]"). Die Zuordnung einer Marke zu einer Markenart ist für
die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht entscheidend. Die Rechts-
frage bleibt grundsätzlich dieselbe, wobei Besonderheiten in der Wahrneh-
mung einer Markenart durch das Publikum berücksichtigt werden können
(BGE 143 III 127 E. 3.3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; Ur-
teil des BGer 4A_389/2016 vom 28. Februar 2017, E. 4.2 "Taschenlampe
mit Löchern [Positionsmarke]"; je mit Hinweisen).
3.5 Die Positionsmarke ist ein gleichbleibendes Zeichenelement, welches
in konstanten Grössenverhältnissen stets an derselben Position einer
Ware oder eines Warenteils erscheint (Urteile des BVGer B-6219/2013
vom 27. April 2016, E. 3.2.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]";
B-86/2012 vom 11. März 2013, E. 2.2 "Fünf Streifen [Positionsmarke]";
MARBACH, a.a.O., Rz. 149 f.). Gegenstand einer Positionsmarke ist nicht
die Position allein oder das isolierte Zeichen selbst, sondern die Kombina-
tion eines Zeichenelements (Positionselement) mit einer bestimmten Posi-
tion auf der Ware (Warenposition) und seinem Grössenverhältnis zur Ware
(MICHAEL NOTH/FLORENT THOUVENIN, in: Markenschutzgesetz [MSchG],
Noth et al. [Hrsg.], 2. Aufl. 2017, N .74 zu Art. 1 MSchG; PHILIPPE
GILLIÉRON, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 39
zu Art. 1 MSchG). Ob die massgeblichen Verkehrskreise ein Zeichenele-
ment an einer bestimmten Position der Ware als Kennzeichen – und nicht
etwa als technisch bedingtes Element oder blosse Zierde – auffassen, ist
im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft im konkreten Einzelfall
zu bestimmen (BGE 143 III 127 E. 3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positions-
marke]"; Urteil des BGer 4A_389/2016 vom 28. Februar 2017, E. 4.2 "Ta-
schenlampe mit Löchern [Positionsmarke]"; je mit Hinweisen).
3.6 Das Bundesgericht – und mit ihm das Bundesverwaltungsgericht –
prüft grundsätzlich als Rechtsfrage frei, wie der massgebende Adressaten-
kreis für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen abzugrenzen ist
und wie die Adressaten aufgrund der erwarteten Aufmerksamkeit das Zei-
chen wahrnehmen (BGE 143 III 127 E. 3.3 "Rote Damenschuhsohle [Po-
sitionsmarke]"; Urteil des BVGer B-5048/2014 vom 4. April 2017, E. 4.6 "E-
Cockpit"; je mit Hinweisen).
B-6953/2018
Seite 8
4.
Schuhwaren der Klasse 25 sind Massenkonsumgüter, die mit einer gewis-
sen Regelmässigkeit nachgefragt werden. Sie richten sich an ein breites
Publikum, welches der Marke in der Erwerbssituation mit leicht erhöhter
Aufmerksamkeit begegnet (vgl. Urteile des BVGer B-120/2019 vom 31. Juli
2019, E. 3.1 "Old Skool"; B-552/2017 vom 4. Dezember 2018, E. 3
"Hirsch/Apfelhirsch"; B-7524/2016 vom 23. November 2017, E. 5 "Dia-
dora/Dador Dry Waterwear"; B-6249/2014 vom 25. Juli 2017, E. 7 "Cam-
pagnolo [fig.]/Campagnolo [fig.]"; B-6219/2013 vom 27. April 2016, E. 4.1.4
"Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]").
5.
5.1 Zunächst sind die Merkmale des streitgegenständlichen Positionszei-
chens zu bestimmen. Dabei ist das Zeichen so zu betrachten, wie es von
der Beschwerdeführerin angemeldet worden ist (BGE 140 III 109 E. 5.3.2
"ePostSelect [fig.]"; Urteil des BVGer 86/2012 vom 11. März 2013, E. 3.3.2
"Fünf Streifen [Positionsmarke]").
5.1.1 Das Positionselement (Basiszeichen) besteht aus einem in zwei Rei-
hen angeordneten Schachbrettmuster, dessen Längsseiten von einem
Rand in dunklem Kontrastton gesäumt werden. Die Breitseiten des Basis-
zeichens sind durch die Form des Schuhes begrenzt; oben durch die
Schnürleiste und unten durch die Schuhsohle. Aufgrund dieser durch die
Ware selbst bedingten asymmetrischen Begrenzung werden einzelne
Quadrate des Schachbrettmusters angeschnitten. Im Verhältnis zur seitli-
chen Aussenseite des Schuhs ist die Warenposition ungefähr mittig plat-
ziert und verläuft schräg von links unten nach rechts oben. Die gestrichel-
ten Umrisslinien des abgebildeten Schuhs bilden keinen Teil der angemel-
deten Marke, sondern verdeutlichen die Positionierung des Basiszeichens
auf der Ware.
5.1.2 Die Vorinstanz vertritt den Standpunkt, dass sich das Basiszeichen
aus banalen grafischen Elementen zusammensetze und mit dem Erschei-
nungsbild der Ware selbst zusammenfalle. Für die Prüfung der Unterschei-
dungskraft seien daher die für dreidimensionale Zeichen geltenden Beur-
teilungskriterien analog anzuwenden.
5.1.3 Die Beschwerdeführerin wendet ein, das Basiszeichen sei von den
beanspruchten Schuhwaren unabhängig, weil es genauso gut auch auf
Kleidungsstücken angebracht werden könne. Ausserdem liege der
B-6953/2018
Seite 9
Schwerpunkt auf dem zweidimensionalen Bildbestandteil. Bei der Beurtei-
lung der Unterscheidungskraft gelangten daher nicht die für dreidimensio-
nale Marken vorgesehenen, sondern die für Bildmarken einschlägigen Be-
urteilungskriterien zur Anwendung.
5.1.4 Überwiegen bei einer Positionsmarke insgesamt zweidimensionale
Elemente, so kommen bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft die für
Bildmarken entwickelten Regeln zur Anwendung; überwiegen hingegen die
dreidimensionalen Aspekte, so sind die für Formmarken einschlägigen Re-
geln anwendbar (Urteil des BVGer B-2894/2014 vom 13. Mai 2016, E. 3.3
"Taschenlampe mit Löchern"; MATTHIAS STÄDELI, in: David/Frick [Hrsg.],
Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz. Basler Kommentar, 3. Aufl.
2017, N. 61 zu Art. 1 MSchG; NOTH, a.a.O., N. 77 zu Art. 1 MSchG).
5.1.5 Die Beschwerdeführerin hat das Basiszeichen nach der Änderungs-
anzeige vom 18. Januar 2018 nicht als positionsunabhängiges Bildzeichen
hinterlegt, das auf jeder zwei- oder dreidimensionalen Fläche angebracht
werden kann, sondern als Positionsmarke. Das schachbrettartige Basis-
zeichen befindet sich stets zwischen der Schnürleiste und der Schuhsohle
und wird in der Breite durch die Ware selbst begrenzt. Schuhwaren sind in
der Regel auch an den Seitenflächen gewölbt und nicht derart flach ge-
formt, dass das zweidimensionale Bildelement insgesamt überwiegen
würde. Die feste Verbindung des Basiszeichens mit der seitlichen Oberflä-
che eines dreidimensionalen Schuherzeugnisses führt vorliegend zwangs-
läufig dazu, dass die Positionsmarke Teil des Trägerobjektes wird und sich
nicht mehr von der Form eines Teils der Waren trennen lässt. Entscheidend
für die sinngemässe Anwendung der Kriterien zu den Formmarken ist da-
mit die Tatsache, dass das Positionszeichen mit dem Erscheinungsbild der
dreidimensionalen Ware zusammenfällt (vgl. Urteil des BVGer 86/2012
vom 11. März 2013, E. 3.3 "Fünf Streifen [Positionsmarke]"). Die Vor-
instanz hat die für Formmarken entwickelten Beurteilungskriterien damit zu
Recht auf das streitgegenständliche Positionszeichen angewendet.
5.1.6 Solche Zeichen erlangen die erforderliche Unterscheidungskraft im
Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG erst, wenn sie erheblich von der Norm und
der Branchenüblichkeit abweichen und dadurch ihre herkunftskennzeich-
nende Funktion erfüllen können (Urteile des BVGer B-2894/2014 vom
13. Mai 2016, E. 3.3, "Taschenlampe mit Löchern [Positionsmarke]";
B-6219/2013 vom 27. April 2016, E. 3.1.2 "Rote Damenschuhsohle [Posi-
tionsmarke]", B-86/2012 vom 11. März 2013, E. 3.3.2 "Fünf Streifen [Posi-
tionsmarke]").
B-6953/2018
Seite 10
5.2 Zwischen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz ist umstritten, ob
sich das Basiszeichen erheblich von der Norm und den branchenüblichen
Gestaltungen bei Schuhwaren abhebt oder nicht.
5.2.1 Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, die geometrische Ge-
staltung des Basiszeichens sei unterscheidungskräftig und hebe sich von
den üblichen Darstellungen auf dem Markt deutlich ab. Das Muster mit den
zusätzlichen seitlichen Linien sei im entsprechenden Warensegment unge-
wöhnlich und unterscheide sich beträchtlich vom bestehenden Formen-
schatz. Das Basiszeichen rufe bei den Abnehmern das ungewöhnliche Bild
von zwei ineinandergreifenden Zahnreihen hervor, weswegen auch nicht
von einer banalen Figur gesprochen werden könne.
5.2.2 Die Vorinstanz wendet sich gegen diese Rechtsauffassung und bringt
vor, das Basiszeichen werde von den angesprochenen Verkehrskreisen als
Teil der Ware selbst verstanden. Die Eintragungsfähigkeit eines solchen
Zeichens setze voraus, dass sich dieses auffällig von den üblichen Gestal-
tungen dieser Waren abhebe. Dies sei bei regelmässig angeordneten, ba-
nalen Quadraten auf einer dunklen Linie nicht der Fall, weil karoähnliche
Muster als dekorative Elemente bei Schuhwaren üblich seien. Das Basis-
zeichen werde aus diesem Grund von den massgeblichen Verkehrskreisen
als rein dekorativer Teil der Ware und nicht als betrieblicher Herkunftshin-
weis wahrgenommen.
5.2.3 Das Basiszeichen setzt sich aus mehreren Quadraten bzw. aus Tei-
len davon zusammen. Diese geometrischen Grundformen gehören zum
Gemeingut. Es ist folglich zu untersuchen, ob sich die Unterscheidungs-
kraft der Marke gegebenfalls aus der Kombination dieser Grundformen im
Gesamteindruck ergeben kann (vgl. BGE 143 III 127 E. 3.3.2 "Rote Da-
menschuhsohle [Positionsmarke]"; Urteil des BVGer B-2418/2014 vom
17. Februar 2018, E. 3.2 "bouton [fig.]"; RKGE in: sic! 2005, 280, 282 "Ka-
romuster"; Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich HE040011 vom
29. Oktober 2004, E. 2.1.2b; MARBACH, a.a.O, Rz. 344). Die Kombination
von Quadraten zu einem Schachbrettmuster stellt keine individuelle Ge-
staltung geometrischer Grundformen dar, die dem Basiszeichen eine mini-
male originäre Unterscheidungskraft verleihen könnte. Auch die Beschrän-
kung des bekannten Grundmusters auf zwei Reihen in Kombination mit
den zwei auf den Längsseiten angebrachten Rändern führt noch nicht
dazu, dass das Basiszeichen im Gesamteindruck wesentlich von einem
üblichen Schachbrettmuster mit Rand abweicht.
B-6953/2018
Seite 11
5.2.4 Ein Grundmuster kann jedoch gleich einer Grundfarbe dann kenn-
zeichnend wirken, wenn eine Musterung nicht branchenüblich ist (MAR-
BACH, a.a.O, Rz. 328 mit Hinweis auf RKGE in: sic! 2004, 853 f. "formes
répétitives"). Die Vorinstanz hat das angemeldete Zeichen nicht abstrakt
beurteilt, sondern im Zusammenhang mit den relevanten Schuhwaren der
Klasse 25. Sie hat zum Nachweis der Marktüblichkeit solcher Muster di-
verse Internetbelege zu den Akten gereicht (Verfügungsbeilagen 1–10).
Diese Abbildungen weisen nach, dass auf dem Markt ganz unterschiedlich
gemusterte, einschliesslich mit Schachbrettmustern gestaltete Schuhe an-
geboten werden (vgl. E. 2.3). Anlässlich der Vernehmlassung legte die Vor-
instanz weitere Internetbelege zur Branchenüblichkeit solcher Muster ins
Recht (Vernehmlassungsbeilagen 13–25). Auf Grundlage dieser Beweis-
mittel ist erstellt, dass Schuhhersteller auf der seitlichen Oberfläche von
Schuhwaren neben funktionalen Komponenten häufig rein dekorative so-
wie kennzeichnungsmässig verwendete Elemente anbringen. Diese auf
den Oberflächen angebrachten Elemente zeichnen sich zudem durch eine
ausserordentlich grosse Gestaltungsvielfalt aus. In einem solchen Fall ist
zu berücksichtigen, dass je grösser die Gestaltungsvielfalt bei den bean-
spruchten Waren ist, desto mehr Gestaltungsvarianten als banal einzustu-
fen sind (Urteil des BGer 4A_466/2007 vom 23. Januar 2008, E. 2.4 "Milch-
mäuse [3D]"; vgl. BGE 133 III 342 E. 4.4 "Verpackungsbehälter [3D]").
5.2.5 Ein zweireihiges Schachbrettmuster mit Rand unterscheidet sich
nicht wesentlich von den in der Branche üblicherweise verwendeten Mus-
tern und muss daher als banal gelten. Das Basiszeichen allein liefert den
massgeblichen Verkehrskreisen damit noch keinen Anhaltspunkt für einen
Herkunftshinweis. Auch vermag das Argument der Beschwerdeführerin
nicht zu überzeugen, die Abnehmerinnen und Abnehmer assoziierten mit
dem Basiszeichen das ungewöhnliche Bild von zwei ineinandergreifenden
Zahnreihen. Die massgeblichen Verkehrskreise werden das Basiszeichen
aller Voraussicht nach nicht figurativ als Zahnreihen mit Zahnlücken auf
Schuhen deuten, sondern dieses in naheliegender Weise als Schachbrett-
muster mit Rand wahrnehmen. Die Beschwerdeführerin hat das Positions-
element im vorinstanzlichen Verfahren denn auch selbst als Checkerboard
Design bezeichnet (act. 3).
5.2.6 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass Hersteller ihre Schuhwa-
ren aus ästhetischen Gründen in vielfältiger Weise gestalten. Gegenstand
dieser Gestaltungsformen bilden unter anderem auch Muster unterschied-
licher Art und das Schachbrettmuster stellt eines dieser verwendeten Mus-
B-6953/2018
Seite 12
ter dar. An diesem Ergebnis vermag auch der Umstand, dass das verwen-
dete Muster mit Rändern versehen ist, nichts zu ändern. Damit weicht das
Basiszeichen im Kontext von Schuhwaren der Klasse 25 nicht in einem
Mass von den branchenüblichen Schuhgestaltungen ab, dass ihm origi-
näre Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zukommen
könnte.
5.3 Da die Position Teil des zweigliedrigen Schutzgegenstands einer Posi-
tionsmarke bildet, ist in einem zweiten Prüfschritt die Positionsstärke zu
bestimmen. Zwischen den Parteien ist insbesondere umstritten, ob im re-
levanten Schuhwarenmarkt für die beanspruchte Warenposition eine
Kennzeichnungsgewohnheit besteht oder nicht.
5.3.1 Die Vorinstanz erklärt zur Stärke der Warenposition, es gebe keine
hinreichenden Gründe für die Annahme, dass das Anbringen von Marken
auf der Seite zwischen Schuhsohle und Schnürsenkel bei Schuhwaren be-
ziehungsweise bei Sport- und Freizeitschuhen üblich sei. Selbst wenn von
einer solchen positionsabhängigen Kennzeichnungsgewohnheit ausge-
gangen würde, änderte dies nichts an der Tatsache, dass die Abnehmer
Positionsmarken, die im Erscheinungsbild der Ware selbst bestehen, ge-
wöhnlich nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrnähmen.
5.3.2 Die Beschwerdeführerin widerspricht dieser Rechtsauffassung und
argumentiert, die beanspruchte Position habe sich im Markt als Kennzeich-
nungsträger etabliert. Unter Hinweis auf das Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-86/2012 vom 11. März 2013 wendet die Beschwerdefüh-
rerin ein, durch die langjährige Verwendung sei die beanspruchte Position
unabhängig von den bekannten Darstellungen – wie beispielsweise den
Adidas-Streifen – zu einem Ort geworden, an welchem die Abnehmer nach
Herkunftshinweisen suchten. Das Bundesverwaltungsgericht habe im ge-
nannten Entscheid das Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Düsseldorf
vom 28. Februar 2012 (AZ I-20 U 89/11) zitiert, wonach es insbesondere
auf dem Markt von Sport- und Freizeitschuhen üblich sei, ein bestimmtes
Bildelement, welches aus gut sichtbaren Linien, Streifen oder geometri-
schen Figuren bestehe, als Marke zwischen Sohle und Schnürsenkel an-
zubringen.
5.3.3 Bei der Beurteilung der Positionsstärke ist zu berücksichtigen, dass
ebenso wie nicht jede beliebige Einfärbung oder grafische Gestaltung ein
schutzunfähiges Zeichen hinreichend verändern kann, dies auch nicht jede
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beliebige Position zu erreichen vermag. Eine Warenposition kann dies al-
lenfalls dann leisten, wenn die Warenposition besonders auffallend, uner-
wartet oder ungewöhnlich ist oder wenn in dem betreffenden Warengebiet
eine Kennzeichnungsgewohnheit besteht, sodass solche Positionen leich-
ter als Herkunftshinweise verstanden werden dürften (BGE 143 III 127
E. 3.3 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"; Urteil des BVGer
B-86/2012 vom 11. März 2013, E. 2.2 "Fünf Streifen [Positionsmarke]";
NOTH, a.a.O., N. 76 zu Art. 1 MSchG).
5.3.4 Das Bundesverwaltungsgericht ist im zitierten Urteil B-86/2012 vom
11. März 2013 mithilfe einer rechtsvergleichenden Betrachtung zum Ergeb-
nis gelangt, dass eine Warenposition im Seitenbereich von Freizeit- und
Sportschuhen für sich allein nicht unterscheidungskräftig erscheine
(E. 4.4). Unter Würdigung der Umstände des konkreten Einzelfalls erwog
das Bundesverwaltungsgericht, für die schweizerischen Abnehmer liege
ein Herkunftshinweis allerdings wegen der grossen Ähnlichkeit des ange-
meldeten Zeichens mit den bekannten Adidas-Streifen auf der Hand
(E. 4.3.2).
5.3.5 Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist die im Urteil B-86/2012 vom
11. März 2013 vorgenommene Einschränkung auf Streifen zu eng gefasst.
Soweit sich die Beschwerdeführerin auf das Urteil B-86/2012 vom 11. März
2013 beruft und die darin getroffenen Feststellungen auf ihre Positions-
marke ausweiten will, fehlt es bereits an einem vergleichbaren Sachverhalt.
Die Beschwerdeführerin legt weder überzeugend dar noch ist ersichtlich,
inwiefern die Anmeldemarke eine vergleichbare Bezugnahme zu einem po-
sitionierten und markenmässig verstandenen Muster aufweist, sodass sich
für die massgeblichen Verkehrskreise die Annahme einer Herstellerkenn-
zeichnung geradezu aufdrängen würde.
5.3.6 Es bleibt zu prüfen, ob die Auffassung der Beschwerdeführerin zu-
trifft, dass sich seit dem Ergehen des Urteils B-86/2012 vom 11. März 2013
im Seitenbereich von Schuhwaren eine Kennzeichnungsgewohnheit etab-
liert hat. Hierfür sind zunächst die zu den Akten gereichten Belege der Vor-
instanz (Verfügungsbeilagen 1–10, Vernehmlassungsbeilagen 13–25) zu
würdigen. Aus diesen Internetbelegen geht hervor, dass sich die äusseren
Seitenflächen von Schuhwaren – sofern diese neben der Formgebung
überhaupt weitergehend gestaltet sind – als Positionsträger für Kennzei-
chen anbieten, sodann funktionale Elemente wie Nähte oder aufgenähte
Formen zur Verstärkung aufweisen und schliesslich regelmässig als Träger
für einfache dekorative Gestaltungselemente dienen (vgl. E. 2.3 und
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E. 5.2.4). Angesichts dieser Vielgestaltigkeit liegen die Voraussetzungen
nicht vor, unter denen die massgeblichen Verkehrskreise eine solche Posi-
tion wegen einer bestehenden Kennzeichnungsgewohnheit leichter als
Herkunftshinweis auffassen. Ebenso wenig vermittelt eine Position im Sei-
tenbereich von Schuhwaren vor diesem Hintergrund für sich allein etwas
Ungewöhnliches oder Unerwartetes.
5.3.7 Die Beschwerdeführerin wendet hierzu ein, unter den Oberbegriff
"Schuhwaren" fielen auch besondere Unterarten von Schuhen, für die eine
auffällige Kennzeichnung im äusseren Seitenbereich gänzlich unüblich sei.
Die Prominenz und Stärke der Warenposition für die beanspruchten
Schuhwaren in ihrer Gesamtheit lässt sich aber nicht mit der Ungewöhn-
lichkeit einer Kennzeichnung bei einzelnen Unterarten dieser Waren be-
gründen. Ob für einzelne Schuhtypen wie beispielsweise High-Heels, San-
dalen, Halbschuhe, Stiefel, Freizeit- oder Sportschuhe auf dem Markt je
unterschiedliche Kennzeichnungsgewohnheiten bestehen oder nicht, hat
die Vorinstanz in ihrer Marktrecherche zu Recht nicht geprüft. Denn die
Beschwerdeführerin hat ihre Positionsmarke für den Oberbegriff "Schuh-
waren" angemeldet, weshalb diese auch die alleinige Beurteilungsgrund-
lage bilden.
5.3.8 Die Beschwerdeführerin legt neben rund einem Dutzend Internet-
nachweisen für sogenannte "No-Logo-Schuhe" über 500 Abbildungen von
Sport- und Freizeitschuhen ins Recht. Die Schuhprodukte aus dem briti-
schen Online-Shop "Mr. Porter Luxury Menswear" werden mit der Versand-
klausel "free standard delivery on all orders to Switzerland" beworben (ab-
rufbar unter: <https://www.mrporter.com>). Bei Zeichen, die wie hier un-
trennbar mit der Ware verbunden sind, ist entscheidend, ob die Waren in
die Schweiz eingeführt werden dürfen und diesbezüglich keine Restriktio-
nen bestehen (Urteil des BVGer B-6219/2013 vom 27. April 2016,
E. 5.2.3.2 "Rote Damenschuhsohle [Positionsmarke]"). Aufgrund der ge-
nannten Versandklausel darf angenommen werden, dass die Schuhwaren
des britischen Online-Händlers keinen Importbeschränkungen unterliegen.
Die ins Recht gelegte Beweisofferte ist damit grundsätzlich im Sinne von
Art. 33 Abs. 1 VwVG als taugliches Beweismittel zur Abklärung des Sach-
verhalts zuzulassen. Die ins Recht gelegten Abbildungen zeigen, dass so-
wohl Herrensportschuhe als auch Sneaker im Seitenbereich teilweise ohne
zusätzliche Gestaltung auskommen, aber auch mit Bild-, Wort- oder kom-
binierten Marken gekennzeichnet sowie zur Zierde häufig mit einfachen
Formen oder Mustern sowie aus Gründen der Stabilität mit Nähten oder
anderen Verstärkungen versehen werden. Die Rechercheergebnisse der
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Beschwerdeführerin bilden allerdings nur das spezielle Marktsegment der
Sportschuhe für Herren sowie sogenannte "Sneaker" ab. Mit solch selek-
tiven Suchkriterien lassen sich die behaupteten Kennzeichnungsgewohn-
heiten für den Schuhwarenmarkt als Ganzes nicht nachweisen. Dement-
sprechend gelingt es der Beschwerdeführerin mit ihren ins Recht gelegten
Beweismitteln nicht, glaubhaft darzulegen, dass es eine allgemeine Übung
gibt, an den Seitenflächen von Schuhwaren zwischen Schnürsenkel und
Schuhsohle eine Herstellerkennzeichnung zu positionieren und diese aus
der Beurteilungsperspektive der Abnehmerinnen und Abnehmer auch un-
mittelbar als solche verstanden wird.
5.4 Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die fehlende originäre Unterschei-
dungskraft des Basiszeichens auch nicht durch die beanspruchte Positio-
nierung überwunden werden kann. Die angesprochenen Verkehrskreise
werden selbst bei einer leicht erhöhten Aufmerksamkeit das Positionszei-
chen in der Gesamtbetrachtung seiner beiden Komponenten Basiszeichen
und Warenposition nicht als Kennzeichen auffassen, sondern darin viel-
mehr eine weitere Gestaltungsvariante zur Zierde von Schuhwaren erken-
nen. Unter solchen Voraussetzungen vermag das streitgegenständliche
Zeichen die rechtlich geschützte Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion
nicht zu gewährleisten.
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe während des laufen-
den Beschwerdeverfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht einer Bild-
marke (IR-Marke Nr. 1'393'560 [fig.]), die mit dem hier strittigen Basiszei-
chen identisch sei, am 12. Februar 2019 die Schutzausdehnung auf die
Schweiz gewährt. Die IR-Marke sei unter anderem auch für Schuhwaren
der Klasse 25 eingetragen worden (Beilage 16). Die Vorinstanz handle wi-
dersprüchlich, wenn sie das gleiche Bildzeichen einerseits als originär nicht
unterscheidungskräftig beurteile und andererseits der entsprechenden IR-
Bildmarke gleichzeitig Markenschutz in der Schweiz gewähre.
6.2 Die Vorinstanz erklärt, die gewährte Schutzausdehnung der Bildmarke
IR-1'393'560 [fig.] auf die Schweiz führe nicht automatisch zum Schluss,
dass auch das hier strittige Positionszeichen mit einem ähnlichen Basis-
zeichen schutzfähig sei. Die IR-Bildmarke funktioniere in Alleinstellung,
weil sie unter anderem nicht als Ausschnitt aus einem unlimitierten Muster
wahrgenommen werde. Das Festlegen einer Position eines an sich unter-
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scheidungskräftigen Bildzeichens könne aber zum Verlust der Unterschei-
dungskraft führen, wenn eine Stelle beansprucht werde, auf welcher das
Zeichen rein dekorativ erscheine.
6.3 Die Vorinstanz wies im Eintragungsverfahren das ursprünglich als Bild-
marke angemeldete Schachbrettmuster mit Rand wegen dessen fehlender
Unterscheidungskraft zurück. Sie begründete ihre Zurückweisung mit dem
Argument, das Bildzeichen werde als Ausschnitt aus einem banalen Mus-
ter wahrgenommen (act. 2, Vorakten). Nach erfolgter Änderung der Anmel-
dung in eine Positionsmarke (act. 4, Vorakten) vertrat die Vorinstanz auch
bei der Prüfung des nunmehr zum Positionszeichen gewordenen Bildzei-
chens den Standpunkt, dass es dem Zeichen an Unterscheidungskraft
mangle. Ihr Argument, das Bildelement habe erst durch die Positionierung
seine Unterscheidungskraft eingebüsst, überzeugt angesichts der doku-
mentierten Beanstandungsgründe nicht. Andererseits hat auch die Be-
schwerdeführerin wenig zu eindeutigen Verhältnissen beigetragen, indem
sie ihre schweizerische Bildmarke ursprünglich zusammen mit einer Abbil-
dung, wie sie insbesondere für Positionsmarken typisch ist, hinterlegt hat
(act. 1, Vorakten). Auf sachverhaltlicher Ebene ist daher hervorzuheben,
dass der Vorinstanz für die IR-Marke Nr. 1'393'560 [fig.] und die CH-Marke
Nr. 58794/2017 [fig.] nachweislich zwei unterschiedliche Darstellungen des
Schachbrettmusters mit Rand vorgelegt worden sind.
6.4 Zum Schutzumfang eines Bildzeichens einerseits und zum Verhältnis
von einem Positionselement zu seiner Warenposition andererseits ist da-
rauf hinzuweisen, dass Wort- und Bildmarken im Unterschied zu Positions-
marken oft eine Vielzahl an unterscheidungskräftigen Verwendungsformen
aufweisen und dadurch einen breiteren Schutz geniessen (FABIAN KLEIN,
Marlene Dietrich – die Totengräberin der Positionsmarke? in: GRUR 2013,
456, 461). Bildmarken müssen auch nicht die besonderen Voraussetzun-
gen erfüllen, welche die Rechtsprechung an die Eintragung einer Positi-
onsmarke knüpft. Die strengeren Regeln für Positionsmarken rechtfertigen
sich deshalb, weil diese ihre Existenzberechtigung vor allem dort haben,
wo ein an sich nicht unterscheidungskräftiges Basiszeichen erst durch eine
festgelegte Positionierung auf einem Warenteil Unterscheidungskraft er-
langt. Dies ist u.a. dann der Fall, wenn die massgeblichen Abnehmerinnen
und Abnehmer mit der Position einen Herkunftshinweis verbinden (KLEIN,
a.a.O., 456 f.; vgl. ALEXANDRA HEISE, Positionsmarke und Disclaimer, in:
GRUR 2008, 286, 287).
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6.5 Die Schutzausdehnung der IR-Bildmarke Nr. 1'393'560 [fig.] auf die
Schweiz ist kein Streitgegenstand im vorliegenden Beschwerdeverfahren
und deren Schutzfähigkeit ist infolgedessen nicht zu beurteilen. Gegenüber
sich selbst kann die Beschwerdeführerin keine Gleichbehandlung im Un-
recht verlangen, weil das Gleichbehandlungsgebot keine Sachverhalte,
sondern Personen schützt (Urteil des BGer 4A.5/2003 vom 22. Dezember
2003, E. 4 "Discovery Travel & Adventure Channel"; Urteile des BVGer
B-619/2011 vom 19. Dezember 2011, E. 4.2 "Doppelhelix [fig.]", bestätigt
mit Urteil des BGer 4A_62/2012 vom 18. Juni 2012, E. 3 "Doppelhelix
[fig.]").
6.6 Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die schwankende Eintra-
gungspraxis der Vorinstanz ist aber unter dem Aspekt des in Art. 9 BV ver-
ankerten Willkürverbots zu prüfen. Das Bundesgericht sieht diese Möglich-
keit ausdrücklich vor, wenn eine Berufung auf die "Gleichbehandlung ge-
genüber sich selbst" wie vorliegend scheitert (vgl. BGE 129 I 161 E. 3.1;
vgl. Urteil des BVGer B-2578/2019 vom 16. März 2020, E. 7.1 "Eurojack-
pot"). Willkürlich ist ein Entscheid, wenn er offensichtlich unhaltbar ist, zur
tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen
unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise
dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Das Bundesgericht hebt einen
Entscheid jedoch nur auf, wenn nicht bloss die Begründung, sondern auch
das Ergebnis unhaltbar ist. Dass eine andere Lösung ebenfalls als vertret-
bar oder gar zutreffender erscheint, genügt nicht (BGE 141 I 70 E. 2.2 und
E. 3.4; 140 I 201 E. 6.1; je mit Hinweisen; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜL-
LER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016,
Rz. 605).
6.7 Es trifft zu, dass die vorinstanzliche Begründung in sich widersprüchlich
ist (E. 6.3). Dass der Vorinstanz für die zwei Bildzeichen nachweislich un-
terschiedliche Abbildungen vorgelegt worden sind, wobei eine Variante das
Zeichen in einem konkreten Verwendungszusammenhang zeigt, ist aber
nicht durch sie zu verantworten (E. 6.3). Wenn die Beschwerdeführerin das
positive Prüfungsergebnis zu ihrer IR-Bildmarke für zutreffender hält und
auf einen nicht konventionellen Markentyp ausdehnen will, genügt dieses
Argument für sich alleine noch nicht für die Bejahung willkürlichen Verhal-
tens. Nach dem oben Dargelegten (E. 5 ff.) ist es auch nicht geradezu un-
haltbar, wenn ein branchenübliches Muster mit Rand im Seitenbereich von
Schuhwaren, bei denen nachgewiesenermassen eine grosse Gestaltungs-
vielfalt herrscht, als originär nicht unterscheidungskräftig eingestuft wird.
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6.8 Unter Berufung auf das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 BV) macht die
Beschwerdeführerin weiter geltend, es seien verschiedene vergleichbare
Marken anderer Markeninhaber im Register eingetragen worden
(Nr. 638'803, 636'777, 644'033 und 638'468). Nach ständiger bundesge-
richtlicher Rechtsprechung setzt der Anspruch auf Gleichbehandlung im
Unrecht neben vergleichbaren Verhältnissen und einer ständigen gesetz-
widrigen Praxis voraus, dass die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch
in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE 134 V 34
E. 9; 131 V 9 E. 3.7; Urteile des BGer 4A_109/2010 vom 27. Mai 2010,
E. 2.3.7 "terroir [fig.]; 4A.1/2005 vom 8. April 2005, E. 2.4 ""GlobalePost
[fig.]"; 4A.8/2004 vom 24. März 2005, E. 5 "Zylinder [3D]").
6.9 Die Voreintragungen Nr. 638'468 und Nr. 644' 033 erfüllen die erste Vo-
raussetzung nicht. Die Verhältnisse sind insofern nicht vergleichbar, als
diese Positionsmarken für andere Kategorien von Schuhwaren eingetra-
gen worden sind (vgl. E. 5.3.7). Die besonderen Umstände, die zur Eintra-
gung der Positionsmarke Nr. 644'033 ("Fünf Streifen") geführt haben, wur-
den bereits in Erwägung 5.3.4 ff. dargelegt. Bei den Voreintragungen
Nr. 638'803 und Nr. 636'777, die aus den Jahren 2012 und 2013 stammen,
handelt es sich um zwei ältere Positionsmarken. Gleich wie das streitge-
genständliche Zeichen sind auch diese Zeichen stark von gemeinfreien
Elementen geprägt. Die gemeinfreien Elemente sind in ihrer Kombination
aber im Unterschied zum hier strittigen Zeichen zumindest ansatzweise in-
dividualisiert. Einzelne ältere Eintragungen begründen sodann noch keine
ständige und zukünftige Praxis.
7.
Im Ergebnis ist das streitgegenständliche Positionszeichen Nr. 58794/2017
nach Massgabe von Art. 2 Bst. a MSchG für die beanspruchten Schuhwa-
ren der Klasse 25 nicht unterscheidungskräftig und gehört zum Gemeingut.
Mit Blick auf das Schutzhindernis des Gemeinguts liegt auch kein Grenzfall
vor, der einzutragen wäre, weil im Streitfall die Überprüfung eingetragener
Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt (BGE 130 III 328 E. 3.2
"Uhrband [3D]", mit Hinweisen). Ob darüber hinaus aus Sicht der weiteren
Marktteilnehmer an einem positionierten Schachbrettmuster mit Rand auch
ein Freihaltebedürfnis besteht, kann vorliegend offenbleiben. Denn die Be-
schwerde erweist sich hinsichtlich der Hauptbegehren gemäss Ziffer 1 und
2 als unbegründet und ist daher abzuweisen.
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8.
8.1 Die Beschwerdeführerin beantragt in ihrem Eventualbegehren die Zu-
lassung der Positionsmarke für Sport- und Freizeitschuhe (Rechtsbegeh-
ren Ziffer 3). Subeventualiter stellt sie den Antrag, es sei die Frage, ob das
Markeneintragungsgesuch Nr. 58794/2017 für Sport- und Freizeitschuhe
schutzfähig sei, an die Vorinstanz zur Prüfung zurückzuweisen (Rechtsbe-
gehren Ziffer 4).
8.2 Streitgegenstand im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren
sind Rechtsverhältnisse, zu welchen die zuständige Verwaltungsbehörde
in Form einer Verfügung nach Art. 5 VwVG Stellung genommen hat, und
zwar im Umfang, in welchem diese angefochten werden (BGE 122 V 34
E. 2a, mit Hinweisen). Im Laufe des Beschwerdeverfahrens darf der Streit-
gegenstand weder erweitert noch qualitativ verändert werden. Er kann sich
gegenüber dem Streitgegenstand einer früheren Instanz aber verengen
und um nicht mehr strittige Punkte reduzieren. Gegenstände, über welche
die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die
zweite Instanz nicht beurteilen, sonst würde in die funktionelle Zuständig-
keit der ersteren eingegriffen (vgl. BGE 144 II 359 E. 4.3; 131 II 200 E. 3.2;
Urteile des BVGer B-684/2016 vom 13. Dezember 2018, E. 8.1 "Postauto";
vgl. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfah-
ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1026).
8.2.1 Die Beschwerdeführerin erklärt zu den erstmals im Beschwerdever-
fahren beantragten Sport- und Freizeitschuhen, die Vorinstanz habe im
Eintragungsverfahren aus eigenem Antrieb keine entsprechende Differen-
zierung des Warenverzeichnisses vorgenommen. Dieser Vorwurf ist unbe-
gründet, denn die Verantwortung für eine rechtsgenügende Ausformulie-
rung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses liegt stets beim Ge-
suchsteller (vgl. Art. 11 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember
1992 [MSchV, SR 232.111]). Der Beschwerdeführerin hätte es offen ge-
standen, die Änderung ihres Warenverzeichnisses bereits im vorinstanzli-
chen Verfahren durch ein entsprechendes Eventualbegehren zu verlangen
(vgl. Urteil des BVGer B-7210/2017 vom 9. Mai 2018, E. 5.2 "Schellen-
Ursli/Schellenursli").
8.2.2 Anfechtungsgegenstand ist die Verfügung der Vorinstanz vom 6. No-
vember 2018. Die eventualiter beanspruchten Warenkategorien "Sport-
und Freizeitschuhe" führen entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht
zu einer Verengung des Streitgegenstands auf nicht mehr strittige Punkte,
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sondern verändern diesen qualitativ. Das Eventualbegehren zielt darauf,
ein Rechtsverhältnis zu regeln, über das die Vorinstanz noch nicht ent-
schieden hat. Das Bundesverwaltungsgericht darf folglich nicht über die
Eintragung des Positionszeichens für "Sport- und Freizeitschuhe" ent-
scheiden, weil dies als unzulässiger Eingriff in die funktionelle Zuständig-
keit der Vorinstanz zu werten wäre.
8.2.3 Nach der Rechtsprechung kann ein verwaltungsgerichtliches Verfah-
ren ausnahmsweise aus prozessökonomischen Gründen auf eine aus-
serhalb des Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die Ver-
fügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende, spruchreife Frage aus-
gedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen Streitgegenstand derart
eng zusammenhängt, dass von einer Tatbestandsgesamtheit gesprochen
werden kann, und wenn sich die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindes-
tens in Form einer Prozesserklärung geäussert hat (BGE 130 V 501 E. 1.2;
122 V 34 E. 2a; BVGE 2009/37 E. 1.3.1; Urteile des BVGer B-2792/2017
vom 20. Juni 2019 "IGP", E. 1.3; B-684/2016 vom 13. Dezember 2018,
E. 8.1 "Postauto"; A-6754/2016 vom 10. September 2018, E. 1.3.2).
8.2.3.1 Die Vorinstanz hat sich im Rahmen ihrer Vernehmlassung zum
nachträglich geänderten Warenverzeichnis geäussert und erklärt, das Po-
sitionszeichen sei auch mit dem geänderten Warenverzeichnis nicht
schutzfähig.
8.2.3.2 Das Eventual- und Subeventualbegehren weist insofern einen
Sachzusammenhang zum streitigen Rechtsverhältnis auf, als Freizeit- und
Sportschuhe je eine eigene Unterkategorie von Schuhwaren bilden. Aller-
dings zeichnen sich die beiden Warenkategorien durch je eigenständige
Merkmale und Abnehmerkreise aus, weshalb nicht ohne Weiteres eine Tat-
bestandsgesamtheit angenommen werden kann.
8.2.3.3 Um für die ausserhalb des Streitgegenstandes liegenden Waren
Markenschutz zu beantragen, bedürfte es eines Eintragungsgesuchs, wel-
ches ein neues Prioritätsdatum zur Folge hätte. Damit ist das Eventualbe-
gehren eindeutig nicht mehr als spruchreife Rechtsfrage anzusehen, über
die aus prozessökonomischen Gründen mitentschieden werden könnte.
Zum Subeventualantrag ist anzumerken, dass sich das nachgelagerte Pri-
oritätsdatum auch nicht dadurch vermeiden lässt, indem Waren, die aus-
serhalb des Streitgegenstandes liegen, erstmals in einem laufenden Be-
schwerdeverfahren zusammen mit einem Rückweisungsantrag an die Vor-
instanz geltend gemacht werden.
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8.3 Auf das Eventual- und Subeventualbegehren ist nach dem Gesagten
nicht einzutreten.
9.
9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerde-
führerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
9.2 Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Ver-
mögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem
Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach
Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orien-
tieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert
zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– anzunehmen ist (BGE 133 III 490
E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das
vorliegende Verfahren auszugehen. Die daher auf Fr. 3'000.– festzuset-
zenden Gerichtskosten sind angesichts des Verfahrensausgangs der Be-
schwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr einbezahlte Kostenvorschuss
in derselben Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.
9.3 Eine Parteientschädigung ist weder der unterliegenden Beschwerde-
führerin noch der Vorinstanz zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG, Art. 7
Abs. 1 und 3 VGKE).
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