Decision ID: 749bf3c1-cb24-46df-b025-974585fc1436
Year: 2019
Language: de
Court: ZH_HG
Chamber: ZH_HG_001
Canton: ZH
Region: Zürich
Law Area: civil_law

betreffend Vermögensübertragung, Übertragung von Marken- und Designrechten, Markenrecht, Namensrecht und Unlauterer Wettbewerb
- 2 -
Ursprüngliches Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2 ff.)
1. Das Handelsregisteramt des Kantons Schwyz sei anzuweisen, die
Vermögensübertragung gemäss dem zwischen den Parteien
abgeschlossenen Unternehmenskaufvertrag vom 15. Mai 2017 im
Handelsregister einzutragen.
2. a) Es sei festzustellen, dass die Klägerin mit beidseitiger Unterzeichnung des
Unternehmenskaufvertrags vom 15. Mai 2017 lnhaberin der folgenden
Marken- und Designrechte geworden ist:
Marken:
EUTM ... A1._
DE ... A._ ((fig.))
DE ... A2._
DE ... A3._
DE ... A4._
DE ... A5._
DE ... A4._ ((fig.))
DE ... A6._
DE ... A7._ ((fig.))
DE ... A._
DE ... A4._
DE ... A8._
DE ... A9._
EUTM ... B1._
- 3 -
EUTM ... A10._ (fig.)
EUTM ... A11._ (fig.)
EUTM ... A12._
EUTM ... A13._
IR ... ((fig.))
IR ... A14._
IR ... A._
IR ... A._ (fig.)
IR ... A10._
DE ... ((fig.))
DE ... A._
DE ... A14._
CN ... A._
CN ... ... [chinesche Zeichen]
ID... A10._
ID... A10._
ID... A10._
ID... A10._
Designs:
DM/...
DM/...
EU ...
- 4 -
EU ... to ...
EU ...
EU ...
EU ...
EU ...
EU ...
EU ...
EU ...
EU ...
EU ...
EU ...
EU ...
EU ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
- 5 -
DE ...
DE ...
DE ...
CN ... ... [chinesische Zeichen]
USD...
USD...
USD...
USD...
USD...
b) Eventualiter sei der Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung zu verpflichten, innert 10 Tagen nach
Eintritt der Rechtskraft des Urteils
i) folgende Marken- und Designrechte auf die Klägerin zu übertragen:
Marken:
EUTM ... B1._
EUTM ... A10._ (fig.)
EUTM ... A11._ (fig.)
EUTM ... A12._
EUTM ... A13._
IR ... ((fig.))
IR ... A14._
IR ... A._
IR ... A._ (fig.)
- 6 -
IR ... A10._
DE ... ((fig.))
DE ... A._
DE ... A14._
ID... A10._
ID... A10._
ID... A10._
ID... A10._
CN ... A._
CN ... ... [chinesische Zeichen]
Designs:
DM/...
DM/...
EU ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
- 7 -
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
CN ... ... [chinesische Zeichen]
USD...
USD...
USD...
USD...
USD...
ii) dafür zu sorgen, dass die C._ Holding AG die folgenden
Markenrechte auf die Klägerin überträgt:
EUTM ... A1._
DE ... A._ ((fig.))
DE ... A2._
DE ... A3._
DE ... A4._
DE ... A5._ ((fig.))
DE ... A4._ ((fig.))
DE ... A6._
DE ... A7._ ((fig.))
DE ... A._
DE ... A4._
- 8 -
DE ... A8._
DE ... A9._
3. Der Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für
jeden Tag der Nichterfüllung zu verpflichten, innert 10 Tagen nach Eintritt der
Rechtskraft des Urteils - dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA),
- dem EU lntellectual Property Office (EUIPO),
- der World lntellectual Property Organization (WIPO),
- dem lndonesian Directorate General of lntellectual Property (DGIP),
- dem United States Patent and Trademark Office (USPTO) und
- dem State lntellectual Property Office of the Peoples Republic of China (SIPO)
unwiderruflich zu beantragen und durch die C._ Holding AG beantragen
zu lassen, die folgenden auf ihn persönlich und die folgenden auf die C._
Holding AG eingetragenen Marken- und Designrechte auf die Klägerin zu
übertragen, und den Vollzug dieser Verpflichtung der Klägerin innert 20
Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils schriftlich unter Beilage einer
Kopie der an die Ämter gerichteten Anträge zu bestätigen:
B._ ggü. DPMA:
Marken: DE ... ((fig.))
DE ... A._
DE ... A14._
Designs:
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
- 9 -
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
DE ...
B._ ggü. EUIPO Marken: EUTM ... B1._
EUTM ... A10._ (fig.)
EUTM ... A11._ (fig.)
EUTM ... A12._
EUTM ... A13._
Designs: EU ...
B._ ggü. WIPO Marken:
IR ... (fig.)
IR ... A14._
IR ... A._
IR ... A._ (fig.)
IR ... A10._
Designs: DM/...
- 10 -
DM/...
B._ ggü. DGIP Marken:
ID... A10._
ID... A10._
ID... A10._
ID... A10._
B._ ggü. USPTO Designs:
USD...
USD...
USD...
USD...
USD...
B._ ggü. SIPO Marken: CN ... A._
CN ... ... [chinesische Zeichen]
C._ Holding AG ggü. DPMA Marken:
DE ... A._
DE ... A2._
DE ... A3._
DE ... A4._
- 11 -
DE ... A5._
DE ... A4._ ((fig.))
DE ... A6._
DE ... A7._ ((fig.))
DE ... A._
DE ... A4._
DE ... A8._
DE ... A9._
C._ Holding AG ggü. EUIPO Marken:
EUTM ... A1._
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (letzteres zuzüglich Mehrwertsteuer) zu
Lasten des Beklagten.
- 12 -
Geändertes Rechtsbegehren: (act. 57 S. 2 ff.)
1. a) Es sei festzustellen, dass die Klägerin mit beidseitiger Unterzeichnung des
Unternehmenskaufvertrags vom 15. Mai 2017 lnhaberin der folgenden
Marken- und Designrechte geworden ist:
Marken:
EUTM ... B1._
EUTM ... A10._ (fig.)
EUTM ... A11._ (fig.)
EUTM ... A12._
EUTM ... A13._
IR ... ((fig.))
IR ... A14._
IR ... A._
IR ... A._ (fig.)
IR ... A10._
DE ... ((fig.))
DE ... A._
DE ... A14._
CN ... A._
CN ... ... [chinesische Zeichen]
ID... A10._
ID... A10._
ID... A10._
ID... A10._
Designs:
DM/...
- 13 -
DM/... EU ... EU ... to ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... CN ... ... [chinesische Zeichen] USD... USD... USD... USD... USD...
b) Eventualiter sei der Beklagte unter Androhung einer Ordnungsbusse von
CHF 1'000 für jeden Tag der Nichterfüllung zu verpflichten, innert 10
Tagen nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils folgende Marken- und
Designrechte auf die Klägerin zu übertragen:
Marken:
EUTM ... B1._ EUTM ... A10._ (fig.) EUTM ... A11._ (fig.)
- 14 -
EUTM ... A12._ EUTM ... A13._ IR ... ((fig.)) IR ... A14._ IR ... A._ IR ... A._ (fig.) IR ... A10._ DE ... ((fig.)) DE ... A._ DE ... A14._ ID... A10._ ID... A10._ ID... A10._ ID... A10._ CN ... A._ CN ... ... [chinesische Zeichen]
Designs:
DM/... DM/... EU ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... CN ... ... [chinesische Zeichen] USD... USD... USD... USD... USD...
2. Der Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 für jeden Tag
der Nichterfüllung zu verpflichten, bei Verweigerung der Umschreibung der Marken-
- 15 -
und Designrechte gemäss Ziff. 1 durch die zuständigen Registerbehörden innert 20
Tagen nach schriftlicher Aufforderung durch die Klägerin
- dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA),
- dem EU lntellectual Property Office (EUIPO),
- der World lntellectual Property Organization (WIPO),
- dem lndonesian Directorate General of lntellectual Property (DGIP),
- dem United States Patent and Trademark Office (USPTO) und
- dem State lntellectual Property Office of the Peoples Republic of China (SIPO)
unwiderruflich zu beantragen, die folgenden auf ihn eingetragenen Marken- und
Designrechte auf die Klägerin umzuschreiben, und den Vollzug dieser Verpflichtung
der Klägerin innert 20 Tagen nach Aufforderung schriftlich unter Beilage einer Kopie
der an die Ämter gerichteten Anträge zu bestätigen:
Gegenüber dem DPMA: Marken: DE ... ((fig.)) DE ... A._ DE ... A14._
Designs: DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ...
Gegenüber dem EUIPO Marken: EUTM ... B1._ EUTM ... A10._ (fig.) EUTM ... A11._ (fig.) EUTM ... A12._ EUTM ... A13._
Designs: EU ...
- 16 -
Gegenüber der WIPO Marken: IR ... (fig.) IR ... A14._ IR ... A._ IR ... A._ (fig.) IR ... A10._ Designs: DM/... DM/...
Gegenüber dem DGIP Marken: ID... A10._ ID... A10._ ID... A10._ ID... A10._
Gegenüber dem USPTO Designs: USD... USD... USD... USD... USD...
Gegenüber dem SIPO Marken: CN ... A._ CN ... ... [chinesische Zeichen]
3. Es sei dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB im
Zuwiderhandlungsfall zu verbieten, das Zeichen "A._" zu benutzen, insbesondere
auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr.
4. Es sei dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB zu
verbieten, gegenüber Medien sowie Kunden oder potentiellen Abnehmern der Klägerin
zu behaupten, die Rechte an der Marke "A._" befänden sich noch in seinem
Eigentum.
5. Es sei dem Beklagten unter Androhung der Bestrafung gemäss Art. 292 StGB zu
verbieten, gegenüber Medien sowie Kunden oder potentiellen Abnehmern der Klägerin
auf das beim Friedensrichteramt D._ eingereichte Schlichtungsbegehren vom
- 17 -
4. August 2017 hinzuweisen sowie den Eindruck zu vermitteln, die A._ AG sei aufgelöst oder ihre Auflösung stehe unmittelbar bevor.
6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (Letzteres zuzüglich Mehrwertsteuer) zu
Lasten des Beklagten.
Inhaltsverzeichnis:
Sachverhalt und Verfahren ............................................................................................ 18
A. Sachverhaltsübersicht ............................................................................................... 18
a. Parteien und ihre Stellung ................................................................................ 18 b. Prozessgegenstand .......................................................................................... 18
B. Prozessverlauf .......................................................................................................... 18
Erwägungen .................................................................................................................... 21
1. Formelles .................................................................................................................. 21
1.1. Zuständigkeit .................................................................................................... 21 1.1.1. Übertragung der Marken- und Designrechte ...................................................... 21 1.1.2. Unerlaubte Handlungen ...................................................................................... 21 1.2. Prozessuale Grundsätze .................................................................................. 22 1.3. Rückzug ............................................................................................................ 23 1.4. Klageänderung ................................................................................................. 23 1.5. Feststellungsklage ............................................................................................ 24
2. Anwendbares Recht .................................................................................................. 25 2.1. Vertragliche Übertragung von Immaterialgüterrechten ..................................... 25 2.2. Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Schreiben des Beklagten vom
10. August 2017 ............................................................................................... 26 3. Unbestrittener Sachverhalt ....................................................................................... 28 4. Würdigung ................................................................................................................. 28
4.1. Zustandekommen des Vertrags ....................................................................... 28 4.2. Verletzung der Bestimmungen des FusG ......................................................... 31 4.3. Aktivlegitimation ................................................................................................ 32 4.4. Anfechtung des Vertrags wegen Willensmangel .............................................. 33 4.5. Fazit .................................................................................................................. 37
5. Registerrechtlicher Vollzug ....................................................................................... 37 6. Unlauteres Verhalten (Rechtsbegehren Ziff. 3 bis 5) ................................................ 39
6.1. Unbestrittener Sachverhalt ............................................................................... 39 6.2. Rechtliches ....................................................................................................... 39
7. Kosten- und Entschädigungsfolgen .......................................................................... 40 7.1. Gerichtskosten .................................................................................................. 40 7.2. Parteientschädigung ......................................................................................... 41
Urteilsdispositiv .............................................................................................................. 42
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Sachverhalt und Verfahren
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Die Klägerin ist eine in D._/ZG domizilierte Aktiengesellschaft, die am
tt.mm.2017 gegründet wurde. Beim Beklagten handelt es sich um eine natürliche
Person mit Wohnsitz in E._/ZH. Der Beklagte führt unter der Firma "B._"
(vormals: Agentur B._) ein Einzelunternehmen, das im Handelsregister
eingetragen ist (act. 1 Rz. 3).
b. Prozessgegenstand
Die Klägerin klagt auf Feststellung, dass die Marken- und Designrechte mit
Vertrag vom 15. Mai 2017 auf sie übergegangen seien und verlangt vom
Beklagten die registerrechtliche Umschreibung dieser Rechte. Der Beklagte
schliesst auf Abweisung der Klage, da der Vertrag nicht bzw. nicht gültig zustande
gekommen sei. Im Weiteren wirft die Klägerin dem Beklagten diverse unlautere
Verhaltensweisen vor.
B. Prozessverlauf
Am 21. Juli 2017 überbrachte die Klägerin hierorts die Klage und beantragte
gleichzeitig den Erlass vorsorglicher Massnahmen, zunächst ohne Anhörung der
Gegenpartei (act. 1). Mit Verfügung vom 24. Juli 2017 wurde das Begehren
superprovisorisch teilweise gutgeheissen, soweit es um Rechte ging, die im
jeweiligen Register auf den Namen des Beklagten lauteten. Im Übrigen (Rechte
der C._ Holding AG) wurde das Begehren abgewiesen. Gleichzeitig wurde
der Klägerin Frist zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses von
CHF 20'000.– und dem Beklagten zur Beantwortung des Massnahmebegehrens
angesetzt (act. 4). Am 14. August 2017 reichte der Beklagte die
Massnahmeantwort ein (act. 8). Gleichentags teilte die Klägerin mit, dass der
Beklagte zusammen mit weiteren Beteiligten eine Auflösungsklage gegen die
Klägerin eingereicht habe (act. 10). Mit Eingabe vom 23. August 2017 setzte die
Klägerin das Gericht darüber in Kenntnis, dass sie gegen den Beklagten in
- 19 -
Deutschland eine einstweilige Verfügung erwirkt habe (act. 14). Mit Beschluss
vom 29. August 2017 wurde das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen
teilweise gutgeheissen (soweit die Rechte auf den Beklagten lauteten) und im
Übrigen (C._ Holding AG) abgewiesen (act. 16).
Am 5. September 2017 überbrachte die Klägerin eine mit "Erweiterung der Klage
vom 21. Juli 2017 und neues Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen"
bezeichnete Eingabe, die sich auch gegen die F._ Sagl richtete. Darin
erweiterte sie die Klage um Rechtsbegehren Ziff. 4 bis 8 und ersuchte um
superprovisorische Anordnung der vorsorglichen Massnahmen (act. 19). Mit
Verfügung vom 6. September 2017 wurde auf das Massnahmebegehren in Bezug
auf F._ Sagl ("Beklagte 2") nicht eingetreten und das Massnahmebegehren
im Übrigen einstweilen gutgeheissen. Dem Beklagten wurde Frist zur
Beantwortung des Massnahmebegehrens und der Klägerin zur Leistung eines
weiteren Vorschusses von CHF 9'000.– angesetzt (act. 21). Die Stellungnahme
des Beklagten datiert vom 25. September 2017 (act. 25). Mit Verfügung vom
27. September 2017 wurde der Klägerin die Stellungnahme zugestellt mit dem
Hinweis, dass sie bis zum 9. Oktober 2017 dazu Stellung nehmen könne (act. 27).
Am 9. Oktober 2017 reichte die Klägerin eine Stellungnahme zur Gesuchsantwort
ein (act. 29). Am 17. Oktober 2017 ging die Stellungnahme des Beklagten ein
(act. 32). Mit Beschluss vom 7. November 2017 wurde auf die Klage in Bezug auf
die F._ Sagl ("Beklagte 2") nicht eingetreten, die mit Beschluss vom
29. August 2017 (act. 16) angeordneten vorsorglichen Massnahmen nicht
aufgehoben und das mit der "Klageerweiterung" erweiterte vorsorgliche
Massnahmebegehren im Übrigen gutgeheissen. Gleichzeitig wurde dem
Beklagten Frist zur Beantwortung der Klage angesetzt (act. 34).
Am 5. Dezember 2017 teilte der Vertreter des Beklagten mit, dass sein Mandat
erloschen sei (act. 36). Am 26. Januar 2018 beantragte der Beklagte eine
Fristverlängerung zur Erstattung der Klageantwort (act. 37). Mit Verfügung vom
29. Januar 2018 wurde dem Beklagten eine einmalige, kurze Nachfrist bis zum
19. Februar 2018 angesetzt, um eine Klageantwort einzureichen (act. 38). Am
16. Februar 2018 erstattete der Beklagte die Klageantwort (act. 43). Am 13. April
- 20 -
2018 ging eine klägerische Eingabe ein (act. 50). Am 18. April 2018 fand eine
Vergleichsverhandlung statt, anlässlich welcher keine Einigung erzielt werden
konnte. In der Folge wurde der Prozess für weitere Vergleichsgespräche informell
bis zum 16. Mai 2018 sistiert (Prot. S. 19 f.).
Mit Verfügung vom 30. Mai 2018 wurde das Verfahren wieder aufgenommen, der
Vereinigungsantrag der Klägerin mit dem inzwischen gegen die C._ Holding
AG anhängig gemachten Prozess (vgl. act. 54, Proz. Nr. HG170195)
abgewiesen, ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet und der Klägerin Frist zur
Erstattung der Replik angesetzt (act. 55). Am 2. Juli 2018 reichte die Klägerin die
Replik ein (act. 57). Mit Verfügung vom 6. Juli 2018 wurde dem Beklagten Frist
zur Erstattung der Duplik angesetzt (act. 59), die am 12. Oktober 2018 hierorts
einging (act. 61).
Mit Verfügung vom 8. Juli 2019 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu
erklären, ob sie auf Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung verzichten
(act. 65). Mit Eingabe vom 13. August 2019 verlangte der Beklagte die
Durchführung einer Hauptverhandlung (act. 68). Am 24. Oktober 2019 fand die
Hauptverhandlung statt, anlässlich welcher beide Parteien Noven vorbrachten
(Prot. S. 28 ff.). Die Klägerin führte neu unter Hinweis auf das Schreiben von RA
Dr. Y2._ aus, dass sich der Beklagte auf die im Vertrag vorgesehene
Schadloshaltung berufen habe, womit der die Argumentation der
Unverbindlichkeit des Vertrags nicht länger aufrecht halten könne (act. 72 Rz. 38;
act. 73). Die neuen Behauptungen gestützt auf das neue Beweismittel, das nach
Aktenschluss und kurz vor der Hauptverhandlung entstanden ist, erfüllen die an
Noven gestellten Voraussetzungen. Die neuen Behauptungen und das offerierte
Beweismittel können im vorliegenden Verfahren berücksichtigt werden. Ob das
vom Beklagten vorgebrachte Novum (Zeugenprotokoll) als Beweismittel für die
Behauptung, dass G._ Zahlungen von Produzenten verlangt habe, die
prozessualen Erfordernisse im Zusammenhang mit Noven erfüllt, kann offen
gelassen werden, da die Frage, ob Zahlungen verlangt worden sind, wie zu
zeigen sein wird (vgl. Ziff. 4.4), für den Entscheid nicht ausschlaggebend ist. Das
Verfahren erweist sich als spruchreif, weshalb ein Urteil zu fällen ist.
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Erwägungen
1. Formelles
1.1. Zuständigkeit
1.1.1. Übertragung der Marken- und Designrechte
Die Parteien haben in Ziff. 10 des am 15. Mai 2017 abgeschlossenen
Unternehmenskaufvertrags eine Gerichtsstandsvereinbarung zugunsten der
Gerichte in Zürich abgeschlossen (act. 1 Rz. 4; act. 3/4). Beide Parteien haben
schweizerischen (Wohn-)Sitz. Es bestehen aber gewisse internationale Bezüge.
Im Unternehmensvertrag geht es u.a. um die Übertragung von Marken und
Designs, die ihren Schutz in anderen Ländern haben (Deutschland, USA,
Indonesien, China). Damit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Die
vorliegende Streitigkeit fällt nicht unter Art. 22 LugÜ (vgl. OFK – IPRG/LugÜ –
KREN KOSTKIEWICZ, N 39 f. zu Art. 22 LugÜ). Die Gerichtsstandsklausel erweist
sich gestützt auf Art. 23 LugÜ als zulässig. Zudem hat sich der Beklagte auf das
Verfahren eingelassen (vgl. Art. 24 LugÜ). Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich
aus Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO und Art. 6 Abs. 2 ZPO bzw. § 44 lit. a und b GOG, da
der Beklagte mit einem Einzelunternehmen im Handelsregister eingetragen ist
(hierzu auch BGE 142 III 96 E. 3). Das Handelsgericht des Kantons Zürich erweist
sich somit sowohl in örtlicher als auch in sachlicher Hinsicht zur Beurteilung der
vorliegenden Streitsache als zuständig.
1.1.2. Unerlaubte Handlungen
Die Klägerin richtet im Rahmen der Replik zusätzliche Vorwürfe an die Adresse
des Beklagten. So sei dem Beklagten zu verbieten, das Zeichen "A._" im
geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen, gegenüber Medien, Kunden oder
potenziellen Abnehmern der Klägerin zu behaupten, die Rechte an der Marke
"A._" befänden sich noch in seinem Eigentum bzw. die Klägerin sei aufgelöst
oder ihre Auflösung stehe unmittelbar bevor (act. 57 S. 6 f.). Sämtliche drei
Rechtsbegehren zielen auf das Schreiben des Beklagten vom 10. August 2017
ab, das gemäss Klägerin u.a. an die deutsche Geschäftspartnerin H._ GmbH
- 22 -
und das Schuhhaus I._ GmbH & Co. KG zugestellt worden sei. Sodann habe
die Klägerin bzw. J._ (Leiter des Deutschland-Geschäfts der Klägerin über
die A._ GmbH, ... [Ort]) einen Anruf vom Fachmagazin K._ erhalten,
was es mit den Gerüchten um die Auflösung der Klägerin auf sich habe. Der
Beklagte habe auch in Österreich und der Schweiz Abnehmer verunsichert
(act. 57 Rz. 57 ff.).
Die Vorwürfe sind grenzüberschreitender Natur. Damit liegt ein internationaler
Sachverhalt vor. Die vorliegende Streitigkeit fällt mangels
direktregisterrechtlichem Bezug nicht unter Art. 22 LugÜ (vgl. OFK – IPRG/LugÜ
– KREN KOSTKIEWICZ, N 39 f.). Der Beklagte hat sich auf das Verfahren i.S.v.
Art. 24 LugÜ eingelassen, was zulässig ist, weshalb sich weitere Ausführungen
zur internationalen örtlichen Zuständigkeit erübrigen. Die sachliche Zuständigkeit
des Handelsgerichts ergibt sich aus Art. 5 Abs. 1 lit. a und d ZPO.
1.2. Prozessuale Grundsätze
Der Beklagte verweist sowohl in der Klageantwort als auch in der Duplik auf die
Stellungnahme vom 25. September 2017 (act. 43 Rz. 2; act. 61 Rz. 7). Das
vorliegende Hauptsacheverfahren stellt ein eigenständiges Verfahren dar. Im
Rahmen des summarischen Massnahmenverfahrens ergangene Stellungnahmen
können nicht pauschal zum Bestandteil der Rechtsschriften im
Hauptsacheverfahren erklärt werden. Mit einer Stellungnahme im
Summarverfahren offerierte Beweismittel werden durch einen Pauschalverweis
nicht automatisch zu Beilagen der Klageantwort bzw. Duplik. Ausnahmen von
diesen Grundsätzen drängen sich nur insoweit auf, als konkret zwecks
Vermeidung von Wiederholungen auf einzelne Ausführungen Bezug genommen
wird. Diesfalls wäre gerade noch von genügenden Behauptungen auszugehen.
Darauf wird im Zusammenhang mit den einzelnen Behauptungen
zurückzukommen sein.
Der Beklagte führt in der Duplik im Rechtsbegehren neu Ziff. 3 "Rückabwicklung
des Kaufvertrags" und Ziff. 4 "Rückabwicklung der Markenübertragung" auf
(act. 61 S. 2). Aus der Begründung der Duplik ergibt sich, dass es sich dabei nicht
- 23 -
um eine formelle Widerklage des anwaltlich nicht vertretenen Beklagten handelt.
Die Erhebung einer Widerklage wäre ohnehin verspätet vorgebracht (vgl. Art. 224
ZPO). Im Übrigen wird darauf – soweit erforderlich – in der Begründung
zurückzukommen sein.
1.3. Rückzug
Die Klägerin hat Rechtsbegehren Ziff. 1 der Klage (wonach das
Handelsregisteramt des Kantons Schwyz anzuweisen sei, die
Vermögensübertragung im Handelsregister einzutragen; vgl. act. 1 Rz. S. 2
Ziff. 1) im Rahmen der Replik zurückgezogen (act. 57 Rz. 4). Demgemäss ist das
Verfahren in Bezug auf Ziff. 1 der Klage als durch Rückzug erledigt
abzuschreiben.
1.4. Klageänderung
Die Klägerin hat ihr Klagebegehren – wie gezeigt – mit der Replik um zusätzliche
Ansprüche (neue Ziffern 3, 4 und 5) erweitert (act. 57 Rz. 15 ff.). Gemäss Art. 227
ZPO ist eine Klageänderung zulässig, wenn der geänderte oder neue Anspruch
nach derselben Verfahrensart zu beurteilen ist und mit dem bisherigen Anspruch
in einem sachlichen Zusammenhang steht (lit. a) oder die Gegenpartei zustimmt
(lit. b). Die anwendbare Verfahrensart ist für jeden Anspruch separat zu ermitteln.
Liegt eine Klageerweiterung vor, so ist auf den Gesamtstreitwert abzustellen. Wird
nachträglich ein Hauptbegehren gestellt, das aus einem anderen Rechtsgrund
hergeleitet wird, liegt zugleich ein neuer prozessualer Anspruch im Recht (BSK –
DANIEL WILLISEGGER, N 25 und 38 zu Art. 227 ZPO; ERIC PAHUD, DIKE-Komm.-
ZPO, N 3 und 7 zu Art. 227 ZPO). Die Zustimmung der Gegenpartei kann auch
konkludent erfolgen (BK ZPO – LAURENT KILLIAS, N 41 zu Art. 227 ZPO; ERIC
PAHUD, DIKE-Komm.-ZPO, N 8 zu Art. 227 ZPO; KuKo ZPO – GEORG
NAEGELI/NADINE MAYHALL, N 32a zu Rz. 227 ZPO; a. M. BSK – DANIEL
WILLISEGGER, N 37 zu Art. 227 ZPO). Die prozessuale Zulässigkeit der
Klageänderung ist eine Prozessvoraussetzung (Kuko ZPO – GEORG
NAEGELI/NADINE MAYHALL, N 22 zu Art. 227 ZPO).
- 24 -
Die Klägerin äussert sich nicht zum Streitwert in Bezug auf die drei neu
vorgebrachten Rechtsbegehren, die sich auf einen anderen Rechtsgrund stützen
(UWG). Eine Bezifferung der einzelnen Begehren mit einem Streitwert von bis zu
CHF 30'000.– würde zur Unzuständigkeit des Handelsgerichts zufolge
Anwendung des vereinfachten Verfahrens führen (vgl. Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO). Es
erübrigt sich mit Blick auf die Prozessökonomie, die Klägerin zur Bezifferung ihrer
Rechtsbegehren anzuhalten, zumal sich aus der vorsorglichen Massnahme
hinsichtlich des ähnlich gelagerten und gegen einen Dritten geltend gemachten
Anspruchs ergibt, dass die Klägerin von einem klar CHF 30'000.– übersteigenden
Streitwert ausgeht (vgl. act. 19 Rz. 12), was nicht offensichtlich unrichtig
erscheint. Das Erfordernis der gleichen Verfahrensart ist daher gewahrt.
Eine explizite Zustimmung des Beklagten zur Klageänderung liegt nicht vor; es
wird aber auch nicht vorgebracht, dass die Klageänderung unzulässig sei. Da der
Beklagte explizit in der Duplik versichert, den geänderten Begehren
nachzukommen (vgl. act. 61), ist zumindest von einer konkludenten Zustimmung
zur Klageänderung auszugehen. Damit erübrigt es sich, zu prüfen, ob ein
sachlicher Zusammenhang zwischen der ursprünglichen Klage und den
geänderten Begehren besteht. Die Klageänderung erweist sich als zulässig.
1.5. Feststellungsklage
Die Klägerin erhebt in ihrem Hauptstandpunkt eine Feststellungsklage. Eine
solche ist nur zulässig, wenn ein Feststellungsinteresse gegeben ist. Dies setzt
voraus, dass eine Unsicherheit bezüglich dem Bestand und Inhalt eines Rechts
besteht, wenn das Fortbestehen der Unsicherheit unzumutbar und eine
Leistungs- oder Gestaltungsklage nicht möglich ist (BSK ZPO – MARC WEBER, N 9
zu Art. 88 ZPO).
Strittig ist, wem die Marken- und Designrechte zustehen. Der Beklagte bestreitet
auch in der Duplik weiterhin, dass die Klägerin Inhaberin der Rechte geworden ist.
Damit ist unerheblich, ob der Beklagte während hängigem Verfahren den Vertrag
durch Übertragung der Marken erfüllt hat, wie er vage und ohne Beweisofferten in
der Duplik behauptet (act. 61 Rz. 51). Das Vorliegen einer Unsicherheit ist folglich
- 25 -
zu bejahen. Der Beklagte hat zudem beim DPMA vorsorglich Widerspruch gegen
die Umschreibung der Marken- und Designrechte angemeldet, was der Klägerin
die Umschreibung der Rechte verunmöglicht, weshalb die vorherrschende
Ungewissheit für die Klägerin unzumutbar ist, zumal die Unsicherheit aus
geschäftlichen Gründen schnell beseitigt werden muss. Schliesslich stellt sich die
Klägerin auf den Standpunkt, bereits Eigentümerin der fraglichen Rechte zu sein,
womit keine Gestaltungs- oder Leistungsklage möglich ist. Das
Feststellungsinteresse ist entsprechend zu bejahen.
2. Anwendbares Recht
2.1. Vertragliche Übertragung von Immaterialgüterrechten
Gemäss Art. 110 IPRG unterstehen Immaterialgüterrechte dem Recht des
Staates, für die der Schutz beansprucht wird. Für Ansprüche aus Verletzung von
Immaterialgüterrechten können die Parteien nach Eintritt des schädigenden
Ereignisses vereinbaren, dass das Recht am Gerichtsort zur Anwendung gelangt
(Art. 110 Abs. 2 IPRG). Ansonsten ist eine Rechtswahl unzulässig. Art. 110 Abs. 3
IPRG verweist hinsichtlich Verträgen über Immaterialgüterrechte auf das
Vertragsstatut. Art. 122 Abs. 2 IPRG sieht vor, dass in Verträgen über
Immaterialgüterrechte eine Rechtswahl getroffen werden kann. Die Klägerin hält
dafür, dass vorliegend daher das Vertragsstatut – und demnach schweizerisches
Recht – das Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft beherrsche (act. 57 Rz. 75).
Die Vertragsparteien haben vorliegend die Anwendung des schweizerischen
Rechts vereinbart (act. 3/4 Ziff. 10). Eine solche Rechtswahl ist zulässig, wenn
sowohl das Verpflichtungs- als auch das Verfügungsgeschäft dem Vertragsstatut
zugeordnet werden. In der Lehre ist umstritten, für welche Bereiche das
Immaterialgüterstatut und für welche das Vertragsstatut zur Anwendung kommt.
Während ein Teil der Lehre dem Vertragsstatut das Verpflichtungsgeschäft
unterstellt und auf das Verfügungsgeschäft das Immaterialgüterstatut anwendet
(etwa GION JEGHER/DAVID VASELLA, in: HONSELL/VOGT/SCHNYDER/BERTI [Hrsg.],
Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3. Aufl., Basel 2013, N 11 ff. zu
Art. 122 IPRG), postulieren andere Kommentatoren die Rechtsanwendung gerade
- 26 -
umgekehrt (etwa MANUEL BIGLER, in: DAVID/FRICK [Hrsg.], Basler Kommentar
Markenschutzgesetz Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, N 22 zu Art. 17
MSchG). Vertreter der Einheitstheorie unterstellen im inter-partes-Verhältnis
sowohl das Verpflichtungs- als auch das Verfügungsgeschäft dem Vertragsstatut
(FRANK VISCHER/NICOLAS MOSIMANN, in: Markus Müller-Chen/Corinne Widmer
Lüchinger, 3. Aufl., Zürich 2018, N 13 zu Art. 122 IPRG).
Mit Blick auf Art. 110 Abs. 3 i.V.m. Art. 122 Abs. 2 IPRG erweist sich unter
Berücksichtigung der vorerwähnten Lehrmeinungen die von den Parteien
getroffene Rechtswahl zugunsten des Schweizerischen Rechts hinsichtlich des
Verpflichtungsgeschäfts als zulässig. Welches Recht auf das Verfügungsgeschäft
(den Übertragungsakt) anwendbar ist, kann vorliegend offen bleiben, zumal ein
schriftlicher Vertrag sowohl im schweizerischen als auch in den anderen
Rechtsordnungen die Formvorschriften erfüllt (Deutschland: BIGLER, a.a.O., N 17
zu Art. 17 MSchG; FRANZ HACKER, in: STRÖBELE/HACKER/THIERING [Hrsg.],
Markengesetz Kommentar, 12. Aufl., Köln 2018, N 12 ff. zu § 27 MarkenG;
Vereinigte Staaten von Amerika: U.S. Patent Law, 35 U.S.C. § 171 und 261 (2);
Volksrepublik China: Trademark Law of the People's Republic of China, Chapter
IV Assignment, Art. 42; Indonesien: Law No. 15 of August 1, 2001, regarding
Marks, Chapter V, Transfer of rights of a registered mark, Art. 40 (1) d.).
2.2. Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Schreiben des Beklagten vom
10. August 2017
Gemäss klägerischer Darstellung habe der Beklagte ein Schreiben vom
10. August 2017 an deutsche, österreichische sowie schweizerische Kunden
versandt, worin er die Bezeichnung A._ auf seinem Geschäftspapier
verwendet und behauptet habe, die Rechte an A._ seien nie übertragen und
die Klägerin aufgelöst worden (act. 57 Rz. 57, 63 66 f. und 90 act. 58/17 und 28;
act. 58/23). Sodann habe sich die deutsche Fachzeitschrift K._ bei A._
GmbH, ... gemeldet und nachgefragt, was es mit der Auflösung der A._ AG
auf sich habe (act. 57 Rz. 64). Die Klägerin macht im Zusammenhang mit diesem
Schreiben vom 10. August 2017 diverse Ansprüche gegen den Beklagten geltend
(Markenrechtsverletzung, unlauteres Verhalten, Namensanmassung sowie
- 27 -
Vertragsverletzung [act. 57 Rz. 85 ff.]), die teilweise internationale Bezugspunkte
aufweisen. In Bezug auf sämtliche Verhaltensweisen wirft die Klägerin dem
Beklagten unlauteres Verhalten vor (act. 57 Rz. 89, 99 und 111), weshalb die
Anknüpfung des anwendbaren Rechts an das Lauterkeitsstatut zu prüfen ist.
Beide Parteien haben (Wohn-)Sitz in der Schweiz. Die unlauteren Handlungen
fanden in diversen Ländern statt. Der für die Anwendung von Art. 136 IPRG
notwendige internationale Sachverhalt liegt insbesondere dann vor, wenn die
behaupteten unlauteren Handlungen oder ihre Auswirkungen primär einen
ausländischen Markt betreffen. Im Zweifel ist Internationalität zu bejahen (ZK –
FRANK VISCHER/TARKAN GÖKSU, N 2 zu Art. 136 IPRG). So ist auch hier zu
verfahren. Gemäss Art. 136 Abs. 1 IPRG unterstehen Ansprüche aus unlauterem
Wettbewerb dem Recht des Staates, auf dessen Markt die unlautere Handlung
ihre Wirkung entfaltet. Das Marktauswirkungsprinzip bringt es mit sich, dass das
schweizerische UWG, dessen räumliche Geltung sich grundsätzlich auf die
Schweiz beschränkt (Territorialitätsprinzip), auch auf unlautere Handlungen, die
im Ausland verübt wurden, anwendbar ist, sofern die Wirkungen dieser
Handlungen in der Schweiz eintreten bzw. geeignet sind, um tatsächlich
Auswirkungen in der Schweiz eintreten zu lassen (Urteil des Bundesgerichts
[4A_616/2009] vom 11. Mai 2010, E. 7.1; OFK – IPRG/LugÜ – KREN KOSTKIEWICZ,
N 1 ff. zu Art. 136 IPRG). Wird durch eine unerlaubte Handlung ein zwischen
Schädiger und Geschädigtem bestehendes Rechtsverhältnis verletzt, so
unterstehen Ansprüche aus unerlaubter Handlung dem Recht, dem das
vorbestehende Rechtsverhältnis unterstellt ist (Art. 133 Abs. 3 IPRG).
Unbeachtlich ist eine allfällige Ungültigkeit des vorbestehenden
Rechtsverhältnisses. Durch das deliktische Verhalten muss zugleich eine Pflicht
verletzt werden, die sich aus dem betreffenden Rechtsverhältnis ergibt (BSK –
ROBERT UMRBICHT/RODRIGO RODRIGUEZ/MELANIE KRÜSI, N 2 und 5 zu Art. 133
IPRG). Es muss ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen dem Vertrag und
der schädigenden Handlung bestehen (CHK – A. BUHR/S. GABRIEL/D.SCHRAMM,
N 19 zu Art. 136 IPRG). Die Deliktsbegehung bei Gelegenheit ohne Verletzung
des Rechtsverhältnisses reicht nicht aus (CHK – A. BUHR/S. GABRIEL/D.SCHRAMM,
N 13 zu Art. 133 IPRG).
- 28 -
Rechtsbegehren Ziff. 3 (Verwendung des Zeichens im Briefkopf) sowie Ziff. 4
(Behauptung, die Rechte seien nicht übertragen worden) stehen in engem
Zusammenhang mit dem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag.
Folglich kommt das Vertragsstatut zur Anwendung. Wie gezeigt, führt dies zufolge
Rechtswahl zur Anwendung des schweizerischen Lauterkeitsrechts. Dem in Ziff. 5
dem Beklagten vorgeworfenen Verhalten (Behauptung, dass die Klägerin
aufgelöst sei) fehlt es am notwendigen Zusammenhang zum Vertragsverhältnis,
weshalb die Anknüpfung nach dem Lauterkeitsstatut zu erfolgen hat (Art. 136
IPRG). Da sich das Verhalten in der Schweiz auswirkt, kommt schweizerisches
Lauterkeitsrecht zur Anwendung.
3. Unbestrittener Sachverhalt
Mit öffentlich beurkundetem Vertrag vom 15. Mai 2017 haben die Parteien die
Übertragung verschiedener – im Vertrag genau definierter – Aktiven und Passiven
des Geschäftsbetriebs des Beklagten auf die Klägerin vereinbart (act. 1 Rz. 13;
act. 3/4). Gemäss Ziff. 3 des Vertrags übertrug der Beklagte, sowohl für sich
selber als auch für die von ihm als Alleinaktionär kontrollierte C._ Holding
sämtliche Marken- und Designrechte an die Klägerin (act. 1 Rz. 14).
4. Würdigung
4.1. Zustandekommen des Vertrags
Der Beklagte macht einen Dissens geltend und verweist zur Begründung auf
S. 17 ff. der im Rahmen des vorsorglichen Massnahmeverfahrens ergangenen
Stellungnahme (act. 43). Es wurde bereits ausgeführt, dass Pauschalverweise
unzulässig sind (vgl. Ziff. 1.2.). Soweit konkrete Verweise erfolgen, sind diese als
genügend behauptet dennoch zu berücksichtigen. Der Beklagte sieht einen
Dissens im Wesentlichen darin, dass im schlussendlich abgeschlossenen Vertrag
im Gegensatz zu den Vertragsentwürfen keine uneingeschränkte Übernahme
sämtlicher Verpflichtungen der Einzelunternehmung sowie keine Einräumung
einer Beratertätigkeit vorgesehen sei (act. 43 Rz. 4 i.V.m. act. 25 Rz. 87).
- 29 -
Die Klägerin sieht im unterzeichneten Vertrag demgegenüber das Ergebnis von
Vertragsverhandlungen, bei dem es üblich sei, dass von Maximalpositionen
abgewichen werde. Es treffe auch nicht zu, dass der Beklagte zu etwas gedrängt
worden sei. Zudem sei der damalige Rechtsanwalt des Beklagten, RA Dr.
Y2._, noch eine Woche vor Vertragsabschluss involviert gewesen, sei doch
am 8. Mai 2017 eine E-Mail an ihn gegangen, der eine Vertragsversion angefügt
worden sei (act. 57 Rz. 38).
Die an RA Dr. Y2._ versandte Vertragsversion trägt die Bezeichnung
"Anlage mit Unternehmenskaufvertrag B._ 28.04. Nachmittag.docx"
(act. 58/19). Der Beklagte bezeichnet diese Version vom 28. April 2017 als letzte
Aktualisierung des Vertrags und reicht eine Gegenüberstellung zwischen dieser
Version und der schliesslich unterzeichneten Version ein (act. 61 Zu Rz. 37 - 39).
Diese Versionen sind, wie act. 62/03 entnommen werden kann, nicht vollkommen
identisch. Während in der Version vom 28. April 2017 noch von der Übernahme
sämtlicher Aktiven- und Passiven sowie Rechten und Pflichten die Rede war,
wurde dies im letztlich abgeschlossenen Vertrag auf die im jeweiligen Anhang
aufgeführten Positionen beschränkt. Eine Pflicht der Klägerin, den Beklagten als
Berater anzustellen, war indes schon in der Version vom 28. April 2017 nicht
enthalten (act. 62/03 S. 2 und S. 5). Ein Dissens kann aber nicht bereits deshalb
angenommen werden, weil das letzte elektronisch zugestellte Dokument nicht mit
dem beim Notar unterzeichneten Vertrag übereinstimmt. Es liegt im Wesen von
Vertragsverhandlungen, dass von einzelnen (Maximal-)Positionen abgewichen
wird, damit letztlich eine Einigung erzielt werden kann. Ob nun der Beklagte bis
zum Ende anwaltlich vertreten war oder nicht, ist für die Frage eines
Vertragsabschlusses daher nicht entscheidend, da der Beklagte den Vertrag am
15. Mai 2017 (act. 3/4) unstrittig unterzeichnete. Dies wurde gar von einer
Urkundsperson bezeugt. Einer solchen öffentlichen Urkunde i.S.v. Art. 179 ZPO
kommt volle Beweiskraft zu. In dieser Urkunde hält der Notar fest, dass dieser
Vertrag samt Anlagen den Parteien vorgelesen worden sei, ihrem Willen
entspreche und in Gegenwart von ihm von den Parteien unterzeichnet worden sei
(act. 3/4 S. 7). Dass die Urkunde den Parteien vorgelesen worden ist, stellt auch
der Beklagte nicht in Abrede, bestreitet er doch lediglich, dass in der Urkunde
- 30 -
vermerkt sei, dass die Parteien den Vertrag nochmals durchgelesen hätten (act.
61 Zu Rz. 44). Selbst wenn der Beklagte keine Kenntnis vom Vertragsinhalt
gehabt hätte, so würde dies nichts am Zustandekommen des Vertrags ändern, da
ein Vertrag auf der Basis der Vertrauenstheorie mit dem Inhalt der Urkunde
zustande kommt (BGE 64 II 355 E. 2). Hinzu kommt, dass RA Dr. Y2._ auf
Anfrage der Klägerin mit E-Mail vom 22. Mai 2017 bestätigte, dass er die
Übertragung der Marken vornehmen werde (act. 1 Rz. 19; act. 3/5 und 3/6), er
also auch nach der Vertragsunterzeichnung involviert war.
Der Beklagte macht schliesslich geltend, der Vertrag sei nachträglich abgeändert
bzw. manipuliert worden (act. 61 Zu Rz. 28 und 29), sei doch die Inventarliste als
einziges Dokument von ihm nicht paraphiert und somit vermutungsweise
nachträglich eingefügt bzw. mit der paraphierten Bilanz ausgetauscht worden
(act. 43 Rz. 5; act. 61 Zu Rz. 41). Es ist für die Verbindlichkeit des Vertrags nicht
erforderlich, dass sämtliche Beilagen mit einem Kürzel versehen werden, dies
dient einzig Beweiszwecken. Aus dem im Recht liegenden Vertrag inkl. Beilagen
geht hervor, dass auf das Inventar Büro L._ im Vertragstext explizit als
Anhang 1 Bezug genommen wird (act. 3/4 Ziff. 6). Zudem trifft die Behauptung
des Beklagten, es handle sich um das einzige nicht paraphierte Dokument, nicht
zu, sind doch auch die Kundenliste und der Kaufvertrag nicht paraphiert. Sodann
hat der Beklagte sein Vertragsexemplar inkl. richtiger, d.h. nicht ausgetauschter
Anhänge, nicht eingereicht. Damit fehlt es an einer ausreichend begründeten
Bestreitung der Echtheit des strittigen Anhangs (Art. 178 ZPO).
Änderungen/Manipulationen des Vertragstexts selber werden nicht behauptet. Die
offerierte Befragung von RA Dr. Y2._ (act. 61 Zu Rz. 37-39) wäre zudem
ohnehin nicht zum Beweis geeignet, da RA Dr. Y2._ anlässlich der
Vertragsunterzeichnung nicht anwesend war. Damit hat der Beklagte die von ihm
unterzeichnete Erklärung mit dem vertraglich festgehaltenen Inhalt abgegeben.
Hinsichtlich des Beratervertrags wich das schliesslich unterzeichnete Exemplar
nicht von der Version, die der Beklagte mit "letzte Aktualisierung des Vertrags"
bezeichnet, ab. Es erübrigen sich somit diesbezüglich weitere Ausführungen. Es
liegt kein Dissens vor. Der Vertrag ist zustande gekommen.
- 31 -
4.2. Verletzung der Bestimmungen des FusG
Die Klägerin führt aus, dass mit dem Unternehmenskaufvertrag vom 15. Mai 2017
eine Vermögensübertragung i.S.v. Art. 69 FusG beabsichtigt gewesen sei, sowie
– davon unabhängig – in Ziff. 3 die Übertragung von Marken- und Designrechten
vom Beklagten und von der vom Beklagten kontrollierten C._ Holding AG auf
die Klägerin. Diesbezüglich sei das Verpflichtungs- mit dem Verfügungsgeschäft
zusammengefallen (act. 1 Rz. 47).
Der Beklagte äussert sich weder zum Standpunkt der Klägerin, dass Ziff. 3 eine
von der Vermögensübertragung separate Verpflichtung darstelle, noch dazu, dass
das Verpflichtungsgeschäft mit dem Verfügungsgeschäft zusammengefallen sei
(act. 43; act. 61). Selbst wenn man seinen Verweis auf die Stellungnahme im
Rahmen des vorsorglichen Massnahmeverfahrens berücksichtigen würde (act. 43
Rz. 4 i.V.m. S. 22 ff. von act. 25), wären darin keine diesbezüglichen
Ausführungen zu finden.
Ziff. 3 des Vertrags lautet wie folgt (act. 3/4 S. 4):
3.
Herr B._ sowie die von ihm als Alleinaktionär kontrollierte C._ Holding AG (CHE-
...) überträgt sämtliche Markenrechte und sonstigen Immaterialgüterrechte an der
Bezeichnung "A._" und sämtliche weiteren Markenrechte sowie sämtliche Designs
bezüglich der vertriebenen Modelle mit Unterzeichnung dieses Vertrags auf die A._ AG,
weiter werden sie vor den jeweiligen Markenämtern die entsprechenden Erklärungen für die
Übertragungen abgeben. Die Marken und die Designrechte ergeben sich aus dem
beigefügten Anhang 3 + 3A."
Der Beklagte macht keine eigenen Ausführungen dazu, wie er Ziff. 3 im Gefüge
des gesamten Vertrags verstanden haben will. Insbesondere stellt er keine
Behauptungen auf, inwiefern er davon ausgegangen sei, dass die Rechte erst
zusammen mit der Vermögensübertragung übertragen werden sollten.
Demgegenüber hat die unwidersprochen gebliebene Auslegung der Klägerin
einiges für sich: Einerseits spricht bereits der Wortlaut ("überträgt") dafür, dass es
sich um das Verfügungsgeschäft handelt und die Übertragung nicht von der
- 32 -
Vermögensübertragung bzw. dem Eintrag ins Handelsregister abhängig gemacht
werden sollte. Andererseits ergibt sich aus Ziff. 3, dass der Beklagte nicht bloss
seine Rechte, sondern auch Rechte einer anderen Gesellschaft (der C._
Holding AG) überträgt. Dabei handelt es sich um eine Dritte, die zwangsläufig
nicht Teil einer Vermögensübertragung einzelner Vermögenswerte der
Einzelunternehmung sein kann. Anhaltspunkte dafür, dass der Rechteübergang
zwischen dem Beklagten und der Klägerin einerseits und der C._ Holding AG
und der Klägerin andererseits differenziert hätten ablaufen sollen, bestehen nicht.
Es finden sich in Ziff. 3 auch keine Verweise auf andere Bestimmungen des
Vermögensübertragungsvertrags. Es handelt sich folglich bei Ziff. 3 um ein von
der (partiellen) Vermögensübertragung separates Verpflichtungs- und
Verfügungsgeschäft.
Damit kann offen bleiben, ob der Vermögensübertragungsvertrag Bestimmungen
des Fusionsgesetzes verletzt. Die fehlende Eintragung des Vertrags i.S.v. Art. 73
Abs. 2 FusG steht jedenfalls einer formell unabhängigen Übertragung von
Marken- und Designrechten nicht entgegen. Ohnehin wäre eine Nichtigkeit im
Sinne des Fusionsgesetzes nicht leichthin anzunehmen, sofern die wesentlichen
Vertragspunkte wie Identität der Parteien und Inventar mit Aktiven und Passiven
vorhanden sind (CHK – U. HENGARTNER, N 10 zu Art. 71 FusG), was vorliegend
der Fall ist.
4.3. Aktivlegitimation
Der Beklagte macht geltend, dass Ziff. 3 des Vertrags nicht schlüssig und
nachvollziehbar sei, da auf Anhang 3 + 3A verwiesen werde, der jedoch auf
Beilage 2 verweise. Dort sei nicht die Klägerin, sondern eine natürliche Person als
Käuferin der Rechte aufgeführt. Folglich fehle es der Klägerin an der
Aktivlegitimation (act. 43 Rz. 7). Die Klägerin streitet nicht ab, dass Beilage 2
G._ als Käufer aufführt. Massgebend sei jedoch der Wortlaut von Ziff. 3 des
Vertrags, worin sie als Käuferin aufgeführt sei. Beilage 2 habe nur den Zweck
gehabt, die von G._ persönlich definierten Verpflichtungen zu definieren
(act. 57 Rz. 118).
- 33 -
Es trifft zu, dass es zwei Dokumente gibt, die sich teilweise scheinbar
widersprechen. Nicht zutreffend ist jedoch, dass Anhang 3 + 3A auf Anhang 2
verweisen. In Ziff. 3 der mit "Unternehmenskaufvertrag" bezeichneten
Vereinbarung zwischen den Parteien steht, dass die Klägerin die
streitgegenständlichen Rechte erhalten soll (act. 3/4 Ziff. 3). Im Kaufvertrag, der
als Anhang 2 zu vorgenanntem "Unternehmenskaufvertrag" bezeichnet ist (und
zeitlich vor dem "Unternehmenskaufvertrag" unterzeichnet worden ist, nämlich am
12./13.5.2017 (act. 3/5), wird als Käufer demgegenüber der Geschäftsführer der
Klägerin, G._ persönlich, genannt. Beim Kaufvertrag gemäss Anhang 2
handelt es sich um ein Verpflichtungsgeschäft. Der zwei Tage später
abgeschlossene Vertrag vom 15. Mai 2017 enthält demgegenüber – wie gezeigt –
sowohl ein Verpflichtungs- als auch ein Verfügungsgeschäft, diesmal mit der
Klägerin als Vertragspartei. Die zeitlich jüngere Verpflichtung, die in Ziff. 3 des
Vertrags vom 15. Mai 2017 enthalten ist, berechtigt die Klägerin an den Marken-
und Designrechten. Damit ist die Aktivlegitimation der Klägerin zu bejahen.
4.4. Anfechtung des Vertrags wegen Willensmangel
Der Beklagte macht geltend, G._ habe als einziger Verwaltungsrat der
Klägerin und früherer Generalbevollmächtigter der Einzelunternehmung des
Beklagten bei zahlreichen Lieferanten ohne Wissen des Beklagten erhebliche
Kickbackzahlungen (u.a. EUR 270'000.– alleine bei M._) direkt an sich
auszahlen lassen, indem er ihnen gedroht habe, ansonsten die langjährigen
Lieferantenbeziehungen mit dem Beklagten per sofort aufzulösen. Die Lieferanten
hätten daraufhin umgehend die Begleichung noch bestehender Ausstände und
Vorauszahlungen für die kommende Produktion verlangt, was ihn (den Beklagten)
in einen erheblichen Liquiditätsengpass gebracht habe. Dies habe der für die
Klägerin handelnde G._ für seine Zwecke genutzt, indem er dem Beklagten
eine vollständige Schuld- und Geschäftsübernahme samt Beratervertrag
angedient habe, was er in keinem Zeitpunkt zu erfüllen gedacht habe (act. 43
Rz. 8 ff.; act. 61 Zu Rz. 30). G._ habe ihn auch arglistig getäuscht, indem er
ihm gesagt habe, M._ gehe es finanziell sehr schlecht und sie stehe kurz vor
der Insolvenz. Es dränge sich sogar die Frage auf, ob es sich um eine
- 34 -
abgesprochene Sache zwischen G._ und N._ gehandelt habe (act. 61
Zu Rz. 30). G._ habe ihm kurz vor Saison-Produktionsbeginn eine für ihn
unerwartete nicht nachvollziehbare dramatische Finanzsituation geschildert, die
ihn letztlich so unter Druck gesetzt habe, dass er den Vertrag abgeschlossen
habe. Er habe nicht den Privatkonkurs befürchtet, sondern die nicht rechtzeitige
Produktion und Lieferung (act. 61 Zu Rz. 31 - 32).
Selbst wenn G._ Kickbackzahlungen von M._ erhalten haben sollte
(was vom Beklagten nicht näher ausgeführt und von der Klägerin bestritten wird;
act. 57 Rz. 119), so würde sich nicht ohne weiteres ein Zusammenhang zwischen
solchen Zahlungen und der Forderung von M._ nach 30%-iger Vorkasse
ergeben. Wenn M._ denn in der Tat unbedingt am Vertrag hätte festhalten
wollen, so erschliesst sich nicht, warum sie um Vorkasse hätte ersuchen sollen,
hätte sie so doch die Auflösung der Lieferantenbeziehung noch viel eher riskiert.
Zudem führt der Beklagte selber aus, die Kickbackzahlungen hätten dazu geführt,
dass die Lieferanten die umgehende Begleichung noch bestehender Ausstände
und Vorauszahlungen für die kommende Produktion verlangt hätten (act. 43
Rz. 9) bzw. hätten seinen guten Ruf bei M._ ruiniert (act. 61 Rz. 30). Mit
anderen Worten stellt auch der Beklagte nicht in Abrede, dass es Ausstände bei
den Lieferanten gab. Die von der Klägerin mit mehr als EUR 0.5 Mio. bezifferten
Ausstände bestritt der Beklagte nicht (act. 57 Rz. 30). Hinzu tritt, dass der Vertrag
zwar als Beweggrund zum Abschluss die 30%-ige Vorkasse von M._ nennt.
Es werden aber auch diverse prozessuale Risiken in markanter Höhe sowie die
angespannte Finanzlage der Agentur als Beweggrund zum Abschluss des
Vertrags thematisiert (vgl. act. 3/4 S. 2, Präambel). Damit ist nicht ohne weiteres
klar, inwiefern ein allfälliges Verhalten von G._ gegenüber M._ kausal
für den Entscheid des Beklagten hätte sein sollen, den
Vermögensübertragungsvertrag bzw. Ziff. 3 (Übertragung der Marken- und
Designrechte) abzuschliessen, würde dies doch an den Risiken von Prozessen
anderer Lieferanten nichts ändern. Es wäre am Beklagten gewesen, konkret
darzutun, was G._ genau gesagt oder getan hat und inwiefern dies den
Beklagten zum Abschluss des Vertrags bewogen haben sollte, den er sonst nicht
eingegangen wäre. Der Beklagte schildert aber bloss pauschal, dass G._
- 35 -
eine dramatische Finanzsituation der Agentur geschildert habe (act. 61 Zu Rz. 31
- 32), ohne dies genauer auszuführen. Jedenfalls legt der Beklagte selber dar,
dass die Forderung der Schuhfabrik O._ in der Höhe von CHF 1.17 Mio.
beim Bezirksgericht Höfe anhängig gemacht worden sei (act. 61 Zu Rz. 31 - 32);
er bestreitet somit die Existenz dieser Forderung nicht. Zudem führt der Beklagte
in der Duplik den Grund für den finanziellen Druck aus, worin er auch die
Provisionsansprüche, Honorare und Spesen von G._ über einen Zeitraum
von 36 Monaten erwähnt (act. 61 zu Rz. 31 – 32). Dies spricht aber gegen eine
wie auch immer geartete Täuschung, die kausal zum Abschluss des Vertrags
bzw. Ziff. 3 des Vertrags in der vorliegenden Form geführt haben soll. Hinzu tritt,
dass der Beklagte in der Duplik ausführt, der eigentliche Grund für den
vorliegenden Streit stelle eine Vertragsverletzung von G._ dar (Information
der Öffentlichkeit über den Verkauf) sowie der Umstand, dass der Beratervertrag
nicht in den Vertrag Eingang gefunden hatte (act. 61 zu Rz. 15-27). Die Berufung
auf eine Vertragsverletzung legt somit den Schluss nahe, dass der Beklagte
weder einer Täuschung noch einem Irrtum unterlegen ist, sondern den Vertrag –
und insbesondere Ziff. 3 – ohne Willensmangel so abgeschlossen hat,
nachträglich aber mit dem Verhandlungsergebnis unzufrieden war.
Unstrittig fand sich im abgeschlossenen Vertrag keine Pflicht der Klägerin, mit
dem Beklagten einen Beratervertrag abzuschliessen. Auch aus der Version, die
der Beklagte als "letzte Aktualisierung" bezeichnet, lässt sich kein Anspruch auf
einen Beratervertrag entnehmen (vgl. act. 62/3). Vielmehr hat der Beklagte den
Vertrag unterzeichnet, worin explizit festgehalten worden ist, dass er weder an der
Klägerin beteiligt noch für sie tätig sein werde. Zum Beratungsvertrag wird
ausgeführt, dass es der Klägerin frei stehe, den Beklagten bei Bedarf als Berater
zu beschäftigen (act. 3/4 S. 5). Selbst wenn man die Ausführungen in der
Stellungnahme berücksichtigen würde, worin behauptet wird, G._ habe
mündlich zugesichert, einen Beratervertrag abzuschliessen, der aber – aus
welchen Gründen auch immer – nicht in den schriftlichen Vertrag übernommen
werden sollte (act. 25 Rz. 16, 34, und 71), gelänge dem Beklagten dieser Beweis
nicht, zumal er hierfür neben einem Schreiben von G._ (act. 26/16) keine
Beweismittel offeriert. Daraus ergibt sich aber einzig, dass G._ dem Kläger
- 36 -
mitteilte, dass er bis auf weiteres keine Beratungsleistungen mehr von der
Agentur oder vom Beklagten persönlich beziehen werde (vgl. act. 26/16). Weder
findet sich der Ausdruck "Kündigung" noch wird sonst auf die Entstehung eines
Beratungsvertragsverhältnisses anlässlich der Vertragsunterzeichnung Bezug
genommen. Zudem ergibt sich nicht, inwiefern eine Auflösung eines solchen
mündlichen Beratervertrags einen Grundlagenirrtum in Bezug auf die Ziff. 3 des
Vertrags bewirken sollte, jedenfalls führt der Beklagte nicht aus, dass G._
ihm zugesichert habe, ihn fix ohne Möglichkeit einer Kündigung für eine gewisse
Dauer anzustellen. Der blosse Verweis auf "was war gewollt" (act. 61 zu Rz. 45;
act. 62/09), wo von einer fixen Laufzeit von fünf Jahren die Rede ist, ist nicht
genügend dargelegt. Wenn der Beklagte schliesslich nicht damit einverstanden
gewesen sein sollte, dass er keine Beratungsleistungen (mehr) erbringen konnte,
hätte er separat auf Schadenersatz klagen können.
Der Beklagte bringt weiter vor, dass er den Unternehmenskaufvertrag so
verstanden habe, dass er mit dem Abschluss von sämtlichen Verbindlichkeiten
befreit werde (act. 61 Zu Rz. 33). Die Klägerin stellt sich dagegen auf den
Standpunkt, dass die Parteien übereingekommen seien, dass G._ das
benötigte Kapital in die ihm gehörende Gesellschaft (die Klägerin) investiere, die
das Geschäft weiter führe und der Beklagte zu diesem Zweck der Klägerin den
Geschäftsbetrieb und insbesondere die hierfür benötigten Marken- und
Designrechte übertrage. Im Gegenzug sollte G._ von gewissen
Verbindlichkeiten befreit werden (act. 57 Rz. 33).
Der Beklagte weist zutreffend darauf hin, dass die vertraglichen Bestimmungen
etwas umständlich formuliert sind. Der Umstand, dass ein Vertrag klarer hätte
redigiert werden können, führt selbstredend nicht zu dessen Ungültigkeit, soweit
der Vertrag in sich verständlich ist. Die Präambel spricht von sämtlichen Rechten
und Pflichten. Aus Ziff. 1 des Vertrag ergibt sich jedoch ein klarer Verweis auf
Anhang 1 (Büroinventar), von dem auch in Ziff. 6 die Rede ist. Bei den Passiven
findet sich sodann die Bestimmung, dass insbesondere Forderungen gegenüber
Kunden, Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten und sämtliche weiteren
Verträge der Agentur mit Dritten übernommen werden würden. Weiter ist von der
- 37 -
Übernahme von persönlichen Steuerforderungen des Beklagten in der Höhe von
CHF 86'000.– die Rede sowie davon, dass der Beklagte aus sämtlichen Risiken
der gegen ihn eingereichten Prozesse (gemäss Anhang) freigestellt werde.
Ebenfalls ist ein Kaufpreis von EUR 250'000.– vereinbart worden. Der Umstand
alleine, dass in früheren Vertragsversionen der Übergang sämtlicher Rechte und
Pflichten beabsichtigt gewesen war, ändert nichts daran, dass dies schliesslich
nicht so vereinbart wurde. Aus dem Vertrag in Verbindung mit den Anhängen
ergibt sich konkret, was übertragen werden soll und was nicht. Diesen Vertrag hat
der Beklagte unterzeichnet. Der Beklagte führt nicht näher aus, inwiefern er trotz
dieser konkreten Vertragsbestimmungen einem Irrtum unterlegen sein soll und die
Abweichung von seiner Vorstellung nicht etwa auf die Vertragsverhandlungen
zurückzuführen ist (vgl. act. 61 Rz. 33). Damit ist das Vorliegen eines
Willensmangels zu verneinen. Die Frage, ob der Beklagte den Vertrag durch die
Aufforderung zur Schadloshaltung akzeptiert hat, kann offen gelassen werden.
4.5. Fazit
Zusammenfassend ergibt sich, dass das von den Parteien in Ziff. 3 des Vertrags
vereinbarte Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft gültig zustande gekommen
ist. Daraus ergibt sich, dass die streitgegenständlichen Marken- bzw.
Designrechte mit dem Abschluss der Vereinbarung vom Beklagten auf die
Klägerin übergegangen sind. Die Feststellungsklage der Klägerin ist
entsprechend gutzuheissen.
5. Registerrechtlicher Vollzug
Mit Rechtsbegehren Ziff. 2 beantragt die Klägerin, dass bei Verweigerung der
Eintragung durch die zuständigen Registerbehörden der Beklagte innert 20 Tagen
nach schriftlicher Aufforderung durch die Klägerin die notwendigen Erklärungen
abzugeben hat (act. 57 S. 4 ff.).
Der Beklagte behauptet, durch Übertragung der Marken den Vertrag erfüllt zu
haben (act. 61 zu Rz. 51). Durch diese allgemein gehaltene und nicht näher
- 38 -
spezifizierte Behauptung des Beklagten vermag der Beweis der Erfüllung des
Vertrags nicht erbracht zu werden. Folglich ist darauf nicht weiter einzugehen.
Die vorliegende Streitigkeit dreht sich um deutsche, amerikanische, indonesische
sowie chinesische Marken und Designs. Mehrheitlich geht es jedoch um deutsche
Rechte. Diese Eintragungen haben nach deutschem Recht zu erfolgen. Darin ist
vorgesehen, dass eine Eintragung auf Antrag eines Beteiligten erfolgt, wenn der
Übergang nachgewiesen wird (§ 27 Abs. 3 MarkenG). Dabei kann die Anmeldung
auch durch den Erwerber erfolgen. Der Nachweis des Rechts kann etwa durch
einen unterschriebenen Vertrag oder ein rechtskräftiges Urteil erfolgen (HACKER,
a.a.O., N 33 ff. zu § 27 MarkenG). Sobald das vorliegende Urteil in Rechtskraft
erwächst, verfügt die Klägerin über eine Urkunde, welche ihre Berechtigung an
den streitgegenständlichen Rechten belegt. Da dem hiesigen Gericht die Praxis
der zuständigen ausländischen Behörden nicht bekannt ist, kann allerdings ein
Rechtsschutzinteresse der Klägerin nicht verneint werden. So scheint aufgrund
der vorliegenden Widerspruchserklärungen möglich, dass eine Eintragung
weiterhin verweigert würde. Ebenso ist unklar, wie die Registerbehörden mit
einem Feststellungsurteil umgehen würden, zumal der Rechtsübergang nicht
durch das Urteil selbst erfolgt ist. Es ist sicherzustellen, dass der Beklagte bei
einer Verweigerung der Eintragung durch die Registerbehörden die von diesen
verlangten Erklärungen innert kurzer Frist abgibt, sodass der registerrechtliche
Vollzug des Rechtsübergangs erfolgen kann. Wie es sich mit dem
amerikanischen, indonesischen und chinesischen Registerrecht verhält, kann
zudem nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden. Den entsprechenden Bedenken
kann jedoch durch die von der Klägerin subsidiär formulierte Verpflichtung des
Beklagten, die erforderlichen Erklärungen abzugeben, Rechnung getragen
werden. Zusammenfassend ist somit Rechtsbegehren Ziffer 2 gutzuheissen mit
dem Bemerken, dass der Begriff "Umschreibung" zwecks besserer
Verständlichkeit durch "Eintragung " zu ersetzen ist.
- 39 -
6. Unlauteres Verhalten (Rechtsbegehren Ziff. 3 bis 5)
6.1. Unbestrittener Sachverhalt
Der Beklagte streitet nicht ab, dass er das Zeichen "A._" im geschäftlichen
Verkehr benutzt und behauptet habe, die Rechte an der Marke "A._" würden
sich noch in seinem Eigentum befinden. Ebensowenig streitet er ab, behauptet zu
haben, dass die Klägerin aufgelöst sei. Im Rahmen der Duplik hielt der Beklagte
fest, dass er das Zeichen nicht mehr benutzen werde und die ihm vorgeworfenen
Behauptungen nicht mehr aufstellen werde (act. 57 Zu Rz. 15-27).
6.2. Rechtliches
Gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a UWG kann dem Gericht beantragt werden, eine
drohende Verletzung zu verbieten. Erforderlich ist ein hinreichendes
Rechtsschutzinteresse, wobei zwischen der Erstbegehungs- und der
Wiederholungsgefahr differenziert wird. Eine Wiederholungsgefahr wird vermutet,
wenn eine Verletzung bereits stattgefunden hat und der Beklagte die
Rechtswidrigkeit seines Verhaltens nach wie vor bestreitet (BSK UWG – DAVID
RÜETSCHI/SIMON ROTH, N 17 und 21 zu Art. 9 UWG; gleiches gilt für eine
Markenrechtsverletzung [BSK MSchG – MARKUS R. FRICK, N 31 zu Art. 55
MSchG] bzw. einen allgemeinen Unterlassungsanspruch [KuKo – PAUL
OBERHAMMER, N 10 zu Art. 84 ZPO]).
Da der Beklagte versichert, dass er die Behauptungen nicht mehr aufstellen und
das Zeichen nicht mehr verwenden werde, mangelt es an der für eine
Unterlassungsklage notwendigen Wiederholungsgefahr. Damit entfällt das
Rechtsschutzinteresse. Da das Interesse im Zeitpunkt der Klageänderung noch
bestand und erst nachträglich wegfiel, sind die Begehren Ziff. 3 bis 5 als
gegenstandslos geworden abzuschreiben (KuKo – GEORG NAEGELI/ROMAN
RICHERS, N 2 zu Art. 242 ZPO).
- 40 -
7. Kosten- und Entschädigungsfolgen
7.1. Gerichtskosten
Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt, wobei
Eventualbegehren nicht hinzugerechnet werden. Die Klägerin beziffert den
Streitwert in der Klage mit ungefähr CHF 250'000.– (act. 1 Rz. 7 und 9). Im
Rahmen der Replik erfolgte eine Klageerweiterung, wobei die Klägerin keine neue
Streitwertschätzung vornahm (act. 57 Rz. 18). Der Beklagte äusserte sich nicht
zum Streitwert (act. 43 und 61). Es rechtfertigt sich, insgesamt von einem
Streitwert von CHF 350'000.– auszugehen (Art. 91 Abs. 2 ZPO, vgl. auch E. 1.4
hiervor sowie act. 21 E. 8). Die in Anwendung von § 4 Abs. 1 GebV OG ermittelte
ordentliche Gerichtsgebühr beträgt rund CHF 18'000.–. Vorliegend erscheint es
insbesondere unter Berücksichtigung des Zeitaufwandes des Gerichts (zwei
Verfügungen im Rahmen des Superprovisoriums sowie zwei Beschlüsse
betreffend vorsorgliche Massnahmen, jedoch fehlende materielle Prüfung in
Bezug auf die Verstösse gegen das UWG, vgl. § 10 Abs. 1 GebV OG)
angemessen, die Grundgebühr gemäss § 4 Abs. 2 GebV OG um rund einen
Drittel auf CHF 24'000.– zu erhöhen.
Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt, wobei bei
Klagerückzug die klagende Partei als unterliegend gilt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Bei
Gegenstandslosigkeit kann das Gericht die Kosten nach Ermessen verteilen
(Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist in erster Linie das mutmassliche Obsiegen
und Unterliegen massgebend und in zweiter Linie kommt es darauf an, wer den
Prozess oder dessen Gegenstandslosigkeit verursacht hat (KuKo – HANS SCHMID,
N 9 zur Art. 107 ZPO). Die Klägerin unterliegt, soweit es um die Marken- und
Designrechte der C._ Holding AG geht, was im Umfang von einem Fünftel
als Unterliegen zu werten ist. Weiter hat die Klägerin Rechtsbegehren Ziff. 1
zurückgezogen. Nicht als Unterliegen kann demgegenüber die mangelnde
Anhängigmachung der Klageerweiterung betreffend der F._ Sagl betrachtet
werden, da zufolge fehlender "Prosequierung" das Verfahren im Rahmen des
Hauptverfahrens gar nicht erst anhängig gemacht worden ist.
- 41 -
Hinsichtlich der Gegenstandslosigkeit liegt keine Anerkennung des Beklagten vor.
Damit ist summarisch zu prüfen, wer mutmasslich obsiegt hätte und wer nicht.
Wie gezeigt ist das auf dem Briefpapier vom Beklagten verwendete Zeichen
A._ mit Unterzeichnung des Vertrags auf die Klägerin übergegangen. Damit
verwendet der Beklagte dieses Zeichen unrechtmässig. Diese Verwendung ist
überdies geeignet, eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG zu
schaffen. Indem der Beklagte trotz Unterzeichnung des Vertrags wahrheitswidrig
behauptet, die Klägerin berühme sich ihr nicht zustehender Rechte, stellt eine
unrichtige herabsetzende Äusserung i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG dar. Die
Klägerin macht selber geltend, dass sich aus dem vom Beklagten versandten
Schreiben ergebe, dass lediglich eine Klage auf Auflösung der Klägerin
eingereicht worden sei (act. 57 Rz. 102). Der Beklagte behauptet demnach nicht
wahrheitswidrig, dass die Klägerin aufgelöst sei. Entsprechendes ergibt sich auch
nicht aus dem Betreff des Schreibens. Der Durchschnittsleser ist durchaus in der
Lage, den Inhalt dieses kurzen Schreibens zu erkennen. Eine diesbezügliche
Irreführung ist zu verneinen. Der Beklagte bestreitet nun aber nicht, dass das
Schlichtungsbegehren jeder Grundlage entbehre und von Anfang an keine
Aussicht auf Erfolg gehabt habe. Weiter blieb unbestritten, dass der Beklagte
nach dem Schlichtungsbegehren keine Klage einreichte. Die Einreichung eines
Schlichtungsgesuchs betreffend Auflösung der Klägerin erweist sich damit als
irreführendes Verhalten i.S.v. Art. 3 Abs. 1 lit. a UWG. Die Kostenfolgen treffen
hinsichtlich der vorgeworfenen UWG-Verstösse somit folglich den Beklagten.
Insgesamt rechtfertigt es sich, von einem Unterliegen der Klägerin in der Höhe
von einem Drittel auszugehen. Entsprechend sind die Kosten im Umfang von
CHF 8'000.– der Klägerin und im Umfang von CHF 16'000.– dem Beklagten
aufzuerlegen. Für die dem Beklagten auferlegten Kosten ist der Klägerin das
Rückgriffsrecht auf den Beklagten einzuräumen (Art. 111 ZPO).
7.2. Parteientschädigung
Die Grundgebühr für die Parteientschädigung beträgt rund CHF 20'000.–. Der
Anspruch auf die Gebühr entsteht u.a. mit der Erarbeitung der Begründung (§ 11
Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an der Vergleichsverhandlung sowie für die
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zweite Rechtsschrift ist ein Zuschlag um die Hälfte angezeigt (§ 11 Abs. 2
AnwGebV). Alsdann waren im Rahmen von zwei Massnahmeverfahren weitere
Stellungnahmen nötig, was im Umfang von 30% zu berücksichtigen ist.
Ausgehend von einer Parteientschädigung von CHF 36'000.– hat der Beklagte die
Klägerin somit – unter Verrechnung der gegenseitigen Ansprüche – mit insgesamt
CHF 24'000.– zu entschädigen. Die Mehrwertsteuer ist nach neuester
Rechtsprechung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016,
E. 4.5.) nicht zu berücksichtigen.
Das Handelsgericht beschliesst:
1. Das Verfahren wird in Bezug auf Ziff. 1 des Klagebegehrens (Anweisung
Handelsregisteramt) zufolge Rückzugs als erledigt abgeschrieben.
2. Rechtsbegehren Ziff. 3 bis 5 werden als gegenstandslos geworden
abgeschrieben.
3. Schriftliche Mitteilung, Kosten- und Entschädigungsfolgen sowie
Rechtsmittelbelehrung gemäss nachfolgendem Erkenntnis.
Das Handelsgericht erkennt:
1. Es wird festgestellt, dass die Klägerin mit beidseitiger Unterzeichnung des
Unternehmenskaufvertrags vom 15. Mai 2017 Inhaberin der folgenden
Marken- und Designrechte geworden ist:
- 43 -
Marken: EUTM ... B1._ EUTM ... A10._ (fig.) EUTM ... A11._ (fig.) EUTM ... A12._ EUTM ... A13._ IR ... (fig.) IR ... A14._ IR ... A._ IR ... A._ (fig.) IR ... A10._ DE ... ((fig.)) DE ... A._ DE ... A14._ CN ... A._ CN ... ... [chinesische Zeichen] ID... A10._ ID... A10._ ID... A10._ ID... A10._
Designs:
DM/...
- 44 -
DM/... EU ... EU ... to ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... EU ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... CN ... ... [chinesische Zeichen] USD... USD... USD... USD... USD...
2. Der Beklagte wird unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000.–
für jeden Tag der Nichterfüllung verpflichtet, bei Verweigerung der
Eintragung der Marken- und Designrechte gemäss Ziff. 1 durch die
zuständigen Registerbehörden innert 20 Tagen nach schriftlicher
Aufforderung durch die Klägerin
- 45 -
- dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA),
- dem EU lntellectual Property Office (EUIPO),
- der World lntellectual Property Organization (WIPO),
- dem lndonesian Directorate General of lntellectual Property (DGIP),
- dem United States Patent and Trademark Office (USPTO) und
- dem State lntellectual Property Office of the Peoples Republic of China (SIPO)
unwiderruflich zu beantragen, die folgenden auf ihn eingetragenen Marken-
und Designrechte auf die Klägerin einzutragen, und den Vollzug dieser
Verpflichtung der Klägerin innert 20 Tagen nach Aufforderung schriftlich
unter Beilage einer Kopie der an die Ämter gerichteten Anträge zu
bestätigen:
Gegenüber dem DPMA:
Marken: DE ... ((fig.)) DE ... A._ DE ... A14._
Designs: DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ... DE ...
Gegenüber dem EUIPO
Marken: EUTM ... B1._ EUTM ... A10._ (fig.) EUTM ...7 A11._ (fig.) EUTM ... A12._ EUTM ... A13._
Designs: EU ...
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Gegenüber der WIPO Marken: IR ... (fig.) IR ... A14._ IR ... A._ IR ... A._ (fig.) IR ... A10._ Designs: DM/... DM/...
Gegenüber dem DGIP Marken: ID... A10._ ID... A10._ ID... A10._ ID... A10._
Gegenüber dem USPTO Designs: USD... USD... USD... USD... USD...
Gegenüber dem SIPO Marken: CN ... A._ CN ... ... [chinesische Zeichen]
3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 24'000.–.
4. Die Kosten werden der Klägerin zu CHF 8'000.– und dem Beklagten zu
CHF 16'000.– auferlegt und vorab aus dem von der Klägerin geleisteten
Kostenvorschuss gedeckt. Für den Anteil des Beklagten wird der Klägerin
das Rückgriffsrecht auf den Beklagten eingeräumt.
5. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von
CHF 24'000.– zu bezahlen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das IGE, Stauffacherstrasse
65/59g, 3003 Bern.
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7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen
Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der
Streitwert beträgt CHF 350'000.–.