Decision ID: 0bb488ba-156f-5db9-90cc-3c4969022d83
Year: 2018
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Der Beschwerdeführer ist Inhaber der Schweizer Marke Nr. 682 236 „es-
presso manufactum“, welche am 29. Dezember 2015 in Swissreg veröf-
fentlicht wurde. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Tro-
cken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;
Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme und
Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwecke); Bürsten-
machermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes
Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, so-
weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Reis; Tapioka und
Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwa-
ren; Speiseeis; Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf;
Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.
Am 21. März 2016 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung
dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf.
Sie stützte sich dabei auf ihre internationalen Registrierungen Nr. 1 055
920 „Manufactum“ (W1) und Nr. 1 049 489 „MANUFACTUM“ (W2), wel-
che am 18. November 2010 (W1) bzw. 30. September 2010 (W2) mit Pri-
oritätsdatum 1. Juni 2010 (W1) bzw. 6. November 2008 (W2) notifiziert
wurden und unter anderem für folgende Waren hinterlegt sind:
W1:
Klasse 11: Appareils d‘éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d‘eau et
installations sanitaires.
Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et
éponges; brosses l‘exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie; ma-
tériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l‘exception du verre
de construction; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d‘autres
classes.
W2:
Klasse 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
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Die Beschwerdegegnerin richtet den auf W1 gestützten Widerspruch ge-
gen die Waren der Klassen 11 und 21, den auf W2 gestützten Wider-
spruch gegen die Waren der Klasse 30 der angefochtenen Marke.
B.
Mit Verfügung vom 5. September 2016 hiess die Vorinstanz die Wider-
sprüche der Beschwerdegegnerin gut und widerrief die Eintragung der
Marke des Beschwerdeführers unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die von den zu verglei-
chenden Marken beanspruchten Waren der Klassen 11, 21 und 30 seien
gleich respektive stark gleichartig. Der Beschwerdeführer habe die Wi-
derspruchsmarken W1 resp. W2 in unveränderter Form übernommen. Ei-
ne solche vollständige Übernahme einer Marke oder die Übernahme ei-
nes für deren Gesamteindruck massgebenden kennzeichnungskräftigen
Bestandteils vermöge in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begrün-
den. Die jüngere Marke unterscheide sich vorliegend lediglich durch das
am Wortanfang zusätzlich vorhandene Element “espresso“. Dieses sei
gemäss Praxis für gewisse Waren eine beschreibende Angabe und des-
halb in Bezug auf die in Frage stehenden Waren im Gesamteindruck teil-
weise als untergeordnet einzustufen. Das blosse Hinzufügen des Ele-
mentes „espresso“ am Wortanfang der angefochtenen Marke und die
damit einhergehenden Unterschiede im Schriftbild und in der Phonetik
seien nicht derart, dass sie zu einem unterschiedlichen Gesamtbild füh-
ren und die Widerspruchsmarken im jüngeren Zeichen nicht mehr als ei-
genständiges Element wahrgenommen würden. Selbst wenn das Publi-
kum aufgrund des in der angefochtenen Marke beigefügten Elements
„espresso“ Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkenne, be-
stehe die Gefahr, dass es aufgrund der identischen Wortelemente und in
Anbetracht der gleichen respektive stark gleichartigen Waren falsche Zu-
sammen hänge vermute. Eine Verwechslungsgefahr sei daher zu beja-
hen.
C.
Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom
15. September 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er
beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Abwei-
sung des Widerspruchs sowie die definitive Eintragung seiner Marke, un-
ter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegne-
rin.
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Der Beschwerdeführer anerkennt zwar die von der Vorinstanz festgestell-
te Gleichartigkeit respektive starke Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichs-
waren, bestreitet jedoch das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit und einer
Verwechslungsgefahr. Er führt im Wesentlichen aus, die Marke müsse als
Ganzes gewürdigt werden und dürfe nicht in Einzelteile zergliedert wer-
den. Sowohl das Klangbild als auch das Schriftbild der beiden Marken
würden sich durch den zusätzlich vorne angestellten Begriff „espresso“
voneinander unterscheiden. Mit dem Zusatz in Form von „espresso“ sei
zudem ein rechtsgenüglicher Unterschied im Sinngehalt geschaffen wor-
den. Eine Zeichenähnlichkeit sei daher zu verneinen. Sowohl „manufac-
tum“ als auch der Zusatz „espresso“ hätten beschreibenden Charakter.
Durch die Voranstellung von „espresso“ liege die Betonung aber klar auf
diesem Begriff, welcher als Substantiv, also als ein „sehr starker Kaffee“,
wahrgenommen werde. Der Zusatz „manufactum“ werde dabei als Adjek-
tiv verstanden, womit die Bedeutung der Marke des Beschwerdeführers
bei „von Hand gemachter starker Kaffee“ liege. Durch die Aufteilung in
Substantiv und Adjektiv sei das insgesamt schwächere Element im be-
schreibenden „manufactum“ zu sehen und nicht in „espresso“. Damit
stünden sich „espresso“ und „manufactum“ gegenüber, welche in keiner
Art und Weise verwechselt werden könnten. Die Übereinstimmung allein
in gemeinfreien Elementen könne grundsätzlich nicht zu einer Verwechs-
lungsgefahr führen. Unter Berücksichtigung des reduzierten Schutzum-
fanges der beiden Widerspruchsmarken „Manufactum“, des unterschied-
lichen Schrift- und Klangbildes und der unterschiedlichen Wortbedeutung
sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Dies gelte noch umso
mehr, als die Beschwerdegegnerin ihre Marke nicht markenmässig son-
dern nur als unternehmensbezogene Herkunftsbezeichnung gebrauche,
und dies hauptsächlich in Deutschland, nicht aber in der Schweiz.
D.
Mit Eingabe vom 14. Oktober 2016 verzichtete die Vorinstanz auf die Ein-
reichung einer Vernehmlassung und beantragt, unter Hinweis auf die Be-
gründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kos-
tenfolge abzuweisen.
E.
Mit Beschwerdeantwort vom 20. Oktober 2016 beantragt die Beschwer-
degegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen und die ihr entstandenen
Kosten, auch im erstinstanzlichen Verfahren, seien dem Beschwerdefüh-
rer aufzuerlegen.
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Sie führt im Wesentlichen aus, die Gleichartigkeit bzw. starke Gleichartig-
keit der Waren sei vorliegend unbestritten und die Vorinstanz habe zu
Recht eine Ähnlichkeit der Zeichen festgestellt und eine Verwechslungs-
gefahr angenommen. Die geschützte Marke werde vorliegend integral
übernommen und lediglich mit einem beschreibenden bzw. untergeordne-
ten Zusatz ergänzt. Das übernommene kennzeichnungskräftige Element
“manufactum“ verliere dabei weder seine Individualität, noch sei es im
Gesamteindruck nicht mehr klar erkennbar. Eine Verwechslungsgefahr
lasse sich somit gemäss ständiger Rechtsprechung durch die Voranstel-
lung von “espresso“ nicht beseitigen. Der tatsächliche Gebrauch der Wi-
derspruchsmarke sei im Widerspruchsverfahren – was die Beurteilung
der Verwechslungsgefahr betreffe – nur dann von Belang, wenn der
Nichtgebrauch der Marke behauptet werde, was vorliegend jedoch nicht
der Fall sei.
F.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt. Auf die weiteren Vor-
bringen der Parteien wird, soweit rechtserheblich, im Folgenden einge-
gangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
und Art. 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über
das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR
172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig ge-
leistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerde-
führer zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-
bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992, MSchG, SR 232.11). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten
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Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen,
je ähnlicher sich die Zeichen sind und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1
"Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]", BGE 128 III 99
E. 2c "Orfina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella"). Dabei sind die Auf-
merksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen (BGE 121 III 377
E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013
E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]").
2.1 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf-
grund der Registereinträge (Urteil des BVGer B-4772/2012 vom 12. Au-
gust 2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]", m.H.). Für die Annahme gleicharti-
ger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wert-
schöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden
Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörig-
keit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des
BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]",
B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode; GALLUS JOLLER,
in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 306).
2.2 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-
druck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrs-
kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller";
121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der
Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften
bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteile des BVGer
B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008
vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]").
Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebe-
nenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securi-
tas"; Urteil des BVGer B-2354/2016 E. 3.4 "ALLIANZ/ALLIANZ TGA
Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer
Ebene genügt in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil
des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der
Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Ausspracheka-
denz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch
die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlän-
ge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radi-
on/Radiomat").
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2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzum-
fang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom
11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.H.). Der geschützte Ähn-
lichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke
Marken (BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; GALLUS
JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 78,
m.H.). Zeichen sind insbesondere dann schwach oder gehören gar zum
Gemeingut, wenn sie für die hinterlegten Waren und/oder Dienstleistun-
gen direkt beschreibend sind, wobei der beschreibende Charakter als
solcher vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und
ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (BGE 128 III 454
E. 2.1 "Yukon" m.w.H.; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007
E. 5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind hingegen jene Marken, welche
das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit
sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", m.H.; Urteil
des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars
[fig.]/Army tex [fig.]"; EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches Immaterialgü-
ter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2017, Rz. 979
m.w.H.).
2.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit
der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen die
Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt ist. Eine solche
Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massge-
blichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen
lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem
falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller
Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"). Die Rechtsprechung nimmt
eine Verwechslungsgefahr aber auch dann an, wenn das Publikum die
Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähn-
lichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Seri-
enmarken denkt, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unter-
nehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen
kennzeichnen oder bei Marken mit dem gleichen Stammelement eben-
dieser irrigen Auffassung erliegen (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabel-
le/Annette"; BGE 96 II 243 E. 2 "Blauer Bock/Bockstein bzw. Springbock",
m.w.H.; vgl. ferner auch BGE 87 II 35 E. 2c "BIC/BIG PEN").
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Seite 8
3.
In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im
Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Be-
stimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke
(vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017,
Art. 3 Rz. 51, m.w.H.).
Die vorliegend beanspruchten Waren der Klasse 30 richten sich an breite
Verkehrskreise und werden regelmässig als Waren des täglichen Bedarfs
eingestuft (vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl.
2017, Art. 3 Rz. 55 f., m.w.H.). Die beanspruchten Waren der Klassen 11
und 21 hingegen werden sowohl von Fachleuten als auch vom allgemei-
nen Publikum nachgefragt (vgl. Urteil des BVGer B-5641/2012 vom
16. August 2013 E. 6.2 „Nobis/Novis Energy [fig.]“). Bei den beanspruch-
ten Waren der Klassen 11 und 21 handelt es sich somit zwar – im Ge-
gensatz zu den Waren der Klasse 30 – um keine Massenartikel des tägli-
chen Gebrauchs. Es ist indessen auch bei diesen Waren davon auszuge-
hen, dass der Abnehmer immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit
danach fragt und dabei eine durchschnittliche Aufmerksamkeit aufwendet.
Für die vorliegend relevanten Waren ist somit insgesamt vom allgemei-
nen Publikum als Massstab für den Grad der Aufmerksamkeit auszuge-
hen.
4.
In einem nächsten Schritt gilt es zu prüfen, ob die beanspruchten Waren
der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise
gleichartig sind.
Die Vorinstanz hält diesbezüglich fest, dass zwischen den Waren der
Klassen 11 und 21 der Vergleichszeichen (W1) – mit Ausnahme der in der
Klasse 21 angefochtenen Waren “Pinsel (ausgenommen für Malzwecke)“,
welche indessen stark gleichartig seien mit den „brosses“ (Klasse 21) –
offensichtliche Gleichheit bestünde, da diese zu ähnlichen Zwecken ein-
gesetzt werden könnten, auf gleichem herstellungstechnischen Know-
how beruhen und auch oft über dieselben Vertriebswege abgesetzt wür-
den. Die streitverfangenen Marken in der Klasse 30 (W2) würden sodann
offensichtlich für gleiche Waren beansprucht. Die Gleichheit respektive
die starke Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren sei somit zu beja-
hen. Diese Einschätzung wird weder vom Beschwerdeführer bestritten
noch drängt sich eine andere Beurteilung auf. Entsprechend kann mit der
Vorinstanz von Gleichheit respektive von starker Gleichartigkeit sämtli-
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Seite 9
cher Vergleichswaren ausgegangen werden. Es ist daher ein strenger
Massstab an die Verwechselbarkeit der Zeichen anzulegen (vgl. oben
E. 2).
5.
Weiter muss eine Ähnlichkeit der Zeichen vorliegen, um eine Verwechs-
lungsgefahr zu begründen.
5.1 Die Widerspruchsmarke besteht einzig aus dem Wort „Manufactum“
(W1) bzw. „MANUFACTUM“ (W2), wohingegen die angegriffene Marke
aus zwei Wörtern besteht, nämlich „espresso manufactum“. Das Wider-
spruchszeichen ist somit vollständig im angegriffenen Zeichen enthalten.
Die vollständige Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene
Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich
(vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017,
Art. 3 Rz. 134). Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte
Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke unter dem Ge-
sichtspunkt der Verwechslungsgefahr unzulässig, wenn das ältere Zei-
chen nicht wesentlich verändert wird (Urteile des BVGer B-3328/2015
vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 „Stingray/Roamer Stingray“, B-433/2013
vom 18. Februar 2014 E. 5.1 „Metro/Metropool“, B-4772/2012 vom
12. August 2013 E. 5.2 „Mc [fig.]/MC2 [fig.]“ und B-3118/2008 vom 1. No-
vember 2007 E. 2 und E. 6.1 „Swing/Swing Relaxx, Swing & Swing Re-
laxx [fig.]”, je m.w.H.).
5.2 Die Übernahme einer Marke kann allerdings dann zulässig sein, wenn
der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen
wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter
Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-3328/2015
vom 18. Oktober 2017 E. 8.2 „Stingray/Roamer Stingray“, B-5616/2012
vom 28. November 2013 E. 4.2 „VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer
VorsorgeZentrum“ und B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 „Mc
[fig.]/ MC2 [fig.]“, GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG],
2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 134). So wurde beispielsweise eine selbständige
kennzeichnende Stellung der älteren Marke „SKY“ im Zeichen „SKYPE
IN, SKYPE OUT“ verneint (Urteil des BVGer B-386/2007 vom 4. Dezem-
ber 2009 E. 7.6). Vorliegend besteht das jüngere Zeichen aus dem älte-
ren Zeichen mit dem Zusatz „espresso“ vorangestellt. Eine Verschmel-
zung der beiden Zeichen liegt nicht vor. Sowohl im Schrift- wie auch im
Klangbild bleibt das Wort „Manufactum“ dabei klar individualisierbar und
als prägender Bestandteil erkennbar. An diesem Befund ändert auch der
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Einwand des Beschwerdeführers nichts, wonach die Marke als Ganzes
zu würdigen sei und nicht in Einzelteile zergliedert werden dürfe.
5.3
5.3.1 Indes kann auch ein veränderter Sinngehalt eine bestehende Zei-
chenähnlichkeit unter Umständen aufheben (BGE 112 II 362 E. 2 „Escoli-
no/Seccolina“, BGE 121 III 377 E. 2b „Boss/Boks“; EUGEN MARBACH, in:
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Mar-
kenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 886 f.). Dies setzt aber voraus, dass die kon-
fligierenden Marken je einen für die massgebenden Verkehrskreise auch
tatsächlich erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt zu-
dem spontan erkannt und verstanden wird (vgl. Urteile des BVGer
B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.3 „Metro/Metropool“, m.w.H.).
Dass die massgeblichen Verkehrskreise den Sinngehalt einer Marke er-
kennen, setzt sodann voraus, dass dieser Sinngehalt in einer schweizeri-
schen Amtssprache oder einer Sprache ausgedrückt ist, welche die mas-
sgeblichen Verkehrskreise auch tatsächlich verstehen (vgl. Urteil des
BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.2.1. „CARPE DIEM/carpe
noctem").
5.3.2 Die vorliegend im Streit liegenden Worte sind „Manufactum“ und
„espresso“. Das Wort „Manufactum“ ist als Neutrum des lateinischen Ad-
jektivs „manufactus“ zu qualifizieren und mit “von Menschenhänden ge-
macht, künstlich, selbstverfertigt“ zu übersetzen (vgl.
< www.navigium.de > latein-woerterbuch > Manufactum, abgerufen am
9. Mai 2018). Die angefochtene Marke weist neben dem Bestandteil „Ma-
nufactum“ sodann das weitere Element „espresso“ auf, das als Substantiv
entweder einen “sehr dunkel gerösteten Kaffee“ oder einen “in einer Spe-
zialmaschine aus Espresso zubereiteten, sehr starken Kaffee“ bezeichnet
(vgl. < www.duden.de > espresso, abgerufen am 9. Mai 2018). Weiter
wird “espresso“ als italienisches Adjektiv mit “express“ übersetzt (vgl.
< www.pons.de > espresso, abgerufen am 9. Mai 2018) und gemäss
Markenprüfungspraxis des Instituts für Waren teilweise als beschreibende
Angabe z.B. im Sinne von “schnell zubereitet“ oder “schnell hergestellt“
eingestuft (vgl. < www.ige.ch > Marken > Prüfungshilfe > espresso, abge-
rufen am 9. Mai 2018).
Wie bereits ausgeführt, bestehen die vorliegend relevanten Verkehrskrei-
se primär aus dem breiten Publikum (vgl. oben E. 3.). Von diesem kann
grundsätzlich nicht angenommen werden, dass es der lateinischen Spra-
che mächtig ist. Gleichwohl können vereinzelte Ausdrücke und Wörter
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Seite 11
aus der lateinischen Sprache auch der breiten Bevölkerung bekannt sein
(vgl. Urteil des BVGer B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 5.2.1. „CARPE
DIEM/carpe noctem"). Es ist daher zumindest nicht ausgeschlossen, dass
sich der Bedeutungsinhalt des Wortes „Manufactum“ auch der breiten
Bevölkerung erschliesst, insbesondere weil es eine deutliche Nähe zu
den entsprechenden Begriffen im Deutschen (Manufakt, Manufaktur), im
Französischen (manufacture, fait main), im Italienischen (manifattura, fat-
to à mano) oder im Rätoromanischen (manufactura, manufactur) auf-
weist. Ein eigentliches – auch spontanes – Erkennen und Verstehen der
Widerspruchsmarke im Sinne von „von Hand gemacht“ sowie der ange-
griffenen Marke im Sinne von „von Hand gemachter starker Kaffee“ durch
das breite Publikum ist indessen unwahrscheinlich. Selbst wenn die Zei-
chen von den relevanten Verkehrskreisen jedoch entsprechend verstan-
den würden, so würde dies vorliegend nicht zu einer relevanten Unter-
scheidung der Zeichen führen, da das in beiden Zeichen klar erkennbare
Element „Manufactum“ vielmehr auf ein Zusammengehören der beiden
Marken zum selben Hersteller im Sinne einer indirekten Verwechslungs-
gefahr hinweist. Die Feststellung der Vorinstanz, wonach vorliegend keine
rechtsgenüglichen Unterschiede in den Sinngehalten auszumachen sei-
en, welche geeignet wären, die festgestellten Zeichenähnlichkeiten auf
klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren, ist daher – ent-
gegen der Ansicht des Beschwerdeführers – nicht zu beanstanden. Die
Zeichenähnlichkeit ist somit gegeben.
6.
Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen.
6.1 Die Vorinstanz führt diesbezüglich aus, dass beim Element „Manufac-
tum“ eine genügende Mutilation resp. Modifikation der entsprechenden
Begriffe in den Landessprachen vorliege. Aufgrund der Nähe von
“MANUFACTUM“ zum deutschen “Manufakt“ enthielten die Wider-
spruchsmarken jedoch eine entsprechende Anspielung und verfügten da-
her über eine dementsprechend reduzierte Kennzeichnungskraft.
Der Beschwerdeführer seinerseits stellt sich auf den Standpunkt, sowohl
das Element „manufactum“ als auch der Zusatz „espresso“ hätten be-
schreibenden Charakter. Durch die Aufteilung in Substantiv und Adjektiv
sei jedoch das insgesamt schwächere Element im beschreibenden „ma-
nufactum“ zu sehen und nicht in „espresso“. Die Übereinstimmung allein
in gemeinfreien Elementen könne grundsätzlich nicht zu einer Verwechs-
lungsgefahr führen.
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Seite 12
Die Beschwerdegegnerin ihrerseits bestreitet, dass die Kennzeichnungs-
kraft von „Manufactum“ reduziert sei. Sie führt aus, es handle sich beim
deutschen Wort “Manufakt“ um einen veralteten Begriff und es sei davon
auszugehen, dass eine Mehrheit der angesprochenen Konsumenten das
Wort gar nicht kenne.
6.2 Zeichen sind u.a. dann kennzeichnungsschwach oder gehören gar
zum Gemeingut, wenn sie für die hinterlegten Waren und/oder Dienstleis-
tungen direkt beschreibend sind, wobei der beschreibende Charakter als
solcher vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und
ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (BGE 128 III 454
E. 2.1 „Yukon“ m.w.H.; Urteil des BVGer B-5389/2014 vom 1. Dezember
2015 E. 2.7 und E. 6 "Street-One/Streetbelt.ch", vgl. oben E. 2.3). Damit
ein Zeichen überhaupt beschreibend sein kann, muss es von den rele-
vanten Verkehrskreisen auch tatsächlich verstanden werden, was insbe-
sondere bei Zeichen in einer anderen als den schweizerischen Amtsspra-
chen nicht per se gegeben ist (vgl. Urteile des BVGer B-1615/2014 vom
23. März 2016 E. 6.2 „Gridstream AIM/aim [fig.]“ sowie B-804/2007 vom
4. Dezember 2007 E. 3 „Delight Aromas [fig.]“).
6.3 Wie bereits ausgeführt, handelt es sich beim Wort „Manufactum“ pri-
mär um einen Begriff aus der lateinischen Sprache, welche im vorliegend
relevanten Warenbereich bei der Prüfung der Unterscheidungskraft eines
Zeichens grundsätzlich nicht zu berücksichtigen ist (vgl. oben E. 5.3.2.).
Aufgrund seiner deutlichen Nähe insbesondere zum deutschen „Manu-
fakt“ mag der Begriff im Zusammenhang mit den von der Widerspruchs-
marke beanspruchten Waren zwar möglicherweise eine Andeutung auf
von Hand gefertigte Waren darstellen. Eine direkt beschreibende Aussa-
ge vermittelt das Wort „Manufactum“ trotz seiner Nähe zum deutschen
„Manufakt“ mit Blick auf die beanspruchten Waren indes nicht. Zudem ist
mit der Beschwerdegegnerin festzuhalten, dass es sich selbst beim deut-
schen “Manufakt“ um ein veraltetes Wort handelt, welches selten oder gar
nicht im Dudenkorpus belegt ist und daher auch nicht zu einem geläufi-
gen Wort der Alltagssprache gezählt werden kann. Vor diesem Hinter-
grund kann das Widerspruchszeichen für die beanspruchten Waren zu-
mindest nicht als rein beschreibend oder gar als zum Gemeingut gehö-
rend qualifiziert werden. Gleichwohl ist aufgrund des Ausgeführten von
einer leicht reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken
auszugehen.
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7.
In einer Gesamtbetrachtung muss nun eine Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr vorgenommen werden.
7.1 Die relevanten Verkehrskreise bestehen vorliegend aus dem allge-
meinen Publikum, welches eine durchschnittliche – mit Bezug auf die Wa-
ren der Klasse 30 gar eine geringe – Aufmerksamkeit beim Kauf der be-
anspruchten Waren aufwendet. Sodann handelt es sich in den Klassen
11, 21 und 30 der Vergleichszeichen mehrheitlich um gleiche und im Üb-
rigen um stark gleichartige Waren, womit ein strenger Massstab an die
Verwechselbarkeit der Zeichen anzulegen ist. Weiter ist vorliegend auch
die Zeichenähnlichkeit gegeben, da beide Marken das Wort „Manufac-
tum“ in Alleinstellung verwenden. Dies stellt eine vollständige Übernahme
der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke dar, ohne dass dabei
das übernommene Zeichen mit der angegriffenen Marke vollständig ver-
schmelzen würde und damit nicht mehr erkennbar wäre.
Auch wenn vorliegend von einem (leicht) reduzierten Schutzumfang der
Widerspruchsmarken in Bezug auf die beanspruchten Waren ausgegan-
gen werden muss, so sind das blosse Hinzufügen des Elementes „es-
presso“ am Wortanfang der angefochtenen Marke und die damit einher-
gehenden Unterschiede im Schriftbild und in der Phonetik nicht derart,
dass sie zu einem unterschiedlichen Gesamtbild führen und die Wider-
spruchsmarken im jüngeren Zeichen nicht mehr als eigenständiges Ele-
ment wahrgenommen werden. Insbesondere kann der Argumentation des
Beschwerdeführers nicht gefolgt werden, wonach „Manufactum“ neben
„espresso“ das schwächere Element darstelle, womit sich letztlich „es-
presso“ und „manufactum“ gegenüberstünden, welche ihrerseits in keiner
Art und Weise verwechselt werden könnten. Wie bereits ausgeführt ver-
fügt das Element „Manufactum“ durchaus über eine gewisse – wenn auch
reduzierte – Kennzeichnungskraft, während „espresso“ mit Bezug auf
einzelne der in Frage stehenden Waren klar beschreibend ist. In der
Rechtsprechung wurde die integrale Übernahme einer älteren Marke
zwar dort ausnahmsweise zugelassen und eine Verwechslungsgefahr
entsprechend verneint, wo einem schwachen Element ein starkes Ele-
ment hinzugefügt wurde (vgl. BGer in sic! 2000, S. 196 CAM-
PUS/LIBERTY CAMPUS), was aber teilweise auch auf Kritik gestossen
ist (vgl. J. Müller, Anmerkungen, sic! 2000, S. 196 f.). Vorliegend wird der
– wenn auch reduziert – kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke
hingegen lediglich ein teilweise beschreibendes Element hinzugefügt.
Dies reicht vor dem Hintergrund der einschlägigen Rechtsprechung
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(vgl. oben E. 5.1.; Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017
E. 8.1 „Stingray/Roamer Stingray“, B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 7
„TERRA/VETIA TERRA“, B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 7 „MET-
RO/METRO-POOL“, B-1077/2008 vom 3. März 2009 „SKY/SkySIM“
E. 7.3) jedoch gerade nicht aus, um die Verwechslungsgefahr zu beseiti-
gen.
Weitere Argumente, welche die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke derart einschränken und eine integrale Übernahme rechtfertigen
könnten, liegen nicht vor. Insbesondere bleibt mit Blick auf die Ausführun-
gen des Beschwerdeführers betreffend den tatsächlichen bzw. zukünfti-
gen Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin
festzuhalten, dass die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr im Wider-
spruchsverfahren einzig anhand des Registereintrags vorgenommen wird
(vgl. GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art.
3 Rz. 120), solange nicht der Nichtgebrauch einer Marke geltend ge-
macht wird. Da dies vorliegend nicht der Fall ist, sind die diesbezüglichen
Ausführungen des Beschwerdeführers entsprechend auch nicht rechtser-
heblich. Insgesamt ist somit eine Verwechslungsgefahr zwischen den
strittigen Zeichen zu bejahen.
8.
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und
ist abzuweisen.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).
9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien fest-
zulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das In-
teresse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes
der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu ver-
anschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein
Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen
(BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss").Von diesem Erfahrungswert ist
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auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkre-
ten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen
Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die
Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.– festgelegt. Der von dem Beschwerde-
führer geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.– wird zur Bezahlung der
Verfahrenskosten verwendet.
9.2 Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 1'600.– festge-
legt und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss
verbleibt bei der Vorinstanz. Entsprechend dem vorliegenden Verfahrens-
ausgang bleibt es dabei, dass der Beschwerdeführer der Beschwerde-
gegnerin die vorinstanzlichen Verfahrenskosten vollumfänglich zurückzu-
erstatten hat. Dispositiv-Ziff. 3 und 4 des angefochtenen Entscheids ist
diesbezüglich zu bestätigen.
9.3 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine
Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugespro-
chen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Par-
teientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weite-
re notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kos-
tennote oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten fest-
zulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE).
9.3.1 Die Beschwerdegegnerin hat eine Kostennote in der Höhe von total
Fr. 6'730.– (inkl. Widerspruchsgebühren, exkl. Mehrwertsteuern) einge-
reicht, wovon Fr. 5'215.– (inkl. Widerspruchsgebühren, exkl. Mehrwert-
steuern) für das erstinstanzliche Verfahren und Fr. 1'515.– (exkl. Mehr-
wertsteuern) für das vorliegende Beschwerdeverfahren geltend gemacht
werden. Die Parteientschädigung ist zwar grundsätzlich aufgrund der ein-
gereichten Kostennote festzusetzen. Dies heisst allerdings nicht, dass
diese unbesehen übernommen werden muss, vielmehr sind nur die ins-
gesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitaufwand zu erset-
zen (Urteil des BVGer D-2572/2007 vom 4. Oktober 2007 E. 4), wobei
dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu-
steht (Urteil des BGer 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2).
9.3.2 In Würdigung der massgeblichen Faktoren scheinen die von der
Beschwerdegegnerin geltend gemachten Kosten von Fr. 1'515.– für das
vorliegende Beschwerdeverfahren als angemessen. Soweit die Be-
schwerdegegnerin jedoch zusätzlich noch Mehrwertsteuern geltend
macht, ist festzuhalten, dass der Mehrwertsteuer einzig die im Inland
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durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen un-
terliegen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin
der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs.
1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat
ihren Sitz in Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2
MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht
MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST zu
verstehen ist.
9.3.3 Die Beschwerdegegnerin beantragt darüber hinaus, es seien vorlie-
gend auch die ihr im erstinstanzlichen Verfahren entstandenen Kosten
von Fr. 5'215.– dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Sie hat selber je-
doch keine Beschwerde gegen den Entscheid der Vorinstanz erhoben,
mit welchem ihr zu Lasten des Beschwerdeführers für das vorinstanzliche
Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 4'600.– (inkl. Widerspruchs-
gebühren) zugesprochen wurde (Dispositiv-Ziff. 4 des angefochtenen
Entscheids). Entsprechend bilden die von ihr geltend gemachten Kosten
im Umfang von Fr. 5'215.– auch nicht Streitgegenstand des vorliegenden
Beschwerdeverfahrens.
9.3.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass der Beschwerdeführer die Be-
schwerdegegnerin für das vorliegende Beschwerdeverfahren mit
Fr. 1'515.– (exkl. MWST) zu entschädigen hat.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bun-
desgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung
rechtskräftig.
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