Decision ID: 23570677-2ccc-561a-a314-2e5c2e35c524
Year: 2014
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Der Beschwerdeführer ist als Verein unter dem Namen "Kur- und Ver-
kehrsverein St. Moritz" im Handelsregister eingetragen. Er ist Inhaber
zahlreicher Marken mit dem Bestandteil "St. Moritz". Dazu gehören die
Wortmarke CH P-362'838 "St. Moritz Nights" sowie die nachfolgend wie-
dergegebenen Wort-/Bildmarken.
CH P-342'618 "St. Moritz (fig.)"
CH P-489'364 "St. Moritz (fig.)"
CH P-451'003 "St. Moritz White Polo (fig.)"
Alle vier Marken sind für diverse Waren und Dienstleistungen verschiede-
ner Klassen eingetragen. Die Waren, für welche die Marken beansprucht
werden, sind auf Erzeugnisse schweizerischer Herkunft eingeschränkt.
B.
Am 29. Februar 2012 meldete die Beschwerdegegnerin die Wortmarke
CH 653'617 YACHT CLUB ST. MORITZ bei der Vorinstanz zur Eintragung
an. Sie beanspruchte die Marke für Waren und Dienstleistungen der
Klassen 3, 12, 16, 18, 25, 35 und 41.
C.
Mit Beschluss vom 5. September 2012 hiess die Vorinstanz das Marken-
eintragungsgesuch teilweise gut. Am 25. Oktober 2012 trug sie die Marke
in der gutgeheissenen Form ins Markenregister ein. Gleichentags erfolgte
die Publikation der Eintragung auf < www.swissreg.ch >. Gegen die Ein-
tragung der Marke der Beschwerdegegnerin erhob der Beschwerdeführer
bei der Vorinstanz keinen Widerspruch.
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D.
Mit Schreiben vom 8. November 2012 forderte der Beschwerdeführer die
Beschwerdegegnerin auf, die Marke CH 635'617 YACHT CLUB ST. MO-
RITZ aus dem Markenregister löschen zu lassen. Er machte eine Na-
mens- sowie eine Markenrechtsverletzung geltend. Seiner Aufforderung
folgte die Beschwerdegegnerin nicht.
E.
Mit Beschwerde vom 20. November 2012 beantragte der Beschwerdefüh-
rer beim Bundesverwaltungsgericht, die Registrierung der Marke
CH 635'617 YACHT CLUB ST. MORITZ aufzuheben und den Schutz für
diese Marke zu verweigern. Gestützt auf die Bescheinigung der Marken-
eintragung, einen Auszug aus dem Markenregister vom 13. November
2012 und einen Ausdruck der Markeneintragung auf < www.swissreg.ch >
vom 20. November 2012 machte er geltend, es liege ein beschwerdefähi-
ges Anfechtungsobjekt vor. Zur materiellen Begründung der Beschwerde
führte der Beschwerdeführer aus, dass er bei zahlreichen seiner eigenen
Marken mit dem Bestandteil "St. Moritz" eine Einschränkung auf Waren
schweizerischer Herkunft habe hinnehmen müssen, während die Vorin-
stanz von der Beschwerdegegnerin für deren Marke keine derartige Ein-
schränkung verlangt habe. Ausserdem sei durch die Eintragung der Mar-
ke der Beschwerdegegnerin das Namensrecht der Gemeinde St. Moritz
betroffen, deren touristische Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Verein
zu fördern bezwecke. Weiter machte der Beschwerdeführer geltend, dass
die Marke der Beschwerdegegnerin irreführend sei, weil die Waren, für
die das Zeichen eingetragen ist, nicht auf solche schweizerischer Her-
kunft eingeschränkt seien. Zudem sei die Marke dem Gemeingut zuzu-
ordnen, da sie einzig aus einer Aneinanderreihung gemeinfreier Bestand-
teile bestehe.
F.
Die Beschwerdegegnerin verzichtete stillschweigend auf eine Beschwer-
deantwort.
G.
Mit Vernehmlassung vom 21. Februar 2013 beantragte die Vorinstanz,
auf die Beschwerde nicht einzutreten. Eventualiter sei diese abzuweisen.
Zur Begründung führte sie an, dem Beschwerdeführer fehle es an der
Beschwerdelegitimation. Diese ergebe sich weder aus dem allgemeinen
Verfahrensrecht, noch aus spezialgesetzlichen Bestimmungen. Eine Mög-
lichkeit Dritter, Markeneintragungsentscheide der Vorinstanz ausserhalb
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eines Widerspruchsverfahrens beschwerdeweise anzufechten, sei selbst
bei Beachtung der Rechtsweggarantie nicht gegeben. Begehren um Lö-
schung einer Marke fielen nach den markenrechtlichen Bestimmungen in
die ausschliessliche Zuständigkeit der Zivilgerichte. Auch lasse sich die
Beschwerdelegitimation des Beschwerdeführers nicht aus dem Namens-
recht an "St. Moritz" ableiten, denn dieses sei hier überhaupt nicht tan-
giert. Vor diesem Hintergrund könne offen bleiben, ob die Registrierung
der Marke CH 635'617 YACHT CLUB ST. MORITZ als solche überhaupt
ein beschwerdefähiges Anfechtungsobjekt darstelle. Ohnehin stütze sich
der Beschwerdeführer auf blosse Bescheinigungen und sei diejenige über
die Markeneintragung nicht mit dem eigentlichen Registereintrag gleich-
zusetzen. Darüber hinaus, so die Vorinstanz, sei die Marke der Be-
schwerdegegnerin nicht irreführend. Sie würde wegen der Verbindung der
Zeichenbestandteile "Yacht Club" und "St. Moritz" beziehungsweise we-
gen des daraus resultierenden Gesamteindrucks nicht als Herkunftsan-
gabe, sondern als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft verstanden.
Soweit sich der Beschwerdeführer auf die Einschränkung der eigenen
Marken auf Waren schweizerischer Herkunft berufe, bleibe festzuhalten,
dass dessen Marken zeichenseitig anders gebildet seien als die Marke
der Beschwerdegegnerin und daher keine unzulässige Ungleichbehand-
lung vorliege. Ausserdem sei die Marke der Beschwerdegegnerin für die-
jenigen Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht di-
rekt beschreibend und gehöre sie auch anderweitig nicht zum Gemeingut.
H.
Mit unaufgeforderter Replik vom 19. März 2013 reichte der Beschwerde-
führer zusätzliche Beweismittel ein. Bei diesen handelt es sich um mehre-
re Auszüge aus dem Markenregister. Sie betreffen Marken Dritter mit dem
Bestandteil "Club" sowie Hinweisen auf einen Ort, ein Gebiet oder ein
Land. Der Beschwerdeführer bringt vor, alle diese Marken seien während
deren Eintragungsverfahren von der Vorinstanz provisorisch beanstandet
worden, weil sie nicht auf Waren der entsprechenden Herkunft einge-
schränkt gewesen seien. Diese Beweismittel würden die konstante und
strenge Eintragungspraxis der Vorinstanz in Bezug auf irreführende Zei-
chen aufzeigen und damit untermauern, dass die Marke YACHT CLUB
ST. MORITZ herkunftsbezogen hätte eingeschränkt werden müssen.
I.
Die Beschwerdegegnerin verzichtete stillschweigend darauf, eine Duplik
einzureichen.
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Seite 5
J.
Die Vorinstanz hielt mit Duplik vom 30. April 2013 an der fehlenden Be-
schwerdelegitimation des Beschwerdeführers und an ihrem Eventual-
standpunkt fest.
K.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien
stillschweigend verzichtet.
L.
Auf weitere Vorbringen der Parteien ist in den folgenden Erwägungen
einzugehen, soweit sie rechtserheblich sind.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Beschwerde macht absolute Schutzausschlussgründe gegen die amt-
liche Registrierung einer fremden Marke geltend. Ob auf eine solche
Drittbeschwerde grundsätzlich einzutreten ist, ist umstritten. Die dagegen
geäusserten Argumente richten sich einerseits gegen die Zuständigkeit
des Bundesverwaltungsgerichts, andererseits gegen die Beschwerdelegi-
timation im Allgemeinen und der Beschwerdeführerin im Besonderen. Als
erstes ist die Frage der Zuständigkeit zu prüfen (Art. 7 Abs. 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]).
1.1 Eine Beschwerde gegen die Eintragung von Drittmarken war schon
im früheren Markenrecht nicht ausdrücklich geregelt und wird auch im
geltenden Recht nicht erwähnt. Unter dem früheren Markenschutzgesetz
vom 26. September 1890 (MSchG, AS 12 1 ff.) war pauschal gegen "alle
Entscheide in Markensachen" der Vorinstanz die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde ans Bundesgericht vorgesehen (Art. 4 Bst. c und Anhang Ziff. I
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die eidgenössische Verwaltungs- und
Disziplinarrechtspflege vom 11. Juni 1928, AS 44 779 ff. und Art. 99 Bst. a
des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege vom
16. Dezember 1943 [Bundesrechtspflegegesetz, OG], BS 3 558). Auch
altArt. 36 des heutigen Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) – diese Bestimmung wurde mit Inkrafttreten des
Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) per
1. Januar 2007 aufgehoben (Anhang Ziff. 21 VGG) – unterstellte "alle
Verfügungen in Markensachen" der Vorinstanz unterschiedslos der Be-
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schwerde an die damalige Rekurskommission für geistiges Eigentum
(RKGE). Eine Stimme aus der früheren Lehre wollte die Registrierung ei-
ner Marke zwar im Gegensatz zur Zurückweisung eines Eintragungsge-
suchs nicht als "Entscheid" im Sinne dieser Bestimmungen behandeln
(ERWIN MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz
der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren
und der gewerblichen Auszeichnungen, Zürich 1939, S. 181 f.). Dieser
Ansicht wurde aber entgegengehalten, dass ein Markenanmelder sich
auch gegen den fehlerhaften Vollzug seiner Anmeldung zur Wehr setzen
können müsse, etwa wenn die Vorinstanz rechtsfehlerhaft ein falsches
Zeichen eingetragen habe. Positive Registrierungsentscheide müssten
darum grundsätzlich der Beschwerde unterliegen (HEINRICH DAVID, Kom-
mentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Aufl. Basel/Stutt-
gart 1960, S. 239 f.; ALOIS TROLLER, Der schweizerische gewerbliche
Rechtsschutz. Patent-, Marken-, Muster- und Modell-, Urheberrecht und
unlauterer Wettbewerb, Basel 1948, S. 140).
1.2 Nach Anhaltspunkten für den gesetzgeberischen Willen betreffend
Drittbeschwerden gegen gutheissende Registrierungsentscheide kann in
der Systematik und den Materialien des geltenden MSchG gesucht wer-
den. Folglich stellen sich verschiedene Fragen. Wollte das Parlament et-
wa eine Berufung auf absolute Ausschlussgründe durch Dritte bewusst
untersagen, als es im Eintragungsverfahren keine entsprechende Ein-
sprachemöglichkeit für Drittpersonen vorsah (Art. 30 Abs. 3 MSchG, vgl.
Art. 6 VwVG) oder als es neben der amtlichen Prüfung, als Rechtsbehelf
für Konkurrenten, zwar neu das Widerspruchsverfahren einführte, aber
auf Ausschlussgründe nach Art. 3 MSchG beschränkte (Art. 31 MSchG;
VERA MARANTELLI nach MARIO J. MINDER, Der Immaterialgüterrechtspro-
zess. Bericht über eine Tagung vom 5. Dezember 2012, sic! 2013, S. 255;
vgl. die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7506/2006 vom
21. März 2007 E. 3 Karomuster, B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 2.2
und E. 8 Eco-Clin/Eco-Clean)? Wollte der Gesetzgeber mit dem Weiter-
benützungsrecht nach Art. 14 MSchG eine Drittbeschwerde wegen einer
im Gemeingut stehenden Eintragung unnötig machen?
In allgemeiner Form entschied das Bundesgericht 1936 unter Geltung
des früheren MSchG, dass auf privaten Interessen beruhende Lö-
schungsansprüche weder vor dem Bundesamt für geistiges Eigentum
(BAGE) noch mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht wer-
den könnten. Sie seien vielmehr klageweise vor die Zivilgerichte zu tra-
gen (BGE 62 I 168 E. 2 Swiss-Mint; vgl. MARKUS KAISER, Verwaltungs-
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rechtliche Beschwerde als Alternative zur Löschungsklage im Marken-
recht? Stellungnahme zu einem Entscheid des Bundesverwaltungsge-
richts vom 21. März 2007, sic! 2007, S. 863 mit Hinweisen). Mit dem Kri-
terium der zugrundeliegenden, privaten Interessen bezog es sich aber
zumindest sinngemäss auf die Frage der Beschwerdelegitimation, wes-
halb auch dieser Entscheid die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsge-
richts zur Prüfung von Markenregistrierungsentscheiden der Vorinstanz
auf Beschwerde nicht klar bejaht oder verneint.
1.3 Mit dem Inkrafttreten der Rechtsweggarantie (Art. 29a der Bundesver-
fassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV, SR 101]) wurde
das ehemalige System der positiven Aufzählung von Beschwerdemög-
lichkeiten in Verwaltungsgesetzen, namentlich altArt. 36 MSchG, grund-
sätzlich zu einer umfassenden Beschwerdezuständigkeit des Bundes-
verwaltungsgerichts unter Vorbehalt von ausdrücklichen Ausnahmen mo-
difiziert. Eine solche Ausnahme, welche die beschwerdeweise Geltend-
machung absoluter Ausschlussgründe verböte, wurde nicht ins Marken-
recht eingefügt. Dies könnte als qualifiziertes Schweigen des Gesetzge-
bers zu verstehen sein, wonach die zivilgerichtliche Zuständigkeit nicht
mehr die Unzuständigkeit verwaltungsrechtlicher Instanzen begründete
(vgl. in diesem Zusammenhang betreffend kontrollierte Ursprungsbe-
zeichnungen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6101/2011 vom
1. Juni 2012 E. 2.6 Vacherin Mont d'Or; betreffend das Urheberrecht
BVGE 2008/37 E. 7.2 GT W).
1.4 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfü-
gungen nach Art. 5 VwVG (Art. 31 VGG). Im Verfahren vor Bundesver-
waltungsgericht sind entsprechend nur jene Rechtsverhältnisse zu beur-
teilen, zu welchen die Vorinstanz vorgängig in Form einer Verfügung Stel-
lung genommen oder bezüglich welcher sie eine anfechtbare Verfügung
unrechtmässig verweigert oder verzögert hat (Art. 46a VwVG). Das Vor-
liegen einer Verfügung beziehungsweise deren Verweigerung oder Ver-
zögerung ist unabdingbare Sachurteilsvoraussetzung für ein Beschwer-
deverfahren, ohne die auf das Rechtsmittel nicht eingetreten werden darf
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-17/2013 vom 9. Januar
2013 E. 1.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl., Basel 2013,
Rz. 2.1, 2.6).
Der Beschwerdeführer macht geltend, dass in Bezug auf die Markenein-
tragung eine Verfügung vorliege.
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Seite 8
1.4.1 Art. 5 VwVG zufolge gilt als Verfügung eine behördliche Anordnung,
mit der im Einzelfall ein Rechtsverhältnis in einseitiger und verbindlicher
Weise gestützt auf öffentliches Recht des Bundes geregelt wird. Die
Strukturmerkmale einer Verfügung sind demnach "Anordnung einer Be-
hörde", "Einzelfall", "Regelung eines Rechtsverhältnisses", "einseitig" und
"verbindlich" sowie "gestützt auf öffentliches Recht des Bundes" (PIERRE
TSCHANNEN, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008,
Art. 1 N. 6; s.a. BGE 139 V 75 f. E. 2.2.1; Urteil des Bundesverwaltungs-
gericht B-3844/2013 vom 7. November 2013 E. 1.3.1). Die vorgenannten
Merkmale müssen kumulativ gegeben sein, damit eine Verfügung vorliegt
(Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-3844/2013 vom 7. November
2013 E. 1.3.1; FELIX UHLMANN, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.],
VwVG. Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver-
fahren, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 5 N. 17).
Mit Blick auf die Markenregistrierung ist nachfolgend auf einzelne Verfü-
gungsmerkmale einzugehen.
1.4.2 Als Anordnung einer Behörde im Einzelfall gilt einerseits die Indivi-
dualverfügung. Sie ist ein individuell-konkreter Verwaltungsrechtsakt, mit
dem das Recht auf einen konkreten Fall für einen einzelnen oder mehrere
einzelne Adressaten angewendet wird (BVGE 2012/9 E. 3.2.4 mit Hinwei-
sen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-769/2013 vom 30. Oktober
2013 E. 1.3.2.5; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O. § 28 Rz. 22, 49).
Andererseits qualifiziert als Einzelakt die Allgemeinverfügung. Diese rich-
tet sich an einen weiteren Adressatenkreis als die Individualverfügung.
Sie regelt einen spezifischen Fall für eine individuell nicht bestimmbare
Vielzahl von Personen und ist damit allgemein-konkret (BGE 139 V 145
E. 1.2; BVGE 2012/9 E. 3.2.4 mit Hinweisen, TOBIAS JAAG, Die Allge-
meinverfügung im schweizerischen Recht, ZBl 1984, S. 439; UHLMANN,
a.a.O., Art. 5 N. 43, 48). In Bezug auf den Rechtsschutz werden Individu-
al- und Allgemeinverfügungen grundsätzlich gleich behandelt (BGE 125 I
316 E. 2.a; BVGE 2008/18 E. 1; HEINZ AEMISEGGER/KARIN SCHERRER RE-
BER, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl., Basel 2011, Art. 82 N. 31).
1.4.3 Eine Verfügung kann Nebenbestimmungen enthalten. So ist es
möglich, die Rechtswirksamkeit einer Verfügung als eine zeitlich befriste-
te auszugestalten (BGE 139 II 190 f. E. 4.3; Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts A-769/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 1.3.3; ULRICH HÄFE-
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Seite 9
LIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 903; JÜRG MARTIN, Leitfaden für den
Erlass von Verfügungen. Grundlagen – Inhalt – Form – Rechtswirkungen,
Zürich 1996, S. 34) oder unter eine Bedingung zu stellen (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts A-769/2012 vom 30. Oktober 2013 E. 1.3.3;
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., § 28 Rz. 96; MARTIN, a.a.O.,
S. 34).
1.4.4 In einer Verfügung bringt eine Behörde ihren Willen zum Ausdruck.
Diese Willenserklärung manifestiert sich in einer Anordnung und ist auf
die Regelung eines Rechtsverhältnisses gerichtet (s.a. Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts A-1514/2006 vom 14. Februar 2008 E. 2.3; SERGIO
GIACOMINI, Vom "Jagdmachen auf Verfügung". Ein Diskussionsbeitrag,
ZBl 1993, S. 240 f.). In dieser Hinsicht unterscheiden sich Verfügungen
als Rechtsakte von – grundsätzlich nicht beschwerdefähigen – Verwal-
tungsrealakten (SUSANNE GENNER, Zur Abgrenzung von Rechtsakt und
Realakt im öffentlichen Recht, AJP 2011, S. 1157; JÜRG BICKEL/MAGNUS
OESCHGER/ANDREAS STÖCKLI, Die verfahrensfreie Verfügung. Ein Beitrag
zu einem übersehenen Konzept des VwVG, ZBl 2009, S. 596 f.).
Verwaltungsrealakte sind staatliche Verrichtungen, die unmittelbar eine
Veränderung der Faktenlage beziehungsweise einen Taterfolg bezwecken
(Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5175/2012 vom 27. Februar
2013 E. 3.1.1 mit Hinwiesen; MARKUS MÜLLER, Rechtsschutz gegen Ver-
waltungsrealakte, in: Tschannen [Hrsg.], Neue Bundesrechtspflege. Aus-
wirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen
Rechtsschutz, Berner Tage für die juristische Praxis BTJP 2006, Bern
2007 [hiernach: BTJP 2006], S. 317 ff.; ISABELLE HÄNER, in: Wald-
mann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG. Praxiskommentar zum Bundesge-
setz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 25a
N. 6). Ob ein behördlicher Akt als Verfügung oder Realakt zu qualifizieren
ist, entscheidet sich nicht allein danach, ob jener Akt nach Art. 35 VwVG
als Verfügung bezeichnet wird (Abs. 1) oder eine Rechtsmittelbelehrung
enthält (Abs. 2). Ausschlaggebend ist vielmehr, ob die strukturellen Verfü-
gungsmerkmale gegeben sind (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-3863/2013 vom 2. September 2013 E. 1.2.2.1, A-36/2013 vom
7. August 2013 E. 2.1; GENNER, AJP 2011, S. 1156).
1.4.5 Auch wenn Realakte nicht unmittelbar Rechtsverhältnisse regeln,
können sie – mittelbar – Rechte und Pflichten von Privaten gestalten oder
wenigstens berühren (TSCHANNEN, a.a.O., Art. 5 N. 10; HÄFELIN/MÜL-
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LER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 730a, 737; THOMAS MÜLLER-GRAF, Entrechtli-
chung durch Informalisierung? Ein Beitrag zur Handlungsformen- und zur
Rechtsverhältnislehre im Verwaltungsrecht, Basel 2001S. 92 ff., 98; vgl.
BGE 130 I 378 ff. E. 6.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
A-5762/2012 vom 7. Februar 2013 E. 4). Trotzdem bestand bis vor eini-
gen Jahren ausser in spezifischen Einzelfällen keine Möglichkeit, sich mit
verwaltungsrechtlichen Rechtsmitteln gegen Realakte zu wehren (HÄFE-
LIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 737; WEBER-DÜRLER, a.a.O., Art. 25a
N. 2, 8; ENRICO RIVA, Neue bundesrechtliche Regelung des Rechtsschut-
zes gegen Realakte. Überlegungen zu Art. 25a VwVG, SJZ 2007, S. 338;
vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5762/2012 vom 7. Februar
2013 E. 3 mit Hinweisen; WEBER-DÜRLER, a.a.O., Art. 25a N. 1 ff.). Die
Lehre konstatierte diesbezüglich ein Rechtsschutzdefizit (PAUL RICHLI,
Zum Rechtsschutz gegen verfügungsfreies Staatshandeln in der Totalre-
vision der Bundesrechtspflege, AJP 1998, S. 1427; UHLMANN, a.a.O.,
Art. 5 N. 8; MÜLLER, BTJP 2006, S. 314, 333 f.; MARIANNE TSCHOPP-
CHRISTEN, Rechtsschutz gegenüber Realakten des Bundes [Artikel 25a
VwVG], Zürcher Studien zum Verfahrensrecht [ZStV] Bd. 158, Zürich
2009, S. 83; vgl. rückblickend BGE 136 V 159 E. 4.2).
Im Verwaltungsverfahrensrecht wurde mit Erlass von Art. 25a VwVG
("Verfügung über Realakte") die Rechtsweggarantie nach Art. 29a BV
umgesetzt (ANDREAS KLEY, in: Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Val-
lender [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung. Kommentar,
2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2008, Art. 29a N. 12; HÄNER, a.a.O., Art. 25a
N. 1 f.). Diese konstituiert, dass jede Person bei Rechtsstreitigkeiten An-
spruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde hat. Entsprechend
kann nach Art. 25a VwVG, wer ein schutzwürdiges Interesse hat, von der
zuständigen Behörde verlangen, dass diese in Bezug auf eine Handlung,
die Rechte und Pflichten berührt, eine beschwerdefähige Verfügung er-
lässt. Mit dieser Verfügung holt die Behörde ihre Willenserklärung nach,
die auf die Regelung eines Rechtsverhältnisses gerichtet ist (GENNER,
AJP 2011, S. 1157). Vor dem Hintergrund der Rechtsweggarantie stellt
ein behördlicher Akt damit entweder eine Verfügung im Sinne von Art. 5
VwVG oder eine Handlung im Sinne von Art. 25a VwVG dar (BI-
CKEL/OESCHGER/STÖCKLI, ZBl 2009, S. 598). Als Sammelbegriff umfassen
Realakte folglich das Handeln der Behörden abzüglich der rechtsförmli-
chen Akte wie der Verfügung (BEATRICE WEBER-DÜRLER, in: Au-
er/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St. Gallen 2008, Art. 25a N. 6 mit
Hinweisen; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, a.a.O., § 30 Rz. 6; MÜLLER,
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BTJP 2006, 317 f.; RHINOW/KOLLER/KISS/THURNHERR/BRÜHL-MOSER,
a.a.O., Rz. 1286; BICKEL/OESCHGER/STÖCKLI, ZBl 2009, S. 598).
1.4.6 Das Markenregister ist ein öffentliches Register und von Bundes-
rechts wegen eingerichtet (Art. 37 MSchG; Art. 9 des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 [ZGB, SR 210]; JÜRG P. MÜL-
LER, Zur verstärkten Rechtskraft des Markenregisters, AJP 2007 [hier-
nach: AJP 2007], S. 26; GREGOR WILD, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 37 N. 8). Es wird durch die
Vorinstanz in Anwendung von öffentlichem Recht des Bundes geführt. Bei
der Eintragung einer Marke ins Register handelt es sich nicht um einen
privaten, sondern um einen einseitigen behördlichen Akt, der durch ein
Gesuch ausgelöst wird (vgl. MÜLLER, AJP 2007, S. 28).
Nach dem Eintragungsprinzip entsteht das Markenrecht mit der Registrie-
rung (Art. 5 MSchG). Damit ist für das Entstehen des subjektiven, dem
Markeninhaber zustehenden Markenrechts der Registereintrag konstitutiv.
Er lässt das Ausschliesslichkeitsrecht nach Art. 13 MSchG entstehen
(LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl.,
Basel/Genf/München1999, Art. 5 N. 8; s.a. BBl 1991 I 22; MÜLLER, AJP
2007, S. 28; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 5 N. 3 mit Hinweisen; CHRIS-
TOPH WILLI, MSchG. Markenschutzgesetz. Kommentar zum schweizeri-
schen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-
nationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 5 N. 7). Die Eintragung einer
Marke im Register regelt somit ein Rechtsverhältnis in verbindlicher Wei-
se. Namentlich verleiht es dem Markeninhaber Ausschliesslichkeitsrech-
te, die er gegenüber Dritten durchsetzen kann. Folglich führt die Marken-
registrierung mittelbar auch zu einem Eingriff in die Rechtsstellung jener
Dritter; sie werden durch die Schutzwirkungen des Markenrechts in ihrer
Handlungsfreiheit eingeschränkt.
1.4.7 Vorliegend spricht einiges dafür, die Registrierung der Marke
CH 635'617 YACHT CLUB ST. MORITZ nicht als Realakt, sondern als
Verfügung zu betrachten, die mittelbar in die Rechte Dritter eingreift und
einen erweiterten Adressatenkreis hat (die Markeneintragung als Verfü-
gung betrachtend BGE 4A.116/2007 E. 2 [obiter dictum] Turbinenfuss;
WILD, a.a.O., Art. 30 N. 11, Art. 35 N. 3; MAX GULDENER, Grundzüge der
freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Schweiz, Zürich 1954, S. 12 f.). Am Ver-
fügungscharakter könnte insbesondere auch der Umstand nichts ändern,
dass die Rechtswirksamkeit des Registereintrags unter dem Vorbehalt
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Seite 12
der Beurteilung durch ein Zivilgericht nach Art. 52 MSchG steht oder der
Rechtsschutz ausläuft, wenn der Markeninhaber die Eintragung nicht
rechtzeitig verlängert (Art. 10 Abs. 2 MSchG). Es würde sich dabei höchs-
tens um Nebenbestimmungen der Verfügung handeln. Entsprechendes
würde auch für internationale Markenregistrierungen gelten (vgl. Art. 46
MSchG).
Somit kann im vorliegenden Fall zumindest nicht verneint werden, dass
ein beschwerdefähiges Anfechtungsobjekt vorliegt. Würde der Verfü-
gungscharakter in Bezug auf die Markeneintragung ausgeschlossen,
bliebe zu prüfen, ob eine Beschwerde über Art. 25a VwVG möglich wäre.
1.5 Im Ergebnis kann indes hier offen gelassen werden, ob absolute Aus-
schlussgründe in Bezug auf fremde Marken grundsätzlich beschwerde-
weise geltend gemacht werden können. Wie sich aus den folgenden Er-
wägungen ergibt, ist erforderlich, dass weitere Eintretensvoraussetzun-
gen vorliegen. Damit kann der vorliegende Fall abschliessend entschie-
den werden. Offen gelassen werden kann somit auch, ob – wie der Be-
schwerdeführer vorbringt – das Bundesverwaltungsgericht fachlich zur
Beurteilung von absoluten Ausschlussgründen besonders geeignet und
deshalb zuständig sei.
2.
Im Folgenden ist die Beschwerdelegitimation zu prüfen. Damit der Be-
schwerdeführer zur Beschwerde legitimiert ist, müssen die Vorausset-
zungen der allgemeinen Beschwerdelegitimation (Art. 48 Abs. 1 VwVG)
vorliegen, da die persönliche Voraussetzung der Beschwer nicht durch
ausdrückliche spezialgesetzliche Anordnung ohnehin gegeben ist (Art. 48
Abs. 2 VwVG).
2.1 Zunächst ist vorausgesetzt, dass der Beschwerdeführer am Verfahren
vor der Vorinstanz teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnah-
me erhalten hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. a VwVG; formelle Beschwer).
Am Markeneintragungsverfahren nach Art. 28 ff. MSchG sind die Vorin-
stanz und die Markenanmelderin, im vorliegenden Fall die Beschwerde-
gegnerin, beteiligt. Der Einbezug Dritter ist nicht vorgesehen. Dritte erlan-
gen Kenntnis von der Eintragung einer Marke, wenn diese registriert be-
ziehungsweise auf < http://www.swissreg.ch > publiziert wird. Demzufolge
hatte der Beschwerdeführer keine Möglichkeit, am vorinstanzlichen Ver-
fahren teilzunehmen, und ist die formelle Beschwer gegeben.
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2.2 Weiter ist erforderlich, dass der Beschwerdeführer durch die ange-
fochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Inte-
resse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. b, c;
materielle Beschwer). Das schutzwürdige Interesse kann rechtlicher oder
auch bloss tatsächlicher Natur sein (BGE 131 II 588 f. E. 2.1; VERA MA-
RANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.],
VwVG. Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsver-
fahren, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 48 N. 10). Die Regelung in Art. 48
Abs. 1 VwVG soll die Popularbeschwerde ausschliessen und den Cha-
rakter des Beschwerderechts als Instrument des Individualrechtsschutzes
unterstreichen. Der Beschwerdeführer muss durch den angefochtenen
Entscheid stärker als ein beliebiger Dritter betroffen sein und in einer be-
sonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache stehen.
Neben dieser spezifischen Beziehungsnähe muss er einen praktischen
Nutzen aus einer allfälligen Aufhebung oder Änderung der angefochtenen
Verfügung ziehen, das heisst, seine Situation muss durch den Ausgang
des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst werden können. Das
schutzwürdige Interesse besteht darin, dass ein materieller oder ideeller
Nachteil vermieden werden soll, den die angefochtene Verfügung mit sich
bringt. Ein bloss mittelbares oder ausschliesslich allgemeines öffentliches
Interesse berechtigt nicht zur Beschwerde (BGE 135 II 174 E. 2.1; Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts C-6539/2011 vom 26. November 2013
E. 4.1.1, C-617/2012 vom 13. Juni 2013 E. 3.2.1).
Materiell beschwert ist in erster Linie der primäre Adressat einer Verfü-
gung, dessen Rechtsstellung direkt beeinträchtig ist. Beschwerdeberech-
tigt können indes auch Dritte sein, die eine adressatenbegünstigende
Verfügung anfechten (MARANTELLI-SONANINI/HUBER, a.a.O., Art. 48
N. 24 f.; HÄNER, a.a.O., Art. 48 N. 11). Um keine Popularbeschwerden zu-
zulassen, ist bei der Beschwerdelegitimation Dritter dem Erfordernis der
besonderen Beziehungsnähe zum Streitgegenstand eine verstärkte Be-
deutung beizumessen (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., Rz. 2.78;
HÄNER, a.a.O., Art. 48 N. 12; vgl. ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zürich 2000, Rz. 547).
Dies gilt analog auch in Bezug auf die Beschwerdelegitimation bei Allge-
meinverfügungen, da sich diese an unbekannte (Dritt-)Adressaten richten
(MARANTELLI-SONANINI/HUBER, a.a.O., Art. 48 N. 25 mit Hinweisen). Die
besondere Beziehungsnähe ist durch den Beschwerdeführer selbst dar-
zulegen, da sich seine Begründungspflicht auf die Beschwerdelegitimati-
on erstreckt (BGE 120 Ib 433 E. 1; HÄNER, a.a.O., Art. 48 N. 12). Eine
besondere Beziehungsnähe eines Dritten wurde zum Beispiel dem Inha-
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ber einer Bewilligung für ein Pflanzenschutzmittel zuerkannt, wenn ge-
stützt auf seine Bewilligung ein gleichwertiges, ausländisches Substituti-
onsprodukt in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutz-
mittel aufgenommen wird (Entscheid der Rekurskommission EVD vom
4. Januar 2001, veröffentlicht in Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
[VPB] 65.118 E. 1.3.3). Beschwerdelegitimiert sind auch Dritte, die gel-
tend machen, dass Konkurrenten rechtsungleich oder privilegiert behan-
delt würden (BGE 125 I 9 f. E. 3.e mit Hinweisen); dabei ist jedoch erfor-
derlich, dass mit einer spürbaren Verschlechterung der Wettbewerbsposi-
tion jener Dritten zu rechnen ist (HÄNER, a.a.O., Art. 48 N. 15; MARANTEL-
LI-SONANINI/HUBER, a.a.O., Art. 48 N. 28). Dies könnte etwa zutreffen,
wenn ein Dritter ein Zeichen benutzt, dieses im Vertrauen auf die fehlen-
de Markenfähigkeit nicht zur Eintragung anmeldet und ebendieses Zei-
chen zugunsten einer anderen Person trotz objektiv fehlender Markenfä-
higkeit als Marke eingetragen wird. In einem solchen Fall könnten trotz
des Weiterbenützungsrechts nach Art. 14 Abs. 1 MSchG wirtschaftliche
Einschränkungen des Beschwerdeführers die Folge sein, ist jenes doch
auf einen Gebrauch im bisherigen Umfang beschränkt.
2.3 Der Beschwerdeführer macht geltend, im Gegensatz zur Beschwer-
degegnerin habe er bei zahlreichen seiner Marken, die "St. Moritz" als
Bestandteil führen, eine Einschränkung auf Waren schweizerischer Her-
kunft hinnehmen müssen. Dies stelle eine unzulässige Ungleichbehand-
lung gegenüber der Beschwerdegegnerin dar, welche den Anforderungen
von Art. 48 Abs. 1 Bst. b und c VwVG zur Begründung eines schutzwürdi-
gen Interesses genüge. Zu prüfen ist damit die für Drittbeschwerden not-
wendige besondere Beziehungsnähe des Beschwerdeführers zum Streit-
gegenstand, der Registrierung der Marke YACHT CLUB ST. MORITZ.
Das Zeichen der Beschwerdegegnerin wurde vom Beschwerdeführer vor-
liegend weder gebraucht noch bei der Vorinstanz zur Markeneintragung
angemeldet. Auf ein schutzwürdiges Interesse, das auf dem Vertrauen in
die Nutzungsberechtigung an einem eigenen, identischen Zeichen beruht,
kann sich der Beschwerdeführer somit nicht berufen. Im Zeichen der Be-
schwerdegegnerin ist der Bestandteil "St. Moritz" zwar enthalten. Doch al-
lein aus diesem Zeichenbestandteil, welcher sich neben anderen Elemen-
ten oder abgewandelt in Zeichen des Beschwerdeführers in Wort- oder
Wort-/Bildform findet, folgt keine spezielle Beziehungsnähe des Be-
schwerdeführers zum Streitgegenstand. Zudem ist weder ersichtlich noch
substantiiert, dass jener aufgrund der Registrierung von YACHT CLUB
ST. MORITZ mit einer spürbaren Hinderung im wirtschaftlichen Wettbe-
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werb zu rechnen hat. Entsprechend würde die Situation des Beschwerde-
führers auch nicht in relevanter Weise beeinflusst, wenn die vorinstanzli-
che Verfügung dahingehend geändert würde, dass sie die Marke der Be-
schwerdegegnerin auf Waren schweizerischer Herkunft einschränkte. Ei-
ne Beschwerdelegitimation erscheint somit in Bezug auf eine Recht-
sungleichbehandlung als nicht begründet.
2.4 Weiter bringt der Beschwerdeführer vor, durch die Eintragung der
Marke der Beschwerdegegnerin sei das Recht am Gemeindenamen
"St. Moritz" verletzt. Zwar enthält das Zeichen YACHT CLUB ST. MORITZ
als Bestandteil den Ortsnamen "St. Moritz". Die Marke der Beschwerde-
gegnerin bezieht sich indes nicht nur auf den Gemeindenamen als sol-
chen. In ihr ist "St. Moritz" mit den vorangestellten Bestandteilen "Yacht"
und "Club" kombiniert. Der Beschwerdeführer ist im Handelsregister unter
dem Vereinsnamen "Kur- und Verkehrsverein St. Moritz" eingetragen.
Diesen Namen beansprucht die Beschwerdegegnerin nicht, sondern eine
Marke, die aus verschiedenen Elementen besteht, unter anderem dem
Element "St. Moritz". Zwar bezweckt der Beschwerdeführer laut Handels-
registereintrag, die in seinem Eigentum stehenden touristischen Marken
zu pflegen. Nicht ersichtlich ist jedoch, dass der Beschwerdeführer be-
rechtigt ist, in eigenem Namen Drittrechte wie dasjenige an einem Ge-
meindenamen geltend zu machen, oder dass er die politische Gemeinde
St. Moritz vertritt, um in deren Namen und Auftrag Rechte am Gemein-
denamen wahrzunehmen. Vielmehr vertritt er gemäss seinem statutari-
schen Zweck unter anderem die Interessen der kommerziellen touristi-
schen Leistungsträger im Ort gegenüber der Politik und der Verwaltung.
Die zur Begründung der Beschwerdelegitimation geforderte besondere
Beziehungsnähe des Beschwerdeführers zum Streitgegenstand und so-
mit ein schützenswertes Interesse im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst. b und
c VwVG liegen damit nicht vor.
2.5 Vor diesem Hintergrund kann offen gelassen werden, ob es für die
Beurteilung der verwaltungsrechtlichen Beschwerdelegitimation von Be-
deutung ist, dass nach Art. 52 MSchG für den Beschwerdeführer der Zivil-
rechtsweg offen steht, um eine Löschung der Marke YACHT CLUB
ST. MORITZ wegen absoluter Schutzausschlussgründe klageweise gel-
tend zu machen (vgl. BGE 101 Ib 212 ff., nach welchem unter Geltung
der Rechtslage vor Inkrafttreten der Rechtsweggarantie im Firmenrecht
das schutzwürdige Interesse verneint wurde, wenn die Interessen auf
dem Weg eines Zivilprozesses wahrgenommen werden konnten). Offen
gelassen werden kann vorliegend ebenso, ob das vereinfachte verwal-
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tungsrechtliche Löschungsverfahren wegen Nichtgebrauchs einer Marke,
wie es mit der "Swissness"-Vorlage vorgesehen ist und von jeder Person
ohne besonderen Interessennachweis eingeleitet werden könnte (BBl
2009 8631), der Popularbeschwerde im Markenrecht in genereller Weise
Vorschub leisten will.
3.
Im Ergebnis ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Aufgrund dessen
kann vorliegend offen gelassen werden, ob die Marke CH 635'617
YACHT CLUB ST. MORITZ zum Gemeingut gehört oder auf Waren
schweizerischer Herkunft hätte eingeschränkt werden müssen.
4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kosten-
pflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Auf die Entrichtung einer Parteientschädi-
gung ist zu verzichten.
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es
um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach
dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich
nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu
orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von ei-
nem Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– auszugehen ist
(BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen Turbinenfuss [3D]; Urteil des Bun-
desgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 mit Hinweisen we make
ideas work; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom
17. Februar 2012 E. 8.1 Mylife [fig.]/Mylife [fig.]). Von diesem Erfahrungs-
wert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesag-
ten rechtfertigt es sich, die Kosten für das Beschwerdeverfahren auf
Fr. 4'000.– festzulegen. Dieser Betrag ist mit dem in selber Höhe vom
Beschwerdeführer geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.
5.
Gegen dieses Urteil steht die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundes-
gericht offen (Art. 72 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 des Bundesgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).
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