Decision ID: f157e373-1358-577c-a482-40a3f11f9bff
Year: 2015
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin meldete am 2. November 2011 die nachstehend
abgebildete Wort-/Bildmarke CH 628'115 DERMACLINIQUE BEAUTY
FARM (fig.) mit Farbanspruch "blau" bei der Vorinstanz zur Eintragung an.
Am 12. April 2012 wurde die Marke im Register eingetragen und auf
< http://www.swissreg.ch > veröffentlicht. Sie wird für folgende Waren und
Dienstleistungen beansprucht:
3 Cosmetici; olii essenziali ed olii per uso cosmetico; sali da bagno per uso
non medico; shampoo, lozioni, tinture e creme per capelli; maschere per il
viso e per il corpo per uso cosmetico, preparazioni cosmetiche per tratta-
menti dimagranti, rassodanti, anticellulite.
44 Saloni di bellezza e di parrucchieri; servizi di igiene e di bellezza, servizi
di visagisti, servizi di sauna, servizi di centri dimagranti, servizi di solarium;
bagni turchi; servizi di bagni termali; fisioterapia e massaggi, servizi me-
dici.
B.
Gegen diese Eintragung erhob die Beschwerdeführerin am 28. Juni 2012
Widerspruch. Diesen stützte sie auf ihre Wortmarke CH P 398'837
CLINIQUE mit Priorität vom 7. Januar 1992. Die Widerspruchsmarke ist mit
dem Vermerk "durchgesetzte Marke" für folgende Waren registriert:
3 Produits cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons.
C.
Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Eingabe vom 5. November 2012,
den Widerspruch abzuweisen. Sie machte geltend, die Widerspruchs-
marke sei nicht rechtserhaltend gebraucht worden. Ausserdem bestehe
zwischen den beiden Marken keine Verwechslungsgefahr.
D.
Mit Replik vom 14. März 2013 reichte die Beschwerdeführerin Belege ein,
um den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu
machen. Ohnehin, so führte sie aus, sei der Gebrauch der Marke gerichts-
notorisch. Zudem komme dieser wegen deren Bekanntheit ein besonders
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grosser Schutzbereich zu und bestehe zwischen den beiden Marken eine
Verwechslungsgefahr.
E.
Die Beschwerdegegnerin hielt mit Duplik vom 22. Juli 2013 an ihrem
Standpunkt fest.
F.
Mit Entscheid vom 29. Oktober 2013 erachtete die Vorinstanz den rechts-
erhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für "produits cosmétiques,
parfumerie, savons cosmétique" als glaubhaft dargelegt. Jedoch wies sie
den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr ab. Das Element
"Dermaclinique" der angefochtenen Marke, so die Begründung, sei dem
Zeichen CLINIQUE ähnlich, aber Gemeingut; darauf könne sich der
Schutzbereich selbst einer starken Widerspruchsmarke nicht erstrecken.
G.
Gegen diese Verfügung gelangte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde
vom 4. Dezember 2013 ans Bundesverwaltungsgericht und stellte fol-
gende Rechtsbegehren:
"1. Die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom
29. Oktober 2013 im Widerspruchsverfahren Nr. 12461 sei in den Ziffern 1
und 3 aufzuheben und es sei dem Widerspruch Nr. 12461 stattzugeben.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im erstinstanzlichen Ver-
fahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin."
Sie führte aus, eine Verwechslungsgefahr könne im Falle der Verkehrs-
durchsetzung und Bekanntheit der Widerspruchsmarke auch bei Überein-
stimmung gemeinfreier Markenelemente vorliegen. Entsprechend erstre-
cke sich der Schutzbereich von CLINIQUE auf den gleichlautenden Wort-
teil der angefochtenen Marke. Dazu komme, dass dieser Wortteil – im Ge-
gensatz zu den übrigen Markenbestandteilen – ein eigenständiges und das
einzig kennzeichnende Element der angefochtenen Marke sei.
H.
Die Beschwerdegegnerin reichte keine Beschwerdeantwort ein.
I.
Mit Schreiben vom 3. Februar 2014 verzichtete die Vorinstanz, eine Ver-
nehmlassung einzureichen, und beantragte, die Beschwerde abzuweisen.
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Seite 4
J.
Am 3. September 2014 wurde am Bundesverwaltungsgericht auf Antrag
der Beschwerdeführerin eine öffentliche Verhandlung durchgeführt. Daran
nahm die Beschwerdegegnerin nicht teil. Die Beschwerdeführerin und die
Vorinstanz wiederholten ihre bereits vorgebrachten Argumente.
K.
Auf weitere Vorbringen der Parteien ist in den folgenden Erwägungen ein-
zugehen, soweit sie rechtserheblich sind.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsachen zuständig
(Art. 31, 32, 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Als Widersprechende hat die Beschwerdeführerin am
vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]).
Die Beschwerde wurde innert Frist und formgerecht erhoben (Art. 50
Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss fristgemäss bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Im Beschwerdeverfahren hat die Beschwerdeführerin den Entscheid der
Vorinstanz zum rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke nicht
kritisiert. Daher ist lediglich von einem solchen für "produits cosmétiques,
parfumerie, savons cosmétique" der Klasse 3 auszugehen. Zu prüfen ist
vorliegend somit nur noch die Verwechslungsgefahr der beiden Marken.
3.
3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere
Markeneintragung erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für glei-
che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass
sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-
bindung mit Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August
1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der Waren und
Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
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sich die Zeichen sind (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; 128 III 99
E. 2.c "Orfina"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellge-
setz, 2. Aufl. 1999, Art. 3 N. 8). Dabei sind die Aufmerksamkeit der mass-
gebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke zu berücksichtigen (BGE 121 III 378 E. 2.a "Boss/Boks"; Urteil des
BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.1 mit Hinweisen
"Gallo/Gallay [fig.]"; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Das schwei-
zerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und inter-
nationalen Markenrechts, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).
3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer B-531/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]"), soweit auf-
grund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Ur-
teil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD
[fig.]; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37). Für die An-
nahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen damit eine ein-
heitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlo-
gische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehö-
rigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten
(Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding
[fig.]"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/
Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 300). Eine Gleichartigkeit kann nicht
nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je untereinander bestehen,
sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien von Produkten (Urteile
des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]";
B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonenwelding"; EUGEN MAR-
BACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immate-
rialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 853 ff.;
WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 35).
3.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der
Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11)
sowie, weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden,
basierend auf dem Erinnerungsbild der Abnehmer (BGE 121 III 377 E. 2.a
"Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2.d "Radion/Radiomat"; MARBACH, a.a.O.,
Rz. 867; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 15). Dabei kommt dem Zeichenanfang in
der Regel eine höhere Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften
bleibt (Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5
"Bally/Tally"; B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star
Flex [fig.]").
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3.4 Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzel-
nen Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Enthält
eine Marke charakteristische Wort- wie Bildelemente, können diese den
Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer
B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.4 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD
[fig.]"; B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe/Eve").
Für die Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und
gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc
"Securitas"; MARBACH, a.a.O., Rz. 872 ff.). Eine Ähnlichkeit im Wortklang
oder Schriftbild allein genügt in der Regel (Entscheid der Eidgenössischen
Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 5. Juli 2006, Zeit-
schrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!]
2006, S. 761 E. 4 "McDonald's/McLake"; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 69). Der
Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Ausspracheka-
denz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch
die Anordnung und optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge
(BGE 122 III 382 E. 5.a "Kamillon/Kamillosan"; 119 II 473 E. 2.c "Radion").
3.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn ei-
nes der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird, eine mit-
telbare, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar ausei-
nanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Marken-
inhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht bestehen (Urteile des BVGer
B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge"; B-5312013
vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; JOLLER, MSchG, Art. 3
N. 22 f.).
3.6 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad ei-
ner Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die
Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III
445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Er-
gebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und ver-
dienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a
"Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014
E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl.
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GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht. Eine rechts-
vergleichende Untersuchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit
von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht,
Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000,
S. 204). Die Verwechslungsgefahr kann hingegen im Gesamteindruck ent-
fallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen
Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen verbunden
wurde (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 "Tivo/Tivù
Sat HD [fig.]"; B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1, 6 "Premium
ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]").
3.7 Schwach sind insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile
sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-5440/2008
vom 24. Juli 2009 E. 6.2 "Jump [fig.]/Jumpman", B-5477/2007 vom
28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3 pH/ Regulat [fig.]"). Dazu gehören
Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Bestim-
mung, den Verwendungszweck oder die Wirkungsweise der Waren oder
Dienstleistungen, sofern sie von den Verkehrskreisen ohne besondere
Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in
blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische
Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1
"Noblewood").
4.
Zunächst sind die massgeblichen Verkehrskreise für die Waren zu bestim-
men, für welche die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht wor-
den ist (vgl. E. 2). Kosmetikprodukte werden von fast allen Menschen be-
nutzt und von Abnehmern im Handel etwa ab Erreichen der Adoleszenz
nachgefragt. Ab dieser Altersstufe zieren sich zudem die meisten Men-
schen mit Düften. Produkte im Kosmetik- und Parfümeriebereich sind auf
alle Geschlechter und Stilrichtungen ausgerichtet und spielen mit deren
verschiedenen Facetten. Zu den massgeblichen Verkehrskreisen gehören
somit Frauen und Männer ab zirka dem dreizehnten Altersjahr, unabhängig
ihrer finanziellen Möglichkeiten und ihrer Bildung.
5.
In einem weiteren Schritt ist die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleis-
tungen zu prüfen.
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5.1 Die Vorinstanz beurteilt in ihrem Entscheid die jeweiligen Waren der
Klasse 3, für welche die Marken Schutz beanspruchen, als identisch. Glei-
chartigkeit erkennt sie für die Dienstleistungen "saloni di bellezza e di par-
rucchieri; servizi di igiene e di bellezza, servizi di visagisti" der Klasse 44,
andersartig hingegen seien "servizi di sauna, servizi di centri dimagranti,
servizi di solarium; bagni turchi; servizi di bagni termali; fisioterapia e mas-
saggi, servizi medici" derselben Klasse.
Diese Feststellungen rügt die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerde
nicht. Indes hielt sie anlässlich der öffentlichen Verhandlung fest, dass
Gleichartigkeit im Verhältnis zu allen Dienstleistungen der Klasse 44 be-
stehe, ohne dies zu substantiieren. Im vorinstanzlichen Verfahren verwies
sie zudem auf zwei ihrer "Clinique"-Marken (CH P-429'856,
CH P-495'516), die sich für Dienstleistungen der Klassen 35, 42 und 44
durchgesetzt hätten. Die beiden Marken waren jedoch nicht Gegenstand
des vorinstanzlichen Widerspruchsverfahrens und sind somit nicht Teil des
vorliegenden Widerspruchsbeschwerdeverfahrens; das entsprechende Ar-
gument ist daher nicht zu hören.
In ihrer Widerspruchsantwort führt die Beschwerdegegnerin an, bei den
Waren der Klasse 3, für welche ihre Marke beansprucht wird, handle es
sich um ganz spezifische Kosmetikprodukte, die grundsätzlich zusammen
mit den Dienstleistungen der Klasse 44 im Angebot stünden. Diese Waren
fänden sich nicht im Einzelhandel – etwa in Parfümerien –, wie es bei den
mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren der Fall sei. Zu ver-
neinen sei eine Gleichartigkeit schliesslich ebenso in Bezug auf die Dienst-
leistungen der Klasse 44.
5.2 Mit ihren Ausführungen macht die Beschwerdegegnerin sinngemäss
geltend, die mit ihrer Marke gekennzeichneten Waren der Klasse 3 würden
über andere Verkaufskanäle angeboten als diejenigen der Beschwerdefüh-
rerin. Solches geht aber weder aus dem Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis noch aus dem angefochtenen Zeichen oder allfälligen Belegen
hervor. Offen kann damit bleiben, ob die massgebenden Verkehrskreise
überhaupt zwischen den verschiedenen Vertriebsstellen, die hier in Frage
kommen, differenzieren würden. Daraus folgt, dass die Vorinstanz die Wa-
ren der Klasse 3 zu Recht als identisch beurteilt hat.
In engem Zusammenhang stehen die Waren der Klasse 3, für welche die
Widerspruchsmarke Schutz beansprucht, und die Dienstleistungen der
Klasse 44, bei welchen jene Waren verwendet werden. Wie die Vorinstanz
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zutreffend erkennt, sind dies "saloni di bellezza e di parrucchieri; servizi di
igiene e di bellezza, servizi di visagisti". Beim Konsum der übrigen Dienst-
leistungen der Klasse 44, "servizi di sauna, servizi di centri dimagranti, ser-
vizi di solarium; bagni turchi; servizi di bagni termali; fisioterapia e massa-
ggi, servizi medici", ist die Anwendung und Verfügbarkeit kosmetischer
Produkte und von Parfüms zwar nicht ausgeschlossen (vgl. etwa die kos-
metischen Möglichkeiten bei Saunaaufgüssen auf < http://www.asia-
spa.com > Sauna > Aufgussplan/Spezialabende [besucht am 3. Februar
2015]). Erwartet werden sie indessen von den mass-geblichen Verkehrs-
kreisen insbesondere mit Blick auf medizinische Dienstleistungen nicht. Mit
der Vorinstanz ist hier folglich nicht von Gleichartigkeit auszugehen.
6.
Im Folgenden ist die Ähnlichkeit der beiden Zeichen zu prüfen.
6.1 In ihrem Entscheid hält die Vorinstanz fest, dass dem angefochtenen
Zeichen im Gesamteindruck und bei Berücksichtigung der grafischen Ele-
mente zwar ein eigenes Gepräge zukomme. Trotzdem würden aber die
massgeblichen Verkehrskreise die Wortbestandteile der Marke als selb-
ständige Zeichenelemente erkennen. Basierend darauf schliesst sie auf
eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit der Zeichen CLINIQUE und
DERMACLINIQUE BEAUTY FARM (fig.), weil beide den Begriff "Clinique"
als einzigen beziehungsweise einen Bestandteil führten. Einen unter-
schiedlichen Bedeutungsinhalt, welcher jene Ähnlichkeit zu kompensieren
vermöchte, wiesen die beiden Zeichen nicht auf. Deshalb liege eine Zei-
chenähnlichkeit vor.
Im vorinstanzlichen Verfahren begründet die Beschwerdegegnerin die feh-
lende Zeichenähnlichkeit mit dem Fokus auf den Wortbestandteil
"Derma" ihrer Marke. In Kombination mit den übrigen Textelementen er-
gebe sich der Sinngehalt "clinica della pelle" ("della pelle" im Original her-
vorgehoben) mit der Verdeutlichung "Beauty Farm", die ästhetische und
nicht medizinische Behandlungen indiziere. So ergebe sich ein unter-
schiedlicher Sinngehalt und resultiere keine Ähnlichkeit der beiden Zei-
chen.
Soweit sich die Beschwerdeführerin zur Zeichenähnlichkeit äussert, folgt
sie in den Grundsätzen den Ausführungen im Entscheid der Vorinstanz.
Ausserdem fügt sie an, der Bestandteil "Derma" des angefochtenen Zei-
chens bleibe – im Gegensatz zum Element "Clinique" – bei der Aussprache
nahezu unbemerkt.
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Seite 10
6.2 Die angefochtene Marke zeigt in blauer Farbe die Worte "Dermaclini-
que", "Beauty" und "Farm". Sie alle sind in Grossbuchstaben gesetzt, wo-
bei das Element "Derma" mit fetter Schrift ausgezeichnet ist. "Beauty" und
"Farm" stehen unterhalb von "Dermaclinique". Eine blaue horizontale Linie
liegt dazwischen, die von einer etwas übergrossen, geschwungenen
Schleife des Buchstabens "Q" gequert ist. Zurecht hat die Vorinstanz er-
kannt, dass das Textelement des angefochtenen Zeichens als selbständi-
ger Markenbestandteil erkannt wird und ihm eine Orientierungsfunktion am
Markt zukomme. Ob vorliegend die grafischen Arbeiten am Zeichen ledig-
lich zu vernachlässigbarem figurativem Beiwerk oder in der Tat, wie die
Vorinstanz erwägt, zu kennzeichnungskräftigen Zeichenelementen geführt
haben, kann somit offen bleiben.
Mit drei Wortelementen ist das angefochtene Zeichen in Optik und Aus-
sprache wesentlich länger als dasjenige der Beschwerdeführerin. Wie die
Beschwerdeführerin richtig ausführt, sticht das Element "Clinique" im an-
gefochtenen Zeichen indessen hervor, weil es zusammen mit "Derma"
grösser gedruckt ist als die übrigen Wortbestandteile. Von "Derma" wiede-
rum grenzt es sich durch eine abweichende Schriftauszeichnung ab. Im
Übrigen zieht die auffällig gestaltete Schleife des "Q" den Fokus der Be-
trachter zusätzlich auf den Wortbereich "Clinique" des Zeichens.
Während "Clinique" das französische Wort für "Klinik" ist, kommt "Derma"
aus dem Griechischen und steht für "Haut" (Langenscheidt. Handwörter-
buch Französisch, Teil 1 Französisch – Deutsch, 2006, Schlagwort "clini-
que"; DUDEN. Das Fremdwörterbuch, Duden Bd. 5, 10. Aufl. 2010,
Schlagwort "Derma"). Einerseits sind "Clinique" und "Klinik" klanglich bei-
nahe und optisch entfernt deckungsgleich (vgl. italienisch: "clinica").
"Derma" andererseits hat über Worte wie "Dermatologe" oder "dermatolo-
gisch", das auf vielen Cremen steht, in seiner Bedeutung für "Haut" Ein-
gang in die Landessprachen der Schweiz gefunden (vgl. auch französisch:
"dermatoloque", "dermatologique"; italienisch: "dermatologo", "dermatolo-
gico"). Diese Wortbedeutungen dürfen bei den massgeblichen Verkehrs-
kreisen daher ohne weiteres als bekannt vorausgesetzt werden; der Sinn-
gehalt "Klinik für die Haut" ("clinica della pelle") wird im Begriff "Dermacli-
nique" erkannt.
Das einzige Element der Widerspruchsmarke, das Wort "Clinique", lässt
Assoziationen zu verschiedenen Typen von Kliniken zu, mit anderen Wor-
ten auch zu einer "Klinik für die Haut", welche im Rahmen einer "Beauty
Farm" betrieben wird. Die sinngehaltlichen Verwandtschaften der beiden
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Seite 11
Zeichen sowie die phonetischen und visuellen Ähnlichkeiten sind somit of-
fensichtlich. Sie lassen sich, wie die Vorinstanz treffend ausführt, durch die
grafischen Elemente des angefochtenen Zeichens nicht überdecken. So-
mit ist von einer Ähnlichkeit der beiden Zeichen auszugehen.
7.
In einem letzten Prüfungsschritt ist die Verwechslungsgefahr zwischen der
Widerspruchs- und der angefochtenen Marke zu beurteilen.
7.1 Die Vorinstanz geht wegen der Identität der Waren der Klasse 3, für
welche die Marken Schutz beanspruchen, und der Gleichartigkeit eines Teil
der Dienstleistungen der Klasse 44, für welche die angefochtene Marke
registriert ist, von einem besonders strengen Massstab zur Beurteilung der
Verwechslungsgefahr aus. Ferner hält sie fest, dass der Schutzbereich ei-
ner Marke – auch einer starken – durch die Sphäre des Gemeinguts be-
grenzt sei. Der Begriff "Dermaclinique" sei für die hier interessierenden Wa-
ren und Dienstleistungen direkt beschreibend und gehöre deshalb zum Ge-
meingut. Somit könne sich der Schutzbereich der Widerspruchsmarke
nicht auf den Bestandteil "Clinique" von "Dermaclinique" erstrecken. Eine
Verwechslungsgefahr sei zu verneinen.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz verkenne den Schutzbereich
der – durchgesetzten – Widerspruchsmarke. Deren Bekanntheit und Kenn-
zeichnungsstärke bewirke, dass sich der Markenschutz auch auf das ge-
meinfreie Element "Clinique" der angefochtenen Marke erstrecke. Somit
liege eine unmittelbare beziehungsweise zumindest eine mittelbare Ver-
wechslungsgefahr der beiden Marken vor.
In ihren vorinstanzlichen Ausführungen kommt die Beschwerdegegnerin
unter Bezugnahme auf ihre Ausführungen zu den massgeblichen Ver-
kehrskreisen, zum Vergleich der Waren und Dienstleistungen sowie zur
Zeichenähnlichkeit zum Schluss, dass keine Verwechslungsgefahr vor-
liege. Ausserdem könne sich der Schutzbereich der Widerspruchsmarke,
gerade weil sie sich für ein zum Gemeingut gehörendes Wort im Verkehr
durchgesetzt habe, einzig auf exakt diejenigen Waren erstrecken, für die
sie beansprucht werde.
7.2 Die Rekurskommission für Geistiges Eigentum (RKGE) hat in einem
Entscheid 1997 festgehalten, es sei notorisch, dass die Marke CLINIQUE
beim angesprochenen (weiblichen) Publikum sehr bekannt sei und damit
den erhöhten Schutzumfang einer starken Marke verdiene (Entscheid der
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Seite 12
RKGE MA-WI 42/96 vom 10. Oktober 1997, sic! 1997, E. 3 "Clinique/
Unique frisch Kosmetik [fig.]"). An dieser Einschätzung hat sich bis heute
nur wenig geändert. Vielmehr darf als gerichtsnotorisch gelten, dass sich
zwischenzeitlich auch ein männliches Publikum zu Hygiene, Schönheit und
damit kosmetischer Pflege bekennt und CLINIQUE kennt. In Bezug auf die
massgeblichen Verkehrskreise (vgl. E. 4) ist damit der Widerspruchsmarke
für die Waren der Klasse 3, für die sie rechterhaltend gebraucht worden ist,
der Schutzbereich einer starken Marke zuzuerkennen.
7.3 Wie die Vorinstanz richtig ausführt, ist zwar der Schutzumfang einer
Marke durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt (vgl. E. 3.7; Urteile des
BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 6.3 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]";
B-5874/2011 vom 4. März 2013 E. 4.2 "Gadovist/Gadogita"). Diese Grenze
kann indessen erst bei vollkommen im Gemeingut stehenden und rein be-
schreibenden Begriffen und nicht bereits bei jedem teilweise beschreiben-
den Sinngehalt erreicht sein, welcher die Unterscheidungskraft der Marke
nur schwächt oder etwas beeinträchtigt. Unterscheidungsschwache Ele-
mente einer Marke würden andernfalls weggestrichen, der Zeichenver-
gleich würde sich sonst in einer mosaikartig auf einzelne Bausteine redu-
zierten Betrachtung verlieren und die Wechselwirkungen der Markenbe-
standteile im integrierten Wahrnehmungsverständnis der Verkehrskreise
wie auch den massgeblichen Gesamteindruck der Marke ausser Acht las-
sen (BGE 78 II 379 E. 4 "Alucol/Aludrox"; 70 II 188 E. 3 "Figor/Cafidor";
Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 6.3 "Tivo/Tivù Sat HD
[fig.]"). Eine derart unmittelbare und ausschliesslich beschreibende Wir-
kung hat der Bestandteil "Clinique" beziehungsweise "Dermaclinique" der
angefochtenen Marke für die hier in Frage stehenden Waren der Klasse 3
und Dienstleistungen der Klasse 44 nicht.
7.4 Im Übrigen hat sich das Zeichen der Beschwerdeführerin – als ein ur-
sprünglich gemeinfreier Begriff – im Verkehr als Marke durchgesetzt. Für
den Begriff "Clinique" geniesst es damit Markenschutz, soweit identische
oder gleichartige Waren und Dienstleistungen sowie ähnliche Zeichen be-
troffen sind. Entschiede man, wie die Vorinstanz dies tut, anders, würde
der einem gemeinfreien Begriff – bei gegebenen Voraussetzungen – zu-
stehende Schutz einer durchgesetzten Marke untergraben.
7.5 Der Vergleich der Waren und Dienstleistungen sowie die Zeichenähn-
lichkeit führen im vorliegenden Fall somit dazu, dass mit Blick auf die mas-
sgeblichen Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Von
einer Verwechslungsgefahr nicht erfasst sind indessen die als andersartig
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beurteilten Dienstleistungen "servizi di sauna, servizi di centri dimagranti,
servizi di solarium; bagni turchi; servizi di bagni termali; fisioterapia e mas-
saggi, servizi medici" der Klasse 44, für welche die angefochtene Marke
beansprucht wird.
7.6 Offen gelassen werden kann vor diesem Hintergrund, ob die von der
Beschwerdeführerin behauptete grafische Anlehnung der angefochtenen
Marke an die Widerspruchsmarke, wie sie im Verkehr tatsächlich gebraucht
wird, gegeben ist und ob eine solche einen Einfluss auf das hier gefundene
Ergebnis hätte.
8.
Sodann verweist die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren
auf Gerichtsurteile aus Italien, in welchen die gleichen Zeichen wie vorlie-
gend zu würdigen waren. Massgebend zur Beurteilung der relativen Aus-
schlussgründe nach Art. 3 MSchG sind indes einzig die hiesigen Verhält-
nisse. Die angeführte Rechtsprechung der Mailänder Gerichte ändert somit
am vorliegenden Ergebnis nichts.
9.
Die Beschwerde erweist sich demzufolge als teilweise begründet, so dass
sie teilweise gutzuheissen ist, Ziff. 1 und 3 der Verfügung der Vorinstanz
vom 29. Oktober 2013 aufzuheben und im Sinne der vorstehenden Erwä-
gungen und des Ausgangs des Beschwerdeverfahrens neu zu formulieren
sind. Die Kosten des vorinstanzlichen und des Beschwerdeverfahrens
sind, da beide Parteien ungefähr zur Hälfte obsiegen, beiden Seiten zu
gleichen Teilen aufzuerlegen und die Parteikosten, auch für das vor-in-
stanzliche Verfahren, sind wettzuschlagen (Art. 63 Abs. 1, Art. 64 Abs. 1
VwVG).
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE).
Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden
der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefoch-
tene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den
relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend
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wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise ver-
langt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streit-
wert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.–
und Fr. 100'000.– festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen "Tur-
binenfuss [3D]"; Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 mit
Hinweisen "We make ideas work"; Urteil des BVGer B-3416/2011 vom
17. Februar 2012 E. 8.1 "Life [fig.]/Mylife [fig.]"). Von diesem Erfahrungs-
wert ist auch vorliegend auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es
sich, die Kosten für das Beschwerdeverfahren unter Berücksichtigung des
Aufwandes für die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung auf
Fr. 5'000.– festzulegen.
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.