Decision ID: d8ccb740-bf48-526c-b3d2-1e066ababd27
Year: 2020
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 696'405 "Apple
Boutique", die am 8. Dezember 2016 auf www.swissreg.ch veröffentlicht
wurde. Sie wurde zunächst für diverse Waren und Dienstleistungen in den
Kl. 14, 16, 20, 21, 25, 35 und 39 eingetragen.
B.
Gegen die Eintragung der genannten Marke erhob die Beschwerdeführerin
am 8. März 2017 gestützt auf ihre Wortmarke CH 625'404 APPLE und ihre
drei Bildmarken IR 868'666, IR 902'538 und IR 871'151 [Apfel] (fig.) voll-
umfänglich Widerspruch vor der Vorinstanz.
 Die Wortmarke CH 625'404 APPLE (Widerspruchsverfahren Nr. 15378)
ist für diverse Dienstleistungen der Kl. 35, 36, 38, 41, 42, 45 und die
vorliegend interessierenden Waren der Kl. 16 eingetragen:
16: Waren aus Papier und Pappe (Karton), soweit sie nicht in anderen Klassen
enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsma-
terial (ausgenommen Apparate); gedruckte Veröffentlichungen; Bücher; Ma-
gazine; Rundbriefe; Zeitschriften; Broschüren; kleine Bücher; kleine Bücher für
den Verkauf mit Tonbändern; Druckschriften; Handbücher; Journale; Informa-
tionsblätter; Grusskarten; Werbebroschüren; Kataloge; Kalender, Poster, ge-
rahmte und ungerahmte Fotografien, Druckvorlagen für T-Shirts und Sweat-
shirts, Abziehbilder und Autoaufkleber, keine der vorgenannten Waren zum
Thema Apfel; Papier, Pappe (Karton); Druckereierzeugnisse in Bezug auf
Computer; Druckereierzeugnisse im Bereich Multimediaprodukte, interaktive
Produkte und Onlinedienste; Buchbinderartikel; Schreibwaren; Klebstoffe für
Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel;
Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpa-
ckungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten
ist; Drucklettern; Druckstöcke; Kataloge in Bezug auf Computersoftware;
Computerbroschüren; Computerhandbücher; Veröffentlichungen über Com-
puterhardware; Nachschlagebücher für Computerhardware; Benutzeranlei-
tungen für Computerhardware; Bedienungsanleitungen für Computer; Compu-
terbetriebsanleitungen; Publikationen in Bezug auf Technologie, digitale Tech-
nologie und technische Apparaturen; Kataloge in Bezug auf Musikapparate
und -instrumente; Kataloge in Bezug auf Telekommunikationsgeräte, Mobilte-
lefone, mobile digitale elektronische Geräte und Taschengeräte zum Senden
und Empfangen von Telefonanrufen, Faxen, E-Mails, Video, Sofortnachrich-
ten, Musik, audiovisuellen und anderen Multimedia-Inhalten und anderen digi-
talen Daten; Musik- und Notenbücher; Unterrichtshandbücher für Musik; Mu-
sikzeitschriften; Schreibgarnituren, Telefon- und Adressbücher, Terminplaner,
Terminkalender, Teile und Zubehörteile für alle vorstehend genannten Waren.
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 Die Bildmarke IR 868'666 [Apfel] (fig.) im Widerspruchsverfahren
Nr. 15377 sieht wie folgt aus:
und ist für folgende Waren registriert:
14: Articles de bijouterie; montres et horloges; boutons de manchettes; porte-
clés en métaux précieux; chronomètres; broches, breloques; épingles de cra-
vates; pinces de cravate; insignes, bracelets, colliers; médaillons, boucles de
ceinture, épingles; boîtes pour accessoires, coffrets à bijoux, parures toutes
en en métaux précieux ou en plaqué; bijouterie fantaisie; statues et parures
en métaux précieux; parties et garnitures des produits précités.
16: Publications et produits imprimés, à savoir, manuels d'utilisateurs, collec-
tions de livres, livrets, brochures, feuilles de données, papiers blancs, circu-
laires, catalogues, prospectus, périodiques et revues, tous dans les domaines
des affaires, de la conception graphique, des ordinateurs, de la technologie de
l'information, du traitement de texte, de la gestion de bases de données, des
multimédias, des divertissements, du commerce électronique et des télécom-
munications; articles de papeterie, stylos et crayons, planchettes ou porte-
blocs à pince, affiches, blocs-notes, classeurs.
18: Mallettes, à savoir, mallettes pour documents, étuis à cartes de visite, at-
tachés-cases, porte-cartes de visite, mallettes spéciales pour catalogues,
étuis pour cartes de crédit, porte-documents, étuis pour clés, mallettes de
voyage et mallettes "court séjour"; mallettes, à savoir, mallettes de maquillage,
de toilette, mallettes pour cosmétiques et bâtons de rouge à lèvres vendues
vides; sacs, à savoir, sacs de gymnastique et de sports universels, sacs de
plage, sacs pour livres, sacs de vol, trousses à maquillage vendues vides,
sacs polochons, sac-housses pour vêtements (pour le voyage), sacs à provi-
sions en cuir et à mailles, mallettes week-end, cartables, sacs d'écoliers, sacs
à chaussures pour le voyage, sacs à bandoulière, sacs-souvenirs, sacs pour
complets, fourre-tout et sacs de voyages; portefeuilles; bourses; parapluies;
cannes; porte-cartes de crédit.
25: Chaussures; chapellerie; chemises, tee-shirts, pulls molletonnés, survête-
ments, pantalons, slips, shorts, débardeurs, vêtements de pluie, bavoirs en
tissu, jupes, blouses; robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imper-
méables, ensembles pour la neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes,
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vête-
ments, bottes, chaussures, baskets, sandales, bottines, chaussons de chalet,
vêtements de bain, de mascarade et déguisements d'Halloween.
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28: Machines de jeux vidéo autonomes; flippers et machines de salles de jeux;
appareils de jeu électroniques de poche; jeux vidéo à prépaiement; ordina-
teurs de jeu; jouets d'action électroniques; machines électroniques de jeux
éducatifs pour les enfants; jouets musicaux; véhicules (jouets) télécomman-
dés fonctionnant avec des piles; jouets et jeux, notamment figurines d'action
et leurs accessoires; jeux de table; jeux de cartes; cartes à jouer.
 Die Bildmarken IR 902'538 [Apfel] (fig.) und IR 871'151 [Apfel] (fig.) se-
hen gleich wie die vorgenannte Marke aus und sind für Waren der
Klasse 20 bzw. Dienstleistungen der Klassen 35 und 39 eingetragen.
Die Beschwerdeführerin begründete ihre Widersprüche mit der Gleichar-
tigkeit bzw. Identität aller einander gegenüberstehenden Waren und
Dienstleistungen sowie der ausgeprägten Zeichenähnlichkeit, die durch die
vollständige Übernahme der älteren Marke APPLE – als Wort und Logo –
durch die jüngere Marke entstehe. Daraus ergebe sich eine Verwechs-
lungsgefahr, zumal den Widerspruchsmarken aufgrund ihrer Berühmtheit
ein erweiterter Schutzbereich zukomme.
C.
Nachdem das Widerspruchsverfahren mit beidseitigem Einverständnis vor-
übergehend sistiert worden war, beantragte die Beschwerdegegnerin mit
Stellungnahme vom 10. Oktober 2017 die Abweisung der Widersprüche
und zugleich eine Teillöschung ihrer Marke. Sie brachte vor, unter der Be-
zeichnung "Apple Boutique" führe der Inhaber der Beschwerdegegnerin
ein kleines Antiquitätengeschäft in Genf. Die Marke werde in Anspielung
auf die von der Popgruppe Beatles im London der Sechzigerjahre betrie-
bene "Apple Boutique" verwendet; eine Rufausbeutung der Widerspruchs-
marken sei dadurch nicht zu befürchten. Die in der "Apple Boutique" ange-
botenen Secondhand-Waren und Kunstobjekte aus den Sechzigern hätten
nichts mit den High-Tech Produkten zu tun, die durch die Beschwerdefüh-
rerin in deren Geschäften vertrieben würden, und richteten sich an ein an-
deres Publikum. Eine Verwechslungsgefahr sei ausgeschlossen. Auf die
Berühmtheit ihrer älteren Marken könne sich die Beschwerdeführerin im
Widerspruchsverfahren im Übrigen nicht berufen.
D.
Nach erfolgter Teillöschung beansprucht die Marke CH 696'405 "Apple
Boutique" Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:
14: Objets d'art en métaux précieux; parties constitutives de pièces d'horloge-
rie et accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans d'autres classes;
métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non
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compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlo-
gerie et instruments chronométriques; horlogerie; écrins pour l'horlogerie,
étuis pour l'horlogerie; cadrans (horlogerie); boîtes et écrins pour l'horlogerie
et la bijouterie; barillets (horlogerie); balanciers (horlogerie); ancres (horloge-
rie); mouvements d'horlogerie.
16: Tableaux (peintures) encadrés ou non; reproductions de peintures; pein-
tures (tableaux) encadrées ou non; peintures encadrées ou non; peintures à
l'aquarelle; peintures; serre-livres; registres (livres); produits de l'imprimerie, y
compris livres, revues, brochures, prospectus et autres publications; produits
de l'imprimerie de toutes sortes, en particulier journaux, périodiques et livres;
pochettes de protection pour livres; pochettes de protection pour feuilles de
papier et pages de livres; papier pour la couverture de livres; livres-cadeaux;
livres souvenirs (albums photos); livres pour vignettes autocollantes; livres
pour enfants comprenant un support audio; livres pour enfants; livres et jour-
naux quotidiens, en particulier sur des personnalités sportives et des événe-
ments sportifs; livres d'or; livres d'indices pour jeux informatiques; livres
d'images; livres d'histoires pour enfants; livres de reçus; livres de recettes cu-
linaires; livres de quittances; livres de prières; livres de partitions; livres de
musique imprimés; livres de mariage; livres de fiction; livres de dépenses;
livres de cuisine; livres de contes; livres de caisse; livres de bord (comptabi-
lité); livres d'autographes; livres d'activités; livres commémoratifs; livres ayant
trait aux arts graphiques; livres autres que de fiction; livres anniversaires; livres
animés; livres à caractère religieux; livres; grands-livres; couvre-livres; couver-
tures de livres; collections de livres d'indices pour jeux informatiques; collec-
tions de livres de fiction et de livres autres que de fiction; collections de livres
de fiction; collections de livres autres que de fiction; blocs à peinture, blocs à
dessiner, livres de jeux, de mots croisés et de casse-tête; beaux livres; articles
pour la reliure de livres et documents; articles de reliure pour livres et docu-
ments; supports pour oeuvres d'art; supports de montage pour photographies
ou oeuvres d'art en papier ou en carton; supports de montage pour photogra-
phies ou oeuvres d'art; reproductions graphiques d'oeuvres d'art; reproduc-
tions d'oeuvres d'art graphique; stylos pour travaux d'art; sable coloré en tant
que fourniture d'art ou de travaux manuels; reproductions d'art imprimées; pin-
ceaux pour travaux d'art; pastels pour travaux d'art; objets d'art lithographiés;
objets d'art gravés; modules de rangement d'articles de papeterie pour bu-
reaux; crayons pour travaux d'art; cadres de toiles pour travaux d'art; blocs
pour croquis d'art.
20: Oeuvres d'art en plâtre; oeuvres d'art en bois; oeuvres d'art en cire; râte-
liers d'entreposage pour oeuvres d'art.
21: Objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre.
25: Habits.
35: Tenue de livres comptables; tenue de livres.
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E.
E.a Mit Entscheid vom 31. Januar 2018 wies die Vorinstanz die Widersprü-
che Nr. 15379, 15380 und den vorliegend interessierenden Widerspruch
Nr. 15377 (IR 868'666 Apfel [fig.] / CH 696'405 Apple Boutique) ab. Sie be-
jahte eine Gleichartigkeit hinsichtlich aller angefochtenen Waren und
Dienstleistungen mit Ausnahme der Rohmaterialien métaux précieux et
leurs alliages in Kl. 14 der jüngeren Marke gegenüber den von der Wider-
spruchsmarke in Kl. 14 beanspruchten Waren aus Edelmetall. Weiter
stellte sie eine entfernte Zeichenähnlichkeit auf semantischer Ebene fest.
Sie verneinte, dass sich die behauptete grosse Bekanntheit der Wider-
spruchsmarke im Zusammenhang mit Waren aus dem Informatikbereich
auf die vorliegend massgebenden Waren und Dienstleistungen übertragen
lasse und ihr einen erweiterten Schutzumfang verleihe. Die Übereinstim-
mung der Marken im abstrakten Motiv "Apfel" begründe keine Verwechs-
lungsgefahr.
E.b Mit Entscheid gleichen Datums hiess die Vorinstanz den Widerspruch
Nr. 15378 (CH 625'404 APPLE / CH 696'405 Apple Boutique) teilweise gut
und widerrief die Eintragung der angefochtenen Marke für einen Teil der in
Kl. 16, 20 und 35 beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Für einen
Teil der Waren in Kl. 14 und 25 verneinte sie eine Verwechslungsgefahr
mangels Gleichartigkeit gegenüber den Waren der Widerspruchsmarke.
Bei den übrigen Waren der Kl. 14, 16, 20 und 21 ordnete sie die Wider-
spruchsmarke, die als beschreibender Hinweis auf Inhalt und Ausstattung
von Kunstgegenständen, Drucksachen u.a. verstanden werde, dem Ge-
meingut zu und wies den Widerspruch trotz festgestellter Warengleichar-
tigkeit und Zeichenähnlichkeit ab.
F.
F.a Mit Eingaben vom 5. März 2018 erhob die Beschwerdeführerin gegen
die Widerspruchsentscheide Nr. 15377 und 15378 Beschwerde an das
Bundesverwaltungsgericht (Geschäfts-Nr. B-1350/2018 und B-1342/2018)
und beantragte, beide Widersprüche vollumfänglich gutzuheissen und die
Eintragung der Schweizer Marke CH 696'405 vollständig zu widerrufen,
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegeg-
nerin. Sie rügte, die Vorinstanz habe den weiten Schutzumfang, der den
Widerspruchsmarken aufgrund ihrer überragenden Bekanntheit für Waren
in Kl. 9 zukomme und sich auch auf die vorliegend strittigen Waren erstre-
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cke, nicht berücksichtigt. Die Wortmarke APPLE werde nicht etwa als Aus-
sage zu Inhalt und Ausstattung der entsprechend gekennzeichneten Wa-
ren verstanden, sondern ihrer Bekanntheit wegen direkt mit der Beschwer-
deführerin assoziiert. Folglich sei bei gegebener Zeichenähnlichkeit und
Warengleichartigkeit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
Mit Verfügung vom 6. März 2018 wurden die Verfahren B-1342/2018 und
B-1350/2018 vereinigt und unter der Verfahrensnummer B-1342/2018 wei-
tergeführt.
F.b Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Beschwerdeantwort vom
7. Mai 2018 die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädi-
gungsfolgen. Sie bekräftigte ihre bisherigen Ausführungen, wonach eine
Rufausbeutung der Beschwerdeführerin durch die jüngere Marke "Apple
Boutique" nicht zu befürchten sei, da diese als Anspielung an die im Lon-
don der Sechzigerjahre eröffnete "Apple Boutique" der Beatles verwendet
werde. Das unter diesem Namen geführte Antiquitätengeschäft in Genf
biete Kunstobjekte und andere Fundstücke aus Brockenstuben an, die
nichts mit den High-Tech-Produkten der Beschwerdeführerin gemein hät-
ten. Eine Warengleichartigkeit sei nicht gegeben, die Tätigkeitsbereiche
der Parteien klar voneinander getrennt. Das beiden Marken gemeinsame
Element "apple" mit seiner religiös-kulturellen Bedeutung sei freihaltebe-
dürftig und seine Übernahme begründe keine Verwechslungsgefahr. Ge-
rade die Bekanntheit der Widerspruchsmarke APPLE spreche gegen das
Vorliegen einer solchen, da die Abnehmer darüber im Bilde seien, dass die
Beschwerdeführerin keine Antiquitäten und Kunstobjekte führe.
F.c Mit Vernehmlassung vom 8. Mai 2018 beantragte die Vorinstanz die
kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Sie verneinte nach wie vor, dass
den Widerspruchsmarken und dem abstrakten Apfelmotiv im Zusammen-
hang mit den strittigen Waren ein erweiterter Schutzumfang zukomme, und
verwies auf das hängige Beschwerdeverfahren B-6304/2016 betreffend
das Markeneintragungsgesuch "Apple" der Beschwerdeführerin, bei dem
sich die gleiche Frage des beschreibenden Gehalts der Wortmarke als Hin-
weis auf die Ausstattung oder den Inhalt gewisser Waren stelle. Ein erwei-
terter Schutz der berühmten Marke ausserhalb des Gleichartigkeitsbe-
reichs könne im Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden.
F.d Auf Antrag der Beschwerdeführerin fand am 22. August 2018 eine öf-
fentliche Parteiverhandlung in den Räumlichkeiten des Kantonsgerichts
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St. Gallen statt. Die Verfahrensbeteiligten hielten an ihren bisherigen
Rechtsbegehren und rechtlichen Standpunkten fest.
F.e Mit Schreiben vom 13. September 2018 kündigte die Beschwerdefüh-
rerin an, gegen das Urteil des BVGer B-6304/2016 vom 24. Juli 2018 be-
treffend ihr Markeneintragungsgesuch APPLE Beschwerde an das Bun-
desgericht zu erheben.
F.f Mit Verfügung vom 3. Oktober 2018 wurde das Beschwerdeverfahren
mit Zustimmung aller Verfahrensbeteiligten bis zum Vorliegen eines Ent-
scheids des Bundesgerichts gegen das angefochtene Urteil B-6304/2016
APPLE sistiert, da jener von präjudizieller Bedeutung für das vorliegende
Beschwerdeverfahren sein könne.
Am 16. April 2019 wurde die Sistierung aufgehoben, das Beschwerdever-
fahren wieder aufgenommen und der Vorinstanz die Möglichkeit gegeben,
unter Berücksichtigung des am 9. April 2019 durch das Bundesgericht ge-
fällten Urteils BGE 145 III 178 APPLE erneut zur Beschwerde Stellung zu
nehmen.
F.g Mit Vernehmlassung vom 9. Mai 2019 teilte die Vorinstanz mit, sie habe
ihre Entscheide vom 31. Januar 2019 betreffend die Widerspruchsverfah-
ren Nr. 13377 und 13378 gestützt auf die Erwägungen des Bundesgerichts
in BGE 145 III 178 APPLE wiedererwägungshalber aufgehoben und das
Instruktionsverfahren wieder aufgenommen, da die Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarken neu beurteilt werden müsse.
G.
G.a Mit Verfügung vom 19. Dezember 2019 hiess die Vorinstanz den Wi-
derspruch Nr. 15378 (CH 625'404 APPLE / CH 696'405 Apple Boutique)
teilweise gut, soweit sie ihn nicht abschrieb, und wiederrief die Eintragung
der angefochtenen Marke für die Mehrheit der angefochtenen Waren und
Dienstleistungen mit Ausnahme von Waren in Kl. 14 und 25.
Sie bejahte eine Gleichartigkeit zwischen den von der Widerspruchsmarke
in Kl. 16 beanspruchten Waren aus Papier, die auch Kunstobjekte umfass-
ten, und den objets d'art en métaux précieux, produits en métaux précieux
in Kl. 14 sowie den in Kl. 20 und 21 beanspruchten Kunstobjekten mitsamt
ergänzendem Zubehör der angefochtenen Marke. Sie stellte weiter eine
Gleichartigkeit zwischen allen angefochtenen Waren in Kl. 16 sowie den
Papierwaren, Druckereierzeugnissen und Künstlerbedarfsartikeln in Kl. 16
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der Widerspruchsmarke, den angefochtenen Dienstleistungen in Kl. 35 und
der von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten Ge-
schäftsführung fest.
Aufgrund der vollständigen Übernahme der älteren Marke durch die jün-
gere Marke, ergänzt mit dem kennzeichnungsschwachen Element "Bou-
tique", bejahte die Vorinstanz sodann eine Zeichenähnlichkeit auf den Ebe-
nen Schriftbild, Klang und Sinngehalt. Aus BGE 145 III 178 "Apple" folge,
dass die Widerspruchsmarke APPLE von den Abnehmern nicht als engli-
scher Begriff für die Frucht verstanden, sondern direkt mit der Beschwer-
deführerin in Verbindung gebracht werde. Den gegenüberstehenden Zei-
chen sei somit der Sinngehalt "Apple Inc." gemeinsam, der durch das zu-
sätzliche Element "Boutique" nicht relativiert werde. Die Vorinstanz bejahte
eine Verwechslungsgefahr, wobei sie der Widerspruchsmarke mangels be-
schreibenden Sinngehalts für die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zusprach. Ob der Wider-
spruchsmarke aufgrund des vom Bundesgericht festgestellten überragen-
den Bekanntheitsgrads vorliegend ein erweiterter Schutzumfang zu-
komme, liess sie offen, da ein solcher ohnehin nicht zur Bejahung einer
Verwechslungsgefahr ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs führen
würde.
Mit Bezug auf die Waren parties constitutives de pièces d'horlogerie et ac-
cessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans d'autres classes;
métaux précieux et leurs alliages non compris dans d'autres classes; joail-
lerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques; horlogerie; écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie;
cadrans (horlogerie); boîtes et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie; baril-
lets (horlogerie); balanciers (horlogerie); ancres (horlogerie); mouvements
d'horlogerie in Klasse 14 und habits in Klasse 25 verneinte sie das Vorlie-
gen einer Verwechslungsgefahr, da mangels Berührungspunkten zu den
von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und Dienstleistungen
keine Gleichartigkeit gegeben sei. In diesem Umfang wies sie den Wider-
spruch ab.
G.b Mit Verfügung vom 19. Dezember 2019 hiess die Vorinstanz auch den
Widerspruch Nr. 15377 (IR 868'666 Apfel [fig.] / CH 696'405 Apple Bou-
tique) teilweise gut, soweit sie ihn nicht abschrieb, und wiederrief die Ein-
tragung der angefochtenen Marke für die Mehrheit der angefochtenen Wa-
ren mit Ausnahme der Rohwaren métaux précieux in Kl. 14 und der Buch-
haltungsdienstleistungen in Kl. 35.
B-1342/2018
Seite 10
Sie bejahte eine Identität bzw. Gleichartigkeit zwischen den von der Wider-
spruchsmarke in Kl. 16 beanspruchten statues en métaux précieux und
den von der angefochtenen Marke in Kl. 14 beanspruchten objets d'art en
métaux précieux sowie den Kunstobjekten mitsamt Zubehör in Kl. 20 und
21. Sie bejahte weiter eine Gleichartigkeit zwischen den übrigen, von bei-
den Marken beanspruchten Uhren, Schmuckwaren und Edelmetallwaren
in Kl. 14, Papeterieartikeln und Drucksachen in Kl. 16 und Bekleidung in
Kl. 25.
Eine Zeichenähnlichkeit stellte sie auf der Ebene des Sinngehalts fest. Die
Ausführungen von BGE 145 III 178 zur Wortmarke APPLE liessen sich auf
die Logo-Marke der Beschwerdeführerin übertragen. Demnach fassten die
Markenadressaten die Widerspruchsmarke nicht in erster Linie als ange-
bissenen Apfel auf, sondern erkannten darin einen Hinweis auf die Be-
schwerdeführerin, während die angefochtene Marke als "kleines Geschäft
der Apple Inc." verstanden werde.
Mangels Hinweisen auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke
für die massgebenden Waren ging die Vorinstanz von einer durchschnittli-
chen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Sie führte aus,
eine Verwechslungsgefahr wäre unter Berücksichtigung der rein lexikali-
schen Bedeutung des Wortes "apple" und des fehlenden Motivschutzes im
Markenrecht grundsätzlich zu verneinen. Aufgrund der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung sei jedoch von einer klaren Übereinstimmung im
Sinngehalt der Konfliktzeichen auszugehen und erweise sich der Zeichen-
abstand im festgestellten Gleichartigkeitsbereich als ungenügend. Deshalb
sei von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.
Mit Bezug auf die Dienstleistungen tenue de livres comptables in Kl. 35 und
die Rohwaren métaux précieux et leurs alliages in Kl. 14 der angefochte-
nen Marke erkannte die Vorinstanz keine markenrechtlich relevanten Über-
schneidungen zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke
und wies den Widerspruch mangels Gleichartigkeit ab.
G.c Gegen beide Verfügungen gelangte die Beschwerdeführerin mit neuer
Beschwerde vom 3. Februar 2020 an das Bundesverwaltungsgericht und
stellte folgende Rechtsbegehren:
1. Ziffer 2 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges
Eigentum vom 19. Dezember 2019 in den Widerspruchsverfahren
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Seite 11
15377 und 15378 sei insoweit anzupassen, als diese in Klasse 14
auch die Waren "métaux précieux et leurs alliages" umfasst.
2. Die Widersprüche Nr. 15377 und 15378 der Beschwerdeführerin
seien vollumfänglich gutzuheissen und die Eintragung der Schwei-
zer Marke Nr. 696'405 sei vollständig zu widerrufen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, auch für das Verfahren
vor der Vorinstanz, zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
Prozessual beantragte die Beschwerdeführerin die Ansetzung einer münd-
lichen öffentlichen Verhandlung und die Vereinigung der Beschwerden be-
treffend die Widerspruchsverfahren Nr. 15377 und 15378.
Sie rügte die falsche Beurteilung der Warenähnlichkeit durch die Vor-
instanz, die zu Unrecht zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr mit Be-
zug auf Edelmetalle in Kl. 14 der angefochtenen Marke geführt habe. Es
sei nicht nachvollziehbar, warum die angefochtenen Kunstwerke und Sta-
tuen aus Edelmetall gleichartig zu den von der Beschwerdeführerin bean-
spruchten Edelmetallwaren beurteilt worden seien, die dafür zwingend ver-
wendeten Edelmetalle aber nicht. Da Edelmetalle für Edelmetall-Statuen
als wertbestimmend respektive offensichtlich wertspezifisch wahrgenom-
men würden, liege auch diesbezüglich Gleichartigkeit vor. Eine Verwechs-
lungsgefahr sei entsprechend zu bejahen, da die angefochtene Marke
auch den erforderlichen Zeichenabstand zu den Widerspruchsmarken
nicht einhalte.
G.d Mit Verfügung vom 5. Februar 2020 wurden die neuen Beschwerden
mit dem Verfahren B-1342/2018 vereinigt. Der prozessuale Antrag der Be-
schwerdeführerin auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde
abgewiesen. Die ursprüngliche Drittrichterin wurde aufgrund der konnexen
Verfahren durch Richter Martin Kayser ersetzt.
G.e Mit Schreiben vom 6. März 2020 verzichtete die Beschwerdegegnerin
mit Verweis auf den bisherigen Schriftenwechsel auf eine Beschwerdeant-
wort.
G.f Mit Eingabe vom 9. März 2020 verzichtete die Vorinstanz auf das Ein-
reichen einer Vernehmlassung und beantragte unter Verweis auf die Be-
gründung im angefochtenen Entscheid die kostenfällige Abweisung der Be-
schwerde.
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Seite 12
G.g Die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin liessen sich in
der Folge nicht mehr vernehmen.
H.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit rechtserheblich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Verfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31, 32
und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG,
SR 173.32]). Als Widersprechende und Adressatin der angefochtenen Ver-
fügungen ist die Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein
schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist da-
her zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes
vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG,
SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52
Abs. 1 VwVG), die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor
(Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerden ist einzutreten.
2.
Mit Beschwerde vom 3. Februar 2020 stellte die Beschwerdeführerin einen
prozessualen Antrag auf Durchführung einer mündlichen öffentlichen Ver-
handlung, der mit Zwischenverfügung vom 5. Februar 2020 abgewiesen
wurde. Nach Art. 40 VGG ordnet der Instruktionsrichter eine öffentliche
Parteiverhandlung an, wenn eine Partei es verlangt oder gewichtige öffent-
liche Interessen es verlangen, soweit – wie vorliegend – zivilrechtliche An-
sprüche im Streit liegen. Dieser Anspruch wurde mit Durchführung einer
mündlichen öffentlichen Verhandlung am 22. August 2018 auf entspre-
chenden Antrag der Beschwerdeführerin in ihrer ursprünglichen Be-
schwerde vom 5. März 2018 bereits gewahrt. Dieses Beschwerdeverfah-
ren wurde nach Wiedererwägung der angefochtenen Entscheide vom
31. Januar 2018 durch die Vorinstanz nicht gegenstandslos, da die Vorin-
stanz den Anträgen der Beschwerdeführerin mit ihren neuen Entscheiden
vom 19. Dezember 2019 nicht vollumfänglich entsprach. Die neue Be-
schwerde vom 3. Februar 2020 ist materiell eine Fortsetzung des bisheri-
gen Beschwerdeverfahrens mit einem auf die Frage der Warengleichartig-
keit zwischen Rohstoffen und Endprodukten eingeschränkten Streitgegen-
stand. Zu dieser Frage konnten sich die Parteien anlässlich der mündlichen
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Verhandlung vom 22. August 2018 bereits äussern; diesbezüglich führte
der Sistierungs- und Wiedererwägungsgrund BGE 145 III 178 "Apple"
keine Änderungen herbei. Auch der Wechsel in der Besetzung des Spruch-
körpers (E. G.d) führt zu keinem anderen Resultat, da sich der neue Richter
aus den Akten sowie der Protokollierung der Anhörung ein umfassendes
Bild der relevanten Sachverhalts- und Rechtsfragen machen konnte (vgl.
Urteil des EGMR Škaro gegen Kroatien vom 6. März 2017, Nr. 6962/13,
§ 24 m.H.).
3.
Im Widerspruchsverfahren Nr. 15378 (CH 625'404 APPLE / CH 696'405
Apple Boutique) widerrief die Vorinstanz die Eintragung der angefochtenen
Marke mit Ausnahme der Waren parties constitutives de pièces d'horloge-
rie et accessoires pour pièces d'horlogerie non compris dans d'autres
classes; métaux précieux et leurs alliages non compris dans d'autres
classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; horlogerie; écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horloge-
rie; cadrans (horlogerie); boîtes et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie;
barillets (horlogerie); balanciers (horlogerie); ancres (horlogerie); mouve-
ments d'horlogerie in Klasse 14 und habits in Klasse 25.
Im Widerspruchsverfahren Nr. 15377 (IR 868'666 Apfel [fig.] / CH 696'405
Apple Boutique) hiess die Vorinstanz den Widerspruch auch für diese Wa-
ren mit Ausnahme von métaux précieux et leurs alliages in Kl. 14 und tenue
de livres comptables in Kl. 35 gut.
Damit ist die Eintragung der angefochtenen Marke allein noch für die Wa-
ren métaux précieux et leurs alliages in Kl. 14 strittig und die Beschwerde-
führerin bezieht sich in ihrer Beschwerde ausdrücklich nur auf sie.
Mit Bezug auf alle übrigen Waren und Dienstleistungen ist der Widerruf der
jüngeren Marke durch die Vorinstanz unangefochten in Rechtskraft er-
wachsen (vgl. Urteile des BVGer B-7405/2006 vom 21. September 2007
E. 2.3 "Mobility", B-2165/2018 vom 26. Juni 2019 E. 2.1 "Hero [fig.]/Heera
[fig.]").
4.
4.1 Die Vorinstanz verneinte eine Gleichartigkeit zwischen den Rohwaren
métaux précieux et leurs alliages in Kl. 14 und den von der älteren Bild-
marke in der gleichen Klasse beanspruchten Waren, teilweise aus Edel-
metall, aufgrund der Unterschiede hinsichtlich des Verwendungszwecks
B-1342/2018
Seite 14
und der Abnehmer. Sie erblickte auch keine markenrechtlich relevanten
Überschneidungen mit den übrigen Waren und Dienstleistungen beider Wi-
derspruchsmarken, die zur Feststellung einer Warengleichartigkeit führen
würden.
4.2 Die Beschwerdeführerin rügt die Beurteilung der Warenähnlichkeit
durch die Vorinstanz. Es sei nicht nachvollziehbar, warum eine Gleichartig-
keit zwischen den objets d'art en métaux précieux der angefochtenen Mar-
ke und den statues en métaux précieux der Widerspruchsmarke bejaht, mit
Bezug auf die angefochtenen Rohwaren métaux précieux et leurs alliages
aber verneint worden sei. Zwischen den beanspruchten Edelmetall-Sta-
tuen und den dazu zwingend verwendeten Edelmetallen bestehe, wenn
schon nicht Identität, so doch zumindest hochgradige Ähnlichkeit. Zu die-
sem Resultat komme man bereits, weil Edelmetalle für Edelmetall-Statuen
wertbestimmend seien respektive als offensichtlich wertspezifisch wahrge-
nommen würden. Da die angefochtene Marke, wie die Vorinstanz richtig
festgestellt habe, den geforderten Zeichenabstand zu den Widerspruchs-
marken nicht einhalte, sei die Verwechslungsgefahr auch mit Bezug auf
métaux précieux et leurs alliages in Kl. 14 gegeben.
4.3 Die Beschwerdegegnerin entgegnet, eine Verwechslungsgefahr sei
ausgeschlossen, da ihre Marke als Anlehnung an die von den Beatles in
den Sechzigerjahren geführte Londoner "Apple Boutique" verwendet
werde – in einem reinen Vintage-Esprit also, der nichts mit der Tätigkeit der
Beschwerdeführerin zu tun habe. Der Inhaber der Beschwerdegegnerin
führe unter dem Namen "Apple Boutique" ein kleines Antiquitätengeschäft
in Genf. Die darin angebotenen Kunstobjekte, Secondhand-Waren und
Fundstücke aus Brockenstuben hätten nichts mit den modernen High-
Tech-Produkten der Beschwerdeführerin zu tun, richteten sich an ein an-
deres Publikum und würden in einem anderen Umfeld präsentiert. Die Ge-
schäftsfelder der Parteien unterschieden sich deutlich voneinander, eine
Warengleichartigkeit sei darum nicht gegeben. Die Kunden der Beschwer-
deführerin seien ohnehin Kenner ihrer berühmten Produkte und wüssten,
dass sie keine Antiquitäten führe.
5.
5.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen die Eintra-
gung einer jüngeren Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und
für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so
dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des
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Markenschutzgesetzes [MSchG, SR 2132 11] i.V.m. Art. 31 Abs. 1 MSchG).
Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet, dass das eine Zeichen für
das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr kön-
nen die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhal-
ten, vermuten aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen
den Markeninhabern (BGE 127 III 160 E. 2a «Securitas»; Urteil des BVGer
B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 «Yello/Yellow Lounge»).
5.2 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft
der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Wa-
ren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (BGE 128 III
441 E. 3.2 "Appenzeller Natural [fig.]"; 126 III 315 E. 6b-c "Rivella/Apiella
[fig.]"). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren
und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit sind an die Verschieden-
heit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich
die Produkte sind, und umgekehrt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller
Natural [fig.]"; 128 III 96 E. 2a "Orfina").
5.3 Die Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf-
grund der Registereinträge, soweit keine Einrede des Nichtgebrauchs ent-
gegensteht. Der tatsächliche oder beabsichtigte Gebrauch der Marke auf
dem Markt ist irrelevant (Urteil des BVGer vom 27. Mai 2020 B-6921/2018
E. 3.2, E. 7.5.3 "Facebook [fig.]/Facegirl [fig.]"). Entsprechend sind marke-
tingmässige Segmentierungen bezüglich Preis und Qualität der Waren un-
beachtlich (EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [Hrsg.], SIWR, Bd. III/1,
Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 822; RALPH SCHLOSSER/CLAUDIA MARADAN,
in: de Werra/Gilliéron [Hrsg.], Propriété intellectuelle, Commentaire ro-
mand, art. 3 LPM n. 142; MATTHIAS STÄDELI/SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄU-
SER, in: David/Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Basler Kommentar,
3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 128).
5.4 Gleichartigkeit liegt vor, wenn die massgeblichen Abnehmerkreise an-
nehmen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen
Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstel-
lungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder
doch wenigstens unter der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers
hergestellt (Urteile des BVGer B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnec-
tive/Q qnnect [fig.]"; B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 "Nivea [fig.]/Neauvia"
E. 2.2; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 117). Gleichartig
heisst also nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnli-
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Seite 16
cher Erwartung im Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leis-
tungen betrifft (Urteile des BVGer B-259/2017 vom 19. März 2019 E. 3.2
"Tesla; Powerwall/Tesla Powerwall"; B-3209/2017 vom 2. April 2019
E. 3.4.1 "Paradis/Blanc du Paradis"; B-2165/2018 E. 4.2 "Hero [fig.]/Heera
[fig.]").
Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine
einheitliche Wertschöpfungskette, der gleiche Verwendungszweck, ein
ähnliches fabrikationsspezifisches Know-how, Substituierbarkeit, das Ver-
hältnis von Hauptware und Zubehör sowie die marktübliche Verknüpfung
oder enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Ver-
triebsstätten (Urteile des BVGer B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2
"G-mode/Gmode"; B-341/2013 vom 1. April 2015 E. 5.1 "Victorinox/Miltro-
rinox").
5.5 Rohstoffe und Halbfabrikate gelten im Verhältnis zu Fertigprodukten
nicht als gleichartig, da sie gewöhnlich aus unterschiedlichen Marktstufen
stammen, anderen Verwendungszwecken dienen und keine Überschnei-
dungen bezüglich Abnehmern und Verkaufsstellen aufweisen (Urteile des
BVGer B-5467/2011 vom 20. Februar 2019 "Navitimer/Maritimer" E. 5.3.1;
B-3622/2010 vom 1. Dezember 2010 E. 3.2.1 "Wurzelbrot/Wurzelrusti";
B-6761/2017 vom 5. Juni 2019 E. 2.2 "Qnective/Q qnnect [fig.]";
B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 7.4 "7seven [fig.]/ sevenfriday";
B-7562/2016 vom 4. Dezember 2018 E. 6.3 "Merci/Merci"; B-2165/2018
E. 4.2 "Hero [fig.]/Heera [fig.]"; RKGE vom 2. Oktober 1997, in: sic! 1997
S. 569 E. 3 "Birko Tex/Biotex", und vom 30. Dezember 2003, in: sic! 2004
S. 418 E. 5 "Resinex/Resinex"; SCHLOSSER/MARADAN, a.a.O., Art. 3 N. 141;
GALLUS JOLLER, in: Noth et. al. [Hrsg.], Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017,
Art. 3 N. 305 m.w.H.; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3
N. 135; MARBACH, a.a.O., N. 845). Ausnahmsweise kann Gleichartigkeit in-
diziert sein, falls der Rohstoff für die Qualität des Endprodukts von derart
wesentlicher Bedeutung, mithin wertbestimmend ist, dass die Abnehmer
auf dieselbe betriebliche Herkunft schliessen und das Endprodukt dem In-
haber der Marke für den Rohstoff zuschreiben (JOLLER, a.a.O., Art. 3
N. 305; MARBACH, a.a.O., N. 846; SCHLOSSER/MARADAN, a.a.O., Art. 3
N. 141).
5.6 Die Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den
die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinter-
lassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 «Appenzeller»; 121 III 377 E. 2a «Boss/
B-1342/2018
Seite 17
Boks»; 119 II 473 E. 2d «Radion/Radomat»; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄU-
SER, a.a.O., Art. 3 N 41). Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wort-
klang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend, wo-
bei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zu Annahme einer
Zeichenähnlichkeit genügt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc «Securitas»; Urteil
des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 205 E. 2.4 «Calida/Calyana»).
5.7 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang
der Widerspruchsmarke ab. Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwa-
che Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken. Schwach sind
insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charak-
ter haben. Als stark gelten Marken, die aufgrund ihres fantasiehaften Ge-
halts auffallen oder aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnitt-
liche Bekanntheit geniessen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon";
128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteile des BVGer B-7475/2006 vom
20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; B-5868/2019
vom 8. Juli 2020 "Nivea [fig.]/Neauvia" E. 2.4).
6.
6.1 Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen, aus
deren Perspektive die Warengleichartigkeit, Zeichenähnlichkeit und Ver-
wechslungsgefahr geprüft werden. Sie sind ausgehend vom Warenver-
zeichnis der älteren Marke zu bestimmen (vgl. RAPHAEL NUSSER, Die mass-
geblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, Diss. 2015,
Rz. 13.06). Dabei spielt die marketingmässige Positionierung der bean-
spruchten Waren keine Rolle, sodass die Ausführungen der Beschwerde-
gegnerin zu den konkreten Umständen, unter denen die Parteien ihre je-
weiligen Waren zum Kauf anbieten, für die Bestimmung der Verkehrskreise
unbeachtlich sind (vgl. Urteil des BVGer B-4260/2010 vom 21. Dezember
2011 E. 7 "Bally/Balu [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51).
6.2 Die in Klasse 14 zu prüfenden Waren – Schmuckwaren und Uhren,
aber auch Manschettenknöpfe, Broschen und Statuen aus Edelmetall –
werden von einem breiten Publikum nachgefragt und nach ständiger
Rechtsprechung mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit erworben,
da sie günstige Accessoires ebenso wie Luxusgüter enthalten können. Die
Fachkreise, darunter Uhrmacher und Juweliere, prüfen die Waren mit er-
höhter Aufmerksamkeit (Urteile des BVGer B-5294/2016 vom 31. Oktober
2018 E. 3 "Meister/ZeitMeister"; B-5467/2011 vom 20. Februar 2019 E. 4.2
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"Navitimer/Maritimer"; B-2232/2019 vom 10. Dezember 2019 E. 3.2 "JB
Blancpain [fig.]/Reapain [fig.]").
Die in Kl. 16 eingetragenen Druckereierzeugnisse, Bücher, Zeitschriften,
Papierwaren, Papeteriewaren und Künstlerbedarfsartikel richten sich ne-
ben Zwischenhändlern, Kunstschaffenden und Fachleuten aus der Medi-
enbranche an das breite Publikum. Sie werden als täglich konsumierte Me-
dien und Alltagsgüter mit einer gewöhnlichen bis flüchtigen Aufmerksam-
keit nachgefragt (Urteile des BVGer B-3815/2014 E. 5 "Rapunzel"; B-4026/
2015 vom 19. Juli 2016 E. 3 "Heimat Online/Die Heimat [fig.]").
Schuhe und Kleider in Kl. 25 werden von einem breiten Publikum nachge-
fragt, vor dem Kauf gewöhnlich anprobiert und mit einer leicht erhöhten
Aufmerksamkeit geprüft (BGE 121 III 377 E. 3d "Boss/Boks"; Urteile des
BVGer B-552/2017 vom 4. Dezember 2018 E. 3 "Hirsch/Apfelhirsch";
B-6953/2018 vom 7. Juli 2020 "Karomuster" E. 4). Bei Accessoires wie Kof-
fern, Taschen und Schirmen in Kl. 18 wird ein durchschnittlicher Aufmerk-
samkeitsgrad angenommen, da diese Waren nicht täglich, aber mit gewis-
ser Regelmässigkeit erworben werden (Urteile des BVGer B-7057/2016
vom 4. Mai 2018 E. 6 "7seven [fig.]/Sevenfriday"; B-341/2013 vom 1. April
2015 E. 4 "Victorinox/Miltrorinox").
Die in Kl. 28 registrierten Videospielautomaten, Handkonsolen, Spiele und
Spielfiguren, auch elektronischer Art, richten sich an Jugendliche, Kinder
und Erwachsene, die für diese sorgen. Sie werden mit erhöhter Aufmerk-
samkeit nachgefragt (vgl. Urteile des BVGer B-1920/2014 vom 1. Septem-
ber 2015 E. 4 "Nilpferd [fig.]"; B-6389/2018 vom 27. August 2019 E. 4 "Elfe,
Pelzfigur, Hund").
7.
7.1 Bei der Prüfung der Gleichartigkeit der einander gegenüberstehenden
Waren und Dienstleistungen wird auf die Registereinträge abgestellt,
während die tatsächlichen Verhältnisse unberücksichtigt bleiben (E. 5.3
vorstehend). Entgegen Vorbringen der Beschwerdegegnerin spielt es so-
mit keine Rolle, ob die zu beurteilenden Waren in modernen Geschäfts-
lokalitäten oder in einem Antiquitätengeschäft mit Vintage-Ambiente zum
Kauf präsentiert werden.
7.2 Vorliegend sind Edelmetalle und ihre Legierungen in Kl. 14, für welche
die angefochtene Marke eingetragen ist, mit den für die ältere Bildmarke
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registrierten Schmuckbezeichnungen Articles de bijouterie; montres et hor-
loges; boutons de manchettes; porte-clés en métaux précieux; chrono-
mètres; broches, breloques; épingles de cravates; pinces de cravate; in-
signes, bracelets, colliers; médaillons, boucles de ceinture, épingles;
boîtes pour accessoires, coffrets à bijoux, parures toutes en en métaux
précieux ou en plaqué; bijouterie fantaisie; statues et parures en métaux
précieux zu vergleichen. "Aus Edelmetall" (en métaux précieux) wird nur
für Schlüsselanhänger, Schmuck und Statuen ausdrücklich erwähnt, wäh-
rend die übrigen Waren auch aus anderem Material gefertigt sein können.
Die ältere Wortmarke APPLE ist nicht für Waren in Kl. 14 eingetragen.
7.3 Eine Gleichartigkeit zwischen Rohmaterialien und daraus gefertigten
Endprodukten wird in ständiger Rechtsprechung verneint (E. 5.5 vorste-
hend). Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Urteil B-5467/2011 vom
20. Februar 2019 "Navitimer/Maritimer" eingehend mit der Frage befasst,
ob zwischen Edelmetallen und Uhren Gleichartigkeit vorliegt. Es stellte
grundlegende Unterschiede mit Bezug auf die Verkehrskreise, Vertriebska-
näle und Herstellung bzw. Verarbeitung fest: Edelmetalle werden nament-
lich von der Uhren- und Schmuckindustrie, Uhren hauptsächlich von End-
konsumenten nachgefragt; Uhrmacher verkaufen die von ihren Lieferanten
bezogenen Edelmetalle nicht unverarbeitet an ihre Kunden weiter, sondern
fertigen sie erst zum Endprodukt. Edelmetalle und Uhren dienen unter-
schiedlichen Zwecken und werden unter Anwendung unterschiedlicher
Technologien gewonnen, hergestellt und bearbeitet. Uhren und Edelme-
talle sind darum nicht gleichartig (Urteil B-5467/2011 E. 5.3.3).
7.4 Die Beschwerdeführerin nennt keine überzeugenden Gründe, weshalb
in Abkehr von dieser Rechtsprechung eine Gleichartigkeit zwischen Edel-
metallen und daraus gefertigten Waren – vorliegend Statuen, Schmuck und
Schlüsselanhänger – zu bejahen wäre. Sie beruft sich auf die Ausnahme,
wonach Gleichartigkeit im Einzelfall gegeben sein kann, wenn der Rohstoff
für die Qualität des Endprodukts derart wesentlich ist, dass die Abnehmer
auf die gleiche betriebliche Herkunft schliessen (E. 5.5 vorstehend). Dies
trifft nach ihrem Dafürhalten auf Edelmetallstatuen zu. Gleichartigkeit hängt
indessen nicht von der inneren Beschaffenheit, sondern von der Erwartung
des Verkehrs mit Bezug auf Angebot und Vertrieb der Waren ab; dies gilt
auch für wertbestimmende Rohstoffe (E. 5.4 vorstehend). Mithin genügt es
nicht, dass ein Rohstoff für das Endprodukt wesentlich oder wertbestim-
mend ist, sondern müssen die Abnehmer die gleiche betriebliche Herkunft
erwarten. Dies wurde von der RKGE für den Bezug zwischen Mehl und
Brot bejaht und mit der Nähe der Märkte und Vertriebswege begründet
B-1342/2018
Seite 20
(RKGE vom 3.12.2003, in: sic! 2004 S. 505 E. 2 "Baguettine/Baghetti"),
kann aber nicht in gleicher Weise für Schlüsselanhänger, Statuen und
Schmuck angenommen werden. Abnehmer dieser Waren erwarten nicht,
dass sie bei der Markeninhaberin auch Edelmetalle erwerben können. Im
Unterschied zu Mehl, das in der eigenen Küche zu Brot verarbeitet werden
kann, pflegen die Abnehmer von Edelmetallwaren solche nicht selbst aus
rohen Blöcken zu schmieden. Zu viele Verarbeitungsschritte trennen hier
den Rohstoff vom fertigen Produkt (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 846). Zwi-
schen Edelmetallen und daraus hergestellten Waren in Kl. 14 besteht da-
rum keine Gleichartigkeit.
7.5 Auch mit Bezug auf die übrigen Waren und Dienstleistungen beider
Widerspruchsmarken sind keine Berührungspunkte zu Edelmetallen er-
sichtlich und werden von der Beschwerdeführerin keine behauptet.
7.6 An der fehlenden Warengleichartigkeit vermag auch der im Lauf des
Beschwerdeverfahrens gefällte BGE 145 III 178 "Apple" nichts zu ändern,
der der Wortmarke APPLE einen überragenden Bekanntheitsgrad zu-
schreibt, der ihre Eintragung für weitere Waren und Dienstleistungen be-
günstigt (E. 2.3.3). Die erhöhte Kennzeichnungskraft einer Marke, die diese
dank überragender Bekanntheit im Zusammenhang mit bestimmten Waren
oder Dienstleistungen erworben hat, vermag zwar auf benachbarte Ge-
biete im engen Gleichartigkeitsbereich auszustrahlen (Urteile des BVGer
B-5868/2019 vom 8. Juli 2020 E. 6.1 "Nivea [fig.]/Neauvia"; B-2583/2018
vom 23. Juni 2020 E. 6.4.1 "Helsana. Engagiert für das Leben/Helsinn In-
vestment Fund"). Sie führt jedoch nicht zur Aufhebung des markenrechtli-
chen Spezialitätsprinzips. Im Widerspruchsverfahren kann sich die Be-
schwerdeführerin nicht auf den Schutz der berühmten Marke ausserhalb
des Gleichartigkeitsbereichs berufen, da Art. 31 MSchG die Anwendung
von Art. 15 MSchG nicht erwähnt und damit als Prüfungsgegenstand aus-
klammert (Urteile des BVGer B-6573/2016 vom 29. Juni 2017 E. 7 "Apple
[fig.]/Adamis Group [fig.]"; B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 3.6
"Havana Club/Cana Club"; B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 7.4.4 "Intel
inside/Galdat inside").
7.7 Mangels Gleichartigkeit zwischen métaux précieux et leurs alliages in
Kl. 14 der angefochtenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der
Widerspruchsmarken kann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr aus-
geschlossen werden. Zurecht hat die Vorinstanz die Widersprüche mit Be-
zug auf diese Waren abgewiesen, sodass die angefochtenen Verfügungen
im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerden abzuweisen sind.
B-1342/2018
Seite 21
8.
8.1 Die Beschwerdeführerin ist mit ihren ursprünglichen Begehren insofern
durchgedrungen, als ihre Widersprüche gegen die angefochtene Marke mit
Ausnahme einer einzelnen Ware in Kl. 14 gutgeheissen werden. Die Vor-
instanz hat ihre Widerspruchsentscheide vom 31. Januar 2018 aufgrund
des nachträglich gefällten BGE 145 III 178 "Apple" in Wiedererwägung ge-
zogen. Die Beschwerdegegnerin hat auf eine Anfechtung der neuen Ent-
scheide verzichtet, womit das Beschwerdeverfahren teilweise gegen-
standslos geworden ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die
Beschwerdeführerin zu neun Zehnteln. In diesem Verhältnis sind die Par-
teien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1
VwVG; Art. 5 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]).
8.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 VGKE). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschla-
gen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Inte-
resse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der
Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veran-
schlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein
Streitwert zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen (BGE 133
III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vor-
liegenden Verfahren auszugehen, da keine konkreten Anhaltspunkte für ei-
nen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marken sprechen. Unter
Berücksichtigung der teilweisen Gegenstandslosigkeit des Beschwerde-
verfahrens aufgrund der Wiedererwägung durch die Vorinstanz sind die
Verfahrenskosten angemessen herabzusetzen. Im Ergebnis rechtfertigt es
sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 2'500.– festzulegen.
Der auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 250.– wird dem von
ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 6'500.– entnommen; die Differenz
von Fr. 6'250.– ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende
Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 2'250.– wird der Beschwerde-
gegnerin auferlegt.
8.3 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen
oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen
B-1342/2018
Seite 22
Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädi-
gung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige
Auslagen der Partei und ist anhand der eingereichten Kostennote oder
falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund der Akten
festzulegen (Art. 8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands bei zwei-
fachem Schriftenwechsel sowie der Teilnahme an der Parteiverhandlung
erscheint eine anteilsmässig reduzierte Parteientschädigung von
Fr. 7'250.– zu Gunsten der grösstenteils obsiegenden Beschwerdegegne-
rin angemessen. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist keine Parteient-
schädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR
173.110]). Es wird mit Eröffnung rechtskräftig.