Decision ID: 13eede2f-59f1-59e9-9c44-042bd7dd8342
Year: 2022
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Am 27. März 2017 erhob die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz ge-
gen zwei Schweizer Marken Löschungsanträge wegen Nichtgebrauchs
und beantragte deren vollumfängliche Löschung aus dem Schweizer Mar-
kenregister. Mit Schreiben vom 7. Mai 2018 beschränkte sie den Antrag auf
die Marke Nr. 505'285 PIERRE DE COUBERTIN.
B.
Mit Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 entgegnete die Beschwerdefüh-
rerin, der Löschungsantrag verstosse gegen Treu und Glauben und die Be-
schwerdegegnerin habe den Nichtgebrauch nicht glaubhaft gemacht.
C.
Mit Datum vom 2. März 2020 hiess die Vorinstanz diesen Löschungsantrag
im Verfahren Nr. 100019 gut und verfügte, die angefochtene Schweizer
Marke Nr. 505'285 PIERRE DE COUBERTIN werde aus dem Markenre-
gister gelöscht.
D.
Am 4. Mai 2020 erhob die Beschwerdeführerin dagegen Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die Verfügung sei aufzuheben
und das Löschungsgesuch sei abzuweisen, unter Kosten- und Entschädi-
gungsfolgen. Sie stellt sich auf den Standpunkt, der Beschwerdegegnerin
fehle es an einem Rechtsschutzinteresse. Der Löschungsantrag sei daher
rechtsmissbräuchlich erfolgt.
E.
Mit Beschwerdeantwort vom 27. August 2020 beantragte die Beschwerde-
gegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen und die angefochtene Verfü-
gung sei zu bestätigen. Zur Begründung bringt sie vor, die Einrede des
Rechtsmissbrauchs liege ausserhalb des Streitgegenstandes des Lö-
schungsverfahrens. Der Beschwerdeführerin sei es im Übrigen nicht ge-
lungen, den Gebrauch der gelöschten Marke rechtsgenügend glaubhaft zu
machen, da sie keinerlei neue Belege eingereicht habe.
F.
In Ihrer Vernehmlassung vom 14. September 2020 beantragt die Vor-
instanz, die Beschwerde vom 4. Mai 2020 sei unter Kostenfolge zulasten
der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Löschungsanträge
könnten unabhängig jeglichen Interessennachweises gestellt werden.
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G.
Mit Replik vom 9. Dezember 2020 ergänzte die Beschwerdeführerin, die
Beschwerdegegnerin könne keinen Markengebrauch am Zeichen PIERRE
DE COUBERTIN aus einer Koexistenzvereinbarung herleiten, die sich nur
auf den Familiennamen beziehe. Die Beschwerdegegnerin bezog sich in
ihrer Beschwerdeantwort nämlich auf eine Vereinbarung, die sie mit der
Fondation B._ abgeschlossen hatte und behauptete, diese Weise
eine viel engere Beziehung zur Person Pierre de Coubertin auf als die Be-
schwerdeführerin selbst. Im Übrigen hielt die Beschwerdeführerin an ihrem
Standpunkt fest, das Löschungsbegehren sei rechtsmissbräuchlich.
H.
Mit Stellungnahme vom 19. Januar 2021 verzichtete die Vorinstanz auf
eine weitere Stellungnahme und hält an ihrer Argumentation und den ge-
stellten Anträgen fest.
I.
Mit Duplik vom 26. Januar 2021 hält die Beschwerdegegnerin vollumfäng-
lich an ihrer bisherigen Argumentation fest.
J.
Die Parteien verzichteten stillschweigend auf die Durchführung einer öf-
fentlichen Parteiverhandlung.
K.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, so-
weit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Löschungssachen zuständig (Art. 31, 32
und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der ange-
fochtenen Verfügungen beschwerdelegitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG), hat
den verlangten Kostenvorschuss fristgerecht geleistet (Art. 63 Abs. 4
VwVG) und ihre Beschwerden frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50
und 52 Abs. 1 VwVG). Auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen lie-
gen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
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2.
2.1 Die revidierte Fassung des Bundesgesetzes über den Schutz von Mar-
ken und Herkunftsangaben (MSchG, SR 232.11) ist seit dem 1. Januar
2017 in Kraft. Das Gesetz und die zugehörige Verordnung über den Schutz
von Marken und Herkunftsangaben (MSchV, SR 232.111) bilden u.a. die
Grundlage des neuen administrativen Löschungsverfahrens. Dieses be-
ruht auf Art. 35a MSchG, der lautet:
Art. 35a Antrag
1 Jede Person kann beim IGE einen Antrag auf Löschung der Marke wegen
Nichtgebrauchs nach Art. 12 Absatz 1 stellen.
2 Der Antrag kann frühestens gestellt werden:
a. fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist; oder
b. im Falle eines Widerspruchsverfahrens: fünf Jahre nach Abschluss des
Widerspruchsverfahrens.
3 Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die entsprechende Gebühr bezahlt ist.
2.2 Das Gesetz sieht vor, dass "jede Person" einen Antrag auf Löschung
wegen Nichtgebrauchs stellen kann (Art. 35a Abs. 1 MSchG). Dies ist auf
das öffentliche Interesse an der Registerbereinigung zurückzuführen
(BBl 2009 8538, 8613). Nach Ablauf der Karenzfrist endet der Marken-
schutz nicht erst mit der Löschung der Marke aus dem Register, sondern
bereits, sobald und soweit die Marke nicht mehr rechtserhaltend gebraucht
wird (vgl. E. 2.6). Eine eingetragene, aber nicht gebrauchte Marke ist
schutzlos, weil sie die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunfts-
funktion nicht (mehr) erfüllt (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 "Mondaine Watch";
130 III 267 E. 2.4 "Tripp Trapp").
2.3 In der Botschaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu ei-
nem Bundesgesetz über den Schutz des Schweizerwappens und anderer
öffentlicher Zeichen ("Swissness"-Vorlage) vom 18. November 2009
(BBl 2009 8533 ff.) definierte der Bundesrat diesen neuen Rechtsbehelf als
ein summarisches Verfahren, das gegenüber dem Zivilverfahren einfacher
und kostengünstiger ist. Sinn und Zweck des Löschungsverfahrens ist es,
im Einklang mit dem öffentlichen Interesse an einem aktuellen und korrek-
ten nationalen Markenregister, ungültige Marken unkompliziert aus eben-
diesem löschen lassen zu können, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt
sind (siehe E. 2.6 f.).
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2.4 Als Teil des Grundsatzes von Treu und Glauben ist das Rechtsmiss-
brauchsverbot ein in Art. 2 ZGB verankertes Rechtsprinzip, das grundsätz-
lich für die gesamte Rechtsordnung gilt (BGE 131 I 192 E. 3.2.4; 110 Ib 336
E. 3a; Urteil des BVGer B-5129/2016 vom 12. Juli 2017 E. 5.1 "Chrom-Op-
tics/Chrom-Optics"; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜL-
LER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 22 Rz. 26; HEINRICH
HONSELL, in: Honsell/Vogt/Geiser [Hrsg.], Basler Kommentar zum ZGB,
4. Aufl. 2010, Art. 2 N. 4, 35; MAX BAUMANN, in: Gauch/Schmid [Hrsg.],
Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 13. Aufl. 2002, Art. 2
N. 28).
Weil der Löschungsantrag nach Art. 35a Abs. 1 MSchG von jedermann gel-
tend gemacht werden kann, sind Fälle einer rechtsmissbräuchlichen An-
tragsstellung denkbar. Der Gesetzgeber hat zwei Massnahmen gegen
missbräuchliche Anträge getroffen: Einerseits muss ein substantiierter Lö-
schungsantrag vorliegen, eine Behauptung des Nichtgebrauchs allein ge-
nügt nicht. Andererseits soll sich mit einer genügend hohen Gebühr ein
missbräuchlicher Antrag nicht lohnen (BBl 2009 8612 ff.).
Das Rechtsmissbrauchsverbot ist von allen rechtsanwendenden Behörden
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu beachten und anzuwenden. Für das
markenrechtliche Widerspruchsverfahren hat das Bundesverwaltungsge-
richt festgehalten, Rechtsmissbrauch könne aufgrund des beschränkten
Streitgegenstands (vgl. Art. 31 MSchG) nur, aber immerhin, gegen Argu-
mente eingewendet werden, die in diesem Verfahren zur Verfügung ste-
hen. Auch dem Einsender eines Löschungsgesuchs ist ein rechtsmiss-
bräuchliches Verhalten zu verwehren, wenn der Missbrauch unmittelbar
durch die Antragstellung und Berufung auf Nichtgebrauch verkörpert wird
und sich nicht erst aus Argumenten ergibt, die ausserhalb des Streitgegen-
stands des Verfahrens liegen (vgl. Urteil des BVGer B-5129/2016 vom
12. Juli 2017 E. 5 "Chrom-Optics/Chrom-Optics").
2.4.1 Die Beschwerdeführerin stützt sich bei ihrer Argumentation im We-
sentlichen auf die Botschaft des Bundesrates und die darin zitierte Recht-
sprechung, dass bei Vorliegen besonderer Umstände ausnahmsweise ein
Rechtsschutzinteresse des Antragstellers verneint werden könne. Gemäss
der Beschwerdeführerin dürfe die Beschwerdegegnerin die Marke PIERRE
DE COUBERTIN selber gar nicht verwenden. Die Unmöglichkeit des Ge-
brauchs der Marke sei daher unlauter und unrechtmässig, was eine Aus-
nahmekonstellation darstellen sollte. Dabei verweist sie auf das von ihr ein-
gereichte Parteigutachten von Prof. de Werra (vgl. Ziff. 2 lit. a) und b) der
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Beschwerde vom 4. Mai 2020). Die Schutzwirkung der Marke ist indessen
nicht auf ihren übereinstimmenden Gebrauch beschränkt, sondern kann
auch Markenzeichen ausschliessen oder der Antragstellerin den Gebrauch
beschreibender Angaben erschweren, die nur mit ihr ähnlich sind. Ziel des
Löschungsverfahrens ist nicht, dass die Antragstellerin die strittige Marke
gebrauchen kann, sondern dass das Markenregisters von ungebrauchten
Zeichen im Interesse des Verkehrs entlastet wird.
2.4.2 Wie Vorinstanz und Beschwerdegegnerin richtig darlegen, darf ein
Löschungsantrag von jeder Person gestellt werden. Entgegen der Ansicht
der Beschwerdeführerin liegt im vorliegenden Fall keine Ausnahmesitua-
tion vor, in welcher ein besonderes Rechtsschutzinteresse erforderlich
wäre. Aufgrund des öffentlichen Interesses – insbesondere zur Schaffung
der Rechtssicherheit – muss der Antrag auf Registerbereinigung nicht be-
gründet werden (vgl. E. 2.2 und 2.3). Eines konkreten Rechtsschutzbedürf-
nisses im Einzelfall bedarf es nicht (Urteile des BVGer B-2627/2019 vom
23. März E. 5.3 "Sherlock/Sherlock’s"; B-2597/2020 vom 26. August 2021
E. 3.4 "U Universal Geneve [fig.]/Universal Geneve"). Im Übrigen geht die
Vorinstanz korrekterweise davon aus, beide Parteien würden nicht über ein
besseres Recht am markenmässigen Gebrauch des Namens "PIERRE DE
COUBERTIN" verfügen (vgl. Ziff. 14 ff. der Vernehmlassung vom 14. Sep-
tember 2020). Es kann auch unter lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten
kein Rechtsmissbrauchsverbot geltend gemacht werden, da aufgrund des
beschränkten Streitgegenstandes nur Argumente betreffend den rechtser-
haltenden Gebrauch bzw. Nichtgebrauch der Marke möglich sind (vgl.
E. 2.4).
2.4.3 Die Vorinstanz ist somit zurecht ohne nähere Prüfung des Rechts-
schutzinteresses der Beschwerdegegnerin auf den Löschungsantrag ein-
getreten.
2.5 Eine Marke ist geschützt, soweit sie in Zusammenhang mit den Waren
und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11
Abs. 1 MSchG). Hat der Markeninhaber seine Marke während eines unun-
terbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, kann er sein Mar-
kenrecht nicht mehr geltend machen, ausser es liegen wichtige Gründe für
den Nichtgebrauch vor (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Ein Löschungsantrag kann
frühestens nach Ablauf der Karenzfrist begründet sein (BBl 2009 8613;
Art. 35a Abs. 2 MSchG). Nach Eingang gibt die Vorinstanz dem betroffe-
nen Markeninhaber Gelegenheit, sich zum Vorbringen der Gegenpartei zu
äussern. Lässt sich der Markeninhaber in der Sache nicht vernehmen, wird
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basierend auf den Ausführungen des Antragstellers entschieden
(BBl 2009 8614; vgl. Art. 32 VwVG).
2.6 Um den Nichtgebrauch der Marken in der Schweiz glaubhaft zu ma-
chen, hat der Antragsteller der Vorinstanz geeignete Beweismittel einzu-
reichen, beispielsweise Benutzungsrecherchen (vgl. Urteil des BGer
4A_299/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 4.1 "Abanca [fig.]/Abanka [fig.] ").
Der Nichtgebrauch ist glaubhaft, wenn die Vorinstanz die vorgebrachten
Behauptungen überwiegend für wahr hält, wobei nicht alle Zweifel beseitigt
sein müssen. Immerhin muss aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Ein-
druck vermittelt werden, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss
möglich, sondern wahrscheinlich sind (vgl. Richtlinien des IGE, Teil 1,
Ziff. 5.4.4.2). Kann der Antragsteller den Nichtgebrauch nicht glaubhaft ma-
chen, trägt er die Folgen der Beweislosigkeit und wird das Löschungsge-
such abgewiesen. Für den Markeninhaber bestehen drei Möglichkeiten zur
Verteidigung: Er kann die vom Löschungsantragsteller eingereichte Glaub-
haftmachung bestreiten, seinerseits den Gebrauch der Marke glaubhaft
machen oder wichtige Gründe für ihren Nichtgebrauch darlegen (Art. 35b
Abs. 1 Bst. b MSchG).
2.7 Für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ergeben
sich die materiellen Anforderungen aus Art. 11 MSchG:
2.7.1 Das Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht wor-
den sein. Für den rechtserhaltenden Gebrauch ist es nicht erforderlich,
dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint. Ein
solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel
zur Unterscheidung verschiedener Produkte im Sinne eines Hinweises auf
deren betriebliche Herkunft erkannt werden kann (MARKUS WANG, in:
Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl.
2017, Art. 11 N. 7). Massstab für den erforderlichen, ernsthaften Marken-
gebrauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich
sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des
Gebrauchs sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls wie Grösse
und Struktur des in Frage stehenden Unternehmens (Urteil B-4465/2012
E. 2.5, Urteil des BVGer B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1 "Fünf
Streifen [fig.]/Fünf Streifen [fig.]"; BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende
Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 38 ff.; ERIC MEIER, L'obli-
gation d'usage en droit des marques, Recherches juridiques lausannoises
Vol. 22, Genf/Zürich/Basel 2005, S. 50 ff.). Kein ernsthafter Markenge-
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brauch ist etwa die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenut-
zung für Produkte des Massenkonsums (Urteil B-4465/2012 E. 2.5, Urteil
des BVGer B-892/2009 vom 19. Juli 2009 E. 6.9 "Heidiland/Heidi-Alpen";
MARKUS WANG, a.a.O., Art. 11 N. 70, 75; s.a. EUGEN MARBACH, Marken-
recht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, N. 1343 ff.).
2.7.2 Der rechtserhaltende Gebrauch muss so, wie die Marke eingetragen
ist, oder in nur einer hiervon unwesentlich abweichenden Form, marken-
mässig, ernsthaft und im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren
und Dienstleistungen erfolgen (Urteil B-3416/2011 E. 4.4, Urteil des BVGer
B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD Divo
Diva [fig.]"). Eine wesentliche Abweichung vom Registereintrag ist die Ver-
änderung von Gesamtbild und kennzeichnendem Charakter, so dass der
kennzeichnungskräftige Kern der Marke seiner Identität beraubt wird; eine
unwesentliche Abweichung, wenn ein Bildbestandteil gedreht, anders po-
sitioniert oder der Schrifttyp leicht modernisiert wird (Urteile des BVGer
B-576/2009 vom 25. Juni 2009 E. 8.2.3 "Verschränkte Bänder [fig.]",
B-5732/2009 vom 31. März 2010 E. 7.3 "Longines-Adler [fig.]/Aviator [fig.]",
B-1755/2007 vom 14. Februar 2008 E. 7.2.1 "No Name [fig.]/No Name
[fig.]"). Der Gebrauch ist rechtserhaltend, wenn das abweichend benutzte
Zeichen im Gesamteindruck mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt
wird (Urteil des BVGer B-7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 8 "Ice/Ice-
cream [fig.]").
2.7.3 Nach dem Territorialitätsprinzip muss der Markengebrauch in der
Schweiz erfolgt sein, wobei eine minimale Bearbeitung des schweizeri-
schen Marktes verlangt wird (MARKUS WANG, a.a.O., Art. 11 N. 51). Als
Ausnahme von diesem Grundsatz gilt der Gebrauch der Marke für den Ex-
port ebenfalls als rechtserhaltend (Art. 11 Abs. 2 MSchG).
Relevanter inländischer Markengebrauch setzt nicht nur voraus, dass die
Marke in der Schweiz benutzt wird, sondern auch,
1. dass die Benutzung entweder direkt im Zusammenhang mit tat-
sächlich in der Schweiz ausgelieferten oder bezogenen Waren
2. und tatsächlich in der Schweiz erbrachten oder genutzten Dienst-
leistungen stehen,
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3. oder die Werbung hierfür speziell für die Schweiz konzipiert und
hier gezielt und einigermassen regelmässig gestreut worden sein
muss (vgl. RKGE in sic! 2004, 868 – "Globex/Globix").
Dies ist vergleichbar mit der Exportmarke, bei welcher mit Erbringung der
Dienstleistung eine Wertschöpfung im Inland verbunden ist, ansonsten von
einer reinen Auslandnutzung ausgegangen werden muss (MARKUS WANG,
a.a.O., Art. 11 N. 60).
Das Anbieten bzw. Bewerben von Produkten im Internet stellen jedoch
noch keinen inländischen Gebrauch dar, insbesondere dann nicht, wenn
die relevanten Seiten unter einer generic Top Level Domain (z.B. ".com")
abrufbar sind. Ein direkter Zusammenhang mit der Schweiz und die Eig-
nung des Internetauftritts, in der Schweiz eine ernsthafte Nachfrage aus-
zulösen, müssen auch hier zusätzlich bestehen. Es genügt beispielsweise
nicht, wenn nur die Webseite in einer Landessprache abgefasst ist. Viel-
mehr müssten die übers Internet angebotenen Produkte entweder einiger-
massen regelmässig und gezielt unter der beanspruchten Marke in der
Schweiz beworben oder von der Schweiz aus regelmässig bestellt werden
(MARKUS WANG, a.a.O., Art. 11 N. 52).
2.7.4 Glaubhaftmachen bedeutet, dem Gericht aufgrund objektiver An-
haltspunkte den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht
bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 130 III 333 E. 3.2
"Swatch-Uhrenband"; 120 II 393 E. 4.c; 88 I 14 E. 5.a; Urteil B-4465/2012
E. 2.8; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Marken-
schutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 32 N. 22; MARKUS WANG, a.a.O.,
Art. 12 N. 62). Es braucht keine volle Überzeugung des Gerichts, doch
muss dieses zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen
stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteil des BVGer
B-40/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Egatrol/Egatrol", Urteil
B-4465/2012 E. 2.8, Urteil des BVGer B-4540/2007 vom 15. September
2008 E. 4 "Exit [fig.]/Exit One"; LUCAS DAVID, Markenschutzgesetz, Muster-
und Modellgesetz, 2. Aufl.1999, Art. 12 N. 16).
2.7.5 Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Ur-
kunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte (Etiketten-
muster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Als weitere mögliche Be-
weismittel erwähnt Art. 12 VwVG auch Auskünfte der Parteien, Auskünfte
oder Zeugnisse von Drittpersonen und Gutachten von Sachverständigen.
Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des
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Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierung voraussetzt.
Undatierbare Belege können unter Umständen in Kombination mit ande-
ren, datierbaren berücksichtigt werden (Urteile B-40/2013 vom 21. Oktober
2013 E. 2.5, B-4465/2012 E. 2.9, B-3416/2011 E. 4.2, B-4540/2007 E. 4,
BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 192). Ohne Beweiskraft sind Ausdrucke von
Internetseiten, die nach Geltendmachung des Nichtgebrauchs erstellt wur-
den und keine Angaben enthalten, welche Rückschlüsse auf einen rechts-
erhaltenden Gebrauch der Marke im relevanten Zeitraum zulassen (Urteil
B-892/2009 E. 6.5). Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produk-
ten kann gegebenenfalls auch mit Prospekten, Preislisten oder Rechnun-
gen glaubhaft gemacht werden (Urteile B-40/2013 E. 2.5, B-4465/2012
E. 2.10, B-3416/2011 E. 4.3).
3.
3.1 Die Beschwerdegegnerin macht geltend, sie habe den Nichtgebrauch
der Widerspruchsmarke bereits mit Schreiben vom 22. September 2016 an
die Beschwerdeführerin zum ersten Mal geltend gemacht. Daher sei der
22. September 2016 der massgebliche Endzeitpunkt der Gebrauchsfrist
und nicht der 27. März 2017 (vgl. Entscheid der Eidgenössischen Rekurs-
kommission für geistiges Eigentum [RKGE] MA-WI 17/05 vom 12. Juli 2006
in: sic! 2006 S. 860 E. 3 "OMAX [fig.]/OMAX"; EUGEN MARBACH, a.a.O.,
Rz. 1163; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum
schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 N. 3; anderer Auf-
fassung: CHRISTOPH GASSER, a.a.O., Art. 32 N. 15; BÜRGI LOCATELLI,
a.a.O., S. 38 ff.). Es muss hier – wie im Folgenden noch aufgezeigt wird –
nicht abschliessend geklärt werden, ob der massgebliche Zeitraum für die
Glaubhaftmachung des Gebrauchs dieser Art auf dem Korrespondenzweg
zwischen den Parteien vorverschoben werden kann und sich nicht stets
nach der Einrede vor der Behörde richtet.
3.2 Für die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs reichte die Beschwer-
degegnerin im vorinstanzlichen Verfahren eine Benutzungsrecherche als
Beleg ein, welche durch einen professionellen Drittanbieter am 9. März
2017 erstellt wurde. Darin wird zusammengefasst, man habe insgesamt
drei Hinweise auf eine Benutzung der Bezeichnung "PIERRE DE COU-
BERTIN" im Zusammenhang mit spezifischen Waren und Dienstleistungen
gefunden. Diese betreffen T-Shirts mit der Bezeichnung "Men’s White
Pierre de Coubertin’s Moustache T-Shirt", verliehene Pierre-de-Coubertin-
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Medaillen und ein Online-Spiel. Darüberhinausgehende Dokumente, wel-
che auf die Benutzung der gesuchten Marke für spezifische Waren und
Dienstleistungen hindeuten (auch für die vergangenen 5 Jahre), hätten
nicht ermittelt werden können. In Bezug auf den Teilbegriff "DE COUBER-
TIN" wurden ebenfalls keine Hinweise gefunden (vgl. Beilage 8 des Lö-
schungsantrags vom 27. März 2017).
3.3 Die Vorinstanz erachtet diese Recherche korrekterweise als genügend,
um die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs zu belegen. Auch wenn
ihm nicht der Beweiswert eines gerichtlichen Gutachtens zukommt, wird
das Fachgutachten von der Rechtsprechung als besonders substantiierte
Parteibehauptung anerkannt (vgl. E. 2.6). Hinsichtlich der drei gefundenen
Hinweise konnte die Beschwerdegegnerin sodann einlässlich darlegen,
dass diese nicht genügen, um einen rechtserhaltenden Gebrauch nachzu-
weisen (vgl. Seite 6-7 des Löschungsantrags vom 27. März 2017). Die Be-
schwerdeführerin hingegen legte zur Bestreitung des Nichtgebrauchs
keine Belege ins Recht.
4.
Weiter ist zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht davon ausging, der rechts-
erhaltende Markengebrauch sei mittels der im Löschungsverfahren beige-
legten Dokumente durch die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft gemacht.
4.1 Mit der Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 reichte die Beschwerde-
führerin im Vorverfahren der Vorinstanz die nachfolgenden Belege zur
Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ein:
1 : liste des récipiendaires de la médaille "Pierre de Coubertin" depuis 2011
2 : visuel de la médaille
3 : guide des distinctions décernées par le CIO
4 /5 : Comité International Pierre de Coubertin – extraits des sites Internet
du Comité International Olympique et du Comité International Pierre de
Coubertin
6 : "Le Réseau International des Lycées Pierre de Coubertin"
7 : "Forum International de la Jeunesse Pierre de Coubertin"
8/9/10 : Comptes rendus du Forum International de la Jeunesse Pierre de
Coubertin, éditions 2011/2013/2015
11/12/13 : lettres d’information publiées par le Comité International Pierre
de Coubertin 2011-2012, 2013-2014
14 : Ouvrage "Pierre de Coubertin Humanisme et pédagogie" Yves Pierre
Boulogne, Comité International Olympique, 2014
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15 : Ouvrage "Le réseau international du CIPC d’écoles de Coubertin – Un
modèle durable pour une éducation olympique", Inès Nikolaus, CIPC, 2015
16 : Ouvrage "La mise en scène est de Pierre de Coubertin", Sylvain Bou-
chet, Jacob-Duvernet, 2013
17 : catalogue "Pierre de Coubertin et le miracle grec", 2015
18 : Sommaire du DVD inédit intitule "PIERRE DE COUBERTIN 1863-1937
œuvres complètes"
19 : Film "PIERRE DE COUBERTIN, hier et aujourd’hui" - https://www.
youtube.com/\watch?v-bvoRAFsvvuQ
20 : médaille remise lors de la commémoration du 150ème anniversaire de
la naissance de Pierre de Coubertin
21/22 : Symposium "Pierre de Coubertin et l’avenir", 24 et 25 janvier 2014,
Musée Olympique, Lausanne
23 : Brochure de l’Office du tourisme de Lausanne "Dans les pas de Pierre
de Coubertin à Lausanne
24/25 : tableau récapitulatif des visiteurs du Musée Olympique par natio-
nalité 2014/2015
26 : visuels des t-shirts "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au Musée
Olympique
27 : visuels des portes clés "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au Musée
Olympique
28 : visuels des cartes postales "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au Mu-
sée Olympique
29 : visuels des timbres "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au Musée
Olympique
30 : visuels des ouvrages "PIERRE DE COUBERTIN" vendus au Musée
Olympique
31 : tableau récapitulatif des ventes réalisées par le Musée Olympique jus-
qu'au 30 septembre 2016
32 : relevé de l’outil statistique des ventes du Musée Olympique
33 : Factures des fournisseurs auxquels le Musée a commandé les articles
précités
34 : Capture d’écran du jeu en ligne "PIERRE DE COUBERTIN", acces-
sible via le lien : https://www.olympic.org/fr/musee/documeritair-interac-
tif/stade/
35 : Article du 26 janvier 2017, publié sur le site blogs.rpn.ch, concernant
le jeu en ligne "PIERRE DE COUBERTIN"
Die Beschwerdeführerin bringt dabei lediglich vor, von einem Museum
könne man vernünftigerweise nicht ein gleiches Verkaufsvolumen wie von
einem Geschäft/Handelsunternehmen erwarten. Sie ist der Ansicht, auch
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ein bescheidenes Verkaufsvolumen könne den rechtserhaltenden Ge-
brauch begründen und verweist dabei auf die IGE-Richtlinie, Teil 6,
Ziff. 5.4.3. Als Ergebnis behauptet sie, sei ein markenmässiger Gebrauch
für die Waren und Dienstleistungen der Kl. 9, 14, 16, 25, 35, 36, 38, 41 und
42 dargetan (vgl. Ziff. 2 der Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 und
Ziff. II der Duplik vom 12. November 2018).
4.2 Die Vorinstanz hält dem entgegen, es spiele keine Rolle, ob es sich um
einen nicht gewinnorientierten Verein handle, der seine Produkte in einem
Museumshop verkaufe; die Voraussetzungen nach Art. 11 MschG gälten
für alle Beteiligten gleichermassen, da eine Marke den jeweiligen Inhabern
auch die gleichen Rechte verleihe (vgl. C. Ziff. 24 der Verfügung vom
4. März 2020). Das ist richtig, zumal die Rechtsprechung branchenspezifi-
schen Gegebenheiten für den Gebrauch bereits Rechnung trägt (vgl.
E. 2.7.1). Ergänzend zu den Argumenten der Vorinstanz ist zu erwähnen,
dass nur bei Spezialartikeln nicht gleich hohe Anforderungen an die Glaub-
haftmachung gestellt werden (vgl. MARKUS WANG, a.a.O., Art. 12 N. 63).
Die Artikel im Museumshop stellen zwar Produkte dar, die nicht täglich
nachgefragt werden, sie werden aber nicht speziell für ganz bestimmte
Kunden hergestellt, weshalb vorliegend nicht von einer derartigen Aus-
nahme ausgegangen werden kann.
Es seien Gebrauchsbelege für DVDs, Schlüsselanhänger, Ansichtskarten,
Briefmarken, Bücher, Medaillen, T-Shirts sowie den Gebrauch in Zusam-
menhang mit den Dienstleistungen der Kl. 41 vorhanden, für einen Gross-
teil von Waren und Dienstleistungen, für welche die angefochtene Marke
beansprucht wird, jedoch nicht (vgl. C. Ziff. 28 der Verfügung vom 4. März
2020). Tatsächlich behauptet die Beschwerdeführerin in Bezug auf die Wa-
ren und Dienstleistungen der Kl. 9, 14, 16, 25, 35, 36, 38, 41 und 42 in ihrer
Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 nur, ein rechtserhaltender Gebrauch
sei gegeben, sie legt aber keine Belege ins Recht (vgl. E. 5.1).
Im Zusammenhang mit den geprüften Waren und Dienstleistungen hat die
Vorinstanz Folgendes festgestellt (vgl. C. Ziff. 29 ff. der Verfügung vom
4. März 2020):
4.2.1 Gemäss den Beilagen 1, 2, 20 handle es sich bei der sog. Preisver-
leihung um eine Dienstleistung, welche nicht unter Kl. 14 falle. Die Marke
sei weder auf der Medaille noch auf einer Verpackung angebracht. Zudem
würden die Verkaufszahlen fehlen.
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4.2.2 Bei den Beilagen 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gehe es um interne Doku-
mente, die sich nicht an Dritte richten. Teilweise fehle es auch am geogra-
fischen Bezug zur Schweiz, teilweise würden die Belege reine Informati-
onsbriefe darstellen. Bei allen sei aber letztendlich unbekannt, wie hoch die
Verkaufszahlen seien oder wie oft diese Dokumente auf Webseiten in der
Schweiz aufgerufen wurden.
4.2.3 Die Beilagen 14, 15, 16 ,17, 23 würden Verlagserzeugnisse darstel-
len. Es liege auch hier kein markenmässiger Gebrauch vor, da "PIERRE
DE COUBERTIN" als reine Inhaltsangabe erscheine.
4.2.4 Was die Dienstleistungen der Kl. 41 anbelangt, habe die Beschwer-
deführerin Beilage 6, 21, 22, 23 ins Recht gelegt. In Bezug auf die Schulen
mit dem Namen "PIERRE DE COUBERTIN" fehle ein Zeichengebrauch in
der Schweiz. Weiter könne ein zweitägiges Symposium während der ge-
samten Berichtsperiode nicht als minimale Marktbearbeitung im Sinne der
Rechtsprechung angesehen werden. Sodann erfülle das Auflegen einer
Tourismusbroschüre in einem Hotel die Ernsthaftigkeit des Gebrauchs
nicht.
4.2.5 Beilage 18 zeige einzig das Inhaltsverzeichnis einer DVD auf und
Beilage 19 enthalte lediglich den Link zum Film. Es sei aber nicht ersicht-
lich, ob die Art des Angebots dieser Waren in markenmässiger Weise er-
folge. Auch fehlte es an der Angabe, wie viele Male diese Filme von
Schweizer Abnehmern erworben wurden.
4.2.6 Zu den Bildern mit den Produkten wie T-Shirts, Schlüsselanhänger,
Postkarten, Briefmarken und Bücher (Beilagen 26, 27, 28, 29, 30), welche
im Museumshop verkauft werden, habe die Beschwerdeführerin eine Ta-
belle mit den Besucherzahlen aus den Jahren 2014/2015, eine Tabelle mit
den Verkaufszahlen aus dem Jahre 2016, ein Verkaufsstatistiktool und Lie-
ferantenrechnungen beigelegt (Beilagen 24, 25, 32, 33). Gemäss Vor-
instanz können diese Produkte zwar als Hinweise für einen rechtserhalten-
den Gebrauch dienen; trotz Zusammenlesen mit den Übersichtstabellen
würden die Verkaufs- bzw. Auflagezahlen jedoch unbekannt bleiben. Ins-
besondere könne nicht abgeleitet werden, ob die Produkte mit den jeweili-
gen Angaben in den Tabellen übereinstimmen. Aus diesem Grund handele
es sich bei den eingereichten Dokumenten um reine Parteibehauptungen.
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4.2.7 Betreffend das Online-Spiel (Beilagen 34, 35) habe die Beschwerde-
führerin nur auf einen Blogeintrag mit einer Schweizer URL verwiesen,
aber keine Angaben zu den Userzahlen gemacht.
4.3 Diese Würdigung der Gebrauchsbelege erscheint korrekt und ihre
rechtliche Beurteilung angesichts der oben erwähnten Anforderungen an
einen rechtserhaltenden Gebrauch ist nicht zu beanstanden. Die einge-
reichten Belege lassen keine Rückschlüsse auf einen ernsthaften Ge-
brauch in der Schweiz zu.
5.
Im Beschwerdeverfahren legte die Beschwerdeführerin mit Beschwerde-
schrift vom 4. Mai 2020 noch die folgenden neuen Gebrauchsbelege ins
Recht:
[...]
8: Extrait du site Internet www.shop.olympic.org du 17 octobre 2015, récu-
péré depuis la site Internet "Wayback Machine" (https://web.archive.org).
9 : Extrait du site Internet www.shop.olympic.org du 20 août 2016, récupéré
depuis la site Internet "Wayback Machine" (https://web.archive.org).
5.1 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, mit den neu
eingereichten Belegen, welche in den relevanten Zeitraum fielen, habe sie
den markenmässigen Gerbrauch glaubhaft gemacht. Dass diese Produkte
am Markt angeboten wurden, sei offensichtlich. Es könne nicht bei jedem
Verkauf eine notarielle Bestätigung verlangt werden, dies entspräche auch
nicht den Beweisregeln. Sodann ist sie der Auffassung, der Gebrauch in
handschriftlicher Form zusammen mit anderen Elementen ändere nichts
an der Unterscheidungskraft und wäre ebenfalls als markenmässig zu qua-
lifizieren. Schliesslich habe die Vorinstanz vernachlässigt, eine gesamtheit-
liche Beurteilung vorzunehmen; Sie habe die Belege lediglich einzeln über-
prüft und gewürdigt (vgl. Ziff. 2. c) iii und iv der Beschwerde vom 4. Mail
2020).
5.2 Diese belegen die fehlenden Verkaufszahlen jedoch nicht (vgl. Ziff. 32
der Vernehmlassung vom 14. September 2020 und Ziff. 11 der Beschwer-
deantwort vom 27. August 2020). Entgegen der Stellungnahme der Vo-
rinstanz in Bezug auf den Gebrauch in handschriftlicher Form auf den Eti-
ketten, geht die Beschwerdeführerin aber von jenem im Newsletter gemäss
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Beilage 11 der Stellungnahme vom 13. Oktober 2017 aus (Ziff. 33 der Ver-
nehmlassung vom 14. September 2020); Am Ergebnis ändert es insofern
nichts, als die Vorinstanz auch in diesem Punkt richtig davon ausgeht, es
handle sich lediglich um ein internes Dokument (vgl. E. 4.2.2).
5.3 Zusammengefasst gelingt es der Beschwerdeführerin auch bei einer
Gesamtbetrachtung nicht, den markenmässigen Gebrauch glaubhaft zu
machen.
6.
Im Ergebnis ist der Entscheid der Vorinstanz betreffend die Löschung der
streitgegenständlichen Marke zu bestätigen und die Beschwerde abzuwei-
sen.
7.
7.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdegegnerin.
Die Kosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63. Abs. 1
VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit
der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Par-
teien (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 des Reglements vom 21. Februar
2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungs-
gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Streitigkeiten betreffend Löschungs-
verfahren von Marken sind Vermögensinteressen betroffen. Die Gerichts-
gebühr bemisst sich folglich in erster Linie nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtspre-
chung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher
unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.–
und Fr. 100'000.– angenommen wird (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss
[3D]"). Von diesem Erfahrungswert ist auch für das vorliegende Verfahren
auszugehen. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens sind total mit
Fr. 4'500.– zu beziffern und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher
Höhe geleistetem Kostenvorschuss zu entnehmen.
7.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen
oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen
Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
VGKE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie
allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist anhand der ein-
gereichten Kostennote oder, sofern keine solche eingereicht wird, aufgrund
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der Akten festzulegen (Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE). Die Beschwerdegegne-
rin macht in ihrer Kostennote einen Aufwand von Fr. 2'692.50 (inkl. MWST)
geltend, der angemessen erscheint. Der Vorinstanz als Bundesbehörde ist
keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 7 Abs. 3 VGKE).