Decision ID: bfca1739-ad6d-5082-96c6-855f12ed56ab
Year: 2013
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Wort-/Bildmarke Nr. 624556 NOBIS ENERGY (fig.) wurde am 4. Ja-
nuar 2012 im Swissreg veröffentlicht. Sie sieht wie folgt aus:
Die Marke beansprucht unter anderem Schutz für:
"11: Beleuchtungsgeräte, Heizungsgeräte, Dampferzeugungsgeräte, , Kühlgeräte, Trockengeräte, Lüftungsgeräte und  sowie sanitäre Anlagen, Solarkollektoren (Heizung), Solaröfen".
B.
Am 4. April 2012 erhob die Beschwerdegegnerin gestützt auf die ältere
Marke Nr. 538771 NOBIS (Hinterlegungsdatum 25. Juli 2005, veröffent-
licht im SHAB-Nr.212 vom 1. November 2005) Widerspruch gegen diese
Eintragung. Die Widerspruchsmarke ist eine Wortmarke und eingetragen
für:
"11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-,
Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen."
Der Widerspruch bezog sich auf alle Waren der Klasse 11.
Die Widersprechende berief sich auf identische bzw. hochgradig gleichar-
tige Waren. Das Widerspruchszeichen NOBIS sei fantasievoll und ver-
füge über einen normalen Schutzumfang. Bei der angefochtenen Marke
sei der Zeichenteil "novis" prägend. "Energy" beschreibe direkt die Waren
und könne ausser Acht gelassen werden. "Nobis" und "novis" würden sich
lediglich durch einen Vokal, "b" bzw. "v", unterscheiden. Diese Vokale
seien sich klanglich sehr ähnlich. Aufgrund der grossen Ähnlichkeit der
prägenden Elemente der beiden Zeichen und der Warenidentität bzw.
-ähnlichkeit bestehe eine Verwechslungsgefahr.
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C.
Mit Eingabe vom 1. Juni 2012 beantragte die Beschwerdeführerin die Ab-
weisung des Widerspruchs. Sie bestritt die Warenidentität bzw. -gleich-
artigkeit, indem sie auf die von beiden Parteien angebotenen Waren ver-
wies. Das Wort "nobis" sei zwar weder beschreibend noch anspielend,
aber auch keine neue Wortkreation. Es existiere seit langem und werde
rege verwendet. Es gebe "nobis" Hotels, Weine, Bauprofile etc.. Hierzu
eingereicht wurde eine Google-Recherche. Auch eine lange und intensive
Aufbauarbeit sei nicht feststellbar. Die angefochtene Marke sei eine Wort-
/Bildmarke, bei der das Bildelement, ein Rechteck mit abgerundeten
Ecken, stark innovativ sei. Zwar bestehe zwischen "nobis" und "novis" ei-
ne gewisse Ähnlichkeit. Bei derart kurzen Wörtern sei jedoch die Ver-
wechslungsgefahr eher gering. Beim Vokal "b" bestehe eher eine Ähn-
lichkeit mit "p", bei "v" hingegen mit "w". Zudem sei der Sinngehalt unter-
schiedlich. NOVIS wecke Assoziationen mit dem Wort "neu". Im Lateini-
schen bedeute "novus" "neu", "nobis" hingegen "uns". Auch im gebräuch-
lichen Wortschatz werde "novis" mit "etwas Neuem" verknüpft. Die Wort-
marke NOVIS sei zudem bereits im Jahre 2000, d.h. vor der Marke
NOBIS, eingetragen worden. Die Widersprechende hätte ihren Eintrag
nicht vorgenommen, wenn sie ernsthaft eine Verwechslungsgefahr be-
fürchtet hätte. Optisch würden sich die Marken unterscheiden, da das an-
gefochtene Zeichen im Gegensatz zur Marke NOBIS über ein Design ver-
füge und den Zusatz "energy" enthalte. Aufgrund der verkauften Waren
sei zudem von einer grösseren Aufmerksamkeit der Kunden auszugehen.
D.
Mit Replik vom 2. August 2012 hielt die Beschwerdegegnerin am Wider-
spruch fest und bestritt die Vorbringen der Beschwerdeführerin. Ergän-
zend erklärte sie, eine Marke, die nicht als schwach einzustufen sei, d.h.
keinen beschreibenden Charakter aufweise und sich nicht dem Gemein-
gut annähere, verfüge über einen normalen Schutzumfang. Im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Waren stelle die Marke NOBIS ein Fan-
tasiewort dar. Die Fragen des Fantasieaufwands und der langen Aufbau-
arbeit seien demgegenüber nur bei einem erweiterten Schutzumfang von
Bedeutung. Das Zeichen NOBIS habe demzufolge mindestens einen
normalen Schutzumfang. Eine Verwässerung würde nur eintreten, wenn
eine erhebliche Anzahl von identischen Drittzeichen in der Schweiz für
gleiche oder ähnliche Produkte gebraucht würden. Dies vermöge die Wi-
derspruchsgegnerin nicht zu belegen.
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E.
Mit Duplik vom 20. August 2012 beantragte die Beschwerdeführerin wie-
derum die Abweisung des Widerspruchs. Sie präzisierte, mit der weit ver-
breiteten Verwendung von "nobis" werde nicht eine Verwässerung des
Widerspruchszeichens nachgewiesen, sondern die Tatsache, dass dieses
nicht fantasievoll sei. Schliesslich verkenne die Widersprechende, dass
weder die Zeichen ähnlich noch die Waren gleichartig seien.
F.
Mit Verfügung vom 27. September 2012 hiess die Vorinstanz den Wider-
spruch gut und widerrief den Schutz der Marke Nr. 824556 NOVIS
ENERGY (fig.) für alle Waren der Klasse 11. Zur Begründung führte sie
aus, für die Beurteilung der Warengleichartigkeit sei der Registereintrag,
nicht die auf dem Markte effektiv angebotenen Produkte massgebend.
Identisch seien "Beleuchtungsgeräte, Heizungsgeräte, Dampferzeu-
gungsgeräte, Kochgeräte, Kühlgeräte, Trockengeräte, Lüftungsgeräte
und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen". Die von der jüngeren
Marke ebenfalls beanspruchten "Solarkollektoren (Heizung), Solaröfen"
würden zur Energiegewinnung bzw. Wärmeerzeugung eingesetzt, so
dass aufgrund des identischen Zwecks mit den "Heizungsgeräten" der
Beschwerdeführerin zumindest Warengleichartigkeit bestehe. Die ange-
fochtene Marke sei eine Wort-/Bildmarke. Das Bildelement verleihe ihr
zweifellos ein eigenes Gepräge. Die grafische Ausgestaltung hebe die
Zeichenteile "novis" und "energy" klar hervor. Die unterschiedliche
Schreibweise – Gross-/Kleinschreibung – falle dabei nicht ins Gewicht.
Der Zeichenteil "energy" stelle einen Hinweis auf das Erzeugungs- und
Verwendungsmittel der Produkte dar und könne wegen seines gemein-
freien Charakters als untergeordnet betrachtet werden. Der Schwerpunkt
der Marke liege deshalb bei dem auch aufgrund der Positionierung am
Zeichenanfang besonders prägenden Element "novis". "Novis" und
"nobis" würden sich nur im mittleren Buchstaben "b" bzw. "v" unterschei-
den. Nach der Rechtsprechung komme der unbetonten Wortmitte weniger
Bedeutung zu. Die Widerspruchsmarke bestehe aus dem Begriff "nobis".
Es sei dies der lateinische Ablativ bzw. Dativ Plural von "ego" und werde
mit "uns, von uns" übersetzt. Da Latein von den Abnehmern der bean-
spruchten Waren der Klasse 1 nicht verstanden werde, würden diese das
Zeichen mit einem Fantasiebegriff assoziieren. Auch "novis", das als Ab-
wandlung des lateinischen "novus" betrachtet werden könne, werde aus
dem gleichen Grund von den Abnehmern als Fantasiebezeichnung ange-
sehen. "Energy" sei ein englisches Wort und werde mit "Energie, Kraft"
übersetzt. Folglich resultiere ein Unterschied im Bedeutungsinhalt. Dieser
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vermöge die Ähnlichkeit auf klang- und schriftbildlicher Ebene der prä-
genden Elemente der Zeichen nicht zu kompensieren, da er zu wenig
markant sei. Beim Widerspruchszeichen könne von einem normalen
Schutzumfang ausgegangen werden. Die seitens der Beschwerdeführerin
aufgeführten Kriterien zur schöpferischen Leistung und langen intensiven
Aufbauarbeiten kämen nur beim Nachweis eines erhöhten Schutzum-
fangs zur Geltung. Falls die Beschwerdeführerin mit dem Hinweis auf die
Verwendung des Wortes "nobis" auf dem Markt auf die Verwässerung des
Zeichens abstelle, würden nur Zeichen, welche in der gleichen Klasse
Verwendung finden, berücksichtigt. Diesbezüglich seien die eingereichten
Google-Treffer nicht genügend. Beim angefochtenen Zeichen handle es
sich mit Ausnahme des mittleren Buchstabens um die Übernahme der
ganzen Widerspruchsmarke. Das Element NOVIS sei aufgrund der grafi-
schen Darstellung gut sichtbar. Der Unterschied im mittleren Buchstaben
könne das Gesamtbild nicht wesentlich beeinflussen. Der angefochtenen
Marke vermöge dieser Unterschied keine eigene Individualität zu verlei-
hen. Aufgrund der Warengleichheit bzw. -gleichartigkeit und der Tatsa-
che, dass es sich um Produkte handle, die mit einer gewissen Regelmäs-
sigkeit aber nicht mit einer erhöhten Aufmerksamkeit erworben würden,
ändere dieser Unterschied den Gesamteindruck des angefochtenen Zei-
chens zu wenig, um die wegen der grossen Übereinstimmungen beste-
hende Verwechslungsgefahr beseitigen zu können. Selbst wenn das Pub-
likum die Unterschiede in Bezug auf die Grafik und das zusätzliche Ele-
ment "energy" erkenne, bestehe die Gefahr, dass falsche Zeichenzu-
sammenhänge vermutet würden, sei es im Sinne einer produktespezifi-
schen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmerischer Allianzen
und Verbindungen.
G.
Mit Beschwerde vom 29. Oktober 2012 beantragt die Beschwerdeführerin
die Aufhebung der Ziffern 1, 2 und 4 des vorinstanzlichen Entscheids vom
27. September 2012, die Abweisung des Widerspruchs und die Schutz-
gewährung der Marke für die beanspruchten Waren der Klasse 11, even-
tualiter die Aufhebung des Entscheids und die Rückweisung an die Vorin-
stanz zur Neubeurteilung. Massgebende Verkehrskreise seien Durch-
schnittskonsumenten aber auch Fachkräfte. Die Waren würden selten
(Kochgeräte) oder nur einmalig (Sanitäranlagen) beansprucht. Deshalb
würden sie bewusst und mit erhöhter Aufmerksamkeit ausgesucht. Zwar
herrsche betreffend "Beleuchtungsgeräte, Heizungsgeräte, Dampferzeu-
gungsgeräte, Kochgeräte, Kühlgeräte, Trockengeräte, Lüftungsgeräte
und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen" Warengleichheit. Bei
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"Solarkollektoren (Heizung)" und "Solaröfen" gebe es hingegen keine Wa-
rengleichartigkeit. Unzutreffend sei in den Erwägungen der Vorinstanz,
dass diese zur Wärmeerzeugung eingesetzt würden. Solarkollektoren
würden zur Gewinnung von Energie eingesetzt, irrelevant sei zu welchem
Zweck diese Energie eingesetzt werde. Heizungsgeräte dienten hingegen
der Abgabe bereits gewonnener Energie. Zudem würde die Herstellung
von Solarkollektoren und Solaröfen sehr spezifische Technologien und ein
besonderes Know-how voraussetzen. Auch die Tatsache, dass die Wider-
spruchsmarke sämtliche Oberbegriffe der Klasse 11 beanspruche, ver-
möge im Hinblick auf das nötige Spezialwissen und der notwendigen
Technik nicht zu einem andern Schluss zu führen. Je allgemeiner ein
Oberbegriff sei, desto weniger vermöge die begriffliche Zuordnung
Gleichartigkeit zu begründen. Die Widerspruchsmarke bestehe aus einem
lateinischen Begriff, der mit "uns, von uns" übersetzt werden könne. Das
Bundesgericht gehe bei lateinischen Begriffen nicht davon aus, dass der
Durchschnittskonsument diese mit Fantasiebezeichnungen gleichsetze.
So habe es erwogen, beim Markenbestandteil "san", welcher sich aus
dem lateinischen "sanus" ableite, handle es sich um einen kennzeich-
nungskräftigen Sachbegriff (BGE 122 III 382 E. 2b Kamillosan). Es beste-
he kein Grund, hier von dieser Überlegung abzuweichen, zumal keine
lange, intensive Aufbauarbeit noch eine besondere schöpferische Leis-
tung vorliege. Folglich sei die Widerspruchsmarke als kennzeichnungs-
schwach einzustufen. "Nobis" und "novis" würden bei alleiniger Betrach-
tung eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen. Massgebend sei jedoch der
Gesamteindruck. In der Widerspruchsmarke stehe "nobis" allein und ohne
bildlich Untermalung da. Die angefochtene Marke sei mit einem Rechteck
mit stark abgerundeten Ecken eingetragen. Sie verfüge neben dem Zu-
satz "energy" über ein spezifisches und damit unterscheidungskräftiges
Design. Die Grafik sei sehr innovativ und könne durchaus als raketenähn-
lich bezeichnet werden. Markante Elemente würden das Erinnerungsbild
dominieren. Die weisse Schrift auf schwarzem Hintergrund wirke eben-
falls stark unterscheidend. Schliesslich weise die angefochtene Marke
das englische Zeichenelement "energy" auf. Selbst wenn dieses Wort-
element als Sachbezeichnung und beschreibend eingestuft werde, ver-
ändere es das Gesamtbild doch wesentlich. Auch der unterschiedliche
Wortklang verhindere eine Verwechslung. Schliesslich sei der Sinngehalt
der beiden Wörter unterschiedlich. "Novis" wecke Assoziationen mit
"neu". Im Lateinischen bedeute das Wort "novus" "neu", "nobis" hingegen
"uns, von uns". Es handle sich zudem bei den Waren nicht um Massen-
produkte und die Aufmerksamkeit der typischen Abnehmer sei zu berück-
sichtigen. Ein weiteres Indiz sei die Tatsache, dass die Marke NOVIS vor
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der Marke NOBIS im Swissreg eingetragen worden sei. Zum Eventualbe-
gehren stellt die Beschwerdeführerin fest, sie habe bereits in der Wider-
spruchsantwort ausgeführt: "Die Marke Nobis bezieht sich auf ein einzel-
nes Produkt. Es handelt sich um einen bestimmten Heizkörper des kla-
genden Unternehmens, welcher im Bad verwendet wird (...): NOBIS als
Produktname dient zu Abgrenzung innerhalb der Heizkörper-Sortiments
der Widersprechenden." (S. 7). Damit habe sie in klarer und unmissver-
ständlichen Weise zu verstehen gegeben, dass sie den Gebrauch der
Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren der Klasse 11 bestrei-
te. Es obliege der Beschwerdegegnerin, den Gebrauch ihrer Marke in den
letzten fünf Jahren vor Erhebung der Einrede des Nichtgebrauchs glaub-
haft zu machen. Trotz der Einrede habe die Vorinstanz den Nicht-
gebrauch nicht geprüft.
H.
Mit Vernehmlassung vom 14. Dezember 2012 beantragt die Vorinstanz
die Abweisung der Beschwerde unter Hinweis auf die Begründung der
angefochtenen Verfügung.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwal-
tungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
J.
Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien und die einge-
reichten Beweismittel wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwä-
gungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsge-
richt vom 17. Juni 2005 [VGG], SR 173.32). Die Beschwerde wurde innert
der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021)
eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als
Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochte-
ne Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG).
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Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke
ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen be-
stimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3
Abs. 1 Bst. c des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz
von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG, SR
232.11]). Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1
MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintra-
gung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).
3.
3.1 Eine ältere Marke wird nur geschützt, soweit sie im Zusammenhang
mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, hinrei-
chend gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 MSchG).
Die Einrede des Nichtgebrauchs steht der Widerspruchsgegnerin nach
Ablauf der Karenzfrist von Art. 12 Abs. 1 MSchG grundsätzlich zur Verfü-
gung (Art. 32 MSchG). Sie muss sie aber mit ihrer ersten Stellungnahme
vor der Vorinstanz geltend machen (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzver-
ordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), da die Einrede
sonst verwirkt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7449/2006 vom
20. August 2007 E. 2 Exit, B-7502/2006 vom 7. August 2007 E. 3 Chanel,
B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 2 Quadrat, B-7431/2006 vom 3. Mai
2007 E. 5 EA[fig.] /EA [fig.]). Ausreichend ist bereits eine substantiierte
Behauptung (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Das schweizerische
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationa-
len Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32, N. 7). Allerdings muss die Be-
hauptung des Nichtgebrauchs klar und unmissverständlich aus der Wi-
derspruchsantwort hervorgehen. Es genügt nicht, dass die Ausführungen
nur den Schluss zulassen, die Widerspruchsgegnerin sei offenbar von ei-
nem beschränkten Gebrauch der Widerspruchsmarke ausgegangen, oh-
ne dass sie diese Behauptung klar aufstellt (Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-4260/2010 E, 6.1.1 Bally/Balu [fig]).
3.2 Die Beschwerdeführerin beruft sich auf ihre Stellungnahme vom
1. Juli 2012 (S. 7), in der sie die Einrede des Nichtgebrauchs erhoben
habe, und zitiert hieraus folgende Aussage: "Die Marke Nobis bezieht
sich auf ein einzelnes Produkt. Es handelt sich um einen bestimmten
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Heizkörper des klagenden Unternehmens, welcher im Bad verwendet
wird (...): NOBIS als Produktname dient zu Abgrenzung innerhalb der
Heizkörper-Sortiments der Widersprechenden." In der Stellungnahme be-
findet sich diese Aussage unter dem Titel "Art. 3 Gleichartigkeit" und steht
im Zusammenhang mit den Ausführungen zur Warengleichartigkeit oder
-ähnlichkeit. Weder aus dem Text der Stellungnahme noch aus dem ge-
nannten Gesetzesartikel geht hervor, dass sich die Beschwerdeführerin
auf den Nichtgebrauch berufen wollte. Als entsprechende Einrede zu qua-
lifizieren sind erst die entsprechenden Vorbringen in der Beschwerde-
schrift. Damit ist die Einrede des Nichtgebrauchs jedoch verspätet.
3.3 Die Frage des Gebrauchs des Widerspruchszeichens ist demzufolge
nicht zu prüfen.
4.
4.1 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähn-
lichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE121 III
377 E. 2a Boss/Boks) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen
den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden
Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschiedenheit der
Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die
Produkte sind, und umgekehrt (LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schwei-
zerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz,
Basel 1999, Art. 3, N. 8).
4.2 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit
der Marke Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser be-
rechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen
(BGE 127 III 160 E. 2a Securitas/Securicall). Dabei ist nicht nur von einer
Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrs-
kreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (sogenannte
unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die
Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber
unzutreffende Zusammenhänge vermuten insbesondere an Serienmar-
ken denken, die verschiedene Produktlinien ein und desselben Unter-
nehmens oder verschiedener, wirtschaftlich miteinander verbundener Un-
ternehmen kennzeichnen (sogenannte mittelbare Verwechslungsgefahr,
BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller, BGE 122 III 382 E. 1 Kamillosan/
Kamillon, Kamillan, je mit weiteren Hinweisen).
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4.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzum-
fang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7017/2008 vom 11. Februar 20120 E. 2.4 Plus/Plusplus [fig.]; GALLUS
JOLLER, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Mar-
kenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Der
geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als
für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere
Abweichungen in der jüngeren Marke, um eine Verwechslungsgefahr
auszuschliessen (BGE 122 II 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan;
BVGE 2010/32 vom 9. Juli 2010 E. 3.3 Pernaton/Pernadol 400, mit Hin-
weisen; GALLUS JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 74, mit zahlreichen Hinweisen
auf Rechtsprechung und Literatur; EUGEN MARBACH, in: Roland von Bü-
ren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hiernach: Mar-
bach, SIWR III/1], N. 975 ff., mit Hinweisen). Grundsätzlich kann von ei-
ner normalen Unterscheidungskraft ausgegangen werden (JOLLER,
a.a.O., Art. 3 N. 81, MARBACH, SIWR III/1, N. 975).
4.4 Massgebend für die Beurteilung der Verwechselbarkeit von Marken ist
der Gesamteindruck, den sie in der Erinnerung der Adressaten hinterlas-
sen (BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller, mit Hinweis auf BGE 121 III 377
E. 2a Boss/Boks; MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Geprägt wird dieser in
erster Linie durch die kennzeichnungskräftigen Elemente, weniger durch
schwache Elemente. Gemeinfreie Zeichenteile spielen eine noch unter-
geordnetere Rolle (JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 123 mit Hinweisen auf Lehre
und Rechtsprechung). Im Gemeingut stehende Markenelemente sind je-
doch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Anrechnung ihrer
für sich genommen geringen oder fehlenden Kennzeichnungskraft im Ge-
samteindruck der Marke zu berücksichtigen (Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5
Murino/Murolino, mit Hinweisen).
4.5 Eine reine Wortmarke kann auch einer aus Wort- und Bildbestandtei-
len zusammengesetzten Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG
ähnlich sein (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-7663/2009 vom
29. Juli 2010 E. 2.5 Eco-Clin/Swiss Eco Clin).
4.6 Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kom-
binierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber auf-
gestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen
Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält
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eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente,
können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend
kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das
Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren
(MARBACH, SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinier-
ten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim
Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.2 Höfer Family-Office
[fig.]/Hofer, mit Hinweisen).
4.7 Das angesprochene Publikum hat die beiden Marken in der Regel
nicht gleichzeitig vor sich. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem di-
rekt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger ver-
schwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen
Zeichens gegenübersteht. Beim Vergleich der Marken ist deshalb auf die-
jenigen Merkmale abzustellen, die geeignet sind, auch in einem durch-
schnittlich unvollkommenen Gedächtnis haften zu bleiben (BGE 121 III
377 E. 2a Boss/Boks; JOLLER, a.a.O., Art. 3, N. 129, MARBACH, SIWR
III/1, N. 867 f.).
5.
Gegenstand des Widerspruchsverfahrens sind die angefochtene Marke
NOVIS ENERGY (fig.) und die Widerspruchsmarke NOBIS. Die Tatsache,
dass die Marke NOVIS bereits früher eingetragen wurde, ist nicht weiter
von Bedeutung.
6.
6.1 Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Wider-
spruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrs-
kreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 1, 6 f. und 11). Dabei ist das Wa-
renverzeichnis der älteren Marke der Ausgangspunkt (JOLLER, a.a.O., Art.
3 N. 49).
6.2 Die beanspruchten Waren werden einerseits von Fachleuten nachge-
fragt, wie z.B. von Baufachleuten, Heizungsmonteuren oder Küchenein-
richtern, welche entsprechende Produkte einbauen. Weniger in Frage
kommen hier die Ingenieure, die die Geräte konstruieren. Gewisse der
Produkte können auch von Durchschnittskonsumenten erwartet werden.
Je nachdem, um welche Waren es sich handelt, ist unterschiedlich, wer in
erster Linie angesprochen wird.
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Seite 12
6.3 Bei Fachleuten kann generell davon ausgegangen werden, dass den
Waren eine erhöhte Aufmerksamkeit entgegen gebracht wird. Bei Waren,
die sich nur an diese richten, kann daher schon eine verhältnismässig ge-
ringe Abweichung eine Verwechselbarkeit ausschliessen (JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 58, mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung).
6.4 Vorliegend erübrigt es sich, genauer darauf einzugehen, wer die ein-
zelnen Waren beansprucht. Wie unten aufgeführt, besteht eine Verwechs-
lungsgefahr nicht nur bei geringer, sondern auch bei - wie bei Fachleuten
vorausgesetzter - erhöhter Aufmerksamkeit (vgl. Erw. 9.3).
7.
7.1 Vor einem Zeichenvergleich ist zu prüfen, ob die beanspruchten Wa-
ren und Dienstleistungen aus Sicht der Abnehmer gleichartig sind.
7.1.1 Als markenrechtlich identisch gelten Waren, wenn die von der ange-
fochtenen Marke beanspruchte Ware unter den von der älteren Marke
geschützten Oberbegriff fällt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 242). Ist die Ware
nicht unter den von der älteren Marke beanspruchten Begriff subsumier-
bar, ist zu prüfen, ob zumindest eine Gleichartigkeit vorliegt. Dabei spricht
für das Vorliegen, wenn sich die Waren unter den gleichen Oberbegriff
der Nizza-Klassifikation subsumieren lassen (JOLLER, a.a.O., Art. 3
N. 246).
7.1.2 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im Widerspruchsver-
fahren auf den Registereintrag der Marken beschränkt (Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts B-1396/2011 E. 2.8 Tsarine/Cave Tsalline [fig.],
mit Hinweisen auf Literatur und Rechtsprechung). Die im vorinstanzlichen
Verfahren von der Beschwerdeführerin genannten zur Herstellung benö-
tigten Technologien oder Materialen und das aktuelle Warensortiment
sind demzufolge nicht massgebend.
7.1.3 Beide Zeichen beanspruchen in Klasse 11 übereinstimmend Schutz
für "Beleuchtungsgeräte, Heizungsgeräte, Dampferzeugungsgeräte,
Kochgeräte, Kühlgeräte, Trockengeräte, Lüftungsgeräte und Wasserlei-
tungsgeräte sowie sanitäre Anlagen". Hier ist von Warengleichheit auszu-
gehen. Die angefochtene Marke ist zudem eingetragen für "Solarkollekto-
ren (Heizung), Solaröfen". Solaröfen können den Heizungsgeräten
gleichgestellt werden. Bei den Solarkollektoren wird deren Funktion im
Zusammenhang mit der Heizung im Registereintrag präzisiert; somit sind
sie gleichartig mit den Heizungsgeräten.
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Seite 13
8.
8.1 Im Vergleich der Zeichen steht die Wortmarke NOBIS der Wort-/
Bildmarke NOVIS ENERGY (fig.) gegenüber.
8.2
8.3 Um das Vorliegen der Verwechslungsgefahr zu beurteilen, ist zu-
nächst der Schutzumfang der Widerspruchsmarke und damit deren
Kennzeichnungskraft zu bestimmen.
8.4 Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass die Widerspruchsmarke über
einen normalen Schutzumfang verfügt.
8.4.1 Sie verweist einerseits auf die Bedeutung der Widerspruchsmarke
in der lateinischen Sprache. Latein ist eine heute weder gesprochene
noch in der Schweiz allgemein gelehrte Sprache. Somit kann nicht davon
ausgegangen werden, dass lateinische Worte, zumindest soweit sie nicht
verständlich sind, weil sie als Lehnwörter in andere Sprachen übernom-
men wurden, von den Durchschnittskonsumenten verstanden werden.
Die Beschwerdeführerin schliesst aus der Tatsache, dass das Bundesge-
richt bei der Marke "Kamillosan" davon ausgeht, die Endsilbe "-san" leite
sich aus dem lateinischen "sanus" ab, auf allgemeine Kenntnisse lateini-
scher Begriffe. Das erwähnte Urteil lässt jedoch keinen derart generellen
Schluss zu, zumal die Ableitung aus dem Italienischen, einer Landes-
sprache, ebenfalls erwähnt wird (BGE 122 III 382 E. 2b Kamillosan/
Kamillon, Kamillan: "Die Endsilbe "-san" leitet sich aus dem lateinischen
"sanus" bzw. dem italienischen "sano" ab. Vgl. zum in Marken öfters ver-
wendeten Wortteil "san" auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-37/2011 vom 6. Dezember 2011 E. 5.3.2, 6.1 Sansan/Santasan).
Die für das Zeichen NOBIS beanspruchten Waren richten sich selbst bei
den Fachleuten nicht an solche, die über Lateinkenntnisse verfügen müs-
sen. Demzufolge kann offen bleiben, welcher Sinngehalt des Zeichens
sich allenfalls aus dem Lateinischen ergibt.
8.5 Die Beschwerdeführerin verweist ebenfalls auf die weite Verwendung
des Wortes "nobis".
"Nobis" ist kein Wort der deutschen Sprache und auch nicht einem sol-
chen ähnlich (vgl. Duden online).
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Wie die Beschwerdeführerin nachweist, wird "nobis" jedoch in verschie-
denen Marken benutzt. Damit kann sie allenfalls eine Verwässerung des
Zeichens geltend machen. Die Kennzeichnungskraft kann zwar durch
ähnliche Drittzeichen geschwächt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass
eine erhebliche Anzahl von Drittzeichen in der Schweiz für gleiche oder
ähnliche Waren gebraucht wird oder allgemein üblich ist (JOLLER, a.a.O.,
Art. 3 N. 103 ff., mit Hinweisen). Dies vermag die Beschwerdeführerin
nicht nachzuweisen. Sie beruft sich auf "nobis" Hotels, Restaurants, Wei-
ne, Bauprofile etc. (Eingabe vom 1. Juni 2012) und legt zwei Seiten einer
Google Recherche zu "nobis" bei (Beilage 2 zu der erwähnten Eingabe).
Sie führt aber keinen Nachweis des Gebrauchs von "nobis" für gleiche
oder ähnliche Produkte wie die von der Widerspruchsmarke beanspruch-
ten auf. Wie die Vorinstanz zu Recht entschied, sind diese Nachweise
ungenügend, um eine Schwächung des Zeichens nachzuweisen.
8.6 NOBIS ist demzufolge ein Fantasiezeichen, das über einen normalen
Schutzumfang verfügt.
9.
9.1
9.1.1 "Nobis" und "novis" enthalten beide je fünf Buchstaben und stimmen
überein in Wortanfang, -ende und -länge, sowie bezüglich der Vokale. Bei
den Konsonanten unterscheiden sich einzig die beiden in der Mitte ste-
henden "b" und "v".
Die Beschwerdeführerin verweist darauf, dass gemäss der Rechtspre-
chung Verwechslungen infolge Verhörens oder Verlesens bei kurzen Zei-
chen seltener sind (unter Hinweis auf BGE 121 III 377 E. 3b Boss/Boks).
Zu beachten ist allerdings, dass der Wortanfang beziehungsweise der
Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als
dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 127 III 160
E. 2b/cc Securitas/Securicall, mit Verweis auf BGE 122 III 382 E. 5a
Kamillosan/Kamillon, Kamillan). Der mittlere Konsonant in "NOBIS" und
"NOVIS" ist weder im Schriftbild noch klanglich prägend oder auch gut
wahrnehmbar.
9.1.2 Aus den gleichen Gründen wie bei der Widerspruchsmarke ist auch
beim angefochtenen Zeichen ein allfälliger sich aus der lateinischen
Sprache ergebender Sinngehalt nicht zu beachten. Auch "novis" ist kein
in der deutschen Sprache verwendetes Wort. Es gibt zwar das deutsche
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Wort "Novität", das allerdings nicht sehr häufig gebraucht wird (vgl. Du-
den online: Novität, Angabe zur Häufigkeit). Einen Sinngehalt von "novis"
vermag dies nicht zu begründen.
"Nobis" und "novis" werden beide als Fantasiebegriffe wahrgenommen
und können deshalb nicht aufgrund des Sinngehalts unterschieden wer-
den.
9.1.3 Das angefochtene Zeichen unterscheidet sich hauptsächlich durch
das zusätzliche Wortelement "energy" und das Bildelement vom Wider-
spruchszeichen.
9.1.4 "Energy" ist ein englisches Wort, das "Energie, Kraft, Nachdruck,
Tatkraft, Wirksamkeit, Durchschlagskraft" bzw. "Energie, Kraft, Leistung
(in der Chemie und Physik)" bedeutet (Langenscheidt e-Wörterbuch Eng-
lisch-Deutsch 5.0). Bereits aufgrund der Ähnlichkeit mit dem deutschen
Wort "Energie" – aber auch dem französischen "énergie" bzw. dem italie-
nischen "energia" – ist es für den Durchschnittskonsumenten ohne Weite-
res verständlich.
9.1.5 Das Bildelement beim Zeichen NOVIS ENERGY (fig.) besteht aus
einem dunklen Rechteck oder Balken mit rundem Anfang und Ende in
dem in heller Schrift in Grossbuchstaben "NOVIS" steht. In Kleinbuchsta-
ben und dunkler Schrift ist "energy" ausserhalb dieses Balkens oder
Rechtecks angebracht.
9.2
9.2.1 Zu prüfen ist, ob, unter Berücksichtigung des Schutzumfangs der
Widerspruchsmarke, diese Unterschiede zwischen den Zeichen ausrei-
chen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen. Massgebend für
die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist das Gesamtbild der beiden
Marken.
9.2.2 Der Wortteil "energy" fällt akustisch und, da er das Zeichen verlän-
gert, optisch auf.
Zur Diskussion stehen Waren, bei denen "energy" ("Energie") auf die be-
nötigte oder erzeugte Energie hinweisen oder aber sich auf den Leis-
tungseffekt beziehen kann. "Energy" ist deshalb für die entsprechenden
Waren beschreibend und gehört zum Gemeingut. Als solches spielt die-
ser Wortteil beim Vergleich der Zeichen eine untergeordnete, wenig
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kennzeichnungskräftige Rolle. Es wirkt eher als Hinweis auf die Funktion
oder Leistungen der angebotenen Produkte, bzw. einen Teil des Sorti-
ments, denn als Hinweis auf einen Hersteller.
Das Bildelement ist zwar gut sichtbar, stellt aber eine unbestimmte geo-
metrische Form ohne eigene Bedeutung dar. Es vermag dem Zeichen
keinen besonderen Sinngehalt zu verleihen und wirkt eher dekorativ.
Auch die Gestaltung der Schrift in verschiedenen Farben und Gross- bzw.
Kleinbuchstaben vermag nicht nachhaltig im Gedächtnis haften zu blei-
ben. Bildelement und Gestaltung der Schrift stehen deshalb im Zeichen-
vergleich im Hintergrund.
9.3 Prägend und kennzeichnend im angefochtenen Zeichen ist demzufol-
ge der Wortteil "novis". Wie oben dargelegt, ist dieser der Widerspruchs-
marke NOBIS sehr ähnlich. Da zudem nicht auf die Gegenüberstellung
der Zeichen sondern auf das verschwommene Erinnerungsbild abgestellt
werden muss, besteht hier auch bei erhöhter Aufmerksamkeit eine Ver-
wechslungsgefahr. Diese kann durch den Wortteil "energy" und die bildli-
che Gestaltung des angefochtenen Zeichens nicht ausgeschlossen wer-
den.
10.
Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet und ist abzu-
weisen.
11.
11.1 Bei diesem Ausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig.
Die Beschwerdegegnerin hat Anspruch auf eine angemessene Parteient-
schädigung (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
11.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsa-
che, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4 bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art.
4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen
Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– angenommen werden darf (BGE 133 III
492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D], mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert
ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine kon-
kreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der stritti-
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gen Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskos-
ten insgesamt auf Fr. 4'000.– festzulegen. Der von der Beschwerdeführe-
rin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss verbleibt damit bei der Ge-
richtskasse.
11.3 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden
Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr
erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen
(Art. 64 Abs. 1 VwVG).
Da die Beschwerdegegnerin von der Möglichkeit eine Beschwerdeantwort
einzureichen nicht Gebrauch machte und ihr somit keine Kosten entstan-
den sind, ist ihr keine Parteientschädigung auszurichten.
12.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur
Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG;
SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.