Decision ID: d143a944-8555-5c56-b572-353f22d16a46
Year: 2016
Language: de
Court: CH_BVGE
Chamber: CH_BVGE_001
Canton: CH
Region: Federation
Law Area: 

Sachverhalt:
A.
Die Reno Schuh GmbH (Beschwerdeführerin) ist Inhaberin der internatio-
nalen Registrierung Nr. 893'783 RENO mit Basiseintragung in Deutsch-
land. Am 14. September 2006 notifizierte die Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) die beantragte Schutzausdehnung für die
Schweiz. Die Wortmarke beansprucht für folgende Dienstleistungen der
Klasse 35 Schutz:
Publicité; gestion et administration des affaires; services de commerce de détail et
de gros de: préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive, pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, lunettes, lu-
nettes de soleil, articles orthopédiques, métaux précieux, leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué, articles de bijouterie, pierres précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques, cuir et imitations du cuir et produits en ces ma-
tières, cuirs et peaux d'animaux, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols
et cannes, fouets, harnais et sellerie, tissus et produits textiles, couvertures de lit
et de table, vêtements, chaussures, chapellerie, jeux, jouets, articles de gymnas-
tique et de sport, décorations pour arbres de Noël; travaux de bureau.
B.
Mit Notifikation vom 7. September 2007 eröffnete das Institut für Geistiges
Eigentum (IGE; Vorinstanz) der Hinterlegerin einen Refus provisoire total
(sur motifs absolus) wegen Vorliegens absoluter Ausschlussgründe. Sie
beanstandete den beschreibenden Charakter des Zeichens RENO. Die
Wortmarke enthalte eine geografische Herkunftsangabe, die auf die Stadt
Reno im US-amerikanischen Bundesstaat Nevada hinweisen könne. Die
Marke sei folglich geeignet, die angesprochenen Verkehrskreise über die
geographische Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen zu täuschen,
falls diese nicht in den USA erbracht würden.
C.
Nach einer im gegenseitigen Einverständnis erfolgten Sistierung des Ver-
fahrens vom 29. Oktober 2008 bis zum 10. September 2009 und einem
nachfolgend umfangreichen Schriftenwechsel verweigerte die Vorinstanz
mit Verfügung vom 25. Juli 2014 unter Hinweis auf die im vorinstanzlichen
Verfahren dargelegten Begründungen der internationalen Registrierung
Nr. 893'783 RENO für sämtliche beanspruchten Dienstleistungen definitiv
die Schutzausdehnung auf die Schweiz.
D.
Gegen diese Verfügung erhob die Hinterlegerin am 15. September 2014
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Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhe-
bung der Verfügung vom 25. Juli 2014 und die Zulassung der IR-Marke
RENO zum Markenschutz in der Schweiz für sämtliche beanspruchten
Dienstleistungen der Klasse 35 unter Kostenfolge zulasten der Vorinstanz.
Eventualiter sei die Schutzausdehnung aufgrund Verkehrsdurchsetzung
minimal für Gross- und Detailhandelsdienstleistungen für Schuhwaren, Be-
kleidungsstücke und Handtaschen zuzulassen. Subeventualiter sei die
Streitsache zur Neubeurteilung der Verkehrsdurchsetzung im Sinne der
durch die Beschwerdeinstanz vorgenommenen Erwägungen an die Vor-
instanz zurückzuweisen.
Zur Begründung weist die Beschwerdeführerin darauf hin, dass den Dienst-
leistungen Werbung, Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung,
Gross- und Einzelhandelsdienstleistungen sowie Büroarbeiten kein abso-
lutes Freihaltebedürfnis entgegenstehe, weil für die IR-Marke RENO die
Montparnasse-Praxis anwendbar sei. Die Beschwerdeführerin macht wei-
ter geltend, dass die Beziehung zwischen Dienstleistungen und ihrem Her-
kunftsort in der Regel nicht gleichermassen eng sei wie zwischen einem
Produkt und dem Ort seiner Herstellung. Aus diesem Grund sei nicht nach-
vollziehbar, weshalb die Vorinstanz im Jahr 2006 die Wort-/Bildmarke
RENO für Waren der Klasse 3, 18, 25 und 28 unbeanstandet eingetragen
habe und im darauffolgenden Jahr die gleichlautende Wortmarke für
Dienstleistungen als Herkunftsangabe einstufte. Auch seien keine Anhalts-
punkte ersichtlich, weshalb sich aus Sicht der massgeblichen Verkehrs-
kreise die geografische Bedeutung aufdränge. Das strittige Zeichen werde
vielmehr als Fantasiebezeichnung wahrgenommen.
Für den Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht in Übereinstimmung mit
der Vorinstanz an der fehlenden Unterscheidungskraft festhalte, verlangt
die Beschwerdeführerin eine Prüfung der Frage, ob die eingereichten Be-
nutzungsbelege den Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurch-
setzung genügten. Die Beschwerdeführerin behält sich die Einreichung
weiterer Rechnungsbelege im Rahmen einer allfälligen Rückweisung an
die Vorinstanz zur Neubeurteilung der Verkehrsdurchsetzung ausdrücklich
vor. In diesem Zusammenhang beanstandet sie die vorinstanzliche Beur-
teilung, wonach die Dienstleistung "Detailhandel" als Hilfsdienstleistung für
den Warenverkauf einzustufen sei. Weiter rügt die Beschwerdeführerin die
fehlende Stellungnahme der Vorinstanz zu ihrem Vorschlag vom 2. Mai
2013, zwecks Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung eine Konkur-
renzbefragung zu veranlassen. Sie beantragt daher vor dem Bundesver-
waltungsgericht hilfsweise erneut eine solche Umfrage.
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E.
Mit Vernehmlassung vom 1. Dezember 2014 beantragt die Vorinstanz, die
Beschwerde sei unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin abzu-
weisen. Sie begründet ihren Antrag mit dem Argument, der Schutzausdeh-
nung auf die Schweiz würden absolute Schutzausschlussgründe entge-
genstehen. Die Vorinstanz hält vollumfänglich an ihrer Beurteilung fest,
dass das strittige Kennzeichen für die beanspruchten Dienstleistungen als
Angabe zur geografischen Herkunft aufgefasst werde. Zur sinngemäss
vorgebrachten Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör
erklärt die Vorinstanz, sie hätte sich zur strittigen Verkehrsdurchsetzung
erstmals im Schreiben vom 30. Oktober 2012 und ein zweites Mal in der
Sitzung vom 15. November 2013 geäussert. Es sei der Beschwerdeführe-
rin im vorinstanzlichen Verfahren freigestanden, das strittige Beweismittel
zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung einzureichen. Schliess-
lich tritt die Vorinstanz der geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung mit
den Argumenten entgegen, erstens trete das Zeichen auf dem Markt nicht
in der Form in Erscheinung, in der es geschützt werden soll. Damit liege
ein von der beantragten Registrierung abweichender Gebrauch vor. Zwei-
tens enthielten die eingereichten Unterlagen keine Hinweise auf die Markt-
bearbeitung in der Schweiz. Drittens handle es sich bei den strittigen Tä-
tigkeiten lediglich um Hilfsdienstleistungen für den Warenverkauf, welche
die Anforderungen der Nizza-Klassifikation an eine Dienstleistung nicht er-
füllten.
F.
Die Beschwerdeführerin replizierte am 16. Februar 2015 innert erstreckter
Frist. Sie trägt im Wesentlichen vor, die Marke RENO sei für die bean-
spruchten Dienstleistungen der Klasse 35 unterscheidungskräftig und ein-
tragungsfähig. Die von der Vorinstanz beigebrachten Indizien zum Nach-
weis der Bekanntheit von Reno ständen in keinem Zusammenhang mit
dem Geschäftsbereich der angesprochenen Verkehrskreise. Zur Glaub-
haftmachung der Verkehrsdurchsetzung äussert sich die Beschwerdefüh-
rerin dahingehend, dass angesichts der Schwierigkeiten und des Aufwan-
des, sämtliche inländischen Zwischen- und Schuhdetailhändler zu befra-
gen, es einfacher wäre, diesbezügliche Auskünfte beim Branchenverband
der Schweizer Schuhhändler einzuholen. Sie lädt das Bundesverwaltungs-
gericht ein, im Rahmen der Anwendung des Untersuchungsgrundsatzes
mit dem genannten Verband in Verbindung zu treten, um sich direkt über
den massgeblichen Sachverhalt der Streitsache ins Bild zu setzen.
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G.
Mit Duplik vom 27. April 2015 hielt die Vorinstanz an ihrem Rechtsbegeh-
ren fest. In ihrer Begründung macht sie im Wesentlichen geltend, die Stadt-
bezeichnung "Reno" könne weder als unbekannt eingestuft werden, noch
stehe eine andere Bedeutung als die geografische im Vordergrund.
H.
Mit Schreiben vom 2. Juli 2015 hielt die Beschwerdeführerin an ihren An-
trägen vollumfänglich fest. Ergänzend führt sie aus, dass trotz Globalisie-
rungstendenzen davon auszugehen sei, dass Detailhandelsdienstleistun-
gen überwiegend regional oder national erbracht würden, weshalb eine
aussereuropäische geografische Bezeichnung bei den massgeblichen in-
ländischen Verkehrskreisen keine Herkunftserwartung auslöse. Es sei
nicht bekannt, dass die USA in Bezug auf die Erbringung der strittigen
Dienstleistungen "eine besondere Kompetenz" hätten oder hierfür einen
"guten Ruf geniessen" würden.
I.
Auf die vorstehend genannten und auf die weiteren Vorbringen der Par-
teien wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen einge-
gangen.
J.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 des Verwaltungs-
gerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig
(Art. 31, Art. 32 und Art. 33 Bst. e VGG). Die erklärte definitive Schutzver-
weigerung ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes vom
20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021).
Als Antragstellerin für die Schutzausdehnung der IR-Marke Nr. 893'783
RENO auf die Schweiz ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt und beschwert und sie hat somit ein als
schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung oder Ände-
rung. Die Beschwerdeführerin ist damit zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde innert Frist und formgerecht
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erhoben und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50
Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Deutschland. Die Bundesre-
publik Deutschland und die Schweiz sind als Vertragsparteien des Proto-
kolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale
Registrierung von Marken (MMP, SR 0.232.112.4) in das Madrider System
eingebunden. Die beiden Vertragsstaaten gehören zudem dem Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA,
SR 0.232.112.3, in der in Stockholm am 14. Juli 1967 revidierten Fassung)
sowie der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Ei-
gentums (PVÜ, SR 0.232.04, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967) an.
Im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz
finden nach Art. 9sexties Abs. 1 Bst. a MMP ausschliesslich die Bestimmun-
gen dieses Protokolls Anwendung.
2.2 Art. 5 Abs. 1 MMP gewährt der zuständigen Behörde einer Vertrags-
partei das Recht, einer internationalen Markenregistrierung die Verweige-
rung der Schutzausdehnung zu erklären. Die Schweiz hat der OMPI eine
Schutzverweigerung gestützt auf Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP vor Ablauf eines
Jahres mitzuteilen. Dass die Schweiz erklärt hat, die Frist von einem Jahr
werde durch eine 18-monatige Frist ersetzt (Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP), hat
zwischen MMA-Mitgliedern keine Wirkung (Art. 9sexies Abs. 1 Bst. b MMP).
Diese Jahresfrist hat die Vorinstanz mit Erklärung der provisorischen
Schutzverweigerung vom 7. September 2007 gewahrt.
2.3 Nach Art. 5 Abs. 1 MMP darf einer international registrierten Marke der
Schutz verweigert werden, wenn nach den in der PVÜ genannten Bedin-
gungen die Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann.
Danach dürfen Mitgliedstaaten die Eintragung für Marken zurückweisen,
wenn diese jeglicher Unterscheidungskraft entbehren, oder ausschliesslich
aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des
Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung
dienen können, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den red-
lichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der
Schutz beansprucht wird, üblich sind (Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ). Ein
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absolutes Eintragungshindernis besteht zudem für Marken, die eine Täu-
schungseignung aufweisen (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B
Ziff. 3 PVÜ). Diese zwischenstaatliche Regelung korrespondiert mit den in
Art. 2 Bst. a und c des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und
Herkunftsangaben vom 28. August 1992 [MSchG, Markenschutzgesetz,
SR 232.11]) vorgesehenen absoluten Ausschlussgründen. Die rechtliche
Beurteilung des Streitfalles richtet sich demnach vorrangig nach dem Mar-
kenschutzgesetz.
3.
3.1 Die Vorinstanz stützt ihre Verweigerung der Schutzerstreckung auf die
Schweiz für das Zeichen RENO auf den Rechtsgrund der Zugehörigkeit
zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG). Zudem bestehe eine Irreführungs-
gefahr über die geografische Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen
(Art. 2 Bst. c MSchG i.V.m. Art. 47 Abs. 1 MSchG).
3.2 Nach Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die zum Gemeingut gehören,
vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als
Marke für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt
haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschafts-
verkehr freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Un-
terscheidungskraft nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen
eignen und nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft ver-
standen werden (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in:
Honsell / Vogt / David [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Privat-
recht. Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2. A. 1999, Art. 2
N. 5). Nach Lehre und Rechtsprechung fallen insbesondere beschreibende
Angaben, elementare Zeichen und geografische Herkunftsangaben unter
diesen Sammelbegriff (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon"; DAVID ASCHMANN,
in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009,
Art. 2 Bst. a N. 53 ff., 115 ff.; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz. Kom-
mentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des eu-
ropäischen und internationalen Markenrechts, 2002, Art. 2 N. 34 ff.). Als
freihaltebedürftig gelten Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr wesentlich
oder gar unentbehrlich sind (EUGEN MARBACH, Kennzeichenrecht, in: von
Büren / David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter und Wettbewerbs-
recht, Bd. III / 1, 2. A. 2009, N. 257 [nachfolgend: MARBACH, SIWR III/1];
WILLI, a.a.O., Art. 2, N. 42). Von einem absoluten Freihaltebedürfnis darf
nur ausgegangen werden, wenn der Verkehr auf die Verwendung des Zei-
chens angewiesen ist, wobei diese Bedingung nicht allgemein, sondern im
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Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu prüfen ist
(BGE 134 III 314 E. 2.3.3 "M"; Urteile des BGer 4A_434/2009 vom 30. No-
vember 2009 E. 3.1 "Radio Suisse Romande"; 4A_370/2008 vom 1. De-
zember 2008 E. 5.1 "Post").
3.3 Herkunftsangaben sind nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indi-
rekte Hinweise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleis-
tungen, einschliesslich Hinweisen auf die Beschaffenheit oder auf Eigen-
schaften, die mit der Herkunft zusammenhängen. Als unmittelbare Her-
kunftsangaben gelten insbesondre die Namen von Städten, Ortschaften,
Tälern, Regionen oder Ländern, die als mögliche Produktionsgebiete eine
Herkunftserwartung auslösen können (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon";
MARBACH, SIWR III/1, N. 380). Indirekte Herkunftsangaben indizieren
durch ihren Sinngehalt eine Herkunftserwartung, ohne den Herkunftsort
der Produkte oder Dienstleistungen direkt zu bezeichnen. Typisch für diese
Kategorie sind die Namen von Flüssen, Gewässern und Bergen sowie
symbolhafte Zeichen und Namen eines bestimmten Ortes, die untrennbar
mit einem geografischen Begriff verknüpft sind (MARBACH, SIWR III/1,
N. 382; BGE 72 I 238 E. 3 "5th Avenue"; Urteile des BVGer B-1785/2014
vom 15. Dezember 2015 E. 3.3.2 "Hyde Park"; B-3149/2014 vom 2. März
2015 E. 3.4 "COS [fig.]"). Entscheidend für die Qualifikation als Herkunfts-
angabe ist die Frage, ob eine Marke beim Publikum eine Gedankenverbin-
dung zu einer bestimmten Gegend oder einem bestimmten Ort hervorruft
und so mindestens indirekt die Vorstellung einer Umschreibung des Her-
kunftsgebietes weckt (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 226; DAVID, a.a.O., Art. 2
N. 63; MARBACH, SIWR III/1, N. 383).
3.4 In konstanter Rechtsprechung stützt sich das Bundesgericht auf den
widerlegungsfähigen Erfahrungssatz der Herkunftserwartung, wonach
eine geografische Bezeichnung, wenn sie nach dem mutmasslichen Ver-
ständnis der Verkehrskreise als Name eines Ortes oder einer Gegend be-
kannt ist, nach der Lebenserfahrung im Regelfall als Hinweis auf eine ent-
sprechende Herkunft der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen
verstanden wird (BGE 135 III 419 E. 2.2 "Calvi [fig.]"; 132 III 770 E. 2.1
"Colorado [fig.]"; 97 I 79 E. 1 "Cusco"; 93 I 570 E. 3 "Trafalgar"; Urteile des
BGer 4A.508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 "Afri-Cola"; 4A_324/2009
vom 8. Oktober 2009 E. 5.1 "Gotthard"; vgl. Urteile des BVGer
B-2217/2014 vom 3. November 2016 E. 2.5 "Bond St. 22 London [fig.]";
B-6053/2014 vom 3. Juli 2015 E. 3.4 "Luxor").
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3.5 Im Wege einer Negativabgrenzung ist eine herkunftsbezogene Erwar-
tungshaltung dann zu verneinen, wenn das Kennzeichen aus der empfän-
gerorientierten Perspektive tatsächlich nicht als Hinweis auf eine be-
stimmte geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen verstan-
den wird (vgl. Art. 47 Abs. 2 MSchG). Nach bundesgerichtlicher Rechtspre-
chung ist der Erfahrungssatz der Herkunftserwartung ausnahmsweise un-
beachtlich, falls alternativ (i) die geografische Angabe den inländischen
Markenadressaten unbekannt ist, (ii) das Zeichen aufgrund seiner Symbol-
kraft als Fantasiezeichen aufgefasst wird, (iii) der bezeichnete Ort offen-
sichtlich als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort nicht in Frage
kommt, (iv) das Zeichen als Gattungs- bzw. Typenbezeichnung erkannt
wird, oder (v) sich im Verkehr als Kennzeichen für ein bestimmtes Unter-
nehmen durchgesetzt hat (BGE 135 III 416 E. 2.6.1 ff. "Calvi"; 128 III 454
E. 2.1.1 ff. "Yukon"; Urteil des BGer 4A_357/2015 vom 4. Dezember 2015
E. 4.4 "Indian Motorcycle"). Die zweite Ausnahmekategorie wurde dahin-
gehend präzisiert, dass bei mehrdeutigen Begriffen dargetan werden kann,
dass ein anderer Sinngehalt, beispielsweise derjenige eines Personenna-
mens, die geografische Bedeutung dominiert und diese deshalb klar in den
Hintergrund tritt (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2
"Wilson"; vgl. Urteile des BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 3.6
"COS [fig.]"; B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 5 "Madison"). Anders
ist hingegen zu entscheiden, wenn ein beschreibender Sinngehalt im Zu-
sammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen vorherr-
schend ist; in einem solchen Fall kann die Möglichkeit weiterer Deutungen,
die weniger naheliegend sind, den Gemeingutcharakter nicht aufheben
(Urteile des BGer 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 "Post";
4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 3.4 "Gipfeltreffen").
3.6 Nach Art. 2 Bst. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Marken-
schutz absolut ausgeschlossen und nicht eintragungsfähig (Art. 30 Abs. 2
Bst. c MSchG). Dieser absolute Ausschlussgrund entspricht dem in
Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 3 PVÜ festgehaltenen Täuschungsverbot. Ein Zei-
chen ist unter anderem dann irreführend, wenn es eine geografische An-
gabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geografischen Bezeich-
nung besteht, die objektiv geeignet ist, die Markenadressaten zur An-
nahme einer Warenherkunft zu verleiten, die in Wirklichkeit nicht zutrifft
(BGE 132 III 772 E. 2.1 "Colorado" [fig.]; 128 III 454 E. 2.2 "Yukon"; Urteil
des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 2.3 "Wilson"; Urteil des BVGer
B-6363/2014 vom 8. Juli 2016 E. 3.3 "Meissen"). Unrichtige geografische
Bezeichnungen, die beispielsweise als Fantasiebezeichnung wahrgenom-
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men werden, sind aus diesem Grund solange zulässig, als für die massge-
blichen Verkehrskreise keine Irreführungsgefahr besteht (Urteile des
BVGer B-1279/2008 vom 16. Januar 2010 E. 3.1 "Altec Lansing";
B-734/2008 vom 11. Januar 2010 E. 4.2 "Cheshire Cat").
3.7 Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle Landessprachen, wobei
jeder Landessprache der gleiche Stellenwert zukommt. Nach ständiger
Rechtsprechung ist eine Marke bereits dann zurückzuweisen, wenn das
Zeichen in einer Landessprache zum Gemeingut gehört (BGE 131 III 495
E. 5 "Felsenkeller"; 128 III 447 E. 1.5 "Première"; Urteil des BVGer
B-6068/2014 vom 1. Februar 2016 E. 2.4 "Goldbären").
3.8 Das Bundesverwaltungsgericht prüft als Rechtsfrage frei, wie die mas-
sgeblichen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren oder Dienstleis-
tungen abzugrenzen sind und wie das allgemeine Publikum aufgrund der
zu erwartenden Aufmerksamkeit das Zeichen wahrnimmt (BGE 134 III 547
E. 2.3; 133 III 342 E. 4). Die Verkehrskreise bestimmen sich nach dem Re-
gistereintrag der beanspruchten Waren und Dienstleistungen (Urteil des
BVGer B-3149/2014 vom 2. März 2015 E. 4.2 "COS [fig.]").
In Anbetracht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob die Vorinstanz dem strit-
tigen Zeichen zu Recht die Schutzausdehnung auf die Schweiz wegen der
Zugehörigkeit zum Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG) und Vorliegens einer
Irreführungsgefahr (Art. 2 Bst. c MSchG) verweigert hat.
4.
In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestim-
men.
4.1 Die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen publicité; gestion et
administration des affaires dienen zur Unterstützung beim Betrieb von Un-
ternehmen. Als Dienstleistungsempfänger stehen Unternehmen jeglicher
Art und damit spezialisierte Verkehrskreise im Vordergrund. Gemäss stän-
diger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts setzen sich die Verkehrs-
kreise für die services de commerce de détail nicht aus den Endabnehmern
von Detailhandelswaren, sondern aus Handelsunternehmen, Importeuren
oder Produzenten zusammen (Urteile des BVGer B-5296/2012 vom
30. Oktober 2013 E. 4.3.3 "toppharm Apotheken [fig.]"; B-5668/2011 vom
9. Mai 2012 E. 5 "Frankonia [fig.]"; B-8240/2010 vom 27. Februar 2012 E. 5
"Aus der Region. Für die Region."; B-516/2008 vom 23. Januar 2009
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E. 4.2.1 "After hours"). Zu keinem anderen Ergebnis führt die Dienstleis-
tung "Grosshandel". Den Grosshandelsdienstleistungen liegen indirekte
Vertriebswege durch mehrere Vertriebsinstanzen zugrunde. Sie richten
sich daher ebenfalls an Handelsunternehmen, Importeure oder Produzen-
ten. Es ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise
erhöhte fachspezifische Kenntnisse aufweisen und den beanspruchten
Dienstleistungen eine gesteigerte markenbezogene Aufmerksamkeit zu-
teilkommen lassen.
5.
Nachfolgend ist der Sinngehalt der Wortmarke RENO zu ermitteln und zu
prüfen, ob die Marke RENO als Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 ff.
MSchG einzustufen ist.
5.1 Den vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen lässt sich entneh-
men, dass Reno eine Stadt im US-Bundesstaat Nevada sowie weitere in
den USA gelegene Orte bezeichnet. Unter Hinweis auf entsprechende Ein-
tragungen im Internetlexikon "Wikipedia" führt die Vorinstanz aus, dass die
Stadt Reno (Nevada) rund 195'000 Einwohnerinnen und Einwohner zähle
(Stand 2016: 233'000), eine Flughafenanbindung habe sowie eine nen-
nenswerte touristische Infrastruktur aufweise. Es sei daher nicht auszu-
schliessen, dass schweizerische Touristen, die den Westen der USA berei-
sen, neben Las Vegas auch die Stadt Reno, die ebenfalls für ihre Casinos
berühmt sei, besuchen. Diverse schweizerische Online-Portale bieten
Flüge nach oder Hotels in Reno an (Beilagen 1– 6 zur Duplik). Die Vor-
instanz führt weiter aus, die Stadt weise zahlreiche historische und kultu-
relle Sehenswürdigkeiten auf und sei Austragungsort eines traditionsrei-
chen Flugzeugrennens (Reno Air Races), über das auch in der Schweiz
berichtet werde. In Reno seien Industrie-, Handels- und Transportunter-
nehmen angesiedelt, wobei alleine die beiden Letztgenannten über 40'000
Arbeitnehmer beschäftigten. Die Vorinstanz trägt weiter vor, europäische
und japanische Unternehmen würden sich zunehmend für Reno als US-
Unternehmenssitz entscheiden. Zudem sei in den schweizerischen Medien
darüber berichtet worden, dass sich der Autohersteller Tesla und das IT-
Unternehmen Apple in einem Industriepark in der Nähe von Reno nieder-
gelassen hätten.
5.2 Die Beschwerdeführerin beanstandet die vorinstanzliche Erwägung,
die massgeblichen Verkehrskreise würden die Marke als Herkunftsangabe
(Art. 47 ff. MSchG) auffassen, die konkrete herkunftsbezogene Erwartun-
gen auslöse. Sie wendet ein, dass die geografische Bezeichnung für die
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Dienstleistungsempfänger auch eine subjektive Relevanz aufweisen
müsse. Hinsichtlich der Täuschungseignung sei die Schwelle zur Erfüllung
des Gefährdungstatbestandes bei Dienstleistungen heraufgesetzt, weil
aus Sicht der Dienstleistungsempfänger zwischen dem Erbringungsort und
den Dienstleistungen kein vergleichbar enger Bezug wie bei der Warenher-
kunft bestehe. Die Stadt Reno geniesse für Gross- und Detailhandels-
dienstleistungen weder einen besonderen Ruf, noch liefere das Vorhan-
densein von Lagerhäusern und Verteilzentren in Reno einen schlüssigen
Hinweis darauf, dass die Wortmarke nach der Verkehrsauffassung als An-
gabe für den Erbringungsort verstanden werde und entsprechende Her-
kunftserwartungen auslöse.
5.2.1 Der Beschwerdeführerin ist darin zu folgen, dass Dienstleistungen in
einem weniger engen Zusammenhang zu den örtlichen Verhältnissen ste-
hen als Waren (Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von
Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990, BBl 1991 I,
S. 39 f.; WILLI, a.a.O., Art. 47 N. 41). Aus diesem Grund werden nach der
unwiderlegbaren gesetzlichen Vermutung von Art. 47 Abs. 4 MSchG regio-
nale oder lokale Herkunftsangaben für Dienstleistungen als zutreffend er-
achtet, wenn diese Dienstleistungen die Herkunftskriterien für das betref-
fende Land als Ganzes erfüllen. Die Herkunft einer Dienstleistung bestimmt
sich nach dem Geschäftssitz derjenigen Person, welche die Dienstleistung
erbringt oder nach der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz der Perso-
nen, welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Ge-
schäftsführung ausüben (Art. 49 Abs. 1 Bst. a – c MSchG). Die vertragskon-
forme Auslegung der korrespondierenden völkerrechtlichen Bestimmung
über das Täuschungsverbot (Art. 5 Abs. 1 MMP i.V.m. Art. 6quinquies Bst. B
Ziff. 3 PVÜ) setzt der loseren Beziehung zwischen Dienstleistungen und
deren geografischer Herkunft indessen eine rechtliche Schranke (J. DAVID
MEISSER / DAVID ASCHMANN, Herkunftsangaben und andere geographische
Bezeichnungen, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, Bd. III / 2, 2. A. 2005, S. 282). Hinsichtlich des von der Beschwerde-
führerin geltend gemachten fehlenden Rufs von Reno für Dienstleistungen
der beanspruchten Art ist ihr zu erwidern, dass dieser nur im Rahmen von
Art. 49 Abs. 3 Satz 1 MSchG für die Gewichtung der Herkunftskriterien
nach Art. 49 Abs. 1 Bst. a – c MSchG massgeblich ist. Da die Beschwerde-
führerin nicht darlegt, inwiefern sie die gesetzlichen Voraussetzungen von
Art. 49 Abs. 1 Bst. a – c MSchG hinsichtlich Unternehmenssitz, bezie-
hungsweise Staatsangehörigkeit oder Wohnsitzerfordernis der Personen,
welche die tatsächliche Kontrolle über die Geschäftspolitik und Geschäfts-
führung ausüben, erfüllt, erübrigt sich eine Gewichtung der drei gesetzlich
B-5228/2014
Seite 13
vorgesehenen Herkunftskriterien nach Massgabe des Rufs in Bezug auf
die fraglichen Dienstleistungen. Entgegen der Auffassung der Beschwer-
deführerin kann nach dem Gesagten der Ruf von Reno nicht als Kriterium
herangezogen werden, um eine entsprechende Herkunftserwartung sei-
tens der Dienstleistungsempfänger auszuschliessen. Auch aus dem in die-
sem Zusammenhang herangezogenen Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts (B-6831/2011 vom 16. November 2012 "Wilson") kann die Beschwer-
deführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. Das Bundesgericht führt im
hierzu ergangenen Beschwerdeentscheid explizit aus, dass entgegen der
vorinstanzlichen Erwägung keine besonderen Anhaltspunkte vorliegen
müssen, damit von einem herkunftsbezogenen Verständnis einer [bekann-
ten] geografischen Angabe auszugehen sei (Urteil des BGer 4A_6/2013
vom 16. April 2013 E. 3.3.2 "Wilson").
5.2.2 Der Beschwerdeführerin ist darin zuzustimmen, dass das Vorhan-
densein von Lagerhäusern und Verteilzentren in Reno allein keinen schlüs-
sigen Hinweis darauf liefert, ob die Wortmarke nach der überwiegenden
Verkehrsauffassung als Angabe für den Erbringungsort der Dienstleistung
verstanden wird. Diese vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung liefert
nicht in erster Linie ein Plausibilitätsargument dafür, ob die Bezeichnung
nach der subjektiven Verkehrsauffassung als Herkunftsangabe aufgefasst
wird, sondern sie bildet die Beurteilungsgrundlage für den Ausnahmetatbe-
stand der objektiv zu beurteilenden sachlichen Unmöglichkeit. Gegen die
Eignung eines Städtenamens als beschreibende geografische Herkunfts-
angabe kann vor allem sprechen, dass sich die Stadt als Erbringungsort
der entsprechenden Dienstleistungen realistischerweise nicht anbietet.
Dienstleistungen, deren Arbeitsinhalte aus digitalisierten Informationen be-
stehen, sind seit längerem Gegenstand einer ausgelagerten internationa-
len Arbeitsteilung. Auf Grundlage der vorinstanzlichen Sachverhaltsfest-
stellungen wird die Stadt Reno ökonomisch nicht nur durch den Tourismus
und den Betrieb von Casinos geprägt, sondern sie verfügt auch über eine
gut ausgebaute Infrastruktur für Industrie, Handel und Dienstleistungen.
Für Dienstleistungen im Bereich Werbung, Büroarbeiten, Geschäftsfüh-
rung und Unternehmensverwaltung sowie Gross- und Einzelhandel, die für
Hersteller, Importeure und Zwischenhändler der Schuhbranche (inklusive
Accessoires und Modeartikel) erbracht werden, liegen damit ausreichende
tatsächliche Gründe vor, um Reno als Herkunftsangabe in Betracht zu zie-
hen.
5.3 Die Beschwerdeführerin macht unter Hinweis auf die höchstrichterliche
Rechtsprechung geltend, dass in Fällen von Mehrfachbedeutungen darauf
B-5228/2014
Seite 14
abzustellen sei, welche der möglichen Bedeutungsvarianten im Zusam-
menhang mit den beanspruchten Dienstleistungen im Vordergrund stehe.
Das Zeichen sei im gegebenen Verwendungszusammenhang unterschei-
dungskräftig, weil die massgeblichen Verkehrskreise den Begriff "Reno"
entweder als Kurzform des Vornamens "Renato" oder als italienische Be-
zeichnung für den Rhein verstünden.
5.3.1 Der Rhein gehört zu den bekanntesten Flüssen Europas. Das Argu-
ment der Vorinstanz, dass die massgeblichen Verkehrskreise den Begriff
nicht als Flussname verstehen, weil der dazugehörende bestimmte Artikel
fehle, ist wenig stichhaltig. Die ausserordentlich grosse Bekanntheit und
die geografische Nähe lassen vielmehr den Schluss zu, dass bei abstrakter
Betrachtung für die Italienisch sprechenden Verkehrskreise die Bedeutung
"Rhein" klar in den Vordergrund rückt. Im Gegensatz beispielsweise zu
Wein in Bezug auf die Mosel weisen die in Anspruch genommenen Dienst-
leistungen Werbung, Büroarbeiten, Geschäftsführung und Unternehmens-
verwaltung sowie Gross- und Einzelhandel für die Schuhbranche (inklusive
Accessoires und Modeartikel) keine spezifische Beziehung zu dem in Rede
stehenden Fluss auf (vgl. BGE 77 II 321 E. 1b "Sihl"). Damit kann der Wort-
marke für die strittigen Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender be-
schreibender Gehalt zugeordnet werden und dem Zeichen ist nicht von
vornherein die Eignung als betriebliches Unterscheidungszeichen abzu-
sprechen. Um als indirekte Herkunftsangabe aufgefasst zu werden, reicht
es indessen nicht aus, dass die geografische Bezeichnung den relevanten
Verkehrskreisen lediglich bekannt ist. Vielmehr muss es sich um ein allge-
mein bekanntes oder typisches Wahrzeichen handeln, welches eine spe-
zifische Herkunft repräsentiert (BGE 91 I 50 E. 3a "Monte Bianco"; 76 I 168
E. 2 "Big Ben", 68 I 203 E. 3 "Neva"; Urteil des BGer vom 16. September
1959 SMI 1964 S. 122, 123 "Matterhorn"). Wie die Beschwerdeführerin zu
Recht einwendet, hat der Rhein mehrere Anrainerstaaten und eine Ge-
samtlänge von rund 1230 km. Die Bezeichnung "RENO" enthält damit für
die italienischsprachigen Dienstleistungsempfänger keinen geografischen
Hinweis auf einen spezifischen Herkunftsort, sondern der Name wird von
den massgeblichen Verkehrskreisen gedanklich auf die weiträumigen Ge-
biete rund um den Alpenrhein, Hochrhein, Oberrhein, Mittelrhein, Nieder-
rhein und das Rhein-Maas-Delta bezogen. Lässt sich die zu beurteilende
Bezeichnung nicht eindeutig einem bestimmten Gebiet zuordnen, so ist
das an geografische Herkunftsangaben geknüpfte Bestimmtheitserforder-
nis – wie vorliegend der Fall – nicht erfüllt (BGE 77 II 321 E. 1b "Sihl";
SIMON HOLZER, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], 2009, Art. 47 N. 17).
B-5228/2014
Seite 15
5.3.2 Den vorinstanzlichen Sachverhaltsermittlungen ist zu entnehmen,
dass der Eigenname "Reno" in rund 130 Twixtel-Einträgen nachweisbar ist.
Einige dieser Einträge stehen in direktem Zusammenhang mit der Be-
schwerdeführerin. Nach Auffassung der Vorinstanz erfüllen diese Nennun-
gen die Anforderungen an den Nachweis einer schutzbegründenden Mehr-
deutigkeit nicht. Das alleinige Abstellen auf absolute Zahlen lässt indessen
unberücksichtigt, dass sich die Erschliessung eines Sinngehalts auch
durch eine Assoziation mit einem berühmten Namen einstellen kann. Zu-
dem tragen sich Personen in der Regel mit vollem Namen in ein öffentli-
ches Verzeichnis ein, sodass sich aus dem Telefon- und Adressverzeichnis
nur in begrenztem Umfang Rückschlüsse auf die tatsächliche Bekanntheit
der Abkürzung ziehen lassen. Insbesondere bei den französischsprachi-
gen Verkehrskreisen sowie unter den Cineasten der deutsch- und italie-
nischsprachigen Dienstleistungsempfänger geniesst der Eigenname durch
den berühmten und mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichneten
französischen Schauspieler Jean Reno durchaus eine grosse Bekanntheit.
Die geografische Bedeutung eines Ortsnamens geht indessen nicht
dadurch verloren, dass ihn auch natürliche Personen als Familiennamen
tragen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ändert die Berühmt-
heit des Schriftstellers Jack London nichts an der Tatsache, dass die Be-
zeichnung einer Ware mit dem Wort "London" unweigerlich an London den-
ken lässt (BGE 135 III 416 E. 2.3 "Calvi [fig.]"). Die Dienstleistungen Wer-
bung, Büroarbeiten, Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung, so-
wie Gross- und Einzelhandel für die Schuhbranche (inkl. Accessoires und
Modeartikel) entfalten zum Eigennamen keinen erkennbaren Bezug. Der
Personenname vermittelt demnach keinen beschreibenden Sinngehalt.
Selbst wenn der Eigenname für die französischsprachigen Dienstleistungs-
empfänger derart in den Vordergrund rückt, dass herkunftsbezogene
Assoziationen realistischerweise ausscheiden, so fehlen doch Anhalts-
punkte, weshalb sich dieses Verständnis auch für einen erheblichen Teil
der deutschsprachigen Dienstleistungsempfänger aufdrängt.
Hinsichtlich der geltend gemachten begrifflichen Mehrdeutigkeit ist der Be-
schwerdeführerin deshalb zu erwidern, dass ein Homonym nicht bereits
deshalb seinen beschreibenden Charakter verliert, weil ihm mehrere Be-
deutungen innewohnen. Einem Wortzeichen fehlt die Unterscheidungskraft
bereits dann, wenn eine von mehreren Bedeutungen des Zeichens für die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibend ist (BGE 116 II
609 E. 2a "Fioretto"; Urteil des BGer 4A_492/2007 E. 3.4 "Gipfeltreffen").
B-5228/2014
Seite 16
5.4 Die Beschwerdeführerin vertritt die Auffassung, dass selbst wenn die
angesprochenen Verkehrskreise im strittigen Zeichen einen Hinweis auf
die Stadt Reno im Bundesstaat Nevada erkennen würden, sie diesen nicht
als geografische Herkunftsangabe für Dienstleistungen der Schuhbranche
deuteten, sondern den Begriff vielmehr als Fantasiebezeichnung mit allu-
sivem Charakter interpretierten. Diese Anspielungen richteten sich allge-
mein auf "Glamour" oder konkret auf einen "Casino-Stil".
Für die Annahme eines symbolisch verstandenen Zeichens wird erstens
vorausgesetzt, dass der dominierende Symbolcharakter eine herkunftsbe-
zogene Gedankenverbindung, beziehungsweise eine entsprechende Her-
kunftserwartung ausschliesst und zweitens, dass sich der symbolische
Hinweis auf wesentliche Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen
bezieht (BGE 135 III 416 E. 2.6.2 "Calvi [fig.]"; 128 III 461 f. E. 2.1.2 "Yu-
kon"; Urteil des BGer 4A_508/2008 vom 10. März 2009 E. 4.2 "Afri-Cola";
WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 73 ff.). Die Bezeichnung "RENO" wird indessen nicht
in einer Art und Weise verwendet, die im Zusammenhang mit den bean-
spruchten Dienstleistungen für die Schuhbranche (inklusive Accessoires
und Modeartikel) ein symbolisches Verständnis als naheliegend erschei-
nen lässt. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, inwiefern die strittige
Dienstleistungsmarke einen dominierenden symbolischen Sinngehalt wie
"Glamour" oder "im Casino-Stil" vermittelt. Wie die Beschwerdeführerin zu
Recht einräumt, ergibt die Bezugnahme auf die zentralen Eigenschaften
der beanspruchten Dienstleistungen auch keinen Sinn.
5.5 Nach dem oben Ausgeführten kann als Zwischenergebnis festgehalten
werden, dass je nach Landessprache verschiedene mögliche Sinngehalte
der Marke RENO im Vordergrund stehen. Indessen ist solange nicht von
einer Herkunftsangabe im Sinne von Art. 47 ff. MSchG auszugehen, als
nicht der geografische Sinngehalt aufgrund des hohen Bekanntheitsgrads
der Stadt Reno (Nevada) bei mindestens einer Sprachgruppe dominiert.
5.6 Bei mehrdeutigen Marken mit geografischem Gehalt hatte das Bundes-
verwaltungsgericht wiederholt zu prüfen, welcher Sinngehalt für die rele-
vanten Verkehrskreise im Vordergrund steht. Die Bezeichnung "COS" wird
von den massgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf die der Do-
dekanes-Inselgruppe zugehörende Insel in Griechenland aufgefasst, son-
dern als Abkürzung für den mathematischen Begriff "Kosinus" gedeutet
(Urteil des BVGer 3149/2014 vom 2. März 2015 E. 6.2.2 "COS [fig.]"). Das
Wort "Kalmar" wird primär in seiner zoologischen Bedeutung und nicht als
Name einer schwedischen Industriestadt verstanden (Urteil des BVGer
B-5228/2014
Seite 17
B-550/2012 vom 13. Juni 2013 E. 5.4 "Kalmar"). "Wilson" wird von Ta-
baknachfragern als Personenname wahrgenommen, obwohl die US-ame-
rikanische Ortschaft "Wilson" in einem Tabakanbaugebiet liegt (Urteil des
BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E. 3.3.2 ff. "Wilson"). "Burlington" wird
nicht als Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Vermont, sondern als
Marke oder Familienname verstanden (Urteil des BVGer B-5503/2011 vom
16. November 2012 E. 6.7 "Burlington"). "Frankonia" wird mit einer perso-
nalen Zugehörigkeit zu den Franken, nicht aber mit der deutschen Region
Franken in Verbindung gebracht (Urteil des BVGer B-5658/2011 vom
9. Mai 2012 E. 6.6 "Frankonia [fig.]"). Bei "Gap" steht die englische Bedeu-
tung "Lücke" im Vordergrund und nicht die französische Stadt Gap (Urteil
des BVGer B-3458/2010 vom 15. Februar 2011 E. 6.3.3, 6.4.1 "Gap"). Die
Hauptstadt des Bundesstaates Michigan (USA) wurde als zu unbekannt
eingestuft, um von einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrs-
kreise als Herkunftsangabe aufgefasst zu werden (Urteil des BVGer
B-1279/2008 vom 16. Januar 2010 E. 5.5 "Altec Lansing"). "Victoria" wird
weder als australischer Bundesstaat, noch als Hauptstadt der kanadischen
Provinz British Columbia verstanden, sondern in erster Linie als Frauen-
name aufgefasst (Urteil des BVGer B-6562/2008 vom 16. März 2009 E. 6.4
"Victoria [fig.]"). Im schweizerischen Kontext wird "Phoenix" primär mit dem
mythischen Vogel und nicht mit der gleichlautenden Hauptstadt des US-
amerikanischen Bundesstaates assoziiert (Urteil des BVGer B-3926/2013
vom 3. April 2014 E. 6.5 "Pheoenix Miles [fig.]"). Demgegenüber steht bei
"Austin" nicht der Eigenname, sondern das Verständnis als Hauptstadt von
Texas im Vordergrund (Urteil des BVGer B-6402/2011 vom 31. Juli 2012
E. 4.3.3 "Austin used in 1833 & ever since [fig.]"). Auch bei "Madison" do-
miniert die geografische Bedeutung aufgrund der bekannten University of
Wisconsin und weil "Madison" in der Schweiz als Vorname kaum bekannt
ist (Urteil des BVGer B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 6.3.2, 7.4, 8
"Madison").
5.7 Innere Tatsachen – wie das mutmassliche Verständnis und die Erwar-
tungshaltung der massgeblichen Verkehrskreise – lassen sich in der Regel
nicht direkt, sondern lediglich indirekt über Indizien beweisen (vgl. KRAUS-
KOPF / EMMENEGGER / BABEY, a.a.O., Art. 12 N. 213). Für den Nachweis der
Bekanntheit und eines herkunftsbezogenen Verständnisses ausländischer
Orts- oder Gebietsnamen stellt die Praxis nicht nur auf Indizien wie Fläche,
Einwohnerzahl und Distanz des bezeichneten geografischen Gebiets zur
Schweiz ab. Indizwirkung zugunsten einer Herkunftserwartung lässt sich
auch aus der wirtschaftlichen, politischen, historischen, kulturellen und/o-
der touristischen Bedeutung des Gebiets ableiten (vgl. BGE 128 III 461 f.
B-5228/2014
Seite 18
E. 3 "Yukon"; 132 III 773 E. 2.2 "Colorado [fig.]"). Hierfür können Nach-
schlagewerke und Statistiken, Tourismuswerbung, Informationen über
Fremdenverkehrseinrichtungen und Bildungsanstalten mit einem internati-
onalen Ruf, lokales Gewerbe im massgeblichen Wirtschaftsbereich oder
der Gebrauch der verwendeten geografischen Bezeichnung in Schweizer
Massenmedien herangezogen werden (vgl. BGE 135 III 421 E. 2.6.1 "Calvi
[fig.]"; 132 III 773 E. 2.2 "Colorado [fig.]", Urteile des BVGer B-1279/2008
vom 16. Oktober 2010 E. 3.3 "Altec Lansing"; B-7413/2006 vom 15. Okto-
ber 2008 E. 4.3 "Madison"). In die Beurteilung miteinzubeziehen ist der
Umstand, dass je abgelegener, unbekannter und ohne besonderen Ruf der
Name einer ausländischen Ortschaft oder Landesgegend ist, desto gerin-
ger ist die Wahrscheinlichkeit, dass der geografische Gehalt im Ausland
überhaupt erkannt und nicht als blosse Fantasiebezeichnung aufgefasst
wird (BGE 128 III 454 E. 2.1.1 "Yukon"; WILLI, a.a.O., Vorbem. zu Art.
47– 51 N. 46).
5.7.1 Das an der Grenze zu Kalifornien gelegene Reno liegt zwar im tou-
ristisch vielbereisten Westen der USA. Indessen bieten nur wenige schwei-
zerische Reiseanbieter Reno als touristische Destination in Rundreisen an
(keine Anbieter: https://ferien.tui.ch/, <http://www.kuoni.ch/>, <http://www.
itscoop.ch/>, <https://www.knecht-reisen.ch>; <http://www.travelamerica.
ch>; <https://www.voegele-reisen.ch>; <http://www.travelhouse.ch>; <http:
//www.travelamerica.ch/der-goldene-westen>; <http://www.usaferien .ch>;
die drei folgenden Reiseveranstalter bieten Reno als Reisedestination an:
<http://www.hotelplan.ch/>, <www.statravel.ch>, <http://www.globetrotter.
ch>, abgerufen am 25.10.2016). Die Vorinstanz führte ihre Google-Recher-
che mit den Suchbegriffen "Reiseziel Reno" durch. Dass Flüge und Hotels
über Internetportale buchbar sind, ist für den Nachweis einer herkunftsbe-
zogenen Gedankenverbindung nur beschränkt aussagekräftig. Das Such-
kriterium der vorinstanzlichen Recherche setzt die Bekanntheit der Ort-
schaft, die eigentlich zu ermitteln gewesen wäre, bereits voraus. Aus dem
Rechercheergebnis lässt sich indessen schliessen, dass Reno über eine
touristische Infrastruktur verfügt und hauptsächlich wegen seiner Casinos
bereist wird. Die Ortschaft ist für amerikanische Verhältnisse eher klein
(The biggest little city in the world [<http://www.reno.gov>, abgerufen am
23.10.2016]). Für das auf den Tourismus abstellende Indiz bestehen nach
dem oben Ausgeführten erhebliche Zweifel, ob die Stadt einem hinreichend
grossen Teil der schweizerischen Dienstleistungsempfänger tatsächlich
bekannt ist. Als viertgrösste Stadt des Bundesstaates Nevada geniesst der
Ort eine deutlich geringere Bekanntheit als die im Westen der USA gele-
genen Städte Las Vegas, San Francisco, San Diego oder Los Angeles. Die
B-5228/2014
Seite 19
Stadt ist auch unbekannter als die US-amerikanischen Städte Madison o-
der Austin (BVGer B-7413/2006 vom 15. Oktober 2008 E. 6 "Madison";
B-6402/2011 vom 31. Juli 2012 E. 4.3 "Austin"). Reno weist weder eine be-
rühmte Universität auf, noch ist der Ort Hauptstadt von einem der bekann-
testen US-Bundesstaaten. Die Vorinstanz legt weiter diverse Medienmittei-
lungen über den Ort Reno ins Recht (Beilagen 8, 9 und 11 zur Duplik). Eine
sporadische Berichterstattung in den Schweizer Medien indiziert indessen
nicht zwingend eine erhebliche Bekanntheit bei den angesprochenen Ver-
kehrskreisen. In thematischer Hinsicht sind die beigebrachten Meldungen
nur bedingt geeignet, um von einem wesentlichen Teil der angesprochenen
Dienstleistungsempfänger als eine in der Hauptsache herkunftsbezogene
Information wahrgenommen und aufgrund ihrer Relevanz auch über einen
längeren Zeitraum erinnert zu werden. Insbesondere kann aus dem Indiz,
dass in der schweizerischen Tagespresse über ein Flugzeugrennen berich-
tet wurde, nicht auf eine nachhaltige und breite Kenntnisnahme dieser Mel-
dung in Fachkreisen der Schuhbranche geschlossen werden. Die massge-
blichen Verkehrskreise konsumieren Informationen nicht passiv, sondern
sie wählen diese selektiv auf ihre subjektive Relevanz hin aus. Ebensowe-
nig vermag der vorinstanzliche Schluss zu überzeugen, dass sich Tages-
meldungen über den Bau einer grossen Batteriefabrik und über den Stand-
ort von i-Cloud-Servern in der Wüste von Nevada langfristig derart in der
Erinnerung der markenrechtlich relevanten Dienstleistungsempfänger ein-
prägen, dass diese die Ortschaft aktiv erinnern und aufgrund dessen eine
markenbezogene Gedankenverbindung herstellen. Der Inhalt dieser Mel-
dungen betrifft nicht in erster Linie die Stadt Reno, sondern die Unterneh-
men Tesla und Apple. In einer zunehmend globalisierten Wirtschaftsord-
nung vermag der Hinweis, dass auch europäische und japanische Unter-
nehmen in Reno ihren nordamerikanischen Firmensitz errichtet haben oder
Finanzdienstleister Niederlassungen in Reno eröffnen (<http://www.fin-
ews.ch/news/finanzplatz/21807-usa-steuerparadies-fatca-aia-cotorceanu-
rothschild-offshore-trusts>, <http://www.20min.ch/finance/news/story/
Schweizer-Finanzfirmen-setzen-auf-Spielerparadies-31575888>, abgeru-
fen am 7.11.2016) zwar eine sachliche Unmöglichkeit auszuschliessen. In-
dessen lassen sich aus dem Sachverhalt keine Hinweise entnehmen, die
darauf hindeuten, dass diese Indizien für die nach subjektiven Kriterien zu
beurteilende Bekanntheit des Ortes bei einem erheblichen Teil der in der
Schuhbranche tätigen Dienstleistungsempfänger als Indikator für ein kon-
kretes Herkunftsverständnis relevant ist.
5.7.2 Die Stadt dürfte auch deswegen kaum einem namhaften Teil der an-
gesprochenen Verkehrskreise bekannt sein, weil deren Expertise sich nicht
B-5228/2014
Seite 20
auf besondere geografische Kenntnisse, sondern auf die Schuhproduktion
und den Schuhhandel sowie auf die damit im Zusammenhang stehenden
Dienstleistungen bezieht.
5.8 Nach dem oben Ausgeführten ist vorliegend nicht davon auszugehen,
dass die Stadt Reno (Nevada) einem erheblichen Teil der massgeblichen
Verkehrskreise bekannt ist. Die angesprochenen Dienstleistungsempfän-
ger werden im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen
damit auch nicht auf deren Herkunft aus Reno (Nevada) vertrauen. Für den
als gering einzustufenden Teil der Personen innerhalb der massgeblichen
Verkehrskreise, welche die Stadt Reno (Nevada) tatsächlich kennen, ent-
steht durch den Gebrauch des Zeichens keine Irreführungsgefahr, weil die
im Zusammenhang mit Schuhwaren erbrachten Dienstleistungen keine
spezifische Produktnähe zu den typischerweise in Reno angesiedelten
Branchen aufweisen. Schliesslich sind Vertriebs- und Verteilzentren welt-
weit überall dort zu finden, wo eine entwickelte Wirtschaft vorhanden ist.
Die Existenz von solchen Zentren ist für sich allein genommen zu wenig
spezifisch, um auf der subjektiven Ebene eine entsprechende Herkunftser-
wartung auszulösen. Einer ortsbezogenen Fehlzurechnung stehen auch
die besonderen Branchenkenntnisse der Dienstleistungsempfänger in Ver-
bindung mit deren erhöhter markenbezogenen Aufmerksamkeit entgegen.
Das Zeichen wird damit von einem nicht unerheblichen Teil der massgebli-
chen Verkehrskreise entweder als unterscheidungskräftige Bezeichnung
"Rhein", als Personenname ohne erkennbaren Produktbezug oder als
reine Fantasiebezeichnung aufgefasst. Die Marke RENO eignet sich damit
zur Unterscheidung für die Dienstleistungen publicité; gestion et administ-
ration des affaires; services de commerce de détail et de gros [...] von den-
jenigen anderer Unternehmen.
5.9 Im Ergebnis ist die Marke RENO aus der Beurteilungsperspektive der
massgeblichen Verkehrskreise für die beanspruchten Dienstleistungen der
Klasse 35 originär hinreichend unterscheidungskräftig und nicht dem Ge-
meingut (Art. 2 Bst. a MSchG) zugehörig. Der im Zeichen enthaltene geo-
grafische Gehalt "RENO" ist trotz des objektiv möglichen Herkunftszusam-
menhangs ungeeignet, auf der subjektiven Ebene einen unrichtigen Ein-
druck über die Herkunft der Dienstleistungen zu vermitteln, weil die Ort-
schaft im Inland als weitgehend unbekannt einzustufen ist. Eine Fehlvor-
stellung der massgeblichen Verkehrskreise über den mit einer Herkunftser-
wartung verknüpften Ort erscheint für die beanspruchten Dienstleistungen
damit als ausgeschlossen, womit im Ergebnis auch der Gefährdungstatbe-
stand der Irreführung (Art. 2 Bst. c MSchG i.V.m. Art. 47 ff. MSchG) entfällt.
B-5228/2014
Seite 21
6.
Schliesslich ist zu prüfen, ob der Eintragung der IR-Marke RENO ein zwin-
gendes Freihaltebedürfnis zugunsten weiterer Wettbewerbsteilnehmer ent-
gegensteht.
6.1 Unter Berufung auf die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGE 117 II
327 E. 2b "Montparnasse") teilen die Vorinstanz und die Beschwerdefüh-
rerin die Auffassung, für das strittige Zeichen bestehe kein absolutes Frei-
haltebedürfnis zugunsten anderer Anbieter, weil die Marke durch Schutzer-
streckung auf die USA für Dienstleistungen der Klasse 35 registriert sei.
Diese Schutzerstreckung wurde allerdings mit Wirkung auf den 2. Mai
2014, also rund vier Monate vor Beschwerdeerhebung, durch das United
States Patent and Trademark Office (USPTO) annulliert (USPO, Notifica-
tion of Total Invalidation, abrufbar unter: <http://www.wipo.int/romarin>).
Das USPTO führt in seiner Begründung zum nicht beschwerdefähigen Ent-
scheid aus, die Beschwerdeführerin sei der behördlichen Aufforderung
nicht nachgekommen, eine eidesstattliche Erklärung zum Gebrauch der
Marke abzugeben, beziehungsweise rechtfertigende Gründe für deren
Nichtgebrauch geltend zu machen. Ungeachtet dieser Tatsache reichte die
Beschwerdeführerin mit Beschwerde vom 15. September 2014 dem Bun-
desverwaltungsgericht einen Registerauszug aus dem Jahr 2008 (Beilage
23) ein, der das strittige Zeichen für das Gebiet der USA als aktive Marke
ausweist.
6.2 Die absoluten Ausschlussgründe sind nach den Verhältnissen im Zeit-
punkt des Eintragungsentscheides, beziehungsweise des Beschwerdeent-
scheids zu prüfen (DAVID ASCHMANN / MICHAEL NOTH, in: Noth / Büh-
ler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 2 N. 30).
Derzeit sind in den USA mehrere auf "RENO" lautende Wortmarken einge-
tragen (Nr. 76'486'576, 77'301'022, 77'485'803, 86'806'249, abrufbar unter:
<https://www.uspto.gov>). Nach ständiger Rechtsprechung ist die Unent-
behrlichkeit bei ausländischen Herkunftsangaben zu verneinen, wenn das
Zeichen im Ursprungsland als Marke für identische Waren oder Dienstleis-
tungen zugelassen ist (BGE 117 II 327, E. 2b "Montparnasse"). Vorliegend
wurden die gleichlautenden Marken indessen nicht für identische Dienst-
leistungen der Klasse 35, sondern für Waren und Dienstleistungen der
Klassen 9, 11, 18 und 38 zugelassen. Obschon die Anwendungsvorausset-
zungen der Montparnasse-Praxis im Urteilszeitpunkt aufgrund dieser tat-
sächlichen Feststellungen als nicht erfüllt betrachtet werden müssen, ist
der Umstand in die Beurteilung miteinzubeziehen, dass die Marke der Be-
B-5228/2014
Seite 22
schwerdeführerin in den USA nicht wegen Vorliegens eines absoluten Frei-
haltebedürfnisses für ungültig erklärt wurde, sondern wegen Nichtge-
brauchs. Unter Berücksichtigung der aussergewöhnlich langen Verfah-
rensdauer von über neun Jahren erscheint es in vorliegender Konstellation
daher nicht sachgerecht, ein absolutes Freihaltebedürfnis zu bejahen.
7.
Die Beschwerde ist demnach im Hauptantrag gutzuheissen und die Vor-
instanz ist anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 893'783
RENO Schutz für die in der Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen zu
gewähren.
8.
8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben
(Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin ist der geleistete Kosten-
vorschuss nach Rechtskraft des Urteils zurückzuerstatten.
8.2 Der anwaltlich vertretenen Beschwerdeführerin ist eine angemessene
Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt eine unterliegende Gegenpartei,
ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen An-
stalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64
Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über
Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit
eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug
des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters
beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vor-
instanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhe-
bung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Par-
teikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Das Gericht setzt die Par-
teientschädigung auf Grund der Kostennote fest und berücksichtigt hierbei
den notwendigen Zeitaufwand des Vertreters (Art. 10 Abs. 1 und Art. 14
Abs. 2 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent-
schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Die Beschwerdeführerin hat keine Kostennote eingereicht. Eine mündliche
Verhandlung fand nicht statt und wurde auch nicht beantragt, jedoch wurde
ein dreifacher Schriftenwechsel durchgeführt. Unter Berücksichtigung des
Verhältnismässigkeitsgrundsatzes (Art. 64 Abs. 1 VwVG) wird eine Partei-
entschädigung von Fr. 4'800.– als angemessen erachtet.
B-5228/2014
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8.3 Die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrach-
ten Leistungen unterliegen der Mehrwertsteuer. Als Ort der Dienstleistung
gilt der Ort, an dem der Empfänger der Dienstleistung den Sitz seiner wirt-
schaftlichen Tätigkeit oder in Ermangelung eines solchen, seinen Wohnsitz
hat (Art. 8 Abs. 1 des Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999
[MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdefüh-
rerin hat ihren Sitz in Thaleischweiler-Fröschen, Deutschland. Eine Aus-
nahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für
die Parteientschädigung nicht mehrwertsteuerpflichtig, weshalb die Partei-
entschädigung exklusive Mehrwertsteuer aufzufassen ist.