CELEX: 62005CC0048
Language: fi
Date: 2006-03-07 00:00:00
Title: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Ruiz-Jarabo Colomer 7 päivänä maaliskuuta 2006. # Adam Opel AG vastaan Autec AG. # Ennakkoratkaisupyyntö: Landgericht Nürnberg-Fürth - Saksa. # Ennakkoratkaisupyyntö - Tavaramerkki - Ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohta ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohta - Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki - Ajoneuvoja ja leluja varten rekisteröity tavaramerkki - Kolmas jäljentää tavaramerkin tällä tavaramerkillä varustettujen ajoneuvojen pienoismalleihin. # Asia C-48/05.

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
      DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
      7 päivänä maaliskuuta 2006 1(1)
      
      Asia C‑48/05
      Adam Opel AG
      vastaan
      Autec AG
      (Landgericht Nürnberg-Fürthin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)
      Tavaramerkki – Luvaton käyttö – Autojen pienoismallitI       Johdanto
      1.     Landgericht Nürnberg-Fürth (siviili‑ ja rikosasioissa toimivaltainen alueellinen tuomioistuin) kysyy, loukkaavatko tunnetun
         saksalaisen autonvalmistajan autoista tehdyt pienoismallit kyseisen valmistajan tavaramerkkiä, jota direktiivin 89/104/ETY(2) 5 artiklan 1 kohdan a alakohta suojaa, sen vuoksi, että pienoismallien etusäleikköön on kiinnitetty autonvalmistajan tavaramerkillä
         varustettu koriste. Toissijaisesti se kysyy, voidaanko tällaisessa tapauksessa soveltaa tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdan
         b alakohdassa olevaa poikkeusta.
      
      2.     Kysymys johtuu siitä, että riidanalainen merkki oli alun perin rekisteröity oikeita moottoriajoneuvoja varten ja vasta myöhemmin
         ulotettu koskemaan leluja. Tästä johtuu se, minkä vuoksi ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pohtii autonvalmistajayrityksen
         tunnuksen suojan laajuutta tilanteessa, jossa sitä käytetään kolmannen valmistamissa pienoismalleissa. 
      
      3.     Asiassa C‑498/01 P, SMHV vastaan Zapf Creation, esittämässään ratkaisuehdotuksessa(3) julkisasiamies Jacobs totesi, että ”leikkikalujen perusominaisuus on se, että ne esittävät jotain”. Tähän voidaan lisätä,
         että lelun perusideana on luoda esine tai menneisyyden tapahtuma uudelleen, siten että ne soveltuvat lapsen tai niiden henkilöiden
         ajatusmaailmaan, jotka tarvitsevat sellaisen mielikuvituksellisemman kontaktin todellisuuden kanssa, joka helpottaa niitä
         puutteesta ja kärsimyksestä aiheutuvia vaikeuksia, joita ihmiselämään toisinaan kuuluu. Pohjoisamerikkalainen tutkimusryhmä
         löysi ennen toista maailmansotaa muinaisaasialaisesta Urin kaupungista 4000 vuotta eKr. kuolleen lapsen haudan, johon oli
         laitettu pieni hopeinen laiva. Jo yli 6000 vuotta sitten on siis ollut olemassa näitä esineitä, joiden avulla ihmiset ovat
         voineet säilyttää haaveensa siitä, millainen seikkailu elämä on. Ennakkoratkaisukysymyksellä tähdätään siis sen selvittämiseen,
         loukkaako myös leluja varten rekisteröidyn merkin kopio, joka matkii todellisuutta, tavaramerkkioikeuden haltijan oikeuksia
         vai voidaanko sitä pitää yhtenä näiden oikeuksien rajoista.
      
      II     Asiaa koskevat oikeussäännöt
      4.     Käsiteltävänään olevan riita-asian ratkaisemiseksi ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pyytää yhteisöjen tuomioistuinta
         tulkitsemaan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jotka vastaavat Markengesetzin
         (Saksan tavaramerkkilaki) 14 §:n 2 momentin 1 kohtaa ja 23 §:n 2 kohtaa, minkä vuoksi niitä ei ole toistettu tässä.(4)
      
      5.     Direktiivin 5 artiklan, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, 1 kohdan a alakohdassa säädetään seuraavaa:
         
      
      ”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman
         hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
      
      a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
         tavaramerkki on rekisteröity;
      
      – – ”
      6.     ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset” otsikon alla direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa: 
      ”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
      a) – –
      b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa
         tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,
      
      – –
      jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”
      III  Pääasian tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset
      7.     Kansallisen oikeudenkäynnin kantaja Adam Opel AG (jäljempänä Opel AG) on yksi suurimmista ja tunnetuimmista eurooppalaisista
         autoteollisuusyrityksistä.(5) Useiden vuosien ajan yritys on käyttänyt niin kutsuttua ”Opel-salamaa” – – tunnisteenaan, ja sillä on hallussaan seuraavassa
         esitetty kuviomerkki numero 1157264:
      
      
         
      8.     Merkki rekisteröitiin Saksassa 10.4.1990 useita eri tuotteita varten, lelut mukaan lukien. Kantaja käyttää tavaramerkkiään
         autojen pienoismalleissa, vaikka nämä olisivatkin sen lisenssinhaltijoiden valmistamia, ja myy niitä sivutuotteidensa jakeluverkon
         välityksellä. 
      
      9.     Autec AG ‑niminen yhtiö, joka on vastaajana Landgericht Nürnberg-Fürthissä käytävässä oikeudenkäynnissä, valmistaa kauko-ohjattavia
         autojen pienoismalleja, joita se myy Cartronic-tavaramerkillä. 
      
      10.   Vuoden 2004 alkupuolella Opel AG havaitsi, että ainakin Saksan markkinoilla oli kokosuhteessa 1:24 valmistettuja kauko-ohjattavia
         autojen prototyyppejä, joiden kappalehinta oli yhdeksän euroa. Yksi näistä oli Opel Astra V8 Coupé -merkkisen auton pienoisjäljennös,
         jonka etusäleikköön oli kiinnitetty suojattu tavaramerkki aivan samalla tavoin kuin vastaavassa alkuperäisessä oikeassa ajoneuvossa.
         
      
      11.   Ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, että pakkauksessa olevien käyttöohjeiden sisäpuolella näkyi selvästi merkki Cartronic®
         ja esineen pohjassa maininta AUTEC® AG ja osoite ”Autec AG Daimler Strasse 61 D‑90441 Nürnberg”. Vastaavasti kauko-ohjaimessa
         oli toiseen kertaan Cartronic® ja sen takapuolella tarra, jossa oli osoite ”AUTEC® AG D 90441 Nürnberg”.
      
      12.   Opel AG katsoo, että vastaaja loukkaa sille kuuluvaan teollisoikeuteen perustuvia oikeuksia käyttämällä pienoismalleissaan
         sen tunnusta. Opel AG:n mukaan vastaaja käyttää tätä samalla tavalla samanlaisissa tuotteissa eli leikkiautoissa, ja Opel
         AG vaatii tämän vuoksi, että vastaajalle määrätään 250 000 euron suuruinen sakko tai vaihtoehtoinen vapaudenmenetys ja että
         se velvoitetaan lopettamaan merkin käyttö liiketoiminnassaan, ja vaatii korvausta kärsimästään haitasta ja vahingosta sekä
         vaatii kieltämään kyseisellä merkillä varustettujen pienoismallien myynnin. Tämän lisäksi se vaatii, että kaikki sen tunnuksella
         varustetut autojen pienoismallit hävitetään.(6)
      
      13.   Pääasian vastaaja ja sitä tukeva väliintulija, saksalainen leluteollisuusyhdistys (Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie
         eV), vaativat Opel AG:n vaatimusten hylkäämistä. 
      
      14.   Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo, että asian ratkaisu edellyttää niiden oikeuksien tulkinnallista tarkastelua,
         joihin asiassa on vedottu, ja on päättänyt tästä syystä lykätä asian käsittelyä esittääkseen seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
         
      
      ”1) Onko myös leluja varten rekisteröidyn tavaramerkin käyttö direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua
         käyttöä, kun leikkiauton valmistaja tekee oikeasta, olemassa olevasta ajoneuvosta pienoismallin, jossa on myös esikuvansa
         mukainen tavaramerkki, ja saattaa sen markkinoille?
      
      2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:
      Osoittaako ensimmäisessä kysymyksessä esitetty tavaramerkin käyttötapa direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
         tarkoitetulla tavalla auton pienoismallin lajia tai laatua?
      
      3) Mikäli toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:
      Mitkä kriteerit ovat tämänkaltaisissa tapauksissa oleellisia arvioitaessa sitä, milloin tavaramerkin käyttö on hyvän liiketavan
         mukaista?
      
      Onko käyttö hyvän liiketavan mukaista erityisesti silloin, kun pienoismallin valmistaja laittaa pakkaukseen ja pienoismallin
         käyttämiseen tarvittavaan lisälaitteeseen merkin, jonka kohdeyleisö tunnistaa valmistajalle kuuluvaksi tavaramerkiksi, sekä
         mainitsee niissä toiminimensä ja kotipaikkansa?”
      
      IV     Asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa
      15.   Ennakkoratkaisupyyntö saapui yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 8.2.2005. 
      16.   Kirjalliset huomautuksensa ovat yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 20 artiklan mukaisessa määräajassa esittäneet Opel
         AG, AUTEC AG, Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä Euroopan
         yhteisöjen komissio.
      
      17.   Asiassa 2.2.2006 pidetyssä istunnossa pääasian asianosaiset, vastaajaa tukeva väliintulija sekä Yhdistyneen kuningaskunnan
         hallituksen edustaja esittivät suulliset huomautuksensa. 
      
      V       Asian tarkastelu ja ennakkoratkaisukysymykset
      A       Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys 
      18.   Landgericht Nürnberg-Fürth haluaa ensimmäisellä kysymyksellään selvittää sen, onko pääasiassa vallitsevissa olosuhteissa Opel
         AG:n tunnuksen käyttö ollut yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettua ”käyttöä tavaramerkkinä”. Tästä syystä
         on käytävä yksityiskohtaisesti läpi joitakin ratkaisuehdotuksia ja tuomioita, joiden valossa esillä olevassa asiassa kyseessä
         olevia tosiseikkoja on tarkasteltava. 
      
      19.   Oikeustieteessä ollaan täysin yksimielisiä rekisteröidyn merkin haltijan oikeuksista ”yksinoikeuksina”,(7) joiden perusteella haltija voi kieltää kolmansia käyttämästä tunnusta ilman sen suostumusta. 
      
      20.   Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinta ulottaa juurensa asiassa BMW annettuun tuomioon,(8) jonka 38 kohdassa säännöksen soveltamisala rajattiin sen mukaan, käytetäänkö tavaramerkkiä erottamaan kyseiset tavarat tai
         palvelut tietystä yrityksestä peräisin oleviksi, eli tavaramerkkinä, vai käytetäänkö sitä muihin tarkoituksiin.
      
      21.   Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön tarkastelussa on tästä syystä keskityttävä kahteen teemaan: merkin käyttöön tavaramerkkinä
         ja sen käyttöön muihin tarkoituksiin. 
      
      22.   Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyissä huomautuksissa ei ole erimielisyyttä asian tosiseikoista, jotka voidaan tämän vuoksi
         katsoa näytetyiksi sen osalta, että teollisoikeuden haltijalla on yksinoikeus eli oikeus kieltää muita käyttämästä merkkiä
         (jus prohibendi) tietyin edellytyksin, mihin direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa viitataan, ja joiden selvittäminen joka
         tapauksessa kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle. Näin on esillä olevassa asiassa myös kyseessä olevien ”tavaroiden” osalta
         tämän käsitteen varsinaisessa merkityksessä; pääasiassa viitataan nimenomaisesti valmistettuihin esineisiin.(9)
      
      1.       Merkin käyttö rekisteröitynä tavaramerkkinä
      23.   Asiassa BMW annetusta tuomiosta lähtien direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa myönnetyn yksinoikeuden rajat ovat tarkentuneet
         myöhemmän oikeuskäytännön myötä.
      
      24.   Olennaista merkitystä tässä yhteydessä on asiassa Arsenal annetulla tuomiolla, johon edellä viitattiin ja jossa antamassani
         ratkaisuehdotuksessa todettiin, että kun direktiivi samanlaisuustapauksissa tarjoaa ehdottoman suojan, on ”ehdottomuus” ymmärrettävä
         tavaramerkin tarkoitus huomioon ottaen niin, että sekaannusvaarasta riippumatta suojataan merkin haltijaa, koska tällaisissa
         tilanteissa on olemassa indisio siitä, että sekaannusvaara on olemassa, mutta ei kuitenkaan siitä, että tavaramerkin haltijalle
         annettaisiin suojaa kaikkia vastaan ja kaikissa tilanteissa. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa luodaan iuris tantum
         ‑olettama siitä, että sekaannusvaara on olemassa, jos tavarat ovat samat.(10)
      
      25.   Yhteisöjen tuomioistuimen tuomioissa on vastaavalla tavalla vahvistettu painottamalla riidanalaisten säännösten teleologista
         tulkintaa, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin
         haltija voisi suojella sillä erityisintressejään, eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy
         täyttämään tehtävänsä ja erityisesti takaamaan kuluttajille tavaran alkuperän.(11)
      
      26.   Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkien keskeinen tehtävä on osoittaa loppukäyttäjälle tavaran tai palvelun alkuperä
         sen erottamiseksi tavaroista, joiden alkuperä on toinen, ja vahvistaa, että tavarat on valmistanut ja palvelut suorittanut
         yksi yritys, joka vastaa niiden laadusta.(12)
      
      27.   Pääasiassa on riidatonta, että leikkiautojen (kyseisten pienoismallien) koreissa on käytetty Opelin tunnusta ja siitä riippumatta,
         onko valmistajana ollut jokin Opelin lisenssinhaltijoista vai kolmas taho, ja ne ovat lähtökohtaisesti niin samankaltaisia,
         että riidanalaisessa säännöksessä tarkoitetusta tavaran alkuperästä voi syntyä sekaannusta. Tämä kuuluu kuitenkin kansalliselle
         tuomioistuimelle, jonka tehtävänä on viedä loppuun tämä arvio, kuten esitin asiassa Arsenal antamassani ratkaisuehdotuksessa.(13)
      
      28.   Tässä asiassa annetussa tuomiossa vahvistettiin rajat direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tavaramerkin haltijalle annetuille
         oikeuksille epäämällä tältä mahdollisuus kieltää toisen samanlaisen merkin käyttö, kun tämä käyttö ei aiheuta haittaa rekisteröinnin
         mukaisesti määritellyn tavaramerkin haltijan oikeuksille tavaramerkin haltijana, joten tietyn tyyppinen puhtaasti kuvaileva
         tarkoitus jää käsitteen soveltamisalan ulkopuolelle.(14)
      
      29.   Asiassa Anheuser-Busch annetussa tuomiossa(15) muotoiltiin menetelmä mahdollisen vahingon toteamiseksi siten, että sen katsotaan syntyvän, kun tapa, jolla kolmas käyttää
         liiketoiminnassaan merkkiä, osoittaa sen tavaroiden ja merkin haltijan välillä olevan konkreettinen yhteys, minkä vuoksi on
         selvitettävä, syntyykö asianomaisille kuluttajille tunnuksesta, sellaisena kuin kolmas sitä käyttää, sellainen käsitys, että
         se osoittaisi tavaramerkin haltijan yrityksen.(16) Tuomion seuraavassa kohdassa todetaan, että ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tehtävänä on suorittaa tämä
         selvitys pääasiassa kyseessä olevan tapauksen tosiseikkojen perusteella.(17)
      
      2.       Käyttö muuten kuin tavaramerkin varsinaisen tehtävän mukaisesti
      30.   Merkin käyttö edellä mainitussa asiassa BMW annetussa tuomiossa vahvistettujen sääntöjen mukaan on ainoa tekijä, joka ei direktiivin
         systematiikassa kuulu kokonaan sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa haltijalle annettuihin yksinoikeuksiin.
      
      31.   Direktiivin 6 artiklan ja erityisesti sen 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja poikkeuksia sovelletaan silloin kun rekisteröityä
         tunnusta käytetään tavaramerkin tavanomaisen tehtävän mukaisesti, mutta kolmansien sallitaan yleisen edun vuoksi tietyissä
         olosuhteissa hyödyntää sitä. 
      
      32.   Oikeuskäytännön mukaan ”käyttöä tavaramerkkinä” ei ole viittaaminen rekisteröityyn merkkiin ainoastaan kuvailevasti, koska
         tällainen käyttö ei loukkaa mitään niistä intresseistä, joita 5 artiklan 1 kohdalla on tarkoitus suojata.(18)
      
      33.   Asiassa Arsenal esittämässäni ratkaisuehdotuksessa asetuin puoltamaan kantaa, joka käsittää ei-kaupallisen, kuten yksityisen
         käytön, sellaisten tunnusten käytön, jotka eivät täytä rekisteröinnin edellytyksiä, ja käytön opetustarkoituksiin.(19) Ennen kuin annetaan kansallisen tuomioistuimen ratkaista, milloin käyttö on ”käyttöä tavaramerkkinä”, on nähdäkseni kuitenkin
         tarpeen punnita muita seikkoja, erityisesti riidan kohteena olevien tavaroiden luonnetta, markkinoiden rakennetta tai merkin
         asemaa markkinoilla.(20)
      
      34.   Tavaramerkin käyttö muuten kuin sille tunnusomaisen tehtävän mukaisesti pitää sisällään avoimen ryhmän käyttötapoja, jota
         on täydennettävä tapauskohtaisesti ja vähitellen, mikä ei direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tapauksesta
         poiketen edellytä suppeaa tulkintaa, koska kyse ei ole poikkeuksista, vaan yksinoikeuden käytön rajoista.
      
      3.       Yhteys pääasian tosiseikkoihin 
      35.   Edellä on hahmoteltu kokonaiskuva relevantista oikeuskäytännöstä, ja jotta ennakkoratkaisupyynnön esittäneelle tuomioistuimelle
         voitaisiin antaa hyödyllinen vastaus, on nyt ryhdyttävä selvittämään, mitkä ovat ne tulkinnalliset suuntaviivat, jotka soveltuvat
         ennakkoratkaisukysymyksissä esiin tuleviin erityisiin tosiseikkoihin. 
      
      36.   Pääasiassa Opel-salama-tunnuksen käyttö leluissa kuuluu tavaramerkin ”muuhun käyttöön” kahdesta syystä: 
      a)       Riidan kohteena olevan tavaran luonne
      37.   Leluteollisuudessa on vuodesta 1898 tavanomaisesti valmistettu ja myyty oikeiden autojen ja muiden liikennevälineiden (junat,
         lentokoneet ja laivat) pienoismalleja. Pikkuautoista on tullut täysi-ikäisille välineitä, joiden avulla hetkittäin palataan
         lapsuusmuistoihin ja päästetään haaveet valloilleen.?(21)(22)
      
      38.   Aluksi pyrittiin luomaan todellisuutta vastaavia pienoismalleja täsmällisesti määritellylle kohderyhmälle, lapsille, ja tarjoamaan
         heille pääsy aikuisten maailmaan lapsille sopivan kokoisena.(23) Ajan myötä kohderyhmä laajeni aikuisiin keräilijöihin. Todennäköisesti tämä ryhmä nosti jäljennökseen kohdistuvat laatuvaatimukset
         korkeammalle ja edellytti, että pienoismallit ovat tarkemmin alkuperäisten kaltaisia. Tämän jälkeen näitä esineitä on valmistettu
         jäljentämällä olennaisimpien ominaisuuksien lisäksi myös kaikkein pienimmät yksityiskohdat. 
      
      39.   Komissio on todennut, että pienoismallien valmistajan on asiakkaiden vaatimuksiin vastatakseen jäljiteltävä alkuperäistä niin
         uskollisesti, että kaikki yksityiskohdat on otettu mitä tarkimmin huomioon, alkuperäisessä mallissa olevat maininnat mukaan
         lukien, sellaisina kuin ne ovat esimerkiksi autonvalmistajan luetteloissa. 
      
      40.   Opel AG:n mukaan autoteollisuus on kuitenkin vasta viime vuosina ymmärtänyt näiden markkinoinnissa käytettävien sivutuotteiden
         taloudelliset mahdollisuudet mainosteknisenä keinona kasvattaakseen asiakasuskollisuutta. Se toteaa tämän johdosta vasta 1990-luvulla
         ulottaneensa tunnuksensa koskemaan leluja. On siis vaikea kuvitella, että yleisö yhdistäisi automaattisesti autoissa käytetyn
         tunnuksen ja valmistajan. 
      
      41.   Samoin ja kuten komissio on huomauttanut, pienoismallimarkkinoita varjostaa monopolivaara, joka johtuu yksinoikeus-käsitteen
         liian tiukasta tulkinnasta – jonka mukaan ainoastaan lisenssinhaltijat voivat yksinoikeudella valmistaa yksityiskohtaisia
         jäljennöksiä oikeista autoista – ja rajoittaa perusteettomasti kilpailijoiden elinkeinon harjoittamisen vapautta. 
      
      b)       Kuluttajan käsitys
      42.   Edellä on jo viitattu siihen, että asiassa Anheuser-Busch annetun tuomion mukaan vahinko, joka on mahdollisesti aiheutunut
         siitä, että kolmas on käyttänyt tavaramerkkiä, on selvitettävä sen perusteella, synnyttääkö tämä liiketoiminnassa mielikuvan
         tuotteiden ja rekisteröidyn tavaramerkin haltijan yrityksen välisestä materiaalisesta yhteydestä, ja on tutkittava, syntyykö
         asianomaisille asiakkaille käsitys siitä, että tunnus osoittaa tavaramerkin haltijan yrityksen. 
      
      43.   Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin on tutkinut pienoismalleihin kiinnitetyn Opelin tunnuksen ja alkuperäisen tavaramerkin
         välistä yhteyttä vakuuttuneena siitä, että yleisö pitää lelua alkuperäisen Opel-merkkisen auton pienoismallina, eli siitä,
         että yleisö liittää pienoismallin oikeaan ajoneuvoon eikä Opel AG:n lisenssinhaltijoiden Opel Ab:lle valmistamiin pienoismalleihin.
         
      
      44.   Komission tavoin on katsottava, ettei pääasiassa esitettyjen seikkojen perusteella voida katsoa tavaramerkin kärsivän vahinkoa,
         sillä näin olisi ainoastaan, jos kuluttaja liittäisi Opelin tunnuksen kolmansien valmistamissa pienoismalleissa siihen, jota
         Opel AG myymissään malleissa käyttää. Joka tapauksessa se, että kuluttaja yhdistää lelun tavaramerkin (sen esikuvana olleeseen)
         oikeaan tavaraan johtuu väistämättä siitä, että kyse on esineen jäljentämisestä niin tarkasti ja niin hyvin yleisön toiveisiin
         vastaten, että yleisö saadaan kiinnittämään siihen huomionsa.(24)
      
      45.   Muilta osin voidaan katsoa, että pienoismalli ja alkuperäinen esine eivät kuulu samaan tavararyhmään. Kyse ei tämän vuoksi
         ole samanlaisista tavaroista direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
      
      46.   Esitettyjen huomioiden perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:
      Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ”käyttöä tavaramerkkinä” ei ole rekisteröidyn merkin käyttö
         leluissa silloin kun valmistaja tekee ja saattaa markkinoille olemassa olevasta oikeasta ajoneuvosta pienoismallin, jossa
         on myös esikuvansa mukainen tavaramerkki.
      
      B       Toinen ja kolmas ennakkoratkaisukysymys
      47.   Toinen ja kolmas kysymys on esitetty ainoastaan siltä varalta, että ensimmäiseen vastataan myöntävästi. Edellä tehdyn ehdotuksen
         vuoksi niihin ei olisi välttämätöntä paneutua. Tästä huolimatta seuraavassa joitakin toissijaisia ja puhtaasti teoreettisia
         huomioita.
      
      48.   Lähdetään siis oletuksesta, että Opel AG:n tavaramerkkioikeutta on pääasiassa loukattu ja tämän johdosta pitäisi selvittää,
         voitaisiinko tilanne sijoittaa direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan alaan ja katsoa, että kyse on siinä tarkoitetusta
         poikkeuksesta oikeuksien loukkaamisen osalta.
      
      49.   Landgericht Nürnberg-Fürth näyttää hyväksyvän pelkästään sen, että riidan kohteena olevan tavaramerkin käyttöä voidaan pitää
         mainintana, joka viittaa tavaran lajiin tai laatuun mutta ei tässä artiklassa tarkoitettuihin muihin ominaisuuksiin. 
      
      50.   Tämä sääntö tasapainottelee teollisoikeuden haltijan yksinoikeuden ja sen liiketoiminnan intressin välillä, joka pyrkii turvaamaan
         sellaisten käsitteiden käyttövapauden, joilla tavaroita ja palveluja kuvataan.(25) On kuitenkin niin – kuten komissio on perustellusti todennut – että tämän intressin poikkeusluonne suhteessa 5 artiklan pääsääntöön
         edellyttää suppeaa tulkintaa, joten on vaikea hyväksyä, että Opel-merkin jäljentämistä autojen pienoismalleihin on pidettävä
         tavaran lajiin ja laatuun liittyvänä mainintana. 
      
      51.   Kun kerran jo pienoismallien valmistaminen luonteeltaan perustuu todellisuuden täsmälliseen ja yksityiskohtaiseen jäljentämiseen,
         on katsottava, että tavaramerkin sisältämä tunnus on sellainen alkuperäiseen esineeseen luontaisesti liittyvä tekijä, joka
         kuluttajien paremman tiedonsaannin ja samojen kilpailuedellytysten(26) turvaamiseksi alalla kuuluu direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin muihin ominaisuuksiin. 
      
      52.   Tällainen ratkaisu pitää sisällään sen, että jokainen ajoneuvosta tehty pienoisjäljennös katsottaisiin tavaran lajiksi ja
         että näitä pienoismalleja on tarjolla monenlaisia. 
      
      53.   Sen jälkeen kun pääasian tosiseikkojen on katsottu kuuluvan direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan,
         on kolmannessa kysymyksen vastaamiseksi selvitettävä, onko Opel-tavaramerkkiä käytettäessä noudatettu hyvää liiketapaa tämän
         säännöksen soveltamisen edellyttämällä tavalla. 
      
      54.   Tähän saadaan selkeä suuntaviitta yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä, joten riittää lyhyt viittaus
         siihen. 
      
      55.   Yhteisöjen tuomioistuin on vakiintuneesti todennut, että jotta tavaramerkin käytön voidaan katsoa noudattavan markkinoilla
         vallitsevaa tapaa, on sen oltava lojaalia tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden.(27)
      
      56.   Asiassa Gillette Company ja Gillette Group Finland annetussa tuomiossa(28) selitettiin näitä käsitteitä edelleen toteamalla, että tavaramerkin käyttö ei ole hyvän liiketavan mukaista, erityisesti
         jos käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on kaupallinen yhteys,
         jos käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta,
         jos vähätellään tai panetellaan tätä tavaramerkkiä tai jos kolmas esittää tavaransa sellaisella tavaramerkillä varustetun
         tavaran jäljitelmänä tai toisintona, jonka haltija se ei ole.
      
      57.   Viimeksi mainittu edellytys ei koske lelupienoismalleja, koska niillä ei matkita Opelin lisenssinhaltijoiden pienoismalleja
         vaan oikeata Opel Astra V8 Coupé ‑ajoneuvoa, jonka tämä autonvalmistaja on valmistanut. 
      
      58.   Edellä mainitussa asiassa Anheuser-Busch annetussa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin painotti sitä, että hyvää liiketapaa
         koskevan edellytyksen täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon se, kuinka laajalti kolmannen tapa käyttää toiminimeä
         ymmärretään kohderyhmässä, tai ainakin merkittävässä osassa sitä, osoitukseksi siitä, että kolmannen myymien tavaroiden ja
         tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilön, jolla on oikeus käyttää kyseistä tavaramerkkiä, välillä on yhteys, ja se, missä
         määrin tämän kolmannen olisi pitänyt olla tietoinen tästä käsityksestä, ja samalla on arvioitava myös sitä, onko kyse tavaramerkistä,
         jolla on jo tietty maine siinä jäsenvaltiossa, jossa se on rekisteröity ja jossa sille vaaditaan suojaa, ja voiko kolmas osapuoli
         hyödyntää tätä mainetta markkinoidakseen tavaroitaan.(29)
      
      59.   Kansallisella tuomioistuimella on käytettävissään nämä kriteerit, joita se voi soveltaa käsiteltävänään olevaan asiaan. Tuomiossa,
         johon edellä viitataan, todettiin lisäksi, että kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kokonaisuutena kaikkia asiassa
         merkityksellisiä olosuhteita sen ratkaisemiseksi, onko asiassa menetelty hyvän liiketavan mukaisesti edellä mainitulla tavalla.(30)
      
      60.   Tämän johdosta voidaan siis ajatella, että tapa, jolla AUTEC tuo tuotteensa esiin merkitsemällä näkyvästi ”Cartronic®”-merkkinsä
         ja maininnat ”AUTEC® AG” ja ”Autec AG Daimler Strasse 61 D‑90441 Nürnberg” myös kauko-ohjaimessa, on osoitus kunnollisesta
         täysin hyvän liiketavan mukaisesta menettelystä. Siinä ei voida havaita minkäänlaista Opel-tavaramerkin väärinkäyttöä. Tavaramerkki
         on kyseisissä tavaroissa paikassa, jossa kuka tahansa kuluttaja odottaa näkevänsä sen, auton etusäleikössä.
      
      61.   Tämän johdosta ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa tarvittaessa toiseen ja kolmanteen kysymykseen edellä esitettyjen
         huomioiden mukaisesti.
      
      VI     Ratkaisuehdotus
      62.   Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Landgericht Nürnberg-Fürthin kysymyksiin seuraavasti:
      1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin
         89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua ”käyttöä tavaramerkkinä” ei ole rekisteröidyn merkin käyttö leluissa
         silloin kun valmistaja tekee ja saattaa markkinoille olemassa olevasta oikeasta ajoneuvosta pienoismallin, jossa on myös esikuvansa
         mukainen tavaramerkki.
      
      63.   Siltä varalta, ettei yhteisöjen tuomioistuin omaksu tätä kantaa ensimmäisen kysymyksen osalta, ehdotan, että se vastaa toiseen
         ja kolmanteen kysymykseen seuraavasti: 
      
      2) Ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitettu tavaramerkin käyttötapa osoittaa direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
         tarkoitetulla tavalla pienoismallin muita ominaisuuksia.
      
      3)      Esillä olevan pääasian kaltaisessa tapauksessa ratkaisevina kriteereinä sille, onko tavaramerkin käyttö hyvän liiketavan mukaista,
         ovat ne kriteerit, jotka yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa Anheuser-Busch ja edellä mainitussa asiassa
         Gillet Company ja Gillet Group antamissaan tuomioissa vahvistanut.
      
      Kun auton pienoismallin valmistaja laittaa pakkaukseen ja pienoismallin käyttämiseen tarvittavaan lisälaitteeseen merkin,
         jonka kohdeyleisö tunnistaa valmistajan omaksi tavaramerkiksi, sekä mainitsee niissä toiminimensä ja kotipaikkansa, menettelee
         se hyvän liiketavan mukaisesti, tämän estämättä kaikkien asiassa vaikuttavien olosuhteiden arviointia kokonaisuutena, mikä
         kansallisen tuomioistuimen on suoritettava.
      
      1 –	Alkuperäinen kieli: espanja.
      
      2 –	Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi
         (EYVL 1989, L 40, s. 1).
      
      3 –	Asiassa C‑498/01 P, määräys 1.12.2004, 19.2.2004 annettu ratkaisuehdotus (Kok. 2004, s. I‑11349, 28 kohta).
      
      4 –	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG), 25.10.1994 (BGBl. I, s. 3082).
      
      5 –	Opel AG:n edustajan esittämissä huomautuksissa oli joitakin yrityksen myyntilukuja, joiden avulla on helppo saada käsitys
         sen taloudellisesta merkityksestä: vuonna 2004 se myi 351 955 ajoneuvoa Saksan markkinoilla ja yli miljoona ajoneuvoa eurooppalaisilla
         markkinoilla. Sen osuus Saksan markkinoista on 10,24 prosenttia ja tavaramerkin tunnettuusaste on noin 96 prosenttia.
      
      6 –	Vaatimusten merkitys on helpommin ymmärrettävissä niiden lukujen valossa, jotka Opel AG esitti istunnossa: yrityksellä
         on 23 lisenssinhaltijaa, jotka vastaavat 85 prosentin tuotantoa; ne myivät vuonna 2004 yhteensä 600 000 pienoismallia ja vuonna
         2005 noin 760 000. 
      
      7 –	Saksan oikeudessa Markengesetzin 14 §:n 1 momentin osalta ks. Ekey, F. L., Markenrecht, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 170, 2 kohta; Espanjan ja yhteisön oikeuden osalta Fernández Nóvoa, C., Tratado sobre derecho de marcas, ed. Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004, s. 433; yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 9 artiklasta [20.12.1993
         annettu neuvoston asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1), jota on muutettu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94
         muuttamisesta Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella
         (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83) ja 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1)] ja
         sitä vastaavasta direktiivin 89/104 5 artiklasta Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D. C., Die Gemeinschaftsmarke, Verlag C. H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern/München, 1998, s. 45 ja sitä seuraavat sivut. 
      
      8 –	Asia C‑63/97, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I‑9051).
      
      9 –	Asiassa C‑206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I‑10273, 40 ja 41 kohta, jäljempänä asiassa Arsenal
         annettu tuomio), omaksuttua metodologiaa noudattaen.
      
      10 –	Ratkaisuehdotuksen 51 ja 52 kohta.
      
      11 –	Asia Arsenal, tuomion 51 kohta.
      
      12 –	Asia 102/77, Hoffmann La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, 7 kohta); asia C‑299/99, Philips, tuomio 18.6.2002
         (Kok. 2002, s. I‑5475, 30 kohta) ja asia C‑40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok. 2003, s. I‑2439, 43 kohta).
      
      13 –	53 ja 54 kohta.
      
      14 –	Asia Arsenal, tuomion 54 kohta.
      
      15 –	Asia C‑245/02, tuomio 16.11.2004 (Kok. 2004, s. I‑10989).
      
      16 –	Edellisessä alaviitteessä mainittu asia, tuomion 60 kohta. Siinä yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Arsenal antaman tuomion
         56 ja 57 kohdassa omaksuma lähestymistapa saa yleisen toteamuksen arvon.
      
      17 –	Tuomion 61 kohta.
      
      18 –	Asia C‑2/00, Hölterhoff, tuomio 14.5.2002 (Kok. 2002, s. I‑4187, 16 kohta). Asiassa oli kyse myyntineuvottelusta, jossa
         Hölterhoff kauppasi eräälle kultaseppä-jalokivikauppiaalle suunnittelemiaan puolijalokiviä ja korukiviä nimillä ”Spirit Sun”
         ja ”Context Cut”. Tämä tilasi Hölterhoffilta kaksi granaattikiveä ”Spirit Sun ‑hionnalla”; nämä oli rekisteröity tavaramerkkeinä
         Freiesleben‑nimiselle henkilölle. Asiakas tilasi Hölterhoffilta kaksi Spirit Sun ‑hiottua granaattia, ja vaikkei tilauslomakkeessa
         ja laskussa mainittukaan näitä merkkejä, tavaramerkin haltija nosti kanteen Hölterhoffia vastaan. 
      
      19 –	Asia Arsenal, ratkaisuehdotuksen 55–64 kohta.
      
      20 –	Em. ratkaisuehdotuksen 53 kohta. 
      
      21? –	Kirjoittaja viittaa tässä Marcel Proustiin ja hänen kirjoissaan usein esiin tuleviin, madelaine‑nimisten kakkujen syömiseen
         liittyviin kaihoisiin, onnellisiin lapsuudenmuistoihin, elämään polvihousuisena pikkupoikana.
      
      22 –	Defraudat, S., Majorette, ma voiture miniature préférée, ed. Du May, Boulogne-Billancourt, s. 8.
      
      23 –	Lapsen mieli ei kuitenkaan aina ole samanlainen. On olemassa useita esimerkkejä lapsista, jotka käyttävät enemmän omaa
         mielikuvitustaan kuin matkivat vanhempiaan; Ana María Matute, kertoo tarinassaan ”La rama seca”, Historias de la Artámila, Ediciones Destino, Barcelona, 1993, s. 123 ja sitä seuraavat sivut, mieleenpainuvasti, kuinka lapsi leikkii Pipaksi nimittämällään
         nukella, joka oli vain kuiva oksa, johon oli narulla sidottu pala pumpulikangasta (s. 125). Pieni tyttö sairastuu ja joutuu
         jäämään sänkyyn; lelu on menetetty ikiajoiksi. Naapurin rouva Doña Clementina tuo lahjaksi uuden nuken, kiharatukkaisen, pyöreäsilmäisen
         (s. 128), ja lapsi huudahtaa pettyneenä: ”Ei se ole Pipa! Ei se ole Pipa!” (s. 129) (käännetty yhteisöjen tuomioistuimessa
         tätä ratkaisuehdotusta varten).
      
      24 –	Hans-Christian Andersen kuvaa hyvin tarinassaan Tinasotamies (julkisasiamies viittaa espanjankieliseen käännökseen Cuentos de Andersen, Todolibro Ediciones, Madrid, 2000, s. 64 ja sitä seuraavat sivut, käännetty yhteisöjen tuomioistuimessa tätä ratkaisuehdotusta
         varten) millaisia ovat kuluttajan odotukset ja kuinka huonosti kuluttaja voi, jos tavarat eivät vastaakaan näitä odotuksia,
         kirjoittaessaan seuraavaa: ” – – Kun hän viimein sai kaivatun laatikon käsiinsä, juoksi hän kiihkeästi huoneeseensa ja vasta
         siellä, yksin, suljetun oven takana avasi sen kuin pyhää rituaalia noudattaen. Pojan sydän hakkasi onnesta. Vihreän silkkipaperin
         kätköistä löytyi sotamiehiä komeissa säihkyvissä univormuissaan, kiiltävä pyssy olallaan. Vaan voi kurjuutta! Yhdeltä noista
         kaikista terhakkaista ja hymyilevistä sotamiehistä puuttui toinen jalka.”
      
      25 –	Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 12 artiklan ensimmäisen kohdan osalta Von Mühlendahl, A. / Ohlgart, D.
         C., emt., s. 54.
      
      26 –	Fernández-Nóvoa, C., emt., s. 459, kiinnittää erityistä huomiota siihen, kuinka kuvatussa säännöksessä pyritään turvaamaan
         näitä intressejä. 
      
      27 –	Em. asia BMW, tuomion 61 kohta ja asia C‑100/02, Gerolsteiner Brunnen, tuomio 7.1.2004 (Kok. 2004, s. I‑691, 24 kohta).
      
      28 –	Asia C‑228/03, tuomio 17.3.2005 (Kok. 2005, s. I‑2337).
      
      29 –	Asia Anheuser-Busch, tuomion 83 kohta.
      
      30 –	Ibidem, tuomion 84 kohta.