CELEX: 62017TJ0007
Language: cs
Date: 2018-10-15 00:00:00
Title: Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 15. října 2018.#John Mills Ltd v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví.#Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MINERAL MAGIC – Starší národní slovní ochranná známka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001].#Věc T-7/17.

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (druhého senátu)
      15. října 2018 (
            *1
         )
      „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MINERAL MAGIC – Starší národní slovní ochranná známka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001]“
      Ve věci T‑7/17,
      
         John Mills Ltd, se sídlem v Londýně (Spojené království), zastoupená S. Malyniczem, QC,
      žalobkyně,
      proti
      
         Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému A. Lukošiūtė a D. Hanfem, jako zmocněnci,
      žalovanému,
      přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je
      
         Jerome Alexander Consulting Corp., se sídlem v Surfside, Florida (Spojené státy americké), zastoupená T. Bamfordem a C. Rani, solicitors,
      jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. října 2016 (věc R 2087/2015-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Jerome Alexander Consulting a John Mills,
      TRIBUNÁL (druhý senát),
      ve složení M. Prek (zpravodaj), předseda, E. Buttigieg a B. Berke, soudci,
      vedoucí soudní kanceláře: X. Lopez Bancalari, rada,
      s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 5. ledna 2017,
      s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 31. března 2017,
      s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 3. dubna 2017,
      po jednání konaném dne 5. února 2018,
      s přihlédnutím k usnesení ze dne 13. března 2018 o znovuotevření ústní části řízení,
      s přihlédnutím k písemné otázce Tribunálu položené účastníkům řízení a jejich odpovědím na tuto otázku došlým kanceláři Tribunálu dne 30. března a 4. dubna 2018,
      s přihlédnutím k rozhodnutí ze dne 11. dubna 2018 o ukončení ústní části řízení,
      vydává tento
      
         Rozsudek
      
      
         Skutečnosti předcházející sporu
      
      
               1
            
            
               Dne 18. září 2013 podala žalobkyně, společnost John Mills Ltd, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)].
            
         
               2
            
            
               Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující slovní označení:
               
                  MINERAL MAGIC
               
            
         
               3
            
            
               Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 3 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Vlasové vody; brusné přípravky; mýdla; voňavkářské výrobky; éterické oleje; kosmetika; přípravky pro čištění a péči o pleť, pokožku hlavy a vlasy; deodoranty pro osobní potřebu“.
            
         
               4
            
            
               Přihláška ochranné známky Evropské unie byla zveřejněna ve Věstníku ochranných známek Společenství 2014/14 ze dne 23. ledna 2014.
            
         
               5
            
            
               Dne 23. dubna 2015 podala vedlejší účastnice, společnost Jerome Alexander Consulting Corp., proti zápisu ochranné známky přihlášené pro výrobky uvedené v bodě 3 výše námitky na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 46 nařízení 2017/1001).
            
         
               6
            
            
               Námitky byly založeny na následujících starších ochranných známkách:
               
                        –
                     
                     
                        americké slovní ochranné známce MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER č. 4274584, která se vztahuje na následující výrobky: „Pudr na obličej obsahující minerální látky“;
                     
                  
                        –
                     
                     
                        americké nezapsané slovní ochranné známce MAGIC MINERALS, která se vztahuje na následující výrobky: „Kosmetika“.
                     
                  
         
               7
            
            
               Důvody uplatňovanými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 8 odst. 3 nařízení 2017/1001).
            
         
               8
            
            
               Námitkové oddělení zamítlo námitky rozhodnutím ze dne 18. srpna 2015.
            
         
               9
            
            
               Dne 15. října 2015 podala vedlejší účastnice k EUIPO proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 (nyní články 66 až 71 nařízení 2017/1001).
            
         
               10
            
            
               Rozhodnutím ze dne 5. října 2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát EUIPO rozhodnutí námitkového oddělení zrušil a na základě čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 zápis přihlášené ochranné známky zamítl.
            
         
               11
            
            
               Zaprvé vzal odvolací senát na vědomí skutečnost, že vedlejší účastnice vzala zpět své námitky založené na americké nezapsané ochranné známce MAGIC MINERALS, a že se tak omezila na uplatnění americké slovní ochranné známky MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDR.
            
         
               12
            
            
               Zadruhé zmínil odvolací senát cíl čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, jímž je vyloučit zneužití ochranné známky jednatelem majitele ochranné známky, a podmínky, které podle něj musí být splněny, aby námitky na základě tohoto ustanovení byly úspěšné, spočívající v tom, že osoba, která podala námitky, musí být majitelem starší ochranné známky, přihlašovatel ochranné známky musí nebo musel být jednatelem nebo zástupcem výše uvedeného majitele, přihláška musí být podána jménem jednatele či zástupce bez souhlasu majitele, aniž jednatel nebo zástupce řádně odůvodní své jednání a přihláška se musí týkat označení a výrobků, které jsou totožné nebo podobné.
            
         
               13
            
            
               Zatřetí odvolací senát konkrétně analyzoval, zda jsou splněna kritéria umožňující vyhovět námitkám na základě čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009. Nejprve, pokud jde o existenci vztahu jednatel/mandant, odvolací senát zdůraznil, že výrazy „jednatel“ a „zástupce“ musejí být vykládány v širokém smyslu. V projednávaném případě odvolací senát konstatoval, že distribuční smlouva mezi účastnicemi řízení stanovila, že žalobkyně zajistí distribuci výrobků vedlejší účastnice v Unii. Odvolací senát rovněž uvedl, že ustanovení týkající se výlučného charakteru smlouvy, doložka o zákazu konkurence, jakož i ustanovení týkající se práv k duševnímu vlastnictví vedlejší účastnice jsou obsaženy ve smlouvě. Odvolací senát měl za to, že důkazy, a sice objednávky, z nichž jedna obsahuje datum, které o dva měsíce předchází den, kdy byla podána přihlášená ochranná známka, které předložila vedlejší účastnice, potvrzují existenci významného obchodního vztahu, který přesahuje pouhý normální vztah mezi dodavatelem a distributorem. Odvolací senát tak dospěl k závěru, že existuje skutečný, efektivní a trvající obchodní vztah, vytvářející obecnou povinnost důvěry a loajálnosti ke dni podání přihlášky ochranné známky, a že žalobkyně byla jednatelem ve smyslu čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009.
            
         
               14
            
            
               Začtvrté odvolací senát zdůraznil, že se čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 týká kromě případů, v nichž jsou srovnávané výrobky nebo služby totožné, i případů, v nichž jsou srovnávané výrobky nebo služby podobné. Odvolací senát uvedl, že v projednávané věci výrobky, na které se vztahují kolidující označení, jsou totožné – „kosmetika“, které se týká přihlášená ochranná známka, zahrnující „pudr na obličej obsahující minerální látky“, jehož se týká starší ochranná známka – nebo podobné, přičemž ostatní výrobky, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka, vykazující vazby s výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka z důvodu, že mohou být složeny z totožných přísad, často vyrábějí tytéž podniky a jsou nabízeny společně v drogeriích a ve stejných odděleních maloobchodních prodejen.
            
         
               15
            
            
               Pokud jde o označení, měl odvolací senát za to, že jsou podobná. Odvolací senát nejprve poukázal na výraznou podobnost mezi prvními dvěma slovními prvky („magic“ a „minerals“) starší ochranné známky a slovními prvky přihlášené ochranné známky. Dále pak odvolací senát zdůraznil, že relevantní veřejnost v Unii může starší ochrannou známku vnímat jako označení skládající se ze dvou prvků, přičemž prvek „by jerome alexander“ bude vnímán jako identifikace mateřské společnosti, a sice subjektu odpovědného za výrobek, a prvek „magic minerals“ bude pravděpodobně vnímán jako identifikace samotného výrobku nebo řady výrobků. Konečně měl odvolací senát za to, že skutečnost, že United States patent and trademark office (USPTO, Úřad pro patenty a ochranné známky Spojených států) nevyjádřil žádné výhrady proti zápisu ochranné známky MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, a to i přes existenci ochranné známky MINERAL MAGIC COSMETICS, však neznamená, že mezi nimi neexistuje žádné nebezpečí záměny. Odvolací senát totiž uvedl, že majitel ochranné známky MINERAL MAGIC COSMETICS měl v tomto ohledu podat námitky. S ohledem na všechny tyto skutečnosti odvolací senát námitkám založeným na čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 vyhověl.
            
         
         Řízení a návrhová žádání účastníků řízení
      
      
               16
            
            
               Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
               
                        –
                     
                     
                        zrušil napadené rozhodnutí;
                     
                  
                        –
                     
                     
                        uložil EUIPO a vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.
                     
                  
         
               17
            
            
               EUIPO navrhuje, aby Tribunál:
               
                        –
                     
                     
                        zamítl žalobu v plném rozsahu;
                     
                  
                        –
                     
                     
                        uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení vynaložených EUIPO.
                     
                  
         
               18
            
            
               Vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál:
               
                        –
                     
                     
                        zamítl žalobu v plném rozsahu;
                     
                  
                        –
                     
                     
                        potvrdil napadené rozhodnutí;
                     
                  
                        –
                     
                     
                        rozhodl, že žalobkyně ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž náhrada nákladů řízení vedlejší účastnice a EUIPO.
                     
                  
         
         Právní otázky
      
      
               19
            
            
               Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje v podstatě jediný důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, který lze rozdělit na tři vytýkané skutečnosti. První vytýkaná skutečnost vychází ze skutečnosti, že odvolací senát měl nesprávně za to, že žalobkyně byla ve smyslu uvedeného ustanovení jednatelem nebo zástupcem majitele starší ochranné známky. V rámci druhé vytýkané skutečnosti je tvrzeno, že se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 je použitelný, i když kolidující označení jsou pouze podobná, a nikoli totožná. Třetí vytýkaná skutečnost vychází z toho, že měl odvolací senát nesprávně za to, že se výše uvedené ustanovení použije, třebaže výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, nejsou totožné s výrobky, na něž se vztahuje přihlášená ochranná známka.
            
         
               20
            
            
               Tribunál má za to, že je třeba na prvním místě přezkoumat druhou vytýkanou skutečnost, vycházející z nesprávného použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 v případě podobných označení.
            
         
               21
            
            
               Žalobkyně tvrdí, že měl odvolací senát nesprávně za to, že k tomu, aby mohl být uplatněn čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, stačí, že starší ochranná známka je pouze podobná přihlášené ochranné známce, a nikoli že je totožná. Žalobkyně rovněž tvrdí, že odvolací senát neprávem zohlednil hledisko veřejnosti v Unii, zatímco veřejnost, na niž je zaměřena americká starší slovní ochranná známka, je americká veřejnost.
            
         
               22
            
            
               EUIPO, podporovaný vedlejší účastnicí, argumenty žalobkyně popírá. EUIPO má za to, že striktně doslovný výklad čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 by znamenal, že by toto ustanovení mohlo být použito pouze v případě, že označení jsou totožná, a vedl by k tomu, že toto ustanovení bude neúčinné. Domnívá se totiž, že přihlašovatel ochranné známky by se mohl vyhnout jeho uplatnění, když by mírně změnil starší ochrannou známku, a že tato situace by vážně poškodila zájmy majitele starší ochranné známky. Má za to, že pokud by byla ochranná známka zapsána i přes podobnost mezi oběma označeními, by přihlašovatel zpochybněné ochranné známky byl s to zabránit jakémukoli pozdějšímu zápisu nebo jakémukoli užívání starší ochranné známky původním majitelem. Cílem výše uvedeného ustanovení je přitom podle něj právě zabránit zneužití ochranné známky jednatelem majitele této ochranné známky, jelikož jednatel může využít znalostí a zkušeností získaných během obchodního vztahu, a tudíž neprávem těžit z úsilí a investic vynaložených majitelem ochranné známky. Podle jeho názoru je třeba toto ustanovení vykládat diferencovaně, aby byl účinně chráněn legitimní majitel proti nekalým praktikám jeho zástupců, a to tím způsobem, že se jeho použití rozšíří nad rámec striktní totožnosti. Srovnání označení provedené podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001] a srovnání označení uskutečněné s ohledem na čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení nejsou nezbytně stejná. Tvrdí, že srovnání označení na základě čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 se zaměřuje na zájmy majitele starší ochranné známky. V projednávaném případě odvolací senát nepoužil kritérium podobnosti přičitatelné čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, ale v závislosti na specifické povaze označení přezkoumal, zda tato označení mohou být považována za „podstatně“ podobná, takže by byly poškozeny legitimní zájmy majitele ochranné známky a žalobkyně by mohla neprávem těžit ze svého vztahu s uvedeným majitelem. Článek 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 se tedy podle něj v projednávané věci použije nad rámec totožných označení vzhledem ke specifické povaze dotčených označení.
            
         
               23
            
            
               Je třeba připomenout, že podle čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 „[n]a základě námitek majitele ochranné známky se ochranná známka nezapíše, pokud přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele“.
            
         
               24
            
            
               Toto ustanovení výslovně nezmiňuje podmínku totožnosti ani podmínku podobnosti mezi ochrannou známkou majitele a ochrannou známkou, jejíž přihlášku podal jednatel nebo zástupce.
            
         
               25
            
            
               Článek 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 je však třeba chápat tak, že jeho cílem je vyloučit zneužití ochranné známky majitele jednatelem nebo zástupcem tohoto majitele, neboť tito jednatelé a zástupci mohou využít znalostí a zkušeností získaných během obchodního vztahu spojujícího je s uvedeným majitelem, a tudíž neprávem těžit z úsilí a investic vynaložených samotným majitelem ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. listopadu 2012, Adamowski v. OHIM – Fagumit (FAGUMIT), T‑537/10 a T‑538/10, EU:T:2012:634, bod 22]. Toto ustanovení tedy v podstatě vyžaduje, aby mezi ochrannou známkou majitele a ochrannou známkou, jejíž zápis požaduje jednatel nebo zástupce svým vlastním jménem, existovala přímá spojitost. Takovou spojitost si lze představit pouze v případě, že předmětné ochranné známky si vzájemně odpovídají.
            
         
               26
            
            
               V tomto smyslu přípravné práce k nařízení o ochranné známce Společenství poskytují užitečné vyjasnění týkající se záměrů normotvůrce a vyznívají ve smyslu výkladu, podle něhož starší ochranná známka a přihlášená ochranná známka musejí být totožné, a nikoli pouze podobné k tomu, aby se čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 mohl použít.
            
         
               27
            
            
               Jak připomíná žalobkyně, unijní normotvůrce totiž původně v předběžném návrhu nařízení, týkajícím se ochranné známky Společenství, uvedl, že by se dotčené ustanovení mohlo použít rovněž v případě podobného označení. Tato možnost však do konečného znění čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) převzata nebyla.
            
         
               28
            
            
               Stejně tak v dokumentu Rady Evropské unie č. 11035/82 ze dne 1. prosince 1982, v němž je uvedeno shrnutí závěrů pracovní skupiny o nařízení o ochranné známce Společenství v rámci Rady, pracovní skupina výslovně uvedla, že nepřijala návrh jedné z delegací směřující k tomu, aby se dotčené ustanovení použilo rovněž v případě „podobných“ ochranných známek pro „podobné“ výrobky.
            
         
               29
            
            
               EUIPO v tomto ohledu ve své odpovědi na písemnou otázku položenou Tribunálem uvedl jednak, že tento výňatek z přípravných prací je třeba vykládat pouze v tom smyslu, že Rada pouze odmítla stanovit „v pozitivním smyslu“, že se dotčené ustanovení musí použít v případě, kdy jsou ochranné známky totožné nebo podobné, a jednak, že je třeba tento výňatek chápat v kontextu, který se vyznačuje skutečností, že útvary Evropské komise navrhly ve verzi předběžného návrhu nařízení použít výraz „totožné nebo podobné“. Takové argumenty musejí být odmítnuty.
            
         
               30
            
            
               Zaprvé okolnost, že normotvůrce dvakrát odmítl výslovně uvést skutečnost, že se dotčené ustanovení musí použít rovněž v případě podobných ochranných známek – poprvé, když změnil předběžný návrh nařízení v tomto ohledu, a podruhé, když výslovně odmítl návrh jedné z delegací – totiž prokazuje dostatečně jeho záměr v tomto ohledu.
            
         
               31
            
            
               Zadruhé z formulace uvedené v dokumentu č. 11035/82 vyplývá, že návrh dotyčné delegace, směřující k tomu, aby se toto ustanovení použilo rovněž na podobné ochranné známky, byl zamítnut jako takový, a nikoli, na rozdíl od toho, co podle všeho uvádí EUIPO, pouze návrh na uvedení slov „totožné nebo podobné“ v tomto ustanovení.
            
         
               32
            
            
               Zatřetí v tomtéž dokumentu č. 11035/82 pracovní skupina zdůraznila, že poskytla souhlas s tím, aby dotčené ustanovení bylo vykládáno tak, že se použije mezinárodně ve smyslu čl. 6 septies Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, ve znění změn a doplňků.
            
         
               33
            
            
               V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že Unie je smluvní stranou Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ze dne 15. dubna 1994 (Úř. věst. 1994, L 336, s. 214; Zvl. vyd. 11/21, s. 305), která tvoří přílohu 1 C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) (Úř. věst. 1994, L 336, s. 3; Zvl. vyd. 11/21, s. 82), a že článek 2 uvedené dohody odkazuje na několik věcných ustanovení Pařížské úmluvy, mezi něž patří čl. 6 septies. Jak ostatně zdůraznil sám EUIPO ve své odpovědi na otázku Tribunálu, Unie je tudíž povinna vykládat čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 v co největším možném rozsahu ve světle znění a účelu této dohody (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch, C‑245/02, EU:C:2004:717, bod 42), a tedy čl. 6 septies Pařížské úmluvy.
            
         
               34
            
            
               Tento článek stanoví, že žádá-li jednatel nebo zástupce majitele známky v některé zemi Unie na ochranu průmyslového vlastnictví o zápis „této“ známky na své vlastní jméno v jedné nebo několika těchto zemích bez souhlasu tohoto majitele, je majitel oprávněn podat námitky proti požadovanému zápisu. Toto ustanovení, tak jak je formulováno, nemůže být vykládáno jinak než ve smyslu, že ochranná známka majitele a ochranná známka, jejíž přihlášku podal jednatel nebo zástupce, jsou stejné. Je třeba upřesnit, že anglické znění tohoto ustanovení je třeba chápat rovněž v tom smyslu, že ochranná známka majitele a ochranná známka, jejíž přihlášku podal jednatel nebo zástupce tohoto majitele, musí být totožné. Tato verze totiž odkazuje na majitele „známky“ („the proprietor of a mark“) a dále zmiňuje zápis „této“ známky („the registration of the mark“), takže tuto ochrannou známku nelze chápat jinak než jako ochrannou známku majitele.
            
         
               35
            
            
               Vzhledem k tomu, že znění čl. 6 septies Pařížské úmluvy je jednoznačné, EUIPO nemůže argumentovat přípravnými pracemi k této úmluvě za účelem tvrzení, že je tento článek třeba rovněž vykládat v tom smyslu, že se týká případů, kdy jsou označení pouze podobná.
            
         
               36
            
            
               Začtvrté se EUIPO snaží argumentovat tím, že v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 jsou uvedeny výrazy „totožné nebo podobné“, a tím, že v čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení takové výrazy uvedeny nejsou za účelem tvrzení, že jeho působnost není omezena na případy striktní totožnosti dotčených ochranných známek. Neuvedení těchto výrazů by přitom mělo být chápáno spíše v tom smyslu, že se normotvůrci jevilo jako zjevné, že se toto ustanovení týká případů, kdy je ochranná známka přihlášená jednatelem ochrannou známkou jejího majitele, a tedy z podstaty věci totožná, takže se mu jevilo jako zbytečné to upřesňovat.
            
         
               37
            
            
               Z výše uvedeného vyplývá, že se podle unijního normotvůrce čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 může použít pouze v případě, že ochranná známka majitele a ochranná známka, jejíž přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky, jsou totožné, a nikoli pouze podobné.
            
         
               38
            
            
               V tomto kontextu je užitečné připomenout, že pokud jde o úroveň požadavku vyžadovanou k tomu, aby bylo možné mít za to, že jsou označení totožná, z judikatury vyplývá, že označení je totožné s jiným označením tehdy, když beze změn či doplňků přebírá všechny prvky tvořící tuto ochrannou známku nebo v porovnání s ochrannou známkou jako celek vykazuje rozdíly natolik bezvýznamné, že je průměrný spotřebitel nemusí postřehnout, přičemž průměrný spotřebitel má jen zřídka možnost provést přímé srovnání označení, avšak musí se spolehnout na nedokonalou představu, kterou si uchoval v paměti [rozsudek ze dne 3. prosince 2015, TrekStor v. OHIM – Scanlab (iDrive), T‑105/14, nezveřejněný, EU:T:2015:924, bod 62].
            
         
               39
            
            
               Ve stejném smyslu je třeba zdůraznit, že spíše nepřímo byla otázka totožnosti označení rovněž předmětem zkoumání v rámci posouzení skutečného užívání ochranné známky. Článek 15 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 18 nařízení 2017/1001) stanoví, že užívání ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, představuje rovněž užívání, pokud prvky, které jsou odlišné, nemění rozlišovací způsobilost ochranné známky, bez ohledu na to, zda je ochranná známka zapsána či nikoli jménem majitele v používané podobě. Účelem tohoto ustanovení je umožnit majiteli, aby v označení provedl změny, které umožní jej lépe přizpůsobit požadavkům komercializace a reklamy dotčených výrobků nebo služeb, aniž by byla pozměněna rozlišovací způsobilost tohoto označení. Rozdíly však musí spočívat v zanedbatelných prvcích, a označení, tak jak jsou užívána a byla zapsána, musí být globálně rovnocenná [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 23. února 2006, Il Ponte Finanziaria v. OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, bod 50].
            
         
               40
            
            
               Je tedy třeba určit, zda jsou kolidující označení totožná ve smyslu rozsudku ze dne 3. prosince 2015, iDrive (T‑105/14, nezveřejněný, EU:T:2015:924), citovaného v bodě 38 výše, přičemž je třeba vycházet z kritérií stanovených v rozsudku ze dne 23. února 2006, BAINBRIDGE (T‑194/03, EU:T:2006:65), citovaném v bodě 39 výše.
            
         
               41
            
            
               V tomto ohledu z bodu 33 napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát měl za to, že přihlášená ochranná známka se od starší ochranné známky liší tím, že pořadí slov „mineral“ a „magic“ je obrácené a že neobsahuje písmeno „s“ ani výraz „by jerome alexander“, a že na tomto základě je třeba mít za to, že kolidující označení jsou podobná. Tento závěr je třeba potvrdit. Je totiž zjevné, že v projednávaném případě kolidující označení nejsou totožná, což ostatně potvrzují všichni účastníci řízení ve svých písemnostech. Neexistence totožnosti mezi označeními je ostatně tak zjevná, že platí nezávisle na rozdílném vnímání, které může mít dotčený průměrný spotřebitel podle území, na němž je usazen.
            
         
               42
            
            
               Vzhledem k tomu, že kolidující označení nejsou totožná, je třeba dospět k závěru, že odvolací senát měl nesprávně za to, že může vycházet z čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 za účelem odmítnutí zápisu přihlášené ochranné známky.
            
         
               43
            
            
               S přihlédnutím ke všemu výše uvedenému, a aniž by bylo třeba se vyjadřovat k první a třetí vytýkané skutečnosti, je třeba vyhovět jedinému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, a tudíž napadené rozhodnutí zrušit.
            
         
         K nákladům řízení
      
      
               44
            
            
               Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Podle čl. 134 odst. 2 téhož řádu, je-li neúspěšných účastníků řízení více, rozhodne Tribunál o rozdělení nákladů řízení.
            
         
               45
            
            
               Vzhledem k tomu, že EUIPO a vedlejší účastnice neměly v projednávané věci úspěch, je důvodné rozhodnout, že ponesou vlastní náklady řízení, přičemž EUIPO se ukládá náhrada poloviny nákladů řízení vynaložených žalobkyní a vedlejší účastnici se ukládá rovněž náhrada poloviny nákladů řízení vynaložených žalobkyní.
            
          
            
               Z těchto důvodů
               TRIBUNÁL (druhý senát)
               rozhodl takto:
            
          
            
               
                        
                           1)
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 5. října 2016 (věc R 2087/2015-1) se zrušuje.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           2)
                        
                     
                     
                        
                           EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností John Mills Ltd.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           3)
                        
                     
                     
                        
                           Jerome Alexander Consulting Corp. ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených společností John Mills.
                        
                     
                  
          
               
                  
                     
                        
                           Prek
                        
                        
                           Buttigieg
                        
                        
                           Berke
                        
                     
                     Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 15. října 2018.
                     Podpisy.
                  
               
            (
            *1
         ) – Jednací jazyk: angličtina.