CELEX: 62007CC0252
Language: sl
Date: 2008-06-26
Title: Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Sharpston - 26. junija 2008. # Intel Corporation Inc. proti CPM United Kingdom Ltd. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Združeno kraljestvo. # Direktiva 89/104/EGS - Znamke - Člen 4(4)(a) - Znamke, ki imajo ugled - Varstvo proti uporabi enake ali podobne poznejše znamke - Uporaba, ki izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke oziroma bi izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke. # Zadeva C-252/07.

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE
      ELEANOR SHARPSTON,
      predstavljeni 26. junija 20081(1)
      
      Zadeva C‑252/07
      Intel Corporation Inc.
      proti
      CPM United Kingdom Limited
      (Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal of England and Wales)
      „Blagovne znamke – Oslabitev“1.        Ta predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je predložilo Court of Appeal of England and Wales, se nanaša na obseg varstva
         pred „oslabitvijo“ blagovnih znamk, ki imajo ugled.
      
      2.        V skladu s pravom Skupnosti o znamkah(2) lahko država članica določi, da se lahko nacionalna znamka razglasi za neveljavno, če je podobna prejšnji nacionalni znamki,
         čeprav sta bili znamki registrirani za različno blago ali storitve, če prejšnja znamka v zadevni državi članici uživa ugled
         in če bi „uporaba poznejše znamke brez upravičenega razloga izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje
         znamke“.
      
      3.        Sodišče je to besedilo razlagalo tako, da ni treba, da je zahtevana stopnja podobnosti med znamkama tolikšna, da bi pri potrošniku
         povzročila verjetnost zmede, temveč da zadostuje, da upoštevna javnost „vzpostavi povezavo“ med njima. 
      
      4.        Sporno vprašanje v postopku pred nacionalnim sodiščem je, ali lahko lastniki znamke „Intel“, ki ima ugled na področju računalniške
         opreme in storitev, dosežejo razveljavitev poznejše znamke „Intelmark“, ki je registrirana za storitve trženja. V tem smislu
         Court of Appeal prosi za nadaljnjo razjasnitev narave „povezave“, ki je zahtevana v sodni praksi, in pojmov (i) nepošteno
         izkoriščati in (ii) oškodovati razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.
      
       Razlaga pojma oslabitve
      5.        Pomembna vloga znamke je, da blago ali storitve povezuje z dobaviteljem, ki je lahko izvirni proizvajalec ali trgovski posrednik.
         To je v korist tako dobavitelja kot potrošnika. Dobavitelj si lahko ustvari ugled, ki je za proizvode, ki nosijo to znamko,
         zaščiten pred prisvojitvijo s strani konkurentov, in lahko tako spodbuja trgovanje s temi proizvodi. Enako se lahko potrošnik
         odloča o nakupu na podlagi lastnosti, ki jih povezuje s to znamko. Ker so te odločitve lahko odklonilne, je to spodbuda za
         proizvajalce, da ohranjajo in izboljšujejo kakovost blaga ali storitev, ki jih ponujajo pod to znamko. 
      
      6.        V teh okoliščinah znamki, ki sta enaki ali sta si dovolj podobni, da bi se lahko zamenjali, ne moreta obstajati hkrati, razen
         če se blago in storitve, za katere se znamki uporabljata, dovolj razlikujejo, da je nevarnost zmede izključena. Znamke so
         tako varovane z osnovnim pravilom(3), ki preprečuje registracijo ali uporabo znaka, ki je enak ali podoben registrirani znamki, za blago in storitve, ki so enake
         ali podobne tistim, za katere je znamka registrirana. Bolj nazorno, okoli vsake znamke je „področje izključitve“, v katero
         druge znamke ne smejo posegati. Obseg tega področja se spreminja glede na okoliščine. Enaka ali izjemno podobna znamka mora
         biti bolj oddaljena glede na blago ali storitve, ki jih zajema varovana znamka. In obratno, znamka, ki se uporablja za enake
         ali izjemno podobne proizvode, mora biti glede podobnosti z varovano znamko od nje bolj oddaljena. 
      
      7.        Tako varstvo navadno velja za zadostno. Podobni ali celo enaki znamki lahko hkrati obstajata za različne proizvode, ne da
         bi v zavesti potrošnikov povzročali zmedo ali škodovali poslovnim interesom trgovcev.
      
      8.        Vendar to ne velja v vseh okoliščinah. Očitno protislovje nastopi pri najbolj znanih znamkah, ki so posebej ogrožene zaradi
         obstoja podobnih znamk, tudi če te veljajo za zelo različne vrste proizvodov, pri katerih bi bila dejanska zamenjava malo
         verjetna. Poleg tega imajo take znamke funkcije, ki presegajo povezovanje blaga in storitev z enotnim virom. Predstavljajo
         močno podobo kakovosti, odličnosti, mladosti, zabave, razkošja, dogodivščine, blišča ali drugih splošno zaželenih lastnosti
         življenjskega sloga; podoba ni nujno povezana s posameznimi proizvodi, vendar lahko sama po sebi ustvari močno tržno sporočilo(4).
      
      9.        Če bi bila „Coca-Cola“ registrirana le za brezalkoholne pijače, si ni težko prestavljati, da bi bil njen razlikovalni značaj
         spodkopan, če bi to znamko (ali podobno znamko ali znak) uporabljale tretje osebe za množico drugih, z izvirnimi proizvodi
         nepovezanih proizvodov; ali kako škodljivo bi bilo za ugled znamke, če bi se uporabila za motorna olja slabe kakovosti ali
         cenene odstranjevalce barv.
      
      10.      Pojem varstva znamk pred oslabitvijo izhaja iz takih ugotovitev. Kot je opozoril generalni pravobranilec Jacobs v Adidas I(5), ga je leta 1927 prvič opredelil Schechter – čeprav je ta menil, da bi morale biti takega varstva deležne predvsem „poljubne,
         skovane in izmišljene znamke“ in ne znane znamke(6).
      
      11.      Splošno priznani vrsti oslabitve sta: zabris in očrnitev(7). Širše, prva vrsta ustreza pojmu oškodovanja razlikovalnega značaja prejšnje znamke iz člena 4(4)(a) Direktive in mojemu
         prvemu primeru v zvezi s Coca‑Colo, druga pa ustreza pojmu oškodovanja njenega ugleda in mojemu drugemu primeru.
      
      12.      V členu 4(4)(a) je dodana nadaljnja vrsta zlorabe: izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke, ki se pogosto
         označuje kot obešanje na ugled (free-riding)(8).
      
      13.      Tako priznano varstvo se ne nanaša toliko na povezavo med proizvodom in njegovim virom kot predvsem na uporabo znamke kot
         sredstva za sporočanje, ki nosi širše tržno sporočilo.
      
       Upoštevna zakonodaja
      14.      V Evropski Skupnosti je pravo znamk sestavljeno iz dveh delov. Na eni strani je sistem znamk Skupnosti, ki velja v vsej Skupnosti
         in je urejen z Uredbo o znamki Skupnosti(9). Na drugi strani ločeno obstajajo nacionalni sistemi znamk, ki so omejeni na zadevno državo članico, vendar so zelo usklajeni
         z Direktivo o znamkah(10).
      
      15.      V skladu z uvodnimi izjavami Direktive – njena funkcija je predvsem v zagotavljanju znamke kot označbe izvora – je osnovno
         varstvo, ki je z njo zagotovljeno, absolutno, če so znamka in znak ter blago ali storitve, ki ju zajemata, med seboj enaki,
         velja pa tudi, kadar gre za podobnost med znamko in znakom ter blagom ali storitvami, pri čemer je verjetnost zmede poseben
         pogoj za takšno varstvo(11).
      
      16.      Člen 4(1) tako določa:
      
      „Znamka se ne registrira ali, če se registrira, se jo lahko razglasi za neveljavno:
      (a)      če je enaka prejšnji znamki in če so blago in storitve, za katere se znamka uporablja oziroma je zanje registrirana, enaki
         blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja znamka;
      
      (b)      če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovnimi
         znamkami, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko“.
      
      17.      Vendar lahko države članice blagovnim znamkam, ki imajo ugled, določijo večji obseg varstva.(12)
      
      18.      V zvezi s tem je s členom 4(4)(a) – določba, ki se neposredno nanaša na obravnavani primer – omogočeno, da lahko vsaka država
         članica določi, da  
      
      „se znamka ne registrira ali da je v primeru registracije lahko razglašena za neveljavno, če in v naslednjem obsegu: […] [je]
         znamka […] enaka ali podobna prejšnji nacionalni znamki […] in bo ali je bila registrirana za blago in storitve, ki niso podobni
         blagu in storitvam, za katere je registrirana prejšnja znamka Skupnosti, če prejšnja znamka v zadevni državi članici uživa
         ugled in če bi uporaba poznejše znamke brez upravičenega razloga [nepošteno] izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj
         ali ugled prejšnje znamke.“(13)
      
      19.      S podobnimi izrazi je v členu 5(2) določeno, da lahko vsaka država članica  imetniku znamke dodeli pravico preprečiti vsem
         tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da bi v gospodarskem prometu uporabljali katerikoli znak, enak ali podoben njegovi
         znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi
         članici ugled in „če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga [nepošteno] izkoristila ali oškodovala razlikovalni
         značaj ali ugled znamke“.
      
      20.      Direktiva in Uredba sta bili pripravljeni hkrati in veliko njunih bistvenih določb je podobnih, tako da je razlago ene pogosto
         mogoče prenesti na drugo. To je v tej zadevi pomembno v zvezi s členom 8(5) Uredbe, v skladu s katerim lahko imetniki prejšnjih
         nacionalnih znamk ali znamk Skupnosti, ki uživajo ugled na ozemlju, za katero so bile registrirane, ugovarjajo registraciji
         znamke Skupnosti na podlagi enakih razlogov, kot so ti iz člena 4(4)(a) Direktive.(14)
      
      21.      Direktiva – skupaj z neobveznima določbama iz členov 4(4)(a) in 5(2) – je bila v nacionalno pravo Združenega kraljestva prenesena
         s Trade Marks Act 1994 (zakon iz leta 1994 o blagovnih znamkah, v nadaljevanju: zakon). Predložitveno sodišče je izrecno navedlo,
         da ima zakon enak pomen kot Direktiva in da zato ni potrebno ločeno sklicevanje na določbe zakona. 
      
       Sodna praksa
      22.      Edina zadeva, v kateri je moralo Sodišče razlagati člen 4(4)(a) Direktive, je bila Davidoff II, in sicer glede vprašanja, ki nima neposrednega pomena za obravnavano zadevo(15). Je pa zato izreklo več pomembnejših sodb v zvezi s primerljivimi določbami člena 5(2).(16)
      
      23.      V zadevi General Motors(17) je Sodišče menilo, da se izraz „ugled“ iz člena 5(2) nanaša na „prag razpoznavnosti“, ki je dosežen, če je znamka znana „velikemu
         delu“ javnosti, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, ki jih zajema, v „znatnem delu“ zadevne države članice. Le če je prejšnja
         znamka dovolj razpoznavna, lahko javnost ob srečanju s poznejšo znamko, čeprav se ta uporablja za drugačne proizvode ali storitve,
         poveže znamki, kar lahko škoduje prejšnji znamki. Za določitev, ali je bil prag dosežen, je treba upoštevati vsa pomembna
         dejstva, posebej tržni delež znamke, intenzivnost, ozemeljsko razširjenost in trajanje njene uporabe, in velikost vložkov,
         ki jih je podjetje namenilo za njeno promocijo. Sodišče je prav tako opozorilo, da je lažje sprejeti trditev  o povzročitvi
         škode, če ima prejšnja znamka močnejše razlikovalne lastnosti in ugled.
      
      24.      V zadevi Adidas I(18) je Sodišče menilo, da člen 5(2) Direktive v bistvu ne vsebuje zahteve po verjetnosti zmede v javnosti, temveč je v njem predpostavljena
         taka stopnja vidne, slušne ali pojmovne podobnosti med znamko z ugledom in uporabljenim znakom(19), da zadevna javnost med njima „ustvari zvezo“ ali „vzpostavi povezavo“, čeprav ju ne zamenjuje. Obstoj take povezave, tako
         kot verjetnosti zmede v drugačnih okoliščinah, je treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavanega
         primera.
      
      25.      V zadevi Adidas II (20) je Sodišče potrdilo sodbo iz zadeve Adidas I in ugotovilo, da je zahteva po razpoložljivosti (to je, da uporaba določenih znakov za druge trgovce ne bi smela biti neupravičeno
         omejena; koncept je znan v nemškem pravu kot Freihaltebedürfnis) nepomembna tako pri presoji stopnje podobnosti med znamko z ugledom in znakom, ki ga uporabljajo tretje osebe, kot pri povezavi,
         ki jo zadevna javnost lahko vzpostavi med to znamko in znakom. Ta zahteva torej ni upošteven dejavnik za presojo, ali uporaba
         znaka nepošteno izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju oziroma ugledu znamke.
      
       Dejansko stanje in postopek
      26.      Družba Intel Corporation Inc. (v nadaljevanju: Intel) je imetnica številnih znamk v Združenem kraljestvu in Skupnosti, registriranih
         pred letom 1997, ki so sestavljene iz besede „Intel“ ali jo vključujejo; registrirane so za razrede 9, 16, 38 in 42 Nicejskega
         aranžmaja(21), ki jih predložitveno sodišče opisuje kot „predvsem računalniki ter proizvodi in storitve v zvezi z računalniki“. Predložitveno
         sodišče ugotavlja, da ima „Intel“ kot znamka „velik ugled“, ki je bil pridobljen že do leta 1997. Nadalje je navedlo, da gre
         za „izmišljeno besedo, ki razen proizvoda, ki ga označuje, nima drugega smotra ali pomena“, in da je „edinstvena“, ker jo
         je za blago ali storitve uporabljal izključno Intel.
      
      27.      Družba CPM United Kingdom Ltd (v nadaljevanju: CPM) je v Združenem kraljestvu imetnica znamke „Intelmark“, ki je bila registrirana
         leta 1997 za razred 35 Nicejskega aranžmaja „za storitve trženja in trženja po telefonu“ (kot navaja predložitveno sodišče,
         je bila znamka sestavljena iz prvih zlogov besed v izrazu „integrated telephone marketing“).
      
      28.      Družba Intel na podlagi nacionalnih določb, s katerimi je bil v nacionalno pravo prenesen člen 4(4)(a) Direktive, zahteva,
         da se znamka, katere imetnica je družba CPM, razglasi za neveljavno. Potem ko sta njen zahtevek zavrnili sodišče prve stopnje
         in High Court, o zadevi sedaj odloča Court of Appeal, ki je Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
      
      „1.      Ali v skladu s členom 4(4)(a) Prve Direktive Sveta 89/104 z dne 21. decembra 1988 dejstva, da: 
      a)      ima prejšnja znamka velik ugled za nekatere točno določene vrste proizvodov in storitev, 
      b)      ti proizvodi in storitve niso podobni ali niso znatno podobni proizvodom in storitvam poznejše znamke, 
      c)      je prejšnja znamka edinstvena glede vseh proizvodov in storitev in 
      
      d)      bi povprečen potrošnik ob srečanju s poznejšo znamko, uporabljeno za storitve te znamke, pomislil na prejšnjo znamko, 
               sama po sebi zadoščajo za ugotovitev obstoja (i) „povezave“ v smislu točk 29 in 30 [sodbe v zadevi Adidas I] in/ali (ii) nepoštenega
         izkoriščanja in/ali oškodovanja v smislu omenjenega člena? 
      
      2.      Če je odgovor nikalen, katere dejavnike mora nacionalno sodišče upoštevati pri presoji, ali to zadošča? Podrobneje, kakšen
         pomen je treba pri celoviti presoji obstoja „povezave“ pripisati proizvodom ali storitvam iz opisa poznejše znamke? 
      
      3.      Kaj je v okviru člena 4(4)(a) potrebno, da je izpolnjen pogoj oškodovanja razlikovalnega značaja? Podrobneje, (i) ali mora
         biti prejšnja znamka edinstvena, (ii) ali prva sporna uporaba zadošča za ugotovitev obstoja oškodovanja razlikovalnega značaja
         in (iii) ali se pri elementu oškodovanja razlikovalnega značaja prejšnje znamke zahteva učinek na ekonomsko ravnanje potrošnikov?“
      
      29.      Pisna stališča so predložili Intel, CPM, italijanska vlada in vlada Združenega kraljestva ter Komisija; vsi, razen italijanske
         vlade, so na obravnavi podali ustne navedbe. Na kratko, Intel in italijanska vlada se zavzemata za široko razlago obsega varstva,
         ki ga določa člen 4(4)(a), družba CPM je utemeljevala ožjo razlago (zdi se, da se za tako razlago zavzema tudi predložitveno
         sodišče), pristop Združenega kraljestva in Komisije pa je bil zmernejši. 
      
       Presoja
       Uvodne ugotovitve
       Zakonodaja, ki jo je treba pojasniti
      30.      Teorija oslabitve je bila dolgo predmet spora med razlagalci (pa tudi razlog za ogorčenje zaradi otopelosti, ki so jo v zvezi
         s tem kazali drugi, vključno s sodišči)(22). Sedanja evropska zakonodaja in zakonodaja Združenih držav sta včasih kritizirani, ker ne sledita Schechterjevemu izvirnemu
         mnenju, da je treba varovati predvsem znamke z velikim razlikovalnim učinkom in ne zgolj znane znamke(23). Nasprotno so sodišča včasih deležna kritik, ker ne priznavajo polnega obsega varstva, s katerim bi morale biti zaščitene
         znane znamke(24).
      
      31.      Po drugi strani pa ni naloga Sodišča opredeliti doktrino oslabitve, kot so to storili Schechter in drugi, temveč razlagati
         besedilo Direktive Skupnosti. Le slednja je del pozitivnega prava, ne glede na to, kako dobro jo je mogoče razložiti z doktrino.
      
      32.      Vendar tudi pri razlagi besedila kot takega Sodišče ne more prezreti nasprotujočih si sil. Imetniki znanih znamk imajo poseben
         interes, da se okrog znamk ustvari kar najširši krog izključitve, drugi udeleženci na trgu pa si prizadevajo ta krog izključitve
         kar najbolj omejiti. Pri tem je v javnem interesu ne samo varovanje protislovno ranljivih znamk, temveč tudi preprečevanje,
         da bi trgovci s prevladujočim položajem, ki so zelo pogosto imetniki teh znamk, zlorabili to varstvo v škodo drugih, šibkejših
         udeležencev na trgu. Vsaka razlaga bi morala biti namenjena doseganju poštenega ravnotežja med temi interesi.
      
       Opis oslabitve iz sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Jacobsa v zadevi Adidas I
      33.      Točke od 36 do 39 sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Jacobsa so bile pogosto citirane. Morda bo koristno, če besedilo
         teh točk navedem v celoti. Ugotovil je(25):
      
      „V skladu s členom 5(2) je imetnik znamke z ugledom varovan pred uporabo enakega ali podobnega znaka, ‚če bi uporaba takega
         znaka brez upravičenega razloga [nepošteno] izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke‘. Tako je mogoče
         v okviru tega člena načeloma ločiti štiri vrste uporabe: uporaba, s katero se nepošteno izkorišča razlikovalni značaj znamke,
         uporaba, s katero se nepošteno izkorišča njen ugled, uporaba, s katero se oškoduje razlikovalni značaj znamke, in uporaba,
         s katero se oškoduje njen ugled.
      
      Pojem oškodovanja razlikovalnega značaja znamke ustreza temu, kar se splošno označuje kot oslabitev. Pojem je prvič opredelil
         Schechter, ki je zagovarjal varstvo imetnika znamke pred škodo, ki presega škodo, ki jo z ustvarjanjem zmede glede izvora
         znamk povzroči uporaba enake ali podobne znamke za enako ali podobno blago ali storitve. Schechter je vrsto škode, ki jo je
         obravnaval, opisal kot „postopno zmanjšanje ali razpršitev identitete in razpoznavne moči [določenih znamk] v zavesti javnosti“.
         Sodišča v Združenih državah Amerike, kjer je imetnikom nekaterih znamk varstvo pred oslabitvijo že dalj časa zagotovljeno,
         so obogatila pomen oslabitve in jo opisala kot zmanjševanje, redčenje, izčrpavanje, slabljenje, spodkopavanje, zabrisovanje,
         razjedanje in zahrbtno izpodjedanje znamke. Bistvo oslabitve znamke v tem klasičnem smislu je, da znamka izgubi zmožnost ustvarjanja
         takojšnje povezave z blagom, za katero je registrirana in uporabljana. Če znova citiram Schechterja: ‚če bi, denimo, dovolili
         restavracije Rolls Royce in kavarne Rolls Royce in hlače Rolls Royce in sladice Rolls Royce, v 10 letih znamke Rolls Royce
         ne bi bilo več‘. 
      
      Nasprotno pa je s pojmom oškodovanja ugleda znamke, ki se pogosto označuje tudi kot zmanjšanje pomena ali očrnitev znamke,
         opisan položaj, v katerem – kot je bilo ugotovljeno v znani sodbi Sodišča Beneluksa v zadevi Claeryn proti Klarein – blago,
         za katero se uporablja sporni znak, vpliva na dojemaje javnosti tako, da je privlačnost znamke oslabljena. V tej zadevi sta
         bili sporni znamki, ki se  izgovarjata enako, in sicer ‚Claeryn‘ za nizozemski džin in ‚Klarein‘ za tekoče pralno sredstvo.
         Ker je sodišče menilo, da bi zaradi podobnosti znamk potrošniki med pitjem džina ‚Claeryn‘ lahko pomislili na pralno sredstvo,
         je ugotovilo, da znamka ‚Klarein‘ posega v znamko ‚Claeryn‘.
      
      Nepošteno izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda je treba razumeti tako, da vključuje ‚primere očitnega izkoriščanja
         in obešanja na ugled znane znamke ali poskuse izkoriščanja njenega ugleda‘. Tako bi bila na primer družba Rolls Royce upravičena
         preprečiti, da bi proizvajalec viskija izkoristil ugled znamke Rolls Royce za promocijo lastne znamke. Ni jasno, ali se izkoriščanje
         razlikovalnega značaja znamke dejansko razlikuje od izkoriščanja njenega ugleda; ker pa v tej zadevi ta razlika ni bistvena,
         bom oboje označeval kot obešanje na ugled.“
      
      34.      Predložitveno sodišče je navedlo, da je v tem odlomku predstavljen „široko razumljen obseg varstva“, vendar je Sodišče menilo,
         da ni treba ugotoviti, ali je tako razumevanje pravilno. 
      
      35.      Menim, da ta odlomek ni opis mnenja glede obsega varstva, ki je znamkam z ugledom zagotovljeno v pravu Skupnosti. Predvsem
         se mi zdi, da je generalni pravobranilec Jacobs hotel predstaviti zgodovinske in pojmovne okoliščine, v katerih je bilo tako
         varstvo priznano, kot pomoč za boljše razumevanje zadeve, tako kot sem sama poskušala storiti v točkah od 5 do 13 zgoraj.
         
      
       Vprašanja za predhodno odločanje
      36.      Vprašanja, ki jih je predložilo Court of Appeal, se precej prekrivajo.
      
      37.      Če so obravnavana skupaj, Court of Appeal v bistvu sprašuje, katere dejavnike je treba upoštevati pri opredelitvi in kaj je
         potrebno za opredelitev (i) „povezave“ v zavesti zadevne javnosti; (ii) nepoštenega izkoriščanja razlikovalnosti ali ugleda(26) prejšnje znamke (obešanje na ugled); (iii) oškodovanja razlikovalnosti (zabris) in (iv) oškodovanja ugleda (očrnitev).
      
      38.      Sporna vprašanja bom zato obravnavala v tem vrstnem redu in v vprašanjih predlagana posebna merila obravnavala, kjer bo to
         primerno. Vendar pa je najprej treba preučiti razmerje med „povezavo“ in preostalimi tremi vprašanji. Poleg tega se zdi, sodeč
         po vsebini spisa, da se najpomembnejša vprašanja v sporu o glavni stvari nanašajo na merila za ugotovitev obstoja „povezave“
         in oškodovanja razlikovalnosti, čemur bom posvetila posebno pozornost. Končala bom s splošnejšimi ugotovitvami, ki se nanašajo
         na vsa vprašanja. 
      
       Razmerje med „povezavo“ in „kršitvijo“
      39.      Iz sodne prakse izhaja:(27) „Morebitne kršitve iz člena 5(2) Direktive so posledica določene stopnje podobnosti med znamko in znakom, zaradi katere upoštevna
         javnost poveže oziroma vzpostavi zvezo med znakom in znamko, čeprav ju ne zamenja“. S „kršitvami“ Sodišče v tem besedilu označuje
         obešanje na ugled, zabris ali očrnitev. 
      
      40.      Zdi se, da iz zgradbe členov 4(4)(a) in 5(2) Direktive jasno izhaja, da se lahko registracija ali uporaba, glede na okoliščine
         primera, prepreči ali zadrži, če sta izpolnjeni dve skupini pogojev. Prvič, predpogoji, ki morajo biti izpolnjeni kumulativno:
         obstajati morata prejšnja znamka in poznejša znamka ali znak, biti morata enaki ali podobni, prejšnja znamka mora imeti ugled
         in poznejša znamka mora biti uporabljena brez upravičenega razloga(28). Drugič, posledice, ki jih je treba preprečiti in ki se lahko pojavijo alternativno: obstajati mora, vsaj potencialno, možnost
         nepoštenega izkoriščenja ali oškodovanja razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke. Če sta izpolnjeni tako prva kot druga skupina pogojev, lahko imetnik znamke uveljavlja varstvo iz
         upoštevne določbe.
      
      41.      Kam spada v tej zgradbi povezava, na katero se je Sodišče sklicevalo v sodbah Adidas I in II (in ki ima svoj izvor v besedi „asociacija“, ki jo je Sodišče uporabilo v sodbi General Motors)?
      
      42.      Zdi se mi logično, da spada v prvo skupino pogojev. Povezana je z vprašanjem podobnosti ali enakosti. In če so morebitne kršitve
         posledica določene stopnje podobnosti, zaradi katere upoštevna javnost poveže oziroma vzpostavi zvezo med znamkama, se je
         nesmiselno spraševati, ali gre v tem primeru za obešanje na ugled, zabris ali očrnitev, razen če bi bilo ugotovljeno, da takšna
         povezava obstaja.
      
      43.      Poleg tega je obstoj miselne povezave v javnosti nujen, vendar ne zadosten pogoj za obstoj kršitve. Možne so tri vrste kršitev,
         za katere se zdi, da v določenih okoliščinah lahko nastanejo samostojno. Miselna povezava med znamkami zato sama po sebi,
         brez nadaljnjih dokazov, ne zadostuje za ugotovitev, da je nastala katera koli od teh kršitev ali da bi lahko nastala, če
         bi se sporna znamka registrirala.  
      
      44.      Zato se ne strinjam s pojmovanjem, na katero so vplivala stališča, ki jih je Sodišču predložila družba Intel, po katerem priznanja
         varstva iz upoštevne določbe ni treba dodatno utemeljevati, če je bil ugotovljen obstoj povezave.
      
      45.      Vendar se strinjam, da je veliko dejavnikov, ki so bili upoštevni pri ugotavljanju obstoja povezave, upoštevnih tudi pri drugi
         stopnji presoje, ko se ugotavlja obstoj ali verjetnost obstoja obešanja na ugled, zabrisa ali oškodovanja – to posebej velja
         za zabris, ki je z miselno povezavo povezan tesneje kot preostala pojava. Vendar mora biti vsako merilo (ne glede na stopnjo
         presoje) obravnavano ločeno, in če so zadevni dejavniki upoštevani tudi pri presojanju drugih meril, z uporabo drugačnega
         pristopa.
      
       Obstoj povezave
      46.      Prvič, zdi se mi, da izmed okoliščin, ki so navedene v prvem vprašanju nacionalnega sodišča, ta, navedena v točki (d) – dejstvo,
         da bi povprečen potrošnik ob srečanju s poznejšo znamko „pomislil“ na prejšnjo znamko –, sama po sebi zadošča za ugotovitev
         obstoja povezave (ali asociacije ali zveze) med znamkama, kar izhaja tudi iz sodne prakse. Ne bi razlikovala med navedenimi
         izrazi, saj vsi nakazujejo na miselni proces nad pragom zavedanja, torej na nekakšen nejasen, kratkotrajen in neopredeljen
         občutek ali podzavesten vpliv. 
      
      47.      Če je nacionalno sodišče z izrazom „pomislil“ imelo v mislih kaj manj kot dejansko vzpostavitev povezave (ki mora biti dovolj
         razširjena, saj se mora pojaviti v „velikem delu“ zadevne javnosti(29)), potem je jasno, da je treba preučiti tudi druge dejavnike. 
      
      48.      Zdi se mi, da je ena od preostalih okoliščin, navedenih v prvem vprašanju, ta, navedena v točki (a) – „velik ugled“ za določene
         vrste proizvodov in storitev –, deloma (kar zadeva obstoj ugleda) pravzaprav eden od izrecnih pogojev za uporabo člena 4(4)(a)
         ali 5(2).
      
      49.      Okoliščina, navedena v točki (b) – uporaba poznejše znamke za proizvode in storitve, ki si niso podobni –, je prav tako pogoj
         za uporabo teh določb, čeprav se zdi, da od sodbe Davidoff II dalje ni več upoštevna. Vendar je ta okoliščina povezana s to, ki je navedena v drugem vprašanju za predhodno odločanje,
         ki ga obravnavam v nadaljevanju(30).
      
      50.      Morda javnost lažje vzpostavi povezavo med znamkama, če ima prejšnja znamka „velik“ ugled in je „edinstvena glede vseh proizvodov in storitev“ (okoliščini iz točk (a) in (c) prvega vprašanja). Vendar se zdi, da so ti dejavniki pomembnejši pri
         ugotavljanju obstoja obešanja na ugled, zabrisa in očrnitve. 
      
      51.      V točkah od (a) do (c) prvega vprašanja tako v smislu sodne prakse nič ne nasprotuje ugotovitvi, da se v javnosti med znamkama
         ustvarja povezava, čeprav se zdi, da te okoliščine za tako ugotovitev same po sebi ne zadoščajo. Na poti do ugotovitve je
         treba upoštevati vse upoštevne okoliščine. Navesti je mogoče nekaj okoliščin, ki bi lahko bile upoštevne, vendar izčrpen seznam ni možen.
      
      52.      Sodišče je navedlo, da je treba obstoj povezave kot tudi „verjetnost zmede“(31) presojati celovito. Tako ta formulacija kot tudi zdrava pamet govorita v prid temu, da so dejstva, ki so upoštevna pri ugotavljanju
         verjetnosti zmede, upoštevna tudi pri ugotavljanju obstoja povezave, čeprav „obstoj povezave“ v zavesti javnosti ne ustreza
         merilu „verjetnosti zmede [ki] vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko“. V zvezi s tem je treba opozoriti, da Sodišče
         ne govori o verjetnosti, temveč o obstoju povezave, kar nakazuje na drugačno ugotavljanje – vendar je, če je poznejša znamka šele v postopku registracije in še ni
         bila uporabljena, najbrž nemogoče ugotoviti sedanji obstoj take povezave.
      
      53.      V skladu z deseto uvodno izjavo Direktive je ugotavljanje verjetnosti zmede „odvisno od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti
         znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, stopnje podobnosti med znamko ter označenim
         blagom in storitvami“.
      
      54.      V skladu z ustaljeno sodno prakso mora biti celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vidno, slušno ali pojmovno podobnost
         zadevnih znamk, utemeljena na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih
         sestavnih delov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, ima odločilno vlogo
         pri celoviti presoji verjetnosti zmede. Povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti(32). Poleg tega lahko verjetnost zmede nastane zaradi pojmovne podobnosti med znamkama in se lahko še poveča, če ima prejšnja
         znamka posebej izrazit razlikovalni značaj, bodisi sama po sebi bodisi zaradi svojega ugleda v javnosti(33). 
      
      55.      Pri ugotavljanju, ali se je v zavesti zadevne javnosti med znamkama vzpostavila povezava, je treba upoštevati vse te dejavnike.
         
      
      56.      V pomoč so nam lahko tudi dejavniki, ki so navedeni v členu 43(c) United States Trademark Act iz leta 1946, kot je bil spremenjen
         s Trademark Dilution Revision Act iz leta 2006. V skladu s to določbo lahko sodišče pri presoji, ali je verjetno, da bosta
         znamka ali trgovsko ime z zabrisom povzročila oslabitev, upošteva vse upoštevne dejavnike, in sicer stopnjo podobnosti med
         znamko ali trgovskim imenom in znano znamko, stopnjo lastne ali pridobljene razlikovalnosti, obseg, v katerem imetnik znane
         znamke pretežno izključno uporablja znamko, stopnjo razpoznavnosti znane znamke in vsako dejansko povezovanje znamke ali trgovskega
         imena in znane znamke.  
      
      57.      Določba seveda ne obvezuje v pravu Skupnosti, vendar so našteti dejavniki povsem v skladu s pristopom Sodišča pri presoji
         verjetnosti zmede. In čeprav je treba te dejavnike upoštevati predvsem pri presoji verjetnosti oslabitve in manj pri ugotavljanju
         obstoja povezave v zavesti javnosti (kar ni izrecen pogoj v ameriški zakonodaji), se zdi, da so pomembni tudi pri ugotavljanju
         obstoja take povezave. 
      
      58.      V drugem vprašanju Court of Appeal sprašuje o pomenu, ki ga ima vrsta upoštevnega blaga ali storitev za vzpostavitev povezave.
         Predložitveno sodišče meni, da je pomembno, ali bi ob upoštevanju vrste blaga in storitev, za katere se uporablja poznejša
         znamka, povprečni potrošnik menil, da sta imetnika znamk gospodarsko povezana.
      
      59.      Strinjam se, da za vzpostavitev povezave v smislu sodne prakse povsem zadostuje, da so okoliščine take, da pri povprečnem
         potrošniku povzročijo domnevo o obstoju takšne povezanosti. Vendar pa neobstoj takih okoliščin ne pomeni nujno, da velja nasprotno.
         Direktiva jasno govori o blagu ali storitvah, ki si niso podobne, in zahteva podobnosti ne more biti postavljena kot pogoj(34). S tem bi se zelo približali brisanju razlike med pogoji, pod katerimi se prizna osnovno varstvo pred verjetnostjo zmede,
         in pogoji za široko varstvo iz člena 4(4)(a). Kot je ugotovilo Sodišče, uporaba členov 4(4)(a) in 5(2) prav tako ni odvisna
         od ugotovitve, da obstaja prepričanje, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih
         podjetij(35).
      
      60.      Vendar pa je mogoč položaj, v katerem bi vrsta blaga in storitev, ki jih zajemata znamki, lahko bila pomembna pri ugotavljanju
         obstoja povezave v zavesti javnosti. Če sta si znamki podobni, vendar se uporabljata za povsem različna področja proizvodov,
         dejstvo, da ima prejšnja znamka ugled na enem področju – recimo pri opremi za vrtanje v globokem morju – ne pomeni nujno,
         da se bo vzpostavila miselna povezava s poznejšo znamko, če se ta uporablja na razmeroma drugačnem področju – denimo za pesticide
         v kmetijstvu – saj se upoštevni javnosti verjetno zelo malo prekrivata. Če se katera od znamk uporablja za blago in storitve,
         ki so znane splošni javnosti, ali če se obe znamki uporabljata za podobne proizvode, je verjetnost prekrivanja in vzpostavitve
         povezave v skladu s tem veliko močnejša. 
      
      61.      Vrsta blaga ali storitev je torej lahko pomembna pri ugotavljanju obstoja povezave v zavesti zadevne javnosti, vendar neobstoj
         podobnosti med področji zadevnih proizvodov ne more pomeniti neobstoja take povezave in prepričanje o gospodarski povezanosti
         obeh znamk ni nujen pogoj. 
      
       Obešanje na ugled
      62.      Pojem „nepoštenega izkoriščanja“ poudarja predvsem koristi poznejše znamke in manj škodo, ki jo utrpi prejšnja znamka. Za
         pojem je značilno, da mora poznejša znamka zaradi povezave s prejšnjo dobiti nekakšen zagon. Če imajo značilnosti prejšnje
         znamke kljub ugledu neugoden ali zgolj nevtralen učinek na uspešnost poznejše znamke, se zdi nepošteno izkoriščanje manj verjetno.
         Če bi se na primer izbrana linija dragega, ročno izdelanega nakita prodajala pod znamko „Coca-Cola“ ali podobno znamko, se
         zdi, da ni nujno, da bi bilo trženje takega nakita nepošteno izkoriščanje (če bi o tem sploh lahko govorili) znamke podjetja
         Coca-Cola Company.
      
      63.      Ob upoštevanju navedenega se zdi, da dejstva iz prvega vprašanja sama po sebi ne zadostujejo za ugotovitev obstoja obešanja
         na ugled. 
      
      64.      Prvi pogoj za tako ugotovitev je, da ima prejšnja znamka ugled in da ob srečanju s poznejšo znamko povprečen potrošnik pomisli
         na prejšnjo znamko. Ni nujno (to velja že vsaj od sodbe v zadevi Davidoff II), da podobnost med blagom in storitvami, ki jih zajemata znamki, ustreza kateremu koli merilu podobnosti ali različnosti.
         Prav tako zgolj na podlagi dejstva, da je prejšnja znamka edinstvena, ni mogoče sklepati, da jo poznejša znamka nepošteno
         izkorišča. 
      
      65.      Ob upoštevanju navedenega se zdi, da je jasno, da se s povečevanjem ugleda in razlikovalnosti prejšnje znamke ter podobnosti
         med blagom in storitvami, ki jih znamki zajemata, povečuje tudi verjetnost, da bo poznejša znamka izkoristila vsako povezavo,
         ki se med znamkama vzpostavi v zavesti javnosti. 
      
      66.      Vendar je treba dodati še nekaj. Da bi bila s poznejšo znamko lahko ustvarjena nepoštena korist, mora biti povezava s prejšnjo
         znamko taka, da se zaradi nje poveča uspešnost uporabe poznejše znamke. Dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je torej razmerje
         med prestižnimi značilnostmi prejšnje znamke in okoliščinami, v katerih je uporabljena poznejša znamka. Vsaka korist bo še
         večja, če je prejšnja znamka edinstvena, vendar pa zakonodaja ne vsebuje določbe, na podlagi katere bi lahko sklepali, da
         je varstvo pred obešanjem na ugled odvisno od obsega nepoštenega okoriščanja.
      
      67.      Če je bila poznejša znamka že registrirana in uporabljena (kot v sporu o glavni stvari) ali če gre za znak, katerega uporabo
         se v skladu s členom 5(2) skuša preprečiti, je možen dokaz v obliki ankete o navadah potrošnikov, ki bi pokazala, ali je zaradi
         obstoja prejšnje znamke prišlo do povečanja ali okrepitve učinka poznejše znamke. Če gre v smislu člena 4(4)(a) za preprečitev
         registracije znamke, ki še ni bila uporabljena, je pridobitev takih dokazov zahtevnejša, pri ugotavljanju verjetnega učinka
         pa je treba upoštevati vse okoliščine primera. 
      
       Zabris
      68.      Drugače kot obešanje na ugled pojem zabrisa poudarja škodo, ki jo utrpi prejšnja znamka. Koncept oškodovanja razlikovalnega
         značaja znamke nujno pomeni zmanjšanje razlikovalnega učinka.
      
      69.      Zdi se, da dejavniki, ki jih vsebuje prvo vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je predložilo nacionalno sodišče, sami po
         sebi zopet ne zadostujejo za utemeljitev ugotovitve, da je bil razlikovalni značaj prejšnje znamke oškodovan, čeprav taki
         ugotovitvi v ničemer ne nasprotujejo. Moje ugotovitve iz točke 64 veljajo tudi tukaj. 
      
      70.      Prav tako se mi zdi nesprejemljiva domneva, da vzpostavitev povezave v zavesti zadevne javnosti nujno pomeni oškodovanje razlikovalnega
         značaja prejšnje znamke. Če bi se na primer dopolnilo k prehrani prodajalo pod znamko „Kadok“(36), je povsem verjetno, da bi kupci v zavesti vzpostavili povezavo z znano znamko Kodak, ne da bi to pomenilo ali napeljevalo
         k ugotovitvi, da je bila razlikovalnost slednje znamke v kakršnem koli smislu oslabljena. Povezava je prvi pogoj za ugotavljanje
         obstoja zabrisa, in če javnost med znamkama vzpostavi povezavo, je lahko prvi korak do nastanka zabrisa, vendar so potrebni
         še drugi dejavniki in dokazi, da bi se ugotovilo, da je prišlo do dejanskega oškodovanja razlikovalnega značaja.(37)
      
      71.      S tretjim vprašanjem za predhodno odločanje Court of Appeal sprašuje, ali mora biti za ugotovitev oškodovanja razlikovalnega
         značaja prejšnja znamka edinstvena, ali zadošča prva sporna uporaba in ali je nujen učinek na ekonomsko ravnanje potrošnikov.
         
      
      72.      Zdi se mi, da edinstvenost ni bistvena. Tu se bom za trenutek ustavila pri besedi „edinstven“. Court of Appeal navaja, da
         je znamko „Intel“ uporabljala izključno tožeča stranka. Družba Intel v svojih stališčih zatrjuje, da mora dejstvo, da so znamke,
         ki so „resnično edinstvene“ v smislu, da so dejansko zelo redke, in znamke, ki so „precej edinstvene“, zadostovati za zagotovitev
         varstva. Razumem, da se je s tem hotelo opozoriti na ohlapno (vendar pogosto) uporabo besede „edinstven“, ki je bližje oznaki
         „zelo nenavaden“.(38) Vsekakor pa je verjetno, da je vsaka znamka z razlikovalnim učinkom v določenem smislu (vsaj „precej“) edinstvena. „Resnično“
         edinstvena znamka bi imela posebej močan razlikovalni učinek. Bolj ko je močan razlikovalni učinek znamke, bolj verjetno je,
         da bo navzočnost drugih, podobnih znamk prizadela njeno razlikovalnost. 
      
      73.      Zdi se mi, da je vprašanje, ali že prva sporna uporaba zadostuje za ugotovitev oškodovanja, napačno zastavljeno. Ni nujno,
         da prva sporna uporaba sama po sebi povzroči oškodovanje, vendar je bistvo členov 4(4)(a) in 5(2) v tem, da se prepreči oziroma
         izogne sporni uporabi, ki bi oslabila, zmanjšala, razpršila, znižala, zredčila, izčrpala, slabila, spodkopavala, zabrisovala,
         razjedala ali zahrbtno izpodjedala prejšnjo znamko, posebej njenega razlikovalnega značaja. Prva uporaba sama po sebi takega
         učinka ne more ustvariti, iz okoliščin uporabe pa je mogoče oceniti verjetnost, da bodo zaradi večkratne uporabe – kar je
         pri znamkah navsezadnje običajno – nastali omenjeni učinki.
      
      74.      Kar zadeva vprašanje, ali je zahtevan učinek na ekonomsko ravnanje potrošnikov, se mi zdi, da za oškodovanje razlikovalnosti
         ekonomsko oškodovanje ni nujno, tako da sprememba v ekonomskem ravnanju ni bistvena. Če bi se znamka Coca-Cola ali podobna znamka ali znak uporabljali za
         vrsto nepovezanih proizvodov in storitev, bi se njena razlikovalnost v resnici lahko zmanjšala, vendar bi količina pijače,
         ki bi jo ljudje popili, lahko ostala nespremenjena. Vendar pa je jasno, da bi vsak dokaz, da se je ravnanje potrošnika spremenilo,
         podprl trditve tožeče stranke.
      
      75.      V zvezi s tretjim vprašanjem Court of Appeal predlaga, naj se pri ugotavljanju, ali je prišlo do oškodovanja razlikovalnega
         značaja znamke, upoštevajo naslednji dejavniki:
      
      –        ali je verjetno, da bo uporaba poznejše znamke za določeno blago in storitve v resnici oslabila „privlačno moč“ prejšnje znamke;
      –        ali je verjetno, da bo imetnik poznejše znamke z uporabo te znamke za določeno blago ali storitve, ki jih zajema, zaradi ugleda
         prejšnje znamke za blago in storitve, ki jih zajema, pridobil dejansko gospodarsko korist;
      
      –        če je prejšnja znamka edinstvena, ali je sploh upoštevno, da se uporablja za različno blago in storitve kot poznejša znamka;
      –        če poznejša znamka ni enaka prejšnji, kakšen vpliv bo to imelo na povprečnega potrošnika, zlasti, ali se bo ob srečanju z
         njo zgolj spomnil na prejšnjo znamko;
      
      –        ali je verjetno, da se bo ekonomsko ravnanje povprečnega potrošnika v razmerju do prejšnje znamke glede blaga in storitev,
         ki jih zajema, spremenilo;
      
      –        kako močan je razlikovalni učinek prejšnje znamke sam po sebi;
      –        kako velik je ugled prejšnje znamke za blago in storitve, ki jih zajema.
      76.      Od naštetega sem že obravnavala ekonomsko ravnanje potrošnika(39), vprašanje gospodarske koristi, ki jo pridobi imetnik poznejše znamke, pa zadeva bolj obešanje na ugled kot zabris. Vprašanje,
         ali se bo potrošnik „zgolj“ spomnil na prejšnjo znamko, se nanaša na vzpostavitev povezave med znamkama v zavesti zadevne
         javnosti in je tako logično predhodno vprašanju o tem, ali je prišlo do zabrisa. Vendar pa sta moč razlikovalnosti (lastne
         ali pridobljene) in ugleda prejšnje znamke dejavnika, ki ju je treba preučiti in ki bi lahko nakazala obseg zabrisa. Stopnja
         podobnosti ali različnosti med blagom in storitvami, ki jih zajemata znamki (ne glede na „edinstvenost“ prejšnje znamke),
         prav tako lahko kaže na obseg zabrisa, vendar nikakor – glede na besedilo členov 4(4)(a) in sodbe v zadevi Davidoff II – ne more biti odločilna. Nazadnje, zdi se, da je učinek „privlačne moči“ prejšnje znamke le še en opis pojma zabrisa oziroma
         oškodovanja razlikovalnega značaja.
      
      77.      Vendar moram omeniti še besedi „dejansko“ ali „resnično“, ki sta bili uporabljeni v zvezi z več navedenimi dejavniki. Besedi
         lahko pomenita, da je Court of Appeal imelo v mislih prag (morda celo precej visoko postavljen prag), pod katerim navedenih
         dejavnikov ne bi bilo treba upoštevati. Mislim, da to ne bi bil ustrezen pristop. Celovita preučitev, torej upoštevanje vseh
         upoštevnih dejavnikov, pomeni, da je treba vsakemu dejavniku pripisati pomen, ki si ga zasluži, vendar bo odločilno splošno
         ravnovesje. 
      
      78.      Nazadnje, Court of Appeal meni, da „ko je v zakonodajnem predpisu obravnavano ‚oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda
         prejšnje znamke‘, gre za razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke za blago in storitve, za katere je registrirana“. Kar
         zadeva razlikovalni značaj, je tak pristop uporabil tudi generalni pravobranilec Jacobs v sklepnih predlogih Marca Mode in Adidas I(40), po njem pa se je v vrsti sodb ravnalo tudi Sodišče prve stopnje(41). Kar zadeva ugled, pa se mi zdi, da ni mogoče opredeliti razlike med očrnitvijo na splošno in očrnitvijo glede na določene
         proizvode – in s tem prehajam k zadnjemu vprašanju.
      
       Očrnitev
      79.      Zadnja vrsta kršitve, ki je obravnavana v členu 4(4)(a), se nanaša na škodo, ki jo zaradi oškodovanja ugleda utrpi prejšnja
         znamka. Zdi se, da ta kršitev presega zabris, saj zaradi povezave, ki jo javnost vzpostavi s poznejšo znamko, prejšnja znamka
         ne le oslabi, temveč se ji vrednost dejansko zmanjša. Ker v sporu o glavni stvari taka škoda ni bila očitana in ker večina
         navedenga v zvezi z zabrisom velja tudi tu, bom vprašanje obdelala kratko. 
      
      80.      Prvič, okoliščine, navedene v prvem vprašanju, same po sebi očitno ne zadostujejo za ugotovitev, da je prišlo do očrnitve,
         vendar bo, če so izpolnjeni prvi pogoji, vključno z obstojem povezave, obseg ugleda in „edinstvenosti“ prejšnje znamke upošteven
         pri ugotavljanju, ali je taka škoda nastala. Vendar mora biti najpomembnejše merilo presoja, ali so značilnosti poznejše znamke
         v resnici take, da škodijo ugledu prejšnje znamke.
      
      81.      Navedla sem izmišljena primera za blago, ki se prodaja pod imenom Coca-Cola ali pod podobno znamko, vendar ni povezano z izvirnim
         izdelkom: na eni strani motorno olje slabe kakovosti in na drugi strani drag, ročno izdelan nakit. Verjetno je, da bo ugledu
         znamke družbe Coca-Cola Company škodila prva uporaba, malo verjetno pa je, da bi tak učinek imela druga uporaba. Če je očitana
         očrnitev, je treba primerjati značilnosti znamk bodisi v zvezi z blagom ali storitvami, ki ju zajemata, bodisi v zvezi z njunim
         širšim sporočilom, in ovrednotiti nastalo škodo. 
      
       Splošne in sklepne opombe
      82.      Nazadnje bi rada opozorila na tri točke, ki so pomembne za vsa štiri vprašanja (miselna povezava, obešanje na ugled, zabris
         in očrnitev). 
      
      83.      Prvič, presoja mora biti celovita, upoštevati je treba vsa upoštevna dejstva. Vrste dejstev, ki bodo upoštevna, se spreminjajo
         od primera do primera, izčrpnega seznama ni mogoče sestaviti. Verjetno je, da nobeno posamezno dejstvo ne bo odločilno. Treba
         bo opredeliti vrsto meril, od katerih bo vsako predstavljalo točko na lestvici. „Nizko število točk“ na eni lestvici se lahko
         izravna z „visokim številom točk“ na drugi. Šele po upoštevanju vseh točk na vseh upoštevnih lestvicah se lahko odloči, ali
         se tehtnica nagiba v eno ali drugo smer.
      
      84.      Drugič, v zvezi z zahtevo po dokazih, ki jo je zelo poudarila družba CPM, je treba upoštevati, da sta v določbah predvidena
         dva položaja: obstoječa uporaba registrirane znamke ali znaka in bodoča uporaba znamke, ki še ni bila registrirana. Če se
         poznejša znamka ali znak že uporablja, je verjetno, da bo imetnik prejšnje znamke lahko pridobil dejanske dokaze za obstoj
         povezave v zavesti zadevne javnosti in za očitano kršitev in tako podprl svoje trditve z dokazi, ki so lahko predvsem ankete
         o navadah potrošnikov ali podatki v zvezi s trženjem, čeprav morda ne bo mogoče natančno količinsko ovrednotiti vseh dejavnikov.
         Če je bila prijava za registracijo znamke šele vložena, ni verjetno, da bodo taki dokazi dostopni. Če pa je takšne dokaze
         mogoče predložiti, bodo seveda imeli pri presoji občutno težo. Če niso dostopni oziroma če so dostopni le omejeno, je treba
         sklepati na podlagi ugotovljivih dejstev. Vendar bi morali biti dokazi glede ugleda, slovesa in razlikovalnega značaja prejšnje
         znamke vedno dostopni in teh značilnosti se ne bi smelo ugotavljati na podlagi sklepanja.
      
      85.      Tretjič, v zvezi s tem se strinjam s sodno prakso Sodišča prve stopnje glede člena 8(5) Uredbe, da imetniku prejšnje znamke,
         da bi preprečil registracijo, „ni treba dokazati obstoja dejanskega in sedanjega oškodovanja njegove znamke, temveč mora predložiti
         dokaze, ki omogočajo prima facie ugotovitev gotove nevarnosti za nepošteno izkoriščanje ali oškodovanje v prihodnosti“.(42)
      
       Predlog
      86.       Glede na vse navedeno predlagam, naj Sodišče na vprašanja, ki jih je predložilo Court of Appeal, odgovori:
      
      Za namene člena 4(4)(a) Direktive Sveta 89/104/EGS:
      –        dejstvo, da bi povprečen potrošnik ob srečanju s poznejšo znamko, uporabljeno za blago in storitve te znamke, pomislil na
         prejšnjo znamko, načeloma zadošča za ugotovitev obstoja povezave v zavesti zadevne javnosti v smislu točk 29 in 30 sodbe Sodišča
         v zadevi C-408/01 Adidas-Salomon in Adidas Benelux;
      
      –        dejstva, da ima prejšnja znamka velik ugled za nekatere točno določene vrste proizvodov ali storitev, da ti proizvodi in storitve
         niso podobni ali niso znatno podobni proizvodom in storitvam poznejše znamke in da je znamka edinstvena v primerjavi z drugim
         blagom ali storitvami, sama po sebi ne zadostujejo za vzpostavitev take povezave ali nepoštenega izkoriščenja ali oškodovanja
         v smislu tega člena; 
      
      –        za ugotovitev, ali je nastala povezava ali nepošteno izkoriščanje ali oškodovanje, mora nacionalno sodišče upoštevati vse
         upoštevne dejavnike obravnavanega primera;
      
      –        vrsta blaga ali storitev, ki jih zajemata znamki, je lahko pomembna za ugotavljanje obstoja povezave, vendar neobstoj podobnosti
         med področji zadevnih proizvodov ne more pomeniti neobstoja take povezave in prepričanje o gospodarski povezanosti obeh znamk
         ni nujen pogoj; 
      
      –        da je zadoščeno pogoju oškodovanja razlikovalnega značaja, (i) ni nujno, da je prejšnja znamka edinstvena, (ii) prva sporna
         uporaba sama po sebi ne zadošča in (iii) učinek na ekonomsko ravnanje potrošnikov ni potreben.
      
      1 –	Jezik izvirnika: angleščina.
      
      2 –	Člen 4(4)(a) Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z
         blagovnimi znamkami (UL L 40, 1989, str. 1) (v nadaljevanju: Direktiva ali Direktiva o znamkah). Zakonodajo bom natančneje
         predstavila spodaj (točka 14 in naslednje).
      
      3 –	Tako pravilo vsebuje člen 4(1) Direktive; glej točko 16.
      
      4 –	Glej tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja, predstavljene 13. junija 2002 v zadevi Arsenal Football
         Club plc proti Matthewu Reedu (C‑206/01, Recueil, str. I‑10273, točki 46 in 47).
      
      5 –	Zadeva Adidas-Salomon in Adidas Benelux (C‑408/01, Recueil, str. I‑12537); sklepni predlogi, točki 37 in 38; spodaj v točki 33 navedeni v celoti.
      
      6 –	Frank I. Schechter, ‘The rational basis of trademark protection’, Harvard Law Review, 1927, str. 813. Na Schechterja je vplivala odločba iz leta 1924, ki jo je izdalo Landesgericht Elberfeld, Nemčija, ki je
         ugodilo lastniku dobro znane znamke „Odol“, registrirane za ustno vodo, in razveljavilo registracijo enake znamke za proizvode
         iz jekla, z utemeljitvijo, da je imela tožeča stranka „kar največji interes, da se njena znamka ne oslabi (verwässert): njena prodajna moč bi bila oslabljena, če bi jo vsi uporabljali za označevanje svojega blaga“ (prevod po Schechterjevem
         prevodu). Spodbudna je ugotovitev, da so začetki pojma oslabitve povezani z ustno vodo.
      
      7 –	Ti izrazi so uporabljeni v United States Trademark Dilution Revision Act of 2006. Pojem „oslabitev“ pa se včasih uporablja
         le v zvezi z zabrisom, pri čemer se očrnitev obravnava kot ločen pojem.
      
      8 –	Sklepni predlogi Adidas I., točka 39 in opomba 18. V teh sklepnih predlogih izraze „free-riding“ (obešanje na ugled), „blurring“
         (zabris) in „tarnishment“ (očrnitev) uporabljam kot stenografsko okrajšavo za pojme nepoštenega izkoriščanja razlikovalnega
         značaja ali ugleda prejšnje znamke oziroma oškodovanja razlikovalnega značaja te znamke oziroma oškodovanja ugleda te znamke,
         kot je določeno v Direktivi. 
      
      9 –	Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, 1994, str. 1; v nadaljevanju: Uredba).
      
      10 –	Navedeno v opombi 2.
      
      11 –	Glej deseto uvodno izjavo.
      
      12 –	Deveta uvodna izjava.
      
      13 –      Navesti je treba, da besedilo te določbe, kar zadeva izraza „reputation“ in „repute“, ki sta uporabljena v angleški različici,
         ni skladno v vseh jezikovnih različicah Direktive. V več različicah (na primer v francoski, portugalski in španski) je uporabljen
         enak izraz v obeh položajih, druge (na primer nemška in nizozemska) pa vsebujejo podobno razliko med izrazoma kot angleška
         različica.
      
      14 –	Člen 52(1)(a) Uredbe določa, da se iz enakih razlogov že registrirana znamka Skupnosti razglasi za nično, kar dopolnjuje
         njegovo podobnost s členom 4(4)(a) Direktive.
      
      15 –	Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 9. januarja 2003 v zadevi Davidoff in Zino Davidoff (C‑292/00, Recueil, str. I‑389). Sodišče je ugotovilo, da člena 4(4)(a) in 5(2), ne glede na uporabo izraza „ki niso podobni“,
         veljata tudi, če je blago ali storitve, ki jih znamka zajema, enako ali podobno (potrjeno v sodbi Adidas I, točka 19, in sodbi Sodišča z dne 10. aprila 2008 v zadevi Adidas in Adidas Benelux (C‑102/07, ZOdl., str. I-0000, točka 37; v nadaljevanju: Adidas II).
      
      16 –	Sodišče prve stopnje je prav tako izreklo več sodb v zvezi z enakovrednimi določbami iz Uredbe. 
      
      17 –	Sodba Sodišča z dne 14. septembra 1999 v zadevi General Motors Corporation proti Yplon SA (C‑375/97, Recueil, str. I‑5421,
         posebej točke od 22 do 30).
      
      18 –	Sodba, navedena zgoraj v opombi 5, točke od 27 do 30. Sodišče se je sklicevalo tudi na sodbo General Motors, točka 23; in sodbe z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL (C‑251/95, Recueil, str. I‑6191, točki 22 in 23); z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Recueil,
         str. I‑3819, točki 25 in 27) in sodbo (šesti senat) z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode  (C‑425/98, Receuil, I‑4861, točke 34, 36 in 40).
      
      19 –	Člen 5(2) se nanaša na znake, ki niso registrirane znamke, člen 4(4)(a) pa na znake, ki so bili registrirani ali so predvideni
         za registracijo kot „poznejše“ znamke. Čeprav se določbi tako razlikujeta glede področja uporabe, iz njune podobnosti izhaja,
         da uporaba besede „znak“ v enem besedilu ustreza uporabi izraza „poznejša znamka“ v drugem.
      
      20 –	Navedena zgoraj v opombi 15, točke od 41 do 43.
      
      21 –	Mednarodna klasifikacija, sprejeta z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije
         znamk z dne 15. junija 1957, revidiranim v Stockholmu leta 1967 in v Ženevi leta 1977. 
      
      22 –	„Noben pojem prava znamk, s katerim sem se srečal v štiridesetih letih poučevanja in delovanja na področju prava intelektualne
         lastnine, ni povzročil toliko znanstvene zmede in pravnega nerazumevanja kot koncept ‚oslabitve‘ v smislu načina poseganja
         v znamko. Tudi razlaga osnovnega teoretičnega koncepta oslabitve študentom, odvetnikom ali sodnikom je velik pedagoški izziv.
         Redki so kos tej nalogi, ne da bi naleteli na nerazumevajoče poglede ali huje, na prikimavanje, ki prikriva in skriva osuplost
         in napačno razumevanje.“ J. Thomas McCarthy, Dilution of a trademark: European and United States law compared, The Trademark Reporter, 1994, št. 94, 2002, str. 1163.
      
      23 –	Glej na primer Sara Stadler Nelson, ‘The wages of ubiquity in trademark law’, Iowa Law Review, 2003, str. 731.
      
      24 –	Glej na primer Mathias Strasser, The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into
         context, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, 2000, str. 375.
      
      25 –	Za lažje branje izpuščam oštevilčenje točk in opombe. 
      
      26 –	Strinjam se z mnenjem generalnega pravobranilca Jacobsa iz sklepnih predlogov v zadevi Adidas I (točka 39 sklepnih predlogov, in fine), da ni bistvene razlike med izkoriščanjem razlikovalnosti in izkoriščanjem ugleda. 
      
      27 –	Sodbi Adidas I, točka 29, in Adidas II, točka 41. 
      
      28 –	Če se besedilo razlaga dobesedno, morata biti registrirani ali uporabljeni za različno blago ali storitve, vendar je bilo
         v sodbi v zadevi Davidoff II ugotovljeno, da je ta pogoj odveč. 
      
      29 –	Sodba General Motors, točka 26.
      
      30 –	Točke od 58 do 61.
      
      31 –	Sodba Adidas I, točka 30; glej tudi sodbo Adidas II, točka 42.
      
      32 –	Glej na primer glede člena 8(1)(b) Uredbe sodbo Sodišča (tretji senat) z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker
         (C‑334/05 P, ZOdl., str. I‑4529, točki 34 in 35) in navedeno sodno prakso.
      
      33 –	Glej predvsem zgoraj v opombi 18 navedeni sodbi SABEL, točka 24, in Marca Mode, točka 38.
      
      34 –	Sodba Davidoff II ne vpliva na stališče, da različnost ni nujna.
      
      35 –	Glej nedavno razglašeno sodbo Adidas II, točki 28 in 40.
      
      36 –	Kadok je malezijsko ime za Piper sarmentosum, rastlino iz jugovzhodne Azije, ki se uporablja za dišave in v medicinske namene in naj bi imela antioksidacijske lastnosti.
         Kolikor vem, ni bila registrirana kot znamka, čeprav je bila v Združenih državah za razne azijske prehranske izdelke registrirana
         figurativna znamka s podobo imena restavracije „Kadok’s“.
      
      37 –	Menim, da gre Sodišče prve stopnje predaleč, ko v zvezi s tem ugotavlja (v sodbi Sodišča prve stopnje (peti senat) z dne
         22. marca 2007 v zadevi SIGLA SA proti UUNT (T‑215/03, ZOdl., str. II‑711, točka 48), da je „zlasti v primeru ugovora, ki
         temelji na znamki, ki uživa zelo velik ugled, mogoče, da je verjetnost prihodnjega nehipotetičnega tveganja oškodovanja ali
         nepoštenega izkoriščanja s strani prijavljene znamke, navedene v ugovoru, tako očitna, da ugovarjajoči stranki zato ni treba
         navesti in dokazati nobenega drugega dejstva“.
      
      38 –	„Tisti, ki še vedno vztrajamo na goreči palubi dobrega izražanja, verjamemo, da ‚edinstven‘ – paradigma popolne osamljenosti
         – nikoli ne more biti omejena s suhoparnimi zelo, precej, bolj kot ne, skoraj ali praktično.“ William Safire, ‘Uniquer than
         unique? I don’t think so’, International Herald Tribune, 24. 6. 2007.
      
      39 –	V točki 74.
      
      40 –	Predvsem v točkah 44 in 43.
      
      41 –	Nedavno razglašena sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. maja 2007 v zadevi Antartica Srl proti UUNT (T‑47/06, ZOdl., str.
         II-0000, točka 55).
      
      42 –	Glej nedavno razglašeno sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 16. aprila 2008 v zadevi Citigroup, Inc. in Citibank, NA
         proti UUNT (T‑181/05, ZOdl., str. II-0000 (sodba je bila izrečena isti dan, ko je bila opravljena obravnava v obravnavani
         zadevi) točka 77) in navedena sodna praksa.