CELEX: 62007TJ0450
Language: cs
Date: 2009-06-12 00:00:00
Title: Rozsudek Soudu prvního stupně (třetího senátu) ze dne 12. června 2009. # Harwin International LLC proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM). # Ochranná známka Společenství - Řízení o prohlášení neplatnosti - Obrazová ochranná známka Společenství Pickwick COLOUR GROUP - Starší národní ochranné známky PicK OuiC a PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA - Žádost o předložení důkazu o užívání - Článek 56 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 57 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009]. # Věc T-450/07.

ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu)
      12. června 2009 (
            *1
         )
      „Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství Pickwick COLOUR GROUP — Starší národní ochranné známky PicK OuiC a PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA — Žádost o předložení důkazu o užívání — Článek 56 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 57 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009]“
      Ve věci T-450/07,
      
         Harwin International LLC, se sídlem v Albany, New-York (Spojené státy), zastoupená D. Przedborskim, advokátem,
      žalobkyně,
      proti
      
         Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,
      žalovanému,
      přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM byla
      
         Cuadrado, SA, se sídlem v Paterna (Španělsko),
      jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 10. září 2007 (věc R 1245/2006-2), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Cuadrado, SA a Harwin International LLC,
      SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (třetí senát),
      ve složení J. Azizi, předseda, E. Cremona a S. Frimodt Nielsen (zpravodaj), soudci,
      vedoucí soudní kanceláře: N. Rosner, rada,
      s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 3. prosince 2007,
      s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 25. února 2008,
      po jednání konaném dne 4. března 2009, kterého se žádný z účastníků řízení nezúčastnil,
      vydává tento
      
         Rozsudek
      
      
         Skutečnosti předcházející sporu
      
      
               1
            
            
               Dne 15. května 1998 podala společnost Harwin International LLC, která je žalobkyní v projednávané věci, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].
            
         
               2
            
            
               Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:
               
                  
            
         
               3
            
            
               Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Oděvy, obuv, pokrývky hlavy“.
            
         
               4
            
            
               Ochranná známka Společenství byla zapsána dne 1. září 2000.
            
         
               5
            
            
               Dne 10. ledna 2005 podala společnost Cuadrado, SA (dále jen „osoba navrhující prohlášení neplatnosti“) na základě článku 55 nařízení č. 40/94 návrh na prohlášení neplatnosti proti této ochranné známce Společenství. Návrh směřoval proti všem výrobkům, kterých se týkala ochranná známka Společenství, a byl založen na následujících starších národních ochranných známkách:
               
                        —
                     
                     
                        slovní ochranné známce PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, přihlášené dne 24. dubna 1989 a zapsané dne 5. září 1990 pod číslem 1318311 pro následující výrobky spadající do třídy 25: „Pánské, dámské a dětské oděvy a obuv (s výjimkou ortopedické obuvi)“;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        následující obrazové ochranné známce, přihlášené dne 2. dubna 1997 a zapsané dne 6. října 1997 pod číslem 2083855 pro výrobky spadající do třídy 25 („oděv svrchní a spodní prádlo, obuv, pokrývky hlavy“), vyobrazené níže:
                     
                  
                  
            
         
               6
            
            
               Rozhodnutím ze dne 31. července 2006 zrušovací oddělení návrhu na prohlášení neplatnosti vyhovělo.
            
         
               7
            
            
               Dne 22. září 2006 podala žalobkyně proti rozhodnutí zrušovacího oddělení k OHIM odvolání.
            
         
               8
            
            
               Rozhodnutím ze dne 10. září 2007 (dále jen „napadené rozhodnutí“) odvolací senát odvolání zamítl. V tomto rozhodnutí uvedl, že ho žalobkyně žádá především o zrušení rozhodnutí zrušovacího oddělení, jelikož toto oddělení neověřilo, zda osoba navrhující prohlášení neplatnosti prokázala užívání svých ochranných známek. V odpovědi odvolací senát zdůraznil, že zrušovací oddělení mělo správně za to, že není oprávněno posuzovat, zda je užívání starších ochranných známek osoby navrhující prohlášení neplatnosti v souladu s čl. 56 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 57 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009), jelikož v průběhu řízení o prohlášení neplatnosti žalobkyně nevznesla výslovnou žádost o předložení důkazu o užívání. Odvolací senát mimoto uvedl, že takovou žádost nelze předložit poprvé až v řízení o odvolání proti rozhodnutí zrušovacího oddělení (body 17 až 21 napadeného rozhodnutí).
            
         
         Návrhová žádání účastníků řízení
      
      
               9
            
            
               Žalobkyně navrhuje, aby Soud:
               
                        —
                     
                     
                        zrušil napadené rozhodnutí;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
                     
                  
         
               10
            
            
               OHIM navrhuje, aby Soud:
               
                        —
                     
                     
                        zamítl žalobu;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
                     
                  
         
         Právní otázky
      
      
               11
            
            
               Žalobkyně na podporu své žaloby uplatňuje dva žalobní důvody: první žalobní důvod vychází z porušení čl. 56 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 a druhý žalobní důvod je založen na porušení čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009]. Nejdříve je třeba přezkoumat první žalobní důvod.
            
         
         Argumenty účastníků řízení
      
      
               12
            
            
               Žalobkyně tvrdí, že dobrovolné předložení důkazů osobou navrhující prohlášení neplatnosti učinilo podle čl. 56 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 jakoukoliv formální žádost o předložení důkazů o užívání z její strany zbytečným. Odvolací senát tato ustanovení porušil tím, že odmítl přezkoumat výhrady uplatněné žalobkyní k dokumentům předloženým osobou navrhující prohlášení neplatnosti v jejím návrhu na prohlášení neplatnosti a v návaznosti na něj k prokázání užívání jejích starších ochranných známek. Tyto výhrady jsou podpořeny rozhodnutím námitkového oddělení ze dne 2. března 2004, týkajícím se slovní ochranné známky PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA osoby navrhující prohlášení neplatnosti, které bylo vydáno v rámci souběžného řízení, ve kterém námitkové oddělení prohlásilo, že několik dokumentů předložených osobou navrhující prohlášení neplatnosti nepostačuje pro prokázání skutečného užívání. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno rozhodnutím prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 28. února 2005 (věc R 335/2004-1). Žalobkyně rovněž tvrdí, že se projednávaná věc odlišuje od věci, ve které Soud vydal rozsudek ze dne 17. března 2004, El Corte Inglés v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 a T-184/02, Recueil, s. II-965), ve které osoba, která podává námitky, z vlastní iniciativy předložila důkazy, které měly prokázat dobré jméno, a nikoliv skutečné užívání starší ochranné známky.
            
         
               13
            
            
               OHIM potvrzuje, že otázka skutečného užívání starší španělské ochranné známky PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, byla skutečně v souběžném námitkovém řízení uplatněna. OHIM nicméně uvádí, že toto řízení v okamžiku podání návrhu na prohlášení neplatnosti dne 10. ledna 2005 stále probíhalo, jelikož rozhodnutí prvního odvolacího senátu bylo vydáno až o měsíc později, a to dne 28. února 2005.
            
         
               14
            
            
               Podle OHIM měla osoba navrhující prohlášení neplatnosti za to, že dokumenty předložené na podporu jejího návrhu přesvědčí žalobkyni, že druhá diskuze týkající se užívání je zbytečná. Osoba navrhující prohlášení neplatnosti tak chtěla zabránit tomu, aby žalobkyně předložila formální žádost o předložení důkazu o užívání. Žalobkyně proto měla upřesnit, že hodlá tuto otázku předložit zrušovacímu oddělení, aby posoudilo řádné užívání starších ochranných známek, před tím, než zpochybní důkazní hodnotu dokumentů předložených v tomto ohledu osobou navrhující prohlášení neplatnosti. V takovém případě by pak zrušovací oddělení zaslalo osobě navrhující prohlášení neplatnosti úřední sdělení, ve kterém by jí byla poskytnuta lhůta pro předložení důkazů o užívání. Taková úřední žádost ze strany OHIM mohla osobu navrhující prohlášení neplatnosti vést k položení si otázky, zda dokumenty přiložené k jejímu návrhu na prohlášení neplatnosti představují na první pohled přesvědčivé důkazy o řádném užívání.
            
         
               15
            
            
               Z hlediska zásad OHIM tvrdí, že žádost o předložení důkazu o užívání musí být podána výslovně, a to ze dvou hlavních důvodů. Zaprvé, formální žádost o předložení důkazu o užívání přesouvá důkazní břemeno ohledně tohoto užívání na majitele starší ochranné známky. Zadruhé, tato žádost přiznává OHIM pravomoc určit, zda je uvedené užívání řádné, či nikoliv. Tuto otázku je třeba vyřešit před tím, než bude meritorně rozhodnuto o námitkách nebo o návrhu na prohlášení neplatnosti. Jakmile bude mít OHIM tuto pravomoc, zváží důkazy a rozhodne o jejich hodnotě, aniž by byl vázán případnou dohodou účastníků řízení o určitém bodě. Bez ohledu na to, zda žalobkyně zpochybňuje důkazní hodnotu důkazů o užívání předložených osobou navrhující prohlášení neplatnosti v odpověď na žádost o předložení důkazu o užívání, či nikoliv, bude OHIM oprávněn vytvořit si vlastní názor na tyto důkazy a návrh na prohlášení neplatnosti zamítnout, bude-li se domnívat, že tyto důkazy nedokládají řádné užívání starší ochranné známky. A naopak, dokud nenastanou účinky žádosti o předložení důkazu o užívání, a sice založení pravomoci OHIM posoudit důkaz o užívání, nemůže OHIM k této otázce zaujmout stanovisko a musí předpokládat, že starší ochranná známka užívána je.
            
         
               16
            
            
               V projednávaném případě OHIM tvrdí, že pouhé vyvracení rozsahu užívání starších ochranných známek žalobkyní nepředstavuje formální žádost o předložení důkazu o užívání ve smyslu čl. 56 odst. 2 nařízení č. 40/94. Tento výklad je podpořen doslovným výkladem výše uvedeného ustanovení, které s odkazem na „žádost majitele ochranné známky Společenství“ vyžaduje formální žádost k tomu, aby se OHIM mohl vyjádřit k otázce řádného užívání starších ochranných známek. Stejně tak z judikatury Soudu vyplývá, že při neexistenci „výslovné“ žádosti není OHIM příslušný k rozhodnutí o skutečném užívání starší ochranné známky nebo známek [viz, co se týče námitkového řízení definovaného čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009), rozsudek Soudu ze dne 22. března 2007, Saint-Gobain Pam v. OHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Sb. rozh. s. II-757, bod 34]. Rozsudek MUNDICOR, bod 12 výše, je v tomto ohledu zřejmý. V této věci sice Soud uvedl, že listinné důkazy dobrovolně předložené osobou, která podává námitky, směřují k prokázání dobrého jména starší ochranné známky. Pokud by však cílem těchto dokumentů bylo prokázat skutečné užívání starší ochranné známky, výsledek by byl totožný, jak jasně vyplývá z bodů 42 a 43 tohoto rozsudku, které se použijí obdobně na řízení o prohlášení neplatnosti.
            
         Závěry Soudu
      
               17
            
            
               Článek 56 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 stanoví:
               „2.   Na žádost majitele ochranné známky Společenství předloží majitel starší ochranné známky Společenství, který je účastníkem řízení o prohlášení známky za neplatnou, důkaz o tom, že po dobu pěti let, která předcházela podání návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou, byla starší ochranná známka Společenství řádně užívána ve Společenství pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založen návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou […]. Byla-li navíc starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně pět let přede dnem zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, předloží majitel starší ochranné známky Společenství rovněž důkaz o tom, že podmínky uvedené v čl. 43 odst. 2 byly splněny i k tomuto dni. Není-li důkaz předložen, návrh na prohlášení známky za neplatnou se zamítne. […]
               3.   Odstavec 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a) s tím, že užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde je starší národní ochranná známka chráněna.“
            
         
               18
            
            
               V projednávaném případě osoba navrhující prohlášení neplatnosti z vlastní iniciativy ke svému návrhu ze dne 10. ledna 2005 přiložila důkazy o užívání svých starší ochranných známek (návrh na prohlášení neplatnosti, citovaný žalobkyní, s. 200 spisu, který OHIM předložil Soudu).
            
         
               19
            
            
               Ve svém vyjádření k návrhu na prohlášení neplatnosti zaslaném OHIM dne 21. července 2005 tvrdila žalobkyně, že tyto důkazy nejsou dostačující pro prokázání řádného užívání (vyjádření k návrhu na prohlášení neplatnosti, citované žalobkyní, s. 361 spisu, který OHIM předložil Soudu).
            
         
               20
            
            
               Žalobkyně ve svém vyjádření rovněž zdůrazňuje, že její výhrady týkající se dokumentů předložených osobou navrhující prohlášení neplatnosti jsou podepřeny rozhodnutím prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 28. února 2005 (věc R 335/2004-1), který se vyjádřil k týmž dokumentům a měl za to, že nejsou dostatečné pro prokázání skutečného užívání ochranné známky PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA. Uvedené vyjádření bylo zakončeno návrhem, aby zrušovací oddělení návrh na prohlášení neplatnosti předložený osobou navrhující prohlášení neplatnosti zamítlo (vyjádření k návrhu na prohlášení neplatnosti, citované žalobkyní, s. 364 spisu, který OHIM předložil Soudu).
            
         
               21
            
            
               V odpověď na toto vyjádření předložila osoba navrhující prohlášení neplatnosti dopisem ze dne 3. října 2005 další dokumenty týkající se důkazu o užívání (odpověď na vyjádření k návrhu na prohlášení neplatnosti, citovaná žalobkyní, s. 386 spisu, který OHIM předložil Soudu).
            
         
               22
            
            
               V napadeném rozhodnutí se odvolací senát vyjádřil k důkazu o řádném užívání podle čl. 56 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, přičemž tvrdil jednak to, že zrušovací oddělení mělo správně za to, že při neexistenci výslovné žádosti o předložení důkazu o uvedeném užívání, kterou by žalobkyně vznesla v průběhu řízení o prohlášení neplatnosti, není oprávněno posuzovat, zda je užívání starších ochranných známek osoby navrhující prohlášení neplatnosti v souladu s výše uvedenými ustanoveními, a jednak to, že takovou žádost nelze předložit poprvé až v řízení o odvolání proti rozhodnutí zrušovacího oddělení (viz bod 8 výše).
            
         
               23
            
            
               Podle OHIM byla důsledkem neexistence výslovné žádosti o předložení důkazu o užívání, která měla být například žalobkyní vznesena, když byla OHIM vyzvána k předložení vyjádření týkajícího se návrhu na prohlášení neplatnosti, skutečnost, že žalobkyně byla zbavena jakékoliv možnosti zpochybnit řádné užívání starší ochranné známky uplatňované na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti. V projednávaném případě OHIM vyjádření předložené žalobkyní k této otázce v její odpovědi na návrh na prohlášení neplatnosti odmítl považovat za výslovnou žádost ve smyslu čl. 56 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94.
            
         
               24
            
            
               Takový přístup nezohledňuje relevantní skutečnosti, které v tomto ohledu účastníci řízení včas sdělili zrušovacímu oddělení a následně odvolacímu senátu.
            
         
               25
            
            
               Z hlediska zásad je třeba definovat logiku mechanismu stanoveného článkem 56 nařízení č. 40/94, co se týče řízení o prohlášení neplatnosti, který odkazuje rovněž na článek 43 uvedeného nařízení, který se týká námitkové řízení, následovně:
               
                        —
                     
                     
                        majitel starší ochranné známky je povinen prokázat užívání své ochranné známky pouze tehdy, je-li toto užívání zpochybňováno majitelem ochranné známky, jejíž prohlášení neplatnosti je navrhováno;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        nedojde-li k takovému zpochybnění, může se OHIM omezit na posouzení existence nebezpečí záměny, aniž by provedl přezkum důkazu o užívání;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        dojde-li k takovému zpochybnění užívání, ať již prostřednictvím žádosti o předložení důkazu o užívání předložené majitelem ochranné známky, jejíž prohlášení neplatnosti je navrhováno, nebo prostřednictvím toho, že posledně uvedený zpochybní důkazy předložené za tímto účelem majitelem starší ochranné známky, je OHIM povinen posoudit otázku důkazu o užívání před otázkou existence nebezpečí záměny.
                     
                  
         
               26
            
            
               Co se týče doslovného výkladu výrazu „na žádost majitele ochranné známky Společenství“ použitého čl. 56 odst. 2 nařízení č. 40/94, je třeba uvést, že jej lze chápat tak, že se týká takové žádosti, jaká byla vznesena ve vyjádření žalobkyně k návrhu na prohlášení neplatnosti. Tuto žádost ostatně osoba navrhující prohlášení neplatnosti zcela pochopila, neboť v odpověď na vyjádření žalobkyně předložila doplňující důkazy (viz bod 21 výše).
            
         
               27
            
            
               Co se týče judikatury, kterou uplatnil OHIM, přestože je možné vycházet obdobně z judikatury týkající se čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, který se týká námitkového řízení, jelikož tato ustanovení jsou podobná ustanovením definovaným čl. 56 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení, který se týká řízení o prohlášení neplatnosti, tuto judikaturu nicméně na skutkovou situaci projednávané věci použít nelze. Závěry OHIM (viz bod 16 výše) jsou tudíž nesprávné.
            
         
               28
            
            
               Je totiž třeba uvést, že rozsudek Soudu ze dne 16. března 2005, L’Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR) (T-112/03, Sb. rozh. s. II-949), citovaný v napadeném rozhodnutí, připomíná, že v souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 se má za účelem průzkumu námitek podaných na základě článku 42 téhož nařízení (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009) za to, že starší ochranná známka byla skutečně užívána, až do okamžiku, kdy je podána žádost přihlašovatele o předložení důkazu o takovém užívání. Účinkem předložení takové žádosti je tedy skutečnost, že osoba, která podává námitky, nese důkazní břemeno ohledně skutečného užívání (nebo existence řádných důvodů pro neužívání) své ochranné známky pod sankcí zamítnutí svých námitek. Aby takové účinky nastaly, musí být žádost podána k OHIM výslovně a včas (výše uvedený rozsudek FLEXI AIR, bod 24 citující rozsudek MUNDICOR, bod 12 výše, bod 38; rozsudek PAM PLUVIAL, bod 16 výše, bod 34).
            
         
               29
            
            
               Z důvodů uvedených v bodě 26 výše byla žádost o předložení důkazu o užívání podána žalobkyní výslovně a včas. V každém případě tuto žádost osoba navrhující prohlášení neplatnosti, která na ni odpověděla ve své odpovědi na vyjádření předložené v tomto ohledu žalobkyní, zcela pochopila.
            
         
               30
            
            
               V tomto kontextu odkaz v bodě 18 napadeného rozhodnutí na rozsudek FLEXI AIR, bod 28 výše (bod 28), podle kterého měla žalobkyně v zásadě požádat o předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky ve lhůtě stanovené OHIM pro předložení vyjádření v odpověď na sdělení o námitce, nestačí k tomu, aby bylo možné mít za to, že žalobkyně nepředložila žádost týkající se důkazu o užívání. Naopak přezkum vyjádření předloženého k návrhu na prohlášení neplatnosti umožňuje konstatovat, že taková žádost o předložení důkazu o užívání je skutečně v tomto dokumentu vznesena.
            
         
               31
            
            
               Co se týče rozsudku MUNDICOR, bod 12 výše, je třeba uvést, že tento rozsudek poté, co uvedl zásady připomenuté v bodě 28 výše, dochází k závěru, že „nepředložení důkazu o skutečném užívání může být postihnut sankcí zamítnutí námitek pouze v případě, že takový důkaz byl výslovně a včas požadován přihlašovatelem [ochranné známky Společenství] před OHIM“ (bod 39). V této věci Soud konstatoval, že žádost ve smyslu čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 nebyla OHIM nikdy předložena, a upřesnil, že „[t]ento závěr nemůže být vyvrácen argumentem žalobkyně vycházejícím z toho, že nepožádala o předložení důkazu o užívání z důvodu, že Iberia námitkovému oddělení z vlastní iniciativy předložila dokumentaci, ze které vyplývalo, že starší ochranné známky užívala v jiné formě, než v jaké byly zapsány“ (bod 42). V tomto ohledu Soud rovněž uvedl, že tento argument je zjevně neopodstatněný, jelikož ze spisu vyplývá, že Iberia dotčenou dokumentaci námitkovému oddělení nepředložila k prokázání užívání svých starších ochranných známek, ale k prokázání proslulosti uvedených ochranných známek, a aby tak doložila existenci nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Podle Soudu přitom k tomu, aby otázka takového užívání musela být OHIM posouzena a rozhodnuta, předložení takové dokumentace nemůže v žádném případě nahradit požadavek výslovné žádosti přihlašovatele, jejímž předmětem by byl důkaz o skutečném užívání (bod 43).
            
         
               32
            
            
               V projednávaném případě není situace srovnatelná se situací, ve které byl vydán rozsudek MUNDICOR, bod 12 výše. V projednávané věci totiž došlo ke kontradiktorní diskuzi mezi účastníky řízení, co se týče otázky užívání starší ochranné známky. V této diskuzi, zahájené v návrhu na prohlášení neplatnosti, žalobkyně výslovně pokračovala jak ve svém vyjádření k tomuto návrhu, tak v návaznosti na toto vyjádření, aniž by se osoba navrhující prohlášení neplatnosti zmýlila ohledně povahy této diskuse.
            
         
               33
            
            
               V důsledku toho, s ohledem na vyjádření předložené žalobkyní ohledně řádného užívání starší ochranné známky v odpověď na vyjádření učiněné v tomto ohledu osobou navrhující prohlášení neplatnosti, a v návaznosti na které uvedená osoba navrhující prohlášení neplatnosti předložila v tomto ohledu nové důkazy, odvolací senát tím, že měl v napadeném rozhodnutí za to, že otázka řádného užívání starší ochranné známky neměla být zrušovacím oddělením posuzována, porušil čl. 56 odst. 2 a 3.
            
         
               34
            
            
               Z těchto skutečností vyplývá, že napadené rozhodnutí musí být zrušeno, aniž by bylo nezbytné vyjadřovat se k druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jelikož otázku důkazu o užívání je třeba posoudit před otázkou posouzení nebezpečí záměny, která je uvedena v tomto druhém žalobním důvodu.
            
         
         K nákladům řízení
      
      
               35
            
            
               Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
            
         
               36
            
            
               Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je důvodné mu uložit, že ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé žalobkyni.
            
          
            
               Z těchto důvodů
               SOUD (třetí senát)
               rozhodl takto:
            
          
            
               
                        
                           1)
                        
                     
                     
                        
                           Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 10. září 2007 (věc R 1245/2006-2) se zrušuje.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           2)
                        
                     
                     
                        
                           OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé společnosti Harwin International LLC.
                        
                     
                  
          
               
                  
                     Azizi
                     Cremona
                     Frimodt Nielsen
                     Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 12. června 2009.
                     Podpisy.
                  
               
            (
            *1
         ) – Jednací jazyk: angličtina.