CELEX: 62009TJ0133
Language: fi
Date: 2012-06-28 00:00:00
Title: Unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) tuomio 28 päivänä kesäkuuta 2012. # I Marchi Italiani Srl ja Antonio Basile vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). # Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön kuviomerkki B. Antonio Basile 1952 - Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki BASILE - Suhteellinen hylkäysperuste - Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohta - Sekaannusvaara - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohta. # Asia T-133/09.

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)
      28 päivänä kesäkuuta 2012 (
            *1
         )
      ”Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön kuviomerkki B. Antonio Basile 1952 — Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki BASILE — Suhteellinen hylkäysperuste — Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset — Asetuksen (EY) N:o 40/94 53 artiklan 2 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohta) — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohta)”
      Asiassa T-133/09,
      
         I Marchi Italiani Srl, kotipaikka Napoli (Italia) ja
      
         Antonio Basile, kotipaikka Giugliano in Campania (Italia),
      edustajinaan asianajajat G. Militerni, L. Militerni ja F. Gimmelli,
      kantajina,
      vastaan
      
         sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään aluksi A. Sempio, sittemmin P. Bullock,
      vastaajana,
      jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on
      
         Osra SA, kotipaikka Rovereta (Saint-Marin), edustajinaan asianajajat A. Masetti Zannini de Concina, R. Cartella ja G. Petrocchi,
      jossa on kyse kumoamiskanteesta SMHV:n toisen valituslautakunnan 9.1.2009 (asia R 502/2008-2) tekemästä päätöksestä, joka liittyy Osra SA:n ja I Marchi Italiani Srl:n väliseen mitättömyysmenettelyyn,
      UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),
      toimien kokoonpanossa: H. Kanninen (jaoston puheenjohtaja), N. Wahl ja S. Soldevila Fragoso (esittelevä tuomari),
      kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,
      ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.3.2009 jätetyn kannekirjelmän,
      ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.9.2009 jätetyn SMHV:n vastineen,
      ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.8.2009 jätetyn väliintulijan kirjelmän,
      ottaen huomioon 14.10.2009 tehdyn päätöksen, jolla evättiin vastauskirjelmän jättäminen,
      ottaen huomioon, että unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanoa on muutettu,
      ottaen huomioon 8.3.2012 pidetyssä istunnossa esitetyn,
      on antanut seuraavan
      
         tuomion
      
      
         Asian tausta
      
      
               1
            
            
               Antonio Basile, joka toimii itsenäisenä liikkeenharjoittajana toiminimellä B. Antonio Basile 1952, teki 14.1.2000 yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna (asetus on korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).
            
         
               2
            
            
               Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
               
                  
            
         
               3
            
            
               Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 14, 18 ja 25.
            
         
               4
            
            
               Yhteisön tavaramerkki B. Antonio Basile 1952 rekisteröitiin 27.4.2001 numerolla 1462555.
            
         
               5
            
            
               Väliintulija Osra SA teki 21.4.2006 mitättömyysvaatimuksen asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 8 artiklan 1 kohta) nojalla luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta, ja vetosi seuraaviin tavaramerkkeihin:
               
                        —
                     
                     
                        italialainen sanamerkki BASILE, rekisteröity 7.3.1995 numerolla 738901 (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        sanamerkin BASILE kansainvälinen rekisteröinti R413 396 B, rekisteröity 13.1.1995 (jäljempänä aikaisempi kansainvälinen rekisteröinti).
                     
                  
         
               6
            
            
               Tavarat, joita varten aikaisempi tavaramerkki ja aikaisempi kansainvälinen rekisteröinti on rekisteröity, kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Miesten päällysvaatteet kankaasta, nahasta, trikoosta tai muusta materiaalista, kuten pikkutakit, housut, mukaan lukien farkut, paidat, lyhythihaiset paidat, T-paidat, urheilupaidat, villapaidat, pusakat, päällystakit, sadetakit, takit, puvut, kylpyvaatteet, kylpytakit”.
            
         
               7
            
            
               Yhteisön tavaramerkki luovutettiin osittain ensimmäiselle kantajalle I Marchi Italiani Srl:lle. Tämän johdosta mainitulle yhtiölle myönnettiin rekisteröinti numerolla 5274121 (jäljempänä riitautettu tavaramerkki) seuraaville luokkaan 25 kuuluville tavaroille: ”Paidat, neuleet, takit miehille, naisille ja lapsille, paitsi nahkatakit, solmiot, alusvaatteet, kengät, hatut, nilkkasukat, huivit miehille, naisille ja lapsille”.
            
         
               8
            
            
               SMHV ilmoitti 2.11.2006 väliintulijalle, että sen mitättömyyshakemus laajennettiin koskemaan mainittua rekisteröintiä.
            
         
               9
            
            
               Mitättömyysosasto hyväksyi 21.1.2008 mitättömyyshakemuksen ja ensimmäinen kantaja teki tästä päätöksestä valituksen SMHV:n sisällä 18.3.2008.
            
         
               10
            
            
               SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 9.1.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja katsoi ensiksi, ettei käytön sallimisesta johtuvia rajoituksia voida soveltaa, koska viiden vuoden määräaika ei ole kulunut, toiseksi, ettei kyseisten tavaramerkkien samanaikaista käyttöä Italiassa ole näytetty toteen ja kolmanneksi, että riitautetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara, koska yhtäältä mainittujen tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samat tai vastaavat ja toisaalta kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään.
            
         
         Asianosaisten vaatimukset
      
      
               11
            
            
               Kantajat vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
               
                        —
                     
                     
                        kumoaa riidanalaisen päätöksen
                     
                  
                        —
                     
                     
                        toteaa tavaramerkin B. Antonio Basile 1952 rekisteröinnin päteväksi ja tehokkaaksi
                     
                  
                        —
                     
                     
                        velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
                     
                  
         
               12
            
            
               SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
               
                        —
                     
                     
                        hylkää kanteen
                     
                  
                        —
                     
                     
                        velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
                     
                  
         
               13
            
            
               Ensimmäinen kantaja ilmoitti istunnossa luopuvansa vaatimustensa toisesta kohdasta, mikä kirjattiin suullisen käsittelyn pöytäkirjaan. Lisäksi toinen kantaja, joka ei ollut asianosaisena valituslautakunnan menettelyssä, luopui istunnossa riidanalaisesta päätöksestä nostamastaan kanteesta.
            
         
         Oikeudellinen arviointi
      
      
         Unionin yleisessä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen väitteiden ja asiakirjojen tutkittavaksi ottaminen
      
      
               14
            
            
               Ensimmäinen kantaja väittää yhtäältä, että sukunimelle Basile on useita rekisteröintejä Italiassa ja toisaalta, että riitautettu tavaramerkki on laajalti tunnettu ja maineikas ja että sen hylkääminen olisi ”vastoin suvaitsevaisuutta ja vilpitöntä mieltä, jotka ovat yleisiä periaatteita, joita pitäisi noudattaa kaikenlaisissa kaupallisissa suhteissa”.
            
         
               15
            
            
               SMHV väittää, että sukunimen Basile rekisteröintiin Italiassa, riitautetun tavaramerkin laajaan tunnettuuteen ja vilpittömän mielen periaatteen loukkaamiseen liittyvät perusteet ja kannekirjelmän liitteissä nro 7, 13, 14 ja 15 olevat asiakirjat esitettiin ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa, ja ne on siis jätettävä tutkimatta.
            
         
               16
            
            
               Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa. Unionin yleisen tuomioistuimen on nimittäin käsiteltävässä asiassa tutkittava, onko valituslautakunnan päätös lainmukainen. Näin ollen unionin yleisen tuomioistuimen harjoittamassa valvonnassa asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat voidaan ottaa huomioon vain sellaisina, kuin ne on esitetty valituslautakunnalle (asia T-66/03, ”Drie Mollen sinds 1818” v. SMHV - Nabeiro Silveira (Galáxia), tuomio 22.6.2004, Kok., s. II-1765, 45 kohta). Kantajalla ei nimittäin ole oikeutta muuttaa unionin yleisessä tuomioistuimessa riidan sisältöä siitä, millaisena se ilmeni sen itsensä ja väliintulijan esittämistä vaatimuksista ja väitteistä (asia C-412/05 P, Alcon v. SMHV, tuomio 26.4.2007, Kok., s. I-3569, 43 kohta ja asia C-16/06 P, Les Éditions Albert René v. SMHV, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053, 122 kohta).
            
         
               17
            
            
               Käsiteltävän asian asiakirjoista ilmenee, ettei sukunimen Basile useita tavaramerkkirekisteröintejä, riitautetun tavaramerkin laajaa tunnettuutta ja vilpittömän mielen periaatteen loukkaamista koskevia perusteita ole esitetty valituslautakunnassa. Kannekirjelmästä ilmenee kuitenkin, että sukunimen Basile useita rekisteröintejä koskeva peruste liittyy mainitun nimen erottamiskyvyn puuttumista koskevaan perusteluun. Sillä pyritään kiistämään sekaannusvaaran olemassaolo kyseisten merkkien välillä ja se esitettiin valituslautakunnassa. Näin ollen tämä peruste vahvistaa valituslautakunnalle tehdyssä valituksessa esitettyä valitusperustetta, ja se on otettava tutkittavaksi (ks. vastaavasti edellä 16 kohdassa mainittu asia Alcon v. SMHV, tuomion 40 kohta). Sitä vastoin perusteet, jotka koskevat riitautetun tavaramerkin laajaa tunnettuutta ja vilpittömän mielen periaatteen loukkaamista, eivät ole yhteydessä ensimmäisen kantajan ja väliintulijan valituslautakunnassa esittämistä vaatimuksista ja väitteistä ilmenevään riidan kohteeseen. Ne on siis jätettävä tutkimatta.
            
         
               18
            
            
               Vaikka oletettaisiin, että ensimmäisen kantajan esittämä riitautetun tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskeva peruste voitaisiin tulkita yritykseksi osoittaa sen huomattava erottamiskyky, kun arvioidaan sekaannusvaaraa, on huomautettava, että oikeuskäytännön mukaan merkin huomattavalla erottamiskyvyllä on merkitystä aikaisemmalle tavaramerkille eikä myöhemmälle tavaramerkille (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 24 kohta; asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 18 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 20 kohta). Näin ollen myöhemmän tavaramerkin laaja tunnettuus ei ole sellainen oikeudellinen kysymys, jota olisi tarpeen tarkastella asetuksen N:o 40/94 soveltamiseksi, kun otetaan huomioon asianosaisten kanneperusteet ja vaatimukset. Koska kysymys riitautetun tavaramerkin laajasta tunnettuudesta on oikeudellinen kysymys, jota ei ole esitetty aikaisemmin SMHV:n osastoille, ja koska sitä ei ole asianosaisten esittämät kanneperusteet ja väitteet huomioon ottaen tarpeen tarkastella asetuksen N:o 40/94 asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, se ei näin ollen voi vaikuttaa suhteellisen hylkäysperusteen soveltamista koskevan riidanalaisen päätöksen laillisuuteen, koska se ei kuulu valituslautakunnassa käsitellyn riidan oikeudelliseen kehykseen. Näin ollen tämä peruste on jätettävä tutkimatta (ks. vastaavasti asia T-57/03, SPAG v. SMHV - Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok., s. II-287, 22 kohta).
            
         
               19
            
            
               Ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjä kannekirjelmän liitteitä ei voida ottaa huomioon. Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on nimittäin SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Mainitut asiakirjat on siis jätettävä huomiotta ilman, että on tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (asia T-346/04, Sadas v. SMHV - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok., s. II-4891, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
            
         
         Pyyntö todistajien kuulemisesta
      
      
               20
            
            
               Ensimmäinen kantaja pyytää todistajien kuulemista erityisesti sen osoittamiseksi, ettei kyseisten tavaramerkkien, joita käytetään samanaikaisesti Italiassa, välillä ole sekaannusvaaraa, ja että riitautettu tavaramerkki tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti.
            
         
               21
            
            
               SMHV katsoo, ettei tämä pyyntö ole perusteltu, koska yhtäältä ensimmäinen kantaja ei ole esittänyt perusteluja mainittujen tavaramerkkien samanaikaisesta käytöstä tai siitä johtuvasta sekaannusvaaran puuttumisesta, ja toisaalta todistajiksi nimettyjen henkilöiden pätevyyttä ei ole ilmoitettu.
            
         
               22
            
            
               Käsiteltävässä asiassa on todettava, ettei ensimmäinen kantaja ole esittänyt kirjelmissään mitään perusteluja riidanalaisen päätöksen 20 kohdasta ilmeneviä sellaisia valituslautakunnan toteamuksia vastaan, jotka liittyvät kyseisten tavaramerkkien samanaikaiseen käyttöön Italian markkinoilla ja joiden mukaan se ei ole näyttänyt toteen väliintulijan hyväksyntää mainittujen tavaramerkkien samanaikaiselle käytölle Italian markkinoilla eikä siten sekaannusvaaran puuttumista kohdeyleisön keskuudessa sillä perusteella, että tämä olisi vuosien kuluessa opetettu näkemään tavaramerkit eri yritysten erottamiskykyisinä merkkeinä. Se pelkästään vaati kannekirjelmässä todistajien kuulemista osoittaakseen, ettei kyseisten tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa ja että mainittuja tavaramerkkejä käytetään samanaikaisesti Italian markkinoilla.
            
         
               23
            
            
               Tältä osin on yhtäältä todettava, että koska ensimmäinen kantaja ei ole esittänyt kannekirjelmässä mitään lisäperustelua, jolla voitaisiin riitauttaa valituslautakunnan toteamukset kyseisten tavaramerkkien samanaikaisesta käytöstä, todistajien kuulemista koskeva pyyntö mainitun samanaikaisen käytön osoittamiseksi on perusteeton. Toisaalta on huomautettava, ettei kantaja voi pyrkiä täydentämään unionin yleisessä tuomioistuimessa hallinnollisessa menettelyssä tämän samanaikaisen käytön osoittamiseksi esitettyjä todisteita. Kuten edellä 19 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden todisteiden valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Näin ollen ensimmäisen kantajan pyyntö todistajien kuulemisesta on hylättävä.
            
         
               24
            
            
               Ensimmäinen kantaja vaatii muun muassa todistajien kuulemista näyttääkseen toteen ensiksi riitautetun tavaramerkin jatkuvan ja keskeytymättömän kansallisen ja kansainvälisen käytön ja toiseksi toisen kantajan yrityksen vuodesta 1970 alkaen harjoittaman toiminnan, jossa käytettiin erilaisia tavaramerkkejä, erityisesti riitautettua tavaramerkkiä vuodesta 1998 alkaen, ja kolmanneksi riitautetulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tunnettuuden kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.
            
         
               25
            
            
               Vaikuttaa siltä, että todistajien kuulemispyynnön tarkoituksena on näyttää toteen riitautetun tavaramerkin laaja tunnettuus ja maine. Kuitenkin kuten edellä 17 ja 18 kohdasta ilmenee, tämä peruste on jätettävä tutkimatta ja mainittu pyyntö on näin ollen hylättävä.
            
         
               26
            
            
               Vaikka oletettaisiin, että ensimmäinen kantaja pyrkisi todistajien kuulemista koskevalla pyynnöllään näyttämään toteen sen seikan, että aikaisemman tavaramerkin haltija tiesi riitautetun tavaramerkin käytöstä markkinoilla ja näin ollen käytön sallimisesta johtuvista rajoituksista, tämä pyyntö on hylättävä. Kuten edellä 32 kohdasta ilmenee, riitautetun tavaramerkin merkityksellinen käyttö markkinoilla on mainitun tavaramerkin rekisteröimistä seuraava käyttö. Koska rekisteröintipäivän ja mitättömyyshakemuksen tekemispäivän välillä on kulunut alle viisi vuotta, pyyntö kuulla todistajia riitautetun tavaramerkin käytön osoittamiseksi markkinoilla ei ole merkityksellinen.
            
         
         Asiakysymys
      
      
               27
            
            
               Ensimmäinen kantaja esittää kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohta) rikkomista ja toinen mainitun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.
            
         Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohdan rikkomista
      
               28
            
            
               Ensimmäinen kantaja väittää, että mitättömyysvaatimus on tehty riitautetun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisestä alkaneen viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen.
            
         
               29
            
            
               Asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohdan mukaan aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltijalla, joka sallii viiden vuoden ajan myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytön jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, tästä käytöstä tietoisena, ei enää ole oikeutta vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä, jollei myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä.
            
         
               30
            
            
               Käsiteltävässä asiassa riitautettu tavaramerkki rekisteröitiin 27.4.2001 ja väliintulija teki mitättömyysvaatimuksensa 21.4.2006, eli alle viisi vuotta mainitun rekisteröintipäivän jälkeen. Ensimmäinen kantaja väittää kuitenkin, että päivämäärä, josta lähtien viiden vuoden määräaika lasketaan, on riitautetun tavaramerkin rekisteröinnin hakemispäivä eli 14.1.2000.
            
         
               31
            
            
               Oikeuskäytännön mukaan neljän edellytyksen on täytyttävä, jotta käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvä määräaika alkaa kulua, kun myöhempää tavaramerkkiä, joka on sama tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, käytetään. Ensiksi myöhempi tavaramerkki on rekisteröitävä, toiseksi sen haltijan on täytynyt hakea sitä vilpittömässä mielessä, kolmanneksi sitä on käytettävä siinä jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi tavaramerkki saa suojaa, ja lopuksi neljänneksi aikaisemman tavaramerkin haltijan on oltava tietoinen myöhemmän tavaramerkin käyttämisestä sen rekisteröinnin jälkeen (ks. vastaavasti asia C-482/09, Budějovický Budvar, tuomio 22.9.2011, 54 ja 56‐58 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
            
         
               32
            
            
               Vastoin ensimmäisen kantajan väitteitä käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvä määräaika ei ala kulua myöhemmän yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin hakemispäivästä. Vaikka tämä päivämäärä on merkityksellinen alkamisajankohta muiden asetuksen N:o 40/94 säännösten, kuten 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 2 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 8 artiklan 2 kohta), joiden tavoitteena on määrittää riidanalaisten tavaramerkkien välinen ajallinen etusija, soveltamisessa, näin ei ole asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohdassa säädetyn käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvän määräajan osalta. Asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohdan päämääränä on nimittäin asettaa sellaisille aikaisempien tavaramerkkien haltijoille, jotka ovat sallineet myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytön viiden vuoden ajan tietoisena tästä käytöstä, seuraamus, jonka nojalla ne menettävät oikeuden nostaa mitättömyyskanne ja tehdä väite mainittua tavaramerkkiä vastaan, jota voidaan siis käyttää samanaikaisesti aikaisemman tavaramerkin kanssa. Siitä hetkestä alkaen, jona aikaisemman tavaramerkin haltija saa tiedon myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytöstä, sillä on mahdollisuus olla hyväksymättä käyttöä ja siis vastustaa sitä tai vaatia myöhemmän tavaramerkin mitätöimistä. Ei voida katsoa, että aikaisemman tavaramerkin haltija on hyväksynyt myöhemmän tavaramerkin käytön, kun se on saanut tietää sen käytöstä, jos se ei ole voinut vastustaa sen käyttöä tai vaatia sen mitätöimistä (ks. vastaavasti edellä 31 kohdassa mainittu asia Budějovický Budvar, 44‐50 kohta).
            
         
               33
            
            
               Asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohdan teleologisesta tulkinnasta johtuu, että merkityksellinen päivämäärä käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvän määräajan laskemiseksi on tämän tavaramerkin käytön tiedoksi saamisen päivä. Tämä päivä voi olla vain myöhempi kuin sen rekisteröintipäivä, josta alkaen oikeus yhteisön tavaramerkkiin on saatu (ks. asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan 7 perustelukappale) ja mainittua tavaramerkkiä voidaan käyttää rekisteröitynä tavaramerkkinä markkinoilla, ja kolmannet voivat siis tietää sen käytöstä. Näin ollen käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvä määräaika alkaa vastoin ensimmäisen kantajan väitettä kulua siitä hetkestä, jona aikaisemman tavaramerkin haltija sai tietää myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytöstä sen rekisteröinnin jälkeen, eikä yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisestä.
            
         
               34
            
            
               Käsiteltävässä asiassa ensimmäinen kantaja ei ole esittänyt aihetodisteita, joiden perusteella voitaisiin vahvistaa ajankohta, josta alkaen väliintulija on tiennyt riitautetun tavaramerkin käytöstä sen rekisteröinnin jälkeen. Se on pelkästään todennut, että riitautettua tavaramerkkiä on käytetty yli viiden vuoden ajan Italiassa ja että väliintulijan täytyi olla tietoinen tästä käytöstä. Kuten kuitenkin edellä 30 kohdassa on todettu, riitautetun tavaramerkin rekisteröintipäivän ja mitättömyyshakemuksen tekemispäivän välillä on kulunut alle viisi vuotta, eikä mainitun tavaramerkin käyttö ennen rekisteröintipäivää ole merkityksellinen, koska sitä ei ollut vielä rekisteröity.
            
         
               35
            
            
               Edellä esitettyjen seikkojen perusteella ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.
            
         Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan rikkomista
      
               36
            
            
               Ensimmäinen kantaja riitauttaa riidanalaisen päätöksen yhtäältä aikaisemman tavaramerkin ja riitautetun tavaramerkin ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden ja toisaalta näissä kahdessa tavaramerkissä olevan sukunimen Basile erottamiskyvyn osalta.
            
         
               37
            
            
               Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
            
         
               38
            
            
               Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti keskenään taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä. Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, kuinka kohdeyleisö mieltää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten niitä käytetään, välinen keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
            
         
               39
            
            
               Käsiteltävässä asiassa ensimmäinen kantaja ei riitauta kohdeyleisön määritelmää eikä kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samuutta ja vastaavuutta, jotka on näin ollen hyväksyttävä.
            
         
               40
            
            
               Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
            
         
               41
            
            
               Oikeuskäytännön mukaan kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain samanlaisia yhden tai useamman ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvän seikan osalta (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV - Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4335, 30 kohta ja asia T-325/06, Boston Scientific v. SMHV ‐ Terumo (CAPIO), tuomio 10.9.2008, 89 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
            
         
               42
            
            
               Kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. edellä 40 kohdassa mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella (edellä 40 kohdassa mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 42 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 42 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Asia voi olla näin esimerkiksi silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 43 kohta).
            
         
               43
            
            
               Käsiteltävässä asiassa on kyseisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran määrittämiseksi tutkittava ensiksi sukunimen Basile erottamiskykyä ja toiseksi kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta.
            
         – Sukunimen Basile erottamiskyky
      
               44
            
            
               Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, että ainakin Italiassa kuluttajat yleensä katsovat tavaramerkissä olevan sukunimen erottamiskykyisemmäksi kuin etunimen ja totesi riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa, että sukunimi Basile on erottamiskykyisempi kuin etunimi Antonio.
            
         
               45
            
            
               Oikeuskäytännön mukaan nimittäin italialainen kuluttaja yleissäännön mukaan katsoo sukunimen olevan erottamiskykyisempi kuin etunimen kyseisissä tavaramerkeissä (asia T-185/03, Fusco v. SMHV - Fusco International (ENZO FUSCO), tuomio 1.3.2005, Kok., s. II-715, 54 kohta).
            
         
               46
            
            
               Kuten oikeuskäytännöstä myös ilmenee, tätä kokemukseen perustuvaa sääntöä ei kuitenkaan pidä soveltaa automaattisesti ottamatta huomioon kunkin yksittäistapauksen olosuhteita (asia T-95/05, Rossi v. SMHV ‐ Marcorossi (MARCOROSSI), 45 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Unionin tuomioistuin on tarkentanut tältä osin, että on otettava huomioon muun muassa se seikka, onko kyseinen sukunimi harvinainen tai päinvastoin hyvin yleinen, millä on vaikutus erottamiskykyyn, ja sen henkilön, joka hakee etunimensä ja sukunimensä rekisteröimistä yhdessä tavaramerkiksi, mahdollinen laaja tunnettuus (asia C-51/09 P, Becker v. Harman International Industries, tuomio 24.6.2010, Kok., s. I-5805, 36 ja 37 kohta).
            
         
               47
            
            
               Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta totesi ensiksi riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa yhtäältä, ettei ole näytetty toteen, että sukunimi Basile olisi hyvin yleinen Italiassa, ja toisaalta, ettei mainittu sukunimi ole yksi yleisimmistä tällä alueella. Ensimmäinen kantaja riitauttaa nämä toteamukset esittämättä kuitenkaan mitään seikkaa, joka vahvistaisi päinvastaisen tilanteen. Kyseenalaistaakseen mainitun sukunimen erottamiskyvyn se väittää muun muassa, että se on rekisteröity useasti. Tätä ei kuitenkaan voida asiakirjojen perusteella vahvistaa, ja tästä ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt todisteet on jätettävä tutkimatta (ks. edellä 19 kohta). Ensimmäinen kantaja ei myöskään riitauta valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa tekemää arviota, jonka mukaan sukunimeä Basile riitautetussa tavaramerkissä edeltävä etunimi Antonio on hyvin yleinen Italiassa.
            
         
               48
            
            
               Toiseksi ensimmäinen kantaja ei ole väitteistään huolimatta myöskään esittänyt seikkoja, joiden perusteella voitaisiin todeta, että etunimi Antonio ja sukunimi Basile yhdessä tarkoittavat henkilöä, joka on ainakin Italiassa laajalti tunnettu, ja että kuluttaja siis katsoisi tämän kokonaisuuden mainitun henkilön etunimestä ja sukunimestä koostuvaksi tavaramerkiksi eikä sukunimeksi Basile, johon on lisätty tiettyjä osia, erityisesti etunimi Antonio.
            
         
               49
            
            
               Näin ollen valituslautakunta katsoi perustellusti riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa, että sukunimi Basile on riidanalaisessa tavaramerkissä erottamiskykyisempi kuin etunimi Antonio.
            
         – Kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuus
      
               50
            
            
               Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa, että kyseiset tavaramerkit ovat yhtäältä tietyssä määrin samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan ja toisaalta samankaltaisia merkityssisällöltään, kun otetaan huomioon niiden osa ”basile”. Tältä osin se otti huomioon mainitun osan huomattavan erottamiskyvyn sekä sen, että sillä on sukunimenä erottamiskykyinen itsenäinen asema riitautetussa tavaramerkissä (riidanalaisen päätöksen 32 ja 33 kohta).
            
         
               51
            
            
               Ensimmäinen kantaja katsoo, että kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuus on heikko, koska yhtäältä yhteinen osa ”basile” ei ole erottamiskykyinen ja toisaalta mainittujen tavaramerkkien rakenne, pituus ja graafiset osat ovat erilaisia. Se väittää tältä osin, että riitautetussa tavaramerkissä sukunimeä Basile edeltää tyylitelty iso kirjain ”B”, jolla on huomattava erottamiskyky, ja etunimi Antonio, jota seuraa päivämäärään viittaava osa ”1952”.
            
         
               52
            
            
               On todettava, että osa ”basile” on kummassakin kyseisistä tavaramerkeistä, se on aikaisemman tavaramerkin ainoa osa ja kuten edellä 49 kohdasta ilmenee, sillä on suurempi erottamiskyky kuin osalla ”antonio”, joka edeltää sitä riitautetussa tavaramerkissä.
            
         
               53
            
            
               Kuitenkin vastoin valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 33 kohdassa tekemiä toteamuksia osalla ”basile” ei ole sukunimenä itsenäistä erottamiskykyistä asemaa riitautetussa tavaramerkissä. Oikeuskäytännön mukaan sukunimi ei nimittäin säilytä kaikissa tapauksissa itsenäistä erottavaa asemaa pelkästään sillä perusteella, että se katsotaan sukunimeksi. Tällaisen aseman toteaminen voi perustua vain kaikkien tekijöiden, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa, tutkimiseen (edellä 46 kohdassa mainittu asia Becker v. Harman International Industries, tuomion 38 kohta), mitä valituslautakunta ei ole käsiteltävässä asiassa tehnyt.
            
         
               54
            
            
               Tästä valituslautakunnan arviointivirheestä ei kuitenkaan seuraa, että riidanalainen päätös olisi lainvastainen.
            
         
               55
            
            
               Näin ollen on katsottava, että kyseiset tavaramerkit ovat tietyssä määrin samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan, mikä johtuu osasta ”basile”, joka on riidanalaisen päätöksen 30 kohdan mukaan riitautetun tavaramerkin tunnusomaisin osa. Vastoin ensimmäisen kantajan väitettä kyseisten tavaramerkkien rakenteen ja pituuden erot ja graafisten osien lisääminen riitautettuun tavaramerkkiin eivät ole riittäviä kumoamaan tätä toteamusta.
            
         
               56
            
            
               Tyylitelty iso B-kirjain, jota seuraa piste ja joka vastaa sukunimeä Basile ja sijaitsee etunimen Antonio ja sukunimen Basile yläpuolella, sekä tämän ilmaisun alapuolelle asetettu osa ”1952”, jonka kirjasimet ovat pienempiä, eivät nimittäin ole ulkoasultaan riittävän tärkeitä osia kumoamaan kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta, joka johtuu riitautetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin yhteisestä leimallisimmasta osasta (ks. vastaavasti asia T-137/05, La Perla v. SMHV – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), tuomio 16.5.2007, 46 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Vaikka tyylitelty iso B-kirjain onkin yhtä kokoa suurempi kuin riitautetun tavaramerkin muut osat, se ei ole merkittävä lisä osaan ”basile”, koska se vastaa sen alkukirjainta tai monogrammia. Kun otetaan huomioon osan ”1952”, joka voidaan katsoa vuodeksi, sijainti riitautetussa tavaramerkissä ja sen kirjasinten pienempi koko, sillä on myös toissijainen asema riitautetussa tavaramerkissä, eikä se herätä kuluttajien huomiota siinä määrin kuin tämän tavaramerkin muut osat, mutta se ei tästä syystä ole kuitenkaan merkityksetön.
            
         
               57
            
            
               Se seikka, että osaa ”basile” edeltää osaa ”antonio”, ei voi kumota tätä toteamusta. Tältä osin on huomautettava, että vaikka oikeuskäytännön mukaan on tosin totta, että tavaramerkkien ensimmäinen osa voi kiinnittää kuluttajan huomiota enemmän kuin seuraavat osat, tämä toteamus ei päde kaikissa tapauksissa (asia T-158/05, Trek Bicycle v. SMHV – Audi (ALLTREK), tuomio 16.5.2007, 70 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Kuten edellä 47 kohdassa on todettu, käsiteltävässä asiassa Antonio on hyvin yleinen etunimi Italiassa ja sillä on siis heikompi erottamiskyky kuin sukunimellä Basile. Huolimatta asemastaan riitautetun tavaramerkin alkuosassa osa ”antonio” ei näin ollen voi kiinnittää kuluttajan huomiota enempää kuin osa ”basile”.
            
         
               58
            
            
               Lausuntatavasta on todettava, että vaikka riitautettu tavaramerkki, joka koostuu kuudesta tavusta ”an”, ”to”, ”nio”, ”ba”, ”si” ja ”le”, on pitempi kuin aikaisempi tavaramerkki, joka koostuu kolmesta tavusta ”ba”, ”si” ja ”le”, puolet riitautetun tavaramerkin tavuista ja kaikki aikaisemman tavaramerkin tavut, eli tavut, jotka vastaavat sukunimeä Basile, ovat samoja. Vastoin ensimmäisen kantajan väitettä erot kyseisten tavaramerkkien välillä, jotka johtuvat riitautetun tavaramerkin etunimeen Antonio ja sukunimeen Basile lisätyistä isosta B-kirjaimesta ja osasta ”1952”, eivät kyseenalaista tiettyä lausuntatavan samankaltaisuutta, koska yhtäältä kuluttajat eivät lähtökohtaisesti lausu isoa B-kirjainta yksinään ja katsovat sen mainitun sukunimen alkukirjaimeksi tai monogrammiksi, ja toisaalta kohdeyleisö ei siis myöskään lausu ensi katsomalta osaa ”1952”, jonka se voi edellä 56 kohdassa todetulla tavalla katsoa vuodeksi ja jolla on toissijainen asema riitautetussa tavaramerkissä, ilmaisun ”antonio basile” jälkeen. Lisäksi kuten edellisessä kohdassa on todettu, osan ”antonio” asettaminen osan ”basile” eteen ei riitä kumoamaan kyseisten tavaramerkkien välisiä samankaltaisuuksia, koska sen erottamiskyky on heikompi.
            
         
               59
            
            
               Näin ollen valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa perustellusti, että riidanalaiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan tietyssä määrin samankaltaisia.
            
         
               60
            
            
               Merkityssisällöltään kyseiset tavaramerkit koostuvat italialaisesta sukunimestä Basile, joka yksilöi kyseiset tavarat, eikä etunimen Antonio lisääminen riitautettuun tavaramerkkiin muuta tätä johtopäätöstä. Näissä kahdessa tapauksessa kuluttaja katsoo kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden kaupallisen alkuperän liittyvän henkilöön, jolla on mainittu sukunimi. Näin ollen valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa perustellusti, että kyseiset tavaramerkit ovat merkityssisällöltään samankaltaisia.
            
         
               61
            
            
               Edellä esitetystä johtuu, että kyseiset tavaramerkit ovat tietyssä määrin samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan ja että ne ovat samankaltaisia merkityssisällöltään. Kun otetaan huomioon edellä 41 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö, on siis todettava, että kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia.
            
         – Sekaannusvaara
      
               62
            
            
               Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (edellä 18 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 17 kohta ja yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jägermeister v. SMHV - Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä), tuomio 14.12.2006, Kok., s. II-5409, 74 kohta).
            
         
               63
            
            
               Kuten edellä 39 kohdassa on todettu, kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samuutta ja vastaavuutta ei ole kyseenalaistettu. Lisäksi edellä 61 kohdasta ilmenee, että kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia.
            
         
               64
            
            
               Näin ollen valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa perustellusti, että kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.
            
         
               65
            
            
               Ensimmäinen kantaja katsoo kuitenkin, ettei valituslautakunta tutkinut kyseisten tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa arvioimalla erityisesti riitautetun tavaramerkin käytössä hankittua erottamiskykyä. Se väittänee myös, ettei aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin käytöstä esitettyjä todisteita ole arvioitu.
            
         
               66
            
            
               Näitä väitteitä ei voida hyväksyä. Ensiksi riidanalaisen päätöksen 26‐38 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta tutki huolellisesti kyseisten tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa, minkä johdosta ensimmäinen kantaja saattoi riitauttaa mainitun päätöksen unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämällä edellä tarkasteltuja väitteitä.
            
         
               67
            
            
               Toiseksi väitteestä, joka liittyy arviointiin riitautetun tavaramerkin käytössä erottamiskykyiseksi tulemisesta, on huomautettava, että vaikka sillä on merkitystä ehdottoman hylkäys- tai mitättömyysperusteen osalta, sillä ei kuitenkaan ole merkitystä suhteellisen hylkäys- tai mitättömyysperusteen osalta, kuten käsiteltävässä asiassa sekaannusvaaran olemassaolon osalta. Vaikka oletetaan, että ensimmäinen kantaja on tällä väitteellä pyrkinyt osoittamaan riitautetun tavaramerkin tunnettuuden tai erottamiskyvyn merkittävyyden sekaannusvaaran arvioinnissa, on huomautettava, että oikeuskäytännön mukaan merkitystä on aikaisemman tavaramerkin, mutta ei myöhemmän tavaramerkin, huomattavalla erottamiskyvyllä (ks. vastaavasti edellä 18 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 24 kohta; edellä 18 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 18 kohta ja edellä 18 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta).
            
         
               68
            
            
               Kolmanneksi on todettava aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin käytöstä esitettyjen todisteiden arvioinnista, että koska sekaannusvaaraa on arvioitu aikaisempaan tavaramerkkiin nähden, aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin käytöstä esitettyjen todisteiden sekä kyseessä olevaa merkkiä koskevan sekaannusvaaran arviointi eivät ole merkityksellisiä (ks. vastaavasti asia T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion v. SMHV - Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), tuomio 16.9.2004, Kok., s. II-3191, 48 kohta).
            
         
               69
            
            
               Edellä esitetty huomioon ottaen on todettava, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä, kun se katsoi, että kyseisten tavaramerkkien välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Toinen kanneperuste on näin ollen hylättävä ja tästä syystä koko kanne on hylättävä perusteettomana.
            
         
         Oikeudenkäyntikulut
      
      
               70
            
            
               Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska ensimmäinen kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.
            
         
               71
            
            
               Työjärjestyksen 87 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan mukaan on niin, että kun luopumistapauksessa ei vaadita oikeudenkäyntikulujen korvaamista, kukin asianosainen vastaa omista kuluistaan. Toinen kantaja vastaa siis omista oikeudenkäyntikuluistaan.
            
          
            
               Näillä perusteilla
               UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)
               on ratkaissut asian seuraavasti:
            
          
            
               
                        
                           1)
                        
                     
                     
                        
                           Asiassa T-133/09 toisen kantajan nimi, Antonio Basile, poistetaan kantajien luettelosta.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           2)
                        
                     
                     
                        
                           Kanne hylätään.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           3)
                        
                     
                     
                        
                           I Marchi Italiani Srl velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut luopumiseen liittyviä kuluja lukuun ottamatta.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           4)
                        
                     
                     
                        
                           Basile vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
                        
                     
                  
          
               
                  
                     
                        
                           Kanninen
                        
                        
                           Wahl
                        
                        
                           Soldevila Fragoso
                        
                     
                     Julistettiin Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2012.
                     Allekirjoitukset
                  
               
            (
            *1
         )	Oikeudenkäyntikieli: italia.
    ---documentbreak--- 
      
         
            
               Asianosaiset
               Tuomion perustelut
               Päätöksen päätösosa
               
            
            Asianosaiset
            Asiassa T-133/09,
            I Marchi Italiani Srl , kotipaikka Napoli (Italia) ja 
            Antonio Basile , kotipaikka Giugliano in Campania (Italia),
            edustajinaan asianajajat G. Militerni, L. Militerni ja F. Gimmelli, 
            kantajina,
            vastaan
            sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) , asiamiehenään aluksi A. Sempio, sittemmin P. Bullock, 
            vastaajana,
            jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on 
            Osra SA , kotipaikka Rovereta (Saint-Marin), edustajinaan asianajajat A. Masetti Zannini de Concina, R. Cartella ja G. Petrocchi, 
            jossa on kyse kumoamiskanteesta SMHV:n toisen valituslautakunnan 9.1.2009 (asia R 502/2008-2) tekemästä päätöksestä, joka liittyy Osra SA:n ja I Marchi Italiani Srl:n väliseen mitättömyysmenettelyyn,
            UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),
            toimien kokoonpanossa: H. Kanninen (jaoston puheenjohtaja), N. Wahl ja S. Soldevila Fragoso (esittelevä tuomari),
            kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,
            ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.3.2009 jätetyn kannekirjelmän,
            ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.9.2009 jätetyn SMHV:n vastineen,
            ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.8.2009 jätetyn väliintulijan kirjelmän,
            ottaen huomioon 14.10.2009 tehdyn päätöksen, jolla evättiin vastauskirjelmän jättäminen,
            ottaen huomioon, että unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanoa on muutettu, 
            ottaen huomioon 8.3.2012 pidetyssä istunnossa esitetyn,
            on antanut seuraavan
            tuomion 
            
            Tuomion perustelut
            Asian tausta 
            1. Antonio Basile, joka toimii itsenäisenä liikkeenharjoittajana toiminimellä B. Antonio Basile 1952, teki 14.1.2000 yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna (asetus on korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).
            2. Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
            >image>1
            3. Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 14, 18 ja 25. 
            4. Yhteisön tavaramerkki B. Antonio Basile 1952 rekisteröitiin 27.4.2001 numerolla 1 462 555. 
            5. Väliintulija Osra SA teki 21.4.2006 mitättömyysvaatimuksen asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 8 artiklan 1 kohta) nojalla luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta, ja vetosi seuraaviin tavaramerkkeihin: 
            – italialainen sanamerkki BASILE, rekisteröity 7.3.1995 numerolla 738 901 (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki);
            – sanamerkin BASILE kansainvälinen rekisteröinti R413 396 B, rekisteröity 13.1.1995 (jäljempänä aikaisempi kansainvälinen rekisteröinti).
            6. Tavarat, joita varten aikaisempi tavaramerkki ja aikaisempi kansainvälinen rekisteröinti on rekisteröity, kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Miesten päällysvaatteet kankaasta, nahasta, trikoosta tai muusta materiaalista, kuten pikkutakit, housut, mukaan lukien farkut, paidat, lyhythihaiset paidat, T-paidat, urheilupaidat, villapaidat, pusakat, päällystakit, sadetakit, takit, puvut, kylpyvaatteet, kylpytakit”.
            7. Yhteisön tavaramerkki luovutettiin osittain ensimmäiselle kantajalle I Marchi Italiani Srl:lle. Tämän johdosta mainitulle yhtiölle myönnettiin rekisteröinti numerolla 5 274 121 (jäljempänä riitautettu tavaramerkki) seuraaville luokkaan 25 kuuluville tavaroille: ”Paidat, neuleet, takit miehille, naisille ja lapsille, paitsi nahkatakit, solmiot, alusvaatteet, kengät, hatut, nilkkasukat, huivit miehille, naisille ja lapsille”. 
            8. SMHV ilmoitti 2.11.2006 väliintulijalle, että sen mitättömyyshakemus laajennettiin koskemaan mainittua rekisteröintiä.
            9. Mitättömyysosasto hyväksyi 21.1.2008 mitättömyyshakemuksen ja ensimmäinen kantaja teki tästä päätöksestä valituksen SMHV:n sisällä 18.3.2008. 
            10. SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 9.1.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja katsoi ensiksi, ettei käytön sallimisesta johtuvia rajoituksia voida soveltaa, koska viiden vuoden määräaika ei ole kulunut, toiseksi, ettei kyseisten tavaramerkkien samanaikaista käyttöä Italiassa ole näytetty toteen ja kolmanneksi, että riitautetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara, koska yhtäältä mainittujen tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samat tai vastaavat ja toisaalta kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään. 
            Asianosaisten vaatimukset 
            11. Kantajat vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
            – kumoaa riidanalaisen päätöksen
            – toteaa tavaramerkin B. Antonio Basile 1952 rekisteröinnin päteväksi ja tehokkaaksi
            – velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
            12. SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
            – hylkää kanteen
            – velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
            13. Ensimmäinen kantaja ilmoitti istunnossa luopuvansa vaatimustensa toisesta kohdasta, mikä kirjattiin suullisen käsittelyn pöytäkirjaan. Lisäksi toinen kantaja, joka ei ollut asianosaisena valituslautakunnan menettelyssä, luopui istunnossa riidanalaisesta päätöksestä nostamastaan kanteesta. 
            Oikeudellinen arviointi 
            Unionin yleisessä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen väitteiden ja asiakirjojen tutkittavaksi ottaminen 
            14. Ensimmäinen kantaja väittää yhtäältä, että sukunimelle Basile on useita rekisteröintejä Italiassa ja toisaalta, että riitautettu tavaramerkki on laajalti tunnettu ja maineikas ja että sen hylkääminen olisi ”vastoin suvaitsevaisuutta ja vilpitöntä mieltä, jotka ovat yleisiä periaatteita, joita pitäisi noudattaa kaikenlaisissa kaupallisissa suhteissa”. 
            15. SMHV väittää, että sukunimen Basile rekisteröintiin Italiassa, riitautetun tavaramerkin laajaan tunnettuuteen ja vilpittömän mielen periaatteen loukkaamiseen liittyvät perusteet ja kannekirjelmän liitteissä nro 7, 13, 14 ja 15 olevat asiakirjat esitettiin ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa, ja ne on siis jätettävä tutkimatta. 
            16. Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa. Unionin yleisen tuomioistuimen on nimittäin käsiteltävässä asiassa tutkittava, onko valituslautakunnan päätös lainmukainen. Näin ollen unionin yleisen tuomioistuimen harjoittamassa valvonnassa asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat voidaan ottaa huomioon vain sellaisina, kuin ne on esitetty valituslautakunnalle (asia T-66/03, ”Drie Mollen sinds 1818” v. SMHV – Nabeiro Silveira (Galáxia), tuomio 22.6.2004, Kok., s. II-1765, 45 kohta). Kantajalla ei nimittäin ole oikeutta muuttaa unionin yleisessä tuomioistuimessa riidan sisältöä siitä, millaisena se ilmeni sen itsensä ja väliintulijan esittämistä vaatimuksista ja väitteistä (asia C-412/05 P, Alcon v. SMHV, tuomio 26.4.2007, Kok., s. I-3569, 43 kohta ja asia C-16/06 P, Les Éditions Albert René v. SMHV, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053, 122 kohta).
            17. Käsiteltävän asian asiakirjoista ilmenee, ettei sukunimen Basile useita tavaramerkkirekisteröintejä, riitautetun tavaramerkin laajaa tunnettuutta ja vilpittömän mielen periaatteen loukkaamista koskevia perusteita ole esitetty valituslautakunnassa. Kannekirjelmästä ilmenee kuitenkin, että sukunimen Basile useita rekisteröintejä koskeva peruste liittyy mainitun nimen erottamiskyvyn puuttumista koskevaan perusteluun. Sillä pyritään kiistämään sekaannusvaaran olemassaolo kyseisten merkkien välillä ja se esitettiin valituslautakunnassa. Näin ollen tämä peruste vahvistaa valituslautakunnalle tehdyssä valituksessa esitettyä valitusperustetta, ja se on otettava tutkittavaksi (ks. vastaavasti edellä 16 kohdassa mainittu asia Alcon v. SMHV, tuomion 40 kohta). Sitä vastoin perusteet, jotka koskevat riitautetun tavaramerkin laajaa tunnettuutta ja vilpittömän mielen periaatteen loukkaamista, eivät ole yhteydessä ensimmäisen kantajan ja väliintulijan valituslautakunnassa esittämistä vaatimuksista ja väitteistä ilmenevään riidan kohteeseen. Ne on siis jätettävä tutkimatta. 
            18. Vaikka oletettaisiin, että ensimmäisen kantajan esittämä riitautetun tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskeva peruste voitaisiin tulkita yritykseksi osoittaa sen huomattava erottamiskyky, kun arvioidaan sekaannusvaaraa, on huomautettava, että oikeuskäytännön mukaan merkin huomattavalla erottamiskyvyllä on merkitystä aikaisemmalle tavaramerkille eikä myöhemmälle tavaramerkille (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 24 kohta; asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 18 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 20 kohta). Näin ollen myöhemmän tavaramerkin laaja tunnettuus ei ole sellainen oikeudellinen kysymys, jota olisi tarpeen tarkastella asetuksen N:o 40/94 soveltamiseksi, kun otetaan huomioon asianosaisten kanneperusteet ja vaatimukset. Koska kysymys riitautetun tavaramerkin laajasta tunnettuudesta on oikeudellinen kysymys, jota ei ole esitetty aikaisemmin SMHV:n osastoille, ja koska sitä ei ole asianosaisten esittämät kanneperusteet ja väitteet huomioon ottaen tarpeen tarkastella asetuksen N:o 40/94 asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, se ei näin ollen voi vaikuttaa suhteellisen hylkäysperusteen soveltamista koskevan riidanalaisen päätöksen laillisuuteen, koska se ei kuulu valituslautakunnassa käsitellyn riidan oikeudelliseen kehykseen. Näin ollen tämä peruste on jätettävä tutkimatta (ks. vastaavasti asia T-57/03, SPAG v. SMHV – Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok., s. II-287, 22 kohta).
            19. Ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjä kannekirjelmän liitteitä ei voida ottaa huomioon. Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on nimittäin SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Mainitut asiakirjat on siis jätettävä huomiotta ilman, että on tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (asia T-346/04, Sadas v. SMHV ‐ LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok., s. II-4891, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
            Pyyntö todistajien kuulemisesta 
            20. Ensimmäinen kantaja pyytää todistajien kuulemista erityisesti sen osoittamiseksi, ettei kyseisten tavaramerkkien, joita käytetään samanaikaisesti Italiassa, välillä ole sekaannusvaaraa, ja että riitautettu tavaramerkki tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti. 
            21. SMHV katsoo, ettei tämä pyyntö ole perusteltu, koska yhtäältä ensimmäinen kantaja ei ole esittänyt perusteluja mainittujen tavaramerkkien samanaikaisesta käytöstä tai siitä johtuvasta sekaannusvaaran puuttumisesta, ja toisaalta todistajiksi nimettyjen henkilöiden pätevyyttä ei ole ilmoitettu. 
            22. Käsiteltävässä asiassa on todettava, ettei ensimmäinen kantaja ole esittänyt kirjelmissään mitään perusteluja riidanalaisen päätöksen 20 kohdasta ilmeneviä sellaisia valituslautakunnan toteamuksia vastaan, jotka liittyvät kyseisten tavaramerkkien samanaikaiseen käyttöön Italian markkinoilla ja joiden mukaan se ei ole näyttänyt toteen väliintulijan hyväksyntää mainittujen tavaramerkkien samanaikaiselle käytölle Italian markkinoilla eikä siten sekaannusvaaran puuttumista kohdeyleisön keskuudessa sillä perusteella, että tämä olisi vuosien kuluessa opetettu näkemään tavaramerkit eri yritysten erottamiskykyisinä merkkeinä. Se pelkästään vaati kannekirjelmässä todistajien kuulemista osoittaakseen, ettei kyseisten tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa ja että mainittuja tavaramerkkejä käytetään samanaikaisesti Italian markkinoilla. 
            23. Tältä osin on yhtäältä todettava, että koska ensimmäinen kantaja ei ole esittänyt kannekirjelmässä mitään lisäperustelua, jolla voitaisiin riitauttaa valituslautakunnan toteamukset kyseisten tavaramerkkien samanaikaisesta käytöstä, todistajien kuulemista koskeva pyyntö mainitun samanaikaisen käytön osoittamiseksi on perusteeton. Toisaalta on huomautettava, ettei kantaja voi pyrkiä täydentämään unionin yleisessä tuomioistuimessa hallinnollisessa menettelyssä tämän samanaikaisen käytön osoittamiseksi esitettyjä todisteita. Kuten edellä 19 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden todisteiden valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Näin ollen ensimmäisen kantajan pyyntö todistajien kuulemisesta on hylättävä. 
            24. Ensimmäinen kantaja vaatii muun muassa todistajien kuulemista näyttääkseen toteen ensiksi riitautetun tavaramerkin jatkuvan ja keskeytymättömän kansallisen ja kansainvälisen käytön ja toiseksi toisen kantajan yrityksen vuodesta 1970 alkaen harjoittaman toiminnan, jossa käytettiin erilaisia tavaramerkkejä, erityisesti riitautettua tavaramerkkiä vuodesta 1998 alkaen, ja kolmanneksi riitautetulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tunnettuuden kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. 
            25. Vaikuttaa siltä, että todistajien kuulemispyynnön tarkoituksena on näyttää toteen riitautetun tavaramerkin laaja tunnettuus ja maine. Kuitenkin kuten edellä 17 ja 18 kohdasta ilmenee, tämä peruste on jätettävä tutkimatta ja mainittu pyyntö on näin ollen hylättävä. 
            26. Vaikka oletettaisiin, että ensimmäinen kantaja pyrkisi todistajien kuulemista koskevalla pyynnöllään näyttämään toteen sen seikan, että aikaisemman tavaramerkin haltija tiesi riitautetun tavaramerkin käytöstä markkinoilla ja näin ollen käytön sallimisesta johtuvista rajoituksista, tämä pyyntö on hylättävä. Kuten edellä 32 kohdasta ilmenee, riitautetun tavaramerkin merkityksellinen käyttö markkinoilla on mainitun tavaramerkin rekisteröimistä seuraava käyttö. Koska rekisteröintipäivän ja mitättömyyshakemuksen tekemispäivän välillä on kulunut alle viisi vuotta, pyyntö kuulla todistajia riitautetun tavaramerkin käytön osoittamiseksi markkinoilla ei ole merkityksellinen. 
            Asiakysymys 
            27. Ensimmäinen kantaja esittää kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohta) rikkomista ja toinen mainitun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.
            Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohdan rikkomista
            28. Ensimmäinen kantaja väittää, että mitättömyysvaatimus on tehty riitautetun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisestä alkaneen viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen. 
            29. Asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohdan mukaan aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltijalla, joka sallii viiden vuoden ajan myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytön jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, tästä käytöstä tietoisena, ei enää ole oikeutta vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä, jollei myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä. 
            30. Käsiteltävässä asiassa riitautettu tavaramerkki rekisteröitiin 27.4.2001 ja väliintulija teki mitättömyysvaatimuksensa 21.4.2006, eli alle viisi vuotta mainitun rekisteröintipäivän jälkeen. Ensimmäinen kantaja väittää kuitenkin, että päivämäärä, josta lähtien viiden vuoden määräaika lasketaan, on riitautetun tavaramerkin rekisteröinnin hakemispäivä eli 14.1.2000. 
            31. Oikeuskäytännön mukaan neljän edellytyksen on täytyttävä, jotta käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvä määräaika alkaa kulua, kun myöhempää tavaramerkkiä, joka on sama tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, käytetään. Ensiksi myöhempi tavaramerkki on rekisteröitävä, toiseksi sen haltijan on täytynyt hakea sitä vilpittömässä mielessä, kolmanneksi sitä on käytettävä siinä jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi tavaramerkki saa suojaa, ja lopuksi neljänneksi aikaisemman tavaramerkin haltijan on oltava tietoinen myöhemmän tavaramerkin käyttämisestä sen rekisteröinnin jälkeen (ks. vastaavasti asia C-482/09, Budějovický Budvar, tuomio 22.9.2011, 54 ja 56‐58 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
            32. Vastoin ensimmäisen kantajan väitteitä käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvä määräaika ei ala kulua myöhemmän yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin hakemispäivästä. Vaikka tämä päivämäärä on merkityksellinen alkamisajankohta muiden asetuksen N:o 40/94 säännösten, kuten 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 2 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 8 artiklan 2 kohta), joiden tavoitteena on määrittää riidanalaisten tavaramerkkien välinen ajallinen etusija, soveltamisessa, näin ei ole asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohdassa säädetyn käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvän määräajan osalta. Asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohdan päämääränä on nimittäin asettaa sellaisille aikaisempien tavaramerkkien haltijoille, jotka ovat sallineet myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytön viiden vuoden ajan tietoisena tästä käytöstä, seuraamus, jonka nojalla ne menettävät oikeuden nostaa mitättömyyskanne ja tehdä väite mainittua tavaramerkkiä vastaan, jota voidaan siis käyttää samanaikaisesti aikaisemman tavaramerkin kanssa. Siitä hetkestä alkaen, jona aikaisemman tavaramerkin haltija saa tiedon myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytöstä, sillä on mahdollisuus olla hyväksymättä käyttöä ja siis vastustaa sitä tai vaatia myöhemmän tavaramerkin mitätöimistä. Ei voida katsoa, että aikaisemman tavaramerkin haltija on hyväksynyt myöhemmän tavaramerkin käytön, kun se on saanut tietää sen käytöstä, jos se ei ole voinut vastustaa sen käyttöä tai vaatia sen mitätöimistä (ks. vastaavasti edellä 31 kohdassa mainittu asia Budějovický Budvar, 44‐50 kohta). 
            33. Asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohdan teleologisesta tulkinnasta johtuu, että merkityksellinen päivämäärä käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvän määräajan laskemiseksi on tämän tavaramerkin käytön tiedoksi saamisen päivä. Tämä päivä voi olla vain myöhempi kuin sen rekisteröintipäivä, josta alkaen oikeus yhteisön tavaramerkkiin on saatu (ks. asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan 7 perustelukappale) ja mainittua tavaramerkkiä voidaan käyttää rekisteröitynä tavaramerkkinä markkinoilla, ja kolmannet voivat siis tietää sen käytöstä. Näin ollen käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvä määräaika alkaa vastoin ensimmäisen kantajan väitettä kulua siitä hetkestä, jona aikaisemman tavaramerkin haltija sai tietää myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytöstä sen rekisteröinnin jälkeen, eikä yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisestä. 
            34. Käsiteltävässä asiassa ensimmäinen kantaja ei ole esittänyt aihetodisteita, joiden perusteella voitaisiin vahvistaa ajankohta, josta alkaen väliintulija on tiennyt riitautetun tavaramerkin käytöstä sen rekisteröinnin jälkeen. Se on pelkästään todennut, että riitautettua tavaramerkkiä on käytetty yli viiden vuoden ajan Italiassa ja että väliintulijan täytyi olla tietoinen tästä käytöstä. Kuten kuitenkin edellä 30 kohdassa on todettu, riitautetun tavaramerkin rekisteröintipäivän ja mitättömyyshakemuksen tekemispäivän välillä on kulunut alle viisi vuotta, eikä mainitun tavaramerkin käyttö ennen rekisteröintipäivää ole merkityksellinen, koska sitä ei ollut vielä rekisteröity. 
            35. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.
            Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan rikkomista 
            36. Ensimmäinen kantaja riitauttaa riidanalaisen päätöksen yhtäältä aikaisemman tavaramerkin ja riitautetun tavaramerkin ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden ja toisaalta näissä kahdessa tavaramerkissä olevan sukunimen Basile erottamiskyvyn osalta. 
            37. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
            38. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti keskenään taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä. Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, kuinka kohdeyleisö mieltää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten niitä käytetään, välinen keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
            39. Käsiteltävässä asiassa ensimmäinen kantaja ei riitauta kohdeyleisön määritelmää eikä kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samuutta ja vastaavuutta, jotka on näin ollen hyväksyttävä.
            40. Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
            41. Oikeuskäytännön mukaan kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain samanlaisia yhden tai useamman ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvän seikan osalta (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4335, 30 kohta ja asia T-325/06, Boston Scientific v. SMHV ‐ Terumo (CAPIO), tuomio 10.9.2008, 89 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
            42. Kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. edellä 40 kohdassa mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella (edellä 40 kohdassa mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 42 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 42 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Asia voi olla näin esimerkiksi silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 43 kohta). 
            43. Käsiteltävässä asiassa on kyseisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran määrittämiseksi tutkittava ensiksi sukunimen Basile erottamiskykyä ja toiseksi kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta. 
            – Sukunimen Basile erottamiskyky
            44. Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, että ainakin Italiassa kuluttajat yleensä katsovat tavaramerkissä olevan sukunimen erottamiskykyisemmäksi kuin etunimen ja totesi riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa, että sukunimi Basile on erottamiskykyisempi kuin etunimi Antonio. 
            45. Oikeuskäytännön mukaan nimittäin italialainen kuluttaja yleissäännön mukaan katsoo sukunimen olevan erottamiskykyisempi kuin etunimen kyseisissä tavaramerkeissä (asia T-185/03, Fusco v. SMHV ‐ Fusco International (ENZO FUSCO), tuomio 1.3.2005, Kok., s. II-715, 54 kohta).
            46. Kuten oikeuskäytännöstä myös ilmenee, tätä kokemukseen perustuvaa sääntöä ei kuitenkaan pidä soveltaa automaattisesti ottamatta huomioon kunkin yksittäistapauksen olosuhteita (asia T-95/05, Rossi v. SMHV ‐ Marcorossi (MARCOROSSI), 45 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Unionin tuomioistuin on tarkentanut tältä osin, että on otettava huomioon muun muassa se seikka, onko kyseinen sukunimi harvinainen tai päinvastoin hyvin yleinen, millä on vaikutus erottamiskykyyn, ja sen henkilön, joka hakee etunimensä ja sukunimensä rekisteröimistä yhdessä tavaramerkiksi, mahdollinen laaja tunnettuus (asia C-51/09 P, Becker v. Harman International Industries, tuomio 24.6.2010, Kok., s. I-5805, 36 ja 37 kohta). 
            47. Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta totesi ensiksi riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa yhtäältä, ettei ole näytetty toteen, että sukunimi Basile olisi hyvin yleinen Italiassa, ja toisaalta, ettei mainittu sukunimi ole yksi yleisimmistä tällä alueella. Ensimmäinen kantaja riitauttaa nämä toteamukset esittämättä kuitenkaan mitään seikkaa, joka vahvistaisi päinvastaisen tilanteen. Kyseenalaistaakseen mainitun sukunimen erottamiskyvyn se väittää muun muassa, että se on rekisteröity useasti. Tätä ei kuitenkaan voida asiakirjojen perusteella vahvistaa, ja tästä ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt todisteet on jätettävä tutkimatta (ks. edellä 19 kohta). Ensimmäinen kantaja ei myöskään riitauta valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa tekemää arviota, jonka mukaan sukunimeä Basile riitautetussa tavaramerkissä edeltävä etunimi Antonio on hyvin yleinen Italiassa. 
            48. Toiseksi ensimmäinen kantaja ei ole väitteistään huolimatta myöskään esittänyt seikkoja, joiden perusteella voitaisiin todeta, että etunimi Antonio ja sukunimi Basile yhdessä tarkoittavat henkilöä, joka on ainakin Italiassa laajalti tunnettu, ja että kuluttaja siis katsoisi tämän kokonaisuuden mainitun henkilön etunimestä ja sukunimestä koostuvaksi tavaramerkiksi eikä sukunimeksi Basile, johon on lisätty tiettyjä osia, erityisesti etunimi Antonio. 
            49. Näin ollen valituslautakunta katsoi perustellusti riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa, että sukunimi Basile on riidanalaisessa tavaramerkissä erottamiskykyisempi kuin etunimi Antonio. 
            – Kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuus 
            50. Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa, että kyseiset tavaramerkit ovat yhtäältä tietyssä määrin samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan ja toisaalta samankaltaisia merkityssisällöltään, kun otetaan huomioon niiden osa ”basile”. Tältä osin se otti huomioon mainitun osan huomattavan erottamiskyvyn sekä sen, että sillä on sukunimenä erottamiskykyinen itsenäinen asema riitautetussa tavaramerkissä (riidanalaisen päätöksen 32 ja 33 kohta).
            51. Ensimmäinen kantaja katsoo, että kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuus on heikko, koska yhtäältä yhteinen osa ”basile” ei ole erottamiskykyinen ja toisaalta mainittujen tavaramerkkien rakenne, pituus ja graafiset osat ovat erilaisia. Se väittää tältä osin, että riitautetussa tavaramerkissä sukunimeä Basile edeltää tyylitelty iso kirjain ”B”, jolla on huomattava erottamiskyky, ja etunimi Antonio, jota seuraa päivämäärään viittaava osa ”1952”. 
            52. On todettava, että osa ”basile” on kummassakin kyseisistä tavaramerkeistä, se on aikaisemman tavaramerkin ainoa osa ja kuten edellä 49 kohdasta ilmenee, sillä on suurempi erottamiskyky kuin osalla ”antonio”, joka edeltää sitä riitautetussa tavaramerkissä. 
            53. Kuitenkin vastoin valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 33 kohdassa tekemiä toteamuksia osalla ”basile” ei ole sukunimenä itsenäistä erottamiskykyistä asemaa riitautetussa tavaramerkissä. Oikeuskäytännön mukaan sukunimi ei nimittäin säilytä kaikissa tapauksissa itsenäistä erottavaa asemaa pelkästään sillä perusteella, että se katsotaan sukunimeksi. Tällaisen aseman toteaminen voi perustua vain kaikkien tekijöiden, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa, tutkimiseen (edellä 46 kohdassa mainittu asia Becker v. Harman International Industries, tuomion 38 kohta), mitä valituslautakunta ei ole käsiteltävässä asiassa tehnyt.
            54. Tästä valituslautakunnan arviointivirheestä ei kuitenkaan seuraa, että riidanalainen päätös olisi lainvastainen. 
            55. Näin ollen on katsottava, että kyseiset tavaramerkit ovat tietyssä määrin samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan, mikä johtuu osasta ”basile”, joka on riidanalaisen päätöksen 30 kohdan mukaan riitautetun tavaramerkin tunnusomaisin osa. Vastoin ensimmäisen kantajan väitettä kyseisten tavaramerkkien rakenteen ja pituuden erot ja graafisten osien lisääminen riitautettuun tavaramerkkiin eivät ole riittäviä kumoamaan tätä toteamusta.
            56. Tyylitelty iso B-kirjain, jota seuraa piste ja joka vastaa sukunimeä Basile ja sijaitsee etunimen Antonio ja sukunimen Basile yläpuolella, sekä tämän ilmaisun alapuolelle asetettu osa ”1952”, jonka kirjasimet ovat pienempiä, eivät nimittäin ole ulkoasultaan riittävän tärkeitä osia kumoamaan kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta, joka johtuu riitautetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin yhteisestä leimallisimmasta osasta (ks. vastaavasti asia T-137/05, La Perla v. SMHV – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), tuomio 16.5.2007, 46 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Vaikka tyylitelty iso B-kirjain onkin yhtä kokoa suurempi kuin riitautetun tavaramerkin muut osat, se ei ole merkittävä lisä osaan ”basile”, koska se vastaa sen alkukirjainta tai monogrammia. Kun otetaan huomioon osan ”1952”, joka voidaan katsoa vuodeksi, sijainti riitautetussa tavaramerkissä ja sen kirjasinten pienempi koko, sillä on myös toissijainen asema riitautetussa tavaramerkissä, eikä se herätä kuluttajien huomiota siinä määrin kuin tämän tavaramerkin muut osat, mutta se ei tästä syystä ole kuitenkaan merkityksetön. 
            57. Se seikka, että osaa ”basile” edeltää osaa ”antonio”, ei voi kumota tätä toteamusta. Tältä osin on huomautettava, että vaikka oikeuskäytännön mukaan on tosin totta, että tavaramerkkien ensimmäinen osa voi kiinnittää kuluttajan huomiota enemmän kuin seuraavat osat, tämä toteamus ei päde kaikissa tapauksissa (asia T-158/05, Trek Bicycle v. SMHV – Audi (ALLTREK), tuomio 16.5.2007, 70 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Kuten edellä 47 kohdassa on todettu, käsiteltävässä asiassa Antonio on hyvin yleinen etunimi Italiassa ja sillä on siis heikompi erottamiskyky kuin sukunimellä Basile. Huolimatta asemastaan riitautetun tavaramerkin alkuosassa osa ”antonio” ei näin ollen voi kiinnittää kuluttajan huomiota enempää kuin osa ”basile”. 
            58. Lausuntatavasta on todettava, että vaikka riitautettu tavaramerkki, joka koostuu kuudesta tavusta ”an ”, ”to”, ”nio”, ”ba”, ”si” ja ”le”, on pitempi kuin aikaisempi tavaramerkki, joka koostuu kolmesta tavusta ”ba”, ”si” ja ”le”, puolet riitautetun tavaramerkin tavuista ja kaikki aikaisemman tavaramerkin tavut, eli tavut, jotka vastaavat sukunimeä Basile, ovat samoja. Vastoin ensimmäisen kantajan väitettä erot kyseisten tavaramerkkien välillä, jotka johtuvat riitautetun tavaramerkin etunimeen Antonio ja sukunimeen Basile lisätyistä isosta B-kirjaimesta ja osasta ”1952”, eivät kyseenalaista tiettyä lausuntatavan samankaltaisuutta, koska yhtäältä kuluttajat eivät lähtökohtaisesti lausu isoa B-kirjainta yksinään ja katsovat sen mainitun sukunimen alkukirjaimeksi tai monogrammiksi, ja toisaalta kohdeyleisö ei siis myöskään lausu ensi katsomalta osaa ”1952”, jonka se voi edellä 56 kohdassa todetulla tavalla katsoa vuodeksi ja jolla on toissijainen asema riitautetussa tavaramerkissä, ilmaisun ”antonio basile” jälkeen. Lisäksi kuten edellisessä kohdassa on todettu, osan ”antonio” asettaminen osan ”basile” eteen ei riitä kumoamaan kyseisten tavaramerkkien välisiä samankaltaisuuksia, koska sen erottamiskyky on heikompi.
            59. Näin ollen valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa perustellusti, että riidanalaiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan tietyssä määrin samankaltaisia.
            60. Merkityssisällöltään kyseiset tavaramerkit koostuvat italialaisesta sukunimestä Basile, joka yksilöi kyseiset tavarat, eikä etunimen Antonio lisääminen riitautettuun tavaramerkkiin muuta tätä johtopäätöstä. Näissä kahdessa tapauksessa kuluttaja katsoo kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden kaupallisen alkuperän liittyvän henkilöön, jolla on mainittu sukunimi. Näin ollen valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa perustellusti, että kyseiset tavaramerkit ovat merkityssisällöltään samankaltaisia.
            61. Edellä esitetystä johtuu, että kyseiset tavaramerkit ovat tietyssä määrin samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan ja että ne ovat samankaltaisia merkityssisällöltään. Kun otetaan huomioon edellä 41 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö, on siis todettava, että kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia. 
            – Sekaannusvaara
            62. Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (edellä 18 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 17 kohta ja yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jägermeister v. SMHV – Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä), tuomio 14.12.2006, Kok., s. II-5409, 74 kohta).
            63. Kuten edellä 39 kohdassa on todettu, kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samuutta ja vastaavuutta ei ole kyseenalaistettu. Lisäksi edellä 61 kohdasta ilmenee, että kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia. 
            64. Näin ollen valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa perustellusti, että kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.
            65. Ensimmäinen kantaja katsoo kuitenkin, ettei valituslautakunta tutkinut kyseisten tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa arvioimalla erityisesti riitautetun tavaramerkin käytössä hankittua erottamiskykyä. Se väittänee myös, ettei aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin käytöstä esitettyjä todisteita ole arvioitu.
            66. Näitä väitteitä ei voida hyväksyä. Ensiksi riidanalaisen päätöksen 26‐38 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta tutki huolellisesti kyseisten tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa, minkä johdosta ensimmäinen kantaja saattoi riitauttaa mainitun päätöksen unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämällä edellä tarkasteltuja väitteitä. 
            67. Toiseksi väitteestä, joka liittyy arviointiin riitautetun tavaramerkin käytössä erottamiskykyiseksi tulemisesta, on huomautettava, että vaikka sillä on merkitystä ehdottoman hylkäys- tai mitättömyysperusteen osalta, sillä ei kuitenkaan ole merkitystä suhteellisen hylkäys- tai mitättömyysperusteen osalta, kuten käsiteltävässä asiassa sekaannusvaaran olemassaolon osalta. Vaikka oletetaan, että ensimmäinen kantaja on tällä väitteellä pyrkinyt osoittamaan riitautetun tavaramerkin tunnettuuden tai erottamiskyvyn merkittävyyden sekaannusvaaran arvioinnissa, on huomautettava, että oikeuskäytännön mukaan merkitystä on aikaisemman tavaramerkin, mutta ei myöhemmän tavaramerkin, huomattavalla erottamiskyvyllä (ks. vastaavasti edellä 18 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 24 kohta; edellä 18 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 18 kohta ja edellä 18 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta).
            68. Kolmanneksi on todettava aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin käytöstä esitettyjen todisteiden arvioinnista, että koska sekaannusvaaraa on arvioitu aikaisempaan tavaramerkkiin nähden, aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin käytöstä esitettyjen todisteiden sekä kyseessä olevaa merkkiä koskevan sekaannusvaaran arviointi eivät ole merkityksellisiä (ks. vastaavasti asia T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion v. SMHV – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), tuomio 16.9.2004, Kok., s. II-3191, 48 kohta). 
            69. Edellä esitetty huomioon ottaen on todettava, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä, kun se katsoi, että kyseisten tavaramerkkien välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Toinen kanneperuste on näin ollen hylättävä ja tästä syystä koko kanne on hylättävä perusteettomana. 
            Oikeudenkäyntikulut 
            70. Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska ensimmäinen kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.
            71. Työjärjestyksen 87 artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan mukaan on niin, että kun luopumistapauksessa ei vaadita oikeudenkäyntikulujen korvaamista, kukin asianosainen vastaa omista kuluistaan. Toinen kantaja vastaa siis omista oikeudenkäyntikuluistaan. 
            
            Päätöksen päätösosa
            Näillä perusteilla
            UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)
            on ratkaissut asian seuraavasti:
            1) Asiassa T-133/09 toisen kantajan nimi, Antonio Basile, poistetaan kantajien luettelosta. 
            2) Kanne hylätään. 
            3) I Marchi Italiani Srl velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut luopumiseen liittyviä kuluja lukuun ottamatta. 
            4) Basile vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.