CELEX: 62018CC0809
Language: cs
Date: 2020-04-30 00:00:00
Title: Stanovisko generálního advokáta G. Pitruzzelly přednesené dne 30. dubna 2020.#Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví v. John Mills Ltd.#Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Námitkové řízení – Relativní důvod pro zamítnutí – Článek 8 odst. 3 – Působnost – Totožnost nebo podobnost přihlášené ochranné známky se starší ochrannou známkou – Slovní ochranná známka Evropské unie MINERAL MAGIC – Přihláška k zápisu podaná jednatelem nebo zástupcem majitele starší ochranné známky – Slovní ochranná známka Evropské unie MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.#Věc C-809/18 P.

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
   GIOVANNIHO PITRUZZELLY
   přednesené dne 30. dubna 2020 (
         1
      )
   
      Věc C‑809/18 P
   
   Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
   proti
   John Mills Ltd
   „Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Ochranná známka přihlášená jednatelem nebo zástupcem oprávněného majitele – Článek 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009“
   
            1. 
         
         
            Kasačním opravným prostředkem, jenž je předmětem tohoto řízení, se Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) domáhá zrušení rozsudku ze dne 15. října 2018, John Mills v. EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679), kterým Tribunál vyhověl žalobě, kterou společnost John Mills Ltd podala proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. října 2016 (věc R 2087/2015-1) (dále jen „napadené rozhodnutí“), týkajícímu se námitkového řízení zahájeného společností Jerome Alexander Consulting Corp.
         
      
            2. 
         
         
            Kasační opravný prostředek EUIPO poskytuje Soudnímu dvoru příležitost, aby se poprvé vyjádřil k výkladu čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 (
                  2
               ) (nyní čl. 8 odst. 3 nařízení 2017/1001 (
                  3
               )), který řadí k relativním důvodům pro zamítnutí zápisu označení jako ochranné známky Evropské unie skutečnost, že přihláška byla podána vlastním jménem jednatelem nebo zástupcem majitele ochranné známky bez souhlasu majitele (
                  4
               ).
         
      
      I. Právní rámec
   
   
      A. Mezinárodní právo
   
   
            3.
         
         
            Unie je smluvní stranou Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) ze dne 15. dubna 1994 (
                  5
               ), která tvoří přílohu 1 C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) (
                  6
               ). Článek 2 odst. 1 této dohody stanoví, že pokud jde o část II této dohody, která obsahuje ustanovení týkající se ochranných známek, smluvní státy budou zejména dodržovat články 1 až 12 úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, podepsané v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněné dne 28. září 1979 (
                  7
               ) a závazné pro všechny členské státy EU.
         
      
            4.
         
         
            Článek 6 septies této úmluvy, ve znění změn a doplňků, stanoví:
            „1)   Žádá-li jednatel nebo zástupce majitele známky v některé unijní zemi o zápis této známky na své vlastní jméno v jedné nebo několika těchto zemích bez souhlasu tohoto majitele, je majitel oprávněn podat námitky proti požadovanému zápisu a žádat o výmaz, nebo povoluje-li to zákon dotyčné země, o převod zápisu na sebe, pokud by jednatel nebo zástupce neospravedlnil své jednání.
            2)   S výhradou výše uvedeného odstavce 1 je majitel známky oprávněn podat námitky proti užívání své známky jednatelem nebo zástupcem, pokud k tomuto užívání nedal zmocnění.
            3)   Národním zákonodárstvím může být stanovena spravedlivá lhůta, ve které by majitel známky mohl uplatňovat svá práva podle tohoto článku.“
         
      
      B. Unijní právo
   
   
            5.
         
         
            Článek 8 nařízení č. 207/2009, použitelný ratione temporis na skutkový stav věci, vyjmenovává relativní důvody pro zamítnutí zápisu ochranné známky. Odstavec 3 tohoto článku zní:
            „Na základě námitek majitele ochranné známky se ochranná známka nezapíše, pokud přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele, ledaže by tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil.“ (
                  8
               )
         
      
            6.
         
         
            Článek 11 výše uvedeného nařízení, nadepsaný „Zákaz používat ochrannou známku EU, která byla zapsána jménem jednatele nebo zástupce“, stanoví, že „[b]yla-li ochranná známka [EU] zapsána na jméno jednatele nebo zástupce toho, kdo je majitelem této známky, bez jeho souhlasu, má tento majitel právo bránit užívání známky jednatelem nebo zástupcem bez jeho souhlasu, ledaže by jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil“ (
                  9
               ).
         
      
            7.
         
         
            Podle článku 18 téhož nařízení, nadepsaného „Převod ochranné známky zapsané na jméno jednatele“, „[b]yla-li ochranná známka [EU] zapsána na jméno jednatele nebo zástupce toho, kdo je majitelem této ochranné známky, bez jeho souhlasu, má majitel právo domáhat se převodu tohoto zápisu ve svůj prospěch, pokud by tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně neodůvodnil“ (
                  10
               ).
         
      
            8.
         
         
            Konečně, čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 stanoví, že „[o]chranná známka [EU] se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení: […] pokud existuje ochranná známka uvedená v čl. 8 odst. 3 a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci“ (
                  11
               ).
         
      
      II. Skutečnosti předcházející sporu, řízení před EUIPO, řízení před Tribunálem a napadený rozsudek
   
   
            9.
         
         
            Dne 18. září 2013 podala společnost John Mills Ltd u EUIPO přihlášku ochranné známky Evropské unie, jejímž předmětem bylo slovní označení „MINERAL MAGIC“. Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 3 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Vlasové vody; brusné přípravky; mýdla; voňavkářské výrobky; éterické oleje; kosmetika; přípravky pro čištění a péči o pleť, pokožku hlavy a vlasy; deodoranty pro osobní potřebu“.
         
      
            10.
         
         
            Dne 23. dubna 2014 podala společnost Jerome Alexander Consulting Corp. proti zápisu přihlášené ochranné známky námitky, přičemž na podporu námitek se dovolávala důvodů uvedených v čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009. Námitky byly mimo jiné založeny na slovní ochranné známce MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, zapsané ve Spojených státech dne 15. ledna 2013 pro následující výrobky: „Pudr na obličej obsahující minerální látky“. Námitkové oddělení zamítlo námitky rozhodnutím ze dne 18. srpna 2015. Dne 15. října 2015 podala společnost Jerome Alexander proti tomuto rozhodnutí odvolání k EUIPO.
         
      
            11.
         
         
            Dne 5. října 2016 první odvolací senát EUIPO přijal napadené rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí námitkového oddělení a na základě čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 zápis přihlášené ochranné známky zamítl. V tomto rozhodnutí odvolací senát především zmínil cíl čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, tedy „zabránit zneužití ochranné známky jednatelem majitele ochranné známky“ (
                  12
               ), a vyjmenoval podmínky, které podle něj musí být splněny, aby námitky na základě tohoto ustanovení byly úspěšné, spočívající v tom, že „osoba, která podala námitky, musí být majitelem starší ochranné známky, přihlašovatel ochranné známky musí nebo musel být jednatelem nebo zástupcem výše uvedeného majitele, přihláška musí být podána jménem jednatele či zástupce bez souhlasu majitele, aniž jednatel nebo zástupce řádně odůvodní své jednání a přihláška se musí týkat označení a výrobků, které jsou totožné nebo podobné“ (
                  13
               ). Odvolací senát tak dospěl k závěru, že „existuje skutečný, efektivní a trvající obchodní vztah, vytvářející obecnou povinnost důvěry a loajálnosti ke dni podání přihlášky ochranné známky, a že žalobkyně byla jednatelem ve smyslu čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009“ (
                  14
               ). Konečně odvolací senát shledal, že v projednávané věci jsou výrobky, na které se vztahují kolidující označení, totožné (
                  15
               ) a kolidující označení podobná (
                  16
               ).
         
      
            12.
         
         
            Dne 5. ledna 2017 podala společnost John Mills proti napadenému rozhodnutí žalobu na neplatnost k Tribunálu, na jejíž podporu uplatnila jediný důvod, který lze rozdělit na tři výtky, vycházející z porušení čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009. První výtka se týkala kvalifikace společnosti John Mills jako „jednatele nebo zástupce“ ve smyslu tohoto ustanovení. V rámci druhé a třetí výtky společnost John Mills odvolacímu senátu vytýkala, že nesprávně považoval toto ustanovení za použitelné, i když kolidující označení byla pouze podobná, nikoli totožná, a třebaže výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, nejsou totožné s výrobky, na něž se vztahuje přihlášená ochranná známka.
         
      
            13.
         
         
            Tribunál nejprve přezkoumal druhou výtku a vyhověl jí. Tribunál tedy zrušil rozhodnutí odvolacího senátu, aniž rozhodl o první a třetí výtce, a uložil EUIPO a společnosti Jerome Alexandre, aby každý zvlášť nahradil polovinu nákladů řízení vynaložených společností John Mills.
         
      
      III. Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání účastníků řízení
   
   
            14.
         
         
            Návrhem došlým kanceláři Soudního dvora dne 20. prosince 2018 podal EUIPO kasační opravný prostředek, který je předmětem projednávané věci. EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr napadený rozsudek zrušil a uložil společnosti John Mills náhradu nákladů řízení. Společnost John Mills navrhuje, aby Soudní dvůr zamítl kasační opravný prostředek a uložil EUIPO náhradu nákladů řízení. EUIPO a společnost John Mills přednesly ústní vyjádření na jednání konaném dne 16. ledna 2020.
         
      
      IV. Ke kasačnímu opravnému prostředku
   
   
            15.
         
         
            EUIPO vznáší na podporu svého kasačního opravného rostředku dva důvody. V rámci prvního důvodu vytýká Tribunálu, že porušil čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, a v rámci druhého důvodu se dovolává porušení článku 36 statutu Soudního dvora.
         
      
      A. K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009
   
   
      
         1.
       
         Napadený rozsudek
      
   
   
            16.
         
         
            První důvod kasačního opravného prostředku se týká bodů 25 až 37 napadeného rozsudku.
         
      
            17.
         
         
            V bodě 25 tohoto rozsudku Tribunál poté, co uvedl, že cílem čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 je „vyloučit zneužití ochranné známky majitele jednatelem nebo zástupcem tohoto majitele, neboť tito jednatelé a zástupci mohou využít znalostí a zkušeností získaných během obchodního vztahu spojujícího je s uvedeným majitelem, a tudíž neprávem těžit z úsilí a investic vynaložených samotným majitelem ochranné známky“, stanovil, že toto ustanovení „tedy v podstatě vyžaduje, aby mezi ochrannou známkou majitele a ochrannou známkou, jejíž zápis požaduje jednatel nebo zástupce svým vlastním jménem, existovala přímá spojitost“ a že „[t]akovou spojitost si lze představit pouze v případě, že předmětné ochranné známky si vzájemně odpovídají“. Tribunál dále rozhodl, že ve smyslu výkladu, podle něhož starší ochranná známka a přihlášená ochranná známka musí být pro účely použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 totožné, nikoli pouze podobné, vyznívají jak přípravné práce k nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství (
                  17
               ) (body 26 až 31 napadeného rozsudku), tak znění článku 6 septies Pařížské úmluvy (body 32 až 35 napadeného rozsudku).
         
      
      
         2.
       
         Argumenty účastníků řízení
      
   
   
            18.
         
         
            EUIPO tvrdí, že Tribunál nesprávně vyložil čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, když omezil jeho působnost na pojem „totožnost“ označení a přiznal tomuto pojmu význam, který má v rámci čl. 8 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009. EUIPO vytýká Tribunálu, že upřednostnil doslovný výklad čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, který náležitě nezohledňuje účel tohoto ustanovení. V tomto ohledu EUIPO na jedné straně zdůrazňuje, že doslovný výklad neumožňuje vyloučit, že se toto ustanovení vztahuje také na podobné ochranné známky, a na straně druhé, že unijní soud dlouhodobě zastává teleologický přístup ve výkladu ustanovení týkajících se ochranných známek. Podle EUIPO by mohl jednatel nebo zástupce získat neoprávněný prospěch, na který Tribunál odkazuje v bodě 25 napadeného rozsudku, nejen v případě, kdy užívá ochrannou známku totožnou s ochrannou známkou majitele, ale také ve všech případech, kdy uskuteční změny, které ponechají základní prvky této ochranné známky identifikovatelné, což mu umožňuje si ji přisvojit. V takových případech by jednatel nebo zástupce měl nejen možnost převzít zákazníky majitele ochranné známky a učinit jeho expanzi nebo případný vstup na unijní trh Unie méně výhodnými, ale mohl by také zabránit zápisu samotné ochranné známky majitele nebo jeho užívání v rámci Unie na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nebo čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení č. 207/2009. EUIPO se domnívá, že kritériem relevantním pro účely použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, vykládaným ve světle jeho cíle, není totožnost ani podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami, jak je vyžadováno pro účely posouzení existence nebezpečí záměny, ale jejich „celková rovnocennost z hospodářského a obchodního hlediska“. Taková rovnocennost by existovala tam, kde je možné „jasně rozpoznat“ označení majitele v ochranné známce přihlašované jednatelem nebo zástupcem. K tomu by došlo, pokud by se kolidující označení shodovala „v prvcích, které zásadním způsobem přispívají k rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky“. EUIPO se konečně domnívá, že skutečnost, že takové přihlášky k zápisu, jako je předmětná přihláška, obsahují hypotézy o neexistenci dobré víry a spadají do důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, nepovoluje upřednostnit restriktivní výklad čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení. Přinutit majitele ochranné známky, aby za účelem ochrany svých zájmů vyčkal na zápis označení přihlašovaného jednatelem nebo zástupcem, by totiž bylo v rozporu se zásadami hospodárnosti řízení a řádné správy.
         
      
            19.
         
         
            Podle společnosti John Mills jak ze znění čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, tak z článku 6 septies Pařížské úmluvy jednoznačně vyplývá, že tato ustanovení odkazují na totožné, nikoli pouze podobné ochranné známky. Jak správně uvedl Tribunál, znění je navíc potvrzeno přípravnými pracemi k nařízení č. 40/94. Společnost John Mills navíc zdůrazňuje neurčitou a nepřesnou povahu kritéria navrhovaného ze strany EUIPO pro účely použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, které je založeno na přisvojení si rozlišovací způsobilosti ochranné známky majitele ze strany jednatele nebo zástupce. Tato společnost uvádí, že posouzení rozlišovací způsobilosti musí být provedeno nikoli abstraktně, ale z pohledu relevantního spotřebitele. Tímto spotřebitelem by byl spotřebitel státu, ve kterém byla ochranná známka majitele zapsána (nebo je jinak chráněna), a nikoli, jak nesprávně stanovil odvolací senát, unijní spotřebitel. Za těchto okolností by se provedení posouzení rozlišovací způsobilosti mohlo ukázat jako složité. V projednávané věci nebyl předložen žádný důkaz ohledně rozlišovací způsobilosti výrazů MAGIC MINERALS pro výrobky „pudr na obličej obsahující minerální látky“ z pohledu amerického spotřebitele. Společnost John Mills rovněž uvádí, že kritérium navržené ze strany EUIPO je extenzivnější než kritéria přijatá nařízením č. 207/2009, a zejména v čl. 8 odst. 1 a 5 tohoto nařízení. Bylo by nyní nelogické se domnívat, že unijní normotvůrce měl v úmyslu přiznat zahraničním ochranným známkám, i když v Unii nikdy nebyly užívány, širší ochranu, než je ochrana poskytnutá národním nebo unijním ochranným známkám. Konečně, společnost John Mills tvrdí, že výklad čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 navržený ze strany EUIPO vytváří kromě významné aplikační nejistoty také zřejmou právní nejistotu, pokud jde o skutečný rozsah působnosti tohoto ustanovení, když jednání, na které EUIPO odkazuje v kasačním opravném prostředku, nachází účinný sankční nástroj v čl. 52 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, který se týká zápisů neučiněných v dobré víře.
         
      
      
         3.
       
         Analýza
      
   
   
      
         a)
       
         K výkladu čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009
      
   
   
      1) Doslovný výklad
   
   
            20.
         
         
            Podle ustálené judikatury Soudního dvora musí být význam a dosah pojmů, které unijní právo nijak nedefinuje, určeny v souladu s jejich obvyklým smyslem v běžném jazyce s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém jsou použity, a cílům, které sleduje právní úprava, jejíž jsou součástí (
                  18
               ). Výklad ustanovení unijního práva zahrnuje mimo jiné srovnání jeho jazykových verzí (
                  19
               ). V případě rozdílů mezi těmito jazykovými verzemi musí být dotčené ustanovení vykládáno podle celkové systematiky a účelu právní úpravy, jejíž je součástí (
                  20
               ).
         
      
            21.
         
         
            V projednávané věci se nejedná o určení významu pojmu nebo výrazu obsažených v ustanovení, u něhož musí být provedena textová analýza, ale o posouzení toho, zda slovní spojení a syntaxe použitá v tomto ustanovení umožňují jednoznačně určit vztah, který podle tohoto ustanovení musí existovat mezi ochrannou známkou, jejíž zápis požaduje jednatel nebo zástupce, a ochrannou známkou majitele.
         
      
            22.
         
         
            Vzhledem k tomu, že požadavek takového vztahu je jednoznačně odvoditelný ze znění čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, které by jinak postrádalo jakoukoli logiku, je třeba uvést, že z prvního čtení se zdá, že toto ustanovení ve většině jazykových verzí stanoví překrývání mezi výše uvedenými ochrannými známkami nebo, abychom použili výraz uplatněný Tribunálem, to, že tyto ochranné známky si „vzájemně odpovídají“ (
                  21
               ). Důvodem je zejména použití určitého členu ve slovním spojení „majitel ochranné známky“ ve dvou různých případech, ve kterých se objevuje, což naznačuje, že přihlašovaná ochranná známka a starší ochranná známka jsou ve skutečnosti tvořeny stejným označením. Toto vzájemné odpovídání je zvláště explicitní v některých jazykových verzích, jako je například španělská verze, ve které je předmětem zamítnutí zápisu „stejná“ ochranná známky („misma“) a ze slovního spojení „majitel ochranné známky“ („titular de la marca“) se ve druhém případě stává „majitel uvedené ochranné známky“ („titular de dicha marca“) (
                  22
               ).
         
      
            23.
         
         
            Nedomnívám se však, že ze znění jednoznačně vyplývá, že předmětem relativního důvodu pro zamítnutí, který je stanoven v čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, může být pouze ochranná známka totožná s ochrannou známkou majitele, a nikoli ochranná známka, která vykazuje ve vztahu k této ochranné známce určité odlišnosti. Navíc ačkoli je pravda, že ochranná známka je definována rovněž s odkazem na výrobky nebo služby, ve vztahu k nimž je chráněna, není ve znění tohoto ustanovení výslovně uveden vztah, který musí existovat mezi výrobky nebo službami uvedenými v přihlášce a těmi, na něž se vztahuje ochranná známka majitele, a tudíž neumožňuje s jistotou vyloučit z jeho oblasti působnosti označení, i totožná, která mají být užívána pro výrobky nebo služby, které nejsou totožné.
         
      
            24.
         
         
            K vymezení oblasti působnosti předmětného ustanovení je tudíž nezbytné použít jiné metody výkladu. Na druhou stranu se samotný Tribunál na rozdíl od toho, co tvrdí EUIPO, neopřel o doslovný výklad čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, ale v bodě 25 napadeného rozsudku z cíle sledovaného tímto ustanovením dovodil potřebu „přímé spojitosti“ mezi ochrannou známkou majitele a ochrannou známkou jednatele nebo zástupce, kterou je třeba chápat ve smyslu toho, že si „vzájemně odpovídají“ (
                  23
               ).
         
      
      2) Systematický výklad
   
   
            25.
         
         
            Některé prvky odvozené z vnitřní systematiky čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 svědčí podle mého názoru ve prospěch „vzájemného odpovídání“ mezi ochrannou známkou jednatele nebo zástupce a ochrannou známkou majitele. Jedná se o pozitivní podmínku, vyžadovanou tímto ustanovením, podle které musí přihlášku podat jednatel nebo zástupce „svým vlastním jménem“, a negativní podmínku spočívající v neexistenci souhlasu majitele. Obě totiž hovoří ve smyslu toho, že ochranná známka přihlašovaná jménem jednatele nebo zástupce je ve skutečnosti vlastnictvím oprávněného majitele, jehož jménem nebo s jehož souhlasem musí být taková přihláška podána. Tento závěr je navíc posílen článkem 18 nařízení č. 207/2009, který je vložen do oddílu 4 tohoto nařízení, který je nadepsán „Ochranná známka Společenství jako předmět vlastnictví“, který stanoví právo majitele domáhat se převodu tohoto zápisu, který učinil jednatel nebo zástupce bez souhlasu, ve svůj prospěch.
         
      
            26.
         
         
            Vezmeme-li v úvahu článek 8 nařízení č. 207/2009 jako celek, ukazuje se naopak autonomie odstavce 3 ve vztahu k odstavci 1 tohoto článku. Obě ustanovení upravují důvody pro zamítnutí zápisu týkající se případu kolize přihlašované ochranné známky se starší ochrannou známkou, přičemž každé z nich stanoví podmínky použití specifické pro každý z těchto důvodů. Odstavec 1 tedy v písmenech a) a b) stanoví dva případy dvojité totožnosti a zaměňující podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami, zatímco odstavec 3 vyžaduje existenci zvláštního vztahu (jednatelství nebo zastoupení) mezi přihlašovatelem a majitelem starší ochranné známky, neexistenci souhlasu majitele této ochranné známky, jakož i absenci odůvodnění tohoto jednání ze strany jednatele nebo zástupce. Naopak není upřesněn vztah, ještě méně odkazem na pojmy „totožnost“ a „podobnost“ použité ve výše uvedeném odstavci 1, který musí existovat mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou. Totéž platí pro srovnání mezi odstavcem 3 a odstavcem 5 článku 8 nařízení č. 207/2009, ve kterém se naopak výslovně odkazuje na pojmy „totožnost“ a „podobnost“.
         
      
      3) Historický výklad
   
   
            27.
         
         
            Jak je uvedeno v bodě 27 napadeného rozsudku, předběžný návrh nařízení o ochranné známce Společenství z dubna 1977 (
                  24
               ) v čl. 12 odst. 3 stanovil, že předmětný relativní důvod pro zamítnutí se vztahuje na „totožné nebo podobné ochranné známky“ se starší ochrannou známkou pro „totožné nebo podobné výrobky“ s výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka.
         
      
            28.
         
         
            Výslovná zmínka o dvojitém případu totožnosti a podobnosti označení a výrobků nebo služeb však byla v příslušném ustanovení návrhu nařízení (
                  25
               ) předloženého Komisí Radě v listopadu 1980, který vedl k přijetí nařízení č. 40/94, odstraněna. Ani předběžný návrh, ani návrh Komise neobsahovaly ustanovení odpovídající článku 11 a článku 18 nařízení č. 207/2009 (
                  26
               ). Tyto texty navíc nestanovily obecný důvod neplatnosti ochranné známky Společenství, který by se zakládal na neexistenci dobré víry v okamžiku zápisu (
                  27
               ). Otázku zneužívajících zápisů vznesla v roce 1982 italská delegace a doporučení vložit ustanovení v tomto smyslu bylo zahrnuto do zprávy pracovní skupiny Rady pověřené zhodnocením návrhu nařízení o ochranné známce Společenství. Tyto a následné diskuse, které pomohly definovat obsah pravidel týkajících se zápisů, které nebyly učiněny v dobré víře, se odehrávaly na okraji diskuzí ohledně čl. 7 odst. 3 návrhu nařízení, který upravoval případ přihlášky podané jednatelem nebo zástupcem majitele ochranné známky bez souhlasu majitele (
                  28
               ).
         
      
            29.
         
         
            Co se týče posledně uvedeného ustanovení, jak bylo připomenuto v bodě 28 napadeného rozsudku, v dokumentu vypracovaném v rámci jednání pracovní skupiny o návrhu nařízení o ochranné známce Společenství Rada uvedla, že zamítla návrh německé delegace na rozšíření použití tohoto ustanovení „na podobné ochranné známky pro podobné výrobky“ (
                  29
               ). Ve stejném dokumentu je uvedeno, že návrh dánské delegace na rozšíření oblasti působnosti tohoto ustanovení na každou osobu, která nejedná v dobré víře, byl zamítnut, jelikož by zavedl subjektivní kritérium, které je neslučitelné s objektivním kritériem podle čl. 7 odst. 3 návrhu nařízení, a protože by držiteli dřívějšího práva umožnilo podat námitky proti vytvoření ochranné známky Společenství při neexistenci vzájemnosti.
         
      
            30.
         
         
            Jak správně konstatoval Tribunál v bodě 30 napadeného rozsudku, z přípravných prací k nařízení č. 40/94 vyplývá vůle normotvůrce Společenství zachovat oblast působnosti čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení (následně čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009) v přesně stanovených mezích. Použití tohoto ustanovení na podobné ochranné známky pro podobné výrobky bylo výslovně zamítnuto. V této souvislosti nemůže vykládající subjekt na rozdíl od toho, co tvrdí EUIPO, skutečnost, že uvedený článek výslovně nezmiňuje svou použitelnost v případě podobných označení, postavit na stejnou úroveň, jako je neexistence výslovného odkazu na pojem totožnost. Na jedné straně totiž přisvojení si, ze strany jednatele nebo zástupce, označení, které je totožné s označením majitele, představuje typický případ, na který se vztahuje dotčené ustanovení, který se jednoznačně odráží ve znění tohoto ustanovení, tak na druhé straně, jak bylo uvedeno, opomenutí jakéhokoli odkazu na pojem podobnosti je výsledkem přesné vůle normotvůrce Společenství, vyjádřené při dvou různých příležitostech během legislativního procesu, který vedl k přijetí nařízení č. 40/94, poprvé implicitně a podruhé explicitně.
         
      
            31.
         
         
            Dodávám, že ve smyslu stanovení toho, že normotvůrce Společenství měl v úmyslu omezit rozsah působnosti předmětného relativního důvodu pro zamítnutí na případ, ve kterém existuje objektivní vzájemná shoda mezi kolidujícími označeními, hovoří skutečnost, že jeho použití nebylo podřízeno důkazům o jiných prvcích, ať už objektivních (například existenci neoprávněné výhody na straně jednatele nebo neautorizovaného zástupce nebo újma na straně oprávněného majitele) nebo subjektivní (například neexistence dobré víry jednatele nebo neautorizovaného zástupce). V případě takovéto vzájemné shody, a pokud jednatel nebo neautorizovaný zástupce nemůže své jednání odůvodnit, je ochrana majitele automatická, i když je ponechána na jeho iniciativě.
         
      
      4) Teleologický výklad
   
   
            32.
         
         
            Jak je již dlouhou dobu uznáváno judikaturou Tribunálu, relativní důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 směřuje k vyloučení zneužití ochranné známky jednatelem nebo zástupcem oprávněného majitele uvedené ochranné známky, který může využít znalostí a zkušeností získaných během obchodního vztahu spojujícího jej s tímto majitelem, a tudíž neprávem těžit z úsilí a investic vynaložených tímto majitelem ochranné známky (
                  30
               ). Tento článek se má v zásadě použít v situacích, kdy majitel ochranné známky chráněné výlučně mimo Unii distribuuje své výrobky nebo služby na trhu Unie prostřednictvím jednatele nebo zástupce. V takovýchto situacích se majitel ochranné známky vystavuje riziku nekalého jednání jednatele nebo zástupce. Tento by mohl po zápisu ochranné známky v Unii vlastním jménem soutěžit se samotným majitelem a na základě získané přednosti by mohl zabránit užívání ochranné známky majitelem, nebo pokud majitel ještě není přítomen na trhu Unie, zabránit mu v přístupu na tento trh. Majiteli nic nebrání v tom, aby podal námitky proti zápisu ochranné známky na základě předmětného relativního důvodu pro zamítnutí, a to i když ochranná známka požívá nějaké formy ochrany v Unii nebo v některém členském státě. V tomto případě však majitel disponuje, jsou-li splněny podmínky pro jeho použití, také dalšími ochrannými nástroji stanovenými v článku 8.
         
      
            33.
         
         
            Není pochyb o tom, že extenzivní výklad čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, jako je výklad uvedený ze strany EUIPO, který zahrnuje případ jednoduché podobnosti mezi označením, jehož zápis je požadován, a označením osoby, která podává námitky, by přispěl k uskutečnění cíle ochrany sledovaného tímto ustanovením. Avšak na rozdíl od toho, co tvrdí EUIPO, restriktivní výklad, který omezuje oblast působnosti čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 pouze na případy totožnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, by jej nezbavil užitečného účinku, ale omezil by cíl ochrany na přesně definované situace.
         
      
            34.
         
         
            V rozsahu, v němž se toto vymezení zdá být v souladu jak se zněním dotčeného ustanovení, tak s jednoznačným úmyslem unijního normotvůrce, si kladu otázku, zda je vykládající subjekt oprávněn tyto prvky ignorovat, aby upřednostnil výklad tohoto ustanovení, který podle mého názoru jde za hranice prostého teleologického výkladu a spíše vede k analogickému uplatňování pravidla, které je v něm obsaženo (
                  31
               ). V tomto ohledu na jedné straně připomínám, že Soudní dvůr již měl příležitost objasnit, že použití teleologického výkladu nemůže vést k výkladu předmětného ustanovení, který je v rozporu s jeho zněním (
                  32
               ), a zadruhé, že nezávisle na jakékoli jiné úvaze je čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 výjimkou ze zásady přednosti, která charakterizuje právo ochranných známek (
                  33
               ) a jako takový musí být vykládán restriktivně, a tudíž nelze použít analogický výklad (
                  34
               ).
         
      
      5) Článek 6 septies Pařížské úmluvy
   
   
            35.
         
         
            Připomínám, že podle ustálené judikatury může Soudní dvůr vykládat ustanovení obsažená v mezinárodních dohodách, pokud na ně odkazuje unijní právo nebo pokud bylo unijní právo přijato za účelem jejich provedení do Unie (
                  35
               ).
         
      
            36.
         
         
            Článek 6 septies, který byl vložen do znění Pařížské úmluvy po revizní konferenci v Lisabonu v roce 1958 (
                  36
               ), je určen k ochraně majitele ochranné známky chráněné v jednom ze smluvních států úmluvy před zneužitím ze strany jednatele nebo zástupce tohoto majitele v jiném smluvním státě (
                  37
               ). Tento článek stanoví tři různé formy ochrany, jejichž cílem je zabránit zápisu ochranné známky majitele jednatelem nebo zástupcem nebo žádat o výmaz, zakázat její neoprávněné užívání jednatelem nebo zástupcem a umožnit převod na majitele ochranné známky, která je předmětem protiprávního zápisu ze strany jednatele nebo zástupce. Jak bylo uvedeno, nařízení č. 207/2009 (a nyní také směrnice 2015/2436) provádí všechny tři formy ochrany.
         
      
            37.
         
         
            Znění článku 6 septies Pařížské úmluvy ve francouzském znění, které je rozhodné (
                  38
               ), uvádí ještě jasněji než příslušné znění čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, že předmětem přihlášky jednatele nebo zástupce je ochranná známka majitele (
                  39
               ). Je pravdou, jak uvedl EUIPO, že jak v přípravných pracích k Lisabonské dohodě (
                  40
               ), tak v příručce k provádění Pařížské úmluvy (
                  41
               ) je potvrzeno, že oblast působnosti tohoto ustanovení musí být chápána jako rozšířena na „totožné“ i „podobné“ ochranné známky (
                  42
               ). Avšak jelikož doslovné znění článku 6 septies nepotvrzuje takovýto výklad, považuji za správný závěr, k němuž dospěl Tribunál v bodě 35 napadeného rozsudku, podle kterého toto ustanovení předpokládá, že kolidující ochranné známky si vzájemně odpovídají.
         
      
            38.
         
         
            Tento závěr není v žádném případě rozhodující pro výklad čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009. Ačkoli totiž toto ustanovení musí být vykládáno v souladu s článkem 6 septies Pařížské úmluvy, tak tato úmluva ponechává široký prostor pro uvážení smluvním státům, které mají zejména možnost stanovit ve svých vnitrostátních právních předpisech širší ochranu průmyslového vlastnictví, než jakou stanoví tato úmluva (
                  43
               ).
         
      
      6) Závěry k výkladu čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009
   
   
            39.
         
         
            Článek 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 stanoví možnost pro majitele ochranné známky, i když je chráněna pouze mimo území EU, podat námitky proti zneužívajícímu zápisu ochranné známky ze strany svého jednatele nebo zástupce. Jedná se o jediný případ, kdy je umožněno podání námitek proti přihlášce, jejíž podání musí být považováno za učiněné v rozporu s obecnou zásadou dobré víry (
                  44
               ). V ostatních případech poškozený subjekt nemá možnost zabránit zápisu ochranné známky a má k dispozici pouze žalobu na neplatnost stanovenou v čl. 52 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.
         
      
            40.
         
         
            Důvodů pro tuto rozmanitost právní úpravy je vícero, od potřeby vložit do systému ochranné známky Unie ustanovení, které by provedlo článek 6 septies Pařížské úmluvy, až po snahu nezatěžovat řízení o přihlášce námitkami proti údajným zneužívajícím přihláškám, u nichž na rozdíl od případů upravených v čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 nelze neexistenci dobré víry přihlašovatele předpokládat (pokud to není odůvodněno), ale musí být prokázána. Zdá se mi však, že jádrem tohoto ustanovení, jakož i článku 6 septies Pařížské úmluvy je rovněž myšlenka, že právo podat přihlášku nebo autorizovat podání přihlášky vlastní ochranné známky na jiném území, než na kterém je chráněna, náleží výlučně majiteli, a tudíž toto ustanovení bez ohledu na neexistenci dobré víry postihuje především nedostatek legitimace jednatele nebo neautorizovaného zástupce k podání přihlášky. Rovněž z tohoto hlediska je podle mého názoru nutné chápat nezbytnou vzájemnou shodu mezi ochrannými známkami, která vyplývá ze znění dotčeného ustanovení.
         
      
            41.
         
         
            S ohledem na výše uvedené je patrné, že výklad čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, na základě kterého se relativní důvod pro zamítnutí, který je v něm uveden, použije také v případě podobných označení, alespoň v rozsahu, v němž je odkazováno na nebezpečí záměny uvedené v odst. 1 písm. b) uvedeného článku, by nebyl slučitelný ani se zněním dotčeného ustanovení, ani se zjevným úmyslem normotvůrce Společenství v době zavedení tohoto ustanovení do systému ochranné známky Unie. Jinými slovy, kritérium, které ovládá uvážení o srovnání mezi označeními za účelem použití tohoto ustanovení, nemůže být stejné jako to, které se uplatní v případě námitek proti zápisu založených na právech chráněných na území Unie.
         
      
            42.
         
         
            Z výše uvedeného však automaticky nevyplývá, že čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že námitky jsou možné pouze v případě dvojité totožnosti mezi kolidujícími označeními a výrobky nebo službami, na které se vztahují, a to ve smyslu odst. 1 písm. a) uvedeného článku. Jak totiž správně uvádí EUIPO, výklad dotčeného ustanovení, který jeho oblast působnosti odvíjí od rigidního použití testu totožnosti mezi kolidujícími označeními a a fortiori od testu dvojité totožnosti, by jednateli nebo zástupci umožnil vyhnout se sankci nezapsání ochranné známky pouhým mírným pozměněním označení nebo popisu výrobků nebo služeb, na které se vztahuje. Široká možnost obcházení tohoto pravidla by vedla k tomu, že by toto pravidlo bylo z velké části neúčinné.
         
      
            43.
         
         
            Jak již bylo uvedeno výše, v systematice článku 8 nařízení č. 207/2009 relativní důvod pro zamítnutí, který je uvedený v odstavci 3 tohoto článku, požívá vlastní autonomie. V případě neexistence výslovných odkazů na pojmy obsažené v odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku může být vztah mezi kolidujícími ochrannými známkami, který je vyžadován za účelem požívání ochrany poskytované předmětným ustanovením, definován bez ohledu na rozsah přiznaný těmto pojmům v rámci relativních důvodů pro zamítnutí uvedených v odstavci 1 výše uvedeného článku 8.
         
      
            44.
         
         
            Tímto způsobem, ačkoli jak již bylo uvedeno, podle znění čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 tento vztah předpokládá vzájemnou shodu mezi kolidujícími označeními, však nemám za to, že by takováto shoda měla být automaticky vyloučena v případě, kdy mezi nimi neexistuje absolutní totožnost. Stejně tak podle mého názoru nesmí být ochrana poskytovaná tímto ustanovením majiteli ochranné známky upřena pouze z toho důvodu, že neexistuje striktní totožnost mezi výrobky nebo službami, na které se vztahují kolidující ochranné známky.
         
      
            45.
         
         
            Je tedy třeba určit kritérium, na jehož základě je třeba stanovit, že navzdory tomu, že obě kolidující ochranné známky, jakož i příslušné výrobky a služby, nejsou totožné, existuje vzájemná shoda vyžadovaná pro účely uplatnění předmětného relativního důvodu pro zamítnutí.
         
      
            46.
         
         
            V průběhu tohoto řízení zastával EUIPO podle mého názoru příliš flexibilní postoj pokud jde o potřebu definovat takové kritérium, přičemž se mi zdá, že dospěl k závěru, že rozlišování mezi případy, ve kterých se předmětný relativní důvod pro zamítnutí uplatní, a případy, ve kterých se neuplatní, spočívá, nad rámec vztahu mezi kolidujícími označeními, v existenci, kterou je třeba posoudit případ od případu, neoprávněného prospěchu jednatele nebo neautorizovaného zástupce v důsledku podání přihlášky a užívání ochranné známky. Tento postoj je podle mého názoru třeba odmítnout. Jak jsem již totiž uvedl výše, ačkoli není pochyb o tom, že čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 má za cíl zabránit jednateli nebo zástupci zneužít vztah, který jej pojí s majitelem ochranné známky, tento článek předpokládá vzájemnou shodu mezi kolidujícími označeními. Tato shoda musí být posouzena na základě předem stanoveného kritéria, a to také a zejména z důvodu požadavku právní jistoty.
         
      
            47.
         
         
            S ohledem na výše uvedené uvádím, že kritérium „podstatné rovnocennosti“ mezi kolidujícími označeními, které leží na půli cesty mezi „totožností“ a „podobností“, která zakládá záměnu, je převzato do metodických pokynů EUIPO, ve kterých se stanoví, že předmětné ustanovení musí být použito nejen v případě totožnosti mezi ochrannými známkami a totožnosti mezi příslušnými výrobky a službami, ale také „pokud označení přihlašované jednatelem nebo zástupcem podstatně reprodukuje starší ochrannou známku s nepatrnými změnami, dodatky nebo výmazy, které podstatným způsobem neovlivňují jeho rozlišovací způsobilost“, a když „spolu sporné výrobky a služby úzce souvisejí nebo jsou z obchodního hlediska ekvivalentní“ (
                  45
               ). Přestože tyto metodické pokyny odkazují také na test zaměnitelnosti mezi ochrannými známkami (
                  46
               ), zdá se mi, že, přinejmenším ve svém vyjádření, kritérium, které navrhují následovat, vyžaduje užší vztah mezi ochrannými známkami a příslušnými výrobky a službami, než je vztah, který je způsobilý založit nebezpečí záměny.
         
      
            48.
         
         
            Domnívám se, že takovéto kritérium by mělo být přijato za předpokladu, že nevede k posouzení existence nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními. Článek 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 musí být podle mého názoru uplatněn kromě případu totožných označení, také pokud ochranná známka přihlašovaná jednatelem nebo zástupcem zahrnuje nepatrné změny, dodatky nebo výmazy, které podstatným způsobem neovlivňují rozlišovací způsobilost starší ochranné známky. K tomu dochází, jak je uvedeno v metodických pokynech EUIPO, když přihlašovaná ochranná známka reprodukuje „podstatu“ starší ochranné známky, tedy prvek nebo prvky, které tvoří její rozlišovací způsobilost, bez jakékoli významné změny. Toto posouzení musí být provedeno objektivním srovnáním obou označení. Pokud toto srovnání neumožňuje dospět k rozhodnutí o podstatné rovnocennosti mezi označeními, a to ani při existenci určitého stupně podobnosti mezi těmito označeními, předmětné ustanovení se nepoužije a oprávněný majitel ochranné známky může případně podat žalobu na neplatnost podle čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení č. 2017/1001). Stejně tak se čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení nepoužije v případě, kdy neexistuje podobnost nebo rovnocennost mezi výrobky a službami, na které se vztahují kolidující ochranné známky. Zájmy oprávněného majitele, který například plánoval rozšíření výrobku své ochranné známky, mohou být tudíž chráněny pouze ex post, a to prostřednictvím žaloby na neplatnost.
         
      
      
         b)
       
         Závěry k prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku
      
   
   
            49.
         
         
            Na základě výše uvedených úvah se domnívám, že tím, že Tribunál vyložil čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 v tom smyslu, že se použije pouze v případě totožnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, se dopustil nesprávného právního posouzení, a z tohoto důvodu je třeba prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku vyhovět.
         
      
      B. Ke druhému důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícímu z porušení článku 36 statutu Soudního dvora
   
   
      
         1.
       
         Napadený rozsudek
      
   
   
            50.
         
         
            Druhý důvod kasačního opravného prostředku směřuje proti bodům 39 až 42 napadeného rozsudku.
         
      
            51.
         
         
            Poté, co v bodě 37 napadeného rozsudku dospěl Tribunál k závěru, že čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 se použije pouze v případě, že kolidující ochranné známky jsou totožné, považoval za použitelnou, neboť „nepřímo“ souvisí s otázkou totožnosti, judikaturu k článku 15 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 18 nařízení 2017/1001) v oblasti důkazu o užívání (
                  47
               ) a v bodě 40 napadeného rozsudku uvedl, že je nezbytné určit, zda jsou kolidující označení „totožná“, a to zejména na základě této judikatury. V následujícím bodě 41 Tribunál potvrdil závěr odvolacího senátu, podle kterého mají být kolidující označení považována za podobná a kvalifikoval neexistenci totožnosti mezi ochrannými známkami jako „zřejmou“ a „zjevnou“. V bodě 42 napadeného rozsudku tudíž Tribunál dospěl k závěru, že jelikož kolidující označení nejsou totožná, odvolací senát nesprávně považoval čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 za použitelný.
         
      
      
         2.
       
         Argumenty účastníků řízení
      
   
   
            52.
         
         
            V rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku EUIPO proti napadenému rozsudku uplatňuje dvě výtky. Zaprvé Tribunálu vytýká, že přijal rozporuplné odůvodnění, když použil pojem „totožnost“ na dvě právně a skutkově odlišné situace. Podle EUIPO je test stanovený v čl. 15 odst. 1 druhém pododstavci písm. a) nařízení č. 207/2009 cizí pojmu „totožnost“ a použití tohoto testu je neslučitelné s restriktivním výkladem čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení, který Tribunál přijal. Zadruhé EUIPO tvrdí, že na rozdíl od toho, co je uvedeno v bodě 40 napadeného rozsudku, Tribunál nepřistoupil k uskutečnění výše uvedeného testu, ale omezil se na konstatování, že kolidující označení nejsou zjevně totožná.
         
      
            53.
         
         
            Společnost John Mills namítá, že Tribunál pouze připomenul článek 15 nařízení č. 207/2009 za účelem upřesnění, že pojem „totožnost“ byl v rámci tohoto ustanovení zmírněn a že čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení rovněž nevyžaduje použití testu striktní totožnosti. V bodě 41 napadeného rozsudku Tribunál konstatoval, že kolidující označení nelze považovat za totožná, a to ani na základě zmírněného pojmu totožnosti stanoveného v článku 15 nařízení č. 207/2009.
         
      
      
         3.
       
         Analýza
      
   
   
            54.
         
         
            Domnívám se, že také dvěma výtkám uplatněným ze strany EUIPO v rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku musí být vyhověno.
         
      
            55.
         
         
            Zaprvé souhlasím s navrhovatelem, že čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) nařízení č. 207/2009 obsahuje nikoli test „totožnosti“, ale „podstatné rovnocennosti“, který je určitým způsobem podobný testu navrženému v bodě 48 tohoto stanoviska, jenž vyžaduje identifikaci rozlišovacího prvku nebo prvků označení a ověření, zda tyto prvky byly podstatně změněny při obchodním užívání zapsané ochranné známky (
                  48
               ). Jak správně uvádí EUIPO, tento test předpokládá spíše netotožnost mezi dvěma označeními, která jsou zohledněna (
                  49
               ). Rovněž je důležité zdůraznit, že srovnání mezi zapsanou verzí ochranné známky a verzí této ochranné známky užívané v obchodním styku, které ovládá použití čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení č. 207/2009, sleduje jiný cíl a odpovídá jiné logice než srovnání mezi přihlášenou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, které je vyžadováno pro účely použití článku 8 tohoto nařízení. V prvním případě totiž toto srovnání slouží k umožnění důkazu o užívání ochranné známky jejím majitelem, i když majitel provedl na označení při jeho obchodním využívání obměny, které by jej beze změny jeho rozlišovací způsobilosti umožňovaly lépe přizpůsobit požadavkům na uvádění dotčených výrobků a služeb na trh a na jejich propagaci (
                  50
               ). V souladu s tímto cílem se ověření podstatné rovnocennosti stanovené v čl. 15 odst. 1 druhém pododstavci písm. a) nařízení č. 207/2009 provádí na řadě prvků, které vyžadují zohlednění obchodních požadavků a zvyklostí předmětného odvětví (
                  51
               ), jakož i přetrvávání rozlišovací funkce označení konkrétně užívaného majitelem ochranné známky (
                  52
               ).
         
      
            56.
         
         
            Zadruhé, jak správně tvrdí EUIPO, Tribunál v rozporu se záměrem vyjádřeným v bodě 40 napadeného rozsudku nepřistoupil ke srovnání kolidujících označení, které učinil odvolací senát, aby ověřil, zda výsledky tohoto srovnání byly slučitelné s použitím testu stanoveného v čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení 207/2009. Tribunál se místo toho formalistickým výkladem a v podstatě argumentací v kruhu omezil na stanovení toho, že jelikož odvolací senát shledal kolidující ochranné známky pouze podobné, tak tyto ochranné známky z podstaty věci nemohly být považovány za totožné, což znamená, aniž by to navíc výslovně potvrdil, že výše uvedený test, který samotný Tribunál kvalifikoval jako test „totožnosti“, nemohl být v žádném případě splněn.
         
      
            57.
         
         
            S ohledem na výše uvedené se domnívám, že také druhému důvodu kasačního opravného prostředku by mělo být vyhověno.
         
      
      C. Závěry týkající se kasačního opravného prostředku
   
   
            58.
         
         
            Oba důvody kasačního opravného prostředku jsou podle mého názoru opodstatněné. V souladu s čl. 61 odst. 1 statutu Soudního dvora je-li opravný prostředek opodstatněný, zruší Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu. V tomto případě může vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje, nebo věc vrátit zpět Tribunálu k rozhodnutí. Domnívám se tedy, že napadený rozsudek by měl být zrušen. Stav řízení umožňuje Soudnímu dvoru rozhodnout o druhé výtce jediného žalobního důvodu společnosti John Mills.
         
      
      V. K druhé výtce jediného důvodu žaloby podané k Tribunálu
   
   
            59.
         
         
            Z výkladu bodů 33 a 34 napadeného rozhodnutí jednoznačně vyplývá, že odvolací senát porovnal kolidující ochranné známky, aby posoudil, zda z hlediska unijního spotřebitele existuje mezi ochrannými známkami potenciální nebezpečí záměny. Z toho tedy vyplývá, že odvolací senát použil jiný test než ten, který sleduje použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, jenž je uveden v bodě 48 tohoto stanoviska. Druhé výtce jediného žalobního důvodu společnosti John Mills je tedy třeba vyhovět a napadené rozhodnutí je třeba zrušit.
         
      
      VI. K nákladům řízení
   
   
            60.
         
         
            Na základě čl. 184 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora, není-li kasační opravný prostředek opodstatněný nebo je-li tento opravný prostředek opodstatněný a Soudní dvůr vydá sám konečné rozhodnutí ve věci, rozhodne o nákladech řízení. Vzhledem k tomu, že navrhuji kasačnímu opravnému prostředku vyhovět, a vzhledem k tomu, že EUIPO náhradu nákladů řízení od společnosti John Mills požadoval, ukládá se posledně uvedené náhrada nákladů řízení o opravném prostředku. Jelikož kromě toho navrhuji vyhovět žalobě podané v prvním stupni společností John Mills a zrušit napadené rozhodnutí, navrhuji Soudnímu dvoru, aby zachoval rozdělení nákladů, které je uvedeno v bodech 2 a 3 výroku napadeného rozsudku.
         
      
      VII. Závěry
   
   
            61.
         
         
            S ohledem na všechny výše uvedené úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr:
            
                     –
                  
                  
                     zrušil rozsudek ze dne 15. října 2018, John Mills v. EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679);
                  
               
                     –
                  
                  
                     zrušil rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. října 2016 (řízení R 2087/2015‑1);
                  
               
                     –
                  
                  
                     uložil společnosti John Mills náhradu nákladů řízení před Soudním dvorem;
                  
               
                     –
                  
                  
                     zachoval rozdělení nákladů řízení před Tribunálem, které je uvedeno v bodech 2 a 3 výroku rozsudku ze dne 15. října 2018, John Mills v. EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679).
                  
               
      (
         1
      ) – Původní jazyk: italština.
   (
         2
      ) – Nařízení Rady (ES) ze dne 26. února 2009 č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).
   (
         3
      ) – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. vest. 2017, L 154, s. 1).
   (
         4
      ) – Tribunál již rozhodl, i když pouze nepřímo, o otázce nastolené v projednávané věci v rozsudcích ze dne 6. září 2006, DEF-TEC Defense Technology v. OHIM – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241), ze dne 13. dubna 2011, Safariland v. OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171) a ze dne 29. listopadu 2012, Adamowski v. OHIM-Fagumit (FAGUMIT) (T‑537/10 a T‑538/10, EU:T:2012:634).
   (
         5
      ) – Úř. věst. 1994, L 336, s. 214; Zvl. vyd. 11/21, s. 305.
   (
         6
      ) – Úř. věst. 1994, L 336, s. 3; Zvl. vyd. 11/21, s. 82.
   (
         7
      ) – Recueil des traités des Nations unies, sv. 828, č. 11851, s. 305 (dále jen „Pařížská úmluva“).
   (
         8
      ) – Podobné ustanovení bylo vloženo až do poslední směrnice harmonizující právo ochranných známek, viz čl. 5 odst. 3 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1). I před touto změnou však byly členské státy povinny provést článek 6 septies Pařížské úmluvy.
   (
         9
      ) – Článek 13 odst. 1 písm. a) směrnice 2015/2436.
   (
         10
      ) – Článek 13 odst. 1 písm. b) směrnice 2015/2436.
   (
         11
      ) – Nařízení č. 207/2009 bylo zrušeno a s účinností od 1. října 2017 nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1). Nové nařízení přebírá, bez významných změn pro účely projednávané věci, znění výše uvedených ustanovení nařízení č. 207/2009 (články 11 a 18 a čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, nyní článek 13, čl. 21 odst. 1 a čl. 60 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001).
   (
         12
      ) – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. září 2006, DEF-TEC Defense Technology v. OHIM – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241, bod 38), uvedený v bodě 17 napadeného rozhodnutí.
   (
         13
      ) – Jedná se o podmínky uvedené v bodě 61 rozsudku ze dne 13. dubna 2011, Safariland v. OHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171), který je uveden v bodě 18 napadeného rozhodnutí.
   (
         14
      ) – Viz bod 13 napadeného rozsudku a body 20 až 25 napadeného rozhodnutí.
   (
         15
      ) – Odvolací senát na jedné straně stanovil, že „kosmetika“, na kterou se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, zahrnuje „pudr na obličej obsahující minerální látky“, na který se vztahuje starší ochranná známka, a na straně druhé, že zbývající výrobky označené přihlašovanou ochrannou známkou vykazovaly vazby s výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, viz bod 14 napadeného rozsudku a body 30 a 31 napadeného rozhodnutí.
   (
         16
      ) – Odvolací senát nejprve poukázal na výraznou podobnost mezi prvními dvěma slovními prvky („magic“ a „minerals“) starší ochranné známky a slovními prvky přihlášené ochranné známky. Dále odvolací senát zdůraznil, že relevantní veřejnost v Unii může starší ochrannou známku vnímat jako označení skládající se ze dvou prvků, přičemž prvek „by jerome alexander“ bude vnímán jako identifikace subjektu odpovědného za výrobek, a prvek „magic minerals“ bude „pravděpodobně vnímán jako identifikace samotného výrobku nebo řady výrobků“, viz bod 15 napadeného rozsudku a body 33 až 35 napadeného rozhodnutí.
   (
         17
      ) – Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).
   (
         18
      ) – Rozsudky ze dne 24. června 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, bod 25), ze dne 27. září 2012, Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593, bod 56) a ze dne 10. března 2005, easyCar (C‑336/03, EU:C:2005:150, bod 21).
   (
         19
      ) – Viz mimo jiné rozsudky ze dne 24. června 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, bod 26) a ze dne 30. ledna 2001, Španělsko v. Rada (C‑36/98, EU:C:2001:64, bod 47 a citovaná judikatura).
   (
         20
      ) – Viz mimo jiné rozsudek ze dne 24. června 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, bod 26), ze dne 19. září 2013, Brey (C‑140/12, EU:C:2013:565, bod 74).
   (
         21
      ) – Viz např. kromě italské verze verze anglická, francouzská, německá, rumunská a portugalská.
   (
         22
      ) – Podle španělské verze čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 „[m]ediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre […]“.
   (
         23
      ) – Druhá věta bodu 25 napadeného rozsudku je spojena s první větou, ve které Tribunál stanoví cíl čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, vztahem návaznosti, který je nastolen předložkou „tedy“ („thus“ v angličtině, která je jednacím jazykem, a „donc“ ve francouzštině, která je jazykem vyhotovení dokumentu).
   (
         24
      ) – III/ex/C/268/77-E, dostupné v angličtině na internetové adrese http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf.
   (
         25
      ) – Návrh nařízení Rady (EHS) o ochranné známce Společenství, předložený dne 25. listopadu 1980 COM/1980/635/FINAL/2 (Úř. věst. 1980, C 351, s. 5), čl. 7 odst. 3 (dále jen „návrh nařízení o ochranné známce Společenství“).
   (
         26
      ) – Byl však stanoven relativní důvod neplatnosti ochranné známky přihlášené jednatelem nebo zástupcem bez souhlasu majitele [čl. 42 odst. 1 písm. a) návrhu nařízení o ochranné známce Společenství].
   (
         27
      ) – Neexistence dobré víry umožňovala pouze zabránit zániku práva na podání žaloby na neplatnost v důsledku strpění (článek 44 návrhu nařízení o ochranné známce Společenství) a omezit nemožnost uplatnit vůči ochranné známce Společenství starší práva místního významu v případě strpění.
   (
         28
      ) – Pro popis geneze ustanovení nařízení č. 40/94 týkajících se neexistence dobré víry viz Tsoutsanis, Trade Mark Registrations in Bad faith, 2010, Oxford University Press, s. 47 a násl.
   (
         29
      ) – Viz závěry zasedání pracovní skupiny pro duševní vlastnictví (ochranné známky), která se konala ve dnech 13. a 14. září 1982 v Bruselu, dokument č. 11035/82 ze dne 1. prosince 1982, příloha I. Poznámka měla následující znění: „The working party did not adopt a suggestion for the German delegation that this provision should also apply to similar trade marks for similar products.“
   (
         30
      ) – Viz rozsudek ze dne 6. září 2006, DEF-TEC Defense Technology v. OHIM – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241, bod 38).
   (
         31
      ) – V tomto smyslu viz bod 27 rozhodnutí odvolacího senátu.
   (
         32
      ) – V tomto smyslu viz rozsudky ze dne 23. března 2000, Met-Trans a Sagpol (C‑310/98 a C‑406/98, EU:C:2000:154, bod 32) a ze dne 15. září 2016, Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689, body 68 až 70).
   (
         33
      ) – V rozsahu, ve kterém chrání ochranné známky nechráněné na území Unie, viz A. Kur, Not prior in time, but superior in right – how trademark registrations can be affected by third-party interests in a sign, International Review of Intellectual property and Competition Law, IIC, 2013, 44(7), s. 790 a násl.
   (
         34
      ) – Viz rozsudek ze dne 26. září 2013, Salzgitter Mannesmann Handel (C‑157/12, EU:C:2013:597, bod 39).
   (
         35
      ) – Viz rozsudek ze dne 11. března 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145, body 32 a násl.).
   (
         36
      ) – Vložení ustanovení zaměřeného na ochranu majitele ochranné známky před případným zneužitím jednatele bylo projednáno jak během revizní konference v Haagu v roce 1925, tak na konferenci v Londýně v roce 1934, ale setkalo se s odporem několika delegací, a zejména japonské delegace, viz S. Ricketson, The Paris Consevntion for the Protection of Industrial Property, a Commentary, Oxford, 2015, s. 579 a násl.
   (
         37
      ) – Viz různé zneužívající praktiky zvažované v materiálech z Lisabonské konference ve dnech 6. až 13. října 1958, bod XVII programu, s. 680.
   (
         38
      ) – Viz čl. 29 odst. 1 písm. c) Pařížské úmluvy.
   (
         39
      ) – Ve francouzském znění „Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque dans son propre nom […]“, kurzivou zvýraznil autor stanoviska.
   (
         40
      ) – Viz s. 681.
   (
         41
      ) – Viz G. H. C. Bodenhausen, Guide d’application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revidée à Stockholm en 1967, s. 131 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf), dále jen „příručka k provádění Pařížské úmluvy“.
   (
         42
      ) – Nicméně uvádím, že v příručce k provádění Pařížské úmluvy, s. 131, se uvádí, že článek 6 septies„může“ být uplatněn také v případě, kdy jsou kolidující označení podobná a nejsou totožná, což znamená, že takovéto uplatnění není součástí normativního obsahu tohoto ustanovení.
   (
         43
      ) – Viz akty Pařížské úmluvy, I, s. 131.
   (
         44
      ) – U příležitosti změny nařízení č. 207/2009 Komise navrhla vložit možnost podat námitky proti zápisu ochranné známky ve všech případech, kdy přihláška nebyla podána v dobré víře, přičemž ponechala nezměněný, a tedy autonomní, relativní důvod pro zamítnutí spojený se zneužívajícím jednáním jednatele nebo zástupce oprávněného majitele ochranné známky, viz COM(2013) 161 final, čl. 8 odst. 3 písm. b). Tento návrh byl však zamítnut.
   (
         45
      ) – Metodické pokyny týkající se průzkumu ochranných známek Evropské unie prováděné Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, část C, Námitky, oddíl 3, neoprávněné podání přihlášky jednatelem vlastníka ochranné známky (dále jen „metodické pokyny EUIPO“), dostupné na internetových stránkách EUIPO, s. 19.
   (
         46
      ) – Viz metodické pokyny EUIPO, s. 19, kde se uvádí, že by „zájmy vlastníka byly vážně poškozeny, zejména kdyby starší známka již byla užívána a změny provedené přihlašovatelem by nebyly dostatečně jasné, aby byla vyloučena záměna“.
   (
         47
      ) – Viz bod 39 napadeného rozsudku. Podle odst. 1 písm. a) druhého pododstavce tohoto článku se za užívání ochranné známky považuje „užívání ochranné známky Společenství v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími rozlišovací schopnost ochranné známky“.
   (
         48
      ) – Viz například rozsudek ze dne 13. září 2016, hyphen v. EUIPO – Skylotec (Représentation d'un polygone) (T‑146/15, EU:T:2016:469, bod 28), podle kterého „[k] tomu, aby mohl být učiněn závěr o změně rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky, je tedy třeba posoudit rozlišovací způsobilost a dominantní charakter přidaných prvků, přičemž je třeba vycházet z inherentních vlastností každého z těchto prvků a z příslušného umístění jednotlivých prvků v konfiguraci ochranné známky“; viz rovněž rozsudek ze dne 1. prosince 2016, Klement v. EUIPO (C‑642/15 P, nezveřejněný, EU:C:2016:918, bod 29).
   (
         49
      ) – Viz například rozsudek ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), ve kterém Soudní dvůr považoval slovní a obrazovou ochrannou známku, která byla složena z výrazu „cactus“ a stylizovaného obrázku kaktusu, a ochrannou známku, která neobsahovala slovní prvek a obsahovala pouze stylizovaný obrázek, za rovnocenné ve smyslu čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení č. 207/2009.
   (
         50
      ) – Viz rozsudky ze dne 23. února 2006, Il Ponte Finanziaria v. OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, EU:T:2006:65, bod 50) a ze dne 3. července 2019, Viridis Pharmaceutical v. EUIPO (C‑668/17 P, EU:C:2019:557, bod 56).
   (
         51
      ) – Viz například rozsudky ze dne 18. července 2013, Specsavers International Healthcare a další (C‑252/12, EU:C:2013:497, body 21 až 26), ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750).
   (
         52
      ) – Viz rozsudek ze dne 18. července 2013, Specsavers International Healthcare a další (C‑252/12, EU:C:2013:497, bod 23).