CELEX: 61989CC0238
Language: es
Date: 1990-10-09
Title: Conclusiones del Abogado General Tesauro presentadas el 9 de octubre de 1990. # Pall Corp. contra P. J. Dahlhausen & Co. # Petición de decisión prejudicial: Landgericht München I - Alemania. # Libre circulación de mercancías - Derecho de marcas - Publicidad engañosa. # Asunto C-238/89.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. GIUSEPPE TESAURO
      presentadas el 9 de octubre de 1990 (
            *1
         )
      
         Señor Presidente,
      
      
         Señores Jueces,
      
      
               1. 
            
            
               Las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional se refieren a la utilización en el comercio intracomunitário del conocido signo consistente en una R inscrita en un pequeño círculo —en lo sucesivo, «(R)»— situado junto a una marca registrada legalmente. Este símbolo no es un signo distintivo, sino que sirve simplemente para indicar que la marca a la que acompaña ha sido registrada. Así pues, constituye una información o, mejor dicho, una advertencia destinada a terceros, en particular a los competidores de la empresa que lo utiliza, sobre el hecho de que la marca de que se trata está jurídicamente protegida.
               El empleo de la (R) tiene su origen en Estados Unidos, en que está especialmente regulado por la Ley (US Trademark Law, Section 29). Por el contrario, los ordenamientos jurídicos de los países comunitarios y la Primera Directiva CEE en materia de marcas (
                     1
                  ) no prevén normas específicas al respecto; sin embargo, en la práctica comercial de casi todos los Estados de la Comunidad está bastante extendida la utilización de tal signo (o de otros signos o menciones), como modo de dar a conocer a terceros que una marca ha sido registrada.
               No queda excluido que, incluso no existiendo previsiones normativas expresas, la utilización de la (R) en determinados países comunitarios puede producir efectos jurídicos y reviste, pues, una cierta importancia para la aplicación de la protección de marcas; (
                     2
                  ) pero, prescindiendo de la posible importancia en el marco específico del Derecho de marcas, está claro, en cualquier caso, que la utilización de la (R) continúa estando sometida, en términos generales, a las normas destinadas a proteger la confianza de los terceros y la lealtad de la competencia, como cualquier otro elemento que asimismo se refiera a la presentación de un producto al público.
            
         
               2. 
            
            
               Precisamente en esta perspectiva se sitúan las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional. En efecto, el litigio se refiere a un producto italiano cuya marca fue registrada legalmente en Italia y que se puso en circulación con el signo (R). El producto de quo se exportó, a continuación, a la República Federal de Alemania. Además de la marca seguida de la (R) —impresa sobre el propio producto— el envoltorio lleva una serie de otras indicaciones relativas al fabricante, al importador, a los modos de empleo, a las dimensiones y a las fechas de fabricación y de caducidad.
               Ahora bien, en este caso, en absoluto se impugna la legalidad de la utilización en Alemania de la marca que caracteriza el producto de quo; en efecto, la parte demandante no reivindica derecho alguno sobre la propia marca en virtud de la legislación alemana y tampoco se denuncian fenómenos de confusión con marcas semejantes. La demandante sólo se opone a la utilización de la (R) en la comercialización del producto en la República Federal de Alemania en la medida en que, en su opinión, puede inducir a error a terceros, en relación con el Estado en que se ha registrado la marca.
               Esta pretensión se basa en el artículo 3 de la UWG (Ley alemana sobre Competencia Desleal), que reprime el comportamiento de aquél que, para afirmar su situación contra los competidores, facilita informaciones engañosas en la presentación de sus productos. En efecto, la demandante y el propio órgano jurisdiccional consideran indiscutible que, cuando existe una (R), se induce a los terceros a creer que la marca de que se trate ha sido registrada en Alemania y que, por consiguiente, disfruta de protección jurídica en este país. En otras palabras, los terceros atribuyen a la (R) una connotación territorial precisa: se interpreta este símbolo como indicativo, no de un simple Registro, sino del Registro en la República Federal de Alemania. Los terceros, pues, reciben una información engañosa cada vez que la marca seguida de la (R), si bien está registrada, no obstante, lo ha sido en otro país y no en Alemania. En efecto, en esos casos, se les induce a creer que la propia marca está legalmente protegida, no estándolo en absoluto.
               En resumen, de ello se deduce que, con arreglo al artículo 3 de la UWG, la comercialización en Alemania de un producto, importado de otro Estado miembro, cuya marca se acompaña de una (R), debería considerarse prohibida cuando la propia marca no haya sido registrada en Alemania, aunque lo haya sido legalmente en el país de exportación.
               Precisamente sobre la compatibilidad de tal prohibición con los artículos 30 y 36 del Tratado el órgano jurisdiccional nacional se dirige al Tribunal de Justicia.
            
         
               3. 
            
            
               A este respecto, quizás sea oportuno precisar desde ahora que la referencia al artículo 36 no parece pertinente en el presente caso. Como ya he indicado, en el presente litigio no se trata de proteger un derecho de marca, sino exclusivamente de garantizar que la confianza de los terceros y la lealtad de la competencia no sufren perjuicio alguno debido a una presentación engañosa de las mercancías al público. Así pues, es preciso valorar la conformidad de la prohibición de quo con el Derecho comunitario a la luz del artículo 30 y, en particular, de las «exigencias imperativas» impuestas por la jurisprudencia «cassis de Dijon».
               A este respecto, la Comisión ha opuesto un argumento de carácter preliminar. La institución alega que la supuesta prohibición a que se refiere el órgano jurisdiccional no puede, en ningún caso, estar justificada sobre la base de posibles «exigencias imperativas», dado que sólo se aplica a los productos importados y reviste, pues, un carácter discriminatorio. (
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                  ) En efecto, y siempre en opinión de la Comisión, al aplicar el artículo 3 de la UWG, el órgano jurisdiccional nacional pretende efectuar una distinción dependiendo de que la marca del producto de quo esté protegida por el Derecho alemán, o únicamente por el Derecho de otro Estado miembro. En apoyo de esta tesis invoca el asunto Kohl (sentencia de 6 de noviembre de 1984, 177/83, Rec. 1984, p. 3651).
               Ahora bien, teniendo en cuenta los elementos que acabo de precisar, me parece difícil negar a tal prohibición el carácter de medida «indistintamente aplicable». En efecto, el órgano jurisdiccional alemán considera que, en aplicación de la normativa nacional sobre competencia desleal, la utilización de la (R) sólo es lícita si la marca de que se trata ha sido registrada en la República Federal. Pero esta exigencia se impone independientemente de la procedencia del producto: la utilización de la (R) se autoriza, pues, en principio, tanto para los productos nacionales como para los productos importados de otros Estados miembros; por el contrario, ni los productos nacionales ni los productos importados podrán ser comercializados en la República Federal con el signo (R) si su marca sólo ha sido registrada en otro Estado miembro.
               Desde este punto de vista, creo que existe una diferencia bastante clara entre el presente asunto y el supuesto examinado por el Tribunal de Justicia en el citado asunto Kohi. En éste, se trataba de la prohibición de emplear un signo por la sola razón de que el público «podía ser inducido a error sobre la procedencia nacional o extranjera de las mercancías» (la cursiva es mía). Por el contrario, en el presente caso, la ratio de la prohibición consiste en evitar que existan riesgos de error sobre el lugar en que la marca está registrada y protegida, sin que el hecho de que, por su parte, el producto sea de procedencia nacional o extranjera revista importancia alguna.
               Es evidente que, en la práctica, los efectos restrictivos de esta prohibición tendrán, sobre todo, incidencia sólo sobre los productos importados. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia al respecto me parece, no obstante, clara. El hecho de que una medida nacional obstaculice las importaciones, produciendo «efectos proteccionistas» sobre el mercado interno, no basta para excluir que la propia medida tenga un carácter «indistintamente aplicable» (véase la sentencia de 13 de marzo de 1984, Prantl, 16/83, Rec. 1984, p. 1299, apartado 21); llegado el caso, los efectos sobre las importaciones sólo tienen importancia para determinar si el régimen en cuestión es contrario a los intercambios y entra, pues, en el ámbito de aplicación del artículo 30.
               En definitiva, me parece que el presente asunto se refiere al supuesto de una medida «indistintamente aplicable», ya que se trata, en un sector en que no existen normas comunes, de una prohibición relativa a la utilización de un determinado signo, aplicada. en la misma medida tanto a las mercancías nacionales como a las mercancías importadas.
            
         
               4. 
            
            
               Una medida de este tipo no es, per se, incompatible con el mercado común. En realidad (sentencia de 22 de enero de 1981, Dansk Supermarked contra Imerco, 58/80, Rec. 1981, p. 181), «el Derecho comunitario no tiene, en principio, como efecto impedir la aplicación en un Estado miembro a las mercancías importadas de otros Estados miembros, de las normas de comercialización en vigor en el Estado de importación. De ello resulta que la comercialización de mercancías importadas puede ser prohibida cuando las condiciones en las que se realiza su puesta a la venta constituyen una infracción de los usos comerciales considerados como regulares y leales en el Estado miembro de importación»(traducción provisional).
               
               No obstante, me parece asimismo evidente que la competencia de los Estados miembros a este respecto encuentra un límite material en el ejercicio de las obligaciones impuestas por el Derecho comunitario y, en particular, por el principio fundamental de la libre circulación de las mercancías. El respeto de este principio tiene como efecto que medidas nacionales que restringen los intercambios sólo pueden oponerse a la importación de mercancías legalmente producidas y comercializadas en su país de origen cuando son efectivamente «necesarias» para asegurar objetivos como la protección de los consumidores o la lealtad de las transacciones.
               Esto es válido, en particular, para las prescripciones nacionales relativas a la presentación y a la comercialización de las mercancías (entre las que —en mi opinión— se encuentra la regulación de un signo determinado), que, si se extienden igualmente a los productos importados, pueden hacer la venta, cuando menos, más difícil o más onerosa, al imponer que se modifique su presentación para hacerla conforme a los diferentes requisitos vigentes en el país de destino. (
                     4
                  )
               Estos principios, consagrados en una abundante jurisprudencia, fueron precisados posteriormente por el Tribunal de Justicia, que tuvo ocasión de subrayar que, «en un régimen de mercado común deben garantizarse la defensa de los consumidores y la lealtad de las trasacciones comerciales [...], en un respeto mutuo de los usos leal y tradicionalmente practicados en los diferentes Estados miembros» (véanse las sentencias de 4 de diciembre de 1986, Comisión contra Alemania, 179/85, Rec. 1986, p. 3879, y Prantl, ya citada).
            
         
               5. 
            
            
               Volviendo al caso que nos ocupa, es preciso observar, en primer lugar, que la propia resolución de remisión determina claramente las consecuencias restrictivas de los intercambios que resultan de la aplicación de la prohibición de quo. En la medida en que la comercialización con el signo (R) de productos cuya marca no ha sido registrada en Alemania está prohibida, por ser engañosa, los operadores, titulares de un derecho sobre una marca legalmente registrada en otro Estado miembro, se ven obligados, para poder exportar a la República Federal, bien a suprimir la (R), tout court, o bien a registrar asimismo la marca en la República Federal, o al menos, a añadir indicaciones de las que resulte, sin posibilidad de equívocos, cuál es el país comunitario en el que tuvo lugar el registro, por ejemplo, mediante frases del tipo «(R) in Italy», aut similia.
               
               En cada uno de los tres supuestos, el producto no puede importarse bajo la presentación que para él se había adoptado legalmente en el país de procedencia. Los obstáculos a la libre circulación de mercancías que de ello se desprenden son particularmente importantes si se tienen en cuenta las siguientes circunstancias :
               
                        —
                     
                     
                        Tal prohibición no afecta a una categoría determinada de productos, sino a las categorías más dispares de mercancías; por otra parte, dada la amplia utilización de la (R) a nivel internacional, es evidente que la prohibición litigiosa puede afectar a corrientes comerciales de la más diversa procedencia.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Para adaptarse al régimen alemán, los operadores deberían enfrentarse a cargas suplementarias (para el registro en Alemania o para la modificación de la presentación de la mercancía), que pueden perjudicar al producto importado.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Es particularmente difícil, hasta el punto de ser imposible, modificar la presentación de la mercancía en el caso de que la (R) no sólo figure en el envoltorio, sino, además, esté impresa sobre el propio producto (como en este caso concreto).
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Con mucha frecuencia, la exportación no la realiza el productor, sino intermediarios comerciales independientes que, por regla general, no tienen derecho a efectuar, unilateralmente, las operaciones necesarias para adaptarse al régimen alemán.
                     
                  Por otra parte, es preciso añadir que, si también en otros Estados miembros se opusieran prohibiciones análogas, con ello se obstaculizaría gravemente la circulación intracomunitária de productos comercializados legal y tradicionalmente en el país de origen con el signo en cuestión. Por ejemplo, si un órgano jurisdiccional italiano considerase que debe aplicar las normas nacionales destinadas a proteger la leal competencia en los mismos términos considerados en el presente caso por el órgano jurisdiccional alemán, las mercancías legalmente comercializadas en Alemania con el signo (R) no podrían ser importadas en Italia. En otras palabras, si se generalizara tal prohibición, existiría un grave riesgo de compartímentación de los mercados nacionales.
            
         
               6. 
            
            
               Pienso, asimismo, que la prohibición de quo no puede considerarse como «necesaria» para garantizar las exigencias imperativas reconocidas por el Derecho comunitario. Es cierto, en efecto, que, desde un punto de vista abstracto, puede considerarse que esta prohibición, en la medida en que resulta de la aplicación del artículo 3 de la UWG, tiene como objetivo, a un tiempo, la protección del consumidor (en el amplio sentido del término, es decir, englobando la protección de la confianza de los terceros en general contra informaciones o presentaciones engañosas) y la protección de la lealtad de las transacciones comerciales (en la medida en que la presentación engañosa de un producto puede aventajar indebidamente a un competidor en detrimento de otro).
               Pero asimismo es cierto que, si se procede a un análisis más minucioso, no parece qué la libre circulación de productos como el que es objeto del presente litigio, realmente pueda engañar a terceros, provocando, por consiguiente, distorsiones en la competencia.
               Al respecto, observo en primer lugar que es indiscutible que la (R) se colocó al producto litigioso conforme a la práctica comercial internacional que, aunque está muy extendida, nunca ha dado lugar a dificultades. En efecto, en el marco de los intercambios internacionales, la (R) se utiliza normalmente para indicar de manera general que la marca a la que acompaña ha sido registrada, sin connotaciones de carácter territorial. Por lo demás, ello parece estar en armonía con el hecho de que, a diferencia de otras indicaciones expresadas en una lengua determinada, el signo en cuestión se caracteriza precisamente por ser un símbolo utilizado en el plano internacional y figurar normalmente, por consiguiente, sobre los productos cuyas marcas han sido registradas en los más diversos países.
               Ello significa en primer lugar, hay que señalarlo, que en el presente caso no parece que exista riesgo alguno para los consumidores en sentido estricto, es decir, para los compradores de los productos que llevan el signo (R). En efecto, como ha indicado la Comisión, la (R), por su propia función, constituye un mensaje que no va destinado a los consumidores, sino, básicamente, a los demás operadores económicos y en particular a los competidores de la empresa que lo utiliza. Esto puede confirmarse, a nivel empírico, por el hecho de que la (R) u otras indicaciones análogas ocupan a menudo un lugar demasiado marginal en la presentación de un producto, no siendo apenas evidentes a los ojos del comprador.
               En realidad, no parece que sea tan importante para el comprador saber si una marca determinada ha sido registrada: llegado el caso, lo que le interesa es la certeza de que una marca (acompañada o no del signo de registro) no ha sido objeto de imitación o no ha dado lugar a una confusión con marcas semejantes. Por otra parte, aun cuando el consumidor concediera algún valor al hecho de que la marca esté registrada, el lugar en que se ha efectuado el registro le sería completamente indiferente. Es cierto, en efecto, que el registro no se realiza en todos los países conforme a las mismas modalidades (que continúan estando reguladas por las diferentes normativas nacionales, todavía no armonizadas a nivel comunitario), pero asimismo es cierto que estas divergencias tienen un carácter procedimental y que, en todo caso, como se ha puesto de manifiesto en el transcurso de la vista, no tienen ninguna incidencia, ni siquiera indirecta, sobre las garantías de calidad del producto ofrecido.
               En fin, debe observarse que, aun en el caso —que me parece, no obstante, puramente teórico— de que el consumidor relacionara determinada calidad al registro de una marca en un país concreto, nada impide que, por iniciativa propia, los productores proporcionen al consumidor tal información, con el fin de satisfacer tal expectativa. Es, pues, evidente que, también en relación con tal supuesto teórico, una prohibición como la que es objeto de este litigio parece manifiestamente desproporcionada.
               En segundo lugar, tampoco existe un riesgo efectivo de engaño respecto a los sujetos —los operadores económicos— a los que normalmente se dirige la información de que la marca ha sido registrada. A este respecto, el tribunal a quo considera que una utilización de la (R) que se separase del uso nacional tradicional comprometería la confianza de estos sujetos. En efecto, se induciría siempre a éstos a creer que la marca acompañada de la (R) ha sido registrada en la República Federal de Alemania y, por consiguiente, se beneficia de un status jurídico preciso; por lo tanto, si se pusieran en circulación productos acompañados de la (R), cuya marca no ha sido registrada en Alemania, se induciría a error a los terceros, en la medida en que se les haría atribuir a la propia marca una protección jurídica de la que, sin embargo, carece.
               Ahora bien, la experiencia común nos demuestra que un empresario diligente, que actúe con una diligencia normal, cuando pretende comercializar un producto y tiene, pues, interés en saber si determinada marca está, o no, registrada y disfruta, por consiguiente, de la correspondiente protección jurídica, verifica, antes de cualquier otra actuación, en los Registros públicos cuál es exactamente la situación jurídica de la marca de que se trate, independientemente de que un producto similar lleve, o no, la (R). Así pues, la protección jurídica de estos operadores que actúan con una diligencia normal no está condicionada realmente —y mucho menos, comprometida— por el hecho de que productos que llevan la (R) y cuya marca no está registrada en el país en que el propio producto se comercializa, circulen libremente: incluso aunque no exista la prohibición de quo, estos operadores no corren el riesgo de ser engañados sobre la existencia de la protección jurídica de una marca determinada y, por consiguiente, sobre el alcance de sus propios derechos de propiedad comercial. Por las mismas razones, debe considerarse asimismo que, aunque no exista la prohibición litigiosa, no hay riesgos de que se distorsione la competencia.
               No obstante, aun suponiendo que en un Estado miembro los terceros consideren que la (R) no puede indicar otra cosa que no sea el registro efectuado en el mismo país y deduzcan automáticamente consecuencias en relación al alcance de sus derechos de propiedad comercial (circunstancia que —es oportuno precisarlo— el propio Gobierno alemán pone en duda), debe señalarse, sin embargo, que, de cualquier forma, tal interpretación no podría ampararse de manera absoluta, hasta el punto de poner en juego de manera tan grave la libre circulación de mercancías.
               En realidad, en un mercado único, que tiene por corolario la más amplia liberalizáción de los intercambios intracomunitários, no es posible modelar la protección de los terceros sobre la base de consideraciones puramente nacionales. Es normal, incluso, que las opiniones y las representaciones de los terceros —así como su protección— se modifiquen de forma progresiva en razón de_ la creciente integración de los mercados.
               En esta perspectiva se sitúa, por lo demás, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha declarado que:
               «las ideas de los consumidores pueden variar de un Estado miembro a otro y también evolucionar a lo largo del tiempo dentro de~ un mismo Estado miembro. Además, la institución del mercado común es un factor esencial que puede contribuir a esta evolución». (
                     5
                  )
               Estos son principios que, en mi opinión, pueden aplicarse plenamente en el presente caso.
            
         
               7. 
            
            
               Así pues, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional a quo en los siguientes términos:
               «El artículo 30 del Tratado es contrario a que, conforme a una norma nacional sobre competencia desleal, como la prevista en el artículo 3 de la UWG, se prohiba la comercialización de un producto acompañado del signo (R) en un Estado miembro, en un supuesto en el que la marca de este producto no ha sido registrada en este mismo Estado miembro.»
            
         (
            *1
         )	Lengua original: italiano.
      (
            1
         )	Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40 de 11.2.1989, p. 1).
      (
            2
         )	Como resulta de un estudio realizado por los servicios del Tribunal de Justicia, al menos en el Benelux y en la República Federal de Alemania, el uso de la (R) podría bastar para impedir fenómenos de «vulgarización« de la marca.
      (
            3
         )	Como es sabido, el carácter discriminatorio de una normativa excluye la aplicación de los criterios de justificación de la jurisprudencia «cassis de Dijon« (véase, por ejemplo, la sentencia de 20 de abril de 1983, Schutzverband gegen Unwesen I. D. Wirtschaft, 59/82, Rec. 1983, p. 1217).
      (
            4
         )	En esta perspectiva, el artículo 30 se ha considerado aplicable, por ejemplo, a medidas nacionales aplicables indistintamente que imponían, de hecho, a los productos importados, bien modificar el etiquetado para adoptar una determinada denominación (sentencia de 16 de diciembre de 1980, Fietjie, 27/80, Rec. 1980, p. 3839), bien la impresión de una apostilla por sellado (sentencia de 22 de junio de 1982, Robertson, 220/81, Rec. 1982, p. 2349), bien modificar la confección para hacerla conforme a la forma especial de embalaje prescriu (sentencia de 10 de noviembre de 1982, Rau, 261/81, Rec. 1982, p. 3961), bien modificar el tipo de botella en la que tradicionalmente se comercializaba un vino en el país de procedencia, como consecuencia de las normas nacionales del país de importación, que reservan este upo de botella («Bocksbeutel«) únicamente al vino producido en una determinada región (sentencia de 13 de marzo de 1984, Prantl, 16/83, Rec. 1984, p. 1299).
      (
            5
         )	Sentencia de 12 de marzo de 1987, Comisión/Alemania! apartado 32 (178/84, Rec. 1987, p. 1227).