CELEX: 62020CJ0466
Language: nl
Date: 2022-05-19 00:00:00
Title: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 mei 2022.#HEITEC AG tegen HEITECH Promotion GmbH en RW.#Verzoek van het Bundesgerichtshof om een prejudiciële beslissing.#Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 9 – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikelen 54, 110 en 111 – Rechtsverwerking wegens gedogen – Begrip ‚gedogen’ – Stuiting van de termijn van rechtsverwerking – Ingebrekestelling – Datum waarop de rechtsverwerkingstermijn wordt gestuit bij instelling van een beroep in rechte – Gevolgen van de rechtsverwerking – Vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking en vernietiging van waren.#Zaak C-466/20.

Voorlopige editie
ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)
19 mei 2022 (*)
„Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 9 – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikelen 54, 110 en 111 – Rechtsverwerking wegens gedogen – Begrip ‚gedogen’ – Stuiting van de termijn van rechtsverwerking – Ingebrekestelling – Datum waarop de rechtsverwerkingstermijn wordt gestuit bij instelling van een beroep in rechte – Gevolgen van de rechtsverwerking – Vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking en vernietiging van waren”
In zaak  C‑466/20,
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland)  bij beslissing van 23 juli 2020, ingekomen bij het Hof op 25 september 2020, in de procedure

HEITEC AG

tegen

HEITECH Promotion GmbH,

RW,

wijst
HET HOF (Vierde kamer),
samengesteld als volgt:  C. Lycourgos (rapporteur), kamerpresident, S. Rodin, J.‑C. Bonichot, L. S. Rossi en  O. Spineanu‑Matei, rechters,
advocaat-generaal: G. Pitruzzella,
griffier: A. Calot Escobar,
gezien de stukken,
gelet op de opmerkingen van:
–        HEITEC AG, vertegenwoordigd door  B. Ackermann, Rechtsanwältin,
–        HEITECH Promotion GmbH en RW, vertegenwoordigd door C. Rohnke, T. Winter en  C. Augenstein, Rechtsanwälte,
–        de Europese Commissie, aanvankelijk vertegenwoordigd door  T. Scharf, É. Gippini Fournier en  J. Samnadda, vervolgens door T. Scharf en J. Samnadda als gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 januari 2022,
het navolgende

Arrest

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 9  van richtlijn 2008/95/EG  van het Europees Parlement en de Raad van  22 oktober 2008  betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25)  en van de artikelen 54 en 111 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van  26 februari 2009  inzake het gemeenschapsmerk  (PB 2009, L 78, blz. 1).

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen HEITEC AG (hierna: „Heitec”) enerzijds en HEITECH Promotion GmbH (hierna: „Heitech”) en RW anderzijds betreffende het gebruik door laatstgenoemden van de handelsnaam HEITECH Promotion GmbH en van het merk met het woordelement „heitech”.
 Toepasselijke bepalingen

 Unierecht

 Richtlijn 2008/95

3        Overweging 12 van richtlijn 2008/95 luidde:
„Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet meer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.”

4        Artikel 4  van deze richtlijn, met als opschrift „Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten”, bepaalde:
„1.      Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:
a)      wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;
b)      wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.
2.      Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:
a)      de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de merkaanvrage, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangsrecht, en die behoren tot de volgende categorieën:
i)      [Uniemerken];
ii)      in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven merken;
iii)      merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat;
b)      de [Uniemerken] waarvan [...] op geldige wijze de anciënniteit wordt ingeroepen [...];
c)      de aanvragen om inschrijving bedoeld onder a) en b), mits deze zullen worden ingeschreven;
[...]
4.      Elke lidstaat kan bovendien bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:
a)      het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het oudere merk bekend is in de betrokken lidstaat en indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
b)      rechten op een niet ingeschreven merk of een ander in het economische verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving van het merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht, en dat niet ingeschreven merk of dat andere teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden;
c)      het gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ander ouder recht dan de in lid 2 en het onderhavige lid, onder b), vermelde rechten, met name van:
i)      een recht op een naam;
ii)      een recht op een portret;
iii)      een auteursrecht;
iv)      een recht van industriële eigendom;
[...]”

5        Artikel 9  van deze richtlijn had als opschrift „Rechtsverwerking wegens gedogen” en bepaalde:
„1.      De houder in een lidstaat van een in artikel 4, lid 2, bedoeld ouder merk, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.
2.      Elke lidstaat kan bepalen dat lid 1 van overeenkomstige toepassing is ten aanzien van een houder van een ouder merk bedoeld in artikel 4, lid 4, onder a), of van een ander ouder recht bedoeld in artikel 4, lid 4, onder b) of c).
3.      In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen kan de houder van een later ingeschreven merk geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere recht, ofschoon dat recht niet langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen.”

6        Richtlijn 2008/95, die de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) heeft ingetrokken en vervangen, is zelf met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken en vervangen bij richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van  16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1). Gelet op de datum van de feiten in het hoofdgeding dient het verzoek om een prejudiciële beslissing evenwel te worden onderzocht in het licht van richtlijn 2008/95.
 Verordening nr. 207/2009

7        Artikel 8  van verordening nr. 207/2009, met als opschrift  „Relatieve weigeringsgronden”, bepaalde:
„1.      Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:
a)      wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;
b)      wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.
2.      Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:
a)      de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een [Uniemerk]  waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:
i)      [Uniemerken];
ii)      in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven merken;
iii)      merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat,
iv)      merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de [Europese Unie];
b)      de aanvragen om merken bedoeld onder a), mits deze zullen worden ingeschreven;
[...]
4.      Na oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, indien en voor zover krachtens het op dat teken toepasselijke [Unierecht] of het voor dat teken geldende recht van de lidstaat:
a)      de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om het [Uniemerk] of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de aanvrage om een [Uniemerk] ingeroepen recht van voorrang;
b)      dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.
[...]”

8        Artikel 54  van deze verordening had als opschrift „Rechtsverwerking wegens gedogen” en luidde als volgt:
„1.      De houder van een [Uniemerk] die het gebruik van een jonger [Uniemerk] heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.
2.      De houder van een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder nationaal merk of een in artikel 8, lid 4, bedoeld ander ouder teken die het gebruik van een jonger [Uniemerk] in de lidstaat waar het oudere merk of het andere oudere teken beschermd wordt heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk of het andere oudere teken vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere [Uniemerk] te kwader trouw is aangevraagd.
[...]”

9        Artikel 110  van deze verordening, „Verbod op het gebruik van [Uniemerken]”, bepaalde in lid 1:
„Voor zover niet anders is bepaald, laat deze verordening onverlet het krachtens het recht van de lidstaten bestaande recht om zich tegen het gebruik van een jonger [Uniemerk] te beroepen op inbreuk op oudere rechten als bedoeld in artikel 8 [...]. Vorderingen wegens inbreuk op oudere rechten als bedoeld in artikel 8, leden 2 en 4, kunnen echter niet meer worden ingesteld wanneer de houder van het oudere recht krachtens artikel 54, lid 2, niet meer de nietigverklaring van het [Uniemerk] kan vorderen.”

10      Artikel 111  van verordening nr. 207/2009 had als opschrift „Oudere rechten van plaatselijke betekenis” en luidde:
„1.      De houder van een ouder recht dat slechts plaatselijke betekenis heeft, kan bezwaar maken tegen het gebruik van het [Uniemerk] op het grondgebied waar dit recht wordt beschermd, voor zover het recht van de betrokken lidstaat dit toestaat.
2.      Lid 1 is niet meer van toepassing wanneer de houder van het oudere recht gedurende vijf opeenvolgende jaren het gebruik van het [Uniemerk] op het grondgebied waar zijn recht wordt beschermd heeft gedoogd, tenzij het [Uniemerk] te kwader trouw is aangevraagd.
3.      De houder van het [Uniemerk] kan geen bezwaar maken tegen het gebruik van het in lid 1 bedoelde recht, zelfs wanneer dat recht niet meer aan het [Uniemerk] tegengeworpen kan worden.”

11      Verordening nr. 207/2009  is met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van  14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1). Gelet op de datum van de feiten in het hoofdgeding dient het verzoek om een prejudiciële beslissing evenwel te worden onderzocht in het licht van verordening nr. 207/2009.
 Duits recht

12      § 21 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082) bepaalt in de op het hoofdgeding toepasselijke versie (hierna: „merkenwet”):
„1.      De houder van een merk of handelsnaam kan het gebruik van een later ingeschreven merk voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, niet verbieden indien hij het gebruik van dit merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.
2.      De houder van een merk of handelsnaam kan het gebruik van [...] een jongere handelsnaam [...] niet verbieden wanneer hij het gebruik van [deze handelsnaam] gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, tenzij de houder van dat recht op de datum van verkrijging ervan te kwader trouw heeft gehandeld.
[...]”

13      § 125b, punt 3, van de merkenwet  luidt:
„Indien een ingeschreven [Uniemerk] wordt ingeroepen tegen het gebruik van een krachtens deze wet ingeschreven jonger merk, is § 21, lid 1, van overeenkomstige toepassing.”
 Hoofdgeding en prejudiciële vragen

14      Verzoekster in het hoofdgeding, Heitec, is houdster van het Uniewoordmerk HEITEC, dat op 18 maart 1998 met een anciënniteit vanaf 13 juli 1991 is aangevraagd en dat op 4 juli 2005 is ingeschreven.

15      Zij is in 1984 in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam Heitec Industrieplanung GmbH. Haar handelsnaam werd in 1988 gewijzigd in Heitec GmbH. Sinds 2000 oefent zij haar activiteiten uit onder de naam Heitec AG.

16      Heitech, waarvan RW de bedrijfsleider is, is op 16 april 2003 ingeschreven in het handelsregister.

17      Heitech is houdster van een Duits beeldmerk dat het woordelement „heitech promotion” bevat en dat op 17 september 2002 is aangevraagd, op 4 februari 2003 is ingeschreven en sinds uiterlijk 29 september 2004 wordt gebruikt. Zij is tevens houdster van een Uniebeeldmerk dat het woordelement „heitech” bevat en dat op 6 februari 2008 is aangevraagd, op 20 november 2008 is ingeschreven en sinds uiterlijk 6 mei 2009 wordt gebruikt.

18      Op 29 november 2004 heeft Heitech per brief contact opgenomen met de vertegenwoordigers van Heitec met het voorstel een co-existentieovereenkomst te sluiten.

19      Op 7 juli 2008 is Heitec in kennis gesteld van het feit dat Heitech een aanvraag had ingediend tot inschrijving van het Uniebeeldmerk met het woordelement „heitech”.

20      Bij brief van 22 april 2009 heeft Heitec Heitech in gebreke gesteld voor het gebruik van haar handelsnaam en van het Uniemerk met het woordelement „heitech”. Heitech heeft in haar antwoord van 6 mei 2009 opnieuw voorgesteld om een co-existentieovereenkomst te sluiten.

21      Op 31 december 2012 heeft het Landgericht Nürnberg-Fürth (rechter in eerste aanleg Neurenberg-Fürth, Duitsland) per telefax een gedinginleidend stuk van Heitec ontvangen dat gericht was tegen Heitech en RW. Dit stuk dateerde van 15 december 2012. Bij beslissing van 4 januari 2013 is Heitec verzocht om een voorschot voor de proceskosten te betalen.

22      Op 12 maart 2013 heeft het Landgericht de vertegenwoordiger van Heitec erop gewezen dat noch dit voorschot was betaald, noch de originelen van het gedinginleidend  stuk waren neergelegd.

23      Bij brief van 23 september 2013 heeft Heitec Heitech laten weten dat zij weigerde een co-existentieovereenkomst te sluiten en  heeft zij voorgesteld om een licentieovereenkomst te sluiten, met de mededeling dat een gerechtelijke procedure was ingeleid.

24      In een brief van 29 december 2013 heeft Heitec Heitech meegedeeld dat zij zich baseerde op haar handelsnaam en dat zij houdster was van het Uniemerk HEITEC. Zij heeft tevens verklaard dat de gerechtelijke procedure aanhangig was.

25      Op 30 december 2013 heeft het Landgericht Nürnberg-Fürth op 12 december 2013 gedateerde schriftelijke stukken van Heitec ontvangen, samen met een cheque voor de gerechtskosten en een nieuw, op 4 oktober 2013 gedateerd gedinginleidend stuk.

26      Op 14 januari 2014 heeft het Landgericht Heitec erop gewezen dat het gedinginleidend  stuk van 15 december 2012 ook moest worden betekend, en dat zij dus de originelen ervan moest neerleggen. Deze originelen zijn bij die rechterlijke instantie toegekomen op 22 februari 2014.

27      Op 24 februari 2014 heeft datzelfde Landgericht Heitec erop gewezen dat de vorderingen in de op 22 februari 2014 ontvangen originelen van het gedinginleidend  stuk niet overeenkwamen met de vorderingen in het op 31 december 2012 ingediende gedinginleidend  stuk.

28      Op 16 mei 2014 heeft het Landgericht Nürnberg-Fürth de precontentieuze schriftelijke procedure geopend en gelast dat – door deze  rechterlijke instantie  gemaakte – afschriften van het gedinginleidend  stuk van 15 december 2012 werden betekend aan verweersters in het hoofdgeding. Die betekening heeft uiteindelijk plaatsgevonden op 23 mei 2014.

29      Heitec heeft met haar beroep in rechte primair vorderingen ingesteld wegens inbreuk op de haar door haar handelsnaam HEITEC verleende rechten, en subsidiair vorderingen ingesteld wegens inbreuk op haar Uniemerk HEITEC. Zij heeft gevorderd dat Heitech zou worden veroordeeld tot staking van het aanduiden van haar onderneming met de handelsnaam HEITECH Promotion GmbH, van het aanbrengen van de woordelementen „heitech promotion” en „heitech” op waren, van het verkopen of promoten van waren en diensten onder deze tekens  en van het gebruik of de overdracht van de website „heitech-promotion.de”  voor commerciële doeleinden, en tot het geven van toestemming om haar handelsnaam door te halen in het handelsregister. Verder heeft Heitec gevorderd  om inlichtingen te verschaffen, schadevergoeding te betalen, waren te vernietigen en de aanmaningskosten te vergoeden.

30      Het Landgericht Nürnberg-Fürth heeft Heitech veroordeeld tot betaling aan Heitec van de aanmaningskosten ten bedrage van 1 353,80 EUR, vermeerderd met rente, en heeft de andere vorderingen van Heitec afgewezen.

31      Heitec heeft tegen de beslissing van het Landgericht hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Nürnberg (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Beieren, Neurenberg, Duitsland).

32      Het Oberlandesgericht Nürnberg heeft het beroep van Heitec ongegrond verklaard op grond dat er,  wat haar vorderingen betreft,  sprake was van rechtsverwerking. Dit Oberlandesgericht heeft in dit verband uiteengezet dat Heitech haar jongere tekens gedurende een ononderbroken periode van ten minste vijf jaar had gebruikt en dat Heitec dit had gedoogd, aangezien zij van dat gebruik op de hoogte was maar onvoldoende maatregelen had getroffen om daaraan een einde te maken.

33      Volgens die rechterlijke instantie had het bij het Landgericht Nürnberg-Fürth ingestelde beroep in rechte de rechtsverwerkingstermijn niet gestuit, aangezien dat beroep pas na het verstrijken van vijf jaar vanaf de ingebrekestelling die aan dat beroep was voorafgegaan, aan Heitech en RW was betekend.

34      Heitec heeft beroep in Revision ingesteld bij de verwijzende rechter.

35      Volgens die rechter hangt de uitkomst van dit beroep af van het antwoord op de vraag of er volgens  § 21, leden 1 en 2, van de merkenwet en  artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 sprake is van rechtsverwerking wat de stakingsvordering en de nevenvorderingen van Heitec betreft.

36      De verwijzende rechter merkt op dat voor de vorderingen van Heitec die in wezen betrekking hebben op het gebruik door Heitech van het Duitse merk waarvan laatstgenoemde houdster is, de rechtsverwerking wordt beheerst door § 21, lid 1, van de merkenwet, gelezen in samenhang met § 125b, punt 3, van deze wet, voor zover deze vorderingen zijn gebaseerd op het Uniemerk waarvan Heitec houdster is.

37      Deze rechter verduidelijkt dat § 21, lid 1, van de merkenwet de omzetting in Duits recht vormt van de in artikel 9 van richtlijn 2008/95 bedoelde verwerking van het recht, dat is verbonden aan merken (artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95) en aan andere tekens – waaronder handelsnamen – die in het economische verkeer worden gebruikt (artikel 9, lid 2, van richtlijn 2008/95), om bezwaar te maken tegen het gebruik van een ingeschreven merk.

38      Voor zover Heitec opkomt tegen het gebruik van de handelsnaam van Heitech, wordt de rechtsverwerking volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter geregeld in § 21, lid 2, van de merkenwet. In dit verband verduidelijkt deze rechter dat de normatieve inhoud van deze bepaling weliswaar verder gaat dan die van richtlijn 2008/95 en evenmin wordt weerspiegeld in artikel 54 van verordening nr. 207/2009, maar dat deze bepaling toch moet worden uitgelegd in overeenstemming met de richtlijnconforme uitlegging van § 21, lid 1, van de merkenwet.

39      Met betrekking tot de vorderingen van Heitec inzake het gebruik door Heitech van het Uniemerk waarvan deze houdster is, stelt de verwijzende rechter vast dat de artikelen 54 en 110 alsook artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 relevant zijn.

40      Deze rechter merkt op dat het Oberlandesgericht Nürnberg geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting waar het heeft vastgesteld dat er in casu ten laatste vanaf 6 mei 2009 sprake was van „gebruik” in de zin van artikel 21, leden 1 en 2, van de merkenwet  en de artikelen 54 en 111 van verordening nr. 207/2009, en dat Heitec daar kennis van had gekregen door de brief van 6 mei 2009 die Heitech haar doen toekomen.  Bovendien  staat vast dat de goede trouw van Heitech nooit ter discussie is gesteld.

41      In die omstandigheden moet volgens de verwijzende rechter worden bepaald wat nu juist moet worden verstaan onder „gedogen” in de zin van artikel 9 van richtlijn 2008/95 en de artikelen 54 en 111 van verordening nr. 207/2009.

42      In dit verband moet ten eerste worden verduidelijkt of het gedogen enkel kan worden uitgesloten wanneer er bij een autoriteit of een rechter beroep wordt ingesteld,  dan wel ook kan worden uitgesloten bij een ingebrekestelling. Ten tweede moet worden uitgemaakt of bij een beroep in rechte de datum van indiening van het gedinginleidend  stuk dan wel de datum van ontvangst ervan door de verweerder bepaalt of het beroep is ingesteld vóór het verstrijken van de rechtsverwerkingstermijn. Ook moet worden verduidelijkt of het daarbij van belang is dat de betekening van dit stuk door toedoen van de houder van het oudere merk werd vertraagd.

43      Voorts moet worden bepaald of de rechtsverwerking alleen op de stakingsvordering ziet, dan wel ook op de nevenvorderingen of de ermee samenhangende vorderingen, zoals de vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking en de vernietiging van waren.

44      Derhalve heeft het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
„1)      Kan gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009] niet alleen worden uitgesloten door een bij een autoriteit of een rechter in te stellen beroep, maar ook door een handelwijze zonder dat daarbij een autoriteit of een rechter wordt ingeschakeld?
2)      Indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord:
vormt een ingebrekestelling waarmee de houder van het oudere teken vóór de inleiding van een gerechtelijke procedure, van de houder van het jongere teken staking van het gebruik van het teken en het overeenkomen van een boetebeding bij overtreding vordert, een handelwijze die gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009] uitsluit?
3)      Is, in geval van een beroep in rechte, voor de berekening van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen van vijf jaar in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009] de datum van indiening van het gedinginleidend  stuk bij de rechter of de datum van ontvangst ervan door de verweerder van belang? Is het in dat verband van belang dat de ontvangst ervan door de verweerder door toedoen van de houder van het oudere merk is vertraagd tot een datum na afloop van de termijn van vijf jaar?
4)      Ziet de rechtsverwerking volgens artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede volgens artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009] niet alleen op de stakingsvordering, maar ook op de nevenvorderingen die op het merkrecht zijn gebaseerd, met name de vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking en vernietiging?”
 Beantwoording van de prejudiciële vragen

 Eerste en tweede vraag

45      Met zijn eerste en zijn tweede vraag, die samen moeten worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 9  van richtlijn 2008/95  en de artikelen 54 en 111 van verordening nr. 207/2009  aldus moeten worden uitgelegd dat een handeling, zoals een ingebrekestelling, waarmee de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht zich tegen het gebruik van een jonger merk verzet zonder dat hij evenwel een administratief beroep of beroep in rechte instelt, een einde kan maken aan het in die bepalingen bedoelde gedogen.

46      Er zij aan herinnerd dat de regeling inzake rechtsverwerking wegens gedogen waarin de Uniewetgeving op het gebied van merken voorziet, doelt op de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden (zie in die zin arresten van 27 april 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, punt 29, en  22 september 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, punt 34).

47      Door te voorzien in een termijn van rechtsverwerking wegens bewust gedogen van het gebruik van het jongere merk gedurende vijf opeenvolgende jaren, heeft de Uniewetgever met name willen verzekeren dat de bescherming die een ouder merk de houder ervan verleent, beperkt blijft tot gevallen waarin deze houder voldoende oplettend is door bezwaar te maken tegen het gebruik door andere marktdeelnemers van tekens die inbreuk kunnen maken op zijn merk (zie in die zin arrest van  27 april 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, punt 30).

48      Zoals in overweging 12 van richtlijn 2008/95 wordt benadrukt, beoogt de regel van rechtsverwerking wegens gedogen meer bepaald rechtszekerheid te garanderen. Wanneer de houder van een  ouder merk  of van een ander ouder recht in de zin van richtlijn 2008/95  of verordening nr. 207/2009 gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar bewust het gebruik van een jonger, te goeder trouw aangevraagd merk heeft „gedoogd”, dient de houder van laatstgenoemd merk de zekerheid te hebben dat de houder van dat oudere merk of van dat andere oudere recht dit gebruik niet meer  kan betwisten.

49      Voor de toepassing van deze regel impliceert het begrip „gedogen” – dat in richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009 dezelfde betekenis heeft –  dat de houder van een ouder merk of  van een ander ouder recht lijdelijk toeziet terwijl hij op de hoogte is van het gebruik van een jonger merk en hij zich daartegen zou kunnen verzetten. Degene die „heeft gedoogd”, heeft afgezien van tegenmaatregelen om deze situatie ongedaan te maken (zie in die zin arrest van  22 september 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, punten 35 en 44).

50      Hieruit volgt dat het recht van de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht  om nietigverklaring van een jonger, te goeder trouw aangevraagd merk te vorderen of om zich te verzetten tegen het gebruik ervan, vervalt indien hij gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust geen handeling verricht waaruit duidelijk de wil blijkt om zich te verzetten tegen dat gebruik en om een einde te maken aan de vermeende inbreuk op zijn rechten.

51      Deze uitlegging van artikel 9  van richtlijn 2008/95  en van de artikelen 54 en 111 van verordening nr. 207/2009  geldt ook voor artikel 110  van deze verordening, dat weliswaar niet wordt vermeld in de gestelde vragen maar relevant kan zijn in een situatie als die in het hoofdgeding. In dit verband moet worden opgemerkt dat de in artikel 9 van richtlijn 2008/95 vastgestelde regel van rechtsverwerking na vijf opeenvolgende jaren bewust gedogen van het gebruik van het jongere merk, met betrekking tot Uniemerken is neergelegd in de artikelen 54, 110 en 111 van verordening nr. 207/2009.

52      Wat betreft de vraag in welke situaties de houder van het oudere merk  of van een ander ouder recht  moet worden geacht een handeling te hebben verricht die de in punt 50 van dit arrest genoemde effecten sorteert en die dus de rechtsverwerkingstermijn stuit, heeft het Hof geoordeeld dat een administratief beroep of beroep in rechte dat vóór de afloop van deze termijn wordt ingesteld, hoe dan ook het gedogen beëindigt en bijgevolg rechtsverwerking verhindert (zie in die zin arrest van  22 september 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, punt 49).

53      Door een dergelijk beroep in te stellen  geeft de houder van het oudere merk of van een ander ouder recht  immers ondubbelzinnig blijk van zijn wil om zich tegen het gebruik van het jongere merk  te verzetten en om de vermeende inbreuk op zijn rechten te beëindigen.

54      Wanneer de instelling van dit beroep is voorafgegaan door een ingebrekestelling waaraan de houder van het jongere merk geen  gevolg heeft gegeven, zoals in casu het geval is, kan deze ingebrekestelling de  termijn van rechtsverwerking wegens gedogen  stuiten op voorwaarde dat de houder van het oudere merk of van het andere oudere recht na dit negatieve antwoord zijn verzet tegen het gebruik van het jongere merk blijft uiten en de hem ter beschikking staande maatregelen neemt om zijn rechten te doen gelden.

55      Indien de houder van het oudere merk of van een ander ouder recht daarentegen zijn verzet tegen het gebruik van het jongere merk weliswaar tot uiting heeft gebracht via een ingebrekestelling, maar, na te hebben geconstateerd dat de adressaat van de ingebrekestelling heeft geweigerd daaraan gevolg te geven of te onderhandelen, niet binnen een redelijke termijn verder heeft getracht om de situatie te verhelpen door in voorkomend geval een administratief beroep of een beroep in rechte in te stellen, moet daaruit worden afgeleid dat die houder niet de hem ter beschikking staande maatregelen heeft getroffen om de vermeende inbreuk op zijn rechten te beëindigen.

56      Elke uitlegging van artikel 9  van richtlijn 2008/95  en de artikelen 54, 110 en 111 van verordening nr. 207/2009  volgens welke de verzending van een ingebrekestelling op zich zou volstaan om de rechtsverwerkingstermijn te stuiten, zou meebrengen dat de houder van het  oudere merk  of van een  ander ouder recht  de regeling inzake rechtsverwerking wegens gedogen kan omzeilen door herhaaldelijk, met tussenpozen van net geen vijf jaar, een aanmaningsbrief te sturen. Een dergelijke situatie zou afbreuk doen aan de in de punten 46  tot en met 48 van dit arrest genoemde doelstelling van de regeling inzake rechtsverwerking wegens gedogen, en zou deze regeling zijn nuttig effect ontnemen.

57      Gelet op alle voorgaande overwegingen dient op de eerste en de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 9  van richtlijn 2008/95  en de artikelen 54, 110 en 111 van verordening nr. 207/2009  aldus moeten worden uitgelegd dat een handeling, zoals een ingebrekestelling, waarmee de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht  zich tegen het gebruik van een jonger merk  verzet zonder dat hij evenwel het nodige doet om een juridisch dwingende oplossing te verkrijgen, het gedogen niet beëindigt en bijgevolg de rechtsverwerkingstermijn waarin die bepalingen voorzien,  niet stuit.
 Derde vraag

58      Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 9  van richtlijn 2008/95  en de artikelen 54 en 111 van verordening nr. 207/2009  aldus moeten worden uitgelegd dat de instelling van een beroep in rechte waarmee de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht nietigverklaring van een jonger merk vordert of bezwaar maakt tegen het gebruik ervan, kan worden geacht de in die bepalingen bedoelde rechtsverwerking wegens gedogen te verhinderen indien het gedinginleidend stuk weliswaar vóór het verstrijken van de rechtsverwerkingstermijn is neergelegd maar wegens een gebrek aan zorgvuldigheid van de verzoekende partij pas ná  het verstrijken is betekend aan de verwerende partij.

59      Zoals in  punt 52  van dit arrest in herinnering is gebracht, maakt een administratief beroep of beroep in rechte dat wordt ingesteld vóór die termijn is verstreken, een einde aan het gedogen en verhindert het dus de rechtsverwerking.

60      Met betrekking tot de vraag op welke datum een beroep in rechte moet worden geacht te zijn ingesteld, heeft het Hof in het kader van zijn uitlegging van de regels op het gebied van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken geconstateerd dat deze datum die van de neerlegging van het gedinginleidend  stuk kan zijn, maar dat het betrokken gerecht slechts kan worden geacht op die datum te zijn aangezocht mits de verzoekende partij vervolgens niet heeft nagelaten de vereiste stappen te nemen om het stuk aan de verwerende partij te doen betekenen of mede te delen (zie onder meer arresten van  6 oktober 2015, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, punt 32, en  4 mei 2017, HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, punt 29).

61      Hoewel deze op het gebied van de  justitiële samenwerking in burgerlijke zaken vastgestelde regels formeel niet van toepassing zijn op de onderhavige zaak, is het daarin bepaalde  niettemin relevant voor de beantwoording van de derde vraag. De rechtsverwerkingstermijn  is immers rechtstreeks en onmiddellijk van invloed op de mogelijkheid van de houder van het oudere merk of van het andere oudere recht om op basis van dit merk of recht in rechte op te treden tegen de houder van het jongere merk. De verzoekende partij kan dus beroep instellen zolang dit gebeurt binnen deze termijn van vijf jaar.

62      In dit verband dient ervan te worden uitgegaan dat uit de indiening van een gedinginleidend stuk, zoals de advocaat-generaal in punt 53  van zijn conclusie heeft aangegeven, normaal gezien blijkt dat de verzoekende partij serieus en ondubbelzinnig voornemens is om zijn rechten te doen gelden, wat in beginsel volstaat om het gedogen te beëindigen en dus de rechtsverwerkingstermijn te stuiten.

63      Het gedrag van die partij kan echter in sommige gevallen twijfel doen rijzen over dat voornemen en over de ernst van de bij de aangezochte rechter ondernomen actie. Dit is met name het geval wanneer een gedinginleidend stuk dat wegens een gebrek aan zorgvuldigheid van de verzoekende partij niet voldoet aan de vormvereisten die het nationale recht stelt voor de betekening ervan aan de verwerende partij, niet tijdig wordt geregulariseerd.

64      In dergelijke aan de verzoekende partij toerekenbare omstandigheden kan deze immers niet stellen dat zij het gedogen van het gebruik van het jongere merk heeft beëindigd door het gedinginleidend stuk in te dienen. Pas wanneer dit stuk wordt geregulariseerd volgens de vereisten van het toepasselijke nationale recht, kan worden geoordeeld dat zij ondubbelzinnig blijk geeft van een duidelijk en ernstig voornemen om haar rechten te doen gelden, en kan het beroep bijgevolg worden geacht daadwerkelijk te zijn ingesteld.

65      In casu blijkt uit de in de verwijzingsbeslissing vervatte informatie zoals deze in de punten 22 tot en met 28 van dit arrest is samengevat, dat de rechter waarbij Heitec op 31 december 2012 een gedinginleidend stuk had ingediend, herhaaldelijk contact heeft opgenomen met haar vertegenwoordiger om de aandacht te vestigen op onregelmatigheden die de betekening aan Heitech en RW van zowel dit stuk als het later door Heitec ingediende nieuw gedinginleidend stuk beletten. Uiteindelijk lijkt het gedinginleidend stuk te zijn geregulariseerd tussen 24 februari 2014, de datum waarop die rechter Heitec voor het laatst heeft aangemaand, en 16 mei van dat jaar, de datum waarop die rechter de precontentieuze schriftelijke procedure heeft geopend.

66      Uit de verwijzingsbeslissing blijkt ook dat volgens de bevindingen van de feitenrechter waarvan de verwijzende rechter akte neemt, op 6 mei 2009 kennis is genomen van het gebruik van het jongere merk.

67      In die omstandigheden staat het aan de verwijzende rechter om na te gaan op welke datum het gedinginleidend stuk is geregulariseerd waardoor de aangezochte rechter de procedure heeft kunnen opstarten en dit stuk heeft kunnen betekenen aan de verwerende partijen in het hoofdgeding. Indien de regularisatie pas ná het verstrijken van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen heeft plaatsgevonden, dient de verwijzende rechter te beoordelen of deze omstandigheid hoofdzakelijk te wijten was aan een gedraging van de verzoekende partij in het hoofdgeding die als een gebrek aan zorgvuldigheid kan worden aangemerkt. Mocht hij van mening zijn dat dit het geval is, dan zou hij daaruit moeten afleiden dat Heitec wegens haar gebrek aan zorgvuldigheid moet worden geacht haar recht te hebben verwerkt.

68      Gelet op alle voorgaande overwegingen dient op de derde vraag te worden geantwoord dat artikel 9  van richtlijn 2008/95  en de artikelen 54, 110 en 111 van verordening nr. 207/2009  aldus moeten worden uitgelegd dat de instelling van een beroep in rechte waarmee de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht nietigverklaring van een jonger merk vordert of bezwaar maakt tegen het gebruik ervan, niet kan worden geacht de in die bepalingen bedoelde rechtsverwerking wegens gedogen te verhinderen indien het gedinginleidend stuk weliswaar vóór het verstrijken van de rechtsverwerkingstermijn is neergelegd, maar wegens een gebrek aan zorgvuldigheid van de verzoekende partij niet voldeed aan de in het toepasselijke nationale recht voor de betekening ervan gestelde vereisten en om aan de verzoekende partij  verwijtbare redenen pas ná het verstrijken van die termijn is geregulariseerd.
 Vierde vraag

69      Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 9  van richtlijn 2008/95  en de artikelen 54 en 111 van verordening nr. 207/2009  aldus moeten worden uitgelegd dat  wanneer  de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht zijn recht heeft verloren, in de zin van deze bepalingen, om nietigverklaring van een jonger merk of staking van het gebruik ervan te vorderen, deze rechtsverwerking hem ook verhindert om nevenvorderingen of samenhangende vorderingen in te dienen, zoals vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of de vernietiging van waren.

70      Zoals bij het onderzoek van de eerste en de tweede vraag is uiteengezet, verliest de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht  die kennis heeft van het gebruik van een jonger, te goeder trouw aangevraagd merk maar niettemin gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet handelt op een wijze waaruit ondubbelzinnig de wil blijkt om zich tegen dat gebruik te verzetten en de vermeende inbreuk op zijn rechten te beëindigen, zijn recht om het gebruik van dat jongere merk aan te vechten. 

71      Zoals de advocaat-generaal in punt 64 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zou het in strijd zijn met de doelstellingen van de regeling inzake rechtsverwerking wegens gedogen, en meer bepaald met het behoud van de rechtszekerheid, dat die houder in een dergelijke situatie na afloop van die periode van vijf jaar nog beroep zou kunnen instellen tegen de houder van dat jongere merk om hem te doen veroordelen tot betaling van schadevergoeding of hem bevelen te doen opleggen.

72      Indien na afloop van de rechtsverwerkingstermijn nog met succes een dergelijk beroep of dergelijke vorderingen zouden kunnen worden ingesteld, zou dit erop neerkomen dat het ook na die periode onverminderd mogelijk zou blijven om te doen vaststellen dat het gebruik van het jongere merk  inbreuk maakt op het oudere merk of recht en om de houder van het jongere merk op grond daarvan buitencontractueel aansprakelijk te stellen. Een dergelijke uitlegging van de regeling inzake rechtsverwerking wegens gedogen zou afbreuk doen aan de met deze regeling nagestreefde doelstelling om de houder van het jongere merk na afloop van die termijn de zekerheid te geven dat het gebruik ervan via geen enkele rechtsgang meer kan worden betwist door degene die dit merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar bewust heeft gedoogd.

73      Gelet op een en ander dient op de vierde vraag te worden geantwoord dat artikel 9  van richtlijn 2008/95  en de artikelen 54, 110 en 111 van verordening nr. 207/2009  aldus moeten worden uitgelegd dat wanneer de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht zijn recht heeft verloren, in de zin van deze bepalingen, om nietigverklaring van een jonger merk of staking van het gebruik ervan te vorderen, deze rechtsverwerking hem ook verhindert om nevenvorderingen of samenhangende vorderingen in te dienen, zoals vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of de vernietiging van waren.
 Kosten

74      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.
Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:
1)      Artikel 9 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en de artikelen 54, 110 en 111 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk, moeten aldus worden uitgelegd dat een handeling, zoals een ingebrekestelling, waarmee de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht zich tegen het gebruik van een jonger merk verzet zonder dat hij evenwel het nodige doet om een juridisch dwingende oplossing te verkrijgen, het gedogen niet beëindigt en bijgevolg de rechtsverwerkingstermijn waarin die bepalingen voorzien, niet stuit.

2)      Artikel 9 van richtlijn 2008/95 en de artikelen 54, 110 en 111 van verordening nr. 207/2009 moeten aldus worden uitgelegd dat de instelling van een beroep in rechte waarmee de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht nietigverklaring van een jonger merk vordert of bezwaar maakt tegen het gebruik ervan, niet kan worden geacht de in die bepalingen bedoelde rechtsverwerking wegens gedogen te verhinderen indien het gedinginleidend stuk weliswaar vóór het verstrijken van de rechtsverwerkingstermijn is neergelegd, maar wegens een gebrek aan zorgvuldigheid van de verzoekende partij niet voldeed aan de in het toepasselijke nationale recht voor de betekening ervan gestelde vereisten en om aan de verzoekende partij verwijtbare redenen pas ná het verstrijken van die termijn is geregulariseerd.

3)      Artikel 9 van richtlijn 2008/95 en de artikelen 54, 110 en 111 van verordening nr. 207/2009 moeten aldus worden uitgelegd dat wanneer de houder van een ouder merk of van een ander ouder recht zijn recht heeft verloren, in de zin van deze bepalingen, om nietigverklaring van een jonger merk of staking van het gebruik ervan te vorderen, deze rechtsverwerking hem ook verhindert om nevenvorderingen of samenhangende vorderingen in te dienen, zoals vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of de vernietiging van waren.

ondertekeningen

*      Procestaal: Duits.