CELEX: 62003CC0353
Language: pt
Date: 2005-01-27
Title: Conclusões da advogada-geral Kokott apresentadas em 27 de Janeiro de 2005. # Société des produits Nestlé SA contra Mars UK Ltd. # Pedido de decisão prejudicial: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Reino Unido. # Marcas - Directiva 89/104/CEE - Falta de carácter distintivo - Aquisição de carácter distintivo através do uso - Uso enquanto parte de uma marca registada ou em conjugação com essa marca. # Processo C-353/03.

CONCLUSÕES DA ADVOGADA‑GERALJULIANE KOKOTTapresentadas em 27 de Janeiro de 2005(1)
         Processo C-353/03Société des produits Nestlé SA contra Mars UK Ltd [Pedido de decisão prejudicial apresentado pela Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)]
            «Marcas  –  Directiva 89/104/CEE  –  Falta de carácter distintivo  –  Aquisição de carácter distintivo através do uso»
            
      
         
      I –  Introdução 
      
        1.        No presente processo, o Tribunal de Justiça é novamente chamado a pronunciar‑se sobre as regras relativas ao carácter distintivo
      das marcas. Desta vez, discute‑se se o «slogan» ou frase publicitária «HAVE A BREAK» pode ter adquirido carácter distintivo
      através do seu uso como parte da marca registada «HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT». O cerne do litígio reside na questão
      de saber se este tipo de uso de um sinal pode dar origem a um carácter distintivo relevante do ponto de vista do direito das
      marcas ou se é contrário ao reconhecimento do mesmo enquanto marca.
      
      
      II –  Quadro jurídico 
      
        2.        O artigo 2.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros
      em matéria de marcas 
         			(2)
         		, define as marcas nos seguintes termos:
      «Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes
      de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam
      adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»
      
      
        3.        Os motivos de recusa do registo de marcas são regulados no artigo 3.° No presente caso, reveste especial interesse o seu n.° 1,
      alínea b):
      «Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:
       a) […]
       b) Às marcas desprovidas de carácter distintivo;
       c) – h) […]»
      
      
        4.        O artigo 3.°, n.° 3, primeiro período, prevê, no entanto, uma excepção a essa proibição de registo:
      «Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.° 1, alínea b), c) ou d), se, antes
      da data do pedido de registo e após o uso que del[a] foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo.»
      
      
        5.        No Reino Unido, estas regras foram transpostas para a Section 3 do Trade Mark Act de 1994.
      
      
        6.        O artigo 5.° da Directiva 89/104 determina os direitos conferidos pela marca:
      «1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem
      o seu consentimento, faça uso na vida comercial:
      
      a)
         De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
      
      
      b)
         De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos
            produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreenda
            o risco de associação entre o sinal e a marca.
         
      
       2. – 5. […]»
      
      
        7.        O artigo 10.°, n.° 2, alínea a), define o conceito de uso de uma marca no que releva para efeitos de manutenção da mesma:
      «2. São igualmente considerados como uso para efeitos do n.° 1:
      
      a)
         O uso da marca por modo que difira em elementos que não alterem o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada;»
      
      
      
        8.        O Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 29 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária 
         			(3)
         		, contém regras quase integralmente idênticas.
      
      
      III –  O pedido de decisão prejudicial 
      
        9.        A Court of Appeal é chamada a pronunciar‑se sobre um litígio que reside na questão de saber se o slogan «HAVE A BREAK» pode
      ser registado no Reino Unido como marca para chocolates, produtos de chocolate, confeitaria, doçaria e pastelaria. A requerente
      é a Société des produits Nestlé SA, que é simultaneamente titular das marcas «HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT» e «KIT KAT»,
      registadas para a mesma categoria de produtos. A Mars UK Ltd opõe‑se ao registo da marca «HAVE A BREAK».
      
      
        10.      As partes discutem se o slogan «HAVE A BREAK», por si só (intrinsecamente) ou por força do seu uso enquanto elemento da marca
      «HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT», possui um carácter distintivo efectivo no sentido de que um produto através do mesmo
      publicitado possa ser atribuído aos produtores da barra de chocolate Kit Kat.
      
      
        11.      O examinador do serviço de patentes do Reino Unido bem como uma decisão do tribunal de primeira instância indeferiram o pedido
      de registo da marca com o fundamento de que a frase «HAVE A BREAK» não possui carácter distintivo intrínseco nem adquiriu
      o carácter distintivo necessário através do uso da frase publicitária «HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT».
      
      
        12.      Tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça, a Court of Appeal está de acordo com as instâncias precedentes quando
      estas concluem que o sintagma «HAVE A BREAK» não dispõe de carácter distintivo intrínseco na acepção do artigo 3.°, n.° 1,
      alínea b), da Directiva 89/140.
      
      
        13.      Contudo, a Court of Appeal não exclui que a frase «HAVE A BREAK» possa ter adquirido carácter distintivo através do seu uso
      enquanto elemento do «slogan» «HAVE A BREAK [...] HAVE A KIT KAT», que é protegido como marca. Embora as instâncias precedentes
      tivessem negado qualquer valor ao uso como parte de uma marca para efeitos de prova de um carácter distintivo autónomo, na
      opinião da Court of Appeal essa parte também pode, porém, adquirir carácter distintivo próprio, por exemplo, na medida em
      que chame necessariamente a atenção do consumidor para a marca protegida.
      
      
        14.      Por esse motivo, submeteu ao Tribunal de Justiça a seguinte questão para decisão prejudicial:
      «O carácter distintivo de uma marca, referido no artigo 3.°, n.° 3, da Directiva 89/104/CEE e no artigo 7.°, n.° 3, do Regulamento
      n.° 40/94 do Conselho, pode ser adquirido na sequência ou em consequência da utilização dessa marca como parte ou em conjunção
      com outra marca?»
      
      
      IV –  Apreciação 
      
       A –  Introdução 
      
        15.      O pedido de decisão prejudicial tem como objecto a questão de saber se o sintagma «HAVE A BREAK» pode ser registado enquanto
      marca. Ressalvadas determinadas situações especiais 
         			(4)
         		, que não se verificam no caso em apreço, um sinal – ou seja, também um sintagma – pode, segundo a Directiva 89/104 
         			(5)
         		, ser registado como marca se dispuser de carácter distintivo. Isto resulta da redacção e da economia das diferentes disposições
      da directiva relativas aos motivos de recusa do registo bem como dos seus considerandos 
         			(6)
         		.
      
      
        16.      O carácter distintivo significa que o sinal é adequado para identificar o produto ou serviço como proveniente de uma empresa
      determinada e, portanto, a distinguir esse produto dos das outras empresas 
         			(7)
         		. O Tribunal de Justiça adopta um conceito universal de carácter distintivo que não pode ser substituído por critérios específicos
      para determinadas marcas 
         			(8)
         		.
      
      
        17.      Ao apreciar se uma marca tem carácter distintivo, há que ter em conta os produtos ou serviços abrangidos pelo pedido de registo
      e a percepção que dela tem o público relevante, que é constituído pelo consumidor médio desses produtos ou serviços, normalmente
      informado e razoavelmente atento e avisado 
         			(9)
         		. O carácter distintivo deve ser apreciado em concreto 
         			(10)
         		.
      
      
        18.     É feita a distinção entre o carácter distintivo intrínseco e o carácter distintivo adquirido. O carácter distintivo intrínseco
      é apreciado no âmbito do motivo de recusa da falta de carácter distintivo, previsto no artigo 3.°, n.° 1, alínea b), da Directiva
      89/104. Esta apreciação deve, em princípio, ser realizada sem ter em conta o uso do sinal. A apreciação incide exclusivamente
      sobre a questão de saber se o sinal possui, por si só, carácter distintivo.
      
      
        19.      No presente caso, a Court of Appeal já concluiu que os consumidores relevantes entendem o sintagma «HAVE A BREAK» como um
      convite neutro do ponto de vista da sua proveniência e que o mesmo não tem, portanto, carácter distintivo intrínseco.
      
      
       B –  Quanto ao conceito de uso 
      
        20.      No entanto, o artigo 3.°, n.° 3, da Directiva 89/104 prevê que um sinal possa adquirir, após o uso que dele é feito, um carácter
      distintivo que não tinha inicialmente e possa, portanto, ser registado como marca. É, portanto, apenas através do seu uso
      que o sinal adquire o carácter distintivo que é condição do seu registo. Esta disposição estabelece, consequentemente, uma
      atenuação importante à regra prevista no artigo 3.°, n.° 1, alínea b), segundo a qual é recusado o registo às marcas desprovidas
      de carácter distintivo 
         			(11)
         		.
      
      
        21.      A questão colocada pela Court Appeal consiste assim em saber se, nos termos do artigo 3.°, n.° 3, uma parte de uma marca também
      pode adquirir, por força do uso da marca principal, um carácter distintivo autónomo e independente do carácter distintivo
      da marca principal. Com efeito, a Nestlé tenta fazer prova de que, através da utilização da marca principal «HAVE A BREAK
      [...] HAVE A KIT KAT», o elemento controvertido «HAVE A BREAK» também adquiriu carácter distintivo. Em contrapartida, a Mars
      recusa a atribuição de valor probatório ao uso da marca principal e apenas considera válido o uso de um elemento que seja
      independente do da marca principal.
      
      
        22.      A este respeito, importa, em primeiro lugar, esclarecer que, no âmbito de um processo de reenvio prejudicial, o Tribunal de
      Justiça não pode verificar se um determinado sinal adquiriu carácter distintivo. A tarefa do Tribunal de Justiça consiste,
      ao invés, em interpretar o direito comunitário de forma a permitir ao órgão jurisdicional nacional aplicá‑lo correctamente
      no processo principal. Em consequência, o Tribunal de Justiça apenas se pode pronunciar acerca da interpretação do artigo
      3.°, n.° 3, da Directiva 89/104 e não sobre a questão de saber se o sintagma «HAVE A BREAK» adquiriu carácter distintivo no
      Reino Unido.
      
      
        23.      O artigo 3.°, n.° 3, da Directiva 89/104 permite o registo de uma marca se esta tiver adquirido carácter distintivo em consequência
      do uso que  dela  foi feito. A Mars e a Comissão inferem desta formulação que o uso enquanto elemento de outra marca não pode servir para provar
      o carácter distintivo na acepção do artigo 3.°, n.° 3, da Directiva 89/104. Esse entendimento não é convincente, uma vez que
      – como é igualmente observado pelo Governo irlandês – o conceito de uso de uma marca abrange, em termos literais, quer o seu
      uso independente quer o seu uso como parte de outra marca global.
      
      
        24.      Contrariamente ao que é sustentado pelo Governo britânico, também não decorre do artigo 10.° da Directiva 89/104 uma conclusão
      diferente. Os artigos 10.° e seguintes regulam a perda da protecção jurídica da marca devido à falta de uso. Segundo o direito
      das marcas, o titular de uma marca só pode reservar determinados sinais para seu uso exclusivo se efectivamente os utilizar.
      Em termos sistemáticos, seria seguramente incorrecto reconhecer o uso para efeitos de aquisição do carácter distintivo, mas
      considerar que o mesmo não é suficiente para impedir a perda da protecção jurídica da marca. Não é certamente de excluir que
      o uso de uma marca como parte de outra marca também possa ser considerado suficiente no quadro do artigo 10.° Nos termos do
      artigo 10.°, n.° 2, alínea a), é igualmente considerado como uso a utilização desta de uma forma que apenas em parte dos seus
      elementos se afaste da forma como foi registada, sem que com isso seja afectado o seu carácter distintivo. Esta definição
      é igualmente susceptível de abranger o uso de um sinal enquanto elemento de uma marca principal. É certo que esse elemento
      não só seria registado enquanto parte da marca principal como também individualmente, sem os restantes elementos da marca
      principal, mas a utilização da marca principal apenas diferiria da marca parcial registada em alguns elementos. O carácter
      distintivo da marca parcial não é prejudicado pelo facto de ter adquirido carácter distintivo através da mesma utilização
      previamente ao seu registo.
      
      
        25.      Além do artigo 3.°, n.° 3, e do artigo 10.° da Directiva 89/104, o conceito de uso de uma marca é igualmente empregue no âmbito
      do artigo 5.°, que define os direitos conferidos pela marca. O titular de uma marca pode proibir a terceiros a utilização
      da sua marca ou de outros sinais quando exista risco de confusão. Neste âmbito, o Tribunal de Justiça reservou o conceito
      de uso aos casos em que o uso do sinal por um terceiro afecta ou é susceptível de afectar as funções da marca, nomeadamente
      a sua função essencial, que é a de garantir aos consumidores a proveniência do produto 
         			(12)
         		. Esta diferenciação decorre do facto de os objectivos da protecção jurídica da marca não justificarem a proibição de utilizações
      – e, por conseguinte, a limitação da liberdade dos utilizadores – quando a utilização controvertida não tem relevância para
      a função da marca 
         			(13)
         		.
      
      
        26.      O conceito de uso no âmbito do artigo 3.°, n.° 3, da Directiva 89/104 é, porém, mais amplo do que no do artigo 5.°, n.° 1,
      uma vez que tem uma função completamente diferente. No artigo 3.°, n.° 3, não se visa definir o âmbito da protecção jurídica
      da marca, mas apenas descrever a forma como um sinal que não tem, por si próprio, carácter distintivo, pode adquirir esse
      carácter, nomeadamente através da utilização. Por esse motivo, é decisivo apurar se, no que se refere a elementos de uma marca,
      a utilização conduz igualmente à aquisição de carácter distintivo.
      
      
        27.      Na opinião da Mars, esta interpretação é contrária ao acórdão Philips 
         			(14)
         		. Nesse caso, o Tribunal de Justiça exigiu expressamente «o uso da marca enquanto marca» para efeitos da aquisição do carácter
      distintivo.
      
      
        28.      No acórdão Philips, o Tribunal de Justiça apreciou, designadamente, se um sinal constituído pela forma de um produto pode
      adquirir carácter distintivo através do uso. Nesse processo, estava em causa a representação da face superior de uma máquina
      de barbear eléctrica com três cabeças rotativas, composta por três cabeças circulares de lâminas rotativas formando um triângulo
      equilátero. A Philips foi a única a comercializar máquinas de barbear com essa forma durante um longo período e defendeu que
      a representação que era objecto do pedido de registo como marca tinha adquirido carácter distintivo por força dessa comercialização
      exclusiva a longo prazo.
      
      
        29.      O Tribunal de Justiça concluiu que, para apreciar o carácter distintivo do sinal que consiste na forma de um produto, mesmo
      o adquirido pelo uso que dele foi feito, há que ter em conta a presumível percepção de um consumidor médio da categoria de
      produtos ou serviços em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado 
         			(15)
         		.
      
      
        30.      No entanto, o Tribunal de Justiça precisou em seguida essa afirmação nos seguintes termos:
      «[A] identificação do produto pelos meios interessados como sendo proveniente de empresa determinada deve ser efectuada graças
      ao  uso da marca enquanto marca  e, portanto, graças à natureza e ao efeito desta, que a tornam adequada a distinguir o produto em causa dos de outras empresas.» 16  –Acórdão Philips (já referido na nota 4, n.° 64).
      
      
        31.      A Mars conclui deste excerto que o uso de um sinal enquanto elemento de uma marca não pode servir para provar a aquisição
      de carácter distintivo. Esta conclusão não é, porém, convincente, desde logo porque o acórdão Philips não contém qualquer
      indicação no sentido de que a utilização de uma sequência de sinais enquanto elemento de uma marca não constitui o uso de
      uma marca enquanto marca.
      
      
        32.      Acrescente‑se que o excerto acima reproduzido só pode ser integrado no contexto geral da jurisprudência em matéria de direito
      das marcas se o uso de uma marca enquanto marca abranger toda e qualquer utilização que implique a aquisição de carácter distintivo.
      De outra forma, mesmo que tivessem adquirido carácter distintivo, os sinais não poderiam ser protegidos enquanto marcas apenas
      porque a utilização do sinal que conduziu a esse carácter distintivo não constitui um «uso enquanto marca». Em princípio,
      o Tribunal de Justiça baseia‑se unicamente no carácter distintivo e recusa critérios específicos para determinados tipos de
      marcas 
         			(17)
         		. Os sinais dotados de carácter distintivo só não podem ser reconhecidos enquanto marcas quando se verifique um dos motivos
      de recusa do registo qualificados de inultrapassáveis previstos no artigo 3.°, n. os  1 e 3, da Directiva 89/104 – «preliminares», segundo a terminologia utilizada no acórdão Linde 
         			(18)
         		.
      
      
        33.      Em consequência, o conceito de uso do artigo 3.°, n.° 3, da Directiva 89/104 deve ser entendido em função do seu resultado.
      Qualquer uso que confira a um sinal o carácter distintivo necessário para ser registado como marca deve ser considerado como
      uso da marca enquanto marca e satisfaz as exigências do artigo 3.°, n.° 3. Esta interpretação é confirmada pelo excerto acima
      reproduzido do acórdão Philips, uma vez que o Tribunal de Justiça também atende à «natureza e ao efeito» da marca 
         			(19)
         		. A natureza e o efeito de uma marca consubstanciam, porém, justamente a sua função distintiva. Um uso que tenha como consequência
      a aquisição de carácter distintivo deve, por conseguinte, ser tido em conta no âmbito do artigo 3.°, n.° 3.
      
      
        34.      A favor da aplicação de critérios  mais estritos  na apreciação do carácter distintivo de partes de uma marca é, no entanto, possível invocar, na opinião do Governo inglês
      e da Mars, o perigo de um  alargamento injustificado  da protecção da marca principal. Este receio tem por base a ideia de que as partes de uma marca não adquirem um carácter distintivo
      próprio, mas apenas o obtêm a partir do carácter distintivo da marca principal. Caso se reconhecesse esse carácter distintivo
      derivado, seria necessário reconhecer igualmente outras marcas subsidiárias de segunda ordem que, por seu turno, não tivessem
      adquirido qualquer carácter distintivo próprio, mas apenas o adquirissem a partir das marcas subsidiárias de primeira ordem.
      Esse processo de alargamento poderia prolongar‑se  ad infinitum .
      
      
        35.     À primeira vista, este risco parece não ser de pôr de parte. No entanto, decorre de um exame mais atento que o mesmo revela
      ser uma ilusão. Com efeito, a possível derivação do carácter distintivo depende do carácter distintivo da respectiva marca
      principal, que é intrínseco a esta ou que ela obteve através da utilização. As marcas principais de forte carácter distintivo
      são tendencialmente susceptíveis de transmitir um carácter distintivo significativo aos seus elementos. No caso de marcas
      fortes existe, em simultâneo, um número significativo de elementos e variações da marca principal que têm um carácter distintivo
      próprio por força da utilização da marca principal, na medida em que o público relevante os associa à marca principal e identifica
      dessa forma a proveniência do produto, mesmo quando são usados enquanto marca independentemente da marca principal. A marca
      principal dotada de carácter distintivo transmite assim carácter distintivo às marcas subsidiárias. O alargamento da protecção
      conferida pela marca constitui assim uma consequência necessária desse carácter distintivo que é objecto de transmissão.
      
      
        36.      Todavia, as marcas subsidiárias não podem geralmente transmitir o mesmo carácter distintivo a outras marcas subsidiárias de
      grau inferior. São muito menos conhecidas do que a marca principal. Quando uma marca subsidiária de primeiro grau não possui
      à partida um carácter distintivo autónomo suficiente, mas apenas adquira carácter distintivo por intermédio da ligação à marca
      principal, é improvável que uma marca subsidiﾡria de segunda ordem possa adquirir carácter distintivo somente com base na
      sua ligação à primeira marca subsidiária. Em consequência, face a essa improbabilidade, o alargamento da protecção conferida
      pelo direito das marcas não deve ser receado.
      
      
        37.      O Governo britânico retoma, além disso, a argumentação utilizada pelo examinador do serviço de patentes do Reino Unido ao
      recusar o registo de marcas que apenas se assemelham a uma marca registada e que podem, por esse motivo, ser confundidas com
      esta última. O registo só é possível quando os sinais tenham efectivamente sido usados e tenham, por si só, sido entendidos
      pelos consumidores relevantes como constituindo uma identificação da proveniência do produto.
      
      
        38.      Este entendimento é correcto na medida exclui o registo de sinais que não dispõem de carácter distintivo intrínseco nem foram
      usados por si sós. Nos termos do artigo 3.°, n.° 3, da Directiva 89/104, os sinais desprovidos de carácter distintivo intrínseco
      apenas podem adquirir esse carácter distintivo através do uso. Nesta medida, a necessidade do uso opõe‑se ao registo como
      marcas de sinais cujo carácter distintivo advenha unicamente da sua semelhança com uma marca principal forte mas que não tenham
      sido usados em conjugação com esta última. No entanto, tal não exclui que o uso de elementos de uma marca como parte da marca
      principal também possa conduzir a que esses elementos adquiram carácter distintivo.
      
      
        39.      Contudo, também a oposição acima referida entre o carácter distintivo, elemento constitutivo da marca, e o risco de confusão,
      impeditivo da constituição como marca, é, em última instância, infrutífera. O risco de confusão e o carácter distintivo encontram
      ambos o seu fundamento no facto de o consumidor retirar de um sinal usado enquanto marca a indicação de que o produto marcado
      é proveniente do titular da marca. Por conseguinte, verifica‑se uma intersecção entre o conjunto dos sinais que os consumidores
      relevantes podem confundir com uma marca principal forte e o conjunto dos elementos dessa marca principal dos quais esses
      consumidores retiram uma indicação quanto à proveniência do produto marcado igual à da própria marca. Não obstante essa interferência,
      é de manter a conclusão de que esses elementos devem ser reconhecidos enquanto marcas se tiverem adquirido carácter distintivo.
      
      
        40.      Acrescente‑se que, até ao momento, a prática das instituições comunitárias competentes tem sido a de não recusar, em princípio,
      o reconhecimento enquanto marca a elementos de uma marca que tenham (eventualmente) adquirido carácter distintivo através
      do uso da marca principal. O sinal controvertido no acórdão Windsurfing Chiemsee era a palavra Chiemsee, a qual era susceptível
      de ter adquirido carácter distintivo através do seu uso no âmbito de uma marca figurativa 
         			(20)
         		. O Tribunal de Primeira Instância apreciou, no acórdão Alcon 
         			(21)
         		, um elemento de marcas nominativas complexas e, no acórdão Eurocermex 
         			(22)
         		, uma marca figurativa que era geralmente utilizada em conjunto com marcas nominativas, sem se pronunciar sobre o eventual
      problema do uso em conjugação com a marca principal. Também no processo de recurso Ringling Bros., referido pelas partes,
      a Câmara de Recurso do IHMI não recorreu ao uso de uma marca nominativa como elemento de uma marca nominativa/figurativa composta
      para excluir a possível aquisição de carácter distintivo 
         			(23)
         		. Por último, as notas práticas da divisão de exame do IHMI, de 1 de Março de 1999, também admitem que, para efeitos da prova
      do uso, seja feita prova da utilização enquanto elemento de um sinal complexo 
         			(24)
         		.
      
      
        41.      Face ao exposto, o uso de um sintagma enquanto elemento de uma marca nominativa pode, em princípio, conduzir a que esse sintagma
      adquira o carácter distintivo necessário para ser registado enquanto marca.
      
      
       C –  Quanto à apreciação da prova do carácter distintivo adquirido 
      
        42.      O pedido de decisão prejudicial também demonstra que o carácter distintivo de elementos de marcas usadas suscita dificuldades
      particulares. Essas dificuldades podem ser tidas em conta apesar de o critério do carácter distintivo ser de aplicação universal.
      Com efeito, o Tribunal de Justiça decidiu que, embora sendo os mesmos os critérios de apreciação do carácter distintivo das
      diversas categorias de marcas, se pode verificar, no âmbito da aplicação desses critérios, que a percepção do público relevante
      não é necessariamente a mesma para cada uma destas categorias e que, portanto, se pode tornar mais difícil a prova do carácter
      distintivo das marcas de determinadas categorias que de outras categorias 
         			(25)
         		.
      
      
        43.      O público relevante – como a Comissão salienta correctamente – apreende normalmente as marcas complexas como um todo e não
      procede a uma análise das suas diferentes particularidades, em especial, aos elementos da marca 
         			(26)
         		. Com base neste motivo, o Tribunal de Justiça recusou‑se a apreciar em separado os elementos de marcas compostas. Esta apreciação
      deve basear‑se na impressão de conjunto produzida pelas marcas 
         			(27)
         		. Em consequência, não é suficiente para provar o carácter distintivo adquirido através do uso como elemento da totalidade
      da marca, demonstrar o uso da marca global. Deve igualmente ser feita prova de que, caso seja feito um uso separado, o público
      relevante entende que o elemento controvertido identifica um produto como proveniente de uma empresa determinada e o distingue
      dessa forma dos das outras empresas.
      
      
        44.     É natural que o elemento controvertido adquira carácter distintivo quando seja considerado essencial na relação com a marca
      global, como era, por exemplo, o caso da marca controvertida no acórdão Windsurfing Chiemsee 
         			(28)
         		. Afigura‑se, em contrapartida, improvável que os elementos não essenciais desenvolvam o carácter distintivo necessário caso
      sejam usados em separado. Em regra, os consumidores relevantes não associam os produtos e serviços marcados com um elemento
      não essencial da marca ao titular da marca global.
      
      
        45.      No caso em apreço, não se deve considerar que está em causa um elemento não essencial, desde logo porque é presumível que,
      utilizado isoladamente, o slogan «HAVE A BREAK» conduz a que muitos consumidores relevantes tenham o reflexo de o completarem
      com a frase «HAVE A KIT KAT». No entanto, este reflexo também não é, só por si, suficiente para provar o carácter distintivo.
      Deve antes ser feita prova de que os consumidores pertinentes associam aos produtores do Kit Kat um produto ou serviço marcado
      com o slogan «HAVE A BREAK», ou seja, por exemplo, a insígnia de uma loja de chocolates ou o rótulo de um pacote de bolachas.
      O Governo britânico alega correctamente a este respeito que não é suficiente que estes consumidores apenas se questionem se
      o produto ou serviço provém desse produtor. Nesse caso, apenas existiria um risco de confusão.
      
       
      V –  Conclusão 
      
        46.      Face ao exposto, propomos ao Tribunal de Justiça que responda ao pedido de decisão prejudicial nos seguintes termos:
       O uso de um sintagma enquanto elemento de uma marca nominativa pode, em princípio, conduzir a que esse sintagma adquira o
      carácter distintivo necessário para ser registado como marca. A prova do carácter distintivo adquirido através do uso requer
      que, caso seja feito um uso separado do mesmo, o público interessado apreenda o elemento em causa como identificando um produto
      proveniente de uma empresa determinada e o distinga dessa forma dos das outras empresas.
      
      
       1 –
         
         Língua original: alemão.
      
      2 –
         
         JO 1989, L 40, p. 1, alterada, por último, pela Decisão 92/10/CEE do Conselho de 19 de Dezembro de 1991 (JO 1992, L 6, p. 35).
            
         
      
      3 –
         
         JO 1994, L 11, p. 1; alterado, em último lugar, pelo Regulamento (CE) n.° 1992/2003 do Conselho, de 27 de Outubro de 2003,
            que altera o Regulamento (CE) n.° 40/94 sobre a marca comunitária, a fim de ter em conta a adesão da Comunidade Europeia ao
            Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, aprovado em Madrid em 27 de Junho de
            1989 (JO L 296, p. 1).
            
         
      
      4 –
         
         Trata‑se dos motivos «preliminares» de recusa do registo, por exemplo, o previsto no artigo 3.°, n.° 1, alínea e), da Directiva
            89/104. V., a este respeito, acórdãos de 18 de Junho de 2002, Philips (C‑299/99, Colect., p. I‑5475, n. os  74 e segs.) e de 8 de Abril de 2003, Linde e o. (C‑53/01 a C‑55/01, Colect., p. I‑3161, n. os  43 e segs.).
            
         
      
      5 –
         
         O Regulamento n.° 40/94, referido pela Court of Appeal, não é aplicável ao presente caso e não será, por conseguinte, seguidamente
            referido. Na medida em que se afigure pertinente, será, no entanto, feita referência à jurisprudência relativa às disposições
            e aos conceitos correspondentes do mesmo regulamento.
            
         
      
      6 –
         
         Acórdão Philips (já referido na nota 4, n. os  29 e segs.).
            
         
      
      7 –
         
         Acórdãos de 4 de Maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 e C‑109/97, Colect., p. I‑2779, n.° 46), Linde (já referido
            na nota 4, n. os  40 e 47) e de 21 de Outubro de 2004, IHMI/Erpo Möbelwerk C‑64/02 P (ainda não publicado na Colectânea, n.° 33).
            
         
      
      8 –
         
         Acórdão IHMI/Erpo Möbelwerk (já referido na nota 7, n.° 36).
            
         
      
      9 –
         
         Acórdãos Philips (já referido na nota 4, n. os  59 e 63), Linde (já referido na nota 4, n.° 41), de 12 de Fevereiro de 2004, Henkel (C‑218/01, ainda não publicado na Colectânea,
            n.° 50), e Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, ainda não publicado na Colectânea, n.° 34), e de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI
            (C‑456/01 P e C‑457/01 P, ainda não publicado na Colectânea, n.° 35), Procter & Gamble/IHMI (C‑468/01 P a C‑472/01 P, ainda
            não publicado na Colectânea, n.° 33), e Procter & Gamble/IHMI (C‑473/01 P e C‑474/01 P, ainda não publicado na Colectânea,
            n.° 33).
            
         
      
      10 –
         
         Acórdão de 16 de Setembro de 2004, Nichols (C‑404/02, ainda não publicado na Colectânea, n.° 27).
            
         
      
      11 –
         
         Acórdão Windsurfing Chiemsee (já referido na nota 7, n. os  44 e segs.).
            
         
      
      12 –
         
         V. acórdãos de 14 de Maio de 2002, Hölterhoff (C‑2/00, Colect., p. I‑4187, n.° 16), de 12 de Novembro de 2002, Arsenal Football
            Club (C‑206/01, Colect., p. I‑10273, n. os  51 e 54) e de 16 de Novembro de 2004, Anheuser‑Busch (C‑245/02, ainda não publicado na Colectânea, n.° 59).
            
         
      
      13 –
         
         Acórdão Arsenal (já referido na nota 12, n. os  51 e segs.).
            
         
      
      14 –
         
         Já referido na nota 4.
            
         
      
      15 –
         
         Acórdão Philips (já referido na nota 4, n.° 63).
            
         
      
      16 –
         
         Acórdão Philips (já referido na nota 4, n.° 64).
            
         
      
      17 –
         
         V., por último, acórdão IHMI/Erpo Möbelwerk (já referido na nota 7, n. os  33 e segs.).
            
         
      
      18 –
         
         A referida afirmação do Tribunal de Justiça no acórdão Philips (já referido na nota 4, n.° 64) encontra explicação no âmbito
            do motivo preliminar de recusa do registo previsto no artigo 3°, n.° 1, alínea e), da Directiva 89/104 – o da forma do produto
            necessária à obtenção de um resultado técnico. Com efeito, o potencial carácter distintivo do sinal não resultava do sinal
            ou do seu uso, mas presumivelmente da circunstância de os consumidores terem atribuído todos os aparelhos do tipo em causa
            ao monopolista até então e, por esse motivo, também terem entendido a representação desses aparelhos como uma alusão a essa
            empresa. No entanto, teria sido suficiente que, quanto a esta questão, o Tribunal de Justiça se tivesse limitado às suas considerações
            a respeito deste motivo de recusa preliminar sem as tentar integrar na interpretação do artigo 3.°, n.° 3, da Directiva 89/104.
            
         
      
      19 –
         
         Esta referência é mais clara na versão francesa do acórdão Philips (já referido na nota 4, n.° 64) do que nas versões alemã
            e inglesa, uma vez que, na língua francesa,  l’usage  é um substantivo do género masculino e  la marque  é um substantivo do género feminino.
            
         
      
      20 –
         
         Já referido na nota 7, n.° 10.
            
         
      
      21 –
         
         Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Março de 2003 (Alcon/IHMI – Dr. Robert Winzer Pharma [BSS] (T‑237/01, Colect.,
            p. II‑411, n.° 59).
            
         
      
      22 –
         
         Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 29 de Abril 2004, Eurocermex SA (T‑399/02, ainda não publicado na Colectânea,
            n. os  50 e segs.).
            
         
      
      23 –
         
         Decisão da Segunda Câmara de Recurso de 23 de Maio de 2001 no processo R 111/2000‑2, Ringling Bros.‑Barnum & Bailey combined
            shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON EARTH].
            
         
      
      24 –
         
         Http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm, consultado pela última vez em 16 de Dezembro de 2004.
            
         
      
      25 –
         
         Acórdão IHMI/Erpo Möbelwerk (já referido na nota 8, n.° 34).
            
         
      
      26 –
         
         Acórdãos de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C‑251/95, Colect., p. I‑6191, n.° 23) e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik
            Meyer (C‑342/97, Colect., p. I‑3819, n.° 25).
            
         
      
      27 –
         
         Acórdãos SABEL (já referido na nota 26, n.° 23) e, relativamente a uma marca nominativa, de 19 de Setembro 2002, DKV/IHMI
            [COMPANYLINE] (C‑104/00 P, Colect., p. I‑7561, n.° 24).
            
         
      
      28 –
         
         Já referido na nota 7, n.° 10.