CELEX: C2007/096/07
Language: it
Date: 2007-04-28 00:00:00
Title: Causa C-348/04: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal — Regno Unito) — Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG/Swingward Ltd, e Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG/Dowelhurst Ltd, e Glaxo Group Ltd/Swingward Ltd, e Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd/Dowelhurst Ltd, e SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd/Dowelhurst Ltd, e Eli Lilly and Co./Dowelhurst Ltd (Proprietà industriale e commerciale — Diritto di marchio — Prodotti farmaceutici — Importazione parallela — Riconfezionamento del prodotto munito del marchio)

28.4.2007   
            
            
               IT
            
            
               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
            
            
               C 96/4
            
         Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal — Regno Unito) — Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG/Swingward Ltd, e Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG/Dowelhurst Ltd, e Glaxo Group Ltd/Swingward Ltd, e Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd/Dowelhurst Ltd, e SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd/Dowelhurst Ltd, e Eli Lilly and Co./Dowelhurst Ltd
   (Causa C-348/04) (1)
   
   (Proprietà industriale e commerciale - Diritto di marchio - Prodotti farmaceutici - Importazione parallela - Riconfezionamento del prodotto munito del marchio)
   (2007/C 96/07)
   Lingua processuale: l'inglese
   Giudice del rinvio
   Court of Appeal
   Parti nella causa principale
   
      Ricorrenti: Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, Smith Kline & French Laboratories Ltd, Eli Lilly and Co.
   
      Convenute: Swingward Ltd, Dowelhurst Ltd
   Oggetto
   Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal — Libera circolazione delle merci — Uso di un marchio da parte dell'importatore parallelo di un prodotto farmaceutico — Modifica della confezione — Requisiti per l'immissione in commercio fissati dalla Corte nelle cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93 Bristol-Myers Squibb/Paranova — Interpretazione
   Dispositivo
   
               1)
            
            
               L'art. 7, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, dev'essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può legittimamente opporsi all'ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro nella sua confezione interna ed esterna originale, dotato di un'etichetta esterna aggiuntiva apposta dall'importatore, a meno che:
               
                           —
                        
                        
                           sia provato che l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare dello stesso per opporsi alla commercializzazione del prodotto rietichettato con il detto marchio contribuirebbe a compartimentare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           sia provato che la rietichettatura non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           sulla confezione siano chiaramente indicati l'autore della rietichettatura del prodotto e il nome del fabbricante dello stesso;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           la presentazione del prodotto rietichettato non sia tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; in tal senso, l'etichetta non deve essere difettosa, di cattiva qualità o grossolana, e
                        
                     
                           —
                        
                        
                           l'importatore, prima di mettere in vendita il prodotto rietichettato, ne informi il titolare del marchio e gli fornisca, su sua richiesta, un campione del prodotto stesso.
                        
                     
         
               2)
            
            
               Il requisito secondo cui il riconfezionamento del prodotto farmaceutico — mediante una nuova confezione dello stesso e la riapposizione del marchio, ovvero mediante l'apposizione di un'etichetta sulla confezione contenente il prodotto — deve essere necessario alla sua ulteriore commercializzazione nello Stato membro di importazione, essendo uno dei requisiti che, se soddisfatti, impediscono al titolare del marchio, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, come modificata dall'accordo sullo Spazio economico europeo, di opporsi alla commercializzazione di cui sopra, riguarda esclusivamente il riconfezionamento di per sé e non la modalità o lo stile con i quali tale riconfezionamento viene effettuato.
            
         
               3)
            
            
               Il requisito secondo cui, quando l'importatore parallelo abbia realizzato una nuova confezione del prodotto, riapponendovi il marchio, oppure abbia applicato un'etichetta sulla confezione contenente il prodotto, la presentazione del prodotto riconfezionato non deve essere tale da nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare, quale requisito necessario affinché quest'ultimo non possa legittimamente opporsi, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, all'ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico, non può essere circoscritto ai soli casi di riconfezionamento difettoso, di cattiva qualità o grossolano.
            
         
               4)
            
            
               L'accertare se il fatto che l'importatore parallelo:
               
                           —
                        
                        
                           non apponga il marchio sulla nuova confezione esterna del prodotto («smarchiatura»), o
                        
                     
                           —
                        
                        
                           apponga su tale confezione il proprio logo o marchio, o adotti una propria modalità particolare di presentazione del prodotto oppure una presentazione utilizzata per più prodotti differenti («co-marchiatura»), o
                        
                     
                           —
                        
                        
                           applichi un'etichetta aggiuntiva sulla confezione stessa in modo tale da coprire interamente o parzialmente il marchio del titolare, o
                        
                     
                           —
                        
                        
                           non precisi sull'etichetta aggiuntiva che il marchio in questione appartiene al titolare, o ancora
                        
                     
                           —
                        
                        
                           stampi il nome dell'importatore parallelo in lettere maiuscole,
                        
                     possa o meno nuocere alla reputazione del marchio, rappresenta una questione di fatto che spetta al giudice nazionale valutare con riferimento alle specifiche circostanze di ciascuna fattispecie.
            
         
               5)
            
            
               In fattispecie come quelle di cui alle cause principali, grava sugli importatori paralleli l'onere di dimostrare l'esistenza dei requisiti secondo cui
               
                           —
                        
                        
                           l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare dello stesso per opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati con il detto marchio contribuirebbe a compartimentare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           il riconfezionamento non è tale da alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           sono indicati chiaramente sulla nuova confezione l'autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante dello stesso;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           la presentazione del prodotto riconfezionato non è atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; in tal senso, il riconfezionamento non deve essere difettoso, di cattiva qualità o grossolano;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           l'importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, deve informarne il titolare del marchio e fornirgli, su sua richiesta, un campione del prodotto riconfezionato,
                        
                     e che, se soddisfatti, impediscono al titolare del marchio di opporsi legittimamente all'ulteriore commercializzazione di un prodotto farmaceutico riconfezionato.
               Quanto al requisito secondo cui deve dimostrarsi che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione, è sufficiente, tuttavia, che l'importatore parallelo fornisca elementi di prova tali da far ragionevolmente presumere che tale requisito è soddisfatto. Lo stesso vale, a fortori, per il requisito secondo cui la presentazione del prodotto riconfezionato non dev'essere atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare. Qualora l'importatore fornisca un principio di prova in riferimento a quest'ultimo requisito, spetterà eventualmente al titolare del marchio, che si trova nella posizione più idonea a valutare se il riconfezionamento possa nuocere alla sua reputazione e a quella del marchio, dimostrare che queste ultime hanno subito un pregiudizio.
            
         
               6)
            
            
               Un importatore parallelo, qualora abbia omesso di dare al titolare del marchio il preavviso relativo a un medicinale riconfezionato, viola i diritti del titolare stesso in occasione di ogni successiva importazione del prodotto di cui trattasi, fintanto che non abbia fornito il preavviso. La sanzione conseguente a tale violazione deve rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia della direttiva 89/104, come modificata dall'accordo sullo Spazio economico europeo. Una misura nazionale che, a fronte di una siffatta violazione, attribuisca al titolare del marchio il diritto ad un risarcimento economico a condizioni analoghe a quelle previste in caso di contraffazione, non sembra, di per sé, contraria al principio di proporzionalità. Spetta tuttavia al giudice nazionale determinare caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'entità del risarcimento economico, tenendo conto, segnatamente, della portata del danno subito dal titolare del marchio in ragione della violazione commessa dall'importatore parallelo.
            
         
      (1)  GU C 273 del 6.11.2004.