CELEX: 61977CC0102
Language: pt
Date: 1978-03-14 00:00:00
Title: Conclusões do advogado-geral Capotorti apresentadas em 14 de Março de 1978. # Hoffmann-La Roche & Co. AG contra Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH. # Pedido de decisão prejudicial: Landgericht Freiburg - Alemanha. # Processo 102/77.

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
      FRANCESCO CAPOTORTI
      apresentadas em 14 de Março de 1978 (
            1
         )
      
         Senhor Presidente,
      
         Senhores Juízes,
      
               1. 
            
            
               É da natureza mesma dos direitos de propriedade industrial e comercial, reconhecidos pelos ordenamentos dos diversos Estados-membros, a possibilidade de impedir, pelo seu carácter de exclusividade e de territorialidade, a livre circulação de mercadorias no âmbito comunitário e o correcto funcionamento das regras de concorrência. Por isso mesmo se mostrou necessária a inserção, no Tratado CEE, de uma norma de salvaguarda de tais direitos, e que está contida no artigo 36.o; mas sabemos bem quão delicado e problemático é o equilíbrio que este preceito visa estabelecer, ao declarar não prejudicadas as proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito que sejam justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial, para logo em seguida acrescentar que tais proibições ou restrições «não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária, nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros». Também por isso, teve o Tribunal por diversas vezes que determinar em concreto, no cumprimento das suas funções de interpretação do Tratado, o ponto em que os princípios fundamentais de direito comunitário, a liberdade de circulação de mercadorias e a liberdade de concorrência se conciliam concretamente com as prerrogativas reconhecidas pelas diversas legislações nacionais aos titulares dos direitos em questão.
               A jurisprudência do Tribunal contribuiu especialmente para a gradual definição dos limites para além dos quais não podem ser tuteladas as pretensões individuais baseadas num direito de marca, e cujos fundamentos, embora legítimos à luz de determinado ordenamento nacional, se mostram incompatíveis com o sistema comunitário.
               É, com efeito, pacífica a conclusão de que as legislações nacionais em matéria de marcas, que foram autonomamente concebidas e implementadas antes da entrada em vigor do Tratado CEE numa perspectiva de todo independente do fenómeno de integração económica e jurídica provocado pela instauração do mercado comum, e que continuam cada uma por sua parte a disciplinar diversamente tão importante figura jurídica, se encontram em muitos aspectos limitadas, nos seus efeitos e na sua aplicação, por força do direito comunitário.
               O caso em juízo, que apresenta aspectos novos em relação a outras questões já julgadas pelo Tribunal no domínio de propriedade comercial e industrial, oferece mais uma ocasião para o desenvolvimento da vossa jurisprudência neste domínio.
            
         
               2. 
            
            
               Os factos que deram origem ao presente processo foram já resumidos nas nossas conclusões de 5 de Maio de 1977, no processo 107/76, que opôs as mesmas partes (Colect. 1977, p. 333). Com efeito, como vos recordareis, através de despacho de 14 de Outubro de 1976, o Oberlandesgericht de Karlsruhe colocou ao Tribunal as mesmas duas questões de interpretação que hoje com base em idênticas circunstâncias são formuladas pelo Landesgericht de Freiburg; só que, nessa altura, essas questões eram precedidas de uma outra natureza processual, relativa ao terceiro parágrafo do artigo 177.o do Tratado CEE, tendo-se por isso limitado o Tribunal a dar-lhe resposta no acórdão de 24 de Maio de 1977. Por razões de clareza expositiva, não poderemos deixar de recordar brevemente alguns dos factos então mencionados, completando-os com outras indicações que nos pareçam oportunas no âmbito do presente processo.
               Desde 1963 que as empresas do grupo multinacional de produtos farmacêuticos Roche-SAPAC produzem e vendem, em todo o mundo, um tranquilizante denominado «Valium». Trata-se de um fármaco psicoterapêutico pertencente à categoria de produtos designados «benzodiazepinas». Na Alemanha, este fármaco é fabricado pela sociedade alemã Hoffmann-La Roche, com base numa licença concedida pela Hoffmann-La Roche de Basileia, e é vendido sob a denominação «Valium Roche». Esta dupla designação é internacionalmente protegida por marcas depositadas, cujo titular é a referida sociedade-mãe de Basileia. A filial alemã comercializa este produto na República Federal apenas em embalagens de vinte e cinquenta drageias, fornecendo às instituições hospitalares embalagens constituídas por uma série de cinco banas de cinquenta drageias cada uma, todas embaladas num único invólucro.
               A filial britânica do mesmo grupo Roche-SAPAC fabrica, também, o Valium sob licença da mencionada sociedade de Basileia, mas comercializa-o na Grã-Bretanha em embalagens de cem e quinhentas drageias a preços sensivelmente inferiores aos praticados pela sociedade alemã.
               A empresa alemã Centrafarm GmbH, filial da sociedade neerlandesa Centrafarm BV, que se ocupa do fabrico e venda de produtos farmacêuticos, recebe da Grã-Bretanha, por intermédio de compras aí efectuadas pela sua sociedade-mãe, o Valium fabricado e comercializado pela Roche inglesa. A Centrafarm neerlandesa adquire o produto na Grã-Bretanha em embalagens de quinhentas drageias, em que figura a marca Roche, e procede, nos Países Baixos, ao seu reacondicionamento em embalagens de mil drageias. A operação é efectuada sob a vigilância de um farmacêutico, de acordo com a legislação sanitária neerlandesa. As novas embalagens, tais como as caixas que as contêm, trazem impressas, se bem que com uma disposição algo diversa da da embalagem original do produtor britânico, as denominações «Valium» e «Roche». Nelas figuram ainda, para efeitos de comercialização no mercado alemão, o número de inscrição do fármaco no registo da administração federal de saúde pública, a denominação «Centrafarm» e, por fim, a indicação «comercializado pela Centrafarm GmbH», com a respectiva morada e número de telefone na República Federal.
               Cada caixa contém um folheto de advertência redigido em alemão, substancialmente idêntico àquele que a Hoffmann-La Roche alemã coloca nas embalagens do seu produto original. Neste folheto figura a marca Hoffmann-La Roche e especifica-se, ainda, que o preparado é distribuído pela Centrafarm GmbH.
               Com esta nova embalagem foi o produto introduzido na República Federal da Alemanha, destinando-se, essencialmente, a hospitais, clínicas, e outros estabelecimentos de saúde.
               Deve ainda notar-se que a Centrafarm manifestou a intenção de comercializar o mesmo produto de origem britânica, na Alemanha, também em embalagens mais pequenas, para ser vendido nas farmácias a consumidores privados, de acordo com a práticacia filial germânicacia «Roche». Mas não consta que tal intenção se tenha já traduzido em factos.
               A sociedade alemã Hoffmann-La Roche, agindo em nome da sociedade-mãe de Basileia, intentou, perante o Landgericht, uma acção judicial contra a Centrafarm, em que alegava, com fundamento na lei alemã das marcas (Warenzeichengesetz) e, particularmente, no seu artigo 15.o, a violação do direito de marca de que é titular a sociedade suíça.
               Por despacho de 31 de Dezembro de 1975, proferido em processo cautelar, o Landgericht de Freiburg acolheu o pedido, e por isso ordenou à Centrafarm que deixasse de utilizar as denominações Valium e Roche, conjunta ou separadamente, na (sua) comercialização de produtos farmacêuticos, sob reserva da possibilidade de comercialização do produto na apresentação original em que aquele fora posto em circulação num Estado-membro da Comunidade por qualquer operador autorizado pela Hoffmann-La Roche e Co. AG de Basileia. Tal despacho foi confirmado, sempre em sede de processo cautelar, por sentença do mesmo tribunal datada de 16 de Fevereiro de 1976.
               Ulteriormente, aquando da análise mais aprofundada do litígio, efectuada em sede de processo ordinário, foi interveniente junto da filial germânica da Hoffmann-La Roche a sociedade-mãe de Basileia, titular da marca.
               Por despacho de 20 de Julho de 1977, o Landgericht de Freiburg colocou ao Tribunal, ao abrigo do segundo parágrafo do artigo 177o do Tratado CEE, as seguintes questões:
               
                        «1)
                     
                     
                        O titular de uma marca depositada simultaneamente no Estado-membro A e no Estado-membro B da Comunidade pode, por força do artigo 36.o do Tratado CEE, impedir que um importador paralelo compre medicamentos que, no Estado-membro A, são, por acto do titular ou de terceiro por ele autorizado, licitamente portadores da marca e comercializados em embalagens que a ostentam, e que os reembale com a mesma marca, e que os importe, assim marcados, para o Estado-membro B?
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Tem o titular da marca o poder de se opor à importação — ou é, pelo contrário, tal posição proibida pelo Tratado CEE, mais precisamente pelo seu artigo 86.o — sempre que:
                        
                                 —
                              
                              
                                 o titular detiver, através do medicamento em causa, uma posição dominante no mercado do Estado B;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 a sua oposição à importação dos produtos reembalados e portadores da marca originária constituir um obstáculo prático à livre circulação dos mesmos produtos, quer porque estes são, no Estado-membro B, distribuídos em embalagens de formato diverso do corrente no Estado-membro A, quer porque a sua importação sob outra forma tenha deparado com escasso êxito no mercado;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 a referida oposição tiver (ainda que se não demonstre que são estes os seus objectivos únicos ou principais) por consequência manter uma sensível, e porventura injustificada, diferença de preços em ambos os Estados-membros?»
                              
                           
                  
         
               3. 
            
            
               Os problemas assim enunciados são, como afirmámos, idênticos aos que foram colocados ao Tribunal pelo Oberlandesgericht de Karlsruhe no processo 107/76. O Landgericht de Freiburg parece subscrever, a propósito deles, a orientação já expressa pelo Oberlandesgericht de Karlsruhe no precedente despacho de reenvio; e remete para a fundamentação nele contida. Parece-nos, por isso, necessário ter em conta tal orientação, tanto mais que, em nosso entender, ela reflecte correctamente as normas e concepção doutrinárias de direito alemão aplicáveis ao caso em juízo.
               Para os juízes de Karlsruhe, um fármaco que tenha sido colocado numa nova embalagem deixa de poder ser atribuído ao fabricante originário. Baseia-se tal entendimento, sobretudo, no artigo 15.o, n.o 1, da WZG, que atribui ao titular da marca que designa um produto o direito exclusivo de a apor sobre os invólucros que o contêm. O Oberlandesgericht referiu-se, ainda, à lei alemã sobre produtos farmacêuticos (Arzneimittelgesetz) de 16 de Maio de 1961, segundo a qual a noção de «fabricação» compreende, também, o empacotamento dos medicamentos em invólucros destinados aos consumidores; e à nova lei de 24 de Agosto de 1976, que deve entrar em vigor em 1978, onde é especificado que por «fabricação» se compreende quer a colocação em frascos, quer o empacotamento e aposição de marcas, e onde se subordina a execução de tais operações â concessão duma licença, tal como sucede com a fabricação em sentido restrito. Por isso, concluiu o referido Tribunal de Karlsruhe, admitindo embora que a demandada ou a sua sociedade-mãe tivessem respeitado, na embalagem do produto, todas as condições requeridas pelas normas de saúde, que a aposição sobre as novas embalagens, por parte de um terceiro não autorizado, da marca do fabricante originário contradizia a função de identificação da origem do produto. Dado que a jurisprudência comunitária também considera ser tal função a essência do direito de marca, o mencionado artigo 15 o, n.o 1 da WZG seria compatível com o direito comunitário, ou seja: recairia no âmbito da disciplina normativa do direito de marca salvaguardada pelo artigo 36.o do Tratado CEE.
               O tribunal alemão justificou ulteriormente tal conclusão, afirmando que a aposição da marca do fabricante sobre a nova embalagem, efectuada por quem comercializa o produto, poderia induzir o consumidor a pensar erradamente que o produto reembalado fora posto em circulação pelo próprio fabricante que, alheio à operação de reembalagem, não poderia ser responsabilizado pelas condições ulteriores do produto. Ora, tal facto comprometeria a outra função da marca, que consiste em oferecer ao consumidor uma garantia de qualidade. Finalmente, no caso em juízo, ao ter aposto a razão social do demandante no folheto explicativo que acompanha o fármaco, a Centrafarm teria ainda dado a impressão que a Hoffmann-La Roche a autorizara a imprimir e a assinar tal folheto, violando assim o direito atribuído à demandante pelo artigo 16.o de referida Warenzeichengesetz.
            
         
               4. 
            
            
               Mas fixemos agora a nossa atenção na jurisprudência do Tribunal em matéria de direitos de propriedade industrial e comercial. Entre os acórdãos que incidiram sobre a questão da compatibilidade de tais direitos com o ordenamento comunitário à luz do artigo 36.o do Tratado CEE, recordaremos sobretudo os de 8 de Junho de 1971, Deutsche Grammophon (78/70, Colect., p. 183), de 3 de Julho de 1974, Hag (192 /73, Colect., p. 377), de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm/Sterling Durg e Centrafarm/Winthrop (15 /74 e 16/74, Colect., pp. 475 e 499), e de 22 de Junho de 1976, Terrapin (119 /75, Colect., p. 419).
               O conceito fundamental, que em todas estas decisões é reafirmado, consiste no seguinte: se bem que o Tratado CEE não prejudique a existência dos direitos de propriedade industrial e comercial atribuídos pelas legislações dos diversos Estados-membros, é contudo possível que se apliquem ao seu exercício as proibições comunitárias que visam a tutela da liberdade de circulação de mercadorias. De acordo com a interpretação do Tribunal, o artigo 36.o contém uma norma de carácter excepcional ém relação a um dos princípios fundamentais do mercado comum. Assim sendo, as derrogações nele previstas à livre circulação de mercadorias, e que visam consentir o exercício das prerrogativas que as legislações nacionais atribuem ao titular da marca, só poderão ser admitidas na medida em que se tornem indispensáveis para a protecção da tutela dos direitos que constituem «objecto específico» da marca, ou seja, na medida em que se tornem indispensáveis para a prossecução da função essencial daquela.
               No acórdão Terrapin, já citado, o Tribunal especificou o sentido de tal função essencial: «garantir ao consumidor a proveniência do produto» (n.o 6). É que, na verdade, como sublinhou um estudioso desta área, não obstante todas as diferenças existentes entre as diversas regulamentações dos direitos de marca dos diversos Estados-membros, os direitos internos concordam no reconhecimento de que a sua função típica consiste em identificar os produtos de um fabricante ou comerciante, indicando-lhe a proveniência (Beier F. K., «La territorialité du droit des marques et des échanges internationaux», in Journal du droit intemational, 1971, p. 19.
               Foi assim que, no processo Terrapin, o Tribunal admitiu a possibilidade de invocar, nos termos do artigo 36.o do Tratado, um direito de propriedade industrial e comercial legitimamente adquirido num Estado-membro sempre que, dada a eventual existência de produtos análogos originários de diversos Estados-membros e portadores de marcas análogas pertencentes a sujeitos jurídica e economicamente independentes, pudesse ocorrer um risco de confusão entre as mesmas marcas (Colect. 1976, p. 416).
               Algum tempo antes, no processo Centrafarm/Winthrop, o Tribunal contribuira para a determinação do objecto específico da propriedade comercial, identificando-o, entre outros, com o facto de «ser assegurado ao titular o direito exclusivo de utilizar a marca na primeira comercialização de um produto, protegendo-se desse modo contra eventuais concorrentes que pretendam desfrutar da posição da empresa e da reputação da marca através da utilização abusiva desta (n.o 8). Contudo — e sempre de acordo com a vossa jurisprudência — devem considerar-se alheias a tal objecto específico quer a pretensão do titular da marca de impedir a importação de um produto já comercializado sob a mesma marca pelo próprio titular ou com o seu consentimento num outro Estado-membro (acórdão Centrafarm/Winthrop, n.o 10), quer a pretensão do mesmo titular de impedir a distribuição de um produto portador de marca depositada num outro Estado-membro, pelo simples motivo de que no primeiro Estado existe uma marca idêntica com a mesma origem (processo Hag, n.o 15 do acórdão citado). Estas duas importantes tomadas de posição são inspiradas pela preocupação de evitar que a marca seja utilizada para estabelecer divisões artificiais no seio do mercado comum. Por outro lado, elas confirmam que o Tribunal entendeu o artigo 36.o como integrando uma norma de interpretação estrita, circunscrevendo-o à salvaguarda dos regimes nacionais de tutela da marca apenas naquele mínimo que se mostre indissoluvelmente ligado à razão de ser deste instituto jurídico.
            
         
               5. 
            
            
               Convém agora analisar o presente caso à luz desta jurisprudência, cujos princípios essenciais acabámos de recordar. Não está em causa uma questão pura e simples de importação paralela: com efeito, as demandantes na acção principal declararam que se não opunham à importação do Valium tal como é produzido na Grã-Bretanha pela sua associada, mas que antes questionavam, apenas, a reembalagem do produto. Nem tão-pouco se questiona um problema de marcas idênticas como uma mesma origem: a única marca que se discute é a «Valium Roche», censurando-se à demandada o facto de a ter aposto sobre embalagens novas sem o consentimento das demandantes, e não o facto de ter utilizado uma marca concorrente. Quanto à existência de uma eventual contrafacção, a discussão só é possível se se considerar, a tal luz, a aposição sobre novas embalagens do nome Centrafarm, para além do Valium Roche: este é um aspecto do problema que adiante retomaremos. De qualquer modo, não se trata de marcas similares que cubram, sob o mesmo título, produtos análogos: a marca Valium Roche designa o produto e o seu fabricante, e a denominação Centrafarm foi acrescentada com a especificação «comercializado pela Centrafarm».
               A indicação que a jurisprudência do Tribunal fornece para o caso em juízo parece ser, em primeiro lugar, a seguinte: há que estabelecer se existe ou não uma relação necessária entre a função específica da marca e o direito, aparentemente reconhecido pelo regime alemão às sociedades demandantes, de impedir que a demandada comercialize na Alemanha um produto farmacêutico fabricado e vendido na Grã-Bretanha por uma empresa do próprio grupo Roche, apenas pelo facto de ter sido alterada a embalagem pela Centrafarm, e de nela ter sido, sem autorização, reaposta a marca.
               Note-se que, aparentemente, o titular da marca em questão poderia invocar o seu direito em termos idênticos, quer perante o importador do produto britânico, quer perante o revendedor do mesmo produto fabricado na Alemanha, que o tivesse reembalado sem autorização. Sob uma perspectiva puramente formal, tal exercício do direito de marca é concebível independentemente de se tratar de produto nacional ou de produto proveniente de outro Estado-membro. Só que, em termos práticos, o titular da marca terá motivos para fazer valer as suas pretensões sobretudo em casos de produtos provenientes de outros Estados, já que o interesse de um terceiro na reembalagem do produto de origem só ocorrerá na medida em que for mais conveniente adquirir o produto num outro Estado-membro, não sendo no entanto possível obtê-lo em embalagens (caixas ou frascos), cujas doses correspondem a uma procura corrente no Estado em que se pretende revender o produto.
               O carácter não discriminatório da proibição que a Hoffmann-La Roche opõe à Centrafarm, com fundamento no seu direito de marca, não pode assim valer, por si só, para justificar a subtracção de tal direito aos limites que o artigo 36.o consagra em salvaguarda dos direitos de propriedade industrial e comercial. É que, objectivamente, tal proibição traduz-se numa restrição à livre circulação de mercadorias que, na prática, afecta mais gravemente o comércio de produtos importados que o comércio de produtos internos.
               No caso em juízo, é evidente que se se considerar ilícito o reacondicionamento do medicamento em causa isso implicará uma limitação à liberdade de circulação do mesmo produto no âmbito comunitário. Tal conclusão resulta, sobretudo, do facto — indiscutido — de que as embalagens utilizadas pelo produtor britânico só dificilmente poderiam ser comercializadas em farmácias na República Federal da Alemanha, dada a proibição, que aí vigora, de distribuição em pequenas doses de um medicamento originariamente embalado em grandes quantidades. É certo que, até à data a que se referem os factos da causa pendente perante o tribunal nacional, a Centrafarm só comercializara, na Alemanha, embalagens destinadas a hospitais; mas como atrás afirmámos, havia já manifestado a intenção de comercializar também embalagens mais pequenas destinadas à venda em farmácias.
               A questão colocada pelo juiz alemão vem formulada em termos tais que nela se compreende, também, este aspecto do problema, que aliás é mencionado no despacho do Oberlandesgericht de Karlsruhe, para o qual remete o juiz a quo; e é sobretudo à sua luz que, em nosso entender, se torna evidente o obstáculo que a pretensão do titular da marca, de impedir ao distribuidor a alteração das embalagens, colocaria à livre circulação de mercadorias.
            
         
               6. 
            
            
               Antes de entrar na análise de fundo do problema, convém afastar dois argumentos que mereceram a insistência quer das demandantes, quer de alguns governos intervenientes no processo e que, em nosso entender, não deverão influenciar a resposta a dar à primeira questão colocada pelo Landgericht de Freiburg.
               Trata-se, em primeiro lugar, do pretenso nexo existente entre a proibição de reembalagem de produtos farmacêuticos (que se pretenderia deduzir do direito de marca) e as exigências decorrentes da tutela dos consumidores e da saúde pública. Na verdade, ainda que se admitisse a existência de tal nexo, ele não poderia demonstrar que a proibição em causa deriva da função específica da marca. O Tribunal teve já oportunidade de sublinhar no seu acórdão de 31 de Outubro de 1974, Centrafarm/Winthrop (16 /74, Colect., p. 499), que as medidas necessárias para a defesa dos consumidores contra eventuais perigos decorrentes de produtos farmacêuticos defeituosos devem ser adoptadas no âmbito de regimes jurídicos de controlo sanitário. Nos termos do artigo 36.o do Tratado, os Estados-membros podem, com efeito, adoptar medidas de protecção da saúde e da vida de pessoas e animais, ainda que tal implique a derrogação das normas relativas à liberdade de circulação de mercadorias. A salvaguarda de tais legítimas exigências não poderá, no entanto, realizar-se através da utilização do direito de marca, já que, como observou o Tribunal no referido acórdão, «o objecto específico da protecção da propriedade industrial e comercial é distinto do objectivo da protecção dos consumidores e das eventuais responsabilidades que ela pode implicar» (v. n.o 22).
               Em segundo lugar, foi invocada a função fáctica da marca, e que consiste em suscitar na clientela uma expectativa quanto à constante qualidade do produto. Mas não se pode considerar tal função como elemento integrante do conteúdo essencial do direito de marca. De acordo com o que foi afirmado pelo professor Beier no artigo atrás citado, as funções económicas da marca, e que se situam quer no domínio publicitário, quer na criação de uma certa confiança quanto à qualidade do produto, não são abrangidas pela protecção garantida pelo direito das marcas. Exprimindo a sua concordância face às conclusões obtidas por outro especialista na matéria (Vanzetti, «La funzione e la natura giuridica del marchio», Riv. Diritto commerciale, 1961, I, p. 16 e segs.), o professor Beier afirma que «a única função protegida pelo direito das marcas é, ainda hoje, a função de garantia de proveniência, derivada da função distintiva da marca»(loc. cit., p. 21). A expectativa dos consumidores quanto a um determinado e constante nível de qualidade de uma marca «não é protegida pelo direito das marcas. A protecção contra a fraude em matéria de qualidade cabe ao direito de concorrência desleal e ao direito penal»(ibidem, p. 22).
               De todo o modo, mesmo que certos direitos nacionais assegurem a tutela de algumas das funções acessórias da marca, é absolutamente líquido que, no sistema comunitário, essa protecção só será admissível na medida em que não contrariar a plena observância do princípio da liberdade de circulação de mercadorias (para além do princípio da liberdade de concorrência). A lei, a doutrina e a jurisprudência nacionais que, antes da instituição da Comunidade ou que, com qualquer tipo de alheamento face à realidade comunitária, deram relevo, por formas e em limites diversos, aos aspectos acessórios do direito de marca, fizeram-no por exigências próprias de cada mercado nacional; nós, pelo contrário, teremos que nos guiar pelas exigências do mercado comum e pelos imperativos jurídicos do Tratado CEE.
            
         
               7. 
            
            
               Para sermos exaustivos, não poderemos, no entanto, deixar de analisar rapidamente as orientações dos direitos internos dos Estados-membros quanto à solução do problema dà alteração da embalagem de produtos portadores de uma marca de fábrica por um distribuidor sem autorização.
               Dos elementos de informação decorrentes do processo pode concluir-se que as legislações dos Estados-membros reconhecem, em geral, ao titular da marca o direito de se opor à alteração da embalagem original do produto que seja reposto, com a nova embalagem, em circulação por um terceiro. Mas não parece que tal oposição possa ser tão incondicionada quanto o pretendem os demandantes. Os únicos casos em que, com toda a segurança, ela pode valer são os de intervenção não autorizada de terceiro que tenha como consequência a confusão quanto à proveniência do produto e, logo, um prejuízo para a reputação da marca.
               Em alguns países (Grã-Bretanha, Irlanda, Dinamarca), o farmacêutico tem a possibilidade de retirar os medicamentos das suas embalagens originais (qualquer que seja a forma do seu acondicionamento) e de fornecer ao consumidor a dose pretendida numa nova embalagem que o próprio farmacêutico prepara, e sobre a qual é aposta a marca que figurava na embalagem de origem do produto. A jurisprudência dinamarquesa — e de acordo com as observações apresentadas pela Comissão com base num relatório técnico apresentado pelos demandantes — admite a possibilidade de terceiros de efectuarem modificações nos produtos de marca, desde que se não alterem as suas características essenciais e desde que o consumidor seja informado quanto à natureza das referidas modificações.
               Quanto ao ponto que nos interessa, não parece ser totalmente claro o significado da lei uniforme sobre marcas do Benelux, particularmente no seu artigo 13 o-A, n.o 3, que dispõe: «o direito exclusivo à marca não inclui contudo o direito de oposição à utilização da marca em mercadorias que o titular desta marca ou o titular de uma licença tenha colocado em circulação com essa marca, a menos que o estado das mercadorias tenha sido alterado».
               De acordo com o preâmbulo desta lei uniforme, citado pela Comissão, só haveria contrafacção da marca em caso de alteração do produto capaz de implicar um prejuízo para a reputação da marca. Uma decisão recente do Arrondissementsrechtbank de Rotterdam, fundado, precisamente, na referida disposição da lei uniforme, teria negado a natureza de contrafacção de uma alteração de embalagem, externa e interna, de um medicamento em pílulas, dado não ter o produto, em si mesmo, sofrido quaisquer alterações (decisão 28.9.1976, Pfizer-Centrafarm, processo 241/76, citado pela Comissão).
               Isto contraria a tese dos demandantes, segundo a qual a noção de modificação do estado dos produtos — contida na última frase do referido artigo 13 o-A, n.o 3 — incluiria, em qualquer caso, a alteração do invólucro ou do recipiente contentor dos próprios produtos.
               Quanto à jurisprudência alemã, é certo que ela reconheceu ao titular da marca o direito de impedir a reaposição da marca por terceiro, na sequência de uma intervenção sobre o produto por ele efectuada. A Comissão afirmou que isto só é válido para casos diversos do caso em juízo. Com efeito, a Comissão entende que a referida jurisprudência, elaborada a propósito de situações em que a intervenção de terceiro implicou uma alteração importante do produto, não prejudica a possibilidade de uma solução diversa para os casos em que uma simples mudança de embalagem não afecte as características específicas do produto em causa.
               Por diversas ocasiões teria a jurisprudência alemã excluído a possibilidade de invocar o direito de marca contra intervenções de terceiros que tivessem deixado intactas aquelas características do produto que permitem deduzir a sua proveniência do titular da marca (v. a jurisprudência citada por Hefermehl, in Baumbach-Hefermehl, «Kommentar zum Warenzeichengesetz», 1969, artigo 15.o, n.o 36). Sublinha a Comissão que, precisamente no acórdão Singer, citado pelos demandantes em defesa dos seus argumentos, o Reichsgericht observara que, frequentemente, a alteração de um produto caracterizado por uma marca incide tão pouco sobre as suas características económicas que se não poderia invocar uma violação do direito do titular da marca (RGZ, 161, 29).
               Esta apresentação da jurisprudência alemã é, naturalmente, contestada pelas demandantes. Mas, em nosso entender, poder-se-á, pelo menos, afirmar validamente que o direito do titular da marca de se opor a alterações de embalagem por acção de um terceiro não é uniformemente reconhecido nos Estados-membros da Comunidade, como o pretenderam os demandantes.
               De qualquer modo, repitamo-lo, não tem uma importância determinante o estado dos ordenamentos internos neste domínio. Ainda que o direito subjectivo acima descrito fosse largamente reconhecido em todos os Estados-membros, de tal forma que se justificasse uma proibição, por acção do titular da marca, da reembalagem, independentemente de qualquer prova da existência em concreto de um prejuízo ou de um risco apreciável, nem por isso seria líquido que o direito comunitário devesse admitir, com idêntica largueza, o mesmo direito, nos termos do artigo 36.o do Tratado. É que esta norma não salvaguarda automaticamente todas as prerrogativas que as legislações nacionais reconhecem aos titulares das marcas; pelo contrário, protege apenas aquelas que, como vimos, estão estreitamente ligadas à função essencial da marca: a identificação da origem do produto.
            
         
               8. 
            
            
               Examinaremos agora o problema essencial colocado no caso sub judice: o de saber se o direito do titular da marca de impedir a reembalagem do produto com a reaposição da marca, se pode afirmar justificado pela necessidade de evitar confusões quanto à proveniência do produto.
               Em geral, não se pode excluir a possibilidade de que a alteração da embalagem do produto comporte riscos quanto à identificação da sua origem, mau grado a reaposição da marca: pense-se, por exemplo, na hipótese de a nova embalagem reduzir acentuadamente o espaço reservado para a marca de fábrica, ou de incluir, para além desta, denominações ou indicações capazes de suscitar dúvidas e equívocos junto da clientela. As características, quer da embalagem originária, quer do produto, têm também a sua importância, sobretudo se a marca tiver sido aposta pelo fabricante não apenas na face externa da embalagem originária, mas também sobre um qualquer invólucro interno que o terceiro não substituiu, ou se for o próprio produto a trazer impressa a marca da fábrica: nestes casos, o risco de confusão quanto à origem do produto diminuirá ou será de todo inexistente. É certo que para eliminar radicalmente qualquer risco deste género seria necessário impedir, em termos absolutos, a possibilidade de quaisquer alterações às embalagens efectuadas por terceiros não autorizados pelo titular da marca. Só que tal implicaria admitir restrições à livre circulação de mercadorias, por certo desproporcionadas em relação ao fim prosseguido pelo ártigo 36.o do Tratado, de salvaguarda da função essencial do direito de marca. Dado que as restrições à liberdade de circulação de mercadorias, admitidas por esta disposição de natureza derrogatória e excepcional, devem, pelo contrário, limitar-se ao estritamente necessário para a prossecução de tal fim, entendemos incompatível com o direito comunitário a admissão indiscriminada do direito do titular da marca de impedir a reembalagem do produto, ainda que não esteja efectivamente em perigo a função essencial da marca.
               Quando muito, poder-se-á reconhecer o direito do titular da marca de impedir a modificação da embalagem de origem nos casos em que, tendo em conta o tipo de produto, a alteração do recipiente que o contém comporte um risco efectivo de alteração das suas características substanciais, susceptível de afectar a sua identidade. Fora de tal hipótese entendemos ser contrário ao artigo 36.o do Tratado o reconhecimento ao titular da marca de um direito geral de oposição a quaisquer alterações de embalagens como forma de garantir a preservação da identidade do produto, independentemente da prova de existência, no caso concreto, de um perigo do género, tendo em conta as condições em que é efectuada a operação de reembalagem.
               Não se devem esquecer as semelhanças existentes entre a situação do presente caso e a outra no âmbito da qual a jurisprudência formulou o critério da inadmissibilidade da proibição de importações paralelas. Também neste caso se estava perante um produto de marca fabricado e regularmente colocado em circulação num Estado-membro com o consenso do titular da marca, e sucessivamente importado por uma sociedade independente para outro Estado-membro onde o direito de marca inerente ao produto em questão era detido pelo mesmo titular. Dado que o interesse na importação só subsiste enquanto houver possibilidade de reembalagem, e que o titular da marca pretende valer-se do seu direito de modo a precludir tal possibilidade, o efeito prático do seu comportamento é o de criar obstáculos à importação paralela. Nestas condições, para que se admita o exercício de uma prerrogativa reconhecida pelo direito nacional e que integre o direito de oposição à reembalagem, não basta, em nosso entender, um risco genérico de confusão quanto à origem do produto, causado pela operação de alteração de embalagem; visto o carácter excepcional da derrogação contida no artigo 36.o, o risco há-de ser, pelo menos, caracterizado, e a sua existência estabelecer-se-á casuisticamente apenas em relação ao particular tipo de produto de que no caso se trate.
               No caso em juízo, o Valium é um produto sólido, em forma de pílulas, onde vem aposta, desde a origem, a marca do fabricante. A alteração na embalagem de um produto com tais características não parece comportar um risco apreciável de transformação das suas características essenciais. Em relação a um produto deste género, não se pode, em nossa opinião, reconhecer ao titular da marca o direito de oposição à reembalagem, independentemente das circunstâncias que, no caso específico, acompanharam a operação em causa.
               Deste ponto de vista, tornar-se-ia relevante o facto de, num caso concreto, ter sido a operação de reacondicionamento efectuada em condições tais que dela não decorressem suficientes garantias quanto à preservação da identidade e, logo, da integridade substancial do produto. Ora, no caso em juízo, tal facto parece estar fora de causa. O próprio Oberlandgericht de Karlsruhe partira do pressuposto que a mudança do invólucro, efectuada pela Centrafarm sob o controlo de um farmacêutico, satisfazia todas as normas a observar nos termos da legislação nacional aplicável. De qualquer modo, situamo-nos no terreno da avaliação dos factos, que cabe exclusivamente ao tribunal nacional que tenha sido chamado a pronunciar-se sobre o mérito da acção principal.
            
         
               9. 
            
            
               No decurso do processo, as partes referiram-se frequentemente aos trabalhos preparatórios do regulamento que deverá instituir a marca comunitária. Ora, não cremos que possa contradizer a tese que há pouco defendemos o facto de, no âmbito de tais trabalhos, ter sido recentemente prevista, em derrogação do princípio de esgotamento do direito do titular, uma disposição segundo a qual tal princípio valeria apenas para os produtos que mantivessem a forma com que tinham sido, originariamente, postos em circulação. A este propósito, conviria, antes do mais, esclarecer se «a forma do produto» inclui, em qualquer caso, a embalagem, ou se, pelo contrário, se limita ao produto que nela está contido. Fora isto, seria perfeitamente concebível que ao titular da marca submetida a uma única regulamentação em toda a Comunidade viessem a ser reconhecidas prerrogativas não limitadas à protecção da função essencial de individualização acima descrita, mas também relativas a certas funções acessórias da referida marca. Tratar-se-ia nesse caso, com efeito, de um direito privado submetido a normas comunitárias, e, portanto, uniformemente eficaz em todo o território da Comunidade; em tal contexto, a protecção de prenogativas suplementares não implicaria os riscos de abuso em prejuízo da livre circulação de mercadorias que em situação oposta resultariam da tutela indiscriminada das mesmas prerrogativas face aos titulares de marcas reconhecidas no âmbito de um tenitório nacional.
               Os demandantes, invocando os argumentos expressos pelo Governo francês nas suas observações no processo 107/76, afirmam em seguida que, no que diz respeito a produtos farmacêuticos, a alteração não autorizada da embalagem seria contrária às disposições da directiva do Conselho de 26 de Janeiro de 1965 relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas sobre medicamentos, e, em particular, aos seus artigos 4.o e 13 o
               
               O artigo 4.o fixa os requisitos para a obtenção de autorização à comercialização de medicamentos; autorização que, nos termos do artigo 3 o, deve ser concedida pelas autoridades competentes de cada Estado-membro. O artigo 13 o estabelece quais as indicações que devem ser inscritas nos recipientes e nas embalagens externas dos medicamentos. Não vemos, assim, de que modo podem estas disposições impedir a alteração de embalagens; o que importa, isso sim, é que a nova embalagem cumpra os requisitos exigidos pelo artigo 13 o, e que o medicamento nela contida seja o mesmo que obteve a autorização prevista pelo artigo 4.o De qualquer modo, não nos parece que a observância ou inobservância destas disposições tenha algo a ver com o problema da protecção do direito de marca colocado pelas questões, até agora analisadas, do Landgericht de Freiburg.
            
         
               10. 
            
            
               Haverá, enfim, que analisar brevemente um argumento de outra natureza, invocado pelas partes demandantes: consiste ele no problema de saber se o titular da marca de origem responsável pela qualidade do produto, deverá, para tal efeito, controlar quer a sua produção quer a embalagem, deixando de poder responder pela qualidade do mesmo produto em casos de reembalagem por terceiro. Em nossa opinião, foi este argumento eficazmente desmentido pelo acórdão Centrafarm/Win-throp, do qual citámos um excerto que especifica as diferenças existentes entre o objecto específico da propriedade industrial e comercial e o da protecção dos consumidores e das eventuais responsabilidades nele implícitas. Acrescente-se que a eventual responsabilidade de quem ao reembalar o produto lhe tenha alterado a qualidade é sempre demonstrável: onde é que se determina que o fabricante seja também chamado a responder pelos acontecimentos ulteriores à produção e que estejam fora do seu controlo? De qualquer modo, para facilitar a prova de eventuais culpas do importador que tenha alterado o produto no processo de reembalagem, parece-nos ser de admitir — na esteira das indicações fornecidas pela jurisprudência dinamarquesa à qual já fizemos referência — o direito do titular da marca de exigir a indicação, sobre a nova embalagem, de que a operação de reacondicionamento foi efectuada pelo importador.
            
         
               11. 
            
            
               Passemos agora ao exame da segunda questão, na qual vos é perguntado se viola o artigo 86.o do Tratado a empresa que, detendo uma posição dominante no mercado de um Estado-membro através de determinado produto farmacêutico, proíba, com fundamento no seu direito de marca, a importação do referido produto, pelo facto de ele ter sido sem autorização reacondicionado em nova embalagem à qual o importador apôs a marca de origem.
               De acordo com o que foi afirmado pelo próprio tribunal a quo, dever-se-á considerar, a este propósito, o facto do «livre jogo das leis do mercado» vir a ser afectado, na prática, por tal proibição, dado serem diversas, no país de importação e no país de fabricação, as doses unitárias do produto postas em circulação e geralmente utilizadas, e dado não ser o produto importado com a embalagem de origem objecto de uma procura apreciável no país de importação, o que implica que sejam mantidas, nos Estados-membros em causa e em relação ao mesmo produto, sensíveis diferenças de preços, sem que, todavia, se possa demonstrar que a oposição do titular de marca tem por fim único ou principal a manutenção dessas mesmas diferenças.
               Em nosso entender, a solução que há pouco propusemos para o problema contido na primeira pergunta retira qualquer interesse prático e teórico a esta segunda questão. Apesar disso, submeter-vos-emos ainda, a seu propósito, algumas breves considerações.
               Seria de todo despropositado afirmar que o exercício do direito de marca por parte de uma empresa em posição dominante pode, por si só, constituir um abuso na acepção do artigo 86.o do Tratado CEE. É certo que um mesmo comportamento pode assumir significados diversos à luz das regras de concorrência, e ser, portanto, objecto de avaliações diversas para efeitos de aplicação dos artigos 85.o e 86.o, consoante seja levado a cabo por uma pequena ou média empresa, que actue num mercado altamente competitivo, ou consoante seja imputável a uma empresa que, num sector determinado, domine o mercado. Mas tal não poderá justificar diversas noções do objecto específico da marca, que variem de acordo com a posição que detém no mercado a empresa que a utiliza. O exercício do direito de marca, dentro dos limites necessários à protecção das suas funções essenciais, tal como acima foram descritas, não poderá ser precludido apenas porque a empresa que detém a marca se encontra em posição dominante. No âmbito da protecção do mercado, não se podem submeter as empresas a tratamentos diversos. Mas estar-se-á perante um elemento a ter em conta para o estabelecimento de uma eventual violação do artigo 86.o sempre que o exercício do direito de marca, por parte de uma empresa que se encontre em posição dominante, ultrapassar os limites que o justificam nos termos do artigo 36.o, e sempre que tal favoreça um comportamento da empresa no mercado susceptível de contrariar as normas do artigo 86.o
               
               Já observámos que, para um produto análogo ao do caso em juízo, é injustificada, nos termos do artigo 36.o, a tentativa de fazer deduzir do direito de marca uma proibição de importação de carácter geral e absoluto, causada apenas pela alteração de embalagens. Tal uso injustificado do direito de marca por parte de uma empresa em posição dominante poderia assim dar lugar, em conjunto com outros elementos, a uma violação do artigo 86.o do Tratado, se contribuísse para permitir à mesma empresa uma exploração abusiva do mercado nacional. Ora, tal parece ser, precisamente, o caso da hipótese perspectivada na segunda questão do juiz a quo, dado a empresa em posição dominante, através das diferentes dimensões das embalagens dos produtos postos em circulação nos Estados-membros interessados e dos apelos às prerrogativas de titular de marca, se protege das importações paralelas, o que lhe permite a prática, no mercado alemão, de preços sensivelmente mais elevados dos da sua associada britânica. Assim sendo, o abuso proibido pelo artigo 86.o não consistiria apenas numa restrição à concorrência, cifrada na proibição de importações paralelas com base na marca. Na hipótese perspectivada pelo juiz a quo, tal uso da marca integraria, antes, um comportamento mais complexo, no qual figuraria, como elemento relevante para a violação do artigo 86.o, o carácter acentuado e eventualmente desproporcionado da diferença entre os preços praticados no mercado nacional pela empresa em posição dominante e os praticados quanto ao mesmo produto noutro Estado-membro pela empresa associada, sempre que, bem entendido, o preço mais alto praticado no mercado alemão não tivesse uma justificação objectiva.
               Convém em seguida notar que, para efeitos de aplicação da proibição estabelecida pelo artigo 86.o do Tratado, não é determinante a prova da intenção do autor do comportamento acima descrito. Entende-se, geralmente, que a noção de abuso contida no artigo 86.o possui apenas um valor objectivo. No processo Sirena (acórdão de 18 de Fevereiro de 1971, processo 40/70, Colect., p. 13 e segs.), o Tribunal acolheu esta concepção objectiva, quando afirmou que (n.o 17): «no que respeita à exploração abusiva de uma posição dominante, se o nível do preço do produto não basta, necessariamente, para revelar a existência desse abuso, pode, no entanto, pela sua importância e na falta de justificações objectivas, constituir um índice determinante». Não é assim necessário demonstrar, na hipótese prefigurada pelo tribunal alemão e para efeitos de aplicação do artigo 86.o, que o titular da marca invoca o seu direito com o objectivo único ou principal de manter artificialmente uma excessiva diferença de preços entre os mercados nacionais. Basta que tal resulte, objectivamente, do seu comportamento.
               Observaremos, enfim, que não cabe ao Tribunal examinar, em sede de interpretação prejudicial, se existem no caso em juízo todas as condições necessárias para o estabelecimento de uma violação do artigo 86.o Isto vale, em particular, para a questão do eventual carácter excessivo dos preços praticados pela Hoffmann-La Roche no mercado alemão.
            
         
               12. 
            
            
               Em conclusão, propomos que o Tribunal responda da seguinte forma às questões prejudiciais que lhe foram colocadas pelo Landgericht de Freiburg am Brisgam por despacho de 20 de Junho de 1977:
               
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                                 Em princípio, as normas do Tratado CEE relativas à livre circulação de mercadorias não permitem que o titular de um direito de marca simultaneamente tutelado em dois países da Comunidade invoque o seu direito para impedir que um terceiro, que tenha adquirido num destes Estados produtos farmacêuticos licitamente portadores da marca e comercializados pelo próprio titular ou com o seu consentimento, importe tais produtos para outro Estado-membro, reacondicionando-os em novas embalagens onde foi aposta de novo a marca de fábrica.
                              
                           
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                                 O exercício, assim definido, do direito de marca só é permitido pelo artigo 36.o do Tratado CEE na medida em que a alteração de embalagem por acto de terceiro seja susceptível de prejudicar a função própria da marca, de identificação da origem e, logo, da identidade do produto. Tal ocorrerá sempre que a alteração da embalagem, dadas as características do produto e as condições de direito e de facto em que foi processado, implicar um risco grave de transformação das características essenciais do produto.
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 O titular da marca poderá legitimamente pretender que o importador indique, claramente, na nova embalagem, e, se for caso disso, no recipiente que ela contém, que a nova embalagem e, eventualmente, a colocação do produto no novo recipiente foram efectuadas pelo importador e não pelo fabricante.
                              
                           
                  
                        2)
                     
                     
                        Contribui para concretizar um abuso de posição dominante e cai, portanto, no âmbito da proibição fixada no artigo 86.o, o exercício do direito de marca que, sem ser necessário para a protecção do objectivo específico do mesmo direito, impeça as importações paralelas do produto em relação ao qual o titular da marca detém uma posição dominante, especialmente sempre que tal lhe permita praticar no mercado nacional e em relação ao mesmo produto preços excessivos.»
                     
                  
         (
            1
         )	Língua original: italiano.