CELEX: 62010CC0488
Language: da
Date: 2011-11-08
Title: Forslag til afgørelse fra generaladvokat Mengozzi fremsat den 8. november 2011. # Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA mod Proyectos Integrales de Balizamientos SL. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria - Spanien. # Forordning (EF) nr. 6/2002 - artikel 19, stk. 1 - EF-design - krænkelse eller risiko for krænkelse - begrebet »tredjemand«. # Sag C-488/10.

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
      P. MENGOZZI
      fremsat den 8. november 2011 (
            1
         )
      Sag C-488/10
      Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
      mod
      Proyectos Integrales de Balizamientos SL
      
         (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Spanien))
      
      »EF-design — krænkelse — begrebet »tredjemand««
      
               1. 
            
            
               Denne sag, der tager udgangspunkt i en anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt af Juzgado de lo Marcantil de Alicante, vedrører et spørgsmål, der er genstand for intens debat i den spanske retslære og retspraksis. Det spørgsmål, som Domstolen skal undersøge, består i at definere begrebet »tredjemand«, som indehaveren af et registreret design i medfør af gældende EU-ret kan sagsøge for krænkelse.
            
         
               2. 
            
            
               Det skal navnlig klarlægges, om den omstændighed, at sagsøgte selv har registreret sit eget design efter registreringen af sagsøgers design, er irrelevant, eller om sagsøger tværtimod forinden skal anmode Harmoniseringskontoret om at erklære sagsøgtes design ugyldigt for at kunne anlægge sag om krænkelse.
            
         
               3. 
            
            
               Det skal påpeges, at Domstolen ikke bedes om at vurdere ligheden af de omtvistede design og/eller produkter. En sådan vurdering skal naturligvis foretages af den nationale ret. Det skal tilføjes, at den nationale tvist, såfremt Domstolen fastholder, at det er nødvendigt, at sagsøgtes design forinden erklæres ugyldigt, kan løses ved blot at afvise sagen uden at undersøge de pågældende design yderligere. De to præjudicielle spørgsmål har netop til formål at klarlægge, om den nationale ret i hovedsagen skal foretage en materiel prøvelse i sagen, eller om den derimod skal afvise sagen og følgelig pålægge sagsøger at indlede en sag ved Harmoniseringskontoret for at få sagsøgtes design erklæret ugyldigt.
            
         
         I – Retsforskrifter
      
      
               4.
            
            
               De præjudicielle spørgsmål i denne sag vedrører fortolkningen af forordning nr. 6/2002 (
                     2
                  ) (herefter »forordningen«) om EF-design.
            
         
               5.
            
            
               Forordningen har til formål at skabe et system til registrering af design (
                     3
                  ), som er så lineært og simpelt som muligt, som det utvetydigt fastlægges i 18. og 24. betragtning hertil:
               
                        »(18)
                     
                     
                        Et registreret EF-design forudsætter, at der etableres og føres et register, hvori alle de ansøgninger, der opfylder de formelle betingelser, og som har fået tildelt en ansøgningsdato, registreres. For at holde ansøgeres besvær i forbindelse med registrering og andre procedurer på et minimum bør en sådan registreringsordning i princippet ikke være baseret på en materiel undersøgelse forud for registreringen af, om beskyttelsesbetingelserne er opfyldt.
                     
                  […]
               
                        (24)
                     
                     
                        Det er et grundlæggende mål for denne forordning, at proceduren med henblik på erhvervelse af et registreret EF-design skal medføre mindst mulige omkostninger og vanskeligheder for ansøgerne, således at proceduren gøres let tilgængelig for små og mellemstore virksomheder samt for individuelle designere.«
                     
                  
         
               6.
            
            
               I forordningens artikel 19, stk. 1, angives de rettigheder, der er knyttet til et registreret design, for indehaveren heraf:
               »Registreringen som et EF-design giver indehaveren eneret til at bruge det pågældende design og til at forbyde tredjemand at bruge det uden indehaverens samtykke. Ved brug af det pågældende design forstås navnlig fremstilling, udbud, markedsføring, indførsel, udførsel eller brug af et produkt, som designet indgår i eller finder anvendelse på, eller oplagring af et sådant produkt med de nævnte formål.«
            
         
               7.
            
            
               Forordningens artikel 52 bestemmer, at begæringer om, at et registreret design erklæres ugyldigt, skal forelægges Harmoniseringskontoret. Modsat er EF-designdomstolene (i medlemsstaterne) (
                     4
                  ) kompetente i medfør af artikel 81 hvad angår afgørelse af søgsmål vedrørende krænkelse. Samme artikel 81 bestemmer dog, at EF-designdomstolene også er kompetente vedrørende ugyldighed, såfremt begæringen om ugyldighed er fremsat som modkrav i forbindelse med et søgsmål vedrørende krænkelse.
            
         
               8.
            
            
               Artikel 85 i forordningen bestemmer følgende:
               »I sager om krænkelse eller risiko for krænkelse af et registreret EF-design anser EF-designdomstolene EF-designet for gyldigt. Gyldigheden kan kun anfægtes ved et modkrav med påstand om ugyldighed […].«
            
         
         II – Faktiske omstændigheder, hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
      
      
               9.
            
            
               Sagsøgeren i hovedsagen, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (herefter »CEGASA«), registrerede den 26. oktober 2005 et EF-design (
                     5
                  ) vedrørende vejpæle. Det drejer sig om pæle, der normalt er udformet i plastik og anvendes til markering i nærheden af byggepladser, vejarbejde osv.
            
         
               10.
            
            
               Det sagsøgte selskab, Proyectos Integrales de Balizamientos SL (herefter »PROYECTOS«), har siden slutningen af 2007 markedsført et produkt, som ifølge CEGASA krænker dets registrerede design. CEGASA fremsatte således et udenretligt krav om, at PROYECTOS ophørte med salget af det omhandlede produkt.
            
         
               11.
            
            
               PROYECTOS nægtede at rette sig efter CEGASA’s anmodning og indgav i stedet en begæring til Harmoniseringskontoret den 11. april 2008 om registrering af et design for sit eget produkt (
                     6
                  ).
            
         
               12.
            
            
               Til orientering vises her de omhandlede registrerede design (til venstre fra CEGASA, til højre fra PROYECTOS):
               
                           
                              
                        
                        
                           
                              
                        
                     
         
               13.
            
            
               CEGASA har således sagsøgt PROYECTOS for krænkelse ved den forelæggende ret. Inden for rammerne af denne sag fremsatte PROYECTOS et modkrav med påstand om, at CEGASA’s design blev erklæret ugyldigt. Harmoniseringskontoret blev underrettet om modkravet i medfør af forordningens artikel 86, stk. 2.
            
         
               14.
            
            
               Under alle omstændigheder anser PROYECTOS sig for at være »beskyttet« af sit eget registrerede design og mener ikke, at CEGASA kan anlægge sag om krænkelse uden Harmoniseringskontorets forudgående erklæring om ugyldighed af PROYECTOS’ design. Søgsmålet ved den forelæggende ret bør derfor afvises, eller der bør ske frifindelse uden realitetsbehandling.
            
         
               15.
            
            
               Den forelæggende ret har følgelig besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
               
                        »1)
                     
                     
                        Når der er anlagt sag om krænkelse af en tildelt eneret til et registreret EF-design, omfatter retten til at forbyde tredjemand at bruge dette EF-design i henhold til [forordningens] artikel 19, stk. 1, […] da enhver tredjemand, som bruger et andet design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk, eller omfatter den derimod ikke en tredjemand, der bruger et af denne senere registreret EF-design, så længe dette ikke er erklæret ugyldigt?
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Er svaret på det foregående spørgsmål uafhængigt af tredjemandens hensigt, eller skal det besvares forskelligt alt afhængig af dennes adfærd, og er det derfor afgørende, om den pågældende tredjemand har ansøgt om og fået registreret det senere EF-design efter at have modtaget et udenretligt krav fra indehaveren af et tidligere EF-design om at ophøre med markedsføringen af et produkt på grund af krænkelse af de rettigheder, der er afledt af det tidligere design?«
                     
                  
         
         III – Retsforhandlinger for Domstolen
      
      
               16.
            
            
               Forelæggelseskendelsen indgik til Justitskontoret den 11. oktober 2010. Sagsøgeren i hovedsagen, den polske regering samt Kommissionen har indgivet skriftlige indlæg.
            
         
               17.
            
            
               Den polske regering og Kommissionen afgav mundtlige indlæg ved retsmødet den 14. september 2011.
            
         
         IV – De præjudicielle spørgsmål
      
      A – Indledende bemærkninger
      
      
               18.
            
            
               Den foreliggende sag er en af de første, hvor Domstolen bliver bedt om at fortolke forordning nr. 6/2002 (
                     7
                  ). Manglen på tidligere relevant retspraksis gør, at spørgsmålene må besvares udelukkende på baggrund af lovteksten ved brug af alle de fortolkningsredskaber, som Domstolen har til rådighed.
            
         
               19.
            
            
               Som anført ovenfor er det spørgsmål, som den forelæggende ret har rejst, genstand for en intens debat i den spanske retslære og retspraksis. Som det fremgår af forelæggelseskendelsen, findes der i øjeblikket en retspraksis ved Tribunal Supremo, som i spørgsmål om varemærker anser et senere registreret varemærke for at være beskyttet mod søgsmål om krænkelse. Med andre ord udgør det ifølge denne retspraksis ikke en ulovlig handling, så længe den påståede krænkende part gør brug af sit eget registrerede varemærke. Det er derfor kun muligt at anlægge sag om krænkelse efter at have fået den krænkende parts varemærke erklæret ugyldigt.
            
         
               20.
            
            
               Jeg vil straks påpege, at det efter min mening i denne sag ikke er nødvendigt at diskutere retspraksis ved førnævnte højeste retsinstanser i Spanien. Som jeg har bemærket, vedrører den retspraksis nemlig varemærker og kan således ikke anvendes på design. De afgørende forskelle mellem de to omhandlede områder er faktisk til hinder for en automatisk anvendelse af nævnte retspraksis i sager om design.
            
         
               21.
            
            
               Det skal navnlig understreges, at det er meget enklere og hurtigere at registrere et design end et varemærke. Der er især to forskelle, som er værd at fremhæve. For det første sker registreringen af et design ved Harmoniseringskontoret efter en simpel, og ikke dybdegående, formel kontrol af registreringsansøgningen (
                     8
                  ). For det andet – og til forskel fra reglerne for varemærker (
                     9
                  ) – foreskriver forordningen ikke en fase for design mellem ansøgning og registrering, hvor andre parter kan gøre indsigelse mod selve registreringen.
            
         
               22.
            
            
               Med andre ord sker registreringen af et design næsten automatisk. Omstændighederne i hovedsagen er et meget tydeligt eksempel på dette. PROYECTOS har uden besvær kunnet registrere sit design efter, at CEGASA fremsatte et udenretligt krav om, at PROYECTOS bragte salget af sit produkt til ophør. Hvis proceduren for registrering af design tillod, at der kunne gøres indsigelse mod registreringen, er det muligt, at CEGASA ville have gjort indsigelse, og at Harmoniseringskontoret som følge heraf skulle have taget stilling til sagen ved at godkende eller afvise PROYECTOS’ design.
            
         
               23.
            
            
               Den omstændighed, at man nemt og hurtigt kan registrere et design, medfører en temmelig stor risiko for misbrug, som helt sikkert er mere udpræget end for varemærker. Mine efterfølgende overvejelser vil derfor udelukkende være begrænset til området for design og kan ikke automatisk finde anvendelse på varemærker. Hvad angår varemærker anses den opnåede registrering af et varemærke, idet der tages højde for førnævnte overvejelser, nemlig for at have et højere værd og nyde en højere »anseelse« end registreringen af et design (
                     10
                  ).
            
         
               24.
            
            
               Med disse bemærkninger vil jeg gå over til at behandle spørgsmålene.
            
         B – De præjudicielle spørgsmål
      
      
               25.
            
            
               De to præjudicielle spørgsmål er tæt forbundne med hinanden. Som det vil fremgå, kommer svaret på det første spørgsmål til at påvirke og være afgørende for svaret på det andet spørgsmål.
            
         1. Muligheden for at anlægge sag om krænkelse uden først at få erklæret det senere design ugyldigt.
      
               26.
            
            
               Med det første præjudicielle spørgsmål anmodes Domstolen om at klarlægge, om indehaveren af et registreret design kan anlægge sag om krænkelse mod indehaveren af et senere registreret design, eller om dette kun er muligt efter at det senere design er blevet erklæret ugyldigt. Forordningen indeholder desværre ikke nogen udtrykkelige regler på området. Derfor – og på trods af at en bogstavelig fortolkning, som det vil fremgå, ikke giver nogen anvendelig ledetråd – er denne sag et klassisk eksempel på en tvist, hvis løsning kræver en systematisk og teleologisk tilgang.
            
         
               27.
            
            
               Den forelæggende ret angiver i sin kendelse tydeligt, at den mener, at der på området for design godt kan anlægges sag om krænkelse mod indehaveren af et senere registreret design uden først at få dette design erklæret ugyldigt. Både sagsøger i hovedsagen og Kommissionen har givet udtryk for samme overbevisning over for Domstolen. Den polske regering er derimod af den modsatte overbevisning og hæfter sig navnlig ved nødvendigheden af at beskytte retssikkerhedsprincippet.
            
         
               28.
            
            
               Det skal først og fremmest understreges, at det spørgsmål, som den forelæggende ret har rejst, udelukkende vedrører den situation, hvor sagsøgtes design er blevet registreret efter sagsøgers design. Med andre ord rejses der ikke tvivl om det grundlæggende prioritetsprincip, som generelt stiller den, der først har registreret sit design, bedre end den anden part (
                     11
                  ).
            
         
               29.
            
            
               I den foreliggende sag står vi ved første øjekast over for en konflikt mellem to forskellige grundlæggende principper. På den ene side kan retssikkerheden kræve, at det anerkendes, at sagsøgtes registrerede design har en defensiv værdi: I modsat fald måtte man indrømme, at man, heller ikke selv om man bruger sit eget design, som er registreret hos Harmoniseringskontoret, vil være beskyttet mod, at der anlægges sag om krænkelse. På den anden side kan behovet for at have et effektivt og funktionelt system til registrering af design – og dermed for at udnytte forordningens effektive virkning optimalt – derimod medføre, at sagsøgers tidligere registrerede design stilles bedst ved, at denne gives mulighed for at anlægge sag om krænkelse uden først at få sagsøgtes design erklæret ugyldigt.
            
         
               30.
            
            
               Ved nærmere eftertanke ligger konflikten ikke mellem retssikkerheden og systemets effektivitet. Tværtimod drejer det sig om to modstridende aspekter af retssikkerheden. I ingen af tilfældene giver et registreret design indehaveren fuld beskyttelse. I det første tilfælde stilles sagsøgers design dårligere, hvis der kræves forudgående erklæring om ugyldighed af det senere design, på trods af at sagsøgers design blev registreret først. I det andet tilfælde forringes beskyttelsen af indehaveren af det senere design, hvis indehaveren af det tidligere design kan anlægge sag, selv om førstnævnte har registreret sit design korrekt. Valget af den ene eller den anden fortolkning står således i princippet mellem to ligeværdige rettigheder.
            
         
               31.
            
            
               Det er med henblik på at tage stilling hertil min bedømmelse, at det er åbenbart, at systemet ville blive alvorligt svækket, hvis man skulle pålægge indehaveren af et registreret design først at skulle anmode om at få det senere design erklæret ugyldigt, før denne kunne anlægge sag om krænkelse mod indehaveren af et andet design, som er blevet registreret senere.
            
         
               32.
            
            
               Som det fremgår ovenfor, sker registreringen af et design – til forskel fra registreringen af et varemærke eller et patent – uden nogen form for kontrol. Med andre ord kan en person i ond tro, som gør sig skyldig i krænkelse uden at have registreret et design, og som står over for en trussel om søgsmål for krænkelse anlagt af indehaveren af et registreret design, umiddelbart altid registrere et design og således pålægge indehaveren af det første design at skulle opnå en ugyldighedserklæring for sidstnævntes design, inden denne kan anlægge sag om krænkelse (
                     12
                  ). Det andet design kunne endda blive registreret efter anlæggelse af sagen om krænkelse. Selv efter at det »defensive« design er blevet erklæret ugyldigt, er der generelt set intet til hinder for, at den krænkende part kan registrere et nyt og lidt anderledes design i forhold til det tidligere og anvende det med henblik på at fortsætte salget af et i det væsentlige identisk produkt.
            
         
               33.
            
            
               Det kan således konstateres, at forpligtelsen til først at opnå en ugyldighedserklæring for det krænkende design kan gøre det muligt for en person i ond tro at udnytte systemet ved at bruge forhalingsteknikker og hindre en effektiv beskyttelse af registrerede design. I sådanne tilfælde ville den effektive virkning af EU-retten på området for design blive alvorligt tilsidesat. Man må heller ikke glemme, at juridiske søgsmål, såsom et søgsmål med henblik på at få bragt en krænkelse til ophør, er af en sådan art, at de kræver særligt hurtig behandling.
            
         
               34.
            
            
               Selv om det efter min mening ikke er afgørende, hvilket sagsøgeren i hovedsagen derimod mener, skal det som et yderligere element til støtte for den angivne fortolkning, påpeges, at forordningens artikel 19, stk. 1, bestemmer, at indehaveren af et registreret design kan anlægge sag om krænkelse generelt set over for enhver »tredjemand«, der bruger det registrerede design uden indehaverens tilladelse. Der gøres ingen undtagelse for tredjemand, som selv er indehaver af et registreret design. Hvis lovgiver havde ønsket at indføre et princip, som beskytter indehaverne af senere registrerede design, ville det måske have fremgået udtrykkeligt af forordningen.
            
         
               35.
            
            
               Derfor må forordningens artikel 19, stk. 1, fortolkes således, at den tillader indehaveren af et registreret design at gøre sine rettigheder gældende også over for personer, der gør brug af deres eget senere registrerede design, uden at det forinden er nødvendigt at få erklæret det andet design ugyldigt.
            
         
               36.
            
            
               Hvis lovgiver, som Kommissionen med rette har påpeget, havde fundet det nødvendigt først at få erklæret det senere design ugyldigt, havde denne sikkert givet EF-designdomstolene kompetence til principalt at erklære et design ugyldigt og ikke kun som følge af et modkrav. Det giver ingen mening at forpligte indehaveren af et tidligere design til præventivt at rette henvendelse til Harmoniseringskontoret, hvis man tænker på varighed og omkostninger, og derimod tillade indehaveren af et senere design at indgive modkrav om, at det tidligere design erklæres ugyldigt, og opnå en afgørelse direkte ved den nationale ret.
            
         
               37.
            
            
               I den ovenfor anførte fortolkning er den påståede krænkende parts stilling tilstrækkeligt beskyttet, navnlig på grund af muligheden for at fremsætte modkrav med påstand om ugyldighed i medfør af forordningens artikel 85, stk. 1, direkte ved den ret, der behandler sagen om krænkelse.
            
         
               38.
            
            
               Hvad angår den mulige indsigelse, der er nævnt ovenfor, og som navnlig den polske regering har rejst, hvorefter den foreslåede fortolkning vil bringe retssikkerheden i fare, vil jeg blot påpege følgende. Først og fremmest vil den anden fortolkning, som medfører, at indehaveren af det første registrerede design forinden skal få erklæret det senere design ugyldigt, som allerede nævnt i sidste ende betyde, at selve retssikkerhedsprincippet svækkes. Som anført ovenfor består den eneste forskel i, at det er retssikkerheden vedrørende registreringen af det tidligere design, der svækkes, frem for retssikkerheden vedrørende det senere design. For det andet skal man også tage højde for, at besiddelsen af et registreret design (ligesom et varemærke eller et patent) under alle omstændigheder aldrig giver indehaveren 100% sikkerhed for, at designet kan anvendes uden anfægtelser og forstyrrelser. Det er netop tilfældet, fordi der under alle omstændigheder altid er mulighed for, at en eller anden anlægger sag for at få erklæret designet ugyldigt.
            
         2. Spørgsmålet vedrørende den retlige situation for den krænkende parts registrerede design
      
               39.
            
            
               Det skal bemærkes, at mit forslag til en fortolkning af forordningen lader et spørgsmål stå åbent. Hvis indehaveren af det tidligere design får medhold i sit søgsmål om krænkelse mod indehaveren af et senere design, men beslutter ikke at handle og efterfølgende få erklæret dette ugyldigt, forbliver den juridiske situation for det senere design uvis. På den ene side kan det tilsvarende produkt ikke længere markedsføres. På den anden side forbliver designet formelt set gyldigt, eftersom den nationale ret ikke har erklæret det for ugyldigt, idet den ikke er kompetent til at gøre det, hvorfor indehaveren heraf i teorien kan gøre brug af det, selv om det ikke længere kan ske med henblik på salg af produktet, så i det mindste med henblik på anlæggelse af sag mod andre producenter og/eller indehavere af registrerede design.
            
         
               40.
            
            
               Problemstillingen er dog efter min mening mere tilsyneladende end reel.
            
         
               41.
            
            
               Først og fremmest er det ikke sandsynligt, at indehaveren af det senere design benytter sig af det efter at have tabt en sag om krænkelse med det ene formål at skade andre virksomheder. Eftersom produktet under alle omstændigheder ikke længere kan sælges, har vedkommende ikke nogen interesse i at anlægge sådanne søgsmål.
            
         
               42.
            
            
               Hvis der virkelig foreligger en væsentlig lighed mellem den krænkende parts design og tredjemands design, er det desuden sandsynligt, at der også er lighed med det tidligere design, som ejes af sagsøgeren i den første sag om krænkelse. I sådanne tilfælde er det mere sandsynligt, at denne indehaver anlægger sag mod tredjemand, eftersom vedkommende har en konkret interesse heri.
            
         
               43.
            
            
               Under alle omstændigheder, og selv hvis det drejer sig om en særligt stædig krænkende part, som beslutter at anlægge sag om krænkelse mod tredjemand, på grundlag af sit eget design, ville tredjemand have et effektivt middel til rådighed, nemlig modkrav med påstand om ugyldighedserklæring. Set i lyset af især udfaldet af det tidligere søgsmål, hvor den krænkende part blev dømt til at ophøre med at distribuere sit produkt på grund af krænkelse af et tidligere registreret design, mener jeg, at det står klart, at det i de fleste tilfælde ville være nemt for den pågældende tredjemand at få den nationaleret (
                     13
                  ) til at erklære den krænkende parts design for ugyldigt ved at fremsætte modkrav, eftersom det pågældende design hverken er nyt og/eller har karakteristiske træk i medfør af forordningens artikel 5 og 6. Lignende grunde for ugyldighed kan faktisk gøres gældende i henhold til bestemmelserne i forordningens artikel 25 og 84 af alle, der har interesse heri. Den krænkende parts design ville således definitivt blive sat ud af spil, og det ville bringe den usikre juridiske situation til ophør. Paradoksalt set ville adfærden hos en krænkende part, som måtte beslutte at fortsætte med at bruge sit senere design til at anlægge sag om krænkelse mod tredjemand, ende med, at det pågældende design erklæres ugyldigt, og medføre en endegyldig afklaring af situationen.
            
         
               44.
            
            
               Af de anførte årsager mener jeg derfor ikke, at usikkerheden omkring den juridiske situation for den krænkende parts registrerede design er tilstrækkelig til sætte spørgsmålstegn ved den fortolkning af forordningens artikel 19, som jeg har anlagt ovenfor. Det ville dog uden tvivl være en god ide med et lovmæssigt indgreb for endegyldigt at klarlægge reglerne for et registreret design, som ikke er erklæret ugyldigt, og hvis indehaver er endt som tabende part i en sag om krænkelse.
            
         3. Delkonklusion
      
               45.
            
            
               Det første spørgsmål bør følgelig besvares således, at retten til at hindre tredjemand i at bruge et registreret design i medfør af forordningens artikel 19, stk. 1, også kan gøres gældende over for tredjemand, der bruger sit eget senere registrerede design. Det er til det formål ikke nødvendigt først at få erklæret det senere registrerede design for ugyldigt.
            
         4. Den krænkende parts adfærd i den enkelte sag
      
               46.
            
            
               Teoretisk set kan man tænke sig en mere lempelig tilgang end den, der er anført i de forudgående punkter, og en fortolkning af forordningen derhen, at der tages højde for omstændighederne i de enkelte sager, navnlig den formodede krænkende parts psykologiske tilstand. Med en sådan fortolkning kunne man f.eks. udelukkende tillade indehaveren af det første registrerede design at anlægge direkte sag om krænkelse uden først at skulle begære, at det andet design erklæres ugyldigt, i tilfælde, hvor den anden registrering er sket i ond tro, eller som i den foreliggende sag efter et udenretligt krav over for den sagsøgte virksomhed om at ophøre med salget af produkterne.
            
         
               47.
            
            
               Denne mulighed leder til en mere specifik bedømmelse af det andet præjudicielle spørgsmål. Som tidligere nævnt spørger den forelæggende ret, om svaret på det første spørgsmål afhænger af den udviste adfærd hos indehaveren af det andet design.
            
         
               48.
            
            
               Selv om en sådan fortolkning givetvis er interessant, må den afvises. Hvis man i alle lignende sager skulle tage sagsøgtes hensigt i betragtning, eller blot undersøge, hvorvidt der forinden søgsmålet har foreligget en fase, som har ført sagsøgte til at foretage en »defensiv« registrering, ville det betyde, at man tilføjer et temmelig kompliceret element til et system, som lovgiver udtrykkeligt har forsøgt at gøre simpelt og samtidig effektivt.
            
         
               49.
            
            
               Endnu et argument til støtte for ovennævnte synspunkt kan findes i ordlyden af forordningens artikel 19. Det fremgår udtrykkeligt af stk. 2, andet afsnit, vedrørende ikke-registreret design, at det er nødvendigt at fastlægge den påståede krænkende parts hensigt. Det er således fastsat, at »[d]en brug, der gøres indsigelse imod, […] imidlertid ikke [anses] for at skyldes kopiering af et beskyttet design, hvis den hidrører fra et selvstændigt arbejde fra en designer, som med rimelighed må formodes ikke at have haft kendskab til det design, indehaveren har offentliggjort«. Såfremt lovgiver har foreskrevet, at en sådan form for fastlæggelse af hensigten udelukkende skal gælde for ikke registrerede design, kan man omvendt konkludere, at der i fastlæggelsen af, hvorvidt der foreligger en krænkelse i forbindelse med registrerede design, skal ses bort fra en sådan bedømmelse, også henset til den højere grad af beskyttelse, som registreringen giver designet.
            
         
               50.
            
            
               Jeg foreslår derfor Domstolen, at den besvarer det andet præjudicielle spørgsmål således, at både tredjemands hensigt og spørgsmålet om, hvorvidt dennes registrering af sit design er foretaget efter et udenretligt påkrav om, at denne ophører med salget af sit produkt eller ej, er uden relevans for besvarelsen af det foregående spørgsmål.
            
         
         V – Forslag til afgørelse
      
      
               51.
            
            
               På baggrund af ovenstående foreslår jeg Domstolen, at den besvarer spørgsmålene fremsat af Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria således:
               »Retten til at forbyde tredjemand at bruge et registreret design i medfør af artikel 19, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 kan også gøres gældende over for en tredjemand, der bruger et af denne senere registreret EF-design. Det er til det formål ikke nødvendigt først at få erklæret det senere registrerede design for ugyldigt.
               I denne forbindelse er både tredjemands hensigt og spørgsmålet om, hvorvidt dennes registrering af sit design er foretaget efter et udenretligt påkrav om at denne ophører med salget af sit produkt eller ej, uden relevans for besvarelsen af det foregående spørgsmål.«
            
         (
            1
         ) – Originalsprog: italiensk.
      (
            2
         ) – Rådets forordning (EF) af 12.12.2001 om EF-design (EFT 2002 L 3, s. 1).
      (
            3
         ) – Som jeg allerede har påpeget i fodnote 6 i mit forslag til afgørelse af 12.5.2011 i sag C-281/10 P, PepsiCo (afgjort ved dom af 20.10.2011, Sml. I, s. 10153), er udtrykkene »design« og »model« ligeværdige i forordningen. I det følgende anvender jeg derfor kun udtrykket »design«, hvor der ikke er risiko for tvetydighed. O.a.: Denne sondring er ikke relevant i forhold til den danske version af forordningen.
      (
            4
         ) – Som på området for varemærker bestemmer forordning nr. 6/2002 om EF-design også i artikel 80, at medlemsstaterne skal udpege nogle nationale domstole, som skal fungere som »EF-designdomstole«. Den forelæggende ret i nærværende sag er den eneste EF-designdomstol i første instans i Spanien.
      (
            5
         ) – Nr. 000421649-0001.
      (
            6
         ) – Nr. 000915426-0001.
      (
            7
         ) – Frem til i dag har Domstolen, så vidt jeg ved, kun fortolket forordningen i dom af 2.7.2009, sag C-32/08, FEIA, Sml. I, s. 5611, og i PepsiCo-dommen, nævnt i fodnote 3.
      (
            8
         ) – Jf. bl.a. 18. betragtning til forordningen og dens artikel 45-47.
      (
            9
         ) – Jf. artikel 40 ff. i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-design (EUT L 78, s. 1).
      (
            10
         ) – Allerede i forbindelse med lovforarbejdet stod det for lovgiver klart, at der for design skulle være en anden retsbeskyttelse end for varemærker, som følge af de forskellige bestemmelser på de to områder. Jf. f.eks. Kommissionens oprindelige forslag til forordningen af 3.12.1993, KOM(93) 342 endelig (EFT 1994 C 29, s. 20, punkt 8.10 i første del).
      (
            11
         ) – Som korrekt påpeget af Kommissionen, er det svært at forestille sig, at der af indehaveren af et senere design kan anlægges sag om krænkelse mod indehaveren af et tidligere design uden Harmoniseringskontorets forudgående erklæring om ugyldighed af det tidligere design. Den anskuelse ligger dog uden for rammerne af de spørgsmål, der er rejst af den nationale ret i denne sag, og vil derfor ikke blive behandlet efterfølgende i mit forslag.
      (
            12
         ) – Rent praktisk ville situationen være den samme, selv om den krænkende part valgte en mere forsigtig tilgang og registrerede et »defensivt« design, inden markedsføring af sit produkt, og dermed inden indehaveren af det tidligere design kunne nå at anlægge sag.
      (
            13
         ) – Der kan opstå problemer i tilfælde, hvor det tidligere design, der var genstand for den oprindelige tvist, endnu ikke er offentliggjort på tidspunktet for registreringen af den krænkende parts design. I dette tilfælde kan ugyldigheden af sidstnævnte ikke påberåbes af hvem som helst på baggrund af forordningens artikel 25, stk. 1, litra b), men kun af indehaveren af det tidligere design i medfør af litra d), hvilket præciseres i samme artikels stk. 3. Dette princip omfatter også modkrav om ugyldighedserklæring i medfør af artikel 84, stk. 2.