CELEX: 62020CC0253
Language: pl
Date: 2022-01-13
Title: Opinia rzecznika generalnego M. Szpunara przedstawiona w dniu 13 stycznia 2022 r.###

Wydanie tymczasowe
OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MACIEJA SZPUNARA
przedstawiona w dniu 13 stycznia 2022 r.(1)

Sprawy połączone C‑253/20 i C‑254/20

Impexeco N.V.

przeciwko

Novartis AG (C‑253/20)

i

PI Pharma NV

przeciwko

Novartis AG,

Novartis Pharma NV (C‑254/20)

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel (sąd apelacyjny w Brukseli, Belgia)]
Odesłanie prejudycjalne – Własność przemysłowa i handlowa – Prawo do znaku towarowego – Przywóz równoległy produktów leczniczych – Referencyjne produkty lecznicze i generyczne produkty lecznicze – Sprzeciw właściciela znaku towarowego wobec umieszczenia znaku towarowego na generycznych produktach leczniczych będących przedmiotem przywozu – Sztuczny podział rynków pomiędzy państwami członkowskimi

 Wstęp

1.        W przedstawionej dziś wspólnej opinii w sprawach C‑147/20, C‑204/20 i C‑224/20 analizuję szereg kwestii związanych z prawem właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się jego używaniu przez osobę trzecią w ramach handlu równoległego produktami leczniczymi. Kwestie te są związane głównie, choć nie wyłącznie, z nowymi przepisami prawa Unii, których celem jest zwalczanie sfałszowanych produktów leczniczych.

2.        Niniejsza opinia stanowi niejako dodatek do wyżej wymienionej opinii w zakresie, w jakim dotyczy ona również prawa właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się jego używaniu przez osobę trzecią w ramach handlu równoległego produktami leczniczymi.

3.        Chodzi tu jednak o sytuację szczególną. Z jednej strony rozpatrywane znaki towarowe nie są znakami towarowymi umieszczanymi przez właściciela na towarach będących przedmiotem handlu równoległego, którymi są generyczne produkty lecznicze, lecz znakami towarowymi używanymi dla referencyjnych produktów leczniczych tych generycznych produktów leczniczych. Z drugiej strony te dwa rodzaje produktów leczniczych, to jest  referencyjne produkty lecznicze i generyczne produkty lecznicze, są wytwarzane przez podmioty powiązane, zatem jest prawdopodobne, że w rzeczywistości chodzi o ten sam produkt leczniczy występujący w obrocie pod dwoma różnymi znakami towarowymi.

4.        Powstaje zatem pytanie, czy w takiej sytuacji znajdują zastosowanie zasady wypracowane w tej dziedzinie przez Trybunał w jego orzecznictwie, a które to zasady szczegółowo przeanalizowałem w opinii w sprawach C‑147/20, C‑204/20 i C‑224/20 (w toku).
 Ramy prawne

5.        Artykuł 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej(2), zmienionego rozporządzeniem (UE) 2015/2424(3) (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 207/2009”), stanowił(4):
„2.      Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:
a)       oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany;
[…]
3.      Na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:
a)      umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
b)      oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
[…]”.

6.        Zgodnie z art. 13 tego rozporządzenia:
„1.      Właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.
2.      Ustęp 1 nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu”.

7.        Artykuł 5 ust. 1 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych(5) stanowił(6):
„1.      Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku.  Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
a)       oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
[…]
3.      Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 i 2, mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:
a)      umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
b)      oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
[…]”.

8.        Zgodnie z art. 7 tej dyrektywy:
„1.      Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.
2.      Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu”.
 Okoliczności faktyczne sprawy w postępowaniach głównych, postępowanie i pytania prejudycjalne

9.        Novartis AG, spółka prawa szwajcarskiego, to spółka dominująca światowej grupy Novartis, która zajmuje się produkcją produktów leczniczych. Grupa ta obejmuje między innymi działy Novartis Pharmaceuticals i Sandoz, które są odpowiedzialne odpowiednio za rozwój innowacyjnych produktów leczniczych (referencyjnych produktów leczniczych) i za produkcję generycznych produktów leczniczych. Te dwa działy działają jako Novartis Pharma NV i Sandoz NV na belgijskim rynku produktów leczniczych oraz jako Novartis Pharma BV i Sandoz BV na rynku niderlandzkim.

10.      Postępowania główne dotyczą referencyjnych produktów leczniczych opracowywanych i sprzedawanych przez dział Novartis Pharmaceuticals oraz generycznych produktów leczniczych będących pochodnymi tych referencyjnych produktów leczniczych, sprzedawanych przez dział Sandoz. Chodzi konkretnie o produkt leczniczy sprzedawany w Belgii i Niderlandach pod unijnym znakiem towarowym Femara oraz jego generyczny odpowiednik Letrozol Sandoz 2,5 mg (sprawa C‑253/20), a także o referencyjny produkt leczniczy sprzedawany pod znakami towarowymi Beneluksu Rilatine (w Belgii) i Rilatin (w Niderlandach) oraz generyczny produkt leczniczy Méthylphénidate HCI Sandoz 10 mg sprzedawany w Niderlandach (sprawa C‑254/20).

11.      Impexeco NV i PI Pharma NV, spółki prawa belgijskiego, prowadzą działalność w zakresie handlu równoległego produktami leczniczymi.

12.      W sprawie C‑253/20 pismem z dnia 28 października 2014 r. Impexeco poinformowało Novartis o zamiarze wprowadzenia na rynek belgijski z dniem 1 grudnia 2014 r. produktu leczniczego Femara 2,5 mg x 100 comprimés (letrozol) przywożonego z Niderlandów. Z postanowienia odsyłającego wynika, że w rzeczywistości Impexeco zamierzało sprzedawać produkt leczniczy Letrozol Sandoz 2,5 mg przepakowany w nowe opakowanie zewnętrzne opatrzone znakiem towarowym Femara. Spółka Novartis sprzeciwiła się planowanemu przez Impexeco przywozowi równoległemu na tej podstawie, że prawo Novartis do znaku towarowego Femara nie zostało wyczerpane, a zatem oznaczenie importowanego generycznego produktu leczniczego znakiem towarowym referencyjnego produktu leczniczego Novartis stanowiłoby oczywiste naruszenie tego prawa i mogłoby wprowadzić odbiorców w błąd.

13.      W lipcu 2016 r. Impexeco rozpoczęło w Belgii sprzedaż przepakowanego i opatrzonego zmienionym znakiem towarowym produktu leczniczego Letrozol Sandoz 2,5 mg. Uznawszy, że ta sprzedaż narusza jej prawa do znaku towarowego, w dniu 16 listopada 2016 r. spółka Novartis wniosła przeciwko Impexeco skargę do stakingsrechter te Brussel (sądu nakazowego w Brukseli, Belgia).

14.      Ponadto pismem z dnia 10 kwietnia 2017 r. Impexeco poinformowało Novartis o zamiarze sprzedaży w Belgii przywiezionego z Niderlandów produktu leczniczego Femara 2,5 mg w opakowaniu ze zmienioną etykietą zawierającym 30 tabletek. Z postanowienia odsyłającego wynika, że Impexeco zamierzało zmienić etykietę produktu leczniczego Letrozol Sandoz 2,5 mg i opatrzyć go znakiem towarowym Femara.

15.      W sprawie C‑254/20 pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. PI Pharma poinformowała Novartis Pharma NV o zamiarze wprowadzenia na rynek belgijski produktu leczniczego Rilatine 10 mg x 20 comprimés przywożonego z Niderlandów. Z postanowienia odsyłającego wynika, że w rzeczywistości PI Pharma zamierzała sprzedawać produkt leczniczy Méthylphénidate Sandoz 10 mg przepakowany w nowe opakowanie zewnętrzne i opatrzyć go znakiem towarowym Rilatine. Novartis poinformowała o swoim sprzeciwie wobec przywozu równoległego zamierzonego przez PI Pharma, twierdząc, że ponieważ jej prawo do znaku towarowego Rilatine nie zostało wyczerpane, oznaczenie przywiezionego produktu generycznego zmienionym znakiem towarowym poprzez opatrzenie go znakiem towarowym referencyjnego produktu leczniczego Novartis stanowi oczywiste naruszenie tego prawa i może wprowadzić odbiorców w błąd.

16.      W październiku 2016 r. PI Pharma przystąpiła do sprzedaży w Belgii przepakowanego i opatrzonego zmienionym znakiem towarowym produktu leczniczego. Uznając, że ta sprzedaż narusza jej prawa do znaku towarowego, 28 lipca 2017 r.  spółka Novartis wniosła przeciwko PI Pharma skargę do stakingsrechter te Brussel (sądu nakazowego w Brukseli).

17.      Sąd odsyłający wskazuje, że o ile odpowiednie ceny referencyjnych produktów leczniczych i generycznych produktów leczniczych będących przedmiotem sporu są identyczne lub prawie identyczne w Belgii, o tyle ceny tych samych generycznych produktów leczniczych w Niderlandach są jednak znacznie niższe od cen stosowanych w Belgii. Ta różnica cen uzasadnia istnienie równoległego handlu tymi produktami leczniczymi między tymi dwoma państwami członkowskimi.

18.      Dwoma wyrokami wydanymi w dniu 12 kwietnia 2018 r.  stakingsrechter te Brussel (sąd nakazowy w Brukseli) uznał obie skargi wniesione przez Novartis przeciwko Impexeco i PI Pharma za zasadne z uwagi między innymi na to, że oznaczenie danego produktu generycznego zmienionym znakiem towarowym poprzez umieszczenie na nim znaku towarowego referencyjnego produktu leczniczego naruszało prawa Novartis do znaku towarowego, wynikające odpowiednio z art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i z art. 2.20 ust. 1 lit. a) Konwencji państw Beneluksu w sprawie własności intelektualnej (znaki towarowe i wzory)(7), oraz w konsekwencji nakazał zaniechanie tej praktyki. Impexeco i PI Pharma wniosły apelację od tych wyroków do sądu odsyłającego.

19.      W tych okolicznościach Hof van beroep te Brussel (sąd apelacyjny w Brukseli, Belgia) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi (identycznymi w dwóch rozpatrywanych tu sprawach):
„1)        Czy art. 34–36 TFUE należy interpretować w ten sposób, że jeśli innowacyjny produkt leczniczy (referencyjny produkt leczniczy) i generyczny produkt leczniczy wprowadzane są do obrotu [na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)] przez przedsiębiorstwa powiązane ze sobą gospodarczo, to wówczas sprzeciw właściciela znaku towarowego wobec dalszego obrotu w państwie przywozu generycznym produktem leczniczym przez podmiot dokonujący przywozu równoległego po uprzednim jego przepakowaniu polegającym na naniesieniu na niego znaku towarowego, jakim opatrzony jest innowacyjny produkt leczniczy (referencyjny produkt leczniczy), może prowadzić do sztucznego podziału rynków pomiędzy państwami członkowskimi?
2)       W przypadku odpowiedzi twierdzącej na to pytanie, czy sprzeciw właściciela znaku towarowego wobec takiej zmiany oznaczenia należy w takim wypadku poddać kontroli pod kątem przesłanek [określonych w pkt 79 wyroku Bristol-Myers Squibb i in.(8)]?
3)      Czy dla odpowiedzi na te pytania ma znaczenie, że generyczny produkt leczniczy i innowacyjny produkt leczniczy (referencyjny produkt leczniczy) są identyczne albo mają takie same efekty terapeutyczne w rozumieniu art. 3 ust. 2 dekretu królewskiego z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie [importu równoległego produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz dystrybucji równoległej produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych](9)?”.

20.      Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wpłynęły do Trybunału w dniu 9 czerwca 2020 r. Uwagi na piśmie zostały przedstawione przez strony w postępowaniach głównych oraz Komisję Europejską. Rozprawy nie przeprowadzono. Na wystosowane przez Trybunał pytania strony udzieliły odpowiedzi na piśmie.
 Analiza

21.      Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że chociaż sąd krajowy zadaje swoje pytania pod kątem postanowień traktatu dotyczących swobodnego przepływu towarów, jestem zdania, że odpowiedzi należy szukać w prawie Unii dotyczącym znaków towarowych.

22.      A zatem w pytaniach prejudycjalnych, które proponuję rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający zmierza w istocie  do ustalenia, czy art. 13 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 7 dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że jeżeli referencyjny produkt leczniczy i generyczny produkt leczniczy zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez przedsiębiorstwa powiązane ze sobą gospodarczo, właściciel znaku towarowego tego referencyjnego produktu leczniczego nie jest już uprawniony do sprzeciwiania się późniejszemu prowadzeniu obrotu generycznym produktem leczniczym przez podmiot dokonujący przywozu równoległego po uprzednim jego przepakowaniu polegającym na naniesieniu na ten produkt znaku towarowego, jakim w państwie członkowskim przywozu opatrzony jest referencyjny produkt leczniczy, jeżeli z jednej strony spełnione są przesłanki dotyczące takiego sprzeciwu określone w orzecznictwie Trybunału, a z drugiej strony te dwa produkty lecznicze są identyczne lub mają takie same efekty lecznicze.

23.      Rozpocznę od krótkiego przypomnienia orzecznictwa Trybunału w tym zakresie.
 Przypomnienie orzecznictwa Trybunału

24.      W wyroku Centrafarm i de Peijper(10), który dotyczył istniejącego już wtedy przywozu równoległego produktów leczniczych, Trybunał ustanowił w imię swobodnego przepływu towarów zasadę wyczerpania prawa właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się prowadzaniu obrotu przez osobę trzecią i bez zezwolenia tego właściciela produktem opatrzonym tym znakiem, który został wcześniej wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim za zgodą wspomnianego właściciela(11).

25.      Co się tyczy prawa właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się sprzedaży pod tym znakiem produktu, który został przepakowany w nowe opakowanie, Trybunał orzekł w wyroku Hoffmann-La Roche(12), że w takiej sytuacji sprzeciw właściciela znaku towarowego jest co do zasady uzasadniony. W istocie bowiem zdaniem Trybunału dopuszczenie do obrotu produktu opatrzonego znakiem towarowym po jego przepakowaniu w nowe opakowanie jest równoznaczne z przyznaniem podmiotowi prowadzącemu handel równoległy pewnego  uprawnienia, które w normalnych okolicznościach jest zastrzeżone dla właściciela znaku towarowego(13), a mianowicie prawa do  umieszczenia znaku towarowego na nowym opakowaniu.

26.      Jednakże wykonanie przez właściciela znaku towarowego przysługującego mu uprawnienia do sprzeciwu może stanowić ukrytą przeszkodę w wymianie handlowej między państwami członkowskimi. Byłoby tak w szczególności w przypadku, gdyby przepakowania dokonano w taki sposób, że nie wpłynęłoby to na identyfikację pochodzenia produktu ani na jego oryginalny stan. Oryginalny stan produktu nie ulega zmianie w szczególności w sytuacji, gdy produkt leczniczy jest zapakowany w podwójne opakowanie, a przepakowanie dotyczy wyłącznie zewnętrznego opakowania zbiorczego, lub gdy przepakowanie jest kontrolowane przez organ władzy publicznej. W takich okolicznościach bowiem fakt używania przez właściciela znaku towarowego dla tego samego produktu różnych opakowań w różnych państwach członkowskich i następnie sprzeciwienia się przepakowaniu tego produktu w nowe opakowanie do celów przywozu równoległego przyczyniałby się do sztucznego podziału rynków między państwami członkowskimi(14).

27.      Trybunał orzekł zatem, że sprzeciw właściciela znaku towarowego wobec sprzedaży pod jego znakiem towarowym towaru, który został przepakowany w nowe opakowanie, stanowi ukryte ograniczenie w handlu między państwami członkowskimi,
–        jeżeli zostanie wykazane, że korzystanie z prawa do znaku towarowego przez właściciela, mając na uwadze stosowany przez niego system wprowadzania do obrotu, przyczyniłoby się do sztucznego podziału rynków między państwami członkowskimi;
–        jeżeli zostanie wykazane, że przepakowanie nie wpływa na oryginalny stan produktu;
–        jeżeli właściciel znaku towarowego zostanie zawiadomiony przed wprowadzeniem przepakowanego produktu do sprzedaży, oraz
–        jeżeli zostanie wskazane na nowym opakowaniu, przez kogo produkt został przepakowany(15).

28.      Zasada wyczerpania prawa właściciela znaku towarowego do sprzeciwienia się sprzedaży bez jego zgody produktu opatrzonego tym znakiem towarowym, który został już wprowadzony do obrotu za jego zgodą w innym państwie członkowskim, została następnie potwierdzona przez prawodawcę Unii w art. 7 dyrektywy 89/104/EWG(16). Treść tego przepisu została zasadniczo powtórzona w art. 13 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 7 dyrektywy 2008/95.

29.      Trybunał jednak  niezmiennie dokonuje wykładni tych przepisów w świetle swobody przepływu towarów, uznając, że służą one temu samemu celowi co obecny art. 36 TFUE, wobec czego jego orzecznictwo wypracowane na podstawie tego ostatniego postanowienia(17) pozostaje aktualne(18).

30.      Orzecznictwo to zostało natomiast  doprecyzowane i uzupełnione w pewnych kwestiach w późniejszych wyrokach Trybunału. 

31.      W ten sposób Trybunał wyjaśnił w szczególności, że sprzeciw właściciela wobec sprzedaży pod należącym do niego znakiem towarowym produktu, który został przepakowany w nowe opakowanie, przyczynia się do podziału rynków, jeżeli przepakowanie to jest konieczne do sprzedaży produktu w państwie członkowskim przywozu. Taka konieczność pojawia się, gdy produkt nie może być sprzedawany w oryginalnym opakowaniu z uwagi na przepisy prawne lub praktykę  tego państwa członkowskiego(19).

32.      Ponadto ustanowiono dodatkowy warunek, od którego zależała niemożność sprzeciwienia się przez właściciela znaku towarowego sprzeciwu sprzedaży produktu oznaczonego jego znakiem towarowym po przepakowaniu go w nowe opakowanie, a mianowicie, że wygląd przepakowanego produktu nie będzie w stanie zaszkodzić renomie znaku towarowego i jego właściciela, co mogłoby mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdyby nowe opakowanie było uszkodzone, złej jakości lub nieschludne(20).

33.      Wreszcie, Trybunał orzekł, że przesłanki, które muszą być spełnione, aby właściciel znaku towarowego nie mógł sprzeciwić się wprowadzeniu do obrotu pod tym znakiem towarowym produktu, który został przepakowany, a w szczególności przesłanka konieczności, mają zastosowanie nie tylko w przypadku przepakowania w nowe opakowanie, ale również w przypadku przepakowania polegającego na umieszczeniu na oryginalnym opakowaniu nowej etykiety(21).
 Oznaczanie zmienionym znakiem towarowym (re-branding) i wyrok Upjohn

34.      Trybunał zetknął się również z problemem sprzeciwu właściciela znaku towarowego wobec sprzedaży jego produktu w sytuacji, gdy podmiot prowadzący handel równoległy umieścił na nim nie znak towarowy, pod którym towar ten został wprowadzony do obrotu, lecz inny znak towarowy, również należący do tego właściciela, pod którym identyczne towary są sprzedawane za jego zgodą w państwie członkowskim przywozu.

35.      W wyroku Centrafarm(22) Trybunał orzekł, że gwarancja pochodzenia produktu, która stanowi podstawową funkcję znaku towarowego, byłaby zagrożona, gdyby osoba trzecia mogła jako pierwsza umieścić znak towarowy na produkcie, nawet oryginalnym. A zatem nawet w przypadku, gdy producent jest właścicielem kilku znaków towarowych dla tego samego produktu, jest on uprawniony na podstawie art. 36 zdanie pierwsze EWG(23) do sprzeciwienia się prowadzeniu obrotu przez osobę trzecią tym produktem pod jednym z owych znaków towarowych, jeśli nie został on umieszczony na nim przez tego właściciela(24). Trybunał zauważył jednak, że praktyka polegająca na używaniu przez producenta różnych znaków towarowych dla tego samego produktu w różnych państwach członkowskich może być realizowana w celu sztucznego podziału rynków. W takiej sytuacji sprzeciw właściciela znaku towarowego wobec używania tego znaku przez osobę trzecią stanowiłby ukryte ograniczenie w handlu między państwami członkowskimi w rozumieniu art. 36 zdanie drugie EWG(25). Do sądu rozpoznającego sprawę co do istoty  należy ustalenie, czy taki był zamiar tego właściciela(26).

36.      Sprawa, w której wydano wyrok Upjohn(27) dotyczyła podobnej sytuacji, ale inny był kontekst prawny. Sprawa ta została wniesiona po wejściu w życie dyrektywy 89/104 i po wydaniu wyroku Bristol-Myers Squibb i in., w którym Trybunał określił przesłanki, jakie muszą być spełnione, aby właściciel znaku towarowego nie mógł sprzeciwić się prowadzeniu obrotu pod jego znakiem towarowym produktem, który został przepakowany w nowe opakowanie przez podmiot prowadzący handel równoległy. Powstało zatem pytanie, czy zasady określone w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. miały mieć zastosowanie w sytuacji zastąpienia znaku towarowego innym znakiem towarowym należącym do tego samego właściciela i czy zastosowanie to było uwarunkowane przejawianiem przez tego właściciela świadomego zamiaru dokonania podziału rynków między państwami członkowskimi(28).

37.      W wyroku Upjohn Trybunał stwierdził na wstępie, że art. 7 dyrektywy 89/104 dotyczący wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy, pod którym produkt został wprowadzony do obrotu za zgodą właściciela, nie ma zastosowania, w sytuacji gdy podmiot prowadzący handel równoległy zastąpił ten znak towarowy innym znakiem towarowym należącym do tego samego właściciela. Sprawa musiała zatem zostać rozpoznana w świetle art. 30 i 36 WE (obecnie art. 34 i 36 TFUE)(29).

38.      Następnie Trybunał stwierdził, że między ponownym umieszczeniem oryginalnego znaku towarowego po przepakowaniu produktu a zastąpieniem go innym znakiem towarowym nie ma obiektywnej różnicy, która uzasadniałaby zastosowanie przesłanki sztucznego podziału rynków w różny sposób(30), ponieważ obydwie te praktyki stanowią używanie przez podmiot prowadzący handel równoległy znaku towarowego, który do niego nie należy(31).

39.      Trybunał orzekł zatem, że w zakresie, w jakim prawo znaków towarowych państwa członkowskiego przywozu pozwala właścicielowi sprzeciwić się zastąpieniu przez osobę trzecią należącego do niego znaku towarowego innym znakiem towarowym, a takie zastąpienie jest konieczne, aby produkt mógł być sprzedawany w tym państwie członkowskim, w handlu między państwami członkowskimi występują przeszkody skutkujące podziałem rynków niezależnie od tego, czy właściciel znaku towarowego chciał takiego podziału, czy też nie(32).

40.      Wyrok Upjohn mógłby posłużyć za punkt wyjścia do rozstrzygnięcia w niniejszych sprawach. Muszę jednak wyrazić pewne zastrzeżenia co do tego wyroku w zakresie, w jakim zbyt łatwo pomija  on zmianę legislacyjną wprowadzoną dyrektywą 89/104 i jej art. 7.

41.      Po pierwsze, orzekając w sprawie, w której wydano ten wyrok na podstawie postanowień traktatu WE, Trybunał odszedł bowiem od swojego własnego orzecznictwa, zgodnie z którym przedmiotowy problem należy analizować wyłącznie w świetle dyrektywy 89/104, której art. 7 „regul[ował] w sposób kompleksowy kwestię wyczerpania praw do znaków towarowych w odniesieniu do towarów wprowadzonych do obrotu w [Unii]”(33).

42.      Po drugie, orzekając, że nie ma różnicy między ponownym umieszczeniem oryginalnego znaku towarowego a zastąpieniem go innym znakiem towarowym należącym do tego samego właściciela, Trybunał nie uwzględnił, że po wejściu w życie art. 7 dyrektywy 89/104 w pierwszej sytuacji chodziło o znak towarowy, do którego prawo zostało co do zasady wyczerpane ex lege. Używanie tego znaku przez osobę trzecią było zatem zgodne z prawem.

43.      Po trzecie wreszcie, należy także zauważyć, że orzekając, iż sprzeciw właściciela znaku towarowego wobec używania tego znaku w celu zastąpienia innego znaku towarowego jest sprzeczny z traktatem, Trybunał w sposób dorozumiany stwierdził, że dyrektywa 89/104(34) jest niezgodna z traktatem.  „[P]rawo do znaku towarowego w państwie członkowskim przywozu”, o którym mowa w pkt 39 wyroku Upjohn, nie jest bowiem niczym innym niż prawem zharmonizowanym przez tę dyrektywę, której art. 5 ust. 1 lit. a) w szczególności przyznaje właścicielowi prawo do zakazania każdej osobie trzeciej, w braku jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany(35). Instytucje Unii są zaś  w takim samym stopniu zobowiązane do przestrzegania postanowień traktatu, jak państwa członkowskie(36).

44.      Nie proponuję jednak odwrotu od  rozwiązania przyjętego w sprawie Upjohn. Prawo znaków towarowych nie może utrudniać swobodnego przepływu towarów, jeżeli nie jest to konieczne dla ochrony podstawowej funkcji znaków towarowych, jaką jest gwarancja pochodzenia towarów. Rozwiązanie to powinno natomiast wynikać z bardziej elastycznej wykładni prawa wtórnego w świetle traktatu, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez Trybunał.
 Propozycja nowego podejścia do re-brandingu

45.      W wyroku Bristol-Myers Squibb i in. Trybunał orzekł, że art. 7 dyrektywy 89/104(37) przejął tezy wypracowane w jego orzecznictwie, w którym w ramach wykładni art. 30 i 36 EWG(38) uznano w prawie Unii zasadę wyczerpania praw do znaku towarowego(39).

46.      Następnie – w odpowiedzi na argument dotyczący w istocie węższego zakresu stosowania art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 w porównaniu orzecznictwem Trybunału dotyczącym art. 36 EWG – Trybunał przypomniał, że z orzecznictwa tego wynika, iż wyłączne prawo właściciela do umieszczania znaku towarowego na produkcie należy w pewnych okolicznościach uznać za wyczerpane w celu umożliwienia podmiotowi dokonującemu przywozu sprzedaży pod tym znakiem produktów, które zostały wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim przez właściciela lub za jego zgodą. W związku z tym węższa wykładnia art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 oznaczałaby istotną zmianę zasad wynikających z art. 30 i 36 WE. Taki skutek byłby jednak nie do przyjęcia ze względu na obowiązek dostosowania dyrektyw do traktatu(40).

47.      W odniesieniu do art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 Trybunał uznał, że ponieważ cel tego artykułu jest identyczny z celem art. 36 EWG, jakim jest mianowicie pogodzenie interesów ochrony praw do znaków towarowych i interesów swobodnego przepływu towarów, te dwa przepisy należy interpretować w ten sam sposób, opierając się na orzecznictwie Trybunału wypracowanym w kontekście art. 36 EWG(41). Ta sama zasada została przypomniana w pkt 30 wyroku Upjohn, chociaż Trybunał nie wyciągnął żadnych wypływających z tego konsekwencji.

48.      Moim zdaniem jednak należy w pełni wyciągnąć konsekwencje z orzecznictwa Trybunału dotyczącego wyczerpania praw do znaków towarowych w kontekście swobodnego przepływu towarów na rynku wewnętrznym. Jeżeli – zgodnie z tym orzecznictwem – przepisy późniejszych aktów prawa Unii w dziedzinie znaków towarowych równoważne z art. 7 dyrektywy 89/104 w pełni regulują kwestię takiego wyczerpania, a ich wykładni należy dokonywać w ten sam sposób co wykładni odpowiednich przepisów traktatu, zgodnie z ich wykładnią dokonaną przez Trybunał, to również orzecznictwem Trybunału należy się kierować przy dokonywaniu wykładni prawa wtórnego dotyczącego zastąpienia, przez podmiot prowadzący handel równoległy, znaku towarowego innym znakiem towarowym należącym do tego samego właściciela.

49.      Należy zauważyć, że wyrok Centrafarm został wydany na długo przed przyjęciem dyrektywy 89/104. Już w chwili przyjęcia tej dyrektywy było zatem jasne, że postanowienia traktatu dotyczące swobodnego przepływu towarów nie zezwalają właścicielowi znaku towarowego na podział rynków między państwami członkowskimi poprzez używanie różnych znaków towarowych w różnych państwach członkowskich dla tego samego produktu, a następnie sprzeciwianie się zastąpieniu, przez podmiot prowadzący handel równoległy, znaku towarowego używanego w państwie członkowskim wywozu znakiem towarowym używanym w państwie członkowskim przywozu. Orzecznictwo to zostało następnie doprecyzowane w wyroku Upjohn. Z jednej strony Trybunał zrezygnował z przesłanki świadomego zamiaru właściciela znaku towarowego dotyczącego podziału rynków, która została określona w wyroku Centrafarm. Z drugiej strony w przypadkach zastąpienia znaku towarowego zastosował przesłanki określone w wyroku Bristol-Myers Squibb i in. w kontekście przepakowania w nowe opakowanie, w szczególności przesłankę konieczności, która silnie ogranicza zakres wyczerpania praw wyłącznych właściciela znaku towarowego(42).

50.      W związku z tym, jeżeli wykładni przepisów prawa Unii o znakach towarowych dotyczących wyczerpania prawa właściciela do znaku należy dokonywać w sposób, jaki wynika w tym zakresie z postanowień traktatu zgodnie z jego wykładnią dokonywaną przez Trybunał, to należy koniecznie uwzględnić również aspekt dotyczący zastępowania znaków towarowych. 

51.      Chociaż literalne brzmienie art. 13 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 7 dyrektywy 2008/95 nie pozwala na taki wniosek, to można do niego dojść w drodze wykładni teleologicznej i systemowej(43). Za takim rozwiązaniem opowiedział się już zresztą rzecznik generalny F.G. Jacobs w swojej opinii w sprawie Upjohn(44).

52.      Artykuł 13 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 7 dyrektywy 2008/95 należy zatem interpretować w ten sposób, że właściciel nie może zakazać używania nie tylko znaku towarowego, pod którym dany towar został przez niego lub za jego zgodą wprowadzony do obrotu, lecz również znaku towarowego, pod którym identyczne towary zostały wprowadzone do obrotu przez tego samego właściciela lub za jego zgodą w innych państwach członkowskich. 

53.      Należy jednak pamiętać, że w szczególności w przypadkach, gdy znak towarowy jest bez zgody właściciela umieszczany na produkcie po jego przepakowaniu przez podmiot prowadzący handel równoległy, wykładni przepisów Unii dotyczących prawa znaków towarowych w zakresie wyczerpania prawa właściciela do znaku należy dokonywać w świetle traktatu, zgodnie z jego wykładnią dokonaną przez Trybunał. Ma to miejsce w szczególności w przypadku zastąpienia znaku towarowego używanego w państwie członkowskim wywozu przez inny znak towarowy należący do tego samego właściciela, ponieważ takie zastąpienie oznacza również ponowne umieszczenie znaku towarowego. Orzecznictwo to określa jednak szereg warunków, które muszą być spełnione, aby prawo do znaku towarowego zostało skutecznie wyczerpane, to znaczy aby właściciel nie mógł powoływać się na nie w celu uniemożliwienia wykorzystania tego znaku przez osobę trzecią(45).

54.      O ile bowiem zgodnie z logiką przeważającą w omawianych przepisach Unii dotyczących  prawa znaków towarowych wyczerpanie następuje co do zasady z chwilą wprowadzenia do obrotu w Unii produktu opatrzonego znakiem towarowym, a możliwość sprzeciwienia się temu przez właściciela znaku towarowego stanowi wyjątek uwarunkowany uzasadnionym interesem tego właściciela, o tyle Trybunał odwrócił tę logikę w swoim orzecznictwie dotyczącym przepakowywania(46). Zgodnie z tym orzecznictwem zakres wyczerpania jest ograniczony do sytuacji, w których spełnione są przesłanki wymienione w tym orzecznictwie i które uniemożliwiają właścicielowi powołanie się na znak towarowy w celu uniemożliwienia jego używania przez podmiot prowadzący handel równoległy. Nie można zatem dokonywać odrębnie wykładni tych dwóch ustępów omawianych przepisów(47), ponieważ ust. 2, zgodnie z wykładnią Trybunału, określa zakres ust. 1.

55.      Powyższa uwaga znacznie łagodzi radykalny charakter mojej propozycji polegającej na rozszerzeniu zastosowania tych przepisów w przypadku zastąpienia znaku towarowego innym znakiem należącym do tego samego właściciela. O ile bowiem większość przesłanek wypracowanych w orzecznictwie Trybunału w celu uniemożliwienia właścicielowi znaku towarowego powoływania się na niego w celu sprzeciwienia się obrotowi produktem oznaczonym tym znakiem ma charakter subiektywny i pozostaje pod kontrolą podmiotu prowadzącego handel równoległy, o tyle przesłanka konieczności ma charakter obiektywny i poważnie ogranicza swobodę tego podmiotu.

56.      Zdaniem Trybunału przesłanka konieczności jest bowiem spełniona, gdy przepisy lub praktyka państwa członkowskiego przywozu uniemożliwiają wprowadzenie do obrotu danego produktu w jego oryginalnym opakowaniu. Natomiast przesłanka ta nie jest spełniona, jeżeli przepakowanie produktu wynika wyłącznie z chęci uzyskania korzyści gospodarczej przez podmiot prowadzący handel równoległy(48).

57.      W kontekście re-brandingu przesłanka konieczności oznacza, że aby właściciel znaku towarowego nie mógł sprzeciwić się zastąpieniu przez podmiot prowadzący handel równoległy znaku towarowego używanego przez tego właściciela w państwie członkowskim wywozu przez znak towarowy, którego właściciel ten używa dla identycznych towarów w państwie członkowskim przywozu, przepisy lub praktyka tego ostatniego państwa członkowskiego muszą uniemożliwiać skuteczne wprowadzenie produktu do obrotu w tym państwie członkowskim pod jego pierwotnym znakiem towarowym. 

58.      Natomiast jeżeli podmiot dokonujący przywozu równoległego zastępuje oryginalny znak towarowy wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści gospodarczej, na przykład w celu skorzystania z renomy znaku towarowego używanego w państwie członkowskim przywozu lub w celu umieszczenia produktu w bardziej dochodowej kategorii produktów, przesłanka konieczności nie jest spełniona. W takim przypadku swoboda przepływu towarów, która leży u podstaw wyczerpania prawa do znaku towarowego w obrocie między państwami członkowskimi, nie jest bowiem zagrożona co do istoty, a zatem nie może mieć pierwszeństwa przed uzasadnionymi interesami właściciela znaku towarowego.

59.      W przypadku opatrzenia produktu zmienionym znakiem towarowym wyczerpanie prawa do znaku towarowego jest zatem ograniczone do przypadków, w których zamiana znaku jest obiektywnie konieczna w celu zagwarantowania produktowi skutecznego dostępu do rynku państwa członkowskiego przywozu.

60.      Proponuję zatem, aby art. 13 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 7 dyrektywy 2008/95 interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może powołać się na ten znak w celu sprzeciwienia się obrotowi pod tym znakiem towarowym produktem, który został wprowadzony do obrotu w Unii przez tego właściciela lub za jego zgodą pod innym należącym do niego znakiem towarowym, chyba że spełnione są wypracowane w orzecznictwie Trybunału przesłanki dotyczące przepakowywania towarów będących przedmiotem handlu równoległego. Przesłanki te wymagają między innymi, aby skuteczny dostęp produktu do rynku państwa członkowskiego przywozu czynił koniecznym zastąpienie oryginalnego znaku towarowego znakiem towarowym, pod którym identyczne produkty są sprzedawane w tym państwie członkowskim.
 Stosowanie w przypadku zastąpienia znaku towarowego generycznego produktu leczniczego znakiem towarowym referencyjnego produktu leczniczego

61.      W świetle powyższych rozważań należy przeanalizować, czy proponowaną przeze mnie wykładnię można stosować w przypadkach, w których – tak jak w niniejszych sprawach – podmiot dokonujący przywozu równoległego chce zastąpić znak towarowy generycznego produktu leczniczego używany w państwie członkowskim wywozu znakiem towarowym referencyjnego produktu leczniczego używanym w państwie członkowskim przywozu. Szczególny charakter sytuacji w postępowaniach głównych polega na tym, że generyczny produkt leczniczy i referencyjny produkt leczniczy są sprzedawane przez przedsiębiorstwa powiązane, a oba znaki towarowe należą do tego samego właściciela.

62.      Jak wynika z wymiany stanowisk w postępowaniach głównych i przed Trybunałem, zgodność z prawem działań podmiotu prowadzącego handel równoległy może być uzależniona w szczególności od dwóch wymogów, a mianowicie wymogu identyczności produktów i wymogu konieczności zamiany znaku towarowego.
 W przedmiocie wymogu identyczności produktów

63.      Zgodnie z wykładnią, którą proponuję, podmiot prowadzący handel równoległy ma prawo, bez możliwości sprzeciwu ze strony właściciela prawa do znaku towarowego, zastąpić znak towarowy używany w państwie członkowskim wywozu znakiem towarowym używanym dla identycznych produktów w państwie członkowskim przywozu. W sprawach w postępowaniach głównych produktem będącym przedmiotem handlu równoległego jest generyczny produkt leczniczy, podczas gdy znak towarowy umieszczony przez podmiot prowadzący handel równoległy w państwie członkowskim przywozu jest znakiem towarowym referencyjnego produktu leczniczego tego generycznego produktu leczniczego. Powstaje zatem pytanie, czy generyczny produkt leczniczy i jego referencyjny produkt leczniczy mogą zostać uznane za produkty identyczne dla celów wyczerpania prawa do znaku towarowego.

64.      Generyczny produkt leczniczy został zdefiniowany w art. 10 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2001/83/WE(49) jako „produkt leczniczy posiadający ten sam jakościowy i ilościowy skład w substancjach czynnych oraz tę samą postać farmaceutyczną jak referencyjny produkt leczniczy, oraz którego biorównoważność względem referencyjnego produktu leczniczego została udowodniona w drodze przeprowadzenia odpowiednich badań biodostępności”. Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej dyrektywy taki produkt leczniczy podlega tak zwanej „skróconej” procedurze dopuszczenia do obrotu. W rezultacie uznaje się, że posiada on te same właściwości co referencyjny produkt leczniczy.

65.      Niemniej jednak sama definicja generycznego produktu leczniczego dopuszcza pewne różnice w stosunku do referencyjnego produktu leczniczego, zarówno pod względem postaci chemicznej substancji czynnej(50), jak i postaci farmaceutycznej samego produktu leczniczego(51). Ponadto podczas gdy generyczny produkt leczniczy jest biorównoważny w stosunku do referencyjnego produktu leczniczego pod względem jego substancji czynnej i efektów terapeutycznych, może on różnić się od referencyjnego produktu leczniczego pod względem substancji pomocniczych(52), wyglądu lub aspektów takich jak smak. 

66.      Następnie w przypadku niektórych produktów leczniczych(53) zastępowanie ich w trakcie leczenia równoważnymi produktami leczniczymi, zarówno generycznymi, jak i referencyjnymi, jest przeciwwskazane ze względów medycznych. Dotyczy to w szczególności jednego z produktów leczniczych będących przedmiotem spraw w postępowaniach głównych, jak wskazały Impexeco i PI Pharma w swoich odpowiedziach na pytania Trybunału. Jednakże wbrew twierdzeniom tych stron powyższa okoliczność, daleka od wykazania konieczności zamiany znaku towarowego, dowodzi moim zdaniem, że zamiana znaku towarowego na takim produkcie leczniczym nie jest do zaakceptowania z medycznego punktu widzenia. Jeżeli zastąpienie jednego produktu leczniczego innym w trakcie leczenia jest zabronione ze względów medycznych, zastąpienie nazwy produktu leczniczego może wprowadzać w błąd pracowników służby zdrowia i pacjentów, co może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Nie bez powodu nazwa produktu leczniczego musi być wskazana we wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. W przypadku produktów leczniczych nazwa produktu odgrywa bowiem rolę wykraczającą poza rolę znaków towarowych, która polega na zwykłym wskazaniu pochodzenia produktu.

67.      Chociaż zatem generyczne produkty lecznicze i ich referencyjne produkty lecznicze są równoważne pod względem terapeutycznym, jestem zdania, że nie są one jednak co do zasady produktami identycznymi, z uwagi na różnice, jakie mogą między nimi występować.

68.      Pozostaje jednak faktem, że w szczególnych sytuacjach, zwłaszcza gdy generyczny produkt leczniczy i referencyjny produkt leczniczy są wytwarzane przez ten sam podmiot lub podmioty powiązane, te dwa produkty mogą być w rzeczywistości tym samym produktem sprzedawanym w różnych systemach. Wydaje się, że takie jest stanowisko Impexeco i PI Pharma w postępowaniach głównych. Sprawdzenie tego należy do organów i sądów krajowych.

69.      W takim przypadku, wbrew temu, co twierdzi Novartis w swych uwagach, ani odmienny system prawny mający zastosowanie do generycznych i referencyjnych produktów leczniczych, ani ich odmienne postrzeganie przez pracowników służby zdrowia lub pacjentów nie byłyby wystarczające dla uzasadnienia prawa właściciela znaków towarowych dla tych produktów leczniczych do sprzeciwienia się zastąpieniu znaku towarowego używanego w państwie członkowskim wywozu znakiem towarowym używanym w państwie członkowskim przywozu. W sytuacji gdy takie zastąpienie byłoby niezbędne, aby podmiot prowadzący handel równoległy uzyskał dostęp do rynku tego drugiego państwa członkowskiego, taka możliwość pozwoliłaby właścicielowi na podział rynków poprzez wprowadzanie do obrotu tego samego produktu zarówno jako referencyjnego produktu leczniczego, jak i generycznego produktu leczniczego, a następnie utrudnianie jego swobodnego przepływu w Unii. Identyczność produktów do celów wyczerpania prawa do znaku towarowego należy zatem oceniać jedynie na podstawie swoistych cech produktów.

70.      W ten sposób dochodzimy do drugiego warunku, jakim jest konieczność zastąpienia znaku towarowego.
 W przedmiocie przesłanki konieczności

71.      Jak już wspomniałem(54), właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się jego używaniu przez podmiot prowadzący handel równoległy w celu zastąpienia znaku towarowego używanego w państwie członkowskim wywozu, pod warunkiem między innymi, że takie zastąpienie jest obiektywnie konieczne dla zapewnienia skutecznego dostępu produktu do rynku państwa członkowskiego przywozu. Wynika to wyraźnie z wyroku Upjohn(55). Jest tak dlatego, że wyczerpanie prawa do znaku towarowego w przypadku zastąpienia znaku towarowego innym znakiem towarowym należącym do tego samego właściciela jest uzasadnione wymogami rynku wewnętrznego.

72.      Wydaje mi się jednak, że w przypadku zastąpienia znaku towarowego generycznego produktu leczniczego znakiem towarowym referencyjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu w państwie członkowskim przywozu omawiana przesłanka będzie spełniona jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

73.      Jak bowiem słusznie zauważa Novartis, Trybunał orzekł, że państwo członkowskie nie może co do zasady odmówić zezwolenia na przywóz równoległy generycznego produktu leczniczego, którego referencyjny produkt leczniczy posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w tym państwie członkowskim(56), chyba że odmowa ta jest uzasadniona względami ochrony zdrowia(57).

74.      W związku z tym podmiot prowadzący handel równoległy jest zwykle uprawniony do uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu pod własną nazwą generycznego produktu leczniczego, którego referencyjny produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwie członkowskim przywozu. Zastąpienie znaku towarowego (nazwy) generycznego produktu leczniczego znakiem towarowym (nazwą) referencyjnego produktu leczniczego nie jest zatem konieczne, i to niezależnie od tego, czy będący przedmiotem handlu równoległego generyczny produkt leczniczy jest również dopuszczony do obrotu w państwie członkowskim przywozu. Z drugiej strony, jeżeli względy związane z ochroną zdrowia stoją na przeszkodzie udzieleniu takiego pozwolenia, tym bardziej  stoją one na przeszkodzie ukryciu generycznego produktu leczniczego pod nazwą referencyjnego produktu leczniczego, a pozwolenie nie zostanie udzielone, zgodnie z zasadami rynku wewnętrznego, niezależnie od ewentualnego sprzeciwu właściciela znaku towarowego referencyjnego produktu leczniczego.

75.      Jest to wystarczające dla spełnienia wymogów swobodnego przepływu towarów. Twierdzenia tego nie są w stanie zmienić argumenty Impexeco i PI Pharma oparte na konieczności dostępu do całego rynku, na którym obecny jest właściciel znaku towarowego referencyjnego produktu leczniczego, lub na przejawianym przez lekarzy zwyczaju przepisywania tego referencyjnego produktu leczniczego.

76.      Po pierwsze, o ile swobodny przepływ towarów gwarantuje podmiotowi prowadzącemu handel równoległy skuteczny dostęp do rynku państwa członkowskiego przywozu, o tyle nie gwarantuje mu prawa do wprowadzania do obrotu jakiegokolwiek produktu pod jakimkolwiek znakiem towarowym. Ponieważ podmiot prowadzący handel równoległy może wprowadzać do obrotu generyczny produkt leczniczy pod znakiem towarowym generycznego produktu leczniczego i referencyjny produkt leczniczy pod znakiem towarowym referencyjnego produktu leczniczego, dostosowując w razie potrzeby opakowanie w celu spełnienia wymogów rynku państwa członkowskiego przywozu, reguły rynku wewnętrznego nie wymagają, aby podmiot prowadzący handel równoległy był uprawniony do zastępowania jednego z tych znaków towarowych innym, naruszając w ten sposób prawa właściciela tych znaków towarowych.

77.      Po drugie, każdy generyczny produkt leczniczy, niezależnie od tego, czy jest przedmiotem handlu równoległego, czy nie, z definicji wchodzi na rynek zajmowany przez referencyjny produkt leczniczy, ze wszystkimi tego konsekwencjami w zakresie przyzwyczajeń lekarzy i pacjentów. Do podmiotu prowadzącego obrót generycznym produktem leczniczym należy zatem przekonanie klientów do jego stosowania. Każda próba osiągnięcia tego rezultatu poprzez zastąpienie znaku towarowego stanowi poszukiwanie korzyści handlowej i w związku z tym nie jest objęta zasadą wyczerpania prawa do znaku towarowego(58).
 Wniosek pośredni

78.      Powyższe rozważania prowadzą mnie do wniosku, że o ile art. 13 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 7 dyrektywy 2008/95 odczytywane w świetle wykładni traktatu dokonanej przez Trybunał uniemożliwiają właścicielowi znaku towarowego sprzeciwienie się używaniu tego znaku przez podmiot prowadzący handel równoległy w celu zastąpienia znaku towarowego używanego przez tego właściciela w państwie członkowskim wywozu znakiem towarowym używanym przez tego ostatniego dla identycznych towarów w państwie członkowskim przywozu, pod warunkiem że spełnione są przesłanki wynikające z tego orzecznictwa, to taka sytuacja będzie jedynie wyjątkiem w przypadkach, w których znak towarowy generycznego produktu leczniczego jest zastępowany znakiem towarowym referencyjnego produktu leczniczego.
 Wnioski

79.      W świetle powyższych rozważań proponuję udzielenie następującej odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Hof van beroep te Brussel (sąd apelacyjny w Brukseli, Belgia):
Artykuł 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r., oraz art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, odczytywane w świetle art. 34 i 36 TFUE, należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego dla referencyjnego produktu leczniczego może sprzeciwić się używaniu tego znaku przez osobę trzecią w celu zastąpienia w obrocie równoległym znaku towarowego, pod którym generyczny produkt leczniczy jest sprzedawany przez tego właściciela lub za jego zgodą w innym państwie członkowskim, chyba że, po pierwsze, oba  produkty lecznicze są materialnie identyczne i, po drugie, spełnione są przesłanki określone przez Trybunał w wyrokach: z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in. (C‑427/93, C‑429/93 i C‑436/93, EU:C:1996:282), oraz z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in. (C‑348/04, EU:C:2007:249).

1      Język oryginału: francuski.

2      Dz.U. 2009, L 78, s. 1.

3      Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).

4      Rozporządzenie nr 207/2009 zostało uchylone przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1) ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r. Jednakże, biorąc pod uwagę daty wydarzeń w postępowaniu głównym, to właśnie na podstawie rozporządzenia nr 207/2009 powinny być rozpatrywane niniejsze sprawy.

5      Dz.U. 2008, L 299, s. 25.

6      Dyrektywa 2008/95 została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2015, L 336, s. 1) ze skutkiem od dnia 15 stycznia 2019 r. Jednakże, biorąc pod uwagę daty wydarzeń w postępowaniu głównym, to właśnie na podstawie dyrektywy 2008/95 powinny być rozpatrywane niniejsze sprawy.

7      Konwencji z dnia 25 lutego 2005 r. podpisanej w Hadze przez Królestwo Belgii, Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów.

8      Wyroku z dnia 11 lipca 1996 r. (C‑427/93, C‑429/93 i C‑436/93, zwanym dalej „wyrokiem w sprawie Bristol-Myers Squibb i in.”, EU:C:1996:282).

9      Moniteur belge z dnia 30 maja 2001 r., s. 17 954.

10      Wyroku z dnia 31 października 1974 r. (16/74, EU:C:1974:115). We wcześniejszym orzecznictwie Trybunału odnoszono się do tego wyroku jako „wyroku Winthrop”.

11      Zobacz pkt 1 sentencji.

12      Wyroku z dnia 23 maja 1978 r. (102/77, zwanym dalej „wyrokiem Hoffmann-La Roche, EU:C:1978:108, pkt 1a sentencji).

13      Wyrok Hoffmann-La Roche (pkt 11).

14      Wyrok Hoffmann-La Roche (pkt 9, 10).

15      Wyrok Hoffmann-La Roche (pkt 1b sentencji).

16      Pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

17      Dokładniej rzecz ujmując, art. 36 traktatu EWG.

18      Zobacz wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 40, 41, 50).

19      Wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 52–56, pkt 3 tiret pierwsze sentencji).

20      Wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 75–77, pkt 3 tiret czwarte sentencji).

21      Wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r. Boehringer Ingelheim i in. (C‑348/04, EU:C:2007:249, pkt 28–31, pkt 1 sentencji).

22      Wyroku z dnia 10 października 1978 r. (3/78, zwanym dalej „wyrokiem Centrafarm”, EU:C:1978:174). We wcześniejszym orzecznictwie Trybunału odnoszono się do tego wyroku jako „wyroku American Home Products”.

23      Obecnie art. 36 zdanie pierwsze TFUE.

24      Wyrok Centrafarm, pkt 12–18.

25      Obecnie art. 36 zdanie drugie TFUE.

26      Wyrok Centrafarm, pkt 19–23.

27      Wyrok z dnia 12 października 1999 r. (C‑379/97, zwany dalej „wyrokiem Upjohn”, EU:C:1999:494).

28      Zobacz opinia rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie Upjohn (C‑379/97, EU:C:1998:559, pkt 20).

29      Wyrok Upjohn (pkt 27–28).

30      W rozumieniu wyroku Bristol-Myers Squibb i in.

31      Wyrok Upjohn (pkt 37, 38).

32      Wyrok Upjohn (pkt 39).

33      Wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 25, 26, pkt 1 sentencji).

34      A co za tym idzie, wszystkie późniejsze akty prawa Unii w zakresie znaków towarowych, których istotne przepisy są zasadniczo identyczne z przepisami tej dyrektywy.

35      Zobacz także art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95.

36      Wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 36).

37      W niniejszej sprawie zastosowanie mają art. 13 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 7 dyrektywy 2008/95.

38      Obecnie art. 34 i 36 TFUE.

39      Wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 31).

40      Wyrok Bristol-Myers Squibb i in. (pkt 32–36).

41      Wyrok Bristoel-Myers Squibb i in. (pkt 40, 41).

42      Wyrok Upjohn (pkt 42–45).

43      W sensie uwzględniania wymogów wynikających z aktów nadrzędnych.

44      C‑379/97, EU:C:1998:559, pkt 16, 17, 69.

45      Zobacz pkt 24–33 niniejszej opinii.

46      Ściślej rzecz ujmując, po wprowadzeniu art. 7 dyrektywy 89/104, opartego na logice przeciwnej, Trybunał nie odwrócił własnej logiki, która wynikała z art. 36 WE, to jest, że zasadą jest prawo do znaku towarowego, a wyjątkiem wyczerpanie. 

47      Na co wskazuje pozorna sprzeczność między pkt 2 i 3 sentencji wyroku Bristol-Myers Squibb i in., z których pierwszy przyjmuje za zasadę wyczerpanie prawa do znaku towarowego, a drugi prawo właściciela do powoływania się na ten znak.

48      Wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in.  (C‑348/04, EU:C:2007:249, pkt 36, 37).

49      Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. 2001, L 311, s. 67), zmienionej dyrektywą 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U. 2004, L 136, s. 34).

50      „Różne sole, estry, etery, izomery, mieszaniny izomerów, kompleksy lub pochodne substancji czynnych uznaje się za taką samą substancję czynną, o ile nie różnią się znacząco właściwościami odnośnie do bezpieczeństwa i skuteczności”.

51      „Różne postacie farmaceutyczne doustne natychmiastowego uwalniania uznaje się za jedną i tę samą postać farmaceutyczną”.

52      To znaczy  jego składników, które nie są substancjami czynnymi.

53      Tak zwanych „leków o wąskim indeksie terapeutycznym”.

54      Zobacz pkt 60 niniejszej opinii.

55      Zobacz pkt 42–45 tego wyroku.

56      Wyrok z dnia 3 lipca 2019 r., Delfarma (C‑387/18, EU:C:2019:556, sentencja).

57      Wyrok z dnia 3 lipca 2019 r., Delfarma  (C‑387/18, EU:C:2019:556, pkt 36).

58      Wyrok Upjohn (pkt 44).