CELEX: 62009CC0048
Language: fi
Date: 2010-01-26 00:00:00
Title: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Mengozzi 26 päivänä tammikuuta 2010. # Lego Juris A/S vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). # Muutoksenhaku - Asetus (EY) N:o 40/94 - Yhteisön tavaramerkki - Tavaran muodon soveltuvuus tavaramerkiksi rekisteröintiin - Lego-palikan yläpinnasta ja kahdesta sivusta muodostuvan merkin rekisteröinti - Kyseisen rekisteröinnin mitättömäksi julistaminen samanmuotoisia ja -mittaisia lelupalikoita myyvän yrityksen hakemuksesta - Kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta - Merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta. # Asia C-48/09 P.

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
      PAOLO MENGOZZI
      26 päivänä tammikuuta 2010 1(1)
      
      Asia C‑48/09 P
      Lego Juris A/S
      vastaan
      sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV)
      ja
      MEGA Brands
      Muutoksenhaku – Yhteisön tavaramerkki – Lego-palikan muotoinen kolmiulotteinen tavaramerkki – Mitättömyysvaatimus – Yhteisön tavaramerkin julistaminen osittain mitättömäksiI       Johdanto 
      1.        Muutama kuukausi sitten saksalaisessa Die Zeit -viikkolehdessä julkaistiin uutta synteettiseksi biologiaksi kutsuttua tieteenalaa
         käsittelevä artikkeli,(2) jonka otsikko oli ”Elämän Lego-palikat”. Vertaus tunnettuihin rakennuspalikoihin johtuu siitä, että tiedemiehet käyttävät
         samaa menetelmää kuin Lego-palikoilla leikkivä lapsi luodessaan organismeja, kuten esimerkiksi keinotekoisia proteiineja mikrobeista:
         ensin kerätään yhteen tiilet (näitä ovat tutkijan käyttämät ns. biobricks-tiilet tai standardisoidut geenien osat), joita on jo yli kolme tuhatta,
         sitten valitaan parhaiten soveltuvat rakennuspalikat niiden ominaisuuksien perusteella, joita uudelle solulle halutaan tuottaa, ja lopuksi
         DNA:n pätkät lisätään toiseen lajiin kuuluvan solun geneettiseen perimään ”elämän luomiseksi” tähän syntyvään yksikköön.    
      
      2.        Kysymys on Lego Jurisin valituksesta, joka koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa Lego Juris vastaan SMHV
         12.11.2008 antamaa tuomiota.(3) Kysymys ei ole Legon aikaisempien ansioiden arvioinnista, sillä kukaan ei kiistä Lego-palikoiden pedagogisia ansioita ja
         arvoa, joka liittyy loogisen ajattelun ja kekseliäisyyden kehittämiseen, vaan siitä, tulkitsiko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
         yhteisön tavaramerkkejä koskevaa lainsäädäntöä ja unionin tuomioistuimen ainoaa asiaan liittyvää ennakkoratkaisua virheellisesti,
         kuten tanskalainen yritys väittää.
      
      3.        Legon ja sen suurimman kilpailijan MEGA Brandsin riita koskee sitä, voidaanko tyypillistä Lego-palikkaa esittävä valokuva
         rekisteröidä tavaramerkiksi vai sisältyykö sen malliin palikan muodon olennaisia piirteitä, jotka ovat toiminnallisia ja joiden
         on toiminnallisuutensa vuoksi oltava kaikkien leluvalmistajien käytettävissä, mistä syystä niitä ei voida rekisteröidä. 
      
      II     Asiaa koskevat oikeussäännöt
      A       Sovellettava lainsäädäntö
      4.        Yhteisön tavaramerkkiin on sovellettu pääasiallisesti asetusta (EY) N:o 207/2009(4) 13.4.2009 alkaen, mutta nyt käsillä olevan valituksen ratkaisemisessa ovat edelleen ajallisesti voimassa asetuksen (EY) N:o
         40/94(5) säännökset.
      
      5.        On tarpeen mainita asetuksen N:o 40/94 4 artikla, jossa säädetään seuraavaa:
      
      ”Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet
         mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan
         erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.” 
      
      6.        Asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
      
      ”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:
      a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;
      b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
      – –
      e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan:
      i) – –
      ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaranmuodosta,
      iii) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;
      – –”
      7.        Asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa sen sijaan säädetään seuraavaa:
      
      ”3.       Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden
         tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”
      
      B       Oikeuskäytäntö: Philips-tuomio(6)
      
      8.        Vaikka unionin tuomioistuimessa käsiteltävänä olevien asioiden ratkaisemisen kannalta merkityksellisten säännösten esittelyyn
         ei yleensä kuulu viittauksia sen omiin tuomioihin, se seikka, että tähän mennessä on annettu ainoastaan yksi tuomio, joka
         on merkityksellinen tämän asian ratkaisemiseksi, on riittävä peruste sille, että tässä ratkaisuehdotuksen osassa lainataan
         eräitä Philips-tuomion kohtia. Näissä olosuhteissa tuomioistuimen perustelujen tulkinta vastaa tietyllä tavalla oikeussääntöä.
      
      9.        Philips-tuomion taustalla oleva pääasia koski kyseisen hollantilaisen yrityksen piirtämän sähkökäyttöisen partakoneen ylemmän
         osan muotoa esittävää kuviota. 
      
      10.      Tässä tuomiossa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta määriteltiin ”ennakkoesteeksi”, joka ”voi
         estää yksinomaan tavaran muodosta koostuvan merkin rekisteröinnin”.(7)
      
      11.      Tuomiossa todettiin myös, että direktiivin 89/104/ETY(8) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan tarkoituksena on sen estäminen, että tavaramerkkioikeuden tuottaman suojan antaminen johtaa
         siihen, että tavaramerkin haltijalle annetaan monopoli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin,
         joita tavaroiden käyttäjät haluavat sisältyvän myös kilpailijoiden tavaroihin, ja näin pyritään estämään se, että tavaramerkkioikeuden
         tuottama suoja ulottuisi myös muihin kuin sellaisiin merkkeihin, joilla tavara tai palvelu voidaan erottaa kilpailijoiden
         tavaroista tai palveluista, ja estäisi näin sen, että kilpailijat voivat tavaramerkin haltijan kanssa kilpaillen vapaasti
         tarjota tavaroita, joihin sisältyy kyseinen tekninen ratkaisu tai kyseiset käyttöön liittyvät piirteet.(9)
      
      12.      Tuomioistuin täsmensi tämän säännöksen taustaa lisäämällä, että sen tarkoituksena on estää sellaisten muotojen rekisteröinti,
         joiden keskeiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä, koska tavaramerkin tuottama yksinoikeus estää kilpailijoita tarjoamasta
         tällaisen toiminnon(10) sisältäviä tavaroita, ja että säännöksellä ”pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että muotoa, jonka olennaiset
         piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä – – on jokaisen saatava vapaasti käyttää”.(11)
      
      13.      Lopuksi tuomioistuin totesi, että säännöksellä, jota kyseisessä asiassa tarkasteltiin, ”pyritään siihen oikeutettuun tavoitteeseen,
         että yksityisiä estetään käyttämästä tavaramerkkirekisteröintiä keinona teknisiä ratkaisuja koskevien yksinoikeuksien saamiseksi
         tai niiden voimassaolon jatkamiseksi”,(12) ja että tämän säännöksen sanamuodossa ei ole mitään, mikä mahdollistaisi päätelmän, jonka mukaan muiden sellaisten muotojen
         olemassaolo, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos, voisi estää säännöksen sisältämän rekisteröintiesteen tai
         mitättömyysperusteen soveltamisen.(13)
      
      III  Asian tosiseikat 
      14.      Lego Juris A/S:n edeltäjä teki 1.4.1996 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle
         (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV). Se haki alla esitetyn kolmiulotteisen punaisen rakennuspalikan rekisteröintiä:
      
      
      15.      Hakemus koski Nizzan sopimuksen(14) luokkiin 9 (jolla ei ole merkitystä tämän valituksen kannalta, ja siksi siihen kuuluvia tavaroita ei tässä mainita) ja 28
         kuuluvia tavaroita, joihin viimeksi mainitussa luokassa kuuluvat ”pelit ja leikkikalut”.
      
      16.      Haettu tavaramerkki rekisteröitiin 19.10.1999, mutta vain kaksi päivää rekisteröinnin jälkeen, eli 21.10.1999, Mega Brands,
         Inc:n (jäljempänä MEGA Brands) edeltäjä vaati rekisteröinnin mitättömäksi julistamista asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan
         a alakohdan nojalla luokkaan 28 kuuluvien ”koottavien lelujen” osalta. MEGA Brandsin mukaan rekisteröityyn tavaramerkkiin
         sovellettiin kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, e alakohdan ii ja iii alakohdassa ja f alakohdassa säädettyjä
         ehdottomia hylkäysperusteita.
      
      17.      Mitättömyysosasto, jossa hakemusta käsiteltiin, lykkäsi asian käsittelyä Philips-tuomion julistamiseen kesäkuussa 2002 saakka,
         ja menettelyä jatkettiin 31.7.2002. Mitättömyysosasto julisti 30.7.2004 tekemällään päätöksellä rekisteröinnin mitättömäksi
         luokkaan 28 kuuluvien ”koottavien lelujen” osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan perusteella,
         koska se katsoi, että kyseessä oleva tavaramerkki muodostui yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä
         tavaran muodosta. 
      
      18.      Lego Juris valitti 20.9.2004 tästä päätöksestä SMHV:n valituslautakuntaan, jonka puheenjohtajisto siirsi asian käsittelyn
         menettelyvirheiden(15) vuoksi ja Lego Jurisin pyynnöstä suuren valituslautakunnan käsiteltäväksi.(16)
      
      19.      Suuri valituslautakunta hylkäsi 10.7.2006 tekemällään päätöksellä(17) valituksen perusteettomana, koska se katsoi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan mukaisesti
         kyseessä oleva tavaramerkki ei ollut rekisteröintikelpoinen luokkaan 28 kuuluvia ”koottavia leluja” varten. 
      
      20.      Suuri valituslautakunta nimittäin totesi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa säädetty erottamiskyvyn syntyminen
         käytön perusteella ei estä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamista.(18) Se totesi, että tällä säännöksellä pyritään kieltämään sellaisten muotojen rekisteröinti, joiden olennaiset piirteet johtuvat
         teknisestä tehtävästä, jotta jokainen voi käyttää niitä vapaasti, ja että tätä kieltoa sovelletaan muotoon, jos se sisältää
         värin kaltaisen vähämerkityksisen mielivaltaisen osatekijän.(19) Se hylkäsi sellaisten muiden muotojen olemassaolon merkityksellisyyden, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos.(20)
      
      21.      Suuri valituslautakunta totesi myös asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa käytetystä sanasta
         ”yksinomaan”, että muodon ainoana tarkoituksena täytyy olla teknisen tuloksen saavuttaminen; lisäksi se totesi, että samassa
         säännöksessä käytetty sana ”välttämätön” merkitsee, että muotoa edellytetään tämän teknisen tuloksen saavuttamiseksi, mutta
         siitä ei seuraa, että muut muodot eivät voisi myös täyttää samaa tehtävää.(21) Se määritti lisäksi asianomaisen muodon piirteet, joita se piti olennaisina,(22) ja analysoi niiden toiminnallisuutta.(23)
      
      IV     Oikeudenkäyntimenettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio
      22.      Lego Juris nosti kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 25.9.2006 toimittamallaan kannekirjelmällä, jossa
         se vaati suuren valituslautakunnan päätöksen kumoamista. Se vetosi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koski asetuksen
         N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan rikkomista (jäljempänä myös asianomainen säännös) ja jossa oli kaksi
         osaa: ensimmäinen perustui tämän säännöksen virheelliseen tulkintaan ja toinen riidanalaisen tavaramerkin kohteen virheelliseen
         arviointiin.  
      
      23.      Yhteenvetona(24) voidaan todeta, että Lego Juris moitti suurta valituslautakuntaa siitä, että se oli jättänyt huomioimatta kyseisen 7 artiklan
         1 kohdan e alakohdan ii alakohdan todellisen merkityksen, koska säännöksellä ei sen mukaan pyritä sulkemaan toiminnallisia
         muotoja sinänsä tavaramerkkirekisteröinnin ulkopuolelle vaan ainoastaan merkit, jotka muodostuvat ”yksinomaan” teknisen tuloksen
         saavuttamiseksi ”välttämättömästä” tavaran muodosta. Jotta muoto kuuluisi tämän säännöksen soveltamisalaan, Lego Juris katsoi,
         että muodolla on oltava pelkästään toiminnallisia piirteitä, ja ulkoasun on oltava sellainen, että jos sen erottamiskykyisiä
         piirteitä muokataan, ulkoasu menettää toiminnallisuutensa. Lego Juris väitti myös, että se, onko olemassa samaa ”teknistä
         ratkaisua” käyttäviä toiminnallisesti vastaavia vaihtoehtoisia muotoja, on riittävä kriteeri sen määrittämiseksi, aiheutuisiko
         tavaramerkin suojan myöntämisestä kyseisessä säännöksessä tarkoitettu monopoli.
      
      24.      Lego Juris katsoi myös, että asianomaisella säännöksellä ei ole tarkoitus estää ”teollismallien” rekisteröintiä tavaramerkiksi,
         vaan ne voidaan rekisteröidä, vaikka ne muodostuisivat yksinomaan osatekijöistä, joilla on tehtävä. Lego Jurisin mukaan ratkaisevaa
         on, luoko suoja teknisten ratkaisujen tai asianomaisen muodon käyttöön liittyvien piirteiden monopolin vai onko kilpailijoilla
         riittävä vapaus soveltaa samaa teknistä ratkaisua ja käyttää samoja piirteitä.  
      
      25.      Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan tulkinnut säännöstä tällä tavalla. Se tulkitsi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
         1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa(25) esiintyvää sanaa ”yksinomaan” Philips-tuomion 79, 80 ja 83 kohdassa käytetyn ilmaisun ”olennaiset piirteet johtuvat teknisestä
         tehtävästä” valossa. Tästä ilmaisusta se päätteli, että muiden kuin perustavanlaatuisten piirteiden, joilla ei ole teknistä
         tehtävää, lisääminen ei merkitse sitä, että tätä ehdotonta hylkäysperustetta ei sovellettaisi muotoon, jos kaikki kyseisen
         muodon olennaiset piirteet johtuvat tästä tehtävästä. 
      
      26.      Asianomaisessa säännöksessä ja Philips-tuomion 81 ja 83 kohdassa mainitusta ilmaisusta ”teknisen tuloksen saavuttamiseksi
         välttämätön” ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, ettei ilmaisu merkitse, että tätä ehdotonta hylkäysperustetta sovellettaisiin
         ainoastaan silloin, kun se on ainoa muoto, jonka avulla voidaan saavuttaa tavoiteltu tekninen tulos. Se huomautti, että Philips-tuomion
         81 kohdassa oli todettu, että se, että ”on olemassa muita muotoja, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos, [ei
         estä] rekisteröintiesteen soveltamista”, ja 83 kohdassa oli lisäksi todettu, että ”tällaisesta muodosta koostuvan merkin rekisteröinti
         [on suljettu pois], vaikka kyseinen tekninen tulos voitaisiin saavuttaa myös käyttämällä muunlaisia muotoja”. Näiden toteamusten
         perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että kyseessä olevan ehdottoman hylkäysperusteen soveltamiseksi
         on riittävää, että muodon olennaiset piirteet sisältävät ne piirteet, jotka ovat teknisesti syy-yhteydessä tavoitellun teknisen
         tuloksen saavuttamiseen ja siihen riittäviä, jolloin ne johtuvat tästä teknisestä tuloksesta.
      
      27.      Se hylkäsi lisäksi Lego Jurisin perustelut siitä, että muiden sellaisten muotojen olemassaolo on tärkeää, joiden avulla voidaan
         saavuttaa sama tekninen tulos, koska Philips-tuomion 81 ja 83 kohdassa oli hylätty tämän seikan merkitys tekemättä eroa muotojen,
         joissa käytetään toista ”teknistä ratkaisua”, ja muotojen, joissa käytetään samaa ”teknistä ratkaisua”, välillä. 
      
      28.      Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli myös Philips-tuomion 78 kohtaa, jonka mukaan kysymyksessä olevan säännöksen
         tarkoitus oli estää se, että tavaramerkkioikeus antaa haltijalleen tavaran käyttöön liittyvien piirteiden monopolin, joka
         estää kilpailijoita tarjoamasta tavaroita, joihin sisältyy nämä käyttöön liittyvät piirteet. Se lisäsi, että ei voida sulkea
         pois sitä, että tavaran käyttöön liittyvät piirteet, jotka yhteisöjen tuomioistuimen mukaan on oltava kilpailijoiden käytettävissä,
         vastaavat täsmällisesti yhtä tiettyä muotoa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korosti – viitaten Philips-tuomion 80 kohtaan,
         jossa todetaan, että asianomaisella säännöksellä edistetään yleistä etua, joka edellyttää, että jokaisen on saatava vapaasti
         käyttää muotoa, jonka olennaiset piirteet vastaavat teknistä tehtävää –, että tämä edellytys ei liity ainoastaan kyseiseen
         muotoon sisältyvään tekniseen ratkaisuun vaan myös itse muotoon ja muodon olennaisiin piirteisiin. Jos siis muotoa on saatava
         käyttää sellaisenaan vapaasti, ei Lego Jurisin tekemää eroa toiseen ”tekniseen ratkaisuun” perustuvien ja samaan ”tekniseen
         ratkaisuun” perustuvien muotojen välillä voida hyväksyä. 
      
      29.      Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta estää sellaisen
         muodon rekisteröinnin, joka olennaisilta piirteiltään muodostuu yksinomaan sellaisesta tavaran muodosta, joka on teknisesti
         syy-yhteydessä tarkoitetun teknisen tuloksen saavuttamiseen ja siihen riittäviä, vaikka tähän tulokseen voidaan päästä muilla
         muodoilla. Se hyväksyi siten suuren valituslautakunnan arvioinnin ja hylkäsi ainoan kanneperusteen ensimmäisen osan.   
      
      30.      Toinen osa jakautui kolmeen väitteeseen, joista ainoastaan kahdella on merkitystä tässä valitusasiassa. Ensimmäinen koskee
         tavaramerkin pääasiallisten osien tunnistamatta jättämistä, toinen sen olennaisten piirteiden toiminnallisuutta koskevia arviointivirheitä.(26)
      
      31.      Ensimmäisessä väitteessä Lego Juris moitti suurta valituslautakuntaa siitä, että se ei ollut määrittänyt riidanalaisen muodon
         olennaisia piirteitä eli nuppien muotoilua ja suhteita, kun se tutki Lego-palikan toiminnallisuutta kokonaisuutena ja otti
         huomioon seikkoja, jotka eivät kuuluneet vaaditun suojan piiriin ja joita olivat esimerkiksi ontto alapuoli ja toissijaiset
         rakenteet. Kantajan mukaan riidanalaisessa päätöksessä ei näin ollen otettu huomioon sitä, että tällaisella tavaramerkillä
         kantaja olisi voinut vastustaa rekisteröintihakemuksia, jotka koskevat ulkoasultaan samanlaisia rakennuspalikoita, muttei
         rekisteröintihakemuksia, jotka koskevat ulkoasultaan erilaisia palikoita, riippumatta siitä, sovelletaanko niissä samaa teknistä
         ratkaisua vai ei. 
      
      32.      Lego Juris totesi myös, että nämä muodon olennaiset piirteet on määriteltävä kuluttajan näkökulmasta eikä asiantuntijoiden
         puhtaasti teknisen analyysin perusteella.
      
      33.      Toisessa, näiden piirteiden toiminnallisuutta koskevassa väitteessä Lego Juris moitti suurta valituslautakuntaa siitä, että
         se oli katsonut, että tämän kilpailijoiden käyttämät toiminnallisesti vastaavat vaihtoehtoiset mallit eivät olleet merkityksellisiä,
         vaikka ne olivat sen mukaan tärkeitä arvioitaessa, merkitseekö muodon suojaaminen monopolia tekniseen ratkaisuun. Se moitti
         suurta valituslautakuntaa myös siitä, ettei se ollut huomioinut patenttiin perustuvan aiemman suojan vaikutusta muodon toiminnallisuuden
         arviointiin. 
      
      34.      Lopuksi Lego Juris kielsi nauttivansa teknistä ratkaisua koskevasta monopolista sillä perusteella, että riidanalaista muotoa
         suojataan tavaramerkkinä, ja katsoi, että tämän teknisen ratkaisun soveltaminen ei edellytä kilpailijoilta Lego-palikan muodon
         jäljentämistä. 
      
      35.      Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei myöskään hyväksynyt ainoan kanneperusteen toista osaa.(27)
      
      36.      Tuomioistuin hylkäsi yhtäältä ensimmäisen väitteen siitä, että kuluttajien näkökulma on merkityksellinen, koska on epätodennäköistä,
         että kuluttajilla olisi tarvittava tekninen tuntemus perustavanlaatuisten piirteiden erottamiseksi. Toisaalta se katsoi, että
         koska suuri valituslautakunta oli tunnistanut asianmukaisesti kaikki nämä Lego-palikan perustavanlaatuiset piirteet, suuren
         valituslautakunnan päätöksen laillisuuden kannalta oli merkityksetöntä, että se oli myös ottanut huomioon muita piirteitä.
         
      
      37.      Tuomioistuin hylkäsi kantajan toisen väitteen vaihtoehtoisten muotojen merkityksestä viittaamalla uudelleen Philips-tuomion
         80 kohtaan, jonka perusteella se päätteli, että muodon toiminnallisuuden arvioinnin on tapahduttava muiden muotojen olemassaolosta
         riippumatta. Aiempien patenttien näyttöarvosta se totesi, että kantajan väite oli virheellinen, koska suuri valituslautakunta
         oli nimenomaisesti todennut päätöksensä 39 kohdassa, että merkkiä voidaan suojata sekä patentilla että tavaramerkillä, ja
         se oli viitannut ensiksi mainittuun teollisoikeuteen ainoastaan osoittaakseen Lego-palikan merkityksellisten piirteiden ulottuvuuden
         (sylinterinmuotoiset päänupit).   
      
      38.      Lopuksi väitteestä, jonka mukaan soveltaakseen samaa teknistä ratkaisua Lego Jurisin kilpailijoiden ei tarvitse jäljentää
         Lego-palikan muotoa, tuomioistuin totesi, että väittämä perustui virheelliseen käsitykseen, jonka mukaan mahdollisuus käyttää
         muita muotoja, joissa käytetään samaa teknistä ratkaisua, osoittaa asianomaisen muodon toiminnallisuuden puuttumisen; tämä
         väittämä oli jo hylätty aiemmin sillä perusteella, että Philips-tuomion mukaan itse toiminnallisen muodon on oltava kaikkien
         käytettävissä.   
      
      39.      Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei hyväksynyt mitään Lego Jurisin väitteistä, se hylkäsi kumoamiskanteen.   
      
      V       Oikeudenkäyntimenettely unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset
      40.      Lego Jurisin valitus jätettiin tuomioistuimen kirjaamoon 2.2.2009 ja MEGA Brandsin ja SMHV:n vastineet vastaavasti 15.4. ja
         23.4.2009.(28) Asianosaiset eivät ole toimittaneet tuomioistuimelle vastauskirjelmiä.
      
      41.      Lego Juris vaatii, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion, palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen
         ja velvoittaa SMHV:n vastaamaan oikeudenkäyntikuluista. 
      
      42.      SMHV ja MEGA Brands vaativat, että valitus hylätään ja että valittaja velvoitetaan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista.
      
      43.      Lego Jurisin, SMHV:n ja MEGA Brandsin edustajat esittivät 10.11.2009 pidetyssä istunnossa suulliset huomautuksensa ja vastasivat
         suuren jaoston jäsenten ja julkisasiamiehen esittämiin kysymyksiin.  
      
      VI     Valituksen arviointi
      A       Tiivistelmä asianosaisten lausumista ja analyysini esittely   
      1.       Asianosaisten lausumat  
      44.      Lego Juris perustaa valituksensa kolmeen väitteeseen, jotka esitetään tiivistetysti seuraavassa ja jotka vastaavat sisällöllisesti
         ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyjä lausumia. 
      
      45.      Valittaja katsoo ensinnäkin, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa tulkittiin valituksenalaisessa
         tuomiossa virheellisesti, koska kaikilta muodoilta, joilla on tehtävä, estettiin mahdollisuus hyötyä tavaramerkkioikeuden
         tuottamasta suojasta ilman, että otettiin huomioon sanotun säännöksen edellytykset. Valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen
         tuomioistuin poikkesi Philips-tuomiosta, jossa tehtiin ero ”teknisen ratkaisun” ja ”teknisen tuloksen” välillä ja jossa vapaana
         pitämisen tarve liitettiin ensiksi mainittuun, jotta kilpailijoiden ei tarvitse valita erilaisia ratkaisuja saman tuloksen
         saavuttamiseksi; kilpailijoilta edellytettiin kuitenkin samalla erilaisten muotojen keksimistä sovellettaessa samaa ratkaisua.
         Tämän tulkintavirheen vuoksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että itse toiminnallinen muoto on oltava kaikkien
         saatavilla, vaikka Philips-tuomion perusteella on valittajan mukaan selvää, että ainoastaan muodon käyttöön liittyvien piirteiden
         on oltava tällä tavoin käytettävissä. 
      
      46.      Lego Juris katsoo toiseksi, että valituksenalaisessa tuomiossa käytettiin virheellisiä kriteerejä kolmiulotteisten merkkien
         olennaisten piirteiden tunnistamisessa. Tavaramerkkioikeuden tehokas käyttö edellyttää valittajan mukaan, että ”olennaiset
         piirteet” vastaavat ”hallitsevia ja erottavia osatekijöitä”, joita on tutkittava tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen
         tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan näkökulmasta.(29) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin poikkesi kuitenkin valittajan mukaan tuomionsa 70 kohdassa tästä kuluttajasäännöstä
         ja teki kehäpäätelmän määrittäessään olennaiset piirteet nimenomaan muodon eri osien tehtävien perusteella. 
      
      47.      Lego Juris moittii kolmanneksi tarkastelun kohteena olevaa tuomiota siitä, että on käytetty virheellisiä toiminnallisuusedellytyksiä.
         Sen mukaan paras tapa arvioida esineen muodon tietyn piirteen toiminnallisuutta on sen muuttaminen: jos muutos ei vaikuta
         tehtävän täyttämiseen, kyseinen piirre ei ole toiminnallinen. Tältä osin on valittajan mukaan otettava huomioon vaihtoehtoiset
         muodot, jotka osoittavat, että tavaramerkin myöntäminen tietylle muodolle ei merkitse monopolin syntymistä, ja siksi asetuksen
         N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua ehdotonta rekisteröintikieltoa ei voida soveltaa.  
         
      
      48.      SMHV ja MEGA Brands kiistävät kaikki valittajan perustelut ja katsovat, että valituksenalaisen tuomion perustelut ja ratkaisuosa
         ovat päteviä.  
      
      2.       Analyysini esittely
      49.      Tässä valitusasiassa on selvennettävä taloudellisille toimijoille edellytykset, joiden mukaan tavaroiden muoto, jolla on tekninen
         tehtävä, voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi.    
      
      50.      On selvää, että Philips-tuomiossa ilmaistiin asianomaisen säännöksen tulkintaa koskevat periaatteet, vaikka tuomiossa itsessään
         viitattiin direktiiviin. Kyseisen asian tosiseikkojen perusteella annettiin kuitenkin tuomio, joka rajoittaa merkittävästi
         toiminnallisista muodoista koostuvien merkkien rekisteröintikelpoisuutta. Tuomiosta ilmenee, että oli olemassa tietynlainen
         yhteisymmärrys hollantilaisen yrityksen myymän sähkökäyttöisen partakoneen ylemmän osan muodon esittämän kuvion toiminnallisuudesta.
         
      
      51.      Koska Philips-tuomiossa rajoituttiin kapea-alaisesti tarkastelemaan asian tosiseikkoja, Englannin Court of Appealille annetussa
         vastauksessa korostettiin syitä, joiden vuoksi merkin, jolla on nämä piirteet, rekisteröinnin hylkääminen oli perusteltua, mutta jätettiin selventämättä yrityksille toiminnallisten merkkien tavaramerkkirekisteröinnin suuntaviivoja. Tuomiossa, joka oli säännöksen hengen mukainen, ei ehdottomasti suljettu pois mahdollisuutta toiminnallisia
         muotoja sisältävien merkkien rekisteröintiin, vaikka niiden rekisteröinnistä ei tehty helppoa. Kuvainnollisesti voidaan sanoa,
         että tuomiolla ei suljettu ovea toiminnallisten merkkien rekisteröinniltä vaan se jätettiin raolleen; tässä valituksessa on
         selvitettävä oven ja ovenkarmin välisen raon suuruus. 
      
      52.      Lego Juris ei itse asiassa vetoa ainoastaan siihen, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa
         tulkittiin valituksenalaisessa tuomiossa virheellisesti (ensimmäinen väite), vaan se moittii tuomioistuinta myös siitä, että
         on käytetty virheellisiä tulkintaedellytyksiä määritettäessä Lego-palikan toiminnallisia piirteitä (toinen ja kolmas väite).
         Tästä seuraa, että valituksen tutkinnassa on keskityttävä sekä sisällöllisiin seikkoihin, eli mahdollisiin tulkintavirheisiin,
         että metodologisiin seikkoihin, eli tapaan, jolla esineiden piirteet arvioidaan ja toiminnallisuus määritetään.         
      
      53.      Katson nimittäin, että alalla on annettu vain yksi ennakkoratkaisu ja että tämä valitus on toinen tälle tuomioistuimelle kymmenen
         vuoden aikana tarjoutunut mahdollisuus tarkastella asianomaista säännöstä, mikä perustelee tarpeen vastaukseen, jossa ennen
         valittajan esittämien perusteiden tarkastelua kysymystä tarkastellaan laajemmin kuin näiden perusteiden vuoksi olisi tarpeen.
         Toivon myös voivani vastata toiminnallisten muotojen rekisteröinnin edellytyksiin liittyviin yritysmaailman perusteltuihin
         odotuksiin, jotka koskevat tämän monitahoisen ongelman selventämistä.    
      
      B       Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan laajempi tulkinta
      1.       Vahvistetut ja joustavammat tulkintaohjeet 
      54.      Kun Philips-tuomiota verrataan joidenkin kansallisten oikeusjärjestysten oikeuskäytäntöön, on havaittavissa sekä tiettyjä
         yhteneväisyyksiä kunkin jäsenvaltion direktiivin täytäntöönpanosäännösten tulkinnassa että huomattavia eroavaisuuksia, jotka
         tuovat hyvin esiin tarpeen yhdenmukaistaa toiminnallisten tavaramerkkien rekisteröinnin edellytykset. Asianosaisten unionin
         tuomioistuimelle toimittamissa kirjelmissä tarkastellaan Yhdysvaltojen tavaramerkkioikeutta, ja tästä syystä katson velvollisuudekseni
         viitata siihen silloin, kun viittaukset vaikuttavat tarpeelliselta tässä asiassa. 
      
      55.      Yhteneväisyyksistä voidaan todeta, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdalla sekä sitä vastaavilla
         kansallisilla säännöksillä katsotaan yksimielisesti olevan kahtalainen tarkoitus: yhtäältä pyritään estämään esineitä koskevien
         teknisten ratkaisujen monopolisoituminen tavaramerkkioikeuksien välityksellä erityisesti silloin, kun nämä ratkaisut ovat
         aiemmin nauttineet toisen teollisoikeuden tuottamasta suojasta,(30) ja toisaalta pyritään säilyttämään ero tavaramerkin ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan välillä.(31)
      
      56.      Selvennyksenä todettakoon, että Court of Appealin neljänteen ennakkoratkaisukysymykseen Philips-tuomiossa annettu vastaus
         perustui nimenomaisesti näihin kahteen lähtökohtaan(32) julkisasiamies Ruiz-Jarabon asiassa esittämän ratkaisuehdotuksen mukaisesti.(33)
      
      57.      Näistä kansalliselle ja yhteisön tavaramerkkioikeudelle yhteisistä piirteistä huolimatta lainkäyttöä ei ole kokonaan onnistuttu
         yhdenmukaistamaan. Kun tarkastellaan Philips-tuomion kannalta merkityksellistä kysymystä, jäsenvaltioiden tuomioistuinten
         toiminnasta voidaan todeta, että Ruotsin tuomioistuimet ovat katsoneet, että muotoa on pidettävä yksinomaan toiminnallisena
         silloin kun mikään muu muoto ei mahdollista saman tehtävän toteuttamista; Englannin tuomioistuimet ovat sen sijaan katsoneet,
         että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa vastaava kansallinen säännös estää rekisteröinnin tilanteissa,
         joissa tehtävä on pääasiallinen syy siihen, että tavaralla on muoto, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu.(34)
      
      58.      Edellisessä kohdassa mainitut kansallisten tuomioistuinten tuomiot on annettu ennen Philips-tuomiota. Joissakin tapauksissa
         ylimmät kansalliset tuomioistuimet ovat kuitenkin ilmeisesti tulkinneet tuomiota erittäin rajoittavasti siten, että asianomaisen
         säännöksen tai sitä vastaavan kansallisen säännöksen kielto on menettänyt tehokkuutensa sillä seurauksella, että kilpailijoiden
         vaikeudet, jotka liittyvät pääsyyn sen esineen markkinoille, jonka toiminnallinen muoto on onnistuttu rekisteröimään, lisääntyvät.(35)
      
      59.      Nämä erot johtuvat todennäköisesti siitä, että Philips-tuomiossa, jossa sen sijaan, että olisi sovellettu tiukempaa edellytystä,
         jolla toiminnallisten merkkien rekisteröintikielto rajoitetaan koskemaan merkkejä, jotka koostuvat pelkästään toiminnallisista
         piirteistä, päädyttiin käyttämään väljempää edellytystä, jonka perusteella useammat toiminnalliset merkit kuuluvat kiellon
         alaan; tuomiossa nimittäin edellytettiin, että ”olennaisilla piirteillä” on oltava tekninen tehtävä.(36) Tästä lähestymistavasta seurasi kuitenkin epäselvyyttä, joka vaatii nyt veronsa. 
      
      60.      Vaara, että unionin tuomioistuimen kehittämiin edellytyksiin ei suhtauduta samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, on siten
         ilmeinen. Tästä syystä katson tarpeelliseksi määritellä eräitä lisäedellytyksiä, jotka edesauttavat yksinomaan Philips-tuomioon,
         jossa keskitytään liialti merkkeihin, joita ei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan nojalla voida
         rekisteröidä, perustuvan oikeuskäytännön kehittämistä. Paras tapa tämän säännöksen soveltamisalan täsmentämiseksi on niiden
         tapausten tutkiminen, joissa haettu tavaramerkki on rekisteröitävä siitä huolimatta, että siihen sisältyy tiettyjä toiminnallisia
         piirteitä.    
      
      2.       Ehdotettu tulkintamalli   
      61.      Aluksi on todettava, etten ehdota oikeuskäytännön muuttamista vaan ainoastaan joitakin pääasiallisesti metodologisia täsmennyksiä,
         koska Philips-tuomiossa määritetyt periaatteet ovat päteviä;(37) näillä periaatteilla tarkoitetaan ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan edellä mainittua
         kahtalaista tarkoitusta, joka voidaan tiivistetysti kuvata ”monopolien vastustamista” sekä erilaisten teollisoikeuksien tiukkarajaista
         erottelua koskeviksi edellytyksiksi, toiseksi sitä, että asianomaisella säännöksellä kielletään sellaisten muotojen rekisteröinti,
         joiden olennaisilla piirteillä on tekninen tehtävä,(38) ja kolmanneksi sitä, että sen osoittaminen, että on olemassa muita muotoja, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen
         tulos, ei vaikuta tässä säännöksessä tarkoitetun ehdottoman rekisteröintiesteen tai mitättömyysperusteen soveltamiseen.(39)
      
      62.      Tätä lähestymistapaa on kuitenkin täydennettävä tietyillä mainitun säännöksen metodologisilla soveltamisedellytyksillä; ymmärtääkseni
         asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamismenettelyssä voi olla kolme vaihetta.(40)
      
      a)       Ensimmäinen vaihe
      63.      Ensimmäiseksi elimen, jonka tehtävänä on ehdottoman hylkäys- tai mitättömyysperusteen tutkiminen, on määritettävä rekisteröitävän
         muodon tärkeimmät osatekijät. Tässä vaiheessa sovellettavat periaatteet ovat erityisen merkityksellisiä. 
      
      64.      Koska kysymys ei kuitenkaan ole sen selvittämisestä, onko merkki erottamiskykyinen, vaan ainoastaan sen pääasiallisten erityispiirteiden
         tunnistamisesta, on tutkittava peräkkäin kyseisessä tavaramerkissä käytettyjen eri osatekijöiden ulkoasua.(41) Toisin kuin silloin, kun tutkitaan merkin erottamiskykyä, ei ole välttämätöntä ottaa huomioon kokonaisvaikutelmaa, ellei
         kysymys sitten ole esimerkiksi yksinkertaisesta esineestä, jonka muodon kaikki piirteet ovat olennaisia.   
      
      65.      Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan sanamuodon mukaisesti on tunnistettava muodon olennaiset piirteet ja
         verrattava niitä tekniseen tulokseen sen arvioimiseksi, onko näiden piirteiden ja teknisen tuloksen välillä välttämätön yhteys.
         Tässä yhteydessä olennaisten piirteiden määrittämisen tarkoituksena ei ole sen selvittäminen, toteutetaanko merkillä tavaramerkin
         keskeinen tehtävä – eli tavaramerkillä suojatun tavaran alkuperän varmistaminen(42) – vaan sen tutkiminen, ovatko piirteet todella välttämättömiä teknisen tuloksen, jonka ominaisuudet on myös määritettävä
         täsmällisesti, saavuttamiseksi. 
      
      66.      Tässä ensimmäisessä vaiheessa kuluttajan näkemys ei siten ole merkityksellinen, koska kysymys on vasta Philips-tuomiossa korostetulla
         tavalla(43) pelkästään sellaisen ennakkoedellytyksen arvioinnista, jota sovelletaan yksinomaan tavaran muodosta koostuviin merkkeihin ja jonka täyttämättä jääminen voi estää
         merkin rekisteröinnin; tässä vaiheessa ei vielä selvitetä mahdollista erottamiskykyä, jonka tutkimisessa käyttäjän mielipiteelle
         annetaan aina oikeuskäytännössä merkitystä.(44)
      
      67.      Ensimmäisen vaiheen lopuksi on selvitettävä jokaisen tunnistetun olennaisen piirteen toiminnallisuus. Toiminnallisuuden määrittämiseen
         liittyy puolestaan metodologisia ongelmia. Sitä ei nimittäin tietenkään voida tehdä pelkästään oletusten tai yleiseen elämänkokemukseen
         perustuvien yleistyksien perusteella;(45) tavallisesti patentin tai mallin tuottamasta suojasta nauttineiden tavaroiden kohdalla kyseisiä teollisoikeuksia koskeviin
         rekisteröintitodistuksiin liittyvät selvitykset ovat kumottavissa oleva – joskin erittäin vahva – olettama siitä, että esineen
         muodon perustavanlaatuiset piirteet on tarkoitettu tiettyä teknistä tehtävää varten, kuten suuri valituslautakunta totesi
         viitaten Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden asiassa TrafFix antamaan tuomioon perustuvaan oikeuskäytäntöön.(46) Näitä tapauksia lukuun ottamatta voidaan aina käyttää asiantuntijan palveluita. 
      
      68.      Menettelyn jatko riippuu toiminnallisuuden tämän arvioinnin tuloksesta: jos (vaihtoehto A) kaikilla rekisteröintihakemuksen
         kohteena olevan muodon olennaisilla piirteillä on tekninen tehtävä, itse muoto on toiminnallinen, jolloin tavaramerkin rekisteröinti
         on evättävä, tai jos muoto on jo rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi; tässä tilanteessa tutkinta loppuu ensimmäiseen
         vaiheeseen. Jos (vaihtoehto B) sen sijaan kaikki nämä piirteet eivät ole toiminnallisia, siirrytään toiseen vaiheeseen. 
      
      b)       Toinen vaihe
      69.      Toisessa vaiheessa merkin tutkinnasta vastaavalla elimellä on siten arvioitavanaan muoto, jonka perustavanlaatuisista piirteistä
         vain osa on toiminnallisia. Philips-tuomion suppea tulkinta johtaisi siihen, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
         e alakohdan ii alakohtaa voida soveltaa, koska tuomion 84 kohdassa kielletään yksinomaan tavaran muodosta koostuvan merkin
         rekisteröinti, ”jos on selvitetty, että tämän muodon olennaiset toiminnalliset piirteet johtuvat yksinomaan tietyn teknisen
         tuloksen tavoittelemisesta”. Katson tältäkin osin, että tuomiossa keskitytään liialti asian tosiseikkoihin. 
      
      70.      Kun nimittäin otetaan huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kaksi lähtökohtaa eli yhtäältä
         pyrkimys ”siihen oikeutettuun tavoitteeseen, että yksityisiä estetään käyttämästä tavaramerkkirekisteröintiä keinona teknisiä
         ratkaisuja koskevien yksinoikeuksien saamiseksi tai niiden voimassaolon jatkamiseksi”,(47) ja toisaalta se, että toiminnallisia muotoja ”on jokaisen saatava vapaasti käyttää”,(48) katson, että säännöstä sovelletaan tähän sekamuotoiseen tilanteeseen, jossa muodolla on sekä toiminnallisia että ei-toiminnallisia
         piirteitä. 
      
      71.      Tästä yksinkertaisesti seuraa, että arviointi monimutkaistuu. 
      
      72.      Ongelmaksi muodostuu sen arvioiminen, estääkö tavaramerkin rekisteröinti kilpailijoita käyttämästä niitä olennaisia toiminnallisia
         piirteitä, joita tavaramerkillä suojattaisiin; edellä kuvatun kaltaisessa tilanteessa ei nimittäin ole suljettu pois, että
         jotkin tai suuri osa näistä toiminnallisista piirteistä ovat välttämättömiä markkinoilla toimiville kilpailijoille esimerkiksi
         sen varmistamiseksi, että kilpailijan tavarat ovat yhteentoimivia sen toiminnallisen muodon haltijan tavaroiden kanssa, jonka
         rekisteröintiä on haettu. Koska tämä lopputulos on selvässä ristiriidassa Philips-tuomion kanssa, esitän kaksi vaihtoehtoa.
         
      
      73.      Ensimmäinen vaihtoehto rajoittaa tavaramerkkioikeuden koskemaan niitä olennaisia ja erottavia osatekijöitä, jotka eivät ole
         toiminnallisia. Siten esimerkiksi muistitikut(49) koostuvat osasta, jota selvästi käytetään tikun yhdistämiseksi tietokoneeseen tai johonkin toiseen laitteeseen, ja osasta,
         joka voi olla – ja usein on – muodoltaan ennen kaikkea esteettinen siitä huolimatta, että sillä on myös tekninen tehtävä. En näe estettä sille, että rekisteröidään pelkästään USB-tikkua koskevia
         tavaramerkkejä, mutta rekisteröinti voi koskea vain kyseistä muotoilua, koska toinen osa on aina toiminnallinen. SMHV:n olisi
         kuitenkin joustavoitettava rekisteröintikäytäntöään erottamislausumien (disclaimers) käyttämisen mahdollistamiseksi, koska
         se ei tällä hetkellä käytä asetuksen N:o 207/2009(50) 37 artiklan 2 kohdassa sille myönnettyä toimivaltaa vaan soveltaa kirjaimellisesti periaatetta, jota ei ole vahvistettu unionin
         tuomioistuimen oikeuskäytännössä(51) ja jonka mukaan moniosaisten tavaramerkkien tapauksissa ei voida vaatia suojaa tietylle niiden osalle.(52) Vaikka tämäntyyppisten muistitikkujen valmistajat hakisivat suojaa esteettiselle osatekijälle jopa sisällyttämättä tavaramerkin
         rekisterihakemuksessa esitettyyn kuvaan tikun yhdistämiseen tarkoitettua osaa, tavaramerkillä olisi vähemmän merkitystä, koska
         kuluttaja ei välttämättä tunnistaisi sitä USB-tikun osaksi, jolloin valmistajan intressi rekisteröidä se tavaramerkiksi pienenee.
         
      
      74.      Tämän ongelman vuoksi ehdotan toista vaihtoehtoa. Koska asianomaisen säännöksen pääasiallisena tarkoituksena on kilpailun
         suojeleminen, toiminnallisista osatekijöistä osittain muodostuvan merkin rekisteröinti edellyttää sen tutkimista, että mahdollinen
         teollisoikeuden myöntäminen ei merkitse kilpailijoille merkittävää haittaa, joka ei liity niiden omien tavaramerkkien maineeseen.(53) Tässä vaiheessa verrattaisiin valittajan esittämällä tavalla muita markkinoilla olevia vastaavia vaihtoehtoja. Tähän vaihtoehtoon
         syventymättä on todettava, että vaihtoehtoisten muotojen tarkastelussa olisi otettava huomioon yhteentoimivuus sekä vapaana
         pitämisen tarve, jotka ovat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun yleisen edun ilmauksia.
         
      
      c)       Kolmas vaihe
      75.      Kun nämä esteet on ylitetty erottamislausumien perusteella tai siksi, että on todettu, ettei muodon rekisteröinti vahingoita
         kilpailua, elimet, joiden tehtävänä on tutkia tämän sekamuotoisen merkin toiminnallisuus – eli yleensä tavaramerkkiviranomainen
         tai mitättömyyttä koskevaa vastakannetta käsittelevä tuomioistuin –, aloittavat kolmannen vaiheen, jossa tutkitaan, onko tavaramerkki
         (muoto) erottamiskykyinen. Tässä vaiheessa merkistä saatavalla kokonaisvaikutelmalla, kuluttajan näkökulmalla sekä niillä
         tavaroilla tai palveluilla, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, on oikeuskäytännön mukaisesti merkitystä.(54)
      
      76.      Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa, joka estää toiminnallisen muodon haltijaa vetoamasta siihen, että erottamiskyky on
         syntynyt käytössä, voidaan soveltaa myös tässä vaiheessa.(55) Katson tältä osin, että toiminnallisten muotojen sulkeminen tällä säännöksellä myönnetyn suojan ulkopuolelle vastaa lainsäätäjän
         halua välttää se, että tällaista mahdollisuutta käytetään esineeseen, joka on ollut suojattu patentilla tai mallioikeudella.
         Näin ollen yhtäältä silloin, kun tämän toisen teollisoikeuden voimassaolo päättyy, on todennäköistä – erityisesti silloin,
         kun kysymys on innovatiivisista tuotteista, kuten Legosta –, että nämä tuotteet ovat jo kuluttajan silmissä sellaisia, että
         tavanomaisissa olosuhteissa ne olisivat ”erottamiskykyisiä”, koska ne ovat olleet patentin tai mallin voimassaoloaikana tavaraluokassaan
         ainutlaatuisia;(56) toisaalta unionin tuomioistuin on todennut, että yhteisön lainsäätäjän tarkoituksena on ollut myöntää yhteisön tavaramerkkiin
         perustuva suoja ainoastaan tavaramerkeille, jotka ovat tulleet käytössä erottamiskykyisiksi ennen rekisteröintihakemusta.(57) Tästä syystä erottamislausuman perusteella myönnetyn tavaramerkin haltija ei voi koskaan vedota asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
         3 kohtaan olennaisten toiminnallisten piirteiden suojan laajentamiseksi.  
      
      C       Vaikutukset tähän valitukseen  
      77.      Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan laajemman tulkinnan pääasiallisten piirteiden esittelyn jälkeen
         on tutkittava tämän tulkintamallin vaikutuksia Lego Jurisin ainoassa valitusperusteessa esittämiin väitteisiin. 
      
      78.      Tuon jo tässä vaiheessa esiin näkemykseni siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toimi valituksenalaisessa tuomiossa
         mielestäni huolellisesti ja Philips-tuomion mukaisesti: se suhtautui erityisesti Lego Jurisin väitteisiin harkitsevaisesti
         ja antoi niihin oikeudellisesti moitteettomat vastaukset, ja kun otetaan huomioon, että tarkasteluni osoittaa, että Lego Jurisin
         väitteet ovat keskeisiltä osiltaan perusteettomia, on riittävää, että tarkastelen pelkästään näiden moitteiden pääpiirteitä;
         tämä ei vaikuta millään tavoin arvoon, joka on annettava sille, että kumoan kantajan perustelut.    
      
      1.       Ensimmäinen väite, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan virheellistä tulkintaa
      79.      Tietyiltä osin ristiriitaisessa valituksessa väitetään, että valituksenalaisessa tuomiossa on virhe, joka johtuu siitä, että
         tavaramerkkioikeuden antaman suojan ulkopuolelle on jätetty kaikki toiminnalliset muodot riippumatta siitä, täyttävätkö ne
         asianomaisen säännöksen edellytykset. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta arvostellaan siitä, että se poikkesi Philips-tuomiosta,
         jonka nojalla toiminnallisten muotojen rekisteröinti on valittajan mukaan mahdollista aina silloin kun on olemassa erilaisia
         mutta vastaavia muotoja. Tässä yhteydessä ei valittajan mukaan voida katsoa, että toiminnallisen muodon on oltava kaikkien
         saatavilla, sillä Philips-tuomiossa edellytettiin ainoastaan, että muodon käyttöön liittyvien piirteiden on oltava tällä tavoin käytettävissä.
      
      80.      En ole samaa mieltä tästä valituksenalaisen tuomion tulkinnasta. 
      
      81.      Valittajan tulkinta on virheellinen, vaikka se tulkitsee sekä Philips-tuomiota että asianomaista säännöstä luovasti.
      
      82.      Yhtäältä laajamittaiset perustelut ”teknisen ratkaisun” ja ”teknisen tuloksen” väitetyistä eroista eivät perustu, kuten MEGA
         Brands toteaa, kyseiseen tuomioon eivätkä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaan. Ensimmäisen oikeusasteen
         tuomioistuin totesi näin perustellusti valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa, jossa se viittasi Philips-tuomion 81 ja 83 kohtaan,
         joissa ei tehdä eroa ”teknisen ratkaisun” ja ”teknisen tuloksen” välillä. 
      
      83.      Toisaalta Philips-tuomion 80 ja 83 kohdasta ilmenee, että yleisen edun mukainen tavoite, johon asianomaisella säännöksellä
         pyritään, edellyttää, että jokaisen on saatava vapaasti käyttää toiminnallisia muotoja ilman, että muodon toiminnallisuuden
         arvioinnissa otetaan huomioon muita mahdollisia vaihtoehtoja. Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei
         tehnyt minkäänlaista oikeudellista virhettä valituksenalaisessa tuomiossa. 
      
      84.      Palaan nyt takaisin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan tulkintamalliin, jota ehdotin edellä.
         
      
      85.      Totesin aiemmin, että Philips-tuomiossa rajoituttiin kapea-alaisesti tarkastelemaan asian tosiseikkoja, mikä varmastikin vaikutti
         tuomioistuimen kannan selkeyteen. Nyt käsiteltävässä asiassa tosiseikoilla on myös ratkaiseva merkitys.
      
      86.      Valituksenalaisen tuomion 75 kohdassa katsottiin nimittäin, että SMHV:n suuri valituslautakunta oli Lego-palikan tyhjentävän
         tarkastelun perusteella päätellyt, että lelun koko muodolla oli toiminnallisia tehtäviä. Tässä tilanteessa, joka vastaa tulkintaohjeitteni
         ensimmäistä vaihetta, oli odotettavaa, että kyseinen yhteisön virasto hylkää Lego Jurisin vaatiman merkin rekisteröinnin,
         koska koko palikan muoto – eikä vain sen olennaiset piirteet – johtui yksinomaan sen tehtävästä; tällaisessa tilanteessa ei
         siirrytä ehdottamani tulkintamallin toiseen vaiheeseen (vaihtoehto A).(58)
      
      87.      Kun otetaan huomioon Philips-tuomion selkeys ainakin kysymyksessä olevien kohtien osalta ja suuren valituslautakunnan Lego-palikan
         toiminnallisuutta koskeva arviointi, jota ei muutettu valituksenalaisessa tuomiossa ja jota ei lähtökohtaisesti voida enää
         kyseenalaistaa sekä josta ei ole valitettu sillä perusteella, että tosiseikat ja selvitysaineisto olisi otettu vääristyneellä
         tavalla huomioon, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa
         koskeva tulkinta on hyväksyttävä, ja tämä väite on hylättävä.
      
      2.       Toinen väite, joka koskee sitä, että kolmiulotteisen tavaramerkin olennaiset piirteet on määritelty puutteellisesti     
      88.      Lego Juris väittää pääasiallisesti, että olennaisten piirteiden tarkastelussa on otettava huomioon kuluttajan näkökulma; ensimmäisen
         oikeusasteen tuomioistuin ei tehnyt näin, kun se nimenomaisesti hylkäsi tämän väitteen tuomion 70 kohdassa. 
      
      89.      Kun seurataan ehdottamaani tulkintamallia, tämän väitteen hylkääminen ei ole vaikeaa, koska esitettyjen metodologisten ohjeiden
         mukaisesti toiminnallisten tavaramerkkien erottamiskyky arvioidaan vasta kolmannessa vaiheessa.(59) Totesin jo edellisen väitteen tarkastelun yhteydessä, että Lego-palikan toiminnallisuuden arvioinnin tuloksen vuoksi SMHV:n
         suurella valituslautakunnalla ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella ei ollut tarvetta siirtyä seuraaviin vaiheisiin.
      
      90.      Vaikka kanssani ei oltaisikaan samaa mieltä, Lego Jurisin esittämää moitetta ei mielestäni voida hyväksyä missään tilanteessa.
         Philips-tuomion 76 kohdassa nimittäin todettiin, että tässä asiassa tarkasteltava ehdoton hylkäysperuste on ”ennakkoeste”;
         tämän hylkäysperusteen tutkimisessa ei siten sovelleta samoja suuntaviivoja kuin tarkasteltaessa hallitsevia ja erottavia
         osatekijöitä, joiden tunnistamisen tarkoituksena on selvittää, osoittavatko ne kuluttajan näkökulmasta tavaroiden alkuperän,
         mikä eroaa muodon olennaisten osatekijöiden tunnistamisesta. 
      
      91.      Jos Lego Jurisin perustelut nimittäin vietäisiin loppuun saakka, unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tavanomaisesti kuvattua
         keskivertokuluttajaa koskevaa edellytystä olisi sovellettava myös asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, jolloin
         ”hyvää tapaa” ja ”yleistä järjestystä” olisi arvioitava käyttäjän näkökulmasta. 
      
      92.      Tämän lopputuloksen järjenvastaisuus johtuu siitä, että ei ole otettu huomioon sitä, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1
         kohtaan sisältyvät erilaiset rekisteröinnin hylkäysperusteet ilmentävät lainsäätäjän erilaisia tarkoituksia, ja siksi niillä
         on itsenäinen normatiivinen voima sellaisten edellytysten perusteella, jotka voivat olla – mutta tämä ei ole välttämätöntä
         – samanlaisia kaikissa hylkäys- tai mitättömyystilanteissa.  Koska nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kyseisen säännöksen
         e alakohdan, toisin kuin b alakohdan (erottamiskyky), tarkoitus on hyvin kaukana tavaramerkin keskeisestä tehtävästä, väitettä
         keskivertokuluttajaa koskevasta edellytyksestä ei voida hyväksyä.
      
      93.      Valittaja on näin ollen väärässä halutessaan soveltaa kriteerejä, jotka liittyvät tyypillisesti erottamiskyvyn tutkimiseen,
         muodon olennaisiin osatekijöihin sen selvittämiseksi, onko muoto toiminnallinen; toiminnallisuus on määritettävä objektiivisesti,
         kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi perustellusti valituksenalaisessa tuomiossa. Tästä seuraa, että toista
         väitettä ei myöskään voida hyväksyä. 
      
      3.       Kolmas väite, joka koskee virheellisten toiminnallisuutta koskevien edellytysten soveltamista
      94.      Lego Juris puolustaa kolmannessa väitteessään vertailevaa menetelmää muodon piirteiden toiminnallisuuden arvioinnissa. Se
         väittää yhtäältä, että olennaisten piirteiden toiminnallisuuden selvittämiseksi niitä on muutettava; ne ovat luonteeltaan
         toiminnallisia silloin, kun muutos vaikuttaa tehtävän toteuttamiseen. Tässä yhteydessä valittaja korostaa vaihtoehtoisten
         muotojen tärkeyttä, sillä niiden olemassaolo on merkki siitä, että tiettyä muotoa koskeva tavaramerkki ei johda monopoliin,
         ja katsoo, ettei tässä valituksessa tarkasteltavaa ehdotonta hylkäysperustetta voida soveltaa.
      
      95.      En ole tältäkään osin vakuuttunut valittajan perusteluista.
      
      96.      Valituksenalaiseen tuomioon kohdistuva arvostelu ei ole esittämäni asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii
         alakohdan metodologisen tulkinnan perusteella merkityksellistä. Vaikka myönsin, että vaihtoehtoisten muotojen vertailulla
         voi mahdollisesti olla merkitystä kilpailutilanteen selvittämisessä, jätin vertailevan analyysin toiseen vaiheeseen, jolloin
         on järkevää selvittää, voiko tavaramerkin tuottama monopoli esineeseen, jolla on joitakin toiminnallisia piirteitä, johtaa kilpailun estymiseen markkinoilla. Kuten edellä jo esitettiin, sen jälkeen kun koko Lego-palikan
         toiminnallisuus oli tunnistettu, ei ollut tarvetta siirtyä seuraaviin vaiheisiin.
      
      97.      On myös niin, että Philips-tuomion ja asianomaisen säännöksen perusteella Lego Jurisin väite valituksenalaista tuomiota rasittavasta
         virheestä on perusteeton. Kyseisen tuomion 81–84 kohdan mukaisesti on selvää, että ”perusteena – – säännöksessä säädetyn rekisteröintiesteen
         tai mitättömyysperusteen soveltamatta jättämiselle ei voi olla se, että on selvitetty, että on olemassa myös muita muotoja,
         joita käyttäen voidaan saavuttaa sama tekninen tulos”; asianomaista säännöstä, jolla estetään yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi tarpeellisesta muodosta koostuvien merkkien rekisteröinti, on sovellettava täysimääräisesti
         Lego-palikkaan, jonka yksinomainen toiminnallisuus on selvitetty. Lego Juris ei voi vedota tuekseen niihin Philips-tuomioon
         perustuviin säännöksen soveltamista koskeviin erittelyihin, joilla säännöksen soveltaminen rajattiin olennaisiin piirteisiin, koska kaikki palikan piirteet – riippumatta siitä, ovatko ne olennaisia – ovat toiminnallisia; tässä tilanteessa
         ei ole tarpeen ottaa huomioon vaihtoehtoja, koska tavaramerkin rekisteröinti johtaisi joka tapauksessa muodon monopoliin.
         
      
      98.      Edellä esitetyn mukaisesti katson, että kolmas väite on perusteeton, ja se on kahden edellä käsitellyn väitteen tavoin hylättävä.
         Koska kaikki väitteet on hylätty, ainoa valitusperuste on hylättävä kokonaisuudessaan.  
      
      VII  Oikeudenkäyntikulut  
      99.      Koska Lego Juris on hävinnyt asian, sen on myös korvattava tästä valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut työjärjestyksen
         122 artiklan ensimmäisen kohdan sekä 69 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla.   
      
      VIII  Ratkaisuehdotus 
      100. Edellä todetun perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:
      
      1)         Valitus, jonka Lego Juris on tehnyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-270/06 12.11.2008
         antamasta tuomiosta, hylätään.
      
      2)         Valittaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 
      1 –	Alkuperäinen kieli: espanja.
      
      2 –	Maier, J., ”Lego des Lebens”, Die Zeit nro 32, 30.7.2009, s. 27.
      
      3 –	Asia T-270/06, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
      
      4 –	Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka on ollut voimassa
         tämän alaviitteen täydentämässä kohdassa mainitusta ajankohdasta alkaen.
      
      5 –	Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Uruguayn
         kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL
         L 349, s. 83) ja lopuksi 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1).
      
      6 –	Asia C-299/09, tuomio 18.6.2002, ja samassa asiassa 23.1.2001 esitetty ratkaisuehdotus (Kok., s. I-5475).  
      
      7 –	Tuomion 76 kohta.
      
      8 –	Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY
         (EYVL 1989, L 40, s. 1); jäljempänä direktiivi. Tämä artikla vastaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii
         alakohtaa.
      
      9 –	Philips-tuomion 78 kohta.
      
      10 –	Tuomion 79 kohta.
      
      11 –	Tuomion 80 kohta.
      
      12 –	Tuomion 82 kohta.
      
      13 –	Tuomion 81 kohta.
      
      14 –	Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan
         sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.
      
      15 –	Valituksenalaisen tuomion 9 ja 10 kohta.
      
      16 –	Asia siirrettiin sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntien menettelysäännöistä
         5.2.1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 216/96 (EYVL L 28, s. 1) 1 b artiklan 3 kohdan nojalla.
      
      17 –	SMHV:n suuren valituslautakunnan 10.7.2006 tekemä päätös (asia R 865/2004 G), joka koskee MEGA Brands Inc:n ja Lego Juris
         A/S:n välistä mitättömyysmenettelyä.
      
      18 –	Päätöksen 32 ja 33 kohta.
      
      19 –	Päätöksen 34 ja 36 kohta.
      
      20 –	Päätöksen 58 kohta.
      
      21 –	Päätöksen 60 kohta.
      
      22 –	Päätöksen 54 ja 55 kohta.
      
      23 –	Päätöksen 41–63 kohta.
      
      24 –	Valituksenalaisen tuomion 27–34 kohta.
      
      25 –	Tämä ilmaus on myös direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa. Kyseinen säännös on mainittava,
         koska sitä tulkittiin Philips-tuomiossa. 
      
      26 –	Valituksenalaisen tuomion 51–68 kohta. 
      
      27 –	Valituksenalaisen tuomion 70–88 kohta.
      
      28 –	20.4.2008 päivätty faksi.
      
      29 –	Asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998 (Kok., s. I-4657, 31 kohta), jossa mainitaan tämä edellytys
         ja johon viitataan myöhemmässä tavaramerkkejä koskevassa oikeuskäytännössä.  
      
      30 –	Saksan oikeudessa Hacker, F., ”Als Marke Schutzfähige Zeichen – § 3”, teoksessa Ströbele, P. ja Hacker, F. (toim.), Markengesetz, 8. painos, Carl Heymanns, Köln, 2006, s. 85; Espanjan oikeudessa Marco Arcalá, L. A., ”Artículo 5. Prohibiciones absolutas”,
         teoksessa Bercovitz Rodríguez‑Cano, A. (toim.), Comentarios a la Ley de Marcas, 2. painos, Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008, I nide, s. 204; Ranskan oikeudessa, Azéma, J. ja Galloux, J.‑Ch., Droit de la propriété industrielle, 6. painos, Dalloz, Pariisi, 2006, s. 773 ja Yhdysvaltojen oikeudessa Wong, M., ”The aesthetic functionality doctrine and
         the law of trade-dress protection”, Cornell Law Review, 1998, s. 1116 ja 1154.
      
      31 –      Ks. alaviitteessä 30 mainittu oikeuskirjallisuus. Tämä ajattelu ilmenee erityisen voimakkaasti Espanjan ja Ranskan oikeudessa,
         joissa ilmaisuilla ”fraude de ley” ja ”abus de droit” viitataan siihen, että patenttien tai mallien antamaa suojaa jatketaan
         tavaramerkkioikeudella. 
      
      32 –      Erityisesti tuomion 79 ja 82 kohta vastaavilta osin.
      
      33 –	Erityisesti tuomion 30 ja 39 kohta.
      
      34 –	Cornish, W. ja Llewelyn, D., Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 6. painos, Thomson Sweet & Maxwell, Lontoo, 2007, s. 710.
      
      35 –	Bundesgerichtshofin Philips-tuomion kaikkein vapaamuotoisinta soveltamista on arvosteltu teoksessa Hildebrandt, U., Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis, Carl Heymanns, Köln, 2006, s. 109 ja 110. Tästä huolimatta Bundesgerichtshof ei hyväksynyt tämän oikeudenkäynnin kohteena
         olevan Lego-palikan rekisteröintiä, koska palikka katsottiin yksinomaan toiminnalliseksi, ja tästä syystä tavaramerkki, joka
         sille oli jo myönnetty Saksassa, julistettiin mitättömäksi; Bundesgerichtshof, lehdistotiedote nro 158/2009, johon voi tutustua
         osoitteessa http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi‑bin/rechtsprechung.
      
      36 –	Philips-tuomion 79 kohta.
      
      37 –	Unionin yleinen tuomioistuin, SMHV sekä kansalliset tuomioistuimet – edellä mainitulla tavalla horjuvasti – ovat aina seuranneet
         Philips-tuomiota.
      
      38 –	Philips-tuomion 79 kohta.
      
      39 –	Philips-tuomion 81–83 kohta	.
      
      40 –	Tukeudun soveltuvin osin Saksan oikeuteen (Hacker, F., edellä alaviitteessä 30 mainittu teos, s. 88) sekä Yhdysvaltojen
         oikeuteen (McCormick, T.,  ”Will TrafFix ’Fix’ the Splintered Functionality Doctrine?: TrafFix Devices, Inc. v. Marketing
         Displays, Inc.”, Houston Law Review, 2003, s. 541 ja 566). 
      
      41 –	Tämä näkemys perustuu asiassa C‑286/04 P, Eurocermex v. SMHV, 30.6.2005 annetun tuomion 22 ja 23 kohdasta oikeuskäytäntöviittauksineen
         tehtyyn a contrario -päätelmään (Kok., s. I‑5797). Näkemys vahvistettiin asiassa C-238/06 P, Develey Holding, 25.10.2007 annetun
         tuomion 82 kohdassa (Kok., s. I‑9375).
      
      42 –	Esimerkkinä vakiintuneesta oikeuskäytännöstä asia 102/77, Hoffmann La-Roche v. Centrafarm, tuomio 23.5.1978 (Kok., s. 1139,
         Kok. Ep. s. 107, 7 kohta); asia C‑206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok., s. I‑10273, 47 kohta) ja asia C-412/05,
         Alcon v. SMHV, tuomio 26.4.2007 (Kok., s. I‑3569, 53 kohta).
      
      43 –	Tuomion 76 kohta.
      
      44 –	Esim. asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008 (Kok., s. I-3297, 67 kohta) ja C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio
         22.6.2006 (Kok., s. I‑5719, 25 kohta).
      
      45 –	Näin toteaa täsmällisesti Hacker, F., edellä alaviitteessä 30 mainitussa teoksessa, s. 88.
      
      46 –	Suuren valituslautakunnan asiassa Lego antaman tuomion 40 kohta; TrafFix Devices, Inc. V. Marketing Displays, Inc, 532
         U.S. 23(2001).
      
      47 –	Philips-tuomion 82 kohta.
      
      48 –	Philips-tuomion 80 kohta.
      
      49 –	Muistitikkua kutsutaan myös ”USB-tikuksi” tai englanniksi ”pen driveksi”.
      
      50 –	Joka vastaa asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 2 kohtaa.
      
      51 –	Jos nimittäin lainsäätäjän tarkoituksena oli, että tavaramerkin antaman suojan ei tarvitse ulottua koko merkkiin, minusta
         SMHV:n kanta ei ole vakuuttava.
      
      52 –	Bender, A., ”Der Ablauf des Anmeldeverfahrens”, teoksessa Fezer, K.-H., Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht, C. H. Beck, München, 2007, s. 585.
      
      53 –	Yhdysvaltojen oikeudessa tähän viitataan käsitteellä ”significant non-reputation related disadvantage”; McCormick, T.,
         edellä alaviitteessä 40 mainittu kirjoitus, s. 567. 
      
      54 –	Yhdistetyt asiat C‑473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004 (Kok., s. I‑5173, 33 kohta); C‑25/05
         P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006 (Kok., s. I‑5719, 25 kohta) ja C‑304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008 (Kok., s. I‑3297,
         67 kohta). 
      
      55 –	Em. Philips-tuomion 57 kohta ja asia C‑371/06, Benetton Group, tuomio 20.9.2007 (Kok., s. I‑7709, 24–27 kohta).
      
      56 –	Näin toteaa myös Hildebrandt, U., edellä alaviitteessä 35 mainitussa teoksessa, s. 110.
      
      57 –	C‑542/07 P, Imagination Technologies v. SMHV, tuomio 11.6.2009 (44 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      58 –		Tämän ratkaisuehdotuksen 68 kohta.
      
      59 –		Edellä 75 kohta.