CELEX: 62002CC0404
Language: fi
Date: 2004-01-15
Title: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Ruiz-Jarabo Colomer 15 päivänä tammikuuta 2004. # Nichols plc vastaan Registrar of Trade Marks. # Ennakkoratkaisupyyntö: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Yhdistynyt kuningaskunta. # Tavaramerkit - Direktiivi 89/104/ETY - 3 artiklan 1 kohdan b alakohta - Yleisestä sukunimestä muodostuva tavaramerkki - Erottamiskyky - 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan vaikutus arviointiin. # Asia C-404/02.

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
      DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
      15 päivänä tammikuuta 2004 (1)
      
      Asia C-404/02
      Nichols plc
      vastaan
      Registrar of Trademarks
      (High Court of Justicen (Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)
      Tavaramerkit – Yleisen sukunimen erottamiskyvyn arviointi
      I       Johdanto
      1.        Esillä olevalla ennakkoratkaisukysymyksellä esitetään yleisten sukunimien erottamiskykyä immateriaalioikeuksien alalla koskeva
         kysymys.
      
      Brittiläisen tavaramerkkiviraston harjoittaman käytännön mukaan Lontoon puhelinluettelossa useaan kertaan esiintyviä tavallisia
         sukunimiä ei rekisteröidä tavaramerkeiksi aina kun kyseisten tavaroiden tai palveluiden markkinoilla on paljon toimijoita.
      
      Tavaramerkkidirektiivissä(2) tai yhdessäkään yleisessä periaatteessa ei edellytetä, että sukunimiä olisi kohdeltava eri tavalla kuin muun tyyppisiä merkkejä.
         Sukunimien konkreettista erottamiskykyä on arvioitava niiden tuotteiden kannalta, joita varten se on tarkoitettu, ja viitekuluttajan
         saaman käsityksen kannalta. Tästä huolimatta on kuitenkin todettava, että kyseinen kuluttaja on tottunut siihen, että etenkin
         siinä tapauksessa, kun on kyse tiettyjen ammatinharjoittajien suorittamista palveluista, sukunimeä käytetään osoittamaan palvelun
         alkuperää. Sukunimi, joka on tällä toimialalla hyvin yleinen, voi olla tavaramerkiksi kelpaamaton tarpeellisen erottamiskyvyn
         puuttumisen vuoksi.
      
      II     Asiaa koskevat oikeussäännöt
      1.      Yhteisön lainsäädäntö: tavaramerkkidirektiivi
      2.        Direktiivin 2 artiklan mukaan tavaramerkin voi muodostaa ”mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti
         sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos
         sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.
      
      3.        Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
      ”1.      Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
      a)      merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä; 
      b)      tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;
      c)      yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden
         tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa
         tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia; 
      
      d)      yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai
         hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi; 
      
      – –
      g)      tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen
         alkuperän suhteen.
      
      – – ”
      4.        Direktiivissä hyväksytään 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteröinti, jos sillä käytännössä
         voidaan yksilöidä tavaroiden tai palveluiden alkuperä. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:
      
      ”Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki
         on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä,
         joka on tullut erottuvaksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.”
      
      5.        Direktiivin 6 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
      ”Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
      a)      omaa nimeään tai osoitettaan, 
      b)      tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa
         tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä, 
      
      c)      tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen
         osoittamiseksi, 
      
      jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”
      6.        Direktiivin edellä mainitut säännökset vastaavat lähes kokonaan yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 4 artiklaa, 7 artiklan
         1 ja 3 kohtaa ja 12 artiklan 1 kohtaa.(3)
      
      2.      Kansallinen lainsäädäntö
      7.        Tavaramerkkidirektiivi saatettiin osaksi kansallista oikeusjärjestystä Trade Marks Act 1994 -nimisellä lailla (tavaramerkkilaki),
         jolla korvattiin vuodesta 1938 asti voimassa ollut laki.
      
      8.        Tavaramerkkirekisterin johtaja (Registrar of Trade Marks) julkaisi toukokuussa 2000 hallinnollisen soveltamisohjeen, jolla
         ilmoitettiin tavaramerkkirekisterin käytännön muuttumisesta (Practice Amendment Circular nro 6/00; jäljempänä PAC 6/00) siltä
         osin kuin on kyse etu- ja sukunimien rekisteröimisestä tavaramerkkeinä.
      
      9.        Tästä hallinnollisesta soveltamisohjeesta on korostettava seuraavia kohtia:
      ”5.      Arvioitaessa sukunimen kykyä erottaa tietyn yrityksen tavarat tai palvelut rekisteriviranomainen ottaa huomioon seuraavat
         seikat:
      
      a.      sukunimen yleisyys, 
      b.      niiden yritysten lukumäärä, jotka toimivat alalla ja joista hakemuksessa yksilöityjen tavaroiden tai palvelujen voidaan katsoa
         olevan peräisin. 
      
      6.      Tässä tarkoitettua lukumäärää arvioidessa yrityksiin kuuluvat tavaroiden valmistajat, suunnittelijat ja erikoistuneet vähittäiskauppiaat
         sekä palvelujen tarjoajat.
      
      7.      Rekisteriviranomainen ottaa edelleen huomioon Lontoon puhelinluettelon arvioidessaan sukunimen yleisyyttä. Koska puhelimen
         käyttäjien lukumäärä kasvaa jatkuvasti, nykyisin on mahdollista, että nimi, joka esiintyy huomattavan monta kertaa Lontoon
         puhelinluettelossa, on kuitenkin varsin harvinainen. Näin ollen rekisteriviranomainen ei pidä sukunimeä (yleisenä), ellei
         nimi esiinny 200 kertaa Lontoon puhelinluettelossa tai muussa asian kannalta soveliaassa puhelinluettelossa.”
      
      10.      Hallinnollisessa soveltamisohjeessa esitettyjen kahden arviointiperusteen taustalla oleva ajatus on, että mitä vähemmän toimijoita
         tietyillä markkinoilla toimii, sitä todennäköisempää on, että keskivertokuluttaja pitää sukunimeä, vaikka se olisikin yleinen,
         merkkinä, jonka avulla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa. PAC 6/00:ssa mainitaan esimerkkinä maatalouskemikaalien
         tuottajat ja lentoliikennepalvelujen tarjoajat.(4)
      
      11.      Myös päinvastoin silloin kun markkinoilla toimivia toimijoita on hyvin paljon, yleisön on vaikeampaa tunnistaa yleisen sukunimen
         avulla tietty alkuperäyritys. Esimerkkinä hallinnollisessa soveltamisohjeessa mainitaan tekstiilien ja ruokien ja juomien
         valmistajat sekä asianajotoimistot.(5)
      
      III  Pääasian tosiseikat
      12.      Nichols plc (jäljempänä Nichols) on yhtiö, jolla on kotipaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se jätti 8.8.2000 United Kingdom
         Trade Marks Registryyn (Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkivirasto) hakemuksen ”Nichols”-sanamerkin rekisteröimiseksi
         Nizzan sopimuksen(6) luokkiin 29, 30 ja 32 kuuluvia tavaroita varten. Kyseessä ovat automaattiset myyntilaitteet ja tuotteet, joita niiden avulla
         yleensä myydään, lähinnä ruoat ja juomat. Yritys ei viitannut käytön kautta saatuun erottamiskykyyn.
      
      13.      Tavaramerkkivirasto hyväksyi hakemuksen 11.5.2001 tekemällään päätöksellä siltä osin kuin on kyse automaattisista myyntilaitteista,
         mutta hylkäsi sen muilta osin. Perusteluina tavaramerkkivirasto esitti PAC 6/00:ssa(7) olevat seuraavat kaksi arviointiperustetta:
      
      Ensimmäiseksi, sukunimi ”Nichols” ja sen äänteelliset vastikkeet, kuten ”Nicholls” tai sen yksikkömuoto ”Nichol”, ovat yleisiä
         sukunimiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ne esiintyvät Lontoon puhelinluettelossa 483 kertaa.
      
      Toiseksi ruoka- ja juomatuotteiden markkinat, joita luokat 29, 30 ja 32, joihin rekisteröimistä haettiin, koskevat, koostuvat
         suuresta määrästä toimijoita, joista kuluttajan on vaikeaa havaita alkuperäyritys yleisen sukunimen avulla.
      
      Siltä osin kuin on kyse (luokkaan 9 kuuluvista) automaattisista myyntilaitteista, tavaramerkkivirasto myönsi, että kyseessä
         on varsin erikoistunut toimiala, jolla toimii vähemmän yrityksiä.
      
      14.      Nichols nosti 14.2.2002 päivätyllä kannekirjelmällä tästä päätöksestä kanteen, joka Trade Marks Actin 76 §:n 3 momentin mukaisesti
         toimitettiin High Court of Justice (England and Wales), Chancery Divisioniin (muun muassa immateriaalioikeuksien alalla toimivaltainen
         ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin).
      
      15.      Välipäätöksessään ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomari Robin Jacob selittää ensin, minkälainen käytäntö brittiläisellä
         tavaramerkkivirastolla on ollut yleisten sukunimien rekisteröimisessä tavaramerkkinä, ja lisää tämän jälkeen, että varsinainen
         kysymys on se, pitääkö katsoa, että varsin yleiseltä sukunimeltä puuttuu ”erottamiskyky”, jos se ei käytössä ole tullut erottamiskykyiseksi.
      
      Tuomarin mukaan yleiseen sukunimeen liittyvä ongelma on siinä, että kunnes se tulee käytössä erottamiskykyiseksi, se ei varsinaisesti
         osoita tavaroiden olevan lähtöisin tietystä yrityksestä. Tällä toteamuksella on vielä enemmän merkitystä silloin, kun on kyse
         palveluista.
      
      Tässä yhteydessä käytössä vakiintuneeseen tavaramerkkiin liittyy se erikoisuus, että se on sulkenut pois toimialalta muut
         merkit, joissa on sama tai samankaltainen nimi.
      
      Tuomari muistuttaa myös, että rekisteri myöntää yksinoikeuden paitsi rekisteröidyn sanan käytölle, myös suhteessa muiden samankaltaisten
         sanojen käyttöön, jos on olemassa sekaannusvaara.
      
      16.      Ennakkoratkaisupyynnössä brittiläisen tavaramerkkirekisterin käyttämää arviointitapaa perustellaan tavoitteella pyrkiä välttämään
         tiettyjen yleisten sukunimien ja niiden mahdollisesti harhaanjohtavien muunnelmien yksinoikeudet.
      
      17.      Yleisillä sukunimillä ei sellaisenaan, ilman käyttöä, jonka avulla ne olisivat vakiintuneet, voida osoittaa tiettyä alkuperäyritystä.
         Tällaisen sukunimen riittävä ja pitkäaikainen käyttö merkitsee sitä, että se on syrjäyttänyt muut saman nimen sisältävät tai
         samankaltaiset tavaramerkit.
      
      18.      Sen sijaan, että ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomari olisi pysytellyt puhtaasti teoreettisella kannalla, hän päätyy tarkastelemaan
         rekisteröityjen tavaramerkkien järjestelmän toimintaa realistisesta näkökulmasta. Tästä lähtökohdasta tuomari ehdottaa huomion
         kiinnittämistä yksinoikeuden syntymisen uhkaan, joka sisältyy siihen, että yleinen sukunimi rekisteröidään tavaramerkiksi
         lukuisia tavara- tai palvelulajeja varten. Kun otetaan huomioon tämä uhka, se aikaa ja rahaa vievä mahdollisuus, että viiden
         vuoden kuluttua rekisteröimisestä riitautetaan käyttämättä jättämisen perusteella rekisteröinti joidenkin tavaroiden tai palvelujen
         osalta, ei vaikuta tehokkaalta vaihtoehdolta.
      
      Näistä samoista syistä tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessä ei ole syytä ottaa huomioon seikkoja, jotka koskevat
         tavaramerkin vaikutusten rajoittamista, vaikka niin sanotussa Baby-dry-tapauksessa annetun tuomion(8) 37 kohdassa onkin ilmeisesti tehty näin. Käytännössä rekisteröidyn tavaramerkin haltijaa kohdellaan suotuisammin.
      
      19.      Näiden huomautusten jälkeen kyseinen tuomari tarkastelee direktiivin 6 artiklan 1 kohdan vaikutusta sukunimen erottamiskyvyn
         arvioinnissa.
      
      IV     Ennakkoratkaisukysymykset
      20.      Kyseisen kanteen tutkimisen yhteydessä High Court on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle
         seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
      
      ”1)      Minkälaisessa tapauksessa pelkästä sukunimestä muodostuvaa tavaramerkkiä (eli merkkiä, joka täyttää direktiivin 89/104/ETY
         2 artiklassa säädetyt edellytykset) ei saa rekisteröidä sen takia, että siltä puuttuu (erottamiskyky) direktiivin 3 artiklan
         1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla? 
      
      2)      Erityisesti a) täytyykö tai b) voidaanko tällaisen merkin rekisteröinti evätä ennen kuin siitä on käytössä tullut erottamiskykyinen,
         jos kyseessä on yleinen sukunimi siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, tai jos se on yleinen sukunimi
         yhdessä tai useammassa muussa jäsenvaltiossa? 
      
      3)      Jos vastaus joko kysymykseen 2 a) tai b) on myöntävä, onko kansallisten viranomaisten soveliasta ratkaista asia tukeutumalla
         keskivertokuluttajan oletettuihin odotuksiin kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan
         huomioon kyseisen sukunimen yleisyys, kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen laatu sekä sukunimien käytön yleisyys kyseisellä
         elinkeinotoiminnan alalla? 
      
      4)      Kun arvioidaan sitä, puuttuuko sukunimeltä (erottamiskyky) direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla,
         onko sillä seikalla merkitystä, että tavaramerkin rekisteröinnin vaikutuksia on rajoitettu 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa?
         
      
      5)      Jos näin on, a) pitääkö direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa käytetty sana (henkilö) ymmärtää siten, että se kattaa
         myös yhteisön tai liikeyrityksen, ja b) mitä tarkoittaa (hyvä liiketapa); ennen kaikkea onko kyseinen ilmaisu soveltuva silloin,
         kun 1) vastaaja ei käytännössä petä yleisöä käyttäessään omaa nimeään, tai kun 2) vastaaja tällä tavalla ainoastaan aiheuttaa
         tahatonta sekaannusta?”
      
      V       Asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa
      21.      Ennakkoratkaisupyyntö toimitettiin yhteisöjen tuomioistuimeen 12.11.2002.
      22.      Pääasian kantajan lisäksi asian käsittelyyn ovat osallistuneet Yhdistyneen kuningaskunnan, Kreikan ja Ranskan hallitukset
         sekä komissio.
      
      23.      Edellä mainittujen hallitusten ja komission edustajat osallistuivat 27.11.2003 pidettyyn suulliseen käsittelyyn.
      VI     Esitetyt huomautukset
       Kolme ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä
      24.      Pääasian kantaja Nichols katsoo, että brittiläisen tavaramerkkirekisterin käytäntö on yhteensopimaton direktiivin 3 artiklan
         1 kohdan kanssa. Nicholsin mukaan yhtäkään tavaramerkin rekisteröintiä ei pitäisi evätä vain sen vuoksi, että siinä käytetään
         yleistä sukunimeä, ja tällainen arviointiperuste johtaa joka tapauksessa mielivaltaiseen tulokseen silloin kun siinä käytetään
         viitteenä puhelinluetteloa.
      
      25.      Ranskan ja Kreikan hallitukset ovat samalla kannalla siltä osin, että sukunimen yleisyys ei ole esteenä sen soveltuvuudelle
         muodostamaan tavaramerkin. Sukunimen konkreettista kykyä yksilöidä tavaroita tai palveluita on niiden mukaan arvioitava jokaisessa
         tapauksessa keskivertokuluttajan näkökulmasta.
      
      26.      Komissio arvostelee sitä, että brittiläinen tavaramerkkirekisteri on omaksunut ilman mitään perusteluita menetelmän, joka
         on täysin päinvastainen kuin merkin erottamiskyvyn arvioimisessa yleensä käytetty menetelmä.
      
      27.      Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää, että yleisellä sukunimellä ei ole direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
         edellytettyä erottamiskykyä. Tämä edellytys ei täyty sillä seikalla, että merkki on tunnistettavissa; siinä täsmennetään,
         että keskivertokuluttajan silmissä merkki on oltava tunnistettavissa tosiasiallisesti ja konkreettisesti osoituksena tietyn
         yrityksen tavaroista tai palveluista. Brittiläisen tavaramerkkirekisterin käytännöllä pyritään Yhdistyneen kuningaskunnan
         hallituksen mukaan takaamaan, että yleisistä sukunimistä rekisteröidään tavaramerkeiksi vain ne, joiden avulla voidaan ilmaista
         kaupallinen alkuperä.
      
       Neljäs ja viides ennakkoratkaisukysymys
      28.      Nicholsin mukaan arvioitaessa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista merkin erottamiskykyä on otettava huomioon
         direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, koska ei ole olemassa perusteita sille, että tämä säännös rajoitetaan koskemaan
         vain luonnollisia henkilöitä. Nicholsin mukaan ”hyvän liiketavan” on katsottava tarkoittavan ”merkin vilpittömässä mielessä
         tapahtuvaa käyttöä”.
      
      29.      Kreikan hallituksen mukaan direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan puitteissa voidaan vedota toiminimeen aina kun se koostuu
         henkilön nimestä. Muilta osin merkityksellisen käytön, jotta se voisi olla vilpittömässä mielessä tapahtuvaa käyttöä, on peilattava
         tavallisen ihmisen eettisiä käsityksiä.
      
      30.      Muut huomautuksia esittäneet osapuolet katsovat, että merkin konkreettisen erottamiskyvyn arviointi on erotettava sen vaikutusten
         rajoittamisen arvioinnista. Jos neljänteen kysymykseen vastataan kieltävästi, viidenteen kysymykseen ei tarvitse vastata.
      
      VII  Oikeudellinen arviointi
       Kolme ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä
      31.      Kuten suurin osa yhteisöjen tuomioistuimessa huomautuksensa esittäneistä osapuolista, katson itsekin, että ennakkoratkaisupyynnön
         esittäneen brittiläisen tuomioistuimen esittämiä kolmea ensimmäistä kysymystä on tarkasteltava samanaikaisesti. Kyseessä on
         sen selvittäminen, sovelletaanko merkkeihin, jotka muodostuvat yleisestä sukunimestä, erityisiä edellytyksiä arvioitaessa
         niiden kykyä osoittaa tavaroita tai palveluita, erityisesti arvioitaessa merkin konkreettista erottamiskykyä direktiivin 3 artiklan
         1 kohdan 6 alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
      
      32.      On aiheellista aloittaa toteamalla, että sukunimi täyttää direktiivin 2 artiklan mukaiset vähimmäisedellytykset voidakseen
         olla tavaramerkkinä, koska se on omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista.
      
      Direktiivin 2 artiklan luettelossa, joka ei ole tyhjentävä,(9) mainitaan ”henkilönnimet”.
      
      Lisäksi sukunimet, jopa yleiset sellaiset, ovat yksi toimijoiden useimmin käyttämä tavaramerkkien ryhmä.
      Lopuksi direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa annetaan ymmärtää, että yhteisön lainsäätäjä oli tietoinen sukunimien soveltuvuudesta
         tavaramerkeiksi.
      
      Sukunimi soveltuu siis periaatteessa riidattomasti tavaramerkiksi.
      33.      On myös muistettava, että sukunimiä ei ole sisällytetty direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa olevaan merkkien luetteloon.
         Tästä syystä sukunimet eivät ensisijaisesti ole tiettyjen tavaroiden tai palveluiden yleisiä tai kuvailevia merkkejä. Kuten
         jäljempänä selitän, tästä seikasta johtuu, että kyseessä olevaan sukunimen erottamiskykyyn liittyen ei voida vedota niihin
         yleistä etua koskeviin näkökohtiin, joiden perusteella sukunimi on pidettävä kaikkien toimijoiden käytettävissä.
      
      34.      Komissio toteaa kirjallisissa huomautuksissaan, että brittiläisen tavaramerkkiviraston harjoittama käytäntö, kun on kyse sukunimen
         soveltuvuudesta tavaramerkiksi, eroaa direktiivin sisällöstä sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut.
      
      Tavallisesti brittiläinen tavaramerkkivirasto tarkistaa, onko tavaramerkkihakemuksessa rekisteröitäväksi haettu sukunimi yleinen,
         käyttämällä apuna Lontoon puhelinluetteloa. Silloin kun täten suoritettu tarkistus johtaa myönteiseen tulokseen, virasto laskee
         kyseisillä markkinoilla olevien toimijoiden määrän ja joko hyväksyy tai epää rekisteröinnin saadun lukumäärän mukaan.
      
      On väitetty, että kyseinen menetelmä on soveltumaton, koska se edellyttää, että vahvistetaan mielivaltaisena pidettävä kynnys,
         jonka ylittyessä sukunimen katsotaan olevan yleinen. Yhteisöjen tuomioistuimelle ei kuulu kansallisen lainsäädännön arviointi,
         vaan kansallisen lainsäädännön yhteensopivuuden arviointi yhteisön lainsäädännön kanssa. Katson, että mihin hyvänsä menetelmään,
         jota käytetään merkin erottamiskyvyn arvioinnissa, liittyy välttämättäkin jossakin määrin subjektiivisuutta.
      
      35.      Tässä tapauksessa lienee ilmeistä, että brittiläisen tavaramerkkiviraston käyttämä menetelmä eroaa näkökulmasta, jonka yhteisöjen
         tuomioistuin on tähän mennessä asettanut etusijalle merkin erottamiskyvyn arvioimisessa. Toisenlaisen tulkitsemismenettelyn
         valitsemiselle ei kuitenkaan ole esitetty riittäviä syitä.
      
      36.      Olen samaa mieltä huomautusten esittäjien enemmistön kanssa siitä, että mahdollisuutta, että sukunimellä, vaikka se olisi
         hyvin yleinen, ilmaistaan tavaroiden ja palveluiden kaupallinen alkuperä, on arvioitava suhteessa kyseessä oleviin konkreettisiin
         markkinoihin. Sitä, että yhdellä kaupallisella toimialalla tavallisesti käytetään pelkkiä sukunimiä tässä tunnistamistarkoituksessa,(10) sen erottamiskyvyn arvioimiseen mahdollisesti liittyvine seurauksineen, ei sellaisenaan voida soveltaa mihin hyvänsä muuhun
         toimialaan. Äärimmäisessä tapauksessa voitaisiin puhua yksittäisistä erityistapauksista, jotka liittyvät kyseisten tavaroiden
         tai palveluiden erityispiirteisiin, eikä yhden merkkien ryhmän luontaisesta ominaisuudesta.(11)
      
      37.      Lisäksi mikään direktiivissä ei viittaa siihen, että sukunimiä voitaisiin kohdella poikkeavalla tavalla, koska sen 6 artiklan
         1 kohdan a alakohdan, joka on ainoa niitä koskeva erityissäännös, tarkoituksena on rajoittaa tavaramerkin suojaavia vaikutuksia,
         mikä on eri asia kuin rekisteröimisen epäämisen ehdottomat perusteet, kuten seuraavaksi tulen selittämään.
      
      38.      Näissä olosuhteissa sukunimen erottamiskyvyn arvioinnissa on noudatettava samoja suuntaviivoja kuin mitä sovelletaan muihin
         sanamerkkeihin.
      
      39.      Yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että jotta tavaramerkki täyttäisi pääasiallisen tehtävänsä, riittää, että yleisö voi tunnistaa
         tavaramerkillä yksilöidyn tavaran tai palvelun muista, joilla on erilainen kaupallinen alkuperä, siten, että yleisö tulee
         vakuuttuneeksi siitä, että tavara tai palvelu on valmistettu, markkinoitu tai toimitettu sen laadusta vastaavan tavaramerkin
         haltijan valvonnassa. Tältä osin direktiivin 2 artiklassa ei erotella eri tavaramerkkityyppejä, vaan kaikkia varten on käytettävä
         samankaltaisia erottamiskyvyn arviointiperusteita.(12)
      
      40.      Kyseistä erottamiskykyä on arvioitava kyseisten tavaroiden tai palveluiden sellaisen keskiverokuluttajan näkökulmasta,(13) jonka oletetaan olevan ”tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen”.(14)
      
      41.      Tämän käsityksen puitteissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi se erityispiirre, että tietyillä toimialoilla yleisiä etu-
         tai sukunimiä käytetään paljon osoittamaan alkuperäyritystä ja joskus tavaramerkkinä. Jos asian laita on näin, mikään ei estä
         rekisteriviranomaisia toteamasta, että merkki ei ole erottamiskykyinen. Tässä tarkistamisessa on otettava huomioon todellinen
         tilanne, eikä sitä pidä suorittaa yleisellä tai abstraktilla tavalla.
      
      42.      Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan puitteissa ei kuitenkaan voida ottaa huomioon sitä luonteeltaan yleistä etua,
         että tietyt hyvin yleiset sukunimet ovat kaikkien markkinoilla olevien ja mahdollisten toimijoiden käytettävissä.
      
      43.      Kuten olen jo todennut,(15) tähän säännökseen sisältyvän ehdottoman hylkäysperusteen tarkoitus on kieltää sellaisten merkkien rekisteröinti, joilta puuttuu
         konkreettinen erottamiskyky, toisin sanoen niiden merkkien, joita tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen
         ja huolellinen keskivertokuluttaja ei miellä kaupallista alkuperää koskeviksi luotettaviksi tiedoiksi. Näin ollen on yleisen
         edun mukaista estää tiettyjä toimijoita varaamasta itselleen esteettisesti tai teknisesti hyödyllisiä kolmiulotteisia muotoja
         tai saamasta yksinoikeutta tiettyihin merkkeihin, joilla voidaan kuvata itse tavaraa, sen todellisia tai oletettuja ominaisuuksia
         ja muita ominaispiirteitä, kuten sen alkuperäpaikkaa. Näistä säädetään direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdassa.
      
      Olisi myös tunnustettava, että yleisen edun mukaista on pitää kaikkien käytettävissä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan
         mukaan tavallisiksi tulleet merkit, joiden rekisteröinti kielletään d alakohdassa.
      
      44.      Ei kuitenkaan vaikuta siltä, että tällainen suoja pitäisi ulottaa merkkeihin, jotka eivät ole kuvailevia mutta joilta puuttuu
         muista syistä erityinen erottamiskyky. Mielestäni ei ole yleisen edun mukaista pitää vapaana merkkejä, joilla ei voida osoittaa
         niiden tavaroiden tai palveluiden kaupallista alkuperää, joissa niitä käytetään.
      
      45.      Direktiivissä ei myöskään ole yhtäkään säännöstä, jolla taattaisiin, että ensimmäiselle toimijalle, joka hakee tietyn sukunimen
         rekisteröimistä tavaramerkiksi, ei myönnetä siihen liittyvää etua.
      
      46.      Näin ollen se, onko sukunimi yksilöivä, riippuu siitä, ymmärtääkö viitekuluttaja, että niiden tavaroiden tai palveluiden osalta,
         joita varten rekisteröintiä on haettu, merkillä yksilöidään yhden yrityksen tavarat tai palvelut suhteessa muiden yritysten
         tavaroihin tai palveluihin. Sukunimen yleisyys on yksi niistä seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon – jolloin sitä on tarkasteltava
         aina joihinkin tavaroihin tai palveluihin liittyen –, vaikka se ei olisikaan ratkaiseva seikka.
      
       Neljäs ennakkoratkaisukysymys
      47.      Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee neljännessä kysymyksessään, onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
         b alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn määrittämisessä otettava huomioon, kun on kyseessä sukunimestä muodostuva merkki,
         että tavaramerkin rekisteröinnin vaikutuksia on rajoitettu 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa.
      
      48.      On aiheellista vastata tähän kysymykseen kieltävästi.
      49.      Direktiivissä edellytetään lievempää luokittelevaa arviointia siksi, että tältä osin on otettu huomioon tavaramerkin vaikutuksia
         rajoittavien säännösten olemassaolo.
      
      50.      Kuten ennakkoratkaisupyynnössä todetaan,(16) vaikka niin sanotussa Baby-dry -tapauksessa annetussa tuomiossa viitataan asetuksen 12 artiklaan, jonka sanamuoto on sama
         kun direktiivin 6 artiklan sanamuoto, esitettäessä oikeudellinen perusta sanamerkin erottamiskykyä koskevalle päättelylle,
         itse tuomiossa ei kuitenkaan tehdä pienintäkään käytännön johtopäätöstä tästä viittauksesta.
      
      51.      Minulla on jo ollut tilaisuus osoittaa, että mikään asetuksen 12 artiklassa ei mahdollista sitä, että viraston yksiköiden
         tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä tekemä merkin erottamiskyvyn arviointi voidaan siirtää tavaramerkistä johtuvien oikeuksien
         konkreettisen käytön takaamisesta vastuussa oleville tuomioistuimille. Asetuksen 4 ja 7 artiklassa oleva pikkutarkka luettelo
         rekisteröinnin esteistä ja se, että rekisteröinnin epäämistapauksessa on käytettävissä kattava oikeussuojakeinojen järjestelmä,
         osoittavat, että rekisteröinnin yhteydessä suoritettavan tutkimuksen on oltava enemmän kuin summaarista. Tämä vaihtoehto ei
         myöskään olisi oikeuspoliittisesti sopiva, koska riita-asioissa, joissa vedotaan 12 artiklaan, tavaramerkin haltija on lähtökohtaisesti
         etulyöntiasemassa sekä sen hitauden takia, joka aiheutuu siitä, että luotetaan dokumentoitujen toimien muut poissulkevaan
         vaikutukseen, että sen vaikeuden takia, joka liittyy sen arvioimiseen, onko merkki kuvaileva vai ei.(17)
      
      52.      Yhteisöjen tuomistuin on vahvistanut tämän hyvin selkeästi asiassa C-104/01, Libertel, 6.5.2003 antamassaan tuomiossa,(18) jossa se totesi, että direktiivin 6 artiklassa pyritään rajoittamaan tavaramerkin vaikutuksia sen jälkeen, kun se on rekisteröity.
         Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin jatkoi, että jos katsottaisiin, että tutkittaessa rekisteröintihakemusta rekisteröintiesteet
         on tutkittava minimaalisella tavalla sen vuoksi, että vaara siitä, että toimijat voisivat omia tiettyjä merkkejä, joiden luonteensa
         vuoksi olisi pysyttävä kaikkien käytettävissä, voitaisiin neutralisoida mainitulla rajoituksella, tämä johtaisi siihen, että
         toimivaltaista viranomaista kiellettäisiin arvioimasta rekisteröintiesteitä tavaramerkkiä rekisteröitäessä ja niiden arvioiminen
         siirrettäisiin tuomioistuimille, joiden tehtävänä on taata tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien konkreettinen käyttäminen.
         Tällainen lähestymistapa on vastoin direktiivin järjestelmää, joka perustuu rekisteröintiä edeltävään arviointiin eikä jälkikäteiseen
         valvontaan. Direktiivin 6 artiklasta ei voida tehdä tällaista päätelmää minkään siinä olevan säännöksen perusteella. Päinvastoin,
         direktiivin 2 ja 3 artiklassa säädettyjen rekisteröintiesteiden lukumäärä ja yksityiskohtaisuus samoin kuin rekisteröinnin
         epäämistapauksessa käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen laajuus viittaavat siihen, että rekisteröintihakemusta käsiteltäessä
         suoritettavan tarkastelun ei pidä olla suppeaa, vaan tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti.(19)
      
      53.      Nämä direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdasta (tai asetuksen 12 artiklan 1 kohdasta) tehdyt toteamukset voidaan tehdä
         myös sen a alakohdasta. Perusajatus on, että tavaramerkkien vaikutusta koskevat säännökset eivät koske sitä, minkä tyyppistä
         valvontaa harjoitetaan silloin, kun tutkitaan, sovelletaanko hakemukseen ehdottomia hylkäysperusteita.
      
      54.      Näin ollen sillä seikalla, että sukunimestä muodostuvan tavaramerkin vaikutuksia rajoitetaan direktiivin 6 artiklan 1 kohdan
         a alakohdan nojalla, ei ole mitään vaikutusta itse merkistä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tehtyyn
         erottamiskyvyn arviointiin.
      
       Viides ennakkoratkaisukysymys
      55.      Tämä viimeinen kysymys esitettiin, kuten ennakkoratkaisupyynnön laatija on todennut, vain, jos edelliseen kysymykseen vastataan
         myöntävästi. Koska asian laita ei ole näin, siihen ei ole aiheellista vastata.
      
      VIII  Ratkaisuehdotus
      56.      Kaiken edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa High Court of Justice (England and Wales),
         Chancery Divisionin esittämiin kysymyksiin seuraavasti:
      
      1)         Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin
         89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu merkin erottamiskyky, kun on kyseessä sukunimestä muodostuva merkki, riippuu
         siitä, ymmärtääkö viitekuluttaja, että niiden tavaroiden tai palveluiden osalta, joita varten rekisteröintiä on haettu, merkillä
         yksilöidään yhden yrityksen tavarat tai palvelut suhteessa muiden yritysten tavaroihin tai palveluihin. Kyseessä oleva sukunimen
         yleisyys on yksi niistä seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon – jolloin sitä on tarkasteltava aina tiettyihin tavaroihin
         tai palveluihin liittyen –, mutta se ei ole ratkaiseva seikka.
      
      2)         Sillä seikalla, että sukunimestä muodostuvan tavaramerkin vaikutuksia rajoitetaan direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan
         nojalla, ei ole mitään vaikutusta siitä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tehtyyn erottamiskyvyn arviointiin.
      
      1 –	Alkuperäinen kieli: espanja.
      
      2 –      Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi
         89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi).
      
      3 –	Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), jota
         on muutettu Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annetulla neuvoston
         asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83; jäljempänä asetus).
      
      4 –	PAC 6/00, 8 kohta.
      
      5 –	Ibid., 9 kohta.
      
      6 –	Tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15 päivänä kesäkuuta 1957
         tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.
      
      Luokka 9
      Myyntiautomaatit; sähkökäyttöiset automaattilaitteet ja kolikkokäyttöiset automaattilaitteet ruokia ja juomia varten; osat
         ja lisävarusteet kaikkia edellä mainittuja tavaroita varten.
      
      Luokka 29
      Maito ja maitojauheet; maidosta, maitosekoitteista, rasvoista, tärkkelyksestä ja sokereista tehdyt valmisteet, joita käytetään
         juomien valmistuksessa; maitopohjaiset kastikkeet; jogurtit ja jogurttijuomat; jälkiruoat; hedelmä- ja vihannesmehuista tehdyt
         maustetut uutteet.
      
      Luokka 30
      Kahvi, tee, kaakao, suklaajuoma; kahviesanssi, kahviuutteet, kahvi- ja sikurisekoitukset; kaikki kahvinkorvikkeet; sokeri,
         konditoriatuotteet, jäädykkeet, kakut ja pakasteet; jälkiruokakastikkeet ja valmisteet jälkiruokia varten, juomat.
      
      Luokka 32
      Alkoholittomat juomat ja valmisteet tällaisten juomien valmistusta varten; liemet ja tiivisteet alkoholittomien juomien valmistusta
         varten; hedelmän makuiset virvoitusjuomat; mehujäät.
      
      Luokka 42
      Ravintola-, kahvila- ja catering-palvelut.
      7 –	Ks. edellä 6 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
      
      8 –      Asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001 (Kok. 2001, s. I-6251).
      
      9 –      Kuten sen sanamuodosta ja direktiivin johdanto-osan seitsemännestä perustelukappaleesta ilmenee.
      
      10 –	Kuten asian laita Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen suullisessa käsittelyssä esittämän kannan mukaan ilmeisestikin
         on siltä osin kuin on kyse asianajotoiminnan kaltaisten palveluiden tarjoamisesta.
      
      11 –	Näin on siltä osin kuin esimerkiksi on kyse tuotteen muodosta muodostuvista kolmiulotteisista muodoista.
      
      12 –	Asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 47 ja 48 kohta).
      
      13 –	Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, 29 kohta).
      
      14 –	Ks. asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4657, 30–32 kohta) ja asia C-342/97, Lloyd
         Schuhfabrik, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).
      
      15 –	Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin 14.1.2003 esittämä ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-456/01 P ja C-457/01 P,
         yhdistetyissä asioissa C-468/01 P–C-472/01 P ja yhdistetyissä asioissa C-473/01 P ja C-474/01 P, Henkel v. SMHV ja Procter
         & Gamble v. SMHV (joissa ei ole vielä annettu tuomiota, julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen 78 kohta ja sitä seuraavat kohdat).
      
      16 –	Ks. edellä 18 kohta.
      
      17 –	Ks. 14.5.2002 esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-104/00 P, DVK v. SMHV (”Companyline”), (Kok. 2002, s. I-7561, ratkaisuehdotuksen
         85 ja 86 kohta).
      
      18 –	Kok. 2003, s. I-3793.
      
      19 –	58 ja 59 kohta.