CELEX: 62008CC0569
Language: sk
Date: 2010-02-10
Title: Návrhy generálnej advokátky - Trstenjak - 10. februára 2010. # Internetportal und Marketing GmbH proti Richard Schlicht. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Oberster Gerichtshof - Rakúsko. # Internet - Doména najvyššej úrovne .eu - Nariadenie (ES) č. 874/2004 - Názvy domény - Fázovaná registrácia - Osobitné znaky - Špekulatívne registrácie a zneužitia registrácie - Pojem ‚zlý úmysel‘. # Vec C-569/08.

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
      VERICA TRSTENJAK
      prednesené 10. februára 2010 1(1)
      
      Vec C‑569/08
      Internetportal und Marketing GmbH
      proti
      Richardovi Schlichtovi
      [návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Oberster Gerichtshof (Rakúsko)]
      „Internet – Doména najvyššej úrovne .eu – Nariadenie (ES) č. 874/2004 – Článok 21 – Registrácia domény majiteľom národnej ochrannej známky v rámci prvej časti fázovanej registrácie – Pojem ,právo‘ – Pojem ,legitímny záujem‘ – Pojem ,zlý úmysel‘ – Článok 11 – Transkripčné pravidlá osobitných znakov – Národná ochranná známka zapísaná so zlým úmyslom“I –    Úvod
      1.        Prejednávaná vec sa opiera o návrh na začatie prejudiciálneho konania Oberster Gerichtshof (Rakúsko) na základe článku 234 ES,
         ktorým vnútroštátny súd predložil Súdnemu dvoru päť prejudiciálnych otázok týkajúcich sa výkladu článku 21 nariadenia (ES)
         č. 874/2004(2).
      
      2.        Tieto otázky boli vznesené v rámci sporu medzi spoločnosťou Internetportal und Marketing GmbH, ktorá prevádzkuje internetové
         stránky a predáva výrobky prostredníctvom internetu (ďalej len „žalobkyňa“), na jednej strane, a pánom Richardom Schlicht,
         majiteľom ochrannej známky Beneluxu „Reifen“, ktorú má v úmysle použiť na nové čistiace prípravky, predovšetkým na okenné
         tabule(3) (ďalej len „žalovaný“), na druhej strane, ktorého predmetom je názov domény „reifen.eu“.
      
      3.        Otázky sa v podstate týkajú kritérií na určenie existencie „práva“, „legitímneho záujmu“ a „zlého úmyslu“ v zmysle článku
         21 nariadenia č. 874/2004.
      
      II – Právny rámec
      4.        Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej úrovne .eu(4) podľa článku 1 obsahuje všeobecné pravidlá vykonávania domény najvyššej úrovne .eu, vrátane menovania registra a vytvára
         všeobecný politický rámec, v ktorom bude register fungovať.
      
      5.        Podľa jeho šestnásteho odôvodnenia by takáto všeobecná politika mala zabezpečiť, aby držitelia starších práv uznaných alebo
         stanovených vnútroštátnym právnym predpisom a/alebo právnym predpisom Spoločenstva a verejné orgány požívali pre prípad špekulatívnych
         registrácií a zneužití registra osobitnú lehotu („sunrise period“), počas ktorej registrácia ich názvov domén bude „výhradne
         rezervovaná“ pre takých držiteľov starších práv, ktoré sú uznané alebo ustanovené vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva,
         a verejným organizáciám.
      
      6.        Článok 5 „Politický rámec“ nariadenia č. 733/2002 znie takto:
      
      „1.      Komisia prijme… všeobecné politické pravidlá týkajúce sa implementácie a fungovania ‚.eu‘ TLD a všeobecné politické princípy
         o registrácii. Všeobecná politika zahŕňa:
      
      a)      politiku mimosúdneho urovnania sporov;
      b)      všeobecné politické opatrenia o špekulatívnej a protiprávnej registrácii doménových mien, vrátane možnosti postupnej registrácie
         doménových mien, aby sa zabezpečili primerané dočasné možnosti pre držiteľov starších práv uznaných alebo stanovených vnútroštátnym
         právom alebo právom spoločenstva a pre verejné orgány, na registráciu ich mien;
      
      …“
      7.        Nariadenie č. 874/2004 prijaté na základe tohto článku vo svojom dvanástom odôvodnení stanovuje, že:
      
      „Na zabezpečenie prednostných práv, uznávaných právom Spoločenstva alebo vnútroštátnym právom, by mal byť vytvorený postup
         fázovanej registrácie. Fázovaná registrácia by mala prebiehať v dvoch fázach, s cieľom zabezpečiť, aby držitelia prednostných
         práv mali vhodné príležitosti zaregistrovať názvy, pre ktoré sú držiteľmi prednostného práva… Ak existujú dvaja alebo viacero
         žiadateľov o názov domény, pričom každý má prednostné právo, malo by sa pridelenie tohto názvu uskutočniť na základe zásady
         „kto prv príde, ten prv melie“.
      
      8.        Článok 3 „Žiadosti o registráciu názvu domény“ nariadenia č. 874/2004 stanovuje, že:
      
      „Žiadosť o registráciu názvu domény musí obsahovať všetky tieto informácie:
      …
      c)      vyhlásenie od žiadajúcej strany, doručené elektronickými prostriedkami, potvrdzujúce, že podľa jej znalostí žiadosť o registráciu
         názvu domény je vykonaná v dobrej viere a neporušuje žiadne práva tretej strany.
      
      …“
      9.        Článok 10 „Spôsobilé strany a názvy, ktoré môžu zaregistrovať“ nariadenia č. 874/2004 znie takto:
      
      „1.      Držitelia prednostných práv, uznávaných alebo ustanovených vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva… sú spôsobilé
         žiadať o registráciu názvov domény počas obdobia fázovanej registrácie predtým, ako začne všeobecná registrácia domény .eu.
      
      ‚Prednostné práva‘ sa rozumejú tak, že zahrnujú, inter alia, registrované národné obchodné značky a obchodné značky Spoločenstva, geografické názvy alebo označenia pôvodu a pokiaľ sú
         chránené podľa vnútroštátneho práva v členskom štáte, kde sú držané: neregistrované obchodné značky [ochranné známky – neoficiálny preklad], obchodné názvy, obchodné identifikátory, názvy spoločností, rodinné mená a charakteristické tituly chránených literárnych
         a umeleckých diel.
      
      … 
      2.      Registrácia na základe prednostného práva pozostáva z registrácie úplného názvu, pre ktorý existuje prednostné právo na základe
         zápisu v dokumentácii, ktorá preukazuje existenciu takéhoto práva.
      
      …“
      10.      Článok 11 „Osobitné znaky“ nariadenia č. 874/2004 stanovuje:
      
      „Pokiaľ ide o registráciu úplných názvov, ktoré obsahujú medzeru medzi textovými alebo slovnými prvkami, predpokladá sa, že
         existuje totožnosť medzi takýmito úplnými názvami a rovnakými názvami napísanými so spojovníkom medzi slovnými prvkami alebo
         spojenými do jedného slova v požadovanom názve domény.
      
      Ak názov, pre ktorý sú uplatňované prednostné práva, obsahuje osobitné znaky, medzery alebo interpunkčné znamienka, tieto
         sa z príslušného názvu domény úplne odstránia, nahradia sa spojovníkom alebo, ak je to možné, prepíšu sa.
      
      Osobitný znak a interpunkčné znamienka, ako je uvedené v druhom odseku, zahrnujú tieto: ~ @ # $ % ^ & * ( ) + = <> { } [ ]
         \ /: ; ' , . ?
      
      … Po všetkých iných stránkach, názov domény musí byť totožný s textovými alebo slovnými prvkami názvu prioritného práva.“
      11.      Článok 12 („Zásady pre fázovanú registráciu“) nariadenia č. 874/2004 znie takto:
      
      „1.      Fázovaná registrácia sa nezačne, kým nebude splnená požiadavka prvého odseku článku 6.
      Register zverejní dátum, kedy začne fázovaná registrácia minimálne dva mesiace vopred a podľa toho informuje všetkých akreditovaných
         registrátorov.
      
      …
      2.      Čas trvania obdobia fázovanej registrácie je štyri mesiace. Všeobecná registrácia názvov domény [,Landrush period‘] nemôže
         začať pred ukončením obdobia fázovanej registrácie.
      
      Fázovaná registrácia pozostáva z dvoch častí, pričom každá z nich trvá dva mesiace.
      Počas prvej časti fázovanej registrácie môžu držitelia licencií alebo vlastníci prednostných práv a verejné orgány uvedené
         v článku 10 ods. 1 požadovať ako názvy domény iba registrované vnútroštátne obchodné značky [ochranné známky – neoficiálny preklad] a obchodné značky Spoločenstva [ochranné známky Spoločenstva – neoficiálny preklad], geografické označenia a názvy a skratky podľa článku 10 ods. 3.
      
      Počas druhej časti fázovanej registrácie môžu držitelia prednostných práv požadovať ako názvy domény tie názvy, ktoré mohli
         byť registrované v prvej časti, ako aj názvy založené na všetkých ostatných prednostných právach.
      
      3.      Žiadosť o zaregistrovanie názvu domény na základe prednostného práva podľa článku 10 ods. 1 a 2 musí obsahovať odkaz na právny
         základ vo vnútroštátnom práve alebo práve Spoločenstva pre právo, týkajúce sa daného názvu, ako aj iné príslušné informácie,
         ako je registračné číslo obchodnej značky [ochrannej známky – neoficiálny preklad], informácie týkajúce sa zverejnenia v úradnom alebo vládnom vestníku, informácie o registrácii v odborných alebo obchodných
         združeniach a obchodných komorách.
      
      …
      6.      Na účely vyriešenia sporu, týkajúceho sa názvu domény, sa uplatňujú pravidlá ustanovené v kapitole IV.“
      12.      Článok 21 „Špekulatívne registrácie a zneužitie registrácie“ nariadenia č. 874/2004 znie takto:
      
      „1.      Registrovaný názov domény podlieha zrušeniu, použijúc vhodné mimosúdne alebo súdne konanie v prípade, že, názov je [v prípade,
         ak je názov – neoficiálny preklad] identický s názvom alebo zameniteľne podobný názvu, vzhľadom ku ktorému je uznaný alebo ustanovený vnútroštátnym právom
         a/alebo právom Spoločenstva, také ako sú práva uvedené v článku 10 ods. 1 a ak:
      
      a)      bol zaregistrovaný jeho držiteľom bez práv alebo legitímneho záujmu o tento názov; alebo
      b)      bol zaregistrovaný alebo sa používa so zlým úmyslom.
      2.      Legitímny záujem v zmysle písmena a) odsek 1 sa môže preukázať, ak:
      a)      držiteľ názvu domény použil názov domény alebo názov zodpovedajúci názvu domény v súvislosti s ponukou tovaru alebo služieb
         alebo sa preukázateľne pripravoval urobiť tak pred akýmkoľvek oznámením o postupe alternatívneho riešenia sporu;
      
      b)      držiteľ názvu domény, ktorým je podnik, organizácia alebo fyzická osoba, bol bežne známy podľa názvu domény, aj keď chýbal
         nárok, uznaný alebo ustanovený vnútroštátnym právom a/alebo právom Spoločenstva;
      
      c)      držiteľ názvu domény vykonáva legitímne a nekomerčné alebo primerané použitie názvu domény bez úmyslu zavádzať spotrebiteľov
         alebo poškodzovať dobré meno názvu, na ktorý je uznané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi
         predpismi Spoločenstva.
      
      3.      Zlý úmysel v zmysle písmena b) odsek 1 sa môže preukázať, ak:
      a)      okolnosti naznačujú, že názov domény bol zaregistrovaný alebo získaný najmä na účel predaja, prenájmu alebo iného prevodu
         názvu domény na držiteľa, vzhľadom ku ktorému je uznané alebo ustanovené právo vnútroštátnym zákonom a/alebo právnymi predpismi
         Spoločenstva alebo na verejný orgán; alebo
      
      b)      názov domény bol zaregistrovaný, aby sa zabránilo držiteľovi takéhoto názvu, v súvislosti s ktorým je uznávané alebo ustanovené
         právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva, alebo verejnému orgánu využiť tento názov
         v zodpovedajúcom názve domény za predpokladu, že:
      
      i)      sa môže preukázať model takéhoto správania osobou žiadajúcou o registráciu; alebo
      ii)      názov domény nebol používaný relevantným spôsobom aspoň dva roky od dátumu registrácie; alebo
      iii)      za okolností v prípadoch, ak v čase začatia postupu ADR držiteľ názvu domény, v súvislosti s ktorým je uznávané alebo ustanovené
         právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva alebo držiteľ názvu domény verejného orgánu
         vydal vyhlásenie o svojom úmysle používať názov domény príslušným spôsobom, ale neurobil tak do šiestich mesiacov odo dňa,
         keď bol začatý postup ADR;
      
      c)      názov domény bol zaregistrovaný najmä s cieľom prerušiť profesionálne činnosti konkurenta; alebo
      d)      názov domény bol úmyselne použitý na pritiahnutie pozornosti používateľov internetu, na účely obchodného zisku, na internetovú
         stránku držiteľa názvu domény alebo na akúkoľvek priamu adresu, takže vznikla pravdepodobnosť, že dôjde k zámene názvu, pre
         ktorý je uznávané alebo ustanovené právo vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo právnymi predpismi Spoločenstva, alebo
         názvu verejného orgánu, pričom takáto pravdepodobnosť vznikla v súvislosti so zdrojom, sponzorstvom, pridružením alebo podporou
         internetovej stránky alebo adresy alebo produktu alebo služby na internetovej stránke alebo adrese držiteľa názvu domény;
         alebo
      
      e)      zaregistrovaný názov domény je osobné meno, pre ktoré neexistuje preukázateľné spojenie medzi držiteľom názvu domény a zaregistrovaným
         názvom domény.
      
      …“
      13.      Článok 22 „Postup alternatívneho riešenia sporu“ ďalej len „postup ADR“(5) nariadenia č. 874/2004 stanovuje, že:
      
      „1.      Postup ADR môže začať ktorákoľvek strana, ak:
      a)      registrácia je špekulatívna alebo je zneužitá v zmysle článku 21; alebo
      b)      rozhodnutie, prijaté registrom, je v rozpore s týmto nariadením alebo s nariadením (ES) č. 733/2002.
      …
      11.      V prípade konania proti držiteľovi názvu domény Komisia pre alternatívne riešenie sporu rozhodne, že názov domény sa zruší,
         ak zistí, že registrácia je špekulatívna alebo je zneužitá tak, ako je definované v článku 21. Názov domény sa prevedie na
         navrhovateľa, ak navrhovateľ žiada o tento názov domény a spĺňa všeobecné kritériá oprávnenosti, stanovené v článku 4 ods. 2
         písm. b) nariadenia (ES) č. 733/2002.
      
      …
      13.      Výsledky alternatívneho riešenia sporu sú záväzné pre strany sporu a register, pokiaľ nebude do 30 kalendárnych dní od oznámenia
         výsledku stranám sporu začaté súdne konanie.“
      
      III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky
      14.      Žalobkyňa prevádzkuje internetové portály a predáva výrobky prostredníctvom internetu. Na účely registrácie domény v rámci
         prvej časti fázovanej registrácie úspešne požiadala na švédskom registri ochranných známok o zápis spolu 33 nemeckých druhových
         označení ako ochranných známok, a to vždy s použitím osobitného znaku „&“ pred jednotlivými písmenami, po jednotlivých písmenách,
         resp. medzi jednotlivými písmenami. Žiadosť žalobkyne z 11. augusta 2005 sa týkala zápisu slovnej ochrannej známky „&R&E&I&F&E&N&“
         v medzinárodnej triede 9 (bezpečnostné pásy), ktorý sa vykonal 25. novembra 2005.
      
      15.      Žalobkyňa nikdy nezamýšľala používať túto ochrannú známku pre bezpečnostné pásy, ale na základe oznámenia PricewaterhouseCoopers,
         spoločnosti poverenej EURid validáciou žiadostí na registráciu domén, vychádzala z toho, že počas registrácie tejto ochrannej
         známky ako domény najvyššej úrovne .eu budú pri uplatnení „transkripčného pravidla“ znaky „&“ odstránené a zostane zachované
         len slovo „pneumatiky“, ktoré podľa mienky žalobkyne ako druhové označenie nemôže požívať ochranu podľa práva o ochranných
         známkach.
      
      16.      Žalobkyni bola skutočne v prvej časti fázovanej registrácie, opierajúc sa o jej švédsku ochrannú známku „&R&E&I&F&E&N&“, zaregistrovaná
         doména „www.reifen.eu“. Žalobkyňa dosiahla spolu registráciu až okolo 180 domén, ktoré boli vytvorené z druhových označení.
         Žalobkyňa zamýšľa prevádzkovať pod doménou „www.reifen.eu“ internetový portál pre obchod s pneumatikami, avšak na jeho vybudovanie,
         vzhľadom na prebiehajúci súdny spor a jemu predchádzajúce rozhodcovské konanie, podľa vnútroštátneho súdu ešte nepodnikla
         žiadne podstatné prípravné práce. V čase registrácie domény žalobkyňa o žalovanom ešte nevedela.
      
      17.      Žalovaný je majiteľ slovnej ochrannej známky „Reifen“ (pneumatiky), ktorá bola prihlásená 10. novembra 2005 na úrade pre ochranné
         známky Beneluxu a 28. novembra 2005 zapísaná pre triedy 3 (pracie a bieliace prípravky; … čistiace prípravky, najmä čistiace
         prípravky obsahujúce nanočastice na okenné tabule) a 35 (služby na podporu predaja takýchto čistiacich prípravkov).
      
      18.      Žalovaný ďalej 10. novembra 2005 prihlásil slovnú ochrannú známku Spoločenstva „Reifen“ v triede 3 (prípravky na čistenie
         okien a vonkajších častí solárnych prístrojov, najmä prípravky, ktoré obsahujú nanočastice) a v triede 35 (čistenie okien,
         ako aj solárnych zariadení pre tretie osoby). Chce pod touto ochrannou známkou umiestňovať na európsky trh „čistiace prípravky
         pre povrchy podobné okenným sklám“, ktorých vývojom poveril spoločnosť BERGOLIN GmbH & Co KG. Dňa 10. októbra 2006 už prebehla
         skúška čistiaceho prípravku I (REIFEN A).
      
      19.      Žalovaný napadol registráciu domény „www.reifen.eu“ v prospech žalobkyne pred českým rozhodcovským súdom, ktorý rozhodnutím
         z 24. júla 2006(6) vyhovel jeho sťažnosti, odobral žalobkyni doménu „reifen“ a preniesol ju na žalovaného.
      
      20.      Rozhodcovský súd zastával názor, že judikatúra vydaná v rozhodcovskom konaní voči registru (EURid) sa musí zohľadniť podľa
         zásady právnej analógie taktiež v prejednávanej veci voči vlastníkovi domény. Podľa toho znak „&“ obsiahnutý v ochrannej známke
         sa nemá odstrániť, ale prepísať. Žalobkyňa chcela zjavne vo viacerých prípadoch obísť technické pravidlo článku 11 druhého
         odseku nariadenia (ES) č. 874/2004. Preto konala pri registrácii spornej domény so zlým úmyslom.
      
      21.      Žalobkyňa podala 23. augusta 2006 žalobu v rámci lehoty podľa článku 22 ods. 13 nariadenia (ES) č. 874/2004, v ktorej žiada
         o určenie, že doménu „reifen“ patriacu k doméne najvyššej úrovne .eu nemusí previesť na žalovaného a že jej doména „reifen“
         nemá byť odobratá; subsidiárne o určenie, že rozhodnutie rozhodcovskej komisie z 24. júla 2006 je neplatné, a najmä o určenie,
         že žalobkyňa názov domény „reifen“ patriacej k doméne najvyššej úrovne .eu nemusí previesť na žalovaného a že jej názov domény
         „reifen“ nemá byť odobratý.
      
      22.      Na vnútroštátnych súdoch nižšieho stupňa sa tvrdenia účastníkov konania týkali hlavne týchto otázok.
      
      23.      Žalobkyňa sa domnieva, že zápisom švédskej ochrannej známky „&R&E&I&F&E&N&“ postavenej na transkripčnom pravidle článku 11
         druhého odseku nariadenia č. 874/2004 využila uvedené pravidlo len na účel získať pre seba čo možno najlepšiu východiskovú
         pozíciu v prvej časti fázovanej registrácie. Tento úmysel nie je „zlým“ v zmysle článku 21 nariadenia č. 874/2004 alebo inak
         zneužívajúcim právo.
      
      24.      Disponuje totiž zapísanou ochrannou známkou, na základe ktorej získala podľa princípu „kto prv príde, ten prv melie“ doménu
         „www.reifen.eu“. Navyše má legitímny záujem na druhovom označení „Reifen“, pretože chce pod týmto názvom zriadiť tematický
         internetový portál. Takéto použitie sporného názvu domény neuvádza internetových užívateľov do omylu, a taktiež nespôsobuje
         pravdepodobnosť zámeny s inými podnikateľmi alebo tovarmi. Žalobkyňa nezaregistrovala „reifen.eu“ ani preto, že chcela obmedziť
         žalovaného pri jeho vstupe do internetovej siete, keďže jeho činnosť a jeho údajný produkt vôbec nepoznala. Na záver, množstvo
         ňou zapísaných ochranných známok a domén a ich využitie nie sú v prejednávanej veci relevantné.
      
      25.      Žalobkyňa sa tiež domnieva, že fázovaná registrácia slúžila výlučne na ochranu držiteľov prednostných práv, avšak nebola zameraná
         na to, aby druhové označenia mohli byť prihlasované až v časti všeobecnej registrácie. Preto nič nebránilo tomu, aby sa druhové
         označenia prihlásili ako domény už v prvej časti fázovanej registrácie. Článok 11 druhý odsek nariadenia č. 874/2004 nebol
         nesprávne uplatnený, pretože tri alternatívy uvedené v tomto článku (úplné odstránenie, nahradenie spojovníkom alebo prepis)
         sú rovnocenné a slovné spojenie „ak je to možné“ znamená len to, že tretia alternatíva nie vždy funguje.
      
      26.      Žalovaný navrhoval zamietnutie žaloby z dôvodu, že žalobkyňa obišla zámer nariadenia č. 874/2004, ktorým bolo zabrániť systematickým
         masovým registráciám domén a umožniť registráciu žiadaných druhových označení až v časti všeobecnej registrácie, a to zneužívajúcim
         spôsobom a so zlým úmyslom. Žalobkyňa tým, že si masovo nechala zapísať „pseudo‑ochranné známky“, ktoré neboli určené na použitie
         v obchodnom styku, aby mohla na ich základe požadovať už v prvej časti fázovanej registrácie rezervovanej pre držiteľov prednostných
         práv k ochranným známkam druhové domény a tieto potom uvádzať na trh prostredníctvom internetových portálov, konala ako doménový
         grabber (domain grabber).
      
      27.      Tiež cielene využila očakávaný chybný výklad článku 11 druhého odseku nariadenia č. 874/2004, pretože správne nemal byť osobitný
         znak „&“ odstránený, ale mal byť prepísaný. Preto ide o registráciu so zlým úmyslom podľa článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia
         č. 874/2004. „Pseudo‑ochranná známka“ požadovaná len za účelom prednostnej registrácie domény nie je prednostným právom v zmysle
         článku 10 ods. 1 nariadenia č. 874/2004, takže odňatie domény môže spočívať aj na článku 21 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.
      
      28.      Prvostupňový súd žalobu zamietol a odvolací súd potvrdil rozsudok vo veci samej.
      
      29.      Žalobkyňa napadla rozhodnutie odvolacieho súdu mimoriadnym opravným prostriedkom „Revision“ na Oberster Gerichtshof. Vnútroštátny
         súd usúdil, že vyriešenie sporu závisí od výkladu práva Spoločenstva, a predovšetkým článku 21 nariadenia č. 874/2004, preto
         rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
      
      „1.      Má sa článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia… č. 874/2004 vykladať v tom zmysle, že právo v zmysle tohto ustanovenia existuje
         tiež vtedy:
      
      a)      keď ochranná známka bola získaná, bez úmyslu využívať ju pre tovary alebo služby, len s cieľom môcť požiadať o registráciu
         názvu domény zhodnej s druhovým označením – pochádzajúcim z nemeckého jazyka – v prvej časti fázovanej registrácie?
      
      b)      keď sa ochranná známka, z ktorej sa vychádzalo pri registrácii domény a ktorá je zhodná s druhovým označením – pochádzajúcim
         z nemeckého jazyka – od domény odlišuje v tom rozsahu, že ochranná známka obsahuje osobitné znaky, ktoré boli z názvu domény
         odstránené, hoci osobitné znaky mohli byť prepísané a ich odstránenie vedie k tomu, že sa názov domény odlišuje od ochrannej
         známky spôsobom vylučujúcim pravdepodobnosť zámeny?
      
      2.      Má sa článok 21 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia vykladať v tom zmysle, že len v prípadoch uvedených v článku 21 ods. 2 písm. a)
         až c) existuje legitímny záujem?
      
      V prípade zápornej odpovede na túto otázku:
      3.      Ide o legitímny záujem v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia… tiež vtedy, keď držiteľ názvu domény chce využiť doménu
         zhodnú s druhovým označením – pochádzajúcim z nemeckého jazyka – pre tematický internetový portál?
      
      V prípade kladnej odpovede na otázky č. 1 a č. 3:
      4.      Má sa článok 21 ods. 3 nariadenia… 874/2004 vykladať v tom zmysle, že len skutkové podstaty uvedené v písm. a) až e) zakladajú
         zlý úmysel v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia…?
      
      V prípade zápornej odpovede na túto otázku:
      5.      Ide o zlý úmysel v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia… č. 874/2004 aj vtedy, keď bol názov domény zapísaný v prvej
         časti fázovanej registrácie na základe ochrannej známky zhodnej s druhovým označením – pochádzajúcim z nemeckého jazyka –
         ktorú získal držiteľ názvu domény len na to, aby mohol požiadať o registráciu názvu domény v prvej časti fázovanej registrácie,
         a tým mohol predbehnúť iných záujemcov a v prípade potreby aj iných držiteľov práv k tomuto označeniu?“
      
      IV – Konanie pred Súdnym dvorom
      30.      Vnútroštátne uznesenie bolo doručené Súdnemu dvoru 23. decembra 2008.
      
      31.      V lehote, ktorú stanovuje článok 23 Štatútu Súdneho dvora predložili svoje písomné pripomienky žalobkyňa, žalovaný, Česká
         republika, Talianska republika, ako aj Komisia Európskych spoločenstiev.
      
      32.      Na pojednávanie, ktoré prebehlo 10. decembra 2009, sa dostavili právni zástupcovia žalobkyne, žalovaného, českej vlády a Komisie
         preto, aby predniesli svoje ústne pripomienky.
      
      V –    Tvrdenia účastníkov konania vo veci samej
      A –    Na úvod
      33.      Žalobkyňa na úvod tvrdí, že jej oprávnenie vyplývajúce z ochrannej známky „&R&E&I&F&E&N&“ uznal European Registry for Internet
         Domains (EURID) pri zaregistrovaní domény „www.reifen.eu“. Prípadné pochybenia v tejto súvislosti mal preto žalovaný vzniesť
         v rámci konania vedeného proti registru na základe článku 22 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004, a nie v rámci konania
         vedeného proti samotnému držiteľovi domény. Rozhodnutie EURID zaregistrovať žalobkyni doménu „www.reifen.eu“ preto už nemôže
         byť opätovne preskúmané v konaní inter partes.
      
      B –    O prvej otázke písm. a)
      34.      Podľa žalobkyne úvahy vnútroštátneho súdu týkajúce sa prvej otázky písm. a) vychádzajú výlučne z konania proti registru. Ak
         sa namietateľ držiteľa názvu domény domnieva, že register neoprávnene uznal oprávnenie držiteľa názvu domény pre obdobie „sunrise“,
         mal začať konanie proti registru. Žalobkyňa navrhuje, aby sa na prvú časť prvej otázky odpovedalo kladne.
      
      35.      Podľa žalovaného, ak sa ochranná známka zapíše bez úmyslu používať ju, jedine s cieľom požívať určité právne výhody, ide o „pseudo‑ochrannú
         známku“. Uznať takýto druh ochranných známok za právo v zmysle článku 10 ods. 1 alebo článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia
         č. 874/2004 by znamenalo povoliť, či dokonca podporovať, obchádzanie a zneužívanie osobitných ustanovení tohto nariadenia,
         ktoré boli prijaté práve na účely ochrany držiteľov „skutočných“ prednostných práv. Tvrdenie, podľa ktorého tento zámer nie
         je ohrozený, ak sa „druhové označenie“ zaregistruje ako názov domény, nezohľadňuje skutočnosť, že prednostné práva, ktoré
         sa majú uplatniť v zmysle článku 10 ods.1 alebo článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004, sa môžu týkať aj druhových
         označení.
      
      36.      Česká republika, podporovaná v hlavných bodoch Talianskou republikou, sa domnieva, že treba predovšetkým určiť, či sporná
         ochranná známka v spore vo veci samej bola zapísaná v zlom úmysle. Skutočnosť, že ochranná známka bola zapísaná výlučne s cieľom
         zabezpečiť účasť v prvej časti registrácie názvov domény preukazuje, že žalobkyňa mala od začiatku nepoctivý úmysel a sledovala
         iný cieľ, ako ten, pre ktorý sa ochranné známky zapisujú. Žalobkyňa teda chcela získať neoprávnenú výhodu alebo znevýhodniť
         konkurenciu.
      
      37.      Žalobkyňa navyše úmyselne použila znaky „&“ v názve ochrannej známky neobvyklým a jazykovo absurdným spôsobom. Špekulatívnu
         a oportunistickú povahu použitia znakov „&“ preukazuje tiež skutočnosť, že žalobkyňa si dala zapísať spolu 33 ochranných známok
         pre druhové označenia, a to vždy s použitím znaku „&“ medzi jednotlivými písmenami. Ak vnútroštátny súd dospeje k záveru,
         že dotknutý zápis ochrannej známky sa nevykonal v dobrej viere, nemožno podľa Českej republiky a Talianskej republiky zastávať
         názor, že právo vyplývajúce z tejto ochrannej známky je právom v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004.
      
      38.      Komisia tvrdí, že ani smernica 89/104/EHS(7) ani nariadenie (ES) č. 40/94(8) nepodriaďujú zápis označenia ako ochrannej známky úmyslu predpokladaného majiteľa ochrannej známky používať označenie ako
         ochrannú známku na tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje. V dôsledku toho skutočnosť, že ochranná známka bola nadobudnutá
         výlučne s cieľom mať možnosť žiadať, na jej základe, o zaregistrovanie názvu domény v prvej časti fázovanej registrácie, nie
         je relevantná na určenie, či držiteľ názvu domény, ktorý súčasne vlastní ochrannú známku, môže uplatniť právo na základe tejto
         ochrannej známky v zmysle prvej možnosti stanovenej v článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004.
      
      39.      Pokiaľ ide o skutočnosť, že názov domény zaregistrovaný na základe ochrannej známky zodpovedá druhovému označeniu v úradnom
         jazyku Spoločenstva, Komisia zdôrazňuje, že ak by aj takáto okolnosť mohla byť podstatná v súvislosti s článkom 3 ods. 1 b)
         až d) smernice 89/104 alebo článkom 7 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia č. 40/94, teda na určenie, či absolútny dôvod zamietnutia
         bráni zápisu samotnej ochrannej známky, táto okolnosť nie je relevantná v rámci uplatnenia nariadenia č. 874/2004.
      
      40.      Komisia tiež pripomína, že podľa judikatúry Súdneho dvora článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 89/104 neodporuje v členskom
         štáte zápisu ako národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť
         alebo v ktorom opisuje predmetné výrobky alebo služby, pre ktoré sa o zápis žiada, okrem prípadu, ak je príslušná skupina
         verejnosti v členskom štáte, v ktorom sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova.(9)
      
      C –    O prvej otázke písm. b)
      41.      Žalobkyňa sa domnieva, že tri alternatívy stanovené v článku 11 nariadenia č. 874/2004 sú rovnocenné, čo vyplýva zo znenia
         tohto článku. Žalobkyňa tiež spochybňuje dobrú vieru žalovaného pri zápise jeho ochrannej známky, ktorý sa podľa žalobkyne
         vykonal s jediným cieľom, a to získať lepšiu východiskovú pozíciu na získanie domény „www.reifen.eu“.
      
      42.      Žalovaný sa domnieva, že medzi zapísanou ochrannou známkou a sporným názvom domény neexistuje zhoda, pretože osobitný znak
         „&“ sa podľa neho mal vyjadriť prostredníctvom „und“ [„a“] a nie odstrániť. Žalobkyňa vo veci samej preto nemá žiadne právo
         na názov domény „www.reifen.eu“.
      
      43.      Podľa Českej republiky je na určenie existencie práva v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004 bezvýznamné,
         aké transkripčné pravidlá žalobkyňa uplatní na prepis ochrannej známky na názov domény. Článok 11 nariadenia č. 874/2004 neuprednostňuje
         žiadnu z možností prepisu osobitných znakov.
      
      44.      Podľa názoru Talianskej republiky žiadne právo neexistuje, ak sa ochranná známka, o ktorú sa opiera zaregistrovanie domény,
         odlišuje od názvu domény v rozsahu, že obsahuje osobitné znaky, ktoré boli odstránené.
      
      45.      Komisia predložila spoločnú odpoveď na časť prvej otázky písm. b) a na druhú a piatu otázku (pozri vyššie). V každom prípade
         táto inštitúcia na úvod poznamenáva, že prítomnosť legitímneho záujmu v zmysle druhej možnosti stanovej článkom 21 ods. 1
         písm. a) v spojení s ods. 2 nariadenia č. 874/2004, na jednej strane, a absencia zlého úmyslu v zmysle ustanovenia článku
         21 ods. 1 písm. b) v spojení s ods. 3, na druhej strane, predstavujú jednu skutočnosť. Toto stanovisko podporuje voľba používania
         názvu domény držiteľom názvu domény ako relevantného kritéria tak v odseku 2 písm. a) ako aj v odseku 3 písm. b) ii) a iii)
         článku 21 nariadenia č. 874/2004.
      
      D –    O druhej otázke
      46.      Žalobkyňa, Česká republika a Komisia zastávajú názor, že výpočet uvedený v článku 21 ods. 2 písm. a) až c) nariadenia č. 724/2004
         nie je taxatívny. Naproti tomu žalovaný vo veci samej a Talianska republika zastávajú opačný názor.
      
      E –    O tretej otázke
      47.      Žalobkyňa a Česká republika sa domnievajú, že hoci žalobkyňa nepoužila názov domény pred vznikom sporu alebo nepreukázala,
         že sa pripravovala tak urobiť v zmysle článku 21 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 874/2004, a vzhľadom na demonštratívnu a nie
         taxatívnu povahu tohto ustanovenia, zámer spravovať internetový portál môže byť dostatočným dôvodom na preukázanie legitímneho
         záujmu.
      
      48.      Podľa žalovaného prehlásenie o určitom zámere používania názvu domény nestačí na vznik legitímneho záujmu. Samotné prehlásenie
         o používaní žiadnemu z prípadov stanovených v článku 21 ods. 2 písm. a) až c).
      
      F –    O štvrtej otázke
      49.      Žalobkyňa a žalovaný ako aj Česká republika a Komisia zastávajú názor, že výpočet uvedený v článku 21 ods. 3 písm. a) až e)
         nariadenia č. 874/2004 nie je taxatívny.
      
      G –    O piatej otázke
      50.      Žalobkyňa tvrdí, že výklad článku 21 nariadenia č. 874/2004, ktorý by umožnil uplatniť pochybenia registra aj po uplynutí
         lehoty 40 dní stanovenej na podanie takej žaloby proti registru „sunrise appeal period“, by porušil zásadu právnej istoty.
      
      51.      Popiera, že konala v zlom úmysle, pretože prípady „zlého úmyslu“ v článku 21 ods. 3 nariadenia č. 874/2004 sú zamerané na
         boj proti „domain grabbing“. V prejednávanom prípade však ide o zaregistrovanie domén pozostávajúcich z druhových označení,
         čo nemôže v žiadnom prípade porušiť práva tretích osôb, keďže druhové výrazy nemôžu byť predmetom výlučných práv. Domain grabbing
         je teda už z definície vylúčený v prípadoch registrácie domén pozostávajúcich z druhových označení. Žalobkyňa vo veci samej
         preto nekonala v zlom úmysle v zmysle článku 21 ods. 3 tohto nariadenia.
      
      52.      Žalovaný a Česká republika zastávajú názor, že zlý úmysel v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 je preukázaný,
         ak názov domény bol zaregistrovaný v priebehu prvej časti fázovanej registrácie na základe ochrannej známky, ktorú držiteľ
         názvu domény získal iba na účely možnosti požiadať o registráciu názvu domény v priebehu prvej časti a predstihnúť tak iné
         dotknuté osoby, vrátane držiteľov práv z ochrannej známky.
      
      53.      Podľa Komisie, ak osoba požadujúca zrušenie názvu domény sama predložila žiadosť o zaregistrovanie toho istého názvu domény
         v priebehu prvej časti fázovanej registrácie a ak táto žiadosť bola zamietnutá vzhľadom na skôr podanú žiadosť držiteľa domény,
         v súlade so zásadou „kto prv príde, ten prv melie“ uvedenou v článku 14 nariadenia č. 874/2004, držiteľ sporného názvu domény
         sa môže brániť proti takému zrušeniu odvolávajúc sa na druhú možnosť stanovenú v článku 21 ods. 1 písm. a) a ustanovenia článku
         21 ods. 1 písm. b) v spojení s odsekmi 2 a 3 nariadenia č. 874/2004 iba vtedy, ak sa registrácia uskutočnila v súlade s ustanoveniami
         kapitoly IV a najmä s článkom 11 tohto nariadenia. Pokiaľ ide o toto prvé ustanovenie, Komisia zastáva názor, že tri možnosti,
         ktoré stanovuje na účely spracovania osobitných znakov, môžu byť hierarchicky usporiadané takto:
      
      –        ak má osobitný znak určitú sémantickú hodnotu – ako je to v prípade týchto osobitných znakov: $ % & + = –, do úvahy môže prichádzať
         iba ich vyjadrenie zodpovedajúcim slovom;
      
      –        ak nemá osobitný znak sémantickú hodnotu, ale slúži ako oddeľujúci prvok – ako je to v prípade týchto osobitných znakov: #
         <> { } [ ] \ /: ; , . ? –, treba ich nahradiť spojovníkom;
      
      –        iba ak nemá osobitný znak ani sémantickú hodnotu ani separačnú funkciu – ako je to v prípade týchto osobitných znakov: ~ ^
         * ' –, musí byť úplne odstránený.
      
      54.      V prejednávanom prípade osobitný znak „&“ opakovane prítomný v ochrannej známke teda nemal byť v celom rozsahu odstránený
         pri registrácii názvu domény, ale mal byť vyjadrený zodpovedajúcim slovom [„und“ (a)]. V dôsledku toho nie je registrácia
         sporného názvu domény „www.reifen.eu“ v súlade s článkom 11 nariadenia č. 874/2004.
      
      VI – Právna analýza
      A –    O úvodných pripomienkach žalobkyne
      55.      Svojimi úvodnými poznámkami žalobkyňa v podstate tvrdí, že nemožno voči nej namietať prípadné pochybenia spôsobené registrom
         pri registrácii názvu domény; v každom prípade tieto pochybenia mali byť uplatnené v rámci konania vedeného proti registru
         na základe článku 22 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 a nie v rámci konania vedeného proti samotnému držiteľovi domény.
      
      56.      Tvrdenia žalobkyne vznášajú otázku o vzájomnom prekrývaní sa postupu ADR so súdnymi konaniami, a predovšetkým otázku, či skutočnosť,
         že sa nezačalo konanie proti rozhodnutiu prijatému registrom na základe článku 22 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004,
         prejudikuje, z dôvodu preklúzie, výhrady, ktoré mohli byť predložené v priebehu postupu ADR proti tomuto rozhodnutiu.
      
      57.      Hoci túto otázku vnútroštátny súd formálne nepredložil, odpoveď môže byť pre tento súd užitočná(10), keďže prvá otázka, tak písm. a) (o podmienkach zápisu ochrannej známky vo Švédsku) ako aj písm. b) (pokiaľ ide o nesprávne
         uplatnenie transkripčných pravidiel osobitných znakov) sa odvoláva na výhrady, ktoré mohli byť predmetom konania proti rozhodnutiu
         registra. Keďže žalovaný začal konanie iba proti žalobkyni, je potrebné preskúmať prípadnú preklúziu týchto výhrad.
      
      58.      V tejto súvislosti treba uviesť, na jednej strane, že postup ADR ustanovený nariadením č. 874/2004 nebol striktne vytvorený
         ako rozhodcovské konanie, ale skôr ako kvázi‑administratívne konanie, ktoré nevylučuje súbežné alebo neskoršie začatie konania
         na vnútroštátnych súdoch.(11) Navyše, postup ADR úmyselne nevykazuje určité typické znaky súdnych konaní, ako napríklad výsluch účastníkov a opatrenia
         na zabezpečenie priebehu konania na účely predloženia dôkazov, čo znižuje rozsah práva na obhajobu v prospech efektívnosti(12).
      
      59.      Takéto osobitné usporiadanie postupu ADR je na jednej strane odôvodnené snahou normotvorcu ustanoviť krátke konania minimalizujúce
         náklady hospodárskych subjektov, ako to už navrhla Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) v súvislosti s pravidlami
         UDPR (Uniform Domain‑name Dispute Resolution Policy) Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).(13) Na druhej strane, cieľom je ochrana držiteľov „prednostných práv“ v zmysle článku 10 nariadenia č. 874/2004 najmä pred rizikom
         „domain grabbing“, ktoré ho viedli k ustanoveniu konania, ktorého samotná štruktúra smeruje k zvýhodneniu držiteľov týchto
         prednostných práv(14) pred držiteľmi názvov domény.(15)
      
      60.      Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti by bolo v rozpore so samotnou ideou právneho štátu zastávať názor, že určité výhrady
         môžu byť vznesené iba v rámci postupu ADR a že v prípade, ak neboli vznesené v rámci takého postupu, už nie sú prípustné pred
         vnútroštátnymi súdmi. Takýto výklad by pozbavil potrebného účinku článok 22 ods. 13 v spojení s článkom 21 ods. 1 nariadenia
         č. 874/2004, podľa ktorých je zrušenie názvu domény tiež možné pred súdnymi orgánmi a po ukončení postupu ADR.
      
      61.      Na druhej strane preklúzia výhrad, ktoré neboli vznesené proti registru EURID v rámci postupu ADR na základe článku 22 ods. 1
         písm. b) nariadenia č. 874/2004 by bola v rozpore s duchom tohto ustanovenia. Uvedený článok totiž umožňuje každému účastníkovi
         začať postup ADR buď proti špekulatívnej alebo zneužitej registrácii alebo proti registru. Ak by však účastník, ktorý začal
         konanie iba proti zneužitej registrácii, bol vystavený riziku, že už nebude môcť vzniesť výhrady voči registru, musel by vždy
         začať dve konania na to, aby mohol svoje tvrdenia predložiť aj pred súdnymi orgánmi. Žiadna povinnosť začať dve konania pod
         hrozbou preklúzie výhrad, ktoré neboli predložené na českom rozhodcovskom súde, zo znenia tohto článku 22 ods. 1 nevyplýva.
      
      62.      Na záver úvodné pripomienky žalobkyne nie sú relevantné a nemôžu byť teda zohľadnené.
      
      B –    O prvej otázke
      1.      Odpoveď na prvú otázku písm. a)
      63.      Prvou otázkou písm. a) sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či pochybnosti týkajúce sa dobrej viery pri zápise ochrannej známky
         „&R&E&I&F&E&N&“ vo Švédsku maria formálnu existenciu tohto práva na ochrannú známku, a teda by pojem „právo“ v článku 21 ods. 1
         písm. a) nariadenia č. 874/2004 mohol vyložiť tak, že popiera jeho existenciu za okolností prejednávaného prípadu.
      
      64.      V tejto súvislosti treba najskôr skonštatovať, ako správne uvádza Komisia vo svojich pripomienkach, že ani smernica 89/104
         ani nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva nepodriaďujú zápis označenia úmyslu jeho majiteľa používať ho na tovar alebo
         služby, na ktoré sa vzťahuje. Navyše, článok 10 tejto smernice ako aj článok 15 nariadenia č. 207/2009 poskytujú každému majiteľovi
         národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky Spoločenstva lehotu maximálne päť rokov od zápisu, počas ktorej mu je dovolené
         nepoužívať riadne ochrannú známku(16).
      
      65.      Navyše, podľa judikatúry Súdneho dvora, článok 3 ods. 1 písm. b) a c) smernice 89/104 neodporuje v členskom štáte zápisu ako
         národnej ochrannej známky slova prevzatého z jazyka iného členského štátu, v ktorom nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo v ktorom
         opisuje výrobky alebo služby uvedené v prihláške, okrem prípadu, ak je príslušná skupina verejnosti v členskom štáte, v ktorom
         sa o zápis žiada, schopná rozpoznať význam tohto slova Pritom je možné, že z dôvodu jazykových, kultúrnych, spoločenských
         a hospodárskych odlišností medzi členskými štátmi ochranná známka, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo opisuje predmetné
         výrobky alebo služby v členskom štáte, takou nie je v inom členskom štáte.(17)
      
      66.      Okrem toho, zlý úmysel nepatrí medzi absolútne dôvody zamietnutia ochrannej známky Spoločenstva (článok 7 nariadenia č. 207/2009)
         a na vnútroštátnej úrovni môže predstavovať dôvod zamietnutia alebo zrušenia na základe článku 3 ods. 2 písm. d) smernice
         89/104. Zo znenia tohto článku 3 ods. 2 však vyplýva, že členské štáty nie sú povinné zahrnúť zlý úmysel do svojho vnútroštátnych
         právnych predpisov o ochranných známkach ako absolútny dôvod zamietnutia ani ako dôvod neplatnosti.
      
      67.      Z uvedeného vyplýva, že aj za predpokladu, že švédske právo ustanovuje možnosť zrušiť zapísanú ochrannú známku z dôvodu zlého
         úmyslu a vzhľadom na konštitutívny účinok zápisu ochranných známok, iba vnútroštátnym správnym orgánom, v prejednávanom prípade
         švédskym, prináleží vyhlásiť ochrannú známku, ktorá je predmetom sporu vo veci samej, prostredníctvom konaní stanovených na
         tento účel vnútroštátnym právom alebo prostredníctvom vnútroštátnych súdnych orgánov na základe návrhu alebo protinávrhu v spore,
         ktorý im bol predložený.
      
      68.      Toto stanovisko sa tiež zdá byť viac v súlade s potrebou rýchlosti postupu ADR popísanej vyššie, pretože zámerom článku 21
         ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 22 nariadenia č. 874/2009 nie je priznať českému rozhodcovskému súdu právomoc rozhodovať
         o platnosti práv duševného alebo priemyselného vlastníctva, ktoré tvoria základ pre registráciu názvu domény, ale iba skonštatovať
         ich existenciu, aj ak by mala vyť čisto formálna.
      
      69.      Preto aj v prípade, ak by mala byť ochranná známka predmetom konania s cieľom jej zániku alebo jej neplatnosti, pokiaľ nebola
         predmetom vyhlásenia v tomto zmysle postačuje na to, aby sa považovala za „právo“ v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia
         č. 874/2004. Naproti tomu samotná skutočnosť, že sa podala prihláška ochrannej známky, nemôže odôvodniť existenciu práva,
         ale nanajvýš legitímneho záujmu.(18)
      
      70.      Na záver treba skonštatovať, že pochybnosti ohľadom prípadného zápisu ochrannej známky so zlým úmyslom nemôžu poprieť existenciu
         tohto typu práva duševného vlastníctva, a preto ak držiteľ názvu domény oprel tento názov o národnú ochrannú známku, disponuje
         právom v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004. Tieto pochybnosti vyplývajúce najmä z okolností, za akých
         sa vykonal zápis národnej ochrannej známky v spore vo veci samej, ako napríklad skutočnosť, že ide o druhové označenie v nemeckom
         jazyku, môžu byť prípadne zohľadnené pri analýze zlého úmyslu v zmysle tohto článku 21 ods. 1 písm. b).
      
      71.      Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že na prvú otázku písm. a) treba odpovedať tak, že článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia
         č. 874/2004 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ národnej ochrannej známky má právo v zmysle tohto ustanovenia, ak ochranná
         známka nebola zrušená príslušnými orgánmi alebo súdmi a na základe konaní stanovených vnútroštátnym právom z dôvodu zlého
         úmyslu alebo z iného dôvodu.
      
      2.      Odpoveď na prvú otázku písm. b)
      72.      Svojou prvou otázkou písm. b) sa Oberster Gerichtshof pýta, či v prípade, ak je absencia zhody medzi ochrannou známkou, ktorej
         majiteľkou je žalobkyňa vo veci samej, a názvom domény, ktorú získala, spôsobená nesprávnym uplatnením transkripčných pravidiel
         článku 11 nariadenia č. 874/2004, sa už nemožno domnievať, že žalobkyňa vo veci samej má „právo“ v zmysle článku 21 písm. a)
         tohto nariadenia.
      
      73.      V tejto súvislosti treba uviesť nasledovné.
      
      74.      V prvom rade, skutočnosť, že výraz použitý ako ochranná známka predstavuje druhové slovo v jednom jazyku Spoločenstva, v tomto
         prípade nemeckom jazyku, nie je relevantná na posúdenie účinku nesprávneho uplatnenia transkripčných pravidiel, pretože pridelenie
         názvu domény .eu vytvoreného z druhových slov v jazykoch Spoločenstva nezakazuje ani nariadenie č. 874/2004 ani nariadenie
         č. 733/2002.
      
      75.      V druhom rade, z článku 11 nariadenia č. 874/2004 a najmä z jeho druhej vety(19) jasne vyplýva, že zásada registrácie doménových názvov pochádzajúcich z prednostných práv je založená na zhode alebo čo najväčšej
         podobnosti medzi nimi.
      
      76.      V treťom rade, pokiaľ ide o alternatívy pre prepis osobitných znakov v tomto článku 11 druhom a treťom odseku, treba uviesť,
         že v rozpore s tým, čo tvrdí Komisia, znenie tohto ustanovenia nestanovuje hierarchiu medzi troma riešeniami (odstránenie,
         nahradenie alebo prepis), ale iba v súvislosti s treťou možnosťou, prepisom osobitných znakov. Požiadavku vykonať prepis osobitných
         znakov v treťom prípade „ak je to možné“ treba vykladať ako riešenie uprednostňované normotvorcom pred ostatnými dvoma alternatívami.(20)
      
      77.      Účelu slovného spojenia „ak je to možné“ však nemožno rozumieť tak, že prepis osobitných znakov sa musí vykonať vždy, ak dotknutý
         osobitný znak, v tomto prípade „&“, má sémantický obsah, v prejednávanej veci „and“ (v angličtine). Treba zohľadniť skutočnosť,
         že myšlienka, na ktorej je založený článok 11, je podľa jeho prvého odseku založená predovšetkým na poskytnutí uspokojivého
         riešenia pre úplné názvy, ktoré sú zložené z viacerých slov alebo textových prvokov alebo slov oddelených medzerou, ako napríklad
         ochranná známka „X&Y“. Tento typ názvu je očividne vystavený technickým obmedzeniam registrácie názvu domény. Transkripčné
         pravidlá boli ustanovené práve s cieľom prekonať tieto prekážky.
      
      78.      Za týchto okolností, hoci je prepis osobitných znakov uprednostňovaný pred ostatnými riešeniami, nejde o jeho automatické
         uplatnenie vždy, keď sa register stretne so žiadosťou obsahujúcou takýto znak. Naopak, je potrebné ho uplatniť spôsobom, ktorý
         zohľadňuje nie len možnosť prepisu znaku, ktorý je technicky nekompatibilný s doménovými názvami, ale tiež skutočnosť, aby
         prepis viedol k výsledku, ktorý poskytuje určitú koherenciu s prednostným právom.
      
      79.      A preto, hoci je pravda, že znak „&“ používaný obvykle ako spojovník dvoch slov, môže mať sémantický obsah jednoducho preložiteľný
         do všetkých jazykov Spoločenstva, jeho kvázi zneužívajúce použitie žalobkyňou môže byť vnímané ako skresľujúce sémantický
         obsah. Jeho umiestnenie pred a za každým z písmen tvoriacich nemecké slovo „Reifen“ („&R&E&I&F&E&N&“) totiž nemá žiadnu logiku,
         najmä vzhľadom na spôsob, akým sa symbol „&“ bežne používa. Všetky tieto zistenia však vyžadujú skutkové posúdenie, ktorého
         uskutočnenie neprináleží Súdnemu dvoru.
      
      80.      Z toho vyplýva, že ak vnútroštátny súd, ktorý má jediný právomoc preskúmať v rámci prejudiciálneho konania skutkové okolnosti
         sporu, ktorý mu bol predložený, zastáva za okolností prejednávaného prípadu názor, že znak „&“ nemal alebo stratil svoj sémantický
         obsah, nemožno registru vytýkať, že tento znak pri registrácii názvu domény odstránil. V takom prípade by bol rozdiel medzi
         znakom zapísaným ako ochranná známka a názvom domény odôvodnený; v dôsledku toho by bola registrácia správna a žalobkyňa riadne
         zaregistrovala svoje prednostné právo a stala sa tak držiteľkou „práva“ v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004.
      
      81.      Na prvú otázku písm. b) treba teda odpovedať tak, že právo v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004 existuje
         aj vtedy, ak sa ochranná známka, na ktorej je založená registrácia domény, odlišuje od názvu domény v dôsledku správneho odstránenia
         osobitných znakov, ktoré táto ochranná známka obsahovala, z názvu domény. Vnútroštátnemu súdu prináleží preskúmať, či tieto
         osobitné znaky mohli byť prepísané.
      
      C –    O druhej a tretej otázke
      82.      Svojou druhou a treťou otázkou, ktoré je potrebné preskúmať spoločne, vnútroštátny súd kladie otázku o prostriedkoch zistenia
         „legitímneho záujmu“ v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 874/2004 za okolností prípadu, ktorý mu bol predložený;
         predovšetkým sa pýta, na jednej strane, či je výpočet skutkových podstát stanovených v článku 21 ods. 2 písm. a) až c) tohto
         nariadenia taxatívny a, na druhej strane, v prípade zápornej odpovede na túto otázku, či prianie samotné používať názov domény
         pre tematický internetový portál je dostatočný na splnenie podmienok uvedeného legitímneho záujmu.
      
      83.      Predovšetkým, vzhľadom na skutočnosť, že z odpovede na prvú otázku vyplýva existencia „práva“ v zmysle článku 21 ods. 1 nariadenia
         č. 874/2004, na strane jednej, a vzhľadom na alternatívnu povahu uvedeného „práva“ a „legitímneho záujmu“ na splnenie prvej
         podmienky pre uplatnenie tohto ustanovenia, na strane druhej, odpoveď na túto druhú a tretiu otázku už prakticky nie je pre
         vnútroštátny súd užitočná. Nižšie uvedené úvahy sú preto predložené iba subsidiárne.
      
      84.      Pokiaľ ide o taxatívnu povahu skutkových podstát stanovených v článku 21 ods. 2 písm. a) až c), je potrebné najskôr skonštatovať,
         že porovnanie jednotlivých jazykových verzií textu tohto ustanovenia poukázalo na chybu v nemeckej verzii. Uvedená verzia
         znie takto: „(2) Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: …“. Táto formulácia – ktorá
         môže byť doslovne preložená ako „Legitímny záujem v zmysle písmena a) odseku 1 existuje, ak…“ – obsahuje kategorickú formulačnú
         nuansu, ktorá môže viesť k záveru, že legitímny záujem existuje iba vo výslovne stanovených prípadoch, ktoré sú uvedené ďalej.
      
      85.      Znenie niektorých ďalších jazykových verzií však preukazuje, že normotvorca Spoločenstva nemal v úmysle obmedziť dôkaz o prípadnej
         existencii tohto legitímneho záujmu na skutkové podstaty popísané v písm. a), b) a c). Táto skutočnosť jasne vyplýva z použitia
         slovesa „môcť“, ktoré preukazuje demonštratívnu povahu týchto príkladov.(21)
      
      86.      Uvedený doslovný výklad textu podporuje aj teleologický argument; medzi cieľmi sledovanými nariadením č. 874/2004 totiž treba
         zdôrazniť rýchlosť postupov pred senátmi ADR. V tejto súvislosti treba interpretačné pravidlá, najmä pokiaľ ide o výrazy so
         silným právnym obsahom akými sú „legitímny záujem“ alebo „zlý úmysel“, považovať za pomoc normotvorcu senátom ADR, keďže tieto
         môžu pozostávať z jednej osoby(22) a ich členovia nie sú nevyhnutne právnici.(23)
      
      87.      Okrem toho, zo systematického hľadiska je výpočet prípadov, v ktorých môže existovať legitímny záujem, nevyhnutný, pretože
         nariadenie v článku 10, na ktorý odkazuje článok 21 ods. 1, už obsahuje veľmi pružnú definíciu „práva“, najmä pokiaľ ide o prednostné
         práva, alebo odkazuje na národné práva alebo práva Spoločenstva. V nariadení sa však nenachádza žiadna definícia „legitímneho
         záujmu“, teda pojmu, ktorý okrem článku 21 tohto normatívneho textu nie je nikde spomenutý. Preto v snahe uľahčiť úlohu senátov
         a za absencie ustanovenia obsahujúceho relevantné definície na uplatnenie nariadenia bol tento článok 21 jediným, ktorý mohol
         stanoviť usmernenia ohľadom uvedeného pojmu. Navyše, keďže výpočet práv je už zo svojej povahy otvorený a nie taxatívny, nie
         je dôvod, aby to bolo inak v prípade výpočtu týkajúceho sa „legitímneho záujmu“.
      
      88.      Potom, ako sa vyvodil záver, že povaha skutkových podstát stanovená v článku 21 ods. 2 písm. a) až c) nariadenia č. 874/2004
         nie je taxatívna, je potrebné sa zaoberať otázkou, či samotný zámer používať názov domény stačí na splnenie podmienky legitímneho
         záujmu.
      
      89.      V tomto kontexte treba poznamenať, že tri skutkové podstaty uvedené v tomto ustanovení výslovne vyžadujú alebo predpokladajú
         používanie názvu. Jedine prvý prípad umožňuje nepožadovať takéto použitie, ak držiteľ daného názvu môže preukázať, že sa pripravoval
         na ponukou tovaru alebo služieb.
      
      90.      Samotné deklarovanie zámeru používať názov domény však nemožno považovať za prípravu na výkon takej ponuky tovaru alebo služieb;
         právna istota vyžaduje preukázanie existencie akčného plánu, ktorý stanovuje konkrétne opatrenia na vykonanie plánovaných
         činností v čo najkratšej dobe. Pokiaľ by sa napríklad v tejto súvislosti mal prijať ako dôkaz podrobný „business plan“, aj
         menej podrobné dokumenty poukazujúce na stav napredovania, ako napríklad návrhy spoločenských zmlúv, vytvorenia internetového
         portálu, atď. by mali tiež nasvedčovať existencii tohto legitímneho záujmu.(24)
      
      91.      Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého nezačala v čase skutkových okolností pripravovať svoju činnosť, pretože očakávala
         výsledok tohto sporu, treba zdôrazniť, že hoci by takéto správanie mohlo byť považované za obozretné, mohlo by tiež poukazovať
         na to, že žalobkyňa mala záujem iba o registráciu názvu domény. Bez akejkoľvek materiálnej podpory však tento jediný cieľ
         nemožno považovať za „legitímny“ v rámci „sunrise period“, ale iba v rámci „landrush period“, ktorá žiadosť nepodriaďuje žiadnym
         požiadavkám.
      
      92.      Keďže však uvedené posúdenie zámerov a zahájenia činnosti na podporu názvu domény vychádza zo skutkového stavu, prináleží
         vnútroštátnemu súdu, aby preskúmal vo svetle všetkých skutkových údajov vo veci, ktorá mu bola predložená, či držiteľ názvu
         domény skutočne preukázal existenciu takého plánu alebo predložil dokumentáciu alebo iné dôkazné prostriedky, bez ktorých
         by nebolo možné vyvodiť legitímny záujem iba zo samotného zámeru používať názov domény.
      
      D –    O štvrtej a piatej otázke
      93.      Týmito dvoma otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, sa Oberster Gerichtshof v podstate pýta, na jednej strane, či konanie
         žalobne bolo so zlým úmyslom v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 a, na druhej strane, či výpočet kritérií
         slúžiacich ako dôkaz zlého úmyslu podľa článku 21 ods. 3 je alebo nie je taxatívny.
      
      94.      Po prvé, pokiaľ ide o taxatívnu povahu výpočtu kritérií v článku 21 ods. 3 na účely preukázania zlého úmyslu, treba jednoducho
         uviesť, že v nemeckej verzii nariadenia č. 874/2004 sa opäť vyskytuje chyba. Ako v prípade druhej otázky(25), jednoduché porovnanie jazykových verzií preukázalo, že formulácia v nemeckom jazyku „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz
         1 Buchstabe b) liegt vor, wenn“ sa zdá byť príliš kategorická a z gramatického hľadiska obmedzuje prípady zlého úmyslu na
         prípady, ktoré obsahuje výpočet v článku 21 ods. 3. Naproti tomu všetky ostatné jazyky(26) zavádzajú významnú nuansu tým, že dodávajú aj sloveso „môcť“, a teda skutkové podstaty sú vo výpočte uvádzané ako príklady
         a výpočet preto nemožno považovať za taxatívny. Za týchto okolností je potrebné vykladať nemeckú verziu vo svetle ostatných
         jazykových verzií.(27)
      
      95.      Uvedený doslovný výklad textu, v prvom rade, podporuje rovnaký teleologický argument ako ten, ktorý je uvedený v súvislosti
         s výkladom odseku 2 tohto ustanovenia, pokiaľ ide o sumárnu povahu postupov ADR a o prípadný nedostatok právnej prípravy členov
         senátov, čo viedlo normotvorcu k tomu, že sa im snažil pomôcť stanovením príkladov(28).
      
      96.      Pokiaľ ide o nedostatok dobrej viery, treba dodať, že vzhľadom na cieľ nariadenia, ktorým je predchádzať alebo zabrániť domain grabbing, chcel európsky normotvorca poskytnúť uvedeným senátom typické príklady tohto druhu správania, ktoré v každom prípade považuje
         za odporujúce dobrej viere.
      
      97.      Zo systematického hľadiska treba tiež skonštatovať, že dobrá viera sa vyžaduje v článku 3 prvom odseku písm. a) nariadenia
         č. 874/2004 vo forme vyhlásenia priloženého k žiadosti o registráciu názvu domény ako nevyhnutnej podmienky pre platnosť žiadosti.
         Keďže podľa článku 20 prvého odseku písm. c) tohto nariadenia môže register z vlastného podnetu zrušiť názov domény, ak držiteľ
         porušil podmienky registrácie, zrušenie z dôvodu absencie dobrej viery teda predpokladá, že register musí preveriť existenciu
         zlého úmyslu; nie je však stanovené žiadne obmedzenie, pokiaľ ide o možné situácie zakladajúce zlý úmysel. Pokiaľ ide o generálnu
         klauzulu, bolo by ťažko pochopiteľné, ak by normotvorca priznal registru právomoc vykladať zlý úmysel z úradnej moci a bez
         obmedzení, zatiaľ čo, ak by sa výpočet v článku 21 ods. 3 považoval za taxatívny, by obmedzil právomoc mimosúdnych a súdnych
         orgánov vykladať zlý úmysel na skutkové podstaty výslovne stanovené výpočtom v uvedenom ustanovení.
      
      98.      Otázka položená vnútroštátnym súdom však bola napriek tomu významná, pretože tento súd pochybuje, či správanie žalobkyne zodpovedá
         niektorej zo situácií výslovne stanovených výpočtom článku 21 ods. 3. Ak by tieto kritériá, ktoré všetky vychádzajú z typického
         domain‑grabbing správania, boli taxatívne, vnútroštátny súd by musel dospieť k záveru o absencii zlého úmyslu.
      
      99.      V druhom rade, prijatie iných dôvodov, ktoré môžu založiť zlý úmysel v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004,
         nás teda vedie k nutnosti zistiť relevantné kritériá na posúdenie zlého úmyslu žalobkyne.
      
      100. V tejto súvislosti Súdny dvor už vysvetlil, že existencia zlého úmyslu sa musí posudzovať globálne, pričom sa zohľadnia všetky
         faktory relevantné vo veci samej.(29) Hoci takto rozhodol vo veci ohľadom práva ochranných známok týkajúcej sa výkladu článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94,
         nič nebráni analogickému uplatneniu tejto úvahy. V obidvoch prípadoch totiž ide o získanie práv (či už z ochrannej známky
         alebo výlučného používania názvu domény) prostredníctvom registrácie na úradnom registri.
      
      101. Pokiaľ ide o faktory uvedené v prejudiciálnych otázkach, ktoré môžu mať význam pre preskúmanie zlého úmyslu žalobkyne, konkrétne:
      
      –        podmienky, za akých bola ochranná známka nadobudnutá, s cieľom mať možnosť požiadať o registráciu názvu domény v prvej časti
         fázovanej registrácie,
      
      –        skutočnosť, že ide o druhový názov vychádzajúci z nemeckého jazyka, a
      –        prípadné zneužívajúce použitie znaku „&“ s cieľom ovplyvniť použitie transkripčných pravidiel článku 11 nariadenia č. 874/2004,
      treba uviesť tieto spresnenia.
      102. Na úvod treba uviesť, že skutočnosť, že majiteľ ochrannej známky sledoval zápisom ochrannej známky v členskom štáte, v ktorom
         neplánoval žiadnu podnikateľskú aktivitu spojenú s touto ochrannou známkou, iba získanie lepšieho postavenia v porovnaní so
         svojimi konkurentmi pri udelení názvu domény sama osebe nepredstavuje zlý úmysel.
      
      103. Samotné nariadenie č. 874/2004 totiž tým, že stanovuje „sunrise period“, umožňuje držiteľom prednostných práv, akými sú zapísané
         ochranné známky, požiadať o názov domény zodpovedajúci tomuto prednostnému právu, a to prednostne pred žiadateľmi, ktorým
         týmto druhom práv nedisponujú. Skutočnosť, že si niekto zabezpečí výhodnejšie postavenie, preto možno považovať za „zlý úmysel“
         iba vtedy, ak súčasne ďalšie faktory preukazujú, že by takúto výhodu za obvyklých okolností nezískal a že takáto priaznivá
         situácia je dôsledkom vedomého konania proti férovým obchodným praktikám. Práve analýza týchto iných faktorov by mohla preukázať
         zlý úmysel žalobkyne.
      
      104. Pokiaľ teda ide o podmienky získania ochrannej známky „&R&E&I&F&E&N&“, hoci je majiteľ označenia oprávnený zapísať toto označenie
         v štáte, ktorý si vyberie, nič to nemení na skutočnosti, že ochranná známka zapísaná v štáte, v ktorom ju jej majiteľ nemá
         vôbec v úmysle používať, ako to, zdá sa, vyplýva zo spisu predloženého Súdnemu dvoru vnútroštátnym súdom, nespĺňa svoju základnú
         funkciu spočívajúcu v tom, že sa spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi zaručí zhodnosť pôvodu tovaru alebo služby(30). Keďže žalobkyňa nie je prítomná na švédskom trhu, uvedená ochranná známka nechráni na tomto trhu žiaden tovar ani službu.
      
      105. Táto okolnosť sama osebe však nemôže slúžiť na kvalifikovanie konania žalobkyne vo veci samej na konanie v zlom úmysle, pretože,
         ako sa uviedlo, smernica 89/104 neukladá majiteľovi ochrannej známky povinnosť používať túto známku v priebehu obdobia piatich
         rokov od dátumu zápisu. Zjavný úmysel, ako je to v prejednávanej veci, nepredávať vo Švédsku tovary alebo služby, najmä bezpečnostné
         pásy, pretože žalobkyňa chcela predávať pneumatiky, môže byť ďalšou indíciou, že ochranná známka bola získaná s cieľom, ktorý
         nezodpovedá jej základnej funkcii a ani ostatným funkciám ochrannej známky, ako napríklad funkcii spočívajúcej v garancii
         kvality daného výrobku alebo služby alebo funkcii komunikačnej, investičnej alebo reklamnej.(31)
      
      106. V tomto kontexte si zápis slovnej ochrannej známky vychádzajúcej z nemeckého jazyka vo Švédsku, ktoré nie je nemecky hovoriacou
         krajinou, zasluhuje osobitnú pozornosť.
      
      107. Uvedený faktor tak môže bezpochyby preukázať, že ochranná známka spĺňala iba pomocnú funkciu, ktorá je ale nevyhnutná na získanie
         názvu domény. V rámci férového konania by žalobkyňa nemohla zapísať ochrannú známku „Reifen“ v nemecky hovoriacej krajine,
         pretože druhové slovné znaky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, najmä ak sú opisné.(32) Avšak práve v týchto krajinách by ochranná známka mala uspokojiť potreby majiteľa, keďže trh, na ktorom pôsobí, teda trh
         s pneumatikami, je podľa vnútroštátneho súdu obmedzený na tieto nemecky hovoriace krajiny.
      
      108. Je nesporné, že druhové názvy nie sú vylúčené z registrov „.de“ alebo „.at“, takisto ako nie sú vylúčené z registra .eu(33). Keďže ale žalobkyňa nemohla získať zápis druhovej ochrannej známky „Reifen“ pre nemecky hovoriace trhy, na ktorých plánovala
         rozvíjať svoju činnosť, musela by počkať na začatie etapy „landrush“ na to, aby sa pokúsila získať svoj názov domény v rovnakom
         postavení ako ostatné osoby, ktoré mali v úmysle registrovať tento istý názov, na základe zásady „kto prv príde, ten prv melie“(34), čo je moderná forma rímskeho príslovia „prior tempore potior iure“(35).
      
      109. Žalobkyňa sa však nápadom zapísať ochrannú známku, ktorú nemala v úmysle používať, iba vyhla nutnosti čakať na všeobecnú etapu
         registrácie („landrush period“) na úkor iných záujemcov o ten istý názov domény, a teda v rozpore s duchom nariadenia č. 874/2004,
         ktorý požaduje, aby sa pravidlo „kto prv príde, ten prv melie“ uplatnilo aj na túto časť registrácie.
      
      110. Na záver, tiež treba zohľadniť prípadne zneužívajúce použitie označenia „&“ žalobkyňou s cieľom ovplyvniť uplatnenie transkripčných
         pravidiel článku 11 nariadenia č. 874/2004.
      
      111. Druhý faktor, ktorý prispel k tomu, že žalobkyňa získala názov domény a vyhla sa pritom konkurencii v rámci časti „landrush“,
         bol totiž zápis ochrannej známky s neprimeraným a nelogickým použitím symbolu „&“. V označení „&R&E&I&F&E&N&“ má symbol „&“
         tendenciu stratiť svoj tradičný význam („and“, „a“) a stať sa tak iba akousi kulisou, okrasným podkladom skutočne žiadaného
         slova, čo odôvodnilo pri registrácii jeho odstránenie a nie prepis.
      
      112. Navyše, početná registrácia až 33 ochranných známok v švédskom registri, všetky rovnakým spôsobom s použitím symbolu „&“,
         môže tiež tvoriť indíciu podporujúcu tvrdenie o nedostatku dobrej viery držiteľa názvu domény, pretože na takéto zápisy sa
         môže prípadne vzťahovať jedna z okolností popísaná v článku 21 ods. 3 písm. a), b) alebo d), ktoré sú typické pre „domain
         grabbing“ konanie.
      
      113. Všetky tieto okolnosti nevyhnutne vedú k pripomenutiu zásady „zneužitia práva“, v súvislosti s ktorou už Súdny dvor rozhodol,
         že dôkaz zneužívajúceho konania si vyžaduje jednak súbor objektívnych okolností, z ktorých vyplýva, že napriek formálnemu
         dodržaniu podmienok ustanovených právnou úpravou Spoločenstva nebol dosiahnutý cieľ tejto právnej úpravy a jednak subjektívny
         prvok spočívajúci v úmysle získať výhodu vyplývajúcu z právnej úpravy Spoločenstva tým, že sa umelo vytvárajú podmienky potrebné
         na jej získanie(36).
      
      114. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba odpovedať na štvrtú a piatu otázku tak, že na účely preskúmanie zlého úmyslu v zmysle
         článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 v spojení s jeho odsekom 3, ktorého kritériá nie sú taxatívne, je vnútroštátny
         súd povinný zohľadniť všetky relevantné faktory vlastné prejednávanému prípadu, a to najmä:
      
      –        podmienky, za akých bola ochranná známka nadobudnutá, najmä zámer nepoužiť ju na trhu, pre ktorý sa žiadala ochrana,
      –        skutočnosť, že ide o druhový názov vychádzajúci z nemeckého jazyka, a
      –        prípadné zneužívajúce použitie znaku „&“ s cieľom ovplyvniť použitie transkripčných pravidiel článku 11 nariadenia č. 874/2004,
      pokiaľ by jediným cieľom zápisu bola možnosť požiadať o registráciu názvu domény zodpovedajúcu ochrannej známke v prvej časti
         fázovanej registrácie názvu domény („sunrise period“) stanovenej týmto nariadením.
      
      VII – Syntéza
      115. Analýza uskutočnená v týchto návrhoch ma vedie k predloženiu riešenia, podľa ktorého by súhrn faktorov mohol preukázať zlý
         úmysel žalobkyne, hoci sa zdá, že je ťažko možné poprieť existenciu jej práva v zmysle článku 21 ods. 1 písm. a) nariadenia
         č. 874/2004.
      
      116. Získanie národnej ochrannej známky teda predstavuje právo, ktoré žalobkyni poskytuje právne postavenie požadované uvedeným
         ustanovením, pričom tohto právneho postavenia by ju mohlo pozbaviť iba zrušenie uvedenej ochrannej známky na základe relevantných
         vnútroštátnych postupov. Rozdiel medzi ochrannou známkou a názvom domény je spôsobený skutočne správnym uplatnením transkripčných
         pravidiel, a teda tento rozdiel jej tiež nemôže byť vytýkaný s cieľom odňať žalobkyni jej právo v zmysle uvedeného článku 21
         ods. 1 písm. a).
      
      117. Jednotlivé kroky uskutočnené žalobkyňou však predstavujú články reťazca, na konci ktorého je registrácia názvu domény. Napriek
         skutočnosti, že všetky tieto kroky, posudzované izolovane, sú formálne platné, postup vo svojom celku naznačuje úmysel vyhnúť
         sa ustanoveniam nariadenia prostredníctvom ochrannej známky, ktorú žalobkyňa potrebuje iba na to, aby mala prospech z prvej
         časti registrácie doménových názvov. Takýmto konaním získala žalobkyňa výhodu voči ostatným záujemcom o ten istý názov domény,
         ktorý je navyše v nemčine druhovým názvom, ktorú by nemala, ak by konala férovo.
      
      118. Svojím zneužívajúcim konaním totiž bráni ostatným záujemcom zúčastniť sa na pridelení názvu domény na základe pravidla „kto
         prv príde, ten prv melie“. Akceptovanie takého chovania ako „geniálneho ťahu“ by znamenalo nahradenie preteku v rýchlosti
         pretekom vo vynaliezavosti, v ktorom zvíťazí ten, kto nájde najvýhodnejšiu skratku, a to by bolo v rozpore so samotným duchom
         nariadenia.
      
      VIII – Návrh
      119. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem Súdnemu dvoru, aby na otázky položené Oberster Gerichtshof odpovedal takto:
      
      1.      Článok 21 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 874/2004 z 28. apríla 2004, ktorým stanovujú pravidlá verejnej politiky
         týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia sa má vykladať v tom
         zmysle, že majiteľ národnej ochrannej známky má právo v zmysle tohto ustanovenia, pokiaľ ochranná známka nebola zrušená príslušnými
         orgánmi alebo súdmi a na základe konaní stanovených vnútroštátnym právom z dôvodu zlého úmyslu alebo z iného dôvodu.
      
      Toto právo existuje aj vtedy, ak sa ochranná známka, na ktorej je založená registrácia domény, odlišuje od názvu domény v dôsledku
         správneho odstránenia osobitných znakov, ktoré táto ochranná známka obsahovala, z názvu domény. Vnútroštátnemu súdu prináleží
         preskúmať, či tieto osobitné znaky mohli byť prepísané.
      
      2.      Na účely preskúmania zlého úmyslu v zmysle článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 874/2004 v spojení s jeho odsekom 3, ktorého
         kritériá nie sú taxatívne, je vnútroštátny súd povinný zohľadniť všetky relevantné faktory vlastné prejednávanému prípadu,
         a to najmä:
      
      –      podmienky, za akých bola ochranná známka nadobudnutá, najmä zámer nepoužiť ju na trhu, pre ktorý sa žiadala ochrana,
      –      skutočnosť, že ide o druhový názov vychádzajúci z nemeckého jazyka, a
      –      prípadné zneužívajúce použitie znaku „&“ s cieľom ovplyvniť použitie transkripčných pravidiel článku 11 nariadenia č. 874/2004,
      pokiaľ by jediným cieľom zápisu ochrannej známky bola možnosť požiadať o registráciu názvu domény zodpovedajúcu ochrannej
         známke v prvej časti fázovanej registrácie názvu domény („sunrise period“) stanovenej týmto nariadením.
      
      1 –      Jazyk prednesu: francúzština.
      
      2 –      Nariadenie Komisie z 28. apríla 2004, ktorým stanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény
         najvyššej úrovne .eu a zásady, ktorými sa riadi registrácia (Ú. v. EÚ L 162, s. 40; Mim. vyd. 13/034, s. 825).
      
      3 –      Podľa vnútroštátneho súdu sa názov ochrannej známky skladá z troch prvých písmen nemeckého slova „Reinigungsmittel“ (čistiace prípravky) a „Fenster“ (okno), ale samotné slovo „Reifen“ znamená pneumatika.
      
      4 –      Ú. v. ES L 113, s. 1; Mim. vyd. 13/029, s. 394.
      
      5 –      Akronym vychádza z anglického výrazu Alternative Dispute Resolution, ktorý je známejší a používanejší v technickom jazyku
         tejto oblasti. 
      
      6 –      Vo veci 00910.
      
      7 –      Prvá smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES
         L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).
      
      8 –      Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001,
         s. 146). Toto nariadenie bolo zrušené a nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke
         Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré je účinné od 13. apríla 2009. Ide však iba o kodifikovanú verziu, ktorá nezmenila
         podstatu hlavných ustanovení.
      
      9 –      Rozsudok z 9. marca 2006, Matratzen Concord, C‑421/04, Zb. s. I‑2303.
      
      10 –      V judikatúre Súdneho dvora je ustálené poskytnúť vnútroštátnym súdom odpovede užitočné na vyriešenie vecí, v ktorých boli
         vznesené prejudiciálne otázky; pozri napríklad rozsudky z 23. apríla 1991, Höfner a Elser, C‑41/90, Zb. s. I‑1979, bod 16,
         z 24. marca2009, Danske Slagterier, C‑445/06, Zb. s. I‑2119, bod 29, a z 19. novembra 2009, Sturgeon a i., C‑402/07 a C‑432/07,
         Zb. s. I‑10923, bod 28.
      
      11 –      V tomto zmysle pravidlo A5 Pravidiel o riešení sporov týkajúcich sa domén .eu (Pravidlá ADR; pozri http://www.adreu.eurid.eu/html/fr/adr/adr_rules/ADR%20rules_fr.pdf)
         stanovuje, že „priebeh Konania ADR nie je dotknutý žiadnym súdnym konaním s výnimkou situácie stanovenej v odseku A4(c)…“
         [neoficiálny preklad], ktorý znie: „Tribunál ADR zastaví konanie ak zistí, že spor, ktorý bol predmetom Sťažnosti, bol vyriešený právoplatným
         rozhodnutím vyhláseným súdom alebo orgánom na mimosúdne riešenie sporov“ [neoficiálny preklad]. Navyše tieto ustanovenia preukazujú, na rozdiel toho, čo sa tvrdilo, že konanie nie je povinné; pozri MUÑOZ, R.: L’enregistrement
         d’un nom de domaine ‘.eu’. In: Journal des tribunaux – Droit Européen. 2005, č. 120, s. 164.
      
      12 –      BETTINGER, T.: Alternative Streitbeilegung für ‘.EU’. In: Wettbewerb in Recht und Praxis. 2006, č. 5, s. 551.
      
      13 –      FROMKIN, M.: ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy, Causes and (Partial) cures. In: Brooklyn Law Review. 2002, zv. 67, č. 3, s. 636.
      
      14 –      Uvedené bolo vyhlásené za nespravodlivé, pretože ak zoberieme do úvahy iba lehoty, aktívna legitimácia majiteľa ochrannej
         známky na súdoch nie je časovo obmedzená, zatiaľ čo obhajca napadnutého názvu domény disponuje iba 30 dňami na predloženie
         rozhodnutia rozhodcovského súdu vnútroštátnym súdom. DEFISSEZ, A.: Conflits entre titulaires de nom de domaine .eu et de droit
         de marque: une première analyse. In: Revue du Droit de l’Union Européenne. 2007, č. 2, s. 375.
      
      15 –      Táto situácia, typická pre uvedený druh konaní, známa ako „trademark bias“, neostala bez kritiky. Pozri FROMKIN, M., c.d.,
         s. 674. Pozri tiež TARDIEU‑GUIGUES, E.: ‘Eurostar.eu’, la première contestation judiciaire de l’enregistrement d’un nom de
         domaine en <.eu>. In: Revue LAMY droit de l’immatériel. 2006, č. 15, s. 35, pre ktorého „všeobecné zásady, ktorými sa riadi riešenie sporov v mimosúdnych konaniach, nie sú v záujme
         žiadateľom [názvov domény]“.
      
      16 –      K pojmu „riadne používanie“ pozri najmä rozsudky zo 14. júna 2007, Häupl, C‑246/05, Zb. s. I‑4673, z 9. decembra 2008, Verein
         Radetzky‑Orden, C‑442/07, Zb. s. I‑9187, a z 15. januára 2009, Silberquelle, C‑495/07, Zb. s. I‑137.
      
      17 –      Rozsudky Matratzen Concord, už citovaný, body 25 a 32, a z 25. októbra 2007, Develey/ÚHVT, C‑238/06 P, Zb. s. I‑9375, bod
         58.
      
      18 –      Zdá sa, že to je tiež kritérium uplatňované českým rozhodcovským súdom; SCHEUNEMANN, K.: Die .eu. Domain – Registrierung und Streitbeilegung. Baden-Baden : Nomos, 2008, s. 240.
      
      19 –      V znení: „… Po všetkých iných stránkach, názov domény musí byť totožný s textovými alebo slovnými prvkami názvu prioritného
         práva.“
      
      20 –      Zdá sa, že takýto výklad tiež uprednostňovali senáty ADR, čo však nemohlo obmedziť podvody. MIETZEL, J. G.: Die ersten 200
         ADR‑Entscheidungen zu .eu‑Domains – Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit. In: Mutimedia und Recht. 2007, č. 5, s. 284.
      
      21 –      To isté ustanovenie znie v angličtine: „A legitimate interest within the meaning of point (a) of paragraph 1 may be demonstrated where“; vo francúzštine „L’existence d’un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand:“; v taliančine „Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove:“; v španielčine „Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que:“; v holandskom
         jazyku „Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer:“ a v slovinskom jazyku „Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko izkaže, če:“ (kurzívou zvýraznila generálna advokátka).
      
      22 –      Podľa článku 23 ods. 2 nariadenia č. 874/2004.
      
      23 –      Uvedená skutočnosť vyplýva z článku 23 ods. 2 druhého pododseku nariadenia č. 874/2004, ktorý od nich vyžaduje iba „vhodné
         odborné znalosti“.
      
      24 –      Prinajmenšom je to tvrdenie, ktoré zastáva jedna časť doktríny; BETTINGER, T., WILLOUGHBY, A., ABEL, S. M.: Domain Law and Practice – An International Handbook. Oxford, 2005, s. 278, a SCHEUNEMANN, K., c.d., s. 245.
      
      25 –      Pozri body 84 a 85 týchto návrhov.
      
      26 –      V angličtine „Bad faith, within the meaning of point (b) of paragraph 1 may be demonstrated, where:“; vo francúzštine „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand:“; v taliančine „La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove:“; v španielčine „Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que […]“; v holandskom jazyku „Kwade
         trouw in de zin van lid 1, onder b), kan worden aangetoond wanneer:“ a v slovinskom jazyku „Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se lahko izkaže, če:“ (kurzívou zvýraznila generálna advokátka).
      
      27 –      Opačné stanovisko, v zmysle taxatívnej povahy výpočtu, sa uviedlo spolu s tvrdením, že pridanie všeobecnej klauzuly o dobrej
         viere k výslovne uvedeným skutkovým podstatám by mohlo viesť k rôznemu výkladu v závislosti od jednotlivých vnútroštátnych
         súdov, a to na základe kritérií vyvodených z práva ochranných známok, ktoré nie sú v súlade s kritériami názvom domén; KIPPING,
         D.: Das Recht der .eu‑Domains. Cologne/Munich : Carl Heymanns, 2008, s. 40. Metóda porovnania jazykových verzií sa však tradične používa Súdnym dvorom na
         odhalenie zmyslu normatívnych textov Spoločenstva. Ak sa chyba objaví iba v jednom z jazykov, ako je to v prejednávanom prípade,
         a všetky ostatné majú rovnaký sémantický obsah, možno dospieť jedine k záveru, že túto verziu treba považovať za chybnú. Okrem
         toho, článok 3 prvý odsek písm. c) nariadenia č. 874/2004 sa tiež odvoláva na dobrú vieru ako na všeobecnú klauzulu a nie
         iba v spojení s kritériami v článku 21 bez toho, aby bolo potrebné vykonať akékoľvek obmedzenie výkladu uvedenej klauzuly.
      
      28 –      Pozri bod 87 týchto návrhov.
      
      29 –      Rozsudok z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, Zb. s. I‑4893, bod 37.
      
      30 –      Pozri najmä rozsudok z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C‑456/01 P a C‑457/01 P, Zb. s. I‑5089, bod 48.
      
      31 –      O iných funkciách ochrannej známky nedávno uznaných judikatúrou Súdneho dvora pozri rozsudok z 18. júna 2009, L’Oréal a i.,
         C‑487/07, Zb. s. I‑5185, bod 58.
      
      32 –      V nemeckom práve pozri STRÖBELE, P.: Absolute Schutzhindernisse – Unterscheidungskraft, In: Ströbele, Hacker: Markengesetz Kommentar, 9. vyd., Cologne : Carl Heymanns, 2009, s. 242.
      
      33 –      Treba však poukázať na určité rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi poriadkami; zdá sa, že v samotnom Rakúsku judikatúra
         zmiernila pôvodnú nedôveru voči súladu registrácie druhových názvov ako názvov domén s dobrou vierou; HALLER, A.: Internet‑Domains
         – ein Überblick. In: BRENN: ECG/E‑Commerce‑Gesetz. Wien : Manz, 2002, s. 109; naproti tomu španielske právo výslovne zákonom zakazuje registráciu druhových názvov označujúcich
         výrobky, služby, zariadenia, odvetvia činnosti, profesie, náboženstvá, atď.; PLAZA PENADÉS, J.: Propiedad intelectual y sociedad
         de la información. In: GARCÍA MEXIA, P.: Principios de Derecho de Internet. Valencia : Tirant lo Blanch, 2005, s. 380; v Taliansku nie je registrácia druhových výrazov zákonom zakázaná, ale zdá sa,
         že judikatúra smeruje prinajmenšom k jej čiastočnému zákazu; CASABURI, G.: Nomi a dominio Internet e tutela della proprietà
         industriale. In: Rivista Giuridica di merito De Jure. máj 2008, č. 5, s. 12; vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve, zdá sa, neexistuje žiaden zákaz registrácie druhových názvov
         domén; pre francúzske právo, AZÉMA, J., GALLOUX, J.‑C.: Droit de la propriété industrielle. 6. vyd., Paris : Dalloz, 2006, s. 917; pre právo Spojeného kráľovstva, pozri MORCOM, ROUGHTON, GRAHAM, MALYNICZ: The modern law of trade marks. 2. vyd., London : Lexis Nexis Butterworths, 2005, s. 377 s 378.
      
      34 –      Pozri jedenáste odôvodnenie nariadenia č. 874/2004, podľa ktorého „… po ukončení fázovanej registrácie by sa pri prideľovaní
         názvov domén mala uplatňovať zásada ,kto prv príde, ten prv melie‘“.
      
      35 –      Codex Iustinianus. Corpus Iuris Civilis, zv. II, Berlin : Krüger, 1954, 8.17 (18)3(4).
      
      36 –      Rozsudky zo 14. decembra 2000, Emsland‑Stärke, C‑110/99, Zb. s. I‑11569, body 52 a 53, a z 21. júla 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb,
         C‑515/03, Zb. s. I‑7355, bod 39.