CELEX: 62018CC0809
Language: sv
Date: 2020-04-30
Title: Förslag till avgörande av generaladvokat G. Pitruzzella föredraget den 30 april 2020.#Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) mot John Mills Ltd.#Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Invändningsförfarande – Relativt registreringshinder – Artikel 8.3 – Tillämpningsområde – Det sökta varumärket är identiskt med eller liknar det äldre varumärket – EU-ordmärket MINERAL MAGIC – Ombudet eller företrädaren för innehavaren av det äldre varumärket har ingett registreringsansökan – Det äldre nationella ordmärket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.#Mål C-809/18 P.

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
   GIOVANNI PITRUZZELLA
   föredraget den 30 april 2020 (
         1
      )
   
      Mål C‑809/18 P
   
   Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
   mot
   John Mills Ltd
   ”Överklagande – EU-varumärke – Invändningsförfarande – Varumärke som sökts av agent eller företrädare för rättmätig innehavare – Artikel 8.3 i förordning nr 207/2009”
   
            1. 
         
         
            Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har genom det nu aktuella överklagandet yrkat att domstolen ska upphäva domen av den 15 oktober 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679). Genom den domen biföll tribunalen bolaget John Mills Ltd:s överklagande av beslutet av EUIPO:s första överklagandenämnd av den 5 oktober 2016 (ärende R 2087/2015–1) (nedan kallat det omtvistade beslutet) i ett invändningsförfarande som inletts av bolaget Jerome Alexander Consulting Corp.
         
      
            2. 
         
         
            EUIPO:s överklagande ger domstolen tillfälle att för första gången uttala sig om tolkningen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 (
                  2
               ) (nu artikel 8.3 i förordning 2017/1001 (
                  3
               )), där det anges att ett av de relativa hindren för registrering av ett kännetecken som EU-varumärke är att varumärkesinnehavarens agent eller företrädare ansöker om registrering i sitt eget namn utan innehavarens medgivande. (
                  4
               )
         
      
      I. Tillämpliga bestämmelser
   
   
      A. Internationell rätt
   
   
            3.
         
         
            Unionen är part i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter av den 15 april 1994 (TRIPS), (
                  5
               ) vilket utgör bilaga 1 C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO). (
                  6
               ) I artikel 2.1 i detta avtal anges, beträffande del II i avtalet som innehåller bestämmelser om varumärken, att de avtalsslutande staterna i synnerhet ska iaktta artiklarna 1–12 i konventionen för skydd av industriell äganderätt av den 20 mars 1883, senast ändrad i Stockholm den 14 juli 1967 och den 28 september 1979, (
                  7
               ) som är bindande för alla medlemsstater i unionen.
         
      
            4.
         
         
            I artikel 6septies i denna konvention, i dess ändrade lydelse, anges följande:
            ”1)   Om agent eller ombud för den som är innehavare av märke i något av unionsländerna, utan denne innehavares bemyndigande begär registrering av märket i sitt eget namn i ett eller flera unionsländer, skall innehavaren ha rätt att göra invändningar mot den begärda registreringen eller att begära upphävande av registreringen eller, om landets lag tillåter det, överförande av registreringen på honom, om icke agenten eller ombudet visar att hans handlande varit berättigat.
            2)   Innehavaren av märket skall, med de förbehåll som anges i första stycket ovan, ha rätt att göra invändning mot att märket användes av hans agent eller ombud, såvida han icke givit sitt tillstånd till denna användning.
            3)   Genom inhemsk lagstiftning får förordnas om en skälig frist, inom vilken innehavaren av ett märke skall göra gällande sina rättigheter enligt denna artikel.”
         
      
      B. Unionsrätt
   
   
            5.
         
         
            De relativa registreringshindren räknas upp i artikel 8 i förordning nr 207/2009, som är tidsmässigt (ratione temporis) tillämplig på omständigheterna i målet. I punkt 3 i denna artikel anges följande:
            ”Efter invändning från varumärkesinnehavaren får ett varumärke inte registreras när en agent eller en företrädare för varumärkesinnehavaren ansöker om registrering av detta i sitt eget namn utan innehavarens medgivande om agenten eller företrädaren inte kan visa fog för sitt handlande.” (
                  8
               )
         
      
            6.
         
         
            I artikel 11 i förordningen, som har rubriken ”Förbud att använda ett gemenskapsvarumärke som är registrerat i en agents eller en företrädares namn”, anges följande: ”När ett EU-varumärke är registrerat i en agents eller en företrädares namn för den som innehar detta varumärke, utan innehavarens tillstånd, ska denne ha rätt att invända mot att hans agent eller företrädare använder hans varumärke, om han inte har gett tillstånd till sådan användning, med mindre agenten eller företrädaren kan visa fog för sitt handlande.” (
                  9
               )
         
      
            7.
         
         
            Artikel 18 i förordningen, som har rubriken ”Överlåtelse av ett varumärke som är registrerat i ett ombuds namn”, anges följande: ”Om ett gemenskapsvarumärke har registrerats för ett ombud eller en företrädare för innehavaren utan dennes tillstånd ska innehavaren ha rätt att begära att registreringen överlåts till honom om inte ombudet eller företrädaren visar fog för sitt handlande.” (
                  10
               )
         
      
            8.
         
         
            I artikel 53.1 b i förordning nr 207/2009 föreskrivs slutligen att ”Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång ska ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt i följande fall: … Om det finns ett sådant varumärke som avses i artikel 8.3 och kraven i artikel 8.3 är uppfyllda.” (
                  11
               )
         
      
      II. Bakgrund till tvisten, förfarandet vid EUIPO, förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen
   
   
            9.
         
         
            Bolaget John Mills Ltd lämnade den 18 september 2013 in en ansökan om registrering av ett EU-varumärke avseende ordkännetecknet MINERAL MAGIC till EUIPO. Registreringsansökan avsåg varor i klass 3 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg som motsvarade följande beskrivning: ”Hårlotioner – Produkter för slipning – Tvål – Parfymerivaror – Flyktiga oljor – Kosmetika – Varor för rengöring och vård av huden, hårbottnen och håret – Deodoranter för personligt bruk (parfym).”
         
      
            10.
         
         
            Jerome Alexander Consulting Corp. framställde den 23 april 2014 en invändning mot registreringen av det sökta varumärket med stöd av registreringshindret i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009. Invändningen grundades bland annat på ordmärket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, vilket hade registrerats i Förenta staterna den 15 januari 2013 för följande varor: ”ansiktspuder innehållande mineraler”. Invändningsenheten avslog invändningen genom beslut av den 18 augusti 2015. Jerome Alexander överklagade detta beslut vid EUIPO den 15 oktober 2015.
         
      
            11.
         
         
            EUIPO:s första överklagandenämnd antog det omtvistade beslutet den 5 oktober 2016, genom vilket överklagandenämnden ogiltigförklarade invändningsenhetens beslut och avslog ansökan om registrering av det sökta varumärket med stöd av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009. I beslutet hänvisade överklagandenämnden först och främst till syftet med artikel 8.3 i förordning nr 207/2009, ”att förhindra att varumärkesinnehavarens agent gör intrång i ett varumärke”, (
                  12
               ) och till de villkor som enligt överklagandenämnden ska vara uppfyllda för att en invändning med stöd av denna bestämmelse ska bifallas, nämligen att invändaren ska vara innehavare av det äldre varumärket, att den som ansöker om registrering av varumärket ska vara eller ha varit agent eller företrädare för ovan nämnd innehavare, att ansökan ska ha lämnats in i agentens eller företrädarens namn utan innehavarens medgivande och utan att det finns legitima skäl som kan motivera agentens eller företrädarens agerande och att ansökan om registrering i huvudsak ska avse identiska eller liknande kännetecken och varor.” (
                  13
               ) Överklagandenämnden konstaterade därmed att ”ett verkligt, faktiskt och hållbart förhållande förelåg, som gav upphov till en allmän skyldighet till förtroende och lojalitet vid tidpunkten för ansökan om registrering av det sökta varumärket, samt att klaganden var en agent i den mening som avses i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009.” (
                  14
               ) Överklagandenämnden framhöll slutligen att de varor som avsågs med de motstående kännetecknen i det aktuella fallet var identiska (
                  15
               ) och att de omtvistade kännetecknen var av liknande slag. (
                  16
               )
         
      
            12.
         
         
            Den 5 januari 2017 överklagade John Mills det omtvistade beslutet till tribunalen och yrkade att det skulle ogiltigförklaras. Till stöd för överklagandet åberopades en enda grund, bestående av tre delgrunder, som avsåg ett åsidosättande av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009. Den första delgrunden avsåg den oriktiga kvalificeringen av John Mills som ”en agent eller en företrädare” i den mening som avses i den bestämmelsen. Genom den andra och den tredje delgrunden gjorde John Mills gällande att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den fann att bestämmelsen var tillämplig trots att de motstående kännetecknen inte var identiska utan endast liknade varandra och trots att de varor som omfattades av det äldre varumärket inte var identiska med de varor som omfattades av det sökta varumärket.
         
      
            13.
         
         
            Tribunalen prövade den andra delgrunden först och biföll överklagandet på den delgrunden. Således ogiltigförklarade tribunalen överklagandenämndens beslut utan att uttala sig om den första och den tredje delgrunden och förpliktade EUIPO och Jerome Alexander att ersätta hälften var av John Mills rättegångskostnader.
         
      
      III. Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden
   
   
            14.
         
         
            EUIPO inkom med det aktuella överklagandet till domstolens kansli den 20 december 2018. EUIPO har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och förplikta John Mills att ersätta rättegångskostnaderna. John Mills har yrkat att domstolen ska ogilla EUIPO:s överklagande. EUIPO och John Mills yttrade sig vid förhandlingen den 16 januari 2020.
         
      
      IV. Prövning av överklagandet
   
   
            15.
         
         
            EUIPO har anfört två grunder till stöd för sitt överklagande. Genom den första grunden har EUIPO anfört att tribunalen åsidosatte artikel 8.3 i förordning nr 207/2009. Genom den andra grunden har EUIPO gjort gällande ett åsidosättande av artikel 36 i domstolens stadga.
         
      
      A. Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009
   
   
      
         1.
       
         Den överklagade domen
      
   
   
            16.
         
         
            Den första grunden för överklagandet avser punkterna 25–37 i den överklagade domen.
         
      
            17.
         
         
            I punkt 25 i den överklagade domen påpekade tribunalen först att syftet med artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 var ”att förhindra att innehavarens ombud eller företrädare gör intrång i dennes varumärke. Ombud och företrädare kan nämligen utnyttja de kunskaper och erfarenheter som vunnits under affärsförbindelsen med varumärkesinnehavaren och därmed dra otillbörlig fördel av innehavarens insatser och investeringar”. Därefter angav tribunalen att enligt denna bestämmelse ”krävs således att det finns ett direkt samband mellan innehavarens varumärke och det varumärke för vilket ett ombud eller en företrädare har ansökt om registrering i eget namn” och att ”[e]tt sådant samband är tänkbart endast om de aktuella varumärkena överensstämmer.” Tribunalen slog därefter fast att förarbetena till förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (
                  17
               ) (punkterna 26–31 i den överklagade domen) och artikel 6septies i Pariskonventionen (punkterna 32–35 i den överklagade domen) går i den tolkningsriktningen att det äldre varumärket och det sökta varumärket ska vara identiska – och inte endast likna varandra – för att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig.
         
      
      
         2.
       
         Parternas argument
      
   
   
            18.
         
         
            EUIPO har gjort gällande att tribunalen gjorde en oriktig tolkning av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 när den begränsade bestämmelsens tillämpningsområde till att endast omfatta identiska kännetecken och genom att tillskriva detta begrepp samma betydelse som i artikel 8.1 a i förordning nr 207/2009. EUIPO har kritiserat tribunalen för att den föredrog att göra en bokstavstolkning av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 som innebar att vederbörlig hänsyn inte togs till bestämmelsens syfte. EUIPO har understrukit dels att en bokstavstolkning innebär att det inte kan uteslutas att bestämmelsen även ska tillämpas på varumärken av liknande slag, dels att unionsdomstolen alltid har tolkat varumärkeslagstiftningen teleologiskt. EUIPO menar att agenten eller företrädaren skulle kunna dra den otillbörliga fördel som tribunalen hänför sig till i punkt 25 i den överklagade domen inte bara genom att använda ett varumärke som är identiskt med innehavarens, utan även i alla de fall där agenten eller företrädaren gör ändringar som gör det möjligt att identifiera väsentliga beståndsdelar, vilket innebär att agenten eller företrädaren kan tillägna sig varumärket. I sådana fall skulle agenten eller företrädaren kunna styra kunder från varumärkesinnehavaren och göra det mindre fördelaktigt för innehavaren att expandera eller eventuellt träda in på unionsmarknaden men också förhindra att innehavarens varumärke registreras och/eller används inom unionen med stöd av artikel 8.1 b eller artikel 9.2 b i förordning nr 207/2009. EUIPO anser att det relevanta kriteriet för när artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 ska tillämpas, mot bakgrund av dess syfte, inte är att de motstående varumärkena är identiska eller liknar varandra, såsom krävs för att bedöma risken för förväxling, utan huruvida de ”vid en helhetsbedömning motsvarar varandra i ekonomiskt och kommersiellt hänseende”. Varumärken motsvarar varandra när det är möjligt att ”klart känna igen” innehavarens kännetecken i det varumärke som söks av agenten eller företrädaren. Så är fallet när de motstående kännetecknen sammanfaller ”genom beståndsdelar som huvudsakligen bidrar till det äldre varumärkets särskiljningsförmåga”. EUIPO anser slutligen att den omständigheten att sådana registreringsansökningar som den nu aktuella kan anses ha gjorts i ond tro och kan hänföras till den ogiltighetsgrund som anges i artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 innebär att företräde inte får ges åt en restriktiv tolkning av artikel 8.3 i förordningen. Det skulle nämligen strida mot principerna om processekonomi och god förvaltningssed att tvinga varumärkesinnehavaren att invänta registreringen av agentens eller företrädarens kännetecken för att kunna tillvarata sina intressen.
         
      
            19.
         
         
            John Mills menar att det framgår tydligt av såväl ordalydelsen i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 som av artikel 6septies i Pariskonventionen att de avser identiska varumärken och inte varumärken som bara liknar varandra. Detta bekräftas dessutom i förarbetena till förordning nr 40/94, som tribunalen mycket riktigt slog fast. John Mills har även understrukit att EUIPO har förespråkat ett vagt och otydligt kriterium för tillämpning av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 som grundar sig på frågan huruvida agenten eller företrädaren tillägnat sig särskiljningsförmågan hos innehavarens varumärke. Bolaget har påpekat att särskiljningsförmågan inte ska bedömas abstrakt utan sett ur den relevanta konsumentens synvinkel. Den relevanta konsumenten är en konsument i den stat där innehavarens varumärke har registrerats (eller på annat sätt är skyddat) och inte, såsom överklagandenämnden felaktigt har ansett, en konsument i unionen. Det kan visa sig svårt att bedöma särskiljningsförmågan under dessa omständigheter. I det aktuella fallet har det inte lagts fram någon bevisning för särskiljningsförmågan hos orden MAGIC MINERALS i fråga om varorna ”ansiktspuder innehållande mineraler” sett ur en amerikansk konsuments synvinkel. John Mills har även framhållit att det kriterium som EUIPO har förespråkat är mer omfattande än vad som anges i förordning nr 207/2009, i synnerhet i artikel 8.1 och 8.5 i denna förordning. Det vore ologiskt att anse att unionslagstiftaren har velat ge utländska varumärken, även när de aldrig har använts i unionen, ett mer omfattande skydd än nationella varumärken eller EU-varumärken. John Mills har slutligen gjort gällande att den tolkning av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 som EUIPO har föreslagit, utöver att medföra betydande tillämpningssvårigheter, även skulle ge upphov till en uppenbar rättsosäkerhet i fråga om bestämmelsens faktiska tillämpningsområde, i och med att det redan finns ett effektivt sanktionsmedel, för de beteenden som EUIPO hänför sig till i sitt överklagande, i artikel 52.1 b i förordningen, som avser registrering i ond tro.
         
      
      
         3.
       
         Bedömning
      
   
   
      
         a)
       
         Tolkningen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009
      
   
   
      1) Bokstavstolkning
   
   
            20.
         
         
            Det framgår av domstolens fasta praxis att fastställandet av betydelsen av och räckvidden för sådana uttryck som inte definierats i unionsrätten ska ske i enlighet med deras normala betydelse i vanligt språkbruk, med beaktande av det sammanhang i vilket de används och de mål som eftersträvas genom det regelverk i vilket de ingår. (
                  18
               ) En tolkning av en unionsbestämmelse förutsätter dessutom att de olika språkversionerna av bestämmelsen jämförs. (
                  19
               ) I händelse av skillnader mellan de olika versionerna, ska bestämmelsen i fråga tolkas mot bakgrund av systematiken i och syftet med de föreskrifter i vilka den ingår. (
                  20
               )
         
      
            21.
         
         
            I det nu aktuella fallet är det inte fråga om att fastställa betydelsen av ett ord eller ett uttryck i den bestämmelse som ska tolkas, utan att bedöma huruvida de formuleringar och den syntax som används i denna bestämmelse gör det möjligt att entydigt fastställa vilket samband som enligt denna bestämmelse ska finnas mellan det varumärke som agenten eller företrädaren vill registrera och innehavarens varumärke.
         
      
            22.
         
         
            I och med att kravet på ett sådant samband entydigt kan utläsas ur artikel 8.3 i förordning nr 207/2009, vilken artikel i annat fall skulle sakna all logik, vill jag framhålla att bestämmelsen vid första påseende tycks slå fast, i flertalet språkversioner, att det ska föreligga en överlappning eller en överensstämmelse, för att använda tribunalens ord, mellan ovan angivna varumärken. (
                  21
               ) Detta beror i synnerhet på att uttrycket ”innehavaren av varumärket”, de två gånger det används, förekommer i bestämd form, vilket låter förstå att det sökta varumärket och det äldre varumärket egentligen utgörs av samma kännetecken. Denna överensstämmelse framgår särskilt tydligt i vissa språkversioner, i synnerhet den spanska, där föremålet för en vägran av skydd är ”samma” varumärke (”misma”) och uttrycket ”innehavare av varumärket” (”titular de la marca”) nästa gång blir ”innehavare av nämnda varumärke” (”titular de dicha marca”). (
                  22
               )
         
      
            23.
         
         
            Jag anser emellertid inte att det entydigt framgår av lydelsen att det enbart är ett varumärke som är identiskt med innehavarens varumärke, och inte också ett varumärke som skiljer sig något från det sistnämnda, som kan omfattas av registreringshindret i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009. Det är visserligen sant att ett varumärke definieras lika mycket i förhållande till de varor och tjänster som det är skyddat för, men bestämmelsens lydelse ger ingen uttrycklig anvisning om vilket förhållande som ska finnas mellan de varor och tjänster som anges i registreringsansökan och dem som omfattas av innehavarens varumärke. Således gör lydelsen det inte möjligt att med säkerhet slå fast att dess tillämpningsområde inte omfattar kännetecken, som till och med kan vara identiska, men som är avsedda att användas för varor och tjänster som inte är identiska.
         
      
            24.
         
         
            Det behövs alltså andra tolkningsmetoder för att fastställa tillämpningsområdet för den aktuella bestämmelsen. Tribunalen själv grundade sig å andra sidan inte på en bokstavstolkning av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009, tvärtemot vad EUIPO har anfört. I punkt 25 i den överklagade domen härledde i stället tribunalen kravet på ett ”direkt samband” mellan innehavarens varumärke och agentens eller företrädarens varumärke, i den meningen att varumärkena ”överensstämmer”, ur bestämmelsens syfte. (
                  23
               )
         
      
      2) Systematisk tolkning
   
   
            25.
         
         
            Vissa aspekter av systematiken i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 talar enligt min mening för att en ”överensstämmelse” ska råda mellan agentens eller företrädarens varumärke och innehavarens varumärke. Bestämmelsen ställer upp ett positivt villkor, att en agent eller företrädare ska lämna in registreringsansökan ”i sitt eget namn” och ett negativt villkor, att innehavaren inte har gett sitt medgivande. Båda villkoren talar faktiskt för att ett varumärke som är föremål för en registreringsansökan i en agents eller företrädares namn egentligen ska anses vara den rättmätige innehavarens egendom, i vars namn och med vars medgivande ansökan borde ha gjorts. Denna slutsats stöds för övrigt av artikel 18 i förordning nr 207/2009, som ingår i avsnitt 4 i förordningen, med rubriken ”Gemenskapsvarumärke som förmögenhetsobjekt”. I den artikeln anges att innehavaren har rätt att begära att registreringen överlåts till honom om inte ombudet eller företrädaren visar fog för sitt handlande.
         
      
            26.
         
         
            Om vi betraktar artikel 8 i förordning nr 207/2009 i dess helhet, framstår emellertid punkt 3 som självständig i förhållande till punkt 1 i samma artikel. I båda bestämmelserna fastställs registreringshinder som avser konfliktsituationer mellan det sökta varumärket och ett äldre varumärke, och i vardera bestämmelsen fastställs tillämpningsvillkoren för vart och ett av dessa hinder. I punkt 1 anges således, i leden a och b, två fall där de aktuella varumärkena är identiska eller liknar varandra så att det finns risk för förväxling. I punkt 3 ställs krav på ett särskilt förhållande mellan sökanden och innehavaren av det äldre varumärket (där sökanden ska vara en agent eller en företrädare för innehavaren) samt på avsaknad av den sistnämndes medgivande samt avsaknad av fog som kan rättfärdiga agentens eller företrädarens agerande. Däremot anges inte vilket förhållande som ska finnas mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket, än mindre med någon hänvisning till begreppen ”identiska” eller ”liknande” som används i ovan angiven punkt 1. Detsamma gäller när punkt 3 jämförs med punkt 5 i artikel 8 i förordning nr 207/2009, där begreppen ”identiska” och ”liknande” anges uttryckligen.
         
      
      3) Historisk tolkning
   
   
            27.
         
         
            Såsom anges i punkt 27 i den överklagade domen angavs det i artikel 12.3 i det preliminära förslaget till förordning om gemenskapsvarumärken från april 1977 (
                  24
               ) att den aktuella bestämmelsen även skulle kunna tillämpas ”på varumärken som är identiska med eller liknar” det äldre varumärket i fråga om ”produkter som är identiska med eller liknar” de produkter som det äldre varumärket avser.
         
      
            28.
         
         
            Denna uttryckliga angivelse av de båda fallen att varumärkena och varorna eller tjänsterna är identiska eller liknar varandra fanns emellertid inte kvar i motsvarande bestämmelse i det förslag till förordning (
                  25
               ) som kommissionen lade fram för rådet i november 1980 och som blev upphovet till förordning nr 40/94. Det fanns inga bestämmelser som liknade artikel 11 och artikel 18 i förordning nr 207/2009 vare sig i det preliminära förslaget eller i kommissionens förslag. (
                  26
               ) Dessa förslag innehöll inte heller någon allmän ogiltighetsgrund för ett gemenskapsvarumärke som vilade på ond tro vid registreringen. (
                  27
               ) Frågan om registreringar i ond tro togs upp år 1982 av den italienska delegationen och en rekommendation om att en bestämmelse om detta borde föras in togs med i rapporten från rådets arbetsgrupp för framtagande av ett förslag till förordning om gemenskapsvarumärken. Dessa diskussioner, och de efterföljande som ledde fram till att innehållet i bestämmelserna om registrering i ond tro fastställdes, fördes vid sidan av diskussionerna om artikel 7.3 i förslaget till förordning, som reglerade det fallet att en agent eller en företrädare för varumärkesinnehavaren lämnade in en ansökan utan tillåtelse av den sistnämnda. (
                  28
               )
         
      
            29.
         
         
            Vad beträffar den sistnämnda bestämmelsen angav rådet, som det erinras om i punkt 28 i den överklagade domen, i en handling som togs fram inom ramen för diskussionerna i arbetsgruppen för förslaget till förordning om gemenskapsvarumärken, att man hade avvisat ett förslag från den tyska delegationen om att utvidga tillämpningen av nämnda bestämmelse till ”liknande varumärken för liknande produkter”. (
                  29
               ) I samma handling angavs att den danska delegationens förslag, att utvidga tillämpningsområdet för samma bestämmelse till att omfatta alla som handlar i ond tro, hade avvisats, eftersom det skulle ha inneburit att ett subjektivt kriterium skulle ha införts, vilket skulle ha varit oförenligt med det objektiva kriteriet i artikel 7.3 i förslaget till förordning, och eftersom det skulle ha gjort det möjligt för innehavaren av en äldre rättighet att invända mot ett gemenskapsvarumärke i avsaknad av ömsesidighet.
         
      
            30.
         
         
            Såsom tribunalen mycket riktigt slog fast i punkt 30 i den överklagade domen, framgår det av förarbetena till förordning nr 40/94 att gemenskapslagstiftaren ville bibehålla ett väl avgränsat tillämpningsområde för artikel 8.3 i den förordningen (som sedan blev artikel 8.3 i förordning nr 207/2009). Förslaget att tillämpa denna bestämmelse på liknande varumärken för liknande varor avvisades uttryckligen. Den omständigheten att det inte uttryckligen anges i artikeln att den är tillämplig på liknande kännetecken kan mot den bakgrunden, tvärtemot vad EUIPO har anfört, inte tolkas på samma sätt som om det hade saknats en uttrycklig hänvisning till begreppet identisk. Dels är den omständigheten att en agent eller en företrädare tillägnar sig ett kännetecken som är identiskt med innehavarens nämligen den typiska omständighet som omfattas av den aktuella bestämmelsen och entydigt återspeglas i bestämmelsens lydelse, dels var det, som anges ovan, gemenskapslagstiftarens bestämda vilja att begreppet liknande inte skulle omnämnas, vilken vilja uttrycktes vid två olika tillfällen under lagstiftningsprocessen inför antagandet av förordning nr 40/94, först indirekt och sedan uttryckligen.
         
      
            31.
         
         
            Jag vill tillägga att det får anses sannolikt att gemenskapslagstiftaren avsåg att avgränsa tillämpningsområdet för det aktuella relativa registreringshindret till det fallet att det finns en objektiv överensstämmelse mellan de motstående kännetecknen, i och med att det inte underordnats något krav på bevis för andra omständigheter, objektiva (till exempel en otillbörlig fördel för en agent eller företrädare som handlat utan tillåtelse eller en skada för den rättmätige innehavaren) eller subjektiva (till exempel ond tro hos en agent eller företrädare som handlat utan tillåtelse). Vid en sådan överensstämmelse, och förutsatt att den agent eller företrädare som handlat utan tillåtelse inte kan motivera sitt handlande, är innehavaren automatiskt skyddad, även om det är innehavarens sak att ta initiativet.
         
      
      4) Teleologisk tolkning
   
   
            32.
         
         
            Såsom länge har medgetts i tribunalens praxis är syftet med det relativa registreringshindret i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 att hindra att en agent eller en företrädare för innehavaren av ett varumärke gör intrång i detsamma genom att använda de kunskaper och den erfarenhet som förvärvats under affärsförbindelsen med innehavaren och på ett otillbörligt sätt dra nytta av varumärkesinnehavarens ansträngningar och investeringar. (
                  30
               ) Detta registreringshinder är huvudsakligen avsett att tillämpas i situationer där innehavaren av ett varumärke som enbart är skyddat utanför unionen distribuerar sina varor och tjänster på unionsmarknaden via en agent eller en företrädare. Varumärkesinnehavaren utsätter sig i sådana fall för risken att agenten eller företrädaren handlar illojalt. Efter att ha registrerat varumärket i unionen i eget namn skulle agenten eller företrädaren kunna konkurrera med varumärkesinnehavaren och, med stöd av den förvärvade företrädesrätten, hindra innehavaren från att använda sig av varumärket eller, om innehavaren ännu inte är närvarande på unionsmarknaden, hindra innehavaren från att få tillträde dit. Det finns ingenting som hindrar innehavaren från att invända mot registreringen av varumärket med stöd av det aktuella relativa registreringshindret även om varumärket på något sätt är skyddat i unionen eller i en medlemsstat. I ett sådant fall har innehavaren emellertid även andra skyddsmedel enligt artikel 8 att tillgå, om villkoren för att de ska vara tillämpliga är uppfyllda.
         
      
            33.
         
         
            Det råder ingen tvekan om att en sådan extensiv tolkning av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 som förespråkats av EUIPO, som inbegriper det fallet att ett kännetecken som avses med en registreringsansökan liknar invändarens kännetecken, skulle bidra till att förverkliga det skyddssyfte som eftersträvas med denna bestämmelse. En restriktiv tolkning, som begränsar tillämpningsområdet för artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 till att enbart omfatta fall där de motstående varumärkena är identiska, skulle dock inte innebära att bestämmelsens ändamålsenliga verkan går förlorad, i motsats till vad EUIPO har anfört, utan endast att skyddssyftet begränsas till väl avgränsade fall.
         
      
            34.
         
         
            En sådan avgränsning tycks vara förenlig både med den aktuella bestämmelsens lydelse och med unionslagstiftarens tydliga avsikt. Därför undrar jag om det finns fog för att bortse från dessa aspekter och tolka bestämmelsen på ett sätt som förefaller mer långtgående än en vanlig teleologisk tolkning och snarare tycks leda till en analogisk tillämpning av den regel som bestämmelsen innehåller. (
                  31
               ) Jag vill i det avseendet dels erinra om att domstolen redan har klargjort att en teleologisk tolkning inte får leda till att bestämmelsen i fråga tolkas på ett sätt som strider mot dess bokstavliga lydelse, (
                  32
               ) dels att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009, oaktat alla andra överväganden, utgör ett undantag från den prioritetsprincip som karakteriserar varumärkesrätten (
                  33
               ) och som sådant ska tolkas restriktivt och därmed inte lämpar sig för en analog tolkning. (
                  34
               )
         
      
      5) Artikel 6septies i Pariskonventionen
   
   
            35.
         
         
            Jag vill erinra om att domstolen enligt fast rättspraxis får tolka bestämmelserna i internationella avtal när unionsrätten hänvisar till dessa avtal eller när den har antagits i syfte att genomföra dessa avtal i unionen. (
                  35
               )
         
      
            36.
         
         
            Artikel 6septies fördes in i Pariskonventionen efter översynskonferensen i Lissabon år 1958. (
                  36
               ) Denna artikel är avsedd att skydda innehavaren av ett varumärke som är skyddat i en av de konventionsslutande staterna mot intrång som begås av en agent eller en företrädare för innehavaren i en annan konventionsslutande stat. (
                  37
               ) I artikeln föreskrivs tre olika former av skydd i syfte att förhindra att en agent eller en företrädare registrerar innehavarens varumärke eller ansöker om en ogiltigförklaring av varumärket, att förbjuda användning utan innehavarens medgivande och att göra det möjligt att överföra ett varumärke som olovligen registrerats av agenten eller företrädaren till innehavaren. Alla dessa tre skyddsformer har genomförts genom förordning nr 207/2009 (och nu även direktiv 2015/2436).
         
      
            37.
         
         
            I den giltiga franska versionen (
                  38
               ) av artikel 6septies i Pariskonventionen anges på ett ännu tydligare sätt än i motsvarande version av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 att föremålet för agentens eller företrädarens registreringsansökan ska vara innehavarens varumärke. (
                  39
               ) Såsom EUIPO har påpekat anges det både i förarbetena till Lissabonkonventionen (
                  40
               ) och i tillämpningsvägledningen till Pariskonventionen (
                  41
               ) att tillämpningsområdet för denna bestämmelse ska anses omfatta såväl”identiska” som ”liknande” varumärken. (
                  42
               ) Den ordagranna lydelsen av artikel 6septies styrker emellertid inte en sådan tolkning. Därför anser jag att tribunalen gjorde en riktig bedömning när den i punkt 35 i den överklagade domen fann att nämnda bestämmelse förutsätter att de motstående varumärken överensstämmer sinsemellan.
         
      
            38.
         
         
            Denna slutsats är under alla omständigheter inte avgörande för tolkningen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009. Även om det är riktigt att denna bestämmelse ska tolkas i överensstämmelse med artikel 6septies i Pariskonventionen, ger den sistnämnda ett stort utrymme för skönsmässig bedömning till konventionsstaterna, vilka i synnerhet har rätt att föreskriva ett mer omfattande skydd för den industriella äganderätten än vad som föreskrivs i konventionen i sin nationella rätt. (
                  43
               )
         
      
      6) Slutsatser angående tolkningen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009
   
   
            39.
         
         
            Artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 ger en varumärkesinnehavare, även om denna innehavare enbart är skyddad utanför unionen, en möjlighet att invända mot en otillåten registrering av det egna varumärket som görs av en agent eller en företrädare för innehavaren. Detta är det enda fallet där en invändning får göras mot en ansökan som ska anses ha lämnats in i strid med den allmänna principen om god tro. (
                  44
               ) Skadelidande i övriga fall kan inte förhindra att varumärket registreras utan kan endast väcka talan om ogiltigförklaring enligt artikel 52.1 b i samma förordning.
         
      
            40.
         
         
            Det finns flera skäl till denna mångfald av regler, allt ifrån behovet av att införa en bestämmelse i unionens varumärkessystem som genomför artikel 6septies i Pariskonventionen till en vilja att inte belasta registreringsförfarandet med invändningar mot påstått missbruk där sökanden inte (utan motivering) kan antas handla i ond tro, till skillnad från vad som gäller i de fall som regleras av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009, utan där detta måste bevisas. Denna bestämmelse tycks emellertid, precis som artikel 6septies i Pariskonventionen, grunda sig på tanken att varumärkesinnehavaren är den enda som har rätt att registrera eller tillåta registrering av sitt eget varumärke i ett annat land än det land där det är skyddat. Bestämmelsen bestraffar således framför allt, oaktat ond tro, avsaknaden av berättigande för den agent eller företrädare som utan tillstånd lämnar in en registreringsansökan. Det är även mot den bakgrunden som man enligt min mening ska förstå det krav på överensstämmelse mellan varumärkena som framträder i den aktuella bestämmelsens lydelse.
         
      
            41.
         
         
            Det framgår av det ovan anförda att det inte vore förenligt med lydelsen i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 eller med gemenskapslagstiftarens uppenbara avsikt när denna bestämmelse infördes i unionens varumärkessystem att tolka den så, att det relativa registreringshindret enligt denna bestämmelse ska tillämpas även vid liknande kännetecken, i synnerhet som en likhet som kan leda till förväxling berörs i punkt 1 b i samma artikel. Vid tillämpningen av denna bestämmelse kan jämförelsen mellan kännetecknen med andra ord inte grunda sig på samma kriterium som det kriterium som tillämpas vid en invändning mot en registrering som grundas på rättigheter som är skyddade inom unionen.
         
      
            42.
         
         
            Vad som anförs ovan innebär emellertid inte automatiskt att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att en invändning endast får göras för det fallet att både de motstående kännetecknen och de varor eller tjänster som de avser är identiska, i den mening som avses i punkt 1 a i samma artikel. Om den aktuella bestämmelsen tolkas så, att dess tillämpningsområde görs beroende av en strikt användning av ett test som avgör om de motstående kännetecknen är identiska och, i än högre grad, av ett test som avgör om såväl kännetecken som varor eller tjänster är identiska, innebär detta nämligen, som EUIPO mycket riktigt har gjort gällande, att agenten eller företrädaren kommer undan påföljden att varumärket inte registreras genom att helt enkelt göra en mindre ändring av kännetecknet eller beskrivningen av de varor eller tjänster som det avser. Bestämmelsen blir i hög grad verkningslös om det finns stora möjligheter att kringgå den.
         
      
            43.
         
         
            Systematiken i artikel 8 i förordning nr 207/2009 vilar som påpekas ovan på att det relativa registreringshindret i punkt 3 är självständigt. I och med att det inte görs några uttryckliga hänvisningar till begreppen i punkt 1 a och 1 b i nämnda artikel, kan det samband som krävs mellan de motstående varumärkena, för att skyddet enligt den aktuella bestämmelsen ska gälla, definieras oavsett vilken räckvidd dessa begrepp har när det gäller de relativa registreringshindren enligt artikel 8.1.
         
      
            44.
         
         
            Även om det som framgår ovan är riktigt att en förutsättning för ett sådant samband enligt lydelsen i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 är att de motstående kännetecknen överensstämmer, anser jag emellertid inte att det automatiskt är uteslutet att de överensstämmer om kännetecknen inte är helt identiska. På samma sätt anser jag inte att varumärkesinnehavaren ska nekas det skydd som denna bestämmelse ger enbart av det skälet att de motstående varumärkena avser varor eller tjänster som inte är helt identiska.
         
      
            45.
         
         
            Det gäller således att fastställa ett kriterium utifrån vilket det är möjligt att fastställa en sådan överensstämmelse som krävs för att det relativa registreringshindret i fråga ska vara tillämpligt trots att de två motstående varumärkena och respektive varor eller tjänster inte är identiska.
         
      
            46.
         
         
            Som jag ser det har EUIPO i det nu aktuella förfarandet intagit en alltför flexibel ståndpunkt i frågan om ett sådant kriterium behöver fastställas. EUIPO tycks ha kommit fram till att den avgörande skillnaden mellan de fall där det relativa registreringshindret i fråga ska tillämpas och de fall där det inte ska tillämpas, bortsett från förhållandet mellan de motstående kännetecknen, är huruvida den agent eller företrädare som utan tillåtelse har registrerat och använt varumärket har dragit otillbörlig fördel av detta, vilket ska bedömas i varje enskilt fall. Jag anser inte att den ståndpunkten kan godtas. Även om det inte råder något tvivel om att syftet med artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 är att förhindra att agenten eller företrädaren missbrukar förhållandet med varumärkesinnehavaren, förutsätts nämligen att det råder överensstämmelse mellan de motstående kännetecknen. Denna överensstämmelse måste bedömas på grundval av ett på förhand fastställt kriterium, i synnerhet med hänsyn till kravet på rättssäkerhet.
         
      
            47.
         
         
            I EUIPO:s riktlinjer ingår ett kriterium om motstående kännetecken som ”i sak motsvarar varandra”, vilket ligger mitt emellan ”identiska” och ”liknande” som leder till förväxling. I riktlinjerna anges att bestämmelsen i fråga ska tillämpas inte endast när varumärkena respektive varorna och tjänsterna är identiska, utan även ”när det kännetecken som sökts av företrädaren eller agenten i sak återger det äldre varumärket med mindre ändringar, tillägg eller strykningar, som inte i sak påverkar särskiljningsförmågan” och när ”de motstående produkterna och tjänsterna är närliggande eller motsvarar varandra i kommersiellt hänseende”. (
                  45
               ) EUIPO:s riktlinjer avser visserligen även ett test avseende risken för förväxling mellan varumärkena, (
                  46
               ) men det föreslagna kriteriet tycks emellertid kräva ett närmare samband mellan varumärkena och respektive varor och tjänster än det som kan innebära en risk för förväxling.
         
      
            48.
         
         
            Jag anser att detta kriterium bör godtas, förutsatt att det inte utmynnar i en bedömning av risken för förväxling mellan de motstående kännetecknen. Jag menar att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 även ska tillämpas, utöver i fråga om identiska kännetecken, när det av agenten eller företrädaren sökta varumärket omfattar mindre ändringar, tillägg eller strykningar, som inte i sak påverkar särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket. Så är fallet, såsom anges i EUIPO:s riktlinjer, när det sökta varumärket utan relevanta ändringar återger ”kärnan” i det äldre varumärket, det vill säga den beståndsdel eller de beståndsdelar som ligger till grund för dess särskiljningsförmåga. Denna bedömning ska göras genom en objektiv jämförelse av de båda kännetecknen. När en sådan jämförelse inte gör det möjligt att slå fast att kännetecknen i sak motsvarar varandra, inte ens när de i viss mån liknar varandra, ska den aktuella bestämmelsen inte tillämpas. Den rättmätige varumärkesinnehavaren kan då eventuellt väcka talan om ogiltigförklaring enligt artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009 (numera artikel 59.1 b i förordning nr 2017/1001). Artikel 8.3 i förordningen är inte heller tillämplig när de varor och tjänster som avses med de motstående varumärkena inte är närliggande eller motsvarande. En rättmätig innehavare som till exempel kan ha planerat att utvidga sitt varumärke till att omfatta fler varor, kan således endast tillvarata sina intressen i efterhand genom en talan om ogiltigförklaring.
         
      
      
         b)
       
         Slutsatser om den första grunden för överklagandet
      
   
   
            49.
         
         
            Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den tolkade artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 så, att den endast är tillämplig om de motstående varumärkena är identiska. Överklagandet ska därför bifallas på den första grunden.
         
      
      B. Den andra grunden för överklagandet: Åsidosättande av artikel 36 i domstolens stadga
   
   
      
         1.
       
         Den överklagade domen
      
   
   
            50.
         
         
            Den andra grunden för överklagandet riktar sig mot punkterna 39–42 i den överklagade domen.
         
      
            51.
         
         
            I punkt 37 i den överklagade domen slog tribunalen fast att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 endast är tillämplig om de motstående varumärkena är identiska. Därefter fann tribunalen att den rättspraxis som avser artikel 15 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 18 i förordning nr 2017/1001) är tillämplig, eftersom den ”indirekt” rör bevis för användning. (
                  47
               ) I punkt 40 i den överklagade domen förklarade tribunalen att den avsåg att fastställa huruvida de motstående kännetecknen var ”identiska”, inte minst på grundval av denna rättspraxis. I punkt 41 fastställde tribunalen överklagandenämndens slutsats, enligt vilken de motstående kännetecknen skulle anses likna varandra och att det var ”uppenbart” och framgick med ”uppenbar styrka” att kännetecknen inte var identiska. I punkt 42 i den överklagade domen fann tribunalen således att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den fann att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 var tillämplig, eftersom de aktuella kännetecknen inte var identiska.
         
      
      
         2.
       
         Parternas argument
      
   
   
            52.
         
         
            EUIPO:s andra grund för överklagandet kan delas upp i två delgrunder som består av två olika invändningar mot den överklagade domen. EUIPO har för det första klandrat tribunalen för en motstridig motivering, där begreppet identisk har tillämpats på två situationer som skiljer sig åt både i rättsligt och faktiskt hänseende. EUIPO menar att det test som föreskrivs i artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009 inte har något med begreppet identisk att göra och att detta test är oförenligt med den restriktiva tolkning av artikel 8.3 i förordningen som tribunalen valde att göra. För det andra har EUIPO gjort gällande att tribunalen, i motsats till vad som anges i punkt 40 i den överklagade domen, inte gjorde nämnda test utan endast konstaterade att de motstående kännetecknen inte var uppenbart identiska.
         
      
            53.
         
         
            John Mills har invänt att tribunalen endast hänvisade till artikel 15 i förordning nr 207/2009 i syfte att precisera att begreppet identisk har nyanserats i denna bestämmelse och att artikel 8.3 i förordningen inte heller kräver att ett test tillämpas för att det ska vara möjligt att avgöra om kännetecknen är helt identiska. I punkt 41 i den överklagade domen konstaterade tribunalen att de motstående kännetecknen inte heller kunde anses identiska på grundval av det nyanserade begreppet identisk som föreskrivs i artikel 15 i förordning nr 207/2009.
         
      
      
         3.
       
         Bedömning
      
   
   
            54.
         
         
            Jag anser att överklagandet ska bifallas även på de två delgrunderna i EUIPO:s andra grund för överklagandet.
         
      
            55.
         
         
            Jag delar för det första klagandens uppfattning att artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009 inte avser ett test för att avgöra om kännetecknen är identiska utan om de ”i sak motsvarar varandra”, i vissa avseenden liknande det test som föreslås ovan i punkt 48, vilket kräver att kännetecknets särskiljande beståndsdel eller beståndsdelar identifieras och att det prövas om nämnda beståndsdelar har ändrats avsevärt i den kommersiella användningen av det registrerade varumärket. (
                  48
               ) Såsom EUIPO mycket riktigt har påpekat är det i stället en förutsättning för detta test att de två aktuella kännetecknen inte är identiska. (
                  49
               ) Det är också viktigt att understryka att jämförelsen mellan den registrerade versionen av ett varumärke och den version av varumärket som används kommersiellt, som ligger till grund för en tillämpning av artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009, har ett annat syfte och svarar mot en annan logik än de jämförelser mellan det registrerade varumärket och det äldre varumärket som krävs för att artikel 8 i förordningen ska kunna tillämpas. I det första fallet tjänar nämligen denna jämförelse till att göra det möjligt för varumärkesinnehavaren att variera kännetecknet när det utnyttjas kommersiellt för att bättre kunna anpassa det till de krav som uppkommer vid saluföringen och i samband med reklam för de aktuella varorna eller tjänsterna, under förutsättning att dess särskiljningsförmåga inte förändras. (
                  50
               ) Prövningen avseende motsvarighet i sak enligt artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009 ska i enlighet med detta syfte göras med avseende på en rad beståndsdelar som kräver att hänsyn tas till branschkrav och den kommersiella användningen i den aktuella branschen (
                  51
               ) samt med avseende på en oförändrad särskiljningsförmåga hos kännetecknet såsom det används av varumärkesinnehavaren. (
                  52
               )
         
      
            56.
         
         
            För det andra gjorde tribunalen, som EUIPO mycket riktigt har gjort gällande och trots den avsikt som uttrycktes i punkt 40 i den överklagade domen, ingen sakprövning av överklagandenämndens jämförelse mellan de motstående kännetecknen i syfte att kontrollera om resultaten av jämförelsen var förenliga med en tillämpning av testet i artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009. I stället begränsade sig tribunalen till ett formellt och i allt väsentligt cirkulärt resonemang och angav att överklagandenämnden hade ansett att de motstående varumärkena endast liknade varandra och att de därför per definition inte kunde anses vara identiska, och att detta innebar, vilket för den skull inte angavs explicit, att nämnda test, som tribunalen själv hade beskrivit som ett test för att avgöra om kännetecken är identiska, ändå inte skulle ha kunnat få ett positivt utfall.
         
      
            57.
         
         
            Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att överklagandet även ska bifallas såvitt avser den andra grunden.
         
      
      C. Förslag till avgörande i överklagandet
   
   
            58.
         
         
            Jag anser att överklagandet kan vinna bifall på båda grunderna. Jag anser således att den överklagade domen ska upphävas. Enligt artikel 61 första stycket i domstolens stadga ska domstolen, om överklagandet är välgrundat, upphäva tribunalens avgörande. Domstolen kan själv slutligt avgöra ärendet, om detta är färdigt för avgörande, eller återförvisa ärendet till tribunalen för avgörande. Målet är färdigt för avgörande av domstolen avseende den andra delen av den enda grund för överklagande som John Mills åberopade vid tribunalen.
         
      
      V. Den andra delen av den enda grunden för talan vid tribunalen
   
   
            59.
         
         
            Det framgår tydligt av punkterna 33 och 34 i det omtvistade beslutet att överklagandenämnden jämförde de motstående varumärkena för att bedöma huruvida det ur en unionskonsuments synvinkel förelåg en potentiell risk för förväxling. Det framgår således att överklagandenämnden tillämpade ett annat test än det som ska ligga till grund för tillämpningen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009, vilket anges ovan i punkt 48. Den andra anmärkningen inom ramen för John Mills enda grund ska således godtas och det omtvistade beslutet ogiltigförklaras.
         
      
      VI. Rättegångskostnader
   
   
            60.
         
         
            Enligt artikel 184.2 i domstolens rättegångsregler gäller att när överklagandet avvisas eller ogillas, eller när överklagandet bifalls och domstolen själv slutligt avgör saken, ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna. Eftersom jag föreslår att överklagandet bifalls och eftersom EUIPO har yrkat att John Mills ska ersätta rättegångskostnaderna, ska den senare förpliktas att ersätta de kostnader som har uppkommit i förfarandet för överklagande. Vidare, eftersom jag föreslår att John Mills överklagande i första instans ska bifallas och att det omtvistade beslutet ska ogiltigförklaras, föreslår jag att domstolen vidhåller den fördelning av rättegångskostnaderna som följer av punkterna 2 och 3 i den överklagade domen.
         
      
      VII. Förslag till avgörande
   
   
            61.
         
         
            Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen
            
                     –
                  
                  
                     upphäver domen av den 15 oktober 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679),
                  
               
                     –
                  
                  
                     ogiltigförklarar det beslut som EUIPO:s första överklagandenämnd antog den 5 oktober 2016 (ärende R 2087/2015-1),
                  
               
                     –
                  
                  
                     förpliktar John Mills att ersätta rättegångskostnaderna i förfarandet vid domstolen,
                  
               
                     –
                  
                  
                     fastställer att fördelningen av rättegångskostnaderna i målet vid tribunalen som fastställdes i punkterna 2 och 3 i domslutet i domen av den 15 oktober 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679) ska kvarstå.
                  
               
      (
         1
      )	Originalspråk: italienska.
   (
         2
      )	Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).
   (
         3
      )	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).
   (
         4
      )	Tribunalen har redan uttalat sig, om än indirekt, i frågan i det nu aktuella målet i dom av den 6 september 2006, DEF-TEC Defense Technology/UAMI–Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-6/05, EU:T:2006:241), dom av den 13 april 2011, Safariland/UAMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171) och dom av den 29 november 2012, Adamowski/UAMI-Fagumit (FAGUMIT) (T-537/10 e T-538/10, EU:T:2012:634).
   (
         5
      )	EGT L 336, 1994, s. 214.
   (
         6
      )	EGT L 336, 1994, s. 3.
   (
         7
      )	United Nations Treaty Series, vol. 828, no 11851, s. 305 (nedan kallad Pariskonventionen).
   (
         8
      )	En liknande bestämmelse infördes först i det senaste direktivet om harmonisering av varumärkesrätt, i artikel 5.3 b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1). Medlemsstaterna var emellertid skyldiga att genomföra artikel 6septies i Pariskonventionen även före denna ändring.
   (
         9
      )	Artikel 13.1 a i direktiv 2015/2436.
   (
         10
      )	Artikel 13.1 b i direktiv 2015/2436.
   (
         11
      )	Förordning nr 207/2009 har med verkan från och med den 1 oktober 2017 upphävts och ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1). Den nya förordningen innehåller samma bestämmelser som de ovan angivna i förordning nr 207/2009, utan några ändringar som är relevanta i det nu aktuella målet (artiklarna 11, 18 och 53.1 b i förordning nr 207/2009 motsvaras av artiklarna 13, 21.1 och 60.1 b i förordning 2017/1001).
   (
         12
      )	Se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 september 2006, DEF-TEC Defense Technology/UAMI–Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-6/05, EU:T:2006:241, punkt 38), som anges i punkt 17 i det angripna beslutet.
   (
         13
      )	Dessa villkor räknas upp i punkt 61 i dom av den 13 april 2011, Safariland/UAMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-262/09, EU:T:2011:171), vilken dom anges i punkt 18 i det angripna beslutet.
   (
         14
      )	Se punkt 13 i den överklagade domen och punkterna 20–25 i det omtvistade beslutet.
   (
         15
      )	Överklagandenämnden fann dels att den ”kosmetika” som avsågs med det sökta varumärket inbegrep ”ansiktspuder innehållande mineraler”, som omfattades av det äldre varumärket, dels att de andra varor som avsågs med det sökta varumärket hade anknytning till de varor som avsågs med det äldre varumärket (se punkt 14 i den överklagade domen och punkterna 30 och 31 i det omtvistade beslutet).
   (
         16
      )	Överklagandenämnden påpekade först och främst den slående likheten mellan de två första ordelementen (”magic” och ”minerals”) i det äldre varumärket och ordelementen i det sökta varumärket. Överklagandenämnden betonade därefter att omsättningskretsen kunde uppfatta det äldre varumärket som ett kännetecken som består av två delar; delen ”by jerome alexander” uppfattas som en identifiering av moderbolaget, det vill säga den enhet som ansvarar för varan, och delen ”magic minerals” uppfattas förmodligen som en identifiering av själva varan eller varusortimentet (se punkt 15 i den överklagade domen och punkterna 33–35 i den omtvistade beslutet).
   (
         17
      )	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1).
   (
         18
      )	Dom av den 24 juni 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, punkt 25), dom av den 27 september 2012, Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593, punkt 56), och dom av den 10 mars 2005, easyCar (C‑336/03, EU:C:2005:150, punkt 21).
   (
         19
      )	Se, tillsammans, dom av den 24 juni 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, punkt 26), och dom av den 30 januari 2001, Spanien/rådet (C‑36/98, EU:C:2001:64, punkt 47 och där angiven rättspraxis).
   (
         20
      )	Se, bland annat, dom av den 24 juni 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, punkt 26), dom av den 19 september 2013, Brey (C‑140/12, EU:C:2013:565, punkt 74).
   (
         21
      )	Se, förutom den italienska versionen, exempelvis den engelska, den franska, den tyska, den rumänska och den portugisiska versionen.
   (
         22
      )	Den spanska versionen av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse: ”Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre …”.
   (
         23
      )	Den andra meningen i punkt 25 i den överklagade domen är kopplad till den första, där tribunalen redogör för syftet med artikel 8.3 i förordning nr 207/2009. Denna koppling i form av konsekvens, uttrycks genom prepositionen ”således” (”thus” på engelska, det giltiga rättegångsspråket, och ”donc” på franska, det språk på vilket handlingen skrevs).
   (
         24
      )	III/ex/C/268/77-E, tillgängligt på engelska på http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf.
   (
         25
      )	Artikel 7.3 i förslaget till rådets förordning (EEG) om gemenskapsvarumärken, som lades fram den 25 november 1980, COM/1980/635/FINAL/2 (EGT C 351, 1980, s. 5) (nedan kallat förslaget till förordning om gemenskapsvarumärken).
   (
         26
      )	Förslaget innehöll emellertid en ogiltighetsgrund för ett varumärke som registrerats av en agent eller en företrädare utan tillåtelse av innehavaren (artikel 42.1 a i förslaget till förordning om gemenskapsvarumärken).
   (
         27
      )	Ond tro innebar endast att föreskriften om godtagande av en ogiltighetstalan kunde blockeras (artikel 44 i förslaget till förordning om gemenskapsvarumärken) och att bestämmelsen om att äldre rättigheter med lokal räckvidd inte kunde anföras mot ett gemenskapsvarumärke kunde begränsas.
   (
         28
      )	Se, för en redogörelse för uppkomsten av bestämmelserna i förordning nr 40/94 om ond tro, Tsoutsanis, Trade Mark Registrations in Bad faith, 2010, Oxford University Press, s. 47 och följande sidor.
   (
         29
      )	Se slutsatserna från sammanträdet i arbetsgruppen om immaterialrätt (varumärkesrätt) i Bryssel den 13 och den 14 september 1982, dok nr 11035/82 av den 1 december 1982, bilaga I. Noteringen hade följande lydelse: ”The working party did not adopt a suggestion for the German delegation that this provision should also apply to similar trade marks for similar products.”
   (
         30
      )	Se dom av den 6 september 2006, DEF-TEC Defense Technology/harmoniseringsbyrån-Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T-6/05, EU:T:2006:241, punkt 38).
   (
         31
      )	Se, för ett liknande resonemang, överklagandenämndens beslut, punkt 27.
   (
         32
      )	Se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 mars 2000, Met-Trans och Sagpol (C‑310/98 och C‑406/98, EU:C:2000:154, punkt 32), och dom av den 15 september 2016, Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689, punkterna 68–70).
   (
         33
      )	I och med att den ger skydd för varumärken som inte är skyddade inom unionen, se A. Kur, Not prior in time, but superior in right- how trademark registrations can be affected by third-party interests in a sign, International Review of Intellectual property and Competition Law, IIC, 2013, 44(7), s. 790 och följande sidor.
   (
         34
      )	Se dom av den 26 september 2013, Salzgitter Mannesmann Handel (C‑157/12, EU:C:2013:597, punkt 39).
   (
         35
      )	Se dom av den 11 mars 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145, punkt 32 och följande punkter).
   (
         36
      )	Både vid översynskonferensen i Haag 1925 och vid översynskonferensen i London 1934 diskuterades möjligheten att införa en bestämmelse för att skydda varumärkesinnehavaren mot eventuella intrång, men flera delegationer och i synnerhet den japanska motsatte sig detta. Se S. Ricketson, The Paris Consevntion for the Protection of Industrial Property, a Commentary, Oxford, 2015, s. 579 och följande sidor.
   (
         37
      )	De olika formerna av intrång som diskuterades framgår av handlingarna från Lissabonkonferensen den 6–13 oktober 1958, punkt XVII i programmet, s. 680.
   (
         38
      )	Se artikel 29.1 c i Pariskonventionen.
   (
         39
      )	I den franska versionen anges följande: ”Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque dans son propre nom …” (min kursivering).
   (
         40
      )	Se s. 681.
   (
         41
      )	Se G.H.C. Bodenhausen, Guide d’application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revidée à Stockholm en 1967, s. 131 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf) (nedan kallad tillämpningsvägledningen till Pariskonventionen).
   (
         42
      )	I tillämpningsvägledningen till Pariskonventionen, s. 131, anges emellertid att artikel 6septies ”kan” användas även i det fallet att de motstående kännetecknen är liknande men inte identiska, vilket låter förstå att en sådan tillämning inte ingår i vad som föreskrivs i denna bestämmelse.
   (
         43
      )	Se handlingarna till Pariskonventionen, I, s. 131.
   (
         44
      )	I samband med översynen av förordning nr 207/2009 föreslog kommissionen att en möjlighet att invända mot registreringen av ett varumärke skulle införas för alla fall av ansökan i ond tro men att det relativa registreringshindret avseende en agent eller företrädare för den rättmätige varumärkesinnehavaren som handlar i ond tro ändå skulle kvarstå oförändrat och således självständigt (se COM(2013) 161 final, artikel 8.3 b). Detta förslag avvisades emellertid.
   (
         45
      )	Riktlinjer avseende den prövning som genomförs vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndigheter av EU-varumärken, del C, Invändning, avsnitt 3, registrering utan medgivande av agenter för varumärkesinnehavaren (nedan kallade EUIPO:s riktlinjer), tillgängliga på EUIPO:s webbplats, s. 19.
   (
         46
      )	Se EUIPO:s riktlinjer, s. 19, där det anges att ”innehavarens intressen skulle vållas allvarlig skada, särskilt om det äldre varumärket redan används och de ändringar som sökanden gjort inte är tillräckligt betydande för att utesluta förväxling”.
   (
         47
      )	Se punkt 39 i den överklagade domen. Enligt artikel 15.1 andra stycket a likställs med bruk av varumärket ”att gemenskapsvarumärket brukas i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats”.
   (
         48
      )	Se, till exempel, dom av den 13 september 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (återgivning av en polygon) (T-146/15, EU:T:2016:469, punto 28), där följande anges: ”För att kunna avgöra om det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga har förändrats ska det således prövas huruvida de beståndsdelar som tillförts är särskiljande och dominerande. Denna bedömning ska grundas på de inneboende egenskaperna hos var och en av dessa beståndsdelar och på hur de har placerats i förhållande till andra beståndsdelar i varumärket”. Se även dom av den 1 december 2016, Klement/EUIPO (C‑642/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:918, punkt 29).
   (
         49
      )	Ett exempel på detta är dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), där domstolen ansåg att ett ord- och figurmärke som bestod av ordet ”cactus” och en stiliserad teckning av en kaktus motsvarade ett varumärke som endast bestod av den stiliserade teckningen, utan orddelen, i den mening som avses i artikel 15.1 andra stycket a i förordning nr 207/2009.
   (
         50
      )	Se dom av den 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrån-Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punkt 50), och dom av den 3 juli 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO (C‑668/17 P, EU:C:2019:557, punkt 56).
   (
         51
      )	Se, exempelvis, dom av den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare m.fl. (C‑252/12, EU:C:2013:497, punkterna 21–26), dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750).
   (
         52
      )	Se dom av den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare m fl. (C‑252/12, EU:C:2013:497, punkt 23).