CELEX: 62009CJ0265
Language: sk
Date: 2010-09-09
Title: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. septembra 2010.#Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) proti BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG.#Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška obrazového označenia ‚α‘ - Absolútne dôvody zamietnutia - Rozlišovacia spôsobilosť - Ochranná známka pozostávajúca z jedného písmena.#Vec C-265/09 P.

Vec C‑265/09 P
      Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)
      proti
      BORCO‑Marken‑Import Matthiesen GmbH & Co. KG
      „Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Prihláška obrazového označenia ‚α‘ – Absolútne dôvody zamietnutia – Rozlišovacia spôsobilosť – Ochranná známka pozostávajúca z jedného písmena“
      Abstrakt rozsudku
      Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Ochranné
            známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť – Posúdenie rozlišovacej spôsobilosti – Označenie pozostávajúce z jedného písmena
      [Nariadenie Rady č. 40/94, článok 4 a článok 7 ods. 1 písm. b)]
      Požiadavka konkrétneho posúdenia spôsobilosti dotknutého označenia rozlíšiť predmetné tovary alebo služby od tovarov a služieb
         iných podnikov umožňuje zosúladiť dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke
         spoločenstva s uznaním všeobecnej spôsobilosti označenia tvoriť ochrannú známku, ktorú stanovuje článok 4 uvedeného nariadenia.
      
      V tejto súvislosti, hoci z judikatúry vyplýva, že Súdny dvor uznal, že existujú určité kategórie označení, ktoré môžu ťažšie
         nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť ab initio, neoslobodil úrady pre ochranné známky od povinnosti vykonávať posúdenie rozlišovacej spôsobilosti týchto označení in concreto.
      
      Pokiaľ ide presnejšie o označenie, ktoré tvorí jedno písmeno bez grafickej zmeny, zápis označenia ako ochrannej známky nie
         je podmienený zistením určitej úrovne jazykovej alebo umeleckej tvorivosti, či nápaditosti na strane majiteľa ochrannej známky.
      
      Z toho vyplýva, že hoci môže byť náročnejšie preukázať rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky tvorenej jedným písmenom
         ako rozlišovaciu spôsobilosť iných slovných ochranných známok, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)
         je povinný vykonať posúdenie spôsobilosti dotknutého označenia rozlíšiť tovary alebo služby v rámci konkrétneho preskúmania
         týchto tovarov alebo služieb.
      
      (pozri body 36 – 39)
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)
      z 9. septembra 2010 (*)
      
      „Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Prihláška obrazového označenia ‚α‘ – Absolútne dôvody zamietnutia – Rozlišovacia spôsobilosť – Ochranná známka pozostávajúca z jedného písmena“
      Vo veci C‑265/09 P,
      ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 10. júla 2009,
      Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca,
      
      odvolateľ,
      ďalší účastník konania:
      BORCO‑Marken‑Import Matthiesen GmbH & Co. KG, so sídlom v Hamburgu (Nemecko), v zastúpení: M. Wolter, Rechtsanwalt,
      
      žalobkyňa v prvostupňovom konaní,
      SÚDNY DVOR (prvá komora),
      v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia E. Levits, A. Borg Barthet, J.‑J. Kasel a M. Safjan (spravodajca),
      generálny advokát: Y. Bot,
      tajomník: R. Grass,
      so zreteľom na písomnú časť konania,
      po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 6. mája 2010,
      vyhlásil tento
      Rozsudok
      1        Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) navrhuje svojím odvolaním zrušenie rozsudku Súdu prvého
         stupňa Európskych spoločenstiev z 29. apríla 2009, BORCO‑Marken‑Import Matthiesen/ÚHVT (α) (T‑23/07, Zb. s. II‑861, ďalej
         len „napadnutý rozsudok“), ktorým Súd prvého stupňa zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. novembra 2006
         (vec R 808/2006-4) zamietajúce odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka, ktorý odmietol zápis obrazového označenia
         „α“ ako ochrannej známky Spoločenstva (ďalej len „sporné rozhodnutie“).
      
       Právny rámec
      2        Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001,
         s. 146) bolo zrušené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie)
         (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Vzhľadom na dátum skutkových okolností sa však na tento spor
         uplatní nariadenie č. 40/94.
      
      3        Článok 4 nariadenia č. 40/94 stanovuje:
      
      „Ochranná známka Spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane
         osobných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť
         tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“
      
      4        Podľa článku 7 ods. 1 tohto nariadenia sa do registra sa nezapíšu:
      
      „…
      b)      ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;
      c)      ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality,
         množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných
         charakteristík tovarov alebo služieb;
      
      …“
      5        Podľa článku 74 ods. 1 tohto nariadenia „v priebehu konaní pred [ÚHVT] preskúma [ÚHVT] fakty na základe vlastnej iniciatívy
         [v konaniach pred [ÚHVT] preskúma [ÚHVT] skutočnosti ex offo – neoficiálny preklad]“.
      
       Okolnosti predchádzajúce sporu
      6        Spoločnosť BORCO‑Marken‑Import Matthiesen GmbH & Co. KG (ďalej len „BORCO“) požiadala 14. septembra 2005 ÚHVT o zápis označenia
      
      
      ako ochrannej známky Spoločenstva.
      7        Tovary, pre ktoré sa požadoval zápis, sú zaradené do triedy 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov
         a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú opisu „Alkoholické nápoje s výnimkou
         piva, vína, šumivého vína a nápojov obsahujúcich víno“.
      
      8        Rozhodnutím z 31. mája 2006 prieskumový pracovník zamietol prihlášku na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94
         z dôvodu, že označenie nemalo dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Prieskumový pracovník uviedol, že ochranná známka, ktorej
         zápis sa žiadal, pozostávala z verného zobrazenia malého gréckeho písmena „α“ bez grafickej zmeny, a že po grécky hovoriaci
         kupujúci nerozpoznajú v tomto označení údaj o obchodnom pôvode tovarov uvedených v prihlasovanej ochrannej známke.
      
      9        Dňa 15. júna 2006 podala BORCO proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na ÚHVT.
      
      10      Toto odvolanie bolo zamietnuté sporným rozhodnutím z dôvodu, že prihlasované označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú
         vyžaduje článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
      
       Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok
      11      Dňa 5. februára 2007 BORCO podala na Súd prvého stupňa žalobu, v ktorej sa domáhala zrušenia sporného rozhodnutia, pričom
         uviedla tri žalobné dôvody, založené po prvé na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, po druhé na porušení
         článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia a po tretie na porušení článku 12 uvedeného nariadenia. V rámci svojho prvého žalobného
         dôvodu BORCO predovšetkým tvrdila, že dotknuté označenie má rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú vyžaduje článok 7 ods. 1 písm. b)
         nariadenia č. 40/94, pretože umožňuje identifikovať predmetné tovary triedy 33 v zmysle Niceskej dohody ako pochádzajúce od
         tohto podniku, a v dôsledku toho ich umožňuje odlíšiť od tovarov iných podnikov. Keďže v súlade s článkom 4 tohto nariadenia
         môžu písmená tvoriť ochrannú známku, nemožno im v zásade nepriznať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b)
         uvedeného nariadenia bez toho, aby tým bol článok 4 daného nariadenia zbavený svojej podstaty.
      
      12      V bode 39 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa najskôr uviedol, že štvrtý odvolací senát ÚHVT musel preskúmať, či je vylúčené,
         že predmetné označenie je spôsobilé v očiach priemerných po grécky hovoriacich spotrebiteľov odlíšiť tovary spoločnosti BORCO
         od tovarov s odlišným pôvodom, pričom platí, že už minimálna rozlišovacia spôsobilosť predstavuje prekážku uplatnenia absolútneho
         dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
      
      13      Pokiaľ ide o analýzu, ktorú v prejednávanej veci vykonal uvedený odvolací senát, Súd prvého stupňa v bodoch 40 až 52 napadnutého
         rozsudku uviedol, že tento senát odmietol v rozpore s článkom 4 nariadenia č. 40/94 priznať jednotlivým písmenám akúkoľvek
         rozlišovaciu spôsobilosť bez vykonania vyššie uvedeného samostatného preskúmania.
      
      14      Súd prvého stupňa vykonal svoje preskúmanie rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT takto:
      
      „53      Po štvrté [štvrtý] odvolací senát [ÚHVT] sa v bode 25 [sporného] rozhodnutia domnieval, že príslušná skupina verejnosti bude
         ‚možno‘ písmenu ‚α‘ rozumieť ako odkazu na kvalitu (kvalita ‚A‘), ako údaju o veľkosti alebo označeniu typu alebo druhu takých
         alkoholických nápojov, ako sú uvedené v prihláške ochrannej známky.
      
      54      ÚHVT nemôže tvrdiť, že [štvrtý] odvolací senát [ÚHVT] na základe takéhoto vyjadrenia vykonal konkrétne preskúmanie rozlišovacej
         spôsobilosti predmetného označenia. Okrem toho toto odôvodnenie je poznačené pochybnosťou, ktorá ho zbavuje akejkoľvek váhy,
         pretože sa neodvoláva na nijakú konkrétnu skutočnosť, ktorá by mohla odôvodniť záver, že prihlasovanú ochrannú známku bude
         príslušná skupina verejnosti vnímať ako odkaz na údaj o veľkosti alebo ako označenie typu alebo druhu tovarov uvedených v prihláške
         ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2008, Hartmann/ÚHVT (E), T‑302/06, bod 44]. Z uvedeného
         vyplýva, že [štvrtý] odvolací senát [ÚHVT] nepreukázal nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky.“
      
      15      V bode 56 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa dospel k záveru:
      
      „Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že odvolací senát tým, že dospel k záveru, že podané označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť
         len v dôsledku toho, že mu chýbajú grafické zmeny alebo ornamenty vo vzťahu k typu písma Times New Roman, bez toho, aby uskutočnil
         konkrétne preskúmanie spôsobilosti rozlíšiť v povedomí relevantnej skupiny verejnosti predmetné tovary od tých, ktoré pochádzajú
         od [BORCO], nesprávne aplikoval článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.“
      
      16      Súd prvého stupňa teda vyhovel prvému žalobnému dôvodu a sporné rozhodnutie zrušil bez toho, aby preskúmal ďalšie dva žalobné
         dôvody predložené spoločnosťou BORCO. Súd prvého stupňa pripomenul, že v súlade s článkom 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 je
         ÚHVT povinný opätovne preskúmať prihlášku ochrannej známky Spoločenstva predloženú spoločnosťou BORCO podľa odôvodnenia napadnutého
         rozsudku, pričom sa domnieval, že nie je potrebné rozhodnúť o druhej časti návrhov spoločnosti BORCO, ktorými sa domáhala
         rozhodnutia, že článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 nariadenia č. 40/94 nebránia zapísaniu predmetnej ochrannej známky
         pre tovary uvedené v prihláške.
      
       Návrhy účastníkov konania
      17      ÚHVT vo svojom odvolaní, na ktorého podporu uvádza jediný odvolací dôvod rozdelený na tri časti, týkajúce sa po prvé požiadavky
         preskúmania konkrétnej rozlišovacej spôsobilosti, po druhé údajne pochybnej povahy preskúmania a priori a po tretie dôkazného bremena, navrhuje, aby Súdny dvor:
      
      –        zrušil napadnutý rozsudok,
      –        zamietol žalobu podanú spoločnosťou BORCO v prvom stupni,
      –        subsidiárne vrátil vec na rozhodnutie Súdu prvého stupňa,
      –        zaviazal spoločnosť BORCO na náhradu trov konania vynaložených v konaní pred Súdom prvého stupňa, ako aj pred Súdnym dvorom.
      18      BORCO navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
      
       O odvolaní
       O prvej časti odvolacieho dôvodu
       Argumentácia účastníkov konania
      19      ÚHVT tvrdí na rozdiel od názoru Všeobecného súdu, že pri skúmaní rozlišovacej spôsobilosti označenia podľa článku 7 ods. 1
         písm. b) nariadenia č. 40/94 nie je vždy nevyhnutné zistiť spôsobilosť tohto označenia rozlišovať rôzne tovary prostredníctvom
         konkrétneho preskúmania vzťahujúceho sa na jednotlivé tovary.
      
      20      Súd prvého stupňa nesprávne uplatnil článok 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, pretože zamietol tvrdenie štvrtého odvolacieho
         senátu ÚHVT len z toho dôvodu, že tento senát uviedol, že s ohľadom na určitú kategóriu označení platí zásada, že označenia
         patriace do tejto kategórie nemôžu bežne slúžiť ako označenie obchodného pôvodu. Súd prvého stupňa mal však overiť, či tvrdenie
         daného odvolacieho senátu platilo v tomto konkrétnom prípade.
      
      21      ÚHVT sa na podporu svojho tvrdenia opiera o judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa trojrozmerných označení (rozsudok zo 7. októbra
         2004, Mag Instrument/ÚHVT, C‑136/02 P, Zb. s. I‑9165), farebných ochranných známok (rozsudky zo 6. mája 2003, Libertel, C‑104/01,
         Zb. s. I‑3793, a z 24. júna 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, Zb. s. I‑6129), ako aj o judikatúru Všeobecného súdu v oblasti
         sloganov a názvov domén. V súlade s citovanou judikatúrou možno vykonať konkrétne preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti v zmysle
         článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 pre jednotlivé kategórie označení na základe všeobecných tvrdení týkajúcich sa
         vnímania spotrebiteľa a stanovenia podmienok pre jeho vnímanie, pričom sa často upúšťa od konkrétneho preskúmania tovarov
         a služieb uvedených v danej prihláške.
      
      22      ÚHVT zdôrazňuje, že ak bolo možné v rámci posudzovania trojrozmerných označení tvrdiť, že spotrebiteľ nemá v prípade absencie
         akéhokoľvek grafického alebo slovného prvku vo zvyku odvodzovať pôvod tovarov od ich tvaru (rozsudok Mag Instrument/ÚHVT,
         už citovaný, bod 30), musí byť možné tvrdiť, že spotrebiteľ nemá vo zvyku ani odvodzovať pôvod tovarov len na základe jednotlivých
         písmen, ktoré neobsahujú žiadny osobitný grafický prvok.
      
      23      Súdny dvor sa v rámci preskúmania kategórie farebných označení domnieval, že okrem výnimočných okolností nemajú farby rozlišovaciu
         spôsobilosť ab initio, ale môžu ju prípadne získať prostredníctvom používania vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa prihlasujú (rozsudok
         Heidelberger Bauchemie, už citovaný, bod 39). ÚHVT sa domnieva, že rovnaké tvrdenie možno uplatniť aj s ohľadom na jednotlivé
         písmená, presnejšie vzhľadom na skutočnosť, že sú bežne vnímané ako označenie typu alebo číselného kódu, ako údaj o veľkosti
         alebo iné podobné informácie.
      
      24      BORCO spochybňuje výklad navrhovaný ÚHVT. Tvrdí, že pojem rozlišovacia spôsobilosť má mať rovnaký výklad pre všetky kategórie
         ochranných známok. V článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa nerozlišuje medzi rôznymi kategóriami ochranných známok
         s ohľadom na posúdenie ich rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky musí byť vždy posúdená vo
         vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa jej zápis žiada. Väčšia náročnosť pri konkrétnom posúdení rozlišovacej spôsobilosti
         niektorých ochranných známok nemôže sama osebe odôvodniť predpoklad, že tieto ochranné známky nemajú a priori rozlišovaciu spôsobilosť.
      
      25      Na rozdiel od tvrdenia ÚHVT zásady vymedzené judikatúrou v oblasti rozlišovacej spôsobilosti farebných a trojrozmerných ochranných
         známok nemožno podľa spoločnosti BORCO v prejednávanom prípade použiť. Keďže ochranná známka, ktorej zápis sa žiada, je obrazová
         ochranná známka znázornená jedným písmenom gréckej abecedy, konkrétne „α“, obyčajným typom písma a bez ďalšieho osobitného
         grafického prvku, treba tak uplatniť zásady vymedzené v oblasti slovných ochranných známok.
      
      26      Empirické pravidlo stanovené Súdnym dvorom, podľa ktorého priemerný spotrebiteľ nemá v prípade absencie akéhokoľvek grafického
         alebo slovného prvku vo zvyku odvodzovať pôvod tovarov od ich tvaru alebo tvaru ich obalu (rozsudok z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT,
         C‑25/05 P, Zb. s. I‑5719, bod 27), nemožno v prejednávanej veci uplatniť. Jedno písmeno je práve takým označením, ktoré nezávisí
         od aspektu tovarov označených dotknutou ochrannou známkou. Okrem toho neexistuje nijaký dôkaz o tom, že spotrebiteľ by vnímal
         ochrannú známku zloženú z jedného písmena odlišne, než ochrannú známku zloženú z dvoch alebo viacerých písmen.
      
      27      Navyše tvrdenie, podľa ktorého je možné nevykonať preskúmanie s ohľadom na tovary a služby, pre ktoré sa zápis žiada, je zjavne
         v rozpore s judikatúrou Súdneho dvora.
      
       Posúdenie Súdnym dvorom
      28      Na úvod treba pripomenúť, že podľa článku 4 nariadenia č. 40/94 písmená patria do kategórie označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú
         známku Spoločenstva za predpokladu, že tieto označenia dokážu rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo
         služieb iných podnikov.
      
      29      Všeobecná spôsobilosť označenia tvoriť ochrannú známku však neznamená, že tieto označenia majú vo vzťahu k určitému tovaru
         alebo službe rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia (rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla
         2004, Henkel/ÚHVT, C‑456/01 P a C‑457/01 P, Zb. s. I‑5089, bod 32).
      
      30      Podľa týchto ustanovení sa do registra totiž nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.
      
      31      Z ustálenej judikatúry vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle uvedeného ustanovenia znamená, že táto
         ochranná známka je spôsobilá identifikovať tovar, pre ktorý sa zápis žiada, ako tovar pochádzajúci od určitého podniku, a teda
         odlíšiť tento tovar od tovarov iných podnikov (rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 34; z 8. mája 2008, Eurohypo/ÚHVT, C‑304/06 P,
         Zb. s. I‑3297, bod 66, a z 21. januára 2010, Audi/ÚHVT, C‑398/08 P, Zb. s. I‑535, bod 33).
      
      32      Z ustálenej judikatúry vyplýva aj to, že táto rozlišovacia spôsobilosť sa má posudzovať na jednej strane vo vzťahu k tovarom
         alebo službám, pre ktoré sa zápis žiada, a na druhej strane vo vzťahu k ich vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti (rozsudky
         Storck/ÚHVT, už citovaný, bod 25; Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 35, a Eurohypo/ÚHVT, už citovaný, bod 67). Okrem toho Súdny
         dvor rozhodol, ako ÚHVT uznáva vo svojom odvolaní, že táto metóda posúdenia sa uplatní aj pri analýze rozlišovacej spôsobilosti
         označení zložených len z jednej farby ako takej, trojrozmerných ochranných známok a sloganov (pozri v tomto zmysle v uvedenom
         poradí rozsudky z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C‑447/02 P, Zb. s. I‑10107, bod 78; Storck/ÚHVT, už citovaný, bod 26, a Audi/ÚHVT,
         už citovaný, body 35 a 36).
      
      33      Ak sú však kritériá týkajúce sa posúdenia rozlišovacej spôsobilosti rovnaké pre jednotlivé kategórie ochranných známok, môže
         sa zdať, že pri uplatnení týchto kritérií vnímanie každej kategórie ochranných známok príslušnou skupinou verejnosti nie je
         nevyhnutne rovnaké, a teda môže byť náročnejšie preukázať rozlišovaciu spôsobilosť niektorých kategórií ochranných známok
         v porovnaní s inými kategóriami (pozri rozsudky z 29. apríla 2004, Procter & Gamble/ÚHVT, C‑473/01 P a C‑474/01 P, Zb. s. I‑5173,
         bod 36; z 21. októbra 2004, ÚHVT/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Zb. s. I‑10031, bod 34; Henkel/ÚHVT, už citovaný, body 36 a 38,
         ako aj Audi/ÚHVT, už citovaný, bod 37).
      
      34      V tejto súvislosti Súdny dvor už spresnil, že ťažkosti pri určovaní rozlišovacej spôsobilosti niektorých kategórií ochranných
         známok z dôvodu ich samotnej povahy, ktoré treba oprávnene zohľadniť, nemôžu byť dôvodom pre stanovenie osobitných kritérií
         nahradzujúcich uplatnenie kritéria rozlišovacej spôsobilosti alebo odchyľujúcich sa od neho, ktorého výklad bol uvedený v judikatúre
         (pozri rozsudky ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný, bod 36, a Audi/ÚHVT, už citovaný, bod 38).
      
      35      Z judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa článku 3 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych
         predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorého normatívny
         obsah je v podstate zhodný s článkom 7 nariadenia, vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa musí posudzovať
         in concreto vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa zápis žiada (pozri v tomto zmysle rozsudky Libertel, už citovaný, bod 76, ako
         aj z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Zb. s. I‑1619, body 31 a 33).
      
      36      Ako generálny advokát uviedol v bode 47 svojich návrhov, požiadavka konkrétneho posúdenia spôsobilosti dotknutého označenia
         rozlíšiť predmetné tovary alebo služby od tovarov a služieb iných podnikov umožňuje zosúladiť dôvod zamietnutia uvedený v článku
         7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 s uznaním všeobecnej spôsobilosti označenia tvoriť ochrannú známku, ktorú stanovuje
         článok 4 uvedeného nariadenia.
      
      37      V tejto súvislosti treba uviesť, že hoci z citovanej judikatúry vyplýva, že Súdny dvor uznal, že existujú určité kategórie
         označení, ktoré môžu ťažšie nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť ab initio, neoslobodil úrady pre ochranné známky od povinnosti vykonávať posúdenie rozlišovacej spôsobilosti týchto označení in concreto.
      
      38      Pokiaľ ide presnejšie o skutočnosť, že dotknuté označenie tvorí jedno písmeno bez grafickej zmeny, treba pripomenúť, že zápis
         označenia ako ochrannej známky nie je podmienený zistením určitej úrovne jazykovej alebo umeleckej tvorivosti, či nápaditosti
         na strane majiteľa ochrannej známky (rozsudok zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C‑329/02 P, Zb. s. I‑8317, bod 41).
      
      39      Z toho vyplýva, že hoci môže byť náročnejšie preukázať rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky tvorenej jedným písmenom
         ako rozlišovaciu spôsobilosť iných slovných ochranných známok, ÚHVT je povinný vykonať posúdenie spôsobilosti dotknutého označenia
         rozlíšiť tovary alebo služby, pre ktoré sa jeho zápis žiada, v rámci konkrétneho preskúmania týchto tovarov alebo služieb.
      
      40      Súd prvého stupňa teda pri preskúmaní toho, či štvrtý odvolací senát ÚHVT vykonal konkrétne preskúmanie spôsobilosti predmetného
         označenia odlíšiť dotknuté tovary od tovarov iných podnikov, správne uplatnil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
      
      41      Z toho vyplýva, že prvá časť odvolacieho dôvodu musí byť zamietnutá ako nedôvodná.
      
       O druhej časti odvolacieho dôvodu
       Argumentácia účastníkov konania
      42      ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa nerešpektoval okolnosť, že preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti označenia je preskúmaním
         a priori, a že v dôsledku toho rozhodnutie prijaté po tomto preskúmaní je vždy pochybnej povahy. ÚHVT uviedol, že priemerný spotrebiteľ
         je právnou konštrukciou a že preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti označenia sa musí uskutočniť nezávisle od akéhokoľvek skutočného
         používania tohto označenia na trhu.
      
      43      BORCO namieta, že obyčajné domnienky nestačia na to, aby bolo možné rozhodnúť, že označenie nemá nijakú rozlišovaciu spôsobilosť.
         Ak by to tak bolo, ÚHVT by mohol bez uvedenia konkrétnych dôvodov zamietnuť prihlášku ochrannej známky pre nedostatočnú rozlišovaciu
         spôsobilosť, pričom by svoje rozhodnutie mohol založiť len na domnienke, že dotknutá ochranná známka by prípadne z dôvodov,
         ktoré ani sám ÚHVT nezohľadňuje, nemusela mať vyžadovanú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť. Takýto postup by bol nezlučiteľný
         s judikatúrou Súdneho dvora, podľa ktorej ÚHVT musí v rámci svojho posúdenia absolútnych dôvodov zamietnutia vykonať dôkladné
         a úplné preskúmanie všetkých relevantných skutočností a okolností.
      
       Posúdenie Súdnym dvorom
      44      Treba zdôrazniť, že požiadavka vykonať preskúmanie a priori rozlišovacej spôsobilosti označenia nebráni tomu, aby toto preskúmanie bolo vykonané in concreto.
      
      45      Ako totiž vyplýva z judikatúry Súdneho dvora preskúmanie prihlášok ochranných známok nemá byť minimálne, ale presné a úplné,
         aby nedošlo k zápisu ochranných známok nezákonným spôsobom a aby sa zabezpečilo z dôvodov právnej istoty a riadnej správy
         vecí verejných, že ochranné známky, ktorých používanie by mohlo byť úspešne spochybnené pred súdnymi orgánmi, neboli zapísané
         (pozri v tomto zmysle rozsudky Libertel, už citovaný, bod 59, a ÚHVT/Erpo Möbelwerk, už citovaný, bod 45).
      
      46      Samotný cieľ kontroly a priori by teda bol spochybnený, ak by sa ÚHVT napriek požiadavke uvedenej v bode 39 tohto rozsudku, podľa ktorej je povinný vykonať
         konkrétne preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky, mohol bez riadneho odôvodnenia odvolávať na
         domnienky alebo len obyčajné pochybnosti.
      
      47      Z toho vyplýva, že Súd prvého stupňa správne dospel k záveru v bode 54 napadnutého rozsudku, že štvrtý odvolací senát ÚHVT
         nemohol na základe pochybného dôvodu splniť požiadavky stanovené v rámci nariadenia č. 40/94 týkajúce sa preskúmania rozlišovacej
         spôsobilosti označenia, ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada.
      
      48      V dôsledku toho musí byť druhá časť odvolacieho dôvodu zamietnutá ako nedôvodná.
      
       O tretej časti odvolacieho dôvodu
       Argumentácia účastníkov konania
      49      ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa nerešpektoval rozdelenie dôkazného bremena v rámci preskúmania vykonaného na základe článku
         7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď uviedol, že ÚHVT musí nedostatok rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorej
         zápis sa žiada, vždy preukázať odkazom na konkrétne skutočnosti.
      
      50      Keďže konanie týkajúce sa zápisu je správnym, a nie kontradiktórnym konaním, pri ktorom by ÚHVT musel prihlasovateľovi dokázať
         prekážky zápisu, je povinnosťou žalobcu, ktorý sa odvoláva na rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, aby
         predložil konkrétne a podoprené dôkazy, ktoré preukazujú, že prihlasovaná ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť.
      
      51      ÚHVT tvrdí, že ak konštatuje nedostatok vnútornej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorej zápis sa žiada, môže
         založiť svoju analýzu na skutočnostiach vyplývajúcich zo všeobecnej praktickej skúsenosti získanej z predaja tovarov širokej
         spotreby, pričom tieto skutočnosti môžu byť známe každému a predovšetkým sú známe spotrebiteľom týchto výrobkov. V takomto
         prípade ÚHVT nie je povinný predložiť príklady takejto praktickej skúsenosti.
      
      52      Súd prvého stupňa údajne porušil túto zásadu, keď štvrtému odvolaciemu senátu ÚHVT vytýkal v bode 54 napadnutého rozsudku,
         že sa neodvoláva na žiadnu konkrétnu skutočnosť. Tento odvolací senát mohol – na rozdiel od názoru Súdu prvého stupňa – založiť
         svoju analýzu na skutočnostiach vyplývajúcich zo všeobecnej praktickej skúsenosti, ktorá je taká, že samostatne stojace písmená
         sa bežne používajú predovšetkým ako označenie typu, číselného kódu alebo ako údaj o veľkosti, a sú vnímané samy osebe.
      
      53      BORCO tvrdí, že tieto názory sú z právneho hľadiska nesprávne.
      
      54      Podľa článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 ÚHVT preskúma v konaniach týkajúcich sa absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu
         relevantné skutočnosti ex offo. Len v prípade, že ÚHVT uviedol konkrétne skutočnosti, z ktorých vyplýva nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, môže prihlasovateľ
         tieto skutočnosti napadnúť a dôkazné bremeno v takom prípade spočíva v rámci súdneho konania na tomto prihlasovateľovi. ÚHVT
         teda vo svojom odvolaní neprihliadol na základné zásady platné v oblasti dôkazného bremena.
      
       Posúdenie Súdnym dvorom
      55      Na úvod treba konštatovať, že keď Súd prvého stupňa vytýkal štvrtému odvolaciemu senátu ÚHVT to, že nepreukázal nedostatok
         rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorej zápis sa žiada, obmedzil sa iba na uplatnenie judikatúry citovanej v bode
         35 tohto rozsudku, podľa ktorej treba vždy vykonať konkrétne preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti dotknutého označenia.
      
      56      Ako uviedol generálny advokát v bode 59 svojich návrhov, úvahy vzťahujúce sa na dôkazné bremeno v rámci konania o zápise ochrannej
         známky nemôžu ÚHVT oslobodiť od povinností, ktoré mu vyplývajú z nariadenia č. 40/94.
      
      57      Podľa článku 74 ods. 1 tohto nariadenia je ÚHVT v rámci preskúmania absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu povinný posúdiť
         ex offo relevantné skutočnosti, ktoré ho môžu viesť k uplatneniu tohto dôvodu.
      
      58      V rozpore s tým, čo tvrdí ÚHVT, nemôže byť táto požiadavka relativizovaná ani obrátená na úkor prihlasovateľa, ako to vyplýva
         z bodu 50 rozsudku z 25. októbra 2007, Develey/ÚHVT (C‑238/06 P, Zb. s. I‑9375).
      
      59      V danom bode bolo uvedené, že ak sa žalobca napriek analýze ÚHVT domáha priznania rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej
         ochrannej známke, je jeho povinnosťou predložiť konkrétne a podoprené dôkazy, ktoré preukážu, že dotknutá ochranná známka
         má rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok Develey/ÚHVT, už citovaný, bod 50).
      
      60      Vzhľadom na to, že analýza štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT nerešpektuje požiadavky pripomenuté v bode 35 tohto rozsudku,
         spoločnosti BORCO nemožno uložiť vyššie uvedenú povinnosť.
      
      61      Z toho vyplýva, že tretia časť odvolacieho dôvodu ÚHVT musí byť zamietnutá ako nedôvodná.
      
      62      Keďže žiadna z troch častí odvolacieho dôvodu, ktorý uviedol ÚHVT, nebola dôvodná, odvolanie je potrebné zamietnuť.
      
       O trovách
      63      Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 toho istého rokovacieho poriadku na konanie
         o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
         Keďže BORCO navrhla zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania a ÚHVT nemal so svojím odvolaním úspech, je opodstatnené zaviazať
         ho na náhradu trov konania.
      
      Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol a vyhlásil:
      1.      Odvolanie sa zamieta.
      2.      Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) je povinný nahradiť trovy konania.
      Podpisy
      * Jazyk konania: nemčina.