CELEX: 62007CJ0487
Language: it
Date: 2009-06-18
Title: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 giugno 2009.#L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC e Laboratoire Garnier & Cie contro Bellure NV, Malaika Investments Ltd e Starion International Ltd.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regno Unito.#Direttiva 89/104/CEE - Marchi - Art. 5, nn. 1 e 2 - Uso in una pubblicità comparativa - Diritto di inibitoria di detto uso - Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà - Pregiudizio arrecato alle funzioni del marchio - Direttiva 84/450/CEE - Pubblicità comparativa - Art. 3 bis, n. 1, lett. g) e h) - Condizioni di pubblicità comparativa lecita - Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà connessa ad un marchio - Presentazione di un bene come imitazione o riproduzione.#Causa C-487/07.

Causa C‑487/07
      L’Oréal SA e altri 
      contro
      Bellure NV e altri 
      [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]
      «Direttiva 89/104/CEE — Marchi — Art. 5, nn. 1 e 2 — Uso in una pubblicità comparativa — Diritto di inibitoria di detto uso — Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà — Pregiudizio arrecato alle funzioni del marchio — Direttiva 84/450/CEE — Pubblicità comparativa — Art. 3 bis, n. 1, lett. g) e h) — Condizioni di pubblicità comparativa lecita — Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà connessa ad un marchio — Presentazione di un bene come imitazione o riproduzione»
      Massime della sentenza
      1.        Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Marchio notorio — Tutela estesa a prodotti o servizi non simili
            (art. 5, n. 2, della direttiva) — Condizioni della maggiore tutela
      (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 2)
      2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diritto del titolare di un marchio di opporsi all’uso da parte
            di un terzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili — Uso del marchio ai sensi dell’art. 5,
            n. 1, lett. a), della direttiva
      [Direttive del Consiglio 84/450, art. 3 bis, n. 1, e 89/104, art. 5, n. 1, lett. a)]
      3.        Ravvicinamento delle legislazioni — Pubblicità ingannevole e comparativa — Direttiva 84/450 — Pubblicità comparativa
      [Direttiva del Consiglio 84/450, art. 3 bis, n. 1, lett. g) e h)]
      1.        L’art. 5, n. 2, della prima direttiva 89/104, sui marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di un
         vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ai sensi di tale disposizione, non
         presuppone né l’esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo
         o alla notorietà del marchio o, più in generale, al titolare di quest’ultimo. Il vantaggio risultante dall’uso da parte di
         un terzo di un segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà
         quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo,
         della reputazione e del prestigio di quest’ultimo, e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale
         effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine del marchio in parola.
      
      (v. punto 50, dispositivo 1)
      2.        L’art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva 89/104 sui marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare
         di un marchio registrato è legittimato a esigere che sia vietato l’uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa
         rispetto alla quale non ricorrono tutte le condizioni di liceità enunciate all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, in
         materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva 97/55, di un segno identico
         a detto marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio in parola è stato registrato, anche quando siffatto
         uso non sia idoneo a compromettere la funzione essenziale del marchio, consistente nell’indicare l’origine dei prodotti o
         servizi, purché tale uso arrechi pregiudizio o possa arrecare pregiudizio ad una delle altre funzioni del marchio.
      
      Ai sensi dell’art. 5, n. 1, prima frase, della direttiva 89/104, infatti, il marchio di impresa registrato conferisce al titolare
         un diritto esclusivo. Ex art. 5, n. 1, lett. a), della medesima direttiva, tale diritto esclusivo legittima il titolare a
         vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi
         identici a quelli per cui esso è stato registrato.
      
      Il diritto esclusivo di cui all’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 è stato concesso al fine di consentire al titolare
         del marchio d’impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio
         possa adempiere le sue proprie funzioni e, pertanto, l’esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l’uso
         del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio. Fra dette funzioni è da annoverare
         non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire al consumatore l’identità di origine del prodotto o
         del servizio, ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio
         di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità.
      
      (v. punti 57-58, 65, dispositivo 2)
      3.        L’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata
         dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che un operatore pubblicitario il quale menziona in modo esplicito
         o implicito, in una pubblicità comparativa, che il prodotto da lui commercializzato costituisce un’imitazione di un prodotto
         protetto da un marchio notorio, rappresenta «un bene o un servizio come imitazione o contraffazione», ai sensi del medesimo
         art. 3 bis, n. 1, lett. h).
      
      Infatti, l’oggetto specifico della condizione posta dall’art. 3 bis, n. 1, lett. h), della direttiva 84/450 consiste nel vietare
         all’operatore pubblicitario di far figurare, nella pubblicità comparativa, il fatto che il prodotto o il servizio da lui commercializzato
         costituisce un’imitazione o una riproduzione del prodotto o del servizio del marchio. A tale riguardo, sono vietati non solamente
         i messaggi pubblicitari che richiamano esplicitamente l’idea dell’imitazione o della riproduzione, ma parimenti quelli che,
         tenuto conto della presentazione globale e del contesto economico in cui sono inseriti, sono idonei a trasmettere implicitamente
         siffatta idea al pubblico destinatario.
      
      Non è pertinente a detto proposito la questione se il messaggio pubblicitario segnali che si tratta di un’imitazione del prodotto
         coperto da un marchio protetto nel suo insieme o solamente dell’imitazione di una caratteristica essenziale dello stesso.
      
      Quando una pubblicità comparativa che rappresenta i prodotti dell’operatore pubblicitario come un’imitazione di un prodotto
         recante un marchio risulta, in base alla direttiva 84/450, contraria ad una concorrenza leale e, quindi, illecita, il vantaggio
         realizzato dall’operatore pubblicitario grazie ad una pubblicità del genere è frutto di una concorrenza sleale e, di conseguenza,
         deve essere considerato indebitamente tratto dalla notorietà connessa a detto marchio ai sensi del menzionato art. 3 bis,
         n. 1, lett. g).
      
      (v. punti 75-76, 79-80, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
      18 giugno 2009 (*)
      
      «Direttiva 89/104/CEE – Marchi – Art. 5, nn. 1 e 2 – Uso in una pubblicità comparativa – Diritto di inibitoria di detto uso – Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà – Pregiudizio arrecato alle funzioni del marchio – Direttiva 84/450/CEE – Pubblicità comparativa – Art. 3 bis, n. 1, lett. g) e h) – Condizioni di pubblicità comparativa lecita – Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà connessa ad un marchio – Presentazione di un bene come imitazione o riproduzione»
      Nel procedimento C‑487/07,
      avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Court of Appeal
         (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito), con decisione 22 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2007,
         nella causa
      
      L’Oréal SA,
      Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,
      Laboratoire Garnier & Cie
      contro
      Bellure NV,
      Malaika Investments Ltd, operante con il nome commerciale «Honeypot cosmetic & Perfumery Sales»,
      
      Starion International Ltd,
      LA CORTE (Prima Sezione),
      composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore), A. Tizzano, A. Borg Barthet e E. Levits,
         giudici,
      
      avvocato generale: sig. P. Mengozzi
      cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
      vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 novembre 2008,
      considerate le osservazioni presentate:
      –        per la L’Oréal SA, la Lancôme parfums et beauté & Cie SNC nonché per la Laboratoire Garnier & Cie, dai sigg. H. Carr e D. Anderson,
         QC, e dalla sig.ra J. Reid, barrister, su mandato della Baker & McKenzie LLP;
      
      –        per la Malaika Investments Ltd e la Starion International Ltd, dal sig. R. Wyand, QC, nonché dai sigg. H. Porter e T. Moody-Stuart,
         solicitors;
      
      –        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra T. Harris e successivamente dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agenti, assistiti
         dal sig. S. Malynciz, barrister;
      
      –        per il governo francese, dal sig. G. de Bergues nonché dalle sig.re A.‑L. During e B. Beaupère-Manokha, in qualità di agenti;
      –        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels, in qualità di agente;
      –        per il governo polacco, dalle sig.re A. Rutkowska e K. Rokicka, in qualità di agenti;
      –        per il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes e dalla sig.ra I. Vieira da Silva, in qualità di agenti;
      –        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Wils e H. Krämer, in qualità di agenti,
      sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 febbraio 2009,
      ha pronunciato la seguente
      Sentenza
      1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio
         21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989,
         L 40, pag. 1), nonché dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, in materia di pubblicità
         ingannevole e di pubblicità comparativa (GU L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del
         Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (GU L 290, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 84/450»).
      
      2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dalla L’Oréal SA, dalla Lancôme parfums et beauté & Cie
         SNC e dai Laboratoires Garnier & Cie (in prosieguo, congiuntamente: la «L’Oréal e a.») nei confronti della Bellure NV (in
         prosieguo: la «Bellure»), della Malaika Investments Ltd, operante con il nome commerciale «Honeypot cosmetics & Perfumery
         Sales» (in prosieguo: la «Malaika»), e della Starion International Ltd (in prosieguo: la «Starion»), ricorso diretto alla
         condanna di queste ultime per contraffazione di marchi.
      
       Contesto normativo
       La normativa comunitaria
      3        La direttiva 89/104 è stata sostituita dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE,
         sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25), entrata in vigore
         il 28 novembre 2008. Ciò nondimeno, tenuto conto della data cui risalgono i fatti, alla controversia principale resta applicabile
         la direttiva 89/104.
      
      4        Il decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104 è così formulato:
      
      «considerando che la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione
         d’origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi;
         che la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che
         è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio di confusione,
         la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione
         che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa
         e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela; che le norme procedurali
         nazionali che non sono pregiudicate dalla presente direttiva disciplinano i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio
         di confusione, e in particolare l’onere della prova».
      
      5        L’art. 5 della direttiva 89/104, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», dispone quanto segue:
      
      «1.      Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi,
         salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
      
      a)      un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
      b)      un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza
         dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per
         il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.
      
      2.      Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare
         nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui
         esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente
         di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli
         stessi.
      
      3.      Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:
      (…)
      b)      di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti
         dal segno;
      
      (…)
      d)      di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
      (…)».
      6        L’art. 6 della citata direttiva, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», al n. 1 stabilisce che:
      
      «Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:
      (…)
      b)      di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,
         all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
      
      (...)».
      7        Le disposizioni relative alla pubblicità comparativa sono state introdotte nella direttiva 84/450, nella sua versione originaria,
         dalla direttiva 97/55.
      
      8        Il secondo, settimo, nono, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva
         97/55 sono così formulati:
      
      «(2)  considerando che col completamento del mercato interno la varietà dell’offerta è destinata ad aumentare sempre più; che, poiché
         i consumatori possono e devono ricavare il massimo vantaggio dal mercato interno, e la pubblicità costituisce uno strumento
         molto importante per aprire sbocchi reali in tutta l’Unione europea per qualsiasi bene o servizio, le disposizioni essenziali
         che disciplinano la forma e il contenuto della pubblicità comparativa devono essere uniformi e le condizioni per l’utilizzazione
         della pubblicità comparativa in tutti gli Stati membri devono essere armonizzate; che, a queste condizioni, ciò contribuirà
         a mettere oggettivamente in evidenza i pregi dei vari prodotti comparabili; che la pubblicità comparativa può anche stimolare
         la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell’interesse dei consumatori;
      
      (…)
      (7)       considerando che si devono stabilire le condizioni della pubblicità comparativa lecita, per quanto riguarda il confronto,
         per determinare quali prassi in materia di pubblicità comparativa possono comportare una distorsione della concorrenza, svantaggiare
         i concorrenti e avere un’incidenza negativa sulla scelta dei consumatori; che tali condizioni di pubblicità lecita devono
         includere criteri di confronto obiettivo delle caratteristiche di beni e servizi;
      
      (…)
      (9)       considerando che, per evitare che la pubblicità comparativa sia utilizzata in modo sleale e negativo per la concorrenza, è
         opportuno permettere soltanto i confronti tra beni e servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi
         obiettivi;
      
      (…)
      (11)  considerando che le condizioni della pubblicità comparativa devono essere cumulative e soddisfatte nella loro interezza; (…)
      (...)
      (13)      considerando che l’articolo 5 della (...) direttiva 89/104 (…) conferisce al titolare di un marchio di impresa registrato
         un diritto esclusivo, che comporta in particolare il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico
         o simile per prodotti o servizi identici o, se del caso, anche per altri prodotti;
      
      (14)      considerando, tuttavia, che per poter svolgere una pubblicità comparativa efficace, può essere indispensabile identificare
         i prodotti o i servizi di un concorrente, facendo riferimento ad un marchio di cui quest’ultimo è titolare, oppure alla sua
         denominazione commerciale;
      
      (15)  considerando che una simile utilizzazione del marchio, della denominazione commerciale o di altri segni distintivi appartenenti
         ad altri, se avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente direttiva, non viola il diritto esclusivo del
         titolare del marchio, essendo lo scopo unicamente quello di effettuare distinzioni tra di loro e quindi di metterne obiettivamente
         in rilievo le differenze;
      
      (…)
      (19)  considerando che un confronto che presenti beni o servizi come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un
         marchio depositato non soddisfa le condizioni che deve rispettare la pubblicità comparativa lecita».
      
      9        Ai sensi del suo art. 1 la direttiva 84/450 ha segnatamente lo scopo di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità
         comparativa.
      
      10      L’art. 2, punto 1, della citata direttiva definisce come pubblicità «qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell’esercizio
         di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi,
         compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi». Secondo il punto 2 bis del medesimo articolo con pubblicità comparativa
         si intende «qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un
         concorrente».
      
      11      A termini dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva in parola:
      
      «Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
         che essa
      
      a)       non sia ingannevole ai sensi dell’articolo 2, punto 2, dell’articolo 3 e dell’articolo 7, paragrafo 1;
      (…)
      d)      non ingeneri confusione sul mercato fra l’operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali,
         altri segni distintivi, i beni o i servizi dell’operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
      
      e)      non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazione commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività
         o circostanze di un concorrente;
      
      (…)
      g)      non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo
         di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
      
      h)      non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione
         commerciale depositati».
      
       La normativa nazionale
      12      Le disposizioni della direttiva 89/104 sono state trasposte nell’ordinamento giuridico nazionale dalla legge del 1994 sui
         marchi (Trade Marks Act 1994). La trasposizione dell’art. 5, nn. 1, lett. a), e 2, della direttiva 89/104 è stata operata
         all’art. 10, nn. 1 e 3, della legge in questione.
      
      13      Le disposizioni dell’art. 3 bis della direttiva 84/450 sono state trasposte nel diritto nazionale dai regolamenti del 2000
         sul controllo della pubblicità ingannevole [Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)],
         che hanno introdotto un nuovo art. 4 A nei regolamenti del 1988 sul controllo della pubblicità ingannevole [Control of Misleading
         Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)].
      
       Causa principale e questioni pregiudiziali
      14      La L’Oréal SA e a. fanno parte del gruppo L’Oréal, che produce e commercializza profumi di lusso. Nel Regno Unito esse sono
         titolari dei seguenti marchi notori, registrati per profumi e altre fragranze:
      
      –        i marchi relativi al profumo Trésor:
      –        il marchio denominativo Trésor (in prosieguo: il «marchio denominativo Trésor»),
      –        il marchio denominativo e figurativo costituito dalla rappresentazione di un flacone di profumo Trésor, visto di fronte e
         di lato, flacone sul quale compare in particolare il termine «Trésor» (in prosieguo: il «marchio flacone di Trésor»),
      
      –        il marchio denominativo e figurativo costituito dalla rappresentazione della scatola in cui il citato flacone, visto di fronte,
         è commercializzato e sulla quale compare in particolare il termine «Trésor» (in prosieguo: il «marchio scatola di Trésor»);
      
      –        i marchi relativi al profumo Miracle:
      –        il marchio denominativo Miracle (in prosieguo: il «marchio denominativo Miracle»),
      –        il marchio denominativo e figurativo costituito dalla rappresentazione del flacone di profumo Miracle, visto di fronte, flacone
         sul quale compare in particolare il termine «Miracle» (in prosieguo: il «marchio flacone di Miracle»),
      
      –        il marchio denominativo e figurativo costituito dalla rappresentazione della scatola in cui il flacone di profumo Miracle
         è commercializzato, vista di fronte, e sulla quale compare in particolare il termine «Miracle» (in prosieguo: il «marchio
         scatola di Miracle»);
      
      –        il marchio denominativo Anaïs-Anaïs;
      –        i marchi relativi al profumo Noa:
      –        il marchio denominativo Noa Noa, nonché
      –        i marchi denominativi e figurativi costituiti dal termine «Noa» scritto in una forma stilizzata.
      15      La Malaika e la Starion commercializzano nel Regno Unito imitazioni di profumi di lusso della gamma «Creation Lamis». La Starion
         commercializza anche imitazioni di profumi di lusso delle gamme «Dorall» e «Stitch».
      
      16      Le gamme «Creation Lamis» e «Dorall» sono prodotte dalla Bellure.
      
      17      La gamma «Creation Lamis» comprende in particolare il profumo La Valeur, un’imitazione del profumo Trésor, il cui flacone
         e scatola mostrano una generale somiglianza con quelli di quest’ultimo. In detta gamma rientra altresì il profumo Pink Wonder,
         che è un’imitazione del profumo Miracle, e il cui flacone e scatola mostrano una generale somiglianza con quelli di quest’ultimo.
      
      18      In entrambi i casi è pacifico che la somiglianza non è tale da indurre in errore i rivenditori o il pubblico.
      
      19      La gamma «Dorall» comprende in particolare il profumo Coffret d’Or, un’imitazione del profumo Trésor, il cui flacone e scatola
         mostrano una leggera somiglianza con quelli di quest’ultimo.
      
      20      Le scatole dei profumi della gamma «Stitch», di aspetto grossolano, non presentano somiglianza alcuna con i flaconi e le scatole
         dei profumi commercializzati dalla L’Oréal e a.
      
      21      Nell’ambito della commercializzazione dei profumi delle gamme «Creation Lamis», «Dorall» e «Stitch», la Malaika e la Starion
         utilizzano elenchi comparativi, trasmessi ai loro rivenditori, in cui è indicato il marchio denominativo del profumo di lusso
         di cui il profumo commercializzato è l’imitazione (in prosieguo: gli «elenchi comparativi»).
      
      22      La L’Oréal e a. hanno intentato dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunale d’Inghilterra
         e del Galles], un’azione per contraffazione di marchi contro la Bellure, la Malaika e la Starion.
      
      23      La L’Oréal e a. hanno fatto valere, da un lato, che l’utilizzo degli elenchi comparativi costituiva una violazione dei diritti
         scaturenti dai propri marchi denominativi Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa, così come dai propri marchi denominativi e figurativi
         Noa, violazione contraria all’art. 10, n. 1, della legge del 1994 sui marchi.
      
      24      Per altro verso, le società ricorrenti hanno sostenuto che l’imitazione dei flaconi e delle scatole dei loro prodotti e la
         vendita di profumi in siffatto confezionamento configuravano una violazione dei diritti scaturenti dai loro marchi denominativi
         Trésor e Miracle e dai loro marchi denominativi e figurativi flacone di Trésor, scatola di Trésor, flacone di Miracle e scatola
         di Miracle, contraria all’art. 10, n. 3, della legge del 1994 sui marchi.
      
      25      Con decisione 4 ottobre 2006 la High Court ha accolto il ricorso in quanto basato sull’art. 10, n. 1, della legge del 1994
         sui marchi, mentre laddove basato sull’art. 10, n. 3, della medesima legge, tale ricorso è stato accolto solo relativamente
         ai marchi scatola di Trésor e flacone di Miracle.
      
      26      Sia la Malaika e la Starion che la L’Oréal e a. hanno presentato un ricorso avverso detta sentenza dinanzi alla Court of Appeal
         (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello civile d’Inghilterra e del Galles)].
      
      27      Per quanto riguarda l’utilizzo degli elenchi comparativi che riportano i marchi denominativi di cui sono titolari la L’Oréal
         e a., elenchi ritenuti da queste ultime società come costituenti pubblicità comparative ai sensi della direttiva 84/450, il
         giudice del rinvio si chiede se l’uso del marchio di un concorrente, nell’ambito di siffatti elenchi, possa essere vietato
         in applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104.
      
      28      In caso di soluzione in senso affermativo, il giudice di cui trattasi si chiede se un tale uso possa essere comunque consentito
         in forza dell’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104. Considerando, in proposito, che l’uso del marchio di un concorrente
         in una pubblicità comparativa soddisfa i requisiti posti dall’art. 6 della direttiva 89/104 qualora detta pubblicità rispetti
         l’art. 3 bis della direttiva 84/450, il giudice a quo ritiene necessaria, al fine di poter dirimere la causa principale, l’interpretazione
         di tale ultima disposizione.
      
      29      Per quanto concerne l’uso di scatole e di flaconi simili a quelli dei profumi di lusso commercializzati dalla L’Oréal e a.,
         il giudice del rinvio s’interroga sulla nozione di «vantaggio indebito» ai sensi dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104.
      
      30      In tale contesto la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre
         alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
      
      «1)       Qualora un operatore commerciale, in una pubblicità relativa ai propri prodotti o servizi, usi un marchio registrato di cui
         è titolare un concorrente allo scopo di comparare le caratteristiche (e, in particolare, l’odore) di prodotti o servizi da
         lui commercializzati con le caratteristiche (e, in particolare, con l’odore) dei prodotti commercializzati dal concorrente
         sotto tale marchio, in modo tale da non creare confusione o compromettere in altro modo la funzione essenziale del marchio
         come indicazione di origine, se tale uso rientri nell’ambito dell’art. 5, n. 1, lett. a) o b), della direttiva 89/104.
      
      2)       Qualora un operatore commerciale, nell’esercizio di un’attività economica, utilizzi (segnatamente in un elenco comparativo)
         un marchio notorio registrato allo scopo di indicare una caratteristica del suo stesso prodotto (in particolare il suo odore)
         secondo modalità che:
      
      a)       non causano alcun tipo di rischio di confusione, e
      b)       non incidono sulla vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio notorio registrato, e
      c)       non compromettono la funzione essenziale del marchio registrato come garanzia di origine e non arrecano pregiudizio alla notorietà
         di quel marchio con l’annacquamento della sua immagine o la diluizione o in qualsiasi altro modo, e
      
      d)       svolgono un ruolo significativo nella promozione del prodotto dell’operatore commerciale,
      se tale uso rientri nell’ambito dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104.
      3)       Nell’ambito dell’art. 3 bis, lett. g), della [direttiva 84/450], quale sia il significato di “tragga indebitamente vantaggio”
         e, in particolare, se, qualora un operatore commerciale in un elenco comparativo compari il proprio prodotto con un prodotto
         contrassegnato dal marchio notorio, tale soggetto tragga in tal modo indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa a tale
         marchio.
      
      4)       Nell’ambito dell’art. 3 bis, lett. h), della citata direttiva, quale sia il significato di “rappresenti un bene o servizio
         come imitazione o contraffazione” e, in particolare, se tale espressione ricomprenda l’ipotesi in cui, senza che venga in
         alcun modo creata confusione o inganno, una parte in modo del tutto veritiero affermi che il suo prodotto ha una caratteristica
         essenziale (l’odore) identica a quella di un prodotto che gode di notorietà, tutelato da un marchio commerciale.
      
      5)       Qualora un operatore commerciale utilizzi un segno simile al marchio registrato che gode di notorietà, e tra tale segno e
         il marchio non sussista una somiglianza tale da dare adito a confusione, in modo che:
      
      a)       la funzione essenziale del marchio registrato consistente nel fornire una garanzia di origine non sia pregiudicata o posta
         a repentaglio,
      
      b)       non vi sia annacquamento o smussamento del marchio registrato o della sua notorietà o alcun rischio di una di tali ipotesi,
      c)       le vendite del titolare del marchio non siano pregiudicate, e
      d)       il titolare del marchio non sia privato di alcun compenso a fronte della promozione, del mantenimento o del rafforzamento
         del suo marchio d’impresa,
      
      e)       ma l’operatore commerciale ricavi un vantaggio commerciale dall’uso del suo segno a motivo della sua somiglianza con il marchio
         registrato,
      
      se tale utilizzo equivalga a trarre “indebitamente vantaggio” dalla notorietà del marchio registrato ai sensi dell’art. 5,
         n. 2, della direttiva [89/104]».
      
       Sulle questioni pregiudiziali
      31      Come precisato dal giudice del rinvio, le prime quattro questioni, vertenti sull’interpretazione dell’art. 5, n. 1, della
         direttiva 89/104 e dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, sono relative all’uso da parte delle convenute nella causa
         principale dei marchi denominativi di cui sono titolari la L’Oréal e a. in elenchi comparativi, mentre la quinta questione,
         concernente l’interpretazione dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, riguarda l’utilizzo di scatole e di flaconi simili
         a quelli dei profumi di lusso commercializzati dalla L’Oréal e a. e protetti da marchi denominativi e figurativi. Tuttavia,
         dal momento che quest’ultima disposizione è parimenti applicabile all’uso dei marchi in parola negli elenchi comparativi di
         cui trattasi, occorre risolvere innanzitutto la quinta questione.
      
       Sulla quinta questione
      32      Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 debba essere
         interpretato nel senso che si può ritenere che un terzo che usa un segno simile ad un marchio notorio tragga indebitamente
         vantaggio dal marchio, ai sensi della citata disposizione, qualora detto uso gli procuri un vantaggio ai fini della commercializzazione
         dei suoi prodotti o servizi, senza tuttavia creare, per il pubblico, un rischio di confusione o arrecare o rischiare di arrecare
         un pregiudizio al marchio o al titolare dello stesso.
      
      33      In via preliminare occorre ricordare che il contesto fattuale e normativo è definito dal giudice a quo, di modo che non spetta
         alla Corte rimettere in discussione valutazioni relative alla natura dei fatti (v., in tal senso, sentenze 13 novembre 2003,
         causa C‑153/02, Neri, Racc. pag. I‑13555, punti 34 e 35, e 17 luglio 2008, causa C‑347/06, ASM Brescia, ella Raccolta, punto 28).
         Di conseguenza, benché, come avanzato dal governo del Regno Unito e da quello francese, potrebbe parere, di primo acchito,
         poco probabile che l’uso, da parte di un terzo, di un segno simile ad un marchio per commercializzare prodotti che imitano
         quelli per i quali detto marchio è stato registrato, avvantaggi la commercializzazione dei prodotti del terzo pur senza, al
         tempo stesso, nuocere all’immagine o alla commercializzazione dei prodotti coperti dal marchio in parola, la Corte è vincolata
         da siffatta ipotesi proposta dal giudice del rinvio.
      
      34      L’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 introduce, a favore dei marchi notori, una protezione più ampia rispetto a quella prevista
         dal n. 1 del medesimo art. 5. La condizione specifica della tutela è costituita da un uso immotivato di un segno identico
         o simile ad un marchio registrato che trae o trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà
         del marchio in questione oppure arreca o arrecherebbe loro pregiudizio (v., in tal senso, sentenze 22 giugno 2000, causa C‑425/98,
         Marca Mode, Racc. pag. I‑4861, punto 36; 23 ottobre 2003, causa C‑408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, Racc. pag. I‑12537,
         punto 27, e 10 aprile 2008, causa C‑102/07, adidas e adidas Benelux, Racc. pag. I‑2439, punto 40, nonché, relativamente all’art. 4,
         n. 4, lett. a), della direttiva 89/104, sentenza 27 novembre 2008, causa C‑252/07, Intel Corporation, non ancora pubblicata
         nella Raccolta, punto 26).
      
      35      Del resto, la Corte ha precisato che l’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 è parimenti da applicare nei confronti dei prodotti
         e servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato (v., in tal senso, sentenze 9 gennaio 2003, causa
         C‑292/00, Davidoff, Racc. pag. I‑389, punto 30; Adidas-Salomon e Adidas Benelux, cit., punti 18‑22, nonché adidas e adidas
         Benelux, cit., punto 37).
      
      36      I pregiudizi di cui all’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado
         di somiglianza tra il marchio e il segno, a causa del quale il pubblico interessato mette in relazione il segno e il marchio,
         vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, pur non confondendoli. Non è dunque richiesto che il grado di somiglianza
         tra il marchio notorio e il segno utilizzato dal terzo sia tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione.
         È sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno abbia come effetto che il pubblico interessato
         stabilisca un nesso tra il segno e il marchio (v. sentenze Adidas-Salomon e Adidas Benelux, cit., punti 29 e 31, e adidas
         e adidas Benelux, cit., punto 41).
      
      37      L’esistenza di un siffatto nesso nella mente del pubblico è una condizione necessaria, ma, di per sé, non sufficiente al fine
         di poter concludere che si realizza uno dei pregiudizi contro i quali l’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 assicura la tutela
         a favore dei marchi notori (v., in tal senso, sentenza Intel Corporation, cit., punti 31 e 32).
      
      38      Dette violazioni sono, anzitutto, il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, poi il pregiudizio alla notorietà
         di tale marchio e infine il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso (v., in
         tal senso, sentenza Intel Corporation, cit., punto 27).
      
      39      Per quanto riguarda il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio, detto anche «diluizione», «corrosione» o
         «offuscamento», esso si manifesta quando risulta indebolita l’idoneità di tale marchio ad identificare i prodotti o i servizi
         per i quali è stato registrato, per il fatto che l’uso del segno identico o simile fa disperdere l’identità del marchio e
         della corrispondente presa nella mente del pubblico. Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio non è più in grado
         di suscitare un’associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato (v., in tal senso, sentenza
         Intel Corporation, cit., punto 29).
      
      40      Relativamente al pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, detto anche «annacquamento» o «degradazione», tale pregiudizio
         si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti
         dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso. Il rischio di un tale pregiudizio
         può scaturire, in particolare, dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti dal terzo possiedano una caratteristica
         o una qualità tali da esercitare un’influenza negativa sull’immagine del marchio.
      
      41      Quanto alla nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche
         «parassitismo» e «free-riding», tale nozione non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio
         tratto dal terzo dall’uso del segno identico o simile. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento
         dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile,
         sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio.
      
      42      È sufficiente che ricorra anche uno solo di questi tre tipi di violazione perché vada applicato l’art. 5, n. 2, della direttiva
         89/104 (v., in tal senso, sentenza Intel Corporation, cit., punto 28).
      
      43      Ne discende che il vantaggio tratto da un terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio può rivelarsi indebito,
         anche quando l’uso del segno identico o simile non arreca pregiudizio né al carattere distintivo né alla notorietà del marchio
         o, più in generale, al titolare di quest’ultimo.
      
      44      Al fine di determinare se l’uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio,
         occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali
         compaiono, in particolare, l’intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza
         fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati. Relativamente
         all’intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio, la Corte ha già dichiarato che più il carattere
         distintivo e la notorietà del marchio di cui si tratta sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l’esistenza di una violazione.
         Dalla giurisprudenza risulta inoltre che più l’evocazione del marchio ad opera del segno è immediata e forte, più aumenta
         il rischio che l’uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del
         marchio o rechi loro pregiudizio (v., in tal senso, sentenza Intel Corporation, cit., punti 67‑69).
      
      45      Si deve peraltro osservare che, nell’ambito di una siffatta valutazione complessiva, può parimenti essere presa in considerazione,
         eventualmente, l’esistenza di un rischio di diluizione o annacquamento del marchio.
      
      46      Nella fattispecie in esame è pacifico che la Malaika e la Starion utilizzano scatole e flaconi simili ai marchi notori registrati
         dalla L’Oréal e a. per commercializzare profumi che sono imitazioni «di scarsa qualità» dei profumi di lusso per i quali detti
         marchi sono registrati e usati.
      
      47      A tale riguardo il giudice del rinvio ha constatato un nesso fra, da un lato, taluni tipi di confezionamento utilizzati dalla
         Malaika e dalla Starion e, dall’altro, taluni marchi relativi a scatole e a flaconi di cui sono titolari la L’Oréal e a. Inoltre,
         dall’ordinanza di rinvio emerge che tale nesso attribuisce un vantaggio commerciale alle convenute della causa principale.
         Dall’ordinanza in parola risulta anche che la somiglianza fra detti marchi e i prodotti commercializzati dalla Malaika e dalla
         Starion è stata scientemente cercata, al fine di realizzare un’associazione nella mente del pubblico fra i profumi di lusso
         e le rispettive imitazioni, con lo scopo di agevolare la commercializzazione di queste ultime.
      
      48      Nell’ambito della valutazione di ordine generale cui il giudice del rinvio dovrà procedere per stabilire se, nel contesto
         in esame, sia possibile constatare l’esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà
         del marchio, sarà necessario tenere conto, in particolare, del fatto che l’utilizzo di scatole e di flaconi simili a quelli
         dei profumi imitati è diretto a sfruttare, a scopi pubblicitari, il carattere distintivo e la notorietà dei marchi con cui
         detti profumi sono commercializzati.
      
      49      In proposito occorre precisare che, quando un terzo tenta, con l’uso di un segno simile ad un marchio notorio, di porsi nel
         solco tracciato da quest’ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio,
         così come di sfruttare, senza qualsivoglia corrispettivo economico e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo
         commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine di detto marchio, si deve considerare il
         vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in parola.
      
      50      Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la quinta questione dichiarando che l’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104
         dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà
         del marchio, ai sensi di tale disposizione, non presuppone né l’esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio
         di pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio o, più in generale, al titolare di quest’ultimo.
         Il vantaggio risultante dall’uso da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto
         terzo dai citati carattere distintivo o notorietà del marchio quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato
         dal marchio notorio al fine di approfittare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest’ultimo, e di
         sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere
         l’immagine del marchio in parola.
      
       Sulla prima e seconda questione
      51      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 5, n. 1, lett. a) o b), della direttiva 89/104 debba essere
         interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato è legittimato ad esigere che sia vietato l’uso da parte di
         un terzo, in una pubblicità comparativa, di un segno identico a detto marchio per prodotti o servizi identici a quelli per
         cui quest’ultimo è stato registrato, allorché siffatto uso non è tale da compromettere la funzione essenziale del marchio
         come indicazione di origine di prodotti o servizi. Con la seconda questione, che va esaminata congiuntamente con la prima,
         il giudice a quo chiede, sostanzialmente, se il titolare di un marchio notorio possa opporsi ad un siffatto uso, a titolo
         del n. 1, lett. a), dell’articolo in parola, qualora detto uso non sia tale da arrecare pregiudizio al marchio o ad una delle
         sue funzioni, ma svolga comunque un ruolo significativo nella promozione dei prodotti o servizi del terzo.
      
      52      In via preliminare giova ricordare che elenchi comparativi, come quelli in discussione nella causa principale, sono idonei
         ad essere qualificati come pubblicità comparativa. Costituisce, infatti, pubblicità ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva
         84/450, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o
         professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi. A termini di detto art. 2, punto 2 bis, una pubblicità
         del genere va qualificata come comparativa se identifica, in modo esplicito o implicito, un concorrente o beni o servizi offerti
         da un concorrente. Alla luce di siffatte definizioni particolarmente ampie, la pubblicità comparativa può assumere le forme
         più svariate [v., in tal senso, sentenze 25 ottobre 2001, causa C‑112/99, Toshiba Europe, Racc. pag. I‑7945, punti 28 e 31;
         8 aprile 2003, causa C‑44/01, Pippig Augenoptik, Racc. pag. I‑3095, punto 35; 19 aprile 2007, causa C‑381/05, De Landtsheer
         Emmanuel, Racc. pag. I‑3115, punto 16, e 12 giugno 2008, causa C‑533/06, O2 Holdings e O2 (UK), Racc. pag. I‑4231, punto 42].
      
      53      Del resto la Corte ha già dichiarato che l’uso da parte dell’operatore pubblicitario in una pubblicità comparativa di un segno
         identico o simile al marchio di un concorrente per identificare i prodotti o servizi offerti da quest’ultimo deve essere considerato
         come un uso per i prodotti o servizi propri dell’operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva
         89/104. Un uso di questo tipo può quindi essere eventualmente vietato in base alle summenzionate disposizioni [v. sentenza
         O2 Holdings e O2 (UK), cit., punti 36 e 37].
      
      54      La Corte ha tuttavia puntualizzato che il titolare di un marchio registrato non è legittimato a vietare l’uso, da parte di
         un terzo, di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa rispetto alla quale ricorrono tutte le
         condizioni di liceità enunciate all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450 [v. sentenza O2 Holdings e O2 (UK), cit., punti 45
         e 51].
      
      55      Occorre altresì rilevare che è pacifico che la Malaika e la Starion, negli elenchi comparativi di profumi, abbiano usato i
         marchi denominativi Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa così come registrati dalla L’Oréal e a., e non segni solamente simili
         ai marchi citati. Tale uso, peraltro, è stato fatto per prodotti identici a quelli per cui i marchi in parola sono stati registrati,
         vale a dire per profumi.
      
      56      Un uso del genere rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104, e non in quello
         del menzionato art. 5, n. 1, lett. b).
      
      57      Ai sensi dell’art. 5, n. 1, prima frase, della direttiva 89/104, il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un
         diritto esclusivo. Ex art. 5, n. 1, lett. a), della medesima direttiva, tale diritto esclusivo legittima il titolare a vietare
         ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici
         a quelli per cui esso è stato registrato.
      
      58      La Corte ha già avuto occasione di constatare che il diritto esclusivo di cui all’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva
         89/104 è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio d’impresa di tutelare i propri interessi specifici quale
         titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. L’esercizio di tale diritto
         deve essere pertanto riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni
         del marchio (sentenze 12 novembre 2002, causa C‑206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I‑10273, punto 51; 16 novembre 2004,
         causa C‑245/02, Anheuser-Busch, Racc. pag. I‑10989, punto 59, e 25 gennaio 2007, causa C‑48/05, Adam Opel, Racc. pag. I‑1017,
         punto 21). Fra dette funzioni è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire al consumatore
         l’identità di origine del prodotto o del servizio, ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire
         la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità.
      
      59      La tutela attribuita ex art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 è quindi più ampia di quella prevista dal medesimo
         art. 5, n. 1, lett. b), per la cui applicazione occorre l’esistenza di un rischio di confusione e, di conseguenza, la possibilità
         di un pregiudizio alla funzione essenziale del marchio [v., in tal senso, sentenze citate Davidoff, punto 28, nonché O2 Holdings
         e O2 (UK), punto 57]. Infatti, ai sensi del decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104 la tutela che è accordata dal marchio
         di impresa registrato è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi, mentre,
         in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno così come tra i prodotti o servizi, il rischio di confusione costituisce
         la condizione specifica della tutela.
      
      60      Dalla giurisprudenza citata al punto 58 della presente sentenza risulta che il titolare del marchio, sulla base dell’art. 5,
         n. 1, lett. a), della direttiva 89/104, può opporsi all’uso di un segno identico al marchio solamente quando siffatto uso
         sia idoneo a compromettere una delle funzioni del marchio in questione (v., altresì, sentenze citate Arsenal Football Club,
         punto 54, e Adam Opel, punto 22).
      
      61      La Corte si è già pronunciata nel senso che taluni usi a fini puramente descrittivi sono esclusi dall’ambito di applicazione
         dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 poiché non ledono alcuno degli interessi che la disposizione in parola è diretta
         a proteggere, e pertanto non rientrano nella nozione di uso ai sensi di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza 14
         maggio 2002, causa C‑2/00, Hölterhoff, Racc. pag. I‑4187, punto 16).
      
      62      A tale riguardo va nondimeno precisato che la situazione descritta nella causa principale è fondamentalmente diversa da quella
         all’origine della citata sentenza Hölterhoff in quanto l’uso dei marchi denominativi di cui sono titolari la L’Oréal e a.
         negli elenchi comparativi diffusi dalla Malaika e dalla Starion non persegue fini puramente descrittivi, bensì uno scopo pubblicitario.
      
      63      Spetta al giudice del rinvio valutare se, in una situazione come quella in oggetto nella causa principale, l’uso fatto dei
         marchi di cui sono titolari la L’Oréal e a. sia tale da compromettere una delle funzioni dei marchi di cui trattasi, segnatamente
         con riferimento alle funzioni di comunicazione, investimento o pubblicità degli stessi.
      
      64      Peraltro, quando il giudice a quo abbia constatato che detti marchi godono di notorietà, il loro uso negli elenchi comparativi
         può essere parimenti vietato in forza dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, la cui applicabilità non presuppone necessariamente,
         come dichiarato al punto 50 della presente sentenza, l’esistenza di un rischio di pregiudizio per il marchio o per il suo
         titolare, nella misura in cui il terzo tragga indebitamente vantaggio dall’uso di detto marchio.
      
      65      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che l’art. 5,
         n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato è legittimato
         a esigere che sia vietato l’uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa rispetto alla quale non ricorrono tutte
         le condizioni di liceità enunciate all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, di un segno identico a detto marchio per
         prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio in parola è stato registrato, anche quando siffatto uso non sia idoneo
         a compromettere la funzione essenziale del marchio, consistente nell’indicare l’origine dei prodotti o servizi, purché tale
         uso arrechi pregiudizio o possa arrecare pregiudizio ad una delle altre funzioni del marchio.
      
       Sulla terza e quarta questione
      66      Con la terza e la quarta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 3
         bis, n. 1, della direttiva 84/450 debba essere interpretato nel senso che, qualora un operatore commerciale indichi, tramite
         un elenco comparativo e senza che venga in alcun modo creata confusione o inganno, che il suo prodotto ha una caratteristica
         essenziale simile a quella di un prodotto commercializzato con un marchio notorio, del quale il prodotto dell’operatore commerciale
         costituisce un’imitazione, detto operatore commerciale trae indebitamente vantaggio dalla notorietà di tale marchio, ai sensi
         del medesimo art. 3 bis, n. 1, lett. g), o rappresenta «un bene o servizio come imitazione o contraffazione» ai sensi dello
         stesso art. 3 bis, n. 1, lett. h).
      
      67      L’art. 3 bis della direttiva 84/450 riporta, al n. 1, lett. a)‑h), condizioni cumulative che una pubblicità comparativa deve
         soddisfare per poter essere considerata lecita.
      
      68      Tali condizioni mirano a una ponderazione dei vari interessi che l’autorizzazione della pubblicità comparativa può concernere.
         Da una lettura in combinato disposto del secondo, settimo e nono ‘considerando’ della direttiva 97/55 emerge quindi che detto
         art. 3 bis è diretto a stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell’interesse dei consumatori, consentendo
         ai concorrenti di mettere in evidenza in modo obiettivo i vantaggi dei vari prodotti paragonabili, vietando al tempo stesso
         prassi che possano comportare una distorsione della concorrenza, svantaggiare i concorrenti e avere un’incidenza negativa
         sulla scelta dei consumatori.
      
      69      Da ciò deriva che le condizioni enunciate al citato art. 3 bis, n. 1, devono interpretarsi nel senso più favorevole, così
         da consentire le pubblicità che mettono a confronto oggettivamente le caratteristiche di prodotti o servizi (v., in tal senso,
         sentenza De Landtsheer Emmanuel, cit., punto 35 e giurisprudenza ivi citata), assicurando d’altro canto che la pubblicità
         comparativa non sia utilizzata in modo sleale e negativo per la concorrenza o in modo da arrecare pregiudizio agli interessi
         dei consumatori.
      
      70      Per quanto concerne, più concretamente, l’uso del marchio di un concorrente in una pubblicità comparativa, l’art. 3 bis, n. 1,
         della direttiva 84/450 assoggetta un uso del genere segnatamente a quattro condizioni specifiche, enunciate, rispettivamente,
         al medesimo art. 3 bis, n. 1, lett. d), e), g) e h). È infatti necessario che l’uso del marchio in parola non ingeneri confusione,
         non causi discredito o denigrazione del marchio, non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa a quest’ultimo
         né rappresenti un bene o servizio come imitazione o riproduzione di beni o servizi protetti dal marchio.
      
      71      Come risulta dal tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 97/55, dette condizioni mirano
         a conciliare, da un lato, l’interesse del titolare del marchio ad usufruire di una tutela del suo diritto esclusivo e, dall’altro,
         l’interesse dei concorrenti di tale titolare nonché quello dei consumatori a fruire di una pubblicità comparativa efficace,
         che metta obiettivamente in rilievo le differenze esistenti fra i prodotti o i servizi proposti.
      
      72      Ne discende che l’uso del marchio di un concorrente in una pubblicità comparativa è ammesso dal diritto comunitario ove il
         confronto si traduca nel mettere obiettivamente in rilievo delle differenze in modo tale da non avere ad oggetto o per effetto
         di provocare situazioni di concorrenza sleale, come quelle descritte in particolare all’art. 3 bis, n. 1, lett. d), e), g)
         e h), della direttiva 84/450 (v., in tal senso, sentenza Pippig Augenoptik, cit., punto 49).
      
      73      Per quanto concerne, in primo luogo, l’art. 3 bis, n. 1, lett. h), della direttiva 84/450, ai sensi del quale la pubblicità
         comparativa non deve rappresentare un bene o un servizio come imitazione o riproduzione di beni o servizi protetti da un marchio
         o da una denominazione commerciale depositati, occorre constatare che dalla formulazione della menzionata disposizione, nonché
         dal diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva 97/55, emerge chiaramente che detta condizione vale non solamente rispetto
         ai prodotti contraffatti, bensì anche rispetto a qualsivoglia imitazione e riproduzione.
      
      74      Inoltre, da un’interpretazione sistematica dell’art. 3 bis, n. 1, lett. h), della direttiva 84/450 risulta che quest’ultimo
         non presuppone né l’esistenza del carattere ingannevole della pubblicità comparativa, né quella di un rischio di confusione.
         La mancanza di tale carattere e di tale rischio costituiscono dunque condizioni indipendenti di liceità della pubblicità comparativa,
         enunciate a detto art. 3 bis, n. 1, lett. a) e d).
      
      75      L’oggetto specifico della condizione posta dall’art. 3 bis, n. 1, lett. h), della direttiva 84/450 consiste nel vietare all’operatore
         pubblicitario di far figurare, nella pubblicità comparativa, il fatto che il prodotto o il servizio da lui commercializzato
         costituisce un’imitazione o una riproduzione del prodotto o del servizio del marchio. A tale riguardo, come rilevato dall’avvocato
         generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, sono vietati non solamente i messaggi pubblicitari che richiamano esplicitamente
         l’idea dell’imitazione o della riproduzione, ma parimenti quelli che, tenuto conto della presentazione globale e del contesto
         economico in cui sono inseriti, sono idonei a trasmettere implicitamente siffatta idea al pubblico destinatario.
      
      76      È pacifico che gli elenchi comparativi in discussione nella causa principale hanno come scopo e come effetto di indicare al
         pubblico interessato il profumo originale di cui si ritiene che i profumi commercializzati dalla Malaika e dalla Starion costituiscono
         un’imitazione. Gli elenchi in parola dimostrano pertanto che i menzionati profumi sono imitazioni dei profumi commercializzati
         con taluni marchi di cui sono titolari la L’Oréal e a. e, pertanto, rappresentano i prodotti commercializzati dall’operatore
         pubblicitario come imitazioni di prodotti che recano un marchio protetto, ai sensi dell’art. 3 bis, n. 1, lett. h), della
         direttiva 84/450. Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 88 delle sue conclusioni, non è pertinente a tale riguardo
         la questione se il messaggio pubblicitario segnali che si tratta di un’imitazione del prodotto coperto da un marchio protetto
         nel suo insieme o solamente dell’imitazione di una caratteristica essenziale dello stesso, quale, nel caso di specie, l’odore
         dei prodotti in causa.
      
      77      In secondo luogo, relativamente all’art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450, ai sensi del quale la pubblicità comparativa
         non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa ad un marchio, occorre rilevare che la nozione di «vantaggio
         indebitamente tratto» da tale notorietà, presente sia nella suddetta disposizione sia all’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104,
         deve, alla luce del tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 97/55, in via di principio,
         essere interpretata nel medesimo senso [v., per analogia, sentenza O2 Holdings e O2 (UK), cit., punto 49].
      
      78      Dal momento che, al punto 76 della presente sentenza, è stato constatato che gli elenchi comparativi utilizzati dalle convenute
         della causa principale rappresentano i profumi da loro commercializzati come un’imitazione o una riproduzione di prodotti
         recanti un marchio protetto ex art. 3 bis, n. 1, lett. h), della direttiva 84/450, la terza questione deve essere intesa nel
         senso che è diretta ad accertare se, in tali condizioni, il vantaggio derivante dall’uso degli elenchi in parola sia indebitamente
         tratto dalla notorietà connessa a detto marchio protetto, conformemente al citato art. 3 bis, n. 1, lett. g).
      
      79      In proposito va osservato che quando una pubblicità comparativa che rappresenta i prodotti dell’operatore pubblicitario come
         un’imitazione di un prodotto recante un marchio risulta, in base alla direttiva 84/450, contraria ad una concorrenza leale
         e, quindi, illecita, il vantaggio realizzato dall’operatore pubblicitario grazie ad una pubblicità del genere è frutto di
         una concorrenza sleale e, di conseguenza, deve essere considerato indebitamente tratto dalla notorietà connessa a detto marchio.
      
      80      Occorre pertanto risolvere la terza e la quarta questione dichiarando che l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450 deve
         essere interpretato nel senso che un operatore pubblicitario, il quale menziona in modo esplicito o implicito, in una pubblicità
         comparativa, che il prodotto da lui commercializzato costituisce un’imitazione di un prodotto protetto da un marchio notorio,
         rappresenta «un bene o servizio come imitazione o contraffazione» ai sensi del medesimo art. 3 bis, n. 1, lett. h). Il vantaggio
         realizzato dall’operatore pubblicitario grazie ad una siffatta pubblicità comparativa illecita deve essere considerato «indebitamente
         tratto» dalla notorietà connessa a detto marchio, conformemente al suddetto art. 3 bis, n. 1, lett. g).
      
       Sulle spese
      81      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
         nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
         non possono dar luogo a rifusione.
      
      Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
      1)      L’art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
            Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di un vantaggio indebitamente
            tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ai sensi di tale disposizione, non presuppone né l’esistenza
            di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del
            marchio o, più in generale, al titolare di quest’ultimo. Il vantaggio risultante dall’uso da parte di un terzo di un segno
            simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli,
            con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della
            reputazione e del prestigio di quest’ultimo, e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato
            dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine del marchio in parola.
      2)      L’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato
            è legittimato a esigere che sia vietato l’uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa rispetto alla quale non
            ricorrono tutte le condizioni di liceità enunciate all’art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984,
            84/450/CEE, [relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri]
            in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e
            del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, di un segno identico a detto marchio per prodotti o servizi identici a quelli per
            cui il marchio in parola è stato registrato, anche quando siffatto uso non sia idoneo a compromettere la funzione essenziale
            del marchio, consistente nell’indicare l’origine dei prodotti o servizi, purché tale uso arrechi pregiudizio o possa arrecare
            pregiudizio ad una delle altre funzioni del marchio.
      3)      L’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpretato nel senso che
            un operatore pubblicitario il quale menziona in modo esplicito o implicito, in una pubblicità comparativa, che il prodotto
            da lui commercializzato costituisce un’imitazione di un prodotto protetto da un marchio notorio, rappresenta «un bene o un
            servizio come imitazione o contraffazione», ai sensi del medesimo art. 3 bis, n. 1, lett. h). Il vantaggio realizzato dall’operatore
            pubblicitario grazie ad una siffatta pubblicità comparativa illecita deve essere considerato «indebitamente tratto» dalla
            notorietà connessa a tale marchio, conformemente al suddetto art. 3 bis, n. 1, lett. g).
      Firme
      * Lingua processuale: l’inglese.