CELEX: 51980PC0635(01)
Language: it
Date: 1980-11-19
Title: Proposta di prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi

31. 12. 80                            Gazzetta ufficiale delle Comunità europee                              M. C 351/1
                                                           II
                                                   (Atti preparatori)
                                            COMMISSIONE
               Proposta di prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
                                             membri in materia di marchi
                          (Presentata dalla Commissione al Consiglio il25novembre           1980)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,                             alle imprese desiderose di acquistare la titolarità di
                                                                 un marchio. In forza di questo regime diventa inutile
visto il trattato che istituisce la Comunità economica           obbligare gli Stati membri, fra l'altro, ad autorizzare
europea, in particolare l'articolo 100,                          il deposito di categorie aggiuntive di segni distintivi,
                                                                 o a riconoscere i marchi di servizi. Per la stessa ra-
vista la proposta della Commissione,                             gione non si giustifica la protezione rafforzata dei
visto il parere del Parlamento europeo,                          marchi che godono- di una rinomanza particolare;
visto il parere del Comitato economico e sociale,                la presente direttiva esclude che siano applicate ai
                                                                 marchi altre regole del diritto degli Stati membri,
considerando che:                                                come le disposizioni sulla concorrenza sleale. Peral-
                                                                 tro l'articolo 36 del trattato resta applicabile dal mo-
 le vigenti legislazioni degli Stati membri in materia di        mento che la direttiva ravvicina solo parzialmente le
 marchi presentano disparità che possono ostacolare              legislazioni degli Stati membri;
 la libera circolazione delle merci e la libera presta-
 zione dei servizi, falsare le condizioni di concorrenza         la realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone
 nel mercato comune ed hanno pertanto un'incidenza               che la validità dell'acquisizione e conservazione del
 diretta sull'instaurazione e sul funzionamento di               diritto di marchio sia in principio subordinata, in
 quest'ultimo ;                                                  tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni;
 non appare necessario attualmente di procedere ad
 un ravvicinamento completo delle legislazioni degli             allo scopo di ridurre il numero totale dei marchi re-
 Stati membri in tema di marchi. È sufficiente limitare         gistrati e tutelabili nella Comunità, e di conseguenza
 il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che               il numero dei conflitti che possono insorgere, occorre
 hanno l'incidenza più diretta sulla libera circolazione        prescrivere che i marchi vengano effettivamente uti-
 dei prodotti e dei servizi. Ne consegue che, senza pri-        lizzati :
 vare gli Stati membri della facoltà di tutelare i marchi
 acquisiti per uso, la presente direttiva li prende in          la presente direttiva mira a che i marchi abbiano or-
 considerazione esclusivamente per ciò che attiene ai           mai, negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati
 loro rapporti con i marchi acquisiti mediante deposi-          membri, una tutela uniforme;
 to, che sono gli unici disciplinati dalla presente diret-
 tiva. Occorre inoltre non disconoscere le soluzioni ed         la protezione accordata dal marchio è collegata alle
 i vantaggi che il regime dei marchi comunitari offre           nozioni di somiglianza dei segni, di somiglianza di
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 prpdotti odi^ervizLe di rischio di confusione che ne                                   Articolo 2
deriva. Lo «CQpo di questa protezione è di garantire la
 funzione d'origine^ del marchio. È indispensabile in-           1. Sono esclusi dalla registrazione o soggetti a nul-
 terpretare in sen#o restrittivo le nozioni precitate per       lità i marchi che, alla data del deposito, sono compo-
 evitare di ostacolare la libera circolazione delle merci       sti di segni che, secondo la legislazione dello Stato
 e la libera prestazione d^i servizi, oltre quanto neces-       membro interessato, non possono costituire un mar-
 sario per la tutela dei marchi. La giurisprudenza di           chio né essere detenuti come marchio dal depositan-
 parecchi Stati membri riconosce al marchio un am-              te, nonché i marchi che alla stessa data sono privi di
 bito di protezione che è in parte non conforme all'og-         carattere distintivo in uno Stato membro, in partico-
 getto specifico del diritto di marchio e che questa giu-       lare :
 risprudenza deve quindi essere modificata alla luce
 della presente direttiva. In ogni caso, sulla base del          a) i marchi composti esclusivamente da segni o indi-
 confronto simultaneo dei segni e dei prodotti o dei                 cazioni che in commercio possono servire a desi-
 servizi è necessario assicurarsi in particolare che la              gnare la specie, la qualità, la quantità, la destina-
 clientela rischi effettivwiente di confondere i pro-                zione, il valore, la provenienza geografica,
 dotti e i servizi indentifipati dai segni in questione.             l'epoca di fabbricazione del prodotto o di presta-
 Quando un marchio è costituito di vari elementi, oc-                zione del servizio o altre caratteristiche del pro-
 corre considerarlo nel suo complesso per poter valu-                dotto o servizio, salvo che abbiano acquistato ca-
 tare se il segno presuntivamente contraffattorio sia                rattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato
 ad essor talmente simile da generare confusione. Per                fatto;
 accertare se, in uno Stato membro, due segni verbali           b) i marchi consistenti esclusivamente in segni o in-
 sono omofoni o quanto meno foneticamente simili                     dicazioni che nel linguaggio corrente o negli usi
 non è più possibile prescindere dall'esistenza della                leali e costanti del commercio costituiscono la
 Comunità e dal fatto che il pubblico conosce in mi-                 designazione abituale del prodotto o del servi-
sura sempre maggiore la corretta pronuncia delle pa-                 rio.
role appartenenti alle lingue parlate nella Comuni-
tà;
                                                                2. Sono inoltre esclusi dalla registrazione o soggetti
la funzione, propria del marchio, di indicazione                a nullità i marchi che alla data del deposito,
dell'origine implica che l'uso non può essere in linea          a) sono costituiti dalla forma necessaria del prodot-
di principio vietato né ad un tei?zo per prodotti com-              to, da una forma che produce un risultato tecnico
mercializzati nella Comunità o fuori di essa dal tito-              o dalla forma che incide sul valore intrinseco del
lare o con il consenso di quest'ultimo, né ad un licen-             prodotto, purché nello Stato membro interessato
ziatario che effettui forniture di prodotti o servizi               una forma sia idonea a costituire un marchio;
protesti dal marchio fuori del territorio che è oggetto
della licenza;                                                  b) contengono segni o indicazioni atti a trarre in in-
                                                                    ganno il pubblico, in particolare circa la natura,
per il funzionamento del mercato comune non è ne-                   la qualità o la provenienza geografica del pro-
cessario ravvicinare le disposizioni nazionali di pro-              dotto o del servizio;
cedura se non in quanto si tratti di agevolare la riso-         e) sono contrari all'ordine pubblico o al buon costu-
luzione delle controversie fra titolari di marchi o fra             me, o sono contemplati dall'articolo 6 ter della
essi e i detentori di altri disitti di privativa. Nell'im-          Convenzione di Parigi per la protezione della
mediato, è prevista unicamente una procedura di                     proprietà industriale, in appresso denominata «la
amichevole composizione. Tuttavia in seguito potrà                  Convenzione di Parigi».
risultare opportuno, in particolare a seconda del
grado di integrazione ohe avrà f&ggnmto la Comuni-
tà, prevedere nuove misure atte a risolvere più age-
                                                                3. Un marchio è parimento soggetto a decadenza
volmente controversie,
                                                                quando il prodotto per il quale è stato registrato nello
                                                                Stato membro interessato è stato immesso in com-
                                                                mercio in un altro Stato membro, sotto un altro mar-
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:                              chio, dal titolare o con il suo consenso, salvo il caso
                                                                in cui relativamente a tale prodotto sia giustificato,
                                                                per legittimi motivi, l'uso di marchi diversi nei sud-
                        Articolo 1                              detti Stati membri ; tuttavia, la presente disposizione
                                                                non si applica se il titolare decide di rinunciare, per il
La presene direttiva si applica ai marchi di prodotti           prodotto in oggetto, al marchio esistente nell'altro
o di servizi, individuali, collettivi o di garanzia, che        Stato membro e dimostra, entro il termine stabilito
sono depositati in uno Stato membro o che sono og-              dall'autorità alla quale è stata chiesta la dichiara-
getto dj una registrazione internazjionale avente ef-           zione di decadenza, che la rinuncia è stata effettuata
fetto, in uno Stato membro.                                     secondo le modalità prescritte.
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4. I marchi depositati o registrati anteriormente alla              nienza geografica, all'epoca di fabbricazione del
data fissata dall'articolo 18, paragrafo 1 sono soggetti            prodotto o di prestazione del servizio o ad altre
a nullità o decadenza se per essi ricorre una delle                caratteristiche del prodotto o del servizio;
cause di cui ai paragrafi da 1 a 3.                            e) del marchio allo scopo di indicare la destinazione
                                                                   di accessori o di pezzi staccati,
                                                               purché l'uso non sia fatto a titolo di marchio.
                        Articolo 3
1. Il marchio conferisce a chi ne è titolare un diritto
esclusivo. Tale diritto consente di vietare ai terzi di                               Articolo 6
usare in commercio, senza il consenso del titolare, un
segno identico o simile al marchio per prodotti o ser-
vizi identici o simili a quelli per i quali è stato effet-     1. Il diritto conferito dal marchio non autorizza a
tuato il deposito, qualora tale uso crei un effettivo ri-      vietarne Fuso per i prodotti da esso contrassegnati
schio di confusione nel pubblico.                              che vengano commercializzati dal titolare o con il
                                                               suo consenso.
2. Possono in particolare essere vietati, se ricorrono         2. Il paragrafo 1 non si applica:
le condizioni di cui al paragrafo 1, i seguenti tipi di        a) quando motivi legittimi si oppongono all'impor-
uso:                                                               tazione nella Comunità di prodotti immessi in
a) apposizione del segno sui prodotti o sul loro con-              commercio fuori di quest'ultima;
     dizionamento ;                                            b) quando lo stato dei prodotti venga modificato o
b) immissione dei prodotti in commercio o forni-                   alterato dopo la loro immissione in commercio;
     tura di servizi muniti del segno;                         e) quando un terzo munisca i prodotti di un nuovo
e) uso del segno nelle lettere commerciali e nelle fat-            confezionamento.
     ture.
3. Gli Stati membri fissano le condizioni                                             Articolo 7
dell'azione di riparazione del danno causato dai fatti
di cui al paragrafo 1, nonché le norme di procedura            Il diritto conferito dal marchio non può essere fatto
applicabili.                                                   valere contro il licenziatario se non quando questi
                                                               violi la limitazione della licenza ad una determinata
                                                               durata o ad una parte dei prodotti o servizi per i quali
                                                               il marchio è depositato, o contravviene alle istruzioni
                        Articolo 4                             del titolare in materia di qualità dei prodotti o dei ser-
                                                               vizi.
 1. L'editore di un dizionario, di un'enciclopedia o
di opera similare provvede affinché la riproduzione
di un marchio contenga l'indicazione che si tratta di                                 Articolo 8
un marchio depositato.
                                                                1. Un marchio è escluso dalla registrazione o sog-
 2. Su richiesta del titolare del marchio, l'editore che       getto a nullità:
 non si conformi alle disposizioni del paragrafo 1             a) se esiste un marchio precedente con il quale sia
 deve apportare a proprie spese le opportune rettifi-               confondibile ai sensi dell'articolo 3, paragra-
 che all'opera, in occasione della nuova edizione di                fo 1 ;
 quest'ultima.
                                                               b) se esiste un altro diritto esclusivo anteriore con il
                                                                    quale il pubblico rischi effettivamente di confon-
                                                                    derlo fatta eccezione per il caso in cui tale diritto
                        Articolo 5                                  abbia per oggetto un ritratto, un patronimico o
                                                                    un'opera tutelata dal diritto d'autore o un disegno
 Il diritto conferito dal marchio non consente di vie-              o modello industriali.
 tare ai terzi l'uso, nell'attività economica:
 a) del loro nome, cognome e indirizzo;                        2. Il paragrafo 1, lettera b) si applica altresì al di-
 b) di indicazioni relative al tipo, alla qualità, alla        vieto di uso di un marchio per esistenza di un prece-
      quantità, alla destinazione, al valore, alla prove-       dente diritto esclusivo.
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                        Articolo 9                             4. Per i marchi che nello Stato membro interessato
                                                               siano stati depositati anteriormente alla data fissata
 1. Quando in un procedimento di opposizione alla              nell'articolo 18, paragrafo 1 la presente disposizione
registrazione, di decadenza o nullità o inibitoria             si applica soltanto a decorrere da tale data.
dell'uso di un marchio l'autorità adita ritiene che la
controversia in cui tale marchio si trova contrappo-
sto ad un altro marchio o ad un altro diritto possa es-
sere risolta mediante amichevole composizione, pre-                                   Articolo 12
senta alle parti proposte intese a subordinare l'uso
del marchio o dell'altro diritto a condizioni tali da          Nella legislazione di uno Stato membro che ammetta
escludere un rischio effettivo di confusione nel pub-         l'opponibilità di un marchio anteriore alla registra-
blico.                                                        zione di un marchio posteriore, deve essere stabilito
                                                              che l'opponente dimostri, su richiesta del depositante
                                                              o dell'autorità competente, che il marchio anteriore è
2. Se il titolare del marchio o dell'altro diritto non è      stato utilizzato ai sensi dell'articolo 11 nei cinque
parte del procedimento, l'autorità adita può ordi-            anni che precedono la pubblicazione della domanda
narne l'intervento.                                           di registrazione del marchio posteriore, sempreché a
                                                              tale data il marchio anteriore fosse registrato da al-
                                                              meno cinque anni; se non viene fornita la prova sud-
                                                              detta, l'opposizione è respinta. Se il marchio ante-
                        Articolo 10                           riore è stato utilizzato soltanto per una parte dai pro-
                                                              dotti o dai servizi per i quali è stato registrato, ai fini
 1. Il titolare di un marchio o di altro diritto esclu-       del'opposizione esso si considera registrato soltanto
sivo che per tre anni consecutivi abbia tollerato in          per tali prodotti o servizi.
uno Stato membro l'uso di un marchio posteriore che
rischi di creare confusione con il suo marchio o con il
suo diritto esclusivo non può domandare la nullità                                   Articolo 13
del marchio posteriore né farne vietare l'uso nel sud-
detto Stato membro o in un altro Stato membro,
salvo il caso in cui il deposito del marchio posteriore        1. Il rinnovo della registrazione di un marchio è
sia stato effettuato in malafede.                             subordinato alla presentazione di una dichiarazione
                                                              d'uso in cui siano indicati i prodotti o servizi per i
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto del tito-         quali il marchio è stato usato in conformità dell'arti-
lare di un marchio notoriamente conosciuto in uno             colo 11 nei cinque anni che precedono la scadenza
Stato membro ai sensi dell'articolo 6 bis della con-          della registrazione.
venzione di Parigi di chiedere la nullità o l'inibitoria,
in tale Stato, di un marchio posteriore, nel termine di       2. Se la dichiarazione d'uso viene presentata sol-
cinque anni dalla data di registrazione di quest'ulti-        tanto per una parte dei prodotti o dei servizi per i
mo.                                                           quali il marchio è registrato, la registrazione è rinno-
                                                              vata unicamente per i prodotti o servizi di cui tratta-
                                                              si.
                       Articolo 11                            3. Le legislazioni degli Stati membri determinano la
                                                              procedura per la presentazione della dichiarazione
                                                              d'uso e le sanzioni applicabili alla presentazione di
1. Salvo giustificati motivi, nello Stato membro in-
                                                              una falsa dichiarazione.
teressato il marchio deve essere oggetto, alle condi-
zioni previste dalla presente direttiva, di un uso effet-
tivo relativamente ai prodotti o ai servizi per i quali è
stato registrato.                                                                    Articolo 14
2. Costituiscono giustificati motivi soltanto le cir-         1. Il marchio decade se non è stato usato in confor-
costanze indipendenti dalla volontà del titolare del          mità dell'articolo 11 per un periodo ininterrotto di
marchio.                                                      cinque anni ; tuttavia, non può essere dichiarato de-
                                                              caduto se tra la data di scadenza del suddetto periodo
3. L'uso che del marchio venga fatto dal titolare di          e la data in cui viene contestata la validità è stato
una licenza, da una persona economicamente legata             usato in conformità dell'articolo 11 e l'uso è stato ef-
al titolare del marchio o da una persona autorizzata          fettuato in buona fede.
ad utilizzare un marchio collettivo o un marchio di
garanzia si considera uso fatto dal titolare del mar-         2. Decade altresì il marchio che, dopo la data di re-
chio.                                                         gistrazione,
 ---pagebreak--- 31. 12. 80                             Gazzetta ufficiale delle Comunità europee                             N. C 351/5
a) è divenuto, per fatto del suo titolare, la designa-                                  Articolo 17
     zione usuale di un prodotto o servizio per il quale
     è registrato ;                                             Le legislazioni degli Stati membri determinano la
b) in conseguenza dell'uso che ne viene fatto per i             procedura di registrazione e di dichiarazione di nul-
     prodotti o servizi per i quali è registrato, è idoneo      lità o decadenza dei marchi, nonché gli effetti della
     a indurre in inganno il pubblico, in particolare           nullità o decadenza. Esse possono inoltre prevedere
     circa la natura, qualità o provenienza geografica          che un marchio per il quale ricorra una causa di nul-
     dei suddetti prodotti o servizi.                           lità o decadenza contemplata dalla presente direttiva
                                                                non è opponibile a terzi.
                        Articolo 15
                                                                                        Articolo 18
Se una causa di esclusione dalla registrazione o di
nullità o decadenza di un marchio sussiste soltanto              1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legisla-
per una parte dei prodotti o servizi per i quali il mar-        tive, regolamentari ed amministrative necessarie per
chio è depositato o registrato, il rifiuto di registra-          conformarsi alla presente direttiva al più tardi
zione o la nullità o la decadenza hanno effetto limita-          il . . .
tamente a tali prodotti o servizi.
                                                                Essi ne informano immediatamente la Commissio-
                                                                ne.
                        Articolo 16                             2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
                                                                le disposizioni principali di diritto interno da essi
                                                                adottate nel settore disciplinato dalla presente diretti-
Fatto salvo l'articolo 8, gli Stati membri la cui legisla-      va.
zione autorizza il deposito di marchi collettivi o di
marchi di garanzia possono prevedere che tali marchi
siano esclusi dalla registrazione o soggetti a nullità o                                Articolo 19
decadenza per cause diverse da quelle di cui gli arti-
coli 2 e 14, in quanto ciò sia richiesto dalla funzione         Gli Stati membri sono destinatari della presente di-
propria dei marchi in questione.                                rettiva.
                        Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sul marchio comunitario
                           (Presentata dalla Commissione al Consiglio il 25novembre 1980)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,                              mercato e il rafforzamento della sua unità, oltre ad
                                                                  implicare l'eliminazione degli ostacoli alla libera cir-
visto il trattato che istituisce la Comunità economica            colazione delle merci ed alla libera prestazione dei
europea e, in particolare, l'articolo 235,                        servizi nonché l'istituzione di un regime che garan-
                                                                  tisca che la concorrenza non venga falsata, prevede
vista la proposta della Commissione,                              parimenti l'istaurazione di condizioni giuridiche che
visto il parere del Parlamento europeo,                           consentano alle imprese di adattare alle dimensioni
                                                                  della Comunità agevolmente le loro attività di fabbri-
visto il parere del Comitato economico e sociale,                 cazione e di distribuzione di beni o di fornitura di ser-
                                                                  vizi. Tra gli strumenti giuridici di cui debbono
considerando che:                                                 disporre le imprese a tal fine sono particolarmente
                                                                  appropriati marchi che consentano ad esse di con-
 è opportuno promuovere un armonioso sviluppo                     traddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo
 delle attività economiche nell'insieme della Comu-               identico in tutta la Comunità, superando le barriere
 nità ed una espansione continua ed equilibrata per               nazionali;
 l'instaurazione ed il buon funzionamento di un mer-
 cato comune che offra condizioni analoghe a quelle               per attuare i citati obiettivi comunitari, risulta per-
 di un mercato nazionale. La realizzazione di un tale             tanto necessaria un'azione della Comunità. Tale