CELEX: 62007CJ0442
Language: it
Date: 2008-12-09
Title: Sentenza della Corte (grande sezione) del 9 dicembre 2008.#Verein Radetzky-Orden contro Bundesvereingigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky".#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Patent- und Markensenat - Austria.#Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 12 - Decadenza - Segni registrati da un’associazione senza scopo di lucro - Nozione di "uso effettivo" di un marchio - Attività caritative.#Causa C-442/07.

Causa C‑442/07
      Verein Radetzky-Orden
      contro
      Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»
      (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Patent- und Markensenat)
      «Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 12 — Decadenza — Segni registrati da un’associazione senza scopo di lucro — Nozione di “uso effettivo” di un marchio — Attività caritative»
      Massime della sentenza
      1.        Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Motivi di decadenza del marchio
      (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 12, n. 1)
      2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Motivi di decadenza del marchio
      (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 12, n. 1)
      1.        Con l’espressione «uso effettivo» ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva deve intendersi un uso che non viene effettuato
         a titolo simbolico, al semplice scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio. Deve trattarsi di un uso reale e concreto,
         conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità
         di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale
         servizio da quelli di provenienza diversa. 
      
      Da tale nozione di «uso effettivo» del marchio discende che il titolare di quest’ultimo deve utilizzarlo sul mercato dei prodotti
         o dei servizi tutelati dal marchio stesso e non solamente in seno all’impresa interessata. La tutela del marchio e gli effetti
         che la sua registrazione rende opponibili ai terzi non potrebbero essere mantenuti qualora esso perdesse la sua funzione commerciale,
         consistente nel creare o conservare uno sbocco per i prodotti o servizi contraddistinti dal segno che lo costituisce, nei
         confronti dei prodotti o servizi di altre imprese. 
      
      (v. punti 13-14)
      2.        L’art. 12, n. 1, della prima direttiva 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
         d’impresa, deve essere interpretato nel senso che di un marchio viene fatto un uso effettivo qualora un’associazione senza
         scopo di lucro lo utilizzi, nei suoi rapporti con il pubblico, per annunciare delle manifestazioni, nella propria corrispondenza
         d’affari nonché nel proprio materiale pubblicitario, e i membri dell’associazione lo esibiscano su distintivi indossati in
         occasione della raccolta e della distribuzione di offerte.
      
      La circostanza che un’associazione caritativa non persegua uno scopo di lucro non esclude che essa possa avere come obiettivo
         di creare e, successivamente, conservare uno sbocco per i propri prodotti o servizi. Inoltre, esistono servizi di beneficenza
         remunerati. Infatti, nella società moderna, hanno fatto la loro comparsa diversi tipi di associazioni senza scopo di lucro,
         che, a prima vista, forniscono gratuitamente i loro servizi, ma che in realtà vengono finanziati mediante sovvenzioni o percepiscono
         compensi sotto varie forme.
      
      (v. punti 17-18, 24)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
      9 dicembre 2008 (*)
      
      «Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 12 – Decadenza – Segni registrati da un’associazione senza scopo di lucro – Nozione di “uso effettivo” di un marchio – Attività caritative»
      Nel procedimento C‑442/07,
      avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberster Patent-
         und Markensenat (Austria), con decisione 27 giugno 2007, pervenuta in cancelleria il 27 settembre 2007, nella causa
      
      Verein Radetzky-Orden
      contro
      Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»
      LA CORTE (Grande Sezione),
      composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (relatore)
         e A. Ó Caoimh, presidenti di sezione, dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits e L. Bay Larsen,
         giudici,
      
      avvocato generale: sig. J. Mazák
      cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
      vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 giugno 2008,
      considerate le osservazioni presentate:
      –        per il Verein Radetzky-Orden, dagli avv.ti E. Fichtenbauer e K. Krebs, Rechtsanwälte;
      –        per la Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky», dall’avv. P. Israiloff, Patentanwalt;
      –        per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello
         Stato;
      
      –        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. H. Krämer, in qualità di agente,
      sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 settembre 2008,
      ha pronunciato la seguente
      Sentenza
      1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE,
         sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo:
         la «direttiva»).
      
      2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia insorta tra il Verein Radetzky-Orden (in prosieguo: il «Radetzky-Orden»)
         e la Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky» (in prosieguo: la«BKFR»), avente ad oggetto la decadenza per
         mancato uso effettivo di marchi dei quali la BKFR, un’associazione senza scopo di lucro, è titolare.
      
       Contesto normativo
      3        L’art. 12, n. 1, della direttiva prevede quanto segue:
      
      «Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto
         di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e non sussistono motivi
         legittimi per il suo mancato uso; (…)».
      
      4        Il dodicesimo ‘considerando’ della direttiva afferma che «tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della
         [Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma
         il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la “convenzione di Parigi”)]; che è necessario che le disposizioni della presente
         direttiva siano in perfetta armonia con quelle della convenzione di Parigi (...)».
      
      5        Nell’ambito dell’ordinamento austriaco, l’art. 10a della legge del 1970 sulla tutela dei marchi (Markenschutzgesetz 1970,
         BGBl. 260/1970; in prosieguo: il «MSchG») è così formulato:
      
      «Costituiscono uso di un segno allo scopo di contraddistinguere un prodotto o un servizio, in particolare, i seguenti atti:
      1.      apporre il segno sui prodotti, sul loro confezionamento o sugli oggetti sui quali il servizio è o deve essere eseguito;
      2.      offrire, commercializzare o detenere a scopo di offerta o commercializzazione prodotti contraddistinti dal segno, oppure offrire
         o fornire servizi contraddistinti dal segno stesso;
      
      3.      importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
      4.      utilizzare il segno nella corrispondenza d’affari, negli annunci o nella pubblicità».
      6        L’art. 33a, n. 1, del MSchG dispone quanto segue:
      
      «Chiunque è legittimato a chiedere la cancellazione di un marchio che sia registrato in Austria da almeno cinque anni o che
         ivi goda di tutela a norma dell’art. 2, n. 2, qualora, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di cancellazione,
         tale marchio non sia stato oggetto in Austria di un uso effettivo, da parte del titolare o di un terzo da questi autorizzato,
         quale segno distintivo (art. 10a) per i prodotti o i servizi per i quali esso è registrato, salvo che il titolare non sia
         in grado di giustificare il mancato uso».
      
       Causa principale e questione pregiudiziale
      7        La BKFR è un’associazione dedita, da un lato, ad attività di preservazione di tradizioni militari, come l’organizzazione di
         manifestazioni alla memoria dei caduti di guerra, messe commemorative, riunioni di commilitoni e manutenzione dei monumenti
         ai caduti, e, dall’altro, ad opere caritative, quali la raccolta di offerte in natura e in contanti e la distribuzione delle
         stesse a persone bisognose.
      
      8        Essa è titolare di marchi figurativi e denominativi, raffiguranti essenzialmente insegne onorifiche. Tali marchi sono stati
         registrati nel registro dei marchi presso l’Ufficio brevetti austriaco. La loro tutela ha avuto inizio l’8 gennaio 1996. Ciascuno
         di essi è stato registrato per le classi 37, riguardante in particolare servizi di manutenzione, 41, relativa tra l’altro
         alle attività culturali, e 42 (divenuta 45), attinente segnatamente a servizi sociali, ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno
         1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come
         riveduto e modificato. 
      
      9        La BKFR conferisce decorazioni e onorificenze che corrispondono ai marchi in questione nella causa principale. Inoltre, alcuni
         dei membri della BKFR portano tali decorazioni ed onorificenze nel corso di manifestazioni ed in occasione della raccolta
         e della distribuzione di offerte. Infine, i marchi suddetti sono stampati sugli inviti alle manifestazioni, sulla carta da
         lettera, nonché sulla corrispondenza dell’associazione.
      
      10      Il 17 agosto 2004 il Radetzky-Orden ha chiesto l’annullamento dei marchi suddetti per mancanza di un uso effettivo ai sensi
         dell’art. 33a del MSchG. A sostegno di tale domanda esso ha fatto valere che la BKFR non aveva utilizzato i marchi nel traffico
         commerciale nel corso degli ultimi cinque anni. 
      
      11      La divisione di annullamento dell’Ufficio brevetti austriaco ha accolto la domanda del Radetzky-Orden. La BKFR ha interposto
         appello contro tale decisione dinanzi all’Oberster Patent- und Markensenat.
      
      12      Alla luce di tali premesse, l’Oberster Patent- und Markensenat ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
         Corte la seguente questione pregiudiziale:
      
      «Se l’art. 12, n. 1, della [direttiva] debba essere interpretato nel senso che un marchio costituisce oggetto di un uso (effettivo)
         inteso a distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese qualora un’associazione senza scopo di
         lucro lo utilizzi negli annunci relativi alle proprie manifestazioni, nella corrispondenza d’affari e nel materiale pubblicitario,
         e i suoi membri lo esibiscano su distintivi indossati in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte».
      
       Sulla questione pregiudiziale
      13      Con l’espressione «uso effettivo» ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva deve intendersi un uso che non viene effettuato
         a titolo simbolico, al semplice scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio. Deve trattarsi di un uso reale e concreto,
         conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità
         di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale
         servizio da quelli di provenienza diversa (sentenza 11 marzo 2003, causa C‑40/01, Ansul, Racc. pag. I‑2439, punti 35 e 36).
      
      14      Come la Corte ha precisato, da tale nozione di «uso effettivo» del marchio discende che il titolare di quest’ultimo deve utilizzarlo
         sul mercato dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio stesso e non solamente in seno all’impresa interessata. La tutela
         del marchio e gli effetti che la sua registrazione rende opponibili ai terzi non potrebbero essere mantenuti qualora esso
         perdesse la sua funzione commerciale, consistente nel creare o conservare uno sbocco per i prodotti ed i servizi contraddistinti
         dal segno che lo costituisce, nei confronti dei prodotti e dei servizi di altre imprese (sentenza Ansul, cit., punto 37).
      
      15      La connotazione economica dei marchi e del loro uso risulta del resto chiaramente dalla convenzione di Parigi, nella quale
         i marchi sono designati con il termine «marchi di fabbrica o di commercio». Come risulta dal dodicesimo ‘considerando’ della
         direttiva, quest’ultima deve essere interpretata in accordo con la detta convenzione.
      
      16      Quanto alla questione se possa ritenersi che un’associazione senza scopo di lucro, esercitante attività quali quelle descritte
         ai punti 7 e 9 della presente sentenza, faccia un uso effettivo di un marchio nel senso precisato dalla citata sentenza Ansul,
         occorre rilevare come il fatto che l’offerta di prodotti o servizi non abbia uno scopo di lucro non sia determinante.
      
      17      Infatti, la circostanza che un’associazione caritativa non persegua uno scopo di lucro non esclude che essa possa avere come
         obiettivo di creare e, successivamente, conservare uno sbocco per i propri prodotti o servizi.
      
      18      Inoltre, come ammesso dal Radetzky-Orden nelle sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte, esistono servizi di beneficenza
         remunerati. Infatti, nella società moderna, hanno fatto la loro comparsa diversi tipi di associazioni senza scopo di lucro,
         che, a prima vista, forniscono gratuitamente i loro servizi, ma che in realtà vengono finanziati mediante sovvenzioni o percepiscono
         compensi sotto varie forme.
      
      19      Da quanto sopra esposto risulta che non è escluso che i marchi registrati da un’associazione senza scopo di lucro abbiano
         una ragion d’essere nel fatto che sono idonei a tutelare l’associazione stessa dinanzi all’eventuale uso, nel mondo degli
         affari, di segni identici o simili da parte di terzi.
      
      20      Fintanto che l’associazione in questione utilizza i marchi di cui è titolare per identificare e promuovere i prodotti o servizi
         per i quali essi sono registrati, essa ne fa un uso reale e concreto che costituisce un «uso effettivo» ai sensi dell’art. 12,
         n. 1, della direttiva.
      
      21      Infatti, qualora delle associazioni senza scopo di lucro abbiano fatto registrare come marchi i segni da esse utilizzati per
         identificare i loro prodotti o servizi, non si può muovere loro l’addebito di non fare un uso effettivo dei marchi in questione,
         una volta che esse li utilizzano per i detti prodotti e servizi.
      
      22      Ad ogni modo, come statuito dalla Corte al citato punto 37 della sentenza Ansul, e come rilevato dall’avvocato generale al
         paragrafo 30 delle sue conclusioni, l’utilizzazione del marchio da parte di un’associazione senza scopo di lucro, effettuata
         durante manifestazioni a carattere puramente privato, oppure per annunciare o promuovere queste ultime, costituisce un uso
         del marchio di tipo interno, e non un «uso effettivo» ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva.
      
      23      Spetta al giudice del rinvio verificare se la BKFR abbia fatto uso dei marchi di cui è titolare per identificare e promuovere
         i propri prodotti o servizi dinanzi al grande pubblico, oppure se essa, al contrario, si sia limitata ad un uso interno dei
         marchi stessi.
      
      24      Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 12,
         n. 1, della direttiva deve essere interpretato nel senso che di un marchio viene fatto un uso effettivo qualora un’associazione
         senza scopo di lucro lo utilizzi, nei suoi rapporti con il pubblico, per annunciare delle manifestazioni, nella propria corrispondenza
         d’affari nonché nel proprio materiale pubblicitario, e i membri dell’associazione lo esibiscano su distintivi indossati in
         occasione della raccolta e della distribuzione di offerte. 
      
       Sulle spese
      25      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
         nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
         non possono dar luogo a rifusione.
      
      Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
      L’art. 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
            Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che di un marchio viene fatto un uso effettivo
            qualora un’associazione senza scopo di lucro lo utilizzi, nei suoi rapporti con il pubblico, per annunciare delle manifestazioni,
            nella propria corrispondenza d’affari nonché nel proprio materiale pubblicitario, e i membri dell’associazione lo esibiscano
            su distintivi indossati in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte.
      Firme
      * Lingua processuale: il tedesco.