CELEX: 62006CJ0533
Language: fi
Date: 2008-06-12 00:00:00
Title: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12 päivänä kesäkuuta 2008.#O2 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited vastaan Hutchison 3G UK Limited.#Ennakkoratkaisupyyntö: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Yhdistynyt kuningaskunta.#Tavaramerkit - Direktiivi 89/104/ETY - 5 artiklan 1 kohta - Tavaramerkin haltijan yksinoikeus - Tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen merkin käyttö vertailevassa mainonnassa - Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset - Vertaileva mainonta - Direktiivit 84/450/ETY ja 97/55/EY - 3 a artiklan 1 kohta - Vertailevan mainonnan sallittavuuden edellytykset - Kilpailijan tavaramerkin tai sen kanssa samankaltaisen merkin käyttö.#Asia C-533/06.

Asia C-533/06
      O2 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited
      vastaan
      Hutchison 3G UK Limited
      (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)
      Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – 5 artiklan 1 kohta – Tavaramerkin haltijan yksinoikeus – Tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen merkin käyttö vertailevassa mainonnassa – Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset – Vertaileva mainonta – Direktiivit 84/450/ETY ja 97/55/EY – 3 a artiklan 1 kohta – Vertailevan mainonnan sallittavuuden edellytykset – Kilpailijan tavaramerkin tai sen kanssa samankaltaisen merkin käyttö
      Tuomion tiivistelmä
      1.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Tavaramerkin haltijan oikeus vastustaa sitä,
            että kolmas käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten
      (Neuvoston direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohta)
      2.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Tavaramerkin haltijan oikeus vastustaa sitä,
            että kolmas käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten
      (Neuvoston direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohta; neuvoston direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohta)
      3.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Uuden tavaramerkin rekisteröiminen – Saman
            tai samankaltaisen aikaisemman tavaramerkin, joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten,
            olemassaolo – Tavaramerkin haltijan oikeus vastustaa sitä, että kolmas käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä samoja tai
            samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten – Sekaannusvaara
      (Neuvoston direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohta)
      4.        Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Tavaramerkin haltijan oikeus vastustaa sitä,
            että kolmas käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluita varten
      (Neuvoston direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohta; neuvoston direktiivin 84/450 3 a artikla)
      1.        Se, että mainostaja käyttää vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kilpailijan tavaramerkki,
         yksilöidäkseen kyseisen kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut merkitsee tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artiklan 1 ja
         2 kohdassa tarkoitettua käyttöä itse mainostajan tavaroita tai palveluita varten.
      
      Yhtäältä direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa on tulkittava nimittäin niin, että ne koskevat tilannetta, jossa kolmas
         käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, kaupan pitämiään tavaroita tai suorittamiaan palveluja
         varten.
      
      Toisaalta mainoksen, jossa mainostaja vertaa markkinoimiaan tavaroita ja palveluita kilpailijan tavaroihin ja palveluihin,
         tarkoituksena on selvästikin edistää kyseisen mainostajan tavaroiden ja palveluiden myyntiä. Mainitunlaisella mainoksella
         mainostaja pyrkii erottamaan omat tavaransa ja palvelunsa vertaamalla niiden ominaisuuksia kilpailevien tavaroiden ja palveluiden
         ominaisuuksiin. Direktiivin 97/55 johdanto-osan 15 perustelukappaleessa vahvistetaan tämä arvio, sillä siinä yhteisön lainsäätäjä
         korostaa, että vertailevan mainonnan tavoitteena on erottaa mainostajan ja kilpailijan tuotteet ja palvelut toisistaan.
      
      (ks. 34–36 kohta)
      2.        Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun
         direktiivin 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/55, 3 a artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, että rekisteröidyn
         tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää muita käyttämästä vertailevassa mainonnassa, joka täyttää kaikki 3 a artiklan
         1 kohdassa asetetut sallittavuuden edellytykset, merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä.
      
      Silloin kun direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetut edellytykset, joiden täyttyessä merkin, joka on
         sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, käyttö voidaan kieltää, täyttyvät, vertaileva mainonta, jossa mainittua
         merkkiä käytetään, ei kuitenkaan täytä direktiivin 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/55, 3 a artiklan
         1 kohdan d alakohdassa sallittavuudelle asetettua edellytystä.
      
      Yhtäältä nimittäin silloin, kun tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset, suojan
         erityisedellytys on sekaannusvaara. Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan näin ollen vain silloin,
         kun yleisön keskuudessa on olemassa sekaannusvaara siksi, että merkit ja tavarat tai palvelut, joita varten ne ovat, ovat
         samat tai samankaltaiset. Toisaalta direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan d alakohdasta ilmenee, että vertaileva mainonta
         ei ole sallittua, jos mainostajan ja kilpailijan välillä tai mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien, tavaroiden tai palveluiden
         välillä on sekaannusvaara. Direktiivin 97/55 johdanto-osan 13–15 perustelukappaleen valossa direktiivin 89/104 5 artiklan
         1 kohdan b alakohdassa ja direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan d alakohdassa käytettyä ”sekaannuksen” käsitettä on tulkittava
         samalla tavalla.
      
      (ks. 45–49 ja 51 kohta sekä tuomiolauselman 1 kohta)
      3.        Sekaannusvaaran käsite on sama ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan
         1 kohdan b alakohdassa.
      
      Direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohta koskee kuitenkin tavaramerkin rekisteröintihakemusta. Kun tavaramerkki on
         kerran rekisteröity, tavaramerkin haltijalla on oikeus käyttää sitä mielensä mukaan, joten kun arvioidaan sitä, sovelletaanko
         rekisteröintihakemukseen jotakin kyseisessä säännöksessä säädettyä hylkäysperustetta, on tarkastettava kaikkien niiden tilanteiden
         osalta, joissa haettua tavaramerkkiä voitaisiin käyttää, jos se rekisteröitäisiin, onko olemassa sekaannusvaara väitteentekijän
         aikaisemman tavaramerkin kanssa.
      
      Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa sitä vastoin sellaisen merkin muu käyttäjä,
         joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, ei vaadi kyseiseen merkkiin minkäänlaista tavaramerkkioikeutta
         vaan käyttää sitä tietyssä yksittäisessä tilanteessa. Näin ollen arvioitaessa sitä, onko rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla
         oikeus vastustaa tätä tiettyä käyttöä, on tarkasteltava vain niitä seikkoja, jotka ovat ominaisia kyseiselle käytölle, eikä
         ole tarpeen tutkia, voisiko saman merkin muu käyttö muissa olosuhteissa myös olla omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaran.
      
      (ks. 65–67 kohta)
      4.        Ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava niin, että rekisteröidyn tavaramerkin
         haltijalla ei ole oikeutta kieltää muita käyttämästä vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseinen
         tavaramerkki, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut,
         joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, jos kyseinen käyttö ei aiheuta yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, riippumatta
         siitä, täyttääkö mainittu vertaileva mainonta kaikki harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin 84/450,
         sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/55, 3 a artiklassa asetetut sallittavuuden edellytykset vai ei.
      
      (ks. 69 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)
YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)
      12 päivänä kesäkuuta 2008 (*)
      
      Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – 5 artiklan 1 kohta – Tavaramerkin haltijan yksinoikeus – Tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen merkin käyttö vertailevassa mainonnassa – Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset – Vertaileva mainonta – Direktiivit 84/450/ETY ja 97/55/EY – 3 a artiklan 1 kohta – Vertailevan mainonnan sallittavuuden edellytykset – Kilpailijan tavaramerkin tai sen kanssa samankaltaisen merkin käyttö
      Asiassa C‑533/06,
      jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
         (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 14.12.2006 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 28.12.2006,
         saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
      
      O2 Holdings Limited,
      
      O2 (UK) Limited
      vastaan
      Hutchison 3G UK Limited,
      
      YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),
      toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (esittelevä tuomari)
         ja E. Levits,
      
      julkisasiamies: P. Mengozzi,
      kirjaaja: hallintovirkamies J. Swedenborg,
      ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 29.11.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,
      ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet
      –        O2 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited, edustajinaan R. Arnold, QC, barrister M. Vanhegen ja attorney J. Stobbs solicitor
         S. Tierneyn, solicitor A. Brodien ja solicitor S. Mageen valtuuttamina,
      
      –        Hutchison 3G UK Limited, edustajinaan G. Hobbs, QC ja barrister E. Hinsworth solicitor L. Silkinin, solicitor G. Crownin,
         solicitor N. Walkerin ja solicitor S. Jonesin valtuuttamina,
      
      –        Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään W. Wils,
      kuultuaan julkisasiamiehen 31.1.2008 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,
      on antanut seuraavan
      tuomion
      1        Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston
         direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10.9.1984
         annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY (EYVL L 250, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan
         parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY (EYVL L 290, s. 18; jäljempänä direktiivi 84/450), 3 a artiklan 1 kohdan tulkintaa.
      
      2        Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat O2 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited (jäljempänä yhteisesti O2
         ja O2 (UK)) sekä Hutchison 3G UK Limited (jäljempänä H3G) ja jossa on kyse siitä, että H3G on käyttänyt vertailevassa mainonnassa
         tavaramerkkejä, joiden haltijoita ovat O2 ja O2 (UK).
      
       Asiaa koskevat oikeussäännöt
       Yhteisön säännöstö
      3        Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, säädetään seuraavaa:
      
      ”1.      Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman
         hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
      
      a)      merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
         tavaramerkki on rekisteröity;
      
      b)      merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
         oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä
         mielleyhtymästä.
      
      2.      Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä
         merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole
         samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu
         tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä
         taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.
      
      3.      Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:
      a)      merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
      b)      tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka
         palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
      
      c)      tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
      d)      merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.
      – –
      5.      Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita soveltamasta niiden säännöksiä suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden
         tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden
         tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”
      
      4        Direktiivin 89/104 6 artiklan otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, ja sen 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
      
      ”Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
      a)      omaa nimeään tai osoitettaan,
      b)      tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa
         tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,
      
      c)      tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen
         osoittamiseksi,
      
      jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”
      5        Vertailevaa mainontaa koskevat säännökset on lisätty direktiiviin 84/450 direktiivillä 97/55.
      
      6        Direktiivin 97/55 johdanto-osan 13–15 perustelukappaleen sanamuoto on seuraava:
      
      ”(13)  – – direktiivin 89/104 – – 5 artiklassa – – annetaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle yksinoikeudet, joihin kuuluu oikeus
         estää kaikkia muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta, joka on sama tai samankaltainen kuin samoja tavaroita tai palveluja
         tai tarvittaessa jopa muita tavaroita varten rekisteröity tavaramerkki,
      
      (14)      vertailevan mainonnan tehostamiseksi voi kuitenkin olla välttämätöntä yksilöidä kilpailijan tavarat tai palvelut viittaamalla
         viimeksi mainitun hallussa olevaan tavaramerkkiin tai kauppanimitykseen,
      
      (15)      toisen tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten käyttö edellä mainitulla tavalla ei riko yksinoikeutta,
         jos siinä noudatetaan tässä direktiivissä säädettyjä edellytyksiä, koska aiottuna tavoitteena on ainoastaan erottaa tavarat
         tai palvelut toisistaan ja siten puolueettomasti korostaa eroja.”
      
      7        Direktiivin 84/450 1 artiklan mukaan kyseisen direktiivin tarkoituksena on muun muassa vahvistaa ne edellytykset, joiden toteutuessa
         vertaileva mainonta on sallittua.
      
      8        Kyseisen direktiivin 2 artiklan 2 a kohdassa määritellään vertaileva mainonta ”kaikeksi mainonnaksi, josta suoraan tai epäsuorasti
         voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut”.
      
      9        Mainitun direktiivin 3 a artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
      
      ”Vertaileva mainonta on vertailun osalta sallittua, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:
      a)      se ei ole 2 artiklan 2 kohdan, 3 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti harhaanjohtavaa;
      – –
      d)      se ei aiheuta markkinoilla sekaannusta mainostajan ja kilpailijan välillä tai mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien, kauppanimitysten
         tai muiden erottavien tunnusten taikka tavaroiden ja palvelujen välillä;
      
      e)      siinä ei vähätellä tai panetella kilpailijan tavaramerkkiä, kauppanimeä, muuta erottavaa tunnusta, tavaroita, palveluja, toimintaa
         tai olosuhteita;
      
      – –
      g)      siinä ei käytetä epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten mainetta
         taikka kilpailevan tuotteen alkuperänimitystä;
      
      h)      siinä ei esitetä tavaroita tai palveluja sellaisten tavaroiden tai palvelujen jäljitelminä tai toisintoina, joilla on suojattu
         tavaramerkki tai kauppanimitys.”
      
       Kansallinen säännöstö
      10      Direktiivin 89/104 säännökset on saatettu osaksi kansallista oikeutta vuoden 1994 tavaramerkkilailla (Trade Marks Act 1994).
      
      11      Direktiivin 84/450 säännökset on saatettu osaksi kansallista oikeutta harhaanjohtavan mainonnan valvonnasta vuonna 1988 annetulla
         asetuksella (Control of Misleading Advertisements Regulations 1988, SI 1988/915), sellaisena kuin se on muutettuna vuonna
         2003 annetulla asetuksella (SI 2003/3183, jäljempänä UK Regulations).
      
      12      Direktiivin 84/450 4 artiklassa säädetystä harhaanjohtavan mainonnan torjumisesta ja vertailevaa mainontaa koskevien säännösten
         noudattamisesta vastaa UK Regulationsin mukaan Director General of Fair Trading, joka on hallintoviranomainen, jonka toimivaltaan
         kuuluu joko valitusten ratkaiseminen tai asianmukaisen oikeudenkäynnin vireille paneminen asiassa.
      
      13      UK Regulationsin 4 A säännön 3 kohdassa täsmennetään seuraavaa:
      
      ”Tämän säännön säännöksien ei ole katsottava 
      a)      antavan oikeutta nostaa kanne siviilioikeudenkäynnissä jonkin tämän säännöstön rikkomisen vuoksi (jollei näissä Regulationeissa
         nimenomaisesti muuta säädetä)
      
      b)      poikkeavan oikeudesta nostaa kanne tai ryhtyä muihin oikeudellisiin toimenpiteisiin (siviili- tai rikosoikeudellisiin) oikeudenkäynnissä,
         johon ei ole ryhdytty näiden Regulationien perusteella.”
      
       Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
      14      O2 ja O2 (UK) tarjoavat matkapuhelinpalveluita.
      
      15      Palvelujaan mainostaakseen ne käyttävät kuvia kuplista lukuisin tavoin. On riidatonta, että matkapuhelinalalla kuluttajat
         liittävät kuvat kuplista vedessä erityisesti silloin, kun taustana on häivytetty sininen, O2:n ja O2 (UK):n tarjoamiin palveluihin.
      
      16      O2 ja O2 (UK) ovat muun muassa kahden sellaisen kansallisen kuviomerkin haltijoita, joissa kummassakin on staattinen kuva
         kuplista ja jotka kummatkin on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa televiestintälaitteille ja -palveluille (jäljempänä
         kuplatavaramerkit).
      
      17      H3G on myös matkapuhelinpalveluiden tarjoaja ja sen palveluja markkinoidaan merkillä 3. Se tarjoaa erityisesti Threepay-nimistä
         ennakkoon maksettavaa palvelua (pay-as-you-go).
      
      18      Vuoden 2004 aikana H3G aloitti mainoskampanjan. Kampanjassaan se muun muassa julkaisi televisiomainoksen, jossa se vertaili
         omien palvelujensa ja O2 ja O2 (UK):n tarjoamien palvelujen hintaa. Kyseinen televisiomainos (jäljempänä riidanalainen mainos)
         alkoi nimen O2 ja liikkuvien mustavalkoisten kuplien kuvien käytöllä ja jatkui sitten kuvilla Threepay ja 3 sekä viestillä,
         jossa ilmoitettiin, että H3G:n palvelut olivat halvempia erityisellä tavalla.
      
      19      O2 ja O2 (UK) nostivat High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa H3G:tä vastaan kanteen kuplatavaramerkkiensä
         loukkaamisesta.
      
      20      Ne myönsivät pääasian oikeudenkäynnissä, että riidanalaisessa mainoksessa tehty hintavertailu piti paikkansa ja että kyseinen
         mainos ei kokonaisuutena arvioituna ollut harhaanjohtava. Erityisesti ne eivät väittäneet, että siinä olisi muodostunut jonkinlainen
         kaupallinen yhteys yhtäältä O2 ja O2 (UK):n ja toisaalta H3G:n välille.
      
      21      Kyseinen tavaramerkin loukkausta koskeva kanne hylättiin 23.3.2006 annetulla tuomiolla. High Court katsoi, että kuplien kuvien
         käyttö riidanalaisessa mainoksessa kuului direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan mutta että H3G
         saattoi direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla vedota puolustuksekseen siihen, että kyseinen mainos oli
         direktiivin 84/450 3 a artiklan mukainen.
      
      22      O2 ja O2 (UK) valittivat kyseisestä tuomiosta Court of Appealiin (England & Wales) (Civil Division).
      
      23      Kansallinen tuomioistuin kysyy ensinnäkin direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan tulkintaa.
      
      24      Se pyrkii selvittämään ensinnäkin sen, onko kyseisessä säännöksessä tarkoitettu käyttö ainoastaan sellaista käyttöä, jonka
         tarkoituksena on erottaa muiden markkinoimien tavaroiden tai palveluiden kaupallinen alkuperä. Kansallisen tuomioistuimen
         mukaan myöntävä vastaus merkitsisi sitä, että kilpailijan tavaramerkin käyttö vertailevassa mainonnassa ei kuulu direktiivin
         89/104 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, koska tavaramerkkiä ei käytetä ilmoittamaan mainostajan tavaroiden alkuperää.
      
      25      Kansallinen tuomioistuin kysyy myös, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran
         olemassaoloa arvioitaessa verrattava yksinomaan tavaramerkkiä ja riidanalaista merkkiä sekä niitä tavaroita tai palveluita,
         joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja niitä tavaroita tai palveluita, joita varten merkkiä on käytetty, vai onko sitä
         vastoin otettava huomioon se tosiasiallinen tilanne, jossa merkkiä on käytetty.
      
      26      Toiseksi kansallinen tuomioistuin katsoo, että se, että vertaileva mainonta, jossa kilpailijan tavaramerkkiä on käytetty,
         on direktiivin 84/450 3 a artiklan mukainen, on puolustautumisperuste, johon vastaaja voi vedota, kun kilpailija nostaa sitä
         vastaan kanteen tavaramerkkinsä mainitunlaisesta käytöstä.
      
      27      Lisäksi siinä tapauksessa, että yhteisöjen tuomioistuin tulkitsisi direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa niin, että pääasiassa
         kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa mainitulla säännöksellä annettaisiin rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle oikeus
         kieltää tavaramerkkinsä käyttö vertailevassa mainonnassa, kansallinen tuomioistuin kysyy direktiivin 84/450 3 a artiklan 1
         kohdan tulkintaa selvittääkseen, edellytetäänkö, jotta vertaileva mainonta, jossa käytetään kilpailijan tavaramerkin kanssa
         samaa tai samankaltaista merkkiä, olisi sallittu, että kyseisen merkin käyttö on välttämätöntä, jotta kilpailijan ja mainostajan
         tavaroita tai palveluita voidaan verrata.
      
      28      Tässä tilanteessa Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen
         tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
      
      ”1)       Kun elinkeinonharjoittaja omia tavaroitaan tai palveluitaan koskevassa mainoksessa käyttää kilpailijalle kuuluvaa rekisteröityä
         tavaramerkkiä vertaillakseen markkinoimiensa tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia (erityisesti hintaa) niiden tavaroiden
         tai palvelujen ominaisuuksiin (erityisesti hintaan), joita kilpailija markkinoi kyseisellä tavaramerkillä, sellaisella tavalla,
         että se ei aiheuta sekaannusvaaraa eikä liioin muutoin vaaranna tavaramerkin keskeistä tehtävää alkuperän osoittajana, kuuluuko
         tavaramerkin tällainen käyttö direktiivin 89/104 5 artiklan [1 kohdan] a tai b alakohdan soveltamisalaan?
      
      2)       Kun elinkeinonharjoittaja käyttää vertailevassa mainonnassa kilpailijalle kuuluvaa rekisteröityä tavaramerkkiä, onko tämän
         käytön oltava ’välttämätöntä’, jotta se olisi sopusoinnussa direktiivin 84/450 – – 3 a artiklan [1 kohdan] kanssa, ja jos
         asia on näin, mitkä ovat ne arviointiperusteet, joilla tällaista välttämättömyyttä arvioidaan?
      
      3)       Jos vaaditaan välttämättömyyttä, sulkeeko tämä vaatimus pois sellaisen merkin käyttämisen, joka ei ole sama kuin rekisteröity
         tavaramerkki vaan hyvin samankaltainen kuin se?”
      
       Ennakkoratkaisukysymysten käsittely
       Alustavat toteamukset
      29      Kysymyksillään kansallinen tuomioistuin kysyy yhteisöjen tuomioistuimelta sekä direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan että
         direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan tulkintaa.
      
      30      Pääasiaa luonnehtii nimittäin se, että O2 ja O2 (UK) väittävät, että se, että H3G on käyttänyt vertailevassa mainonnassa niiden
         kuplatavaramerkkien kanssa samankaltaista merkkiä, loukkaa yksinoikeutta, joka niillä mainittujen tavaramerkkien perusteella
         on.
      
      31      Ennen ennakkoratkaisukysymysten tutkimista on lisäksi tarpeen täsmentää direktiivin 89/104 ja direktiivin 84/450 välistä suhdetta.
      
      32      Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on tavaramerkkiin yksinoikeus, jonka
         perusteella tavaramerkin haltijalla on tietyin edellytyksin oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa
         merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä. Kyseisen direktiivin 5 artiklan 3 kohdan d alakohdan
         mukaan tavaramerkin haltija voi muun muassa kieltää muita käyttämästä mainitunlaista merkkiä mainonnassa.
      
      33      Se, että mainostaja käyttää vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kilpailijan tavaramerkki,
         voi olla direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua käyttöä.
      
      34      Yhtäältä direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa on tulkittava nimittäin niin, että ne koskevat tilannetta, jossa kolmas
         käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, kaupan pitämiään tavaroita tai suorittamiaan palveluja
         varten (ks. vastaavasti direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan osalta asia C-48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007,
         Kok. 2007, s. I-1017, 28 kohta).
      
      35      Toisaalta mainoksen, jossa mainostaja vertaa markkinoimiaan tavaroita ja palveluita kilpailijan tavaroihin ja palveluihin,
         tarkoituksena on selvästikin edistää kyseisen mainostajan tavaroiden ja palveluiden myyntiä. Mainitunlaisella mainoksella
         mainostaja pyrkii erottamaan omat tavaransa ja palvelunsa vertaamalla niiden ominaisuuksia kilpailevien tavaroiden ja palveluiden
         ominaisuuksiin. Direktiivin 97/55 johdanto-osan 15 perustelukappaleessa vahvistetaan tämä arvio, sillä siinä yhteisön lainsäätäjä
         korostaa, että vertailevan mainonnan tavoitteena on erottaa mainostajan ja kilpailijan tuotteet ja palvelut toisistaan (ks.
         asia C-112/99, Toshiba Europe, tuomio 25.10.2001, Kok. 2001, s. I-7945, 53 kohta).
      
      36      Näin ollen se, että mainostaja käyttää vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kilpailijan
         tavaramerkki, yksilöidäkseen kyseisen kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut merkitsee direktiivin 89/104 5 artiklan 1
         ja 2 kohdassa tarkoitettua käyttöä itse mainostajan tavaroita tai palveluita varten.
      
      37      Mainitunlainen käyttö voi siis tapauksen mukaan olla kiellettyä mainittujen säännösten nojalla.
      
      38      Kuten direktiivin 97/55 johdanto-osan toisesta, kolmannesta, neljännestä, viidennestä ja kuudennesta perustelukappaleesta
         kuitenkin ilmenee, yhteisön lainsäätäjän tarkoituksena on ollut edistää vertailevaa mainontaa korostamalla erityisesti johdanto-osan
         toisessa perustelukappaleessa, että vertaileva mainonta ”voi myös piristää tavaroiden ja palvelujen toimittajien kilpailua
         kuluttajien eduksi” ja viidennessä perustelukappaleessa, että se ”on laillinen tapa tiedottaa kuluttajille heidän eduistaan”.
      
      39      Direktiivin 97/55 johdanto-osan 13–15 perustelukappaleen mukaan yhteisöjen lainsäätäjä on katsonut, että vertailevan mainonnan
         edistämisen tarve edellytti, että tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta on tietyssä määrin rajoitettava.
      
      40      Mainitunlaiset tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset vertailevan mainonnan edistämiseksi ovat tarpeen sen tilanteen lisäksi,
         että mainostaja käyttää itse kilpailijan tavaramerkkiä, myös tilanteessa, jossa käytetään kyseisen tavaramerkin kanssa samankaltaista
         merkkiä.
      
      41      Direktiivin 84/450 2 artiklan 2 a kohdan sanamuodon mukaan ”vertailevalla mainonnalla” tarkoitetaan nimittäin kaikkea mainontaa,
         josta suoraan tai epäsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut.
      
      42      Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kysymys on laajasta määritelmästä, jolla voidaan kattaa kaikki vertailevan mainonnan muodot,
         joten jotta kyse olisi vertailevasta mainonnasta, on riittävää, että on olemassa ilmoitus, jossa vaikka vain epäsuorasti viitataan
         kilpailijaan tai tämän tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin (ks. em. asia Toshiba Europe, tuomion 30 ja 31 kohta; asia C-44/01,
         Pippig Augenoptik, tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3095, 35 kohta ja asia C-381/05, De Landtsheer Emmanuel, tuomio 19.4.2007,
         Kok. 2007, s. I-3115, 16 kohta).
      
      43      Mainoksen vertailevuuden toteaminen edellyttää siten mainostajan kilpailijan tai tämän tarjoamien tavaroiden tai palvelujen
         suoraa tai epäsuoraa tunnistamista (em. asia Toshiba Europe, tuomion 29 kohta ja em. asia De Landtsheer Emmanuel, tuomion
         17 kohta).
      
      44      Näin ollen silloin, kun keskivertokuluttaja mieltää mainostajan kilpailijan tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käytön
         mainoksessa viittaukseksi kyseiseen kilpailijaan tai tämän tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin, kuten pääasiassa, kyse on
         direktiivin 84/450 2 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetusta vertailevasta mainonnasta.
      
      45      Jotta rekisteröityjen tavaramerkkien suoja ja vertailevan mainonnan käyttö voidaan siis sovittaa yhteen, direktiivin 89/104
         5 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, että rekisteröidyn tavaramerkin
         haltijalla ei ole oikeutta kieltää muita käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä,
         vertailevassa mainonnassa, joka täyttää kaikki mainitussa 3 a artiklan 1 kohdassa asetetut sallittavuuden edellytykset.
      
      46      On kuitenkin todettava, että silloin kun direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetut edellytykset, joiden
         täyttyessä merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, käyttö voidaan kieltää, täyttyvät, vertaileva
         mainonta, jossa kyseistä merkkiä käytetään, ei täytä direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan d alakohdassa sallittavuudelle
         asetettua edellytystä.
      
      47      Yhtäältä nimittäin silloin, kun tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset, suojan
         erityisedellytys on sekaannusvaara. Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan näin ollen vain silloin,
         kun yleisön keskuudessa on olemassa sekaannusvaara siksi, että merkit ja tavarat tai palvelut, joita varten ne ovat, ovat
         samat tai samankaltaiset (asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005, Kok. 2005, s. I-8551, 24 ja 25 kohta).
      
      48      Toisaalta direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan d alakohdasta ilmenee, että vertaileva mainonta ei ole sallittua, jos mainostajan
         ja kilpailijan välillä tai mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien, tavaroiden tai palveluiden välillä on sekaannusvaara.
      
      49      Direktiivin 97/55 johdanto-osan 13–15 perustelukappaleen valossa direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja direktiivin
         84/450 3 a artiklan 1 kohdan d alakohdassa käytettyä ”sekaannuksen” käsitettä on tulkittava samalla tavalla.
      
      50      Siis silloin, kun mainostaja käyttää vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kilpailijan tavaramerkki,
         joko kilpailija ei osoita, että sekaannusvaara on olemassa, eikä sillä näin ollen ole oikeutta kieltää kyseisen merkin käyttöä
         direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, tai kilpailija osoittaa sekaannusvaaran olemassaolon ja näin ollen
         mainostaja ei voi vedota direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohtaan mainitunlaista kieltoa vastaan, koska kyseessä oleva mainonta
         ei täytä kaikkia mainitussa säännöksessä asetettuja edellytyksiä.
      
      51      Alustavasti on siis vastattava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohtaa
         on tulkittava niin, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää muita käyttämästä vertailevassa mainonnassa,
         joka täyttää kaikki mainitun 3 a artiklan 1 kohdassa asetetut sallittavuuden edellytykset, merkkiä, joka on sama tai samankaltainen
         kuin hänen tavaramerkkinsä.
      
      Silloin kun direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetut edellytykset, joiden täyttyessä merkin, joka on
         sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, käyttö voidaan kieltää, täyttyvät, vertaileva mainonta, jossa mainittua
         merkkiä käytetään, ei kuitenkaan täytä direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan d alakohdassa sallittavuudelle asetettua edellytystä.
      
       Ensimmäinen kysymys, joka koskee direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan tulkintaa
      52      On riidatonta, että pääasiassa H3G ei ole käyttänyt kuplatavaramerkkejä, sellaisina kuin O2 ja O2 (UK) olivat ne rekisteröineet,
         vaan merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseiset tavaramerkit.
      
      53      Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovelletaan kuitenkin vain silloin, kun käytetään merkkiä, joka on sama
         kuin tavaramerkki, sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
         tavaramerkki on rekisteröity.
      
      54      Koska kyseistä säännöstä ei näin ollen voida soveltaa pääasiaan, sitä ei ole tarpeen tulkita.
      
      55      Ensimmäinen kysymys on siis ymmärrettävä niin, että kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko direktiivin 89/104 5 artiklan
         1 kohdan b alakohtaa tulkittava niin, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä vertailevassa
         mainonnassa merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat samoja tai
         samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joille mainittu tavaramerkki on rekisteröity, jos kyseinen käyttö ei aiheuta
         yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa.
      
      56      Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sen välttämiseksi, että tavaramerkin haltijalle annettavan suojan laajuus
         vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, yhteisöjen tuomioistuimen on annettava yhdenmukainen tulkinta direktiivin 89/104 5 artiklan
         1 kohdasta ja erityisesti siihen sisältyvästä ”käytön” käsitteestä (asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002,
         Kok. 2002, s. I-10273, 45 kohta; em. asia Adam Opel, tuomion 17 kohta ja asia C-17/06, Céline, tuomio 11.9.2007, Kok. 2007,
         s. I-7041, 15 kohta).
      
      57      Kuten yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee (em. asia Arsenal Football Club; asia C-245/02, Anheuser-Busch,
         tuomio 16.11.2004, Kok. 2004, s. I-10989; em. asia Medion; em. asia Adam Opel ja em. asia Céline), rekisteröidyn tavaramerkin
         haltija voi kieltää direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama
         tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä, vain, jos neljä seuraavaa edellytystä täyttyy:
      
      –        tämän käytön on tapahduttava elinkeinotoiminnassa
      –        sen on tapahduttava ilman tavaramerkin haltijan suostumusta
      –        sen on tapahduttava samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki
         on rekisteröity, ja
      
      –        sillä on haitattava tai sen on oltava omiaan haittaamaan tavaramerkin keskeistä tehtävää, jona on taata kuluttajille tavaroiden
         tai palvelujen alkuperä, sen vuoksi, että yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.
      
      58      Erityisesti neljännestä edellytyksestä on todettava yhtäältä, että kuten tämän tuomion 47 kohdassa on muistutettu, direktiivin
         89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan vain silloin, kun yleisön keskuudessa on olemassa sekaannusvaara siksi,
         että merkit ja tavarat tai palvelut, joita varten ne ovat, ovat samat tai samankaltaiset.
      
      59      Toisaalta vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisessä säännöksessä oleva sekaannusvaara on olemassa, kun yleisö saattaa
         luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa
         olevista yrityksistä (ks. erityisesti asia C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta
         ja em. asia Medion, tuomion 26 kohta). Merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, käyttö, joka aiheuttaa yleisön
         keskuudessa sekaannusvaaran, siis haittaa tai on omiaan haittaamaan tavaramerkin keskeistä tehtävää.
      
      60      On riidatonta, että pääasiassa H3G on käyttänyt merkkiä, joka on samankaltainen kuin kuplatavaramerkit, kaupallisessa toiminnassa,
         jolla pyritään taloudelliseen hyötyyn, eikä yksityisesti. Näin ollen tätä merkkiä on käytetty elinkeinotoiminnassa (ks. analogisesti
         em. asia Céline, tuomion 17 kohta).
      
      61      On myös riidatonta, että H3G on käyttänyt mainittua merkkiä ilman kuplatavaramerkkien haltijoiden O2:n ja O2 (UK):n suostumusta.
      
      62      Lisäksi kyse on käytöstä samoja palveluja varten kuin ne palvelut, joita varten mainitut tavaramerkit on rekisteröity.
      
      63      Sitä vastoin on todettava, että kansallisen tuomioistuimen omien toteamusten mukaan se, että H3G on käyttänyt riidanalaisessa
         mainoksessa sellaisia kuvia kuplista, jotka ovat samankaltaisia kuin kuplatavaramerkit, ei ole aiheuttanut sekaannusvaaraa
         yleisön keskuudessa. Riidanalainen mainos ei nimittäin kokonaisuutena arvioituna ollut harhaanjohtava, ja erityisesti siinä
         ei annettu ymmärtää, että O2:n ja O2 (UK):n sekä H3G:n välillä olisi jonkinlainen kaupallinen sidos.
      
      64      Toisin kuin O2 ja O2 (UK) väittävät, kansallinen tuomioistuin on tältä osin sekaannusvaaran olemassaoloa arvioidessaan aivan
         oikein rajannut arviointinsa tilanteeseen, jossa H3G on käyttänyt merkkiä, joka on samankaltainen kuin kuplatavaramerkit.
      
      65      Sekaannusvaaran käsite on tosin sama direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
         (ks. vastaavasti asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 25–28 kohta).
      
      66      Direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohta koskee kuitenkin tavaramerkin rekisteröintihakemusta. Kun tavaramerkki on
         kerran rekisteröity, tavaramerkin haltijalla on oikeus käyttää sitä mielensä mukaan, joten kun arvioidaan sitä, sovelletaanko
         rekisteröintihakemukseen jotakin kyseisessä säännöksessä säädettyä hylkäysperustetta, on tarkastettava kaikkien niiden tilanteiden
         osalta, joissa haettua tavaramerkkiä voitaisiin käyttää, jos se rekisteröitäisiin, onko olemassa sekaannusvaara väitteentekijän
         aikaisemman tavaramerkin kanssa.
      
      67      Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa sitä vastoin sellaisen merkin muu käyttäjä,
         joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, ei vaadi kyseiseen merkkiin minkäänlaista tavaramerkkioikeutta
         vaan käyttää sitä tietyssä yksittäisessä tilanteessa. Näin ollen arvioitaessa sitä, onko rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla
         oikeus vastustaa tätä tiettyä käyttöä, on tarkasteltava vain niitä seikkoja, jotka ovat ominaisia kyseiselle käytölle, eikä
         ole tarpeen tutkia, voisiko saman merkin muu käyttö muissa olosuhteissa myös olla omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaran.
      
      68      Neljäs edellytys sille, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää sellaisen merkin käyttö, joka on samankaltainen
         kuin hänen tavaramerkkinsä, sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat
         tai palvelut, joita varten mainittu tavaramerkki on rekisteröity, ei pääasiassa siis täyty.
      
      69      Ensimmäiseen kysymykseen on siis vastattava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava niin, että
         rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää muita käyttämästä vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on
         samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia
         kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, jos kyseinen käyttö ei aiheuta yleisön keskuudessa
         sekaannusvaaraa, riippumatta siitä, täyttääkö mainittu vertaileva mainonta kaikki direktiivin 84/450 3 a artiklassa asetetut
         sallittavuuden edellytykset vai ei.
      
       Toinen ja kolmas kysymys, jotka koskevat direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan tulkintaa
      70      Toisella ja kolmannella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin kysyy, onko direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohtaa tulkittava
         niin, että vertaileva mainonta, jossa mainostaja käyttää kilpailijan tavaramerkkiä tai merkkiä, joka on samankaltainen kuin
         kyseinen tavaramerkki, on sallittua vain, jos kyseinen käyttö on välttämätöntä mainostajan ja kilpailijan tavaroiden tai palveluiden
         vertaamiseksi, ja voidaanko mahdollisesti katsoa, että merkin, joka on samankaltainen kuin kilpailijan tavaramerkki, käyttö
         on välttämätöntä.
      
      71      Kansallinen tuomioistuin on kuitenkin pyytänyt mainitun säännöksen tulkintaa vain siinä tapauksessa, että yhteisöjen tuomioistuin
         vastaa ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen myöntävästi.
      
      72      Toista ja kolmatta ennakkoratkaisukysymystä ei näin ollen ole tarpeen tutkia.
      
       Oikeudenkäyntikulut
      73      Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä
         olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
         Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle,
         ei voida määrätä korvattaviksi.
      
      Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
      1)      Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5
            artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10.9.1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY,
            sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY, 3 a artiklan
            1 kohtaa on tulkittava niin, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää muita käyttämästä vertailevassa
            mainonnassa, joka täyttää kaikki 3 a artiklan 1 kohdassa asetetut sallittavuuden edellytykset, merkkiä, joka on sama tai samankaltainen
            kuin hänen tavaramerkkinsä.
      Silloin kun direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetut edellytykset, joiden täyttyessä merkin, joka on
            sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, käyttö voidaan kieltää, täyttyvät, vertaileva mainonta, jossa mainittua
            merkkiä käytetään, ei kuitenkaan täytä direktiivin 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/55, 3 a artiklan
            1 kohdan d alakohdassa sallittavuudelle asetettua edellytystä.
      2)      Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava niin, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta
            kieltää muita käyttämästä vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, sellaisia
            tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen
            tavaramerkki on rekisteröity, jos kyseinen käyttö ei aiheuta yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, riippumatta siitä, täyttääkö
            mainittu vertaileva mainonta kaikki direktiivin 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/55, 3 a artiklassa
            asetetut sallittavuuden edellytykset vai ei.
      Allekirjoitukset
      * Oikeudenkäyntikieli: englanti.