CELEX: 62020CC0466
Language: nl
Date: 2022-01-13
Title: Conclusie van advocaat-generaal G. Pitruzzella van 13 januari 2022.#HEITEC AG tegen HEITECH Promotion GmbH en RW.#Verzoek van het Bundesgerichtshof om een prejudiciële beslissing.#Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 9 – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikelen 54, 110 en 111 – Rechtsverwerking wegens gedogen – Begrip ‚gedogen’ – Stuiting van de termijn van rechtsverwerking – Ingebrekestelling – Datum waarop de rechtsverwerkingstermijn wordt gestuit bij instelling van een beroep in rechte – Gevolgen van de rechtsverwerking – Vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking en vernietiging van waren.#Zaak C-466/20.

Voorlopige editie
CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
G. PITRUZZELLA
van 13 januari 2022  (1)

Zaak C‑466/20

HEITEC AG

tegen

HEITECH Promotion GmbH,

RW

[verzoek van het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) om een prejudiciële beslissing]
„Prejudiciële verwijzing – Uniemerken – Rechtsverwerking wegens gedogen – Berekening van de termijn van vijf jaar – Stuiting van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen – Schriftelijke ingebrekestelling – Gevolgen van de rechtsverwerking – Afgeleide rechten inzake schadevergoeding, informatieverstrekking en overdracht van waren ter vernietiging ervan”

1.        In 2006 heeft de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) (internationale vereniging voor de bescherming van de intellectuele eigendom) vastgesteld dat de meeste Europese groepen die destijds deelnamen aan een door deze vereniging georganiseerde rapportage over de kwestie van het gedogen van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten in het algemeen en van de stuiting van de gedoogtermijn door de houder van het oudere recht in het bijzonder, „[erkenden] dat hierover niets in regelgeving [was] vastgelegd, en dat deze kwestie, net als de kwestie [...] van rechtsverwerking wegens gedogen in haar geheel, verduidelijking [behoefde]”(2). Bijna zestien jaar later, en nadat het Hof in zijn arrest Budějovický Budvar(3) de eerste bouwstenen heeft aangeleverd voor de communautaire regeling inzake rechtsverwerking wegens gedogen, biedt de onderhavige prejudiciële verwijzing het Hof opnieuw de gelegenheid om de contouren van deze rechtsregeling te verduidelijken.
I.      Toepasselijke bepalingen

A.      Unierecht

1.      Richtlijn 2008/95

2.        Uit overweging 12 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten(4) blijkt dat „ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet meer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd”.

3.        Artikel 4 van richtlijn 2008/95, dat betrekking heeft op „aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten”, bepaalt:
„1.      Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:
a)      wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;
b)      wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.
2.      Onder „oudere merken” in de zin van lid 1 worden verstaan:
a)      de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de merkaanvrage, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangsrecht, en die behoren tot de volgende categorieën:
i)      gemeenschapsmerken;
ii)      in de lidstaat [...] ingeschreven merken,
iii)      merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat;
b)      de gemeenschapsmerken waarvan [...] op geldige wijze de anciënniteit wordt ingeroepen [...];
c)      de aanvragen om inschrijving bedoeld onder a) en b), mits deze zullen worden ingeschreven;
[...]
4.      Elke lidstaat kan bovendien bepalen, dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:
[...]
b)      rechten op een niet-ingeschreven merk of een ander in het economische verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om inschrijving van het merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht, en dat niet-ingeschreven merk of dat andere teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden;
c)      het gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ander ouder recht dan de in lid 2 en het onderhavige lid, onder b), vermelde rechten, met name van:
i)      een recht op een naam;
ii)      een recht op een portret;
iii)      een auteursrecht,
iv)      een recht van industriële eigendom;
[...]”

4.        Artikel 9 van richtlijn 2008/95 luidt als volgt:
„1.      De houder in een lidstaat van een in artikel 4, lid 2, bedoeld ouder merk, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.
2.      Elke lidstaat kan bepalen, dat lid 1 van overeenkomstige toepassing is ten aanzien van een houder van een ouder merk bedoeld in artikel 4, lid 4, onder a), of van een ander ouder recht bedoeld in artikel 4, lid 4, onder b) of c).
3.      In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen kan de houder van een later ingeschreven merk geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere recht, ofschoon dat recht niet langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen.”
2.      Verordening nr. 207/2009

5.        Artikel 8 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk(5) bepaalt:
„1.      Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:
a)      wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;
b)      wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.
2.      Onder „oudere merken” in de zin van lid 1 worden verstaan:
a)      de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een Uniemerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:
i)      Uniemerken;
ii)      in de lidstaat [...] ingeschreven merken,
iii)      merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat;
iv)      merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de Unie;
b)      de aanvragen om merken bedoeld onder a), mits deze zullen worden ingeschreven;
[...]
4.      Na oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, indien en voor zover krachtens het op dat teken toepasselijke [Unie]recht of het voor dat teken geldende recht van de lidstaat:
a)      de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om het Uniemerk of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de aanvrage om een Uniemerk ingeroepen recht van voorrang;
b)      dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.
[...]”

6.        Artikel 54 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Rechtsverwerking wegens gedogen”, luidt als volgt:
„1.      De houder van een Uniemerk die het gebruik van een jonger Uniemerk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.
2.      De houder van een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder nationaal merk of een in artikel 8, lid 4, bedoeld ander ouder teken die het gebruik van een jonger Uniemerk in de lidstaat waar het oudere merk of het andere oudere teken beschermd wordt heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk of het andere oudere teken vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere Uniemerk te kwader trouw is aangevraagd.
3.      In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen kan de houder van een jonger Uniemerk geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere recht, ofschoon dat recht niet langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen.”

7.        Artikel 110 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Verbod op het gebruik van Uniemerken”, bepaalt in lid 1: „[v]oor zover niet anders is bepaald, laat deze verordening onverlet het krachtens het recht van de lidstaten bestaande recht om zich tegen het gebruik van een jonger Uniemerk te beroepen op inbreuk op oudere rechten als bedoeld in artikel 8 of artikel 53, lid 2. Vorderingen wegens inbreuk op oudere rechten als bedoeld in artikel 8, leden 2 en 4, kunnen echter niet meer worden ingesteld wanneer de houder van het oudere recht krachtens artikel 54, lid 2, niet meer de nietigverklaring van het Uniemerk kan vorderen.”

8.        Artikel 111 van verordening nr. 207/2009 luidt als volgt:
„1.      De houder van een ouder recht dat slechts plaatselijke betekenis heeft, kan bezwaar maken tegen het gebruik van het Uniemerk op het grondgebied waar dit recht wordt beschermd, voor zover het recht van de betrokken lidstaat dit toestaat.
2.      Lid 1 is niet meer van toepassing wanneer de houder van het oudere recht gedurende vijf opeenvolgende jaren het gebruik van het Uniemerk op het grondgebied waar zijn recht wordt beschermd heeft gedoogd, tenzij het Uniemerk te kwader trouw is aangevraagd.
3.      De houder van het Uniemerk kan geen bezwaar maken tegen het gebruik van het in lid 1 bedoelde recht, zelfs wanneer dat recht niet meer aan het Uniemerk tegengeworpen kan worden.”
B.      Duits recht

9.        § 21 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994 (hierna: „MarkenG”)(6) bepaalt:
„1.      De houder van een merk of handelsnaam kan het gebruik van een later ingeschreven merk voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, niet verbieden indien hij het gebruik van dit merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.
2.      De houder van een merk of handelsnaam kan het gebruik van [...] een jongere handelsnaam [...] niet verbieden wanneer hij het gebruik van [deze handelsnaam] gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, tenzij de houder van dat recht op de datum van verkrijging ervan te kwader trouw heeft gehandeld.
[...]”

10.      § 125b, punt 3, MarkenG bepaalt dat „[i]ndien een ingeschreven Uniemerk wordt ingeroepen tegen het gebruik van een krachtens deze wet ingeschreven jonger merk, [...] § 21, lid 1, [MarkenG] van overeenkomstige toepassing [is]”.
II.    Hoofdgeding en prejudiciële vragen

11.      Verzoekster in het hoofdgeding is in 1984 in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam Heitec Industrieplanung GmbH. Haar handelsnaam werd in 1988 gewijzigd in HEITEC GmbH. Sinds zij in 2000 haar rechtsvorm heeft gewijzigd, oefent zij haar activiteiten uit onder de naam HEITEC AG. Zij is houdster van het op 18 maart 1998 met een anciënniteit vanaf 13 juli 1991 aangevraagde en op 4 juli 2005 als Uniemerk nr. 774 331 ingeschreven woordmerk HEITEC.(7)

12.      Een van de twee verweersters in het hoofdgeding(8) is op 16 april 2003 in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam HEITECH Promotion GmbH, waaronder zij haar activiteiten verricht (hierna: „Heitech”). Zij is houdster van een Duits beeldmerk dat op 17 september 2002 is aangevraagd, op 4 februari 2003 is ingeschreven en sinds uiterlijk 29 september 2004 wordt gebruikt. Zij is tevens houdster van Uniebeeldmerk nr. 6 647 432, dat het woordelement HEITECH bevat en dat op 6 februari 2008 is aangevraagd, op 20 november 2008 is ingeschreven en sinds uiterlijk 6 mei 2009 wordt gebruikt.

13.      Op 29 november 2004 heeft Heitech per brief contact opgenomen met de vertegenwoordigers van Heitec met het voorstel een co-existentieovereenkomst te sluiten. Op 7 juli 2008 heeft het EUIPO Heitec in kennis gesteld van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het Uniemerk HEITECH. Op 22 april 2009 is Heitech schriftelijk in gebreke gesteld door Heitec wegens het gebruik van de handelsnaam en het merk met het woordelement HEITECH. Heitech heeft in haar antwoord van 6 mei 2009 opnieuw voorgesteld om een co-existentieovereenkomst te sluiten.

14.      Op 31 december 2012 heeft het Landgericht Nürnberg-Fürth (rechter in eerste aanleg Neurenberg-Fürth, Duitsland) per telefax het op 15 december 2012 gedateerde  gedinginleidend stuk  van verzoekster in het hoofdgeding ontvangen. Op 4 januari 2013 heeft die rechter verzoekster in het hoofdgeding verzocht om een voorschot voor de proceskosten te betalen. Dit voorschot was nog steeds niet betaald op 12 maart 2013, datum waarop het Landgericht Nürnberg-Fürth verzoekster in het hoofdgeding erop heeft gewezen dat noch dat voorschot was betaald, noch de originelen van het gedinginleidend stuk waren neergelegd.

15.      Op 23 september 2013 heeft Heitec bij brief aan Heitech meegedeeld dat zij weigerde om een co-existentieovereenkomst met Heitech te sluiten. Zij heeft haar voorgesteld een licentieovereenkomst te sluiten en haar tegelijkertijd meegedeeld dat een gerechtelijke procedure was ingeleid. In een nieuwe brief van 29 december 2013 aan Heitech heeft Heitec verweerster in het hoofdgeding meegedeeld dat zij zich baseerde op haar handelsnaam en dat zij houdster was van het Uniemerk HEITEC. Zij heeft tevens verklaard dat de gerechtelijke procedure aanhangig was.

16.      Op 30 december 2013 heeft het Landgericht Nürnberg-Fürth op 12 december 2013 gedateerde schriftelijke stukken van Heitec ontvangen, tezamen met een cheque ter betaling van de gerechtskosten, evenals een nieuw, op 4 oktober 2013 gedateerd gedinginleidend stuk. Op 14 januari 2014 heeft deze rechter Heitec erop gewezen dat het gedinginleidend stuk van 15 december 2012 moest worden betekend, terwijl zij de originelen voor die rechter en verweerster in het hoofdgeding nog steeds niet had toegezonden. Na dus te zijn verzocht deze stukken over te leggen, heeft Heitec deze originelen op 22 februari 2014 doen toekomen aan het Landgericht Nürnberg-Fürth.

17.      Op 24 februari 2014 heeft het Landgericht Nürnberg-Fürth Heitec erop gewezen dat de vorderingen in de op 22 februari 2014 ontvangen originelen van het gedinginleidend stuk niet overeenkwamen met de vorderingen in het op 31 december 2012 ingediende gedinginleidend stuk. Op 16 mei 2014 heeft het Landgericht Nürnberg-Fürth de procedure uiteindelijk geopend en gelast dat afschriften van het gedinginleidend stuk van 15 december 2012 aan verweersters in het hoofdgeding werden betekend.

18.      Op 23 mei 2014 is het gedinginleidend stuk van 15 december 2012 uiteindelijk aan verweersters in het hoofdgeding betekend(9) nadat de originele stukken op 21 mei 2014 aan het Landgericht Nürnberg-Fürth waren toegezonden.

19.      Heitec heeft aldus primair vorderingen ingesteld wegens inbreuk op de haar door haar handelsnaam HEITEC verleende rechten, en subsidiair vorderingen wegens inbreuk op haar Uniemerk HEITEC. Zij vordert dat Heitech wordt veroordeeld tot staking van het aanduiden van haar onderneming met de benaming „HEITECH Promotion GmbH” (vordering I), tot staking van het aanbrengen van de tekens HEITECH PROMOTION en HEITECH op waren, tot staking van het aanbieden van waren en diensten onder deze tekens en van het gebruik van deze tekens op papieren en bescheiden, op internetsites of in reclame (vordering II), tot staking van het gebruik of de overdracht van de website „heitech-promotion.de” voor commerciële doeleinden (vordering III) en tot het geven van toestemming voor het doorhalen van haar handelsnaam in het handelsregister (vordering VII). Verder vordert Heitec jegens beide verweersters dat inlichtingen worden verschaft, een schadevergoeding wordt vastgesteld, vernietiging van waren wordt gelast en de aanmaningskosten worden vergoed (vorderingen IV, V, VI en  VIII).

20.      Het Landgericht Nürnberg-Fürth heeft Heitech veroordeeld tot betaling aan Heitec van de aanmaningskosten ten bedrage van 1 353,80 EUR, vermeerderd met rente, en heeft de overige vorderingen verworpen.

21.      Heitec heeft hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Nürnberg (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Beieren, Neurenberg, Duitsland). Deze rechter heeft dit beroep ongegrond verklaard op grond dat er bij Heitecs vorderingen sprake was van rechtsverwerking. In dit verband heeft de rechter uiteengezet dat Heitech haar jongere tekens gedurende een ononderbroken periode van ten minste vijf jaar had gebruikt en dat Heitec dit had gedoogd, aangezien zij van dat gebruik op de hoogte was maar onvoldoende maatregelen had genomen om daaraan binnen een termijn van vijf jaar een einde te maken. Volgens deze rechter had het bij het Landgericht Nürnberg-Fürth ingestelde beroep in rechte de termijn van rechtsverwerking niet gestuit, aangezien dit beroep pas na het verstrijken van vijf jaar vanaf de ingebrekestelling die aan dat beroep was voorafgegaan, aan verweersters in het hoofdgeding is betekend. De appelrechter was eveneens van oordeel  dat niet kon worden aangenomen dat op de datum van ingebrekestelling een einde was gekomen aan het gedogen, aangezien de betekening van het gedinginleidend stuk niet kort na de ingebrekestelling had plaatsgevonden.

22.      Heitec heeft beroep in  Revision ingesteld bij de verwijzende rechter. Volgens die rechter hangt de uitkomst van dat beroep af van het antwoord op de vraag of er overeenkomstig § 21, leden 1 en 2, MarkenG alsmede artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 sprake is van rechtsverwerking wat Heitecs stakingsvorderingen en nevenvorderingen betreft.

23.      De verwijzende rechter merkt op dat de rechtsverwerking met betrekking tot  Heitecs vorderingen inzake het gebruik door Heitech van het Duitse merk waarvan laatstgenoemde houdster is (vordering II voor zover deze betrekking heeft op het teken HEITECH PROMOTION), wordt beheerst door § 21, lid 1, MarkenG, gelezen in samenhang met artikel 125b, punt 3, van deze wet, voor zover deze vorderingen zijn gebaseerd op het Uniemerk waarvan Heitec houdster is.

24.      Deze rechter verduidelijkt dat § 21, lid 1, MarkenG de omzetting in Duits recht vormt van  de in artikel 9 van richtlijn 2008/95 bedoelde verwerking  van het recht, dat is verbonden aan merken (artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95) en aan andere tekens  – waaronder handelsnamen  – die in het economische verkeer worden gebruikt (artikel 9, lid 2, van richtlijn 2008/95), om bezwaar te maken tegen het gebruik van een ingeschreven merk.

25.      Voor zover Heitec opkomt tegen de handelsnaam van Heitech (vorderingen I, II, III en VII), wordt de rechtsverwerking  volgens de vaststellingen van de verwijzende rechter geregeld in § 21, lid 2, MarkenG. In dit verband verduidelijkt deze rechter dat de normatieve inhoud van deze bepaling weliswaar verder gaat dan die van richtlijn 2008/95 en evenmin wordt weerspiegeld in artikel 54 van verordening nr. 207/2009, maar dat deze bepaling toch moet worden uitgelegd in overeenstemming met de richtlijnconforme uitlegging van § 21, lid 1, MarkenG. Voor zover Heitec zich baseert op haar Uniemerk, is § 21, lid 2, MarkenG voorts van toepassing krachtens de verwijzing naar het nationale recht in artikel 101, lid 2, van verordening nr. 207/2009(10).

26.      Met betrekking tot  Heitecs vorderingen inzake het gebruik door Heitech van het Uniemerk waarvan deze houdster is (vordering II, voor zover deze betrekking heeft op het teken HEITECH), stelt de verwijzende rechter vast dat de artikelen 54 en 110 alsook  artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 relevant zijn.

27.      De verwijzende rechter brengt vervolgens de volgende vaststellingen van de appelrechter in herinnering. Ten eerste heeft Heitech daadwerkelijk gebruikt gemaakt van haar handelsnaam voor haar handelsactiviteit alsmede  van haar merken voor de waren en diensten en op het grondgebied waarvoor deze merken  respectievelijk waren beschermd op een wijze die overeenstemt met hetgeen in de vorderingen wordt aangevoerd. Er is dus wel degelijk sprake geweest van gebruik, uiterlijk op 6 mei 2009, de datum waarop Heitech een brief heeft doen toekomen aan Heitec met het verzoek om een co-existentieovereenkomst te sluiten. Ten tweede moet worden aangenomen dat Heitec ook uiterlijk op die datum kennis heeft gekregen van het gebruik van de betrokken tekens. Ten derde is de goede trouw van Heitech noch voor het Landgericht Nürnberg-Fürth, noch voor de appelrechter ter discussie gesteld.

28.      Volgens de verwijzende rechter moeten de voorwaarden voor „gedogen” in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 echter worden verduidelijkt door met name vast te stellen of, zoals uit het arrest Budějovický Budvar(11) zou kunnen worden opgemaakt, de termijn van rechtsverwerking van vijf jaar alleen kan worden gestuit wanneer een rechtsmiddel wordt ingesteld bij een autoriteit of een rechter, dan wel of een handelwijze zoals het toezenden van een schriftelijke ingebrekestelling, die niet noodzakelijkerwijs of niet onmiddellijk wordt gevolgd door het instellen van een vordering bij bovengenoemde instanties, hiertoe kan volstaan. Meer in het bijzonder vraagt de verwijzende rechter zich af of een handelwijze als die van Heitec in de context van het hoofdgeding kan worden beschouwd als een handelwijze waarmee een einde komt aan het gedogen in de zin van voornoemde bepalingen. Ten slotte, in het geval waarin uiteindelijk een beroep in rechte is ingesteld, vraagt de verwijzende rechter zich af op welk moment de termijn van rechtsverwerking moet worden geacht te zijn gestuit wanneer de ontvangst van het gedinginleidend stuk door de verweerder door toedoen van de houder van het oudere merk is vertraagd tot een datum na afloop van de termijn van vijf jaar.

29.      Daarop heeft het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof bij op 25 september 2020 ter griffie van het Hof ingekomen beslissing verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
„1)      Kan gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009] niet alleen worden uitgesloten door een bij een autoriteit of een rechter in te stellen beroep, maar ook door een handelwijze zonder dat daarbij een autoriteit of een rechter wordt ingeschakeld?
2)      Indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord: vormt een ingebrekestelling waarmee de houder van het oudere teken vóór de inleiding van een gerechtelijke procedure, van de houder van het jongere teken staking van het gebruik van het teken en het overeenkomen van een boetebeding bij overtreding vordert, een handelwijze die gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009] uitsluit?
3)      Is, in geval van een beroep in rechte, voor de berekening van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen van vijf jaar in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009]  de datum van indiening van het gedinginleidend stuk bij de rechter of de datum van ontvangst ervan door de verweerder van belang? Is het in dat verband van belang dat de ontvangst ervan door de verweerder door toedoen van de houder van het oudere merk is vertraagd tot een datum na afloop van de termijn van vijf jaar?
4)      Ziet de rechtsverwerking volgens artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede volgens artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009]  niet alleen op de stakingsvordering, maar ook op de nevenvorderingen die op het merkrecht zijn gebaseerd, met name de vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking en vernietiging?”
III. Procedure bij het Hof

30.      Heitec, Heitech en de Europese Commissie hebben opmerkingen bij het Hof ingediend. Voorts heeft het Hof schriftelijk te beantwoorden vragen gesteld aan alle deelnemers aan het schriftelijke gedeelte van de onderhavige prejudiciële procedure, die allen hun antwoorden op deze vragen aan het Hof hebben doen toekomen.
IV.    Analyse

A.      Verduidelijkingen vooraf

31.      Wat het toepasselijke recht betreft, hebben de aan het Hof voorgelegde prejudiciële vragen betrekking op de uitlegging van bepalingen van richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009. Hoewel deze beide handelingen thans zijn ingetrokken en vervangen(12), bevatten zij, zoals de verwijzende rechter heeft opgemerkt, de bepalingen die ratione temporis van toepassing zijn op het hoofdgeding, aangezien het in deze zaak in wezen gaat om de vraag welke handelwijze een einde kan hebben gemaakt aan het gedogen van bekende inbreuken op oudere rechten in een context waarin de houder van die rechten  – verzoekster in het hoofdgeding  – uiteindelijk een zaak bij een rechter aanhangig heeft gemaakt en waarin de vordering uiterlijk op 23 mei 2014, dus onder vigeur van bovengenoemde twee handelingen, aan verweerster in het hoofdgeding is betekend.

32.      Met betrekking tot die handelingen zij eraan herinnerd dat in verordening nr. 207/2009 de rechtsregeling is neergelegd die van toepassing is op Uniemerken, opgevat als merken voor waren of diensten die overeenkomstig deze verordening worden ingeschreven.(13) Dienaangaande zij opgemerkt dat Heitec houdster is van het op 4 juli 2005 ingeschreven Uniewoordmerk HEITEC en dat verweerster in het hoofdgeding houdster is van een op 20 november 2008 ingeschreven Uniebeeldmerk dat het woordelement HEITECH bevat. Richtlijn 2008/95 is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in een lidstaat het voorwerp is van een inschrijving of een aanvraag om inschrijving als een individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk.(14) Verweerster in het hoofdgeding is houdster van een Duits beeldmerk met het woordelement HEITECH PROMOTION, dat op 4 februari 2003 is ingeschreven.

33.      Met de verschillende vorderingen in het hoofdgeding wordt opgekomen tegen zowel het gebruik van het Duitse merk waarvan Heitech houdster is, als het gebruik door Heitech van haar Uniemerk.(15)
B.      Eerste en tweede prejudiciële vraag

34.      Volgens de bewoordingen van de eerste en de tweede prejudiciële vraag aan het Hof  – die mijns inziens samen moeten worden behandeld  – verzoekt de verwijzende rechter het Hof om verduidelijking  van de rechtsregeling inzake rechtsverwerking wegens gedogen waarin zowel richtlijn 2008/95 als verordening nr. 207/2009 voorziet.

35.      Om te beginnen zij opgemerkt dat de formulering van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95(16) nagenoeg identiek is aan die van artikel 54, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Beide bepalingen voorzien in een soortgelijk mechanisme: de houder van een ouder nationaal merk of Uniemerk die het gebruik van een jonger merk in een andere lidstaat of meer in het algemeen in de Unie gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt. In ten minste twee gevallen kan rechtsverwerking worden uitgesloten, namelijk wanneer het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd of wanneer niet meer kan worden vastgesteld dat de houder van het oudere merk het gebruik gedoogt. Artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 voorziet in een soortgelijk mechanisme.
1.      Wat we weten over gedogen

36.      Met de eerste twee prejudiciële vragen wordt het Hof verzocht te verduidelijken welke soort gebeurtenis of handelwijze een einde kan maken aan het gedogen in de zin van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009.

37.      Alvorens deze vragen te beantwoorden, moet dit begrip „gedogen” eerst worden gedefinieerd. In dit verband kan lering worden getrokken uit het arrest Budějovický Budvar(17). Het Hof werd in die zaak met name verzocht om uitlegging van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG(18), welke bepaling in identieke bewoordingen is overgenomen in artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95, zodat de stellingen in voornoemd arrest over richtlijn 89/104 mutatis mutandis gelden voor de uitlegging van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95.

38.      Uit dat arrest kan dus worden afgeleid dat het begrip „gedogen” als bedoeld in artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 een autonoom Unierechtelijk begrip is, aangezien het noch in die bepaling – die met betrekking tot dit begrip geen uitdrukkelijke verwijzing naar het nationale recht bevat – noch in enige andere bepaling van die richtlijn is omschreven.(19)

39.      Bovendien heeft het Hof met name gelet op de derde, zevende, negende en elfde overweging van richtlijn 89/104(20) geoordeeld dat artikel 9 van deze richtlijn „een volledige harmonisatie tot stand [had gebracht] van de voorwaarden waaronder de houder van een ingeschreven jonger merk uit hoofde van rechtsverwerking wegens gedogen zijn recht op dit merk kan behouden wanneer de houder van een ouder gelijk merk nietigverklaring van dit jongere merk vordert of zich tegen het gebruik ervan verzet”.(21) Aangezien deze overwegingen zijn overgenomen in de overwegingen 4, 8, 10 en 12 van richtlijn 2008/95, geldt deze vaststelling mutatis mutandis.

40.      Ten slotte heeft het Hof vastgesteld dat hetzelfde begrip „gedogen” in artikel 54, lid 1, van verordening nr. 207/2009 „dezelfde betekenis heeft als in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104”(22), en dus als in artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95. Het begrip „gedogen” in de zin van zowel artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 als artikel 54, lid 1, van verordening nr. 207/2009 is dus een Unierechtelijk begrip dat in alle lidstaten dezelfde betekenis en draagwijdte moet hebben en waaraan binnen de rechtsorde van de Unie een autonome en uniforme uitlegging moet worden gegeven.(23)

41.      Aangezien het Hof werd verzocht om uitlegging van een autonoom Unierechtelijk begrip waarvoor het Unierecht geen definitie gaf, heeft het Hof een klassieke analyse verricht die erin bestond de betekenis en de draagwijdte van dat begrip te bepalen in overeenstemming met de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis van de term „gedogen”, met inachtneming van de context waarin dit begrip werd gebruikt en de doeleinden van de regeling waarvan het deel uitmaakte(24). Uit deze analyse is gebleken dat „de gedogende [doet] blijken van passiviteit door af te zien van tegenmaatregelen om een situatie waarvan hij op de hoogte is en die niet noodzakelijk wenselijk is, ongedaan te maken. Het begrip „gedogen” impliceert [...] dat de gedogende lijdelijk toeziet in een situatie waartegen hij zich kan verzetten”(25).

42.      Aldus moet de houder van het oudere merk het gebruik van een jonger merk ten eerste geruime tijd „bewust hebben gedoogd”, dat wil zeggen „vrijwillig”, „met kennis van zaken”(26).

43.      Aangezien zowel richtlijn 89/104 als richtlijn 2008/95 doelt op „de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden”(27), „impliceert [deze doelstelling] dat de houder van een ouder merk met het oog op het behoud van deze wezenlijke functie in staat moet zijn [...] om zich tegen het gebruik van een aan zijn merk gelijk jonger merk te verzetten”(28). Zo heeft het Hof in punt 49 van het arrest Budějovický Budvar(29) geoordeeld dat „elk administratief beroep of beroep in rechte dat de houder van een ouder merk instelt gedurende de in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 [en dus in artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95] bedoelde termijn, stuiting van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen tot gevolg heeft”.
2.      Noodzaak om te formaliseren wanneer er een einde komt aan het gedogen van de inbreuk op rechten 

44.      Het instellen van een dergelijk beroep vormt uiteraard de   meest vergaande en geformaliseerde wijze waarop een houder „zich kan verzetten”, zoals het Hof heeft verwoord. Uit de tekst van punt 49 van het arrest Budějovický Budvar(30) alleen blijkt echter niet dat het Hof heeft geoordeeld dat enkel het instellen van een dergelijk beroep stuiting van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen tot gevolg kan hebben. Dit lijkt mij evenmin een uitdrukkelijk vereiste van de Uniewetgever, gelet op de bewoordingen zelf van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 en van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009.

45.      Heitech betoogt dat deze bepalingen aldus moeten worden uitgelegd dat zij enkel betrekking hebben op rechtsmiddelen die daadwerkelijk zijn ingesteld om een einde te maken aan het gedogen, en beroept zich ter ondersteuning van haar betoog op verschillende bepalingen van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten(31). In deze bepalingen wordt vaak verwezen naar de nationale rechterlijke instanties die bevoegd zijn op het gebied van intellectuele eigendom. Ik merk echter op dat richtlijn 2004/48 tot doel heeft de nationale wettelijke regelingen aan te passen die tot dusver een uiteenlopend niveau van bescherming boden met betrekking tot de middelen tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten. Bijgevolg betreft die richtlijn volgens artikel 1 ervan „de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen”. Al deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen zijn van gerechtelijke aard. Bovendien moet worden vastgesteld dat rechtsverwerking wegens gedogen in geen enkele bepaling van richtlijn 2004/48 aan bod komt, zodat uit de lezing van deze richtlijn geen enkele zinvolle conclusie voor de onderhavige zaak kan worden getrokken.

46.      Indien wordt uitgegaan van de weinig nauwkeurige tekst van de twee normen die wij hier onderzoeken, zou gemakkelijk kunnen worden geconcludeerd dat elke handelwijze van de houder van het oudere merk waarmee hij er, op een enigszins actieve manier, blijk van geeft het oneens te zijn met het gebruik van het betrokken merk en/of teken door de houder van het jongere merk, kan volstaan om de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen te stuiten.

47.      Aangezien de tekstuele uitlegging van beide aan de orde zijnde bepalingen geen opheldering biedt, moet aandacht worden besteed aan het doel dat ermee wordt nagestreefd. In dit verband moet worden vastgesteld dat de Uniewetgever duidelijk heeft aangegeven dat rechtsverwerking wegens gedogen is ingevoerd „ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden”(32). Waar de wetgever zich niet heeft uitgesproken, dient derhalve naar behoren rekening te worden gehouden met zijn wil om een „afweging [te maken] van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden”(33).

48.      Uit het voorgaande volgt mijns inziens dat er een einde komt aan het gedogen wanneer de houder van het oudere merk de maatregelen neemt waarover hij beschikt om een einde te maken aan de inbreuk op zijn rechten. Aangezien het erom gaat de betrokken belangen af te wegen en tegelijkertijd de rechtszekerheid van eenieder te eerbiedigen, moet dit verzet worden geformaliseerd door gebruik te maken van de rechtsmiddelen die beschikbaar zijn om tot een bindende oplossing te komen.

49.      Formalisering van het verzet is namelijk noodzakelijk om de nuttige werking van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 alsmede van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 te waarborgen, zoals Heitech en de Commissie terecht hebben aangevoerd. Indien de termijn van rechtsverwerking door een informele uitwisseling, zoals de verzending van een eenvoudige brief, zou kunnen worden gestuit, zou de rechtspositie van de houder van het jongere merk (gesteld dat is voldaan aan de andere voorwaarden) immers nooit sterker kunnen worden. Dat is echter duidelijk niet wat de Uniewetgever voor ogen had, zoals ik hierboven heb aangegeven. Zo betekent een brief waarin met een gerechtelijke procedure wordt gedreigd, zonder dat dit dreigement ooit wordt uitgevoerd, dat de houder van het oudere merk – in de zin van het arrest Budějovický Budvar(34) – afziet van tegenmaatregelen om een situatie waarvan hij ontegenzeglijk op de hoogte is, ongedaan te maken en dat hij het gedogen daarmee in stand houdt in plaats van stuit. Het versturen van een ingebrekestelling biedt in dit verband evenmin waarborgen met betrekking tot de ernst van het voornemen om zijn rechten op bindende wijze te doen gelden.

50.      Formalisering van het verzet is noodzakelijk, aangezien zowel de aanvang van de termijn van rechtsverwerking(35) als het tijdstip waarop die termijn wordt gestuit of is verstreken, nauwkeurig dient te worden bepaald omwille van de rechtszekerheid. Daartoe kan alleen een gebeurtenis waaruit ondubbelzinnig blijkt dat iemand duidelijk en serieus voornemens is om zijn rechten te doen gelden, zoals de instelling van een beroep in rechte of een administratief beroep, een einde maken aan het gedogen.

51.      Uit het voorgaande volgt dat alleen een einde kan worden gemaakt aan het gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 indien de houder van oudere rechten op ondubbelzinnige wijze laat blijken duidelijk en serieus voornemens te zijn daaraan een einde te maken door een beroep in rechte of een administratief beroep in te stellen binnen een termijn van vijf jaar vanaf het ogenblik waarop  hij kennis heeft gekregen van het gebruik van het jongere merk.
C.      Derde prejudiciële vraag

52.      Indien het Hof, zoals ik in overweging geef, zou oordelen dat alleen het instellen van een beroep bij een administratieve of rechterlijke instantie de termijn van vijf jaar kan stuiten en aldus een einde kan maken aan het gedogen in de zin van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009, verzoekt de verwijzende rechter het Hof nog te verduidelijken op welk precies moment die termijn wordt geacht te zijn verstreken.

53.      In dit verband merk ik op dat uit mijn analyse van de eerste en de tweede prejudiciële vraag blijkt dat de houding van de houder van het oudere merk van doorslaggevend belang is. Om uit te maken of de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen is verstreken, moet mijns inziens dus vanuit het oogpunt van deze houder worden onderzocht of hij subjectief gezien de nodige maatregelen heeft genomen om een einde te maken aan de inbreuk op zijn rechten door een beroep in rechte in te stellen. Op het moment waarop dit beroep wordt ingesteld, blijkt zeer duidelijk dat de houder van het oudere merk serieus en ondubbelzinnig voornemens is om zijn rechten te doen gelden.

54.      Anders dan de verjaringstermijn, die de vraag beïnvloedt of de betrokkene een subjectief recht kan doen gelden wanneer het niet meer voor de rechter afdwingbaar is(36), is de termijn van rechtsverwerking rechtstreeks en onmiddellijk van invloed op de bevoegdheid om in rechte op te treden. Een beroep kan dus nog worden ingesteld zolang dit gebeurt binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum waarop de betrokkene kennis heeft gekregen van het gebruik, en de termijn van rechtsverwerking wordt mijns inziens dan ook logischerwijze gestuit op de datum van instelling van het beroep of, meer bepaald, op de datum van indiening van het gedinginleidend stuk. Hoewel de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen als zodanig en, in beginsel, de gevolgen van een dergelijk gedogen in het Unierecht zijn geharmoniseerd, hebben de lidstaten alle vrijheid om de procedurele voorwaarden (alsmede de voorwaarden voor de ontvankelijkheid of betekening) vast te stellen van een beroep in rechte waarmee juist wordt beoogd  een einde te maken aan het gedogen. In deze omstandigheden lijkt het mij bij de huidige stand van het Unierecht de meest bevredigende oplossing te zijn om uit te gaan van de datum waarop het beroep in rechte wordt ingesteld als datum waarop de termijn van rechtsverwerking wordt gestuit. Wanneer zich in de loop van de opeenvolgende fasen van de gerechtelijke procedure grotere nationale verschillen blijken voor te doen, kunnen zij zo het best worden gladgestreken. Op de datum waarop het beroep wordt ingesteld, kan het voornemen van de houder van het oudere merk met relatieve zekerheid worden vastgesteld.(37)

55.      Daarentegen lijkt het mij risicovoller om de datum van betekening van het beroep aan de verwerende partij in aanmerking te nemen, gezien de verschillen in de nationale praktijken waarop ik hierboven heb gewezen. Op dit punt ben ik het eens met de bezwaren van de Commissie.

56.      Ten slotte deel ik ook het standpunt van de Commissie dat de termijn van rechtsverwerking in beginsel weliswaar wordt gestuit op de datum waarop een beroep bij de bevoegde rechter wordt ingesteld, maar het uiteindelijk aan de aangezochte rechterlijke instanties staat om te bepalen of dit daadwerkelijk het geval is. Aangezien ook rekening moet worden gehouden met de belangen van de houder van het jongere merk, kan de termijn van rechtsverwerking dus slechts onder bepaalde voorwaarden worden gestuit, met als eerste voorwaarde dat het ingestelde beroep ontvankelijk is. Eveneens omdat deze belangen voor ogen moeten worden gehouden, moet de verwerende partij binnen een relatief korte termijn na de instelling van dat beroep in kennis worden gesteld van het bestaan ervan. Een verzoekende partij die er bijvoorbeeld lang over doet om een verzoekschrift met vormgebreken te regulariseren, of die op een of andere wijze de procedure belemmert door onduidelijkheid te laten bestaan over haar werkelijke voornemen om in rechte op te treden (bijvoorbeeld door de proceskosten niet te betalen) of, zoals de verwijzende rechter opmerkt, door wiens toedoen de verwerende partij met vertraging in kennis wordt gesteld zodat door het tijdsverloop bij die partij een gewettigd vertrouwen is ontstaan op grond waarvan zij zich op gedogen kan beroepen, zou in deze zeer bijzondere omstandigheden geen  aanspraak mogen maken op stuiting van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen totdat zij respectievelijk haar verzoekschrift heeft geregulariseerd, de proceskosten heeft betaald of totdat zij de bevelen van de aangezochte rechter heeft opgevolgd opdat haar beroep uiteindelijk als daadwerkelijk ingesteld kan worden beschouwd.

57.      Ik herinner eraan dat de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen volgens het Unierecht vijf jaar bedraagt en ingaat op het tijdstip waarop de houder van het oudere merk kennis heeft gekregen van het gebruik door de houder van het jongere merk. Deze termijn van vijf jaar stelt houders van oudere rechten ten volle in staat hun rechten te doen gelden in een situatie waarvan zij reeds geruime tijd op de hoogte zijn, zonder het einde van de termijn af te wachten om hun beroep in te stellen. In een dergelijk geval hebben zij er alle belang bij om zo snel mogelijk een juist geadresseerd en rechtsgeldig beroep in te stellen, omdat hun anders nalatigheid zou kunnen worden verweten.(38)

58.      Wanneer de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen in deze omstandigheden verstrijkt tussen de instelling van het beroep en de betekening ervan aan de verwerende partij, staat het aan de aangezochte rechter om te beoordelen of de kennisgeving aan de verwerende partij al dan niet met vertraging is gebeurd, en zo ja, of deze vertraging kan worden toegeschreven aan de handelwijze van de verzoekende partij in de loop van de procedure. In een dergelijk geval zal de aangezochte rechter nog moeten onderzoeken of een dergelijke handelwijze kan afdoen aan de ernst van het bij hem ingestelde beroep en zal hij daaraan alle consequenties moeten verbinden wat de berekening van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen betreft.

59.      Uit het voorgaande volgt dat wanneer de houder van het oudere merk beroep in rechte instelt, in beginsel moet worden uitgegaan van de datum van instelling van dit beroep als datum waarop de termijn van rechtsverwerking van vijf jaar als bedoeld in artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 alsmede in artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 wordt gestuit. Wanneer deze termijn verstrijkt tussen de instelling van dat beroep en de betekening ervan aan de verwerende partij, staat het aan de aangezochte rechter om te beoordelen of de kennisgeving aan de verwerende partij al dan niet met vertraging is gebeurd, en zo ja, of deze vertraging kan worden toegeschreven aan de handelwijze van de verzoekende partij in de loop van de procedure. In een dergelijk geval zal de aangezochte rechter nog moeten onderzoeken of een dergelijke handelwijze afdoet aan de ernst van het bij hem ingestelde beroep en zal hij daaraan alle consequenties moeten verbinden wat de berekening van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen betreft.
D.      Vierde prejudiciële vraag

60.      Met deze vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of, in het geval van rechtsverwerking,  deze niet alleen van invloed is op de vordering tot staking van het gebruik van het jongere merk, maar ook op de nevenvorderingen of samenhangende vorderingen, zoals de vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of vernietiging van de inbreukmakende waren.

61.      Allereerst dient te worden geantwoord op het bezwaar van verzoekster in het hoofdgeding dat het Hof deze vierde prejudiciële vraag niet hoeft te beantwoorden, aangezien er in het hoofdgeding geen sprake is van rechtsverwerking. Ik herinner eraan dat het Hof weliswaar tot taak heeft de verwijzende rechter een zinvolle uitlegging te geven van de bepalingen die hij voornemens is toe te passen, maar niet bevoegd is om over de feiten van het hoofdgeding te beslissen, of om de Unierechtelijke voorschriften die het heeft uitgelegd, op nationale maatregelen of situaties toe te passen, aangezien dit tot de uitsluitende bevoegdheid van de nationale rechters behoort.(39) Bijgevolg kan het Hof er niet van uitgaan dat het door verzoekster in het hoofdgeding bij die rechterlijke instanties ingestelde beroep niet vervallen is om af te zien van beantwoording van de gestelde vraag.

62.      Met betrekking tot deze vierde vraag merk ik om te beginnen op dat noch in de tekst van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95, noch in die van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 concreet wordt verduidelijkt wat de gevolgen van de rechtsverwerking zijn. Bij lezing van deze bepalingen blijkt evenwel dat, indien is voldaan aan de overige daarin gestelde voorwaarden voor de vaststelling van rechtsverwerking, de houder van het oudere merk „niet meer op grond van het oudere merk [kan] vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar [kan] maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt”(40). A contrario kan de houder van een merk, alvorens er sprake is van rechtsverwerking wegens gedogen, dus zowel de nietigverklaring van een jonger merk vorderen, als zich tegen het gebruik van dat merk verzetten via een inbreukvordering(41).

63.      Wat het Uniemerk betreft, worden de rechtsgevolgen van nietigheid verduidelijkt in artikel 55, lid 2, van verordening nr. 207/2009, volgens hetwelk „het Uniemerk [wordt] geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen als bedoeld in deze verordening te hebben gehad”, waarbij die rechtsgevolgen worden geregeld in afdeling 2 van titel II van die verordening. Richtlijn 2008/95 bevat geen gelijkwaardige bepalingen en uit overweging 6 van deze richtlijn blijkt dat „[d]e lidstaten [...] de bevoegdheid [moeten] behouden om de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen”.

64.      Zoals bij de analyse in het kader van de eerste en de tweede prejudiciële vraag, moet de letter van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 alsmede van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 door een teleologische lezing van deze bepalingen worden verduidelijkt. Rechtsverwerking wegens gedogen is weliswaar een mechanisme waarmee wordt beoogd de afweging van de betrokken belangen te verzekeren  en tegelijkertijd het rechtszekerheidsvereiste te waarborgen, maar het lijkt mij in strijd met de rechtszekerheid dat de houder van het oudere merk na vijf jaar gedogen niet langer nietigverklaring van het jongere merk kan vorderen noch zich tegen het gebruik ervan kan verzetten, maar nog steeds schadevergoeding kan verkrijgen als gevolg van een gebruik waartegen hij zich niet heeft verzet toen dat mogelijk was en waartegen hij zich niet meer kan verzetten wegens de rechtsverwerking. De nagestreefde rechtszekerheid zou immers in gevaar worden gebracht indien de houder van het oudere merk gedurende het gedoogde parallelle gebruik van beide merken eindeloos schadevergoeding zou kunnen blijven verkrijgen. Juist wegens dit gedogen zou voorts het verkrijgen van de vernietiging van waren die niet als inbreukmakend kunnen worden aangemerkt, juridisch gezien absurd zijn.

65.      Ik neig dus naar de opvatting dat de onmogelijkheid om „bezwaar [te] maken tegen het gebruik van het jongere merk” in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009, ruim moet worden uitgelegd, zodat de houder van het oudere merk vanaf het tijdstip waarop rechtsverwerking wegens gedogen wordt vastgesteld, al zijn voorrechten die verband houden met het feit dat zijn merk ouder is, verliest  ten aanzien van de houder van het jongere merk waarvan hij het gebruik heeft gedoogd, en dat rechtsverwerking wegens gedogen derhalve aldus moet worden opgevat dat zij niet alleen ziet op de stakingsvordering, maar ook op de nevenvorderingen die op het oudere merkrecht zijn gebaseerd, zoals de vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of vernietiging.
V.      Conclusie

66.      Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Bundesgerichtshof te beantwoorden als volgt:
„1)      Artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten alsmede artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk moeten aldus worden uitgelegd dat alleen een einde kan worden gemaakt aan de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen indien de houder van oudere rechten op ondubbelzinnige wijze laat blijken duidelijk en serieus voornemens te zijn een einde te maken aan het gedogen door een beroep in rechte of een administratief beroep in te stellen binnen een termijn van vijf jaar vanaf het ogenblik waarop hij kennis heeft gekregen van het gebruik van het jongere merk.
2)      Wanneer de houder van het oudere merk beroep in rechte instelt, moet in beginsel worden uitgegaan van de datum van instelling van dit beroep als datum waarop de termijn van rechtsverwerking van vijf jaar als bedoeld in artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 alsmede artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 wordt gestuit. Wanneer deze termijn verstrijkt tussen de instelling van dat beroep en de betekening ervan aan de verwerende partij, staat het aan de aangezochte rechter om te beoordelen of de kennisgeving aan de verwerende partij al dan niet met vertraging is gebeurd, en zo ja, of deze vertraging kan worden toegeschreven aan de handelwijze van de verzoekende partij in de loop van de procedure. In voorkomend geval zal de aangezochte rechter nog moeten onderzoeken of een dergelijke handelwijze afdoet aan de ernst van het bij hem ingestelde beroep en zal hij daaraan alle consequenties moeten verbinden wat de berekening van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen betreft.
3)      Artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 alsmede artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van het oudere merk vanaf het tijdstip waarop rechtsverwerking wegens gedogen wordt vastgesteld, al zijn voorrechten die verband houden met het feit dat zijn merk ouder is, verliest  ten aanzien van de houder van het jongere merk waarvan hij het gebruik heeft gedoogd, en dat rechtsverwerking wegens gedogen in de zin van die bepalingen derhalve aldus moet worden opgevat dat zij niet alleen ziet op de stakingsvordering, maar ook op de nevenvorderingen die op het oudere merkrecht zijn gebaseerd.”

1      Oorspronkelijke taal: Frans.

2      Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, „Rapport de synthèse – Question Q192 – L’acceptation (tolérance) de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle”, 2006, te raadplegen op https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006 %20Q189 %20190 %20191 %20192/sr192french.pdf

3      Arrest van 22 september 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).

4      PB 2008, L 299, blz. 25.

5      PB 2009, L 78, blz. 1.

6      BGBl. 1994 I, blz. 3082.

7      De verwijzende rechter geeft aan dat het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) bij beslissing van 5 juni 2018 de merkrechten van verzoekster in het hoofdgeding vervallen heeft verklaard wegens het niet gebruiken ervan. Verzoekster heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie. Bij het opstellen van deze conclusie was dit beroep nog steeds aanhangig (T‑520/19). 

8      Het beroep in het hoofdgeding is eveneens gericht tegen RW, de bedrijfsleider van verweerster in het hoofdgeding. Tenzij anders vermeld, zal in deze conclusie naar Heitech als verweerster in het hoofdgeding worden verwezen. 

9      Zie punt 12 van deze conclusie.

10      Artikel 101, lid 2, luidt: „Op alle zaken die niet in deze verordening geregeld zijn, past de rechtbank voor het gemeenschapsmerk het nationale recht toe, met inbegrip van haar internationale privaatrecht.” 

11      Arrest van 22 september 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).

12      Richtlijn 2008/95 is sinds 14 januari 2019 niet meer van kracht en is vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1). Verordening nr. 207/2009 is sinds 30 september 2017 niet meer van kracht en is vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1). De bepalingen van richtlijn 2015/2436 en van verordening 2017/1001 betreffende rechtsverwerking wegens gedogen zijn volstrekt vergelijkbaar met die van richtlijn 2008/95 en van verordening nr. 207/2009: zie ter vergelijking artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2015/2436 en artikel 61, leden 1 en 2, alsook  artikel 138, lid 2, van verordening 2017/1001.

13      Zie artikel 1 van verordening nr. 207/2009.

14      Zie artikel 1 van richtlijn 2008/95.

15      Zie punt 23 e.v. van deze conclusie voor de bijzonderheden van de verschillende vorderingen.

16      Aangezien de lidstaten op grond van artikel 9, lid 2, van richtlijn 2008/95 de toepassing van artikel 9, lid 1, van die richtlijn mogen uitbreiden tot de daarin genoemde gevallen, zal de uitlegging die aan deze laatste bepaling wordt gegeven ook gelden bij de tenuitvoerlegging door de lidstaten van artikel 9, lid 2, van die richtlijn.

17      Arrest van 22 september 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).

18      Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

19      Zie naar analogie arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punten 28 en 29).

20      Zie arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punten 30‑32).

21      Arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punt 33).

22      Arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punt 35).

23      Zie naar analogie arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punt 37).

24      Zie arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

25      Arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punt 44). Cursivering van mij. 

26      Arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punt 47).

27      Arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punt 48).

28      Arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punt 48).

29      Arrest van 22 september 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).

30      Arrest van 22 september 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).

31      PB 2004, L 157, blz. 45.

32      Overweging 12 van richtlijn 2008/95.

33      Arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punt 48). Zie ook punt 34 van dat arrest en de aldaar aangehaalde rechtspraak.

34      Arrest van 22 september 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).

35      Zie, zij het in een volledig andere context, arrest van 16 mei 2000, Preston e.a. (C‑78/98, EU:C:2000:247, punt 68).

36      Zie arrest van 8 november 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissie (C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punt 52).

37      Deze zekerheid kan slechts relatief zijn zolang er geen rechterlijke beslissing ten gronde is gegeven en voor zover het beroep in de loop van de procedure bijvoorbeeld nog kan worden ingetrokken.

38      Ook hier hangt alles af van de beoordeling door de rechter van alle omstandigheden van het aan hem voorgelegde geval. Wanneer een beroep vrijwel aan het einde van de termijn van vijf jaar is ingesteld, maar de twee betrokken partijen lang onderhandelingen hebben gevoerd of stappen hebben ondernomen om tot een minnelijke schikking te komen, kan het feit dat het beroep zo laat is ingesteld, uiteraard niet worden uitgelegd als nalatigheid van de houder van het oudere merk.

39      Zie de overvloedige rechtspraak ter zake, met name arrest van 7 september 2006, Jehle, Weinhaus Kiderlen (C‑489/04, EU:C:2006:527, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

40      Artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95. Artikel 54 van verordening nr. 207/2009 is in soortgelijke, maar niet volledig dezelfde bewoordingen geformuleerd. 

41      Zie beschikking van 10 maart 2015, Rosa dels Vents Assessoria (C‑491/14, EU:C:2015:161, punt 25).