CELEX: 62007CJ0529
Language: fi
Date: 2009-06-11
Title: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.6.2009.#Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vastaan Franz Hauswirth GmbH.#Oberster Gerichtshof esittämä Ennakkoratkaisupyyntö.#Asia C-529/07.

Asia C-529/07
      Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
      vastaan
      Franz Hauswirth GmbH
      (Oberster Gerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)
      Kolmiulotteinen yhteisön tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 40/94 – 51 artiklan 1 kohdan b alakohta – Merkitykselliset perusteet arvioitaessa sitä, onko hakija jättänyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen ”vilpillisessä
         mielessä”
      
      Tuomion tiivistelmä
      Yhteisön tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet
      (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohta)
      Arvioidessaan sitä, onko hakija vilpillisessä mielessä yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan
         b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät
         merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, ja
         etenkin
      
      – se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle
         tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan,
      
      – hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja
      – sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on.
      Olettama siitä, että hakija tietää kolmannen käyttävän samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista
         merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan, voi perustua muun muassa siihen, että tällainen
         käyttö on asianomaisella talouden sektorilla yleisesti tiedossa, ja tämä tietoisuus voidaan johtaa muun muassa tällaisen käytön
         kestosta. Mitä kauemmin merkkiä on käytetty, sitä todennäköisempää on, että hakija on ollut siitä tietoinen rekisteröintihakemusta
         jättäessään. Tämä olettama ei kuitenkaan sinällään riitä sen toteamiseksi, että hakija on vilpillisessä mielessä.
      
      Hakijan aikomus rekisteröintihakemusta jätettäessä on subjektiivinen seikka, joka on määritettävä kyseiseen tapaukseen liittyvien
         objektiivisten olosuhteiden perusteella. Aikomus estää kolmatta markkinoimasta tuotetta voi näin ollen tietyissä olosuhteissa
         merkitä sitä, että hakija on vilpillisessä mielessä, etenkin silloin, kun hakijalla ei ole aikomustakaan käyttää merkkiä vaan
         hän haluaa yksinomaan estää kolmannen pääsyn markkinoille.
      
      Se, että kolmas on pitkän aikaa käyttänyt samalle tai samankaltaiselle tavaralle merkkiä, joka on sekoitettavissa haettuun
         merkkiin, ja että kyseinen merkki saa tietynasteista oikeudellista suojaa, on yksi niistä tekijöistä, joilla on merkitystä
         arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä. Tällaisessa tapauksessa hakija voisi näet hyötyä yhteisön tavaramerkkiin
         perustuvista oikeuksista pelkästään kilpaillakseen vilpillisesti sellaista kilpailijaa vastaan, joka käyttää merkkiä, joka
         on omien ansioidensa perusteella jo saavuttanut tietyn oikeudellisen suojan. Missään tapauksessa ei voida kuitenkaan pitää
         mahdottomana, että hakija pyrkii jopa tällaisissa olosuhteissa ja muun muassa silloin, kun useat tuottajat käyttävät markkinoilla
         samoille tai samankaltaisille tavaroille samoja merkkejä tai samankaltaisia merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa merkkiin,
         jonka rekisteröimistä oli haettu, kyseisen merkin rekisteröinnillä oikeutettuun päämäärään. Tästä voi olla kyse muun muassa
         silloin, kun hakija tietää rekisteröintihakemusta jättäessään, että kolmas, joka on uusi tulokas markkinoilla, pyrkii hyötymään
         mainitusta merkistä kopioimalla sen ulkoasun, minkä johdosta hakija rekisteröi kyseisen merkin estääkseen tämän ulkoasun käytön.
      
      Lisäksi myös haetun tavaramerkin luonteella voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä.
         Siinä tapauksessa, että kyseinen merkki muodostuu koko tuotteen muodosta ja ulkoasusta, hakijan vilpillisen mielen olemassaolo
         voidaan todeta helpommin, jos kilpailijoiden vapautta valita tuotteen muoto ja ulkoasu rajoittavat tekniset tai kaupalliset
         näkökohdat, jolloin tavaramerkin haltija voi estää kilpailijoitaan paitsi käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä myös
         markkinoimasta rinnastettavissa olevia tuotteita.
      
      Arvioitaessa hakijan vilpillistä mieltä on lisäksi mahdollista ottaa huomioon se, miten vakiintunut merkki oli sillä hetkellä,
         kun hakemus sen rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi jätettiin. Juuri sillä, miten vakiintunut merkki on, voitaisiin
         näet perustella hakijan intressi varmistaa se, että sen merkki saa laajempaa oikeudellista suojaa.
      
      (ks. 39–44 ja 46–52 kohta sekä tuomiolauselma)
YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)
      11 päivänä kesäkuuta 2009 (*)
      
      Kolmiulotteinen yhteisön tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 40/94 – 51 artiklan 1 kohdan b alakohta – Merkitykselliset perusteet arvioitaessa sitä, onko hakija jättänyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen ”vilpillisessä
         mielessä”
      
      Asiassa C‑529/07,
      jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 2.10.2007
         tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 28.11.2007, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
      
      Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
      vastaan
      Franz Hauswirth GmbH,
      
      YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),
      toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit M. Ilešič (esittelevä tuomari), A. Tizzano, E. Levits ja
         J.-J. Kasel,
      
      julkisasiamies: E. Sharpston,
      kirjaaja: hallintovirkamies K. Sztranc-Sławiczek,
      ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 19.11.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,
      ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet
      –        Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, edustajinaan Rechtsanwalt H.-G. Kamann ja Rechtsanwältin G. K. Hild,
      –        Franz Hauswirth GmbH, edustajanaan Rechtsanwalt H. Schmidt,
      –        Tšekin hallitus, asiamiehenään M. Smolek,
      –        Ruotsin hallitus, asiamiehinään A. Falk ja A. Engman,
      –        Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään H. Krämer,
      kuultuaan julkisasiamiehen 12.3.2009 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,
      on antanut seuraavan
      tuomion
      1        Ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11,
         s. 1) 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.
      
      2        Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Sveitsiin sijoittautunut Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (jäljempänä
         Lindt & Sprüngli) ja Itävaltaan sijoittautunut Franz Hauswirth GmbH (jäljempänä Franz Hauswirth).
      
      3        Tavaramerkin loukkaamista koskevalla kanteella Lindt & Sprüngli vaati Franz Hauswirthia lopettamaan Euroopan unionin alueella
         sellaisten suklaapupujen tuottamisen ja markkinoinnin, jotka ovat sekoitettavan samankaltaisia kuin suklaapupu, joka on suojattu
         kolmiulotteisella yhteisön tavaramerkillä, jonka haltija Lindt & Sprüngli on (jäljempänä kyseinen kolmiulotteinen tavaramerkki).
      
      4        Franz Hauswirth, joka nosti vastakanteen kyseisen tavaramerkin julistamiseksi mitättömäksi, katsoo, että asetuksen N:o 40/94
         51 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan kyseistä tavaramerkkiä ei voida suojata tavaramerkkinä sillä perusteella, että Lindt
         & Sprüngli on jättänyt mainittua tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. 
      
       Asiaa koskevat oikeussäännöt
       Yhteisön säännöstö
      5        Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan, jonka otsikkona on ”Ehdottomat mitättömyysperusteet”, 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:
      
      ”Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [sisämarkkinoiden harmonisointi]virastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
         tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:
      
      – –
      b)      hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.”
      6        Asetus N:o 40/94 on kumottu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78,
         s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Pääasiaa koskevat säännökset ovat kuitenkin edelleen tosiseikkojen tapahtuma-ajan perusteella
         asetuksessa N:o 40/94.
      
       Kansallinen säännöstö
      7        Tavaramerkkilain (Markenschutzgesetz; BGBl. 260/1970), sellaisena kuin se on julkaistu BGBl:ssa I, 111/1999, 34 §:n 1 momentissa
         säädetään seuraavaa:
      
      ”Jokainen voi vaatia tavaramerkin mitätöintiä, jos hakija on jättänyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.”
      8        Vilpillisestä kilpailusta annetun lain (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb; BGBl. 448/1984), sellaisena kuin se
         on julkaistu BGBl:ssa I, 136/2001, 9 §:n 3 momentin nojalla tavaroiden ulkoasut ja niiden pakkaus tai päällys saavat suojaa
         yrityksen erityisenä tunnuksena, jos kohdeyleisö katsoo ne yrityksen tunnusmerkeiksi.
      
       Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
      9        Sekä Itävallassa että Saksassa suklaapupuja, joita kutsutaan tavallisesti nimellä ”Osterhasen” (pääsiäispuput), on markkinoitu
         erimuotoisina ja -värisinä ainakin vuodesta 1930 lähtien.
      
      10      Kun suklaapuput valmistettiin ja pakattiin käsin, niiden muodot olivat hyvin erilaisia, mutta koneellisen pakkaamisen myötä
         teollisesti valmistetuista pupuista tuli yhä samankaltaisempia.
      
      11      Lindt & Sprüngli on 1950-luvun alusta lukien valmistanut suklaapupua, joka on muodoltaan hyvin samankaltainen kuin kyseisellä
         kolmiulotteisella tavaramerkillä suojattu suklaapupu. Se on markkinoinut sitä Itävallassa vuodesta 1994 lukien.
      
      12      Lindt & Sprüngli sai vuonna 2000 haltuunsa kyseisen kolmiulotteisen tavaramerkin, joka esittää istumassa olevaa kultaista
         suklaapupua, jolla on punainen rusetti ja kulkunen ja jossa on ruskealla merkintä ”Lindt GOLDHASE”. Se on seuraavanlainen:
      
      
      13      Mainittu tavaramerkki rekisteröitiin tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten
         koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen
         luokkaan 30 kuuluvia suklaata ja suklaatuotteita varten. 
      
      14      Franz Hauswirth on vuodesta 1962 lukien saattanut markkinoille suklaapupuja. Pääasiassa kyseessä oleva pupu on seuraavanlainen:
      
      
      15      Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan yhtäältä Franz Hauswirthin valmistaman ja markkinoiman suklaapupun ja toisaalta
         Lindt & Sprünglin valmistaman ja kyseisellä kolmiulotteisella tavaramerkillä markkinoiman suklaapupun välillä on olemassa
         sekaannusvaara.  
      
      16      Mainittu sekaannusvaara johtuu muun muassa siitä, että Franz Hauswirthin valmistama ja markkinoima pupu on muodoltaan ja väriltään
         samankaltainen kuin mainitulla kolmiulotteisella tavaramerkillä suojattu pupu, sekä siitä, että kyseinen yhtiö kiinnittää
         tarran tuotteen alapintaan.
      
      17      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että myös muut Euroopan yhteisöön sijoittautuneet valmistajat tuottavat samankaltaisia
         suklaapupuja kuin kyseisellä kolmiulotteisella tavaramerkillä rekisteröity suklaapupu. Useat näistä valmistajista liittävät
         lisäksi näihin pupuihin selkeästi yrityksensä nimen siten, että se on ostajan nähtävissä.
      
      18      Lindt & Sprüngli on ennen kyseisen kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimistä ryhtynyt kansallisen kilpailuoikeuden tai
         kansallisen teollisoikeuslainsäädännön perusteella toimenpiteisiin ainoastaan sellaisten tuotteiden valmistajia vastaan, jotka
         ovat samanlaisia kuin tuote, jonka perusteella kyseinen tavaramerkki on tämän jälkeen rekisteröity. 
      
      19      Kyseisen kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimisen jälkeen Lindt & Sprüngli on ryhtynyt oikeudellisiin toimenpiteisiin
         sellaisia valmistajia vastaan, jotka sen käsityksen mukaan valmistivat siinä määrin samankaltaisia tuotteita, että ne voitiin
         sekoittaa kyseisellä tavaramerkillä suojattuun pupuun. 
      
      20      Oberster Gerichtshof huomauttaa, että ratkaisu, joka sen on annettava Franz Hauswirthin nostamaan vastakanteeseen, riippuu
         siitä, onko Lindt & Sprüngli jättänyt kyseistä kolmiulotteista tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen vilpillisessä
         mielessä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
      
      21      Tässä tilanteessa Oberster Gerichtshof on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat
         ennakkoratkaisukysymykset: 
      
      ”1)      Onko – – asetuksen – – N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkin hakija on vilpillisessä
         mielessä, kun se tietää hakemuksen tehdessään, että kilpailija käyttää (vähintään) yhdessä jäsenvaltiossa samaa tai sekoitettavan
         samankaltaista merkkiä samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille, ja se tekee tavaramerkkiä koskevan hakemuksen
         voidakseen estää kilpailijaa jatkamasta merkin käyttöä?
      
      2)      Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:
               Onko hakija vilpillisessä mielessä, kun se tekee tavaramerkkiä koskevan hakemuksen voidakseen estää kilpailijaa jatkamasta
         merkin käyttöä, vaikka se hakemuksen tehdessään tietää tai sen pitäisi tietää, että kilpailija on jo saavuttanut ’arvokkaan
         oikeuden’ (’wertvoller Besitzstand’) käyttämällä samaa tai samankaltaista merkkiä samoille tai sekoitettavan samankaltaisille
         tavaroille tai palveluille?
      
      3)      Mikäli ensimmäiseen tai toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:
      Onko katsottava, että hakija ei ole vilpillisessä mielessä, kun sen merkki on jo vakiintunut yleisön keskuudessa ja se saa
         näin ollen suojaa vilpillistä kilpailua koskevan lainsäädännön mukaan?”
      
       Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu
      22      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii kysymyksillään, joita on tutkittava yhdessä, niitä merkityksellisiä perusteita,
         jotka on otettava huomioon selvitettäessä sitä, onko hakija jättänyt merkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen vilpillisessä
         mielessä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
      
       Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat
      23      Lindt & Sprüngli väittää, että tietoisuus markkinoilla toimivista kilpailijoista ja aikomus estää niiden pääsy markkinoille
         eivät merkitse sitä, että hakija on vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
         tavalla. Kyseisen yhtiön mukaan näet näiden seikkojen lisäksi on otettava huomioon sopimaton eli hyvän liiketavan vastainen
         menettely. Pääasiassa tällaista menettelyä ei kuitenkaan ole näytetty toteen. 
      
      24      Lindt & Sprünglin mukaan kyseinen kolmiulotteinen tavaramerkki on jo ennen sen rekisteröimiseksi tehdyn hakemuksen jättämistä
         vakiintunut, siitä on tullut yleisön keskuudessa erottamiskykyinen ja se on siis saanut suojaa Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa
         kilpailuoikeuden tai tavaramerkkioikeuden perusteella. Yhtiö toteaa vielä, että kyseistä tavaramerkkiä on käytetty merkkinä
         pitkän aikaa ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä ja se on vakiintunut tällä tavalla sen vuoksi, että sen mainostamiseen
         on käytetty huomattavasti varoja. Mainitun merkin rekisteröimisellä tavaramerkiksi pyritään näin ollen suojelemaan tavaramerkin
         kaupallista arvoa väärennettyjä tuotteita vastaan.
      
      25      Lindt & Sprüngli katsoo sitä vastoin, että jos SMHV rekisteröi merkin tavaramerkiksi ja jos tätä tavaramerkkiä ei tämän jälkeen
         todellisuudessa käytetä, kolmannet voivat asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella väittää ennen kuin
         viiden vuoden määräaika on päättynyt, että hakija oli vilpillisessä mielessä kyseistä tavaramerkkiä rekisteröidessään, ja
         vaatia, että mainittu tavaramerkki julistetaan tällä perusteella mitättömäksi.
      
      26      Franz Hauswirth väittää, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohta on välttämätön korjaava toimenpide silloin,
         kun tavaramerkin rekisteröinnin perinteisiä ehdottomia mitättömyysperusteita ei voida soveltaa tai kun suhteellisia perusteita
         ei voida soveltaa, koska mitään varsinaista suojaoikeutta ei ole saatu.  Kyseisen yhtiön mukaan kyse on siis vilpillisestä
         mielestä silloin, kun se, joka tekee hakemuksen merkin rekisteröimiseksi tavaramerkiksi, on saanut tietoonsa, että arvokkaan
         oikeuden (wertvoller Besitzstand) saavuttanut kilpailija käyttää ainakin yhdessä jäsenvaltiossa samaa tai samankaltaista merkkiä
         samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille, ja se hakee merkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi estääkseen
         kyseistä kilpailijaa jatkamasta merkkinsä käyttöä. 
      
      27      Franz Hauswirthin mukaan Lindt & Sprünglillä oli siis aikomus syrjäyttää kyseisen kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimisellä
         kaikki kilpailijansa. Lindt & Sprüngli pyrki näet estämään sellaisen tuotteen valmistamisen jatkumisen, jota on markkinoitu
         jo 60-luvulta alkaen tai nykyisessä muodossaan vuodesta 1997 alkaen. Arvokkaan oikeuden (wertvoller Besitzstand) perusteella
         Franz Hauswirthin on säilytettävä markkinansa eivätkä yhteisön kilpailijat saa uhata sitä. 
      
      28      Franz Hauswirth toteaa vielä olevan selvää, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei nimenomaisesti
         säädetä mahdollisuudesta korjata vilpillinen mieli sen merkin vakiintuneisuudella, jonka rekisteröimistä tavaramerkiksi haetaan,
         joten pääasiassa ei voida vedota siihen, että merkki oli jo vakiintunut ennen kyseisen kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröintiä.
      
      29      Tšekin hallitus katsoo ensisijaisesti, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että
         sellaisen hakijan, joka rekisteröi tavaramerkin estääkseen kilpailijaa jatkamasta saman tai samankaltaisen merkin käyttöä,
         vaikka se rekisteröintihakemusta jättäessään tietää tai sen pitäisi tietää, että kilpailija on saavuttanut arvokkaan oikeuden
         (wertvoller Besitzstand) käyttämällä tällaista merkkiä samoille tai sekoitettavan samankaltaisille tavaroille tai palveluille,
         on katsottava olevan myös vilpillisessä mielessä. Tšekin hallitus huomauttaa vielä, että se, että hakijan käyttämä merkki
         on jo vakiintunut, ei merkitse sitä, etteikö kyse voisi olla vilpillisestä mielestä.
      
      30      Ruotsin hallitus toteaa pääosin, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun vilpillisen mielen
         voidaan katsoa olevan olemassa jo sen perusteella, että hakija tiesi, että toinen talouden toimija käyttää sekoitettavissa
         olevaa merkkiä. Kyseisen hallituksen mukaan sillä päämäärällä, johon merkin rekisteröimisellä tavaramerkiksi pyritään ja joka
         on estää kilpailijaa jatkamasta tietyn merkin käyttöä ja hyötyä viimeksi mainitun saavuttamasta arvosta, ei ole merkitystä
         vilpillistä mieltä arvioitaessa. Ruotsin hallitus huomauttaa vielä, että asetuksen N:o 40/94 sanamuoto tai rakenne ei millään
         tavalla tue aikomukseen liittyvää vaatimusta ja että vastakkainen tulkinta johtaisi perusteettomiin vaikeuksiin näytön osalta
         ja vähentäisi sellaisen talouden toimijan, joka on ensimmäisenä käyttänyt asianomaista merkkiä, mahdollisuuksia riitauttaa
         aiheeton rekisteröinti.
      
      31      Euroopan yhteisöjen komissio väittää, että SMHV:n on tarkastettava merkin rekisteröimistä tavaramerkiksi koskevan menettelyn
         aikana, että merkki rekisteröidään tämän tavaramerkin todellista käyttöä varten. Jos SMHV rekisteröi sitä vastoin merkin tavaramerkiksi
         ja jos tätä tavaramerkkiä ei tämän jälkeen todellisuudessa käytetä, myös kolmannet voivat asetuksen N:o 40/94 51 artiklan
         1 kohdan b alakohdan perusteella väittää ennen kuin viiden vuoden määräaika on päättynyt, että hakija oli vilpillisessä mielessä
         rekisteröidessään mainittua merkkiä tavaramerkiksi, ja vaatia, että kyseinen tavaramerkki julistetaan tällä perusteella mitättömäksi.
      
      32      Komissio mainitsee niiden perusteiden osalta, joilla on merkitystä selvitettäessä sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä,
         hakijan menettelemisen markkinoilla, muiden toimijoiden menettelemisen siihen merkkiin nähden, jonka rekisteröimistä koskeva
         hakemus jätetty, sen, että hakijalla on hakemusta jättäessään jo useita tavaramerkkejä, ja kaikki muut kyseiseen tapaukseen
         liittyvät olosuhteet. 
      
      33      Komission mukaan merkityksellisiä seikkoja ei sitä vastoin ole se, että kolmas käyttää jo samaa merkkiä tai samankaltaista
         merkkiä, riippumatta siitä, onko se sekoitettavissa, se, että hakija on tietoinen tästä käytöstä, tai se, että kyseinen kolmas
         on saavuttanut arvokkaan oikeuden (wertvoller Besitzstand) käyttämäänsä merkkiin.
      
      A       Yhteisöjen tuomioistuimen vastaus
      34      Jotta esitettyihin kysymyksiin voidaan vastata, on huomautettava, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan
         sanamuodosta ilmenee, että vilpillinen mieli on yksi yhteisön tavaramerkin ehdottomista mitättömyysperusteista, joten siihen
         voidaan vedota SMHV:ssa tai tavaramerkin loukkaamista koskevan kanteen yhteydessä nostetussa vastakanteessa. 
      
      35      Tästä samasta säännöksestä ilmenee, että merkityksellinen ajankohta arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä,
         on ajankohta, jolloin asianomainen jätti rekisteröintihakemuksen. 
      
      36      Tältä osin on huomautettava, että esillä olevassa asiassa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi on saatettu ainoastaan
         tapaus, jossa rekisteröintihakemusta jätettäessä useat tuottajat käyttivät markkinoilla samoille tai samankaltaisille tavaroille
         samoja merkkejä tai samankaltaisia merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä oli haettu. 
      
      37      On korostettava, että sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
         tarkoitetulla tavalla, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset
         tekijät. 
      
      38      Siltä osin kuin erityisesti on kyse ennakkoratkaisukysymyksissä mainituista tekijöistä eli 
      
      –        siitä, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle
         tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan,
      
      –        hakijan aikomuksesta estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja 
      –        sen oikeudellisen suojan asteesta, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on, 
      on esitettävä seuraavat tarkennukset. 
      39      Toisessa ennakkoratkaisukysymyksessä olevan ilmaisun ”pitäisi tietää” osalta on todettava, että olettama siitä, että hakija
         tietää kolmannen käyttävän samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa
         merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan, voi perustua muun muassa siihen, että tällainen käyttö on asianomaisella talouden
         sektorilla yleisesti tiedossa, ja tämä tietoisuus voidaan johtaa muun muassa tällaisen käytön kestosta. Mitä kauemmin merkkiä
         on käytetty, sitä todennäköisempää on, että hakija on ollut siitä tietoinen rekisteröintihakemusta jättäessään.
      
      40      On kuitenkin todettava, että se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas on käyttänyt vähintään yhdessä jäsenvaltiossa
         jo pitkän aikaa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin,
         jonka rekisteröimistä haetaan, ei sinällään riitä sen toteamiseksi, että hakija on vilpillisessä mielessä.
      
      41      Arvioitaessa vilpillisen mielen olemassaoloa on näin ollen otettava huomioon myös hakijan aikomus rekisteröintihakemusta jätettäessä.
      
      42      Tältä osin on huomautettava, kuten myös julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 58 kohdassa todennut, että hakijan aikomus
         merkityksellisenä ajankohtana on subjektiivinen seikka, joka on määritettävä kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten
         olosuhteiden perusteella.
      
      43      Aikomus estää kolmatta markkinoimasta tuotetta voi näin ollen tietyissä olosuhteissa merkitä sitä, että hakija on vilpillisessä
         mielessä.
      
      44      Näin on etenkin silloin, kun myöhemmin ilmenee, että hakija on rekisteröinyt merkin yhteisön tavaramerkiksi aikomattakaan
         käyttää sitä eli yksinomaan estääkseen kolmannen pääsyn markkinoille.
      
      45      Tällaisessa tapauksessa tavaramerkki ei näet täytä keskeistä tehtäväänsä eli sitä, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle
         tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä
         voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tämän tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla
         on toinen alkuperä (ks. mm. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMVH, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089,
         48 kohta).
      
      46      Samoin se, että kolmas on pitkän aikaa käyttänyt samalle tai samankaltaiselle tavaralle merkkiä, joka on sekoitettavissa haettuun
         merkkiin, ja että kyseinen merkki saa tietynasteista oikeudellista suojaa, on yksi niistä tekijöistä, joilla on merkitystä
         arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä.
      
      47      Tällaisessa tapauksessa hakija voisi näet hyötyä yhteisön tavaramerkkiin perustuvista oikeuksista pelkästään kilpaillakseen
         vilpillisesti sellaista kilpailijaa vastaan, joka käyttää merkkiä, joka on omien ansioidensa perusteella jo saavuttanut tietyn
         oikeudellisen suojan.
      
      48      Missään tapauksessa ei voida kuitenkaan pitää mahdottomana, että hakija pyrkii jopa tällaisissa olosuhteissa ja muun muassa
         silloin, kun useat tuottajat käyttävät markkinoilla samoille tai samankaltaisille tavaroille samoja merkkejä tai samankaltaisia
         merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä oli haettu, kyseisen merkin rekisteröinnillä oikeutettuun
         päämäärään.
      
      49      Tästä voi olla kyse muun muassa silloin, kun, kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 67 kohdassa huomauttanut, hakija
         tietää rekisteröintihakemusta jättäessään, että kolmas, joka on uusi tulokas markkinoilla, pyrkii hyötymään mainitusta merkistä
         kopioimalla sen ulkoasun, minkä johdosta hakija rekisteröi kyseisen merkin estääkseen tämän ulkoasun käytön.
      
      50      Kuten lisäksi myös julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 66 kohdassa todennut, myös haetun tavaramerkin luonteella voi olla
         merkitystä arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä. Siinä tapauksessa, että kyseinen merkki muodostuu
         koko tuotteen muodosta ja ulkoasusta, hakijan vilpillisen mielen olemassaolo voidaan todeta helpommin, jos kilpailijoiden
         vapautta valita tuotteen muoto ja ulkoasu rajoittavat tekniset tai kaupalliset näkökohdat, jolloin tavaramerkin haltija voi
         estää kilpailijoitaan paitsi käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä myös markkinoimasta rinnastettavissa olevia tuotteita.
      
      51      Lisäksi on todettava, että arvioitaessa hakijan vilpillistä mieltä on mahdollista ottaa huomioon se, miten vakiintunut merkki
         oli sillä hetkellä, kun hakemus sen rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi jätettiin.
      
      52      Juuri sillä, miten vakiintunut merkki on, voitaisiin näet perustella hakijan intressi varmistaa se, että sen merkki saa laajempaa
         oikeudellista suojaa.
      
      53      Kaiken edellä olevan perusteella esitettyihin kysymyksiin on vastattava, että arvioidessaan sitä, onko hakija vilpillisessä
         mielessä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kansallisen tuomioistuimen on otettava
         huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin
         rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, ja etenkin
      
      –        se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle
         tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan,
      
      –        hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja 
      –        sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on.
       Oikeudenkäyntikulut
      54      Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä
         olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
         Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle,
         ei voida määrätä korvattaviksi.
      
      Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
      Arvioidessaan sitä, onko hakija vilpillisessä mielessä yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)
            N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki
            kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi
            yhteisön tavaramerkiksi, ja etenkin
      –        se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle
            tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan,
      –        hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja 
      –        sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on.
      Allekirjoitukset
      * Oikeudenkäyntikieli: saksa.