CELEX: 62020CC0466
Language: pt
Date: 2022-01-13 00:00:00
Title: Conclusões do advogado-geral Pitruzzella apresentadas em 13 de janeiro de 2022.###

Edição provisória
CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
GIOVANNI PITRUZZELLA
apresentadas em 13 de janeiro de 2022 (1)

Processo C-466/20

HEITEC AG

contra

HEITECH Promotion GmbH,

RW

[pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha)]
«Reenvio prejudicial – Marcas da União Europeia – Preclusão por tolerância – Cálculo do prazo de cinco anos – Interrupção do prazo de preclusão por tolerância – Envio de uma carta de interpelação – Efeitos da preclusão – Direitos derivados que visam a indemnização, a prestação de informações e a entrega dos produtos para serem destruídos»

1.        Em 2006, a  Associação internacional para a proteção da propriedade intelectual  (AIPPI) observava que a maior parte dos grupos europeus que então participavam no trabalho de síntese dirigido por essa associação sobre a questão da tolerância das infrações aos direitos de propriedade intelectual em geral e da interrupção da tolerância pelo titular do direito anterior em especial, «reconhec[iam] que a questão não [tinha sido] objeto de nenhuma regulamentação e que merec[ia], como de resto toda a questão da preclusão por tolerância, precisões adicionais» (2). Quase dezasseis anos mais tarde e após o Tribunal de Justiça ter instituído os primeiros pilares do regime comunitário da preclusão por tolerância no seu Acórdão Budějovický Budvar (3), o presente reenvio prejudicial oferece ao Tribunal de Justiça uma nova oportunidade para especificar o alcance deste regime jurídico. 
I.      Quadro jurídico

A.      Direito da União

1.      Diretiva 2008/95

2.        Resulta do considerando 12 da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de (4) que «[i]mporta, por razões de segurança jurídica e sem prejudicar de forma discriminatória os interesses do titular de uma marca anterior, estipular que este último deixe de poder requerer a declaração de nulidade ou opor-se ao uso de uma marca posterior à sua, de que tiver conscientemente tolerado o uso durante um longo período, salvo se o registo da marca posterior tiver sido pedido com má-fé.»

3.        O artigo 4.° da Diretiva 2008/95, consagrado aos «[o]utros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores», dispõe:  
«1.      O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efetuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:
a)      Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida;
b)      Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
2.      Na aceção do n.º 1, entende-se por «marcas anteriores»:
a)      As marcas cuja data de pedido de registo seja anterior à do pedido de registo da marca, tendo em conta, se for o caso, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:
i)      marcas comunitárias,
ii)      marcas registadas no Estado-Membro […],
iii)      marcas que tenham sido objeto de um registo internacional com efeitos no Estado-Membro;
b)      As marcas comunitárias para as quais seja validamente invocada a antiguidade […];
c)      Os pedidos de marcas referidas nas alíneas a) e b), sob reserva do respetivo registo;
[…]

4.        Os Estados-Membros podem ainda prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efetuado, que o registo de uma marca fique passível de ser declarado nulo sempre que e na medida em que:
[…]
b)      O direito a uma marca não registada ou a um outro sinal usado na vida comercial tenha sido adquirido antes da data de apresentação do pedido de registo da marca posterior, ou, se for caso disso, antes da data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo da marca posterior, e essa marca não registada ou esse outro sinal confira ao seu titular o direito de proibir o uso de uma marca posterior;  
c)      A utilização da marca possa ser proibida por força de um direito anterior diferente dos direitos mencionados no n.º 2 e na alínea b) do presente número e, nomeadamente, por força de:
i)      um direito ao nome,
ii)      um direito à imagem,
iii)      um direito de autor,
iv)      um direito de propriedade industrial;
[…].»

4.        O artigo 9.° da Diretiva 2008/95 tem a seguinte redação:
«1.      Quando, num Estado-Membro, o titular de uma marca anterior tal como referida no n.° 2 do artigo 4.°, embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado-Membro, de uma marca registada posterior por um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, quer a requerer a declaração de nulidade do registo da marca posterior, quer a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má-fé.
2.      Qualquer Estado-Membro pode prever que o n.° 1 se aplique ao titular de uma marca anterior prevista na alínea a) do n.º 4 do artigo 4.°, ou de um outro direito anterior previsto nas alíneas b) ou c) do n.° 4 daquele mesmo artigo 4.°
3.      Nos casos previstos nos n.os 1 ou 2, o titular de uma marca registada posterior não terá o direito de se opor ao uso do direito anterior, mesmo [que]  esse direito não possa já ser invocado contra a marca posterior.»
2.      Regulamento n.° 207/2009

5.        O artigo 8.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (5) prevê o seguinte:
«1.      Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:
a)      Sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida;
b)      Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
2.      São consideradas «marcas anteriores», na aceção do n.° 1:
a)      As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:  
i)      marcas comunitárias,
ii)      marcas registadas num Estado-Membro […],
iii)      marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro,
iv)      marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos na Comunidade;
b)      Os pedidos de marcas referidas na alínea a), sob reserva do respetivo registo;
 […]
4.      Após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, será recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo a legislação [da União]  ou o direito do Estado‑Membro aplicável a esse sinal: 
a)      Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca da UE  ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária; 
b)      Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir o uso de uma marca posterior. 
[…]»

6.        O artigo 54.° do Regulamento n.° 207/2009, consagrado à prescrição por tolerância, dispõe o seguinte:
«1.      O titular de uma marca da UE  que tenha tolerado o uso, na União, de uma marca da UE  posterior durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, não pode pedir a anulação nem opor-se à utilização da marca posterior, com base nessa marca anterior, em relação aos produtos ou serviços para que foi utilizada a marca posterior, a não ser que o depósito da marca da UE  posterior tenha sido efetuado de má-fé.
2.      O titular de uma marca nacional anterior referida no n.° 2 do artigo 8.°, ou de outro sinal anterior referido no n.° 4 do artigo 8.°, que tenha tolerado o uso de uma marca comunitária posterior durante cinco anos consecutivos no Estado-Membro onde essa marca anterior ou outro sinal anterior se encontrem protegidos, com conhecimento desse uso, não pode pedir a anulação ou opor-se à utilização da marca posterior, com base na marca anterior ou outro sinal anterior, para os produtos ou serviços para que foi utilizada a marca posterior, a não ser que o depósito da marca da UE  posterior tenha sido efetuado de má-fé.  
3.      Nos casos referidos nos n.os 1 ou 2, o titular da marca da UE posterior não pode opor-se à utilização do direito anterior, embora esse direito já não possa ser invocado contra a marca da UE  posterior.»

7.        O artigo 110.° do Regulamento n.° 207/2009, tem por epígrafe «Proibição do uso de marcas da UE». O seu n.° 1 prevê que, «[s]alvo disposição em contrário, o presente regulamento não afeta o direito, existente por força da lei dos Estados‑Membros, de intentar ações contra o uso de uma marca da UE  posterior, por violação de direitos anteriores na aceção do artigo 8.° ou do n.° 2 do artigo 53.°.  Deixará, no entanto, de ser possível intentar ações por violação de direitos anteriores na aceção dos n.os 2 e 4 do artigo 8.° quando o titular do direito anterior já não puder, por força do n.° 2 do artigo 54.°, pedir a nulidade da marca da UE.

8.        O artigo 111.° do Regulamento n.° 207/2009 tem a seguinte redação:
«1.      O titular de um direito anterior de âmbito local pode opor-se ao uso da marca da UE  no território onde esse direito é válido, na medida em que o direito do Estado-Membro em causa o permita.
2.      O n.° 1 deixa de ser aplicável se o titular do direito anterior tiver tolerado o uso da marca da UE  no território onde esse direito é válido, durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, salvo se o depósito da marca da UE tiver sido efetuado de má-fé.
3.      O titular da marca da UE  não pode opor-se ao uso do direito referido no n.º 1, mesmo que esse direito já não possa ser invocado contra a marca da UE.»
B.      Direito alemão

9.        O § 21 da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Lei relativa à proteção das marcas e outros sinais distintivos), de 25 de outubro de 1994 (a seguir: «Lei relativa às marcas»)(6), dispõe:
«1.      O titular de uma marca ou de uma designação comercial não tem o direito de proibir o uso de uma marca registada posterior para os produtos ou serviços para os quais está registada, se tiver tolerado o uso dessa marca durante um período de cinco anos consecutivos, tendo conhecimento desse uso, a menos que o pedido de registo da marca posterior tenha sido apresentado de má‑fé.
2.      O titular de uma marca ou de uma designação comercial não tem o direito de proibir o uso […] de uma designação comercial […] posterior se tiver tolerado o uso [desta designação comercial] durante um período de cinco anos consecutivos, tendo conhecimento desse uso, a menos que o titular deste direito tenha agido de má‑fé à data da sua aquisição.
[…]»

10.      O § 125b, n.° 3, da Lei relativa às marcas prevê que «[s]e uma marca da União Europeia registada for invocada contra o uso de uma marca posterior registada nos termos desta lei, aplica‑se mutatis mutandis o § 21, n.°º1, [da Lei relativa às marcas]».
II.    Litígio no processo principal e questões prejudiciais

11.      A recorrente no processo principal foi inscrita no registo comercial com a denominação social Heitec Industrieplanung GmbH em 1984. A sua denominação social foi modificada em 1988, passando a ser HEITEC GmbH. Depois de ter alterado a sua forma jurídica em 2000, exerce a sua atividade sob a denominação HEITEC AG (a seguir: «Heitec»). É titular da marca nominativa  HEITEC, marca da União Europeia n.º 774 331, cujo registo foi pedido em 18 de março de 1998 com antiguidade a 13 de julho de 1991, e registada em 4 de julho de 2005 (7).

12.      Uma das duas recorridas no processo principal (8), por seu turno, foi inscrita no registo comercial em 16 de abril de 2003 sob a denominação social HEITECH Promotion GmbH,com a qual exerce a sua atividade (a seguir «Heitech»). É titular de uma marca figurativa alemã, cujo registo foi pedido em 17 de setembro de 2002, registada em 4 de fevereiro de 2003 e utilizada pelo menos desde 29 de setembro de 2004. É também titular da marca figurativa da União Europeia n.° 6 647 432 que contém o elemento nominativo  HEITECH, cujo registo foi pedido em 6 de fevereiro de 2008, registada em 20 de novembro de 2008 e utilizada pelo menos desde 6 de maio de 2009. 

13.      Em 29 de novembro de 2004, a Heitech contactou por escrito os representantes da Heitec para lhes propor um acordo de coexistência. Em 7 de julho de 2008, o EUIPO informou a Heitec da apresentação do pedido de registo da marca da União Europeia HEITECH. Em 22 de abril de 2009, a Heitec interpelou a Heitech -a propósito do uso da designação comercial e da marca contendo o elemento nominativo HEITECH. A Heitech, na sua resposta de 6 de maio de 2009, propôs novamente um acordo de coexistência. 

14.      Em 31 de dezembro de 2012, o Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de Nuremberga-Fürth, Alemanha) recebeu por fax a petição inicial apresentada pela recorrente no processo principal datada de 15 de dezembro de 2012. Em 4 de janeiro de 2013, o referido órgão jurisdicional convidou a recorrente no processo principal a pagar um adiantamento para as despesas processuais. Tal adiantamento ainda não tinha sido pago em 12 de março de 2013, data em que o Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de Nuremberga-Fürth, Alemanha) relembrou à recorrente no processo principal que ainda não tinha pago o referido adiantamento e que não tinham sido apresentados os originais da petição inicial.

15.      Em 23 de setembro de 2013, a Heitec  informou por escrito  a Heitech de que recusava celebrar com ela um acordo de coexistência. Propôs-lhe a celebração de um contrato de licença, informando‑a, ao mesmo tempo, de que tinha intentado um processo judicial. Numa nova carta dirigida à Heitech em 29 de dezembro de 2013, a Heitec informou a recorrida no processo principal de que se apoiava na sua designação comercial e que era titular da marca da União Europeia HEITEC. Informou‑a também de que estava pendente um processo judicial. 

16.      Em 30 de dezembro de 2013, o Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de Nuremberga-Fürth, Alemanha) recebeu documentos escritos da Heitec datados de 12 de dezembro de 2013, acompanhados de um cheque para pagamento de custas, bem como uma nova petição inicial datada de 4 de outubro de 2013. Em 14 de janeiro de 2014, este órgão jurisdicional advertiu a Heitec da necessidade de notificar a petição inicial de 15 de dezembro de 2012,  uma vez que a Heitec ainda não tinha apresentado os originais destinados ao órgão jurisdicional e à recorrida no processo principal. Portanto, após ter sido convidada a apresentar estas peças processuais, a Heitec enviou,  em 22 de fevereiro de 2014, os referidos originais ao Landgericht Nürnberg‑Fürth  (Tribunal Regional de Nuremberga-Fürth, Alemanha).

17.      Em 24 de fevereiro de 2014, o Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de Nuremberga-Fürth, Alemanha) advertiu a Heitec de que os pedidos constantes dos originais da petição inicial recebidos em 22 de fevereiro de 2014 não coincidiam com os pedidos constantes da petição inicial apresentada em 31 de dezembro de 2012. Em 16 de maio de 2014, o Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de Nuremberga-Fürth, Alemanha) instaurou finalmente o processo e ordenou a citação das recorridas no processo principal, com a entrega das cópias da petição inicial de 15 de dezembro de 2012. 

18.      Em 23 de maio de 2014, a petição inicial de 15 de dezembro de 2012 foi finalmente entregue às recorridas no processo principal, (9) após os respetivos originais terem sido transmitidos ao Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de Nuremberga-Fürth, Alemanha) em 21 de maio de 2014.

19.      Assim, a Heitec formulou, a título principal, pedidos com base na violação dos direitos que lhe confere a sua designação comercial HEITEC e, a título subsidiário, pedidos com base na contrafação da sua marca da União Europeia HEITEC. Concluiu pedindo que a Heitech seja condenada a abster‑se de identificar a sua empresa com a denominação HEITECH Promotion GmbH (pedido I), a abster‑se de apor os sinais HEITECH PROMOTION e HEITECH nos seus produtos, de oferecer produtos ou serviços com estes sinais, de utilizar estes sinais em documentos comerciais, em sítios Internet ou em publicidade (pedido II), a abster‑se de utilizar ou ceder, para fins comerciais, o sítio web «heitech-promotion.de» (pedido III) e a consentir que a sua denominação social seja suprimida do registo comercial (pedido VII). A Heitec pediu, além disso, que as recorridas fossem condenadas a responder a pedidos de informações, a reconhecerem a sua obrigação de indemnização, de destruição e bem assim de pagamento das despesas de interpelação (pedidos IV, V, VI e VIII).

20.      O Landgericht Nürnberg-Fürth  (Tribunal Regional de Nuremberga-Fürth, Alemanha) condenou a Heitech a pagar à Heitec o montante de 1 353,80 euros, acrescido de juros, a título de despesas de notificação, tendo julgado improcedentes os outros pedidos.

21.      A Heitec interpôs recurso para o Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Regional Superior  de Nuremberga, Alemanha). Este órgão jurisdicional, por seu turno, julgou o recurso improcedente, com o fundamento de que o direito da Heitec tinha cessado por preclusão. A este respeito, o Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Regional Superiorde Nuremberga, Alemanha) considerou que a Heitech tinha utilizado os seus sinais posteriores durante um período de pelo menos cinco anos consecutivos e que a Heitec tinha tolerado esse uso, visto que, tendo embora conhecimento dele, não tinha tomado medidas suficientes para o fazer cessar num período de cinco anos. Segundo este órgão jurisdicional, a ação judicial intentada no Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunal Regional Superior de Nuremberga, Alemanha) não tinha interrompido o prazo de preclusão, dado que as recorridas no processo principal só foram citadas para a ação após terem decorrido cinco anos depois da notificação anterior a esse recurso. O tribunal de recurso decidiu também que não era possível considerar que a tolerância tinha terminado na data da interpelação, na medida em que a citação para o recurso não ocorrera pouco tempo após a interpelação. 

22.      A Heitec interpôs recurso de Revision para o órgão jurisdicional de reenvio. Segundo este órgão jurisdicional, a decisão sobre o recurso depende de saber se os pedidos de cessação e pedidos anexos formulados pela Heitec foram afetados pela preclusão, nos termos do § 21, n.os 1 e 2, da  Lei relativa às marcas, e dos artigos 54.°, n.os 1 e 2 e 111.º, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009. 

23.      O órgão jurisdicional de reenvio observa que a preclusão dos pedidos da Heitec relativos ao uso pela Heitech da marca alemã de que esta é titular (pedido II, na medida em que se refere ao sinal HEITECH PROMOTION) se rege pelo  § 21, n.º 1, da  Lei relativa às marcas, conjugado com o seu  § 125b, n.º 3), na medida em que estes pedidos se fundam na marca da União Europeia de que a Heitec é titular.

24.      Clarifica que o  § 21, n.° 1,  da Lei relativa às marcas transpõe para o direito alemão a preclusão,  prevista pelo artigo 9.° da Diretiva  2008/95,  do direito conferido pelas marcas (artigo 9.°,  n.° 1,  da Diretiva 2008/95) e por outros sinais – incluindo as denominações comerciais – utilizados na atividade comercial (artigo 9.°,  n.° 2,  da Diretiva 2008/95), de se opor à utilização de uma marca registada.

25.      Na medida em que a Heitec contesta a denominação comercial da Heitech (pedidos I, II, III e VII), a preclusão rege‑se, segundo as conclusões do órgão jurisdicional de reenvio, pelo  § 21.°, n.° 2, da Lei relativa às marcas. A este respeito, este órgão jurisdicional especifica que, apesar de o conteúdo normativo dessa disposição ser mais amplo do que o da Diretiva 2008/95 e não ser refletido em maior medida pelo artigo 54.° do Regulamento n.° 207/2009, a mesma deve ser interpretada em harmonia com a interpretação do § 21, n.º 1, da  Lei relativa às marcas em conformidade com essa Diretiva. Além disso, na medida em que a Heitec se baseia na sua marca da União Europeia, o  § 21, n.° 2, da Lei relativa às marcas  é aplicável por força da remissão para o direito nacional feita pelo artigo 101.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 (10).

26.      No que respeita aos pedidos da Heitec relativos  ao uso pela Heitech, da marca da União Europeia de que esta é titular (pedido II, na medida em que se refere ao sinal HEITECH), o órgão jurisdicional de reenvio observa que são pertinentes os artigos 54.°, 110.° e 111.°º, n.° 2, do Regulamento  n.° 207/2009. 

27.      O órgão jurisdicional de reenvio recorda em seguida as seguintes conclusões a que o órgão jurisdicional de recurso chegou. Por um lado, a Heitech utilizou efetivamente a sua denominação comercial para identificar a sua atividade comercial e as suas marcas para os produtos e serviços no território em que estavam respetivamente protegidas de modo correspondente ao que é invocado nos pedidos. Portanto, houve efetivamente o uso, o mais tardar a partir de 6 de maio de 2009, data em que a Heitech envia uma carta à Heitec para lhe propor um acordo de coexistência. Por outro lado, deve considerar‑se que foi nessa data, o mais tardar, que a Heitec teve conhecimento do uso dos sinais em causa. Finalmente, a boa‑fé da Heitech não foi contestada nem no Landgericht Nürnberg (Tribunal Regional de Nuremberga-Fürth, Alemanha) nem no órgão jurisdicional de recurso. 

28.      Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, é, no entanto, necessário especificar  as condições da «tolerância» na aceção dos artigos 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2008/95 e 111.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, determinando nomeadamente se, como poderia depreender‑se do Acórdão Budějovický Budvar (11), só uma  ação administrativa ou judicial  tem por efeito interromper o prazo de preclusão por tolerância de cinco anos ou se um comportamento como o envio de uma interpelação para fazer cessar o uso sem ser necessária ou imediatamente seguida da propositura de uma ação nas instâncias já referidas pode ser suficiente para esse efeito. Mais precisamente, o órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se sobre se um comportamento como o que a Heitec adotou no contexto do litígio no processo principal pode ser considerado um comportamento que pôs fim  à tolerância na aceção das disposições já referidas. Finalmente, no caso propositura de uma ação, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta em que momento se deve considerar interrompido o prazo de preclusão, quando a receção da petição inicial pelo recorrido  se atrasa por falta imputável ao titular da marca anterior até uma data posterior ao termo do prazo de cinco anos.

29.      Nestas condições, o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha) decidiu suspender a instância e, por decisão que deu entrada na secretaria em 25 de setembro de 2020, submeter ao Tribunal de Justiça as questões prejudiciais seguintes:
«1)      A tolerância, na aceção do artigo 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2008/95/CE, bem como do artigo 54.°, n.os 1 e 2, e do artigo 111.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 207/2009, pode ser excluída não só por uma ação perante uma autoridade administrativa ou judicial, mas também por um comportamento adotado sem a intervenção de uma autoridade administrativa ou judicial?
2)      Em caso de resposta afirmativa à primeira questão: uma interpelação pela qual o titular do sinal anterior, antes de intentar uma ação judicial, exige ao titular do sinal posterior que se comprometa a deixar de utilizar o sinal e a pagar penalidades contratuais em caso de infração constitui um comportamento que exclui a tolerância no sentido do artigo 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2008/95/CE, do artigo 54.°, n.os 1 e 2, e do artigo 111.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 207/2009?
3)      Para o cálculo do período de tolerância de cinco anos, previsto no artigo 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2008/95/CE, bem como no artigo 54.°, n.os 1 e 2, e no artigo 111.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 207/2009, em caso de ação judicial, é determinante o momento em que é intentada a ação no órgão jurisdicional ou o momento em que a mesma é notificada à parte contrária? É relevante, neste contexto, que a notificação da ação à parte contrária se atrase, por causa imputável ao titular da marca anterior, até um momento posterior ao termo do prazo de cinco anos?
4)      A [preclusão] prevista no artigo 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2008/95/CE, bem como no artigo 54.°, n.os 1 e 2, e no artigo 111.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.° 207/2009, abrange, além de direitos à cessação do uso, também direitos subsequentes baseados no direito das marcas, como por exemplo os direitos de indemnização por perdas e danos e de informação e destruição?»
III. Tramitação processual no Tribunal de Justiça

30.      A Heitec, a Heitech e a Comissão Europeia apresentaram as suas observações no Tribunal de Justiça. Além disso, o Tribunal de Justiça dirigiu a todos os participantes na fase escrita do presente processo prejudicial questões para resposta por escrito, tendo todos eles transmitido ao Tribunal de Justiça as suas respostas a estas questões.
IV.    Análise

A.      Precisões liminares

31.      No que respeita ao direito aplicável, as questões prejudiciais submetidas ao Tribunal de Justiça têm por objeto a interpretação das disposições da Diretiva 2008/95 e do Regulamento n.° 207/2009. Embora já tenham sido revogados e substituídos (12), estes atos, como realçou o órgão jurisdicional de reenvio, contêm as disposições aplicáveis ratione temporis ao litígio no processo principal, pois que, nesse processo, se trata, em substância, de determinar qual o tipo de comportamento  suscetível de ter posto fim à tolerância de infrações conhecidas aos direitos anteriores, num contexto em que o titular dos referidos direitos – a recorrente no processo principal – intentou finalmente uma ação judicial e a recorrida no processo principal foi citada o mais tardar em 23 de maio de 2014, e, portanto, na vigência dos dois atos referidos.  

32.      No que respeita aos referidos atos, recorde‑se, o Regulamento n.° 207/2009 define o regime jurídico aplicável às marcas comunitárias entendidas como marcas de produtos ou serviços registadas nas condições e de acordo com as regras previstas no regulamento. (13) A este respeito, deve notar‑se que a Heitec é titular da marca nominativa da União HEITEC registada em 4 de julho de 2005 e que a recorrida no processo principal é, por seu lado, titular de uma marca figurativa da União contendo o elemento nominativo  HEITECH, registada em 20 de novembro de 2008. A Diretiva 2008/95 aplica‑se às marcas de produtos ou de serviços que tenham sido objeto de registo ou de pedido de registo, como marca individual, marca coletiva ou marca de garantia ou de certificação, nomeadamente num Estado‑Membro (14). A recorrida no processo principal é titular de uma marca figurativa alemã contendo o elemento nominativo HEITECH PROMOTION, registada em 4 de fevereiro de 2003. 

33.      Os diferentes pedidos apresentados na ação principal  visam contestar simultaneamente o uso da marca alemã de que a Heitech é titular e o uso por esta da marca da União de que é titular (15). 
B.      Quanto à primeira e à segunda questões prejudiciais

34.      Nos termos da primeira e da segunda questões prejudiciais submetidas ao Tribunal de Justiça – que, a meu ver, devem ser abordadas conjuntamente –, o órgão jurisdicional de reenvio pretende obter esclarecimentos do Tribunal de Justiça sobre o regime jurídico da preclusão por tolerância previsto quer pela Diretiva 2008/95 quer pelo Regulamento n.° 207/2009.

35.      Cumpre notar desde logo que a redação do artigo 9.°, n.° 1,  da Diretiva 2008/95 (16) é praticamente igual à do artigo 54.°, n.° 1,  do Regulamento n.º 207/2009. Estas duas disposições preveem um mecanismo semelhante: o titular de uma marca anterior (nacional ou da UE) que tenha tolerado, noutro Estado‑Membro ou mais geralmente na União, o uso de uma marca posterior, a) durante um período de cinco anos consecutivos e b) com conhecimento desse uso,  deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, quer a requerer a declaração de nulidade do registo da marca posterior, quer a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido usada. Pode ser evitada a preclusão pelo menos em duas situações: se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má‑fé  ou se não for possível demonstrar a tolerância por parte do titular da marca anterior. O artigo 111.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 prevê um mecanismo semelhante.
1.      O que se sabe da tolerância

36.      Nas duas primeiras questões prejudiciais, pede‑se ao Tribunal de Justiça que especifique qual o tipo de ocorrência ou de comportamento suscetível de pôr fim à tolerância na aceção do artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95 e dos artigos 54.°, n.os 1 e 2, e 111.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009. 

37.      Antes de responder a estas questões, há que, num primeiro momento, definir esse conceito de «preclusão». A este respeito, o Acórdão Budějovický Budvar (17) contém um certo número de ensinamentos úteis. Nesse processo, foi pedida ao Tribunal de Justiça, nomeadamente, a interpretação do  artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 89/104/CEE (18), disposição reproduzida no artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95, de modo que as afirmações constantes do acórdão  já referido em relação à Diretiva 89/104 são válidas, mutatis mutandis, para a interpretação do  artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95.

38.      Pode, portanto, deduzir‑se desse acórdão que a tolerância evocada no artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95, na medida em que não é definida nesta disposição, que não contém nenhuma remissão expressa para os direitos nacionais a este respeito, nem em qualquer outra disposição da mesma diretiva, é um conceito autónomo do direito da União. (19)

39.      Além disso, o Tribunal de Justiça declarou, nomeadamente à luz do terceiro, sétimo, nono e décimo primeiro considerandos da  Diretiva 89/104 (20) que o artigo 9.° dessa Diretiva tinha procedido «a uma harmonização completa das condições em que o titular de uma marca posterior registada pode, no quadro da preclusão por tolerância, conservar o seu direito sobre essa marca, quando o titular de uma marca anterior idêntica pede a declaração de nulidade ou se opõe à utilização dessa marca posterior» (21). Tendo estes considerandos sido reproduzidos nos considerandos 4, 8, 10 e 12 da Diretiva 2008/95, impõe‑se a mesma conclusão. 

40.      Finalmente, o Tribunal de Justiça reconheceu que o mesmo conceito de «tolerância» era utilizado no artigo 54.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 207/2009 «no mesmo sentido que no artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 89/104» (22) e, portanto, no artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95. A tolerância, na aceção quer do artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95 quer do artigo  54.°, n.° 1, do Regulamento n.° 207/2009, constitui um conceito do direito da União, cujo sentido e alcance devem ser idênticos em todos os Estados‑Membros e do qual deve ser feita uma interpretação autónoma e uniforme na ordem jurídica da União (23).

41.      Chamado a precisar a interpretação de um conceito autónomo do direito da União que o direito da União não definia, o Tribunal de Justiça procedeu a uma análise clássica que consistiu em determinar o significado e o alcance do referido conceito por referência ao sentido habitual do termo «tolerância» na linguagem corrente, tendo em conta o contexto em que este conceito era utilizado e os objetivos prosseguidos pela regulamentação de que fazia parte (24). Resultou desta análise que «quem tolera demonstra passividade, não tomando as medidas ao seu alcance para sanar uma situação de que tem conhecimento e que não é necessariamente desejada. [...] o conceito de «tolerância» implica que quem tolera mantém‑se inativo perante uma situação a que teria possibilidade de se opor. […]» (25).

42.      Assim, por um lado, o titular da marca anterior deve ter «conscientemente  tolerado» o uso duma marca posterior à sua durante um longo período e, portanto, «intencionalmente», «com conhecimento de causa» (26). 

43.      Por outro lado, visando a Diretiva 89/104, tal como a Diretiva 2008/95, «equilibrar os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a função essencial desta e os interesses de outros operadores económicos em dispor de sinais suscetíveis de designar os seus produtos e serviços.» (27), este objetivo «implica que, para salvaguardar essa função essencial, o titular de uma marca anterior deve estar em condições […] de se opor ao uso de uma marca posterior idêntica à sua» (28). Por isso, o Tribunal de Justiça decidiu, no n.° 49 do Acórdão Budějovický Budvar (29) que «qualquer ação administrativa ou judicial intentada pelo titular da marca anterior durante o período previsto no artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 89/104 [e, portanto, no artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95] tem por efeito interromper o prazo de preclusão por tolerância». 
2.      Da necessária formalização do fim da tolerância da infração aos direitos 

44.      A propositura de tal ação constitui, evidentemente, o passo mais avançado, o mais formalizado, da «possibilidade de se opor», para   retomar a linguagem utilizada pelo Tribunal de Justiça. Apesar disso, não resulta do teor do n.° 49 do Acórdão Budějovický Budvar (30), por si só, que o Tribunal de Justiça tenha decidido que só a propositura de tal ação pode ter como efeito interromper o prazo de preclusão por tolerância. Também não me parece que isso seja uma exigência expressa do legislador da União, tendo em conta a própria redação do artigo 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2008/95 e dos artigos 54.°, n.os 1 e 2, e 111.°, n.º 2, do Regulamento n.° 207/2009.

45.      A Heitech alega que estas disposições devem ser interpretadas no sentido de que apenas visam as   ações legais efetivamente intentadas para pôr fim à tolerância, invocando, em apoio da sua argumentação, diversas disposições da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (31). Estas disposições remetem frequentemente para as autoridades judiciais nacionais competentes em matéria de propriedade intelectual. Todavia, saliento que a Diretiva 2004/48 tem por objetivo aproximar as legislações nacionais que, até então, ofereciam um nível de proteção diversificado no que respeita aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual, de modo que tem precisamente por objeto, nos termos do seu artigo 1.º, «as medidas, procedimentos e recursos necessários para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual». Todas estas medidas, procedimentos e recursos são de natureza jurisdicional. Além disso, cumpre referir que nenhuma disposição da Diretiva 2004/48 trata da questão da preclusão por tolerância, de modo que, da leitura da Diretiva 2004/48, não se pode tirar verdadeiramente nenhuma conclusão útil para o presente processo.

46.      Assim, se se atendesse à falta de precisão das duas normas hoje submetidas à nossa apreciação, poderia ser fácil concluir que qualquer comportamento do titular da marca anterior que vise manifestar, mesmo de maneira pouco ativa, um desacordo quanto ao uso, pelo titular da marca posterior, da marca e/ou sinal em causa poderia ser suficiente para interromper o prazo de preclusão por tolerância. 

47.      Se a interpretação textual das duas disposições hoje submetidas à nossa apreciação não é esclarecedora, é necessário, por isso, examinar o telos  (objetivo) prosseguido. A este respeito, é forçoso reconhecer que o legislador da União indicou claramente que a preclusão por tolerância era introduzida  «por razões de segurança jurídica e sem prejudicar de forma discriminatória os interesses do titular de uma marca anterior,» (32). Para suprir o silêncio do legislador, importa portanto ter devidamente em conta a sua vontade de «equilibrar os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a função essencial desta e os interesses de outros operadores económicos em dispor de sinais suscetíveis de designar os seus produtos e serviços.» (33)

48.      Resulta do exposto que, na minha opinião, se põe fim à tolerância quando o titular da marca anterior toma as medidas de que dispõe para fazer cessar a infração aos seus direitos. E, uma vez que se trata de equilibrar os interesses em presença no respeito da segurança jurídica de cada um, esta oposição deve ser formalizada pelo recurso às vias legais disponíveis a fim de obter uma solução vinculativa. 

49.      Com efeito, a formalização da oposição é necessária, como alegaram com razão a Heitech e a Comissão, para garantir  o efeito útil do artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95 e dos artigos 54.°, n.os 1 e 2, e 111.°, n.° 2, do Regulamento n.º 207/2009. Na verdade, se uma simples troca informal de correspondência, como o envio de uma simples carta, pudesse ser suficiente para interromper o prazo de preclusão, a situação jurídica do titular da marca posterior (supondo reunidas as outras condições exigidas) nunca poderia consolidar‑se. Ora, não é claramente essa a vontade do legislador da União, como já recordei anteriormente. Por exemplo, uma carta com a ameaça de processos judiciais, sem que essa ameaça seja concretizada, consistiria em o titular da marca anterior se abster, na aceção do Acórdão  Budějovický Budvar (34), de tomar as medidas de que dispõe para sanar  uma situação de que inegavelmente tem conhecimento e, desse modo, prorrogar a tolerância em vez de a interromper. O envio de uma carta de interpelação não confere a este respeito mais garantias quanto à seriedade da intenção de fazer valer os seus direitos de modo vinculativo.

50.      A formalização da oposição é necessária na medida em que a segurança jurídica exige que sejam fixados com precisão tanto o ponto de partida do prazo de preclusão (35) como o momento em que é interrompido ou se considera esgotado. Ora, para que isso aconteça, só uma ocorrência que manifeste inequivocamente a intenção clara e séria de fazer valer os seus direitos, como a propositura de uma ação judicial ou administrativa, é suscetível de pôr fim à tolerância.

51.      Resulta do exposto que só a manifestação inequívoca da intenção clara e séria de pôr fim à tolerância, pela propositura de uma ação judicial ou administrativa pelo titular dos direitos anteriores, se for expressa no prazo de cinco anos a contar do conhecimento, por este último, do uso da marca posterior, é suscetível  de pôr fim à tolerância,  na aceção do artigo 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2008/95 e dos artigos 54.°, n.os 1 e 2, e 111.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009. 
C.       Quanto à terceira questão prejudicial

52.      Se, como sugiro, o Tribunal de Justiça viesse a decidir que só a propositura de uma ação numa instância administrativa ou jurisdicional é suscetível de interromper o prazo de cinco anos e, deste modo, pôr fim à tolerância na aceção do artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95 e dos artigos 54.°, n.os 1 e 2, e 111.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009, o órgão jurisdicional de reenvio pede ao Tribunal de Justiça que especifique ainda em que momento exato se considera que o referido prazo termina.

53.      A este respeito, observo que decorre da minha análise da primeira e da segunda questões prejudiciais que o que é determinante é a atitude do titular da marca anterior. No meu entender, para determinar se o prazo de preclusão por tolerância terminou, é, portanto, necessário adotar o ponto de vista deste titular para avaliar se, de um ponto de vista subjetivo, este tomou as medidas necessárias com o objetivo de fazer cessar a infração aos seus direitos intentando uma ação judicial. No momento em que esta ação é intentada, o titular da marca anterior manifesta muito claramente a intenção séria e inequívoca de fazer valer os seus direitos.

54.      Além do mais, diferentemente do prazo de prescrição, que afeta o exercício de um direito subjetivo que a pessoa interessada já não pode invocar nos tribunais (36), o prazo de preclusão afeta direta e imediatamente a capacidade para agir judicialmente. O direito de ação não cessa por preclusão desde que a ação seja intentada no prazo de cinco anos a contar do conhecimento do uso e, por conseguinte, na minha opinião, faz todo o sentido que o prazo de preclusão se interrompa na data da propositura da ação ou, mais precisamente, na data da apresentação da petição inicial. O direito da União, embora harmonize em si mesmo o prazo de preclusão por tolerância bem como, em princípio, os efeitos dessa tolerância, deixa aos Estados‑Membros todo o poder de apreciação para organizar as condições processuais de uma ação judicial (bem como as condições da sua admissibilidade ou ainda da respetiva citação) cuja finalidade é precisamente fazer cessar a tolerância. Nestas condições, considerar como data da interrupção do prazo de preclusão a data da propositura da ação parece‑me, no estado atual do direito da União, a solução mais satisfatória e a mais suscetível de aplanar as diferenças nacionais que poderiam revelar‑se mais salientes nas fases sucessivas do processo jurisdicional. Na data da propositura da ação, pode demonstrar-se com relativa certeza a intenção do titular da marca anterior (37) .

55.      Pelo contrário, considerar pertinente a data da citação da demandada na ação  parece-me mais aleatório, tendo em conta as diferenças das práticas nacionais que referi anteriormente. Sobre este ponto, subscrevo as reservas expressadas pela Comissão.

56.      Por fim, também entendo, de acordo com a Comissão, que, embora, em princípio, o prazo de  preclusão seja interrompido a partir da data da propositura da ação no órgão jurisdicional competente, competirá finalmente aos órgãos jurisdicionais requeridos determinar se é esse efetivamente o caso.  Assim, na medida em que os interesses do titular da marca posterior também devem ser tidos em conta, a interrupção do prazo de preclusão só pode ocorrer em certas condições, a primeira das quais é a admissibilidade da ação intentada. Uma vez que esses interesses devem ser guardados em mente, a informação à recorrida sobre a existência da ação deve ser feita num prazo relativamente curto após a propositura da referida ação. Uma recorrente que demorasse a regularizar uma petição irregular, por exemplo quanto à forma, ou que, de qualquer modo, entravasse a tramitação, deixando  pairar a incerteza sobre a sua intenção efetiva de agir judicialmente (por exemplo, não pagando as custas processuais) ou, como evoca o órgão jurisdicional de reenvio, retardasse por culpa exclusivamente sua a informação à recorrida, de modo que o esgotamento do tempo tivesse feito nascer nesta última a confiança legítima de poder invocar a tolerância, não deveria, nestas circunstâncias bem particulares,  sustentar ter interrompido o prazo de preclusão por tolerância até que tivesse regularizado a sua petição, pago as custas processuais ou até que finalmente cumprisse as injunções do órgão jurisdicional requerido  para que a sua ação pudesse finalmente considerar‑se efetivamente intentada.

57.      Relembro que o prazo de  preclusão por tolerância, segundo o direito da União, tem uma duração de cinco anos e que começa a correr a partir do momento em que o titular da marca anterior tenha tido conhecimento do uso pelo titular da marca posterior. Este prazo de cinco anos coloca perfeitamente os titulares dos direitos anteriores em condições de fazerem valer os seus direitos, numa situação de que têm conhecimento há muito tempo, sem esperar o último momento do prazo para intentarem a sua ação. Se fosse esse o caso, teriam todo o interesse em intentar o mais rapidamente possível uma ação corretamente dirigida e validamente apresentada, sob pena de serem acusados de uma certa negligência (38).

58.      Nestas condições, quando o termo do prazo de  preclusão por tolerância ocorre entre a propositura da referida ação e a citação da recorrida, compete ao órgão jurisdicional requerido apreciar então se a informação à recorrida foi ou não retardada, e, se o foi, se este atraso pode ser imputado ao comportamento da recorrente no decurso do processo. Nesse caso, o órgão jurisdicional requerido deve ainda examinar se tal comportamento é suscetível de pôr em causa a seriedade da ação nele intentada e deve tirar daí todas as consequências no que respeita ao cálculo do prazo de  preclusão por tolerância.

59.      Resulta do exposto que, quando é intentada uma ação judicial pelo titular da marca anterior, deve, em princípio, considerar‑se a data da propositura daquela como data de interrupção do prazo de  preclusão de cinco anos, como previsto no artigo 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2008/95 e nos artigos 54.°, n.os 1 e 2, e 111.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009. Quando o termo deste prazo ocorra entre a propositura da referida ação e a citação da recorrida, compete ao órgão jurisdicional requerido apreciar então se a citação da recorrida foi ou não retardada e, se o foi, se esse atraso pode ser imputado ao comportamento da recorrente no decurso do processo. Nesse caso, o órgão jurisdicional requerido deve ainda examinar se tal comportamento é suscetível de pôr em causa a seriedade da ação nele intentada e tirar daí todas as consequências no que respeita ao cálculo do prazo de  preclusão por tolerância.
D.      Quanto à quarta questão

60.      Com esta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se, em caso de preclusão, esta afeta não apenas a ação para cessação do uso da marca posterior mas também os pedidos anexos ou conexos, como os que visam a declaração da obrigação de indemnização, a prestação de informações ou a destruição de produtos de contrafação.

61.      Antes de mais, há que responder à objeção suscitada pela recorrente no processo principal,  segundo  a qual, na medida em que não há preclusão no litígio no processo principal, o Tribunal de Justiça não tem de responder a essa quarta questão prejudicial. Recordo que, embora a missão do Tribunal de Justiça seja fornecer ao órgão jurisdicional de reenvio uma interpretação útil das disposições que este tenciona aplicar, o Tribunal de Justiça não é, no entanto, competente para decidir sobre os factos no processo principal ou para aplicar a medidas ou situações nacionais as regras de direito da União cuja interpretação fornece, sendo estas questões da competência exclusiva dos órgãos jurisdicionais nacionais (39). Por conseguinte, o Tribunal de Justiça não pode partir do pressuposto de que a ação intentada pela recorrente no processo principal nestes órgãos jurisdicionais não foi objeto de preclusãopara renunciar a responder à questão submetida. 

62.      Voltando a esta quarta questão, saliento, em primeiro lugar, que nem o texto do artigo 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2008/95 nem o dos artigos 54.°, n.os 1 e 2, e 111.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009 especificam  concretamente os efeitos da preclusão. Todavia, ao ler estas disposições, conclui‑se que, se estiverem preenchidas  as outras condições nelas previstas para declarar a preclusão, o titular da marca anterior «deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, quer a requerer a declaração de nulidade do registo da marca posterior, quer a opor-se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido usada...» (40). Portanto, a contrario, antes de ocorrer a preclusão por tolerância, o titular de uma marca tem o direito quer a requerer a declaração de nulidade do registo da marca posterior, quer a opor-se ao seu uso, no âmbito de uma ação de contrafação (41). 

63.      No que respeita à marca da União Europeia, os efeitos da nulidade são, por sua vez, especificados no artigo 55.°, n.° 2,  do Regulamento n.° 207/2009: «Considera-se que a marca [da União]  não produziu, desde o início, os efeitos previstos» no Regulamento n.° 207/2009, que são regidos pela Secção 2 do Título II do referido regulamento. A Diretiva 2008/95 não contém disposições equivalentes, e resulta do seu considerando 6 que «[o]s Estados‑Membros deverão manter a faculdade de determinar os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas.»

64.      À semelhança da análise feita no quadro da primeira e da segunda questões prejudiciais, a letra do artigo 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2008/95 e o dos artigos 54.°, n.os 1 e 2, e 111.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009  deve ser clarificada por uma interpretação teleológica destas disposições. Ora, se a preclusão por tolerância é um mecanismo previsto para assegurar a ponderação dos interesses em presença, preservando o imperativo da segurança jurídica, parece‑me contrário à segurança jurídica que, após cinco anos de tolerância, o titular da marca anterior já não possa pedir a nulidade da marca posterior nem opor‑se ao seu uso,  mas possa continuar a obter compensação na sequência de um uso ao qual não se opôs quando poderia fazê‑lo e ao qual já não pode opor‑se em virtude da preclusão. Com efeito, a segurança jurídica pretendida seria posta em risco se o titular da marca anterior pudesse continuar indefinidamente a obter compensação paralelamente ao uso tolerado das duas marcas. Além disso, precisamente em virtude dessa tolerância, a obtenção da destruição dos produtos que não podem qualificar‑se como contrafeitos constituiria um absurdo jurídico. 

65.      Inclino‑me, portanto, a considerar que a impossibilidade de «se opor ao uso da marca posterior», na aceção do  artigo 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2008/95 e dos artigos 54.°, n.os 1 e 2, e 111.°, n.° 2, do Regulamento n.º 207/2009, deve ser interpretada extensivamente, de modo que, a partir do momento em que é declarada a preclusão por tolerância, o titular da marca anterior perde todos os seus privilégios conexos com a anterioridade da sua marca em relação ao titular da marca posterior cujo uso tolerou e que, por consequência, a  preclusão por tolerância deve ser entendida no sentido de que afeta não apenas a ação de cessação mas também os pedidos conexos fundados no direito da marca anterior, como os pedidos de reparação, de prestação de informações ou de destruição [de produtos]. 
V.      Conclusão

66.      Vistas todas as considerações precedentes, proponho ao Tribunal de Justiça que responda do seguinte modo às questões prejudiciais submetidas pelo Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha):
1)      O artigo 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2008/95/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas e os artigos 54.°, n.os 1 e 2, e 111.°, n.° 2, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, devem ser interpretados no sentido de que só a manifestação inequívoca da intenção clara e séria de pôr fim à tolerância, pela propositura de uma ação judicial ou administrativa pelo titular dos direitos anteriores, se for expressa  no prazo de cinco anos a contar do conhecimento, por este último, do uso da marca posterior, é suscetível de pôr fim ao prazo de preclusão por tolerância, na aceção do artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2008/95 e dos artigos 54.°, n.os 1 e 2, e 111.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009.
2)      Quando é intentada uma ação judicial pelo titular da marca anterior, deve, em princípio, considerar‑se a data da sua propositura como data de interrupção do prazo de  preclusão de cinco anos, como previsto no artigo 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2008/95 e nos artigos 54.°, n.os 1 e 2, e 111.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009. Quando o termo deste prazo ocorre entre a propositura da referida ação e a citação da recorrida, compete ao órgão jurisdicional requerido apreciar então se a citação da recorrida foi ou não retardada e, se o foi, se esse atraso pode ser imputado ao comportamento da recorrente no decurso do processo. Nesse caso, o órgão jurisdicional requerido deve ainda examinar se tal comportamento é suscetível de pôr em causa a seriedade da ação nele intentada e tirar daí todas as consequências no que respeita ao cálculo do prazo de  preclusão por tolerância.
3)      O artigo 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2008/95 e os artigos 54.°, n.os 1 e 2, e 111.°, n.° 2, do Regulamento n.° 207/2009  devem ser interpretados no sentido de que, a partir do momento em que é declarada a preclusão por tolerância, o titular da marca anterior perde todos os seus privilégios conexos com a anterioridade da sua marca em relação ao titular da marca posterior cujo uso tolerou e que, por consequência, a  preclusão por tolerância na aceção dessas disposições deve ser entendida no sentido de que afeta não apenas a ação de cessação mas também os pedidos conexos fundados no direito da marca anterior.

1      Língua original: francês.

2      Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle, «Rapport de synthèse – Question Q192 – L’acceptation (tolérance) de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle», 2006, que pode ser consultada aqui: https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006%20Q189%20190%20191%20192/sr192french.pdf    [NdT: não encontrei versão portuguesa deste relatório]

3      Acórdão de 22 de setembro de 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

4      JO 2008, L 299, p. 25.

5      JO 2009, L 78, p. 1.

6      BGBl. 1994 I, p. 3082.

7      O órgão jurisdicional de reenvio informa que, por decisão de 5 de julho de 2018, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) declarou que a demandante no processo principal tinha perdido os seus direitos de marca por não uso. A demandante interpôs recurso dessa decisão para o Tribunal Geral. Na data da redação das presentes conclusões, esse recurso continua pendente (T‑520/19). 

8      A ação no processo principal é intentada também contra RW, gerente da demandada no processo principal. Salvo indicação em contrário, referir‑me‑ei globalmente nas presentes conclusões à Heitech como demandada no processo principal. 

9      V. n.º 12 das presentes conclusões.

10      Nos termos do qual «[à]s questões não abrangidas pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, os tribunais de marcas da UE aplicarão o seu direito nacional e, nomeadamente, o seu direito internacional privado».

11      Acórdão de 22 de setembro de 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605) (n.º 40)

12      A Diretiva 2008/95 já não está em vigor desde 14 de janeiro de 2019, tendo sido substituída pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 2015, L 336, p. 1). O Regulamento n.º 207/2009 já não está em vigor desde 30 de setembro de 2017, tendo sido substituído pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1). As disposições da Diretiva 2015/2436 e do Regulamento 2017/1001 que se referem à preclusão por tolerância são completamente similares às que constam da Diretiva 2008/95 e do Regulamento n.° 207/2009: v., para comparação, o artigo 9.°, n.os 1 e 2, da Diretiva 2015/2436, bem como os artigos 61.°, n.os 1 e 2, e 138.°, n.° 2, do Regulamento n.° 2017/1001.

13      V. artigo 1.° do Regulamento n.° 207/2009.

14      V. artigo 1.° da Diretiva 2008/95.

15      Quanto aos detalhes dos diferentes pedidos, v.  n.os 23 e segs. das presentes conclusões.

16      Permitindo o artigo 9.°, n.° 2, da Diretiva 2008/95 aos Estados‑Membros aplicar o seu artigo 9.°, n.° 1, aos casos aí referidos, a interpretação que seja feita desta última disposição também será válida para a aplicação, pelos Estados‑Membros, do artigo 9.°, n.° 2, da  referida diretiva.

17      Acórdão de 22 de setembro de 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

18      Primeira Diretiva do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

19      V., por analogia, Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605,  n.os 28 e 29).

20      V. Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605,  n.os 30 a 32).

21      Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, n.º 33).

22      Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, n.º 35).

23      V., por analogia, Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, n.º 37).

24      V. Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, n.º 39 e jurisprudência aí referida).

25      Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, n.º 44). Itálico meu. 

26      Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, n.º 47).

27      Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, n.º 48).

28      Acórdão de 22 de setembro de 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).

29      Acórdão de 22 de setembro de 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

30      Acórdão de 22 de setembro de 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).

31      JO 2004, L 157, p. 45.

32      Considerando 12 da Diretiva 2008/95.

33      Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, n.º 48). V., igualmente, n.º 34 deste acórdão e a jurisprudência aí referida.

34      Acórdão de 22 de setembro de 2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

35      V., apesar de num contexto totalmente diferente, Acórdão de 16 de maio de 2000, Preston e o. (C-78/98, EU:C:2000:247, n.° 68).

36      V. Acórdão de 8 de novembro de 2012, Evropaïki Dynamiki/Commission (C‑469/11 P, EU:C:2012:705, n.° 52).

37      Esta certeza só pode ser relativa enquanto não for proferida a decisão jurisdicional de mérito e na medida em que, por exemplo, é sempre possível a desistência da ação no decurso da instância.

38      Também neste caso, tudo dependerá da apreciação pelo juiz de todas as circunstâncias do caso submetido à sua apreciação. Por exemplo, no caso de uma ação intentada mesmo no termo do prazo de cinco anos, mas em que ambas as partes interessadas estiveram durante muito tempo em negociações ou envolvidas em diligências de resolução não contenciosa do conflito, o caráter tardio da propositura da ação poderia, naturalmente, não ser interpretado como negligência do titular da marca anterior.

39      Entre a jurisprudência abundante, v., nomeadamente, Acórdão de 7 de setembro de 2006, Jehle, Weinhaus Kiderlen (C-489/04, EU:C:2006:527, n.º 36 e jurisprudência aí referida). 

40      Artigo 9.°,  n.° 1,  da   Diretiva 2008/95. O artigo 54.°  do Regulamento n.° 207/2009 está redigido em termos semelhantes mas não estritamente idênticos. 

41      V. Despacho de 10 de março de 2015, Rosa dels Vents Assessoria (C-491/14, EU:C:2015:161, n.° 25).