CELEX: 62008CC0569
Language: sl
Date: 2010-02-10
Title: Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Trstenjak - 10. februarja 2010. # Internetportal und Marketing GmbH proti Richard Schlicht. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Oberster Gerichtshof - Avstrija. # Internet - Domena .eu najvišje ravni - Uredba (ES) št. 874/2004 - Domenska imena - Registracija po fazah - Posebni znaki - Špekulativne in neprimerne registracije - Pojem ‚nepoštenost‘. # Zadeva C-569/08.

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE
      VERICE TRSTENJAK,
      predstavljeni 10. februarja 2010(1)
      
      Zadeva C‑569/08
      Internetportal und Marketing GmbH
      proti
      Richardu Schlichtu
      (Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija))
      „Internet – Domena .eu najvišje ravni – Uredba (ES) št. 874/2004 – Člen 21 – Registracija domene s strani lastnika nacionalne znamke, pridobljene le zato, da bi se ta registracija omogočila v prvi fazi
         registracije po fazah – Pojem ‚pravica‘ – Pojem ‚legitimen interes‘ – Pojem ‚nepoštenost‘ – Člen 11 – Pravila o zapisu posebnih znakov – Nepošteno registrirana nacionalna znamka“
      I –    Uvod
      1.        Obravnavana zadeva temelji na predložitvenem sklepu, ki ga je v skladu s členom 234 ES vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija)
         in s katerim je bilo Sodišču predloženih pet vprašanj o razlagi člena 21 Uredbe (ES) št. 874/2004(2).
      
      2.        Ta vprašanja so se pojavila v okviru spora zaradi domenskega imena „reifen.eu“ med podjetjem Internetportal und Marketing
         GmbH, ki upravlja spletne strani in trži proizvode prek interneta (v nadaljevanju: tožeča stranka), in Richardom Schlichtom,
         imetnikom beneluške znamke „Reifen“, ki želi to znamko uporabljati za nova sredstva za čiščenje, zlasti oken(3) (v nadaljevanju: tožena stranka).
      
      3.        Vsebinsko se vprašanja nanašajo na merila za ugotavljanje obstoja „pravice“, „legitimnega interesa“ in „nepoštenosti“ v smislu
         navedenega člena 21 Uredbe št. 874/2004.
      
      II – Pravni okvir
      4.        Uredba (ES) št. 733/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. aprila 2002 o izvajanju domene .eu najvišje ravni(4) vsebuje, kot je navedeno v njenem členu 1, splošna pravila za izvajanje domene .eu najvišje ravni, vključno z imenovanjem
         Registra, in določa ogrodje javnega reda, v katerem bo Register deloval.
      
      5.        V skladu z uvodno izjavo 16 te uredbe mora ta javni red, ki obravnava špekulantsko in neprimerno registracijo domenskih imen,
         zagotavljati, da bodo imeli imetniki prednostnih pravic, ki jih priznava ali vzpostavlja nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja
         Skupnosti, in javni organi koristi od določenega časovnega obdobja („obdobja sončnega vzhoda“), v katerem bo registracija
         njihovih domenskih imen „izključno rezervirana“ za te imetnike prednostnih pravic in te javne organe.
      
      6.        Člen 5 („Okvir politike“) Uredbe št. 733/2002 določa:
      
      „1.      […] Komisija [sprejme] pravila javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami .eu TLD in načela javnega reda glede registracije.
         Javni red vključuje:
      
      (a)      politiko izvensodne poravnave sporov;
      (b)      javni red glede špekulantske in neprimerne registracije domenskih imen, vključno z možnostjo registracije domenskih imen na
         fazni način za zagotovitev ustreznih začasnih priložnosti registracije imen za imetnike prednostnih pravic, ki jih priznava
         ali vzpostavlja nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja Skupnosti, in za javne ustanove;
      
      […]“ 
      7.        V uvodni izjavi 12 Uredbe št. 874/2004, sprejete na podlagi navedenega člena, je navedeno:
      
      „Za varovanje prednostnih pravic, ki jih priznava Skupnost ali notranje pravo, je treba vzpostaviti postopek za registracijo
         po fazah. Postopek fazne registracije mora potekati v dveh fazah s ciljem zagotoviti imetnikom prednostnih pravic ustrezne
         možnosti za registracijo imen, do katerih imajo prednostne pravice. […] Če se za domensko ime prijavita dva vlagatelja ali
         več vlagateljev, vsak od njih pa ima prednostno pravico, mora razporeditev navedenega imena potekati na načelu ‚prvi prispe,
         prvi dobi‘.“
      
      8.        Člen 3 („Zahtevki za registracijo domenskega imena“) Uredbe št. 874/2004 določa:
      
      „Zahtevek za registracijo domenskega imena vključuje vse spodaj našteto:
      […]
      (c)      zagotovilo pogodbenice prosilke, v elektronski obliki, da je zahtevek za registracijo domenskega imena po njeni vednosti sestavljen
         v dobri veri in ne krši pravic tretje stranke;
      
      […]“
      9.        Člen 10 („Stranke, ki izpolnjujejo pogoje, in imena, ki jih lahko registrirajo“) Uredbe št. 874/2004 določa:
      
      „1.      Imetniki prednostnih pravic, ki jih priznava ali dodeli nacionalna zakonodaja in/ali zakonodaja Skupnosti, […] izpolnjujejo
         pogoje, da zaprosijo za registracijo domenskih imen v obdobju registracije po fazah, pred začetkom splošne registracije .eu
         domene.
      
      ‚Prednostne pravice‘ vključujejo, med drugim, registrirane nacionalne blagovne znamke in blagovne znamke Skupnosti, geografske
         oznake ali označbe porekla, in, če so zaščitene po nacionalni zakonodaji v zadevni državi članici, tudi neregistrirane blagovne
         znamke, trgovska imena, podjetniški identifikatorji, imena družb, družinska imena in posebni naslovi zaščitenih literarnih
         in umetniških del.
      
      […]
      2.      Registracija na podlagi prednostne pravice zajema registracijo celotnega imena, ki ima prednostno pravico, kakor je zapisano
         v dokumentaciji, ki dokazuje tako prednostno pravico.
      
      […]“
      10.      Člen 11 („Posebne lastnosti“) Uredbe št. 874/2004 določa:
      
      „Če se registrirajo celotna imena, ki vsebujejo presledek med tekstovnimi ali besednimi elementi, se šteje, da so celotna
         imena in ista imena, napisana z vezajem med besednimi elementi ali združenimi v eno besedo, identična z zaprošenim domenskim
         imenom.
      
      Če ime, za katerega se zahtevajo prednostne pravice, vsebuje posebne znake, presledke ali ločila, se te [ti] iz ustreznega
         domenskega imena popolnoma odstranijo in nadomestijo z vezaji ali, če je to možno, predelajo.
      
      Posebni znaki in ločila iz drugega odstavka vključujejo naslednje: ~ @ # $ % ^ & * ( ) + = <> { } [ ] | \ /: ; ' , . ? 
      […] V vseh drugih pogledih je domensko ime identično tekstovnim ali besednim elementom imena s prednostno pravico.“
      11.      Člen 12 („Načela registracije po fazah“) Uredbe št. 874/2004 določa:
      
      „1.      Registracija po fazah se ne začne pred izpolnitvijo zahteve iz prvega odstavka člena 6.
      Register objavi datum začetka registracije po fazah vsaj dva meseca vnaprej in o tem ustrezno obvesti vse akreditirane registratorje.
      […]
      2.      Obdobje registracije po fazah traja štiri mesece. Splošna registracija domenskih imen [‚obdobje navala‘] se ne sme začeti
         pred zaključkom obdobja registracije po fazah.
      
      Registracija po fazah obsega dva dela, vsak traja dva meseca.
      Imetniki ali pridobitelji licenc prednostnih pravic ter javni organi iz člena 10(1) lahko v prvem delu registracije po fazah
         za domenska imena predlagajo samo registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke Skupnosti, geografske oznake in imena ter
         akronime iz člena 10(3).
      
      Imetniki prednostnih pravic za ta imena lahko v drugem delu registracije po fazah za domenska imena predlagajo imena, ki se
         lahko registrirajo v prvem delu, kot tudi imena, ki so povezana z vsemi drugimi prednostnimi pravicami.
      
      3.      Zahteva za registracijo domenskega imena, ki temelji na prednostni pravici po členu 10(1) in (2), vključuje sklicevanje na
         pravno podlago glede pravice do imena v nacionalni zakonodaji ali zakonodaji Skupnosti kot tudi ustrezne informacije, kakor
         so registracijska številka blagovne znamke, informacije v zvezi z objavo v uradnem listu ali drugemu uradnem glasilu, informacije
         o registraciji pri strokovnih ali podjetniških združenjih in gospodarskih zbornicah.
      
      […]      
      6.      Za reševanje sporov glede domenskega imena se uporabljajo pravila, določena v Poglavju VI.“
      12.      Člen 21 („Špekulativne in neprimerne registracije“) Uredbe št. 874/2004 določa:
      
      „1.      Registrirano domensko ime je predmet preklica v okviru ustreznega zunajsodnega ali sodnega postopka, če je identično imenu
         ali ga je mogoče zamenjati z imenom, za katerega je pravica priznana ali dodeljena po nacionalni zakonodaji in/ali zakonodaji
         Skupnosti, kot so pravice iz člena 10(1), in če je ime:
      
      (a)      registriral imetnik brez pravic ali legitimnega interesa za ime; ali
      (b)      registrirano ali se uporablja nepošteno.
      2.      Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko izkaže, če:
      (a)      pred kakršnim koli uradnim obvestilom o nadomestnem postopku za reševanje spora (ADR) imetnik domenskega imena uporabi domensko
         ime ali ime, ki ustreza domenskemu imenu, v povezavi s ponujanjem blaga ali storitev, ali se dokazano pripravlja, da bo to
         storil;
      
      (b)      je imetnik domenskega imena, ki je podjetje, organizacija ali fizična oseba, splošno znan po domenskem imenu, četudi mu pravica
         po notranji zakonodaji oziroma zakonodaji Skupnosti ni bila priznana ali dodeljena;
      
      (c)      imetnik domenskega imena zakonito in nekomercialno ali pošteno uporablja domensko ime brez namena, da porabnike zavede ali
         škodi ugledu imena, kateremu je pravica priznana ali dodeljena po notranji zakonodaji oziroma zakonodaji Skupnosti.
      
      3.      Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se lahko izkaže, če:
      (a)      okoliščine kažejo, da je bilo domensko ime registrirano ali pridobljeno predvsem za prodajo, dajanje v najem ali drugačen
         prenos domenskega imena na imetnika imena, ki mu je bila pravica priznana ali dodeljena po notranji zakonodaji oziroma zakonodaji
         Skupnosti, ali na imetnika javnega organa; ali
      
      (b)      je bilo domensko ime registrirano zato, da prepreči imetniku takega imena, ki mu je bila taka pravica priznana ali dodeljena
         po notranji zakonodaji oziroma zakonodaji Skupnosti, ali javnemu organu, da uporabi to ime v drugi ustrezni domeni, pod pogojem,
         da:
      
      (i)      se lahko dokaže vzorec takega obnašanja s strani registranta; ali
      (ii)      se domensko ime ni uporabilo na ustrezen način vsaj dve leti od datuma registracije; ali
      (iii) v okoliščinah, ko v času začetka postopka ADR imetnik domenskega imena, ki mu je bila po notranji zakonodaji oziroma zakonodaji
         Skupnosti priznana ali dodeljena pravica, ali imetnik domenskega imena javnega organa izrazi svoj namen, da bo domensko ime
         uporabil na ustrezen način, vendar tega v šestih mesecih od dneva začetka postopka ADR ne stori;
      
      (c)      je domensko ime registrirano predvsem z namenom, da moti opravljanje dejavnosti konkurenta; ali
      (d)      se je domensko ime za komercialno korist namenoma uporabilo, da za imetnika domenskega imena na spletni strani ali drugi spletni
         lokaciji privabi uporabnike interneta tako, da ga je bilo možno zamenjati z imenom, kateremu je po notranji zakonodaji oziroma
         zakonodaji Skupnosti priznana ali dodeljena pravica, ali z imenom javnega organa, in ta podobnost izhaja iz vira, sponzorstva,
         povezave ali overitve spletne strani ali lokacije ali izdelka ali storitve na spletni strani ali lokaciji imetnika domenskega
         imena; ali
      
      (e)      je registrirano domensko ime osebno ime, za katerega ni dokazane povezave med domenskim imenom imetnika in registriranim domenskim
         imenom.
      
      […]“
      13.      Člen 22 („Nadomestni postopek za reševanje sporov (postopek ADR)“, v nadaljevanju: postopek ADR)(5) Uredbe št. 874/2004 določa:
      
      „1.      Postopek ADR lahko začne katera koli stranka, če:
            (a) je registracija špekulativna ali neprimerna v smislu člena 21; ali
            (b) je odločitev, ki jo sprejme Register, v nasprotju s to uredbo ali Uredbo (ES) št. 733/2002.
      […]
      11.      V primeru postopka proti imetniku domenskega imena se sosvet za ADR odloči za preklic domenskega imena, če ugotovi, da je
         registracija špekulativna ali neprimerna, kakor opredeljuje člen 21. Domensko ime se prenese na pritožnika, če se pritožnik
         prijavi za to domensko ime in zadovolji splošnim merilom o izpolnjevanju pogojev iz člena 4(2)(b) Uredbe (ES) št. 733/2002.
      
      […]
      13.      Rezultati ADR so za stranke in Register zavezujoči, razen če se sodni postopek začne v 30 koledarskih dneh po uradnem obvestilu
         strankam o rezultatih postopka ADR.“
      
      III – Dejansko stanje, postopek v glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje
      14.      Tožeča stranka upravlja spletne strani in prek te mreže trži proizvode. Da bi lahko registrirala domene v okviru prve faze
         postopka registracije po fazah, je pri švedskem registru znamk uspešno zahteval registracijo skupno 33 nemških generičnih
         izrazov kot znamk, pri čemer je pred vsako črko in za njo oziroma med vsemi črkami uporabila posebni znak „&“. Zahteva tožeče
         stranke z dne 11. avgusta 2005 je zadevala registracijo besedne znamke „&R&E&I&F&E&N&“ v razredu 9 po mednarodni klasifikaciji
         (varnostni pasovi), registracija pa je bila izvedena 25. novembra istega leta.
      
      15.      V skladu z izjavo družbe PricewaterhouseCoopers, ki jo je register EUDR zadolžil za pregledovanje zahtevkov za domene, tožeča
         stranka nikoli ni nameravala uporabljati te znamke za varnostne pasove, temveč je sklepala, da bo treba po registraciji te
         znamke kot domene .eu najvišje ravni iz nje odstraniti znake „&“ na podlagi „pravila o zapisu“ in da se bo posledično ohranil
         izraz „pnevmatika“, tega generičnega izraza pa po mnenju družbe PricewaterhouseCoopers v skladu s pravom znamk nikakor ni
         mogoče zaščititi.
      
      16.      V resnici je bila domena „www.reifen.eu“ v prvi fazi postopka registracije po fazah registrirana za tožečo stranko na podlagi
         švedske znamke „&R&E&I&F&E&N&“. Tožeča stranka je vložila zahtevek za registracijo 180 domenskih imen, sestavljenih iz generičnih
         izrazov. Z domeno „www.reifen.eu“ je nameravala prek spletne strani tržiti pnevmatike, vendar po navedbah predložitvenega
         sodišča glede na postopek, ki poteka pred njim, in predhodni izvensodni postopek še ni sprejela pomembnih pripravljalnih ukrepov
         za vzpostavitev te spletne strani. Tožeča stranka v času registracije domene tožene stranke ni poznala.
      
      17.      Tožena stranka je imetnica besedne znamke „Reifen“ (pnevmatike), registrirane 10. novembra 2005 pri uradu Beneluksa za znamke
         in 28. novembra 2005 za razreda 3 (pripravki za beljenje in druge snovi za pranje, […] sredstva za čiščenje in zlasti sredstva
         za čiščenje oken, ki vsebujejo nanodelce) in 35 (storitve v podporo trženju takih sredstev za čiščenje).
      
      18.      Poleg tega je tožena stranka 10. novembra 2005 zahtevala registracijo besedne znamke Skupnosti „Reifen“ v razredu 3 (sredstva
         za čiščenje steklenih okenskih površin in zgornjih površin sončnih naprav, zlasti sredstva, ki vsebujejo nanodelce) in razredu 35
         (čiščenje steklenih površin in sončnih naprav za tretje osebe). S to znamko namerava po vsej Evropi tržiti „sredstva za čiščenje
         zgornjih steklenih površin“, razvoj teh sredstev pa je zaupala podjetju BERGOLIN GmbH & Co KG. Dne 10. oktobra 2006 je bil
         že pripravljen vzorec sredstva za čiščenje I (REIFEN A).
      
      19.      Tožena stranka je registraciji domenskega imena „www.reifen.eu“ za tožečo stranko ugovarjala pred češkim arbitražnim sodiščem,
         ki je z odločbo z dne 24. julija 2006(6) ugodilo njeni zahtevi in tožeči stranki odvzelo domensko ime „reifen“, da bi ga dodelilo toženi stranki.
      
      20.      Arbitražno sodišče je menilo, da je treba njegovo predhodno sodno prakso iz zadev zoper Register (EUDR) po analogiji uporabiti
         v tem postopku zoper imetnika domene. Iz tega naj bi izhajalo, da se znaki „&“, ki jih vsebuje znamka, ne smejo odstraniti,
         temveč jih je treba zapisati z navadnimi znaki. Tožeča stranka naj bi očitno hotela v vrsti primerov zaobiti tehnično pravilo
         iz člena 11, drugi odstavek, Uredbe št. 874/2004. Zato naj bi s tem, ko je zahtevala registracijo sporne domene, ravnala nepošteno.
      
      21.      Tožeča stranka je zato v skladu z rokom, predvidenim v členu 22(13) Uredbe št. 874/2004, vložila pritožbo, v kateri je predlagala,
         naj se ugotovi, da se ji domensko ime „reifen“ v okviru domene .eu najvišje ravni ne sme odvzeti in da ji ga ni treba prepustiti
         toženi stranki; podredno je predlagala, naj se ugotovi, da je odločba arbitražnega sodišča z dne 24. julija 2006 nezakonita
         in zlasti, da se tožeči stranki domensko ime „reifen“ ne sme odvzeti ter da ji domenskega imena „reifen“ kot domene .eu najvišje
         ravni ni treba prepustiti toženi stranki.
      
      22.      Trditve strank pred nižjimi nacionalnimi sodišči so se nanašale predvsem na naslednje preudarke.
      
      23.      Tožeča stranka meni, da je z registracijo švedske znamke „&R&E&I&F&E&N&“ na podlagi pravila o zapisu iz člena 11, drugi odstavek,
         Uredbe št. 874/2004 samo uporabila to pravilo, da bi si zagotovila najboljši mogoči izhodiščni položaj v prvi fazi postopka
         registracije po fazah. Ta namen naj ne bi bil „nepošten“ v smislu člena 21 Uredbe št. 874/2004 in naj tudi ne bi pomenil zlorabe.
      
      24.      Tožeča stranka naj bi namreč imela registrirano znamko, na podlagi katere naj bi pridobila domeno „www.reifen.eu“ po načelu
         „kdor prej pride, prej melje“. Poleg tega naj bi imela legitimen interes za generični izraz „Reifen“, ker želi zasnovati tematsko
         spletno stran s tem imenom. Domene „reifen.eu“ naj ne bi registrirala zato, da bi toženo stranko ovirala pri uporabi interneta,
         toliko bolj ker absolutno ni poznala njenih dejavnosti in proizvodov. Nazadnje, število znamk in domenskih imen, ki jih je
         registrirala, naj bi bilo v tem primeru neupoštevno.
      
      25.      Tožeča stranka še meni, da je edini cilj registracije po fazah zaščititi imetnike prednostnih pravic, ne pa tudi zagotoviti,
         da bi se za generične izraze zaprošalo samo v fazi splošne registracije. Zato naj ne bi nič nasprotovalo temu, da so generični
         izrazi predmet zahtevkov za registracijo domenskih imen v prvi fazi registracije po fazah. Člen 11, drugi odstavek, Uredbe
         št. 874/2004 naj ne bi bil uporabljen nepravilno, glede na to, da naj bi bile tri možnosti, ki jih določa (popolna odstranitev,
         zamenjava z vezaji ali zamenjava z navadnimi znaki), enakovredne in da naj bi izraz „če je to možno“ pomenil samo, da tretja
         možnost ni vedno uporabna.
      
      26.      Tožena stranka predlaga, naj se predlog tožeče stranke zavrne, ker naj bi ta nepravilno in nepošteno zaobšla cilj Uredbe št. 874/2004;
         ta cilj naj bi bil preprečiti množično in sistematično registriranje domenskih imen in zagotoviti, da se generični izrazi
         registrirajo samo v fazi splošne registracije. Tožeča stranka naj bi torej z vložitvijo zahtevkov za množično registracijo
         „nepravih znamk“, ki niso namenjene uporabi na trgu, da bi lahko zaprosila za generična domenska imena v prvi fazi registracije
         po fazah, namenjeni izključno imetnikom prednostnih pravic, ravnala kot „spletni skvoter“ („domain grabber“).
      
      27.      Prav tako naj bi namerno uporabila očitno nepravilno razlago člena 11, drugi odstavek, Uredbe št. 874/2004, ker naj se posebni
         znak „&“ običajno ne bi smel odstraniti, ampak naj bi ga bilo treba zapisati z navadnimi znaki. Zato naj bi šlo za nepošteno
         registracijo na podlagi člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004. „Neprava znamka“, za katero je bilo zaprošeno samo zato, da bi
         se pridobila prednostna registracija domenskega imena, naj ne bi pomenila prednostne pravice v smislu člena 10(1) Uredbe št. 874/2004,
         tako da naj bi bilo mogoče odvzem domene utemeljiti tudi s členom 21(1)(a) navedene uredbe.
      
      28.      Na prvi stopnji je sodišče pritožbo zavrnilo, pritožbeno sodišče pa je potrdilo sodbo v glavni stvari.
      
      29.      Tožeča stranka je zoper sodbo pritožbenega sodišča vložila izredno revizijo pri Oberster Gerichtshof. Ker je rešitev spora
         odvisna od razlage prava Skupnosti, zlasti člena 21 Uredbe št. 874/2004, je predložitveno sodišče prekinilo odločanje in Sodišču
         v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
      
      „1.      Ali je člen 21(1)(a) Uredbe […] št. 874/2004 […] treba razlagati tako, da pravica v smislu tega člena obstaja tudi:
      (a) če je bila znamka registrirana le zato, da bi se v prvi fazi registracije po fazah lahko zaprosilo za registracijo generično
         označene domene, ki izhaja iz nemškega jezika in ni namenjena uporabi blaga ali storitev;
      
      (b) če se generično označena znamka, ki je podlaga za registracijo domene in ki izhaja iz nemškega jezika, od domene razlikuje
         le v tem, da vsebuje posebne znake, ki so bili odstranjeni iz imena domene, čeprav bi bili ti posebni znaki lahko zapisani
         in bi se na podlagi njihove odstranitve domena lahko razlikovala od znamke brez verjetnosti zmede?
      
      2.      Ali je člen 21(1)(a) navedene uredbe […] treba razlagati tako, da legitimen interes obstaja le v primerih, navedenih v členu 21(2),
         od (a) do (c)?
      
      Če je odgovor na to vprašanje nikalen:
      3.      Ali legitimen interes v smislu člena 21(1)(a) Uredbe […] obstaja tudi, kadar želi imetnik domene generično označeno domeno,
         ki izhaja iz nemškega jezika, uporabiti za tematski spletni portal?
      
      Če je odgovor na prvo in tretje vprašanje pritrdilen:
      4.      Ali je člen 21(3) Uredbe […] treba razlagati tako, da samo dejanska stanja, navedena v točkah od (a) do (e), utemeljujejo
         nepoštenost v smislu člena 21(1)(b) iste uredbe […]?
      
      Če je odgovor na to vprašanje nikalen:
      5.      Ali gre za nepoštenost v smislu člena 21(1)(b) Uredbe […] št. 874/2004 tudi takrat, kadar je domena v prvi fazi registracije
         po fazah registrirana na podlagi generično označene znamke, ki izhaja iz nemškega jezika, ki jo je imetnik domene pridobil
         le zato, da bi lahko zaprosil za registracijo domene v prvi fazi registracije po fazah in tako prehitel druge zainteresirane
         in v vsakem primeru tudi imetnike pravic do znamke?“
      
      IV – Postopek pred Sodiščem
      30.      Predložitveni sklep je v sodno tajništvo Sodišča prispel 23. decembra 2008.
      
      31.      Pisna stališča so v predvidenem roku in skladno s členom 23 Statuta Sodišča predložili tožeča stranka, tožena stranka, Češka
         republika, Italijanska republika in Evropska komisija.
      
      32.      Na obravnavi 10. decembra 2009 so ustna stališča podali predstavniki tožeče stranke, tožene stranke, češke vlade in Komisije.
      
      V –    Glavne trditve strank
      A –    Uvodne opombe
      33.      Tožeča stranka uvodoma navaja, da je European Registry for Internet Domain (EURID) priznal njeno upravičenost, ki izhaja iz
         znamke „&R&E&I&F&E&N&“, pri registraciji domene „www.reifen.eu“. Zato naj bi se morala tožena stranka na morebitne napake
         v zvezi s tem sklicevati v okviru postopka zoper Register na podlagi člena 22(1)(b) Uredbe št. 874/2004 in ne v okviru postopka
         zoper samega imetnika domene. Ponovno preučevanje odločitve EURID, da registrira domeno „www.reifen.eu“ za tožečo stranko,
         naj zato v postopku inter partes ne bi bilo več mogoče.
      
      B –    Prvo vprašanje – točka (a)
      34.      Kot navaja tožeča stranka, spadajo premisleki predložitvenega sodišča v zvezi s točko (a) prvega vprašanja izključno v okvir
         postopka zoper Register. Če tisti, ki vlaga ugovor zoper imetnika domenskega imena, meni, da je Register napačno priznal upravičenost
         imetnika domenskega imena za „obdobje sončnega vzhoda“, naj bi moral začeti postopek zoper Register. V preostalem tožeča stranka
         predlaga, naj se na prvi del prvega vprašanja odgovori pritrdilno.
      
      35.      Po mnenju tožene stranke gre, kadar se znamka registrira brez kakršnega koli namena uporabe in samo zaradi nekaterih zakonskih
         ugodnosti, za „nepravo znamko“. Če bi se za take znamke priznale pravice v smislu člena 10(1) ali člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004,
         naj bi to pomenilo, da se dovolita ali celo spodbujata neupoštevanje in zloraba posebnih določb te uredbe, ki so bile sprejete
         prav za zaščito imetnikov „resničnih“ prednostnih pravic. S trditvijo, da ta cilj ne bi bil ogrožen, kadar se kot domensko
         ime registrira „generični izraz“, naj bi se prezrlo dejstvo, da se lahko uveljavljanje prednostne pravice v smislu člena 10(1)
         ali člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004 nanaša tudi na generične izraze.
      
      36.      Češka republika, ki jo v grobem podpira tudi Italijanska republika, meni, da je treba predvsem ugotoviti, ali je bila sporna
         znamka v postopku v glavni stvari registrirana nepošteno. Dejstvo, da je bila znamka registrirana izključno z namenom zagotoviti
         si udeležbo v prvi fazi registracije domenskih imen, naj bi dokazovalo, da je imela tožeča stranka od samega začetka nepoštene
         namene in da je zasledovala drugačen cilj od tistega, ki so mu znamke namenjene. Tožeča stranka naj bi si tako hotela zagotoviti
         neupravičeno prednost ali spraviti konkurenco v slabši položaj.
      
      37.      Poleg tega naj bi tožeča stranka v imenu znamke namerno uporabila znake „&“, kar naj bi bilo nenavadno in jezikovno nesmiselno.
         Na špekuliranje in preračunljivost pri uporabi znakov „&“ naj bi kazalo tudi dejstvo, da je tožeča stranka skupno registrirala
         33 znamk z generičnimi izrazi in pri vseh med posameznimi črkami uporabila znak „&“. Če nacionalno sodišče sklene, da zadevna
         registracija znamke ni bila dobroverna, po mnenju Češke republike in Italijanske republike ni mogoče meniti, da je pravica,
         ki izhaja iz te znamke, pravica v smislu člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004.
      
      38.      Komisija navaja, da ne Direktiva 89/104/EGS(7) ne Uredba (ES) št. 40/94(8) ne določata, da mora imeti za registracijo znaka kot znamke njen domnevni imetnik namen uporabljati znak kot znamko za proizvode
         ali storitve, ki jih pokriva znamka. Zato naj bi bilo to, da naj bi bila znamka pridobljena izključno z namenom, da bi se
         lahko na njeni podlagi zaprosilo za registracijo domenskega imena v prvi fazi registracije po fazah, nepomembno za ugotavljanje,
         ali lahko imetnik domenskega imena, ki je hkrati lastnik znamke, uveljavlja pravico, ki izhaja iz te znamke, v smislu prve
         možnosti, določene v členu 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004.
      
      39.      Kar zadeva dejstvo, da domena, registrirana na podlagi znamke, ustreza generičnemu izrazu v uradnem jeziku Skupnosti, Komisija
         poudarja, da čeprav bi bila taka okoliščina lahko pomembna v okviru člena 3(1)(b) do (d) Direktive 89/104 ali člena 7(1)(b)
         do (d) Uredbe št. 40/94, in sicer pri ugotavljanju, ali absolutni razlog za zavrnitev nasprotuje registraciji same znamke,
         je taka okoliščina nepomembna v okviru uporabe Uredbe št. 874/2004.
      
      40.      Komisija še opozarja, da v skladu s sodno prakso Sodišča člen 3(1)(b) in (c) Direktive 89/104 ne nasprotuje temu, da se v
         državi članici kot nacionalno znamko registrira besedo, privzeto iz jezika druge države članice, v kateri je ta brez razlikovalnega
         učinka ali je opisna glede proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, če lahko upoštevni krogi v državi članici,
         v kateri se zahteva registracija, ugotovijo pomen te besede(9).
      
      C –    Prvo vprašanje – točka (b)
      41.      Tožeča stranka meni, da so tri možnosti, predvidene v členu 11 Uredbe št. 874/2004, enakovredne, kar naj bi izhajalo iz besedila
         navedenega člena. Poleg tega tožeča stranka dvomi o poštenosti tožene stranke pri registraciji njene znamke, ki jo je po njenem
         mnenju registrirala samo zato, da bi si zagotovila boljši izhodiščni položaj za pridobitev domene „www.reifen.eu“.
      
      42.      Tožena stranka meni, da registrirana znamka in sporno domensko ime nista enaka, ker bi bilo treba po njenem mnenju posebni
         znak „&“ izraziti z veznikom „und“ („in“), ne pa ga odstraniti. Zato naj tožeča stranka v postopku v glavni stvari ne bi imela
         nobene pravice do domenskega imena „www.reifen.eu“.
      
      43.      Po mnenju Češke republike za ugotavljanje obstoja pravice v smislu člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004 ni pomembno, katera
         pravila o zapisu je upoštevala tožeča stranka pri prepisu znamke v domensko ime. Na podlagi člena 11 Uredbe št. 874/2004 naj
         ne bi imela prednosti nobena možnost za zapis posebnih znakov.
      
      44.      Italijanska republika zavrača obstoj vsakršne pravice, kadar se znamka, na kateri temelji registracija domene, razlikuje od
         domenskega imena, če vsebuje posebne znake, ki so bili odstranjeni.
      
      45.      Komisija navaja skupen odgovor na del točke (b) prvega vprašanja ter na drugo, tretje, četrto in peto vprašanje (glej zgoraj).
         Najprej opozarja, da obstoj legitimnega interesa v smislu druge možnosti, predvidene v povezanih določbah člena 21(1)(a) in (2)
         Uredbe št. 874/2004 na eni strani ter neobstoj nepoštenosti v smislu povezanih določb člena 21(1)(b) in (3) te uredbe na drugi
         strani v vsakem primeru pomenita eno in isto. Ta vidik naj bi potrjevalo to, da je uporaba domenskega imena s strani njegovega
         imetnika navedena kot upoštevno merilo v odstavku 2(a) in odstavku 3(b)(ii) in (iii) člena 21 Uredbe št. 874/2004.
      
      D –    Drugo vprašanje
      46.      Tožeča stranka, Češka republika in Komisija menijo, da navedbe v členu 21(2)(a) do (c) Uredbe št. 874/2004 niso izčrpne. Po
         drugi strani imata tožena stranka v postopku v glavni stvari in Italijanska republika nasprotno mnenje.
      
      E –    Tretje vprašanje
      47.      Tožeča stranka in Češka republika menita, da bi bil lahko – čeprav tožeča stranka pred nastankom spora ni uporabljala domenskega
         imena ali ni dokazala, da se je na to pripravljala v smislu člena 21(2)(a) Uredbe št. 874/2004, ter ob upoštevanju pojasnjevalne
         in neizčrpne narave navedene določbe – namen upravljati spletno stran zadosten razlog, ki dokazuje legitimen interes.
      
      48.      Po mnenju tožene stranke zatrjevanje namena uporabe domenskega imena ne zadostuje za dokaz legitimnega interesa. Samo zatrjevanje
         uporabe naj ne bi ustrezalo nobenemu od primerov, predvidenih v členu 21(2)(a) do (c).
      
      F –    Četrto vprašanje
      49.      Tožeča stranka in tožena stranka ter Češka republika in Komisija menijo, da navedbe v členu 21(3)(a) do (e) Uredbe št. 824/2004
         niso izčrpne.
      
      G –    Peto vprašanje
      50.      Tožeča stranka trdi, da bi bila razlaga člena 21 Uredbe št. 874/2004, ki omogoča sklicevanje na napake Registra tudi po izteku
         roka 40 dni, predvidenega za vložitev takega postopka zoper Register („rok za pritožbe v obdobju sončnega vzhoda“), v nasprotju
         z načelom pravne varnosti.
      
      51.      Poleg tega zanika, da je ravnala nepošteno, ker je namen primerov „nepoštenosti“ iz člena 21(3) Uredbe št. 874/2004 preprečiti
         „spletno skvoterstvo“ („domain grabbing“). V obravnavanem primeru naj bi šlo za registracijo domen, sestavljenih iz generičnih
         izrazov, kar nikakor ne bi moglo ogroziti pravic tretjih oseb, ker generični izrazi ne morejo biti predmet izključnih pravic.
         „Spletno skvoterstvo“ naj bi bilo torej per definitionem izključeno v primerih registracije domen, sestavljenih iz generičnih izrazov. Tožeča stranka v postopku v glavni stvari naj
         zato ne bi ravnala nepošteno v smislu člena 21(3) navedene uredbe.
      
      52.      Tožena stranka in Češka republika menita, da je nepoštenost v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 dokazana, če je bilo
         domensko ime registrirano v prvi fazi registracije po fazah na podlagi znamke, ki jo je imetnik domenskega imena pridobil
         samo zato, da bi lahko zaprosil za registracijo domenskega imena v prvi fazi in si tako zagotovil prednost pred drugimi zainteresiranimi
         osebami, vključno z imetniki pravic do znamke.
      
      53.      Komisija navaja, da lahko imetnik spornega domenskega imena – če je oseba, ki zahteva preklic domenskega imena, zahtevala
         registracijo istega domenskega imena v prvi fazi registracije po fazah in je bil ta zahteva zavrnjena v skladu z načelom „kdor
         prej pride, prej melje“, navedenim v členu 14 Uredbe št. 874/2004, ker je imetnik domenskega imena svojo zahtevo vložil prej
         – ugovarja navedenemu preklicu s sklicevanjem na drugo možnost iz člena 21(1)(a) in povezanih določb člena 21(1)(b), (2) in (3)
         Uredbe št. 874/2004 samo, če je bila registracija izvedena v skladu z določbami poglavja IV, zlasti člena 11 navedene uredbe.
         Kar zadeva zadnjenavedeno določbo, Komisija meni, da se lahko tri možnosti, ki so v njej predvidene za obravnavo posebnih
         znakov, hierarhično razvrstijo tako:
      
      –      če ima posebni znak neko semantično vrednost (to velja za naslednje posebne znake: $  %  &  +  =), naj bi ga bilo mogoče izraziti
         samo z ustrezno besedo;
      
      –      če posebni znak nima semantične vrednosti, ampak ima samo ločevalno funkcijo (to velja za naslednje posebne znake: #  <  >
         {  }  [  ]  \  /  :  ;  ,  .  ?), naj bi ga bilo treba zamenjati z vezajem;
      
      –      samo če posebni znak nima ne semantične vrednosti ne ločevalne funkcije (to velja za naslednje posebne znake: ~  ^  *  '),
         naj bi ga bilo treba odstraniti v celoti.
      
      54.      V obravnavanem primeru naj se zato pri registraciji domenskega imena posebni znak „&“, ki se v znamki pojavi večkrat, ne bi
         smel odstraniti v celoti, ampak naj bi ga bilo treba zapisati z ustrezno besedo („und“ (in)). Posledično naj registracija
         spornega domenskega imena „www.reifen.eu“ ne bi bila skladna s členom 11 Uredbe št. 874/2004.
      
      VI – Pravna analiza
      A –    Uvodne opombe tožeče stranke
      55.      Tožeča stranka v uvodnih opombah v bistvu trdi, da ji ni mogoče očitati morebitnih napak v zvezi z registracijo domenskega
         imena, ki jih je storil Register; v vsakem primeru naj bi se bilo treba na te napake sklicevati v okviru postopka zoper Register
         na podlagi člena 22(1)(b) Uredbe št. 874/2004 in ne v okviru postopka zoper imetnika domene.
      
      56.      S trditvami tožeče stranke se pojavlja vprašanje prekrivanja postopka ADR s sodnimi postopki, zlasti vprašanje, ali dejstvo,
         da zoper odločitev Registra ni bil začet postopek na podlagi člena 22(1)(b) Uredbe št. 874/2004, zaradi prekluzije vpliva
         na očitke, ki bi lahko bili podani v postopku ADR zoper navedeno odločitev.
      
      57.      Čeprav predložitveno sodišče tega vprašanja Sodišču uradno ni postavilo, bi bil odgovor nanj lahko koristen(10), ker se tako točka (a) (o okoliščinah registracije znamke na Švedskem) kot točka (b) (o morebitni nepravilni uporabi pravil
         o zapisu posebnih znakov) prvega vprašanja nanašata na očitke, ki bi lahko bili predmet postopka zoper odločitev registra.
         Ker je tožena stranka začela postopek samo zoper tožečo stranko, je treba analizirati morebitno prekluzijo navedenih očitkov.
      
      58.      V teh okoliščinah je treba navesti, da postopek ADR, uveden z Uredbo št. 874/2004, ni bil oblikovan kot arbitražni postopek
         v strogem pomenu, ampak bolj kot nekakšen upravni postopek, ki ne izključuje hkratnega ali poznejšega začenjanja postopkov
         pred nacionalnimi sodišči(11). Poleg tega postopek ADR ne zajema nekaterih elementov, ki so značilni za sodne postopke, kot so zaslišanje strank in pripravljalni
         ukrepi za zagotovitev dokazov, kar lahko zmanjša obseg pravic do obrambe v prid učinkovitosti(12).
      
      59.      To posebno obliko postopka ADR je po eni strani mogoče pojasniti z željo zakonodajalca, da bi predvidel kratke postopke, s
         katerimi bi se znižali stroški za udeležence, kot je predlagala Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) že
         za pravila UDPR (Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy [enotna politika reševanja sporov glede domenskih imen]) organizacije
         Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ([Organizacija za dodeljevanje spletnih imen in številk] ICANN)(13). Po drugi strani je cilj zaščititi imetnike „prednostnih pravic“ v smislu člena 10 Uredbe št. 874/2004 zlasti pred tveganji
         „spletnega skvoterstva“ (t. i. „domain grabbing“); ta cilj je privedel do uvedbe postopka, katerega sama zasnova postavlja
         imetnike prednostnih pravic(14) v boljši položaj od imetnikov domenskih imen(15).
      
      60.      Glede na zgoraj navedeno bi bilo mnenje, da je mogoče nekatere očitke uveljavljati samo v okviru postopka ADR in da zato,
         ker niso bili predloženi v takem postopku, niso več dopustni pred nacionalnimi sodišči, v nasprotju s pojmom pravne države.
         S tako razlago bi se odvzel polni učinek členu 22(13) v povezavi s členom 21(1) Uredbe št. 874/2004, v skladu s katerima je
         preklic domenskega imena mogoč tudi pred sodišči in po koncu postopka ADR.
      
      61.      Po drugi strani bi bila prekluzija očitkov, ki zoper register EURID niso bili podani v okviru postopka ADR na podlagi člena 22(1)(b)
         Uredbe št. 874/2004, v nasprotju z vsebino te določbe. Ta člen namreč vsaki stranki omogoča začetek postopka ADR bodisi zoper
         špekulativno ali neprimerno registracijo bodisi zoper Register. Če stranka, ki je začela samo postopek zoper neprimerno registracijo,
         tvega, da se na očitke zoper Register ne bo več mogla sklicevati, bi morala torej vedno začeti oba postopka, da bi tako lahko
         svoje trditve predstavila še pred sodišči. Vendar iz besedila navedenega člena 22(1) ne izhaja nobena obveznost začenjanja
         obeh postopkov zaradi prekluzije, ki bi v nasprotnem primeru veljala za očitke, ki niso bili uveljavljani pred češkim arbitražnim
         sodiščem.
      
      62.      Uvodne opombe tožeče stranke so torej nepomembne in jih torej ni treba upoštevati.
      
      B –    Prvo vprašanje
      1.      Odgovor na točko (a) prvega vprašanja
      63.       S točko (a) prvega vprašanja predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali dvomi glede dobroverne registracije znamke „&R&E&I&F&E&N&“
         na Švedskem pomenijo oviro za formalni obstoj te pravice do znamke, tako da bi lahko razlagalo pojem „pravica“ iz člena 21(1)(a)
         Uredbe št. 874/2004, kot da v okoliščinah obravnavanega primera ne obstaja.
      
      64.      V zvezi s tem je treba najprej ugotoviti, kot v svojih stališčih pravilno navaja Komisija, da ne Direktiva 89/104 ne Uredba
         o znamki Skupnosti ne določata, da mora imeti za registracijo znaka njegov imetnik namen uporabljati znak za proizvode ali
         storitve, ki so predmet zahtevka. Še več, na podlagi člena 10 navedene direktive in člena 15 Uredbe št. 207/2009 imajo vsi
         imetniki nacionalne znamke oziroma znamke Skupnosti na voljo obdobje največ petih let od datuma registracije znamke, v katerem
         jim te znamke ni treba uporabljati resno in dejansko(16).
      
      65.      Poleg tega v skladu s sodno prakso Sodišča člen 3(1)(b) in (c) Direktive 89/104 ne nasprotuje, da država članica kot nacionalno
         znamko registrira besedo, privzeto iz jezika druge države članice, v kateri je ta brez razlikovalnega učinka ali je opisna
         glede proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, če lahko upoštevni krogi v državi članici, v kateri se zahteva
         registracija, ugotovijo pomen te besede. Zaradi jezikovnih, kulturnih, družbenih in ekonomskih razlik ima lahko namreč znamka,
         ki v eni državi članici nima razlikovalnega učinka ali je opisna glede zadevnih proizvodov ali storitev, v drugi državi članici
         nasproten učinek(17).
      
      66.      Poleg tega nepoštenosti ni med absolutnimi razlogi za zavrnitev znamke Skupnosti (člen 7 Uredbe št. 207/2009), na nacionalni
         ravni pa je nepoštenost v skladu s členom 3(2)(d) Direktive 89/104 lahko razlog za zavrnitev ali razveljavitev. Vendar iz
         vsebine navedenega člena 3(2) izhaja, da državam članicam nepoštenosti ni treba vključiti v nacionalno zakonodajo o znamkah
         kot absolutni razlog za zavrnitev ali vzrok za neveljavnost.
      
      67.      Iz tega sledi, da je, tudi če je v švedskem pravu predvidena možnost razveljavitve registrirane znamke zaradi nepoštenosti
         in ob upoštevanju konstitutivnega učinka registracije znamk, izključno naloga nacionalnih upravnih organov, v tem primeru
         švedskih, da razglasijo znamko, ki je predmet spora o glavni stvari, za nično s postopki, ki so v ta namen predvideni v nacionalnem
         pravu, ali z zahtevo pri nacionalnih sodnih organih ali z nasprotno tožbo v sporu, ki jim je predložen.
      
      68.      To stališče se zdi tudi bolj v skladu z zgoraj navedeno potrebo po hitrem poteku postopkov ADR, ker ni namen člena 21(1)(a)
         v povezavi s členom 22 Uredbe št. 874/2009 češkemu arbitražnemu sodišču podeliti pristojnost za odločanje o veljavnosti pravic
         intelektualne ali industrijske lastnine, ki temeljijo na registraciji domenskega imena, ampak samo za ugotavljanje njihovega
         obstoja, čeprav je ta lahko le formalen.
      
      69.      Tako se lahko znamko, tudi če bi morala biti predmet postopka za njeno razveljavitev ali razglasitev ničnosti, če le ni bila
         dejansko razveljavljena ali razglašena za nično, obravnava kot „pravico“ v smislu člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004. Po drugi
         strani samo z dejstvom, da je bil vložena zahteva za znamko, ni mogoče utemeljiti obstoja pravice, ampak v najboljšem primeru
         obstoj legitimnega interesa(18).
      
      70.      Ugotoviti je torej treba, da na podlagi dvomov glede morebitne nepoštene registracije znamke ni mogoče zanikati obstoja te
         vrste pravice industrijske lastnine in da ima torej imetnik domenskega imena, če je to ime pridobil na podlagi nacionalne
         znamke, pravico v smislu člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004. Ti dvomi, ki izhajajo predvsem iz okoliščin, v katerih je bila
         izvedena registracija nacionalne znamke v sporu o glavni stvari, kot je dejstvo, da gre za generični izraz v nemškem jeziku,
         se lahko po potrebi upoštevajo pri analizi nepoštenosti v smislu člena 21(1)(b).
      
      71.      V skladu z zgoraj navedenim je treba na točko (a) prvega vprašanja odgovoriti, da je treba člen 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004
         razlagati tako, da ima imetnik nacionalne znamke pravico v smislu te določbe, če pristojni organi ali sodišča niso razveljavili
         te znamke in če ni bila razveljavljena v skladu s postopki, določenimi v nacionalnem pravu za nepoštenost ali druge razloge.
      
      2.      Odgovor na točko (b) prvega vprašanja
      72.      Oberster Gerichtshof želi s točko (b) prvega vprašanja izvedeti, ali tožeče stranke v postopku v glavni stvari – če so razlike
         med znamko, katere imetnik je tožeča stranka, in domenskim imenom, ki ga je pridobila, posledica napačne uporabe pravil o
         zapisu iz člena 11 Uredbe št. 874/2004 – ni več mogoče obravnavati, kot da ima „pravico“ v smislu člena 21(1)(a) navedene
         uredbe.
      
      73.      V zvezi s tem je treba navesti naslednja stališča.
      
      74.      Prvič, dejstvo, da je izraz, ki je uporabljen kot znamka, generična beseda v enem od jezikov Skupnosti, v tem primeru v nemščini,
         je neupoštevno za presojanje učinka neprimerne uporabe pravil o zapisu, glede na to, da dodeljevanje domen .eu, sestavljenih
         iz generičnih besed v jezikih Skupnosti, ni prepovedano ne z Uredbo št. 874/2004 ne z Uredbo št. 733/2002.
      
      75.      Drugič, iz člena 11 Uredbe št. 874/2004, zlasti iz njegovega zadnjega stavka(19), jasno izhaja, da načelo za registracijo domenskih imen na podlagi prednostnih pravic temelji na enakosti domenskega imena
         in prednostne pravice ali na kar največji podobnosti med njima.
      
      76.      Tretjič, kar zadeva možnosti za zapis posebnih znakov iz člena 11, drugi in tretji odstavek, je treba opozoriti, da besedilo
         te določbe v nasprotju s trditvami Komisije ne določa hierarhične razvrstitve za tri rešitve (odstranitev, zamenjava ali nadomestitev
         z navadnimi znaki), ampak samo za tretjo možnost, tj. nadomestitev posebnih znakov z navadnimi. Zahtevo za uporabo nadomestitve
         posebnih znakov v tem tretjem primeru, „če je to možno“, je treba namreč razlagati kot rešitev, ki ji zakonodajalec daje prednost
         pred preostalima možnostma(20).
      
      77.      Vendar se izraza „če je to možno“ ne sme razumeti v smislu, da je nadomestitev posebnih znakov obvezna vsakič, kadar ima zadevni
         posebni znak, v tem primeru „&“, neko semantično vsebino, v obravnavanem primeru „and“ (v angleškem jeziku). Treba je upoštevati
         dejstvo, da v skladu s prvim odstavkom člena 11 ta člen temelji predvsem na želji zagotoviti ustrezno rešitev za celotna imena,
         ki so večbesedna ali vsebujejo presledek med tekstovnimi ali besednimi elementi, kot je znamka „X&Y“. Očitno se pri registraciji
         domenskih imen te vrste pojavljajo tehnične ovire. Pravila o zapisu so bila torej določena z namenom premostiti te ovire.
      
      78.      Čeprav ima nadomestitev posebnih znakov prednost pred preostalima možnostma, v teh okoliščinah ne gre za to, da je treba samodejno
         uporabiti navedeno rešitev takoj, ko Register prejme zahtevek, ki vsebuje tak znak. Nasprotno, uporabiti jo je treba tako,
         da se upošteva ne le možnost zapisa znaka, ki je tehnično nezdružljiv z domenskimi imeni, z navadnimi znaki, ampak tudi dejstvo,
         da mora ta zapis privesti do rezultata, ki je do neke mere usklajen s prednostno pravico.
      
      79.      Čeprav drži, da bi znak „&“, ki je navadno uporabljen kot povezava med dvema besedama, lahko imel semantično vsebino, ki se
         brez težav izrazi v vseh jezikih Skupnosti, bi bilo mogoče na nepravilno uporabo tožeče stranke gledati kot na izkrivljanje
         navedene semantične vsebine. Uporaba tega znaka pred vsako črko in za njo v nemški besedi „Reifen“ („&R&E&I&F&E&N&“) naj bi
         bila namreč popolnoma nesmiselna, zlasti glede na običajno uporabo simbola „&“. Vendar pa vse te ugotovitve zahtevajo presojo
         dejstev, ki ni naloga Sodišča.
      
      80.      Iz tega sledi, da če v okoliščinah tega primera po mnenju nacionalnega sodišča, ki je v postopku predhodnega odločanja edino
         pristojno za preučevanje dejstev v sporu, o katerem odloča, znak „&“ ni imel semantične vsebine ali jo je izgubil, Registru
         ne bi bilo mogoče očitati tega, da je pri registraciji domenskega imena navedeni znak odstranil. V zadnjem primeru bi bila
         razlika med znakom, ki je bil registriran kot znamka, in domenskim imenom upravičena; posledično bi bila registracija pravilna
         in tožeča stranka bi ustrezno registrirala svojo prednostno pravico, s čimer bi postala imetnik „pravice“ v smislu člena 21(1)(a)
         Uredbe št. 874/2004.
      
      81.      Zato je treba na točko (b) prvega vprašanja odgovoriti, da pravica v smislu člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004 obstaja tudi,
         če se znamka, ki je podlaga za registracijo domene, razlikuje od domenskega imena, potem ko so bili iz tega imena pravilno
         odstranjeni posebni znaki, ki jih vsebuje navedena znamka. Predložitveno sodišče mora presoditi, ali bi bilo mogoče navedene
         posebne znake zapisati z navadnimi znaki.
      
      C –    Drugo in tretje vprašanje
      82.      Predložitveno sodišče z drugim in tretjim vprašanjem, ki ju je treba obravnavati skupaj, sprašuje o načinih ugotavljanja „legitimnega
         interesa“ v smislu člena 21(1)(a) Uredbe št. 874/2004 v okoliščinah primera, v katerem odloča; sprašuje predvsem, ali je seznam
         primerov, predvidenih v členu 21(2)(a) do (c) iste uredbe, izčrpen in – če je odgovor na to vprašanje nikalen – ali samo želja
         uporabljati domensko ime za tematsko spletno stran zadošča za izpolnjevanje pogojev navedenega legitimnega interesa.
      
      83.      Najprej, ker iz odgovora na prvo vprašanje izhaja, da „pravica“ v smislu člena 21(1) Uredbe št. 874/2004 obstaja, in glede
         na to, da je za izpolnjevanje prvega pogoja za uporabo navedene določbe potrebno samo eno od dvojega – „pravica“ ali „legitimen
         interes“ – predložitveno sodišče odgovora na drugo in tretje vprašanje praktično ne potrebuje več. Zato so spodnji premisleki
         predstavljeni samo podredno.
      
      84.      Kar zadeva izčrpnost primerov, predvidenih v členu 21(2)(a) do (c), je treba najprej ugotoviti, da primerjava različnih jezikovnih
         različic besedila navedene določbe razkriva napako v nemški različici. Ta se namreč glasi: „(2) Ein berechtigtes Interesse
         im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: […].“ Ta stavek, ki bi ga lahko dobesedno prevedli kot „Legitimen interes
         v smislu odstavka 1(a) obstaja, če: […]“, uvaja kategoričen razloček, na podlagi katerega je mogoče sklepati, da legitimen
         interes obstaja samo v izrecno določenih primerih, opisanih v nadaljevanju besedila.
      
      85.      Vendar vsebina drugih jezikovnih različic očitno kaže, da zakonodajalec Skupnosti dokazovanja morebitnega obstoja legitimnega
         interesa ni želel omejiti na primere, opisane v točkah (a), (b) in (c). To je jasno izraženo z uporabo glagola „moči“, ki
         kaže na neizčrpnost navedenih primerov(21).
      
      86.      To dobesedno razlago besedila potrjuje teleološka utemeljitev: med cilji Uredbe št. 874/2004 je namreč treba poudariti hiter
         potek postopkov pred sosveti ADR. V tem okviru je treba pravila razlage, zlasti izrazov z močno pravno vsebino, kot sta „legitimen
         interes“ ali „nepoštenost“, obravnavati kot pomoč zakonodajalca sosvetom ADR, ker te lahko sestavlja ena sama oseba(22) in ker njihovi člani niso nujno pravniki(23).
      
      87.      Poleg tega s sistematičnega vidika naštevanje primerov, v katerih lahko obstaja legitimen interes, postane nepotrebno, ker
         že člen 10 Uredbe, na katerega se sklicuje člen 21(1), vsebuje zelo prožno opredelitev „pravice“, zlasti kar zadeva prednostne
         pravice, ali se sklicuje na nacionalno pravo in pravo Skupnosti. Vendar v Uredbi ni nobene opredelitve „legitimnega interesa“,
         pojma, ki razen v členu 21 navedenega zakonodajnega besedila ni omenjen. Zaradi lažjega dela sosvetov in ob neobstoju določbe,
         ki bi vsebovala upoštevne opredelitve za uporabo Uredbe, je torej edini člen, ki lahko zagotovi smernice o tem pojmu, navedeni
         člen 21. Ker je poleg tega seznam pravic po naravi odprt in neizčrpen, ni mogoče razumeti, zakaj naj bi bilo drugače s seznamom,
         ki se nanaša na „legitimen interes“.
      
      88.      Ker je bilo torej ugotovljeno, da primeri iz člena 21(2)(a) do (c) Uredbe št. 874/2004 niso izčrpni, se je treba lotiti vprašanja,
         ali samo namen uporabe domenskega imena zadošča za izpolnjevanje pogoja legitimnega interesa.
      
      89.      V tem okviru je treba pripomniti, da se s tremi primeri, navedenimi v tej določbi, izrecno zahteva oziroma predvideva uporaba
         imena. Samo prvi primer dopušča možnost, da se ta uporaba ne zahteva, če lahko imetnik tega imena dokaže, da pripravlja ponudbo
         blaga ali storitev.
      
      90.      Vendar samo izjave o namenu uporabe domenskega imena ni mogoče šteti za pripravo na tako ponudbo blaga ali storitev; pravna
         varnost zahteva dokaz o načrtu delovanja, v katerem so določeni konkretni ukrepi za čimprejšnji začetek opravljanja predvidene
         dejavnosti. Če bi na primer podroben poslovni načrt moral biti sprejet kot dokazno sredstvo v zvezi s tem, bi morali tudi
         drugi dokumenti, ki manj podrobno prikazujejo stanje napredka, kot so osnutki pogodb podjetja, dokumenti o razvoju spletne
         strani itd., dokazovati obstoj navedenega legitimnega interesa(24).
      
      91.      Kar zadeva trditev tožeče stranke, da v času dejstev še ni začela priprav na svojo dejavnost, ker je čakala na rešitev tega
         spora, je treba opozoriti, da lahko to ravnanje, čeprav se lahko šteje za razumno, pomeni tudi, da si želi tožeča stranka
         samo zagotoviti registracijo domenskega imena. Ob odsotnosti dejanskih dokazov tega namena ni mogoče šteti za „legitimnega“
         v „obdobju sončnega vzhoda“, ampak samo v „obdobju navala“, pri katerem za zahtevke ni določen noben pogoj.
      
      92.      Ker pa to presojanje namenov in začetka dejavnosti v podporo domenskemu imenu spada v okvir dejanskega stanja, mora nacionalno
         sodišče ob upoštevanju vseh dejstev v zadevi, v kateri odloča, presoditi, ali je imetnik domenskega imena dejansko dokazal
         obstoj takega načrta, ali priskrbeti dokumente ali druga dokazna sredstva, brez katerih ni mogoče sklepati o obstoju legitimnega
         interesa samo na podlagi namena uporabe domenskega imena.
      
      D –    Četrto in peto vprašanje
      93.      Oberster Gerichtshof želi s tema vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu izvedeti, ali ravnanje tožeče stranke
         pomeni nepoštenost v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 in ali je seznam meril za dokazovanje nepoštenosti iz člena 21(3)
         izčrpen ali ne.
      
      94.      Prvič, kar zadeva izčrpnost seznama meril za dokazovanje nepoštenosti iz člena 21(3), je treba opozoriti samo, da nemška različica
         Uredbe št. 874/2004 spet vsebuje napako. Tako kot pri drugem vprašanju(25) preprosta primerjava jezikovnih različic razkriva, da je nemško besedilo „Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe
         b) liegt vor, wenn“ preveč kategorično in s slovničnega vidika omejuje primere nepoštenosti na tiste, navedene v seznamu iz
         člena 21(3). Po drugi strani besedila v vseh drugih jezikih(26) uvajajo pomemben razloček z dodanim glagolom „moči“, tako da so primeri v navedenem seznamu podani za ponazoritev, seznam
         pa ni izčrpen. V teh okoliščinah je treba nemško različico razlagati ob upoštevanju drugih jezikovnih različic(27).
      
      95.      To dobesedno razlago besedila najprej potrjuje ista teleološka utemeljitev, kot je bila podana v zvezi z razlago odstavka 2
         navedene določbe glede kratkosti postopkov ADR in morebitne pravne neusposobljenosti članov sosvetov, zaradi katere bi želel
         zakonodajalec tem sosvetom pomagati z navedbo primerov(28).
      
      96.      Glede nepoštenosti je treba dodati, da je želel zakonodajalec, ker je cilj Uredbe preprečiti „spletno skvoterstvo“ ali se
         mu izogniti, navedenim sosvetom predstaviti značilne primere te vrste ravnanj, za katere v vsakem primeru meni, da so v nasprotju
         z dobro vero.
      
      97.      S sistematičnega vidika je tako treba ugotoviti, da se dobra vera zahteva s členom 3, prvi odstavek, točka (c), Uredbe št. 874/2004
         v obliki zagotovila, priloženega zahtevku za registracijo domenskega imena, kot obveznega elementa za potrditev navedenega
         zahtevka. Ker lahko Register v skladu s členom 20, prvi odstavek, točka (c), iste uredbe na lastno pobudo prekliče domensko
         ime, če imetnik krši pogoje registracije, se torej predpostavlja, da bo Register v primeru preklica zaradi nepoštenosti preveril
         razlog nepoštenosti; vendar ni določena nobena omejitev glede mogočih utemeljitev nepoštenosti. Kar zadeva splošno klavzulo,
         bi bilo težko razumeti, da bi zakonodajalec Registru dal pristojnost za samovoljno in neomejeno razlaganje nepoštenosti, medtem
         ko bi, če bi se seznam iz člena 21(3) štel za izčrpnega, omejil pristojnost izvensodnih ali sodnih organov za razlaganje nepoštenosti
         zaradi razlogov, ki so izrecno določeni na seznamu zadnjenavedene določbe.
      
      98.      Vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, je kljub temu pomembno, če to sodišče dvomi, da ravnanje tožeče stranke
         ustreza kateremu od primerov, ki so izrecno določeni v seznamu iz člena 21(3). Če bi bila merila, ki sicer vsa izhajajo iz
         značilnih ravnanj za „spletno skvoterstvo“, izčrpna, bi moralo predložitveno sodišče torej sklepati, da ni šlo za nepoštenost.
      
      99.      Drugič, zaradi sprejetja drugih razlogov za ugotovitev nepoštenosti v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 je treba navesti
         upoštevna merila za analizo nepoštenosti pri tožeči stranki.
      
      100. V zvezi s tem je Sodišče že pojasnilo, da se mora obstoj nepoštenosti presojati celovito, pri čemer se upoštevajo vsi pomembni
         dejavniki v obravnavani zadevi(29). Čeprav je tako odločilo v zadevi, ki se nanaša na pravo znamk in razlago člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94, nič ne nasprotuje
         temu, da se enako sklepanje po analogiji uporabi v tem primeru. V obeh primerih gre namreč za pridobitev pravic (bodisi do
         znamke bodisi do izključne uporabe domenskega imena) z registracijo pri uradnem registru.
      
      101. Kar zadeva dejavnike, ki so navedeni v vprašanjih za predhodno odločanje in ki bi lahko vzbudili interes za preučitev nepoštenosti
         tožeče stranke, in sicer:
      
      –        okoliščine, v katerih je bila pridobljena znamka, da bi se lahko zaprosilo za registracijo domenskega imena v prvi fazi,
      –        dejstvo, da gre za generični izraz, ki izhaja iz nemškega jezika, in
      –        morebitno nepravilno uporaba znaka „&“, da bi se vplivalo na uporabo pravil o zapisu iz člena 11 Uredbe št. 874/2004,
      je treba navesti naslednja pojasnila.
      102. Najprej je treba opozoriti, da dejstvo, da si je želel imetnik znamke z njeno registracijo v državi članici, v kateri ne namerava
         opravljati nobene poklicne dejavnosti, povezane s to znamko, samo zagotoviti boljši položaj glede na svoje konkurente pri
         dodelitvi domenskega imena, samo po sebi ni dokaz nepoštenosti.
      
      103. Z določitvijo „obdobja sončnega vzhoda“ v Uredbi št. 874/2004 se namreč imetnikom prednostnih pravic, ki vključujejo tudi
         registrirane znamke, omogoča, da vložijo zahtevo za domensko ime, ki ustreza njihovi prednostni pravici, in to z dajanjem
         prednosti pred vlagatelji, ki takih pravic nimajo. Torej se lahko okoliščino, da si je nekdo zagotovil ugodnejši položaj,
         šteje za „nepošteno“ samo, če bi vsi preostali dejavniki dokazovali, da te prednosti v običajnih okoliščinah ne bi imel in
         da je ta ugodnejši položaj posledica namernega ravnanja, ki je v nasprotju s poštenimi poslovnimi praksami. Analizirati je
         treba prav te preostale okoliščine, ki bi lahko dokazovale nepoštenost pri tožeči stranki.
      
      104. Kar zadeva okoliščine, v katerih je bila pridobljena znamka „&R&E&I&F&E&N&“, čeprav lahko imetnik znaka za njegovo registracijo
         zaprosi v kateri koli državi, ostaja tako dejstvo, da znamka, ki je bila registrirana v državi, kjer je njen imetnik nikakor
         ne namerava uporabljati – kot očitno izhaja iz spisa, ki ga je predložitveno sodišče predložilo Sodišču – ne izpolnjuje svoje
         temeljne funkcije, to je zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku istovetnost izvora proizvoda ali storitve(30). Ker tožeča stranka na švedskem trgu dejansko ni opravljala dejavnosti, se z navedeno znamko na tem trgu ne varuje noben
         proizvod ali storitev.
      
      105. Vendar na podlagi samo tega dejstva ravnanja tožeče stranke v postopku v glavni stvari ni mogoče označiti za nepoštenega,
         ker, kot je bilo navedeno, v skladu z Direktivo 89/104 imetniku znamke te ni treba uporabljati v obdobju petih let po datumu
         registracije. Kljub temu bi bilo mogoče očiten namen tožeče stranke v tem primeru, da na Švedskem ne bo prodajala proizvodov
         niti opravljala storitev, zlasti v zvezi z varnostnimi pasovi, ker namerava tržiti pnevmatike, šteti za še en pokazatelj,
         da je bila znamka pridobljena z namenom, ki ne ustreza njeni temeljni funkciji ali tudi drugim funkcijam znamke, kot so zagotavljanje
         kakovosti zadevnega proizvoda ali storitve, sporočanje, investiranje ali oglaševanje(31).
      
      106. V teh okoliščinah bi bilo treba registraciji besedne znamke v nemškem jeziku na Švedskem, ki ni nemško govoreča država, nameniti
         posebno pozornost.
      
      107. Tako bi bil ta dejavnik brez dvoma lahko dokaz, da ima znamka funkcijo, ki je pomožna, a potrebna, če se želi pridobiti domensko
         ime. Tožeča stranka znamke „Reifen“ ne bi mogla pošteno registrirati v nemško govorečih državah, ker generični besedni znaki
         nimajo razlikovalnega učinka, zlasti kadar so opisni(32). In prav v teh državah bi imetnik potreboval zaščito znamke, ker je, kot navaja predložitveno sodišče, trg, na katerem opravlja
         dejavnost, tj. trg pnevmatik, omejen na navedene nemško govoreče države.
      
      108. Seveda generični izrazi niso izključeni iz registrov „.de“ ali „.at“, kot tudi ne iz registra „.eu“.(33) A ker tožeča stranka generične znamke „Reifen“ ni mogla registrirati na nemško govorečih trgih, kjer je nameravala začeti
         opravljati dejavnost, bi morala počakati na začetek faze, imenovane „obdobje navala“, in takrat poskusiti pridobiti domensko
         ime pod enakimi pogoji kot druge osebe, ki želijo registrirati isto ime, na podlagi načela „kdor prej pride, prej melje“(34), sodobne različice rimskega pregovora „prior tempore potior iure“(35).
      
      109. Tožeča stranka se je z uporabo zvijače pri registraciji znamke, ki je ni nameravala uporabljati, preprosto izognila čakanju
         na splošno fazo registracije („obdobje navala“) v škodo drugih zainteresiranih za isto domensko ime, kar je torej v nasprotju
         z vsebino Uredbe št. 874/2004, ki določa, da je treba načelo „kdor prej pride, prej melje“ uporabljati tudi v tem obdobju.
      
      110. Nazadnje je treba upoštevati tudi morebitno nepravilno uporabo znaka „&“, s katero je tožeča stranka želela vplivati na uporabo
         pravil o zapisu iz člena 11 Uredbe št. 874/2004.
      
      111. Drugi dejavnik, ki je prispeval k temu, da se je tožeča stranka izognila konkurenci v fazi „navala“ in tako pridobila domensko
         ime, je bila prijava znamke z nesorazmerno in nesmiselno uporabo simbola „&“. Tako se simbol „&“ v znaku „&R&E&I&F&E&N&“ nagiba
         k izgubi svojega običajnega pomena („and“, „in“) in postane samo nekakšno vodilo ali okrasno ozadje dejansko želene besede,
         kar bi pri registraciji upravičevalo njegovo odstranitev, ne pa tudi zapisa.
      
      112. Poleg tega bi lahko bila tudi množična registracija 33 znamk pri švedskem registru, ki so bile vse registrirane na enak način
         – z uporabo znaka „&“ –, pokazatelj, ki potrjuje, da je imetnik domenskega imena ravnal nepošteno, ker bi lahko te registracije
         po potrebi spadale v okvir ene od okoliščin, navedenih v členu 21(3)(a), (b) ali (d), kot ravnanja, značilna za „spletno skvoterstvo
         („domain grabbing“).
      
      113. Ob vseh teh okoliščinah pride na misel načelo „prepovedi zlorabe pravic“, glede katerega je Sodišče že razsodilo, da je za
         dokaz o zlorabi po eni strani potreben skupek objektivnih okoliščin, iz katerih izhaja, da čeprav so bili spoštovani formalni
         pogoji, določeni v predpisu Skupnosti, cilj, ki ga zasleduje ta predpis, ni bil dosežen, in po drugi strani subjektivni element,
         ki sestoji iz namena pridobiti korist, ki izhaja iz predpisa Skupnosti, tako da se umetno ustvarijo pogoji za pridobitev te
         koristi(36).
      
      114. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev je treba na četrto in peto vprašanje odgovoriti, da mora nacionalno sodišče pri presoji
         nepoštenosti v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 v povezavi z njegovim odstavkom 3, katerega merila niso izčrpna,
         upoštevati vse pomembne dejavnike v obravnavanem primeru, med njimi zlasti:
      
      –        okoliščine, v katerih je bila pridobljena znamka, zlasti namen njene neuporabe na trgu, za katerega je bil vložena zahteva
         za zaščito,
      
      –        dejstvo, da gre za generični izraz, ki izhaja iz nemškega jezika, in
      –        morebitno nepravilno uporabo znaka „&“, da bi se vplivalo na uporabo pravil o zapisu iz člena 11 Uredbe št. 874/2004,
      –        če je edini namen te registracije, da se lahko zaprosi za registracijo domenskega imena, ki ustreza znamki, v prvi fazi registracije
         domenskih imen („obdobje sončnega vzhoda“), določeni v navedeni uredbi.
      
      VII – Povzetek
      115. Na podlagi analize, opravljene v teh sklepnih predlogih, bom predlagala rešitev, v skladu s katero je lahko sklop dejavnikov
         dokaz nepoštenosti tožeče stranke, čeprav se mi zdi težko zanikati, da ima tožeča stranka pravico v smislu člena 21(1)(a)
         Uredbe št. 874/2004.
      
      116. Tako je pridobitev nacionalne znamke pravica, zaradi katere tožeča stranka uživa pravni položaj, zahtevan z navedeno določbo,
         navedeni pravni položaj pa se ji lahko odvzame samo z razveljavitvijo te znamke v skladu z upoštevnimi nacionalnimi postopki.
         Razlika med znamko in domenskim imenom se pojavi zaradi po vsej verjetnosti pravilne uporabe pravil o zapisu, tako da te razlike
         tožeči stranki ni več mogoče očitati zato, da bi se njena pravica izničila v smislu člena 21(1)(a).
      
      117. Vendar so različne faze ravnanja tožeče stranke členi v verigi, na koncu katere je registracija domenskega imena. Čeprav so
         vsi ti koraki, če se obravnavajo vsak posebej, primerni, je mogoče iz celotnega poteka ravnanja razbrati, da se želi tožeča
         stranka izogniti določbam Uredbe z znamko, ki jo potrebuje samo zato, da bi lahko sodelovala v prvi fazi registracije domenskih
         imen. S takim ravnanjem tožeča stranka pridobi prednost pred drugimi zainteresiranimi za isto domensko ime, ki je poleg tega
         generični izraz v nemškem jeziku in ki ga ne bi imela, če bi ravnala pošteno.
      
      118. V resnici tožeča stranka z neprimernim ravnanjem preprečuje drugim zainteresiranim, da bi sodelovali pri dodelitvi domenskega
         imena na podlagi načela „kdor prej pride, prej melje“. Sprejetje tega ravnanja kot domiselnega bi pomenilo zamenjavo tekmovanja
         najhitrejšega s tekmovanjem najdomiselnejšega, torej tistega, ki najde najugodnejšo bližnjico, to pa je v nasprotju z vsebino
         Uredbe.
      
      VIII – Predlog
      119. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev Sodišču predlagam, naj na vprašanja, ki jih je postavilo Oberster Gerichtshof, odgovori:
      
      1.      Člen 21(1)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 z dne 28. aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami
         domene .eu najvišje ravni ter načelih, ki urejajo registracijo je treba razlagati tako, da ima imetnik nacionalne znamke pravico
         v smislu te določbe, če pristojni organi ali sodišča niso razveljavili navedene znamke in ni bila razveljavljena v skladu
         s postopki, določenimi v nacionalnem pravu za nepoštenost ali druge razloge.
      
      Ta pravica obstaja tudi, če se znamka, ki je podlaga za registracijo domene, razlikuje od domenskega imena, potem ko so bili
         iz tega imena pravilno odstranjeni posebni znaki, ki jih vsebuje navedena znamka. Predložitveno sodišče mora presoditi, ali
         bi bilo mogoče navedene posebne znake zapisati z navadnimi znaki.
      
      2.      Nacionalno sodišče mora pri presoji nepoštenosti v smislu člena 21(1)(b) Uredbe št. 874/2004 v povezavi z njegovim odstavkom
         3, katerega merila niso izčrpna, upoštevati vse upoštevne dejavnike v obravnavanem primeru, med njimi zlasti:
      
      –      okoliščine, v katerih je bila pridobljena znamka, zlasti namen neuporabe znamke na trgu, za katerega je bil vložena zahteva
         za zaščito,
      
      –      dejstvo, da gre za generični izraz, ki izhaja iz nemškega jezika, in
      –      morebitno nepravilno uporabo znaka „&“, da bi se vplivalo na uporabo pravil o zapisu iz člena 11 Uredbe št. 874/2004,
      če je edini namen registracije znamke ta, da se lahko zaprosi za domensko ime, ki ustreza znamki, v prvi fazi registracije
         domenskih imen („obdobje sončnega vzhoda“), določene v navedeni uredbi.
      
      1 –	Jezik izvirnika: francoščina.
      
      2 –	Uredba Komisije z dne 28. aprila 2004 o pravilih javnega reda v zvezi z izvajanjem in funkcijami domene .eu najvišje ravni
         ter načelih, ki urejajo registracijo (UL L 162, str. 40).
      
      3 –	Kot navaja predložitveno sodišče, je ime znamke sestavljeno iz prvih treh črk nemških besed „Reinigungsmittel“ (sredstva za čiščenje) in „Fenster“ (okno); sama beseda „Reifen“ pa pomeni pnevmatiko.
      
      4 –	UL L 113, str. 1.
      
      5 –	Kratica za angleški izraz „Alternative Dispute Resolution“, ki je bolj znan in se pogosteje uporablja v strokovnem jeziku
         tega področja.
      
      6 –	V zadevi 00910.
      
      7 –	Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL
         1989, L 40, str. 1).
      
      8 –	Uredba Sveta z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1). Ta uredba je bila razveljavljena in nadomeščena
         z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati
         13. aprila 2009. Vendar gre samo za kodificirano različico, s katero vsebina glavnih določb ni bila spremenjena.
      
      9 –	Sodba z dne 9. marca 2006 v zadevi Matratzen Concord (C-421/04, ZOdl., str. I-2303).
      
      10 –	V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča se predložitvenim sodiščem zagotovijo koristni odgovori za reševanje zadev, v
         katerih so bila postavljena vprašanja za predhodno odločanje; glej na primer sodbe z dne 23. aprila 1991 v zadevi Höfner in
         Elser (C-41/90, Recueil, str. I‑1979, točka 16); z dne 24. marca 2009 v zadevi Danske Slagterier (C‑445/06, ZOdl., str. I‑2119,
         točka 29) in z dne 19. novembra 2009 v združenih zadevah Sturgeon in drugi (C‑402/07 in C-432/07, ZOdl., str. I-10923, točka 28).
      
      11 –	V tem smislu pravilo A5 pravil o reševanju sporov v zvezi z domenami .eu („Pravila ADR“; glej http://www.adreu.eurid.eu/html/sl/adr/adr_rules/adr%20rules_sl.pdf)
         določa, da „[n]a tek postopka ADR ne vpliva noben pravosodni postopek, razen če gre za primer iz odstavka A4(c) […]“, ki se
         glasi: „Senat ustavi postopek ADR, če ugotovi, da je o sporu, ki je predmet tožbe, pravnomočno odločilo pristojno sodišče
         ali organ, ki se ukvarja z alternativnim reševanjem sporov.“ Poleg tega te določbe kažejo, da ta postopek ne bi bil obvezen,
         kar je v nasprotju z navedenimi trditvami; tako Muñoz, R., „L’enregistrement d’un nom de domaine ,.eu‘“, Journal des tribunaux – Droit Européen, 2005, št. 120, str. 164.
      
      12 –	Bettinger, T., „Alternative Streitbeilegung für ,.EU‘“, Wettbewerb in Recht und Praxis, št. 5/2006, str. 551.
      
      13 –	Fromkin, M., „ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy, Causes and (Partial) cures“, Brooklyn Law Review, zv. 67, pomlad 2002, št. 3, str. 636.
      
      14 –	To je bilo ugotovljeno za nepravično, ker je, če se omejimo samo na roke, pravica imetnika znamke do začetka postopka pred
         sodišči časovno neomejena, medtem ko ima, nasprotno, tožena stranka, ki je imetnik izpodbijanega domenskega imena, na voljo
         samo 30 dni, da začne postopek zoper odločitev arbitražnega sodišča pred nacionalnimi sodišči. Defossez, A., „Conflits entre
         titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque: une première analyse“, Revue du Droit de l’Union Européenne, št. 2/2007, str. 375.
      
      15 –	Glede tega stanja, ki je značilno za to vrsto postopkov in je označeno z izrazom „trademark bias“, je bilo izrečenih precej
         kritik. Glej zgoraj navedeno delo Fromkina, M., str. 674. Glej tudi Tardieu‑Guigues, E., „,Eurostar.eu‘, la première contestation
         judiciaire de l’enregistrement d’un nom de domaine en ,.eu‘“, Revue LAMY droit de l’immatériel, št. 15, april 2006, str. 35, kjer avtor navaja, da „splošna načela, ki usmerjajo reševanje sporov s postopki ADR, niso v
         interesu vlagateljev zahtevkov [za domenska imena]“.
      
      16 –	Glede pojma „resna in dejanska uporaba“ glej zlasti sodbe z dne 14. junija 2007 v zadevi Häupl (C‑246/05, ZOdl., str. I‑4673);
         z dne 9. decembra 2008 v zadevi Verein Radetzky-Orden (C‑442/07, ZOdl., str. I‑9187) in z dne 15. januarja 2009 v zadevi Silberquelle
         (C-495/07, ZOdl., str. I-137).
      
      17 –	Zgoraj navedena sodba Matratzen Concord, točki 25 in 32, in sodba z dne 25. oktobra 2007 v zadevi Develey proti UUNT (C‑238/06 P,
         ZOdl., str. I‑9375, točka 58).
      
      18 –	Zdi se, da je to tudi merilo, ki mu sledi češko arbitražno sodišče; Scheunemann, K., Die .eu. Domain – Registrierung und Streitbeilegung, Nomos, Baden-Baden, 2008, str. 240.
      
      19 –	Ta stavek se glasi: „[…] V vseh drugih pogledih je domensko ime identično tekstovnim ali besednim elementom imena s prednostno
         pravico.“
      
      20 –	Zdi se, da so tej razlagi dali prednost tudi sosveti za ADR, vendar jim s tem ni uspelo omejiti goljufij; Mietzel, J. G.,
         „Die ersten 200 ADR-Entscheidungen zu .eu‑Domains – Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit“, Multimedia und Recht, št. 5/2007, str. 284.
      
      21 –	Tako se ta določba glasi v angleškem jeziku: „A legitimate interest within the meaning of point (a) of paragraph 1 may be demonstrated where:“, v francoskem jeziku: „L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand:“, v italijanskem jeziku: „Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove:“, v španskem jeziku: „Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que:“, v nizozemskem
         jeziku: „Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer:“ in v slovenskem jeziku: „Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko izkaže, če:“ (moj poudarek).
      
      22 –	V skladu s členom 23(2) Uredbe št. 874/2004.
      
      23 –	Tako izhaja iz člena 23(2), drugi pododstavek, Uredbe št. 874/2004, s katerim se za člane sosvetov zahtevajo samo „ustrezno
         znanje in izkušnje“.
      
      24 –	Tako vsaj trdi nekaj pravnih strokovnjakov; Bettinger, T., Willoughby, A., in Abel, S. M., Domain Law and Practice – An International Handbook, Oxford, 2005, str. 278, in zgoraj navedeno delo Scheunemanna, K., str. 245.
      
      25 –	Glej točki 84 in 85 teh sklepnih predlogov.
      
      26 –	V angleškem jeziku: „Bad faith, within the meaning of point (b) of paragraph 1 may be demonstrated, where:“, v francoskem jeziku: „La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand:“, v italijanskem jeziku: „La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove:“, v španskem jeziku: „Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que […]“, v nizozemskem jeziku: „Kwade
         trouw in de zin van lid 1, onder b), kan worden aangetoond wanneer:“ in v slovenskem jeziku: „Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se lahko izkaže, če:“ (moj poudarek).
      
      27 –	Nasprotno stališče v smislu izčrpnosti seznama je bilo podprto s trditvijo, da bi se, če bi se določenim razlogom izrecno
         dodala splošna klavzula o dobri veri, pojavilo tveganje drugačnih razlag pri različnih nacionalnih sodiščih, in to za merila
         v pravu znamk, ki imajo malo skupnega z merili na področju domenskih imen; Kipping, D., Das Recht der .eu‑Domains, Carl Heymanns, Köln/München, 2008, str. 40. Sodišče je tradicionalno uporabljalo metodo primerjave jezikovnih različic pri
         ugotavljanju pomena zakonodajnih besedil Skupnosti. Kadar se napaka, kot v tem primeru, pojavi samo v eni od jezikovnih različic,
         vse druge pa imajo enako semantično vsebino, je mogoče sklepati samo, da ta različica vsebuje napako. Poleg tega se člen 3,
         prvi odstavek, točka (c), Uredbe št. 874/2004 kot splošna klavzula sklicuje tudi na dobro vero, in to ne samo v povezavi z
         merili iz člena 21, vendar ne zagotavlja nobenih omejitev za razlago te klavzule.
      
      28 –	Glej točko 87 teh sklepnih predlogov.
      
      29 –	Sodba z dne 11. junija 2009 v zadevi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, ZOdl., str. I-4893, točka 37).
      
      30 –	Glej zlasti sodbo z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Henkel proti UUNT (C‑456/01 P in C‑457/01 P, Recueil, str. I‑5089,
         točka 48).
      
      31 –	Glede drugih funkcij znamke, ki so bile nedavno priznane v sodni praksi Sodišča, glej sodbo z dne 18. junija 2009 v zadevi
         L’Oréal in drugi (C‑487/07, ZOdl., str. I-5185, točka 58).
      
      32 –	V nemškem pravu glej Ströbele, P., „Absolute Schutzhindernisse – Unterscheidungskraft“, Ströbele/Hacker, Markengesetz Kommentar, deveta izdaja, Carl Heymanns, Köln, 2009, str. 242.
      
      33 –	Vendar je treba opozoriti na nekatere razlike med nacionalnimi pravnimi sistemi; tako se zdi, da se je v sodni praksi Avstrije
         zmanjšalo začetno nezaupanje do ravnanja v dobri veri pri registraciji generičnih izrazov kot domenskih imen; Haller, A.,
         „Internet‑Domains – ein Überblick“, v: Brenn (urednik), ECG/E‑Commerce‑Gesetz, Manz, Dunaj, 2002, str. 109; po drugi strani špansko pravo izrecno in z zakonom prepoveduje registracijo generičnih izrazov,
         ki označujejo proizvode, storitve, ustanove, gospodarske sektorje, poklice, vere itd.; Plaza Penadés, J., „Propiedad intelectual
         y sociedad de la información“, v: García Mexía, P. (urednik), Principios de Derecho de Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, str. 380; nasprotno v Italiji registracija generičnih izrazov ni zakonsko prepovedana,
         vendar se zdi, da se sodna praksa nagiba k vsaj delni prepovedi; Casaburi, G., „Nomi a dominio Internet e tutela della proprietà
         industriale“, Rivista Giuridica di merito De Jure, št. 5, maj 2008, str. 12; kar zadeva Francijo in Združeno kraljestvo, se zdi, da registracija generičnih domenskih imen
         ni z ničimer prepovedana; za francosko pravo glej Azéma, J., in Galloux, J.‑C., Droit de la propriété industrielle, Dalloz, šesta izdaja, Pariz, 2006, str. 917; za pravo Združenega kraljestva glej Morcom, Roughton, Graham in Malynicz, The modern law of trade marks, druga izdaja, Lexis Nexis Butterworths, London, 2005, str. 377 in 378.
      
      34 –	Glej uvodno izjavo 11 Uredbe št. 874/2004, v skladu s katero se „[…] [p]o končanju registracije po fazah […] pri razporejanju
         domenskih imen uporablja načelo ‚prvi prispe, prvi dobi‘“.
      
      35 –	Codex Iustinianus. Corpus Iuris Civilis, zv. II, Krüger, Berlin, 1954, 8.17 (18)3(4).
      
      36 –	Sodbi z dne 14. decembra 2000 v zadevi Emsland‑Stärke (C‑110/99, Recueil, str. I‑11569, točki 52 in 53) in z dne 21. julija 2005
         v zadevi Eichsfelder Schlachtbetrieb (C‑515/03, ZOdl., str. I‑7355, točka 39).