CELEX: 62007TJ0063
Language: es
Date: 2010-03-17
Title: Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta ampliada) de 17 de marzo de 2010. # Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI). # Marca comunitaria - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca comunitaria figurativa tosca de FEDEOLIVA - Marcas comunitaria y nacionales denominativas anteriores TOSCA - Motivos de denegación relativos - No consideración de una alegación - Artículo 74, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 76, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009]. # Asunto T-63/07.

Asunto T‑63/07
      Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG
      contra
      Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
      «Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa tosca de FEDEOLIVA — Marcas comunitaria y nacionales denominativas anteriores TOSCA — Motivos de denegación relativos — Alegación no tomada en consideración — Artículo 74, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 76, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009]»
      Sumario de la sentencia
      1.      Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Legalidad de la resolución de una Sala de
            Recurso en un procedimiento de oposición — Impugnación mediante la invocación de nuevos elementos de hecho o de Derecho —
            Improcedencia
      [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 63 y 74, ap. 1]
      2.      Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Procedimiento de oposición — Examen limitado a los motivos invocados — Perjuicio
            para el carácter distintivo o la notoriedad de la marca anterior
      [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 74]
      3.      Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular
            de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos
            o servicios no similares
      [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]
      1.      A tenor del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, en un procedimiento sobre motivos
         de denegación relativos del registro, el examen se limita a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.
         De ello se desprende que, al tratarse de un motivo de denegación relativo del registro, los hechos y las alegaciones de Derecho
         que se invoquen ante el Tribunal sin haberlo sido con anterioridad ante la Sala de Recurso no pueden desvirtuar la legalidad
         de una resolución de la citada Sala. 
      
      De ello se deduce que, en el marco del control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso, confiado al Tribunal
         en virtud del artículo 63 del citado Reglamento, los hechos y alegaciones de Derecho que se invoquen ante el Tribunal sin
         haberlo sido con anterioridad ante las instancias de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
         no pueden ser examinados para apreciar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso y, por lo tanto, han de ser declarados
         inadmisibles.
      
      (véanse los apartados 22 y 23)
      2.      Señalando la casilla 95 del escrito de oposición, la oponente había indicado que su oposición se basaba en la consideración
         de que la marca solicitada se aprovechaba indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores
         o era perjudicial para las mismas.
      
      Una alegación realizada en la fase del procedimiento ante la Sala de Recurso de que el uso de la marca solicitada erosionaba
         la notoriedad de las marcas anteriores, en la medida en que el público dejaría de asociar los productos de la oponente a sus
         marcas, se limita a formular un elemento que fue invocado antes de la presentación del escrito de oposición. Por lo tanto,
         tal alegación precisa a lo sumo la naturaleza del perjuicio causado a las marcas anteriores, a saber, lo que la oponente identifica
         como la erosión de su notoriedad, y que presenta una justificación sumaria de la misma, relativa al hecho alegado de que el
         público dejará de asociar sus productos con sus marcas.
      
      A este respecto, los criterios de aplicación de un motivo de denegación relativo o de cualquier otra disposición invocada
         en apoyo de las solicitudes formuladas por las partes forman parte naturalmente de los elementos de Derecho sometidos al examen
         de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos). Pues bien, la citada alegación de la oponente
         se limita a afirmar que concurren los requisitos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria
         y presenta sucintamente el motivo, a saber, que el público dejaría de asociar con las marcas anteriores los productos que
         designan.
      
      Habida cuenta de los motivos de la oposición alegados por la oponente ante la División de Oposición, la citada alegación constituye
         una mera precisión sobre la naturaleza del riesgo de perjuicio alegado y una justificación de éste, sin añadir un hecho nuevo
         en el sentido del artículo 74, apartado 2, del citado Reglamento.
      
      Por consiguiente, constituye un error de Derecho la calificación de la citada alegación, dirigida a precisar la naturaleza
         y el origen del perjuicio que la oposición al registro de la marca solicitada pretende prevenir con arreglo al artículo 8,
         apartado 5, del Reglamento nº 40/94, de nuevo hecho invocado, en el sentido del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94,
         y la declaración de inadmisibilidad de dicha alegación. La alegación debe tomarse en consideración por la Sala de Recurso,
         de conformidad con el artículo 74, apartado 1, del citado Reglamento.
      
      (véanse los apartados 31 a 36)
      3.      La medida en que el oponente que pretenda acogerse al motivo de denegación relativo a que se refiere el artículo 8, apartado
         5, del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria debe invocar y probar un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio
         causado a las marcas anteriores o de aprovechamiento indebido obtenido por la marca solicitada, varía en función de que la
         marca solicitada a primera vista, pueda o no crear uno de los riesgos a que se refiere dicha disposición.
      
      Es posible, especialmente en el supuesto de una oposición basada en una marca que goza de una notoriedad excepcionalmente
         elevada, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio causado a la marca anterior o de aprovechamiento
         indebido de ésta por parte de la marca solicitada sea tan evidente que el oponente no necesite invocar y probar ningún otro
         elemento fáctico a estos efectos. No obstante, también es posible que, a primera vista, no parezca que la marca solicitada
         pueda crear uno de los riesgos a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 para la marca anterior
         notoriamente conocida, pese a su identidad o semejanza a ésta, en cuyo caso el citado riesgo futuro y no hipotético de perjuicio
         o aprovechamiento indebido debe demostrarse sobre la base de otros elementos, que incumbe al oponente invocar y probar.
      
      (véanse los apartados 39 y 40)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada)
      de 17 de marzo de 2010 (*)
      
      «Marca comunitaria – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca comunitaria figurativa tosca de FEDEOLIVA – Marcas comunitaria y nacionales denominativas anteriores TOSCA – Motivos de denegación relativos – Alegación no tomada en consideración – Artículo 74, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 76, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009]»
      En el asunto T‑63/07,
      Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, con domicilio social en Stolberg (Alemania), representada por el Sr. D. Eickemeier, abogado,
      
      parte demandante,
      contra
      Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. D. Botis, en calidad de agente,
      
      parte demandada,
      y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas,
         Dibujos y Modelos) (OAMI) es
      
      Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, con domicilio social en Jaén,
      
      que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización
         del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 18 de diciembre de 2006 (asunto R 761/2006-2), relativo a un procedimiento
         de oposición entre Mülhens GmbH & Co. KG y Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,
      
      EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada),
      integrado por el Sr. A.W.H. Meij (Ponente), Presidente, y el Sr. V. Vadapalas, la Sra. I. Labucka y los Sres. N. Wahl y L.
         Truchot, Jueces;
      
      Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;
      habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de marzo de 2007;
      habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 20 de junio de 2007;
      visto el auto de 30 de marzo de 2009 que autoriza la sustitución de Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG por Mülhens GmbH & Co. KG;
      vista la designación de la Juez Labucka para completar la Sala como consecuencia del impedimento del Juez Tchipev;
      celebrada la vista el 11 de junio de 2009;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Antecedentes del litigio
      1        El 29 de octubre de 2003, Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en
         la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), con arreglo al Reglamento
         (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada
         [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78,
         p. 1)].
      
      2        La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
      
      
      3        Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 16, 29, 35 y 39 del Arreglo
         de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, de 15 de junio
         de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:
      
      –        clase 16: «Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos
         de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles;
         máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos);
         materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés»;
      
      –        clase 29: «Aceites comestibles, especialmente aceite de oliva»;
      –        clase 35: «Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, importación y exportación,
         servicios de ayuda a la explotación y dirección de una empresa comercial en régimen de franquicia; servicios de venta al detalle
         en comercios y a través de redes mundiales de informática, servicios de promoción y representación de productos»;
      
      –        clase 39: «Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes».
      4        La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias  nº 41/2004, de 11 de octubre de 2004.
      
      5        El 7 de enero de 2005, Mülhens GmbH & Co. KG formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, sobre la base del
         artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado
         5, del Reglamento nº 207/2009].
      
      6        En apoyo de su oposición, Mülhens invocó el registro de las marcas anteriores siguientes:
      
      –        la marca comunitaria denominativa 90852 TOSCA, registrada el 16 de febrero de 2001, para «perfumería, aceites esenciales,
         cosméticos, dentífricos, jabones»;
      
      –        la marca alemana denominativa 102194 TOSCA, registrada el 26 de octubre de 1907, para «jabones de Marsella y pastillas de
         jabón sólidas y en polvo, perfumería, agua de Colonia, lanolina, pomadas cosméticas, maquillaje, polvos, aceites capilares,
         lociones capilares, lociones para el cuero cabelludo, utensilios para el cuidado de  los dientes y la boca, para el cuidado
         de la piel y de la barba, coloraciones capilares, envases perfumados, cepillos para los dientes y las uñas, sales de baño»;
      
      –        la marca alemana denominativa n 258495 TOSCA, registrada el 10 de enero de 1921, para «preparaciones cosméticas, en particular
         preparaciones perfumadas»;
      
      –        la marca alemana denominativa n 301590 TOSCA, registrada el 7 de mayo de 1923, para «jabones de Marsella y pastillas de jabón
         sólidas y en polvo, perfumería, agua de Colonia, lanolina, pomadas cosméticas, maquillaje, polvos, aceites capilares, lociones
         capilares, lociones para el cuero cabelludo, utensilios para el cuidado de  los dientes y la boca, para el cuidado de la piel
         y de la barba, coloraciones capilares, envases perfumados, cepillos para los dientes y las uñas, sales de baño»;
      
      –        la marca alemana denominativa n 1048297 TOSCA, registrada el 13 de mayo de 1983, para «perfumería, aceites esenciales, cosméticos,
         jabones, dentífricos, lociones capilares, productos químicos con fines sanitarios, desinfectantes»;
      
      –        la marca notoriamente conocida TOSCA, utilizada en Alemania para «perfumería, colonia, agua de Colonia, loción corporal, pastillas
         de jabón, gel de ducha, desodorantes, talco».
      
      7        La oposición se basaba en particular en «perfumería, colonia, agua de Colonia, loción corporal, pastillas de jabón, gel de
         ducha, desodorantes, talco», productos para los que Mülhens invocaba la notoriedad de las marcas anteriores, e iba dirigida
         contra la totalidad de los productos y servicios designados en la solicitud de marca.
      
      8        El 10 de abril de 2006, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad porque, por una parte, los productos
         y servicios a que se referían las marcas en conflicto eran claramente diferentes, lo que evitaba cualquier riesgo de confusión
         en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, por otra parte, porque la demandante no había
         presentado los hechos, pruebas y observaciones apropiadas para demostrar que el uso de la marca solicitada le resultara perjudicial
         o se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores, en el sentido del artículo
         8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
      
      9        El 31 de mayo de 2006, Mülhens interpuso un recurso ante la Oficina contra la resolución de la División de Oposición.
      
      10      Mediante resolución de 18 de diciembre de 2006 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso desestimó el recurso.
         En primer lugar, confirmó la apreciación de la División de Oposición, según la cual los productos y servicios designados por
         las marcas en conflicto eran diferentes y, por tanto, no podía haber riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado
         1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Posteriormente, la Sala de Recurso desestimó la oposición en la medida en que se basaba
         en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, porque Mülhens únicamente había presentado observaciones y pruebas
         para demostrar la notoriedad de sus marcas anteriores TOSCA en Alemania, sin haber presentado elementos u  observaciones para
         demostrar que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad
         de la marca, o fuere perjudicial para la misma. Asimismo, rechazó la alegación de Mülhens sobre la existencia de un riesgo
         de dilución por disminución del carácter distintivo de las marcas anteriores, en la medida en que ésta se invocaba por primera
         vez en la fase de recurso ante ella.
      
       Pretensiones de las partes
      11      La demandante solicita al Tribunal General que:
      
      –        Anule la resolución impugnada.
      –        Deniegue la solicitud de registro de marca comunitaria.
      –        Condene en costas a la Oficina.
      12      La Oficina solicita al Tribunal General que:
      
      –        Desestime el recurso.
      –        Condene en costas a la demandante.
       Fundamentos de Derecho
       Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión
      13      Mediante su segunda pretensión, la demandante solicita al Tribunal General que deniegue la solicitud de registro de marca
         comunitaria.
      
      14      A este respecto, esta pretensión de la demandante debe interpretarse dirigida, en esencia, a que se ordene a la Oficina que
         deniegue la solicitud de registro de marca comunitaria, procede señalar que, de conformidad con el artículo 63, apartado 6,
         del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 65, apartado 6, del Reglamento nº 207/2009], la Oficina estará obligada a adoptar
         las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez de la Unión. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal
         dirigir una orden conminatoria a la Oficina. A ésta incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos
         de las sentencias del Tribunal [véase la sentencia del Tribunal General de 21 de abril de 2005, Ampafrance/OAMI – Johnson
         & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, apartado 24, y la jurisprudencia citada].
      
      15      Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de esta segunda pretensión.
      
       Sobre el fondo
      16      La demandante invoca, en esencia, tres motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 43, apartado 1, del artículo
         73 y del artículo 74, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 40/94 (actualmente, respectivamente, artículo 42, apartado 1, artículo
         75 y artículo 76, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 207/2009), el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del
         Reglamento nº 40/94 y, el tercero, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
      
      17      El Tribunal General estima que procede examinar en primer lugar el tercer motivo.
      
       Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94
      –       Alegaciones de las partes
      18      La demandante sostiene que los productos y servicios a que se refieren las marcas en conflicto son parcialmente similares,
         en la medida en que, por una parte, el aceite de oliva se utiliza con frecuencia con fines cosméticos en los geles de ducha
         y en los champús incluidos en la clase 29 y, por otra, el envasado de estos productos lleva el signo al que se refieren las
         marcas anteriores, de modo que debe constatarse una similitud con el «embalaje y almacenaje de mercancías» que figuran en
         la clase 39.
      
      19      La demandante alega también que existe riesgo de confusión y estima que el consumidor medio puede pensar que los productos
         designados por la solicitud de marca y sus productos proceden de la misma empresa.
      
      20      La Oficina rechaza las alegaciones de la demandante.
      
      –       Apreciación del Tribunal General
      21      Como señaló la Sala de Recurso en el apartado 16 de la resolución impugnada, la demandante, en la fase de recurso ante dicha
         Sala, no formuló ninguna alegación para impugnar la resolución de la División de Oposición en la medida en que desestimó la
         oposición basada en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
      
      22      Pues bien, a tenor del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos
         del registro, el examen se limita a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes. De ello se desprende
         que, al tratarse de un motivo de denegación relativo del registro, los hechos y las alegaciones de Derecho que se invoquen
         ante el Tribunal sin haberlo sido con anterioridad ante la Sala de Recurso no pueden desvirtuar la legalidad de una resolución
         de la citada Sala [sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, apartado
         54, y sentencia del Tribunal General de 15 de febrero de 2005, Cervecería Modelo/OAMI – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA
         MODELO), T‑169/02, Rec. p. II‑505, apartado 22].
      
      23      De ello se deduce que, en el marco del control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso, confiado al Tribunal
         en virtud del artículo 63 del Reglamento nº 40/94, los hechos y alegaciones de Derecho que se invoquen ante el Tribunal sin
         haberlo sido con anterioridad ante las instancias de la Oficina no pueden ser examinados para apreciar la legalidad de la
         resolución de la Sala de Recurso y, por consiguiente, han de ser declarados inadmisibles (sentencia NEGRA MODELO, antes citada,
         apartados 22 y 23).
      
      24      Debe declararse la inadmisibilidad del presente motivo en la medida en que la demandante no ha presentado, en apoyo de su
         recurso ante la Sala de Recurso, ninguna alegación dirigida a impugnar la procedencia de la resolución de la División de Oposición
         en lo que atañe a la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
      
       Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 43, apartado 1, del artículo 73 y del artículo 74, apartados
         1 y 2, del Reglamento nº 40/94
      
      –       Alegaciones de las partes
      25      La demandante sostiene que la Sala de Recurso incurrió en un error al declarar la inadmisibilidad, en la medida en que introduce
         un nuevo elemento de hecho, de su alegación basada en la existencia de un riesgo de dilución por disminución del carácter
         distintivo de las marcas anteriores. Señala que esta alegación no hace más que destacar un aspecto de la cuestión del perjuicio
         causado al carácter distintivo y a la notoriedad de las marcas anteriores y que, por consiguiente, se planteó en el plazo
         fijado por la Oficina. La demandante considera, por otro lado, que no está prohibido presentar elementos nuevos con posterioridad
         a la expiración del plazo mencionado en el artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41, apartado
         3, del Reglamento nº 207/2009) y a la regla 19 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995,
         por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), y que, en el presente caso, la Sala
         de Recurso no ejerció la facultad de apreciación que le confiere el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.
      
      26      Asimismo, la demandante afirma, que, al no informarla de que la Sala de Recurso no tomaría en consideración los elementos
         nuevos alegados por primera vez ante ella, la Sala de Recurso infringió el artículo 43, apartado 1, del Reglamento nº 40/94,
         en la medida en que no invitó a las partes, tantas veces como fue necesario, a presentar sus observaciones. Además, considera
         que la Sala de Recurso infringió el artículo 73 del Reglamento nº 40/94 al basar la resolución impugnada en motivos sobre
         los cuales no se había oído a la demandante.
      
      27      La Oficina alega, en primer lugar, que el presente motivo es superfluo en la medida en que, incluso si la Sala de Recurso
         hubiera examinado la alegación basada en el riesgo de dilución por disminución del carácter distintivo, el resultado del asunto
         habría sido idéntico, dado que la demandante no había presentado ningún dato en apoyo de su alegación.
      
      28      La Oficina sostiene, posteriormente, que, en la medida en que esta nueva alegación es manifiestamente insuficiente para justificar
         la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 y, por tanto, para influenciar el resultado del asunto,
         no concurre uno de los requisitos establecidos en la sentencia OAMI/Kaul, antes citada, para tener en cuenta las alegaciones
         presentadas extemporáneamente. Por otro lado, la demandante tuvo un comportamiento intencionalmente dilatorio, o al menos
         excesivamente negligente, al no presentar ante la División de Oposición una alegación tan determinante que ninguna discusión
         efectiva del motivo de denegación invocado podría realizarse en su ausencia. La Oficina observa, a este respecto, que la demandante
         no explica la razón por la que no presentó dicha alegación ante la División de Oposición.
      
      –       Apreciación del Tribunal General
      29      Debe indicarse que, en el apartado 31 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso constató que la demandante había señalado
         la casilla 95 del acta de Oposición, indicando así que la oposición formulada contra el registro de la marca solicitada se
         basaba en la consideración de que ésta se aprovechaba indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca
         anterior o que le perjudicaría y, por tanto, que la oposición estaba basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
      
      30      En el apartado 35 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso constató también que, en el plazo fijado para presentar los
         hechos, pruebas y observaciones en apoyo de la oposición, a que se refiere el artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 40/94,
         la demandante había presentado ante la División de Oposición observaciones y pruebas para demostrar la notoriedad en Alemania
         de sus marcas anteriores denominativas TOSCA, pero que no había presentado ninguna prueba u observación dirigida a demostrar
         que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechaba indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad
         de las marcas anteriores o era perjudicial para las mismas.
      
      31      A continuación, es preciso indicar que, como resulta del apartado 37 de la resolución impugnada, la demandante, en la fase
         del procedimiento ante la Sala de Recurso, presentó la alegación de que el uso de la marca solicitada erosionaba la notoriedad
         de las marcas anteriores, en la medida en que el público dejaría de asociar los productos de la demandante con la marca TOSCA.
         Ahora bien, en el apartado 38 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso calificó esta pretensión de «nuevo hecho», del
         que declaró la inadmisibilidad con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, dado que había sido invocado
         tras el plazo fijado por la División de Oposición y que la demandante no había invocado la existencia ni de elementos nuevos
         ni de dificultades de hecho o de Derecho que le hubieran impedido presentar dicha alegación durante el procedimiento ante
         la División de Oposición (apartados 41 y 43 a 45 de la resolución impugnada).
      
      32      Contrariamente a la Sala de Recurso, el Tribunal General observa no obstante que dicha alegación se limita a formular, en
         la fase de procedimiento ante la Sala de Recurso, un elemento que fue invocado antes de la presentación del escrito de oposición.
         En efecto, señalando la casilla 95 de esta última, la demandante había indicado que su oposición se basaba en la consideración
         de que la marca solicitada se aprovechaba indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores
         o era perjudicial para las mismas.
      
      33      Por lo tanto, la alegación realizada en la fase del procedimiento ante la Sala de Recurso precisa a lo sumo la naturaleza
         del perjuicio causado a las marcas anteriores, a saber, que la demandante identifica como la erosión de su notoriedad, y que
         presenta una justificación sumaria de la misma, relativa al hecho alegado de que «el público dejará de asociar sus productos productos
         [...] con la marca TOSCA». 
      
      34      Es preciso, recordar a este respecto que, los criterios de aplicación de un motivo de denegación relativo o de cualquier otra
         disposición invocada en apoyo de las solicitudes formuladas por las partes forman parte naturalmente de los elementos de Derecho
         sometidos al examen de la Oficina [sentencias del Tribunal General de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI – Dann y Backer (HOOLIGAN),
         T‑57/03, Rec. p. II‑287, apartado 21, y de 16 de enero de 2007, Calavo Growers/OAMI – Calvo Sanz (Calvo), T‑53/05, Rec. p. II‑37,
         apartado 59]. Pues bien, la alegación de la demandante se limita a afirmar que concurren los requisitos del artículo 8, apartado
         5, del Reglamento nº 40/94 en el presente caso y presenta sucintamente el motivo, a saber, que el público dejaría de asociar
         con las marcas anteriores los productos que designan.
      
      35      Habida cuenta de los motivos de la oposición alegados por la demandante ante la División de Oposición, el Tribunal General
         considera que dicha alegación constituye una mera precisión sobre la naturaleza del riesgo de perjuicio alegado y una justificación
         de éste, sin añadir un hecho nuevo en el sentido del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. 
      
      36      Por consiguiente, la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al calificar la citada alegación, dirigida a precisar
         la naturaleza y el origen del perjuicio que la oposición al registro de la marca solicitada pretende prevenir con arreglo
         al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, de nuevo hecho invocado, en el sentido del artículo 74, apartado 2, del
         Reglamento nº 40/94, y al declarar su inadmisibilidad. La alegación de la demandante debía tomarse en consideración por la
         Sala de Recurso, de conformidad con el artículo 74, apartado 1, del citado Reglamento.
      
      37      La Oficina alega subsidiariamente que la alegación de la demandante es en cualquier caso manifiestamente insuficiente para
         que se estime la oposición con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, en la medida en que no presenta
         ninguna prueba en apoyo de su alegación. 
      
      38      A este respecto, debe observarse que la motivación de la resolución impugnada no muestra ninguna apreciación sobre la cuestión
         de si la alegación de la demandante era, en cualquier caso, manifiestamente insuficiente para justificar la aplicación del
         artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. 
      
      39      Ahora bien, es preciso señalar que la medida en que el oponente que pretenda acogerse al motivo de denegación relativo a que
         se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 debe invocar y probar un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio
         causado a las marcas anteriores o de aprovechamiento indebido obtenido por la marca solicitada, varía en función de que la
         marca solicitada a primera vista, pueda o no crear uno de los riesgos a que se refiere dicha disposición.
      
      40      En efecto, es posible, especialmente en el supuesto de una oposición basada en una marca que goza de una notoriedad excepcionalmente
         elevada, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio causado a la marca anterior o de aprovechamiento
         indebido de ésta por parte de la marca solicitada sea tan evidente que el oponente no necesite invocar y probar ningún otro
         elemento fáctico a estos efectos.  No obstante, también es posible que, a primera vista, no parezca que la marca solicitada
         pueda crear uno de los riesgos a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 para la marca anterior
         notoriamente conocida, pese a su identidad o semejanza a ésta, en cuyo caso el citado riesgo futuro y no hipotético de perjuicio
         o aprovechamiento indebido debe demostrarse sobre la base de otros elementos, que incumbe al oponente invocar y probar [sentencia
         del Tribunal General de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, apartado 48].
      
      41      En el presente caso, habida cuenta, especialmente de las pruebas presentadas sobre la notoriedad de las marcas anteriores,
         correspondía así a la Sala de Recurso apreciar si la precisión realizada por la demandante en relación al tipo de riesgo que
         haría correr a las citadas marcas el registro de la marca solicitada, a saber, lo que la demandante identifica como la erosión
         de su notoriedad, y la justificación invocada a este respecto, es decir, la pretensión de que el público dejaría de asociar
         con las marcas anteriores los productos que designan, eran suficientes para estimar la oposición con arreglo al artículo 8,
         apartado 5, del Reglamento nº 40/94. 
      
      42      Pues bien, como ya se señaló, de la resolución impugnada resulta que la Sala de Recurso no apreció esta cuestión, ya que declaró
         la inadmisibilidad de la alegación de la demandante. 
      
      43      En estas condiciones, es preciso señalar que la pretensión de la Oficina, según la cual la alegación de la demandante es en
         cualquier caso manifiestamente insuficiente para justificar la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94,
         en la medida en que éste no presentó pruebas en apoyo de su alegación, no puede ser tenido en cuenta por el Tribunal General
         en la apreciación de la legalidad de la resolución impugnada. 
      
      44      En efecto, en el marco de una solicitud de anulación, el Tribunal General lleva a cabo un control de la legalidad de las resoluciones
         de las Salas de Recurso. Si concluye que una de esas resoluciones, cuestionada en un recurso interpuesto ante él, adolece
         de una ilegalidad, debe anularla, sin poder desestimar el recurso sustituyendo la motivación de la Sala de Recurso, que es
         la autora del acto impugnado, por la suya propia. 
      
      45      Habida cuenta de lo anterior, procede constatar que, al declarar la inadmisibilidad de la alegación presentada por la demandante
         durante el procedimiento ante ella, según la cual el registro de la marca solicitada erosiona la notoriedad de las marcas
         anteriores dado que el público dejará de asociar éstas con los productos que designan, la Sala de Recurso ha infringido el
         artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.
      
      46      En consecuencia, procede estimar el primer motivo de la demandante y anular la resolución impugnada sobre esta base en tanto
         la Sala de Recurso desestimó la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sin que sea necesario
         examinar la procedencia del segundo motivo.
      
       Costas
      47      A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, cuando se estimen parcialmente las pretensiones
         de una y otra parte, el Tribunal podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas. Dado que se
         han desestimado parcialmente las pretensiones de la Oficina y de la demandante, procede condenarlas a soportar sus propias
         costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada)
      decide:
      1)      Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
            (OAMI), de 18 de diciembre de 2006 (asunto R 761/2006-2) en la medida en que desestima la oposición formulada sobre la base
            del artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria
            [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca
            comunitaria].
      2)      Desestimar el recurso en todo lo demás.
      3)      Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) cargarán
            con sus propias costas. 
      
               Meij 
            
            
                Vadapalas 
            
            
                Labucka
            
         
               Wahl 
            
             
            
                      Truchot
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de marzo de 2010.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: ingles.