CELEX: 62004CC0120
Language: da
Date: 2005-06-09
Title: Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jacobs fremsat den 9. juni 2005. # Medion AG mod Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland. # EF-varemærker - direktiv 89/104/EØF - artikel 5, stk. 1, litra b) - risiko for forveksling - tredjemands brug af varemærket - sammensat tegn, der indeholder tredjemands navn efterfulgt af varemærket. # Sag C-120/04.

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
      F.G. JACOBS
      fremsat den 9. juni 2005 1(1)
      
      Sag C-120/04
      Medion AG
      mod
      Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH
      1.     I den foreliggende sag har Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland), som er en appelinstans, forelagt Domstolen et spørgsmål
         vedrørende fortolkningen af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra b) (2).
      
      2.     I henhold til denne bestemmelse kan varemærkeindehaveren forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af »et tegn, der er identisk
         med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art
         som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling«.
      
      3.     Den forelæggende ret ønsker i det væsentlige oplyst, hvorvidt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling som
         omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), når et mærke bestående af en ordsammensætning eller et ord- og figurmærke
         (i det foreliggende tilfælde THOMSON LIFE) omfatter et firmanavn efterfulgt af et ældre varemærke (nemlig LIFE), der består
         af et enkelt ord med en »normalt adskillelsesevne«, og som på trods af, at det ikke præger det samlede indtryk af det sammensatte
         varemærke, dog har en selvstændig adskillelsesevne i varemærket. Den forelæggende rets spørgsmål udspringer særligt af »Prägetheorie«
         (3), der er en tysk varemærkeretlig doktrin, som er udviklet af Bundesgerichtshof, og som der vil blive redegjort for nedenfor.
      
       Faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne i hovedsagen
      4.     Sagsøgeren i hovedsagen, Medion AG, er indehaver af det tyske ordmærke »LIFE«, som er registreret for elektroniske underholdningsapparater.
      5.     Sagsøgte, Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, som af den forelæggende ret beskrives som en af de førende virksomheder
         på verdensplan inden for sektoren for elektroniske underholdningsapparater, sælger nogle af sine varer i denne sektor under
         betegnelsen »THOMSON LIFE«, nogle gange som et simpelt ordmærke og andre gange som et ord- og figurmærke, hvor bestanddelen
         »THOMSON« er i forskellig grafisk størrelse, farve eller stil.
      
      6.     Landgericht Düsseldorf frifandt i første instans sagsøgte i en af sagsøgeren anlagt sag med påstand om, at sagsøgte blev pålagt
         et forbud mod at bruge tegnet »THOMSON LIFE«. Dette skete med den begrundelse, at der ikke var nogen risiko for forveksling
         med varemærket »LIFE«.
      
      7.     Sagsøgeren appellerede til den forlæggende ret. Denne ret har udsat sagen og forelagt Domstolen det ovenfor nævnte præjudicielle
         spørgsmål.
      
      8.     Den forelæggende ret har forklaret Bundesgerichtshofs retspraksis, som har formuleret den såkaldte Prägetheorie på følgende
         måde. Udgangspunktet for at fastslå, hvorvidt to omtvistede varemærker ligner hinanden, når enkelte bestanddele heraf er de
         samme, er det helhedsindtryk, som varemærkerne fremkalder. Herved skal der tages stilling til spørgsmålet, om det fælles element
         karakteriserer det sammensatte varemærke i en sådan grad, at de andre bestanddele herefter kun har en stort set sekundær betydning
         i helhedsindtrykket. Den blotte omstændighed, at denne fælles bestanddel alene bidrager til helhedsindtrykket, er ikke i stand
         til at skabe en risiko for forveksling. Det spiller heller ingen rolle, om et tegn, der benyttes i et sammensat varemærke,
         har bevaret en selvstændig adskillelsesevne. De individuelle elementer, der bruges i forbindelse med den samlede præsentation
         af varerne, kan imidlertid have en selvstændig betydning, som er uafhængig af andre bestanddeles adskillelsesevne; bestanddelene
         betragtes i så fald isoleret og sammenlignes indbyrdes. En del af et tegn, som i de berørte kundekredses øjne ikke betegner
         produktet som sådan, men den virksomhed, det hidrører fra, anses som regel ikke for karakteriserende for tegnet. Et kendetegn
         for en virksomhed, der kan genkendes som sådan, har som regel mindre betydning for helhedsindtrykket af mærket, fordi de relevante
         kundekredse netop ser tegnets anden bestanddel som den egentlige produktangivelse.
      
      9.     Det bør dog vurderes efter omstændighederne i hver sag, om der undtagelsesvis foreligger en anden situation, og om producentangivelsen
         træder i forgrunden set fra de relevante kundekredses synspunkt. Det afgørende er de særlige forhold og de kutymer, der gælder
         på det pågældende produktområde. Bundesgerichtshof har erkendt, at en producentangivelse i øl- og modebranchen er særlig vigtig,
         hvorfor producentangivelser inden for disse områder altid bidrager til tegnets helhedsindtryk. Det følger heraf, at anvendelse
         af et ældre varemærke i et sammensat tegn, der indeholder en angivelse af producenten, ikke skaber nogen risiko for forveksling.
         Hvis det er kutyme i den relevante branche, kendetegner producentangivelsen i et sammensat tegn helhedsindtrykket i forhold
         til den berørte kundekreds, selv når den anden bestanddel har en normal og ikke helt ubetydelig adskillelsesevne. Det gælder
         i endnu højere grad, når producentnavnet har en øget adskillelsesevne. 
      
      10.   Ved at anvende disse principper i denne sag finder den forelæggende ret, at der ikke er nogen risiko for forveksling, idet
         producentbetegnelsen »THOMSON« i det mindste bidrager til helhedsindtrykket af den anfægtede betegnelse »THOMSON LIFE«; bestanddelen
         »LIFE« er derfor ikke alene bestemmende for helhedsindtrykket. Det fremgår af det materiale, som er fremlagt af parterne vedrørende
         den i denne sag omhandlede sektor for elektroniske underholdningsapparater, at der findes en mærkningskutyme, hvorefter producentnavnet
         dominerer. Det er almindeligt i denne branche at betegne produkterne med producentnavnet og med en bogstav-/talkombination,
         som er svær at huske. 
      
      11.   Den forelæggende ret tilføjer, at undersøgelse af risikoen for forveksling hvad angår den anfægtede betegnelses klang, figurative
         udformning og meningsindhold i det foreliggende tilfælde ikke fører til et andet resultat, for i hver af disse henseender
         bidrager producentnavnet »THOMSON« væsentligt til helhedsindtrykket af tegnet »THOMSON LIFE«.
      
      12.   Den forelæggende ret har imidlertid anført, at Bundesgerichtshofs fortolkning af begrebet risiko for forveksling ikke er ubestridt
         i Tyskland i tilfælde som det foreliggende. Det opfattes som urimeligt, at en tredjemand egenmægtigt kan tilegne sig et ældre
         tegn, selv om det har normal adskillelsesevne, ved at tilføje et firmanavn. Ifølge det modsatte synspunkt foreligger der en
         risiko for forveksling i denne sag. Det omtvistede varemærke »LIFE« bevarer selvstændighed og adskillelsesevne i det sammensatte
         tegn »THOMSON LIFE«. De to ord står ved siden af hinanden uden at være forbundne, og der er ingen begrebsmæssig sammenhæng
         mellem »THOMSON« og »LIFE«.  Skriftligt fremtræder begge ord forskelligt i udformningen både for så vidt angår farve og øvrigt
         i grafisk henseende i tre ud af de fire anfægtede udformninger, hvori de benyttes. De produkter, som er forsynet med det sammensatte
         tegn, kan opfattes som »LIFE-produkter« fra firmaet »THOMSON«, hvilket kan give anledning til den fejlagtige opfattelse, at
         de af sagsøgers produkter, som kun er forsynet med betegnelsen »LIFE«, stammer fra sagsøgte.
      
      13.   Den forelæggende ret afslutter med at notere, at Domstolen i SABEL-sagen (4) slog fast, at det afgørende for vurderingen af risikoen for forveksling, når tegnene ligner hinanden, er deres helhedsindtryk.
         Domstolen har imidlertid endnu ikke vurderet den situation, hvor dette kriterium kan have den virkning, at en tredjemand kan
         tilegne sig en tredjemands varemærke ved at tilføje sit eget firmanavn.
      
      14.   Der er indgivet skriftlige indlæg af sagsøgeren, sagsøgte og Kommissionen, som alle var repræsenteret i retsmødet.
       Stillingtagen
      15.   Den forelæggende ret spørger nærmere bestemt, om der er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed i henhold til
         direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), når et mærke bestående af en ordsammensætning eller et ord- og figurmærke omfatter
         et virksomhedsnavn efterfulgt af et ældre varemærke, som består af et enkelt ord med »normal adskillelsesevne«, og som, selv
         om det ikke i sig selv præger det sammensatte varemærkes helhedsindtryk, har en selvstændig adskillelsesevne ved sin placering
         i varemærket.
      
      16.   I henhold til forelæggelsesafgørelsen gav Landgericht Düsseldorf ikke medhold i krænkelsessagen i første instans, fordi den
         antog, at der ikke var risiko for forveksling. Retten fandt, at de bestanddele, der udgjorde det sammensatte tegn THOMSON
         LIFE, havde samme vægt, og vurderede, at den fælles bestanddel LIFE derfor ikke kunne præge helhedsindtrykket af tegnet. 
      
      17.   Det fremgår tydeligt af forelæggelsesafgørelsen og bemærkningerne indgivet til Domstolen, at dommen i første instans afspejler
         den Prägetheorie, som er udviklet af det tyske Bundesgerichtshof og resumeret i punkt 8 og 9 ovenfor. Den forelæggende ret
         ønsker i det væsentlige oplyst, om teorien er forenelig med direktivet.
      
      18.   Indledningsvis er jeg ikke overbevist om, at en specifik teori, som formelt formulerer et regelsæt, der automatisk skal anvendes
         i visse sager, altid eller nødvendigvis er en brugbar tilgang til at afgøre en given varemærkekonflikt. Efter min mening giver
         de principper, som Domstolen allerede har opstillet i rækken af afgørelser vedrørende de relevante bestemmelser i direktivet,
         artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk.1, litra b) (5), en tilstrækkelig begrebsmæssig ramme til at løse sådanne konflikter. At basere sig på et teoretisk svar indebærer efter
         min mening en risiko for, at de nationale domstole bliver afledt fra selv at anvende de væsentlige kriterier vedrørende lighed
         og forveksling, som er opstillet i fællesskabsretten og udviklet af Domstolen. Hvis en teori derimod alene giver retningslinjer
         for, hvordan disse væsentlige kriterier skal anvendes inden for et givet område eller i forhold til særlige kategorier af
         mærker, mener jeg, at den ikke desto mindre kan være en hjælp, forudsat at den nationale domstol altid erindrer, at den i
         sidste ende skal sikre, at de principper, som Domstolen har opstillet, anvendes i en given situation.
      
      19.   Herefter vil jeg nu gå over til disse principper. 
      20.   I tiende betragtning til direktivet er det anført, at risikoen for forveksling »må vurderes på baggrund af adskillige faktorer,
         herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som [...] [tegnet] fremkalder, lighedsgraden
         mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser«. Domstolen har derfor fastslået, at der skal
         foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle relevante faktorer i det foreliggende
         tilfælde (6). Det er den nationale ret, der skal slå fast, om der er risiko for forveksling (7).
      
      21.   Lighed mellem de omtvistede mærker er således en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for at fastslå risiko for forveksling.
         En række andre faktorer, som Domstolen har givet retningslinjer for, må også vurderes af den nationale ret.
      
      22.   Det er således klart, at der er en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, som er relevante for helhedsvurderingen af
         risikoen for forveksling, og især mellem varemærket og tegnets lighed og de omfattede varer eller tjenesteydelsers lighed.
         Derfor vil en svag grad af lighed mellem varerne eller tjenesteydelserne kunne opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne
         og omvendt (8).
      
      23.   Desuden gælder det, at jo højere grad af særpræg det ældre mærke har, enten i sig selv eller fordi det er kendt i offentligheden,
         desto større er risikoen for forveksling (9). Det er den nationale ret, der skal tage stilling til et varemærkes særpræg, og herved skal den foretage en samlet vurdering
         af, om varemærket er mere eller mindre egnet til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret,
         som hidrørende fra en bestemt virksomhed, og dermed til at adskille disse varer eller tjenesteydelser fra andres virksomheder
         (10).
      
      24.   Desuden fremgår det af henvisningen til en risiko for forveksling »i offentlighedens bevidsthed« i direktivets artikel 5,
         stk. 1, litra b), at det spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren
         af de pågældende varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke som
         en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (11). Gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet.
         Der må imidlertid tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning
         mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem. Der skal også tages
         hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser
         der er tale om (12).
      
      25.   På grundlag af disse principper kan det anføres, at den nationale ret i en sag som den foreliggende ved helhedsvurderingen
         af risikoen for forveksling må tage hensyn til (i) den omstændighed, at når – som her – de varer, der er omfattet af varemærkerne,
         er identiske, er det muligt, at der er risiko for forveksling selv ved en mindre lighed mellem varemærkerne, men (ii) jo mere
         særpræg det ældre varemærke har, desto større er risikoen for forveksling, således at for så vidt angår varemærket LIFE, der
         beskrives af den nationale ret som havende »normal adskillelsesevne«, er risikoen for forveksling nok ikke stor. Den nationale
         ret skal tage hensyn til, at gennemsnitsforbrugeren vil have tendens til at opfatte det sammensatte varemærke som en helhed
         snarere end at undersøge dets forskellige bestanddele. I den foreliggende sag vil gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau
         i forhold til varemærket have tendens til at være lavere, når henses til den af de nationale retter fastslåede omstændighed,
         at i branchen for elektroniske underholdningsapparater, som i brancherne nævnt i præmis 9 ovenfor, er forbrugerne særligt
         opmærksomme på producentangivelsen. På den baggrund skal den nationale ret vurdere, om der er tilstrækkelig lighed mellem
         varemærket og tegnet til, at der kan opstå risiko for forveksling.
      
      26.   Angående dette spørgsmål skal den nationale rets vurdering af ligheden mellem de omtvistede varemærker være baseret på helhedsindtrykket
         af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (13). For at kunne vurdere graden af lighed mellem de pågældende mærker må den nationale ret afgøre, i hvilken grad der er tale
         om visuel, lydlig eller begrebsmæssig lighed, og i givet fald tage stilling til, hvilken betydning der skal tillægges disse
         forskellige bestanddele under hensyntagen til den kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tale om, og de omstændigheder,
         hvorunder de afsættes (14).
      
      27.   Domstolen har endnu ikke haft lejlighed til at udtale sig om de kriterier, der finder anvendelse, når der skal træffes afgørelse
         specifikt om, hvorvidt et sammensat varemærke, der omfatter et firmanavn efterfulgt af et ældre varemærke, som består af et
         enkelt ord, har lighed med det ældre varemærke i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 5, stk. 1,
         litra b). Den har imidlertid ved en begrundet kendelse forkastet en appel af en dom afsagt af Retten i Første Instans i sagen
         Matratzen Concord mod Harmoniseringskontoret (15), som vedrørte dette spørgsmål. Sagen angik artikel 8, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen (16), hvis relevante bestemmelser i det væsentlige er identiske med dem i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b).
      
      28.   Retten i Første Instans anvendte den retspraksis, som er gengivet i sammenfatning i punkt 20, 22 og 24 ovenfor (17), og anførte følgende i afgørelsen:
      
      »[...] et kompliceret varemærke [kan ikke anses] for at ligne et andet varemærke, der er identisk med eller ligner en af bestanddelene
         af det komplicerede varemærke, medmindre denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det komplicerede
         varemærker fremkalder. Dette er tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af dette varemærke, som den
         relevante offentlighed har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket
         af mærket.
      
      Det skal præciseres, at denne opfattelse ikke indebærer, at der alene tages hensyn til en del af et kompliceret varemærke,
         og at denne del sammenlignes med et andet mærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de pågældende varemærker,
         hvorved hvert betragtes i sin helhed. Dette udelukker imidlertid ikke, at det helhedsindtryk, som et kompliceret varemærke
         har fremkaldt i erindringen hos den relevante offentlighed, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere
         af mærkets bestanddele.
      
      Ved vurderingen af, hvorvidt en eller flere bestemte bestanddele i et kompliceret varemærke har dominerende karakter, skal
         der navnlig tages hensyn til hver af disse bestanddeles egenskaber i sig selv, sammenlignet med de andre bestanddeles egenskaber.
         Endvidere – og sekundært – kan der tages hensyn til de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i det komplicerede varemærkes
         opbygning« (18).
      
      29.   Retten i Første Instans foretog herefter en vurdering af de forskellige bestanddele i det i sagen omtvistede sammensatte tegn
         (MATRATZEN MARKT CONCORD), bl.a. under hensyntagen til hver bestanddels grad af særpræg, og hvorvidt den enkelte bestanddel
         havde en dominerende eller marginal position i det sammensatte tegn (19). Den konkluderede, at det sammensatte varemærke havde tilstrækkelig lighed med varemærket MATRATZEN til, at der var risiko
         for forveksling, idet de varer, som var dækket af varemærkerne, delvist var af samme art, delvist i høj grad lignede hinanden
         (20).
      
      30.   Indehaveren af det sammensatte varemærke indgav appel til Domstolen bl.a. på grundlag af et anbringende om, at Retten i Første
         Instans ved fortolkning af begrebet lighed ikke havde opfyldt forpligtelsen i Domstolens retspraksis til at foretage en helhedsvurdering
         af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed ved at tage alle de faktorer, som er relevante for sagens omstændigheder,
         i betragtning.
      
      31.   Domstolen forkastede appellen og fastslog med henvisning til tidligere retspraksis, at Retten i Første Instans ved vurderingen
         af varemærkernes lighed ikke havde begået retlige fejl ved dens fortolkning af artikel 8, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen
         (21). Domstolen fastslog nærmere:
      
      »Retten har nemlig med rette i den appellerede doms præmis 34 præciseret, at vurderingen af ligheden mellem to varemærker
         ikke betyder, at der alene skal tages hensyn til en bestanddel i et sammensat varemærke, og at denne bestanddel skal sammenlignes
         med et andet varemærke, men at sammenligningen tværtimod skal foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved
         hvert varemærke betragtes i sin helhed. Retten udtalte endvidere, at dette ikke udelukker, at det helhedsindtryk, som et sammensat
         varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller
         flere af varemærkets bestanddele.
      
      [Desuden] [...] har Retten for at afgøre, om de to varemærker ligner hinanden fra den relevante kundekreds’ synsvinkel, brugt
         en betydelig del af sin argumentation på at vurdere deres særprægede og dominerende bestanddele, samt risikoen for forveksling
         i offentlighedens bevidsthed – en risiko, som Retten har underkastet en helhedsvurdering, idet den har taget hensyn til alle
         de relevante faktorer i det konkrete tilfælde« (22).
      
      32.   Domstolen forkastede derfor appellen som åbenbart ugrundet.
      33.   Det fremgår således, at Domstolen har tilsluttet sig en tilgang, der ligner Prägetheorie, og som i det væsentlige består i
         en sammenligning af de helhedsindtryk, som de to omtvistede varemærker, hvoraf det ene er en bestanddel af det andet, fremkalder.
         Domstolens standpunkt er efter min opfattelse helt forståeligt, eftersom det kan ses som en anvendelse i en særlig situation
         af de principper, der er formuleret i dens hidtidige retspraksis. Denne retspraksis indebærer som nævnt, at der skal foretages
         en helhedsvurdering baseret på de helhedsindtryk, som varemærkerne frembringer, idet der især tages hensyn til deres særlige
         og dominerende bestanddele (23). Domstolens udtalelse i kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM om, at et sammensat mærkes helhedsindtryk under visse
         omstændigheder kan domineres af en eller flere af dets bestanddele, afspejler denne opfattelse. I hvilken udstrækning dette
         helhedsindtryk domineres af en eller flere bestanddele, er et faktisk spørgsmål, der skal afgøres af den nationale ret.
      
      34.   Retten i Første Instans har for nylig afsagt dom i en anden sag, som kan opfattes som værende analog med den aktuelle sag.
         I sagen Reemark mod KHIM – Bluenet (Westlife) (24) var spørgsmålet, om det tyske ordmærke WEST og det ansøgte EF-varemærke WESTLIFE, som skulle omfatte varer og tjenesteydelser
         af samme eller lignende art, lignede hinanden i en sådan grad, at de kunne forveksles. Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling
         (25) afviste registreringsansøgningen for det sidstnævnte varemærke, i det væsentlige fordi varemærkerne lignede hinanden i en
         sådan grad, at de kunne forveksles. Denne afgørelse blev ophævet af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret, som fandt,
         at de omtvistede tegn kun lignede hinanden lidt i lydlig og visuel henseende og kun havde en vis grad af begrebsmæssig lighed,
         samt at forskellene mellem dem var tilstrækkelig markante til, at de kunne eksistere på det samme marked, og at der derfor
         ikke var risiko for forveksling.
      
      35.   Efter at denne anden afgørelse var blevet anfægtet ved et søgsmål, fandt Retten i Første Instans, at der var en vis grad af
         lydlig – og især begrebsmæssig – lighed mellem de omtvistede tegn, og at den eneste visuelle forskel var, at et tegn indeholdt
         yderligere en bestanddel, der var sat sammen med den første. Retten slog fast, at den omstændighed, at varemærket WESTLIFE
         udelukkende bestod af det ældre varemærke WEST, hvortil et andet ord, nemlig »LIFE«, var tilføjet, tydede på, at der var lighed
         mellem de to mærker. Den konkluderede, at eksistensen af det ældre varemærke »WEST« kunne have givet anledning til, at der
         i den relevante kundekreds’ bevidsthed var skabt en forbindelse mellem dette ord og de varer, der markedsføres af dets indehaver,
         således at ethvert nyt varemærke, der består af dette ord kombineret med et andet ord, risikerer at blive opfattet som en
         variant af det ældre varemærke. Den relevante kundekreds kunne derfor tro, at de varer og tjenesteydelser, der blev markedsført
         under varemærket WESTLIFE, havde samme oprindelse som de varer og tjenesteydelser, der blev markedsført under varemærket WEST,
         eller i hvert fald at der var en økonomisk forbindelse mellem de pågældende selskaber eller virksomheder, der markedsførte
         dem. Retten slog på den baggrund fast, at der var risiko for forveksling mellem de to varemærker (26).
      
      36.   Det skal bemærkes, at Retten i Første Instans, når den træffer afgørelse i en sag til prøvelse af en afgørelse fra appelkammeret
         ved Harmoniseringskontoret, udøver en anden type dømmende myndighed end Domstolen, når den træffer afgørelse vedrørende en
         præjudiciel forelæggelse efter artikel 234 EF. Retten i Første Instans kontrollerer appelkammerets anvendelse af anerkendte
         retsprincipper på visse faktiske omstændigheder. Domstolen besvarer derimod et retligt spørgsmål, og den pågældende nationale
         ret anvender herefter de principper, som Domstolen har opstillet i svaret på den sag, der verserer for den. Det er den nationale
         ret, der fastlægger de faktiske omstændigheder i sagen. Kontrasten mellem de to instansers retlige rammer fremhæves af den
         omstændighed, at en præjudiciel afgørelse afsagt af Domstolen skal være helt generel i sit anvendelsesområde, så den kan finde
         anvendelse i hele Fællesskabet, hvorfor det er ønskeligt – eller endda væsentligt – at undgå afgørelser, som er specifikt
         knyttet til en konkret sag med endnu flere detaljer. Det gælder måske i særlig høj grad inden for varemærkeområdet, hvor resultatet
         i en given sag sandsynligvis vil blive dikteret i vidt omfang af de særlige faktiske omstændigheder, herunder den sproglige
         kontekst, det omhandlede marked, de omhandlede forbrugere og de kulturelle normer og forventninger.
      
      37.   I den foreliggende sag kan det efter min opfattelse ikke antages, at alene fordi Retten i Første Instans fandt, at varemærkerne
         WESTLIFE og WEST i den faktiske sammenhæng lignede hinanden i en sådan grad, at de kunne forveksles, så ligner varemærkerne
         i den pågældende sag THOMSON LIFE og LIFE hinanden i en sådan grad, at de kan forveksles i en faktisk sammenhæng, der er forskellig
         fra den tidligere sag. Som angivet ovenfor er det den forelæggende ret, der skal anvende de principper, som Domstolen har
         opstillet i sin retspraksis vedrørende varemærkedirektivet, og afgøre – under de for retten foreliggende faktiske omstændigheder
         – hvorvidt de to varemærker ligner hinanden i en sådan grad, at de kan forveksles.
      
      38.   Den nationale ret skal på den baggrund afgøre, om de to varemærker har tilstrækkelig lighed til at give anledning til risiko
         for forveksling under hensyntagen til de forskellige faktorer, som Domstolen har identificeret, herunder varernes og tjenesteydelsernes
         grad af lighed på den ene side og varemærkernes grad af lighed på den anden side, samt i hvilket omfang det ældre varemærke
         har særpræg.
      
      39.   Hvad særlig angår spørgsmålet om, hvorvidt et sammensat varemærke og et tegn, der består af en bestanddel heraf, har tilstrækkelig
         lighed til at give anledning til risiko for forveksling, skal den nationale rets vurdering være baseret på hvert varemærkes
         helhedsindtryk, under hensyn til – især – de bestanddele, der har særpræg eller dominans, den berørte kundekreds, den pågældende
         kategori af varer eller tjenesteydelser og omstændighederne, hvorunder de markedsføres. Når den foreliggende sag betragtes
         i lyset af disse principper, skal jeg alene bemærke, at ordet LIFE ikke ved første øjekast synes at have særlig dominans eller
         særpræg i det omtvistede sammensatte varemærke, men jeg understreger, at det er den nationale domstol, der skal træffe afgørelse
         herom.
      
      40.   Afslutningsvis skal jeg nævne den bekymring, som den forelæggende ret i nærværende sag har udtrykt, om, at det er urimeligt,
         at en tredjepart egenmægtigt kan tilegne sig et ældre tegn ved at tilføje et firmanavn. Det synes klart, at sådanne bekymringer
         ikke skal behandles inden for varemærkelovgivningen, men i forbindelse med national lovgivning om illoyal konkurrence. Sjette
         betragtning i direktivets præambel fastslår, at »dette direktiv udelukker ikke, at varemærkerne underkastes andre end de varemærkeretlige
         regler i medlemsstaterne, såsom de der gældende bestemmelser om illoyal konkurrence, erstatningsansvar eller forbrugerbeskyttelse.«
      
       Forslag til afgørelse
      41.   Jeg er derfor af den opfattelse, at spørgsmålet fra Oberlandesgericht Düsseldorf skal besvares som følger:
      »Ved afgørelsen af, om et tegn bestående af en ordsammensætning eller et ord- og figurtegn, der omfatter et virksomhedsnavn
         efterfulgt af et ældre varemærke, som består af et enkelt ord med »normal adskillelsesevne«, og som, selv om det ikke præger
         det sammensatte tegns helhedsindtryk, har en selvstændig adskillelsesevne ved sin placering i det sammensatte varemærke, har
         tilstrækkelig lighed med det ældre varemærke til at give anledning til risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed
         i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december
         1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, skal en national domstol basere sin vurdering
         på hvert varemærkes helhedsindtryk, under hensyn til – især – de bestanddele, der har særpræg eller dominans, den berørte
         kundekreds, den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser og de omstændigheder, hvorunder de markedsføres.«
      
      1 –	Originalsprog: engelsk.
      
      2 –	Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT
         1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).
      
      3 –	Det tyske verbum »prägen« betyder i bogstavelig forstand »præge, slå mønt« og i overført betydning »bestemme, danne, gøre
         indtryk«.
      
      4 –	Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sml. I, s. 6191.
      
      5 –	Udtrykkene i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktivet, som bestemmer, hvornår et varemærke kan udelukkes fra registrering
         eller, hvis det er registreret, erklæres ugyldigt, er i det væsentlige identiske med dem, der er anvendt i artikel 5, stk.1,
         litra b). Domstolens fortolkning af artikel 4, stk. 1, litra b), må derfor også finde anvendelse på artikel 5, stk. 1, litra
         b), jf. dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 26-28.
      
      6 –	SABEL-dommen, nævnt ovenfor  i fodnote 4, præmis 22.
      
      7 –	Marca Mode-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 5, præmis 39.
      
      8 –	Dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 17.
      
      9 –	SABEL-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 24.
      
      10 –	Dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 22.
      
      11 –	SABEL-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 23.
      
      12 –	Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 26.
      
      13 –	SABEL-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 23.
      
      14 –	Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 12, præmis 27. 
      
      15 –	Sag T-6/01, Sml. II, s. 4335. Audiencia Provincial, Barcelona, har forelagt Domstolen en anmodning om præjudiciel afgørelse
         om et andet spørgsmål, opstået ved en sag for denne ret vedrørende de samme varemærker (sag C-421/04, Matratzen Concord, o.a.:
         dom af 9.3.2006).
      
      16 –	Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).
      
      17 –	Jf. præmis 24-26 i dommen.
      
      18 –      Præmis 33-35.
      
      19 –	Præmis 38-43.
      
      20 –	Præmis 44-48. 
      
      21 –	Kendelse af 28.4.2004, sag C-3/03 P, Matratzen Concord mod KHIM, Sml. I, s. 3657.
      
      22 –      Præmis 32 og 33.
      
      23 –	SABEL-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 23.
      
      24 –	Dom af 4.5.2005, sag T-22/04, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser.
      
      25 –	Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).
      
      26 –	Præmis 39, 40, 42 og 43.