CELEX: 62011CC0005
Language: it
Date: 2012-03-29
Title: Conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen del 29 marzo 2012. # Procedimento penale a carico di Titus Alexander Jochen Donner. # Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania. # Libera circolazione delle merci - Proprietà industriale e commerciale - Vendita di copie di opere in uno Stato membro in cui il diritto d’autore relativo a tali opere non è tutelato - Trasporto delle merci in parola in un altro Stato membro in cui la violazione di detto diritto d’autore è sanzionata dal diritto penale - Procedimento penale nei confronti del trasportatore per complicità nell’illecita distribuzione di un’opera tutelata dal diritto d’autore. # Causa C-5/11.

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
      NIILO JÄÄSKINEN
      presentate il 29 marzo 2012 (
            1
         )
      Causa C-5/11
      Procedimento a carico di Titus Donner
      
         [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania)]
      
      «Libera circolazione delle merci — Proprietà industriale e commerciale — Vendita di beni tutelati dal diritto d’autore nello Stato membro dell’acquirente ma non nello Stato membro del venditore — Sanzione penale inflitta ad un soggetto coinvolto nella vendita e nella consegna — Contratti di vendita a distanza — Distribuzione di riproduzioni di opere — Direttiva 2001/29»
      
         I – Introduzione
      
      
               1.
            
            
               La Dimensione Direct Sales Srl (in prosieguo: la «Dimensione») è una società con sede in Bologna. La Dimensione vende riproduzioni di noti oggetti di arredamento e design (in prosieguo: gli «oggetti») e parte della sua attività commerciale è rivolta a clienti che si trovano in Germania. Ciò avviene per mezzo di annunci ed inserti acclusi a riviste tedesche, comunicazioni pubblicitarie dirette e un sito Internet in lingua tedesca.
            
         
               2.
            
            
               Gli oggetti vengono venduti e consegnati agli acquirenti tedeschi con la partecipazione di una società italiana di trasporti denominata In. Sp. Em. srl (in prosieguo: la «Inspem»). In Germania gli oggetti sono considerati riproduzioni di opere delle arti applicate tutelate dal diritto d’autore. In Italia per tali oggetti non sussiste alcuna tutela, ovvero alcuna tutela azionabile in pratica, prevista dalla normativa interna sul diritto d’autore.
            
         
               3.
            
            
               Alla Corte è stato chiesto di considerare se l’articolo 36 TFUE (
                     2
                  ), e più in particolare le sue disposizioni relative alla proprietà industriale e commerciale, possa essere fatto valere dalle autorità tedesche nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti del sig. Titus Donner, amministratore e socio di maggioranza della Inspem. L’accusa si riferisce al ruolo svolto dal sig. Donner nella distribuzione degli oggetti in Germania, in presunta violazione della normativa nazionale in materia di diritto d’autore. La questione relativa all’articolo 36 TFUE è scaturita dal fatto che senza dubbio il procedimento penale si traduce in una misura equivalente ad una restrizione quantitativa sulle importazioni tra Stati membri ai sensi dell’articolo 34 TFUE. Si tratta pertanto di stabilire se ciò possa essere giustificato in forza dell’articolo 36 TFUE.
            
         
               4.
            
            
               Il punto essenziale della questione dunque è quello di determinare la portata della «tutela della proprietà industriale e commerciale» di cui all’articolo 36 TFUE e se, in una transazione transfrontaliera, esistano elementi di connessione con la Repubblica federale di Germania sufficienti a determinarne l’applicazione. Per rispondere a tale questione occorre preliminarmente stabilire se vi sia stata, nell’ambito della portata territoriale dell’applicazione della legge tedesca sul diritto d’autore, una violazione del diritto di distribuzione esclusiva spettante all’autore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (in prosieguo: la «direttiva sul diritto d’autore») (
                     3
                  ), considerato che tale disposizione ha armonizzato la nozione di diritti di distribuzione.
            
         
               5.
            
            
               Se vi è stata una violazione, si pone allora il problema di stabilire se l’applicazione dell’articolo 36 TFUE porti a una compartimentazione del mercato interno, o ad una interferenza sproporzionata o arbitraria con il commercio.
            
         
               6.
            
            
               Il significato della frase «qualsiasi forma di distribuzione al pubblico (…) attraverso la vendita o in altro modo», contenuta nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, ha ripercussioni importanti tanto sul mercato interno quanto sulle relazioni commerciali esterne. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore armonizza una mescolanza di regole nazionali diverse relative ai diritti di distribuzione. Inoltre, il significato e la portata della distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, incidono sia sui rimedi esperibili dal titolare del diritto d’autore all’interno dell’Unione sia sulla tutela concessa a livello internazionale per il commercio di merci usurpative.
            
         
               7.
            
            
               Alla luce delle odierne sfide presentate dalle vendite online e dal commercio elettronico, le norme elaborate dall’Unione europea per tutelare il diritto d’autore, come l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, vanno interpretate in modo sufficiente a garantire che nell’era di Internet tali diritti siano pienamente tutelati. Il significato attribuito all’articolo 4, paragrafo 1, dev’essere idoneo alla verifica delle attività che potevano essere individuate con l’ausilio delle autorità doganali degli Stati membri prima che fossero aboliti i controlli sulle merci alle frontiere interne dell’Unione. In altri termini, il dovere dell’Unione e degli Stati membri, in forza dell’Accordo TRIPs (
                     4
                  ), di aiutare a prevenire l’importazione di riproduzioni non autorizzate di opere tutelate dal diritto d’autore in libera circolazione nel mercato interno non può più essere assolto attraverso misure adottate dalle autorità doganali nazionali nel caso delle merci. Dette attività debbono ora essere trattate applicando disposizioni armonizzate dell’Unione in tema di diritto d’autore.
            
         
               8.
            
            
               Tali questioni, unitamente alle problematiche legate all’applicazione del principio della territorialità ad un accordo di vendita transfrontaliera a distanza, danno alla Corte l’opportunità di riflettere sulla propria giurisprudenza classica in tema di libera circolazione delle merci, nel contesto delle nuove norme dell’Unione relative ai diritti di distribuzione riferiti a riproduzioni di opere tutelate dal diritto d’autore.
            
         
         II – La controversia nel procedimento principale e la questione pregiudiziale
      
      
               9.
            
            
               Il sig. Donner, cittadino tedesco, svolge i suoi affari principalmente dalla sua residenza in Germania. Nel periodo compreso dal 1o gennaio 2005 al 15 gennaio 2008 (in prosieguo: il «periodo di riferimento») la Dimensione, con cui il sig. Donner ha collaborato, non aveva ottenuto dai titolari del diritto d’autore l’autorizzazione a vendere gli oggetti in Germania, né tale autorizzazione era stata accordata per la vendita di questi ultimi in Italia (
                     5
                  ).
            
         
               10.
            
            
               Prima del periodo di riferimento, e almeno dall’aprile 1999, il sig. Donner si era occupato della consegna di oggetti di arredamento «Bauhaus» riprodotti dalla Dimensione, nel senso che gli stessi venivano spediti dall’Italia in un magazzino situato in Germania. Essi venivano poi venduti e la Inspem, la società del sig. Donner, li consegnava agli acquirenti in Germania. Dopo l’incriminazione del sig. Donner, da parte della Procura della Repubblica, per sfruttamento commerciale senza autorizzazione di opere tutelate dal diritto d’autore, il procedimento condotto dall’Amtsgericht di Monaco era stato archiviato a fronte del pagamento da parte del sig. Donner di un’ammenda di EUR 120 000.
            
         
               11.
            
            
               Successivamente, la Dimensione aveva acquistato un magazzino a Vipiteno. Sull’imballaggio di ciascun oggetto venduto veniva indicato il nome e l’indirizzo dell’autore dell’ordine, o almeno veniva segnato il numero dell’ordine. Secondo le condizioni di vendita, i clienti erano obbligati a ritirare in proprio o far ritirare la merce. Se il cliente non intendeva provvedere al ritiro della merce né poteva organizzare il trasporto, la Dimensione gli consigliava di contattare la Inspem. Nel caso degli ordini senza contatto diretto con la Dimensione, i clienti ricevevano un prospetto pubblicitario in cui la Inspem offriva il trasporto degli oggetti dall’Italia alla Germania. Nel materiale pubblicitario della Dimensione si specificava che il cliente avrebbe acquistato gli oggetti in Italia, pagando però solo al momento della loro consegna in Germania. Le fatture venivano inviate dalla Dimensione direttamente ai clienti.
            
         
               12.
            
            
               Gli autisti della Inspem pagavano alla Dimensione il prezzo degli oggetti destinati ad uno specifico cliente al momento del ritiro dal magazzino di Vipiteno. Alla consegna in Germania essi riscuotevano quindi dall’acquirente il rimborso del prezzo e il corrispettivo della spedizione. Se quest’ultimo non provvedeva al pagamento, la Inspem rispediva la merce in Italia alla Dimensione e quest’ultima ne rimborsava alla Inspem il prezzo e pagava le spese di spedizione.
            
         
               13.
            
            
               Il contratto tra la Dimensione e i clienti è regolato dal diritto italiano. In base a tale diritto, la proprietà si sarebbe trasferita dalla Dimensione ai clienti in Italia attraverso l’individuazione dell’oggetto venduto ad uno specifico cliente nel deposito della Dimensione.
            
         
               14.
            
            
               D’altro canto, secondo il diritto tedesco il trasferimento della proprietà si perfeziona solo nel momento in cui la merce è nelle mani degli acquirenti, nel senso che ad essi viene trasferito un effettivo potere di disporne. Questo avveniva in Germania quando questi ultimi ricevevano gli oggetti dagli autisti della Inspem dietro pagamento del relativo prezzo.
            
         
               15.
            
            
               Nei confronti del sig. Donner era stato promosso un procedimento penale sulla base di questo nuovo accordo. Dinanzi al Landgericht (tribunale regionale) di Monaco II il sig. Donner era stato condannato per concorso in illecito sfruttamento commerciale di opere tutelate dal diritto d’autore. Secondo l’ordinanza di rinvio, il Landgericht aveva dichiarato inoltre che la Dimensione aveva diffuso riproduzioni di determinate opere, mediante la commercializzazione degli oggetti.
            
         
               16.
            
            
               Il sig. Donner ha impugnato tale decisione dinanzi al Bundesgerichtshof sostenendo, tra l’altro, che l’azione penale implicava una violazione del divieto di misure equivalenti a restrizioni quantitative, previsto dall’articolo 34 TFUE, e comportava una compartimentazione artificiale dei mercati. Il pubblico ministero ha ammesso che l’azione penale poteva comportare una simile restrizione, ma ha sostenuto che la stessa poteva essere giustificata con riferimento all’articolo 36 TFUE e all’imperativo della tutela della proprietà industriale e commerciale.
            
         
               17.
            
            
               Il Bundesgerichtshof ha ritenuto necessario sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali:
               «Se gli artt. 34 e 36 TFUE, a disciplina della libera circolazione delle merci, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla punibilità, derivante dall’applicazione della normativa penale nazionale, per concorso in illecito sfruttamento commerciale di opere tutelate dal diritto d’autore (
                     6
                  ), ove, nella vendita transfrontaliera di un’opera tutelata dal diritto d’autore in Germania, cumulativamente:
               
                        —
                     
                     
                        tale opera venga inviata a partire da uno Stato membro dell’Unione europea in Germania e l’effettivo potere di disporne venga trasferito in Germania,
                     
                  
                        —
                     
                     
                        il trasferimento della proprietà abbia avuto luogo in un altro Stato membro nel quale, però, non esisteva o non poteva essere fatta valere la tutela del diritto d’autore».
                     
                  
         
               18.
            
            
               Osservazioni scritte sono state presentate dal sig. Donner, dal Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, dal governo ceco e dalla Commissione europea. Ad eccezione del governo ceco, tutti hanno preso parte all’udienza svoltasi il 26 gennaio 2012.
            
         
         III – Analisi
      
      A – Osservazioni preliminari
      
      1. La portata delle questioni pregiudiziali
      
               19.
            
            
               Il Bundesgerichtshof ha limitato la questione proposta alla Corte all’interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE. Nella questione pregiudiziale non vi è alcun riferimento al significato dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, che il Bundesgerichtshof ha interpretato autonomamente prima di emanare l’ordinanza di rinvio.
            
         
               20.
            
            
               Benché la finalità del procedimento pregiudiziale per la Corte non sia di analizzare l’interpretazione del diritto dell’Unione effettuata dai giudici nazionali, o ancor meno di mettere in discussione gli accertamenti di fatto, non è possibile interpretare l’articolo 36 TFUE nel presente caso senza considerare affatto l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore. Poiché l’articolo 4, paragrafo 1, armonizza completamente i diritti di distribuzione nell’Unione, l’articolo 36 TFUE non può essere fatto valere a meno che non vi sia stata una distribuzione come definita dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore. Per di più, il pubblico ministero si basa sull’articolo 36 TFUE per contrastare un argomento difensivo in un procedimento penale fondato sull’articolo 34 TFUE. Questo rende ancor più importante l’analisi completa di tutti i principi giuridici rilevanti.
            
         
               21.
            
            
               La Commissione ha inoltre osservato che, prima di rispondere alle questioni pregiudiziali, occorre stabilire entro quali limiti, nel caso de quo, i diritti di distribuzione dell’autore siano stati violati in base al diritto tedesco o in base all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore. L’esito di detta analisi, secondo la Commissione, è una tappa importante nella risposta alla questione di cui trattasi, ossia se la restrizione alla libera circolazione delle merci derivante dall’azione penale nei confronti del sig. Donner possa essere giustificata dalla tutela del diritto d’autore.
            
         
               22.
            
            
               Pertanto, prenderò in esame il significato dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, nell’ambito dei principi generali rilevanti della normativa dell’Unione europea sul diritto d’autore, più avanti nella sezione C. Dato che il diritto d’autore si basa sulla creazione di diritti territoriali limitati, e l’applicazione di detto principio è strettamente legata all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, mi occuperò del principio di territorialità nella normativa sul diritto d’autore nella sezione B. Tali questioni, così come l’applicazione dell’articolo 36 TFUE ai fatti di cui trattasi, come riferiti dal giudice nazionale, costituiscono il cuore del problema che si tratta di risolvere. L’interpretazione dell’articolo 36 TFUE verrà trattata nella sezione D.
            
         
               23.
            
            
               Infine, poiché l’Unione ha legiferato in materia di rimedi attivabili per dare attuazione al diritto d’autore (
                     7
                  ), ed esiste un corpus di principi giuridici dell’Unione applicabili nel caso in cui gli Stati membri scelgano di implementare il diritto dell’Unione tramite sanzioni penali, come avviene nel caso di specie, concluderò con alcune osservazioni su tale questione nella sezione E.
            
         2. L’armonizzazione della normativa sul diritto d’autore
      
               24.
            
            
               Il diritto d’autore nell’Unione europea, come avvenuto in altri settori, rimane in gran parte il prodotto del diritto nazionale. Attualmente, nel mondo vi è un gruppo di forse più di 150 norme territoriali in materia di diritto d’autore di origine nazionale o regionale che coesistono (
                     8
                  ). Senza cercare di dare un quadro completo degli atti normativi dell’Unione nel settore del diritto d’autore, ai fini del caso in esame è utile esporre le osservazioni che seguono.
            
         
               25.
            
            
               L’armonizzazione della normativa sul diritto d’autore nell’Unione europea è stata un processo misto di armonizzazione parziale e totale. Per esempio, taluni dei cosiddetti diritti connessi sono stati soggetti solo ad un’armonizzazione minima, da parte della legislazione dell’Unione, e in modo da lasciare una notevole discrezionalità agli Stati membri (
                     9
                  ). Per altro verso, alcuni altri diritti esclusivi come quelli di cui agli articoli 2-4 della direttiva sul diritto d’autore sono stati completamente armonizzati.
            
         
               26.
            
            
               Esiste inoltre un’armonizzazione parziale a livello dell’Unione dei rimedi applicabili alle violazioni del diritto d’autore. In base al combinato disposto dell’Accordo TRIPs e della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, i titolari hanno diritto a rimedi effettivi per le violazioni del diritto d’autore che hanno origine sia all’interno sia all’esterno dell’Unione europea (
                     10
                  ). Tuttavia, la normativa dell’Unione sulle merci contraffatte e usurpative (
                     11
                  ) è applicabile solo in relazione ai paesi terzi (
                     12
                  ). Tale contesto ha rilevanza per il caso de quo in quanto l’articolo 51 dell’Accordo TRIPs prevede un diritto minimo di bloccare le importazioni di copie non autorizzate verso il territorio di protezione (
                     13
                  ). Tale diritto, tuttavia, può essere esercitato soltanto nell’ambito dei controlli doganali esterni e pertanto non può essere fatto valere per i flussi di merci all’interno dell’Unione.
            
         
               27.
            
            
               Di conseguenza, il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi dipende essenzialmente dalla legislazione nazionale. Ciò significa che la loro esistenza e le condizioni per il loro esercizio sono definite da misure nazionali (
                     14
                  ) e i diritti sono validi e possono essere fatti valere solo nel territorio dello Stato nel quale si chiede l’esecuzione.
            
         
               28.
            
            
               Pertanto, nel caso in esame, soltanto il diritto tedesco stabilisce se gli oggetti di cui trattasi sono tutelati dal diritto d’autore nel territorio di detto Paese. Accertare se vi sia stata o meno una «distribuzione» all’interno di tale territorio è invece questione regolata dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore.
            
         
               29.
            
            
               Inoltre, gli Stati membri non hanno alcun margine di discrezionalità per escludere opere di arti applicate nonché i disegni e modelli industriali, come gli oggetti di cui trattasi, dalla portata della tutela del diritto d’autore (
                     15
                  ). Questo avviene in forza della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (
                     16
                  ) che impone agli Stati membri di riconoscere la tutela del diritto d’autore in questo settore.
            
         
               30.
            
            
               Infine, nell’ambito della normativa sul diritto d’autore, i conflitti tra leggi sono regolati dalla lex loci protectionis, di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 864/2007 (in prosieguo: il «regolamento Roma II») (
                     17
                  ) e all’articolo 5 della Convenzione di Berna. Tale principio è rilevante per la controversia di cui trattasi perché conferma la competenza degli Stati membri a dichiarare la propria giurisdizione sulle violazioni del diritto d’autore che si verificano nel loro territorio.
            
         3. La tutela delle opere delle arti applicate prevista dall’Unione europea
      
               31.
            
            
               In Italia vi è stata una persistente riluttanza ad utilizzare la tutela del diritto d’autore per le opere delle arti applicate (
                     18
                  ). Il 27 gennaio 2011, però, nella sentenza Flos la Corte ha dichiarato incompatibile con l’articolo 17 della direttiva 98/71 una moratoria decennale, prevista da una legge italiana, sulla protezione dei disegni e dei modelli, a decorrere dal 19 aprile 2001 (
                     19
                  ). A quanto pare, la legge italiana dichiarata in contrasto con l’articolo 17 della direttiva 98/71 è la stessa che il Bundesgerichtshof ha preso in considerazione nel caso in esame prima di inviare l’ordinanza di rinvio (
                     20
                  ). A mio avviso, la sentenza Flos mostra che gli oggetti di cui trattasi nel caso di specie, anche se non tutelati durante il periodo di riferimento dalla legge italiana sul diritto d’autore, potevano beneficiare della protezione in base alla normativa dell’Unione sul diritto d’autore.
            
         
               32.
            
            
               Inoltre, la sentenza Flos è successiva alla sentenza Peek & Cloppenburg (
                     21
                  ). Né la Corte di giustizia né l’avvocato generale potevano usufruire della sentenza Flos nel momento in cui è stata resa la pronuncia nella sentenza Peek & Cloppenburg.
            
         B – Il principio di territorialità nella normativa sul diritto d’autore
      
      
               33.
            
            
               I sistemi giuridici degli Stati membri, le convenzioni internazionali e l’Unione europea si basano sulla premessa secondo cui il diritto d’autore crea diritti territoriali limitati. Come ha osservato la Corte, «il principio di territorialità [dei diritti d’autore] [è] sancito dal diritto internazionale e riconosciuto anche dal Trattato CE. Tali diritti hanno dunque carattere territoriale, ed inoltre il diritto interno può [sanzionare] unicamente atti compiuti nel territorio nazionale» (
                     22
                  ). La dottrina ha poi spiegato che tali diritti possono essere tutelati dai giudici solo se tanto l’attività quanto il suo effetto sul mercato si sono manifestati sul territorio nazionale. In pratica, questo vuol dire che il titolare del diritto richiede tutela in base al principio della lex loci protectionis nel paese in cui viene lamentata una violazione del diritto d’autore, nel nostro caso la Germania, e i giudici di detto paese stabiliscono se vi sia stata una violazione con riferimento al diritto nazionale. Tale esercizio può riguardare anche attività che si collocano in tutto o in parte fuori dei confini nazionali (
                     23
                  ).
            
         
               34.
            
            
               Queste situazioni, che implicano quanto meno una extraterritorialità limitata, si verificano più tipicamente nell’ambito di attività relative a beni immateriali protetti come le emissioni radiotelevisive o la distribuzione online di opere d’arte. Tuttavia, le attività riguardanti riproduzioni materiali di opere protette dal diritto sulla proprietà intellettuale, come le vendite a distanza transfrontaliere, possono implicare problemi analoghi. Fino ad ora, la Corte ha preso in esame tali problemi nel contesto delle transazioni transfrontaliere in due occasioni. In entrambe la Corte ha confermato che la condotta messa in atto fuori del territorio in cui i diritti erano tutelati, ma che era diretta a tale territorio, ricade nell’ambito delle disposizioni del diritto sulla proprietà intellettuale che sono state armonizzate dalle normative dell’Unione. I due casi in cui la Corte si è occupata della questione erano i seguenti.
            
         
               35.
            
            
               La causa L’Oréal e a. riguardava, tra l’altro, la tutela dei marchi relativi a offerte di vendita che hanno avuto origine all’esterno dello Spazio economico europeo ma accessibili in esso tramite un mercato online (
                     24
                  ). Secondo la L’Oréal tale attività costituiva una violazione dei suoi marchi europei. La Corte ha dichiarato che era compito del giudice nazionale valutare se in ogni circostanza un’offerta in vendita o una pubblicità che compare in un mercato online accessibile in un territorio per il quale è stato registrato un marchio dell’Unione sia destinata a consumatori che si trovano in quest’ultimo. Tuttavia, il titolare del marchio avrebbe potuto opporsi alla vendita, all’offerta o alla pubblicità summenzionate in forza o dell’articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (
                     25
                  ), ovvero dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, sul marchio comunitario (
                     26
                  ).
            
         
               36.
            
            
               La causa Stichting de Thuiskopie (
                     27
                  ) verteva sul diritto d’autore e riguardava l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, della direttiva sul diritto d’autore. Tali disposizioni permettono deroghe al diritto d’autore per le copie private di opere protette, a patto che l’autore riceva un equo compenso. Una società con sede in Germania aveva venduto, via Internet, supporti di riproduzione vergini e la sua attività era diretta in particolare verso i Paesi Bassi. La Corte ha dichiarato quanto segue:
               «[l]a direttiva 2001/29, in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che spetta allo Stato membro che ha istituito un sistema di prelievo per copia privata a carico del fabbricante o dell’importatore di supporti di riproduzione di opere protette, e nel territorio del quale si produce il pregiudizio causato agli autori dall’utilizzo a fini privati di loro opere da parte di acquirenti che vi risiedono, garantire che tali autori ricevano effettivamente l’equo compenso destinato ad indennizzarli di tale pregiudizio. A tale riguardo, la sola circostanza che il venditore professionale di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono gli acquirenti è priva di incidenza su tale obbligo di risultato  (
                     28
                  ). Spetta al giudice nazionale, in caso di impossibilità di garantire la riscossione dell’equo compenso presso gli acquirenti, interpretare il proprio diritto nazionale in modo da consentire la riscossione di detto compenso presso un debitore che agisce in qualità di venditore professionale» (
                     29
                  ).
            
         
               37.
            
            
               Le modalità di vendita nella sentenza Stichting de Thuiskopie sono analoghe a quelle di cui al procedimento principale. Lo scopo degli strumenti giuridici, in entrambi i casi, era quello di dar vita ad una situazione in cui la distribuzione venisse legalmente interpretata come se fosse avvenuta all’estero e le merci avessero passato il confine a seguito di un’importazione privata in un altro Stato membro nel quale il diritto d’autore era in vigore e veniva fatto valere. In entrambi i casi compariva una modalità di vendita a distanza applicata nei riguardi dei clienti che si trovavano in quest’ultimo Stato membro e il trasferimento di proprietà era avvenuto, in base ai termini del contratto di vendita, fuori del territorio dello Stato membro nel quale il diritto d’autore era protetto. Anche nella causa Stichting de Thuiskopie era presente la figura di una società di trasporti che operava in qualità di agente dell’acquirente, sebbene con un ruolo più limitato rispetto alla Inspem, in quanto non operava come agente che trasferiva il pagamento dall’acquirente al venditore.
            
         
               38.
            
            
               Tuttavia, è importante tracciare un confine tra la disponibilità della tutela del diritto d’autore per le operazioni transfrontaliere nelle cause civili, e l’applicabilità di sanzioni penali per le violazioni del diritto d’autore. I procedimenti principali di cui alla sentenza L’Oréal e a. e alla sentenza Stichting de Thuiskopie erano procedimenti civili in cui i titolari dei diritti tutelati dalla normativa sulla proprietà intellettuale avevano agito in sede civile, a proprio nome, dinanzi a giudici nazionali per ottenere misure di diritto civile. Nel caso che ci occupa, è un pubblico ministero a chiedere il rispetto dei diritti d’autore tutelati dal diritto tedesco, e ciò tramite un procedimento penale.
            
         
               39.
            
            
               Per ovvi motivi, constatazioni che portassero alla conclusione che vi è stata una violazione del diritto d’autore o di diritti connessi non sono trasponibili sic et simpliciter all’ambito penale nel senso che la violazione de qua giustificherebbe l’irrogazione di sanzioni penali all’autore della violazione. Tuttavia, in forza della citata giurisprudenza della Corte è acclarato che la condotta che ha origine dall’esterno del territorio nazionale, e diretta al territorio nel quale i diritti di proprietà intellettuale sono protetti, può essere fermata con l’applicazione delle norme sui diritti di proprietà intellettuale armonizzate dal diritto dell’Unione.
            
         C – Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore
      
      1. Osservazioni preliminari
      
               40.
            
            
               L’essenza della tutela del diritto d’autore è data dal fatto che l’autore, oltre a godere dei diritti morali riconosciuti dalle norme nazionali e internazionali, decide se e come le sue opere vadano sfruttate commercialmente. Negli atti legislativi questa situazione di base si traduce in vari diritti esclusivi dell’autore di autorizzare o vietare uno specifico utilizzo delle opere. Sistemi giuridici diversi impiegano differenti tecniche legislative per tutelare e regolamentare i diritti esclusivi spettanti agli autori.
            
         
               41.
            
            
               Tali diritti possono essere definiti in termini positivi o essere desunti dalle relative deroghe e limitazioni. Inoltre, il sistema di diritti esclusivi può essere basato su diverse definizioni e gerarchie concettuali. Per esempio, in un determinato sistema giuridico un diritto di prestito e di locazione può essere concepito come ricompreso nel diritto di distribuzione, mentre in un altro può essere ideato come diritto a parte. Le differenze di approccio nei vari Stati membri hanno contribuito considerevolmente al carattere frammentario del processo di armonizzazione del diritto d’autore nell’Unione europea.
            
         
               42.
            
            
               In tale contesto è utile sottolineare che in molti sistemi giuridici il diritto di distribuzione, che è un corollario indispensabile al diritto fondamentale di riproduzione (
                     30
                  ), viene definito con termini che fanno riferimento alle offerte di vendita, alla messa a disposizione o all’immissione in movimento o in circolazione. Alcune leggi nazionali sul diritto d’autore vietano altresì l’importazione non autorizzata di opere protette come forma di attività rientrante nel diritto di distribuzione o derivante da questo (
                     31
                  ).
            
         
               43.
            
            
               Nel 1996 una regola di diritto internazionale distinta relativa al significato del diritto di distribuzione è stata introdotta nell’articolo 6 del Trattato sul diritto d’autore (in prosieguo: il «TDA») (
                     32
                  ). Ai sensi di tale articolo, gli autori di «opere artistiche e letterarie godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e di esemplari delle loro opere attraverso la vendita o mediante qualsiasi altro modo di trasferimento della proprietà». Tale disposizione è stata attuata nel diritto dell’Unione con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, che mi accingo ora a prendere in esame.
            
         2. Il significato dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore
      
               44.
            
            
               Il dettato dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore è leggermente diverso dalla corrispondente disposizione di cui all’articolo 6 del TDA. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, «[g]li Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo». L’articolo 6 del TDA include l’espressione di «messa a disposizione del pubblico», mentre nella direttiva sul diritto d’autore si parla di «qualsiasi forma di distribuzione al pubblico».
            
         
               45.
            
            
               Malgrado queste differenze terminologiche, adotterò e mi baserò sull’approccio seguito dalla Corte di giustizia nella sentenza Peek & Cloppenburg (
                     33
                  ) nel senso che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore dovrebbe essere interpretato coerentemente con la disposizione corrispondente del TDA. Inoltre, nonostante il fatto che il TDA preveda unicamente norme relative al livello minimo di tutela del diritto d’autore che le parti contraenti decidano di riconoscere, nella sentenza Peek & Cloppenburg la Corte ha considerato che la direttiva sul diritto d’autore non cerca di stabilire un livello più elevato di tutela per gli autori (
                     34
                  ).
            
         
               46.
            
            
               Inoltre, come già sottolineato, a mio avviso la direttiva sul diritto d’autore armonizza completamente i tre diritti esclusivi previsti dagli articoli 2-4, ossia il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione al pubblico non presente nel luogo in cui la comunicazione viene effettuata e i diritti di distribuzione. Nella direttiva sul diritto d’autore nulla indica che gli Stati membri siano liberi di discostarsi da tali disposizioni nella legislazione nazionale in tema di diritto d’autore ampliandone o limitandone la portata.
            
         
               47.
            
            
               Nelle loro diverse interpretazioni del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, il Bundesgerichtshof, il governo ceco e la Commissione fanno leva sulle risposte che la Corte ha dato alla prima questione pregiudiziale nella sentenza Peek & Cloppenburg. Tutti mettono in risalto l’importanza del trasferimento di proprietà nella concettualizzazione del diritto di distribuzione nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore. A mio avviso invece tale discussione è alquanto superflua.
            
         
               48.
            
            
               Nella causa Peek & Cloppenburg la Corte ha risposto ad una questione relativa, in sostanza, al modo in cui si doveva intendere la distribuzione in modo diverso dalla vendita. La causa riguardava l’esposizione nelle vetrine di un negozio e la messa a disposizione a fini di utilizzo nella sala da riposo in negozi di abbigliamento maschile e femminile, in Germania, di riproduzioni di mobili che erano state prodotte da un’impresa italiana, ma erano protette in Germania dal diritto d’autore. La questione pregiudiziale era connessa al fatto che molti sistemi giuridici nazionali fanno rientrare nel concetto di distribuzione situazioni che non implicano un trasferimento di proprietà. Questa cosiddetta interpretazione inclusiva è stata respinta dalla Corte nella sentenza Peek & Cloppenburg. La Corte ha dichiarato che la distribuzione effettuata in modo diverso dalla vendita, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, ricorre solo in presenza di un trasferimento della proprietà dell’originale di un’opera protetta o di una copia di essa (
                     35
                  ).
            
         
               49.
            
            
               Nel caso che ci occupa il problema è quello della distribuzione attraverso la vendita. È pacifico che in questo caso vi è stata una vendita di oggetti rispetto alla quale è insorta una controversia riguardante il diritto d’autore. Per definizione, la vendita implica il trasferimento della proprietà a titolo oneroso. Conseguentemente, nel presente caso il vero problema è se, alla luce di tutti i fatti, questa particolare vendita abbia comportato una violazione del diritto d’autore in Germania.
            
         
               50.
            
            
               Il sig. Donner e il Bundesgerichtshof affrontano il problema sulla base del concetto di trasferimento di proprietà proprio del diritto civile. Secondo il sig. Donner, non vi è stata una distribuzione in Germania in quanto la proprietà degli oggetti, in forza del diritto italiano applicabile al contratto, era stata trasferita agli acquirenti in Italia. Secondo il Bundesgerichtshof, il fattore decisivo non era il trasferimento della proprietà in Italia, bensì quello dell’effettivo possesso degli oggetti di cui trattasi necessario in base al diritto tedesco, affinché il trasferimento della proprietà sia completo. Questo è avvenuto in Germania. Anche secondo la Commissione la distribuzione è avvenuta in Germania, non però a causa del trasferimento dell’effettivo possesso, bensì del fatto che gli oggetti sono divenuti disponibili al pubblico soltanto in Germania, dove gli acquirenti hanno pagato agli autisti del sig. Donner il prezzo per essi pattuito.
            
         
               51.
            
            
               A mio avviso, il significato del concetto di distribuzione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, non può dipendere da tali fattori. L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento Roma II dispone che le parti non possono scegliere il diritto applicabile alle obbligazioni extracontrattuali relative ai diritti di proprietà intellettuale. Lasciare che sia il diritto dei contratti di vendita scelto dalle parti a decidere se e dove sia avvenuta la distribuzione mediante la vendita di riproduzioni di opere protette da diritto d’autore sarebbe in contrasto con il suddetto principio, e consentirebbe alle parti di sottrarsi ai diritti dei titolari del diritto d’autore (
                     36
                  ).
            
         
               52.
            
            
               Mi chiedo inoltre se la distribuzione mediante vendita possa aver luogo solo qualora una transazione sia stata completata con successo. Se così fosse, l’offerta in vendita, senza il permesso dell’autore, di riproduzioni di opere protette dal diritto d’autore non equivarrebbe a una distribuzione. Lo stesso varrebbe per le operazioni di acquisto a riscatto. In base a questi ultimi accordi, il trasferimento della proprietà si verifica molto dopo il trasferimento dell’effettivo possesso.
            
         
               53.
            
            
               A mio avviso, la nozione di distribuzione mediante vendita dev’essere interpretata in un modo da attribuire agli autori un controllo concreto ed efficace sull’immissione in commercio di copie delle loro opere, a partire dalla loro riproduzione attraverso canali di commercio sino all’esaurimento del diritto d’autore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore (
                     37
                  ). Per questo motivo, la nozione di «distribuzione al pubblico (…) attraverso la vendita», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, va intesa nel medesimo senso dell’espressione «messa a disposizione del pubblico (…) mediante vendita», contenuta nell’articolo 6, paragrafo 1, del TDA.
            
         
               54.
            
            
               La messa a disposizione del pubblico mediante vendita copre la catena di attività che vanno dalle offerte di vendita alla conclusione e all’attuazione dei contratti di vendita. Per altro verso, a mio avviso la semplice pubblicità di riproduzioni di opere tutelate dal diritto d’autore non sufficiente a formulare un’offerta in vendita non rientra nell’ambito dei diritti esclusivi di distribuzione degli autori, anche se la tutela si estende ad essa in forza del diritto dei marchi.
            
         
               55.
            
            
               Nel caso di modalità di vendita transfrontaliera a distanza, per stabilire se le copie vengono messe a disposizione del pubblico nello Stato membro in cui si chiede il rispetto del diritto d’autore occorre basarsi sui criteri elaborati dalla Corte nella sentenza L’Oréal e a. (
                     38
                  ). Se un venditore si rivolge a consumatori in un determinato Stato membro e crea o mette a loro disposizione una specifica modalità di consegna e un metodo di pagamento che consente ai consumatori di acquistare riproduzioni di opere protette dal diritto d’autore in tale Stato membro, allora in detto Stato membro si ha una distribuzione mediante vendita (
                     39
                  ). L’esistenza di un sito web in lingua tedesca, il contenuto del materiale pubblicitario della Dimensione, e la loro costante cooperazione con la Inspem, quale impresa che si occupava delle vendite e delle consegne in Germania, sono tutti elementi che indicano un esercizio mirato. Quel che rileva è se il venditore abbia creato un canale mirato di vendite e consegne per i clienti ai fini dell’acquisto di opere tutelate dal diritto d’autore nello Stato membro dei clienti stessi.
            
         
               56.
            
            
               Sotto questo profilo, il modo in cui è organizzata la consegna delle riproduzioni ha un’importanza secondaria. Esiste una distribuzione mediante vendita dallo Stato membro A al pubblico destinatario nello Stato membro B anche se in base al regime di distribuzione le riproduzioni delle opere vengono consegnate per posta o tramite un servizio di distribuzione. Il grado di coinvolgimento del trasportatore nelle modalità di vendita influisce però sul problema se il trasportatore vada considerato come partecipante al regime di distribuzione o semplicemente come un intermediario ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva sul diritto d’autore (
                     40
                  ), i cui servizi vengono utilizzati da terzi. Detto intermediario può essere soggetto a provvedimenti inibitori ma non a sanzioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore e della corrispondente disposizione contenuta nell’articolo 11 della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
            
         
               57.
            
            
               Per altro verso, se il venditore nello Stato membro A non crea un canale specifico per i clienti nello Stato membro B al fine di garantire l’accesso ad opere protette dal diritto d’autore nello Stato membro B, non esiste distribuzione mediante vendita nello Stato membro B (
                     41
                  ).
            
         
               58.
            
            
               Alla luce di detta analisi, a mio avviso il Bundesgerichtshof non è incorso in errore quando ha concluso che vi è stata una distribuzione mediante vendita in Germania ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, anche se non condivido il ragionamento che lo ha portato a tale conclusione. Come la Corte, nella sentenza L’Oréal e a., ha interpretato le disposizioni rilevanti del diritto dei marchi dell’Unione per definire la nozione di comportamento mirato, e gli articoli 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5 della direttiva sul diritto d’autore nella sentenza Stichting de Thuiskopie per lo stesso motivo, così è necessaria un’analoga interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, specie alla luce della sfida al diritto di proprietà intellettuale rappresentata dalla commercializzazione via Internet. Inoltre, come ho accennato nell’introduzione, in assenza di procedure doganali nazionali dirette a bloccare il commercio, all’interno dell’Unione, di copie non autorizzate di beni tutelati da diritto d’autore, il solo modo per assicurare il rispetto da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri degli obblighi derivanti dalle norme internazionali in materia di diritto d’autore è quello di garantire che le misure di armonizzazione dell’Unione siano interpretate conformemente alle suddette norme.
            
         D – L’interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE
      
      1. La giurisprudenza classica della Corte sull’articolo 36 TFUE e sulle restrizioni dissimulate al commercio
      
               59.
            
            
               Il presente caso non verte sul tradizionale problema, postosi ai sensi dell’articolo 36 TFUE, di stabilire se il titolare di un diritto d’autore o di diritti connessi li abbia esauriti nel momento in cui immette le opere interessate sul mercato in uno Stato membro dell’Unione, o intraprendendo un’altra attività che ne impedisce l’affermazione (
                     42
                  ). Al contrario, è assodato che i titolari del diritto d’autore sugli oggetti non hanno compiuto alcun atto che si possa considerare come diretto ad esaurire i loro diritti (
                     43
                  ). Inoltre, come ho già accennato, sotto il profilo del diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte nella sentenza Flos, resta dubbio se le merci siano state legalmente poste in commercio in Italia (
                     44
                  ).
            
         
               60.
            
            
               Questo vuol dire che se il sig. Donner ha distribuito al pubblico le opere in violazione della direttiva sul diritto d’autore, la Corte si limiterà a impedire che il pubblico ministero possa invocare l’articolo 36 TFUE qualora in tal modo venga creato un ostacolo artificiale al commercio tra gli Stati membri (
                     45
                  ), o qualora le norme nazionali in materia di diritto d’autore di cui trattasi siano discriminatorie in base alla nazionalità delle persone (
                     46
                  ), ovvero in base all’origine geografica delle merci (
                     47
                  ).
            
         
               61.
            
            
               Tuttavia, la giurisprudenza della Corte invocata dal sig. Donner, e che poneva dei limiti all’applicazione dell’articolo 36 TFUE, non è direttamente rilevante per il procedimento principale, o per lo meno non sembra possa essere utile alla sua difesa.
            
         
               62.
            
            
               La sentenza Commissione/Irlanda (
                     48
                  ) corrobora l’affermazione secondo cui una deroga al principio della libera circolazione delle merci dev’essere interpretata in modo restrittivo, ma nulla aggiunge all’interpretazione dell’articolo 36 TFUE in quanto tale che rileva nel presente caso.
            
         
               63.
            
            
               Nella causa Merck (
                     49
                  ) il titolare di un brevetto su certi medicinali in uno Stato membro A non poteva richiamarsi all’articolo 36 TFUE per bloccare l’importazione dello stesso prodotto dallo Stato membro B, nel quale il prodotto non poteva essere brevettato. Questo perché il titolare del brevetto nello Stato membro A aveva scelto di porre in commercio il prodotto nello Stato membro B nonostante l’assenza di tutela brevettale. La Corte ha dichiarato che il titolare di un diritto che decide di seguire questa linea di azione deve accettare le conseguenze della sua scelta per quel che riguarda la libera circolazione del prodotto nel mercato comune. Affermare il contrario avrebbe implicato una compartimentazione dei mercati nazionali incompatibile con gli scopi del Trattato.
            
         
               64.
            
            
               Tuttavia, i fatti del caso di specie non implicano alcuna azione programmata da parte dei titolari del diritto d’autore sulle opere, in Italia, in Germania, o altrove, che impedisca loro di invocare l’articolo 36 TFUE.
            
         
               65.
            
            
               Analogamente, nella causa EMI Electrola (
                     50
                  ) un produttore di supporti di suono non ne aveva consentito la vendita nello Stato membro A e tentava quindi di far valere l’articolo 36 TFUE e i suoi diritti riguardo alla riproduzione e alla distribuzione, per bloccarne l’importazione nello Stato membro B. La Corte di giustizia ha dichiarato che, poiché la legittima distribuzione delle opere nel mercato dello Stato membro A era dovuta non già ad un atto od al consenso del titolare del diritto d’autore o di un suo licenziatario, bensì alla scadenza del termine di esclusiva stabilito dalla normativa di tale Stato membro A, il titolare del diritto poteva invocare la tutela dello Stato membro B. Il problema derivava dalla disparità tra le normative nazionali per quanto riguarda il periodo di tutela del diritto d’autore e dai diritti connessi, e non da un’azione compiuta dal titolare del diritto.
            
         
               66.
            
            
               Poiché anche il problema di cui al procedimento principale deriva dalle disparità di diritto e di fatto nella tutela del diritto d’autore degli oggetti in Italia e in Germania, il presente caso è molto simile a quello della causa EMI Electrola (
                     51
                  ). I principi elaborati in tale sentenza sono applicabili alle circostanze della presente fattispecie. Nel procedimento principale, così come avveniva nella causa EMI Electrola, il problema derivava dalle disparità nella tutela del diritto d’autore tra Stati membri, il che rende l’articolo 36 TFUE pienamente applicabile, fatto salvo il rispetto dei principi generali di cui mi accingo a trattare.
            
         2. Insussistenza di una sproporzionata compartimentazione dei mercati nazionali o di un ostacolo alla libera circolazione dei servizi
      
               67.
            
            
               L’applicazione dell’articolo 36 TFUE non implica una restrizione sproporzionata alla libera circolazione delle merci. Essa semplicemente impone ai commercianti come la Dimensione o il sig. Donner di chiedere il permesso dei titolari del diritto d’autore prima di compiere azioni che equivalgano ad una forma di distribuzione mediante vendita al pubblico in Germania. Come ho spiegato, in ciò è ricompresa l’immissione sul mercato delle merci dirette a tale Stato membro.
            
         
               68.
            
            
               Seguendo questa strada, non ne deriverà alcuna illegittima compartimentazione di mercati nazionali. Data la necessità di bilanciare la libera circolazione delle merci con la tutela della proprietà industriale e commerciale imposta dagli articoli 34 e 36 TFUE, non si può dire che imporre ai commercianti di rispettare la tutela del diritto d’autore nello Stato membro in cui si procede alla distribuzione incida in maniera sproporzionata sulla libera circolazione delle merci. Inoltre, ogni restrizione alla libera circolazione delle merci che garantisca il rispetto, da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri, dei loro obblighi internazionali in materia di diritto d’autore non può essere sproporzionata (
                     52
                  ).
            
         
               69.
            
            
               Se si dovesse interpretare la distribuzione al pubblico attraverso la vendita o in altro modo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore in modo da fermare i trasportatori indipendenti che non abbiano compiuto azioni che comportano una distribuzione mediante vendita, allora ammetto che potrebbe effettivamente derivarne una interferenza sproporzionata nel trasporto e nei servizi di consegna nell’Unione. Questo perché una simile interpretazione imporrebbe alle imprese di trasporti di verificare se le merci che stanno trasportando siano protette dal diritto d’autore nello Stato membro nel quale vanno consegnate o se si rischia un’azione penale. Un simile obbligo generale di controllo costituirebbe un grave deterrente alla fornitura di servizi di trasporto transfrontalieri all’interno dell’Unione.
            
         
               70.
            
            
               Non sono però giunto a tale conclusione. Il sig. Donner rientra nell’ambito dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, e pertanto nell’ambito ratione materiae dell’articolo 36 TFUE, perché ha compiuto atti che rientrano nella nozione di distribuzione mediante vendita delle opere protette. Ciò è avvenuto attraverso l’autofinanziamento del pagamento del prezzo in Italia, poiché i suoi autisti hanno accettato il prezzo d’acquisto degli oggetti dai clienti in Germania, e hanno accettato di riportare le opere in Italia per ottenere il rimborso del prezzo e delle spese di consegna da parte della Dimensione, in Italia, in caso di rifiuto da parte del cliente di pagare tali spese. Queste attività dimostrano un coinvolgimento nell’operazione che va molto oltre quello che un’impresa di trasporto indipendente, che agisca al di fuori del regime di distribuzione della Dimensione, sarebbe pronta ad accettare nel corso normale di una consegna transfrontaliera di mobili.
            
         3. Insussistenza di una discriminazione arbitraria
      
               71.
            
            
               Il principio della parità di trattamento si applica all’esaurimento dei diritti d’autore nell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore. Il principio della parità di trattamento vieta di trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Inoltre, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte il diritto d’autore e i diritti connessi che, a causa dei loro effetti sulla circolazione delle merci e dei servizi all’interno della Comunità, rientrano nell’ambito di applicazione del Trattato sono soggetti al principio generale di non discriminazione in base alla nazionalità (
                     53
                  ).
            
         
               72.
            
            
               Pertanto, i principi generali del diritto dell’Unione vietano qualunque interpretazione dell’articolo 36 TFUE o dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore che porterebbe a trattare situazioni analoghe in maniera differente senza obiettiva giustificazione.
            
         
               73.
            
            
               Tuttavia, dall’interpretazione del diritto dell’Unione che sto suggerendo non deriva alcuna discriminazione. I clienti che si spostano in Italia per ritirare opere acquistate dalla Dimensione, o che danno incarico ad un trasportatore indipendente non coinvolto nel regime di distribuzione, non si trovano in una situazione analoga a quella del sig. Donner. Essi effettuano unicamente un’importazione privata di riproduzioni di opere protette dal diritto d’autore, che in Germania risulta ammessa.
            
         E – Sanzioni
      
      
               74.
            
            
               Il diritto dell’Unione non impedisce agli Stati membri di imporre sanzioni penali proporzionate per contrastare un comportamento mirato come quello che si è avuto nel caso di specie. Al contrario, al ventottesimo considerando della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale si afferma espressamente che «anche le sanzioni penali costituiscono, nei casi appropriati, un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale» (
                     54
                  ), mentre l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore impone agli Stati membri di prevedere adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella direttiva stessa e li impegna a garantirne l’applicazione. Conformemente ai principi generali di diritto dell’Unione, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore afferma poi che le sanzioni previste devono essere «efficaci, proporzionate e dissuasive» (
                     55
                  ).
            
         
               75.
            
            
               La valutazione riguardo al carattere proporzionato della sanzione proposta spetta al giudice nazionale, che dovrà tener debito conto del fatto che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») prevede la tutela della proprietà intellettuale (
                     56
                  ) e impone la proporzionalità delle pene (
                     57
                  ). Inoltre, il diciassettesimo considerando della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dispone che i mezzi di ricorso dovrebbero essere determinati in modo da tenere conto delle «caratteristiche specifiche» di ciascun caso, «tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione».
            
         
               76.
            
            
               Va inoltre osservato che il comportamento che può condurre a sanzioni o misure di diritto civile o di diritto processuale civile, a causa della sua natura abusiva, può tuttavia rimanere al di fuori dell’ambito del diritto penale a causa del requisito della prevedibilità inerente al principio nulla poena sine lege, di cui è espressione l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta (
                     58
                  ). Infine, esiste una tutela ulteriore nella giurisprudenza della Corte applicabile alle misure allorché gli Stati membri scelgono di dare attuazione alle direttive attraverso sanzioni penali. È stato stabilito che, nel caso in cui sia possibile applicare una serie di sanzioni penali, gli Stati membri non possono invocare la direttiva rilevante per aggravare la responsabilità penale o imporre retroattivamente la pena più pesante disponibile (
                     59
                  ).
            
         
         IV – Conclusione
      
      
               77.
            
            
               Per le ragioni sopra esposte, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione sollevata dal Bundesgerichtshof:
               «Gli articoli 34 e 36 TFUE che regolano la libera circolazione delle merci non ostano alla punibilità, derivante dall’applicazione della normativa penale nazionale, per concorso in illecito sfruttamento commerciale di riproduzioni di opere tutelate dal diritto d’autore, ove copie delle opere tutelate dal diritto d’autore vengano distribuite mediante vendita in uno Stato membro mettendole a disposizione del pubblico in detto Stato membro tramite una modalità di vendita a distanza transfrontaliera che ha origine in un altro Stato membro dell’Unione nel quale la tutela del diritto d’autore per l’opera non esisteva o non poteva essere fatta valere».
            
         (
            1
         )	Lingua originale: l’inglese.
      (
            2
         )	La questione pregiudiziale di cui trattasi si riferisce agli articoli 34 e 36 TFUE, ma le disposizioni rilevanti, ratione temporis, sono gli articoli 28 e 30 CE. Per ragioni di chiarezza, tuttavia, farò riferimento qui di seguito agli articoli 34 e 36 TFUE, anche là dove si discuterà della classica giurisprudenza relativa agli articoli 30 e 36 CEE.
      (
            3
         )	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 (GU L 167, pag. 10).
      (
            4
         )	L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, «Accordo TRIPs» o «Accordo ADPIC»; in prosieguo: l’«Accordo TRIPs»), che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, è stato approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1).
      (
            5
         )	La Dimensione ha venduto in entrambi i paesi senza autorizzazione degli autori i seguenti oggetti: sedie «Aluminium Group», progettate da Charles e Ray Eames; lampade «Wagenfeld», progettate da Wilhelm Wagenfeld; sedie progettate da «Le Corbusier»; tavolino «Adjustable Table» e lampade «Tubelight», progettate da Eileen Gray; sedie cantilever in acciaio, create da Mart Stam. In Italia, nel periodo tra il 1o gennaio 2002 ed il 25 aprile 2007, gli arredi progettati da Eileen Gray non erano protetti dal diritto d’autore; la tutela è stata rinnovata solo dal 26 aprile 2007. Gli altri oggetti erano riproduzioni di opere tutelate dalla normativa italiana nel periodo rilevante, ma la tutela non poteva essere fatta valere nei confronti dei produttori che, già prima del 19 aprile 2001, avevano riprodotto, offerto e/o immesso sul mercato le creazioni.
      (
            6
         )	Il testo della domanda pregiudiziale sembra presentare una lieve imprecisione terminologica. Ad essere distribuite sono state le copie delle opere, non le opere stesse.
      (
            7
         )	V. direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45, e – rettifica – GU L 195, pag. 16; in prosieguo: la «direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale»).
      (
            8
         )	V. Peukert, A., «Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property Law», in Handl, G., e Zekoll, J. (ed.), «Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority in an Age of Globalization», Queen Mary Studies in International Law, Brill Academic Publishing, Leida/Boston, 2011, pag. 2. Reperibile su SSRN: http://ssrn.com/abstract=1592263.
      (
            9
         )	V. ventesimo considerando della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61). Con effetto dal 17 gennaio 2007, la direttiva 92/100 è stata sostituita dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (GU L 376, pag. 28). V. inoltre sentenza del 14 luglio 2005, Lagardère Active Broadcast (C-192/04, Racc. pag. I-7199, punto 46).
      (
            10
         )	V. articolo 61 dell’Accordo TRIPs: «I membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d’autore su scala commerciale. I membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni da applicare in altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale». Tali rimedi vengono mantenuti dal quinto considerando della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il quinto considerando dispone, tra l’altro, che «[è] necessario che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, compreso l’accordo sugli ADPIC». V. anche il sesto considerando.
      (
            11
         )	Secondo la nota 14, lettera b), all’articolo 51 dell’Accordo TRIPs, per «merci usurpative» si intendono «le merci costituite da riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un articolo qualora la realizzazione di tale riproduzione [abbia] costituito una violazione del diritto d’autore o di un diritto connesso ai sensi della legislazione del paese d’importazione».
      (
            12
         )	Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7).
      (
            13
         )	V. Peukert, A., op. cit., pag. 15.
      (
            14
         )	La giurisprudenza della Corte ha di recente stabilito che solo le opere che rappresentano la creazione intellettuale dell’autore, e sono pertanto originali in tal senso, possono aver diritto alla tutela del diritto d’autore. V., per esempio, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International (C-5/08, Racc. pag. I-6569, punto 37), e del 1o dicembre 2011, Painer (C-145/10, Racc. pag. I-12533, punto 87). Come osservato dall’avvocato generale Mengozzi nelle conclusioni presentate il 15 dicembre 2011, relative alla sentenza del 1o marzo 2012, Football Dataco e a. (C-604/10, paragrafi 39-41), tale definizione è più vicina alla tradizione giuridica continentale che a quella di common law.
      (
            15
         )	Questa opzione è stata consentita dall’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie ed artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), come modificata il 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»). Benché l’Unione non sia parte contraente della Convenzione di Berna, la giurisprudenza della Corte si è basata a tal punto su di essa da farle raggiungere uno status analogo a quello di un accordo internazionale stipulato dall’Unione.
      (
            16
         )	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 (GU L 289, pag. 28).
      (
            17
         )	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»). È importante sottolineare che le parti non sono libere di derogare al principio della lex loci protectionis (v. articolo 8, paragrafo 3, del regolamento Roma II).
      (
            18
         )	Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, la Commissione ha osservato che vi è stato un intenso dibattito in Italia, così come in altri Stati membri, riguardo alla distribuzione di mobili di «design». La normativa è stata modificata a piccoli passi. Per un’analisi, v. Fittante, A., «The issue of Conformity of Article 239 of the Italian Industrial Property Code with European Law», Issue 1, The European Legal Forum (2010) pag. 23.
      (
            19
         )	C-168/09 (Racc. pag. I-181).
      (
            20
         )	Questo perché la data a partire dalla quale si applica la sospensione del diritto d’autore nella sentenza Flos è identica a quella che risulta dall’ordinanza di rinvio, ossia una moratoria decennale a decorrere dal 19 aprile 2001, durante la quale «la protezione accordata ai disegni e modelli (…) non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio». V. sentenza Flos, cit. supra alla nota 19 (punto 17).
      (
            21
         )	Sentenza del 17 aprile 2008 (C-456/06, Racc. pag. I-2731).
      (
            22
         )	V. sentenza Lagardère Active Broadcast, cit. supra alla nota 9 (punto 46).
      (
            23
         )	V. Peukert, A., op. cit., pagg. 7 e 13.
      (
            24
         )	Sentenza del 12 luglio 2011 (C-324/09, Racc. pag. I-6011). Una situazione analoga si è posta nella causa Wintersteiger (C–523/10), nella quale però il punto centrale è quello della competenza dei giudici in base al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») negli Stati membri nei quali un marchio è registrato. V. le conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón, presentate il 16 febbraio 2012 nella causa C-523/10, pendente dinanzi alla Corte.
      (
            25
         )	GU 1989, L 40, pag. 1. Con effetto dal 28 novembre 2008, la direttiva 89/104 è stata sostituita dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (GU L 299, pag. 25).
      (
            26
         )	Regolamento del 20 dicembre 1993 (GU 1994, L 11, pag. 1). Con effetto dal 13 aprile 2009, il regolamento n. 40/94 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1). V. sentenza L’Oréal e a., cit. supra alla nota 24 (punto 67).
      (
            27
         )	Sentenza del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie (C-462/09, Racc. pag. I-5331).
      (
            28
         )	Il corsivo è mio.
      (
            29
         )	Sentenza Stichting de Thuiskopie, cit. supra alla nota 27 (punto 41). Il nucleo centrale dei principi contenuti nella sentenza Stichting de Thuiskopie era stato affermato dalla Corte nella sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan (C-277/10, punto 106).
      (
            30
         )	L’articolo 2 della direttiva sul diritto d’autore dispone che «[g]li Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere (…)».
      (
            31
         )	Le notevoli differenze esistenti a livello di diritto nazionale riguardo al modo in cui sono ideati e formulati i diritti di distribuzione sono state specificate in dettaglio nell’analisi comparata sull’attuazione della direttiva sul diritto d’autore. V. Westkamp, G., The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States, reperibile sul sito http://www.ivir.nl/publications/guibault/InfoSoc_Study_2007.pdf
      (
            32
         )	Il Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, è stato approvato a nome della Comunità europea con decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6). Ai sensi del quindicesimo considerando della direttiva sul diritto d’autore, la direttiva serve anche ad attuare una serie dei nuovi obblighi internazionali previsti dal TDA. V. anche la sentenza Peek & Cloppenburg, cit. supra alla nota 21 (punto 31): «[è] pacifico, come risulta dal quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, che quest’ultima è intesa a dare esecuzione a livello comunitario agli obblighi che incombono alla Comunità in forza del TDA e del [Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi]».
      (
            33
         )	Cit. supra alla nota 21 (punti 29-36).
      (
            34
         )	Cit. supra alla nota 21 (punti 38 e 39).
      (
            35
         )	Cit. supra alla nota 21 (punto 41).
      (
            36
         )	V. paragrafi 56-58 delle conclusioni da me presentate relative alla causa Stichting de Thuiskopie, cit. supra alla nota 27. Si rilevi inoltre che in udienza la Commissione ha rilevato di aver ricevuto numerose denunce relative a imitazioni di mobili di design prodotti su larga scala a Vipiteno. Problemi analoghi esistono anche nel Regno Unito. La Commissione se ne sta occupando.
      (
            37
         )	Il ventottesimo considerando della direttiva sul diritto d’autore così recita: «[l]a protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità (…)».
      (
            38
         )	Cit. supra alla nota 24. Come osservato dalla Corte nella sentenza L’Oréal e a. «[a]llorché l’offerta in vendita è accompagnata da precisazioni riguardo alle aree geografiche verso le quali il venditore è disposto a spedire il prodotto, tale tipo di precisazione riveste un’importanza particolare» (punto 65) al fine di stabilire se offerte di vendita che compaiono su un sito web «sono destinate a consumatori che si trovano in tale territorio» (punto 64). Secondo i criteri elaborati dalla Corte al punto 67 della sentenza L’Oréal e a., un’offerta in vendita o una pubblicità che compare in un mercato online, accessibile dal territorio per il quale il marchio è stato registrato, è destinata a consumatori che si trovano in quest’ultimo, allorché i prodotti interessati non commercializzati precedentemente nello Spazio economico europeo o, nel caso di marchio comunitario, non commercializzati precedentemente nell’Unione, i) sono venduti da un operatore economico, attraverso un mercato online e senza il consenso del titolare di detto marchio, ad un consumatore che si trova nel territorio per il quale il marchio di cui trattasi è stato registrato o ii) sono oggetto di un’offerta in vendita o di pubblicità in un mercato siffatto destinata a consumatori che si trovino nel suddetto territorio.
      (
            39
         )	V. anche, in merito alla nozione di comportamento mirato, sentenza del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, Racc. pag. I-12527), che riguardava un comportamento mirato via Internet nell’ambito dei contratti conclusi da consumatori nel contesto del regolamento Bruxelles I.
      (
            40
         )	Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva sul diritto d’autore, «[g]li Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi».
      (
            41
         )	Mi riferisco qui ad una situazione in cui gli stessi clienti si spostano nello Stato membro A per ritirare le riproduzioni o incaricano essi stessi un trasportatore estraneo al contratto di vendita e che, senza essere a conoscenza dei profili legati al diritto d’autore della vendita, effettua la consegna in base alle condizioni di contratto abituali applicabili tra parti in regime di libera concorrenza.
      (
            42
         )	V., ad esempio, sentenze dell’8 giugno 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft (78/70, Racc. pag. 487), e del 24 gennaio 1989, EMI Electrola (341/87, Racc. pag. 79).
      (
            43
         )	V. sentenza dell’11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb e a. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Racc. pag. I-3457). Per completezza, faccio notare che naturalmente è possibile che esistano catene nelle quali le distribuzioni illegittime si susseguono le une alle altre e nelle quali, pertanto, non vi è esaurimento.
      (
            44
         )	Cit. supra alla nota 19.
      (
            45
         )	V. sentenza Bristol-Myers Squibb e a., cit. supra alla nota 43 (punti 52-57).
      (
            46
         )	V. sentenze del 20 ottobre 1993, Phil Collins e a. (C-92/92 e C-326/92, Racc. pag. I-5145), e del 6 giugno 2002, Ricordi (C-360/00, Racc. pag. I-5089). Il divieto generale di discriminazione sulla base della nazionalità è ora tutelato dall’articolo 18 TFUE.
      (
            47
         )	V. sentenze del 30 giugno 1988, Thetford e a. (35/87, Racc. pag. 3585); del 30 novembre 1993, Deutsche Renault (C-317/91, Racc. pag. I-6227), e del 30 giugno 2005, Tod’s e Tod’s France (C-28/04, Racc. pag. I-5781).
      (
            48
         )	Sentenza del 17 giugno 1981 (113/80, Racc. pag. 1625).
      (
            49
         )	Sentenza del 14 luglio 1981 (187/80, Racc. pag. 2063, punti 11 e 13).
      (
            50
         )	Cit. supra alla nota 42.
      (
            51
         )	Il sig. Donner si richiama anche alla sentenza del 9 aprile 1987, Basset (402/85, Racc. pag. 1747). Non risulta che tale causa abbia alcuna relazione con i problemi sollevati dinanzi alla Corte.
      (
            52
         )	V. le conclusioni da me presentate relative alla causa Stichting de Thuiskopie, cit. supra alla nota 27 (paragrafo 34).
      (
            53
         )	V. giurisprudenza cit. supra alla nota 46. Questo vale anche per il divieto di discriminazione riguardo all’origine geografica delle merci. V. giurisprudenza cit. supra alla nota 47.
      (
            54
         )	In questo senso, la situazione è contraria a quella della sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi (C-61/11 PPU, Racc. pag. I-3015), nella quale l’imposizione di una sanzione penale era contraria alle norme e alle procedure previste da una direttiva e rischiava di mettere a repentaglio, anziché di garantire, il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva stessa. V. anche sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian (C-329/11, Racc. pag. I-12695).
      (
            55
         )	V. in senso analogo il cinquantottesimo considerando della direttiva sul diritto d’autore.
      (
            56
         )	V. articolo 17, paragrafo 2, della Carta.
      (
            57
         )	V. articolo 49 della Carta.
      (
            58
         )	V. sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (C-352/09 P, Racc. pag. I-2359, punto 80).
      (
            59
         )	V. sentenza del 3 maggio 2005, Berlusconi e a. (C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Racc. pag. I-3565, punti 70-78). Per i limiti al principio che vieta l’applicazione retroattiva della sanzione penale più pesante disponibile, v. sentenza del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a.(C-17/10, punti 64-66). Il sig. Donner ha anche tentato di invocare la sentenza del 6 marzo 2007, Placanica e a. (C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Racc. pag. I-1891), nella quale la Corte ha osservato, al punto 68, che secondo una costante giurisprudenza la legislazione penale non può limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario. Tuttavia, poiché ho concluso che nessuna limitazione all’articolo 34 TFUE può essere giustificata dall’articolo 36 TFUE, la disposizione di una sanzione penale nel presente caso non sarebbe in contrasto con la libera circolazione delle merci.
    ---documentbreak--- 
      
         
            
               Conclusioni dell avvocato generale
               
            
            Conclusioni dell avvocato generale
            I – Introduzione 
            1. La Dimensione Direct Sales Srl (in prosieguo: la «Dimensione») è una società con sede in Bologna. La Dimensione vende riproduzioni di noti oggetti di arredamento e design (in prosieguo: gli «oggetti») e parte della sua attività commerciale è rivolta a clienti che si trovano in Germania. Ciò avviene per mezzo di annunci ed inserti acclusi a riviste tedesche, comunicazioni pubblicitarie dirette e un sito Internet in lingua tedesca.
            2. Gli oggetti vengono venduti e consegnati agli acquirenti tedeschi con la partecipazione di una società italiana di trasporti denominata In. Sp. Em. srl (in prosieguo: la «Inspem»). In Germania gli oggetti sono considerati riproduzioni di opere delle arti applicate tutelate dal diritto d’autore. In Italia per tali oggetti non sussiste alcuna tutela, ovvero alcuna tutela azionabile in pratica, prevista dalla normativa interna sul diritto d’autore.
            3. Alla Corte è stato chiesto di considerare se l’articolo 36 TFUE (2), e più in particolare le sue disposizioni relative alla proprietà industriale e commerciale, possa essere fatto valere dalle autorità tedesche nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti del sig. Titus Donner, amministratore e socio di maggioranza della Inspem. L’accusa si riferisce al ruolo svolto dal sig. Donner nella distribuzione degli oggetti in Germania, in presunta violazione della normativa nazionale in materia di diritto d’autore. La questione relativa all’articolo 36 TFUE è scaturita dal fatto che senza dubbio il procedimento penale si traduce in una misura equivalente ad una restrizione quantitativa sulle importazioni tra Stati membri ai sensi dell’articolo 34 TFUE. Si tratta pertanto di stabilire se ciò possa essere giustificato in forza dell’articolo 36 TFUE.
            4. Il punto essenziale della questione dunque è quello di determinare la portata della «tutela della proprietà industriale e commerciale» di cui all’articolo 36 TFUE e se, in una transazione transfrontaliera, esistano elementi di connessione con la Repubblica federale di Germania sufficienti a determinarne l’applicazione. Per rispondere a tale questione occorre preliminarmente stabilire se vi sia stata, nell’ambito della portata territoriale dell’applicazione della legge tedesca sul diritto d’autore, una violazione del diritto di distribuzione esclusiva spettante all’autore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (in prosieguo: la «direttiva sul diritto d’autore») (3), considerato che tale disposizione ha armonizzato la nozione di diritti di distribuzione.
            5. Se vi è stata una violazione, si pone allora il problema di stabilire se l’applicazione dell’articolo 36 TFUE porti a una compartimentazione del mercato interno, o ad una interferenza sproporzionata o arbitraria con il commercio.
            6. Il significato della frase «qualsiasi forma di distribuzione al pubblico (…) attraverso la vendita o in altro modo», contenuta nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, ha ripercussioni importanti tanto sul mercato interno quanto sulle relazioni commerciali esterne. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore armonizza una mescolanza di regole nazionali diverse relative ai diritti di distribuzione. Inoltre, il significato e la portata della distribuzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, incidono sia sui rimedi esperibili dal titolare del diritto d’autore all’interno dell’Unione sia sulla tutela concessa a livello internazionale per il commercio di merci usurpative. 
            7. Alla luce delle odierne sfide presentate dalle vendite online e dal commercio elettronico, le norme elaborate dall’Unione europea per tutelare il diritto d’autore, come l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, vanno interpretate in modo sufficiente a garantire che nell’era di Internet tali diritti siano pienamente tutelati. Il significato attribuito all’articolo 4, paragrafo 1, dev’essere idoneo alla verifica delle attività che potevano essere individuate con l’ausilio delle autorità doganali degli Stati membri prima che fossero aboliti i controlli sulle merci alle frontiere interne dell’Unione. In altri termini, il dovere dell’Unione e degli Stati membri, in forza dell’Accordo TRIPs (4), di aiutare a prevenire l’importazione di riproduzioni non autorizzate di opere tutelate dal diritto d’autore in libera circolazione nel mercato interno non può più essere assolto attraverso misure adottate dalle autorità doganali nazionali nel caso delle merci. Dette attività debbono ora essere trattate applicando disposizioni armonizzate dell’Unione in tema di diritto d’autore.
            8. Tali questioni, unitamente alle problematiche legate all’applicazione del principio della territorialità ad un accordo di vendita transfrontaliera a distanza, danno alla Corte l’opportunità di riflettere sulla propria giurisprudenza classica in tema di libera circolazione delle merci, nel contesto delle nuove norme dell’Unione relative ai diritti di distribuzione riferiti a riproduzioni di opere tutelate dal diritto d’autore.
            II – La controversia nel procedimento principale e la questione pregiudiziale 
            9. Il sig. Donner, cittadino tedesco, svolge i suoi affari principalmente dalla sua residenza in Germania. Nel periodo compreso dal 1° gennaio 2005 al 15 gennaio 2008 (in prosieguo: il «periodo di riferimento») la Dimensione, con cui il sig. Donner ha collaborato, non aveva ottenuto dai titolari del diritto d’autore l’autorizzazione a vendere gli oggetti in Germania, né tale autorizzazione era stata accordata per la vendita di questi ultimi in Italia (5) .
            10. Prima del periodo di riferimento, e almeno dall’aprile 1999, il sig. Donner si era occupato della consegna di oggetti di arredamento «Bauhaus» riprodotti dalla Dimensione, nel senso che gli stessi venivano spediti dall’Italia in un magazzino situato in Germania. Essi venivano poi venduti e la Inspem, la società del sig. Donner, li consegnava agli acquirenti in Germania. Dopo l’incriminazione del sig. Donner, da parte della Procura della Repubblica, per sfruttamento commerciale senza autorizzazione di opere tutelate dal diritto d’autore, il procedimento condotto dall’Amtsgericht di Monaco era stato archiviato a fronte del pagamento da parte del sig. Donner di un’ammenda di EUR 120 000.
            11. Successivamente, la Dimensione aveva acquistato un magazzino a Vipiteno. Sull’imballaggio di ciascun oggetto venduto veniva indicato il nome e l’indirizzo dell’autore dell’ordine, o almeno veniva segnato il numero dell’ordine. Secondo le condizioni di vendita, i clienti erano obbligati a ritirare in proprio o far ritirare la merce. Se il cliente non intendeva provvedere al ritiro della merce né poteva organizzare il trasporto, la Dimensione gli consigliava di contattare la Inspem. Nel caso degli ordini senza contatto diretto con la Dimensione, i clienti ricevevano un prospetto pubblicitario in cui la Inspem offriva il trasporto degli oggetti dall’Italia alla Germania. Nel materiale pubblicitario della Dimensione si specificava che il cliente avrebbe acquistato gli oggetti in Italia, pagando però solo al momento della loro consegna in Germania. Le fatture venivano inviate dalla Dimensione direttamente ai clienti.
            12. Gli autisti della Inspem pagavano alla Dimensione il prezzo degli oggetti destinati ad uno specifico cliente al momento del ritiro dal magazzino di Vipiteno. Alla consegna in Germania essi riscuotevano quindi dall’acquirente il rimborso del prezzo e il corrispettivo della spedizione. Se quest’ultimo non provvedeva al pagamento, la Inspem rispediva la merce in Italia alla Dimensione e quest’ultima ne rimborsava alla Inspem il prezzo e pagava le spese di spedizione.
            13. Il contratto tra la Dimensione e i clienti è regolato dal diritto italiano. In base a tale diritto, la proprietà si sarebbe trasferita dalla Dimensione ai clienti in Italia attraverso l’individuazione dell’oggetto venduto ad uno specifico cliente nel deposito della Dimensione.
            14. D’altro canto, secondo il diritto tedesco il trasferimento della proprietà si perfeziona solo nel momento in cui la merce è nelle mani degli acquirenti, nel senso che ad essi viene trasferito un effettivo potere di disporne. Questo avveniva in Germania quando questi ultimi ricevevano gli oggetti dagli autisti della Inspem dietro pagamento del relativo prezzo.
            15. Nei confronti del sig. Donner era stato promosso un procedimento penale sulla base di questo nuovo accordo. Dinanzi al Landgericht (tribunale regionale) di Monaco II il sig. Donner era stato condannato per concorso in illecito sfruttamento commerciale di opere tutelate dal diritto d’autore. Secondo l’ordinanza di rinvio, il Landgericht aveva dichiarato inoltre che la Dimensione aveva diffuso riproduzioni di determinate opere, mediante la commercializzazione degli oggetti.
            16. Il sig. Donner ha impugnato tale decisione dinanzi al Bundesgerichtshof sostenendo, tra l’altro, che l’azione penale implicava una violazione del divieto di misure equivalenti a restrizioni quantitative, previsto dall’articolo 34 TFUE, e comportava una compartimentazione artificiale dei mercati. Il pubblico ministero ha ammesso che l’azione penale poteva comportare una simile restrizione, ma ha sostenuto che la stessa poteva essere giustificata con riferimento all’articolo 36 TFUE e all’imperativo della tutela della proprietà industriale e commerciale.
            17. Il Bundesgerichtshof ha ritenuto necessario sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali:
            «Se gli artt. 34 e 36 TFUE, a disciplina della libera circolazione delle merci, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla punibilità, derivante dall’applicazione della normativa penale nazionale, per concorso in illecito sfruttamento commerciale di opere tutelate dal diritto d’autore (6), ove, nella vendita transfrontaliera di un’opera tutelata dal diritto d’autore in Germania, cumulativamente:
            – tale opera venga inviata a partire da uno Stato membro dell’Unione europea in Germania e l’effettivo potere di disporne venga trasferito in Germania,
            – il trasferimento della proprietà abbia avuto luogo in un altro Stato membro nel quale, però, non esisteva o non poteva essere fatta valere la tutela del diritto d’autore».
            18. Osservazioni scritte sono state presentate dal sig. Donner, dal Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, dal governo ceco e dalla Commissione europea. Ad eccezione del governo ceco, tutti hanno preso parte all’udienza svoltasi il 26 gennaio 2012. 
            III – Analisi 
            A – Osservazioni preliminari 
            1. La portata delle questioni pregiudiziali 
            19. Il Bundesgerichtshof ha limitato la questione proposta alla Corte all’interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE. Nella questione pregiudiziale non vi è alcun riferimento al significato dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, che il Bundesgerichtshof ha interpretato autonomamente prima di emanare l’ordinanza di rinvio.
            20. Benché la finalità del procedimento pregiudiziale per la Corte non sia di analizzare l’interpretazione del diritto dell’Unione effettuata dai giudici nazionali, o ancor meno di mettere in discussione gli accertamenti di fatto, non è possibile interpretare l’articolo 36 TFUE nel presente caso senza considerare affatto l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore. Poiché l’articolo 4, paragrafo 1, armonizza completamente i diritti di distribuzione nell’Unione, l’articolo 36 TFUE non può essere fatto valere a meno che non vi sia stata una distribuzione come definita dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore. Per di più, il pubblico ministero si basa sull’articolo 36 TFUE per contrastare un argomento difensivo in un procedimento penale fondato sull’articolo 34 TFUE. Questo rende ancor più importante l’analisi completa di tutti i principi giuridici rilevanti. 
            21. La Commissione ha inoltre osservato che, prima di rispondere alle questioni pregiudiziali, occorre stabilire entro quali limiti, nel caso de quo, i diritti di distribuzione dell’autore siano stati violati in base al diritto tedesco o in base all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore. L’esito di detta analisi, secondo la Commissione, è una tappa importante nella risposta alla questione di cui trattasi, ossia se la restrizione alla libera circolazione delle merci derivante dall’azione penale nei confronti del sig. Donner possa essere giustificata dalla tutela del diritto d’autore.
            22. Pertanto, prenderò in esame il significato dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, nell’ambito dei principi generali rilevanti della normativa dell’Unione europea sul diritto d’autore, più avanti nella sezione C. Dato che il diritto d’autore si basa sulla creazione di diritti territoriali limitati, e l’applicazione di detto principio è strettamente legata all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, mi occuperò del principio di territorialità nella normativa sul diritto d’autore nella sezione B. Tali questioni, così come l’applicazione dell’articolo 36 TFUE ai fatti di cui trattasi, come riferiti dal giudice nazionale, costituiscono il cuore del problema che si tratta di risolvere. L’interpretazione dell’articolo 36 TFUE verrà trattata nella sezione D. 
            23. Infine, poiché l’Unione ha legiferato in materia di rimedi attivabili per dare attuazione al diritto d’autore (7), ed esiste un corpus di principi giuridici dell’Unione applicabili nel caso in cui gli Stati membri scelgano di implementare il diritto dell’Unione tramite sanzioni penali, come avviene nel caso di specie, concluderò con alcune osservazioni su tale questione nella sezione E.
            2. L’armonizzazione della normativa sul diritto d’autore
            24. Il diritto d’autore nell’Unione europea, come avvenuto in altri settori, rimane in gran parte il prodotto del diritto nazionale. Attualmente, nel mondo vi è un gruppo di forse più di 150 norme territoriali in materia di diritto d’autore di origine nazionale o regionale che coesistono (8) . Senza cercare di dare un quadro completo degli atti normativi dell’Unione nel settore del diritto d’autore, ai fini del caso in esame è utile esporre le osservazioni che seguono.
            25. L’armonizzazione della normativa sul diritto d’autore nell’Unione europea è stata un processo misto di armonizzazione parziale e totale. Per esempio, taluni dei cosiddetti diritti connessi sono stati soggetti solo ad un’armonizzazione minima, da parte della legislazione dell’Unione, e in modo da lasciare una notevole discrezionalità agli Stati membri (9) . Per altro verso, alcuni altri diritti esclusivi come quelli di cui agli articoli 2-4 della direttiva sul diritto d’autore sono stati completamente armonizzati.
            26. Esiste inoltre un’armonizzazione parziale a livello dell’Unione dei rimedi applicabili alle violazioni del diritto d’autore. In base al combinato disposto dell’Accordo TRIPs e della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, i titolari hanno diritto a rimedi effettivi per le violazioni del diritto d’autore che hanno origine sia all’interno sia all’esterno dell’Unione europea (10) . Tuttavia, la normativa dell’Unione sulle merci contraffatte e usurpative (11) è applicabile solo in relazione ai paesi terzi (12) . Tale contesto ha rilevanza per il caso de quo in quanto l’articolo 51 dell’Accordo TRIPs prevede un diritto minimo di bloccare le importazioni di copie non autorizzate verso il territorio di protezione (13) . Tale diritto, tuttavia, può essere esercitato soltanto nell’ambito dei controlli doganali esterni e pertanto non può essere fatto valere per i flussi di merci all’interno dell’Unione.
            27. Di conseguenza, il rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi dipende essenzialmente dalla legislazione nazionale. Ciò significa che la loro esistenza e le condizioni per il loro esercizio sono definite da misure nazionali (14) e i diritti sono validi e possono essere fatti valere solo nel territorio dello Stato nel quale si chiede l’esecuzione.
            28. Pertanto, nel caso in esame, soltanto il diritto tedesco stabilisce se gli oggetti di cui trattasi sono tutelati dal diritto d’autore nel territorio di detto Paese. Accertare se vi sia stata o meno una «distribuzione» all’interno di tale territorio è invece questione regolata dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore.
            29. Inoltre, gli Stati membri non hanno alcun margine di discrezionalità per escludere opere di arti applicate nonché i disegni e modelli industriali, come gli oggetti di cui trattasi, dalla portata della tutela del diritto d’autore (15) . Questo avviene in forza della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (16) che impone agli Stati membri di riconoscere la tutela del diritto d’autore in questo settore.
            30. Infine, nell’ambito della normativa sul diritto d’autore, i conflitti tra leggi sono regolati dalla lex loci protectionis, di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 864/2007 (in prosieguo: il «regolamento Roma II») (17) e all’articolo 5 della Convenzione di Berna. Tale principio è rilevante per la controversia di cui trattasi perché conferma la competenza degli Stati membri a dichiarare la propria giurisdizione sulle violazioni del diritto d’autore che si verificano nel loro territorio.
            3. La tutela delle opere delle arti applicate prevista dall’Unione europea
            31. In Italia vi è stata una persistente riluttanza ad utilizzare la tutela del diritto d’autore per le opere delle arti applicate (18) . Il 27 gennaio 2011, però, nella sentenza Flos la Corte ha dichiarato incompatibile con l’articolo 17 della direttiva 98/71 una moratoria decennale, prevista da una legge italiana, sulla protezione dei disegni e dei modelli, a decorrere dal 19 aprile 2001 (19) . A quanto pare, la legge italiana dichiarata in contrasto con l’articolo 17 della direttiva 98/71 è la stessa che il Bundesgerichtshof ha preso in considerazione nel caso in esame prima di inviare l’ordinanza di rinvio (20) . A mio avviso, la sentenza Flos mostra che gli oggetti di cui trattasi nel caso di specie, anche se non tutelati durante il periodo di riferimento dalla legge italiana sul diritto d’autore, potevano beneficiare della protezione in base alla normativa dell’Unione sul diritto d’autore.
            32. Inoltre, la sentenza Flos è successiva alla sentenza Peek & Cloppenburg (21) . Né la Corte di giustizia né l’avvocato generale potevano usufruire della sentenza Flos nel momento in cui è stata resa la pronuncia nella sentenza Peek & Cloppenburg.
            B – Il principio di territorialità nella normativa sul diritto d’autore 
            33. I sistemi giuridici degli Stati membri, le convenzioni internazionali e l’Unione europea si basano sulla premessa secondo cui il diritto d’autore crea diritti territoriali limitati. Come ha osservato la Corte, «il principio di territorialità [dei diritti d’autore] [è] sancito dal diritto internazionale e riconosciuto anche dal Trattato CE. Tali diritti hanno dunque carattere territoriale, ed inoltre il diritto interno può [sanzionare] unicamente atti compiuti nel territorio nazionale» (22) . La dottrina ha poi spiegato che tali diritti possono essere tutelati dai giudici solo se tanto l’attività quanto il suo effetto sul mercato si sono manifestati sul territorio nazionale. In pratica, questo vuol dire che il titolare del diritto richiede tutela in base al principio della lex loci protectionis nel paese in cui viene lamentata una violazione del diritto d’autore, nel nostro caso la Germania, e i giudici di detto paese stabiliscono se vi sia stata una violazione con riferimento al diritto nazionale. Tale esercizio può riguardare anche attività che si collocano in tutto o in parte fuori dei confini nazionali (23) .
            34. Queste situazioni, che implicano quanto meno una extraterritorialità limitata, si verificano più tipicamente nell’ambito di attività relative a beni immateriali protetti come le emissioni radiotelevisive o la distribuzione online di opere d’arte. Tuttavia, le attività riguardanti riproduzioni materiali di opere protette dal diritto sulla proprietà intellettuale, come le vendite a distanza transfrontaliere, possono implicare problemi analoghi. Fino ad ora, la Corte ha preso in esame tali problemi nel contesto delle transazioni transfrontaliere in due occasioni. In entrambe la Corte ha confermato che la condotta messa in atto fuori del territorio in cui i diritti erano tutelati, ma che era diretta a tale territorio, ricade nell’ambito delle disposizioni del diritto sulla proprietà intellettuale che sono state armonizzate dalle normative dell’Unione. I due casi in cui la Corte si è occupata della questione erano i seguenti.
            35. La causa L’Oréal e a. riguardava, tra l’altro, la tutela dei marchi relativi a offerte di vendita che hanno avuto origine all’esterno dello Spazio economico europeo ma accessibili in esso tramite un mercato online (24) . Secondo la L’Oréal tale attività costituiva una violazione dei suoi marchi europei. La Corte ha dichiarato che era compito del giudice nazionale valutare se in ogni circostanza un’offerta in vendita o una pubblicità che compare in un mercato online accessibile in un territorio per il quale è stato registrato un marchio dell’Unione sia destinata a consumatori che si trovano in quest’ultimo. Tuttavia, il titolare del marchio avrebbe potuto opporsi alla vendita, all’offerta o alla pubblicità summenzionate in forza o dell’articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (25), ovvero dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, sul marchio comunitario (26) . 
            36. La causa Stichting de Thuiskopie (27) verteva sul diritto d’autore e riguardava l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, della direttiva sul diritto d’autore. Tali disposizioni permettono deroghe al diritto d’autore per le copie private di opere protette, a patto che l’autore riceva un equo compenso. Una società con sede in Germania aveva venduto, via Internet, supporti di riproduzione vergini e la sua attività era diretta in particolare verso i Paesi Bassi. La Corte ha dichiarato quanto segue:
            «[l]a direttiva 2001/29, in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che spetta allo Stato membro che ha istituito un sistema di prelievo per copia privata a carico del fabbricante o dell’importatore di supporti di riproduzione di opere protette, e nel territorio del quale si produce il pregiudizio causato agli autori dall’utilizzo a fini privati di loro opere da parte di acquirenti che vi risiedono, garantire che tali autori ricevano effettivamente l’equo compenso destinato ad indennizzarli di tale pregiudizio. A tale riguardo, la sola circostanza che il venditore professionale di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono gli acquirenti è priva di incidenza su tale obbligo di risultato (28) . Spetta al giudice nazionale, in caso di impossibilità di garantire la riscossione dell’equo compenso presso gli acquirenti, interpretare il proprio diritto nazionale in modo da consentire la riscossione di detto compenso presso un debitore che agisce in qualità di venditore professionale» (29) .
            37. Le modalità di vendita nella sentenza Stichting de Thuiskopie sono analoghe a quelle di cui al procedimento principale. Lo scopo degli strumenti giuridici, in entrambi i casi, era quello di dar vita ad una situazione in cui la distribuzione venisse legalmente interpretata come se fosse avvenuta all’estero e le merci avessero passato il confine a seguito di un’importazione privata in un altro Stato membro nel quale il diritto d’autore era in vigore e veniva fatto valere. In entrambi i casi compariva una modalità di vendita a distanza applicata nei riguardi dei clienti che si trovavano in quest’ultimo Stato membro e il trasferimento di proprietà era avvenuto, in base ai termini del contratto di vendita, fuori del territorio dello Stato membro nel quale il diritto d’autore era protetto. Anche nella causa Stichting de Thuiskopie era presente la figura di una società di trasporti che operava in qualità di agente dell’acquirente, sebbene con un ruolo più limitato rispetto alla Inspem, in quanto non operava come agente che trasferiva il pagamento dall’acquirente al venditore.
            38. Tuttavia, è importante tracciare un confine tra la disponibilità della tutela del diritto d’autore per le operazioni transfrontaliere nelle cause civili, e l’applicabilità di sanzioni penali per le violazioni del diritto d’autore. I procedimenti principali di cui alla sentenza L’Oréal e a. e alla sentenza Stichting de Thuiskopie erano procedimenti civili in cui i titolari dei diritti tutelati dalla normativa sulla proprietà intellettuale avevano agito in sede civile, a proprio nome, dinanzi a giudici nazionali per ottenere misure di diritto civile. Nel caso che ci occupa, è un pubblico ministero a chiedere il rispetto dei diritti d’autore tutelati dal diritto tedesco, e ciò tramite un procedimento penale.
            39. Per ovvi motivi, constatazioni che portassero alla conclusione che vi è stata una violazione del diritto d’autore o di diritti connessi non sono trasponibili sic et simpliciter all’ambito penale nel senso che la violazione de qua giustificherebbe l’irrogazione di sanzioni penali all’autore della violazione. Tuttavia, in forza della citata giurisprudenza della Corte è acclarato che la condotta che ha origine dall’esterno del territorio nazionale, e diretta al territorio nel quale i diritti di proprietà intellettuale sono protetti, può essere fermata con l’applicazione delle norme sui diritti di proprietà intellettuale armonizzate dal diritto dell’Unione.
            C – Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore 
            1. Osservazioni preliminari
            40. L’essenza della tutela del diritto d’autore è data dal fatto che l’autore, oltre a godere dei diritti morali riconosciuti dalle norme nazionali e internazionali, decide se e come le sue opere vadano sfruttate commercialmente. Negli atti legislativi questa situazione di base si traduce in vari diritti esclusivi dell’autore di autorizzare o vietare uno specifico utilizzo delle opere. Sistemi giuridici diversi impiegano differenti tecniche legislative per tutelare e regolamentare i diritti esclusivi spettanti agli autori.
            41. Tali diritti possono essere definiti in termini positivi o essere desunti dalle relative deroghe e limitazioni. Inoltre, il sistema di diritti esclusivi può essere basato su diverse definizioni e gerarchie concettuali. Per esempio, in un determinato sistema giuridico un diritto di prestito e di locazione può essere concepito come ricompreso nel diritto di distribuzione, mentre in un altro può essere ideato come diritto a parte. Le differenze di approccio nei vari Stati membri hanno contribuito considerevolmente al carattere frammentario del processo di armonizzazione del diritto d’autore nell’Unione europea. 
            42. In tale contesto è utile sottolineare che in molti sistemi giuridici il diritto di distribuzione, che è un corollario indispensabile al diritto fondamentale di riproduzione (30), viene definito con termini che fanno riferimento alle offerte di vendita, alla messa a disposizione o all’immissione in movimento o in circolazione. Alcune leggi nazionali sul diritto d’autore vietano altresì l’importazione non autorizzata di opere protette come forma di attività rientrante nel diritto di distribuzione o derivante da questo (31) .
            43. Nel 1996 una regola di diritto internazionale distinta relativa al significato del diritto di distribuzione è stata introdotta nell’articolo 6 del Trattato sul diritto d’autore (in prosieguo: il «TDA») (32) . Ai sensi di tale articolo, gli autori di «opere artistiche e letterarie godono del diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e di esemplari delle loro opere attraverso la vendita o mediante qualsiasi altro modo di trasferimento della proprietà». Tale disposizione è stata attuata nel diritto dell’Unione con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, che mi accingo ora a prendere in esame.
            2. Il significato dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore
            44. Il dettato dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore è leggermente diverso dalla corrispondente disposizione di cui all’articolo 6 del TDA. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, «[g]li Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo». L’articolo 6 del TDA include l’espressione di «messa a disposizione del pubblico», mentre nella direttiva sul diritto d’autore si parla di «qualsiasi forma di distribuzione al pubblico».
            45. Malgrado queste differenze terminologiche, adotterò e mi baserò sull’approccio seguito dalla Corte di giustizia nella sentenza Peek & Cloppenburg (33) nel senso che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore dovrebbe essere interpretato coerentemente con la disposizione corrispondente del TDA. Inoltre, nonostante il fatto che il TDA preveda unicamente norme relative al livello minimo di tutela del diritto d’autore che le parti contraenti decidano di riconoscere, nella sentenza Peek & Cloppenburg la Corte ha considerato che la direttiva sul diritto d’autore non cerca di stabilire un livello più elevato di tutela per gli autori (34) .
            46. Inoltre, come già sottolineato, a mio avviso la direttiva sul diritto d’autore armonizza completamente i tre diritti esclusivi previsti dagli articoli 2-4, ossia il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione al pubblico non presente nel luogo in cui la comunicazione viene effettuata e i diritti di distribuzione. Nella direttiva sul diritto d’autore nulla indica che gli Stati membri siano liberi di discostarsi da tali disposizioni nella legislazione nazionale in tema di diritto d’autore ampliandone o limitandone la portata.
            47. Nelle loro diverse interpretazioni del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, il Bundesgerichtshof, il governo ceco e la Commissione fanno leva sulle risposte che la Corte ha dato alla prima questione pregiudiziale nella sentenza Peek & Cloppenburg. Tutti mettono in risalto l’importanza del trasferimento di proprietà nella concettualizzazione del diritto di distribuzione nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore. A mio avviso invece tale discussione è alquanto superflua.
            48. Nella causa Peek & Cloppenburg la Corte ha risposto ad una questione relativa, in sostanza, al modo in cui si doveva intendere la distribuzione in modo diverso dalla vendita. La causa riguardava l’esposizione nelle vetrine di un negozio e la messa a disposizione a fini di utilizzo nella sala da riposo in negozi di abbigliamento maschile e femminile, in Germania, di riproduzioni di mobili che erano state prodotte da un’impresa italiana, ma erano protette in Germania dal diritto d’autore. La questione pregiudiziale era connessa al fatto che molti sistemi giuridici nazionali fanno rientrare nel concetto di distribuzione situazioni che non implicano un trasferimento di proprietà. Questa cosiddetta interpretazione inclusiva è stata respinta dalla Corte nella sentenza Peek & Cloppenburg. La Corte ha dichiarato che la distribuzione effettuata in modo diverso dalla vendita , ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, ricorre solo in presenza di un trasferimento della proprietà dell’originale di un’opera protetta o di una copia di essa (35) .
            49. Nel caso che ci occupa il problema è quello della distribuzione attraverso la vendita. È pacifico che in questo caso vi è stata una vendita  di oggetti rispetto alla quale è insorta una controversia riguardante il diritto d’autore. Per definizione, la vendita implica il trasferimento della proprietà a titolo oneroso. Conseguentemente, nel presente caso il vero problema è se, alla luce di tutti i fatti, questa particolare vendita abbia comportato una violazione del diritto d’autore in Germania.
            50. Il sig. Donner e il Bundesgerichtshof affrontano il problema sulla base del concetto di trasferimento di proprietà proprio del diritto civile. Secondo il sig. Donner, non vi è stata una distribuzione in Germania in quanto la proprietà degli oggetti, in forza del diritto italiano applicabile al contratto, era stata trasferita agli acquirenti in Italia. Secondo il Bundesgerichtshof, il fattore decisivo non era il trasferimento della proprietà in Italia, bensì quello dell’effettivo possesso degli oggetti di cui trattasi necessario in base al diritto tedesco, affinché il trasferimento della proprietà sia completo. Questo è avvenuto in Germania. Anche secondo la Commissione la distribuzione è avvenuta in Germania, non però a causa del trasferimento dell’effettivo possesso, bensì del fatto che gli oggetti sono divenuti disponibili al pubblico soltanto in Germania, dove gli acquirenti hanno pagato agli autisti del sig. Donner il prezzo per essi pattuito.
            51. A mio avviso, il significato del concetto di distribuzione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, non può dipendere da tali fattori. L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento Roma II dispone che le parti non possono scegliere il diritto applicabile alle obbligazioni extracontrattuali relative ai diritti di proprietà intellettuale. Lasciare che sia il diritto dei contratti di vendita scelto dalle parti a decidere se e dove sia avvenuta la distribuzione mediante la vendita di riproduzioni di opere protette da diritto d’autore sarebbe in contrasto con il suddetto principio, e consentirebbe alle parti di sottrarsi ai diritti dei titolari del diritto d’autore (36) . 
            52. Mi chiedo inoltre se la distribuzione mediante vendita possa aver luogo solo qualora una transazione sia stata completata con successo. Se così fosse, l’offerta in vendita, senza il permesso dell’autore, di riproduzioni di opere protette dal diritto d’autore non equivarrebbe a una distribuzione. Lo stesso varrebbe per le operazioni di acquisto a riscatto. In base a questi ultimi accordi, il trasferimento della proprietà si verifica molto dopo il trasferimento dell’effettivo possesso. 
            53. A mio avviso, la nozione di distribuzione mediante vendita dev’essere interpretata in un modo da attribuire agli autori un controllo concreto ed efficace sull’immissione in commercio di copie delle loro opere, a partire dalla loro riproduzione attraverso canali di commercio sino all’esaurimento del diritto d’autore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore (37) . Per questo motivo, la nozione di «distribuzione al pubblico (…) attraverso la vendita», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, va intesa nel medesimo senso dell’espressione «messa a disposizione del pubblico (…) mediante vendita», contenuta nell’articolo 6, paragrafo 1, del TDA.
            54. La messa a disposizione del pubblico mediante vendita copre la catena di attività che vanno dalle offerte di vendita alla conclusione e all’attuazione dei contratti di vendita. Per altro verso, a mio avviso la semplice pubblicità di riproduzioni di opere tutelate dal diritto d’autore non sufficiente a formulare un’offerta in vendita non rientra nell’ambito dei diritti esclusivi di distribuzione degli autori, anche se la tutela si estende ad essa in forza del diritto dei marchi.
            55. Nel caso di modalità di vendita transfrontaliera a distanza, per stabilire se le copie vengono messe a disposizione del pubblico nello Stato membro in cui si chiede il rispetto del diritto d’autore occorre basarsi sui criteri elaborati dalla Corte nella sentenza L’Oréal e a. (38) . Se un venditore si rivolge a consumatori in un determinato Stato membro e crea o mette a loro disposizione una specifica modalità di consegna e un metodo di pagamento che consente ai consumatori di acquistare riproduzioni di opere protette dal diritto d’autore in tale Stato membro, allora in detto Stato membro si ha una distribuzione mediante vendita (39) . L’esistenza di un sito web in lingua tedesca, il contenuto del materiale pubblicitario della Dimensione, e la loro costante cooperazione con la Inspem, quale impresa che si occupava delle vendite e delle consegne in Germania, sono tutti elementi che indicano un esercizio mirato. Quel che rileva è se il venditore abbia creato un canale mirato di vendite e consegne per i clienti ai fini dell’acquisto di opere tutelate dal diritto d’autore nello Stato membro dei clienti stessi.
            56. Sotto questo profilo, il modo in cui è organizzata la consegna delle riproduzioni ha un’importanza secondaria. Esiste una distribuzione mediante vendita dallo Stato membro A al pubblico destinatario nello Stato membro B anche se in base al regime di distribuzione le riproduzioni delle opere vengono consegnate per posta o tramite un servizio di distribuzione. Il grado di coinvolgimento del trasportatore nelle modalità di vendita influisce però sul problema se il trasportatore vada considerato come partecipante al regime di distribuzione o semplicemente come un intermediario ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva sul diritto d’autore (40), i cui servizi vengono utilizzati da terzi. Detto intermediario può essere soggetto a provvedimenti inibitori ma non a sanzioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore e della corrispondente disposizione contenuta nell’articolo 11 della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
            57. Per altro verso, se il venditore nello Stato membro A non crea un canale specifico per i clienti nello Stato membro B al fine di garantire l’accesso ad opere protette dal diritto d’autore nello Stato membro B, non esiste distribuzione mediante vendita nello Stato membro B (41) .
            58. Alla luce di detta analisi, a mio avviso il Bundesgerichtshof non è incorso in errore quando ha concluso che vi è stata una distribuzione mediante vendita in Germania ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, anche se non condivido il ragionamento che lo ha portato a tale conclusione. Come la Corte, nella sentenza L’Oréal e a., ha interpretato le disposizioni rilevanti del diritto dei marchi dell’Unione per definire la nozione di comportamento mirato, e gli articoli 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5 della direttiva sul diritto d’autore nella sentenza Stichting de Thuiskopie per lo stesso motivo, così è necessaria un’analoga interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, specie alla luce della sfida al diritto di proprietà intellettuale rappresentata dalla commercializzazione via Internet. Inoltre, come ho accennato nell’introduzione, in assenza di procedure doganali nazionali dirette a bloccare il commercio, all’interno dell’Unione, di copie non autorizzate di beni tutelati da diritto d’autore, il solo modo per assicurare il rispetto da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri degli obblighi derivanti dalle norme internazionali in materia di diritto d’autore è quello di garantire che le misure di armonizzazione dell’Unione siano interpretate conformemente alle suddette norme.
            D – L’interpretazione degli articoli 34 e 36 TFUE 
            1. La giurisprudenza classica della Corte sull’articolo 36 TFUE e sulle restrizioni dissimulate al commercio
            59. Il presente caso non verte sul tradizionale problema, postosi ai sensi dell’articolo 36 TFUE, di stabilire se il titolare di un diritto d’autore o di diritti connessi li abbia esauriti nel momento in cui immette le opere interessate sul mercato in uno Stato membro dell’Unione, o intraprendendo un’altra attività che ne impedisce l’affermazione (42) . Al contrario, è assodato che i titolari del diritto d’autore sugli oggetti non hanno compiuto alcun atto che si possa considerare come diretto ad esaurire i loro diritti (43) . Inoltre, come ho già accennato, sotto il profilo del diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte nella sentenza Flos, resta dubbio se le merci siano state legalmente poste in commercio in Italia (44) . 
            60. Questo vuol dire che se il sig. Donner ha distribuito al pubblico le opere in violazione della direttiva sul diritto d’autore, la Corte si limiterà a impedire che il pubblico ministero possa invocare l’articolo 36 TFUE qualora in tal modo venga creato un ostacolo artificiale al commercio tra gli Stati membri (45), o qualora le norme nazionali in materia di diritto d’autore di cui trattasi siano discriminatorie in base alla nazionalità delle persone (46), ovvero in base all’origine geografica delle merci (47) .
            61. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte invocata dal sig. Donner, e che poneva dei limiti all’applicazione dell’articolo 36 TFUE, non è direttamente rilevante per il procedimento principale, o per lo meno non sembra possa essere utile alla sua difesa.
            62. La sentenza Commissione/Irlanda (48) corrobora l’affermazione secondo cui una deroga al principio della libera circolazione delle merci dev’essere interpretata in modo restrittivo, ma nulla aggiunge all’interpretazione dell’articolo 36 TFUE in quanto tale che rileva nel presente caso.
            63. Nella causa Merck (49) il titolare di un brevetto su certi medicinali in uno Stato membro A non poteva richiamarsi all’articolo 36 TFUE per bloccare l’importazione dello stesso prodotto dallo Stato membro B, nel quale il prodotto non poteva essere brevettato. Questo perché il titolare del brevetto nello Stato membro A aveva scelto di porre in commercio il prodotto nello Stato membro B nonostante l’assenza di tutela brevettale. La Corte ha dichiarato che il titolare di un diritto che decide di seguire questa linea di azione deve accettare le conseguenze della sua scelta per quel che riguarda la libera circolazione del prodotto nel mercato comune. Affermare il contrario avrebbe implicato una compartimentazione dei mercati nazionali incompatibile con gli scopi del Trattato.
            64. Tuttavia, i fatti del caso di specie non implicano alcuna azione programmata da parte dei titolari del diritto d’autore sulle opere, in Italia, in Germania, o altrove, che impedisca loro di invocare l’articolo 36 TFUE.
            65. Analogamente, nella causa EMI Electrola (50) un produttore di supporti di suono non ne aveva consentito la vendita nello Stato membro A e tentava quindi di far valere l’articolo 36 TFUE e i suoi diritti riguardo alla riproduzione e alla distribuzione, per bloccarne l’importazione nello Stato membro B. La Corte di giustizia ha dichiarato che, poiché la legittima distribuzione delle opere nel mercato dello Stato membro A era dovuta non già ad un atto od al consenso del titolare del diritto d’autore o di un suo licenziatario, bensì alla scadenza del termine di esclusiva stabilito dalla normativa di tale Stato membro A, il titolare del diritto poteva invocare la tutela dello Stato membro B. Il problema derivava dalla disparità tra le normative nazionali per quanto riguarda il periodo di tutela del diritto d’autore e dai diritti connessi, e non da un’azione compiuta dal titolare del diritto.
            66. Poiché anche il problema di cui al procedimento principale deriva dalle disparità di diritto e di fatto nella tutela del diritto d’autore degli oggetti in Italia e in Germania, il presente caso è molto simile a quello della causa EMI Electrola (51) . I principi elaborati in tale sentenza sono applicabili alle circostanze della presente fattispecie. Nel procedimento principale, così come avveniva nella causa EMI Electrola, il problema derivava dalle disparità nella tutela del diritto d’autore tra Stati membri, il che rende l’articolo 36 TFUE pienamente applicabile, fatto salvo il rispetto dei principi generali di cui mi accingo a trattare.
            2. Insussistenza di una sproporzionata compartimentazione dei mercati nazionali o di un ostacolo alla libera circolazione dei servizi
            67. L’applicazione dell’articolo 36 TFUE non implica una restrizione sproporzionata alla libera circolazione delle merci. Essa semplicemente impone ai commercianti come la Dimensione o il sig. Donner di chiedere il permesso dei titolari del diritto d’autore prima di compiere azioni che equivalgano ad una forma di distribuzione mediante vendita al pubblico in Germania. Come ho spiegato, in ciò è ricompresa l’immissione sul mercato delle merci dirette a tale Stato membro.
            68. Seguendo questa strada, non ne deriverà alcuna illegittima compartimentazione di mercati nazionali. Data la necessità di bilanciare la libera circolazione delle merci con la tutela della proprietà industriale e commerciale imposta dagli articoli 34 e 36 TFUE, non si può dire che imporre ai commercianti di rispettare la tutela del diritto d’autore nello Stato membro in cui si procede alla distribuzione incida in maniera sproporzionata sulla libera circolazione delle merci. Inoltre, ogni restrizione alla libera circolazione delle merci che garantisca il rispetto, da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri, dei loro obblighi internazionali in materia di diritto d’autore non può essere sproporzionata (52) .
            69. Se si dovesse interpretare la distribuzione al pubblico attraverso la vendita o in altro modo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore in modo da fermare i trasportatori indipendenti che non abbiano compiuto azioni che comportano una distribuzione mediante vendita, allora ammetto che potrebbe effettivamente derivarne una interferenza sproporzionata nel trasporto e nei servizi di consegna nell’Unione. Questo perché una simile interpretazione imporrebbe alle imprese di trasporti di verificare se le merci che stanno trasportando siano protette dal diritto d’autore nello Stato membro nel quale vanno consegnate o se si rischia un’azione penale. Un simile obbligo generale di controllo costituirebbe un grave deterrente alla fornitura di servizi di trasporto transfrontalieri all’interno dell’Unione.
            70. Non sono però giunto a tale conclusione. Il sig. Donner rientra nell’ambito dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore, e pertanto nell’ambito ratione materiae dell’articolo 36 TFUE, perché ha compiuto atti che rientrano nella nozione di distribuzione mediante vendita delle opere protette. Ciò è avvenuto attraverso l’autofinanziamento del pagamento del prezzo in Italia, poiché i suoi autisti hanno accettato il prezzo d’acquisto degli oggetti dai clienti in Germania, e hanno accettato di riportare le opere in Italia per ottenere il rimborso del prezzo e delle spese di consegna da parte della Dimensione, in Italia, in caso di rifiuto da parte del cliente di pagare tali spese. Queste attività dimostrano un coinvolgimento nell’operazione che va molto oltre quello che un’impresa di trasporto indipendente, che agisca al di fuori del regime di distribuzione della Dimensione, sarebbe pronta ad accettare nel corso normale di una consegna transfrontaliera di mobili.
            3. Insussistenza di una discriminazione arbitraria 
            71. Il principio della parità di trattamento si applica all’esaurimento dei diritti d’autore nell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore. Il principio della parità di trattamento vieta di trattare situazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Inoltre, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte il diritto d’autore e i diritti connessi che, a causa dei loro effetti sulla circolazione delle merci e dei servizi all’interno della Comunità, rientrano nell’ambito di applicazione del Trattato sono soggetti al principio generale di non discriminazione in base alla nazionalità (53) .
            72. Pertanto, i principi generali del diritto dell’Unione vietano qualunque interpretazione dell’articolo 36 TFUE o dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore che porterebbe a trattare situazioni analoghe in maniera differente senza obiettiva giustificazione.
            73. Tuttavia, dall’interpretazione del diritto dell’Unione che sto suggerendo non deriva alcuna discriminazione. I clienti che si spostano in Italia per ritirare opere acquistate dalla Dimensione, o che danno incarico ad un trasportatore indipendente non coinvolto nel regime di distribuzione, non si trovano in una situazione analoga a quella del sig. Donner. Essi effettuano unicamente un’importazione privata di riproduzioni di opere protette dal diritto d’autore, che in Germania risulta ammessa.
            E – Sanzioni 
            74. Il diritto dell’Unione non impedisce agli Stati membri di imporre sanzioni penali proporzionate per contrastare un comportamento mirato come quello che si è avuto nel caso di specie. Al contrario, al ventottesimo considerando della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale si afferma espressamente che «anche le sanzioni penali costituiscono, nei casi appropriati, un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale» (54), mentre l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore impone agli Stati membri di prevedere adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella direttiva stessa e li impegna a garantirne l’applicazione. Conformemente ai principi generali di diritto dell’Unione, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sul diritto d’autore afferma poi che le sanzioni previste devono essere «efficaci, proporzionate e dissuasive» (55) .
            75. La valutazione riguardo al carattere proporzionato della sanzione proposta spetta al giudice nazionale, che dovrà tener debito conto del fatto che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») prevede la tutela della proprietà intellettuale (56) e impone la proporzionalità delle pene (57) . Inoltre, il diciassettesimo considerando della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dispone che i mezzi di ricorso dovrebbero essere determinati in modo da tenere conto delle «caratteristiche specifiche» di ciascun caso, «tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione».
            76. Va inoltre osservato che il comportamento che può condurre a sanzioni o misure di diritto civile o di diritto processuale civile, a causa della sua natura abusiva, può tuttavia rimanere al di fuori dell’ambito del diritto penale a causa del requisito della prevedibilità inerente al principio nulla poena sine lege, di cui è espressione l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta (58) . Infine, esiste una tutela ulteriore nella giurisprudenza della Corte applicabile alle misure allorché gli Stati membri scelgono di dare attuazione alle direttive attraverso sanzioni penali. È stato stabilito che, nel caso in cui sia possibile applicare una serie di sanzioni penali, gli Stati membri non possono invocare la direttiva rilevante per aggravare la responsabilità penale o imporre retroattivamente la pena più pesante disponibile (59) .
            IV – Conclusione 
            77. Per le ragioni sopra esposte, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione sollevata dal Bundesgerichtshof: 
            «Gli articoli 34 e 36 TFUE che regolano la libera circolazione delle merci non ostano alla punibilità, derivante dall’applicazione della normativa penale nazionale, per concorso in illecito sfruttamento commerciale di riproduzioni di opere tutelate dal diritto d’autore, ove copie delle opere tutelate dal diritto d’autore vengano distribuite mediante vendita in uno Stato membro mettendole a disposizione del pubblico in detto Stato membro tramite una modalità di vendita a distanza transfrontaliera che ha origine in un altro Stato membro dell’Unione nel quale la tutela del diritto d’autore per l’opera non esisteva o non poteva essere fatta valere».
            (1) . 
            (2)  –	La questione pregiudiziale di cui trattasi si riferisce agli articoli 34 e 36 TFUE, ma le disposizioni rilevanti, ratione temporis, sono gli articoli 28 e 30 CE. Per ragioni di chiarezza, tuttavia, farò riferimento qui di seguito agli articoli 34 e 36 TFUE, anche là dove si discuterà della classica giurisprudenza relativa agli articoli 30 e 36 CEE.
            (3)  –	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 (GU L 167, pag. 10).
            (4)  – L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, «Accordo TRIPs» o «Accordo ADPIC»; in prosieguo: l’«Accordo TRIPs»), che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, è stato approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1).
            (5)  –	La Dimensione ha venduto in entrambi i paesi senza autorizzazione degli autori i seguenti oggetti: sedie «Aluminium Group», progettate da Charles e Ray Eames; lampade «Wagenfeld», progettate da Wilhelm Wagenfeld; sedie progettate da «Le Corbusier»; tavolino «Adjustable Table» e lampade «Tubelight», progettate da Eileen Gray; sedie cantilever in acciaio, create da Mart Stam. In Italia, nel periodo tra il 1° gennaio 2002 ed il 25 aprile 2007, gli arredi progettati da Eileen Gray non erano protetti dal diritto d’autore; la tutela è stata rinnovata solo dal 26 aprile 2007. Gli altri oggetti erano riproduzioni di opere tutelate dalla normativa italiana nel periodo rilevante, ma la tutela non poteva essere fatta valere nei confronti dei produttori che, già prima del 19 aprile 2001, avevano riprodotto, offerto e/o immesso sul mercato le creazioni.
            (6)  – Il testo della domanda pregiudiziale sembra presentare una lieve imprecisione terminologica. Ad essere distribuite sono state le copie delle opere, non le opere stesse. 
            (7)  – V. direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45, e – rettifica – GU L 195, pag. 16; in prosieguo: la «direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale»).
            (8)  –	V. Peukert, A., «Territoriality and Extraterritoriality in Intellectual Property Law», in Handl, G., e Zekoll, J. (ed.), «Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority in an Age of Globalization», Queen Mary Studies in International Law , Brill Academic Publishing, Leida/Boston, 2011, pag. 2. Reperibile su SSRN: http://ssrn.com/abstract=1592263. 
            (9)  – V. ventesimo considerando della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61). Con effetto dal 17 gennaio 2007, la direttiva 92/100 è stata sostituita dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (GU L 376, pag. 28). V. inoltre sentenza del 14 luglio 2005, Lagardère Active Broadcast (C-192/04, Racc. pag. I-7199, punto 46).
            (10)  – V. articolo 61 dell’Accordo TRIPs: «I membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d’autore su scala commerciale. I membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni da applicare in altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale». Tali rimedi vengono mantenuti dal quinto considerando della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Il quinto considerando dispone, tra l’altro, che «[è] necessario che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, compreso l’accordo sugli ADPIC». V. anche il sesto considerando.
            (11)  – Secondo la nota 14, lettera b), all’articolo 51 dell’Accordo TRIPs, per «merci usurpative» si intendono «le merci costituite da riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un articolo qualora la realizzazione di tale riproduzione [abbia] costituito una violazione del diritto d’autore o di un diritto connesso ai sensi della legislazione del paese d’importazione».
            (12)  – Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7).
            (13)  –	V. Peukert, A., op. cit., pag. 15.
            (14)  –	La giurisprudenza della Corte ha di recente stabilito che solo le opere che rappresentano la creazione intellettuale dell’autore, e sono pertanto originali in tal senso, possono aver diritto alla tutela del diritto d’autore. V., per esempio, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International (C-5/08, Racc. pag. I-6569, punto 37), e del 1° dicembre 2011, Painer (C-145/10, Racc. pag. I-12533, punto 87). Come osservato dall’avvocato generale Mengozzi nelle conclusioni presentate il 15 dicembre 2011, relative alla sentenza del 1° marzo 2012, Football Dataco e a. (C-604/10, paragrafi 39-41), tale definizione è più vicina alla tradizione giuridica continentale che a quella di common law. 
            (15)  –	Questa opzione è stata consentita dall’articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie ed artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), come modificata il 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»). Benché l’Unione non sia parte contraente della Convenzione di Berna, la giurisprudenza della Corte si è basata a tal punto su di essa da farle raggiungere uno status analogo a quello di un accordo internazionale stipulato dall’Unione.
            (16)  –	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 (GU L 289, pag. 28).
            (17)  –	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»). È importante sottolineare che le parti non sono libere di derogare al principio della lex loci protectionis (v. articolo 8, paragrafo 3, del regolamento Roma II). 
            (18)  –	Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, la Commissione ha osservato che vi è stato un intenso dibattito in Italia, così come in altri Stati membri, riguardo alla distribuzione di mobili di «design». La normativa è stata modificata a piccoli passi. Per un’analisi, v. Fittante, A., «The issue of Conformity of Article 239 of the Italian Industrial Property Code with European Law», Issue 1, The European Legal Forum  (2010) pag. 23. 
            (19)  – C-168/09 (Racc. pag. I-181).
            (20)  –	Questo perché la data a partire dalla quale si applica la sospensione del diritto d’autore nella sentenza Flos è identica a quella che risulta dall’ordinanza di rinvio, ossia una moratoria decennale a decorrere dal 19 aprile 2001, durante la quale «la protezione accordata ai disegni e modelli (…) non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l’offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio». V. sentenza Flos, cit. supra alla nota 19 (punto 17).
            (21)  –	Sentenza del 17 aprile 2008 (C-456/06, Racc. pag. I-2731).
            (22)  –	V. sentenza Lagardère Active Broadcast, cit. supra alla nota 9 (punto 46).
            (23)  –	V. Peukert, A., op. cit., pagg. 7 e 13.
            (24)  – Sentenza del 12 luglio 2011 (C-324/09, Racc. pag. I-6011). Una situazione analoga si è posta nella causa Wintersteiger (C–523/10), nella quale però il punto centrale è quello della competenza dei giudici in base al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I») negli Stati membri nei quali un marchio è registrato. V. le conclusioni dell’avvocato generale Cruz Villalón, presentate il 16 febbraio 2012 nella causa C-523/10, pendente dinanzi alla Corte.
            (25)  – GU 1989, L 40, pag. 1. Con effetto dal 28 novembre 2008, la direttiva 89/104 è stata sostituita dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (GU L 299, pag. 25).
            (26)  – Regolamento del 20 dicembre 1993 (GU 1994, L 11, pag. 1). Con effetto dal 13 aprile 2009, il regolamento n. 40/94 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1). V. sentenza L’Oréal e a., cit. supra alla nota 24 (punto 67).
            (27)  – Sentenza del 16 giugno 2011, Stichting de Thuiskopie (C-462/09, Racc. pag. I-5331).
            (28)  – Il corsivo è mio.
            (29)  –	Sentenza Stichting de Thuiskopie, cit. supra alla nota 27 (punto 41). Il nucleo centrale dei principi contenuti nella sentenza Stichting de Thuiskopie era stato affermato dalla Corte nella sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan (C-277/10, punto 106).
            (30)  – L’articolo 2 della direttiva sul diritto d’autore dispone che «[g]li Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere (…)».
            (31)  – Le notevoli differenze esistenti a livello di diritto nazionale riguardo al modo in cui sono ideati e formulati i diritti di distribuzione sono state specificate in dettaglio nell’analisi comparata sull’attuazione della direttiva sul diritto d’autore. V. Westkamp, G., The Implementation of Directive 2001/29/EC in the Member States , reperibile sul sito http://www.ivir.nl/publications/guibault/InfoSoc_Study_2007.pdf 
            (32)  – Il Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, è stato approvato a nome della Comunità europea con decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6). Ai sensi del quindicesimo considerando della direttiva sul diritto d’autore, la direttiva serve anche ad attuare una serie dei nuovi obblighi internazionali previsti dal TDA. V. anche la sentenza Peek & Cloppenburg, cit. supra alla nota 21 (punto 31): «[è] pacifico, come risulta dal quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, che quest’ultima è intesa a dare esecuzione a livello comunitario agli obblighi che incombono alla Comunità in forza del TDA e del [Trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi]».
            (33)  – Cit. supra alla nota 21 (punti 29-36).
            (34)  – Cit. supra alla nota 21 (punti 38 e 39).
            (35)  – Cit. supra alla nota 21 (punto 41).
            (36)  –	V. paragrafi 56-58 delle conclusioni da me presentate relative alla causa Stichting de Thuiskopie, cit. supra alla nota 27. Si rilevi inoltre che in udienza la Commissione ha rilevato di aver ricevuto numerose denunce relative a imitazioni di mobili di design prodotti su larga scala a Vipiteno. Problemi analoghi esistono anche nel Regno Unito. La Commissione se ne sta occupando. 
            (37)  – Il ventottesimo considerando della direttiva sul diritto d’autore così recita: «[l]a protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità (…)».
            (38)  – Cit. supra alla nota 24. Come osservato dalla Corte nella sentenza L’Oréal e a. «[a]llorché l’offerta in vendita è accompagnata da precisazioni riguardo alle aree geografiche verso le quali il venditore è disposto a spedire il prodotto, tale tipo di precisazione riveste un’importanza particolare» (punto 65) al fine di stabilire se offerte di vendita che compaiono su un sito web «sono destinate a consumatori che si trovano in tale territorio» (punto 64). Secondo i criteri elaborati dalla Corte al punto 67 della sentenza L’Oréal e a., un’offerta in vendita o una pubblicità che compare in un mercato online, accessibile dal territorio per il quale il marchio è stato registrato, è destinata a consumatori che si trovano in quest’ultimo, allorché i prodotti interessati non commercializzati precedentemente nello Spazio economico europeo o, nel caso di marchio comunitario, non commercializzati precedentemente nell’Unione, i) sono venduti da un operatore economico, attraverso un mercato online e senza il consenso del titolare di detto marchio, ad un consumatore che si trova nel territorio per il quale il marchio di cui trattasi è stato registrato o ii) sono oggetto di un’offerta in vendita o di pubblicità in un mercato siffatto destinata a consumatori che si trovino nel suddetto territorio.
            (39)  –	V. anche, in merito alla nozione di comportamento mirato, sentenza del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, Racc. pag. I-12527), che riguardava un comportamento mirato via Internet nell’ambito dei contratti conclusi da consumatori nel contesto del regolamento Bruxelles I.
            (40)  – Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva sul diritto d’autore, «[g]li Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi». 
            (41)  –	Mi riferisco qui ad una situazione in cui gli stessi clienti si spostano nello Stato membro A per ritirare le riproduzioni o incaricano essi stessi un trasportatore estraneo al contratto di vendita e che, senza essere a conoscenza dei profili legati al diritto d’autore della vendita, effettua la consegna in base alle condizioni di contratto abituali applicabili tra parti in regime di libera concorrenza. 
            (42)  – V., ad esempio, sentenze dell’8 giugno 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft (78/70, Racc. pag. 487), e del 24 gennaio 1989, EMI Electrola (341/87, Racc. pag. 79).
            (43)  – V. sentenza dell’11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb e a. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Racc. pag. I-3457). Per completezza, faccio notare che naturalmente è possibile che esistano catene nelle quali le distribuzioni illegittime si susseguono le une alle altre e nelle quali, pertanto, non vi è esaurimento.
            (44)  – Cit. supra alla nota 19. 
            (45) – V. sentenza Bristol-Myers Squibb e a., cit. supra alla nota 43 (punti 52-57). 
            (46)  – V. sentenze del 20 ottobre 1993, Phil Collins e a. (C-92/92 e C-326/92, Racc. pag. I-5145), e del 6 giugno 2002, Ricordi (C-360/00, Racc. pag. I-5089). Il divieto generale di discriminazione sulla base della nazionalità è ora tutelato dall’articolo 18 TFUE.
            (47) – V. sentenze del 30 giugno 1988, Thetford e a. (35/87, Racc. pag. 3585); del 30 novembre 1993, Deutsche Renault (C-317/91, Racc. pag. I-6227), e del 30 giugno 2005, Tod’s e Tod’s France (C-28/04, Racc. pag. I-5781). 
            (48)  – Sentenza del 17 giugno 1981 (113/80, Racc. pag. 1625). 
            (49)  – Sentenza del 14 luglio 1981 (187/80, Racc. pag. 2063, punti 11 e 13).
            (50)  – Cit. supra alla nota 42.
            (51) – Il sig. Donner si richiama anche alla sentenza del 9 aprile 1987, Basset (402/85, Racc. pag. 1747). Non risulta che tale causa abbia alcuna relazione con i problemi sollevati dinanzi alla Corte.
            (52) – V. le conclusioni da me presentate relative alla causa Stichting de Thuiskopie, cit. supra alla nota 27 (paragrafo 34).
            (53)  – V. giurisprudenza cit. supra alla nota 46. Questo vale anche per il divieto di discriminazione riguardo all’origine geografica delle merci. V. giurisprudenza cit. supra alla nota 47.
            (54) – In questo senso, la situazione è contraria a quella della sentenza del 28 aprile 2011, El Dridi (C-61/11 PPU, Racc. pag. I-3015), nella quale l’imposizione di una sanzione penale era contraria alle norme e alle procedure previste da una direttiva e rischiava di mettere a repentaglio, anziché di garantire, il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva stessa. V. anche sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian (C-329/11, Racc. pag. I-12695).
            (55) – V. in senso analogo il cinquantottesimo considerando della direttiva sul diritto d’autore.
            (56)  – V. articolo 17, paragrafo 2, della Carta.
            (57)  – V. articolo 49 della Carta.
            (58) – V. sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (C-352/09 P, Racc. pag. I-2359, punto 80).
            (59)  – V. sentenza del 3 maggio 2005, Berlusconi e a. (C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Racc. pag. I-3565, punti 70-78). Per i limiti al principio che vieta l’applicazione retroattiva della sanzione penale più pesante disponibile, v. sentenza del 14 febbraio 2012, Toshiba Corporation e a.(C-17/10, punti 64-66). Il sig. Donner ha anche tentato di invocare la sentenza del 6 marzo 2007, Placanica e a. (C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Racc. pag. I-1891), nella quale la Corte ha osservato, al punto 68, che secondo una costante giurisprudenza la legislazione penale non può limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario. Tuttavia, poiché ho concluso che nessuna limitazione all’articolo 34 TFUE può essere giustificata dall’articolo 36 TFUE, la disposizione di una sanzione penale nel presente caso non sarebbe in contrasto con la libera circolazione delle merci.