CELEX: 62003CC0353
Language: et
Date: 2005-01-27 00:00:00
Title: Kohtujuristi ettepanek - Kokott - 27. jaanuar 2005. # Société des produits Nestlé SA versus Mars UK Ltd. # Eelotsusetaotlus: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Ühendkuningriik. # Kaubamärgid - Direktiiv 89/104/EMÜ - Eristatavuse puudumine - Pärast kaubamärgi kasutamist omandatud eristatavus - Kaubamärgi kasutamine registreeritud kaubamärgi osana või sellega kombinatsioonis. # Kohtuasi C-353/03.

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
      JULIANE KOKOTT
      esitatud 27. jaanuaril 2005(1)
      
      Kohtuasi C‑353/03
      Société des produits Nestlé SA
      versus
      Mars UK Ltd
      Court of Appeal’i (England & Wales) (Civil Division) eelotsusetaotlus
      Kaubamärgid – Direktiiv 89/104/EMÜ – Eristusvõime puudumine – Pärast kaubamärgi kasutamist omandatud eristusvõimeI.      Sissejuhatus
      1.     Euroopa Kohtul tuleb käesolevas menetluses järjekordselt väljendada oma arvamust kaubamärkide eristusvõimet käsitlevate eeskirjade
         kohta. Seekord vaieldakse selle üle, kas „hüüdlause” või reklaamlause „HAVE A BREAK” võis omandada eristusvõime selle kasutamise
         tõttu registreeritud kaubamärgi „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” koostisosana. Vaidluse keskmes on küsimus, kas tähise sellisel
         moel kasutamise tagajärjel saab tekkida kaubamärgiõiguse seisukohast oluline eristusvõime või ei võimalda seda liiki kasutamine
         registreerimist kaubamärgina.
      
      II.    Õiguslik raamistik
      2.     Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
         kohta(2) artikkel 2 määratleb kaubamärke järgmiselt: 
      
      „Kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed,
         kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja
         kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.” 
      
      3.     Kaubamärgi andmisest keeldumise põhjused on sätestatud direktiivi artiklis 3. Käesolevas asjas omab eelkõige tähtsust direktiivi
         artikli 3 lõike 1 punkt b:
      
      „Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada: 
      a) […]
      b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;
      c) – h) […]”.
      4.     Direktiivi artikli 3 lõike 3 esimene lause sätestab siiski erandi registreerimiskeelust:
      „Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt lõike 1 punktile b, c või d, kui kaubamärk
         on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva ja pärast selle kasutamist omandanud eristatavuse.”
      
      5.     Ühendkuningriigi õigusesse võeti need sätted üle 1994. aasta Trade Mark Act’i (kaubamärgiseadus) 3. jaos.
      6.     Direktiivi 89/104 artikkel 5 sätestab kaubamärgiga antavad õigused:
      „1.      Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid
         kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata: 
      
      a)      kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;
      b)      kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega
         kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja
         tähise vahel.”
      
      2. – 5. ?…?”
      7.     Artikli 10 lõike 2 punkt a täpsustab kaubamärgi kasutamise mõistet seoses kaubamärgi tuntust säilitava kasutamisega:
      „2.      Lõike 1 tähenduses käsitatakse kasutamisena ka järgmist: 
      a)      kaubamärgi kasutamine kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi eristatavust;”
      8.     Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta(3) sisaldab põhiliselt sama sõnastusega sätteid.
      
      III. Eelotsusetaotlus
      9.     Court of Appealis on pooleli kohtuvaidlus selle üle, kas hüüdlauset „HAVE A BREAK” saab Ühendkuningriigis registreerida kaubamärgina
         sellistele kaupadele nagu šokolaad, šokolaaditooted, kompvekid, maiustused ja küpsised. Taotluse esitaja on Société des produits
         Nestlé SA, kes on ühtlasi samades kaubaklassides registreeritud kaubamärkide „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” ja „KIT KAT”
         omanik. Kaubamärgi „HAVE A BREAK” registreerimise taotlusele esitas vastulause Mars UK Ltd.
      
      10.   Pooled vaidlevad selle üle, kas hüüdlausel „HAVE A BREAK” on iseenesest (olemusest tulenevalt) või selle kasutamise tõttu
         kaubamärgi „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” koostisosana tegelikult eristusvõime selles mõttes, et sellega reklaamitavat toodet
         seostataks šokolaadibatooni Kit Kat valmistajaga.
      
      11.   Ühendkuningriigi patendiameti ärakuulamise eest vastutav ametnik ja esimese astme kohus jätsid kaubamärgi registreerimistaotluse
         rahuldamata, sest fraasil „HAVE A BREAK” ei ole olemusest tulenevalt eristusvõimet ega ole see omandanud ka nõutavat eristusvõimet
         fraasi „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” koostisosana kasutamise tõttu.
      
      12.   Euroopa Kohtu praktikale tuginedes nõustub Court of Appeal eelnevate instantsidega selles suhtes, et fraasil „HAVE A BREAK”
         puudub olemusest tulenev eristusvõime direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b tähenduses.
      
      13.   Court of Appeal ei välista siiski, et fraas „HAVE A BREAK” on omandanud eristusvõime kaubamärgina kaitstud hüüdlause „HAVE
         A BREAK … HAVE A KIT KAT” koostisosana kasutamise tõttu. Eelnevad instantsid eitasid küll seda, et kaubamärgi kasutamine teise
         registreeritud kaubamärgi koostisosana saab olla tõendiks kaubamärgi iseseisva eristusvõime kohta, kuid Court of Appeali arvates
         saab siiski ka selline koostisosa omandada iseseisva eristusvõime, näiteks kui see tuletab tarbijale paratamatult meelde kaitstud
         kaubamärki.
      
      14.   Seetõttu esitas ta Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse:
      „Kas kaubamärk võib omandada eristusvõime nõukogu direktiivi 89/104/EMÜ artikli 3 lõike 3 ja nõukogu määruse nr 40/94 artikli 7
         lõike 3 tähenduses selle kaubamärgi kasutamise tagajärjel või selle kaubamärgi kasutamise tõttu teise registreeritud kaubamärgi
         koostisosana või sellega kombinatsioonis?”
      
      IV.    Õiguslik hinnang
      A.      Sissejuhatus
      15.   Eelotsusetaotlus puudutab küsimust, kas fraasi „HAVE A BREAK” saab registreerida kaubamärgina. Ilma et see piiraks teatavaid
         käesolevas asjas ebaolulisi erijuhtumeid(4), registreeritakse tähis, st ka fraas direktiivi 89/104(5) kohaselt kaubamärgina, kui sellel tähisel on eristusvõime. See tuleneb direktiivi eri sätete, mis käsitlevad kaubamärgi registreerimisest
         keeldumise põhjuseid, sõnastusest ja ülesehitusest ning direktiivi põhjendustest.(6)
      
      16.   Eristusvõime tähendab seda, et tähise abil peab olema võimalik määratleda kaupa või teenust teatud ettevõtjalt pärinevana
         ja seega seda teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest eristada.(7) Euroopa Kohus lähtub eristusvõime üldmõistest, mida ei saa erilist liiki kaubamärkide puhul asendada erikriteeriumidega.(8)
      
      17.   Kaubamärgi eristusvõimet tuleb hinnata koos kaupade ja teenustega, mille puhul selle registreerimist taotletakse, ning lähtuvalt
         asjaomase avalikkuse, mis koosneb kaupade ja teenuste piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikest ja arukatest keskmistest
         tarbijatest, eeldatavast tajust.(9) Kaubamärgi eristusvõimet peab olenemata kaubamärgi liigist hindama konkreetselt.(10)
      
      18.   Praktikas tehakse vahet olemusest tuleneva ja omandatud eristusvõime vahel. Olemusest tulenevat eristusvõimet kontrollitakse
         eristusvõime puudumise kui kaubamärgi registreerimisest keeldumise põhjuse raames direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti b
         kohaselt. Kõnealust asjaolu kontrollitakse põhimõtteliselt olenemata tähise kasutamisest. Kontrollitakse üksnes seda, kas
         tähis iseenesest on eristav.
      
      19.   Court of Appeal on käesolevas asjas juba tuvastanud, et asjaomase kauba tarbijad tajuvad fraasi „HAVE A BREAK” selle päritolu
         suhtes neutraalsena ning järelikult puudub sellel olemusest tulenev eristusvõime.
      
      B.      Kasutamise mõiste
      20.   Sellegipoolest võib tähis direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 3 kohaselt omandada pärast kasutamist eristusvõime, mida sellel
         algselt ei olnud, ja seetõttu saab seda kaubamärgina registreerida. Tähis omandab registreerimise eelduseks oleva eristusvõime
         seega alles kasutamise tõttu. See säte nõrgendab tunduvalt direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti b nõuet, et kaubamärgina ei
         registreerita eristusvõimeta kaubamärke.(11)
      
      21.   Court of Appeali esitatud küsimus puudutab seda, kas ka kaubamärgi koostisosa saab artikli 3 lõike 3 kohaselt põhikaubamärgi
         kasutamise tõttu omandada eristusvõime iseseisvalt ja põhikaubamärgist sõltumatult. Nestlé püüab nimelt tõendada, et põhikaubamärgi
         „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” kasutamise tõttu on eristusvõime omandanud ka vaidlusalune koostisosa „HAVE A BREAK”. Mars
         seevastu eitab põhikaubamärgi kasutamist kinnitavate tõendite hindamise vajadust ja tunnustab üksnes koostisosa kasutamist
         põhikaubamärgist sõltumatult.
      
      22.   Siinkohal tuleb esmalt märkida, et Euroopa Kohus ei saa eelotsusemenetluses tuvastada seda, kas teatav kaubamärk on omandanud
         eristusvõime. Euroopa Kohtu ülesanne on pigem tõlgendada ühenduse õigust nii, et eelotsusetaotluse esitanud kohus saaks seda
         põhikohtuasjas õigesti kohaldada. Euroopa Kohus saab seega esitada seisukoha üksnes direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 3 tõlgendamise
         kohta ja mitte küsimuse kohta, kas fraas „HAVE A BREAK” on omandanud Ühendkuningriigis eristusvõime.
      
      23.   Vastavalt direktiivi 89/104 artikli 3 lõikele 3 on kaubamärgi registreerimine lubatav, kui kaubamärk on omandanud eristusvõime
         pärast selle kasutamist. Mars ja komisjon järeldavad sellest sõnastusest, et kasutamine teise kaubamärgi koostisosana ei saa olla tõendiks
         eristusvõime kohta direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 3 tähenduses. See käsitus ei ole siiski veenev, sest – nagu leiab ka
         Iirimaa valitsus – kaubamärgi kasutamine hõlmab sõna tähendusest tulenevalt nii selle iseseisvat kasutamist kui ka selle kasutamist
         põhikaubamärgi koostisosana.
      
      24.   Vastupidi Ühendkuningriigi valitsuse arvamusele ei saa ka direktiivi 89/104 artikli 10 põhjal teha teistsugust järeldust.
         Artikkel 10 ja järgmised käsitlevad kaubamärgi õiguskaitse kaotust kaubamärgi kasutamata jätmise tõttu. Kaubamärgi omanik
         võib kaubamärgiõiguse alusel reserveerida teatud tähised ainuõiguslikuks kasutamiseks ainult siis, kui ta neid tegelikult
         kasutab. Põhimõtteliselt oleks kindlasti vale eristusvõime omandamise eesmärgil toimuvat kasutamist tunnustada, ent samas
         pidada seda kaubamärgi õiguskaitse kaotuse takistamiseks ebapiisavaks. Ei ole siiski välistatud, et kaubamärgi kasutamist
         teise kaubamärgi koostisosana saab pidada piisavaks ka artikli 10 raames. Artikli 10 lõike 2 punkti a kohaselt käsitletakse
         kasutamisena ka kaubamärgi kasutamist kujul, mis erineb registreeritud kujust selliste elementide poolest, mis ei muuda märgi
         eristusvõimet. Selle määratluse alla saab liigitada ka kaubamärgi kasutamist põhikaubamärgi koostisosana. Registreerida tuleks
         seda koostisosa küll üksinda, ilma põhikaubamärgi teiste osadeta, kuid põhikaubamärgi kasutamine erineks registreeritud osakaubamärgi
         kasutamisest siiski ainult osaliselt. See ei puudutaks osakaubamärgi eristusvõimet, kui see on omandanud eristusvõime samasuguse
         kasutamise tagajärjel enne registreerimist.
      
      25.   Kaubamärgi kasutamise mõistet kasutatakse lisaks direktiivi 89/104 artikli 3 lõikele 3 ja artiklile 10 ka artiklis 5, kus
         määratletakse kaubamärgiga antavad õigused. Kaubamärgi omanikul on õigus takistada kolmandaid isikuid kasutamast tema kaubamärki
         või teisi tähiseid, kui esineb segiajamise oht. Sellega seoses piiritleb Euroopa Kohus kasutamise mõiste üksnes selliste juhtumitega,
         mil kolmanda isiku poolt tähise kasutamine mõjutab kahjulikult või võiks mõjutada kahjulikult kaubamärgi ülesannet ja eriti
         selle peamist ülesannet, milleks on tarbijatele kauba päritolu tagamine.(12) Sellise piiritlemise tingib asjaolu, et kaubamärgi õiguskaitse eesmärgid ei õigusta kasutamise keelamist – ja seega kasutajate
         vabaduse piiramist – kui kõnealune kasutamine on kaubamärgi ülesande seisukohast tähtsusetu.(13)
      
      26.   Kasutamise mõiste direktiivi 89/104 artikli 3 lõikes 3 on siiski laiem kui artikli 5 lõikes 1, sest see peab täitma hoopis
         teistsugust ülesannet. Artikli 3 lõikes 3 ei pea see määratlema kaubamärgi õiguskaitse ulatust, vaid üksnes kirjeldama, kuidas
         kaubamärk, mis iseenesest ei ole eristav, saab omandada eristusvõime kasutamise tagajärjel. Seetõttu on ka kaubamärgi koostisosade
         puhul otsustav, kas kasutamise tagajärjel tekib eristusvõime.
      
      27.   Marsi arvates on see tõlgendus vastuolus kohtuotsusega Philips(14). Selles kohtuasjas leidis Euroopa Kohus sõnaselgelt, et eristusvõime omandamiseks on nõutav „kaubamärgi kasutamine kaubamärgina”.
      
      28.   Euroopa Kohus kontrollis kohtuotsuses Philips muu hulgas seda, kas kauba enda kujust koosnev tähis saab kasutamise tagajärjel
         omandada eristusvõime. Tegemist oli kolme pöörleva peaga varustatud elektrilise raseerimisaparaadi ülemise tasapinna kujutisega,
         mis koosnes kolmest võrdkülgse kolmnurga kujuliselt paigutatud ja pöörlevate teradega varustatud ümmargusest peast. Philips
         oli sellise kujuga raseerimisaparaatide pikaaegne ainuturustaja ja oli arvamusel, et kaubamärgina registreerimist taotletav
         kujutis on sellise pikaajalise ainuturustamise tagajärjel omandanud eristusvõime.
      
      29.   Euroopa Kohus lähtus sellest, et kauba enda kujust koosneva tähise eristusvõimet ja nimelt ka selle kasutamise tagajärjel
         omandatud eristusvõimet tuleb hinnata lähtuvalt asjaomaste kaupade ja teenuste piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepaneliku
         ja aruka keskmise tarbija eeldatavast tajust.(15)
      
      30.   Kohus täpsustas seejärel siiski seda järeldust järgmiselt:
      „Olukord, kus asjaomane avalikkus seostab kaupu ühe ettevõtjaga, peab tekkima tänu kaubamärgi kasutamisele kaubamärgina ja põhinema seega kaubamärgi olemusel ja mõjul, mille põhjal on võimalik asjaomast kaupa eristada teiste ettevõtjate kaupadest.”(16)
      
      31.   Mars järeldab sellest, et ühe tähise kasutamine teise kaubamärgi koostisosana ei saa olla tõend eristusvõime omandamise kohta.
         See järeldus ei ole siiski veenev juba seetõttu, et kohtuotsus Philips ei sisalda ühtegi viidet sellele, et tähiste jada kasutamine
         kaubamärgi koostisosana ei kujuta endast kaubamärgi kasutamist kaubamärgina.
      
      32.   Lisaks sellele saab eespool osundatud lõiku käsitleda kaubamärgiõigust puudutava kohtupraktika üldises kontekstis üksnes siis,
         kui kaubamärgi kasutamine kaubamärgina hõlmab igasugust kasutamist, mille tagajärjel tekib eristusvõime. Vastasel korral ei
         saaks tähiseid, vaatamata sellele, et need on omandanud eristusvõime, üksnes seetõttu kaubamärkidena kaitsta, et tähise kasutamine,
         mille tagajärjel see omandas eristusvõime, ei kujutanud endast „kasutamist kaubamärgina”. Põhimõtteliselt lähtub Euroopa Kohus
         üksnes eristusvõimest ja ei kohalda teatavat liiki kaubamärkide puhul erikriteeriume.(17) Eristavaid tähiseid ei registreerita kaubamärkidena üksnes siis, kui esineb üks direktiivi 89/104 artikli 3 lõigetes 1 ja
         3 sätestatud kaubamärgi andmisest keeldumise olulistest põhjustest, mida kohtuotsuses Linde tähistatakse sõnaga „ennetav”.(18)
      
      33.   Direktiivi 89/104 artikli 3 lõikes 3 sätestatud kasutamise mõistet tuleb seega mõista tagajärjest lähtudes. Iga kasutamist,
         mille tagajärjel omandab tähis kaubamärgina registreerimiseks vajaliku eristusvõime, tuleb pidada kaubamärgi kasutamiseks
         kaubamärgina, mis vastab direktiivi artikli 3 lõikes 3 sätestatud nõuetele. Seda tõlgendust kinnitab kohtuotsuse Philips eespool
         viidatud lõik selles suhtes, et Euroopa Kohus lähtub ka kaubamärgi „olemusest ja mõjust”(19). Kaubamärgi olemus ja mõju ongi just selle eristav funktsioon. Kasutamist, mille tagajärjel tekib eristusvõime, tuleb seetõttu
         arvesse võtta artikli 3 lõike 3 raames.
      
      34.   Ühendkuningriigi valitsuse ja Marsi arvates tuleks aga põhikaubamärgi kaitse põhjendamatu laiendamise  ohu tõttu kohaldada kaubamärgi koostisosade eristusvõime hindamisel rangemaid  kriteeriume. See kartus põhineb kaalutlusel, et kaubamärgi koostisosad ei saa omandada iseseisvat eristusvõimet, vaid tuletavad
         selle üksnes põhikaubamärgi eristusvõimest. Kui tunnustada seda tuletatud eristusvõimet, tuleks tunnustada ka teiseseid tuletatud
         kaubamärke, mis omakorda ei ole omandanud iseseisvat eristusvõimet, vaid üksnes tuletanud selle esmastest tuletatud kaubamärkidest.
         See laiendamise protsess võib jätkuda ad infinitum.
      35.   Esmapilgul tundub, et seda ohtu ei saa lihtsalt vältida. Lähemal vaatlusel osutub see siiski näiliseks. Eristusvõime võimalik
         tuletamine sõltub nimelt põhikaubamärgi olemusest tulenevast või kasutamise tõttu omandatud eristusvõimest. Tugeva eristusvõimega
         põhikaubamärgid on võimelised üsna suurel määral eristusvõime üle kandma oma koostisosadele. Samal ajal esineb tugeva eristusvõimega
         kaubamärkide puhul üsna palju koostisosi ja põhikaubamärgi variatsioone, mis on juba põhikaubamärgi kasutamise tõttu iseseisvalt
         eristavad, tuletades asjaomasele avalikkusele meelde põhikaubamärki ja seega kauba päritolu ka siis, kui neid kasutatakse
         kaubamärgina põhikaubamärgist sõltumatult. Eristav põhikaubamärk edastab seega eristusvõime tuletatud kaubamärkidele. Kaubamärgi
         kaitse laiendamine on sel juhul kõnealuse edastatud eristusvõime vajalik tagajärg.
      
      36.   Tuletatud kaubamärgid ei ole aga reeglina võimelised eristusvõimet samal määral üle kandma järgnevatele edasi tuletatud kaubamärkidele.
         Need on palju vähem tuntud kui põhikaubamärk. Kui juba esmaselt tuletatud kaubamärgil puudub piisav iseseisev eristusvõime
         ja see omandab eristusvõime üksnes kombinatsioonis põhikaubamärgiga, ei ole tõenäoline, et teisene tuletatud kaubamärk saab
         omandada eristusvõime üksnes seetõttu, et seda kasutatakse kombinatsioonis esmaselt tuletatud kaubamärgiga. Järelikult ei
         ole kaubamärgi kaitse laiendamise kartus põhjendatud.
      
      37.   Ühendkuningriigi valitsus tugineb lisaks nendele ärakuulamise eest vastutava ametniku esitatud argumentidele, milles too jättis
         rahuldamata sellise kaubamärgi registreerimise taotluse, mis ainult sarnaneb registreeritud kaubamärgiga ja mida võib seetõttu
         sellega segi ajada. Registreerimine olevat võimalik ainult siis, kui tähist on tegelikult kasutatud ja asjaomased tarbijad
         tajuvad seda seetõttu üksnes toote päritolu eraldiseisva tähisena.
      
      38.   See käsitus peab paika niivõrd, kuivõrd see välistab selliste tähiste registreerimise, millel puudub olemusest tulenev eristusvõime
         ja mida ei ole kasutatud. Vastavalt direktiivi 89/104 artikli 3 lõikele 3 võib tähis, millel puudub olemusest tulenev eristusvõime,
         omandada eristusvõime alles pärast selle kasutamist. Seega takistab kasutamise nõutavus selliste tähiste kaubamärkidena registreerimist,
         mille eristusvõime tuleneb üksnes nende sarnasusest tugeva eristusvõimega põhikaubamärgiga, mida ei ole aga koos selle tugeva
         eristusvõimega põhikaubamärgiga kasutatud. Siiski ei välista see seda, et kaubamärgi koostisosade kasutamisega põhikaubamärgi
         osana omandavad ka need koostisosad eristusvõime.
      
      39.   Ent ka kaubamärgi registreerimise eelduseks oleva eristusvõime ja kaubamärgi registreerimist takistava segiajamise tõenäosuse
         vastandamine ei vii kuhugi. Nii segiajamise tõenäosus kui ka eristusvõime põhinevad sellel, et tarbija tunneb kaubamärgina
         kasutatud tähise abil ära, et tähistatud kaup pärineb kaubamärgi omanikult. Seetõttu esineb ühisosa selliste tähiste hulga
         vahel, mida asjaomaste kaupade ja teenuste tarbija võib tugevalt eristava põhikaubamärgiga segi ajada, ja selle põhikaubamärgi
         koostisosade hulga vahel, mille põhjal nimetatud tarbijad teevad järelduse nii tähistatud toote päritolu kui ka kaubamärgi
         enda päritolu kohta. Vaatamata nimetatud kattumisele registreeritakse need koostisosad kaubamärkidena, kui need on omandanud
         eristusvõime.
      
      40.   Muuseas ei ole ka ühenduse pädevate institutsioonide senine praktika põhimõtteliselt keelanud kaubamärgina tunnustada põhikaubamärgi
         koostisosi, mis on (tõenäoliselt) omandanud eristusvõime põhikaubamärgi kasutamise tõttu. Kohtuasjas Windsurfing Chiemsee
         oli vaidlusaluseks tähiseks sõna Chiemsee, mis sai omandada eristusvõime selle kasutamise tõttu kujutismärgi terviklikus kontekstis.(20) Esimese Astme Kohus käsitles kohtuotsuses Alcon(21) komplekssete sõnamärkide ühte koostisosa ja kohtuotsuses Eurocermex(22) kujutismärki, mida kasutati enamasti koos sõnamärkidega, tõstatamata probleemina küsimust, et seda kasutati kombinatsioonis
         põhikaubamärgiga. Ka Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) apellatsioonikoda ei võtnud menetlusosaliste
         viidatud apellatsioonikoja menetluses Ringling Bros. aluseks sõnamärgi kasutamist mitmeosalise sõna- ja kujutismärgi koostisosana,
         et välistada võimalikku eristusvõime omandamist.(23) Lõpuks peab ka Siseturu Ühtlustamise Ameti kontrolliosakonna 1. märtsi 1999. aasta tehniline märkus lubatavaks kasutamise
         tõendamist kompleksse tähise koostisosana kasutamisega.(24)
      
      41.   Teatud fraasi kasutamisel sõnamärgi koostisosana saab nimetatud fraas seega põhimõtteliselt omandada kaubamärgina registreerimiseks
         nõutava eristusvõime.
      
      C.      Hinnang omandatud eristusvõime tõendamisele
      42.   Sellest hoolimata näitab eelotsusetaotlus, et kasutatud kaubamärkide koostisosade eristusvõime tõendamine valmistab eriti
         suuri raskusi. Neid on võimalik arvesse võtta vaatamata eristusvõime kriteeriumi üldisele kehtivusele. Euroopa Kohus on nimelt
         sedastanud, et kuigi eristusvõime hindamiskriteeriumid on erinevatele kaubamärkide liikidele ühesugused, siis võib nende kohaldamise
         raames tekkida olukord, kus asjaomane avalikkus võib erinevat liiki kaubamärke erinevalt tajuda ja seega võib teatavat liiki
         kaubamärkide puhul eristusvõime kindlakstegemine olla keerulisem kui teiste puhul.(25)
      
      43.   Nagu komisjon õigusega rõhutab, tajub asjaomane avalikkus mitmeosalisi kaubamärke tavaliselt tervikuna ega pane tähele kaubamärgi
         mitmesuguseid üksikasju, eelkõige selle koostiosi.(26) Juba sel põhjusel ei nõustunud Euroopa Kohus sellega, et mitmeosalise kaubamärgi hindamisel uuritakse selle koostisosi üksnes
         eraldi. Tugineda tuleb pigem sellest tekkivale tervikmuljele.(27) Seega ei piisa põhikaubamärgi koostisosana kasutamise tagajärjel omandatud eristusvõime tõendamiseks põhikaubamärgi kasutamise
         dokumenteerimisest. Pigem tuleb ka tõendada, et asjaomane avalikkus tajub vaidlusalust eraldi kasutatavat koostisosa nii,
         et see identifitseerib kaupa teatud ettevõtjalt pärinevana ja seega eristab seda teiste ettevõtjate kaupadest.
      
      44.   Nii ei ole eristusvõime omandamise suhtes kahtlust siis, kui vaidlusalune koostisosa tundub põhikaubamärgi koosseisus olulisena,
         nagu näiteks kaubamärgi puhul, mida käsitleti kohtuotsuses Windsurfing Chiemsee.(28) Seevastu ei tundu tõenäolisena, et ebaolulised koostisosad omandavad iseseisva kasutamise korral nõutava eristusvõime. Asjaomaste
         kaupade ja teenuste tarbijad ei seosta tavaliselt kaubamärgi ebaolulise koostisosadega tähistatud kaupu ja teenuseid põhikaubamärgi
         omanikuga.
      
      45.   Käesoleval juhul ei tule siiski lähtuda ebaolulisest koostisosast, sest oletatavasti tuletab eraldi kasutatav hüüdlause „HAVE
         A BREAK” paljudele asjaomastele tarbijatele automaatselt meelde täiendava fraasi „HAVE A KIT KAT”. Siiski ei piisa eristusvõime
         tõendamiseks ka ainuüksi sellest automaatsest reaktsioonist. Pigem on vaja tõendada, et asjaomaste kaupade tarbijad seostavad
         kaubamärgiga „HAVE A BREAK” tähistatud kauba või teenuse, seega näiteks šokolaaditootja sildi või küpsisekarbi etiketi Kit
         Kati valmistajaga. Ühendkuningriigi valitsus märgib siinkohal õigusega, et ei piisa sellest, kui nimetatud tarbijad endalt
         üksnes küsivad, kas kaup või teenus pärineb sellelt tootjalt. See tähendaks üksnes segiajamise tõenäosuse esinemist.
      
      V.      Ettepanek
      46.   Esitatud põhjendustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata eelotsusetaotlusele järgmiselt:
      Teatud fraasi kasutamisel sõnamärgi koostisosana saab nimetatud fraas põhimõtteliselt omandada kaubamärgina registreerimiseks
         nõutava eristusvõime. Põhikaubamärgi koostisosana kasutamise tagajärjel omandatud eristusvõime tõendamise tingimus on, et
         asjaomane avalikkus tajub kõnealust eraldi kasutatavat koostisosa nii, et see identifitseerib kauba teatava ettevõtja kaubana
         ja eristab seda seega teiste ettevõtjate kaupadest.
      
      1 	Algkeel: saksa.
      
      2 –	(EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92); viimati muudetud nõukogu 19. detsembri 1991. aasta otsusega 92/10/EMÜ
         (EÜT 1992, L 6, lk 35; ELT eriväljaanne 17/01, lk 119).
      
      3 –	(EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146); viimati muudetud nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta määrusega (EÜ)
         nr 1992/2003, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta, et jõustada Euroopa Ühenduse ühinemine märkide
         rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolliga, mis on vastu võetud 27. juunil 1989 Madridis (ELT L 296, lk 1;
         ELT eriväljaanne 17/01, lk 310).
      
      4 –	Need on kaubamärgi registreerimisest keeldumise „ennetavad” põhjused, nt direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkt e. Vt
         selle kohta 18. juuni 2002. aasta otsus kohtuasjas C‑299/99: Philips (EKL 2002, lk I‑5475, punkt 74 jj), ja 8. aprilli 2003. aasta
         otsus liidetud kohtuasjades C‑53/01–C‑55/01: Linde jt (EKL 2003, lk I‑3161, punkt 43 jj).
      
      5 –	Käesolevas asjas ei ole Court of Appeali poolt mainitud määrus nr 40/94 kohaldatav ja seetõttu seda edaspidi ei mainita.
         Siiski võetakse arvesse määruse asjaomaste sätete ja mõistete kohta käivat väljakujunenud kohtupraktikat, kui see on asjassepuutuv.
      
      6 –	Eespool 4. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Philips (punkt 29 jj).
      
      7 –	4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C‑108/97 ja C‑109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I‑2779, punkt 46);
         eespool 4. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Linde (punktid 40 ja 47), ja 21. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas
         C‑64/02 P: Siseturu Ühtlustamise Amet v. Erpo Möbelwerk (EKL 2004, lk I‑10031, punkt 33).
      
      8 –	Eespool 7. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet v. Erpo Möbelwerk (punkt 36).
      
      9 –	Eespool 4. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Philips (punktid 59 ja 63); eespool 4. joonealuses märkuses viidatud
         kohtuotsus Linde (punkt 41); 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑218/01: Henkel (EKL 2004, lk I‑1725, punkt 50);
         otsus kohtuasjas C‑363/99: Koninklijke KPN Nederland (EKL 2004, lk I‑1619, punkt 34); 29. aprilli 2004. aasta otsus liidetud
         kohtuasjades C‑456/01 P ja C‑457/01 P: Henkel v. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2004, lk I‑5089, punkt 3); otsus liidetud kohtuasjades C‑468/01 P kuni C‑472/01 P: Procter
         & Gamble v.  Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2004, lk I‑5141, punkt 33) ja otsus liidetud kohtuasjades C‑473/01 P ja C‑474/01 P: Procter
         & Gamble v.  Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2004, lk I‑5173, punkt 33).
      
      10 –	16. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑404/02: Nichols (EKL 2004, lk I‑8499, punkt 27).
      
      11 –	Eespool 7. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee (punktid 44 ja 45).
      
      12 –	Vt 14. mai 2002. aasta otsus kohtuasjas C‑2/00: Hölterhoff (EKL 2002, lk I‑4187, punkt 16); 12. novembri 2002. aasta otsus
         kohtuasjas C‑206/01: Arsenal Football Club (EKL 2002, lk I‑10273, punktid 51 ja 54) ja 16. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas
         C‑245/02: Anheuser-Busch (EKL 2004, lk I‑10989, punkt 59).
      
      13 –	Eespool 12. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Arsenal (punkt 51 jj).
      
      14 –	Eespool 4. joonealuses märkuses viidatud.
      
      15 –	Eespool 4. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Philips (punkt 63).
      
      16 –      Eespool 4. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Philips (punkt 64).
      
      17 –	Eespool 7. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet v.  Erpo Möbelwerk (punktid 33 ja 34).
      
      18 –	Euroopa Kohtu kõnealune seisukoht eespool 4. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsuse Philips (punkt 64) saab selgeks
         siis, kui võtta arvesse kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise ennetavat põhjust vastavalt direktiivi 89/104
         artikli 3 lõike 1 punktile e – tähised, mis koosnevad ainult kaupade kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks.
         Tähise potentsiaalne eristusvõime ei tulenenud nimelt mitte tähisest või selle kasutamisest, vaid oletatavasti asjaolust,
         et tarbijad seostasid kõiki vaidlusalust tüüpi seadmed senise monopoolset seisundit omava tootjaga ja mõistsid järelikult
         ka selliste seadmete kujutist kui viidet sellele ettevõtjale. Oleks olnud siiski piisav, kui Euroopa Kohus oleks selles küsimuses
         piirdunud kaubamärgi registreerimisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise ennetava põhjuse kaalumisega, püüdmata seda liita
         direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 3 tõlgendusega.
      
      19 –	See seos on eespool 4. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsuse Philips (punkt 64) prantsuskeelses versioonis arusaadavam
         kui saksakeelses ja ingliskeelses versioonis, kuna prantsuse keeles on l’usage meessoost ja la marque naissoost.
      
      20 –	Eespool 7. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus (punkt 10).
      
      21 –	Esimese Astme Kohtu 5. märtsi 2003. aasta otsus kohtuasjas T‑237/01: Alcon v.  Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2003, lk II‑411, punkt 59).
      
      22 –	Esimese Astme Kohtu 29. aprilli 2004. aasta otsus kohtuasjas T‑399/02: Eurocermex SA v.  Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2004, lk II‑1391, punkt 50 ja 51).
      
      23 –	Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 23. mai 2001. aasta otsus asjas R 111/2000‑2 Ringling Bros.-Barnum
         & Bailey combined shows, Inc. (THE GREATEST SHOW ON EARTH).
      
      24 –	http://oami.europa.eu/en/mark/marque/practice_note.htm (16.12.2004).
      
      25 –	Eespool 8. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet v.  Erpo Möbelwerk (punkt 34).
      
      26 –	11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C‑251/95: SABEL (EKL 1997, lk I‑6191, punkt 23), ja 22. juuni 1999. aasta otsus
         kohtuasjas C‑342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer (EKL 1999, lk I‑3819, punkt 25).
      
      27 –	Eespool 26. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus SABEL (punkt 23) ja sõnamärgi kohta 19. septembri 2002. aasta otsus
         kohtuasjas C‑104/00 P: DKV v.  Siseturu Ühtlustamise Amet (COMPANYLINE) (EKL 2002, lk I‑7561, punkt 24).
      
      28 –	Eespool 7. joonealuses märkuses viidatud (punkt 10).