CELEX: 62010TJ0579
Language: sk
Date: 2013-05-07
Title: Rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) zo 7. mája 2013  .#macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts‑ und Finanztechnologie proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).#Ochranná známka Spoločenstva – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Spoločenstva makro – Obchodné meno spoločnosti macros consult GmbH – Právo získané pred podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a poskytujúce jeho majiteľovi právo zakázať používanie prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva – Nezapísané označenia požívajúce ochranu v nemeckom práve – § 5 Markengesetz – Článok 8 ods. 4, článok 53 ods. 1 písm. c) a článok 65 nariadenia (ES) č. 207/2009.#Vec T‑579/10.

Účastníci konania
               Odôvodnenie
               Výrok
               
            
            Účastníci konania
            Vo veci T‑579/10,
            macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie,  so sídlom v Ottobrunne (Nemecko), v zastúpení: pôvodne T. Raible, neskôr M. Daubenmerkl, advokáti,
            žalobkyňa,
            proti
            Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),  v zastúpení: pôvodne R. Manea, neskôr G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,
            žalovanému,
            ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:
            MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,  so sídlom v Düsseldorfe (Nemecko), v zastúpení: J.‑ C. Plate a R. Kaase, advokáti,
            ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. októbra 2010 (vec R 339/2009‑4) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie a MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
            VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora),
            v zložení: predseda komory J. Azizi, sudcovia S. Frimodt Nielsen (spravodajca) a E. Buttigieg,
            tajomník: C. Heeren, referentka,
            so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 21. decembra 2010,
            so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 12. apríla 2011,
            so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 1. apríla 2011,
            so zreteľom na repliku podanú do kancelárie Všeobecného súdu 19. júla 2011,
            so zreteľom na dupliku ÚHVT podanú 19. októbra 2011,
            so zreteľom na dupliku vedľajšieho účastníka podanú 19. októbra 2011,
            so zreteľom na odpovede na písomnú otázku, ktorú Všeobecný súd zaslal účastníkom konania,
            po pojednávaní z 5. februára 2013,
            vyhlásil tento
            Rozsudok 
            
            Odôvodnenie
             Právny rámec 
            1. Nariadenie (ES) č. 207/2009 
            1. Článok 8 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1) znie takto:
            „Na základe námietky majiteľa nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny dosah, ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, pokiaľ podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo práva členského štátu, ktorým sa spravuje dané označenie:
            a) práva k takémuto označeniu boli nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného na podporu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva;
            b) takéto označenie prepožičiava jeho majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.“
            2. Článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 stanovuje:
            „Ochranná známka Spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu… ak existuje skoršie právo, ako je uvedené v článku 8 ods. 4 a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené.“
            2. Nariadenie (ES) č. 2868/95 
            3. Pravidlo 37 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), stanovuje:
            „Návrh… na výmaz alebo na vyhlásenie o neplatnosti… obsahuje:
            …
            b) pokiaľ ide o dôvody, z ktorých sa vychádzalo pri návrhu:
            …
            ii) v prípade žiadosti na základe článku [53] ods. 1 nariadenia [č. 207/2009], podrobné údaje o práve, na ktorom sa návrh na vyhlásenie o neplatnosti zakladá a v prípade potreby podrobné údaje preukazujúce, že prihlasovateľ je oprávnený uviesť ako dôvody pre neplatnosť svoje predchádzajúce právo;“
            3. Markengesetz 
            4. § 5 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen z 25. októbra 1994 (zákon o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení, BGBl. I, s. 3082, ďalej len „Markengesetz“), v znení zmien a doplnení, s názvom „Obchodné názvy“, znie takto:
            „1. Značky a názvy diel sú chránené ako obchodné názvy.
            2. Značky sú označenia, ktoré sa v obchodnom styku používajú ako názov, obchodné meno spoločnosti alebo osobitné označenie obchodnej činnosti alebo podniku. Pod obchodné názvy patria všetky obchodné označenia a iné osobitné označenia umožňujúce odlíšiť jednu obchodnú činnosť od ďalších obchodných činností, a ktoré relevantná verejnosť považuje za rozlišovacie označenia podniku.“
             Skutkové okolnosti 
            5. Dňa 23. marca 1998 podal vedľajší účastník konania MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zmeneného a doplneného (nahradeného nariadením č. 207/2009).
            6. Prihlasovaná ochranná známka, ako sa uvádza aj v bode 5 vyššie (ďalej len „kolidujúca ochranná známka“), pozostáva z tohto obrazového označenia:
            >image>7
            7. Výrobky a služby, pre ktoré bola kolidujúca ochranná známka prihlasovaná, patria najmä do tried 9, 35, 36 a 41 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.
            8. Dňa 7. novembra 2003 podala žalobkyňa macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na základe nariadenia č. 40/94.
            9. Prihlasovanou ochrannou známkou je, ako sa uvádza aj v bode 8 vyššie (ďalej len „prihlasovaná ochranná známka“), slovné označenie macros.
            10. Služby, pre ktoré bola táto ochranná známka prihlasovaná, patria do tried 35, 36 a 41 v zmysle Niceskej dohody.
            11. Kolidujúca ochranná známka bola zapísaná 21. apríla 2005 a jej platnosť bola predĺžená až do 23. marca 2018.
            12. Dňa 28. júna 2005 podal vedľajší účastník konania námietku v zmysle článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky služby uvedené v bode 10 vyššie.
            13. Námietka sa zakladala na kolidujúcej ochrannej známke. Dôvodom uvádzaným na podporu námietky bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009].
            14. Dňa 21. augusta 2007 podala žalobkyňa návrh na vyhlásenie neplatnosti v zmysle článku 55 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 56 nariadenia č. 207/2009). Tento návrh (ďalej len „návrh na vyhlásenie neplatnosti“) smeroval proti kolidujúcej ochrannej známke pre všetky výrobky a služby uvedené v bode 7 vyššie.
            15. Návrh na vyhlásenie neplatnosti sa zakladal najmä na nemeckom obchodnom mene spoločnosti macros consult GmbH.
            16. Dôvody uvádzané na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti zahŕňajú dôvody uvedené v článku 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009].
            17. Rozhodnutím z 11. septembra 2007 ÚHVT pozastavil námietkové konanie uvedené v bodoch 12 a 13 vyššie, pričom čakal na výsledok konania o vyhlásenie neplatnosti, o ktoré ide v prejednávanej veci.
            18. Dňa 19. januára 2009 zrušovacie oddelenie zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti. Zrušovacie oddelenie v podstate najmä zastávalo názor, že nebola preukázaná existencia skoršieho práva založeného na obchodnom mene spoločnosti žalobkyne, keďže žalobkyňa nepreukázala, že toto označenie bolo používané v obchodnom styku ku dňu podania prihlášky kolidujúcej ochrannej známky.
            19. Dňa 20. marca 2009 podala žalobkyňa odvolanie v zmysle článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009) na ÚHVT proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.
            20. Rozhodnutím z 18. októbra 2010 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol.
            21. Štvrtý odvolací senát ÚHVT najmä zastával názor, že žalobkyňa nepreukázala existenciu skoršieho práva v zmysle článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.
            22. Pokiaľ ide o uplatnenie článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, odvolací senát rozhodol, že žalobkyňa všeobecným odkazom na § 5 Markengesetz, ktorý chráni viaceré druhy odlišných práv a poukázaním na obchodné meno spoločnosti macros consult GmbH neurčila s dodatočnou presnosťou, na ktoré skoršie právo sa odvoláva.
            23. Okrem toho odvolací senát zastával názor, že dôkazy, ktoré predložila žalobkyňa, neumožňujú preukázať existenciu skoršieho práva. Na jednej strane kópia prihlášky na zápis národnej ochrannej známky zo 14. marca 1998 neumožňuje dospieť k záveru o začatí hospodárskej činnosti, a to o to viac, že žalobkyňa v konaní o zápis nepokračovala. Na druhej strane žiadosť o zápis spoločnosti s obchodným menom macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie sa odlišovala od obchodného mena spoločnosti, na ktoré sa odvoláva žalobkyňa, bez toho, aby bolo podľa odvolacieho senátu potrebné rozhodnúť o tom, či táto prihláška predstavovala začiatok používania v obchodnom styku.
            24. Odvolací senát napokon uviedol, že dokumenty o účasti na špecializovanom veľtrhu, ako aj účtovné dokumenty, ktoré predložila žalobkyňa, sa týkali rokov 2006 a 2008, a v dôsledku toho nemohli slúžiť na preukázanie existencie práva, ktoré vzniklo skôr než bola podaná prihláška kolidujúcej ochrannej známky.
             Návrhy účastníkov konania 
            25. Žalobkyňa vo svojej žalobe navrhuje, aby Všeobecný súd:
            – zrušil napadnuté rozhodnutie tak, aby odvolanie, ktoré žalobkyňa podala na odvolací senát ÚHVT, bola uznané za dôvodné a aby sa vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti,
            – zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania, ako aj trov konania, ktoré vznikli na odvolacom senáte a na zrušovacom oddelení.
            26. V replike však žalobkyňa uviedla, že jej žaloba smeruje k tomu, aby Všeobecný súd zrušil napadnuté rozhodnutie na základe nového právneho posúdenia a aby odvolací senát vzhľadom na stanovisko Všeobecného súdu a po objasnení ostatných právnych otázok vyhovel jej návrhu na zrušenie, pričom odvolanie, ktoré mu žalobkyňa predložila, by uznal za dôvodné.
            27. Žalobkyňa na pojednávaní naďalej tvrdila, je jej žaloba sa obmedzuje na návrh na zrušenie napadnutého rozhodnutia, čo bolo písomne potvrdené.
            28. ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:
            – zamietol žalobu,
            – zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.
             Právny stav 
            1. O predmete žaloby 
            29. Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 53 ods. 1 písm. c) a článku 53 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 207/2009.
            30. Žalobkyňa však na pojednávaní uznala, že vo svojich písomných podaniach neuviedla nijaké tvrdenie o zákonnosti uplatnenia ustanovení článku 53 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s § 12 Bürgerliches Gesetzbuch (nemecký občiansky zákonník) zo strany odvolacieho senátu v napadnutom rozhodnutí, a teda že táto otázka nemala vzťah k predmetu sporu na Všeobecnom súde.
            31. Je teda potrebné sa domnievať, že tento spor sa týka výlučne zákonnosti uplatnenia ustanovení článku 53 ods. 1 písm. c) v spojení s článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, ktoré odvolací senát vykonal v napadnutom rozhodnutí.
            32. Žalobkyňa vo svojej odpovedi na písomnú otázku, ktorú jej Všeobecný súd zaslal pred pojednávaním, odkázala na § 15 Markengesetz bez toho, aby tento odkaz doplnila čo i len najmenším spresnením umožňujúcim posúdiť dosah tohto prípadného tvrdenia. Ako to tiež pripustila na pojednávaní, na toto ustanovenie sa neodvolávala ani počas konania na ÚHVT, ani v tomto konaní. Na pojednávaní žalobkyňa pripustila, že otázka uplatnenia tohto ustanovenia nemá vzťah k tomuto sporu a že to bolo písomne potvrdené. Tento spor sa teda týka výlučne dôvodnosti výkladu a uplatnenia § 5 Markengesetz v prejednávanej veci, na čom sa účastníci konania nezhodujú.
            2. O uplatnení ustanovení článku 53 ods. 1 písm. c) v spojení s článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, ako aj § 5 Markengesetz 
             Tvrdenia účastníkov konania 
            33. Žalobkyňa tvrdí, že ku dňu podania prihlášky kolidujúcej ochrannej známky, teda 23. marca 1998, už používala označenie „macros consult“ ako názov, obchodné meno spoločnosti a značku, a teda mohla požívať ochranu, ktorú tomuto označeniu priznáva § 5 Markengesetz.
            34. Podľa žalobkyne je obchodné meno spoločnosti zakladaných právnických osôb súkromného práva (Vorgesellschaft) predmetom ochrany na základe § 5 Markengesetz za podmienky, že budúca spoločnosť vykonáva činnosť vo vzťahu k tretím osobám a že takto vykonávaná obchodná činnosť sa považuje za trvalú hospodársku činnosť. Ochrana názvu a obchodného mena spoločnosti sa okrem toho rozširuje na prvky, ktoré ich tvoria, ak tieto prvky majú rozlišovaciu spôsobilosť. Pre začatie používania značky sú dostatočne príznačné aktivácia telefonickej linky, zapísanie do obchodného registra alebo používanie značky v korešpondencii s vnútroštátnym úradom pre ochranné známky na účely získania zápisu ochrannej známky. V tejto súvislosti sa pre začiatok ochrany značky na základe § 5 Markengesetz nevyžaduje, aby podnik už bol známy všetkým ďalším subjektom alebo všetkým svojim klientom.
            35. Na podporu svoje argumentácie žalobkyňa poukazuje na odborný článok (Ingerl, R., a Rohnke, C.: Markengesetz, Kommentar . 3. vyd. C. H. Beck: München 2010) a na štrnásť rozsudkov Bundesgerichtshof (Spolkový súd).
            36. Žalobkyňa sa na účely preukázania začatia používania svojej značky pred podaním prihlášky kolidujúcej ochrannej známky, teda pred 23. marcom 1998, odvoláva na svoj návrh na zápis do obchodného registra z 19. februára 1998, na zápis do tohto registra, ku ktorému došlo 5. marca 1998, ako aj na používanie svojej značky v rámci korešpondencie s Deutsches Patent‑ und Markenamt (nemecký Úrad pre patenty a ochranné známky). Potvrdenie o prijatí predložené zo strany Deutsches Patent‑ und Markenamt preukazuje, že žalobkyňa na tento úrad podala prihlášku ochrannej známky macros consult 14. marca 1998. Tieto skutkové okolnosti v napadnutom rozhodnutí nesprávne posúdili zrušovacie oddelenie i odvolací senát.
            37. Žalobkyňa spochybňuje aj konštatovanie odvolacieho senátu uvedené v bode 26 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého žiadosť o zápis obchodného mena spoločnosti macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie nie je relevantným dôkazom v rámci návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Za predpokladu, že by odvolací senát zastával názor, že návrh na vyhlásenie neplatnosti bol založený na prvkoch tvoriacich obchodné meno spoločnosti, a nie na samotnom tomto označení, žalobkyňa tvrdí, že pojmy „macros“ a „macros consult“ sú rozlišovacími prvkami jej značky a že sú z tohto dôvodu chránené ako také, hoci sú používané samostatne, na základe § 5 Markengesetz.
            38. Žalobkyňa dodáva, že vykonáva činnosť pod svojou značkou prinajmenšom od návrhu na zápis do obchodného registra uvedeného v bode 36 vyššie. V roku 2006 tak dosiahla obrat vo výške 1,7 milióna eur. Na ÚHVT predložila svoje ročné účtovné závierky za roky 2005 a 2006, ako aj dokumenty za roky 2005, 2006 a 2008 preukazujúce jej účasť na Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (CeBIT, veľtrh informačných a kancelárskych technológií). Odvolací senát teda konal nesprávne, keď nezohľadnil skutočnosť, že žalobkyňa vykonávala od svojho založenia plynulú hospodársku činnosť.
            39. Žalobkyňa napokon spochybňuje všetky námietky neprípustnosti, ktoré vzniesol ÚHVT a vedľajší účastník konania. V odpovedi na tvrdenie ÚHVT založené na zániku prípadne získaného skoršieho práva z dôvodu chýbajúcich dôkazov o existencii činnosti vo vzťahu k tretím osobám v období od roku 1998 do roku 2005 žalobkyňa v prílohe repliky prikladá svojej ročné účtovné závierky za roky 1998 až 2005. Domnieva sa, že tieto dôkazy nemôžu byť zamietnuté ako oneskorené, keďže ich bola nútená predložiť až v odpovedi na tvrdenie ÚHVT v jeho vyjadrení k žalobe, pričom je Všeobecnému súdu k dispozícii pre prípad, ak by si vyžiadal ďalšie dôkazy.
            40. Pokiaľ ide o podobnosť kolidujúcich označení, žalobkyňa odkazuje na celé konanie na ÚHVT, ako aj na písomné vyjadrenie, ktoré vedľajší účastník predložil v rámci námietkového konania uvedeného v bodoch 12 a 13 vyššie.
            41. ÚHVT tvrdí, že žaloba je neprípustná ako celok a musí byť zamietnutá. V prvom rade uvádza, že v žalobe sa výslovne neuvádzajú dôvody uvádzané proti napadnutému rozhodnutiu, ale že sa Všeobecnému súdu navrhuje, aby rozhodol o dôvodnosti jej tvrdení o existencii skoršieho práva v rámci pôvodného posúdenia skutkového stavu. Na Všeobecný súd sa však možno obrátiť len so spochybnením týkajúcim sa zákonnosti napadnutého rozhodnutia.
            42. V druhom rade ÚHVT spochybňuje prípustnosť celkového odkazu žalobkyne na námietkové konanie uvedené v bodoch 12 a 13 vyššie na účely preukázania existencie pravdepodobnosti zámeny medzi skoršími právami, na ktoré sa odvoláva a kolidujúcou ochrannou známkou. Okrem toho, keďže odvolací senát neskúmal pravdepodobnosť zámeny medzi údajným skorším právom a kolidujúcou ochrannou známkou, Všeobecnému súdu neprináleží vykonať takéto posúdenie prvýkrát.
            43. V treťom rade ÚHVT tvrdí, že na výpise z obchodného registra predloženého v prílohe A 4 k žalobe je uvedený dátum 21. december 2010, a teda že pochádza z obdobia po prijatí napadnutého rozhodnutia. Táto príloha je teda novou skutkovou okolnosťou a z tohto dôvodu je neprípustná. ÚHVT spochybňuje aj to, že by Všeobecný súd mohol zohľadniť rozhodnutia nemeckých súdov uvedené v bode 35 vyššie. Ide totiž o skutkové okolnosti, na ktoré sa žalobkyňa mala odvolať počas správneho konania, keďže dôkaz o existencii skoršieho práva v zmysle článku 53 nariadenia č. 207/2009 sa považuje za skutkovú otázku, ktorú musí v súlade s pravidlom 37 písm. b), iii) nariadenia č. 2868/95 preukázať účastník konania, ktorý sa na ňu odvoláva. ÚHVT napokon tvrdí, že skutkové okolnosti, ktoré žalobkyňa uviedla v prílohe repliky (pozri bod 39 vyššie), sú nové a z toho dôvodu sú neprípustné.
            44. Vo veci samej ÚHVT tvrdí, že z judikatúry vyplýva, že dôkazné bremeno o existencii skoršieho práva chráneného vnútroštátnym právnym poriadkom nesie účastník konania, ktorý sa na toto právo odvoláva, pričom tento dôkaz je potrebné predložiť počas správneho konania. Keďže žalobkyňa takýto dôkaz nepredložila, ÚHVT tvrdí, že odvolací senát správne zastával názor, že návrh na vyhlásenie neplatnosti je treba zamietnuť.
            45. ÚHVT spolu s vedľajším účastníkom konania tvrdia, že samotné podanie prihlášky národnej ochrannej známky, ktoré predstavuje jedinú skutkovú okolnosť predloženú zo strany žalobkyne okrem jej zápisu do obchodného registra, nepredstavuje začiatok používania v zmysle §5 Markengesetz.
            46. Žalobkyňa navyše od predmetnej prihlášky ustúpila a prvé dokumenty umožňujúce preukázať skutočnú činnosť žalobkyňa pochádzajú z roku 2005. Aj za predpokladu, že žalobkyňa získala právo k značke na základe § 5 Markengesetz v roku 1998, toto obdobie prerušenia trvajúce šesť rokov spôsobilo zánik akéhokoľvek prípadného práva. V každom prípade nové právo na označenie, ak by aj bolo získané v roku 2005, nemá nijakú prednosť vo vzťahu k prihláške kolidujúcej ochrannej známky.
            47. Okrem toho zápis žalobkyne do obchodného registra nie je používaním v obchodnom styku v zmysle § 5 Markengesetz.
            48. Žalobkyňa sa napokon neodvolala na § 15 Markengesetz, ktorý je jediným ustanovením umožňujúcim dosiahnuť zákaz označenia, ktorého právo na používanie bolo získané na základe § 5 toho istého zákona.
            49. Vedľajší účastník konania tvrdí, že žalobkyňa v žalobe dostatočne presne neuviedla ustanovenia, ktoré údajne porušil odvolací senát v napadnutom rozhodnutí. Žaloba preto nespĺňa požiadavky článku 44 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.
            50. Takisto považuje za neprípustné skutkové okolnosti, ktoré žalobkyňa uvádza prvýkrát na podporu svojej repliky, teda tri rozsudky Bundesgerichtshof a ročné účtovné závierky za roky 1998 až 2005.
            51. Vo veci samej vedľajší účastník konania po prvé tvrdí, že žalobkyňa nepreukázala, že obchodné meno spoločnosti je chránené na základe nemeckého práva ochranných známok. Uvádza, že účastník konania na ÚHVT, ktorý má v úmysle odvolávať sa na skoršie právo v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, je na základe pravidla 19 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 povinný predložiť dôkaz o existencii práva, na ktoré sa odvoláva. Podľa vedľajšieho účastníka konania však žalobkyňa nepreukázala, že skrátená forma obchodného mena spoločnosti macros consult bola chránená z dôvodu práva k značke.
            52. V druhom rade vedľajší účastník konania tvrdí, že ak by žalobkyňa predložila nové dôkazy, ktoré by mohli preukázať používanie jej obchodného mena alebo označenia macros v obchodnom styku pred podaním prihlášky kolidujúcej ochrannej známky, tieto dôkazy by Všeobecný súd zamietol ako oneskorené, pretože neboli predložené na ÚHVT. Okrem toho sa domnieva, že odvolací senát správne zastával názor, že dôkazy týkajúce sa rokov 2006 a 2008 nemohli preukázať prednosť skoršieho práva, keďže sa týkali skutočností, ktoré nastali viac než desať rokov po podaní prihlášky kolidujúcej ochrannej známky.
            53. V treťom rade vedľajší účastník konania tvrdí, že okrem neexistencie dôkazu o existencii práva, ktoré vzniklo skôr než bola podaná prihláška kolidujúcej ochrannej známky, nie je splnená podmienka týkajúca sa toho, aby používanie nezapísaného označenia nebolo „len lokálne“. Okrem toho spochybňuje existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi údajným skorším právom, na ktoré sa odvoláva žalobkyňa, a kolidujúcou ochrannou známkou.
             Posúdenie Všeobecným súdom 
             O dosahu podmienok vyžadovaných v článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009
            54. Podľa článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 4 tohto nariadenia aj existencia iného označenia ako ochrannej známky umožňuje dosiahnuť vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva, ak toto označenie súčasne spĺňa štyri podmienky: toto označenie sa musí používať v obchodnom styku; musí mať väčší než len lokálny význam; právo na toto označenie musí byť získané v súlade s právom členského štátu, v ktorom sa označenie používalo pred podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, a napokon toto označenie musí priznávať jeho majiteľovi možnosť zakázať používanie neskoršej ochrannej známky. Tieto štyri podmienky obmedzujú počet iných označení, než sú ochranné známky, na ktoré sa možno odvolávať na účely namietania platnosti ochrannej známky Spoločenstva na celom území Únie v súlade s článkom 1 ods. 2 nariadenia č. 207/2009. Vzhľadom na to, že podmienky stanovené článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 sú kumulatívne, na zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochranných známok Spoločenstva stačí, ak nie je splnená len jedna z nich. [rozsudok Všeobecného súdu z 24. marca 2009, Moreira da Fonseca/ÚHVT – General Óptica (GENERAL OPTICA), T‑318/06 až T‑321/06, Zb. s. II‑649, body 32 a 47].
            55. Prvé dve podmienky, teda podmienky týkajúce sa použitia a významu uvádzaného opatrenia, ktorý musí byť väčší než len lokálny, vyplývajú zo samotného znenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, a preto sa musia vykladať v duchu práva Únie. Nariadenie č. 207/2009 teda stanovuje jednotné pravidlá týkajúce sa použitia týchto označení a ich dosahu, ktoré sú v súlade so zásadami, ktorými sa riadi systém zavedený týmto nariadením (rozsudok GENERAL OPTICA, už citovaný v bode 54 vyššie, bod 33).
            56. Naopak z formulácie „pokiaľ podľa práva členského štátu, ktorým sa riadi dané označenie“ vyplýva, že dve ďalšie podmienky uvedené následne v článku 8 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 sú podmienkami stanovenými nariadením, ktoré sa na rozdiel od predchádzajúcich posudzujú vzhľadom na kritériá stanovené právom, ktorým sa riadi uvádzané označenie. Tento odkaz na právo, ktorým sa riadi uvádzané označenie, je úplne odôvodnený, keďže nariadenie č. 207/2009, priznáva označeniam mimo systému ochrannej známky Spoločenstva možnosť odvolávať sa na ne proti ochrannej známke Spoločenstva. Preto výlučne právo, ktorým sa riadi uvádzané označenie, umožňuje preukázať, či toto označenie predchádza ochrannej známke Spoločenstva a či môže odôvodňovať zákaz používania neskoršej ochrannej známky (rozsudok GENERAL OPTICA, už citovaný v bode 54 vyššie, bod 34).
             O pravidlách týkajúcich sa dôkazného bremena a vykonávania dôkazov o existencii skoršieho vnútroštátneho práva
            57. Zo znenia článku 53 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že keď tento článok odkazuje na situáciu, kde skoršie právo dovoľuje zakázať používanie ochrannej známky Spoločenstva, jasne rozlišuje dva prípady, v ktorých je skoršie právo chránené právnou úpravou Únie „alebo“ vnútroštátnym právom (rozsudok Súdneho dvora z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C‑263/09 P, Zb. s. I‑5853, bod 48). 
            58. Pokiaľ ide o procesný režim definovaný v nariadení č. 2868/95 v prípade návrhu predloženého podľa článku 53 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, ktorý sa zakladá na skoršom práve chránenom vnútroštátnym právnym rámcom, pravidlo 37 nariadenia č. 2868/95 v súvislosti so situáciou, o akú ide v prejednávanej veci, stanovuje, že prihlasovateľovi prináleží predložiť dôkazy preukazujúce, že je v zmysle uplatniteľnej vnútroštátnej právnej úpravy oprávnený odvolávať sa na uplatnenie tohto práva (rozsudok Edwin/ÚHVT, už citovaný v bode 57 vyššie, bod 49).
            59. Toto pravidlo predstavuje pre prihlasovateľa bremeno predložiť ÚHVT nielen dôkazy preukazujúce, že v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou spĺňa požadované podmienky, aby sa mohol domôcť vydania zákazu používania ochrannej známky Spoločenstva na základe skoršieho práva, ale aj dôkazy stanovujúce obsah tejto právnej úpravy (rozsudok Edwin/ÚHVT, už citovaný v bode 57 vyššie, bod 50).
            60. Keďže článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 obsahuje výslovný odkaz na článok 8 ods. 4 toho istého nariadenia a toto uvedené ustanovenie sa týka skorších práv chránených právnou úpravou Únie alebo právom členského štátu, ktoré sa uplatňuje na predmetné označenie, dôkazné pravidlá uvedené v bodoch 57 až 59 vyššie sa uplatňujú aj v prípade odkazu na vnútroštátne právo na základe článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009. Pravidlo 37 písm. b) bod ii) nariadenia č. 2868/95 totiž zakotvuje analogické ustanovenia v oblasti dokazovania skoršieho práva v prípade prihlášky podanej na základe článku 53 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.
            61. Okrem toho v súlade s článkom 65 nariadenia č. 207/2009 Všeobecný súd nemôže opäť posudzovať skutkové okolnosti vzhľadom na dôkazy predložené po prvýkrát v konaní pred ním. Podľa ustálenej judikatúry sa totiž žaloba podaná na Všeobecný súd týka preskúmania zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle tohto ustanovenia, takže táto zákonnosť musí byť posudzovaná v závislosti od informácií, ktoré odvolacie senáty mohli mať k dispozícii v čase prijímania týchto rozhodnutí (pozri uznesenie Súdneho dvora z 13. septembra 2011, Wilfer/ÚHVT, C‑546/10 P, neuverejnené v Zbierke, bod 41 a tam citovanú judikatúru).
            62. Z vyššie uvedeného vyplýva, že otázka existencie vnútroštátneho práva, na ktoré sa v predmetnom prípade odvoláva žalobkyňa, je otázkou týkajúcou sa skutkových okolností. Prináleží teda subjektu, ktorý sa odvoláva na existenciu práva spĺňajúceho podmienky zakotvené v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, aby na ÚHVT preukázal nielen to, že toto právo vyplýva z vnútroštátnej právnej úpravy, ale ešte aj dosah tejto samotnej právnej úpravy.
            63. Predseda ÚHVT teda tým, že konštatoval v usmerneniach týkajúcich sa konaní na ÚHVT (časť C, kapitola 4, bod 5.4), prijatých rozhodnutím z 28. októbra 1996, že právna úprava členských štátov uplatniteľná na základe článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 sa posudzuje rovnakým spôsobom ako otázka týkajúca sa skutkových okolností a že nie je schopný určiť bez návrhu a presne, aká je právna úprava všetkých členských štátov týkajúca sa práv patriacich do rámca článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, podal presný výklad pravidiel, ktorými sa riadi dôkazné bremeno.
            64. V súlade s obvyklými pravidlami týkajúcimi sa preukazovania skutkových okolností na súde Únie rozhodujúcom v oblasti o ochranných známok Spoločenstva v konaniach inter partes (pozri článok 76 nariadenia č. 207/2009) je potrebné pripomenúť, že súd Únie nemôže vytýkať odvolaciemu senátu, že nezohľadnil skutkové okolnosti, o ktorých ho účastníci konania včas neinformovali.
            65. Z toho vyplýva, že Všeobecný súd nemá možnosť v predmetnom prípade vykonať samostatné posúdenie toho, či sa žalobkyňa môže odvolávať na označenie chránené § 5 Markengesetz. Všeobecný súd totiž nemôže nahradiť svojim vlastným posúdením nemeckého práva posúdenie, ktoré vykonal odvolací senát, ale preskúmanie Všeobecným súdom sa týka len otázky, či odvolací senát v rámci určenia dosahu nemeckého práva a na účely záveru, že žalobkyňa nepreukázala existenciu skoršieho práva chráneného nemeckým právom, správne posúdil dôkazné prvky, ktoré mu boli predložené pred prijatím napadnutého rozhodnutia.
            66. Práve vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je potrebné posúdiť dôvodnosť argumentov, ktorými žalobkyňa spochybňuje zákonnosť napadnutého rozhodnutia.
             O zákonnosti napadnutého rozhodnutia
            67. V napadnutom rozhodnutí odvolací senát v podstate dospel k záveru, že žalobkyňa nepreukázala, že podmienky stanovené v § 5 Markengesetz nato, aby sa mohla odvolávať na právo na ochranu označenia macros consult GmbH, boli splnené, a to z dôvodu neexistencie dôkazu o používaní tohto označenia v obchodnom styku pred podaním prihlášky kolidujúcej ochrannej známky (napadnuté rozhodnutie, body 21 až 28).
            68. Okrem toho odvolací senát odmietol ako neúčinné dôkazy predložené žalobkyňou, týkajúce sa skutkových okolností vzniknutých po dátume podania prihlášky kolidujúcej ochrannej známky (bod 27 napadnutého rozhodnutia). Žalobkyňa predložila niektoré z týchto dôkazov v prílohe žaloby a pripojila k replike nové dôkazy týkajúce sa takisto skutkových okolností, ktoré nastali po dátume podania prihlášky kolidujúcej ochrannej známky.
            69. Je preto potrebné overiť najprv, či sa žalobkyňa môže dôvodne sťažovať nato, že odvolací senát odmietol zohľadniť skutkové okolnosti, ktoré nastali po podaní prihlášky kolidujúcej ochrannej známky, ktoré mu boli oznámené a následne preskúmať posúdenie vykonané odvolacím senátom, pokiaľ ide o otázku, či žalobkyňa dokázala preukázať existenciu skoršieho práva.
            – O dôkazoch týkajúcich sa skutkových okolností vzniknutých po podaní prihlášky kolidujúcej ochrannej známky
            70. Zo samotného znenia článku 53 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že návrhy na vyhlásenie neplatnosti založené na týchto ustanoveniach závisia od existencie skoršieho práva. Táto existencia skoršieho práva je okrem toho definovaná v článku 8 ods. 4 toho istého nariadenia, na ktoré odkazuje článok 53 ods. 1 písm. c), a to v tom zmysle, že znamená, že právo, na ktorom je založený návrh na vyhlásenie neplatnosti, muselo vzniknúť pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, o ktorej neplatnosť sa žiada, prípadne pred dátumom vzniku práva prednosti poslednej uvedenej ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok GENERAL OPTICA, už citovaný v bode 54 vyššie, bod 32).
            71. V predmetnom prípade bola prihláška kolidujúcej ochrannej známky podaná 23. marca 1998 (pozri bod 5 vyššie). Žalobkyňa je teda povinná preukázať, že nadobudla práva, na ktoré sa odvoláva, pred týmto dátumom. V dôsledku toho odvolací senát oprávnene odmietol všetky dôkazy, ktoré mu predložila žalobkyňa, týkajúce sa skutkových okolností vzniknutých v rokoch 2006 až 2008 (pozri bod 27 napadnutého rozhodnutia).
            – O konštatovaní odvolacieho senátu, podľa ktorého žalobkyňa nepreukázala existenciu skoršieho práva, ktoré by mohlo odôvodniť návrh na vyhlásenie neplatnosti
            72. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že prináleží subjektu podávajúcemu návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na označení chránenom vnútroštátnym právnym poriadkom, aby pred ÚHVT preukázal po prvé, aké sú podmienky stanovené predmetným vnútroštátnym právnym poriadkom na vznik chráneného práva, a po druhé, či boli tieto podmienky splnené (pozri body 57 až 60 vyššie). Všeobecný súd okrem toho môže v rámci skúmania zákonnosti rozhodnutia prijatého odvolacím senátom zohľadniť len prvky, ktoré odvolací senát mohol mať k dispozícii pri prijímaní tohto rozhodnutia (pozri bod 61 vyššie).
            73. Prináleží teda Všeobecnému súdu, aby spresnil v prvom rade, či žalobkyňa oprávnene tvrdí, že odvolací senát sa zmýlil, pokiaľ ide o dosah nemeckého práva.
            74. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať hneď na úvod, že všetci účastníci konania uznávajú, že § 5 Markengesetz stanovuje ako podmienku pre ochranu práva k značke používanie predmetného označenia v obchodnom styku. Táto podmienka vyplýva zo samotného znenia tohto ustanovenia (pozri bod 4 vyššie). Účastníci konania sa však rozchádzajú, pokiaľ ide o výklad dosahu tejto podmienky.
            75. Z dôvodov pripomenutých v bodoch 57 až 64 vyššie ÚHVT dôvodne tvrdí, že z hľadiska práva Spoločenstva podmienky, ktorým vo vnútroštátnych právnych poriadkoch podlieha uznanie práv v nich chránených, sú otázkou týkajúcou sa skutkových okolností, dôkazy ku ktorej prináleží predložiť účastníkom konania v rámci konania na ÚHVT.
            76. Je teda potrebné vyhovieť námietke neprípustnosti podanej zo strany ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania spočívajúcej v tom, že žalobkyňa nemôže odkazovať po prvý krát pred Všeobecným súdom na výklad § 5 Markengesetz vykonaný zo strany Bundesgerichtshof vo viacerých rozhodnutiach, ako aj na nemeckú doktrínu. Je totiž nesporné, ako nakoniec sama žalobkyňa potvrdila na pojednávaní, že nepredložila tieto dôkazy počas správneho konania, ale že na ne odkazovala – pričom ich však predložila len sčasti – po prvý krát v konaní na Všeobecnom súde. Všeobecný súd nemôže teda zohľadniť tieto dôkazy na účely posúdenia zákonnosti napadnutého rozhodnutia.
            77. Okrem toho žalobkyňa netvrdí, že by bola predložila odvolaciemu senátu dôkazy týkajúce sa dosahu nemeckého práva, ktoré by odvolací senát zle vyložil. Preto nie je dôvodné, aby kritizovala posúdenie týkajúce sa dosahu nemeckého práva, vykonané odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí.
            78. V druhom rade je potrebné overiť, či žalobkyňa preukázala, že v napadnutom rozhodnutí sa odvolací senát dopustil nesprávneho posúdenia pri uplatnení nemeckého práva, tak ako je vyložené v uvedenom rozhodnutí.
            79. V tejto súvislosti je nesporné, že jedinými dôkazmi, ktoré žalobkyňa predložila odvolaciemu senátu, staršími než prihláška kolidujúcej ochrannej známky, sú dokumenty týkajúce sa jednak zápisu žalobkyne do nemeckého obchodného registra (príloha A 3 žaloby), ako aj prihlášky národnej slovnej ochrannej známky macros, ktorú podala Deutsches Patent‑ und Markenamt (príloha A 6 žaloby).
            80. Naproti tomu dokumenty, ktoré žalobkyňa predložila v prílohe repliky, teda jej ročné účtovné závierky za roky 1998 až 2005, sú neprípustné, keďže sa nenachádzali v spise predloženom odvolaciemu senátu, ako to tvrdia ÚHVT a vedľajší účastník konania.
            81. Pokiaľ ide o zápis žalobkyne do registra, na jednej strane odvolací senát uviedol, že obchodné meno spoločnosti, pod ktorým je žalobkyňa zapísaná, teda macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, sa nezhoduje s obchodným menom spoločnosti macros consult GmbH, ktorej ochrany sa žalobkyňa domáha.
            82. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že žalobkyňa nepredložila odvolaciemu senátu žiadny dôkaz, ktorý by preukazoval, že podľa nemeckého práva obchodné meno spoločnosti, na ktorého ochranu sa odvoláva na základe § 5 Markengesetz (teda v prejednávanom prípade označenie macros consult GmbH), sa môže odlišovať od obchodného mena uvedeného v dôkazoch predložených na preukázanie existencie tejto ochrany (teda v prejednávanom prípade zápis žalobkyne pod obchodným menom macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie). Vzhľadom na to žalobkyňa nemôže na Všeobecnom súde prvýkrát spochybniť výklad dosahu nemeckého práva, ktorý vykonal odvolací senát. V každom prípade, aj keby sa pripustilo tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého zápis obchodného mena spoločnosti macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie do obchodného registra mal odvolací senát zohľadniť, stačí konštatovať, že takýto zápis, ak by žalobkyni umožňoval používať obchodné meno macros consult GmbH v obchodnom styku, sám o sebe nepreukazuje trvalosť používania tohto obchodného mena.
            83. Pokiaľ ide o prihlášku slovnej ochrannej známky macros, ktorá bola predložená na Deutsches Patent- und Markenamt, na druhej strane je nesporné, že svedčí o existencii korešpondencie medzi týmto verejným úradom a žalobkyňou, ktorá konala po obchodným menom macros consult GmbH.
            84. Na úvod je treba pripomenúť, že vzhľadom na predmet návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktorý sa zakladá na ochrane obchodného mena spoločnosti macros consult GmbH nemeckým právom, sa tento spor netýka otázky, či ochranná známka macros, o ktorej zápis sa žiadalo na Deutsches Patent‑ und Markenamt, požíva ochranu, ale len otázky, či podanie prihlášky týkajúcej sa tejto ochrannej známky žalobkyni umožňuje preukázať používanie obchodného mena spoločnosti macros consult GmbH v obchodnom styku.
            85. Odvolací senát teda nevychádzal zo žiadneho nesprávneho posúdenia pri uplatnení nemeckého práva, tak ako bol jeho dosah definovaný v uvedenom rozhodnutí, keď zastával názor, že samotný návrh smerujúci k zápisu slovnej ochrannej známky podaný na Deutsches Patent‑ und Markenamt nestačí na potvrdenie používania obchodného mena spoločnosti macros consult GmbH v obchodnom styku.
            86. Ako totiž odvolací senát uviedol v bode 25 napadnutého rozhodnutia, prihláška ochrannej známky nepredpokladá ani neznamená vôbec používanie tejto ochrannej známky a je nesporné, že žalobkyňa v konaní o zápis nepokračovala. Keďže odvolací senát zastával názor, že podmienka týkajúca sa používania v obchodnom styku, ktorú vyžaduje § 5 Markengesetz, by mala vykazovať určitý stupeň efektivity a dostatočne obvyklú povahu (body 23 a 25 napadnutého rozhodnutia), mal z čoho vyvodiť, že na preukázanie obvyklého používania obchodného mena žalobkyne v obchodnom styku bola len príležitostná korešpondencia nedostatočná.
            87. Žalobkyňa však nepredložila žiadny prípustný dôkaz o opaku. Z toho vyplýva, že nedokázala preukázať, že odvolací senát v napadnutom rozhodnutí nesprávne zastával názor, že žalobkyňa nepreukázala existenciu skoršieho práva, na ktorom by bolo možné založiť návrh na vyhlásenie neplatnosti podaný podľa článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.
            88. V dôsledku toho treba zamietnuť jediný žalobný dôvod, ktorý predložila žalobkyňa a vzhľadom na to zamietnuť túto žalobu bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť o ostatných námietkach neprípustnosti vznesených zo strany ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 26. februára 2002, Rada/Boehringer, C‑23/00 P, Zb. s. I‑1873, bod 52).
            O trovách 
            89. Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Vzhľadom na to, že žalobkyňa nemala vo veci úspech, je potrebné zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.
            
            Výrok
            Z týchto dôvodov
            VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora)
            rozhodol a vyhlásil:
            1. Žaloba sa zamieta. 
            2. Spoločnosť macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie je povinná nahradiť trovy konania.