CELEX: 61981CC0001
Language: es
Date: 1981-10-08
Title: Conclusiones del Abogado General Capotorti presentadas el 8 de octubre de 1981. # Pfizer Inc. contra Eurim-Pharm GmbH. # Petición de decisión prejudicial: Landgericht Hamburg - Alemania. # Propiedad industrial y comercial: derecho de marca. # Asunto 1/81.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. FRANCESCO CAPOTORTI
      presentadas el 8 de octubre de 1981 (
            *1
         )
      
         Señor Presidente,
      
      
         Señores Jueces,
      
      
               1.
            
            
               La petición de decisión prejudicial que nos ocupa en el presente asunto versa sobre la delicada cuestión de los límites impuestos por el Derecho comunitario (y, en particular, por el artículo 36 del Tratado CEE) a la protección de las marcas de fábrica. El caso presente se caracteriza por tres elementos: la importación paralela de un medicamento desde un Estado miembro a otro Estado miembro; reenvase del producto por parte del importador; y la reacción del titular de la marca en el Estado de importación, que pretende alegar la exclusividad de su derecho para impedir la venta del producto con el nuevo envase. Existen evidentes puntos en común con las situaciones que dieron lugar a los asuntos Hoffmann-La Roche, resuelto por este Tribunal mediante sentencia de 23 de mayo de 1978 (102/77,↔ Rec. p. 1139), y Centrafarm, resuelto mediante sentencia de 10 de octubre del mismo año (3/78,↔ Rec. p. 1823); por ello, es comprensible que ambos precedentes fueran citados por las partes, si bien dedujeron de ellos conclusiones discordantes.
            
         
               2.
            
            
               Procede recapitular con mayor detalle los principales hechos. La empresa alemana Eurim-Pharm importó en la República Federal de Alemania, procedente del Reino Unido, un antibiótico denominado Vibramycin producido por la filial británica de la sociedad multinacional Pfizer. En Alemania, ese mismo medicamento es vendido por la filial alemana de Pfizer, estando protegido por una marca registrada de la que es titular la sociedad matriz. Las cápsulas de Vibramycin son envasadas por el fabricante en «blisters» que llevan impresa en el reverso la mención «Vibramycin Pfizer»; cada uno de ellos contiene cinco cápsulas. A su vez, los blisters vienen envasados en embalajes de dos (diez cápsulas) o de diez (cincuenta cápsulas).
               El importador Eurim-Pharm sustituyó estos embalajes por cajas de cartón nuevas, introduciendo en cada una de ellas una uno de los blisters de origen, y, dado que las cajas presentan una cara de material transparente, la mención «Vibramycin Pfizer» que figura en el reverso de los blisters es perfectamente visible. La cara opuesta de las cajas lleva impresa, bajo la inscripción «Antibiótico de amplio espectro», en primer lugar, la indicación«Fabricante: Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, G.B.» y, a continuación, la mención: «Importador: Eurim-Pharm GmbH, comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 8229 Piding; reenvasado por el importador: Vertrieb Eurim-Pharm GmbH, 8229 Piding». En el nuevo envase se incluye un prospecto de instrucciones conforme a las normas alemanas, en el que se reitera la advertencia de que el producto ha sido reenvasado por el importador.
               La sociedad Pfizer, alegando que el reenvasado del producto de que se trata por parte de Eurim-Pharm constituye una infracción de su derecho de marca con arreglo a la legislación alemana, promovió ante el Landgericht Hamburg tanto un procedimiento sobre el fondo, en el que solicitó que se declarara dicha infracción, como un procedimiento sobre medidas cautelares, en el que solicitó que se prohibiera de inmediato a dicha importadora el reenvasado del Vibramycin y su comercialización en el nuevo envase. En el marco del procedimiento sobre medidas cautelares, el Landgericht estimó la demanda, dictando inicialmente un auto (de fecha 27 de julio de 1979) y más tarde una sentencia (de 10 de agosto de 1979); sin embargo, en sede de apelación, el Hanseatische Oberlandesgericht, mediante sentencia de 24 de enero de 1980, estimó, en cambio, que, en el caso de autos, las disposiciones de los artículos 30 y 36 del Tratado CEE impedían el ejercicio del derecho de marca. Posteriormente, el procedimiento sobre el fondo siguió su curso ante el tribunal de primera instancia, y éste decidió someter a este Tribunal, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, las dos cuestiones siguientes:
               
                        «1)
                     
                     
                        El titular de una marca protegida en un Estado miembro A, ¿puede, con arreglo al artículo 36 del Tratado CEE, invocar los derechos que éste le confiere para impedir que un importador compre medicamentos en los que la marca ha sido puesta lícitamente por una filial de su titular y con el consentimiento de éste y comercializados con dicha marca en un Estado miembro B, los reenvase para adaptarlos a los diferentes hábitos de prescripción de los médicos en el Estado miembro A y los comercialice en el Estado miembro A con un embalaje exterior diseñado por el importador que presenta en su anverso un orificio transparente a través del cual se ve la marca del titular que figura en el reverso del envase de tipo blister que envuelve directamente el medicamento?
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Para que exista una restricción del comercio prohibida a efectos de la segunda frase del artículo 36 del Tratado CEE, ¿es suficiente que el ejercicio del derecho nacional de marca por parte del titular, en relación con su sistema de comercialización, tenga como resultado objetivo la compartimentación de los mercados entre los Estados miembros o, por el contrario, es necesario demostrar que el titular de la marca utiliza su derecho de marca, en relación con su sistema de comercialización, para compartimentar artificialmente los mercados?»
                     
                  
         
               3.
            
            
               Sabido es que, en principio, el titular de un derecho de propiedad industrial o comercial protegido por la legislación de un Estado miembro no puede invocar dicha legislación para oponerse a la importación de un producto ya comercializado en el mercado de otro Estado miembro por el propio titular del derecho o con su consentimiento. La jurisprudencia del Tribunal es clara a este respecto: me limitaré a recordar las sentencias de 31 de octubre de 1974, Centrafarm (16/74,↔ Rec. p. 1183); de 10 de octubre de 1978, Centrafarm (3/78, antes citada), y de 20 de enero de 1981, Musik-Vertrieb membran GmbH (asuntos acumulados 55/80 y 57/80,↔ Rec. p. 147). Cualquier medida que impida a un importador «paralelo» l'a venta de productos que haya adquirido legalmente en otro Estado miembro es, en sí misma, incompatible con el artículo 30 del Tratado CEE, por tener un efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, como el Juez de instancia demostró saber perfectamente.
               Sabido es, también, que el artículo 36 sólo admite excepciones al principio de la libre circulación de mercancías en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial y comercial (véase la sentencia de 31 de octubre de 1974 Centrafarm, antes citada, apartado 7). Por lo que respecta a la marca, el Tribunal ha considerado que su objeto específico consiste, particularmente, en «conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto, y protegerlo de este modo contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella» (sentencia de 31 de octubre 1974, Centrafarm, antes citada, apartado 8). Evidentemente, en casos de importación paralela como el que estamos examinando, la primera comercialización del producto ya se había producido cuando el titular de la marca ejercitó su acción judicial. Ahora bien, generalmente el Tribunal ha atribuido también una gran importancia a la «función esencial» de la marca, consistente en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca (véanse las sentencias, antes citadas, de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, apartado 7, y de 10 de octubre de 1978, Centrafarm, apartado 12). Esta garantía de procedencia implica, en particular, la protección de la confianza legítima del consumidor en que el estado original del producto no haya sido alterado por terceros sin la autorización del titular de la marca (sentencia de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, antes citada, apartado 7).
               Por consiguiente, el problema central en el presente caso puede reformularse en los siguientes términos: cuando el importador cambia el envase de un medicamento limitándose a sustituir el embalaje exterior, pero sin modificar el envase interior, dejando visible la marca colocada por el fabricante sobre dicho envase, ¿puede decirse que se ha alterado el estado original del producto hasta el punto de menoscabar la garantía de procedencia? En efecto, las discrepancias entre los órganos jurisdiccionales que conocen sobre el fondo en primera y segunda instancia, respectivamente, se refieren fundamentalmente a esta cuestión. Según el Landgericht, el reenvasado efectuado por la sociedad Eurim-Pharm equivale jurídicamente a la colocación de la marca sobre el embalaje exterior, lo que supone una infracción de la garantía de origen, que afecta, a su entender, al envase en su conjunto. En cambio, según el Oberlandesgericht, es suficiente considerar que la nueva presentación del producto no induce a engaño sobre su procedencia, y que las cápsulas de Vibramycin permanecieron en las mismas condiciones en que las había envasado el fabricante (esto es, dentro de los blisters e identificadas con su marca).
            
         
               4.
            
            
               En mi opinión, la mencionada sentencia de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, contiene los elementos necesarios para dar solución al problema indicado. Es sabido que, en aquel asunto, las cuestiones prejudiciales se originaron también en una situación de hecho en la que se había importado un medicamento del Reino Unido en la República Federal de Alemania que había sido reenvasado por el importador, a lo que se había opuesto, basándose en la legislación alemana sobre marcas, la filial del grupo multinacional del que dependía también el fabricante británico del producto. Sin embargo, en aquel caso el reenvasado había afectado a todo el embalaje (frascos y cajas) y el importador había impreso sobre el nuevo embalaje la marca del fabricante. El Tribunal, tras precisar qué era lo que procedía determinar (precisamente «si el reenvasado de un producto de marca [...] puede afectar al estado original del producto»: apartado 9 de la sentencia), admitió la posibilidad de «que el reenvasado se realice en circunstancias tales que no puedan afectar al estado original del producto», añadiendo: «podría ser así, por ejemplo, cuando el titular de la marca haya comercializado el producto en un embalaje doble y el reenvasado sólo afecte al embalaje exterior, dejando intacto el embalaje interior [...]» (apartado 10 de la sentencia). En el fallo de la sentencia, el Tribunal consideró justificada, en el sentido de la primera frase del artículo 36 del Tratado CEE: «que el titular de un derecho de marca, protegido simultáneamente en dos Estados miembros, se oponga a que un producto, en el que se ha puesto la marca legalmente en uno de estos Estados, sea comercializado en el otro Estado miembro tras haber sido reenvasado en un nuevo embalaje en el que un tercero ha colocado la marca», para afirmar inmediatamente después que «no obstante, dicha oposición constituye una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros, en el sentido de la segunda frase del artículo 36 del Tratado:
               
                        —
                     
                     
                        si se acredita que la utilización del derecho de marca por parte del titular, habida cuenta del sistema de comercialización aplicada por éste, contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        si se demuestra que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        si'el titular de la marca ha sido previamente advertido de la comercialización del producto reenvasado, y
                     
                  
                        —
                     
                     
                        si se indica en el nuevo embalaje quién ha reenvasado el producto».
                     
                  Es ésta la sentencia de la que debe partirse para responder a las cuestiones planteadas por el Landgericht Hamburg. Dejaré a un lado, por el momento, la cuestión de la compartimentación de los mercados nacionales como consecuencia del ejercicio del derecho de marca, que es objeto de la segunda cuestión. Por lo que respecta a las otras tres condiciones indicadas en la sentencia para que sea aplicable la segunda frase del artículo 36 del Tratado CEE (esto es, para que exista una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros), considero pertinentes las siguientes afirmaciones: a) que el estado original del producto no se ve alterado cuando el nuevo envase deja intacto el embalaje interior; b) que no es esencial informar al titular de la marca de la comercialización del producto reenvasado cuando no se produce una nueva colocación de la marca por parte del importador, sino que se deja visible la marca original; c) que sí es esencial informar de que, en el nuevo embalaje exterior, el importador ha procedido al reenvasado del producto.
               Estas tres afirmaciones requieren algunos comentarios. Sobre el punto a), obsérvese que, en la sentencia Hoffinann-La Roche, antes citada, el Tribunal no compartió la postura estrictamente formalista que los interesados fundaban en el Derecho alemán, atribuyendo a cualquier modificación del envase, aunque sólo fuera exterior, una infracción del derecho de marca. El Tribunal estimó que este derecho tan sólo podía ejercitarse legítimamente para impedir aquellas modificaciones del envase por parte de terceros que pudieran entrañar el riesgo de una alteración del producto en sus propiedades intrínsecas, indicando, en particular, como ejemplo de un reenvasado carente de semejante riesgo, el consistente en sustituir el embalaje exterior dejando intacto el embalaje interior. Por otra parte, es evidente que, si se incluyera la totalidad del embalaje dispuesto por el fabricante en el concepto de «estado original del producto», cualquier reenvasado implicaría la alteración de dicho estado y, a la inversa, una vez admitida la posibilidad de que se reenvase un producto sin que se vea alterado su estado original, el ejemplo concreto más simple es el de la sustitución únicamente del embalaje exterior de un producto provisto de doble embalaje. El ejemplo resulta aún más convincente si el envase interior original se encuentra herméticamente sellado, de modo que el cambio de la caja exterior no puede poner en peligro las características intrínsecas del producto.
               Con respecto al punto b), procede recordar en qué contexto declaró este Tribunal que el importador paralelo debía informar preventivamente al titular de la marca acerca de la comercialización del producto con un nuevo envase: «habida en cuenta del interés del titular en que el consumidor no sea inducido a error sobre la procedencia del producto» y cuando se trate de la venta del producto con un nuevo embalaje sobre el cual se haya colocado la marca de que se trate (sentencia Hoffinann-La Roche, antes citada, apartado 12). La situación es muy diferente cuando el importador no ha reimpreso la marca sobre el nuevo embalaje, sino que mantiene la marca original colocada por el fabricante en el embalaje interior, limitándose a cambiar el embalaje exterior. En tales circunstancias, no pueden ponerse en duda ni la procedencia ni la autenticidad de la marca, y no hay razón para exigir que su titular sea puesto al corriente de la iniciativa del importador paralelo. Con todo, sigue siendo esencial, tal como he señalado en el punto c), que el importador declare haber reenvasado del producto, en la medida en que ello viene a completar, desde otra perspectiva, la protección de la garantía de procedencia: en efecto, mientras que la visibilidad de la marca colocada por el fabricante ofrece al consumidor una garantía sobre el origen del producto, la declaración del importador excluye la posibilidad de que nadie pueda considerar el envase en su totalidad (incluido el embalaje exterior) procedente del fabricante.
            
         
               5.
            
            
               Ciertamente, mi postura difiere de la del Juez a quo, que consideró que en el presente caso existía una infracción del Derecho alemán en materia de marcas de fábrica, defendiendo una determinada concepción del objeto específico de la marca, según la cual éste comprende tanto la presentación del producto elegida por el fabricante como las características intrínsecas del producto. A este respecto, me limitaré a señalar que esta concepción no vincula al Tribunal y que, para la interpretación del artículo 36 del Tratado CEE, el objeto y la función de la marca deben determinarse con arreglo a los criterios restrictivos establecidos por la jurisprudencia comunitaria desde la óptica del principio de la libre circulación de mercancías.
            
         
               6.
            
            
               Hemos visto que, con arreglo al fallo de la sentencia de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, la primera condición para que pueda hablarse de restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros es que se haya acreditado que la utilización del derecho de marca por parte del titular, habida cuenta de su sistema de comercialización, contribuya a aislar artificialmente los mercados nacionales dentro de la Comunidad. Mediante su segunda cuestión prejudicial, el Landgericht Hamburg pretende saber, fundamentalmente, si es suficiente demostrar que se produce una compartimentación de los mercados como consecuencia objetiva del ejercicio del derecho de marca o si es necesario, además, un elemento subjetivo: la intención del titular del derecho de provocar dicha compartimentación.
               Semejante duda no está justificada por el tenor de la mencionada sentencia de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, que hace referencia claramente a la prueba del efecto negativo sobre los intercambios resultante del ejercicio del derecho de marca, en relación con el sistema de comercialización elegido por el fabricante, sin aludir a una eventual indagación de las intenciones de este último o, mejor dicho, del fin que persigue. No obstante, es cierto que en la sentencia de 10 de octubre de 1978, Centrafarm, se hizo hincapié en el elemento subjetivo de la voluntad del titular de la marca: en efecto, en el punto 2 del fallo se considera que la oposición de este último al importador paralelo es equivalente a una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros «si se acredita que el titular ha adoptado la práctica de utilizar marcas diferentes para un mismo producto con la finalidad de compartimentar artificialmente los mercados».
               En relación con este precedente, la Comisión señaló con razón que se trataba de un supuesto específico, en el que una misma empresa era titular, en distintos Estados miembros, de marcas diferentes para un mismo producto. Ental caso, el ejercicio del derecho de marca tiene inevitablemente por efecto la compartimentación de los mercados nacionales, razón por la cual, si se aplicara el criterio objetivo adoptado en la sentencia de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, el titular de las marcas paralelas acabaría, a la luz del Derecho comunitario, por no poder ejercer legítimamente su derecho en ningún caso. Para evitar esta consecuencia excesivamente restrictiva, el Tribunal estimó que, en supuestos como ése, sólo cabe hablar de restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros cuando la práctica consistente en que un mismo titular utilice marcas diferentes para un mismo producto en los distintos Estados miembros sea reflejo de su intención de compartimentar los mercados. Pero está claro que elprecedente de la sentencia de 10 de octubre de 1978, Centrafarm, no puede invocarse en situaciones distintas de la descrita.
               En consecuencia, por regla general, para determinar si el ejercicio de un derecho de marca equivale a una restricción del comercio contraria a la segunda frase del artículo 36 no es preciso apreciar la existencia de una intención subjetiva abusiva, sino que basta con acreditar que, como consecuencia de dicho ejercicio, se produce una compartimentación artificial de los mercados dentro de la Comunidad. Por otra parte, no debe olvidarse que el ejercicio del derecho de marca debe considerarse en el marco del sistema de comercialización utilizado por el titular de la marca; y, si bien es cierto que dicho sistema debe determinarse de manera objetiva en la medida en que constituye una situación de hecho, tampoco puede negarse que forma parte de la estrategia comercial decidida por el fabricante. Ello supone la existencia de un elemento subjetivo implícito en una de las circunstancias que han de examinarse; con todo, la cuestión decisiva es que dicho elemento no debe identificarse necesariamente con la voluntad de compartimentar los mercados y, en todo caso, no debe ser objeto de una prueba específica.
            
         
               7.
            
            
               En virtud de este conjunto de consideraciones, concluyo proponiendo al Tribunal que, en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Landgericht Hamburg en su resolución de 5 de noviembre de 1980, declare lo siguiente:
               
                        1)
                     
                     
                        A efectos del artículo 36 del Tratado CEE, el titular de una marca de fábrica registrada en un Estado miembro no puede impedir que un importador que haya adquirido en otro Estado miembro a una filial de dicho titular un medicamento identificado con dicha marca y lo haya reenvasado para adaptarlo a los diferentes hábitos de prescripción de los médicos locales, comercialice el producto con el nuevo embalaje cuando a) el reenvasado se limite a la sustitución del embalaje exterior del producto, dejando intacto el embalaje interno de origen; b) la marca de origen colocada en el envase interior sea visible a través del nuevo embalaje exterior; c) se informe en este último embalaje de la identidad de quien haya procedido al reenvasado; y siempre que d) el ejercicio del derecho de marca por parte del titular, habida cuenta también del sistema de comercialización por él adoptado, pueda aislar artificialmente los mercados nacionales dentro de la Comunidad.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Para que exista una restricción del comercio prohibida a efectos de la segunda frase del artículo 36 del Tratado CEE, es suficiente que el ejercicio del derecho de marca, considerado en el marco del sistema de comercialización utilizado por el titular de la marca, pueda aislar de manera objetiva los mercados nacionales dentro de la Comunidad, con independencia de la finalidad perseguido por dicho titular.
                     
                  
         (
            *1
         )	Lengua original: italiano.