CELEX: 62020CJ0466
Language: da
Date: 2022-05-19
Title: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. maj 2022.#HEITEC AG mod HEITECH Promotion GmbH og RW.#Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof.#Præjudiciel forelæggelse – varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 9 – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 54, 110 og 111 – rettighedsfortabelse på grund af passivitet – begrebet »passivitet« – afbrydelse af forældelsesfristen – opfordring til ophør af brug – dato for afbrydelse af forældelsesfristen i tilfælde af anlæggelse af et søgsmål – virkning af forældelsen – krav om skadeserstatning, oplysninger og destruktion af varer.#Sag C-466/20.

Foreløbig udgave
DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling)
19. maj 2022 (*)
»Præjudiciel forelæggelse – varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 9 – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 54, 110 og 111 – rettighedsfortabelse på grund af passivitet – begrebet »passivitet« – afbrydelse af forældelsesfristen – opfordring til ophør af brug – dato for afbrydelse af forældelsesfristen i tilfælde af anlæggelse af et søgsmål – virkning af forældelsen – krav om skadeserstatning, oplysninger og destruktion af varer«
I sag C-466/20,
angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) ved afgørelse af 23. juli 2020, indgået til Domstolen den 25. september 2020, i sagen

HEITEC AG

mod

HEITECH Promotion GmbH,

RW,

har
DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling),
sammensat af afdelingsformanden, C. Lycourgos (refererende dommer), og dommerne S. Rodin, J.-C. Bonichot, L.S. Rossi og O. Spineanu-Matei,
generaladvokat: G. Pitruzzella,
justitssekretær: A. Calot Escobar,
på grundlag af den skriftlige forhandling,
efter at der er afgivet indlæg af:
–        HEITEC AG ved Rechtsanwältin B. Ackermann,
–        HEITECH Promotion GmbH og RW ved Rechtsanwälte C. Rohnke, T. Winter og C. Augenstein,
–        Europa-Kommissionen først ved T. Scharf, É. Gippini Fournier og J. Samnadda, derefter ved T. Scharf og J. Samnadda, som befuldmægtigede,
og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 13. januar 2022,
afsagt følgende

Dom

1        Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 9 i Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25) og artikel 54 og 111 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).

2        Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem HEITEC AG (herefter »Heitec«) og HEITECH Promotion GmbH (herefter »Heitech«) og RW vedrørende de sidstnævntes brug af handelsnavnet HEITECH Promotion GmbH og af varemærker, der indeholder ordbestanddelen »heitech«.
 Retsforskrifter

 EU-retten

 Direktiv 2008/95

3        Følgende fremgik af 12. betragtning til direktiv 2008/95:
»Det er af hensyn til retssikkerheden, og uden at indehaveren af et ældre mærkes interesser derved i urimelig grad skades, vigtigt at fastsætte en bestemmelse om, at indehaveren af et ældre mærke ikke længere kan anmode om, at et mærke, der er yngre end hans, kendes ugyldigt, eller modsætte sig brugen af dette mærke, hvis han bevidst i en længere periode har tålt, at dette anvendes, medmindre der er ansøgt om registrering af det yngre varemærke i ond tro.«

4        Artikel 4 i direktivet med overskriften »Yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre rettigheder« bestemte:
»1.      Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan, hvis det er registreret, erklæres ugyldigt:
a)      såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er ansøgt om registrering af eller er registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet
b)      såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.
2.      Ved »ældre varemærker« som omhandlet i stk. 1, forstås:
a)      varemærker af følgende kategorier, hvis anmeldelsesdato ligger før datoen for ansøgningen om varemærket, eventuelt under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse varemærker:
i)      [EU-varemærker]
ii)      varemærker, der er registreret i den pågældende medlemsstat eller, for så vidt angår Belgien, Nederlandene og Luxembourg, hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret
iii)      varemærker, som er genstand for en international registrering med virkning i den pågældende medlemsstat
b)      [EU-varemærker], for hvilke der [...] med fuld ret påberåbes anciennitet [...]
c)      ansøgninger om de under litra a) og b) omhandlede varemærker med forbehold af deres registrering
[...]
4.      En medlemsstat kan desuden træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang:
a)      varemærket er identisk med eller ligner et ældre nationalt varemærke efter stk. 2, og det søges eller er blevet registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velrenommeret i den pågældende medlemsstat, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé
b)      der er erhvervet rettigheder til et ikke-registreret varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt tegn før tidspunktet for ansøgningen om det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for ansøgningen om det yngre varemærke, og der til det ikke-registrerede varemærke eller til det andet tegn er knyttet en ret for indehaveren til at forbyde brugen af et yngre varemærke
c)      der kan nedlægges forbud mod brug af varemærket på grundlag af en anden ældre rettighed end de rettigheder, der er nævnt i stk. 2 og i litra b) i dette stykke, herunder navnlig:
i)      retten til et navn
ii)      retten til et portræt
iii)      en ophavsret
iv)      en industriel ejendomsret
[...]«

5        Direktivets artikel  9 med overskriften »Rettighedsfortabelse på grund af passivitet« bestemte:
»1.      En indehaver af et af de i artikel 4, stk. 2, omhandlede ældre varemærker, som i en medlemsstat i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret i denne medlemsstat, kan ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve dette yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det yngre varemærke for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det yngre varemærke er indgivet i ond tro.
2.      Enhver medlemsstat kan bestemme, at stk. 1 skal finde anvendelse på indehaveren af et ældre varemærke som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra a), eller en anden ældre rettighed som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra b) eller c).
3.      I de i stk. 1 eller 2 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre registreret varemærke ikke modsætte sig brugen af en ældre rettighed, selv om denne rettighed ikke længere kan gøres gældende mod det yngre varemærke.«

6        Direktiv 2008/95, som ophævede og erstattede Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1), er selv med virkning fra den 15. januar 2019 blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1). Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder i tvisten i hovedsagen skal denne præjudicielle forelæggelse imidlertid behandles på grundlag af direktiv 2008/95.
 Forordning nr. 207/2009

7        Artikel 8 i forordning nr. 207/2009, som har overskriften »Relative hindringer for registrering«, bestemte:
»1.      Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:
a)      såfremt det er identisk med det ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet
b)      såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.
2.      Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:
a)      varemærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for [EU-varemærkeansøgningen], i givet fald under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse varemærker:
i)      [EU-varemærker]
ii)      varemærker, som er registreret i en medlemsstat eller, for så vidt angår Belgien, Luxembourg og Nederlandene, hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret
iii)      varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat
iv)      varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i [Unionen]
b)      de under litra a) omhandlede varemærkeansøgninger med forbehold af deres registrering
[...]
4.      Hvis indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller af et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn, som ikke kun har lokal betydning, rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, hvis og i det omfang der i henhold til [unionslovgivningen] eller medlemsstatens lovgivning vedrørende det pågældende tegn:
a)      er erhvervet rettigheder til tegnet før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som [EU-varemærke] eller i givet fald før tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for [EU-varemærkeansøgningen]
b)      tegnet giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke.
[...]«

8        Forordningens artikel  54 med overskriften »Rettighedsfortabelse på grund af passivitet« bestemte:
»1.      Har indehaveren af et [EU-varemærke] i fem på hinanden følgende år tålt brugen af et yngre [EU-varemærke] inden for [Unionen] med kendskab til denne brug, kan han ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om registrering af det yngre [EU-varemærke] er indgivet i ond tro.
2.      Hvis indehaveren af et af de i artikel 8, stk. 2, omhandlede ældre nationale varemærker eller af et andet ældre tegn omhandlet i artikel 8, stk. 4, i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre [EU-varemærke] i den medlemsstat, hvor det ældre varemærke eller det ældre tegn er beskyttet, kan den pågældende indehaver ikke under henvisning til det ældre varemærke eller det ældre tegn kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om registrering af det yngre [EU-varemærke] er indgivet i ond tro.
[...]«

9        Artikel 110 i forordningen med overskriften »Forbud mod brug af [EU-varemærker]« bestemte i stk. 1:
»Medmindre andet er fastsat, berører denne forordning ikke retten i henhold til medlemsstaternes lovgivning til at anfægte brug af et yngre [EU-varemærke] som følge af krænkelse af ældre rettigheder som omhandlet i artikel  8 [...]. Anfægtelse som følge af krænkelse af ældre rettigheder som omhandlet i artikel 8, stk. 2 og 4, kan dog ikke længere finde sted, hvis indehaveren af den ældre rettighed i henhold til artikel 54, stk. 2, ikke længere kan begære [EU-varemærket] kendt ugyldigt.«

10      Artikel  111 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Ældre rettigheder, som kun har lokal betydning« bestemte:
»1.      Indehaveren af en ældre ret, som kun har lokal betydning, kan modsætte sig brugen af [EU-varemærket] inden for det område, hvor denne ret er beskyttet, såfremt den pågældende medlemsstats lovgivning tillader det.
2.      Stk. 1 finder dog ikke anvendelse, hvis indehaveren af en ældre ret inden for det område, hvor denne ret er beskyttet, i fem på hinanden følgende år har tålt brugen af [EU-varemærket] med kendskab til denne brug, medmindre ansøgningen om registrering af [EU-varemærket] er indgivet i ond tro.
3.      Indehaveren af [EU-varemærket] kan ikke modsætte sig brugen af den i stk. 1 omhandlede ret, uanset om denne ret ikke længere kan gøres gældende mod [EU-varemærket].«

11      Forordning nr. 207/2009 er med virkning fra den 1. oktober 2017 blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1). Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for tvisten i hovedsagen, skal anmodningen om præjudiciel afgørelse imidlertid behandles på grundlag af forordning nr. 207/2009.
 Tysk ret

12      § 21 i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn) af 25. oktober 1994 (BGB1. 1994 I, s. 3082) i den affattelse, der finder anvendelse på tvisten i hovedsagen (herefter »varemærkeloven«), bestemmer:
»1.      Indehaveren af et varemærke eller et handelsnavn har ikke ret til at forbyde brugen af et yngre registreret varemærke for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, såfremt vedkommende i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af dette varemærke, medmindre ansøgningen om registrering af det yngre varemærke er indgivet i ond tro.
2.      Indehaveren af et varemærke eller et handelsnavn har ikke ret til at forbyde brugen af [...] et yngre handelsnavn [...], såfremt vedkommende i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af [dette handelsnavn], medmindre indehaveren af denne ret var i ond tro på tidspunktet for dens erhvervelse.
[...]«

13      Varemærkelovens § 125b, nr. 3, fastsætter:
»Hvis et registreret [EU-varemærke] gøres gældende mod brug af et yngre registreret varemærke i henhold til denne lov, finder artikel  21, stk. 1, […] tilsvarende anvendelse.«
 Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

14      Sagsøgeren i hovedsagen, Heitec, er indehaver af EU-ordmærket HEITEC, der blev ansøgt om den 18. marts 1998 med påberåbelse af anciennitet den 13. juli 1991, og som blev registreret den 4. juli 2005.

15      Selskabet blev i 1984 indført i handelsregistret under navnet Heitec Industrieplanung GmbH. Firmanavnet blev i 1988 ændret til Heitec GmbH. Siden 2000 har selskabet drevet virksomhed under navnet Heitec AG.

16      Heitech, som RW er direktør for, blev indført i handelsregisteret den 16. april 2003.

17      Heitech er indehaver af et tysk figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »heitech promotion«, der blev ansøgt om den 17. september 2002 og registreret den 4. februar 2003, og som selskabet har benyttet i hvert fald siden den 29. september 2004, samt et EU-figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »heitech«, der blev ansøgt om den 6. februar 2008 og registreret den 20. november 2008, og som selskabet har benyttet i hvert fald siden den 6. maj 2009.

18      Heitech kontaktede ved skrivelse af 29. november 2004 Heitecs repræsentanter for at få oplyst, om selskabet ville indgå en aftale om sameksistens.

19      Den 7. juli 2008 fik Heitec kendskab til, at Heitech havde indgivet en ansøgning om registrering af EU-figurmærket indeholdende ordbestanddelen »heitech«.

20      Ved skrivelse af 22. april 2009 fremsendte Heitec en opfordring til ophør af brug til Heitech som følge af sidstnævntes brug af selskabets handelsnavn og EU-varemærket, der indeholder ordbestanddelen »heitech«. Heitech foreslog i sit svar af 6. maj 2009 på ny, at der blev indgået en aftale om sameksistens.

21      Den 31. december 2012 modtog Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth, Tyskland) pr. fax en stævning fra Heitec rettet mod Heitech og RW. Denne retsakt var dateret den 15. december 2012. Den 4. januar 2013 blev Heitec opfordret  til at indbetale et forskud på retsafgifterne.

22      Den 12. marts 2013 henledte denne ret Heitecs repræsentants opmærksomhed på den omstændighed, at dette forskud ikke var blevet betalt, og at originaleksemplarerne af stævningen ikke var blevet indgivet.

23      Heitec meddelte den 23. september 2013 Heitech, at selskabet nægtede at indgå en aftale om sameksistens, og tilbød Heitech en licensaftale og meddelte samtidig, at det havde anlagt en retssag.

24      I en skrivelse til Heitech af 29. december 2013 oplyste Heitec, at selskabet påberåbte sig sit handelsnavn og var indehaver af EU-varemærket HEITEC. Selskabet erklærede, at retssagen versererede.

25      Den 30. december 2013 modtog Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth) dokumenter fra Heitec, som var dateret den 12. december 2013, og som var ledsaget af en check til dækning af retsafgifterne og en ny stævning, der var dateret den 4. oktober 2013.

26      Den 14. januar 2014 gjorde denne ret Heitec opmærksom på den omstændighed, at stævningen i sagen af 15. december 2012 ligeledes skulle forkyndes, hvorfor selskabet var blevet anmodet om at indlevere originaleksemplarerne heraf. Disse originaleksemplarer indgik til denne ret den 22. februar 2014.

27      Den 24. februar 2014 gjorde samme ret Heitec opmærksom på den omstændighed, at påstande i de originaleksemplarer af stævningen, der blev modtaget den 22. februar 2014, ikke stemte overens med påstandene i den stævning, der blev indleveret den 31. december 2012.

28      Den 16. maj 2014 indledte Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth) forberedelsen til den skriftlige forhandling og foranledigede forkyndelse af rettens genparter af stævningen af 15. december 2012 for de sagsøgte i hovedsagen. Denne forkyndelse fandt sted den 23. maj 2014.

29      Heitec har med sit søgsmål principalt nedlagt en række påstande støttet på krænkelsen af de rettigheder, der er forbundet med handelsnavnet HEITEC, og subsidiært en række påstande støttet på krænkelsen af EU-varemærket HEITEC. Heitec har nedlagt påstand om, at Heitech tilpligtes at undlade at bruge handelsnavnet HEITECH Promotion GmbH om sin virksomhed, at undlade at anbringe tegnene »heitech promotion« og »heitech« på varer og at sælge eller udbyde varer eller tjenesteydelser under disse tegn, at undlade at anvende eller overdrage det erhvervsmæssigt benyttede internetdomæne »heitech-promotion.de« og at samtykke til, at selskabets firmanavn slettes i handelsregistret. Heitec fremsatte også krav om oplysninger, skadeserstatning og destruktion af varer og betaling af omkostningerne i forbindelse med opfordringen til ophør af brug.

30      Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth) pålagde Heitech at betale Heitec et beløb på 1 353,80 EUR med tillæg af renter til dækning af omkostninger til opfordringen om ophør og frifandt i øvrigt Heitech.

31      Heitec appellerede afgørelsen fra Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth) til Oberlandesgericht Nürnberg (den regionale appeldomstol i Nürnberg, Tyskland).

32      Oberlandesgericht Nürnberg (den regionale appeldomstol i Nürnberg) fandt, at Heitecs appel var ugrundet, som følge af rettighedsfortabelse. I denne henseende anførte appeldomstolen, at Heitech havde brugt sine yngre tegn i en uafbrudt periode på mindst fem år, og at Heitec havde tålt en sådan brug, idet Heitec, selv om selskabet havde kendskab til denne brug, ikke havde truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at bringe denne brug til ophør.

33      Ifølge denne ret havde denne retssag ikke afbrudt fristen for rettighedsfortabelse, eftersom den først var blevet forkyndt for Heitech og RW efter udløbet af fem år regnet fra den opfordring, som var gået forud for dette retsmiddel.

34      Heitec har herefter iværksat en revisionsanke for den forelæggende ret.

35      Denne ret har konstateret, at udfaldet af revisionsanken afhænger af, om Heitec i henhold til varemærkelovens artikel  21, stk. 1 og 2, samt artikel  54, stk. 1 og 2, og artikel  111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 er udelukket fra at indgive sit krav om ophør og med de dertil knyttede påstande.

36      Den forelæggende ret har påpeget, at fortabelsen af Heitecs krav vedrørende, i det væsentlige, Heitechs brug af det tyske varemærke, som Heitech er indehaver af, er omfattet af varemærkelovens § 21, stk. 1, sammenholdt med denne lovs § 125b, nr. 3, for så vidt som disse krav støttes på det EU-varemærke, som Heitec er indehaver af.

37      Den har præciseret, at varemærkelovens § 21, stk. 1, gennemfører artikel 9 i direktiv 2008/95 vedrørende fortabelse af de rettigheder, der er knyttet til varemærker (artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95) og til andre tegn – herunder handelsnavne – som bruges erhvervsmæssigt (artikel 9, stk. 2, i direktiv 2008/95), med hensyn til at modsætte sig brugen af et registreret varemærke i tysk ret.

38      For så vidt som Heitec modsætter sig brugen af Heitechs handelsnavn, reguleres rettighedsfortabelsen ifølge den forelæggende rets konstateringer af varemærkelovens artikel  21, stk. 2. Den forelæggende ret har herved præciseret, at selv om denne bestemmelses normative indhold falder uden for det normative indhold af direktiv 2008/95 og heller ikke afspejles i artikel 54 i forordning nr. 207/2009, skal den fortolkes på grundlag af fortolkningen af varemærkelovens § 21, stk. 1, som er forenelig med dette direktiv.

39      Med hensyn til Heitecs krav vedrørende Heitechs brug af det EU-varemærke, som selskabet er indehaver af, har den forelæggende ret fastslået, at artikel 54 og 110 samt artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 er relevante.

40      Denne ret har bemærket, at Oberlandesgericht Nürnberg (den regionale appeldomstol i Nürnberg) uden at begå en retlig fejl fastslog, at »brug« som omhandlet i varemærkelovens § 21, stk. 1 og 2, og artikel  54 og 111 i forordning nr. 207/2009 havde eksisteret i det foreliggende tilfælde i hvert fald fra den 6. maj 2009, og at Heitec havde fået kendskab hertil ved den skrivelse af 6. maj 2009, som Heitech havde sendt til selskabet. Det er i øvrigt ubestridt, at Heitech ikke er foreholdt at have handlet i ond tro.

41      Henset til disse omstændigheder er det nødvendigt at afgøre, hvori »passiviteten« som omhandlet i artikel  9 i direktiv 2008/95 og artikel 54 og 111 i forordning nr. 207/2009  består.

42      I denne henseende skal det for det første præciseres, om det er muligt at udelukke passivitet, ikke blot når der er anlagt sag ved en myndighed eller en domstol, men også i tilfælde af en opfordring til ophør af brug. For det andet er det nødvendigt at afgøre, om der i tilfælde af en domstolsprøvelse med henblik på at afgøre, om søgsmålet er anlagt før udløbet af fristen for rettighedsfortabelse, skal tages udgangspunkt i datoen for indgivelsen af stævningen eller i datoen for sagsøgtes modtagelse af dette dokument. Det skal i denne sammenhæng præciseres, om den omstændighed, at forkyndelsen af det nævnte dokument forsinkes på grund af en fejl begået af indehaveren af det ældre varemærke, er relevant i denne henseende.

43      Det skal i øvrigt afgøres, om en rettighedsfortabelse alene rammer påstandene om ophør, eller ligeledes de accessoriske påstande, såsom krav om betaling af erstatning, meddelelse af oplysninger og destruktion af varer.

44      Under disse omstændigheder har Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
»1)      Kan det ikke blot ved en klage, der skal indgives til en myndighed eller en domstol, men også ved en adfærd, der hverken involverer en myndighed eller domstol, udelukkes, at der indtræder passivitet/tålt brug som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv [2008/95] samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning […] nr. 207/2009?
2)      Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende:
Udgør et påkrav, hvorved indehaveren af det ældre tegn inden iværksættelse af søgsmål forlanger, at indehaveren af det yngre tegn forpligter sig til at undlade at benytte tegnet og indgår en aftale om betaling af konventionalbod i tilfælde af, at denne forpligtelse overtrædes, en adfærd, der er til hinder for, at der kan opstå passivitet/tålt brug som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv [2008/95] samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning […] nr. 207/2009?
3)      Er det afgørende tidspunkt ved beregningen af den femårige periode med passivitet/tålt brug som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv [2008/95] samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning […] nr. 207/2009 i tilfælde af domstolsprøvelse det tidspunkt, hvor søgsmålet indbringes, eller det tidspunkt, hvor den sagsøgte modtager stævningen? Har det i denne forbindelse nogen betydning, at den sagsøgte på grund af forhold, der må tilskrives indehaveren af det ældre varemærke, først modtager stævningen efter udløbet af fristen på fem år?
4)      Omfatter fortabelsen af rettigheder i henhold til artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv [2008/95] samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning […] nr. 207/2009 ud over retten til at forlange undladelse af brug af varemærket også afledte varemærkeretlige krav om f.eks. skadeserstatning, oplysninger og destruktion?«
 Om de præjudicielle spørgsmål

 Det første og det andet spørgsmål

45      Med det første og det andet spørgsmål, som skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, om artikel 9 i direktiv 2008/95 og artikel 54 og 111 i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at en retshandling såsom en opfordring til ophør af brug, hvorved indehaveren af et ældre varemærke eller en anden ældre rettighed modsætter sig brugen af et yngre varemærke, uden i øvrigt at indlede en administrativ eller retslig sag, kan bringe passiviteten som omhandlet i disse bestemmelser til ophør.

46      Det skal bemærkes, at ordningen med rettighedsfortabelse på grund af passivitet, der er fastsat i EU-lovgivningen om varemærker, indgår i formålet om at foretage en afvejning mellem på den ene side varemærkeindehaverens interesse i at sikre varemærkets væsentligste funktion og på den anden side andre erhvervsdrivendes interesse i at råde over tegn, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser (jf. i denne retning dom af 27.4.2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, præmis 29, og af 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 34).

47      Navnlig har EU-lovgiver ved at indføre en frist for rettighedsfortabelse på grund af passivitet på fem på hinanden følgende år med kendskab til brugen af det yngre varemærke villet sikre, at den beskyttelse, som et ældre varemærke giver indehaveren, fortsat er begrænset til de tilfælde, hvor indehaveren er tilstrækkeligt agtpågivende ved at modsætte sig andre erhvervsdrivendes brug af tegn, der vil kunne krænke dette varemærke (jf. i denne retning dom af 27.4.2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, præmis 30).

48      Mere specifikt har reglen om rettighedsfortabelse på grund af passivitet, således som det er fremhævet i 12. betragtning til direktiv 2008/95, til formål at værne om retssikkerheden. Når indehaveren af et ældre varemærke eller en anden ældre rettighed som omhandlet i direktiv 2008/95 eller forordning nr. 207/2009 i en uafbrudt periode på fem år bevidst har »tålt« brugen af et yngre varemærke, der er indgivet i god tro, skal indehaveren af sidstnævnte varemærke have juridisk sikkerhed for, at indehaveren af det ældre varemærke eller den anden ældre rettighed ikke længere kan anfægte denne brug.

49      Med henblik på anvendelsen af denne regel betyder begrebet »passivitet«, der har samme betydning i direktiv 2008/95 og i forordning nr. 207/2009, at indehaveren af det nævnte ældre varemærke eller den anden ældre rettighed ikke er aktiv, selv om denne har kendskab til brugen af et yngre varemærke, som vedkommende har mulighed for at modsætte sig. En person, som »tåler«, forholder sig passivt i en situation, hvor vedkommende kunne have reageret (jf. i denne retning dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 35 og 44).

50      Det følger af disse forhold, at indehaveren af et ældre varemærke eller en anden ældre rettighed bliver udelukket fra at indgive begæring om ugyldighed eller fra at modsætte sig brugen af et yngre varemærke, der er indgivet i god tro, hvis den pågældende i en uafbrudt periode på fem år med kendskab til denne brug har undladt at foretage en handling, der klart udtrykker dennes vilje til at modsætte sig den nævnte brug og at afhjælpe den angivelige krænkelse af dennes rettigheder.

51      En sådan fortolkning af artikel  9 i direktiv 2008/95 og af artikel 54 og 111 i forordning nr. 207/2009 gælder ligeledes for denne forordnings artikel  110, idet sidstnævnte artikel ganske vist ikke er nævnt i de forelagte spørgsmål, men kan være relevant i en situation som den i hovedsagen omhandlede. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at reglen om rettighedsfortabelse på grund af passivitet fra udløbet af en frist på fem på hinanden følgende år med kendskab til brugen af det yngre varemærke, der er fastsat i artikel  9 i direktiv 2008/95, for så vidt angår EU-varemærker fremgår af artikel 54, 110 og 111 i forordning nr. 207/2009.

52      Hvad angår spørgsmålet om, under hvilke betingelser indehaveren af det ældre varemærke eller af en anden ældre rettighed skal anses for at have foretaget en handling, der har de retsvirkninger, der er nævnt i denne doms præmis 50, og følgelig afbryder fristen for rettighedsfortabelse, har Domstolen fastslået, at indledning af en administrativ eller retslig sag inden udløbet af denne frist under alle omstændigheder bringer passiviteten til ophør og dermed forhindrer rettighedsfortabelse (jf. i denne retning dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 49).

53      Ved at anlægge en sådan sag udtrykker indehaveren af det ældre varemærke eller en anden ældre ret nemlig entydigt sin hensigt om at modsætte sig brugen af det yngre varemærke og afhjælpe den angivelige krænkelse af den pågældendes rettigheder.

54      Når der, som i det foreliggende tilfælde, forud for anlæggelsen af dette søgsmål er blevet sendt en opfordring, som indehaveren af det yngre varemærke ikke har efterkommet, kan denne opfordring afbryde fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet på betingelse af, at indehaveren af det ældre varemærke eller den anden ældre rettighed som følge af det utilfredsstillende svar på den nævnte opfordring fortsætter med at udtrykke sin indsigelse mod brugen af det yngre varemærke og træffer de foranstaltninger, der står til den pågældendes rådighed med henblik på at gøre sine rettigheder gældende.

55      Hvis indehaveren af det ældre varemærke eller en anden ældre rettighed, samtidig med at vedkommende har fremsat sin indsigelse mod brugen af det yngre varemærke ved en opfordring til ophør, derimod ikke – efter at have konstateret, at modtageren af denne opfordring har nægtet at efterkomme den eller at indlede forhandlinger – inden for en rimelig frist har fortsat sine bestræbelser på at afhjælpe denne situation, i givet fald ved at indlede en administrativ eller retslig sag, skal det heraf udledes, at denne indehaver har undladt at træffe de foranstaltninger, som den pågældende rådede over for at bringe den angivelige krænkelse til ophør.

56      Enhver fortolkning af artikel  9 i direktiv 2008/95 og af artikel 54, 110 og 111 i forordning nr. 207/2009, hvorefter fremsendelsen af en opfordring til ophør af brug som sådan er tilstrækkelig til at afbryde fristen for rettighedsfortabelse, ville gøre det muligt for indehaveren af det ældre varemærke eller en anden ældre rettighed at omgå ordningen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet ved gentagne gange med mellemrum på næsten fem år at fremsende en opfordring. En sådan situation ville imidlertid skade formålene med ordningen med rettighedsfortabelse på grund af passivitet, som er nævnt i denne doms præmis 46-48, og fratage ordningen dens effektive virkning.

57      Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det første og det andet spørgsmål besvares med, at artikel  9 i direktiv 2008/95 samt artikel 54, 110 og 111 i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at en retshandling såsom en opfordring til ophør af brug, hvorved indehaveren af et ældre varemærke eller en anden ældre rettighed modsætter sig brugen af et yngre varemærke uden i øvrigt at gøre det nødvendige for at opnå en retligt bindende løsning, ikke bringer passiviteten til ophør og følgelig ikke afbryder den i disse bestemmelser omhandlede frist for rettighedsfortabelse.
 Det tredje spørgsmål

58      Med det tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel  9 i direktiv 2008/95 samt artikel 54 og 111 i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at anlæggelsen af en retssag, hvorved indehaveren af et ældre varemærke eller en anden ældre rettighed har indgivet begæring om, at et yngre varemærke erklæres ugyldigt eller modsætter sig brugen af dette, kan anses for at være til hinder for rettighedsfortabelse på grund af passivitet som omhandlet i disse bestemmelser, når stævningen, der er blevet indleveret inden datoen for udløbet af fristen for rettighedsfortabelse, på grund af manglende omhu fra sagsøgerens side først er blevet forkyndt for sagsøgte efter udløbet af denne frist.

59      Som anført i denne doms præmis 52, bringer indledning af en administrativ eller retslig sag før udløbet af denne frist passiviteten til ophør og er følgelig til hinder for rettighedsfortabelse.

60      Hvad angår spørgsmålet om, på hvilket tidspunkt en retssag skal anses for at være anlagt, har Domstolen inden for rammerne af sin fortolkning af regler, der er vedtaget på området for det civilretlige samarbejde, fastslået, at dette tidspunkt kan være datoen for indleveringen af stævningen i sagen, der imidlertid først på dette tidspunkt kan anses for at være anlagt, på betingelse af, at sagsøgeren ikke efterfølgende har undladt at træffe de nødvendige foranstaltninger for at få dokumentet forkyndt for sagsøgte (jf. navnlig dom af 6.10.2015, A, C-489/14, EU:C:2015:654, præmis 32 og af 4.5.2017, HanseYachts, C-29/16, EU:C:2017:343, præmis 29).

61      Selv om disse regler, der er vedtaget inden for det civilretlige samarbejde, ikke formelt finder anvendelse i denne sag, er deres indhold ikke desto mindre relevant med henblik på besvarelsen af det tredje spørgsmål. Fristen for rettighedsfortabelse rammer direkte og umiddelbart muligheden for indehaveren  af det ældre varemærke eller den anden ældre rettighed  for at påberåbe sig dette varemærke eller denne rettighed ved domstolene over for indehaveren af det yngre varemærke. Sagsøgeren er således ikke udelukket, så længe sagen er anlagt inden for denne frist på fem år.

62      I denne forbindelse bemærkes, således som generaladvokaten har anført i punkt 53 i forslaget til afgørelse, at indgivelsen af stævningen normalt afspejler sagsøgerens reelle og entydige hensigt om at gøre sine rettigheder gældende, hvilket i princippet er tilstrækkeligt for at bringe passiviteten til ophør og dermed for at afbryde fristen for rettighedsfortabelse.

63      Denne parts adfærd kan imidlertid i visse tilfælde give anledning til tvivl om denne hensigt og om alvoren af det søgsmål, der er anlagt for den ret, ved hvilken sagen er anlagt. Dette er navnlig tilfældet, når stævningen på grund af manglende omhu fra sagsøgerens side ikke rettidigt er berigtiget, når den ikke opfylder de formelle krav, der i national ret er fastsat med henblik på forkyndelse for sagsøgte.

64      Under sådanne omstændigheder, som kan tilskrives sagsøgeren, kan sidstnævnte nemlig ikke gøre gældende, at den pågældende har bragt passiviteten i forhold til brugen af det yngre varemærke til ophør ved indgivelsen af stævningen. Det er først ved berigtigelsen af denne retshandling i henhold til gældende national ret, at det må antages, at sagsøgeren utvetydigt har givet udtryk for en reel og entydig hensigt om at gøre sine rettigheder gældende, og at søgsmålet derfor kan anses for faktisk at være anlagt.

65      I det foreliggende tilfælde fremgår det af de oplysninger, der er redegjort for i forelæggelsesafgørelsen, og som er sammenfattet i denne doms præmis 22-28, at den ret, ved hvilken Heitec den 31. december 2012 havde indleveret en stævning, gentagne gange kontaktede Heitecs repræsentant for at henlede opmærksomheden på uregelmæssigheder, som forhindrede forkyndelsen til Heitech og RW af såvel denne stævning som den nye stævning,  Heitec senere havde indleveret. I sidste ende synes stævningen at være blevet berigtiget mellem den 24. februar 2014, datoen for den sidste påmindelse fra den ret, ved hvilken sagen blev anlagt, til Heitec, og den 16. maj samme år, hvor denne ret indledte forberedelsen til den skriftlige forhandling.

66      Det fremgår ligeledes af denne afgørelse, at den forelæggende ret ifølge den bedømmelse af sagens realitet, som retten har taget til efterretning, fik kendskab til brugen af det yngre varemærke den 6. maj 2009.

67      Under disse omstændigheder tilkommer det den forelæggende ret at efterprøve det tidspunkt, hvor stævningen i sagen er blevet berigtiget på en sådan måde, at den ret, for hvilken sagen er indbragt, kan indlede sagen og forkynde dette dokument for de sagsøgte i hovedsagen. Hvis berigtigelsen først fandt sted efter udløbet af fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet, vil det påhvile den forelæggende ret at vurdere, om denne omstændighed hovedsageligt skyldes en adfærd fra sagsøgeren i hovedsagens side, der kan karakteriseres som manglende omhu. Såfremt denne ret måtte finde, at dette er tilfældet, vil det påhvile den at konkludere, at Heitec skal anses for udelukket  på grund af selskabets manglende omhu.

68      Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det tredje spørgsmål besvares med, at artikel 9 i direktiv 2008/95 og artikel 54, 110 og 111 i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at anlæggelsen af en retssag, hvorved indehaveren af et ældre varemærke eller en anden ældre rettighed søger at få et yngre varemærke erklæret ugyldigt eller gør indsigelse mod brugen af det, ikke kan anses for at være til hinder for, at den i disse bestemmelser omhandlede rettighedsfortabelse på grund af passivitet kan udelukkes, når stævningen, selv om den blev indgivet inden for fristen for rettighedsfortabelse, på grund af manglende omhu fra sagsøgerens side ikke opfyldte kravene i gældende national ret om forkyndelse, og af grunde, der kan tilskrives sagsøgeren, først blev berigtiget efter denne dato.
 Det fjerde spørgsmål

69      Med det fjerde spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel  9 i direktiv 2008/95 samt artikel 54 og 111 i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at når indehaveren af et ældre varemærke eller en anden ældre rettighed som omhandlet i disse bestemmelser er udelukket fra at begære et yngre varemærke erklæret ugyldigt og fra at anmode om, at brugen af dette yngre varemærke bringes til ophør, er denne udelukkelse også til hinder for fremsættelse af supplerende eller afledte krav om skadeserstatning, oplysninger eller destruktion af varer.

70      Således som det fremgik af undersøgelsen af det første og det andet spørgsmål, er indehaveren af et ældre varemærke eller en anden ældre rettighed, som, med kendskab til brugen af en yngre varemærke, der er registreret i god tro, afholder sig fra i en uafbrudt periode på fem år at handle på en måde, der entydigt viser, at den pågældende ønsker at modsætte sig denne brug og at udbedre den angivelige krænkelse af dennes rettigheder, udelukket fra at påberåbe sig brugen af dette yngre varemærke.

71      Som generaladvokaten har anført i punkt 64 i forslaget til afgørelse, ville det således være i strid med formålene med ordningen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet, nemlig bl.a. at bevare retssikkerheden, at tillade denne indehaver i en sådan situation efter udløbet af denne periode på fem på hinanden følgende år at anlægge sag mod indehaveren af dette yngre varemærke med påstand om, at denne tilpligtes at betale erstatning, eller at der udstedes påbud mod denne.

72      Hvis en sådan sag eller sådanne krav kunne gennemføres efter udløbet af fristen for rettighedsfortabelse, ville dette svare til at lade muligheden for efter denne dato at få fastslået, at brugen af det yngre varemærke krænker det ældre varemærke eller den ældre rettighed, og på dette grundlag pålægge indehaveren af det yngre varemærke ansvar uden for kontraktforhold. En sådan fortolkning af ordningen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet ville imidlertid være i strid med det formål, der forfølges med denne ordning, nemlig at give indehaveren af det yngre varemærke, ved udløbet af denne frist, sikkerhed for, at brugen af varemærket ikke længere kan anfægtes ved hjælp af noget  retsmiddel af den person, der bevidst har tålt brugen i en uafbrudt periode på fem år.

73      Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det fjerde spørgsmål besvares med, at artikel  9 i direktiv 2008/95 samt artikel 54, 110 og 111 i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at når indehaveren af et ældre varemærke eller en anden ældre rettighed som omhandlet i disse bestemmelser er udelukket fra at begære et yngre varemærke erklæret ugyldigt og fra at kræve, at brugen af dette varemærke bringes til ophør, er denne fortabelse ligeledes til hinder for, at indehaveren fremsætter supplerende eller afledte krav, såsom krav om skadeserstatning, oplysninger eller destruktion af varer.
 Sagsomkostninger

74      Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.
På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Fjerde Afdeling) for ret:
1)      Artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og artikel 54, 110 og 111 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker skal fortolkes således, at en retshandling, såsom en opfordring til ophør af brug, hvorved indehaveren af et ældre varemærke eller en anden ældre rettighed modsætter sig brugen af et yngre varemærke uden i øvrigt at gøre det nødvendige for at opnå en retligt bindende løsning, ikke bringer passiviteten til ophør og følgelig ikke afbryder den i disse bestemmelser omhandlede frist for rettighedsfortabelse.

2)      Artikel 9 i direktiv 2008/95 og artikel 54, 110 og 111 i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at anlæggelsen af en retssag, hvorved indehaveren af et ældre varemærke eller en anden ældre rettighed søger at få et yngre varemærke erklæret ugyldigt eller gør indsigelse mod brugen af det, ikke kan anses for at være til hinder for, at den i disse bestemmelser omhandlede rettighedsfortabelse på grund af passivitet kan udelukkes, når stævningen, selv om den blev indgivet inden for fristen for rettighedsfortabelse, på grund af manglende omhu fra sagsøgerens side ikke opfyldte kravene i gældende national ret om forkyndelse, og af grunde, der kan tilskrives sagsøgeren, først blev berigtiget efter denne dato

3)      Artikel 9 i direktiv 2008/95 og artikel 54, 110 og 111 i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at når indehaveren af et ældre varemærke eller en anden ældre rettighed som omhandlet i disse bestemmelser er udelukket fra at begære et yngre varemærke erklæret ugyldigt og fra at kræve, at brugen af dette varemærke bringes til ophør, er denne fortabelse ligeledes til hinder for, at indehaveren fremsætter supplerende eller afledte krav, såsom krav om skadeserstatning, oplysninger eller destruktion af varer.

Underskrifter

*      Processprog: tysk.