CELEX: 62007TJ0114
Language: fi
Date: 2009-06-11 00:00:00
Title: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) tuomio 11 päivänä kesäkuuta 2009. # Last Minute Network Ltd vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). # Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön kuviomerkki LAST MINUTE TOUR - Aikaisempi rekisteröimätön kansallinen tavaramerkki LASTMINUTE.COM - Suhteellinen hylkäysperuste - Viittaus aikaisempaa tavaramerkkiä koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön - Common law’n mukainen merkkioikeuden loukkauskanne (action for passing off) - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta ja 52 artiklan 1 kohdan c alakohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta). # Yhdistetyt asiat T-114/07 ja T-115/07.

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto)
      11 päivänä kesäkuuta 2009 (
            *1
         )
      ”Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön kuviomerkki LAST MINUTE TOUR — Aikaisempi rekisteröimätön kansallinen tavaramerkki LASTMINUTE.COM — Suhteellinen hylkäysperuste — Viittaus aikaisempaa tavaramerkkiä koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön — Common law’n mukainen merkkioikeuden loukkauskanne (action for passing off) — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta ja 52 artiklan 1 kohdan c alakohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta)”
      Yhdistetyissä asioissa T-114/07 ja T-115/07,
      
         Last Minute Network Ltd, kotipaikka Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan solicitor P. Brownlow ja barrister S. Malynicz,
      kantajana,
      vastaan
      
         sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään D. Botis ja A. Folliard-Monguiral,
      vastaajana,
      jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on
      
         Last Minute Tour SpA, kotipaikka Milano (Italia), edustajinaan asianajajat D. Caneva ja G. Locurto,
      ja jossa on kyse kahdesta kanteesta, jotka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 8.2.2007 tekemistä päätöksistä (asiat R 256/2006-2 ja R 291/2006-2), jotka koskevat Last Minute Network Ltd:n ja Last Minute Tour SpA:n välisiä mitättömyysmenettelyjä,
      EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),
      toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood sekä tuomarit D. Šváby ja L. Truchot (esittelevä tuomari),
      kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,
      ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 13.4.2007 toimitetut kannekirjelmät,
      ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 20.7.2007 ja jätetyt SMHV:n vastineet,
      ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 27.7.2007 jätetyt väliintulijan vastineet,
      ottaen huomioon 14.10.2008 annetun määräyksen asioiden T-114/07 ja T-115/07 yhdistämisestä suullista käsittelyä ja tuomion antamista varten,
      ottaen huomioon 5.11.2008 pidetyssä istunnossa, jossa väliintulija ei ollut läsnä, esitetyn,
      on antanut seuraavan
      
         tuomion
      
      
         Asioiden taustat
      
      
         Merkin LASTMINUTE.COM rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeva menettely
      
      
               1
            
            
               Last Minute Network Ltd -niminen yhtiö (jäljempänä LMN tai kantaja) teki 25.2.2000 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), nojalla hakemuksen sanamerkin LASTMINUTE.COM rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.
            
         
               2
            
            
               Palvelut, joita varten tämän merkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 39 ja 42, ja vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:
               
                        —
                     
                     
                        luokka 39: ”Matka- ja matkailutoimistot; paikkavaraukset matkoille; edellä mainittuihin liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut”
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 42: ”Matka- ja matkailutoimistot; paikkavaraukset ravintoloihin; tilojen ja välineiden tarjoaminen elektronisesti tai muulla tavoin tapahtuvan kaupan mahdollistamiseksi; tilojen suunnittelu Internetin ja online-tietokantojen, mukaan lukien niihin liittyvien verkkojärjestelmien, kautta tapahtuvaan tiedon etsintään ja hakuun; treffi-/esittelypalvelujen tarjoaminen; seuralaispalvelut; edellä mainittuihin liittyvien tietojen tarjoaminen Internetin, tietokantojen tai muiden elektronisten välineiden kautta; puutarhanhoito; edellä mainittuun liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut”.
                     
                  
         
               3
            
            
               Tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 29.10.2001 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että sanamerkiltä LASTMINUTE.COM puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettu erottamiskyky.
            
         
               4
            
            
               LMN riitautti tämän päätöksen SMHV:lle 18.12.2001 jättämässään valituksessa.
            
         
               5
            
            
               SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 8.7.2003 tekemällään päätöksellä mainittujen luokkaan 39 kuuluvien palvelujen osalta ja luokkaan 42 kuuluvien palvelujen ”matka- ja matkailutoimistot; paikkavaraukset ravintoloihin” osalta sillä perusteella, että merkiltä LASTMINUTE.COM puuttuu näihin palveluihin nähden erottamiskyky.
            
         
               6
            
            
               Valituslautakunnan mukaan jokaisella yrityksellä, joka on erikoistunut matkojen, huvitilaisuuksien tai illallisten varaamiseen ”viime minuutilla”, on intressi kuvailla palvelujaan ilmaisulla ”last minute”. Ilmaus, joka näin selvästi on vapaasti käytettävissä ja jonka on pysyttävä kaikkien toimijoiden saatavilla, ei lähtökohtaisesti voi erottaa jonkin yrityksen palveluja muiden yritysten palveluista.
            
         
               7
            
            
               Osan ”.com” lisääminen sanaan ”lastminute” ja niiden liittäminen yhteen ilman väliä tai yhdysmerkkiä, mikä on yleistä englannin kielessä, ei vaikuta erottamiskykyyn. Lisäys ”.com”, joka pelkästään viittaa internetosoitteeseen, ei tee erottamiskyvyttömästä sanasta tavaramerkkiä.
            
         
         Merkin LAST MINUTE TOUR rekisteröintimenettely yhteisön tavaramerkiksi
      
      
               8
            
            
               Last Minute Tour SpA (jäljempänä LMT) teki 11.3.2000 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 nojalla hakemuksen jäljempänä esitetyn kuviomerkin, joka koostuu mustalla värillä kirjoitetusta kolmesta sanasta ”last”, ”minute” ja ”tour” sekä punaisesta symbolista, joka tarkoittaa matkaa vanhalla rapanuin kielellä, rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi:
               
                  
            
         
               9
            
            
               Tavarat ja palvelut, joita varten merkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat yhtäältä luokkaan 16 ja toisaalta luokkiin 39 ja 42 ja vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:
               
                        —
                     
                     
                        luokka 16: ”Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet; luettelot; painetut aikataulut; pamfletit; kirjat; sanomalehdet; aikakauslehdet (kausijulkaisut); kirjansidonta-aineet; valokuvat; nimilaput; paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); pelikortit; painokirjasimet; painolaatat”
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 39: ”Matka- ja matkailutoimistot; paikkavaraukset matkoille; matkojen järjestäminen; risteilyjen ja retkien järjestäminen; matkustajien kuljetus ja opastus; ilmakuljetukset; kuljetusajoneuvojen vuokraus; kuljetuksiin liittyvä tiedotus”
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 42: ”Hotelli-, ravintola-, täysihoitola-, lomakylä-, baari- ja yksityisten kerhojen palvelut; hotellien ja lomakylien varauspalvelut; tietokoneohjelmistojen kehittäminen (ideointi); tiedotusohjelmistojen vuokraus”.
                     
                  
         
               10
            
            
               Tavaramerkkihakemus julkaistiin 19.3.2001 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 25/2001.
            
         
               11
            
            
               LMN teki 19.6.2001 väitteen LMT:n merkin rekisteröintiä vastaan ja vetosi britannialaiseen rekisteröimättömään sanamerkkiin LASTMINUTE.COM, jota se väitti käyttäneensä liike-elämässä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta) tarkoitetulla tavalla vuodesta 1998 alkaen.
            
         
               12
            
            
               SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 12.7.2002 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, ettei LMN ollut toimittanut säädetyssä määräajassa näyttöä aikaisemman oikeutensa, johon se vetosi väitteensä tueksi, käytöstä.
            
         
               13
            
            
               Yhteisön tavaramerkki LAST MINUTE TOUR rekisteröitiin 14.5.2003 numerolla 1552231.
            
         
         LMN:n vireille panema tavaramerkkiä LAST MINUTE TOUR koskeva mitättömyysmenettely
      
      
               14
            
            
               LMN teki 30.5.2003 vaatimuksen yhteisön tavaramerkin LAST MINUTE TOUR mitättömäksi julistamisesta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan ja 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta) säännösten nojalla.
            
         
               15
            
            
               LMN esitti vaatimuksensa tueksi, että sen aikaisempi rekisteröimätön kansallinen tavaramerkki LASTMINUTE.COM antaa sille Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön, jota sovelletaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan viittauksen vuoksi, mukaan oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen ja näin ollen saada se julistettua mitättömäksi asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla luokkiin 39 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta, jotka liittyvät lomiin, lentoihin, majoitukseen, kaupunkiviikonloppuihin, vapaa-ajantilaisuuksiin, tapaamisiin, vuokraukseen, ostoksiin ja muihin internetin kautta tarjottaviin matkailu- ja vapaa-ajan palveluihin sekä edellä mainittuihin liittyvien tuotteiden mainontaan ja myynninedistämiseen.
            
         
               16
            
            
               Vaatimus koski yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista kaikkien sen kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta lukuun ottamatta tiedotusohjelmistojen ideointia ja vuokrausta.
            
         
               17
            
            
               Mitättömyysosasto hyväksyi 23.12.2005 tekemällään päätöksellä LMN:n vaatimuksen yhteisön tavaramerkin LAST MINUTE TOUR mitättömäksi julistamisesta kaikkien kyseessä olevien luokkiin 39 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta mutta hylkäsi vaatimuksen luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden osalta.
            
         
               18
            
            
               Mitättömyysosasto katsoi, että LMN oli ennen yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämistä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti merkkiä LASTMINUTE.COM koskevan oikeuden, jonka laajuus ei ollut pelkästään paikallinen, haltija luokkiin 39 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta.
            
         
               19
            
            
               Merkkiin sovellettavan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaan merkki antaa LMN:lle oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen, jos common law -oikeuden mukaisen merkkioikeuden loukkauskanteen (action for passing off) kolme edellytystä täyttyvät, eli vaatimuksen tekijän tavaroiden maine (goodwill), tavaroiden ja palvelujen harhaanjohtava esillepano sikäli kuin niiden tarjoaminen yhteisön tavaramerkillä LAST MINUTE TOUR voisi saada kohdeyleisön katsomaan, että niiden kaupallinen alkuperä on LMN (misrepresentation) sekä todennäköisyys LMN:lle syntyvästä taloudellisesta vahingosta.
            
         
               20
            
            
               Tältä osin mitättömyysosasto esitti aluksi, että LASTMINUTE.COM on saavuttanut Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuodesta 1998 alkaen maineen, joka on näytetty toteen yhtiön myynninedistämisbudjetin, sen huomattavien mainosinvestointien, lukuisten internetsivua ”lastminute.com” koskevien lehtiartikkelien ja yhtiön pörssiin listautumisen saavuttaman menestyksen avulla. Mitättömyysosasto katsoi näiden seikkojen perusteella, että LMN on saavuttanut Yhdistyneen kuningaskunnan kohdeyleisön keskuudessa huomattavan maineen, joka liitetään sen merkkiin.
            
         
               21
            
            
               Mitättömyysosasto katsoi, että sen osoittamiseksi, että merkin LAST MINUTE TOUR käyttäminen tavaroita ja palveluja varten on harhaanjohtavaa, on riittävää osoittaa, että kohdeyleisö saattaisi katsoa, että ne ovat peräisin LMN:ltä kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden vuoksi, minkä vuoksi on arvioitava niiden välistä sekaannusvaaraa.
            
         
               22
            
            
               Todettuaan, että kyseisten tavaramerkkien kattamat luokkiin 39 ja 42 kuuluvat palvelut ovat samoja, mitättömyysosasto katsoi, että vaikka ilmaisu ”lastminute” onkin esitetty tavaramerkeissä eri tavalla, se muodostaa niille yhteisen hallitsevan elementin. Se katsoi tällä perusteella, että ulkoasuissa on huomattavia samankaltaisuuksia ja joitakin eroavuuksia.
            
         
               23
            
            
               Mitättömyysosasto katsoi lausuntatavasta, että kyseisten merkkien alkuosat ovat samat ja että ne eroavat vain loppuosaltaan.
            
         
               24
            
            
               Mitättömyysosasto katsoi, että kyseiset tavaramerkit ovat merkityssisällöltään samoja, koska ne viittaavat ”viimeisen minuutin” kaupan ideaan, jota käytetään paljon internetissä osoittamaan lentojen, hotellien, ravintolapalvelujen ja konserttilippujen tarjoushintoja.
            
         
               25
            
            
               Nämä seikat huomioon ottaen mitättömyysosasto katsoi, että kyseisillä tavaramerkeillä on huomattavia samankaltaisuuksia huolimatta joistakin erottavista tekijöistä. Tällä perusteella se totesi, että kyseessä on sekaannusvaara.
            
         
               26
            
            
               Mitättömyysosasto katsoi lopuksi, että LMN todennäköisesti kärsii tämän vuoksi taloudellista vahinkoa.
            
         
               27
            
            
               Näillä perusteilla mitättömyysosasto julisti yhteisön tavaramerkin LAST MINUTE TOUR mitättömäksi kaikkien luokkiin 39 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta mutta hylkäsi LMN:n mitätöintivaatimuksen luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden osalta, koska ei ollut näyttöä merkin LASTMINUTE.COM aikaisemmasta käytöstä näitä tavaroita varten.
            
         
               28
            
            
               LMT vaati SMHV:lle 15.2.2006 jättämässään valituksessa, joka rekisteröitiin numerolla R 256/2006-2, mitättömyysosaston päätöksen kumoamista siltä osin kuin siinä julistettiin mitättömäksi sen yhteisön tavaramerkki LAST MINUTE TOUR luokkiin 39 ja 42 kuuluvien riidanalaisten palvelujen osalta.
            
         
               29
            
            
               LMN vaati puolestaan 20.2.2006 jättämässään ja numerolla R 291/2006-2 rekisteröidyssä valituksessa mitättömyysosaston päätöksen kumoamista siltä osin kuin siinä hylättiin sen tekemä yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden osalta.
            
         
               30
            
            
               SMHV:n toinen valituslautakunta teki 8.2.2007 kaksi päätöstä (jäljempänä riidanalaiset päätökset), joissa se ensiksi hyväksymällä LMT:n valituksen kumosi päätöksen tavaramerkin LAST MINUTE TOUR rekisteröinnin mitätöimisestä luokkiin 39 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta ja toiseksi hylkäämällä LMN:n valituksen vahvisti mitättömyysosaston päätöksen mitätöintivaatimuksen hylkäämisestä luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden osalta.
            
         
               31
            
            
               Valituslautakunta katsoi kahdessa riidanalaisessa päätöksessä, että kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen luonne ja aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytetyn merkin luonne rekisteröimättömänä tavaramerkkinä, yleisö, johon nähden sekaannusvaaraa on arvioitava, koostuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvista näiden tavaroiden ja palvelujen keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomaisesti valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.
            
         
               32
            
            
               Valituslautakunta esitti edelleen, että ilmaisu ”last minute” koostuu kahdesta yleisestä englannin kielen sanasta, jotka kohdeyleisö ymmärtää välittömästi. Kun ilmaisua käytetään kyseessä oleville tavaroille ja palveluille, se osoittaa selvästi ja välittömästi, että niitä tarjotaan hyvin edullisesti, koska ne ostetaan viimeisellä minuutilla.
            
         
               33
            
            
               Näin ollen valituslautakunta totesi, että ilmaisu ”last minute” on kuvaileva ja siltä puuttuu erottamiskyky kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta ja että se voidaan rekisteröidä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta) mukaisesti vain sillä edellytyksellä, että siihen on liitetty muita kuvio- tai sanaosia, jotka voivat antaa sille vähimmäiserottamiskyvyn.
            
         
               34
            
            
               Se lisäsi, että kolmen sanaosan ”last”, ”minute” ja ”tour” ja graafisen osan yhdistäminen on epäilyksettä mahdollistanut sen, ettei yhteisön tavaramerkkiin ole sovellettu kahdessa edellä mainitussa säännöksessä määriteltyjä ehdottomia hylkäysperusteita, mutta että tällaisen tavaramerkin haltija ei voi estää muita turismi- ja matkailuyrityksiä käyttämästä sanoja ”last minute” tai ”tour”.
            
         
               35
            
            
               Valituslautakunnan mukaan on tärkeää tietää, katsooko Yhdistyneen kuningaskunnan yleisö ilmaisun ”last minute” havaitessaan, että sillä viitataan tavaramerkin LASTMINUTE.COM haltijaan vai että sillä viitataan minkä tahansa turismi- tai matkailualan toimijan ”last minute” (viimeinen minuutti) -tarjouksiin. LMN ei kuitenkaan ole osoittanut, että tämä yleisö ajattelisi ilmaisun ”last minute” havaitessaan välittömästi, että on kyse tavaramerkin LASTMINUTE.COM haltijan tarjoamista palveluista.
            
         
               36
            
            
               Valituslautakunta katsoi tällä perusteella, että LMN:n maine liittyy merkkiin LASTMINUTE.COM sellaisenaan, sen kaikki osat huomioon ottaen, eikä yleiseen ilmaisuun ”last minute”. Tällä maineella on merkitystä ainoastaan Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisen merkkioikeuden loukkauskanteen yhteydessä, ja ainoastaan tähän ulottuviin vaikutuksiin, eikä se voi johtaa monopoliaseman myöntämiseen ilmaisulle ”last minute”, joka ei ole erottamiskykyinen kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.
            
         
               37
            
            
               Koska kyseisten tavaramerkkien erottamiskyky on hyvin rajoittunut, yleisö keskittää huomionsa niiden erottamiskykyisiin ja hallitseviin osiin, eli merkit muodostavien eri sanojen yhdistelmään, niiden supistamiseen yhdeksi sanaksi ”lastminute” ja lisäykseen ”.com” rekisteröimättömässä merkissä sekä graafiseen osaan yhteisön tavaramerkissä.
            
         
               38
            
            
               Valituslautakunta lisäsi, että kyseisten tavaramerkkien yhteisten osien ja sanan ”tour” vaikutus merkkien ulkoasuja vertailtaessa on vahvasti heikentynyt niiden erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi. Koska lisäys ”.com” ja punainen graafinen symboli ovat sitä vastoin aivan erilaisia, kyseisten tavaramerkkien graafiset eroavuudet voittavat niiden samankaltaisuudet.
            
         
               39
            
            
               Lausuntatavan osalta valituslautakunta katsoi, että kyseiset tavaramerkit sisältävät yhden saman ilmaisun ”lastminute” ja kaksi erilaista osaa ”.com” (lausuttuna englanniksi ”dot com”) ja ”tour”. Kun otetaan huomioon eri osien erottamiskykyä koskevat toteamukset, lisäys ”dot com” mahdollistaa kahden merkin erottamisen toisistaan lausuntatavan osalta.
            
         
               40
            
            
               Lisäksi ilmaisun ”last minute”, joka tuo mieleen kahdelle tavaramerkille yhteisen idean viimeisen minuutin tarjouksista, vaikutus heikentyy sen kuvailevan luonteen vuoksi sillä tavoin, että lisäyksen ”.com” sisältämä suora viittaus sähköiseen osoitteeseen mahdollistaa eron tekemisen kyseisten tavaramerkkien merkityssisältöjen välillä.
            
         
               41
            
            
               Valituslautakunta katsoi sekaannusvaaraa arvioidessaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan yleisö ajattelisi merkin LAST MINUTE TOUR ja sen graafisen symbolin havaitessaan, että on kyse ”last minute” -matkoja tarjoavasta yrityksestä, eikä olettaisi, että nämä tarjoukset ovat peräisin tavaramerkin LASTMINUTE.COM haltijalta. Yleisö nimittäin kiinnittää huomiota kunkin merkin erottamiskykyisiin osiin erottaakseen toisistaan muut samankaltaisten palvelujen tarjoajat, jotka käyttävät myös ilmaisua ”last minute” palvelujaan tarjotessaan.
            
         
               42
            
            
               Valituslautakunta on johtanut näistä seikoista, että huolimatta vähemmän erottamiskykyisten osien samankaltaisuudesta kyseiset tavaramerkit eivät ole kokonaisuutena riittävän samankaltaisia, jotta ne voisivat herättää sekaannusvaaran joko kyseessä olevia palveluja täydentävien tuotteiden tai samojen palvelujen osalta.
            
         
         Asianosaisten vaatimukset
      
      
               43
            
            
               LMN vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
               
                        —
                     
                     
                        kumoaa asioissa R 256/2006-2 (asia T-114/07) ja R 291/2006-2 (asia T-115/07) tehdyt riidanalaiset päätökset
                     
                  
                        —
                     
                     
                        julistaa yhteisön tavaramerkin LAST MINUTE TOUR mitättömäksi yhtäältä luokkaan 16 (asia T-115/07) ja toisaalta luokkiin 39 ja 42 (asia T-114/07) kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta
                     
                  
                        —
                     
                     
                        velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
                     
                  
         
               44
            
            
               SMHV ja LMT vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
               
                        —
                     
                     
                        hylkää kanteet kokonaisuudessaan
                     
                  
                        —
                     
                     
                        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
                     
                  
         
         Oikeudellinen arviointi
      
      
               45
            
            
               Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdystä vaatimuksesta, jos on olemassa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset täytetään.
            
         
               46
            
            
               Näiden kahden säännöksen yhdistelmästä seuraa, että rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltija voi saada julistettua mitättömäksi myöhemmän yhteisön tavaramerkin, jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan jäsenvaltion oikeuden mukaan yhtäältä oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty, ja toisaalta merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.
            
         
               47
            
            
               Valituslautakunnan on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa soveltaessaan otettava huomioon sekä kansallinen oikeus, jota sovelletaan tässä säännöksessä tehdyn viittauksen nojalla, että kyseisen jäsenvaltion oikeuskäytäntö. Näin ollen mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekijän on osoitettava, että kyseessä oleva merkki kuuluu kyseisen jäsenvaltion oikeuden soveltamisalaan ja että sen perusteella voidaan kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-53/04–T-56/04, T-58/04 ja T-59/04, Budějovický Budvar v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDWEISER), tuomio 12.6.2007, 74 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
            
         
               48
            
            
               Käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole kiistetty, että rekisteröimättömään kansalliseen tavaramerkkiin sovellettava jäsenvaltion laki on vuoden 1994 Trade Marks Act (Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkilaki), jonka 5 §:n 4 momentissa säädetään seuraavaa:
               ”Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen käyttäminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa voi estyä
               
                        a)
                     
                     
                        oikeussäännön perusteella (erityisesti merkkioikeuden loukkaamiseen liittyvä lainsäädäntö; law of passing off), jolla suojataan rekisteröimätöntä tavaramerkkiä tai muuta elinkeinotoiminnassa käytettävää merkkiä – –”
                     
                  
         
               49
            
            
               Tästä säännöksestä seuraa, kuten kansalliset tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet (asia Reckitt & Coleman Products Ltd v. Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341 HL), että kantajan on osoitettava merkkioikeuden loukkauskannetta koskevan Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisesti, että kolme seuraavaa edellytystä täyttyvät, jotta se saisi käsiteltävänä olevassa asiassa yhteisön tavaramerkin LAST MINUTE TOUR julistettua mitättömäksi rekisteröimättömän kansallisen tavaramerkin LASTMINUTE.COM suojaamiseksi.
            
         
               50
            
            
               Ensiksi on todettava, että LMN:n tarjoamilla palveluilla oli kohdeyleisön keskuudessa niiden esillepanoon liittyvä maine. Merkkioikeuden loukkauskannetta koskevassa järjestelmässä tämä maine on osoitettava päivänä, jona vastaaja aloitti tavaroidensa tai palvelujensa tarjoamisen (asia Cadbury Schweppes v. Pub Squash (1981) R.P.C. 429).
            
         
               51
            
            
               Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan mukaan merkityksellinen päivä ei kuitenkaan ole tämä päivä, vaan se, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty, koska siinä vaaditaan, että tavaramerkin mitättömäksi julistamista vaativa toimija on saanut oikeuden rekisteröimättömään kansalliseen tavaramerkkiinsä ennen mainittua hakemuksen tekopäivää, eli käsiteltävänä olevassa asiassa ennen 11.3.2000.
            
         
               52
            
            
               Toiseksi on niin, että samojen palvelujen kuin LMN:n palvelut ja täydentävien tuotteiden tarjoaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa merkillä LAST MINUTE TOUR tarkoitti 11.3.2000 harhaanjohtavaa esillepanoa siten, että kohdeyleisö saattoi katsoa, että LMN on näiden tavaroiden ja palvelujen kaupallinen alkuperä, jolloin harhaanjohtavan esillepanon tarkoituksellisuus on merkityksetöntä.
            
         
               53
            
            
               Kolmanneksi on todettava, että LMN saattoi tämän vuoksi kärsiä taloudellista vahinkoa.
            
         
               54
            
            
               Käsiteltävänä olevassa asiassa on riidatonta, että kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat palvelut ovat samoja. Kuten lisäksi valituslautakunta totesi, kyseessä olevat luokkaan 16 kuuluvat tavarat täydentävät edellä mainittuja palveluja. Tämä seikka on otettava huomioon, kun arvioidaan sitä, onko LMT pannut kyseiset tavarat ja palvelut harhaanjohtavasti esille merkillä LAST MINUTE TOUR Yhdistyneessä kuningaskunnassa yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä.
            
         
               55
            
            
               Päätöksen R 256/2006-2 31 kohdasta ja päätöksen R 291/2006-2 32 kohdasta ilmenee, että rekisteröimätön kansallinen tavaramerkki LASTMINUTE.COM oli sellaisenaan maineikas yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä. SMHV ei kiistä tätä seikkaa, ja se on myöntänyt suullisessa käsittelyssä, että LASTMINUTE.COM oli saavuttanut laajan maineen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
            
         
               56
            
            
               Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista. Tämä kanneperuste voidaan jakaa kolmeen väitteeseen, jotka koskevat kohdeyleisön määrittelyä, ilmaisun ”last minute” itsenäistä mainetta yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä ja lopuksi harhaanjohtavaa luonnetta, joka olisi voinut aiheutua siitä, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa olisi tuona päivänä tarjottu merkillä LAST MINUTE TOUR samoja palveluja kuin LMN:n palvelut sekä niitä täydentäviä tuotteita.
            
         
         Ensimmäinen väite, joka koskee kohdeyleisön määrittelyä
      
      Asianosaisten lausumat
      
               57
            
            
               Kantaja arvostelee sitä, että valituslautakunta katsoi kohdeyleisön koostuvan Yhdistyneen kuningaskunnan tavanomaisesti valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista sen sijaan että olisi tarkastellut, olisiko, kun otetaan huomioon kantajan maine, sen asiakkaita, jotka havaitsivat merkin LAST MINUTE TOUR Yhdistyneessä kuningaskunnassa tällä merkillä varustettujen tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, johdettu uskomaan kyseisen ajanjakson aikana virheellisesti, että kantajan ja näiden tavaroiden ja palvelujen välillä on yhteys.
            
         
               58
            
            
               SMHV, jota LMT tukee, vastaa, että kyseessä olevia tavaroita ja palveluja ei ole suunnattu tietyntyyppiselle kuluttajalle, vaan suurelle yleisölle. Käytännössä on näin ollen merkityksetöntä, määritelläänkö jokin ryhmä kohdeyleisöksi, ja näitä ryhmiä olisi sitä paitsi mahdotonta erottaa toisistaan.
            
         
               59
            
            
               SMHV:n mukaan valituslautakunta on joka tapauksessa aikaisemman kansallisen merkin maineen huomioon ottaen todellisuudessa kuitenkin perustanut kyseisten tavaramerkkien vertailun olettamaan, jonka mukaan kyseessä olevan yleisön suuri enemmistö tunsi jo kantajan aikaisemman kansallisen tavaramerkin.
            
         Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
      
               60
            
            
               Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytännöstä ilmenee, että merkkioikeuden loukkauskanteen vastaajan tavaroiden ja palvelujen esillepanon harhaanjohtavaa luonnetta on arvioitava kantajan asiakkaisiin nähden eikä valituslautakunnan esittämään abstraktiin keskivertokuluttajan käsitteeseen nähden (em. asia Reckitt & Coleman Products Ltd v. Borden Inc. & Ors).
            
         
               61
            
            
               Merkkioikeuden loukkauskanteella suojeltava omaisuus ei nimittäin ole sana tai nimi, jota kolmannet voivat käyttää vain rajoitetusti, vaan asiakaskunta, jota riidanalainen käyttö heikentää (Lord Parker asiassa Burberry v. Cording (1909) 26 R.P.C. 693), koska tavaramerkin maine on asiakaskuntaa houkutteleva seikka ja se peruste, jolla voidaan erottaa vakiintunut yritys uudesta yrityksestä (asia IRC v. Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217).
            
         
               62
            
            
               Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta on näin ollen jättänyt ottamatta huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten antaman kohdeyleisön määritelmän, kun se on katsonut, että yleisö koostuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvista kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen tavanomaisesti valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, vaikka olisi pitänyt viitata rekisteröimättömän kansallisen tavaramerkin haltijan asiakkaisiin.
            
         
               63
            
            
               SMHV ei voi väittää, että jos kyseessä olevat tavarat ja palvelut eivät viittaa tiettyyn erityiseen kuluttajatyyppiin, vaan pikemminkin suureen yleisöön, ei ole käytännössä mitään syytä erotella useita ryhmiä kohdeyleisön osoittamiseksi.
            
         
               64
            
            
               Ei nimittäin ole merkityksetöntä, määritelläänkö kohdeyleisö ottamalla huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan keskivertokuluttaja, kuten valituslautakunta teki ja kuten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) säädetään, vai rajoitetaanko toisaalta tämä yleisö merkkioikeuden loukkauskanteen arvioimiseksi vain sellaisen yrityksen asiakkaisiin, joka (kuten LMN) on tosiasiallisesti esillä markkinoilla.
            
         
               65
            
            
               Kuluttajan riski erehtyä tavaramerkistä, jonka väitetään johtavan kuluttajaa pitämään kyseisten tavaroiden ja palvelujen alkuperänä yritystä, joka on aikaisemman rekisteröimättömän tavaramerkin haltija, ei ole välttämättä sama, kun kuluttaja on jo tämän yrityksen asiakas.
            
         
               66
            
            
               Ei voida myöskään väittää, että kun valituslautakunta otti huomioon merkin LASTMINUTE.COM maineen, se perusti kyseisten merkkien vertailun olettamaan, jonka mukaan merkittävä osa kohdeyleisöstä tunsi jo kantajan merkin. Riidanalaisista päätöksistä ilmenee nimittäin, että vaikka valituslautakunta katsoi, että merkillä LASTMINUTE.COM on tietty maine, se katsoi ottamatta millään tavoin huomioon tätä mainetta ja rajoittumalla näiden merkkien yksinkertaiseen vertailuun, ettei kyseisten merkkien välillä ole sekaannusvaaraa.
            
         
               67
            
            
               Tästä seuraa, että kun valituslautakunta katsoi kohdeyleisöksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen keskivertokuluttajat, jotka ovat tavanomaisesti valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia, vaikka merkkioikeuden loukkauskannetta koskevassa järjestelmässä tämä yleisö koostuu vain kantajan asiakkaista, valituslautakunta jätti ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan viittauksen Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuteen, jota sovelletaan aikaisempaan rekisteröimättömään kansalliseen tavaramerkkiin LASTMINUTE.COM, jota kantaja on käyttänyt elinkeinotoiminnassa yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä.
            
         
         Toinen väite, joka koskee ilmaisun ”last minute” itsenäisen maineen tunnustamisen kieltämistä
      
      Asianosaisten lausumat
      
               68
            
            
               Kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että se vertaili kyseisiä tavaramerkkejä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan pohjalta sen sijaan, että se olisi tutkinut, antaako rekisteröimätön tavaramerkki LASTMINUTE.COM kantajalle asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan b alakohta) nojalla oikeuden kieltää myöhemmän yhteisön tavaramerkin käyttäminen ja näin ollen saada se mitätöidyksi tämän asetuksen 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla soveltamalla Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaista merkkioikeuden loukkauskannetta koskevaa lainsäädäntöä.
            
         
               69
            
            
               Tältä osin valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia tavaramerkin LASTMINUTE.COM, ”Last Minute” tai ”Lastminute” mainetta kyseessä olevalla ajanjaksolla ja tarkastella, olisiko kantajan keskivertoasiakas Yhdistyneessä kuningaskunnassa yhdistänyt virheellisesti kantajan LMT:hen, kun se havaitsi merkin LAST MINUTE TOUR Yhdistyneessä kuningaskunnassa sillä varustettujen palvelujen yhteydessä.
            
         
               70
            
            
               Merkkioikeuden loukkauskanteen yhteydessä kantajan tavaramerkin maine, joka on asiakkaita houkutteleva seikka, voi liittyä tavaramerkin sellaisiin osiin, joilla oli alun perin kuvaileva merkitys, mikäli voidaan osoittaa, että ne ovat saaneet käytön kautta itsenäisen maineen (secondary meaning), joka on erillinen tavaramerkin maineeseen nähden.
            
         
               71
            
            
               Kantajan laaja-alaisen mainonnan ja myynninedistämisen, joka perustui sen jatkuvaan esilläoloon Yhdistyneen kuningaskunnan lehdissä, vuoksi sen internetsivun ”lastminute.com” keskivertokuluttaja olisi voinut yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä tunnistaa sen palvelujen kaupallisen alkuperän, joita tarjottiin joko sen rekisteröimättömällä tavaramerkillä LASTMINUTE.COM tai nimikkeillä ”lastminute” tai ”last minute”, joita Yhdistyneen kuningaskunnan lehdistössä käytettiin kuvaamaan kantajaa, kuten valituslautakunta totesi.
            
         
               72
            
            
               Kantaja väittää osoittaneensa mitättömyysosastossa, että ilmaisulla ”last minute” ei tarkoiteta ainoastaan palvelutyyppiä vaan sillä myös osoitetaan sen tarjoamia palveluja.
            
         
               73
            
            
               Valituslautakunta katsoi kantajan mukaan kuitenkin, ettei ilmaisu ”last minute” ole erottamiskykyinen, irrottamalla tämän ilmaisun tosiasiallisesta asiayhteydestään sen sijaan, että se olisi arvioinut kantajan maineen merkitystä konkreettisesti.
            
         
               74
            
            
               Näin ollen valituslautakunta jätti ottamatta huomioon 17.12.1999 annetun määräyksen, jolla High Court of Justice (Englanti & Wales) kielsi väliaikaisesti asiassa Last Minute Network Ltd (toiminimi ”lastminute.com”) vastaan Lastminute.com Plc ym. vastaajina olevia yhtiöitä harjoittamasta kaikenlaista kaupallista toimintaa, jossa käytetään toiminimiä ”lastminute.com”, ”lastminute.co.uk”, ”lastminute” ja ”last minute” tai kaikkia muita sanoja tai sanayhdistelmiä, jotka ovat harhaanjohtavalla tavalla samankaltaisia kuin jokin näistä nimityksistä.
            
         
               75
            
            
               Valituslautakunta katsoi kantajan mukaan virheellisesti, ettei tämä määräys voi osoittaa, että kantajan tavaramerkki antaisi sille oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisesti sillä perusteella, että High Court of Justice oli määrännyt vain väliaikaisesta toimenpiteestä ottamatta kantaa asiakysymykseen, ja koska mainittu määräys annettiin ilman yksityiskohtaista suullista käsittelyä.
            
         
               76
            
            
               Kantaja esittää, että päinvastoin kansallisen tuomioistuimen on täytynyt tutkia perusteellisesti asiakysymykseen liittyviä väitteitä ennen kuin se antoi sille myönteisen määräyksen, jolla käyttö kiellettiin.
            
         
               77
            
            
               SMHV, jota LMT tukee, vastaa, että merkkioikeuden loukkauskanteen hyväksyminen edellyttää, kuten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltaminen, että on olemassa sekaannusvaara, jonka puuttuessa ei voi olla kyse tavaroiden ja palvelujen harhaanjohtavasta esillepanosta merkillä LAST MINUTE TOUR, eikä näin ollen merkkioikeuden loukkaamisesta.
            
         
               78
            
            
               Valituslautakunta totesi SMHV:n mukaan perustellusti, että kantajan maine liittyy vain merkkiin LASTMINUTE.COM, joka yksin voi saada suojaa merkkioikeuden loukkauskanteella, eikä yleiseen ilmaisuun ”last minute”. Tämä ilmaisu koostuu nimittäin kahdesta englanninkielisestä sanasta, jotka kohdeyleisö ymmärtää välittömästi ja jotka osoittavat selvästi ja välittömästi, että kantajan palveluja tarjotaan hyvin edullisilla ehdoilla, koska ne ovat ”viimeisen minuutin” kauppojen kohteena.
            
         
               79
            
            
               SMHV:n mukaan on osoitettu, että kantaja on käyttänyt vain merkkiä LASTMINUTE.COM kokonaisuudessaan osoittamaan palvelujensa alkuperää, ja että suurimmassa osassa tapauksia se mainitaan nimellä ”lastminute.com”.
            
         
               80
            
            
               Koska kohdeyleisö ei katso sanoja ”last” ja ”minute” osoitukseksi alkuperästä, ne säilyttävät yleisen merkityksensä riippumatta ilmaisun ”lastminute.com” saavuttamasta maineesta elinkeinotoiminnassa.
            
         
               81
            
            
               SMHV toteaa, ettei kohdeyleisö sekoita kyseessä olevia merkkejä toisiinsa. Sanojen ”last” ja ”minute” sisällyttäminen kyseisiin merkkeihin ei yllätä kohdeyleisöä eikä synnytä sen mielessä mielleyhtymää siitä, että kyseiset kaksi merkkiä kuuluvat samalle yhtiölle tai taloudellisesti toisiinsa liittyville yhtiöille. Päinvastoin yleisö katsoo, että taloudelliset toimijat käyttävät samanaikaisesti ja laillisesti, ilman mitään niiden välistä sidosta, ilmaisua, joka kuvaa kyseisten tavaroiden ja palvelujen tietynlaista luonnetta.
            
         
               82
            
            
               Koska sanat ”last” ja ”minute” eivät ole erottamiskykyisiä ja kun otetaan huomioon yhteisön tavaramerkin ja sen lisäosien erillisestä esittämisestä syntyvät erot, kyseisten tavaramerkkien välillä ei ole voinut olla sekaannusvaaraa eikä kyseessä olevia tavaroita ja palveluja näin ollen ole voitu tarjota harhaanjohtavasti merkillä LAST MINUTE TOUR.
            
         
               83
            
            
               Lopuksi SMHV katsoo, ettei edellä mainittu High Court of Justicen määräys sido sitä eikä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta, koska yhteisön tavaramerkin rekisteröintijärjestelmä on itsenäinen. Tämä määräys ei myöskään voi muodostaa pätevää ennakkotapausta edes Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaan, koska sillä on pelkästään väliaikainen luonne, se on hyväksytty vastaajien poissa ollessa, sitä ei ole perusteltu ja sen asiayhteys on erilainen.
            
         Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
      
               84
            
            
               Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytännöstä ilmenee, että tavaroiden tai palvelujen tunnuksena oleva merkki voi saavuttaa markkinoilla merkkioikeuden loukkauskanteeseen sovellettavissa oikeussäännöissä tarkoitetun maineen, vaikka se olisi alun perin kuvaileva tai siltä puuttuisi erottamiskyky.
            
         
               85
            
            
               Siten on katsottu, että ilmaisu ”Camel Hair” oli saavuttanut itsenäisen maineen sillä perusteella, että hakija oli käyttänyt sitä osoituksena tavaroidensa kaupallisesta alkuperästä, jotka siitä lähtien erotettiin muiden yritysten tavaroista, vaikkei tätä ilmaisua voitu rekisteröidä tavaramerkkinä (asia Reddaway v. Banham (1896) 13 R.P.C. 218; ks. vastaavasti myös asia Cellular Clothing Co. Ltd v. Maxton & Murray (1899) A.C. 326, 16 R.P.C. 397 HL).
            
         
               86
            
            
               Lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaisen merkkioikeuden loukkauskanteen yhteydessä yrityksen tarjoamien tavaroiden ja palvelujen maine voi johtua jokaisessa yksittäistapauksessa vallitsevien olosuhteiden mukaan paitsi kansallisen tavaramerkin maineesta myös sen tärkeimpien osien maineesta, jos ne ovat saavuttaneet itsenäisen maineen, joka eroaa koko tavaramerkin maineesta.
            
         
               87
            
            
               Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta totesi, että ”maine [liittyi] merkkiin LASTMINUTE.COM sellaisenaan, sen kaikkine osineen, mutta ei yleiseen mainintaan ’last minute’”. Se lisäsi, että ”tämä maine [tunnustettiin] vain [Yhdistyneen kuningaskunnan] [merkkioikeuden] loukkauskannetta (passing off) koskevan oikeudenalan yhteydessä, eikä se [voinut] palvella monopolin myöntämiseksi ilmaisulle [’last minute’], jolta [puuttui] erottamiskyky kyseessä oleviin palveluihin ja niihin liittyviin tavaroihin nähden”.
            
         
               88
            
            
               Valituslautakunta ei kuitenkaan voinut edellä mainitun kansallisen lainsäädännön valossa kieltäytyä myöntämästä ilmaisulle ”last minute” itsenäistä mainetta pelkästään sillä perusteella, että se on luonteeltaan yleinen ja että siltä puuttuu erottamiskyky kyseessä oleviin palveluihin ja niihin liittyviin tavaroihin nähden.
            
         
               89
            
            
               Tästä seuraa, että valituslautakunta on jättänyt ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan viittauksen Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuteen, jota sovelletaan aikaisempaan rekisteröimättömään kansalliseen tavaramerkkiin LASTMINUTE.COM, jota kantaja on käyttänyt elinkeinotoiminnassa yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä.
            
         
         Kolmas väite, joka liittyy ilmaisun ”last minute” itsenäisen maineen huomiotta jättämiseen, kun arvioidaan, onko kyseisten tavaroiden ja palvelujen esillepano merkillä LAST MINUTE TOUR harhaanjohtavaa
      
      Asianosaisten lausumat
      
               90
            
            
               Kantaja esittää, että kun valituslautakunta on jättänyt tarkistamatta, tunnistavatko asiakkaat ilmaisun ”last minute” osoitukseksi sen palveluista, se on samalla jättänyt tarkistamatta, katsoivatko nämä samat asiakkaat, kun he havaitsivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa merkillä LAST MINUTE TOUR varustetun kyseisiä tavaroita ja palveluja koskevan tarjouksen yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä, että kantaja on näiden tavaroiden ja palvelujen kaupallinen alkuperä tai että kantaja ja LMT ovat taloudellisesti sidoksissa toisiinsa.
            
         
               91
            
            
               SMHV väittää, että koska yleisö ei katso ilmaisua ”last minute” alkuperän osoitukseksi, kyseisten merkkien välillä ei voi olla sekaannusvaaraa, eikä kyse ole laajemmassa merkityksessä harhaanjohtavasta esillepanosta.
            
         Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
      
               92
            
            
               Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten oikeuskäytännöstä johtuu, että merkkioikeuden loukkauskanteen vastaajan tahallinen tai tahaton harhaanjohtava esillepano on seikka, joka voi johtaa kantajan asiakkaat luulemaan, että se on vastaajan tarjoamien tavaroiden ja palvelujen kaupallinen alkuperä (em. asia Reckitt & Coleman Products Ltd v. Borden Inc. & Ors).
            
         
               93
            
            
               Sekaannusvaaran olemassaolo on näin ollen yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja merkkioikeuden loukkauskanteen yhteinen edellytys, josta säädetään nimenomaisesti ensiksi mainitussa säännöksessä ja joka on toiseksi mainitun kanteen osalta asetetun tavaroiden ja palvelujen harhaanjohtavaa esillepanoa koskevan edellytyksen erottamaton osa.
            
         
               94
            
            
               Valituslautakunta ei ole kuitenkaan, ilman että se on jättänyt ottamatta huomioon merkkioikeuden loukkauskanteen omat vaatimukset, joihin viitataan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa, jota sovelletaan käsiteltävänä olevassa asiassa 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, voinut rajoittua ensiksi katsomaan asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, johon se on viitannut riidanalaisten päätösten 22 ja 23 kohdassa, että kyseisten merkkien heikon erottamiskyvyn vuoksi yleisö kiinnittää huomionsa niiden erottamiskykyisiin ja hallitseviin osiin – eli kummankin merkin eri sanojen yhdistelmiin, sanan ”lastminute” ja osan ”.com” yhdistelmään rekisteröimättömässä merkissä ja graafiseen osaan yhteisön tavaramerkissä – vertaillakseen tämän jälkeen näiden merkkien ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisältöä.
            
         
               95
            
            
               Kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetun harhaanjohtavan esillepanon tarkastelu ei nimittäin rajoitu kyseisten tavaramerkkien vertailevaan tutkimiseen vaan ulottuu muiden tekijöiden huomioon ottamiseen, joita ovat käsiteltävänä olevassa asiassa ne olosuhteet, joissa tavaroita tai palveluja tarjottiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa merkillä LAST MINUTE TOUR yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä.
            
         
               96
            
            
               On totta, että on vaikeaa soveltaa Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaista merkkioikeuden loukkauskannetta koskevaa lainsäädäntöä asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen yhteydessä, koska asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa säädetään velvollisuudesta kiinnittää huomiota, kuten edellä 51 kohdassa on todettu, päivään, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty, eikä päivään, jona merkkioikeuden loukkauskanteen vastaaja aloitti riidanalaisten tavaroiden ja palvelujen tarjoamisen.
            
         
               97
            
            
               Niiden olosuhteiden tutkiminen, joissa kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tarjottiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa merkillä LAST MINUTE TOUR yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä, on siten oletuksen mukaan mahdotonta, koska LMT:llä ei tuona päivänä ollut vielä tarkoitus tarjota tavaroitaan ja palvelujaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa merkillä LAST MINUTE TOUR.
            
         
               98
            
            
               Merkkioikeuden loukkauskanteeseen sovellettavan oikeudellisen järjestelmän tällainen mukauttaminen, joka sisältyy väistämättä yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaan vaatimukseen, ei kuitenkaan vapauta valituslautakuntaa velvollisuudesta soveltaa tämän järjestelmän säännöksiä, joita ei asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 8 artiklan 4 alakohdan mukaan voida jättää huomioon ottamatta.
            
         
               99
            
            
               Vaikka valituslautakunta totesi, että rekisteröimättömällä kansallisella tavaramerkillä LASTMINUTE.COM on laaja maine, se kielsi tällaisen maineen ilmaisulta ”last minute” merkkioikeuden loukkauskanteeseen sovellettavaan järjestelmään nähden virheellisellä perusteella, jonka mukaan se on luonteeltaan yleinen ja erottamiskyvytön, ja johti siten sekaannusvaaran puuttumiseen kyseisten merkkien välillä pelkästään niiden vertailevasta tutkimuksesta.
            
         
               100
            
            
               Näin tehdessään valituslautakunta jätti tutkimatta, voisiko tähän toteamukseen vaikuttaa tavaramerkin LASTMINUTE.COM tai ilmaisun ”last minute” mahdollinen maine, kun nämä maineet voisivat kohottaa vaaraa siitä, että LMN:n asiakkaat olisivat katsoneet, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä merkillä LAST MINUTE TOUR tarjottavat tavarat ja palvelut ovat peräisin LMN:ltä.
            
         
               101
            
            
               Tästä seuraa, että kun valituslautakunta vertaili kyseessä olevia merkkejä vain muodollisesti ottamatta huomioon ilmaisun ”last minute” mahdollista itsenäistä mainetta LMN:n asiakkaiden keskuudessa ja hylkäsi päätöksen R 256/2006-2 40 kohdassa ja päätöksen R 291/2006-2 41 kohdassa sen mahdollisuuden, että Yhdistyneen kuningaskunnan yleisö voisi luulla, että tavaramerkin LAST MINUTE TOUR haltijayrityksen tarjoamat tavarat ja palvelut ovat peräisin aikaisemman rekisteröimättömän kansallisen tavaramerkin LASTMINUTE.COM haltijalta, se on jättänyt ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan viittauksen Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuteen, jota sovelletaan tähän tavaramerkkiin, jota kantaja käytti elinkeinotoiminnassa päivänä, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty.
            
         
               102
            
            
               Näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan virheelliseen soveltamiseen liittyvä kanneperuste on hyväksyttävä ja vastaavasti riidanalaiset päätökset on kumottava.
            
         
               103
            
            
               SMHV:n on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta) nojalla tutkittava uudelleen yhteisön tavaramerkin LAST MINUTE TOUR mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus ottaen huomioon kaikki merkkioikeuden loukkauskanteen edellytykset mukaan lukien tarvittaessa se edellytys, joka koskee vahinkoa, joka olisi voinut aiheutua mahdollisesta harhaanjohtavasta luonteesta LMN:n asiakkaiden keskuudessa, jos kyseessä olevia tavaroita ja palveluja olisi tarjottu Yhdistyneessä kuningaskunnassa merkillä LAST MINUTE TOUR yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä.
            
         
               104
            
            
               Näin ollen kantajan toisesta vaatimuksesta ei ole syytä lausua.
            
         
         Oikeudenkäyntikulut
      
      
               105
            
            
               Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
            
         
               106
            
            
               Koska SMHV on hävinnyt asian, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti, ja väliintulija on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.
            
          
            
               Näillä perusteilla
               YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto)
               on ratkaissut asiat seuraavasti:
            
          
            
               
                        
                           1)
                        
                     
                     
                        
                           Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 8.2.2007 tekemät päätökset (asia R 256/2006-2 ja asia R 291/2006-2) kumotaan.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           2)
                        
                     
                     
                        
                           Last Minute Network Ltd:n toisesta vaatimuksesta ei ole syytä lausua.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           3)
                        
                     
                     
                        
                           SMHV velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan Last Minute Networkin oikeudenkäyntikulut.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           4)
                        
                     
                     
                        
                           Last Minute Tour SpA velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.
                        
                     
                  
          
               
                  
                     Forwood
                     Šváby
                     Truchot
                     Julistettiin Luxemburgissa 11 päivänä kesäkuuta 2009.
                     Allekirjoitukset
                  
               
            (
            *1
         )	Oikeudenkäyntikieli: englanti.