CELEX: 62009CN0263
Language: it
Date: 2009-05-14 00:00:00
Title: Causa C-263/09 P: Ricorso proposto il 14 luglio 2009 da Edwin Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), del 14 maggio 2009 nella causa T-165/06, Elio Fiorucci/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

12.9.2009   
            
            
               IT
            
            
               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
            
            
               C 220/25
            
         Ricorso proposto il 14 luglio 2009 da Edwin Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), del 14 maggio 2009 nella causa T-165/06, Elio Fiorucci/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
   (Causa C-263/09 P)
   2009/C 220/51
   Lingua processuale: l'italiano
   
      Parti
   
   
      Ricorrente: Edwin Co. Ltd (rappresentanti: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K.P. Muraro, M. Balestriero, avvocati)
   
      Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Elio Fiorucci
   
      Conclusioni
   
   La ricorrente chiede che la Corte:
   
               —
            
            
               annulli la sentenza impugnata;
            
         
               —
            
            
               condanni il signor Fiorucci a rifonderle le spese di entrambi i gradi di giudizio o, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, di disporne la compensazione.
            
         
      Motivi e principali argomenti
   
   
               1.
            
            
               La sentenza impugnata è affetta anzitutto da violazione o falsa applicazione dell'art. 52.2 lett. a) RMC (1). L'impedimento relativo che in base a questa disposizione comporta la nullità della registrazione del marchio costituito da un nome di persona diversa dal registrante è rappresentato dal fatto che chi agisce per far dichiarare questa nullità sia titolare in base all'ordinamento nazionale di un diritto di uso esclusivo di questo nome. In base all'art. 8.3 CPI (2) invocato ex adverso il signor Fiorucci non è tuttavia titolare di nessun diritto di tale contenuto. Piuttosto l'art. 8.3 CPI gli attribuisce una mera riserva di registrazione del segno «Elio Fiorucci», che tuttavia egli non potrebbe mai sfruttare, in quanto il marchio cosi registrato confliggerebbe con quelli di Edwin sulla parola «Fiorucci». In questo scenario il Tribunale ha dichiarato nullo il marchio «Elio Fiorucci» di Edwin in base ad un impedimento che non esiste e non potrebbe mai venire ad esistenza. Tanto comporta violazione o falsa applicazione dell'art. 52.2 lett. a) RMC, che se correttamente interpretato può essere applicato soltanto quando il richiedente della nullità sia già titolare di (o quanto meno, abbia la possibilità di ottenere) un diritto di uso esclusivo del proprio nome come marchio.
            
         
               2.
            
            
               La sentenza impugnata è poi affetta da violazione o falsa applicazione dell'art. 8.3 CPI. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale questa disposizione va infatti applicata ai soli nomi di persona che siano diventati notori in ambito extramercantile: e dunque non può trovare applicazione al patronimico «Elio Fiorucci», che sulla base di un accertamento in fatto qui non contestabile ha acquistato originariamente notorietà in ambito mercantile.
               Questa lettura dell'art. 8.3 CPI è suggerita anzitutto dalla formulazione letterale della disposizione ora citata, che dichiara espressamente di voler riservare la protezione ivi prevista ai soli nomi di persona diventati notori «in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo». Questa conclusione è poi confermata da un'analisi sistematica del diritto italiano dei marchi, dalla quale emerge che la notorietà nata in ambito mercantile è protetta dall'art. 12 co. 1 lett. b) ed f) CPI, mentre l'art. 8.3 CPI riguarda soltanto la notorietà sorta originariamente in ambito extramercantile. Né è possibile l'applicazione concorrente di entrambe queste disposizioni al medesimo segno, dal momento che ne nascerebbero due diritti esclusivi di marchio tra loro incompatibili. Registrando il proprio cognome come marchio (poi ceduto ad Edwin) il signor Fiorucci ha cosi esaurito tutti gli strumenti per valorizzare la propria notorietà a fini commerciali. E dunque non può invocare l'art. 8.3 CPI per far valere la nullità del marchio «Elio Fiorucci» di Edwin.
               D'altro canto l'interpretazione dell'art. 8.3 CPI proposta da Edwin e la sua conseguente disapplicazione alla presente controversia sono coerenti con la ratio di questa disposizione, che vuole impedire l'approfittamento parassitario di chi registra un segno che abbia acquistato notorietà per merito altrui. Nessun comportamento parassitario è infatti imputabile ad Edwin, dal momento che acquistando i marchi «Fiorucci» per una cifra ragguardevole l'odierna ricorrente ha pagato a caro prezzo il diritto a godere della notorietà collegata al nome del noto stilista milanese.
               L'argomentazione del Tribunale secondo la quale la tutela prevista dall'art. 8.3 CPI sarebbe più ampia e non sovrapposta a quella prevista per proteggere la notorietà acquistata dai segni distintivi in ambito mercantile non può d'altro canto convincere. Ed infatti secondo la migliore dottrina italiana la riserva di registrazione dei segni con notorietà extramercantile ex art. 8.3 CPI non è assoluta. Ma soprattutto non è più estesa di quella prevista dagli artt. 12 co. 1 lett. b) ed f) CPI per i segni con notorietà/rinomanza mercantile. La coincidenza tra le aree di operatività di queste disposizioni conferma ancora una volta l'esigenza di una loro applicazione alternativa.
               A differenza di quanto ha ritenuto superficialmente il Tribunale un'analisi attenta e scrupolosa della dottrina italiana che ha commentato l'art. 8.3 CPI (già art. 21.3 l.m.) evidenzia poi che seconda l'opinione dominante questa disposizione si applica ai soli segni che hanno acquistato notorietà in ambito extramercantile. E questa circostanza è confermata dalle poche sentenze pronunciate sin qui dai giudici italiani sull'art. 8.3 CPI.
               Non può d'altro canto convincere l'argomentazione del Tribunale secondo la quale avendo ottenuto anche una notorietà extramercantile (e precisamente: in campo artistico, culturale, dell'ecologia e della protezione dell'infanzia) il signor Fiorucci potrebbe valersi comunque della tutela ex art. 8.3 CPI. Piuttosto secondo la migliore dottrina italiana quando un patronimico già registrato da altri e divenuto rinomato acquista notorietà extramercantile il suo titolare (nella specie: Elio Fiorucci) non può valersi dell'art. 8.3 CPI, in quanto prevale l'esigenza di tutelare il titolare (nella specie: Edwin) del marchio rinomato (nella specie: il segno «Fiorucci») che sia stato precedentemente registrato.
            
         
               3.
            
            
               La sentenza impugnata è poi illegittima per difetto di motivazione, in quanto il Tribunale ha omesso di esaminare le argomentazioni e le prove sulla scorta delle quali Edwin ha sostenuto di aver ottenuto da Elio Fiorucci il consenso a registrare il suo patronimico come marchio. In via subordinata Edwin rileva che qualora mai la Corte di giustizia ritenesse sussistere l'incompetenza propria e del Tribunale ad esaminare l'argomentazione ora ricordata essa ne deve demandare espressamente l'esame (come invece non ha fatto il Tribunale) alla Commissione di ricorso (oppure ad altro ufficio o ripartizione) dello UAMI, perché vi provvedaex artt. 63.6 RMC ed 1quinquies R. CE 216/96 (3).
            
         
               4.
            
            
               La sentenza impugnata è d'altro canto illegittima per violazione o falsa applicazione dell'art. 63 RMC, nonché per denegata giustizia, in quanto il Tribunale ha erroneamente rifiutato di esaminare l'argomentazione di Edwin fondata sulla circostanza che l'odierna ricorrente ha acquistato dalla società Fiorucci s.p.a. un marchio di fatto sul (o comunque qualsiasi altro diritto a far valere la notorietà del) patronimico «Elio Fiorucci». In via subordinata Edwin rileva che qualora mai la Corte di giustizia ritenesse sussistere l'incompetenza propria e del Tribunale ad esaminare l'argomentazione ora ricordata essa ne deve demandare espressamente l'esame (come invece non ha fatto il Tribunale) alla Commissione di ricorso (oppure ad altro ufficio o ripartizione) dello UAMI, perché vi provvedaex artt. 63.6 RMC ed 1quinquies R. CE 216/96.
            
         
      (1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, p. 1)
   
      (2)  Codice della Proprietà industriale italiano
   
      (3)  Regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 28, p. 11)