CELEX: 62012CC0409
Language: pl
Date: 2013-09-12
Title: Opinia rzecznika generalnego Cruz Villalón przedstawione w dniu 12 września 2013 r. # Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH przeciwko Pfahnl Backmittel GmbH. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Oberster Patent- und Markensenat - Austria. # Znaki towarowe - Dyrektywa 2008/95/WE - Artykuł 12 ust. 2 lit. a) - Wygaśnięcie - Znak towarowy, który stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany - Postrzeganie oznaczenia słownego "KORNSPITZ" przez sprzedawców z jednej strony i użytkowników końcowych z drugiej strony - Utrata charakteru odróżniającego z punktu widzenia jedynie użytkowników końcowych. # Sprawa C-409/12.

Opinion of the Advocate-General
               
            
            Opinion of the Advocate-General
            1. Znaki towarowe kształtują nie tylko nasz system gospodarczy i zachowania konsumenckie. Odcisnęły się one także, subtelnie, lecz wyraźnie, na naszym języku. Niektóre z nich ukształtowały przy tym nasze wyobrażenia o przedmiotach tak, że weszły same do słowników jako ich określenia(2) .
            2. Zmiana znaczenia znaku towarowego nie jest bez znaczenia dla jego właściciela. Znak towarowy, który w wyniku działania lub zaniechania właściciela stał się nazwą powszechnie używaną w obrocie handlowym dla towaru, dla którego został zarejestrowany, stosownie do art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95/WE(3) (zwanej dalej „dyrektywą”) zostaje uznany za wygasły. Niniejsza sprawa stwarza Trybunałowi okazję do dokładniejszego wyjaśnienia przesłanek tego powodu wygaśnięcia. W kwestiach szczegółowych nasuwają się pytania, dla jakiego kręgu odbiorców znak towarowy musi stać się nazwą towaru, kiedy następuje istotne zaniechanie i czy dostępność równoważnych oznaczeń alternatywnych towaru stanowi warunek wygaśnięcia znaku towarowego. Podczas gdy Trybunał przedstawił zasadnicze stanowisko w odniesieniu do pierwszego z wymienionych pytań w sprawie Björnekulla Frukindustrier(4), a w sprawie Levi Strauss poczynił wstępne stwierdzenia co do drugiego z nich(5), to w kwestii trzeciego pytania prejudycjalnego w dużej mierze wkracza na teren nierozpoznany.
            3. Pytania te nasuwają się w związku z postępowaniem w sprawie ważności znaku towarowego „Kornspitz” między jego właścicielem Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (zwanym dalej „Backaldrin”) a jego konkurentem Pfahnl Backmittel GmbH (zwanym dalej „Pfahnl”). Znak towarowy mógł wprawdzie stać się gatunkową nazwą określonego rodzaju wyrobu piekarniczego dla konsumentów, lecz nie dla piekarzy.
            I – Ramy prawne 
            A – Prawo Unii 
            4. Artykuł 2 dyrektywy 2008/95/WE(6) stanowi, jakie oznaczenia mogą służyć jako znaki towarowe:
            „Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.
            5. Zgodnie z powyższym art. 3 ust. 1 dyrektywy stanowi:
            „(1) Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:
            […]
            b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
            […]
            d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;”.
            6. Artykuł 12 ust. 2. lit. a) dyrektywy zawiera następujące postanowienia:
            „(2) Bez uszczerbku dla ust. 1 uprawnienie do znaku towarowego podlega wygaśnięciu, jeżeli po dacie rejestracji:
            a) znak towarowy stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany;”.
            B – Prawo krajowe 
            7. Paragraf 33b ust. 1 Markenschutzgesetz (ustawy o ochronie znaków towarowych, zwanej dalej „MSchG”), transponujący art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy, stanowi: 
            „Każdy może żądać wykreślenia znaku towarowego, jeżeli po dacie rejestracji znak towarowy stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany”.
            II – Okoliczności faktyczne i postępowanie przed sądem odsyłającym 
            8. Backaldrin jest właścicielem austriackiego słownego znaku towarowego „KORNSPITZ” (nr 108 725), który zgodnie z przyznanym prawem pierwszeństwa z dnia 13 grudnia 1984 r. zarejestrowany jest w klasie 30 klasyfikacji nicejskiej(7) jako wytwórca przygotowujący zarówno wyroby piekarnicze oraz cukiernicze, jak również służące do wytwarzania takich towarów produkty surowe i półprodukty (np. mąkę i ciasta). Przedmiotowe postępowanie dotyczy jedynie rejestracji jako znaku towarowego (gotowych) wyrobów piekarniczych, a nie produktów surowych i półproduktów.
            9. Backaldrin wytwarza pod znakiem towarowym „Kornspitz” mieszankę do pieczenia sporządzaną z różnych rodzajów mąki i śruty, siemienia lnianego i soli, dostarczaną przede wszystkim piekarzom. Ci z kolei dodają do niej wody, mleka i drożdży, formują i pieką gotowe wyroby piekarnicze, sprzedawane za zgodą Backaldrin jako „Kornspitz” zarówno przez nich samych, jak również przez zaopatrywane przez nich sklepy spożywcze.
            10. Według ustaleń sądu odsyłającego produkowany przez piekarzy wyrób końcowy ma typowy smak i typową formę. Strony są w sporze co do tego, jak jednolite właściwości ma ten wyrób piekarniczy. Backaldrin twierdzi, że poprzez recepturę, szkolenia i niestanowiącą wyłączności licencję do korzystania przez piekarzy ze znaku towarowego zapewnia wytwarzanie jednolitego wyrobu piekarniczego o jednolitej formie oraz bez innych składników, niż wymienione w poprzednim punkcie. Pfahnl twierdzi natomiast, że piekarze mają swobodę w tworzeniu wyrobu piekarniczego i jego zdaniem nie są kontrolowani przez Backaldrin, co skutkuje dużym zróżnicowaniem wyrobu końcowego w zakresie formy i stosowanych składników.
            11. Wyroby piekarnicze sprzedawane pod znakiem towarowym „Kornspitz” są w Austrii bardzo znane wśród konsumentów końcowych i można je kupić w całym kraju: Backaldrin zgodnie ze swoimi danymi zaopatruje w mieszankę do pieczenia 1200 z 1500 austriackich oraz wiele zagranicznych piekarni.
            12. Zdecydowanie przeważająca część konsumentów końcowych traktuje „Kornspitz”, zgodnie z ustaleniami sądu pierwszej instancji – przeciwko czemu w postępowaniu odwoławczym występuje Backaldrin – jako nazwę gatunkową pieczywa, nie zaś jako wskazówkę pochodzenia z określonego przedsiębiorstwa. Natomiast dla konkurentów i piekarzy jest wiadome, że w przypadku „Kornspitz” chodzi o znak towarowy.
            13. Piekarze zaopatrywani przez Backaldrin, zgodnie z ustaleniami sądu odsyłającego, nie informują regularnie klientów, że przedmiotowy wyrób piekarniczy wypiekany jest z mieszanki do pieczenia, kupowanej od spółki Backaldrin.
            14. Backaldrin ze swej strony podejmuje w związku ze swym znakiem towarowym działania marketingowe i reklamowe. Jeśli chodzi o ochronę znaku towarowego przeciwko naruszeniom przez osoby trzecie prawa o znakach towarowych, sąd odsyłający stwierdził, iż nie zostały one wykazane w mającej znaczenie ilości. Zgodnie z ustaleniami Nichtigkeitsabteilung (wydziału unieważnień) Backaldrin tylko w czterech przypadkach nie wystąpił lub wystąpił z opóźnieniem przeciwko piekarzom, którzy sprzedawali wyrób jako „Kornspitz”, mimo że nie wyprodukowali go z jej mieszanki do pieczenia.
            15. Pfahnl utrzymuje, że Backaldrin nie prowadzi obserwacji rynku pod kątem niezgodnego z prawem używania jego znaku towarowego. Nazwa „Kornspitz” zdaniem spółki Pfahnl została ujęta w 40 wydaniu Österreichisches Wörterbuch  (słownika austriackiego) oraz w liście wyrażeń austriackich w Wikipedii. Natomiast Backaldrin argumentuje, iż piekarzom udostępnia się reklamę, że okazjonalnie wskazuje im się na znak towarowy poprzez oznaczenie opatrzone „®” lub napis „Kornspitz”, a żaden słownik nie wymienia tego słowa bez wskazania na jego właściwość jako znaku towarowego. Ponadto konsumenci szczególnie na obszarach miejskich, gdzie znajdują się duże piekarnie i ich filie, mają według niego świadomość, że wyroby piekarnicze nie są produkowane na miejscu.
            III – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym i postępowanie przed Trybunałem 
            16. Pfahnl złożył w dniu 14 maja 2010 r., w oparciu o postanowienia § 33 ust. 1 MSchG, wniosek o wykreślenie znaku towarowego „Kornspitz” zarówno w odniesieniu do wyrobów piekarniczych, jak też do stosownych produktów wstępnych. Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes (wydział unieważnień austriackiego urzędu patentowego) zdecydował w dniu 26 lipca 2011 r. o wykreśleniu znaku towarowego w stosunku do wymienionych na wstępie towarów. Przeciwko temu postanowieniu Backaldrin złożył odwołanie do sądu odsyłającego.
            17. Pfahnl uzasadniał swój wniosek tym, że „Kornspitz” stał się dla producentów, konsumentów i sprzedawców nazwą pieczywa robionego z ciemnej mąki, które na obu końcach zbiega się w szpic. Znak ten nie może już więc odróżniać produktów Backaldrin od wyrobów innych producentów.
            18. Backaldrin w kwestii rejestracji znaku towarowego dla produktów surowych i półproduktów odpowiada, że wykreślenie jest wykluczone już choćby z tego powodu, że piekarze i sprzedawcy produktów spożywczych postrzegają „Kornspitz” nadal jako znak towarowy. W odniesieniu do rejestracji wyrobów końcowych Backaldrin zaprzecza temu, jakoby piekarze, sprzedawcy produktów spożywczych lub konsumenci postrzegali ten znak towarowy jako nazwę gatunkową. Jego zdaniem, nawet jeśli konsumenci utracili świadomość znaku towarowego, to świadomość właściwości oznaczenia jako znaku towarowego u piekarzy i sprzedawców produktów spożywczych wyklucza jego przekształcenie w nazwę gatunkową. Spółka ta uważa wykreślenie znaku towarowego za wykluczone również dlatego, iż jak podkreśla, do dyspozycji są również alternatywne oznaczenia wyrobu piekarniczego, jak „Knusperspitz”, „Kerni”, „Bio Urkornweckerl”, „Kornstange”, „Kornweckerl” czy też „Alpenspitz”. Ponadto, w opinii Backaldrin, nieusprawiedliwione wykreślenie znaku towarowego ingeruje w jego własność, chronioną na mocy praw podstawowych.
            19. We wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Oberster Patent- und Markensenat dla przeanalizowania pytania, czy będący przedmiotem sporu znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną dla towaru, wprowadza rozróżnienie pomiędzy różnymi rodzajami towarów, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany. Pod tym względem o ile ten znak towarowy zarejestrowany jest dla produktów surowych i półproduktów, to rynek tego produktu tworzą przede wszystkim piekarze i sprzedawcy produktów spożywczych, mający świadomość właściwości oznaczenia jako znaku towarowego. W tym kontekście wykreślenie jest jego zdaniem wykluczone, a decyzja Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes podlega zmianie bez konieczności występowania w tej kwestii z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
            20. Jeśli chodzi o rejestrację w odniesieniu do „wyrobów piekarniczych” i „wyrobów cukierniczych”, ich rynek tworzą przede wszystkim konsumenci końcowi, którzy uznają „Kornspitz”, zgodnie z – podważanymi przez Backaldrin – ustaleniami z poprzedniej instancji, za oznaczenie określonego gatunku pieczywa. Z orzecznictwa Trybunału nie da się wyinterpretować, czy przekształcanie znaku towarowego w nazwę gatunkową jest możliwe, jeżeli ten znak jako oznaczenie gatunkowe postrzegają wprawdzie konsumenci, lecz już nie sprzedawcy i pośrednicy. Niemieckojęzyczna doktryna i orzecznictwo austriackie odrzucają takie stanowisko.
            21. Sąd odsyłający jest zdania, że z orzecznictwa Trybunału można odczytać, że postrzeganie przez pośredników jest istotne tylko wtedy, gdy wpływa na decyzje konsumentów końcowych w sprawie zakupu. W niniejszym przypadku w interesie piekarzy nie jest jednak wskazywanie, iż nie pracują „tradycyjnie”, lecz używają mieszanki do pieczenia. Tym samym w opinii sądu wiedza piekarzy nie ma wpływu na decyzje konsumenta o zakupie. Gdyby zgodnie z tym przekonaniem przyjąć za kryterium jedynie opinię konsumenta, to właśnie cieszące się powodzeniem znaki towarowe byłyby bardziej zagrożone wygaśnięciem. Ponadto przez wygaśnięcie znaku towarowego dla pieczywa zagrożony jest znak towarowy mieszanki do pieczenia, gdyż utrata znaku towarowego pieczywa prowadzi do tego, iż konkurenci mogliby zyskać prawo opatrywania produktów wstępnych wskazówką dotyczącą zamierzonego przeznaczenia „dla Kornspitzów”. Wątpliwe jest, czy byłoby to do pogodzenia z gwarantowaną na mocy praw podstawowych ochroną własności intelektualnej.
            22. Następnie sąd odsyłający zastanawia się, czy spółce Backaldrin może zostać postawiony zarzut istotnego zaniechania. W jego opinii zaniechanie, względnie opóźniona reakcja na naruszenie praw dotyczących znaku towarowego w czterech przypadkach, nie mogłyby uzasadniać przyczynowo przekształcenia znaku towarowego w nazwę gatunkową. Wątpliwe jest jednak, czy Backaldrin musiał wymagać od piekarzy ochrony znaku towarowego, czy też sam mógł prezentować z większą intensywnością znak towarowy jako wskazanie pochodzenia.
            23. Sąd odsyłający wskazuje wreszcie, że orzecznictwo austriackie ze względu na interes ogółu uznaje znak towarowy, postrzegany jeszcze w obrocie handlowym jako taki, mimo wszystko za wygasły, jeśli konsumenci postrzegają go jako powszechnie używaną nazwę towaru, a w obrocie nie ma alternatywnego oznaczenia. Istnieje bowiem wówczas zapotrzebowanie ze strony obrotu handlowego na swobodne używanie tej nazwy.
            24. W świetle powyższych rozważań Oberster Patent- und Markensenat w dniu 11 lipca 2012 r. zawiesił postępowanie i zgodnie z art. 267 TFUE przedłożył Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytania w celu wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym:
            „1) Czy znak towarowy stał się »nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług« w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95/WE, jeżeli:
            a) przedsiębiorcom jest wiadome, że chodzi w tym względzie o wskazanie pochodzenia, jednakże z reguły nie ujawniają tego wobec konsumentów, oraz
            b) konsumenci finalni postrzegają znak towarowy (także) z tego powodu już nie jako wskazanie pochodzenia, lecz jako nazwę powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany?
            2) Czy »zaniechanie«, o którym mowa w art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95/WE, ma miejsce już wtedy, gdy właściciel znaku towarowego pozostaje bezczynny, mimo że przedsiębiorcy nie informują klientów o tym, że chodzi o zarejestrowany znak towarowy?
            3) Czy znak towarowy, który stał się w wyniku działania albo zaniechania właściciela nazwą powszechnie używaną dla konsumentów finalnych, ale nie dla odbiorców handlowych, należy uznać za wygasły wtedy i tylko wtedy, gdy konsumenci finalni są zdani na to oznaczenie, ponieważ brak jest równoważnych oznaczeń alternatywnych?”.
            25. Backaldrin, Pfahnl, Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska, Republika Włoska oraz Komisja przedłożyły uwagi na piśmie.
            26. Na rozprawie w dniu 29 maja 2013 r. stanowiska przedstawiły Backaldrin, Pfahnl, Republika Federalna Niemiec i Komisja.
            IV – Ocena prawna 
            A – Uwagi wstępne 
            27. Jak często bywa w prawie o znakach towarowych, kluczem do odpowiedzi na pytania postawione przez sąd odsyłający jest funkcja, jaką spełnia ochrona znaku towarowego. Główną funkcją ochrony znaku towarowego, jak wynika z motywu 11 dyrektywy i utrwalonego orzecznictwa Trybunału, jest tzw. funkcja wskazania pochodzenia: znak towarowy ma umożliwić konsumentowi finalnemu lub odbiorcy końcowemu identyfikację pochodzenia oznaczonego towaru(8) i odróżnienie go od towaru innego pochodzenia(9) . Nie chodzi przy tym o to, że konsument musi móc zidentyfikować „fizycznego” producenta towaru, a więc to przedsiębiorstwo, które samo produkuje towar(10), co nie byłoby zgodne z realiami obecnej gospodarki, którą cechuje podział pracy i w której towary wytwarzane są na podstawie licencji w ramach kompleksowych powiązań produkcyjnych. Znak towarowy gwarantuje raczej, że towar został wyprodukowany pod kontrolą przedsiębiorstwa – właściciela znaku towarowego(11) .
            28. Jeśli jednak znak towarowy ma umożliwić przede wszystkim ustalenie pochodzenia towaru w rozumieniu przedsiębiorstwa kontrolującego produkcję, to logiczne jest, że zgodnie z art. 2 dyrektywy jako znaki towarowe mogą służyć tylko takie oznaczenia, które nadają się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw. Znaki pozbawione takiego odróżniającego charakteru nie mogą zostać zarejestrowane(12) . Takiego odróżniającego charakteru nie mają np. znaki, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych dla oznaczenia towaru jako takiego. Przeciwko nim przemawia podstawa odmowy zawarta w art. 3 ust. 1 lit. d) dyrektywy(13) . Artykuł 3 dyrektywy dotyczy przypadków, w których znak towarowy już od początku nie spełnia funkcji wskazania pochodzenia. Oznaczenie, które dopiero po rejestracji jako znak towarowy przekształciło się w zwyczajowo używaną nazwę gatunkową i nie jest już postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazanie pochodzenia, także jednak nie posiada odróżniającego charakteru. Artykuł 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy przewiduje przy spełnieniu określonych przesłanek wygaśnięcie takich znaków towarowych(14) .
            29. Przytoczone przepisy stanowią spójną całościową regulację prawną, która musi podlegać wykładni w świetle całej swej kompleksowości. Wraz z orzecznictwem odnośnie do dyrektywy i do zastąpionej przez nią dyrektywy 89/104/EWG(15) musi tu zostać także przywołane orzecznictwo dotyczące wspólnotowego rozporządzenia w sprawie znaków towarowych, zawierające stosowne postanowienia(16) .
            30. Mimo że wygaśnięcie znaku towarowego, który przekształcił się w nazwę gatunkową, przekonująco uzasadnia utrata jego funkcji wskazania pochodzenia, nie należy pomijać okoliczności, iż dla właściciela znaku towarowego oznacza to poważne konsekwencje – o wiele poważniejsze, niż brak rejestracji nazwy gatunkowej jako znaku towarowego przy rozpoczynaniu przez niego działalności gospodarczej. Pojawienie się znaku towarowego w użyciu językowym jako oznaczenia towaru jako takiego ukazuje w końcu również ciężką, często wieloletnią pracę właściciela znaku towarowego, którego produkt w oczach świata stał się uosobieniem gatunku produktu jako takiego. W wielu przypadkach właściciel znaku towarowego stwarzał poprzez produkt o szczególnej innowacyjności wręcz ten właśnie gatunek produktu, który jest obecnie określany przez jego znak towarowy.
            31. Ustawodawca był w tym względzie zobligowany do dokonania gruntownego wyważenia interesów. Chodziło przy tym z jednej strony o uwzględnienie interesu ogółu i konkurencji w swobodnym używaniu określonego pojęcia, które dla zainteresowanych kręgów nie wiąże się z pochodzeniem, a którego zmonopolizowanie zmusza konkurentów do jego nieużywania – ewentualnie na rzecz alternatywy wywołującej sztuczne wrażenie. Z drugiej strony, w rozważaniach należało uwzględnić interes właścicieli, których znaki towarowe jako własność intelektualna korzystają także z ochrony na mocy postanowień art. 17 ust. 2 Karty praw podstawowych oraz art. 1 pierwszego protokołu dodatkowego do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności(17) . Ustawodawca w swoich rozważaniach doszedł do wniosku, że właścicielowi znaku towarowego z tytułu przekształcenia znaku towarowego w powszechnie używaną nazwę towaru można stawiać tylko wówczas zarzut, gdy doszło do tego w wyniku działania lub zaniechania właściciela znaku towarowego(18) .
            32. Artykuł 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy wymaga zgodnie z powyższym spełnienia obiektywnej przesłanki, by znak towarowy stał się w obrocie gospodarczym nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Jako subiektywną przesłankę przepis ten zakłada, że przekształcenie to nastąpiło w wyniku działania albo zaniechania właściciela znaku towarowego.
            33. Przedmiotowe postępowanie stwarza dla Trybunału sposobność dalszego wyjaśnienia obu z tych przesłanek. Pierwsze i trzecie pytanie prejudycjalne dotyczy obiektywnej przesłanki, do której odniosę się w pierwszej kolejności; pytanie drugie dotyczy natomiast przesłanki subiektywnej.
            B – Przesłanka obiektywna (pierwsze i trzecie pytanie prejudycjalne) 
            1. Pierwsze pytanie prejudycjalne
            34. Poprzez pierwsze pytanie prejudycjalne sąd odsyłający zamierza ustalić, dla jakiego kręgu odbiorców znak towarowy musi stać się powszechnie używaną nazwą towaru, by spełniona została obiektywna przesłanka i by znakowi towarowemu zagrażało wygaśnięcie stosownie do art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy. Konkretnie sąd pyta, czy w tym kontekście wystarczy, by konsumenci końcowi nie postrzegali już tego oznaczenia jako wskazówki pochodzenia, podczas gdy sprzedawcy nadal dysponowaliby tą wiedzą, nie przekazując jej jednak z reguły konsumentom końcowym.
            35. Backaldrin, Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska i Komisja są zdania, że w przypadkach takich jak niniejszy zarówno konsument, jak też pośrednicy powinni być uwzględniani jako właściwy krąg odbiorców. Według spółki Pfahnl i Republiki Włoskiej w przedmiotowej sprawie pod uwagę powinni być brani jedynie konsumenci.
            a) Uwzględnienie funkcji zagwarantowania jakości
            36. Zanim jednak będę mógł ustosunkować się do kwestii właściwego kręgu odbiorców, muszę odnieść się do argumentu przedłożonego w tym kontekście przez spółkę Backaldrin i Republikę Federalną Niemiec.
            37. Spółka Backaldrin i Republika Federalna Niemiec stoją na stanowisku, że przy analizowaniu przekształcania się postrzegania znaku towarowego w nazwę powszechnie używaną należy brać pod uwagę nie tylko funkcję wskazania pochodzenia, lecz także funkcję zagwarantowania jakości, względnie funkcję gwarancji znaku towarowego, czyli brać pod uwagę, czy zainteresowany krąg odbiorców łączy z dystrybuowanym pod danym znakiem towarowym produktem konkretne cechy i niezmienną jakość.
            38. Komisja w trakcie rozprawy odrzuciła to stanowisko, uznając, że gdyby w ramach przepisu art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy miały być uwzględniane wszystkie funkcje znaku towarowego, to jego wygaśnięcie byłoby wykluczone, a tym samym przepis ten nie znajdowałby zastosowania. Konsekwencją takiego ukształtowania procesu produkcji, gdzie licencjobiorcy przyznaje się swobodę kształtowania produktu, musi być odpowiednia reakcja konsumenta, a nie utrata znaku towarowego.
            39. Niewątpliwe jest, że znaki towarowe, poza wymienioną już podstawową funkcją, tj. funkcją wskazania pochodzenia(19), pełnią cały szereg innych zadań(20) . Trybunał wyjaśnił w swym orzecznictwie, że właściciel znaku towarowego może dochodzić swych wyłącznych praw na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy nie tylko w przypadku ograniczenia funkcji wskazania pochodzenia znaku towarowego, lecz także w przypadku ograniczenia funkcji zagwarantowania jakości towaru, funkcji komunikacyjnej, inwestycyjnej lub reklamowej(21) . Trybunał dotychczas nie rozstrzygnął, czy te funkcje odgrywają jakąś rolę także w przypadku oceny kwestii, czy oznaczenie stało się nazwą gatunkową.
            40. Funkcja zagwarantowania jakości jest w tej ocenie nieistotna.
            41. Wynika to w pierwszym rzędzie z właściwego rozumienia samej funkcji zagwarantowania jakości. Znak towarowy pozwala przedsiębiorstwu inwestować w jakość swojego produktu. Za pośrednictwem znaku towarowego konsument może bowiem zidentyfikować przedsiębiorstwo odpowiedzialne za produkcję towaru oraz bazując na swoich doświadczeniach, nagradzać producentów dbających o wysoką jakość poprzez zakup ich produktów, a producentów towarów o niższej jakości karać poprzez ich ignorowanie(22) . W tym sensie znak towarowy służy jako oznaczenie niezmiennych cech produktu(23) .
            42. Funkcja zagwarantowania jakości zakłada więc, że znak towarowy spełnia funkcję wskazania pochodzenia. Rzecznik generalny F. Jacobs trafnie stwierdził w tej mierze, że znaki towarowe „ z uwagi na swoją funkcję określającą pochodzenie , stanowią ważne wartości majątkowe, w których zawiera się również renoma przedsiębiorstwa (lub jednego z jego szczególnych produktów)”(24) . Powyższa funkcja chroni oczekiwania konsumenta wobec produktu danego przedsiębiorstwa, nie zaś wobec oznaczenia rozumianego przez konsumenta jako nazwa gatunkowa. Jeżeli znak towarowy już nie spełnia swojej funkcji wskazania pochodzenia, ponieważ przekształcił się w nazwę gatunkową, to nie może także spełniać swej funkcji zagwarantowania jakości.
            43. Jeżeli natomiast przy ocenie przekształcenia znaku towarowego w nazwę gatunkową uwzględniono by również funkcję zagwarantowania jakości, czyli zaprzeczono by takiemu przekształceniu w przypadku znaków towarowych, które utraciły funkcję wskazania pochodzenia, lecz zachowały funkcję zagwarantowania jakości, to art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy – jak słusznie stwierdziła Komisja – nigdy nie znalazłby zastosowania. 
            44. Konsumenci, po pierwsze, kojarzą mianowicie określone niezmienne cechy przede wszystkim także z każdą nazwą gatunkową (a nie tylko ze znakami towarowymi). Croissant w formie bagietki lub bez określonego smaku nie byłby croissantem. Stół z pionowym blatem nie byłby stołem.
            45. Po drugie, funkcja zagwarantowania jakości nie stanowi ochrony dla oczekiwania szczególnie wysokiej jakości, lecz tylko dla oczekiwania określonego standardu jakości. Ze znakiem towarowym A konsument może kojarzyć znakomite produkty, ze znakiem B średniej jakości, a ze znakiem towarowym C – produkty o zmiennej jakości(25) . W tym aspekcie zupełnie niejasne jest, kiedy funkcja zagwarantowania jakości, oddzielona od funkcji wskazania pochodzenia, podlega zanikowi.
            46. Tym samym wypada przede wszystkim stwierdzić, że przy przekształceniu znaku towarowego w nazwę gatunkową należy brać pod uwagę samą funkcję wskazania pochodzenia znaku towarowego.
            b) Właściwy krąg odbiorców
            47. W oparciu o funkcję wskazania pochodzenia przez znak towarowy należy obecnie wyjaśnić, jaki krąg odbiorców stosownie do art. 12 ust. 2 lit a) dyrektywy jest właściwy dla oceny, czy znak towarowy przekształcił się w powszechnie używaną nazwę towaru.
            48. Trybunał zajmował się tą kwestią w sprawie Björnekulla Fruktindustrier. Przedmiotem sporu w postępowaniu głównym był znak towarowy dla krojonych ogórków kiszonych, które wprawdzie zgodnie z badaniami opinii stały się dla konsumentów nazwą gatunkową, lecz nie stały się nią dla sprzedawców produktów spożywczych, stołówek ani barów szybkiej obsługi.
            49. Trybunał dokonał wykładni obowiązującego wówczas art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104/EWG, mającego w istocie to samo brzmienie co art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy, w zakresie brzmienia, systematyki i celu dyrektywy. Stwierdził on, iż cały proces wprowadzania na rynek ma na celu zakup towaru przez konsumentów i odbiorców końcowych. Rolą pośredników jest odkrycie, oszacowanie oraz zwiększenie popytu lub sterowanie nim. Kierując się powyższym, Trybunał orzekł, „że jeżeli w sprzedaży towaru oznaczonego zarejestrowanym znakiem towarowym konsumentom lub odbiorcom końcowym biorą udział pośrednicy, to krąg odbiorców właściwy dla oceny kwestii, czy ten znak towarowy przekształcił się w nazwę gatunkową tego towaru w obrocie handlowym, składa się z wszelkich konsumentów lub odbiorców końcowych oraz – stosownie do uwarunkowań rynku dla danego towaru – ze wszystkich przedsiębiorców, uczestniczących w dystrybucji towaru”(26) .
            50. Z tego orzecznictwa uczestnicy wyciągają różne wnioski w odniesieniu do niniejszej sprawy. W opinii spółki Backaldrin, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej i Komisji w niniejszej sprawie stosownie do uwarunkowań rynku dla odnośnego towaru piekarze są częścią właściwego kręgu odbiorców. Republika Francuska i Komisja uznają przy tym za decydujące, że piekarze biorą udział w wyborze klienta. Republika Francuska wskazuje, że piekarze świadomie przemilczając wobec konsumentów posiadanie cech znaku towarowego, mają tym większy wpływ na ich decyzje w sprawie zakupu. Republika Federalna Niemiec jako argument podaje proces przetwarzania przez piekarzy. Komisja dodaje, że wpływ pośredników rośnie tym bardziej, im większy wpływ mają na produkt. Spółka Backaldrin argumentuje, iż duże znaczenie ma opinia sprzedawców w przypadku produktów oferowanych konsumentom końcowym bez opakowania i niedających raczej możliwości wskazania na prawa wynikające ze znaków towarowych. Znak towarowy – zdaniem spółki – zasadniczo przekształca się w nazwę powszechnie używaną tylko wtedy, gdy tylko zupełnie nieistotna część zaangażowanego kręgu odbiorców ma z tym znakiem towarowym skojarzenia odnośnie do pochodzenia.
            51. Natomiast w opinii Pfahnl i Republiki Włoskiej w niniejszej sprawie piekarze nie należą do właściwego kręgu odbiorców. Pfahnl argumentuje, iż piekarze nie mają wpływu na decyzje konsumentów w kwestii zakupu, ponieważ wybierają oni pieczywo samodzielnie i bez porady. Piekarz ponadto nie odgrywa roli pośrednika, lecz jest wytwórcą produktu i w ramach tego procesu ułatwia sobie pracę poprzez stosowanie mieszanki do pieczenia. Republika Włoska uznaje punkt widzenia za nieistotny, gdyż ich świadomość istnienia znaku towarowego nie ma wpływu na decyzję konsumentów końcowych w sprawie zakupu.
            52. Stosownie do przywołanego powyżej orzecznictwa – w ramach którego przyjęty pogląd podzielam – przy ocenie, czy znak towarowy przekształcił się w nazwę gatunkową, należy przede wszystkim uwzględniać konsumentów oraz „stosownie do cech rynku” także przedsiębiorców biorących udział w dystrybucji towaru. Powstaje tym samym pytanie, o jakie cechy rynku chodzi.
            53. Brzmienie art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy, którego szczegółowej wykładni dokonał rzecznik generalny P. Léger w sprawie Björnekulla Fruktindustrier(27), nie daje w tej mierze żadnej wskazówki.
            54. Z kontekstu normatywnego dadzą się wprawdzie wyprowadzić argumenty na rzecz tezy, że konsument finalny musi zostać uznany za centralny punkt oceny, nie daje on jednak końcowych wskazań dla kwestii, jakie cechy rynku muszą zaistnieć, by także przedsiębiorcy stanowili część właściwego kręgu odbiorców.
            55. Stosownie do powyższego, w ramach wykładni systemowej należy wziąć pod uwagę, że regulacja prawna art. 3 ust. 1 lit. d) dyrektywy nie pozwala na rejestrację znaków towarowych, „które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych”. Ta podstawa odmowy rejestracji – szczególny przypadek braku odróżniającego charakteru (art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy) – może zostać zrekompensowany poprzez uzyskanie charakteru odróżniającego stosownie do art. 3 ust. 3.
            56. Brzmienie art. 3 ust. 3 lit. d) dyrektywy („wejście do języka potocznego” albo „uczciwe i utrwalone praktyki handlowe”) wydaje się przyporządkowywać termin, jako nazwę gatunkową, gdy jest ono traktowane jako takie przez konsumentów lub odbiorców handlowych(28) . Przemawiałoby to za tym, by w normalnym przypadku oceny przekształcenia oznaczenia w nazwę gatunkową uznać za wystarczające, jeśli nastąpiła zmiana postrzegania jego znaczenia wśród konsumentów. Przemawia za tym także fakt, że Trybunał, oceniając kwestie odróżniającego charakteru, ponownie wziął pod uwagę konsumenta – to jest normalnie poinformowanego, uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta(29) . O ile jest jednak wątpliwe, na ile Trybunał w tej kwestii chciał zająć ostateczne stanowisko w kwestii uznania przedsiębiorców za należących do właściwego kręgu odbiorców lub wykluczenia ich, o tyle jednak da się także znaleźć przykłady włączenia przez Trybunał odbiorców handlowych do zainteresowanego kręgu odbiorców(30) .
            57. Dla ustalenia cech rynku, przy których występowaniu dla oceny przekształcenia znaku towarowego w nazwę gatunkową należy także uwzględniać przedsiębiorców, uczestniczących w dystrybucji towaru, miarodajny jest zatem cel regulacji.
            58. Jak już stwierdziłem, główną funkcją znaku towarowego jest funkcja wskazania pochodzenia. W ramach sprzedaży towaru znak towarowy informuje o pochodzeniu produktu. Znak towarowy jest więc – tak jak w ogóle język – częścią procesu komunikacji, w tym przypadku między sprzedawcą a kupującym. Ten proces komunikacji prowadzi tylko wtedy do dorozumiewanego w związku z nim sukcesu, a znak towarowy tylko wówczas spełnia funkcję uzasadniającą jego istnienie, gdy obie strony biorące udział w tym procesie „rozumieją” ten znak towarowy, to jest gdy mają świadomość jego funkcji wskazania pochodzenia. Jeżeli jedna z obu tych grup traktuje znak towarowy jako nazwę gatunkową, to nie działa przekaz informacji, która miała być podana poprzez znak towarowy. W związku z powyższym dla wypełnienia obiektywnej przesłanki z art. 12 ust. 2 lit a) dyrektywy z reguły wystarcza, jeśli konsumenci traktują znak towarowy jako nazwę gatunkową. Wskazał na to Trybunał stwierdzając, że generalnie „sposób postrzegania przez konsumentów lub odbiorców końcowych” odgrywa „decydującą rolę”, ponieważ proces wprowadzania na rynek ma na celu nabycie towaru(31) .
            59. Z tego procesu komunikacji między sprzedawcą i kupującym wynikają wprost cechy, jakie musi wykazać rynek, żeby pośrednik stał się istotny dla oceny cechy gatunkowej znaku towarowego. Znak towarowy może bowiem wypełniać nadal swoją funkcję wskazania pochodzenia mimo braku wiedzy kupującego o właściwościach znaku towarowego wtedy, gdy pośrednik wywiera decydujący wpływ na decyzję kupującego w sprawie zakupu i gdy w ten sposób znajomość funkcji wskazania pochodzenia znaku towarowego przez pośrednika doprowadza do powodzenia procesu komunikacji. Ma to miejsce, gdy na określonym rynku zwyczajem jest udzielanie przez pośrednika porad wpływających w istotny sposób na decyzję w sprawie zakupu lub gdy pośrednik wręcz sam podejmuje decyzję w sprawie zakupu za konsumenta, tak jak ma to miejsce w przypadku lekarzy i aptekarzy w odniesieniu do leków dostępnych na receptę(32) .
            60. W niniejszej sprawie nie występuje tego rodzaju istotny wpływ na decyzję w sprawie zakupu. Klienci piekarni podejmują swoje decyzje w sprawie zakupu bez wpływających na nie w istotny sposób porad czy też wręcz bez wywierania wpływu na samą decyzję w sprawie zakupu.
            61. Nic innego nie wynika z faktu, iż piekarze, nabywając określone mieszanki do pieczenia, uczestniczą przy decyzji klientów. Nabycie mieszanki do pieczenia nie stanowi wywierania wpływu na zakup gotowego pieczywa. To jest bowiem inny produkt, wytwarzany przez piekarza z produktu wstępnego i oferowany na licencji klientowi.
            62. Także decyzja piekarzy w sprawie ich własnej oferty oraz brak informacji dla klientów co do właściwości oznaczenia pieczywa jako znaku towarowego nie mają istotnego wpływu na decyzję konsumenta odnośnie do tego pieczywa. Zgodnie z powyższym wywodem taki wpływ zakładałby, że funkcję znaku towarowego wskazania pochodzenia realizują piekarze, a więc że to oni w procesie sprzedaży zachodzącym pomiędzy sprzedawcą a konsumentem, wywierają wpływ na decyzję konsumenta w sprawie zakupu. W niniejszej sprawie jednak to piekarze wytwarzają sami gotowy produkt na licencji. Tym samym stoją po stronie producentów, a nie konsumentów. Ograniczenie oferowanego asortymentu produktów i brak informacji o właściwościach znaku towarowego wprawdzie faktycznie wywierają wpływ na decyzję konsumentów w sprawie zakupu, lecz piekarze nie wpływają przez to na tę decyzję na rzecz kupującego, lecz raczej na rzecz sprzedawcy. 
            63. Europejskie prawo o znakach towarowych nie stanowi w żadnym razie wyjątku, w przypadku gdy dla dokonania oceny, czy znak towarowy stał się określeniem gatunkowym, koncentruje się w znaczący sposób na konsumencie. W Stanach Zjednoczonych Ameryki sędzia Learned Hand już dawno orzekł, że chodzi tu w znacznej mierze o rozumienie odpowiedniego słowa przez konsumenta(33) . Także Trybunał Sprawiedliwości Wspólnoty Andyjskiej, oceniając kwestię, czy znak towarowy przekształcił się w nazwę gatunkową, koncentruje się na rozumieniu przez konsumenta, ponieważ stanowi on „obiekt docelowy ochrony znaku towarowego”(34) .
            64. Natomiast austriacki Oberster Gerichtshof (najwyższy trybunał) koncentruje się – także po orzeczeniu Trybunału w sprawie Björnekulla Fruktindustrier – zasadniczo na „szczegółowym ustaleniu postrzegania przez wszystkich uczestników wprowadzania towaru do obrotu, którzy mają do czynienia ze znakiem towarowym”, co obok konsumentów finalnych obejmuje także producentów i sprzedawców. Jako argument w tej mierze przytacza on, że końcowi konsumenci mają pewną skłonność do używania znaków towarowych jako nazw gatunkowych(35) .
            65. Powyższy argument mnie nie przekonuje. Wprawdzie konsumenci stosują często znaki towarowe jako nazwy gatunkowe, lecz z reguły mają świadomość ich właściwości jako znaku towarowego, co nie wystarcza do wypełnienia obiektywnej przesłanki dla jego wygaśnięcia. Stosunkowo rzadkie są przypadki, w których konsument stracił wszelką świadomość ich właściwości jako znaku towarowego. Jeżeli jednak zachodzi taki przypadek, to znak towarowy nie spełnia już swojej funkcji wskazania pochodzenia. Brak jest przesłanek ku temu, dlaczego w takim przypadku przekształcenie się znaku towarowego w nazwę gatunkową, a więc wypełnienie obiektywnego stanu faktycznego dla wygaśnięcia, należałoby sztucznie utrudniać poprzez branie pod uwagę, jako grupy o istotnym znaczeniu, grupy porównawczej o szczególnie silnej świadomości znaku towarowego. Także ochrona pozycji właściciela znaku towarowego na mocy praw podstawowych nie usprawiedliwia takiego wymogu. Ochrona ta jest już uwzględniana przez to, iż samo wypełnienie obiektywnego stanu faktycznego nie wystarcza dla uznania znaku towarowego za wygasły.
            66. Ostatecznie do innego wyniku wykładni nie prowadzi także rozumowanie przytoczone przez sąd odsyłający, w myśl którego w przypadku wygaśnięcia znaku towarowego „Kornspitz” dla gotowych wyrobów piekarniczych konkurenci stosownie do przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy mogą opatrzyć mieszanki do pieczenia nazwą „do wyrobu Kornspitzów” i w ten sposób zarejestrowany dla mieszanek do pieczenia znak towarowy Backaldrin będzie tracił na wartości. Ryzyko utraty wartości przez znak towarowy dotyczący produktu wstępnego w wyniku wygaśnięcia znaku towarowego dotyczącego produktu końcowego wynika z decyzji zarejestrowania znaku towarowego dla obu grup produktów i ze specyficznej struktury produkcji i zbytu produktu końcowego, a szczególnie z jego wytwarzania przez piekarzy oraz przyznanej im licencji na sprzedaż produktu końcowego pod tym znakiem towarowym. Decyzje te podjął sam właściciel znaku towarowego, stwarzając przez to takie właśnie ryzyko. Jest on jednak chroniony przez to, że wygaśnięcie znaku towarowego jest wykluczone, o ile przekształcenie w nazwę gatunkową nie wynika z jego działania lub zaniechania. 
            67. Zgodnie z powyższym, na pierwsze pytanie prejudycjalne należy więc odpowiedzieć, że wykładni art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy należy dokonać w ten sposób, że krąg odbiorców właściwy dla oceny kwestii, czy znak towarowy w handlu stał się powszechnie używaną nazwą towaru, dla którego został zarejestrowany, obejmuje przede wszystkim konsumentów i odbiorców końcowych. Zależnie od cech rynku należy także uwzględniać przedsiębiorców, uczestniczących w dystrybucji towaru. Cechy przemawiające za takim uwzględnieniem występują szczególnie wtedy, gdy określeni przedsiębiorcy wywierają w pewnym stopniu wpływ na decyzję odbiorcy końcowego w sprawie zakupu. Jeśli tak się nie dzieje, to znak towarowy staje się powszechnie używaną nazwą towaru, dla którego został zarejestrowany, o ile jest ona tak właśnie rozumiana przez konsumentów finalnych, mimo że sprzedawcy wytwarzający sami ten towar z produktu wstępnego właściciela znaku towarowego i sprzedający go za zgodą właściciela znaku towarowego pod znakiem towarowym są świadomi, iż chodzi o wskazanie pochodzenia, i z reguły nie ujawniają tego wobec konsumenta finalnego.
            2. Trzecie pytanie prejudycjalne
            68. Poprzez trzecie pytanie prejudycjalne sąd odsyłający zamierza ustalić, czy wygaśnięcie znaku towarowego, który w wyniku działania albo zaniechania właściciela znaku towarowego stał się wprawdzie nazwą powszechnie używaną dla końcowych konsumentów, lecz nie dla sprzedawców, zakłada, iż nie ma równoważnych oznaczeń alternatywnych dla tego produktu, tak że konsument finalny zdany jest na tę nazwę.
            69. Tłem pytania prejudycjalnego według ustaleń Oberster Patent- und Markensenat jest orzecznictwo Oberster Gerichtshof. Zgodnie z nim przekształcenie się znaku towarowego w nazwę gatunkową jest zasadniczo wykluczone, dopóki sprzedawcy postrzegają go jeszcze jako wskazanie pochodzenia. Jest jednak jego zdaniem inaczej, gdy w obrocie nie ma do dyspozycji równoważnej alternatywy dla znaku towarowego, który z punktu widzenia końcowych konsumentów stał się nazwą gatunkową(36) . Mimo że to założenie w opinii sądu odsyłającego nie znajduje oparcia w dosłownym brzmieniu, to jednak umożliwia zrównoważenie między chronioną na mocy praw podstawowych pozycją właściciela znaku towarowego a interesem ogółu odnośnie do dostępności znaków, oznaczających towary i usługi.
            70. Zdaniem spółki Backaldrin przekształcanie się znaku towarowego w nazwę gatunkową jest wykluczone, gdy dla towaru istnieją oznaczenia alternatywne. Należy to zatem zakładać także wówczas, gdy alternatywne oznaczenia znaku towarowego nie są równoważne we wszystkich aspektach, a zwłaszcza odnośnie do zakresu ich upowszechnienia.
            71. Spółka Pfahnl uważa powyższy wymóg, dotyczący oceny w sprawie wygaśnięcia znaku towarowego, za nieistotny. Uznaje ona, iż nie ma po temu podstawy w brzmieniu, systematyce ani w celach dyrektywy. Komisja podziela tę opinię.
            72. Także Republika Francuska nie uznaje istnienia pojęć alternatywnych za warunek przekształcania się znaku towarowego w nazwę gatunkową, chciałaby temu jednak nadać walor poszlaki. Republika Włoska traktuje brak oznaczeń alternatywnych jedynie jako „czynnik ryzyka”, który może przyczyniać się do przekształcania się znaku towarowego w nazwę gatunkową.
            73. W mojej opinii dla sprawdzenia, czy znak towarowy należy uznać za wygasły, nie jest wymagane zbadanie, czy w obrocie istnieją równoważne oznaczenia alternatywne produktu jako takiego. 
            74. Należy przy tym na wstępie wyjaśnić, co ma na myśli sąd odsyłający, stwierdzając, że „nie ma równoważnych alternatyw”. Nie może to oznaczać, że synonim musi „istnieć” obiektywnie. Język jest zjawiskiem społecznym, a nie przestrzenią zdefiniowaną obiektywnie. Pojęcie wymyślone spontanicznie (przez właściciela znaku towarowego) nie może stanowić „równoważnej alternatywy”. O znaczeniu słowa stanowi bowiem jego językowe użycie w mowie(37) . Znaczenie raz ustalone podlega wprawdzie przemianom w toku używania językowego, lecz nie da się go tak po prostu świadomie zmienić. Czy jakieś słowo stanowi „alternatywę” dla innego słowa, czy jest wręcz „równoważne”, decyduje zatem wspólnota językowa, a nie sąd. Wspólnota ta może słowo na pierwszy rzut oka „równoważne” postrzegać inaczej, a nawet zupełnie zanegować jego używanie. To kryterium należy zatem postrzegać jako poszukiwanie synonimów pojęcia w języku faktycznie używanym. Jest to również zgodne z jego postrzeganiem przez austriacki Oberster Gerichtshof, który mówi o „pozostającym w użyciu pojęciu alternatywnym”(38) .
            75. Takiego kryterium nie przewiduje jednak przepis i nie daje się ono pogodzić z jego celem. Zgodnie z powyższym wygaśnięcie grożące w przypadku przekształcenia się znaku towarowego w powszechnie używaną nazwę towaru wynika z tego, że znak towarowy już nie może spełniać funkcji wskazania pochodzenia. Poprzez wygaśnięcie system prawny dostosowuje się do potrzeb ogółu w zakresie swobodnego używania znaku („wymóg dostępności”)(39) . Ustawowo określoną przesłanką wygaśnięcia nie jest jednak wykazanie potrzeby ogółu używania znaku, która może być mniejsza, gdy w tym samym celu można wykorzystać inne dostępne znaki. Ustawowo określoną przesłanką jest tylko to, że znak towarowy stał się powszechnie używaną nazwą określonego towaru. Ta kwestia jest jednak niezależna od tego, czy synonimy używane są w języku.
            76. W końcu należy odrzucić argument, że dyskutowane w ramach tego pytania prejudycjalnego kryterium jest konieczne, by spełnić wymogi ochrony na mocy praw podstawowych własności właściciela znaku towarowego. Zgodnie z powyższym wywodem ustawodawca spełnił swój obowiązek wyważenia interesów ogółu i chronionej na mocy praw podstawowych pozycji właściciela znaku towarowego w ten sposób, że dla uznania znaku towarowego za wygasły obok przekształcenia się znaku towarowego w nazwę gatunkową wymaga spełnienia subiektywnych przesłanek zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy. W tym względzie w ramach obiektywnej przesłanki nie ma miejsca dla dodatkowych, niepisanych kryteriów. 
            77. Na trzecie pytanie prejudycjalne należy zatem odpowiedzieć, iż dla oceny wygaśnięcia znaku towarowego nie jest istotne, czy końcowi konsumenci z braku równoważnych alternatyw zdani są na określone oznaczenie.
            C – Przesłanka subiektywna (drugie pytanie prejudycjalne) 
            78. Drugie pytanie prejudycjalne sądu odsyłającego dotyczy subiektywnej przesłanki z art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy, to jest pytania, czy przekształcenie znaczenia znaku należy przypisać właścicielowi. W tym względzie sąd odsyłający chce się dowiedzieć, czy zaniechanie może polegać już choćby na tym, że właściciel znaku towarowego nie podejmuje działań, mimo że sprzedający jego produkt nie wskazywali klientom, że chodzi o zarejestrowany znak towarowy. 
            79. Backaldrin jest zdania, że na to pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej. Istotne zaniechanie zachodziłoby według tej spółki wówczas, gdyby właściciel znaku towarowego nie występował przeciwko bezprawnemu wykorzystywaniu znaku towarowego przez osoby trzecie. Natomiast w przedmiotowej sprawie Backaldrin w ramach licencji nieprzewidującej wyłączności udzielił swoim klientom, piekarzom, pozwolenia na sprzedaż przedmiotowych wyrobów piekarniczych pod znakiem towarowym „Kornspitz”. Zdaniem spółki nie da się zobowiązać piekarzy do informowania kupujących pieczywo o tym, że oznaczenie „Kornspitz” ma charakter znaku towarowego. W handlu świeżymi produktami spożywczymi nie jest to przyjęte i nie można tego wymagać. Spółka uznaje, że powinno wystarczyć udostępnienie materiałów reklamowych, które mogłyby być wykładane w piekarniach.
            80. Natomiast Pfahnl, Republika Francuska, Republika Włoska i Komisja odpowiadają na to pytanie twierdząco. Według nich właściciel znaku towarowego musi zachować wystarczającą uważność w kwestii ochrony mocy odróżniającej swojego znaku towarowego i wyczerpać w obrocie handlowym swoje możliwości zapobiegania przekształcaniu go w nazwę gatunkową. Musi on zatem zobowiązać piekarzy do informowania o jego znaku towarowym. Republika Francuska traktuje zaniechania w tej mierze jako poszlakę istotnego zaniechania.
            81. Zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy samo przekształcenie znaku towarowego w powszechnie używaną nazwę towaru nie prowadzi do jego wygaśnięcia. Przemiana ta musi bowiem nastąpić „w wyniku działania lub zaniechania” właściciela znaku towarowego. Brzmienie normy prawnej nie zawiera przy tym żadnego ograniczenia odnośnie do istotnego zaniechania, wskutek którego znak towarowy może stać się nazwą gatunkową.
            82. W sprawie Levi Strauss Trybunał miał okazję odnieść się do kwestii, jaki rodzaj zaniechania wystarczy w ramach subiektywnej przesłanki. Stwierdził on: „[...] zaniechanie może również obejmować brak skorzystania przez właściciela znaku towarowego we właściwym czasie z art. 5 dyrektywy w celu wniesienia do właściwego organu o zakazanie danym osobom trzecim używania oznaczenia, w odniesieniu do którego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do tego znaku towarowego, ponieważ taki wniosek ma konkretnie na celu utrzymanie mocy odróżniającej wspomnianego znaku towarowego”(40) . Użycie słowa „również” wskazuje, że Trybunał traktował wymieniony przez siebie przypadek tylko jako przykład istotnego zaniechania.
            83. Zakres powinności właściciela znaku towarowego da się bliżej określić w oparciu o sens i cel normy prawnej. Dyrektywa ma stworzyć równowagę pomiędzy interesami właściciela znaku towarowego a interesami innych podmiotów gospodarczych w odniesieniu do dostępności oznaczeń. W związku z tym nie zapewnia się bezwarunkowej ochrony praw właściciela znaku towarowego, lecz właściciel znaku towarowego musi być wystarczająco uważny w kwestii ochrony swego znaku towarowego(41) . W moim przekonaniu obowiązuje to nie tylko w odniesieniu do obrony znaku towarowego przed naruszeniami, lecz także w odniesieniu do ryzyka, że znak towarowy stanie się nazwą gatunkową. Obowiązek uważności implikuje, że właściciel znaku towarowego obserwuje rynek i podejmuje wszelkie możliwe dla niego kroki na rzecz ochrony swego znaku towarowego przed przekształceniem w nazwę gatunkową.
            84. Powinnością sądów krajowych jest ustalanie w poszczególnych przypadkach, jakie kroki są wskazane i możliwe dla właściciela znaku towarowego. Przykłady takich kroków znajdują się zarówno w praktyce OHIM, jak również w literaturze naukowej. W rachubę wchodzi np. reklama, umieszczanie napisów ostrzegawczych na etykietach (lub tabliczek obok produktu ze wskazaniem jego nazwy), względnie oddziaływanie na wydawców słowników, by skłonić ich do umieszczenia wskazania cech znaku towarowego dla wymienianego tam słowa(42) . Sam właściciel znaku towarowego musi unikać używania go jako nazwy gatunkowej(43) i podejmować możliwe dla niego środki dla zwalczania takiego używania go przez innych oraz zwracać uwagę uczestników obrotu na jego charakter znaku towarowego(44) . O ile udziela się licencji na używanie znaku towarowego, należy także w tych ramach podjąć wszelkie możliwe dla właściciela znaku towarowego kroki na rzecz ochrony znaku towarowego, to jest ująć w licencji stosowne warunki i nadzorować w miarę swoich możliwości ich przestrzeganie.
            85. Na drugie pytanie prejudycjalne należy zatem odpowiedzieć w taki sposób, że zaniechanie w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy następuje, gdy właściciel znaku towarowego nie podejmuje możliwych dla niego kroków w celu ochrony swojego znaku towarowego przed przekształceniem w nazwę gatunkową. Należy do nich także odpowiednie oddziaływanie na jego licencjobiorców.
            V – Wnioski 
            86. Z przedstawionych powyżej powodów proponuję, by na przedłożone pytania prejudycjalne Trybunał odpowiedział w następujący sposób:
            – Wykładni art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/95/WE należy dokonać w taki sposób, że krąg odbiorców właściwy dla oceny kwestii, czy znak towarowy w obrocie handlowym stał się powszechnie używaną nazwą towaru dla którego został zarejestrowany obejmuje przede wszystkim konsumentów i odbiorców końcowych. Zależnie od cech rynku należy także uwzględniać przedsiębiorców biorących udział w dystrybucji towaru. Cechy przemawiające za takim uwzględnieniem istnieją szczególnie wtedy, gdy stosowni przedsiębiorcy wywierają w pewnej mierze wpływ na decyzję odbiorcy końcowego w sprawie zakupu. Jeśli tak się nie dzieje, to znak towarowy stał się powszechnie używaną nazwą towaru, dla którego został zarejestrowany, o ile jest ona tak właśnie rozumiana przez odbiorców końcowych, mimo że sprzedawcy wytwarzający sami ten towar z produktu wstępnego właściciela znaku towarowego i sprzedający go za zgodą właściciela znaku towarowego pod znakiem towarowym są świadomi, iż chodzi o towar ze wskazaniem pochodzenia i nie ujawniają tego z reguły wobec końcowego konsumenta.
            – Dla oceny wygaśnięcia znaku towarowego nie jest istotne, czy konsumenci finalni z braku równoważnych alternatyw zdani są na określone oznaczenie.
            – Zaniechanie w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy zachodzi, gdy właściciel znaku towarowego nie podejmuje możliwych dla niego kroków w celu ochrony swojego znaku towarowego przed przekształceniem w nazwę gatunkową. Należy do nich także odpowiednie oddziaływanie na jego licencjobiorców.
            (1) . 
            (2)  –	W języku niemieckim są to np. znaki towarowe „Fön” (Deutsches Patent- und Markenamt, numer rejestrowy 739154) lub „Heroin” (Reichspatentamt, repertorium nr 31650). Do tego ostatniego znaku towarowego od dnia 30 września 1950 r. nie można już było dochodzić swych praw, zob. M. De Ridder, Heroin – Vom Arzneimittel zur Droge , Frankfurt/Main, Campus 2000, s. 63, 64. Odnośnie do przykładów w języku francuskim zob. opinia rzecznika generalnego P. Légera w sprawie C‑371/02 Björnekulla Fruktindustrier (wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r.), Rec. s. I‑5791, pkt 50.
            (3)  –	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25).
            (4)  –	Wyżej wymieniony wyrok.
            (5)  –	Wyrok z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C‑145/05, Zb.Orz. s. I‑3703, pkt 34.
            (6)  –	Wyżej wymieniona w przypisie 3.
            (7)  –	Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
            (8)  –	Znaki towarowe mogą oczywiście służyć również oznaczaniu usług. Ponieważ przedmiotowa sprawa dotyczy jednak towarów, to dla uproszczenia będę odnosił się wyłącznie do towarów.
            (9)  –	Wyroki: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C‑39/97 Canon, Rec. s. I‑5507, pkt 28; z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C‑517/99 Merz & Krell, Rec. s. I‑6959, pkt 22; z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C‑482/09 Budějovický Budvar, Zb.Orz. s. I‑8701, pkt 71.
            (10)  –	Zobacz moja opinia w sprawie C‑661/11 Martin y Paz Diffusion, w toku, pkt 75.
            (11)  –	Wyrok z dnia 17 października 1990 r. w sprawie C‑10/89 HAG GF, Rec. s. I‑3711, pkt 13, 14; ww. w przypisie 9 wyrok w sprawie Canon, pkt 28.
            (12)  –	Artykuł 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy.
            (13)  –	Zobacz ww. w przypisie 9 wyrok w sprawie Merz & Krell, pkt 28, 31; ww. w przypisie 9 opinia rzecznika generalnego D. Ruiza‑Jaraba Colomera w sprawie Merz & Krell, pkt 40.
            (14)  –	Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Björnekulla Fruktindustrier, pkt 22.
            (15)  –	Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, s. 1).
            (16)  –	Zobacz art. 4, art. 7 ust. 1 lit. d), art. 51 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). Analogiczne przepisy zawierało także rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).
            (17)  –	Wyrok ETPC z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie Anheuser‑Busch przeciwko Portugalii (nr 73049/01).
            (18)  –	Wyżej wymieniony w przypisie 5 wyrok w sprawie Levi Strauss, pkt 19.
            (19)  –	Punkt 27 niniejszej opinii.
            (20)  –	Zobacz opinia rzecznika generalnego D. Ruiza‑Jaraba Colomera w sprawie C‑206/01 Arsenal Football Club (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r.), Rec. s. I‑10273, pkt 46.
            (21)  –	Wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C‑487/07 L’Oréal i in., Zb.Orz. s. I‑5185, pkt 58; z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C‑236/08 do C‑238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I‑2417, pkt 77; a także z dnia 22 września 2011 r. w sprawie C‑323/09 Interflora i Interflora British Unit, Zb.Orz. s. I‑8625, pkt 38. Zobacz W. Cornish i in., Intellectual Property , London, Sweet & Maxwell 2010, wyd. 7, s. 658–661.
            (22)  –	T. Jehoram i in., European Trademark Law , Alpen aan den Rijn, Kluwer 2010, s. 12, 13.
            (23)  –	K.H. Fezer, Markenrecht , München, C.H. Beck 2009, wyd. 4, Wstęp, pkt 8.
            (24)  –	Opinia rzecznika generalnego F.G. Jacobsa w sprawie C‑337/95 Parfums Christian Dior (wyrok z dnia 4 listopada 1997 r.), Rec. s. I‑6013, pkt 39 (podkreślenie moje).
            (25)  –	Odnośnie do odrębnej kwestii sankcji w prawie o znakach towarowych ze względu na w wysokim stopniu zmienne cechy produktu zob. (w prawie amerykańskim) F. Hennig‑Bodewig, Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht , GRUR Int. 1985, s. 445.
            (26)  –	Wyżej wymieniony w przypisie 2 wyrok w sprawie Björnekulla Fruktindustrier, pkt 24, 26.
            (27)  –	Punkty 29–43.
            (28)  –	Rzecznik generalny P. Léger stoi wprawdzie na stanowisku, że ze sformułowania i praktyki Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego należy wywnioskować, że należy uwzględnić zarówno stanowisko przeciętnego konsumenta, jak również stanowisko, jakie reprezentuje środowisko handlowców. Wyżej wymieniona w przypisie 2 opinia rzecznika generalnego P. Légera w sprawie Björnekulla Fruktindustrier, pkt 57–60.
            (29)  –	Wyroki: z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C‑108/97 i C‑109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. s. I‑2779, pkt 53; z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C‑104/01 Libertel, Rec. s. I‑3793, pkt 45, 46; wyroki z dnia 12 lutego 2004 r.: w sprawie C‑363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I‑1619, pkt 76; w sprawie C‑218/01 Henkel, Rec. s. I‑1725, pkt 50; a także wyrok z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C‑64/02 P OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, Zb.Orz. s. I‑10031, pkt. 43; ww. w przypisie 9 opinia rzecznika generalnego D. Ruiza‑Jaraba Colomera w sprawie Merz & Krell, pkt 44; ww. w przypisie 5 opinia rzecznika generalnego D. Ruiza‑Jaraba Colomera w sprawie Levi Strauss, pkt 23.
            (30)  –	Wyżej wymieniony w przypisie 29 wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 29.
            (31)  –	Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Björnekulla Fruktindustrier, pkt 24.
            (32)  –	W tym duchu odnośnie do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C‑412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑3569, pkt 56. Zobacz także opinia rzecznika generalnego J. Kokott w sprawie Alcon przeciwko OHIM, pkt 48–52.
            (33)  –	Bayer Co. v. United Drug Co. (S.D.N.Y. 1921), 272 F. 505. Zobacz Berner Intern. Corp. V. Mars Sales Co. (3rd Cir. 1993), 987 F.2d 975; M. Lemley, M. McKenna, Is Pepsi Really a Substitute for Coke? Market Definition in Antitrust and IP, The Georgetown Law Journal , 2012, vol. 100, s. 2055, 2066–2069.
            (34)  –	Proceso 11-IP-2002.
            (35)  –	Oberster Gerichtshof, orzedczenie z dnia 6 lipca 2004 r. 4 Ob 128/04h – E‑Memory. Wymieniony jako ostatni argument podnoszony jest także w niemieckim orzecznictwie w celu stosowania bardziej restrykcyjnej wykładni: OLG München, GRUR‑RR 2006, 84, 85 „Memory”.
            (36)  –	Oberster Gerichtshof, 4 Ob 269/01i – Sony Walkman II z dnia 29 stycznia 2002 r.; zob. Oberster Gerichtshof, orzeczenie  z dnia 6 lipca 2004 r.4 Ob 128/04h – E‑Memory z dnia 6 lipca 2004 r.
            (37)  –	L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen , Berlin, Akademie Verlag 2011, § 43.
            (38)  –	Oberster Gerichtshof, 4 Ob 128/04h – E‑Memory z dnia 6 lipca 2004 r.
            (39)  –	Wyrok z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C‑102/07 adidas i adidas Benelux, Zb.Orz. s. I‑2439, pkt 22–24.
            (40)  –	Wyżej wymieniony w przypisie 5 wyrok w sprawie Levi Strauss, pkt 34.
            (41)  –	Ibidem, pkt 29, 30.
            (42)  –	O ile istnieje tego typu uprawnienie, to musi ono być wykonywane. Dyrektywy odnośnie do postępowań przed OHIM, wersja końcowa: listopad 2007 r., część D, rozdział 2, s. 9.
            (43)  –	BK 595/2008–4–5HTP; E. De la Fuente García, w: X. O’Callaghan Muñoz, Propiedad Industrial , Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 2001, s. 223.
            (44)  –	G. Eisenführ, w: G. Eisenführ & D. Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung , Carl Heymanns Verlag, Köln 2010, wyd. 3, art. 51 pkt 22; C. Galli i in. w: G. Bonlini & M. Confortini, Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intelletuale , Milanofiori Assago, UTET 2011, s. 191.