CELEX: 62020CC0466
Language: it
Date: 2022-01-13
Title: Conclusioni dell’avvocato generale G. Pitruzzella, presentate il 13 gennaio 2022.###

Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
GIOVANNI PITRUZZELLA
presentate il 13  gennaio 2022 (1)

Causa C‑466/20

HEITEC AG

contro

HEITECH Promotion GmbH,

RW

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Marchi dell’Unione europea – Preclusione per tolleranza – Calcolo del termine di cinque anni – Interruzione del termine di preclusione per tolleranza – Invio di una lettera di diffida – Effetti della preclusione – Diritti derivati concernenti il risarcimento dei danni, la fornitura di informazioni e la consegna di prodotti ai fini della loro distruzione»

1.        Nel 2006, l’Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale (AIPPI) osservava che la maggior parte dei gruppi europei coinvolti, all’epoca, nel lavoro di sintesi guidato da detta associazione sulla questione della tolleranza delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in generale, e dell’interruzione della tolleranza da parte del titolare del diritto anteriore, in particolare, «riconosce[va] che la questione non [era] oggetto di alcuna normativa e che merita[va], al pari peraltro della questione (...) della preclusione per tolleranza nel suo insieme, ulteriori precisazioni» (2). Quasi 16 anni più tardi, e dopo che la Corte, nella sua sentenza Budějovický Budvar (3), ha gettato le prime basi di un regime comunitario della preclusione per tolleranza, il presente rinvio pregiudiziale offre a quest’ultima una nuova occasione per precisare i contorni di tale regime giuridico. 
I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Direttiva 2008/95

2.        Dal considerando 12 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22  ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (4) risulta che «[l]a certezza del diritto impone che il titolare di un marchio di impresa anteriore, senza che i suoi interessi siano ingiustamente lesi, non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all’uso di un marchio di impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l’uso per un lungo periodo, tranne ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede».

3.        L’articolo 4 della direttiva 2008/95, dedicato agli «[a]ltri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori», così dispone:
«1.      Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:
a)      se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;
b)      se l’identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio di impresa anteriore.
2.      Per “marchi di impresa anteriori”, ai sensi del paragrafo 1, si intendono:
a)      i marchi di impresa la cui data di domanda di registrazione sia anteriore alla data di domanda del marchio di impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:
i)      i marchi comunitari;
ii)      i marchi di impresa registrati nello Stato membro (...);
iii)      i marchi di impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;
b)      i marchi di impresa comunitari che (...) rivendicano validamente l’anteriorità (...);
c)      le domande di marchi di impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati;
(...)

4.        Uno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
(...)
b)      siano stati acquisiti diritti a un marchio di impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio di impresa successivo o, se del caso, della data di anteriorità invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del marchio di impresa successivo, e qualora questo marchio di impresa non registrato o questo altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio di impresa successivo;
c)      sia possibile vietare l’uso del marchio di impresa in base a un diritto anteriore diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 e alla lettera b) del presente paragrafo, in particolare in base a:
i)      un diritto al nome;
ii)      un diritto all’immagine;
iii)      un diritto d’autore;
iv)      un diritto di proprietà industriale;
(...)».

4.        L’articolo 9 della direttiva 2008/95 è formulato come segue:
«1.      Il titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all’articolo 4, paragrafo 2, il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso in uno Stato membro di un marchio di impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio di impresa posteriore né opporsi all’uso dello stesso sulla base del proprio marchio di impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio di impresa posteriore, salvo ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede.
2.      Qualsiasi Stato membro può prevedere che il paragrafo 1 sia applicabile al titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), o di un altro diritto anteriore di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettere b) o c).
3.      Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio di impresa registrato posteriormente non può opporsi all’uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa essere fatto valere contro il marchio di impresa posteriore».
2.      Regolamento n. 207/2009

5.        L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26  febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (5) prevede quanto segue:
«1.      In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:
a)      è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
b)      a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
2.      Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:
a)      i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio UE, tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato:
i)      marchi UE;
ii)      marchi registrati nello Stato membro (...),
iii)      marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;
iv)      marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nell’Unione;
b)      le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;
(...)
4.      In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:
a)      sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio UE, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio UE;
b)      questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.
(...)».

6.        L’articolo 54 del regolamento n. 207/2009, dedicato alla preclusione per tolleranza, enuncia quanto segue:
«1.      Il titolare di un marchio UE che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio UE posteriore nell’Unione, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso di quest’ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio UE posteriore non sia stato effettuato in malafede.
2.      Il titolare di un marchio anteriore di cui all’articolo 8, paragrafo 2, o di un altro segno anteriore di cui all’articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso di un marchio UE posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l’altro segno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio o dell’altro segno anteriore non può più domandare la nullità né opporsi all’uso del marchio posteriore con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio UE posteriore non sia stato effettuato in malafede.
3.      Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio UE posteriore non ha la facoltà di opporsi all’esercizio del diritto anteriore, benché tale diritto non possa più essere fatto valere nei confronti del marchio UE posteriore».

7.        L’articolo 110 del regolamento n. 207/2009 reca il titolo «Divieto di uso dei marchi UE». Il suo paragrafo 1 stabilisce che «[i]l presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell’articolo 8 o dell’articolo 53, paragrafo 2, contro l’uso di un marchio UE posteriore. Azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 2 e 4, non possono tuttavia più essere proposte se il titolare del diritto anteriore non ha più la facoltà di domandare la nullità del marchio UE ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2».

8.        L’articolo 111 del regolamento n. 207/2009 è così formulato:
«1.      Il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all’uso del marchio UE nel territorio in cui tale diritto è tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente.
2.      Il paragrafo 1 cessa di essere applicabile se il titolare del diritto anteriore ha, nel corso di cinque anni consecutivi, tollerato l’uso del marchio UE sul territorio in cui tale diritto è tutelato, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il deposito del marchio sia stato effettuato in malafede.
3.      Il titolare del marchio UE non può opporsi all’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, anche se questo diritto non può più essere fatto valere nei confronti del marchio UE».
B.      Diritto tedesco

9.        L’articolo 21 del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (legge sulla protezione dei marchi e altri segni distintivi), del 25  ottobre 1994 (in prosieguo: la «legge sui marchi»)(6), così dispone:
«1.      Il titolare di un marchio o di un nome commerciale non può vietare l’uso di un marchio registrato posteriormente per i prodotti o i servizi per cui è registrato se ne ha tollerato l’uso per un periodo di cinque anni consecutivi, essendo al corrente di tale uso, a meno che il deposito del marchio posteriore non sia stato effettuato in malafede.
2.      Il titolare di un marchio o di un nome commerciale non può vietare l’uso (...) di un nome commerciale (...) posteriore se ha tollerato l’uso di [detto nome commerciale] per  un periodo di cinque anni consecutivi, essendo al corrente di tale uso, a meno che il titolare di detto diritto non abbia agito in malafede alla data del suo acquisto.
(...)».

10.      L’articolo 125b, punto 3, della legge sui marchi prevede che, «[s]e un marchio dell’Unione europea registrato è invocato contro l’uso di un marchio posteriore registrato in forza della presente legge, si applica mutatis mutandis l’articolo 21, paragrafo 1, [della legge sui marchi]».
II.    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11.      La ricorrente nel procedimento principale è stata iscritta nel registro delle imprese nel 1984 con la denominazione sociale Heitec Industrieplanung GmbH. La sua denominazione sociale è stata modificata nel 1988 in HEITEC GmbH. A seguito del cambiamento della forma giuridica intervenuto nel 2000, essa esercita la sua attività con la denominazione HEITEC AG. Essa è titolare del marchio denominativo HEITEC, marchio dell’Unione europea n. 774 331, depositato il 18  marzo 1998 con rivendicazione della preesistenza al 13  luglio 1991 e registrato il 4  luglio 2005 (7).

12.      Una delle due resistenti nel procedimento principale (8) è stata, dal canto suo, iscritta nel registro delle imprese il 16  aprile 2003 con la denominazione sociale HEITECH Promotion GmbH, denominazione con la quale essa esercita la propria attività (in prosieguo: la «Heitech»). Essa è titolare di un marchio figurativo tedesco depositato il 17  settembre 2002, registrato il 4  febbraio 2003 e utilizzato a partire, al più tardi, dal 29  settembre 2004. Essa è altresì titolare di un marchio figurativo dell’Unione europea n. 6 647 432 contenente l’elemento denominativo HEITECH, depositato il 6  febbraio 2008, registrato il 20  novembre 2008 e utilizzato a partire, al più tardi, dal 6  maggio 2009.

13.      Il 29  novembre 2004, la Heitech contattava a mezzo lettera i rappresentanti della Heitec per proporre loro di concludere un accordo di coesistenza. Il 7  luglio 2008, l’EUIPO informava la Heitec dell’intervenuto deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea HEITECH. Il 22  aprile 2009, la Heitec inviava alla Heitech una lettera di diffida a causa dell’uso della denominazione sociale e del marchio contenente l’elemento denominativo HEITECH.  Nella sua risposta del 6  maggio 2009, la Heitech proponeva nuovamente la conclusione di un accordo di coesistenza.

14.      Il 31  dicembre 2012 perveniva via fax al Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunale del Land di Norimberga-Fürth, Germania) l’atto introduttivo del giudizio presentato dalla ricorrente nel procedimento principale, e recante la data del 15  dicembre 2012. Il 4  gennaio 2013, detto giudice invitava la ricorrente nel procedimento principale a versare un anticipo sulle spese processuali. Detto anticipo non era stato ancora versato al 12  marzo 2013, data in cui il Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale del Land di Norimberga-Fürth) ricordava alla ricorrente nel procedimento principale che non aveva provveduto al versamento dell’anticipo de quo e che non erano stati depositati gli originali dell’atto introduttivo del giudizio.

15.      Il 23  settembre 2013, la Heitec comunicava alla Heitech, a mezzo lettera, che non intendeva concludere con quest’ultima alcun accordo di coesistenza. Essa le proponeva di stipulare un contratto di licenza e la informava, nello stesso tempo, di aver agito giudizialmente. Con una nuova lettera inviata alla Heitech il 29  dicembre 2013, la Heitec riferiva alla resistente nel procedimento principale che essa si fondava sulla sua denominazione commerciale e che era titolare del marchio dell’Unione europea HEITEC.  Essa dichiarava altresì che il procedimento giudiziario era pendente.

16.      Il 30  dicembre 2013, il Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale del Land di Norimberga-Fürth) riceveva una memoria della Heitec recante la data del 12  dicembre 2013 e accompagnata da un assegno per le spese processuali e da un nuovo atto introduttivo del giudizio datato 4  ottobre 2013. Il 14  gennaio 2014, detto giudice comunicava alla Heitec che occorreva procedere alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio del 15  dicembre 2012, ma che essa non aveva ancora depositato gli originali destinati a detto giudice e alla resistente nel procedimento principale. Dopo essere stata quindi invitata a depositare detti documenti, il 22  febbraio 2014 la Heitec faceva pervenire al Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunale del Land di Norimberga‑Fürth) gli originali richiesti.

17.      Il 24  febbraio 2014, il Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunale del Land di Norimberga‑Fürth) segnalava alla Heitec che le domande contenute nell’atto introduttivo del giudizio ricevuto il 22  febbraio 2014 non coincidevano con le domande di cui all’atto introduttivo del giudizio depositato il 31  dicembre 2012. Il 16  maggio 2014, il Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunale del Land di Norimberga‑Fürth) avviava finalmente la procedura e ordinava che venissero notificate copie dell’atto introduttivo del giudizio del 15  dicembre 2012 alle resistenti nel procedimento principale. 

18.      Il 23  maggio 2014, l’atto introduttivo del giudizio del 15  dicembre 2012 veniva finalmente notificato alle resistenti nel procedimento principale (9) a seguito dell’invio, in data 21  maggio 2014, dei documenti in originale al Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunale del Land di Norimberga‑Fürth).

19.      La Heitec proponeva quindi, in via principale, delle domande fondate sull’intervenuta violazione dei diritti ad essa riconosciuti dalla sua denominazione commerciale HEITEC e, in via subordinata, delle domande fondate sulla contraffazione del suo marchio dell’Unione europea HEITEC.  Essa chiedeva che la Heitech fosse condannata ad astenersi dall’identificare la sua impresa con la denominazione HEITECH Promotion GmbH (capo I della domanda), ad astenersi dall’apporre i segni HEITECH PROMOTION e HEITECH sui prodotti, dall’offrire prodotti o servizi con tali segni e dall’utilizzare detti segni nella documentazione commerciale, all’interno di siti Internet o a fini pubblicitari (capo II della domanda), ad astenersi dall’utilizzare o cedere, a fini commerciali, il sito Internet «heitech‑promotion.de» (capo III della domanda) e a consentire che la sua denominazione sociale fosse cancellata dal registro delle imprese (capo VII della domanda). La Heitec formulava, inoltre, nei confronti delle due resistenti, domande finalizzate all’ottenimento di informazioni, all’accertamento di un obbligo di risarcimento, di distruzione e di pagamento delle spese di diffida (capi IV, V, VI e VIII della domanda).

20.      Il Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunale del Land di Norimberga‑Fürth) condannava la Heitech a versare alla Heitec una somma di EUR 1 353,80, maggiorata di interessi, a titolo di spese di diffida e respingeva le altre domande.

21.      La Heitec interponeva appello dinanzi all’Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunale superiore del Land di Norimberga, Germania). Detto giudice dichiarava, dal canto suo, che l’azione era infondata in ragione dell’intervenuta decadenza della Heitec. A tal riguardo, esso osservava che la Heitech aveva utilizzato i suoi segni posteriori per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni e che la Heitec l’aveva tollerato poiché, pur essendo a conoscenza di tale uso, non aveva adottato misure sufficienti per farlo cessare entro un termine di cinque anni. A parere di detto giudice, l’azione giurisdizionale proposta dinanzi al Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunale del Land di Norimberga‑Fürth) non aveva interrotto il termine di preclusione, essendo stata notificata alle resistenti nel procedimento principale solo dopo che erano trascorsi cinque anni dalla diffida che aveva preceduto detta azione. Il giudice d’appello stabiliva altresì che non era possibile ritenere che la tolleranza fosse cessata alla data della diffida poiché la notifica dell’atto introduttivo del giudizio non era intervenuta poco tempo dopo la diffida. 

22.      La Heitec proponeva ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al giudice del rinvio. A parere di quest’ultimo, l’esito del ricorso de quo dipende dalla questione se la Heitec sia decaduta dalle sue domande inibitorie e dalle sue domande accessorie in applicazione dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, della legge sui marchi, nonché dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

23.      Il giudice del rinvio osserva che la decadenza della Heitec dalle domande concernenti l’utilizzo, da parte della Heitech, del marchio tedesco di cui quest’ultima è titolare (capo II della domanda, nella parte che riguarda il segno HEITECH PROMOTION) è disciplinata dall’articolo 21, paragrafo 1, della legge sui marchi, in combinato disposto con l’articolo 125b, punto 3), della medesima legge, nella misura in cui dette domande sono fondate sul marchio dell’Unione europea di cui la Heitec è titolare.

24.      Esso precisa che l’articolo 21, paragrafo 1, della legge sui marchi recepisce nel diritto tedesco la preclusione, prevista nell’articolo 9 della direttiva 2008/95, del diritto conferito dai marchi (articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95) e da altri segni – tra cui le denominazioni commerciali – utilizzati nel commercio (articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/95), di opporsi all’uso di un marchio registrato.

25.      Nella misura in cui la Heitec agisce contro la denominazione commerciale della Heitech (capi I, II, III e VII della domanda), in base a quanto accertato dal giudice del rinvio, la preclusione è disciplinata dall’articolo 21, paragrafo 2, della legge sui marchi. A tal riguardo, detto giudice precisa che, benché il contenuto normativo di detta disposizione oltrepassi quello della direttiva 2008/95 e non si rifletta neppure nell’articolo 54 del regolamento n. 207/2009, occorre interpretarlo in linea con l’interpretazione conforme alla suddetta direttiva che deve essere data dell’articolo 21, paragrafo 1, della legge sui marchi. Inoltre, nella misura in cui la Heitec si fonda sul suo marchio dell’Unione europea, l’articolo 21, paragrafo 2, della legge sui marchi si applicherebbe in forza del rinvio al diritto nazionale operato dall’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (10).

26.      Per quanto concerne le domande della Heitec relative all’uso, da parte della Heitech, del marchio dell’Unione europea di cui questa è titolare (capo II della domanda nella parte riguardante il segno HEITECH), il giudice del rinvio osserva che sono pertinenti gli articoli 54, 110 e 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. 

27.      Il giudice del rinvio ricorda poi le osservazioni svolte dal giudice di appello e qui di seguito riprese. Da una parte, la Heitech ha effettivamente utilizzato la sua denominazione commerciale per identificare la sua attività commerciale nonché i suoi marchi per prodotti e servizi e sul territorio per il quale essi erano rispettivamente tutelati con modalità corrispondenti a quelle dedotte nei capi della domanda. Vi è quindi stato un utilizzo, al più tardi il 6  maggio 2009, data in cui la Heitech inviava alla Heitec una lettera per proporle la conclusione di un accordo di coesistenza. Dall’altra, occorre considerare che, sempre, al più tardi,  a tale data la Heitec è venuta a conoscenza dell’utilizzo dei segni di cui trattasi. Infine, la buona fede della Heitech non è stata messa in discussione né dinanzi al Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunale del Land di Norimberga‑Fürth), né dinanzi al giudice d’appello.

28.      A parere del giudice del rinvio, sarebbe nondimeno necessario precisare i requisiti della «tolleranza» ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95 e dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, stabilendo in particolare se, come potrebbe suggerire la sentenza Budějovický Budvar (11), solo la proposizione di un ricorso dinanzi a un’autorità amministrativa o a un organo giurisdizionale può interrompere il termine di preclusione di cinque anni o se un comportamento, come l’invio di una lettera di diffida non necessariamente o non immediatamente seguito dalla proposizione di un ricorso dinanzi agli organi succitati, possa essere sufficiente a tal fine. Più precisamente, il giudice del rinvio si chiede se un comportamento come quello adottato dalla Heitec nel quadro del procedimento principale possa essere considerato come un comportamento che ha posto fine alla tolleranza ai sensi delle disposizioni succitate. Da ultimo, nel caso in cui un’azione giudiziaria sia alla fine proposta, il giudice del rinvio si chiede a partire da quale momento il termine di preclusione debba considerarsi interrotto ove il ricevimento dell’atto introduttivo del giudizio da parte del resistente sia ritardato, per negligenza del titolare del marchio anteriore, sino a una data successiva alla scadenza del termine di cinque anni.

29.      Di conseguenza, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e, con decisione pervenuta nella cancelleria della Corte il 25  settembre 2020, ha sottoposto a quest’ultima le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)      Se una tolleranza ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 possa essere esclusa non solo a seguito della proposizione di un ricorso dinanzi ad un’autorità amministrativa o ad un organo giurisdizionale, bensì anche in conseguenza di un comportamento adottato senza l’intervento di un’autorità amministrativa o di un organo giurisdizionale.
2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: se una diffida, con la quale il titolare del segno anteriore, prima di avviare un procedimento giurisdizionale, chiede al titolare del segno posteriore di cessare l’uso del segno e di assumere l’obbligo di corrispondere una penale in caso di violazione, costituisca un comportamento che esclude la tolleranza di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
3)      Se, ai fini del calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in caso di ricorso giurisdizionale, sia rilevante il deposito del ricorso presso il giudice oppure la sua notifica al resistente. Se rilevi, in tale contesto, il fatto che la notifica del ricorso al resistente, per negligenza del titolare del marchio anteriore, abbia avuto luogo tardivamente oltre la scadenza del periodo di cinque anni.
4)      Se la preclusione, a norma dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 riguardi, oltre alle azioni di inibitoria, anche, ad esempio, le conseguenti domande basate sul diritto dei marchi e dirette ad ottenere il risarcimento dei danni, l’accesso alle informazioni e la distruzione».
III. Procedimento dinanzi alla Corte

30.      La Heitec, la Heitech e la Commissione europea hanno presentato le loro osservazioni alla Corte. La Corte ha inoltre rivolto quesiti con richiesta di risposta scritta a tutti i partecipanti alla fase scritta del presente procedimento pregiudiziale; tali partecipanti hanno tutti trasmesso le proprie risposte a detti quesiti alla Corte.
IV.    Analisi

A.      Precisazioni preliminari

31.      Per quanto attiene al diritto applicabile, le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte vertono sull’interpretazione di talune disposizioni della direttiva 2008/95 e del regolamento n. 207/2009. Benché questi due atti siano oggi abrogati e sostituiti (12), essi contengono, come ha osservato il giudice del rinvio, le disposizioni applicabili ratione temporis alla causa di cui al procedimento principale poiché, in detta causa, si tratta sostanzialmente di stabilire quale tipologia di comportamenti può aver posto fine alla tolleranza di violazioni note dei diritti anteriori in un contesto in cui un’autorità giurisdizionale è stata alla fine adita dal titolare di detti diritti – la ricorrente nel procedimento principale – e in cui l’azione è stata notificata alla resistente nel procedimento principale al più tardi il 23  maggio 2014 e, quindi, nella vigenza dei due succitati atti.

32.      Per quanto attiene a detti atti, si ricorda che il regolamento n. 207/2009 definisce il regime giuridico applicabile ai marchi dell’Unione europea intesi come i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni previste da detto regolamento (13). A tal riguardo, si deve osservare che la Heitec è titolare del marchio dell’Unione europea denominativo HEITEC, registrato il 4  luglio 2005, e la resistente nel procedimento principale è, da parte sua, titolare di un marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo HEITECH, registrato il 20  novembre 2008. Dal canto suo, la direttiva 2008/95 si applica ai marchi di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto, segnatamente, di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro (14). La resistente nel procedimento principale è titolare di un marchio figurativo tedesco contenente l’elemento denominativo HEITECH PROMOTION registrato il 4  febbraio 2003.

33.      Le diverse domande proposte nel quadro del ricorso nel procedimento principale mirano a contestare sia l’uso del marchio tedesco di cui Heitech è titolare, sia l’uso da parte della medesima del marchio dell’Unione europea di cui essa è titolare (15).
B.      Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale

34.      Ai sensi della prima e della seconda questione pregiudiziale sottoposte alla Corte – che, a mio avviso, è opportuno esaminare congiuntamente –, il giudice del rinvio desidera ottenere da quest’ultima delle precisazioni sul regime giuridico della preclusione per tolleranza previsto sia dalla direttiva 2008/95 che dal regolamento n. 207/2009.

35.      Va rilevato fin da subito che la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 (16) è pressoché identica a quella dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Queste due disposizioni prevedono un meccanismo simile: il titolare di un marchio anteriore (nazionale o dell’Unione europea) che ha tollerato in un altro Stato membro o, più in generale, all’interno dell’Unione, l’uso di un marchio posteriore per un periodo di cinque anni consecutivi essendo a conoscenza di detto uso non può più domandarne la dichiarazione di nullità, né opporsi al suo uso sulla base del marchio anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato detto marchio posteriore. È possibile superare la preclusione almeno in due casi: se il deposito del marchio posteriore è stato effettuato in malafede o quando non è più possibile ravvisare una tolleranza in capo al titolare del marchio anteriore. L’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 prevede un meccanismo analogo.
1.      Elementi noti in merito alla tolleranza

36.      Con le due prime questioni pregiudiziali si invita la Corte a precisare quale tipologia di avvenimenti o di comportamenti possa porre fine alla tolleranza ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, nonché dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. 

37.      Prima di rispondere alle questioni di cui trattasi, occorre, anzitutto, definire detta nozione di «tolleranza». A tal riguardo, la sentenza Budějovický Budvar (17) contiene un certo numero di insegnamenti utili. In tale occasione, la Corte era chiamata a pronunciarsi, in particolare, sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/104/CEE (18), disposizione ripresa, in termini identici, nell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, cosicché le affermazioni contenute nella sentenza succitata e riferite alla direttiva 89/104 valgono, mutatis mutandis, per l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95.

38.      Dalla suddetta sentenza si può quindi dedurre che la tolleranza evocata nell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, non essendo definita da detta disposizione, la quale non contiene,  a tal fine, alcun espresso rinvio al diritto nazionale,  né da nessun’altra disposizione di tale direttiva, costituisce una nozione autonoma di diritto dell’Unione (19).

39.      Inoltre, alla luce, segnatamente, dei considerando 3, 7, 9 e 11 della direttiva 89/104 (20), la Corte ha stabilito che l’articolo 9 di quest’ultima aveva proceduto «ad un’armonizzazione completa delle condizioni alle quali il titolare di un marchio posteriore registrato può, nel contesto della preclusione per tolleranza, conservare il suo diritto su tale marchio quando il titolare di un marchio anteriore identico chiede la nullità o si oppone all’uso di tale marchio posteriore» (21). Posto che detti considerando sono ripresi nei considerando 4, 8, 10 e 12 della direttiva 2008/95, la medesima constatazione si impone anche nel presente caso.

40.      La Corte ha infine constatato che la stessa nozione di tolleranza era utilizzata all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 «nello stesso senso dell’art[icolo] 9, [paragrafo] 1, della direttiva 89/104» (22) e, quindi, dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95. La tolleranza costituisce, pertanto, nel senso sia dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 sia dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, una nozione del diritto dell’Unione, il cui significato e la cui portata devono essere identici in tutti gli Stati membri e che deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme nell’ordinamento giuridico dell’Unione (23).

41.      Invitata a precisare l’interpretazione di una nozione autonoma di diritto dell’Unione per la quale quest’ultimo non forniva alcuna definizione, la Corte ha compiuto una classica analisi consistente nel determinare il significato e la portata della nozione di cui trattasi facendo riferimento al significato abituale nel linguaggio corrente del termine «tolleranza» tenendo conto, al contempo, del contesto in cui detta nozione era utilizzata e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa faceva parte (24). Da detta analisi è emerso che «colui che tollera si dimostra passivo, astenendosi dall’adottare le contromisure di cui dispone per rimediare ad una situazione di cui è a conoscenza e che non è necessariamente desiderata. (...) [L]a nozione di “tolleranza” implica che chi tollera resti inerte al cospetto di una situazione alla quale [aveva] la possibilità di opporsi» (25). 

42.      Così, da una parte, il titolare del marchio anteriore deve avere «coscientemente tollerato» l’uso di un marchio posteriore al suo per un lungo periodo, ossia «deliberatamente», «con cognizione di causa» (26).

43.      Dall’altra, posto che la direttiva 89/104, al pari della direttiva 2008/95, mira a «contemperare gli interessi del titolare di un marchio d’impresa a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo con l’interesse di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi» (27), tale finalità «implica che, per salvaguardare tale funzione essenziale, il titolare di un marchio anteriore sia in condizione (...) di opporsi all’uso di un marchio posteriore identico al suo» (28). Al punto 49 della sentenza Budějovický Budvar (29), la Corte ha quindi stabilito che «qualsiasi ricorso amministrativo o giurisdizionale proposto dal titolare del marchio anteriore nel corso del periodo previsto dall  ’art[icolo] 9, [paragrafo] 1, della direttiva 89/104 [e quindi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95] sortisce l’effetto di interrompere il termine di preclusione per tolleranza».
2.      Sulla necessaria formalizzazione della fine della tolleranza della lesione dei diritti 

44.      La proposizione di una tale azione rappresenta, evidentemente, il livello più incisivo, più formale, della «possibilità di opporsi», per riprendere il linguaggio utilizzato dalla Corte. Tuttavia, dal solo testo del punto 49 della sentenza Budějovický Budvar   (30) non risulta che la Corte abbia stabilito che solo la proposizione di una siffatta azione sortisce l’effetto di interrompere il termine di preclusione per tolleranza. Il ricorso a una tale azione non mi sembra essere nemmeno un’esigenza esplicita del legislatore dell’Unione, alla luce della formulazione stessa dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95, nonché dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

45.      La Heitech afferma che dette disposizioni dovrebbero essere interpretate come riferite, ai fini della cessazione della tolleranza, unicamente ai ricorsi effettivamente proposti e invoca, a fondamento della propria argomentazione, diverse disposizioni della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (31). Queste disposizioni rinvierebbero di frequente alle autorità giudiziarie nazionali competenti in materia di proprietà intellettuale. Osservo, tuttavia, che la direttiva 2004/48 mira al ravvicinamento delle legislazioni nazionali che, sino a quel momento, offrivano livelli di tutela differenti sotto il profilo degli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, cosicché, ai sensi del suo articolo 1, essa ha ad oggetto per l’appunto «le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale». Tutte queste misure, procedure e mezzi di ricorso hanno carattere giurisdizionale. Inoltre, occorre osservare che nessuna disposizione della direttiva 2004/48 affronta la questione della preclusione per tolleranza, cosicché dalla lettura di detta direttiva non si può trarre alcuna conclusione veramente utile ai fini della nostra causa.

46.      Se ci si attenesse alla mancanza di precisione del testo delle due disposizioni oggi sottoposte al nostro esame, potrebbe essere facile concludere che un qualsiasi comportamento del titolare del marchio anteriore diretto a manifestare, in maniera quand’anche minimamente attiva, un disaccordo in merito all’utilizzo da parte del titolare del marchio posteriore, del marchio e/o del segno interessati, potrebbe essere sufficiente per interrompere il termine di preclusione per tolleranza.

47.      Se l’interpretazione testuale delle due disposizioni sottoposte oggi al nostro esame non è illuminante, occorre quindi interessarsi alle finalità perseguite. A questo proposito, si deve osservare che il legislatore dell’Unione ha chiaramente indicato che la preclusione per tolleranza era attuata «[per ragioni di] certezza del diritto (...) senza che [gli] interessi [del titolare di un marchio di impresa anteriore] siano ingiustamente lesi» (32). Per colmare i silenzi del legislatore, occorre pertanto tener debitamente conto della sua volontà di «contemperare gli interessi del titolare di un marchio d’impresa a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo con l’interesse di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi» (33).

48.      A mio parere, alla luce di quanto precede, viene messa fine alla tolleranza quando il titolare del marchio anteriore adotta le contromisure di cui dispone per far cessare la violazione dei suoi diritti. E, trattandosi di contemperare gli interessi coinvolti nel rispetto della certezza del diritto di ciascuno, tale opposizione deve essere formalizzata avvalendosi degli strumenti giuridici disponibili al fine di ottenere una soluzione vincolante.

49.      La formalizzazione dell’opposizione è, infatti, necessaria per garantire, come affermato correttamente dalla Heitech e dalla Commissione, l’effetto utile dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, nonché dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Infatti, se uno scambio informale, come l’invio di un semplice lettera, potesse essere sufficiente per interrompere il termine di preclusione, la situazione giuridica del titolare del marchio posteriore (ammettendo che le altre condizioni richieste siano soddisfatte) non potrebbe infatti mai consolidarsi. Orbene, come ho ricordato sopra, non è di certo questa la volontà del legislatore dell’Unione. Ad esempio, una lettera con cui si minacci l’avvio di azioni giudiziarie, senza che a detta minaccia sia mai dato seguito, equivarrebbe, per il titolare del marchio anteriore, ad astenersi, ai sensi della sentenza Budějovický Budvar (34), dall’adottare le contromisure di cui dispone per rimediare a una situazione di cui è innegabilmente a conoscenza e a prolungare, in tal modo, la tolleranza invece che interromperla. L’invio di una lettera di diffida non fornisce, a questo riguardo, garanzie maggiori quanto alla serietà dell’intenzione di far valere i propri diritti in maniera vincolante.

50.      La formalizzazione dell’opposizione è necessaria nella misura in cui la certezza del diritto impone che siano fissati con precisione sia il dies a quo del termine di preclusione (35), sia il momento in cui esso è interrotto o scaduto. Orbene, affinché sia così, solo un evento che manifesti in maniera non equivoca l’intenzione chiara e seria di far valere i propri diritti, come la proposizione di un’azione giudiziaria o amministrativa, può porre fine alla tolleranza.

51.      Da quanto precede risulta che solo la manifestazione non equivoca dell’intenzione chiara e seria di porre fine alla tolleranza, mediante proposizione, da parte del titolare di diritti anteriori, di un’azione giudiziaria o amministrativa può, se espressa entro un termine di cinque anni a decorrere dalla conoscenza, da parte di quest’ultimo, dell’uso del marchio posteriore, porre fine alla tolleranza ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95, nonché dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. 
C.      Sulla terza questione pregiudiziale

52.      Se, come suggerisco, la Corte dovesse stabilire che solo la proposizione di un’azione dinanzi a un’autorità amministrativa o giurisdizionale può interrompere il termine quinquennale e porre così fine alla tolleranza ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, nonché dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare ancora in quale esatto momento si considera che detto termine abbia preso fine.

53.      A tal riguardo, osservo che dalla mia analisi della prima e della seconda questione pregiudiziale emerge che determinante è l’atteggiamento del titolare del marchio anteriore. A mio avviso, per stabilire se il termine di preclusione per tolleranza abbia preso fine occorre quindi porsi nella prospettiva di detto titolare per valutare se, da un punto di vista soggettivo, esso abbia adottato le misure necessarie con l’obiettivo di far cessare la violazione dei suoi diritti avviando un’azione giudiziaria. Con l’avvio di detta azione, in capo al titolare del marchio anteriore è chiaramente riconoscibile l’intento serio e non equivoco di far valere i propri diritti.

54.      Inoltre, a differenza del termine di prescrizione, che incide, dal canto suo, sull’esercizio di un diritto soggettivo di cui il soggetto interessato non può più avvalersi effettivamente in giudizio (36), il termine di preclusione colpisce direttamente e immediatamente la capacità di stare in giudizio. L’azione non è pertanto preclusa se proposta entro un termine di cinque anni a decorrere dalla conoscenza dell’uso ed è quindi, a mio avviso, perfettamente logico che il termine di preclusione s’interrompa alla data di proposizione dell’azione o, più precisamente, dell’atto introduttivo del giudizio. Pur armonizzando, in quanto tale, il termine di preclusione per tolleranza e, in linea di principio, gli effetti di detta tolleranza, il diritto dell’Unione lascia agli Stati membri ampio spazio per definire le condizioni procedurali di un’azione giudiziaria (nonché le condizioni di ricevibilità o, ancora, di notifica), il cui obiettivo è, per l’appunto, porre fine alla tolleranza. Date siffatte circostanze, considerare come data di interruzione del termine di preclusione la data di proposizione dell’azione giudiziaria mi sembra, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la soluzione più soddisfacente e più idonea ad appianare le differenze nazionali che potrebbero risultare più marcate nel corso delle successive fasi del procedimento giudiziario. Alla data di proposizione dell’azione, l’intenzione del titolare del marchio anteriore può essere stabilita con una relativa certezza (37).

55.      Per contro, mi sembrerebbe più rischioso prendere in considerazione la data della notifica dell’azione alla parte resistente, tenuto conto delle differenze nelle prassi nazionali da me ricordate in precedenza. Su questo punto, condivido le riserve espresse dalla Commissione.

56.      Infine, ritengo altresì, di concerto con la Commissione, che, sebbene, in linea di principio, il termine di preclusione sia interrotto sin dalla data di proposizione dell’azione dinanzi al giudice competente, spetterà in ultima analisi ai giudici aditi stabilire se sia effettivamente così. Posto che devono essere presi in considerazione anche gli interessi del titolare del marchio posteriore, l’interruzione del termine di preclusione può pertanto intervenire solo a determinate condizioni, la prima delle quali consiste nella ricevibilità dell’azione proposta. Sempre in ragione della necessità di tener conto di questi interessi, la parte resistente deve essere informata dell’esistenza dell’azione entro un termine relativamente breve a seguito della proposizione dell’azione di cui trattasi. Una parte ricorrente che, ad esempio, tardi a regolarizzare un ricorso irregolare dal punto di vista dei requisiti di forma o che, in un modo o nell’altro, ostacoli il procedimento creando una situazione di incertezza quanto alla sua reale intenzione di stare in giudizio (ad esempio, omettendo di versare le spese processuali) o, come ricorda il giudice del rinvio, tardi per sua esclusiva negligenza ad informare la parte resistente con la conseguenza che il decorso del tempo può far nascere in capo a quest’ultima la legittima aspettativa di potersi avvalere della tolleranza, non dovrebbe, in queste circostanze ben specifiche, affermare di aver interrotto il termine di preclusione per tolleranza sino a quando non abbia, rispettivamente, provveduto a regolarizzare il suo ricorso, a versare le spese processuali o fintantoché non abbia finalmente adempiuto gli ordini impartiti dal giudice adito al fine di consentire che la sua azione possa finalmente essere considerata come proposta.

57.      Ricordo che, in base al diritto dell’Unione, il termine di preclusione per tolleranza ha una durata di cinque anni e inizia a decorrere nel momento in cui il titolare del marchio anteriore è venuto a conoscenza dell’uso da parte del titolare del marchio posteriore. Tale termine quinquennale consente pienamente ai titolari dei diritti anteriori di far valere i propri diritti, nel quadro di una situazione di cui siano a conoscenza da molto tempo, senza attendere la fine del termine per proporre la loro azione. In un caso del genere, essi avrebbero ogni interesse a proporre al più presto un’azione correttamente indirizzata e validamente redatta, a pena di vedersi contestare una certa negligenza (38).

58.      Date siffatte circostanze, ove la scadenza del termine di preclusione per tolleranza cada tra la data di proposizione di detta azione e la sua notifica alla parte resistente, spetterà al giudice adito valutare se l’informazione della parte resistente sia stata o meno tardiva e, in tale ipotesi, se questo ritardo possa essere imputato al comportamento della parte ricorrente nel corso del procedimento. In un tal caso, il giudice adito dovrà inoltre esaminare se un comportamento siffatto possa rimettere in discussione la serietà dell’azione avviata dinanzi ad esso, traendone tutte le conseguenze quanto al calcolo del termine di preclusione per tolleranza.

59.      Da quanto precede risulta che, a fronte della proposizione di un’azione giudiziaria da parte del titolare del marchio anteriore, occorre, in linea di principio, considerare la data di proposizione di detta azione come data di interruzione del termine quinquennale di preclusione, come previsto all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95, nonché all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Ove la scadenza di detto termine cada tra la data di proposizione di detta azione e la sua notifica alla parte resistente, spetterà poi al giudice adito valutare se l’informazione della parte resistente sia stata o meno tardiva e, in tale ipotesi, se detto ritardo possa essere imputato al comportamento della parte ricorrente nel corso del procedimento. In un tal caso, il giudice adito dovrà inoltre esaminare se un comportamento siffatto possa rimettere in discussione la serietà dell’azione avviata dinanzi ad esso, traendone tutte le conseguenze quanto al calcolo del termine di preclusione per tolleranza.
D.      Sulla quarta questione pregiudiziale

60.      Con tale questione, il giudice del rinvio intende sapere se, in caso di preclusione, quest’ultima incida non solo sull’azione inibitoria dell’uso del marchio posteriore, ma anche sulle domande accessorie o collegate, come quelle dirette all’accertamento di un obbligo di risarcimento, alla fornitura di informazioni o alla distruzione di prodotti contraffatti.

61.      Occorre anzitutto replicare all’obiezione sollevata dalla ricorrente nel procedimento principale secondo cui, posto che nel procedimento principale non sarebbe intervenuta alcuna preclusione, la Corte non avrebbe motivo di rispondere a questa quarta questione pregiudiziale. Ricordo che, benché il compito della Corte sia di fornire al giudice del rinvio un’interpretazione utile delle disposizioni che esso intende applicare, essa non è tuttavia competente a pronunciarsi sui fatti della causa a qua o ad applicare a provvedimenti o situazioni nazionali le norme del diritto dell’Unione di cui essa ha fornito l’interpretazione, dato che tali questioni rientrano nella competenza esclusiva dei giudici nazionali (39). La Corte non può quindi muovere dall’assunto che l’azione proposta dalla ricorrente nel procedimento principale dinanzi a detti giudici non sia preclusa per rinunciare a rispondere alla questione sollevata. 

62.      Per tornare alla quarta questione, osservo, in primo luogo, che né il testo dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95, né quello dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 precisano in concreto gli effetti della preclusione. Tuttavia, dalla lettura delle suddette disposizioni si evince che, ove siano soddisfatte le condizioni peraltro ivi previste ai fini del riconoscimento dell’intervenuta preclusione, il titolare del marchio anteriore «non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio di impresa posteriore né opporsi all’uso dello stesso sulla base del proprio marchio di impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio di impresa posteriore» (40). A contrario, quindi, prima che intervenga una preclusione per tolleranza, il titolare di un marchio ha il diritto sia di domandare la dichiarazione di nullità di un marchio posteriore, sia di opporsi all’uso dello stesso mediante un’azione per contraffazione (41). 

63.      Per quanto attiene al marchio dell’Unione europea, gli effetti della nullità sono, da parte loro, precisati nell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale «[i]l marchio UE è considerato fin dall’inizio privo degli effetti di cui» a detto regolamento, che sono disciplinati nella sua sezione 2 del titolo II. La direttiva 2008/95 non contiene disposizioni equivalenti e dal suo considerando 6 emerge che «[g]li Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa».

64.      In linea con l’analisi compiuta nel quadro della prima e della seconda questione pregiudiziale, la formulazione dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95, nonché dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 deve essere chiarita attraverso una lettura teleologica di dette disposizioni. Orbene, se la preclusione per tolleranza costituisce un meccanismo previsto per garantire il contemperamento degli interessi coinvolti nel rispetto dell’imperativo della certezza del diritto, mi sembrerebbe contrario a quest’ultima che, dopo cinque anni di tolleranza, il titolare del marchio anteriore non possa più chiedere la dichiarazione di nullità del marchio posteriore, né opporsi al suo utilizzo, ma possa continuare a ottenere un risarcimento a causa di un uso cui non si è opposto quando avrebbe potuto farlo e cui non può più opporsi in ragione dell’intervenuta preclusione. La perseguita certezza del diritto sarebbe infatti messa a repentaglio se il titolare del marchio anteriore potesse continuare ad ottenere all’infinito un risarcimento per tutto il periodo di tollerato utilizzo parallelo dei due marchi. Inoltre, a causa di tale tolleranza, l’ottenimento di un ordine di distruzione di prodotti che non possono essere qualificati come contraffatti sarebbe insensato dal punto di vista giuridico. 

65.      Sono quindi incline a ritenere che l’impossibilità di «opporsi all’uso del marchio posteriore», ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95, nonché dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, debba essere interpretata in senso estensivo cosicché, a decorrere dal momento in cui è accertata la preclusione per tolleranza, il titolare del marchio anteriore perde tutti i privilegi riconosciutigli dall’anteriorità del suo marchio nei confronti del titolare del marchio posteriore di cui ha tollerato l’uso e, di conseguenza, la preclusione per tolleranza deve essere intesa nel senso che pregiudica non solo l’azione inibitoria, ma anche le domande accessorie fondate sul diritto di marchio anteriore, come le domande di risarcimento, di accesso alle informazioni e di distruzione. 
V.      Conclusione

66.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania):
1)      L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22  ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nonché l’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26  febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che solo la manifestazione non equivoca dell’intenzione chiara e seria di porre fine alla tolleranza, mediante proposizione, da parte del titolare di diritti anteriori, di un’azione giudiziaria o amministrativa può, se espressa entro un termine di cinque anni a decorrere dalla conoscenza, da parte di quest’ultimo, dell’uso del marchio posteriore, interrompere il termine di preclusione per tolleranza.
2)      In caso di proposizione di un’azione giudiziaria da parte del titolare del marchio anteriore, occorre, in linea di principio, considerare la data di proposizione di detta azione come data di interruzione del termine quinquennale di preclusione come previsto all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95, nonché all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Ove la scadenza di detto termine cada tra la data di proposizione di detta azione e la sua notifica alla parte resistente, spetterà al giudice adito valutare se l’informazione della parte resistente sia stata o meno tardiva e, in tal caso, se detto ritardo possa essere imputato al comportamento della parte ricorrente nel corso del procedimento. Se del caso, il giudice adito dovrà inoltre esaminare se un comportamento siffatto possa rimettere in discussione la serietà dell’azione avviata dinanzi ad esso, traendone tutte le conseguenze quanto al calcolo del termine di preclusione per tolleranza.
3)      L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95, nonché l’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che, a decorrere dal momento in cui è accertata la preclusione per tolleranza, il titolare del marchio anteriore perde tutti i privilegi riconosciutigli dall’anteriorità del suo marchio nei confronti del titolare del marchio posteriore di cui ha tollerato l’uso e, di conseguenza, la preclusione per tolleranza a norma delle disposizioni succitate deve essere intesa nel senso che pregiudica non solo l’azione inibitoria, ma anche le domande accessorie fondate sul diritto del marchio anteriore.

1      Lingua originale: il francese.

2      Associazione internazionale per la protezione della proprietà industriale, «Rapport de synthèse – Question Q192 – L’acceptation (tolérance) de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle» (Relazione di sintesi- Quesito Q192- L’accettazione (tolleranza) della violazione del diritto di proprietà intellettuale), 2006, disponibile all’indirizzo: https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006%20Q189%20190%20191%20192/sr192french.pdf

3      Sentenza del 22 settembre 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).

4      GU 2008, L 299, pag. 25.

5      GU 2009, L 78, pag. 1.

6      BGBl.  1994  I, pag. 3082.

7      Il giudice del rinvio indica che, con decisione del 5  giugno 2018, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha dichiarato la ricorrente nel procedimento principale decaduta dai suoi diritti di marchio per mancato utilizzo. Detta ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Al momento della redazione delle presenti conclusioni, il ricorso de quo è ancora pendente (T‑520/19). 

8      Il ricorso nel procedimento principale è diretto anche contro RW, il direttore della resistente nel procedimento principale. Salvo diversa indicazione, nelle presenti conclusioni si farà riferimento in generale a Heitech come resistente nel procedimento principale. 

9      V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni.

10      Ai sensi del quale, «[p]er tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato».

11      Sentenza del 22 settembre 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).

12      La direttiva 2008/95 non è più in vigore dal 14  gennaio 2019 ed è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16  dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1). Il regolamento n. 207/2009 non è più in vigore dal 30  settembre 2017 ed è stato sostituito dal regolamento (UE)  2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14  giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). Le disposizioni della direttiva 2015/2436 e del regolamento  2017/1001 dedicate alla preclusione per tolleranza sono del tutto simili a quelle contenute nella direttiva 2008/95 e nel regolamento n. 207/2009: v., per raffronto, articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2015/2436, nonché articolo 61, paragrafi 1 e 2, e articolo 138, paragrafo 2, del regolamento  2017/1001.

13      V. articolo 1 del regolamento n. 207/2009.

14      V. articolo 1 della direttiva 2008/95.

15      Per i dettagli in merito a tali diverse domande, v. paragrafi 23 e segg. delle presenti conclusioni.

16      Posto che l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 consente agli Stati membri di estendere l’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva ai casi ivi menzionati, l’interpretazione che sarà data di quest’ultima disposizione varrà anche nel quadro dell’attuazione, da parte degli Stati membri, dell’articolo 9, paragrafo 2, di detta direttiva.

17      Sentenza del 22 settembre 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).

18      Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

19      V., per analogia, sentenza del 22  settembre 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punti 28 e 29).

20      V. sentenza del 22  settembre 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punti da 30 a 32).

21      Sentenza del 22  settembre 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punto 33).

22      Sentenza del 22  settembre 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punto 35).

23      V., per analogia, sentenza del 22  settembre 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punto 37).

24      V. sentenza del 22  settembre 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punto 39 e giurisprudenza citata).

25      Sentenza del 22  settembre 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punto 44). Il corsivo è mio. 

26      Sentenza del 22  settembre 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punto 47).

27      Sentenza del 22  settembre 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punto 48).

28      Sentenza del 22  settembre 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punto 48).

29      Sentenza del 22  settembre 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).

30      Sentenza del 22  settembre 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).

31      GU 2004, L 157, pag. 45.

32      Considerando 12 della direttiva 2008/95.

33      Sentenza del 22  settembre 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605, punto 48). V. altresì punto 34 di detta sentenza e giurisprudenza citata.

34      Sentenza del 22  settembre 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).

35      V., tuttavia in un contesto del tutto diverso, sentenza del 16  maggio 2000, Preston e a. (C‑78/98, EU:C:2000:247, punto 68).

36      V. sentenza dell’8  novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione (C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 52).

37      Tale certezza può essere solo relativa fino a quando non è intervenuta la decisione giurisdizionale nel merito e nella misura in cui, ad esempio, nel corso del procedimento è sempre possibile rinunciare all’azione.

38      Anche in questo caso, tutto dipenderà dalla valutazione, da parte del giudice, dell’insieme delle circostanze della fattispecie sottoposta al suo esame. Ad esempio, ove un’azione sia proposta alla fine del termine quinquennale, ma le parti interessate siano state a lungo in trattativa o si siano a lungo impegnate nel ricercare una definizione stragiudiziale del conflitto, la tardività della proposizione dell’azione non si potrebbe ovviamente interpretare come negligenza da parte del titolare del marchio anteriore.

39      V., tra le tante, segnatamente, sentenza del 7  settembre 2006, Jehle, Weinhaus Kiderlen (C‑489/04, EU:C:2006:527, punto 36 e giurisprudenza citata). 

40      Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95. L’articolo 54 del regolamento n. 207/2009 è formulato in termini simili, ma non del tutto identici. 

41      V. ordinanza del 10  marzo 2015, Rosa dels Vents Assessoria (C‑491/14, EU:C:2015:161, punto 25).