CELEX: 62003CC0353
Language: lt
Date: 2005-01-27 00:00:00
Title: Generalinės advokatės Kokott išvada, pateikta 2005 m. sausio 27 d. # Société des produits Nestlé SA prieš Mars UK Ltd. # Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Jungtinė Karalystė. # Prekių ženklai - Direktyva 89/104/EEB - Skiriamojo požymio nebuvimas - Dėl naudojimo įgytas skiriamasis požymis - Naudojimas kaip dalies įregistruoto prekių ženklo ar kartu su juo. # Byla C-353/03.

GENERALINĖS ADVOKATĖS 
      JULIANE KOKOTT IŠVADA,
      pateikta 2005 m. sausio 27 d.(1)
      
      Byloje C‑353/03
      Société des produits Nestlé SA
      prieš
      Mars UK Ltd
      (Court of Appeal (Anglija ir Velsas)) ( Civil Division)  prašymas priimti prejudicinį sprendimą)
      
      „Prekių ženklai – Direktyva 89/104/EEB – Skiriamojo požymio nebuvimas – Skiriamojo požymio įgijimas naudojant“I –    Įžanga
      1.     Teisingumo Teismas šiame procese yra pakartotinai paprašytas pareikšti savo poziciją dėl prekių ženklų skiriamųjų požymių
         taisyklių. Šiuo atveju yra ginčijamasi, ar „šūkis“ arba reklaminis posakis „HAVE A BREAK“ galėjo įgyti skiriamąjį požymį dėl
         to, kad jis naudojamas kaip registruoto prekių ženklo „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ dalis. Teisinio ginčo esmė yra klausimas,
         ar toks žymens naudojimo būdas gali nulemti prekių ženklų teisės požiūriu reikšmingus skiriamuosius požymius, arba, atvirkščiai,
         ar jis užkerta kelią pripažinti kaip prekių ženklą.
      
      II – Teisinis pagrindas
      2.     1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos pirmosios direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais
         suderinti(2), 2 straipsnis prekių ženklus apibrėžia taip:
      
      „Prekių ženklas gali būti sudarytas iš bet kokio žymens, kurį galima pavaizduoti grafiškai, būtent iš žodžių, įskaitant asmenvardžius,
         dizaino, raidžių, skaitmenų, išorinio prekių ar jų pakuotės vaizdo su sąlyga, kad tokie žymenys leidžia atskirti vienai įmonei
         priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų.“
      
      3.     Atsisakymo registruoti prekių ženklus pagrindai yra reglamentuoti 3 straipsnyje. Šiuo atveju ypač aktualus yra 1 dalies b punktas:
      „1.      Toliau išvardyti žymenys nebus registruojami arba, jeigu įregistruoti, galės būti pripažinti negaliojančiais:
      a)      <...>;
      b)      prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;
      c) – h) <...>.“
      4.     Tačiau 3 straipsnio 3 dalies 1 sakinys numato šio registravimo draudimo išimtį:
      „Nebus atsisakoma registruoti prekių ženklą ir jo registracija 1 dalies b, c arba d punktuose nurodyta tvarka nebus pripažįstama
         negaliojančia, jeigu iki paraiškos registruoti padavimo datos ir vėliau jį naudojant prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį.“
      
      5.     Didžiojoje Britanijoje šios nuostatos buvo įgyvendintos Trade Mark Act 1994, Section 3.
      
      6.     Direktyvos 89/104 5 straipsnis apibrėžia prekių ženklo suteikiamas teises:
      „1.      Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims
         be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:
      
      a)      bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms
         prekių ženklas yra įregistruotas;
      
      b)      bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų
         tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.
      
      2.–5. <...>“
      7.     10 straipsnio 2 dalies a punktas detalizuoja prekių ženklo naudojimo, kai tas ženklas naudojamas išsaugant jo skiriamuosius
         požymius, sąvoką:
      
      „2.      1 dalyje naudojimu taip pat laikoma:
      a)      prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais, jeigu išlieka nepakitę įregistruoto ženklo skiriamieji
         požymiai;“
      
      8.     1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo(3) yra įtvirtintos iš esmės tokios pačios nuostatos.
      
      III – Prašymas priimti prejudicinį sprendimą
      9.     Court of Appeal nagrinėja teisinį ginčą, ar šūkis „HAVE A BREAK“ Didžiojoje Britanijoje gali būti registruojamas kaip prekių ženklas šokoladui,
         šokolado produktams, saldainiams, saldumynams ir sausainiams. Pareiškėjas – Société des produits Nestlé SA, kuri taip pat yra toms pačioms prekių grupėms įregistruotų prekių ženklų „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ ir „KIT KAT“
         savininkė. Mars UK Ltd. pateikė protestą dėl prekių ženklo „HAVE A BREAK“ registravimo.
      
      10.   Abi šalys ginčijasi dėl to, ar šūkis „HAVE A BREAK“ pats savaime (savo esme) ar dėl jo, kaip prekių ženklo „HAVE A BREAK ...
         HAVE A KIT KAT“ sudėtinės dalies, naudojimo faktiškai turi skiriamąjį požymį, kad juo reklamuojamas produktas būtų priskiriamas
         šokolado plytelių Kit Kat gamintojams.
      
      11.   Britanijos Patentų tarnybos pareigūno bei pirmosios instancijos teismo sprendimu prekių ženklo registracija buvo atmesta,
         nes „HAVE A BREAK“ pats neturi skiriamojo požymio ir neįgijo būtino skiriamojo požymio naudojamas kaip „HAVE A BREAK ... HAVE
         A KIT KAT“.
      
      12.   Remdamasis Teisingumo Teismo praktika, Court of Appeal pritaria žemesnėse instancijose priimtiems sprendimams tiek, kiek „HAVE A BREAK“ neturi esminio skiriamojo požymio Direktyvos 89/104
         3 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.
      
      13.   Tačiau Court of Appeal neatmeta galimybės, kad „HAVE A BREAK“ dėl jo, kaip prekių ženklu apsaugoto šūkio „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ sudėtinės
         dalies, naudojimo įgijo skiriamąjį požymį. Nors žemesnėse instancijose prekių ženklo sudėtinės dalies naudojimui ir nebuvo
         suteikta kokios nors įrodomosios vertės, susijusios su savarankišku skiriamuoju požymiu, tačiau, Court of Appeal nuomone, ir tokia dalis galėtų įgyti savarankišką skiriamąjį požymį, pavyzdžiui, joje vartotojams neišvengiamai pateikiant
         nuorodą į saugomą prekių ženklą.
      
      14.   Todėl Court of Appeal pateikė Teisingumo Teismui tokį prejudicinį klausimą:
      
      „Ar gali prekių ženklas įgyti skiriamąjį požymį Tarybos direktyvos 89/104/EEB 3 straipsnio 3 dalies ir Tarybos reglamento
         Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalies prasme dėl šio prekių ženklo naudojimo kaip dalies kito prekių ženklo ar kartu su juo?“
      
      IV – Vertinimas
      A –    Įžanga
      15.   Prejudiciniu klausimu yra siekiama išsiaiškinti, ar frazė „HAVE A BREAK“ gali būti registruojama kaip prekių ženklas. Išskyrus
         atskirus, šiuo atveju neaktualius ypatingus atvejus(4), žymuo, t. y. ir frazė, pagal Direktyvą 89/104(5) gali būti registruojamas kaip prekių ženklas, jeigu jis turi skiriamąjį požymį. Tai išplaukia iš įvairių direktyvos nuostatų
         dėl atsisakymo registruoti pagrindų, jos konstatuojamųjų dalių formuluočių bei bendros sistemos(6).
      
      16.   Skiriamasis požymis reiškia, kad žymuo turi savybę priskirti prekės ar paslaugos kilmę konkrečiai įmonei ir kartu atskirti
         ją nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų(7). Teisingumo Teismas vadovaujasi universalia skiriamojo požymio sąvoka, kuri atskirų prekių ženklų atveju negali būti pakeista
         specialiais kriterijais(8).
      
      17.   Tikrinant, ar prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, turi būti nagrinėjamos prekės ar paslaugos, dėl kurių paduodama paraiška,
         ir suinteresuotųjų asmenų grupės, kurią sudaro vidutiniai, pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs vartotojai(9), prekių ženklo vertinimas. Tai turi būti įvertinta konkrečiai(10).
      
      18.   Skiriamieji požymiai yra skirstomi į savaiminius ir įgytus. Savaiminiai skiriamieji požymiai yra tikrinami atsižvelgiant į
         atsisakymo registruoti pagrindą – skiriamųjų požymių nebuvimą – pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies b punktą. Šis
         tikrinimas iš esmės turi būti vykdomas neatsižvelgiant į žymens naudojimą. Jis grindžiamas tik patikrinimu, ar žymuo pats
         savaime turi skiriamųjų požymių.
      
      19.   Court of Appeal nagrinėjamoje byloje yra nustatęs, kad atitinkami vartotojai frazę „HAVE A BREAK“ jos kilmės požiūriu priskiria neutraliam
         raginimui, ir dėl to jam nėra būdingas savaiminis skiriamasis požymis.
      
      B –    Dėl naudojimo sąvokos
      20.   Tačiau žymuo pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį gali dėl naudojimo įgyti skiriamąjį požymį, kurio anksčiau neturėjo,
         ir todėl būti įregistruotas kaip prekių ženklas. Taigi žymuo tik naudojamas įgyja skiriamąjį požymį, kuris yra jo įregistravimo
         sąlyga. Ši nuostata labai susilpnina 3 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą taisyklę, pagal kurią prekių ženklas be skiriamojo
         požymio negali būti registruojamas(11).
      
      21.   Court of Appeal klausimu siekiama išsiaiškinti, ar taip pat ir prekių ženklo dalis pagal 3 straipsnio 3 punktą, naudojant pagrindinį prekių
         ženklą, gali savarankiškai ir nepriklausomai nuo pagrindinio prekių ženklo įgyti skiriamąjį požymį. Nestlé stengiasi būtent įrodyti, kad naudojant pagrindinį prekių ženklą „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT“ taip pat ir savarankiška
         sudėtinė dalis „HAVE A BREAK“, esanti ginčo objektu, įgijo skiriamąjį požymį. Mars atmeta bet kokį įrodymų, susijusių su pagrindinio prekių ženklo naudojimu, vertinimą ir pripažįsta tik pačios sudėtinės dalies
         naudojimą, neatsižvelgdama į pagrindinį prekių ženklą.
      
      22.   Visų pirma yra pažymėtina, kad Teisingumo Teismas, nagrinėdamas prejudicinį klausimą, negali nustatyti, ar atitinkamas žymuo
         galėjo įgyti skiriamąjį požymį. Teisingumo Teismo užduotis yra taip išaiškinti Bendrijos teisę, kad besikreipiantysis teismas
         galėtų ją tinkamai taikyti pagrindinėje byloje. Dėl to Teisingumo Teismas gali tik pateikti Direktyvos 89/104 3 straipsnio
         3 dalies aiškinimą, tačiau negali atsakyti į klausimą, ar „HAVE A BREAK“ Didžiojoje Britanijoje įgijo skiriamąjį požymį.
      
      23.   Pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį prekių ženklo registracija yra galima, jeigu prekių ženklas dėl jo naudojimo įgijo skiriamąjį požymį. Mars ir Komisija iš šios nuostatos daro išvadą, kad siekiant įrodyti skiriamojo požymio buvimą pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio
         3 dalį, negali būti remiamasi kito prekių ženklo sudėtinės dalies naudojimo faktu. Tačiau tokia nuomonė nėra įtikinama, nes,
         kaip teigia ir Airijos vyriausybė, prekių ženklo naudojimas pagal šio žodžio prasmę apima tiek jo savarankišką naudojimą,
         tiek jo naudojimą kaip kito sudėtinio prekių ženklo dalies.
      
      24.   Priešingai Didžiosios Britanijos vyriausybės pozicijai, tokia pati išvada darytina remiantis ir Direktyvos 89/104 10 straipsniu.
         10 ir paskesni straipsniai numato prekių ženklo suteikiamos apsaugos praradimą dėl jo nenaudojimo. Prekių ženklo savininkas
         gali atitinkamus žymenis registruoti kaip prekių ženklą savo išimtiniam naudojimui tik tuo atveju, kai jis šiuos žymenis faktiškai
         naudoja. Sisteminiu požiūriu būtų aiškiai klaidinga pripažinti, kad naudojamas žymuo gali įgyti skiriamąjį požymį, tačiau
         taip pat klaidinga būtų to nelaikyti pakankamu požymiu, užkertant kelią prekių ženklo suteikiamos apsaugos praradimui. Taip
         pat nėra atmestina galimybė prekių ženklo, kaip kito ženklo dalies, naudojimą laikyti pakankamu pagal 10 straipsnį. Pagal
         10 straipsnio 2 dalies a punktą naudojimu taip pat yra laikomas prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais,
         jeigu išlieka nepakitę įregistruoto ženklo skiriamieji požymiai. Šis apibrėžimas gali apimti ir žymens naudojimą kaip pagrindinio
         prekių ženklo dalies. Jeigu ši dalis būtų registruota ne tik kaip pagrindinio prekių ženklo dalis, bet ir atskirai, be kitų
         likusių pagrindinio prekių ženklo sudėtinių dalių, pagrindinio prekių ženklo naudojimas skirtųsi nuo atskirai įregistruotos
         prekių ženklo dalies tik atskiromis dalimis. Tai neturėtų poveikio prekių ženklo dalies skiriamajam požymiui, kurį ši dalis
         buvo įgijusi dėl naudojimo prieš jos įregistravimą kaip prekių ženklo.
      
      25.   Prekių ženklo naudojimo sąvoka, be Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalies ir 10 straipsnio, taip pat yra vartojama 5 straipsnyje,
         kuriame apibrėžiamos prekių ženklo suteikiamos teisės. Prekių ženklo savininkas gali uždrausti tretiesiems asmenims naudoti
         jo prekių ženklą arba kitus žymenis, jeigu yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti. Dėl to Teisingumo Teismas naudojimo
         sąvoką apribojo tik tais atvejais, kai trečiojo asmens naudojamas žymuo neigiamai veikia arba galėtų neigiamai paveikti prekių
         ženklo funkcijas, ypač jo pagrindinę funkciją – užtikrinti prekės kilmę vartotojams(12). Šis atribojimas išplaukia iš to, kad prekių ženklo suteikiamos apsaugos tikslai nepateisina draudimo naudoti, taip apribodami
         naudotojų laisvę, kuomet ginčijamas naudojimas prekių ženklo funkcijai nedaro esminio poveikio(13).
      
      26.   Naudojimo sąvoka pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį yra platesnė nei 5 straipsnio 1 dalyje, nes ji atlieka visiškai
         kitą funkciją. 3 straipsnio 3 dalyje ji ne apibrėžia prekių ženklo suteikiamos apsaugos apimtį, o tik aprašo, kaip skiriamojo
         požymio neturintis žymuo gali įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo. Todėl ir atskirų prekių ženklo dalių atveju svarbiausia
         yra tai, ar galimas skiriamojo požymio įgijimas dėl naudojimo. 
      
      27.   Mars mano, kad tokiam aiškinimui prieštarauja sprendimas Philips(14). Šiuo atveju Teisingumo Teismas būtina skiriamojo požymio įgijimo sąlyga aiškiai pripažino „ženklo naudojimą kaip prekių
         ženklo“.
      
      28.   Be kitų dalykų, Teisingumo Teismas sprendime Philips taip pat tikrino, ar prekės formos žymuo naudojamas gali įgyti skiriamąjį požymį. Minėtu atveju nagrinėtas elektrinės skutimosi
         mašinėlės su trimis besisukančiomis galvutėmis viršutinio paviršiaus, susidedančio iš lygiakraščio trikampio forma išdėstytų
         apvalių galvučių su besisukančiais skutimosi peiliukais, atvaizdas. Ilgą laiką vien Philips siūlė įsigyti šios formos skutimosi mašinėles ir tvirtino, kad kaip prekių ženklas įregistruotas atvaizdas dėl tokio ilgalaikio
         išimtinio pateikimo rinkai įgojo skiriamąjį požymį.
      
      29.   Teisingumo Teismas nusprendė, kad vertinant žymens, susidedančio iš prekės formos, skiriamąjį požymį ir kartu su jo naudojimu
         įgytą skiriamąjį požymį, turėtų būti vertinama tai, kaip nagrinėjamą prekių ar paslaugų kategoriją numanomai vertins vidutinis,
         pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus vartotojas(15).
      
      30.   Šią aplinkybę jis galiausiai įvertino taip:
      „To, kad atitinkama suinteresuotųjų asmenų grupė atpažįsta prekę kaip pagamintą tam tikroje įmonėje, priežastis turėtų būti
         ženklo, kaip prekių ženklo, naudojimas ir kartu jo prigimtis bei poveikis, kurie leidžia atskirti atitinkamą prekę nuo kitų įmonių prekių.“(16) (Neoficialus vertimas)
      
      31.   Tuo remdamasi Mars teigia, kad žymens, esančio kito prekių ženklo dalimi, naudojimo faktu negali būti remiamasi siekiant įrodyti skiriamojo
         požymio įgijimą. Ši išvada nėra įtikinama jau vien dėl to, kad sprendime Philips nėra jokios nuorodos į tai, kad ženklų grupės, sudarančios kito prekių ženklo sudėtinę dalį, naudojimas nėra ženklo naudojimas
         kaip prekių ženklo.
      
      32.   Be to, pirmiau minėta nuostata gali būti tinkamai aiškinama tik atsižvelgiant į Bendrijos teismų praktiką prekių ženklų srityje,
         kai ženklo naudojimas, kaip prekių ženklo, apima kiekvieną naudojimą, kuris lemia skiriamojo požymio įgijimą. Kitu atveju
         žymenys, nors ir įgiję skiriamąjį požymį, negalėtų būti saugomi kaip prekių ženklai tik dėl to, kad žymuo, kuris lėmė skiriamojo
         požymio įgijimą, nebuvo „naudojamas kaip prekių ženklas“. Iš esmės Teisingumo Teismas remiasi išimtinai skiriamuoju požymiu
         ir nepripažįsta ypatingų kriterijų taikymo atskiroms prekių ženklų rūšims(17). Žymenys, turintys skiriamąjį požymį, gali būti nepripažinti prekių ženklais tik tuo atveju, kuomet egzistuoja vienas iš
         Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų besąlyginių, „pirminiais“ sprendime Linde vadinamų atsisakymo registruoti pagrindų(18).
      
      33.   Naudojimo sąvoka pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį turi būti suprantama atsižvelgiant į rezultatą. Kiekvienas naudojimas,
         kuris žymeniui suteikia jo registravimui kaip prekių ženklo būtiną skiriamąjį požymį, yra laikytinas ženklo naudojimu kaip
         prekių ženklo ir yra pakankamas 3 straipsnio 3 dalies prasme. Tokį aiškinimą patvirtina pirmiau minėta sprendimo Philips ištrauka, nes Teisingumo Teismas remiasi ir prekių ženklo „prigimtimi, ir poveikiu“(19). Ženklo prigimtis ir poveikis būtent atlieka atskyrimo funkciją. Naudojimas, kuris lemia skiriamojo požymio įgijimą, turi
         būti įvertintas atsižvelgiant į 3 straipsnio 3 dalį.
      
      34.   Griežtesnių kriterijų taikymą, vertinant prekių ženklo dalių skiriamąjį požymį, remiantis Didžiosios Britanijos vyriausybės ir Mars pozicija, turėtų lemti nepagrįsto pagrindinio prekių ženklo suteikiamos apsaugos išplėtimo rizika. Šis nuogąstavimas remiasi nuostata, kad prekių ženklo dalys neįgyja savarankiško skiriamojo požymio, o tik perima
         jį iš pagrindinio prekių ženklo. Pripažinus šį perimtą skiriamąjį požymį, reikėtų pripažinti ir kitus išvestinius antros eilės
         prekių ženklus, kurie savaime neįgytų skiriamojo požymio, o perimtų jį iš pirmos eilės prekių ženklų. Šis išplėtimo procesas
         galėtų tęstis ad infinitum.
      
      35.   Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad ši rizika neišvengiama. Tačiau detalesnė analizė leidžia teigti, kad tai tik iliuzija. Galimas
         skiriamojo požymio perėmimas iš esmės priklauso nuo atitinkamo pagrindinio prekių ženklo skiriamojo požymio, kurį prekių ženklas
         turi pats savaime arba įgijo naudojamas. Pagrindiniai prekių ženklai, turintys ryškų skiriamąjį požymį, potencialiai gali
         savo sudėtinėms dalims perduoti pakankamai daug skiriamųjų požymių. Kartu stiprūs prekių ženklai turi pakankamai daug pagrindinio
         prekių ženklo sudėtinių dalių ir variantų, kurie jau vien dėl pagrindinio prekių ženklo naudojimo patys turi skiriamąjį požymį,
         leidžiantį atitinkamai suinteresuotųjų asmenų grupei susieti jas su pagrindiniu prekių ženklu ir su prekės kilme netgi tuo
         atveju, kai jos yra naudojamos kaip prekių ženklas, neatsižvelgiant į pagrindinį prekių ženklą. Taip skiriamąjį požymį turintis
         pagrindinis prekių ženklas perduoda skiriamąjį požymį išvestiniams prekių ženklams. Šiuo atveju prekių ženklo suteikiamos
         apsaugos išplėtimas yra neišvengiama tokio skiriamojo požymio perdavimo pasekmė.
      
      36.   Tačiau išvestiniai prekių ženklai paprastai negali skiriamąjį požymį perleisti kitiems – žemesnio lygmens – išvestiniams prekių
         ženklams. Jie yra daug mažiau žinomi nei pagrindinis prekių ženklas. Jeigu jau pirmo lygmens išvestinis prekių ženklas neturi
         pakankamo savarankiško skiriamojo požymio, o jį įgyja tik dėl sąsajos su pagrindiniu prekių ženklu, tuomet nėra tikėtina,
         kad antro lygmens išvestinis prekių ženklas gali įgyti skiriamąjį požymį tik dėl sąsajos su pirmo lygmens išvestiniu prekių
         ženklu. Taigi nėra pagrindo nuogąstauti dėl prekių ženklo suteikiamos apsaugos išplėtimo.
      
      37.   Didžiosios Britanijos vyriausybė pritaria Patentų tarnybos pareigūno argumentams, kad atsisakoma registruoti prekių ženklą,
         jeigu jis yra panašus į jau įregistruotą kitą prekių ženklą ir dėl to jie gali būti painiojami. Registracija galima tik tuomet,
         jei žymenys faktiškai buvo naudojami, todėl atitinkami vartotojai juos suvokė kaip žyminčius produkto kilmę. 
      
      38.   Šiai nuostatai pritartina tiek, kiek ja remiantis neregistruojami žymenys, kurie nei patys savaime turi kokį nors skiriamąjį
         požymį, nei buvo naudojami savarankiškai. Pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalį prekių ženklai, neturintys skiriamojo
         požymio patys savaime, jį gali įgyti tik dėl naudojimo. Taip naudojimo reikalavimas neleidžia žymens registruoti kaip prekių
         ženklo, kurio skiriamasis požymis yra kildinamas vien iš jo panašumo su stipriu prekių ženklu, tačiau jis pats nėra naudojamas
         kartu su šiuo stipriu prekių ženklu. Bet kuriuo atveju taip neatmetama galimybė, kad prekių ženklo atskirų dalių naudojimas,
         kaip dalies pagrindinio prekių ženklo, turi poveikį ir šių atskirų dalių skiriamojo požymio įgijimui.
      
      39.   Tačiau ir minėtas prekių ženklo registraciją pagrindžiančio skiriamojo požymio priešpastatymas šiam registravimui trukdančiai
         prekių ženklų supainiojimo rizikai neturi reikšmės. Tiek supainiojimo rizika, tiek skiriamasis požymis grindžiami tuo, kad
         vartotojas pagal žymenį, naudojamą kaip prekių ženklas, sprendžia, jog pažymėtas produktas yra prekių ženklo savininko. Taigi
         egzistuoja sankirtos taškas tarp tam tikro skaičiaus žymenų, kuriuos suinteresuotieji vartotojai gali painioti su stipriu
         pagrindiniu prekių ženklu, ir tam tikro skaičiaus pagrindinio prekių ženklo dalių, iš kurių minėti vartotojai gali atpažinti
         pažymėto produkto kilmę lygiai taip pat, kaip ir iš paties prekių ženklo. Nepaisant šio sąlyčio, galimybė pripažinti šias
         dalis prekių ženklais išlieka tais atvejais, jeigu tos dalys yra įgijusios skiriamąjį požymį.
      
      40.   Beje, iki šiol atitinkamų kompetentingų Bendrijos institucijų praktika neprieštarauja atskiras prekių ženklo dalis, įgijusias
         (turėjusias įgyti) skiriamąjį požymį dėl pagrindinio prekių ženklo naudojimo, pripažinti prekių ženklais. Sprendime Windsurfing Chiemsee ginčijamas žymuo buvo žodis „Chiemsee“, kuris dėl naudojimo kartu su vaizdiniu prekių ženklu galėjo įgyti skiriamąjį požymį(20). Pirmosios instancijos teismas sprendime Alcon(21) nagrinėjo kompleksinių žodinių prekių ženklų sudėtines dalis, o sprendime Eurocermex(22) – vaizdinį prekių ženklą, kuris daugeliu atveju buvo naudojamas kartu su žodiniais prekių ženklais, nenagrinėdamas klausimo
         dėl bendro naudojimo kartu su pagrindiniu prekių ženklu. Taip pat ir VRDT apeliacinė taryba dalyvaujančių asmenų inicijuotame
         apeliaciniame procese Ringling Bros nekvestionavo galimybės žodiniam prekių ženklui, esančiam kombinuoto žodinio ir vaizdinio prekių ženklo sudėtine dalimi,
         įgyti skiriamąjį požymį dėl naudojimo(23). Galiausiai VRDT Ekspertizės skyriaus 1999 m. kovo 1 d. pateikta praktikos apžvalga naudojimo faktui įrodyti leidžia pasitelkti
         kompleksinio žymens sudėtinės dalies naudojimo įrodymą(24).
      
      41.   Taigi dėl žodžių sekos, esančios žodinio prekių ženklo sudėtine dalimi, naudojimo minėta žodžių seka iš principo gali įgyti
         skiriamąjį požymį, reikalingą įregistruoti ją kaip prekių ženklą.
      
      C –    Dėl įrodymo apie įgytą skiriamąjį požymį vertinimo
      42.   Iš pateikto prejudicinio klausimo matyti, kad naudojamo prekių ženklo sudėtinių dalių skiriamasis požymis kelia ypatingų problemų.
         Į jas reikia atsižvelgti, nepaisant universalaus skiriamojo požymio kriterijaus galiojimo. Teisingumo Teismas yra nusprendęs,
         kad nors skiriamojo požymio vertinimo kriterijai yra vienodi visoms prekių ženklų rūšims, taikant šiuos kriterijus gali paaiškėti,
         kad ne visi iš minėtos suinteresuotųjų asmenų grupės būtinai suvokia taip pat, todėl gali būti sunkiau įrodyti atitinkamų
         rūšių prekių ženklų skiriamąjį požymį(25).
      
      43.   Suinteresuotųjų asmenų grupė, kaip teisingai pastebi Komisija, kompleksinį prekių ženklą paprastai suvokia kaip visumą ir
         neatsižvelgia į įvairias smulkmenas, ypač į sudėtines prekių ženklo dalis(26). Jau vien remdamasis šiuo faktu Teisingumo Teismas atmetė galimybę nagrinėjant sudėtinius prekių ženklus atskirai vertinti
         jų sudėtines dalis. Atvirkščiai, turėtų būti remiamasi jo sukeliamu bendru įvaizdžiu(27). Todėl skiriamajam požymiui, įgytam naudojant sudėtinio prekių ženklo dalį, įrodyti nepakanka rašytine forma užfiksuoti sudėtinio
         prekių ženklo naudojimą. Papildomai turi būti įrodyta, kad suinteresuotųjų asmenų grupė atskirai naudojamą ginčijamą sudėtinę
         dalį suvokia kaip žyminčią atitinkamoje įmonėje pagamintą prekę ir taip atskiriančią vienos įmonės prekes nuo kitos įmonės
         prekių.
      
      44.   Taigi skiriamojo požymio įgijimas yra labiau tikėtinas, kuomet ginčijama sudėtinė dalis sudėtinio prekių ženklo atžvilgiu
         yra esminė, kaip antai prekių ženklo, kuris buvo nagrinėjamas sprendime Windsurfing Chiemsee, atveju(28). Atvirkščiai, atrodo neįtikėtina, kad neesminės sudėtinės dalys, naudojamos savarankiškai, įgytų būtiną skiriamąjį požymį.
         Suinteresuotieji vartotojai įprastai nepriskirs neesmine prekių ženklo sudėtine dalimi pažymėtų prekių ar paslaugų sudėtinio
         prekių ženklo savininkui.
      
      45.   Nagrinėjamu atveju neturėtų būti kalbama apie neesminę sudėtinę dalį jau vien dėl to, kad šūkį „HAVE A BREAK“, naudojamą atskirai,
         daugelis suinteresuotųjų vartotojų tariamai nesąmoningai užbaigia žodžių junginiu „HAVE A KIT KAT“. Tačiau vien šio fakto
         nepakanka konstatuoti skiriamojo požymio buvimą. Papildomai turi būti įrodyta, kad suinteresuotieji vartotojai prekių ženklu
         „HAVE A BREAK“ pažymėtą prekę arba paslaugą, pavyzdžiui, šokolado parduotuvės iškabą arba kekso dėžutės užrašą, priskiria
         Kit Kat gamintojams. Todėl Didžiosios Britanijos vyriausybė teisingai teigia, kad neužtenka vien to, jog tokie vartotojai tik svarsto,
         ar prekė arba paslauga yra šio gamintojo. Tai  tik patvirtina tikimybę, kad visuomenė jas gali supainioti.
      
      V –    Išvada
      46.   Todėl siūlau Teisingumo Teismui į pateiktą prejudicinį klausimą atsakyti taip:
      „Dėl žodžių sekos, kuri yra žodinio prekių ženklo dalis, naudojimo ši žodžių seka iš principo gali įgyti skiriamąjį požymį,
         būtiną ją įregistruoti kaip prekių ženklą. Skiriamojo požymio, įgyto dėl naudojimo kaip sudėtinio prekių ženklo dalies, įrodymas
         yra tai, kad ginčijama sudėtinė dalis, naudojama atskirai, suinteresuotųjų asmenų suvokiama taip, jog ja pažymėta prekė yra
         pagaminta tam tikroje įmonėje ir todėl minėtą prekę atskiria nuo kitų įmonių prekių.“
      
      1 –	Originalo kalba: vokiečių.
      
      2 –	OL L 40, 1989, p. 1, su pakeitimais, padarytais 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimu 92/10/EEB (OL L 6, 1992, p. 35).
      
      3 –	OL L 11, 1994, p. 1, su pakeitimais, padarytais 2003 m. spalio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1992/2003, iš dalies keičiančiu
         Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, siekiant įteisinti Europos bendrijos prisijungimą prie 1989 m. birželio
         27 d. priimto Madrido susitarimo dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo.
      
      4 –	Tai yra „pirminiai“ atsisakymo registruoti pagrindai, pvz. Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies e punktas. Palyginimui
         žr. 2002 m. birželio 18 d. Sprendimą Philips (C‑299/99, Rink. p. I‑5475, 74 ir paskesni punktai) ir 2003 m. balandžio 8 d. Sprendimą Linde ir kiti (C‑53/01–C‑55/01, Rink. p. I‑3161, 43 ir paskesni punktai).
      
      5 –	Šiuo atveju Court of Appeal paminėtas Reglamentas Nr. 40/94 netaikomas, todėl toliau nebus minimas. Tačiau tiek, kiek tai yra aktualu, bus pateikiama
         Teisingumo Teismo praktika, susijusi su atitinkamomis reglamento nuostatomis ir sąvokomis.
      
      6 –	4 išnašoje minėto sprendimo Philips 29 ir paskesni punktai.
      
      7 –	1999 m. gegužės 4 d. Sprendimas Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 ir C‑109/97, Rink. p. I‑2779, 46 punktas); 4 išnašoje minėto sprendimo Linde 40 ir 47 punktai ir 2004 m. spalio 21 d. Sprendimas VRDT prieš Erpo Möbelwerk (C‑64/02 P, Rink. p. I‑0000, 33 punktas).
      
      8 –	7 išnašoje minėto sprendimo VRDT prieš Erpo Möbelwerk 36 punktas.
      
      9 –	4 išnašoje minėto sprendimo Philips 59 ir 63 punktai; 4 išnašoje minėto sprendimo Linde ir kt. 41 punktas; 2004 m. vasario 12 d. Sprendimas Henkel (C‑218/01, Rink. p. I‑1725, 50 punktas) ir sprendimas Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Rink. p. I‑1619, 34 punktas); 2004 m. balandžio 29 d Sprendimas Henkel prieš VRDT (C‑456/01 P ir C‑457/01 P, Rink. p. I‑5089, 35 punktas); sprendimas Procter & Gamble prieš VRDT (C‑468/01 P–C‑472/01 P, Rink. p. I‑41741, 33 punktas) ir sprendimas Procter & Gamble prieš VRDT (C‑473/01 P ir C‑474/01 P, Rink. p. I‑5173, 33 punktas).
      
      10 –	2004 m. rugsėjo 16 d. Sprendimas Nichols (C‑404/02, Rink. p. I‑8499, 27 punktas).
      
      11 –	7 išnašoje minėto sprendimo Windsurfing Chiemsee 44 ir paskesni punktai.
      
      12 –	Žr. 2002 m. gegužės 14 d. Sprendimą Hölterhoff (C‑2/00, Rink. p. I‑4187, 16 punktas); 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimą Arsenal Football Club (C‑206/01, Rink. p. I‑10273, 51 ir 54 punktai) ir 2004 m. lapkričio 16 d. Sprendimą Anheuser-Busch (C‑245/02, Rink. p. I‑0000, 59 punktas).
      
      13 –	12 išnašoje minėto sprendimo Arsenal 51 ir paskesni punktai.
      
      14 –	Minėtas 4 išnašoje.
      
      15 –	4 išnašoje minėto sprendimo Philips 63 punktas.
      
      16 –      4 išnašoje minėto sprendimo Philips 64 punktas.
      
      17 –	Galiausia žr. 7 išnašoje minėto sprendimo VRDT prieš Erpo Möbelwerk 33 ir paskesnius punktus.
      
      18 –	Minėtas Teisingumo Teismo teiginys 4 išnašoje minėto sprendimo Philips 64 punkte paaiškinamas Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies e punkte numatytu pirminiu neregistravimo pagrindu – prekės
         forma, būtina techniniam rezultatui gauti. Potencialus žymens skiriamasis požymis atsirado ne dėl jo paties ar dėl naudojimo,
         bet greičiausiai dėl tos aplinkybės, kad vartotojai visus nagrinėto tipo prietaisus priskyrė ligšioliniam monopolistui ir
         todėl tokių aparatų pavaizdavimą vertino kaip nuorodą į šią įmonę. Tačiau būtų pakakę Teisingumo Teismo sprendimo dėl šio
         pirminio atsisakymo registruoti pagrindo, nesusiejant to su Direktyvos 89/104 3 straipsnio 3 dalies aiškinimu.
      
      19 –	Šis ryšys 4 išnašoje minėto sprendimo Philips redakcijos prancūzų kalba 64 punkte yra aiškesnis nei jo redakcijose vokiečių ir anglų kalbomis, nes prancūzų kalboje l’usage yra vyriškosios, o la marque – moteriškos giminės žodis.
      
      20 –	Minėta 7 išnašoje, 10 punktas.
      
      21 –	2003 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas Alcon prieš VRDT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T‑237/01, Rink. p. II‑411, 59 punktas).
      
      22 –	2004 m. balandžio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimas Eurocermex SA (T‑399/02, Rink. p. II‑0000, 50 ir paskesni punktai).
      
      23 –	2001 m. gegužės 23 d. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 111/2000‑2 Ringling Bros.-Barnum & Bailey combined shows, Inc. (THE GREATEST SHOW ON EARTH).
      
      24 –	http://oami.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm (paskutinį kartą lankytasi 2004 m. gruodžio 16 d.).
      
      25 –	8 išnašoje minėto sprendimo VRDT prieš Erpo Möbelwerk 34 punktas.
      
      26 –	1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimas SABEL (C‑251/95, Rink. p. I‑6191, 23 punktas) ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimas Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, Rink. p. I‑3819, 25 punktas).
      
      27 –	26 išnašoje minėto sprendimao SABEL 23 punktas ir su žodiniu prekių ženklu susijęs 2002 m. rugsėjo 19 d. Sprendimas DKV prieš VRDT (COMPANYLINE) (C‑104/00 P, Rink. p. I‑7561, 24 punktas).
      
      28 –	Cituotas 7 išnašoje, 10 punktas.