CELEX: 62020CJ0531
Language: es
Date: 2022-04-28
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 28 de abril de 2022.#NovaText GmbH contra Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.#Petición de decisión prejudicial planteada por Bundesgerichtshof.#Procedimiento prejudicial — Derechos de propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Artículo 3 — Obligación general relativa a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual — Artículo 14 — Concepto de “costas procesales razonables y proporcionadas” — Agente de la propiedad industrial — Imposibilidad de apreciación por parte del juez nacional, del carácter razonable y proporcionado de los gastos puestos a cargo de la parte perdedora.#Asunto C-531/20.

Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 28 de abril de 2022 (*)
«Procedimiento prejudicial — Derechos de propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Artículo 3 — Obligación general relativa a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual — Artículo 14 — Concepto de “costas procesales razonables y proporcionadas” — Agente de la propiedad industrial — Imposibilidad de apreciación por parte del juez nacional, del carácter razonable y proporcionado de los gastos puestos a cargo de la parte perdedora»
En el asunto C‑531/20,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), mediante resolución de 24 de septiembre de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de octubre de 2020, en el procedimiento entre

NovaText GmbH

y

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente) y D. Gratsias, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de NovaText GmbH, por el Sr. V. Feurstein, Rechtsanwalt;
–        en nombre de  la Comisión Europea, por los Sres. G. Braun y S. L. Kalėda, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 11 de noviembre de 2021;
dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, y del artículo 14 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16).

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre NovaText GmbH y Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (en lo sucesivo, «Universidad de Heidelberg») en relación con la tasación de las costas derivadas de la participación conjunta de un abogado y de un perito calificado como  «agente  de la propiedad industrial» (Patentanwalt) en un procedimiento judicial en materia de violación de las marcas de la Unión de las que dicha Universidad es titular.
 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

3        Los considerandos 10 y 17 de la Directiva 2004/48 están redactados en los siguientes términos:
«(10)      El objetivo de la presente Directiva es aproximar dichas legislaciones para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.
[…]
(17)      Las medidas, procedimientos y recursos que dispone la presente Directiva deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus características específicas, incluidos los rasgos específicos de cada derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, la naturaleza intencionada o no de la infracción.»

4        A tenor del artículo 1 de esta Directiva, titulado «Objeto»:
«La presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. A los fines de la presente Directiva, el término “derechos de propiedad intelectual” incluirá los derechos de propiedad industrial.»

5        El artículo 2 de dicha Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», dispone,  en su apartado 1, lo siguiente:
«Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.»

6        El capítulo II de la misma Directiva incluye los artículos  3 a 15, relativos a las medidas, procedimientos y recursos regulados por la Directiva 2004/48.

7        El artículo 3 de la Directiva 2004/48, titulado «Obligación general», tiene el siguiente tenor:
«1.      Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.
2.      Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso».

8        A tenor del artículo 14 de dicha Directiva, titulado «Costas procesales»:
«Los Estados miembros garantizarán que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad».
 Derecho alemán

9        El artículo  140 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen — Markengesetz (Ley relativa a la protección de las marcas y otros signos distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «MarkenG»), titulado «Litigios sobre signos distintivos», dispone en su apartado 3:
«Deben reembolsarse, por lo que se refiere a los gastos ocasionados por la participación de un agente de la propiedad industrial en un litigio relativo a signos, los honorarios contemplados en el artículo 13 de la [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (Ley de remuneración de los abogados), de 5 de mayo de 2004 (BGBl. 2004 I, p. 718)], así como los gastos indispensables efectuados por ese agente.»

10      En virtud del artículo  125e, apartado  5, de la MarkenG, el artículo 140, apartado 3, de la misma norma, se aplica mutatis mutandis  a los procedimientos ante los tribunales competentes en materia de marcas de la Unión.
 Litigio principal y cuestiones prejudiciales

11      La Universidad de Heidelberg ejercitó una acción de cesación contra NovaText por violación de sus marcas de la Unión y formuló pretensiones conexas en virtud del Derecho de marcas. El litigio finalizó  por medio de una transacción judicial. Mediante resolución de 23 de mayo de 2017, el Landgericht Mannheim (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Mannheim, Alemania), en su condición de tribunal de marcas  de la Unión de primera instancia, condenó en costas a NovaText y fijó el valor del litigio en 50 000 euros. El recurso interpuesto por esta fue desestimado.

12      En el escrito de demanda, el abogado de la Universidad de Heidelberg hizo constar la participación de una agente de la propiedad industrial y, en la tasación de costas, sostuvo que dicha agente había intervenido efectivamente en el procedimiento. Señaló que todo escrito procesal presentado  había sido acordado con dicha agente y que, de este modo, también había intervenido en las negociaciones del acuerdo transaccional, aunque las conversaciones telefónicas se mantuvieron únicamente entre los abogados  de las partes.

13      Mediante resolución de 8 de diciembre de 2017, el Landgericht Mannheim (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Mannheim,  Alemania) fijó el importe de las costas que debían reembolsarse a la Universidad de Heidelberg en la cantidad de 10 528,95 euros, de los cuales 4 867,70 euros  se debían en concepto de gastos correspondientes a las  actuaciones  de la agente de la propiedad industrial en la primera instancia y 325,46 euros  por  su  participación  en el procedimiento del recurso.

14      El Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe, Alemania), ante el que NovaText recurrió en apelación contra la citada resolución, desestimó el recurso interpuesto por esta última. Dicho órgano jurisdiccional consideró que conocía de un litigio en materia de marcas y de signos distintivos, en el sentido del artículo  140, apartado  3, de la MarkenG, de modo que, contrariamente al régimen general de reembolso de las costas en los procesos civiles, no procedía examinar si la intervención de la  agente de la propiedad industrial era «necesaria para obtener la tutela judicial  pretendida», o si dicha intervención había constituido un «servicio añadido» respecto del servicio prestado por el abogado contratado por la Universidad de Heidelberg. Según dicho órgano jurisdiccional, debía considerarse que el tenor de esta disposición de Derecho nacional es conforme con la Directiva 2004/48 y que la interpretación de dicha disposición según la cual debe comprobarse si la intervención de la  agente de la propiedad industrial fue necesaria, sería claramente contraria al objetivo del legislador nacional, lo que excluiría la posibilidad de proceder a una interpretación conforme del artículo  140, apartado  3, de la MarkenG.

15      NovaText interpuso recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), por el que solicita la anulación de la resolución sobre la tasación de costas, en la medida en que se le impuso cargar con los gastos correspondientes a  la agente de la propiedad industrial.

16      El órgano jurisdiccional remitente señala que el éxito del recurso de casación depende, en esencia, de la interpretación de los artículos 3, apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48. A este respecto, precisa que, al considerar reembolsables los gastos correspondientes a la agente de la propiedad industrial  con arreglo al artículo 140, apartado 3, de la MarkenG, el Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe, Alemania)  actuó de conformidad con la reiterada jurisprudencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) y con la opinión predominante en la doctrina nacional.

17      No obstante, a la luz de la sentencia de 28 de julio de 2016, United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611), el órgano jurisdiccional remitente  alberga dudas  sobre la conformidad del artículo 140, apartado 3, de la MarkenG con los artículos 3, apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48.  En primer lugar, considera que el reembolso automático de los gastos relativos a la actuación de un agente de la propiedad industrial cuya intervención no era,  en la práctica, «necesaria para obtener la tutela judicial pretendida» podría resultar inútilmente  gravoso, en particular, en caso de que la actividad realizada por dicho agente hubiera podido ser efectuada  del mismo modo por el abogado especialista en propiedad industrial ya contratado por la parte interesada. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente precisa que, por lo que se refiere al ejercicio extrajudicial de los derechos  y, en particular, a la participación del agente de la propiedad industrial en un requerimiento con arreglo al Derecho de marcas, ya ha declarado que no cabía aplicar por analogía el artículo  140, apartado  3, de la MarkenG y que, por consiguiente, los gastos relativos a  la participación de dicho  agente solo son reembolsables si su intervención era necesaria.

18      A continuación, habida cuenta de que, como se desprende de su considerando 10, la Directiva 2004/48 pretende garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado en el mercado interior y que, a tenor del artículo  3, apartado  2, de dicha Directiva, los procedimientos y recursos que establece deben ser disuasorios, parece justificado excluir del reembolso gastos excesivos en concepto de honorarios inusualmente elevados que se hayan convenido entre la parte que haya ganado el juicio y su abogado o en razón de la prestación por este último de servicios que no se consideren necesarios para garantizar el respeto del derecho de propiedad intelectual de que se trate.

19      Por último, el reembolso de los gastos relativos a la actividad de un  agente de la propiedad industrial, cuya intervención no era «necesaria para obtener la tutela judicial pretendida», podría no ser proporcionado en el sentido del artículo  14 de la Directiva 2004/48, ya que el reembolso de dichos gastos no tiene suficientemente en cuenta las características específicas del caso de autos.

20      En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse los artículos 3, apartado 1, y 14 de la Directiva 2004/48/CE en el sentido de que se oponen a una disposición nacional que impone a la parte vencida la obligación de reembolsar los gastos ocasionados a la parte vencedora por la intervención de un agente de la propiedad industrial en un procedimiento judicial en materia de marcas, con independencia de que la intervención del agente de la propiedad industrial fuera o no necesaria para obtener la tutela judicial pretendida?»
 Sobre la cuestión prejudicial

21      Con carácter preliminar, debe recordarse que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, establecido en el artículo 267 TFUE, corresponde a este Tribunal proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular  las cuestiones que se le planteen. En efecto, el Tribunal de Justicia tiene la misión de interpretar cuantas disposiciones del Derecho de la Unión sean necesarias para que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan resolver los litigios que se les hayan sometido, aun cuando tales disposiciones no se mencionen expresamente en las cuestiones remitidas por dichos órganos jurisdiccionales (sentencia de 17 de junio de 2021, M.I.C.M., C‑597/19, EU:C:2021:492, apartado 38 y jurisprudencia citada).

22      A tal efecto, el Tribunal de Justicia puede extraer del conjunto de datos aportados por el órgano jurisdiccional nacional, y especialmente de la motivación de la resolución de remisión, los aspectos de dicho Derecho que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio principal (sentencia de 17 de junio de 2021, M.I.C.M., C‑165/19, EU:C:2021:492, apartado 39 y jurisprudencia citada).

23      En primer lugar, en su cuestión prejudicial, además del artículo 14 de la Directiva 2004/48, el órgano jurisdiccional remitente se refiere también al artículo 3, apartado 1. No obstante, debe señalarse que, por lo que respecta a la obligación general que incumbe a los Estados miembros en virtud del artículo 3, en cuanto a los criterios que deben cumplir las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, el apartado 2 de dicho artículo contiene también elementos pertinentes para el análisis de la cuestión planteada. Como resulta además del apartado  18 de la presente sentencia, el órgano jurisdiccional remitente también hace referencia a ello.

24      A este respecto, por un lado, de conformidad con el artículo  3, apartado  1, de la Directiva 2004/48, estas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos y no serán inútilmente gravosos. Por otro lado, a tenor del apartado  2 del mismo artículo, dichas medidas, procedimientos y recursos serán efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.

25      En segundo lugar, por lo que respecta al carácter «necesario para obtener la tutela judicial pretendida» de los gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora a que se refiere el órgano jurisdiccional remitente, es preciso señalar que el artículo  14 de la Directiva 2004/48 no contempla tal criterio. En efecto, a tenor de dicho artículo  14, las costas procesales y demás gastos reembolsables deben ser «razonables y proporcionados».

26      Pues bien, dado que los términos «costas  procesales  […] razonables y proporcionadas», que figuran en dicha disposición, no contienen una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance, tales términos deben, en principio, ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme, con independencia de las calificaciones utilizadas en los Estados miembros, teniendo en cuenta el tenor de la disposición de que se trate, así como el contexto y el objetivo  que la normativa de la que forma parte pretenda alcanzar  (véanse, por analogía, la sentencia de 30 de noviembre de 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C‑3/20, EU:C:2021:96, apartado 79 y jurisprudencia citada).

27      En tercer lugar, como se desprende de la resolución de remisión, el Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe) declaró que, en el caso de autos, no cabía interpretar el artículo  140, apartado  3, de la MarkenG en el sentido de que corresponde al juez nacional comprobar si la intervención de la agente de la propiedad industrial es necesaria, en la medida en que tal interpretación de dicha disposición de Derecho nacional sería claramente contraria al objetivo del legislador nacional.

28      Dicho esto, el hecho de haber iniciado el procedimiento de remisión prejudicial, al igual que el silencio del órgano jurisdiccional remitente a este respecto, pueden interpretarse en el sentido de que la eventual incompatibilidad de la disposición de Derecho nacional de que se trata, en particular a la luz de los criterios que se desprenden del artículo  14 de la Directiva 2004/48, recordados en los apartados  25 y 26 de la presente sentencia, puede deducirse no del tenor de esta disposición, sino de la interpretación que habitualmente se hace de la misma en el ordenamiento jurídico nacional.

29      En cuarto y último lugar, como ha señalado, en esencia, el Abogado General en el punto  27 de sus conclusiones, las dudas del tribunal de reenvío no conciernen tanto a la calificación de los gastos debidos a la actuación del agente de la propiedad industrial, cuanto al hecho de que se cargan incondicional y automáticamente a la parte vencida del litigio. Ahora bien, este automatismo las sustrae del control judicial en cuanto a su carácter razonable y proporcionado.

30      Habida cuenta de estas consideraciones, procede reformular la cuestión prejudicial planteada en el sentido de que, por la misma, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos  3 y 14 de la Directiva 2004/48 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional o a una interpretación de la misma que no permite al juez que conoce de un procedimiento comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva tener debidamente en cuenta, en cada caso que le es sometido, las características específicas de este último para apreciar si las costas procesales en que ha incurrido la parte vencedora son razonables y proporcionadas.

31      Como indica su considerando 10, el objetivo de la Directiva 2004/48 es aproximar las legislaciones de los Estados miembros en cuanto a los medios los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.

32      A tal efecto, y de conformidad con su artículo 1, la Directiva 2004/48 se refiere a todas las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. El artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva precisa que estas medidas, procedimientos y recursos se aplicarán a todas las infracciones de esos derechos previstos en el Derecho de la Unión o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.

33      No obstante, las disposiciones de la Directiva 2004/48 no pretenden regular todos los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual, sino solo los que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a los menoscabos de estos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier menoscabo de un derecho de propiedad intelectual existente (véase la sentencia de 16 de julio de 2015,  Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, apartado 73 y jurisprudencia citada).

34      Asimismo, al adoptar esta Directiva, el legislador de la Unión optó por llevar a cabo una armonización mínima del respeto de los derechos de propiedad intelectual en general (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2020, Constantin Film Verleih  C‑264/19, EU:C:2020:542, apartado 36 y jurisprudencia citada).

35      Pues bien, las normas relativas a las costas procesales, que figuran en el artículo  14 de la Directiva 2004/48, forman parte de las normas relativas a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, previstos en su capítulo II.

36      En particular, por un lado, el artículo  14 de la Directiva 2004/48 consagra el principio según el cual las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y los demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora correrán, como regla general, a cargo de la parte perdedora.

37      Así pues, esta disposición pretende reforzar el nivel de protección de la propiedad intelectual, evitando que una parte perjudicada pueda verse disuadida de iniciar un procedimiento judicial para proteger sus derechos (sentencia de 16 de julio de 2015, Diageo Brands,  C‑681/13, EU:C:2015:471, apartado  77 y jurisprudencia citada).

38      Según el Tribunal de Justicia, esta interpretación es coherente tanto con el objetivo general de la Directiva 2004/48, que es aproximar las legislaciones de los Estados miembros para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo, como con el objetivo específico de esta disposición, que es evitar que una parte perjudicada pueda verse disuadida de iniciar un procedimiento judicial para proteger sus derechos de propiedad intelectual. Conforme a tales objetivos, por regla general, quien haya violado unos derechos de propiedad intelectual debe cargar íntegramente con las consecuencias económicas de su conducta (sentencia de 18 de octubre de 2011, Realchemie Nederland, C‑406/09, EU:C:2011:668, apartado 49).

39      Por otro  lado, a tenor del artículo  14 de la Directiva 2004/48, la regla de reparto de los gastos que establece no se aplica si la equidad prohíbe imponer a la parte perdedora el reembolso de gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora, aun cuando sean razonables y proporcionados.

40      En primer lugar, en lo que atañe al alcance del concepto de «costas procesales» que han de correr a cargo de la parte perdedora, que figura en el artículo 14 de la Directiva 2004/48, procede observar que este concepto engloba, entre otros gastos, los honorarios de abogado, puesto que la citada Directiva no contiene elemento alguno que permita considerar que estos gastos, que generalmente constituyen una parte sustancial de los gastos en que se incurre en el marco de un procedimiento que tenga por objeto garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual, estén excluidos del ámbito de aplicación del citado artículo 14 (sentencia del 28 de julio de 2016,  United Video Properties, C‑57/15, EU:C:2016:611, apartado 22).

41      Tampoco hay nada en la Directiva 2004/48 que se oponga a que los gastos de un representante, como un agente de propiedad industrial, al que un titular de derechos ha recurrido de manera individual o, conjuntamente, con un abogado, puedan estar comprendidos, en principio, en el concepto de «costas procesales», siempre que dichos gastos tengan su origen inmediato y directo en el propio procedimiento, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto  26 de sus conclusiones.

42      Tal origen puede reconocerse respecto de los gastos correspondientes a un agente autorizado, en virtud del Derecho nacional, a representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual en los procedimientos ante los órganos jurisdiccionales competentes, a los que se refiere la Directiva 2004/48, relativos, en particular, a la elaboración por dicho agente de escritos procesales o a la comparecencia de este en las vistas celebradas, en su caso, en dichos procedimientos. Tampoco cabe excluir que pueda reconocerse tal origen también a los gastos vinculados a la intervención de tal agente en las gestiones dirigidas a una solución amistosa, en particular, en un litigio que ya está pendiente ante un órgano jurisdiccional.

43      Es cierto que el Tribunal de Justicia también declaró, en los apartados  39 y 40 de la sentencia de 28 de julio de 2016, United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611), en esencia, que, en la medida en que los servicios de un asesor técnico estén directa y estrechamente vinculados a una acción judicial que tenga por objeto garantizar el respeto de un derecho de propiedad intelectual, los gastos correspondientes a la asistencia de dicho asesor formarán parte de los «demás gastos», en el sentido del artículo 14 de la Directiva 2004/48.

44      No obstante, esta calificación se inscribe en el contexto fáctico particular del asunto que dio lugar a esa sentencia, en el que no era fácil determinar si el litigio principal se refería a los «gastos de investigación e identificación», soportados a menudo antes de un procedimiento judicial y, por tanto, no comprendidos necesariamente en el ámbito de aplicación del artículo  14 de dicha Directiva, sino en el del artículo  13 de la misma relativo a la indemnización de los perjuicios sufridos por el titular del derecho, o bien a los servicios indispensables para poder ejercitar una acción judicial.

45      Asimismo, por una parte, el artículo 14 de la Directiva 2004/48 impone a los Estados miembros la obligación de garantizar únicamente el reembolso de aquellas costas procesales que sean «razonables». Este requisito, que se aplica tanto a las «costas procesales» como a los «demás gastos», en el sentido de esta disposición, refleja la obligación general prevista en el artículo  3, apartado  1, de la Directiva 2004/48, según la cual los Estados miembros deben velar, en particular, por que las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere dicha Directiva no sean inútilmente gravosos  (véase, en ese sentido, la sentencia de 28 de julio de 2016, United Video Properties, C‑57/15, EU:C:2016:611, apartado 24.)

46      Así, el Tribunal de Justicia consideró que no son razonables los gastos excesivos en concepto de honorarios inusualmente elevados que se hayan convenido entre la parte que haya ganado el juicio y su abogado o en razón de la prestación por este último de servicios que no se consideren necesarios para garantizar el respeto del derecho de propiedad intelectual de que se trate  (véase, en ese sentido, la sentencia de 28 de julio de 2016, United Video Properties C‑57/15, EU:C:2016:611, apartado 25.)

47      Por otra parte, el artículo  14 de la Directiva 2004/48 establece que las costas procesales y los demás gastos a cargo de la parte perdedora deben ser «proporcionados».

48      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que la cuestión de si tales gastos son proporcionados no puede dilucidarse con independencia de los gastos en que la parte vencedora haya incurrido efectivamente en concepto de asistencia de letrado, siempre que tales gastos sean «razonables» en el sentido del apartado 45 de la presente sentencia. Así, aunque la exigencia de proporcionalidad no implica que la parte perdedora deba reembolsar necesariamente la totalidad de los gastos en que haya incurrido la otra parte, sí requiere, empero, que esta última tenga derecho, cuando menos, al reembolso de una parte significativa y apropiada de los gastos razonables en que haya incurrido efectivamente (véase, en ese sentido, la sentencia de 28 de julio de 2016, United Video Properties C‑57/15, EU:C:2016:611, apartado 29.)

49      Por último, con arreglo al artículo  14 de la Directiva 2004/48, a la luz de su considerando 17, el juez competente debe poder controlar en todos los casos el carácter razonable y proporcionado de las costas procesales en que haya podido incurrir la parte vencedora por la intervención de un representante, como un agente de la propiedad industrial, más allá de los casos en que dicho control sea necesario, en virtud de dicho artículo  14, por razones de equidad.

50      Es cierto que el Tribunal de Justicia ha dictaminado que la legislación nacional que establece tarifas a tanto alzado es, en principio, compatible con el artículo 14 de la Directiva 2004/48. No obstante, el Tribunal de Justicia precisa que, incluso en tal caso, dichas tarifas deben garantizar que las costas que, en virtud de dicha normativa nacional, haya de soportar la parte perdedora sean razonables, y que los importes máximos que pueden reclamarse en concepto de dichos gastos no sean muy poco elevados en relación con tarifas normalmente aplicadas por un abogado en el sector de la propiedad intelectual (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de julio de 2016, United Video Properties, C‑57/15, EU:C:2016:611, apartados  25, 26, 30 y 32).

51      Así pues, no cabe deducir de esta jurisprudencia que, en el ejercicio de ese margen de apreciación, los Estados miembros puedan llegar a excluir una categoría de costas procesales o de otros gastos de cualquier control judicial respecto de su carácter razonable y proporcionado.

52      Habida cuenta de lo anterior, en primer lugar, como ha señalado el Abogado General en el punto  39 de sus conclusiones, la aplicación automática de una disposición nacional como la controvertida en el litigio principal puede implicar, en determinados casos, un incumplimiento de la obligación general establecida en el artículo  3, apartado  1, de la Directiva 2004/48, en virtud de la cual, en particular, los procedimientos establecidos por los Estados miembros no deben ser inútilmente gravosos.

53      En segundo lugar, tal aplicación de una disposición de este tipo  puede disuadir a un presunto titular de derechos de entablar una acción judicial  para hacer valer su derecho por temor a tener que sufragar, en caso de que no tenga éxito, costas procesales considerablemente elevadas, contrariamente al objetivo de la Directiva 2004/48, consistente en garantizar, en particular, un nivel elevado de protección de la propiedad intelectual en el mercado interior.

54      En tercer lugar, como también señaló, en esencia, el Abogado General en el punto  49 de sus conclusiones, la inclusión incondicional y automática de unos gastos mediante una mera declaración jurada de un representante de una parte en el litigio, sin que el juez nacional pueda llevar a cabo una apreciación en cuanto a su carácter razonable y proporcionado en relación con el litigio de que se trate, podría dar lugar a un abuso de tal disposición en incumplimiento de la obligación general establecida en el artículo  3, apartado  2, de la Directiva 2004/48.

55      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que los artículos  3 y 14 de la Directiva 2004/48 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional o a una interpretación de la misma que no permite al juez que conoce de un procedimiento comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva tener debidamente en cuenta, en cada caso que le es sometido, las características específicas de este último para apreciar si las costas procesales en que ha incurrido la parte vencedora son razonables y proporcionadas.
 Costas

56      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:

Los artículos 3 y 14 de la Directiva 2004/48 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional o a una interpretación de la misma que no permite al juez que conoce de un procedimiento comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva tener debidamente en cuenta, en cada caso que le es sometido, las características específicas de este último para apreciar si las costas procesales en que ha incurrido la parte vencedora son razonables y proporcionadas.

Firmas

*      Lengua de procedimiento: alemán.