CELEX: 62010TJ0579
Language: cs
Date: 2013-05-07
Title: Rozsudek Tribunálu (prvního senátu) ze dne 7. května 2013.#macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).#Ochranná známka Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Společenství makro – Firma macros consult GmbH – Právo nabyté před podáním přihlášky ochranné známky Společenství a poskytující jeho majiteli právo zakázat užívání přihlášené ochranné známky Společenství – Nezapsaná označení požívající ochrany podle německého práva – Ustanovení § 5 Markengesetz – Článek 8 odst. 4, čl. 53 odst. 1 písm. c) a článek 65 nařízení (ES) č. 207/2009.#Věc T‑579/10.

Účastníci řízení
               Odůvodnění rozsudku
               Výrok
               
            
            Účastníci řízení
            Ve věci T-579/10,
            macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie,  se sídlem v Ottobrunnu (Německo), původně zastoupená T. Raiblem, poté M. Daubenmerklem, advokáty,
            žalobkyně,
            proti
            Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),  původně zastoupenému R. Manea, poté G. Schneiderem, jako zmocněnci,
            žalovanému,
            přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je
            MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,  se sídlem v Düsseldorfu (Německo), zastoupená J.-C. Platem a R. Kaasem, advokáty,
            jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 18. října 2010 (věc R 339/2009-4) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie a MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
            TRIBUNÁL (první senát),
            ve složení J. Azizi, předseda, S. Frimodt Nielsen (zpravodaj) a E. Buttigieg, soudci, 
            vedoucí soudní kanceláře: C. Heeren, rada,
            s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 21. prosince 2010,
            s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 12. dubna 2011,
            s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 1. dubna 2011,
            s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Tribunálu dne 19. července 2011,
            s přihlédnutím k duplice OHIM podané dne 19. října 2011,
            s přihlédnutím k duplice vedlejší účastnice podané dne 19. října 2011,
            s přihlédnutím k odpovědím na písemnou otázku, kterou Tribunál položil účastnicím řízení,
            po jednání konaném dne 5. února 2013,
            vydává tento
            Rozsudek 
            
            Odůvodnění rozsudku
             Právní rámec 
            1. Nařízení (ES) č. 207/2009 
            1. Článek 8 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1) stanoví:
            „Na základě námitek majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů Společenství nebo práva členského státu, které se na toto označení vztahují:
            a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství;
            b) toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.“
            2. Článek 53 odst. 1 písm. c) nařízení 207/2009 stanoví:
            „Ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u úřadu […] pokud existuje starší právo uvedené v čl. 8 odst. 4 a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci.“
            2. Nařízení (ES) č. 2868/95 
            3. Pravidlo 37 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), stanoví: 
            „Žádost o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti [...] musí obsahovat:
            [...]
            b) pokud jde o důvody, o které se žádost opírá:
            [...]
            ii) v případě žádosti podle čl. [53] odst. 1 nařízení [č. 207/2009], údaje o právu, o které se žádost o zrušení nebo prohlášení neplatnosti opírá, a je-li to nezbytné, údaje svědčící o tom, že žadatel je oprávněn uvádět starší právo jako důvod neplatnosti;“
            3. Markengesetz 
            4. Ustanovení § 5 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen ze dne 25. října 1994 (zákon o ochraně ochranných známek a jiných rozlišovacích označení, BGBl. I, s. 3082, dále jen „Markengesetz“), ve znění změn, nadepsaný „Obchodní názvy“, stanoví:
            „1. Názvy a tituly děl jsou chráněny jako obchodní označení. 
            2. Názvy jsou označení, která jsou v obchodním styku užívána jako obchodní jméno, firma nebo zvláštní název obchodní činnosti nebo podniku. Obchodními názvy se rozumí všechna obchodní označení a jiná zvláštní označení, která umožňují odlišit jednu obchodní činnost od jiných obchodních činností a která relevantní veřejnost považuje za rozlišovací označení podniku.“
             Skutkový základ sporu 
            5. Dne 23. března 1998 podala vedlejší účastnice, společnost MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů (nahrazeného nařízením č. 207/2009). 
            6. Ochranná známka, jejíž zápis byl požadován, jak je uvedeno v bodě 5 výše (dále jen „kolidující ochranná známka“), sestává z následujícího obrazového označení:
            >image>7
            7. Výrobky a služby, pro které byla kolidující ochranná známka přihlášena, spadají zejména do tříd 9, 35, 36 a 41 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.
            8. Dne 7. listopadu 2003 podala žalobkyně, společnost macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, u OHIM přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení č. 40/94.
            9. Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, jak je uvedeno v bodě 8 výše (dále jen „přihlášená ochranná známka“), je slovní označení macros.
            10. Služby, pro které byla tato ochranná známka přihlášena, spadají do tříd 35, 36 a 41 ve smyslu Niceské dohody.
            11. Kolidující ochranná známka byla zapsána dne 21. dubna 2005 a její platnost byla prodloužena do 23. března 2018. 
            12. Dne 28. června 2005 podala vedlejší účastnice proti zápisu přihlášené ochranné známky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009) námitky pro všechny služby uvedené v bodě 10 výše. 
            13. Námitky se zakládaly na kolidující ochranné známce. Důvodem uplatněným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009].
            14. Dne 21. srpna 2007 žalobkyně podala návrh na prohlášení neplatnosti na základě článku 55 nařízení č. 40/94 (nyní článek 56 nařízení č. 207/2009). Tento návrh (dále jen „návrh na prohlášení neplatnosti“) směřoval proti kolidující ochranné známce pro všechny výrobky a služby uvedené v bodě 7 výše. 
            15. Návrh na prohlášení neplatnosti se zakládal zejména na německé firmě macros consult GmbH. 
            16. Důvody uplatněné na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti zahrnovaly důvod uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009]. 
            17. Rozhodnutím ze dne 11. září 2007 OHIM pozastavil námitkové řízení uvedené v bodech 12 a 13 výše v očekávání výsledku řízení o prohlášení neplatnosti, o které jde v projednávané věci. 
            18. Dne 19. ledna 2009 zrušovací oddělení návrh na prohlášení neplatnosti zamítlo. Zrušovací oddělení mělo v podstatě za to, že existence staršího práva založeného na firmě žalobkyně nebyla prokázána, jelikož žalobkyně neprokázala, že toto označení bylo užíváno v obchodním styku ke dni podání přihlášky kolidující ochranné známky.
            19. Dne 20. března 2009 podala žalobkyně proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání k OHIM na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009).
            20. Rozhodnutím ze dne 18. října 2010 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání zamítl. 
            21. Odvolací senát především shledal, že žalobkyně neprokázala existenci staršího práva ve smyslu čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009.
            22. Pokud jde o použití čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, odvolací senát rozhodl, že žalobkyně tím, že obecně odkázala na § 5 Markengesetz, jenž chrání několik druhů odlišných práv, a tím, že namítala firmu macros consult GmbH, neuvedla s dostatečnou přesností, jakého staršího práva se dovolává.
            23. Odvolací senát měl za to, že důkazy předložené žalobkyní neumožňují prokázat existenci staršího práva. Na straně jedné, kopie přihlášky národní ochranné známky ze dne 14. března 1998 neumožňuje dospět k závěru o zahájení podnikatelské činnosti, tím spíše že žalobkyně v řízení o přihlášce nepokračovala. Na straně druhé, přihláška k zápisu společnosti nazvané macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie se od obchodního názvu uplatňovaného žalobkyní liší, aniž je podle odvolacího senátu třeba se vyjádřit k otázce, zda tato přihláška představovala zahájení užívání v obchodním styku. 
            24. Na závěr odvolací senát uvedl, že všechny dokumenty týkající se účasti na odborném veletrhu, jakož i účetní doklady, které žalobkyně předložila, se týkaly let 2006 a 2008, a nemohly tedy sloužit k prokázání staršího práva vzniklého přede dnem podání přihlášky kolidující ochranné známky. 
             Návrhová žádání účastnic řízení 
            25. Žalobkyně ve své žalobě navrhuje, aby Tribunál:
            – změnil napadené rozhodnutí tak, aby odvolání podané žalobkyní k odvolacímu senátu OHIM bylo shledáno opodstatněným a aby bylo vyhověno návrhu na prohlášení neplatnosti;
            – uložil OHIM a vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení, jakož i nákladů vynaložených před odvolacím senátem a před zrušovacím oddělením. 
            26. V replice však žalobkyně uvedla, že její žaloba cílila na to, aby Tribunál zrušil napadené rozhodnutí na základě nového právního posouzení a aby odvolací senát s přihlédnutím k názoru Tribunálu a po vyjasnění dalších právních otázek vyhověl jejímu návrhu na prohlášení neplatnosti tím, že uzná její odvolání, které mu předložila, za opodstatněné.
            27. Na jednání žalobkyně opětovně tvrdila, že se její žaloba omezuje na návrh na zrušení napadeného rozhodnutí, což bylo písemně potvrzeno.
            28. OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:
            – zamítl žalobu;
            – uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
             Právní otázky 
            1. K předmětu žaloby 
            29. Žalobkyně uplatňuje na podporu své žaloby jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 53 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. a) nařízení č. 207/2009. 
            30. Žalobkyně však na jednání uznala, že ve svých písemnostech neuvedla žádný argument týkající se legality použití čl. 53 odst. 2 písm. a) nařízení č. 207/2009 ve spojení s § 12 Bürgerliches Gesetzbuch (německý občanský zákoník) v napadeném rozhodnutí, a že tato otázka tedy nijak nesouvisela s předmětem sporu před Tribunálem.
            31. Je tedy nutno shledat, že se projednávaný spor týká výlučně legality použití čl. 53 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, k němuž odvolací senát přistoupil v napadeném rozhodnutí.
            32. Žalobkyně v odpovědi na písemnou otázku, kterou jí Tribunál před jednáním položil, odkázala na § 15 Markengesetz, aniž tento odkaz doplnila sebemenším upřesněním umožňujícím posoudit dosah tohoto případného argumentu. Jak připustila na jednání, tohoto ustanovení se nedovolávala ani v řízení před OHIM, ani v tomto řízení. Žalobkyně na jednání uznala, že otázka použití tohoto ustanovení nijak s projednávaným sporem nesouvisí, což bylo písemně potvrzeno. Tento spor se tedy týká výlučně opodstatněnosti výkladu a použití § 5 Markengesetz v projednávané věci, o nichž panuje mezi účastnicemi řízení neshoda. 
            2. K použitelnosti čl. 53 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, jakož i § 5 Markengesetz 
             Argumenty účastníků řízení 
            33. Žalobkyně tvrdí, že ke dni podání přihlášky kolidující ochranné známky, tj. ke dni 23. března 1998, již používala jako obchodní název, firmu a značku název „macros consult“, a mohla tedy požívat ochrany přiznané tomuto označení ustanovením § 5 Markengesetz.
            34. Podle žalobkyně se na firmu zakládaných právnických osob soukromého práva (Vorgesellschaft) vztahuje ochrana podle § 5 Markengesetz za podmínky, že budoucí společnost vykonává činnost vůči třetím osobám a že takto vykonávaná obchodní činnost nasvědčuje trvající podnikatelské činnosti. Ochrana jména a firmy se kromě toho rozšiřuje na prvky, které je tvoří, vykazují-li tyto prvky rozlišovací způsobilost. Pro zahájení používání názvu jsou podle žalobkyně dostatečně příznačné aktivace telefonní linky, zápis do obchodního rejstříku nebo používání názvu v korespondenci s národním úřadem pro ochranné známky za účelem získání zápisu ochranné známky. V tomto ohledu zahájení ochrany názvů podle § 5 Markengesetz nevyžaduje, aby podnik již byl znám všem ostatním hospodářským subjektům nebo všem svým zákazníkům. 
            35. Žalobkyně na podporu své argumentace zmiňuje odborný článek (Ingerl, R., a Rohnke, C., Markengesetz, Kommentar, 3. vydání, C. H. Beck, Mnichov, 2010), jakož i čtrnáct rozsudků Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo).
            36. K prokázání zahájení užívání svého názvu před podáním přihlášky kolidující ochranné známky k zápisu, a sice před dnem 23. března 1998, se žalobkyně dovolává svého návrhu na zápis do obchodního rejstříku ze dne 19. února 1998, svého zápisu do tohoto rejstříku, k němuž došlo dne 5. března 1998, jakož i užívání svého názvu v korespondenci s Deutsches Patent- und Markenamt (německý Úřad pro patenty a ochranné známky). Doklad o přijetí vystavený Deutsches Patent- und Markenamt svědčí o tom, že žalobkyně k tomuto úřadu podala přihlášku ochranné známky macros consult dne 14. března 1998. Tyto skutkové okolnosti byly nesprávně posouzeny jak zrušovacím oddělením, tak odvolacím senátem v napadeném rozhodnutí. 
            37. Žalobkyně rovněž napadá zjištění učiněné odvolacím senátem v bodě 26 napadeného rozhodnutí, podle něhož přihláška k zápisu firmy macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie není v rámci návrhu na prohlášení neplatnosti relevantním důkazem. I kdyby odvolací senát shledal, že je návrh na prohlášení neplatnosti založen na prvcích tvořících její firmu, a nikoli na této firmě samotné, žalobkyně tvrdí, že výrazy „macros“ a „macros consult“ jsou rozlišovacími prvky jejího názvu a z tohoto důvodu jsou jako takové chráněny, a to i při samostatném použití, podle § 5 Markengesetz.
            38. Žalobkyně dodává, že činnost vykonává pod svým názvem přinejmenším od podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku uvedeného v bodě 36 výše. V roce 2006 tak dosáhla obratu ve výši 1,7 milionu eur. Předložila OHIM své roční účetní závěrky za roky 2005 a 2006, jakož i dokumenty za roky 2005, 2006 a 2008 prokazující její účast na Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (CeBIT, veletrh informačních a kancelářských technologií). Odvolací soud tedy nesprávně opomenul zohlednit skutečnost, že od svého založení vykonávala soustavnou podnikatelskou činnost. 
            39. Žalobkyně konečně napadá všechny námitky nepřípustnosti vznesené OHIM a vedlejší účastnicí. V odpověď na argument OHIM vycházející ze zániku případně nabytého staršího práva z důvodu nedostatku důkazu o činnosti ve vztahu ke třetím osobám v období od roku 1998 do roku 2005, žalobkyně v příloze repliky přikládá roční účetní závěrky za roky 1998 až 2005. Má za to, že tyto důkazy nemohou být odmítnuty jako opožděné, protože je byla nucena předložit až při odpovědi na argument uplatněný OHIM v jeho vyjádření k žalobě a je Tribunálu k dispozici v případě, že by si vyžádal další důkazy. 
            40. Pokud jde o podobnost kolidujících označení, žalobkyně odkazuje na celé řízení před OHIM, jakož i na spis, který vedlejší účastnice předložila v rámci námitkového řízení zmíněného v bodech 12 a 13 výše.
            41. OHIM tvrdí, že žaloba je v plném rozsahu nepřípustná a musí být odmítnuta. Zaprvé tvrdí, že žaloba výslovně neuvádí žalobní důvody uplatňované proti napadenému rozhodnutí, ale snaží se navrhnout Tribunálu, aby o důvodnosti jejích tvrzení ohledně existence staršího práva rozhodl v rámci původního posouzení skutkového stavu. Na Tribunál se ale lze obrátit pouze s napadením týkajícím se legality napadeného rozhodnutí. 
            42. Zadruhé OHIM zpochybňuje přípustnost celkového odkazu žalobkyně na námitkové řízení zmíněné v bodech 12 a 13 výše k prokázání existence nebezpečí záměny mezi staršími právy, jež uplatňuje, a kolidující ochrannou známkou. Dále vzhledem k tomu, že odvolací senát nezkoumal nebezpečí záměny mezi údajným starším právem a kolidující ochrannou známkou, Tribunálu nepřísluší, aby toto posouzení provedl poprvé.
            43. Zatřetí OHIM poukazuje na to, že výpis z obchodního rejstříku poskytnutý v příloze A 4 žaloby nese datum 21. prosince 2010, a že je tedy pozdějšího data, než je datum přijetí napadeného rozhodnutí. Tato příloha tedy představuje novou skutečnost, a je z tohoto důvodu nepřípustná. OHIM stejně tak tvrdí, že rozhodnutí německých soudů zmíněná v bodě 35 výše nemohou být Tribunálem zohledněna. Jedná se totiž o skutečnosti, které žalobkyně měla uplatnit v průběhu správního řízení, jelikož důkaz o existenci staršího práva ve smyslu článku 53 nařízení č. 207/2009 je považován za skutkovou otázku, již musí v souladu s pravidlem 37 písm. b) bodem iii) nařízení č. 2868/95 prokázat účastník řízení, který ji uplatňuje. Na závěr OHIM tvrdí, že skutečnosti, které žalobkyně uvedla v příloze k replice (viz bod 39 výše) jsou nové, a proto jsou nepřípustné. 
            44. K věci samé OHIM uvádí, že z judikatury vyplývá, že důkazní břemeno o existenci staršího práva chráněného vnitrostátním právním řádem nese účastník řízení, který jej uplatňuje a že tento důkaz musí být předložen v průběhu správního řízení. Vzhledem k tomu, že žalobkyně tento důkaz nepředložila, OHIM tvrdí, že odvolací senát správně shledal, že návrh na prohlášení neplatnosti bylo nutno zamítnout. 
            45. OHIM stejně jako vedlejší účastnice tvrdí, že pouhé podání přihlášky národní ochranné známky k zápisu, jež představuje jedinou skutkovou okolnost uplatněnou žalobkyní kromě jejího zápisu do obchodního rejstříku, nepředstavuje zahájení užívání ve smyslu § 5 Markengesetz.
            46. Žalobkyně navíc od dotčené přihlášky k zápisu upustila a první dokumenty umožňující doložit skutečnou činnost žalobkyně sahají do roku 2005. I kdyby tedy žalobkyně nabyla právo k názvu podle § 5 Markengesetz v roce 1998, toto období přerušení trvající šest let by vedlo k zániku jakéhokoli případného práva. V každém případě by nové právo k označení, kdyby bylo nabyto v roce 2005, nemělo přednost ve vztahu k přihlášce kolidující ochranné známky. 
            47. Zápis žalobkyně do obchodního rejstříku nadto nepředstavuje užívání v obchodním styku ve smyslu § 5 Markengesetz.
            48. Konečně, žalobkyně opomněla uplatnit § 15 Markengesetz, jenž je jediným ustanovením, které umožňuje dosáhnout zákazu označení, jehož užívací právo bylo nabyto na základě § 5 téhož zákona. 
            49. Vedlejší účastnice tvrdí, že žalobkyně v žalobě neuvedla s dostatečnou přesností, která ustanovení odvolací senát v napadeném rozhodnutí údajně porušil. Žaloba tedy podle ní nesplňuje požadavky čl. 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Tribunálu. 
            50. Stejně tak považuje za nepřípustné skutečnosti uplatněné žalobkyní poprvé na podporu repliky, a sice tři rozsudky Bundesgerichtshof a roční účetní závěrky za roky 1998 až 2005. 
            51. K věci samé poukazuje zaprvé na to, že žalobkyně neprokázala, že její firma je chráněna podle německého známkového práva. Tvrdí, že účastník řízení před OHIM, který si přeje uplatnit starší právo ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, je podle pravidla 19 odst. 2 nařízení č. 2868/95 povinen poskytnout důkaz o existenci práva, které uplatňuje. Podle vedlejší účastnice však žalobkyně neprokázala, že její zkrácená firma macros consult je chráněna z důvodu práva k názvu. 
            52. Zadruhé vedlejší účastnice tvrdí, že pokud by žalobkyně předložila nové důkazy, kterými by mohla prokázat užívání své firmy nebo označení macros v obchodním styku před podáním přihlášky kolidující ochranné známky, tyto důkazy by Tribunál musel odmítnout jako opožděné, neboť nebyly předloženy OHIM. Dále má za to, že odvolací senát právem shledal, že důkazy týkající se let 2006 a 2008 nemohly prokázat přednost staršího práva, neboť se tyto důkazy týkaly skutečností, které nastaly více než deset let po podání přihlášky kolidující ochranné známky.
            53. Zatřetí vedlejší účastnice tvrdí, že kromě nedostatku důkazu o právu starším, než je přihláška kolidující ochranné známky, není splněna podmínka, že užívání nezapsaného označení nebude „pouze místní“. Zpochybňuje mimoto existenci nebezpečí záměny mezi údajným starším právem uplatněným žalobkyní a kolidující ochrannou známkou. 
             Závěry Tribunálu 
             K dosahu podmínek vyžadovaných v čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009
            54. Podle čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009, vykládaného ve spojení s čl. 8 odst. 4 téhož nařízení, existence označení, které není ochrannou známkou, umožňuje prohlásit ochrannou známku Společenství za neplatnou, pokud toto označení splňuje kumulativně čtyři podmínky: toto označení musí být užíváno v obchodním styku; jeho význam nesmí být pouze místní; právo k tomuto označení muselo vzniknout v souladu s právem členského státu, ve kterém bylo označení užíváno přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, a konečně právo na toto označení musí svému majiteli umožnit zakázat užívání pozdější ochranné známky. Tyto čtyři podmínky omezují počet označení, která nejsou ochrannými známkami, jež mohou být namítána ke zpochybnění platnosti ochranné známky Společenství na celém území Unie v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Vzhledem k tomu, že podmínky stanovené v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 jsou kumulativní, stačí k tomu, aby byl návrh na prohlášení neplatnosti ochranných známek Společenství zamítnut, že není splněna jedna z těchto podmínek [rozsudek Tribunálu ze dne 24. března 2009, Moreira da Fonseca v. OHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 až T-321/06, Sb. rozh. s. II-649, body 32 a 47].
            55. První dvě podmínky, a sice podmínky týkající se užívání a významu uplatněného označení, který nesmí být pouze místní, vyplývají ze samotného znění čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, a musejí být tedy vykládány s ohledem na unijní právo. Nařízení č. 207/2009 tak stanoví jednotná kritéria týkající se užívání označení a jejich významu, která jsou v souladu se zásadami, ze kterých vychází systém zavedený tímto nařízením (rozsudek GENERAL OPTICA, bod 54 výše, bod 33).
            56. Z výrazu „pokud podle práva členského státu, které se na toto označení vztahuj[e]“, naproti tomu vyplývá, že další dvě podmínky, uvedené následně v čl. 8 odst. 4 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009, představují podmínky stanovené nařízením, které se na rozdíl od předcházejících podmínek posuzují s ohledem na kritéria stanovená právem, které namítané označení upravuje. Tento odkaz na právo, jež namítané označení upravuje, je odůvodněn uznáním možnosti v nařízení č. 207/2009, aby označení, na která se systém ochranné známky Společenství nevztahuje, byla namítána vůči ochranné známce Společenství. Stanovit, zda je toto označení starší než ochranná známka Společenství a zda může odůvodnit zákaz užívání pozdější ochranné známky, tedy umožňuje pouze právo, jež namítané označení upravuje, (rozsudek GENERAL OPTICA, bod 54 výše, bod 34).
             K pravidlům o důkazním břemenu týkajícím se existence staršího národního práva a o provádění tohoto důkazu 
            57. Ze znění čl. 53 odst. 2 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že tam, kde tento článek hovoří o situaci, kdy starší právo dovoluje zakázat užívání ochranné známky Společenství, jasně rozlišuje dva případy podle toho, zda je starší právo chráněno unijními právními předpisy, „nebo“ předpisy vnitrostátními (rozsudek Soudního dvora ze dne 5. července 2011, Edwin v. OHIM, C-263/09 P, Sb. rozh. s. I-5853, bod 48). 
            58. Pokud jde o procesní úpravu obsaženou v nařízení č. 2868/95 v případě návrhu podaného podle čl. 53 odst. 2 nařízení č. 207/2009 na základě staršího práva chráněného v rámci vnitrostátního práva, pravidlo 37 nařízení č. 2868/95 stanoví, že v takové situaci, jako je situace v projednávané věci, musí žadatel poskytnout údaje svědčící o tom, že je podle příslušných vnitrostátních právních předpisů oprávněn dovolávat se tohoto práva (rozsudek Edwin v. OHIM, bod 57 výše, bod 49).
            59. Toto pravidlo ukládá žadateli povinnost předložit OHIM nejen údaje svědčící o tom, že splňuje podmínky požadované podle vnitrostátních právních předpisů, o jejichž použití žádá, aby mohl nechat zakázat užívání ochranné známky Společenství na základě staršího práva, ale také údaje dokládající, co je obsahem těchto právních předpisů (rozsudek Edwin v. OHIM, bod 57 výše, bod 50).
            60. Vzhledem k tomu, že čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 výslovně odkazuje na čl. 8 odst. 4 téhož nařízení a jelikož se toto posledně uvedené ustanovení vztahuje na starší práva chráněná unijním právem nebo právem členského státu, které je použitelné na dotčené označení, pravidla dokazování uvedená v bodech 57 až 49 výše se použijí rovněž tehdy, když je uplatněno národní právo na základě čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009. Pravidlo 37 písm. b) bod ii) nařízení č. 2868/95 totiž stanoví obdobná ustanovení v oblasti důkazu o starším právu v případě žádosti předložené na základě čl. 53 odst. 1 nařízení č. 207/2009.
            61. Kromě toho v souladu s článkem 65 nařízení č. 207/2009 Tribunál nemůže přezkoumávat skutkové okolnosti s přihlédnutím k důkazům, které byly poprvé předloženy až před ním. Podle ustálené judikatury totiž žaloba podaná k Tribunálu směřuje k přezkumu legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu tohoto ustanovení, přičemž tato legalita musí být posuzována podle údajů, které tyto senáty mohly mít k dispozici v okamžiku vydání těchto rozhodnutí (viz usnesení Soudního dvora ze dne 13. září 2011, Wilfer v. OHIM, C-546/10 P, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí, bod 41 a citovaná judikatura).
            62. Z předchozího vyplývá, že otázka existence takového vnitrostátního práva, jako je to, které žalobkyně uplatňuje v projednávané věci, je skutkovou otázkou. Je tak na účastníkovi řízení, jenž uplatňuje existenci práva splňujícího podmínky stanovené v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, aby před OHIM prokázal nejen to, že toto právo vyplývá z vnitrostátních právních předpisů, ale rovněž dosah těchto samotných právních předpisů. 
            63. Prezident OHIM tak tím, že v metodických pokynech týkajících se řízení před OHIM (část C kapitola 4 bod 5.4), které byly přijaty rozhodnutím ze dne 28. října 1996, uvedl, že se právo členských států použitelné podle čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 posuzuje stejně jako skutková otázka a že není možno automaticky přesně určit, jaká je právní úprava všech členských států týkající se práv, která patří do rámce čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, provedl správný výklad pravidel upravujících důkazní břemeno. 
            64. V souladu s obvyklými pravidly v oblasti prokazování skutečností před unijním soudem ve věci ochranné známky Společenství v řízeních inter partes (viz článek 76 nařízení č. 207/2009) je nutno připomenout, že unijní soud nemůže vytýkat odvolacímu senátu, že nepřihlédl ke skutečnostem, které mu účastníci řízení včas nepředložili.
            65. Z toho vyplývá, že Tribunál nemá v projednávané věci možnost provést samostatné posouzení otázky, zda se žalobkyně mohla dovolávat označení chráněného § 5 Markengesetz. Tribunál totiž nemůže nahradit vlastním výkladem německého práva výklad učiněný odvolacím senátem, ale jeho přezkum se vztahuje pouze na otázku, zda – pro určení dosahu německého práva a učinění závěru, že žalobkyně existenci staršího práva chráněného německým právem neprokázala – odvolací senát správně posoudil důkazy, které mu byly předloženy před přijetím napadeného rozhodnutí.
            66. Opodstatněnost argumentů, jimiž žalobkyně zpochybňuje legalitu napadeného rozhodnutí, je třeba posoudit s přihlédnutím k předchozím úvahám.
             K legalitě napadeného rozhodnutí 
            67. V napadeném rozhodnutí měl odvolací senát v podstatě za to, že se žalobkyni nepodařilo prokázat, že podmínky stanovené v § 5 Markengesetz, že žalobkyně může uplatnit právo na ochranu označení macros consult GmbH, byly splněny z důvodu nedostatku důkazu o užívání tohoto označení v obchodním styku před podáním přihlášky kolidující ochranné známky (napadené rozhodnutí, body 21 až 28).
            68. Odvolací senát kromě toho odmítl jako irelevantní důkazy o skutečnostech, které nastaly po datu přihlášky kolidující ochranné známky, předložené žalobkyní (bod 27 napadeného rozhodnutí). Žalobkyně předložila některé z těchto důkazů v příloze k žalobě a k replice připojila nové důkazy týkající se i skutečností, které nastaly po podání přihlášky kolidující ochranné známky.
            69. Je tedy nezbytné nejprve ověřit, zda si žalobkyně může důvodně stěžovat na to, že odvolací senát odmítl přihlédnout ke skutkovým okolnostem, jež nastaly po podání přihlášky kolidující ochranné známky, které mu byly předloženy, a zadruhé dále přezkoumat posouzení otázky, zda se žalobkyni podařilo prokázat existenci staršího práva, učiněné odvolacím senátem.
            – K důkazům týkajícím se skutečností, které nastaly po podání přihlášky kolidující ochranné známky 
            70. Ze samotného znění čl. 53 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že návrhy na prohlášení neplatnosti založené na těchto ustanoveních závisí na existenci staršího práva. Tato předčasnost je mimo jiné definována v čl. 8 odst. 4 téhož nařízení, na který odkazuje čl. 53 odst. 1 písm. c) tak, že znamená, že právo, z něhož návrh na prohlášení neplatnosti vychází, muselo být nabyto přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, jejíž neplatnost je navrhována nebo případně přede dnem práva přednosti této posledně uvedené ochranné známky (v tomto smyslu viz rozsudek GENERAL OPTICA, bod 54 výše, bod 32).
            71. V projednávané věci byla přihláška kolidující ochranné známky podána dne 23. března 1998 (viz bod 5 výše). Žalobkyně je tedy povinna prokázat, že nabyla práv, která uplatňuje, před tímto datem. Odvolací senát proto správně odmítl všechny důkazy, které mu žalobkyně předložila o skutečnostech, které nastaly mezi lety 2006 a 2008 (viz bod 27 napadeného rozhodnutí).
            – Ke zjištění odvolacího senátu, že žalobkyně neprokázala existenci staršího práva, na kterém by mohl být založen návrh na prohlášení neplatnosti 
            72. V tomto ohledu je nutno připomenout, že účastníkovi řízení, jenž podává návrh na prohlášení neplatnosti zakládající se na označení chráněném vnitrostátním právní úpravou, přísluší před OHIM prokázat zaprvé, jaké jsou podmínky stanovené dotčenou vnitrostátní právní úpravou ke vzniku chráněného práva, a zadruhé, že tyto podmínky jsou splněny (viz body 57 až 60 výše). Tribunál mimoto může při přezkumu legality rozhodnutí přijatého odvolacím senátem vzít v úvahu pouze údaje, které tento senát mohl mít k dispozici v době přijetí tohoto rozhodnutí,(viz bod 61 výše).
            73. Tribunálu tedy zaprvé přísluší posoudit, zda žalobkyně správně tvrdí, že se odvolací senát zmýlil ohledně dosahu německého práva.
            74. V tomto ohledu je třeba předeslat, že se všichni účastníci sporu shodují na tom, že § 5 Markengesetz ukládá užívání dotčeného označení v obchodním styku jako podmínku pro ochranu práva k názvu. Tato podmínka vyplývá ze samotného znění tohoto ustanovení (viz bod 4 výše). Účastníci řízení se naproti tomu rozcházejí ve výkladu dosahu této podmínky. 
            75. Z důvodů připomenutých v bodech 57 až 64 výše OHIM důvodně tvrdí, že z hlediska práva Společenství podmínky, na jejichž splnění vnitrostátní právní úpravy váží uznání práv chráněných vnitrostátním právním řádem, jsou skutkovými otázkami, které účastníci řízení musejí před OHIM prokázat. 
            76. Je tedy nutno vyhovět námitce nepřípustnosti vznesené OHIM a vedlejší účastnicí, že se žalobkyně nemůže poprvé před Tribunálem dovolávat výkladu § 5 Markengesetz podaného v několika rozhodnutích Bundesgerichtshof, jakož i německou právní vědou. Je totiž nesporné, jak žalobkyně potvrdila na jednání, že žalobkyně tyto důkazy nepředložila v průběhu správního řízení, jak sama potvrdila na jednání, ale že na ně odkázala – přičemž je však předložila pouze zčásti – poprvé až před Tribunálem. Tribunál tedy nemůže tyto důkazy zohlednit při posouzení legality napadeného rozhodnutí. 
            77. Žalobkyně navíc netvrdí, že poskytla odvolacímu senátu důkazy o dosahu německého práva, které by tento senát nesprávně vyložil. Nemůže tedy důvodně kritizovat posouzení týkající se dosahu německého práva učiněná odvolacím senátem v napadeném rozhodnutí.
            78. Zadruhé je třeba ověřit, zda se žalobkyni podařilo prokázat, že se odvolací senát v napadeném rozhodnutí dopustil nesprávného právního posouzení při použití německého práva, jak jej vyložil v uvedeném rozhodnutí. 
            79. V tomto ohledu je nesporné, že jedinými důkazy předloženými žalobkyní odvolacímu senátu staršími než přihláška kolidující ochranné známky jsou dokumenty týkající se zápisu žalobkyně do německého obchodního rejstříku (příloha A3 žaloby) a přihlášky národní slovní ochranné známky macros podané k Deutsches Patent- und Markenamt (příloha A6 žaloby).
            80. Naproti tomu dokumenty předložené žalobkyní v příloze repliky, a sice její roční účetní závěrky za roky 1998 až 2005, jsou nepřípustné, jak tvrdí OHIM a vedlejší účastnice, neboť nebyly obsaženy ve spise předloženém odvolacímu senátu.
            81. Pokud jde o zápis žalobkyně do rejstříku, odvolací senát uvedl, že firma, pod níž byla žalobkyně zapsána, a sice macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, není totožná s firmou macros consult GmbH, jejíž ochrany se žalobkyně domáhá. 
            82. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že žalobkyně nepředložila odvolacímu senátu žádný důkaz, který by mohl prokázat, že podle německého práva firma, jejíž ochranu uplatňuje na základě § 5 Markengesetz, a sice v projednávané věci označení macros consult GmbH, se může lišit od firmy uvedené na důkazech předložených k prokázání existence této ochrany, a sice v projednávané věci na zápisu žalobkyně pod jménem macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie. Žalobkyně tudíž nemůže poprvé před Tribunálem napadat výklad dosahu německého práva podaný odvolacím senátem. V každém případě, i kdybychom připustili tezi žalobkyně, že zápis firmy macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie do obchodního rejstříku měl být odvolacím senátem zohledněn, postačí konstatovat, že takový zápis, i kdyby byl s to žalobkyni umožnit užívat firmu macros consult GmbH v obchodním styku, sám o sobě neprokazuje trvalost užívání této firmy.
            83. Pokud jde dále o přihlášku slovní ochranné známky macros podanou k Deutsches Patent- und Markenamt, je nesporné, že tato dokládá existenci korespondence mezi tímto veřejným úřadem a žalobkyní, která jednala pod firmou macros consult GmbH. 
            84. Úvodem je třeba připomenout, že s přihlédnutím k předmětu návrhu na prohlášení neplatnosti založeného na ochraně firmy macros consult GmbH německým právem se tento spor netýká otázky, zda ochranná známka macros, o jejíž zápis bylo požádáno u Deutsches Patent- und Markenamt, požívá ochrany, ale výlučně otázky, zda podání přihlášky týkající se této ochranné známky umožňuje žalobkyni prokázat užívání firmy macros consult GmbH v obchodním styku.
            85. Odvolací senát se tím, že měl za to, že pouhá přihláška k zápisu slovní ochranné známky podaná k Deutsches Patent- und Markenamt nepostačuje k doložení užívání firmy macros consult GmbH v obchodním styku, nedopustil nesprávného posouzení při použití takového německého práva, jehož dosah odvolací senát vymezil. 
            86. Jak uvedl odvolací senát v bodě 25 napadeného rozhodnutí, přihláška ochranné známky nepředpokládá ani neznamená žádné užívání této ochranné známky a je nesporné, že žalobkyně v řízení o přihlášce nepokračovala. Vzhledem k tomu, že odvolací senát shledal, že podmínka týkající se užívání v obchodním styku, která je požadována v § 5 Markengesetz, musí vykazovat určitý stupeň efektivity a dostatečně obvyklou povahu (body 23 a 25 napadeného rozhodnutí), mohl z toho právem dovodit, že k prokázání obvyklého užívání firmy žalobkyně v obchodním styku byla pouze ojedinělá korespondence nedostačující.
            87. Žalobkyně nepředložila žádný přípustný důkaz o opaku. Vyplývá z toho, že se jí nepodařilo prokázat, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí nesprávně shledal, že neprokázala existenci staršího práva, na němž by bylo možno založit návrh na prohlášení neplatnosti podaný podle čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009. 
            88. Jediný žalobní důvod předložený žalobkyní je tedy nutno zamítnout, a je tudíž třeba zamítnout i projednávanou žalobu, aniž je nutno rozhodnout o ostatních námitkách nepřípustnosti vznesených OHIM a vedlejší účastnicí (v tomto smyslu viz rozsudek Soudního dvora ze dne 26. února 2002, Rada v. Boehringer, C-23/00 P, Recueil, s. I-1873, bod 52).
             K nákladům řízení 
            89. Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.
            
            Výrok
            Z těchto důvodů
            TRIBUNÁL (první senát)
            rozhodl takto:
            1) Žaloba se zamítá. 
            2) Společnosti macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie se ukládá náhrada nákladů řízení.