CELEX: 62012CC0409
Language: et
Date: 2013-09-12
Title: Kohtujuristi ettepanek - Cruz Villalón - 12. september 2013. # Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH versus Pfahnl Backmittel GmbH. # Eelotsusetaotlus: Oberster Patent- und Markensenat - Austria. # Kaubamärgid - Direktiiv 2008/95/EÜ - Artikli 12 lõike 2 punkt a - Kaubamärgiõiguste lõppenuks tunnistamine - Kaubamärk, mis on omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimeks, mille jaoks ta on registreeritud - Viis, kuidas tajuvad sõnalist tähist KORNSPITZ esiteks edasimüüjad ja teiseks lõpptarbijad - Eristusvõime kaotamine üksnes lõpptarbijate silmis. # Kohtuasi C-409/12.

Opinion of the Advocate-General
               
            
            Opinion of the Advocate-General
            1. Kaubamärgid ei kujunda üksnes meie majandussüsteemi ja ostukäitumist. Vargsi, kuid kindlalt on nad jätnud jälje ka meie keelde. Mõned kaubamärgid on seejuures kujundanud meie ettekujutust teatavast asjast nii, et on ise selle asja nimetusena sõnavarasse lisandunud.(2)
            2. Kaubamärgi tähenduse muutumine põhjustab selle omanikule probleeme. Kaubamärgi, mis on omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaubanduses muutunud selle kauba üldnimeks, mille jaoks see on registreeritud, võib direktiivi 2008/95/EÜ(3) (edaspidi „direktiiv”) artikli 12 lõike 2 punkti a kohaselt lõppenuks tunnistada. Euroopa Kohtul on käesolevas kohtuasjas võimalus lähemalt selgitada selle lõppenuks tunnistamise põhjuse tingimusi. Konkreetselt kerkivad küsimused, milliste ringkondade jaoks peab kaubamärk olema muutunud kauba nimetuseks, millal esineb oluline tegevusetus ja kas kauba samaväärsete alternatiivsete nimetuste puudumine on kaubamärgi lõppenuks tunnistamise tingimus. Samal ajal kui Euroopa Kohus on teinud esimesena nimetatud küsimusega seonduvate teemade kohta põhimõttelise tähendusega otsuse kohtuasjas Björnekulla Fruktindustrier(4) ja teise küsimuse kohta esmakordselt arvamust avaldanud kohtuasjas Levi Strauss,(5) on kolmas eelotsuse küsimus tema jaoks suures osas uus.
            3. Need küsimused kerkivad kaubamärgiomaniku Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (edaspidi „Backaldrin”) ja tema konkurendi Pfahnl Backmittel GmbH (edaspidi „Pfahnl”) vahelises kohtuvaidluses kaubamärgi Kornspitz kehtivuse üle. See kaubamärk on küll muutunud tarbijate jaoks teatavate küpsetiste üldnimeks, kuid pagarite jaoks mitte.
            I. Õiguslik raamistik 
            A. Liidu õigus 
            4. Direktiivi(6) artikkel 2 sätestab, millised tähised võivad moodustada kaubamärgi:
            „Kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige sõnad, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.”
            5. Sellest tulenevalt sätestab direktiivi artikli 3 lõige 1:
            „1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need tühiseks tunnistada:
            […]
            b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;
            […]
            d) kaubamärke, mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlakskujunenud kaubandustavades.”
            6. Direktiivi artikli 12 lõike 2 punkt a sätestab järgmist:
            „2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist võib kaubamärgi lõppenuks tunnistada juhul, kui pärast selle registreerimise kuupäeva:
            a) on kaubamärk omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimeks, mille jaoks ta on registreeritud.”
            B. Siseriiklik õigus 
            7. Austria Markenschutzgesetz’i (kaubamärkide kaitse seadus, edaspidi „MSchG”) § 33b lõige 1, millega on üle võetud direktiivi artikli 12 lõike 2 punkt a, näeb ette:
            „Igaüks võib taotleda kaubamärgi registrist kustutamist, kui pärast selle registreerimise kuupäeva on kaubamärk omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimeks, mille jaoks ta on registreeritud.”
            II. Asjaolud ja põhikohtuasi 
            8. Backaldrin on Austria sõnamärgi KORNSPITZ (nr 108 725) omanik ja see on prioriteediga alates 13. detsembrist 1984 registreeritud Nizza klassifikatsiooni(7) klassis 30 nii pagari‑ ja kondiitritoodete ning küpsetamiseks ette valmistatud toodete kui ka nende toodete valmistamiseks mõeldud toorainete ja vahesaaduste (nt jahu ja taignatooted) jaoks. Käesolev menetlus puudutab ainult (valmis) pagaritoodete, mitte toorainete ja vahesaaduste kaubamärgiregistreeringut.
            9. Backaldrin toodab kaubamärgi Kornspitz all eri jahusortidest, linaseemnetest ja soolast küpsetussegu, mida ta tarnib eelkõige pagaritele. Pagarid segavad selle sisse vett, piima ja pärmi ning vormivad ja küpsetavad valmisküpsetise, mida nii nemad kui ka neilt pagaritooteid hankivad toidukaupade müüjad müüvad Backaldrini nõusolekul Kornspitz’i nime all.
            10. Eelotsusetaotluse esitanud kohus tuvastas, et pagarite valmistatud lõpptoode on teatava kindla maitse ja kujuga. Selle üle, kui ühetaoline on asjaomane küpsetis, on poolte vahel vaidlus. Backaldrin väidab, et retsepti, koolituste ja pagaritele kaubamärgi kasutamiseks antud lihtlitsentsiga tagatakse ühetaolise kujuga ühetaoline küpsetis, kuhu ei lisata muid koostisosi peale eelmises punktis nimetatute. Pfahnl väidab seevastu, et pagaritele on jäetud küpsetise valmistamisel vabad käed ja Backaldrin ei kontrolli neid, mistõttu varieeruvad lõpptoodete kuju ja koostis väga suurel määral.
            11. Kaubamärgi Kornspitz all müüdavad küpsetised on Austrias lõpptarbijate seas hästi tuntud ja laialdaselt kättesaadavad: Backaldrini sõnul tarnib ta küpsetussegu Austria 1500‑st pagariärist 1200‑le ja paljudele välisriikide pagariäridele.
            12. Patendiameti tuvastuste kohaselt – mille Backaldrin apellatsioonkaebuses vaidlustas – arvab suurem osa lõpptarbijaid, et nimetus Kornspitz tähistab teatavat liiki küpsetisi, mitte ei viita kindlale kaubanduslikule päritolule. Konkurendid ja pagarid seevastu teavad, et Kornspitz on kaubamärk.
            13. Pagarid, keda Backaldrin varustab, jätavad eelotsusetaotluse esitanud kohtu tuvastuste kohaselt üldjuhul oma klientidele märkimata, et vaidlusalused küpsetised on valmistatud Backaldrinilt ostetud küpsetussegust.
            14. Backaldrin ise korraldab oma kaubamärgiga seotud turundus‑ ja reklaamiüritusi. Mis puudutab kaubamärgi kaitset kolmandate isikute sekkumise eest kaubamärgiõigusesse, siis märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et selliseid sekkumisi ei ole tuvastatud piisaval hulgal. Austria patendiameti tühistamisosakonna tuvastuste kohaselt jättis Backaldrin ainult neljal korral võtmata meetmed või võttis viivitusega meetmed pagarite vastu, kes müüsid toodet Kornspitzi nime all, kuid ei valmistanud seda Backaldrini küpsetussegust.
            15. Pfahnl väidab, et Backaldrin ei jälginud, et tema kaubamärki ei kasutataks turul õigusvastaselt. Nimetus Kornspitz esineb Österreichisches Wörterbuch’i 40. väljaandes ja Austrias kõneldavale saksa keelekujule iseloomulike sõnade loetelus, mis on esitatud Wikipedias. Backaldrin väidab seevastu, et pagaritele tehti reklaami ja need viitasid kaubamärgile aeg-ajalt tähisega ® või sõnaga Kornspitz ning et üheski sõnaraamatus ei ole seda sõna nimetatud kaubamärgi olemasolule viitamata. Lisaks sellele on tarbijatele just suurte pagariäride ja filiaalidega linnapiirkondades teada, et küpsetisi ei valmistata kohapeal.
            III. Eelotsusetaotlus ja menetlus Euroopa Kohtus 
            16. Pfahnl taotles 14. mail 2010 MSchG § 33b lõikele 1 tuginedes kaubamärgi Kornspitz registrist kustutamist nii pagaritoodete kui ka asjaomaste eelneva etapi toodete osas. Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (Austria patendiameti tühistamisosakond) otsustas 26. juulil 2011 kustutada kaubamärgi kõigi eespool loetletud kaupade suhtes. Backaldrin esitas selle otsuse peale eelotsusetaotluse esitanud kohtule apellatsioonkaebuse.
            17. Pfahnl põhjendas oma taotlust sellega, et Kornspitz tähistab tootjate, tarbijate ja kaupmeeste jaoks mõlemast otsast teravat tumedast jahust küpsetist. See tähis ei erista seega enam Backaldrini tooteid teiste tootjate omadest.
            18. Backaldrin väidab seoses toorainete ja vahesaaduste kaubamärgiregistreeringuga vastu, et selle kustutamine on välistatud juba seetõttu, et pagarid ja toidukaupade müüjad tajuvad Kornspitzi endiselt kaubamärgina. Seoses lõpptoote registreeringuga vaidlustab Backaldrin väite, et pagarid, toidukaupade müüjad ja tarbijad käsitavad kaubamärki üldnimena. Isegi kui tarbijate teadlikkus kaubamärgist on kadunud, välistab pagarite ja toidukaupade müüjate teadlikkus kaubamärgi olemasolust siiski üldnimeks muutumise. Kaubamärgi kustutamise välistab ka see, et küpsetisel on alternatiivsed nimetused nagu Knusperspitz, Kerni, Bio Urkornweckerl, Kornstange, Kornweckerl ja Alpenspitz. Lisaks riivab kaubamärgi registrist kustutamine põhjendamatult Backaldrini omandit, mis on põhiõigusega kaitstud.
            19. Eelotsusetaotluses eristab Oberster Patent- und Markensenat seoses küsimusega, kas vaidlusalune kaubamärk on muutunud kauba üldnimeks, eri kaupu, mille jaoks kaubamärk on registreeritud. Mis puudutab kaubamärgi registreeringut toorainete ja vahesaaduste jaoks, siis hõlmab toote turg peamiselt pagareid ja toidukaupade müüjaid, kes teavad, et nimetus on registreeritud kaubamärgina. Seda arvestades on registrist kustutamine välistatud ja Austria patendiameti tühistamisosakonna otsust tuleb muuta, ilma et oleks vaja esitada eelotsusetaotlust.
            20. Seoses registreeringuga „pagari- ja kondiitritoodete” jaoks hõlmab toote turg siiski eelkõige lõpptarbijaid. Patendiameti tuvastuste kohaselt – mille Backaldrin vaidlustas –, peavad lõpptarbijad Kornspitzi teatavate küpsetiste üldnimeks. Euroopa Kohtu praktikast ei nähtu, kas kaubamärgi muutumine üldnimeks on võimalik, kui tähist käsitavad üldnimena küll tarbijad, kuid mitte kaupmehed ja edasimüüjad. Saksakeelne õigusteooria ja Austria kohtupraktika seda ei toetanud.
            21. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu arvates nähtub Euroopa Kohtu praktikast, et edasimüüjate arusaam on asjakohane ainult juhul, kui see mõjutab lõpptarbijate ostuotsust. Käesoleval juhul ei ole aga pagarid huvitatud lõpptarbijate teavitamisest, et nad kasutavad küpsetussegu ega tööta „traditsiooniliselt”. Seega ei mõjuta pagarite teadmine tarbijate ostuotsust. Kuid kui lähtuda vastavalt sellele seisukohale ainult tarbijast, ähvardab lõppenuks tunnistamise oht suuremal määral just edukaid kaubamärke. Lisaks seaks küpsetiste kaubamärgi lõppenuks tunnistamine ohtu küpsetussegu kaubamärgi, kuna küpsetiste kaubamärgi kaotus tähendaks, et konkurendid võiksid kasutada väljendit „für Kornspitze” (Kornspitzi valmistamiseks) kui eelneva etapi toote otstarvet näitavat tähist. On küsitav, kas see oleks kooskõlas intellektuaalomandi põhiõigusliku kaitsega.
            22. Eelotsusetaotluse esitanud kohus küsib veel, kas Backaldrinile saab süüks panna olulist tegevusetust. Tegevusetus või viivitamine neljal kaubamärgiõiguse rikkumise juhul ei saa olla kaubamärgi üldnimeks muutumise põhjus. On siiski küsitav, kas Backaldrin oleks pidanud pagaritelt nõudma, et need kannaksid kaubamärgi eest hoolt, või oleks ta pidanud kaubamärki ise rohkem päritolutähisena reklaamima.
            23. Lõpuks märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et Austria kohtupraktika loeb kaubamärgi, mida kaupmehed veel sellena käsitavad, siiski üldsuse huvidest lähtuvalt lõppenuks, kui lõpptarbijad peavad seda kauba üldnimeks ja turul puuduvad alternatiivsed nimetused. Turul on sel juhul vajadus asjaomast tähist vabalt kasutada.
            24. Eeltoodud kaalutlustest lähtudes otsustas Oberster Patent- und Markensenat 11. juulil 2012 menetluse peatada ja esitada Euroopa Liidu Kohtule ELTL artikli 267 alusel järgmised eelotsuse küsimused:
            „1. Kas kaubamärk on muutunud „kauba või teenuse üldnimeks” direktiivi 2008/95/EÜ artikli 12 lõike 2 punkti a tähenduses, kui
            a. kaupmehed küll teavad, et tegemist on päritolutähisega, kuid üldjuhul nad ei avalikusta seda lõpptarbijatele, ja
            b. (ka) sel põhjusel ei taju lõpptarbijad asjaomast kaubamärki enam päritolutähisena, vaid sellise kauba või teenuse üldnimena, mille jaoks ta on registreeritud?
            2. Kas „tegevusetus” direktiivi 2008/95/EÜ artikli 12 lõike 2 punkti a tähenduses esineb juba siis, kui kaubamärgi omanik jääb tegevusetuks, olgugi et kaupmehed ei teavita oma kliente sellest, et tegemist on registreeritud kaubamärgiga?
            3. Kas kaubamärk, mis omaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu on muutunud üldnimeks lõpptarbijate, mitte aga kaupmeeste jaoks, tuleb tunnistada lõppenuks siis ja ainult siis, kui lõpptarbijad on sunnitud seda nimetust kasutama, sest samaväärsed alternatiivsed nimetused puuduvad?”
            25. Kirjalikud seisukohad esitasid Backaldrin, Pfahnl, Saksamaa Liitvabariik, Prantsuse Vabariik, Itaalia Vabariik ja komisjon.
            26. Kohtuistungil, mis toimus 29. mail 2013, esitasid suulised seisukohad Backaldrin, Pfahnl, Saksamaa Liitvabariik ja komisjon.
            IV. Õiguslik hinnang 
            A. Sissejuhatavad märkused 
            27. Nagu kaubamärgiõiguses sageli, peitub võti eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimustele vastamiseks selles, mis on kaubamärgiga antava kaitse ülesanne. Nagu nähtub direktiivi põhjendusest 11 ja Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikast, on kaubamärgiga antava kaitse peamine ülesanne päritolu tähistamine: kaubamärk võimaldab tarbijal või lõpptarbijal teha kindlaks sellega tähistatud kauba(8) päritolu ja eristada seda teistsuguse päritoluga kaubast(9) . Seejuures ei pea tarbijad saama kindlaks teha kauba „füüsilist” tootjat, st ettevõtjat, kes ise kaupa toodab.(10) See ei oleks kooskõlas nüüdisaegse tööjaotusel põhineva majanduse tegelikkusega, mis hõlmab toodete litsentsi alusel valmistamist keerukas tootmisahelas. Pigem tagab kaubamärk, et kauba tootmine toimub ettevõtja – kaubamärgiomaniku – kontrolli all.(11)
            28. Kui aga kaubamärgi peamine eesmärk on võimaldada kindlaks teha kauba päritolu tootmist kontrolliva ettevõtja tähenduses, on loogiline, et direktiivi artikli 2 kohaselt võivad kaubamärgi moodustada üksnes sellised tähised, mille põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu teiste ettevõtjate omadest. Tähiseid, mis ei ole teistest eristatavad, ei saa registreerida.(12) Selline eristatavus puudub näiteks kauba tähistamiseks kasutatud tähistel, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlakskujunenud kaubandustavades. Neid tähiseid ei saa direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti d kohaselt registreerida.(13) Direktiivi artikkel 3 käsitleb juhtumeid, kus kaubamärk ei täida päritolu tähistamise ülesannet juba algusest saadik. Tähisel, mis muutub üldnimena tavapäraseks alles pärast kaubamärgina registreerimist ja mida asjaomane avalikkus ei taju enam päritolutähisena, puudub aga samuti eristatavus. Direktiivi artikli 12 lõike 2 punkt a näeb ette, et sellised kaubamärgid tunnistatakse teatavatel tingimustel lõppenuks.(14)
            29. Viidatud sätted moodustavad ühtse õigusnormide kogumi, mida tuleb tõlgendada kui tervikut. Lisaks direktiivi ja sellele eelnenud direktiivi 89/104/EMÜ(15) käsitlevale kohtupraktikale tuleb seejuures arvestada ka kohtupraktikat, mis käsitleb asjakohaseid sätteid(16) sisaldavat ühenduse kaubamärgi määrust.
            30. Kuigi üldnimeks muutunud kaubamärgi lõppenuks tunnistamine on kaubamärgi päritolu tähistamise ülesande äralangemise korral mõjuvalt põhjendatud, ei või unustada, et sellel on kaubamärgiomanikule rasked tagajärjed – palju raskemad kui üldnime kaubamärgina registreerimata jätmine selle majandusliku olemasolu alguses. See, et kaubamärk jõuab kaupa tähistava mõistena keelekasutusse, on lõppude lõpuks kaubamärgiomaniku raske, sageli aastatepikkuse töö tagajärg, sest tema toode on saanud avalikkuse silmis tooteliigi kehastuseks. Paljudel juhtudel paneb kaubamärgiomanik eriti uuendusliku tootega aluse just sellele tooteliigile, mida hiljem tema kaubamärgi järgi nimetatakse.
            31. Seadusandja pidi sellega seoses ette võtma põhjaliku huvide kaalumise. Seejuures tuli ühelt poolt arvestada üldsuse ja konkurentsi huviga kasutada vabalt mõistet, mis ei ole kõnealuste ringkondade jaoks enam päritoluga seotud ja mille monopoliseerimine sunnib konkurente seda – mõnikord kunstlikuna tunduva alternatiivi kasuks – vältima. Teiselt poolt tuli kaalumisel arvestada omanike huve, kelle kaubamärk on lisaks põhiõiguste harta artikli 17 lõike 2 ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni(17) esimese lisaprotokolli artikli 1 kohaselt intellektuaalomandi kaitse all. Seadusandja jõudis kaalumisel järeldusele, et kaubamärgi muutumist kauba üldnimeks saab kaubamärgiomanikule süüks panna vaid juhul, kui see on tingitud kaubamärgiomaniku tegevusest või tegevusetusest.(18)
            32. Direktiivi artikli 12 lõike 2 punkt a nõuab seetõttu objektiivse elemendina, et kaubamärk oleks kaubanduses muutunud selle kauba või teenuse üldnimeks, mille jaoks see on registreeritud. Subjektiivseks elemendiks on selle sätte kohaselt tingimus, et muutus oleks toimunud kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu.
            33. Käesolevas menetluses on Euroopa Kohtul võimalus mõlemat nimetatud eeltingimust täpsemalt selgitada. Esimene ja kolmas eelotsuse küsimus puudutavad objektiivset elementi, mida ma käsitlen kõigepealt; teine küsimus puudutab seevastu subjektiivset elementi.
            B. Objektiivne element (esimene ja kolmas eelotsuse küsimus) 
            1. Esimene eelotsuse küsimus
            34. Esimese küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, milliste ringkondade jaoks peab kaubamärk olema muutunud kauba üldnimeks, et objektiivne element oleks olemas ja kaubamärki ähvardaks direktiivi artikli 12 lõike 2 punkti a kohaselt lõppenuks tunnistamise oht. Eelotsusetaotluse esitanud kohus küsib täpsemalt, kas sellest, et lõpptarbijad ei taju nimetust enam päritolutähisena, piisab, kui kaupmehed on selle arusaama säilitanud, kuid üldjuhul ei avalikusta seda lõpptarbijatele.
            35. Backaldrin, Saksamaa Liitvabariik, Prantsuse Vabariik ja komisjon on seisukohal, et käesoleva asjaga sarnastel juhtudel tuleb määrava tähtsusega ringkonnana arvestada nii tarbijaid kui ka edasimüüjaid. Pfahnli ja Itaalia Vabariigi arvates tuleb käesolevas asjas tugineda ainult tarbijatele.
            a) Kvaliteedi tagamise ülesande arvestamine
            36. Enne määrava tähtsusega ringkondade küsimusega tegelemist pean ma siiski käsitlema väidet, mille Backaldrin ja Saksamaa Liitvabariik selle kohta esitasid.
            37. Backaldrin ja Saksamaa Liitvabariik on seisukohal, et kui hinnata kaubamärgi muutumist üldnimeks, ei tule arvestada üksnes kaubamärgi päritolu tähistamise, vaid ka kvaliteedi tagamise ja garantii andmise ülesannet, st seda, kas asjaomased ringkonnad seostavad kaubamärgi all turustatava tootega konkreetseid omadusi ja püsivat kvaliteeti.
            38. Komisjon esitas sellele arvamusele kohtuistungil vastuväiteid. Kui seoses direktiivi artikli 12 lõike 2 punktiga a võetaks arvesse kõiki kaubamärgi ülesandeid, oleks lõppenuks tunnistamine välistatud ja nimetatud sättel puuduks seega kohaldamisala. Tootmisprotsessi sellise ülesehituse tagajärjeks, mille korral antakse litsentsiomanikule tegevusvabadus, peab olema tarbija asjakohane reaktsioon, mitte kaubamärgi kaotus.
            39. On väljaspool kahtlust, et kaubamärgil on lisaks juba nimetatud peamisele ülesandele – päritolu tähistamisele(19) – mitmesuguseid muid ülesandeid.(20) Euroopa Kohus on oma praktikas selgitanud, et kaubamärgiomanik ei saa direktiivi artikli 5 lõike 1 punktis a sätestatud ainuõigusele tugineda mitte üksnes kaubamärgi päritolu tähistamise ülesande kahjustamise korral, vaid ka kauba kvaliteedi tagamise ülesande ning teabe, investeeringute või reklaamiga seotud ülesannete kahjustamise korral.(21) Kas need ülesanded on olulised ka siis, kui hinnatakse küsimust, kas tähis on muutunud üldnimeks, ei ole Euroopa Kohus siiani otsustanud.
            40. Kvaliteedi tagamise ülesanne ei ole käesoleva hindamise käigus oluline.
            41. See nähtub kõigepealt kvaliteedi tagamise ülesande õigest mõistmisest. Kaubamärk võimaldab ettevõtjal investeerida oma toote kvaliteeti. Nimelt saab tarbija kaubamärgi abil tuvastada kauba tootmise eest vastutava ettevõtja ning oma kogemustele tuginedes tasuda kõrgema kvaliteediga tootjale toote ostmisega ja karistada madalama kvaliteediga tootjat tähelepanuta jätmisega.(22) Selles mõttes tähistab kaubamärk toote omaduste püsivust.(23)
            42. Kvaliteedi tagamise ülesande täitmise eeltingimus on, et kaubamärk täidab päritolu tähistamise ülesannet. Kohtujurist Jacobs märkis sellega seoses õigesti, et kaubamärgid on „ nende päritolufunktsiooni tõttu olulised varad, mis hõlmavad ettevõtja firmaväärtust (või teatava toote väärtust)”.(24) Need kaitsevad tarbija ootusi ettevõtja toote, mitte tarbija poolt üldnimena käsitatava mõiste suhtes. Kui kaubamärk ei täida enam päritolu tähistamise ülesannet, kuna on muutunud kauba üldnimeks, ei saa see enam täita ka kvaliteedi tagamise ülesannet.
            43. Kui toetuda seevastu kaubamärgi üldnimeks muutumise hindamisel ka kvaliteedi tagamise ülesandele, seega eitada sellist muutust nende kaubamärkide puhul, mis ei täida enam päritolu tähistamise ülesannet, kuid on säilitanud kvaliteedi tagamise ülesande, ei saaks direktiivi artikli 12 lõike 2 punkti a kunagi kohaldada, nagu komisjon on õigesti märkinud.
            44. Nimelt seostavad tarbijad ka iga üldnimega (ja mitte ainult kaubamärgiga) kõigepealt teatavaid püsiomadusi. Baguette ’i-kujuline või teatava maitseta croissant  ei ole croissant . Vertikaalse plaadiga laud ei ole laud.
            45. Teiseks ei kaitse kvaliteedi tagamise ülesanne ootust eriti kõrge kvaliteedi suhtes, vaid ainult ootust teatud kvaliteedi suhtes. Kaubamärgiga A võib tarbija seostada suurepäraseid tooteid, kaubamärgiga B madala kvaliteediga ja kaubamärgiga C kõikuva kvaliteediga tooteid.(25) Sellega seoses on täiesti selgusetu, millal võiks ära jääda kvaliteedi tagamise ülesanne, mis on eraldatud päritolu tähistamise ülesandest.
            46. Seega tuleb kõigepealt sedastada, et kaubamärgi muutumisel üldnimeks tuleb arvesse võtta üksnes kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet.
            b) Määrava tähtsusega ringkonnad
            47. Kaubamärgi päritolu tähistamise ülesande põhjal tuleb veel selgitada, millised ringkonnad on direktiivi artikli 12 lõike 2 punkti a kohaselt määrava tähtsusega, kui hinnatakse, kas kaubamärk on muutunud kauba üldnimeks.
            48. Euroopa Kohus käsitles seda küsimust kohtuasjas Björnekulla Fruktindustrier. Selle kohtuasja aluseks olnud põhikohtuasi puudutas marineeritud kurgiviilude kaubamärki, mis oli vastavalt küsitlustele muutunud üldnimeks küll tarbijate, kuid mitte toidukaupade müüjate, sööklate ja kiirtoidukohtade jaoks.
            49. Euroopa Kohus tõlgendas sel ajal kehtinud direktiivi 89/104/EMÜ artikli 12 lõike 2 punkti a, mis on olulises osas identne direktiivi artikli 12 lõike 2 punktiga a, grammatiliselt, süstemaatiliselt ja teleoloogiliselt. Euroopa Kohus sedastas, et kogu turustusprotsessi eesmärk on, et tarbijad ja lõpptarbijad ostaksid kaupu. Edasimüüjate roll on nõudluse avastamine, prognoosimine, laiendamine ja suunamine. Sellest tulenevalt sedastas Euroopa Kohus, et „kui registreeritud kaubamärgiga hõlmatud kauba tarnimises tarbijatele või lõpptarbijatele osalevad edasimüüjad, siis moodustavad kõik tarbijad ja lõpptarbijad ning sõltuvalt vastava turu tunnusjoontest ka kõik asjaomase kauba tarneprotsessis osalevad ettevõtjad määrava tähtsusega ringkonna, mille alusel saab hinnata, kas kaubamärk on muutunud kaubanduses sellise kauba üldnimeks, mille jaoks ta on registreeritud”.(26)
            50. Menetlusosalised teevad selle kohtupraktika põhjal käesoleva kohtuasja jaoks erinevaid järeldusi. Backaldrini, Saksamaa Liitvabariigi, Prantsuse Vabariigi ja komisjoni arvates on pagarid käesoleval juhul sõltuvalt turu tunnusjoontest asjaomase kauba puhul määrava tähtsusega ringkonna osa. Seejuures peavad Prantsuse Vabariik ja komisjon otsustavaks, et pagarid mõjutavad klientide tehtud valikut. Prantsuse Vabariik märgib, et kaubamärgiomaniku tahtliku varjamisega tarbijate eest mõjutavad pagarid nende ostuotsust veelgi enam. Saksamaa Liitvabariigi väide tugineb töötlemisprotsessile, millega pagarid tegelevad. Komisjon lisas, et edasimüüjate mõju on seda suurem, mida enam nad toodet mõjutavad. Backaldrin väidab, et selliste toodete puhul, mida pakutakse lõpptarbijale pakendamata ja võimaluseta viidata kaubamärgiõigusele, on kaupmeeste seisukoht suure tähtsusega. Kaubamärk muutub tavaliselt üldnimeks ainult siis, kui seda peab päritolutähiseks vaid asjaomase ringkonna täiesti ebaoluline osa.
            51. Pfahnl ja Itaalia Vabariik on seevastu seisukohal, et käesolevas kohtuasjas ei kuulu pagarid määrava tähtsusega ringkonda. Pfahnl väidab, et pagarid ei mõjuta tarbijate ostuotsust, vaid need valivad küpsetisi iseseisvalt ja nõu pidamata. Pealegi ei ole pagar edasimüüja, vaid ta valmistab toodet, lihtsustades oma tööd küpsetussegu kasutamisega. Itaalia Vabariik peab pagarite arvamust tähtsusetuks, kuna nende teadmine kaubamärgist ei mõjuta lõpptarbija ostuotsust.
            52. Vastavalt eespool viidatud kohtupraktikale, millega ma nõustun, tuleb küsimuse hindamisel, kas kaubamärk on muutunud üldnimeks, lähtuda eelkõige tarbijatest ja „sõltuvalt vastava turu tunnusjoontest” ka kauba tarneprotsessis osalevatest ettevõtjatest. Seega tekib küsimus, millistest turu tunnusjoontest see sõltub.
            53. Direktiivi artikli 12 lõike 2 punkti a sõnastusest, mida kohtujurist Léger on kohtuasjas Björnekulla Fruktindustrier hoolikalt tõlgendanud,(27) seda ei nähtu.
            54. Selle sätte kontekst toetab küll väidet, et hindamisel peab olema kesksel kohal lõpptarbija, kuid ei paku lõplikku vastust küsimusele, milliste turu tunnusjoonte korral kuuluvad määrava tähtsusega ringkonda ka ettevõtjad.
            55. Süstemaatilise tõlgendamise puhul tuleb vastavalt eeltoodule arvestada, et direktiivi artikli 3 lõike 1 punktiga d on vastuolus selliste kaubamärkide andmine, „mis koosnevad ainult märkidest või tähistest, mis on muutunud tavapäraseks igapäevases keelekasutuses või heausksetes ja kindlakskujunenud kaubandustavades”. Seda kaubamärgi andmisest keeldumise põhjust – eristatavuse puudumise (direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt b) erijuhtu – on võimalik artikli 3 lõike 3 kohaselt kõrvaldada eristatavuse omandamisega.
            56. Direktiivi artikli 3 lõike 1 punkti d sõnastus („igapäevases keelekasutuses” või  „heausksetes ja kindlakskujunenud kaubandustavades”) näib liigitavat mõiste üldnimeks, kui tarbijad või kaupmehed seda sellena käsitavad.(28) Sellest nähtub, et hinnates mõiste muutumist üldnimeks, piisab üldjuhul sellest, kui tähenduse muutus on toimunud tarbijate seas. Seda toetab ka asjaolu, et Euroopa Kohus on eristatavuse küsimuse hindamisel lähtunud korduvalt tarbijatest – neist, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikud ja arukad.(29) Siiski on ka näiteid selle kohta, et Euroopa Kohus arvab kaupmehed asjaomase ringkonna hulka.(30)
            57. Selle kindlaksmääramisel, milliste turu tunnusjoonte korral tuleb kaubamärgi üldnimeks muutumist hinnates arvestada ka asjaomase kauba turustusprotsessis osalevaid ettevõtjaid, on seega määrav tähtsus sätte eesmärgil.
            58. Nagu eespool juba sedastatud, on kaubamärgi peamine ülesanne päritolu tähistamine. Kauba müügil annab kaubamärk teavet toote päritolu kohta. Kaubamärk on seega – nagu keel üldiselt – osa kommunikatsiooniprotsessist, käesoleval juhul müüja ja ostja vahel. Sellel kommunikatsiooniprotsessil on kavandatud tulemused ja kaubamärk täidab oma olemasolu õigustavat ülesannet ainult siis, kui mõlemad kommunikatsioonis osalevad pooled „mõistavad” kaubamärki, seega on teadlikud kaubamärgi päritolu tähistamise ülesandest. Kui üks neist rühmadest käsitab kaubamärki üldnimena, nurjub kaubamärgi poolt kantava teabe edastamine. Üldjuhul piisab seega direktiivi artikli 12 lõike 2 punktis a sätestatud objektiivse elemendi esinemiseks, kui tarbijad tajuvad kaubamärki üldnimena. Seda pidas Euroopa Kohus silmas, kui ta sedastas, et üldiselt on „määrava tähtsusega see, kuidas tajuvad kaubamärki tarbijad või lõpptarbijad”, sest turustusprotsessi eesmärk on kaupade ostmine.(31)
            59. Sellest müüja ja ostja vahelisest kommunikatsiooniprotsessist ilmnevad automaatselt tunnusjooned, mis peavad turul olema, et kaubamärgi üldnimeks muutumise hindamisel oleks määrav tähtsus edasimüüjatel. Nimelt saab kaubamärk ostja teadmatusele vaatamata jätkuvalt täita päritolu tähistamise ülesannet, kui edasimüüjal on määrava tähtsusega mõju ostja ostuotsusele ja kui tema teadmised kaubamärgi päritolu tähistamise ülesandest tagavad sel viisil kommunikatsiooniprotsessi õnnestumise. See on nii, kui asjaomasel turul on ostuotsuse tegemisel tavaliselt määrav tähtsus edasimüüja nõuannetel või kui edasimüüja teeb ostuotsuse koguni tarbija eest, nagu seda teevad apteekrid ja arstid retseptiravimite puhul.(32)
            60. Käesoleval juhul sellist määrava tähtsusega mõju ostuotsusele ei ole. Pagariäri kliendid teevad ostuotsuse määrava tähtsusega nõuanneteta või lausa ilma ostuotsuse mõjutamiseta.
            61. Teistsugust järeldust ei tulene ka asjaolust, et pagarid mõjutavad teatava küpsetussegu ostmisega klientide otsust. Küpsetussegu ostmine ei avalda mõju valmisküpsetise ostmisele. Viimane on teine toode, mida pagar eelneva etapi tootest valmistab ja litsentsi alusel klientidele pakub.
            62. Ka pagarite otsus oma kaubavaliku kohta ja nende klientide teadmatus sellest, et küpsetise nimetus on kaubamärk, ei kujuta endast tarbija ostuotsuse määrava tähtsusega mõjutamist, mis puudutab asjaomast küpsetist. Eeltoodu kohaselt on sellise mõjutamise eeltingimus, et kaubamärgi päritolu tähistamise ülesannet täidavad pagarid, kes mõjutavad müüja ja tarbija vahelises müügiprotsessis seega tarbija ostuotsust. Käesoleval juhul valmistavad aga pagarid ise litsentsi alusel valmistoodet. Nad on seega tootjate, mitte tarbijate poolel. Pakutava tootevaliku piiramine ja kaubamärgi olemasolust teavitamata jätmine avaldab küll tarbijate ostuotsusele tegelikku mõju, kuid pagarid ei mõjuta seejuures ostjate ostuotsust, vaid pigem müüjate oma.
            63. Euroopa kaubamärgiõigus ei kujuta endast mingil juhul erandit, kui see lähtub sellest, et küsimuse hindamisel, kas kaubamärk on muutunud üldnimeks, on määrava tähtsusega tarbija. Ameerika Ühendriikides otsustas kohtunik Learned Hand juba varakult, et määrava tähtsusega on tarbija arusaam asjaomasest sõnast.(33) Ka Andide Ühenduse Kohus lähtub kaubamärgi üldnimeks muutumise küsimuse hindamisel tarbija arusaamast, kuna viimane on „kaubamärgikaitse sihtrühm”.(34)
            64. Austria Oberster Gerichtshof lähtub seevastu – samuti Euroopa Kohtu otsuse Björnekulla Fruktindustrier põhjal – põhimõtteliselt „kõigi kaubamärgiga kokkupuutuvate ringkondade arusaamade põhjalikust uurimisest”, mis hõlmab lõpptarbijate kõrval ka tootjaid ja kaupmehi. Sellega seoses väidetakse, et lõpptarbijad kalduvad kergesti kaubamärke üldnimena kasutama.(35)
            65. See argument ei veena mind. Tarbijad kasutavad küll kaubamärke sageli üldnimena, kuid üldjuhul nad teavad, et tegemist on kaubamärkidega, nii et sellest ei piisa lõppenuks tunnistamise objektiivse elemendi esinemiseks. Juhtumid, kus tarbija ei ole kaubamärgi olemasolust üldse teadlik, on suhteliselt harvad. Kui aga tegemist on sellise juhtumiga, ei täida kaubamärk enam päritolu tähistamise ülesannet. On raske mõista, miks peaks sellisel juhul kaubamärgi muutumist üldnimeks, seega lõppenuks tunnistamise objektiivset tingimust, kunstlikult raskendama sellega, et arvata kaubamärgist eriti teadlik võrdlusrühm määrava tähtsusega ringkonna hulka. Seda nõuet ei õigusta ka kaubamärgiomaniku omandi põhiõigusega tagatud kaitse. Seda arvestatakse juba seeläbi, et ainuüksi objektiivse elemendi esinemine ei põhjusta kaubamärgi lõppenuks tunnistamist.
            66. Lõpuks ei tulene teistsugust tõlgendust ka eelotsusetaotluse esitanud kohtu põhjendusest, et kui kaubamärk Kornspitz valmisküpsetise suhtes lõppenuks tunnistatakse, võivad konkurendid kasutada küpsetussegu puhul direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt tähist „zur Herstellung von Kornspitzen” (Kornspitzi valmistamiseks) ja nii väheneb Backaldrini küpsetussegude jaoks registreeritud kaubamärgi väärtus. Eelsaaduse kaubamärgi väärtuse languse oht lõpptoote kaubamärgi lõppenuks tunnistamise tõttu tuleneb otsusest registreerida kaubamärk mõlema tooterühma jaoks ning lõpptoote spetsiifilisest tootmis‑ ja turustusstruktuurist, eelkõige selle valmistamisest pagarite poolt, kellele on antud litsents lõpptoote müümiseks asjaomase kaubamärgi all. Need otsused on teinud kaubamärgiomanik ise ja seega võtnud asjaomase riski. Teda kaitseb siiski see, et kaubamärgi lõppenuks tunnistamine on välistatud, kui üldnimeks muutumist ei ole põhjustanud tema tegevus või tegevusetus.
            67. Esimesele eelotsuse küsimusele tuleb eeltoodut arvestades vastata, et direktiivi artikli 12 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et määrava tähtsusega ringkonnad, mille alusel saab hinnata, kas kaubamärk on muutunud kaubanduses selle kauba üldnimeks, mille jaoks see on registreeritud, on eelkõige tarbijad ja lõpptarbijad. Olenevalt turu tunnusjoontest tuleb arvestada ka kauba turustusprotsessis osalevaid ettevõtjaid. Sellist arvessevõtmist nõudvad tunnusjooned esinevad eelkõige juhul, kui asjaomased ettevõtjad mõjutavad teataval määral lõpptarbija ostuotsust. Kui see nii ei ole, on kaubamärk muutunud selle kauba üldnimeks, mille jaoks see on registreeritud, kui lõpptarbijad seda sellisena käsitavad, olgugi et kaupmeestele, kes valmistavad kaupa kaubamärgiomaniku toodetud eelsaadusest ja müüvad seda kaubamärgiomaniku nõusolekul kaubamärgi all, on teada, et tegemist on päritolutähisega, kuid nad ei avalikusta seda üldjuhul lõpptarbijatele.
            2. Kolmas eelotsuse küsimus
            68. Kolmanda küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus teada, kas kaubamärgiomaniku tegevuse või tegevusetuse tõttu lõpptarbijate, kuid mitte kaupmeeste jaoks üldnimeks muutunud kaubamärgi lõppenuks tunnistamise eeltingimus on, et tootel ei ole samaväärseid alternatiivseid nimetusi, mistõttu on lõpptarbijad sunnitud seda nimetust kasutama.
            69. Selle eelotsuse küsimuse taustaks on Oberster Patent- ja Markensenat’i tuvastuste kohaselt Austria Oberster Gerichtshofi (kõrgeim kohus) praktika. Selle kohaselt on kaubamärgi muutumine üldnimeks põhimõtteliselt välistatud, kuni kaupmehed tajuvad seda veel päritolutähisena. Teisiti on aga asi siis, kui lõpptarbijate jaoks üldnimeks muutunud kaubamärgil ei ole kaubanduses samaväärset alternatiivi.(36) Kuigi eelotsusetaotluse esitanud kohtu arvates sõnastus seda eeltingimust ei toeta, võimaldab see siiski mõistlikku tasakaalu kaubamärgiomaniku põhiõigusega kaitstud seisundi ning kaupade ja teenuste tähiste kasutamisega seotud üldiste huvide vahel.
            70. Backaldrini arvates on kaubamärgi muutumine üldnimeks välistatud, kui kaubal on alternatiivseid nimetusi. Seda tuleb eeldada ka siis, kui kaubamärgi alternatiivsed nimetused ei ole igas mõttes, eelkõige oma leviku poolest, samaväärsed.
            71. Pfahnl leiab, et nimetatud tingimus ei ole kaubamärgi lõppemise hindamisel asjakohane. Sellel ei ole mingit alust direktiivi sõnastuses, ülesehituses ega eesmärgis. Komisjon jagab seda seisukohta.
            72. Ka Prantsuse Vabariik ei pea alternatiivsete mõistete olemasolu kaubamärgi üldnimeks muutumise tingimuseks, kuid soovib sellele siiski anda soovitusliku mõju. Itaalia Vabariik leiab, et alternatiivsete nimetuste puudumine on kõigest „riskitegur”, mis võib aidata kaasa kaubamärgi muutumisele üldnimeks.
            73. Minu arvates ei tule kaubamärgi lõppemise hindamiseks uurida, kas kaubanduses on toote jaoks samaväärseid alternatiivseid nimetusi.
            74. Seejuures tuleb kõigepealt selgitada, mida eelotsusetaotluse esitanud kohus silmas peab, kui ta ütleb, et „samaväärsed alternatiivsed nimetused puuduvad”. Ta ei saanud sellega silmas pidada, et sünonüüm peab objektiivselt „olemas olema”. Keel on sotsiaalne nähtus, mitte objektiivselt määratletud ruum. Spontaanselt (kaubamärgiomaniku poolt) leitud mõiste ei saa olla „samaväärne alternatiiv”. Sõna tähenduse määrab nimelt selle kasutus keeles.(37) Kord antud sisu muutub küll keelekasutuse tõttu, kuid seda ei saa lihtsalt teadlikult muuta. Seda, kas sõna on teise sõna „alternatiiv” või kas sõna on teise sõnaga lausa „samaväärne”, määrab seega keelekogukond, mitte kohus. Keelekogukond võib esmapilgul „samaväärset” sõna teisiti mõista või selle kasutamisest täielikult keelduda. Kõnealust kriteeriumi tuleb seega tõlgendada nii, et see nõuab mõiste sünonüüme, mis on võetud tegelikku keelekasutusse. See vastab ka „kasutusel olevast alternatiivmõistest” rääkiva Austria Oberster Gerichtshofi arusaamale.(38)
            75. Sellist kriteeriumi ei ole siiski sätte sõnastuses ette nähtud ja see ei ole sätte eesmärgiga kooskõlas. Lõppenuks tunnistamine, mis ähvardab juhul, kui kaubamärk muutub kauba üldnimeks, põhineb eeltoodu kohaselt sellel, et kaubamärk ei saa enam täita päritolu tähistamise ülesannet. Lõppenuks tunnistamise abil täidab õigussüsteem üldsuse vajadust tähist vabalt kasutada („vaba kasutatavuse nõue”).(39) Lõppenuks tunnistamise õiguslik tingimus ei hõlma siiski nõuet tõendada, et üldsusel on tähise kasutamise vajadus, mis võib olla väiksem juhul, kui on olemas teisi sama eesmärgiga tähiseid. Ainus õiguslik tingimus on, et kaubamärk on muutunud kauba üldnimeks. See küsimus ei sõltu aga sellest, kas keelekasutuses leidub sünonüüme.
            76. Lõpuks tuleb tagasi lükata väide, et selles eelotsuse küsimuses käsitletud kriteerium on vajalik, et tagada kaubamärgiomaniku omandi põhiõiguslik kaitse. Nagu juba märgitud, on seadusandja täitnud oma kohustuse kaaluda üldsuse huve ja kaubamärgiomaniku põhiõigusi nõudega, et kaubamärgi lõppenuks tunnistamiseks peavad lisaks kaubamärgi üldnimeks muutumisele olema täidetud direktiivi artikli 12 lõike 2 punktis a sätestatud subjektiivse elemendi tingimused. Objektiivse elemendi kirjutamata lisakriteeriumidele ei ole sellega seoses kohta.
            77. Kolmandale eelotsuse küsimusele tuleb seega vastata, et kaubamärgi lõppemise hindamisel ei ole oluline, kas lõpptarbijad on samaväärsete alternatiivsete nimetuste puudumise tõttu sunnitud asjaomast tähist kasutama.
            C. Subjektiivne element (teine eelotsuse küsimus) 
            78. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu teine eelotsuse küsimus puudutab direktiivi artikli 12 lõike 2 punktis a sätestatud subjektiivset elementi, seega küsimust, kas tähise tähenduse muutus on tingitud kaubamärgiomanikust. Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib sellega seoses teada, kas tegevusetus võib seisneda juba selles, et kaubamärgiomanik jääb tegevusetuks, kuigi tema toodet müüvad kaupmehed ei teavita kliente, et tegemist on registreeritud kaubamärgiga.
            79. Backaldrin leiab, et sellele küsimusele tuleb vastata eitavalt. Oluline tegevusetus esineb siis, kui kaubamärgiomanik ei tegutse juhul, kui kolmas isik kasutab kaubamärki loata. Käesoleval juhul on aga Backaldrin andnud oma klientideks olevatele pagaritele lihtlitsentsi alusel loa müüa vaidlusaluseid küpsetisi kaubamärgi Kornspitz all. Nõuda pagaritelt, et need teavitaksid küpsetise ostjaid, et nimetus Kornspitz on kaubamärk, oleks värskete toiduainetega kauplemise puhul ebatavaline ja põhjendamatu. Reklaammaterjalide kättesaadavaks tegemine, millega saab pagariärides tutvuda, peaks olema piisav.
            80. Pfahnl, Prantsuse Vabariik, Itaalia Vabariik ja komisjon pooldavad seevastu sellele küsimusele jaatava vastuse andmist. Kaubamärgiomanikud peavad kandma piisavalt hoolt ka oma kaubamärgi eristatavuse kaitse eest ja kasutama kaubanduses kõiki võimalusi võidelda üldnimeks muutumise vastu. Seetõttu peaksid nad pagaritelt nõudma oma kaubamärgile tähelepanu juhtimist. Prantsuse Vabariik peab selle tegemata jätmist olulise tegevusetuse näitajaks.
            81. Direktiivi artikli 12 lõike 2 punkti a kohaselt ei vii ainuüksi kaubamärgi muutumine kauba üldnimeks kaubamärgi lõppenuks tunnistamiseni. Pigem peab see muutumine toimuma kaubamärgiomaniku „tegevuse või tegevusetuse tõttu”. Sätte sõnastus ei sisalda seejuures piiranguid selle osas, milline tegevusetus võib põhjustada kaubamärgi muutumist üldnimeks.
            82. Euroopa Kohtul oli kohtuasjas Levi Strauss võimalus selgitada, millisest tegevusetusest subjektiivse elemendi puhul piisab. Ta sedastas järgmist: „[...] tegevusetus võib seisneda ka selles, et kaubamärgiomanik ei ole aegsasti tuginenud nimetatud artiklile 5 ning taotlenud pädevatelt ametiasutustelt keelata asjaomastel kolmandatel isikutel kasutada tähist, mille segiajamine kõnealuse kaubamärgiga on tõenäoline, kuna selliste taotluste eesmärk ongi nimetatud kaubamärgi eristusvõime säilitamine”.(40) Sõna „ka” kasutamine näitab, et Euroopa Kohus käsitas nimetatud juhtumit ainult olulise tegevusetuse näitena.
            83. Kaubamärgiomaniku kohustuste ulatuse saab täpsemalt kindlaks määrata sätte mõtte ja eesmärgi põhjal. Direktiiviga püütakse tasakaalustada kaubamärgiomanike huvi ja teiste majandustegevuses osalejate huvi tähist vabalt kasutada. Seetõttu ei ole kaubamärgiomaniku õiguste kaitse tingimusteta, vaid kaubamärgiomanik peab näitama üles hoolt oma kaubamärgi kaitse suhtes.(41) Minu arvates ei hõlma see üksnes kaubamärgi kaitset rikkumiste eest, vaid ka ohu eest, et kaubamärk muutub üldnimeks. Hoolsuskohustus tähendab ühtlasi, et kaubamärgiomanik jälgib turgu ja võtab temast olenevad meetmed kaubamärgi kaitseks üldnimeks muutumise eest.
            84. Siseriiklikud kohtud peavad iga üksikjuhtumi puhul tuvastama, millised meetmed on kaubamärgiomaniku jaoks asjakohased ja temast olenevad. Näiteid selliste meetmete kohta leidub nii Siseturu Ühtlustamise Ameti praktikas kui ka erialakirjanduses. Kõne alla tuleb näiteks reklaam, hoiatuse lisamine märgistele (või toote juurde paigutatud siltidele koos viitega tootenimele) või sõnaraamatute väljaandjate mõjutamine, et nad lisaksid seal nimetatud sõnale viite kaubamärgi kohta.(42) Kaubamärgiomanik peab ise vältima kaubamärgi kasutamist üldnimena(43) ja võtma endast olenevad meetmed sellise kasutuse vastu võitlemiseks ja kaubamärgi märgatavaks muutmiseks kaubanduses(44) . Kui kaubamärgi kasutamiseks antakse litsents, tuleb ka selle raames võtta kaubamärgiomanikust olenevad meetmed kaubamärgi kaitseks, seega lisada asjaomased tingimused litsentsi ja kontrollida mõistlikul määral nende järgimist.
            85. Teisele eelotsuse küsimusele tuleb seega vastata, et tegevusetus direktiivi artikli 12 lõike 2 punkti a tähenduses esineb siis, kui kaubamärgiomanik ei võta endast olenevaid meetmeid kaubamärgi kaitseks üldnimeks muutumise eest. See hõlmab ka litsentsiomanike asjakohast mõjutamist.
            V. Ettepanek 
            86. Esitatud põhjendustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata eelotsuse küsimustele järgmiselt:
            – Direktiivi 2008/95/EÜ artikli 12 lõike 2 punkti a tuleb tõlgendada nii, et määrava tähtsusega ringkonnad, mille alusel saab hinnata, kas kaubamärk on muutunud kaubanduses selle kauba üldnimeks, mille jaoks see on registreeritud, on eelkõige tarbijad ja lõpptarbijad. Olenevalt turu tunnusjoontest tuleb arvestada ka kauba turustusprotsessis osalevaid ettevõtjaid. Sellist arvessevõtmist nõudvad tunnusjooned esinevad eelkõige juhul, kui asjaomased ettevõtjad mõjutavad teataval määral lõpptarbija ostuotsust. Kui see nii ei ole, on kaubamärk muutunud selle kauba üldnimeks, mille jaoks see on registreeritud, kui lõpptarbijad seda sellisena käsitavad, olgugi et kaupmeestele, kes valmistavad kaupa kaubamärgiomaniku toodetud eelsaadusest ja müüvad seda kaubamärgiomaniku nõusolekul kaubamärgi all, on teada, et tegemist on päritolutähisega, kuid nad ei avalikusta seda üldjuhul lõpptarbijatele.
            – Kaubamärgi lõppemise hindamisel ei ole oluline, kas lõpptarbijad on samaväärsete alternatiivsete nimetuste puudumise tõttu sunnitud asjaomast tähist kasutama.
            – Tegevusetus direktiivi artikli 12 lõike 2 punkti a tähenduses esineb siis, kui kaubamärgiomanik ei võta endast olenevaid meetmeid kaubamärgi kaitseks üldnimeks muutumise eest. See hõlmab ka litsentsiomanike asjakohast mõjutamist.
            (1) . 
            (2)  – Nii nt saksa keeles kaubamärgid „Fön” (Deutsches Patent- und Markenamt (Saksa patendi‑ ja kaubamärgiamet), registrinumber 739 154) ja „Heroin” (Reichspatentamti (Riigi patendiamet) kaubamärgiregister, nr 31 650). Alates 30. septembrist 1950 ei saa viimasele enam tugineda. De Ridder, M., Heroin – Vom Arzneimittel zur Droge , Campus, Frankfurt/Main, 2000, lk 63 ja 64. Prantsuskeelsete näidete kohta vt kohtujurist Léger’ 13. novembri 2003. aasta ettepanek kohtuasjas C‑371/02: Björnekulla Fruktindustrier, milles otsus tehti 29. aprillil 2004 (EKL 2004, lk I‑5791, ettepaneku punkt 50).
            (3)  – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, lk 25).
            (4)  – 29. aprilli 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑371/02: Björnekulla Fruktindustrier (EKL 2004, lk I‑5791).
            (5)  – 27. aprilli 2006. aasta otsus kohtuasjas C‑145/05: Levi Strauss (EKL 2006, lk I‑3703, punkt 34).
            (6)  – Viidatud eespool 3. joonealuses märkuses.
            (7)  – Märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkulepe, mis on sõlmitud 15. juunil 1957 (muudetud redaktsioonis).
            (8)  – Kaubamärgid võivad mõistagi tähistada ka teenuseid. Kuna käesolev asi puudutab siiski kaupu, käsitlen ma lihtsuse huvides ainult kaupu.
            (9)  – 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C‑482/09: Budějovický Budvar (EKL 2011, lk I‑8701, punkt 71); 4. oktoobri 2001. aasta otsus kohtuasjas C‑517/99: Merz & Krell (EKL 2001, lk I‑6959, punkt 22), ja 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C‑39/97: Canon (EKL 1998, lk I‑5507, punkt 28).
            (10)  – Minu 18. aprilli 2013. aasta ettepanek kohtuasjas C‑661/11: Martin y Paz, ettepaneku punkt 75.
            (11)  – Eespool 9. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Canon, punkt 28, ja 17. oktoobri 1990. aasta otsus kohtuasjas C‑10/89: HAG II (EKL 1990, lk I‑3711, punktid 13 ja 14).
            (12)  – Direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt b.
            (13)  – Vt eespool 9. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Merz & Krell, punktid 28 ja 31, ning kohtujurist Ruiz‑Jarabo Colomeri 18. jaanuari 2001. aasta ettepanek eespool 9. joonealuses märkuses viidatud kohtuasjas Merz & Krell, ettepaneku punkt 40.
            (14)  – Eespool 4. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Björnekulla Fruktindustrier, punkt 22.
            (15)  – Esimene nõukogu 21. detsembri 1998. aasta direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).
            (16)  – Vt nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta artikkel 4, artikli 7 lõike 1 punkt d ja artikkel 51 (ELT L 78, lk 1). Asjakohased sätted on ka nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruses (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146).
            (17)  – Euroopa Inimõiguste Kohtu 11. jaanuari 2007. aasta otsus kohtuasjas Anheuser‑Busch vs.  Portugal (kaebus nr 73 049/01).
            (18)  – Eespool 5. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Levi Strauss, punkt 19.
            (19)  – Käesoleva ettepaneku punkt 27.
            (20)  – Vt nt kohtujurist Ruiz‑Jarabo Colomeri 13. juuni 2002. aasta ettepanek kohtuasjas C‑206/01: Arsenal Football Club, milles otsus tehti 12. novembril 2002 (EKL 2002, lk I‑10273, ettepaneku punkt 46).
            (21)  – 22. septembri 2011. aasta otsus kohtuasjas C‑323/09: Interflora ja Interflora British Unit (EKL 2011, lk I‑8625, punkt 38); 23. märtsi 2010. aasta otsus liidetud kohtuasjades C‑236/08–C‑238/08: Google France ja Google (EKL 2010, lk I‑2417, punkt 77); 18. juuni 2009. aasta otsus kohtuasjas C‑487/07: L’Oréal jt (EKL 2009, lk I‑5185, punkt 58); vt Cornish, W. jt, Intellectual Property , London, Sweet & Maxwell, 7. Aufl., 2010, lk 658–661.
            (22)  – Jehoram, T. jt, European Trademark Law , Kluwer, Alpen aan den Rijn, 2010, lk 12 ja 13.
            (23)  – Fezer, K.‑H., Markenrecht , C.H. Beck, München, 4. Aufl., 2009, sissejuhatuse punkt 8.
            (24)  – Kohtujurist Jacobsi 29. aprilli 1997. aasta ettepanek kohtuasjas C‑337/95: Parfums Christian Dior, milles otsus tehti 4. novembril 1997 (EKL 1997, lk I‑6013, ettepaneku punkt 39) (kohtujuristi kursiiv).
            (25)  – Käesolevast erineva küsimuse kohta, mis käsitleb kaubamärgiõiguses sätestatud sanktsioone toote omaduste tugeva kõikumise korral vt (Ameerika Ühendriikide õiguses) Hennig-Bodewig, F., Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht , GRUR Int., 1985, 445.
            (26)  – Eespool 4. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Björnekulla Fruktindustrier, punktid 24 ja 26.
            (27)  – Kohtujurist Léger’ 13. novembri 2003. aasta ettepanek eespool 2. joonealuses märkuses viidatud kohtuasjas Björnekulla Fruktindustrier, ettepaneku punktid 29–43.
            (28)  – Kohtujurist Léger on siiski seisukohal, et sõnastusest ja Markenamti praktikast tuleneb, et oluline on nii keskmise tarbija kui ka turustamisega tegeleva majandusringkonna arusaam. Kohtujurist Léger’ 13. novembri 2003. aasta ettepanek eespool 2. joonealuses märkuses viidatud kohtuasjas Björnekulla Fruktindustrier, ettepaneku punktid 57–60.
            (29)  – 6. mai 2003. aasta otsus kohtuasjas C‑104/01: Libertel (EKL 2003, lk I‑3793, punktid 45 ja 46); 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑363/99: Koninklijke KPN Nederland (EKL 2004, lk I‑1619, punkt 76); 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑218/01: Henkel (EKL 2004, lk I‑1725, punkt 50); 21. oktoobri 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑64/02 P: OHIM vs.  Erpo Möbelwerk (EKL 2004, lk I‑10031, punkt 43), ja 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C‑108/97 ja C‑109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I‑2779, punkt 53); kohtujurist Ruiz‑Jarabo Colomeri 18. jaanuari 2001. aasta ettepanek eespool 9. joonealuses märkuses viidatud kohtuasjas Merz & Krell, ettepaneku punkt 44; kohtujurist Ruiz‑Jarabo Colomeri 17. jaanuari 2006. aasta ettepanek eespool 5. joonealuses märkuses viidatud kohtuasjas Levi Strauss, ettepaneku punkt 23.
            (30)  – Eespool 29. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Windsurfing Chiemsee, punkt 29.
            (31)  – Eespool 4. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Björnekulla Fruktindustrier, punkt 24.
            (32)  – Sellist seisukohta määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohta väljendati 26. aprilli 2007. aasta otsuses kohtuasjas C‑412/05 P: Alcon vs.  OHIM (EKL 2007, lk I‑3569, punkt 56). Vt ka kohtujurist Kokott’i 26. oktoobri 2006. aasta ettepanek kohtuasjas Alcon vs.  OHIM, ettepaneku punktid 48–52.
            (33)  – Bayer Co. vs.  United Drug Co. (S.D.N.Y. 1921), 272 F. 505. Vt Berner Intern. Corp. vs . Mars Sales Co. (3rd Cir. 1993), 987 F.2d 975; Lemley, M. ja McKenna, M., Is Pepsi Really a Substitute for Coke? , 100 Georgetown Law Journal, lk 2055, 2066–2069 (2012).
            (34)  – Proceso 11-IP-2002.
            (35)  – 4 Ob 128/04h – Memory. Viimati nimetatud väidet on esitatud ka Saksa kohtupraktikas kitsa tõlgenduse toetuseks: Oberlandesgericht München (Müncheni kõrgeim piirkondlik kohus), GRUR-RR 2006, 84, 85 „Memory”.
            (36)  – Oberster Gerichtshofi (edaspidi „OGH”) 29. jaanuari 2002. aasta otsus kohtuasjas 4 Ob 269/01i – Sony Walkman II; vt OGH 6. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas 4 Ob 128/04h – Memory.
            (37)  – Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen , Akademie Verlag, Berlin, 2011, § 43.
            (38)  – OGH 6. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas 4 Ob 128/04h – Memory.
            (39)  – 10. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas C‑102/07: adidas ja adidas Benelux (EKL 2008, lk I‑2439, punktid 22–24).
            (40)  – Eespool 5. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Levi Strauss, punkt 34.
            (41)  – Eespool 5. joonealuses märkuses viidatud kohtuotsus Levi Strauss, punktid 29 ja 30.
            (42)  – Kui õigus on olemas, tuleb seda kasutada. Ühtlustamisameti menetlusi käsitlevad suunised, lõplik versioon: november 2007, D osa, 2. peatükk, lk 9.
            (43)  – BK 595/2008-4 – 5HTP; De la Fuente García, E., teoses: O’Callaghan Muñoz, X. (väljaandja), Propiedad Industrial , Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, lk 223.
            (44)  – Eisenführ, G., teoses: Eisenführ, G. ja Schennen, D. (väljaandjad), Gemeinschaftsmarkenverordnung , Carl Heymanns Verlag, Köln, 3. Aufl., 2010, artikli 51 punkt 22; Galli, C. jt, teoses: Bonlini, G. ja Confortini, M. (väljaandjad), Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intelletuale , UTET, Milanofiori Assago, 2011, lk 191.