CELEX: 62003TJ0112
Language: fi
Date: 2005-03-16
Title: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) tuomio 16 päivänä maaliskuuta 2005. # L'Oréal SA vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). # Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Sanamerkkiä FLEXI AIR koskeva hakemus - Aiempi sanamerkki FLEX - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Pyyntö tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta - Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 43 artiklan 2 kohta. # Asia T-112/03.

Asia T-112/03
      L’Oréal SA
      vastaan
      sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
      Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin FLEXI AIR rekisteröimiseksi tavaramerkiksi – Aikaisempi sanamerkki FLEX – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Pyyntö tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 43 artiklan 2 kohta
      Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.3.2005 
      Tuomion tiivistelmä
      1.     Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä
            – Tämä kysymys, kun tavaramerkin rekisteröinnin hakija on sen esittänyt, on ratkaistava ennen kuin väitteestä tehdään päätös
            – Seuraus – Hakijan velvollisuus esittää huomautuksensa viraston asettamassa määräajassa
      (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 42 artikla ja 43 artiklan 2 ja 3 kohta)
      2.     Yhteisön tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Valituslautakunnassa tehty valitus ensimmäisenä yksikkönä asian ratkaisseen
            viraston yksikön tekemästä päätöksestä – Näiden kahden yksikön välinen toiminnallinen jatkuvuus – Valituslautakunnan toteuttaman
            valituksen tutkimisen laajuus
      (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohta)
      3.     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on
            tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity
            samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
            välillä – Sen merkitys, että aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen 
      (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)
      4.     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on
            tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity
            samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
            välillä – Sanamerkit FLEXI AIR ja FLEX
      (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)
      5.     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on
            tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity
            jäsenvaltiossa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman
            tavaramerkin välillä – Haetun tavaramerkin tutkiminen ja tarvittaessa rekisteröimisestä kieltäytyminen yksinomaan asetuksen
            N:o 40/94 perusteella
      (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohta)
      6.     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka tehnyt
            sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity
            jäsenvaltiossa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman
            tavaramerkin välillä – Asetuksella N:o 40/94 aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltijalle myönnetyt oikeudet – Oikeudet
            eivät ylitä kyseessä olevassa kansallisessa lainsäädännössä myönnettyjä oikeuksia
      (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohta; neuvoston direktiivin 89/104
            4 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohta)
      1.     Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan saman asetuksen 42 artiklan nojalla tehtyä
         väitettä tutkittaessa aikaisempaa tavaramerkkiä oletetaan käytetyn tosiasiallisesti niin kauan kuin hakija ei ole esittänyt
         pyyntöä tällaista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta. Tällaisen pyynnön esittämisestä on siis seurauksena se, että
         väitteentekijälle asetetaan todistustaakka tosiasiallisesta käytöstä (tai käyttämättä jättämisen perustelluista syistä) sillä
         uhalla, että hänen väitteensä hylätään. Jotta vaikutus olisi tällainen, pyyntö on esitettävä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle
         (tavaramerkit ja mallit) nimenomaisesti ja hyvissä ajoin.
      
      Vaikka tältä osin asetuksen N:o 40/94 yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan, että ”on perusteltua suojata yhteisön tavaramerkkejä
         ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin kuin näitä merkkejä todella käytetään”
         ja vaikka tässä valossa tavaramerkin hakijan mahdollisuutta pyytää todisteita sellaisen tavaramerkin käytöstä, johon on vedottu
         hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröimistä vastaan, ei ole rajoitettava perusteettomasti, aikaisemman tavaramerkin
         tosiasiallinen käyttö on kuitenkin kysymys, joka – kun tavaramerkin rekisteröinnin hakija on sen esittänyt – on ratkaistava
         ennen kuin varsinaisesta väitteestä tehdään päätös.
      
      Koska väitemenettely ja valitusmenettely ovat kontradiktorisia menettelyjä, virasto pyytää, niin usein kuin on tarpeen, osapuolia
         esittämään sen itsensä niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia. Menettelyn
         sujuvuuden takaamiseksi nämä huomautukset on lähtökohtaisesti esitettävä viraston asettamassa määräajassa.
      
      (ks. 24–27 kohta)
      2.     Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntien toimivalta käsittää ensimmäisenä yksikkönä
         asian ratkaisseiden viraston yksiköiden tekemien päätösten uudelleen tutkimisen. Valituksen ratkaiseminen tämän uudelleen
         tutkimisen puitteissa riippuu siitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on
         sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös. Näin ollen valituslautakunnat voivat asetuksen N:o 40/94 74 artiklan
         2 kohdassa esitetyin varauksin hyväksyä valituksen sellaisten uusien tosiseikkojen perusteella, joihin valituksen tehnyt osapuoli
         on vedonnut, tai jopa sen esittämien uusien todisteiden perusteella. 
      
      Sen tutkinnan laajuus, jonka virasto on velvollinen suorittamaan valituksen kohteena olevan päätöksen osalta, ei lähtökohtaisesti
         määräydy valituksen tehneen osapuolen esittämien oikeudellisten perusteiden nojalla. Näin ollen vaikka valituksen tehnyt osapuoli
         ei olisikaan esittänyt erityistä oikeudellista perustetta, valituslautakunnalla on kuitenkin velvollisuus tutkia kaikkien
         asiaan kuuluvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen valossa sitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä
         laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös.
      
      (ks. 36 kohta)
      3.     Vaikka tutkittaessa väitettä, jonka on esittänyt aikaisemman tavaramerkin haltija yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen
         N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, tämän tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa,
         se on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi
         tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen ja hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ei ole aikaisemman tavaramerkin täydellinen
         toisinto, erityisesti merkkien ja tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi.
      
      (ks. 61 kohta)
      4.     Yhdistyneessä kuningaskunnassa keskivertokuluttajien keskuudessa on olemassa sekaannusvaara sanamerkin FLEXI AIR, jonka rekisteröintiä
         yhteisön tavaramerkiksi on haettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat
         kuvausta ”sampoot; geelit, vaahdot ja balsamit ja aerosolituotteet hiusten kampaukseen ja hoitoon; hiuslakat; väriaineet ja
         tuotteet hiusten valkaisuun; tuotteet hiusten muotoiluun ja hiuslaineiden muodostukseen; eteeriset öljyt”, ja sanamerkin FLEX
         välillä, joka on rekisteröity aikaisemmin Yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisen luokituksen samaan luokkaan kuuluville tavaroille,
         jotka vastaavat kuvausta ”hiuksille tarkoitetut sampoot ja hoitotuotteet”, yhtäältä koska aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky
         on heikko ja kyseessä olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaiset ja toisaalta
         koska tavarat ovat osittain samanlaisia ja osittain erittäin samankaltaisia.
      
      (ks. 82 ja 83 kohta)
      5.     Koska yhteisön tavaramerkkihakemukseen sovelletaan asetuksessa N:o 40/94 säädettyjä menettelyjä, hakemuksen kohteena oleva
         tavaramerkki on välttämättä jätettävä rekisteröimättä tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 2 kohdan
         a alakohdan ii alakohdan nojalla, jos jossakin jäsenvaltiossa aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltija esittää väitteen
         ja jos on olemassa 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara kyseessä olevien tavaramerkkien välillä. Asetuksessa
         N:o 40/94 ei sen sijaan säädetä sen tutkimisesta etukäteen, voidaanko tähän aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuva
         väite esittää pätevästi sen kansallisen lainsäädännön nojalla, jota siihen sovelletaan, eikä kyseessä olevien tavaramerkkien
         sekaannusvaaran arvioimisesta tämän kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
      
      (ks. 91 kohta)
      6.     Asetuksella N:o 40/94 ei voida myöntää aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltijalle yhteisön tavaramerkkihakemuksen suhteen
         laajempia oikeuksia kuin tähän aikaisempaan tavaramerkkiin sovellettavalla kansallisella lainsäädännöllä. Jäsenvaltioiden
         tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 artiklan
         2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla jäsenvaltioiden kansalliset lainsäädännöt, jotka koskevat hakemuksen kohteena olevan
         tavaramerkin ja aikaisemman kansallisen tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa, on nimittäin yhdenmukaistettu täysin. Nämä direktiivin
         89/104 säännökset ovat oikeudelliselta sisällöltään samat kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan
         2 kohdan a alakohdan ii alakohdan säännökset.
      
      (ks. 92 kohta)
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
      16 päivänä maaliskuuta 2005 (*)
      
      Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin FLEXI AIR rekisteröimiseksi tavaramerkiksi – Aikaisempi sanamerkki FLEX – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Pyyntö tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 43 artiklan 2 kohta
      Asiassa T-112/03,
      L’Oréal SA, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan asianajaja X. Buffet Delmas d’Autane,
      
      valittajana,
      vastaan
      sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään B. Filtenborg, S. Laitinen ja G. Schneider, 
      
      vastaajana,
      jossa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisena osapuolena
         on ollut
      
      Revlon (Suisse) SA, kotipaikka Schlieren (Sveitsi),
      
      ja jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan
         15.1.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 396/2001-4), joka koskee L’Oréal SA:n ja Revlon (Suisse) SA:n välistä väitemenettelyä,
      
      EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),
      toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit A. W. H. Meij ja I. Pelikánová,
      kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,
      ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 27.3.2003 toimitetun kannekirjelmän,
      ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 31.7.2003 toimitetun vastineen,
      ottaen huomioon kanteeseen liitetyn, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 8.9.2003 toimitetun lisäasiakirjan
         eli jäljennöksen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 11.7.2003 tekemästä
         päätöksestä asiassa R 831/2002-2, joka koskee Revlon (Suisse) SA:n ja Lancôme Parfums et Beauté & Cien välistä väitemenettelyä,
      
      ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.10.2003 toimitetun vastauskirjelmän,
      ottaen huomioon 28.9.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,
      on antanut seuraavan
      tuomion
       Asian tausta
      1       Kantaja teki 9.12.1998 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
         mallit) (jäljempänä virasto) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
         (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.
      
      2       Merkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki FLEXI AIR.
      3       Tuotteet ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä
         luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan
         luokituksen luokkaan 3, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”sampoot;
         geelit, vaahdot ja balsamit ja aerosolituotteet hiusten kampaukseen ja hoitoon; hiuslakat; väriaineet ja tuotteet hiusten
         valkaisuun; tuotteet hiusten muotoiluun ja hiuslaineiden muodostukseen; eteeriset öljyt”.
      
      4       Tavaramerkin rekisteröintihakemus julkaistiin 30.8.1999 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 69/99.
      5       Revlon (Suisse) SA (jäljempänä väitteentekijä) esitti hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen
         N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan mukaisen väitteen.
      
      6       Väite perustui sanamerkkiin FLEX (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki), joka on rekisteröity
      –       Ranskassa luokkiin 3 ja 34 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta ”valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät
         aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat, hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet,
         hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet; tupakka (raakatupakka ja jalostettu tupakka); tupakointivälineet; tulitikut”
      
      –       Ruotsissa luokkaan 3 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta ”sampoot; hiusbalsamit, muotovaahdot, hiuslakat ja geelit”
      –       Yhdistyneessä kuningaskunnassa luokkaan 3 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta ”hiuksille tarkoitetut sampoot ja
         hoitotuotteet”.
      
      7       Väitteensä tueksi väitteentekijä vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun hylkäämisperusteeseen.
      8       Kantajalle ilmoitettiin 7.12.1999, että sen tavaramerkkihakemusta vastaan on esitetty väite. Väiteosasto pyysi 23.3.2000 väitteentekijää
         toimittamaan uusia todisteita väitteensä tueksi ennen 23.7.2000 ja kantajaa esittämään huomautuksensa vastauksena väitteeseen
         ennen 23.9.2000.
      
      9       Asian osapuolet eivät toimittaneet virastolle huomautuksia määräajassa.
      10     Virasto ilmoitti osapuolille 27.11.2000, että jos uusia huomautuksia ei esitetä, se tekee päätöksen hallussaan olevien todisteiden
         perusteella.
      
      11     Virasto vastaanotti 28. ja 29.11.2000 kantajan huomautukset, joissa todettiin, että ”sen tahdosta riippumattomista syistä”
         se sai väitteen tietoonsa vasta nyt. Kantaja vaati myös todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ja totesi
         varaavansa itselleen oikeuden nostaa restitutio in integrum ‑kanne. Kantaja liitti huomautuksiinsa lisäksi jäljennöksen liitännäisessä
         väitemenettelyssä esittämistään huomautuksista.
      
      12     Väiteosasto vastasi 26.3.2001, ettei se ota huomioon edeltävässä kohdassa mainittuja huomautuksia, sillä ne oli annettu tiedoksi
         edellä mainitun 27.11.2000 tehdyn ilmoituksen jälkeen.
      
      13     Väiteosasto hylkäsi tavaramerkkihakemuksen 27.3.2001 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että hakemuksen kohteena olevan
         tavaramerkin ja aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin välillä on sekaannusvaara.
      
      14     Kantaja nosti 20.4.2001 kanteen tästä päätöksestä asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.
      15     Neljäs valituslautakunta hylkäsi kanteen 15.1.2003 ja velvoitti kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
       Asianosaisten vaatimukset
      16     Kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta
      –       kumoamaan riidanalaisen päätöksen
      –       velvoittamaan viraston korvaamaan tästä menettelystä ja valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
      17     Virasto vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta
      –       hylkäämään kanteen
      –       velvoittamaan kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
       Oikeudellinen arviointi
      18     Kanteensa tueksi kantaja esittää kolme kanneperustetta, joiden mukaan olennaisia menettelymääräyksiä on rikottu liittyen pyyntöön
         aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
         b alakohtaa on rikottu ja saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa on rikottu.
      
       Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan olennaisia menettelymääräyksiä on rikottu liittyen pyyntöön aikaisemman tavaramerkin
            tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta
       Asianosaisten lausumat
      19     Kantaja väittää ensinnäkin, että kun valituslautakunta vahvisti väiteosaston päätöksen hylätä pyyntö aikaisemman tavaramerkin
         tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta, se rikkoi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa ja yhteisön
         tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen
         (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön 1 kohtaa. Kantaja toteaa, että koska missään näistä säännöksistä ei aseteta
         määräaikaa pyynnön esittämiselle tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta, tällainen pyyntö voidaan esittää
         väitemenettelyn päättämiseen asti, mikä kantajan mukaan tapahtui käsiteltävänä olevassa asiassa vasta 27.3.2001, jolloin väiteosasto
         teki päätöksensä.
      
      20     Kantaja väittää toiseksi, että kun valituslautakunta vahvisti väiteosaston päätöksen hylätä pyyntö tosiasiallista käyttöä
         koskevien todisteiden toimittamisesta, se loukkasi toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta, sellaisena kuin se on esitetty
         ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-163/98, Procter & Gamble vastaan SMHV (BABY-DRY), 8.7.1999 antamassa tuomiossa
         (Kok. 1999, s. II-2383), asiassa T-122/99, Procter & Gamble vastaan SMHV (Saippuan muoto), 16.2.2000 antamassa tuomiossa (Kok.
         2000, s. II-265), asiassa T-198/00, Hershey Foods vastaan SMHV (Kiss Device with plume), 5.6.2002 antamassa tuomiossa (Kok.
         2002, s. II-2567), asiassa T-63/01, Procter & Gamble vastaan SMHV (Saippuan muoto), 12.12.2002 antamassa tuomiossa (Kok. 2002,
         s. II‑5255) ja asiassa T-308/01, Henkel vastaan SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), 23.9.2003 antamassa tuomiossa (ei vielä julkaistu
         oikeustapauskokoelmassa).
      
      21     Virasto kiistää tämän kanneperusteen pätevyyden.
       Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
      22     Aluksi on todettava, että asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohdalla ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa merkitystä. Siinä
         nimittäin säädetään, että jos väitteentekijän on todistettava aikaisemman tavaramerkin käyttö, virasto pyytää väitteentekijää
         toimittamaan vaaditut todisteet viraston asettaman määräajan kuluessa. Käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole kyse siitä, miten
         pitkään todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä voidaan toimittaa, vaan miten pitkään todisteita voidaan
         pyytää.
      
      23     Tämän jälkeen on todettava, että riidanalaisen päätöksen 16 perustelukappaleessa valituslautakunta totesi, että kantajan pyyntöä
         aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta ei ollut esitetty asetetussa määräajassa
         ja että sitä ei ole otettava huomioon lausuttaessa väitteestä.
      
      24     Tämän toteamuksen pätevyyden tutkimiseksi on aluksi huomautettava, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan
         saman asetuksen 42 artiklan nojalla tehtyä väitettä tutkittaessa aikaisempaa tavaramerkkiä oletetaan käytetyn tosiasiallisesti
         niin kauan kuin hakija ei ole esittänyt pyyntöä tällaista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta. Tällaisen pyynnön
         esittämisestä on siis seurauksena se, että väitteentekijälle asetetaan todistustaakka tosiasiallisesta käytöstä (tai käyttämättä
         jättämisen perustelluista syistä) sillä uhalla, että hänen väitteensä hylätään. Jotta vaikutus olisi tällainen, pyyntö on
         esitettävä virastolle nimenomaisesti ja hyvissä ajoin (yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV – González
         Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, 38 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      25     Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 40/94 yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan, että ”on perusteltua suojata
         yhteisön tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin kuin näitä merkkejä
         todella käytetään”. Tässä valossa tavaramerkin hakijan mahdollisuutta pyytää todisteita sellaisen tavaramerkin käytöstä, johon
         on vedottu hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröimistä vastaan, ei ole rajoitettava perusteettomasti.
      
      26     Kun tavaramerkin rekisteröinnin hakija on esittänyt kysymyksen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, tämä kysymys
         on kuitenkin ratkaistava ennen kuin varsinaisesta väitteestä tehdään päätös.
      
      27     Koska väitemenettely ja valitusmenettely ovat kontradiktorisia menettelyjä, virasto pyytää, niin usein kun on tarpeen, osapuolia
         esittämään sen itsensä niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia (ks. vastaavasti
         asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohta ja 61 artiklan 2 kohta). Menettelyn sujuvuuden takaamiseksi nämä huomautukset on lähtökohtaisesti
         esitettävä viraston asettamassa määräajassa.
      
      28     Käsiteltävänä olevassa asiassa väiteosasto on 23.3.2000 päivätyllä kirjeellään asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti
         pyytänyt väitteentekijää toimittamaan uusia todisteita väitteensä tueksi ennen 23.7.2000 ja kantajaa esittämään huomautuksensa
         vastauksena väitteeseen ennen 23.9.2000. Kantajan olisi näin ollen lähtökohtaisesti pitänyt pyytää todisteita aikaisemman
         tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä asetetussa määräajassa eli ennen 23.9.2000.
      
      29     Asiakirjoista ei ilmene mitään seikkaa, millä voitaisiin perustella poikkeamista tästä periaatteesta. Tällaisia seikkoja eivät
         ole varsinkaan edellä 11 kohdassa mainitut kantajan esittämät ”sen tahdosta riippumattomat syyt”. Vastauksessaan ensimmäisen
         oikeusasteen tuomioistuimen suulliseen kysymykseen kantaja vahvisti, että kyseessä oli hallinnollinen virhe, josta se oli
         vastuussa.
      
      30     Näin ollen väiteosasto on katsonut oikeutetusti, että kantajan 28. ja 29.11.2000 päivätyissä ilmoituksissa esittämä pyyntö
         tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta on esitetty liian myöhään ja että tämän vuoksi se hylätään.
      
      31     Tästä seuraa, että kun valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 16 perustelukappaleessa, että kyseistä pyyntöä ei
         ollut esitetty asetetussa määräajassa, se ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa.
      
      32     Toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta koskevan väitteen osalta on todettava, että kantajan valituslautakunnalle tekemän valituksen
         merkitykselliset kohdat kuuluvat seuraavasti (ks. valituksen 2.2.9 ja 3.10 kohta):
      
      ” – – kantaja vaatii toissijaisesti, että valituslautakunta käyttää [asetuksen N:o 40/94] 62 artiklan mukaisesti väiteosaston
         toimivaltaa ja hyväksyy kantajan pyynnön Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevien
         todisteiden toimittamisesta tai palauttaa asian väiteosastolle kantajan pyynnön toteuttamiseksi.” (”the appellant asks, subsidiarily,
         that, in accordance with Article 62 CMTR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and
         accept the appellant’s request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition
         Division for compliance with the applicant’s request for said evidence of use.”)
      
      33     Tästä seuraa, että valituslautakunnassa kantaja toissijaisesti toisti pyyntönsä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä
         koskevien todisteiden toimittamisesta.
      
      34     Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta ei kuitenkaan maininnut tätä toissijaista vaatimusta, vaikka se hylkäsi sekaannusvaaraa
         koskevan ensisijaisen vaatimuksen.
      
      35     Tämä virhe ei ole kuitenkaan peruste riidanalaisen päätöksen kumoamiselle, koska valituslautakunta saattoi oikeutetusti hylätä
         tämän toissijaisen pyynnön tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta, loukkaamatta toiminnallisen jatkuvuuden
         periaatetta.
      
      36     Viraston valituslautakuntien toimivalta käsittää nimittäin ensimmäisenä yksikkönä asian ratkaisseiden viraston yksiköiden
         tekemien päätösten uudelleen tutkimisen. Valituksen ratkaiseminen tämän uudelleen tutkimisen puitteissa riippuu siitä, voidaanko
         hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut
         päätös. Näin ollen valituslautakunnat voivat asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa esitetyin varauksin hyväksyä valituksen
         sellaisten uusien tosiseikkojen perusteella, joihin valituksen tehnyt osapuoli on vedonnut, tai jopa sen esittämien uusien
         todisteiden perusteella (em. asia KLEENCARE, tuomion 26 kohta). Sen tutkinnan laajuus, jonka virasto on velvollinen suorittamaan
         valituksen kohteena olevan päätöksen osalta, ei lähtökohtaisesti määräydy valituksen tehneen osapuolen esittämien oikeudellisten
         perusteiden nojalla. Näin ollen vaikka valituksen tehnyt osapuoli ei olisikaan esittänyt erityistä oikeudellista perustetta,
         valituslautakunnalla on kuitenkin velvollisuus tutkia kaikkien asiaan kuuluvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen
         valossa sitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin
         valituksen kohteena ollut päätös (em. asia KLEENCARE, tuomion 29 kohta).
      
      37     Käsiteltävänä olevassa asiassa kysymykseen siitä, saattoiko valituslautakunta hetkellä, jona valitus ratkaistiin, tehdä laillisesti
         päätöksen, jossa – kuten väiteosaston päätöksessä – hylättiin pyyntö tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden
         toimittamisesta, on vastattava myöntävästi. Kantaja ei nimittäin esittänyt valituslautakunnassa mitään uutta seikkaa, jolla
         olisi voitu perustella sitä, ettei se esittänyt tätä pyyntöä väiteosaston asettamassa määräajassa. Koska tosiseikat pysyivät
         tältä osin samoina kuin mitkä olivat väiteosaston tiedossa, valituslautakunta saattoi näin ollen laillisesti todeta, samoin
         kuin edellä 28–31 kohdassa todetaan väitemenettelyn osalta, että toissijainen vaatimus oli esitetty liian myöhään.
      
      38     Näin ollen ensimmäistä kanneperustetta ei voida hyväksyä.
       Toinen kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu
       Asianosaisten lausumat
      39     Kantaja väittää, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se totesi sekaannusvaaran
         olevan olemassa.
      
      40     Tältä osin se väittää ensiksi, että koska riidanalainen päätös perustuu aikaisemman tavaramerkin rekisteröintiin Yhdistyneessä
         kuningaskunnassa, sekaannusvaaraa on arvioitava kyseisen maan suhteen.
      
      41     Lisäksi kantaja yhtyy valituslautakunnan näkemykseen siitä, että aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen.
      42     Tämän jälkeen se väittää valituslautakunnan todenneen virheellisesti, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat niin samankaltaiset,
         että ne voidaan sekoittaa keskenään.
      
      43     Yhtäältä valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitänyt aikaisemman tavaramerkin heikon erottamiskyvyn vuoksi arvioida,
         että ainoastaan tämän tavaramerkin täydellinen toisinto voisi aiheuttaa sekaannusvaaran.
      
      44     Toisaalta vastakkain olevat tavaramerkit eivät kantajan mukaan ole riittävän samankaltaisia, jotta ne voisivat aiheuttaa sekaannusvaaran.
      45     Ulkoasun osalta kantaja väittää ensiksi, että kahden osan yhdistelmästä muodostuvaa merkkiä ei voida pitää ulkoasultaan samankaltaisena
         kuin yhdestä ainoasta osasta muodostuvaa merkkiä, varsinkaan kun kumpikaan näistä osista ei ole samanlainen kuin aikaisempi
         tavaramerkki, joka on lyhyempi. Tältä osin kantaja tukeutuu asiassa T-110/01, Vedial vastaan SMHV – France Distribution (HUBERT),
         12.12.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. II-5275), joka on sitäkin merkityksellisempi, kun – toisin kuin verbi ”flex”
         (taipua) ja kantasana ”flexi” – kyseisessä asiassa kyseessä olleiden merkkien yhteinen osa kirjoitetaan samalla tavoin ja
         on erittäin erottamiskykyinen. Lisäksi kantaja tukeutuu valituslautakuntien asioissa SIMPLELIFE/SIMPLE LIFE, FREEZOMINT/FREEZE,
         MILES/MILESTONE, TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA ja DRIVE/DRIVEWAY tekemiin päätöksiin.
      
      46     Toiseksi kantajan mukaan valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kuluttajan huomio kiinnittyy automaattisesti tavaramerkkien
         ensimmäiseen osaan, joka on niille yhteinen, ei ole perusteltu millään erityisillä syillä, ja se on ristiriidassa valituslautakunnan
         asiassa ORANGEX/ORANGE X-PRESS tekemän päätöksen kanssa.
      
      47     Ääntämistavan osalta kantaja väittää, että i-kirjaimen lisääminen sanaan ”flex” saa aikaan ylimääräisen tavun. Lisäksi aikaisempi
         tavaramerkki muodostuu kantajan mukaan ennen kaikkea konsonanteista, kun taas hakemuksen kohteena oleva merkki sisältää enemmän
         vokaaleja ja äännetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa laulavalla nuotilla.
      
      48     Merkityssisällön osalta kantaja väittää ensiksi, että väitteentekijä on itsekin tietoinen sanan ”flex” kuvailevuudesta, koska
         tavaramerkki FLEX on rekisteröity Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin rekistereiden sellaisiin osiin, jotka on varattu
         heikommin erottamiskykyisille tavaramerkeille, ja koska väitteentekijä ei ole perustellut väitettään aikaisemman tavaramerkin
         tunnettuudella Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kantaja toteaa tämän perusteella, että englanninkielisissä maissa sana ”flex”
         ei ole tavaramerkin FLEXI AIR hallitseva osa. Päinvastoin kieliopillisesti sana ”air” on sen tärkein osa, ja sana ”flexi”,
         joka voi olla adjektiivin ”flexible” (taipuisa) lyhenne, on substantiivin ”air” määre.
      
      49     Kantaja täsmentää, että englannin kielessä ei ole sanaa ”flexi” ja että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on kuvitteellinen
         nimike. Kantaja tukeutuu otteeseen englannin sanakirjasta ja toteaa, että valituslautakunta on valinnut sanan ”air” useiden
         merkitysten joukosta erään harvinaisimmista. Sanalla ”flex” on sen sijaan itsenäinen merkitys englannin kielessä, joten se
         ei kantajan mukaan ole lainkaan erottamiskykyinen.
      
      50     Kantaja toteaa tavaramerkkien vertailun osalta, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
         asiassa T-6/01, Matratzen Concord vastaan SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), 23.10.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. II-4335)
         vastaiset, koska osa ”flex” ei ole hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hallitseva osa ja koska muut osat eivät ole merkityksettömiä.
      
      51     Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta kantaja toteaa olevan riidatonta, että toisin kuin tuotteita, joista oli kyse ensimmäisen
         oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-99/01, Mystery Drinks vastaan SMHV – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), 15.1.2003 antamassaan
         tuomiossa (Kok. 2003, s. II-43), käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevia tuotteita ei tilata suullisesti, vaan ne ovat
         esillä hyllyissä, joten mahdollisella lausuntatavan samankaltaisuudella ei ole merkitystä, ja tämän vuoksi sekaannusvaara
         on merkityksetön.
      
      52     Kantaja vetoaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteutettujen rekisteröintien jäljennöksiin ja väittää, että tuon maan keskivertokuluttaja
         ei sekoittaisi vastakkain olevia merkkejä toisiinsa, sillä se kohtaa jo lukuisia muita samankaltaisille tai samanlaisille
         tuotteille rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka sisältävät sanan ”flex”.
      
      53     Kantaja väittää myös, että käsiteltävänä olevassa asiassa voidaan käyttää suoraan perusteluja, joilla toinen valituslautakunta
         perusteli edellä mainitussa 11.7.2003 tekemässään päätöksessä, jonka kantaja toimitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen
         8.9.2003, toteamustaan, jonka mukaan tavaramerkkien FLEX ja FLEXIUM välillä ei ole sekaannusvaaraa. Näin ollen sanan ”flex”
         kaltaista yleissanaa ei pidä monopolisoida. Kantajan mukaan tämä päätös on sitäkin merkittävämpi, kun se koskee kahta yhdestä
         sanasta muodostuvaa tavaramerkkiä, vaikka käsiteltävänä olevassa asiassa hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu
         kahdesta sanasta eikä kumpikaan niistä tai yksikään niiden tavuista ole samanlainen kuin aikaisempi tavaramerkki (”fle-xi-air”).
      
      54     Virasto kiistää tämän kanneperusteen pätevyyden.
       Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
      55     Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä
         ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
         palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jossa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, on sekaannusvaara.
      
      56     Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut
         ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.
      
      57     Tämän saman oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon
         kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja tavaramerkin
         kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio
         Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
      
      –       Kohdeyleisö
      58     Kantaja ei ole riitauttanut sitä, että valituslautakunta arvioi sekaannusvaaraa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se ei ole
         riitauttanut myöskään valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kohdeyleisö muodostuu keskivertokuluttajista, jotka eivät
         ole erityisen tarkkaavaisia. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että tätä kanneperustetta tutkittaessa
         on lähdettävä näistä oletuksista.
      
      –       Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky
      59     Kuten valituslautakunta on todennut, asianosaisten kesken on riidatonta, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko.
      60     Kantaja väittää kuitenkin, että valituslautakunnan olisi tämän heikon erottamiskyvyn vuoksi pitänyt katsoa, että ainoastaan
         aikaisemman tavaramerkin täydellinen toisinto voi aiheuttaa sekaannusvaaran.
      
      61     Tämä väite on hylättävä. Vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa (ks.
         vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 24 kohta), se on vain yksi arvioinnin yhteydessä
         huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen
         ja hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ei ole aikaisemman tavaramerkin täydellinen toisinto, erityisesti merkkien ja tavaramerkin
         kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi.
      
      –       Kyseessä olevien tavaroiden vertailu
      62     Kantaja ei ole riitauttanut valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kyseessä olevat tuotteet ovat osittain samanlaisia
         ja osittain erittäin samankaltaisia. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että tätä kanneperustetta tutkittaessa
         on lähdettävä tästä toteamuksesta.
      
      –       Kyseessä olevat tavaramerkit
      63     Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, vastakkain olevien tavaramerkkien ulkoasun, ääntämistavan tai merkityssisällön
         samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon
         on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb
         und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      64     Ulkoasun osalta valituslautakunta katsoi, että tavaramerkki FLEXI AIR muodostuu lähinnä sanasta ”flex”. Koska sana ”flex”
         esiintyy merkin alussa, sen huomioarvo on suurempi kuin hakemuksen kohteena olevan merkin muiden osien huomioarvo. Termi ”air”
         on valituslautakunnan mukaan toisarvoisessa asemassa, ja se on lyhyempi. Sen mukaan kuluttajat muistavat paremmin tavaramerkin
         alun kuin lopun. Valituslautakunnan mukaan i-kirjaimen lisääminen ei muuta merkittävästi osan ”flex” hallitsevaa luonnetta.
         Valituslautakunta totesi tämän perusteella, että tavaramerkit ovat ulkoasultaan samankaltaiset.
      
      65     Nämä toteamukset eivät ole millään tavalla virheellisiä, ja edellä 45 ja 46 kohdassa tarkoitetut kantajan tältä osin esittämät
         väitteet on hylättävä.
      
      66     Ensimmäisten väitteiden osalta on todettava yhtäältä, että kahdesta sanasta muodostuva tavaramerkki ja yhdestä ainoasta sanasta
         muodostuva merkki voivat hyvinkin olla ulkoasultaan samankaltaiset. Toisaalta käsiteltävänä olevassa asiassa se, että kumpikaan
         hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostavista sanoista ei ole sama kuin aikaisempi tavaramerkki, tai se, että aikaisempi
         tavaramerkki on lyhyt, eivät voi horjuttaa ulkoasun samankaltaisuutta, joka aiheutuu siitä, että hakemuksen kohteena olevan
         tavaramerkin kahdeksasta kirjaimesta neljä on samoja kuin aikaisemmassa tavaramerkissä ja että ne esiintyvät molemmissa tavaramerkeissä
         samassa järjestyksessä ja niiden alussa.
      
      67     Edellä mainittua asiaa HUBERT koskevan väitteen osalta on riittävää todeta, että kyseisessä asiassa annetussa tuomiossa esitetty
         toteamus, jonka mukaan kokonaisvaikutelmat kyseessä olevien merkkien ulkoasuista ovat erilaiset, perustuu erityisesti näistä
         tavaramerkeistä toisen sisältämään kuvioon (54 kohta), kun taas käsiteltävänä olevassa asiassa molemmat kyseessä olevat merkit
         ovat sanamerkkejä.
      
      68     Edellä 45 ja 46 kohdassa tarkoitettujen valituslautakuntien aikaisempien päätösten osalta on huomautettava, että vakiintuneen
         oikeuskäytännön mukaan merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevien valiokuntien päätösten laillisuutta on arvioitava
         yksinomaan asetuksen N:o 40/94 nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä niiden aiemman päätöksentekokäytännön
         pohjalta (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 66 kohta, johon ei puututtu
         asiassa C-150/02 P, Streamserve v. SMHV, määräys 5.2.2004, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Vaikka aikaisemmassa
         päätöksessä olevat tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskevat perustelut voivat tukea kanneperustetta, joka koskee asetuksen
         N:o 40/94 jonkin säännöksen rikkomista (asia T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHV (Kit pro ja Kit Super Pro), tuomio 20.11.2002,
         Kok. 2002, s. II-4881, 33 kohta), on todettava, että edellä 45 ja 46 kohdassa tarkoitetut aikaisemmat päätökset koskevat tavaramerkkejä,
         joiden ulkoasujen vastaavuutta ei voida verrata käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevien ulkoasujen vastaavuuteen.
      
      69     Edellä 46 kohdassa mainitun väitetyn perustelujen puutteellisuuden osalta on todettava, että valituslautakunta on katsonut,
         että kuluttajat muistavat yleensä paremmin tavaramerkin alun kuin lopun (riidanalaisen päätöksen 33 perustelukappale). Valituslautakuntaa
         ei voida moittia siitä, ettei se selvittänyt kantaansa tältä osin enemmän.
      
      70     Ääntämistavan vertailun osalta valituslautakunta katsoi, että tavaramerkin alulla on tässäkin suhteessa olennainen merkitys.
         Ääntämistavan erilaisuuden aiheuttaa yksinomaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin loppu, ja tämä erilaisuus on vähäinen.
         Valituslautakunnan mukaan i-kirjaimen pehmeä sointi ja sanan ”air” englanninkielisen ääntämistavan avoimuus väistyvät molemmille
         tavaramerkeille yhteisen sanan ”flex” ääntämistavan ja erityisesti kirjaimen ”x” ääntämisen hallitsevuuden tieltä. Valituslautakunnan
         mukaan tavaramerkit ovat näin ollen ääntämistavaltaan samankaltaiset.
      
      71     Nämä toteamukset eivät myöskään ole virheellisiä.
      72     Edellä 47 kohdassa mainitut kantajan väitteet, jotka koskevat kirjainta ”i” ja sanaa ”air” tavaramerkissä FLEXI AIR, on hylättävä.
         Kyseisen tavaramerkin muodostavasta kahdeksasta kirjaimesta neljä ensimmäistä äännetään tosiaankin täsmälleen samalla tavalla
         kuin tavaramerkki FLEX, kirjain ”i” muodostaa ainoastaan ääntämistavan kannalta vähäisen lisäyksen näihin neljään ensimmäiseen
         kirjaimeen eikä termin ”air” lisääminenkään poista tätä ääntämistapojen osittaista samanlaisuutta.
      
      73     Merkityssisällön osalta valituslautakunta katsoi, että sanat ”flex” ja ”flexi” liittyvät läheisesti toisiinsa, koska molemmat
         herättävät mielikuvan hiusten taipuisuudesta ja näin ollen niiden elinvoimasta. Sanan ”air” lisääminen ei muuta tätä merkityssisällön
         samanlaisuutta. Näin ollen tavaramerkkien merkityssisältö on valituslautakunnan mukaan englannin kielessä sama.
      
      74     Nämäkään toteamukset eivät ole virheellisiä, ja edellä 48 ja 49 kohdassa mainitut kantajan tältä osin esittämät väitteet on
         hylättävä.
      
      75     Väitteestä, jonka mukaan väitteentekijä on itsekin tietoinen sanan ”flex” kuvailevuudesta, on riittävää todeta, että vaikka
         se pitäisi paikkansa, sillä ei ole merkitystä arvioitaessa kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisältöä.
      
      76     Sama koskee väitettä, jonka mukaan sana ”air” on kieliopillisesti hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin tärkein osa, koska
         keskivertokuluttaja, joka ei ole erityisen tarkkaavainen, ei ryhdy tarkastelemaan kyseessä olevia tavaramerkkejä kieliopillisesti.
      
      77     Väitteestä, joka koskee sanan ”air” merkitystä, on riittävää todeta, että olipa tämä merkitys mikä hyvänsä, se ei voi poistaa
         osan ”flexi” merkitystä eikä näin ollen tämän osan aiheuttamaa merkityssisällön samankaltaisuutta.
      
      78     Väitteet, joiden mukaan aikaisempi tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen, englannin kielessä ei ole sanaa ”flexi” ja tavaramerkki
         FLEXI AIR on kuvitteellinen nimike, on myös hylättävä, koska niillä ei voida kumota sitä, että sanat ”flex” ja ”flexi” viittaavat
         molemmat englannin kielellä taipuisuuteen (ks. espanjan kielen osalta asia T-10/03, Koubi v. SMHV – Flabesa (CONFORFLEX),
         tuomio 18.2.2004, 48 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      79     Tämän jälkeen edellä 50 kohdassa mainitun väitteen osalta on todettava, että edellä mainitussa asiassa MATRATZEN annetussa
         tuomiossa todetaan, että moniosainen tavaramerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai
         samankaltainen kuin moniosaisen merkin jokin osatekijä, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva
         osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Tässä toteamuksessa tarkoitettua tavaramerkkiä ei kuitenkaan
         voida lainkaan verrata käsiteltävänä olevassa asiassa hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin erityisesti, koska se sisältää
         kuvio-osan. 
      
      80     Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on katsonut oikeutetusti, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan,
         ääntämistavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaiset.
      
      –       Sekaannusvaara
      81     Valituslautakunnan mukaan on olemassa vaara, että kuluttajat olettavat, että tavaramerkkien hienoinen eroavaisuus heijastaa
         tuotteiden luonteen vaihtelua tai johtuu markkinointiin liittyvistä tekijöistä, sen sijaan, että he olettaisivat tämän eroavaisuuden
         osoittavan eri kaupallista alkuperää. Valituslautakunta on näin ollen todennut, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on olemassa
         sekaannusvaara.
      
      82     Tältä osin on todettava, että aikaisemman tavaramerkin heikkoa erottamiskykyä ei ole kiistetty, että kyseessä olevat tavaramerkit
         ovat ulkoasultaan, ääntämistavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaiset ja että tavarat ovat osittain samanlaisia ja osittain
         erittäin samankaltaisia.
      
      83     Näissä olosuhteissa on todettava, että sekaannusvaara on olemassa.
      84     Edellä 51 kohdassa mainittu kantajan väite, jonka mukaan tavaramerkkien ääntämistavan samankaltaisuus on merkityksetön, on
         hylättävä. Koska tavaramerkit ovat samankaltaiset ja koska tavarat ovat osittain samanlaisia ja osittain erittäin samankaltaisia,
         merkitystä ei ole sillä, missä määrin tavaramerkkien ääntämistavan samankaltaisuus vaikuttaa sekaannusvaaraan.
      
      85     Myös edellä 52 kohdassa mainittu väite, jonka mukaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa on muita sanan ”flex” sisältäviä tavaramerkkejä,
         on hylättävä. On huomautettava, että nimenomaan tämän vuoksi valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 27 perustelukappaleessa
         katsonut, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko, ja tämän jälkeen todennut, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa
         on olemassa sekaannusvaara (ks. edellä 81 kohta). Tämä toteamus on hyväksytty (ks. edellä 83 kohta). Kantaja on lisäksi nimenomaisesti
         yhtynyt toteamukseen, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko (ks. edellä 41 ja 59 kohta).
      
      86     Lopuksi niiden edellä 53 kohdassa mainittujen väitteiden osalta, jotka koskevat toisen valituslautakunnan 11.7.2003 tekemää
         päätöstä, on vielä muistutettava siitä, että merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevien valiokuntien päätösten
         laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut,
         eikä niiden aiemman päätöksentekokäytännön pohjalta, jolloin aikaisemmassa päätöksessä olevat tosiseikkoja tai oikeudellisia
         seikkoja koskevat perustelut voivat kuitenkin tukea kanneperustetta, joka koskee tämän asetuksen jonkin säännöksen rikkomista
         (ks. edellä 68 kohta). On kuitenkin huomautettava, että edellä mainitun toisen valituslautakunnan päätöksen kohteena olevien
         tavaramerkkien välistä suhdetta ei voida verrata käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevien tavaramerkkien väliseen suhteeseen.
         Tavaramerkki FLEXIUM muodostuu nimittäin yhdestä ainoasta sanasta, josta ei voida erottaa sanaa ”flex”, kun taas sanat ”flex”
         ja ”flexi” voidaan helposti erottaa tavaramerkistä FLEXI AIR. On huomautettava, että toteamuksen, jonka mukaan käsiteltävänä
         olevassa asiassa kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, ei voida katsoa johtavan sanan ”flex” monopolisoimiseen.
      
      87     Edellä esitetyn valossa on todettava, että valituslautakunta ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa,
         kun se katsoi, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.
      
      88     Näin ollen toinen kanneperuste on hylättävä.
       Kolmas kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa on rikottu
       Asianosaisten lausumat
      89     Kantaja väittää, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa, kun se ei
         analysoinut sitä, voitiinko aikaisempaan tavaramerkkiin perustuva väite esittää pätevästi Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön
         nojalla, eikä arvioinut tämän lainsäädännön mukaista sekaannusvaaraa. Kantaja toteaa, että tällä säännöksellä ei voida myöntää
         kansallisen tavaramerkin haltijalle yhteisön tavaramerkkihakemuksen suhteen laajempia oikeuksia kuin mitä sillä on kansallisen
         lainsäädännön nojalla. Valituslautakunnan laiminlyönnin vuoksi aikaisempi tavaramerkki saa kantajan mukaan laajempaa suojaa
         yhteisön tasolla kuin kansallisella tasolla.
      
      90     Virasto kiistää tämän kanneperusteen pätevyyden.
       Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
      91     On todettava, että yhteisön tavaramerkkihakemukseen sovelletaan asetuksessa N:o 40/94 säädettyjä menettelyjä. Tämän asetuksen
         8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on välttämättä jätettävä rekisteröimättä,
         jos on olemassa 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara jossakin jäsenvaltiossa aikaisemmin rekisteröidyn
         tavaramerkin kanssa. Asetuksessa N:o 40/94 ei säädetä sen tutkimisesta etukäteen, voidaanko tähän aikaisempaan kansalliseen
         tavaramerkkiin perustuva väite esittää pätevästi sen kansallisen lainsäädännön nojalla, jota siihen sovelletaan, eikä kyseessä
         olevien tavaramerkkien sekaannusvaaran arvioimisesta tämän kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
      
      92     Lisäksi on todettava, että käsiteltävänä oleva kanne perustuu olettamaan, jonka mukaan asetuksella N:o 40/94 myönnetään aikaisemman
         kansallisen tavaramerkin haltijalle yhteisön tavaramerkkihakemuksen suhteen laajempia oikeuksia kuin tähän aikaisempaan tavaramerkkiin
         sovellettavalla kansallisella lainsäädännöllä. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta
         1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 artiklan
         2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla jäsenvaltioiden kansalliset lainsäädännöt, jotka koskevat hakemuksen kohteena olevan
         tavaramerkin ja aikaisemman kansallisen tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa, on yhdenmukaistettu täysin. Nämä direktiivin
         89/104 säännökset ovat oikeudelliselta sisällöltään samat kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan
         2 kohdan a alakohdan ii alakohdan säännökset. Näissä olosuhteissa kantajan esittämä olettama ei toteudu.
      
      93     Kolmas kanneperuste on näin ollen hylättävä.
      94     Koska kaikki kanneperusteet on hylättävä, kanne on siten hylättävä.
       Oikeudenkäyntikulut
      95     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan nojalla asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
         korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja on hävinnyt asian,
         ja virasto on vaatinut sen velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Näin ollen kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
      
      Näillä perusteilla
      YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
      on ratkaissut asian seuraavasti:
      1)      Kanne hylätään.
      2)      Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
      
               Pirrung 
            
            
                Meij 
            
            
                Pelikánová 
            
         Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä maaliskuuta 2005.
      
               H. Jung 
            
             
            
                      J. Pirrung
            
         
               kirjaaja 
            
             
            
                      toisen jaoston puheenjohtaja
            
         * Oikeudenkäyntikieli: englanti.