CELEX: 62009TJ0133
Language: cs
Date: 2012-06-28 00:00:00
Title: Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 28. června 2012.#I Marchi Italiani Srl a Antonio Basile v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).#Ochranná známka Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Společenství B. Antonio Basile 1952 – Starší národní slovní ochranná známka BASILE – Relativní důvod pro zamítnutí – Zánik práva ,strpěním‘ – Článek 53 odst. 2 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 54 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009] – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009].#Věc T‑133/09.

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (šestého senátu)
      28. června 2012 (
            *1
         )
      „Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství B. Antonio Basile 1952 — Starší národní slovní ochranná známka BASILE — Relativní důvod pro zamítnutí — Zánik práva ‚strpěním‘ — Článek 53 odst. 2 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 54 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009] — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009]“
      Ve věci T-133/09,
      
         I Marchi Italiani Srl, se sídlem v Neapoli (Itálie),
      
         Antonio Basile, s bydlištěm v Giugliano in Campania (Itálie),
      zastoupení G. Militernim, L. Militernim a F. Gimmellim, advokáty,
      žalobci,
      proti
      
         Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), původně zastoupenému A. Sempiem, poté P. Bullockem, jako zmocněnci,
      žalovanému,
      přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem, je
      
         Osra SA, se sídlem v Rovereta (San Marino), zastoupená A. Masetti Zanninim de Concina, R. Cartellou a G. Petrocchim, advokáty,
      jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 9. ledna 2009 (věc R 502/2008-2) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Osra SA a I Marchi Italiani Srl,
      TRIBUNÁL (šestý senát),
      ve složení H. Kanninen (předseda), N. Wahl a S. Soldevila Fragoso (zpravodaj), soudci,
      vedoucí soudní kanceláře: C. Heeren, rada,
      s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 27. března 2009,
      s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 8. září 2009,
      s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 27. srpna 2009,
      s přihlédnutím k rozhodnutí ze dne 14. října 2009, kterým nebylo povoleno předložení repliky,
      s přihlédnutím ke změně složení senátů Tribunálu,
      po jednání konaném dne 8. března 2012,
      vydává tento
      
         Rozsudek
      
      
         Skutečnosti předcházející sporu
      
      
               1
            
            
               Dne 14. ledna 2000 podal druhý žalobce Antonio Basile, vystupující jakožto soukromý podnikatel pod obchodní firmou B. Antonio Basile 1952, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].
            
         
               2
            
            
               Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:
               
                  
            
         
               3
            
            
               Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 14, 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.
            
         
               4
            
            
               Ochranná známka Společenství B. Antonio Basile 1952 byla zapsána dne 27. dubna 2001 pod číslem 1462555.
            
         
               5
            
            
               Dne 21. dubna 2006 podala vedlejší účastnice, společnost Osra SA, návrh na prohlášení neplatnosti podle čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 nařízení č. 207/2009] ohledně výrobků zařazených do třídy 25, který byl založen na následujících ochranných známkách:
               
                        —
                     
                     
                        italské slovní ochranné známce, zapsané dne 7. března 1995 pod číslem 738901 (dále jen „starší ochranná známka“);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        mezinárodním zápisu slovní ochranné známky BASILE č. R413 396 B ze dne 13. ledna 1995 (dále jen „starší mezinárodní zápis“).
                     
                  
         
               6
            
            
               Výrobky, pro které byly starší ochranná známka a starší mezinárodní zápis zapsány, spadají do třídy 25 Niceské dohody a odpovídají následujícímu popisu: „Pánské svrchní oděvy z tkanin, kůže, úpletu nebo jiné, jako jsou saka, kalhoty, včetně džínů, košile, košile s krátkým rukávem, trička, tílka, pulovry, bundy, pláště, nepromokavé pláště, kabáty, obleky, koupací oděvy, župany“.
            
         
               7
            
            
               Ochranná známka Společenství byla předmětem částečného převodu na prvního žalobce společnost I Marchi Italiani Srl. V důsledku převodu byl ve prospěch uvedené společnosti vytvořen oddělený zápis číslo 5274121 (dále jen „zpochybněná ochranná známka“) pro výrobky spadající do třídy 25: „Košile, pletené zboží, svrchní oděvy pro muže, ženy a děti, s výjimkou kožených oděvů, kravaty, spodní prádlo, obuv, klobouky, ponožky, šály pro muže, ženy a děti“.
            
         
               8
            
            
               Dne 2. listopadu 2006 OHIM informoval vedlejší účastnici, že její návrh na prohlášení neplatnosti byl rozšířen na uvedený oddělený zápis.
            
         
               9
            
            
               Dne 21. ledna 2008 zrušovací oddělení vyhovělo návrhu na prohlášení neplatnosti a první žalobce podal dne 18. března 2008 u OHIM odvolání proti tomuto rozhodnutí.
            
         
               10
            
            
               Rozhodnutím ze dne 9. ledna 2009 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM odvolání zamítl, jelikož měl za to, že zaprvé zánik práva „strpěním“ se neuplatní, neboť pětiletá lhůta neuplynula, zadruhé že nebyla prokázána koexistence kolidujících ochranných známek v Itálii a zatřetí že existuje nebezpečí záměny zpochybněné ochranné známky se starší ochrannou známkou, neboť výrobky, na které se vztahují uvedené ochranné známky, jsou jednak totožné nebo podobné, jednak jsou kolidující ochranné známky podobné po stránce vzhledové, fonetické a pojmové.
            
         
         Návrhová žádání účastníků řízení
      
      
               11
            
            
               Žalobci navrhují, aby Tribunál:
               
                        —
                     
                     
                        zrušil napadené rozhodnutí;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        prohlásil zápis ochranné známky B. Antonio Basile 1952 za platný a účinný;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
                     
                  
         
               12
            
            
               OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:
               
                        —
                     
                     
                        zamítl žalobu;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        uložil žalobcům náhradu nákladů řízení.
                     
                  
         
               13
            
            
               Na jednání první žalobce prohlásil, že svůj druhý bod návrhových žádání bere zpět, o čemž byl proveden zápis do protokolu o jednání. Rovněž druhý žalobce, který nebyl účastníkem řízení před odvolacím senátem, vzal na jednání žalobu podanou proti napadenému rozhodnutí zpět.
            
         
         Právní otázky
      
      
         K přípustnosti argumentů a dokumentů předložených poprvé před Tribunálem
      
      
               14
            
            
               První žalobce tvrdí, že zaprvé příjmení Basile bylo předmětem řady zápisů v Itálii, a zadruhé zpochybněná ochranná známka má nepochybně proslulost a dobré jméno, a že popírání této skutečnosti by bylo „v rozporu se zánikem práva ‚strpěním‘ a dobrou vírou, jež jsou obecnými zásadami, kterými se musí řídit jakýkoliv obchodní vztah“.
            
         
               15
            
            
               OHIM tvrdí, že argumenty týkající se zápisu příjmení Basile v Itálii, dobrého jména zpochybněné ochranné známky a porušení zásady dobré víry, jakož i dokumenty obsažené v přílohách 7, 13, 14 a 15 žaloby byly poprvé předloženy před Tribunálem, a že jsou proto nepřípustné.
            
         
               16
            
            
               Podle čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Tribunálu nesmí spisy účastníků řízení změnit předmět řízení před odvolacím senátem. Tribunálu totiž přísluší, aby v rámci projednávaného sporu provedl přezkum legality rozhodnutí odvolacího senátu. Přezkum prováděný Tribunálem tudíž nemůže přesáhnout právní a skutkový rámec sporu, tak jak byl předložen odvolacímu senátu [rozsudek Tribunálu ze dne 22. června 2004, „Drie Mollen sinds 1818“ v. OHIM – Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Sb. rozh. s. II-1765, bod 45]. Žalobce také nemá pravomoc změnit před Tribunálem podmínky sporu, jak vyplývají z příslušných nároků a tvrzení jeho samého a vedlejší účastnice řízení (rozsudky Soudního dvora ze dne 26. dubna 2007, Alcon v. OHIM, C-412/05 P, Sb. rozh. s. I-3569, bod 43, a ze dne 18. prosince 2008, Les Éditions Albert René v. OHIM, C-16/06 P, Sb. rozh. s. I-10053, bod 122).
            
         
               17
            
            
               V projednávané věci z přezkumu spisu vyplývá, že argumenty týkající se skutečnosti, že příjmení Basile bylo předmětem velkého počtu zápisů jako ochranná známka, dobrého jména zpochybněné ochranné známky a porušení zásady dobré víry, nebyly před odvolacím senátem vzneseny. Nicméně z přezkumu žaloby vyplývá, že argument týkající se velkého počtu zápisů příjmení Basile je spojen s argumentací týkající se nedostatku rozlišovací způsobilosti uvedeného příjmení. Tato argumentace přitom směřuje ke zpochybnění existence nebezpečí záměny kolidujících označení a byla přednesena před odvolacím senátem. Tento argument tedy představuje rozšíření důvodu vzneseného v odvolání před odvolacím senátem, které musí být považováno za přípustné (v tomto smyslu viz rozsudek Alcon v. OHIM, bod 16 výše, bod 40). Naproti tomu argumenty týkající se dobrého jména zpochybněné ochranné známky a porušení zásady dobré víry nijak nesouvisejí s podmínkami sporu, jak vyplývají z nároků a tvrzení uvedených prvním žalobcem a vedlejší účastnicí před odvolacím senátem. Proto je třeba považovat tyto argumenty za nepřípustné.
            
         
               18
            
            
               Mimoto i za předpokladu, že by argument prvního žalobce týkající se dobrého jména zpochybněné ochranné známky mohl být vykládán tak, že směřuje k prokázání její vysoké rozlišovací způsobilosti v rámci posouzení existence nebezpečí záměny, je třeba připomenout, že podle judikatury vysoká rozlišovací způsobilost označení hraje roli ve vztahu ke starší ochranné známce, nikoliv k pozdější ochranné známce (obdobně viz rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Sb. rozh. s. I-6191, bod 24; ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 18, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 20). Dobré jméno starší ochranné známky proto není součástí právních otázek, které musí být nutně přezkoumány pro účely použití nařízení č. 40/94 s ohledem na důvody a návrhy přednesené účastníky řízení. Vzhledem k tomu, že otázka dobrého jména zpochybněné ochranné známky je právní otázkou, která nebyla předtím vznesena před odděleními OHIM a kterou není nutné přezkoumat pro zajištění správného použití nařízení č. 40/94 s ohledem na důvody a argumenty předložené účastníky, nemůže tudíž ovlivnit legalitu napadeného rozhodnutí, co se týče použití relativního důvodu pro zamítnutí, neboť nepatří do právního rámce sporu, jak byl předložen odvolacímu senátu. Tento argument je tudíž třeba považovat za nepřípustný [v tomto smyslu viz rozsudek Tribunálu ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Sb. rozh. s. II-287, bod 22].
            
         
               19
            
            
               Co se týče příloh žaloby předložených poprvé před Tribunálem, nelze je vzít v úvahu. Žaloba před Tribunálem se totiž týká kontroly legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94 (nyní článek 65 nařízení č. 207/2009), takže funkcí Tribunálu není znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které byly poprvé předloženy až před Tribunálem. Výše uvedené dokumenty je tudíž třeba vyloučit, aniž je nutno zkoumat jejich důkazní sílu [v tomto smyslu viz rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Sb. rozh. s. II-4891, bod 19 a citovaná judikatura].
            
         
         K návrhu na připuštění důkazu výslechem svědků
      
      
               20
            
            
               První žalobce žádá o připuštění důkazu výslechem svědků, aby byla prokázána zejména neexistence nebezpečí záměny kolidujících ochranných známek, které pokojně existují vedle sebe v Itálii a známost zpochybněné ochranné známky na národní a mezinárodní úrovni.
            
         
               21
            
            
               OHIM má za to, že tento návrh není odůvodněný, neboť první žalobce nepřednesl žádné argumenty ohledně koexistence uvedených ochranných známek a neexistence nebezpečí záměny z ní vyplývající ani nebyly upřesněny znalosti a dovednosti osob, které by měly být předvolány, aby vypovídaly jako svědci.
            
         
               22
            
            
               V projednávané věci je vskutku třeba konstatovat, že první žalobce ve svých písemnostech nepředložil žádný argument proti závěrům odvolacího senátu obsaženým v bodě 20 napadeného rozhodnutí, které se týkají koexistence kolidujících ochranných známek na italském trhu, podle nichž nebylo prokázáno, že vedlejší účastnice akceptovala koexistenci uvedených ochranných známek na italském trhu, a tedy ani to, že neexistovalo nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti jako důsledek jejího návyku získaného v průběhu let vnímat ochranné známky jako rozlišovací označení odlišných podniků. První žalobce ve své žalobě pouze žádal o připuštění důkazu výslechem svědků, aby byla prokázána neexistence nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami a skutečnost, že uvedené ochranné známky na italském trhu pokojně existují vedle sebe.
            
         
               23
            
            
               V tomto ohledu je zaprvé třeba uvést, že pokud první žalobce neuvedl v žalobě žádný dodatečný argument, který by umožnil zpochybnit závěry odvolacího senátu týkající se koexistence kolidujících ochranných známek, jeví se návrh na připuštění důkazu výslechem svědků pro účely prokázání uvedené koexistence jako neodůvodněný. Zadruhé je třeba připomenout, že se nelze před Tribunálem domáhat toho, aby byly pro účely prokázání uvedené koexistence doplněny důkazy předložené ve správním řízení. Jak vyplývá z judikatury citované v bodě 19 výše, žaloba před Tribunálem se týká kontroly legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94, takže funkcí Tribunálu není znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle důkazů, které byly poprvé předloženy až před Tribunálem. Návrh na připuštění důkazu výslechem svědků, podaný prvním žalobcem, je tedy nutné zamítnout.
            
         
               24
            
            
               První žalobce kromě toho žádá o připuštění důkazu výslechem svědků, aby bylo prokázáno zaprvé pokračující a nepřetržité užívání zpochybněné ochranné známky na národní a mezinárodní úrovni, zadruhé činnosti provozované podnikem druhého žalobce od roku 1970 za použití různých ochranných známek, zejména zpochybněné ochranné známky od roku 1998, a zatřetí známost výrobků označených zpochybněnou ochrannou známkou jak na vnitrostátním, tak mezinárodním trhu.
            
         
               25
            
            
               V podstatě se zdá, že návrh na provedení důkazu výslechem svědků má za cíl prokázat dobré jméno a proslulost zpochybněné ochranné známky. Nicméně, jak vyplývá z bodů 17 a 18 výše, tento argument je nepřípustný, a uvedený návrh je tedy třeba zamítnout.
            
         
               26
            
            
               I za předpokladu, že se první žalobce svým návrhem na provedení důkazu výslechem svědků snažil prokázat skutečnost, že si majitel starší ochranné známky byl vědom užívání zpochybněné ochranné známky na trhu, a že tedy právo zaniklo „strpěním“, je třeba tento návrh zamítnout. Jak vyplývá z bodu 32 níže, je relevantním užíváním zpochybněné ochranné známky na trhu užívání následující po zápisu uvedené ochranné známky. Vzhledem k tomu, že mezi datem zápisu a datem předložení návrhu na prohlášení neplatnosti uplynulo méně než pět let, není návrh na provedení důkazu výslechem svědků za účelem prokázání užívání zpochybněné ochranné známky na trhu relevantní.
            
         
         K věci samé
      
      
               27
            
            
               První žalobce na podporu své žaloby uplatňuje v podstatě dva žalobní důvody; první důvod vychází z porušení čl. 53 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 54 odst. 2 nařízení č. 207/2009) a druhý důvod z porušení čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení.
            
         K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 53 odst. 2 nařízení č. 40/94
      
               28
            
            
               První žalobce tvrdí, že návrh na prohlášení neplatnosti byl podán po uplynutí doby pěti let, počítané od podání přihlášky zpochybněné ochranné známky.
            
         
               29
            
            
               V souladu s čl. 53 odst. 2 nařízení č. 40/94 není majitel starší národní ochranné známky, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství v členském státě, ve kterém byla starší ochranná známka zapsána, a který si je vědom tohoto užívání, již oprávněn podat návrh na prohlášení pozdější známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější známky, ledaže její přihláška nebyla podána v dobré víře.
            
         
               30
            
            
               V projednávané věci byla zpochybněná ochranná známka zapsána dne 27. dubna 2001 a vedlejší účastnice podala svůj návrh na prohlášení její neplatnosti dne 21. dubna 2006, tj. méně než pět let po uvedeném datu zápisu. Nicméně první žalobce tvrdí, že datum, od něhož je třeba počítat pětiletou lhůtu je datum podání přihlášky k zápisu zpochybněné ochranné známky, tj. 14. ledna 2000.
            
         
               31
            
            
               Podle judikatury musejí být v případě užívání pozdější ochranné známky totožné nebo zaměnitelně podobné se starší ochrannou známkou pro započetí běhu lhůty pro zánik práva strpěním splněny čtyři podmínky. Zaprvé pozdější ochranná známka musí být zapsána, zadruhé její přihláška musí být učiněna jejím majitelem v dobré víře, zatřetí musí být užívána v členském státě, ve kterém je starší ochranná známka chráněna, a začtvrté si majitel starší ochranné známky musí být vědom užívání této ochranné známky po jejím zápisu (obdobně viz rozsudek Soudního dvora ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Sb. rozh. s. I-8701, body 54 a 56 až 58).
            
         
               32
            
            
               Na rozdíl od toho, co tvrdí první žalobce, lhůta pro zánik práva „strpěním“ nezačíná plynout od data podání přihlášky pozdější ochranné známky Společenství. I když je toto datum relevantním výchozím bodem pro uplatnění jiných ustanovení nařízení č. 40/94, jako je čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení [nyní čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 2 nařízení č. 207/2009], jejichž účelem je prokázat dočasnou přednost mezi kolidujícími ochrannými známkami, není výchozím bodem, pokud se jedná o prokázání počátku běhu lhůty pro zánik práva „strpěním“ stanovené v čl. 53 odst. 2 nařízení č. 40/94. Účelem čl. 53 odst. 2 nařízení č. 40/94 je totiž postihnout majitele starších ochranných známek, kteří strpěli užívání pozdější ochranné známky Společenství po dobu pěti po sobě jdoucích let a byli si tohoto užívání vědomi, pozbytím možnosti podat návrh na prohlášení neplatnosti a námitky proti uvedené ochranné známce, která bude tedy moci koexistovat se starší ochrannou známkou. Od okamžiku, kdy si je majitel starší ochranné známky vědom užívání pozdější ochranné známky Společenství, má možnost nestrpět toto užívání, a tudíž bránit tomuto užívání nebo podat návrh na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky. Nelze mít za to, že majitel starší ochranné známky strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství poté, co se dozvěděl o jejím užívání, pokud nebyl schopen bránit jejímu užívání ani podat návrh na prohlášení její neplatnosti (obdobně viz rozsudek Budějovický Budvar, bod 31 výše, body 44 až 50).
            
         
               33
            
            
               Z teleologického výkladu čl. 53 odst. 2 nařízení č. 40/94 vyplývá, že relevantním datem pro výpočet počátku běhu lhůty pro zánik práva „strpěním“ je datum získání znalosti o užívání této ochranné známky. Toto datum nemůže předcházet datu jejího zápisu, tj. okamžiku, kdy dochází k nabytí práv k ochranné známce Společenství (viz bod 7 odůvodnění nařízení č. 40/94) a uvedená ochranná známka bude užívána na trhu jakožto zapsaná ochranná známka, a její užívání tudíž může být známo třetím osobám. Na rozdíl od toho, co tvrdí první žalobce, tedy lhůta pro zánik práva „strpěním“ počíná plynout od okamžiku, kdy si je majitel starší ochranné známky vědom užívání pozdější ochranné známky Společenství, tedy po jejím zápisu, nikoliv od okamžiku podání přihlášky ochranné známky Společenství.
            
         
               34
            
            
               V projednávané věci první žalobce nepředložil nepřímé důkazy, které by umožnily prokázat okamžik, od něhož si vedlejší účastnice byla vědoma užívání zpochybněné ochranné známky po provedení jejího zápisu. První žalobce se pouze omezil na tvrzení, že zpochybněná ochranná známka byla v Itálii užívána během více než pěti let a že si vedlejší účastnice musela být tohoto užívání vědoma. Jak však bylo konstatováno v bodě 30, vzhledem k tomu, že mezi datem zápisu zpochybněné ochranné známky a datem předložení návrhu na prohlášení neplatnosti uplynulo méně než pět let, není užívání uvedené ochranné známky před datem jejího zápisu relevantní, neboť tato ochranná známka nebyla ještě zapsána.
            
         
               35
            
            
               S ohledem na vše výše uvedené je třeba první žalobní důvod zamítnout.
            
         K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 nařízení č. 40/94
      
               36
            
            
               První žalobce v podstatě zpochybňuje napadené rozhodnutí zaprvé stran existence podobnosti mezi starší ochrannou známkou a zpochybněnou ochrannou známkou po stránce vzhledové, fonetické a pojmové a zadruhé stran rozlišovací způsobilosti příjmení Basile, které je obsaženo v obou ochranných známkách.
            
         
               37
            
            
               Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Nebezpečí záměny zahrnuje nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.
            
         
               38
            
            
               Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených. Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, a zároveň musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 30 až 33 a citovaná judikatura].
            
         
               39
            
            
               V projednávané věci první žalobce nezpochybňuje ani definici relevantní veřejnosti ani totožnost a podobnost výrobků, na které se vztahují kolidující ochranné známky, což je třeba mimoto potvrdit.
            
         
               40
            
            
               Co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, globální posouzení nebezpečí záměny musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v globálním posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, Sb. rozh. s. I-4529, bod 35 a citovaná judikatura).
            
         
               41
            
            
               Podle judikatury jsou dvě ochranné známky podobné tehdy, pokud mezi nimi z pohledu relevantní veřejnosti existuje alespoň částečná totožnost jednoho nebo více relevantních aspektů, a sice aspektů vzhledových, fonetických a pojmových [rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 30, a rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2008, Boston Scientific v. OHIM – Terumo (CAPIO), T-325/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 89].
            
         
               42
            
            
               Posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami se nemůže omezit na to, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je třeba provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá jako celek, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek (viz rozsudek OHIM v. Shaker, bod 40 výše, bod 41 a citovaná judikatura). Posouzení podobnosti pouze na základě dominantního prvku je možné pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné (rozsudky Soudního dvora OHIM v. Shaker, bod 40 výše, bod 42, a ze dne 20. září 2007, Nestlé v. OHIM, C-193/06 P, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 42). Tak tomu může být zejména v případě, kdy je tato složka sama o sobě způsobilá dominovat představě této ochranné známky, kterou si relevantní veřejnost uchovává v paměti, takže všechny ostatní složky ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolávaném touto ochrannou známkou zanedbatelné (výše uvedený rozsudek Nestlé v. OHIM, bod 43).
            
         
               43
            
            
               Pro účely prokázání existence nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami v projednávané věci je třeba přezkoumat zaprvé rozlišovací způsobilost příjmení Basile a zadruhé podobnost kolidujících ochranných známek.
            
         – K rozlišovací způsobilosti příjmení Basile
      
               44
            
            
               Odvolací senát měl v bodě 31 napadeného rozhodnutí za to, že alespoň v Itálii spotřebitelé obecně přikládají rozlišovací způsobilost spíše příjmení než jménu obsaženému v ochranných známkách a v bodě 32 napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že příjmení Basile má vyšší rozlišovací způsobilost než jméno Antonio.
            
         
               45
            
            
               Podle judikatury totiž italský spotřebitel přikládá v dotčených ochranných známkách obecně vyšší rozlišovací způsobilost příjmení než jménu obsaženému v dotčených ochranných známkách [rozsudek Tribunálu ze dne 1. března 2005, Fusco v. OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Sb. rozh. s. II-715, bod 54].
            
         
               46
            
            
               Jak rovněž vyplývá z judikatury, toto pravidlo vycházející z praktických zkušeností nelze uplatňovat automaticky bez zřetele ke zvláštním okolnostem každého případu [rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2006, Rossi v. OHIM – Marcorossi (MARCOROSSI), T-97/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 45]. Soudní dvůr v tomto ohledu upřesnil, že je třeba zohlednit zejména okolnost, že dotčené příjmení je málo obvyklé, anebo naopak velmi rozšířené, což může mít vliv na jeho rozlišovací způsobilost, jakož i případnou všeobecnou známost osoby, která požaduje, aby bylo její jméno společně s jejím příjmením zapsáno jako ochranná známka (rozsudek Soudního dvora ze dne 24. června 2010, Becker v. Harman International Industries, C-51/09 P, Sb. rozh. s. I-5805, body 36 a 37).
            
         
               47
            
            
               V projednávané věci odvolací senát zaprvé v bodě 24 napadeného rozhodnutí tvrdil, zaprvé že nebylo prokázáno, že příjmení Basile je v Itálii velmi rozšířené, a zadruhé že uvedené příjmení není na tomto území jedno z nejběžnějších. První žalobce tato tvrzení zpochybnil, aniž však předložil jakýkoliv důkaz umožňující prokázat opak. Pro účely zpochybnění rozlišovací způsobilosti uvedeného příjmení mimoto tvrdí, že toto příjmení je předmětem velkého počtu zápisů. Nicméně ve spise se nenachází nic, co by umožnilo tuto skutečnost prokázat, neboť důkazy předložené v tomto ohledu poprvé před Tribunálem jsou považovány za nepřípustné (viz bod 19 výše). Kromě toho první žalobce nezpochybňuje posouzení odvolacího senátu obsažené v bodě 32 napadeného rozhodnutí, podle něhož je jméno Antonio, které ve zpochybněné ochranné známce předchází příjmení Basile, v Itálii velmi rozšířené.
            
         
               48
            
            
               Zadruhé první žalobce navzdory svým tvrzením již neuvedl žádné skutečnosti, které by mohly prokázat, že jméno Antonio a příjmení Basile jako celek identifikují osobu, která je přinejmenším v Itálii všeobecně známá, a že jako celek jsou tudíž vnímána spotřebitelem jako ochranná známka složená z jména a příjmení, jež identifikují uvedenou osobu, a nikoliv jako příjmení Basile, ke kterému byly přidány určité prvky, zejména jméno Antonio.
            
         
               49
            
            
               Odvolací senát měl tedy v bodě 32 napadeného rozhodnutí správně za to, že příjmení Basile je ve zpochybněné ochranné známce ve větší míře rozlišujícím prvkem než jméno Antonio.
            
         – K podobnosti kolidujících ochranných známek
      
               50
            
            
               Odvolací senát měl v bodě 30 napadeného rozhodnutí za to, že kolidující ochranné známky jednak vykazují určitou podobnost po stránce vzhledové a fonetické, jednak jsou s ohledem na jejich prvek „basile“ podobné po stránce pojmové. V tomto ohledu přihlédl k vysoké rozlišovací způsobilosti uvedeného prvku, jakož i k okolnosti, že tento prvek si jakožto příjmení zachovává ve zpochybněné ochranné známce samostatné rozlišující postavení (body 32 a 33 napadeného rozhodnutí).
            
         
               51
            
            
               První žalobce má za to, že podobnost kolidujících ochranných známek je nízká, neboť jednak společný prvek „basile“ nemá rozlišovací způsobilost, a jednak struktura, délka a grafické prvky uvedených ochranných známek se liší. První žalobce v tomto ohledu tvrdí, že v případě zpochybněné ochranné známky předchází příjmení Basile stylizované velké písmeno „B“, které má vysokou rozlišovací způsobilost, jakož i jméno Antonio, a je následováno prvkem „1952“, který evokuje datum.
            
         
               52
            
            
               Je třeba konstatovat, že prvek „basile“ je obsažen v každé z kolidujících známek, je jediným prvkem starší ochranné známky, a jak vyplývá z bodu 49 výše, jeho rozlišovací způsobilost je vyšší než rozlišovací způsobilost prvku „antonio“, který mu ve zpochybněné ochranné známce předchází.
            
         
               53
            
            
               Na rozdíl od toho, k čemu dospěl odvolací senát v bodě 33 napadeného rozhodnutí, si prvek „basile“ jakožto příjmení nezachovává ve zpochybněné ochranné známce samostatné rozlišující postavení. Podle judikatury si totiž příjmení nezachovává ve všech případech samostatné rozlišující postavení jen proto, že je vnímáno jako příjmení. Konstatování takovéhoto postavení může být založeno pouze na zkoumání všech relevantních skutečností projednávané věci (rozsudek Becker v. Harman International Industries, bod 46 výše, bod 38), které odvolací senát v projednávané věci neprovedl.
            
         
               54
            
            
               Nicméně toto nesprávné posouzení odvolacího senátu nemůže mít za následek protiprávnost napadeného rozhodnutí.
            
         
               55
            
            
               Je tak třeba mít za to, že kolidující ochranné známky vykazují určitou podobnost po stránce vzhledové a fonetické vyplývající z přítomnosti prvku „basile“, který je podle bodu 30 napadeného rozhodnutí nejcharakterističtějším prvkem zpochybněné ochranné známky. Na rozdíl od toho, co tvrdí první žalobce, nejsou rozdíly spojené s odlišnou strukturou a délkou kolidujících ochranných známek a s přidáním grafických prvků ve zpochybněné ochranné známce dostatečné pro vyloučení tohoto závěru.
            
         
               56
            
            
               Po stránce vzhledové totiž stylizované velké písmeno „B“, za kterým následuje tečka, jež odpovídá počátečnímu písmenu příjmení Basile a je umístěno nad jménem Antonio a příjmením Basile, jakož i prvek „1952“, jenž je umístěn pod tímto výrazem a je napsán mnohem menším písmem, nejsou prvky dostatečně významné na to, aby vyloučily jakoukoliv podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami, vzniklou shodou nejcharakterističtějšího prvku zpochybněné ochranné známky a starší ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudek Tribunálu ze dne 16. května 2007, La Perla v. OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 46]. I když je stylizované velké písmeno „B“ větší než ostatní prvky zpochybněné ochranné známky, netvoří podstatný přídavek k prvku „basile“, neboť odpovídá jeho počátečnímu písmenu nebo jeho monogramu. Rovněž prvek „1952“, který může být vnímán jako označení roku, zaujímá s ohledem na umístění ve zpochybněné ochranné známce a menší velikost svého písma druhotné místo a nepoutá pozornost spotřebitelů tak jako ostatní prvky této ochranné známky, aniž to znamená, že je zanedbatelný.
            
         
               57
            
            
               Skutečnost, že prvku „basile“ předchází prvek „antonio“, nemůže tento závěr vyvrátit. V tomto ohledu je třeba připomenout, že i když je v souladu s judikaturou nepochybné, že počáteční část ochranných známek může upoutat pozornost spotřebitele spíše než následující části, nemůže tato úvaha platit ve všech případech [rozsudek ze dne 16. května 2007, Trek Bicycle v. OHIM – Audi (ALLTREK), T-158/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 70]. Jak bylo uvedeno výše v bodě 47, je v projednávané věci Antonio jménem, které je v Itálii velmi rozšířené, a tudíž má nižší rozlišovací způsobilost než příjmení Basile. Navzdory svému umístění v počáteční části zpochybněné ochranné známky nemůže tedy prvek „antonio“ upoutat pozornost spotřebitele více než prvek „basile“.
            
         
               58
            
            
               I když je zpochybněná ochranná známka, složená z šesti slabik „an“, „to“, „nio“, „ba“, „si“ a „le“, delší než starší ochranná známka, složená ze tří slabik „ba“, „si“ a „le“, jsou po stránce fonetické polovina slabik zpochybněné ochranné známky a všechny slabiky starší ochranné známky, a sice slabiky odpovídající příjmení Basile, totožné. Na rozdíl od toho, co tvrdí první žalobce, nezpochybňují rozdíly mezi kolidujícími ochrannými známkami spojené s přidáním velkého písmene „B“ a prvku „1952“ k rodnému jménu Antonio a příjmení Basile ve zpochybněné ochranné známce existenci určité fonetické podobnosti, neboť na straně jedné nebude samotné velké písmeno „B“ v zásadě spotřebiteli, kteří jej budou vnímat jako počáteční písmeno nebo monogram uvedeného příjmení, vyslovováno, a na straně druhé, jak bylo uvedeno v bodě 56 výše, ani prvek „1952“, jež může být relevantní veřejností vnímán jako označení roku a ve zpochybněné ochranné známce zaujímá druhotné postavení, tedy a priori nemůže být relevantní veřejností vyslovován po výrazu „antonio basile“. Jak bylo dále uvedeno v předcházejícím bodě, skutečnost, že prvek „antonio“ je umístěn před prvkem „basile“, nepostačuje vzhledem k jeho nižší rozlišovací způsobilosti k tomu, aby neutralizoval podobnost existující mezi oběma ochrannými známkami.
            
         
               59
            
            
               Odvolací senát tedy správně v bodě 30 napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že kolidující ochranné známky vykazují určitou podobnost po stránce vzhledové a fonetické.
            
         
               60
            
            
               Po stránce pojmové jsou obě ochranné známky pro označování dotčených výrobků složené z italského příjmení Basile a tento závěr nemůže být ve zpochybněné ochranné známce změněn přidáním jména Antonio. V obou případech bude obchodní původ výrobků označených kolidujícími ochrannými známkami vnímán relevantním spotřebitelem jako spojený s osobou, která je nositelem uvedeného příjmení. Odvolací senát měl tedy v bodě 30 napadeného rozhodnutí správně za to, že obě ochranné známky jsou z pojmového hlediska podobné.
            
         
               61
            
            
               Ze všeho předcházejícího tedy vyplývá, že kolidující ochranné známky vykazují určitou podobnost po stránce vzhledové a fonetické a že jsou podobné po stránce pojmové. S ohledem na judikaturu citovanou v bodě 41 výše je tudíž třeba dospět k závěru, že kolidující ochranné známky jsou podobné.
            
         – K nebezpečí záměny
      
               62
            
            
               Globální posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak [rozsudek Canon, bod 18 výše, bod 17, a rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2006, Mast-Jägermeister v. OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO s rámečkem a další), T-81/03, T-82/03 a T-103/03, Sb. rozh. s. II-5409, bod 74].
            
         
               63
            
            
               Jak bylo uvedeno v bodě 39 výše, totožnost a podobnost výrobků, na které se vztahují kolidující ochranné známky, nejsou zpochybněny. Jak vyplývá z bodu 61 výše, jsou kolidující ochranné známky podobné.
            
         
               64
            
            
               Odvolací senát tedy měl v bodě 37 napadeného rozhodnutí správně za to, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny.
            
         
               65
            
            
               Nicméně první žalobce má za to, že odvolací senát nepřezkoumal existenci nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami tím, že by analyzoval zejména rozlišovací způsobilost zpochybněné ochranné známky získanou užíváním. Také podle všeho tvrdí, že nebylo provedeno posouzení důkazu o užívání staršího mezinárodního zápisu.
            
         
               66
            
            
               Tyto argumenty nelze přijmout. Zaprvé z bodů 26 až 38 napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát důkladně přezkoumal existenci nebezpečí záměny kolidujících ochranných známek, což prvnímu žalobci umožnilo zpochybnit uvedené rozhodnutí před Tribunálem tím, že předložil výše přezkoumané argumenty.
            
         
               67
            
            
               Zadruhé, co se týče argumentu týkajícího se analýzy získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky užíváním, je třeba připomenout, že rozlišovací způsobilost získaná užíváním hraje roli s ohledem na absolutní důvody pro zamítnutí nebo absolutní důvod neplatnosti, není však relevantní v rámci relativních důvodů pro zamítnutí nebo relativního důvodu neplatnosti, jako je tomu v projednávané věci v rámci existence nebezpečí záměny. I za předpokladu, že první žalobce měl v úmyslu uplatnit prostřednictvím tohoto argumentu dobré jméno nebo zvýšenou rozlišovací způsobilost zpochybněné ochranné známky s ohledem na posouzení nebezpečí záměny, je třeba připomenout, že podle judikatury hraje vysoká rozlišovací způsobilost označení roli ve vztahu ke starší ochranné známce, nikoliv ve vztahu k pozdější ochranné známce (obdobně viz rozsudky SABEL, bod 18 výše, bod 24; Canon, bod 18 výše, bod 18, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 18 výše, bod 20).
            
         
               68
            
            
               Zatřetí, co se týče posouzení důkazu o užívání staršího mezinárodního zápisu, jestliže existence nebezpečí záměny byla posuzována s ohledem na starší ochrannou známku, není posouzení důkazu o užívání staršího mezinárodního zápisu, jakož i přezkum nebezpečí záměny ve vztahu k dotčenému označení relevantní [v tomto smyslu viz rozsudek Tribunálu ze dne 16. září 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion v. OHIM – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Sb. rozh. s. II-3191, bod 48].
            
         
               69
            
            
               S ohledem na vše předcházející je třeba dospět k závěru, že odvolací senát nepochybil, když měl za to, že existuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Proto je třeba druhý žalobní důvod zamítnout, a tudíž zamítnout žalobu v plném rozsahu.
            
         
         K nákladům řízení
      
      
               70
            
            
               Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a první žalobce neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.
            
         
               71
            
            
               Podle čl. 87 odst. 5 třetího pododstavce jednacího řádu nese v případě zpětvzetí žaloby, nebyla-li náhrada nákladů požadována, každý účastník řízení vlastní náklady. Druhý žalobce tudíž ponese vlastní náklady řízení.
            
          
            
               Z těchto důvodů
               TRIBUNÁL (šestý senát)
               rozhodl takto:
            
          
            
               
                        
                           1)
                        
                     
                     
                        
                           Ve věci T-133/09 se jméno druhého žalobce, Antonio Basile, vyškrtává ze seznamu žalobců.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           2)
                        
                     
                     
                        
                           Žaloba se zamítá.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           3)
                        
                     
                     
                        
                           Společnosti I Marchi Italiani Srl se ukládá náhrada nákladů řízení s výjimkou nákladů spojených se zpětvzetím žaloby.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           4)
                        
                     
                     
                        
                           Antonio Basile ponese vlastní náklady řízení.
                        
                     
                  
          
               
                  
                     
                        
                           Kanninen
                        
                        
                           Wahl
                        
                        
                           Soldevila Fragoso
                        
                     
                     Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 28. června 2012.
                     Podpisy.
                  
               
            (
            *1
         ) – Jednací jazyk: italština.
    ---documentbreak--- 
      
         
            
               Účastníci řízení
               Odůvodnění rozsudku
               Výrok
               
            
            Účastníci řízení
            Ve věci T-133/09,
            I Marchi Italiani Srl, se sídlem v Neapoli (Itálie),
            Antonio Basile, s bydlištěm v Giugliano in Campania (Itálie),
            zastoupení G. Militernim, L. Militernim a F. Gimmellim, advokáty,
            žalobci,
            proti
            Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), původně zastoupenému A. Sempiem, poté P. Bullockem, jako zmocněnci, 
            žalovanému,
            přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem, je
            Osra SA,  se sídlem v Rovereta (San Marino), zastoupená A. Masetti Zanninim de Concina, R. Cartellou a G. Petrocchim, advokáty,
            jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 9. ledna 2009 (věc R 502/2008-2) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Osra SA a I Marchi Italiani Srl,
            TRIBUNÁL (šestý senát),
            ve složení H. Kanninen (předseda), N. Wahl a S. Soldevila Fragoso (zpravodaj), soudci,
            vedoucí soudní kanceláře: C. Heeren, rada,
            s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 27. března 2009,
            s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 8. září 2009,
            s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 27. srpna 2009,
            s přihlédnutím k rozhodnutí ze dne 14. října 2009, kterým nebylo povoleno předložení repliky,
            s přihlédnutím ke změně složení senátů Tribunálu,
            po jednání konaném dne 8. března 2012,
            vydává tento
            Rozsudek 
            
            Odůvodnění rozsudku
            Skutečnosti předcházející sporu 
            1. Dne 14. ledna 2000 podal druhý žalobce Antonio Basile, vystupující jakožto soukromý podnikatel pod obchodní firmou B. Antonio Basile 1952, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)]. 
            2. Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení: 
            >image>1
            3. Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 14, 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků. 
            4. Ochranná známka Společenství B. Antonio Basile 1952 byla zapsána dne 27. dubna 2001 pod číslem 1 462 555. 
            5. Dne 21. dubna 2006 podala vedlejší účastnice, společnost Osra SA, návrh na prohlášení neplatnosti podle čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 nařízení č. 207/2009] ohledně výrobků zařazených do třídy 25, který byl založen na následujících ochranných známkách: 
            – italské slovní ochranné známce, zapsané dne 7. března 1995 pod číslem 738 901 (dále jen „starší ochranná známka“); 
            – mezinárodním zápisu slovní ochranné známky BASILE č. R413 396 B ze dne 13. ledna 1995 (dále jen „starší mezinárodní zápis“). 
            6. Výrobky, pro které byly starší ochranná známka a starší mezinárodní zápis zapsány, spadají do třídy 25 Niceské dohody a odpovídají následujícímu popisu: „Pánské svrchní oděvy z tkanin, kůže, úpletu nebo jiné, jako jsou saka, kalhoty, včetně džínů, košile, košile s krátkým rukávem, trička, tílka, pulovry, bundy, pláště, nepromokavé pláště, kabáty, obleky, koupací oděvy, župany“. 
            7. Ochranná známka Společenství byla předmětem částečného převodu na prvního žalobce společnost I Marchi Italiani Srl. V důsledku převodu byl ve prospěch uvedené společnosti vytvořen oddělený zápis číslo 5 274 121 (dále jen „zpochybněná ochranná známka“) pro výrobky spadající do třídy 25: „Košile, pletené zboží, svrchní oděvy pro muže, ženy a děti, s výjimkou kožených oděvů, kravaty, spodní prádlo, obuv, klobouky, ponožky, šály pro muže, ženy a děti“. 
            8. Dne 2. listopadu 2006 OHIM informoval vedlejší účastnici, že její návrh na prohlášení neplatnosti byl rozšířen na uvedený oddělený zápis. 
            9. Dne 21. ledna 2008 zrušovací oddělení vyhovělo návrhu na prohlášení neplatnosti a první žalobce podal dne 18. března 2008 u OHIM odvolání proti tomuto rozhodnutí. 
            10. Rozhodnutím ze dne 9. ledna 2009 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM odvolání zamítl, jelikož měl za to, že zaprvé zánik práva „strpěním“ se neuplatní, neboť pětiletá lhůta neuplynula, zadruhé že nebyla prokázána koexistence kolidujících ochranných známek v Itálii a zatřetí že existuje nebezpečí záměny zpochybněné ochranné známky se starší ochrannou známkou, neboť výrobky, na které se vztahují uvedené ochranné známky, jsou jednak totožné nebo podobné, jednak jsou kolidující ochranné známky podobné po stránce vzhledové, fonetické a pojmové. 
            Návrhová žádání účastníků řízení 
            11. Žalobci navrhují, aby Tribunál: 
            – zrušil napadené rozhodnutí; 
            – prohlásil zápis ochranné známky B. Antonio Basile 1952 za platný a účinný; 
            – uložil OHIM náhradu nákladů řízení. 
            12. OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál: 
            – zamítl žalobu; 
            – uložil žalobcům náhradu nákladů řízení. 
            13. Na jednání první žalobce prohlásil, že svůj druhý bod návrhových žádání bere zpět, o čemž byl proveden zápis do protokolu o jednání. Rovněž druhý žalobce, který nebyl účastníkem řízení před odvolacím senátem, vzal na jednání žalobu podanou proti napadenému rozhodnutí zpět. 
            Právní otázky 
            K přípustnosti argumentů a dokumentů předložených poprvé před Tribunálem 
            14. První žalobce tvrdí, že zaprvé příjmení Basile bylo předmětem řady zápisů v Itálii, a zadruhé zpochybněná ochranná známka má nepochybně proslulost a dobré jméno, a že popírání této skutečnosti by bylo „v rozporu se zánikem práva ,strpěním‘ a dobrou vírou, jež jsou obecnými zásadami, kterými se musí řídit jakýkoliv obchodní vztah“. 
            15. OHIM tvrdí, že argumenty týkající se zápisu příjmení Basile v Itálii, dobrého jména zpochybněné ochranné známky a porušení zásady dobré víry, jakož i dokumenty obsažené v přílohách 7, 13, 14 a 15 žaloby byly poprvé předloženy před Tribunálem, a že jsou proto nepřípustné. 
            16. Podle čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Tribunálu nesmí spisy účastníků řízení změnit předmět řízení před odvolacím senátem. Tribunálu totiž přísluší, aby v rámci projednávaného sporu provedl přezkum legality rozhodnutí odvolacího senátu. Přezkum prováděný Tribunálem tudíž nemůže přesáhnout právní a skutkový rámec sporu, tak jak byl předložen odvolacímu senátu [rozsudek Tribunálu ze dne 22. června 2004, „Drie Mollen sinds 1818“ v. OHIM – Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Sb. rozh. s. II-1765, bod 45]. Žalobce také nemá pravomoc změnit před Tribunálem podmínky sporu, jak vyplývají z příslušných nároků a tvrzení jeho samého a vedlejší účastnice řízení (rozsudky Soudního dvora ze dne 26. dubna 2007, Alcon v. OHIM, C-412/05 P, Sb. rozh. s. I-3569, bod 43, a ze dne 18. prosince 2008, Les Éditions Albert René v. OHIM, C-16/06 P, Sb. rozh. s. I-10053, bod 122). 
            17. V projednávané věci z přezkumu spisu vyplývá, že argumenty týkající se skutečnosti, že příjmení Basile bylo předmětem velkého počtu zápisů jako ochranná známka, dobrého jména zpochybněné ochranné známky a porušení zásady dobré víry, nebyly před odvolacím senátem vzneseny. Nicméně z přezkumu žaloby vyplývá, že argument týkající se velkého počtu zápisů příjmení Basile je spojen s argumentací týkající se nedostatku rozlišovací způsobilosti uvedeného příjmení. Tato argumentace přitom směřuje ke zpochybnění existence nebezpečí záměny kolidujících označení a byla přednesena před odvolacím senátem. Tento argument tedy představuje rozšíření důvodu vzneseného v odvolání před odvolacím senátem, které musí být považováno za přípustné (v tomto smyslu viz rozsudek Alcon v. OHIM, bod 16 výše, bod 40). Naproti tomu argumenty týkající se dobrého jména zpochybněné ochranné známky a porušení zásady dobré víry nijak nesouvisejí s podmínkami sporu, jak vyplývají z nároků a tvrzení uvedených prvním žalobcem a vedlejší účastnicí před odvolacím senátem. Proto je třeba považovat tyto argumenty za nepřípustné. 
            18. Mimoto i za předpokladu, že by argument prvního žalobce týkající se dobrého jména zpochybněné ochranné známky mohl být vykládán tak, že směřuje k prokázání její vysoké rozlišovací způsobilosti v rámci posouzení existence nebezpečí záměny, je třeba připomenout, že podle judikatury vysoká rozlišovací způsobilost označení hraje roli ve vztahu ke starší ochranné známce, nikoliv k pozdější ochranné známce (obdobně viz rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Sb. rozh. s. I-6191, bod 24; ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 18, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 20). Dobré jméno starší ochranné známky proto není součástí právních otázek, které musí být nutně přezkoumány pro účely použití nařízení č. 40/94 s ohledem na důvody a návrhy přednesené účastníky řízení. Vzhledem k tomu, že otázka dobrého jména zpochybněné ochranné známky je právní otázkou, která nebyla předtím vznesena před odděleními OHIM a kterou není nutné přezkoumat pro zajištění správného použití nařízení č. 40/94 s ohledem na důvody a argumenty předložené účastníky, nemůže tudíž ovlivnit legalitu napadeného rozhodnutí, co se týče použití relativního důvodu pro zamítnutí, neboť nepatří do právního rámce sporu, jak byl předložen odvolacímu senátu. Tento argument je tudíž třeba považovat za nepřípustný [v tomto smyslu viz rozsudek Tribunálu ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Sb. rozh. s. II-287, bod 22]. 
            19. Co se týče příloh žaloby předložených poprvé před Tribunálem, nelze je vzít v úvahu. Žaloba před Tribunálem se totiž týká kontroly legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94 (nyní článek 65 nařízení č. 207/2009), takže funkcí Tribunálu není znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které byly poprvé předloženy až před Tribunálem. Výše uvedené dokumenty je tudíž třeba vyloučit, aniž je nutno zkoumat jejich důkazní sílu [v tomto smyslu viz rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Sb. rozh. s. II-4891, bod 19 a citovaná judikatura]. 
            K návrhu na připuštění důkazu výslechem svědků 
            20. První žalobce žádá o připuštění důkazu výslechem svědků, aby byla prokázána zejména neexistence nebezpečí záměny kolidujících ochranných známek, které pokojně existují vedle sebe v Itálii a známost zpochybněné ochranné známky na národní a mezinárodní úrovni. 
            21. OHIM má za to, že tento návrh není odůvodněný, neboť první žalobce nepřednesl žádné argumenty ohledně koexistence uvedených ochranných známek a neexistence nebezpečí záměny z ní vyplývající ani nebyly upřesněny znalosti a dovednosti osob, které by měly být předvolány, aby vypovídaly jako svědci. 
            22. V projednávané věci je vskutku třeba konstatovat, že první žalobce ve svých písemnostech nepředložil žádný argument proti závěrům odvolacího senátu obsaženým v bodě 20 napadeného rozhodnutí, které se týkají koexistence kolidujících ochranných známek na italském trhu, podle nichž nebylo p rokázáno, že vedlejší účastnice akceptovala koexistenci uvedených ochranných známek na italském trhu, a tedy ani to, že neexistovalo nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti jako důsledek jejího návyku získaného v průběhu let vnímat ochranné známky jako rozlišovací označení odlišných podniků. První žalobce ve své žalobě pouze žádal o připuštění důkazu výslechem svědků, aby byla prokázána neexistence nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami a skutečnost, že uvedené ochranné známky na italském trhu pokojně existují vedle sebe. 
            23. V tomto ohledu je zaprvé třeba uvést, že pokud první žalobce neuvedl v žalobě žádný dodatečný argument, který by umožnil zpochybnit závěry odvolacího senátu týkající se koexistence kolidujících ochranných známek, jeví se návrh na připuštění důkazu výslechem svědků pro účely prokázání uvedené koexistence jako neodůvodněný. Zadruhé je třeba připomenout, že se nelze před Tribunálem domáhat toho, aby byly pro účely prokázání uvedené koexistence doplněny důkazy předložené ve správním řízení. Jak vyplývá z judikatury citované v bodě 19 výše, žaloba před Tribunálem se týká kontroly legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94, takže funkcí Tribunálu není znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle důkazů, které byly poprvé předloženy až před Tribunálem. Návrh na připuštění důkazu výslechem svědků, podaný prvním žalobcem, je tedy nutné zamítnout. 
            24. První žalobce kromě toho žádá o připuštění důkazu výslechem svědků, aby bylo prokázáno zaprvé pokračující a nepřetržité užívání zpochybněné ochranné známky na národní a mezinárodní úrovni, zadruhé činnosti provozované podnikem druhého žalobce od roku 1970 za použití různých ochranných známek, zejména zpochybněné ochranné známky od roku 1998, a zatřetí známost výrobků označených zpochybněnou ochrannou známkou jak na vnitrostátním, tak mezinárodním trhu. 
            25. V podstatě se zdá, že návrh na provedení důkazu výslechem svědků má za cíl prokázat dobré jméno a proslulost zpochybněné ochranné známky. Nicméně, jak vyplývá z bodů 17 a 18 výše, tento argument je nepřípustný, a uvedený návrh je tedy třeba zamítnout. 
            26. I za předpokladu, že se první žalobce svým návrhem na provedení důkazu výslechem svědků snažil prokázat skutečnost, že si majitel starší ochranné známky byl vědom užívání zpochybněné ochranné známky na trhu, a že tedy právo zaniklo „strpěním“, je třeba tento návrh zamítnout. Jak vyplývá z bodu 32 níže, je relevantním užíváním zpochybněné ochranné známky na trhu užívání následující po zápisu uvedené ochranné známky. Vzhledem k tomu, že mezi datem zápisu a datem předložení návrhu na prohlášení neplatnosti uplynulo méně než pět let, není návrh na provedení důkazu výslechem svědků za účelem prokázání užívání zpochybněné ochranné známky na trhu relevantní. 
            K věci samé 
            27. První žalobce na podporu své žaloby uplatňuje v podstatě dva žalobní důvody; první důvod vychází z porušení čl. 53 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 54 odst. 2 nařízení č. 207/2009) a druhý důvod z porušení čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení. 
            K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 53 odst. 2 nařízení č. 40/94 
            28. První žalobce tvrdí, že návrh na prohlášení neplatnosti byl podán po uplynutí doby pěti let, počítané od podání přihlášky zpochybněné ochranné známky. 
            29. V souladu s čl. 53 odst. 2 nařízení č. 40/94 není majitel starší národní ochranné známky, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství v členském státě, ve kterém byla starší ochranná známka zapsána, a který si je vědom tohoto užívání, již oprávněn podat návrh na prohlášení pozdější známky za neplatnou ani bránit užívání pozdější známky, ledaže její přihláška nebyla podána v dobré víře. 
            30. V projednávané věci byla zpochybněná ochranná známka zapsána dne 27. dubna 2001 a vedlejší účastnice podala svůj návrh na prohlášení její neplatnosti dne 21. dubna 2006, tj. méně než pět let po uvedeném datu zápisu. Nicméně první žalobce tvrdí, že datum, od něhož je třeba počítat pětiletou lhůtu je datum podání přihlášky k zápisu zpochybněné ochranné známky, tj. 14. ledna 2000. 
            31. Podle judikatury musejí být v případě užívání pozdější ochranné známky totožné nebo zaměnitelně podobné se starší ochrannou známkou pro započetí běhu lhůty pro zánik práva strpěním splněny čtyři podmínky. Zaprvé pozdější ochranná známka musí být zapsána, zadruhé její přihláška musí být učiněna jejím majitelem v dobré víře, zatřetí musí být užívána v členském státě, ve kterém je starší ochranná známka chráněna, a začtvrté si majitel starší ochranné známky musí být vědom užívání této ochranné známky po jejím zápisu (obdobně viz rozsudek Soudního dvora ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Sb. rozh. s. I-8701, body 54 a 56 až 58). 
            32. Na rozdíl od toho, co tvrdí první žalobce, lhůta pro zánik práva „strpěním“ nezačíná plynout od data podání přihlášky pozdější ochranné známky Společenství. I když je toto datum relevantním výchozím bodem pro uplatnění jiných ustanovení nařízení č. 40/94, jako je čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení [nyní čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 2 nařízení č. 207/2009], jejichž účelem je prokázat dočasnou přednost mezi kolidujícími ochrannými známkami, není výchozím bodem, pokud se jedná o prokázání počátku běhu lhůty pro zánik práva „strpěním“ stanovené v čl. 53 odst. 2 nařízení č. 40/94. Účelem čl. 53 odst. 2 nařízení č. 40/94 je totiž postihnout majitele starších ochranných známek, kteří strpěli užívání pozdější ochranné známky Společenství po dobu pěti po sobě jdoucích let a byli si tohoto užívání vědomi, pozbytím možnosti podat návrh na prohlášení neplatnosti a námitky proti uvedené ochranné známce, která bude tedy moci koexistovat se starší ochrannou známkou. Od okamžiku, kdy si je majitel starší ochranné známky vědom užívání pozdější ochranné známky Společenství, má možnost nestrpět toto užívání, a tudíž bránit tomuto užívání nebo podat návrh na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky. Nelze mít za to, že majitel starší ochranné známky strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství poté, co se dozvěděl o jejím užívání, pokud nebyl schopen bránit jejímu užívání ani podat návrh na prohlášení její neplatnosti (obdobně viz rozsudek Budějovický Budvar, bod 31 výše, body 44 až 50). 
            33. Z teleologického výkladu čl. 53 odst. 2 nařízení č. 40/94 vyplývá, že relevantním datem pro výpočet počátku běhu lhůty pro zánik práva „strpěním“ je datum získání znalosti o užívání této ochranné známky. Toto datum nemůže předcházet datu jejího zápisu, tj. okamžiku, kdy dochází k nabytí práv k ochranné známce Společenství (viz bod 7 odůvodnění nařízení č. 40/94) a uvedená ochranná známka bude užívána na trhu jakožto zapsaná ochranná známka, a její užívání tudíž může být známo třetím osobám. Na rozdíl od toho, co tvrdí první žalobce, tedy lhůta pro zánik práva „strpěním“ počíná plynout od okamžiku, kdy si je majitel starší ochranné známky vědom užívání pozdější ochranné známky Společenství, tedy po jejím zápisu, nikoliv od okamžiku podání přihlášky ochranné známky Společenství. 
            34. V projednávané věci první žalobce nepředložil nepřímé důkazy, které by umožnily prokázat okamžik, od něhož si vedlejší účastnice byla vědoma užívání zpochybněné ochranné známky po provedení jejího zápisu. První žalobce se pouze omezil na tvrzení, že zpochybněná ochranná známka byla v Itálii užívána během více než pěti let a že si vedlejší účastnice musela být tohoto užívání vědoma. Jak však bylo konstatováno v bodě 30, vzhledem k tomu, že mezi datem zápisu zpochybněné ochranné známky a datem předložení návrhu na prohlášení neplatnosti uplynulo méně než pět let, není užívání uvedené ochranné známky před datem jejího zápisu relevantní, neboť tato ochranná známka nebyla ještě zapsána. 
            35. S ohledem na vše výše uvedené je třeba první žalobní důvod zamítnout. 
            K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 52 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 nařízení č. 40/94 
            36. První žalobce v podstatě zpochybňuje napadené rozhodnutí zaprvé stran existence podobnosti mezi starší ochrannou známkou a zpochybněnou ochrannou známkou po stránce vzhledové, fonetické a pojmové a zadruhé stran rozlišovací způsobilosti příjmení Basile, které je obsaženo v obou ochranných známkách.
            37. Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Nebezpečí záměny zahrnuje nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. 
            38. Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených. Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, a zároveň musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 30 až 33 a citovaná judikatura]. 
            39. V projednávané věci první žalobce nezpochybňuje ani definici relevantní veřejnosti ani totožnost a podobnost výrobků, na které se vztahují kolidující ochranné známky, což je třeba mimoto potvrdit. 
            40. Co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, globální posouzení nebezpečí záměny musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v globálním posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, Sb. rozh. s. I-4529, bod 35 a citovaná judikatura). 
            41. Podle judikatury jsou dvě ochranné známky podobné tehdy, pokud mezi nimi z pohledu relevantní veřejnosti existuje alespoň částečná totožnost jednoho nebo více relevantních aspektů, a sice aspektů vzhledových, fonetických a pojmových [rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 30, a rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2008, Boston Scientific v. OHIM – Terumo (CAPIO), T-325/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 89]. 
            42. Posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami se nemůže omezit na to, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je třeba provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá jako celek, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek (viz rozsudek OHIM v. Shaker, bod 40 výše, bod 41 a citovaná judikatura). Posouzení podobnosti pouze na základě dominantního prvku je možné pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné (rozsudky Soudního dvora OHIM v. Shaker, bod 40 výše, bod 42, a ze dne 20. září 2007, Nestlé v. OHIM, C-193/06 P, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 42). Tak tomu může být zejména v případě, kdy je tato složka sama o sobě způsobilá dominovat představě této ochranné známky, kterou si relevantní veřejnost uchovává v paměti, takže všechny ostatní složky ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolávaném touto ochrannou známkou zanedbatelné (výše uvedený rozsudek Nestlé v. OHIM, bod 43). 
            43. Pro účely prokázání existence nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami v projednávané věci je třeba přezkoumat zaprvé rozlišovací způsobilost příjmení Basile a zadruhé podobnost kolidujících ochranných známek. 
            – K rozlišovací způsobilosti příjmení Basile 
            44. Odvolací senát měl v bodě 31 napadeného rozhodnutí za to, že alespoň v Itálii spotřebitelé obecně přikládají rozlišovací způsobilost spíše příjmení než jménu obsaženému v ochranných známkách a v bodě 32 napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že příjmení Basile má vyšší rozlišovací způsobilost než jméno Antonio. 
            45. Podle judikatury totiž italský spotřebitel přikládá v dotčených ochranných známkách obecně vyšší rozlišovací způsobilost příjmení než jménu obsaženému v dotčených ochranných známkách [rozsudek Tribunálu ze dne 1. března 2005, Fusco v. OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Sb. rozh. s. II-715, bod 54]. 
            46. Jak rovněž vyplývá z judikatury, toto pravidlo vycházející z praktických zkušeností nelze uplatňovat automaticky bez zřetele ke zvláštním okolnostem každého případu [rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2006, Rossi v. OHIM – Marcorossi (MARCOROSSI), T-97/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 45]. Soudní dvůr v tomto ohledu upřesnil, že je třeba zohlednit zejména okolnost, že dotčené příjmení je málo obvyklé, anebo naopak velmi rozšířené, což může mít vliv na jeho rozlišovací způsobilost, jakož i případnou všeobecnou známost osoby, která požaduje, aby bylo její jméno společně s jejím příjmením zapsáno jako ochranná známka (rozsudek Soudního dvora ze dne 24. června 2010, Becker v. Harman International Industries, C-51/09 P, Sb. rozh. s. I-5805, body 36 a 37). 
            47. V projednávané věci odvolací senát zaprvé v bodě 24 napadeného rozhodnutí tvrdil, zaprvé že nebylo prokázáno, že příjmení Basile je v Itálii velmi rozšířené, a zadruhé že uvedené příjmení není na tomto území jedno z nejběžnějších. První žalobce tato tvrzení zpochybnil, aniž však předložil jakýkoliv důkaz umožňující prokázat opak. Pro účely zpochybnění rozlišovací způsobilosti uvedeného příjmení mimoto tvrdí, že toto příjmení je předmětem velkého počtu zápisů. Nicméně ve spise se nenachází nic, co by umožnilo tuto skutečnost prokázat, neboť důkazy předložené v tomto ohledu poprvé před Tribunálem jsou považovány za nepřípustné (viz bod 19 výše). Kromě toho první žalobce nezpochybňuje posouzení odvolacího senátu obsažené v bodě 32 napadeného rozhodnutí, podle něhož je jméno Antonio, které ve zpochybněné ochranné známce předchází příjmení Basile, v Itálii velmi rozšířené.  
            48. Zadruhé první žalobce navzdory svým tvrzením již neuvedl žádné skutečnosti, které by mohly prokázat, že jméno Antonio a příjmení Basile jako celek identifikují osobu, která je přinejmenším v Itálii všeobecně známá, a že jako celek jsou tudíž vnímána spotřebitelem jako ochranná známka složená z jména a příjmení, jež identifikují uvedenou osobu, a nikoliv jako příjmení Basile, ke kterému byly přidány určité prvky, zejména jméno Antonio. 
            49. Odvolací senát měl tedy v bodě 32 napadeného rozhodnutí správně za to, že příjmení Basile je ve zpochybněné ochranné známce ve větší míře rozlišujícím prvkem než jméno Antonio. 
            – K podobnosti kolidujících ochranných známek 
            50. Odvolací senát měl v bodě 30 napadeného rozhodnutí za to, že kolidující ochranné známky jednak vykazují určitou podobnost po stránce vzhledové a fonetické, jednak jsou s ohledem na jejich prvek „basile“ podobné po stránce pojmové. V tomto ohledu přihlédl k vysoké rozlišovací způsobilosti uvedeného prvku, jakož i k okolnosti, že tento prvek si jakožto příjmení zachovává ve zpochybněné ochranné známce samostatné rozlišující postavení (body 32 a 33 napadeného rozhodnutí). 
            51. První žalobce má za to, že podobnost kolidujících ochranných známek je nízká, neboť jednak společný prvek „basile“ nemá rozlišovací způsobilost, a jednak struktura, délka a grafické prvky uvedených ochranných známek se liší. První žalobce v tomto ohledu tvrdí, že v případě zpochybněné ochranné známky předchází příjmení Basile stylizované velké písmeno „B“, které má vysokou rozlišovací způsobilost, jakož i jméno Antonio, a je následováno prvkem „1952“, který evokuje datum. 
            52. Je třeba konstatovat, že prvek „basile“ je obsažen v každé z kolidujících známek, je jediným prvkem starší ochranné známky, a jak vyplývá z bodu 49 výše, jeho rozlišovací způsobilost je vyšší než rozlišovací způsobilost prvku „antonio“, který mu ve zpochybněné ochranné známce předchází. 
            53. Na rozdíl od toho, k čemu dospěl odvolací senát v bodě 33 napadeného rozhodnutí, si prvek „basile“ jakožto příjmení nezachovává ve zpochybněné ochranné známce samostatné rozlišující postavení. Podle judikatury si totiž příjmení nezachovává ve všech případech samostatné rozlišující postavení jen proto, že je vnímáno jako příjmení. Konstatování takovéhoto postavení může být založeno pouze na zkoumání všech relevantních skutečností projednávané věci (rozsudek Becker v. Harman International Industries, bod 46 výše, bod 38), které odvolací senát v projednávané věci neprovedl. 
            54. Nicméně toto nesprávné posouzení odvolacího senátu nemůže mít za následek protiprávnost napadeného rozhodnutí. 
            55. Je tak třeba mít za to, že kolidující ochranné známky vykazují určitou podobnost po stránce vzhledové a fonetické vyplývající z přítomnosti prvku „basile“, který je podle bodu 30 napadeného rozhodnutí nejcharakterističtějším prvkem zpochybněné ochranné známky. Na rozdíl od toho, co tvrdí první žalobce, nejsou rozdíly spojené s odlišnou strukturou a délkou kolidujících ochranných známek a s přidáním grafických prvků ve zpochybněné ochranné známce dostatečné pro vyloučení tohoto závěru. 
            56. Po stránce vzhledové totiž stylizované velké písmeno „B“, za kterým následuje tečka, jež odpovídá počátečnímu písmenu příjmení Basile a je umístěno nad jménem Antonio a příjmením Basile, jakož i prvek „1952“, jenž je umístěn pod tímto výrazem a je napsán mnohem menším písmem, nejsou prvky dostatečně významné na to, aby vyloučily jakoukoliv podobnost mezi kolidujícími ochrannými známkami, vzniklou shodou nejcharakterističtějšího prvku zpochybněné ochranné známky a starší ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudek Tribunálu ze dne 16. května 2007, La Perla v. OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 46]. I když je stylizované velké písmeno „B“ větší než ostatní prvky zpochybněné ochranné známky, netvoří podstatný přídavek k prvku „basile“, neboť odpovídá jeho počátečnímu písmenu nebo jeho monogramu. Rovněž prvek „1952“, který mů že být vnímán jako označení roku, zaujímá s ohledem na umístění ve zpochybněné ochranné známce a menší velikost svého písma druhotné místo a nepoutá pozornost spotřebitelů tak jako ostatní prvky této ochranné známky, aniž to znamená, že je zanedbatelný. 
            57. Skutečnost, že prvku „basile“ předchází prvek „antonio“, nemůže tento závěr vyvrátit. V tomto ohledu je třeba připomenout, že i když je v souladu s judikaturou nepochybné, že počáteční část ochranných známek může upoutat pozornost spotřebitele spíše než následující části, nemůže tato úvaha platit ve všech případech [rozsudek ze dne 16. května 2007, Trek Bicycle v. OHIM – Audi (ALLTREK), T-158/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 70]. Jak bylo uvedeno výše v bodě 47, je v projednávané věci Antonio jménem, které je v Itálii velmi rozšířené, a tudíž má nižší rozlišovací způsobilost než příjmení Basile. Navzdory svému umístění v počáteční části zpochybněné ochranné známky nemůže tedy prvek „antonio“ upoutat pozornost spotřebitele více než prvek „basile“. 
            58. I když je zpochybněná ochranná známka, složená z šesti slabik „an“, „to“, „nio“, „ba“, „si“ a „le“, delší než starší ochranná známka, složená ze tří slabik „ba“, „si“ a „le“, jsou po stránce fonetické polovina slabik zpochybněné ochranné známky a všechny slabiky starší ochranné známky, a sice slabiky odpovídající příjmení Basile, totožné. Na rozdíl od toho, co tvrdí první žalobce, nezpochybňují rozdíly mezi kolidujícími ochrannými známkami spojené s přidáním velkého písmene „B“ a prvku „1952“ k rodnému jménu Antonio a příjmení Basile ve zpochybněné ochranné známce existenci určité fonetické podobnosti, neboť na straně jedné nebude samotné velké písmeno „B“ v zásadě spotřebiteli, kteří jej budou vnímat jako počáteční písmeno nebo monogram uvedeného příjmení, vyslovováno, a na straně druhé, jak bylo uvedeno v bodě 56 výše, ani prvek „1952“, jež může být relevantní veřejností vnímán jako označení roku a ve zpochybněné ochranné známce zaujímá druhotné postavení, tedy a priori nemůže být relevantní veřejností vyslovován po výrazu „antonio basile“. Jak bylo dále uvedeno v předcházejícím bodě, skutečnost, že prvek „antonio“ je umístěn před prvkem „basile“, nepostačuje vzhledem k jeho nižší rozlišovací způsobilosti k tomu, aby neutralizoval podobnost existující mezi oběma ochrannými známkami. 
            59. Odvolací senát tedy správně v bodě 30 napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že kolidující ochranné známky vykazují určitou podobnost po stránce vzhledové a fonetické. 
            60. Po stránce pojmové jsou obě ochranné známky pro označování dotčených výrobků složené z italského příjmení Basile a tento závěr nemůže být ve zpochybněné ochranné známce změněn přidáním jména Antonio. V obou případech bude obchodní původ výrobků označených kolidujícími ochrannými známkami vnímán relevantním spotřebitelem jako spojený s osobou, která je nositelem uvedeného příjmení. Odvolací senát měl tedy v bodě 30 napadeného rozhodnutí správně za to, že obě ochranné známky jsou z pojmového hlediska podobné. 
            61. Ze všeho předcházejícího tedy vyplývá, že kolidující ochranné známky vykazují určitou podobnost po stránce vzhledové a fonetické a že jsou podobné po stránce pojmové. S ohledem na judikaturu citovanou v bodě 41 výše je tudíž třeba dospět k závěru, že kolidující ochranné známky jsou podobné. 
            – K nebezpečí záměny 
            62. Globální posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory, zejména mezi podobností ochranných známek a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Nízký stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se ochranná známka vztahuje, tak může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak [rozsudek Canon, bod 18 výše, bod 17, a rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2006, Mast-Jägermeister v. OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO s rámečkem a další), T-81/03, T-82/03 a T-103/03, Sb. rozh. s. II-5409, bod 74]. 
            63. Jak bylo uvedeno v bodě 39 výše, totožnost a podobnost výrobků, na které se vztahují kolidující ochranné známky, nejsou zpochybněny. Jak vyplývá z bodu 61 výše, jsou kolidující ochranné známky podobné. 
            64. Odvolací senát tedy měl v bodě 37 napadeného rozhodnutí správně za to, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny. 
            65. Nicméně první žalobce má za to, že odvolací senát nepřezkoumal existenci nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami tím, že by analyzoval zejména rozlišovací způsobilost zpochybněné ochranné známky získanou užíváním. Také podle všeho tvrdí, že nebylo provedeno posouzení důkazu o užívání staršího mezinárodního zápisu. 
            66. Tyto argumenty nelze přijmout. Zaprvé z bodů 26 až 38 napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát důkladně přezkoumal existenci nebezpečí záměny kolidujících ochranných známek, což prvnímu žalobci umožnilo zpochybnit uvedené rozhodnutí před Tribunálem tím, že předložil výše přezkoumané argumenty. 
            67. Zadruhé, co se týče argumentu týkajícího se analýzy získání rozlišovací způsobilosti ochranné známky užíváním, je třeba připomenout, že rozlišovací způsobilost získaná užíváním hraje roli s ohledem na absolutní důvody pro zamítnutí nebo absolutní důvod neplatnosti, není však relevantní v rámci relativních důvodů pro zamítnutí nebo relativního důvodu neplatnosti, jako je tomu v projednávané věci v rámci existence nebezpečí záměny. I za předpokladu, že první žalobce měl v úmyslu uplatnit prostřednictvím tohoto argumentu dobré jméno nebo zvýšenou rozlišovací způsobilost zpochybněné ochranné známky s ohledem na posouzení nebezpečí záměny, je třeba připomenout, že podle judikatury hraje vysoká rozlišovací způsobilost označení roli ve vztahu ke starší ochranné známce, nikoliv ve vztahu k pozdější ochranné známce (obdobně viz rozsudky SABEL, bod 18 výše, bod 24; Canon, bod 18 výše, bod 18, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 18 výše, bod 20). 
            68. Zatřetí, co se týče posouzení důkazu o užívání staršího mezinárodního zápisu, jestliže existence nebezpečí záměny byla posuzována s ohledem na starší ochrannou známku, není posouzení důkazu o užívání staršího mezinárodního zápisu, jakož i přezkum nebezpečí záměny ve vztahu k dotčenému označení relevantní [v tomto smyslu viz rozsudek Tribunálu ze dne 16. září 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion v. OHIM – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Sb. rozh. s. II-3191, bod 48]. 
            69. S ohledem na vše předcházející je třeba dospět k závěru, že odvolací senát nepochybil, když měl za to, že existuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Proto je třeba druhý žalobní důvod zamítnout, a tudíž zamítnout žalobu v plném rozsahu. 
            K nákladům řízení 
            70. Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a první žalobce neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení. 
            71. Podle čl. 87 odst. 5 třetího pododstavce jednacího řádu nese v případě zpětvzetí žaloby, nebyla-li náhrada nákladů požadována, každý účastník řízení vlastní náklady. Druhý žalobce tudíž ponese vlastní náklady řízení. 
            
            Výrok
            Z těchto důvodů
            TRIBUNÁL (šestý senát)
            rozhodl takto:
            1) Ve věci T-133/09 se jméno druhého žalobce, Antonio Basile, vyškrtává ze seznamu žalobců. 
            2) Žaloba se zamítá. 
            3) Společnosti I Marchi Italiani Srl se ukládá náhrada nákladů řízení s výjimkou nákladů spojených se zpětvzetím žaloby. 
            4) Antonio Basile ponese vlastní náklady řízení.