CELEX: 62017CC0705
Language: sv
Date: 2019-03-06
Title: Förslag till avgörande av generaladvokat G. Pitruzzella föredraget den 6 mars 2019.

FÖRSLAG  TILL  AVGÖRANDE  AV  GENERALADVOKAT
GIOVANNI  PITRUZZELLA
föredraget  den  6 mars 2019 (1)

Mål C‑705/17

Patent- och registreringsverket

mot

Mats Hansson

(begäran om  förhandsavgörande  från  Svea  hovrätt  (Stockholm, Sverige))
”Begäran om förhandsavgörande – Varumärken – Direktiv 2008/95 – Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter – Det äldre varumärket innehåller en geografisk beteckning åtföljd av en förklaring om avstående (disclaimer) – Verkan av en sådan avståendeförklaring på bedömningen av risken för förväxling”

1.        Enligt  vissa  rättsordningar  kan registreringen av ett varumärke åtföljas av en förklaring om avstående, en så kallad disclaimer, när ansökan avser ett sammansatt tecken vars beståndsdelar utgörs av en eller flera beskrivande eller generiska ord med avseende på en eller flera av de produkter eller tjänster som ansökan omfattar. Disclaimern, som beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig, sökanden frivilligt kan erbjuda eller behörig myndighet uppställa som villkor för registrering, har till syfte att tydliggöra att beskrivande och icke särskiljande ord i det tecken som registreringsansökan avser inte är föremål för ensamrätt och därmed fortfarande är tillgängliga.(2) Varumärkesinnehavaren har därför inte rätt att hindra andra företag från att använda dessa ord. 

2.        Den ovan beskrivna användningen av en disclaimer är tillåten enligt svensk rätt. Svea hovrätt Patent- och marknadsöverdomstolen (Stockholm, Sverige), vill genom den begäran om förhandsavgörande som förslaget till avgörande avser få klarhet i om, och i så fall på vilka villkor, vid konflikt mellan ett tecken som är föremål för en ansökan om registrering som varumärke och ett äldre varumärke, det faktum att en beståndsdel i det äldre varumärket omfattas av en disclaimer påverkar bedömningen av risken för förväxling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95.(3)

3.        Frågan uppkom i en tvist angående Patent- och registreringsverkets (PRV) avslag på en ansökan från Mats Hansson om registrering av ett nationellt ordmärke. 
 Tillämplig lagstiftning

 Unionsrätt

4.        I  artikel 4.1  b  i  direktiv 2008/95  föreskrivs  följande:  
”1.      Ett  varumärke  ska  inte  registreras  eller  ska,  om  det  är  registrerat,  kunna  ogiltigförklaras
…
b)      om  det  på  grund  av  sin  identitet  eller  likhet  med  det  äldre  varumärket  och  identiteten  eller  likheten  mellan  de  varor  eller  tjänster  som  täcks  av  varumärkena  föreligger  en  risk  att  allmänheten  förväxlar  dem,  inbegripet  risken  för  att  varumärket  associeras  med  det  äldre  varumärket.”(4)

5.        I  artikel 5.1  b  i  direktiv 2008/95  föreskrivs följande: 
”Det  registrerade  varumärket  ger innehavaren  en  ensamrätt.  Innehavaren  har  rätt  att  förhindra  tredje  man,  som  inte  har  hans  tillstånd,  att  i  näringsverksamhet  använda
…
b)      tecken  som  på  grund  av  sin  identitet  eller  likhet  med  varumärket  och  identiteten  eller  likheten  hos  de  varor  och  tjänster  som  täcks  av  varumärket  och  tecknet  kan  leda  till  förväxling  hos  allmänheten,  inbegripet  risken  för  association  mellan  tecknet  och  varumärket”.(5)
 Nationell rätt

6.        Enligt  1  kap.  10 §  första  stycket  2  varumärkeslagen  (2010:1877)  (nedan  kallad  varumärkeslagen),(6) som  införlivar  artikel 5.1  b  i  direktiv 2008/95  med  den  svenska  rättsordningen,  innebär  ensamrätten  till  ett  varumärke  att  ingen  annan  än  innehavaren,  utan  dennes  tillstånd,  i  näringsverksamhet  får  använda  ett  tecken  som  liknar  varumärket  för  varor  av  liknande  slag,  om  det  finns  en  risk  för  förväxling,  inbegripet  risken  för  att  användningen  av  tecknet  leder  till  uppfattningen  att  det  finns  ett  samband  mellan  den  som  använder  tecknet  och  innehavaren  av  varumärket.  

7.        Som  villkor  för  registrering  gäller  enligt  2  kap.  5 §  varumärkeslagen,  vilken  införlivar  artikel 3.1  b  i  direktiv 2008/95  med  den  svenska  rättsordningen,  att  varumärket  måste  ha  särskiljningsförmåga  för  de  varor  eller  tjänster  som  det  avser.  

8.        Om  ett  varumärke  innehåller  en  beståndsdel  som  inte  kan  registreras  ensam  för  sig  och  det  finns  en  uppenbar  risk  för  att  registreringen  leder  till  ovisshet  om  omfattningen  av  innehavarens  ensamrätt,  får  denna  beståndsdel,  enligt  2  kap.  12 §  första  stycket  varumärkeslagen  uttryckligen  undantas  från  skyddet  vid  registreringen.  Om  beståndsdelen  senare  uppfyller  kraven  för  registrering  får,  enligt  andra  stycket  i  samma  paragraf,  delen  eller  varumärket  i  sin  helhet  registreras  efter  ny  ansökan  utan  ett  sådant  undantag.  
 Förfarandet i målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

9.        Mats  Hansson,  motparten  i  det  nationella  målet,  ansökte  den  16 december 2015  hos  PRV,  klagande  i  det  nationella  målet,  om  registrering  av  ett  nationellt  ordvarumärke  med  lydelsen  ROSLAGSÖL  (nedan  kallat  det  sökta  märket)  för  bland  annat  vissa  alkoholfria  drycker  och  öl  i  klass  32  i  Niceöverenskommelsen  om  internationell  klassificering  av  varor  och  tjänster  vid  varumärkesregistrering  av  den  15 juni 1957,  med  ändringar  och  tillägg  (nedan  kallad  Niceöverenskommelsen).  

10.      PRV  avslog  ansökan  i  beslut  av  den  14 juli 2016,  med  motiveringen  att  det  sökta  märket  var  förväxlingsbart  med  det  registrerade  figurvarumärket  ROSLAGS  PUNSCH  (det  äldre  varumärket),  vilket  återges  nedan:  

Det  äldre  varumärket  hade  registrerats  för  alkoholhaltiga  drycker  i  klass  33  i  Niceöverenskommelsen  och  innehas  sedan  2007  av  Norrtelje  Brenneri  Aktiebolag.(7) Varumärket är registrerat med en så kallad disclaimer med följande lydelse: ”Genom registrering erhålles ej ensamrätt till ordet Roslagspunsch.” 

11.      ”Roslagen”  är  benämningen  på  ett  geografiskt  område  på  Sveriges  ostkust.  

12.      PRV  fann  att  det  förelåg  risk  för  förväxling  med  hänsyn  till  dels  att  de  motstående  varumärkena,  som  inleddes  med  det  beskrivande  ordet  ”Roslags”,  vilket  var  framträdande  i  båda  varumärkena,  dels  att  varumärkena  skulle  användas  för  identiska  eller  liknande  varor,  som  därför  kan  ha  gemensamma  distributionskanaler  och  samma  kundkrets.  

13.      Den  14 juli 2016  överklagade  Mats  Hansson  PRV:s  beslut  till  Patent-  och  marknadsdomstolen  (Sverige).  Han  anförde  dels  att  det  sökta  ordmärket  och  det  äldre  figurmärket  inte  liknande  varandra,  dels  att  företag  etablerade  i  området  ofta  använder  ordet  ”Roslagen”  som  kännetecknande  element  i  sina  varumärken.  Under  förfarandet  i  Patent-  och  marknadsdomstolen  yttrade  sig  parterna  över  vad  den  disclaimer  som  det  äldre  varumärket  hade  registrerats  med  skulle  anses  ha  för  betydelse.  PRV  anförde  att  den  del  som  undantagits  skydd  genom  en  disclaimer  som  regel  bör  anses  sakna  särskiljningsförmåga  och  därför  inte  bör  beaktas  vid  bedömningen  av  huruvida  det  föreligger  risk  för  förväxling.  PRV  tillade  emellertid  att  dess  praxis  avseende  registrering  av  geografiska  namn  över  tid  har  ändrats  och  att  ordet  ”Roslags”  i  det  äldre  varumärket,  enligt  nuvarande  regler,  ska  beaktas  trots  disclaimern  i  syfte  att  bedöma  huruvida  det  föreligger  registreringshinder  på  grund  av  risken  för  förväxling  med  det  äldre  varumärket.(8)

14.      Patent-  och  marknadsdomstolen  biföll  Mats  Hanssons  talan.  Patent-  och  marknadsdomstolen  fann  att  orden  ”Roslags”  och  ”Punsch”,  trots  disclaimern,  skulle  beaktas  vid  bedömningen  av  risken  för  förväxling  mellan  de  motstående  varumärkena,  eftersom  de  påverkade  det  äldre  märkets  helhetsintryck.  Rätten  fann  även  dels  att  de  figurativa  inslagen  i  det  äldre  märket  bestående  i  två  separata  ord  medför  en  viss  visuell  skillnad  märkena  emellan,  dels  att  skillnaden  mellan  ordelementet  ”punsch”  i  det  äldre  märket  och  de  bokstäver  som  bildar  ordet  ”öl”  i  slutet  av  de  ordelement  som  det  sökta  märket  består  av  innebär  att  den  fonetiska  likheten  mellan  de  två  märkena  inte  blir  så  stor.  Patent-  och  marknadsdomstolen,  som  även  beaktade  att  varuslagslikheten  var  av  lägre  grad,  fann  att  det  inte  förelåg  någon  risk  för  förväxling.  

15.      PRV  överklagade  domen  i  första  instans  till  den  hänskjutande  domstolen.  

16.      Den  hänskjutande  domstolen  har  uppgett  att,  medan  de  materiella  bestämmelserna  om  varumärkesskydd  i  princip  är  fullt  ut  harmoniserade  genom  direktiv 2008/95,  ankommer  det  i  princip  fortfarande  på  medlemsstaterna  att  fastställa  förfarandereglerna.  Den  hänskjutande  domstolen  är  tveksam  till  om  en  nationell  bestämmelse  som  medger  en  disclaimer  i  samband  med  registreringen  av  ett  varumärke  kan  kvalificeras  som  en  förfaranderegel  om  den  medför  att  det  helhetsperspektiv  som  ska  antas  vid  bedömningen  av  risken  för  förväxling  enligt  artikel 4.1  b  i  direktiv 2008/95  ska  utgå  från  andra  kriterier.  

17.      Den  hänskjutande  domstolen  frågar  sig  även  om  en  sådan  bestämmelse  utgör  hinder  för  att  de  delar  av  ett  varumärke  som  omfattas  av  en  disclaimer  undantas  från  bedömningen  av  risken  för  förväxling  eller  ges  en  mer  begränsad  betydelse  vid  denna  bedömning  än  vad  som  skulle  varit  fallet  om  disclaimern  inte  hade  funnits.

18.      Den  hänskjutande  domstolen  har  i  det  avseendet  hänvisat  till  en  dom  från  den,  enligt  den då  gällande  svenska  processordningen,  högsta  instansen  i  varumärkesmål,  Högsta  förvaltningsdomstolen  (tidigare benämnd Regeringsrätten)  från år 1991.(9) Högsta  förvaltningsdomstolen  uttalade  att  de  delar  av  ett  registrerat  varumärke  som  omfattas  av  en  disclaimer  ska  beaktas  vid  bedömningen  av  vilket  helhetsintryck  märket  ger  i  syfte  att  bedöma  risken  för  förväxling  med  ett  senare  märke.  I  senare  praxis  från,  inte  sista  men  andra  instans,  har  de  delar  som  omfattas  av  en  disclaimer  dock  ansetts  sakna  särskiljningsförmåga  och  därmed  tillmätts  en  underordnad  betydelse  vid  bedömningen  av  vilket  helhetsintryck  varumärket  ger.(10)

19.      Mot  denna  bakgrund  beslutade  Svea  hovrätt  den  20 november 2017  att  vilandeförklara  målet  och  att hänskjuta  följande  tolkningsfrågor  till  EU‑domstolen  för  ett  förhandsavgörande:
”1.      Ska  artikel 4.1  b  i  varumärkesdirektivet  tolkas  så  att  den  helhetsbedömning  av  samtliga  relevanta  faktorer  som  ska  göras  vid  en  förväxlingsbedömning  får  påverkas  av  att  en  beståndsdel  av  varumärket  uttryckligen  har  undantagits  skydd  vid  registreringen,  dvs.  av  att  en  så  kallad  disclaimer  antecknats  vid  registreringen?
2.      Om  svaret  på  fråga  1  är  ja; får  disclaimern  i  sådant  fall  påverka  helhetsbedömningen  på  så  sätt  att  den  behöriga  myndigheten  beaktar  beståndsdelen  i  fråga  men  ger  den  en  mer  begränsad  betydelse  på  så  sätt  att  den  inte  anses  ha  särskiljningsförmåga,  även  om  beståndsdelen  de  facto  skulle  vara  särskiljande  och  framträdande  i  det  äldre  varumärket?
3.      Om  svaret  på  fråga  1  är  ja  och  svaret  på  fråga  2  är  nej;  får  disclaimern  ändå  påverka  helhetsbedömningen  på  något  annat  sätt?”
 Förfarandet vid domstolen

20.      PRV, Mats Hansson och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden till domstolen i enlighet med artikel 23 i domstolens stadga. Samma  parter  yttrade  sig  även  muntligen  vid  förhandlingen  den  13 december 2018.  
 Bedömning

21.      Svea  hovrätt  har  ställt  de  tre  frågorna,  vilka  bör  prövas  tillsammans,  för  att  få  klarhet  i  huruvida  en  beståndsdel  av  ett  äldre  varumärke  som  omfattas  av  en  disclaimer  påverkar,  och  i  förekommande  fall  på  vilket  sätt,  bedömningen  av  risken  för  förväxling  enligt  artikel 4.1  b  i  direktiv 2008/95.  

22.      Även  om  det  inte  uttryckligen  anges  i  direktiv 2008/95  anses  inte  disclaimers,  som  förekommer i  en  rad  medlemsstater,(11) i sig vara oförenliga med nämnda direktiv.(12) Såsom anges i skäl 4 har direktivet inte till syfte att genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken, utan att begränsa tillnärmningen till de nationella rättsliga bestämmelser som mer direkt påverkar den inre marknadens funktion,(13) såsom de som rör villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke,(14) samtidigt som det ”står medlemsstaterna fritt” att fastställa förfaranderegler,(15) inklusive sådana som avser registrering av märken.(16)

23.      Bestämmelserna om EU-varumärken, som är parallella med de nationella harmoniserade reglerna,(17) har i mer än tjugo år tillåtit registrering av tecken innehållande beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga under förutsättning att sökanden, på begäran av – ursprungligen – Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringskontoret) och sedermera Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), lämnar en förklaring om att vederbörande avstår från ensamrätt till denna beståndsdel.(18)

24.      Frågan huruvida en disclaimer är förenlig med direktiv 2008/95 beror emellertid på huruvida den iakttar bestämmelserna däri. 

25.      Det kan till exempel inte anses godtagbart att använda en disclaimer för att möjliggöra registrering av märken som uteslutande består av beskrivande beståndsdelar eller beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga,(19) i strid med artikel 3.1 c och b i direktiv 2008/95. Eftersom funktionen hos en disclaimer är att möjliggöra registrering av ett märke i dess helhet, trots att märket innehåller delar som, tagna för sig, inte är registrerbara, skulle det, mer allmänt, strida mot både denna funktion och mot bestämmelserna i direktiv 2008/95 att använda en disclaimer som innebär att absoluta registreringshinder för varumärket kringgås. Inte heller kan en disclaimer godtas som omfattar beståndsdelar av det sökta varumärket som är särskiljande. En sådan disclaimer skulle inte bara strida mot bestämmelserna i direktiv 2008/95, som fastställer villkoren för att erhålla ett varumärke, utan skulle även utan tvekan begränsa räckvidden för det skydd som varumärket ger, ett skydd som direktivet syftar till att göra enhetligt.(20)

26.      Disclaimern är med andra ord inte i sig oförenlig med direktiv 2008/95, förutsatt att dess funktion är begränsad till att, i syfte att genomföra kravet på ökad insyn och rättssäkerhet, klargöra gränserna för det skydd som det registrerade varumärket ger (med avseende på vissa av dess beståndsdelar), vilka framgår av tillämpningen av bestämmelserna om absoluta registreringshinder i direktiv 2008/95. Det ska i det avseendet påpekas att det i artikel 6.1 b i nämnda direktiv, som har rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”, anges att varumärket inte ger innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda ”uppgifter(21) om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper”(22), vilket i allmänna ordalag bekräftar att sådana upplysningar – som i sig inte kan registreras som varumärken(23) – är tillgängliga för användning även om de utgör beståndsdelar i sammansatta varumärken som har registrerats.(24)

27.      Även om registreringen av ett varumärke som åtföljs av en disclaimer, inom ovan beskrivna ramar, kan anses vara förenlig med direktiv 2008/95 och numera direktiv 2015/2436, är det nödvändigt att, såsom den hänskjutande domstolen har bett domstolen att göra, bedöma vilka konsekvenser en sådan avståendeförklaring får när varumärket står i konflikt med ett äldre varumärke. 

28.      Det  skydd  som  varumärket  ger  innebär  enligt  artikel 5.1  b  i  direktiv 2008/95  att  innehavaren  har  rätt  att  förhindra  tredje  man,  som  inte  har  hans  tillstånd,  att  i  näringsverksamhet  använda  ”tecken  som  på  grund  av  sin  identitet  eller  likhet  med  varumärket  och  identiteten  eller  likheten  hos  de  varor  och  tjänster  som  täcks  av  varumärket  och  tecknet  kan  leda  till  förväxling  hos  allmänheten,  inbegripet  risken  för  association  mellan  tecknet  och  varumärket”.  På  motsvarande  sätt  föreskrivs  i  artikel 4.1  b  i  nämnda  direktiv att  ett  varumärke  inte  får  registreras  eller,  om  registrering  skett,  ska  kunna  ogiltigförklaras  om  det  kan  förväxlas  med  ett  äldre  varumärke.  

29.      Risken  för  förväxling  utgör  således  ”grundförutsättningen  för  [det  skydd]”  som  varumärken  som  registrerats  i  enlighet  med  direktiv 2008/95  ges,  i  synnerhet  mot  tredje  parts  användning  av  tecken  som  inte  är  identiska.(25) Domstolen  har  slagit  fast  att  det  föreligger  risk  för  förväxling  om  allmänheten  kan  tro  att  de  aktuella  varorna  eller  tjänsterna  kommer  från  samma  företag  eller  från  företag  med  ekonomiska  band.(26)

30.      Såsom  anges  i skäl 11  i  direktiv 2008/95,(27) ska  risken  för  förväxling  bedömas  mot  bakgrund  av  flera  faktorer,  särskilt  i  hur  hög  grad  märket  är  känt  på  marknaden,  den  association  som  det  använda  eller  registrerade  märket  framkallar,  graden  av  likhet  mellan  märket  och  tecknet  samt  mellan  de  ifrågavarande  varorna  eller  tjänsterna.  Det  ska  således  göras  en  helhetsbedömning  av  förväxlingsrisken  mot  bakgrund  av  samtliga  faktorer  som  är  relevanta  i  det  enskilda  fallet.(28)

31.      För  att  bedöma  graden  av  likhet  mellan  de  berörda  varumärkena  ska  graden  av  deras  visuella  likhet,  fonetiska och  begreppsmässiga  likhet  fastställas,  och  i  förekommande  fall  ska  det  avgöras  vilken  betydelse  som  ska  tillmätas  dessa  olika  faktorer,  med  hänsyn  tagen  till  vilket  slags  varor  eller  tjänster  det  är  fråga  om  och  under  vilka  villkor  dessa  saluförs.(29) Den  visuella  likheten,  ljudlikheten  och  den  begreppsmässiga  likheten  mellan  de  berörda  kännetecknen  ska  bli  föremål  för  en  helhetsbedömning  där  avgörande  betydelse  ska  tillmätas  den  uppfattning  som  genomsnittskonsumenten  av  de  berörda  varorna  eller  tjänsterna  har  om  varumärkena.(30) Härvid har det förtydligats i rättspraxis att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte  ägnar  sig  åt  att  undersöka  varumärkets  olika  detaljer.(31) Helhetsbedömningen  av  risken  för  förväxling  ska  dessutom,  vad  gäller  de  motstående  kännetecknens  visuella,  fonetiska  eller  begreppsmässiga  likhet,  grunda  sig  på  det  helhetsintryck  som  varumärkena  äger  med  hänsyn  särskilt  till  deras  särskiljande  och  dominerande  beståndsdelar.(32) Domstolen  har  angett  att  bedömningen  av  likheten  mellan  två  varumärken  inte  får  inskränkas  till  att  avse  en  jämförelse  mellan  en  enskild  beståndsdel  i  ett  sammansatt  varumärke  och  ett  annat  varumärke,  utan  att  jämförelsen  ska  göras  genom  att  varumärkena  i  fråga,  betraktade  vart  och  ett  för  sig,  undersöks  i  sin  helhet.(33) Domstolen  har  i  det  sammanhanget  klargjort  att  den  omständigheten  att  en  beståndsdel  i  ett  sammansatt  varumärke  har  låg  särskiljningsförmåga  inte  nödvändigtvis  innebär  att  denna  beståndsdel  inte  kan  vara  dominerande,  eftersom  den  bland  annat  på  grund  av  sin  placering  i  kännetecknet  eller  sin  storlek  ”kan  uppfattas  av  konsumenten  och  stanna  kvar  i  dennes  minne”.(34) Domstolen  har  slutligen  klargjort  att  bedömningen  av  likheten  mellan  kännetecknen  inte  ska  ske  på  ett  abstrakt  sätt  utan  konkret  med  beaktande  av  det  sätt  på  vilket  konsumenten  kommer  i  kontakt  med  varumärket  och  i  synnerhet  med  beaktande  av  att  en  ”genomsnittskonsument  sällan  har  möjlighet  att  göra  en  direkt  jämförelse  mellan  de  olika  varumärkena  utan  måste  förlita  sig  på  en  oklar  minnesbild  av  dem”.(35)

32.      Ovan  beskrivna  principer  ger,  i  två  avseenden,  viktig  vägledning  i  hur  de  frågor  som  ställts  i  förevarande  begäran  om  förhandsavgörande  ska  besvaras.  

33.      För  det  första,  som  vi  redan  har  sett,  måste  likheten  mellan  de  motsatta  tecknen  bedömas  utifrån  allmänhetens  uppfattning.  Denna  princip,  för  vilken  tillämpningskriterierna  gradvis  har  klargjorts  i  domstolens  och  tribunalens  praxis,  grundar  sig  på  den  funktion  som  unionsrätten  anser  att  varumärket  fyller. I såväl direktiv 2008/95 (och nu i direktiv 2015/2436) som i förordningen om EU-varumärken,(36) skyddas varumärket främst för sin särskiljande funktion,(37) det vill säga som ett tecken som gör det möjligt att identifiera det företag som varorna eller tjänsterna härrör från och som varumärket avser. Risken för förväxling, såsom ett villkor för varumärkesskydd, är ägnat att säkerställa nämnda funktion utan att störa de personer som varumärket riktas till, det vill säga konsumenterna av de varor eller tjänster som märket avser. 

34.      Om bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen, i samband med bedömningen av risken för förväxling, skulle ske först efter det att en av beståndsdelarna i det äldre märket uteslutits, skulle intrycket av det varumärke som allmänheten kommer i kontakt med ändras i enlighet därmed, vilket skulle göra det svårare att göra en korrekt bedömning av hur omsättningskretsen uppfattar det enskilda fallet, vilket dock krävs enligt ovan nämnd praxis.(38)

35.      För det andra är det, enligt domstolens och tribunalens praxis, regeln om hur varumärket uppfattas som helhet som är av avgörande betydelse. Varumärkets olika beståndsdelar måste bedömas var för sig för att deras betydelse i förhållande till varumärket som helhet ska kunna fastställas och hur de interagerar med varandra. Syftet med denna bedömning är emellertid att genom en sammanvägning av dessa faktorer fastställa det helhetsintryck av det sammansatta tecknet som sannolikt kommer att stanna kvar i omsättningskretsens minne. Detta innebär två saker. 

36.      För  det  första,  om  likheten  mellan  motstående  varumärken,  som  är  en  förutsättning  för  att  det  ska  föreligga  risk  för  förväxling,(39) ska  bedömas  utifrån  genomsnittskonsumentens  helhetsintryck  av  de  aktuella  varorna  och  tjänsterna,  kan  inte  innehavaren  av  ett  sammansatt  varumärke,  oberoende  av  huruvida  det  föreligger  en  disclaimer,  göra  gällande  ensamrätt  till  enbart  en  beståndsdel  av  varumärket.  Det  skydd  som  föreskrivs  i  artikel 5.1  b  i  direktiv 2008/95  avser  i  själva  verket  användning  av  tecken  som  kan  förväxlas  med  det  aktuella  varumärket  som  helhet  och  inte  av  dess  enskilda  beståndsdelar.  Detta innebär i än högre grad att disclaimerns funktion endast är att tydliggöra gränserna för det skydd som varumärket åtnjuter.

37.      För det andra talar behovet av att göra en rekonstruktion av det helhetsintryck som varumärket ger för att en disclaimer inte ska anses påverka det sätt på vilket jämförelsen mellan de motstående varumärkena ska göras. Att utesluta den beståndsdel som disclaimern omfattar från bedömningen skulle dels äventyra själva bedömningen av det helhetsintryck som tecknet ger, enligt allmänhetens uppfattning, dels kräva att varumärkets olika beståndsdelar ”delades upp”, en transaktion som förutom att den är konstlad kan vara väldigt svår att genomföra i praktiken.(40)

38.      Slutligen, mot bakgrund av att bedömningen av likheten mellan motstående varumärken måste ske med iakttagande av reglerna om hur varumärket uppfattas och det faktum att denna bedömning utgör en konkret bedömning, anser jag att en disclaimer som omfattar en av beståndsdelarna i det varumärke för vilket registrering sökts inte ska påverka kriterierna för denna bedömning, vare sig genom att beståndsdelen utesluts från bedömningen eller genom att tillmäta den en viss betydelse i varumärket eller tilldela den en annan särskiljande egenskap än den faktiskt har. Det helhetsintryck som det sammansatta varumärket, efter en sammanvägning av samtliga faktorer, ger ska även i detta fall bedömas enbart utifrån hur omsättningskretsen uppfattar varumärket. 

39.      Såsom har anförts ovan är likheten mellan de motstående varumärkena endast en av de faktorer som kan ligga till grund för att det föreligger risk för förväxling. 

40.      Huruvida  det  föreligger  risk  för  förväxling  vad  gäller  ursprunget  måste  fastställas  i  samband  med  en  slutgiltig  bedömning  mot  bakgrund  av  samtliga  relevanta  faktorer  i  det  enskilda  fallet.(41)

41.      Även vid en sammanvägd bedömning spelar allmänhetens uppfattning en viktig roll.(42) Såsom domstolen upprepade gånger har slagit fast ”[föreligger] vid helhetsbedömningen av risken för förväxling … ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas”.(43) Förhållandet mellan och bedömningen av dessa olika faktorer och i synnerhet likheten mellan varumärkena och likheten mellan de varor och tjänster som de avser, ska bedömas utifrån omsättningskretsens perspektiv. Det faktum att domstolen har slagit fast att det föreligger ett samspel mellan de olika faktorer som ska bedömas innebär att bedömningen av risken för förväxling så långt som möjligt ska ligga i linje med allmänhetens uppfattning. 

42.      Bland de faktorer som ska beaktas vid bedömningen av risken för förväxling har domstolen nämnt bland annat hur stor, ursprunglig eller förvärvad, särskiljningsförmåga det sökta varumärket har.(44)

43.      Huruvida varumärket har hög eller låg särskiljningsförmåga ska också bedömas utifrån den berörda allmänhetens perspektiv och mot bakgrund av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.(45) Särskiljningsförmågan bestäms dessutom med beaktande av varumärkets samtliga beståndsdelar. Om, vid denna bedömning, en av beståndsdelarna i ett sammansatt varumärke utesluts eller tillmäts en annan betydelse än den faktiskt har kan helhetsbedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga påverkas. Särskiljningsförmågan beror på varumärkets förmåga att förmedla ett budskap som allmänheten kan sätta i relation till de varor eller tjänster som varumärket avser. Även om budskapet huvudsakligen förmedlas genom varumärkets mest särskiljande och dominerande beståndsdelar är det mot bakgrund av varumärket i dess helhet och således med hänsyn till alla beståndsdelar som förmågan att förmedla varornas och tjänsternas ursprung ska bedömas. 

44.      Det ska även påpekas att, vid bedömningen av risken för förväxling, ska det sökta varumärkets särskiljningsförmåga bedömas vid en relevant tidpunkt efter registreringsansökan.(46)

45.      Det är emellertid inte uteslutet att ett sammansatt varumärke, som vid tidpunkten för registreringen saknade särskiljningsförmåga, för att det enbart var beskrivande, med tiden har förvärvat särskiljningsförmåga till exempel till följd av varumärkets användning, i synnerhet när det rör sig om en beståndsdel som inte är av marginell betydelse för varumärket eller som till och med dominerar det helhetsintryck som den aktuella omsättningskretsen får av varumärket. 

46.      Omständigheterna i det nationella målet är ett tydligt exempel på detta. Vid förhandlingen framkom att PRV,(47) mellan tidpunkten för registreringen av det äldre märket och bedömningen av risken för förväxling mellan detta märke och det sökta varumärket, har ändrat sin praxis för registrering av geografiska beteckningar för att anpassa den till kriterierna – som bättre överensstämmer med reglerna om hur varumärket uppfattas(48) – i domstolens dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 och C‑109/97, EU:C:1999:230), med följden att den del av det äldre märket som omfattas av disclaimern inte längre, enligt denna nya praxis, anses sakna särskiljningsförmåga. 

47.      Om en av varumärkets beståndsdelar utesluts vid bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga, i samband med bedömningen av risken för förväxling, enbart av det skälet att denna beståndsdel, vid registreringstillfället, bedömdes sakna särskiljningsförmåga så till den grad att det krävdes en disclaimer, skulle det inte skapas något utrymme för att ta hänsyn till att uppfattningen av varumärket kan ha utvecklats under tiden från registreringstillfället och den tidpunkt som är relevant för bedömningen av risken för förväxling, och för övrigt inte heller någon annan faktor efter registreringstillfället som skulle kunna påverka denna bedömning. 

48.      Detta skulle inte bara äventyra möjligheten att fastställa varumärkets särskiljningsförmåga på det aktuella, effektiva och konkreta sätt som krävs vid bedömningen av risken för förväxling, utan även, med hänsyn till samspelet mellan de olika faktorer som ska beaktas,(49) leda till en felaktig bedömning av denna risk.

49.      Jag anser dock – i linje med vad som framkommit med avseende på bedömningen av likheten mellan motstående varumärken – att förekomsten av en disclaimer för en av beståndsdelarna i det sökta varumärket inte bör påverka vare sig bedömningen av hur stor särskiljningsförmåga varumärket har, eller bedömningen och värderingen av samspelet mellan de olika faktorer som beaktas vid den slutliga bedömningen av risken för förväxling. 

50.      Mer allmänt bör inte förekomsten av en disclaimer, såsom den som är i fråga i det nationella målet, enligt min mening ändra reglerna för bedömningen av risken för förväxling, som är harmoniserade på unionsnivå. Endast den omständigheten att beståndsdelen i ett sammansatt varumärke för vilket registrerings sökts omfattas av en disclaimer motiverar inte att denna beståndsdel automatiskt ska uteslutas från nämnda bedömning eller att dess funktion eller särskiljande karaktär, vid bedömningen av det helhetsintryck som varumärket ger, bedöms på ett sätt som inte överensstämmer med omsättningskretsens uppfattning. Kravet på tillgänglighet motiverar inte, enligt min mening, att dessa regler ändras, vilket skulle kunna leda till att tecken registreras som ger upphov till risk för förväxling. De ekonomiska aktörernas intresse av att fritt använda beteckningar och tecken som är beskrivande för de varor eller tjänster de saluför skyddas i tillräcklig grad av, för det första, bestämmelserna i direktiv 2008/95 angående absoluta registreringshinder och de bestämmelser som begränsar varumärkets rättsverkningar som det hänvisats till ovan,(50) för det andra, det faktum att de rättigheter som ges i artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 inte ger innehavaren av ett sammansatt varumärke rätt att genom registreringen enbart skydda en av beståndsdelarna i varumärket, och slutligen, reglerna om bedömningen av risken för förväxling, vilken måste fastställas med beaktande av bland annat de särskiljande och dominerande beståndsdelarna i de motstående kännetecknen och särskiljningsförmågan hos det sökta varumärket. 
 Förslag till avgörande

51.      Mot  bakgrund  av  samtliga  ovanstående  överväganden  föreslår  jag  att  domstolen  besvarar  tolkningsfrågorna  från  Svea  hovrätt  (Stockholm, Sverige)  på  följande  sätt:
”Artikel 4.1  b  i  direktiv 2008/95  ska  tolkas  så,  att  förekomsten  av  en  avståendeförklaring  (disclaimer),  såsom  den  som  är i fråga i  det  nationella  målet,  som  avser  en  beståndsdel  av  det  äldre  varumärket,  inte  påverkar  bedömningen  av  risken  för  förväxling  mellan  detta  varumärke  och  ett  senare  tecken  för  vilket  en  ansökan  om  registrering  som  varumärke  har  getts  in.”  

1      Originalspråk: italienska.

2      Se, för ett liknande resonemang, dom av den 7 september 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) (T‑4/15, ej publicerad, EU:T:2016:447, punkt 18) och dom av den 19 november 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret (100 och 300) (T‑425/07 och T-426/07, EU:T:2009:454, punkt 19).

3      Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, 2008, s. 25). Från och med den 15 januari 2019 upphävdes och ersattes direktiv 2008/95 med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1), som trädde i kraft efter det datum som är relevant för omständigheterna i det nationella målet. 

4      Artikel 5.1 b i direktiv 2015/2436 har i stort sett samma lydelse.

5      Se artikel 10.2 b.

6      En (icke officiell) engelsk översättning av varumärkeslagen finns på Världsorganisationens för den intellektuella äganderätten webbplats https://wipolex.wipo.int/en/text/290530.

7      Det framgår av beslutet om hänskjutande att risken för förväxling med äldre varumärken enligt svensk rätt ska bedömas ex officio i samband med handläggningen av ansökan om registrering.

8      PRV klargjorde under förhandlingen, som svar på domstolens fråga, vad gäller den ändrade praxis som nämns i beslutet om hänskjutande, att, medan en disclaimer tidigare var ett villkor för att få registrera ett tecken som innehöll namn på geografiska områden, började PRV, från och med år 2012, med tillämpning av det kriterium som anges i punkt 31 i dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 och C‑109/97, EU:C:1999:230), skilja mellan fall där den geografiska beteckningen har ett samband med den berörda kategorin varor och fall där ett sådant samband inte kan identifieras. I de förstnämnda fallen avslås numera registreringsansökan medan den i de sistnämnda fallen beviljas utan krav på disclaimer. 

9      RÅ 1991, ref. 10, MTV Music Television.

10      Den hänskjutande domstolen hänvisar, som ett exempel, till Patentbesvärsrättens dom av den 3 oktober 2011, i mål nr 10-136, BIOGEN.

11      Förutom i Sverige förekommer den i Irland och Lettland. Förenade kungariket har numera upphävt möjligheten för registreringsmyndigheter att införa en disclaimer i samband med registreringen, se Max  Planck  Institute  for  Intellectual  Property  and  Competition  Law, Study  on  the  overall  functioning  of  the  European  Trade  Mark  System, 2013, som finns tillgänglig på webbplatsen https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e, s. 74, punkt 2.40. 

12      Se för ett liknande resonemang generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i mål Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2002:65, punkt 45). I den domen slog domstolen fast att verkningarna av registreringen inte fick begränsas, utan att för den skull uttryckligen ta ställning till möjligheten att avstå från skydd (se dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86, punkterna 114 och 115).

13      Direktiv 2015/2436 går utöver den begränsade räckvidd för tillnärmning som uppnåddes genom direktiv 2008/95 genom att utvidga den till andra aspekter av såväl den materiella varumärkesrätten som dess förfaranderegler (se, i synnerhet, skälen 8 och 9).

14      Se skäl 8  i direktiv 2008/95.  Se,  för  ett  liknande  resonemang, skäl 12  i direktiv 2015/2436.  

15      Såsom  redan  har  anförts  genomför direktiv 2015/2436  en  mer  långtgående  tillnärmning,  genom  att,  såsom  anges  i skäl 9,  också  tillnärma  ”förfaranderegler  på  området  registrering  av  varumärken”  även  om  detta  endast  ska  ske  genom  fastställande  av  allmänna  principer,  medan  det  står  medlemsstaterna  fritt  att  fastställa  mer  specifika  bestämmelser.

16      Enligt skäl 6  i direktiv 2008/95  ”kan  [medlemsstaterna]  t.ex.  bestämma  sättet  för  varumärkesregistrering  och  ogiltighetsförklaring,  bestämma  om  äldre  rättigheter  skall  åberopas  antingen  vid  registrerings-  eller  ogiltighetsförfarandet  eller  i  båda  förfarandena  samt,  i  det  fall  de  tillåter  att  äldre  rättigheter  åberopas  i  registreringsförfarandet,  använda  sig  av  ett  invändningsförfarande  eller  ett  obligatoriskt  granskningsförfarande  eller  båda”,  samt  bestämma  vilka  konsekvenser  som  upphävande  eller  ogiltighetsförklaring  av  varumärken  ska  få.  

17      Se skäl 2  i  Europaparlamentets  och  rådets  förordning  (EU)  2017/1001  av  den  14 juni 2017  om  EU-varumärken  (EUT L 154,  2017, s. 1)  och skäl 3  i direktiv 2015/2436,  där  det  anges  att  ”[s]amexistensen  och  balansen  mellan  varumärkessystem  på  nationell  nivå  och  unionsnivå  är  i  själva  verket  en  hörnsten  i  unionens  förhållningssätt  när  det  gäller  skydd  av  immateriella  rättigheter”.

18      Se artikel 38.2  i  rådets  förordning  (EG) nr 40/94  av  den  20 december 1993  om  gemenskapsvarumärken  (EGT L 11,  1994, s. 1;  svensk  specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3)  och artikel 37.2  i  rådets  förordning  (EG) nr 207/2009  av  den  26 februari 2009  om  gemenskapsvarumärken  (EUT L 78,  2009, s. 1).  Sistnämnda  bestämmelse  gällde  fram  till  dess  att  den  upphävdes,  med  verkan  från  och  med  den  23 mars 2016,  genom  Europaparlamentets  och  rådets  förordning  (EU)  2015/2424  av  den  16 december 2015  om  ändring  av  rådets  förordning  (EG) nr 207/2009  om  gemenskapsvarumärken  och  av  kommissionens  förordning  (EG) nr 2868/95  om  genomförande  av  rådets  förordning  (EG) nr 40/94  om  gemenskapsvarumärke  samt  om  upphävande  av  kommissionens  förordning  (EG) nr 2869/95  om  de  avgifter  som  skall  betalas  till  Byrån  för  harmonisering  inom  den  inre  marknaden  (varumärken,  mönster  e  modeller)  (EUT L 341,  2015, s. 21;  se artikel 1.35  b  och,  i  fråga  om  tillämpningsdagen, artikel 4  första  och  andra  stycket).  

19      Se,  för  ett  liknande  resonemang,  avseende artikel 37.2  i  förordning nr 207/2009,  dom  av  den  7 september 2016,  Beiersdorf/EUIPO  (Q10)  (T-4/15,  ej  publicerad,  EU:T:2016:447, punkt 18),  där  tribunalen  slog  fast  att  den  disclaimer  som  sökanden  erbjudit,  och  som  avsåg  ordelementet  i  ett  sammansatt  varumärke  där  de  figurativa  beståndsdelarna  utgjordes  av  en  gul  färg  och  den  utmärkande  stilen  på  ordelementet  ”Q10”,  inte  kunde  godtas.  Det  faktum  att  det  ordelement  som  disclaimern  omfattade  ansågs  dominerande  och  att  de  figurativa  beståndsdelarna  endast  var  dekorativa  till  sin  karaktär  föranledde  tribunalen  att  fastställa  att  det  sökta  varumärket,  om  disclaimern  godtogs,  inte  skulle  innehålla  någon  särskiljande  beståndsdel  till  vilken  ensamrätt  skulle  kunna  beviljas  i  den  mening  som  avses  i artikel 9  i  förordning nr 207/2009.

20      Se skäl 10  i direktiv 2008/95  där  det  anges  att  det  ”[f]ör  att  underlätta  den  fria  rörligheten  för  varor  och  tjänster”  är  av  avgörande  betydelse  att  ”säkerställa  att  registrerade  varumärken  har  samma  rättsliga  skydd  i  alla  medlemsstaterna”.  Se,  för  ett  likande  resonemang, skäl 10  i direktiv 2015/2436,  där  det  anges  att  ”[d]et  är  av  grundläggande  betydelse  att  säkerställa  att  registrerade  varumärken  har  samma  rättsliga  skydd  i  alla  medlemsstater”.

21      I artikel 14.1  b  i direktiv 2015/2436  hänvisas,  förutom  till  de  ”upplysningar”  som  det  hänvisas  till  i artikel 6.1  b  i direktiv 2008/95,  även  till  ”tecken”  som  saknar  särskiljningsförmåga”.  

22      Enligt artikel 6.1  andra  stycket  i direktiv 2008/95  förutsätts  dock  att  användningen  sker  ”i  enlighet  med  god  affärssed”.  Angående  tolkningen  av  detta  villkor  se  dom  av  den  7 januari 2004,  Gerolsteiner  Brunnen,  (C‑100/02,  EU:C:2004:11, punkt 25),  som  avser  tolkningen  av  samma  bestämmelse  i  rådets  första direktiv 89/104/EEG  av  den  21 december 1988  om  tillnärmningen  av  medlemsstaternas  varumärkeslagar  (EGT L 40,  1989, s. 1),  vilket direktiv föregick direktiv 2008/95.  I  nämnda punkt 25  anges  att  det  faktum  att  det  föreligger  risk  för  ”förväxling  på  grund  av  ljudlikhet”  mellan  den  aktuella  angivelsen  av  geografiskt  ursprung,  även  om  den  används  som  varumärke,  och  ett  tidigare  ordmärke  inte  i  sig  är  tillräckligt  för  att  användningen  av  en  sådan  indikation  inte  ska  anses  överensstämma  med  nämnda  användning.  

23      Samma  lydelse  används  i artikel 3.1  c  i direktiv 2008/95  (och  nu artikel 4.1  c  i direktiv 2015/2436),  även  om  det  rör  sig  om  två  helt  fristående  bestämmelser,  vilket domstolen  har  understrukit  i  dom  av  den  4 maj 1999,  Windsurfing  Chiemsee  (C‑108/97  och C‑109/97,  EU:C:1999:230, punkt 28)  och  dom  av  den  10 mars 2011,  Agencja  Wydawnicza  Technopol/harmoniseringskontoret  (C‑51/10  P,  EU:C:2011:139, punkterna 59–62).  

24      Se,  vad  gäller artikel 6.1  b  i direktiv 89/104,  dom  av  4 maj 1999,  Windsurfing  Chiemsee  (C‑108/97  och C‑109/97,  EU:C:1999:230, punkt 28).  Domstolen  har  klargjort  att  ”artikel 6  i direktiv 89/104,  genom  en  begränsning  av  rättsverkningarna  av  de  rättigheter  som  en  varumärkesinnehavare  har  enligt artikel 5  i  nämnda  direktiv,  syftar  till  att  förena  det  grundläggande  intresset  av  varumärkesskydd  med  det  grundläggande  intresset  av  fri  rörlighet  för  varor  och  frihet  att  tillhandahålla  tjänster  inom  den  gemensamma  marknaden  på  ett  sådant  sätt  att  varumärkesrätten  kan  fylla  sin  funktion  som  ett  väsentligt  inslag  i  det  system  med  sund  konkurrens  som  fördraget  syftar  till  att  införa  och  upprätthålla”,  se  dom  av  den  23 februari 1999,  BMW  (C‑63/97,  EU:C:1999:82, punkt 62),  och  dom  av  den  7 januari 2004,  Gerolsteiner  Brunnen,  (C‑100/02,  EU:C:2004:11, punkt 16).  

25      Se skäl 11  i direktiv 2008/95  och skäl 16  i direktiv 2015/2436.

26      Se,  i  synnerhet,  dom  av  den  22 juni 1999,  Lloyd  Schuhfabrik  Meyer  (C‑342/97,  EU:C:1999:323, punkt 17),  dom  av  den  6 oktober 2005,  Medion  (C‑120/04,  EU:C:2005:594, punkterna 24  och  26),  och  dom  av  den  10 april 2008,  adidas  och  adidas  Benelux  (C‑102/07,  EU:C:2008:217, punkt 28).

27      Se,  för  ett  liknande  resonemang, skäl 16  i direktiv 2015/2436

28      Se  dom  av  den  11 november 1997,  SABEL  (C‑251/95,  EU:C:1997:528, punkt 22),  dom  av  den  22 juni 2000,  Marca  Mode  (C‑425/98,  EU:C:2000:339, punkt 40),  dom  av  den  6 oktober 2005,  Medion  (C‑120/04,  EU:C:2005:594, punkt 27),  dom  av  den  10 april 2008,  adidas  och  adidas  Benelux  (C‑102/07,  EU:C:2008:217, punkt 29)  och  dom  av  den  12 juni 2007,  harmoniseringskontoret/Shaker  (C‑334/05  P,  EU:C:2007:333, punkt 33).

29      Se  dom  av  den  12 juni 2007,  harmoniseringskontoret/Shaker  (C‑334/05  P,  EU:C:2007:333, punkt 36)  och  dom  av  den  24 mars 2011,  Ferrero/harmoniseringskontoret  (C‑552/09  P,  EU:C:2011:177, punkt 85).

30      Se  dom  av  den  11 november 1997,  SABEL  (C‑251/95,  EU:C:1997:528, punkt 23).

31      Se,  i  synnerhet,  dom  av  den  11 november 1997,  SABEL  (C‑251/95,  EU:C:1997:528, punkt 23),  dom  av  den  12 juni 2007,  harmoniseringskontoret/Shaker  (C‑334/05  P,  EU:C:2007:333, punkt 35),  och  dom  av  den  20 september 2007,  Nestlé/harmoniseringskontoret  (C‑193/06  P,  ej  publicerad,  EU:C:2007:539, punkt 34).

32      Se,  i  synnerhet,  dom  av  den  11 november 1997,  SABEL  (C‑251/95,  EU:C:1997:528, punkt 23)  dom  av  den  22 juni 1999,  Lloyd  Schuhfabrik  Meyer  (C‑342/97,  EU:C:1999:323 punkt 25),  dom  av  den  12 juni 2007,  harmoniseringskontoret/Shaker  (C‑334/05  P,  EU:C:2007:333, punkt 35)  och  dom  av  den  3 september 2009,  Aceites  del  Sur-Coosur/Koipe  och  harmoniseringskontoret  (C‑498/07  P,  EU:C:2009:503, punkt 60).

33      Se  i  synnerhet  domen  harmoniseringskontoret/Shaker  (C‑334/05  P,  EU:C:2007:333, punkt 41),  och  domen  Aceites  del  Sur-Coosur/Koipe  (C‑498/07  P,  EU:C:2009:503, punkt 61).  Domstolen  har  i  det  avseendet  angett  att  även  om  omsättningskretsens  minnesbild  av  det  helhetsintryck  som  ett  sammansatt  varumärke  ger  under  vissa  förhållanden  kan  domineras  av  en  eller  flera  av  varumärkets  beståndsdelar,  är  det  endast  när  alla  andra  beståndsdelar  i  varumärket  är  försumbara  som  bedömningen  av  likheten  kan  grunda  sig  enbart  på  den  dominerande  beståndsdelen,  se  domen  harmoniseringskontoret/Shaker  (C‑334/05  P,  EU:C:2007:333, punkterna 41  och  42),  dom  av  den  20 september 2007,  Nestlé/harmoniseringskontoret  (C‑193/06  P,  ej  publicerad,  EU:C:2007:539, punkterna 42  och  43  och  där  angiven  rättspraxis).

34      Se,  för  ett  liknande  resonemang,  dom  av  den  13 juli 2004,  AVEX/EUIPO  –  Ahlers  (a)  (T-115/02,  EU:T:2004:234, punkt 20),  och  dom  av  den  13 juni 2006,  Inex/UAMI  –  Wiseman  (Återgivning  av  en  kohud),  (T-153/03,  EU:T:2006:157, punkt 32).

35      Se,  bland  annat,  dom  av  den  22 juni 1999,  Lloyd  Schuhfabrik  Meyer  (C‑342/97,  EU:C:1999:323, punkt 26).

36      Förordning  2017/1001.

37      Se,  bland  annat,  dom  av  den  29 september 1998,  Canon  (C‑39/97,  EU:C:1998:442, punkt 28).

38      En  sådan  bedömning  måste  nämligen  grunda  sig  på  de  karakteristiska  och  dominerande  beståndsdelarna  i  de  motstående  tecknen  och  inte  på  de  beståndsdelar  som  är  beskrivande  och  saknar  särskiljningsförmåga,  men  beaktar  även  förhållandet  mellan  tecknets  olika  beståndsdelar  så  att  det  övergripande  intryck  allmänheten  får  av  det  ska  kunna  rekonstrueras.  

39      Av  rättspraxis  framgår  att,  när  de  motstående  varumärkena  inte  liknar  varandra,  anses  det  automatiskt  inte  föreligga  någon  risk  för  förväxling  utan  att  övriga  faktorer  som  en  sådan  bedömning  är  avhängig  av  behöver  beaktas,  se  bland  annat  dom  av  den  24 mars 2011,  Ferrero/harmoniseringskontoret  (C‑552/09  P,  EU:C:2011:177, punkt 65).  

40      Det räcker att hänvisa till omständigheterna i det nationella målet, i vilket endast ordelementet i varumärket omfattas av en disclaimer och inte beståndsdelens stilistiska utförande.

41      Se,  bland  annat,  dom  av  den  22 juni 1999,  Lloyd  Schuhfabrik  Meyer  (C‑342/97,  EU:C:1999:323, punkt 18).

42      Se  dom  av  den  11 november 1997,  SABEL  (C‑251/95,  EU:C:1997:528, punkt 23).

43      Se  dom  av  den  29 september 1998,  Canon  (C‑39/97,  EU:C:1998:442, punkt 17),  och  dom  av  den  22 juni 1999,  Lloyd  Schuhfabrik  Meyer  (C‑342/97,  EU:C:1999:323, punkt 19).

44      SE,  bland  annat,  dom  av  den  11 november 1997,  SABEL  (C‑251/95,  EU:C:1997:528, punkterna 22  och  24)  och  dom  av  den  22 juni 1999,  Lloyd  Schuhfabrik  Meyer  (C‑342/97,  EU:C:1999:323, s. 20  ff).

45      I  dom  av  den  22 juni 1999,  Lloyd  Schuhfabrik  Meyer  (C‑342/97,  EU:C:1999:323, punkt 23),  angav  domstolen  att  vid  bedömningen  av  huruvida  ett  varumärke  har  särskiljningsförmåga  ska  ”hänsyn  bland  annat  tas  till  varumärkets  inneboende  egenskaper,  inbegripet  huruvida  det  saknar  deskriptiva  element  om  de  varor  eller  tjänster  med  avseende  på  vilka  det  har  registrerats,  den  marknadsandel  som  varumärket  innehar,  hur  ofta,  hur  länge  och  på  hur  stort  geografiskt  område  detta  varumärke  har  brukats,  hur  stora  investeringar  som  har  gjorts  för  att  saluföra  det,  den  andel  av  omsättningskretsen  som  tack  vare  varumärket  kan  ange  att  varan  kommer  från  ett  visst  företag  samt  yttranden  från  handelskammare  och  andra  yrkessammanslutningar”.  Samma  kriterier  räknas  upp  i  dom  av  den  4 maj 1999  Windsurfing  Chiemsee, C‑108/97  och C‑109/97,  EU:C:1999:230, punkt 51),  angående  huruvida  en  geografisk  beteckning  har  förvärvat  särskiljningsförmåga  till  följd  av användning,  i  den  mening  som  avses  i artikel 3.3  i direktiv 89/104  (det  faktum  att  bedömningen  av  varumärkets  särskiljningsförmåga  ska  vara  konkret  följer  även  av punkt 52  i  nämnda  dom).  

46      I  dom  av  den  27 april 2006,  Levi  Strauss  (C‑145/05,  EU:C:2006:264, punkt 20),  angående artikel 5.1  i direktiv 89/104,  slog  domstolen  fast  att  ”för  att  bestämma  omfattningen  av  det  skydd  som  ett  varumärke  erhållit  på  grund  av  sin  särskiljningsförmåga,  skall  domstolen  beakta  omsättningskretsens  uppfattning  vid  den  tidpunkt  då  ett  kännetecken  som  innebär  varumärkesintrång  började  användas”.  När  bedömningen,  såsom  i  det  nationella  målet,  äger  rum  i  syfte  att  registrera  det  äldre  märket,  bör  datumet  vara  det  datum  då  ansökan  om  registrering  av  varumärket  lämnades  in.  

47      Se  ovan  fotnot  8.

48      Enligt  de  principer  som  domstolen  fastställde  i  den  domen  beror  graden  av  särskiljningsförmåga  hos  ett  tecken  som  innehåller  en  ursprungsbeteckning  på  hur  allmänheten  associerar  renomméet  eller  egenskaperna  hos  de  varor  och  tjänster  som  varumärket  avser  med  det  område  som  varumärket  betecknar,  vilken  bedömning  alltså  enbart  grundar  sig  på  uppfattningen  hos  konsumenterna  av  dessa  varor  eller  tjänster.

49      Såsom  faktor  vid  bedömningen  av  risken  för  förväxling  ska  varumärkets  särskiljningsförmåga  ställas  i  relation  till  alla  övriga  relevanta  faktorer,  så  att  denna  bedömning  blir  så  konkret  som  möjligt.  Domstolen  har  redan  vid  flera  tillfällen  slagit  fast  att  det  sökta  varumärkets  särskiljningsförmåga  utgör  endast  en  av  flera  omständigheter  i  den  övergripande  bedömningen  risken  för  förväxling  (se,  i  synnerhet,  beslut  av  den  29 november 2012,  Hrbek/harmoniseringskontoret, C‑42/12  P,  ej  publicerad,  EU:C:2012:765, punkt 61,  och  dom  av  den  2 oktober 2014,  Przedsiębiorstwo  Handlowe  Medox  Lepiarz/harmoniseringskontoret, C‑91/14  P,  ej  publicerad,  EU:C:2014:2261, punkt 22; C‑43/15  P, punkt 61)  och  att,  även  om  det  är  riktigt  att  risken  för  förväxling  är  större  ju  högre  särskiljningsförmåga  det  äldre  varumärket  har  är  den  emellertid  inte  helt  utesluten  när  det  äldre  varumärket  endast  har  låg  särskiljningsförmåga  (se,  i  synnerhet,  beslut  av  den  19 november 2015,  Fetim/harmoniseringskontoret, C‑190/15  P,  ej  publicerad,  EU:C:2015:778, punkt 40  och  där  angiven  rättspraxis, C‑43/15  P, punkt 62),  bland  annat  om  de  aktuella  kännetecknen  liknar  varandra  och  de  aktuella  varorna  eller  tjänsterna  är  av  liknande  slag  (se,  i  synnerhet,  beslut  av  den  2 oktober 2014,  Przedsiębiorstwo  Handlowe  Medox  Lepiarz/harmoniseringskontoret, C‑91/14  P,  ej  publicerat,  EU:C:2014:2261, punkt 24  och  där  angiven  rättspraxis,  och  beslut  av  den  7 maj 2015,  Adler  Modemärkte/harmoniseringskontoret, C‑343/14  P,  ej  publicerat,  EU:C:2015:310, punkt 59; C‑43/15  P, punkt 63).

50      Se punkt 26  i  förevarande  förslag  till  avgörande.