CELEX: 62002TJ0289
Language: sv
Date: 2004-07-08
Title: Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 8 juli 2004. # Telepharmacy Solutions Inc. mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån). # Gemenskapsvarumärke - Ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS - Absoluta registreringshinder - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 - Iakttagande av rätten till försvar. # Mål T-289/02.

Mål T-289/02
      Telepharmacy Solutions, Inc.
      mot
      Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)
      ”Gemenskapsvarumärke – Ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS – Absoluta registreringshinder – Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94 – Iakttagande av rätten till försvar”
      Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 8 juli 2004  
      Sammanfattning av domen
      1.     Gemenskapsvarumärke – Överklagande – Talan vid gemenskapsdomstolen – Begäran som framställts i den ansökan genom vilken talan
            om att begränsa den förteckning över varor eller tjänster som ingår i den registreringsansökan som har avslagits har anhängiggjorts
            – Tolkning som partiell återkallelse
      (Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 135.4; rådets förordning nr 40/94, artikel 44; kommissionens förordning nr 2868/95,
            artikel 1 regel 13)
      2.     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Absoluta registreringshinder – Överlappning mellan tillämpningsområdena
            för registreringshindren i artikel 7.1 b, c och d i förordning nr 40/94
      (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1)
      3.     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Absoluta registreringshinder – Tolkning mot bakgrund
            av det bakomliggande allmänintresset – Artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 – Mål – Frihållningsbehov
      (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 c)
      4.     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Absoluta registreringshinder – Varumärken som endast
            består av kännetecken eller upplysningar vilka visar varornas eller tjänsternas egenskaper – Neologism som består av delar
            som beskriver egenskaper hos berörda varor eller tjänster – Omfattas om sammansättningen inte har en ovanlig karaktär
      (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 c)
      5.     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Absoluta registreringshinder – Varumärken som endast
            består av kännetecken eller upplysningar vilka visar varornas eller tjänsternas egenskaper – Ordkännetecknet TELEPHARMACY
            SOLUTIONS
      (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 c)
      6.     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Absoluta registreringshinder – Varumärken som endast
            består av kännetecken eller upplysningar vilka visar varornas eller tjänsternas egenskaper – Harmoniseringsbyråns bedömning
            av om kännetecknet kan registreras – Framställning av bevis – Inte nödvändig
      (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 c)
      7.     Gemenskapsvarumärke – Harmoniseringsbyråns beslut – Felaktig rättstillämpning vid bedömningen av om kännetecknet kan registreras
            – Omöjligt för en sökande att med framgång åberopa en felaktig rättstillämpning i ett liknande ärende
      1.     När en talan har väckts mot ett beslut som fattats av en överklagandenämnd vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
         (varumärken, mönster och modeller) genom vilket avslaget på en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke har fastställts,
         och en begäran om att begränsa förteckningen över de varor eller tjänster som ansökan avser har framställts i den ansökan
         genom vilken talan anhängiggjorts, kan denna begäran inte betraktas som en ansökan om ändring i den mening som avses i artikel 44
         i förordning nr 40/94 och regel 13 i kommissionens förordning nr 2868/95 om genomförande av förordning nr 40/94, eftersom
         den inte uppfyller de villkor som föreskrivs i dessa bestämmelser. En sådan begäran kan däremot tolkas så, att sökanden har
         begärt endast en partiell ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet. En sådan begäran strider i sig inte mot förbudet enligt
         artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler mot att i förstainstansrätten ändra föremålet för tvisten såsom det
         angetts inför överklagandenämnden.
      
      (se punkterna 13 och 14)
      2.     Även om det framgår av artikel 7.1 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken att samtliga registreringshinder som anges
         där skall tillämpas oberoende av varandra och bedömas separat, är det uppenbart att de respektive tillämpningsområdena för
         registreringshindren i artikel 7.1 b, c och d överlappar varandra. Det kan särskilt slås fast att ett ordmärke som beskriver
         egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 av denna anledning nödvändigtvis
         saknar särskiljningsförmåga i förhållande till samma varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning.
      
      (se punkterna 23 och 24)
      3.     De olika registreringshinder som räknas upp i artikel 7 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken skall tolkas mot bakgrund
         av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 mot registrering
         av de där angivna kännetecknen eller upplysningarna som gemenskapsvarumärken tjänar ett allmänintresse, nämligen att kännetecken
         och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som ansökan avser kan användas fritt av alla. Denna
         bestämmelse förhindrar således att dylika kännetecken och upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras
         som varumärke.
      
      (se punkterna 41 och 42)
      4.     Artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken skall tolkas så, att ett varumärke som utgörs av en neologism
         som består av orddelar som var för sig beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som ansökan avser beskriver i sig
         nämnda egenskaper hos dessa varor eller tjänster, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan neologismen och summan av
         de delar som denna består av. En förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är att neologismen, på grund
         av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är
         tillräckligt avlägset från det intryck som framkallas då de upplysningar som erhålls genom varumärkets beståndsdelar enbart
         läggs samman, så att neologismen är dominerande i förhållande till summan av dessa beståndsdelar.
      
      (se punkt 49)
      5.     Ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS kan användas för att i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken
         beteckna en väsentlig egenskap hos de varor som registreringsansökan avser. Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke
         avsåg ”system för fjärrstyrd elektronisk utmatning av förpackade farmaceutiska preparat bestående av ett utrymme i vilket
         förpackade farmaceutiska produkter lagras och matas ut, en dator ansluten till automaten och ett kommunikationsnät som ansluter
         datorn till en fjärrdator”, inom klass 9 i Niceöverenskommelsen. Det ovannämnda kännetecknet, sett i sin helhet, informerar
         nämligen endast målgruppen, vilken består av engelskspråkiga personer från den medicinska sektorn, om att sökanden genom att
         tillhandahålla de varor som registreringsansökan avser erbjuder utrustning som är avsedd för distanshandel med farmaceutiska
         produkter.
      
      (se punkterna 52 och 53)
      6.     Vad beträffar vägran att registrera ett kännetecken som gemenskapsvarumärke med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94
         skall frågan huruvida ett kännetecken kan registreras enbart bedömas på grundval av tillämpliga gemenskapsbestämmelser, såsom
         de tolkats av gemenskapsdomstolarna. För att Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)
         skall kunna fatta sitt beslut räcker det sålunda att den har tillämpat kriteriet om beskrivande karaktär såsom det har tolkats
         i rättspraxis, och den behöver inte rättfärdiga sitt beslut genom att lägga fram bevis.
      
      (se punkt 54)
      7.     Om Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) har gjort sig skyldig till felaktig
         rättstillämpning genom att i ett visst ärende besluta att ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke, kan detta
         beslut inte med framgång åberopas till stöd för en begäran om ogiltigförklaring av ett senare beslut med motsatt innehåll
         i ett liknande ärende. Likabehandlingsprincipen skall nämligen tillämpas mot bakgrund av legalitetsprincipen, enligt vilken
         ingen till sin egen förmån kan åberopa en olaglig åtgärd som gynnat någon annan.
      
      (se punkt 59)

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)den 8 juli 2004(1)
         
         
               Gemenskapsvarumärke  –  Ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS  –  Absoluta registreringshinder  –  Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 40/94  –  Iakttagande av rätten till försvar
               
             I mål T-289/02,
            
            
            Telepharmacy Solutions, Inc.,  North Billerica, Massachusetts (Förenta staterna), företrätt av R. Davis, barrister, och Medyckyj, solicitor,
            
            
            sökande,
            
            mot
            Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av S. Bonne, i egenskap av ombud,
            
            svarande,
            
             angående en talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den
            28 juni 2002 (ärende R 108/2001-4) beträffande registreringen av ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS som gemenskapsvarumärke,
             meddelar
            
            FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)
            
             sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna V. Tiili och M. Vilaras, 
            
             justitiesekreterare:  biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,
            
            
            
         följande
         
         
         Dom
            
               Bakgrund till tvisten
            
         
         1
            
          Den 26 november 1999 ingav sökanden, tidigare Adds Inc., med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
         om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse, en ansökan
         om gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).
         
         
         
         2
            
          Registreringsansökan avsåg ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS.
         
         
         
         3
            
          De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg ingår i klasserna 9, 10, 38 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell
         klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och omfattas
         av följande beskrivning inom var och en av dessa klasser:
         
         
         
          
         –
            ”datorer, kringutrustning för datorer, datorskåp, skrivare, etiketteringsanordningar, datormöbler och programvara; databärare;
               samtliga nämnda varor även bestående av delar till ett utmatningssystem och/eller för användning vid farmaceutiska, apoteksrelaterade
               eller medicinska tjänster; utmatningssystem bestående av programvara och maskinvara”, inom klass 9,
            
         
         
         
         
          
         –
            ”utmatningssystem; utmatningssystem för förpackade farmaceutiska preparat och/eller förpackade medicinska produkter; utmatningssystem
               bestående av skåp; delar och komponenter till alla nämnda varor”, inom klass 10,
            
         
         
         
         
          
         –
            ”överföring av information, data och utdelningsinstruktioner, elektronisk överföring och/eller radioöverföring av information,
               data och utdelningsinstruktioner”, inom klass 38,
            
         
         
         
         
          
         –
            ”patientkonsultationstjänster; eftersändning av utdelningsinstruktioner till system för fjärrutmatning; medicinska tjänster
               och apotekstjänster”, inom klass 42.
            
         
         
         
         
         
         4
            
          Granskaren avslog ansökan genom beslut av den 21 november 2000 med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Han bedömde
         att kännetecknet i fråga var direkt beskrivande för de varor och tjänster som varumärkesansökan avsåg, eftersom ordet telepharmacy
         (teleapotek) var vanligt förekommande på området för distanshandel med läkemedel. Granskaren fann efter en helhetsbedömning
         att varumärket TELEPHARMACY SOLUTIONS endast gav konsumenten information om att sökanden genom att tillhandahålla de berörda
         varorna och tjänsterna erbjuder lösningar för företag och enskilda som önskar upprätta distanshandel med läkemedel. Varumärket
         ansågs således helt sakna särskiljningsförmåga för samtliga de berörda varorna och tjänsterna.
         
         
         
         5
            
          Den 22 januari 2001 överklagade sökanden granskarens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artikel 59 i förordning nr
         40/94. Sökanden motiverade sitt överklagande i en inlaga av den 21 mars 2001.
         
         
         
         6
            
          Fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån ogillade genom beslut av den 28 juni 2002 (nedan kallat det omtvistade
         beslutet) överklagandet med motiveringen att artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 utgjorde ett hinder för registrering av ordmärket
         TELEPHARMACY SOLUTIONS, eftersom detta kunde uppfattas av konsumenterna som en angivelse av de berörda varornas och tjänsternas
         avsedda användning, nämligen distanshandel med farmaceutiska produkter. Enligt överklagandenämnden beskriver varumärket utrustning
         och tjänster som är avsedda för distanshandel med farmaceutiska produkter, eftersom ordet ”telepharmacy” är vanligt förekommande
         på detta område.
         
         Förfarande och parternas yrkanden
         
         7
            
          Sökanden har, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 20 september 2002, väckt förevarande talan.
         
         
         
         8
            
          Sökanden har i den ansökan genom vilken talan anhängiggjorts angett att förevarande talan endast avser följande varor: ”[s]ystem
         för fjärrstyrd elektronisk utmatning av förpackade farmaceutiska preparat bestående av ett utrymme i vilket förpackade farmaceutiska
         produkter lagras och matas ut, en dator ansluten till automaten och ett kommunikationsnät som ansluter datorn till en fjärrdator”,
         inom klass 9.
         
         
         
         9
            
          Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
         
         
         
          
         –
            ogiltigförklara det omtvistade beslutet i den del det avser de varor som anges ovan i punkt 8,
         
         
         
         
          
         –
            förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
         
         
         
         
         
         10
            
          Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
         
         
         
          
         –
            ogilla talan,
         
         
         
         
          
         –
            förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
         
         
         
         Rättslig bedömning
         
         11
            
          Sökanden har till stöd för sin talan anfört tre grunder. Genom den första grunden har det i huvudsak gjorts gällande att rätten
         till försvar har åsidosatts, genom den andra att artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 har åsidosatts och genom den tredje
         att principen om skydd för berättigade förväntningar har åsidosatts.
         
         Tvisteföremålet
         
         12
            
          Först och främst skall förstainstansrätten undersöka huruvida sökandens begäran, i den ansökan genom vilken talan anhängiggjorts,
         om att begränsa förteckningen över de varor och tjänster som ansökan avser (se ovan punkt 8) skall godtas.
         
         
         
         13
            
          Det skall härvid erinras om att den som ansöker om gemenskapsvarumärke när som helst kan vända sig till harmoniseringsbyrån
         med en begäran om att begränsa förteckningen över varor eller tjänster i enlighet med artikel 44 i förordning nr 40/94 och
         regel 13 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (EGT L
         303, s. 1). Av dessa bestämmelser framgår att särskilda villkor gäller för att begränsa förteckningen över de varor eller
         tjänster som anges i en ansökan om gemenskapsvarumärke. Den begäran som sökanden har framställt i den ansökan genom vilken
         talan anhängiggjorts uppfyller inte dessa villkor, och den kan därför inte betraktas som en ansökan om ändring i den mening
         som avses i de ovannämnda bestämmelserna (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 5 mars 2003 i mål
         T-194/01, Unilever mot harmoniseringsbyrån (Äggformad tablett), REG 2003, s. II-383, punkt 13).
         
         
         
         14
            
          Denna begäran kan dock tolkas så, att sökanden har begärt endast en partiell ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet
         (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 13 nämnda målet Äggformad tablett, punkt 14). En sådan begäran
         strider i sig inte mot förbudet enligt artikel 135.4 i förstainstansrättens rättegångsregler mot att i förstainstansrätten
         ändra föremålet för tvisten såsom det angetts inför överklagandenämnden (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan
         i punkt 13 nämnda målet Äggformad tablett, punkt 15).
         
         
         
         15
            
          I det förevarande fallet rör det sig, vilket även sökanden och harmoniseringsbyrån har bekräftat i sina svar på en skriftlig
         fråga från förstainstansrätten, om en begäran av partiell ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet som inte ändrar tvisteföremålet
         i den mening som avses i artikel 135.4 i rättegångsreglerna. Sökandens begäran skall således godtas.
         
         Första grunden: åsidosättande av rätten till försvar  Parternas argument
         
         
         16
            
          Sökanden har påpekat att medan granskarens beslut av den 21 november 2000 endast är grundat på artikel 7.1 b i förordning
         nr 40/94, är det omtvistade beslutet fattat med stöd av artikel 7.1 c i samma förordning. Överklagandenämnden har anfört ett
         nytt absolut registreringshinder, utan att sökanden har haft möjlighet att uttala sig om detta eller att lägga fram några
         bevis i detta avseende. Överklagandenämnden har genom att agera på detta sätt åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94.
         
         
         
         17
            
          Harmoniseringsbyrån anser att den förevarande grunden skall underkännas eftersom de skäl som i detta fall motiverade avslaget
         på registreringsansökan med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 och med stöd av artikel 7.1 c i samma förordning var
         desamma. Det var endast den rättsliga grunden för avslaget på registreringsansökan som ändrades. Överklagandenämnderna är
         behöriga att göra sådana ändringar enligt artikel 62 i förordning nr 40/94, i vilken det anges att överklagandenämnden får
         vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat beslutet.
         
         
         
         18
            
          Harmoniseringsbyrån anser sig inte ha åsidosatt artikel 73 i förordning nr 40/94, eftersom byrån konstant har erinrat om att
         registreringshindret för det varumärke som ansökan avser är att kännetecknet är beskrivande för samtliga de berörda varorna
         och tjänsterna genom att det anger att de erbjuder lösningar på området för hantering av och handel med läkemedel på distans.
         Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att det redan i granskarens skrivelse av den 16 maj 2000 om hindren för registrering
         som gemenskapsvarumärke angavs att varumärket med hänvisning till artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte kunde registreras,
         eftersom det var beskrivande för samtliga varor och tjänster som registreringsansökan avsåg. Således har sökanden vid två
         tillfällen haft möjlighet att uttala sig om skälen för att det ansågs att varumärket är beskrivande, nämligen en gång inför
         granskaren och en gång inför överklagandenämnden.
         
          Förstainstansrättens bedömning
         
         
         19
            
          Förstainstansrätten påpekar att det i det förevarande fallet är otvistigt att granskaren avslog ansökan om registrering av
         varumärket TELEPHARMACY SOLUTIONS därför att det saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning
         nr 40/94 med avseende på de varor och tjänster som ansökan avsåg. Överklagandenämnden gjorde å sin sida gällande att ordmärket
         i fråga inte kunde registreras på grund av det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 c i samma förordning.
         
         
         
         20
            
          Förstainstansrätten erinrar inledningsvis om att principen om skydd för rätten till försvar har fastslagits i artikel 73 i
         förordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyråns beslut endast får grunda sig på omständigheter som parterna har haft
         tillfälle att yttra sig över (förstainstansrättens dom av den 16 februari 2000 i mål T-122/99, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån
         (Formen på en tvål), REG 2000, s. II-265, punkt 40, samt dom av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot
         harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2002, s. II-683, punkt 20, och i mål T-79/00, Rewe Zentral mot harmoniseringsbyrån (LITE),
         REG 2002, s. II-705, punkt 13).
         
         
         
         21
            
          Skyldigheten att iaktta rätten till försvar utgör i övrigt en allmän princip i gemenskapsrätten. Enligt denna skall de personer
         som myndighetsbeslut är riktade till ges tillfälle att vederbörligen framföra sina synpunkter i de fall dessa beslut märkbart
         påverkar deras intressen (domarna i de ovan i punkt 20 nämnda målen Formen på en tvål, punkt 42, EUROCOOL, punkt 21, och LITE,
         punkt 14).
         
         
         
         22
            
          Det framgår av förstainstansrättens rättspraxis att överklagandenämnden åsidosätter rätten till försvar om den underlåter
         att ge sökanden möjlighet att uttala sig beträffande de absoluta registreringshinder som överklagandenämnden tillämpar ex officio
         (domarna i de ovan i punkt 20 nämnda målen Formen på en tvål, punkt 47, EUROCOOL, punkt 22, och LITE, punkt 15).
         
         
         
         23
            
          Det skall dock också erinras om att även om det framgår av artikel 7.1 i förordning nr 40/94 att samtliga registreringshinder
         som anges där skall tillämpas oberoende av varandra och bedömas separat (se analogt, beträffande de identiska bestämmelserna
         i artikel 3.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar,
         EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, domstolens dom av den 8 april 2003 i de förenade
         målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161, punkt 67), är det uppenbart att de respektive tillämpningsområdena
         för registreringshindren i artikel 7.1 b, c och d överlappar varandra (se analogt, beträffande de identiska bestämmelserna
         i artikel 3.1 i direktiv 89/104, domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie, REG 2004, s. I-0000,
         punkt 18).
         
         
         
         24
            
          Det kan särskilt slås fast att ett ordmärke som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i artikel
         7.1 c i förordning nr 40/94 av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till samma varor eller
         tjänster i den mening som avses i artikel 7.1 b i samma förordning (se analogt, beträffande de identiska bestämmelserna i
         artikel 3.1 i rådets första direktiv 89/104, domstolens dom i det ovan i punkt 23 nämnda målet Campina Melkunie, punkt 19,
         och av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-0000, punkt 86).
         
         
         
         25
            
          Det resonemang som har åberopats till stöd för överklagandenämndens tillämpning av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 i det
         omtvistade beslutet liknar i det förevarande fallet motiveringen i granskarens beslut. Med hänvisning till definitioner i
         ordböcker av de engelska orden tele (tele), pharmacy (apotek) och solutions (lösningar) angav granskaren att varumärket inte
         kunde registreras med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94. Enligt granskaren saknade det nämligen särskiljningsförmåga
         eftersom det beskrev varor och tjänster som erbjuder lösningar på området för hantering av och handel med läkemedel på distans.
         
         
         
         26
            
         Överklagandenämnden bekräftade detta resonemang genom att i punkterna 8 och 9 i det omtvistade beslutet ange följande:
         ”… varumärket består av ett uttryck som konsumenter kan använda för att beteckna de ifrågavarande varorna eller de ifrågavarande
         tjänsternas avsedda användning. Således skall varumärket nekas registrering med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
         … Genom [granskarens] beslut avslogs varumärkesansökan med stöd av artikel 7.1 b i [förordning nr 40/94], eftersom det saknar
         särskiljningsförmåga då det beskriver varorna och tjänsterna. Följaktligen finner överklagandenämnden det utrett att [granskaren]
         har avslagit ansökan på grund av varumärkets beskrivande karaktär och att [han] inte har avslagit den på grundval av andra
         överväganden avseende särskiljningsförmågan än sådana som rör den beskrivande karaktären. Överklagandenämnden anser också
         att varumärket skall nekas registrering enbart med stöd av artikel 7.1 c i [förordning nr 40/94].”
         
         
         
         27
            
          Det framgår av dessa beslut att omständigheterna i det förevarande målet är annorlunda än de som utgjorde bakgrunden till
         den rättspraxis som nämns ovan i punkt 20. I dessa mål hade överklagandenämnden nämligen beaktat nya absoluta registreringshinder
         ex officio, utan att ge sökandena någon möjlighet att uttala sig om tillämpningen av dessa absoluta registreringshinder och
         om det resonemang som åberopats till stöd för denna (domarna i de ovan i punkt 20 nämnda målen Formen på en tvål, punkterna
         43–46, EUROCOOL, punkterna 23 och 24, och LITE, punkterna 16–19).
         
         
         
         28
            
          I det förevarande fallet däremot har överklagandenämnden med fog konstaterat att även om granskarens beslut endast innehåller
         en uttrycklig hänvisning till artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 framgår det tydligt av skälen i beslutet att det var baserat
         på artikel 7.1 c i samma förordning. Sålunda har överklagandenämnden genom att fatta sitt eget beslut med stöd av den sistnämnda
         bestämmelsen inte ex officio beaktat något nytt absolut registreringshinder, beträffande vilket nämnden skulle ha varit skyldig
         att dessförinnan ge sökanden möjlighet att uttala sig.
         
         
         
         29
            
          Eftersom granskaren har motiverat avslaget på ansökan enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 med skäl som endast rör varumärkets
         beskrivande karaktär har sökanden dessutom haft möjlighet att uttala sig om det resonemang som ledde fram till överklagandenämndens
         fastställelse av avslaget på registreringsansökan. Frågan om varumärkets beskrivande karaktär behandlas för övrigt i sökandens
         inlaga av den 21 mars 2001 som innehåller skälen till överklagandet till överklagandenämnden.
         
         
         
         30
            
          Härav följer att talan inte kan bifallas på den första grunden.
         
         Den andra grunden: åsidosättande av artikel 7.1 b och  c i förordning nr 40/94 Parternas argument
         
         
         31
            
          Sökanden har, med hänvisning till domstolens dom av den 20 september 2001 i mål C-383/99 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån
         (REG 2001, s. I‑6251), gjort gällande att varumärket inte kan nekas registrering med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr
         40/94 eftersom det inte enbart består av kännetecken eller upplysningar som anger varornas eller tjänsternas avsedda användning.
         Sökandebolaget har medgett att ordet pharmacy kan användas i handeln för att ange dessa varors avsedda användning. För övrigt
         har det medgett att det språkliga elementet tele kan användas som ett prefix med betydelsen på distans. Enligt sökanden innebär
         dock inget av dessa konstateranden att denna ordkombination utgör ett allmänt förekommande uttryck. Den omständigheten att
         ordet telepharmacy förekommer i en ordbok utgör inget bevis för detta.
         
         
         
         32
            
          Dessutom har harmoniseringsbyrån underlåtit att undersöka varumärket i dess helhet, det vill säga inklusive tillägget av ordet
         solutions, vilket inte kan anses vara ett ord som används i dagligt tal för varor till skillnad från tjänster.
         
         
         
         33
            
          Sökanden har anfört att varumärket består av en elliptisk upplysning som har en ovanlig grammatisk struktur och utgör en syntagm
         vars innebörd inte genast framgår. Dessutom har sökanden erinrat om att det inte kan anses föreligga en beskrivning av vissa
         varor och tjänster endast av det skälet att varumärket innefattar en hänsyftning på dessa.
         
         
         
         34
            
          Sökanden har lagt till att även om harmoniseringsbyrån anser att varumärket är uteslutande beskrivande för erbjudandet av
         lösningar för företag och enskilda som önskar upprätta distanshandel med läkemedel, det vill säga handel med läkemedel som
         förutsätter användning av redskap för telekommunikation, är varumärket inte beskrivande för de varor som avses i ansökan,
         såsom denna har begränsats genom förevarande talan.
         
         
         
         35
            
          Sökanden anser vidare att överklagandenämnden, som var bunden av de bevis som ingetts till granskaren, inte förfogade över
         något bevis, eller i vart fall inget relevant bevis, till stöd för att neka varumärket registrering enligt artikel 7.1 c i
         förordning nr 40/94. Sökanden har anfört att granskarens avslag var grundat på en enda hänvisning till uppgifter på Internet
         beträffande en föreläsning som nämns på en webbplats tillhörande ett utbildningsinstitut utanför Europeiska gemenskapen. 
         Sökanden har inte heller kunnat kontrollera att uppgifterna existerar.
         
         
         
         36
            
          Sökanden har framhållit att varumärket inte heller kan nekas registrering med stöd av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94
         eftersom det inte är beskrivande och eftersom harmoniseringsbyrån inte har anfört några andra skäl till varför varumärket
         skulle anses sakna särskiljningsförmåga.
         
         
         
         37
            
          Harmoniseringsbyrån anser att varumärket i sin helhet hänsyftar på ett apotek där kunder kan handla på distans via Internet.
         Målgruppen består av personer från den medicinska sektorn med specialkunskaper, och från deras perspektiv är varumärket beskrivande.
         Enligt harmoniseringsbyrån är dessa personer antingen engelskspråkiga eller kunniga i det medicinvetenskapliga språket, vilket
         är engelska.
         
         
         
         38
            
          Vad beträffar sökandens påstående att överklagandenämnden inte förfogade över något bevis till stöd för att neka varumärket
         registrering enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 har harmoniseringsbyrån påpekat att överklagandenämnden endast, i
         enlighet med rättspraxis, har tillämpat kriteriet om beskrivande karaktär för att fatta sitt beslut.
         
         
         
         39
            
          När det gäller varumärkets avsaknad av särskiljningsförmåga har harmoniseringsbyrån vidhållit att även om det omtvistade beslutet
         är grundat på artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 saknar varumärket också särskiljningsförmåga. I detta avseende har harmoniseringsbyrån
         påpekat att en sökning på Internet efter orden telepharmacy and solutions ger träffar till 245 webbplatser på Internet, där
         det berörda varumärket används som en generisk term.
         
          Förstainstansrättens bedömning
         
         
         40
            
          Enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 får registrering inte ske av ”[v]arumärken som endast består av kännetecken eller
         upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska
         ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna”. Dessutom anges i artikel 7.2
         i förordning nr 40/94 att ”[p]unkt 1 skall tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen”.
         
         
         
         41
            
          De olika registreringshinder som räknas upp i artikel 7 i förordning nr 40/94 skall tolkas mot bakgrund av det allmänintresse
         som ligger bakom vart och ett av dem (se analogt, beträffande bestämmelserna i artikel 3 i direktiv 89/104, domstolens dom
         av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 77, domen i det ovan i punkt 23 nämnda målet Linde
         m.fl., punkt 71, dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 51, och domen i det ovan i punkt
         23 nämnda målet Campina Melkunie, punkt 34).
         
         
         
         42
            
          Förbudet i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 mot registrering av de där angivna kännetecknen eller upplysningarna som gemenskapsvarumärken
         tjänar ett allmänintresse, nämligen att kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster
         som ansökan avser kan användas fritt av alla. Denna bestämmelse förhindrar således att dylika kännetecken och upplysningar
         förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke (domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01 P,
         harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, I-0000, punkt 31 och där angiven rättspraxis).
         
         
         
         43
            
          För att harmoniseringsbyrån skall kunna avslå en registreringsansökan med stöd av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 är det
         inte nödvändigt att de kännetecken och upplysningar som varumärket utgörs av och som avses i denna bestämmelse faktiskt, vid
         tidpunkten för registreringsansökan, används för att beskriva sådana varor eller tjänster som dem som ansökan avser eller
         egenskaper hos dessa varor eller tjänster. Det räcker, såsom framgår av själva ordalydelsen i bestämmelsen, att dessa kännetecken
         och upplysningar kan användas för sådana ändamål. Ett kännetecken skall således nekas registrering med tillämpning av denna
         bestämmelse om det, i åtminstone en av sina potentiella betydelser, betecknar en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna
         (se domen i det ovan i punkt 42 nämnda målet harmoniseringsbyrån mot Wrigley, punkt 32).
         
         
         
         44
            
          Således skall det med avseende på tillämpningen av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 undersökas huruvida det berörda kännetecknet,
         i åtminstone en av sina potentiella betydelser, betecknar en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna.
         
         
         
         45
            
          För att undersöka vilka potentiella betydelser ett kännetecken har skall det utredas om detta, vid ett normalt användande
         ur målgruppens perspektiv, kan användas för att beskriva den vara eller tjänst som ansökan avser, antingen direkt eller genom
         att nämna någon av dess väsentliga egenskaper (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 31 nämnda målet Procter
         & Gamble mot harmoniseringsbyrån, punkt 39). Således skall frågan huruvida ett kännetecken har särskiljningsförmåga bedömas
         dels i förhållande till de berörda varorna och tjänsterna, dels i förhållande till hur målgruppen uppfattar kännetecknet (se
         domen i det ovan i punkt 20 nämnda målet EUROCOOL, punkt 38).
         
         
         
         46
            
          Det skall inledningsvis erinras om att förevarande talan enbart avser följande, i varumärkesansökan angivna, varor: ”System
         för fjärrstyrd elektronisk utmatning av förpackade farmaceutiska preparat bestående av ett utrymme i vilket förpackade farmaceutiska
         produkter lagras och matas ut, en dator ansluten till automaten och ett kommunikationsnät som ansluter datorn till en fjärrdator”,
         inom klass 9.
         
         
         
         47
            
          Således skall målgruppen anses bestå av engelskspråkiga personer från den medicinska sektorn med specialkunskaper, vilket
         harmoniseringsbyrån har konstaterat utan något bestridande från sökanden.
         
         
         
         48
            
          Vad beträffar den betydelse som ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS har på engelska kan det, såsom sökanden för övrigt har medgett,
         konstateras att ordet pharmacy kan användas i handeln för att ange dessa varors avsedda användning, och att det språkliga
         elementet tele kan användas som ett prefix med betydelsen på distans. Följaktligen skall ordet telepharmacy anses avse distanshandel
         med läkemedel.
         
         
         
         49
            
          Härvid saknar det betydelse huruvida ordet telepharmacy utgör en neologism eller inte. Ett varumärke som utgörs av en neologism
         som består av delar som var för sig beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som ansökan avser beskriver i sig nämnda
         egenskaper hos dessa varor eller tjänster, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan neologismen och summan av de delar
         som denna består av. En förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är att neologismen, på grund av sammansättningens
         ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset
         från det intryck som framkallas då de upplysningar som erhålls genom varumärkets beståndsdelar enbart läggs samman, så att
         neologismen är dominerande i förhållande till summan av dessa beståndsdelar (se analogt, beträffande de identiska bestämmelserna
         i artikel 3.1 c i direktiv 89/104, domen i det ovan i punkt 23 nämnda målet Campina Melkunie, punkt 43).
         
         
         
         50
            
          I det förevarande fallet är kombinationen av beståndsdelarna tele och pharmacy, vilka var för sig är beskrivande för egenskaper
         hos de varor som varumärkesansökan avser, fortfarande beskrivande i sig för dessa egenskaper. En sammansättning av sådana
         beståndsdelar utan någon ovanlig, exempelvis syntaktisk eller semantisk, modifiering av dessa, kan nämligen inte resultera
         i något annat än ett varumärke som uteslutande består av kännetecken eller upplysningar som kan användas i handeln för att
         beteckna egenskaper hos dessa varor.
         
         
         
         51
            
          Ordet solutions avser särskilt åtgärder som syftar till att lösa ett teoretiskt eller praktiskt problem. Orden telepharmacy
         och solutions lästa tillsammans skall således anses vara beskrivande för hur de varor som registreringsansökan avser är avsedda
         att användas, och således anses beteckna en väsentlig egenskap hos dessa.
         
         
         
         52
            
          Således konstaterar förstainstansrätten, i likhet med harmoniseringsbyrån, att ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS, sett i sin
         helhet, endast informerar målgruppen, vilken består av engelskspråkiga personer från den medicinska sektorn, om att sökanden
         genom att tillhandahålla de varor som registreringsansökan avser erbjuder utrustning som är avsedd för distanshandel med farmaceutiska
         produkter.
         
         
         
         53
            
          Härav följer att ordmärket TELEPHARMACY SOLUTIONS kan användas för att beteckna en väsentlig egenskap hos de varor som registreringsansökan
         avser i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.
         
         
         
         54
            
          Vad gäller sökandens påstående att överklagandenämnden inte förfogade över något bevis till stöd för att neka varumärket registrering
         enligt artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 räcker det att konstatera att frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som
         gemenskapsvarumärke enbart skall bedömas på grundval av tillämpliga gemenskapsbestämmelser, såsom de tolkats av gemenskapsdomstolarna.
         För att överklagandenämnden skall kunna fatta sitt beslut räcker det sålunda, vilket harmoniseringsbyrån med fog har hävdat,
         att nämnden har tillämpat kriteriet om beskrivande karaktär såsom det har tolkats i rättspraxis, och den behöver inte rättfärdiga
         sitt beslut genom att lägga fram bevis.
         
         
         
         55
            
          Vad slutligen beträffar sökandens argument rörande artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 erinrar förstainstansrätten om att
         det enligt artikel 7.1 i förordning nr 40/94 är tillräckligt att ett av de uppräknade absoluta registreringshindren är tillämpligt
         för att kännetecknet inte skall kunna registreras som gemenskapsvarumärke (domstolens dom av den 19 september 2002 i mål C‑104/00
         P, DKV mot harmoniseringsbyrån, REG 2002, s. I-7561, punkt 29, och förstainstansrättens dom av den 12 januari 2000 i mål T-19/99,
         DKV mot harmoniseringsbyrån (COMPANYLINE), REG 2000, s. II-1, punkt 30). Således saknas anledning att pröva sökandens argument
         avseende ett åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.
         
         
         
         56
            
          Med hänsyn till det ovan anförda kan talan inte bifallas på den andra grunden.
         
         Tredje grunden: åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar Parternas argument
         
         
         57
            
          Sökanden har påpekat att registreringsansökan för ordmärket TELEPHARMACY, som är under behandling, ingavs samma dag som registreringsansökan
         för kännetecknet TELEPHARMACY SOLUTIONS och att den, till följd av den begränsning som gjorts i förevarande mål, avser samma
         förteckning över varor. Sökanden har framhållit att efter ändringen av förteckningen över de varor och tjänster som registreringsansökan
         för varumärket TELEPHARMACY avser tog granskaren tillbaka sina invändningar grundade på artikel 7.1 b och c i förordning nr
         40/94. Dessutom publicerades registreringsansökan för kännetecknet TELEPHARMACY i Bulletinen för gemenskapsvarumärken redan den 27 augusti 2001. Enligt sökanden borde kännetecknet TELEPHARMACY SOLUTIONS snarare anses ha en större än en mindre
         särskiljningsförmåga än kännetecknet TELEPHARMACY. Det skulle vara ologiskt och oförenligt med principen om skydd för berättigade
         förväntningar att neka registrering av det första kännetecknet och samtidigt tillåta registrering av det andra.
         
         
         
         58
            
          Harmoniseringsbyrån har understrukit att ordmärket TELEPHARMACY ännu inte har registrerats eftersom ett invändningsförfarande
         pågår. Så länge ett varumärke inte har registrerats har harmoniseringsbyrån dessutom alltid möjlighet att återuppta undersökningen
         av ett varumärke ex officio beträffande förefintligheten av absoluta registreringshinder för att korrigera eventuella misstag.
         I vilket fall som helst kan en part inte till sin fördel åberopa ett rättsligt felaktigt beslut.
         
          Förstainstansrättens bedömning
         
         
         59
            
          Vad gäller den förevarande grunden räcker det att, med hänsyn till det ovan anförda och harmoniseringsbyråns medgivanden under
         förhandlingen, konstatera att granskarens beslut att inte invända mot registreringen av ordmärket TELEPHARMACY var rättsligt
         felaktigt. Om harmoniseringsbyrån har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att i ett visst ärende besluta
         att ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke, kan detta beslut inte med framgång åberopas till stöd för en
         begäran om ogiltigförklaring av ett senare beslut med motsatt innehåll i ett liknande ärende. Det följer nämligen av domstolens
         rättspraxis att likabehandlingsprincipen skall tillämpas mot bakgrund av legalitetsprincipen, enligt vilken ingen till sin
         egen förmån kan åberopa en olaglig åtgärd som gynnat någon annan (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 9
         oktober 1984 i mål 188/83, Witte mot parlamentet, REG 1984, s. 3465, punkt 15, och av den 4 juli 1985 i mål 134/84, Williams
         mot revisionsrätten, REG 1985, s. 2225, punkt 14).
         
         
         
         60
            
          I vilket fall som helst skall det påpekas att offentliggörandet av en registreringsansökan inte utgör någon garanti för att
         varumärket kommer att registreras. Det framgår nämligen av artikel 40.2 i förordning nr 40/94 att en varumärkesansökan fortfarande
         kan avslås i enlighet med artiklarna 37 och 38 i samma förordning efter det att den har offentliggjorts. Härvid skall det
         noteras att artikel 38 i denna förordning rör prövning av de absoluta registreringshindren. Dessutom kan varumärkesansökan
         även avslås till följd av, bland annat, anmärkningar från utomstående parter, med stöd av artikel 41 i förordning nr 40/94
         i vilken följande föreskrivs: ”Efter det att en ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjorts får fysiska eller juridiska
         personer och sammanslutningar, som företräder tillverkare, producenter, tjänsteproducenter, handelsmän och konsumenter, till
         [harmoniseringsbyrån] ge in skriftliga anmärkningar och i dem ange skälen till att byrån på eget initiativ skall vägra registrering
         av varumärket, särskilt på grund av bestämmelserna i artikel 7 …” Ansökan kan även avslås till följd av en invändning som
         framställts med stöd av artikel 42 i förordningen.
         
         
         
         61
            
          Under dessa omständigheter kan talan inte bifallas på den grunden att principen om skydd för berättigade förväntningar har
         åsidosatts. 
         
         
         
         62
            
          Följaktligen skall även den tredje grunden underkännas och talan ogillas i sin helhet.
         
         
         Rättegångskostnader
         63
            
          Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
         Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat
         målet skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.
         
         
         På dessa grunder beslutar
         
         
         
            
            FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)
         
         
          följande dom:
         
            
            
            
               1)
                  Talan ogillas.
               
            
            
            
            
               2)
                  Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.
               
            
            
                  Legal
               
               
                  Tiili
               
               
                  Vilaras
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
            
            
            
            
            
            
            
         
         
          Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 8 juli 2004.
         
         
         
         
                  H. Jung
               
               
                  H. Legal
               
            
         
         
         
                  Justitiesekreterare
               
               
                  Ordförande
               
            
      
      
          1 –
            
            Rättegångsspråk: engelska.