CELEX: 62009TJ0279
Language: nl
Date: 2012-07-12 00:00:00
Title: Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 12 juli 2012. # Antonino Aiello tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Kennisgeving van memorie van opposant voor kamer van beroep - Regel 50, lid 1, regel 20, lid 2, en regel 67, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 - Rechten van verdediging. # Zaak T-279/09.

ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer)
      12 juli 2012 (
            *1
         )
      „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Kennisgeving van memorie van opposant voor kamer van beroep — Regel 50, lid 1, regel 20, lid 2, en regel 67, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 — Rechten van verdediging”
      In zaak T-279/09,
      
         Antonino Aiello, wonende te Vico Equense (Italië), vertegenwoordigd door M. Coccia en L. Pardo, advocaten,
      verzoeker,
      tegen
      
         Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Montalto als gemachtigde,
      verweerder,
      andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:
      
         Cantoni ITC SpA, gevestigd te Milaan (Italië),
      betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 2 april 2009 (zaak R 1148/2008-1) inzake een oppositieprocedure tussen Cantoni ITC SpA en Antonino Aiello,
      wijst
      HET GERECHT (Zesde kamer),
      samengesteld als volgt: H. Kanninen (rapporteur), president, N. Wahl en S. Soldevila Fragoso, rechters,
      griffier: C. Heeren, administrateur,
      gezien het op 9 juli 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
      gezien de op 23 oktober 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,
      gezien de op 29 januari 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,
      gezien de op 10 maart 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde dupliek,
      na de terechtzitting op 15 maart 2012,
      het navolgende
      
         Arrest
      
      
         Voorgeschiedenis van het geding
      
      
               1
            
            
               Op 5 maart 2004 heeft verzoeker, Antonino Aiello, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
            
         
               2
            
            
               Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:
               
                  
            
         
               3
            
            
               De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 3, 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze waren stemmen voor elk van die klassen overeen met de volgende omschrijving:
               
                        —
                     
                     
                        klasse 3: „Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, glans-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden; reiskoffers en koffers, paraplu’s, parasols, wandelstokken”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        klasse 25: „Kledingstukken, waaronder laarzen, schoenen en pantoffels”.
                     
                  
         
               4
            
            
               De gemeenschapsmerkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 15/2005 van 11 april 2005 gepubliceerd.
            
         
               5
            
            
               Op 14 juni 2005 heeft Cantoni ITC SpA (hierna: „opposante”) krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.
            
         
               6
            
            
               De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere rechten:
               
                        —
                     
                     
                        inschrijving van het hierna afgebeelde gemeenschapsbeeldmerk nr. 2689891 van 10 februari 2004:
                        
                           
                     
                  
                        —
                     
                     
                        inschrijving nr. 396526 van 27 januari 1986 van het Italiaanse woordmerk CAPRI.
                     
                  
         
               7
            
            
               Wat het oudere gemeenschapsmerk betreft, was de oppositie gebaseerd op alle door dit merk aangeduide waren van de klassen 3, 18 en 25. Deze waren stemmen voor elk van die klassen overeen met de volgende omschrijving:
               
                        —
                     
                     
                        klasse 3: „Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; shampoos; tandreinigingsmiddelen”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; tassen, handtassen, zakken, reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        klasse 25: „Boven- en onderkleding, schoeisel, hoofddeksels”.
                     
                  
         
               8
            
            
               Wat het oudere Italiaanse merk betreft, was de oppositie gebaseerd op alle door dit merk aangeduide waren van de klassen 3 en 25. Deze waren stemmen voor elk van die klassen overeen met de volgende omschrijving:
               
                        —
                     
                     
                        klasse 3: „Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        klasse 25: „Boven- en onderkleding, schoeisel, hoofddeksels”.
                     
                  
         
               9
            
            
               De oppositie was gericht tegen alle in punt 3 hierboven genoemde waren.
            
         
               10
            
            
               Ter ondersteuning van de oppositie zijn de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 207/2009) ingeroepen.
            
         
               11
            
            
               Bij beslissing van 30 mei 2008 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen. Zij heeft er om te beginnen op gewezen dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren en de door het oudere gemeenschapsmerk aangeduide waren „grotendeels dezelfde” waren betroffen. Vervolgens heeft zij geoordeeld dat de conflicterende tekens op visueel en fonetisch vlak in gemiddelde mate en op begripsmatig vlak volledig overeenstemden. Bovendien was zij van mening dat het oudere gemeenschapsmerk een normaal onderscheidend vermogen had en heeft zij daaruit afgeleid dat gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestond.
            
         
               12
            
            
               Op 30 juli 2008 heeft verzoeker bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Bij zijn verzoekschrift was een memorie gevoegd waarin de gronden van zijn beroep werden uiteengezet. Op 23 oktober 2008 heeft opposante een memorie van antwoord op deze memorie van verzoeker ingediend (hierna: „memorie van opposante”).
            
         
               13
            
            
               Op 24 november 2008 heeft het BHIM de memorie van opposante per telefax verzonden naar het nummer dat verzoeker in zijn verzoek om inschrijving van het aangevraagde merk had vermeld.
            
         
               14
            
            
               Bij beslissing van 2 april 2009 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Volgens de bestreden beslissing had verzoeker ervan afgezien de memorie van opposante te beantwoorden. Ten gronde was de kamer van beroep onder meer van oordeel dat de waren waarop het oudere gemeenschapsmerk betrekking had, als algemene consumptiewaren dienden te worden aangemerkt en dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren grotendeels dezelfde waren betroffen als de door het oudere gemeenschapsmerk aangeduide waren. Wat de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat deze tekens op visueel vlak in grote mate en op fonetisch vlak enigszins overeenstemden en op begripsmatig vlak nagenoeg gelijk waren. De kamer van beroep heeft tevens gepreciseerd dat het oudere gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen had, aangezien vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument geen enkele band bestond tussen de geografische naam die het eiland Capri aanduidt en de waren waarop dit merk betrekking heeft.
            
         
         Conclusies van partijen
      
      
               15
            
            
               Verzoeker concludeert dat het het Gerecht behage:
               
                        —
                     
                     
                        de bestreden beslissing te vernietigen en de oppositie af te wijzen;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        het BHIM te verwijzen in de kosten.
                     
                  
         
               16
            
            
               Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
               
                        —
                     
                     
                        het beroep te verwerpen;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        verzoeker te verwijzen in de kosten.
                     
                  
         
         In rechte
      
      
         Ontvankelijkheid van de vordering om het BHIM te gelasten de oppositie af te wijzen
      
      
               17
            
            
               Met zijn eerste vordering verzoekt verzoeker het Gerecht met name om het BHIM te gelasten de oppositie af te wijzen en aldus de inschrijving van het aangevraagde merk toe te staan. In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak, in het kader van een beroep voor de Unierechter tegen de beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, dit laatste ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009) verplicht is, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van deze rechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit laatste dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van het Gerecht voortvloeien [arrest Gerecht van 9 maart 2005, Osotspa/BHIM — Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Jurispr. blz. II-763, punt 15; zie in die zin arrest Gerecht van 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 22].
            
         
               18
            
            
               Derhalve is verzoekers vordering dat het Gerecht het BHIM zou gelasten de oppositie af te wijzen, niet-ontvankelijk.
            
         
         Ten gronde
      
      
               19
            
            
               Ter onderbouwing van zijn beroep voert verzoeker twee middelen tot vernietiging aan. Het eerste middel is gebaseerd op schending van regel 50, lid 1, en regel 20, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1). Het tweede middel betreft in wezen schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
            
         
               20
            
            
               In het kader van zijn eerste middel betoogt verzoeker in hoofdzaak dat de memorie van opposante die in het kader van de procedure voor de kamer van beroep is ingediend, in strijd met regel 50, lid 1, en regel 20, lid 2, van verordening nr. 2868/95 niet aan hem is overgelegd. Daardoor zijn volgens hem zijn rechten van verdediging „zwaar” geschonden, aangezien hij aldus geen opmerkingen over de memorie van opposante heeft kunnen indienen.
            
         
               21
            
            
               Het BHIM stelt, kort gezegd, dat verzoeker rechtstreeks kennis van de memorie van opposante heeft gekregen en hij dus niet kan stellen dat de rechten van de verdediging zijn geschonden.
            
         
               22
            
            
               Regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95, betreffende het onderzoek van het beroep voor de kamer van beroep, preciseert dat „[t]enzij anders is bepaald, [...] de bepalingen die de procedure regelen bij behandeling door de instantie die de beslissing heeft genomen waartegen beroep wordt ingesteld, van overeenkomstige toepassing [zijn] op de beroepsprocedure”.
            
         
               23
            
            
               Met betrekking tot de procedure voor de oppositieafdeling bepaalt regel 20, lid 2, van verordening nr. 2868/95 dat het BHIM „de opmerkingen van de opposant aan de aanvrager mee[deelt] en [...] het deze [verzoekt] binnen een door het Bureau gestelde termijn zijn opmerkingen in te dienen”.
            
         
               24
            
            
               Uit de in samenhang gelezen bewoordingen van de regels 50, lid 1, en 20, lid 2, van verordening nr. 2868/95 volgt dan ook dat het BHIM in het kader van de procedure voor de kamer van beroep de opmerkingen van de opposant overlegt aan de aanvrager van het gemeenschapsmerk die het beroep bij de kamer van beroep heeft ingesteld, en hem verzoekt zijn opmerkingen in te dienen.
            
         
               25
            
            
               Het BHIM ontkent overigens niet dat het de memorie van opposante aan verzoeker diende te bezorgen, teneinde deze laatste in staat te stellen opmerkingen in te dienen voordat de kamer van beroep de bestreden beslissing vaststelde. Het BHIM verklaart zelfs dat het de memorie van opposante per telefax aan verzoeker heeft doen toekomen, op het in de gemeenschapsmerkaanvraag vermelde nummer.
            
         
               26
            
            
               In antwoord op een schriftelijke vraag die het Gerecht krachtens artikel 64 van zijn Reglement voor de procesvoering in het kader van maatregelen tot organisatie van de procesgang heeft gesteld, heeft het BHIM ter terechtzitting erkend een vergissing te hebben begaan door de memorie van opposante te verzenden naar het nummer dat in het verzoek om inschrijving van het aangevraagde merk was vermeld, en niet naar het telefaxnummer van verzoekers vertegenwoordiger in de procedure voor de oppositieafdeling en de kamer van beroep. Laatstgenoemd nummer was met name vermeld in het formulier betreffende het beroep voor de kamer van beroep.
            
         
               27
            
            
               Het BHIM betoogt echter dat verzoeker — ondanks deze vergissing — kennis heeft gekregen van de memorie van opposante, zodat hij daartegen verweer heeft kunnen voeren. Volgens het BHIM zijn de kennisgevingen immers rechtstreeks aan verzoeker gericht, via het in diens gemeenschapsmerkaanvraag vermelde telefaxnummer, en kan verzoeker dus, voor zover hij kennis heeft kunnen nemen van de bestreden beslissing, niet beweren dat hij niet op de hoogte was van de memorie van opposante.
            
         
               28
            
            
               Uit het feit dat verzoeker kennis heeft genomen van de bestreden beslissing, kan het BHIM evenwel niet afleiden dat hij ook voldoende tijdig kennis heeft gekregen van de memorie van opposante om deze te kunnen beantwoorden. Hoewel de bestreden beslissing en de memorie van opposante beide naar het telefaxnummer zijn verstuurd dat in het verzoek om inschrijving van het aangevraagde merk was vermeld, heeft verzoeker ter terechtzitting immers aangevoerd dat het nummer in kwestie toebehoorde aan een commercieel raadgever die hem in 2004 vertegenwoordigde tijdens de inschrijvingsprocedure, en dat hij enkel via een toevallig verblijf in Italië, in mei 2009, persoonlijk kennis heeft kunnen nemen van de bestreden beslissing. Bijgevolg staat geenszins vast dat verzoeker persoonlijk kennis heeft gekregen van de memorie van opposante zodat hij die voor de kamer van beroep heeft kunnen beantwoorden.
            
         
               29
            
            
               Hoe dan ook moet eraan worden herinnerd dat regel 67, lid 1, van verordening nr. 2868/95 voorschrijft dat „[i]ndien een vertegenwoordiger is aangewezen, of indien de eerstgenoemde aanvrager in een gemeenschappelijke aanvrage als gemeenschappelijk vertegenwoordiger overeenkomstig regel 75, lid 1, wordt beschouwd, [...] de kennisgevingen aan die aangewezen of gemeenschappelijke vertegenwoordiger [worden] gericht”. Het BHIM kan zich dus niet op een beweerde kennisgeving van de memorie van opposante aan verzoeker zelf beroepen, teneinde het ontbreken van een kennisgeving aan verzoekers vertegenwoordiger te rechtvaardigen.
            
         
               30
            
            
               Benadrukt moet overigens worden dat het BHIM ter terechtzitting zelf heeft aangegeven dat de praktijk van de griffie van de kamer van beroep erin bestond elk stuk aan de specifiek aangeduide vertegenwoordiger te zenden om ervoor te zorgen dat de vertegenwoordigde persoon, die zich buiten de Europese Unie kan bevinden, alle kennisgevingen daadwerkelijk ontvangt.
            
         
               31
            
            
               Bovendien kan, anders dan het BHIM ter terechtzitting heeft aangevoerd, uit regel 77 van verordening nr. 2868/95, volgens welke elke aan de vertegenwoordiger gerichte kennisgeving hetzelfde rechtsgevolg heeft als was deze aan de vertegenwoordigde persoon gericht, niet worden afgeleid dat kennisgeving aan de vertegenwoordigde gelijkstaat aan kennisgeving aan de vertegenwoordiger. Indien dit het geval was, zou regel 67 van die verordening geen betekenis hebben.
            
         
               32
            
            
               Wat het argument van het BHIM betreft dat verzoeker, in weerwil van de vergissing die het heeft begaan, zijn rechten van verdediging heeft kunnen doen gelden door beroep bij het Gerecht in te stellen alsook door een repliek in te dienen en ter terechtzitting opmerkingen te maken, hoeft er slecht aan toe worden herinnerd dat de bestreden beslissing, zoals verzoeker aanvoert, is vastgesteld zonder dat verzoeker opmerkingen over de memorie van opposante heeft kunnen indienen.
            
         
               33
            
            
               Volgens artikel 75, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 kunnen de beslissingen van het BHIM evenwel slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Overeenkomstig deze bepaling kan een kamer van beroep van het BHIM haar beslissing alleen nemen op grond van de gegevens, feitelijk of rechtens, waarover partijen hun opmerkingen kenbaar hebben kunnen maken [arrest Hof van 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM, C-447/02 P, Jurispr. blz. I-10107, punten 41 en 42; arresten Gerecht van 13 juli 2005, Sunrider/BHIM (TOP), T-242/02, Jurispr. blz. II-2793, punten 58 en 59, en 7 september 2006, L & D/BHIM — Sämann (Aire Limpio), T-168/04, Jurispr. blz. II-2699, punt 115].
            
         
               34
            
            
               Voornoemde bepaling bevestigt in het kader van het communautaire merkenrecht het algemene beginsel van bescherming van de rechten van de verdediging [arresten Gerecht van 15 september 2005, Citicorp/BHIM (LIVE RICHLY), T-320/03, Jurispr. blz. II-3411, punt 21, en 7 februari 2007, Kustom Musical Amplification/BHIM (Vorm van een gitaar), T-317/05, Jurispr. blz. II-427, punt 26]. Dit algemene beginsel vereist dat de adressaten van overheidsbeslissingen die daardoor aanmerkelijk in hun belangen worden getroffen, in staat worden gesteld hun standpunt behoorlijk kenbaar te maken [arrest Hof van 23 oktober 1974, Transocean Marine Paint Association/Commissie, 17/74, Jurispr. blz. 1063, punt 15; arrest Gerecht van 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 21, en arrest LIVE RICHLY, reeds aangehaald, punt 22].
            
         
               35
            
            
               Het is stellig juist dat een procedurele onregelmatigheid een beslissing slechts geheel of ten dele ongeldig maakt indien is bewezen dat de bestreden beslissing die handeling zonder die onregelmatigheid een andere inhoud had kunnen hebben [arresten Gerecht van 11 juli 2006, Torres/BHIM — Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 79, en 24 november 2010, Nike International/BHIM — Muñoz Molina (R10), T-137/09, Jurispr. blz. II-5433, punt 30].
            
         
               36
            
            
               In casu heeft verzoeker ter terechtzitting aangevoerd dat meerdere bladzijden van de memorie van opposante betrekking hadden op het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Ook al had verzoeker in het kader van zijn schriftelijke uiteenzetting van de gronden van zijn beroep voor de kamer van beroep argumenten betreffende het onderscheidend vermogen aangevoerd, moet niettemin worden geconstateerd dat de kamer van beroep, in punt 17 van de bestreden beslissing, voor haar vaststelling dat het oudere merk onderscheidend vermogen had, in soortgelijke bewoordingen als de door opposante in haar memorie gebruikte bewoordingen heeft geoordeeld dat geen enkele band bestond tussen de geografische naam van het eiland Capri en de waren die door het oudere merk worden aangeduid. Op dit punt heeft verzoeker echter niet kunnen antwoorden op de memorie van opposante, zodat, in tegenstelling tot hetgeen het BHIM ter terechtzitting heeft betoogd, niet kan worden gesteld dat de bestreden beslissing geen andere inhoud had kunnen hebben.
            
         
               37
            
            
               Uit een en ander volgt dat het middel dat op schending van regel 50, lid 1, en regel 20, lid 2, van verordening nr. 2868/95 is gebaseerd, moet worden toegewezen, zonder dat het tweede middel hoeft te worden onderzocht.
            
         
               38
            
            
               Bijgevolg dient het beroep te worden toegewezen en moet de bestreden beslissing worden vernietigd.
            
         
         Kosten
      
      
               39
            
            
               Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoeker te worden verwezen in de kosten.
            
          
            
               HET GERECHT (Zesde kamer),
               rechtdoende, verklaart:
            
          
            
               
                        
                           1)
                        
                     
                     
                        
                           De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 2 april 2009 (zaak R 1148/2008-1) wordt vernietigd.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           2)
                        
                     
                     
                        
                           Het BHIM wordt verwezen in de kosten.
                        
                     
                  
          
               
                  
                     
                        
                           Kanninen
                        
                        
                           Wahl
                        
                        
                           Soldevila Fragoso
                        
                     
                     Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 juli 2012.
                     ondertekeningen
                  
               
            (
            *1
         )	Procestaal: Italiaans.
    ---documentbreak--- 
      
         
            
               Partijen
               Overwegingen van het arrest
               Dictum
               
            
            Partijen
            In zaak T-279/09,
            Antonino Aiello, wonende te Vico Equense (Italië), vertegenwoordigd door M. Coccia en L. Pardo, advocaten,
            verzoeker,
            tegen
            Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),  vertegenwoordigd door O. Montalto als gemachtigde,
            verweerder,
            andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:
            Cantoni ITC SpA, gevestigd te Milaan (Italië),
            betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 2 april 2009 (zaak R 1148/2008-1) inzake een oppositieprocedure tussen Cantoni ITC SpA en Antonino Aiello,
            wijst
            HET GERECHT (Zesde kamer),
            samengesteld als volgt: H. Kanninen (rapporteur), president, N. Wahl en S. Soldevila Fragoso, rechters,
            griffier: C. Heeren, administrateur,
            gezien het op 9 juli 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
            gezien de op 23 oktober 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,
            gezien de op 29 januari 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,
            gezien de op 10 maart 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde dupliek,
            na de terechtzitting op 15 maart 2012,
            het navolgende
            Arrest 
            
            Overwegingen van het arrest
            Voorgeschiedenis van het geding 
            1. Op 5 maart 2004 heeft verzoeker, Antonino Aiello, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
            2. Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:
            >image>3
            3. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 3, 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze waren stemmen voor elk van die klassen overeen met de volgende omschrijving:
            – klasse 3: „Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, glans-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen”;
            – klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen, dierenhuiden; reiskoffers en koffers, paraplu’s, parasols, wandelstokken”;
            – klasse 25: „Kledingstukken, waaronder laarzen, schoenen en pantoffels”.
            4. De gemeenschapsmerkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken  nr. 15/2005 van 11 april 2005 gepubliceerd.
            5. Op 14 juni 2005 heeft Cantoni ITC SpA (hierna: „opposante”) krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.
            6. De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere rechten:
            – inschrijving van het hierna afgebeelde gemeenschapsbeeldmerk nr. 2689891 van 10 februari 2004:
            >image>4
            – inschrijving nr. 396526 van 27 januari 1986 van het Italiaanse woordmerk CAPRI. 
            7. Wat het oudere gemeenschapsmerk betreft, was de oppositie gebaseerd op alle door dit merk aangeduide waren van de klassen 3, 18 en 25. Deze waren stemmen voor elk van die klassen overeen met de volgende omschrijving:
            – klasse 3: „Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; shampoos; tandreinigingsmiddelen”; 
            – klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; tassen, handtassen, zakken, reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren”;
            – klasse 25: „Boven- en onderkleding, schoeisel, hoofddeksels”.
            8. Wat het oudere Italiaanse merk betreft, was de oppositie gebaseerd op alle door dit merk aangeduide waren van de klassen 3 en 25. Deze waren stemmen voor elk van die klassen overeen met de volgende omschrijving:
            – klasse 3: „Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen”;
            – klasse 25: „Boven- en onderkleding, schoeisel, hoofddeksels”.
            9. De oppositie was gericht tegen alle in punt 3 hierboven genoemde waren. 
            10. Ter ondersteuning van de oppositie zijn de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 207/2009) ingeroepen.
            11. Bij beslissing van 30 mei 2008 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen. Zij heeft er om te beginnen op gewezen dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren en de door het oudere gemeenschapsmerk aangeduide waren „grotendeels dezelfde” waren betroffen. Vervolgens heeft zij geoordeeld dat de conflicterende tekens op visueel en fonetisch vlak in gemiddelde mate en op begripsmatig vlak volledig overeenstemden. Bovendien was zij van mening dat het oudere gemeenschapsmerk een normaal onderscheidend vermogen had en heeft zij daaruit afgeleid dat gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestond. 
            12. Op 30 juli 2008 heeft verzoeker bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Bij zijn verzoekschrift was een memorie gevoegd waarin de gronden van zijn beroep werden uiteengezet. Op 23 oktober 2008 heeft opposante een memorie van antwoord op deze memorie van verzoeker ingediend (hierna: „memorie van opposante”). 
            13. Op 24 november 2008 heeft het BHIM de memorie van opposante per telefax verzonden naar het nummer dat verzoeker in zijn verzoek om inschrijving van het aangevraagde merk had vermeld. 
            14. Bij beslissing van 2 april 2009 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Volgens de bestreden beslissing had verzoeker ervan afgezien de memorie van opposante te beantwoorden. Ten gronde was de kamer van beroep onder meer van oordeel dat de waren waarop het oudere gemeenschapsmerk betrekking had, als algemene consumptiewaren dienden te worden aangemerkt en dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren grotendeels dezelfde waren betroffen als de door het oudere gemeenschapsmerk aangeduide waren. Wat de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat deze tekens op visueel vlak in grote mate en op fonetisch vlak enigszins overeenstemden en op begripsmatig vlak nagenoeg gelijk waren. De kamer van beroep heeft tevens gepreciseerd dat het oudere gemeenschapsmerk onderscheidend vermogen had, aangezien vanuit het oogpunt van de gemiddelde consument geen enkele band bestond tussen de geografische naam die het eiland Capri aanduidt en de waren waarop dit merk betrekking heeft. 
            Conclusies van partijen 
            15. Verzoeker concludeert dat het het Gerecht behage: 
            – de bestreden beslissing te vernietigen en de oppositie af te wijzen;
            – het BHIM te verwijzen in de kosten. 
            16. Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage: 
            – het beroep te verwerpen; 
            – verzoeker te verwijzen in de kosten. 
            In rechte 
            Ontvankelijkheid van de vordering om het BHIM te gelasten de oppositie af te wijzen 
            17. Met zijn eerste vordering verzoekt verzoeker het Gerecht met name om het BHIM te gelasten de oppositie af te wijzen en aldus de inschrijving van het aangevraagde merk toe te staan. In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak, in het kader van een beroep voor de Unierechter tegen de beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, dit laatste ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009) verplicht is, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van deze rechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit laatste dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van het Gerecht voortvloeien [arrest Gerecht van 9 maart 2005, Osotspa/BHIM — Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Jurispr. blz. II-763, punt 15; zie in die zin arrest Gerecht van 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 22].
            18. Derhalve is verzoekers vordering dat het Gerecht het BHIM zou gelasten de oppositie af te wijzen, niet-ontvankelijk.
             Ten gronde 
            19. Ter onderbouwing van zijn beroep voert verzoeker twee middelen tot vernietiging aan. Het eerste middel is gebaseerd op schending van regel 50, lid 1, en regel 20, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1). Het tweede middel betreft in wezen schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
            20. In het kader van zijn eerste middel betoogt verzoeker in hoofdzaak dat de memorie van opposante die in het kader van de procedure voor de kamer van beroep is ingediend, in strijd met regel 50, lid 1, en regel 20, lid 2, van verordening nr. 2868/95 niet aan hem is overgelegd. Daardoor zijn volgens hem zijn rechten van verdediging „zwaar” geschonden, aangezien hij aldus geen opmerkingen over de memorie van opposante heeft kunnen indienen. 
            21. Het BHIM stelt, kort gezegd, dat verzoeker rechtstreeks kennis van de memorie van opposante heeft gekregen en hij dus niet kan stellen dat de rechten van de verdediging zijn geschonden.
            22. Regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95, betreffende het onderzoek van het beroep voor de kamer van beroep, preciseert dat „[t]enzij anders is bepaald, [...] de bepalingen die de procedure regelen bij behandeling door de instantie die de beslissing heeft genomen waartegen beroep wordt ingesteld, van overeenkomstige toepassing [zijn] op de beroepsprocedure”. 
            23. Met betrekking tot de procedure voor de oppositieafdeling bepaalt regel 20, lid 2, van verordening nr. 2868/95 dat het BHIM „de opmerkingen van de opposant aan de aanvrager mee[deelt] en [...] het deze [verzoekt] binnen een door het Bureau gestelde termijn zijn opmerkingen in te dienen”.
            24. Uit de in samenhang gelezen bewoordingen van de regels 50, lid 1, en 20, lid 2, van verordening nr. 2868/95 volgt dan ook dat het BHIM in het kader van de procedure voor de kamer van beroep de opmerkingen van de opposant overlegt aan de aanvrager van het gemeenschapsmerk die het beroep bij de kamer van beroep heeft ingesteld, en hem verzoekt zijn opmerkingen in te dienen. 
            25. Het BHIM ontkent overigens niet dat het de memorie van opposante aan verzoeker diende te bezorgen, teneinde deze laatste in staat te stellen opmerkingen in te dienen voordat de kamer van beroep de bestreden beslissing vaststelde. Het BHIM verklaart zelfs dat het de memorie van opposante per telefax aan verzoeker heeft doen toekomen, op het in de gemeenschapsmerkaanvraag vermelde nummer. 
            26. In antwoord op een schriftelijke vraag die het Gerecht krachtens artikel 64 van zijn Reglement voor de procesvoering in het kader van maatregelen tot organisatie van de procesgang heeft gesteld, heeft het BHIM ter terechtzitting erkend een vergissing te hebben begaan door de memorie van opposante te verzenden naar het nummer dat in het verzoek om inschrijving van het aangevraagde merk was vermeld, en niet naar het telefaxnummer van verzoekers vertegenwoordiger in de procedure voor de oppositieafdeling en de kamer van beroep. Laatstgenoemd nummer was met name vermeld in het formulier betreffende het beroep voor de kamer van beroep. 
            27. Het BHIM betoogt echter dat verzoeker — ondanks deze vergissing — kennis heeft gekregen van de memorie van opposante, zodat hij daartegen verweer heeft kunnen voeren. Volgens het BHIM zijn de kennisgevingen immers rechtstreeks aan verzoeker gericht, via het in diens gemeenschapsmerkaanvraag vermelde telefaxnummer, en kan verzoeker dus, voor zover hij kennis heeft kunnen nemen van de bestreden beslissing, niet beweren dat hij niet op de hoogte was van de memorie van opposante. 
            28. Uit het feit dat verzoeker kennis heeft genomen van de bestreden beslissing, kan het BHIM evenwel niet afleiden dat hij ook voldoende tijdig kennis heeft gekregen van de memorie van opposante om deze te kunnen beantwoorden. Hoewel de bestreden beslissing en de memorie van opposante beide naar het telefaxnummer zijn verstuurd dat in het verzoek om inschrijving van het aangevraagde merk was vermeld, heeft verzoeker ter terechtzitting immers aangevoerd dat het nummer in kwestie toebehoorde aan een commercieel raadgever die hem in 2004 vertegenwoordigde tijdens de inschrijvingsprocedure, en dat hij enkel via een toevallig verblijf in Italië, in mei 2009, persoonlijk kennis heeft kunnen nemen van de bestreden beslissing. Bijgevolg staat geenszins vast dat verzoeker persoonlijk kennis heeft gekregen van de memorie van opposante zodat hij die voor de kamer van beroep heeft kunnen beantwoorden. 
            29. Hoe dan ook moet eraan worden herinnerd dat regel 67, lid 1, van verordening nr. 2868/95 voorschrijft dat „[i]ndien een vertegenwoordiger is aangewezen, of indien de eerstgenoemde aanvrager in een gemeenschappelijke aanvrage als gemeenschappelijk vertegenwoordiger overeenkomstig regel 75, lid 1, wordt beschouwd, [...] de kennisgevingen aan die aangewezen of gemeenschappelijke vertegenwoordiger [worden] gericht”. Het BHIM kan zich dus niet op een beweerde kennisgeving van de memorie van opposante aan verzoeker zelf beroepen, teneinde het ontbreken van een kennisgeving aan verzoekers vertegenwoordiger te rechtvaardigen. 
            30. Benadrukt moet overigens worden dat het BHIM ter terechtzitting zelf heeft aangegeven dat de praktijk van de griffie van de kamer van beroep erin bestond elk stuk aan de specifiek aangeduide vertegenwoordiger te zenden om ervoor te zorgen dat de vertegenwoordigde persoon, die zich buiten de Europese Unie kan bevinden, alle kennisgevingen daadwerkelijk ontvangt. 
            31. Bovendien kan, anders dan het BHIM ter terechtzitting heeft aangevoerd, uit regel 77 van verordening nr. 2868/95, volgens welke elke aan de vertegenwoordiger gerichte kennisgeving hetzelfde rechtsgevolg heeft als was deze aan de vertegenwoordigde persoon gericht, niet worden afgeleid dat kennisgeving aan de vertegenwoordigde gelijkstaat aan kennisgeving aan de vertegenwoordiger. Indien dit het geval was, zou regel 67 van die verordening geen betekenis hebben. 
            32. Wat het argument van het BHIM betreft dat verzoeker, in weerwil van de vergissing die het heeft begaan, zijn rechten van verdediging heeft kunnen doen gelden door beroep bij het Gerecht in te stellen alsook door een repliek in te dienen en ter terechtzitting opmerkingen te maken, hoeft er slecht aan toe worden herinnerd dat de bestreden beslissing, zoals verzoeker aanvoert, is vastgesteld zonder dat verzoeker opmerkingen over de memorie van opposante heeft kunnen indienen. 
            33. Volgens artikel 75, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 kunnen de beslissingen van het BHIM evenwel slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Overeenkomstig deze bepaling kan een kamer van beroep van het BHIM haar beslissing alleen nemen op grond van de gegevens, feitelijk of rechtens, waarover partijen hun opmerkingen kenbaar hebben kunnen maken [arrest Hof van 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM, C-447/02 P, Jurispr. blz. I-10107, punten 41 en 42; arresten Gerecht van 13 juli 2005, Sunrider/BHIM (TOP), T-242/02, Jurispr. blz. II-2793, punten 58 en 59, en 7 september 2006, L & D/BHIM — Sämann (Aire Limpio), T-168/04, Jurispr. blz. II-2699, punt 115].
            34. Voornoemde bepaling bevestigt in het kader van het communautaire merkenrecht het algemene beginsel van bescherming van de rechten van de verdediging [arresten Gerecht van 15 september 2005, Citicorp/BHIM (LIVE RICHLY), T-320/03, Jurispr. blz. II-3411, punt 21, en 7 februari 2007, Kustom Musical Amplification/BHIM (Vorm van een gitaar), T-317/05, Jurispr. blz. II-427, punt 26]. Dit algemene beginsel vereist dat de adressaten van overheidsbeslissingen die daardoor aanmerkelijk in hun belangen worden getroffen, in staat worden gesteld hun standpunt behoorlijk kenbaar te maken [arrest Hof van 23 oktober 1974, Transocean Marine Paint Association/Commissie, 17/74, Jurispr. blz. 1063, punt 15; arrest Gerecht van 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 21, en arrest LIVE RICHLY, reeds aangehaald, punt 22].
            35. Het is stellig juist dat een procedurele onregelmatigheid een beslissing slechts geheel of ten dele ongeldig maakt indien is bewezen dat de bestreden beslissing die handeling zonder die onregelmatigheid een andere inhoud had kunnen hebben [arresten Gerecht van 11 juli 2006, Torres/BHIM — Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 79, en 24 november 2010, Nike International/BHIM — Muñoz Molina (R10), T-137/09, Jurispr. blz. II-5433, punt 30].
            36. In casu heeft verzoeker ter terechtzitting aangevoerd dat meerdere bladzijden van de memorie van opposante betrekking hadden op het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Ook al had verzoeker in het kader van zijn schriftelijke uiteenzetting van de gronden van zijn beroep voor de kamer van beroep argumenten betreffende het onderscheidend vermogen aangevoerd, moet niettemin worden geconstateerd dat de kamer van beroep, in punt 17 van de bestreden beslissing, voor haar vaststelling dat het oudere merk onderscheidend vermogen had, in soortgelijke bewoordingen als de door opposante in haar memorie gebruikte bewoordingen heeft geoordeeld dat geen enkele band bestond tussen de geografische naam van het eiland Capri en de waren die door het oudere merk worden aangeduid. Op dit punt heeft verzoeker echter niet kunnen antwoorden op de memorie van opposante, zodat, in tegenstelling tot hetgeen het BHIM ter terechtzitting heeft betoogd, niet kan worden gesteld dat de bestreden beslissing geen andere inhoud had kunnen hebben.
            37. Uit een en ander volgt dat het middel dat op schending van regel 50, lid 1, en regel 20, lid 2, van verordening nr. 2868/95 is gebaseerd, moet worden toegewezen, zonder dat het tweede middel hoeft te worden onderzocht. 
            38. Bijgevolg dient het beroep te worden toegewezen en moet de bestreden beslissing worden vernietigd. 
            Kosten 
            39. Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoeker te worden verwezen in de kosten.
            HET GERECHT (Zesde kamer),
            
            Dictum
            rechtdoende, verklaart:
            1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 2 april 2009 (zaak R 1148/2008-1) wordt vernietigd. 
            2) Het BHIM wordt verwezen in de kosten.