CELEX: 62016CC0163
Language: fi
Date: 2018-02-06
Title: Julkisasiamies M. Szpunarin ratkaisuehdotus 6.2.2018.#Christian Louboutin ja Christian Louboutin Sas vastaan van Haren Schoenen BV.#Rechtbank Den Haagin esittämä ennakkoratkaisupyyntö.#Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Rekisteröinnin ehdottomat esteet tai ehdottomat mitättömyysperusteet – Merkki, joka muodostuu yksinomaan tavaran muodosta – Muodon käsite – Väri – Sen paneminen tavaran tiettyyn osaan – Direktiivi 2008/95/EY – 2 artikla – 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta.#Asia C-163/16.

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
      MACIEJ SZPUNAR
      22 päivänä kesäkuuta 2017 (
            1
         )
      
         Asia C‑163/16
      
      Christian Louboutin ja
      Christian Louboutin SAS
      vastaan
      Van Haren Schoenen BV
      
         (Ennakkoratkaisupynntö – Rechtbank Den Haag (Haagin alioikeus, Alankomaat))
      
      Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – Rekisteröinnin ehdottomat esteet ja mitättömyysperusteet – Tavaroiden muodosta muodostuviin merkkeihin sovellettavat perusteet – 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta – Merkki, joka muodostuu yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta – Soveltamisala – Käsite ”tavaroiden muoto” – Korkokengän pohjaan pannusta punaisesta väristä muodostuva tavaramerkki
      
         Johdanto
      
      
               1.
            
            
               Käsiteltävä ennakkoratkaisuasia tarjoaa unionin tuomioistuimelle mahdollisuuden tarkentaa direktiivin 2008/95/EY (
                     2
                  ) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen niin sanottujen ”toiminnallisten” merkkien rekisteröintiä koskevien ehdottomien esteiden ja mitättömyysperusteiden soveltamisalaa.
            
         
               2.
            
            
               Näiden perusteiden soveltaminen rajoittuu merkkeihin, jotka muodostuvat yksinomaan ”tavaroiden muodosta”. Tätä käsitettä onkin syytä tarkentaa ranskalaiselle muodinluojalle Christian Louboutinille kuuluvan sellaisen Benelux-tavaramerkin yhteydessä, joka muodostuu korkokengän pohjaan pannusta punaisesta väristä.
            
         
               3.
            
            
               Kysymys on esitetty tavaramerkin loukkaamista koskevan kanteen yhteydessä, ja siinä ovat vastakkain yhtäältä Christian Louboutin ja société Christian Louboutin SAS (jäljempänä yhdessä Louboutin) sekä toisaalta Van Haren Schoenen BV (jäljempänä Van Haren) ja jossa on kyse siitä, että Van Haren on markkinoinut punapohjaisia kenkiä Louboutinin tavaramerkkiä näin loukaten.
            
         
         Asiaa koskevat oikeussäännöt
      
      
         
            Unionin oikeus
         
      
      
               4.
            
            
               Direktiivin 2008/95 3 artiklassa, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, säädetään seuraavaa:
               ”1.   Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
               – –
               
                        e)
                     
                     
                        merkit, jotka muodostuvat yksinomaan:
                        
                                 i)
                              
                              
                                 tavaran luonteenomaisesta muodosta,
                              
                           
                                 ii)
                              
                              
                                 teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, tai
                              
                           
                                 iii)
                              
                              
                                 tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;
                              
                           
                  – –”
            
         
               5.
            
            
               Direktiivi 2008/95 korvataan direktiivillä (EU) 2015/2436, (
                     3
                  ) jonka täytäntöönpanon määräaika on 14.1.2019. Mainitun direktiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa viitataan merkkeihin, jotka muodostuvat yksinomaan tavaroiden arvoon olennaisesti vaikuttavasta ”[tavaroiden] muodosta tai muusta ominaispiirteestä”. (
                     4
                  )
            
         
         
            Benelux-maiden yleissopimus
         
      
      
               6.
            
            
               Tavaramerkkioikeutta säännellään Alankomaissa teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevalla Benelux-maiden yleissopimuksella, joka on allekirjoitettu Haagissa 25.2.2005 Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä (jäljempänä Benelux-maiden yleissopimus).
            
         
               7.
            
            
               Benelux-maiden yleissopimuksen 2.1 artiklassa, jonka otsikko on ”Benelux-tavaramerkin muodostavat merkit”, määrätään erityisesti, että ”tavaramerkkeinä ei voida kuitenkaan pitää merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta tai teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta.”
            
         
               8.
            
            
               Ennakkoratkaisupyyntöpäätöksestä ilmenee, ettei yleissopimusta ole vielä muutettu direktiivin 2015/2436 täytäntöönpanemiseksi.
            
         
         Pääasia
      
      
               9.
            
            
               Christian Louboutin on erityisesti naisten korkeakorkoisia kenkiä suunnitteleva muotisuunnittelija. Kenkien erikoisuutena on se, että niiden ulkopohja on poikkeuksetta punainen.
            
         
               10.
            
            
               Louboutin jätti 28.12.2009 rekisteröintihakemuksen, joka johti 6.1.2010 luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden eli ”Kengät (lukuun ottamatta ortopedisiä kenkiä)” rekisteröintiin Benelux-tavaramerkiksi nro 0874489 (jäljempänä riidanalainen tavaramerkki). Rekisteröintiä mukautettiin 10.4.2013 niin, että rekisteröinnin kohteena olevat tavarat rajattiin seuraaviin: ”Korkokengät (lukuun ottamatta ortopedisiä kenkiä)”.
            
         
               11.
            
            
               Tavaramerkin kuvaus on seuraavanlainen: ”Tavaramerkki muodostuu punaisesta väristä (Pantone 18 1663TP), joka on pantu kuvassa esiintyvän kengän pohjaan (kengän ääriviivat eivät ole osa tavaramerkkiä vaan niiden tarkoituksena on osoittaa tavaramerkin sijainti)”. Kenkä esitetään seuraavassa:
               
         
               12.
            
            
               Van Haren harjoittaa Alankomaissa kenkien vähittäismyyntiä. Van Haren myi vuonna 2012 naisten punapohjaisia korkokenkiä.
            
         
               13.
            
            
               Louboutin nosti kanteen rechtbank Den Haagiin (Haagin alioikeus, Alankomaat) saadakseen toteamuksen siitä, että Van Haren on syyllistynyt tavaramerkin loukkaukseen. Laboutinin vaatimus hyväksyttiin.
            
         
               14.
            
            
               Van Haren vaati takaisinsaantia tästä yksipuolisesta tuomiosta Benelux-maiden yleissopimuksen 2.1 artiklan 2 kappaleen nojalla vetoamalla riidanalaisen tavaramerkin mitättömyyteen.
            
         
               15.
            
            
               Rechtbank Den Haag täsmentää ennakkoratkaisupyyntöpäätöksessä, että Van Harenin puolustuksen kanta perustuu väitteeseen, että riidanalainen tavaramerkki on todellisuudessa kaksiulotteinen tavaramerkki, tässä tapauksessa punainen väri, joka on pantu kenkien pohjiin ja vastaa mainittujen kenkien muotoa ja vaikuttaa olennaisesti niiden arvoon.
            
         
               16.
            
            
               Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo, ettei kyseinen tavaramerkki ole pelkkä kaksiulotteinen merkki siinä mielessä, että se liittyy erottamattomasti kengänpohjaan. Se huomauttaa, että vaikka näytetään toteen, että riidanalainen tavaramerkki muodostuu tavaran osasta, ei kuitenkaan ole selvää, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitettu muodon käsite rajoittuisi pelkästään tavaran kolmiulotteisiin ominaisuuksiin, kuten tavaran ääriviivoihin, kokoon tai tilavuuteen värejä lukuun ottamatta.
            
         
               17.
            
            
               Mainitun tuomioistuimen mukaan on niin, että jos katsottaisiin, ettei muodon käsite kata tavaran värejä, mainitun 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja rekisteröinnin esteitä ei sovellettaisi, jolloin olisi mahdollista saada ikuinen suoja tavaramerkeille, jossa on tavaran toiminnallisuuteen liittyvää väriä; tällaisia ovat esimerkiksi heijastavat turvavaatteet tai eristyspakkaukseen pakatut pullot.
            
         
         Ennakkoratkaisukysymys ja menettely unionin tuomioistuimessa
      
      
               18.
            
            
               Rechtbank Den Haag päätti tässä tilanteessa lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:
               ”Koskeeko direktiivin [2008/95] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitettu muodon käsite vain tavaran kolmiulotteisia ominaispiirteitä, kuten kyseisen tavaran (kolmiulotteisesti ilmaistuja) ääriviivoja, mittoja ja tilavuutta, vai kattaako kyseinen käsite myös tavaran muita (ei-kolmiulotteisia) ominaispiirteitä, kuten värin?”
            
         
               19.
            
            
               Ennakkoratkaisupyyntöpäätös saapui unionin tuomioistuimen kirjaamoon 21.3.2016. Pääasian asianosaiset, Saksan, Unkarin, Portugalin ja Suomen hallitukset sekä Euroopan komissio esittivät kirjallisia huomautuksia. Pääasian asianosaiset, Saksan hallitus ja komissio osallistuivat 6.4.2017 pidettyyn istuntoon.
            
         
         Asian arviointi
      
      
         
            Alustavia huomioita
         
      
      
               20.
            
            
               Tavaramerkkien suojajärjestelmä on yhtäältä välttämätön osa sitä kilpailujärjestelmää, jonka luominen ja säilyttäminen on unionin oikeuden tavoite. Toisaalta rekisteröity tavaramerkki antaa haltijalleen tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta yksinoikeuden, jonka nojalla haltija voi yksin käyttää tavaramerkiksi rekisteröityä merkkiä ilman ajallisia rajoituksia. (
                     5
                  )
            
         
               21.
            
            
               Vaikka mainitut kaksi seikkaa eivät yleensä ole ristiriidassa keskenään, toisin on tapauksissa, joissa merkit sekoittuvat tavaran ulkonäköön. Tällaisen merkin rekisteröinti tavaramerkiksi saattaa näet rajoittaa mahdollisuuksia saattaa markkinoille kilpailevia tavaroita. (
                     6
                  )
            
         
               22.
            
            
               Tämä lähtökohta on direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan sisältyvän, tavaran muodosta muodostuviin merkkeihin sovellettavan erityisen säännöstön taustalla.
            
         
               23.
            
            
               Huomautan, että mainitut seikat pätevät soveltuvilta osin myös muihin merkkeihin, jotka esittävät tavaran piirrettä, jolle rekisteröintiä on haettu.
            
         
               24.
            
            
               Unionin tuomioistuin onkin todennut, että väreistä sellaisenaan muodostuvat merkit nostavat periaatteessa esiin samat väitteet tavaran käyttöominaisuuksien monopolisoinnin vaarasta. Tuomiossa Libertel (
                     7
                  ) on tunnustettu erityisen lähestymistavan tarve tässä kysymyksessä.
            
         
               25.
            
            
               Edellä mainitut kaksi merkkiryhmää eli yhtäältä tavaran muodosta muodostuvat merkit ja toisaalta itse väristä muodostuvat merkit kuuluvat erityisiin järjestelmiin direktiivin 2008/95 järjestelmässä sellaisena kuin unionin tuomioistuin tulkitsee tätä direktiiviä. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen esittämään kysymykseen annettava vastaus siis edellyttää, että ensin määritellään riidanalainen tavaramerkki näiden kahden merkkiryhmän valossa.
            
         
               26.
            
            
               Käsiteltävä asia osoittaa yleisemmin, että tavaran olennaisten piirteiden monopolisoinnin vaaraan liittyvät näkökohdat voivat päteä myös muuntyyppisiin tavaramerkkeihin – kuten esimerkiksi sijaintiin (
                     8
                  ) tai liikkeeseen (
                     9
                  ) perustuviin tavaramerkkeihin sekä mahdollisesti ääneen, hajuun tai makuun perustuviin tavaramerkkeihin – jotka voivat niin ikään sekoittua tavaran piirteeseen. Tällaisten tavaramerkkien luokittelusta riippumatta on tärkeää, että intressi tiettyjen merkkien pitämiseen vapaassa käytössä voitaisiin ottaa huomioon, kun niitä tarkastellaan rekisteröintiä silmällä pitäen.
            
         
               27.
            
            
               Unionin tuomioistuin voi tässä kysymyksessä noudattaa eri tulkintatapoja. Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa voitaisiin yhtäältä tulkita laajemmin, kuten ehdotan jäljempänä tässä ratkaisuehdotuksessa. Toisaalta unionin tuomioistuin voisi hyväksyä, että on mahdollista ottaa huomioon intressi tiettyjen merkkien vapaassa käytössä pitämiseen siinä yhteydessä, kun tarkastellaan mainitun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottuvuutta kaikkien niiden merkkien osalta, jotka sekoittuvat tavaran piirteeseen, tai jopa muiden sellaisten merkkiryhmien osalta, joiden saatavuus on rajallinen. (
                     10
                  )
            
         
         
            Riidanalaisen tavaramerkin luokittelu
         
      
      
               28.
            
            
               Ennakkoratkaisupyynnön tarkastelun lähtökohta on mielestäni riidanalaisen tavaramerkin luokittelu yhtäältä direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun merkkiryhmään ja toisaalta Libertel-tuomiossa (
                     11
                  ) tarkoitettuun merkkiryhmään nähden.
            
         
               29.
            
            
               Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa, että kengänpohjan punaisesta väristä muodostuva riidanalainen tavaramerkki sekoittuu kyseisen tavaran piirteeseen, mutta se epäröi, voidaanko tällaista piirrettä luonnehtia tavaran ”muotoon” kuuluvaksi.
            
         
               30.
            
            
               Pääasian asianosaisten ja asiassa väliintulijoina olevien neljän jäsenvaltion kannat eroavat tältä osin. Louboutin väittää erityisesti, että ”yksinomaan” tavaran muodosta muodostuvan merkin käsite ei kata sijaintimerkkejä – kuten hänen tavaramerkkiään, joka muodostuu punaisesta kengänpohjasta – jotka eivät muodostu tavaran tietystä mallista vaan ne voidaan liittää erimallisiin tavaroihin. Van Haren puolestaan väittää, että värin voidaan katsoa olevan erottamaton osa tavaran muotoa, kuten riidanalaisen tavaramerkin tapauksessa. Komissio huomauttaa, että tavaran muodosta muodostuvassa merkissä voi olla myös väriä, mutta kyseessä olevassa asiayhteydessä väri sellaisenaan mielletään tavarasta erilliseksi tekijäksi ja siten sen muodosta riippumattomaksi osaksi. Komissio toteaakin, että sen huomiot koskevat itse väriä.
            
         
               31.
            
            
               Huomautan edellä todetusta, että riidanalaisen tavaramerkin luokittelu merkitsee tosiseikkoja koskevaa arviointia, joka tässä tapauksessa kuuluu ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle. Tämä seikka ei estä unionin tuomioistuinta antamasta ohjeita, jotka voivat ohjata mainittua tuomioistuinta arvioinnissaan.
            
         
               32.
            
            
               Vaikka useat osapuolet ovat luonnehtineet kyseistä tavaramerkkiä ”sijaintimerkiksi”, huomautan, ettei direktiivissä 2008/95 eikä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä liitetä oikeudellisia seurauksia tällaiseen luokitteluun. Toisaalta luokittelu sijaintimerkiksi ei sinänsä estä mieltämästä samaa tavaramerkkiä siten, että se muodostuu tavaran muodosta, koska viimeksi mainittu ryhmä pitää sisällään myös merkit, jotka esittävät tavaran yhtä osaa tai osatekijää.
            
         
               33.
            
            
               Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tehtävänä on siten mielestäni selvittää, onko käsiteltävässä asiassa kyse pelkkää väriä koskevasta merkistä vai tavaran muotoon perustuvasta tavaramerkistä, jolla lisäksi haetaan suojaa värille.
            
         
               34.
            
            
               Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen olisi tällaisen selvityksen mahdollistamiseksi tehtävä kokonaisvaltainen arviointi ottamalla huomioon graafinen esitys ja rekisteröintihakemuksen yhteydessä jätetyt mahdolliset kuvaukset sekä tarvittaessa riidanalaisen tavaramerkin olennaisten ominaisuuksien tunnistamisessa hyödyllinen muu aineisto. (
                     12
                  )
            
         
               35.
            
            
               Ensinnäkin se, että riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity kuviomerkiksi, ei estä sen luokittelua tavaran muodosta muodostuvaksi tavaramerkiksi. (
                     13
                  )
            
         
               36.
            
            
               Sitä vastoin on aiheellista selvittää, haetaanko kyseisellä täysin ääriviivattomalla (
                     14
                  ) tavaramerkillä suojaa tietylle värille sellaisenaan vai haetaanko suojaa pikemminkin tavaran muotoon liittyvien muiden ominaisuuksien yhteydessä.
            
         
               37.
            
            
               Jos väri kattaa tietyn selkeästi määritellyn osan tavaraa, minusta voidaan ajatella, että tavaramerkki on rajattu tilan osalta, jolloin väri sekoittuu tavaran tiettyyn osaan.
            
         
               38.
            
            
               Se, että tavaramerkin haltija ei hae suojaa tavaran ääriviivoille vaan varaa itselleen vapauden muunnella ääriviivoja mallista riippuen, ei ole välttämättä ratkaiseva asia. Ääriviivat eivät näet välttämättä muodosta merkin olennaista ominaisuutta. Pikemminkin on syytä selvittää, perustuuko merkin erottavuus itse väriin, jolle haetaan suojaa, vai tämän värin tarkkaan sijaintiin suhteessa tavaran muodon muihin osatekijöihin.
            
         
               39.
            
            
               Vaikka edellä mainittujen näkökohtien soveltaminen kuuluu viime kädessä ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle, panen merkille, että useat ennakkoratkaisupyyntöpäätöksestä ilmenevät tosiseikat puoltavat päätelmää, jonka mukaan tavaramerkin mahdollisia toiminnallisia puolia arvioitaessa voidaan todeta, että se kuuluu pikemminkin sellaisen tavaramerkin käsitteen alaan, joka muodostuu tavaran muodosta ja jolla haetaan suojaa tähän muotoon liittyvälle tietylle värille.
            
         
               40.
            
            
               Vaikka riidanalainen tavaramerkki tähtää suojaan tietylle värille, suojaa ei haeta vain teoriassa vaan värin käyttämiselle korkokengän pohjassa esitetyllä tavalla. Kengän muoto sellaisenaan ei ole tavaramerkin kohteena, mutta muodon tietyt piirteet eli ne, joiden avulla voidaan nähdä, että kyse on naisten korkokengästä, näyttävät olevan osa tavaramerkkiä. Tavaramerkin kuvauksesta käy ilmi, että väri kattaa koko kengän pohjan riippumatta siitä, mitkä kengänpohjan ääriviivat tarkalleen ottaen ovat. Kengänpohjan ääriviivat ovat joka tapauksessa nähtävästi tavaramerkin merkityksetön osatekijä, sillä merkin erottavuus perustuu väriosan epätavalliseen sijaintiin sekä mahdollisesti kengän eri osien väliseen värikontrastiin.
            
         
               41.
            
            
               Lopuksi katson, että riidanalaisen tavaramerkin olennaisten piirteiden tarkastelu edellyttää sekä kyseisen tavaran värin että muiden piirteiden huomioon ottamista. Kyseinen tavaramerkki olisi siten rinnastettava tavaran muodosta muodostuvaan tavaramerkkiin, jolla haetaan suojaa tähän muotoon liittyvälle värille – pikemminn kuin väristä sellaisenaan muodostuvaan tavaramerkkiin.
            
         
               42.
            
            
               Tarkastelen kuitenkin seuraavaksi molempia tilanteita, jotta ennakkoratkaisukysymykseen voidaan antaa perusteellinen vastaus.
            
         
         
            Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan sovellettavuus väristä sellaisenaan muodostuviin tavaramerkkeihin
         
      
      
               43.
            
            
               Unionin tuomioistuin on ottanut huomioon värimerkkien erityisyyden tuomioon Libertel (
                     15
                  ) perustuvassa oikeuskäytännössään.
            
         
               44.
            
            
               Tuon oikeuskäytännön mukaan on niin, että poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta väreillä ei etenkään hyvin erikoistuneilla markkinoilla sellaisenaan ole lähtökohtaisesti erottamiskykyä, mutta ne voivat mahdollisesti tulla käytössä erottamiskykyisiksi tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta. (
                     16
                  )
            
         
               45.
            
            
               Tarkasteltaessa väristä sellaisenaan muodostuvan merkin erottuvuutta on aiheellista arvioida, onko sen rekisteröiminen ristiriidassa sen yleisen edun kanssa, jonka mukaan samantyyppisiä tavaroita tai palveluja tarjoavien muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheettomasti rajoittaa. (
                     17
                  )
            
         
               46.
            
            
               Mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee yhtäältä, että väristä sellaisenaan muodostuvat merkit eivät kuulu direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan alaan ja ne voivat siten käytössä tulla erottuviksi, mutta toisaalta, että koska kyse on tavaran ulkomuotoon sekoittuvista merkeistä, niiden rekisteröintiä on arvioitava ottamalla huomioon samat näkökohdat kuin mainitun 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan taustalla olevat näkökohdat. (
                     18
                  )
            
         
               47.
            
            
               Kun Libertel-tuomiossa (
                     19
                  ) otettiin käyttöön mainittu edellytys väristä sellaisenaan muodostuville tavaramerkeille, siinä otettiin ennen kaikkea huomioon sama tavoite kuin se, joka on direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan taustalla.
            
         
               48.
            
            
               On kuitenkin niin, että jos riidanalainen tavaramerkki olisi luokiteltava väristä sellaisenaan muodostuvaksi tavaramerkiksi, olisi todettava, ettei se kuulu direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan soveltamisalaan.
            
         
         
            Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan sovellettavuus tavaran muodosta ja tietystä väristä muodostuviin merkkeihin
         
      
      
               49.
            
            
               Seuraavaksi on syytä pohtia, sovelletaanko direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa merkkeihin, jotka muodostuvat tavaran muodosta ja joilla haetaan suojaa tähän muotoon liittyvälle värille.
            
         
               50.
            
            
               Pääasian asianosaiset ovat erimielisiä tästä kysymyksestä, (
                     20
                  ) ja niin ovat myös väliintulijoina toimivat neljä jäsenvaltiota. (
                     21
                  ) Komission lähtökohtana on nähtävästi se, että käsiteltävässä asiassa väriä on pidettävä tavaran muodosta erillisenä piirteenä.
            
         
               51.
            
            
               Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa, ettei vastausta voida johtaa mainitun säännöksen sanamuodosta vaan että kolmiulotteisten värimerkkien jättäminen tuon säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi vastoin sen taustalla olevaa tavoitetta, sillä joihinkin merkkeihin voi liittyä toiminnallisia piirteitä, jotka liittyvät samalla sekä muotoon että väriin; tällaisia ovat esimerkiksi turvavaatetta, palosammutinta tai lämpöheijastavaa tuotetta esittävät merkit. Se pohtii siis, onko myös väri otettava huomioon tarkasteltaessa tämäntyyppisiä merkkejä toiminnallisten merkkien kiellon näkökulmasta.
            
         
               52.
            
            
               Huomautan, että tähän kysymykseen annettavassa vastauksessa on otettava huomioon direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan järjestelmä ja rakenne.
            
         
               53.
            
            
               Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan mainitun säännöksen tarkoituksena on sen estäminen, että tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, että merkin haltijalle annetaan monopoli teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joiden kuluttaja saattaisi haluta löytyvän kilpailijoiden tavaroista. (
                     22
                  ) Mainittu säännös mahdollistaa sen, että pidetään vapaasti käytössä kyseisen tavaran olennaiset ominaisuudet, jotka johtuvat sen muodosta.
            
         
               54.
            
            
               Tavaran ulkopinnan yhteen osaan lisättyä väriä voidaan mielestäni pitää ominaisuutena, joka näkyy tavaran muodossa. Kuten myös ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen mainitsemat esimerkit osoittavat, väri voi olla tietyn tavaran olennainen käyttöominaisuus niin, että tavaran muodon osaan liittyvän värin monopolisointi estäisi kilpailijoita tarjoamasta vapaasti samanlaisen toiminnallisuuden sisältäviä tavaroita.
            
         
               55.
            
            
               Jos samalla sekä tavaran muodosta että väristä muodostuvia merkkejä ei voitaisi tarkastella toiminnallisuutensa näkökulmasta, direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan taustalla olevaa yleistä etua ei voitaisi täysin turvata.
            
         
               56.
            
            
               Libertel-tuomiossa (
                     23
                  ) yleinen etu on mahdollista ottaa huomioon yksinomaan väristä sellaisenaan muodostuvien merkkien osalta (
                     24
                  ) mutta ei sellaisten merkkien osalta, joissa väri yhdistyy muodon piirteisiin.
            
         
               57.
            
            
               Unionin tuomioistuimen mainitussa tuomiossa tarkastelemissa pelkissä värimerkeissä väri on tavaran muodosta riippumaton osa. Toisin on sellaisten merkkien tapauksessa, joissa väri sijaitsee tavaran tarkoin rajatussa osassa. Tällaisia merkkejä tarkasteltaessa värin toiminnallisuus voi käydä ilmi sen sijainnista tavarassa, jolloin molempia tekijöitä – muotoa ja väriä – on voitava tarkastella yhdessä.
            
         
               58.
            
            
               Merkeistä, joiden värit sulautuvat tavaran muotoon, on siten mielestäni tehtävä direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan perustuva toiminnallisuutta koskeva arviointi.
            
         
               59.
            
            
               Mainittu tulkinta on toisaalta yhdenmukainen sen periaatteen kanssa, jonka mukaan merkin arvioinnin on perustuttava merkin kokonaisvaikutelmaan, ja tavaramerkki on miellettävä yhdeksi kokonaisuudeksi. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on näet niin, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan oikea soveltaminen edellyttää merkin kaikkien olennaisten piirteiden asianmukaista määritystä merkistä saatavan kokonaisvaikutelman perusteella. (
                     25
                  )
            
         
               60.
            
            
               Edellä mainitussa kysymyksessä on syytä ottaa huomioon, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut hylkäysperusteet eivät ole esteenä sellaisen merkin rekisteröinnille, joka muodostuu kyllä tavaran muodosta mutta sisältää jonkin toisen ei-toiminnallisen merkittävän osatekijän. (
                     26
                  ) Siten kysymystä siitä, merkitseekö väri muotoon ja väriin perustuvassa tavaramerkissä toiminnallista osatekijää, on mielestäni tarkasteltava merkin kokonaisvaltaisen arvion yhteydessä direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan näkökulmasta. Mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee a contrario, että kyseistä säännöstä sovelletaan sellaiseen tavaran muotoon, johon sisältyy jokin toinen osatekijä, kun tämä osatekijä on toiminnallinen.
            
         
               61.
            
            
               Asiayhteyden osalta tällaista näkemystä vahvistavat nähdäkseni direktiivin 2015/2436 antamisen olosuhteet; sen 4 artiklan 1 kohdan e alakohdassa näet viitataan ”tavaran muotoon tai muuhun ominaispiirteeseen”.
            
         
               62.
            
            
               Viittauksessa ”tavaran muuhun ominaispiirteeseen” otetaan huomioon, että koska direktiivissä 2015/2436 hyväksytään merkin esittäminen missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa tekniikkaa käyttämällä, (
                     27
                  ) se mahdollistaa sellaisten uudentyyppisten tavaramerkkien rekisteröinnin, jotka voivat herättää kysymyksiä myös niiden toiminnallisuudesta; tällaisia ovat esimerkiksi ääneen ja mahdollisesti hajuun tai makuun perustuvat tavaramerkit.
            
         
               63.
            
            
               Tavaran muodosta ja väristä muodostuvista merkeistä, jotka voidaan rekisteröidä sekä vanhan että uuden järjestelmän nojalla, on kuitenkin todettava, että viitteen ”tavaran muoto tai muu ominaispiirre” lisääminen antaa mahdollisuuden kahteen tulkintaan: se voidaan ymmärtää siten, että sillä muutetaan näihin merkkeihin sovellettavaa oikeudellista järjestelmää tai että se on pelkkä selvennys.
            
         
               64.
            
            
               Jos olisi katsottava, ettei direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohta kata tällaisia merkkejä vaan että ne kuuluvat uuden direktiivin 2015/2436 vastaavien säännösten alaan, tällainen tulkinta vaatisi siirtymäsäännösten antamista nykyisen lainsäädännön voimassaoloaikana rekisteröityjen tavaramerkkien haltijoiden luottamuksensuojan turvaamiseksi. (
                     28
                  ) Se, ettei lainsäätäjä ole pitänyt tarpeellisena antaa tällaisia siirtymäsäännöksiä, voi kuitenkin olla osoitus siitä, että sen mukaan kyseisten merkkien oikeudellinen järjestelmä on sama näiden molempien direktiivin yhteydessä.
            
         
               65.
            
            
               Kaiken edellä esitetyn perusteella olen siis sitä mieltä, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa sovelletaan potentiaalisesti merkkeihin, jotka muodostuvat tavaran muodosta ja joilla haetaan suojaa tietylle värille.
            
         
               66.
            
            
               Jos ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoisi – kuten ehdotan tässä ratkaisuehdotuksessa (
                     29
                  ) – että käsiteltävä tavaramerkki on rinnastettava tällaisiin värin ja muodon yhdistelmään perustuviin merkkeihin, mainittuun tavaramerkkiin voitaisiin soveltaa direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitettua kieltoa.
            
         
         
            Käsitteen ”tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto” tulkinta
         
      
      
               67.
            
            
               Toissijaisesti – tämä näkökohta ei näet ole ennakkoratkaisupyynnön nimenomaisena kohteena – muistuttaisin direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetun ehdottoman perusteen soveltamisedellytyksistä sellaisen muodon osalta, joka ”vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon”.
            
         
               68.
            
            
               Unionin tuomioistuin on jo aiemmin täsmentänyt, ettei mainittu säännös rajoitu sellaisten tavaroiden muotoon, joilla on yksinomaan taiteellista tai koristeellista arvoa, vaan sitä sovelletaan myös sellaisiin tavaroihin liittyviin merkkeihin, joilla on esteettisen tehtävän lisäksi myös muita olennaisia tehtäviä. (
                     30
                  )
            
         
               69.
            
            
               Mainitun perusteen soveltaminen perustuu objektiiviseen arviointiin, jolla on tarkoitus osoittaa, että muodon esteettiset piirteet vaikuttavat tavaran houkuttelevuuteen niin merkittävästi, että siitä saatavan hyödyn varaaminen vain yhdelle yritykselle vääristäisi kilpailun edellytyksiä asianomaisilla markkinoilla. Tapa, jolla kuluttaja hahmottaa kulloisenkin muodon, ei ole ratkaiseva peruste tässä tarkastelussa, joka sisältää mahdollisesti joukon eri tosiseikkoja. (
                     31
                  )
            
         
               70.
            
            
               Mainittu arviointi koskee sitä paitsi yksinomaan muotoon olennaisesti liittyvää arvoa, eikä siinä pidä ottaa huomioon tavaramerkin tai sen haltijan maineeseen perustuvaa tavaran houkuttelevuutta. (
                     32
                  )
            
         
               71.
            
            
               On syytä muistuttaa, että kyseisellä säännöksellä on tarkoitus estää tavaran sellaisten ulkoisten piirteiden monopolisointi, jotka ovat olennaisia sen menestykselle markkinoilla, sekä estää siten tavaramerkin suojan käyttäminen hinta- ja laatukilpailuun perustumattoman epäoikeudenmukaisen edun saamiseen. (
                     33
                  )
            
         
               72.
            
            
               Mainitun säännöksen soveltaminen ei sitä vastoin ole perusteltua silloin, kun mainittu etu ei perustu muotoon olennaisesti liittyviin ominaisuuksiin vaan tavaramerkin tai sen haltijan maineeseen. Maineen hankkimisen mahdollisuus on näet tärkeä näkökohta siinä kilpailussa, jonka ylläpitämistä tavaramerkkijärjestelmällä edistetään.
            
         
         Ratkaisuehdotus
      
      
               73.
            
            
               Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa rechtbank Den Haagin esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:
               Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa on tulkittava siten, että sitä voidaan soveltaa merkkiin, joka muodostuu tavaran muodosta ja jolla vaaditaan suojaa tietylle värille. Tässä säännöksessä tarkoitettu käsite tavaran ”arvoon olennaisesti vaikuttava muoto” koskee yksinomaan muotoon olennaisesti liittyvää arvoa eikä siinä voida ottaa huomioon tavaramerkin tai sen haltijan mainetta.
            
         (
            1
         )	Alkuperäinen kieli: ranska.
      (
            2
         )	Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL L 299, 8.11.2008, s. 25).
      (
            3
         )	Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2015, L 336, s. 1).
      (
            4
         )	Samanlainen säännös sisältyy Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21) 7 artiklan 1 kohdan e alakohtaan.
      (
            5
         )	Ks. tuomio 6.5.2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244, 48 ja 49 kohta).
      (
            6
         )	Ks. ratkaisuehdotukseni Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:322, 31–33 kohta).
      (
            7
         )	Ks. tuomio 6.5.2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244, 60–65 kohta).
      (
            8
         )	Klassinen esimerkki on farkkujen takataskun koristesauma. Ks. Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) yhteydessä toimivan tavaramerkkioikeutta, teollismalleja ja maantieteellisiä merkintöjä käsittelevän pysyvän komitean 16. istunnon asiakirja SCT 16/2 uudentyyppisistä tavaramerkeistä (asiakirja on luettavissa osoitteessa http://www.wipo.int/policy/fr/sct/).
      (
            9
         )	Ks. mm. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 23.9.2003 antama päätös (R 772/2001-1), joka koskee auton ovien liikkeestä muodostuvan Euroopan unionin tavaramerkin rekisteröintiä.
      (
            10
         )	Ks. kyseistä näkökantaa koskeva ehdotus oikeuskirjallisuudessa, Kur, A. ja Senftleben, M., European Trade Mark Law, Oxford, 2017, s. 115 ja Tischner, A., Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej, Varsova, 2015, s. 346.
      (
            11
         )	Ks. tuomio 6.5.2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244).
      (
            12
         )	Ks. vastaavasti tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry (C‑337/12 P–C 340/12 P, ei julkaistu, EU:C:2014:129, 54 kohta) ja tuomio 10.11.2016, Simba Toys. v. SMHV (C‑30/15 P, EU:C:2016:849, 49 kohta).
      (
            13
         )	Tämä käsite kattaa kaksi- tai kolmiulotteisista muodoista muodostuvat merkit sekä tavaran muotoa esittävät kuviomerkit; ks. tuomio 18.6.2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, 76 kohta).
      (
            14
         )	Ks. tuomio 6.5.2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244, 68 kohta).
      (
            15
         )	Ks. tuomio 6.5.2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244).
      (
            16
         )	Ks. vastaavasti tuomio 6.5.2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244, 66 ja 67 kohta); tuomio 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie (C‑49/02, EU:C:2004:384, 39 kohta) ja tuomio 21.10.2004, KWS Saat v. SMHV (C‑447/02 P, EU:C:2004:649, 79 kohta).
      (
            17
         )	Ks. tuomio 6.5.2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244, 55 kohta).
      (
            18
         )	Ks. vastaavasti tuomio 6.5.2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244, 53 ja 54 kohta).
      (
            19
         )	Ks. tuomio 6.5.2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244).
      (
            20
         )	Louboutin väittää, ettei kyseistä säännöstä sovelleta sijaintimerkkeihin. Van Haren puolestaan toteaa, että sitä sovelletaan, kun on kyse tavaramerkistä, joka muodostuu samalla sekä väristä että muodosta.
      (
            21
         )	Saksan ja Suomen hallitukset ovat sitä mieltä, että merkin, jolla haetaan suojaa värille tai värin sijainnille, ei voida katsoa muodostuvan ”yksinomaan” muodosta, kuten direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa edellytetään, koska merkki ei muodostu muodon kolmiulotteisista piirteistä. Unkarin ja Portugalin hallitukset sitä vastoin katsovat, että kyseinen tavaramerkki muistuttaa kolmiulotteista värillistä tavaramerkkiä ja että tämäntyyppisiin tavaramerkkeihin on sovellettava direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa.
      (
            22
         )	Tuomio 18.9.2014, Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, 18 ja 20 kohta).
      (
            23
         )	Ks. tuomio 6.5.2003, Libertel (C‑104/01, EU:C:2003:244).
      (
            24
         )	Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 24 kohta.
      (
            25
         )	Ks. tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, 68–70 kohta) ja tuomio 18.9.2014, Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, 21 kohta).
      (
            26
         )	Ks. tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, 52 ja 72 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
      (
            27
         )	Ks. direktiivin 2015/2436 3 artikla ja johdanto-osan 13 perustelukappale.
      (
            28
         )	Oikeuskirjallisuudessa on huomattu tämä siirtymäsäännösten puuttumiseen liittyvä ongelma toteamalla, että lainsäädännöstä johtuva tavaramerkin mitättömäksi julistaminen voisi olla rinnastettavissa pakkolunastukseen. Ks. Kur, A. ja Senftleben, M., European Trade Mark Law, Oxford, 2017, s. 161.
      (
            29
         )	Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 41 kohta.
      (
            30
         )	Tuomio 18.9.2014, Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, 31 ja 32 kohta).
      (
            31
         )	Näitä ovat mm. asianomaisen tavararyhmän luonne, muodon taiteellinen arvo, muodon erityisyys suhteessa kyseisillä markkinoilla yleisesti käytettäviin muihin muotoihin, huomattava hintaero verrattuna samankaltaisiin kilpaileviin valmistavaroihin tai se, että valmistaja kehittää myynninedistämisstrategian, jossa pääpaino on pääasiallisesti tavaran esteettisillä ominaisuuksilla. Ks. tuomio 18.9.2014, Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, 34 ja 35 kohta).
      (
            32
         )	Ks. Botis, D., Maniatis, S., von Mühlendahl, A. ja Wiseman, I., Trade Mark Law in Europe (3. painos), Oxford University Press, 2016, s. 239. Ks. lisäksi tässä yhteydessä tuomio 20.9.2007, Benetton Group (C‑371/06, EU:C:2007:542, 25–27 kohta).
      (
            33
         )	Ks. ratkaisuehdotukseni Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:322, 79 ja 80 kohta).