CELEX: 62004TJ0150
Language: nl
Date: 2007-07-11
Title: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 11 juli 2007. # Mülhens GmbH & Co. KG tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk TOSCA BLU - Ouder nationaal woordmerk TOSCA - Relatieve weigeringsgronden - Algemeen bekend merk in zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs - Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. # Zaak T-150/04.

Zaak T‑150/04
      Mülhens GmbH & Co. KG
      tegen
      Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)
      „Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk TOSCA BLU – Ouder nationaal woordmerk TOSCA – Relatieve weigeringsgronden – Algemeen bekend merk in zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94”
      Samenvatting van het arrest
      1.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van
            gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten
      2.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van
            gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten
      (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
      3.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van
            gelijk of overeenstemmend ouder merk dat in lidstaat algemeen bekend is
      (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
      4.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van
            gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk
      (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)
      1.      Uit artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk volgt dat er slechts sprake kan zijn van
         verwarringsgevaar van twee gelijke of overeenstemmende merken binnen de perken van het specialiteitsbeginsel, dat wil zeggen
         wanneer de betrokken waren of diensten door het relevante publiek worden waargenomen als zijnde dezelfde of soortgelijke waren
         of diensten, ongeacht de mate waarin het oudere merk door zijn eventuele bekendheid bij het relevante publiek onderscheidend
         vermogen bezit.
      
      (cf. punt 34)
      2.      Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening
         nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze
         waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend
         dan wel complementair karakter ervan.
      
      Parfumerieartikelen enerzijds en lederwaren van klasse 18 in de zin van de Overeenkomst van Nice en kledingstukken van klasse 25
         in de zin van deze overeenkomst anderzijds kunnen in se niet worden beschouwd als soortgelijke waren. Parfumerieartikelen
         verschillen immers zowel naar aard als naar bestemming en gebruik duidelijk van lederwaren en kledingstukken. Bovendien kan
         op geen enkele basis worden aangenomen dat zij concurrerend dan wel functioneel complementair zijn.
      
      Het valt niet uit te sluiten dat met name in de modesector en in de sector van de producten voor de verzorging van het uiterlijk,
         in de perceptie van het relevante publiek naast een functionele complementariteit een esthetische complementariteit tussen
         naar aard, bestemming en gebruik verschillende waren ontstaat.
      
      Een dergelijke esthetische complementariteit, die moet bestaan in een echte esthetische noodzaak, in die zin dat de ene waar
         onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om
         deze waren samen te gebruiken, volstaat echter niet om te concluderen dat deze waren soortgelijk zijn in de zin van artikel 8,
         lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Daartoe is ook vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder
         hetzelfde merk op de markt worden gebracht, hetgeen normaliter veronderstelt dat in veel gevallen deze waren dezelfde fabrikant
         respectievelijk dezelfde distributeur hebben.
      
      Op basis van de omstandigheid dat het publiek ermee vertrouwd is dat artikelen uit de modesector onder een parfummerk worden
         verkocht, kan niet worden vastgesteld dat er een esthetische complementariteit bestaat tussen parfumerieartikelen enerzijds
         en lederwaren en kledingstukken anderzijds in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van
         de andere en dat de consumenten het gewoon en normaal vinden dat deze waren samen worden gebruikt.
      
      (cf. punten 29, 31-32, 35-38)
      3.      Er bestaat geen gevaar voor verwarring van het beeldteken TOSCA BLU, waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd
         voor lederwaren en kledingstukken van klasse 18 respectievelijk 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, met het niet als
         merk ingeschreven woordteken TOSCA, dat in Duitsland algemeen bekend zou zijn voor „parfum, eau de toilette, eau de cologne,
         lotions voor het lichaam, toiletzeep, douchegel, enz.”, aangezien parfumerieartikelen enerzijds en lederwaren van klasse 18
         en kledingstukken van klasse 25 anderzijds niet als soortgelijke waren kunnen worden beschouwd.
      
       (cf. punten 31‑32)
      4.      Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, met daarin de zinsnede „waarvoor
         het oudere merk ingeschreven is”, vloeit voort dat deze bepaling slechts geldt voor oudere merken in de zin van artikel 8,
         lid 2, van deze verordening voor zover zij zijn ingeschreven.
      
      Anders dan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk met betrekking tot dezelfde of soortgelijke
         waren of diensten een oppositie op grond van een merk waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd doch dat algemeen bekend
         is in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs ontvankelijk is, beschermt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94,
         met betrekking tot niet-soortgelijke waren of diensten, bijgevolg uitsluitend algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis
         van dit verdrag waarvoor een inschrijvingsbewijs is overgelegd.
      
      Dat algemeen bekende merken waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd, buiten de werkingssfeer van artikel 8, lid 5,
         van verordening nr. 40/94 vallen, is in overeenstemming met artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, dat binnen de perken
         van het specialiteitsbeginsel geen bescherming biedt in geval van niet-soortgelijke waren.
      
       (cf. punten 55‑57)
ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)
      11 juli 2007 (*)
      
      „Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Gemeenschapsmerkaanvraag voor beeldmerk TOSCA BLU – Ouder nationaal woordmerk TOSCA – Relatieve weigeringsgronden – Algemeen bekend merk in zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94”
      In zaak T‑150/04,
      Mülhens GmbH & Co. KG, gevestigd te Keulen (Duitsland), vertegenwoordigd door T. Schulte-Beckhausen, advocaat,
      
      verzoekster,
      tegen
      Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), aanvankelijk vertegenwoordigd door M. Capostagno, vervolgens door O. Montalto, als gemachtigden,
      
      verweerder,
      andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen
         en modellen), interveniënte voor het Gerecht:
      
      Minoronzoni Srl, gevestigd te Ponte San Pietro (Italië), vertegenwoordigd door G. Floridia, F. Polettini en R. Floridia, advocaten,
      
      betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne
         markt (merken, tekeningen en modellen) van 18 februari 2004 (zaak R 949/2001-1) inzake een oppositieprocedure tussen Mülhens
         GmbH & Co. KG en Minoronzoni Srl,
      
      wijst
      HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),
      samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en I. Pelikánová, rechters,
      griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,
      gezien het op 23 april 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
      gezien de op 29 oktober 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het Bureau voor harmonisatie
         binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen),
      
      gezien de op 19 oktober 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
      gezien de maatregelen tot organisatie van de procesgang van 14 december 2005,
      na de terechtzitting op 6 september 2006,
      het navolgende
      Arrest
       Voorgeschiedenis van het geding
      1        Op 2 december 1998 heeft interveniënte bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
         (hierna: „Bureau”) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december
         1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.
      
      2        De inschrijvingsaanvraag betrof het hierna afgebeelde beeldmerk:
      
      
      3        De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van
         15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken,
         zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
      
      –        klasse 18: „Tassen; handtassen; koffers; rugzakken; portefeuilles; portemonnees; schooltassen; aktetassen van leder en kunstleder;
         tassen voor heren; reiskoffers; dierenhuiden; producten van dierenhuiden; leder en artikelen van leder; imitatiehuiden en
         kunstleder en hieruit vervaardigde producten; parasols; paraplu’s; wandelstokken; tuigen en andere zadelmakerswaren”;
      
      –        klasse 25: „Heren‑, dames‑ en kinderkleding in het algemeen, waaronder: kleding van dierenhuiden; overhemden; bloezen; rokken;
         tailleurs; jasjes; pantalons; korte broeken; truien; T-shirts; pyjama’s; kousen; onderhemden; onderlijfjes; sokophouders;
         onderbroeken; bh’s; onderkleding; hoeden; foulards; dassen; regenjassen of –mantels; overjassen; mantels; badkleding; trainingspakken;
         windjasjes; skibroeken; ceintuurs; pelsjassen; sjerpen; handschoenen; kamerjassen; schoeisel in het algemeen, waaronder: pantoffels,
         schoenen, sportschoenen, laarzen en sandalen”.
      
      4        Op 22 juli 1999 werd de merkaanvraag gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 59/99.
      
      5        Op 14 oktober 1999 heeft verzoekster tegen de gemeenschapsmerkaanvraag oppositie ingesteld op grond van artikel 8, lid 1,
         sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94.
      
      6        Verzoekster heeft haar oppositie gebaseerd op het bestaan van het niet als merk ingeschreven woordteken TOSCA, dat in Duitsland
         algemeen bekend zou zijn voor de volgende waren: „parfum, eau de toilette, eau de cologne, lotions voor het lichaam, toiletzeep,
         douchegel, enz.”.
      
      7        De oppositie werd ingesteld voor alle waren waarop het oudere merk betrekking heeft, en was gericht tegen alle in de merkaanvraag
         aangeduide waren.
      
      8        Bij beslissing van 17 september 2001 heeft de oppositieafdeling geoordeeld dat verzoekster had aangetoond dat het oudere merk
         in Duitsland algemeen bekend was voor de volgende waren: „parfumerieartikelen: eau de cologne, parfum”. De oppositieafdeling
         heeft de oppositie evenwel afgewezen op grond dat niet was voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening
         nr. 40/94 daar de betrokken waren niet soortgelijk zijn, en op grond dat de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94
         geboden bescherming niet van toepassing is aangezien de oppositie was ingesteld op basis van een niet-ingeschreven merk.
      
      9        Op 6 november 2001 heeft verzoekster tegen de beslissing van de oppositieafdeling beroep ingesteld.
      
      10      Bij beslissing van 18 februari 2004 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de kamer van beroep het beroep verworpen en verzoekster
         verwezen in de kosten van de procedure.
      
      11      De kamer van beroep heeft geoordeeld dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 eist dat is bewezen dat de tekens
         gelijk zijn of overeenstemmen en dat de erdoor aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn. Hoewel is geoordeeld
         dat de betrokken tekens ontegenzeggelijk overeenstemmen, werd aangenomen dat er grote verschillen tussen de betrokken waren
         bestaan. De kamer van beroep heeft bovendien geoordeeld dat niet op basis van de bekendheid van een merk kan worden verondersteld
         dat er verwarringsgevaar bestaat alleen omdat er gevaar van associatie sensu stricto bestaat. Aangaande artikel 8, lid 5,
         van verordening nr. 40/94 heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de oppositie niet kon worden toegewezen op grond van deze
         bepaling, aangezien daarin wordt geëist dat het oudere merk is ingeschreven.
      
       Conclusies van de partijen
      12      Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
      
      –        de bestreden beslissing te vernietigen;
      –        het Bureau te verwijzen in de kosten.
      13      Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:
      
      –        het beroep te verwerpen;
      –        verzoekster te verwijzen in de kosten.
      14      Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:
      
      –        het beroep te verwerpen;
      –        verzoekster te verwijzen in de kosten.
       In rechte
      15      Verzoekster voert twee middelen aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending
         van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.
      
       Eerste middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94
       Argumenten van de partijen
      16      Verzoekster stelt dat er gevaar van verwarring van de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening
         nr. 40/94 bestaat. Zij stemmen zowel visueel als fonetisch in hoge mate overeen. Deze overeenstemming ontstaat door het opvallende
         element „tosca”, dat sterk in het oog springt, waarbij het aanvullende element „blu” de aandacht van de consument niet kan
         trekken doordat het beschrijvend is. Bovendien is het onderscheidend vermogen van het oudere merk TOSCA groot doordat het
         een algemeen bekend merk is, hetgeen vereist dat de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren duidelijk verschillen van
         de waren waarvoor het algemeen bekende merk beschermd is.
      
      17      Volgens verzoekster moeten waren als soortgelijk worden beschouwd wanneer het publiek aanneemt dat zij van dezelfde onderneming
         of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Op basis van de criteria die zijn uiteengezet in het arrest van
         het Hof van 29 september 1998, Canon (C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507), dient volgens haar te worden aangenomen dat de betrokken
         waren complementair en op zijn minst middelmatig soortgelijk zijn. In geen geval kunnen zij worden beschouwd als totaal verschillend.
      
      18      Verzoekster voert aan dat veel ondernemingen uit de modesector of de sector van de accessoires een licentie op hun merk verlenen
         voor de productie en de verkoop van parfumerieartikelen. Een aantal van deze ondernemingen, die oorspronkelijk in de modesector
         actief waren zoals Gucci, Chanel of Rochas, is trouwens alleen nog als producent van parfum bekend. Het publiek is er dus
         mee vertrouwd dat modeartikelen en lederwaren op de markt worden gebracht en aangeboden onder een parfummerk. Bovendien oefenen
         talrijke stylisten hun beroep zowel in de parfumsector als in de modesector uit en verbinden zij hun naam aan beide soorten
         van waren. Het betrokken publiek, dat doorgaans niet weet welke licenties zijn verleend, neemt aan dat de waren met hetzelfde
         merk van dezelfde onderneming afkomstig zijn.
      
      19      Verzoekster heeft in haar opmerkingen op de vragen van het Gerecht geantwoord dat talrijke merken voor verschillende luxeartikelen
         worden gebruikt, zoals lederen tassen, schoenen, kledingstukken en parfum. In dit verband verwijst zij naar de merken Yves
         Saint Laurent, Bulgari, Prada, Gucci, Lacoste, Cacharel, Chanel, Dior, Kenzo, Joop!, Davidoff, Armani, Hugo Boss, Bogner,
         Adidas.
      
      20      Ter aanvulling verwijst verzoekster naar het arrest van het Oberlandesgericht Köln van 28 maart 2003 (zaak 6 U 113/02). In
         haar opmerkingen in antwoord op de vragen van het Gerecht vermeldt zij ook andere beslissingen van nationale rechters die
         aanvaarden dat fysiek en functioneel verschillende waren, zoals parfum en kleding, niettemin in zekere mate soortgelijk zijn
         doordat ze als gevolg van een licentieverlening onder hetzelfde merk worden gedistribueerd.
      
      21      Verzoekster voegt daaraan toe dat de betrokken waren als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij belangrijk zijn voor het
         imago van een persoon, hetgeen te merken is aan het feit dat in de reclame in modebladen zoals Vogue nagenoeg uitsluitend mode, modeaccessoires en parfumerieartikelen worden afgebeeld. Deze waren zijn aldus complementair en
         vertonen een onderling verband, zodat bij de consument de idee ontstaat dat deze waren onder de verantwoordelijkheid van een
         en dezelfde producent vallen.
      
      22      Ten slotte heeft verzoekster op de vragen van het Gerecht geantwoord dat bij de beoordeling of er gevaar van verwarring van
         een ouder merk met een recenter merk bestaat, geen rekening mag worden gehouden met de wijze waarop de producenten hun assortiment
         achtereenvolgens uitbreiden. Artikel 8 noch de overige bepalingen van verordening nr. 40/94 verantwoorden dat bij de beoordeling
         van het verwarringsgevaar rekening wordt gehouden met de volgorde waarin de merkhouder zijn eigen assortiment creëert.
      
      23      Het Bureau en interveniënte betwisten de gegrondheid van het onderhavige middel.
      
       Beoordeling door het Gerecht
      24      Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat, na oppositie door de houder van een ouder merk, inschrijving
         van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft
         op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied
         waarop het oudere merk wordt beschermd. Overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub c, worden onder oudere merken verstaan merken
         die op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis
         van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm
         op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (Recueil des traités des Nations unies, deel 828, nr. 11847, blz. 108; hierna:
         „Verdrag van Parijs”).
      
      25      Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten
         van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
      
      26      Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de perceptie van het relevante
         publiek van de betrokken tekens en van de betrokken waren of diensten, en met inachtneming van alle relevante omstandigheden
         van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van
         de waren of diensten die zij aanduiden [zie arresten Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills
         (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Jurispr. blz. II‑2821, punten 31‑33 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 22 juni 2004,
         Ruiz-Picasso e.a./BHIM – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Jurispr. blz. II‑1739, punten 49 en 50].
      
      27      Uit artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 volgt dat verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling veronderstelt
         dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn. Ook wanneer het aangevraagde teken gelijk is aan een merk
         met een bijzonder groot onderscheidend vermogen, moet bijgevolg nog altijd het bewijs worden geleverd dat de waren of diensten
         waarop de conflicterende merken betrekking hebben, soortgelijk zijn [arrest Gerecht van 15 februari 2005, Lidl Stiftung/BHIM
         – REWE-Zentral (LINDENHOF), T‑296/02, Jurispr. blz. II‑563, punt 48; zie eveneens, mutatis mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald,
         punt 22].
      
      28      Aangezien in de bestreden beslissing is geoordeeld dat er geen sprake was van verwarringsgevaar omdat niet was bewezen dat
         de door de conflicterende merken aangeduide waren soortgelijk zijn, behoeft voor het onderzoek of het eerste middel gegrond
         is, alleen te worden nagegaan of de betrokken waren soortgelijk zijn.
      
      29      Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren
         die de verhouding tussen deze waren kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook
         het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (arrest LINDENHOF, reeds aangehaald, punt 49; zie eveneens, mutatis
         mutandis, arrest Canon, reeds aangehaald, punt 23).
      
      30      In casu blijkt uit de bestreden beslissing, die op dit punt niet wordt betwist, dat de door het oudere merk aangeduide waren
         als volgt zijn omschreven: „parfumerieartikelen: eau de cologne, parfum”. De door het aangevraagde merk aangeduide waren,
         die in punt 3 supra zijn opgesomd, behoren tot de klassen 18 en 25.
      
      31      Vaststaat dat parfumerieartikelen en lederwaren van klasse 18 in se niet als soortgelijke waren kunnen worden beschouwd. Parfumerieartikelen
         en lederwaren verschillen immers duidelijk zowel naar aard als naar bestemming en gebruik. Bovendien kan op geen enkele basis
         worden aangenomen dat zij concurrerend dan wel functioneel complementair zijn.
      
      32      Diezelfde conclusie geldt wanneer parfumerieartikelen worden vergeleken met kledingsstukken van klasse 25. Ook zij verschillen
         in se zowel naar aard als naar bestemming of gebruik. Ook hier kan op geen enkele basis worden aangenomen dat zij concurrerend
         dan wel complementair zijn.
      
      33      Verzoekster stelt echter dat de door de conflicterende merken aangeduide waren in zekere mate soortgelijk zijn aangezien het
         publiek ermee vertrouwd is dat modeartikelen onder een parfummerk worden verkocht doordat ondernemingen uit de modesector
         op hun merken licenties verlenen voor de verkoop van parfumerieartikelen, en deze waren associeert met dezelfde onderneming.
      
      34      Dienaangaande dient te worden benadrukt dat uit artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 volgt dat er slechts sprake
         kan zijn van verwarringsgevaar van twee gelijke of overeenstemmende merken binnen de perken van het specialiteitsbeginsel,
         dat wil zeggen wanneer de betrokken waren of diensten door het relevante publiek worden waargenomen als zijnde dezelfde of
         soortgelijke waren of diensten, ongeacht de mate waarin het oudere merk door zijn eventuele bekendheid bij het relevante publiek
         onderscheidend vermogen bezit, zoals in punt 27 supra is opgemerkt.
      
      35      Bijgevolg valt niet uit te sluiten dat met name in de modesector en in de sector van de producten voor de verzorging van het
         uiterlijk, in de perceptie van het relevante publiek naast een functionele complementariteit een esthetische complementariteit
         tussen naar aard, bestemming en gebruik verschillende waren ontstaat.
      
      36      Een dergelijke esthetische complementariteit kan slechts leiden tot een zekere mate van soortgelijkheid in de zin van artikel 8,
         lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wanneer er sprake is van een echte esthetische noodzaak, in die zin dat de ene waar
         onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten het gebruikelijk en normaal vinden om
         deze waren samen te gebruiken [zie in die zin arrest Gerecht van 1 maart 2005, Sergio Rossi/BHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI),
         T‑169/03, Jurispr. blz. II‑685, punten 60 en 62].
      
      37      Toch volstaat het niet dat de betrokken waren esthetisch complementair in de zin van het vorige punt zijn, opdat kan worden
         geconcludeerd dat ze soortgelijk zijn. Daartoe is ook vereist dat de consumenten het normaal vinden dat deze waren onder hetzelfde
         merk op de markt worden gebracht, hetgeen normaliter veronderstelt dat in veel gevallen deze waren dezelfde fabrikant respectievelijk
         dezelfde distributeur hebben (arrest SISSI ROSSI, reeds aangehaald, punt 63).
      
      38      In casu stelt verzoekster alleen dat het publiek vanwege de praktijk om licenties te verlenen ermee vertrouwd is dat artikelen
         uit de modesector onder een parfummerk worden verkocht. Ook al is dat gegeven aangetoond, het kan op zich het feit dat de
         betrokken waren niet soortgelijk zijn, niet wegnemen. Op basis van dat gegeven kan met name niet worden vastgesteld dat er
         een esthetische complementariteit bestaat tussen parfumerieartikelen enerzijds en lederwaren en kleding zoals bedoeld in punt 3
         supra, anderzijds in die zin dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere en dat de consumenten
         het gewoon en normaal vinden dat deze waren samen worden gebruikt.
      
      39      Verzoekster voert niettemin aan dat de betrokken waren als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij voor het imago van een
         persoon belangrijk zijn en dat zij in modebladen samen worden afgebeeld. Afgezien van het feit dat dit argument tardief is,
         daar het niet werd aangevoerd in het kader van de procedures voor de instanties van het Bureau, kan in geen geval op basis
         van dat gegeven een esthetische complementariteit zoals in punt 36 supra beschreven, worden vastgesteld.
      
      40      Aangaande verzoeksters verwijzing naar de beslissing van het Oberlandesgericht te Keulen van 28 maart 2003 (zie punt 20 supra),
         zij opgemerkt dat deze beslissing is vernietigd bij arrest van het Bundesgerichtshof van 30 maart 2006 (zaak I ZR 96/03) en
         dat een beslissing van een nationale instantie in geen geval de instanties van het Bureau of de gemeenschapsrechter kan binden.
         Het communautaire merkensysteem is immers een autonoom systeem, waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem
         ook [arrest Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T‑32/00, Jurispr. blz. II‑3829, punt 47].
      
      41      Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geconcludeerd dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn.
         Het onderhavige middel moet dus worden afgewezen.
      
       Tweede middel: schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94
       Argumenten van de partijen
      42      Verzoekster stelt dat de oppositie ook op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 moet worden toegewezen. Volgens
         haar heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat alleen voor ingeschreven
         merken een beroep op artikel 8, lid 5, van deze verordening kan worden gedaan.
      
      43      De door de kamer van beroep gevolgde stelling is volgens verzoekster in strijd met de bewoordingen en het doel van artikel 8,
         lid 5, van verordening nr. 40/94 aangezien deze bepaling verwijst naar de oudere merken in de zin van lid 2 van dat artikel
         en dus inzonderheid naar de in artikel 8, lid 2, sub c, van deze verordening bedoelde algemeen bekende merken. Indien artikel 8,
         lid 5, uitsluitend naar ingeschreven merken verwees, zou in dat lid 5 volgens verzoekster evenwel alleen lid 2, sub a en b,
         worden aangehaald.
      
      44      Verzoekster stelt bovendien dat de zinsnede „waarvoor het oudere merk ingeschreven is” in artikel 8, lid 5, van verordening
         nr. 40/94 het gevolg is van een redactionele fout. In deze bepaling had „waarvoor het oudere merk beschermd is” moeten staan,
         zodat ook de algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs daaronder vielen.
      
      45      Ter ondersteuning van haar argument dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 extensief en a contrario kan worden uitgelegd,
         verwijst verzoekster naar het arrest van het Hof van 9 januari 2003, Davidoff (C‑292/00, Jurispr. blz. I‑389, punt 24), waarin
         het Hof artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing
         van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) niet uitsluitend aan de hand van de bewoordingen ervan heeft uitgelegd,
         maar daarbij ook de algemene systematiek en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, in beschouwing
         heeft genomen. Zo de doelstelling van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, net zoals van artikel 5, lid 2, van richtlijn
         89/104, erin bestaat de bescherming uit te breiden tot de bekende merken, dan volgt daaruit dat niet alleen ingeschreven merken
         maar ook oudere merken die op grond van hun algemene bekendheid worden beschermd, onder deze verruimde bescherming moeten
         kunnen vallen.
      
      46      In antwoord op de vragen van het Gerecht heeft verzoekster ook opgemerkt dat de bescherming onder de Duitse wettelijke regeling
         wordt uitgebreid tot de algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.
      
      47      In casu is verzoekster van mening dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Allereerst
         is het merk TOSCA een bekend merk in de zin van deze bepaling. Vervolgens stemt het aangevraagde merk sterk overeen met het
         oudere merk. Bovendien wordt door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk
         gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het algemeen bekende merk TOSCA. De reputatie van het oudere merk
         voor parfumerieartikelen kan immers overgaan op de waren waarvoor het aangevraagde merk bescherming eist. Ten slotte kan volgens
         verzoekster geen enkele rechtvaardigingsgrond in het voordeel van de merkaanvrager worden aangevoerd.
      
      48      Het Bureau en interveniënte betwisten de gegrondheid van het tweede middel.
      
       Beoordeling door het Gerecht
      49      Overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 vallen algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis
         van het Verdrag van Parijs onder het begrip ouder merk.
      
      50      Artikel 6 bis, lid 1, van het Verdrag van Parijs bepaalt:
      
      „De landen der Unie [tot bescherming van de industriële eigendom] verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving
         van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het
         gebruik te verbieden van een fabrieks‑ of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring
         kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik,
         aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag,
         en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. [...]”
      
      51      Uit deze bepaling volgt dat algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs merken zijn die
         worden beschermd tegen verwarringsgevaar op grond van de algemene bekendheid ervan op het betrokken grondgebied en ongeacht
         of een bewijs van inschrijving is overgelegd.
      
      52      Aangezien artikel 8, leden 1 en 5, van verordening nr. 40/94 van toepassing is op oudere merken zoals omschreven in artikel 8,
         lid 2, vallen algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs onder de bij deze bepalingen
         ingevoerde beschermingsregelingen. Toch is een oppositie op grond van artikel 8, lid 1 of 5, van verordening nr. 40/94 slechts
         ontvankelijk indien is voldaan aan de in deze respectieve bepalingen gestelde voorwaarden.
      
      53      Lid 1 en lid 5 van artikel 8 van verordening nr. 40/94 bevatten een verschillende relatieve weigeringsgrond. Artikel 8, lid 1,
         sub b, van verordening nr. 40/94 beschermt het oudere merk tegen verwarringsgevaar. Deze bescherming geldt slechts binnen
         de perken van het specialiteitsbeginsel, namelijk wanneer de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten dezelfde
         of soortgelijk zijn. Bovendien wordt in artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 niet gepreciseerd of het oudere merk moet
         zijn ingeschreven.
      
      54      Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 beschermt het bekende oudere merk tegen merken waarmee ongerechtvaardigd voordeel
         kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan de bekendheid of het onderscheidend vermogen ervan. Hoewel deze
         bescherming kan gelden wanneer de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn,
         is het de bedoeling dat in eerste instantie niet-soortgelijke waren of diensten worden beschermd (zie in die zin en, mutatis
         mutandis, arrest Hof van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C‑408/01, Jurispr. blz. I‑12537, punt 22).
      
      55      Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, met daarin de zinsnede „waarvoor het oudere merk ingeschreven
         is”, vloeit voort dat deze bepaling slechts geldt voor oudere merken in de zin van artikel 8, lid 2, van deze verordening
         voor zover zij zijn ingeschreven (zie in die zin en, mutatis mutandis, arrest Hof van 14 september 1999, General Motors, C‑375/97,
         Jurispr. blz. I‑5421, punt 23; arrest Davidoff, reeds aangehaald, punt 20, en arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, reeds
         aangehaald, punt 22).
      
      56      Anders dan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk met betrekking tot dezelfde of soortgelijke
         waren of diensten een oppositie op grond van een merk waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd doch dat algemeen bekend
         is in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs ontvankelijk is, beschermt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94,
         met betrekking tot niet-soortgelijke waren, bijgevolg uitsluitend algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van
         het Verdrag van Parijs waarvoor een inschrijvingsbewijs is overgelegd.
      
      57      Dat algemeen bekende merken waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd, buiten de werkingssfeer van artikel 8, lid 5,
         van verordening nr. 40/94 vallen, is in overeenstemming met artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, dat binnen de perken
         van het specialiteitsbeginsel geen bescherming biedt in geval van niet-soortgelijke waren.
      
      58      Gelet op het voorgaande dient verzoeksters argument dat de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 het
         gevolg van een redactionele fout zijn, te worden afgewezen.
      
      59      Verzoekster kan evenmin stellen dat een systematische uitlegging van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 ertoe moet
         leiden dat deze bepaling ook geldt voor niet-ingeschreven bekende merken. Juist uit de algemene systematiek van artikel 8
         van verordening nr. 40/94 volgt immers dat een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs
         waarvoor geen inschrijvingsbewijs is overgelegd, alleen tegen verwarringsgevaar met betrekking tot dezelfde of soortgelijke
         waren of diensten wordt beschermd, zoals ook is bepaald in artikel 6 bis van het Verdrag van de Parijs betreffende de waren.
      
      60      Het Gerecht merkt voor het overige op dat verordening nr. 40/94 op dit punt overeenstemt met artikel 16, lid 3, van de Overeenkomst
         inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994 (bijlage 1 C bij de Overeenkomst tot oprichting
         van de Wereldhandelsorganisatie) (PB L 336, blz. 214), dat de toepassingssfeer van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs
         uitbreidt tot gevallen waarin de betrokken waren of diensten niet soortgelijk zijn, op voorwaarde evenwel dat het oudere merk
         ingeschreven is.
      
      61      De door verzoekster aangevoerde omstandigheid dat onder de Duitse wettelijke regeling de verruimde bescherming geldt voor
         niet-ingeschreven merken die algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, kan niet afdoen
         aan de vaststelling dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet geldt voor algemeen bekende merken die niet zijn
         ingeschreven. Zoals hierboven in punt 40 is uiteengezet, is het communautaire merkensysteem een autonoom systeem, waarvan
         de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook (arrest electronica, reeds aangehaald, punt 47).
      
      62      Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep de door verzoekster op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94
         ingestelde oppositie terecht heeft afgewezen.
      
      63      Bijgevolg dient het tweede middel ongegrond te worden verklaard.
      
      64      Aangezien geen enkel middel kan worden aanvaard, dient het onderhavige beroep te worden verworpen.
      
       Kosten
      65      Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij
         verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig
         de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.
      
      HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),
      rechtdoende, verklaart:
      1)      Het beroep wordt verworpen.
      2)      Mühlens GmbH &Co. KG wordt verwezen in de kosten.
      
               Pirrung
            
            
               Meij
            
            
               Pelikánová
            
         Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 juli 2007.
      
               De griffier
            
             
            
                     De president van de Tweede kamer
            
         
               E. Coulon
            
             
            
                     J. Pirrung
            
         * Procestaal: Italiaans.
      
    ---documentbreak--- unsupported format