CELEX: 62018CC0809
Language: it
Date: 2020-04-30
Title: Conclusioni dell’avvocato generale G. Pitruzzella, presentate il 30 aprile 2020.#Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) contro John Mills Ltd.#Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Opposizione – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Identità o somiglianza del marchio richiesto con il marchio anteriore – Marchio denominativo dell’Unione Europea MINERAL MAGIC – Domanda di registrazione da parte dell’agente o del rappresentante del titolare del marchio anteriore – Marchio denominativo nazionale anteriore MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.#Causa C-809/18 P.

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
   GIOVANNI PITRUZZELLA
   presentate il 30 aprile 2020 (
         1
      )
   
      Causa C‑809/18 P
   
   Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
   contro
   John Mills Ltd
   «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento d’opposizione – Marchio richiesto dall’agente o dal rappresentante del titolare legittimo – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009»
   
            1. 
         
         
            Con l’impugnazione oggetto della presente causa, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del 15 ottobre 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679), con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso introdotto dalla società John Mills Ltd. contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2016 (procedimento R 2087/2015‑1) (in prosieguo: la «decisione contestata»), relativa ad un procedimento d’opposizione promosso dalla società Jerome Alexander Consulting Corp.
         
      
            2. 
         
         
            L’impugnazione dell’EUIPO offre alla Corte l’occasione di pronunciarsi per la prima volta sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (
                  2
               ) (ora articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 (
                  3
               )), che annovera, tra i motivi relativi di rifiuto della registrazione di un segno in quanto marchio dell’Unione europea, la circostanza che la domanda di registrazione sia stata presentata a nome proprio dall’agente o dal rappresentante del titolare del marchio senza il consenso di quest’ultimo (
                  4
               ).
         
      
      I. Contesto giuridico
   
   
      A. Diritto internazionale
   
   
            3.
         
         
            L’Unione è parte contraente dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), del 15 aprile 1994 (
                  5
               ), che costituisce l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (
                  6
               ). L’articolo 2, paragrafo 1, di tale accordo prevede che, per quanto concerne la parte II di detto accordo, in cui figurano le disposizioni in materia di marchi, gli Stati contraenti rispettano, in particolare, gli articoli da 1 a 12 della Convenzione per la protezione della proprietà intellettuale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (
                  7
               ) e vincolante per tutti gli Stati membri dell’Unione.
         
      
            4.
         
         
            L’articolo 6 septies di tale convenzione, quale rivista e modificata, dispone:
            «1)   Se l’agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei paesi dell’Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno che l’agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato.
            2)   Il titolare di un marchio avrà, con le riserve di cui al precedente alinea 1), il diritto di opporsi all’utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione.
            3)   Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovrà far valere i diritti previsti nel presente articolo».
         
      
      B. Diritto dell’Unione
   
   
            5.
         
         
            L’articolo 8 del regolamento n. 207/2009, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, elenca gli impedimenti relativi alla registrazione del marchio. Il paragrafo 3 di tale articolo recita:
            «In seguito all’opposizione del titolare del marchio, un marchio è (…) escluso dalla registrazione se l’agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire» (
                  8
               ).
         
      
            6.
         
         
            L’articolo 11 del suddetto regolamento, intitolato «Divieto d’uso del marchio UE registrato a nome di un agente o rappresentante» stabilisce che «[s]e un marchio UE viene registrato, senza l’autorizzazione del titolare del marchio a nome dell’agente o rappresentante di colui che di tale marchio è titolare, quest’ultimo ha il diritto di opporsi all’uso del marchio da parte dell’agente o rappresentante, senza la sua autorizzazione, a meno che l’agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire» (
                  9
               ).
         
      
            7.
         
         
            Ai sensi dell’articolo 18 del medesimo regolamento, intitolato «Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente», «[s]e un marchio UE viene registrato, senza l’autorizzazione del titolare, a nome dell’agente o rappresentante di colui che del marchio è titolare, quest’ultimo ha il diritto di chiedere il trasferimento della registrazione a proprio favore, a meno che l’agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire» (
                  10
               ).
         
      
            8.
         
         
            Infine, l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dispone che, «[s]u domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo (..) allorché esiste un marchio di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo» (
                  11
               ).
         
      
      II. Antecedenti della controversia, procedimento dinanzi all’EUIPO, procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
   
   
            9.
         
         
            Il 18 settembre 2013, la società John Mills Ltd ha presentato, presso l’EUIPO, una domanda di registrazione di marchio dell’Unione avente ad oggetto il segno denominativo «MINERAL MAGIC». I prodotti designati nella domanda di registrazione rientrano nella classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Lozioni per capelli; prodotti esfolianti; saponi; prodotti di profumeria; oli eterici; cosmetici; prodotti per la pulizia e la cura della pelle, del cuoio capelluto e dei capelli; deodoranti per uso personale (profumeria)».
         
      
            10.
         
         
            Il 23 aprile 2014, Jerome Alexander Consulting Corp. ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto, deducendo a sostegno l’impedimento previsto all’articolo 8, paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009. L’opposizione era fondata, tra l’altro, sul marchio denominativo MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, registrato negli Stati Uniti il 15 gennaio 2013 per i seguenti prodotti: «cipria per il viso contenente minerali». Con decisione del 18 agosto 2015, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione. Il 15 ottobre 2015 Jerome Alexander ha presentato all’EUIPO un ricorso avverso tale decisione.
         
      
            11.
         
         
            Il 5 ottobre 2016, la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha adottato la decisione contestata, con la quale ha annullato la decisione della divisione di opposizione e, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, ha negato la registrazione del marchio richiesto. In tale decisione, la commissione di ricorso ha, anzitutto, fatto riferimento all’obiettivo dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, vale a dire «evitare la sottrazione di un marchio da parte dell’agente del titolare dello stesso» (
                  12
               ), e ha elencato le condizioni che, a suo parere, dovevano essere soddisfatte perché l’opposizione potesse essere accolta sulla base di tale disposizione, vale a dire che «l’opponente sia il titolare del marchio anteriore, che il richiedente il marchio sia o sia stato l’agente o il rappresentante del titolare summenzionato, che la domanda sia stata presentata a nome dell’agente o del rappresentante senza il consenso del titolare e senza che ricorrano ragioni legittime a giustificazione del comportamento dell’agente o del rappresentante e che la domanda abbia ad oggetto segni e prodotti identici o simili» (
                  13
               ). Essa ha quindi riconosciuto che «al momento del deposito del marchio richiesto sussisteva una relazione commerciale reale, effettiva e duratura, tale da far sorgere un generale obbligo di fiducia e lealtà, e che la ricorrente era un agente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009» (
                  14
               ). Infine, la commissione di ricorso ha rilevato che, nel caso di specie, i prodotti designati dai segni contrapposti erano identici (
                  15
               ) e i segni in conflitto simili (
                  16
               ).
         
      
            12.
         
         
            Il 5 gennaio 2017, John Mills ha introdotto, dinanzi al Tribunale, un ricorso in annullamento contro la decisione contestata invocando un motivo unico, suddiviso in tre censure, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. La prima censura verteva sulla qualificazione di John Mills quale «agente o rappresentante», ai sensi di tale disposizione. Con la seconda e la terza censura, John Mills contestava alla commissione di ricorso di aver erroneamente ritenuto applicabile tale disposizione nonostante i segni in conflitto fossero semplicemente simili e non identici e nonostante i prodotti designati dal marchio anteriore non fossero identici a quelli oggetto del marchio richiesto.
         
      
            13.
         
         
            Il Tribunale ha esaminato per prima la seconda censura accogliendola. Esso ha quindi annullato la decisione della commissione di ricorso senza pronunciarsi sulla prima e sulla terza censura e ha condannato l’EUIPO e Jerome Alexandre a pagare ciascuno metà delle spese di John Mills.
         
      
      III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
   
   
            14.
         
         
            Con atto depositato alla cancelleria della Corte il 20 dicembre 2018, l’EUIPO ha introdotto l’impugnazione oggetto della presente causa. L’EUIPO chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e condannare John Mills alle spese. John Mills chiede alla Corte di respingere l’impugnazione dell’EUIPO e condannare l’EUIPO alle spese. L’EUIPO e John Mills sono stati sentiti all’udienza tenutasi il 16 gennaio 2020.
         
      
      IV. Sull’impugnazione
   
   
            15.
         
         
            A sostegno della sua impugnazione, l’EUIPO solleva due motivi. Con il primo motivo esso contesta al Tribunale una violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, con il secondo motivo fa valere una violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte.
         
      
      A. Sul primo motivo d’impugnazione, relativo ad una violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009
   
   
      
         1.
       
         Sentenza impugnata
      
   
   
            16.
         
         
            Il primo motivo d’impugnazione verte sui punti da 25 a 37 della sentenza impugnata.
         
      
            17.
         
         
            Al punto 25 di tale sentenza, dopo aver osservato che obiettivo dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 è «evitare la sottrazione del marchio del titolare da parte dell’agente o del rappresentante di questo, poiché l’agente o il rappresentante potrebbe sfruttare le conoscenze e l’esperienza acquisite durante la relazione commerciale con il titolare traendo, pertanto, un indebito profitto dal lavoro e dagli investimenti effettuati dallo stesso titolare del marchio», il Tribunale ha affermato che tale disposizione «richiede quindi, in sostanza, che vi sia un rapporto diretto tra il marchio del titolare e quello la cui registrazione è richiesta a proprio nome dall’agente o dal rappresentante» e che «[t]ale rapporto è ipotizzabile soltanto se i marchi in questione corrispondono». Il Tribunale ha poi ritenuto che fossero in linea con l’interpretazione secondo cui il marchio anteriore e il marchio richiesto devono essere identici – e non semplicemente simili – perché l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 possa trovare applicazione sia i lavori preparatori del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario (
                  17
               ) (punti da 26 a 31 della sentenza impugnata), sia il testo dell’articolo 6 septies della Convenzione di Parigi (punti da 32 a 35 della sentenza impugnata).
         
      
      
         2.
       
         Argomenti delle parti
      
   
   
            18.
         
         
            L’EUIPO fa valere che il Tribunale ha mal interpretato l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, limitando il suo ambito di applicazione alla nozione d’«identità» dei segni e attribuendo a tale nozione il significato che essa possiede nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009. L’EUIPO contesta al Tribunale di aver privilegiato un’interpretazione letterale dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, che non tiene in debito conto l’obiettivo di tale disposizione. In proposito, l’EUIPO sottolinea, da un lato, che un’interpretazione letterale non consente di escludere che detta disposizione si applichi altresì a marchi simili e, dall’altro, che il giudice dell’Unione ha costantemente adottato un approccio teleologico nell’interpretazione delle disposizioni in materia di marchi. Secondo l’EUIPO, l’agente o il rappresentante potrebbe trarre l’indebito profitto cui si riferisce il Tribunale al punto 25 della sentenza impugnata non solo nel caso in cui utilizzi un marchio identico a quello del titolare, ma altresì in tutti i casi in cui egli apporti delle modifiche che lasciano identificabili gli elementi essenziali di tale marchio, consentendogli di appropriarsene. In tali casi, non solo l’agente o il rappresentante avrebbe la possibilità di sottrarre clienti al titolare del marchio e di rendere meno vantaggiosi una sua espansione o un suo eventuale ingresso sul mercato dell’Unione, ma potrebbe altresì impedire la registrazione stessa del marchio del titolare e/o il suo uso in seno all’Unione sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009. L’EUIPO ritiene che il criterio pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, letto alla luce del suo obiettivo, non sia né l’identità, né la somiglianza tra i marchi in conflitto, quale richiesta ai fini della valutazione dell’esistenza del rischio di confusione, bensì la loro «equivalenza d’insieme sul piano economico e commerciale». Tale equivalenza esisterebbe ove sia possibile «riconoscere chiaramente» il segno del titolare nel marchio richiesto dall’agente o dal rappresentante. Ciò accadrebbe nel caso in cui i segni in conflitto coincidano «per degli elementi che contribuiscono essenzialmente al carattere distintivo del marchio anteriore». Infine l’EUIPO ritiene che il fatto che domande di registrazione quali quella in causa integrino ipotesi di malafede e ricadano nella causa di nullità prevista all’articolo 52, paragrafo 1, punto b), del regolamento n. 207/2009 non autorizzi a privilegiare un’interpretazione restrittiva dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento. Costringere il titolare del marchio ad attendere la registrazione del segno richiesto dall’agente o dal rappresentante per agire a tutela dei propri interessi, sarebbe, infatti, contrario ai principi di economia procedurale e di buona amministrazione.
         
      
            19.
         
         
            Secondo John Mills, emerge chiaramente dal testo sia dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sia dell’articolo 6 septies della Convenzione di Parigi che queste disposizioni si riferiscono a marchi identici e non semplicemente simili. Il dato testuale sarebbe inoltre confermato dai lavori preparatori del regolamento n 40/94, come correttamente affermato dal Tribunale. John Mills sottolinea inoltre il carattere vago e impreciso del criterio proposto dall’EUIPO ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, fondato sull’appropriazione del carattere distintivo del marchio del titolare da parte dell’agente o del rappresentante. Tale società osserva che la valutazione del carattere distintivo va condotta non in astratto, ma dal punto di vista del consumatore pertinente. Tale consumatore sarebbe quello dello Stato in cui è stato registrato (o è altrimenti protetto) il marchio del titolare e non, come erroneamente ritenuto dalla commissione di ricorso, quello dell’Unione. In tali circostanze, la valutazione del carattere distintivo potrebbe rivelarsi complessa da effettuare. Nel caso di specie, nessuna prova sarebbe stata apportata circa il carattere distintivo dei termini MAGIC MINERALS per i prodotti «cipria per il viso contenente minerali» dal punto di vista del consumatore statunitense. John Mills rileva altresì che il criterio proposto dall’EUIPO è più estensivo di quelli adottati dal regolamento n. 207/2009, e, in particolare, dall’articolo 8, paragrafi 1 e 5, di tale regolamento. Ora, sarebbe illogico considerare che il legislatore dell’Unione abbia voluto riconoscere a marchi stranieri, anche ove non siano mai stati utilizzati nell’Unione, una protezione più ampia di quella accordata ai marchi nazionali o dell’Unione. Infine, John Mills fa valere che l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 suggerita dall’EUIPO darebbe luogo, oltre che a significative difficoltà applicative, anche a un’evidente incertezza giuridica circa l’effettivo ambito di applicazione di tale disposizione, allorché i comportamenti cui si riferisce l’EUIPO nella sua impugnazione trovano già un efficace strumento sanzionatorio nell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di tal regolamento, relativo alle registrazioni in malafede.
         
      
      
         3.
       
         Analisi
      
   
   
      
         a)
       
         Sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009
      
   
   
      1) Interpretazione letterale
   
   
            20.
         
         
            Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (
                  18
               ). L’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione implica, inoltre, un raffronto delle sue versioni linguistiche (
                  19
               ). In caso di divergenza tra queste ultime, la disposizione in questione deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (
                  20
               ).
         
      
            21.
         
         
            Nella specie, non si tratta di determinare il significato di un termine o di un’espressione contenuti nella disposizione di cui si deve effettuare l’analisi testuale, ma di valutare se le locuzioni e la sintassi utilizzata in tale disposizione consentano di identificare, in modo univoco, il nesso che, in base a detta disposizione, deve intercorrere tra il marchio di cui l’agente o il rappresentante richiede la registrazione e quello del titolare.
         
      
            22.
         
         
            Posto che l’esigenza di un tale nesso è inequivocabilmente desumibile dal testo dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 che, altrimenti, sarebbe privo di ogni logica, occorre rilevare che, a una prima lettura, tale disposizione appare stabilire, in gran parte delle versioni linguistiche, una sovrapposizione o una «corrispondenza», per impiegare il termine usato dal Tribunale, tra i suddetti marchi (
                  21
               ). Ciò è dovuto, in particolare, al ricorso all’articolo determinativo nella locuzione «titolare del marchio», nelle due diverse occorrenze in cui essa appare, che lascia intendere che il marchio richiesto e il marchio anteriore siano in realtà costituiti dal medesimo segno. Tale corrispondenza è particolarmente esplicita in alcune versioni linguistiche come, in particolare, quella spagnola, in cui oggetto del rifiuto di registrazione è lo «stesso» marchio («misma») e la locuzione «titolare del marchio» («titular de la marca») diventa, nella seconda occorrenza, «titolare di detto marchio» («titular de dicha marca») (
                  22
               ).
         
      
            23.
         
         
            Non ritengo, tuttavia, che dal dato testuale emerga, in modo univoco, che solo un marchio identico a quello del titolare, e non anche un marchio che presenti, rispetto a quest’ultimo, talune difformità, possa fare oggetto del motivo relativo di rifiuto enunciato all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Inoltre, se è vero che un marchio si definisce altresì con riferimento ai prodotti o ai servizi in relazione ai quali è tutelato, il testo di tale disposizione non dà alcuna indicazione esplicita sul rapporto che deve intercorrere tra i prodotti o servizi designati nella domanda di registrazione e quelli coperti dal marchio del titolare e non consente, quindi, di escludere, con certezza, dal suo ambito di applicazione segni, anche identici, destinati a essere utilizzati per prodotti o servizi che non sono identici.
         
      
            24.
         
         
            Occorre dunque ricorrere ad altri strumenti interpretativi per definire l’ambito di applicazione della disposizione in causa. D’altro canto, lo stesso Tribunale, contrariamente a quanto afferma l’EUIPO, non si è basato su un’interpretazione letterale dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, ma, al punto 25 della sentenza impugnata, ha dedotto l’esigenza di un «rapporto diretto» tra marchio del titolare e marchio dell’agente o rappresentante, da intendersi nel senso di una loro «corrispondenza», dall’obiettivo perseguito da tale disposizione (
                  23
               ).
         
      
      2) Interpretazione sistematica
   
   
            25.
         
         
            Alcuni elementi tratti dalla sistematica interna all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 depongono, a mio avviso, a favore di una «corrispondenza» tra marchio dell’agente o del rappresentante e marchio del titolare. Si tratta della condizione positiva, richiesta da tale disposizione, secondo cui la domanda di registrazione deve essere presentata dall’agente o dal rappresentante «a proprio nome» e di quella negativa dell’assenza di consenso del titolare. Entrambe, infatti, militano nel senso di considerare che il marchio oggetto della domanda di registrazione in nome dell’agente o del rappresentante è in realtà proprietà del titolare legittimo, in nome del quale o con il consenso del quale tale domanda doveva essere fatta. Tale conclusione è, peraltro, corroborata dall’articolo 18 del regolamento n. 207/2009, inserito nella sezione 4, di tale regolamento, intitolata «Marchio comunitario come oggetto di proprietà», che prevede il diritto del titolare di chiedere il trasferimento in proprio favore della registrazione effettuata dall’agente o dal rappresentante senza autorizzazione.
         
      
            26.
         
         
            Se si ha riguardo all’articolo 8 del regolamento n. 207/2009, nel suo complesso, emerge invece l’autonomia del paragrafo 3 rispetto al paragrafo 1 di tale articolo. Entrambe le disposizioni disciplinano motivi di impedimento relativi ad ipotesi di conflitto del marchio richiesto con un marchio anteriore, ciascuna fissando le condizioni di applicazione proprie a ognuno di tali motivi. Così, il paragrafo 1 prevede, alle lettere a) e b), le due ipotesi di doppia identità e di somiglianza confusoria tra i marchi in causa, mentre il paragrafo 3, richiede l’esistenza di una particolare relazione (quella di agenzia o di rappresentanza) tra il depositante e il titolare del marchio anteriore, l’assenza di consenso di quest’ultimo, nonché l’assenza di cause giustificative del comportamento dell’agente o del rappresentante. Non si precisa, invece, ancor meno facendo riferimento alle nozioni di «identità» e«somiglianza» utilizzate nel sopramenzionato paragrafo 1, il rapporto che deve intercorrere tra il marchio richiesto e il marchio anteriore. Lo stesso vale per quanto riguarda il raffronto tra il paragrafo 3 e il paragrafo 5 dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009, in cui invece si fa espresso riferimento alle nozioni di «identità» e di «somiglianza».
         
      
      3) Interpretazione storica
   
   
            27.
         
         
            Come indicato al punto 27 della sentenza impugnata, il progetto preliminare di regolamento sul marchio comunitario di aprile 1977 (
                  24
               ), prevedeva, al suo articolo 12, paragrafo 3, che il motivo relativo di rifiuto in esame si applicasse a «marchi identici o simili» al marchio anteriore per «prodotti identici o simili» a quelli designati da quest’ultimo marchio.
         
      
            28.
         
         
            L’espressa menzione della duplice ipotesi di identità e somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi fu tuttavia eliminata nella corrispondente disposizione della proposta di regolamento (
                  25
               ) presentata dalla Commissione al Consiglio nel novembre 1980, che diede origine all’adozione del regolamento n. 40/94. Né il progetto preliminare, né la proposta della Commissione prevedevano disposizioni analoghe all’articolo 11 e all’articolo 18 del regolamento n. 207/2009 (
                  26
               ). Inoltre, tali testi non prevedevano una causa generale di nullità del marchio comunitario basata sulla malafede all’atto della registrazione (
                  27
               ). La questione delle registrazioni abusive fu sollevata nel 1982 dalla delegazione italiana e la raccomandazione di introdurre una disposizione in tal senso fu inserita nel rapporto del gruppo di lavoro del Consiglio incaricato di vagliare la proposta di regolamento sul marchio comunitario. Tali discussioni e quelle successive che contribuirono a definire il contenuto delle regole relative alle registrazioni in mala fede furono condotte a margine di quelle sull’articolo 7, paragrafo 3, della proposta di regolamento, che disciplinava l’ipotesi di domanda depositata dall’agente o dal rappresentante del titolare del marchio senza autorizzazione di quest’ultimo (
                  28
               ).
         
      
            29.
         
         
            Per quanto concerne tale ultima disposizione, come ricordato al punto 28 della sentenza impugnata, in un documento elaborato nel dall’articolo 7, paragrafo 3, della proposta di regolamento, e perché avrebbe permesso al titolare di un diritto anteriore di opporsi alla quadro delle discussioni in seno al gruppo di lavoro sulla proposta di regolamento sul marchio comunitario, il Consiglio ha indicato di aver respinto una proposta della delegazione tedesca favorevole a estendere l’applicazione di detta disposizione «a marchi simili per prodotti simili» (
                  29
               ). Nello stesso documento è indicato che la proposta della delegazione danese di estendere l’ambito di applicazione della medesima disposizione a ogni persona che agisce in malafede era stata respinta, poiché avrebbe introdotto un criterio soggettivo, incompatibile con il criterio oggettivo privilegiato creazione di un marchio comunitario in assenza di reciprocità.
         
      
            30.
         
         
            Come correttamente concluso dal Tribunale al punto 30 della sentenza impugnata, emerge dai lavori preparatori del regolamento n. 40/94, la volontà del legislatore comunitario di mantenere l’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento (divenuto successivamente articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009) entro limiti ben definiti. L’applicazione di tale disposizione a marchi simili per prodotti simili è, in particolare, stata espressamente respinta. In tale contesto, contrariamente a quanto sostiene l’EUIPO, il fatto che detto articolo non menzioni espressamente la sua applicabilità in caso di segni simili non può essere messo, da parte dell’interprete, sullo stesso piano dell’assenza di rinvio esplicito alla nozione d’identità. In effetti, da un lato, l’appropriazione da parte dell’agente o del rappresentante di un segno identico a quello del titolare costituisce la fattispecie tipica coperta dalla disposizione in esame, inequivocabilmente riflessa nel testo di tale disposizione, dall’altro, come si è visto, l’omissione di ogni riferimento alla nozione di somiglianza è il risultato di una precisa volontà del legislatore comunitario, espressa in due diverse occasioni nel corso dell’iter legislativo che ha condotto all’adozione del regolamento n. 40/94, una prima volta implicitamente ed una seconda volta esplicitamente.
         
      
            31.
         
         
            Aggiungo, che milita nel senso di ritenere che il legislatore comunitario abbia inteso circoscrivere l’ambito di applicazione del motivo relativo di rifiuto in esame all’ipotesi in cui vi sia una corrispondenza oggettiva tra i segni in conflitto, il fatto che la sua applicazione non sia stata subordinata alla prova di altri elementi, siano essi oggettivi (ad esempio l’esistenza di un indebito vantaggio da parte dell’agente o del rappresentante non autorizzato o di un danno da parte del titolare legittimo) o soggettivi (ad esempio la malafede dell’agente o del rappresentante non autorizzato). In presenza di una tale corrispondenza, e salvo che l’agente o il rappresentante non autorizzato non possa giustificare il proprio comportamento, la tutela del titolare è automatica, sebbene lasciata alla sua iniziativa
         
      
      4) Interpretazione teleologica
   
   
            32.
         
         
            Come da tempo riconosciuto nella giurisprudenza del Tribunale, il motivo relativo di rifiuto enunciato all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 è finalizzato ad evitare la sottrazione di un marchio da parte dell’agente o del rappresentante del titolare legittimo di detto marchio, che, sfruttando le conoscenze e l’esperienza acquisite durante la relazione commerciale con tale titolare, trarrebbe indebito profitto dal lavoro e dagli investimenti effettuati da quest’ultimo (
                  30
               ). Esso è destinato ad applicarsi essenzialmente nelle situazioni in cui il titolare di un marchio tutelato esclusivamente al di fuori dell’Unione distribuisce i propri prodotti o servizi nel mercato dell’Unione attraverso un agente o un rappresentante. In tali situazioni il titolare del marchio si espone al rischio di un comportamento sleale dell’agente o del rappresentante. Costui potrebbe, dopo aver registrato il marchio nell’Unione a proprio nome, entrare in concorrenza con lo stesso titolare e, basandosi sulla priorità acquisita, impedire l’uso del marchio da parte del titolare o, nel caso in cui quest’ultimo non sia ancora presente sul mercato dell’Unione, impedirgliene l’accesso. Niente preclude al titolare di opporsi alla registrazione del marchio sulla base del motivo relativo di rifiuto in parola anche ove il marchio goda di una qualche forma di tutela nell’Unione o in uno Stato membro. Tuttavia, in questo caso, egli dispone, qualora ne ricorrano le condizioni di applicazione, anche degli altri strumenti di tutela predisposti dall’articolo 8.
         
      
            33.
         
         
            È indubbio che un’interpretazione estensiva dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, quale quella preconizzata dall’EUIPO, che includa il caso di semplice somiglianza tra il segno di cui si richiede la registrazione e il segno dell’opponente, contribuirebbe a implementare l’obiettivo di tutela perseguito da tale disposizione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene l’EUIPO, un’interpretazione restrittiva, che limiti cioè l’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 ai soli casi d’identità tra i marchi in conflitto, non priverebbe la stessa di ogni effetto utile, ma circoscriverebbe l’obiettivo di tutela a ipotesi ben definite.
         
      
            34.
         
         
            Ora, nella misura in cui tale delimitazione appare coerente sia con il testo della disposizione in causa sia con l’intenzione chiara del legislatore dell’Unione, mi chiedo se l’interprete sia abilitato a ignorare tali elementi per privilegiare una lettura di tale disposizione che mi sembra superare i limiti di una semplice interpretazione teleologica e condurre piuttosto a un’applicazione analogica della norma in essa contenuta (
                  31
               ). In proposito, ricordo, da un lato, che la Corte ha già avuto modo di chiarire che il ricorso all’interpretazione teleologica non può condurre ad una lettura della disposizione di cui trattasi che sia contraria alla sua lettera (
                  32
               ) e, dall’altro, che, indipendentemente da ogni altra considerazione, l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 si configura come un’eccezione al principio di priorità che caratterizza il diritto dei marchi (
                  33
               ) e, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente e non si presta dunque ad un’interpretazione per analogia (
                  34
               ).
         
      
      5) L’articolo 6 septies della Convenzione di Parigi
   
   
            35.
         
         
            Ricordo che, secondo una costante giurisprudenza, la Corte può interpretare le disposizioni contenute in accordi internazionali, laddove esse siano richiamate dal diritto dell’Unione ovvero qualora quest’ultimo sia stato adottato al fine di recepirle nell’Unione (
                  35
               ).
         
      
            36.
         
         
            Inserito nel testo della Convenzione di Parigi in seguito alla conferenza di revisione di Lisbona nel 1958 (
                  36
               ), l’articolo 6 septies è destinato a proteggere il titolare di un marchio tutelato in uno degli Stati contraenti della convenzione contro gli abusi commessi dall’agente o dal rappresentante di tale titolare in un diverso Stato contraente (
                  37
               ). Esso prevede tre diverse forme di tutela che mirano rispettivamente, a impedire la registrazione del marchio del titolare da parte dell’agente o del rappresentante ovvero a chiederne l’annullamento, a vietarne l’uso non autorizzato da parte di quest’ultimo, e a consentire il trasferimento al titolare del marchio oggetto di illecita registrazione da parte dell’agente o del rappresentante. Come si è visto il regolamento n. 207/2009 (e ora anche la direttiva 2015/2436) recepisce tutte e tre le forme di tutela.
         
      
            37.
         
         
            Il testo dell’articolo 6 septies della Convenzione di Parigi, nella versione francese facente fede (
                  38
               ), indica in modo ancora più chiaro rispetto alla corrispondente versione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 che oggetto della domanda di registrazione dell’agente o del rappresentante è il marchio del titolare (
                  39
               ). Certo, come osservato dall’EUIPO, sia nei lavori preparatori della Convenzione di Lisbona (
                  40
               ), sia nella guida di applicazione della Convenzione di Parigi (
                  41
               ), si afferma che l’ambito di applicazione di detta disposizione deve intendersi esteso a marchi sia «identici» che«simili» (
                  42
               ). Tuttavia, poiché il tenore letterale dell’articolo 6 septies non corrobora una tale interpretazione, ritengo corretta la conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 35 della sentenza impugnata, secondo cui detta disposizione presuppone che i marchi in conflitto siano tra loro corrispondenti.
         
      
            38.
         
         
            Tale conclusione non è in ogni caso decisiva ai fini dell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. In effetti, se è vero che tale disposizione deve essere interpretata in armonia con l’articolo 6 septies della Convenzione di Parigi, quest’ultima lascia un ampio margine di discrezionalità agli Stati contraenti, che restano in particolare liberi di prevedere nei propri diritti nazionali una tutela della proprietà industriale più estesa di quella da essa prescritta (
                  43
               ).
         
      
      6) Conclusioni sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009
   
   
            39.
         
         
            L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 prevede la possibilità, per il titolare di un marchio, anche ove quest’ultimo sia tutelato unicamente al di fuori del territorio dell’UE, di opporsi alla registrazione abusiva del proprio marchio da parte del suo agente o rappresentante. Si tratta dell’unico caso in cui è ammessa opposizione contro una domanda il cui deposito deve intendersi effettuato in violazione del principio generale di buona fede (
                  44
               ). Negli altri casi, i soggetti lesi non hanno la possibilità di impedire la registrazione del marchio e hanno a propria disposizione solo l’azione di nullità prevista dall’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
         
      
            40.
         
         
            Le ragioni di questa diversità di disciplina sono molteplici, dall’esigenza di introdurre nel sistema del marchio dell’Unione una disposizione che trasponesse l’articolo 6 septies della Convenzione di Parigi, alla volontà di non appesantire la procedura di registrazione con opposizioni contro presunti depositi abusivi in cui, a differenza di quanto accade nei casi disciplinati dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, la malafede del richiedente non può essere presunta (salvo giustificazione), ma deve essere provata. Tuttavia, mi sembra che alla base di tale disposizione, così come dell’articolo 6 septies della Convenzione di Parigi, vi sia altresì l’idea che il diritto di depositare o di autorizzare il deposito del proprio marchio in un territorio diverso da quello in cui è tutelato spetti esclusivamente al titolare e che dunque, indipendentemente dalla malafede, tale disposizione sanzioni anzitutto il difetto di legittimazione dell’agente o del rappresentante non autorizzato a effettuare il deposito. È anche in tale prospettiva che si deve, a mio avviso, comprendere la necessaria corrispondenza tra i marchi che emerge dal testo della disposizione in parola.
         
      
            41.
         
         
            Ciò premesso, si evince da tutto quanto fin qui esposto che una lettura dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 in base alla quale il motivo relativo di rifiuto in esso disposto trova applicazione anche nel caso di segni simili, quanto meno nella misura in cui ci si riferisca alla somiglianza confusoria di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo, non sarebbe compatibile né con il testo della disposizione in parola né con l’intenzione manifesta del legislatore comunitario al momento dell’introduzione di tale disposizione nel sistema del marchio dell’Unione. In altri termini, il criterio che presiede al giudizio di comparazione tra i segni ai fini dell’applicazione di detta disposizione non può essere lo stesso che si applica nel caso di opposizioni alla registrazione fondate su diritti tutelati sul territorio dell’Unione.
         
      
            42.
         
         
            Tuttavia, da quanto appena detto non discende in modo automatico che l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che l’opposizione è possibile solo nel caso in cui vi sia una doppia identità tra i segni in conflitto e i prodotti o servizi che essi designano, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), di tale articolo. In effetti, come fa correttamente valere l’EUIPO, un’interpretazione della disposizione in parola che faccia dipendere il suo ambito di applicazione da un ricorso rigido al test dell’identità tra i segni conflitto e, a fortiori, a quello della doppia identità consentirebbe all’agente o al rappresentante di sfuggire alla sanzione della non registrazione del marchio semplicemente modificando leggermente il segno o la descrizione dei prodotti o servizi che esso designa. L’ampia possibilità di elusione della norma renderebbe quest’ultima in gran parte inefficace.
         
      
            43.
         
         
            Come peraltro già osservato sopra, nell’economia dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009, il motivo relativo di rifiuto enunciato al paragrafo 3 di tale articolo gode di una sua propria autonomia. In assenza di espliciti rinvii alle nozioni riprese nel paragrafo 1, lettere a) e b) di detto articolo, il nesso tra i marchi in conflitto richiesto per beneficiare della tutela offerta dalla disposizione in parola può essere definito indipendentemente dalla portata riconosciuta a tali nozioni nel contesto dei motivi relativi di rifiuto di cui al paragrafo 1 del suddetto articolo 8.
         
      
            44.
         
         
            In tal modo se è vero, come si è già detto, che, in base al testo dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, tale nesso presuppone una corrispondenza tra i segni in conflitto, non ritengo, tuttavia, che tale corrispondenza debba essere automaticamente esclusa nel caso in cui non vi sia tra essi un’assoluta identità. Del pari, la tutela offerta da tale disposizione non deve a mio avviso essere negata al titolare del marchio per il solo fatto che non vi sia stretta identità tra i prodotti o i servizi designati dai marchi in conflitto.
         
      
            45.
         
         
            Occorre dunque identificare il criterio in base al quale si deve ritenere che, nonostante i due marchi in conflitto, nonché i rispettivi prodotti e servizi, non siano identici, sussista comunque la corrispondenza richiesta ai fini dell’applicazione del motivo relativo di rifiuto in causa.
         
      
            46.
         
         
            Nel corso del presente procedimento, l’EUIPO ha mantenuto una posizione a mio modo di vedere eccessivamente flessibile sulla necessità di definire un tale criterio, giungendo, mi sembra, ad affermare che il discrimine tra casi in cui il motivo relativo di rifiuto in parola si applica e quelli in cui non si applica risiede, al di là del rapporto tra i segni in conflitto, nell’esistenza, da valutarsi caso per caso, di un indebito profitto da parte dell’agente o del rappresentante non autorizzato per effetto del deposito e dell’uso del marchio. Ora, tale posizione è, a mio avviso, da respingere. In effetti, come ho già detto sopra, se è indubbio che l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 mira a precludere all’agente o al rappresentante di abusare della relazione che lo lega al titolare del marchio, tale articolo presuppone una corrispondenza tra i segni in conflitto. Tale corrispondenza deve essere valutata sulla base di un criterio predefinito, anche e soprattutto per un’esigenza di certezza del diritto.
         
      
            47.
         
         
            Ciò detto, rilevo che un criterio di «equivalenza sostanziale» tra i segni in conflitto, che si pone a metà strada tra «identità» e «somiglianza» che dà origine a confusione, è ripreso nelle direttive dell’EUIPO, in cui si afferma che la disposizione in parola deve essere applicata non solo in caso di identità tra i marchi e di identità tra i rispettivi prodotti e servizi, ma anche «quando il segno richiesto dal rappresentante o dall’agente riproduce nella sostanza il marchio anteriore con lievi modificazioni, aggiunte o soppressioni, che non incidono sostanzialmente sul suo carattere distintivo» e quando «i prodotti e servizi in conflitto sono affini o equivalenti in termini commerciali» (
                  45
               ). Sebbene tali direttive si riferiscano anche a un test di confondibilità tra i marchi (
                  46
               ), mi sembra che, quanto meno nella sua enunciazione, il criterio che esse propongono di seguire richieda un nesso tra i marchi e i rispettivi prodotti e servizi più stretto di quello suscettibile di dare origine a un rischio di confusione.
         
      
            48.
         
         
            Ora, ritengo che tale criterio vada accolto, a condizione che non sfoci in una valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto. L’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 deve, a mio avviso, essere applicato, oltre che nel caso di segni identici, anche ove il marchio richiesto dall’agente o dal rappresentante comporti lievi modificazioni, aggiunte o soppressioni, che non incidono sostanzialmente sul carattere distintivo del marchio anteriore. Ciò accade, come indicato nelle direttive dell’EUIPO, quando il marchio richiesto riproduce senza alterazioni rilevanti il «cuore» del marchio anteriore, vale a dire l’elemento o gli elementi che fondano il suo carattere distintivo. Tale valutazione deve essere effettuata comparando i due segni in modo oggettivo. Ove tale comparazione non consenta di giungere a un giudizio di sostanziale equivalenza tra i segni, pur in presenza di un certo grado di somiglianza tra gli stessi, la disposizione in parola non si applica e il titolare legittimo del marchio potrà eventualmente introdurre un’azione in nullità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (ora articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001). Del pari, l’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento non trova applicazione nel caso in cui non vi sia affinità o equivalenza tra i prodotti e i servizi contraddistinti dai marchi in conflitto. Gli interessi del titolare legittimo che avesse, ad esempio, progettato un’estensione merceologica del proprio marchio potranno dunque essere tutelati solo ex post, attraverso un’azione di nullità.
         
      
      
         b)
       
         Conclusioni sul primo motivo d’impugnazione
      
   
   
            49.
         
         
            In base all’insieme delle considerazioni che precedono ritengo che, interpretando l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 nel senso che esso si applica solo in caso di identità tra i marchi in conflitto, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto e che, per tale ragione, il primo motivo d’impugnazione vada accolto.
         
      
      B. Sul secondo motivo d’impugnazione relativo ad una violazione dell’articolo 36 dello Statuto della Corte
   
   
      
         1.
       
         Sentenza impugnata
      
   
   
            50.
         
         
            Il secondo motivo d’impugnazione è diretto contro i punti da 39 a 42 della sentenza impugnata.
         
      
            51.
         
         
            Dopo aver concluso, al punto 37 della sentenza impugnata, che l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 si applica solo se i marchi in conflitto sono identici, il Tribunale ha ritenuto applicabile, in quanto «indirettamente» attinente alla questione dell’identità, la giurisprudenza sull’articolo 15 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 18 del regolamento n. 2017/1001), in materia di prova d’uso (
                  47
               ) e ha dichiarato, al punto 40 della sentenza impugnata, di voler procedere a determinare se i segni in conflitto fossero «identici», segnatamente in base a tale giurisprudenza. Al successivo punto 41, esso ha confermato la conclusione della commissione di ricorso, secondo la quale i segni in conflitto dovevano considerarsi simili e ha qualificato come «manifesta» ed «evidente» l’assenza di identità tra detti marchi. Al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dunque concluso che, poiché i segni in causa non erano identici, la commissione di ricorso aveva erroneamente ritenuto applicabile l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
         
      
      
         2.
       
         Argomenti delle parti
      
   
   
            52.
         
         
            Con il secondo motivo d’impugnazione l’EUIPO propone due distinte censure contro la sentenza impugnata. In primo luogo, esso contesta al Tribunale di aver adottato una motivazione contraddittoria, applicando la nozione d’«identità» a due situazioni giuridicamente e fattualmente diverse. Secondo l’EUIPO, il test previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 è estraneo alla nozione di «identità» e il ricorso a tale test è incompatibile con l’interpretazione restrittiva dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento accolta dal Tribunale. In secondo luogo, l’EUIPO fa valere che, contrariamente a quanto dichiarato al punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha proceduto ad effettuare il suddetto test, ma si è limitato a constatare che i segni in conflitto non erano manifestamente identici.
         
      
            53.
         
         
            John Mills ribatte che il Tribunale si è limitato a richiamare l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009 al fine di precisare che la nozione di «identità» è stata attenuata nel contesto di tale disposizione e che, del pari, l’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento non richiede l’applicazione di un test di stretta identità. Al punto 41 della sentenza impugnata Il Tribunale avrebbe constatato che i segni in conflitto non potevano considerarsi identici neanche in base alla nozione attenuata d’identità prevista dall’articolo 15 del regolamento n 207/2009.
         
      
      
         3.
       
         Analisi
      
   
   
            54.
         
         
            Ritengo che anche le due censure avanzate dall’EUIPO nel quadro del suo secondo motivo d’impugnazione debbano essere accolte.
         
      
            55.
         
         
            In primo luogo, concordo con il ricorrente nel ritenere che l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 contempli un test non d’«identità», ma di «sostanziale equivalenza», per certi versi simile a quello proposto al paragrafo 48 delle presenti conclusioni, che richiede di identificare l’elemento o gli elementi distintivi del segno e di verificare se detti elementi sono stati sostanzialmente alterati nell’uso commerciale che è stato fatto del marchio registrato (
                  48
               ). Come correttamente indicato dall’EUIPO, tale test presuppone anzi una non identità tra i due segni presi in considerazione (
                  49
               ). È importante inoltre sottolineare che la comparazione tra la versione registrata di un marchio e la versione di questo usata in commercio, che preside all’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 persegue un obiettivo diverso e risponde ad una logica diversa da quelli tra marchio depositato e marchio anteriore richiesta ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 di tale regolamento. Nel primo caso, infatti, tale comparazione è funzionale a consentire la prova d’uso del marchio da parte del suo titolare anche ove quest’ultimo abbia apportato al segno, in vista del suo sfruttamento commerciale, delle variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, hanno permesso di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti (
                  50
               ). Conformemente a tale obiettivo, la verifica di sostanziale equivalenza prevista dall’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 è condotta su una serie di elementi che richiedono di prendere in considerazione le esigenze e gli usi commerciali del settore in questione (
                  51
               ), nonché la persistenza della funzione distintiva svolta dal segno quale usato in concreto dal titolare del marchio (
                  52
               ).
         
      
            56.
         
         
            In secondo luogo, come fa correttamente valere l’EUIPO, contrariamente all’intenzione manifestata al punto 40 della sentenza impugnata, il Tribunale non è entrato nel merito della comparazione tra i segni in conflitto effettuata dalla commissione di ricorso, al fine di verificare se i risultati di tale comparazione fossero compatibili con un’applicazione del test previsto dall’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009. Esso si è, invece, limitato, con un’argomentazione formalistica e sostanzialmente circolare, ad affermare che, poiché la commissione di ricorso aveva ritenuto i marchi in conflitto meramente simili, questi, per definizione, non potevano essere considerati identici, con ciò implicando, senza peraltro affermarlo esplicitamente, che il suddetto test, che lo stesso Tribunale aveva qualificato d’«identità», non avrebbe comunque potuto ritenersi soddisfatto.
         
      
            57.
         
         
            Sulla base di quanto precede ritengo che anche il secondo motivo d’impugnazione vada accolto.
         
      
      C. Conclusioni sull’impugnazione
   
   
            58.
         
         
            Entrambi i motivi d’impugnazione sono, a mio avviso, fondati. Ritengo dunque che la sentenza impugnata debba essere annullata. Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Lo stato degli atti consente alla Corte di pronunciarsi sulla seconda censura del motivo unico di ricorso proposto da John Mills.
         
      
      V. Sulla seconda censura del motivo unico di ricorso dinanzi al Tribunale
   
   
            59.
         
         
            Emerge in modo chiaro alla lettura dei punti 33 e 34 della decisione contestata che la commissione di ricorso ha comparato i marchi in conflitto al fine di valutare se, dal punto di vista del consumatore dell’Unione, sussistesse tra essi un potenziale rischio di confusione. Risulta dunque che essa ha applicato un test diverso da quello che presiede all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, esposto al paragrafo 48 delle presenti conclusioni. La seconda censura del motivo unico di ricorso di John Mills va dunque accolta e la decisione contestata annullata.
         
      
      VI. Sulle spese
   
   
            60.
         
         
            In virtù dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. Poiché propongo di accogliere l’impugnazione e poiché l’EUIPO ha chiesto la condanna di John Mills alle spese, quest’ultima deve essere condannata alle spese del procedimento d’impugnazione. Inoltre, poiché propongo di accogliere il ricorso introdotto in prima istanza da John Mills e di annullare la decisione contestata, suggerisco alla Corte di mantenere la ripartizione delle spese che figura ai punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata.
         
      
      VII. Conclusione
   
   
            61.
         
         
            Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di:
            
                     –
                  
                  
                     annullare la sentenza del 15 ottobre 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679);
                  
               
                     –
                  
                  
                     annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2016 (procedimento R 2087/2015‑1);
                  
               
                     –
                  
                  
                     condannare John Mills alle spese del procedimento dinanzi alla Corte;
                  
               
                     –
                  
                  
                     mantenere la ripartizione delle spese del procedimento dinanzi al Tribunale quale figura ai punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del 15 ottobre 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679).
                  
               
      (
         1
      )	Lingua originale: l’italiano.
   (
         2
      )	Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
   (
         3
      )	Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
   (
         4
      )	Il Tribunale si è già pronunciato, sebbene solo indirettamente, sulla questione sollevata nella presente causa nelle sentenze del 6 settembre 2006, DEF-TEC Defense Technology/UAMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241), del 13 aprile 2011, Safariland/UAMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171) e del 29 novembre 2012, Adamowski/UAMI-Fagumit (FAGUMIT) (T‑537/10 e T‑538/10, EU:T:2012:634).
   (
         5
      )	GU 1994, L 336, pag. 214.
   (
         6
      )	GU 1994, L 336, pag. 3.
   (
         7
      )	Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305 (in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»).
   (
         8
      )	Una disposizione analoga è stata inserita solo nell’ultima direttiva di armonizzazione del diritto dei marchi, v. articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1). Prima di tale modifica gli Stati membri erano comunque tenuti ad implementare l’articolo 6 septies della Convenzione di Parigi.
   (
         9
      )	Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2015/2436.
   (
         10
      )	Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/2436.
   (
         11
      )	Il regolamento n. 207/2009 è stato abrogato e sostituito, a partire dal 1o ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). Il nuovo regolamento riproduce, senza modifiche rilevanti ai fini della presente causa, il testo delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 sopra richiamate (gli articoli 11, 18 e 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono divenuti rispettivamente articoli 13, 21, paragrafo 1, e 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001).
   (
         12
      )	In questo senso, v. sentenza del 6 settembre 2006, DEF-TEC Defense Technology/UAMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241, punto 38), richiamata al punto 17 della decisione contestata.
   (
         13
      )	Si tratta delle condizioni elencate al punto 61 della sentenza del 13 aprile 2011, Safariland/UAMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171), richiamata al punto 18 della decisione contestata.
   (
         14
      )	V. punto 13 della sentenza impugnata e punti da 20 a 25 della decisione contestata.
   (
         15
      )	La commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, che i «cosmetici» oggetto del marchio richiesto comprendessero la «cipria per il viso contenente minerali» coperta dal marchio anteriore e, dall’altro, che i rimanenti prodotti contrassegnati dal marchio richiesto fossero collegati con quelli coperti dal marchio anteriore, v. punto 14 della sentenza impugnata e punti 30 e 31 della decisione della contestata.
   (
         16
      )	La commissione di ricorso ha, anzitutto, rilevato la notevole somiglianza tra i due primi elementi denominativi («magic» e «minerals») del marchio anteriore e gli elementi denominativi del marchio richiesto. Poi, essa ha sottolineato che il marchio anteriore poteva essere percepito dal pubblico di riferimento dell’Unione come un segno composto da due elementi: l’elemento «by jerome alexander», percepito come atto ad identificare l’entità responsabile del prodotto, e l’elemento «magic minerals», «probabilmente percepito come diretto ad individuare il prodotto stesso o la linea di prodotti», v. sentenza impugnata, punto 15 e decisione contestata, punti da 33 a 35.
   (
         17
      )	Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
   (
         18
      )	Sentenze del 24 giugno 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, punto 25), del 27 settembre 2012, Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593, punto 56) e del 10 marzo 2005, easyCar (C‑336/03, EU:C:2005:150, punto 21).
   (
         19
      )	V., intera alia, sentenze del 24 giugno 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, punto 26) e del 30 gennaio 2001, Spagna/Consiglio (C‑36/98, EU:C:2001:64, punto 47 e giurisprudenza citata).
   (
         20
      )	V., inter alia, sentenza del 24 giugno 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, punto 26), del 19 settembre 2013, Brey (C‑140/12, EU:C:2013:565, punto 74).
   (
         21
      )	Si vedano ad esempio, oltre alla versione in lingua italiana, le versioni in lingua inglese, francese, tedesca, rumena, portoghese.
   (
         22
      )	In base al testo in lingua spagnola dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 «[m]ediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre (…)».
   (
         23
      )	La seconda frase del punto 25 della sentenza impugnata è legata alla prima, in cui il Tribunale espone l’obiettivo dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, da un nesso di consequenzialità introdotto dalla preposizione «quindi» («thus», in inglese, lingua di procedura facente fede, e «donc», in francese, lingua di redazione del documento).
   (
         24
      )	III/ex/C/268/77-E, disponibile in inglese all’indirizzo internet http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf.
   (
         25
      )	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sul marchio comunitario, presentata il 25 novembre 1980 COM/1980/635/FINAL/2 (GU 1980, C 351, pag. 5), articolo 7, paragrafo 3 (in prosieguo, la «proposta di regolamento sul marchio comunitario»).
   (
         26
      )	Era tuttavia prevista una causa relativa di nullità del marchio registrato dall’agente o rappresentante senza autorizzazione del titolare [articolo 42, paragrafo 1, lettera a), della proposta di regolamento sul marchio comunitario].
   (
         27
      )	La malafede consentiva solo di bloccare la prescrizione per tolleranza dell’azione di nullità (articolo 44 della proposta di regolamento di marchio comunitario) e di limitare l’inopponibilità al marchio comunitario di diritti anteriori aventi portata locale in caso di tolleranza.
   (
         28
      )	V. per una ricostruzione della genesi delle disposizioni del regolamento n. 40/94 relative alla malafede, Tsoutsanis, Trade Mark Registrations in Bad faith, 2010, Oxford University Press, pagg. 47 e segg.
   (
         29
      )	V. le conclusioni della riunione del gruppo di lavoro sulla proprietà intellettuale (marchi), tenutasi a Bruxelles il 13 e 14 settembre 1982, doc. n. 11035/82 del 1o dicembre 1982, annexe I. La nota era redatta nei seguenti termini: «The working party did not adopt a suggestion for the German delegation that this provision should also apply to similar trade marks for similar products».
   (
         30
      )	V. sentenza del 6 settembre 2006, DEF-TEC Defense Technology/UAMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241, punto 38).
   (
         31
      )	In questo senso, v. decisione della commissione di ricorso, punto 27.
   (
         32
      )	V., in tal senso, sentenze del 23 marzo 2000, Met-Trans e Sagpol (C‑310/98 e C‑406/98, EU:C:2000:154, punto 32), e del 15 settembre 2016, Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689, punti da 68 a 70).
   (
         33
      )	Nella misura in cui offre protezione a marchi non tutelati sul territorio dell’Unione, v. A. Kur, Not prior in time, but superior in right- how trademark registrations can be affected by third-party interests in a sign, International Review of Intellectual property and Competition Law, IIC, 2013, 44(7), pag. 790 e segg.
   (
         34
      )	V. sentenza del 26 settembre 2013, Salzgitter Mannesmann Handel (C‑157/12, EU:C:2013:597, punto 39).
   (
         35
      )	V. sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145, punti 32 e segg.)
   (
         36
      )	L’inserimento di una disposizione volta a tutelare il titolare del marchio contro eventuali abusi dell’agente era stata discussa sia nel corso della conferenza di revisione dell’Aia del 1925 che in quella di Londra del 1934, ma aveva incontrato l’opposizione di diverse delegazioni e in particolare di quella giapponese, v. S. Ricketson, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a Commentary, Oxford, 2015, pagg. 579 e segg..
   (
         37
      )	Si vedano le diverse pratiche abusive considerate negli atti della conferenza di Lisbona del 6‑13 ottobre 1958, punto XVII del programma, pag. 680.
   (
         38
      )	V. articolo 29, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione di Parigi.
   (
         39
      )	Nella versione francese «Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque dans son propre nom (…)», il corsivo è mio.
   (
         40
      )	V. pag. 681.
   (
         41
      )	V. G.H.C. Bodenhausen, Guide d’application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revisée à Stockholm en 1967, p. 131 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf), in prosieguo: la «guida di applicazione della Convenzione di Parigi».
   (
         42
      )	Rilevo, tuttavia, che nella guida di applicazione della Convenzione di Parigi, p. 131, è indicato che l’articolo 6 septies«può» essere utilizzato anche nel caso in cui i segni in conflitto sono simili e non identici, lasciando intendere che una tale applicazione non fa parte del contenuto prescrittivo di tale disposizione.
   (
         43
      )	V. gli atti della Convenzione di Parigi, I, pag. 131.
   (
         44
      )	In occasione della riforma del regolamento n. 207/2009, la Commissione aveva proposto di introdurre la possibilità di opporsi alla registrazione del marchio in tutti i casi di deposito in malafede, lasciando tuttavia inalterato, e dunque autonomo, il motivo relativo di rifiuto legato al comportamento abusivo dell’agente o del rappresentante del titolare legittimo del marchio, v. COM(2013) 161 final, articolo 8, paragrafo 3, lettera b). Tale proposta è stata tuttavia respinta.
   (
         45
      )	Direttive concernenti l’esame effettuato presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale sui marchi dell’Unione europea, Parte C, Opposizione, sezione 3, deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (in prosieguo: le «direttive dell’EUIPO»), disponibili sul sito internet dell’EUIPO, pag. 19.
   (
         46
      )	V. direttive dell’EUIPO, pag. 19, in cui si afferma che «gli interessi del titolare sarebbero gravemente danneggiati, specie se il marchio anteriore fosse già in uso e le variazioni apportate dal richiedente non fossero sufficientemente significative da escludere la confusione».
   (
         47
      )	V. punto 39 della sentenza impugnata. In base al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di tale articolo, è considerato uso del marchio «l’utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato».
   (
         48
      )	V. ad esempio, sentenza del 13 settembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Rappresentazione di un poligono) (T‑146/15, EU:T:2016:469, punto 28), in base alla quale «la constatazione di un’alterazione del carattere distintivo del marchio registrato richiede un esame del carattere distintivo e dominante degli elementi aggiunti basandosi sulle qualità intrinseche di ognuno di tali elementi nonché sulla posizione relativa dei diversi elementi nella configurazione del marchio»; v. anche sentenza del 1o dicembre 2016, Klement/EUIPO (C‑642/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:918, punto 29).
   (
         49
      )	Si prenda ad esempio la sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), in cui la Corte ha ritenuto equivalente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma lettera a), del regolamento n. 207/2009 un marchio verbale e figurativo, composto dal termine «cactus» e dal disegno stilizzato di un cactus e il marchio in cui la componente verbale era stata omessa e figurava il solo disegno stilizzato.
   (
         50
      )	V. sentenze del 23 febbraio 2006, Il Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, EU:T:2006:65, punto 50) e del 3 luglio 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO (C‑668/17 P, EU:C:2019:557, punto 56).
   (
         51
      )	V., ad esempio, sentenze del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a. (C‑252/12, EU:C:2013:497, punti da 21 a 26), dell’11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750).
   (
         52
      )	V. sentenza del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a. (C‑252/12, EU:C:2013:497, punto 23).