CELEX: 62007TJ0063
Language: nl
Date: 2010-03-17
Title: Arrest van het Gerecht (Zesde kamer - uitgebreid) van 17 maart 2010. # Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk tosca de FEDEOLIVA - Oudere nationale en gemeenschapswoordmerken TOSCA - Relatieve weigeringsgronden - Verzuim om argument in overweging te nemen - Artikel 74, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 76, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009]. # Zaak T-63/07.

Zaak T‑63/07
      Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG
      tegen
      Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)
      „Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk tosca de FEDEOLIVA – Oudere nationale en gemeenschapswoordmerken TOSCA – Relatieve weigeringsgronden – Verzuim om argument in overweging te nemen – Artikel 74, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 76, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009]”
      Samenvatting van het arrest
      1.      Gemeenschapsmerk – Beroepsprocedure – Beroep bij gemeenschapsrechter – Wettigheid van beslissing van kamer van beroep in oppositieprocedure
            – Betwisting door aanvoeren van nieuwe gegevens, feitelijk of rechtens – Ontoelaatbaarheid
      (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 63 en 74, lid 1)
      2.      Gemeenschapsmerk – Procedurevoorschriften – Oppositieprocedure – Onderzoek beperkt tot aangevoerde feiten, bewijsmiddelen
            en argumenten – Afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van ouder merk
      (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 74)
      3.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van
            gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren
            of diensten
      (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)
      1.      Volgens artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk blijft in procedures inzake relatieve weigeringsgronden
         het onderzoek beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde
         vordering. In het geval van een relatieve weigeringsgrond kunnen gegevens, feitelijk en rechtens, die voor het Gerecht worden
         ingeroepen zonder voordien voor de kamer van beroep te zijn aangedragen, de wettigheid van een beslissing van deze kamer derhalve
         niet aantasten.
      
      In het kader van de toetsing van de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep, waarmee het Gerecht krachtens
         artikel 63 van deze verordening is belast, kunnen gegevens, feitelijk en rechtens, die voor het Gerecht worden aangevoerd
         zonder voordien voor de instanties van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
         te zijn aangedragen, bijgevolg niet in aanmerking worden genomen om de wettigheid van de beslissing van de kamer van beroep
         te beoordelen en moeten zij dus niet-ontvankelijk worden verklaard.
      
       (cf. punten 22‑23)
      2.      Door vak 95 van de oppositieakte aan te kruisen geeft de opposant te kennen dat zijn oppositie is gebaseerd op de overweging
         dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan
         aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van oudere merken.
      
      Met een argument dat in het stadium van de procedure voor de kamer van beroep wordt aangevoerd en waarmee wordt betoogd dat
         door het gebruik van het aangevraagde merk de bekendheid van de oudere merken zou worden uitgehold aangezien het publiek de
         waren van de opposant niet langer met zijn merken zou associëren, wordt slechts een element verwoord dat reeds bij indiening
         van de oppositieakte werd aangereikt. Met een dergelijk argument wordt hooguit gepreciseerd in welk opzicht afbreuk zou worden
         gedaan aan de oudere merken, namelijk wat de opposant aanduidt als uitholling van de bekendheid ervan, en wordt een summiere
         rechtvaardiging gegeven die naar wordt gesteld verband houdt met het feit dat het publiek zijn waren niet langer met zijn
         merken zou associëren.
      
      De criteria voor toepassing van een relatieve weigeringsgrond of van een andere bepaling die de partijen ter ondersteuning
         van hun vordering aanvoeren, vormen uiteraard een juridisch gegeven dat het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
         (merken, tekeningen en modellen) moet onderzoeken. Met dat argument stelt de opposant alleen dat is voldaan aan de voorwaarden
         van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk en motiveert hij dit summier door te stellen dat
         het publiek de door de oudere merken aangeduide waren niet langer zou associëren met deze merken.
      
      Gelet op de door de opposant voor de oppositieafdeling aangevoerde gronden van de oppositie is dat argument niet meer dan
         een precisering van de aard van het gevaar dat afbreuk wordt gedaan, en een rechtvaardiging ervoor, zonder dat een nieuw feit
         in de zin van artikel 74, lid 2, van deze verordening wordt toegevoegd.
      
      Bijgevolg wordt blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting wanneer dat argument, dat ertoe strekt de aard en de oorsprong
         te preciseren van de afbreuk ter voorkoming waarvan oppositie tegen inschrijving van het aangevraagde merk op grond van artikel 8,
         lid 5, van verordening nr. 40/94 wordt ingesteld, wordt aangemerkt als een nieuw aangevoerd feit in de zin van artikel 74,
         lid 2, van deze verordening en niet-ontvankelijk wordt verklaard. Het argument moet overeenkomstig artikel 74, lid 1, van
         deze verordening door de kamer van beroep in overweging worden genomen.
      
       (cf. punten 31‑36)
      3.      De mate waarin de opposant die voornemens is zich te beroepen op de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 5, van verordening
         nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, de niet-hypothetische kans moet aanvoeren en bewijzen dat door het gebruik van het
         aangevraagde merk in de toekomst afbreuk zal worden gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de oudere
         merken, verschilt naargelang het aangevraagde merk op het eerste gezicht een van de in deze bepaling bedoelde risico’s kan
         opleveren.
      
      Het is mogelijk dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie
         heeft, de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk doet aan of ongerechtvaardigd voordeel
         trekt uit het oudere merk, zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan
         te voeren of te bewijzen. Het is ook mogelijk dat het aangevraagde merk niet op het eerste gezicht een van de in artikel 8,
         lid 5, van verordening nr. 40/94 bedoelde risico’s voor het bekende oudere merk lijkt te kunnen opleveren, ook al is het gelijk
         aan dit merk of stemt het daarmee overeen. In dat geval moet het niet-hypothetische risico van afbreuk of ongerechtvaardigd
         voordeel in de toekomst worden aangetoond aan de hand van andere, door de opposant over te leggen en te bewijzen gegevens.
      
       (cf. punten 39‑40)
ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer – uitgebreid)
      17 maart 2010 (*)
      
      „Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk tosca de FEDEOLIVA – Oudere nationale en gemeenschapswoordmerken TOSCA – Relatieve weigeringsgronden – Verzuim om argument in overweging te nemen – Artikel 74, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 76, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009]”
      In zaak T‑63/07,
      Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, gevestigd te Stolberg (Duitsland), vertegenwoordigd door D. Eickemeier, advocaat,
      
      verzoekster,
      tegen
      Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Botis als gemachtigde,
      
      verweerder,
      andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen
         en modellen) (BHIM): 
      
      Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, gevestigd te Jaén (Spanje),
      
      betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne
         markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 18 december 2006 (zaak R 761/2006-2) inzake een oppositieprocedure tussen
         Mülhens GmbH & Co. KG en Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,
      
      wijst
      HET GERECHT (Zesde kamer – uitgebreid),
      samengesteld als volgt: A. W. H. Meij (rapporteur), kamerpresident, V. Vadapalas, I. Labucka, N. Wahl en L. Truchot, rechters,
      griffier: N. Rosner, administrateur,
      gezien het op 1 maart 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
      gezien de op 20 juni 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,
      gezien de beschikking van 30 maart 2009 waarbij Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG wordt toegelaten zich in de plaats te stellen
         van Mülhens GmbH & Co. KG,
      
      gezien de aanwijzing van rechter Labucka ter aanvulling van de kamer na de verhindering van rechter Tchipev,
      na de terechtzitting op 11 juni 2009,
      het navolgende
      Arrest
       Voorgeschiedenis van het geding
      1        Op 29 oktober 2003 heeft Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken,
         tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van
         de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening
         (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
      
      2        De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:
      
      
      3        De waren en diensten waarvoor inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 16, 29, 35 en 39 in de zin van de Overeenkomst
         van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving
         van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn voor elke klasse omschreven als volgt:
      
      –        klasse 16: „papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; afdrukmateriaal;
         boekbinderswaren; foto’s; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars;
         penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen);
         plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés”;
      
      –        klasse 29: „spijsoliën, met name olijfolie”;
      –        klasse 35: „reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, import en export, hulp bij de exploitatie of leiding
         van een commerciële onderneming via franchising; detailverkoop in winkels en via wereldwijde computernetwerken, promotie en
         vertegenwoordiging van producten”;
      
      –        klasse 39: „vervoer; verpakking en opslag van goederen; het organiseren van rondreizen”.
      4        De merkaanvraag is gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 41/2004 van 11 oktober 2004.
      
      5        Op 7 januari 2005 heeft Mülhens GmbH & Co. KG oppositie ingesteld tegen inschrijving van het aangevraagde merk op grond van
         artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 207/2009].
      
      6        Mülhens heeft haar oppositie gebaseerd op de inschrijving van de volgende oudere merken:
      
      –        gemeenschapswoordmerk 90852 TOSCA, ingeschreven op 16 februari 2001 voor „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen,
         tandreinigingsmiddelen, zepen”;
      
      –        Duits woordmerk 102194 TOSCA, ingeschreven op 26 oktober 1907 voor „marseillezepen en zeepjes in vaste en poedervorm, parfumerieën,
         eau de cologne, lanoline, cosmetische zalven, make-up, poeders, haaroliën, haarlotions, lotions voor de hoofdhuid, toiletgerei
         voor tand‑ en mondverzorging, huid‑ en baardverzorging, haarkleuringen, geurkussentjes, tandenborstels en nagelborstels, badzouten”;
      
      –        Duits woordmerk nr. 258495 TOSCA, ingeschreven op 10 januari 1921 voor „cosmetische bereidingen, met name geparfumeerde bereidingen”;
      –        Duits woordmerk nr. 301590 TOSCA, ingeschreven op 7 mei 1923 voor „marseillezepen en zeepjes in vaste en poedervorm, parfumerieën,
         eau de cologne, lanoline, cosmetische zalven, make-up, poeders, haaroliën, haarlotions, lotions voor de hoofdhuid, toiletgerei
         voor tand‑ en mondverzorging, huid‑ en baardverzorging, haarkleuringen, geurkussentjes, tandenborstels en nagelborstels, badzouten”;
      
      –        Duits woordmerk nr. 1048297 TOSCA, ingeschreven op 13 mei 1983 voor „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen,
         zepen, tandreinigingsmiddelen, haarlotions, chemische producten voor hygiënische doeleinden, ontsmettingsmiddelen”;
      
      –        het algemeen bekende merk TOSCA, dat in Duitsland wordt gebruikt voor „parfumerieën, eau de toilette, eau de cologne, lichaamslotion,
         zeepjes, douchegel, deodorantia, talkpoeder”.
      
      7        De oppositie was met name gebaseerd op de waren „parfumerieën, eau de toilette, eau de cologne, lichaamslotion, zeepjes, douchegel,
         deodorantia, talkpoeder”, waarvoor Mülhens zich beriep op de bekendheid van de oudere merken, en was gericht tegen alle in
         de merkaanvraag opgegeven waren en diensten
      
      8        Op 10 april 2006 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen op grond dat de waren en diensten waarop
         de conflicterende merken betrekking hebben, duidelijk verschillen, waardoor geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8,
         lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 kan ontstaan, en voorts op grond dat verzoekster niet op afdoende wijze de feiten,
         de bewijzen en de argumenten had aangedragen teneinde aan te tonen dat door het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk
         zou worden gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van
         de oudere merken in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.
      
      9        Op 31 mei 2006 heeft Mülhens bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
      
      10      Bij beslissing van 18 december 2006 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de kamer van beroep het beroep verworpen. Allereerst
         heeft zij het oordeel van de oppositieafdeling dat de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten verschilden
         en dat er dus geen sprake kon zijn van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94,
         bevestigd. Vervolgens heeft de kamer van beroep de oppositie afgewezen, voor zover deze was gebaseerd op artikel 8, lid 5,
         van verordening nr. 40/94, op grond dat Mülhens uitsluitend argumenten en bewijzen had aangedragen om aan te tonen dat haar
         oudere merken TOSCA in Duitsland bekende merken zijn, zonder gegevens of argumenten aan te dragen ten bewijze dat door het
         gebruik, zonder geldige reden, van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou
         worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken. Ten slotte heeft de kamer van beroep het
         argument van Mülhens betreffende het bestaan van het gevaar voor verwatering door een afgezwakt onderscheidend vermogen van
         de oudere merken afgewezen, voor zover dit argument voor het eerst in het stadium van de procedure voor de kamer van beroep
         is aangedragen.
      
       Conclusies van partijen
      11      Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
      
      –        de bestreden beslissing te vernietigen;
      –        de aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk af te wijzen;
      –        het Bureau te verwijzen in de kosten.
      12      Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:
      
      –        het beroep te verwerpen;
      –        verzoekster te verwijzen in de kosten.
       In rechte
       Ontvankelijkheid van de tweede vordering
      13      In haar tweede vordering vraagt verzoekster het Gerecht de aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk af te wijzen.
      
      14      Aangezien deze vordering van verzoekster aldus moet worden opgevat dat zij er in wezen toe strekt dat het Bureau wordt gelast
         de aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk af te wijzen, dient in dit verband te worden opgemerkt dat het Bureau
         ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009) verplicht is,
         de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de Unierechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen
         richten tot het Bureau. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van
         het Gerecht voortvloeien [zie arrest Gerecht van 21 april 2005, Ampafrance/BHIM – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Jurispr.
         blz. II‑1401, punt 24, en aldaar aangehaalde rechtspraak].
      
      15      Deze tweede vordering dient dus niet-ontvankelijk te worden verklaard.
      
       Ten gronde
      16      Verzoekster voert in wezen drie middelen aan: ten eerste, schending van artikel 43, lid 1, artikel 73 en artikel 74, leden 1
         en 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, lid 1, artikel 75 respectievelijk artikel 76, leden 1 en 2, van verordening
         nr. 207/2009); ten tweede, schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, en ten derde, schending van artikel 8,
         lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
      
      17      Het Gerecht is van oordeel dat eerst het derde middel dient te worden onderzocht.
      
       Derde middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94
      –       Argumenten van partijen
      18      Verzoekster stelt dat de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten ten dele soortgelijk zijn aangezien olijfolie
         vaak als cosmetisch ingrediënt wordt gebruikt in douchegels en shampoos van klasse 29 en op de verpakking van deze waren bovendien
         het teken van de oudere merken is afgebeeld, zodat er een soortgelijkheid met „verpakking en opslag van goederen” van klasse
         39 moet worden vastgesteld.
      
      19      Verzoekster voert tevens aan dat er verwarringsgevaar bestaat en zij is van mening dat de gemiddelde consument kan aannemen
         dat de in de merkaanvraag opgegeven waren en haar waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn.
      
      20      Het Bureau betwist de argumenten van verzoekster.
      
      –       Beoordeling door het Gerecht
      21      Zoals de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, heeft verzoekster in het stadium van de
         procedure voor de kamer van beroep geen argumenten aangevoerd ter betwisting van de afwijzing door de oppositieafdeling van
         de oppositie op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
      
      22      Volgens artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijft in procedures inzake relatieve weigeringsgronden het onderzoek
         beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.
         In het geval van een relatieve weigeringsgrond kunnen gegevens, feitelijk en rechtens, die voor het Gerecht worden aangevoerd
         zonder voordien voor de kamer van beroep te zijn aangedragen, de wettigheid van een beslissing van deze kamer derhalve niet
         aantasten [arrest Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C‑29/05 P, Jurispr. blz. I‑2213, punt 54, en arrest Gerecht van 15 februari
         2005, Cervecería Modelo/BHIM – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T‑169/02, Jurispr. blz. II‑505, punt 22].
      
      23      In het kader van de toetsing van de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep, waarmee het Gerecht krachtens
         artikel 63 van verordening nr. 40/94 is belast, kunnen gegevens, feitelijk en rechtens, die voor het Gerecht worden aangevoerd
         zonder voordien voor de instanties van het Bureau te zijn aangedragen, bijgevolg niet in aanmerking worden genomen om de wettigheid
         van de beslissing van de kamer van beroep te beoordelen en moeten zij dus niet-ontvankelijk worden verklaard (arrest NEGRA
         MODELO, reeds aangehaald, punten 22 en 23).
      
      24      Aangezien verzoekster ter ondersteuning van haar beroep voor de kamer van beroep geen argumenten heeft aangedragen ter betwisting
         van de gegrondheid van de beslissing van de oppositieafdeling wat toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening
         nr. 40/94 betreft, dient dit middel niet-ontvankelijk te worden verklaard.
      
       Eerste middel: schending van artikel 43, lid 1, artikel 73 en artikel 74, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94
      –       Argumenten van partijen
      25      Verzoekster stelt dat de kamer van beroep haar argument betreffende het bestaan van gevaar voor verwatering door een afgezwakt
         onderscheidend vermogen van de oudere merken ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard voor zover met dit argument een
         nieuw feitelijke gegeven wordt aangevoerd. Volgens verzoekster wordt met dit argument slechts een aspect van de vraag of afbreuk
         wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de oudere merken aan de orde gesteld en is dit argument dus
         binnen de door het Bureau gestelde termijn aangevoerd. Verzoekster is overigens van mening dat het niet verboden is, nieuwe
         elementen aan te dragen na verloop van de termijn van artikel 42, lid 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41, lid 3,
         van verordening nr. 207/2009) en van regel 19 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering
         van verordening (EG) nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), en dat de kamer van beroep in casu heeft nagelaten gebruik te maken van
         de haar bij artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 verleende beoordelingsvrijheid.
      
      26      Verzoekster betoogt bovendien dat de kamer van beroep, door haar niet te melden dat zij elementen die voor het eerst voor
         haar werden aangevoerd, niet in aanmerking zou nemen, artikel 43, lid 1, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden voor zover
         zij de partijen niet zo dikwijls als nodig heeft verzocht hun opmerkingen te maken. Zij heeft tevens artikel 73 van verordening
         nr. 40/94 geschonden door de bestreden beslissing te nemen op gronden waartegen verzoekster geen verweer heeft kunnen voeren.
      
      27      Het Bureau stelt allereerst dat dit middel overbodig is, aangezien, zelfs indien de kamer van beroep het argument betreffende
         het gevaar voor verwatering door het afgezwakte onderscheidend vermogen had onderzocht, de uitkomst van de zaak niet anders
         zou zijn geweest daar verzoekster geen gegevens heeft aangedragen ter staving van haar stelling.
      
      28      Vervolgens voert het Bureau aan dat, aangezien dit nieuwe argument kennelijk ontoereikend is als rechtvaardiging om artikel 8,
         lid 5, van verordening nr. 40/94 toe te passen en om zo de uitkomst van de zaak te beïnvloeden, niet is voldaan aan een van
         de voorwaarden die in het reeds aangehaalde arrest BHIM/Kaul is gesteld opdat te laat aangevoerde argumenten in overweging
         worden genomen. Bovendien heeft verzoekster welbewust vertraging in de hand gewerkt, of is op zijn minst uitermate onachtzaam
         geweest, door te verzuimen voor de oppositieafdeling een argument aan te voeren dat in die mate doorslaggevend is dat zonder
         dit argument geen daadwerkelijk verweer over de aangevoerde weigeringsgrond kan worden gevoerd. Het Bureau merkt in dit verband
         op dat verzoekster niet toelicht waarom zij dit argument niet voor de oppositieafdeling heeft aangevoerd.
      
      –       Beoordeling door het Gerecht
      29      In punt 31 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat verzoekster vak 95 van de oppositieakte had
         aangekruist, hetgeen erop wijst dat de tegen inschrijving van het aangevraagde merk ingestelde oppositie gebaseerd was op
         de overweging dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk
         zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, en dat de oppositie dus was gegrond
         op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.
      
      30      In punt 35 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep tevens vastgesteld dat verzoekster binnen de in artikel 42,
         lid 3, van verordening nr. 40/94 gestelde termijn om feiten, bewijzen en argumenten aan te voeren, voor de oppositieafdeling
         argumenten en bewijzen had aangevoerd tot staving van de bekendheid van haar oudere woordmerken TOSCA, maar dat zij geen argumenten
         of bewijzen heeft aangevoerd om aan te tonen dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd
         voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere
         merken.
      
      31      Vervolgens zij opgemerkt dat, zoals blijkt uit punt 37 van de bestreden beslissing, verzoekster in het stadium van de procedure
         voor de kamer van beroep heeft betoogd dat door het gebruik van het aangevraagde merk de bekendheid van de oudere merken zou
         worden uitgehold, aangezien het publiek de waren van verzoekster niet langer met het merk TOSCA zou associëren. In punt 38
         van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep dit argument echter aangemerkt als een „nieuw feitelijk gegeven”, dat
         zij overeenkomstig artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 niet-ontvankelijk heeft verklaard op grond dat het is aangevoerd
         na verloop van de door de oppositieafdeling gestelde termijn en dat verzoekster zich niet heeft beroepen op het bestaan van
         nieuwe gegevens of van moeilijkheden, feitelijk of rechtens, die haar zouden hebben belet dit argument aan te voeren tijdens
         de procedure voor de oppositieafdeling (punten 41 en 43‑45 van de bestreden beslissing).
      
      32      Anders dan de kamer van beroep, merkt het Gerecht evenwel op dat met dit argument in het stadium van de procedure voor de
         kamer van beroep slechts een element wordt verwoord dat reeds bij indiening van de oppositieakte werd aangereikt. Door vak
         95 van deze akte aan te kruisen heeft verzoekster immers te kennen gegeven dat haar oppositie was gebaseerd op de overweging
         dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan
         aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.
      
      33      Met het argument dat in het stadium van de procedure voor de kamer van beroep werd aangevoerd, wordt hooguit gepreciseerd
         in welk opzicht afbreuk zou worden gedaan aan de oudere merken, namelijk wat verzoekster aanduidt als uitholling van de bekendheid
         ervan, en wordt een summiere rechtvaardiging gegeven die naar wordt gesteld verband houdt met het feit dat „het publiek [haar]
         waren [...] niet langer met het merk TOSCA zou associëren”.
      
      34      In deze context zij eraan herinnerd dat de criteria voor toepassing van een relatieve weigeringsgrond of van een andere bepaling
         die de partijen ter ondersteuning van hun vordering aanvoeren, uiteraard een juridisch gegeven vormen dat het Bureau moet
         onderzoeken [arresten Gerecht van 1 februari 2005, SPAG/BHIM – Dann en Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Jurispr. blz. II‑287, punt 21,
         en 16 januari 2007, Calavo Growers/BHIM – Calvo Sanz (Calvo), T‑53/05, Jurispr. blz. II‑37, punt 59]. Met haar argument stelt
         verzoekster alleen dat in casu is voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 en motiveert
         zij dit summier door te stellen dat het publiek de door de oudere merken aangeduide waren niet langer zou associëren met deze
         merken.
      
      35      Gelet op de door verzoekster voor de oppositieafdeling aangevoerde gronden van de oppositie is het Gerecht van oordeel dat
         dit argument niet meer is dan een precisering van de aard van het gevaar dat afbreuk wordt gedaan, en een rechtvaardiging
         ervoor, zonder dat een nieuw feit in de zin van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 wordt toegevoegd.
      
      36      Bijgevolg heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door dit argument, dat ertoe strekt de
         aard en de oorsprong te preciseren van de afbreuk ter voorkoming waarvan oppositie tegen inschrijving van het aangevraagde
         merk op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 wordt ingesteld, aan te merken als een nieuw aangevoerd feit
         in de zin van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 en niet-ontvankelijk te verklaren. Verzoeksters argument moest
         overeenkomstig artikel 74, lid 1, van deze verordening door de kamer van beroep in overweging worden genomen.
      
      37      Het Bureau stelt subsidiair dat verzoeksters argument in elk geval kennelijk ontoereikend is opdat de oppositie met toepassing
         van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 wordt toegewezen, aangezien zij geen bewijzen tot staving van haar stelling
         heeft overgelegd.
      
      38      In dit verband zij vastgesteld dat de motivering van de bestreden beslissing geen beoordeling inhoudt met betrekking tot de
         vraag of verzoeksters argument in elk geval kennelijk ontoereikend was om toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening
         nr. 40/94 te rechtvaardigen.
      
      39      De mate waarin de opposant die voornemens is zich te beroepen op de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 5, van verordening
         nr. 40/94, de niet-hypothetische kans moet aanvoeren en bewijzen dat door het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk zal
         worden gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de oudere merken, verschilt naargelang het aangevraagde
         merk op het eerste gezicht een van de in deze bepaling bedoelde risico’s kan opleveren.
      
      40      Het is immers mogelijk dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie
         heeft, de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk doet aan of ongerechtvaardigd voordeel
         trekt uit het oudere merk, zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan
         te voeren of te bewijzen. Het is ook mogelijk dat het aangevraagde merk niet op het eerste gezicht een van de in artikel 8,
         lid 5, van verordening nr. 40/94 bedoelde risico’s voor het bekende oudere merk lijkt te kunnen opleveren, ook al is het gelijk
         aan dit merk of stemt het daarmee overeen. In dat geval moet het niet-hypothetische risico van afbreuk of ongerechtvaardigd
         voordeel in de toekomst worden aangetoond aan de hand van andere, door de opposant over te leggen en te bewijzen gegevens
         [arrest Gerecht van 22 maart 2007, Sigla/BHIM – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Jurispr. blz. II‑711, punt 48].
      
      41      In casu moest de kamer van beroep, met name op basis van de bewijzen die zijn overgelegd betreffende de bekendheid van de
         oudere merken, dus oordelen of de door verzoekster aangevoerde precisering betreffende het soort risico dat deze merken zouden
         lopen ten gevolge van inschrijving van het aangevraagde merk, wat verzoekster aanduidt als uitholling van de bekendheid ervan,
         en de daarvoor aangevoerde rechtvaardiging, namelijk de omstandigheid dat het publiek de door de oudere merken aangeduide
         waren niet langer zou associëren met deze merken, toereikend waren opdat de oppositie met toepassing van artikel 8, lid 5,
         van verordening nr. 40/94 werd toegewezen.
      
      42      Zoals reeds is opgemerkt, blijkt uit de bestreden beslissing dat de kamer van beroep deze vraag niet heeft beoordeeld, want
         zij heeft verzoeksters argument enkel niet-ontvankelijk verklaard.
      
      43      Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de stelling van het Bureau dat verzoeksters argument in elk geval kennelijk ontoereikend
         is om toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te rechtvaardigen aangezien zij geen bewijzen tot staving
         van haar betoog heeft overgelegd, door het Gerecht niet in overweging kan worden genomen bij de toetsing van de rechtmatigheid
         van de bestreden beslissing.
      
      44      In het kader van een vordering tot vernietiging toetst het Gerecht immers de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers
         van beroep. Wanneer het concludeert dat een dergelijke beslissing, waartegen voor hem een beroep is ingesteld, onrechtmatig
         is, moet het deze beslissing vernietigen, zonder dat het het beroep kan verwerpen door zijn eigen motivering in de plaats
         te stellen van die van de kamer van beroep, die de bestreden handeling heeft verricht. 
      
      45      Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 heeft
         geschonden door het door verzoekster in de procedure voor deze kamer aangevoerde argument dat door inschrijving van het aangevraagde
         merk de bekendheid van de oudere merken zou uithollen doordat het publiek de erdoor aangeduide waren niet langer zou associëren
         met deze merken, niet-ontvankelijk te verklaren.
      
      46      Derhalve dient het eerste middel van verzoekster gegrond te worden verklaard en dient de bestreden beslissing op deze grond
         te worden vernietigd voor zover de kamer van beroep de oppositie op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94
         heeft afgewezen, zonder dat de gegrondheid van het tweede middel behoeft te worden onderzocht.
      
       Kosten
      47      Volgens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht kan het Gerecht de proceskosten over de
         partijen verdelen of beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten
         in het ongelijk worden gesteld. Aangezien het Bureau en verzoekster elk ten dele in het ongelijk zijn gesteld, moeten zij
         in hun eigen kosten worden verwezen.
      
      HET GERECHT (Zesde kamer – uitgebreid),
      rechtdoende, verklaart:
      1)      De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen
            en modellen) (BHIM) van 18 december 2006 (zaak R 761/2006-2) wordt vernietigd voor zover daarbij werd afgewezen de oppositie
            ingesteld op grond van artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk
            [thans artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk].
      2)      Het beroep wordt verworpen voor het overige.
      3)      Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)
            worden verwezen in hun eigen kosten.
      
               Meij
            
            
               Vadapalas
            
            
               Labucka
            
         
               Wahl
            
             
            
                     Truchot
            
         Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 17 maart 2010.
      ondertekeningen
      * Procestaal: Engels.