CELEX: 62005CC0281
Language: da
Date: 2006-07-04
Title: Forslag til afgørelse fra generaladvokat Poiares Maduro fremsat den 4. juli 2006. # Montex Holdings Ltd mod Diesel SpA. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Bundesgerichtshof - Tyskland. # Varemærker - direktiv 89/104/EØF - varemærkeindehaverens ret til at forbyde transit af varer forsynet med et identisk tegn over en medlemsstats område, hvor dette varemærke er beskyttet - ulovlig fremstilling - associeret stat. # Sag C-281/05.

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
      M. POIARES MADURO
      fremsat den 4. juli 2006 1(1)
      
      Sag C-281/05
      Montex Holdings Ltd
      mod
      Diesel SpA
      (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland))
      »Varemærker – varemærkeindehaverens ret til at forbyde transit af varer forsynet med et identisk tegn på en medlemsstats område, hvor dette
         varemærke er beskyttet«
      1.     Den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse, der er indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland), vedrører i det væsentlige
         fortolkningen af artikel 5, stk. 1 og 3, i første direktiv 89/104/EØF (2). Der er nærmere bestemt tale om spørgsmålet, om en indehaver af et varemærke, der er registreret i en medlemsstat, har ret
         til at forbyde den rene transit gennem denne medlemsstat af varer, der er forsynet med et tegn, som er identisk med dette
         varemærke, selv om varemærket ikke er beskyttet i bestemmelsesmedlemsstaten, og varerne frit kan markedsføres dér.
      
      I –    De faktiske omstændigheder i hovedsagen, de relevante retsforskrifter og de præjudicielle spørgsmål, Domstolen er blevet forelagt
      2.     Diesel SpA (herefter »Diesel«) er indehaver af varemærket DIESEL for varer omfattet af klasse 25, »Beklædningsgenstande, fodtøj
         og hovedbeklædning« (3), der bl.a. er beskyttet i Tyskland. Montex Holdings Ltd (herefter »Montex«) sælger jeans under betegnelsen DIESEL i Irland,
         hvor det varemærke, som Diesel er indehaver af, ikke er beskyttet. 
      
      3.     Montex fremstiller jeans ved at eksportere de forskellige dele, herunder kendetegnene, via toldforseglingsproceduren til Polen,
         hvor delene syes sammen, og de færdige bukser tilbageføres til Irland. 
      
      4.     Den 31. december 2000 tilbageholdt Hauptzollamt Löbau – Zollamt Zittau (distriktstoldstedet Löbau – toldstedet Zittau) (Tyskland)
         en vareleverance til Montex på 5 076 damebukser forsynet med betegnelsen DIESEL, som blev forsendt med en ungarsk speditør
         i lastbil fra den polske fabrik over det tyske område til Montex. Bukserne skulle transporteres fra det polske toldsted til
         toldstedet i Dublin ved en uafbrudt transitforsendelse, og de var beskyttet mod et eventuelt tyveri ved en af de polske toldmyndigheder
         foretaget rumforsegling (toldplombe) af transportmidlet.
      
      5.     Montex klagede over tilbageholdelsen af de pågældende varer. Selskabet er af den opfattelse, at den rene transit af varerne
         over tysk område ikke krænker nogen varemærkeret. Diesel er imidlertid af den opfattelse, at transitten udgør en krænkelse
         af selskabets varemærkeret på grund af risikoen for, at varerne bringes i omsætning i transitlandet. Diesel har således nedlagt
         påstand om, at Montex forbydes at transitforsende eller at tillade transitforsendelse af sine varer på det tyske område. Diesel
         har endvidere nedlagt påstand om, at Montex pålægges at indvillige i destruktion af de beslaglagte varer eller – efter eget
         valg – at alle etiketter og andre kendetegn forsynet med betegnelsen DIESEL fjernes og destrueres, og at Montex tilpligtes
         at afholde udgifterne til destruktionen.
      
      6.     Efter at Montex var blevet dømt i første- og andeninstansen, indgav selskabet en revisionsanke til Bundesgerichtshof. Bundesgerichtshof
         har besluttet at udsætte sagen og stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
      
      »1)      Giver et registreret varemærke dets indehaver ret til at forbyde transit af varer, der er påført det pågældende kendetegn?
      2)      I bekræftende fald kan det da føre til en særlig bedømmelse, at tegnet ikke er beskyttet i bestemmelseslandet?
      3)      Skal der – såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende og uafhængigt af besvarelsen af spørgsmål 2 – sondres mellem, om en vare,
         der er bestemt for en medlemsstat, hidrører fra en medlemsstat, en associeret stat eller en tredjestat? Har det herved betydning,
         om varen er fremstillet lovligt eller i strid med varemærkeindehaverens rettigheder til tegnet i oprindelseslandet?«
      
      7.     På grundlag af disse spørgsmål må Domstolen fortolke varemærkedirektivets artikel 5, som regulerer »[r]ettigheder, der er
         knyttet til varemærket«, og bestemmer:
      
      »1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke,
         at gøre erhvervsmæssig brug af
      
      a)      et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret
      b)      et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er
         af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed
         er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket
      
      […]«
      8.     Artikel 5, stk. 3, bestemmer:
      »Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes
      a)      at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage
      b)      at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser
         under det pågældende tegn
      
      c)      at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn
      d)      at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.«
      9.     Forordning (EF) nr. 3295/94 (4), der var i kraft på tidspunktet for sagens faktiske omstændigheder, er ligeledes relevant ved analysen af sagen. Anden og
         tredje betragtning til denne forordning har følgende ordlyd:
      
      »handelen med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer skader i høj grad lovlydige fabrikanter og handlende samt indehavere
         af ophavsretten og beslægtede rettigheder og vildleder forbrugerne; det bør i videst muligt omfang forhindres, at sådanne
         varer bliver bragt på markedet, og der bør med henblik herpå fastsættes foranstaltninger, der gør det muligt effektivt at
         imødegå denne ulovlige virksomhed, uden at den lovlige frie handel hæmmes; dette mål falder endvidere i tråd med de bestræbelser,
         der udfoldes i samme retning på internationalt plan
      
      hvis varemærkeforfalskede, piratkopierede og lignende varer indføres fra tredjelande, er det vigtigt at forbyde overgangen
         til fri omsætning heraf i Fællesskabet eller henførsel heraf under en suspensionsprocedure og at indføre en egnet fremgangsmåde,
         der sætter toldmyndighederne i stand til at gribe ind for at sikre overholdelsen af et sådant forbud under de bedst mulige
         betingelser«.
      
      10.   Denne forordnings artikel 1, stk. 1, bestemmer:
      »1. I denne forordning fastsættes det
      a)      på hvilke betingelser toldmyndighederne kan gribe ind, når varer, som mistænkes for at være varer som omhandlet i stk. 2,
         litra a):
      
      –       angives til overgang til fri omsætning, udførsel eller genudførsel i henhold til artikel 61 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92
         af 12. oktober 1992 om en EF-toldkodeks [(5)] 
      
      –       opdages ved en kontrol af varer, der er under toldopsyn efter artikel 37 i forordning (EØF) nr. 2913/92, henført under en
         suspensionsprocedure efter artikel 84, stk. 1, litra a), i nævnte forordning, genudført efter meddelelse eller anbragt i en
         frizone eller på et toldoplag efter artikel 166 i samme forordning 
      
      og
      b)      hvilke foranstaltninger der skal træffes af de kompetente myndigheder med hensyn til sådanne varer, når det fastslås, at de
         faktisk er varer, der er omfattet af definitionen i stk. 2, litra a).«
      
      11.   Artikel 1, stk. 2, bestemmer: »I denne forordning forstås ved
      a)      »varer, der krænker en intellektuel ejendomsret«:
      –       »varemærkeforfalskede varer«, dvs.:
      –       varer, herunder deres emballage, hvorpå der uden tilladelse er anbragt et varemærke, som er identisk med – eller som ikke
         umiddelbart kan skelnes fra – et gyldigt registreret varemærke for varer af samme type, og som derved krænker den pågældende
         varemærkeindehavers rettigheder ifølge lovgivningen i Fællesskabet eller i den medlemsstat, hvor toldmyndighederne er blevet
         anmodet om at gribe ind
      
      […]«
      II – Stillingtagen
      12.   De af den forelæggende ret stillede spørgsmål kan i det væsentlige sammenfattes i et enkelt spørgsmål, som kan besvares samlet:
         giver varemærket indehaveren ret til at forbyde transit af varer, der er forsynet med et tegn, som er identisk med varemærket,
         og som er fremstillet i en tredjestat, over en medlemsstats område, hvor dette varemærke er beskyttet, selv om varerne som
         endeligt bestemmelsessted har en medlemsstat, hvori de frit kan markedsføres, idet varemærket ikke er beskyttet i dette land?
         Med henblik på at besvare dette spørgsmål skal det først klart fastslås, hvilken toldordning varerne var omfattet af på det
         tidspunkt, de blev tilbageholdt i Tyskland.
      
      13.   Det bestemmes i toldkodeksens artikel 91, stk. 1, litra a): »Ved proceduren for ekstern forsendelse gives der mulighed for
         forsendelse fra et sted til et andet inden for Fællesskabets toldområde […] af ikke-fællesskabsvarer, uden at de pålægges
         importafgifter eller andre afgifter eller undergives handelspolitiske foranstaltninger.« Der er dermed tale om en ordning,
         som generelt vedrører varer, der stammer fra tredjelande, og som ikke er i fri omsætning i Fællesskabet.
      
      14.   Det er imidlertid ikke bestridt i denne sag, således som navnlig den tyske regering og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
         har anført i deres indlæg, at de pågældende varer befandt sig under en suspensionsprocedure for ekstern forsendelse (6) på det tidspunkt, hvor de blev tilbageholdt af toldstedet Löbau den 31. december 2000. Der er ifølge den forelæggende ret
         nemlig tale om damebukser, som ikke var i fri omsætning i Fællesskabet, med oprindelse i Polen, før denne stat blev medlem
         af Den Europæiske Union.
      
      15.   Toldkodeksens artikel 92 bestemmer, at »[p]roceduren for ekstern forsendelse ophører, når varerne og det tilhørende dokument
         frembydes på bestemmelsestoldstedet i henhold til procedurens bestemmelser«. Det er imidlertid på varernes irske bestemmelsessted,
         at fortoldningsproceduren og ophøret af den rumsegling, som varerne blev underlagt under transitten, skal finde sted. Det
         er dermed i Irland, at varerne for første gang skal bringes i fri omsætning på Fællesskabets område.
      
      16.   Således som Domstolen fastslog i præmis 34 i dommen i sagen Polo/Lauren (7), hviler den eksterne forsendelse af ikke-fællesskabsvarer på en retlig fiktion. Under den eksterne forsendelse pålægges varerne
         ikke importafgifter, og de er heller ikke undergivet andre handelspolitiske foranstaltninger. Det hele afvikles, som om varerne
         ikke på noget tidspunkt var kommet ind på Fællesskabets område, inden de bringes i fri omsætning i Irland.
      
      17.   Republikken Polen var endnu ikke medlem af Unionen på det tidspunkt, hvor de i sagen omhandlede varer med oprindelse i dette
         land blev beslaglagt i Tyskland under deres transit til Irland. Der er derfor ikke i forbindelse med svaret til den forelæggende
         ret grundlag for at bedømme den hypotetiske situation, at varerne stammede fra Polen, efter at denne nye stat tilsluttede
         sig Unionen. Det eneste relevante spørgsmål i denne henseende er, om den omstændighed, at Republikken Polen på datoen for
         varernes beslaglæggelse i Tyskland ikke blot var et tredjeland, men en associeret stat (8), kan ændre sagens bedømmelse. Det er min opfattelse, at dette spørgsmål skal besvares benægtende.
      
      18.   Associeringsaftalen tilsigtede udelukkende at skabe en passende ramme for Republikken Polens gradvise integration i Fællesskabet
         med henblik på dens eventuelle tiltrædelse af sidstnævnte, mens EF-traktatens formål er oprettelse af et indre marked (9). Selv om associeringsaftalen i denne sammenhæng bestemte, at der gradvist skulle skabes en frihandelszone mellem Fællesskabet
         og Polen (10), indebærer det ikke, at de pågældende varer ophørte med at befinde sig under den eksterne forsendelsesprocedure på det tidspunkt,
         de blev tilbageholdt i Tyskland den 31. december 2000. De i denne sag omhandlede varer stammer fra Polen, og det er først
         fra den 1. maj 2004, at Polen er blevet en del af Fællesskabets toldområde.
      
      19.   Efter denne parentes vender jeg derfor tilbage til det centrale spørgsmål i denne sag, nemlig om indehaveren af det tyske
         varemærke har ret til at forbyde den eksterne forsendelse af varer på dette område med den begrundelse, at transitten krænker
         hans varemærkerettigheder i Tyskland.
      
      20.   Varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, bestemmer, at indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre
         erhvervsmæssig brug af ethvert tegn, der er identisk med eller skaber risiko for forveksling med det registrerede varemærke.
         Artikel 5, stk. 3, indeholder en ikke-udtømmende liste over former for erhvervsmæssig brug, som varemærkeindehaveren kan forbyde.
         Blandt disse former for brug findes import og eksport, men ikke ekstern forsendelse, som netop er situationen i den foreliggende
         sag. 
      
      21.   Domstolen har udtrykkeligt i dom af 18. oktober 2005, Class International (11), bemærket, at når ikke-fællesskabsvarer indføres i Fællesskabet under den eksterne forsendelsesprocedure eller toldoplagsproceduren,
         er de ikke i fri omsætning i Fællesskabet. Under sådanne omstændigheder er den blotte foranstaltning, at varerne bringes ind
         på Fællesskabets område i forbindelse med den eksterne forsendelsesprocedure eller toldoplagsproceduren, ikke en »import«
         i henhold til varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, litra c), og indebærer ikke »erhvervsmæssig brug [af varemærket]« i
         den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 5, stk. 1 (12).
      
      22.   Domstolen har således i samme dom konkluderet, at varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, og artikel 5, stk. 3, litra c),
         skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig den blotte foranstaltning, at varer, der er forsynet
         med varemærket, og som ikke tidligere af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke er blevet markedsført i Fællesskabet,
         bringes ind i Fællesskabet under den eksterne forsendelsesprocedure (13). 
      
      23.   I det væsentlige følger det heraf, at der ifølge Domstolens praksis ved afgørelsen af, om det forhold, at varer bringes ind
         i en medlemsstat, f.eks. i forbindelse med en ekstern forsendelse, indebærer erhvervsmæssig brug og dermed en krænkelse af
         varemærket i denne medlemsstat, skal tages hensyn til varemærkets funktion (14). Varemærkeindehaveren kan kun påberåbe sig retten til at forbyde tredjemands brug af varemærket, hvis der gøres indgreb i
         varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne
         (15).
      
      24.   Det skal således afgøres, om en transit som den i denne sag omtvistede kan skade Diesels interesser som indehaver af varemærket
         i Tyskland henset til dette varemærkes væsentligste funktion.
      
      25.   Markedsføringen af varer er i denne henseende afgørende. Det er nemlig selve markedsføringen af varer i transitstaten, hvor
         varemærket er beskyttet, som kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion i denne stat. Domstolen fandt således i
         Claes International-dommen, at varemærkeindehaverens forbud mod, at varerne bringes ind på en medlemsstats område, forudsætter,
         at varerne bringes ind på det område i Fællesskabet, hvor varemærket er beskyttet, med henblik på at blive markedsført der
         (16).
      
      26.   Den centrale rolle, som markedsføringen af varerne spiller ved fastlæggelsen af, om der gøres indgreb i varemærkeindehaverens
         rettigheder i transitstaten, følger ligeledes af dommen i sagen Kommissionen mod Frankrig (17) og senest af dommen i sagen Rioglass og Transremar (18). Selv om disse to domme vedrører fællesskabsvarers frie bevægelighed, viser de, at det set ud fra synspunktet om beskyttelsen
         af de industrielle ejendomsrettigheder kun er selve handlingerne til markedsføring af varerne, som kan gøre indgreb i indehaverens
         rettigheder i transitstaten. Det følger heraf, at når der ikke foretages sådanne handlinger, er det heller ikke muligt at
         fastslå, at varemærkeindehaverens rettigheder krænkes i transitstaten.
      
      27.   I dommen i sagen Kommissionen mod Frankrig har Domstolen understreget, at »[t]ransitforsendelse […] derfor ikke [er] omfattet
         af det egentlige indhold af den industrielle […] ejendomsret« (19). Når det pågældende produkt faktisk er bestemt til at skulle »markedsføres […] ikke på fransk område, hvor det alene er i transit, men i en anden medlemsstat« (20), hvor det ikke er beskyttet og derfor lovligt kan sælges, kan man ikke fastslå, at der er gjort indgreb i en industriel ejendomsrettighed
         i transitstaten. I den anden dom, Rioglass og Transremar, koncentrerede Domstolen sig også om markedsføringen af varerne i
         transitstaten for herefter at konkludere, at »[e]n transitforsendelse […] ikke [indebærer] markedsføring af de pågældende
         varer og […] derfor ikke [kan] krænke varemærkerettens særlige genstand« (21). 
      
      28.   I forbindelse med en transitforsendelse som den i denne sag kan et indgreb i varemærkeindehaverens rettigheder i transitstaten
         kun fastslås, hvis der er en begrundet mistanke om, at varerne vil blive markedsført i denne stat. Spørgsmålet er dermed,
         hvad de relevante indicier er, som kan begrunde en sådan mistanke. Er der ikke sådanne indicier, kan den rene eksterne forsendelse
         ikke gøre indgreb i de væsentligste funktioner for det varemærke, som Diesel er indehaver af i Tyskland.
      
      29.   I modsætning til Diesels synspunkt i selskabets skriftlige indlæg og under retsmødet er det ikke den blotte risiko for, at
         varerne ikke når frem til bestemmelsesstedet i Irland, og at de teoretisk kan være genstand for svigagtig markedsføring i
         Tyskland, der i sig selv gør det muligt at antage, at transitforsendelsen gør indgreb i varemærkets væsentligste funktioner
         i Tyskland. Hvis dette synspunkt skulle følges, ville det føre til, at enhver ekstern forsendelse af varer, der er forsynet
         med tegnet, skal anses for erhvervsmæssig brug af varemærket i den forstand, hvori udtrykket anvendes i varemærkedirektivets
         artikel 5, stk. 1. En sådan konklusion er imidlertid i strid med Domstolens ovennævnte praksis.  
      
      30.   Det er umiddelbart rationelt at antage, at Montex i denne sag vil markedsføre sine varer i Irland, hvor selskabet lovligt
         kan gøre dette. Montex kunne bestemt opnå umiddelbare fordele ved ulovligt at markedsføre produkterne i medlemsstater, hvor
         Diesel har sit varemærke korrekt registreret. En sådan strategi kan imidlertid efter sin art indebære meget betydelige tab
         for Montex, selv på kort sigt. Ved at foretage en sådan ulovlig markedsføring bliver muligheden for, at varerne ankommer til
         Irland under den eksterne forsendelsesprocedure gennem andre medlemsstaters områder, hvor varemærket er beskyttet, så meget
         desto mere vanskelig med en forhøjet risiko for, at varerne beslaglægges af myndighederne i transitstaterne.
      
      31.   Efter min opfattelse udgør den eksterne forsendelse af Montex’ varer, der er forsynet med tegnet DIESEL, ved forseglet transport
         ikke umiddelbart en krænkelse af Diesels varemærkerettigheder i Tyskland. En sådan transit giver ikke kontakt til handelssektoren
         i denne stat, som kan give anledning til indgreb i varemærkets væsentligste funktioner. Det påhviler bestemt den nationale
         ret at foretage en sådan efterprøvelse under omstændighederne i denne sag. Under alle omstændigheder skal der herved tages
         hensyn til, at den eventuelle risiko for misbrug under transitten er åbenbart utilstrækkelig til at ligestille den rene eksterne
         forsendelse med erhvervsmæssig brug af tegnet i den forstand, hvori udtrykket anvendes i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1
         og 3.
      
      32.   En krænkelse af varemærkerettigheder i transitstaten kan kun fastslås, hvis der er indicier, som gør det rimeligt at antage,
         at de varer, der er forsynet med tegnet DIESEL, ikke udelukkende vil blive markedsført i Irland, men ligeledes i andre medlemsstater,
         hvor varemærket er beskyttet, herunder i transitstaten. Men hvilke indicier skal en sådan mistanke om, at Montex vil markedsføre
         sine varer i Tyskland, bygge på?
      
      33.   Den forelæggende ret har spurgt, hvilken betydning den lovlige eller ulovlige karakter af varernes fremstilling i oprindelseslandet
         har for analysen i denne sag. Jeg vil nu behandle dette spørgsmål med henblik på at fastslå den eventuelle betydning af en
         sådan omstændighed ved konstateringen af en krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder i transitstaten. Jeg vil slutte
         med at undersøge forordning nr. 3295/94 og Domstolens praksis om fortolkning af denne forordning med henblik på at fastslå
         forordningens betydning for besvarelsen af de i denne sag stillede spørgsmål.
      
      A –    Den lovlige eller ulovlige karakter af fremstillingen i det tredjeland, som varerne stammer fra
      34.   I modsætning til den tyske regerings og Kommissionens synspunkt er det ikke min opfattelse, at den lovlige eller ulovlige
         karakter af fremstillingen af varerne i Polen i henhold til polsk varemærkeret er afgørende for besvarelsen af spørgsmålet,
         om der gøres indgreb i Diesels rettigheder i Tyskland som varemærkeindehaver i denne medlemsstat.
      
      35.   For det første kan efterprøvelsen af, om der gøres indgreb i varemærkets væsentligste funktioner på den medlemsstats område,
         hvor varerne befinder sig under ekstern forsendelse, ikke afhænge af en konstatering af, om fremstillingen af varerne i det
         tredjeland, de stammer fra, er lovlig eller ulovlig. Dette vil nemlig forpligte myndighederne i transitstaten til at gøre
         sig bekendt med varemærkeretten i det tredjeland – uanset hvilket land – hvor varerne er blevet fremstillet.
      
      36.   Det er for det andet min opfattelse, at de eneste relevante indicier for konstateringen af et indgreb i Diesels varemærkerettigheder
         i Tyskland er de indicier, som mistanken om, at varerne i transit ikke vil blive markedsført af Montex i Irland, men snarere
         i transitstaten, kan støttes på. Hvis det viser sig, at Montex foretager eller tidligere har foretaget markedsføring af sine produkter, der er forsynet med tegnet DIESEL, enten i transitmedlemsstaten eller i et andet land, hvor Diesel har
         varemærkebeskyttelse, er det et afgørende indicium for en sådan mistanke. 
      
      37.   Det påhviler under alle omstændigheder den nationale ret at efterprøve, om de forhold, den har kendskab til, godtgør, at Montex
         i Tyskland eller i et andet land, hvor det af Diesel ejede varemærke er beskyttet, har foretaget markedsføring af sine produkter,
         der er forsynet med tegnet DIESEL.
      
      B –    Forordning nr. 3295/94
      38.   Der kan ikke rejses tvivl om den i denne sag foretagne fortolkning af varemærkedirektivets artikel 5 ved en hensyntagen til
         forordning nr. 3295/94 og Domstolens praksis om de foranstaltninger, der skal træffes over for varemærkeforfalskede varer,
         piratkopierede varer eller lignende varer, som bringes ind i Fællesskabet.
      
      39.   Det skal bemærkes, at Domstolen i Rolex-dommen (22) om fortolkningen af forordning nr. 3295/94 har anført, at forordningen forbyder den rene transit af varemærkeforfalskede
         eller piratkopierede varer fra en medlemsstats område til et tredjeland, og denne transit skal sanktioneres. Domstolen anførte
         nemlig i dommen, at artikel 1 i forordning nr. 3295/94 skal fortolkes således, at den finder anvendelse, når varer, som er
         indført fra et tredjeland, under transitforsendelse til et andet tredjeland beslaglægges efter anmodning fra indehaveren af
         de rettigheder, der hævdes at være tilsidesat (23). Det følger heraf, således som Domstolen også har anført, at når de relevante nationale bestemmelser i strid med artikel
         2 og 11 i forordning nr. 3295/94 ikke forbyder, og derfor ikke sanktionerer transit af varemærkeforfalskede varer, må det
         fastslås, at sidstnævnte bestemmelser er til hinder for de pågældende nationale bestemmelser (24).
      
      40.   Det er imidlertid ikke min opfattelse, at man af denne forordning og Domstolens ovennævnte praksis kan udlede, at den rene
         transitforsendelse skal anses for at give anledning til en krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder i transitstaten.
         Jeg deler i denne henseende Kommissionens synspunkt om, at forordning nr. 3295/94 regulerer dels betingelserne for, at toldmyndighederne
         kan gribe ind over for varer, der mistænkes for at være varemærkeforfalskede varer (25), dels de foranstaltninger, de kompetente myndigheder skal træffe over for de samme varer (26). Den vedrører derimod ikke bedømmelsen af det varemærkeretlige spørgsmål om, hvorvidt rettighederne til varemærket er blevet
         krænket, eller spørgsmålet om, hvornår brugen af et tegn vil kunne forbydes, fordi den krænker varemærkeretten.
      
      41.   Som jeg imidlertid netop har understreget, kan den rene transit, når der ikke er begrundet mistanke om, at de produkter, der
         er forsynet med et tegn, som er identisk med varemærket, markedsføres i transitmedlemsstaten i strid med varemærkeindehaverens
         rettigheder i denne stat, ikke i sig selv påvirke varemærkets væsentligste funktioner. Under disse omstændigheder gøres der
         ikke indgreb i varemærkeindehaverens rettigheder i transitstaten.
      
      42.   Når en sådan mistanke om ulovlig markedsføring derimod viser sig at være begrundet, foreligger der en krænkelse af varemærkerettighederne.
         Under alle omstændigheder følger en sådan krænkelse ikke af den rene transitforsendelse, men af omstændigheder, der viser
         en reel og faktisk risiko for, at varerne bliver genstand for en ulovlig markedsføring i transitmedlemsstaten eller i en anden
         stat, hvor varemærket er beskyttet.
      
      43.   Det er netop det forhold, at de pågældende varer højest sandsynligt ville blive ulovligt markedsført i Fællesskabet, som i
         Polo/Lauren-sagen og i Rolex-sagen førte Domstolen til at fastslå, at der skulle træffes de i forordning nr. 3295/94 fastsatte
         foranstaltninger om indgreb heroverfor, selv om de pågældende varer befandt sig under en ekstern forsendelsesordning. Den
         væsentlige rolle, som den omstændighed, at de pågældende varer markedsføres ulovligt, spiller, følger af anden og tredje betragtning
         til forordning nr. 3295/94 (27). Domstolen har selv udtrykkeligt i Polo/Lauren-dommen fastslået, at der var risiko for, at de pågældende varer, der er henført
         under ordningen for ekstern forsendelse, svigagtigt bringes ind på Fællesskabets marked (28). Til forskel fra situationen i den foreliggende sag befandt de omtvistede varer i Polo/Lauren-sagen sig ikke under den eksterne
         forsendelsesordning på vej mod en medlemsstat, hvor de frit kunne markedsføres.
      
      44.   Denne sidstnævnte omstændighed, som er fastslået i den foreliggende sag, og naturligvis de manglende indicier, som kunne begrunde
         en mistanke om, at varerne vil blive markedsført i transitmedlemsstaten, er afgørende for konklusionen, at forordning nr. 3295/94
         ikke er af betydning for en konstatering om, at der foreligger en brug af tegnet, der kan forbydes, fordi den gør indgreb
         i varemærkeindehaverens rettigheder i transitstaten.
      
      45.   På baggrund af ovenstående betragtninger er jeg af den opfattelse, at Domstolen skal besvare de af den forelæggende ret stillede
         spørgsmål med, at varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1 og 3, skal fortolkes således, at det registrerede varemærke ikke
         giver indehaveren ret til at forbyde den rene transit af varer, der er forsynet med et tegn, som er identisk med varemærket,
         når der ikke er indicier for, at varernes ejer foretager eller har foretaget handlinger, der er rettet mod at markedsføre
         varerne i stater, hvor varemærket er beskyttet. Det påhviler den nationale ret at afgøre, om sådanne indicier foreligger i
         den konkrete sag. 
      
      III – Forslag til afgørelse
      46.   På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare de af Bundesgerichtshof stillede præjudicielle
         spørgsmål således:
      
      »Artikel 5, stk. 1 og 3, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
         lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at det registrerede varemærke ikke giver indehaveren ret til at forbyde den
         rene transit af varer, der er forsynet med et tegn, som er identisk med varemærket, når der ikke er indicier for, at varernes
         ejer foretager eller har foretaget handlinger, der er rettet mod at markedsføre varerne i stater, hvor varemærket er beskyttet.
         Det påhviler den nationale ret at afgøre, om sådanne indicier foreligger i den konkrete sag.«
      
      1 –	Originalsprog: portugisisk.
      
      2 –	Rådets første direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40,
         s. 1, herefter »varemærkedirektivet«).
      
      3 –	I henhold til Nice-arrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug
         ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.
      
      4 –	Rådets forordning af 22.12.1994 om foranstaltninger med henblik på at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel
         og henførsel under en suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer (EFT L 341, s. 8), som ændret ved
         Rådets forordning (EF) nr. 241/1999 af 25.1.1999 (EFT L 27, s. 1). Forordning nr. 3295/94 blev med virkning fra den 1.7.2004
         erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22.7.2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes
         for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker
         sådanne rettigheder (EUT L 196, s. 7).
      
      5 –	EFT L 302, s. 1, herefter »toldkodeksen«.
      
      6 –	Jf. toldkodeksens artikel 84, stk. 1, litra a).
      
      7 –	Dom af 6.4.2000, sag C-383/98, Sml. I, s. 2519.
      
      8 –	Ifølge Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og medlemsstaterne på den ene side og Republikken Polen på den anden
         side, indgået og godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets og Kommissionens afgørelse 93/743/EF, EKSF, Euratom af 13.12.1993
         (EFT L 348, s. 1, herefter »associeringsaftalen«).
      
      9 –	Dom af 27.9.2001, sag C-63/99, Gloszczuk, Sml. I, s. 6369, præmis 50.
      
      10 –	Jf. associeringsaftalens artikel 7 og artikel 2 i protokol nr. 1 til associeringsaftalen vedrørende tekstiler og beklædningsgenstande.
      
      11 –	Sag C-405/03, Sml. I, s. 8735, præmis 36 og 37.
      
      12 –	Ibid., præmis 44.
      
      13 –	Ibid., præmis 50.
      
      14 –	Således som generaladvokat Jacobs bemærkede i punkt 28 i forslaget til afgørelse i Class International-sagen.
      
      15 –	Dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 51. Som Domstolen gentagne gange har bekræftet,
         er det varemærkets afgørende funktion at garantere den identiske oprindelse af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet
         af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at
         adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. Jf. dom af 23.5.1978, sag 102/77,
         Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 30, og Arsenal Football
         Club-dommen, præmis 48.
      
      16 –	Class International-dommen, præmis 34. Jf. ligeledes præmis 58 og 59.
      
      17 –	Dom af 26.9.2000, sag C-23/99, Sml. I, s. 7653.
      
      18 –	Dom af 23.10.2003, sag C-115/02, Sml. I, s. 12705.
      
      19 –	Præmis 43.
      
      20 –	Dommen i sagen Kommissionen mod Frankrig, præmis 44 (min fremhævelse).
      
      21 –	Rioglass og Transremar-dommen, præmis 27.
      
      22 –	Dom af 7.1.2004, sag C-60/02, X, den såkaldte »Rolex-dom«, Sml. I, s. 651.
      
      23 –	Ibid., præmis 54. Jf. ligeledes Polo/Lauren-dommen, præmis 29.
      
      24 –	Rolex-dommen, præmis 58.
      
      25 –	Jf. artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning nr. 3295/94.
      
      26 –	Jf. artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning nr. 3295/94.
      
      27 –	Jf. punkt 9 i dette forslag til afgørelse.
      
      28 –	Præmis 34.