CELEX: 62014CC0215
Language: pl
Date: 2015-06-11
Title: Opinia rzecznika generalnego Wathelet przedstawione w dniu 11 czerwca 2015 r. # Société des Produits Nestlé SA przeciwko Cadbury UK Ltd. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) - Zjednoczone Królestwo. # Odesłanie prejudycjalne - Znaki towarowe - Dyrektywa 2008/95/WE - Artykuł 3 ust. 3 - Pojęcie charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania - Trójwymiarowy znak towarowy - Składający się z czterech paluszków wafel w czekoladzie Kit Kat - Artykuł 3 ust. 1 lit. e) - Oznaczenie tworzone jednocześnie przez kształt wynikający z charakteru samego towaru oraz kształt niezbędny do uzyskania efektu technicznego - Objęcie procesu produkcji pojęciem efektu technicznego. # Sprawa C-215/14.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
      MELCHIORA WATHELETA
      przedstawiona w dniu 11 czerwca 2015 r. (
            1
         )
      
         Sprawa C‑215/14
      
      
         Société des Produits Nestlé SA
      
      
         przeciwko
      
      
         Cadbury UK Ltd
      
      
         [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
      
      
         złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Zjednoczone Królestwo)]
      
      „Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykuł 3 ust. 1 lit. e) — Pojęcie charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Trójwymiarowy znak towarowy — Oznaczenie tworzone jednocześnie przez kształt wynikający z charakteru samego towaru oraz kształt niezbędny do uzyskania efektu technicznego — Wafelki czekoladowe Kit Kat”
      I – Wprowadzenie
      
      
               1.
            
            
               Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 3 ust. 1 lit. b), art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) i (ii) oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (
                     2
                  ) (zwanej dalej „dyrektywą w sprawie znaków towarowych”).
            
         
               2.
            
            
               Kwestia ta została podniesiona w ramach sporu między Société des Produits Nestlé SA (zwaną dalej „Nestlé”) a Cadbury UK Ltd (zwaną dalej „Cadbury”) dotyczącego sprzeciwu wniesionego przez tę ostatnią wobec zgłoszenia przez Nestlé do rejestracji jako znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie oznaczenia trójwymiarowego odpowiadającego kształtowi wafelka czekoladowego złożonego z czterech batoników.
            
         
               3.
            
            
               Istotą tej sprawy jest ewentualna możliwość zapewnienia sobie przez jedno przedsiębiorstwo stałego monopolu poprzez zarejestrowanie oznaczenia trójwymiarowego w charakterze znaku towarowego (
                     3
                  ).
            
         II – Ramy prawne
      
      A – Prawo Unii
      
      
               4.
            
            
               Artykuł 3 dyrektywy w sprawie znaków towarowych stanowi:
               „1.   Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:
               […]
               
                        b)
                     
                     
                        znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;
                     
                  […]
               
                        e)
                     
                     
                        oznaczenia, które składają się wyłącznie z:
                        
                                 (i)
                              
                              
                                 kształtu wynikającego z charakteru samych towarów;
                              
                           
                                 (ii)
                              
                              
                                 kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;
                              
                           
                                 (iii)
                              
                              
                                 kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;
                              
                           
                  […]
               3.   Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde państwo członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji.
               […]”.
            
         B – Prawo Zjednoczonego Królestwa
      
      
               5.
            
            
               Zgodnie z art. 3 ust. 1 Trade Marks Act 1994 (ustawy w sprawie znaków towarowych z 1994 r.) nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są odróżniającego charakteru, chyba że przed datą dokonania zgłoszenia do rejestracji faktycznie uzyskały one charakter odróżniający w następstwie ich używania.
            
         
               6.
            
            
               Na mocy art. 3 ust. 2 tego aktu nie jest rejestrowane jako znak towarowy oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt wynikający z charakteru samych towarów lub kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego.
            
         III – Okoliczności faktyczne sporu w postępowaniu głównym
      
      
               7.
            
            
               Towar, którego dotyczy sprawa w postępowaniu głównym, był sprzedawany w Zjednoczonym Królestwie od 1935 r. przez Rowntree & Co Ltd pod nazwą „Rowntree’s Chocolote Crisp”. W 1937 r. nazwa towaru została zmieniona na „Kit Kat Chocolate Crisp”, a następnie skrócona do „Kit Kat”. W 1988 r. Rowntree plc została kupiona przez Nestlé.
            
         
               8.
            
            
               Jakkolwiek przez długi czas towar był sprzedawany w opakowaniu składającym się z dwóch warstw: wewnętrznej srebrnej folii oraz zewnętrznego opakowania papierowego z nadrukowanym z przodu biało-czerwonym logo z napisem Kit Kat, to obecnie towar sprzedawany jest w opakowaniu o jednej warstwie, opatrzonym tym samym logo. Logo ewoluowało w czasie, ale zasadniczo pozostało takie samo. Obecna forma logo przedstawia się następująco:
            
         
         
      
               9.
            
            
               Podstawowy kształt towaru pozostał niemalże identyczny od 1935 r., jedynie wymiary zostały nieznacznie zmienione. Obecnie nieopakowany towar wygląda następująco:
            
         
         
      
               10.
            
            
               Należy wskazać, że na każdym batoniku wytłoczone są wyrazy „Kit Kat” wraz z elementami owalu, który stanowi część logo.
            
         
               11.
            
            
               W dniu 8 lipca 2010 r. Nestlé zgłosiła do rejestracji w charakterze znaku towarowego w Wielkiej Brytanii oznaczenie trójwymiarowe, którego przedstawienie graficzne zostało zaprezentowane poniżej (zwane „znakiem towarowym”):
            
         
         
      
               12.
            
            
               Zgłoszony znak towarowy różni się zatem od faktycznego kształtu towaru w ten sposób, że nie zawiera wytłoczonych wyrazów „Kit Kat”.
            
         
               13.
            
            
               Zgłoszenia dokonano dla następujących towarów z klasy 30 w rozumieniu porozumienia nicejskiego: „czekolada; czekoladowe wyroby cukiernicze; produkty z czekolady; wyroby cukiernicze; preparaty na bazie czekolady; produkty piekarskie; ciasta; herbatniki; herbatniki pokryte czekoladą; wafle pokryte czekoladą; ciastka; biszkopty; wafle”.
            
         
               14.
            
            
               Zgłoszenie zostało przyjęte przez brytyjski urząd ds. znaków towarowych i opublikowane w celu umożliwienia wniesienia sprzeciwu. Według tego urzędu pomimo tego, że znak towarowy pozbawiony jest samoistnego charakteru odróżniającego, zgłaszający wykazał, iż uzyskał on charakter odróżniający w następstwie używania.
            
         
               15.
            
            
               W dniu 28 stycznia 2011 r. Cadbury wniosła sprzeciw wobec zgłoszenia do rejestracji, opierając się w szczególności na przepisach Trade Marks Act 1994 dokonujących transpozycji art. 3 ust. 1 lit. b), art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) i (ii) oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy w sprawie znaków towarowych.
            
         
               16.
            
            
               W decyzji z dnia 20 czerwca 2013 r. ekspert brytyjskiego urzędu ds. znaków towarowych uznał, że znak towarowy nie posiadał samoistnego charakteru odróżniającego ani nie uzyskał takiego charakteru w następstwie używania.
            
         
               17.
            
            
               Ekspert uznał, że zgłoszony do rejestracji kształt ma trzy właściwości:
               
                        —
                     
                     
                        podstawowy kształt prostokąta w formie tabliczki;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        obecność, umiejscowienie i głębokość rowków rozmieszczonych wzdłuż tej tabliczki, oraz
                     
                  
                        —
                     
                     
                        liczba rowków, która wraz z szerokością tabliczki określa liczbę „batoników”.
                     
                  
         
               18.
            
            
               Według eksperta pierwsza z tych właściwości stanowi kształt wynikający z charakteru samych towarów i nie może z tego względu podlegać rejestracji, z wyjątkiem jednak „ciastek” i „ciast”, dla których kształt znaku towarowego odbiega znacząco od normy w tym sektorze. Jako że dwie pozostałe właściwości są niezbędne do uzyskania efektu technicznego, odrzucił on zgłoszenie do rejestracji w pozostałym zakresie.
            
         
               19.
            
            
               W dniu 18 lipca 2013 r. Nestlé wniosła odwołanie od tej decyzji do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Zjednoczone Królestwo), podważając stwierdzenie, zgodnie z którym znak towarowy nie uzyskał charakteru odróżniającego poprzez jego używanie przed rozpatrywaną datą. Ponadto Nestlé podnosi, że znak towarowy nie jest tworzony wyłącznie albo przez kształt wynikający z charakteru samego towaru, albo przez kształt niezbędny do uzyskania efektu technicznego.
            
         
               20.
            
            
               W odwołaniu wzajemnym wniesionym w tym samym dniu Cadbury podważa tę decyzję w zakresie, w jakim stwierdzono w niej, że w odniesieniu do ciastek i ciast znak towarowy ma samoistny charakter odróżniający i nie jest tworzony wyłącznie przez kształt wynikający z charakteru samego towaru, albo przez kształt niezbędnyego do uzyskania efektu technicznego.
            
         
               21.
            
            
               High Court of Justice uważa przede wszystkim, że ekspert nie powinien był wprowadzić rozróżnienia pomiędzy ciastkami i ciastami z jednej strony, a pozostałymi towarami z klasy 30 porozumienia nicejskiego z drugiej strony, ani w odniesieniu do dowodu na odróżniający charakter znaku towarowego, ani w odniesieniu do stosowania art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) i (ii) dyrektywy w sprawie znaków towarowych.
            
         
               22.
            
            
               Co się tyczy następnie tego, czy znak towarowy uzyskał odróżniający charakter w następstwie jego używania przed rozpatrywaną datą, sąd odsyłający, po przypomnieniu orzecznictwa w tym przedmiocie, stawia pytanie, czy dla wykazania, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający, wystarczy, aby w rozpatrywanej dacie znacząca część zainteresowanego kręgu odbiorców rozpoznawała znak towarowy i kojarzyła go z towarami zgłaszającego. Sąd ten twierdzi bowiem, że to raczej do zgłaszającego należy dowiedzenie, iż znacząca część zainteresowanego kręgu odbiorców uważa znak towarowy, w odróżnieniu od wszelkich innych znaków towarowych, które mogą być też obecne, za wskazujący pochodzenie towarów.
            
         
               23.
            
            
               Jeśli chodzi wreszcie o kształt wynikający z charakteru samego towaru i kształt niezbędny do uzyskania efektu technicznego, sąd odsyłający wskazuje, że jedynie nieliczne orzecznictwo odnosi się do art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) i (ii) dyrektywy w sprawie znaków towarowych.
            
         
               24.
            
            
               Mając wątpliwości co do argumentu Nestlé, zgodnie z którym z brzmienia art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy w sprawie znaków towarowych zgodnie z wykładnią dokonaną w orzecznictwie Trybunału jasno wynika, że odmówić rejestracji oznaczenia można tylko w wypadku, gdy wszystkie jego zasadnicze właściwości stanowią właściwości kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, sąd odsyłający skłania się do argumentacji Cadbury, polegającej na twierdzeniu, że ani brzmienie art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych, ani cel tego przepisu nie pozwalają na uznanie, iż kształt, którego jedna zasadnicza właściwość wynika z charakteru samego towaru (w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) dyrektywy w sprawie znaków towarowych), a dwie pozostałe zasadnicze właściwości są niezbędne do uzyskania efektu technicznego (w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) tej dyrektywy), może podlegać rejestracji z tego tylko powodu, że żadna z tych przesłanek odmowy rejestracji nie znajduje zastosowania do wszystkich trzech właściwości jednocześnie.
            
         
               25.
            
            
               Ponadto sąd odsyłający waha się przed przyjęciem poglądu Nestlé, zgodnie z którym z wyroków Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, pkt 78) i Lego Juris/OHIM (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 84) wyraźnie wynika, że art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy w sprawie znaków towarowych znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy kształt jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego w odniesieniu do funkcji towaru, ale nie w sytuacji, gdy kształt jest jedynie niezbędny do uzyskania efektu technicznego związanego ze sposobem wytwarzania tych towarów.
            
         IV – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym i postępowanie przed Trybunałem
      
      
               26.
            
            
               W tych okolicznościach High Court of Justice postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
               
                        1)
                     
                     
                        Czy w celu ustalenia, czy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie jego używania w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy [w sprawie znaków towarowych] wystarczy, aby zgłaszający udowodnił, że w rozpatrywanej dacie znacząca część zainteresowanego kręgu odbiorców rozpoznawała znak i kojarzyła go z towarami zgłaszającego w tym znaczeniu, że gdyby osoby te miały stwierdzić, kto sprzedaje towary opatrzone tym znakiem, wskazałyby one zgłaszającego, czy też zgłaszający musi udowodnić, że znacząca część zainteresowanego kręgu odbiorców uważa ten znak (w odróżnieniu od wszelkich innych znaków towarowych, które mogą być też obecne) za wskazujący pochodzenie towarów?
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        W przypadku gdy kształt wykazuje trzy zasadnicze właściwości, z których jedna wynika z charakteru samych towarów, a dwie pozostałe są niezbędne do uzyskania efektu technicznego, czy art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) lub ppkt (ii) dyrektywy [w sprawie znaków towarowych] wyklucza rejestrację tego kształtu jako znaku towarowego?
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Czy art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy [w sprawie znaków towarowych] należy interpretować w ten sposób, że wyklucza on rejestrację kształtów, które są niezbędne do uzyskania efektu technicznego w odniesieniu do sposobu, w jaki towary są wytwarzane, w przeciwieństwie do sposobu, w jaki funkcjonują?
                     
                  
         
               27.
            
            
               Uwagi na piśmie przedstawiły: strony w postępowaniu głównym, rządy niemiecki, polski i Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja Europejska.
            
         
               28.
            
            
               Wszyscy powyżsi uczestnicy postępowania przedstawili także uwagi ustne na rozprawie, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2015 r.
            
         V – Analiza
      
      A – Uwaga wstępna dotycząca dyrektywy znajdującej zastosowanie
      
      
               29.
            
            
               Wniosek dotyczy wykładni dyrektywy w sprawie znaków towarowych. Znajdujące zastosowanie orzecznictwo dotyczy jednak w istocie pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (
                     4
                  ).
            
         
               30.
            
            
               Orzecznictwo to nie traci jednak na znaczeniu. Jak bowiem Trybunał uściślił w wyroku Oberbank i in. (C‑217/13 i C‑218/13, EU:C:2014:2012, pkt 31), przepisy dyrektywy w sprawie znaków towarowych, których dotyczy niniejsza sprawa, nie doznały żadnej zasadniczej zmiany w zakresie brzmienia, treści lub celu w stosunku do odpowiadających im przepisów pierwszej dyrektywy 89/104. W myśl motywu 1 dyrektywy w sprawie znaków towarowych akt ten dokonał bowiem zwykłego ujednolicenia przepisów pierwszej dyrektywy 89/104.
            
         
               31.
            
            
               Jeśli chodzi w szczególności o art. 3 ust. 1 dyrektywy w sprawie znaków towarowych, jedynie wyliczenie zawarte w lit. e) poprzedzone znakami tiret zostało zamienione na wyliczenie poprzedzone literami i), ii) oraz iii). Wyraz „lub” oddzielający tiret pierwsze i drugie, oraz tiret drugie i trzecie w art. 3 ust. 1 lit. e) pierwszej dyrektywy 89/104 został również usunięty z wersji językowych, w których występował (
                     5
                  ).
            
         B – W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego
      
      
               32.
            
            
               Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie znaków towarowych nie są rejestrowane znaki towarowe, które są pozbawione jakiegokolwiek charakteru odróżniającego. Jednakże art. 3 ust. 3 tej dyrektywy wprowadza odstępstwo od tej zasady, przewidując, że taki znak towarowy może zostać zarejestrowany, jeżeli przed datą dokonania zgłoszenia do rejestracji i w następstwie jego używania znak ten uzyskał taki charakter odróżniający.
            
         
               33.
            
            
               W pytaniu pierwszym sąd odsyłający zwraca się do Trybunału o wyjaśnienie, czy dla wykazania, że znak towarowy uzyskał „charakter odróżniający w następstwie używania” w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy w sprawie znaków towarowych wystarczy, aby zgłaszający udowodnił, że w rozpatrywanej dacie znacząca część zainteresowanego kręgu odbiorców rozpoznawała znak i kojarzyła go z towarami zgłaszającego w tym znaczeniu, że gdyby osoby te miały stwierdzić, kto sprzedaje towary opatrzone tym znakiem, wskazałyby zgłaszającego, czy też zgłaszający musi udowodnić, że znacząca część zainteresowanego kręgu odbiorców uważa ten znak (w odróżnieniu od wszelkich innych znaków towarowych, które mogą być też obecne) za wskazujący pochodzenie towarów.
            
         
               34.
            
            
               Według High Court of Justice pytanie to wynika z niepewności utrzymującej się w sądach angielskich pomimo tego, że zwracały się one do Trybunału w tej kwestii już dwukrotnie (
                     6
                  ).
            
         
               35.
            
            
               Niniejsza sprawa daje zatem Trybunałowi okazję do ustalenia, czy zwykłe wykazanie, że kształt sprzedawanego towaru jest rozpoznawany przez znaczącą część właściwego kręgu odbiorców jako oznaczający towary określonego uczestnika obrotu gospodarczego, jest wystarczające do ustalenia, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, czy też należy wykazać, że właściwy krąg odbiorców używa tego kształtu i uważa go za gwarancję pochodzenia handlowego (
                     7
                  ).
            
         1. Funkcja znaku towarowego: wskazanie pochodzenia towarów lub gwarancja, że towary pochodzą z danego przedsiębiorstwa
      
               36.
            
            
               Jak wynika z jasnej definicji funkcji znaku towarowego zawartej w utrwalonym orzecznictwie Trybunału, jest ona nierozerwalnie związana z jego charakterem odróżniającym.
            
         
               37.
            
            
               Odróżniający charakter znaku towarowego stanowi bowiem zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy w sprawie znaków towarowych jedną z ogólnych przesłanek wymaganych dla rejestracji znaku towarowego. Ów charakter odróżniający, samoistny lub uzyskany w następstwie używania, oznacza, że znak towarowy pozwala na identyfikację towaru lub usługi, dla których stanowi oznaczenie, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, i w efekcie na odróżnienie takiego towaru lub usługi od towarów i usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (
                     8
                  ).
            
         
               38.
            
            
               Innymi słowy, „podstawową funkcją znaku towarowego jest zapewnienie konsumentowi lub końcowemu użytkownikowi określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym, pozwalając temu konsumentowi lub użytkownikowi na odróżnienie tego towaru lub usługi bez ryzyka wprowadzenia w błąd od towarów lub usług, które mają odmienne pochodzenie” (
                     9
                  ). „Znak towarowy musi [bowiem] stanowić gwarancję, iż wszystkie towary i usługi nim oznaczone zostały wytworzone lub dostarczone pod nadzorem jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość” (
                     10
                  ).
            
         
               39.
            
            
               Znak towarowy umożliwia nie tylko swojemu właścicielowi odróżnienie się od jego konkurentów, ale gwarantuje także konsumentowi lub końcowemu odbiorcy, że wszystkie towary lub usługi, których dotyczy oznaczenie stanowiące znak towarowy, mają to samo pochodzenie handlowe (
                     11
                  ).
            
         
               40.
            
            
               Co więcej, ten odróżniający charakter znaku towarowego, samoistny lub uzyskany w następstwie używania, należy oceniać po pierwsze w odniesieniu do towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację znaku towarowego, oraz po drugie w odniesieniu do sposobu postrzegania znaku towarowego przez przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług, który jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny (
                     12
                  ).
            
         
               41.
            
            
               Jak Trybunał ostatnio doskonale wyjaśnił, „[w] każdym przypadku należy ustalić, czy […] znak towarowy pozwala przeciętnemu konsumentowi [danego] towaru – [właściwie poinformowanemu oraz] dostatecznie uważnemu i rozsądnemu – na odróżnienie, bez zastanawiania się i bez [wykazywania] szczególnej uwagi, dan[ego] towar[u] od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw” (
                     13
                  ). Innymi słowy znak towarowy „tak jak jest on postrzegany przez właściwy krąg odbiorców, [powinien] pozwala[ć] na indywidualizację towarów [oznaczonych] tym znakiem i odróżnienie ich od towarów [mających inne pochodzenie handlowe]” (
                     14
                  ).
            
         
               42.
            
            
               Z tego orzecznictwa wynika, że zgłaszający nie może ograniczyć się do wykazania, iż przeciętny konsument danej kategorii towarów lub usług, który jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny, rozpoznaje znak towarowy i kojarzy go z jego towarami. Należy udowodnić, że dla tego przeciętnego konsumenta, który jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny, znak towarowy zgłoszony do rejestracji wskazuje wyłączne pochodzenie danych towarów, w odróżnieniu od wszelkich innych znaków towarowych, które mogą być też obecne, i to bez ryzyka wprowadzenia w błąd.
            
         2. Granice dowodu na używanie oznaczenia jako elementu zarejestrowanego znaku towarowego lub w połączeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym
      
               43.
            
            
               Według Nestlé wyizolowane używanie znaku towarowego nie jest niezbędne do tego, aby mógł on uzyskać odróżniający charakter w następstwie używania. Rozpoznanie znaku towarowego i związane z tym uzyskanie charakteru odróżniającego może nastąpić zarówno w następstwie używania go jako części zarejestrowanego znaku towarowego lub jako jego elementu, jak i w następstwie używania innego znaku towarowego w połączeniu z zarejestrowanym już znakiem towarowym. W takich sytuacjach wystarczyłoby, w konsekwencji takiego „łącznego” używania, aby zainteresowany krąg odbiorców rzeczywiście postrzegał towar lub usługę oznaczone przez zgłoszony do rejestracji znak towarowy w połączeniu z innym elementem jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa.
            
         
               44.
            
            
               Nie zgadzam się z taką interpretacją.
            
         
               45.
            
            
               To prawda, że Trybunał miał już okazję uściślić, iż w odniesieniu do uzyskania przez znak towarowy charakteru odróżniającego w następstwie używania fakt rozpoznawania przez właściwy krąg odbiorców towaru lub usługi jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa musi wynikać z używania danego znaku „w charakterze znaku towarowego”, przy czym nie jest bezwzględnie konieczne, by zgłoszony znak towarowy był używany samodzielnie (
                     15
                  ).
            
         
               46.
            
            
               Według Trybunału bowiem wyrażenie „używanie znaku w charakterze znaku towarowego” należy rozumieć jako odnoszące się wyłącznie do używania znaku w tym celu, aby zainteresowany krąg odbiorców rozpoznawał towar lub usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Tego rodzaju rozpoznanie i związane z tym uzyskanie przez znak towarowy charakteru odróżniającego może nastąpić zarówno w następstwie używania go jako części zarejestrowanego znaku towarowego lub jako jego elementu, jak i w następstwie używania innego znaku towarowego w połączeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym (
                     16
                  ).
            
         
               47.
            
            
               Niemniej jednak w wyroku Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432), Trybunał dokonał uściślenia, że w każdym razie „wystarczy, gdy w następstwie tego używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznaje towar lub usługę oznaczone wyłącznie znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa” (
                     17
                  ).
            
         
               48.
            
            
               Innymi słowy, o ile znak towarowy zgłoszony do rejestracji może uzyskać charakter odróżniający w połączeniu z innym znakiem towarowym, o tyle musi on w określonym momencie wykazywać zdolność do samodzielnego pełnienia funkcji identyfikacji pochodzenia towaru, aby mógł on sam w sobie być chroniony jako znak towarowy.
            
         
               49.
            
            
               Chodzi o kwestię dowodową bardzo dobrze wyjaśnioną w odniesieniu do sytuacji dotyczącej złożonego znaku towarowego przez rzecznik generalną J. Kokott w opinii przedstawionej w sprawie Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:61), w której stwierdzono, że „dla wykazania charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania jako elementu złożonego znaku towarowego nie wystarczy udokumentować używania złożonego znaku towarowego. Należy wykazać również, że właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał dany element w przypadku odrębnego używania w taki sposób, że identyfikuje on towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa i tym samym odróżnia go od towarów innych przedsiębiorstw” (
                     18
                  ).
            
         
               50.
            
            
               Jak Trybunał wyraźnie wskazał w ramach wykładni art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, „niezależnie od faktu, czy mamy do czynienia z używaniem oznaczenia jako części zarejestrowanego znaku towarowego, czy też w połączeniu z nim, podstawowym warunkiem jest to, by w następstwie tego używania oznaczenie, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wniesiono [i tylko ono, dodałbym, choć pewnie bez potrzeby], mogło gwarantować zainteresowanemu kręgowi odbiorców, że opatrzone nim towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa” (
                     19
                  ).
            
         
               51.
            
            
               Trybunał potwierdził taką wykładnię, precyzując w ramach tej samej sprawy, że aby dane używanie mieściło się w pojęciu rzeczywistego używania, zarejestrowany znak towarowy, który jest używany wyłącznie jako część złożonego znaku towarowego lub w połączeniu z innym znakiem towarowym, dalej musi być postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru (
                     20
                  ).
            
         
               52.
            
            
               W ramach postępowania głównego powstaje zatem pytanie, czy kształt zgłoszony przez Nestlé do rejestracji w charakterze znaku towarowego, poprzez jego używanie oddzielnie od jego opakowania i bez wymienienia zwrotu Kit Kat, pozwala na rozpoznanie towaru jako będącego, bez możliwości popełnienia pomyłki, waflem Kit Kat sprzedawanym przez Nestlé, w odróżnieniu od wszelkich innych znaków towarowych, które mogą być też obecne (
                     21
                  ).
            
         
               53.
            
            
               Do właściwego organu należy bowiem dokonanie oceny tego, czy zainteresowany krąg odbiorców lub przynajmniej jego znacząca część rozpoznaje, dzięki danemu znakowi towarowemu, towar lub usługę jako pochodzące wyłącznie z określonego przedsiębiorstwa, w tym znaczeniu, że mają one to samo pochodzenie handlowe (
                     22
                  ).
            
         
               54.
            
            
               Natomiast dokładne określenie tożsamości prawnej przedsiębiorstwa producenta – w niniejszej sprawie Nestlé w przeciwieństwie do Cadbury – wydaje mi się wykraczać poza rozpoznawanie, jakiego można w uprawniony sposób oczekiwać od danego kręgu odbiorców, zdefiniowane w orzecznictwie Trybunału, a więc poza sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów lub usług (
                     23
                  ).
            
         
               55.
            
            
               W konsekwencji w obliczu powyższych rozważań oceniam, że na pytanie pierwsze należy udzielić odpowiedzi, iż zgłaszający nie może ograniczyć się do wykazania, że zainteresowany krąg odbiorców rozpoznaje zgłoszony znak towarowy i kojarzy go z jego towarami lub usługami. Musi on przedstawić dowód na to, że zgłoszony znak towarowy sam w sobie wskazuje wyłączne pochodzenie danych towarów lub usług w odróżnieniu od wszelkich innych znaków towarowych, które mogą być też obecne, i bez ryzyka wprowadzenia w błąd.
            
         C – W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego
      
      
               56.
            
            
               Kształt, którego dotyczy sprawa w postępowaniu głównym, ma trzy zasadnicze właściwości: pierwsza z nich wynika z charakteru samego towaru, a dwie pozostałe są niezbędne do uzyskania efektu technicznego.
            
         
               57.
            
            
               W tych okolicznościach sąd odsyłający zmierza do ustalenia czy art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) lub (ii) dyrektywy w sprawie znaków towarowych stoi na przeszkodzie zarejestrowaniu tego kształtu jako znaku towarowego. Innymi słowy, zmierza on w istocie do ustalenia, czy istnieje możliwość kumulatywnego stosowania kryteriów wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. e) tej dyrektywy.
            
         1. Uwagi wstępne w przedmiocie celu, do którego realizacji zmierza art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych
      
               58.
            
            
               Prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu konkurencji w Unii Europejskiej. W systemie tym, jak wskazałem już w ramach badania pytania pierwszego, każde z przedsiębiorstw, aby móc przywiązać do siebie klientów dzięki wysokiej jakości swych towarów lub usług, powinno mieć możliwość rejestrowania w charakterze znaków towarowych oznaczeń umożliwiających konsumentowi lub końcowemu odbiorcy – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (
                     24
                  ).
            
         
               59.
            
            
               Kształt towaru jest jednym z oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy, pod warunkiem że będzie on umożliwiał, jak każde inne oznaczenie zdefiniowane w art. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych, odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem podstaw odmowy lub unieważnienia przewidzianych w art. 3 omawianej dyrektywy.
            
         
               60.
            
            
               Owe podstawy odmowy rejestracji powinny być interpretowane w świetle interesu ogólnego, który leży u podstaw każdej z nich (
                     25
                  ). Sens podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych zasadza się na unikaniu tego, by ochrona na podstawie prawa znaków towarowych prowadziła do przyznania ich właścicielom monopolu na rozwiązania techniczne lub funkcjonalne właściwości towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych (
                     26
                  ). W ten sposób art. 3 ust. 1 lit. e) zmierza do uniknięcia tego, by ochrona przyznana przez prawa do znaku towarowego rozciągała się ponad oznaczenia umożliwiające odróżnienie towarów lub usług od towarów lub usług oferowanych przez konkurencję w sposób prowadzący do stworzenia przeszkody uniemożliwiającej konkurencji swobodne oferowanie towarów, zawierających te same rozwiązania techniczne lub powyższe właściwości użytkowe, w konkurencji z właścicielem znaku (
                     27
                  ).
            
         
               61.
            
            
               Innymi słowy, jak Trybunał stwierdził niedawno w wyroku Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233), bezpośrednim celem zakazu rejestrowania kształtów wynikających z charakteru samych towarów, przewidzianego w art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (i) dyrektywy w sprawie znaków towarowych lub kształtów o charakterze czysto funkcjonalnym, przewidzianego w lit. e) ppkt (ii) tego przepisu, czy też kształtów zwiększających znacznie wartość towaru w rozumieniu lit. e) ppkt (iii) tego przepisu, „jest uniknięcie tego, aby wyłączne i stałe prawo, które nadaje znak towarowy, mogło służyć przedłużaniu bez ograniczenia w czasie ważności innych praw, które prawodawca Unii chciał podporządkować terminom peremptoryjnym” (
                     28
                  ).
            
         
               62.
            
            
               Trzy podstawy odmowy rejestracji przewidziane w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych służą bowiem temu, aby utrzymać w domenie publicznej zasadnicze właściwości danego towaru, które są odzwierciedlone w jego kształcie (
                     29
                  ).
            
         2. W przedmiocie możliwości kumulatywnego stosowania trzech podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych
      
               63.
            
            
               Odpowiedź na pytanie drugie zawarta jest w wyroku Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233).
            
         
               64.
            
            
               Trybunał odpowiedział bowiem przecząco na pytanie o to, czy art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że podstawy odmowy rejestracji wymienione w lit. e) ppkt (i) oraz (ii) tego przepisu można stosować „w sposób łączny”.
            
         
               65.
            
            
               Nie należy jednak popełnić pomyłki co do znaczenia tej odpowiedzi. Jakkolwiek Trybunał stwierdził w tej sprawie, że art. 3 ust. 1 lit. e) pierwszej dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że podstawy odmowy rejestracji wymienione w tiret pierwszym i trzecim tego przepisu nie mogą być stosowane w sposób łączny, nie oznacza to jednak, że podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 3 ust. 1 lit. e) tej dyrektywy (lub dyrektywy w sprawie znaków towarowych) nie mogą być stosowane kumulatywnie do tego samego kształtu.
            
         
               66.
            
            
               W uzasadnieniu tego wniosku Trybunał rozpoczyna bowiem od stwierdzenia, że trzy podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 3 ust. 1 lit. e) pierwszej dyrektywy 89/104 (a więc również dyrektywy w sprawie znaków towarowych) mają charakter autonomiczny. Oznacza to, że każda z nich musi mieć zastosowanie niezależnie od dwóch pozostałych (
                     30
                  ). Trybunał wnioskuje z tego następnie, że jeśli spełnione jest choćby jedno z kryteriów wymienionych w tym przepisie, oznaczenie tworzone wyłącznie przez kształt towaru bądź przedstawienie graficzne tego kształtu nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy (
                     31
                  ). Trybunał wyjaśnił ponadto, że w tym względzie bez znaczenia jest, iż odmowa rejestracji tego oznaczenia może nastąpić w oparciu o kilka podstaw odmowy rejestracji, jeśli jedna z tych podstaw ma w pełni zastosowanie do danego oznaczenia (
                     32
                  ).
            
         
               67.
            
            
               Jak zasugerował rzecznik generalny M. Szpunar w opinii w sprawie Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:322), taka wykładnia art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych „nie wyklucza zatem równoległej analizy tych samych okoliczności pod kątem spełniania jednej lub więcej przesłanek, o których mowa w poszczególnych tiret” (
                     33
                  ). Wykluczone jest natomiast zastosowanie tego przepisu do sytuacji, w których żadna z trzech podstaw odmowy rejestracji ustanowionych w tym przepisie nie znajdowałaby zastosowania w pełni (
                     34
                  ).
            
         
               68.
            
            
               Oznacza to zatem, że poszczególne podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych mogą być stosowane kumulatywnie do jednego kształtu, pod warunkiem że każda z nich, a przynajmniej jedna z nich, znajduje do niego zastosowanie „w pełni”.
            
         
               69.
            
            
               Każda inna wykładnia sprzeciwiałaby się celowi art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych, polegającemu, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem powtórzonym w wyroku Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233, pkt 19), na unikaniu tego, by ochrona na podstawie prawa znaków towarowych prowadziła do przyznania ich właścicielom monopolu na rozwiązania techniczne lub funkcjonalne właściwości towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych (
                     35
                  ) lub bardziej ogólne, aby wyłączne i stałe prawo, które nadaje znak towarowy, mogło służyć przedłużaniu bez ograniczenia w czasie ważności innych praw, które prawodawca Unii chciał podporządkować terminom peremptoryjnym (
                     36
                  ).
            
         
               70.
            
            
               Jak wskazuje rząd polski w swoich uwagach na piśmie, każda z podstaw wyłączenia wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych zmierza do ochrony od wszelkiego monopolu aspektu w różny sposób związanego z formą towaru (przez sam jego charakter, przez konieczność uzyskania efektu technicznego lub przez jego znaczną wartość). Wykładnia tego przepisu jako zakazującego kumulatywnego stosowania tych podstaw byłaby paradoksalna, ponieważ sprowadzałaby się do uznania, że możliwość wyróżnienia w jednym kształcie więcej niż jednego aspektu zasługującego na ochronę na mocy art. 3 ust. 1 lit. e) wyłączałaby konieczność ochrony tego czy innego z tych aspektów lub każdego z nich (
                     37
                  ).
            
         
               71.
            
            
               Na podstawie powyższych rozważań oceniam, że należy na pytanie drugie udzielić odpowiedzi, iż art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on zarejestrowaniu jako znaku towarowego kształtu posiadającego trzy zasadnicze właściwości, z których jedna wynika z charakteru samego towaru, a dwie pozostałe są niezbędne do uzyskania efektu technicznego, pod warunkiem że przynajmniej jedna z tych podstaw odmowy rejestracji znajduje w pełni zastosowanie do tego kształtu.
            
         D – W przedmiocie trzeciego pytania prejudycjalnego
      
      
               72.
            
            
               W swoim pytaniu trzecim sąd odsyłający zwraca się do Trybunału o wskazanie zakresu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy w sprawie znaków towarowych, który wyklucza z prawa do rejestracji oznaczenia tworzone przez „kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego”. Sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy zwrot „niezbędny do uzyskania efektu technicznego” dotyczy wyłącznie sposobu funkcjonowania danych towarów, czy znajduje również zastosowanie do sposobu wytwarzania tych towarów.
            
         
               73.
            
            
               Literalna wykładnia art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy w sprawie znaków towarowych prowadzi do wykluczenia z jego zakresu stosowania kształtów narzuconych przez proces wytwarzania.
            
         
               74.
            
            
               Z jednej strony brzmienie tego przepisu odnosi się wyraźnie i wyłącznie do kształtu „towaru”, bez żadnej wzmianki o procesie wytwarzania. Z drugiej strony kształt jest rozważany jako niezbędny do uzyskania efektu. W chronologii wydarzeń towar jest wcześniejszy od efektu technicznego. Wyłącznie ten efekt, będący w sposób konieczny zamierzoną i pożądaną konsekwencją kształtu towaru, jest objęty brzmieniem art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy w sprawie znaków towarowych.
            
         
               75.
            
            
               Jest jednak możliwe, że ten efekt techniczny nie mógłby zostać osiągnięty w inny sposób, niż w wyniku szczególnego procesu wytwarzania. W sprawie w postępowaniu głównym zatem to właśnie obecność rowków nadaje towarowi kształt niezbędny do uzyskania poszukiwanego efektu technicznego, a mianowicie umożliwia konsumentowi łatwe oddzielenie od siebie batonów wafla. Tymczasem kąt boków towaru i rowki są uwarunkowane szczególnym procesem formowania czekolady, a zatem metodą wytworzenia towaru (
                     38
                  ).
            
         
               76.
            
            
               Ponadto, opierając się na celu podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy w sprawie znaków towarowych, polegającym na unikaniu tego, by ochrona na podstawie prawa znaków towarowych prowadziła do przyznania ich właścicielom monopolu na rozwiązania techniczne lub funkcjonalne właściwości towaru, których użytkownik mógłby poszukiwać w towarach konkurencyjnych, Trybunał orzekł w przedmiocie oznaczeń tworzonych wyłącznie przez kształt towaru niezbędny do uzyskania efektu technicznego, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret drugie pierwszej dyrektywy 89/104, że „przepis ten ma na celu odmowę rejestracji kształtów, których zasadnicze właściwości spełniają funkcję techniczną, albowiem wyłączność, stanowiąca nieodłączną cechę praw ze znaku, tworzyłaby przeszkodę dla możliwości oferowania przez konkurentów towaru spełniającego tę samą funkcję lub co najmniej przeszkodę dla swobodnego wyboru przez nich rozwiązania technicznego, które zamierzają zastosować dla spełnienia tego typu funkcji przez ich towar” (
                     39
                  ).
            
         
               77.
            
            
               Zastosowanie spójnika „lub”, podkreślone przez dodanie zwrotu „co najmniej”, wskazuje, że art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy w sprawie znaków towarowych odnosi się do dwóch różnych sytuacji. Pierwsza z nich dotyczy towaru jako takiego (obejmującego pożądaną funkcję, a więc poszukiwany efekt techniczny). Druga, z konieczności różna, obejmuje zakresem stosowania tego przepisu rozwiązanie techniczne, jakie producent zamierza przyjąć dla nadania tej funkcji swojemu towarowi. Rozwiązanie techniczne przyjęte dla nadania towarowi funkcji jest oczywiście parafrazą zwrotu „proces wytwarzania” (
                     40
                  ).
            
         
               78.
            
            
               W konsekwencji uważam, że na trzecie pytanie prejudycjalne należy udzielić odpowiedzi, iż art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy w sprawie znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on zarejestrowaniu jako znaku towarowego kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego nie tylko z punktu widzenia funkcjonowania towaru, ale również z punktu widzenia sposobu, w jaki jest on wytwarzany.
            
         VI – Wnioski
      
      
               79.
            
            
               Na podstawie powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał udzielił na pytania prejudycjalne przedstawione przez High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Intellectual Property, następujących odpowiedzi:
               
                        1)
                     
                     
                        Zgłaszający nie może ograniczyć się do wykazania, że zainteresowany krąg odbiorców rozpoznaje zgłoszony znak towarowy i kojarzy go z jego towarami lub usługami. Musi on przedstawić dowód na to, że zgłoszony znak towarowy sam w sobie wskazuje wyłączne pochodzenie danych towarów lub usług w odróżnieniu od wszelkich innych znaków towarowych, które mogą być też obecne, i bez ryzyka wprowadzenia w błąd.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Artykuł 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on zarejestrowaniu jako znaku towarowego kształtu posiadającego trzy zasadnicze właściwości, z których jedna wynika z charakteru samego towaru, a dwie pozostałe są niezbędne do uzyskania efektu technicznego, pod warunkiem że przynajmniej jedna z tych podstaw odmowy rejestracji znajduje w pełni zastosowanie do tego kształtu.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on zarejestrowaniu jako znaku towarowego kształtu niezbędnego do uzyskania efektu technicznego nie tylko z punktu widzenia sposobu funkcjonowania towarów, ale również z punktu widzenia sposobu, w jaki są one wytwarzane.
                     
                  
         (
            1
         )	Język oryginału: francuski.
      (
            2
         )	Dz.U. L 299, s. 25.
      (
            3
         )	Jakkolwiek niniejsza sprawa dotyczy zgłoszenia znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie, przedmiotowy kształt został również zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy dla niektórych towarów z klasy 30 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”). Cadbury złożyła wniosek o unieważnienie tej rejestracji, który został oddalony decyzją Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). Postępowanie w sprawie skargi na tę decyzję się obecnie przed Sądem Unii Europejskiej pod numerem T‑112/13, przy czym postępowanie zostało zawieszone w oczekiwaniu na orzeczenie w niniejszej sprawie. Trzecie postępowanie w sprawie rejestracji dotyczące wersji przedmiotowego znaku towarowego z dwoma batonikami zostało natomiast zawieszone przed izbą odwoławczą OHIM.
      (
            4
         )	Dz.U. 1989, L 40, s. 1.
      (
            5
         )	Zobacz na przykład wersje angielską i niemiecką w porównaniu do wersji francuskiej i włoskiej.
      (
            6
         )	Trybunał nie miał jednak jeszcze okazji udzielić odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza sprawa została bowiem wykreślona (postanowienie Prezesa Trybunału Nestlé, C‑7/03, EU:C:2003:268), zaś orzeczenie w drugiej sprawie zapadło na podstawie art. 2 pierwszej dyrektywy 89/104, ponieważ Trybunał stwierdził brak oznaczenia mogącego stanowić znak towarowy, bez omawiania kwestii charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania w rozumieniu art. 3 tej dyrektywy [wyrok Dyson, C‑321/03, EU:C:2007:51].
      (
            7
         )	To przeformułowanie pytania pierwszego zadanego przez sąd odsyłający odpowiada kompilacji pytań drugiego i trzeciego zadanych przez High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division w sprawie zakończonej postanowieniem Prezesa Trybunału Nestlé (C‑7/03, EU:C:2003:268).
      (
            8
         )	Zobacz wyroki: Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, pkt 35; Oberbank i in., C‑217/13 i C‑218/13, EU:C:2014:2012, pkt 38.
      (
            9
         )	Wyrok Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, pkt 30; podkreślenie moje. Chodzi o utrwalone orzecznictwo Trybunału. Zobacz w szczególności wyroki: Hoffmann-La Roche, 102/77, EU:C:1978:108, pkt 7; HAG GF, C‑10/89, EU:C:1990:359, pkt 14; Loendersloot, C‑349/95, EU:C:1997:530, pkt 24; Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, pkt 28; a także Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C‑337/12 P do C‑340/12 P, EU:C:2014:129, pkt 42.
      (
            10
         )	Wyrok Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, pkt 30. Jak wyjaśnia M. Monteagudo, znak towarowy nie jest tylko danym „oznaczeniem”, ale związkiem pomiędzy tym oznaczeniem a towarem (lub usługą), do którego się odnosi, który pozwala za odróżnienie lub zindywidualizowanie go w stosunku do innych towarów (lub usług) identycznych lub podobnych oferowanych przez inne osoby. Chodzi o główną funkcję znaku towarowego, mianowicie o funkcję określenia pochodzenia produktu [M. Monteagudo, „Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C‑299/99, caso ‘Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd’)”, Actas de derecho industrial y derecho de autor, 2002, s. 391 do 408, w szczególności s. 397].
      (
            11
         )	Y. Basire, „La fonction patrimoniale de la marque”, Légicom, no 44, 2010, s. 17–26, w szczególności s. 24 i 25.
      (
            12
         )	Zobacz podobnie wyroki: Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, pkt 59, 63; Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, pkt 25; Oberbank i in., C‑217/13 i C‑218/13, EU:C:2014:2012, pkt 39.
      (
            13
         )	Wyrok Voss of Norway/OHIM, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, pkt 92.
      (
            14
         )	Ibidem, pkt 94.
      (
            15
         )	Zobacz podobnie wyrok Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, pkt 26, 27.
      (
            16
         )	Zobacz podobnie wyrok Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, pkt 29, 30. Zobacz także w odniesieniu do art. 7 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) rr
         40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), odpowiadającego w istocie art. 3 ust. 3 dyrektywy w sprawie znaków towarowych, wyrok Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, pkt 27.
      (
            17
         )	Punkt 30; podkreślenie moje.
      (
            18
         )	Punkt 43.
      (
            19
         )	Wyrok Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, pkt 28. Podkreślenie moje.
      (
            20
         )	Ibidem, pkt 35.
      (
            21
         )	Jakkolwiek wyrażenie „Kit Kat” wytłoczone jest na każdym z batonów, z których składa się wafel „Kit Kat”, to jednak kształt zgłoszony do rejestracji nie posiada takiego napisu i mógłby ewentualnie być rozpoznawany przez dany krąg odbiorców jako odnoszący się do towarów innych przedsiębiorstw. W takim przypadku nie posiadałby on wymaganego charakteru odróżniającego. Zbadanie tej kwestii należy do sądu odsyłającego.
      (
            22
         )	Zobacz podobnie Y. Basire, „La fonction patrimoniale de la marque”, Légicom, nr 44, 2010, s. 17–26, w szczególności s. 25.
      (
            23
         )	Wyroki: Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, pkt 59, 63; Nestlé, C‑353/03, EU:C:2005:432, pkt 25; Oberbank i in., C‑217/13 i C‑218/13, EU:C:2014:2012, pkt 39.
      (
            24
         )	Zobacz podobnie wyrok Lego Juris/OHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo.
      (
            25
         )	Zobacz podobnie wyrok w sprawie Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo.
      (
            26
         )	Ibidem, pkt 18.
      (
            27
         )	Zobacz podobnie wyrok Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, pkt 78.
      (
            28
         )	Punkt 19. Trybunał dodał także, w pkt 20 tego wyroku, że „podstawa odmowy rejestracji przewidziana w art. 3 ust. 1 lit. e) tiret pierwsze dyrektywy w sprawie znaków towarowych zmierza do tego samego celu, do którego zmierzają tiret drugie i trzecie tego przepisu”. Chodzi w istocie o prawa wynikające z regulacji dotyczącej patentów i wzorów przemysłowych [zob. podobnie opinię rzecznika generalnego D. Ruiza-Jarabo Colomera w sprawie Philips, C‑299/99, EU:C:2001:52, pkt 30]. Zobacz także, co do różnicy celów tych regulacji, opinię rzecznika generalnego M. Szpunara w sprawie Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:322, pkt 35–37. Z doktryny zob. w szczególności B. Vanbrabant, La propriété intellectuelle. Nature juridique et régime patrimonial, Bruksela, Larcier, 2015 (ma się ukazać), tom 1, s. 352; M. Monteagudo, „Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C‑299/99, caso ‘Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd’)”, Actas de derecho industrial y derecho de autor, 2002 s. 391–408, w szczególności s. 403, 404.
      (
            29
         )	Zobacz podobnie w odniesieniu do pierwszej dyrektywy 89/104 opinię rzecznika generalnego M. Szpunara w sprawie Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:322, pkt 28.
      (
            30
         )	Wyrok Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, pkt 39.
      (
            31
         )	Ibidem, pkt 40. Ten wniosek nie jest nowością. Trybunał zinterpretował omawiany przepis w ten sposób w wyroku Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, pkt 76, i powtórzył tę wykładnię w wyroku Benetton Group, C‑371/06, EU:C:2007:542, pkt 26 tiret trzecie.
      (
            32
         )	Wyrok Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, pkt 41. Podkreślenie moje.
      (
            33
         )	Punkt 105.
      (
            34
         )	Ibidem, 99.
      (
            35
         )	Zobacz podobnie, poza wyrokiem Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, wyroki: Lego Juris/OHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 43; Linde i in., od C‑53/01 do C‑55/01, EU:C:2003:206, pkt 72; Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, pkt 78.
      (
            36
         )	Zobacz podobnie wyrok Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, pkt 19; zaś co do rozwiązań technicznych wyrok Lego Juris/OHIM, C‑48/09 P, EU:C:2010:516, pkt 45, 46.
      (
            37
         )	Co ciekawe, dla U. Suthersanen, w jej komentarzu do wyroku Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, możliwość skumulowania tych trzech wyjątków przewidzianych w art. 3 ust. 1 lit. e) pierwszej dyrektywy 89/104 jest niewątpliwa. Powstaje natomiast pytanie o to, jakie kryteria powinny zostać spełnione dla ustalenia, czy kształt jest wyłączony z prawa do rejestracji na mocy jednej (lub dwóch, dodałbym) lub trzech podstaw odmowy przewidzianych w tym przepisie (U. Suthersanen, „The European Court of Justice in Philips v Remington – Trade Marks and Market Freedom”, Intellectual Property Quarterly, 2003, nr 3, s. 257–283, w szczególności s. 258).
      (
            38
         )	Zgodnie z uwagami eksperta powtórzonymi przez sąd odsyłający w pkt 29 wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
      (
            39
         )	Wyrok Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, pkt 79; podkreślenie moje.
      (
            40
         )	Według Ivána L. Sempere Massa, jest kilka kryteriów oceny tego, czy kształt towaru spełnia funkcję techniczną. Wśród nich autor przytacza przykład kształtu będącego już przedmiotem patentu, ale również sytuację producenta, który w reklamie towaru wskazuje na zalety techniczne, które dany kształt posiada, dla jego używania lub wytwarzania (I.L. Sempere Massa, La protección de las formas como
         marca tridimensional, Tirant, Valencia, 2011, w szczególności s. 101).