CELEX: 61989CC0238
Language: pt
Date: 1990-10-09
Title: Conclusões do advogado-geral Tesauro apresentadas em 9 de Outubro de 1990. # Pall Corp. contra P. J. Dahlhausen & Co. # Pedido de decisão prejudicial: Landgericht München I - Alemanha. # Livre circulação de mercadorias - Direito das marcas - Publicidade enganosa. # Processo C-238/89.

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
      GIUSEPPE TESAURO
      apresentadas em 9 de Outubro de 1990 (
            *1
         )
      
         Senhor Presidente,
      
      
         Senhores Juízes,
      
      
               1. 
            
            
               As questões colocadas pelo órgão jurisdicional nacional dizem respeito à utilização no comércio intracomunitário do sinal bem conhecido, o R inscrito num pequeno círculo — a seguir «(R)» —, aposto ao lado de uma marca regularmente registada. Este símbolo não é um sinal distintivo, mas serve apenas para indicar que a marca que o acompanha foi objecto de registo. Constitui, portanto, uma informação, ou antes, um aviso destinado a terceiros, em particular aos concorrentes da empresa que o utiliza, quanto ao facto de a marca em questão estar juridicamente protegida.
               O uso do (R) tem a sua origem nos Estados Unidos, onde está especialmente regulamentado pela lei (US Trademark Law, Section 29). Em contrapartida, as ordens jurídicas dos países comunitários e a primeira directiva CEE em matéria de marcas (
                     1
                  ) não prevêem regras específicas a esse respeito; contudo, na prática comercial de quase todos os Estados da Comunidade, o recurso a esse sinal (ou a outros símbolos ou indicações) está bastante divulgado como forma de dar a conhecer a terceiros que uma marca foi registada.
               Não se exclui que, mesmo na falta de previsões normativas expressas, a utilização do (R) em certos países comunitários possa produzir efeitos jurídicos e revista, portanto, uma certa importância quanto à protecção das marcas (
                     2
                  ) mas, abstraindo de uma eventual importância no âmbito específico do direito das marcas, é de qualquer forma claro que a utilização do (R) está sujeita, em termos gerais, às regras destinadas a proteger a confiança dos terceiros e a lealdade da concorrência, como qualquer outro elemento ligado também à apresentação de um produto ao público.
            
         
               2. 
            
            
               E precisamente nesta perspectiva que se colocam as questões suscitadas pelo órgão jurisdicional nacional. Com efeito, o litígio diz respeito a um produto italiano cuja marca foi regularmente registada em Itália e que foi posto em circulação com o sinal (R). O produto em questão foi em seguida exportado para a República Federal da Alemanha. Além da marca seguida do (R) — impresso sobre o próprio produto —, a embalagem contém uma série de outras indicações relativas ao fabricante, ao importador, às modalidades de utilização, às dimensões e aos elementos quanto ao fabrico e prazo de validade.
               Ora, no caso dos autos, a legalidade do uso na Alemanha da marca que individualiza o produto em causa não é de forma alguma contestada; com efeito, a demandante não reivindica qualquer direito sobre a marca, em si própria, ao abrigo da legislação alemã, e também não são alegados fenómenos de confusão com marcas semelhantes. A demandante opõe-se simplesmente à utilização do (R) na comercialização do produto na República Federal da Alemanha, na medida em que, na sua opinião, é susceptível de induzir os terceiros em erro quanto ao Estado no qual a marca foi registada.
               Esta pretensão baseia-se no artigo 3.° da UWG (lei alemã sobre a concorrência desleal), que reprime o comportamento daquele que, para se afirmar face à concorrência, fornece informações enganosas na apresentação dos seus produtos. Com efeito, a demandante e o próprio órgão jurisdicional consideram como adquirido que, em presença do (R), os terceiros são induzidos a crer que a marca em questão foi registada na Alemanha e beneficia, por consequência, de uma protecção jurídica neste país. Noutros termos, os terceiros atribuem ao (R) uma conotação territorial precisa: este sinal é interpretado como indicando não o simples registo, mas o registo na República Federal da Alemanha. Os terceiros recebem, portanto, uma informação enganosa cada vez que a marca seguida do (R) está, de facto, registada, mas noutro país, e não na Alemanha. Com efeito, nestes casos, são levados a crer que a própria marca está legalmente protegida, quando isso não é verdade.
               Em resumo, resulta que, por aplicação do artigo 3.° da UWG, a comercialização na Alemanha de um produto importado de outro Estado-membro, cuja marca é acompanhada de um (R), deve ser considerada como proibida, quando a própria marca não foi registada na Alemanha, tendo sido regularmente registada no país de exportação.
               E precisamente quanto à compatibilidade dessa proibição com os artigos 30.° e 36.° do Tratado que o órgão jurisdicional nacional interroga o Tribunal de Justiça.
            
         
               3. 
            
            
               A esse respeito, é porventura oportuno precisar, desde já, que a referência ao artigo 36.° não parece pertinente no caso dos autos. Como já referimos, no presente litígio não se trata de proteger um direito de marca, mas apenas garantir que a confiança dos terceiros e a lealdade da concorrência não sofram qualquer prejuízo em virtude de uma apresentação enganosa das mercadorias ao público. É, portanto, à luz apenas do artigo 30.°, e em particular das «exigências imperativas» estabelecidas na jurisprudência «Cassis de Dijon», que se deve apreciar a conformidade da proibição em questão face ao direito comunitário.
               A esse respeito, a Comissão invocou um argumento de carácter preliminar. A instituição argumenta que a proibição prevista pelo órgão jurisdicional não pode em caso algum ser justificada com base em eventuais «exigências imperativas», dado que se aplica apenas aos produtos importados e reveste, portanto, um carácter discriminatório (
                     3
                  ). Com efeito, ainda segundo a opinião da Comissão, o órgão jurisdicional nacional, ao aplicar o artigo 3.° da UWG, entende distinguir entre o facto de a marca do produto em causa estar protegida com base no direito alemão ou apenas com base no direito de outro Estado-membro. O acórdão Kohl (acórdão de 6 de Novembro de 1984, 177/83, Recueil, p. 3651) é invocado em apoio desta tese.
               Contudo, tendo em conta os elementos que acabamos de salientar, parece-nos difícil recusar à proibição em litígio a natureza de medida «indistintamente aplicável». Com efeito, o órgão jurisdicional alemão considera que, nos termos da regulamentação nacional sobre a concorrência desleal, a utilização do (R) só é lícita se a marca em questão estiver registada na República Federal. Mas esta exigência é imposta independentemente da proveniência do produto: a utilização do (R) é, pois, em princípio, autorizada quer para os produtos nacionais quer para os produtos importados de outros Estados-membros; em contrapartida, quer os produtos nacionais quer os produtos importados não poderão ser comercializados na República Federal com o sinal (R) se a respectiva marca apenas tiver sido registada noutro Estado-membro.
               Deste ponto de vista, cremos que existe uma diferença bastante nítida entre o presente litígio e o analisado pelo Tribunal no processo Kohl, atrás citado. Neste último, tratava-se da proibição de usar um sinal apenas em virtude de o público poder «ser induzido em erro quanto à proveniência nacional ou estrangeira das mercadorias» (sublinhado nosso). Pelo contrário, no caso dos autos, a razão da proibição é evitar riscos de erro quanto ao local em que a marca do produto está registada e protegida, sem que o facto de o produto ser, por sua vez, de proveniência nacional ou estrangeira revista qualquer importância.
               É evidente que, do ponto de vista prático, os efeitos restritivos dessa proibição terão incidência principalmente apenas sobre produtos importados. A jurisprudência do Tribunal neste ponto parece-nos, contudo, clara. O facto de uma medida nacional causar entrave às importações, produzindo «efeitos protectores» do mercado interno, não é suficiente para excluir que a própria medida tenha uma natureza «indistintamente aplicável» (ver acórdão de 13 de Março de 1984, Prantl, n.° 21, 16/83, Recueil, p. 1299); sendo esse o caso, os efeitos sobre as importações só têm importância para demonstrar se o regime em questão constitui obstáculo às trocas e é, por conseguinte, abrangido pelo âmbito de aplicação do artigo 30.°
               Em definitivo, parece-nos que o presente processo diz respeito a um caso de medida «indistintamente aplicável», já que se trata, num sector onde não existem regras comuns, de uma proibição relativa à utilização de um determinado sinal, aplicada, nos mesmos termos, tanto às mercadorias nacionais como às mercadorias importadas.
            
         
               4. 
            
            
               Uma medida deste género não é em si mesmo incompatível com o mercado comum. Na realidade (acórdão de 22 de Janeiro de 1981, Dansk Supermarked/Imerco, 58/80, Recueil, p. 181), «o direito comunitário não tem, em princípio, como efeito impedir a aplicação, num Estado-membro, às mercadorias importadas de outros Estados-membros, das regras de comercialização em vigor no Estado de importação. Resulta daí que a comercialização de mercadorias importadas pode ser proibida quando as condições em que a sua colocação à venda é realizada constitui infracção aos usos comerciais considerados como regulares e leais no Estado-membro de importação».
               Todavia, também nos parece evidente que a competência dos Estados-membros nesse plano se encontra materialmente limitada pelas obrigações impostas pelo direito comunitário, e em particular pelo princípio fundamental da livre circulação de mercadorias. O respeito deste princípio tem como efeito que as medidas nacionais restritivas das trocas näo possam ser invocadas contra a importação de mercadorias legalmente produzidas e comercializadas no seu país de origem excepto se forem efectivamente «necessárias» para assegurar objectivos como a protecção dos consumidores ou a lealdade das transacções.
               Isso é particularmente válido quanto às prescrições nacionais relativas à apresentação e à comercialização das mercadorias (nas quais se inclui — segundo cremos — a regulamentação de um determinado sinal), que, se forem também alargadas aos produtos importados, são de molde a tornar a venda pelo menos mais difícil ou mais onerosa, ao impor a alteração da sua apresentação para a tornar conforme com as diversas condições em vigor no país de destino (
                     4
                  ).
               Estes princípios, consagrados numa jurisprudência numerosa, foram posteriormente esclarecidos pelo Tribunal, que teve a oportunidade de sublinhar que «num regime de mercado comum, a defesa dos consumidores e a lealdade das transacções comerciais... devem ser asseguradas com respeito mútuo pelos usos leal e tradicionalmente praticados nos diferentes Estados-membros» (ver acórdão de 4 de Dezembro de 1986, Comissão//Alemanha, 179/85, Colect., p. 3879, e acórdão Prantl, atrás citado).
            
         
               5. 
            
            
               Voltando ao caso dos autos, é necessário, antes de mais, assinalar que o próprio despacho de reenvio determina claramente as consequências restritivas das trocas que resultam da aplicação da proibição em questão. Na medida em que a comercialização com o sinal (R) dos produtos cuja marca não está registada na Alemanha é proibida, por ser enganosa, os operadores, titulares do direito sobre uma marca regularmente registada noutro Estado-membro, são obrigados, para exportar para a República Federal, ou a suprimir o (R) tout court, ou a registar também a marca na República Federal, ou, pelo menos, a acrescentar indicações donde resulte, sem possibilidade de equívoco, qual o país comunitário onde se fez o registo, por exemplo, através de designações do tipo «(R) in Italy»aut umilia.
               
               Nas três hipóteses, o produto não pode ser importado com a apresentação que tinha sido regularmente adoptada para o mesmo no país de origem. Os obstáculos que daí decorrem para a livre circulação das mercadorias são particularmente importantes se se tiverem em conta as seguintes circunstâncias:
               
                        —
                     
                     
                        a proibição em questão não diz respeito a uma categoria determinada de produtos, mas às mais variadas categorias de produtos; por outro lado, dada a larga utilização do (R) a nível internacional, é evidente que a proibição em litígio pode afectar os fluxos comerciais das origens mais diversas;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        para se conformar com o regime alemão, os operadores têm de fazer face a encargos suplementares (para o registo na Alemanha ou para a alteração da apresentação da mercadoria), que podem desfavorecer o produto importado;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        a alteração da apresentação da mercadoria é particularmente difícil, a ponto de se tornar impossível, no caso de o (R) não figurar apenas na embalagem, mas estiver impresso sobre o próprio produto (como precisamente acontece no caso dos autos);
                     
                  
                        —
                     
                     
                        muito frequentemente, a exportação não é efectuada pelo produtor, mas por intermediários comerciais independentes que, normalmente, não têm o direito de proceder unilateralmente às operações necessárias para se conformar com o regime alemão.
                     
                  Além disso, há que acrescentar que, se proibições semelhantes existissem também noutros Estados-membros, daí decorreria um grave entrave à circulação intracomunitária de produtos regular e tradicionalmente comercializados nos países de origem com o sinal em questão. Por exemplo, se o órgão jurisdicional italiano considerasse dever aplicar as regras nacionais destinadas a proteger a concorrência leal nos mesmos termos que os previstos no caso dos autos pelo órgão jurisdicional alemão, as mercadorias legalmente comercializadas na Alemanha com o sinal (R) não poderiam ser importadas para Itália. Noutros termos, uma generalização da proibição em questão implicaria um grave risco de compartimentação dos mercados nacionais.
            
         
               6. 
            
            
               Parece-nos, pois, que a proibição em questão não pode ser considerada como «necessária» para garantir as exigências imperativas reconhecidas pelo direito comunitário. Com efeito, é verdade que esta proibição, na medida em que resulta da aplicação do artigo 3.° da UWG, pode in abstracto ser considerada como visando, simultaneamente, a protecção do consumidor (no sentido amplo do termo, isto é, englobando a protecção da confiança dos terceiros em geral contra as informações ou as apresentações enganosas) e a protecção da lealdade das transacções comerciais (na medida em que a apresentação enganosa de um produto é susceptível de beneficiar indevidamente um concorrente em detrimento de outro).
               Mas é também verdade que, se se proceder a uma análise mais atenta, não parece que a livre circulação de produtos como o produto em litígio seja realmente susceptível de enganar terceiros e, por consequência, provocar distorções da concorrência.
               A esse respeito, observamos, antes de mais, que é manifesto que o (R) foi colocado no produto litigioso em conformidade com uma prática comercial internacional que, apesar de estar bastante divulgada, nunca deu lugar a dificuldades. Com efeito, no âmbito das trocas internacionais, o (R) é normalmente utilizado para indicar de forma geral o registo da marca à qual se liga, sem conotações de natureza territorial. De resto, isso parece estar em harmonia com o facto de, ao contrário de outras indicações expressas numa determinada língua, o sinal em questão se caracterizar precisamente pelo facto de ser um símbolo utilizado no plano internacional e, em consequência, figurar normalmente em produtos cujas marcas são registadas nos países mais diversos.
               Dito isto, é necessário observar, em primeiro lugar, que no caso concreto não parece existir qualquer risco para os consumidores em sentido estrito, isto é, para os compradores dos produtos que contêm o sinal (R). Com efeito, tal como a Comissão observou, o (R), pela sua própria função, constitui uma mensagem destinada não aos consumidores, mas, essencialmente, aos outros operadores económicos, e em particular aos concorrentes da empresa que o utiliza. A confirmação disso resulta, a nível empírico, do facto de o (R) ou outras indicações semelhantes ocuparem frequentemente um lugar bastante marginal na apresentação de um produto, no sentido de que não é feito um esforço para as fazer ressaltar aos olhos dos compradores.
               Na realidade, não parece de tal forma importante para o consumidor saber que uma determinada marca foi registada; nesse caso, o que interessa é a certeza de que uma marca (acompanhada ou não do sinal de registo) não foi objecto de falsificação ou não deu lugar a confusão com marcas semelhantes. Por outro lado, mesmo que o consumidor conferisse qualquer valor ao facto de a marca estar registada, o local onde o registo foi efectuado ser-lhe-ia, de qualquer modo, indiferente. É verdade, com efeito, que o registo não é efectuado em toda a parte segundo as mesmas modalidades (que continuam a ser regidas por diferentes legislações nacionais ainda não harmonizadas ao nível comunitário), mas também é verdade que estas divergências têm carácter processual e que, em qualquer caso, tal como se demonstrou na audiência, não têm qualquer influência, nem mesmo indirecta, nas garantias de qualidade do produto oferecido.
               Finalmente, é necessário observar que, mesmo na hipótese — que parece contudo meramente teórica — de o consumidor relacionar certas qualidades com o registo de uma marca num país determinado, nada impede os produtores que estejam em condições de satisfazer essa expectativa de fornecer, por sua iniciativa, essa informação ao consumidor. É, portanto, evidente que, também com referência a essa hipótese teórica, uma proibição como a que é objecto do litígio, parece manifestamente desproporcionada.
               Em segundo lugar, o risco efectivo de engano não existe também quanto aos sujeitos — os operadores económicos — aos quais se dirige normalmente a informação de que a marca foi registada. A esse respeito, o órgão jurisdicional a quo considera que a utilização do (R) que se afastasse do uso nacional tradicional prejudicaria a confiança desses operadores. Estes, com efeito, seriam sempre levados a crer que a marca com o (R) foi registada na República Federal da Alemanha e beneficia, por consequência, de um estatuto jurídico preciso; por consequência, se os produtos que contêm o (R), cuja marca não foi registada na Alemanha, fossem postos em circulação, os terceiros seriam induzidos em erro, na medida em que seriam levados a acreditar possuir a própria marca uma tutela jurídica que, pelo contrário, não existe.
               Todavia, a experiência comum demonstra-nos que um empresário cauteloso, fazendo uso de uma diligência normal, quando pretende comercializar um produto e tem, por isso, interesse em saber se uma determinada marca está ou não registada e goza, por conseguinte, da protecção jurídica ligada ao registo, verifica, antes de qualquer outra iniciativa, junto dos registos públicos, qual é exactamente a situação jurídica da marca em questão, quer um produto similar comporte ou não o (R). A protecção jurídica destes operadores que façam uso de uma diligência normal não está, portanto, realmente condicionada — e menos ainda prejudicada — pelo facto de os produtos que contêm o (R), cuja marca não foi registada no país onde o próprio produto é comercializado, circularem livremente: mesmo na ausência da proibição em questão, estes operadores não correm o risco de ser enganados quanto à existência da protecção jurídica de uma marca determinada e, por conseguinte, quanto ao alcance dos seus próprios direitos de propriedade comercial. Pelas mesmas razões, deve também entender-se que, na falta da proibição em litígio, não existem riscos de distorção da concorrência.
               Contudo, mesmo supondo que, num Estado-membro, os terceiros consideram que o (R) apenas pode indicar um registo efectuado no próprio país, deduzindo daí automaticamente consequências quanto ao alcance dos seus direitos de propriedade comercial (circunstância que — é oportuno precisá-lo — é posta em dúvida pelo próprio Governo alemão), é necessário sublinhar que, de qualquer modo, essa interpretação não pode ser protegida de forma absoluta, a ponto de colocar em causa de forma significativa a liberdade de circulação das mercadorias.
               Na realidade, no mercado único, que tem como corolário a mais ampla liberalização das trocas intracomunitárias, não é possível organizar a protecção dos terceiros com base em considerações meramente nacionais. E mesmo normal que as opiniões e as representações dos terceiros — assim como a sua protecção — se alterem progressivamente, precisamente em virtude da integração crescente dos mercados.
               É, aliás, nesta perspectiva que se coloca a jurisprudência do Tribunal, onde se afirma:
               «as representações dos consumidores, que podem variar de um Estado-membro para outro, são também susceptíveis de evoluir com o tempo no interior de um mesmo Estado-membro. A instituição do mercado comum é, aliás, um dos factores essenciais que podem contribuir para esta evolução» (
                     5
                  ).
               Parece-nos que estes princípios podem aplicar-se plenamente ao caso dos autos.
            
         
               7. 
            
            
               Por conseguinte, propomos que o Tribunal responda da forma seguinte às questões colocadas pelo órgão jurisdicional a quo:
               
               «O artigo 30.° do Tratado opõe-se a que, por aplicação de uma norma nacional sobre a concorrência desleal, como a prevista pelo artigo 3.° da UWG, a comercialização de um produto que exibe o sinal (R) seja proibida num Estado-membro, na hipótese de a marca deste produto não ter sido registada nesse mesmo Estado--membro.»
            
         (
            *1
         )	Língua original: italiano.
      (
            1
         )	Primeira directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).
      (
            2
         )	Tal como resulta da investigação realizada pelos serviços do Tribunal, pelo menos no Benelux e na República Federal da Alemanha, o uso do (R) pode ser suficiente para impedir os fenómenos de «vulgarização» da marca.
      (
            3
         )	Sabe-se que a natureza discriminatória de uma legislação exclui a aplicação dos critérios de justificação referidos na jurisprudencia «Cassis de Dijon» (ver, por exemplo, o acórdso de 20 de Abril de 1983, Schutzverband gegen Unwesen i. d. Wirtschaft, 59/82, Recueil, p. 1217).
      (
            4
         )	Nesta perspectiva, o artigo 30.° foi, por exempio, considerado aplicável às medidas nacionais, indistintamente aplicáveis, que impunham de facto, relativamente aos produtos importados, ou a alteração da etiquetagem para adoptar uma denominação determinada (acórdão de 16 de Dezembro de 1980, Fietjie, 27/80, Recueil, p. 3839), ou a aposição, por perfuração, de determinados selos (acórdão de 22 de junho de 1982, Robertson, 220/81, Recueil, p. 2349), ou a alteração do acondicionamento para o tornar conforme com a forma especial da embalagem prescrita (acórdão de 10 de Novembro de 1982, Rau, 261/81, Recueil, p. 3961), ou a alteração do tipo de garrafa na qual um vinho era tradicionalmente comercializado no país de origem, na sequência de disposições nacionais do país de importação que reservam esse tipo de garrafa (Bocksbeutel) apenas para o vinho produzido numa determinada região (acórdão de 13 de Março de 1984, Prantl, 16/83, Recueil, p. 1299).
      (
            5
         )	Acórdão de 12 de Mirco de 1987, Comissão/Alemanha, n.° 32 (178/84, Colect., p. 1227).