CELEX: 62015TJ0146
Language: fi
Date: 2016-09-13 00:00:00
Title: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.9.2016.#hyphen GmbH vastaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO).#Euroopan unionin tavaramerkki – Menettämismenettely – Monikulmiota esittävä EU-kuviomerkki – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta – Muoto, jossa on poikkeavia osatekijöitä, jotka eivät vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn.#Asia T-146/15.

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
      13 päivänä syyskuuta 2016 (
            *1
         )
      ”Euroopan unionin tavaramerkki — Menettämismenettely — Monikulmiota esittävä EU-kuviomerkki — Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta — Muoto, jossa on poikkeavia osatekijöitä, jotka eivät vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn”
      Asiassa T‑146/15,
      
         hyphen GmbH, kotipaikka München (Saksa), edustajinaan asianajajat M. Gail ja M. Hoffmann,
      kantajana,
      vastaan
      
         Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään M. Fischer,
      vastaajana,
      jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on
      
         Skylotec GmbH, kotipaikka Neuwied (Saksa), edustajinaan asianajajat M. De Zorti ja M. Helfrich,
      jossa on kyse kanteesta EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 9.3.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 1506/2014-4), joka liittyy Skylotec GmbH:n ja hyphen GmbH:n väliseen menettämismenettelyyn,
      UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
      toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. E. Martins Ribeiro (esittelevä tuomari) sekä tuomarit S. Gervasoni ja L. Madise,
      kirjaaja: hallintovirkamies A. Lamote,
      ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.3.2015 jätetyn kannekirjelmän,
      ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.7.2015 jätetyn EUIPO:n vastauskirjelmän,
      ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 3.7.2015 jätetyn väliintulijan vastineen,
      on 17.3.2016 pidetyn suullisen käsittelyn johdosta
      antanut seuraavan
      
         tuomion
      
      
         Asian tausta
      
      
               1
            
            
               Yhtiö, jonka seuraaja kantaja hyphen GmbH on, teki 11.6.2001 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), nojalla EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen.
            
         
               2
            
            
               Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava mustavalkoinen kuviomerkki:
               
         
               3
            
            
               Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 5, 9, 24, 25 ja 42, ja ne vastaavat kunkin näistä luokista osalta seuraavaa kuvausta:
               
                        —
                     
                     
                        luokka 3: ”Saippuat; hajuvedet, parfyymit; eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 5: ”Farmaseuttiset, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteet”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 9: ”Sukelluspuvut, onnettomuuksilta, säteilyltä ja tulelta suojaavat vaatteet, heijastussuojalasit, häikäisysuojat, silmälasit (optiset), silmälasi- ja piilolinssikotelot, silmälasien kehykset, silmälasien sangat, silmälasien linssit, optiset piilolinssit, ajanmittauslaitteet”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 24: ”Kankaat ja tekstiilitavarat (luokassa 24)”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 42: ”Kaikenlaisten tekstiilitavaroiden, erityisesti vaatteiden, päähineiden, asusteiden, kenkien ja laukkujen kehitys ja suunnittelu, graafikon palvelut, teollisen suunnittelijan palvelut, auringonsäteilyltä suojaavien tuotteiden kehitys”.
                     
                  
         
               4
            
            
               Tavaramerkki rekisteröitiin 12.9.2002 numerolla 2255537 ja se on siitä lähtien uudistettu.
            
         
               5
            
            
               Väliintulija Skylotec GmbH esitti 17.10.2012 asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla rekisteröityä tavaramerkkiä koskevan menettämisvaatimuksen ja vetosi mainitun tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen viiden vuoden yhtäjaksoisella ajanjaksolla.
            
         
               6
            
            
               Mitättömyysosasto hylkäsi menettämisvaatimuksen 28.4.2014 tekemällään päätöksellä seuraavien tavaroiden ja palvelujen osalta:
               
                        —
                     
                     
                        luokka 9: ”Sukelluspuvut”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 24: ”Kankaat (luokassa 24)”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 42: ”Kaikenlaisten tekstiilitavaroiden, erityisesti vaatteiden, päähineiden, asusteiden, kenkien ja laukkujen kehitys ja suunnittelu, auringonsäteilyltä suojaavien tuotteiden kehitys”.
                     
                  
         
               7
            
            
               Mitättömyysosasto sitä vastoin hyväksyi menettämisvaatimuksen seuraavien tavaroiden ja palvelujen, jotka eivät ole käsiteltävänä olevan kanteen kohteena, osalta:
               
                        —
                     
                     
                        luokka 3: ”Saippuat; hajuvedet, parfyymit; eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 5: ”Farmaseuttiset, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteet”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 9: ”Onnettomuuksilta, säteilyltä ja tulelta suojaavat vaatteet, heijastussuojalasit, häikäisysuojat, silmälasit (optiset), silmälasi- ja piilolinssikotelot, silmälasien kehykset, silmälasien sangat, silmälasien linssit, optiset piilolinssit, ajanmittauslaitteet”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 24: ”Tekstiilitavarat (luokassa 24)”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        luokka 42: ”Graafikon palvelut, teollisen suunnittelijan palvelut”.
                     
                  
         
               8
            
            
               Mitättömyysosasto totesi niistä tavaroista ja palveluista, joiden osalta menettämisvaatimus hylättiin, että käytetyt merkit tosin poikkeavat tavaramerkin rekisteröidystä muodosta, mutta poikkeavuudet eivät vaikuta rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskykyyn, koska poikkeaman muodostaa vain arkipäiväinen soikion muotoinen koristeosa, jolla ei ole omaa erottamiskykyä.
            
         
               9
            
            
               Käytettyjen merkkien (jäljempänä merkki nro 1, merkki nro 2 ja merkki nro 3) muodot ovat seuraavat, ja niissä ainoa poikkeavuus merkin nro 1 ja merkin nro 2 välillä on taivaansinisen värin käyttö mustan sijasta:
               
         
               10
            
            
               Väliintulija teki 13.6.2014 mitättömyysosaston päätöksestä EUIPO:lle valituksen asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.
            
         
               11
            
            
               EUIPO:n neljäs valituslautakunta hyväksyi valituksen 9.3.2015 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja totesi, että kantaja on menettänyt oikeutensa myös jäljellä olevien eli edellä 6 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta. Toisin kuin mitättömyysosasto valituslautakunta totesi, ettei EU-tavaramerkin oikeudet säilyttävää käyttöä ole näytetty toteen rekisteröidyssä muodossa tai muodossa, joka sisältäisi asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetun sallitun poikkeamisen (riidanalaisen päätöksen 9 kohta).
            
         
               12
            
            
               Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, että mitättömyysosaston noudattama menetelmä on virheellinen siltä osin kuin se oletti, että tavaramerkin erottamiskykyyn vaikuttaminen riippuu siitä, onko lisätty osa erikseen tarkasteltuna sellaisenaan erottamiskykyinen. Valituslautakunnan mukaan merkitystä ei kuitenkaan ole lisäyksen erottamiskyvyllä vaan tavaramerkin rekisteröidyn muodon erottamiskyvyllä tai tarkemmin sanottuna ”tunnusomaisella” luonteella. Valituslautakunnan mukaan oli tutkittava, onko tämä luonne muuttunut lisätyn osan vuoksi.
            
         
               13
            
            
               Valituslautakunta totesi tämän jälkeen riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa, että tavaramerkin rekisteröity muoto on hyvin yksinkertaisesti muotoiltu puhtaasti graafinen merkki, joka voidaan mahdollisesti mieltää koiran luuksi tai käsipainoksi, mutta ei missään tapauksessa yhdysviivaksi (englanniksi ”hyphen”). Se päätteli näin ollen riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että näin yksinkertaisten merkkien tapauksessa lisäykset tai poikkeamat voivat helpommin muuttaa merkin luomaa kokonaisvaikutelmaa. Valituslautakunnan mukaan asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettu ”erottamiskyky” ei tarkoita sopivuutta toimia alkuperämerkintänä, vaan pelkästään kokonaisvaikutelmaa.
            
         
               14
            
            
               Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa seuraavaa:
               ”Käytetty muoto vaikuttaa kokonaisuutena selvästi erilaiselta. Käytetyssä muodossa ulompi ympyrä ja keskiosa yhdessä näyttävät pikemminkin napilta. Rekisteröidyn muodon mahdollisesti herättämä mielleyhtymä koiran luuhun katoaa. Kokonaisuutena käytetyn muodon erottamiskyky syntyy graafisesta kokonaisvaikutelmasta, johon ulompi ympyrä ja keskiosa kuuluvat samalla tavalla ja erottamattomasti. Kokonaisvaikutelma on juuri sen vuoksi erilainen, että sekä rekisteröidyssä muodossa että käytetyssä muodossa käytetään mitä yksinkertaisimpia geometrisia perusmuotoja.”
            
         
               15
            
            
               Valituslautakunta viittasi unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja totesi riidanalaisen päätöksen 28 ja 29 kohdassa, että on sallittua modernisoida tavaramerkkejä niiden ajanmukaistamiseksi. On myös sallittua lisätä rekisteröityyn muotoon tunnisteena valmistajan nimi tai muita etiketissä olevia tietoja, kun nämä tiedot on selvästi sijoitettu erilleen. Valituslautakunnan mukaan on siis sallittua lisätä sanaosa ”hyphen c”, mutta ei ulompaa ympyrää. Jos nimittäin ajateltaisiin, että käytetystä muodosta poistetaan ympyrä, tuo ympyrä ei voisi yksinään esittää tavaramerkkiä. Käytetty muoto voidaan vielä vähemmän jakaa ajatuksellisesti kahteen erilliseen visuaaliseen esitykseen. Ulompi ympyrä ympäröi keskiosan sillä tavalla, ettei se voisi esiintyä yksin.
            
         
               16
            
            
               Lisäksi valituslautakunta tutki riidanalaisen päätöksen 31–39 kohdassa mitättömyysosastolle esitettyjä todisteita pelkästään luokkaan 24 kuuluvien tavaroiden ja luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta. Se katsoi yhtäältä, että näyttö aikaisemman tavaramerkin käytöstä raukeaa luokkaan 24 kuuluvien tavaroiden osalta jo riittävien todisteiden puuttumisen vuoksi (riidanalaisen päätöksen 31 ja 32 kohta), ja toisaalta, että luokkaan 42 kuuluvista palveluista toimitetut todisteet olivat puolestaan täysin sopimattomia osoittamaan näiden palvelujen käytön (riidanalaisen päätöksen 33–39 kohta).
            
         
               17
            
            
               Edellä esitetyillä perusteilla valituslautakunta kumosi osittain mitättömyysosaston päätöksen, jolla oli hylätty osittain väliintulijan vaatimus, ja totesi kantajan kaikki oikeudet rekisteröityyn tavaramerkkiin menetetyiksi, mukaan lukien luokkiin 9, 24, 25 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja koskevat oikeudet.
            
         
               18
            
            
               Riidanalaisessa päätöksessä rekisteröity tavaramerkki esitettiin seuraavassa muodossa:
               
         
               19
            
            
               Valituslautakunta totesi 26.5.2015 eli kaksi kuukautta sen jälkeen, kun kantaja oli nostanut käsiteltävänä olevan kanteen, tehdyllä muutospäätöksellä, että riidanalainen päätös sisältää hieman muutetun esityksen rekisteröidystä tavaramerkistä eli edellä 18 kohdassa mainitun esityksen edellä 2 kohdassa olevan esityksen sijasta. Valituslautakunnan mukaan on kyse virheellisen kopioinnin aiheuttamasta kirjoitusvirheestä, joka on korjattava viran puolesta asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun asetuksen N:o 2868/95 (EUVL 1995, L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL 2005, L 172, s. 4) 53 säännön mukaisesti.
            
         
         Asianosaisten vaatimukset
      
      
               20
            
            
               Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
               
                        —
                     
                     
                        kumoaa riidanalaisen päätöksen
                     
                  
                        —
                     
                     
                        velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
                     
                  
         
               21
            
            
               EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
               
                        —
                     
                     
                        hylkää kanteen
                     
                  
                        —
                     
                     
                        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
                     
                  
         
         Oikeudellinen arviointi
      
      
               22
            
            
               Kantaja esittää ainoana kanneperusteena, että valituslautakunta tulkitsi virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohtaa todetessaan, ettei rekisteröityä tavaramerkkiä ole käytetty oikeudet säilyttävällä tavalla.
            
         
               23
            
            
               On palautettava mieleen, että asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen mukaan lainsäätäjä katsoi, että aikaisempaa tavaramerkkiä on perusteltua suojata ainoastaan siltä osin kuin sitä on todella käytetty. Tämän perustelukappaleen mukaisesti asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että EU-tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa muun muassa EUIPO:lle tehdyllä vaatimuksella, jos viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole unionissa otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä.
            
         
               24
            
            
               Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaan EU-tavaramerkin käyttöä on sen käyttö ”muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn”.
            
         
               25
            
            
               On todettava, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdasta johtuu suoraan, että tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta, katsotaan tämän artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuksi käytöksi, jos tavaramerkin erottamiskykyyn sen rekisteröidyssä muodossa ei vaikuteta (tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym., 252/12, EU:C:2013:497, 21 kohta; ks. vastaavasti myös tuomio 8.12.2005, Castellblanch v. SMHV – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, 30 kohta; tuomio 10.6.2010, Atlas Transport v. SMHV – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T‑482/08, ei julkaistu, EU:T:2010:229, 28 ja 29 kohta ja tuomio 24.5.2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft v. SMHV – Comercial Jacinto Parera (MAD), T‑152/11, ei julkaistu, EU:T:2012:263, 15 kohta).
            
         
               26
            
            
               Asetuksessa N:o 207/2009 tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (ks. tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym., C‑252/12, EU:C:2013:497, 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. vastaavasti myös tuomio 29.4.2004, Procter & Gamble v. SMHV, C‑468/01 P–C‑472/01 P, EU:C:2004:259, 32 kohta; tuomio 8.5.2008, Eurohypo v. SMHV, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, 66 kohta ja tuomio 12.7.2012, Smart Technologies v. SMHV, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, 23 kohta).
            
         
               27
            
            
               Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa viitataan nimittäin sellaiseen tapaukseen, jossa rekisteröityä kansallista tavaramerkkiä tai EU-tavaramerkkiä käytetään liiketoiminnassa hieman eri muodossa kuin sen rekisteröity muoto. Tämän säännöksen, jossa ei säädetä, että tavaramerkin käytetyn muodon ja sen rekisteröidyn muodon pitäisi olla täysin samankaltaisia, tavoitteena on mahdollistaa se, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi tehdä liiketoiminnassaan merkkiinsä sellaisia poikkeamia, joiden avulla voidaan tavaramerkin erottamiskykyyn vaikuttamatta mukauttaa merkki paremmin kyseisten tavaroiden tai palvelujen markkinoinnin ja myynnin vaatimuksiin. Tavoitteensa mukaisesti tämän säännöksen aineellisen soveltamisalan on katsottava rajoittuvan tilanteisiin, joissa merkki, jota tavaramerkin haltija konkreettisesti käyttää rekisteröidyn tavaramerkin kattamia tavaroita tai palveluja varten, on siinä muodossa, jossa tätä tavaramerkkiä hyödynnetään kaupallisesti. Tällaisia tilanteita varten mainitussa säännöksessä säädetään, että tavaramerkin käyttöä koskeva edellytys voidaan silloin, kun liiketoiminnassa käytetty merkki poikkeaa vain vähäisin osin tavaramerkin rekisteröidystä muodosta ja kyseiset merkit voidaan siis katsoa kokonaisuutena toisiaan vastaaviksi, täyttää esittämällä näyttö merkin käytöstä siinä muodossa, jossa rekisteröityä tavaramerkkiä on käytetty liiketoiminnassa (tuomio 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria v. SMHV – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, 50 kohta; 10.6.2010, ATLAS TRANSPORT, T‑482/08, ei julkaistu, EU:T:2010:229,30 kohta ja tuomio 5.12.2013, Olive Line International v. SMHV – Carapelli Firenze (Maestro de Oliva), T‑4/12, ei julkaistu, EU:T:2013:628, 23 kohta; ks. vastaavasti myös tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym., C-252/12, EU:C:2013:497, 29 kohta; ks. analogisesti myös tuomio 25.10.2012, Rintisch, C-553/11, EU:C:2012:671, 21 ja 22 kohta).
            
         
               28
            
            
               Rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskykyyn vaikuttamisen toteaminen edellyttää tämän vuoksi lisättyjen osien erottamiskyvyn ja hallitsevuuden tutkimista, jossa on otettava huomioon kunkin osan ominaisuudet sekä suhteellinen asema tavaramerkissä (ks. tuomio 10.6.2010, ATLAS TRANSPORT, T‑482/08, ei julkaistu, EU:T:2010:229, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; tuomio 5.12.2013, Maestro de Oliva, T‑4/12, ei julkaistu, EU:T:2013:628, 24 kohta ja tuomio 12.3.2014, Borrajo Canelo v. SMHV – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, ei julkaistu, EU:T:2014:119, 30 kohta).
            
         
               29
            
            
               Tällaisen toteamuksen tekemiseksi on myös otettava huomioon aikaisemman tavaramerkin, jota käytetään pelkästään moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessä toisen tavaramerkin kanssa, ominaisuudet ja erityisesti erottamiskyvyn aste. Nimittäin mitä heikompi sen erottamiskyky on, sitä helpompi siihen on vaikuttaa lisäämällä itsessään erottamiskykyinen osa, ja sitä enemmän kyseinen tavaramerkki menettää kyvystään tulla mielletyksi tuotteen alkuperän osoittajana. Käänteinen toteamus on myös pätevä (tuomio 24.9.2015, Klement v. SMHV – Bullerjan (Keittolevyllä varustetun kamiinan muoto), T‑317/14, ei julkaistu, EU:T:2015:689, 33 kohta).
            
         
               30
            
            
               Lisäksi oikeuskäytännössä todetaan, että kun tavaramerkki koostuu tai muodostuu useista osista ja kun yksi tai useampi niistä ei ole erottamiskykyinen, näiden osien muuttaminen tai niiden poisjättäminen ei voi vaikuttaa tavaramerkin erottamiskykyyn kokonaisuutena (ks. tuomio 21.1.2015, Sabores de Navarra v. SMHV – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T‑46/13, ei julkaistu, EU:T:2015:39, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
            
         
               31
            
            
               Lisäksi on muistettava, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan soveltaminen edellyttää, että rekisteröityyn tavaramerkkiin tehdyt lisäykset eivät vaikuta tavaramerkin rekisteröidyn muodon erottamiskykyyn erityisesti sen vuoksi, että niillä on merkissä toissijainen asema tai niiden erottamiskyky on vähäinen (tuomio 21.6.2012, Fruit of the Loom v. SMHV – Blueshore Management (FRUIT), T‑514/10, ei julkaistu, EU:T:2012:316, 38 kohta).
            
         
               32
            
            
               Näiden toteamusta valossa on tutkittava, katsoiko valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 9 kohdassa perustellusti, ettei EU-tavaramerkin oikeudet säilyttävää käyttöä ollut näytetty toteen rekisteröidyssä muodossa eikä muodossa, joka sisältäisi asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetun sallitun poikkeamisen.
            
         
               33
            
            
               Valituslautakunta kumosi mitättömyysosaston päätöksen etenkin, kuten riidanalaisen päätöksen 24 kohdasta ilmenee, sillä perusteella, että mitättömyysosasto tyytyi määrittelemään erikseen, onko lisätty muoto itsessään erottamiskykyinen. Valituslautakunta puolsi tässä kohdassa päinvastaista kantaa, eli sen mukaan on määriteltävä, onko tehdyllä lisäyksellä vaikutettu rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskykyyn. Valituslautakunta lisäsi, että kyseinen rekisteröity tavaramerkki on hyvin yksinkertaisesti muotoiltu puhtaasti graafinen merkki (riidanalaisen päätöksen 25 kohta) ja että näin yksinkertaiseen merkkiin tehdyt lisäykset tai poikkeamat voivat helpommin muuttaa merkin luomaa kokonaisvaikutelmaa (riidanalaisen päätöksen 26 kohta). Valituslautakunnan mukaan asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetulla erottamiskyvyllä ei tarkoiteta kykyä osoittaa alkuperä, vaan pelkästään kokonaisvaikutelmaa.
            
         
               34
            
            
               Lisäksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa, että kantajan käyttämän muodon osalta ei ole enää mahdollista puhua ”modernisoidusta” muodosta.
            
         
               35
            
            
               Valituslautakunta tarkensi riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa, ettei mikään estä sitä, että on täysin luvallista käyttää tavaramerkin rekisteröityä muotoa yhdessä muiden erottamiskykyisten merkkien kanssa. Näin ollen osien lisäämisellä olisi muita seurauksia kuin rekisteröidyn muodon osien poisjättämisellä. Tällaisissa tapauksissa on kuitenkin valituslautakunnan mukaan vaadittava, että lisäys on itsenäinen ”osa” sillä tavalla, että se voi sellaisenaan toimia tavaramerkkinä ja se voitaisiin katsoa itsenäiseksi tavaramerkiksi myös käytetyssä muodossa.
            
         
               36
            
            
               Valituslautakunta teki näissä toteamuksissa oikeudellisia virheitä rekisteröidyn tavaramerkin tutkimisen osalta ennen kuin se aloitti konkreettisesti tämän tutkimuksen.
            
         
               37
            
            
               Ensiksi rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskykyyn vaikuttamisen toteaminen edellyttää, kuten edellä 28 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, lisättyjen osien erottamiskyvyn ja hallitsevuuden tutkimista, jossa on otettava huomioon kunkin osan ominaisuudet tavaramerkin kokonaisvaikutelmassa.
            
         
               38
            
            
               Käsiteltävässä asiassa on näin ollen vastoin valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa esittämää käsitystä tarkasteltava lisättyä osaa sen ominaisuuksien sekä sen aseman tavaramerkin kokonaisvaikutelmassa kannalta, kuten mitättömyysosasto on tehnyt.
            
         
               39
            
            
               Toiseksi valituslautakunta, kun se totesi riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että ”erottamiskyky – – ei tarkoita kykyä osoittaa alkuperää”, poikkesi edellä 26 kohdassa mainitusta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, jonka mukaan tavaramerkin erottamiskyky tarkoittaa nimenomaan sitä, että tämän tavaramerkin avulla voidaan tunnistaa tavaran, jota varten rekisteröintiä on haettu, olevan peräisin tietystä yrityksestä ja näin ollen erottaa tämä tavara muiden yritysten tavaroista.
            
         
               40
            
            
               Tästä johtuu, että valituslautakunta teki oikeudellisia virheitä, kun se ensiksi ei tarkastellut lisättyä osaa oikeuskäytännön mukaisesti ja toiseksi tulkitsi virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohtaa. Näin ollen on tutkittava, vaikuttavatko nämä oikeudelliset virheet riidanalaisen päätöksen lainmukaisuuteen.
            
         
               41
            
            
               Aluksi on tarkasteltava merkkiä nro 1 ja merkkiä nro 2.
            
         
               42
            
            
               Ensiksi on todettava, että rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskyky perustuu yhteen kuvio-osaan, josta se koostuu ja jolla on jo rekisteröintinsä nojalla vähimmäiserottamiskyky.
            
         
               43
            
            
               Tältä osin on viitattava unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan rekisteröity tavaramerkki on tunnustettava tietyssä määrin erottamiskykyiseksi, jotta ei rikottaisi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Tästä johtuu, ettei lähtökohdaksi voida ottaa sitä, että rekisteröidyt tavaramerkit ovat yleisiä, kuvailevia tai että niiltä puuttuu erottamiskyky, jolloin niiden pätevyys kyseenalaistettaisiin menettämismenettelyssä, mikä tarkoittaisi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista (ks. vastaavasti tuomio 24.5.2012, Formula One Licensing v. SMHV, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, 47, 51 ja 52 kohta).
            
         
               44
            
            
               Rekisteröidyllä tavaramerkillä on siis, vaikka sen erottamiskykyä ei voitaisi katsoa huomattavaksi, todettava jo rekisteröintinsä perusteella olevan vähimmäiserottamiskyky.
            
         
               45
            
            
               Toiseksi on todettava, kuten mitättömyysosasto jo totesi, että merkkiin nro 1 lisätty osa sekä yksi merkkiin nro 2 lisätyistä osista eli ympyrä on erottamiskyvytön, koska se koostuu pelkästään yhdestä yksinkertaisimmista ja yleisimmistä muodoista ja kuuluu geometrisiin perusmuotoihin, minkä vuoksi sillä ei ole erottamiskykyä eikä hallitsevaa asemaa rekisteröidyn tavaramerkin muotoilussa (ks. vastaavasti tuomio 24.11.2005, GfK v. SMHV – BUS (Online Bus), T‑135/04, EU:T:2005:419, 40 kohta).
            
         
               46
            
            
               Kolmanneksi käytetyn ympyrän viivan paksuuden perusteella ei voida katsoa, että lisätty osa olisi erottamiskykyinen. EUIPO:n suullisessa käsittelyssä esittämä väite, jonka mukaan rekisteröidystä tavaramerkistä on poikettu, koska ympyrä ei kehystä sitä vaan ympäröi sen, vaikuttaa hieman keinotekoiselta. Ympyrä nimittäin ympäröi rekisteröidyn tavaramerkin ja vahvistamalla rajat tavaramerkin ympärille se on myös kehyksenä merkille eli kehystää sen.
            
         
               47
            
            
               Neljänneksi vastoin valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa tekemää arviota ei voida olettaa, että ympyrän lisääminen rekisteröityyn tavaramerkkiin olisi sellainen poikkeama, että merkit nro 1 ja nro 2 voisivat valituslautakunnan toteamusten mukaisesti esittää nappia, kun taas rekisteröity tavaramerkki saisi ajattelemaan koiran luuta tai käsipainoa.
            
         
               48
            
            
               Näin ollen valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa virheellisesti, että ”käytetyssä muodossa ulompi ympyrä ja keskiosa muodostavat kokonaisuuden” ja että ”ulompi ympyrä ja keskiosa yhdessä esittävät pikemminkin nappia”, sillä vaikka ympyrää voidaan pitää kokonaisvaikutelmassa toissijaisena, se on kuitenkin itsenäinen tavaramerkin rekisteröityyn muotoon nähden, jolloin käytetty muoto näyttää pelkästään ympyrän ja kuvio-osan yhdistelmältä, eikä voida olettaa yleisön mieltävän rekisteröidyn tavaramerkin ja sen muunnellun muodon kokonaisvaikutelmaa niin eri tavoin, että sen mielikuva muunnellusta muodosta olisi toinen kuin rekisteröidystä tavaramerkistä yksin.
            
         
               49
            
            
               Tästä on todettava, että rekisteröity tavaramerkki säilyttää erottamiskykynsä riippumatta siitä, esitetäänkö se rekisteröidyssä muodossa tai ympyrän ympäröimänä ilman, että olisi tarpeen yrittää sattumanvaraisilla ja väistämättä epätarkoilla vertailuilla muodostaa yhteyttä haetun tavaramerkin ja tunnetun esineen eli käsipainon tai koiran luun välille ja samanaikaisesti muodostaa toista yhteyttä merkkien nro 1 ja nro 2 ja muun tunnetun esineen eli napin välille, koska sellaista ei selvästikään voida johtaa mainittujen osien tarkastelusta.
            
         
               50
            
            
               Viidenneksi ei myöskään voida olettaa, että rekisteröity tavaramerkki ja lisäosa muodostaisivat erottamattoman kokonaisuuden, koska vaikka lisäosa ei olekaan toissijainen, se yhdistyy rekisteröityyn tavaramerkkiin mutta ei sulaudu siihen sillä tavoin, että yleisö saisi rekisteröidyn tavaramerkin ja merkit nro 1 ja nro 2 havaitessaan sellaisen vaikutelman, että merkit nro 1 ja nro 2 herättävät erilaiset mielikuvat tai viittaavat erilaisiin merkityksiin kuin rekisteröity tavaramerkki. On näin ollen todettava, että merkit nro 1 ja nro 2 vastaavat kokonaisuutena tarkastellen rekisteröityä tavaramerkkiä.
            
         
               51
            
            
               Tästä on jo nyt huomattava, että unionin yleinen tuomioistuin totesi 24.5.2012 antamansa tuomion MAD (T‑152/11, ei julkaistu, EU:T:2012:263) 40 ja 41 kohdassa tosin vain implisiittisesti mutta väistämättä, ettei se seikka, että kyseisessä asiassa rekisteröityä tavaramerkkiä ympäröi vaakuna, vaikuttanut tavaramerkin erottamiskykyyn sen rekisteröidyssä muodossa.
            
         
               52
            
            
               Sitä ei voida tosin kiistää, että mitä heikompi rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskyky on, sitä helpompi siihen on vaikuttaa lisäämällä erottamiskykyinen osa ja sitä enemmän kyseinen tavaramerkki menettää kyvystään osoittaa tavaroiden alkuperä, mikä pätee myös käänteisesti (ks. vastaavasti tuomio 24.9.2015, Keittolevyllä varustetun kamiinan muoto, T‑317/14, ei julkaistu, EU:T:2015:689, 33 kohta), mutta on kuitenkin todettava, ettei käsiteltävässä asiassa pelkkä niin erottamiskyvyttömän osan kuten ympyrän lisääminen rekisteröityyn tavaramerkkiin merkissä nro 1 ja merkissä nro 2 voi muuttaa rekisteröidyn tavaramerkin muotoa, sillä muussa tapauksessa aiheutettaisiin käytännössä haittaa rekisteröidyn tavaramerkin kaltaisten tavaramerkkien, jotka koostuvat vain yhdestä kuvio-osasta, haltijoiden mahdollisuudelle ajanmukaistaa rekisteröity tavaramerkki modernisoimalla sitä.
            
         
               53
            
            
               Kokonaisuutena tarkastellen käytetyn merkin erottamiskykyinen ja hallitseva osa koostuu kuitenkin rekisteröidyssä tavaramerkissä olevasta muodosta, koska ympyrältä puuttuu täysin erottamiskyky. Näin ollen merkkien nro 1 ja nro 2 erottamiskyky perustuu yhä rekisteröityyn muotoon, minkä vuoksi kuluttaja katsoo kuvio-osan edelleen osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä.
            
         
               54
            
            
               Myöskään taivaansinisen värin käyttäminen merkissä nro 2 ei ole erityisen omaperäistä, minkä vuoksi kyseinen väriosa ei ole erottamiskykyinen eikä hallitseva eikä sen nojalla voida päätellä, että rekisteröidyn tavaramerkin muotoa olisi tällä tavoin muutettu (ks. vastaavasti tuomio 24.5.2012, MAD, T‑152/11, ei julkaistu, EU:T:2012:263, 41 kohta).
            
         
               55
            
            
               Tämän vuoksi valituslautakunta on tehnyt virheen, jonka vuoksi riidanalainen päätös on lainvastainen siltä osin kuin siinä todettiin, että ympyrä muuttaa tavaramerkin rekisteröityä muotoa.
            
         
               56
            
            
               Merkistä nro 3 on toiseksi todettava, että se koostuu kolmesta osasta, nimittäin rekisteröidystä tavaramerkistä, sitä ympäröivästä ympyrästä ja sanaosasta ”hyphen c”, joka sijaitsee kuvio-osien alapuolella ja on kirjoitettu tyylitellyillä ja erikoisilla painokirjaimilla, joille on muun muassa erityistä, että kirjain ”y” jatkuu kirjaimesta ”h”.
            
         
               57
            
            
               Tältä osin on huomattava, että kun käytetään samaan aikaan useita merkkejä, on varmistuttava asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan soveltamiseksi siitä, ettei tällainen käyttö vaikuta rekisteröidyn merkin erottamiskykyyn, kun otetaan huomioon muun muassa alan kauppatapa (tuomio 24.9.2015, Keittolevyllä varustetun kamiinan muoto, T‑317/14, ei julkaistu, EU:T:2015:689, 31 kohta; ks. vastaavasti myös tuomio 8.12.2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, T‑29/04, EU:T:2005:438, 33 ja 34 kohta).
            
         
               58
            
            
               Kuvio-osan ja sanaosan samanaikainen käyttö samassa kankaassa tai vaatekappaleessa ei kuitenkaan aiheuta haittaa rekisteröidyn tavaramerkin tunnistamistehtävälle, koska mainitulla alalla ei ole epätavallista asettaa vierekkäin kuvio-osaa ja sellaista sanaosaa, joka viittaa suunnittelijaan tai valmistajaan ilman, että kuvio-osa menettää itsenäisen tunnistamistehtävänsä kokonaisvaikutelmassa. Tämä toteamus pätee kaikkiin edellä 6 kohdassa mainittuihin tavaroihin ja palveluihin.
            
         
               59
            
            
               Kyseisen kuluttajan, joka tarkastelee merkkiä nro 3, huomio kiinnittyy siis sekä sanaosaan että kuvio-osaan.
            
         
               60
            
            
               Tästä seuraa merkin nro 3 osalta, ettei pelkän sanaosan ”hyphen c” lisäämisen voida katsoa vaikuttavan rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskykyyn, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa.
            
         
               61
            
            
               Kolmanneksi on todettava, että valituslautakunta katsoi luokkaan 24 kuuluvista tavaroista ja luokkaan 42 kuuluvista palveluista yhtäältä, että näyttö aikaisemman tavaramerkin käytöstä luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten on puutteellinen myös muilla perusteilla eli sen vuoksi, että riittävät todisteet puuttuvat (riidanalaisen päätöksen 31 ja 32 kohta), ja toisaalta, että toimitetut luokkaan 42 kuuluvia palveluja koskevat asiakirjat olivat täysin sopimattomia osoittamaan käytön näitä palveluja varten (riidanalaisen päätöksen 33–39 kohta).
            
         
               62
            
            
               Näin ollen valituslautakunta totesi tavaramerkin menetetyksi kahdella erilaisella ja toisistaan riippumattomalla perusteella eli yhtäältä rekisteröidystä tavaramerkistä poikkeamisen vuoksi ja toisaalta sen vuoksi, ettei tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ole esitetty näyttöä.
            
         
               63
            
            
               Kantaja ei ole riitauttanut valituslautakunnan viimeksi mainittua toteamusta eikä siis kyseenalaistanut merkin käyttämättömyyttä luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten, eikä se ole myöskään esittänyt perusteita, joiden vuoksi sen esittämien asiakirjojen olisi katsottava todella osoittavan rekisteröidyn tavaramerkin käytön luokkaan 42 kuuluvia palveluja varten. Kantaja ei ole vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä esittämään kysymykseen riitauttanut sitä, että se ei ole esittänyt kannekirjelmässään erityisiä argumentteja riidanalaisen päätöksen 31–39 kohtaa vastaan.
            
         
               64
            
            
               Tällä perusteella riidanalainen päätös on rekisteröidyn tavaramerkin muodon väitetystä muuttamisesta riippumatta vahvistettava osittain siltä osin kuin valituslautakunta katsoi, ettei näyttöä mainitun tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä luokkaan 24 kuuluvia tavaroita ja luokkaan 42 kuuluvia palveluja varten ole esitetty, sillä kantaja ei ole riitauttanut tätä toista erillistä perustetta, johon päätös mainittujen tavaroiden osalta myös perustui eli näytön puuttumista tosiasiallisesta käytöstä, minkä vuoksi kumoamisvaatimus on tältä osin hylättävä.
            
         
               65
            
            
               Neljänneksi riidanalainen päätös on luokkiin 9 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta kumottava, koska valituslautakunta totesi rekisteröidyn tavaramerkin menetetyksi pelkästään siitä poikkeamisen perusteella. Kuten edellä 33–55 kohdasta ilmenee, valituslautakunta rikkoi todetessaan, että merkkien nro 1 ja nro 2 käyttäminen tarkoittaa rekisteröidyn tavaramerkin muodon muuttamista, asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohtaa, minkä vuoksi riidanalainen päätös on lainvastainen.
            
         
               66
            
            
               Edellä esitetyillä perusteilla ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja tämän vuoksi riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin valituslautakunta totesi, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija on menettänyt oikeutensa luokkiin 9 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta.
            
         
         Oikeudenkäyntikulut
      
      
               67
            
            
               Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 136 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska EUIPO on hävinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.
            
         
               68
            
            
               Työjärjestyksen 138 artiklan 3 kohdan mukaan unionin yleinen tuomioistuin voi määrätä, että väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Esillä olevassa asiassa EUIPO:ta tukenut väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
            
          
            
               Näillä perusteilla
               UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
               on ratkaissut asian seuraavasti:
            
          
            
               
                        
                           1)
                        
                     
                     
                        
                           Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 9.3.2015 tekemä päätös (asia R 1506/2014-4), joka liittyy Skylotec GmbH:n ja hyphen GmbH:n väliseen menettämismenettelyyn, kumotaan siltä osin kuin valituslautakunta totesi, että rekisteröidyn EU-tavaramerkin haltija on menettänyt oikeutensa tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           2)
                        
                     
                     
                        
                           Kanne hylätään muilta osin.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           3)
                        
                     
                     
                        
                           EUIPO velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan hyphen GmbH:n oikeudenkäyntikulut.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           4)
                        
                     
                     
                        
                           Skylotec GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
                        
                     
                  
          
               
                  
                     
                        
                           Martins Ribeiro
                        
                        
                           Gervasoni
                        
                        
                           Madise
                        
                     
                     Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä syyskuuta 2016.
                     Allekirjoitukset
                  
               
            (
            *1
         )	Oikeudenkäyntikieli: saksa.