CELEX: 62004CC0348
Language: fi
Date: 2006-04-06
Title: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Sharpston 6 päivänä huhtikuuta 2006. # Boehringer Ingelheim KG ynnä muut vastaan Swingward Ltd ja Dowelhurst Ltd. # Ennakkoratkaisupyyntö: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Yhdistynyt kuningaskunta. # Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet - Tavaramerkki - Farmaseuttiset tuotteet - Rinnakkaistuonti - Tavaramerkillä varustetun tuotteen uudelleen pakkaaminen. # Asia C-348/04.

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
      ELEANOR SHARPSTON
      6 päivänä huhtikuuta 2006 (1)
      
      Asia C‑348/04
      Boehringer Ingelheim KG,
      Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG ja 
      Glaxo Group Ltd
      
      vastaan
      
      Swingward Ltd
      
      
      ja
      
      
      Boehringer Ingelheim KG,
      Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
      Glaxo Group Ltd,
      SmithKline Beecham plc,
      Beecham Group plc,
      SmithKline & French Laboratories Ltd,
      Eli Lilly and Co. ja
      The Wellcome Foundation Ltd
      
      vastaan
      
      Dowelhurst Ltd
      1.        Nyt esillä olevassa tapauksessa Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta lisäohjeita
         sen asiassa C‑143/00, Boehringer Ingelheim ym. (jäljempänä Boehringer I), antaman tuomion(2) vaikutuksesta. Kyseisessä asiassa oli kyse olosuhteista, joissa tavaramerkin omistaja voi vedota tavaramerkkiin perustuviin
         oikeuksiinsa estääkseen sen tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden rinnakkaistuojaa pitämästä tällaisia
         tuotteita kaupan.
      
      2.        Court of Appealin tuomiossa, joka johti ennakkoratkaisupyyntöä koskevaan päätökseen, Lord Justice Jacob sanoi: ”Toisinaan
         minusta tuntuu, että juridiikassa ollaan ehkä menettämässä todellisuudentajua tällä alalla – tässähän loppujen lopuksi tarkastellaan
         vain omistajan tavaramerkin käyttöä hänen erinomaisessa kunnossa olevien tuotteidensa osalta. Keskivertokuluttaja varmaankin
         hämmästyisi siitä, miten hankalaan tilanteeseen juridiikassa on jouduttu.”
      
      3.        Olen samaa mieltä. Koska farmaseuttisten tuotteiden uudelleen pakkaamista koskevaa oikeuskäytäntöä on ollut jo 30 vuoden ajan,
         mielestäni pitäisi olla mahdollista kiteyttää riittävät periaatteet, joiden avulla kansalliset tuomioistuimet voivat soveltaa
         lakia jatkuvasti toistuviin valmistajien ja rinnakkaistuojien välisiin oikeudenkäynteihin. Pyrin muotoilemaan tällaiset periaatteet
         tässä ratkaisuehdotuksessa. Toivoisin, että tämän jälkeen kansalliset tuomioistuimet ryhtyvät päättäväisesti soveltamaan näitä
         periaatteita niille esitettyihin tosiseikkoihin pyytämättä enää periaatteiden hienosäätöä. Jokainen tuomari tietää, että kekseliäät
         juristit löytävät aina syitä, miksi jotakin tiettyä väittämää voidaan tai ei voida soveltaa heidän asiakkaansa tilanteeseen.
         Mielestäni ei kuitenkaan ole yhteisöjen tuomioistuimen tehtävä ratkoa tällaisia yksityiskohtia loputtomiin.(3)
      
       Asiaa koskevat oikeussäännöt
      4.        Edellä mainitussa asiassa Boehringer I sekä julkisasiamies Jacobs että yhteisöjen tuomioistuin tarkastelivat yhteisöjen tuomioistuimen
         uudelleen pakkaamista koskevaa oikeuskäytäntöä. En ryhdy toistamaan tuota tarkastelua. Esitän tässä yhteydessä vain seuraavat
         seikat, jotka ovat mielestäni nyt esillä olevan asian kannalta erityisen merkityksellisiä.
      
      5.        Tämän oikeuskäytännön historialliset juuret ovat luonnollisestikin EY 28 ja EY 30 artiklassa. Nyt esillä olevassa asiassa
         esitettyjen vaatimusten osalta EY 30 artiklalla on suuri merkitys. EY 28 artikla saa vain vähän huomiota. On kuitenkin muistettava,
         että EY 30 artikla on vain poikkeus siitä EY 28 artiklaan sisältyvästä perussäännöstä, jonka mukaan tavaroiden on voitava
         liikkua vapaasti jäsenvaltioiden välillä. Koska EY 30 artikla on poikkeus tästä perussäännöstä, sitä on tulkittava suppeasti.(4)
      
      6.        Tulkitessaan EY 30 artiklaa immateriaali- ja teollisoikeuksien kannalta yhteisöjen tuomioistuin kehitti jo varhaisessa vaiheessa
         oikeuden ydinsisällön käsitteen ja totesi, että EY 30 artiklassa ”sallitaan poikkeukset [tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta]
         ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden perusteena on kyseisen omaisuuden ydinsisältöön liittyvien oikeuksien suojeleminen”.(5) Kyseisen periaatteen avulla erityyppisten immateriaalioikeuksien osalta voidaan määritellä ne olosuhteet, joissa oikeuden
         käyttäminen on yhteisön oikeuden mukaan sallittua, vaikka rajat ylittävässä kaupassa tällainen oikeuden käyttäminen luonnostaan
         haittaakin vapaata liikkuvuutta.(6)
      
      7.        Yhteisöjen tuomioistuin määritteli myös varhaisessa vaiheessa tavaramerkkiin perustuvan oikeuden ydinsisällöksi sen, että
         ”tavaramerkin haltijalle annetaan yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tavaramerkin suojaamat tuotteet ensimmäisen
         kerran markkinoille”.(7) Tästä määritelmästä seurasi luontevasti oppi tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumisesta.(8) Näin ollen yhteisöjen tuomioistuin totesi, että ”tavaroiden vapaata liikkuvuutta yhteismarkkinoilla koskevan ETA-sopimuksen
         kanssa on ristiriidassa se, että tavaramerkin haltija käyttää jäsenvaltion lainsäädännössä hänelle säädettyä oikeutta kieltää
         kyseisessä valtiossa sellaisen tuotteen myyminen, jonka tavaramerkin haltija tai tämän suostumuksella joku muu on kyseistä
         tavaramerkkiä käyttäen saattanut markkinoille jossakin toisessa jäsenvaltiossa”.(9)
      
      8.        Yhteisöjen tuomioistuin kehitti tavaramerkkiin perustuvan oikeuden ydinsisällön käsitettä edelleen asiassa Hoffmann-La Roche,(10) jossa todettiin, että ”tavaramerkin päätehtävä ?on? se, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se,
         että kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet ovat alkuperältään samoja, siten, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi
         tavaramerkin perusteella erottaa sillä varustetun tuotteen alkuperältään poikkeavista tuotteista ilman sekaannusvaaraa [ja]
         olla varma siitä, että tuotteen sen alkuperäisessä muodossa hankkinut muu yritys ei ole muuttanut – – tavaramerkillä varustettua
         tuotetta ennen sen markkinoille saattamista siitä, millainen tuote on alun perin ollut”. Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden
         ydinsisällön suojaamiseen sisältyy siten oikeus estää ”kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää
         siihen liittyvää alkuperän takaamista”.
      
      9.        Tavaramerkkiin perustuvan oikeuden ydinsisältöön liittyy siis kaksi eri osatekijää. Ensinnäkin on olemassa oikeus käyttää
         tavaramerkkiä sen suojaamien tuotteiden saattamiseksi markkinoille ensimmäistä kertaa Euroopan yhteisössä, minkä jälkeen kyseinen
         oikeus sammuu. Toiseksi on olemassa oikeus estää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen
         liittyvää alkuperän takaamista, mihin sisältyy sekä sen takaaminen, että tavaramerkillä varustetulla tuotteella on tietty
         alkuperä, että sen takaaminen, ettei tuote ole vahingoittunut.
      
      10.      Nämä ydinoikeudet heijastuvat tavaramerkkidirektiivissä.(11) Tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkin haltijalla on ”yksinoikeus tavaramerkkiin” ja erityisesti
         oikeus kieltää elinkeinotoiminnassa sellaisen merkin käyttö, joka on a) sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja
         varten tai b) sama tai niin samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki,
         että se voi aiheuttaa sekaannusta.(12)
      
      11.      Ilman asiaa koskevia rajoituksia tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohta antaisi tavaramerkin haltijalle oikeuden
         estää tavaramerkin tällaisen käytön niiden tavaroiden osalta, joita se suojaa. Tavaramerkkien haltijat voisivat siten estää
         tällaisten tavaroiden tuonnin jäsenvaltiosta toiseen, jolloin EY 28 artiklassa taattu tavaroiden vapaa liikkuvuus menettäisi
         merkityksensä. Tämä olisi kuitenkin ristiriidassa sekä perustamissopimuksen että sen tavaramerkkidirektiivissä esitetyn tavoitteen
         kanssa, jonka mukaan tällä direktiivillä on tarkoitus ”poistaa sellaiset jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännössä olevat
         erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla”,(13) ja siten taata sisämarkkinoiden toiminta.(14) Tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohdassa säädetään sen vuoksi, että tavaramerkin haltijan oikeudessa estää tavaramerkin
         käyttö ei ole kyse siitä, että tavaramerkin haltija ”saa kieltää tavaramerkin käyttämisen niissä tavaroissa, jotka haltija
         tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä(15) tätä tavaramerkkiä käyttäen”, ja kyseisessä säännöksessä kiteytyy näin ollen oppi tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumisesta
         yhteisössä.
      
      12.      Vaikka tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 1 kohta on kuvattu poikkeukseksi 5 artiklan 1 kohdan säännöstä,(16) tämä ei kuitenkaan mielestäni ole ehdottoman tarkka analyysi näiden kahden säännöksen välisestä suhteesta. Niitä on mielestäni
         parempi kuvata niin, että ne tasapainottavat toisiaan. Jos puhutaan säännöstä ja poikkeuksesta, EY 28 ja EY 30 artiklan keskinäisen
         suhteen hengen mukainen tulkinta olisi ennemminkin se, että 5 artiklan 1 kohta, joka voi rajoittaa tuontia, on poikkeus 7
         artiklan 1 kohdasta, joka heijastaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatetta.
      
      13.      Sen sijaan tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa todetaan, että mitä 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, ”ei sovelleta,
         jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin
         tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle”. Näin ollen 7 artiklan 2 kohta on selvästi
         poikkeus tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta. Sitä ei siis ole tulkittava laajasti.(17) Tästä seuraa, että yleensä myöskään ilmausta ”perusteltu aihe” tai varsinkaan käsitettä ”tavaroihin tehdään muutoksia tai
         niitä huononnetaan” ei ole tulkittava liian laajasti.
      
      14.      Tavaramerkkidirektiivin 5–7 artiklassa(18) yhdenmukaistetaan tavaramerkkiin liittyviä oikeuksia koskevat säännöt ja siten määritellään tavaramerkkien haltijoiden oikeudet
         yhteisössä.(19) Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin jo todennut, että sen aiempi EY 30 artiklaa koskeva oikeuskäytäntö on oltava perustana
         määriteltäessä, voiko tavaramerkin haltija tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan nojalla estää sellaisten uudelleen
         pakattujen tuotteiden saattamisen markkinoille, joihin tavaramerkki on kiinnitetty uudelleen.(20) Samoja tulkintaperiaatteita tulee soveltaa muunkinlaiseen uudelleen pakkaamiseen, jota tavaramerkkien haltijat voivat vastustaa.
         Direktiiviä on tulkittava perustamissopimuksen muodostaman lainsäädännöllisen kehyksen ja yhteisöjen tuomioistuimen kehittämien,
         edellä määriteltyjen ydinoikeuksien mukaisesti.(21)
      
      15.      Tästä huolimatta ei mielestäni välttämättä ole hyödyksi eikä toivottavaa, että yhteisöjen tuomioistuin edelleenkin antaa tuomionsa
         EY 30 artiklan perusteella (saati, että osapuolet ajavat asiaansa sen pohjalta). Direktiivi on ollut voimassa vuodesta 1988.
         On varmaankin jo aika siirtyä eteenpäin.
      
      16.      Tätä taustaa vasten voi olla hyödyllistä muotoilla uudelleen tietyt yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainituissa yhdistetyissä
         asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antamaan tuomioon(22) liittyvät toteamukset, koska ne sävyttävät esillä olevassa asiassa esitettyjä kysymyksiä.
      
      17.      Yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. yhteisöjen tuomioistuin totesi, että tavaramerkin haltija voi direktiivin
         7 artiklan 2 kohdan nojalla lainmukaisesti estää uudelleen pakatun farmaseuttisen tuotteen saattamisen markkinoille, paitsi
         jos
      
      1)      tämä johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen; tästä on kyse erityisesti silloin, kun uudelleen pakkaaminen
         on toisaalta tarpeen, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa, ja toisaalta silloin, kun uudelleen
         pakkaaminen tehdään niin, ettei tuotteen alkuperäinen laatu muutu;
      
      2)      uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua;
      3)      uudessa pakkauksessa selvästi ilmoitetaan tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimet;
      4)      uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta; pakkaus
         ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen, ja jos
      
      5)      maahantuoja ilmoittaa ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimittaa
         tälle tämän pyynnöstä näytteen uudelleen pakatusta tuotteesta.
      
      18.      Käytän näistä viidestä edellytyksestä, jotka liittyvät esillä olevassa asiassa esitettyihin kysymyksiin, jatkossa nimitystä
         BMS-edellytykset.
      
      19.      Vaikka yhteisöjen tuomioistuin onkin edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. tulkinnut tavaramerkkidirektiivin
         7 artiklan 2 kohdan tarkoittavan, että tavaramerkin haltija voi estää markkinoille saattamisen, jos edellä mainitut kriteerit
         eivät täyty, tämä säännös ei mielestäni luo itsenäistä kanneoikeutta. Kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi edellä mainitussa
         asiassa Silhouette,(23) ”vaikka direktiivissä jäsenvaltiot kiistatta velvoitetaan panemaan täytäntöön säännökset, joiden perusteella tavaramerkin
         haltijan on sen oikeuksia loukattaessa voitava saada määrätyksi kolmansille osapuolille kielto käyttää tavaramerkkiään, tämä
         velvoite perustuu kuitenkin direktiivin 5 artiklan eikä sen 7 artiklan säännöksiin”.
      
      20.      Jos BMS-edellytykset tiivistetään niin, että ne sopivat selvästi direktiivin rakenteeseen ja termistöön, uudelleen pakkaaminen
         – tai ainakin tietynlaiset uudelleen pakkaamisen muodot – muodostaa tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa mainitun
         ”perustellun aiheen”, paitsi jos i) uudelleen pakkaaminen on tarpeen markkinoille pääsemiseksi; ii) uudelleen pakkaaminen
         ei voi muuttaa pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua; iii) uudessa pakkauksessa esitetään maahantuojan ja valmistajan
         nimet; iv) uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan
         mainetta; ja v) maahantuoja ilmoittaa siitä tavaramerkin haltijalle.
      
       Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
      21.      Kantajat ovat lääkevalmistajia ja vastaajat sellaisten lääkkeiden (inhalaatiosumutteiden tai tablettien) rinnakkaistuojia,
         joita yksi kantajista valmistaa ja pitää tavaramerkillä varustettuna kaupan yhteisössä. Riita koskee olosuhteita, joissa vastaajat
         voivat lainmukaisesti lisätä noihin lääkkeisiin tarran(24) tai pakata ne uudelleen.(25)
      
      22.      Nyt esillä olevassa asiassa on esitetty kysymykset erityisesti kahdesta menetelmästä, joissa tuotteet pakataan uudelleen toisen
         vastaajan suunnittelemiin uusiin ulompiin pahvipakkauksiin, joissa on sen oma tunnus, tavaramerkki, tyyli ja ulkoasu tai jokin
         näistä. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kuvaa ensimmäistä menetelmää co-brandingiksi: rinnakkaistuoja kiinnittää alkuperäisen
         tavaramerkin(26) uudelleen uuteen ulompaan pahvipakkaukseen. Toista menetelmää kansallinen tuomioistuin kuvaa de-brandingiksi: alkuperäistä
         tavaramerkkiä ei kiinnitetä uuteen ulompaan pahvipakkaukseen, vaikka se jääkin näkyviin itse tabletteihin ja inhalaattoreihin
         ja mahdollisiin läpipainopakkauksiin; ulommassa pahvipakkauksessa ilmoitetaan sen sijaan lääkkeen geneerinen nimi.(27)
      
      23.      Kansallisessa oikeuskäsittelyssä antamassaan ensimmäisessä tuomiossa(28) High Court totesi, että i) ”sellaisia rinnakkaistuotuja lääkkeitä, jotka toimitetaan tarroilla varustetuissa pakkauksissa,
         kohtaan tunnetaan laajaa ja voimakasta vastahakoisuutta” toisin kuin uudelleen pakattuja tuotteita kohtaan ja että ii) vastaajien
         toimet eivät vahingoittaneet eivätkä vaarantaneet kantajien tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ”ydinsisältöä”: ”kantajien
         rekisteröityjä tavaramerkkejä on kaikissa tapauksissa käytetty oikein siinä mielessä, että niitä käytetään ilman harhaanjohtamista
         tai vahinkoa välittämään todenmukainen viesti lähteestä ja siitä, kuka laadusta vastaa”. High Court totesi myös, että vastaajien
         riidanalaisten toimien ei ollut väitetty huonontavan tai millään muulla tavoin vaarantavan kantajien tuotteiden laatua.
      
      24.      High Court esitti yhteisöjen tuomioistuimelle useita ennakkoratkaisukysymyksiä, joissa se pyysi selvennystä yhteisöjen tuomioistuimen
         aiemmassa oikeuskäytännössä kehittämiin periaatteisiin. Kysymykset koskivat osittain sen periaatteen soveltamisalaa, jonka
         mukaan farmaseuttisten tuotteiden rinnakkaistuojien on saatava pakata tuotteet uudelleen, jos se on tarpeen tuotteiden markkinoille
         saattamisen mahdollistamiseksi, ja osittain sen vaatimuksen soveltamisalaa, jonka mukaan rinnakkaistuojan on ilmoitettava
         tavaramerkin haltijalle aikomuksestaan käyttää tavaramerkkiä.
      
      25.      Edellä mainitussa asiassa Boehringer I yhteisöjen tuomioistuin vastasi näihin kysymyksiin seuraavasti:
      ”1)      [Tavaramerkkidirektiivin] 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkkioikeuteensa
         estääkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta lääkkeitä uudelleen, jollei tämän oikeuden käyttäminen myötävaikuta markkinoiden keinotekoiseen
         eristämiseen jäsenvaltioiden välillä.
      
      2)      Lääkkeiden pakkaaminen uudelleen siten, että pakkaukset korvataan toisilla pakkauksilla, on objektiivisesti arvioiden välttämätöntä
         yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, jos ilman uudelleen pakkaamista näiden lääkkeiden tosiasiallisen
         pääsyn kyseisille markkinoille tai niiden merkittävälle osalle on katsottava estyvän sen takia, että merkittävä osuus kuluttajista
         tuntee voimakasta vastahakoisuutta uudelleen merkittyjä tuotteita kohtaan.
      
      3)      Rinnakkaistuojan on kaikissa tapauksissa täytettävä etukäteen tehtävää ilmoitusta koskeva vaatimus, jotta hänellä on oikeus
         pakata tavaramerkillä varustettuja lääkkeitä uudelleen. Jos rinnakkaistuoja ei täytä tätä vaatimusta, tavaramerkin haltija
         voi kieltää uudelleen pakatun tuotteen myynnin. Rinnakkaistuojan itsensä on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle suunnitellusta
         uudelleen pakkaamisesta. Riitatapauksessa kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kaikki asian kannalta merkitykselliset
         seikat huomioon ottaen, onko tavaramerkin haltijalla ollut kohtuullisesti aikaa reagoida uudelleen pakkaamista koskevaan suunnitelmaan.”
      
      26.      Toisessa tuomiossaan(29) High Court totesi, että yhteisöjen tuomioistuimen tuomiosta seurasi kaksi toteamusta: ensinnäkin että tavaramerkin haltijan
         oikeuksien ydinsisällön vahingoittumisen on katsottava aiheutuvan uudelleen pakkaamisesta myös niissä tapauksissa, joissa
         tavaroiden laadulle tai tavaramerkin toiminnalle alkuperän osoituksena ei itse asiassa ollut tapahtunut vahinkoa; ja toiseksi,
         että välttämättömyysedellytyksen tavoitteena ei ollut ainoastaan määritellä, voivatko maahantuojat ylipäätään pakata tuotteet
         uudelleen, vaan jos ne voivat pakata tuotteet uudelleen, myös määritellä, millainen uudelleen pakkaaminen oli sallittua, niin
         että ainoa sallittava uudelleen pakkaamisen muoto oli sellainen, joka oli tavaramerkin kannalta mahdollisimman vähän häiritsevä.
         High Court totesi näin ollen, että sekä de-branding että co-branding loukkasivat kantajien tavaramerkkejä.
      
      27.      Vastaajat valittivat Court of Appealiin. Kantajat tekivät samaan tuomioistuimeen vastavalituksen High Courtin ensimmäisessä
         tuomiossa tekemästä päätöksestä, jonka mukaan pakkauksia, joihin on lisätty tarra, kohtaan tunnetaan laajaa ja voimakasta
         vastahakoisuutta. Court of Appeal vahvisti kyseisen päätöksen ja totesi, että jos rinnakkaistuojat eivät voineet pakata tuotteita
         uudelleen, niillä oli huomattava myynnin este. Vaikka Court of Appeal ilmaisikin määrätietoisesti joitakin omia näkökantojaan,
         se totesi High Courtin toisesta tuomiosta tehdyn valituksen osalta, ettei oikeus ole tietyiltä osin selvä (acte clair).(30) Sillä oli edelleen epäilyjä varsinkin välttämättömyyden käsitteen merkityksestä, todistustaakasta ja ilmoittamatta jättämisen
         seurauksista. Se on näin ollen esittänyt seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
      
      ”Uudelleen pakatut tuotteet
      1.      Kun rinnakkaistuoja pitää tietyssä jäsenvaltiossa kaupan farmaseuttista tuotetta, joka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta,
         sen alkuperäisessä sisemmässä pakkauksessa, mutta jossa on uusi ulompi pahvipakkaus, jonka teksti on tuontijäsenvaltion kielellä
         (uudelleen pakattu tuote):
      
      a)      Onko maahantuojan osoitettava, että uusi pakkaus noudattaa kutakin yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettua
         edellytystä, vai onko tavaramerkin haltijan osoitettava, että näitä edellytyksiä ei ole noudatettu, vai vaihteleeko todistustaakka
         edellytyksestä riippuen, ja jos näin on, niin miten se vaihtelee?
      
      b)      Sovelletaanko yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettua ensimmäistä edellytystä, siten kuin sitä tulkittiin
         yhdistetyissä asioissa [Pharmacia & Upjohn](31) ja asiassa [Boehringer I], jonka mukaan on osoitettava, että tuotteen uudelleen pakkaaminen on tarpeen sen varmistamiseksi,
         että todellista markkinoille pääsyä ei estetä, ainoastaan uudelleen pakkaamista koskevaan tosiseikkaan (kuten EFTAn tuomioistuin
         katsoi asiassa E-3/02, Paranova vastaan Merck), vai sovelletaanko sitä myös rinnakkaistuojan suorittaman uudelleen pakkaamisen
         nimenomaiseen tapaan ja tyyliin, ja jos näin on, niin miten sitä sovelletaan?
      
      c)      Rikotaanko yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettua neljättä edellytystä eli sitä, että uudelleen pakatun
         tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin tai sen haltijan mainetta, ainoastaan siinä tapauksessa,
         että pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen, vai koskeeko se kaikkea, mikä vahingoittaa tavaramerkin mainetta?
      
      d)      Jos 1 kohdan c alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan, että neljättä edellytystä rikotaan kaikella, mikä vahingoittaa
         tavaramerkin mainetta, ja jos joko i) tavaramerkkiä ei liitetä uuteen ulompaan pahvipakkaukseen (de-branding) tai ii) rinnakkaistuoja
         käyttää uudessa ulommassa pahvipakkauksessa joko omaa tunnustaan, tyyliään tai ulkoasuaan taikka muutamissa erilaisissa tuotteissa
         käytettävää ulkoasua (co-branding), onko katsottava, että laatikkomallin tämäntyyppiset muodot vahingoittavat tavaramerkin
         mainetta, vai onko tämä tosiseikkoja koskeva kysymys, jonka tutkiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä?
      
      e)      Jos 1 kohdan d alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan, että kyseessä on tosiseikkoja koskeva kysymys, kenellä on todistustaakka
         tämän osalta?
      
      Tuotteet, joihin on lisätty tarra
      2.      Kun rinnakkaistuoja pitää tietyssä jäsenvaltiossa kaupan farmaseuttista tuotetta, joka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta
         sen alkuperäisessä sisemmässä ja ulommassa pakkauksessa, johon rinnakkaistuoja on lisännyt ylimääräisen ulkoisen etiketin
         tuontijäsenvaltion kielellä (tuote, johon on lisätty tarra):
      
      a)      Sovelletaanko yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettuja viittä edellytystä lainkaan?
      b)      Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi, onko maahantuojan osoitettava, että pakkaus, johon
         on lisätty tarra, noudattaa kutakin yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistettua edellytystä, vai onko tavaramerkin
         haltijan osoitettava, että näitä edellytyksiä ei ole noudatettu, vai vaihteleeko todistustaakka edellytyksestä riippuen?
      
      c)      Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi, sovelletaanko yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers
         Squibb ym.] vahvistettua ensimmäistä edellytystä, siten kuin sitä tulkittiin asiassa [Pharmacia & Upjohn] ja asiassa [Boehringer
         I], jonka mukaan on osoitettava, että tuotteen uudelleen pakkaaminen on tarpeen sen varmistamiseksi, että todellista markkinoille
         pääsyä ei estetä, ainoastaan tarran lisäämistä koskevaan tosiseikkaan, vai sovelletaanko sitä myös rinnakkaistuojan suorittaman
         tarran lisäämisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin?
      
      d)      Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi, rikotaanko yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers
         Squibb ym.] vahvistettua neljättä edellytystä eli sitä, että uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se
         saattaa vahingoittaa tavaramerkin tai sen haltijan mainetta, ainoastaan siinä tapauksessa, että pakkaus on viallinen, huonolaatuinen
         tai epämääräinen, vai koskeeko se kaikkea, mikä vahingoittaa tavaramerkin mainetta?
      
      e)      Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi ja 2 kohdan d alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan,
         että neljättä edellytystä rikotaan kaikella, mikä vahingoittaa tavaramerkin mainetta, vahingoitetaanko tavaramerkin mainetta
         tässä tarkoituksessa, jos joko i) ylimääräinen etiketti asetetaan siten, että se peittää kokonaan tai osittain yhden tavaramerkin
         haltijan tavaramerkeistä, tai ii) ylimääräisessä etiketissä ei mainita, että kyseessä oleva tavaramerkki on sen haltijan tavaramerkki,
         tai iii) rinnakkaistuojan nimi esitetään isoin kirjaimin?
      
      Ilmoitus
      3.      Kun rinnakkaistuoja ei ole ilmoittanut uudelleen pakatusta tuotteesta yhdistetyissä asioissa [Bristol-Myers Squibb ym.] vahvistetun
         viidennen edellytyksen mukaisesti ja kun se on näin ollen loukannut tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä tai -merkkejä yksinomaan
         tästä syystä:
      
      a)      Onko kukin tätä seuraava kyseisen tuotteen maahantuonti tavaramerkin loukkaus, vai loukkaako maahantuoja tavaramerkkiä ainoastaan
         siihen saakka, kunnes tavaramerkin haltija on tietoinen tuotteesta ja sovellettava ilmoitusaika on päättynyt?
      
      b)      Onko tavaramerkin haltijalla oikeus vaatia rahallista korvausta (eli vahingonkorvausta tavaramerkin loukkauksesta tai kaiken
         loukkauksella saadun voiton luovuttamista) maahantuojan loukkauksen vuoksi samalla perusteella kuin siinä tapauksessa, että
         tavarat olisivat olleet väärennettyjä?
      
      c)      Onko rahallista korvausta tavaramerkin haltijalle tällaisen loukkauksen vuoksi myönnettäessä sovellettava suhteellisuusperiaatetta?
      d)      Jos suhteellisuusperiaatetta ei sovelleta, millä perusteella tällaista korvausta on arvioitava ottaen huomioon, että tavaramerkin
         haltija saattoi kyseessä olevat tuotteet markkinoille Euroopan talousalueella tai suostui tähän?”
      
      28.      Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet kantajat, vastaajat ja komissio, joista kaikki olivat edustettuina istunnossa.
       Sovelletaanko yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. vahvistettuja viittä edellytystä tuotteisiin, joihin on lisätty
            tarra?
      29.      Kuten komissio toteaa, jos tähän kysymykseen(32) vastataan myöntävästi, 2 kohdan b–e alakohdan kysymykset voidaan tosiasiassa yhdistää 1 kohdan a–d alakohdan kysymyksiin.
         Jos siihen vastataan kieltävästi, 2 kohdan b–e alakohdan kysymyksiin ei tarvitse vastata. Sen vuoksi on järkevää tarkastella
         ensiksi 2 kohdan a alakohdan kysymystä.
      
      30.      High Court oli tulkinnut toisessa tuomiossaan yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Boehringer I antaman tuomion
         rajoittuneen vain uudelleen pakkaamiseen sillä perusteella, että vain uudelleen pakkaaminen oli luonnostaan haitallista tavaramerkkiin
         perustuvien oikeuksien ydinsisällölle. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on samaa mieltä siitä, että ylimääräisen tarran
         lisääminen tuotteeseen ei vahingoita kantajien tai niiden tavaramerkkien mainetta.
      
      31.      Kantajat ja komissio väittävät yhteisöjen tuomioistuimen vahvistaneen, että BMS-edellytyksiä sovelletaan pakkauksiin, joihin
         on lisätty tarra.(33) Vastaajat väittävät, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä(34) seuraa, että BMS-edellytyksiä ei sovelleta tarran lisäämiseen.
      
      32.      Kuten vastaajat oikeutetusti toteavat, aiemmat tapaukset koskivat erityyppisiä uudelleen pakkaamisia. Farmaseuttisten tuotteiden
         osalta tarran lisääminen tuotteisiin tuli yhteisöjen tuomioistuimen tarkasteltavaksi vasta edellä mainitussa asiassa Boehringer
         I, mutta siinäkään se ei – toisin kuin kantajat väittävät – ollut keskeinen kysymys.
      
      33.      Oikeuskäytäntö ja sen taustalla vaikuttavat periaatteet tukevat mielestäni paremmin vastaajien kuin kantajien ja komission
         näkökantaa.
      
      34.      Yhteisöjen tuomioistuin totesi yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa seuraavaa:
      ”Tavaramerkin haltija voi estää tuotteen pakkaamisen uuteen ulompaan pakkaukseen silloin, kun maahantuoja pakkaa tuotteet,
         jotka voidaan saattaa tuontijäsenvaltiossa markkinoille, siten että se kiinnittää alkuperäiseen ulompaan tai sisempään pakkaukseen
         uuden etiketin tuontijäsenvaltion kielellä – – .”(35)
      
      35.      Yhteisöjen tuomioistuin totesi vastaavasti edellä mainitussa asiassa Loendersloot antamassaan tuomiossa seuraavaa:
      ”Uudelleenmerkintää suorittavan henkilön on käytettävä sellaisia rinnakkaiskaupan mahdollistavia keinoja, joilla puututaan
         mahdollisimman vähän tavaramerkkiin perustuvan oikeuden ydinsisältöön. Näin ollen silloin, kun alkuperäisissä etiketeissä
         olevat merkinnät ovat sinänsä määräjäsenvaltiossa voimassa olevien tuotteiden merkintää koskevien sellaisten sääntöjen mukaisia,
         joiden perusteella niihin on kuitenkin lisättävä täydentäviä tietoja, ei ole tarpeen poistaa ja uudelleen kiinnittää tai korvata
         alkuperäisiä etikettejä, sillä kysymyksessä oleviin pulloihin kiinnitettävä pelkkä tarra, jossa mainitaan lisätiedot, voi
         riittää.”(36)
      
      36.      Vaikka näissä yhteisöjen tuomioistuimen toteamuksissa ei suoranaisesti vastatakaan kysymykseen, tarkoittaako uusien etikettien
         kiinnittäminen ”uudelleen pakkaamista” yhteisöjen tuomioistuimen EY 30 artiklaa koskevan oikeuskäytännön yhteydessä, niissä
         viitataan vahvasti siihen, että tavaramerkin haltija ei voi estää tarrojen lisäämistä. Näin ollen kyseisissä toteamuksissa
         viitataan loogisesti siihen, että tarrojen kiinnittäminen ei tarkoita uudelleen pakkaamista.
      
      37.      On totta, että asiaa Loendersloot edeltäneessä asiassa Phytheron(37) yhteisöjen tuomioistuin totesi, että ”pelkästään sitä, että tuotteen etikettiin [on lisätty joitakin mainintoja tuontijäsenvaltion
         lainsäädännössä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi], ei voida pitää tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna
         perusteltuna aiheena, paitsi jos pakkausmerkinnöistä on poistettu joitakin tärkeitä tietoja tai jos niissä on mainittu epätarkkoja
         tietoja tai käytetty sellaisia ilmauksia, jotka voivat vahingoittaa tavaramerkin tai sen haltijan mainetta (ks. em. yhdistetyt
         asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 65, 75 ja 76 kohta)”.(38)
      
      38.      Edellä esitetyssä katkelmassa olevasta viittauksesta yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annettuun tuomioon ilmenee,
         että tietoihin liittyvä varoitus on viittaus toiseen BMS-edellytykseen, jonka mukaan uudelleen pakkaaminen ei saa muuttaa
         tuotteen alkuperäistä laatua. Niin yllättävältä kuin se voikin vaikuttaa, yhteisöjen tuomioistuin ilmaisi yhdistetyissä asioissa
         Bristol-Myers Squibb ym. antamassaan tuomiossa kannan, jonka mukaan farmaseuttisten tuotteiden osalta riittämättömien tietojen
         antaminen voi ”epäsuorasti muuttaa” tuotteen alkuperäistä laatua; se, muuttaako se sitä, on tosiseikkoja koskeva kysymys,
         jonka tutkiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.(39) Asiassa Phytheron annettu tuomio viittaa näin ollen siihen, että tarran lisäämiseen sovelletaan toista ja neljättä BMS-edellytystä
         (ei vahinkoa maineelle). Itse yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. hyväksyttiin kuitenkin se, että tarran lisääminen
         sisempään  pakkaukseen ei rikkonut toista edellytystä.(40) Näin ollen voitaisiin sitäkin suuremmalla syyllä ajatella, että tarran lisääminen ulompaan  pakkaukseen, kuten vastaajat ovat nyt esillä olevassa asiassa tehneet, ei rikkoisi tätä edellytystä. Lisäksi asia Phytheron
         ei koskenut farmaseuttisia tuotteita. Näin ollen en ole taipuvainen pitämään asiaa Phytheron perusteena sille väitteelle,
         että toista BMS-edellytystä sovelletaan tarran lisäämiseen.
      
      39.      Kun otetaan huomioon viimeaikaisessa oikeuskäytännössä esiintyvät ristiriitaisuudet (joita kuvaa se seikka, että niin kantajat
         kuin vastaajatkin vetoavat asiaan Loendersloot ja asiaan Boehringer I), vastauksen täytyy mielestäni löytyä viittaamalla perusperiaatteisiin.
      
      40.      BMS-edellytysten alkuperäisessä lähteessä, asiassa Hoffmann-La Roche,(41) viitataan tavaramerkin haltijan oikeuteen estää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen
         liittyvää alkuperän takaamista.(42) Riippumatta siitä, millainen historiallinen lähestymistapa yhteisöjen tuomioistuimella on ollut niihin riskeihin, joita ulomman
         pakkauksen korvaamiseen toisella pakkauksella liittyy, nyt esillä olevassa asiassa tarkasteltavana oleva tarran lisääminen
         ei mielestäni tarkoita tavaramerkin tällaista käyttöä. Tavaramerkki liitetään aitoihin tuotteisiin ilman sellaista riskiä,
         että itse tuotteen alkuperäinen laatu muuttuisi. Tätä käsitystä tukevat High Courtin tekemät tosiseikkoja koskevat toteamukset,
         jotka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin vahvisti. Jos ei ole sitä riskiä, että alkuperään liittyvä takaaminen vääristyy,
         kuten on asianlaita silloin, kun alkuperäiseen ulompaan pakkaukseen lisätään ylimääräinen ulkoinen etiketti alkuperäisen sisemmän
         pakkauksen pysyessä ennallaan,(43) BMS-edellytyksiä ei mielestäni sovelleta.
      
      41.      Rinnakkaistuonnin osalta tällainen lähestymistapa heijastaa mielestäni parhaiten tarkoituksenmukaista tasapainoa perustamissopimuksen
         mukaisen tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevan periaatteen, joka on ensisijainen, ja tavaramerkkien haltijoiden oikeuksien
         välillä. Jos ei ole sitä riskiä, että alkuperään liittyvä takaaminen, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sen määritellyt,
         voi vääristyä, tavaroiden vapaa liikkuvuus on asetettava etusijalle. Jos taas tavaramerkin haltija voi tosiseikkojen perusteella
         osoittaa, että tarran lisääminen vääristää näin tulkittua alkuperään liittyvää takaamista, hänen oikeutensa voidaan asettaa
         etusijalle poikkeuksena tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta. Tämä seuraa tavaramerkkiin liittyviä ydinoikeuksia ja
         tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ydinsisältöä koskevista yhteisöjen tuomioistuimen määritelmistä.
      
      42.      Näin ollen katson 2 kohdan a alakohdassa olevan kysymyksen osalta, että BMS-edellytyksiä ei sovelleta, kun rinnakkaistuoja
         pitää yhdessä jäsenvaltiossa kaupan farmaseuttista tuotetta, joka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta, sen alkuperäisessä
         sisemmässä ja ulommassa pakkauksessa, johon rinnakkaistuoja on lisännyt ylimääräisen ulkoisen etiketin tuontijäsenvaltion
         kielellä. Tämä päätelmä huomioon ottaen 2 kohdan b–e alakohdassa oleviin kysymyksiin ei ole tarpeen vastata.
      
       Sovelletaanko vaatimusta uudelleen pakkaamisen välttämättömyydestä ainoastaan uudelleen pakkaamista koskevaan tosiseikkaan
            vai uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin, ja jos näin on, niin miten sitä sovelletaan?
      43.      Tämä kysymys(44) nousee esille, koska toisessa tuomiossaan High Court totesi, että välttämättömyysedellytystä sovelletaan sekä uudelleen pakkaamiseen
         sinänsä että myös uudelleen pakkaamisen tapaa koskeviin yksityiskohtiin. Näin ollen se totesi, että uudelleen pakkaamisen
         on oltava tavaramerkin kannalta mahdollisimman vähän häiritsevä. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on tämän näkemyksen
         osalta eri mieltä.
      
      44.      Kantajat, jotka viittaavat jälleen asiaan Boehringer I ja asiaan Loendersloot,(45) väittävät, että välttämättömyysvaatimusta sovelletaan uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin.(46) Vastaajat ja komissio, jotka myös viittaavat näihin asioihin, ovat päinvastaista mieltä.
      
      45.      Välttämättömyyttä koskeva kysymys on tullut esille, koska High Courtin kannan mukaan yhteisöjen tuomioistuimen uudelleen pakkaamista
         koskeva oikeuskäytäntö luo ”kumoamattoman juridisen fiktion”, jonka mukaan silloinkin, kun (kuten pääasian käsittelyssä on
         todettu) kyseessä oleva uudelleen pakkaaminen ei heikentänyt eikä voinut heikentää tavaroiden laatua, eikä sillä ollut tosiasiallista
         kielteistä vaikutusta tavaramerkin toimintaan alkuperän osoituksena, on oletettava, että ydinsisällölle on koitunut vahinkoa
         tai haittaa. Tämä väite seuraa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Boehringer I esittämästä toteamuksesta, jonka mukaan ”juuri
         tavaramerkillä varustettujen lääkkeiden pelkkä uudelleen pakkaaminen vahingoittaa tavaramerkin ydinsisältöä ilman, että olisi
         tarpeen tässä yhteydessä arvioida, mitä konkreettisia seurauksia rinnakkaistuojan suorittamalla uudelleen pakkaamisella on”.(47)
      
      46.      Tämä toteamus on itse asiassa mukaelma siitä, mitä todettiin asiassa Hoffmann-La Roche.(48) Kaikella kunnioituksella en ole vakuuttunut siitä, että tuo tiivistetty toteamus on täysin oikea. Yhteisöjen tuomioistuinhan
         tosiasiassa totesi asiassa Hoffmann-La Roche antamassaan tuomiossa, että alkuperän takaaminen mahdollistaa sen, että kuluttaja
         voi olla varma siitä, että tuotteen sen alkuperäisessä muodossa hankkinut muu yritys ei ole ilman tavaramerkin haltijan suostumusta
         muuttanut tavaramerkillä varustettua tuotetta ”siitä, millainen tuote on alun perin ollut”.(49) Tämä viittaa siihen, että uudelleen pakkaamisen nimenomainen tapa ja tyyli, joka vaikuttaa vain ulompaan pakkaukseen, ei vääristäisi alkuperään liittyvää takaamista.
      
      47.      Lisäksi, kuten olen edellä jo todennut,(50) käsitettä ”tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan” (tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan sanamuoto, jossa
         heijastuvat asiassa Hoffmann-La Roche mainitut edellytykset), ei mielestäni ole tulkittava laajasti.
      
      48.      Myös valmisteluasiakirjoissa(51) viitataan siihen, että alun perin komission tavoitteena oli, että välttämättömyysvaatimusta sovelletaan uudelleen pakkaamista
         koskevaan tosiseikkaan; ja että komissio halusi antaa rinnakkaistuojalle tietyssä määrin vapauden päättää, millä nimenomaisella
         tavalla se suorittaa uudelleen pakkaamisen, kunhan kyseinen rinnakkaistuoja noudattaa asiassa Hoffmann-La Roche määrättyjä vaatimuksia.(52) Mikään ei viittaa siihen, että tämä tavoite olisi jäänyt lainsäädäntöprosessissa toteutumatta.
      
      49.      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ja vastaajat väittävät, että EFTAn tuomioistuimen asiassa Paranova vastaan Merck(53) antama tuomio tukee sitä kantaa, jonka mukaan välttämättömyysvaatimusta sovelletaan ainoastaan uudelleen pakkaamista koskevaan
         tosiseikkaan eikä uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin. En ole vakuuttunut siitä, että tuomio on aivan niin
         yksiselitteinen kuin on esitetty. Sillä on kuitenkin asian kannalta merkitystä.
      
      50.      Kyseisessä asiassa EFTAn tuomioistuimelta kysyttiin muun muassa, sovelletaanko välttämättömyyskriteeriä, jota yhteisöjen tuomioistuin
         oli soveltanut tulkitessaan tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja ”perusteltuja aiheita”, myös pakkauksen
         designiin, vai oliko pakkauksen designia arvioitava ainoastaan sen edellytyksen perusteella, että uudelleen pakkaaminen ei
         saa vaikuttaa kielteisesti tavaramerkin haltijan tai tavaramerkin maineeseen.
      
      51.      EFTAn tuomioistuin tarkasteli yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja erityisesti BMS-edellytyksiä. Se katsoi, että ensimmäisen
         edellytyksen perusteella ”todennetaan, onko rinnakkaistuojalla oikeus pakata tuote uudelleen ja kiinnittää siihen uudelleen
         valmistajan tavaramerkki, kun taas muilla kriteereillä määritellään edellytykset, joilla tätä oikeutta voidaan käyttää tavaramerkin
         haltijan oikeutettujen etujen suojaamiseksi”. EFTAn tuomioistuin viittasi yhdistettyihin asioihin Bristol-Myers Squibb ym.,
         asiaan Merck Sharpe & Dohme,(54) asiaan Boehringer I ja asiaan Pharmacia & Upjohn(55) ja totesi, että ”rinnakkaistuonnin ja uudelleen pakkaamisen salliminen ovat keinoja, joilla pyritään turvaamaan tavaroiden
         vapaa liikkuvuus. – – Rinnakkaistuojan oikeus pakata tuote uudelleen on toisin sanoen perusteltu, koska se auttaa huomattavalta
         osin estämään ETA-markkinoiden jakautumisen kansallisten rajojen mukaan. Juuri tätä taustaa vasten yhteisöjen tuomioistuin
         [on] ottanut käyttöön toimenpiteiden välttämättömyyttä koskevan edellytyksen – – . Siitä seuraa, että tämä [edellytys] on
         merkityksellinen sen oikeuden toteamisen kannalta, että rinnakkaistuoja voi pakata tuotteen uudelleen, kun tavaramerkin haltijan
         toiminta ja tosiasialliset tai juridiset kaupan esteet estävät tosiasiallisen pääsyn tuontijäsenvaltion markkinoille. Jos
         – – oikeudesta pakata tuote uudelleen ei ole epäilystä ja jos rinnakkaistuoja on tätä oikeutta käyttämällä saanut tosiasiallisen
         pääsyn markkinoille, välttämättömyysvaatimus ei voi olla ratkaiseva tulkittaessa direktiivin 7 artiklan 2 kohdassa mainittua
         käsitettä ’perustellut aiheet’. – – Se, että välttämättömyysvaatimus kohdistettaisiin rinnakkaistuojan käyttäytymiseen markkinoilla
         sen jälkeen, kun se on päässyt markkinoille, ja varsinkin sen tuotteen ulkonäköä koskevaan strategiaan, kuten mainontaan tai
         pakkauksen designiin, tarkoittaisi tavaroiden vapaan liikkuvuuden suhteetonta rajoittamista”.(56)
      
      52.      Tämä perustelu on mielestäni oikea. Myös BMS-edellytykset (kuten myös asiassa Hoffmann-La Roche esitetyt alkuperäiset edellytykset)
         soveltuvat tähän tarkasteluun. Sitä tukee lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Pharmacia & Upjohn(57) omaksuma lähestymistapa, jonka mukaan ”välttämättömyysedellytys täyttyy, jos – – tuontijäsenvaltion lainsäädäntö tai siellä
         vallitseva käytäntö estävät kyseisen tuotteen markkinoinnin tämän jäsenvaltion markkinoilla”.
      
      53.      Esillä olevassa asiassa on väitetty,(58) että EFTAn tuomioistuimen tuomiossa painotetaan liian vähän ”tavaramerkin haltijan oikeutta esittää tavaramerkkinsä haluamallaan
         tavalla” ja että tämän vuoksi se ei ole voimassa olevaa oikeutta. Tavaramerkin haltijalla on tietenkin tällainen oikeus. Se
         kuitenkin sammuu, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tuotteet markkinoille yhteisössä.
         Tästä on kyse oikeuden sammumista koskevassa säännössä, jolla pyritään takaamaan, että immateriaalioikeuksia ei käytetä estämään
         tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Sen syrjäyttämiseen vaaditaan mielestäni hyvin painavia syitä.
      
      54.      Sitä käsitystä vastaan, jonka mukaan välttämättömyysedellytystä on sovellettava uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan
         ja tyyliin, on olemassa myös erittäin vakuuttava käytännöllinen argumentti (joka on mielestäni vähintään yhtä tärkeä kuin
         lain käsitteellinen yhdenmukaisuus). Tällainen tulkinta asettaisi sietämättömän taakan kansallisille tuomioistuimille, koska
         ne joutuisivat tekemään lukuisia päätöksiä toisarvoisista mallia ja väriä koskevista yksityiskohdista, jotka eivät ymmärrettävästi
         kuulu niiden vastuualueeseen.
      
      55.      Näin ollen katson, että vaatimusta uudelleen pakkaamisen välttämättömyydestä sovelletaan ainoastaan uudelleen pakkaamista
         koskevaan tosiseikkaan eikä uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin.
      
       Rikotaanko neljättä BMS-edellytystä ainoastaan siinä tapauksessa, että pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen,
            vai koskeeko kyseinen edellytys kaikkea, mikä vahingoittaa tavaramerkin mainetta?
      56.      Neljännen BMS-edellytyksen mukaan ”uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin
         ja sen haltijan mainetta; pakkaus ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen”.
      
      57.      Tämä kysymys(59) nousi esille vastaajien väitteestä, jonka mukaan neljäs BMS-edellytys rajoittuu huonolaatuiseen pakkaukseen. Ennakkoratkaisua
         pyytänyt tuomioistuin on eri mieltä, ja se katsoo, että kaikki, mikä vahingoittaa tavaramerkin mainetta, tarkoittaa tämän
         edellytyksen rikkomista, mutta oletettavasti se katsoi, että asiasta jää epäilys.
      
      58.      Olen samaa mieltä kantajien ja komission kanssa siitä, että neljättä BMS-edellytystä ei ole syytä rajoittaa tapauksiin, joissa
         pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen. Asiassa BMS annetun tuomion 75–77 kohdasta ilmenee, että yhteisöjen
         tuomioistuin viittasi tällaisiin pakkauksiin esimerkkeinä farmaseuttisten tuotteiden ”riittämättömästä ulkoasusta”, joka voi
         vahingoittaa tavaramerkin mainetta.
      
      59.      Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi asian BMS jälkeen esittänyt maineen vahingoittumisesta muitakin esimerkkejä, jotka voivat
         lähtökohtaisesti muodostaa tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ”perustellun aiheen”, jonka perusteella
         tavaramerkin haltija voi vastustaa sellaisten tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, jotka hän itse tai hänen suostumuksellaan
         joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä.(60) Siten asiassa Dior(61) yhteisöjen tuomioistuin totesi yleisesti, että tavaramerkin maineen vahingoittuminen voi olla perusteltu aihe, ja totesi
         erityisesti, että tavaramerkin käyttäminen mainonnassa, joka vahingoitti vakavasti tavaramerkin mainetta, saattoi olla perusteltu
         aihe. Asiassa BMW(62) yhteisöjen tuomioistuin totesi, että perusteltu aihe voi olla tavaramerkin käyttäminen jälleenmyyjän mainonnassa sillä tavoin,
         että sen perusteella voi syntyä mielikuva siitä, että jälleenmyyjän ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde.
      
      60.      Vastaajat eivät mielestäni käsittele tätä oikeuskäytäntöä vakuuttavasti. Ne vetoavat neljännessä BMS-edellytyksessä olevaan
         sanaan ”thus” (”siis”),(63) joka viittaa vastaajien mukaan siihen, että neljättä edellytystä rikotaan vain siinä tapauksessa, että pakkaus on viallinen,
         huonolaatuinen tai epämääräinen. Sana ”thus” on kyseiselle tulkinnalle vaarallisen hauras peruste. Se voisi joka tapauksessa
         tarkoittaa yhtä hyvin ”esimerkiksi”, jolloin se tukisi päinvastaista kantaa.
      
      61.      Näin ollen katson, että neljäs BMS-edellytys ei rajoitu tapauksiin, joissa pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen:
         kyse on siitä, onko olemassa vakava vaara, että tavaramerkin maine vahingoittuu.
      
       Vahingoittavatko tietyt (erityiset) uudelleen pakkaamisen menetelmät väistämättä tavaramerkin mainetta, vai onko maineen vahingoittuminen
            tosiseikkoja koskeva kysymys?
      62.      Tällä kysymyksellä(64) kansallinen tuomioistuin tiedustelee, vahingoitetaanko tavaramerkin mainetta väistämättä, jos i) tavaramerkkiä ei liitetä
         uuteen ulompaan pahvipakkaukseen (de-branding) tai ii) jos rinnakkaistuoja käyttää uudessa ulommassa pahvipakkauksessa joko
         omaa tunnustaan, tyyliään tai ulkoasuaan taikka muutamissa erilaisissa tuotteissa käytettävää ulkoasua (co-branding), vai
         onko maineen vahingoittuminen tosiseikkoja koskeva kysymys.
      
      63.      Kuten edellä on selitetty, High Court katsoi toisessa tuomiossaan, että kaikenlaisen uudelleen pakkaamisen on katsottava vahingoittavan
         tavaramerkin mainetta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on eri mieltä. Se toteaa, että joissakin tapauksissa co-branding
         voi aiheuttaa tällaista vahinkoa esimerkiksi, jos siitä saa sen käsityksen, että tällaisen co-brandin haltija on tuotteen
         valmistaja tai että maahantuoja ja valmistaja ovat jonkinlainen yhteisyritys. Tästä ei kuitenkaan ole kyse esillä olevassa
         asiassa. Myöskään de-brandingin osalta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei katso maineen voivan vahingoittua: tavaramerkin
         haltijalla ei ole sellaista oikeutta, jonka mukaan jälleenmyyjien olisi säilytettävä tuotteessa tavaramerkin haltijan tavaramerkki.
      
      64.      Kantajat väittävät, että sekä de-branding että co-branding vahingoittavat molemmat luonnostaan tavaramerkin mainetta. Vastaajat
         väittävät, että de-branding ei ole lainkaan oikeuden loukkaus, koska siinä tavaramerkkiä ei ”käytetä” tavaramerkkidirektiivin
         5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Co-brandingin osalta asiassa BMS ei ollut viittausta siihen, että rinnakkaistuojan
         pakkauksessa käyttämä oma tyyli voisi vahingoittaa tavaramerkin mainetta.(65) Komissio väittää, että vaikka kukin näistä seikoista voi lähtökohtaisesti vahingoittaa tavaramerkin mainetta, kansallisen
         tuomioistuimen on arvioitava tosiasioita yksityiskohtaisesti jokaisen seikan osalta sen määrittelemiseksi, vahingoittaako
         se sitä tosiasiallisesti.
      
      65.      Olen samaa mieltä komission kanssa. On selvää (ks. edellä 58 ja 59 kohta), että sekä tavaramerkin riittämätön ulkoasu että
         virheellinen viittaus liikesuhteeseen tavaramerkin haltijan kanssa voivat lähtökohtaisesti vahingoittaa tavaramerkin mainetta
         (vaikka asian Dior perusteella on myös selvää, että vain maineen vakava vahingoittuminen muodostaa tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun aiheen).(66) Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti asiassa BMW, että se, voiko mainonnan perusteella syntyä mielikuva siitä, että jälleenmyyjän
         ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jonka tutkiminen kutakin tapausta koskevien
         seikkojen perusteella on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.(67) Samaa logiikkaa on mielestäni sovellettava muihinkin seikkoihin, jotka voivat muodostaa 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
         perustellun aiheen. Se, voiko jokin tietty seikka (esim. maineen vahingoittuminen) lähtökohtaisesti muodostaa perustellun
         aiheen, on oikeuskysymys, kun taas se, onko kyseinen seikka olemassa jossakin tietyssä tapauksessa, on tosiseikkoja koskeva
         kysymys.
      
      66.      Katson näin ollen, että sekä tavaramerkin riittämätön ulkoasu että virheellinen viittaus liikesuhteeseen voivat lähtökohtaisesti
         vahingoittaa tavaramerkin mainetta. Se, aiheuttavatko tietyt uudelleen pakkaamisen muodot tällaista vahinkoa ja onko kyseinen
         vahinko niin vakava, että se muodostaa tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun aiheen, on tosiseikkoja
         koskeva kysymys, jonka tutkiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.
      
       Mikä vaikutus on sillä, että uudelleen pakatusta tuotteesta ei ole ilmoitettu viidennessä BMS-edellytyksessä vaaditulla tavalla?
      67.      Viidennessä BMS-edellytyksessä vaaditaan, että maahantuoja ilmoittaa ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista
         tavaramerkin haltijalle tästä ja toimittaa tälle tämän pyynnöstä näytteen uudelleen pakatusta tuotteesta.
      
      68.      Asiassa Boehringer I yhteisöjen tuomioistuin totesi, että jos rinnakkaistuoja ei itse täytä etukäteisilmoitusta koskevaa vaatimusta,
         tavaramerkin haltija voi vastustaa uudelleen pakatun tuotteen saattamista markkinoille ja että riitatapauksessa kansallisen
         tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen, onko tavaramerkin haltijalla
         ollut kohtuullisesti aikaa reagoida uudelleen pakkaamista koskevaan suunnitelmaan. Yhteisöjen tuomioistuin esitti ”ohjeellisesti”,
         että 15 työpäivää on kohtuullinen ajanjakso.(68)
      
      69.      Toisessa tuomiossaan High Court katsoi, että asian Boehringer I perusteella ei ollut selvää, mikä olisi sopiva oikeuskeino,
         jos maahantuoja ei ole ilmoittanut uudelleen pakkaamisesta mutta on noudattanut muita BMS-edellytyksiä. Näin ollen ennakkoratkaisua
         pyytänyt tuomioistuin kysyy(69) olettaen, että näin on, a) onko kukin tätä seuraava kyseisen tuotteen maahantuonti tavaramerkin loukkaus vai loukkaako maahantuoja
         tavaramerkkiä ainoastaan siihen saakka, kunnes tavaramerkin haltija on tietoinen tuotteesta ja sovellettava ilmoitusaika on
         päättynyt; b) onko tavaramerkin haltijalla oikeus vaatia vahingonkorvausta samalla perusteella kuin siinä tapauksessa, että
         tavarat olisivat olleet väärennettyjä; c) onko tällaista korvausta myönnettäessä sovellettava suhteellisuusperiaatetta ja
         d) jos suhteellisuusperiaatetta ei sovelleta, millä perusteella tällaista korvausta on arvioitava.
      
      70.      Kantajat väittävät, että kukin maahantuonti sen jälkeen, kun kyseisen tuotteen uudelleen pakkaamisesta ei ole ilmoitettu,
         on tavaramerkin loukkaus riippumatta siitä, onko tavaramerkin haltija asiasta tietoinen, koska jokainen maahantuonti johtaa
         kuluttajia harhaan tuotteen alkuperän osalta. Korvaukset tulee määritellä kansallisen oikeuden perusteella. Vastaajat väittävät,
         että tavaramerkin haltija on oikeutettu korvaukseen vain siihen asti, kunnes on kulunut 15 päivää siitä, kun hän on tosiasiallisesti
         mitä kautta tahansa saanut tietoonsa kyseisen uudelleen pakkaamisen. Suhteellisuusperiaatetta sovelletaan sekä korvauksiin
         että aineellisiin toimiin. Komissio on samaa mieltä kantajien kanssa siitä, että 3 kohdan a alakohdan kysymykseen on jo vastattu
         siten kuin kansallisen tuomioistuimen ensimmäisessä vaihtoehdossa esitetään: katso asia Boehringer I. Korvaus on määriteltävä
         rahallista korvausta koskevien kansallisten periaatteiden mukaisesti sillä edellytyksellä, että ne ovat yhteisöoikeuden ja
         kansainvälisen oikeuden mukaisia erityisesti siltä osin, että ne ovat vastaavuus-, tehokkuus- ja suhteellisuusperiaatteiden
         mukaisia.
      
      71.      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa perustellusti, että ilmoittamista koskeva vaatimus ei perustu perustamissopimukseen.
         Se esitettiin ensimmäisen kerran asiassa Hoffmann-La Roche annetussa tuomiossa sillä perusteella, että se vähensi vaaraa,
         että kuluttajia johdetaan harhaan tuotteen alkuperän suhteen.(70) Tätä päättelyä kehitettiin edelleen yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetussa tuomiossa, jossa yhteisöjen
         tuomioistuin selitti, että ilmoittamisvaatimuksen ja sen (kyseisessä tuomiossa ensimmäisen kerran esitetyn) mahdollisuuden,
         että tavaramerkin haltija voi vaatia näytettä uudelleen pakatusta tuotteesta, tarkoituksena on antaa tavaramerkin haltijalle
         mahdollisuus varmistaa, että uudelleen pakkaaminen ei muuta tuotteen alkuperäistä laatua ja että tuotteen ulkoasu ei vahingoita
         tavaramerkin mainetta. Lisäksi sillä mahdollistetaan se, että tavaramerkin haltija voi suojautua paremmin väärennöksiä vastaan.(71)
      
      72.      Toisin kuin neljä ensimmäistä BMS-edellytystä, joita voidaan kuvata aineellisiksi, tämä vaatimus on näin ollen luonteeltaan
         menettelyvaatimus. Näin ollen tästä mielestäni seuraa, että ilmoittamisvaatimuksen rikkomisesta seuraa sanktio, joka poikkeaa
         niistä sanktioista, joita sovelletaan, jos on loukattu muita, aineellisia BMS-edellytyksiä.
      
      73.      Tämä ei tarkoita sitä, että vähätellään ilmoittamisvaatimuksen merkitystä. Se voi olla luonteeltaan menettelyvaatimus, mutta
         se on silti tavaramerkin haltijalle tärkeä suojakeino. Ilmoittamatta jättäminen ei ole vähäpätöinen seikka.
      
      74.      Kannattanee myös todeta, että joitakin hyvin harvoja tapauksia lukuun ottamatta ilmoittamatta jättäminen on aina tahallista.
         Rinnakkaistuoja tietää, kuka tavaramerkin haltija on ja miten häneen saa yhteyden. Kuten julkisasiamies Jacobsin asiassa Boehringer
         I antamassa ratkaisuehdotuksessa on todettu, ilmoittamisvaatimusta ”on helppo noudattaa ja valvoa, mikä on omiaan edistämään
         yhteisön oikeuden yhdenmukaista soveltamista”.(72)
      
      75.      Tältä osin voidaan hahmotella kaksi eri tilannetta: ilmoitusta ei tehdä (tai tehdään riittämätön ilmoitus) mutta noudatetaan
         neljää ensimmäistä BMS-edellytystä, tai ilmoitusta ei tehdä (tai tehdään riittämätön ilmoitus) eikä noudateta yhtä tai useampaa
         neljästä ensimmäisestä BMS-edellytyksestä.
      
      76.      Ensimmäisessä tilanteessa, joka muodostaa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymyksen perustan, olisi mielestäni
         epäsuhtaista rangaista rinnakkaistuojaa ilmoittamatta jättämisestä yhtä ankarasti kuin jos hän olisi ilmoittamatta jättämisen
         lisäksi rikkonut myös yhtä tai useampaa aineellista edellytystä. Sanktio on kuitenkin paikallaan, koska kuten edellä on selitetty,
         ilmoituksen tekeminen on tärkeä menettelyvaatimus, ja ilmoittamisen laiminlyömisellä rinnakkaistuoja on (tahallisesti) riistänyt
         tavaramerkin haltijalta mahdollisuuden harjoittaa yhteisön oikeuden mukaista etukäteisvalvontaa. Sanktion on sen vuoksi oltava
         tehokas ja varoittava. Se ei kuitenkaan saa olla yhtä ankara kuin sanktio, jota sovellettaisiin, jos oli rikottu myös aineellisia
         edellytyksiä, koska tämä olisi rikkomisen vakavuuteen nähden epäsuhtaista.
      
      77.      Vastaajat esittävät huolensa siitä, että saatuaan toisesta lähteensä tiedon tuotteen uudelleen pakkaamisesta, tavaramerkin
         haltija voi tahallisesti viivyttää toimenpiteisiin ryhtymistä voidakseen lisätä oikeuden loukkauksesta saamaansa rahallista
         korvausta. Mielestäni olisi yhtä lailla epäsuhtaista ja epäoikeudenmukaista, että tavaramerkin haltija voisi hyötyä tällä
         tavoin omasta viivyttelystään.
      
      78.      Koska rinnakkaistuoja (itse asiassa) käyttää yhteisön oikeuden suomia oikeuksia, sanktio ei vastaavasti saa syrjiä häntäkään,
         koska hän käyttää yhteisön oikeuden eikä kansallisen oikeuden suomia oikeuksia; kyseisellä sanktiolla ei saa myöskään käytännössä
         estää häntä käyttämästä näitä oikeuksia.
      
      79.      Kansallisen tuomarin tehtävä on määritellä näiden seikkojen perusteella kussakin tapauksessa sopiva sanktio.
      80.      Toinen edellä kuvatuista tapauksista on nyt esillä olevan asian kannalta tietenkin vain teoreettinen. Mainitsen sen kuitenkin
         ylimääräisenä huomautuksena. Esillä olevassa asiassa tilanne on merkittävässä määrin erilainen. Ilmoittamatta jättäminen on
         tällaisissa tapauksissa raskauttava tekijä, koska sen takia tavaramerkin haltijan on vaikeampi lain mukaisesti vastustaa uudelleen
         pakkaamista (joko yleensä sillä perusteella, että uudelleen pakkaaminen ei ole lainkaan tarpeen, tai erityisesti sillä perusteella,
         että tosiasiallinen uudelleen pakkaaminen ei täytä toista, kolmatta ja/tai neljättä BMS-edellytystä). Jos ilmoittamatta jättäminen
         on tahallista, kuten se todennäköisesti on, tavoitteena on luultavasti antaa rinnakkaistuojalle mahdollisuus saada asema markkinoilla
         ennen kuin tavaramerkin haltija pystyy puolustamaan oikeuksiaan. Tällaisessa tilanteessa kansallisen tuomioistuimen olisi
         mielestäni sovellettava tavanomaisia kansallisen lainsäädännön mukaisia sanktioitaan aineellisten edellytysten rikkomisesta
         ja määrätä ilmoittamatta jättämisestä erillinen lisäsanktio.
      
       Kenellä on todistustaakka?
      81.      Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy,(73) onko maahantuojan osoitettava, että uusi pakkaus noudattaa kutakin BMS-edellytystä, vai vaihteleeko todistustaakka edellytyksestä
         riippuen, ja jos näin on, niin miten se vaihtelee. Neljännen BMS-edellytyksen (maineen vahingoittumisen) osalta ennakkoratkaisua
         pyytänyt tuomioistuin kysyy myös,(74) kenen on osoitettava, että laatikkomallin tietyntyyppinen muoto vahingoittaa tavaramerkin mainetta, jos kysymys siitä, onko
         tällainen malli niin vahingollinen, on tosiseikkoja koskeva kysymys (kuten se mielestäni on).
      
      82.      Viiden BMS-edellytyksen vaikutus ja se, toimivatko ne käytännössä tavalla, joka vastaa tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan
         1 ja 2 kohdan välistä oikeaa suhdetta, riippuu merkittävässä määrin siitä, kummalla osapuolella on todistustaakka sen osalta,
         että nämä edellytykset täytetään. Asiassa Boehringer I annettu ohjeistus siitä, että todistustaakan olisi oltava kansallisen
         tuomioistuimen määrittelemä menettelykysymys niin kauan kuin vaikutus ei ole syrjivä, ei ole osoittautunut riittävän tarkaksi,
         kuten ennakkoratkaisun pyytäminen nyt esillä olevassa asiassa osoittaa. Samat tosiseikat voivat johtaa erilaisiin lopputuloksiin
         eri jäsenvaltioissa sen mukaan, kummalla osapuolella on todistustaakka tietyn jäsenvaltion kansallisessa tuomioistuimessa,
         mikä olisi ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin yhdenmukaistamistavoitteen kanssa.(75)
      
      83.      Kun ratkaistaan sitä, mikä on yhteisön oikeuden ja kansallisen oikeuden rooli tässä asiassa, on tärkeää erottaa sen määrittäminen,
         kenellä on todistustaakka, ja sen määrittäminen, miten todistustaakkaa noudatetaan. Olen samaa mieltä ennakkoratkaisua pyytäneen
         tuomioistuimen kanssa siitä, että yhteisöjen tuomioistuimen on asianmukaista osoittaa kansallisille tuomioistuimille, kenelle
         todistustaakka viiden BMS-edellytyksen osalta kuuluu. Se, miten kyseistä todistustaakkaa noudatetaan yksittäisten edellytysten
         osalta, on sitten ratkaistava kansallisten menettelyä ja todistelua koskevien sääntöjen nojalla.
      
      84.      Kantajat väittävät, että vastaajilla olisi oltava todistustaakka kaikkien viiden edellytyksen osalta, koska uudelleen pakkaaminen
         voi luonnostaan loukata tavaramerkin haltijan oikeuksia.
      
      85.      Vastaajat esittävät kaksi väitettä. Ensisijaisesti ne esittävät, että tavaramerkin haltijalla on oltava todistustaakka kaikkien
         viiden edellytyksen osalta. Tällaista tulkintaa ei voida sovittaa yhteen sen kanssa, miten yhteisöjen tuomioistuimen yhdistetyissä
         asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antama tuomio on muotoiltu,(76) enkä tarkastele sitä enempää.
      
      86.      Toissijaisesti ne esittävät, että todistustaakka on jaettava kunkin edellytyksen osalta sen mukaan, kumpi osapuoli puolustaa
         kyseessä olevan seikan osalta olennaisilta osin myönteistä kantaa (jotta voitaisiin välttää se vaara, että joudutaan esittämään
         negatiivista näyttöä). Vastaajat hyväksyisivät näin ollen sen, että todistustaakan on ensimmäisen edellytyksen (tarve pakata
         tuote uudelleen sen saattamiseksi markkinoille), kolmannen edellytyksen (valmistajan ja maahantuojan tunnistaminen selvästi)
         ja viidennen edellytyksen (ilmoittaminen) osalta kuuluttava rinnakkaistuojalle. Ne kuitenkin väittävät, että on vaadittava,
         että tavaramerkin haltija osoittaa, että uudelleen pakkaaminen ei täytä toista edellytystä (ei muutosta alkuperäiseen laatuun,
         asianmukaiset ohjeet) tai neljättä edellytystä (ulkoasu, joka ei vahingoita tavaramerkin tai sen haltijan mainetta).
      
      87.      Komissio väittää, että lähtökohtana on se, että kansallisten menettelyä koskevien sääntöjen perusteella määritetään se, kenellä
         on todistustaakka sen osalta, että BMS-edellytyksiä on noudatettu. Kansallisia menettelyä koskevia sääntöjä, joiden mukaan
         todistustaakka kuuluu rinnakkaistuojalle, voidaan kuitenkin muuttaa, jos maahantuoja kykenee osoittamaan, että niiden soveltaminen
         aiheuttaa todellisen vaaran kansallisten markkinoiden jakamisesta.(77) Tällaisessa tapauksessa todistustaakka kunkin BMS-edellytyksen osalta kuuluu sille osapuolelle, jolla todennäköisemmin on
         kyseisen edellytyksen arvioinnin kannalta merkittävää tietoa.
      
      88.      Viittä BMS-edellytystä tarkasteltaessa käy ilmi, että ne eivät ole homogeenisia. Ensimmäinen edellytys voi olla monimutkainen.
         Tilanteen mukaan tuontijäsenvaltion markkinoihin liittyvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen yksityiskohtainen tarkastelu
         voi toisinaan olla välttämätöntä, jotta voidaan päättää, onko uudelleen pakkaaminen tarpeen, jotta rinnakkaistuoja voi päästä
         kyseisille markkinoille ja myydä niillä tuotteita tehokkaasti. Toinen ja neljäs edellytys näyttävät päällisin puolin monimutkaisilta.
         Mielestäni kumpikin niistä edellyttää kuitenkin vain suhteellisen yksinkertaisen kysymyksen arviointia: liittyykö siihen,
         mitä tuotteelle on uudelleen pakkaamalla tehty, tosiasiallinen vaara siitä, että tuotteen alkuperäinen laatu muuttuu (toinen
         edellytys), ja onko tuotteen uusi ulkoasu sellainen, että on olemassa tosiasiallinen vaara siitä, että tavaramerkin maine
         voi vahingoittua vakavasti (neljäs edellytys). Kolmas ja viides edellytys ovat yksiselitteisempiä.
      
      89.      Rinnakkaistuojan tai tavaramerkin haltijan voi olla vaihtelevissa määrin – sen mukaan, mistä edellytyksestä on kyse – mahdollista
         koota tarpeellinen aineisto sen osoittamiseksi, että jokin tietty edellytys täyttyy (tai ei täyty), ja siten voi olla todistustaakan
         jakamiseksi järkevää vaatia, että kyseinen osapuoli tekee niin.
      
      90.      Jos rinnakkaistuojaa vaadittaisiin osoittamaan kaikkien viiden edellytyksen täyttyminen, seurauksena olisi pohjimmiltaan tasapainon
         siirtyminen kauemmas tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta (perusperiaate) kohti immateriaalioikeuksien suojaamista (poikkeus
         tuosta periaatteesta). Jos taas tavaramerkin haltijaa vaadittaisiin osoittamaan kaikkien viiden edellytyksen täyttyminen,
         hänen olisi vastaavasti aina vaikeampi vedota tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaisiin oikeuksiinsa, mikä olisi
         ristiriidassa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetun tuomion kanssa (kuten olen jo todennut).
      
      91.      Kumpaakaan näistä vaihtoehdoista on näin ollen mielestäni mahdoton hyväksyä, joten kutakin edellytystä on tarkasteltava yksitellen.
       Ensimmäinen edellytys: välttämättömyys
      92.      Yhteisöjen tuomioistuin totesi yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym., että ”jäsenvaltiossa suojatun tavaramerkkioikeuden
         haltijan oikeutta estää tavaramerkillä varustettujen uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattaminen voidaan rajoittaa
         ainoastaan, jos maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on tarpeen, jotta tuotteet voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa”.(78) Kyseisen toteamuksen logiikkaan sisältyy mielestäni implisiittisesti se, että rinnakkaistuojan tulee osoittaa kyseinen tarve,
         jotta voitaisiin kumota se olettamus, että tavaramerkin haltijalla on oikeus estää uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille
         saattaminen. Ei ole kovinkaan järkevää vaatia oikeudenomistajaa osoittamaan, että hän ei tietyssä tilanteessa voi käyttää
         oikeuttaan.
      
      93.      Rinnakkaistuoja on lisäksi mielestäni se osapuoli, jolla todennäköisimmin on hallussaan todistustaakan edellyttämät tiedot.
         Normaalitapauksessa hän on perehtynyt tuontijäsenvaltion lainsäädännön vaatimuksiin, jotka koskevat farmaseuttisten tuotteiden
         jakelua ja markkinoille saattamista. Hän on tietoinen muun muassa siitä, millaisia tietoja pakkausselosteessa on esitettävä
         ja millä kielellä ne on esitettävä sekä millaisia pakkauskokoja lääkemääräyksillä rutiininomaisesti määrätään (tai ei määrätä)
         ja/tai millaisten pakkauskokojen osalta myönnetään sosiaaliturvajärjestelmän kautta rutiininomaisesti korvauksia. Hänellä
         on myös kaupallinen kannustin (esimerkiksi) sen selvittämiseksi, tuntevatko potilaat tietyssä jäsenvaltiossa vastahakoisuutta
         sellaisia pakkauksia kohtaan, joihin on lisätty tarra,(79) niin että tuotteet on tarpeen pakata uudelleen sen sijaan, että niihin lisättäisiin tarra, jotta tuote voidaan saattaa onnistuneesti
         markkinoille.
      
      94.      Näin ollen katson, että välttämättömyyden osalta todistustaakan on oltava rinnakkaistuojalla.
       Toinen edellytys: tuotteen laatu ei saa heikentyä
      95.      Rinnakkaistuoja valitsee, missä määrin ja millä menetelmällä hän pakkaa tuotteen uudelleen sekä kuka valvoo (ja siten myös
         ohjaa) uudelleenpakkausprosessia. Hän tietää, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti ”estää sellaisen uudelleen pakkaamisen,
         joka voi saattaa pakkauksessa olevan tuotteen alttiiksi sellaiselle käsittelylle tai sellaisille vaikutuksille, jotka saattavat
         muuttaa tuotteen alkuperäistä laatua”,(80) ja että uudelleen pakkaaminen on sen vuoksi tehtävä ”sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät muuta tuotteen alkuperäistä laatua”.(81) Näin ollen on rinnakkaistuojan tehtävä osoittaa, että se, mitä hän on aikonut tehdä ja miten hän on aikonut sen tehdä, takaa
         tavaramerkillä varustetun tuotteen loukkaamattomuuden. Tämä ei mielestäni tarkoita negatiivisen näytön esittämistä, kuten
         vastaajat väittävät. Lisäksi farmaseuttisten tuotteiden osalta rinnakkaistuoja on tietenkin lähes varmasti jo joutunut osoittamaan
         toimivaltaisille sääntelyviranomaisille, että hänen uudelleenpakkausprosessiinsa ei liity vaaraa tuotteiden laadun vahingoittumisesta.
         Yhteisöjen tuomioistuin on jo selittänyt,(82) että toisen BMS-edellytyksen osalta kyseisen vaaran tulee olla tosiasiallinen eikä teoreettinen tai abstrakti vaara.
      
      96.      Näin ollen todistustaakka sen osalta, että uudelleen pakkaamiseen ei liity kielteisiä vaikutuksia, on mielestäni rinnakkaistuojalla.
       Kolmas edellytys: maahantuojan ja valmistajan tunnistaminen selvästi
      97.      Rinnakkaistuoja sekä päättää uudelleen pakkaamisesta että valvoo sitä. Hän määrittelee muun muassa värin, koon ja kirjasintyypin,
         joita tietojen esittämiseen käytetään, sekä sen, missä kohdassa pakkausta tiedot esitetään. Näin ollen todistustaakka sen
         osalta, että sekä tavaramerkin haltija että rinnakkaistuoja tunnistetaan selvästi uudelleen pakatusta tuotteesta, on rinnakkaistuojalla.
      
       Neljäs edellytys: ulkoasu ei saa vahingoittaa mainetta
      98.      Olen jo todennut, että mielestäni neljättä BMS-edellytystä loukataan, jos pakkaukseen liittyy vakava vaara siitä, että tavaramerkin
         maine vahingoittuu.(83) Tästä seuraa, että todistustaakka sen osalta, että näin on, on oltava tavaramerkin haltijalla. Hän kykenee parhaiten arvioimaan,
         liittyykö uudelleen pakkaamiseen minkäänlaista vaaraa tai mahdollista vaaraa tavaramerkin maineen vahingoittumisesta. Jos
         hän katsoo, että vaara on vakava, hän kykenee parhaiten esittämään todisteet tämän väitteen toteen näyttämiseksi. Hänellä
         on näin ollen oltava todistustaakka sen osalta, että hänen tavaramerkkiin perustuvia oikeuksiaan on loukattu.(84)
      
       Viides edellytys: ilmoittaminen
      99.      Rinnakkaistuojalla on luonnostaan määräysvalta sen osalta, ilmoittaako hän tavaramerkin haltijalle aikomuksestaan pakata tavaramerkillä
         varustettu tuote uudelleen ja myydä sitä tuontijäsenvaltiossa sekä milloin ja millä tavoin hän tälle ilmoittaa. Tästä seuraa,
         että hänellä on oltava todistustaakka sen osalta, että hän on ryhtynyt kaikkiin toimiin, joita voidaan kohtuudella edellyttää,
         antaakseen kyseisen ilmoituksen ajoissa.(85)
      
       Ratkaisuehdotus
      100. Edellä esitetyistä syistä katson, että Court of Appealin (England and Wales) (Civil Division) esittämiin kysymyksiin on vastattava
         seuraavaa:
      
      –        Yhdistetyissä asioissa C‑427/93, C‑429/93 ja C‑436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I‑3457),
         esitettyjä viittä edellytystä (BMS-edellytyksiä) ei sovelleta, jos rinnakkaistuoja pitää yhdessä jäsenvaltiossa kaupan farmaseuttista
         tuotetta, joka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta sen alkuperäisessä sisemmässä ja ulommassa pakkauksessa, johon rinnakkaistuoja
         on lisännyt ylimääräisen ulkoisen etiketin tuontijäsenvaltion kielellä.
      
      –        Vaatimusta uudelleen pakkaamisen välttämättömyydestä (ensimmäinen BMS-edellytys) sovelletaan ainoastaan uudelleen pakkaamista
         koskevaan tosiseikkaan eikä uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin.
      
      –        Vaatimus, jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin
         tai sen haltijan mainetta (neljäs BMS-edellytys), ei rajoitu tapauksiin, joissa pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen:
         kyse on siitä, onko olemassa vakava vaara, että tavaramerkin maine vahingoittuu. 
      
      –        Sekä tavaramerkin riittämätön ulkoasu että virheellinen viittaus liikesuhteeseen voivat lähtökohtaisesti vahingoittaa tavaramerkin
         mainetta. Se, aiheuttavatko tietyt uudelleen pakkaamisen muodot tällaista vahinkoa ja onko kyseinen vahinko niin vakava, että
         se muodostaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston
         direktiivin 89/104/ETY 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun aiheen, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jonka tutkiminen
         on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.
      
      –        Tilanteessa, jossa maahantuoja ei ole ilmoittanut uudelleen pakkaamisesta mutta on noudattanut muita BMS-edellytyksiä, hän
         loukkaa tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia jokaisella tuonnilla. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on määritellä sopiva
         sanktio, jonka on oltava tehokas ja varoittava. Sen on lisäksi oltava oikeasuhteinen, eikä se näin ollen saa olla yhtä ankara
         kuin sanktio, jota sovellettaisiin, jos olisi rikottu myös muita BMS-edellytyksiä.
      
      –        Rinnakkaistuojalla on todistustaakka sen osalta, että ensimmäistä, toista, kolmatta ja viidettä BMS-edellytystä on noudatettu.
         Tavaramerkin haltijalla on todistustaakka sen osalta, että tavaramerkin maineelle tai hänen omalle maineelleen aiheutuu vakava
         vahingoittumisen vaara (neljäs BMS-edellytys).
      
      1 –	Alkuperäinen kieli: englanti.
      
      2 –	Asia C‑143/00, tuomio 22.4.2002 (Kok. 2002, s. I‑3759).
      
      3 –	Voidaan todeta, että julkisasiamies Jacobs teki samankaltaisen huomautuksen 9 vuotta sitten asiassa C‑349/95, Loendersloot,
         tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I‑6227) antamansa ratkaisuehdotuksen 33 kohdassa, jossa hän esitti kantanaan, että ”yhteisöjen
         tuomioistuin ylittäisi – – sille ?EY 234? artiklan perusteella kuuluvan toimivallan, jos se lausuisi tuomiossaan kaikista
         niistä näkökohdista, jotka liittyvät rinnakkaistuojien mahdollisesti suorittamaan eri tuotteiden uudelleen paketointiin ja
         uudelleenmerkintään. Kun yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut olennaisen periaatteen tai periaatteita, kansallisten tuomioistuinten
         asiana on soveltaa niitä kansallisissa oikeudenkäynneissä”.
      
      4 –	Asia 113/80, komissio v. Irlanti, tuomio 17.6.1981 (Kok. 1981, s. 1625, Kok. Ep. VI, s. 149, 7 kohta).
      
      5 –	Asia 78/70, Deutsche Grammophon, tuomio 8.6.1971 (Kok. 1971, s. 487, Kok. Ep. I, s. 577, 11 kohta). Englanninkielinen ilmaus
         ”Specific subject matter” (ydinsisältö) on jokseenkin epäonnistunut käännös ranskankielisestä käsitteestä ”objet spécifique”.
         Ks. mielenkiintoisen historiallisen ja kielitieteellisen tarkastelun osalta Keeling, D., Intellectual Property Rights in EU Law,  2003, 6 luku.
      
      6 –	Julkisasiamies Jacobsin asiassa C‑10/89, HAG, tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s. I‑3711, Kok. Ep. X, s. 543) (ns. HAG II
         -tapaus) antaman ratkaisuehdotuksen 14 kohta.
      
      7 –	Asia 16/74, Centrafarm v. Winthrop, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183, 8 kohta).
      
      8 –	Vastaavanlaista kehitystä on tapahtunut muidenkin immateriaalioikeuksien osalta: ks. alaviitteessä 5 mainittu tekijänoikeuteen
         liittyviä oikeuksia koskeva asia Deutsche Grammophon; patentteja koskeva asia 15/74, Centrafarm v. Sterling Drug, tuomio 31.10.1974
         (Kok. 1974, s. 1147, Kok. Ep. II, s. 373) ja tekijänoikeutta koskeva asia 58/80, Dansk Supermarked, tuomio 22.1.1981 (Kok.
         1981, s. 181, Kok. Ep. VI, s. 13).
      
      9 –	Edellä alaviitteessä 7 mainittu asia Centrafarm v. Winthrop, tuomion 12 kohta.
      
      10 –	Asia 102/77, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta).
      
      11 –	Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi
         89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).
      
      12 –	Koska nyt esillä oleva tapaus ei koske palveluja, rajoitan tarkastelun tavaroihin.
      
      13 –	Johdanto-osan ensimmäinen perustelukappale sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sen muotoillut asiassa C‑206/01,
         Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I‑10273, 46 kohta).
      
      14 –	Asia C‑355/96, Silhouette, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I‑4799, 27 kohta).
      
      15 –	Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyn sopimuksen (EYVL 1994, L 1, s. 3) 65 artiklan 2 kohdan ja liitteessä
         XVII olevan 4 kohdan mukaisesti 7 artiklan 1 kohta on muutettu vastaamaan sopimusta niin, että ilmaisu ”yhteisössä” on korvattu
         ilmaisulla ”sopimusvaltiossa”. Koska nyt esillä oleva asia kuitenkin koskee yhteisön sisäistä kauppaa, viittaan jatkossakin
         7 artiklan 1 kohdan soveltamisalaa tarkastellessani yhteisöön enkä Euroopan talousalueeseen.
      
      16 –	Asia C‑16/03, Peak Holding, tuomio 30.11.2004 (Kok. 2004, s. I‑11313, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
      
      17 –	Ks. edellä 5 kohta.
      
      18 –	Direktiivin 6 artikla koskee tavaramerkkiin kohdistuvia rajoituksia, jotka eivät ole nyt esillä olevan asian kannalta merkityksellisiä.
      
      19 –	Edellä alaviitteessä 16 mainittu asia Peak Holding, tuomion 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.
      
      20 –	Yhdistetyt asiat C‑427/93, C‑429/93 ja C‑436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I‑3457, 41 kohta).
      
      21 –	Ks. edellä 7–9 kohta.
      
      22 –	Mainittu edellä alaviitteessä 20.
      
      23 –	Mainittu edellä alaviitteessä 14, tuomion 35 kohta.
      
      24 –	Ennakkoratkaisupyynnössä tuote, johon on lisätty tarra, määritellään ”tuotteeksi, joka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta
         sen alkuperäisessä sisemmässä ja ulommassa pakkauksessa, johon rinnakkaistuoja on lisännyt ylimääräisen etiketin tuontijäsenvaltion
         kielellä”.
      
      25 –	Ennakkoratkaisupyynnössä uudelleen pakattu tuote määritellään ”tuotteeksi, joka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta
         sen alkuperäisessä sisemmässä pakkauksessa mutta jossa on uusi ulompi pahvipakkaus, jonka teksti on tuontijäsenvaltion kielellä”.
      
      26 –	Tai joissakin tapauksissa tavaramerkit, jos myös valmistajan nimi ja tunnus on rekisteröity sellaisinaan.
      
      27 –	Myös joihinkin läpipainopakkauksiin ja inhalaattoreihin on lisätty ylimääräinen etiketti, joka ei kuitenkaan täysin peitä
         alkuperäisiä tavaramerkkejä, eikä nyt esillä olevassa asiassa ole ilmennyt, että tähän liittyisi ongelmia.
      
      28 –	Tuomari Laddien 28.2.2000 antama tuomio [2000] 2 CMLR 571.
      
      29 –	Tuomari Laddien 6.2.2003 antama tuomio [2003] EWHC 110 (Ch).
      
      30 –	Tätä luultavasti tukee se seikka, että sekä kantajat että vastaajat väittivät, että ne olivat yhteisöjen tuomioistuimen
         ”selvityksen” seurauksena joko kokonaan tai suurelta osin voittaneet kanteen tavaramerkkiä koskevilta osin.
      
      31 –      Asia C‑379/97, tuomio 12.10.1999 (Kok. 1999, s. I‑6927).
      
      32 –	Edellä ennakkoratkaisukysymysten 2 kohdan a alakohta.
      
      33 –	Edellä alaviitteessä 20 mainitut yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 55 kohta; yhdistetyt asiat C‑71/94,
         C‑72/94 ja C‑73/94, Eurim-Pharm, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I‑3603); edellä alaviitteessä 3 mainittu asia Loendersloot,
         tuomion 27 kohta ja asia Boehringer I.
      
      34 –	Edellä alaviitteessä 10 mainittu asia Hoffmann-La Roche; asia 1/81, Pfizer, tuomio 3.12.1981 (Kok. 1981, s. 2913, Kok.
         Ep. VI, s. 243); edellä alaviitteessä 20 mainitut yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym.; edellä alaviitteessä 31 mainittu
         asia Pharmacia & Upjohn; edellä alaviitteessä 3 mainittu asia Loendersloot ja asia Boehringer I.
      35 –      Tuomion 55 kohta.
      
      36 –      Tuomion 46 kohta.
      
      37 –	Asia C‑352/95, tuomio 20.3.1997 (Kok. 1997, s. I‑1729).
      
      38 –	Tuomion 23 kohta.
      
      39 –	Ks. tuomion 65 ja 66 kohta.
      
      40 –	Ks. tuomion 64 kohta.
      
      41 –	Mainittu edellä alaviitteessä 10.
      
      42 –	Tuomion 7 kohta.
      
      43 –	Kuten kysymyksen sanamuodon mukaan oletetaan.
      
      44 –	Kysymys, joka esitetään 1 kohdan b alakohdassa. (Kysymystä, joka esitetään 1 kohdan a alakohdassa, tarkastellaan jäljempänä
         81–99 kohdassa.)
      
      45 –	Mainittu edellä alaviitteessä 3, tuomion 46 kohta.
      
      46 –	Kannattanee korostaa, että kysymys rajoittuu ulompaan pakkaukseen tehtäviin muutoksiin. Tästä syystä kantajien yritys (jota
         komissio kuvaili suullisessa käsittelyssä ”suoraan sanoen typeräksi”) verrata nyt esillä olevaa asiaa merkkiautojen pitämiseen
         kaupan Kiinassa ei mielestäni vaikuta erityisen hyödylliseltä. Itse asiassa esimerkki autojen pitämisestä kaupan pikemminkin
         heikentää kantajien esittämiä perusteluja, koska autokauppiaathan usein harjoittavat co-brandingia esimerkiksi huolehtimalla
         siitä, että niiden nimi näkyy rekisterikilvessä tai muualla autossa.
      
      47 –	Tuomion 30 kohta.
      
      48 –	Mainittu edellä alaviitteessä 10.
      
      49 –	Tuomion 7 kohta. Tämän jälkeen (9–12 kohdassa) yhteisöjen tuomioistuin kehitteli lähestymistapaa, josta on sittemmin tullut
         välttämättömyysvaatimus, ja käsitteli lyhyesti edellytyksiä, jotka tunnetaan nykyisin muina BMS-edellytyksinä.
      
      50 –	Edellä 13 kohta.
      
      51 –	Ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettavaa ensimmäistä neuvoston direktiiviä koskeva ehdotus
         (KOM(80) 635 lopullinen, 19.11.1980), 6 artiklan kommentaari.
      
      52 –	Vrt. edellä alaviitteessä 34 mainittu asia Pfizer, jossa rinnakkaistuoja noudatti Hoffmann-La Roche -vaatimuksia kirjaimellisesti,
         ja yhteisöjen tuomioistuin tuki sen lähestymistapaa.
      
      53 –	Asia E-3/02, tuomio 8.7.2003, ETMR 2004, s. 1.
      
      54 –	Asia C‑443/99, tuomio 23.4.2002 (Kok. 2002, s. I‑3703).
      
      55 –	Mainittu edellä alaviitteessä 31.
      
      56 –	Tuomion 41–45 kohta.
      
      57 –	Mainittu edellä alaviitteessä 31, tuomion 43 kohta. Vaikka lainattu tekstikohta viittaakin tavaramerkin poistamiseen ja
         korvaamiseen pikemminkin kuin uudelleen pakkaamiseen yleensä, kyseisen tuomion 37–39 kohdasta ilmenee, että yhteisöjen tuomioistuin
         katsoo, että näitä kahta tilannetta koskevat samat periaatteet.
      
      58 –	Eli Lillyn, joka on yksi kantajista, toimesta.
      
      59 –	Ennakkoratkaisukysymyksen 1 kohdan c alakohta.
      
      60 –	Kyseisestä sanamuodosta huolimatta tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdassa ei sinänsä myönnetä kanneoikeutta. Tavaramerkin
         haltijan, joka haluaa vastustaa oikeuden loukkausta, tulee edelleenkin vedota direktiivin 5 artiklan 1 kohtaan: ks. edellä
         19 kohta. 
      
      61 –	Asia C‑337/95, tuomio 4.11.1997 (Kok. 1997, s. I‑6013, 43 ja 46 kohta).
      
      62 –	Asia C‑63/97, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I‑905, 51 kohta).
      
      63 –	”Ainsi” ranskankielisessä toisinnossa.
      
      64 –	Ennakkoratkaisukysymysten 1 kohdan d alakohta.
      
      65 –	Ks. myös edellä alaviitteessä 34 mainittu asia Pfizer.
      
      66 –	Tuomion 46 kohta.
      
      67 –	Tuomion 55 kohta.
      
      68 –	Tuomiolauselma ja tuomion 67 kohta.
      
      69 –	Ennakkoratkaisukysymysten 3 kohta.
      
      70 –	Tuomion 12 kohta.
      
      71 –	Tuomion 78 kohta; myös asiassa Boehringer I annetun tuomion 61 kohta. Ks. myös edellä alaviitteessä 3 mainittu asia Loendersloot,
         tuomion 49 kohta.
      
      72 –	Ratkaisuehdotuksen 133 kohta.
      
      73 –	Ennakkoratkaisukysymysten 1 kohdan a alakohta.
      
      74 –	Ennakkoratkaisukysymysten 1 kohdan d alakohta.
      
      75 –	Ks. asia C‑405/03, Class International, tuomio 18.10.2005 (73 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      76 –	Ks. esim. yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetun tuomion 49, 50, 69, 73, 74 ja 78 kohdan sanamuodot.
      
      77 –	Asia C‑244/00, Van Doren, tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I‑3051, 37 ja 41 kohta).
      
      78 –	Tuomion 56 kohta.
      
      79–	Esimerkiksi koska tällaisissa pakkauksissa on edelleenkin osittain tietoa, joka on esitetty kielellä, jota iäkkäät potilaat
         eivät osaa, ja johon he eivät välttämättä luota, tai yleensä koska potilaat voivat epäillä, että tällaisiin pakkauksiin on
         kajottu.
      
      80 –	Yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 59 kohta.
      
      81 –	Yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 60 kohta.
      
      82 –	Ks. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 61–63 kohta.
      
      83 –	Edellä 61 kohta.
      
      84 –	Ks. edellä alaviitteessä 77 mainittu asia Van Doren, tuomion 41 kohta. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että tilanteessa,
         jossa on olemassa tosiasiallinen markkinoiden eristämisen vaara, jos maahantuojalla on todistustaakka sen osalta, että tavaramerkin
         haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tavarat markkinoille ETAssa, tavaramerkin haltijan on osoitettava,
         että tuotteet saatettiin ensimmäisen kerran markkinoille ETAn ulkopuolella, voidakseen vedota tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa myönnettyjen oikeuksien rikkomiseen, minkä jälkeen rinnakkaistuojan
         on osoitettava, että tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on tämän jälkeen saattanut tuotteet markkinoille
         ETAssa. Ks. sen osalta, miten yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt sen, millä osapuolella on velvollisuus todistaa tavaramerkkiin
         perustuvien oikeuksien loukkaaminen, edellä alaviitteessä 75 mainittu asia Class International, tuomion 70–75 kohta.
      
      85 –	Ilmaisen asian tällä tavalla, koska mielestäni maahantuojaa ei pidä rangaista, jos hän on ryhtynyt ilmoituksen antamiseksi
         kaikkiin toimiin, joita voidaan kohtuudella edellyttää, mutta jos jostakin syystä, esimerkiksi tavaramerkin haltijan organisaatiossa
         esiintyneen viestintäkatkoksen takia, ilmoitus ei ole saavuttanut sitä osastoa, jota asia koskee.