CELEX: 62002TJ0164
Language: it
Date: 2004-11-10 00:00:00
Title: Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 10 novembre 2004. # Kaul GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). # Marchio comunitario - Procedimento d'opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ARCOL - Marchio comunitario denominativo anteriore CAPOL - Ampiezza dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso - Valutazione di elementi prodotti dinanzi alla commissione di ricorso. # Causa T-164/02.

Causa T‑164/02
      Kaul GmbH
      contro
      Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
      «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ARCOL — Marchio comunitario denominativo anteriore CAPOL — Ampiezza dell’esame effettuato dalla commissione di ricorso — Valutazione di elementi prodotti dinanzi alla commissione di ricorso»
      Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 novembre 2004 
      Massime della sentenza
      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio
            — Esame da parte della commissione di ricorso — Portata 
      (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74)
      Dalla continuità funzionale tra le istanze dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
         deriva che, nell’ambito di applicazione dell’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, avente
         ad oggetto gli impedimenti relativi alla registrazione, la commissione di ricorso è tenuta a fondare la sua decisione su tutti
         gli elementi di fatto e di diritto che la parte interessata ha introdotto o durante il procedimento dinanzi all’unità che
         ha deciso in primo grado, o, con la sola riserva del n. 2 di tale disposizione, relativo agli elementi dedotti tardivamente,
         nella procedura di ricorso.
      
      Quindi, dalla continuità funzionale esistente tra le diverse istanze dell’Ufficio non consegue che una parte che non ha prodotto
         taluni elementi di fatto o di diritto dinanzi all’unità che ha deciso in primo grado entro i termini applicabili dinanzi a
         quest’ultima non possa avvalersi, ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, dei detti elementi dinanzi alla commissione
         di ricorso. La continuità funzionale ha, al contrario, la conseguenza che una tale parte può avvalersi dei detti elementi
         dinanzi alla commissione di ricorso, salvo il rispetto, dinanzi a tale istanza, dell’art. 74, n. 2, del detto regolamento.
      
      (v. punto 29)
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)10 novembre 2004(1)
         
         
               «Marchio comunitario  –  Procedimento d'opposizione  –  Domanda di marchio comunitario denominativo ARCOL  –  Marchio comunitario denominativo anteriore CAPOL  –  Ampiezza dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso  –  Valutazione di elementi prodotti dinanzi alla commissione di ricorso»
               
             Nella causa T-164/02,
            
            
            Kaul GmbH, con sede in Elmshorn (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze,
            ricorrente,Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania),
            
            
            ricorrente,
            
            contro
            Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl e G. Schneider, in qualità di agenti,
            
            convenuto, altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania),
            
             avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione 4 marzo 2002 della terza commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento
            R 782/2000-3), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Kaul GmbH e la Bayer AG,
            
            
            IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
            
            
             composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. M. Vilaras e dalla sig.ra  I. Wiszniewska-Białecka, giudici,
            
             cancelliere:  sig.ra D. Christensen, amministratore,
            
            
            
         ha pronunciato la seguente
         
         
         Sentenza
            
               Fatti
            
         
         1
            
          Il 3 aprile 1996, la società Atlantic Richfield (Atlantic Richfield Co.) ha presentato una domanda di marchio comunitario
         all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l’«UAMI») in forza del regolamento
         (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
         
         
         
         2
            
          Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il segno denominativo ARCOL.
         
         
         
         3
            
          I prodotti per i quali tale domanda di registrazione è stata presentata rientrano nelle classi 1, 17 e 20 ai sensi dell’accordo
         di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
         come riveduto e modificato. Tra i prodotti rientranti nella classe 1 figurano i «prodotti chimici destinati a conservare gli
         alimenti».
         
         
         
         4
            
          Il 20 luglio 1998, la domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari.
         
         
         
         5
            
          Il 20 ottobre 1998, la ricorrente ha proposto un’opposizione, ai sensi dell’art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, alla
         registrazione del marchio richiesto per quanto riguarda i «prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti», rientranti
         nella classe 1. L’opposizione era basata sull’esistenza di un marchio comunitario anteriore, registrato il 24 febbraio 1998,
         con il n. 49106. Tale marchio consiste nel segno denominativo CAPOL e riguarda prodotti denominati «prodotti chimici per la
         conservazione degli alimenti, ossia materie prime per la levigatezza e la conservazione di prodotti alimentari finiti, in
         particolare dolciumi», rientranti nella classe 1. A sostegno dell’opposizione la ricorrente ha fatto valere l’impedimento
         relativo alla registrazione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
         
         
         
         6
            
          Con decisione 30 giugno 2000, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione in quanto, pur ammettendo l’identità dei
         prodotti, poteva essere escluso qualsiasi rischio di confusione tra i due prodotti in esame a causa delle loro differenze
         visive e fonetiche.
         
         
         
         7
            
          Il 24 luglio 2000 la ricorrente ha presentato un ricorso, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione
         della divisione di opposizione.
         
         
         
         8
            
          Con lettera 17 luglio 2000, ricevuta il 24 luglio 2000, l’UAMI è stata informata dalla società Bayer (Bayer AG) del trasferimento
         a quest’ultima della domanda di registrazione del marchio ARCOL presentata dalla Atlantic Richfield Co. Il trasferimento è
         stato iscritto nel registro dei marchi comunitari il 17 novembre 2000, conformemente all’art. 17, n. 5, e all’art. 24 del
         regolamento n. 40/94.
         
         
         
         9
            
          Il 30 ottobre 2000, la ricorrente ha depositato presso l’UAMI la memoria in cui espone i motivi di ricorso, come previsto
         dall’art. 59 del regolamento n. 40/94.
         
         
         
         10
            
          Con decisione 4 marzo 2002, notificata alla ricorrente il 25 marzo 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza
         commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. La commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, che non si
         poteva più tener conto del carattere distintivo asseritamente elevato del marchio anteriore che sarebbe dovuto alla sua notorietà,
         dato che la ricorrente aveva invocato tale circostanza solo in sede di ricorso. La commissione di ricorso ha inoltre rilevato
         che la ricorrente, in realtà, non avrebbe tanto sottoposto un nuovo argomento quanto modificato il fondamento normativo della
         sua opposizione a favore dell’art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94, relativo ai marchi notoriamente conosciuti.
         La commissione ha peraltro considerato che, malgrado l’identità dei prodotti, non vi era alcun rischio di confusione tra i
         segni denominativi in questione, tenuto conto delle sensibili differenze constatate tra le stesse sul piano visivo e fonetico,
         del carattere molto specializzato del mercato dei prodotti interessati e della probabile perizia del consumatore tipico di
         tali prodotti.
         
         Procedimento e conclusioni delle parti
         
         11
            
          Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2002, la ricorrente ha proposto il ricorso in
         esame. L’UAMI ha depositato il suo controricorso nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2002.
         
         
         
         12
            
          Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2002, la ricorrente ha chiesto l’autorizzazione a depositare
         una replica ai sensi dell’art. 135, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
         
         
         
         13
            
          Il 20 novembre 2002 il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso che un secondo scambio di memorie non era necessario, in quanto
         la ricorrente poteva sviluppare i suoi motivi ed argomenti e replicare al controricorso dell’UAMI nel corso della fase orale
         del procedimento.
         
         
         
         14
            
          Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento.
         
         
         
         15
            
          Le parti hanno svolto le loro difese orali risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 30 giugno 2004.
         
         
         
         16
            
          La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
         
         
         
          
         –
            annullare la decisione impugnata; 
         
         
         
         
          
         –
            condannare l’UAMI alle spese. 
         
         
         
         
         
         17
            
          L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
         
         
         
          
         –
            respingere il ricorso;
         
         
         
         
          
         –
            condannare la ricorrente alle spese.
         
         
         
         In diritto 
         
         18
            
          A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa sostanzialmente valere quattro motivi relativi, rispettivamente, in primo luogo,
         alla violazione dell’obbligo di esaminare gli elementi da essa sollevati dinanzi alla commissione di ricorso, in secondo luogo,
         alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in terzo luogo, alla violazione dei principi di diritto
         processuale ammessi negli Stati membri e delle regole di procedura applicabili dinanzi all’UAMI e, in quarto luogo, alla violazione
         dell’obbligo di motivazione.
         
         
         
         19
            
          Occorre esaminare innanzi tutto il primo motivo.
         
         Argomenti delle parti
         
         20
            
          Ad avviso della ricorrente, la valutazione della commissione di ricorso secondo cui, una volta conclusosi il procedimento
         di opposizione dinanzi alla stessa non sono più ricevibili fatti nuovi, risulta da una errata comprensione della funzione
         delle commissioni di ricorso. Al contrario, il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dovrebbe essere considerato
         una seconda istanza sul merito nell’ambito della quale dalle parti potrebbero essere sollevati fatti nuovi. La commissione
         di ricorso dunque, nella fattispecie, si è erroneamente rifiutata di esaminare, ai fini della valutazione del rischio di confusione,
         gli elementi presentati dalla ricorrente nella sua memoria 30 ottobre 2000 a proposito dell’elevato carattere distintivo del
         marchio anteriore CAPOL, consistenti in una dichiarazione solenne del direttore generale della ricorrente assieme alla lista
         dei clienti di questa. L’UAMI avrebbe in tal modo violato il diritto della ricorrente di essere sentita.
         
         
         
         21
            
          La ricorrente, tutto sommato e contrariamente a quanto sostenuto dall’UAMI, non avrebbe affatto abbandonato l’art. 8, n. 1,
         lett. b), del regolamento n. 40/94, come fondamento della sua opposizione, a favore dell’art. 8, n. 2, lett. c), del medesimo
         regolamento. I documenti prodotti nella memoria 30 ottobre 2000 non avrebbero avuto lo scopo di presentare fatti nuovi, ma
         piuttosto di completare gli argomenti già avanzati durante il procedimento di opposizione.
         
         
         
         22
            
          L’UAMI ribatte che la posizione della ricorrente si basa su una scorretta interpretazione del sistema di tutela giuridica
         stabilito dal regolamento n. 40/94 e applicato da una «giurisprudenza costante» delle commissioni di ricorso. La continuità
         funzionale delle commissioni di ricorso rispetto alla divisione di opposizione avrebbe la conseguenza che non sarebbe sufficiente
         proporre un ricorso per sfuggire alle conseguenze del mancato rispetto dei termini impartiti dalla divisione di opposizione.
         L’UAMI fa quindi valere che, a parte qualche eccezione, le commissioni di ricorso rifiutano sempre di tener conto di una nuova
         esposizione dei fatti qualora essa non sia stata prodotta entro tali termini.
         
         
         
         23
            
          Orbene, è dinanzi alla commissione di ricorso che sarebbero state fatte valere per la prima volta la posizione di leader della
         ricorrente sul mercato dei prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti e la notorietà del marchio CAPOL presso il
         pubblico destinatario. Si tratterebbe di fatti nuovi e, dato che la ricorrente usa l’espressione «notorio», addirittura di
         una modifica del fondamento normativo della sua opposizione a favore dell’art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94.
         
         
         
         24
            
          D’altra parte, l’UAMI sostiene che la presa in considerazione della posizione della ricorrente sul mercato e del correlativo
         rafforzamento del carattere distintivo del suo marchio non avrebbero consentito di concludere per l’esistenza di un rischio
         di confusione.
         
         Giudizio del Tribunale
         
         25
            
          Va innanzi tutto rilevato che gli elementi prodotti dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso consistono in un’attestazione
         solenne proveniente dal direttore generale della ricorrente e in un elenco dei clienti della ricorrente.
         
         
         
         26
            
          Tali documenti, relativi all’intensità dello sfruttamento del marchio della ricorrente, sono stati prodotti da quest’ultima
         a sostegno dell’argomento già avanzato dinanzi alla divisione di opposizione − e allora basato solo su considerazioni relative
         alla mancanza di carattere descrittivo del marchio della ricorrente − secondo cui tale marchio godrebbe di un elevato grado
         di distintività e dovrebbe, per questo, beneficiare di una tutela maggiore. 
         
         
         
         27
            
          La commissione di ricorso, ai punti 10-12 della decisione impugnata, poi l’UAMI, al punto 30 del suo controricorso, hanno
         considerato che tale nuova esposizione dei fatti non poteva essere presa in considerazione, poiché sarebbe stata effettuata
         dopo la scadenza dei termini stabiliti dalla divisione di opposizione. 
         
         
         
         28
            
          Tuttavia è giocoforza constatare che tale posizione è incompatibile con la continuità funzionale tra le istanze dell’UAMI
         affermata dal Tribunale sia per quanto riguarda la procedura ex parte [sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T‑163/98,
         Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. II‑2383, punti 38‑44, non invalidata in tale punto dalla sentenza della Corte
         20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. I‑6251, e sentenza del Tribunale 12 dicembre
         2002, causa T-63/01, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), Racc. pag. II‑5255, punto 21] sia per quanto riguarda la
         procedura inter partes [sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI − LHS (UK) (KLEENCARE), Racc.
         pag. II-3253, punti 24-32].
         
         
         
         29
            
         È stato infatti affermato che dalla continuità funzionale tra le istanze dell’UAMI deriva che, nell’ambito di applicazione
         dell’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso è tenuta a fondare la sua decisione su tutti
         gli elementi di fatto e di diritto che la parte interessata ha introdotto o durante il procedimento dinanzi all’unità che
         ha deciso in primo grado, o, con la sola riserva del n. 2 di tale disposizione, nella procedura di ricorso (sentenza KLEENCARE,
         cit., punto 32). Quindi, e contrariamente a quanto asserisce l’UAMI per quanto riguarda la procedura inter partes, dalla continuità
         funzionale esistente tra le diverse istanze dell’UAMI non consegue che una parte che non ha prodotto taluni elementi di fatto
         o di diritto dinanzi all’unità che ha deciso in primo grado entro i termini applicabili dinanzi a quest’ultima non possa avvalersi,
         ai sensi dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, dei detti elementi dinanzi alla commissione di ricorso. La continuità
         funzionale ha, al contrario, la conseguenza che una tale parte può avvalersi dei detti elementi dinanzi alla commissione di
         ricorso, salvo il rispetto, dinanzi a tale istanza, dell’art. 74, n. 2, del detto regolamento.
         
         
         
         30
            
          Di conseguenza, nella fattispecie, poiché la produzione degli elementi di fatto controversi non è tardiva, ai sensi dell’art. 74,
         n. 2, del regolamento n. 40/94, ma è avvenuta in allegato alla memoria depositata dalla ricorrente dinanzi alla commissione
         di ricorso il 30 ottobre 2000, vale a dire entro il termine di quattro mesi impartito dall’art. 59 del regolamento n. 40/94,
         quest’ultima non poteva rifiutarsi di prendere in considerazione tali elementi.
         
         
         
         31
            
          D’altra parte, la commissione di ricorso, riprendendo quanto asserito dalla richiedente del marchio nella sua memoria 27 dicembre
         2000, secondo cui la ricorrente tenterebbe in realtà di provare che il suo marchio è un marchio notorio o notoriamente conosciuto,
         ha sostenuto, in subordine, al punto 13 della decisione impugnata, che la ricorrente avrebbe sostituito, come fondamento normativo
         della sua opposizione, l’art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 all’art. 8, n. 1, lett. b), di tale regolamento.
         
         
         
         32
            
          Il Tribunale considera che tale argomento subordinato non può essere accolto.
         
         
         
         33
            
          Infatti, la ricorrente in nessuna fase del procedimento ha sostenuto di fondare la sua opposizione su una disposizione diversa
         dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Al contrario è su tale fondamento normativo che la ricorrente ha fatto
         valere, sin dal procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e poi dinanzi alla commissione di ricorso, l’elevata distintività
         del suo marchio e la giurisprudenza della Corte sulla rilevanza di tale considerazione per la valutazione del rischio di confusione
         ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 
         
         
         
         34
            
          Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la commissione di ricorso non poteva, senza violare l’art. 74 del regolamento
         n. 40/94, rifiutarsi di esaminare gli elementi di fatto prodotti dalla ricorrente nella memoria 30 ottobre 2000 per provare
         l’elevato grado di distintività del marchio anteriore risultante dall’uso, rivendicato dalla ricorrente, di tale marchio sul
         mercato.
         
         
         
         35
            
          Orbene, secondo la giurisprudenza, poiché il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere
         distintivo del marchio anteriore, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro
         notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. Può esistere,
         di conseguenza, un rischio di confusione, nonostante un tenue grado di somiglianza tra i marchi, allorché la somiglianza dei
         prodotti o servizi da essi designati è grande e grande è il carattere distintivo del marchio anteriore (v. sentenza della
         Corte 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punti 20 e 21 e giurisprudenza ivi citata).
         
         
         
         36
            
          Così, poiché la commissione di ricorso, nella fattispecie, ha constatato che i prodotti designati dai segni in conflitto erano
         identici e che vi erano taluni elementi di somiglianza tra tali segni, essa non poteva pronunciarsi, come ha fatto, sull’esistenza
         di un rischio di confusione, senza prendere in considerazione tutti gli elementi di valutazione pertinenti, tra cui figuravano
         gli elementi prodotti dalla ricorrente e diretti a stabilire l’elevato grado di distintività del marchio anteriore.
         
         
         
         37
            
          Ne consegue che la commissione di ricorso, omettendo di prendere in considerazione gli elementi prodotti dalla ricorrente
         dinanzi ad essa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti nell’ambito dell’esame del rischio di confusione ai sensi
         dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Non spetta al Tribunale sostituirsi all’UAMI nella valutazione degli
         elementi in questione, che deve essere effettuata da quest’ultimo. La decisione impugnata va quindi annullata, senza che occorra
         pronunciarsi sugli altri motivi.
         
         
         Sulle spese
         38
            
          Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
         domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, il convenuto, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
         
         
         Per questi motivi,
         
         
         
            
            IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
         
         
          dichiara e statuisce:
         
            
            
            
               1)
                  La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
                     (UAMI) 4 marzo 2002 (procedimento R 782/2000-3) è annullata. 
                  
               
            
            
            
            
               2)
                  L’UAMI è condannato alle spese.
               
            
            
                  Legal
               
               
                  Vilaras
               
               
                  Wiszniewska-Białecka
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
            
            
            
            
            
            
            
         
         
          Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 novembre 2004.
         
         
         
         
                  Il cancelliere
               
               
                  Il presidente
               
            
         
         
         
                  H. Jung
               
               
                  H. Legal
               
            
      
      
          1 –
            
            Lingua processuale: il tedesco.