CELEX: 62006CJ0533
Language: ro
Date: 2008-06-12 00:00:00
Title: Hotărârea Curții (camera întâi) din data de 12 iunie 2008.#O2 Holdings Limited și O2 (UK) Limited împotriva Hutchison 3G UK Limited.#Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regatul Unit.#Mărci - Directiva 89/104/CEE - Articolul 5 alineatul (1) - Drept exclusiv al titularului mărcii - Utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă într-o publicitate comparativă - Limitarea efectelor mărcii - Publicitate comparativă - Directivele 84/450/CEE și 97/55/CE - Articolul 3a alineatul (1) - Condițiile în care publicitatea comparativă este permisă - Utilizarea mărcii unui concurent sau a unui semn similar cu această marcă.#Cauza C-533/06.

Cauza C‑533/06
      O2 Holdings Limited și O2 (UK) Limited
      împotriva
      Hutchison 3G UK Limited
      [cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de 
      Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]
      „Mărci – Directiva 89/104/CEE – Articolul 5 alineatul (1) – Drept exclusiv al titularului mărcii – Utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă într‑o publicitate comparativă – Limitarea efectelor mărcii – Publicitate comparativă – Directivele 84/450/CEE și 97/55/CE – Articolul 3a alineatul (1) – Condițiile în care publicitatea comparativă este permisă – Utilizarea mărcii unui concurent sau a unui semn similar cu această marcă”
      Sumarul hotărârii
      1.        Apropierea legislațiilor – Mărci – Directiva 89/104 – Dreptul titularului unei mărci de a se opune utilizării de către un
            terț a unui semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice ori similare
      [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 alin. (1) și (2)]
      2.        Apropierea legislațiilor – Mărci – Directiva 89/104 – Dreptul titularului unei mărci de a se opune utilizării de către un
            terț a unui semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice ori similare
      [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 alin. (1) și (2) și Directiva 84/450 a Consiliului, art. 3a alin. (1)]
      3.        Apropierea legislațiilor – Mărci – Directiva 89/104 – Înregistrarea unei noi mărci –Existența unei mărci anterioare identice
            sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice ori similare – Dreptul titularului unei mărci de a se opune
            utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice ori similare – Risc de confuzie
      [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 4 alin. (1) lit. (b) și art. 5 alin. (1) lit. (b)]
      4.        Apropierea legislațiilor – Mărci – Directiva 89/104 – Dreptul titularului unei mărci de a se opune utilizării de către un
            terț a unui semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice ori similare
      [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 alin. (1) lit. (b) și Directiva 84/450 a Consiliului, art. 3a]
      1.        Utilizarea de către persoana care publică reclama, într‑o publicitate comparativă, a unui semn identic sau similar cu marca
         unui concurent în vederea identificării produselor sau a serviciilor oferite de acesta din urmă se analizează ca fiind o utilizare
         chiar pentru produsele sau serviciile persoanei care publică reclama, în sensul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva
         89/104 cu privire la mărci.
      
      Astfel, pe de o parte, articolul 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104 trebuie să fie interpretat în sensul că privește
         utilizarea unui semn identic sau similar cu marca pentru produse comercializate sau pentru servicii furnizate de către terț.
      
      Pe de altă parte, o publicitate prin care persoana care publică reclama compară produsele și serviciile pe care le comercializează
         cu cele ale unui concurent are ca scop, fără îndoială, să promoveze produsele și serviciile acestei persoane care publică
         reclama. Prin intermediul unei astfel de publicități, persoana care publică reclama are ca scop să distingă produsele și serviciile
         sale prin compararea caracteristicilor acestora cu cele ale produselor și ale serviciilor concurente. Această analiză este
         confirmată prin considerentul (15) al Directivei 97/55, în care legiuitorul comunitar a subliniat că scopul publicității comparative
         este de a distinge produsele și serviciile persoanei care publică reclama de cele ale concurentului său.
      
      (a se vedea punctele 34-36)
      2.        Articolul 5 alineatele (1) și (2) din Prima directivă 89/104 cu privire la mărci și articolul 3a alineatul (1) din Directiva
         84/450 privind publicitatea înșelătoare și comparativă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55, trebuie interpretate
         în sensul că titularul unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț a unui semn identic
         sau similar cu marca sa într‑o publicitate comparativă care îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă, prevăzute la
         articolul 3a alineatul (1) menționat.
      
      Cu toate acestea, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva
         89/104 pentru a interzice utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă înregistrată, publicitatea comparativă în cadrul
         căreia este utilizat acest semn nu îndeplinește condiția pentru a fi permisă, prevăzută la articolul 3a alineatul (1) litera
         (d) din Directiva 84/450, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55.
      
      Astfel, pe de o parte, în caz de similitudine între marcă și semn și între produse și servicii, riscul de confuzie constituie
         o condiție specifică a protecției. Astfel, articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 nu are vocație de aplicare
         decât dacă, în considerarea identității sau a similitudinii atât a mărcilor, cât și a produselor sau a serviciilor, există
         un risc de confuzie în percepția publicului. Pe de altă parte, rezultă din articolul 3a alineatul (1) litera (d) din Directiva
         84/450 că o publicitate comparativă nu este permisă decât dacă există un risc de confuzie între persoana care publică reclama
         și un concurent sau între mărcile, bunurile ori serviciile persoanei care publică reclama și cele ale unui concurent. Din
         perspectiva considerentelor (13)-(15) ale Directivei 97/55, noțiunea „confuzie” utilizată atât la articolul 5 alineatul (1)
         litera (b) din Directiva 89/104, cât și la articolul 3a alineatul (1) litera (d) din Directiva 84/450 trebuie să primească
         aceeași interpretare.
      
      (a se vedea punctele 45-49 și 51 și dispozitiv 1)
      3.        Fără îndoială, noțiunea de risc de confuzie este aceeași la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și la articolul 5 alineatul
         (1) litera (b) din Prima directivă 89/104 cu privire la mărci.
      
      Cu toate acestea, articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 se referă la o cerere de înregistrare a unei mărci.
         După înregistrarea unei mărci, titularul acesteia are dreptul să o utilizeze după cum consideră, astfel încât, în vederea
         aprecierii faptului dacă cererea de înregistrare se încadrează la motivul de refuz prevăzut la această dispoziție, trebuie
         verificat dacă există un risc de confuzie cu marca anterioară a persoanei care formulează opoziție în toate împrejurările
         în care marca solicitată ar putea fi utilizată, dacă ar fi înregistrată.
      
      În schimb, în ipoteza prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, terțul utilizator al unui semn
         identic sau similar cu o marcă înregistrată nu pretinde niciun drept de marcă asupra acestui semn, ci îl utilizează într‑o
         situație precisă. În aceste condiții, în vederea aprecierii faptului dacă titularul mărcii înregistrate este îndreptățit să
         se opună acestei utilizări specifice, examinarea trebuie limitată la împrejurările care caracterizează utilizarea respectivă,
         fără a fi necesar să se stabilească dacă o altă utilizare a aceluiași semn care intervine în alte împrejurări ar putea crea
         de asemenea un risc de confuzie.
      
      (a se vedea punctele 65-67)
      4.        Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Prima directivă 89/104 cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că titularul
         unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț, într‑o publicitate comparativă, a unui
         semn similar cu această marcă pentru produse sau servicii identice ori similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca
         respectivă, atunci când această utilizare nu creează un risc de confuzie în percepția publicului, și acest lucru independent
         de faptul că publicitatea comparativă menționată îndeplinește sau nu îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă prevăzute
         la articolul 3a din Directiva 84/450 privind publicitatea înșelătoare și comparativă, astfel cum a fost modificată prin Directiva
         97/55/CE.
      
      (a se vedea punctul 69 și dispozitiv 2)
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)
      12 iunie 2008(*)
      
      „Mărci – Directiva 89/104/CEE – Articolul 5 alineatul (1) – Drept exclusiv al titularului mărcii – Utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă într‑o publicitate comparativă – Limitarea efectelor mărcii – Publicitate comparativă – Directivele 84/450/CEE și 97/55/CE – Articolul 3a alineatul (1) – Condițiile în care publicitatea comparativă este permisă – Utilizarea mărcii unui concurent sau a unui semn similar cu această marcă”
      În cauza C‑533/06,
      având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Court of Appeal
         (England & Wales) (Civil Division) (Regatul Unit), prin Decizia din 14 decembrie 2006, primită de Curte la 28 decembrie 2006,
         în procedura
      
      O2 Holdings Limited,
      O2 (UK) Limited
      împotriva
      Hutchison 3G UK Limited,
      CURTEA (Camera întâi),
      compusă din domnul P. Jann, președinte de cameră, domnii A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (raportor) și E. Levits, judecători,
      avocat general: domnul P. Mengozzi,
      grefier: domnul J. Swedenborg, administrator,
      având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 29 noiembrie 2007,
      luând în considerare observațiile prezentate:
      –        pentru O2 Holdings Limited și O2 (UK) Limited, de domnii R. Arnold, QC, M. Vanhegen, barrister, și J. Stobbs, attorney, împuterniciți
         de doamnele S. Tierney, A. Brodie și S. Magee, solicitors;
      
      –        pentru Hutchison 3G UK Limited, de domnul G. Hobbs, QC, și de doamna E. Hinsworth, barrister, împuterniciți de domnii L. Silkin,
         G. Crown, N. Walker și S. Jones, solicitors;
      
      –        pentru Comisia Comunităților Europene, de domnul W. Wils, în calitate de agent,
      după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 31 ianuarie 2008,
      pronunță prezenta
      Hotărâre
      1        Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 5 alineatul (1) din Prima directivă 89/104/CEE
         a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1,
         Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), precum și a articolului 3a alineatul (1) din Directiva 84/450/CEE a Consiliului din 10
         septembrie 1984 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (JO L 250, p. 17, Ediție specială, 15/vol. 1, p. 153), astfel
         cum a fost modificată prin Directiva 97/55/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 octombrie 1997 (JO L 290, p. 18,
         Ediție specială, 15/vol. 4, p. 196, denumită în continuare „Directiva 84/450”).
      
      2        Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între O2 Holdings Limited și O2 (UK) Limited [denumite în continuare
         împreună „O2 și O2 (UK)”], pe de o parte, și, respectiv, Hutchison 3G UK Limited (denumită în continuare „H3G”), pe de altă
         parte, având ca obiect utilizarea de către H3G în cadrul unei publicități comparative a unor mărci ai căror titulari sunt
         O2 și O2 (UK).
      
       Cadrul juridic
       Reglementarea comunitară
      3        Articolul 5 din Directiva 89/104, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevede:
      
      „(1)      Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui
         terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:
      
      (a)      un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;
      (b)      un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii
         produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care
         conține riscul de asociere între semn și marcă.
      
      (2)      Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără
         consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor
         pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin
         utilizarea semnului obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.
      
      (3)      În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, inter alia:
      
      (a)      să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;
      (b)      să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop, sau să se ofere sau să se furnizeze servicii
         sub acest semn;
      
      (c)      să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;
      (d)      să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.
      […]
      (5)      Alineatele (1)-(4) nu aduc atingere dispozițiilor în orice stat membru referitoare la protecția împotriva utilizării unui
         semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui produs [a se citi
         «semn»] fără motive întemeiate atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere
         acestora.”
      
      4        Articolul 6 din Directiva 89/104, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”, prevede la alineatul (1):
      
      „Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului,
      (a)      a numelui și a adresei sale;
      (b)      a indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului
         sau a prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;
      
      (c)      a mărcii, atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii
         sau piese detașate, 
      
      atât timp cât sunt folosite conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.”
      5        Dispozițiile privind publicitatea comparativă au fost introduse în Directiva 84/450 prin Directiva 97/55.
      
      6        Considerentele (13)-(15) ale Directivei 97/55 au următorul cuprins:
      
      „(13) Articolul 5 din […] Directiva 89/104 […] conferă drepturi exclusive titularului unei mărci înregistrate, inclusiv dreptul
         de a interzice tuturor terților folosirea, în activitatea comercială, a unui semn care este identic sau similar cu marca corespunzătoare
         unor bunuri identice sau servicii sau chiar altor bunuri, după caz.
      
      (14)      Cu toate acestea, în scopul de a face ca publicitatea comparativă să fie eficace, identificarea bunurilor sau a serviciilor
         unui concurent poate fi indispensabilă, făcând referire la o marcă sau denumire comercială al căror titular este acesta.
      
      (15)      O astfel de utilizare a mărcii sau a denumirii comerciale sau a altor mărci distinctive aparținând altui concurent nu încalcă
         acest drept exclusiv, în cazurile în care este conformă cu condițiile stabilite de prezente directivă, ținta dorită fiind
         doar distingerea acestora și, prin urmare, evidențierea obiectivă a diferențelor.”
      
      7        Conform articolului 1, scopul Directivei 84/450 este în special de a stabili condițiile în care este permisă publicitatea
         comparativă.
      
      8        Articolul 2 punctul 2a din această directivă definește publicitatea comparativă drept „orice formă de publicitate care identifică
         în mod explicit sau implicit un concurent sau bunuri ori servicii oferite de un concurent”.
      
      9        Articolul 3a alineatul (1) din directiva menționată prevede:
      
      „Se permite publicitatea comparativă, în ceea ce privește comparația, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:
      (a)      nu este înșelătoare, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), articolul 3 și articolul 7 alineatul (1);
      […]
      (d)      nu creează confuzie pe piață între persoana care publică reclama și un concurent sau între mărci, denumiri comerciale, alte
         semne distinctive, bunuri sau servicii ale persoanei care publică reclama și cele ale unui concurent;
      
      (e)      nu discreditează sau [nu] denigrează mărcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activități
         sau situația unui concurent;
      
      […]
      (g)      nu profită în mod neloial de reputația unei mărci, a unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive ale unui concurent
         ori a denumirii de origine a produselor concurente;
      
      (h)      nu prezintă bunuri sau servicii ca imitații sau reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtând o marcă protejată sau o
         denumire comercială protejată.”
      
       Reglementarea națională
      10      Dispozițiile Directivei 89/104 au fost transpuse în dreptul național prin Legea din 1994 privind mărcile (Trade Marks Act
         1994).
      
      11      Dispozițiile Directivei 84/450 au fost transpuse în dreptul național prin Regulamentele din 1988 privind controlul publicității
         înșelătoare (Control of Misleading Advertisements Regulations 1988, SI 1988/915), astfel cum au fost modificate prin Regulamentele
         din 2003 (SI 2003/3183, denumite în continuare „UK Regulations”). 
      
      12      Combaterea publicității înșelătoare și respectarea dispozițiilor în materie de publicitate comparativă, prevăzute la articolul
         4 din Directiva 84/450, sunt asigurate, în aplicarea UK Regulations, de către Director General of Fair Trading, o autoritate
         administrativă competentă fie pentru a se pronunța asupra plângerilor, fie pentru a iniția proceduri judiciare adecvate.
      
      13      Norma 4A din UK Regulations prevede la alineatul 3:
      
      „Dispozițiile prezentei norme nu vor fi interpretate în sensul că
      (a)      acordă un drept de inițiere a oricărei acțiuni civile cu privire la orice încălcare a acestei reglementări (cu excepția prevederilor
         exprese din prezentele Regulations); sau
      
      (b)      derogă de la dreptul la acțiune sau de la un drept de exercitare a altei căi de atac (civile sau penale) în cadrul unui proces
         inițiat în alt temei decât în temeiul prezentelor Regulations.”
      
       Acțiunea principală și întrebările preliminare
      14      O2 și O2 (UK) exercită o activitate de prestator de servicii de telefonie mobilă.
      
      15      În vederea promovării serviciilor lor, acestea utilizează în numeroase moduri imagini ale unor bule. Este cert că, în domeniul
         telefoniei mobile, consumatorii asociază imaginile unor bule în apă, în special cele pe fond în nuanțe de albastru, cu serviciile
         pe care le furnizează O2 și O2 (UK).
      
      16      O2 și O2 (UK) sunt în special titulare a două mărci naționale figurative, care constau fiecare în imaginea statică a unor
         bule, înregistrate în Regatul Unit pentru aparate și servicii de telecomunicații (denumite în continuare „mărcile constând
         în imaginea unor bule”).
      
      17      Și H3G este prestator de servicii de telefonie mobilă comercializate sub semnul „3”. Aceasta propune în special un serviciu
         preplătit („pay‑as‑you‑go”), denumit „Threepay”.
      
      18      În cursul anului 2004, H3G a inițiat o campanie publicitară. În acest scop, H3G a dispus în special difuzarea la televiziune
         a unei publicități în care aceasta compara prețurile serviciilor sale cu cele propuse de O2 și O2 (UK). Această publicitate
         televizată (denumită în continuare „publicitatea în litigiu”) începea prin utilizarea numelui „O2” și a unor imagini ale unor
         bule alb‑negru în mișcare și ulterior continua cu imagini ale „Threepay” și ale „3”, precum și cu un mesaj care preciza că
         serviciile H3G erau în mod specific mai ieftine.
      
      19      O2 și O2 (UK) au introdus la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, o acțiune în contrafacere împotriva
         H3G privind mărcile lor constând în imaginea unor bule.
      
      20      În acțiunea principală acestea au admis că respectiva comparație a prețurilor efectuată în publicitatea în litigiu era exactă
         și că, în ansamblul său, această publicitate nu era înșelătoare. În special, aceasta nu sugera existența vreunei legături
         comerciale între O2 și O2 (UK), pe de o parte, și H3G, pe de altă parte.
      
      21      Această acțiune în contrafacere a fost respinsă prin Hotărârea din 23 martie 2006. În esență, High Court a considerat că utilizarea
         imaginilor unor bule în publicitatea în litigiu intra în sfera de aplicare a articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva
         89/104, dar că, întrucât această publicitate era conformă cu articolul 3a din Directiva 84/450, o astfel de conformitate îi
         oferea H3G un mijloc de apărare în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104.
      
      22      O2 și O2 (UK) au declarat apel împotriva acestei hotărâri la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
      
      23      Instanța de trimitere solicită, în primul rând, interpretarea articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104.
      
      24      Aceasta urmărește să afle, pe de o parte, dacă utilizarea indicată în această dispoziție este doar în scopul de a distinge
         originea comercială a produselor sau a serviciilor comercializate de către terți. În opinia acesteia, un răspuns afirmativ
         ar însemna că utilizarea mărcii unui concurent în cadrul publicității comparative nu intră în sfera de aplicare a articolului
         5 alineatul (1) din Directiva 89/104, întrucât marca nu este utilizată în acest caz pentru a indica originea produselor persoanei
         care publică reclama.
      
      25      Pe de altă parte, aceasta ridică problema dacă în vederea aprecierii existenței unui risc de confuzie în sensul articolului
         5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 trebuie efectuată exclusiv o comparație între marcă și semnul în litigiu și
         între produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată și cele pentru care semnul este utilizat sau dacă, dimpotrivă,
         trebuie luată în considerare situația de fapt în care este utilizat semnul.
      
      26      În al doilea rând, instanța de trimitere consideră că faptul că o publicitate comparativă în care este utilizată marca unui
         concurent este conformă cu articolul 3a din Directiva 84/450 constituie un mijloc de apărare care poate fi opus unei acțiuni
         introduse de către concurent împotriva unei astfel de utilizări a mărcii sale.
      
      27      Pentru acest motiv, în cazul în care Curtea ar interpreta articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 în sensul că, într‑o
         situație precum cea din acțiunea principală, această dispoziție îndreptățește titularul unei mărci înregistrate să interzică
         utilizarea mărcii sale într‑o publicitate comparativă, instanța de trimitere solicită interpretarea articolului 3a alineatul
         (1) din Directiva 84/450 în scopul de a se stabili dacă, pentru ca o publicitate comparativă în care este utilizat un semn
         identic sau similar cu marca unui concurent să fie permisă, utilizarea acestui semn trebuie să fie „indispensabilă” pentru
         efectuarea unei comparații între produsele sau serviciile concurentului și cele ale persoanei care publică reclama.
      
      28      În aceste condiții, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze
         Curții următoarele întrebări preliminare:
      
      „1)      Atunci când un comerciant utilizează într‑o publicitate pentru propriile produse sau servicii o marcă înregistrată deținută
         de un concurent cu scopul de a compara caracteristicile (și în special prețul) produselor și ale serviciilor pe care le comercializează
         cu caracteristicile (și în special prețul) produselor sau ale serviciilor comercializate de concurentul său sub marca respectivă,
         astfel încât o asemenea utilizare nu creează confuzie sau nu aduce atingere funcției esențiale a mărcii care constă în indicarea
         originii, această utilizare a mărcii intră sub incidența fie a articolului 5 [alineatul (1)] litera (a), fie a articolului
         5 [alineatul (1)] litera (b) din Directiva 89/104?
      
      2)      Atunci când un comerciant utilizează, într‑o publicitate comparativă, marca înregistrată a unui concurent, pentru a fi în
         conformitate cu articolul 3a [alineatul (1)] din Directiva 84/450/CEE […], această utilizare trebuie să fie «indispensabilă»
         și, în caz afirmativ, care sunt criteriile în funcție de care trebuie apreciat caracterul indispensabil?
      
      3)      În special, dacă există o condiție privind caracterul indispensabil, această condiție se opune oricărei utilizări a unui semn
         care nu este identic cu marca înregistrată, dar este foarte asemănător cu aceasta?”
      
       Cu privire la întrebările preliminare
       Observații introductive
      29      Prin intermediul întrebărilor sale, instanța de trimitere solicită Curții să se pronunțe cu privire la interpretarea atât
         a articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104, cât și a articolului 3a alineatul (1) din Directiva 84/450.
      
      30      Astfel, acțiunea principală se caracterizează prin împrejurarea că O2 și O2 (UK) invocă faptul că utilizarea de către H3G
         într‑o publicitate comparativă a unui semn similar cu mărcile acestora constând în imaginea unor bule aduce atingere dreptului
         exclusiv care le este acordat de mărcile respective.
      
      31      Pentru acest motiv, anterior analizării întrebărilor preliminare, este necesar să se stabilească raportul dintre Directivele
         89/104 și 84/450.
      
      32      Conform articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104, marca înregistrată conferă titularului său un drept exclusiv
         în temeiul căruia titularul este îndreptățit, în anumite condiții, să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul
         său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii sale. Conform articolului 5 alineatul (3) litera (d) din Directiva 89/104,
         acesta poate interzice inter alia oricărui terț să utilizeze un astfel de semn în publicitate.
      
      33      Utilizarea într‑o publicitate comparativă de către o persoană care publică reclama a unui semn identic sau similar cu marca
         unui concurent poate constitui utilizare în sensul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104.
      
      34      Astfel, pe de o parte, articolul 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104 trebuie să fie interpretat în sensul că privește
         utilizarea unui semn identic sau similar cu marca pentru produse comercializate sau pentru servicii furnizate de către terț
         [a se vedea în acest sens, cu privire la articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, Hotărârea din 25 ianuarie
         2007, Adam Opel, C‑48/05, Rep., p. I‑1017, punctul 28].
      
      35      Pe de altă parte, o publicitate prin care persoana care publică reclama compară produsele și serviciile pe care le comercializează
         cu cele ale unui concurent are ca scop, fără îndoială, să promoveze produsele și serviciile acestei persoane care publică
         reclama. Prin intermediul unei astfel de publicități, persoana care publică reclama are ca scop să distingă produsele și serviciile
         sale prin compararea caracteristicilor acestora cu cele ale produselor și ale serviciilor concurente. Această analiză este
         confirmată prin considerentul (15) al Directivei 97/55, în care legiuitorul comunitar a subliniat că scopul publicității comparative
         este de a distinge produsele și serviciile persoanei care publică reclama de cele ale concurentului său (a se vedea Hotărârea
         din 25 octombrie 2001, Toshiba Europe, C‑112/99, Rec., p. I‑7945, punctul 53). 
      
      36      În consecință, utilizarea de către persoana care publică reclama, într‑o publicitate comparativă, a unui semn identic sau
         similar cu marca unui concurent în vederea identificării produselor sau a serviciilor oferite de acesta din urmă se analizează
         ca fiind o utilizare chiar pentru produsele sau serviciile persoanei care publică reclama, în sensul articolului 5 alineatele
         (1) și (2) din Directiva 89/104.
      
      37      În consecință, o astfel de utilizare poate fi interzisă în temeiul dispozițiilor menționate, dacă este cazul.
      
      38      Cu toate acestea, astfel cum rezultă din considerentele (2)-(6) ale Directivei 97/55, legiuitorul comunitar a înțeles să promoveze
         publicitatea comparativă, subliniind în special în considerentul (2) că publicitatea comparativă „poate stimula și concurența
         între furnizorii de bunuri și servicii, în beneficiul consumatorului” și în considerentul (5) că „poate reprezenta un mijloc
         legitim de informare a consumatorilor în avantajul acestora”.
      
      39      Conform considerentelor (13)-(15) ale Directivei 97/55, legiuitorul comunitar a considerat că necesitatea de a promova publicitatea
         comparativă impunea limitarea într‑o anumită măsură a dreptului conferit de marcă.
      
      40      O astfel de limitare a efectelor mărcii în scopul de a promova publicitatea comparativă pare necesară nu doar în cazul utilizării
         de către persoana care publică chiar reclama mărcii unui concurent, ci și în cazul utilizării unui semn similar cu această
         marcă.
      
      41      Astfel, conform articolului 2 punctul 2a din Directiva 84/450, prin „publicitate comparativă” se înțelege orice formă de publicitate
         care identifică în mod explicit sau implicit un concurent sau bunuri ori servicii oferite de un concurent.
      
      42      Potrivit unei jurisprudențe constante, aceasta este o definiție cuprinzătoare care permite includerea tuturor formelor de
         publicitate comparativă, astfel încât este suficient să existe o comunicare care să facă referire, chiar implicit, la un concurent
         sau la bunuri ori la servicii oferite de acesta pentru a exista publicitate comparativă (a se vedea Hotărârea Toshiba Europe,
         citată anterior, punctele 30 și 31, Hotărârea din 8 aprilie 2003, Pippig Augenoptik, C‑44/01, Rec., p. I‑3095, punctul 35,
         precum și Hotărârea din 19 aprilie 2007, De Landtsheer Emmanuel, C‑381/05, Rep., p. I‑3115, punctul 16).
      
      43      Astfel, elementul necesar în vederea constatării caracterului comparativ al unui anunț publicitar este identificarea, explicită
         sau implicită, a unui concurent al persoanei care publică reclama sau a unor bunuri ori servicii oferite de acesta (Hotărârile
         citate anterior Toshiba Europe, punctul 29, și De Landtsheer Emmanuel, punctul 17).
      
      44      Așadar, atunci când utilizarea într‑o publicitate a unui semn similar cu marca unui concurent al persoanei care publică reclama
         este percepută de către consumatorul mediu ca o referire la acest concurent sau la bunurile și la serviciile pe care le oferă
         – precum în acțiunea principală –, există publicitate comparativă în sensul articolului 2 punctul 2a din Directiva 84/450.
      
      45      În consecință, în vederea stabilirii unei compatibilități între protecția mărcilor înregistrate și utilizarea publicității
         comparative, articolul 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104 și articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450 trebuie
         interpretate în sensul că titularul unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț a
         unui semn identic sau similar cu marca sa într‑o publicitate comparativă care îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă,
         prevăzute la articolul 3a alineatul (1) menționat.
      
      46      Cu toate acestea, trebuie arătat că, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera
         (b) din Directiva 89/104 pentru a interzice utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă înregistrată, publicitatea
         comparativă în care este utilizat acest semn nu îndeplinește condiția pentru a fi permisă, prevăzută la articolul 3a alineatul
         (1) litera (d) din Directiva 84/450.
      
      47      Astfel, pe de o parte, în caz de similitudine între marcă și semn și între produse și servicii, riscul de confuzie constituie
         o condiție specifică a protecției. Astfel, articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 nu are vocație de aplicare
         decât dacă, în considerarea identității sau a similitudinii atât a mărcilor, cât și a produselor sau a serviciilor, există
         un risc de confuzie în percepția publicului (Hotărârea din 6 octombrie 2005, Medion, C‑120/04, Rec., p. I‑8551, punctele 24
         și 25).
      
      48      Pe de altă parte, rezultă din articolul 3a alineatul (1) litera (d) din Directiva 84/450 că o publicitate comparativă nu este
         permisă decât dacă există un risc de confuzie între persoana care publică reclama și un concurent sau între mărcile, bunurile
         ori serviciile persoanei care publică reclama și cele ale unui concurent.
      
      49      Din perspectiva considerentelor (13)-(15) ale Directivei 97/55, noțiunea „confuzie” utilizată atât la articolul 5 alineatul
         (1) litera (b) din Directiva 89/104, cât și la articolul 3a alineatul (1) litera (d) din Directiva 84/450 trebuie să primească
         aceeași interpretare.
      
      50      Astfel, în ipoteza utilizării de către o persoană care publică reclama într‑o publicitate comparativă a unui semn identic
         sau similar cu marca unui concurent, fie concurentul nu dovedește existența unui risc de confuzie și, în consecință, nu este
         îndreptățit să interzică utilizarea acestui semn în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, fie
         dovedește existența unui risc de confuzie și, în consecință, persoana care publică reclama nu se poate opune unei astfel de
         interdicții în aplicarea articolului 3a alineatul (1) din Directiva 84/450, din moment ce publicitatea respectivă nu îndeplinește
         toate condițiile prevăzute la această dispoziție.
      
      51      În consecință, trebuie să se răspundă cu caracter introductiv că articolul 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104 și
         articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450 trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci înregistrate nu este
         îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca sa într‑o publicitate comparativă
         care îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă, prevăzute la articolul 3a alineatul (1) menționat.
      
      Cu toate acestea, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva
         89/104 pentru a interzice utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă înregistrată, publicitatea comparativă în cadrul
         căreia este utilizat acest semn nu îndeplinește condiția pentru a fi permisă, prevăzută la articolul 3a alineatul (1) litera
         (d) din Directiva 84/450.
      
       Cu privire la prima întrebare, referitoare la interpretarea articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104
      52      Este cert că în acțiunea principală H3G nu a utilizat mărcile constând în imaginea unor bule, astfel cum au fost înregistrate
         de către O2 și O2 (UK), ci un semn similar cu aceste mărci.
      
      53      Or, articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 se aplică doar în ipoteza utilizării unui semn identic cu marca
         pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată.
      
      54      Din moment ce această dispoziție nu se poate aplica în acțiunea principală, nu este necesară interpretarea acesteia.
      
      55      În consecință, prima întrebarea trebuie înțeleasă în sensul că instanța de trimitere urmărește să afle dacă articolul 5 alineatul
         (1) litera (b) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci înregistrate este îndreptățit să
         interzică utilizarea de către un terț în cadrul unei publicități comparative a unui semn similar cu această marcă pentru produse
         sau servicii identice ori similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca respectivă, atunci când această utilizare
         nu creează un risc de confuzie în percepția publicului.
      
      56      Potrivit unei jurisprudențe constante, pentru a evita ca protecția acordată titularului mărcii să varieze de la un stat la
         altul, îi revine Curții sarcina de a da o interpretare uniformă articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104, în special
         noțiunii „utilizare” prevăzută la acest articol (Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Rec., p. I‑10273,
         punctul 45, Hotărârea Adam Opel, citată anterior, punctul 17, și Hotărârea din 11 septembrie 2007, Céline, C‑17/06, Rep.,
         p. I‑7041, punctul 15).
      
      57      După cum rezultă din jurisprudența Curții (Hotărârea Arsenal Football Club, citată anterior, Hotărârea din 16 noiembrie 2004,
         Anheuser‑Busch, C‑245/02, Rec., p. I‑10989, Hotărârile citate anterior Medion, Adam Opel și Céline), titularul unei mărci
         înregistrate poate interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca sa, în aplicarea articolului
         5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, numai dacă sunt îndeplinite următoarele patru condiții:
      
      –        utilizarea să aibă loc în cadrul comerțului;
      –        utilizarea să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii;
      –        utilizarea să aibă loc pentru produse și servicii identice sau similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca și
      –        utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă de a aduce atingere funcției esențiale a mărcii, care este de a garanta
         consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor, ca urmare a unui risc de confuzie în percepția publicului.
      
      58      Cu privire în special la cea de a patra condiție, pe de o parte, astfel cum s‑a amintit la punctul 47 din prezenta hotărâre,
         articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 nu are vocație de aplicare decât dacă, în considerarea identității
         sau a similitudinii atât a mărcilor, cât și a produselor sau a serviciilor desemnate, există un risc de confuzie în percepția
         publicului.
      
      59      Pe de altă parte, potrivit unei jurisprudențe constante, constituie risc de confuzie în sensul acestei dispoziții riscul ca
         publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi
         legate din punct de vedere economic (a se vedea în special Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97,
         Rec., p. I‑3819, punctul 17, și Hotărârea Medion, citată anterior, punctul 26). Astfel, utilizarea unui semn identic sau similar
         cu marca ce generează un risc de confuzie în percepția publicului aduce atingere sau poate aduce atingere funcției esențiale
         a mărcii.
      
      60      Nu se contestă faptul că în acțiunea principală utilizarea de către H3G a semnului similar cu mărcile constând în imaginea
         unor bule a avut loc în contextul unei activități comerciale ce vizează un avantaj economic, și nu în domeniul privat. În
         consecință, acest semn a fost utilizat în cadrul comerțului (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Céline, citată anterior,
         punctul 17).
      
      61      Este de asemenea cert că H3G a utilizat semnul menționat fără consimțământul O2 și al O2 (UK), titulare ale mărcilor constând
         în imaginea unor bule.
      
      62      În plus, este vorba despre o utilizare pentru servicii identice cu cele pentru care au fost înregistrate mărcile menționate.
      
      63      În schimb, trebuie observat că potrivit propriilor constatări ale instanței de trimitere, utilizarea de către H3G în publicitatea
         în litigiu a imaginilor unor bule similare cu mărcile constând în imaginea unor bule nu a creat un risc de confuzie în percepția
         consumatorilor. Astfel, în ansamblu, publicitatea în litigiu nu era înșelătoare și, în special, nu sugera existența vreunei
         legături comerciale între O2 și O2 (UK), pe de o parte, și H3G, pe de altă parte.
      
      64      În această privință, contrar susținerilor O2 și O2 (UK), în vederea aprecierii existenței unui risc de confuzie, instanța
         de trimitere, în mod întemeiat, și‑a limitat analiza la contextul în care semnul similar cu mărcile constând în imaginea unor
         bule a fost utilizat de către H3G.
      
      65      Fără îndoială, noțiunea de risc de confuzie este aceeași la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și la articolul 5 alineatul
         (1) litera (b) din Directiva 89/104 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 iunie 2000, Marca Mode, C‑425/98, Rec., p. I‑4861,
         punctele 25-28).
      
      66      Cu toate acestea, articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 se referă la o cerere de înregistrare a unei mărci.
         După înregistrarea unei mărci, titularul acesteia are dreptul să o utilizeze după cum consideră, astfel încât, în vederea
         aprecierii faptului dacă cererea de înregistrare se încadrează la motivul de refuz prevăzut la această dispoziție, trebuie
         verificat dacă există un risc de confuzie cu marca anterioară a persoanei care formulează opoziție în toate împrejurările
         în care marca solicitată ar putea fi utilizată, dacă ar fi înregistrată.
      
      67      În schimb, în ipoteza prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, terțul utilizator al unui semn
         identic sau similar cu o marcă înregistrată nu pretinde niciun drept de marcă asupra acestui semn, ci îl utilizează într‑o
         situație precisă. În aceste condiții, în vederea aprecierii faptului dacă titularul mărcii înregistrate este îndreptățit să
         se opună acestei utilizări specifice, examinarea trebuie limitată la împrejurările care caracterizează utilizarea respectivă,
         fără a fi necesar să se stabilească dacă o altă utilizare a aceluiași semn care intervine în alte împrejurări ar putea crea
         de asemenea un risc de confuzie.
      
      68      În consecință, în acțiunea principală nu este îndeplinită a patra condiție impusă pentru ca titularul unei mărci înregistrate
         să fie autorizat să interzică utilizarea unui semn similar cu marca sa pentru produse sau servicii identice ori similare cu
         cele pentru care este înregistrată marca respectivă.
      
      69      În consecință, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 trebuie
         interpretat în sensul că titularul unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț, într‑o
         publicitate comparativă, a unui semn similar cu această marcă pentru produse sau servicii identice ori similare cu cele pentru
         care a fost înregistrată marca respectivă, atunci când această utilizare nu creează un risc de confuzie în percepția publicului
         și acest lucru independent de faptul că publicitatea comparativă menționată îndeplinește sau nu îndeplinește condițiile pentru
         a fi permisă prevăzute la articolul 3a din Directiva 84/450.
      
       Cu privire la a doua și la a treia întrebare, referitoare la interpretarea articolului 3a alineatul (1) din Directiva 84/450
      70      Prin intermediul celei de a doua și al celei de a treia întrebări, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă articolul
         3a alineatul (1) din Directiva 84/450 trebuie interpretat în sensul că o publicitate comparativă în care persoana care publică
         reclama utilizează marca unui concurent sau un semn similar cu această marcă nu este permisă decât dacă această utilizare
         este indispensabilă pentru efectuarea comparației între produsele sau serviciile persoanei care publică reclama și cele ale
         unui concurent și, dacă este cazul, dacă utilizarea unui semn similar cu marca unui concurent poate fi considerată indispensabilă.
         
      
      71      Cu toate acestea, instanța de trimitere nu a solicitat interpretarea acestei dispoziții decât în ipoteza în care Curtea ar
         răspunde afirmativ la prima întrebare preliminară.
      
      72      În consecință, nu este necesar să se analizeze cea de a doua și cea de a treia întrebare preliminară.
      
       Cu privire la cheltuielile de judecată
      73      Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere,
         este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta
         observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.
      
      Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară:
      1)      Articolul 5 alineatele (1) și (2) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor
            statelor membre cu privire la mărci și articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450/CEE a Consiliului din 10 septembrie
            1984 privind publicitatea înșelătoare și comparativă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55/CE a Parlamentului
            European și a Consiliului din 6 octombrie 1997, trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci înregistrate nu este
            îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca sa într‑o publicitate comparativă
            care îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă, prevăzute la articolul 3a alineatul (1) menționat.
      Cu toate acestea, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva
            89/104 pentru a se interzice utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă înregistrată, publicitatea comparativă în
            cadrul căreia este utilizat acest semn nu îndeplinește condiția pentru a fi permisă, prevăzută la articolul 3a alineatul (1)
            litera (d) din Directiva 84/450, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55.
      2)      Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci înregistrate
            nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț, într‑o publicitate comparativă, a unui semn similar cu această
            marcă pentru produse sau servicii identice ori similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca respectivă, atunci când
            această utilizare nu creează un risc de confuzie în percepția publicului și acest lucru independent de faptul că publicitatea
            comparativă menționată îndeplinește sau nu îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă prevăzute la articolul 3a din
            Directiva 84/450, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55.
      Semnături
      * Limba de procedură: engleza.