CELEX: 62009CN0263
Language: fi
Date: 2009-05-14 00:00:00
Title: Asia C-263/09 P: Valitus, jonka Edwin Co. Ltd on tehnyt 14.7.2009 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) 14.5.2009 antamasta tuomiosta asiassa T-165/06, Elio Fiorucci v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

12.9.2009   
            
            
               FI
            
            
               Euroopan unionin virallinen lehti
            
            
               C 220/25
            
         Valitus, jonka Edwin Co. Ltd on tehnyt 14.7.2009 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) 14.5.2009 antamasta tuomiosta asiassa T-165/06, Elio Fiorucci v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)
   (Asia C-263/09 P)
   2009/C 220/51
   oikeudenkäyntikieli: italia
   
      Asianosaiset
   
   
      Valittaja: Edwin Co. Ltd (edustajat: asianajajat D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K.P. Muraro ja M. Balestriero)
   
      Muu osapuoli: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Elio Fiorucci
   
      Vaatimukset
   
   Kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin
   
               —
            
            
               kumoaa valituksen kohteena olevan tuomion
            
         
               —
            
            
               velvoittaa Fioruccin korvaamaan oikeudenkäyntikulut molemmissa oikeusasteissa tai, mikäli valitus hylätään, määrää, että oikeudenkäyntikulut jaetaan.
            
         
      Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
   
   
               1.
            
            
               Valituksen kohteena olevassa tuomiossa on valittajan mukaan ennen kaikkea rikottu tai sovellettu virheellisesti yhteisön tavaramerkkiasetuksen (1) 52 artiklan 2 kohdan a alakohtaa. Suhteellisesta hylkäysperusteesta, joka tämän säännöksen perusteella johtaa tavaramerkin rekisteröinnin mitättömyyteen, kun rekisteröintiä haetaan toisen henkilön kuin tavaramerkin hakijan nimellä, seuraa, että sen, joka hakee mitättömäksi julistamista on oltava kansallisen oikeusjärjestyksen mukaan tämän nimen yksinomaisen käyttöoikeuden haltija. Teollisoikeuksia koskevan Italian lain (Codice della Proprietà industriale italiano) 8 §:n 3 momentin, johon muu osapuoli on vedonnut, mukaan Fiorucci ei kuitenkaan ole tällaisen oikeuden haltija. Teollisoikeuksia koskevan Italian lain 8 §:n 3 momentissa hänelle luodaan pikemminkin ainoastaan tavaramerkin ”Elio Fiorucci” rekisteröintiä koskeva odotusoikeus, joka ei kuitenkaan voisi koskaan täyttyä, koska tällä tavalla rekisteröitävä tavaramerkki olisi ristiriidassa Edwinin sanamerkin ”Fiorucci” kanssa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin julisti tästä syystä tavaramerkin ”Elio Fiorucci” mitättömäksi hylkäysperusteella, jota ei ole olemassa ja joka ei koskaan voikaan olla olemassa. Tämä merkitsee yhteisön tavaramerkkiasetuksen 52 artiklan 2 kohdan a alakohdan rikkomista tai virheellistä soveltamista; kyseistä asetusta voidaan oikein tulkittaessa soveltaa vain, kun mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä on jo nimeään koskevan tavaramerkin yksinomaisen käyttöoikeuden haltija (tai hänellä on vähintäänkin mahdollisuus saavuttaa tällainen asema).
            
         
               2.
            
            
               Valituksen kohteena olevassa tuomiossa on myös rikottu tai sovellettu väärin teollisoikeuksia koskevan Italian lain 8 §:n 3 momenttia. Toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, tätä säännöstä sovelletaan itse asiassa ainoastaan sellaisiin henkilöiden nimiin, joista on tullut yleisesti tunnettuja kaupallisen toiminnan ulkopuolella: sen vuoksi sitä ei voida soveltaa nimeen ”Elio Fiorucci”, joka on asiassa esitettyjen kiistattomien tosiseikkojen valossa tullut alun perin tunnetuksi kaupallisen toiminnan piirissä.
               Tällaista teollisoikeuksia koskevan Italian lain 8 §:n 3 momentin tulkintaa tukee ennen kaikkea kyseisen säännöksen sanamuoto, jossa nimenomaisesti todetaan, että sen tarkoituksena on rajoittaa säännöksessä tarkoitettu henkilönimien suoja nimiin, jotka ovat tulleet yleisesti tunnetuiksi ”taiteen, kirjallisuuden, tieteen, politiikan tai urheilun alalla”. Tätä päätelmää vahvistaa edelleen Italian tavaramerkkilainsäädännön systemaattinen analyysi, josta käy ilmi, että kaupallista tunnettuutta suojataan teollisoikeuksia koskevan Italian lain 12 §:n 1 momentin b ja f alamomenteissa, kun taas saman lain 8 §:n 3 momentti koskee ainoastaan kaupallisen toiminnan ulkopuolella syntynyttä tunnettuisuutta. Ei ole myöskään mahdollista soveltaa samaan merkkiin samanaikaisesti molempia näistä säännöksistä, koska se johtaisi kahteen yksinomaiseen tavaramerkkioikeuteen, jotka ovat keskenään ristiriidassa. Elio Fiorucci on näin ollen rekisteröimällä oman sukunimensä tavaramerkiksi (joka on sittemmin luovutettu Edwinille) luopunut käyttämästä nimensä tunnettuutta kaupallisia tarkoituksia varten. Täten Elio Fiorucci ei voi vedota teollisoikeuksia koskevan Italian lain 8 §:n 3 momenttiin Edwinin tavaramerkin ”Elio Fiorucci” julistamiseksi mitättömäksi.
               Toisaalta sellainen teollisoikeuksia koskevan Italian lain 8 §:n 3 momentin tulkinta, jota Edwin on vaatinut ja josta seuraa, ettei mainittu säännös sovellu käsiteltävänä olevaan tapaukseen, on johdonmukainen kyseisen säännöksen tarkoituksen kanssa, kun säännöksen tarkoituksena on estää vapaamatkustajamaista hyväksikäyttöä siten, että joku rekisteröi merkin, joka on tullut tunnetuksi toisen henkilön ansiosta. Edwinin syyksi ei voida lukea vapaamatkustajamaista käyttäytymistä, koska hankkimalla ”Fiorucci”-tavaramerkit huomattavaan hintaan Edwin maksoi kalliin hinnan oikeudesta nauttia tunnetun milanolaisen muotisuunnittelijan nimeen liittyvästä maineesta.
               Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustelu, jonka mukaan teollisoikeuksia koskevan Italian lain 8 §:n 3 momentissa säädetty suoja on laajempi ja riippumaton kaupallisella toiminnan piirissä hankittuja erottavia tunnuksia varten säädetystä suojasta, ei ole vakuuttava. Johtavan italialaisen oikeuskirjallisuuden mukaan tunnusten, jotka eivät ole kaupallisesti tunnettuja, odotusoikeus ei ole teollisoikeuksia koskevan Italian lain 8 §:n 3 momentin nojalla absoluuttinen. Ennen kaikkea tämä oikeus ei ole kuitenkaan laajempi kuin teollisoikeuksia koskevan Italian lain 12 §:n 1 momentin b ja f alamomentissa säädetty sellaisten tunnusten vastaava oikeus, jotka ovat kaupallisesti tunnettuja. Se, että näiden säännösten soveltamisalat ovat päällekkäisiä, vahvistaa edelleen, ettei niitä voida soveltaa samanaikaisesti.
               Toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut ylimalkaisessa päätelmässään, teollisoikeuksia koskevan Italian lain 8 §:n 3 momenttia (aiemmin 21 §:n 3 momentin m alamomentti) koskevan italialaisen oikeuskirjallisuuden huolellinen ja yksityiskohtainen analyysi osoittaa, että vallitseva näkemys on, että kyseinen säännös soveltuu ainoastaan tunnuksiin, jotka ovat tulleet tunnetuiksi kaupallisen toiminnan ulkopuolella. Tämän seikan vahvistavat myös ne muutamat tuomiot, jotka italialaiset tuomioistuimet ovat tähän mennessä antaneet teollisoikeuksia koskevan Italian lain 8 §:n 3 momentin tulkinnasta.
               Myöskään se ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustelu ei ole vakuuttava, jonka mukaan Elio Fiorucci tultuaan tunnetuksi kaupallisen toiminnan ulkopuolella (erityisesti taiteen, kulttuurin, ekologian ja lastensuojelun alalla) voisi kuitenkin joka tapauksessa vedota teollisoikeuksia koskevan Italian lain 8 §:n 3 momentin mukaiseen suojaan. Johtavan italialaisen oikeuskirjallisuuden mukaan kun muiden jo rekisteröimä ja tunnetuksi tullut nimi tulee yleisesti tunnetuksi kaupallisen toiminnan ulkopuolella, sen haltija (tässä tapauksessa Elio Fiorucci) ei voi vedota teollisoikeuksia koskevan Italian lain 8 §:n 3 momenttiin, koska etusija on tällöin aiemmin rekisteröidyn tunnetun tavaramerkin (tässä tapauksessa tunnuksen ”Fiorucci”) haltijan (tässä tapauksessa Edwinin) suojaamisessa.
            
         
               3.
            
            
               Valituksen kohteena oleva tuomio on lisäksi lainvastainen perustelujen puuttumisen vuoksi, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jättänyt tutkimatta ne perusteet ja todisteet, joiden perusteella Edwin on väittänyt, että se oli saanut Elio Fioruccilta suostumuksen tämän nimen rekisteröimiseen tavaramerkkinä. Toissijaisesti Edwin vaatii, että mikäli yhteisöjen tuomioistuin katsoo, etteivät se ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole toimivaltaisia tutkimaan näitä väitteitä, yhteisöjen tuomioistuimen täytyy siirtää asia käsiteltäväksi (minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti tekemättä) sisämarkkinoiden harmonisointiviraston valituslautakuntaan (tai muuhun osastoon) sen mukaan kuin yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 63 artiklan 6 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 216/96 (2) 1 artiklan 4 kohdassa säädetään.
            
         
               4.
            
            
               Valituksen kohteena oleva tuomio on lisäksi lainvastainen yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 63 artiklan rikkomisen tai virheellisen soveltamisen sekä oikeuksien epäämisen vuoksi, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti kieltäytynyt tutkimasta Edwinin väitettä, jonka mukaan se on ostanut Fiorucci SpA -yhtiöltä nimeä ”Elio Fiorucci” koskevan tavaramerkin (tai joka tapauksessa muun oikeuden tähän nimeen liittyvän yleisen tunnettuuden hyödyntämiseksi). Toissijaisesti Edwin vaatii, että mikäli yhteisöjen tuomioistuin katsoo, etteivät se ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole toimivaltaisia tutkimaan tätä väitettä, yhteisöjen tuomioistuimen täytyy siirtää asia käsiteltäväksi (minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti tekemättä) sisämarkkinoiden harmonisointiviraston valituslautakuntaan (tai muuhun osastoon) sen mukaan kuin yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 63 artiklan 6 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 216/96 1 artiklan 4 kohdassa säädetään.
            
         
      (1)  Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).
   
      (2)  Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntien menettelysäännöistä 5.2.1996 annettu komission asetus (EY) N:o 216/96 (EYVL L 28, s. 11).