CELEX: 62005CC0334
Language: pt
Date: 2007-03-08
Title: Conclusões da advogada-geral Kokott apresentadas em 8 de Março de 2007. # Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) contra Shaker di L. Laudato & C. Sas. # Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância - Marca comunitária - Regulamento (CE) n.º 40/94 - Artigo 8.º, n.º 1, alínea b) - Risco de confusão - Pedido de marca figurativa comunitária com os elementos nominativos ‘Limoncello della Costiera Amalfitana’ e ‘shaker’ - Oposição do titular da marca nominativa nacional LIMONCHELO. # Processo C-334/05 P.

CONCLUSÕES DA ADVOGADA‑GERAL
      JULIANE KOKOTT
      apresentadas em 8 de Março de 20071(1)
      
      Processo C‑334/05 P
      Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
      contra
      Shaker di L. Laudato & C. Sas
      «Recurso de decisão do Tribunal de Primeira Instância – Marca comunitária – Marca complexa nominativa e figurativa ‘Limoncello della Costiera Amalfitana’ – Oposição do titular da marca nominativa espanhola ‘LIMONCHELO’ – Recusa do registo»I –    Introdução
      1.     No presente recurso, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (a seguir «IHMI» ou «Instituto»)
         impugna o acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Junho de 2005, Shaker/IHMI (2). A questão central do litígio consiste em saber como deve ser apreciado o risco de confusão entre uma marca nominativa e
         uma marca complexa nominativa e figurativa.
      
      2.     O Tribunal de Primeira Instância decidiu que não há nenhum risco de confusão entre as duas marcas, visto que o elemento dominante
         da marca complexa é um desenho, pelo que não existem semelhanças bastantes com a marca nominativa. Pelo contrário, o IHMI
         sustenta que decorre de uma apreciação global – em que também se levam em conta os aspectos fonéticos e conceptuais – que
         há risco de confusão.
      
      II – Quadro jurídico
      3.     O artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (3) (a seguir «Regulamento n.º 40/94»), estabelece como motivo relativo de recusa do pedido de registo a existência de risco
         de confusão:
      
      «1.      Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:
      a)      [...]
      b)      Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços
         designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida;
         o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.»
      
      4.     O sétimo considerando explica o conceito de risco de confusão em caso de semelhança entre produtos e serviços: esse risco,
         «cuja avaliação depende de numerosos factores e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser
         estabelecida com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços
         designados, constitui uma condição específica da protecção».
      
      III – Antecedentes do litígio e acórdão do Tribunal de Primeira Instância
      5.     O Tribunal de Primeira Instância descreve os antecedentes do litígio nos n.os 1 a 13 do acórdão recorrido, nos seguintes termos (4): 
      
      «1      Em 20 de Outubro de 1996, a recorrente [Shaker di L. Laudato & C. Sas (a seguir ‘Shaker’)] apresentou um pedido de marca comunitária
         ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94
         do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), com a redacção em vigor (a seguir
         ‘Regulamento n.° 40/94’).
      
      2      A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo a seguir reproduzido:
      
      3      Os produtos para os quais foi pedido o registo da marca incluem‑se nas classes 29, 32 e 33, na acepção do Acordo de Nice relativo
         à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, tal como revisto
         e alterado (a seguir ‘acordo de Nice’), que correspondem [...] à seguinte descrição:
      
      –      classe 29: ‘Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces,
         compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras comestíveis’;
      
      –      classe 32: ‘Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes
         e outras preparações para bebidas’;
      
      –      classe 33: ‘Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas)’. 
      4      [...]
      5      [...]
      6      [Por solicitação] do IHMI, a recorrente limitou o seu pedido, no atinente aos produtos da classe 33, ao licor de limões proveniente
         da costa amalfitana [e retirou o pedido para a classe 32].
      
      7      O pedido de marca comunitária foi publicado no Boletim de marcas comunitárias n.º 30/00 de 17 de Abril de 2000.
      8      Em 1 de Junho de 2000, a Limiñana y Botella, SL (a seguir ‘oponente’) deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.°, n.° 1, do
         Regulamento n.º 40/94, contra o registo da marca pedida.
      
      9      O fundamento invocado em apoio dessa oposição era o risco de confusão referido no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento
         n.° 40/94, entre, por um lado, a marca pedida na medida em que diz respeito aos produtos da classe 33 do acordo de Nice e,
         por outro, a marca nominativa da oponente, também relativa aos produtos da classe 33, registada em 1996 na Oficina Española
         de Patentes y Marcas do Ministerio de ciencia y tecnología (instituto espanhol de marcas e patentes), designada:
      
      ‘LIMONCHELO’
      10      Por decisão de 9 de Setembro de 2002, a Divisão de Oposição do IHMI admitiu a referida oposição e, por conseguinte, recusou
         o registo da marca pedida [para os produtos da classe 33].
      
      11      A Divisão de Oposição justificou a sua decisão indicando, essencialmente, que existia um risco de confusão no mercado espanhol,
         na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, entre a marca pedida e a marca anterior, dada a identidade
         dos produtos em causa e a semelhança entre as marcas. No que respeita a este último elemento, a Divisão de Oposição chegou
         a esta conclusão após uma análise das semelhanças visuais, fonéticas e conceptuais das marcas em causa, de onde resulta, segundo
         o IHMI, que há semelhanças visuais e fonéticas entre o elemento dominante da marca pedida, constituído pelo termo ‘limoncello’,
         e a marca anterior.
      
      12      Em 7 de Novembro de 2002, a recorrente interpôs recurso no IHMI, ao abrigo dos artigos 57.° a 62.° do Regulamento n.° 40/94,
         da decisão da Divisão de Oposição.
      
      13      Por decisão de 24 de Outubro de 2003 (a seguir ‘decisão impugnada’), a Segunda Câmara de Recurso negou provimento ao pedido
         da recorrente. Em suma, a Câmara de Recurso considerou, após ter indicado que os produtos da marca anterior abrangiam os da
         marca pedida, que o elemento dominante da marca pedida era o termo ‘limoncello’ e que a marca pedida e a marca anterior eram
         muito próximas visual e foneticamente, de modo que existia um risco de confusão entre ambas.»
      
      6.     O Tribunal de Primeira Instância revogou a decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 24 de Outubro de 2003, reformando‑a
         no sentido de ser dado provimento ao recurso interposto pela recorrente na Câmara de Recurso e, consequentemente, a oposição
         ser rejeitada.
      
      7.     O Tribunal de Primeira Instância entendeu que os produtos em causa eram idênticos.
      8.     Quanto à questão da semelhança entre as marcas, o Tribunal de Primeira Instância declarou que se devia ter em conta a particularidade
         de estarem em confronto uma marca complexa nominativa e figurativa e uma marca nominativa. Observou que uma marca complexa
         que tem uma componente igual ou semelhante a outra marca só poderá ser considerada semelhante a essa outra marca se a componente
         idêntica ou semelhante constituir o elemento dominante na impressão geral suscitada pela marca complexa.
      
      9.     Segundo o Tribunal de Primeira Instância, a representação de um prato redondo decorado com limões constitui claramente a componente
         dominante da marca pedida. Esta componente nada tem em comum com a marca anterior. Assim, não há nenhum risco de confusão
         entre ambas as marcas por parte do público espanhol de referência. A semelhança figurativa, fonética ou conceptual entre as
         expressões «limoncello» e «limonchelo» que figuram nas marcas em causa não altera em nada essa conclusão.
      
      10.   O Tribunal de Primeira Instância considerou ainda que, uma vez que não existia risco de confusão entre as marcas, era supérflua
         a apreciação do carácter distintivo da marca anterior.
      
      IV – Recurso da decisão do Tribunal de Primeira Instância
      11.   Inicialmente, o IHMI baseou o seu recurso em dois fundamentos:
      12.   Por um lado, alegou que o Tribunal de Primeira Instância interpretou e aplicou erradamente o artigo 8.º, n.º 1, alínea b),
         do Regulamento n.º 40/94, na medida em que declarou que não existia risco de confusão, baseando‑se exclusivamente na apreciação
         dos elementos figurativos da marca pedida.
      
      13.   Além disso, o IHMI invocou, como segundo fundamento, o carácter manifestamente contraditório e «ilógico» do acórdão. Esta
         acusação reporta‑se a uma passagem da versão italiana do acórdão, que continha uma formulação contraditória, devido a um erro
         de tradução. Após o Tribunal de Primeira Instância, por despacho de 26 de Janeiro de 2006, proferido ao abrigo do artigo 84.º
         do seu Regulamento de Processo, ter rectificado o «lapso manifesto» quanto a esse ponto, o Instituto retirou o segundo fundamento
         de recurso, a pedido do Tribunal de Justiça.
      
      14.   O IHMI conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:
      1.      Anular o acórdão recorrido;
      2.      Condenar a sociedade Shaker di L. Laudato & C. nas despesas.
      15.   Ao invés, a Shaker alega que a apreciação da matéria de facto é da competência exclusiva do Tribunal de Primeira Instância,
         que efectuou uma análise correcta. Assim, a Shaker conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:
      
      1.      Negar provimento ao recurso;
      2.      Condenar o recorrente nas despesas.
      V –    Apreciação
      16.   O Instituto invoca uma série de objecções contra o acórdão recorrido. Em meu entender, a objecção decisiva é a crítica à comparação
         de ambas as marcas que o Tribunal de Primeira Instância fez.
      
      17.   Resulta do sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94 que a existência de risco de confusão «depende de numerosos factores
         e nomeadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser estabelecida com o sinal utilizado ou registado,
         do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos e os serviços designados». O risco de confusão deve portanto
         ser apreciado globalmente, atentos todos os factores relevantes do caso em apreço (5).
      
      18.   No n.º 49 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância reconheceu a necessidade de uma apreciação global de ambas
         as marcas. Porém, no n.º 50 afirmou:
      
      «Por conseguinte, deve entender‑se que uma marca complexa só pode ser considerada semelhante a outra marca, idêntica ou semelhante
         a uma das componentes da marca complexa, se essa componente constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida
         pela marca complexa.»
      
      19.   O Tribunal de Primeira Instância estabeleceu esta premissa no acórdão MATRATZEN (6) e aplicou‑a, desde então, numa série de decisões (7). Porém, essa premissa suscita a questão de saber como se deve proceder se a marca não tiver nenhuma componente dominante
         ou se tiver várias componentes que a caracterizam.
      
      20.   Por isso, logo no acórdão MATRATZEN, o Tribunal de Primeira Instância relativizou a sua premissa. Esta não equivale a ter
         em consideração apenas uma componente de uma marca complexa e a compará-la com outra marca. Pelo contrário, essa comparação
         deve ser levada a cabo mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto. Todavia, tal não
         exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público pertinente por uma marca complexa possa, em determinadas
         circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes (8).
      
      21.   O Tribunal de Justiça também se baseou nesta relativização, quando negou provimento ao recurso interposto contra o acórdão
         MATRATZEN (9). A premissa de que só pode existir semelhança entre as marcas quando se verifica uma coincidência com a componente dominante
         só enquadra, pois, um determinado grupo de casos (10). Este grupo de casos é concretizado através da definição de componente dominante da marca, no n.º 50 do acórdão recorrido.
         Esta componente tem de ser «susceptível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público pertinente retém na
         memória, de tal forma que todas as outras componentes são negligenciáveis na impressão de conjunto por ela produzida». Só
         se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente da componente
         dominante.
      
      22.   A premissa de base, quando restringida, desta forma, aos casos em que as marcas complexas são dominadas exclusivamente por
         uma componente que ofusca as demais, não é contraditada pelo acórdão posteriormente proferido pelo Tribunal de Justiça no
         processo Medion (11). Neste acórdão, o Tribunal de Justiça deduziu duma componente não dominante a existência de um risco de confusão.
      
      23.   Na origem deste acórdão esteve a combinação de uma marca anterior (LIFE) com o nome de um fabricante (THOMSON LIFE), sendo
         o nome do fabricante considerado a componente dominante da marca complexa. Numa situação dessas, sobretudo se o nome do fabricante
         for do conhecimento geral, há o risco de o público também associar os produtos designados pela marca anterior à proveniência
         dos produtos abrangidos pelo sinal complexo (12). Assim, o possível risco de confusão identificado no acórdão Medion devia‑se à percepção, a par da componente dominante,
         de uma outra componente, idêntica à marca anterior. Por conseguinte, na impressão geral suscitada pela marca, essa segunda
         componente não era de modo algum negligenciável. Consequentemente, nesse caso não era aplicável a premissa estabelecida no
         n.º 50 do acórdão recorrido.
      
      24.   Por conseguinte, no caso em apreço é decisiva a questão de saber se o Tribunal de Primeira Instância efectivamente identificou,
         com base na sua própria definição, uma componente dominante da marca pedida, ao lado da qual todas as outras componentes são
         negligenciáveis. Porém, o Tribunal de Primeira Instância não fez semelhante identificação.
      
      25.   Pelo contrário, no n.º 57 do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância descreve o prato como sobressaindo relativamente
         às outras componentes e conclui, no n.º 58, que o mesmo cobre uma parte essencial dos dois terços inferiores da marca pedida,
         enquanto o termo «limoncello» apenas abrange uma grande parte do terço superior da marca pedida. Na subsequente comparação
         global das várias componentes da marca pedida, constante dos n.os 60 e seguintes do acórdão recorrido, o Tribunal de Primeira Instância limita‑se a declarar que nenhuma das suas restantes
         componentes tem uma posição dominante. Porém, nenhuma destas fases da análise leva à conclusão de que o prato domina a marca
         pedida de tal forma que as restantes componentes são negligenciáveis.
      
      26.   Consequentemente, das conclusões do Tribunal de Primeira Instância resulta que a marca pedida não contém nenhuma componente
         que, de acordo com o método desenvolvido pelo Tribunal de Primeira Instância, justifique que a comparação entre ambas as marcas,
         para efeitos da apreciação do risco de confusão, seja restringida a essa componente. Pelo contrário, ambas as marcas deviam
         ter sido submetidas a uma apreciação global do risco de confusão. Uma vez que tal não sucedeu, o acórdão recorrido enferma
         de erro de direito, pelo que deve ser anulado.
      
      VI – Quanto às consequências da anulação do acórdão recorrido
      27.   Nos termos do artigo 61.º, primeiro parágrafo, segundo período, do seu Estatuto, o Tribunal de Justiça pode, caso anule a
         decisão do Tribunal de Primeira Instância, decidir definitivamente o litígio, se este estiver em condições de ser julgado.
         No caso contrário, o Tribunal de Justiça remete o processo ao Tribunal de Primeira Instância para julgamento.
      
      28.   Se o Tribunal de Justiça pretender proferir uma decisão sobre a presente causa, terá de proceder a uma apreciação autónoma
         da matéria de facto, nomeadamente à comparação de ambas as marcas, sem se poder basear no acórdão recorrido. Porém, a apreciação
         da matéria de facto é da competência do Tribunal de Primeira Instância. Além disso, as partes tão‑pouco apresentaram ao Tribunal
         de Justiça observações sobre essas questões de facto. O Tribunal de Justiça poderia, quando muito, apreciar os articulados
         apresentados pelas partes no processo em primeira instância, mas não poderia reportar‑se às alegações destas na audiência
         de julgamento no Tribunal de Primeira Instância. Por isso, entendo que a presente causa não está em condições de ser julgada.
         Consequentemente, o Tribunal de Justiça deverá remeter o processo ao Tribunal de Primeira Instância para julgamento.
      
      VII – Quanto às despesas
      29.   Quando o Tribunal de Justiça remete o processo ao Tribunal de Primeira Instância para julgamento, não lhe cabe proferir decisão
         sobre as despesas nos termos do artigo 122.º do Regulamento de Processo, ficando essa decisão reservada para o acórdão que
         puser termo à instância.
      
      30.   Só se afigura possível uma decisão diversa quanto às despesas no que respeita ao segundo fundamento de recurso. O Instituto
         retirou este fundamento, uma vez que o mesmo derivava de um erro de tradução do acórdão do Tribunal de Primeira Instância,
         que só foi rectificado pelo mesmo tribunal, por despacho de 26 de Janeiro de 2006, proferido ao abrigo do artigo 84.º do seu
         Regulamento de Processo, após a interposição do recurso no Tribunal de Justiça. Poder‑se‑á, pois, perguntar se é legítimo
         onerar uma das partes com as despesas relativas a esse fundamento de recurso. Na verdade, no caso vertente esse fundamento
         de recurso é de tão escassa importância que não é necessário considerá‑lo separadamente na decisão sobre as despesas.
      
      VIII – Conclusão
      31.   Pelo exposto, proponho ao Tribunal de Justiça que decida o seguinte:
      1.      O acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Junho de 2005, Shaker di L. Laudato & C. Sas/Instituto de Harmonização
         do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (T‑7/04, Colect., p. II‑2305), é anulado.
      
      2.      O processo é remetido ao Tribunal de Primeira Instância para julgamento.
      3.      Reserva‑se para final a decisão sobre as despesas.
      1 –	Língua original: alemão.
      
      2 –	T‑7/04, Colect., p. II‑2305.
      
      3 –	JO 1994, L 11, p. 1.
      
      4 –	Efectuei supressões e aditamentos aos n.os 1, 4 a 6 e 10.
      
      5 –	Acórdão do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL (C‑251/95, Colect., p. I‑6191, n.º 22).
      
      6 –	Acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI – Hukla Germany (MATRATZEN)
         (T‑6/01, Colect., p. II‑4335, n.º 33).
      
      7 –	Acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Março de 2005, Leder & Schuh/IHMI – Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK)
         (T‑32/03, Colect., p. II‑1, n.º 39); de 4 de Maio de 2005, Chum/IHMI – Star TV (STAR TV) (T‑359/02, Colect., p. II‑1515, n.º 44);
         de 11 de Maio de 2005, CM Capital Markets/IHMI – Caja de Ahorros de Murcia (CM) (T‑390/03, Colect., p. II‑1699, n.º 46), e
         Grupo Sada/HABM [GRUPO SADA] (T‑31/03, Colect., p. II‑1667, n.º 49); de 25 de Maio de 2005, Creative Technology/IHMI – Vila
         Ortiz (PC WORKS) (T‑352/02, Colect., p. II‑1745, n.º 34); de 7 de Julho de 2005, Miles International/IHMI [BIKER MILES] (T‑385/03,
         Colect., p. II‑2665, n.º 39); de 13 de Julho de 2005, Murúa Entrena/IHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) (T‑40/03,
         Colect., p. II‑2831, n.º 52); de 24 de Novembro de 2005, GfK/IHMI – BUS (Online Bus) (T‑135/04, Colect., p. II‑4865, n.º 59),
         e Simonds Farsons Cisk/IHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA) (T‑3/04, Colect., p. II‑4837, n.º 46); de 21 de Fevereiro de 2006,
         Royal County of Berkshire Polo Club/IHMI‑Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T‑214/04, Colect., p. II‑239,
         n.º 39); de 23 de Fevereiro de 2006, Il Ponte Finanziaria/IHMI–Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Colect.,
         p. II‑445, n.º 94); de 15 de Março de 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/IHMI‑Ferrero (FERRÓ) (T‑35/04, Colect., p. II‑785,
         n.º 48); e de 13 de Junho de 2006, Inex/HABM–Wiseman (Pele de vaca) (T‑153/03, Colect., p. II‑1677, n.º 27).
      
      8 –	Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, Matratzen (já referido na nota 6, n.º 34). V. também o acórdão do Tribunal de
         Primeira Instância de 16 de Março de 2005, L'Oréal/IHMI – Revlon (FLEXI AIR) (T‑112/03, Colect., p. II‑949, n.º 79).
      
      9 –	Despacho de 28 de Abril de 2004, Matratzen Concord/IHMI (MATRATZEN) (C‑3/03 P, Colect., p. I‑3657, n.º 32).
      
      10 –	Neste sentido, conclusões do advogado‑geral F. G. Jacobs no processo Medion (acórdão do Tribunal de Justiça de 9 de Junho
         de 2005, C‑120/04, Colect., p. I‑8551, n.º 33).
      
      11 –	Acórdão de 6 de Outubro de 2005, Medion (C‑120/04, Colect., p. I‑8551, n.º 32).
      
      12 –	Acórdão Medion (já referido na nota 11, n.os 31 e 34).