CELEX: 62020CC0466
Language: da
Date: 2022-01-13 00:00:00
Title: Forslag til afgørelse fra generaladvokat G. Pitruzzella fremsat den 13. januar 2022.#HEITEC AG mod HEITECH Promotion GmbH og RW.#Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof.#Præjudiciel forelæggelse – varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 9 – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 54, 110 og 111 – rettighedsfortabelse på grund af passivitet – begrebet »passivitet« – afbrydelse af forældelsesfristen – opfordring til ophør af brug – dato for afbrydelse af forældelsesfristen i tilfælde af anlæggelse af et søgsmål – virkning af forældelsen – krav om skadeserstatning, oplysninger og destruktion af varer.#Sag C-466/20.

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
   G. PITRUZZELLA
   fremsat den 13. januar 2022 (
         1
      )
   Sag C-466/20
   HEITEC AG
   mod
   HEITECH Promotion GmbH,
   RW
   
      (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland))
   
   »Præjudiciel forelæggelse – EU-varemærker – rettighedsfortabelse på grund af passivitet – beregning af den femårige frist – afbrydelse af fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet – fremsendelse af et skriftligt påbud – rettighedsfortabelsens retsvirkninger – afledte rettigheder vedrørende erstatning, fremlæggelse af oplysninger og udlevering af varer med henblik på destruktion«
   
            1.
         
         
            I 2006 konstaterede Den Internationale Forening for Intellektuel Ejendomsret (AIPPI), at de fleste europæiske grupper, der på daværende tidspunkt deltog i en sammenfattende undersøgelse, som denne forening havde iværksat, og som vedrørte spørgsmålet om passivitet over for krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i almindelighed og den ældre rettighedshavers afbrydelse af passiviteten i særdeleshed, »erkend[te], at der ikke [fandtes] regler om dette spørgsmål, og at der [var] behov for yderligere præciseringer, hvilket i øvrigt [gjaldt] for hele spørgsmålet om rettighedsfortabelse på grund af passivitet« (
                  2
               ). Næsten 16 år senere, og efter at Domstolen lagde grunden til fællesskabsordningen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet i Budějovický Budvar-dommen (
                  3
               ), giver den foreliggende præjudicielle forelæggelse på ny Domstolen lejlighed til at fastlægge de nærmere rammer for denne retlige ordning.
         
      
      I. Retsforskrifter
   
   
      
         A.
       
         EU-retten
      
   
   
      1. Direktiv 2008/95
   
   
            2.
         
         
            Det fremgår af 12. betragtning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (
                  4
               ), at »[d]et […] af hensyn til retssikkerheden, og uden at indehaveren af et ældre varemærkes interesser derved i urimelig grad skades, [er] vigtigt at fastsætte en bestemmelse om, at indehaveren af et ældre varemærke ikke længere kan anmode om, at et varemærke, der er yngre end hans, kendes ugyldigt, eller modsætte sig anvendelsen af dette varemærke, hvis han bevidst i en længere periode har tålt, at dette anvendes, medmindre der er ansøgt om registrering af det yngre varemærke i ond tro«.
         
      
            3.
         
         
            Artikel 4 i direktiv 2008/95, som omhandler »[y]derligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre rettigheder«, bestemmer:
            »1.   Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan, hvis det er registreret, erklæres ugyldigt:
            
                     a)
                  
                  
                     såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er ansøgt om registrering af eller er registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet
                  
               
                     b)
                  
                  
                     såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.
                  
               2.   Ved »ældre varemærker«, som omhandlet i stk. 1, forstås:
            
                     a)
                  
                  
                     varemærker af følgende kategorier, hvis anmeldelsesdato ligger før datoen for ansøgningen om varemærket, eventuelt under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse varemærker:
                     
                              i)
                           
                           
                              EF-varemærker
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              varemærker, der er registreret i den pågældende medlemsstat […]
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              varemærker, som er genstand for en international registrering med virkning i den pågældende medlemsstat
                           
                        
               
                     b)
                  
                  
                     EF-varemærker, for hvilke der […] med fuld ret påberåbes anciennitet […]
                  
               
                     c)
                  
                  
                     ansøgninger om de under litra a) og b) omhandlede varemærker med forbehold af deres registrering
                  
               […]
            4.   En medlemsstat kan desuden træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang:
            […]
            
                     b)
                  
                  
                     der er erhvervet rettigheder til et ikke-registreret varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt tegn før tidspunktet for ansøgningen om det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for ansøgningen om det yngre varemærke, og der til det ikke-registrerede varemærke eller til det andet tegn er knyttet en ret for indehaveren til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke
                  
               
                     c)
                  
                  
                     der kan nedlægges forbud mod brug af varemærket på grundlag af en anden ældre rettighed end de rettigheder, der er nævnt i stk. 2 og i litra b) i dette stykke, herunder navnlig:
                     
                              i)
                           
                           
                              retten til et navn
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              retten til et portræt
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              en ophavsret
                           
                        
                              iv)
                           
                           
                              en industriel ejendomsret
                           
                        
               […]«
         
      
            4.
         
         
            Artikel 9 i direktiv 2008/95 lyder således:
            »1.   En indehaver af et af de i artikel 4, stk. 2, omhandlede ældre varemærker, som i en medlemsstat i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret i denne medlemsstat, kan ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve dette yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det yngre varemærke for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det yngre varemærke er indgivet i ond tro.
            2.   Enhver medlemsstat kan bestemme, at stk. 1 skal finde anvendelse på indehaveren af et ældre varemærke som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra a), eller en anden ældre rettighed som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra b) eller c).
            3.   I de i stk. 1 eller 2 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre registreret varemærke ikke modsætte sig brugen af en ældre rettighed, selv om denne rettighed ikke længere kan gøres gældende mod det yngre varemærke.«
         
      
      2. Forordning nr. 207/2009
   
   
            5.
         
         
            Artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (
                  5
               ) fastsætter:
            »1.   Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:
            
                     a)
                  
                  
                     såfremt det er identisk med det ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet
                  
               
                     b)
                  
                  
                     såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.
                  
               2.   Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:
            
                     a)
                  
                  
                     varemærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EU-varemærkeansøgningen, i givet fald under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse varemærker:
                     
                              i)
                           
                           
                              EU-varemærker
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              varemærker, som er registreret i en medlemsstat […]
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat
                           
                        
                              iv)
                           
                           
                              varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i Unionen
                           
                        
               
                     b)
                  
                  
                     de under litra a) omhandlede varemærkeansøgninger med forbehold af deres registrering
                  
               […]
            4.   Hvis indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller af et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn, som ikke kun har lokal betydning, rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, hvis og i det omfang der i henhold til unionslovgivningen eller medlemsstatens lovgivning vedrørende det pågældende tegn:
            
                     a)
                  
                  
                     er erhvervet rettigheder til tegnet før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EU-varemærke eller i givet fald før tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for EU-varemærkeansøgningen
                  
               
                     b)
                  
                  
                     tegnet giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke.
                  
               […]«
         
      
            6.
         
         
            Artikel 54 i forordning nr. 207/2009, der vedrører rettighedsfortabelse på grund af passivitet, har følgende ordlyd:
            »1.   Hvis indehaveren af et EU-varemærke i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre EU-varemærke i Unionen, kan den pågældende indehaver ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om registrering af det yngre EU-varemærke er indgivet i ond tro.
            2.   Hvis indehaveren af et af de i artikel 8, stk. 2, omhandlede ældre nationale varemærker eller af et andet ældre tegn omhandlet i artikel 8, stk. 4, i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre EU-varemærke i den medlemsstat, hvor det ældre varemærke eller det ældre tegn er beskyttet, kan den pågældende indehaver ikke under henvisning til det ældre varemærke eller det ældre tegn kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om registrering af det yngre EU-varemærke er indgivet i ond tro.
            3.   I de i stk. 1 eller 2 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre EU-varemærke ikke modsætte sig brugen af en ældre rettighed, selv om denne rettighed ikke længere kan gøres gældende mod det yngre EU-varemærke.«
         
      
            7.
         
         
            Artikel 110 i forordning nr. 207/2009 har overskriften »Forbud mod brug af EU-varemærker«. Det fremgår af denne artikels stk. 1, at »[m]edmindre andet er fastsat, berører denne forordning ikke retten i henhold til medlemsstaternes lovgivning til at anfægte brug af et yngre EU-varemærke som følge af krænkelse af ældre rettigheder som omhandlet i artikel 8 eller artikel 53, stk. 2. Anfægtelse som følge af krænkelse af ældre rettigheder som omhandlet i artikel 8, stk. 2 og 4, kan dog ikke længere finde sted, hvis indehaveren af den ældre rettighed i henhold til artikel 54, stk. 2, ikke længere kan begære EU-varemærket kendt ugyldigt.«
         
      
            8.
         
         
            Artikel 111 i forordning nr. 207/2009 er affattet således:
            »1.   Indehaveren af en ældre ret, som kun har lokal betydning, kan modsætte sig brugen af EU-varemærket inden for det område, hvor denne ret er beskyttet, såfremt den pågældende medlemsstats lovgivning tillader det.
            2.   Stk. 1 finder dog ikke anvendelse, hvis indehaveren af en ældre ret inden for det område, hvor denne ret er beskyttet, i fem på hinanden følgende år har tålt brugen af EU-varemærket med kendskab til denne brug, medmindre ansøgningen om registrering af EU-varemærket er indgivet i ond tro.
            3.   Indehaveren af EU-varemærket kan ikke modsætte sig brugen af den i stk. 1 omhandlede ret, uanset om denne ret ikke længere kan gøres gældende mod EU-varemærket.«
         
      
      
         B.
       
         Tysk ret
      
   
   
            9.
         
         
            § 21 i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn) af 25. oktober 1994 (herefter »varemærkeloven«) (
                  6
               ) bestemmer:
            »1.   Indehaveren af et varemærke eller et handelsnavn har ikke ret til at forbyde brugen af et yngre registreret varemærke for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, såfremt vedkommende i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af dette varemærke, medmindre ansøgningen om registrering af det yngre varemærke er indgivet i ond tro.
            2.   Indehaveren af et varemærke eller et handelsnavn har ikke ret til at forbyde brugen af […] et yngre handelsnavn […], såfremt vedkommende i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af [dette handelsnavn], medmindre indehaveren af denne ret var i ond tro på tidspunktet for dens erhvervelse.
            […]«
         
      
            10.
         
         
            Varemærkelovens § 125b, nr. 3, fastsætter, at »hvis et registreret EU-varemærke gøres gældende mod brugen af et yngre registreret varemærke i henhold til denne lov, finder [varemærkelovens] § 21, stk. 1, tilsvarende anvendelse«.
         
      
      II. Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
   
   
            11.
         
         
            Sagsøgeren i hovedsagen blev registreret i handelsregistret under firmanavnet Heitec Industrieplanung GmbH i 1984. Firmanavnet blev i 1988 ændret til HEITEC GmbH. Siden selskabet ændrede retlig form i 2000, har det drevet virksomhed under navnet HEITEC AG. Det er indehaver af ordmærket HEITEC, EU-varemærke nr. 774331, som det indgav ansøgning om den 18. marts 1998 med påberåbelse af anciennitet fra den 13. juli 1991, og som blev registreret den 4. juli 2005 (
                  7
               ).
         
      
            12.
         
         
            Den ene af de to sagsøgte i hovedsagen (
                  8
               ) blev den 16. april 2003 registreret i handelsregistret under firmanavnet HEITECH Promotion GmbH og driver virksomhed under dette navn (herefter »Heitech«). Selskabet er indehaver af et tysk figurmærke, som det indgav ansøgning om den 17. september 2002, og som blev registreret den 4. februar 2003 og er blevet benyttet i hvert fald siden den 29. september 2004. Det er ligeledes indehaver af EU-figurmærke nr. 6647432 med ordbestanddelen HEITECH, som det indgav ansøgning om den 6. februar 2008, og som blev registreret den 20. november 2008 og er blevet benyttet i hvert fald siden den 6. maj 2009.
         
      
            13.
         
         
            Den 29. november 2004 rettede Heitech skriftlig henvendelse til Heitecs repræsentanter for at foreslå, at der blev indgået en aftale om sameksistens. Den 7. juli 2008 underrettede EUIPO Heitec om, at der var indgivet en ansøgning om registrering af EU-varemærket HEITECH. Den22. april 2009 sendte Heitec et påbud til Heitech som følge af anvendelsen af handelsnavnet og varemærket med ordbestanddelen HEITECH. Heitech foreslog i sit svar af 6. maj 2009 på ny, at der blev indgået en aftale om sameksistens.
         
      
            14.
         
         
            Den 31. december 2012 modtog Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth, Tyskland) pr. fax en stævning fra sagsøgeren i hovedsagen, som var dateret den 15. december 2012. Den 4. januar 2013 anmodede denne ret sagsøgeren i hovedsagen om at indbetale et forskud på retsafgifterne. Dette forskud var stadig ikke blevet indbetalt den 12. marts 2013, hvor Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth) mindede sagsøgeren i hovedsagen om, at der ikke var blevet betalt et sådant forskud, og at der ikke var blevet indleveret originaleksemplarer af stævningen.
         
      
            15.
         
         
            Den 23. september 2013 meddelte Heitec i en skrivelse til Heitech, at selskabet ikke var interesseret i at indgå en aftale om sameksistens med sidstnævnte. Det tilbød Heitech en licensaftale og meddelte samtidig Heitech, at det havde anlagt en retssag. I en ny skrivelse til Heitech af 29. december 2013 underrettede Heitec sagsøgte i hovedsagen om, at selskabet påberåbte sig sit handelsnavn og var indehaver af EU-varemærket HEITEC. Det henviste ligeledes til den verserende retssag.
         
      
            16.
         
         
            Den 30. december 2013 modtog Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth) et processkrift fra Heitec, som var dateret den 12. december 2013, og som var ledsaget af en check til dækning af retsafgifterne og en ny stævning, der var dateret den 4. oktober 2013. Den 14. januar 2014 meddelte denne ret Heitec, at stævningen af 15. december 2012 skulle forkyndes, og at Heitec endnu ikke havde indgivet originaleksemplarerne til brug for den nævnte ret og sagsøgte i hovedsagen. Efter denne anmodning om indgivelse af dokumenter sendte Heitec de nævnte originaleksemplarer til Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth) den 22. februar 2014.
         
      
            17.
         
         
            Den 24. februar 2014 meddelte Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth) Heitec, at påstandene i de originaleksemplarer af stævningen, der blev modtaget den 22. februar 2014, ikke var identiske med påstandene i den stævning, der blev indleveret den 31. december 2012. Den 16. maj 2014 indledte Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth) endelig retsforhandlingerne, og der blev foranlediget forkyndelse af rettens genparter af stævningen af 15. december 2012 for de sagsøgte i hovedsagen.
         
      
            18.
         
         
            Den 23. maj 2014 blev stævningen af 15. december 2012 endelig forkyndt for de sagsøgte i hovedsagen (
                  9
               ), efter at originaleksemplarerne var blevet fremsendt til Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth) den 21. maj 2014.
         
      
            19.
         
         
            Heitec nedlagde således principalt en række påstande støttet på krænkelsen af de rettigheder, der er forbundet med handelsnavnet HEITEC, og subsidiært en række påstande støttet på krænkelsen af EU-varemærket HEITEC. Heitec nedlagde påstand om, at Heitech blev tilpligtet at undlade at anvende navnet HEITECH Promotion GmbH om sin virksomhed (påstand nr. I), at undlade at anbringe tegnene HEITECH PROMOTION og HEITECH på varer, udbyde varer eller tjenesteydelser under disse tegn og anvende disse tegn i forretningspapirer, på websteder eller i reklamer (påstand nr. II), at undlade at anvende eller overdrage det erhvervsmæssigt benyttede internetdomæne »heitech-promotion.de« (påstand nr. III) og at samtykke i, at selskabets firmanavn slettes i handelsregistret (påstand nr. VII). Heitec nedlagde i øvrigt påstand om, at begge sagsøgte blev tilpligtet at afgive oplysninger, betale erstatning, foretage destruktion og betale omkostninger til meddelelse af påbud (påstand nr. IV, V, VI og VIII).
         
      
            20.
         
         
            Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth) pålagde Heitech at betale Heitec et beløb på 1353,80 EUR med tillæg af renter til dækning af omkostninger til meddelelse af påbud og frifandt i øvrigt Heitech.
         
      
            21.
         
         
            Heitec appellerede dommen til Oberlandesgericht Nürnberg (den regionale appeldomstol i Nürnberg, Tyskland). Denne domstol fastslog, at Heitecs søgsmål var ugrundet som følge af præklusion. Den forklarede, at Heitech havde anvendt sine yngre tegn i en sammenhængende periode på mindst fem år, hvilket Heitec havde tålt, eftersom dette selskab havde været bekendt med denne brug, men ikke havde truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at bringe den til ophør inden for en frist på fem år. Ifølge den nævnte domstol havde retssagen ved Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth) ikke afbrudt fristen for rettighedsfortabelse, eftersom stævningen blev forkyndt for de sagsøgte i hovedsagen mere end fem år efter meddelelsen af det påbud, der gik forud for denne sag. Appeldomstolen fastslog ligeledes, at det ikke kunne antages, at passiviteten ophørte på det tidspunkt, hvor påbuddet var blevet meddelt, eftersom stævningen ikke var blevet forkyndt umiddelbart efter påbuddet.
         
      
            22.
         
         
            Heitec har iværksat en revisionsanke ved den forelæggende ret. Det er ifølge den forelæggende ret afgørende for udfaldet af denne revisionsanke, om Heitecs påstande om undladelse og accessoriske påstande er prækluderet i medfør af varemærkelovens § 21, stk. 1 og 2, samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.
         
      
            23.
         
         
            Den forelæggende ret har påpeget, at fortabelsen af Heitecs krav vedrørende Heitechs brug af det tyske varemærke, som Heitech er indehaver af (påstand nr. II, for så vidt som den vedrører tegnet HEITECH PROMOTION), er omfattet af varemærkelovens § 21, stk. 1, sammenholdt med denne lovs § 125b, nr. 3, for så vidt som disse krav støttes på det EU-varemærke, som Heitic er indehaver af.
         
      
            24.
         
         
            Den har præciseret, at varemærkelovens § 21, stk. 1, gennemfører artikel 9 i direktiv 2008/95 vedrørende fortabelse af de rettigheder, der er knyttet til varemærker (artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95) og til andre tegn – herunder handelsnavne – som anvendes i erhvervslivet (artikel 9, stk. 2, i direktiv 2008/95), med hensyn til at modsætte sig brugen af et registreret varemærke i tysk ret.
         
      
            25.
         
         
            Eftersom Heitec har anfægtet handelsnavnet Heitech (påstand nr. I, II, III og VII), er rettighedsfortabelse ifølge den forelæggende rets konstateringer omfattet af varemærkelovens § 21, stk. 2. Den forelæggende ret har herved præciseret, at selv om denne bestemmelses normative indhold falder uden for det normative indhold af direktiv 2008/95 og heller ikke afspejles i artikel 54 i forordning nr. 207/2009, skal den fortolkes i overensstemmelse med en fortolkning af varemærkelovens § 21, stk. 1, som er forenelig med dette direktiv. For så vidt som Heitec har støttet sig på sit EU-varemærke, finder varemærkelovens § 21, stk. 2, i øvrigt anvendelse i henhold til den i artikel 101, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 indeholdte henvisning til national ret (
                  10
               ).
         
      
            26.
         
         
            Med hensyn til Heitecs krav vedrørende Heitechs brug af det EU-varemærke, som selskabet er indehaver af (påstand nr. II, for så vidt som den vedrører tegnet HEITECH), har den forelæggende ret fastslået, at artikel 54, artikel 110 og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 er relevante.
         
      
            27.
         
         
            Den forelæggende ret har dernæst henvist til følgende bemærkninger i appeldomstolens afgørelse. For det første brugte Heitech faktisk sit handelsnavn til at kendetegne sin erhvervsmæssige virksomhed og sine varemærker for de pågældende varer og tjenesteydelser og inden for de respektive beskyttelsesområder på en måde, som svarede til de fremsatte påstande. Der har derfor været tale om en sådan brug i hvert fald siden den 6. maj 2009, hvor Heitech sendte en skrivelse til Heitec for at foreslå, at der blev indgået en aftale om sameksistens. For det andet må det antages, at Heitec senest på dette tidspunkt fik kendskab til anvendelsen af de pågældende tegn. Der blev endelig hverken ved Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionale ret i første instans i Nürnberg-Fürth) eller ved appeldomstolen rejst tvivl om, at Heitech handlede i god tro.
         
      
            28.
         
         
            Ifølge den forelæggende ret er det imidlertid nødvendigt at præcisere betingelserne for den »passivitet«, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95 og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, og navnlig at undersøge, om det – som det antydes i Budějovický Budvar-dommen (
                  11
               ) – alene ved at indgive en klage til en myndighed eller en domstol er muligt at afbryde fristen for rettighedsfortabelse på fem år, eller om en adfærd såsom fremsendelsen af et skriftligt påbud, som ikke nødvendigvis eller ikke straks efterfølges af en sag ved de nævnte instanser, kan være tilstrækkelig i denne henseende. Den forelæggende ret ønsker nærmere bestemt oplyst, om en adfærd som den, der blev udvist af Heitec i forbindelse med tvisten i hovedsagen, kan betragtes som en adfærd, der har bragt passiviteten i de ovennævnte bestemmelsers forstand til ophør. I tilfælde af en egentlig domstolsprøvelse ønsker den forelæggende ret endelig oplyst, på hvilket tidspunkt fristen for rettighedsfortabelse kan anses for at være afbrudt, når sagsøgte på grund af forhold, der må tilskrives indehaveren af det ældre varemærke, først modtager stævningen efter udløbet af fristen på fem år.
         
      
            29.
         
         
            På denne baggrund har Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) besluttet at udsætte sagen og, ved afgørelse indgået til Domstolens Justitskontor den 25. september 2020, at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
            
                     »1)
                  
                  
                     Kan det ikke blot ved en klage, der skal indgives til en myndighed eller en domstol, men også ved en adfærd, der hverken involverer en myndighed eller domstol, udelukkes, at der indtræder passivitet/tålt brug som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv [2008/95] samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning […] nr. 207/2009?
                  
               
                     2)
                  
                  
                     Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Udgør et påkrav, hvorved indehaveren af det ældre tegn inden iværksættelse af søgsmål forlanger, at indehaveren af det yngre tegn forpligter sig til at undlade at benytte tegnet og indgår en aftale om betaling af konventionalbod i tilfælde af, at denne forpligtelse overtrædes, en adfærd, der er til hinder for, at der kan opstå passivitet/tålt brug som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv [2008/95] samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning […] nr. 207/2009?
                  
               
                     3)
                  
                  
                     Er det afgørende tidspunkt ved beregningen af den femårige periode med passivitet/tålt brug som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv [2008/95] samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning […] nr. 207/2009 i tilfælde af domstolsprøvelse det tidspunkt, hvor søgsmålet indbringes, eller det tidspunkt, hvor den sagsøgte modtager stævningen? Har det i denne forbindelse nogen betydning, at den sagsøgte på grund af forhold, der må tilskrives indehaveren af det ældre varemærke, først modtager stævningen efter udløbet af fristen på fem år?
                  
               
                     4)
                  
                  
                     Omfatter fortabelsen af rettigheder i henhold til artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv [2008/95] samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning […] nr. 207/2009 ud over retten til at forlange undladelse af brug af varemærket også afledte varemærkeretlige krav om f.eks. skadeserstatning, oplysninger og destruktion?«
                  
               
      
      III. Retsforhandlingerne for Domstolen
   
   
            30.
         
         
            Heitec, Heitech og Europa-Kommissionen har afgivet indlæg for Domstolen. Domstolen har desuden stillet spørgsmål til skriftlig besvarelse til samtlige deltagere i den foreliggende præjudicielle sags skriftlige del, som alle har indgivet deres svar på disse spørgsmål til Domstolen.
         
      
      IV. Bedømmelse
   
   
      
         A.
       
         Indledende præciseringer
      
   
   
            31.
         
         
            For så vidt angår de gældende regler vedrører de præjudicielle spørgsmål, der er blevet forelagt for Domstolen, fortolkningen af visse bestemmelser i direktiv 2008/95 og i forordning nr. 207/2009. Selv om disse to retsakter nu er blevet ophævet og erstattet (
                  12
               ), indeholder de, som den forelæggende ret har anført, de bestemmelser, der finder tidsmæssig anvendelse på tvisten i hovedsagen, eftersom det i denne sag nærmere bestemt skal undersøges, hvilken type adfærd der kan have bragt passiviteten over for kendte krænkelser af ældre rettigheder til ophør i en situation, hvor indehaveren af disse rettigheder – sagsøgeren i hovedsagen – endte med at indbringe sagen for en domstol, og hvor stævningen senest blev forkyndt for sagsøgte i hovedsagen den 23. maj 2014, dvs. mens de to ovennævnte retsakter var gældende.
         
      
            32.
         
         
            Med hensyn til de ovennævnte retsakter fastlægger forordning nr. 207/2009 som bekendt den retlige ordning for EU-varemærker, dvs. for varemærker for varer og tjenesteydelser, der registreres i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning (
                  13
               ). Det skal i denne forbindelse påpeges, at Heitec er indehaver af EU-ordmærket HEITEC, som blev registreret den 4. juli 2005, og at sagsøgte i hovedsagen er indehaver af et EU-figurmærke med ordbestanddelen HEITECH, som blev registreret den 20. november 2008. Direktiv 2008/95 finder anvendelse på varemærker for varer og tjenesteydelser, det være sig individuelle mærker, fællesmærker, garantimærker eller certificeringsmærker, der er registreret eller søgt registrering af i en medlemsstat (
                  14
               ). Sagsøgte i hovedsagen er indehaver af et tysk figurmærke med ordbestanddelen HEITECH PROMOTION, som blev registreret den 4. februar 2003.
         
      
            33.
         
         
            De forskellige påstande, der er blevet nedlagt i hovedsagen, har til formål at anfægte såvel brugen af det tyske varemærke, som Heitech er indehaver af, som dette selskabs brug af det EU-varemærke, som det er indehaver af (
                  15
               ).
         
      
      
         B.
       
         Det første og det andet præjudicielle spørgsmål
      
   
   
            34.
         
         
            Med det første og det andet præjudicielle spørgsmål, som Domstolen er blevet forelagt – og som efter min opfattelse bør behandles under ét – har den forelæggende ret anmodet Domstolen om præciseringer om den retlige ordning for rettighedsfortabelse på grund af passivitet, der er fastsat både i direktiv 2008/95 og i forordning nr. 207/2009.
         
      
            35.
         
         
            Det skal indledningsvis påpeges, at artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95 (
                  16
               ) er næsten enslydende med artikel 54, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Disse to bestemmelser indeholder lignende mekanismer: Indehaveren af et ældre varemærke (et nationalt varemærke eller et EU-varemærke), som i en anden medlemsstat eller i Unionen som helhed har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke i fem på hinanden følgende år, kan ikke længere under henvisning til det ældre varemærke kræve det yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig dets brug for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt. Fortabelse af rettigheder kan udelukkes i to tilfælde: Hvis ansøgningen om registrering af det yngre varemærke er indgivet i ond tro, eller hvis indehaveren af det ældre varemærke ikke længere synes at udvise passivitet. Artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 indeholder en lignende mekanisme.
         
      
      1. Overblik over begrebet »passivitet«
   
   
            36.
         
         
            Domstolen anmodes i forbindelse med de to første præjudicielle spørgsmål om at præcisere, hvilken type begivenhed eller adfærd der kan bringe passivitet som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95 samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 til ophør.
         
      
            37.
         
         
            Før jeg besvarer disse spørgsmål, er det nødvendigt at definere begrebet »passivitet«. I denne forbindelse indeholder Budějovický Budvar-dommen (
                  17
               ) visse nyttige holdepunkter. Domstolen var i denne sag blevet anmodet om en fortolkning af artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104/EØF (
                  18
               ), der svarer fuldstændig til artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95, hvilket indebærer, at udtalelserne i den nævnte dom, som er møntet på direktiv 89/104, finder tilsvarende anvendelse på fortolkningen af artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95.
         
      
            38.
         
         
            Det kan derfor udledes af denne dom, at den passivitet, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95, eftersom den hverken er defineret i denne bestemmelse, som ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til national ret i denne henseende, eller i en anden bestemmelse i dette direktiv, er et selvstændigt EU-retligt begreb (
                  19
               ).
         
      
            39.
         
         
            Domstolen fastslog desuden, bl.a. på baggrund af 3., 7., 9. og 11. betragtning til direktiv 89/104 (
                  20
               ), at dette direktivs artikel 9 indebar »en fuldstændig harmonisering af betingelserne for, hvornår indehaveren af et tidligere registreret varemærke inden for rammerne af rettighedsfortabelse på grund af passivitet kan bevare retten til dette varemærke, når indehaveren af et ældre identisk varemærke indgiver en begæring om, at det yngre varemærke erklæres ugyldigt, eller gør indsigelse mod brugen heraf« (
                  21
               ). Eftersom disse betragtninger gengives i 4., 8., 10. og 12. betragtning til direktiv 2008/95, gælder det samme for dette direktiv.
         
      
            40.
         
         
            Domstolen bemærkede endelig, at begrebet passivitet var anvendt »på samme måde« i artikel 54, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 »som i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104« (
                  22
               ) og dermed på samme måde som i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95. Passivitet som omhandlet i både artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95 og artikel 54, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 er derfor et EU-retligt begreb, hvis betydning og rækkevidde skal være ens i samtlige medlemsstater, og som skal gives en selvstændig og ensartet fortolkning inden for Unionens retsorden (
                  23
               ).
         
      
            41.
         
         
            Da Domstolen var blevet anmodet om at fortolke et selvstændigt EU-retlig begreb, som ikke var defineret i EU-retten, foretog den en klassisk analyse, som bestod i at fastlægge dette begrebs betydning og rækkevidde efter den normale mening af udtrykket »passivitet« i sædvanlig sprogbrug, idet den tog hensyn til den generelle sammenhæng, hvori det nævnte begreb blev anvendt, og de mål, der blev forfulgt med den lovgivning, som det udgjorde en del af (
                  24
               ). Det fulgte af denne analyse, at »en person, som tåler visse forhold, [forholder] sig passivt ved ikke at iværksætte sådanne foranstaltninger, som den pågældende råder over med henblik på at rette op på en situation, som vedkommende har kendskab til, og som ikke nødvendigvis er ønskelig. […] Begrebet »at tåle« indebærer […], at den, som tåler, forholder sig passivt i en situation, hvor vedkommende kunne have reageret« (
                  25
               ).
         
      
            42.
         
         
            Indehaveren af det ældre varemærke skal således i en længere periode »bevidst [have] tålt« brugen af et varemærke, der er yngre end hans eget, dvs. »»bevidst« og med »kendskab til de faktiske omstændigheder«« (
                  26
               ).
         
      
            43.
         
         
            Eftersom direktiv 89/104 i lighed med direktiv 2008/95 har til formål at »foretage en afvejning mellem varemærkeindehaverens interesse i at sikre varemærkets væsentligste funktion og andre erhvervsdrivendes interesse i at kunne råde over tegn, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser« (
                  27
               ), indebærer dette formål desuden, »at indehaveren af et ældre varemærke med henblik på at bevare varemærkets grundlæggende funktion […] skal kunne modsætte sig brugen af et yngre varemærke, som er identisk med hans eget« (
                  28
               ). Domstolen fastslog således i præmis 49 i Budějovický Budvar-dommen (
                  29
               ), at »enhver administrativ eller retslig foranstaltning, som iværksættes af indehaveren af et ældre varemærke i den i artikel 9, stk. 1, i direktiv 89/104 [og dermed den i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95] foreskrevne periode, […] indebærer, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet afbrydes«.
         
      
      2. Den nødvendige formalisering af ophøret af passivitet over for krænkelse af rettigheder
   
   
            44.
         
         
            Iværksættelsen af en sådan foranstaltning er selvfølgelig den mest markante og formaliserede metode, som sætter rettighedshaveren i »stand til at forhindre« brugen, således som Domstolen har udtrykt det. Det kan imidlertid ikke udledes alene af ordlyden af præmis 49 i Budějovický Budvar-dommen (
                  30
               ), at Domstolen har fastslået, at det kun er iværksættelsen af en sådan foranstaltning, der kan indebære, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet afbrydes. Dette synes heller ikke at være et udtrykkeligt krav fra EU-lovgivers side, henset til selve ordlyden af artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95 samt af artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.
         
      
            45.
         
         
            Heitech har gjort gældende, at disse to bestemmelser bør fortolkes således, at de kun vedrører retsmidler, som faktisk tages i anvendelse for at bringe passiviteten til ophør, og har støttet sin argumentation på forskellige bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (
                  31
               ). Disse bestemmelser indeholder mange henvisninger til de nationale retslige myndigheder, der er ansvarlige for intellektuel ejendomsret. Det skal imidlertid påpeges, at direktiv 2004/48 havde til formål at foretage en indbyrdes tilnærmelse af de nationale lovgivninger, som indtil da havde medført et forskelligt beskyttelsesniveau med hensyn til midlerne til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, og at det ifølge artikel 1 netop vedrører »de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nødvendige for at sikre håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder«. Alle disse foranstaltninger, procedurer og retsmidler er af retslig karakter. Det må desuden konstateres, at direktiv 2004/48 ikke indeholder nogen bestemmelse om rettighedsfortabelse på grund af passivitet, og at der derfor ikke ud fra dette direktiv kan drages nogen konklusion, som er relevant for den foreliggende sag.
         
      
            46.
         
         
            I betragtning af den manglende præcision af de to retsakter, der skal undersøges her, kunne det således være nærliggende at konkludere, at en hvilken som helst adfærd, hvorved indehaveren af et ældre varemærke i et vist omfang tager afstand fra, at indehaveren af et yngre varemærke bruger det pågældende varemærke og/eller tegn, kan være tilstrækkelig til at afbryde fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet.
         
      
            47.
         
         
            Hvis ordlydsfortolkningen af de to bestemmelser, der skal undersøges her, ikke belyser det pågældende spørgsmål, er det derfor nødvendigt at se på det formål (telos), der forfølges. Det må herved konstateres, at EU-lovgiver klart har angivet, at bestemmelsen om rettighedsfortabelse på grund af passivitet blev fastsat »af hensyn til retssikkerheden, og uden at indehaveren af et ældre varemærkes interesser derved i urimelig grad skades« (
                  32
               ). I mangel af præcise bestemmelser er det således vigtigt at tage behørigt hensyn til lovgivers hensigt om at »foretage en afvejning mellem varemærkeindehaverens interesse i at sikre varemærkets væsentligste funktion og andre erhvervsdrivendes interesse i at kunne råde over tegn, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser« (
                  33
               ).
         
      
            48.
         
         
            Det følger efter min opfattelse heraf, at passiviteten afbrydes, når indehaveren af det ældre varemærke iværksætter de foranstaltninger, som den pågældende råder over med henblik på at bringe krænkelsen af dennes rettigheder til ophør. Eftersom det er nødvendigt at foretage en afvejning af de foreliggende interesser og at tage hensyn til de enkelte parters retssikkerhed, kan denne indsigelse formaliseres ved anvendelse af de tilgængelige retsmidler med henblik på at finde en bindende løsning.
         
      
            49.
         
         
            En formel indsigelse er nemlig, som Heitech og Kommissionen med rette har gjort gældende, nødvendig for at sikre den effektive virkning af artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95 samt af artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009. Hvis en uformel henvendelse såsom fremsendelsen af en simpel skrivelse var tilstrækkelig til at afbryde fristen for rettighedsfortabelse, kunne indehaveren af det yngre varemærke nemlig (forudsat at de øvrige betingelser var opfyldt) aldrig være sikker på sin retsstilling. Det er imidlertid klart, at dette, som jeg tidligere har nævnt, ikke var EU-lovgivers hensigt. En skrivelse, hvori der trues med retsforfølgning, uden at denne trussel nogensinde realiseres, svarer eksempelvis til, at indehaveren af det ældre varemærke som nævnt i Budějovický Budvar-dommen (
                  34
               ) undlader at iværksætte sådanne foranstaltninger, som den pågældende råder over med henblik på at rette op på en situation, som vedkommende uden tvivl har kendskab til, og dermed forlænger sin passivitet i stedet for at afbryde den. Fremsendelsen af et skriftligt påbud indebærer i denne henseende ingen yderligere garantier om, at varemærkeindehaveren reelt har til hensigt at gøre sine rettigheder gældende på en bindende måde.
         
      
            50.
         
         
            En formel indsigelse er nødvendig, eftersom retssikkerheden kræver, at det nøjagtigt er fastsat, på hvilket tidspunkt en præklusiv frist begynder at løbe (
                  35
               ), og på hvilket tidspunkt den afbrydes eller bortfalder. Hvis dette skal være tilfældet, er det imidlertid alene en begivenhed, som utvetydigt tilkendegiver en klar og reel hensigt om at gøre rettigheder gældende, såsom iværksættelsen af en retslig eller administrativ foranstaltning, der kan bringe passiviteten til ophør.
         
      
            51.
         
         
            Det følger af det ovenfor anførte, at det alene er den utvetydige tilkendegivelse af en klar og reel hensigt om at bringe passiviteten til ophør, ved at en indehaver af ældre rettigheder iværksætter en retslig eller administrativ foranstaltning, såfremt denne kommer til udtryk inden for fem år efter, at den pågældende har fået kendskab til brugen af det yngre varemærke, der kan bringe passivitet som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2 i direktiv 2008/95 samt i artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 til ophør.
         
      
      
         C.
       
         Det tredje præjudicielle spørgsmål
      
   
   
            52.
         
         
            Såfremt Domstolen følger mit forslag og fastslår, at det alene ved at indgive en klage til en myndighed eller domstol er muligt at afbryde den femårige periode og således bringe passivitet som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95 samt i artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 til ophør, har den forelæggende ret anmodet Domstolen om også at præcisere det nærmere tidspunkt, hvor denne periode anses for at være ophørt.
         
      
            53.
         
         
            Det skal herved påpeges, at det fremgår af min vurdering af det første og det andet præjudicielle spørgsmål, at det er holdningen hos indehaveren af det ældre varemærke, der er afgørende. For at kunne fastslå, om fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet er bragt til ophør, er det efter min opfattelse nødvendigt at sætte sig i indehaverens sted for at undersøge, om den pågældende rent subjektivt har truffet de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe krænkelsen af dennes rettigheder til ophør ved at anlægge et søgsmål. På det tidspunkt, hvor søgsmålet anlægges, fremgår det meget klart, at indehaveren af det ældre varemærke har en reel og entydig hensigt om at gøre sine rettigheder gældende.
         
      
            54.
         
         
            Til forskel fra forældelsesfristen, der påvirker udøvelsen af en subjektiv ret, som den berørte person ikke længere kan påberåbe sig ved sagsanlæg (
                  36
               ), har fristen for rettighedsfortabelse i øvrigt direkte og umiddelbar betydning for den processuelle partsevne. Søgsmålet er således ikke prækluderet, når blot det anlægges inden for fem år efter, at den pågældende har fået kendskab til brugen, og det er derfor efter min opfattelse logisk, at fristen for rettighedsfortabelse afbrydes på det tidspunkt, hvor søgsmålet indbringes, eller nærmere bestemt på det tidspunkt, hvor stævningen modtages. Selv om EU-retten som sådan harmoniserer fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet og principielt også denne passivitets retsvirkninger, har medlemsstaterne fortsat mulighed for selv at fastsætte de processuelle betingelser for et søgsmål (og betingelserne for dets antagelse til realitetsbehandling og forkyndelse), hvis specifikke mål er at bringe passiviteten til ophør. Hvis det under disse omstændigheder lægges til grund, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet afbrydes på det tidspunkt, hvor der anlægges et søgsmål, vil dette på EU-rettens nuværende udviklingstrin være den mest tilfredsstillende løsning og den, der bedst vil kunne udjævne de nationale forskelle, som kan blive mere tydelige under sagsforløbet. På det tidspunkt, hvor søgsmålet indbringes, kan hensigten hos indehaveren af det ældre varemærke fastslås med relativ sikkerhed (
                  37
               ).
         
      
            55.
         
         
            Efter min opfattelse vil det derimod være mere risikabelt at lægge datoen for forkyndelsen over for sagsøgte til grund, henset til de forskelle i national praksis, som jeg allerede har nævnt. På dette punkt støtter jeg det forbehold, som Kommissionen har fremsat.
         
      
            56.
         
         
            Jeg er endelig enig med Kommissionen i, at selv om fristen for rettighedsfortabelse principielt afbrydes, så snart der er anlagt søgsmål ved den kompetente ret, er det i sidste ende de berørte retsinstanser, der skal afgøre, om dette er tilfældet. For så vidt som der også skal tages hensyn til de interesser, som indehaveren af det yngre varemærke har, kan fristen for rettighedsfortabelse kun afbrydes på visse betingelser, hvor den første er, at det anlagte søgsmål kan antages til realitetsbehandling. Af hensyn til disse interesser bør sagsøgte også underrettes om søgsmålet relativt kort tid efter, at det er anlagt. En sagsøger, der eksempelvis er længe om at berigtige en fejlbehæftet stævning eller på anden måde lægger hindringer i vejen for proceduren ved at efterlade tvivl om sin reelle hensigt om at iværksætte søgsmålet (f.eks. ved ikke at betale retsafgifterne) eller, som den forelæggende ret har anført, selv er med til at forsinke underretningen af sagsøgte, således at der som følge af den tid, der er forløbet, er opstået en berettiget forventning hos sagsøgte om, at denne kan påberåbe sig passivitet, bør under disse særlige omstændigheder ikke kunne gøre gældende, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet er blevet afbrudt, før sagsøgeren henholdsvis har berigtiget sin stævning, har betalt retsafgifterne eller endelig har efterkommet påbuddene fra den ret, for hvilken sagen er indbragt, således at det endelig kan fastslås, at der faktisk er anlagt et søgsmål.
         
      
            57.
         
         
            Det bør påpeges, at fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet ifølge EU-retten er på fem år, og at den regnes fra det tidspunkt, hvor indehaveren af et ældre varemærke har fået kendskab til et yngre varemærke, som bruges af indehaveren af dette varemærke. Denne femårige frist sikrer, at indehavere af ældre rettigheder fuldt ud er i stand til gøre deres rettigheder gældende i forbindelse med en situation, som de længe har været bekendt med, uden at vente med at anlægge deres søgsmål, til fristen næsten er udløbet. I dette tilfælde ville de have enhver interesse i hurtigst muligt at anlægge et søgsmål på korrekt og gyldig vis, da de ellers kunne beskyldes for at udvise en vis forsømmelighed (
                  38
               ).
         
      
            58.
         
         
            Når fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet udløber i tidsrummet mellem det nævnte søgsmåls anlæggelse og dets forkyndelse for sagsøgte, tilkommer det under disse omstændigheder den ret, for hvilken sagen er indbragt, at vurdere, om underretningen af sagsøgte er blevet forsinket, og om denne forsinkelse i givet fald kan tilskrives sagsøgerens adfærd under proceduren. Den ret, for hvilken sagen er indbragt, skal i så fald også undersøge, om en sådan adfærd kan rejse tvivl om, hvorvidt det anlagte søgsmål er seriøst, og drage de nødvendige konsekvenser heraf for så vidt angår beregningen af fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet.
         
      
            59.
         
         
            Det følger af det ovenfor anførte, at når indehaveren af et ældre varemærke anlægger et søgsmål, er det principielt det tidspunkt, hvor dette søgsmål anlægges, der skal betragtes som tidspunktet for afbrydelsen af den femårige frist for rettighedsfortabelse på grund af passivitet som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95 samt i artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009. Når denne frist udløber i tidsrummet mellem det nævnte søgsmåls anlæggelse og dets forkyndelse for sagsøgte, tilkommer det den ret, for hvilken sagen er indbragt, at vurdere, om underretningen af sagsøgte er blevet forsinket, og om forsinkelsen i givet fald kan tilskrives sagsøgerens adfærd under proceduren. Den ret, for hvilken sagen er indbragt, skal i så fald også undersøge, om en sådan adfærd kan rejse tvivl om, hvorvidt det anlagte søgsmål er seriøst, og drage de nødvendige konsekvenser heraf for så vidt angår beregningen af fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet.
         
      
      
         D.
       
         Det fjerde præjudicielle spørgsmål
      
   
   
            60.
         
         
            Med dette spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om fortabelsen af rettigheder ikke kun omfatter retten til at forlange undladelse af brug af det yngre varemærke, men også omfatter accessoriske eller tilknyttede krav såsom krav om, at der fastslås pligt til at yde erstatning, afgivelse af oplysninger eller destruktion af forfalskede varer.
         
      
            61.
         
         
            Jeg vil først tage stilling til sagsøgeren i hovedsagens indsigelse om, at Domstolen ikke behøver at besvare det fjerde præjudicielle spørgsmål, eftersom der ikke foreligger rettighedsfortabelse i hovedsagen. Det skal påpeges, at selv om Domstolen har til opgave at forsyne den forelæggende ret med en relevant fortolkning af de bestemmelser, som den har til hensigt at anvende, har Domstolen imidlertid ikke kompetence til at tage stilling til de faktiske omstændigheder i hovedsagen eller til at anvende de EU-regler, den har fortolket, på nationale foranstaltninger eller forhold, idet disse spørgsmål udelukkende henhører under de nationale retters kompetence (
                  39
               ). Domstolen kan derfor ikke undlade at besvare det forelagte spørgsmål med henvisning til, at søgsmålet anlagt af sagsøgeren i hovedsagen angiveligt ikke er prækluderet.
         
      
            62.
         
         
            For at vende tilbage til det fjerde spørgsmål vil jeg for det første fremhæve, at der hverken i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95 eller i artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 findes konkrete bestemmelser om rettighedsfortabelsens retsvirkninger. En gennemgang af disse bestemmelser viser imidlertid, at hvis de betingelser for rettighedsfortabelse, der i øvrigt er fastsat i de nævnte bestemmelser, er opfyldt, kan indehaveren af et ældre mærke »ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve dette yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det yngre varemærke for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt« (
                  40
               ). Det fremgår således modsætningsvis, at inden der indtræder rettighedsfortabelse på grund af passivitet, kan indehaveren af et varemærke både kræve, at et yngre varemærke erklæres ugyldigt, og ved en sag om varemærkekrænkelse modsætte sig brugen af det (
                  41
               ).
         
      
            63.
         
         
            For så vidt angår EU-varemærker præciseres retsvirkningerne af deres ugyldighed i artikel 55, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, hvorefter »de retsvirkninger, der i henhold til denne forordning er knyttet til varemærket«, og som er omhandlet i den nævnte forordnings afsnit II, afdeling 2, »[anses] for ikke at have eksisteret«. Direktiv 2008/95 indeholder ikke tilsvarende bestemmelser, og det fremgår af sjette betragtning til dette direktiv, at »[m]edlemsstaterne […] fortsat [bør] have mulighed for at fastsætte konsekvenserne af, at et varemærkes gyldighedsperiode udløber, eller at det kendes ugyldigt«.
         
      
            64.
         
         
            Som jeg også har anført i forbindelse med vurderingen af det første og det andet præjudicielle spørgsmål, skal ordlyden af artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95 samt ordlyden af artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 klarlægges ved en teleologisk fortolkning af disse bestemmelser. Selv om rettighedsfortabelse på grund af passivitet er en mekanisme, der er indført for at sikre en afvejning af de foreliggende interesser, samtidig med at der tages hensyn til retssikkerheden, synes det imidlertid at være uforeneligt med dette princip, at indehaveren af det ældre varemærke efter at have tålt det yngre varemærke i fem år ikke længere kan anmode om, at det erklæres ugyldigt, eller modsætte sig dets brug, men stadig kan søge erstatning efter en brug, som den pågældende ikke har rejst indsigelse mod, mens dette var muligt, og som vedkommende ikke længere kan rejse indsigelse mod på grund af rettighedsfortabelse. Det ville nemlig være til fare for den ønskede retssikkerhed, hvis indehaveren af det ældre varemærke på ubestemt tid kunne søge erstatning sideløbende med den tålte brug af begge varemærker. Som følge af denne passivitet ville det desuden rent juridisk være absurd at sikre destruktion af varer, som ikke kan kvalificeres som forfalskede.
         
      
            65.
         
         
            Jeg hælder derfor til den opfattelse, at den manglende mulighed for at »modsætte sig brugen af det yngre varemærke« som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95 samt i artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes bredt, således at indehaveren af det ældre varemærke fra det tidspunkt, hvor der fastslås rettighedsfortabelse på grund af passivitet, mister alle sine privilegier i tilknytning til varemærkets prioritet over for indehaveren af det yngre varemærke, hvis anvendelse den pågældende har tålt, og at rettighedsfortabelsen på grund af passivitet følgelig skal forstås således, at den ikke kun omfatter retten til at forlange undladelse af brug af varemærket, men også omfatter accessoriske varemærkeretlige krav støttet på den ældre varemærkeret, såsom krav om erstatning, oplysninger eller destruktion.
         
      
      V. Forslag til afgørelse
   
   
            66.
         
         
            Jeg foreslår på baggrund af det ovenfor anførte, at Domstolen besvarer de præjudicielle spørgsmål, som Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland) har forelagt, således:
            
                     »1)
                  
                  
                     Artikel 9, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker skal fortolkes således, at det alene er den utvetydige tilkendegivelse af en klar og reel hensigt om at bringe passiviteten til ophør, ved at en indehaver af ældre rettigheder iværksætter en retslig eller administrativ foranstaltning, såfremt denne kommer til udtryk inden for fem år efter, at den pågældende har fået kendskab til brugen af det yngre varemærke, der kan bringe fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet til ophør.
                  
               
                     2)
                  
                  
                     Når indehaveren af et ældre varemærke anlægger et søgsmål, er det principielt det tidspunkt, hvor dette søgsmål anlægges, der skal betragtes som tidspunktet for afbrydelsen af den femårige frist for rettighedsfortabelse på grund af passivitet som omhandlet i artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95 samt i artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009. Når denne frist udløber i tidsrummet mellem det nævnte søgsmåls anlæggelse og dets forkyndelse for sagsøgte, tilkommer det den ret, for hvilken sagen er indbragt, at vurdere, om underretningen af sagsøgte er blevet forsinket, og om forsinkelsen i givet fald kan tilskrives sagsøgerens adfærd under proceduren. Den ret, for hvilken sagen er indbragt, skal i givet fald også undersøge, om en sådan adfærd kan rejse tvivl om, hvorvidt det anlagte søgsmål er seriøst, og drage de nødvendige konsekvenser heraf for så vidt angår beregningen af fristen for rettighedsfortabelse på grund af passivitet.
                  
               
                     3)
                  
                  
                     Artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2008/95 samt artikel 54, stk. 1 og 2, og artikel 111, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at indehaveren af det ældre varemærke fra det tidspunkt, hvor der fastslås rettighedsfortabelse på grund af passivitet, mister alle sine privilegier i tilknytning til varemærkets prioritet over for indehaveren af det yngre varemærke, hvis anvendelse den pågældende har tålt, og at rettighedsfortabelsen på grund af passivitet i disse bestemmelsers forstand følgelig skal forstås således, at den ikke kun omfatter retten til at forlange undladelse af brug af varemærket, men også omfatter accessoriske varemærkeretlige krav støttet på den ældre varemærkeret.«
                  
               
      (
         1
      ) – Originalsprog: fransk.
   (
         2
      ) – The International Association for the Protection of Intellectual Property, »Summary Report – Question Q192 – Acquiescence (tolerance) to infringement of Intellectual Property Rights«, 2006 (findes her: https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006%20Q189%20190%20191%20192/sr192english.pdf).
   (
         3
      ) – Dom af 22.9.2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).
   (
         4
      ) – EUT 2008, L 299, s. 25.
   (
         5
      ) – EUT 2009, L 78, s. 1.
   (
         6
      ) – BGBl. 1994 I, s. 3082.
   (
         7
      ) – Den forelæggende ret har oplyst, at Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i en afgørelse af 5.6.2018 fastslog, at sagsøgeren i hovedsagen havde fortabt sine varemærkerettigheder på grund af manglende brug. Sagsøgeren har anlagt sag til prøvelse af denne afgørelse ved Den Europæiske Unions Ret. Denne sag verserer i skrivende stund stadig (sag T-520/19).
   (
         8
      ) – Hovedsagen er ligeledes rettet mod RW, som er direktør hos sagsøgte i hovedsagen. Medmindre andet er nævnt, henvises der i dette forslag til afgørelse samlet set også til Heitech som sagsøgte i hovedsagen.
   (
         9
      ) – Jf. punkt 12 i dette forslag til afgørelse.
   (
         10
      ) – Hvorefter EF-varemærkedomstolen »[i] alle varemærkespørgsmål, der ikke henhører under forordningens område, anvender […] sin nationale ret, herunder sin internationale privatret«.
   (
         11
      ) – Dom af 22.9.2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).
   (
         12
      ) – Direktiv 2008/95 har ikke været gældende siden den 14.1.2019 og er blevet erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16.12.2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, p. 1). Forordning nr. 207/2009 har ikke været gældende siden den 30.9.2017 og er blevet erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1). De bestemmelser i direktiv 2015/2436 og i forordning 2017/1001, der omhandler rettighedsfortabelse på grund af passivitet, svarer fuldstændig til dem, der er indeholdt i direktiv 2008/95 og i forordning nr. 207/2009; jf. til sammenligning artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2015/2436 samt artikel 61, stk. 1 og 2, og artikel 138, stk. 2, i forordning 2017/1001.
   (
         13
      ) – Jf. artikel 1 i forordning nr. 207/2009.
   (
         14
      ) – Jf. artikel 1 i direktiv 2008/95.
   (
         15
      ) – Der henvises til den nærmere beskrivelse af disse krav i punkt 23 ff. i dette forslag til afgørelse.
   (
         16
      ) – Da artikel 9, stk. 2, i direktiv 2008/95 gør det muligt for medlemsstaterne at udvide anvendelsen af dette direktivs artikel 9, stk. 1, til at omfatte de deri nævnte tilfælde, vil fortolkningen af den sidstnævnte bestemmelse også gælde for medlemsstaternes gennemførelse af det nævnte direktivs artikel 9, stk. 2.
   (
         17
      ) – Dom af 22.9.2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).
   (
         18
      ) – Rådets direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1).
   (
         19
      ) – Jf. analogt dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 28 og 29).
   (
         20
      ) – Jf. dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 30-32).
   (
         21
      ) – Dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 33).
   (
         22
      ) – Dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 35).
   (
         23
      ) – Jf. analogt dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 37).
   (
         24
      ) – Jf. dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 39 og den deri nævnte retspraksis).
   (
         25
      ) – Dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 44). Min fremhævelse.
   (
         26
      ) – Dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 47).
   (
         27
      ) – Dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 48).
   (
         28
      ) – Dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 48).
   (
         29
      ) – Dom af 22.9.2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).
   (
         30
      ) – Dom af 22.9.2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).
   (
         31
      ) – EUT 2004, L 157, s. 45, berigtiget i EUT 2004, L 195, s. 16.
   (
         32
      ) – 12. betragtning til direktiv 2008/95.
   (
         33
      ) – Dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 48). Jf. ligeledes denne doms præmis 34 og den deri nævnte retspraksis.
   (
         34
      ) – Dom af 22.9.2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).
   (
         35
      ) – Jf., men i en helt anden sammenhæng, dom af 16.5.2000, Preston m.fl. (C-78/98, EU:C:2000:247, præmis 68).
   (
         36
      ) – Jf. dom af 8.11.2012, Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen (C-469/11 P, EU:C:2012:705, præmis 52).
   (
         37
      ) – Denne sikkerhed kan kun være relativ, eftersom den materielle retsafgørelse ikke er truffet, og det eksempelvis stadig er muligt at hæve sagen, efter at den er anlagt.
   (
         38
      ) – Alt afhænger også her af rettens bedømmelse af samtlige omstændigheder i den sag, der er indbragt for den. Såfremt der eksempelvis er anlagt søgsmål lige inden udløbet af den femårige frist, men de berørte parter længe har indgået i forhandlinger eller deltaget i foranstaltninger til udenretslig bilæggelse af konflikten, kan det sent anlagte søgsmål selvfølgelig ikke betragtes som forsømmelighed hos indehaveren af det ældre varemærke.
   (
         39
      ) – Jf. blandt mange andre navnlig dom af 7.9.2006, Jehle, Weinhaus Kiderlen (C-489/04, EU:C:2006:527, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).
   (
         40
      ) – Artikel 9, stk. 1, i direktiv 2008/95. Artikel 54 i forordning nr. 207/2009 er formuleret på en tilsvarende, men ikke helt identisk måde.
   (
         41
      ) – Jf. kendelse af 10.3.2015, Rosa dels Vents Assessoria (C-491/14, EU:C:2015:161, præmis 25).