CELEX: 62005CC0048
Language: es
Date: 2006-03-07
Title: Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 7 de marzo de 2006. # Adam Opel AG contra Autec AG. # Petición de decisión prejudicial: Landgericht Nürnberg-Fürth - Alemania. # Procedimiento prejudicial - Marca - Artículo 5, apartados 1, letra a), y 2, y artículo 6, apartado 1, letra b), de la Primera Directiva 89/104/CEE - Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar a la marca - Marca registrada para vehículos automóviles y para juguetes - Reproducción de la marca por un tercero en modelos a escala reducida de vehículos de esta marca. # Asunto C-48/05.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. DÁMASO Ruiz-Jarabo Colomer
      presentadas el 7 de marzo de 2006 (1)
      
      Asunto C‑48/05
      Adam Opel AG
      contra
      AUTEC AG
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Nürnberg-Fürth (Alemania)] 
      «Marca − Uso ilícito − Modelos a escala de automóviles»I.      Introducción
      1.     El Landgericht Nürnberg-Fürth (tribunal regional competente en materia civil y penal) quiere saber si los modelos en miniatura
         que reproducen los automóviles de un conocido fabricante alemán violan el derecho de marca, amparado por el artículo 5, apartado 1,
         letra a), de la Directiva 89/104/CEE, (2) por incorporar en la calandra el correspondiente logotipo. Con carácter subsidiario, se interesa por la excepción del artículo 6,
         apartado 1, letra b), de dicha norma comunitaria. 
      
      2.      La duda se explica porque el signo controvertido, en un principio registrado para los vehículos de motor reales, extendió
         su vigencia posteriormente a los juguetes. De ahí que el órgano jurisdiccional remitente indague el alcance de la protección
         del emblema de la compañía productora de coches respecto de su utilización en las miniaturas por terceros.
      
      3.     En las conclusiones del asunto OAMI/Zapf Creation, (3) el abogado general Jacobs observó con acierto que «es una característica esencial de muchos juguetes […] representar algo».
         Yo añadiría que la esencia del juguete supone recrear los objetos y los acontecimientos de la historia del mundo para adaptarlos
         a la mentalidad infantil o a la de quienes necesitan un contacto más imaginativo con sus postulados, superando las contingencias
         de privaciones y de sufrimiento que, a veces, conlleva la existencia humana. Una expedición anglonorteamericana descubrió
         antes de la segunda guerra mundial en la ciudad caldea de Ur la tumba de un niño fallecido cuatro mil años antes de Jesucristo,
         en la que se había depositado un pequeño barco construido en plata. Hace más de seis mil años ya había vestigios de estos
         instrumentos que han acompañado las ilusiones de los que se inician en la aventura de la vida. En esta cuestión prejudicial
         procede, pues, examinar si la copia de una marca también registrada para juguetes, que imitan la realidad conculca los derechos
         de su propietario o si puede considerarse como uno de sus límites.
      
      II.    El marco normativo
      4.     Para solucionar el litigio, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación del artículo 5, apartado 1, letra a),
         y del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, equivalentes a los artículos 14, apartado 2, número 1, y 23,
         número 2, de la Markengesetz (4) (Ley de marcas alemana), que, por tanto, no es menester transcribir aquí.
      
      5.     El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, bajo la rúbrica «Derechos conferidos por la marca», dispone:
      «1.      La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero
         el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:
      
      a)      de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
         
      
      […]»
      6.     Con el encabezamiento «Limitación de los efectos de la marca», el artículo 6, apartado 1, letra b), de la misma Directiva
         señala: 
      
      «1.      El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:
      a)      […]
      b)      de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época
         de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; […]
      
      siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
      […]»
      III. Los hechos del litigio principal y las cuestiones prejudiciales
      7.      La demandante en el procedimiento principal, la sociedad Adam Opel AG (en lo sucesivo, «Opel AG»), figura entre las mayores
         empresas de la industria automovilística europea, siendo una de las más conocidas. (5) Desde hace muchos años coloca el denominado «relámpago Opel» («Opel-Blitz») como logotipo y ostenta la titularidad de la
         marca gráfica nº 1157264, que se reproduce a continuación:
      
      
      8.     Este emblema accedió al registro alemán el 10 de abril de 1990 en relación con varios productos y también con los «juguetes».
         La actora emplea, pues, la marca para maquetas de automóviles, si bien las fabrica a través de licenciatarios, expendiéndolas
         igualmente por su red de distribución de accesorios.
      
      9.     La sociedad AUTEC AG, parte demandada ante el Landgericht Nürnberg-Fürth, manufactura modelos a escala reducida de automóviles
         guiados por control remoto, que comercializa con la marca «Cartronic». 
      
      10.   A principios de 2004 Opel AG descubrió en el mercado al por menor de su país prototipos de vehículos teledirigidos a escala
         1:24, a un precio de nueve euros por unidad, entre los que había una réplica del Opel Astra V8 Coupé, en cuya calandra se
         había incorporado la marca protegida como en el modelo original del vehículo de referencia.
      
      11.   De la resolución de remisión se desprende que en la cara interior de las instrucciones de uso que acompañan el envase resalta
         claramente visible el signo «Cartronic®» y, en la posterior, «AUTEC® AG» y «Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg».
         De igual modo, en la parte delantera del mando a distancia consta otra vez «Cartronic®» y detrás, un adhesivo con la información
         «AUTEC® AG D 90441 Nürnberg».
      
      12.   Opel AG estima que la presencia de su logotipo en los ejemplares del otro litigante vulnera los derechos derivados de su propiedad
         industrial. A su entender, la demandada lo utiliza de la misma manera para productos idénticos, a saber, los coches de juguete,
         por lo que solicita su condena a una multa coercitiva por un importe máximo de 250.000,00 euros, sustituible por una pena
         privativa de libertad, y a la retirada del signo controvertido del tráfico comercial, reclamando una indemnización por todos
         los daños y perjuicios sufridos, así como la prohibición de vender copias a escala reducida de vehículos con dicho signo.
         Exige, además, la destrucción de todas las miniaturas de automóvil portadoras de su logotipo. (6)
      
      13.   La demandada en el procedimiento principal y su coadyuvante, la asociación alemana de la industria del juguete (Deutscher
         Verband der Spielwaren-Industrie e.V.), piden la desestimación de las pretensiones de Opel AG.
      
      14.   Por pensar que la solución del litigio depende de la exégesis de los preceptos aludidos, el tribunal remitente ha decidido
         suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 
      
      «1)      ¿Constituye el uso de una marca registrada, también en relación con “juguetes”, un empleo como tal tipo de propiedad industrial
         en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, cuando el fabricante de una maqueta de automóvil
         reproduce a escala reducida y comercializa una réplica de un modelo existente en la realidad, incorporando la marca correspondiente?
      
      2)       Si la respuesta es afirmativa,
      ¿Es la forma de uso de la marca descrita en la primera cuestión una indicación relativa a la especie o a la calidad de la
         maqueta de automóvil en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104?
      
      3)       Si la respuesta es afirmativa,
      ¿Cuáles son los criterios relevantes, en casos de este tipo, para determinar si el uso de la marca se ajusta a las prácticas
         leales del comercio y la industria?
      
      ¿Se da este supuesto, en particular, cuando el fabricante de la maqueta de automóvil pone sobre el envase y sobre un accesorio
         necesario para el uso del juguete un signo reconocible en el comercio como marca propia y su denominación social, junto con
         su domicilio social?»
      
      IV.    El procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      15.   La resolución de remisión se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 8 de febrero de 2005.
      16.   Han depositado observaciones escritas, dentro del plazo señalado por el artículo 20 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia,
         Opel AG, AUTEC AG, Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V., los Gobiernos francés y del Reino Unido, así como la Comisión
         de las Comunidades Europeas. 
      
      17.   A la vista, celebrada el 2 de febrero de 2006, comparecieron las partes del litigio principal, la coadyuvante y los representantes
         del Gobierno del Reino Unido y de la Comisión, para exponer oralmente sus alegaciones. 
      
      V.      Análisis de las cuestiones prejudiciales
      A.      Sobre la primera cuestión 
      18.   Mediante su primera pregunta el Landgericht Nürnberg-Fürth desea que se dilucide si, en las circunstancias del litigio principal,
         el uso del logotipo de Opel AG se ha efectuado «en cuanto marca», según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Procede,
         por tanto, un análisis pormenorizado de algunas conclusiones y sentencias, a cuya luz han de ponderarse los hechos del pleito.
      
      19.   La doctrina es unánime en calificar las facultades del titular de un signo registrado como «derechos exclusivos», (7) que le permiten prohibir el empleo de la marca a terceros sin su consentimiento.
      
      20.   La exégesis del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 arranca de la sentencia BMW, (8) cuyo apartado 38 delimitó el ámbito de aplicación en función del uso del emblema, bien para distinguir los productos o los
         servicios de que se trata como provenientes de una empresa, es decir, en cuanto marca, o bien con otros propósitos. 
      
      21.    Por consiguiente, el estudio de la doctrina del Tribunal de Justicia en la materia ha de centrarse en esas dos vertientes:
         el empleo del signo como marca y su utilización con otras miras. 
      
      22.   En las observaciones sometidas a este Tribunal de Justicia no se discuten los hechos, por lo que se dan por demostrados a
         los efectos del ejercicio del ius prohibendi por el titular del derecho de propiedad industrial al que se refiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, cuya
         comprobación fáctica incumbe, por lo demás, al juez nacional. Algo parecido sucede con los «productos», en el sentido del
         propio precepto, pues en el procedimiento principal se alude manifiestamente a objetos fabricados. (9)
      
      1.      El uso de un signo como marca registrada 
      23.    Partiendo de la mencionada sentencia BMW, los contornos del derecho exclusivo que concede el artículo 5, apartado 1, de la
         Directiva 89/104 se han perfilado al hilo de algunos pronunciamientos posteriores.
      
      24.   Capital importancia reviste en este contexto el asunto Arsenal, ya citado, en cuyas conclusiones apunté que, cuando la Directiva
         otorga en los casos de identidad una protección absoluta, debe entenderse que, habida cuenta del espíritu del derecho de marca,
         el adjetivo «absoluto» significa que la protección se confiere al titular, con abstracción del riesgo de confusión, porque
         en tales situaciones hay un indicio de que así ocurre; pero no de que el amparo se dispense al propietario frente a todos
         y en todas las circunstancias. El artículo 5, apartado 1, letra a), crea, pues, una presunción iuris tantum, supuesta la identidad de los productos. (10)
      
      25.   De semejante manera, las sentencias del Tribunal de Justicia, con un enfoque teleológico de las disposiciones controvertidas,
         han afirmado que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 pretende que
         el titular de la marca proteja sus intereses específicos en tal concepto, de suerte que la marca cumpla las funciones que
         le son propias y, en particular, la de garantizar a los consumidores la génesis de la mercancía. (11)
      
      26.   Según jurisprudencia reiterada, el destino primordial de los signos radica en proporcionar al comprador final el origen del
         bien o del servicio, para distinguirlo sin error de los de otra procedencia, confirmando que han sido elaborados o prestados
         por una única empresa, responsable de su calidad. (12)
      
      27.   En el procedimiento principal consta que los juguetes a escala reducida lucen el emblema Opel en la carrocería, con independencia
         de que se hayan fabricado por uno de los licenciatarios de la empresa o por un tercero, con una semejanza tan grande que deja
         entrever, en principio, la identidad de productos recogida en la norma debatida. No obstante, corresponde al juez nacional
         llevar a cabo esta valoración, como señalé en las conclusiones del caso Arsenal. (13)
      
      28.   Por último, la sentencia de ese mismo caso señaló los límites al ejercicio de las facultades que el artículo 5, apartado 1,
         de la Directiva 89/104 atribuye al dueño de un signo, negándole prohibir el uso de otro idéntico, siempre que no menoscabe
         sus derechos como titular inscrito en los términos definidos, por lo que algunas utilizaciones con afán meramente descriptivo
         quedan fuera del ámbito de aplicación del precepto. (14)
      
      29.    La sentencia Anheuser-Busch (15) desveló el método para constatar el eventual perjuicio, al indicar que se provoca cuando el empleo del signo que se imputa
         a un tercero denota una relación material en el tráfico económico entre sus mercancías y la propietaria de la marca, debiéndose
         investigar si los consumidores afectados perciben que el símbolo, tal como lo exhibe el tercero, designa a la empresa titular
         registral. (16) Reitera, a renglón seguido, que compete al órgano jurisdiccional remitente realizar esa comprobación, a la luz de las peculiaridades
         del asunto principal. (17)
      
      2.      Los usos ajenos a la función propia de las marcas
      30.   El uso de un signo según los cánones descritos en la sentencia BMW, antes citada, es el único, en la sistemática de la Directiva,
         que escapa a las prerrogativas depositadas en el dueño de una marca por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104.
         
      
      31.   Las excepciones del artículo 6, en particular las de su apartado 1, letra b), rigen cuando el emblema inscrito desempeña la
         función típica de la marca, pero, por motivos de interés público, se autoriza a los terceros, en ciertas circunstancias, a
         aprovecharse de sus ventajas. 
      
      32.   Conforme a la jurisprudencia, no constituyen uso en cuanto marca las referencias a signos registrados guiados por un propósito
         simplemente descriptivo, pues, en esas situaciones, no se conculca ninguno de los aspectos que pretende proteger dicho artículo
         5, apartado 1. (18)
      
      33.   En las conclusiones del asunto Arsenal me decanté por una posición que abarcara los usos no comerciales, entre los que enumeré
         los privados, los de símbolos que no reúnen las condiciones para su inscripción o los educativos. (19) Antes, sin embargo, al confiar al juez nacional la precisión del momento en el que el empleo de una marca lo es en cuanto
         tal, destaqué la necesidad de ponderar otros elementos, especialmente, la naturaleza de los bienes en conflicto, la estructura
         del mercado o la implantación de la marca. (20)
      
      34.   En suma, los usos ajenos a la función propia de la marca integran una categoría abierta que se ha de completar de forma casuística
         y paulatina, por lo que, a diferencia de las hipótesis del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104, no requieren una
         interpretación restrictiva, pues no son excepciones, sino límites al disfrute del ius prohibendi. 
      
      3.      Conexión con los hechos del procedimiento principal
      35.   Una vez esbozado el panorama jurisprudencial pertinente, la tarea, en aras de facilitar al órgano jurisdiccional remitente
         una respuesta útil, ha de volcarse en la búsqueda de pautas hermenéuticas apropiadas a las singularidades fácticas que envuelven
         a las cuestiones prejudiciales.
      
      36.   En el asunto de autos la inserción del logotipo «relámpago Opel» en los juguetes pertenece al género de utilización extraña
         a la función de la marca por dos series de motivos: 
      
      a)      La naturaleza del producto controvertido
      37.   En la industria del juguete es habitual, desde 1898, la fabricación y la comercialización de automóviles a escala reducida
         de originales reales, lo que acontece igualmente con los otros medios de locomoción (trenes, aviones y barcos). Los pequeños
         coches se han convertido en la «madalena de Proust» de los adultos que en algún momento reviven sus experiencias pueriles
         en pantalón corto, (21) dando rienda suelta a sus sueños.
      
      38.   Si, en los comienzos, se perseguía reproducir la realidad en miniatura en beneficio de un público muy concreto, los niños,
         para acercarles, acoplado a su tamaño, el mundo de los mayores, (22) con el tiempo se amplió el círculo de destinatarios, para comprender también al coleccionista adulto. Probablemente este
         último sector aumentó las exigencias respecto a la calidad de la copia, reclamando la mayor fidelidad de la maqueta. De ahí
         que ya no se conciba este tipo de artículos sin copiar, no sólo las características más significativas, sino también las más
         nimias.
      
      39.   Acierta la Comisión al avanzar que el fabricante de estas réplicas únicamente satisface los deseos del cliente sobre la imitación
         fidedigna del original, si se le permite respetar en grado sumo todos los detalles, incluyendo las indicaciones que figuran
         en el modelo verdadero, como, por ejemplo, en sus catálogos.
      
      40.   Pero la industria del motor no se ha percatado del potencial económico de esos objetos a través del «merchandising» hasta
         fechas relativamente recientes, explotándolos como técnica publicitaria para granjearse la lealtad de la clientela, según
         aduce Opel AG y se desprende, en el caso de esta empresa, de que su logotipo no se extendiera a los juguetes hasta 1990, a
         tenor de sus propias observaciones. Por tanto, es difícil imaginar una asociación automática del público entre el emblema
         de los automóviles y el fabricante.
      
      41.   Asimismo, como advierte la Comisión, el riesgo de monopolio se cierne sobre el mercado de miniaturas, derivado de un entendimiento
         excesivamente estricto del alcance del ius prohibendi, en la medida en la que los licenciatarios estarían autorizados en exclusiva a imitar con minuciosidad los automóviles auténticos,
         restringiendo injustificadamente la libertad de empresa de los competidores.
      
      b)      La percepción del consumidor 
      42.   Ya se ha reflejado que, según la sentencia Anheuser-Busch, la comprobación del eventual perjuicio ocasionado por el uso imputable
         a un tercero depende de que se cree la apariencia de una relación material en el tráfico económico entre sus productos y la
         empresa titular registral, procediendo investigar si los clientes afectados perciben que tal símbolo designa a la empresa
         que lo tiene inscrito.  
      
      43.   El órgano jurisdiccional remitente ha indagado sobre el nexo entre el emblema Opel colocado en las maquetas y la marca original,
         convencido de que el público reconoce el juguete como un modelo de un genuino automóvil Opel. Es decir, que vincula el prototipo
         a escala con el vehículo real, pero no con las maquetas manufacturadas para Opel AG por sus licenciatarios.
      
      44.   Opino, con la Comisión, que de lo expuesto no se deduce que, en el litigio principal, se lesione la marca, lo que sólo sucedería
         si el consumidor asociara el logotipo de Opel de las miniaturas de terceros con el que adorna los modelos comercializados
         por Opel AG. De cualquier modo, que el usuario conecte la marca del juguete con la del original es la consecuencia inexorable
         de la reproducción exacta que se intenta lograr para cautivar al público, amoldándose a sus deseos. (23)
      
      45.   Por lo demás, estimo que la maqueta y su original no pertenecen a la misma categoría de bienes; no se trata, pues, de productos
         idénticos a los efectos del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104.
      
      46.   A la vista de las explicaciones suministradas, propongo al Tribunal de Justicia solventar la primera cuestión prejudicial
         de la siguiente manera:
      
      «La utilización para juguetes de un signo registrado no constituye un uso en cuanto marca, en el sentido del artículo 5, apartado
         1, letra a), de la Directiva 89/104, cuando el fabricante de una maqueta de automóvil reproduce a escala reducida y comercializa
         una réplica de un modelo existente en la realidad, incorporando la marca del titular.»
      
      B.      Sobre las cuestiones segunda y tercera
      47.   Las cuestiones segunda y tercera se han planteado únicamente en caso de respuesta afirmativa a la primera, por lo que, a tenor
         de lo sugerido, no resultaría necesario abordarlas. No obstante, haré algunas reflexiones al respecto, a título subsidiario
         y simplemente hipotético.
      
      48.   Se parte, pues, de la conjetura de que en el litigio principal se hubiera violado el derecho de marca de Opel AG y se debatiera
         su eventual subsunción en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, como excepción a esa conculcación de
         derechos.
      
      49.   El Landgericht Nürnberg-Fürth sólo parece aceptar que el uso de la marca controvertida se considere una indicación relativa
         a la especie o a la calidad, pero no a «otras características», según el referido artículo.
      
      50.   Este precepto busca un equilibrio entre los intereses monopolísticos del dueño del título de propiedad industrial y los del
         tráfico económico, salvaguardando la libre disponibilidad de conceptos para describir productos y servicios. (24) Sin embargo, como bien apunta la Comisión, su carácter excepcional respecto del artículo 5 implica una interpretación restrictiva,
         por lo que cuesta admitir que la reproducción del signo Opel en la carrocería de los coches en miniatura se califique de señal
         concerniente a la especie o a la calidad. 
      
      51.   Pero, ya que la naturaleza de la actividad de creación de maquetas consiste fundamentalmente en la copia fiel y detallada
         de la realidad, cabe estimar que el emblema de la marca es un elemento inherente del original que, para mejor información
         del consumidor y para que todos los operadores del ramo compitan en las mismas condiciones, (25) figura entre esas otras características a las que alude el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva. 
      
      52.   Esta solución entraña considerar como una especie de producto a cada una de las réplicas a escala de vehículos, dentro de
         la que hay diversas ofertas.
      
      53.   Una vez aceptado que los hechos del procedimiento principal están comprendidos en el ámbito del artículo 6, apartado 1, letra b),
         de la Directiva 89/104, falta por despejar la incógnita de la tercera cuestión, la de si el uso de la marca Opel se ha sometido
         a las prácticas leales de la industria o del comercio, segundo requisito para acogerse a esa norma.
      
      54.   A este respecto, la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia aporta pautas orientativas claras, por lo que basta con
         recordarlas brevemente.
      
      55.   Así, ha reiterado, en primer lugar, que la condición de que el uso de la marca se ajuste a los hábitos imperantes en el mercado
         traduce una obligación de lealtad a los intereses legítimos del titular de la marca. (26)
      
      56.   En segundo lugar, la sentencia Gillette Company y Gillette Group Finland (27) facilitó la exégesis de esos términos, fallando que el uso de la marca no respeta las prácticas leales en materia industrial
         o comercial, especialmente cuando induce a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca;
         cuando afecta al valor de la marca, al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación; cuando
         desacredita o denigra dicha marca; o cuando el tercero presenta su producto como imitación o réplica del que lleva la marca
         ajena. 
      
      57.   El último supuesto no engloba a los juguetes en miniatura, pues no imitan las maquetas de los licenciatarios de Opel, sino
         el verdadero vehículo fabricado por esta empresa de automóviles, el Opel Astra V8 Coupé.
      
      58.   En la sentencia Anheuser-Busch, ya mencionada, el Tribunal de Justicia destacó que la observancia del requisito de práctica
         leal ha de valorarse teniendo en cuenta, por un lado, la medida en la que el público interesado o, al menos, una parte significativa,
         percibiría que el uso del nombre comercial por el tercero denota un vínculo entre sus mercancías y el titular de la marca
         o una persona autorizada a utilizarla; y, por otro lado, la medida en la que el tercero debería haber sido consciente, ponderando
         también si se trata de una marca de cierto prestigio en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita
         su protección, y si el tercero se aprovecharía de ese prestigio para comercializar sus productos. (28)
      
      59.   Estos criterios se hallan a disposición del juez nacional para que los aplique al litigio pendiente en su foro. De hecho,
         la última sentencia referida añadió que le incumbe llevar a cabo una valoración global de todas las circunstancias pertinentes
         para determinar si se ha actuado con arreglo a las prácticas leales mencionadas. (29).  
      
      60.   Por consiguiente, me atrevo a aventurar que la manera en la que AUTEC presenta sus productos, mostrando de forma visible su
         signo «Cartronic®» y las indicaciones «AUTEC® AG» y «Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg», incluso en el mando a
         distancia, revela un comportamiento cabal, en perfecta consonancia con la costumbre mercantil. No se atisba, por tanto, en
         este proceder ningún abuso de la marca Opel, que aparece colocada donde cualquier consumidor espera reconocerla: en la calandra
         del vehículo.
      
      61.   A tenor de las explicaciones avanzadas, sugiero al Tribunal de Justicia abordar, en su caso, las cuestiones segunda y tercera
         en consonancia con lo apuntado precedentemente.
      
      VI.    Conclusión
      62.   A la luz de las anteriores reflexiones, propongo al Tribunal de Justicia responder al Landericht Nürnberg‑Fürth que:
      «1)      La utilización en juguetes de un signo registrado no constituye un uso en cuanto marca, en el sentido del artículo 5, apartado
         1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación
         de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, cuando el fabricante de una maqueta de automóvil reproduce
         a escala reducida y comercializa una réplica de un modelo existente en la realidad, incorporando la marca del titular.»
      
      63.   En la hipótesis de que el Tribunal de Justicia no comparta este criterio en la primera pregunta, le invito a solventar la
         segunda y la tercera de la siguiente manera: 
      
      «2)      La forma de uso de la marca descrita en la primera cuestión representa una indicación respecto a otras características de
         la maqueta de automóvil, en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104. 
      
      3)      En supuestos como el de autos, los criterios relevantes para determinar si el empleo de la marca se ajusta a los usos comerciales
         e industriales leales son los que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha sentado en las sentencias Anheuser-Busch y
         Gillette Company y Gillette Group Finland, antes referidas.
      
      Cuando el fabricante de la maqueta de un automóvil coloca sobre el envase y sobre un accesorio necesario para disfrutar del
         juguete un signo reconocible en el comercio como marca propia y su denominación social, junto con su domicilio social, actúa
         con arreglo a las prácticas leales de la industria o del comercio, sin perjuicio de la ponderación global de todas las circunstancias
         pertinentes, que incumbe al órgano jurisdiccional nacional.» 
      
      1 –	Lengua original: español.
      
      2 -	Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
         miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).
      
      3 -	Leídas el 19 de febrero de 2004, (auto de 1 de diciembre de 2004, C‑498/01 P, Rec. p. I‑11349), punto 28.
      
      4 -	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) de 25 de octubre de 1994 (BGBl. I p. 3082).
      
      5 -	Algunos datos sobre el volumen de ventas recogidos en las observaciones del representante de Opel AG dan cuenta de la importancia
         económica de esta compañía: en 2004 vendió 351.955 vehículos en el mercado alemán y más de un millón en el europeo; su cuota
         de mercado en dicho país ascendía, en ese mismo año, al 10,24 % y el grado de conocimiento de la marca rondaba el 96 %.
      
      6 -	El alcance de estas reivindicaciones se calibra mejor a la luz de las cifras traídas a colación por Opel AG en la vista;
         apuntó que opera con 23 licenciatarios, que cubren el 85 % de la producción, llegando las ventas del año 2004 a 600.000 unidades,
         situándose en 2005 en torno a las 760.000. 
      
      7 -	En el derecho alemán, sobre el artículo 14, apartado 1, de la Markengesetz, Ekey, F.L., Markenrecht, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, p. 170, punto 2; en los derechos español y comunitario, Fernández Nóvoa, C., Tratado sobre derecho de marcas, Ed. Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004, p. 433; acerca del artículo 9 del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria
         [Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (DO 1994, L 11, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) nº 3288/94 del
         Consejo, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO L 349, p. 83),
         y por el Reglamento (CE) nº 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO L 70, p. 1)], correspondiente al artículo 5
         de la Directiva 89/104, Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D.C., Die Gemeinschaftsmarke, Verlag C.H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Berna/Múnich, 1998, pp. 45 y ss. 
      
      8 -	Sentencia de 23 de febrero de 1999 (C‑63/97, Rec. p. I‑905).
      
      9 -	Siguiendo el proceder metodológico de la sentencia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C‑206/01, Rec. p. I‑10273),
         apartados 40 y 41 (en lo sucesivo, sentencia «Arsenal»).
      
      10 -	Puntos 51 y 52 de las conclusiones.
      
      11 -	Apartado 51 de la sentencia Arsenal.
      
      12 -	Sentencias, entre otras, de 23 de mayo de 1978, Hoffmann‑La Roche (102/77, Rec. p. 1139), apartado 7; de 18 de junio de
         2002, Philips (C‑299/99, Rec. p. I‑5475), apartado 30; y de 11 de marzo de 2003, Ansul (C‑40/01, Rec. p. I‑2439), apartado 43.
      
      13 -	Puntos 53 y 54.
      
      14 -	Apartado 54 de la sentencia Arsenal.
      
      15 -	Sentencia de 16 de noviembre de 2004 (C‑245/02, Rec. p. I‑10989).
      
      16 -	Apartado 60 de la sentencia enunciada en la nota precedente, que eleva al rango de declaración general las apreciaciones
         vertidas por el Tribunal de Justicia en los apartados 56 y 57 de la sentencia Arsenal.
      
      17 -	Apartado 61.
      
      18 -	Sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff (C‑2/00, Rec. p. I‑4187), apartado 16. Versaba sobre una negociación comercial
         en la que el Sr. Hölterhoff propuso a un cliente la venta de unas piedras semipreciosas y ornamentales, a cuyo tallado denominaba
         «Spirit Sun» y «Context Cut», marcas registradas a nombre del Sr. Freiesleben. El cliente encargó al Sr. Hölterhoff dos granates
         con tallado Spirit Sun y, aunque en el albarán de entrega y en la factura no se aludía a esas marcas, su titular demandó al
         Sr. Hölterhoff. 
      
      19 -	Puntos 55 a 64 de las conclusiones en el asunto Arsenal.
      
      20 -	Punto 53 de las conclusiones Arsenal.
      
      21 -	Defraudat, S., Majorette, ma voiture miniature préférée, ed. Du May, Boulogne-Billancourt, p. 8.
      
      22 -	La psicología infantil no es unívoca, hay muchos ejemplos de niños que atienden más a su imaginación que a emular a sus
         mayores; Ana María Matute, en su relato «La rama seca», Historias de la Artámila, Ediciones Destino, Barcelona, 1993, pp. 123 y ss., narra de manera enternecedora cómo una niña juega con su «muñeca» a la
         que llama «Pipa», que no era más que «una ramita seca envuelta en un trozo de percal sujeto con un cordel» (p. 125). Víctima
         de una enfermedad, la niña se ve postrada en su cama sin su juguete, perdido irremediablemente. Ante el regalo que le ofrece
         su vecina Doña Clementina, una «muñeca de cabello crespo y ojos redondos» (p. 128), la niña exclama decepcionada «¡No es Pipa!
         ¡No es Pipa!» (p. 129).
      
      23 -	Hans-Christian Andersen en su narración «El soldadito de plomo», en Cuentos de Andersen, Todolibro Ediciones, Madrid, 2000, pp. 64 y  ss., muestra la expectativa del consumidor ante las réplicas y su malestar si
         no son perfectas, al escribir: «Cuando […] tuvo la ansiada caja en sus manos, subió anhelante a su dormitorio y allí solo,
         cerrando la puerta, abrió la caja como en un ritual sagrado. Su corazón dio un vuelco de alegría. Entre el papel de seda verde
         había soldaditos de vistosos uniformes, todos relucientes, con su fusil brillante al hombro. Pero, ¡oh desgracia!, entre tanto
         soldadito apuesto y sonriente, había uno, solamente uno, al que le faltaba una pierna».
      
      24 -	Sobre el artículo 12, párrafo primero, letra a), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D.C.,
         op  cit., p. 54.
      
      25 -	Fernández-Nóvoa, C., op. cit., p. 459, llama la atención sobre el objetivo de protección de estos intereses de la disposición reseñada.
      
      26 -	Sentencia BMW, antes citada, apartado 61; y sentencia de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen (C‑100/02, Rec. p. I‑691),
         apartado 24.
      
      27 -	Sentencia de 17 de marzo de 2005 (C‑228/03, Rec., p. I‑2337).
      
      28 -	Apartado 83 de la sentencia Anheuser-Busch.
      
      29 -	Apartado 84 de la sentencia apuntada en la nota precedente.