CELEX: 62005CC0276
Language: es
Date: 2008-10-09 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sharpston presentadas el 9 de octubre de 2008. # The Wellcome Foundation Ltd contra Paranova Pharmazeutika Handels GmbH. # Petición de decisión prejudicial: Oberster Gerichtshof - Austria. # Marca - Producto farmacéutico - Reenvasado - Importación paralela - Cambio sustancial en la presentación del envase - Obligación de advertencia previa. # Asunto C-276/05.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
      SRA. ELEANOR SHARPSTON
      presentadas el 9 de octubre de 2008 1(1)
      
      Asunto C‑276/05
      The Wellcome Foundation Ltd
      contra
      Paranova Pharmazeutika Handels GmbH
      «Marcas – Productos farmacéuticos – Reenvasado – Importaciones paralelas – Cambio en la presentación del envase – Obligación de advertencia previa»1.        La presente petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof, Austria, versa sobre la interpretación
         del artículo 7 de la Directiva sobre marcas. (2) Se trata (en lo que respecta a su objeto aunque no a las partes) de un nuevo episodio de la larga saga de la que han formado
         parte recientemente los asuntos Boehringer Ingelheim y otros (C‑143/00; en lo sucesivo, «Boehringer I») (3) y Boehringer Ingelheim y otros (C‑348/04; en lo sucesivo, «Boehringer II»). (4)
      
      2.        En dichos asuntos, el Tribunal de Justicia proporcionó una amplia orientación acerca de las circunstancias en que el titular
         de una marca puede impedir a un importador paralelo comercializar productos farmacéuticos que lleven su marca cuando el importador
         haya reenvasado los productos.
      
      3.        En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente reconoce que su cuestión principal ha sido resuelta por la sentencia
         del Tribunal de Justicia en el asunto Boehringer II, que fue dictada después de haber presentado la petición de decisión prejudicial.
         Sin embargo, ha mantenido dos cuestiones que no fueron resueltas de ese modo. Éstas se refieren a la presentación del reenvasado
         autorizado y al alcance de la obligación del importador de comunicar al titular de la marca su intención de proceder al reenvasado.
      
       Marco jurídico
      4.        El artículo 7, apartado 1, de la Directiva sobre marcas establece que el derecho conferido al titular de la marca de prohibir
         el uso de la marca «no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en [el Espacio Económico
         Europeo (en lo sucesivo, «EEE»)] (5) con dicha marca por el titular o con su consentimiento».
      
      5.        El artículo 7, apartado 2, señala que el artículo 7, apartado 1, «no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen
         que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se
         haya modificado o alterado tras su comercialización».
      
      6.        El artículo 10b, apartados 1 y 2, de la Markenschutzgesetz (Ley de protección de marcas) austriaca adapta textualmente el
         Derecho interno al artículo 7 de la Directiva.
      
      7.        Las raíces de la Directiva sobre marcas pueden encontrarse en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los artículos
         28 CE y 30 CE. Dicha jurisprudencia, junto con una serie de sentencias del Tribunal de Justicia referentes a la Directiva,
         ha sido ampliamente explicada en las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Boehringer I y en mis
         conclusiones presentadas en el asunto Boehringer II. En consecuencia, no propongo examinar la jurisprudencia con carácter
         general. A los presentes efectos, me limitaré a mencionar las sentencias Bristol‑Myers Squibb y otros (6) y Boehringer I y II. (7)
      
      8.        En la sentencia Bristol‑Myers Squibb y otros, el Tribunal de Justicia declaró que, en virtud del apartado 2 del artículo 7
         de la Directiva, el titular de una marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de productos reenvasados
         a menos que
      
      1)      ello contribuya a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. Tal es el caso, en particular, cuando
         el titular ha comercializado en distintos Estados miembros un producto farmacéutico idéntico en envases diferentes y el reenvasado
         es, por una parte, necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación y, por otra parte, se realiza
         en condiciones tales que el estado original del producto no pueda resultar afectado;
      
      2)      el reenvasado no pueda afectar al estado original del producto contenido en el embalaje;
      3)      se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante;
      4)      la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así,
         el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y
      
      5)      el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición
         de éste, un ejemplar del producto reenvasado.
      
      9.        Me referiré a estos cinco requisitos como los «requisitos BMS».
      
      10.      En la sentencia Boehringer I, el Tribunal de Justicia proporcionó otras orientaciones en cuanto al concepto de «necesario»
         en el primer requisito BMS y en cuanto a la obligación de advertencia en el quinto requisito BMS. Declaró lo siguiente (por
         cuanto aquí interesa):
      
      –        El reenvasado de medicamentos mediante sustitución del embalaje es objetivamente necesario en el sentido de la jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia si, de lo contrario, se obstaculiza el acceso efectivo al mercado de que se trate o a una parte importante
         de éste debido a una fuerte resistencia de una proporción significativa de consumidores frente a los medicamentos reetiquetados.
      
      –        El importador paralelo debe, en todo caso, respetar el requisito de advertencia previa para tener el derecho de reenvasar
         los medicamentos que llevan la marca. Si el importador paralelo no respeta dicho requisito, el titular de la marca puede oponerse
         a la comercialización del medicamento reenvasado. Corresponde al importador paralelo advertir por sí mismo del reenvasado
         previsto al titular de la marca. En caso de controversia, corresponde al juez nacional apreciar, tomando en consideración
         todas las circunstancias pertinentes, si el titular dispuso de un plazo razonable para reaccionar ante el proyecto de reenvasado.
      
      11.      En la sentencia Boehringer II, en respuesta a una nueva serie de cuestiones relativas al significado de «necesario», la carga
         de la prueba y las consecuencias del incumplimiento de la obligación de advertencia previa, el Tribunal de Justicia declaró
         (por cuanto aquí interesa):
      
      –        El requisito de que el reenvasado de un producto farmacéutico ha de ser necesario para su comercialización ulterior en el
         Estado miembro de importación se refiere únicamente al hecho del nuevo envasado, y no a la forma y al estilo concretos de éste.
      
      –        El requisito de que la presentación del producto reenvasado no ha de ser tal que pueda perjudicar la reputación de la marca
         y la de su titular no se limita a los supuestos en los que el nuevo embalaje es defectuoso, de mala calidad o descuidado.
      
      –        Es una cuestión de hecho, cuya apreciación corresponde al juez nacional a la vista de las circunstancias propias de cada caso
         determinar si puede perjudicar a la reputación de la marca el hecho de que el importador paralelo no ponga la marca en el
         nuevo embalaje exterior («de‑branding»), o aplique en el nuevo embalaje exterior su propio logotipo o su propio estilo o presentación
         o una presentación que utiliza para varios productos diferentes («co‑branding»), o ponga una etiqueta externa adicional de
         modo que oculte total o parcialmente la marca del titular, o no señale en la etiqueta adicional que la marca de que se trata
         pertenece a su titular, o incluso imprima su nombre en letras mayúsculas.
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      12.      Los hechos, en la medida en que resultan pertinentes para las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia, pueden exponerse
         de manera bastante breve.
      
      13.      The Wellcome Foundation Ltd (en lo sucesivo, «Wellcome») es titular de la marca ZOVIRAX, (8) registrada en Austria para productos farmacéuticos y comercializada en el EEE por ella o con su consentimiento. Paranova
         Pharmazeutika Handels GmbH (en lo sucesivo, «Paranova») importó productos de la marca ZOVIRAX desde Grecia, donde se comercializan
         en envases de 70 comprimidos. Dado que Austria exige que se vendan en envases de 60 comprimidos, Paranova reenvasó los productos
         en envases de comprimidos de 60 x 400 mg. El nuevo envase también difiere del del producto original en que la referencia «Reenvasado
         e importado por Paranova» figura en negrita y con mayúsculas en la parte anterior; del fabricante se hace mención en las caras
         laterales y en la cara posterior con letra normal; y en los bordes hay una banda azul, como la utilizada regularmente por
         Paranova en los medicamentos por ella comercializados.
      
      14.      Paranova informó a Wellcome de su intención de comercializar ZOVIRAX en Austria. Adjuntó a este escrito una fotocopia en color
         del envase exterior, del blíster y del prospecto. Wellcome pidió que en el futuro Paranova, en primer lugar, adjuntara una
         muestra completa de cada clase de envase y, en segundo lugar, hiciera mención del Estado de exportación y de las razones concretas
         para proceder al reenvasado. Paranova indicó las razones para proceder al reenvasado (diferente tamaño de envase), pero no
         el Estado de exportación; asimismo, se negó a facilitar una muestra a menos que Wellcome la pagara. Fue instada una vez más
         a comunicar el Estado de exportación y las razones concretas para proceder al reenvasado. Además, Wellcome se opuso a los
         aspectos del nuevo envasado antes indicado.
      
      15.      Wellcome solicitó una orden por la que se impidiera a Paranova comercializar ZOVIRAX en envases con dichas características
         y sin haberle informado del Estado de exportación y de las razones concretas para proceder al reenvasado. La controversia
         ha llegado ahora al Oberster Gerichtshof, que ha planteado las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      a)     ¿Deben interpretarse el artículo 7 de la Directiva sobre marcas y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
         Europeas sobre este artículo en el sentido de que la comprobación de que el uso del derecho de marca contribuiría a una compartimentación
         artificial del mercado no debe realizarse únicamente en relación con el reenvasado mismo, sino también respecto a la presentación
         del nuevo envase?
      
      En caso de respuesta negativa a esta cuestión:
               b)     ¿Debe apreciarse la presentación del nuevo envase con arreglo al principio de modificación mínima o bien (únicamente) en función
         de si puede perjudicar la reputación de la marca y de su titular?
      
      2)      ¿Deben interpretarse el artículo 7 de la Directiva de marcas y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre dicho artículo
         en el sentido de que el importador paralelo sólo cumple su obligación de comunicación si indica al titular de la marca el
         Estado de exportación y las razones concretas para proceder al reenvasado?»
      
      16.      Habida cuenta del solapamiento entre las cuestiones prejudiciales planteadas, se suspendió el procedimiento hasta que el Tribunal
         de Justicia dictara la sentencia Boehringer II el 26 de abril de 2007. En efecto, dicha sentencia respondió negativamente
         a la cuestión 1), letra a). El órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto señaló que deseaba mantener sus cuestiones
         1), letra b), y 2, a las que no se respondió específicamente.
      
      17.      Presentaron observaciones escritas Wellcome, Paranova, los Gobiernos griego y portugués y la Comisión, y todos ellos estuvieron
         representados en la vista.
      
       El criterio sobre la presentación del nuevo envase
      18.      Mediante la cuestión 1), letra b), el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la presentación del nuevo envase debe apreciarse
         con arreglo al principio de modificación mínima o bien (únicamente) en función de si puede perjudicar la reputación de la
         marca y de su titular.
      
      19.      El órgano jurisdiccional remitente explica en su resolución de remisión que «el principio de modificación mínima» significa
         que «la persona que realiza el reetiquetado debe utilizar medios que hagan realizable el comercio paralelo afectando en la
         menor forma posible al objeto específico del derecho de marca», según declaro el Tribunal de Justicia en la sentencia Loendersloot. (9)
      
      20.      Wellcome, Grecia y Portugal alegan que la presentación del nuevo envase debe apreciarse no sólo desde el punto de vista de
         si puede perjudicar la reputación de la marca y de su titular, sino también con arreglo a dicho principio. Paranova y la Comisión
         adoptan la tesis contraria.
      
      21.      Estoy de acuerdo con Paranova y la Comisión en que la presentación del nuevo envase debe apreciarse sólo desde el punto de
         vista de si puede perjudicar la reputación de la marca y de su titular.
      
       La sentencia Loendersloot
      22.      El asunto Loendersloot se suscitó en relación con el intento del titular de una marca de impedir a un importador paralelo
         de su whisky de marca, en primer lugar, que retirara las etiquetas de las botellas y las sustituyera por etiquetas similares
         en las que se omitía, sin embargo, la indicación «pure», que figuraba en las etiquetas originales, o en las que el nombre
         del importador autorizado por el titular de la marca había sido sustituido por otro nombre y, en segundo lugar, que suprimiera
         los números de identificación que figuraban sobre o bajo las etiquetas originales y en los envases.
      
      23.      Wellcome, Grecia y Portugal conceden gran importancia a la declaración del Tribunal de Justicia en la sentencia Loendersloot
         expuesta en el punto 19 anterior. Sin embargo, no estoy convencida de que dicha declaración sea de mucha ayuda en el contexto
         del presente asunto.
      
      24.      En primer lugar, antes de su sentencia Loendersloot, el Tribunal de Justicia ya había declarado, en la sentencia Bristol‑Myers
         Squibb y otros que el titular de una marca podía oponerse al reenvasado mediante sustitución del embalaje cuando el importador
         paralelo pudiera reutilizar el envase original para comercializarlo en el Estado miembro de importación adhiriendo etiquetas
         a dicho envase. (10) Sin embargo, la propia sentencia Bristol‑Myers Squibb y otros se refería a productos farmacéuticos que habían sido reenvasados
         por el importador paralelo (Paranova, en ese caso) con una imagen propia. (11) No hay nada en dicha sentencia que sugiera que el reenvasado estaba excluido en sí mismo. En cambio, la sentencia parece
         basarse en la premisa de que dicho reenvasado será lícito siempre que se cumplan los requisitos establecidos por dicha sentencia.
      
      25.      En segundo lugar, como señala la Comisión, el Tribunal de Justicia examinó en el asunto Loendersloot si el reenvasado (en
         sentido amplio, incluido el reetiquetado) era necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación.
         Sin embargo, de la sentencia Boehringer II se desprende ahora que «dicha condición de necesidad sólo se refiere al hecho de
         proceder al reenvasado del producto –y a la elección entre un nuevo embalaje y un nuevo etiquetado– a fin de permitir la comercialización
         de dicho producto en el mercado del Estado de importación, y no a la forma y al estilo concretos de dicho reenvasado». (12)
      
      26.      En tercer lugar, el Tribunal de Justicia, en la sentencia Loendersloot, distinguió expresamente los supuestos relativos a
         productos farmacéuticos de los que no se referían a dichos productos, como el asunto del que estaba conociendo. (13)
      
      27.      Por último, la declaración del Tribunal de Justicia en la sentencia Loendersloot que se invoca en el presente asunto se refiere
         al reenvasado que «[afecte] en la menor forma posible al objeto específico del derecho de marca».
      
      28.      Como expliqué en mis conclusiones presentadas en el asunto Boehringer II, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se
         desprende que el objeto específico del derecho de marca consta de dos componentes: el derecho a utilizar la marca para la
         primera comercialización en el EEE de los productos protegidos por ella, tras lo cual dicho derecho se agota, y el derecho
         a oponerse a cualquier utilización de la marca que pueda falsear la garantía de procedencia del producto, la cual comprende
         tanto la garantía de la identidad de origen como la garantía de la integridad del producto que lleva la marca. (14)
      
      29.      En casos como el de autos, que se refieren a productos que ya han sido comercializados en el EEE por el titular de la marca
         o con su consentimiento, es evidente que el primer derecho se ha agotado.
      
      30.      Por lo que se refiere al segundo derecho, que es un derecho compuesto, a mi juicio, ambos elementos de dicha garantía quedan
         suficientemente protegidos sin imponer la limitación adicional solicitada por Wellcome.
      
      31.      El segundo requisito BMS exige expresamente el mantenimiento de la garantía de integridad del producto objeto de la marca.
      
      32.      Sólo queda, pues, la garantía de la identidad de origen. En el asunto Boehringer II, se preguntó al Tribunal de Justicia si
         el co-branding perjudicaba forzosamente la reputación de una marca o si el perjuicio a la reputación era una cuestión de hecho.
         Dicha cuestión se planteó porque el órgano jurisdiccional remitente consideró que, en algunos casos, el co-branding podía
         causar dicho perjuicio, por ejemplo, si hacía creer que el titular de la marca objeto de doble marcaje era el fabricante o
         que el importador y fabricante formaban parte de algún tipo de empresa común. El Tribunal de Justicia declaró que «al igual
         que la cuestión de si una publicidad puede dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular
         de la marca y, por ello, si constituye un motivo legítimo en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Directiva [sobre
         marcas], la cuestión de si [el hecho de que un importador paralelo lleve a cabo un doble marcaje puede] perjudicar la reputación
         de la marca es una cuestión de hecho, cuya apreciación corresponde al juez nacional a la vista de las circunstancias propias
         de cada caso». (15) Por consiguiente, parece evidente que el Tribunal de Justicia abordara la garantía de la identidad de origen en el contexto
         del co-branding como un aspecto de la reputación. Si se hubiera aplicado el principio de modificación mínima, no habría sido
         necesario tal planteamiento. Habría bastado con declarar que el co-branding era ilícito de por sí.
      
       Nuevo envasado para el diseño propio
      33.      En mi opinión, resulta bastante dudoso que Tribunal de Justicia estuviera –implícita e indirectamente– respaldando la tesis
         de que la presentación del nuevo envase debe apreciarse con arreglo al principio de modificación mínima al declarar en la
         sentencia Boehringer II que «dicha condición de necesidad sólo se refiere al hecho de proceder al reenvasado del producto
         –y a la elección entre un nuevo embalaje y un nuevo etiquetado– a fin de permitir la comercialización de dicho producto en
         el mercado del Estado de importación, y no a la forma y al estilo concretos de dicho reenvasado (véase igualmente la sentencia
         del Tribunal de la AELC de 8 de julio de 2003, Paranova/Merck, E‑3/02, EFTA Court Report 2004, p. 1, apartados 41 a 45)». (16)
      
      34.      En el asunto Paranova/Merck, se preguntaba al Tribunal de la AELC, entre otros temas, si el criterio de la necesidad del acto,
         aplicado por el Tribunal de Justicia para interpretar los «motivos legítimos» a efectos del artículo 7, apartado 2, de la
         Directiva sobre marcas, se aplicaba también al diseño específico del embalaje o si dicho diseño debía valorarse únicamente
         a la luz del requisito que exigía que el reenvasado no afectase negativamente a la reputación de la marca o del titular de
         la marca.
      
      35.      Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y en particular los requisitos BMS, el Tribunal de la AELC estimó
         que el primer requisito sirve de base para «determinar si el importador paralelo tiene derecho a reenvasar los productos y
         a volver a poner la marca del fabricante, mientras que los demás criterios establecen los requisitos que deben respetarse
         en el ejercicio de dicho derecho a fin de proteger los intereses legítimos del titular de la marca». Citando las sentencias
         Bristol‑Myers Squibb y otros, Merck, Sharp & Dohme, (17) Boehringer I y Upjohn, (18) el Tribunal de la AELC declaró que «la autorización de las importaciones paralelas y del reenvasado son mecanismos destinados
         a asegurar la libre circulación de mercancías [...] En otras palabras, el derecho al reenvasado del importador paralelo se
         justifica porque contribuye en gran medida a superar la compartimentación del mercado del EEE provocada por las fronteras
         nacionales. Éste es el contexto en el que el Tribunal de Justicia ha establecido el criterio de la necesidad del acto [...].
         De ello se deduce que dicho [criterio] resulta pertinente para determinar el derecho del importador paralelo al reenvasado
         como tal, cuando la conducta del titular de la marca y las barreras materiales o jurídicas contra el comercio obstaculizan
         el acceso efectivo al mercado del Estado de importación. Cuando [...] el derecho al reenvasado es indudable y el ejercicio
         del mismo ha procurado al importador paralelo un acceso efectivo al mercado, el requisito de la necesidad del acto no puede
         resultar decisivo a la hora de interpretar la expresión “motivos legítimos” del artículo 7, apartado 2, de la Directiva [...]
         Una vez que el importador paralelo ha obtenido acceso al mercado, imponer el requisito de la necesidad del acto a su comportamiento
            en el mercado, y en particular a su estrategia de presentación del producto, tal como la publicidad o el diseño del embalaje,
            constituiría una restricción desproporcionada a la libre circulación de mercancías». (19)
      
      36.      A mi juicio, dicha declaración del Tribunal de la AELC –y, por tanto, su confirmación implícita por este Tribunal de Justicia
         en la sentencia Boehringer II– no tiene sentido si el reenvasado que va más allá de la modificación mínima es automáticamente
         ilícito.
      
      37.      Además, cabe señalar que en la sentencia Merck, Sharpe & Dohme, (20) el Tribunal de Justicia explicó que la «cuestión prejudicial tiene por objeto una situación en la que el titular de una marca
         se opone a un reenvasado consistente en sustituir el embalaje original por otro nuevo diseñado por el importador y a exigir que éste se limite a colocar etiquetas autoadhesivas sobre el embalaje original». (21) Además, añadió que «un reenvasado de medicamentos mediante sustitución del embalaje es objetivamente necesario en el sentido
         de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia si, de lo contrario, se obstaculiza el acceso efectivo al mercado de que se
         trate o a una parte importante de éste debido a una fuerte resistencia de una proporción significativa de consumidores frente
         a los medicamentos reetiquetados». (22) Al pronunciarse así, el Tribunal de Justicia no hizo ninguna otra referencia a si el importador paralelo había utilizado
         un nuevo envase conforme a su propio diseño. Por lo tanto, parece razonable inferir que Tribunal de Justicia no considerara
         dicha circunstancia excluida en sí misma.
      
       Ventaja comercial 
      38.      Por último, Wellcome alega que, si la presentación del nuevo envase no está sujeta al principio de modificación mínima, el
         importador paralelo podrá hacer el reenvasado con el único fin de obtener una ventaja comercial. Sólo si la presentación del
         nuevo envase está sujeta al principio de modificación mínima se podrá ponderar adecuadamente los intereses legítimos del titular
         de la marca y del importador paralelo y garantizar que éste no se beneficie del fondo de comercio y de la reputación de la
         marca.
      
      39.      Sin embargo, a mi juicio, esta alegación se basa en dos premisas falsas.
      
      40.      En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha dejado claro que el requisito de que el reenvasado sea necesario no se cumple en cualquier caso si el reenvasado del producto se explica exclusivamente por la búsqueda de una ventaja comercial
         por parte del importador paralelo. (23) Por ello, el reenvasado únicamente para obtener una ventaja comercial no será ni más ni menos lícito en función de si el
         principio de modificación mínima es o no el criterio pertinente para determinar la licitud del reenvasado de que se trate.
         Tal reenvasado es ilícito en cualquier caso.
      
      41.      En segundo lugar, de la sistemática de la Directiva sobre marcas se desprende que el titular de una marca no tiene necesariamente un derecho a oponerse al uso de su marca por un tercero que «sin justa causa […] pretenda obtener un aprovechamiento indebido
         del carácter distintivo o del renombre de la marca o […] pueda causar perjuicio a los mismos». Tal derecho no figura entre
         los conferidos por el artículo 5, apartado 1, de la Directiva. Sólo existirá si el Estado miembro afectado ha hecho uso de
         la opción conferida en virtud del artículo 5, apartado 2.
      
      42.      Además y en cualquier caso, debe tenerse presente que, en un asunto como el de autos, el punto de partida debe ser que el
         titular de la marca haya agotado los derechos que le asistan. Dichos derechos se reactivan si existen «motivos legítimos»
         para oponerse a la comercialización ulterior en el sentido del artículo 7, apartado 2.
      
       Alcance de la obligación de comunicación
      43.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si el artículo 7 de la Directiva
         sobre marcas exige la comunicación del importador paralelo al titular de la marca para identificar el Estado de exportación
         e indicar las razones concretas para proceder al reenvasado.
      
      44.      Wellcome y Portugal sostienen que esta cuestión prejudicial debe responderse afirmativamente; Paranova y Grecia consideran
         lo contrario. La Comisión adopta una opinión más matizada.
      
       Identificación del Estado de exportación
      45.      La obligación de advertencia previa se remonta a la sentencia Hoffmann-LaRoche. (24) En ella, el Tribunal de Justicia señaló que, habida cuenta del interés del titular de la marca en que el consumidor no sea
         inducido a error sobre la procedencia del producto, debe permitirse al operador vender el producto reenvasado a condición
         de que advierta previamente al titular. En la sentencia Bristol‑Myers Squibb y otros, el Tribunal de Justicia añadió que el
         titular puede exigir que el importador le proporcione, antes de la comercialización, un ejemplar del producto reenvasado,
         con el fin de poder verificar que el reenvasado no se ha realizado de forma que afecte directa o indirectamente al estado
         original del producto y que la presentación después del reenvasado no puede perjudicar la reputación de la marca, y que tal
         exigencia permite al titular de la marca protegerse mejor de las actividades de quienes infringen el derecho de marca. (25)
      
      46.      El Tribunal de Justicia declaró además en la sentencia Boehringer I que «[dichos requisitos] tienen por objeto salvaguardar
         los intereses legítimos de los titulares de marcas. […] el respeto de dichos requisitos no plantea problemas prácticos reales
         a los importadores paralelos, siempre que los titulares reaccionen a la advertencia en plazos razonables. En efecto, un funcionamiento
         adecuado del sistema de advertencia presupone que cada parte interesada se esfuerce lealmente por respetar los intereses legítimos
         de la otra.» (26)
      
      47.      En este contexto, de la sentencia Bristol-Myers Squibb y otros se desprende que los intereses legítimos del titular de la
         marca a los que se refiere el Tribunal de Justicia son i) que el consumidor no sea inducido a error sobre la procedencia del
         producto; ii) que el reenvasado no afecte al estado original del producto; iii) que la presentación del producto reenvasado
         no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca, y iv) que el producto que vaya a ser comercializado no infrinja
         el derecho de marca. (27) Debe tenerse en cuenta que el titular de la marca tiene derecho, no sólo a una advertencia previa, sino también a solicitar
         un ejemplar del producto reenvasado antes de su comercialización. En este contexto, estoy de acuerdo con Paranova, Grecia
         y la Comisión en que ninguno de dichos intereses se satisface exigiendo al importador paralelo que identifique el Estado de
         exportación.
      
      48.      Wellcome alega que dicha información es necesaria para que el titular de la marca pueda verificar si el reenvasado es realmente
         necesario. Sólo si conoce el Estado de exportación puede valorar si los únicos tamaños de envase en que el producto está disponible
         en dicho Estado difieren de los tamaños de envase autorizados en el Estado de importación.
      
      49.      Dicha alegación no me convence. En la sentencia Bristol‑Myers Squibb y otros, el Tribunal de Justicia declaró que «[a] este
         respecto, debe precisarse que, cuando, según las normas y prácticas vigentes en el Estado miembro de importación, el titular
         utiliza en éste embalajes de varios tamaños diferentes, la circunstancia de que uno de estos tamaños también se comercialice
         en el Estado miembro de exportación no basta para llegar a la conclusión de que no es necesario reenvasar el producto. En
         efecto, existiría una compartimentación de los mercados si el importador sólo pudiera comercializar el producto en una parte
         limitada del mercado [de dicho producto]». (28)
      
      50.      En consecuencia, el hecho de que los únicos tamaños de envase en que el producto esté disponible en el Estado de exportación
         sean distintos de los tamaños de envase autorizados en el Estado de importación no es concluyente. Aunque el tamaño de envase
         «correcto» sí exista en el Estado de exportación, ello no significa forzosamente que el importador no pueda proceder al reenvasado en ninguna
         circunstancia.
      
      51.      Paranova sostiene que si el importador paralelo estuviera obligado a comunicar el Estado de exportación al titular de la marca,
         ello permitiría a éste imponer cuotas al suministro de sus productos farmacéuticos a dicho Estado, lo que obstaculizaría la
         competencia.
      
      52.      El 16 de septiembre de 2008, el Tribunal de Justicia dictó sentencia en el asunto Sot. Lélos Kai Sia. (29) El Tribunal de Justicia declaró que, aunque el artículo 82 CE se aplica a las prácticas de una empresa farmacéutica que ocupa
         una posición dominante tendentes a evitar toda exportación paralela de un Estado miembro a otros Estados miembros, no obstante,
         dicha empresa debe poder adoptar medidas razonables y proporcionadas a la necesidad de preservar sus propios intereses comerciales. (30) Cabe señalar que el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Loendersloot (que, naturalmente, no versaba sobre medicamentos)
         que, si se acredita que los números de identificación han sido colocados por el titular de la marca en el envasado o etiquetado
         de sus productos de marca con fines legítimos según el Derecho comunitario (como cumplir una obligación legal, permitir la
         retirada de productos defectuosos o luchar contra las imitaciones), pero, por otra parte, el titular de la marca también utiliza
         dichos números para poder localizar posibles fugas de su organización de venta y combatir, así, el comercio paralelo de sus
         productos, las personas que participan en el comercio paralelo deberán protegerse de dichos actos en el marco de las normas
         del Tratado en materia de competencia. (31)
      
       Razones concretas para proceder al reenvasado
      53.      En lo que respecta a la alegación de que la comunicación del importador paralelo al titular de la marca debe indicar las razones
         concretas para proceder al reenvasado, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Boehringer II que corresponde a los
         importadores paralelos acreditar la existencia de los cinco requisitos BMS. (32)
      
      54.      El primero de estos requisitos (reformulados por el Tribunal de Justicia de la sentencia Boehringer II) es que la utilización
         del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos envasados nuevamente con
         esa marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros.
      
      55.      Es jurisprudencia reiterada que el titular de una marca que invoque sus derechos de marca para impedir a un importador paralelo
         efectuar un reenvasado necesario para la comercialización en el Estado de importación de los medicamentos de que se trate
         contribuye a una compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros que es contraria al Derecho comunitario.
         La oposición del titular de una marca al reenvasado no está justificada si obstaculiza el acceso efectivo del producto importado
         al mercado de dicho Estado. (33)
      
      56.      Por consiguiente, en primer lugar, corresponde al importador paralelo acreditar que la utilización del derecho de marca, por
         parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos de marca reenvasados contribuiría a compartimentar
         artificialmente los mercados entre Estados miembros y, en segundo lugar, que dicha utilización contribuirá a una compartimentación
         artificial de los mercados cuando el reenvasado sea necesario para conseguir el acceso efectivo al mercado.
      
      57.      Parece ineludible la conclusión de que incumbe al importador paralelo acreditar la necesidad.
      
      58.      Sin embargo, esta conclusión se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia elaborada en respuesta a cuestiones
         prejudiciales planteadas en el marco de procedimientos judiciales todavía en curso. No me parece obvio que pueda utilizarse
         para ampliar el alcance de la obligación del importador paralelo de comunicar previamente al titular de la marca su intención
         de comercializar un producto reenvasado.
      
      59.      Además, reitero que de la sentencia Boehringer II se desprende que el requisito de que el reenvasado del producto farmacéutico
         ha de ser necesario se refiere únicamente al hecho del nuevo envasado, y no a la forma y al estilo concretos de éste.
      
      60.      A mi juicio, corresponde al importador paralelo facilitar al titular de la marca información suficiente, suficientemente pormenorizada,
         para demostrar la necesidad. El importador paralelo puede hacerlo, en función de las circunstancias, mediante cualquier combinación
         de información que acredite objetivamente que el reenvasado es necesario para poder comercializar los productos en el Estado
         de importación. La información que el importador paralelo facilite al titular de la marca constituirá la base jurídica de
         sus argumentos.
      
      61.      Incumbe pues al titular de la marca decidir si admitir, con arreglo a la información facilitada, que el reenvasado es necesario
         o instar un procedimiento contra el importador paralelo para impedirle comercializar los productos reenvasados. En caso de
         que el titular de la marca inicie un procedimiento, la cuestión de si el importador paralelo ha acreditado un supuesto de
         necesidad debe admitirse o desestimarse en función de la fuerza probatoria de los elementos facilitados al titular de la marca.
         El importador paralelo no debe, en esta fase, poder cambiar sus motivos.
      
      62.      Si el órgano jurisdiccional nacional que esté conociendo tal procedimiento considera que se ha acreditado objetivamente la
         necesidad, no prohibirá al importador paralelo comercializar los productos reenvasados. En cambio, si el importador paralelo
         no ha demostrado la necesidad, el órgano jurisdiccional nacional dictará la prohibición.
      
       Conclusión
      63.      Por las razones expuestas, considero que debería responderse como sigue a las cuestiones planteadas por el Oberster Gerichtshof,
         Austria:
      
      1)      Cuando un importador paralelo de productos farmacéuticos reenvase los productos en un nuevo envase alegando que dicho reenvasado
         es necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación, la licitud del nuevo envase deberá apreciarse
         exclusivamente en función de si puede perjudicar la reputación de la marca y de su titular.
      
      2)      En tales circunstancias, el importador paralelo, para cumplir su obligación de comunicación derivada del artículo 7 de la
         Directiva sobre marcas conforme ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, debe facilitar al titular de la marca información
         que demuestre objetivamente que el reenvasado era necesario. Dicha información no debe incluir necesariamente la identificación
         del Estado miembro de exportación.
      
      1 –	Lengua original: inglés.
      
      2 –	Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones
         de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).
      
      3 –	Sentencia de 23 de abril de 2002 (Rec. p. I‑3759).
      
      4 –	Sentencia de 26 de abril de 2007 (Rec. p. I‑3391).
      
      5 –	Con arreglo al artículo 65, apartado 2, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1,
         p. 3) y al punto 4 de su anexo XVII, a los efectos del Acuerdo, el artículo 7, apartado 1, debe entenderse sustituyendo el
         texto original «en la Comunidad» por «en una Parte Contratante».
      
      6 –	Sentencia de 11 de julio de 1996 (C‑427/93, C‑429/93 y C‑436/93, Rec. p. I‑3457), apartado 41.
      
      7 –	En los puntos 21 a 27 de mis conclusiones presentadas en el asunto Boehringer II pueden encontrarse más detalles del procedimiento
         que dio lugar a los dos asuntos Boehringer.
      
      8 –	De hecho, es titular de dos marcas denominativas distintas y de una marca figurativa y denominativa, pero no existe ningún
         conflicto en cuanto al número o tipo de marca.
      
      9 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 (C‑349/95, Rec. p. I‑6227), apartado 46.
      
      10 –	Apartado 55.
      
      11 –	Véase el apartado 11.
      
      12 –	Apartado 38.
      
      13 –	Apartado 38.
      
      14 –	Punto 9.
      
      15 –	Apartado 46.
      
      16 –	Apartado 38.
      
      17 –	Sentencia de 23 de abril de 2002 (C‑443/99, Rec. p. I‑3703).
      
      18 –	Sentencia de 12 de octubre de 1999 (C‑379/97, Rec. p. I‑6927).
      
      19 –	Apartados 41 a 45; el subrayado es mío.
      
      20 –	Citada en la nota 17.
      
      21 –	Apartado 22; el subrayado es mío.
      
      22 –	Apartado 33 y fallo.
      
      23 –	Sentencia Boehringer II, apartado 37.
      
      24 –	Sentencia de 23 de mayo de 1978 (102/77, Rec. p. 1139), apartado 12.
      
      25 –	Apartado 78.
      
      26 –	Apartado 62.
      
      27 –	Apartado 78.
      
      28 –	Apartado 54. Las dos últimas palabras en la versión inglesa son «his market». Sin embargo, de la versión francesa de la
         última frase («En effet, il existerait un cloisonnement des marchés si l'importateur ne pouvait commercialiser le produit
         que sur une partie limitée du marché de celui-ci») se desprende que la traducción correcta es la que he indicado.
      
      29 –	Asuntos C‑468/06 a C‑478/06, Rec. p. I‑0000. Véanse también las conclusiones del Abogado General Ruiz‑Jarabo Colomer presentadas
         el 1 de abril de 2008. En el asunto Syfait, sentencia de 31 de mayo de 2005 (C‑53/03, Rec. p. I‑4609), que planteaba cuestiones
         similares, el Tribunal de Justicia declaró la inadmisibilidad de la cuestión prejudicial y, por tanto, no se pronunció sobre
         las cuestiones planteadas. Por el contrario, las conclusiones del Abogado General Jacobs sí abordaron el fondo del asunto
         de una forma que esbozaba la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Sot. Lélos Kai Sia.
      
      30 –	Véanse los apartados 66 a 69 de la sentencia Sot. Lélos Kai Sia, citada en la nota 29.
      
      31 –	Apartados 41 a 43.
      
      32 –	Apartados 52 y 54 y fallo.
      
      33 –	Apartados 45 y 46 de la sentencia Boehringer I.