CELEX: 62005CC0301
Language: sv
Date: 2007-06-07 00:00:00
Title: Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston föredraget den 7 juni 2007. # Hans-Peter Wilfer mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån). # Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Ordmärket ROCKBASS - Avslag på registreringsansökan - Anledning saknas att döma i saken. # Mål C-301/05 P.

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
      ELEANOR Sharpston
      föredraget den 7 juni 2007 1(1)
      
      Mål C-301/05 P
      Hans-Peter Wilfer
      ”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Ordmärket ROCKBASS – Avslag på ansökan om registrering – Förstainstansrättens beslut att tillåta bevisning – Fråga om ett varumärke är beskrivande”1.     I förevarande överklagande av förstainstansrättens dom i mål T-315/03, Wilfer mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
         (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)(2) behandlas en rad frågor, däribland den korrekta tolkningen och tillämpningen av begreppet beskrivande i den mening som avses
         i artikel 7.1 c i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad förordningen).(3)
      
       Förordningen
      2.     I artikel 7.1 i förordningen anges en förteckning över så kallade absoluta registreringshinder för ett sökt varumärke. Absoluta
         registreringshinder utesluter automatiskt registrering, till skillnad från relativa registreringshinder (såsom likhet mellan
         ett sökt varumärke och ett existerande varumärke), vilka kan utesluta registrering beroende på omständigheterna.
      
      3.     I artikel 7.1 föreskrivs i här relevanta delar:
      ”Följande får inte registreras:
      …
      b)      Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
      c)      Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet,
         kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna
         eller tjänsterna.”
      
      4.     Jag kommer att beteckna kännetecken eller upplysningar som omfattas av artikel 7.1 c som ”beskrivande”.
      5.     Vid tolkningen av artikel 7.1 b och c i förordningen skall hänsyn även tas till domstolens rättspraxis avseende tolkningen
         av likalydande artikel 3.1 b och c i varumärkesdirektivet.(4)
      
      6.     I artikel 59 i förordningen föreskrivs följande:
      ”Ett överklagande skall framställas skriftligen hos byrån inom två månader från dagen för meddelandet av det beslut som överklagas
         … Grunderna för överklagandet skall anges skriftligen inom fyra månader från dagen för beslutets meddelande.”
      
      7.     Artikel 63.1–3 i förordningen har följande lydelse:
      ”1.   Beslut av överklagandenämnden får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.
      2.     Ett överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget,
         av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.
      
      3.     Domstolen skall vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut.”(5)
      
      8.     I artikel 74 i förordningen föreskrivs följande:
      ”1.   Vid förfarande inför byrån skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock skall i ärenden om relativa registreringshinder
         prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.
      
      2.     Byrån behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.”
       Bakgrund till överklagandet
      9.     I oktober 2001 ingav Hans-Peter Wilfer en ansökan om registrering av ordmärket ROCKBASS som gemenskapsvarumärke för ”[l]judteknikapparater, mixerbord, ljudeffektapparater, förstärkare, högtalare, aktiva högtalare
         (combos); behållare, väskor och fodral anpassade för nämnda varor”; ”[m]usikinstrument, speciellt gitarrer, elgitarrer, basgitarrer,
         akustiska gitarrer, tillbehör till gitarrer, nämligen strängar, bandtråd, halsar och remmar; behållare, väskor och fodral
         anpassade för nämnda varor, samt [b]ehållare, väskor och fodral”. Den 11 mars 2002 avslog granskaren ansökan med stöd av artikel
         7.1 b och c i förordningen. Den 25 mars 2002 överklagade Hans-Peter Wilfer granskarens beslut till harmoniseringsbyråns första
         överklagandenämnd (nedan kallad överklagandenämnden). Den 3 juli 2002 ingav han en skrivelse i vilken grunderna för överklagandet
         angavs, och den 2 juli 2003 inkom han med en tilläggsskrivelse med ett intyg från Roesberg, som är redaktör för en musiktidskrift,
         och uppgifter om registreringen av varumärket ROCKBASS i Kanada, Australien och Nya Zeeland.
      
      10.   Genom beslut av den 11 juli 2003 (nedan kallat det angripna beslutet) avslog överklagandenämnden överklagandet med stöd av
         artikel 7.1 c i förordningen. Överklagandenämnden ansåg att för omsättningskretsen, som bestod av musikspecialister, avsåg
         ordet rockbass en basgitarr som särskilt lämpar sig för att spela rockmusik, och det betecknade även en teknik för basgitarr
         – ”rockbas”. Nämnden ansåg således att ordmärket ROCKBASS var direkt beskrivande för musikinstrument och tillbehör till dessa,
         och för andra varor som särskilt angetts i ansökan, eftersom beskrivningarna av dem omfattar varor som används i samband med
         basgitarrer.
      
      11.   Hans-Peter Wilfer väckte talan om ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet vid förstainstansrätten och åberopade fyra
         grunder till stöd för sin talan: överklagandenämndens underlåtenhet, i strid med artikel 74.1 första meningen i förordningen,
         att utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena, underlåtenhet att beakta bevisning som förebringats av Hans-Peter Wilfer
         och åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordningen.
      
      12.   Förstainstansrätten ogillade talan i dess helhet. De delar av förstainstansrättens dom som är relevanta för överklagandet
         återges nedan under de överklagandegrunder som de har samband med.
      
       Överklagandet
      13.   Hans-Peter Wilfer har åberopat sju grunder till stöd för överklagandet.
       Den första överklagandegrunden
      14.   I den överklagade domen avslog förstainstansrätten Hans-Peter Wilfers begäran att det skulle föras till protokollet att han
         företräddes gemensamt av en advokat och en Patentanwalt, eller i andra hand, att han företräddes av en advokat, biträdd av
         en Patentanwalt. Enligt artikel 19 i domstolens stadga får endast en advokat som är behörig att uppträda inför domstol i någon
         av medlemsstaterna eller i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsavtalet företräda eller biträda
         andra parter än de stater och institutioner som avses i första och andra styckena i samma artikel.(6)
      
      15.   Hans-Peter Wilfer har i sin första överklagandegrund förklarat att förstainstansrätten feltolkade artikel 19 i domstolens
         stadga genom att avvisa hans begäran att företrädas även av sitt patentombud.
      
      16.   Då Hans-Peter Wilfer emellertid frånträdde sin första överklagandegrund vid förhandlingen kommer jag inte att behandla frågan
         ytterligare.
      
       Den andra överklagandegrunden
      17.   I den överklagade domen hänvisade förstainstansrätten till ett intyg som Hans-Peter Wilfer ingav vid förhandlingen och som
         gällde förfarandet för registrering av varumärket ROCKBASS i Förenta staterna. Förstainstansrätten påpekade att det av artikel
         63.2 och 3 i förordningen framgick att ett avgörande från överklagandenämnden endast kan ogiltigförklaras eller ändras om
         avgörandet är rättsstridigt i materiellt eller formellt hänseende och att rättsaktens lagenlighet enligt fast rättspraxis
         skall bedömas mot bakgrund av de faktiska och rättsliga omständigheter som rådde den dag då rättsakten antogs. Lagenligheten
         av ett avgörande från överklagandenämnden kan följaktligen endast ifrågasättas genom åberopande av nya omständigheter vid
         rätten, om det bevisas att överklagandenämnden var skyldig att på eget initiativ beakta dessa omständigheter i det administrativa
         förfarandet innan den fattade beslut i ärendet. Eftersom Hans-Peter Wilfer ingav intyget efter det att det ifrågasatta beslutet
         hade antagits och bevis avseende förfarandet för registrering av varumärket ROCKBASS i Förenta staterna inte utgör omständigheter
         som överklagandenämnden på eget initiativ borde ha beaktat innan den fattade det ifrågasatta beslutet, hade intyget inte någon
         betydelse för beslutets lagenlighet och skulle därför lämnas utan avseende.(7)
      
      18.   Hans-Peter Wilfer har i sin andra överklagandegrund hävdat att förstainstansrätten tillämpade artikel 74.1 första meningen
         och artikel 7.1 b och c i förordningen felaktigt genom att inte beakta detta intyg. Frågan om ett varumärke kan registreras
         är relevant både vid ansökan om registrering och när denna beviljas.
      
      19.   Vid förhandlingen förklarade Hans-Peter Wilfers ombud att hans klient inte inom ramen för den andra grunden gjorde gällande
         att förstainstansrätten själv skulle ha tillämpat artikel 74.1 i förordningen. Han anser snarare att förstainstansrätten feltolkade
         artikel 74.1 genom att finna att överklagandenämnden inte var skyldig att på eget initiativ beakta det faktum att parallella
         registreringsansökningar hade bifallits i andra jurisdiktioner. Överklagandenämnden uppmärksammades på den omständigheten
         i den skrivelse som Hans-Peter Wilfer gav in den 2 juli 2003.(8)
      
      20.   Den skrivelsens betydelse behandlas i den tredje grunden för överklagandet, som granskas nedan. I fråga om den andra grunden
         för överklagandet, som särskilt avser punkt 14 i förstainstansrättens dom, förstår jag inte på vilket sätt skrivelsen kan
         vara av betydelse. I den punkten fattade förstainstansrätten beslut om möjligheten att tillåta det intyg som Hans-Peter Wilfer
         gav in vid förhandlingen.
      
      21.   Med avseende på den frågan fanns inget i redogörelsen för rättsläget i punkt 13 i förstainstansrättens dom eller i rättstillämpningen
         av målet vid förstainstansrätten i punkt 14 som tyder på att förstainstansrätten tolkade eller tillämpade gemenskapsrätten
         felaktigt.(9) Jag föreslår således att talan inte skall bifallas på den andra överklagandegrunden.
      
       Den tredje överklagandegrunden
      22.   Hans-Peter Wilfer anförde vid förstainstansrätten att överklagandenämnden inte hade beaktat hans tilläggsskrivelse av den
         2 juli 2003 och bilagorna till denna, som innehöll ett intyg från Roesberg, musiktidskriftsredaktör, samt upplysningar om
         tidigare registreringar av varumärket ROCKBASS.
      
      23.   I den överklagade domen konstaterade förstainstansrätten att artikel 59 i förordningen inte kan tolkas så, att den utgör hinder
         för att nya faktiska omständigheter eller bevis beaktas som under prövningen av en talan avseende ett absolut registreringshinder
         åberopas efter utgången av fristen för framläggande av grunderna för överklagandet. Enligt artikel 74.2 i förordningen har
         överklagandenämnden ett utrymme för skönsmässig bedömning i fråga om beaktande av ytterligare omständigheter som åberopats
         efter utgången av fristen. Av detta följer att överklagandenämnden borde ha inlett en prövning av den skrivelsen för att åtminstone
         förvissa sig om att den inte innehöll några nya faktiska omständigheter eller bevis som skulle prövas. Överklagandenämnden
         gjorde sig således, genom att underlåta att pröva denna skrivelse, skyldig till ett förfarandefel. En oegentlighet i fråga
         om förfarandet kan emellertid leda till att ett beslut helt eller delvis ogiltigförklaras endast om det bevisas att det ifrågasatta
         beslutet hade haft ett annat innehåll om denna oegentlighet inte hade förelegat.(10) Skrivelsen innehöll inte några nya argument eller några nya bevis som hade kunnat påverka det ifrågasatta beslutet i materiellt
         hänseende. Intyget ingavs endast som stöd för två argument som Hans-Peter Wilfer redan hade åberopat inför granskaren och
         vid överklagandenämnden, och kunde således inte påverka det ifrågasatta beslutet i materiellt hänseende. Vad beträffar uppgifterna
         om registreringarna av varumärket ROCKBASS i Kanada, Australien och Nya Zeeland, följer att, eftersom registreringar som redan
         gjorts i medlemsstaterna inte utgör avgörande omständigheter,(11) kan i ännu mindre mån registreringar som gjorts i tredje länder vars lagstiftning inte är föremål för gemenskapsharmonisering
         användas för att fastställa att kriterier som är identiska med dem som anges i artikel 7.1 c i förordningen skall anses uppfyllda.
         Förstainstansrätten slog fast att, eftersom skrivelsen inte innehöll några nya omständigheter som skulle ha kunnat påverka
         det ifrågasatta beslutet i materiellt hänseende, kunde det förhållandet att överklagandenämnden inte gjort någon prövning
         av den inte medföra att beslutet skulle ogiltigförklaras.(12)
      
      24.   Hans-Peter Wilfer har genom sin tredje överklagandegrund gjort gällande att förstainstansrätten tillämpade artikel 74 i förordningen
         och domstolens rättpraxis om förfarandefel felaktigt. Skrivelsen av den 2 juli 2003 innehöll nya argument och bevis som kunde
         ha påverkat överklagandenämndens beslut i materiellt hänseende. Om överklagandenämnden hade tagit hänsyn till dessa uppgifter
         hade den inte kunnat hålla fast vid sin ståndpunkt att ordet ”rockbass” syftade på en basgitarr som var särskilt lämplig för
         att spela rockmusik på. Om skrivelsen hade beaktats kunde det således utan tvekan ha påverkat det ifrågasatta beslutet i materiellt
         hänseende. Detsamma gällde uppgifterna om registreringen av varumärket ROCKBASS i Kanada, Australien och Nya Zeeland [sic],
         eftersom överklagandenämnden i det ifrågasatta beslutet hänvisade till engelskt språkbruk och lexikaliska regler. Om överklagandenämnden
         hade tagit hänsyn till uppfattningen i engelskspråkiga jurisdiktioner att ordet ROCKBASS är ett fantasiord och därmed tillräckligt särskiljande och inte rent beskrivande, hade det ifrågasatta beslutet kunnat få
         ett annat materiellt innehåll.
      
      25.   Enligt min uppfattning kan talan inte bifallas på den tredje överklagandegrunden. Förstainstansrätten gjorde en riktig tolkning
         av artikel 74.2 i förordningen och en korrekt sammanfattning av effekten av domstolens rättspraxis i punkt 33 i sin dom. Den
         slutsatsen stärks även av domstolens nyligen meddelade dom i målet Kaul.(13)
      
       Den fjärde, den femte och den sjunde överklagandegrunden
      26.   Den fjärde, den femte och den sjunde överklagandegrunden gäller den del av förstainstansrättens dom som behandlar Hans-Peter
         Wilfers påstående att överklagandenämnden åsidosatte artikel 7.1 c i förordningen i två avseenden.
      
       Förstainstansrättens dom
      27.   För det första pekade Hans-Peter Wilfers på olika betydelser av beståndsdelarna i kännetecknet ROCKBASS. Han gjorde även gällande
         att orden rock bass i det engelska språket har en exakt betydelse, nämligen klippabborre, som är extremt ovanlig i fråga om
         de angivna varorna. Det ifrågavarande kännetecknet, som präglas av en ovanlig grammatisk struktur och en tvetydig betydelse,
         uppfattas således av omsättningskretsen som en fantasiterm.(14)
      
      28.   Förstainstansrätten konstaterade att ett känneteckens beskrivande karaktär skall bedömas med hänsyn till de varor som avses
         med registreringsansökan.(15) Överklagandenämnden hade med fog beaktat de betydelser som har samband med just de berörda varorna. Härav följer att ordet
         rockbass, såsom överklagandenämnden har fastställt, betecknar en basgitarr som är lämplig för att spela rockmusik eller tvärtom,
         en musikstil som spelas med en basgitarr. Att det ifrågavarande ordet inte som sådant förekommer i ordböcker föranledde inte
         förstainstansrätten att göra någon annan bedömning i detta avseende. Ett varumärke som utgörs av en nybildning som består
         av delar som var för sig beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser är beskrivande, om
         det inte finns en uppfattbar skillnad mellan nybildningen och en enkel summering av de delar som nybildningen består av. En
         förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är att nybildningen, på grund av sammansättningens ovanliga
         karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det
         intryck som uppkommer genom att betydelsen av nybildningens beståndsdelar kombineras.(16) Kännetecknet ROCKBASS avviker inte från de lexikaliska reglerna i det engelska språket, eftersom det motsvarar en syntaktiskt
         korrekt sammansättning av de två ord som det består av. Kännetecknets struktur är således inte ovanlig(17) och kännetecknet ger inte upphov till ett intryck som är avlägset från det intryck som uppkommer genom att betydelsen av
         nybildningens beståndsdelar kombineras.(18)
      
      29.   För det andra förklarade Hans-Peter Wilfer att trots de eventuella beskrivande bibetydelser som kännetecknet ROCKBASS kan
         ha, kan det inte med avseende på de berörda varorna ha en klar och tydlig betydelse som inte kan missförstås. Eftersom basgitarr
         inte har några egenskaper som är särskilt utmärkande för rockmusik, framstår det inte som naturligt att förstå ordet rockbass
         som en angivelse av en viss typ av basgitarr eller som benämning på en funktion hos basgitarren. Även om det antas att ordet
         rockbass avser en spelteknik för basgitarr, är denna betydelse inte beskrivande för varornas användning, eftersom i princip
         varje musikstil kan spelas på samtliga instrument. Sambandet mellan kännetecknet och basgitarrer är följaktligen inte direkt,
         bland annat eftersom det inte avser basgitarrernas väsentliga egenskaper.(19)
      
      30.   Förstainstansrätten slog fast att det för att artikel 7.1 c i förordningen skall vara tillämplig räcker att kännetecknet beskriver
         ett av de ifrågavarande varornas avsedda användningssätt, vilket omsättningskretsen kan antas beakta i en urvalssituation,
         och som således utgör en väsentlig egenskap.(20) Det är utrett att rockmusik utgör ett av de ifrågavarande varornas avsedda användningsområden. Rock är en mycket känd modern
         musikstil som associeras med elgitarr. Det kan bli aktuellt att beakta denna stil, och därefter hänvisa till elbasgitarr,
         vid valet av gitarr, särskilt om konsumenten har för avsikt att spela rock. Såsom överklagandenämnden vidare har visat genom
         att hänvisa till olika webbplatser, kan kännetecknet bestående av orden rock och bass allmänt användas i handeln som beteckning
         för elbasgitarr avsedd för rockmusik. Frågan huruvida denna benämning är tekniskt korrekt saknar betydelse för de konsumenter
         som inte har några särskilda tekniska kunskaper. Förstainstansrätten slog således vad beträffar basgitarrer fast att överklagandenämnden
         med fog ansåg att kännetecknet ROCKBASS hänför sig direkt till dessa varor, och till ett av varornas avsedda användningsområden,
         som kan beaktas när omsättningskretsen gör sitt val och att kännetecknet följaktligen är beskrivande.(21)
      
       Den fjärde och den femte överklagandegrunden
      31.   Genom sin fjärde överklagandegrund har Hans-Peter Wilfer hävdat att förstainstansrätten inte tog hänsyn till andra tänkbara
         betydelser av ordet rockbass. På tyska har det engelska ordet ”rock” mer än 25 olika betydelser och ordet ”bass” åtminstone
         sex, varav den musikaliska betydelsen är mycket mångfacetterad. Dessutom har det tyska ordet ”rock” åtminstone fem olika betydelser
         och ordet ”bass” åtminstone fyra. Hans-Peter Wilfer påpekade vid förstainstansrätten att uttrycket ”rockbass” således kunde
         ha en mängd betydelser. Förstainstansrätten avstod, utan att lämna någon motivering, från att ta hänsyn till detta och förvanskade
         eller förvrängde därmed Hans-Peter Wilfers uppgifter och åsidosatte motiveringsskyldigheten. Vidare påstås det inte, vare
         sig i det ifrågasatta beslutet eller på de webbplatser som överklagandenämnden hänvisade till i detta, att det är troligt
         att ordet rockbass används allmänt i handeln som beteckning på en elgitarr som är avsedd för rockmusik. Därmed förvanskade
         förstainstansrätten även de omständigheter som låg till grund för domen och åsidosatte motiveringsskyldigheten.
      
      32.   Hans-Peter Wilfer har i den femte grunden för överklagandet hävdat att förstainstansrätten, genom att slå fast att ordmärket
         ROCKBASS inte var ovanligt till sin struktur, inte tog hänsyn till att ordet dels kunde ha många olika betydelser, dels kunde
         hänföras till flera tänkbara grammatiska kategorier, exempelvis substantiv/substantiv, verb/adjektiv och så vidare. Genom
         att bortse från detta förvanskade förstainstansrätten de omständigheter som låg till grund för domen och åsidosatte motiveringsskyldigheten.
      
      33.   Beträffande den fjärde överklagandegrunden räcker det att påpeka att domstolen har slagit fast att ansökan om registrering
         av ett ordmärke skall avslås om åtminstone en av dess möjliga betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna.(22)
      
      34.   Samma synsätt skall enligt min uppfattning tillämpas analogt på den femte överklagandegrunden.
      35.   Jag anser således att den fjärde och den femte överklagandegrunden är obefogade.
       Den sjunde överklagandegrunden
      36.   Hans-Peter Wilfer har i den sjunde grunden för överklagandet hävdat att förstainstansrätten åsidosatte artikel 7.1 c i förordningen
         på olika sätt.
      
      37.   För det första genomfördes de olika stegen i bedömningen i fel ordning. Inledningsvis tog förstainstansrätten endast hänsyn
         till de tänkbara betydelser som på något sätt kunde ange egenskaper hos de varor som ansökan avsåg, vilket ledde till en ond
         cirkel. Enligt Hans-Peter Wilfer skall bedömningen i ett första skede endast ske med utgångspunkt från betydelser som är tänkbara
         för en opartisk genomsnittlig iakttagare, och först i ett andra skede skall dessa betydelser kopplas till de berörda varorna.
         Om förstainstansrätten hade gått till väga på det sättet hade den tvingats ta hänsyn till samtliga betydelser av ”rockbass”
         som var uppenbara för en opartisk professionell musiker eller amatörmusiker. En av de uppenbara betydelserna avser fiskarten
         klippabborre.
      
      38.   Jag kan inte godta det argumentet. Det är enligt min uppfattning uppenbart att förstainstansrätten inte skapade en ond cirkel
         genom att endast beakta tänkbara betydelser som på något sätt kunde beskriva de berörda varornas egenskaper. Det är en konsekvens
         av principen att en ansökan om registrering av ett ord skall avslås om åtminstone en av dess möjliga betydelser avser en egenskap
         hos de berörda varorna eller tjänsterna. Även om Hans-Peter Wilfer således har rätt i sitt påstående att den nordamerikanska
         sötvattensfisken klippaborre(23) hör till de betydelser av ordet ”rockbass” som är uppenbara för den genomsnittlige professionelle musikern eller amatörmusikern
         (varav många inte har engelska som modersmål) påverkar detta inte förstainstansrättens bedömning.
      
      39.   Hans-Peter Wilfer har för det andra hävdat att förstainstansrätten inte utgick från helhetsintrycket av varumärket, utan bedömde
         dess beståndsdelar. Den bortsåg från de uppenbart fantasibetonade och suggestiva betydelserna av ROCKBASS för att i stället
         ta fasta på betydelser som enligt dess uppfattning var beskrivande. Den bortsåg från betydelsen ”musikstil som spelas med
         en basgitarr” och tillskrev uttrycket den enda betydelsen ”basgitarr som det lämpar sig att spela rockmusik på”. Den hänvisade
         enbart till de tänkbara betydelser som kunde härledas om ordet delades i två separata ord, nämligen ”rock” i bemärkelsen rockmusik
         och ”bass” i bemärkelsen basgitarr. Den bortsåg därmed helt från det allmänna intrycket av ordet ROCKBASS.
      
      40.   Jag kan inte godta det synsättet. Förstainstansrätten bedömde visserligen först varumärkets beståndsdelar. Detta följer emellertid
         domstolens fasta rättspraxis i fråga om varumärken som utgörs av en nybildning, bestående av delar som var för sig beskriver
         egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser. I allmänhet är sådana varumärken i sig beskrivande.(24) Förstainstansrätten hänvisade därefter till undantaget från den allmänna regeln, nämligen att den inte gäller om det finns
         en uppfattbar skillnad mellan nybildningen och en enkel summering av de delar som nybildningen består av, och förklarade helt
         korrekt att en förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är att nybildningen, på grund av sammansättningens
         ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset
         från det intryck som uppkommer genom att betydelsen av nybildningens beståndsdelar kombineras. Förstainstansrätten fann att
         kännetecknet ROCKBASS inte avvek från de lexikaliska reglerna i det engelska språket, eftersom det motsvarade en syntaktiskt
         korrekt sammansättning av de två ord som det bestod av. Förstainstansrätten konstaterade att kännetecknets struktur således
         inte var ovanlig och att det inte gav ett intryck som var avlägset från det intryck som uppkommer genom att betydelsen av
         nybildningens beståndsdelar kombineras.
      
      41.   Jag anser att förstainstansrätten i den delen av sin dom kombinerade en oklanderlig analys av domstolens rättspraxis med en
         bedömning av de faktiska omständigheterna som inte kan ifrågasättas inom ramen för överklagandet.
      
      42.   Hans-Peter Wilfer har för det tredje anfört att förstainstansrätten bortsåg från det faktum att avsedda användningssätt inte räcker för att konstatera att ett varumärke är direkt beskrivande. Det framgår av punkt 62 i domen att förstainstansrätten
         ansåg att ett av varornas avsedda möjliga användningssätt var att spela rockmusik. Den konstaterade följaktligen att den uppgiften
         kunde vara väsentlig för en basgitarrköpare som tänker spela rockmusik. Den fann emellertid att frågan huruvida denna benämning
         är tekniskt korrekt saknade betydelse. Förstainstansrätten bortsåg därmed felaktigt från det faktum att för att den berörda
         allmänheten skall anse att en omständighet är väsentlig, är det nödvändigt att den allmänheten åtminstone känner till dess
         existens. I förevarande mål tyder inget på att de varor som ansökan avsåg, nämligen ”musikinstrument” eller ”elbasgitarrer”
         särskilt lämpar sig för att spela en viss musikstil. Således kan det faktum att det är möjligt att spela en viss musikstil
         såsom rockbas på vissa av de varor som ansökan avsåg, exempelvis en elbasgitarr, inte utgöra en väsentlig egenskap hos varan,
         och än mindre hos andra musikinstrument eller tillbehör som avsågs med ansökan. Som förstainstansrätten själv framhöll i punkt
         66 skall ett känneteckens beskrivande karaktär bedömas individuellt i förhållande till var och en av de kategorier av varor
         eller tjänster som registreringsansökan avser.
      
      43.   Hans-Peter Wilfer tycks således anse att enbart den omständigheten att ett ord beskriver ett avsett användningssätt för en
         vara eller en tjänst som skall omfattas av ett sökt varumärke inte räcker för att det varumärket inte skall kunna registreras
         på grund av att det är beskrivande. Jag måste medge att jag har svårt att förstå hur det argumentet skulle kunna klara ens
         den mest summariska läsning av artikel 7.1 c i förordningen. I den artikeln föreskrivs otvetydigt att ”varumärken som endast
         består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas … avsedda användning” ”får inte registreras”.
      
      44.   Vid förhandlingen har Hans-Peter Wilfers ombud betonat att musikstilen rockbas inte är en kännetecknande egenskap för varor
         eller musikinstrument. Inte heller i det fallet förstår jag hur argumentet kan vara till hjälp för Hans-Peter Wilfer. Det
         är naturligtvis uppenbart att ett av de avsedda sätten att använda en basgitarr är att spela rockmusik. Det konstaterandet
         blir inte mindre sant för att en viss person köper en basgitarr i (den eventuellt felaktiga) avsikten att spela klassisk musik
         med den. Det påverkas än mindre av det exempel som givits av Hans-Peter Wilfers ombud, som förklarade att den logiska slutsatsen
         blir att varumärket Honda Jazz inte kan registreras därför att det är möjligt att spela jazzmusik i bilar.
      
      45.   Jag anser således att den sjunde överklagandegrunden är verkningslös.
       Den sjätte överklagandegrunden
      46.   Vid förstainstansrätten förklarade Hans-Peter Wilfer att det, enligt rättspraxis,(25) i fråga om gitarrtillbehör skall göras en oberoende prövning av varje kategori av de angivna varorna eller tjänsterna. I
         förevarande mål har inte ordet rockbass något uppenbart samband vare sig med de väsentliga egenskaperna hos tillbehören i
         klass 15 eller med de varor som anges i klasserna 9 och 18.(26)
      
      47.   Förstainstansrätten konstaterade vad beträffar behållare, väskor och fodral som omfattas av klass 18 att eftersom Hans-Peter
         Wilfer inte har gjort någon åtskillnad inom denna generiska kategori, skall överklagandenämndens bedömning fastställas till
         den del den avser denna kategori i dess helhet. Vad beträffar de apparater som omfattas av klass 9, framgår det av parternas
         argument att samma apparater kan användas för olika instrument. Användningen av dessa apparater för basgitarr är således endast
         ett av deras möjliga användningssätt. Det finns ett tillräckligt direkt och konkret samband mellan kännetecknet och de ifrågavarande
         varorna när den teknik som associeras med kännetecknet innebär eller kräver att dessa varor används. Denna teknik utgör nämligen
         inte enbart ett användningsområde för dessa varor eller tjänster utan är en av deras särskilda funktioner.(27) Under dessa omständigheter föranleder inte den omständigheten att de ifrågavarande varorna även kan användas i ett annat
         sammanhang, som inte associeras med det ifrågavarande kännetecknet, någon annan bedömning.(28) Även om de ifrågavarande apparaterna inte är avsedda att användas uteslutande för basgitarrer, används de emellertid i förevarande
         fall inte självständigt i förhållande till elektriska instrument. Användningen av dessa apparater är dessutom nödvändig för
         att spela elgitarr, som inte ensam kan producera musikaliska ljud. Möjligheten att spela elbasgitarr är en funktion hos de
         apparater som anges i ansökan och utgör inte endast ett av flera användningsområden. Egenskaperna hos dessa båda varukategorier
         kräver, eller åtminstone innebär, att varorna används gemensamt.(29)
      
      48.   Genom sin sjätte överklagandegrund har Hans-Peter Wilfer för det första gjort gällande att förstainstansrätten bortsåg från
         att behållare, väskor och fodral avsedda för transport av musikinstrument och tillbehör till dessa omfattas av klass 15. I
         enlighet med detta inbegrep Hans-Peter Wilfer ”behållare, väskor och fodral anpassade för nämnda varor” i sin förteckning
         över varor i klass 15. De ”behållare, väskor och fodral” som omfattas av klass 18 är således avsedda för all slags användning
         utom för att transportera ”musikinstrument och tillbehör till dessa”. Förstainstansrätten har förvanskat de faktiska omständigheterna,
         utan att motivera detta.
      
      49.   Hans-Peter Wilfer har för det andra anfört att förstainstansrätten, genom att förklara att de varor i klass 9 avseende vilka
         han sökt registrering inte ”används … självständigt i förhållande till elektriska instrument”,(30) förvanskade de faktiska omständigheterna utan att motivera detta. Hans-Peter Wilfer hade förklarat att ingen av de varor
         som anges i klass 9 förutsatte att ett ”musikinstrument” eller en ”elgitarr” användes. Tvärtom kan ”ljudteknikapparater, mixerbord,
         ljudeffektapparater, förstärkare, högtalare, aktiva högtalare (combos)” lika gärna användas för att överföra många andra ljudsignaler,
         exempelvis djurläten, video-, televisions- och radiosignaler. Det är därför verklighetsfrämmande och godtyckligt att anta
         att den främsta funktionen hos utrustningen är dess användning tillsammans med en elbasgitarr. Detta gäller så mycket mer
         för ”behållare, väskor och fodral anpassade för [ljudteknikapparater, mixerbord, ljudeffektapparater, förstärkare, högtalare,
         aktiva högtalare (combos)]”, eftersom de inte säljs tillsammans med musikinstrument eller elbasgitarrer, utan bara med de
         varor som anges i klass 9.
      
      50.   Jag delar harmoniseringsbyråns uppfattning att den sjätte överklagandegrundens första del, trots att den framförs i form av
         kritik avseende en förvanskning av de faktiska omständigheterna, i själva verket syftar till att förstainstansrättens och
         i synnerhet överklagandenämndens bedömning av dessa omständigheter skall bedömas på nytt. Av det angripna beslutet framgår
         att Hans-Peter Wilfer inte uteslöt möjligheten att behållarna, väskorna och fodralen i klass 18 kunde användas tillsammans
         med gitarrer. Med utgångspunkt från detta konstaterade överklagandenämnden att det tilltänkta varumärket beskrev det avsedda
         användningssättet för dessa varor. Förstainstansrättens fastställelse av den bedömningen kan inte prövas inom ramen för överklagandet.
      
      51.   Beträffande den andra frågan tycks Hans-Peter Wilfer inte ha ifrågasatt förstainstansrättens konstaterande att ett möjligt
         sätt att använda utrustning i klass 9 är att använda den tillsammans med en basgitarr. Det faktum att utrustningen även kan
         användas på annat sätt, som det berörda varumärket inte hänför sig till, betyder inte att det inte är beskrivande.(31) Förstainstansrättens konstaterande att varumärket inte kunde registreras för utrustning i klass 9 var således korrekt.
      
      52.   Jag anser följaktligen att den sjätte grunden för överklagandet delvis inte kan tas upp till sakprövning och delvis är ogrundad.
       Förslag till avgörande
      53.   Av ovan angivna skäl anser jag att domstolen skall
      –       ogilla överklagandet,
      –       förplikta Hans-Peter Wilfer att ersätta rättegångskostnaderna i samband med överklagandet.
      1 –	Originalspråk: engelska.
      
      2 –	Dom av den 8 juni 2005 i mål T-315/03, Wilfer mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. II‑1981).
      
      3 –	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva,
         område 17, volym 2, s. 3).
      
      4 	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40,
         1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178). I samband med andra i huvudsak likalydande bestämmelser i
         direktiv 89/104 och i förordningen har domstolen slagit fast att dess tolkning av den ena bestämmelsen även skall gälla den
         andra: dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I‑4861), punkterna 26–28.
      
      5 	I förordningens trettonde skäl förklaras att den behörighet som genom förordningen tilläggs domstolen att ogiltigförklara
         och ändra besluten av överklagandenämnden bör utövas i första instans av förstainstansrätten i enlighet med rådets beslut
         88/591/EKSG, EEG, Euratom av den 24 oktober 1988 om upprättandet av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (EGT L 319,
         s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 2, s. 89), ändrat genom beslut 93/350/Euratom, EKSG, EEG av den 8 juni 1993 (EGT
         L 144, s. 21; svensk specialutgåva, område 1, volym 3, s. 21). 
      
      6 –	I punkterna 10 och 11 i den överklagade domen hänvisas till förstainstansrättens beslut av den 9 september 2004 i mål T-14/04,
         Alto de Casablanca mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. II-3077), punkt 9 och där angiven rättspraxis.
      
      7 –	Punkterna 12–14 i den överklagade domen, där det hänvisas till dom av den 26 november 2003 i mål T-222/02, HERON Robotunits
         mot harmoniseringsbyrån (ROBOTUNITS) (REG 2003, s. II-4995), punkterna 50 och 51 och där angiven rättspraxis.
      
      8 –	Se ovan punkt 9.
      
      9 –	Se även punkt 54 i domstolens dom av den 13 mars 2007 i mål C-29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul (REG 2007, s. I-0000),
         som bekräftar förstainstansrättens tolkning i förevarande mål.
      
      10 –	Här hänvisas till dom av den 29 oktober 1980 i de förenade målen 209/78–215/78 och 218/78, Landewyck m.fl. mot kommissionen
         (REG 1980, s. 3125; svensk specialutgåva, volym 5, s. 345), punkt 47, och av den 21 mars 1990 i mål C-142/87, Belgien mot
         kommissionen (REG 1990, s. I-959), punkt 48, och dom av den 21 oktober 2004 i mål C-447/02 P, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån
         (REG 2004, s. I-0000), punkterna 47–50.
      
      11 –	Dom av den 24 november 2004 i mål T-393/02, Henkel mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. II-4115), punkt 46 och där angiven
         rättspraxis.
      
      12 –	Punkterna 28–36 i den överklagade domen.
      
      13 –	Se ovan fotnot 10, särskilt punkterna 42, 43 och 63.
      
      14 –	Punkt 39 i den överklagade domen.
      
      15 –	Domen i målet ROBOTUNITS, ovan fotnot 16, punkt 41.
      
      16 –	I fråga om direktiv 89/104, hänvisas till domstolens dom av den 12 februari 2004 i mål C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland
         (REG 2004, s. I-1619), punkt 100, och dom av den 12 februari 2004 i mål C-265/00, Campina Melkunie (REG 2004, s. I-1699),
         punkt 43.
      
      17 –	Dom av den 20 mars 2002 i mål T-356/00, DaimlerChrysler mot harmoniseringsbyrån (CARCARD) (REG 2002, s. II-1963), punkt
         29, och domen i det ovan i fotnot 8 nämnda målet ROBOTUNITS, punkt 39.
      
      18 –	Punkterna 56–60 i den överklagade domen.
      
      19 –	Punkterna 40 och 41 i den överklagade domen.
      
      20 –	Domen i det ovan i punkt 8 nämnda målet ROBOTUNITS, punkt 44, och dom av den 20 juli 2004 i mål T-311/02, Lissotschenko
         och Hentze mot harmoniseringsbyrån (LIMO) (REG 2004, s. II-2957), punkt 41.
      
      21 –	Punkterna 61–63 i den överklagade domen.
      
      22 –	Dom av den 23 oktober 2003 i mål C-191/01, harmoniseringsbyrån mot Wrigley (REG 2003, s. I-12447), punkt 32; se även, i
         fråga om varumärkesdirektivet, domen i det ovan i fotnot 17 nämnda målet Campina Melkunie, punkt 38.
      
      23 –	Ambloplites rupestris; på franska perche des roches, crapet de roche eller rouget de roche; på tyska, gemeiner Felsenbarsch eller gemeiner Sonnenbarsch.
      
      24 –	Se de mål som förstainstansrätten hänvisade till och som citeras i fotnot 17. Se, i fråga om förordningen, även dom av
         den 19 april 2007 i mål C-273/05 P, Celltech (REG 2007, s. I-0000), punkt 77.
      
      25 –	Dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (ELLOS) (REG 2002, s. II-753), punkt 41.
      
      26 –	Punkt 42 i den överklagade domen.
      
      27 –	Dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. II-723), punkt 44.
      
      28 –	Domen i det ovan i fotnot 8 nämnda målet ROBOTUNITS, punkt 47.
      
      29 –	Punkterna 70–73 i den överklagade domen.
      
      30 –	Punkt 73.
      
      31 –	Se ovan punkt 33.