CELEX: 62009CN0263
Language: nl
Date: 2009-05-14 00:00:00
Title: Zaak C-263/09 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 juli 2009 door Edwin Co. Ltd tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 14 mei 2009 in zaak T-165/06, Elio Fiorucci/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

12.9.2009   
            
            
               NL
            
            
               Publicatieblad van de Europese Unie
            
            
               C 220/25
            
         Hogere voorziening ingesteld op 14 juli 2009 door Edwin Co. Ltd tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vijfde kamer) van 14 mei 2009 in zaak T-165/06, Elio Fiorucci/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
   (Zaak C-263/09 P)
   2009/C 220/51
   Procestaal: Italiaans
   
      Partijen
   
   
      Rekwirant: Edwin Co. Ltd (vertegenwoordigers: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K.P. Muraro, M. Balestriero, avvocati)
   
      Andere partij in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
   
      Conclusies
   
   
               —
            
            
               Het bestreden arrest vernietigen;
            
         
               —
            
            
               Elio Fiorucci veroordelen in de kosten van beide procedures of, bij afwijzing van de hogere voorziening, de kosten te verdelen.
            
         
      Middelen en voornaamste argumenten
   
   
               1.
            
            
               Het bestreden arrest moet inzonderheid worden vernietigd wegens schending of onjuiste toepassing van artikel 52, lid 2, sub a, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk. (1) De relatieve weigeringsgrond die op basis van deze bepaling de nietigheid meebrengt van de inschrijving van een merk bestaande uit de naam van een andere persoon dan de inschrijver, bestaat in het feit dat degene die ageert om die nietigheid te doen vaststellen, op basis van nationaal recht houder is een exclusief recht om die naam te gebruiken. Op basis van het ex adverso ingeroepen artikel 8, lid 3, van de CPI (2) (Italiaans wetboek op de industriële eigendom) is de heer Fiorucci echter geen houder van enig recht met een dergelijke inhoud. Veeleer ruimt artikel 8, lid 3, een loutere aanspraak op inschrijving van het teken „Elio Fiorucci” in, die hij echter nooit zal kunnen uitoefenen aangezien het aldus ingeschreven merk in conflict zou raken met het woordmerk „Foirucci” van Edwin. In deze omstandigheden heeft het Gerecht het merk „Elio Fioruccu” van Edwin nietigverklaard op basis van een weigeringsgrond die niet bestaat en die ook nooit zal bestaan. Een en ander levert schending en onjuiste toepassing van artikel 52, lid 2, sub a, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk op, welke bepaling, indien juist uitgelegd, alleen toepassing kan vinden indien de persoon die om nietigverklaring verzoekt reeds houder is (althans houder kan worden) van een exclusief recht op het gebruik van zijn eigen naam als merk.
            
         
               2.
            
            
               Het bestreden arrest moet voorts worden vernietigd wegens schending en onjuiste toepassing van artikel 8, lid 3, CPI. Anders dan het Gerecht heeft geoordeeld, dient deze bepaling immers alleen toepassing te vinden op persoonsnamen die buiten de handelssfeer bekendheid hebben verworven en kan zij dus niet worden toegepast op het patroniem „Elio Fiorucci”, dat op basis van een in de onderhavige procedure niet voor betwisting vatbare feitelijke vaststelling oorspronkelijk bekendheid heeft verworven in de handelssfeer.
               Deze lezing van artikel 8, lid 3, CPI vindt vooral steun in de bewoordingen van deze bepaling, die uitdrukkelijk verklaart dat de bescherming waarin zij voorziet uitdrukkelijk moet worden voorbehouden aan persoonsnamen die bekendheid hebben verworven „op artistiek, litterair, wetenschappelijk, politiek of sportief gebied”. Deze conclusie vindt bovendien bevestiging in de opbouw van het Italiaanse merkenrecht, waaruit blijkt dat in de handelssfeer verworven bekendheid onder de bescherming van artikel 12, lid 1, sub b en f, CPI valt, terwijl artikel 8, lid 3, CPI enkel ziet op bekendheid die oorspronkelijk buiten de handelssfeer is verworven. Deze bepalingen kunnen voorts niet beide tegelijk op hetzelfde teken worden toegepast, aangezien dan twee onderling onverenigbare exclusieve merkrechten zouden ontstaan. Door zijn eigen achternaam als merk in te schrijven (en vervolgens Edwin af te staan) heeft de heer Fiorucci dan ook alle middelen uitgeput om zijn eigen bekendheid voor handelsdoeleinden te gebruiken. Hij kan dan ook geen beroep doen op artikel 8, lid 3, CPI om de nietigheid in te roepen van het merk „Elio Fiorucci” van Edwin.
               De door Edwin voorgestane uitlegging van artikel 8, lid 3, CPI, die meebrengt dat deze bepaling op het onderhavige geding geen toepassing vindt, stroken met de ratio van de bepaling, die wil vermijden dat degene die een teken inschrijft dat bekendheid heeft verworven door andermans inspanningen, op parasitaire wijze gebruik maakt van die bekendheid. Edwin kan echter geen parasitair gebruik worden verweten, aangezien zij het merk „Fiorucci” tegen een aanzienlijke prijs heeft verworven en daardoor duur heeft betaald voor het recht om de bekendheid die aan de naam van de beroemde Milanese stylist is verbonden te gebruiken.
               De redenering van het Gerecht volgens welke de door artikel 8, lid 3, CPI geboden bescherming ruimer is dan de bescherming van de bekendheid die onderscheidende tekens in de handelssfeer hebben verworven, kan voorts niet overtuigen. Volgens de meest vooraanstaande Italiaanse auteurs is de aanspraak op inschrijving van tekens met een bekendheid buiten de handelssfeer ex artikel 8, lid 3, CPI niet absoluut. Zij is echter vooral niet ruimer dan die waarin artikel 12, lid 1, sub b en f, CPUI voorziet voor tekens met een bekendheid in de handelssfeer. Het feit dat de werkingssferen van deze bepalingen in elkaar grijpen, bevestigt nog eens dat een alternatieve toepassing ervan zich opdringt.
               Anders dan door het Gerecht oppervlakkig is geoordeeld, toont aandachtige en nauwgezette analyse van de Italiaanse rechtsleer met betrekking tot artikel 8, lid 3, CPI (voorheen artikel 21, lid 3, sub m) aan dat deze bepaling volgens de meeste auteurs enkel toepassing vindt op tekens die bekendheid hebben verworven buiten de handelssfeer. Dit vindt ook bevestiging in de weinige uitspraken van Italiaanse rechters tot nu toe over artikel 8, lid 3, CPI.
               Evenmin overtuigend is de redenering van het Gerecht dat de heer Fiorucci, aangezien hij ook buiten de handelssfeer bekendheid had verworven (te weten op artistiek, cultureel en ecologisch gebied en op het gebied van de kinderbescherming), zich hoe dan ook op de bescherming ex artikel 8, lid 3, CPI kan beroepen. Veeleer is de overheersende mening in de rechtsleer dart wanneer een reeds door anderen ingeschreven en bekend geworden patroniem bekendheid buiten de handelssfeer bekendheid verwerft, de houder ervan (in casu Elio Fiorucci) geen beroep kan doen op artikel 8, lid 3, CPI, omdat het vereiste van bescherming van de persoon (in casu Edwin) die houder is van het bekende merk (hier: het teken „Fiorucci”) dat eerder is ingeschreven, prevaleert.
            
         
               3.
            
            
               Het bestreden arrest moet voorts worden vernietigd wegens gebrekkige motivering, voor zover het Gerecht heeft verzuimd de argumenten en bewijzen te onderzoeken aan de hand waarvan Edwin heeft willen aantonen dat zij van Elio Fiorucci toestemming had verkregen diens patroniem als merk in te schrijven. Subsidiair betoogt Edwin dat zo het Hof van Justitie zichzelf en het Gerecht onbevoegd mocht achten om bovenstaande argumenten te onderzoeken, het uitdrukkelijk om onderzoek zou moeten vragen aan de kamer van beroep (dan wel een andere instantie of afdeling) van het BHIM (hetgeen het Gerecht niet heeft gedaan), zoals is voorzien in artikel 63, lid 3, van de verordening inzake het gemeeenschapsmerk en in artikel 1 quinquies van verordening (EG) nr. 216/96. (3)
               
            
         
               4.
            
            
               Het bestreden arrest is voorts gewezen in strijd met of met onjuiste toepassing van artikel 63 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk en onrechtvaardig, daar het Gerecht ten onrechte niet heeft onderzocht het argument dat Edwin heeft gebaseerd op de omstandigheid dat rekwirante van de vennootschap Fiorucci SpA een feitelijk merk op het patroniem „Elio Fiorucci”(of enig ander recht om de bekendheid daarvan te gebruiken) heeft verworven. Subsidiair merkt Edwin op dat zo het Hof van Justitie zichzelf en het Gerecht onbevoegd mocht achten om bovenstaande argumenten te onderzoeken, het uitdrukkelijk om onderzoek zou moeten vragen aan de kamer van beroep (dan wel een andere instantie of afdeling) van het BHIM (hetgeen het Gerecht niet heeft gedaan), zoals is voorzien in artikel 63, lid 3, van de verordening inzake het gemeeenschapsmerk en in artikel 1 quinquies van verordening (EG) nr. 216/96.
            
         
      (1)  Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 (PB 1994, L 11, blz. 1).
   
      (2)  Codice della Proprietà industriale.
   
      (3)  Verordening (EG) nr. 216/96 van de Commissie van 5 februari 1996 houdende het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (PB L 28, blz. 11).