CELEX: 62003CC0353
Language: pl
Date: 2005-01-27 00:00:00
Title: Opinia rzecznika generalnego Kokott przedstawione w dniu 27 stycznia 2005 r. # Société des produits Nestlé SA przeciwko Mars UK Ltd. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Zjednoczone Królestwo. # Znaki towarowe - Dyrektywa 89/104/EWG - Brak charakteru odróżniającego - Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania - Używanie jako część lub w połączeniu z innym zarejestrowanym znakiem towarowym. # Sprawa C-353/03.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
      JULIANE KOKOTT
      przedstawiona w dniu 20 stycznia 2005 r.(1)
      
      Sprawa C‑353/03
      Société des produits Nestlé SA
      przeciwko
      Mars UK Ltd
      [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)(Zjednoczone
         Królestwo)]
      
      Znaki towarowe – Dyrektywa 89/104/EWG – Brak charakteru odróżniającego – Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używaniaI –    Wprowadzenie
      1.     W niniejszym postępowaniu po raz kolejny zwrócono się do Trybunału o wypowiedź w sprawie przepisów dotyczących odróżniającego
         charakteru znaków towarowych. Tym razem spór dotyczy tego, czy „slogan” „HAVE A BREAK” mógł uzyskać charakter odróżniający
         w następstwie używania go jako części zarejestrowanego znaku towarowego „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT”. Istotę sprawy stanowi
         pytanie, czy ten rodzaj używania oznaczenia może prowadzić do uzyskania istotnego pod względem prawa o znakach towarowych
         charakteru odróżniającego, czy też stoi na przeszkodzie uznaniu go za znak towarowy.
      
      II – Ramy prawne
      2.     Artykuł 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich
         odnoszących się do znaków towarowych(2) definiuje znaki towarowe:
      
      „Znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności
         z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie
         umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.
      
      3.     Podstawy odmowy rejestracji znaków towarowych uregulowane są w art. 3 dyrektywy. W niniejszej sprawie na szczególną na uwagę
         zasługuje art. 3 ust. 1 lit. b): 
      
      „Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:
      […]
      b)      znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru; 
      […]”.
      4.     Artykuł 3 ust. 3 zdanie pierwsze dyrektywy przewiduje jednak odstępstwo od tego zakazu rejestracji: 
      „Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzić jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli
         przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający”.
      
      5.     Transpozycji tych przepisów dokonano w Wielkiej Brytanii w sekcji 3 Trade Mark Act 1994.
      6.     Artykuł 5 dyrektywy 89/104 określa prawa przyznane przez znak towarowy:
      „1.       Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania
         wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
      
      a)      oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
         
      
      b)      oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa
         towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [odbiorców],
         które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.
      
      […]”.
      7.     Artykuł 10 ust. 2 lit. a) precyzuje pojęcie używania znaku towarowego w związku z jego używaniem zachowującym charakter znaku
         towarowego:
      
      „2.      W rozumieniu ust. 1 za »używanie« uważa się również:
      a)      używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci,
         w jakiej ten znak został zarejestrowany;
      
      [...]”.
      8.     Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego(3) zawiera przepisy o bardzo zbliżonym brzmieniu.
      
      III – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
      9.     Przed Court of Appeal toczy się spór o to, czy slogan „HAVE A BREAK” może zostać zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jako znak
         towarowy dla czekolady, wyrobów czekoladowych, cukierków, słodyczy i ciastek. Zgłaszającą jest Société des produits Nestlé
         SA, która jest jednocześnie właścicielem zarejestrowanych dla tych samych grup towarów znaków towarowych „HAVE A BREAK … HAVE
         A KIT KAT” i „KIT KAT”. Rejestracji znaku towarowego „HAVE A BREAK” sprzeciwia się Mars UK Ltd.
      
      10.   Obie strony prowadzą spór o to, czy slogan „HAVE A BREAK” posiada samoistny (inherentny) czy też uzyskany w następstwie używania
         jako elementu znaku towarowego „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” rzeczywisty charakter odróżniający w takim znaczeniu, że reklamowany
         za jego pomocą towar zostałby przypisany producentom batonu czekoladowego Kit Kat.
      
      11.   Decyzją urzędnika brytyjskiego urzędu patentowego (Hearing Oficer) i na mocy wyroku sądu pierwszej instancji odmówiono rejestracji
         znaku towarowego uznając, że „HAVE A BREAK” ani nie miał samoistnego charakteru odróżniającego, ani też nie uzyskał niezbędnego
         charakteru odróżniającego w następstwie używania oznaczenia „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT”.
      
      12.   Court of Appeal zgadza się na podstawie orzecznictwa Trybunału z niższymi instancjami co do tego, że „HAVE A BREAK” nie posiada
         samoistnego charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104. 
      
      13.   Court of Appeal nie wyklucza jednak, że „HAVE A BREAK” uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania go jako elementu
         sloganu „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT”, chronionego jako znak towarowy. Niższe instancje stwierdziły wprawdzie, że używanie
         jako części znaku towarowego nie ma jakiejkolwiek mocy dowodowej w odniesieniu do samoistnego charakteru odróżniającego, jednak
         zdaniem Court of Appeal również taka część mogłaby uzyskać własny charakter odróżniający, na przykład wskazując konsumentowi
         w sposób jednoznaczny chroniony znak towarowy.
      
      14.   Court of Appeal przedłożył wobec tego Trybunałowi następujące pytanie w celu wydania orzeczenia prejudycjalnego:
      „Czy znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady 89/104/EWG i art. 7 ust. 3
         rozporządzenia Rady nr 40/94 w wyniku lub w następstwie używania tego znaku jako części innego znaku towarowego lub w połączeniu
         z innym znakiem towarowym?”.
      
      IV – Ocena
      A –    Wprowadzenie
      15.   Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy pytania, czy wyrażenie „HAVE A BREAK” może zostać zarejestrowane
         jako znak towarowy. Z zastrzeżeniem określonych, nieistotnych tutaj przypadków szczególnych(4) oznaczenie – tzn. również wyrażenie – zgodnie z dyrektywą 89/104(5) może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, jeżeli ma charakter odróżniający. Wynika to z brzmienia i systematyki różnych
         przepisów dyrektywy dotyczących podstaw odmowy rejestracji oraz motywów tej dyrektywy(6).
      
      16.   Charakter odróżniający oznacza, że oznaczenie jest zdolne do identyfikowania towaru lub usługi jako pochodzących z określonego
         przedsiębiorstwa, a tym samym do odróżnienia ich od towarów lub usług innych przedsiębiorstw(7). Trybunał opiera się na uniwersalnym pojęciu charakteru odróżniającego, które nie może zostać zastąpione przez szczególne
         kryteria dla szczególnych znaków towarowych(8).
      
      17.   Badając, czy znak towarowy ma charakter odróżniający, należy wziąć pod uwagę towary lub usługi, dla których wniesiono o rejestrację,
         i sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców, który składa się z właściwie poinformowanych oraz dostatecznie
         uważnych i rozsądnych przeciętnych konsumentów tych towarów lub odbiorców tych usług(9). Ten charakter odróżniający musi być przedmiotem konkretnej oceny(10).
      
      18.   W praktyce rozróżnia się samoistny i nabyty charakter odróżniający. Oceny samoistnego charakteru odróżniającego dokonuje się
         w świetle podstawy odmowy rejestracji w postaci braku charakteru odróżniającego, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy
         89/104. Ocena ta jest zasadniczo niezależna od używania oznaczenia. Odnosi się ona wyłącznie do tego, czy oznaczenie samo
         w sobie ma charakter odróżniający.
      
      19.   Court of Appeal stwierdził już w niniejszym przypadku, że właściwy krąg odbiorców postrzega grupę składniową „HAVE A BREAK”
         jako wyrażenie neutralne z punktu widzenia pochodzenia (towaru) i że wskutek tego nie posiada ono samoistnego charakteru odróżniającego.
      
      B –    W przedmiocie pojęcia używania 
      20.   Zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 oznaczenie może w następstwie jego używania uzyskać charakter odróżniający, którego
         pierwotnie nie posiadało, i w konsekwencji zostać zarejestrowanym w charakterze znaku towarowego. Tak więc to z tytułu używania
         oznaczenie uzyskuje charakter odróżniający, stanowiący przesłankę rejestracji. Przepis ten znacznie osłabia zasadę zawartą
         w art. 3 ust. 1 lit. b), że znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego nie są rejestrowane(11).
      
      21.   Pytanie Court of Appeal ma więc na celu wyjaśnienie, czy także część znaku towarowego może w sposób samodzielny i niezależny
         od głównego znaku towarowego uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania głównego znaku towarowego. Nestlé stara
         się w istocie wykazać, że w następstwie używania głównego znaku towarowego „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” również sporny
         element „HAVE A BREAK” uzyskał charakter odróżniający. Mars odrzuca natomiast wszelką ocenę dowodów odnoszących się do używania
         głównego znaku towarowego, uznając za istotne jedynie używanie elementu niezależnie od głównego znaku towarowego.
      
      22.   Wobec powyższego należy najpierw wyjaśnić, że Trybunał nie może ustalić w ramach postępowania o wydanie orzeczenia w trybie
         prejudycjalnym, czy określony znak towarowy uzyskał charakter odróżniający. Zadaniem Trybunału jest natomiast dokonanie takiej
         wykładni prawa wspólnotowego, aby sąd krajowy mógł je prawidłowo zastosować w toczącej się przed nim sprawie. Wobec tego Trybunał
         może wypowiedzieć się jedynie w przedmiocie wykładni art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, a nie w kwestii, czy „HAVE A BREAK” uzyskał
         w Wielkiej Brytanii charakter odróżniający.
      
      23.   Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 dopuszcza rejestrację znaku towarowego, jeżeli znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie
         jego używania. Mars i Komisja wywodzą z tego sformułowania, że w celu wykazania uzyskania charakteru odróżniającego w rozumieniu
         art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 nie można powoływać się na używanie oznaczenia jako elementu innego znaku towarowego. Pogląd
         ten nie przekonuje, gdyż – jak przytacza również rząd irlandzki – używanie znaku towarowego w dosłownym rozumieniu tego słowa
         obejmuje zarówno jego niezależne używanie, jak też używanie go jako elementu innego złożonego znaku towarowego.
      
      24.   Wbrew stanowisku rządu Zjednoczonego Królestwa lektura art. 10 dyrektywy 89/104 nie prowadzi do innych wniosków. Artykuł 10
         i nast. dotyczą utraty ochrony przyznanej przez znak towarowy w następstwie nieużywania. Właściciel znaku towarowego może
         zarezerwować w zakresie prawa o znakach towarowych określone oznaczenia do swojego wyłącznego użytku tylko wtedy, gdy ich
         rzeczywiście używa. Pod względem systemowym z pewnością niewłaściwe byłoby, gdyby używanie uznawano za wystarczające dla uzyskania
         charakteru odróżniającego, a jednocześnie za niewystarczające dla zapobieżenia utraty ochrony przez prawo o znakach towarowych.
         Niemniej jednak nie jest wykluczone, że używanie znaku towarowego jako części innego znaku towarowego może zostać uznane za
         wystarczające również w ramach art. 10 tej dyrektywy. Zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 za używanie uważa
         się również używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru
         znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany. W zakres tej definicji wchodzi również używanie oznaczenia jako
         części głównego znaku towarowego. Wprawdzie element ten podlegałby rejestracji nie tylko jako część głównego znaku towarowego,
         lecz również samodzielnie, bez pozostałych elementów głównego znaku towarowego, jednak używanie głównego znaku towarowego
         różniłoby się również od używania zarejestrowanego znaku częściowego jedynie w częściach. Nie miałoby to wpływu na charakter
         odróżniający znaku częściowego, ponieważ już przed rejestracją uzyskał on charakter odróżniający przez sam fakt używania.
      
      25.   Pojęcie używania znaku towarowego zostało użyte obok art. 3 ust. 3 i art. 10 dyrektywy 89/104 również w art. 5, gdzie zdefiniowane
         są prawa przyznane przez znak towarowy. Właściciel jest uprawniony do zakazania osobom trzecim używania jego znaku towarowego
         lub innych oznaczeń, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W tym kontekście Trybunał ograniczył pojęcie
         używania do przypadków, w których używanie oznaczenia przez osobę trzecią narusza lub mogłoby naruszyć funkcje znaku towarowego,
         a w szczególności jego podstawową funkcję – zagwarantowanie konsumentom określenia pochodzenia towarów(12). Rozgraniczenie to wynika z tego, że cele ochrony prawnej w zakresie znaków towarowych nie uzasadniają zakazania używania,
         a przez to ograniczenia swobody użytkowników, jeżeli dana forma używania jest dla funkcji znaku towarowego nieistotna(13).
      
      26.   Pojęcie używania w ramach art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 jest jednak szersze niż w art. 5 ust. 1, ponieważ przypada mu w udziale
         zupełnie inna funkcja. W art. 3 ust. 3 nie ma ono definiować zasięgu ochrony przyznanej przez znak towarowy, lecz jedynie
         opisywać, w jaki sposób oznaczenie, które samo w sobie nie ma charakteru odróżniającego, może go uzyskać, czyli poprzez używanie.
         Decydujące jest zatem również w przypadku części znaku towarowego, czy używanie prowadzi do uzyskania charakteru odróżniającego.
      
      27.   Zdaniem spółki Mars takiej wykładni sprzeciwia się wyrok w sprawie Philips(14). W tej sprawie Trybunał dla uzyskania charakteru odróżniającego wymagał wyraźnie „używania znaku towarowego w charakterze
         znaku towarowego”.
      
      28.   Trybunał badał w wyroku w sprawie Philips między innymi, czy oznaczenie składające się z kształtu towaru może uzyskać charakter
         odróżniający w następstwie używania. Chodziło przy tym o kształt górnej powierzchni elektrycznej maszynki do golenia z trzema
         obrotowymi głowicami, składającej się z trzech okrągłych głowic z obrotowymi ostrzami umieszczonych w formie trójkąta równobocznego.
         Philips przez dłuższy czas jako jedyny oferował maszynki do golenia tego kształtu i stał na stanowisku, że kształt ten zgłoszony
         jako znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie długotrwałej wyłącznej sprzedaży.
      
      29.   Trybunał wyszedł z założenia, że przy ocenie charakteru odróżniającego oznaczenia składającego się z kształtu towaru – również
         charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania – należy oprzeć się na tym, jak przypuszczalnie postrzegać będzie
         daną kategorię towarów lub usług przeciętny konsument, właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny(15).
      
      30.   Jednak dalej Trybunał uściślił to stwierdzenie w sposób następujący:
      „Aby właściwy krąg odbiorców rozpoznawał towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa, musi to wynikać z używania znaku towarowego w charakterze znaku towarowego, a tym samym z jego natury i oddziaływania, które sprawiają, że dzięki niemu można odróżnić dany towar od towarów innych
         przedsiębiorstw”(16).
      
      31.   Mars wyciąga z tego wniosek, że używanie oznaczenia jako elementu znaku towarowego nie może służyć do wykazania uzyskania
         charakteru odróżniającego. Wniosek taki nie przekonuje jednak już choćby dlatego, że wyrok w sprawie Philips nie zawiera żadnej
         wskazówki co do tego, że używanie wyrażenia jako elementu znaku towarowego nie stanowi używania znaku towarowego w charakterze
         znaku towarowego. 
      
      32.   Ponadto cytowany powyżej fragment może zostać wpisany w ogólny kontekst orzecznictwa dotyczącego prawa o znakach towarowych
         jedynie, jeżeli używanie znaku towarowego w charakterze znaku towarowego znaku towarowego obejmuje każdy rodzaj używania,
         który prowadzi do uzyskania charakteru odróżniającego. W przeciwnym wypadku oznaczenia mogłyby nie być chronione jako znaki
         towarowe, chociaż miałyby charakter odróżniający, tylko dlatego, że używanie znaku towarowego, które prowadziłoby do uzyskania
         tego charakteru odróżniającego, nie stanowiłoby „używania w charakterze znaku towarowego”. Co do zasady Trybunał opiera się
         bowiem jedynie na charakterze odróżniającym i odrzuca szczególne kryteria dla określonych rodzajów znaków towarowych(17). Oznaczenia posiadające charakter odróżniający nie mogą zostać uznane za znaki towarowe tylko wtedy, gdy występuje jedna
         z podstaw odmowy rejestracji zakwalifikowanych zgodnie z art. 3 ust. 1 i 3 dyrektywy 89/104 jako bezwzględne – w języku wyroku
         w sprawie Linde „wstępne”(18).
      
      33.   Pojęcie używania w art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 należy zatem rozumieć w zależności od skutku. Każde używanie, które nadaje
         oznaczeniu charakter odróżniający niezbędny dla zarejestrowania jako znaku towarowego, należy postrzegać jako używanie znaku
         towarowego w charakterze znaku towarowego i spełnia ono wymogi art. 3 ust. 3 dyrektywy. Wykładnię tę potwierdza cytowany powyżej
         fragment wyroku w sprawie Philips w tej części, w której Trybunał również odnosi się do „natury i oddziaływania” znaku towarowego(19). Natura i oddziaływanie znaku towarowego stanowi jednak właśnie funkcję odróżniającą. Używanie prowadzące do uzyskania charakteru
         odróżniającego musi zatem zostać uwzględnione w ramach art. 3 ust. 3 dyrektywy.
      
      34.   Za stosowaniem surowszych kryteriów przy ocenie charakteru odróżniającego części znaku towarowego zdaniem rządu Zjednoczonego Królestwa i Marsa przemawia
         jednakże niebezpieczeństwo nieuzasadnionego rozszerzenia ochrony głównego znaku towarowego. Obawa ta opiera się na przemyśleniu, że części znaku towarowego nie uzyskują własnego
         charakteru odróżniającego, lecz jedynie wywodzą go z charakteru odróżniającego głównego znaku towarowego. Gdyby uznać ten
         pochodny charakter odróżniający, należałoby również uznać dalsze znaki pochodne drugiego stopnia, które ze swej strony nie
         uzyskałyby własnego charakteru odróżniającego, lecz wywiodłyby go ze znaków pochodnych pierwszego stopnia. Ten proces rozszerzania
         można by kontynuować ad infinitum.
      
      35.   W pierwszym momencie wydaje się, że nie można zaprzeczyć istnieniu takiego ryzyka. Przy dokładniejszym rozpatrzeniu okazuje
         się jednak ono być iluzją. Ewentualne wywodzenie charakteru odróżniającego zależy bowiem od charakteru odróżniającego danego
         głównego znaku towarowego, który to charakter jest dlań samoistny lub stał się jego udziałem w następstwie używania. Główne
         znaki towarowe z charakterem wysoce odróżniającym mogą mieć tendencję do przenoszenia na ich elementy stosunkowo dużo charakteru
         odróżniającego. Jednocześnie przy silnych znakach towarowych istnieje stosunkowo dużo elementów i wariantów głównego znaku
         towarowego, które już ze względu na używanie głównego znaku towarowego mają samodzielnie charakter odróżniający pozwalający
         właściwemu kręgowi odbiorców wyciągnąć wnioski co do głównego znaku towarowego, a tym samym pochodzenia towaru, również jeżeli
         znajdują zastosowanie jako znak towarowy niezależnie od głównego znaku towarowego. Główny znak towarowy posiadający charakter
         odróżniający przenosi tym samym charakter odróżniający na znaki pochodne. Rozszerzenie ochrony znaku towarowego jest wtedy
         niezbędnym skutkiem tego przeniesionego charakteru odróżniającego.
      
      36.   Znaki pochodne nie mogą jednak regularnie w takim samym stopniu przenosić charakteru odróżniającego na kolejne, podporządkowane
         znaki pochodne. Są one dużo mniej znane niż główny znak towarowy. Jeżeli już znak pochodny pierwszego stopnia nie posiada
         wystarczającego samodzielnego charakteru odróżniającego, lecz uzyskuje charakter odróżniający jedynie w powiązaniu z głównym
         znakiem towarowym, to nie jest prawdopodobne, by znak pochodny drugiego stopnia mógł uzyskać charakter odróżniający wyłącznie
         na podstawie jego powiązania z pierwszym znakiem pochodnym. Wobec powyższego trudno obawiać się rozszerzenia ochrony przyznanej
         przez znak towarowy.
      
      37.   Rząd Zjednoczonego Królestwa przyjmuje ponadto argumentację urzędnika urzędu patentowego (Hearing Oficer), odmawiając rejestracji
         znaków towarowych, które do zarejestrowanego znaku są jedynie podobne i dlatego mogą być z nim pomylone. Rejestracja jest
         możliwa tylko wtedy, gdy oznaczenia są faktycznie używane i dlatego postrzegane są przez właściwych konsumentów same z siebie
         jako oznaczenie pochodzenia towaru.
      
      38.   Pogląd ten jest słuszny, o ile wyłącza on z rejestracji oznaczenia, które ani nie dysponują samoistnym charakterem odróżniającym,
         ani same nie były używane. Zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 oznaczenia pozbawione samoistnego charakteru odróżniającego
         mogą uzyskać taki charakter wyłącznie w następstwie używania. Dlatego też konieczność używania stoi na przeszkodzie rejestracji
         jako znaków oznaczeń, których charakter odróżniający wywodzi się jedynie z ich podobieństwa z silnym głównym znakiem towarowym,
         ale które nie były używane z tym silnym głównym znakiem towarowym. Niemniej jednak nie wyklucza to, że używanie części znaku
         towarowego jako części głównego znaku towarowego powoduje również uzyskanie charakteru odróżniającego przez te części. 
      
      39.   Również przytoczone przeciwstawienie charakteru odróżniającego stanowiącego warunek konstytutywny dla znaku towarowego i prawdopodobieństwa
         wprowadzenia w błąd będącego podstawą odmowy rejestracji znaku towarowego, jest jednak ostatecznie pozbawione znaczenia. Zarówno
         prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, jak i charakter odróżniający polegają na tym, że konsument na podstawie oznaczenia
         używanego w charakterze znaku towarowego wnioskuje, że oznaczony towar pochodzi od właściciela znaku towarowego. Stąd istnieje
         zbiór wspólny pomiędzy zbiorem oznaczeń, które właściwy krąg odbiorców może pomylić z silnym głównym znakiem towarowym, a zbiorem
         części tego głównego znaku towarowego, na podstawie których ci konsumenci wyciągają taki sam wniosek co do pochodzenia oznaczonego
         towaru jak na podstawie samego znaku towarowego. To nakładanie się zbiorów nie zmienia jednak tego, że części te należy uznać
         za znaki towarowe, jeżeli uzyskały charakter odróżniający.
      
      40.   Poza tym w praktyce właściwe instytucje wspólnotowe nie odmawiały dotychczas zasadniczo uznania za znak towarowy części znaku
         towarowego, które uzyskały (wydają się uzyskać) charakter odróżniający w następstwie używania głównego znaku towarowego. Oznaczeniem,
         którego dotyczył wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, był wyraz „Chiemsee”, który mógł uzyskać charakter odróżniający w następstwie
         jego używania w ogólnym kontekście graficznego znaku handlowego(20). Sąd Pierwszej Instancji zajmował się w wyroku w sprawie Alcon przeciwko OHIM – Dr. Robert Winzer Pharma (BBS)(21) elementem złożonych słownych znaków towarowych, a w wyroku w sprawie Eurocermex przeciwko OHIM(22) znakiem graficznym, który używany był najczęściej wspólnie ze znakami słownymi, przy czym kwestia wspólnego używania wraz
         z głównym znakiem towarowym nie budziła tutaj żadnych zastrzeżeń. Również Izba Odwoławcza OHIM we wspomnianym przez uczestników
         postępowaniu w sprawie sprzeciwu Ringling Bros. –Barnum & Bailey Combined shows, Inc. (THE GREATEST SHOW ON EARTH) nie przyjęła
         używania znaku słownego jako elementu złożonego znaku słowno-graficznego jako podstawy do wykluczenia możliwości uzyskania
         charakteru odróżniającego(23). Wreszcie również uwagi praktyczne wydziału rozpatrywania zgłoszeń OHIM z dnia 1 marca 1999 r. dopuszczają do celów wykazania
         używania dowód używania jako elementu oznaczenia złożonego (24).
      
      41.   Wobec powyższego używanie wyrażenia jako elementu słownego znaku towarowego może zasadniczo prowadzić do tego, by wyrażenie
         to uzyskało niezbędny charakter odróżniający, pozwalający na jego rejestrację jako znaku towarowego.
      
      C –    W przedmiocie wykazania uzyskania charakteru odróżniającego 
      42.   Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wskazuje na to, że stwierdzenie charakteru odróżniającego elementów używanych
         znaków towarowych niesie z sobą szczególne trudności. Mimo powszechnego obowiązywania kryterium charakteru odróżniającego
         można takie trudności uwzględnić. Trybunał orzekł bowiem, że kryteria oceny charakteru odróżniającego są wprawdzie takie same
         dla wszystkich kategorii znaków towarowych, ale w związku ze stosowaniem tych kryteriów może się okazać, iż nie każda z tych
         kategorii będzie postrzegana przez właściwy krąg odbiorców w taki sam sposób i dlatego wykazanie charakteru odróżniającego
         znaków towarowych określonych kategorii może być trudniejsze(25).
      
      43.   Jak słusznie podkreśla Komisja, właściwy krąg odbiorców postrzega złożone znaki towarowe zwykle jako całość i nie dokonuje
         analizy ich poszczególnych szczegółów, a zwłaszcza elementów tego znaku towarowego(26). Już choćby z tego powodu Trybunał odmówił, aby przy ocenie złożonych znaków towarowych analizować elementy jedynie w sposób
         odrębny. Przeciwnie, należy się opierać na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu(27). Dlatego dla wykazania charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania jako elementu złożonego znaku towarowego
         nie wystarczy udokumentować używania złożonego znaku towarowego. Należy wykazać również, że właściwy krąg odbiorców będzie
         postrzegał dany element w przypadku odrębnego używania w taki sposób, że identyfikuje on towar jako pochodzący z określonego
         przedsiębiorstwa i tym samym odróżnia go od towarów innych przedsiębiorstw.
      
      44.   Uzyskanie charakteru odróżniającego musi więc mieć miejsce, gdy dany element wydaje się być podstawowym elementem złożonego
         znaku towarowego, jak miało to miejsce na przykład w przypadku znaku towarowego, który był przedmiotem wyroku w sprawie Windsurfing
         Chiemsee(28). Natomiast wydaje się nieprawdopodobne, aby w następstwie odrębnego używania elementy nieistotne uzyskiwały niezbędny charakter
         odróżniający. Zainteresowani konsumenci z reguły nie będą przypisywać towarów i usług oznaczonych nieistotnym elementem znaku
         towarowego właścicielowi złożonego znaku towarowego.
      
      45.   W niniejszej sprawie nie można jednak przyjąć, że mamy do czynienia z elementem nieistotnym, już choćby dlatego, że slogan
         „HAVE A BREAK” używany odrębnie u wielu właściwych konsumentów odruchowo prowadzi do uzupełnienia przez „HAVE A KIT KAT”.
         Niemniej jednak również i sam ten odruch nie wystarczy, aby wykazać charakter odróżniający. Należy wykazać natomiast, że właściwi
         konsumenci przypiszą producentom Kit Kat towar lub usługę oznaczoną znakiem towarowym „HAVE A BREAK”, a więc na przykład w
         formie oznaczenia wytwórcy czekolady czy też napisu na opakowaniu ciastek. Rząd Zjednoczonego Królestwa słusznie przytacza
         w związku z tym, że nie wystarczy, aby owi konsumenci zastanawiali się jedynie, czy towar lub usługa pochodzą od tego producenta,
         gdyż takie podejście prowadziłoby jedynie do stworzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
      
      V –    Wnioski
      46.   Wobec powyższego proponuję Trybunałowi, aby na wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym udzielił następującej
         odpowiedzi:
      
      Używanie wyrażenia jako elementu słownego znaku towarowego może co do zasady prowadzić do tego, że wyrażenie to uzyska charakter
         odróżniający niezbędny do rejestracji jako znaku towarowego. Wykazanie charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie
         używania jako elementu złożonego znaku towarowego zakłada, że właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał dany element przy
         odrębnym używaniu w taki sposób, że identyfikuje on towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa i tym samym odróżnia
         go od towarów innych przedsiębiorstw.
      
      1 –	Język oryginału: niemiecki.
      
      2 –	Dz.U. 1989, L 40, str. 1, w brzmieniu zmienionym decyzją Rady 92/10/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r., Dz.U. 1992, L 6, str. 35.
      
      3 –	Dz.U. 1994, L 11, str. 1, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 1992/2003 z dnia 27 października 2003 r.
         zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w celu nadania skuteczności przystąpieniu
         Wspólnoty Europejskiej do Protokołu odnoszącego się do porozumienia madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków
         przyjętego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r., Dz.U. L 296, str. 1.
      
      4 –	Są nimi „wstępne” powody odmowy rejestracji, np. art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 89/104. Zob. wyroki: z dnia 18 czerwca
         2002 r. w sprawie C‑299/99 Philips, Rec. str. I‑5475, pkt 74 i nast., i z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych od
         C‑53/01 do C‑55/01 Linde i in., Rec. str. I‑3161, pkt 43 i nast. 
      
      5 –	W niniejszym przypadku wymienione przez Court of Appeal rozporządzenie nr 40/94 nie znajduje zastosowania, dlatego też
         nie będzie ono więcej wspomninane. Niemniej jednak wskazane jest orzecznictwo dotyczące odpowiednich przepisów i pojęć tego
         rozporządzenia, o ile jest ono właściwe w danym przypadku.
      
      6 –	Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Philips, pkt 29 i nast.
      
      7 –	Wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C‑108/97 i C‑109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I‑2779, pkt 46,
         ww. w przypisie 4 wyrok w sprawie Linde, pkt 40 i 47 i wyrok z dnia 21 października 2004 r. w sprawie C‑64/02 P OHIM przeciwko
         Erpo Möbelwerk, Zb.Orz. str. I‑10031, pkt 33.
      
      8 –	Wyżej wymieniony w przypisie 7 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 36.
      
      9 –	Wyżej wymienione w przypisie 4 wyroki: w sprawie Philips, pkt 59 i 63 i w sprawie Linde, pkt 41, wyroki z dnia 12 lutego
         2004 r.: w sprawie
         								C‑218/01 Henkel, Rec. str. I‑1725, pkt 50 i w sprawie C‑363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I‑1619, pkt 34,
         wyroki z dnia 29 kwietnia 2004 r.: w sprawach połączonych C‑456/01 P i C‑457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. I‑5089,
         pkt 35, w sprawach połączonych od C‑468/01 P do
         								C‑472/01 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I‑5141, pkt 33 i w sprawach połączonych C‑473/01 P i C‑474/01 P
         Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I‑5173, pkt 33.
      
      10 –	Wyrok z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C‑404/02 Nichols, Zb.Orz. str. I‑8499, pkt 27.
      
      11 –	Wyżej wymieniony w przypisie 7 wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 44 i nast.
      
      12 –	Zob. wyroki: z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie C‑2/00 Hölterhoff, Rec. str. I‑4187, pkt 16, z dnia 12 listopada 2002 r.
         w sprawie C‑206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I‑10273, pkt 51 i 54 i z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C‑245/02
         Anheuser-Busch, Zb.Orz. str. I‑10989, pkt 59.
      
      13 –	Wyżej wymieniony w przypisie 12 wyrok w sprawie Arsenal, pkt 51 i nast.
      
      14 –	Wyżej wymieniony w przypisie 4.
      
      15 –	Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Philips, pkt 63.
      
      16 –	Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie Philips, pkt 64.
      
      17 –	Zob. wyżej wymieniony w przypisie 7 wyrok w sprawie OHIM
         								przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 33 i nast.
      
      18 –	Wskazana wypowiedź Trybunału w ww. w przypisie 4
         								wyroku w sprawie Philips, pkt 64, znajduje uzasadnienie na tle wstępnej podstawy odmowy rejestracji, o której mowa
         w art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy 89/104 – kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego. Potencjalny charakter
         odróżniający oznaczenia nie wynikał bowiem z tego oznaczenia lub jego używania, lecz przypuszczalnie z okoliczności, że konsumenci
         przypisywali wszystkie urządzenia danego typu dotychczasowemu monopoliście i w wyniku tego postrzegali również kształt takich
         urządzeń jako wskazanie tego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak wystarczyłoby, gdyby Trybunał ograniczył się do swoich przemyśleń
         na temat tej wstępnej podstawy odmowy rejestracji, nie podejmując próby włączenia jej w ramach wykładni art. 3 ust. 3 dyrektywy
         89/104.
      
      19 –	Odniesienie to jest wyraźniejsze we francuskiej wersji ww. w przypisie 4
         								wyroku w sprawie Philips, pkt 64, niż w wersji niemieckiej i angielskiej, ponieważ w języku francuskim „l’usage” jest
         rodzaju męskiego, a „la marque” żeńskiego.
      
      20 –	Wyżej wymieniony w przypisie 7, pkt 10.
      
      21 –	Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T‑237/01 Alcon przeciwko OHIM – Dr Robert Winzer Pharma (BSS), Rec. str. II‑411,
         pkt 59.
      
      22 –	Wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T‑399/02 Eurocermex SA, Rec. str. II‑1391, pkt 50 i nast.
      
      23 –	Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie R 111/2000‑2 Ringling Bros.-Barnum & Bailey combined
         shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON EARTH].
      
      24 –	Http://www.ohmi.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm, ostatnie wejście na stronę w dniu 16 grudnia 2004 r.
      
      25 –	Wyżej wymieniony w przypisie 8 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Erpo Möbelwerk, pkt 34.
      
      26 –	Wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C‑251/95 SABEL, Rec. str. I‑6191, pkt 23 i z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie
         C‑342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I‑3819, pkt 25.
      
      27 –	Wyżej wymieniony w przypisie 
         								26 wyrok w sprawie SABEL, pkt 23 oraz dotyczący słownego znaku towarowego wyrok z dnia 19 września 2002 r. w sprawie
         C‑104/00 P DKV przeciwko OHIM (COMPANYLINE), Rec. str. I‑7561, pkt 24.
      
      28 –	Wyżej wymieniony w przypisie 7, pkt 10.