CELEX: 62009CC0048
Language: it
Date: 2010-01-26 00:00:00
Title: Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 26 gennaio 2010. # Lego Juris A/S contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). # Impugnazione - Regolamento (CE) n. 40/94 - Marchio comunitario - Idoneità della forma di un prodotto alla registrazione come marchio - Registrazione del segno tridimensionale costituito dalla superficie superiore e dai due lati di un mattoncino Lego - Annullamento di detta registrazione su domanda di un’impresa che commercializza mattoncini giocattolo aventi la medesima forma e dimensione - Art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), di tale regolamento - Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. # Causa C-48/09 P.

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
      PAOLO MENGOZZI
      presentate il 26 gennaio 2010 1(1)
      
      Causa C‑48/09 P
      Lego Juris A/S
      contro
      Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (UAMI)
      e
      MEGA Brands
      «Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio tridimensionale con la forma di un mattoncino di Lego – Domanda di annullamento – Dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario»I –    Introduzione
      1.        «Il Lego della vita». Così alcuni mesi fa il settimanale tedesco DIE ZEIT intitolava un articolo (2) dedicato ad un nuovo ramo della scienza, la «biologia di sintesi». Il paragone con il noto gioco di costruzione era basato
         sul fatto che gli scienziati, per formare organismi – per esempio proteine artificiali –, partendo dai microbi, procedono
         con lo stesso metodo che impiegherebbe un bambino dinanzi alla sua scatola di Lego: prima si radunano i mattoncini (biobricks o, per il ricercatore, frammenti genetici standardizzati), che sono più di tremila; successivamente, si scelgono quelli che risultano idonei in funzione delle caratteristiche che si vogliano dare alla nuova cellula e, infine, si impiantano
         i frammenti di DNA nel patrimonio genetico di una cellula di un altro campione per «dar vita» al nascente organismo. 
      
      2.        Con il presente ricorso la Lego Juris impugna la sentenza del Tribunale di primo grado 12 novembre 2008 (3). Non si tratta qui di valutare le doti del citato passatempo, poiché nessuno dubita del suo valore pedagogico, né del suo
         effetto stimolante sulla logica e sulla creatività, bensì di verificare se l’interpretazione data dal detto Tribunale della
         normativa comunitaria sul marchio comunitario e dell’unico precedente giurisprudenziale della Corte di giustizia sia viziata
         dagli errori che le vengono imputati dalla società danese.
      
      3.        La società Lego ed il suo maggiore concorrente, l’impresa MEGA Brands, sono in disaccordo in merito alla questione se sia
         possibile registrare come marchio la riproduzione fotografica di un mattoncino tipico del gioco in parola, oppure se i contorni
         di tale immagine presentino caratteristiche essenziali della forma del mattoncino che, per la loro funzionalità, devono rimanere
         a disposizione di qualsiasi fabbricante di giocattoli e, pertanto, se la loro registrazione sia vietata. 
      
      II – Contesto normativo
      A –    Normativa applicabile
      4.        A far data dal 13 aprile 2009 il marchio comunitario è disciplinato fondamentalmente dal regolamento n. 207/2009 (4), ma, al fine di decidere sulla presente impugnazione, continuano ad essere applicabili ratione temporis le disposizioni del
         regolamento (CE) n. 40/94 (5). 
      
      5.        Tra le disposizioni del regolamento n. 40/94 merita di essere ricordato l’art. 4, a termini del quale:
      
      «Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole,
         compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione
         che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».  
      
      6.        Ai sensi dell’art. 7, n. 1, del citato regolamento:
      
      «1.      Sono esclusi dalla registrazione:
      a) i segni che non sono conformi all’articolo 4;
      b) i marchi privi di carattere distintivo;
      (…)
      e) i segni costituiti esclusivamente:
      i) (…)
      ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure
      iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
      (…)».
      7.        Per contro, lo stesso art. 7, al n. 3, precisa che:
      
      «3.      Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali
         si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto».
      
      B –    Giurisprudenza: la sentenza Philips (6)
      
      8.        Benché, di solito, l’esposizione della normativa pertinente per risolvere le cause sottoposte a questa Corte di giustizia
         generalmente non comprenda gli estratti delle sentenze di quest’ultima, il fatto che, fino ad oggi, sia stata pronunciata
         una sola sentenza rilevante al fine di risolvere la presente controversia giustifica ampiamente l’inserimento in questo paragrafo
         delle conclusioni di alcuni punti della sentenza Philips. In qualche modo, in tali circostanze, l’interpretazione delle argomentazioni
         di tale sentenza equipara quest’ultima ad una norma giuridica.
      
      9.        La lite principale nella causa Philips verteva sulla rappresentazione grafica della forma della parte superiore di un rasoio
         elettrico disegnato dalla detta società olandese.
      
      10.      Così, la detta sentenza ha qualificato l’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94, come «un ostacolo preliminare»
         che «può impedire che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto possa essere registrato» (7).
      
      11.      La detta sentenza ha poi indicato che la ratio (…) di cui all’art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva (8) consiste nel fatto di evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio
         su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti
         dei concorrenti, intendendo in tal modo evitare che la tutela conferita dal diritto di marchio si estenda oltre i segni che
         permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, erigendosi in ostacolo a che questi ultimi
         possano offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza
         con il titolare del marchio (9).
      
      12.      La Corte ha puntualizzato ulteriormente la ratio di tale disposizione aggiungendo che essa è diretta a rifiutare la registrazione
         delle forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica, perché l’esclusività inerente al diritto di marchio
         osterebbe alla possibilità per i concorrenti di offrire un prodotto incorporante una funzione siffatta (10),  e che «persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che una forma, le cui caratteristiche essenziali svolgono
         una funzione tecnica (…) possa essere liberamente utilizzata da tutti» (11).
      
      13.      Infine, la Corte ha dichiarato che la disposizione controversa in tale causa «riflette l’obiettivo legittimo di non permettere
         ai singoli di utilizzare la registrazione di un marchio per ottenere o perpetuare diritti esclusivi aventi ad oggetto soluzioni
         tecniche» (12), e che nessun elemento del tenore letterale di tale disposizione autorizza a concludere che l’esistenza di altre forme che
         permettono di ottenere lo stesso risultato tecnico sia di natura tale da disattendere l’impedimento alla registrazione o il
         motivo di nullità ivi contenuti (13).
      
      III – Fatti all’origine della controversia 
      14.      Il 1º aprile 1996 l’impresa cui è succeduta la Lego Juris A/S ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
         (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») una domanda di marchio comunitario. Il marchio di cui è stata chiesta
         la registrazione è la figura tridimensionale del mattoncino giocattolo di colore rosso qui di seguito raffigurata:
      
      
      15.      I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9 (irrilevanti ai fini della presente impugnazione,
         per cui ne ometto l’elenco) e 28 dell’Accordo di Nizza (14); all’interno di quest’ultima categoria figurano i «giochi e giocattoli».
      
      16.      Il 19 ottobre 1999 è stato concesso il titolo di proprietà industriale desiderato, ma due giorni dopo, il 21 ottobre 1999,
         l’impresa cui è succeduta la MEGA Brands, Inc. (in prosieguo: la «MEGA Brands») ha chiesto l’annullamento di tale registrazione
         ai sensi dell’art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, limitatamente ai «giochi di costruzione» appartenenti alla
         classe 28. Secondo la MEGA Brands il marchio registrato in questione risultava in contrasto con gli impedimenti assoluti alla
         registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. a), lett. e), ii) e iii), e lett. f), del medesimo regolamento.
      
      17.      La divisione di annullamento dinanzi alla quale pendeva il procedimento ha sospeso l’adozione della propria decisione nell’attesa
         della sentenza della Corte di giustizia nella causa Philips, emessa nel giugno 2002, per poi riaprire detto procedimento il
         31 luglio 2002. In considerazione del fatto che il marchio in questione risultava costituito esclusivamente dalla forma del
         prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, con decisione 30 luglio 2004, la divisione di annullamento ha dichiarato
         la nullità della registrazione limitatamente ai «giochi di costruzione» appartenenti alla classe 28, in base all’art. 7, n.
         1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94.
      
      18.      Avverso tale decisione, la ricorrente ha proposto ricorso il 20 settembre 2004 dinanzi alle commissioni di ricorso dell’UAMI,
         il cui presidium, dopo una serie di vicissitudini procedurali (15) e su domanda dell’interessata, ha attribuito la vertenza alla commissione di ricorso ampliata (16).
      
      19.      Con decisione 10 luglio 2006 (17), la commissione di ricorso ampliata ha respinto il ricorso in quanto infondato, motivando che, in forza dell’art. 7, n. 1,
         lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, il marchio in questione non era registrabile per i «giochi di costruzione» appartenenti
         alla classe 28.
      
      20.      Infatti, la detta commissione ha affermato che l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso di cui all’art. 7,
         n. 3, del regolamento n. 40/94 non costituisce un ostacolo all’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del medesimo
         regolamento. (18) Essa ha poi rilevato che quest’ultima disposizione è volta ad impedire la registrazione di forme le cui caratteristiche essenziali
         svolgono una funzione tecnica, di modo che esse possano essere liberamente utilizzate da chiunque e che non sfugge a tale
         divieto una forma che contenga un elemento arbitrario minore, come un colore (19). La commissione ha infine considerato irrilevante l’esistenza di altre forme che consentono di ottenere lo stesso risultato
         tecnico (20).
      
      21.      La commissione di ricorso ampliata ha inoltre rilevato che il termine «esclusivamente», impiegato all’art. 7, n. 1, lett. e),
         ii), del regolamento n. 40/94, significa che la forma non ha altra finalità che non sia quella di ottenere il risultato tecnico
         desiderato e che il termine «necessario», utilizzato nella stessa disposizione, significa che la forma è richiesta per ottenere
         tale risultato tecnico, pur non essendo escluso che anche altre forme possano assolvere la medesima funzione (21). La detta commissione ha altresì indicato le caratteristiche della forma in questione da essa ritenute essenziali (22) ed ha effettuato un’analisi della loro funzionalità (23).
      
      IV –  Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata
      22.      Il 25 settembre 2006 la Lego Juris ha depositato un ricorso dinanzi alla cancelleria del Tribunale di primo grado, chiedendo
         l’annullamento della decisione della commissione di ricorso ampliata; la ricorrente ha fatto valere un unico motivo di ricorso,
         vertente sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 (in prosieguo, anche la «disposizione
         controversa»), articolato in due parti, in cui deduceva, rispettivamente, l’errata interpretazione di tale disposizione e
         l’errata valutazione dell’oggetto del marchio controverso. 
      
      23.      In sintesi (24), la Lego Juris contestava alla commissione di ricorso ampliata il fatto di aver ignorato la vera portata del citato art. 7,
         n. 1, lett. e), ii), che non escluderebbe dalla registrazione le forme funzionali di per sé, ma soltanto i segni costituiti
         «esclusivamente» dalla forma dei prodotti «necessaria» per ottenere un risultato tecnico. La Lego Juris sosteneva che, per
         ricadere nell’ambito di applicazione di tale disposizione, una forma dovrebbe presentare solamente caratteristiche funzionali,
         e che la modifica delle caratteristiche distintive del suo aspetto esterno non deve comportare la perdita della propria funzionalità.
         La ricorrente sosteneva altresì che l’esistenza di eventuali forme alternative equivalenti dal punto di vista funzionale e
         che utilizzano una identica soluzione tecnica costituirebbe il criterio idoneo a stabilire se dalla concessione di un marchio
         possa derivare una situazione di monopolio ai sensi della citata disposizione.
      
      24.      La disposizione controversa – proseguiva la ricorrente in primo grado – non vieta di tutelare come marchi i «disegni industriali»,
         che potrebbero essere registrati anche se fossero costituiti esclusivamente da elementi aventi ciascuno una funzione. La questione
         decisiva sarebbe quella di verificare se tutela in quanto marchio determini un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche
         funzionali della forma di cui trattasi, oppure se i concorrenti beneficino di sufficiente libertà per applicare la stessa
         soluzione tecnica e per utilizzare le stesse caratteristiche. 
      
      25.      Tuttavia, il Tribunale di primo grado non è stato dello stesso parere. Con riferimento al termine «esclusivamente» di cui
         all’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 (25), il Tribunale ha proposto di leggerlo alla luce dell’espressione «caratteristiche essenziali che svolgono una funzione tecnica»,
         utilizzata ai punti 79, 80 e 83 della sentenza Philips. Da tale espressione esso ha dedotto che, se tutte le caratteristiche
         essenziali della forma svolgono tale funzione, l’aggiunta di caratteristiche non essenziali e prive di una funzione tecnica
         non sottrae quella forma all’impedimento assoluto alla registrazione in oggetto.
      
      26.      Quanto alla locuzione «necessaria per ottenere un risultato tecnico», usata sia dalla disposizione controversa che ai punti
         81 e 83 della sentenza Philips, il Tribunale di primo grado ha rilevato che essa non significa che tale impedimento assoluto
         alla registrazione trovi applicazione soltanto quando la forma in questione è la sola che consente di ottenere il risultato
         prefissato. Il Tribunale ha ricordato che la Corte di giustizia, al punto 81 della citata sentenza Philips, aveva dichiarato
         che «l’esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso risultato tecnico [non] autorizza a disattendere l’impedimento
         alla registrazione» e, al punto 83, che «la registrazione di un segno costituito da detta forma [rimane esclusa], anche se
         il risultato tecnico di cui trattasi possa essere conseguito tramite altre forme». Da tali affermazioni il Tribunale di primo
         grado ha dedotto che, ai fini dell’applicazione dell’impedimento assoluto alla registrazione in oggetto, è sufficiente che
         gli elementi essenziali della forma presentino le caratteristiche tecnicamente causali e sufficienti al conseguimento del
         risultato tecnico prefissato, in modo tale che esse siano riconducibili al risultato tecnico.
      
      27.      Il Tribunale ha inoltre contestato gli argomenti della Lego Juris sulla rilevanza dell’esistenza di altre forme che permettono
         di ottenere lo stesso risultato tecnico, giacché la Corte di giustizia, ai punti 81 e 83 della sentenza Philips, aveva escluso
         la rilevanza di tale elemento, senza distinguere le forme che adottano una diversa «soluzione tecnica» da quelle che adottano
         la stessa «soluzione tecnica».
      
      28.      Il Tribunale di primo grado ha inoltre richiamato, da un lato, il punto 78 della sentenza Philips, secondo il cui tenore la
         ratio della citata disposizione consisteva nell’evitare che la tutela del diritto di marchio sfociasse nel conferimento al
         suo titolare di un monopolio su caratteristiche utilitarie di un prodotto e che tale tutela si ergesse ad ostacolo impedendo
         ai concorrenti di offrire liberamente prodotti che incorporassero dette caratteristiche utilitarie. Il Tribunale ha poi aggiunto
         che non si può escludere che le caratteristiche utilitarie di un prodotto che, ad avviso della Corte, devono essere lasciate
         anche a disposizione dei concorrenti, siano specifiche di una forma determinata; d’altro lato, facendo riferimento a quanto
         affermato al punto 80 della citata sentenza, secondo cui la disposizione in parola persegue una finalità di interesse generale,
         la quale impone che una forma, le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica, possa essere utilizzata da
         tutti, il Tribunale ha posto in evidenza che un simile obiettivo non interessa soltanto la soluzione tecnica incorporata in
         tale forma, bensì anche la stessa forma e le sue caratteristiche essenziali. Perciò, dal momento che la forma in quanto tale
         deve potere essere liberamente utilizzata, la distinzione prospettata dalla Lego Juris, tra le forme che utilizzano un’altra
         «soluzione tecnica» e le forme che utilizzano una identica «soluzione tecnica», non poteva essere condivisa.
      
      29.      Di conseguenza, secondo il Tribunale di primo grado, l’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 sbarra l’accesso
         alla registrazione di ogni forma costituita, nelle sue caratteristiche essenziali, esclusivamente dalla forma del prodotto
         tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato, anche se quel risultato può essere ottenuto
         attraverso altre forme. Il Tribunale ha così avallato l’analisi della commissione di ricorso ampliata e ha respinto la prima
         parte del motivo unico d’impugnazione.
      
      30.      La seconda parte del motivo d’impugnazione si articolava, a sua volta, in tre censure, delle quali solo due rilevano ai fini
         del presente ricorso. La prima verte sulla mancata identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio in questione, e la seconda, su errori nella valutazione del carattere funzionale delle caratteristiche essenziali di tale marchio (26).
      
      31.      Con la prima censura, la ricorrente addebitava alla commissione di ricorso ampliata di avere omesso di identificare le caratteristiche
         essenziali della forma in questione, segnatamente il disegno e la proporzione tra gli elementi da incastro in rilievo, esaminando
         la funzionalità del mattoncino Lego nel suo insieme e includendo nell’analisi alcuni elementi che non rientravano nella tutela
         richiesta, come il lato incavato e le proiezioni secondarie. Pertanto, la decisione impugnata avrebbe ignorato il fatto che
         il marchio richiesto avrebbe consentito alla ricorrente di opporsi a domande di registrazione relative a mattoncini per costruzioni
         aventi lo stesso aspetto esteriore, ma non a quelle relative a mattoncini aventi un aspetto diverso, indipendentemente dalla
         soluzione tecnica applicata.
      
      32.      La ricorrente aggiungeva che le dette caratteristiche essenziali di una forma devono essere valutate dal punto di vista del
         consumatore e non da esperti, secondo un’analisi meramente tecnica.
      
      33.      Per quanto concerne, poi, la seconda censura, relativa al carattere funzionale delle suddette caratteristiche essenziali,
         la Lego Juris imputava alla commissione di ricorso ampliata di avere ritenuto irrilevanti i disegni alternativi funzionalmente
         equivalenti utilizzati dai suoi concorrenti, quando invece essi erano importanti al fine di determinare se la tutela di una
         forma comporti o meno un monopolio di una soluzione tecnica. La ricorrente censurava inoltre la detta commissione per aver
         trascurato l’impatto che aveva sulla valutazione della funzionalità di una forma la sua tutela anteriore in quanto brevetto.
         
      
      34.      Infine, la Lego Juris ha negato che la tutela in quanto marchio della forma in questione le farebbe ottenere il monopolio
         di una soluzione tecnica e che, per poter attuare la stessa soluzione tecnica, i concorrenti avrebbero bisogno di copiare
         la forma del mattoncino Lego. 
      
      35.      Il Tribunale di primo grado ha respinto anche la seconda parte del motivo unico di annullamento (27).
      
      36.      Da un lato, con riferimento alla prima censura, il Tribunale ha negato che il punto di vista del consumatore fosse rilevante,
         giacché questi potrebbe non disporre delle conoscenze tecniche necessarie per valutare adeguatamente le caratteristiche essenziali
         di una forma. Dall’altro, il Tribunale ha rilevato che, in quanto la commissione di ricorso ampliata aveva correttamente identificato
         tutte le caratteristiche essenziali del mattoncino Lego, il fatto che essa avesse preso in considerazione anche altre caratteristiche
         non poteva inficiare la legittimità della sua decisione.
      
      37.      Quanto poi alla seconda censura, il Tribunale di primo grado ha respinto gli argomenti della ricorrente relativi alla rilevanza
         delle forme alternative, richiamando nuovamente il punto 80 della sentenza Philips, dalla quale discenderebbe che la valutazione
         della funzionalità di una forma deve essere effettuata indipendentemente dall’esistenza di altre forme. Per quanto riguarda
         la forza probatoria dei brevetti anteriori, il Tribunale ha osservato che l’argomento della ricorrente era irrilevante, poiché,
         al punto 39 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ampliata aveva dichiarato espressamente che era necessario
         tutelare un segno con un brevetto e con un marchio, avendo fatto riferimento al primo di questi due diritti di proprietà intellettuale
         unicamente per evidenziare la portata delle caratteristiche essenziali del mattoncino Lego (i rilievi a forma di bottone).
      
      38.      Infine, con riguardo all’affermazione della ricorrente secondo cui, al fine di applicare la stessa soluzione tecnica i suoi
         concorrenti non avevano bisogno di copiare la forma del mattoncino Lego, il Tribunale di primo grado ha posto in rilievo che
         tale tesi si basava sull’erroneo presupposto secondo cui la disponibilità di altre forme che incorporano la stessa soluzione
         tecnica dimostrerebbe una mancanza di funzionalità della forma in questione, il che aveva già respinto con riferimento alla
         sentenza Philips, che ha stabilito il principio secondo cui è la stessa forma funzionale a dover essere a disposizione di
         tutti.
      
      39.      Poiché non aveva accolto nessuno degli argomenti della Lego Juris, il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso di annullamento.
      
      V –    Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni delle parti
      40.      Il ricorso della Lego Juris è pervenuto nella cancelleria della Corte il giustizia il 2 febbraio 2009; e le comparse di risposta
         della MEGA Brands e dell’UAMI, rispettivamente, il 15 ed il 23 aprile (28) dello stesso anno. Non è stata presentata né una replica né una controreplica.
      
      41.      La Lego Juris chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza impugnata, rinviare la causa al Tribunale di primo grado
         e condannare l’UAMI alle spese.
      
      42.      L’UAMI e la MEGA Brands chiedono che l’impugnazione sia respinta e che le spese siano poste a carico della ricorrente dinanzi
         alla Corte.
      
      43.      All’udienza del 10 novembre 2009, i rappresentanti di entrambe le parti e della MEGA Brands hanno svolto osservazioni orali
         e hanno risposto ai quesiti che sono stati loro rivolti dai membri della Grande Sezione e dall’avvocato generale.
      
      VI – Analisi dell’impugnazione
      A –    Sintesi delle posizioni delle parti e impostazione della mia analisi 
      1.      Delineazione delle tesi opposte
      44.      L’impresa Lego Juris fonda il proprio ricorso d’impugnazione su tre motivi qui di seguito riassunti e che, del resto, coincidono
         sostanzialmente con i motivi dedotti dinanzi al Tribunale di primo grado. 
      
      45.      In primo luogo, la ricorrente addebita alla sentenza impugnata un’errata interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii),
         del regolamento n. 40/94, che priva della tutela conferita dal diritto dei marchi tutte le forme che svolgono una funzione,
         senza tenere conto dei criteri ivi stabiliti. La ricorrente adduce che il Tribunale di primo grado si sarebbe allontanato
         dalla sentenza Philips, in cui la Corte di giustizia ha tracciato una distinzione tra «soluzione tecnica» e «risultato tecnico»,
         associando l’imperativo della disponibilità alla prima, per non costringere i concorrenti a ricercare soluzioni diverse per
         ottenere lo stesso risultato; ma obbligandoli pur sempre a trovare forme diverse che utilizzino una identica soluzione. Tale
         errore avrebbe indotto il Tribunale di primo grado a dichiarare che la forma funzionale in quanto tale deve rimanere a disposizione
         di tutti, quando invece dalla sentenza Philips si evince che ci si può attendere siffatta disponibilità solo per quanto riguarda
         le caratteristiche utilitarie della forma.
      
      46.      In secondo luogo, la Lego Juris addebita alla sentenza impugnata di aver utilizzato criteri inidonei per determinare le caratteristiche
         essenziali dei segni tridimensionali. Nell’ipotesi dell’esercizio effettivo di un diritto di marchio, le «caratteristiche
         essenziali» corrisponderebbero agli «elementi dominanti e distintivi», che devono essere analizzati partendo dal punto di
         vista del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (29). Per contro, il Tribunale di primo grado, al punto 70 della sentenza impugnata, avrebbe eluso la regola del consumatore,
         seguendo un ragionamento circolare per dedurre le caratteristiche essenziali proprio dal compito che svolgono le diverse parti
         della forma.
      
      47.      In terzo luogo, la Lego Juris contesta alla sentenza in esame di aver utilizzato criteri di funzionalità errati. A suo parere,
         il miglior modo di comprovare la funzionalità di una determinata caratteristica della forma di un oggetto consiste nel modificarla;
         se la modifica non altera la funzione, la detta caratteristica non deve essere considerata funzionale. In tale ambito, sarebbe
         importante tenere conto delle forme alternative, giacché esse dimostrerebbero che la concessione della registrazione di una
         forma concreta come marchio non implica la creazione di un monopolio, motivo per cui l’impedimento assoluto alla registrazione
         di cui all’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 non sarebbe d’applicazione.
      
      48.      Tanto l’UAMI quanto la MEGA Brands respingono tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente nell’impugnazione e sostengono
         la validità della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata.  
      
      2.      Impostazione della mia analisi
      49.      Il presente ricorso richiede di illustrare agli operatori economici i criteri determinanti per registrare come marchi le forme
         di prodotti adeguate alle funzioni tecniche che sono destinate a svolgere.
      
      50.      Senza dubbio, con la sentenza Philips sono stati stabiliti i principi di interpretazione della norma controversa, sebbene
         con riferimento alla direttiva. Tuttavia, i fatti in discussione in tale causa hanno dato luogo ad una pronuncia relativamente
         categorica per quanto attiene all’accesso alla registrazione dei segni costituiti da forme funzionali. Dalla sentenza si evince
         che esisteva un determinato consenso circa la piena funzionalità della rappresentazione grafica della parte superiore del
         rasoio elettrico commercializzato dalla detta impresa olandese. 
      
      51.      La risposta data dalla Corte di giustizia alla High Court inglese, attenendosi strettamente ai fatti della controversia, ha
         insistito sulle ragioni per cui doveva essere negata la registrazione di un segno con tali caratteristiche, ma ha appena accennato alle imprese le regole per l’iscrizione di segni funzionali nel registro dei marchi. La sentenza, fedele allo spirito della disposizione in parola, non ha escluso
         tassativamente la registrazione di marchi funzionali, anche se non l’ha resa un’operazione facile. Usando una metafora, la
         Corte di giustizia non avrebbe chiuso la porta degli uffici dei marchi ai segni funzionali, ma l’avrebbe lasciata socchiusa;
         e il presente ricorso di impugnazione ci obbliga a misurare l’ampiezza dello spiraglio che è stato lasciato in tale porta
         socchiusa. 
      
      52.      In realtà, la Lego Juris non addebita alla sentenza impugnata soltanto un errore d’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. e),
         ii), del regolamento n. 40/94 (primo motivo), ma anche l’uso di criteri ermeneutici inidonei ad identificare le caratteristiche
         funzionali del suo mattoncino (secondo e terzo motivo). Di conseguenza, l’analisi del presente ricorso deve approfondire tanto
         gli aspetti sostanziali, gli eventuali errori di interpretazione, quanto gli aspetti metodologici, il modus operandi idoneo
         a valutare le proprietà degli oggetti e la loro funzionalità.
      
      53.      Ritengo quindi che vi sia stato solo un precedente in materia e che questa impugnazione costituisca per la Corte di giustizia
         la seconda opportunità in dieci anni di esaminare gli arcani della norma controversa, il che giustifica il proposito di offrire
         una risposta che vada oltre i limiti imposti dai motivi dedotti dalla ricorrente, prima di esaminarli. Inoltre, spero in tal
         modo di soddisfare le comprensibili aspettative del mondo imprenditoriale riguardo ai requisiti per la registrazione dei segni
         funzionali, ansioso di ottenere chiarimenti in merito a questo intricato problema. 
      
      B –    Per un’interpretazione estensiva dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94
      1.      Principi ermeneutici consolidati e principi più deboli
      54.      Se metto a confronto la sentenza Philips con la giurisprudenza di alcuni ordinamenti giuridici nazionali, osservo svariate
         similitudini interpretative delle rispettive norme di trasposizione della direttiva, nonché alcune notevoli divergenze che
         risultano assai eloquenti riguardo all’opportunità di armonizzare le condizioni per la registrazione dei marchi funzionali.
         Nelle memorie presentate dalle parti interessate dinanzi a questa Corte viene studiato il diritto statunitense in materia
         di marchi, ragione per cui mi sento in dovere di farvi riferimento quando possa essere utile ai fini della presente causa.
         
      
      55.      Per quanto riguarda le similitudini, si riconosce unanimemente che l’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94,
         del pari ai suoi omologhi nazionali, si fonda su un duplice proposito: da un lato, evitare una monopolizzazione delle soluzioni
         tecniche dei prodotti attraverso il diritto dei marchi, specialmente quando abbiano beneficiato anteriormente della tutela
         conferita da un altro diritto di proprietà industriale (30); dall’altro, quello di mantenere la separazione tra la tutela conferita da un marchio e quella elargita attraverso altre
         forme di proprietà intellettuale (31).
      
      56.      Per maggiore chiarezza, è opportuno ricordare che la sentenza Philips ha basato la risposta alla quarta questione pregiudiziale
         formulata dalla High Court precisamente sulle suddette due idee (32), conformandosi in tal modo alle mie conclusioni relative a tale causa (33).
      
      57.      Tuttavia, tale substrato comune ai diritti nazionali ed al diritto comunitario sui marchi non è risultato sufficiente a rendere
         completamente omogenea la prassi giurisdizionale. Infatti, per esempio, nell’ambito della stessa causa Philips, dinanzi agli
         organi giurisdizionali dei rispettivi Stati interessati, mentre i giudici svedesi hanno sostenuto che una forma deve essere
         considerata esclusivamente funzionale allorché nessun’altra forma consente di realizzare la stessa funzione, i giudici inglesi
         hanno preferito sostenere che la disposizione nazionale corrispondente all’art. 7, n. 1, lett. e) ii), del regolamento n. 40/94
         esclude la registrazione di tutte le fattispecie in cui la funzione costituisca la ragione principale per cui un prodotto
         assuma la forma di cui è chiesta la registrazione come marchio (34).
      
      58.      Le decisioni dei giudici nazionali citate nel precedente paragrafo sono anteriori alla sentenza Philips resa da questa Corte
         di giustizia; tuttavia, in alcuni casi, i più alti organi giurisdizionali dello Stato sembrano ridurre alla minima espressione
         i dettami della detta sentenza, di modo che il divieto sancito dalla norma controversa, o dalla sua omologa disposizione del
         diritto nazionale, perde efficacia, con il conseguente aumento delle difficoltà cui devono far fronte i concorrenti per penetrare
         nel mercato dell’oggetto la cui forma funzionale abbia ottenuto la registrazione (35).
      
      59.      Tale divergenza deriva probabilmente dal fatto che la sentenza Philips, adottando un criterio meno rigoroso – poiché poteva
         aver limitato il divieto in parola ai segni composti solamente da caratteristiche funzionali – ha preferito un criterio più
         blando, che fa ricadere nel divieto di registrazione un numero maggiore di marchi funzionali, richiedendo che siano le «caratteristiche
         essenziali» a svolgere una funzione tecnica (36). Tuttavia, così facendo, la Corte ha introdotto una certa indeterminatezza, di cui adesso paghiamo le conseguenze. 
      
      60.      Si avverte quindi il pericolo che i criteri elaborati da questa Corte di giustizia non ricevano un’identica applicazione in
         tutti gli Stati membri, motivo per cui ritengo opportuno ricercare alcuni criteri supplementari che consentano di approfondire
         la giurisprudenza che, con l’unico precedente della sentenza Philips, si è sbilanciata troppo verso i segni che devono rimanere
         esclusi dalla registrazione in forza dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94. Il modo migliore di definire
         ulteriormente l’ambito di applicazione di tale disposizione consiste nell’esaminare altresì i casi in cui il marchio richiesto
         possa ottenere la registrazione, nonostante il fatto che presenti alcune caratteristiche funzionali. 
      
      2.      Esegesi proposta
      61.      Premetto subito che non suggerisco un’inversione della giurisprudenza ma solo alcune sfumature, soprattutto metodologiche,
         giacché i principi fissati dalla sentenza Philips sono validi (37), vale a dire, da un lato, la duplice ratio, già citata, sottesa all’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, che si può riassumere nei criteri della «antimonopolizzazione»
         e della rigorosa delimitazione dei diversi diritti di proprietà industriale; dall’altro, il fatto che la norma controversa
         nega la registrazione di forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica (38) e, infine, il fatto che la prova dell’esistenza di altre forme che consentano di ottenere lo stesso risultato tecnico non
         inficia la causa di impedimento assoluto o di nullità contenuta in tale disposizione (39).
      
      62.      Ciononostante, occorre completare tale quadro d’insieme aggiungendo alcuni criteri metodologici di applicazione della citata
         disposizione; a mio avviso, l’iter di applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94 comprende fino
         a tre fasi (40).
      
      a)      Prima fase
      63.      In un primo momento, l’organo cui spetta esaminare l’impedimento assoluto o il motivo di nullità deve identificare gli elementi
         più importanti della forma di cui è stata chiesta la registrazione. In tale fase, risulta di fondamentale importanza il criterio
         da seguire. 
      
      64.      Tuttavia, poiché non si tratta ancora di chiarire il carattere distintivo del segno, ma unicamente di enucleare le sue caratteristiche
         principali, si deve procedere all’analisi successiva dei diversi elementi di presentazione utilizzati nel detto marchio (41). Diversamente dall’esame del carattere distintivo, in questo caso non è imprescindibile tenere conto dell’impressione complessiva,
         a meno che, per esempio, in un oggetto semplice, si reputi essenziale la somma di tutte le caratteristiche che ne compongono
         la forma.
      
      65.      Dal tenore dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), si deduce che le caratteristiche essenziali della forma devono essere identificate
         e poi messe in relazione con il risultato tecnico al fine di valutare se esista un nesso necessario tra tali caratteristiche
         ed il detto risultato tecnico. Orbene, in tale contesto, la verifica dei suddetti aspetti fondamentali mira non già ad accertare
         se il segno sia idoneo ad adempiere la funzione essenziale del marchio, ossia, garantire l’origine dei prodotti contrassegnati (42), ma a confrontare il carattere necessario del segno con il risultato tecnico, i cui contorni richiedono parimenti di essere
         definiti con esattezza. 
      
      66.      Pertanto, in tale fase iniziale, la percezione del consumatore non è rilevante, poiché, come osserva la sentenza Philips (43), si tratta soltanto di chiarire una condizione preliminare, cui sono assoggettati i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto e che, qualora non risulti soddisfatta,
         può impedire la registrazione di questi ultimi in quanto marchi; non si procede ancora ad accertare l’eventuale carattere
         distintivo del segno in questione, momento in cui, secondo costante giurisprudenza, assume importanza l’opinione dell’utente (44).
      
      67.      Infine, all’interno della prima fase, rimane da comprendere la funzionalità di ognuna delle caratteristiche essenziali appena
         identificate. L’attribuzione di tale funzionalità pone, a sua volta, alcuni problemi di metodo. Ovviamente, non ci possiamo
         basare su mere congetture o su generalizzazioni estrapolate dall’esperienza di vita corrente (45); normalmente, per i prodotti che hanno beneficiato della tutela conferita da un brevetto o da un disegno, le spiegazioni
         allegate ai certificati di registrazione di tali diritti di proprietà industriale costituiscono una presunzione semplice,
         sebbene molto forte, del fatto che le caratteristiche fondamentali della forma dell’oggetto di cui trattasi rispondono ad
         una funzione tecnica, come ha già osservato la commissione di ricorso ampliata citando la giurisprudenza della Corte Suprema
         degli Stati Uniti nella causa TrafFix (46). Al di fuori di tali casi, occorre sempre far ricorso alla consulenza di un perito.
      
      68.      Dal risultato cui approdi tale esame della funzionalità dipende la continuazione dell’iter: se, da un lato, (ipotesi A), tutte
         le caratteristiche che definiscono la forma di cui viene chiesta la registrazione svolgono una funzione tecnica, la stessa
         forma si considera funzionale e non deve essere registrata oppure, se è stata già registrata, come nel caso di specie, deve
         essere cancellata dal registro; in tale ipotesi, la fase iniziale dell’iter termina qui. Invece, se (ipotesi B) non tutte
         le caratteristiche individuate sono funzionali, si passa alla seconda fase.
      
      b)      Seconda fase
      69.      Nella seconda fase, quindi, l’organo incaricato di esaminare il marchio si trova di fronte una forma di cui solo alcuni aspetti
         fondamentali risultano parzialmente funzionali. Un’interpretazione restrittiva della sentenza Philips condurrebbe a disapplicare
         l’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, giacché il punto 84 di tale sentenza vieta di registrare un segno
         costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, «(…) qualora risulti che le caratteristiche funzionali essenziali di tale
         forma sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico». Tuttavia, ritengo che, di nuovo, la sentenza si attenga in maniera
         troppo rigorosa ai fatti di causa. 
      
      70.      In realtà, considerando i due presupposti alla base dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, segnatamente
         che tale disposizione «riflette l’obiettivo legittimo di non (…) ottenere o perpetuare diritti esclusivi aventi ad oggetto
         soluzioni tecniche» (47) e che la forma funzionale deve «po[ter] essere liberamente utilizzata da tutti» (48), ritengo che tale disposizione spieghi i propri effetti in tale situazione ibrida, in cui sono presenti elementi distintivi
         funzionali e non funzionali. 
      
      71.      Accade semplicemente che l’esame diventa più complesso. 
      
      72.      Sorge il problema di capire se la concessione di un marchio impedisca ai concorrenti di utilizzare le caratteristiche essenziali
         funzionali che rientrino nella tutela conferita dal marchio stesso, poiché in tale ipotesi non è illogico pensare che alcuni
         o molti di tali aspetti funzionali risultino indispensabili per gli avversari sul mercato, per esempio, ai fini della interoperabilità
         dei loro prodotti con quelli del titolare della forma funzionale che si vuole registrare. Poiché una tale conseguenza si pone
         in diretto contrasto con i dettami della sentenza Philips, mi vengono in mente due possibili alternative.
      
      73.      La prima limita il diritto di marchio agli elementi essenziali e distintivi non funzionali. Così, per esempio, le penne USB (49) constano di una prima parte che serve chiaramente per il collegamento con il computer o con un altro apparecchio e di una
         seconda parte che, sebbene svolga una funzione tecnica, si può – e si suole – abbellire con una forma particolare, più estetica. Personalmente non vedrei alcun inconveniente nel concedere marchi a tali chiavi USB, purché limitatamente alla parte coperte
         dal disegno, poiché l’altra parte conserva sempre la propria funzionalità. Tuttavia l’UAMI dovrebbe rendere maggiormente flessibile
         la propria prassi delle registrazioni potenziando l’uso delle dichiarazioni di rinuncia («disclaimer»), giacché non fa uso
         del potere che gli viene conferito dall’art. 37, n. 2, del regolamento n. 207/2009 (50), applicando genericamente il principio, non sancito dalla giurisprudenza di questa Corte di giustizia (51), secondo cui i segni composti da diversi elementi non possono reclamare la tutela di un solo componente (52). Anche qualora i fabbricanti delle suddette chiavi USB richiedessero la tutela dell’elemento estetico, senza nemmeno inserire
         nell’immagine oggetto della domanda di marchio la parte della chiave che serve per il collegamento, il marchio avrebbe minor
         efficacia poiché il consumatore probabilmente non riconoscerebbe la detta immagine come parte di una chiave USB, e quindi
         verrebbe meno, in tal modo, l’interesse del fabbricante nell’ottenere un marchio.
      
      74.      Tale difficoltà mi induce a proporre una seconda alternativa. Dato il preminente obiettivo di tutela della concorrenza rispecchiato
         dalla norma controversa, l’esame di un segno composto parzialmente da elementi funzionali dovrebbe essere assoggettato alla
         condizione che l’eventuale titolo di proprietà industriale non arrecherà ai concorrenti uno svantaggio importante non correlato
         alla reputazione dei loro propri segni (53). In tale fase sarà necessario comparare le altre opzioni compatibili presenti sul mercato, come insistentemente reclama la
         ricorrente nella presente impugnazione. Senza dover insistere su tale alternativa in questa sede, mi preme notare che l’analisi
         delle forme sostitutive dovrebbe tenere conto dell’operabilità e dell’imperativo della disponibilità, quale manifestazione
         dell’interesse generale, principio sul quale del resto si fonda l’art. 7, n. 1, lett.e) ii), del regolamento n. 40/94.
      
      c)      Terza fase
      75.      Infine, superati i suddetti ostacoli, vuoi con l’ausilio di dichiarazioni di rinuncia, vuoi in base alla convinzione che la
         forma di cui viene chiesta la registrazione non pregiudica la concorrenza, gli organi incaricati di esaminare la funzionalità
         di una forma ibrida, del tipo descritto poc’anzi – generalmente un ufficio dei marchi o un giudice investito di una domanda
         riconvenzionale di nullità – entrano nella terza fase, in cui devono verificare il carattere distintivo del marchio (la forma).
         In tale fase, conformemente alla giurisprudenza (54), rivestono importanza l’impressione d’insieme del segno, la percezione del consumatore e i beni o i servizi per i quali viene
         chiesta la registrazione.
      
      76.      Inoltre, rimane sempre valido l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, che vieta al proprietario di una forma funzionale
         di invocare l’acquisto del carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto (55). Al riguardo, da un lato, ritengo che l’esclusione delle forme funzionali dal beneficio eventualmente concesso dalla suddetta
         disposizione soddisfi il desiderio del legislatore di evitare che si giovi di tale possibilità un bene che sia già oggetto
         di tutela di un brevetto o di un disegno. Così, quando decade tale altro diritto di proprietà industriale, è probabile che,
         soprattutto quando si tratta di prodotti innovativi come il Lego, tali prodotti godano già, agli occhi del consumatore, di
         ciò che in circostanze normali verrebbe considerato il «carattere distintivo», essendo rimasti unici all’interno della rispettiva
         categoria di prodotti durante il periodo di validità del brevetto o del disegno (56); d’altro lato, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’intenzione del legislatore comunitario è stata quella di accordare
         la tutela come marchio comunitario ai soli marchi il cui carattere distintivo sia stato acquisito mediante un uso anteriore
         alla domanda di registrazione (57). Pertanto, il titolare di un marchio ottenuto con un disclaimer non potrebbe mai invocare il beneficio dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 per estendere la tutela agli aspetti essenziali
         funzionali del proprio segno.
      
      C –    Conseguenze per la presente impugnazione  
      77.      Dopo aver evidenziato i tratti principali di un’interpretazione estensiva dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento
         n. 40/94, dobbiamo esaminarne le ripercussioni sull’esame degli addebiti contestati dalla Lego Juris nel  motivo unico d’impugnazione.
         
      
      78.      Anticipo fin d’ora che il lavoro svolto dal Tribunale di primo grado con la sentenza impugnata mi è sembrato lodevole e coerente
         con la sentenza Philips; in particolare, il Tribunale ha esaminato con attenzione le allegazioni della Lego Juris, dando risposte
         giuridicamente ineccepibili, ragion per cui, tenuto conto del fatto che la mia analisi mina alla radice il nucleo fondamentale
         delle censure mosse dalla Lego Juris, è sufficiente che io mi attenga al nocciolo di tali critiche, senza per questo sminuire
         minimamente il mio giudizio negativo sugli argomenti della ricorrente. 
      
      1.      Sulla prima censura, vertente su un’interpretazione errata dell’art. 7, n. 1, lett.  e), ii), del regolamento n. 40/94
      79.       Il ricorso, non privo di una certa confusione, addebita alla sentenza impugnata una pronuncia che esclude tutte le forme
         funzionali dalla tutela conferita dal diritto dei marchi, indipendentemente dalla circostanza che risultino soddisfatti i
         criteri di cui alla norma controversa. La ricorrente accusa il Tribunale di primo grado di essersi discostato dalla sentenza
         Philips, che permetterebbe di registrare tali forme, alla condizione che esistano altre forme diverse ma equivalenti. In tale
         contesto, sarebbe errato dichiarare che una forma funzionale in quanto tale deve rimanere a disposizione di tutti gli interessati,
         poiché la sentenza Philips ha previsto che soltanto le caratteristiche utilitarie di tale forma debbano essere mantenute disponibili.
      
      80.      Non condivido tale modo di interpretare la sentenza impugnata.
      
      81.      La ricorrente si sbaglia, anche se interpreta in modo creativo tanto la sentenza Philips quanto la disposizione controversa.
      
      82.      Da un canto, come segnala la MEGA Brands, le lunghe digressioni circa le presunte differenze tra «soluzione tecnica» e «risultato
         tecnico» non trovano appoggio né nella citata sentenza né nell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94. In tal
         senso si è giustamente espresso il Tribunale di primo grado, al punto 40 della sentenza impugnata, richiamando i punti 81
         e 83 della sentenza Philips, in cui non viene operata una distinzione tra «soluzione tecnica» e «risultato tecnico».
      
      83.      D’altro canto, dai punti 80 e 83 della sentenza Philips si deduce che l’obiettivo di interesse generale perseguito dalla norma
         controversa esige che le forme funzionali possano essere liberamente utilizzate da tutti, senza che, nell’ambito della valutazione
         della funzionalità di dette forme, possano avere un peso le eventuali alternative. Di conseguenza, non è ravvisabile alcun
         errore di diritto da parte del Tribunale di primo grado nella sentenza impugnata. 
      
      84.      A questo punto mi permetto di tornare all’interpretazione 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, suggerita nel
         precedente titolo.
      
      85.      In precedenza ho rilevato che la sentenza Philips si è attenuta strettamente ai fatti della controversia, ciò che ha favorito
         una risposta indubbiamente decisa da parte della Corte di giustizia. Orbene, anche nel caso che ci occupa gli elementi di
         fatto influiscono in maniera decisiva.
      
      86.      Così, il punto 75 della sentenza impugnata ha constatato che la commissione di ricorso ampliata dell’UAMI aveva effettuato
         un’analisi esaustiva del mattoncino Lego, giungendo alla conclusione che la forma di quest’ultimo presentava caratteristiche
         funzionali. In tale momento, che corrisponde alla prima fase di analisi secondo il percorso interpretativo da me proposto,
         era normale che la detta agenzia comunitaria rifiutasse la registrazione del segno richiesta dalla Lego Juris, giacché l’intero
         mattoncino e non soltanto le sue caratteristiche essenziali rispondevano esclusivamente ad esigenze derivanti dalla sua funzione,
         situazione in cui non occorre procedere alla fase successiva della mia analisi interpretativa (ipotesi A) (58).
      
      87.      Con la chiarezza della sentenza Philips, per lo meno dei punti presi in esame in queste conclusioni, e tenuto conto della
         valutazione insindacabile della funzionalità del mattoncino Lego realizzata dalla commissione di ricorso ampliata, che non
         è stata modificata dalla sentenza impugnata né viene contestata dinanzi alla Corte di giustizia dalla ricorrente, deducendo
         uno snaturamento dei fatti e delle prove, non rimane altro da fare se non avallare l’interpretazione dell’art.7, n. 1, lett. e), ii),
         del regolamento n. 40/94 fornita dal Tribunale di primo grado e respingere la censura in esame.
      
      2.      Sulla seconda censura, vertente su una definizione errata delle caratteristiche essenziali di un marchio tridimensionale 
      88.       Con tale censura la Lego Juris sostiene, fondamentalmente, che l’analisi delle caratteristiche essenziali deve tenere conto
         della percezione del consumatore, elemento che non è stato preso in considerazione dal Tribunale di primo grado ed è stato
         espressamente respinto al punto 70 della sentenza.
      
      89.      In base all’interpretazione da me proposta, non sarebbe difficile respingere la presente censura dato che, secondo l’iter
         metodologico descritto nei precedenti paragrafi, l’analisi del potere distintivo intrinseco di un marchio funzionale interviene
         solamente nella terza fase (59). Ho già segnalato nell’ambito dell’analisi relativa alla precedente censura che, in virtù del risultato dell’esame sulla
         funzionalità del mattoncino Lego nel suo insieme, né la commissione di ricorso ampliata dell’UAMI né il Tribunale di primo
         grado erano tenuti a procedere alle fasi successive.
      
      90.      Tuttavia, anche nel caso in cui non si condividesse la mia posizione, ritengo che la presente censura della Lego Juris risulti
         inaccettabile da tutti i punti di vista. Infatti, al punto 76 della sentenza Philips la Corte di giustizia ha osservato che
         l’impedimento assoluto alla registrazione oggetto della presente causa costituiva un «ostacolo preliminare»; inoltre, l’esame
         di tale impedimento non segue gli stessi criteri applicabili all’esame degli elementi dominanti e distintivi, la ricerca dei
         quali è finalizzata ad assolvere la funzione di garantire l’indicazione di origine agli occhi dei consumatori, distinguendosi
         dunque dall’atto di identificare gli elementi essenziali di una forma.
      
      91.      In pratica, se l’argomento della Lego Juris fosse portato alle estreme conseguenze, il criterio del consumatore medio, quale
         viene abitualmente descritto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, dovrebbe essere applicato anche con riferimento
         all’art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94, con il risultato che anche i concetti di «buon costume» o di «ordine
         pubblico» dovrebbero essere valutati partendo dal punto di vista dell’utente. 
      
      92.      L’irragionevolezza di tale conseguenza deriva dal fatto di ignorare la premessa secondo cui le diverse cause di rifiuto della
         registrazione contenute nell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 rispondono a diverse preoccupazioni del legislatore e
         quindi ognuna di esse assume una propria intensità normativa in virtù di criteri che possono, ma non necessariamente devono,
         coincidere in tutti i casi di rifiuto/nullità della registrazione. Nel caso di specie, poiché la ratio della lett. e) della
         suddetta disposizione è estranea alla funzione essenziale del marchio, a differenza della lett. b) (il carattere distintivo),
         il criterio del consumatore medio non può essere accolto.
      
      93.      Pertanto, la ricorrente sbaglia quando tenta di trasferire i parametri tipici dell’analisi del carattere distintivo all’analisi
         degli elementi essenziali di una forma ai fini di stabilirne la funzionalità, i quali devono essere determinati in maniera
         oggettiva, come ha giustamente rilevato il Tribunale di primo grado nella sentenza impugnata. Di conseguenza, anche la seconda
         censura deve essere respinta.
      
      3.      Sulla terza censura, relativa all’applicazione di criteri di funzionalità errati
      94.      Con la terza censura la Lego Juris difende l’uso del metodo comparativo per comprovare la funzionalità delle caratteristiche
         di una forma. Da un lato, la ricorrente chiede di modificare tali caratteristiche distintive come mezzo per accertare la funzionalità,
         e di conferire tale qualità laddove la modifica alteri la detta funzione. In tale ambito, la ricorrente sostiene l’importanza
         delle forme alternative, che costituirebbero un indizio del fatto che la concessione del marchio ad una forma specifica non
         comporterebbe un monopolio, senza pertanto essere interessata dall’impedimento assoluto di cui si discute nella presente impugnazione.
      
      95.      Neppure questa argomentazione della ricorrente mi convince.
      
      96.      Rimanendo fedele alla mia interpretazione metodologica dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), del regolamento n. 40/94, osservo
         che la censura della sentenza impugnata non è pertinente. Benché abbia ammesso l’eventuale rilevanza del confronto fra le
         forme opzionali per conoscere la situazione della concorrenza, ho collocato tale analisi comparativa alla seconda fase, ove
         acquista un significato al fine di accertare se il monopolio conferito da un marchio ad un prodotto con determinate caratteristiche funzionali possa annientare la rivalità sul mercato. Come ho segnalato in precedenza, una volta diagnosticata
         la funzionalità completa del mattoncino di Lego, non è necessario entrare nelle fasi successive.
      
      97.      Inoltre, dal tenore della sentenza Philips e della disposizione controversa si deduce l’infondatezza dell’errore che la Lego
         Juris addebita alla sentenza impugnata. Ai punti 81‑84 della citata sentenza si afferma, con estrema chiarezza, che «la dimostrazione
         dell’esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non [evita] l’impedimento alla registrazione
         o il motivo di nullità contenuto nella disposizione» controversa, che, vietando la registrazione dei segni costituiti esclusivamente dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, trova piena applicazione nel caso del mattoncino Lego, poiché è
         stata dimostrata la sua funzionalità totale. La ricorrente non poteva, quindi, invocare a suo favore le modulazioni della
         stessa sentenza Philips, nel senso di limitarsi alle caratteristiche essenziali, in quanto tutti gli elementi specifici del mattoncino, essenziali o meno, apparivano funzionali; in tal caso, non è necessario
         occuparsi delle alternative, giacché il marchio che verrebbe concesso comporterebbe comunque la monopolizzazione della forma.
         
      
      98.      Alla luce di quanto finora esposto, considero infondata la terza censura, cui tocca la stessa sorte delle precedenti. Pertanto,
         poiché nessuna censura è stata accolta, occorre respingere il motivo unico di ricorso.  
      
      VII – Sulle spese
      99.      Poiché la Lego Juris è rimasta soccombente in tutte le censure mosse con la presente impugnazione, tale impresa deve essere
         condannata alle spese in forza del disposto di cui all’art. 122, primo comma, in combinato disposto con l’art. 69, n. 2, primo
         comma, del regolamento di procedura della Corte di giustizia.   
      
      VIII – Conclusione
      100. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di giustizia di:
      
      1)         respingere l’impugnazione proposta dalla Lego Juris avverso la sentenza dell’Ottava Sezione del Tribunale di primo grado 12 novembre
         2008, nella causa T‑270/06;
      
      2)         condannare la ricorrente alle spese. 
      1 –	Lingua originale: lo spagnolo.
      
      2 –	Maier, J., «Lego des Lebens», DIE ZEIT nº 32, 30 luglio 2009, pag. 27.
      
      3 –	Causa T‑270/06 (Racc. pag. II-03177).
      
      4 –	Regolamento del Consiglio 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), in vigore dalla data menzionata
         nel paragrafo integrato da questa nota.
      
      5 –	Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1994, L 11, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio
         22 dicembre 1994, n. 3288, ai fini dell’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell’Uruguay Round (GU L 349, p. 83),
         e, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422 (GU L 70, pag. 1).
      
      6 –	Sentenza 18 giugno 2002, causa C‑299/99 (Racc. pag. I‑5475; v., inoltre, le mie conclusioni in tale causa, lette il 23
         gennaio 2001).  
      
      7 –	Punto 76 della sentenza Philips.
      
      8–	Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
         di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «Direttiva»); tale disposizione è l’alter ego dell’art. 7, n. 1,
         lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94.
      
      9 –	Punto 78 della sentenza Philips.
      
      10 –	Punto 79.
      
      11 –	Punto 80.
      
      12 –	Punto 82.
      
      13 –	Punto 81.
      
      14 –	Relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno
         1957, come riveduto e modificato.
      
      15 –	Punti 9 e 10 della sentenza impugnata.
      
      16 –	In applicazione dell’art. 1 ter, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il
         regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’UAMI (GU L 28, pag. 11).
      
      17 –	Decisione della commissione di ricorso ampliata dell’UAMI 10 luglio 2006 (procedimento R 856/2004 G), relativa ad una procedura
         di dichiarazione di nullità tra la MEGA Brands, Inc. e la  Lego Juris A/S.
      
      18 –	Punti 32 e 33 della decisione della commissione di ricorso ampliata.
      
      19 –	Ibidem, punti 34 e 36.
      
      20 –	Punto 58 della medesima decisione.
      
      21 –	Punto 60.
      
      22 –	Punti 54 e 55.
      
      23 –	Punti 41‑63.
      
      24 –	Punti 27‑34 della sentenza impugnata.
      
      25 –	Contenuta altresì nell’art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva. Si deve menzionare tale direttiva poiché
         si tratta della normativa interpretata nella sentenza Philips. 
      
      26 –	Punti 51‑68 della sentenza impugnata.
      
      27 –	Punti 70‑88 della sentenza impugnata.
      
      28 –	Fax del 20 aprile.
      
      29 –	Riferendosi alla sentenza 16 luglio 1998, causa C‑210/96, Gut Springenheide e Tusky (Racc. pag. I‑4657, punto 31) che ha
         stabilito tale criterio, confermato dalla giurisprudenza successiva in materia di marchi.  
      
      30 –	Per il diritto tedesco, v. Hacker, F. «Als Marke Schutzfähige Zeichen § 3», in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8ª ed., Ed.
         Carl Heymanns, Colonia, 2006, pag. 85; per il diritto spagnolo, Marco Arcalá, L. A. «Artículo 5. Prohibiciones absolutas»,
         in Bercovitz Rodríguez‑Cano, A. (direttore), Comentarios a la Ley de Marcas, 2ª ed., Ed. Thomson Aranzadi, Pamplona, 2008,
         tomo I, pag. 204; per il diritto francese, Azéma, J./Galloux, J.‑Ch., Droit de la propriété industrielle, 6ª ed., Ed. Dalloz,
         Parigi, 2006, pag. 773; per il diritto statunitense, Wong, M., «The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress
         protection», Cornell Law Review, vol. 83, 1998, pagg. 1116 e 1154.
      
      31 –	Ibidem; tale convinzione è particolarmente forte nel diritto spagnolo e francese, in cui si allude alla «fraude de ley»
         [frode alla legge] e all’«abus de droit» [abuso di diritto] che si genererebbero a seguito di un’estensione della tutela conferita
         dai brevetti o dai disegni industriali mediante il diritto dei marchi.
      
      32 –	In particolare, i punti 79 e 82, rispettivamente.
      
      33 –	Specialmente i paragrafi 30 e 39.
      
      34 –	Cornish, W./Llewelyn, D., Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 6ª ed., Ed. Thomson
         Sweet & Maxwell, Londra, 2007, pag. 710.
      
      35 –	Hildebrandt, U., Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis, Ed. Carl Heymann, Colonia, 2006, pagg. 109 e
         110, critica l’applicazione più indulgente della sentenza Philips da parte del Bundesgerichtshof. Ciononostante, la Suprema
         Corte tedesca non ha autorizzato la registrazione del mattoncino Lego che è oggetto della presente controversia considerandolo
         esclusivamente funzionale e provocando in tal modo l’annullamento del marchio che, in un primo momento, era stato concesso
         in Germania; Bundesgerichtshof, comunicato stampa n. 158/2009 (http://juris.bundesgerichtshof.de /cgi‑bin/rechtsprechung).
      
      36 –	Punto 79 della sentenza Philips.
      
      37 –	La sentenza Philips è stata sempre seguita dal Tribunale di primo grado, dall’UAMI e, pur con le incertezze segnalate,
         dai diversi giudici nazionali.
      
      38 –	Punto 79 della sentenza Philips.
      
      39 –	Punti 81-83 della sentenza Philips.
      
      40 –	Mi ispiro, mutatis mutandis, al diritto tedesco, Hacker, F., op. cit., pag. 88; e statunitense, McCormick, T., «Will TrafFix
         “Fix” the Splintered Functionality Doctrine?: TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. », 40 Houston Law Review,
         (2003), pagg. 541 e 566. 
      
      41 –	Deduco tale affermazione a contrario dalla sentenza 30 giugno 2005, causa C‑286/04 P, Eurocermex/UAMI (Racc. pag. I‑5797,
         punti 22 e 23, e giurisprudenza ivi citata, poi confermata con sentenza 25 ottobre 2007, causa 238/06 P, Develey Holding (Racc. pag. I‑9375,
         punto 82).
      
      42 	Giurisprudenza costante della Corte di giustizia; v., per esempio, sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann La-Roche/Centrafarm
         (Racc. pag. 1139, punto 7); 12 novembre 2002, causa C‑206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I‑ 10273, punto 48), e 26
         aprile 2007, Alcon/UAMI, causa C‑412/05, (Racc. pag. I‑3569, punto 53).
      
      43 –	Punto 76.
      
      44 –	Per esempio, nelle sentenze 8 maggio 2008, causa C‑304/06, Eurohypo/UAMI (Racc. pag. I‑3297, punto 67) e 22 giugno 2006,
         causa C‑25/05 P, Storck/UAMI (Racc. pag. I‑5719, punto 25).
      
      45 –	Come giustamente indica Hacker, F., op. cit., pag. 88.
      
      46 –	Punto 40 della decisione della commissione di ricorso ampliata nella causa Lego; TrafFix Devices, Inc. V. Marketing Displays,
         Inc, 532 U.S. 23 (2001).
      
      47 –	Sentenza Philips, punto 82.
      
      48 –	Ibidem, punto 80.
      
      49 –	Chiamate anche «chiavi USB» o «pen drive», in inglese.
      
      50 –	Che succede all’art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94.
      
      51 –	Per di più, se lo stesso legislatore ha previsto la possibilità che la tutela conferita dal marchio non si estenda a tutto
         il segno, mi sembra poco convincente la posizione difesa dall’UAMI.
      
      52 –	Bender, A., «Der Ablauf des Anmeldeverfahrens», en Fezer, K.‑H., Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht,
         Ed. C.H. Beck, Monaco, 2007, pag. 585. 
      
      53 –	Nel diritto statunitense si usa l’espressione «significant non-reputation related disadvantage»; McCormick, T., op. cit.,
         pag. 567. 
      
      54 –	Sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C‑473/01 P e C‑474/01 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I‑5173, punto 33); 22
         giugno 2006, causa C‑25/05 P, Storck/UAMI (Racc. pag. I‑5719, punto 25), nonché 8 maggio 2008, causa C‑304/06 P, Eurohypo/UAMI
         (Racc. p. I‑3297, punto 67). 
      
      55 –	Sentenza Philips, cit. (punto 57), e sentenza 20 settembre 2007, causa C‑371/06, Benetton Group (Racc. pag. I‑7709, punti
         24‑27).
      
      56 –	In tal senso, v.  Hildebrandt, U., op. cit., pag. 110.
      
      57 –	Sentenza 11 giugno 2009, causa C‑542/07 P, Imagination Technologies/UAMI (Racc. pag. I-4937, punto 44).
      
      58 –	V., supra, paragrafo 68.
      
      59 –	V., supra, paragrafo 75.