CELEX: 62009TJ0331
Language: it
Date: 2010-12-15
Title: Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 dicembre 2010. # Novartis AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). # Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo TOLPOSAN - Marchio internazionale denominativo anteriore TONOPAN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009. # Causa T-331/09.

Causa T‑331/09
      Novartis AG
      contro
      Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
      «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TOLPOSAN — Marchio internazionale denominativo anteriore TONOPAN — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
      Massime della sentenza
      1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
            da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio
            di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Livello di attenzione del pubblico 
      [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)]
      2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
            da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza
            tra i prodotti o i servizi di cui trattasi — Criteri di valutazione — Complementarità dei prodotti 
      [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)]
      3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
            da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio
            di confusione con il marchio anteriore
      [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)]
      1.      Per quanto riguarda il livello di attenzione del pubblico di riferimento, ai fini della valutazione globale del rischio di
         confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, si ritiene che il consumatore
         medio dei prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere
         in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti
         o di servizi di cui trattasi.
      
      Per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, i professionisti del settore medico prestano un elevato livello di attenzione
         quando prescrivono farmaci. Per quanto attiene ai consumatori finali, nel caso in cui vengano venduti prodotti farmaceutici
         senza prescrizione, si deve supporre che tali prodotti interessino i consumatori che si presumono ragionevolmente ben informati,
         attenti ed avveduti, dal momento che i prodotti in questione incidono sul loro stato di salute, e che detti consumatori abbiano
         meno probabilità di confondere le varie versioni dei suddetti prodotti. Inoltre, anche qualora vi fosse l’obbligo di prescrizione
         medica, è probabile che i consumatori presterebbero un elevato livello di attenzione al momento della prescrizione dei prodotti
         in questione, in quanto si tratta di prodotti farmaceutici. Pertanto i farmaci, che siano o meno venduti su prescrizione medica,
         possono essere considerati oggetto di un livello di attenzione più elevato da parte dei consumatori normalmente informati
         e ragionevolmente attenti e avveduti.
      
      (v. punti 23, 26)
      2.      Ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o servizi ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
         n. 207/2009 sul marchio comunitario, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra
         questi ultimi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro
         concorrenzialità o complementarità. Possono essere esaminati anche altri fattori, come i canali di distribuzione dei prodotti
         in questione.
      
      I prodotti come i farmaci sono della stessa natura (prodotti farmaceutici), hanno la stessa finalità o destinazione (trattamento
         di problemi di salute umana), sono rivolti agli stessi consumatori (professionisti del settore medico e pazienti) e utilizzano
         gli stessi canali di distribuzione (di norma le farmacie). Tale constatazione deriva dall’appartenenza dei prodotti in questione
         alla stessa categoria generale di prodotti, i farmaci. Orbene, si tratta di una categoria assai vasta, comprendente prodotti
         che possono essere differenti. Così, si deve rilevare che l’appartenenza dei farmaci alla stessa categoria generale di prodotti
         permette di constatare solamente un modesto grado di somiglianza tra tutti i farmaci.
      
      Poiché i fattori considerati supra non consentono di distinguere tra le varie sottocategorie di farmaci, per valutare correttamente
         la somiglianza tra farmaci occorre esaminare altri fattori. Tali fattori sono in particolare la concorrenzialità e la complementarità
         dei farmaci nonché la loro finalità e la loro destinazione particolare (trattamento di problemi specifici di salute). Nell’esame
         di tali fattori, l’indicazione terapeutica di un medicinale riveste importanza decisiva.
      
      Tale peculiarità dei farmaci è già stata presa in considerazione dalla giurisprudenza secondo la quale, dal momento che il
         consumatore cerca innanzi tutto un prodotto ovvero un servizio che possa rispondere ai suoi specifici bisogni, la finalità
         o la destinazione del prodotto o servizio di cui trattasi riveste un carattere essenziale nell’orientamento della sua scelta.
         Pertanto, in quanto applicato dal consumatore prima di qualsiasi acquisto, il criterio della finalità o della destinazione
         costituisce un criterio fondamentale nella definizione di una sottocategoria di prodotti o servizi. La finalità e la destinazione
         di un prodotto terapeutico figurano nella sua indicazione terapeutica.
      
      Il fatto che i prodotti in questione possano essere utilizzati contemporaneamente dal medesimo consumatore non è sufficiente
         a qualificarli come complementari. Infatti, sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione,
         nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che la
         responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa.
      
      (v. punti 30, 35‑37, 41)
      3.      Non sussiste, per il pubblico di riferimento composto dai professionisti del settore medico e dai consumatori finali, austriaci
         e spagnoli, un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario,
         tra il segno denominativo TOLPOSAN, la cui registrazione in quanto marchio comunitario è chiesta per «farmaci contenenti tolperisone
         con effetto miorilassante ed i preparati veterinari contenenti tolperisone con effetto miorilassante», rientranti nella classe
         5 ai sensi dell’Accordo di Nizza, ed il segno denominativo TONOPAN, registrato anteriormente come marchio internazionale avente
         effetto in Austria ed in Spagna per gli «analgesici che alleviano il dolore, in particolare nella terapia delle cefalee e
         dell’emicrania», rientranti nella medesima classe, poiché, da un lato, i prodotti in questione sono solo leggermente simili
         ed i marchi in conflitto presentano un grado di somiglianza medio e, dall’altro, il pubblico di riferimento presta un livello
         di attenzione superiore alla media.
      
      (v. punti 29, 32, 58)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
      15 dicembre 2010 (*)
      
      «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo TOLPOSAN – Marchio internazionale denominativo anteriore TONOPAN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
      Nella causa T‑331/09,
      Novartis AG, con sede in Basilea (Svizzera), rappresentata dall’avv. N. Hebeis,
      
      ricorrente,
      contro
      Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra B. Schmidt, in qualità di agente,
      
      convenuto,
      controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:
      Sanochemia Pharmazeutika AG, con sede in Vienna (Austria),
      
      avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 18 giugno 2009 (procedimento
         R 1601/2007‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Novartis AG e la Sanochemia Pharmazeutika AG,
      
      IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
      composto dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka (relatore), presidente, dai sigg. F. Dehousse e H. Kanninen, giudici,
      cancelliere: sig.ra C. Heeren, amministratore
      visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 agosto 2009,
      visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 dicembre 2009,
      in seguito all’udienza del 15 giugno 2010,
      ha pronunciato la seguente
      Sentenza
       Fatti
      1        Il 22 novembre 2004 la Sanochemia Pharmazeutika AG ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso
         l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio
         20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE)
         del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
      
      2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo TOLPOSAN.
      
      3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno
         1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come
         riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Farmaci contenenti tolperisone; preparati veterinari contenenti
         tolperisone».
      
      4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 26/2005 del 27 giugno 2005.
      
      5        Il 6 luglio 2005 la ricorrente, Novartis AG, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto
         art. 41 del regolamento n. 207/2009) avverso la registrazione del marchio TOLPOSAN per i prodotti menzionati al precedente
         punto 3.
      
      6        L’opposizione si basava sulla registrazione internazionale n. 227508 del marchio denominativo TONOPAN, richiesta il 13 gennaio
         1960, avente effetto in particolare in Austria ed in Spagna, per prodotti rientranti nella classe 5 e corrispondenti alla
         seguente descrizione: «Prodotti farmaceutici».
      
      7        Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello previsto dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto
         art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].
      
      8        A seguito di domanda del 20 marzo 2006 della richiedente il marchio comunitario, la ricorrente è stata invitata dall’UAMI,
         in data 12 aprile 2006, a fornire la prova, conformemente all’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42,
         nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009) del fatto che, nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda
         di marchio comunitario, il marchio anteriore aveva formato oggetto di un uso effettivo negli Stati membri nei quali tale marchio
         è tutelato. 
      
      9        Il 5 luglio 2006 la ricorrente, entro il termine impartito, ha prodotti vari documenti al fine di dimostrare che il marchio
         sul quale si basava l’opposizione aveva formato oggetto di un uso effettivo in Austria ed in Spagna. 
      
      10      Il 27 settembre 2006 la richiedente, considerato il fatto che era stata fornita la prova dell’uso effettivo del marchio per
         un analgesico utilizzato nella terapia contro le cefalee, ha ristretto i prodotti oggetto della domanda di registrazione a
         quelli della classe 5 corrispondenti alla seguente descrizione: «Farmaci contenenti tolperisone con effetto miorilassante;
         preparati veterinari contenenti tolperisone con effetto miorilassante».
      
      11      Con lettera del 28 ottobre 2006, la ricorrente ha indicato all’UAMI che il farmaco contrassegnato dal marchio anteriore doveva
         essere considerato un analgesico generale.
      
      12      Con decisione 14 agosto 2007, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione. Essa ha dichiarato che i marchi in conflitto
         non erano simili e che non occorreva quindi esaminare la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1,
         lett. b), del regolamento n. 40/94. Essa ha altresì ritenuto che non fosse necessario prendere in considerazione i documenti
         prodotti dalla ricorrente per provare l’uso effettivo del marchio anteriore, dato che ciò non avrebbe modificato la sua conclusione.
      
      13      Il 9 ottobre 2007 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94
         (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione di opposizione.
      
      14      Con decisione 18 giugno 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto
         il ricorso. Essa ha ritenuto che, poiché i prodotti in questione rientrano nella classe 5, il pubblico di riferimento fosse
         composto da professionisti (medici, chimici e farmacisti) e dal grande pubblico, i quali prestano un livello di attenzione
         più elevato, e che il territorio pertinente fosse costituito dall’Austria e dalla Spagna. La commissione di ricorso ha rilevato
         che non vi era contestazione sul fatto che la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore era stata fornita solamente per
         una parte dei prodotti per i quali esso era registrato e che pertanto, in applicazione dell’art. 42, n. 3, del regolamento
         n. 207/2009, ai fini dell’esame dell’opposizione il marchio anteriore si intendeva registrato solo per un prodotto farmaceutico
         specifico, vale a dire un analgesico indicato segnatamente per la terapia delle cefalee e dell’emicrania. Con riguardo al
         confronto tra i prodotti, la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti in questione presentassero una leggera somiglianza.
         Quanto al confronto tra i segni, la commissione di ricorso ha affermato che una valutazione globale dei segni in conflitto
         sui piani visivo e fonetico la portava a concludere che, considerata l’identità tra le parti iniziali e finali e le differenze
         tra le parti centrali, i segni presentavano una somiglianza media. Sotto il profilo concettuale, la commissione di ricorso
         ha rilevato che i segni in conflitto non avevano alcun significato per il consumatore medio spagnolo o austriaco. Pertanto,
         alla luce della leggera somiglianza tra i prodotti in questione e della media somiglianza tra i segni in conflitto, nonché
         del livello di attenzione più elevato del pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha concluso che non vi era rischio
         di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.
      
       Conclusioni delle parti
      15      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
      
      –        annullare la decisione impugnata;
      –        condannare l’UAMI alle spese.
      16      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
      
      –        respingere il ricorso;
      –        condannare la ricorrente alle spese.
       In diritto
      17      La ricorrente deduce un unico motivo, attinente alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.
      
      18      Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore,
         il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio
         anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un
         rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende
         il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, si devono intendere per «marchi anteriori», in base all’art. 8,
         n. 2, lett. a), sub iii), del regolamento n. 207/2009, i marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in
         uno Stato membro.
      
      19      Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti
         o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo la stessa giurisprudenza,
         il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni
         e dei prodotti o servizi di cui trattasi e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie, in particolare dell’interdipendenza
         tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01,
         Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 30‑33, e 16 dicembre 2008,
         causa T‑357/07, Focus Magazin Verlag/UAMI – Editorial Planeta (FOCUS Radio), Racc. pag. II-325, punti 24 e 25].
      
      20      Nel caso di specie, è pacifico che il marchio anteriore TONOPAN è stato oggetto di registrazione internazionale con effetto
         in Austria ed in Spagna, le quali costituiscono dunque il territorio pertinente per l’analisi del rischio di confusione.
      
      21      Quanto al pubblico di riferimento, secondo la giurisprudenza, qualora i prodotti in questione siano farmaci, il pubblico di
         riferimento è costituito, da un lato, dai professionisti del settore medico e, dall’altro, dai pazienti in quanto consumatori
         finali di tali prodotti [v. sentenza del Tribunale 21 ottobre 2008, causa T‑95/07, Aventis Pharma/UAMI – Nycomed (PRAZOL),
         Racc. pag. II-229, punto 27 e la giurisprudenza citata]. Nel caso di specie, non vi è dubbio che il pubblico di riferimento
         sia composto da professionisti, ovverosia dai medici e dai farmacisti, e dai consumatori finali, vale a dire dai pazienti.
      
      22      La ricorrente contesta, per contro, le valutazioni della commissione di ricorso relative al livello di attenzione del pubblico
         di riferimento, al confronto tra i prodotti, al confronto tra i segni nonché alla sussistenza, nel caso di specie, di un rischio
         di confusione.
      
       Sul livello di attenzione del pubblico di riferimento
      23      Secondo la giurisprudenza, per quanto riguarda il livello di attenzione del pubblico di riferimento, ai fini della valutazione
         globale del rischio di confusione, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti di cui trattasi sia normalmente informato
         e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore
         medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale 13 febbraio
         2007, causa T‑256/04, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II‑449, punto 42 e la giurisprudenza citata].
      
      24      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha dichiarato che, poiché i prodotti in questione non erano prodotti di consumo
         corrente, ma prodotti relativi alla salute del consumatore, il consumatore finale prestava un livello di attenzione più elevato.
      
      25      La ricorrente sostiene che i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore sono farmaci antalgici di prezzo contenuto venduti
         senza prescrizione, che il consumatore considera beni di consumo corrente e per i quali non presta maggiore attenzione al
         momento dell’acquisto rispetto ad altri beni di consumo. Essa contesta altresì l’affermazione della commissione di ricorso
         secondo cui il grande pubblico è solito chiedere consiglio ai farmacisti ed ai medici quando deve scegliere un farmaco. Per
         la valutazione del rischio di confusione, i consumatori finali che effettuano i propri acquisti andrebbero presi in considerazione
         senza l’ausilio dei professionisti. Infatti, i farmaci contraddistinti dal marchio anteriore sarebbero venduti senza prescrizione
         e su Internet, il che eliminerebbe il controllo del professionista.
      
      26      Dalla giurisprudenza emerge che, da un lato, i professionisti del settore medico prestano un elevato livello di attenzione
         quando prescrivono farmaci. Ne emerge, dall’altro, che, per quanto attiene ai consumatori finali, nel caso in cui vengano
         venduti prodotti farmaceutici senza prescrizione, si deve supporre che tali prodotti interessino i consumatori che si presumono
         ragionevolmente ben informati, attenti ed avveduti, dal momento che i prodotti in questione incidono sul loro stato di salute,
         e che detti consumatori abbiano meno probabilità di confondere le varie versioni dei suddetti prodotti. Inoltre, anche qualora
         vi fosse l’obbligo di prescrizione medica, è probabile che i consumatori presterebbero un elevato livello di attenzione al
         momento della prescrizione dei prodotti in questione, in quanto si tratta di prodotti farmaceutici [sentenze del Tribunale
         PRAZOL, punto 21 supra, punto 29, e 8 luglio 2009, causa T‑240/08, Procter & Gamble/UAMI – Laboratorios Alcala Farma (oli),
         Racc. pag. II-114, punto 50]. Pertanto i farmaci, che siano o meno venduti su prescrizione medica, possono essere considerati
         oggetto di un livello di attenzione più elevato da parte dei consumatori normalmente informati e ragionevolmente attenti e
         avveduti [sentenza del Tribunale 15 dicembre 2009, causa T‑412/08, Trubion Pharmaceuticals/UAMI – Merck (TRUBION), Racc. pag. II-239,
         punto 28].
      
      27      Pertanto, occorre ritenere che, nel caso di specie, sia probabile che il pubblico di riferimento presti in ogni caso un livello
         di attenzione superiore alla media. 
      
      28      Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto che il consumatore finale possa eventualmente procurarsi su Internet
         un farmaco venduto senza prescrizione, senza il consiglio di un farmacista o di un medico, non è idoneo a diminuire il suo
         livello di attenzione al momento dell’acquisto di un simile prodotto.
      
      29      Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente dichiarato che il pubblico di riferimento è composto dai professionisti
         del settore medico e dai consumatori finali, austriaci e spagnoli, che prestano un livello di attenzione più elevato.
      
       Sul confronto tra i prodotti
      30      Secondo costante giurisprudenza, ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o servizi, occorre tener conto
         di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Questi fattori includono, in particolare,
         la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Possono essere esaminati
         anche altri fattori, come i canali di distribuzione dei prodotti in questione [v. sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa
         T‑443/05, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), Racc. pag. II‑2579, punto 37 e la giurisprudenza
         citata].
      
      31      Nel caso di specie, occorre anzitutto rilevare che il marchio anteriore è stato registrato per «prodotti farmaceutici» rientranti
         nella classe 5. È pacifico tra le parti che la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore è stata fornita dalla ricorrente
         solamente per una sottocategoria di tali prodotti, corrispondente ad un «analgesico indicato in particolare per la terapia
         delle cefalee e dell’emicrania», e che, in applicazione dell’art. 42, n. 2, del regolamento n. 207/2009, ai fini dell’esame
         dell’opposizione il marchio anteriore si intende registrato solamente per tali prodotti.
      
      32      Così, ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti, la commissione di ricorso ha correttamente preso in considerazione,
         da un lato, gli «analgesici che alleviano il dolore, in particolare nella terapia delle cefalee e dell’emicrania», appartenenti
         alla classe 5 e contraddistinti dal marchio anteriore e, dall’altro, i «farmaci contenenti tolperisone con effetto miorilassante
         [ed i] preparati veterinari contenenti tolperisone con effetto miorilassante» rientranti nella classe 5 e per i quali è stata
         chiesta la registrazione.
      
      33      La commissione di ricorso ha affermato che, sebbene i prodotti in questione fossero simili in quanto rientranti nella classe
         5, essi erano tutt’al più leggermente simili, dato che i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore appartenevano alla
         sottocategoria degli analgesici, mentre i prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione appartenevano alla sottocategoria
         dei miorilassanti.
      
      34      La ricorrente sostiene che il grado di somiglianza tra i prodotti in questione è molto elevato. Essa addebita alla commissione
         di ricorso di non aver considerato il fatto che i prodotti per i quali è chiesta la registrazione sono miorilassanti che hanno
         altresì effetto antalgico e che presentano quindi una forte somiglianza con gli analgesici contraddistinti dal marchio anteriore.
         Essa fa valere che si tratta di farmaci la cui destinazione comporta sovrapposizioni, dato che i miorilassanti avrebbero,
         come gli analgesici, l’effetto di alleviare i dolori provocati da contratture muscolari. Inoltre, essi sarebbero impiegati
         come farmaci ad azione sinergica, sarebbero prodotti da imprese farmaceutiche e distribuiti attraverso lo stesso canale di
         commercializzazione e si rivolgerebbero allo stesso consumatore finale. Pertanto, tutti i fattori rilevanti coinciderebbero,
         ad eccezione della destinazione dei prodotti, vale a dire la loro indicazione terapeutica. La ricorrente ritiene che la circostanza
         che i prodotti in questione siano ad azione sinergica, potendo gli analgesici essere prescritti in caso di contratture muscolari
         dolorose, è uno dei fattori che induce a concludere che i prodotti in questione sono estremamente simili.
      
      35      Occorre constatare che i prodotti come i farmaci sono della stessa natura (prodotti farmaceutici), hanno la stessa finalità
         o destinazione (trattamento di problemi di salute umana), sono rivolti agli stessi consumatori (professionisti del settore
         medico e pazienti) e utilizzano gli stessi canali di distribuzione (di norma le farmacie). Tale constatazione deriva dall’appartenenza
         dei prodotti in questione alla stessa categoria generale di prodotti, i farmaci. Orbene, si tratta di una categoria assai
         vasta, comprendente prodotti che possono essere differenti. Così, si deve rilevare che l’appartenenza dei farmaci alla stessa
         categoria generale di prodotti permette di constatare solamente un modesto grado di somiglianza tra tutti i farmaci. 
      
      36      Poiché i fattori considerati al precedente punto 35 non consentono di distinguere tra le varie sottocategorie di farmaci,
         per valutare correttamente la somiglianza tra farmaci occorre esaminare altri fattori. Tali fattori sono in particolare la
         concorrenzialità e la complementarità dei farmaci nonché la loro finalità e la loro destinazione particolare (trattamento
         di problemi specifici di salute). Nell’esame di tali fattori, l’indicazione terapeutica di un medicinale riveste importanza
         decisiva.
      
      37      Tale peculiarità dei farmaci è già stata presa in considerazione dalla giurisprudenza secondo la quale, dal momento che il
         consumatore cerca innanzi tutto un prodotto ovvero un servizio che possa rispondere ai suoi specifici bisogni, la finalità
         o la destinazione del prodotto o servizio di cui trattasi riveste un carattere essenziale nell’orientamento della sua scelta.
         Pertanto, in quanto applicato dal consumatore prima di qualsiasi acquisto, il criterio della finalità o della destinazione
         costituisce un criterio fondamentale nella definizione di una sottocategoria di prodotti o servizi. La finalità e la destinazione
         di un prodotto terapeutico figurano nella sua indicazione terapeutica (sentenza RESPICUR, punto 23 supra, punti 29 e 30).
         
      
      38      Nel caso di specie, è pacifico che i prodotti in questione si distinguono per la loro indicazione terapeutica principale.
         Infatti, i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore sono analgesici diretti ad alleviare i dolori, in particolare i mal
         di testa, mentre i prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione mirano a curare gli indolenzimenti muscolari mediante
         un effetto miorilassante. La commissione di ricorso ha quindi correttamente ritenuto che i prodotti in questione appartenessero
         a sottocategorie diverse di farmaci. Si deve affermare pertanto che i prodotti in questione non sono concorrenti (intercambiabili).
      
      39      Certamente, come rilevato dalla ricorrente, i miorilassanti oggetto del marchio richiesto possono altresì avere l’effetto
         di alleviare il dolore. Tuttavia, ciò non modifica la constatazione secondo cui la finalità di tali farmaci, quale descritta
         dalla loro indicazione terapeutica, è di rilassare i muscoli, ed è pertanto distinta da quella degli analgesici contrassegnati
         dal marchio anteriore.
      
      40      Parimenti, ha scarsa importanza, per la valutazione della somiglianza tra farmaci, che uno stesso paziente possa soffrire
         di più patologie diverse e possa assumere più farmaci contemporaneamente. Tale constatazione vale in particolare nel caso
         di specie, poiché gli analgesici possono essere assunti con altri farmaci.
      
      41      Pertanto, il fatto che i prodotti in questione possano essere utilizzati contemporaneamente dal medesimo consumatore non è
         sufficiente a qualificarli come complementari ai sensi della giurisprudenza. Infatti, sono complementari quei prodotti o servizi
         tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo
         che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi
         servizi sia riconducibile a una stessa impresa [v. sentenza del Tribunale 22 gennaio 2009, causa T‑316/07, Commercy/UAMI – easyGroup
         IP Licensing (easyHotel), Racc. pag. II‑43, punto 57 e la giurisprudenza citata].
      
      42      Da quanto sopra esposto emerge che, considerati gli elementi di somiglianza tra i prodotti in questione constatati al precedente
         punto 35 e la differenza legata alle loro indicazioni terapeutiche, la commissione di ricorso non ha commesso errori nel concludere
         che i prodotti in questione sono tutt’al più leggermente simili.
      
       Sul confronto tra i segni
      43      Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro
         un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti, vale a dire gli aspetti visivi, fonetici e
         concettuali [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II‑4335,
         punto 30, e 10 dicembre 2008, causa T‑290/07, MIP Metro/UAMI – Metronia (METRONIA), Racc. pag. II-315, punto 41].
      
      44      Inoltre, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica
         o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare,
         dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o dei servizi
         in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. Orbene, il consumatore medio percepisce
         normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi [sentenza della Corte 12 giugno
         2007, causa C‑334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I‑4529, punto 35, e sentenza del Tribunale 4 marzo 2009, causa T‑168/07, Professional
         Tennis Registry/UAMI – Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY), Racc. pag. II-24, punto 28].
      
      45      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che i due segni denominativi in questione, TOLPOSAN e TONOPAN, presentassero
         una media somiglianza sul piano visivo e fonetico, in considerazione dell’identità tra le loro parti iniziali e finali e delle
         differenze tra le loro parti centrali, e che, sul piano concettuale, non fosse possibile alcun confronto tra i segni in conflitto.
      
      46      Si deve anzitutto rilevare che, sul piano concettuale, la ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso
         secondo la quale i marchi in conflitto sono privi di significato per il consumatore medio austriaco e spagnolo.
      
      47      La ricorrente concentra la propria argomentazione sul confronto tra i segni in conflitto sul piano visivo e fonetico compiuto
         dalla commissione di ricorso.
      
      48      Essa sostiene che i marchi in conflitto presentano un grado di somiglianza molto elevato sul piano visivo e fonetico, poiché
         gli elementi comuni tra tali marchi prevalgono nettamente sulle differenze. Sul piano visivo, essa fa valere che i marchi
         in conflitto contengono sei lettere identiche, cinque delle quali poste nello stesso ordine («t», «o», «o», «a» e «n») e che
         la lettera «p» è posizionata dopo la vocale «o» nel marchio anteriore e prima della vocale «o» nel marchio di cui è stata
         chiesta la registrazione. Sul piano fonetico, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non avere tenuto conto
         delle somiglianze presenti nelle parti centrali di tali marchi, vale a dire i suoni «op» e «po», l’identica successione delle
         vocali («o», «o» ed «a») e l’identità delle lettere «p» ed «o». Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha scomposto
         i marchi in conflitto in elementi identici e differenti e non ha considerato l’impressione complessiva prodotta dai medesimi.
      
      49      Anzitutto, per quanto riguarda la somiglianza visiva, è necessario rilevare che il marchio TOLPOSAN ed il marchio TONOPAN
         sono composti da una sola parola di tre sillabe, contenente all’incirca lo stesso numero di lettere, rispettivamente otto
         e sette, e le cui vocali sono poste nello stesso ordine («o», «o» ed «a»). I marchi in conflitto cominciano con le due medesime
         lettere, «t» ed «o», e terminano con le due medesime lettere, «a» e «n». Tuttavia, si deve altresì osservare che tali marchi
         presentano differenze sul piano visivo derivanti, da un lato, dalla presenza delle lettere «l» e «s» nella parte centrale
         del marchio di cui è stata chiesta la registrazione e, dall’altro, dal fatto che le lettere «p» ed «o» sono poste in ordine
         inverso nelle parti centrali dei marchi in conflitto.
      
      50      Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha commesso errori considerando che le parti iniziali, «to», e le parti finali,
         «an», dei segni in conflitto erano identiche e che le loro parti centrali, «lpos» e «nop», erano diverse.
      
      51      Inoltre, con riguardo alla somiglianza fonetica, occorre rilevare che i marchi in conflitto cominciano con lo stesso suono,
         «to», e finiscono con lo stesso suono, «an». Le loro parti centrali, «lpos» e «nop», comprendono la vocale «o», ma si pronunciano
         in maniera diversa. A tale riguardo, da un lato, l’inversione delle lettere «o» e «p» nella parte centrale dei marchi in conflitto
         fa sì che la pronuncia dei marchi sia differente. Dall’altro, la presenza, nel marchio di cui è stata chiesta la registrazione,
         della lettera «l» dinanzi alla lettera «p» e della lettera «s» accentua tale differenza di pronuncia. 
      
      52      Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso errori affermando che, sul piano fonetico, i segni in conflitto avevano
         una pronuncia diversa a causa di una sequenza di lettere non identiche e della presenza di lettere differenti nelle loro parti
         centrali.
      
      53      Ne consegue che la commissione di ricorso ha correttamente dichiarato che, sul piano visivo e fonetico, i segni in conflitto
         presentavano un grado di somiglianza medio.
      
      54      Infine, per quanto riguarda l’addebito della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non avrebbe considerato l’impressione
         complessiva prodotta dai marchi in conflitto, è sufficiente rilevare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso
         ha affermato che è stata una valutazione globale dei segni in conflitto sul piano visivo e fonetico ad indurla a concludere
         che detti segni presentavano un grado di somiglianza medio. Inoltre, essa ha indicato che la considerazione del fatto che
         le loro parti iniziali identiche, vale a dire «to», cattureranno maggiormente l’attenzione del pubblico di riferimento non
         può rimettere in discussione tale conclusione. Essa ha aggiunto che un simile approccio, consistente nel prestare attenzione
         unicamente alla parte iniziale del segno, equivarrebbe a ignorare la valutazione dell’impressione complessiva prodotta dai
         marchi in conflitto.
      
      55      La circostanza che la commissione di ricorso abbia ravvisato la sussistenza di una somiglianza globale media fra i marchi
         in conflitto dimostra che, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso ha effettivamente proceduto
         ad una valutazione complessiva di detti marchi, tenendo conto sia dei loro elementi identici sia dei loro elementi diversi.
         Come sottolineato dall’UAMI, la valutazione dell’impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto non impedisce di
         procedere ad un confronto dei loro differenti elementi e sillabe, quali si presentano al consumatore.
      
      56      Da quanto precede emerge che, alla luce del grado di somiglianza medio sul piano visivo e fonetico tra i segni in conflitto
         e della loro mancanza di significato sul piano concettuale, la commissione di ricorso ha correttamente affermato che, globalmente,
         i segni in conflitto presentavano un grado di somiglianza medio. 
      
       Sul rischio di confusione
      57      La commissione di ricorso ha concluso che, data la leggera somiglianza tra i prodotti e la media somiglianza tra i segni,
         un esame globale consentiva di escludere un qualunque rischio di confusione nelle regioni germanofone ed ispanofone. Essa
         ha precisato che tale conclusione poggiava sulla considerazione che il pubblico di riferimento è più attento ai prodotti controversi,
         i quali riguardano la sua salute, e più cauto nel momento in cui si trova a sceglierli.
      
      58      Quanto alla valutazione globale del rischio di confusione, dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, poiché,
         da un lato, i prodotti in questione sono solo leggermente simili ed i marchi in conflitto presentano un grado di somiglianza
         medio e, dall’altro, il pubblico di riferimento presta un livello di attenzione superiore alla media, la commissione di ricorso
         non ha commesso errori nell’affermare l’insussistenza di rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
         n. 207/2009. 
      
      59      Tale conclusione non può essere rimessa in discussione, anche se, come sottolinea la ricorrente, dalla giurisprudenza emerge
         che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto tra i vari marchi, ma deve fare
         affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha conservato nella memoria [sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C‑342/97,
         Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto 26, e sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑104/01, Oberhauser/UAMI
         – Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II‑4359, punto 28]. Infatti, come sopra osservato, nel caso di specie il pubblico di
         riferimento presta un livello di attenzione più elevato al momento dell’acquisto dei prodotti in questione.
      
      60      Parimenti, tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui, dato che il consumatore
         finale esprime verbalmente la sua intenzione di acquisto al farmacista ed i farmaci sono ordinati dai farmacisti, per telefono,
         presso i grossisti, la somiglianza dei segni in conflitto sul piano fonetico avrebbe un’importanza maggiore.
      
      61      Certamente, secondo la giurisprudenza, nel contesto della valutazione globale del rischio di confusione, gli aspetti visivo,
         fonetico e concettuale dei segni in conflitto non hanno sempre lo stesso valore ed occorre analizzare le condizioni obiettive
         nelle quali i marchi possono presentarsi sul mercato [sentenze del Tribunale 3 luglio 2003, causa T‑129/01, Alejandro/UAMI
         – Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II‑2251, punto 57, e 6 ottobre 2004, cause riunite da T‑117/03 a T‑119/03 e T‑171/03,
         New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), Racc. pag. II‑3471, punto 49]. L’importanza degli elementi
         di somiglianza o di differenza tra i segni in conflitto può dipendere, in particolare, dalle caratteristiche intrinseche degli
         stessi o dalle condizioni di commercializzazione dei prodotti o servizi da essi contrassegnati. Ove i prodotti contrassegnati
         dai marchi in questione siano, di norma, venduti in negozi self-service, in cui è lo stesso consumatore a scegliere il prodotto,
         facendo quindi affidamento principalmente sull’immagine del marchio apposto su di esso, una somiglianza visiva tra i segni
         avrà, in linea generale, maggiore rilevanza. Se, invece, il prodotto considerato viene per lo più offerto in vendita oralmente,
         verrà normalmente attribuito più valore ad una somiglianza fonetica tra i segni (sentenza NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection,
         cit., punto 49). 
      
      62      Tuttavia, nel caso di specie, il grado di somiglianza sul piano fonetico tra i marchi in conflitto non è molto elevato ed
         è dello stesso livello del grado di somiglianza sul profilo visivo. Conseguentemente, la circostanza che la somiglianza sul
         piano fonetico abbia maggior valore rispetto alla somiglianza sul piano visivo, per via del fatto che i prodotti in questione
         sono tradizionalmente offerti in vendita oralmente, non consente di affermare la sussistenza di un rischio di confusione ai
         sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.
      
      63      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il motivo unico, attinente alla violazione dell’art. 8, n. 1,
         lett. b), del regolamento n. 207/2009, deve essere respinto.
      
       Sulle spese
      64      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
         domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
      
      Per questi motivi,
      IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
      dichiara e statuisce:
      1)      Il ricorso è respinto.
      2)      La Novartis AG è condannata alle spese.
      
               Wiszniewska-Białecka 
            
            
               Dehousse 
            
            
               Kanninen
            
         Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 dicembre 2010.
      Firme
      * Lingua processuale: il tedesco.