CELEX: 62008CC0408
Language: nl
Date: 2009-10-15
Title: Conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 15 oktober 2009. # Lancôme parfums et beauté & Cie SNC tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikelen 55, lid 1, sub a, en 7, lid 1, sub c - Procesbelang voor instelling van vordering tot nietigverklaring van merk op grond van absolute nietigheidsgrond - Advocatenkantoor - Woordteken ‚COLOR EDITION’ - Beschrijvend karakter van woordmerk bestaande uit beschrijvende elementen. # Zaak C-408/08 P.

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
      D. RUIZ-JARABO COLOMER
      van 15 oktober 2009 (1)
      
      Zaak C‑408/08 P
      Lancôme parfums et beauté & Cie SNC
      tegen
      Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
      en CMS Hasche Sigle
      „Hogere voorziening – Intellectuele eigendom – Verordening (EG) nr. 40/94 inzake gemeenschapsmerk – Procesbelang bij vordering tot nietigverklaring van merk – Advocatenkantoor – Eigen economisch belang van partij in procedure – Beschrijvend karakter van woordmerk”I –    Inleiding
      1.        Een bekende onderneming in de cosmetica‑ en parfumsector stelt hogere voorziening in tegen het arrest van 8 juli 2008 van
         het Gerecht van eerste aanleg in de zaak T‑160/07, waarbij de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor
         harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) is bevestigd.
      
      2.        In de hogere voorziening zijn twee fundamentele vragen aan de orde. Het eerste middel heeft betrekking op de bevoegdheid om
         een beroep tot nietigverklaring van gemeenschapsmerken in te stellen. Hieraan zijn twee aspecten verbonden: enerzijds het
         specifieke belang om de doorhaling van een bepaald teken te vorderen en anderzijds de bevoegdheid van een advocatenkantoor
         om uit eigen beweging de nietigverklaring te vorderen zonder uitdrukkelijke opdracht van een cliënt.
      
      3.        Het tweede middel daarentegen stelt geen procedurele problemen aan de orde, maar betreft de materiële voorwaarden voor de
         inschrijving van tekens en meer bepaald de absolute weigeringsgronden. Anders dan het Gerecht stelt rekwirante dat het nieuwe
         woord dat zij wil gebruiken voor haar waren in de make-upsector en dat bestaat uit de combinatie van de Engelse woorden „COLOR”
         en „EDITION”, voldoende onderscheidend is.
      
      II – Toepasselijke bepalingen
      4.        Sinds 13 april 2009 wordt het gemeenschapsmerk hoofdzakelijk geregeld door verordening nr. 207/2009(2), maar voor de onderhavige hogere voorziening blijven de bepalingen van de inmiddels vertrouwde verordening nr. 40/94(3) ratione temporis van toepassing.
      
      5.        Ik vestig de aandacht op artikel 4 van verordening nr. 40/94, dat luidt:
      
      „Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden,
         met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren
         of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
      
      6.        Artikel 7, lid 1, van deze verordening bepaalt:
      
      „1. Geweigerd wordt inschrijving van:
      a)      tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;
      b)      merken die elk onderscheidend vermogen missen;
      c)      merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit,
         hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst
         of andere kenmerken van de waren of diensten;
      
      [...]”
      7.        De absolute nietigheidsgronden van een ingeschreven gemeenschapsmerk zijn neergelegd in artikel 51 en de relatieve nietigheidsgronden
         in artikel 52. De inleiding van de nietigheidsprocedure is geregeld in artikel 55, lid 1:
      
      „1.       Een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het gemeenschapsmerk kan bij het Bureau worden ingesteld:
      a)       in de gevallen bedoeld in de artikelen 50 en 51, door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere groepering die opgericht
         is om de belangen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaars of consumenten te behartigen en die overeenkomstig
         het daarvoor geldende recht bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden;
      
      [...]”.
      III – Voorgeschiedenis van de hogere voorziening
      A –    Feiten van het geding voor het Gerecht
      8.        Op 9 december 2002 verzocht Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (hierna: „Lancôme”) het BHIM om inschrijving van het woordteken
         COLOR EDITION als gemeenschapsmerk voor waren behorende tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice(4), „Cosmetische producten en make-upproducten”. Het teken werd op 11 februari 2004 ingeschreven en op 19 april 2004 gepubliceerd
         in het Blad van gemeenschapsmerken.
      
      9.        Op 12 mei 2004 vorderde het advocatenkantoor Norton Rose Vieregge op grond van de artikelen 51, lid 1, sub a, en 7, lid 1,
         sub b en c, van verordening nr. 40/94 nietigverklaring van het kort daarvoor ingeschreven merk. Op 21 december 2005 wees de
         nietigheidsafdeling deze vordering af. Op 9 februari 2006 stelde het advocatenkantoor CMS Hasche Sigle, rechtsopvolger van
         Norton Rose Vieregge, beroep in tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling bij de tweede kamer van beroep van het BHIM,
         die op 26 februari 2007 het beroep gegrond verklaarde.
      
      10.      In de eerste plaats verklaarde de kamer van beroep het beroep ontvankelijk overeenkomstig artikel 55, lid 1, sub a, van verordening
         nr. 40/94, op grond dat het door Lancôme gemaakte onderscheid tussen procesbevoegdheid en procesbelang geen steun vindt in
         verordening nr. 40/94 en dat artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 een doel van algemeen belang nastreeft
         dat rechtvaardigt dat vorderingen tot nietigverklaring op grond van dit artikel worden ingesteld door zeer uiteenlopende partijen.
      
      11.      In de tweede plaats oordeelde de kamer van beroep ten gronde dat de woorden COLOR EDITION beschrijvend zijn in de zin van
         artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, aangezien de woordcombinatie bestaande uit „color” en „edition” een boodschap
         overbrengt waarin het publiek een rechtstreekse verwijzing naar een assortiment cosmetische en make-upproducten in verschillende
         tinten ziet, daar deze woorden door concurrenten worden gebruikt om bepaalde kwaliteiten van hun waren aan te duiden, waardoor
         zij tot het openbaar domein moeten blijven behoren. Ten slotte verklaarde de kamer van beroep dat het betrokken merk beschrijvend
         is, omdat het onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
      
      B –    Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest
      12.      Lancôme wendde zich tot het Gerecht om de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 26 februari 2007 te doen
         vernietigen. Zij voerde drie schendingen van verordening nr. 40/94 aan, namelijk van artikel 55, lid 1, sub a, van artikel 7,
         lid 1, sub c, en van artikel 7, lid 1, sub b. Het Gerecht onderzocht slechts de eerste twee middelen, aangezien de beslissing
         over het tweede middel het onderzoek van het laatste overbodig maakte.
      
      Schending van artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94
      13.      Met betrekking tot deze schending onderzocht het Gerecht of de ontvankelijkheid van een vordering tot nietigverklaring afhankelijk
         is van de voorwaarde dat een belang wordt aangetoond door degene die deze vordering instelt. Daartoe analyseerde het de bepaling
         uit grammaticaal, systematisch en teleologisch oogpunt.
      
      14.      Allereerst leidde het uit de formulering van artikel 55, lid 1, sub a, af dat een natuurlijke of rechtspersoon of een groepering
         die procesbevoegd is overeenkomstig het geldende recht, geen belang hoeft te hebben om nietigverklaring van een gemeenschapsmerk
         te vorderen in de in de artikelen 50 en 51 bedoelde gevallen.
      
      15.      Vanuit systematisch oogpunt vergeleek het Gerecht in het licht van artikel 55, lid 1, sub b, juncto artikel 51, lid 1, van
         verordening nr. 40/94 deze ruime bevoegdheid om absolute nietigheidsgronden aan te voeren met de enge bevoegdheid in gevallen
         van relatieve nietigheid. Het oordeelde dat de wetgever een dergelijk onderscheid heeft gewild.
      
      16.      Het Gerecht vergeleek vervolgens artikel 55, lid 1, sub a, met lid 1, sub b en c. Aan de hand van een teleologische uitlegging
         verduidelijkte het dat lid 1, sub a, alleen geldt voor absolute gronden, aangezien het de bescherming van het algemene belang
         nastreeft, zodat van verzoekende partijen uitsluitend wordt verlangd dat zij een natuurlijke of rechtspersoon zijn en procesbevoegdheid
         hebben. Lid 1, sub b en c, betreft daarentegen gevallen van relatieve nietigheid, waarbij private belangen aan de orde zijn,
         en om die reden vereist verordening nr. 40/94 dat een specifiek procesbelang wordt aangetoond.
      
      17.      Bovendien verwierp het Gerecht het argument van Lancôme, gebaseerd op artikel 79 van verordening nr. 40/94. Het ontkende de
         relevantie van deze bepaling, daar artikel 55, lid 1, sub a, volkomen duidelijk is, zodat niet hoeft te worden verwezen naar
         de in het recht van de lidstaten algemeen aanvaarde beginselen als bedoeld in artikel 79.
      
      18.      Het Gerecht achtte de verwijzingen van Lancôme naar de rechtspraak over de artikelen 230 EG, 232 EG en 236 EG evenmin relevant.
         De eerste twee artikelen zien immers op beroepen tot nietigverklaring of wegens nalaten tegen een handeling of een verzuim
         van de daarin limitatief opgesomde instellingen, waartoe het BHIM niet behoort, en artikel 236 EG betreft ambtenarengeschillen.
      
      19.      Het Gerecht benadrukte tevens dat het daarbij gaat om beroepen in rechte, terwijl met de in artikel 55, lid 1, sub a, bedoelde
         vordering tot nietigverklaring een administratieve procedure wordt ingeleid. Het wees er eveneens op dat de beslissingen van
         het BHIM worden genomen krachtens een gebonden bevoegdheid en derhalve uitsluitend dienen te worden beoordeeld op basis van
         verordening nr. 40/94 en niet op basis van de eerdere beslissingspraktijk van het BHIM.
      
      Schending van artikel 7, lid 1, sub c
      20.      Met betrekking tot de tweede aangevoerde schending onderzocht het Gerecht of de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1,
         sub c, van verordening nr. 40/94 van toepassing was op het teken COLOR EDITION, rekening houdend met de eis van een voldoende
         concreet en rechtstreeks verband met de door het betrokken merk aangeduide waren. Het bevestigde de beslissing van de kamer
         van beroep tot weigering van de inschrijving van COLOR EDITION wegens de beschrijvende aard ervan.
      
      21.      Alvorens uitspraak te doen, onderzocht het Gerecht bovengenoemd artikel in detail en stelde het vast dat het betrekking heeft
         op tekens die in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek dienen tot aanduiding, hetzij rechtstreeks
         hetzij door vermelding van één van de essentiële kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
      
      22.      Op grond van zijn eigen recente rechtspraak oordeelde het Gerecht dat er voor de toepassing van dit inschrijvingsverbod sprake
         moet zijn van een voldoende rechtstreeks en concreet verband dat het betrokken publiek in staat stelt onmiddellijk en zonder
         verder nadenken in het teken een beschrijving van de waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan, te zien.
      
      23.      Na artikel 7 te hebben onderzocht, richtte het Gerecht zijn aandacht op de specifieke kenmerken van het merk COLOR EDITION
         om te bepalen of het beschrijvend was, uitgaande van de vraag hoe het publiek het teken opvat en van de daarmee aangeduide
         waren of diensten.
      
      24.      Het betrokken publiek is volgens het Gerecht het algemene, redelijk geïnformeerde, normaal omzichtige en oplettende publiek,
         aangezien COLOR EDITION cosmetische en make‑upproducten omvat. Het Gerecht ging dieper in op het doelpubliek en beperkte het
         tot Engelstaligen of personen met een adequate kennis van het Engels, daar het merk uit twee woorden in deze taal bestaat.
      
      25.      Uitgaande van deze premisse onderzocht het Gerecht of de woorden „color” en „edition” onmiddellijk en daadwerkelijk het beeld
         oproepen van de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Uit het feit dat het gaat om woorden die gangbaar zijn voor
         de waren waarop het merk betrekking heeft en die verwijzen naar bepaalde kenmerken van cosmetische en make-upproducten, leidde
         het af dat beide woorden in sterke mate beschrijvend zijn.
      
      26.      Voorts oordeelde het Gerecht dat de nevenschikking van beide woorden bij de consument geen indruk wekt die voldoende afwijkt
         van de indruk die ontstaat door de nevenschikking zonder meer van de twee woordelementen, waardoor de betekenis of de draagwijdte
         van het merk zou kunnen worden gewijzigd, en dat geen intellectuele inspanning vereist is om de boodschap ervan te begrijpen.
      
      27.      Kortom, het betrokken merk behoudt een nauwe band met de waren waarvoor het bedoeld is. Gelet op het voorgaande bekrachtigde
         het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep over het beschrijvende karakter van het teken COLOR EDITION en bevestigde
         het bijgevolg de nietigheid van de inschrijving op grond van artikel 51, lid 1, juncto artikel 7, lid 1, sub c, van verordening
         nr. 40/94.
      
      IV – Procedure voor het Hof en conclusies van partijen
      28.      De hogere voorziening van Lancôme is bij de griffie van het Hof ingekomen op 22 september 2008. BHIM heft haar memorie van
         antwoord ingediend op 18 november daaraanvolgend. Er zijn geen memories van repliek en van dupliek ingediend.
      
      29.      Lancôme verzoekt het Hof het bestreden arrest te vernietigen en het door CMS Hasche Sigle ingestelde beroep tegen de nietigheidsbeslissing
         van het BHIM ongegrond te verklaren. Zij verzoekt het Hof voorts, het BHIM te verwijzen in de kosten in beide instanties en
         het advocatenkantoor te verwijzen in de kosten van de procedure voor de kamer van beroep, voor zover het Hof de zaak zelf
         zou afdoen.
      
      30.      Het BHIM vordert de afwijzing van de hogere voorziening en de verwijzing van rekwirante in de kosten.
      
      31.      Ter terechtzitting van 9 september 2009 hebben de vertegenwoordigers van beide partijen mondeling hun standpunten uiteengezet.
      
      V –    Bespreking van de hogere voorziening
      32.      Rekwirante voert twee middelen aan, te weten schending van artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 en schending
         van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening.
      
      A –    Schending van artikel 55, lid 1, sub a
      33.      Deze kritiek op het bestreden arrest valt uiteen in twee onderdelen. In het eerste onderdeel betoogt Lancôme dat de litigieuze
         bepaling aldus dient te worden uitgelegd dat advocatenkantoren een economisch belang bij de doorhaling van het ingeschreven
         teken moeten hebben om een beroep tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk te kunnen instellen, terwijl zij in het tweede
         onderdeel aanvoert dat het beroepsprofiel van de advocaat als „medewerker bij de rechtspleging” deze in de onmogelijkheid
         stelt in eigen naam en voor eigen rekening een verzoek tot nietigverklaring van een merk in te dienen.
      
      34.      Beide onderdelen van het middel betreffen de ontvankelijkheid van door advocatenkantoren ingestelde vorderingen tot nietigverklaring,
         maar in het tweede onderdeel wordt deze vraag in feite zo benaderd dat bij een voor rekwirante gunstige beslissing het onderzoek
         van het eerste onderdeel overbodig wordt. Daarom wordt eerst gekeken naar het tweede onderdeel van het eerste middel in hogere
         voorziening. Mocht het gemeenschapsrecht verlangen dat advocatenkantoren zich alleen in andermans naam tot rechterlijke en
         administratieve instanties wenden, dan zijn beschouwingen over het bewijs van een economisch belang immers irrelevant.
      
      1.      Tweede onderdeel van het eerste middel
      a)      Argumenten van de partijen
      35.      Volgens Lancôme is het recht om nietigverklaring van een gemeenschapsmerk te vorderen onverenigbaar met de wezenlijke kenmerken
         van het beroep van advocaat, aangezien de rol van de advocaat in het gemeenschapsrecht steeds als „medewerker bij de rechtspleging”(5) is opgevat en artikel 19 van het Statuut van het Hof berust op een vergelijkbare opvatting over deze rol, aangezien het bepaalt
         dat de partijen door een advocaat moeten worden vertegenwoordigd.
      
      36.      Lancôme verwijst ook naar de rechtspraak van het Hof en vermeldt het arrest AM & S/Commissie.(6) In punt 24 daarvan wordt de advocaat als „medewerker bij de rechtspleging” beschouwd. Zij wijst erop dat tal van andere arresten
         kunnen worden aangehaald waarin deze formulering is gebruikt om de rol van de advocaat samen te vatten.
      
      37.      Uit deze specifieke opvatting over de rol van de advocaat in gemeenschapsgeschillen leidt Lancôme af dat advocaten niet in
         eigen naam een beroep tot nietigverklaring van een merk kunnen instellen, zelfs niet wanneer zij optreden voor rekening van
         een derde, bijvoorbeeld een cliënt, aangezien zij in dat geval hun bevoegdheid zouden misbruiken, ook al worden de vorderingen
         tot nietigverklaring opgevat als een „actio popularis”, waarvoor de procesbevoegdheid zo ruim mogelijk moet worden uitgelegd.
      
      38.      Volgens het BHIM is het tweede onderdeel van het eerste middel niet-ontvankelijk, aangezien rekwirante in eerste aanleg de
         vraag naar de verenigbaarheid van de hoedanigheid van advocaat met het indienen van verzoeken tot nietigverklaring bij het
         BHIM niet aan de orde heeft gesteld en daardoor het voorwerp van het geding in strijd met artikel 113, lid 2, van het Reglement
         voor de procesvoering van het Hof heeft uitgebreid. Daarnaast is het van mening dat praktiserende advocaten alleen medewerkers
         bij de rechtspleging zijn wanneer zij voor de gemeenschapsrechters optreden ter vertegenwoordiging van een derde, te weten
         hun cliënt.
      
      b)      Ontvankelijkheid van dit onderdeel
      39.      Om te beginnen ben ik het niet eens met het standpunt van het BHIM over de ontvankelijkheid.
      
      40.      Hoewel Lancôme haar argument over de onverenigbaarheid van het profiel van het beroep van advocaat met de inleiding van de
         procedure tot nietigverklaring van een merk niet heeft aangevoerd voor het Gerecht, kan niet worden gesteld dat het voorwerp
         van het geding wordt uitgebreid. Deze onderneming zet gewoon haar argument dat artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94
         is geschonden, meer kracht bij.
      
      41.      Er moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen nieuwe middelen en nieuwe argumenten. Het Hof heeft steeds geoordeeld dat eerstgenoemde niet-ontvankelijk zijn, maar laatstgenoemde wel. Het is immers niet zo
         dat elk in hogere voorziening aangevoerd argument in eerste aanleg moet zijn behandeld.(7) Bovendien volgt uit vaste rechtspraak dat een middel dat een uitwerking is van een eerder, in het inleidend verzoekschrift
         rechtstreeks of stilzwijgend opgeworpen middel, als ontvankelijk worden beschouwd.(8)
      
      42.      Lancôme heeft dit tweede onderdeel aangevoerd ter ondersteuning van het eerste middel, zodat niets belet dat het in de onderhavige
         hogere voorziening in aanmerking wordt genomen en het bezwaar van het BHIM met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid moet
         worden afgewezen. Het argument is bijgevolg ontvankelijk en dient ten gronde te worden onderzocht.
      
      c)      Ten gronde
      43.      Ik ben het niet eens met de stelling dat het onverenigbaar is met het beroep van advocaat om een vordering tot nietigverklaring
         van een gemeenschapsmerk in te stellen.
      
      44.      In de eerste plaats is de context in het door rekwirante aangevoerde arrest AM & S/Commissie totaal anders dan in dit geding.
         Het ging in die zaak om de vertrouwelijkheid van de briefwisseling van onafhankelijke advocaten die advies verlenen aan ondernemingen
         in procedures wegens schending van het communautaire mededingingsrecht.
      
      45.      In de tweede plaats wordt in het arrest weliswaar verwezen naar de rol van deze advocaten als „medewerker bij de rechtspleging”,
         maar nergens wordt vermeld dat deze hoedanigheid hen verplicht zich op een bepaalde wijze te gedragen. Zelfs al wordt ervan
         uitgegaan dat gedragsregels hun dergelijke beperkingen opleggen, dan nog moet worden vastgesteld dat Lâncome de advocaten
         niet verwijt professionele ethische regels te hebben overtreden.
      
      46.      In de derde plaats verwijst artikel 19 van het Statuut van het Hof evenmin in dergelijke bewoordingen naar advocaten. In werkelijkheid
         bestaat de voornaamste functie van deze bepaling erin de procesvertegenwoordiging van onder meer particulieren te regelen,
         door hen te verplichten een beroep te doen op de diensten van dergelijke juristen, die lid moeten zijn van een beroepsorganisatie
         in de Europese Unie of een land van de Europese Economische Ruimte en gerechtigd moeten zijn aldaar hun ambt uit te oefenen.(9)
      
      47.      Gelet op een en ander moet de uitdrukking „medewerker bij de rechtspleging” worden uitgelegd zoals advocaat-generaal Roemer
         dit lang geleden heeft gedaan, namelijk in die zin dat moet worden gewaarborgd dat voor het Hof uitsluitend juridische en
         feitelijke argumenten worden aangevoerd die door een advocaat gewogen en voldoende zwaar bevonden zijn.(10) Het is ongetwijfeld de bedoeling dat het juridische debat sereen verloopt. De partijen zelf zouden daar zonder deze procesvertegenwoordiging
         moeilijk in slagen.
      
      48.      Daarnaast ben ik, in de vierde plaats, van mening dat artikel 19, derde en vierde alinea, van het Statuut van het Hof geen
         criterium vormt ter uitlegging van de bevoegdheid om een beroep tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk in te stellen.
         Door te voorzien in de verplichte procesvertegenwoordiging van particulieren door een advocaat, beoogt dit artikel de eerbiediging
         van het recht op een eerlijk proces(11) en een effectieve rechterlijke bescherming van de cliënten van de advocaat te verzekeren. Het betreft dus een communautaire
         regel tot organisatie van de procesgang die geldt voor geschillen voor het Hof.
      
      49.      Artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 daarentegen strekt ertoe het merkenregister „op te schonen”(12) – een taak die de wetgever niet aan het BHIM heeft willen opdragen en aan „iedere andere natuurlijke of rechtspersoon” heeft
         gedelegeerd – teneinde uit het register de tekens te verwijderen die niet worden gebruikt of die in geval van absolute nietigheid
         dienen te worden geschrapt wegens schending van artikel 7 (absolute weigeringsgronden/absolute nietigheidsgronden) of wegens
         kwade trouw.
      
      50.      Hoewel alle vergelijkingen volgens een populair spreekwoord hatelijk zijn(13), kan de vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk worden vergeleken met een klacht over bijvoorbeeld een ondernemersafspraak
         in de zin van artikel 81 EG, die eveneens door alle particulieren en ondernemingen kan worden ingediend. Zodra de klacht is
         ontvangen, is de betrokken gemeenschapsinstantie, in casu het BHIM, verplicht de feiten ambtshalve te onderzoeken. Uit artikel 74,
         lid 1, van verordening nr. 40/94 blijkt immers dat het in Alicante gevestigde BHIM het feitelijke kader moet vaststellen in
         de procedures waarin absolute nietigheidsgronden worden opgeworpen, terwijl voor de relatieve nietigheidsgronden het beginsel
         van tegenspraak tussen partijen geldt.(14) Aangezien op deze wijze wordt getracht de markt en alle marktdeelnemers te beschermen tegen de inschrijving van tekens die
         om redenen van algemeen belang niet mogen worden ingeschreven, zoals het Gerecht terecht heeft aangegeven in de bestreden
         beslissing, lijkt het logisch te veronderstellen dat de mogelijkheid om de nietigverklaring van dergelijke merken te vorderen,
         openstaat voor een zeer groot aantal personen.
      
      51.      De achterliggende logica van artikel 55 van verordening nr. 40/94 heeft in elk geval niets te maken met de verplichte procesvertegenwoordiging
         in gemeenschapszaken noch met het gedrag of het beroepsprofiel van de advocaten in dergelijke zaken, en verschilt bijgevolg
         volkomen van de achterliggende logica van artikel 19 van het Statuut, dat geen criterium is voor de uitlegging van artikel 55,
         lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94. De bepalingen van deze verordening die de beroepsmatige vertegenwoordiging betreffen,
         zijn de artikelen 88 en 89, waaruit het facultatieve karakter van de vertegenwoordiging door een advocaat in procedures bij het BHIM blijkt.
      
      52.      Derhalve geef ik in overweging, het tweede onderdeel van het eerste middel van de onderhavige hogere voorziening ongegrond
         te verklaren.
      
      2.      Eerste onderdeel van het eerste middel
      53.      Nu is vastgesteld dat het instellen van een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk niet onverenigbaar is
         met het profiel van de advocaat als medewerker bij de rechtspleging, moet vervolgens worden stilgestaan bij het eerste onderdeel
         van het eerste middel, waarin Lancôme stelt dat de litigieuze bepaling van advocatenkantoren verlangt dat zij een economisch
         belang bij de doorhaling van het ingeschreven teken aantonen op basis waarvan zij krachtens artikel 55, lid 1, sub a, van
         verordening nr. 40/94 de nietigverklaring ervan kunnen vorderen.
      
      a)      Argumenten van de partijen
      54.      In wezen verwijt rekwirante het Gerecht dat het de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht en het vergelijkend recht
         inzake beroepen niet heeft toegepast, volgens welke het naast de procesbevoegdheid ook het bestaan van een daadwerkelijk of
         potentieel economisch belang had moeten eisen ter rechtvaardiging van het voornemen om de nietigverklaring van het gemeenschapsmerk
         te vorderen.
      
      55.      Daarnaast stelt rekwirante dat het in het bestreden arrest gemaakte onderscheid tussen administratieve en rechterlijke procedures
         en tussen absolute en relatieve nietigheidsgronden niet relevant is en ontkent zij met name dat uit laatstgenoemd onderscheid
         moet worden afgeleid dat geen belang bij het instellen van een beroep tot nietigverklaring kan worden verlangd.
      
      56.      Onder verwijzing naar punt 25 van het arrest „Chiemsee”(15) stelt zij dat in de onderhavige zaak rekening dient te worden gehouden met het algemene belang van de concurrenten van de
         aanvrager of de houder van het merk, die moeten worden beschermd tegen onrechtmatige toe‑eigening. Dit argument is gebaseerd
         op artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, dat betrekking heeft op beschrijvende merken en dat in deze zaak voor
         het BHIM als nietigheidsgrond is aangevoerd.
      
      57.      Volgens Lancôme volgt uit punt 25 van het aangehaalde arrest en uit deze nietigheidsgrond dat alleen concurrenten die daadwerkelijke
         of potentiële schade aantonen, nietigverklaring kunnen vorderen op grond van de beschrijvende aard van het teken. Daarentegen
         lijden derden die geen dergelijk, actueel of toekomstig, economisch belang aantonen, geen schade en kan hun bijgevolg niet
         het recht worden verleend op basis van dit beschrijvende karakter nietigverklaring te vorderen.
      
      58.      Rekwirante voegt hier ten slotte aan toe dat haar uitlegging wordt bevestigd door het recht dat is verleend aan groeperingen
         die producenten en fabrikanten vertegenwoordigen. Uit de uitdrukkelijke vermelding van dergelijke beroepsorganisaties blijkt
         volgens haar dat artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 hoofdzakelijk beoogt die categorieën personen te beschermen
         die kunnen worden benadeeld door de onregelmatige inschrijving van een merk.
      
      59.      Het BHIM verwerpt het betoog van rekwirante en stelt dat zij de rechtspraak en artikel 55 van verordening nr. 40/94 onjuist
         heeft uitgelegd.
      
      b)      Beoordeling
      60.      Met het eerste onderdeel van het eerste middel werpt rekwirante de vraag op of er een bijzondere procesbevoegdheid vereist
         is om de nietigverklaring van een gemeenschapsmerk te kunnen vorderen, hetgeen door het Gerecht en de kamer van beroep van
         het BHIM is ontkend.
      
      61.      Laat mij meteen stellen dat ik mij aansluit bij het standpunt van het Gerecht en het BHIM.
      
      62.      Zoals in de bestreden beslissing is uiteengezet, blijkt uit de uitlegging van de bewoordingen van artikel 55, lid 1, van verordening
         nr. 40/94 de wens van de gemeenschapswetgever om de kring van natuurlijke en rechtspersonen die de in deze bepaling bedoelde
         nietigheidsprocedure kunnen inleiden, aanzienlijk uit te breiden. Daarenboven is de teleologische uitlegging van het Gerecht,
         die duidelijk maakt dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen lid 1 sub a, sub b en sub c van dezelfde bepaling wordt
         getoond, correct.
      
      63.      Aangezien de nietigheid op grond van de absolute criteria van artikel 7 van verordening nr. 40/94 dus het algemene belang
         dient, moet zij kunnen worden gevorderd door elke persoon of burgerlijke of handelsvennootschap alsook door ondernemersgroeperingen,
         mits zij voldoen aan de noodzakelijke minimumvoorwaarde om handelingen met rechtsgevolgen te kunnen verrichten, namelijk procesbevoegdheid
         bezitten, opgevat als het vermogen om effectief procedurele handelingen te stellen als partij, naar analogie van de civielrechtelijke
         handelingsbevoegdheid.(16)
      
      64.      Wanneer de nietigheid daarentegen is gebaseerd op de relatieve gronden van artikel 8 of artikel 52, lid 2, van verordening
         nr. 40/94, die alleen bescherming bieden voor subjectieve rechten van particulieren, is het logisch dat alleen de houders
         van deze rechten aanspraak kunnen maken op de bescherming hiervan, zoals duidelijk blijkt uit artikel 55, lid 1, sub b en
         c, van de verordening.
      
      65.      Derhalve geeft het bestreden arrest op dit punt geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
      
      66.      Evenmin correct is het betoog van rekwirante dat uit artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang
         met punt 25 van het arrest Chiemsee en met artikel 55, lid 1, sub a, van deze verordening, waarin wordt verwezen naar de groeperingen
         van producenten en fabrikanten, blijkt dat de wetgever de bevoegdheid om de nietigverklaring van gemeenschapsmerken te vorderen
         afhankelijk heeft willen stellen van het bewijs van een daadwerkelijk of potentieel economisch belang.
      
      67.      Ik zal dan ook nader ingaan op het aangehaalde punt van dat arrest, dat luidt: „Daarmee streeft artikel 3, lid 1, sub c,[(17)] van de richtlijn[(18)] een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven
         waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken. Deze bepaling
         belet derhalve, dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.”(19)
      
      68.      Naar aanleiding van dit citaat zal ik enkele beschouwingen wijden aan de stelling van Lancôme, waaruit zal blijken dat deze
         niet overeind kan blijven.
      
      69.      In de eerste plaats wordt in het arrest Chiemsee het woord „eenieder” gebruikt in de zuiverste zin van het woord, namelijk
         in de zin van een onbepaald aantal binnen een zeer grote groep. Mocht het de bedoeling zijn geweest de kring te beperken,
         dan zou het Hof hebben gepreciseerd om wie het ging, door in plaats van het voornaamwoord een combinatie met een zelfstandig
         naamwoord te gebruiken, bijvoorbeeld „alle concurrenten”, waardoor het voornaamwoord een bijvoeglijk naamwoord zou zijn geworden.
         Door het voornaamwoord „eenieder” te gebruiken, bevestigde het echter dat het gebrek aan precisie bewust was en dat de tekens
         die categorieën van waren of diensten beschrijven, moeten worden vrijgehouden en niet voor toe‑eigening in aanmerking komen.
      
      70.      In de tweede plaats leert de praktijk, zoals rekwirante opmerkt, dat in de overgrote meerderheid van gevallen concurrerende
         ondernemingen de nietigverklaring van ingeschreven merken vorderen. Dit louter sociologische gegeven is evenwel niet relevant
         voor het onderzoek naar de zin van artikel 55, waar het in deze hogere voorziening om gaat. Economische rivalen zijn weliswaar
         alerter en zijn er meer dan bijvoorbeeld de consumenten op gebeten te voorkomen dat de concurrenten zich meester maken van
         aanduidingen die moeten worden vrijgehouden, maar er is een andere doorslaggevende factor waarvan het belang niet mag worden
         onderschat.
      
      71.      De procesbevoegdheid in de zin van artikel 55, lid 1, sub a, is slechts de eerste voorwaarde. Al wie de nietigverklaring van
         een ingeschreven gemeenschapsmerk wenst te vorderen, moet ook andere formaliteiten vervullen, die in artikel 55, lid 2, zijn
         vermeld: de vordering moet met redenen omkleed zijn en de taks moet worden betaald. Voor de redelijk geïnformeerde, normaal
         omzichtige en oplettende consument en gebruiker vergt deze motivering te veel inspanningen en tijd in verhouding tot het voordeel
         dat hij haalt uit de doorhaling van het teken, maar bovenal is er de taks van 700 EUR(20), die hem normalerwijs zal afschrikken, ook al is hij bereid om de nodige tijd en energie te investeren.
      
      72.      Het mag dan ook geen verbazing wekken dat ondernemingen en groeperingen van producenten en fabrikanten alsook consumentengroeperingen
         het register in het oog houden en het vrij trachten te houden van tekens die beschrijvend zijn of afbreuk doen aan het door
         artikel 7 van verordening nr. 40/94 beschermde algemene belang. Bovengenoemde wetgevingstechniek is ingegeven door de wens
         vexatoire vorderingen tot nietigverklaring te voorkomen, dit wil zeggen vorderingen die ongegrond zijn, maar telkens zouden
         leiden tot nieuwe procedures met alle daaraan verbonden nadelen voor de houder van het betrokken merk. Dit wil echter niet
         zeggen dat een uitlegging contra legem kan worden gesteund, waarbij al wie de nietigverklaring wenst te vorderen op grond
         van artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, een concreet, potentieel of daadwerkelijk, economisch of ander belang
         moet aantonen.
      
      73.      In de derde plaats worden in artikel 55 van verordening nr. 40/94, gelezen in het licht van artikel 3 van deze verordening,
         met rechtspersonen gelijkgesteld vennootschappen en andere juridische entiteiten die overeenkomstig het op hen toepasselijke
         recht bevoegd zijn om in eigen naam houder te zijn van allerlei rechten en verplichtingen, overeenkomsten te sluiten of andere
         rechtshandelingen te stellen en in rechte op te treden. De wens om in alle opzichten een zo groot mogelijk aantal personen
         te bereiken, lijkt bijgevolg een constante in de gemeenschapswetgeving over merken.
      
      74.      In de vierde en laatste plaats sluit ik mij met betrekking tot de toepassing van de beginselen van gemeenschapsrecht die Lancôme
         aanvoert ter ondersteuning van haar betoog dat eenzelfde procesbevoegdheid is vereist als voor de beroepen tot nietigverklaring
         van artikel 230 EG, volledig aan bij de in het bestreden arrest verstrekte uitleg over de noodzaak een onderscheid te maken
         tussen administratieve en rechterlijke procedures.
      
      75.      De in de rechtspraak van het Hof ontwikkelde beginselen over het rechtstreeks en individueel geraakt zijn van particulieren
         die communautaire wetgeving willen bestrijden op grond van artikel 230 EG, kunnen evenmin worden toegepast op de nietigheidsprocedure
         van de verordening inzake het gemeenschapsmerk, daar het beroep waarin dit artikel van het EG-Verdrag voorziet, betrekking
         heeft op wettelijke maatregelen van algemene strekking, die in beginsel niet kunnen worden betwist door particulieren en ten
         aanzien waarvan in de rechtspraak criteria zijn ontwikkeld om de procedurele situatie van particulieren in de gevallen waarin
         de gemeenschapsregeling rechtstreeks en individueel doorwerkt op hun subjectieve rechten, gelijk te stellen met die van degenen
         tot wie bepaalde normatieve handelingen zijn gericht en die steeds procesbevoegdheid hebben.(21)
      
      76.      In antwoord op de vraag die ik de vertegenwoordiger van Lancôme ter terechtzitting stelde over hoe de voorwaarde dat degene
         die een vordering tot nietigverklaring instelt, een economisch belang heeft, kan worden verzoend met de bescherming van de
         openbare orde en van de goede zeden in de zin van artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94, verwees deze vertegenwoordiger
         naar de „wisselende intensiteit” waarmee het algemeen belang in elk van de absolute weigeringsgronden moet worden gemeten.
      
      77.      Deze gradatie van het algemeen belang dat schuilgaat achter de gronden tot weigering/nietigverklaring van tekens is relevant
         om de redenen af te wegen waarom een teken niet mag worden ingeschreven of moet worden doorgehaald in het register, maar kan
         niet mutatis mutandis worden toegepast op de procedurele voorwaarden om in rechte op te treden. Enerzijds blijkt immers uit
         de formulering van de bepalingen over deze procesbevoegdheid dat de potentiële kring van personen die de nietigverklaring
         kunnen vorderen, groot is. Anderzijds zou het voor het BHIM zeer moeilijk zijn dergelijke vorderingen te behandelen indien
         de procesbevoegdheid afhankelijk was van de intensiteit van het beschermde algemene belang. Kortom, de aangevoerde intensiteit
         is een inhoudelijke vraag, terwijl de bevoegdheid behoort tot de formele, procedurele voorwaarden, zonder dat er sprake is
         van communicerende vaten tussen beide.
      
      78.      Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat deze overwegingen niet van toepassing zijn op de formaliteiten die gelden voor
         de vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk op grond van artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94.
         Zoals in het bestreden arrest terecht wordt vastgesteld, zijn deze formaliteiten voorwaarden voor het inleiden van een administratieve
         procedure, die geen betrekking heeft op een maatregel van algemene strekking, maar wel op een handeling die krachtens een
         gebonden bevoegdheid wordt verricht, waarbij aan een onderneming een ingeschreven exclusief recht is verleend dat om redenen
         van algemeen belang dient te worden ingetrokken door dezelfde autoriteit die dit exclusieve recht heeft verleend en niet door
         een rechterlijke instantie, ook al kan het geschil later voor de gemeenschapsrechter worden gebracht.
      
      79.      Op basis van het bovenstaande geef ik in overweging, het eerste onderdeel van het eerste middel eveneens af te wijzen. Aangezien
         geen van beide onderdelen kan worden aanvaard, faalt het eerste middel en geef ik in overweging het in zijn geheel af te wijzen.
      
      B –    Tweede middel: schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94
      1.      Argumenten van partijen
      80.      Volgens Lancôme heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, door in punt 43 van het bestreden arrest
         te verklaren dat een merk bestaande uit bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren
         of diensten, zelf ook hiervan een beschrijving vormt in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, tenzij
         er een merkbaar verschil bestaat tussen het aangevraagde teken en de loutere som van de bestanddelen ervan. Volgens vaste
         rechtspraak, te beginnen met het zogenaamde arrest „Baby-Dry”(22), had het Gerecht moeten nagaan of er een duidelijk verschil was tussen de combinatie van de woorden (COLOR en EDITION) en
         het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten. Door dit niet te doen, heeft het Gerecht heimelijk een wijziging
         in de rechtspraak doorgevoerd, waartoe het niet bevoegd is.
      
      81.      Voorts is rekwirante van mening dat het Gerecht haar analyse van de betekenis van de woordcombinatie in het bestreden arrest
         niet baseert op feitelijke vaststellingen, maar zich bij het onderzoek van de verhouding tussen deze woorden en het normale
         taalgebruik van de consumenten van cosmetische producten beperkt tot zuivere vermoedens zonder feitelijke grondslag.
      
      82.      Het BHIM stelt dat rekwirante met haar stelling dat een woordteken alleen beschrijvend is wanneer het bekend is en gangbaar
         is in het normale taalgebruik van het betrokken publiek, voorbijgaat aan het wezenlijke onderscheid tussen lid 1, sub c, en
         lid 1, sub d, van artikel 7 van verordening nr. 40/94. Voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, is het niet relevant
         in hoeverre het teken bekend is en in het normale taalgebruik van het betrokken publiek voorkomt, omdat uit de formulering
         van de bepaling blijkt dat zij ook voor de toekomst geldt voor aanduidingen die in de handel „kunnen dienen”.
      
      83.      Om deze reden heeft het Hof in het arrest Baby-Dry alleen nagegaan of de woordcombinatie bestaande uit deze twee Engelse woorden
         in de toekomst zou worden gebruikt, zonder te verlangen dat zij in het alledaagse taalgebruik daadwerkelijk wordt gebruikt.
         Voorts is het BHIM van mening dat de rechtspraak van het Hof met betrekking tot de definitie van het „merkbaar verschil” tussen
         de beschrijvende bestanddelen van een merk en het merk in zijn geheel beschouwd, een evolutie heeft ondergaan en dat de door
         het Gerecht verrichte analyse van de woorden „COLOR” en „EDITION” aansluit bij de meest recente rechtspraak.
      
      84.      Wat ten slotte het argument van Lancôme betreft dat de analyse van de woorden van het aangevraagde merk niet op de feiten
         is gebaseerd, stelt het BHIM dat dit betoog deels niet-ontvankelijk is, omdat bepaalde vaststellingen van het Gerecht daarin
         ter discussie worden gesteld, en kennelijk ongegrond is, voor zover wordt gesteld dat in het bestreden arrest niet is nagegaan
         of de woorden „COLOR” en „EDITION” gangbaar zijn in het taalgebruik van het betrokken publiek.
      
      2.      Beoordeling
      85.      Het tweede middel van rekwirante heeft betrekking op een kwestie die vaak voor het Hof is besproken. Het loont evenwel de
         moeite hier nogmaals bij stil te staan om klaarheid te scheppen. Het betreft de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub c, van
         verordening nr. 40/94.
      
      86.      Lancôme bestrijdt het arrest van het Gerecht enkel en alleen op basis van bepaalde punten van het arrest van het Hof in de
         zaak Baby-Dry. In het bijzonder voert zij aan dat geen rekening is gehouden met punt 40, waarin wordt gesteld dat „[e]lk merkbaar
         verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het
         normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen
         daarvan aan te duiden, geschikt [is] om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden
         ingeschreven”.
      
      87.      Rekwirante leidt daaruit af dat onder „merkbaar verschil” moet worden verstaan het verschil tussen de combinatie van de woorden,
         in de onderhavige zaak „COLOR” en „EDITION”, en het alledaagse taalgebruik van de betrokken categorie consumenten ter onderscheiding
         van de waren of diensten of de bijzondere kenmerken ervan. Daar het Gerecht slechts het merkbare verschil tussen het aangevraagde
         merk en de som van de bestanddelen ervan heeft onderzocht, heeft het volgens haar het recht verkeerd toegepast.
      
      88.      Zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord opmerkt, vormt het arrest Baby-Dry weliswaar het begin van de rechtspraak over
         artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, maar mag niet worden voorbijgegaan aan de latere ontwikkelingen, waardoor
         deze rechtspraak aanzienlijk is genuanceerd, ook al tracht Lancôme dit te negeren.
      
      89.      Rekwirante wijst er terecht op dat dit eerste arrest werd gewezen door de Grote kamer van het Hof(23), hetgeen zwaarder zou moeten doorwegen bij de beoordeling van de waarde van de latere arresten, waarvoor niet dezelfde samenstelling
         gold. De verdeling van zaken over de verschillende rechtsprekende formaties van het Hof kan echter niet tot onfeilbare maatstaf
         voor het belang van elk arrest worden verheven, aangezien de draagwijdte van het uiteindelijke arrest niet altijd kan worden
         ingeschat op het ogenblik waarop de toewijzing aan de kamers geschiedt. Vaak wordt het belang pas duidelijk na de lezing van
         de conclusie van de advocaat-generaal of in het stadium van de beraadslaging. In beide gevallen zou de hertoewijzing aan de
         Grote kamer tot meer problemen leiden dan er zouden verdwijnen door een snelle behandeling van de zaak door de initieel bevoegde
         formatie. Derhalve hangt de normatieve kracht van de rechtspraak van het Hof niet af van het soort kamer dat zich met de zaak
         heeft beziggehouden, afgezien van het grotere gezag van de arresten van de Grote kamer of het Hof in voltallige zitting. Het
         zou hoe dan ook beter zijn dat de belangrijkste arresten en de arresten die hier vervolgens van afwijken steeds door de Grote
         kamer worden gewezen. Daarnaast is het arrest Baby-Dry binnen de rechtspraak een alleenstaand geval geworden, terwijl er reeds
         verschillende arresten zijn gewezen waarbij de criteria ervan zijn gewijzigd, waardoor deze arresten meer gewicht krijgen,
         ook al zijn zij dan gewezen door een kleinere rechtsprekende formatie.
      
      90.      Het voorgaande punt ontkracht de argumenten die Lancôme aanvoert om te rechtvaardigen dat zij in het debat voor het Hof uitsluitend
         naar het arrest Baby-Dry verwijst. Ik ga thans nader in op de evolutie die de rechtspraak na dit eerste arrest heeft ondergaan.
      
      91.      In reactie op het in september 2001 gewezen arrest Baby-Dry heb ik reeds in mijn conclusie van januari 2002 in de zaak „Postkantoor”(24) de zwakheden ervan blootgelegd, met name de zwakheden van de voorgestelde test om vast te stellen of een combinatie van beschrijvende
         bestanddelen onderscheidend vermogen heeft.(25)
      
      92.      Na de aandacht erop te hebben gevestigd dat de uitkomst van deze test niet wordt genuanceerd door de regel van de noodzaak
         tot vrijhouding(26), die in het arrest Baby-Dry niet aan bod kwam, stel ik in mijn conclusie in de zaak Postkantoor voor dat voor de betrokken
         absolute weigerings‑/nietigheidsgrond het verschil als merkbaar wordt beschouwd, wanneer het betrekking heeft op belangrijke
         elementen van de vorm of de betekenis van het teken. Ik voeg daaraan toe dat wat de vorm betreft, er slechts een dergelijk
         verschil is indien het nieuwe woord door de ongebruikelijke of fantasievolle aard van de combinatie belangrijker is dan de
         som van de woorden ervan. Wat de betekenis betreft, is het verschil slechts merkbaar indien hetgeen door het samengestelde
         teken wordt opgeroepen, niet volledig overeenkomt met de som van de aanduidingen van de beschrijvende bestanddelen.(27)
      
      93.      Het Hof heeft de eerste stap in de richting van de herformulering van de Baby-Dry-doctrine gezet met het arrest in de zaak
         „Doublemint”. Daarin heeft het het arrest van het Gerecht vernietigd omdat het een verkeerd criterium had toegepast en artikel 7,
         lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 aldus had uitgelegd dat het de inschrijving verbiedt van merken die „uitsluitend beschrijvend”
         zijn voor de waren of diensten of voor de kenmerken daarvan. De vergissing van het Gerecht lijkt echter niet zo ernstig, aangezien
         het Hof in het arrest Baby-Dry in dezelfde richting leek te gaan, door de inschrijving toe te staan van een woordcombinatie,
         voor zover er enig „merkbaar verschil” is tussen de betekenis van de som van de woorden en de betekenis ervan in het normale
         taalgebruik.
      
      94.      Het zou aanmatigend klinken om te stellen dat het arrest Doublemint enigszins is beïnvloed door mijn conclusie in de zaak
         Postkantoor. Mijns inziens is van dergelijke beïnvloeding wel sprake in het arrest Postkantoor en in het arrest in de zaak
         „Biomild”(28), die allebei van dezelfde datum zijn en door dezelfde kamer zijn gewezen.
      
      95.      Ter illustratie van de invloed van mijn conclusie op de zaak Postkantoor citeer ik de volgende passage en nodig ik het Hof
         uit, deze te vergelijken met de in de punten 91 en 92 van de onderhavige conclusie opgenomen verwijzingen naar mijn standpunt
         in de zaak Postkantoor: „[E]en merk bestaande uit een nieuw woord dat is samengesteld uit bestanddelen die elk op zich een
         beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, [vormt] zelf ook een beschrijving van
         de kenmerken van die waren of diensten in de zin van [artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94(29)], tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld,
         hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren
         of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen
         wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen [...]”.(30)
      
      96.      Bovendien is het bijzonder opvallend dat het Hof in de arresten Postkantoor en Biomild in het geheel niet heeft verwezen naar
         of heeft geciteerd uit het arrest Baby-Dry. Daarmee heeft het Hof te kennen gegeven te willen afwijken van de uitlegging in
         laatstgenoemd arrest.
      
      97.      Ten bewijze dat deze nieuwe lijn in de rechtspraak de vorige heeft verdrongen, wil ik ten slotte verwijzen naar het arrest
         „CELLTECH”(31), dat definitief een einde maakt aan de praktijk waarbij de woorden met „het normale taalgebruik van de betrokken categorie
         consumenten” worden vergeleken, en de lat om te slagen voor de test hoger legt, doordat niet meer wordt verlangd dat „elk
         merkbaar verschil” wordt onderzocht, maar alleen verschillen van een zekere omvang.
      
      98.      Gelet op mijn uiteenzetting met betrekking tot het tweede middel geeft de benadering van het Gerecht geen blijk van een onjuiste
         rechtsopvatting, aangezien het de criteria van de onderzochte rechtspraak heeft toegepast en niet die van het arrest in de
         zaak Baby-Dry.
      
      99.      Wat het argument van Lancôme betreft dat het Gerecht haar – op feitelijke vaststellingen gebaseerde – opmerkingen over het
         taalgebruik van het betrokken publiek niet heeft aanvaard, deel ik het standpunt van het BHIM dat het gebruik van de twee
         woorden waaruit het merk COLOR EDITION bestaat, in het taalgebruik van de consumenten van cosmetische producten niet relevant
         is voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, gelet op de in de voorgaande punten weergegeven
         ommekeer in de rechtspraak. Dit argument is bijgevolg niet ter zake dienend.
      
      100. Derhalve moet het tweede middel van rekwirante ongegrond worden verklaard. Aangezien ik hetzelfde heb voorgesteld voor het
         eerste middel, dient de onderhavige hogere voorziening in haar geheel te worden afgewezen.
      
      VI – Kosten
      101. Gelet op de door mij voorgestelde oplossing moet Lancôme overeenkomstig artikel 122, eerste alinea, juncto artikel 69, lid 2,
         eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof in de kosten van de hogere voorziening worden verwezen,
         aangezien zij volledig in het ongelijk is gesteld.
      
      VII – Conclusie
      102. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging:
      
      1)      de hogere voorziening van Lancôme parfums et beauté & Cie SNC tegen het arrest van de Tweede kamer van het Gerecht van eerste
         aanleg van 8 juli 2008 in zaak T‑160/07 af te wijzen;
      
      2)      rekwirante in de kosten van de hogere voorziening te verwijzen.
      1 –	Oorspronkelijke taal: Spaans.
      
      2 –	Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), in werking
         getreden op de in punt 4 vermelde datum.
      
      3 –	Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 11, blz. 1), gewijzigd bij
         verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 tot wijziging van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk
         ter uitvoering van de in het kader van de Uruguayronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83) en, laatstelijk, bij verordening
         (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 tot wijziging van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk
         (PB L 70, blz. 1).
      
      4 –	Overeenkomst van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving
         van merken, zoals herzien en gewijzigd.
      
      5 –	Rekwirante vermeldt de equivalenten van dit begrip in het Duits, „Organ der Rechtspflege”, in het Engels, „officer of the
         court”, en in het Frans, „collaborateur de la justice”.
      
      6 –	Arrest van 18 mei 1982 (155/79, Jurispr. blz. 1575).
      
      7 –	Arrest van 18 januari 2007, PKK en KNK/Raad (C‑229/05, Jurispr. blz. I‑439, punt 66).
      
      8 –	Arresten van 19 mei 1983, Verros/Parlement (306/81, Jurispr. blz. 1755, punt 9); 22 november 2001, Nederland/Raad, (C‑301/97,
         Jurispr. blz. I‑8853, punt 169), en 15 december 2005, BioID/BHIM (C‑37/03 P, Jurispr. blz. I‑7975, punten 56‑58).
      
      9 –	Beschikkingen van 15 maart 1984, Vaupel/Hof van Justitie (131/83, punt 8), en 5 december 1996, Lopes/Hof van Justitie (C‑174/96,
         Jurispr. blz. I‑6401, punt 10).
      
      10 –	Conclusie in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 21 januari 1965, Merlini/Hoge Autoriteit (108/63, Jurispr. blz. 4,
         20).
      
      11 –	Stumpff, C., „Artikel 6 EUV”, in Schwarze J., EU‑Kommentar, 2e druk, uitg. Nomos, Baden‑Baden, 2009, blz. 96. Zie ook arrest van 26 juni 2007, Ordre des barreaux francophones en germanophone
         e.a. (C‑305/05, Jurispr. blz. I‑5305, punt 31).
      
      12 –	In mijn conclusie in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 15 januari 2009, Silberquelle (C‑495/07, Jurispr. blz. I‑00000,
         punten 45‑46), heb ik met betrekking tot de vervallenverklaring naar deze functie verwezen. Het Hof heeft mijn redenering
         overgenomen in punt 19 van het arrest.
      
      13 –	Dit spreekwoord wordt door Cervantes gebruikt in De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha, [vertaald door Barber van de Pol, uitg. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2005, deel 2, hoofdstuk 23, blz. 625,]
         in de episode over de grot van Montesinos, waarin Don Quichot Montesinos antwoordt: „u weet heel goed dat iedere vergelijking
         hatelijk is, dus is het onnodig wie met wie dan ook te vergelijken. De weergaloze Dulcinea van El Toboso is wie zij is, en
         mevrouw Doña Belerma is wie zíj is en is geweest [...]”.
      
      14 –	Bender, A., „Nichtigkeit”, in Fezer, K.‑H. (ed.), Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht, uitg. C. H. Beck, München, 2007, blz. 678.
      
      15 –	Arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 en C‑109/97, Jurispr. blz. I‑2779).
      
      16 –	Ik hanteer de definitie van professor Guasp, J., Derecho procesal civil, 4e druk, uitg. Civitas, Madrid, 1998, band I, blz. 175.
      
      17 –	Pendant van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
      
      18 –	Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
         (PB 1989, L 40, blz. 1).
      
      19 –	Arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25 (cursivering van mij).
      
      20 –	Bedrag van de taks voor het instellen van een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring volgens artikel 2,
         punt 17, van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie van 13 december 1995 inzake de aan het [BHIM] te betalen taksen
         (PB L 303, blz. 33), laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 355/2009 van de Commissie van 31 maart 2009 (PB L 109,
         blz. 3) (sinds 1 mei 2009 van kracht); de onofficiële geconsolideerde versie is te vinden op http://BHIM.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/regulations/286995_cv_fr.pdf.
      
      21 –	Zie met betrekking tot de eisen gesteld aan particulieren die een beroep tot nietigverklaring instellen, Lenaerts, K.,
         Arts, D., Maselis, I., Procedural Law of the European Union, uitg. Thomson Sweet & Maxwell, 2e druk, Londen 2006, blz. 244 e.v.
      
      22 –	Arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY) (C‑383/99 P, Jurispr. blz. I‑6251).
      
      23 –	In werkelijkheid ging het om het zogenaamde „petit plenum”, met dertien rechters, terwijl de voltallige zitting in die
         periode bestond uit de vijftien rechters die het Hof toen telde.
      
      24 –	Arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Jurispr. blz. I‑1619); mijn conclusie is van 31 januari
         2002.
      
      25 –	In het bijzonder de punten 69 e.v. van mijn conclusie in de zaak Postkantoor.
      
      26 –	Zie met betrekking tot dit uitleggingscriterium mijn conclusie in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 10 april
         2008, adidas en adidas Benelux (C‑102/07, Jurispr. blz. I‑2439), met name de punten 33‑45.
      
      27 –	Mijn conclusie in de zaak Postkantoor, reeds aangehaald, punt 70.
      
      28 –	Arrest van 12 februari 2004, Campina Melkunie (C‑265/00, Jurispr. blz. I‑1699).
      
      29 –	In het arrest werd verwezen naar artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104/EG.
      
      30 –	Arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 104, en arrest Campina Melkunie, reeds aangehaald, punt 43.
      
      31 –	Arrest van 19 april 2007, BHIM/Celltech R&D Ltd (C‑273/05 P, Jurispr. blz. I‑2883, punten 76‑78).