CELEX: 62003TJ0425
Language: it
Date: 2007-10-18
Title: Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2007. # AMS Advanced Medical Services GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). # Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario AMS Advanced Medical Services - Marchio nazionale denominativo anteriore - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Richiesta di prova della seria utilizzazione proposta per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. # Causa T-425/03.

Causa T‑425/03
      AMS Advanced Medical Services GmbH
      contro
      Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
      (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
      «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario AMS Advanced Medical Services — Marchio nazionale denominativo anteriore AMS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Richiesta di prova della seria utilizzazione proposta per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94»
      Massime della sentenza
      1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario 
      [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 1, lett. b), e 74]
      2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
            da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili 
      [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
      3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
            da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili 
      [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
      4.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore
            
      (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)
      1.      L’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, laddove sia fondata sull’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
         n. 40/94 sul marchio comunitario, solleva dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
         modelli) la questione dell’identicità o della somiglianza dei marchi in conflitto nonché quella dell’identicità o della somiglianza
         dei prodotti o servizi che i marchi stessi contrassegnano.
      
      Conseguentemente, il fatto che la parte ricorrente dinanzi al Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della decisione
         della commissione di ricorso recante accoglimento dell’opposizione proposta contro la registrazione del marchio richiesto
         non abbia contestato, dinanzi alla commissione di ricorso stessa, la somiglianza dei marchi in conflitto non può minimamente
         produrre l’effetto di impedire all’Ufficio di conoscere della questione se tali marchi fossero simili o identici. Una siffatta
         circostanza non può quindi neppure produrre l’effetto di privare la ricorrente del diritto di contestare, nei limiti dell’ambito
         fattuale e giuridico della controversia proposta dinanzi alla commissione di ricorso, le valutazioni compiute da quest’ultima
         in merito.
      
      (v. punti 28-29)
      2.      Per il pubblico pertinente, costituito dal consumatore medio nel Regno Unito nonché dagli operatori e dagli specialisti nel
         settore medico nel Regno Unito, sussiste un rischio di confusione tra il segno figurativo «AMS Advanced Medical Services»
         – di cui è stata chiesta la registrazione quale marchio comunitario per i «prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze
         dietetiche per uso medico, impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti; disinfettanti», di cui alla
         classe 5 dell’Accordo di Nizza, nonché per «servizi ospedalieri e di centri di cura o terapeutici; cure mediche, di igiene
         e di bellezza; servizi di laboratorio medico, batteriologico o chimico; sviluppo di medicinali, di alimenti farmaceutici e
         altri prodotti sanitari e svolgimento di ricerche mediche e cliniche, consulenza e assistenza a terzi nell’ambito di tali
         attività; ricerca scientifica e industriale, in particolare ricerca medica, batteriologica o chimica; servizi di ottica; consulenza
         per responsabili medici in materia di sviluppo, di attuazione e di applicazione di programmi terapeutici e valutazione di
         tali programmi per mezzo di studi», di cui alla classe 42 dello stesso Accordo – ed il marchio nazionale denominativo anteriore
         AMS, registrato per «apparecchi e strumenti chirurgici, medici e veterinari; materiale di sutura; dispositivi medici per il
         controllo di disturbi urologici e di impotenza; articoli di protesi; protesi per il pene; protesi urinarie; sfinteri artificiali;
         componenti ed elementi costitutivi per tutti i menzionati articoli», tutti appartenenti alla classe 10 dell’Accordo medesimo.
         
      
      Infatti, da un lato, i prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio comunitario appaiono
         simili ai prodotti oggetto del marchio anteriore, in considerazione della stretta connessione tra i prodotti e i servizi di
         cui trattasi quanto alla loro destinazione e del carattere complementare dei prodotti rispetto ai servizi.
      
      Dall’altro, i segni in conflitto sono simili, in considerazione del fatto che l’elemento dominante del segno denominativo
         del marchio richiesto e l’unico elemento del marchio anteriore sono identici.
      
      (v. punti 51, 65, 87, 89)
      3.      Nell’ambito della valutazione della sussistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
         n. 40/94 sul marchio comunitario, il raffronto dev’essere effettuato tra i segni così come sono stati registrati o come figurano
         nella domanda di registrazione, indipendentemente dal loro impiego isolato o congiunto con altri marchi o menzioni.
      
      (v. punto 91)
      4.      A termini dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, ai fini dell’esame di un’opposizione
         proposta ex art. 42 del regolamento medesimo, si presume che il marchio anteriore sia stato oggetto di seria utilizzazione
         fintantoché il richiedente non presenti istanza avente ad oggetto la prova di tale utilizzazione. La presentazione di tale
         istanza produce quindi l’effetto di accollare all’opponente l’onere della prova della seria utilizzazione (ovvero della sussistenza
         di legittime ragioni per la non utilizzazione), a pena del rigetto dell’opposizione. Perché tale effetto possa prodursi, l’istanza
         dev’essere proposta, espressamente e tempestivamente, dinanzi all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
         disegni e modelli).
      
      Tale istanza, affinché possa considerarsi tempestivamente proposta dinanzi all’Ufficio, dev’essere formulata dinanzi alla
         divisione d’opposizione.
      
      Infatti, dalla lettura del combinato disposto dell’art. 43 del regolamento n. 40/94 e della regola 22 del regolamento n. 2868/95,
         recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, emerge che l’Ufficio, una volta pervenuta l’opposizione contro una
         domanda di marchio comunitario, trasmette tale opposizione al richiedente del marchio, fissando al medesimo un termine per
         presentare osservazioni in merito. Considerato che la prova della seria utilizzazione del marchio costituisce, ai sensi dell’art. 43,
         n. 2, del regolamento n. 40/94, una domanda che può essere formulata unicamente dal richiedente del marchio comunitario, essa
         dev’essere proposta espressamente dinanzi alla divisione d’opposizione, atteso che tale domanda produce l’effetto di modificare
         la natura della controversia, accollando sull’opponente un obbligo cui questi non era necessariamente tenuto.
      
      In difetto di una siffatta istanza proposta dinanzi alla divisione d’opposizione ed in assenza di decisione da parte di quest’ultima
         sulla seria utilizzazione del marchio anteriore, la commissione di ricorso, dinanzi alla quale venga proposta per la prima
         volta un’istanza di prova della seria utilizzazione del marchio, sarebbe chiamata a riesaminare una decisione sulla base di
         una nuova domanda che solleva una questione che la divisione d’opposizione non ha quindi potuto esaminare e sulla quale essa
         non si è pronunciata nella propria decisione.
      
      A tal riguardo, il principio della continuità funzionale tra la divisione d’opposizione e la commissione di ricorso, se è
         pur vero che implica il riesame della questione da parte di quest’ultima, non può in ogni caso giustificare la proposizione
         di un’istanza di prova della seria utilizzazione per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, atteso che tale principio
         non implica minimamente che la commissione di ricorso possa esaminare una controversia diversa da quella sottoposta alla divisione
         d’opposizione, vale a dire una controversia la cui portata sia stata ampliata per effetto dell’aggiunta della questione preliminare
         della seria utilizzazione del marchio anteriore.
      
      (v. punti 105-108, 113)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
      18 ottobre 2007 (*)
      
      «Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario AMS Advanced Medical Services – Marchio nazionale denominativo anteriore AMS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Richiesta di prova della seria utilizzazione proposta per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94»
      Nel procedimento T‑425/03,
      AMS Advanced Medical Services GmbH, con sede in Mannheim (Germania), rappresentata inizialmente dall’avv. G. Lindhofer, successivamente dagli avv.ti Lindhofer
         e S. Schäffler, 
      
      ricorrente,
      contro
      Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,
      
      convenuto,
      altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:
      American Medical Systems, Inc., con sede in Minnetonka, Minnesota (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti H. Kunz‑Hallstein e R. Kunz‑Hallstein,
      
      avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 12 settembre 2003
         (procedimento R 671/2002‑4), relativo ad un procedimento di opposizione tra la AMS Advanced Medical Services GmbH e la American
         Medical Systems, Inc.,
      
      IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
      
      composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,
      cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
      visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2003,
      visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2004,
      visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 aprile 2004,
      a seguito dell’udienza del 7 novembre 2006,
      ha pronunciato la seguente
      Sentenza
       Fatti
      1        Il 25 ottobre 1999, la AMS Advanced Medical Services GmbH presentava domanda di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione
         nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94,
         sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato. 
      
      2        Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è costituito dal segno figurativo «AMS Advanced Medical Services» qui di
         seguito riprodotto:
      
      
      3        I prodotti e i servizi per i quali veniva richiesta la registrazione ricadono nelle classi 5, 10 e 42 di cui all’accordo di
         Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
         come riveduto e modificato, e corrispondono, per ognuna delle singole classi, alla descrizione seguente: 
      
      –        classe 5: «Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri,
         materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione
         degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi»;
      
      –        classe 10: «Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici,
         materiale di sutura»;
      
      –        classe 42: «Alloggio e ristorazione; servizi di chimici; servizi di ingegneria; servizi ospedalieri e di centri di cura o
         terapeutici; cure mediche, di igiene e di bellezza; servizi di laboratorio medico, batteriologico o chimico; sviluppo di medicinali,
         di alimenti farmaceutici e altri prodotti sanitari e svolgimento di ricerche mediche e cliniche, consulenza e assistenza a
         terzi nell’ambito di tali attività; ricerca scientifica e industriale, in particolare ricerca medica, batteriologica o chimica;
         servizi di ottica; servizi di fisici; interpretariato; programmi per elaboratori, in particolare per la medicina; consulenze
         tecniche; ricerche (tecniche e giuridiche) nel settore dei diritti d’autore; consulenze tecniche e perizie; consulenze per
         responsabili medici in materia di sviluppo, di attuazione e di applicazione di programmi terapeutici e sviluppo di tali programmi
         per mezzo di studi; allevamento di animali; traduzioni; noleggio di apparecchiature di elaborazione di dati; noleggio di distributori
         automatici; gestione e sfruttamento dei diritti d’autore; sfruttamento dei diritti di proprietà industriale; prove di materiali;
         prenotazione di alloggi».
      
      4        Tale domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari 29 maggio 2000, n. 43/00.
      
      5        In data 28 agosto 2000, la società American Medical Systems, Inc. proponeva opposizione avverso il marchio richiesto, deducendo
         la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Tale opposizione
         si fondava, in particolare, sull’esistenza di vari marchi nazionali registrati in Germania, in Spagna, in Francia, in Italia,
         nel Regno Unito nonché nei paesi del Benelux e, segnatamente, sull’esistenza del marchio denominativo AMS, registrato nel
         Regno Unito il 20 marzo 1996 con il numero 2061585, per i seguenti prodotti ricompresi nella classe 10 ai sensi dell’accordo
         di Nizza:
      
      «Apparecchi e strumenti chirurgici, medici e veterinari; materiale di sutura; dispositivi medici per il controllo di disturbi
         urologici e di impotenza; articoli di protesi; protesi per il pene; protesi urinarie; sfinteri artificiali; componenti ed
         elementi costitutivi per tutti i menzionati articoli, tutti appartenenti alla classe 10».
      
      6        Con decisione 31 maggio 2002, la divisione d’opposizione, basandosi esclusivamente sull’esistenza del marchio denominativo
         registrato nel Regno Unito AMS (in prosieguo: il «marchio anteriore»), accoglieva l’opposizione riguardo ai prodotti compresi
         nella classe 10, sulla base del rilievo che sussisteva un rischio di confusione sul territorio del Regno Unito. La divisione
         d’opposizione osservava, infatti, che i prodotti appartenenti alla classe 10, oggetto del marchio richiesto e del marchio
         anteriore, erano identici e che i segni in conflitto erano simili in considerazione della combinazione delle lettere «a»,
         «m» e «s» ad essi comuni, tenuto conto del fatto che l’elemento figurativo e l’elemento denominativo “advanced medical services»
         presentavano scarso valore distintivo e ridotta rilevanza nell’ambito del marchio richiesto. La divisione d’opposizione respingeva,
         per contro, l’opposizione riguardo ai prodotti appartenenti alla classe 5 e ai servizi di cui alla classe 42.
      
      7        Il 30 settembre 2002 l’interveniente proponeva ricorso dinanzi all’UAMI avverso la decisione della divisione d’opposizione
         nella parte in cui l’opposizione era stata respinta per i prodotti e servizi seguenti oggetto del marchio richiesto:
      
      –        classe 5: «Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri,
         materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione
         degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi»;
      
      –        classe 42: «Servizi ospedalieri e di centri di cura o terapeutici; cure mediche, di igiene e di bellezza; servizi di laboratorio
         medico, batteriologico o chimico; sviluppo di medicinali, di alimenti farmaceutici e altri prodotti sanitari e svolgimento
         di ricerche mediche e cliniche, consulenza e assistenza a terzi nell’ambito di tali attività; ricerca scientifica e industriale,
         in particolare ricerca medica, batteriologica o chimica; servizi di ottica; consulenza per responsabili medici in materia
         di sviluppo, di attuazione e di applicazione di programmi terapeutici e valutazione di tali programmi per mezzo di studi».
         
      
      8        L’interveniente sosteneva che esistesse una stretta connessione tra i prodotti appartenenti alla classe 5 e quelli appartenenti
         alla classe 10, considerato che i primi verrebbero utilizzati quali applicatori nella somministrazione di preparati medicinali
         o, quantomeno, nell’ambito della loro somministrazione. Quanto ai servizi ricompresi nella classe 42, occorrerebbe tener conto,
         a parere dell’interveniente, del fatto che tutte le imprese farmaceutiche praticherebbero la ricerca e vi sarebbero costrette.
         
      
      9        Nel controricorso depositato dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell’UAMI la ricorrente ha anzitutto dichiarato, dal
         canto suo, che «non esist[eva] alcun rischio di confusione tra i marchi AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS e AMERICAN MEDICAL
         SYSTEMS, da un lato, e AMS Advanced Medical Services, dall’altro, con riguardo all’attuale elenco dei beni e servizi, in quanto
         al marchio comunitario AMS Advanced Medical Services sarebbero state apportate limitazioni nel corso del procedimento d’opposizione
         (v. decisione 31 maggio 2002 n. 1697/2002)». La ricorrente ha inoltre precisato di «condividere le conclusioni cui la divisione
         d’opposizione [era] giunta con riguardo alla somiglianza dei prodotti e alla rilevanza attribuita all’interdipendenza tra
         la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi». La ricorrente contestava, infine, che, nei cinque anni precedenti
         il procedimento d’opposizione, i marchi dell’interveniente avessero costituito oggetto di seria utilizzazione nella Comunità
         europea per i prodotti appartenenti alla classe 10 e invitava conseguentemente la medesima a fornire le prove in ordine all’utilizzazione
         dei suoi vari marchi. 
      
      10      Con decisione 12 settembre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso annullava la decisione
         della divisione d’opposizione accogliendo l’opposizione dell’interveniente, ad eccezione dei prodotti seguenti, per i quali
         ammetteva la registrazione del marchio richiesto dalla ricorrente, vale a dire gli «alimenti per neonati; [i] prodotti per
         la distruzione degli animali nocivi; [i] fungicidi [e gli] erbicidi», atteso che questi potevano essere considerati sufficientemente
         distanti dai prodotti protetti dal marchio anteriore. La commissione di ricorso rilevava, per contro, che, quanto ai prodotti
         e servizi per i quali essa aveva accolto l’opposizione, essi, in sostanza, riguardavano tutti, al pari dei prodotti protetti
         dal marchio anteriore, il settore medico e che erano destinati alla terapia di patologie fisiche, il che implicava un rischio
         di confusione in considerazione della loro finalità e della somiglianza dei segni di cui trattasi. La commissione di ricorso
         respingeva infine l’eccezione sollevata dalla ricorrente nell’ambito del procedimento dinanzi ad essa pendente relativa alla
         mancata utilizzazione del marchio dell’interveniente nella Comunità, in base al rilievo che tale eccezione non era stata sollevata
         in tempo utile dinanzi alla divisione d’opposizione.
      
       Conclusioni delle parti
      11      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
      
      –        annullare la decisione impugnata;
      –        accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario;
      –        in subordine, rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;
      –        condannare l’UAMI alle spese.
      12      All’udienza, la ricorrente ha dichiarato di desistere dal secondo capo della propria domanda, di cui si è preso atto nel verbale
         di udienza.
      
      13      L’UAMI e l’interveniente concludono che il Tribunale voglia:
      
      –        respingere il ricorso;
      –        condannare la ricorrente alle spese.
       Sulla ricevibilità del terzo capo della domanda della ricorrente
      14      Con il terzo capo della domanda, la ricorrente chiede al Tribunale di rimettere la causa dinanzi alla commissione di ricorso
         affinché essa possa pronunciarsi sulla domanda di registrazione del marchio.
      
      15      A tal riguardo, si deve rammentare che, a termini dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l’UAMI è tenuto a prendere
         i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale
         l’adozione di provvedimenti ingiuntivi nei confronti dell’UAMI. Incombe, infatti, all’UAMI trarre le conseguenze dal dispositivo
         e dalla motivazione dell’emananda sentenza del Tribunale. Secondo la giurisprudenza, tale principio trova applicazione, segnatamente,
         quando un capo della domanda riguardi la richiesta di rinvio della causa all’UAMI affinché si pronunci sulla domanda di registrazione
         [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T‑331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II‑433,
         punto 33; 27 febbraio 2002, causa T‑34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II‑683, punti 11 e 12, e 31 marzo
         2004, causa T‑216/02, Fieldturf/UAMI (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), Racc. pag. II‑1023, punto 15].
      
      16      Il terzo capo della domanda della ricorrente è, pertanto, irricevibile.
      
       Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata
      17      La ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, attinenti, da un lato, alla violazione dell’art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento
         n. 40/94 e, dall’altro, all’assenza di seria utilizzazione dei marchi dell’interveniente.
      
      1.     Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 40/94
       Sulla ricevibilità degli elementi di diritto dedotti dinanzi al Tribunale
       Argomenti delle parti
      18      L’UAMI sottolinea che, a termini dell’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, le memorie delle parti non
         possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso che è determinato dall’atto introduttivo
         del ricorso e dalla domanda della ricorrente.
      
      19      A parere dell’UAMI, non sarebbe stato definitivamente stabilito in qual misura il convenuto dinanzi alla commissione di ricorso
         possa incidere sulla determinazione dell’oggetto della controversia dinanzi alla commissione medesima contestando, nel controricorso,
         accertamenti contenuti nella decisione del precedente grado di giudizio, non contestati dal ricorrente, senza proporre, esso
         stesso, ricorso. Non sarebbe stato nemmeno definitivamente stabilito se la commissione di ricorso debba controllare la decisione
         impugnata nel suo complesso o se possa limitarsi ad aspetti della decisione espressamente sottoposti al suo sindacato nell’atto
         contenente i motivi di ricorso. L’UAMI rinvia, a tal riguardo, alle considerazioni contraddittorie sviluppate, rispettivamente,
         nelle sentenze del Tribunale 23 settembre 2003, causa T‑308/01, Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE) (Racc. pag. II‑3253, punto 29),e
         17 marzo 2004, cause riunite T‑183/02 e T‑184/02, El Corte Inglés/UAMI González Cabello e Iberia Línéas Aéreas de España (MUNDICOR)
         (Racc. pag. II‑965, punto 76). 
      
      20      L’UAMI rammenta che accertamenti compiuti dalla divisione d’opposizione non contestati dal convenuto dinanzi alla commissione
         di ricorso non possono costituire oggetto della controversia per la prima volta dinanzi al Tribunale. 
      
      21      L’UAMI deduce che, nella specie, la ricorrente – convenuta dinanzi alla commissione di ricorso – aveva espressamente riconosciuto
         come corretti, nel corso del procedimento di ricorso, gli accertamenti effettuati dalla divisione di opposizione, avendo essa
         dichiarato di «condividere le conclusioni cui la divisione d’opposizione [era] giunta con riguardo alla somiglianza dei prodotti
         e alla rilevanza attribuita all’interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi». La ricorrente
         si sarebbe infatti limitata a contestare la riforma della decisione della divisione d’opposizione operata dalla commissione
         di ricorso, nel senso dell’ampliamento dei prodotti e dei servizi che dovevano essere considerati analoghi a quelli dell’interveniente.
         L’UAMI ritiene quindi che dinanzi alla commissione di ricorso l’oggetto del procedimento fosse costituito unicamente dalla
         questione se prodotti e servizi diversi da quelli individuati inizialmente dalla divisione d’opposizione ricadessero nella
         sfera di somiglianza del marchio anteriore. Orbene, considerato che, nell’abito del presente ricorso, la ricorrente contesterebbe
         la somiglianza dei segni quale accertata dalla divisione d’opposizione e confermata dalla commissione di ricorso, tale motivo
         sarebbe irricevibile in quanto modificherebbe l’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 135, n. 4, del regolamento di
         procedura. Inoltre, tale motivo sarebbe irricevibile in quanto violerebbe il principio secondo cui non si può contestare quanto
         precedentemente affermato (venire contra factum proprium). 
      
       Giudizio del Tribunale
      22      In limine, occorre verificare se, come dedotto dall’UAMI, la ricorrente abbia espressamente riconosciuto, dinanzi alla commissione
         di ricorso, la somiglianza dei marchi in conflitto, in modo da non poterla più contestare dinanzi il Tribunale.
      
      23      A tal riguardo, si deve ricordare che la ricorrente ha affermato, nel secondo capoverso della propria memoria del 13 febbraio
         2003, depositata dinanzi alla commissione di ricorso, di «condividere le conclusioni cui la divisione d’opposizione [era]
         giunta con riguardo alla somiglianza dei prodotti e alla rilevanza attribuita all’interdipendenza tra la somiglianza dei marchi
         e quella dei prodotti o servizi».
      
      24      Si deve necessariamente rilevare che, contrariamente a quanto sostiene l’UAMI, non può affermarsi che la ricorrente abbia
         espressamente riconosciuto, in tale capoverso, la somiglianza dei marchi in conflitto. La ricorrente non afferma infatti,
         in termini chiari e precisi, di non voler mettere in discussione la somiglianza di tali marchi, ma si limita a non contestare
         la rilevanza che la divisione d’opposizione ha attribuito all’interdipendenza tra la somiglianza dei marchi in conflitto e
         quella dei prodotti e servizi di cui trattasi.
      
      25      Tale mancato riconoscimento espresso da parte della ricorrente della somiglianza dei marchi in conflitto trova conferma nel
         primo capoverso della detta memoria, in cui essa afferma che «non esist[e] alcun rischio di confusione tra i marchi AMS AMBICOR,
         AMS SECURO-T, AMS e AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, da un lato, e AMS Advanced Medical Services, dall’altro, con riguardo all’attuale
         elenco dei beni e servizi, in quanto al marchio comunitario AMS Advanced Medical Services [sono] state apportate limitazioni
         nel corso del procedimento d’opposizione». Da tale affermazione emerge, infatti, che la ricorrente intendeva contestare dinanzi
         alla commissione di ricorso la somiglianza di tali marchi riguardo ai prodotti appartenenti alla classe 5 e ai servizi appartenenti
         alla classe 42, come peraltro da essa confermato in risposta ad un quesito del Tribunale circa la portata e il tenore dei
         due capoversi della memoria del 13 febbraio 2003. Nel primo capoverso, la ricorrente si limita quindi a sostenere che il rischio
         di confusione esiste unicamente riguardo ai prodotti appartenenti alla classe 10, in merito ai quali essa non ha d’altronde
         contestato la decisione della divisione d’opposizione.
      
      26      Infine, la commissione di ricorso stessa non ha minimamente interpretato la memoria della ricorrente del 13 febbraio 2003
         nel senso di un riconoscimento espresso dei rilievi effettuati della divisione d’opposizione quanto all’assenza di somiglianza
         dei marchi in conflitto, in quanto, per quanto attiene a tale somiglianza, essa ha rilevato che «i marchi present[avano] un
         importante grado di somiglianza contenendo entrambi l’acronimo identico AMS», senza operare alcun riferimento ad un preteso
         riconoscimento espresso della ricorrente al riguardo.
      
      27      In ogni caso, anche ammesso che la ricorrente abbia espressamente riconosciuto, nella propria memoria del 13 febbraio 2003,
         la somiglianza dei marchi in conflitto, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il ricorso proposto dinanzi
         al Tribunale a norma dell’art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94 è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle
         commissioni di ricorso [v. sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T‑247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II‑5301,
         punto 46, e 22 ottobre 2003, causa T‑311/01, Éditions Albert René/UAMI – Trucco (Starix), Racc. pag. II‑4625, punto 70]. Nell’ambito
         del regolamento n. 40/94, a norma dell’art. 74 del medesimo, tale controllo deve essere svolto con riferimento all’ambito
         fattuale e giuridico della controversia, nei termini in cui quest’ultima è stata proposta alla commissione di ricorso [sentenze
         del Tribunale 5 marzo 2003, causa T‑194/01, Unilever/UAMI (pasticca ovoidale), Racc. pag. II‑383, punto 16, e 1° febbraio
         2005, causa T‑57/03, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II‑287, punto 17]. Peraltro, a termini dell’art. 135,
         n. 4, del regolamento di procedura, le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia proposta dinanzi
         alla commissione di ricorso.
      
      28      A tal riguardo si deve necessariamente rilevare che l’opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, laddove sia
         fondata sull’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, solleva dinanzi all’UAMI la questione dell’identicità o della
         somiglianza dei prodotti e dei servizi oggetto dei marchi in conflitto nonché dell’assenza di somiglianza tra questi ultimi
         (v., in tal senso, sentenza HOOLIGAN, cit. supra al punto 27, punti 24 e 25).
      
      29      Conseguentemente, il fatto che la ricorrente non abbia contestato, dinanzi alla commissione di ricorso, la somiglianza dei
         marchi in conflitto non può minimamente produrre l’effetto di impedire all’UAMI di conoscere della questione se tali marchi
         fossero simili o identici. Una siffatta circostanza non può quindi neppure produrre l’effetto di privare la ricorrente del
         diritto di contestare, nei limiti dell’ambito fattuale e giuridico della controversia proposta dinanzi alla commissione di
         ricorso, le valutazioni compiute da quest’ultima in merito (v., in tal senso, sentenza HOOLIGAN, cit. supra al punto 27, punti 24
         e 25).
      
      30      Orbene, si deve necessariamente rilevare che le contestazioni della ricorrente dinanzi al Tribunale relative alla somiglianza
         dei marchi in conflitto non esulano dal contesto della controversia proposta dinanzi alla commissione di ricorso, la quale
         si è pronunciata, segnatamente, sulla questione della somiglianza dei marchi in conflitto. La ricorrente si limita, infatti,
         a mettere in discussione le valutazioni compiute e il ragionamento svolto in proposito dalla commissione stessa. Ne consegue
         che, con tali contestazioni, la ricorrente non ha modificato l’oggetto della controversia ed esse sono quindi ricevibili dinanzi
         al Tribunale.
      
      31      Ciò premesso, l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’UAMI dev’essere respinta.
      
       Sul merito
       Argomenti delle parti
      32      La ricorrente deduce che non sussiste alcuna somiglianza e, pertanto, alcun rischio di confusione tra i marchi dell’interveniente
         AMS AMBICOR, AMS SECURO-T e AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, da un lato, e, dall’altro, il marchio richiesto AMS Advanced Medical
         Services. Tale rilievo, parimenti effettuato dalla commissione di ricorso, non sarebbe contestato.
      
      33      La ricorrente sostiene inoltre che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, non sussisterebbe nemmeno
         un rischio di confusione tra il marchio anteriore ed il marchio richiesto, in considerazione dell’assenza di somiglianza tanto
         dei segni in conflitto quanto dei prodotti e dei servizi interessati.
      
      34      Per quanto attiene, in primo luogo, alla somiglianza dei segni, la ricorrente ritiene che occorra fondarsi, di volta in volta,
         sull’impressione d’insieme trasmessa dai due segni in oggetto. Per contro, non sarebbe consentito, come avrebbe invece fatto
         la commissione di ricorso, procedere all’esame isolato di un solo elemento del segno. Infatti, la registrazione di un marchio
         comunitario figurativo attribuirebbe protezione solamente riguardo al marchio richiesto complessivamente inteso e non per
         taluni elementi di nomi o di lettere. 
      
      35      La ricorrente rileva a tal riguardo che il marchio richiesto è stato presentato alla registrazione quale marchio figurativo
         e che esso contiene un cerchio composto da frecce, rappresentato graficamente, nonché gli elementi denominativi «ams» e «advanced
         medical services», apposti sulla destra del cerchio stesso. Essa aggiunge che il cerchio composto da frecce rappresentato
         graficamente e gli elementi denominativi sono collegati da una linea che attraversa il cerchio medesimo, tenendosi presente
         che l’elemento «ams» è riprodotto al di sopra della linea, laddove l’elemento “advanced medical services» è collocato direttamente
         al di sotto della stessa. La ricorrente precisa che «AMS» indica, quale sigla, le tre iniziali dell’elemento «advanced medical
         services», il quale costituisce, al tempo stesso, la sua denominazione sociale e che il marchio richiesto è sempre pronunciato
         «ams advanced medical services» come un insieme e mai isolatamente con la sola sigla AMS, di per sé non significativa. L’elemento
         «ams», di per sé munito di ridotto carattere distintivo, non potrebbe essere quindi considerato caratteristico del marchio
         al punto tale che tutti gli altri elementi sarebbero relegati in secondo piano.
      
      36      Per quanto attiene, in secondo luogo, alla somiglianza dei prodotti, la ricorrente deduce che non sussiste alcuna somiglianza
         tra i prodotti molto specialistici appartenenti alla classe 10, rivendicati dall’interveniente, e quelli appartenenti alle
         classi 5 e 42, oggetto della domanda di registrazione. Anche ammesso che in entrambi i casi siano interessati i settori medici,
         tale circostanza non può essere sufficiente per affermare l’esistenza di una somiglianza dei prodotti. Il settore medico sarebbe
         estremamente vasto e potrebbe ricomprendere una serie di prodotti appartenenti ad altre classi, il che implicherebbe che la
         portata della tutela attribuita ad un nome di un prodotto registrato in un settore medico determinato ed estremamente specializzato
         si estenderebbe a prodotti ben distanti dal punto di vista del diritto dei marchi.
      
      37      In terzo luogo, la ricorrente rileva che il marchio anteriore, che si compone unicamente delle lettere «a», «m» e «s» per
         formare una sigla, è munito di ridotto carattere distintivo, godendo quindi, tutt’al più, di una protezione limitata. La ricorrente
         aggiunge che nell’esame del rischio di confusione tra due segni sussiste un’interdipendenza tra la somiglianza dei segni,
         da un lato, e, dall’altro, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, nel senso che, per marchi muniti di carattere distintivo
         più ridotto, sono sufficienti differenze più ridotte tra i prodotti e i servizi di cui trattasi per poter ritenere insussistente
         il rischio di confusione. Ciò varrebbe nel caso di specie in cui il marchio anteriore sarebbe munito di carattere distintivo
         debole e in cui le differenze sia tra i segni in conflitto sia tra i prodotti e servizi interessati sarebbero sufficientemente
         rilevanti per poter ritenere insussistente il rischio di confusione.
      
      38      L’UAMI deduce che, tra gli elementi pertinenti del caso di specie che devono essere presi in considerazione nella valutazione
         complessiva del rischio di confusione (sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL, Racc. pag. I‑6191, punto 22;
         22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto 18, e 22 giugno 2000, causa C‑425/98, Marca
         Mode, Racc. pag. I‑4861, punto 40), il carattere concorrente o complementare dei prodotti costituisce un elemento importante
         e che, qualora sia possibile sostenere che, dal punto di vista del consumatore, esista un rapporto di concorrenza o di complementarietà
         tra taluni prodotti, questi possono essere considerati di regola simili, prima facie, ai sensi del diritto dei marchi.
      
      39      L’approccio consistente nel giustificare la somiglianza dei prodotti alla luce del rapporto di complementarietà tra i prodotti
         e i servizi in considerazione del mercato pertinente si ritroverebbe anche nella giurisprudenza del Tribunale [v., a tal riguardo,
         sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI – Educational Services (ELS), Racc. pag. II‑4301,
         punti 55 e 56].
      
      40      L’UAMI afferma di condividere la posizione accolta dalla commissione di ricorso e deduce che i prodotti appartenenti alla
         classe 5 e quelli appartenenti alla classe 10 oggetto dei marchi in conflitto sono simili, essendo utilizzati simultaneamente
         e con identica finalità, vale a dire ai fini di un trattamento terapeutico. Per quanto attiene ai servizi appartenenti alla
         classe 42, per i quali la registrazione del marchio richiesto è stata contestata nella specie, tali servizi sarebbero analoghi
         ai prodotti appartenenti alla classe 10, tenuto conto che questi ultimi verrebbero utilizzati, di regola, nell’ambito della
         fornitura dei servizi medesimi. Quanto ai servizi ricompresi nel settore della ricerca, occorrerebbe tener inoltre conto del
         fatto che le imprese farmaceutiche produttrici degli strumenti medici appartenenti alla classe 10 opererebbero, di regola,
         nei settori della ricerca e dello sviluppo e che sarebbe presumibile che tale situazione sia conosciuta al pubblico specializzato
         che utilizza tali strumenti.
      
      41      L’interveniente si allinea, sostanzialmente, agli argomenti sviluppati dall’UAMI e conclude che i prodotti e servizi per i
         quali la registrazione del marchio è stata richiesta sono analoghi ai prodotti e ai servizi oggetto del marchio anteriore.
         
      
       Giudizio del Tribunale
      42      A termini dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore,
         il marchio richiesto è escluso dalla registrazione «se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio
         anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un
         rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende
         il rischio di associazione con il marchio anteriore». 
      
      43      Peraltro, a norma dell’art. 8, n. 2, lett. a), i) e ii), del regolamento n. 40/94, per marchi anteriori devono intendersi
         i marchi comunitari e i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda
         di marchio comunitario.
      
      44      Secondo costante giurisprudenza, costituisce rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti
         o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate [sentenze della
         Corte 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 29, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 38,
         punto 17; sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑104/01, Oberhauser/UAMI – Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II‑4359,
         punto 25; 30 giugno 2004, causa T‑186/02, BMI Bertollo/UAMI – Diesel (DIESELIT), Racc. pag. II‑1887, punto 34, e 15 marzo
         2006, causa T‑31/04, Eurodrive Services and Distribution/UAMI – Gómez Frías (euroMASTER), non pubblicata nella Raccolta, punto 28].
      
      45      Inoltre, è pacifico che l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico dev’essere oggetto di valutazione
         globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze SABEL, cit. supra al punto 38,
         punto 22; Canon, cit. supra al punto 44, punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 38, punto 18, e Marca Mode,
         cit. supra al punto 38, punto 40; sentenze Fifties, cit. supra al punto 44, punto 26, e DIESELIT, cit. supra al punto 44,
         punto 35).
      
      46      Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare,
         la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti
         o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenze Canon, cit.
         supra al punto 44, punto 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 38, punto 19, e Marca Mode, cit. supra al punto 38,
         punto 40; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II‑4335,
         punto 25, confermata a seguito di impugnazione, con ordinanza della Corte 28 aprile 2004, causa C‑3/03 P, Matratzen Concord/UAMI,
         Racc. pag. I‑3657]. L’interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94,
         a termini del quale occorre interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione
         dipende da vari fattori e, in particolare, dalla notorietà del marchio sul mercato, dalla possibile associazione con il segno
         utilizzato o registrato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi designati (v. sentenza
         DIESELIT, cit. supra al punto 44, punto 36, e la giurisprudenza ivi richiamata). 
      
      47      Tale valutazione globale deve peraltro fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni
         in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi stessi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi
         e dominanti degli stessi. Infatti, dalla formulazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, a termini del
         quale «(…) sussiste un rischio di confusione per il pubblico (…)», emerge che la percezione dei marchi operata dal consumatore
         medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di
         confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi
         singoli elementi (v., in tal senso, sentenze SABEL, cit. supra al punto 38, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra
         al punto 38, punto 25; ordinanza Matratzen Concord/UAMI, cit. supra al punto 46, punto 29; sentenza DIESELIT, cit. supra al
         punto 44, punto 38).
      
      48      Ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, si presume che il consumatore medio dei prodotti di cui trattasi
         sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che il consumatore
         medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, dovendo fare affidamento sull’immagine
         non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione
         del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik
         Meyer, cit. supra al punto 38, punto 26; sentenze Fifties, cit. supra al punto 44, punto 28, e DIESELIT, cit. supra al punto 44,
         punto 38). 
      
      49      Infine, dal carattere unitario del marchio comunitario, sancito dall’art. 1, n. 2, del regolamento n. 40/94, emerge che un
         marchio comunitario anteriore è protetto in modo identico in tutti gli Stati membri. I marchi comunitari sono pertanto opponibili
         a qualsiasi domanda di marchio successiva che ne pregiudichi la tutela, ancorché solo in relazione alla percezione da parte
         dei consumatori di una parte del territorio comunitario. Ne consegue che il principio sancito dall’art. 7, n. 2, del regolamento
         n. 40/94, a termini del quale, ai fini del diniego di registrazione di un marchio, è sufficiente che la causa di impedimento
         assoluta esista soltanto per una parte della Comunità, si applica, in via analogica, anche all’ipotesi di un impedimento relativo
         ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. [sentenze del Tribunale MATRATZEN, cit. supra al punto 46,
         punto 59; 6 ottobre 2004, cause riunite da T‑117/03 a T‑119/03 e T‑171/03, New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE
         e NLCollection), Racc. pag. II‑3471, punto 34, e 1° marzo 2005, T‑185/03, Fusco/UAMI – Fusco International (ENZO FUSCO), Racc. pag. II‑715,
         punto 33].
      
      50      Nella specie, i marchi sui quali l’opposizione era fondata sono marchi nazionali registrati in Germania, in Spagna, in Francia,
         in Italia, nel Regno Unito e nei paesi del Benelux. La decisione della divisione d’opposizione e la decisione impugnata si
         sono fondate unicamente sul marchio anteriore, registrato nel Regno Unito, il che è pacifico inter partes. Conseguentemente,
         l’esame dev’essere limitato al territorio del Regno Unito.
      
      51      Il pubblico pertinente è costituito, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 12 della decisione impugnata, dal
         consumatore medio nel Regno Unito, che si presume essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, nonché
         dai professionisti e specialisti del settore medico nel Regno Unito.
      
      52      Alla luce delle suesposte considerazioni occorre quindi analizzare la valutazione del rischio di confusione tra i segni in
         conflitto operata dalla commissione di ricorso.
      
      –       Sulla somiglianza dei prodotti e dei servizi
      53      Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra prodotti o servizi si deve tener conto di tutti i fattori
         pertinenti che caratterizzano l’eventuale rapporto tra i prodotti o servizi stessi. Questi fattori includono, in particolare,
         la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarietà [sentenza della Corte
         11 maggio 2006, causa C‑416/04 P, Sunrider/UAMI, Racc. pag. I‑4237, punto 85; v. sentenze del Tribunale 15 gennaio 2003, causa
         T‑99/01, Mystery Drinks/UAMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Racc. pag. II‑43, punto 39, e la giurisprudenza ivi richiamata;
         7 luglio 2005, causa T‑385/03, Miles International/UAMI – Biker Miles (Biker Miles), Racc. pag. II‑2665, punto 31, e euroMASTER,
         cit. supra al punto 44, punto 31].
      
      54      Per quanto attiene alla valutazione della somiglianza dei prodotti di cui trattasi, la commissione di ricorso non ha rimesso
         in discussione, ai punti 8 e 13 della decisione impugnata, il giudizio della divisione d’opposizione riguardo agli «alimenti
         per neonati; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi», potendo essere considerati sufficientemente
         distanti dai prodotti medici, chirurgici e da altri prodotti di tal genere oggetto del marchio anteriore per poter escludere
         un rischio di confusione. 
      
      55      Si deve rilevare che tale conclusione non è stata contestata dall’interveniente nell’ambito del presente ricorso.
      
      56      La commissione di ricorso ha, per contro, annullato la decisione della divisione d’opposizione per quanto attiene agli altri
         prodotti appartenenti alla classe 5 e per tutti i servizi indicati nella classe 42.
      
      57      Al punto 8 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha infatti ritenuto che i «“prodotti farmaceutici, veterinari
         e igienici; sostanze dietetiche per uso medico, impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per
         impronte dentarie; disinfettanti;” (classe 5)» nonché tutti i servizi della classe 42 oggetto del ricorso dinanzi alla commissione
         di ricorso «riguardano tutti, al pari dei prodotti del marchio anteriore, il settore medico e sono diretti alla terapia di
         mali fisici il che, in considerazione della somiglianza tra i segni, implica un rischio di confusione». 
      
      58      A tal proposito la commissione di ricorso ha precisato, ai punti 9‑11 della decisione impugnata, che i prodotti di cui trattasi
         riguardano il settore medico e che i servizi oggetto del marchio richiesto sono analoghi ai prodotti protetti dal marchio
         anteriore, riguardando settori analoghi, quali la batteriologia, la farmacia, nonché altri settori di tal genere, ed essendo
         strettamente collegati in considerazione della loro elevata specializzazione.
      
      59      Tali considerazioni devono essere condivise.
      
      60      A tal riguardo, si deve rilevare che i prodotti protetti dal marchio anteriore e quelli protetti dal marchio richiesto riguardano
         tutti il settore medico e sono quindi diretti ad essere utilizzati nell’ambito di trattamenti terapeutici.
      
      61      Inoltre, tutti i prodotti oggetto del marchio richiesto si trovano in un rapporto di complementarietà o di concorrenza con
         quelli protetti dal marchio anteriore. In tal senso, i prodotti farmaceutici e igienici, le sostanze dietetiche ad uso medico,
         gli impiastri, i materiali per le fasciature ed i disinfettanti sono complementari rispetto ai prodotti protetti dal marchio
         anteriore, essendo generalmente utilizzati nell’ambito di operazioni chirurgiche volte all’impianto di protesi o di sfinteri
         artificiali.
      
      62      Come giustamente sottolineato dall’interveniente, per la posa di una protesi il medico disinfetta anzitutto la protesi con
         un prodotto disinfettante, successivamente impianta la protesi stessa utilizzando a tal fine, prima di richiudere la ferita,
         fasciature e, infine, applica un impiastro per tenere le fasciature stesse. Può parimenti prescrivere un preparato igienico
         nonché prodotti farmaceutici.
      
      63      Per quanto attiene ai prodotti veterinari, si deve necessariamente rilevare che anch’essi sono complementari rispetto agli
         apparecchi veterinari oggetto del marchio anteriore. Quanto ai materiali utilizzati per le otturazioni dei denti e per le
         impronte dentarie, essi si trovano in un rapporto di concorrenza con i dispositivi medici oggetto del marchio anteriore e
         in un rapporto di complementarietà con gli apparecchi chirurgici e medici parimenti protetti dal marchio anteriore.
      
      64      Per quanto attiene alla valutazione della somiglianza dei servizi contestati, si deve anzitutto rilevare che, come correttamente
         osservato dalla commissione di ricorso, le ricerche e gli studi medici, batteriologici, chimici, segnatamente quelli indicati
         nella domanda di marchio comunitario, presentano una stretta connessione con i medicinali, dispositivi o articoli medici del
         genere di quelli oggetto del marchio anteriore. Inoltre, gli apparecchi e gli articoli medici protetti dal marchio anteriore,
         in particolare le protesi, vengono generalmente forniti in occasione di interventi medici in istituti ospedalieri o privati
         al pari di quelli indicati nella domanda di marchio comunitario. Infine, le ricerche scientifiche ed industriali di altro
         genere possono essere effettuate nello stesso settore dei prodotti oggetto del marchio anteriore.
      
      65      Conseguentemente, in considerazione della stretta connessione tra i prodotti e i servizi di cui trattasi quanto alla loro
         destinazione e del carattere complementare dei prodotti rispetto ai servizi, correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto
         che tali prodotti e servizi fossero simili.
      
      66      Ne consegue che correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti e servizi contestati fossero simili ai
         prodotti protetti dal marchio anteriore (v., in tal senso, sentenza ELS, cit. supra al punto 39, punto 56).
      
      –       Sulla somiglianza dei segni
      67      Come già rilevato supra al punto 47, la valutazione globale del rischio di confusione, per quanto attiene alla somiglianza
         visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, dev’essere fondata sull’impressione complessiva dai medesimi prodotta,
         tenendo conto, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti di tali prodotti [v. sentenze SABEL, cit. supra al punto 38,
         punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 38, punto 25; sentenze del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T‑292/01,
         Phillips-Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II‑4335, punto 47, e la giurisprudenza
         ivi richiamata, e 24 novembre 2005, causa T‑135/04, GfK/UAMI – BUS (Online Bus), Racc. pag. II‑4865, punto 57, e la giurisprudenza
         ivi richiamata].
      
      68      Secondo la stessa giurisprudenza, un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile
         ad una delle componenti del marchio complesso, solo se quest’ultima costituisce l’elemento dominante nell’impressione globale
         prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l’immagine di tale marchio che
         il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili
         nell’impressione complessiva da questo prodotta [sentenze del Tribunale MATRATZEN, cit. supra al punto 46, punto 33, e 13 luglio
         2005, causa T‑40/03, Murúa Entrena/UAMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Racc. pag. II‑2831, punto 52] 
      
      69      La giurisprudenza ha precisato che tale approccio non significa prendere in considerazione solo una componente di un marchio
         complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre, invece, operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati
         ciascuno nel suo complesso. Tuttavia, ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di
         riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti [v.
         sentenza del Tribunale 11 maggio 2005, causa T‑31/03, Grupo Sada/UAMI – Sadia (GRUPO SADA), Racc. pag. II‑1667, punto 49,
         e la giurisprudenza ivi richiamata].
      
      70      Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più determinate componenti di un marchio complesso, occorre tenere
         conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti.
         Inoltre, ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione
         del marchio complesso (sentenze MATRATZEN, cit. supra al punto 46, punto 35; GRUPO SADA, cit. supra al punto 69, punto 49,
         e Julián Murúa Entrena, cit. supra al punto 68, punto 54).
      
      71      La commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 9 della decisione impugnata, che il marchio anteriore e il marchio richiesto
         presentassero un rilevante grado di somiglianza contenendo entrambi l’identica sigla AMS.
      
      72      La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver proceduto all’esame isolato di un solo elemento del segno, laddove
         la registrazione di un marchio comunitario figurativo attribuisce tutela al marchio richiesto complessivamente inteso e non
         a talune parti di nomi o lettere.
      
      73      Si deve rilevare che dal punto 9 della decisione impugnata, nonché dal precedente punto 3 della medesima, emerge che la commissione
         di ricorso ha fatto propria la posizione accolta dalla divisione d’opposizione, la quale aveva appunto rilevato, in sostanza,
         che i segni di cui trattasi erano simili, in quanto condividevano lo stesso elemento dominante, vale a dire l’elemento «ams».
      
      74      A tal riguardo, si deve necessariamente rilevare che, effettivamente, una delle componenti dei segni in conflitto, vale a
         dire l’elemento «ams», è identica.
      
      75      Infatti, i segni da porre a raffronto sono i seguenti:
      
      
               
               AMS
            
            
               
            
         
      76      Per quanto attiene, in primo luogo, al raffronto visivo, si deve osservare, da un lato, che la sigla AMS è interamente contenuta
         nel marchio richiesto AMS Advanced Medical Services. 
      
      77      D’altro canto, il marchio richiesto è un marchio figurativo contenente le lettere «a», «m» e «s», in lettere maiuscole, in
         carattere grassetto e corsivo, precedute da sette frecce componenti un cerchio. Tale raffigurazione è attraversata da una
         linea nera che sottolinea l’elemento «ams» sotto il quale appare in caratteri più piccoli e minuscoli, ad esclusione della
         prima lettera di ogni singola parola, il termine «Advanced Medical Services», il tutto in corsivo.
      
      78      Nel marchio anteriore e nel marchio richiesto la sigla AMS viene quindi rappresentata in modo simile, vale a dire in lettere
         maiuscole. Il fatto che il marchio richiesto venga rappresentato con caratteri in corsivo non consente di operare una distinzione,
         atteso che la differenza resta praticamente impercettibile per il consumatore.
      
      79      Nemmeno l’esistenza di un elemento figurativo nel marchio richiesto consente di distinguerlo dal marchio anteriore, considerato
         che il pubblico interessato potrebbe considerare tali frecce quali semplice decorazione dell’elemento denominativo. Infatti,
         l’elemento «ams» prevale sull’elemento figurativo del marchio richiesto e si impone, effettivamente, nella sua percezione,
         per effetto delle sue grandi dimensioni e della sua posizione, spostata rispetto alle frecce componenti il cerchio, cerchio
         che assolve solo ad una semplice funzione decorativa e che, pertanto, non può essere considerato quale l’elemento dominante
         del marchio richiesto. Ne consegue che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore laddove ha ritenuto che l’elemento
         dominante del marchio richiesto fosse costituito dall’elemento «ams».
      
      80      Certamente, il marchio richiesto contiene anche il termine «advanced medical services». 
      
      81      Si deve tuttavia rilevare che l’elemento «ams» non descrive i prodotti e servizi oggetto del marchio richiesto, ragion per
         cui tale combinazione possiede un determinato carattere distintivo. Per contro, il termine «advanced medical services» presenta
         un carattere distintivo molto limitato per prodotti appartenenti al settore medico. Infatti, il termine «advanced» informa
         solamente il pubblico quanto al fatto che la società di cui trattasi è avanzata nel settore vuoi della ricerca, vuoi delle
         conoscenze o dell’esperienza; il termine «medical» è, nel settore medico, descrittivo dei prodotti o dei servizi di cui trattasi;
         il termine «services» non può possedere, in tale contesto, carattere distintivo.
      
      82      A tal riguardo si deve rammentare che, in linea generale, il pubblico non considererà un elemento descrittivo facente parte
         di un marchio complesso come l’elemento distintivo e dominante dell’impressione globale che tale marchio complesso produce
         (v. sentenza Biker Miles, cit. supra al punto 53, punto 44, e la giurisprudenza ivi richiamata).
      
      83      Dalle suesposte considerazioni emerge che il marchio richiesto presenta somiglianze visive con il marchio anteriore. 
      
      84      Per quanto attiene al raffronto fonetico dei segni, i due segni in conflitto possiedono in comune la sigla AMS, la quale ne
         costituisce l’elemento centrale. Se è pur vero che il marchio richiesto contiene parimenti il termine «advanced medical services»,
         non è escluso che il consumatore medio faccia riferimento ai due marchi unicamente per effetto della sigla AMS, atteso che
         tale combinazione di lettere corrisponde all’abbreviazione del termine «advanced medical services». Ciò è ancor più vero essendo
         tale impressione avvalorata dal fatto che tutte le lettere del detto termine appaiono in caratteri più piccoli.
      
      85      Conseguentemente, i segni in conflitto sono parimenti simili dal punto di vista fonetico.
      
      86      Per quanto attiene al raffronto concettuale, si deve necessariamente rilevare che l’elemento «ams» non presenta significato
         particolare, bensì costituisce una costruzione arbitraria e priva di significato e che il termine «advanced medical services»
         sarà percepito dal consumatore medio come il nome della società interessata o come un termine avente carattere laudativo nel
         settore medico. Inoltre, i consumatori che abbiano visto il marchio anteriore potranno attribuire alla sigla AMS lo stesso
         significato. Ne consegue che, dal punto di vista concettuale, i segni in conflitto sono parimenti simili. 
      
      87      Di conseguenza, correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni in conflitto fossero simili in considerazione
         dell’identicità tra l’elemento dominante del segno denominativo del marchio richiesto e l’unico elemento del marchio anteriore
         (v., in tal senso, sentenze Biker Miles, cit. supra al punto 53, punto 45, e Julián Murúa Entrena, cit. supra al punto 68,
         punto 76).
      
      –       Sul rischio di confusione
      88      Come già rilevato supra ai punti 53‑66, i prodotti e servizi di cui trattasi sono simili ai prodotti oggetto del marchio anteriore.
         Inoltre, l’impressione d’insieme prodotta dai segni in conflitto, tenuto conto dei loro elementi distintivi e dominanti, è
         tale da poter creare tra di essi una sufficiente somiglianza per produrre un rischio di confusione nella mente del consumatore.
      
      89      Correttamente quindi la commissione di ricorso ha ritenuto che tale rischio di confusione sussistesse, respingendo la domanda
         di registrazione del segno AMS per i prodotti e servizi di cui trattasi.
      
      90      Tale conclusione non risulta contraddetta dall’argomento della ricorrente secondo cui il raffronto dei segni avrebbe dovuto
         essere effettuato tenendo conto del marchio anteriore come utilizzato e non come registrato.
      
      91      A tal riguardo si deve infatti rammentare che il raffronto dev’essere effettuato tra i segni così come sono stati registrati
         o come figurano nella domanda di registrazione, indipendentemente dal loro impiego isolato o congiunto con altri marchi o
         menzioni. Conseguentemente, i segni da porre a raffronto erano appunto quelli esaminati dalla commissione di ricorso [v.,
         in tal senso, sentenza del Tribunale 8 dicembre 2005, causa T‑29/04, Castellblanch/UAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH),
         Racc. pag. II‑5309, punto 57].
      
      92      Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il primo motivo dev’essere respinto.
      
      2.     Sul secondo motivo, relativo all’assenza di seria utilizzazione dei marchi dell’interveniente
       Argomenti delle parti
      93      La ricorrente sostiene che i marchi dell’interveniente non abbiano costituito oggetto, sul territorio della Comunità, di un’utilizzazione
         che implichi il mantenimento dei diritti acquisiti. Essa precisa che l’interveniente ha la propria sede sociale negli Stati
         Uniti e che il suo centro di attività verte sugli apparecchi urologici. I prodotti urologici, distribuiti con denominazioni
         complesse, comprendenti l’elemento «ams» (vale a dire AMS 700 CX™/CXM™ Penile Prostheses, AMS 700 Ultrex™/Ultrex™ Plus Penile
         Prostheses, AMS Ambicor® Penile Prostheses, AMS Malleable 600M™/650M™ Penile Prostheses, AMS Sphincter 800™ Urinary Control
         System) costituirebbero prodotti estremamente specializzati appartenenti alla classe 10, vale a dire protesi per il pene e
         sistemi di controllo urinario. Nessuno dei prodotti sarebbe contrassegnato dalla sola denominazione AMS. La ricorrente ne
         deduce che nessun diritto acquisito potrebbe essere mantenuto quando ne venga fatto uso in modo talmente modificato rispetto
         al marchio registrato da trasformare il carattere distintivo del segno.
      
      94      La ricorrente fa inoltre valere che l’interveniente non fa alcun uso dei propri marchi nella Comunità, atteso che i suoi prodotti
         vengono proposti unicamente ai consumatori americani.
      
      95      L’UAMI rileva che la ricorrente ha sollevato l’obiezione relativa all’assenza di seria utilizzazione dei marchi dell’interveniente
         per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, ragion per cui quest’ultima correttamente ha respinto la domanda presentata
         per la prima volta dinanzi ad essa a norma dell’art. 74 del regolamento n. 40/94.
      
      96      A tal riguardo l’UAMI rammenta che, a termini dell’art. 43 del regolamento n. 40/94, il titolare di un marchio comunitario
         anteriore deve addurre, su istanza del richiedente, la prova, a pena di rigetto della propria opposizione, che, nel corso
         dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore sia stato
         seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione,
         ove tale prova può essere fornita nel termine fissato dall’UAMI, conformemente alla regola 22 del regolamento (CE) della Commissione
         13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1). A parere dell’UAMI,
         perché tale effetto possa prodursi, la domanda dev’essere proposta espressamente e tempestivamente. La mancata prova della
         seria utilizzazione non può essere sanzionata con il rigetto dell’opposizione se non nel caso in cui tale prova sia stata
         richiesta, espressamente e tempestivamente, dal richiedente dinanzi all’UAMI (sentenza MUNDICOR, cit. supra al punto 19, punti 36‑39).
         
      
      97      L’interveniente condivide, sostanzialmente, la posizione dell’UAMI e precisa di essere fortemente presente sul mercato europeo
         in cui distribuisce tutti i propri prodotti.
      
       Giudizio del Tribunale
      98      Si deve rilevare, in limine, che la ricorrente non censura specificamente, nel proprio ricorso, la decisione impugnata nella
         parte in cui ha respinto la sua domanda di prova della seria utilizzazione in base al rilievo che la domanda stessa non era
         stata proposta in tempo utile dinanzi alla divisione d’opposizione, bensì che la ricorrente contesta piuttosto la seria utilizzazione
         dei marchi da parte dell’interveniente. Si deve tuttavia ritenere che tale argomentazione della ricorrente verta sulle valutazioni
         compiute dalla commissione di ricorso in ordine al momento entro il quale dev’essere fornita la prova della seria utilizzazione
         del marchio. È d’altronde in tal senso che sia l’UAMI sia l’interveniente hanno inteso il secondo motivo della ricorrente
         nelle loro memorie e che quest’ultima ha svolto osservazioni nel corso della fase orale del procedimento.
      
      99      Ciò premesso, si deve accertare se la commissione di ricorso, ritenendo che la domanda della prova della seria utilizzazione
         avrebbe dovuto essere depositata tempestivamente dinanzi alla divisione d’opposizione, abbia violato il diritto comunitario.
      
      100     Si deve rammentare che l’art. 43 del regolamento n. 40/94, intitolato «Esame dell’opposizione», prevede al n. 1 che, nel
         corso dell’esame dell’opposizione, l’UAMI invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da
         esso stabilito, le loro osservazioni su comunicazioni emesse dalle altre parti o dall’UAMI stesso. Il medesimo articolo dispone,
         al successivo n. 2, che, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato
         opposizione deve addurre la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario,
         il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità. Il successivo n. 3 precisa che il n. 2 si
         applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’art. 8, n. 2, lett. a), fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità
         è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è protetto.
      
      101    In primo luogo, è pacifico, nel caso in esame, che il marchio anteriore sia costituito da un marchio nazionale, nella specie
         un marchio registrato nel Regno Unito (v., supra, punti 5 e 6), e che la divisione d’opposizione ha d’altronde rilevato, nella
         propria decisione, che sussisteva un rischio di confusione sul territorio del Regno Unito riguardo ai prodotti appartenenti
         alla classe 10. 
      
      102    Ciò premesso, il riferimento operato dalla commissione di ricorso all’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 dev’essere rettificato
         nel senso che tale disposizione riguarda unicamente le conseguenze della mancata utilizzazione del marchio comunitario anteriore,
         laddove, nella specie, il marchio anteriore è costituito da un marchio nazionale. Le disposizioni pertinenti sono quindi,
         in realtà, quelle risultanti dal combinato disposto dei nn. 2 e 3 del medesimo articolo, ove il n. 3 dichiara applicabile
         il n. 2 ai marchi nazionali anteriori di cui all’art 8, n. 2, lett. a), fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità
         è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale è protetto [v., in tal senso, sentenze del
         Tribunale MUNDICOR, cit. supra al punto 19, punto 33, e 23 febbraio 2006, causa T‑194/03, Ponte Finanziaria/UAMI – Marine
         Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Racc. pag. II‑445, punto 31].
      
      103    In secondo luogo, si deve rilevare che la ricorrente ha invocato, per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso,
         la mancata prova della seria utilizzazione del marchio anteriore e che la commissione di ricorso, richiamandosi all’art. 43,
         n. 2, del regolamento n. 40/94, ha respinto tale domanda in base al rilievo che essa avrebbe dovuto e potuto essere presentata
         tempestivamente dinanzi alla divisione d’opposizione. 
      
      104    A tal riguardo, si deve ricordare che, a termini dell’art. 43 del regolamento n. 40/94, solamente su istanza del richiedente,
         il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione è tenuto a fornire la prova che, nel corso dei cinque
         anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato
         nell’ambito territoriale in cui è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali sia stato registrato e sui quali si fonda
         l’opposizione, ovvero che sussistano legittime ragioni per la non utilizzazione (sentenza MUNDICOR, cit. supra al punto 19,
         punto 37).
      
      105    Sostanzialmente, a termini dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, ai fini dell’esame di un’opposizione proposta
         ex art. 42 del regolamento medesimo, si presume che il marchio anteriore sia stato oggetto di seria utilizzazione fintantoché
         il richiedente non presenti istanza avente ad oggetto la prova di tale utilizzazione. La presentazione di tale istanza produce
         quindi l’effetto di accollare all’opponente l’onere della prova della seria utilizzazione (ovvero della sussistenza di legittime
         ragioni per la non utilizzazione), a pena del rigetto dell’opposizione. Perché tale effetto possa prodursi, l’istanza dev’essere
         proposta dinanzi all’UAMI espressamente e tempestivamente [sentenze del Tribunale MUNDICOR, cit. supra al punto 19, punto 38;
         16 marzo 2005, causa T‑112/03, L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II‑949, punto 24, confermata da ordinanza della
         Corte 27 aprile 2006, causa C‑235/05 P, L’Oréal/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, e 7 giugno 2005, causa T‑303/03, Lidl
         Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (Salvita), Racc. pag. II‑1917, punto 77].
      
      106    Tale istanza, affinché possa considerarsi tempestivamente proposta dinanzi all’UAMI dev’essere formulata dinanzi alla divisione
         d’opposizione, atteso che la seria utilizzazione del marchio costituisce una questione che, una volta sollevata dal richiedente
         del marchio, dev’essere risolta prima di decidere sull’opposizione vera e propria (sentenza FLEXI AIR, cit. supra al punto 105,
         punto 26).
      
      107    Infatti, dalla lettura del combinato disposto dell’art. 43 del regolamento n. 40/94 e della regola 22 del regolamento n. 2868/95
         emerge che l’UAMI, una volta pervenuta l’opposizione contro una domanda di marchio comunitario, trasmette tale opposizione
         al richiedente del marchio, fissando al medesimo un termine per presentare osservazioni in merito. Considerato che la prova
         della seria utilizzazione del marchio costituisce, ai sensi dell’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, una domanda che
         può essere formulata unicamente dal richiedente del marchio comunitario, essa dev’essere proposta espressamente dinanzi alla
         divisione d’opposizione, atteso che tale domanda produce l’effetto di modificare la natura della controversia accollando sull’opponente
         un obbligo cui questi non era necessariamente tenuto.
      
      108    In difetto di una siffatta istanza proposta dinanzi alla divisione d’opposizione ed in assenza di decisione da parte di quest’ultima
         sulla seria utilizzazione del marchio anteriore, la commissione di ricorso, dinanzi alla quale venga proposta per la prima
         volta un’istanza di prova della seria utilizzazione del marchio, sarebbe chiamata a riesaminare una decisione sulla base di
         una nuova domanda che solleva una questione che la divisione d’opposizione non ha quindi potuto esaminare e sulla quale essa
         non si è potuta pronunciare nella propria decisione. 
      
      109    Dalle suesposte considerazioni emerge che l’istanza di prova della seria utilizzazione del marchio anteriore può essere proposta
         unicamente dinanzi alla divisione d’opposizione.
      
      110    Tale interpretazione non si pone in contrasto con il principio, invocato dalla ricorrente nel corso della fase orale del procedimento,
         della continuità funzionale esistente tra le singole istanze dell’UAMI, affermato dalla giurisprudenza del Tribunale [sentenze
         del Tribunale KLEENCARE, cit. supra al punto 19, punti 25 e 26; HOOLIGAN, cit. supra al punto 27, punto 18, e 10 luglio 2006,
         causa T‑323/03, La Baronia de Turis/UAMI − Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), Racc. pag. II‑2085, punti 57 e 58].
         
      
      111    Infatti, nella specie non si tratta, in ogni caso, di elementi di fatto o di diritto che non sarebbero stati dedotti dalla
         ricorrente dinanzi alla divisione d’opposizione, bensì dell’istanza di prova della seria utilizzazione del marchio anteriore,
         vale a dire di una nuova domanda processuale che modifica il contenuto dell’opposizione e che costituisce, quindi, una questione
         necessariamente preliminare all’esame dell’opposizione stessa, ragion per cui essa avrebbe dovuto essere formulata tempestivamente
         dinanzi alla divisione d’opposizione.
      
      112    L’istanza di prova della seria utilizzazione del marchio aggiunge quindi al procedimento d’opposizione tale questione preliminare
         e, in tal senso, ne modifica il contenuto. La formulazione di tale istanza per la prima volta dinanzi alla commissione di
         ricorso implicherebbe l’esame, da parte di quest’ultima, di una domanda nuova e specifica, connessa a considerazioni di fatto
         e di diritto distinte da quelle alla base della proposizione dell’opposizione avverso la registrazione di un marchio comunitario.
      
      113    Orbene, se è pur vero che il principio della continuità funzionale tra la divisione dell’opposizione e la commissione di ricorso,
         affermato dalla giurisprudenza richiamata supra al punto 110, implica il riesame della questione da parte di quest’ultima,
         esso non può in ogni caso giustificare la proposizione dell’istanza de qua per la prima volta dinanzi alla commissione di
         ricorso, atteso che tale principio non implica minimamente che la commissione di ricorso possa esaminare una controversia
         diversa da quella sottoposta alla divisione d’opposizione, vale a dire una controversia la cui portata sia stata ampliata
         per effetto dell’aggiunta della questione preliminare della seria utilizzazione del marchio anteriore.
      
      114    Ciò premesso, correttamente la commissione di ricorso ha affermato, al punto 14 della decisione impugnata, che «[l’istanza
         della [AMS Advanced Medical Services GmbH] di produrre prove in ordine all’utilizzazione [doveva] essere respinta in quanto
         formulata per la prima volta nel corso del presente procedimento, laddove essa avrebbe potuto e dovuto essere proposta in
         tempo utile dinanzi alla divisione d’opposizione».
      
      115    Il secondo motivo dev’essere conseguentemente respinto.
      
      116    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il ricorso dev’essere respinto.
      
       Sulle spese
      117    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente dev’essere condannata alle spese se ne è stata
         fatta domanda. Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, risultata soccombente, dev’essere condannata
         alle spese. 
      
      Per questi motivi,
      IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
      dichiara e statuisce:
      1)      Il ricorso è respinto.
      2)      La AMS Advanced Medical Services GmbH è condannata alle spese.
      
               Vilaras 
            
            
                Martins Ribeiro 
            
            
                Jürimäe
            
         Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 ottobre 2007.
      
               Il cancelliere 
            
             
            
                      Il presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                      M. Vilaras
            
         * Lingua processuale: il tedesco.
      
    ---documentbreak--- unsupported format