CELEX: 52013PC0162
Language: es
Date: 2013-03-27
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Refundición)

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		52013PC0162
		
			Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (Refundición) /* COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.                      
CONTEXTO DE LA PROPUESTA
1.1.                
Contexto general y motivación de la propuesta

Las legislaciones de los Estados miembros
en materia de marcas fueron parcialmente armonizadas por la Directiva
89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, codificada como Directiva 2008/95/CE
(en lo sucesivo, «la Directiva»). Al mismo tiempo, y en relación con los
sistemas de marcas nacionales, el Reglamento (CE) nº 40/94, de 20 de diciembre
de 1993, sobre la marca comunitaria, codificado como Reglamento (CE) nº 207/2009
(en lo sucesivo, «el Reglamento») estableció un sistema único de registro de
los derechos unitarios, que surte iguales efectos en toda la UE. En ese
contexto, se encomendó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)
la responsabilidad del registro y la administración de las marcas comunitarias.

Una marca sirve para distinguir los
productos y servicios de una empresa. A través de ella, las empresas pueden
obtener y conservar la fidelidad del cliente, y crear valor y crecimiento. La
marca funciona en este caso como motor de innovación. La necesidad de que la
marca siga teniendo entidad favorece las inversiones en I+D, lo que, a su vez,
genera un proceso de constante mejora y desarrollo. Este proceso dinámico
favorece también el empleo. En un entorno de creciente competitividad, las
marcas han ido acentuando constantemente la función crucial que desempeñan en
el éxito de mercado, así como su valor comercial. Esto se aprecia en el
incesante aumento de las solicitudes de marca, tanto a escala nacional como de
la UE, así como en el número de usuarios de marcas. Esta evolución ha ido
acompañada de un aumento de las expectativas de los interesados de cara a
disponer de sistemas de registro de marcas más racionales y de mejor calidad,
que sean más coherentes, más accesibles para el público y tecnológicamente
actualizados. 
En 2007, al estudiar las perspectivas
financieras de la OAMI, el Consejo[1] subrayó que la creación de esta había sido un gran éxito y había
contribuido notablemente a reforzar la competitividad de la UE. Señaló,
asimismo, que el sistema de la marca comunitaria se había concebido para
coexistir con los sistemas de marcas nacionales, que seguían siendo necesarios
para aquellas empresas que no desearan proteger sus marcas a escala de la UE. El
Consejo se refirió además a la importancia del trabajo complementario
desarrollado por las oficinas de marcas nacionales, y exhortó a la OAMI a
incrementar su cooperación con ellas, en aras del buen funcionamiento del
sistema de la marca comunitaria en general. Por último, observó que había
transcurrido más de una década desde la creación de la marca comunitaria y
destacó, por ello, la necesidad de efectuar una evaluación global del
funcionamiento del sistema de la marca comunitaria. El Consejo exhortó a la
Comisión a iniciar un estudio a tal efecto, en particular con miras a potenciar
y ampliar los actuales instrumentos de cooperación entre la OAMI y las oficinas
de marcas nacionales. 
En su Comunicación «Small Business Act»[2],
de 2008, la Comisión se comprometió a hacer que el sistema de la marca
comunitaria fuera más accesible para las PYME. Ese mismo año, en su
Comunicación titulada «Derechos de propiedad industrial: una estrategia para
Europa»[3], la Comisión subrayó su compromiso de que la protección que
confieren las marcas resulte eficiente y rentable, y lograr un sistema de
marcas de gran calidad. Llegaba a la conclusión de que había llegado el momento
de efectuar una evaluación global, que pudiera servir de base para una futura
revisión del sistema de marcas y una mayor cooperación entre la OAMI y las oficinas
nacionales. En 2010, en su Comunicación titulada «Iniciativa emblemática de
Europa 2020 Unión por la innovación», la Comisión se comprometió a modernizar
la normativa aplicable a las marcas a fin de mejorar las condiciones generales
y favorecer así que las empresas puedan innovar[4]. Por último, en su Comunicación relativa a una estrategia europea
sobre los derechos de propiedad intelectual[5] de 2011, la Comisión anunció una revisión del sistema de marcas
de Europa para modernizarlo, tanto a escala de la UE como nacional, haciéndolo
más eficaz, eficiente y coherente en su conjunto. 

1.2.                
Objetivo de la propuesta

El objetivo común de la presente
iniciativa y la propuesta paralela de modificación del Reglamento, que
conforman un mismo paquete, es fomentar la innovación y el crecimiento
económico, haciendo para ello que los sistemas de registro de marcas de toda la
UE resulten más accesibles y eficientes para las empresas, gracias a una
reducción de los costes y la complejidad, y un aumento de la rapidez, la
previsibilidad y la seguridad jurídica. Estos ajustes resultan coherentes con
los esfuerzos dirigidos a garantizar la coexistencia y complementariedad entre
el sistema de marcas de la Unión y los sistemas de marcas nacionales. 
Más concretamente, la presente iniciativa
de refundición de la Directiva persigue los siguientes objetivos:
·       
modernizar y mejorar las vigentes
disposiciones de la Directiva, modificando disposiciones obsoletas, aumentando
la seguridad jurídica y clarificando el alcance y las limitaciones de los
derechos de marca;
·       
aproximar más las disposiciones legales y los
procedimientos nacionales en materia de marcas, en aras de una mayor coherencia
con el sistema de la marca comunitaria, del siguiente modo: a) añadiendo nuevas
disposiciones sustantivas, y b) introduciendo en la Directiva las principales
normas procedimentales, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el
Reglamento;
·       
facilitar la cooperación entre las oficinas de
los Estados miembros y la OAMI para fomentar la convergencia de las prácticas y
el desarrollo de herramientas comunes, estableciendo a tal fin la oportuna base
legal. 

2.                      
RESULTADOS DE LA CONSULTA CON LAS PARTES INTERESADAS
Y EVALUACIÓN DE IMPACTO 
2.1.                
Consulta pública

La presente iniciativa se basa en una
evaluación del funcionamiento del sistema de marcas en el conjunto de Europa, y
en extensas consultas con la totalidad de los principales interesados. 
La evaluación se ha realizado
esencialmente a través de un estudio efectuado por el Instituto Max Planck de Derecho
de la Propiedad Intelectual y de Competencia, por encargo de la Comisión. El
estudio se realizó entre noviembre de 2009 y febrero de 2011[6].
Además del análisis de los expertos, el estudio incluía consultas a los
interesados; más concretamente, una encuesta entre los usuarios del sistema de
la marca comunitaria, contribuciones de organizaciones representativas de los
usuarios de marcas a nivel nacional, europeo e internacional, y una audiencia
con estas organizaciones en junio de 2010. Por último, el instituto consultó a
las oficinas de la propiedad intelectual de todos los Estados miembros y a la
OAMI.
En su informe final, el Instituto Max
Planck (IMP) llegaba a la conclusión de que los fundamentos del sistema de
marcas europeo son sólidos. Más en concreto, señalaba que los procedimientos
seguidos por la OAMI satisfacían, en general, las necesidades y expectativas de
las empresas. Por otra parte, se indicaba que existía consenso en cuanto a que
la coexistencia de los derechos de marca comunitarios y nacionales es
fundamental y necesaria para un eficiente funcionamiento del sistema de marcas,
de modo que este responda a las exigencias de empresas de diversos tamaños, así
como de diferentes mercados y necesidades geográficas. No obstante, del informe
se desprendía que era preciso modernizar y mejorar el sistema. Se destacaba, en
particular, que era preciso aumentar la coherencia entre el sistema de la marca
comunitaria y los sistemas de marcas nacionales, armonizando más, para ello, la
legislación sobre marcas de los Estados miembros, tanto en el ámbito de
aplicación de la Directiva como más allá de ese ámbito. 
En respuesta a los resultados
provisionales del estudio, el Consejo adoptó conclusiones el 25 de mayo de 2010[7].
Al tiempo que se reconocía la existencia de divergencias entre el sistema de la
marca comunitaria y los regímenes nacionales, en las conclusiones se pedía a la
Comisión que incluyera en sus propuestas medidas dirigidas a hacer que la
Directiva fuera más coherente con el Reglamento, a fin de contribuir así a
reducir las diferencias dentro del sistema de marcas de Europa en su conjunto.
El 26 de mayo de 2011, como continuación
del estudio del IMP, los servicios de la Comisión convocaron una audiencia con
agrupaciones de usuarios. Esta audiencia confirmó que la mayoría de los
usuarios del sistema de marcas de Europa consideraba que el actual nivel de
aproximación entre las legislaciones nacionales sobre marcas y entre estas y el
sistema de la marca comunitaria no era suficiente. Las organizaciones de
usuarios se manifestaron unánimemente a favor de armonizar más las
legislaciones nacionales sobre marcas, tanto por lo que atañe a las normas
sustantivas como a los procedimientos. 

2.2.                
Evaluación de impacto

En la evaluación de impacto realizada en
relación con la revisión del Reglamento y la Directiva se detectaron dos
problemas principales: en primer lugar, la divergencia entre las disposiciones
del marco normativo vigente, y, en segundo lugar, el escaso grado de
cooperación entre las oficinas de marcas de la Unión. Este último problema está
previsto abordarlo en el contexto de la revisión del Reglamento, al tiempo que
la divergencia entre las disposiciones debe abordarse en el contexto de la
revisión de la Directiva.
La consulta y evaluación realizadas han
puesto de manifiesto que el entorno de las empresas en lo referente a las
marcas sigue siendo muy heterogéneo, pese a la armonización parcial de las
legislaciones nacionales efectuada a principios de los pasados años noventa. El
nivel de armonización impuesto por la Directiva era muy bajo, centrándose en
una serie reducida de normas sustantivas que, en ese momento, se consideraba
que afectaban al funcionamiento del mercado interior de manera más inmediata;
sin embargo, quedaron sin armonizar toda una serie de aspectos, en particular,
los referentes a los procedimientos. Por otra parte, el Reglamento se adoptó
varios años después de la Directiva, de forma que cuando esta entró en vigor no
existía ningún «parámetro común» que sirviera para medir la eficiencia de los
procedimientos nacionales. No obstante, los procedimientos de la OAMI llevan
vigentes ya más de quince años y, por lo general, se considera que satisfacen
las necesidades y expectativas de las empresas. 
En consecuencia, el actual panorama del
Derecho de marcas en la Unión sigue caracterizándose por una gran divergencia de
las normas y los procedimientos nacionales, tanto entre sí como en relación con
las normas y procedimientos aplicados por la OAMI, sin que en ningún momento se
hayan intentado aplicar buenas prácticas en materia de procedimientos.
Las divergencias
entre los sistemas nacionales y el sistema de la marca comunitaria se
consideran importantes. Estas divergencias se deben, por un lado, a que la
Directiva no entra en los aspectos procedimentales, y, por otro, a que diversos
aspectos de las normas sustantivas aún no están armonizados. Las citadas
divergencias en el Derecho de marcas y en los procedimientos, junto con la
reducida convergencia entre las prácticas y herramientas de las oficinas de
marcas, debido a la escasa cooperación, limitan el acceso a los sistemas de
protección de marcas, comportan gran inseguridad jurídica y menoscaban la
relación de complementariedad entre el sistema de la marca comunitaria y los
sistemas nacionales. Además, ello impide que las empresas operen en condiciones
de igualdad, con las consiguientes repercusiones negativas sobre la
competitividad de las empresas de la UE y de la Unión en su conjunto. 
A fin de solucionar este problema, se han
ponderado las siguientes opciones:
·       
Opción 1: que
las legislaciones sobre marcas y los procedimientos aplicables no sean objeto
de mayor aproximación.
·       
Opción 2:
incremento parcial de la aproximación de las legislaciones nacionales y de su
coherencia con el sistema de la marca comunitaria. Se trataría de armonizar las
principales normas procedimentales con las pertinentes disposiciones del
Reglamento, en particular aquellas en las que las diferencias existentes
originan importantes problemas desde la óptica de los usuarios, siempre que esa
armonización se considere indispensable para crear un sistema armónico
complementario de protección de marcas en Europa. Se armonizarían también otros
aspectos de las normas sustantivas de acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento.
·       
Opción 3: que
las legislaciones sobre marcas y los procedimientos aplicables sean objeto de
una aproximación plena. Esta opción se basaría en la opción 2, abarcaría todos
los componentes de esta, pero también los restantes aspectos del Derecho
sustantivo de marcas y de los procedimientos.
·       
Opción 4: un
código normativo único en materia de marcas, que sustituya a las legislaciones
de marcas de los Estados miembros íntegramente, estableciendo normas uniformes
en toda la Unión. 
La evaluación de impacto llevó a la
conclusión de que la opción 2 resultaría proporcionada y la más adecuada para
alcanzar los objetivos perseguidos.

3.                      
BASE JURÍDICA Y SUBSIDIARIEDAD

El Tratado, en su artículo 114, apartado
1, faculta al Parlamento Europeo y al Consejo para adoptar medidas relativas a
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y
funcionamiento del mercado interior.
Los problemas observados en relación con
las importantes divergencias existentes en el marco normativo impiden que las
empresas de la UE operen en condiciones de igualdad, o falsean las condiciones
considerablemente, lo que afecta negativamente a su competitividad y a la de la
UE en su conjunto. Por tanto, es conveniente adoptar medidas que puedan mejorar
las condiciones de funcionamiento del mercado interior. Solo desde la Unión es
posible adoptar medidas destinadas a ampliar el actual nivel de aproximación a
través de la Directiva. Por otra parte, la intervención a escala de la Unión es
la única forma de garantizar la coherencia con el sistema de la marca
comunitaria. 
En este contexto, es preciso recordar que
el sistema de la marca comunitaria se inscribe en el sistema de marcas europeo,
basado este último en el principio de coexistencia y complementariedad entre la
protección de marcas nacional y la de ámbito europeo. El Reglamento establece
un sistema global, en el que se abordan todos los aspectos del Derecho
sustantivo y procedimental; en cambio, la Directiva se limita a aproximar solo
determinadas disposiciones del Derecho sustantivo. A fin de garantizar una
coexistencia y complementariedad eficaz y sostenible entre los distintos
componentes, es preciso que la Unión se dote de un sistema global de protección
de marcas armónico, en el que las normas sustantivas sean esencialmente
similares y al menos las principales disposiciones procedimentales resulten
compatibles. 

4.                      
REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

La propuesta no incidirá en el presupuesto
de la Unión Europea, por lo que no va acompañada de la ficha financiera
prevista en el artículo 31 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, Euratom)
nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y
por la que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo.

5.                      
EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA

Las modificaciones propuestas se
presentan de acuerdo con los objetivos que persigue la refundición de la
Directiva, según se especifican más arriba en el punto 1.2. 

5.1.                
Actualización y mejora de las disposiciones
vigentes

- Definición de marca (artículo 3)
Actualmente, las marcas deben poder
representarse gráficamente para gozar de protección como tales. Este requisito
de «representación gráfica» ha quedado obsoleto. Crea una gran inseguridad
jurídica por lo que atañe a la representación de determinadas marcas no
tradicionales, como pueden ser simples sonidos. En este último supuesto, una representación
distinta de la gráfica (p.ej., mediante un archivo de sonido) puede incluso ser
preferible, pues permite una identificación más exacta de la marca y, por
tanto, contribuye al objetivo de una mayor seguridad jurídica. La nueva
definición propuesta no circunscribe los medios de representación autorizados a
la representación gráfica o visual, sino que prevé la posibilidad de registrar
marcas que puedan representarse a través de medios tecnológicos que ofrezcan
garantías satisfactorias. No se trata de ampliar al infinito las formas
admisibles de representar un signo, sino de prever más flexibilidad al
respecto, al tiempo que se garantiza una mayor seguridad jurídica. 
- Derechos conferidos por la marca
(artículos 10 y 11)
1.         Derechos conferidos sin
perjuicio de derechos anteriores
Ni la Directiva ni el Reglamento
contienen una disposición clara que establezca que el titular de la marca no
pueda invocar válidamente sus derechos frente al uso de un signo idéntico o
similar que ya sea objeto de un derecho anterior. De conformidad con el
artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)[8],
la presente propuesta dejaría claro que las acciones por violación de marca son
admisibles sin perjuicio de derechos anteriores. 
2.         Casos de doble identidad 
El reconocimiento de funciones
adicionales de la marca en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la
Directiva ha creado inseguridad jurídica. En particular, no queda ahora clara
la relación entre los casos de doble identidad y la protección ampliada
ofrecida por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva a las marcas que hayan
adquirido renombre[9]. En aras de la seguridad jurídica y la claridad, se especifica
que en los casos en que exista a la vez una doble identidad, con arreglo al
artículo 5, apartado 1, letra a), y una similitud, con arreglo al artículo 5,
apartado 1, letra b), solo se atenderá a la función de origen.
3.         Uso como denominación social
de la empresa o nombre comercial        
De acuerdo con el Tribunal de Justicia[10], el artículo 5, apartado 1, resulta aplicable si el público
percibe la denominación social de una empresa como referida (también) a los
productos o servicios que ofrece. Por tanto, resulta oportuno considerar que el
uso de una marca protegida como nombre comercial constituye una violación de
marca, si se dan las condiciones de uso en relación con los productos o
servicios. 
4.         Uso en publicidad comparativa
La Directiva 2006/114/CE, de 12 de
diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa[11], regula las condiciones en que será permisible la publicidad que
explícita o implícitamente mencione a un competidor o productos o servicios
ofrecidos por un competidor. La relación de la Directiva 2006/114/CE con la
legislación sobre marcas ha planteado dudas. Por ello, es necesario aclarar que
el titular de la marca puede impedir el uso de esta en publicidad comparativa,
si tal publicidad no reúne las condiciones establecidas en el artículo 4 de esa
Directiva.
5.         Envíos realizados por
proveedores comerciales
Debe aclararse que la importación de
productos a la Unión está también prohibida si el único que persigue fines
comerciales es el expedidor. Se trata con ello de garantizar que el titular de
una marca tenga derecho a impedir que las empresas (estén o no radicadas en la
UE) importen productos situados fuera de la UE y que hayan sido vendidos,
ofertados, publicitados o enviados a consumidores privados, así como
desincentivar los pedidos y las ventas de productos falsificados, en particular
a través de Internet.
6.         Productos introducidos en el territorio
aduanero
Según lo manifestado por el Tribunal de
Justicia en la sentencia Philips/Nokia[12], la entrada, presencia y circulación de productos de fuera de la
UE en el territorio aduanero de esta al amparo de un régimen suspensivo no viola,
de acuerdo con el acervo vigente, los derechos de propiedad intelectual
conferidos por el Derecho sustantivo de la Unión y de sus Estados miembros.
Estos productos solo pueden considerarse falsificaciones cuando se demuestre
que son objeto de un acto comercial dirigido a consumidores de la UE, como
puede ser la venta, la oferta de venta o la publicidad. Las consecuencias de
dicha sentencia han sido duramente criticadas por los interesados, que
consideran que hace recaer la carga de la prueba desmesuradamente en los
titulares de los derechos y supone un impedimento para la lucha contra las
falsificaciones. Es obvio que existe la necesidad urgente de establecer un
marco jurídico europeo que permita luchar más eficazmente contra la
falsificación de productos, actividad que va en rápido aumento. Por ello, se
propone colmar la laguna existente autorizando a los titulares de derechos a
impedir que terceros importen de terceros países al territorio de la Unión
productos que lleven, sin autorización, una marca esencialmente idéntica a la
registrada con respecto a esos productos, sean o no estos despachados a libre
práctica.
7.         Actos preparatorios
Ni la Directiva ni el Reglamento contienen
disposiciones que permitan incoar procedimientos contra la distribución y venta
de etiquetas, embalajes y artículos similares que puedan, ulteriormente,
combinarse con productos ilícitos. Algunas legislaciones nacionales tienen
normas explícitas sobre esta actividad. La inclusión de una disposición al
respecto en la Directiva y en el Reglamento resulta adecuada como contribución
adicional, práctica, pertinente y eficiente, a la lucha contra las
falsificaciones.
- Limitación de los efectos de la
marca (artículo 14)
La limitación que establece el artículo
14, apartado 1, letra a), de la Directiva se restringe en la presente propuesta
de manera que se refiera solo al uso de nombres personales, de acuerdo con la
Declaración Conjunta del Consejo y de la Comisión[13]. Por razones de coherencia, la limitación que establece el
artículo 14, apartado 1, letra b), se amplía de manera que abarque también el
uso de signos o indicaciones sin carácter distintivo. Asimismo, se considera
oportuno establecer en el artículo 14, apartado 1, letra c), una limitación
explícita que comprenda el uso referencial en general Por último, un apartado
independiente clarifica las condiciones en las que se considera que el uso de
una marca no resulta acorde con las prácticas comerciales honestas.

5.2.                
Lograr una mayor aproximación del Derecho
sustantivo 

- Protección de las indicaciones
geográficas y las denominaciones tradicionales (artículos 4 y 5)
Contrariamente al Reglamento, entre las
razones de denegación que contempla la Directiva no figuran los conflictos
derivados de indicaciones geográficas protegidas, denominaciones tradicionales
de los vinos y especialidades tradicionales garantizadas. En consecuencia, no
hay garantía de que los niveles de protección que otorgan a esos derechos otros
instrumentos del Derecho de la Unión[14] se estén realmente aplicando de forma uniforme y exhaustiva en
los exámenes de marcas en toda la Unión, en particular cuando se aplican causas
de denegación absolutas. Se propone, por ello, introducir en la Directiva disposiciones
sobre las indicaciones geográficas, las denominaciones tradicionales de vinos y
las especialidades tradicionales garantizadas.
- Protección de marcas de renombre
(artículos 5 y 10)
Los artículos 5 y 10 convierten la
protección ampliada en disposiciones obligatorias para garantizar que, en todos
los Estados miembros, las marcas nacionales de renombre tengan el mismo grado
de protección que el otorgado por la marca comunitaria. 
- Las marcas como objetos de propiedad
(artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 27)
Salvo por algunas normas básicas sobre la
autorización, y contrariamente a lo que ocurre con el Reglamento, la Directiva
no regula otros aspectos de las marcas como objetos de propiedad, por ejemplo,
la cesión de derechos reales. En consecuencia, aspectos esenciales de la
explotación comercial de las marcas están escasamente regulados o regulados de
distintas formas en la Unión. Se propone, por tanto, que la Directiva se
complete con una serie de disposiciones que aborden las marcas como objetos de
propiedad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento. 
- Marcas colectivas (artículos 28, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37)
A fin de establecer una coherencia con el
Reglamento, las modificaciones de estos artículos de la Directiva introducen un
conjunto de disposiciones específicas sobre el registro y la protección de las
marcas colectivas. En muchos Estados miembros son protegibles y ello ha
resultado ser particularmente beneficioso a la hora de proteger el valor
inherente a esos instrumentos comerciales. Aunque a escala de la UE, y en la
mayoría de los Estados miembros, las marcas colectivas exigen un titular,
normalmente una asociación cuyos miembros utilizan la marca, no ocurre así en
otros Estados miembros, por lo que resulta difícil mantener este tipo de marca
claramente diferenciada de las marcas de certificación. 

5.3.                
Armonización de las principales normas
procedimentales

- Denominación y clasificación de los
productos y servicios (artículo 40)
En consonancia con la propuesta sobre el
Reglamento, este artículo establece normas comunes para la denominación y
clasificación de los productos y servicios. Estas normas siguen los principios
establecidos por el Tribunal de Justicia[15], según los cuales los productos y servicios que se desee proteger
deben estar identificados por el solicitante con suficiente claridad y
precisión, de modo que las autoridades competentes y las empresas puedan
determinar el nivel de protección que confiere la marca. Las indicaciones
generales de los títulos de las clases de la clasificación de Niza pueden
utilizarse para identificar los productos y servicios, siempre que esa
clasificación sea suficientemente clara y precisa. El artículo 40 abunda en la
aclaración de que cuando se utilicen términos genéricos debe interpretarse que
engloban solo todos los productos y servicios que claramente queden comprendidos
en el tenor literal del término. 
- Examen de oficio (artículo 41)
Al igual que el Reglamento, este artículo
establece que el examen de oficio para verificar si una solicitud de marca es
admisible para registro se limitará a determinar la ausencia de causas de
denegación relativas a la propia marca. El examen de oficio de las causas relativas
genera diversos obstáculos innecesarios al registro de marcas. Las empresas se
ven abocadas a gastos superfluos y demoras, y, a menudo, son presa de la
extorsión. El derecho anterior en que se basa la objeción no puede ser invocado
por su titular, lo que quiere decir que las oficinas afectadas plantean una
objeción basándose en un derecho del que su titular no podría haberse valido
lícitamente para impedir el registro o uso de una marca posterior. Por ello, el
sistema de examen de oficio conduce a litigios artificiales y falsea la
competencia, al erigir obstáculos injustificados que impiden el acceso al
mercado.
Por último, el sistema de examen de
oficio genera inseguridad jurídica, pues las oficinas que lo aplican plantean
objeciones, en relación con anteriores derechos, basándose solo en derechos
anteriormente registrados para productos o servicios idénticos o similares. En
consecuencia, no pueden garantizar que una solicitud que supere con éxito el
control de oficio no vaya a ser posteriormente impugnada basándose en una marca
que haya adquirido renombre en el mercado y/o una marca anterior muy conocida
que no haya sido registrada. Sin embargo, ello lleva a una inaceptable
duplicación de procedimientos, que resultan prolijos e ineficientes.
- Tasas (artículo 44)
A fin de limitar un posible desorden de
los registros, este artículo se propone armonizar la estructura de tasas de las
oficinas, de manera que el registro y la renovación de una marca estén sujetos
al pago de un tasa (genérica) adicional por cada clase de productos y servicios
adicionales a la primera clase que deba incluirse en la tasa (de
solicitud/registro) inicial.
- Procedimiento de oposición (artículo
45)
Este artículo exige que los Estados
miembros establezcan un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo
para formular ante sus oficinas oposición al registro de una solicitud de marca
basándose en derechos anteriores. El Reglamento ya prevé un procedimiento
administrativo de oposición y casi todos los Estados miembros disponen de un
procedimiento de este tipo. 
- Falta de uso como defensa en el
procedimiento de oposición (artículo 46)
En consonancia con el Reglamento, el
presente artículo permite que una persona que solicite el registro de una marca
alegue la inexistencia de uso como defensa frente a la oposición formulada por
el titular de una marca anterior, si en la fecha de presentación o fecha de
prioridad de la marca posterior la marca anterior llevara registrada al menos
cinco años. 
- Procedimiento de caducidad o
declaración de nulidad (artículo 47)
Este artículo obliga a los Estados
miembros a establecer un procedimiento administrativo que permita impugnar la
validez del registro de una marca ante sus oficinas. En algunos Estados
miembros, los solicitantes y titulares de marcas no pueden impugnar la validez
de los derechos anteriores opuestos a su marca en el mismo procedimiento, sino
que deben impugnar la validez de una marca anterior en procesos judiciales. Esto
retrasa el procedimiento y, por lo general, exige que se designe a un letrado
cualificado para llevar el caso. Estos sistemas exigen plazos dilatados y son poco
ágiles y caros. En comparación, los procedimientos administrativos de
cancelación que aplican la OAMI y las oficinas nacionales son mucho más
sencillos, pues la validez de derechos anteriores puede alegarse como defensa
en el curso del mismo procedimiento y sin necesidad de contar con
representación profesional. En la práctica, ello supone que quienes solicitan
una marca comunitaria pueden defenderse ellos mismos frente a una oposición y
obtener la marca años antes y con gastos considerablemente menores que un
solicitante nacional.
- Falta de uso como defensa en el
procedimiento de declaración de nulidad (artículo 48)
En consonancia con el Reglamento, este
artículo permite que la persona a cuyo nombre se haya registrado una marca
pueda alegar como defensa la falta de uso en los procedimientos de declaración
de nulidad basada en la existencia de una marca anterior, si en la fecha de
solicitud de una declaración de nulidad la citada marca anterior llevara
registrada al menos cinco años. 

5.4.                
Facilitar la cooperación entre oficinas
(artículo 52)

Como complemento del marco jurídico de
cooperación propuesto en el contexto de la revisión del Reglamento, el artículo
52 establece un fundamento jurídico para facilitar la cooperación entre la OAMI
y las oficinas de la propiedad intelectual de los Estados miembros a efectos de
fomentar la convergencia de las prácticas y el desarrollo de herramientas
comunes. 
ê 2008/95/CE
(adaptado)
2013/0089 (COD)
Propuesta de
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO
relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
(Refundición)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea Ö de
Funcionamiento de la Unión Europea Õ y, en
particular, su artículo 95 Ö 114 Õ,
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto
legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Social Europeo[16],
De conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
ê 2008/95/CE
considerando 1 (adaptado)
ð nuevo
(1)              
ðProcede introducir una serie de
modificaciones ï en Lla
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988
2008/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas[17], ha sido modificada en su contenido[18]. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación ð refundición ï de dicha Directiva.
ê 2008/95/CE
considerando 2 (adaptado)
(2)              
Ö La
Directiva 2008/95/CE armonizó disposiciones sustantivas esenciales del Derecho
de marcas, que en el momento de su adopción se consideraba que afectaban muy
directamente al funcionamiento del mercado interior, obstaculizando Õ Las
legislaciones que se aplicaban a las marcas en los Estados miembros antes de la
entrada en vigor de la Directiva 89/104/CEE contenían disparidades que
podían obstaculizar tanto la
libre circulación de mercancías como la libre prestación de los
servicios Ö en la
Unión. Õ y
falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Por tanto, era necesario, aproximar dichas
legislaciones para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior.
ê 2008/95/CE
considerando 3 (adaptado)
Es preciso tener en cuenta las soluciones y las
ventajas que el régimen de la marca comunitaria puede ofrecer a las empresas
deseosas de adquirir marcas.
ê 2008/95/CE
considerando 4
No parece
necesario proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas. Es suficiente con aproximar las disposiciones
nacionales que tengan mayor incidencia directa sobre el funcionamiento del
mercado interior.
ò nuevo
(3)              
La protección de las
marcas en los Estados miembros coexiste con la protección existente a nivel de
la Unión a través de las marcas europeas, que son derechos de la propiedad
intelectual de carácter unitario y válidos en toda la Unión, de conformidad con
lo establecido en el Reglamento (CE) nº 207/2009, de 26 de febrero de 2009,
sobre la marca europea[19]. La coexistencia de los sistemas de
marcas nacionales con el sistema establecido a escala de la Unión constituye la
piedra angular del enfoque que la Unión da a la protección de la propiedad
intelectual. 
(4)              
Adicionalmente a su
Comunicación de 16 de julio de 2008, titulada «Derechos de propiedad
industrial: una estrategia para Europa»[20], la Comisión llevó a cabo una evaluación completa
del funcionamiento global del sistema de marcas en el conjunto de Europa, en la
que examinaba el sistema de la Unión y los sistemas nacionales, y la
interrelación entre ellos.
(5)              
En sus conclusiones
de 25 de mayo de 2010 sobre la futura revisión del sistema de marcas en la
Unión Europea[21], el Consejo pidió a la Comisión que
presentara propuestas de revisión del Reglamento (CE) nº 207/2009 y la
Directiva 2008/95/CE. La revisión de la Directiva debía incluir medidas
orientadas a hacerla más coherente con el Reglamento (CE) nº 207/2009, lo que
reduciría los puntos de divergencia existentes en el sistema de marcas de
Europa en su conjunto. 
(6)              
En su Comunicación titulada
«Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual», de 24 de mayo de
2011[22], la Comisión llegaba a la conclusión de
que para satisfacer la creciente demanda de los interesados de contar con
sistemas de registro de marcas más rápidos, de mayor calidad, más racionales y
coherentes, de fácil uso, accesible al público y tecnológicamente actualizados
es necesario modernizar el sistema de marcas en el conjunto de la Unión, y
adaptarlo a la era de Internet. 
(7)              
La consulta y
evaluación realizadas a efectos de la presente Directiva pusieron de manifiesto
que, pese a la anterior armonización parcial de las legislaciones nacionales,
el entorno de las empresas sigue siendo muy heterogéneo, limitando el acceso a
la protección de marca en general, lo que incide negativamente en la competitividad
y el crecimiento. 
(8)              
En aras del objetivo
de favorecer y generar un mercado único que funcione bien, y a fin de facilitar
la adquisición de marcas y su protección en la Unión, resulta, por tanto,
necesario superar la reducida aproximación alcanzada por la Directiva
2008/95/CE, y ampliarla a todos los aspectos del Derecho sustantivo de marcas
aplicable a las marcas protegidas mediante registro de conformidad con el
Reglamento (CE) nº 207/2009. 
(9)              
Con el fin de
facilitar el registro de marcas en toda la Unión, así como su administración,
es esencial aproximar no solo las disposiciones sustantivas sino también las
normas procedimentales. En consecuencia, es preciso armonizar las principales
normas procedimentales de los Estados miembros y del sistema de marcas europeo,
en particular aquellas en las que las divergencias ocasionan importantes
problemas para el funcionamiento del mercado interior. En lo tocante a los
procedimientos nacionales, basta con establecer principios generales, dejando a
los Estados miembros libertad para establecer normas más específicas. 
(10)          
Es fundamental
garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los
sistemas legales de todos los Estados miembros, y que la protección de las
marcas a nivel nacional sea igual que la otorgada por las marcas europeas. En
consonancia con la amplia protección otorgada a las marcas europeas que gozan
de renombre en la Unión, debe otorgarse una extensa protección a nivel nacional
a todas las marcas registradas que gocen de renombre en el Estado miembro de
que se trate.
ê 2008/95/CE
considerando 5
(11)          
La presente Directiva no debe privar a los
Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas
por el uso, sino que solo debe regular sus relaciónones con las
marcas adquiridas mediante el registro.
ê 2008/95/CE
considerando 6
Los Estados
miembros deben reservarse igualmente total libertad para establecer las
disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad
de las marcas adquiridas por el registro. Les compete, por ejemplo, determinar la forma de
los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores
deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de
nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos
anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de
oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos. Los Estados miembros deben conservar la facultad
de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas.
ê 2008/95/CE
considerando 8 (adaptado)
ð nuevo
(12)          
La realización de los objetivos perseguidos
por la aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho
sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados
miembros, a las mismas condiciones.
(13)          
A dicho efecto, conviene establecer una lista
de ejemplos enunciativa
de los
signos que puedan constituir una marca en cuanto que sean aptos para distinguir los
productos o servicios de una empresa de los de otras. ðCon el fin de cumplir los objetivos del
sistema de registro de marcas, que consisten en garantizar la seguridad
jurídica y una administración sólida, es también esencial exigir que el signo
pueda representarse de manera tal que permita determinar con exactitud el
objeto de la protección. Por tanto, debe permitirse que un signo se represente
de cualquier forma que se considere adecuada, y no necesariamente por medios
gráficos, en la medida en que la representación ofrezca garantías
satisfactorias a tal efecto. ï
(14)          
ÖPor otra
parte Õ, Llas causas de denegación o nulidad
relativas a la propia marca —por ejemplo, Ö incluida Õ la
ausencia de carácter distintivo— o relativas a los conflictos entre la marca y los derechos anteriores, deben ser enumeradas de manera taxativa,
aunque algunas de estas causas sean enumeradas con carácter facultativo para
los Estados miembros, que pueden así mantener o introducir en su legislación
las causas en cuestión. Los
Estados miembros deben poder mantener o introducir en su legislación causas
de denegación o de nulidad relacionadas con las condiciones de adquisición o de
conservación del derecho sobre la marca, para las cuales no exista disposición
alguna de aproximación, relativas por ejemplo a la legitimación para ser titular de una marca, a la renovación de la marca,
al régimen de tasas o al incumplimiento de las normas de procedimiento.
ê 2008/95/CE
considerando 9
Con el fin de
reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad
y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que
las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad. Es
necesario prever que la nulidad de una marca no pueda pronunciarse basándose en la existencia de una marca anterior no utilizada,
dejando, sin embargo, a los Estados miembros la facultad de aplicar el mismo
principio al registro de una marca o de prever que una marca no pueda ser
válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si quedase
establecido, a consecuencia de una excepción, que puede declararse la caducidad
de la marca. En todos estos casos corresponde a los Estados miembros establecer
las normas de procedimiento.
ê 2008/95/CE
considerando 10
(10) Es
fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre
prestación de servicios, garantizar que las marcas registradas gocen de la
misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros.
Ello, no obstante, sin perjuicio de que los
Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las
marcas que hayan adquirido renombre.
ò nuevo
(15)          
A fin de garantizar
que, al examinar las causas de denegación absolutas y relativas en toda la
Unión, los niveles de protección conferidos a las indicaciones geográficas por
otros instrumentos de la legislación de la Unión se apliquen de forma uniforme
y exhaustiva, la presente Directiva debe contener las mismas disposiciones
sobre las indicaciones geográficas que las establecidas en el Reglamento (CE)
nº 207/2009. 
ê 2008/95/CE
considerando 11
(16)          
La protección conferida por la marca registrada,
cuyo fin es primordialmente garantizar la función del origen de la marca, debe
ser absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los
productos o servicios. La protección debe cubrir igualmente los casos de
similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. Es
imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de
confusión. El riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos
factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la
asociación que de ella pueda hacerse con el signo utilizado o registrado, del
grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios
designados, debe constituir la condición específica de la protección. La regulación
de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de
la prueba, debe corresponder a las normas nacionales de procedimiento, que no
deben ser objeto de aproximación por la presente Directiva.
ò nuevo
(17)          
De cara a garantizar
la seguridad jurídica y la plena coherencia con el principio de prioridad,
según el cual una marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra
registrada posteriormente, es necesario disponer que la efectividad de los derechos
conferidos por una marca se establece sin perjuicio de los derechos de
titulares adquiridos antes de la fecha de presentación o fecha de prioridad de
la marca. Ello resulta acorde con el artículo 16, apartado 1, del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, de 15 de abril de 1994 (en lo sucesivo, «el Acuerdo ADPIC»)[23].
(18)          
Procede establecer
que solo exista violación de marca cuando se constate que la marca o el signo infractor
se utiliza en el tráfico económico a efectos de diferenciar productos o
servicios por su origen comercial. Cualquier otro tipo de uso debe quedar
sujeto a lo dispuesto en la legislación nacional.
(19)          
A fin de garantizar
la seguridad jurídica y la claridad, es necesario especificar que no solo en
caso de similitud, sino también cuando se utilice un signo idéntico para
productos o servicios idénticos, solo se otorgará protección a una marca en la
medida en que la funcion principal de la marca, que es la de garantizar el
origen comercial de los productos o servicios, se ve negativamente afectada.
(20)          
Debe entenderse que
existe violación de marca también cuando el signo se utilice como nombre
comercial o designación similar si tal uso responde al propósito de diferenciar
los productos o servicios por su origen comercial.
(21)          
Al objeto de velar
por la seguridad jurídica y la plena coherencia con la legislación específica
de la Unión, resulta oportuno establecer que el titular de una marca pueda
prohibir a un tercero utilizar un determinado signo en publicidad comparativa cuando
tal publicidad contravenga lo dispuesto en la Directiva 2006/114/CEE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad
engañosa y publicidad comparativa[24]. 
(22)          
De cara a reforzar
la protección de marca y luchar contra las falsificaciones más eficazmente, el
titular de una marca registrada debe poder impedir que terceros introduzcan
productos en el territorio aduanero del Estado miembro, sin que sean
despachados a libre práctica en el mismo, cuando se trate de productos que
provengan de terceros países y lleven sin autorización una marca esencialmente
idéntica a la marca registrada con respecto a esos productos.
(23)          
            Con el
fin de evitar más eficazmente la entrada de productos en situación de
infracción, especialmente en el contexto de las ventas por Internet, el titular
debe estar facultado para prohibir la importación de tales productos en la
Unión cuando solo el expedidor de los mismos actúe con fines comerciales.
(24)          
Al objeto de que
puedan luchar más eficazmente contra las falsificaciones, los titulares de
marcas registradas deben poder prohibir que determinados productos lleven una
marca infractora, así como una serie de actos preparatorios previos a la
colocación de la marca. 
(25)          
Los derechos
exclusivos conferidos por una marca no deben facultar a su titular para
prohibir el uso de signos o indicaciones usados lealmente y de acuerdo con
prácticas honestas en materia industrial y comercial. A fin de establecer
condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas en un
contexto en el que aquellos gozan normalmente de protección sin límites frente
a marcas posteriores, debe considerarse incluido en dicho uso el del propio
nombre personal. Asimismo, debe comprender el uso de signos o indicaciones descriptivos
o sin carácter distintivo en general. Además, el titular no debe poder impedir
el uso leal y honesto de la marca para designar como suyos productos o
servicios, o referirse a ellos.
(26)          
Del principio de
libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca no debe
poder prohibir su uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido
comercializados en la Unión con dicha marca por él mismo o con su
consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular
se oponga a la comercialización ulterior de los productos. 
ê 2008/95/CE
considerando 12
(27)          
Es preciso, por razones de seguridad jurídica,
y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca anterior,
prever que este último no pueda ya demandar la nulidad ni oponerse al uso de
una marca posterior a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa
durante un largo período, salvo si la solicitud de la marca posterior se
hubiera efectuado de mala fe.
ò nuevo
(28)          
A fin de garantizar la seguridad jurídica
y salvaguardar los derechos de marca legítimamente adquiridos, y sin perjuicio
de la aplicación del principio según el cual la marca posterior no puede
prevalecer frente a la marca anterior, resulta oportuno y necesario disponer
que los titulares de marcas anteriores no puedan obtener la denegación o
nulidad u oponerse al uso de una marca posterior cuando esta última haya sido
adquirida en un momento en el que la marca anterior podía ser objeto de una
declaración de nulidad o caducidad, por ejemplo, por no haber aún adquirido
fuerza distintiva a través del uso, o cuando los derechos sobre la marca
anterior no pudieran hacerse valer frente a la marca posterior por no darse las
condiciones necesarias, por ejemplo, si la marca anterior no había alcanzado
aún renombre.
(29)          
Las marcas cumplen
su función de diferenciar productos o servicios y permitir que los consumidores
tomen decisiones fundadas solo cuando se utilizan realmente en el mercado. El
requisito de uso es también necesario para reducir el número total de marcas
registradas y protegidas en la Unión y, por tanto, el número de conflictos que
surgen entre ellas. Así pues, es esencial establecer que las marcas registradas
deban utilizarse realmente en conexión con los productos o servicios para los
cuales estén registradas, o, en caso de no ser utilizadas, que puedan ser
objeto de una declaración de caducidad.
(30)          
Por consiguiente,
una marca registrada debe protegerse solo si realmente se utiliza, de modo que
una marca registrada anterior no debe otorgar a su titular derecho a oponerse a
una marca posterior, u obtener su nulidad, si aquel no ha hecho uso efectivo de
la marca. Asimismo, los Estados miembros deben establecer que una marca no
pueda invocarse válidamente en procedimientos de violación de marca cuando, a consecuencia
de una excepción, dicha marca pueda ser objeto de una declaración de caducidad,
o, si la invocación es frente a un derecho posterior, cuando, en el momento de
adquisición de este, la marca podría haber sido objeto de una declaración de
caducidad.
(31)          
Procede establecer
que, cuando para la obtención de una marca europea se haya alegado la
antigüedad de una marca nacional, y, a continuación, se haya renunciado a esta
última o permitido su extinción, la validez de dicha marca nacional pueda aún
ser impugnada. La impugnación debe limitarse a situaciones en las que la marca
nacional podría haber sido objeto de una declaración de nulidad o caducidad en
el momento de ser suprimida del registro.
(32)          
En aras de la
coherencia y a efectos de facilitar la explotación comercial de las marcas en
la Unión, las normas aplicables a las marcas como objetos de propiedad deben
armonizarse con las ya vigentes para las marcas europeas, y deben incluir
normas sobre las concesiones y cesiones de derechos, las licencias de uso, los
derechos reales, la ejecución forzosa y el procedimiento de insolvencia.
(33)          
Las marcas
colectivas han demostrado ser un instrumento útil para promover productos o
servicios que tienen características específicas comunes. Por ello, resulta
oportuno que las marcas colectivas nacionales estén sujetas a disposiciones
similares a las aplicables a las marcas colectivas europeas.
(34)          
A fin de incrementar
la protección de marca y facilitar el acceso a la misma, así como de acrecentar
la seguridad y previsibilidad jurídicas, el procedimiento de registro de marcas
en los Estados miembros debe ser eficiente y transparente, y seguir normas
similares a las aplicables a las marcas europeas. Con vistas a instaurar un
sistema coherente y equilibrado a escala tanto nacional como de la Unión,
procede, por tanto, que las oficinas centrales de propiedad industrial de los
Estados miembros se limiten, en el examen de oficio destinado a establecer si
una marca solicitada puede ser registrada, a comprobar exclusivamente la
ausencia de causas de denegación absolutas. No obstante, ello debe entenderse
sin perjuicio del derecho de dichas oficinas a realizar, a petición de los
solicitantes, búsquedas acerca de derechos anteriores, a título meramente
informativo y sin que ello condicione el ulterior proceso de registro, incluidos
los procedimientos de oposición, o comporte obligación alguna al respecto.
(35)          
A fin de garantizar
la seguridad jurídica por lo que atañe al alcance de los derechos de marca y
facilitar el acceso a la protección de marca, la denominación y clasificación
de los productos y servicios a que se refiera una solicitud de marca deben
seguir las mismas normas en todos los Estados miembros, y armonizarse con las
aplicables a las marcas europeas. Con objeto de que las autoridades competentes
y los operadores económicos puedan determinar el alcance de la protección de
marca solicitada basándose solo en la solicitud, la denominación de los
productos y servicios debe ser suficientemente clara y precisa. El uso de
términos genéricos debe entenderse que incluye solo los productos y servicios
claramente comprendidos en el tenor literal del término. 
(36)          
A efectos de
garantizar una protección de marca eficaz, los Estados miembros deben
establecer un procedimiento administrativo de oposición eficiente, a través del
cual los titulares de derechos sobre marcas anteriores puedan oponerse al
registro de una solicitud de marca. Asimismo, a fin de ofrecer medios
eficientes para la declaración de caducidad o de nulidad de las marcas, los
Estados miembros deben establecer un procedimiento administrativo de
declaración de caducidad o nulidad similar al aplicable a las marcas europeas a
escala de la Unión.
(37)          
Las oficinas centrales
de propiedad industrial de los Estados miembros deben cooperar entre sí y con
la Agencia de Marcas, Diseños y Modelos de la Unión Europea (en lo sucesivo,
«la Agencia») en todos los ámbitos del registro y la administración de marcas,
con la finalidad de fomentar la convergencia de las prácticas y las
herramientas, por ejemplo, la creación y actualización de bases de datos y
portales comunes o interconectados con fines de consulta y búsqueda. Las oficinas
de los Estados miembros y la Agencia deben asimismo cooperar en los demás
ámbitos de sus actividades que sean pertinentes para la protección de las
marcas en la Unión.
ê 2008/95/CE
considerando 7
(38)          
La presente Directiva no debe excluir la
aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros
ajenas al dDerecho
de marcas, como las disposiciones sobre la
competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los
consumidores.
ê 2008/95/CE
considerando 13 (adaptado)
(39)          
Todos los Estados miembros son signatarios del
Convenio de París para la pProtección de la pPropiedad iIndustrial Ö (Convenio
de París) y el Acuerdo sobre los ADPIC Õ. Es
necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa
armonía con las de dicho Convenio Ö y
Acuerdo Õ . La
presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros
derivadas de dicho Convenio Ö y
Acuerdo Õ . Debe
aplicarse, en su caso, el artículo 307 Ö 351 Õ , párrafo
segundo, del Tratado.
ò nuevo
(40)          
La obligación de transponer
la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a aquellas
disposiciones que representan una modificación de carácter sustantivo frente a
la Directiva precedente. La obligación de transponer las disposiciones que no
sufren modificación nace de lo dispuesto en la Directiva precedente.
ê 2008/95/CE
considernado 14 (adaptado)
(41)          
La presente Directiva no debe afectar a las
obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposición al
Derecho nacional de la Directiva 89/104/CEE, que figura en el anexo I, parte B,
de la Directiva 2008/95/CE.
ê 2008/95/CE
(adaptado)
HAN ADOPTADO LA PRESENTE
DIRECTIVA:
Capítulo 1
ÖDisposiciones
generales Õ
ê 2008/95/CE
Artículo 1
Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplicará a las
marcas individuales de productos o de servicios, colectivas, de garantía o de
certificación que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en
un Estado miembro o en la Oficina de pPropiedad iIntelectual del Benelux o que hayan sido
objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.
ò nuevo
Artículo 2
Definiciones
A efectos de lo
dispuesto en la presente Directiva, se entenderá por:
a)           «oficina»:
el servicio central de la propiedad industrial del Estado miembro o la Oficina
de Propiedad Intelectual del Benelux responsable del registro de marcas;
b)           «Agencia»:
la Agencia Europea de Marcas, Diseños y Modelos, creada en virtud del
Reglamento (CE) nº 207/2009;
c)           «registro»:
el registro de marcas de una oficina.
ê 2008/95/CE
(adaptado)
Capítulo
2
ÖEl Derecho
de marcas Õ 
Sección 1
ÖSignos
que pueden constituir una marca Õ
Artículo 23
Signos que pueden constituir una
marca
Podrán constituir marcas todos los signos
que puedan ser objeto de una
representación gráfica, especialmente
las palabras —incluidos los nombres de personas—, los dibujos y modelos, las
letras, las cifras, Ö los
colores en sí, Õ la forma
del producto o de su presentación, Ö o los
sonidos, Õ a condición
de que tales signos sean apropiados para:

a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de
otras empresas.;
ò nuevo
b) ser
representados de manera tal que permita a las autoridades competentes y al
público en general determinar el objeto preciso de la protección otorgada a su
titular.
ê 2008/95/CE
(adaptado)
Sección 2
ÖCausas
de denegación o de nulidad Õ
Artículo 34 
Causas Ö absolutas Õ
de denegación o de nulidad 
ê 2008/95/CE
1. Será
denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse
la nulidad de:
a)           los signos que no puedan
constituir una marca;
b)           las marcas que carezcan de
carácter distintivo;
c)           las marcas que se compongan
exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para
designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la
procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del
servicio, u otras características de los productos o servicios;
d)           las marcas que se compongan
exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales
en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;
e)           los signos constituidos
exclusivamente por:
i)       la forma impuesta por la naturaleza
misma del producto,
ii)       la forma del producto necesaria
para obtener un resultado técnico,
iii)      la forma que dé un valor
sustancial al producto;
f)            las marcas que sean contrarias
al orden público o a las buenas costumbres;
g)           las marcas que puedan inducir
al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el
origen geográfico del producto o servicio;
h)           las marcas que, por falta de
autorización de las autoridades competentes, deban ser denegadas o anuladas en
virtud del artículo 6 ter del Convenio de París para la pProtección de la pPropiedad iIndustrial (denominado, en lo sucesivo, «el Convenio de París»).
ò nuevo
i)            las
marcas cuyo registro se deniegue y que no puedan seguirse utilizando con
arreglo a la legislación de la Unión o a los acuerdos internacionales en los
que sea parte la Unión y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones
geográficas;
j)            las
marcas cuyo registro se deniegue en virtud de la legislación de la Unión o los
acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a
las denominaciones tradicionales de vinos y las especialidades tradicionales
garantizadas.
2. El apartado
1 se aplicará incluso si las causas de denegación se circunscriben a:
a) Estados
miembros distintos de aquel en el que se presente la solicitud de registro;
b) el caso,
exclusivamente, de que una marca en una lengua extranjera esté transcrita a un
alfabeto o traducida a una lengua oficial de un Estado miembro.
3. Podrá
declararse la nulidad de una marca cuando quien solicite su registro actúe de
mala fe. Cualquier Estado miembro podrá también disponer que esa marca no sea
registrada.
ê 2008/95/CE
24. Cualquier Estado miembro podrá prever
que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda
declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que:
ê 2008/95/CE
(adaptado)
a)           pueda prohibirse el uso de
dicha marca en virtud de una normativa distinta de la normativa en materia de
marcas del Estado miembro interesado o de la Ö Unión Õ Comunidad;
ê 2008/95/CE
b)           la marca incluya un signo de
alto valor simbólico, en particular, un símbolo religioso;
c)           la marca incluya insignias,
emblemas y escudos distintos de los contemplados por el artículo 6 ter
del Convenio de París y que sean
de interés público, salvo que la autoridad competente haya autorizado su
registro de conformidad con la legislación del Estado miembro;.
d)           la
solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el
solicitante.
ê 2008/95/CE
(adaptado)
ð nuevo
35. No se denegará el registro de una
marca ni, si estuviera registrada, podrá declararse su nulidad de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de
la solicitud del registro ð , o después de la fecha de
registro, ï y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un
carácter distintivo.
6. Amén de ello, lLos
Estados miembros podrán establecer que la presente disposición Ö el
apartado 5 Õ se aplique
igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la
solicitud de registro o después ð y antes ï de la fecha de registro.
4. Cualquier
Estado miembro podrá establecer que, no obstante lo dispuesto en los
apartados 1, 2 y 3, las causas de denegación de registro o de nulidad vigentes
en dicho Estado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las
disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE se aplicarán a las marcas cuyo
registro se haya solicitado con anterioridad a dicha fecha.
Artículo 45 
Otras cCausas Ö relativas Õ de
denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores
ê 2008/95/CE
1. El registro
de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:
              a)
cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los
que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los
cuales esté protegida la marca anterior;
              b)
cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o
similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un
riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el
riesgo de asociación con la marca anterior.
2. Por «marcas
anteriores» se entenderá, a efectos del apartado 1:
              a)
las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro sea anterior a
la de la solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de
prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes
categorías:
ê 2008/95/CE
(adaptado)
         i) las
marcas Ö europeas Õ comunitarias,
ê 2008/95/CE
         ii) las
marcas registradas en el Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica,
Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de pPropiedad iIntelectual del Benelux,
         iii) las
marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en
el Estado miembro;
ê 2008/95/CE
(adaptado)
              b) las marcas comunitarias Ö europeas Õ que reivindiquen
válidamente la antigüedad, con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria[25] 207/2009, en
relación con una de las marcas mencionadas en la letra a), incisos ii) y iii),
aun cuando esta última marca haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido;
ê 2008/95/CE
              c)
las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letras a) y b), a
condición de que sean registradas;
              d)
las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la
marca o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la
solicitud de registro de la marca, sean «notoriamente conocidas» en un Estado
miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.
ê 2008/95/CE
(adaptado )
ð nuevo
3. Se denegará igualmente
el registro de la marca, o, si está registrada, podrá declararse su nulidad cuando:
a)           cuando la marca sea
idéntica o similar a una marca comunitaria anterior ð , con independencia de que los
productos o servicios en relación con los cuales se haga la solicitud o el
registro ï en el sentido del
apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o
servicios que no sean ð idénticos o sean o no
similares ï a aquellos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la
Comunidad ð un Estado miembro o, si se trata
de una marca europea, en la Unión, ï y, con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se
pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de
la marca comunitaria anterior o dicho uso pueda causar perjuicio a los mismos.;
ò nuevo
b)           el
agente o representante del titular de la marca la solicite en su propio nombre
y sin la autorización del titular, a no ser que este agente o representante
justifique su actuación;
c)           la
marca pueda confundirse con una marca anterior protegida fuera de la Unión,
siempre que, en la fecha de solicitud, la marca anterior fuera aún objeto de
uso efectivo y el solicitante hubiera actuado de mala fe;
d)           se
haya denegado el registro de la marca y no pueda seguirse utilizando con
arreglo a la legislación de la Unión que confiera protección a las denominaciones
de origen y las indicaciones geográficas. 
ê 2008/95/CE
(adaptado)
4. Cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está
registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:
ê 2008/95/CE
(adaptado)
a)           la
marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del
apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o
servicios que no sean similares a aquellos para
los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de
renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca
posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del
carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar
perjuicio a los mismos;
ba)         los derechos sobre una marca no registrada u otro signo
utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la
fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en
su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de
registro de la marca posterior, y
dicha marca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de
prohibir la utilización de una marca posterior;
cb)         el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un
derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra ba) del presente apartado y, en
particular:
i)       un derecho al nombre,
ii)       un derecho a la propia imagen,
iii)      un derecho de autor,
iv)      un derecho de propiedad industrial;.
d)           la
marca sea idéntica o similar a una marca colectiva anterior que conceda un
derecho que haya expirado dentro de un plazo máximo de tres años anterior a la
presentación de la solicitud;
e)           la marca sea idéntica o similar a una marca de
garantía o certificación anterior que conceda un derecho que haya expirado
dentro de un plazo anterior a la presentación de la solicitud y cuya duración
haya sido establecida por el Estado miembro;
f)            la
marca sea idéntica o similar a una marca
anterior registrada para productos o servicios idénticos o similares que
conceda un derecho que se haya extinguido a causa de su falta de renovación
dentro de un plazo máximo de dos años anterior a la presentación de la
solicitud, salvo que el titular de la marca anterior haya dado su
consentimiento para el registro de la marca posterior o no haya usado su marca;
g)           la
marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la
solicitud, estaba siendo usada en el
extranjero y que continúe utilizándose allí, siempre que la solicitud hubiera
sido hecha de mala fe por el solicitante.
5. Los Estados miembros podrán permitir
que, en las circunstancias apropiadas, el registro de una marca no sea
obligatoriamente denegado o Ö la
marca Õ declaradao nulao, cuando el
titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta que se registre
la marca posterior.
6. Cualquier Estado miembro podrá
disponer que, no obstante lo establecido en los apartados 1 a 5, las causas de
denegación del registro o de nulidad vigentes en dicho Estado antes de la fecha
de entrada en vigor de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Directiva 89/104/CEE se apliquen a las marcas cuyo registro se
haya solicitado antes de dicha fecha.
ê 2008/95/CE
(adaptado)
ð nuevo
Artículo 146
Declaración a posteriori
de la nulidad de una marca o de la caducidad de la misma
Cuando para una marca comunitaria Ö europea Õ se alegue
la antigüedad de una marca anterior Ö nacional Õ que haya
sido objeto de renuncia o que se haya extinguido, la nulidad de la marca anterior Ö nacional Õ o la
caducidad de la misma podrán declararse a posteriori ð , siempre y cuando también hubiera
sido posible declarar la nulidad o caducidad en el momento de la renuncia o
extinción. En este caso la antigüedad dejará de surtir efecto ï.
Artículo
7
ÖCausas
de denegación o nulidad relativas solo a parte de los productos o servicios Õ
ÖCuando la
causa de la denegación del registro o de la nulidad de una marca solo exista
para parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido
solicitada o registrada, la denegación del registro o la nulidad solo se
extenderá a los productos o servicios de que se trate. Õ
ò nuevo
Artículo 8 
Ausencia
de carácter distintivo o de renombre de una marca anterior que impide declarar
la nulidad de una marca registrada
No podrá
declararse la nulidad de una marca registrada en razón de en la existencia de
una marca anterior si concurren cualquiera de las siguientes circunstancias:
a)           que la
marca anterior, que pueda ser declarada nula en virtud del artículo 4, apartado
1, letras b), c) o d), no haya adquirido carácter distintivo a tenor del
artículo 4, apartado 5, en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de
la marca registrada;
b)           que la
solicitud de declaración de nulidad se base en el artículo 5, apartado 1, letra
b), y la marca anterior no haya adquirido un carácter suficientemente
distintivo para fundamentar la existencia de riesgo de confusión, a tenor del
artículo 5, apartado 1, letra b), en la fecha de presentación o la fecha de
prioridad de la marca registrada; 
c)           que la
solicitud de declaración de nulidad se base en el artículo 5, apartado 3, y la
marca anterior no haya adquirido renombre, a tenor del artículo 5, apartado 3,
en la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la marca registrada; 
ê 2008/95/CE
(adaptado)
ð nuevo
Artículo 9
Prescripción Ö Preclusión
de una declaración de nulidad Õ
por tolerancia
1. El titular
de una marca anterior con arreglo al artículo 45, apartados 2 ð y 3 ï, que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca
posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años
consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo
la nulidad de la marca posterior ni
oponerse al uso de la misma
basándose en dicha marca anterior para por lo que respecta a los productos o
los servicios para los cuales se hubiere haya utilizado la marca posterior, salvo
que la solicitud de la marca posterior se hubiere haya efectuado de mala fe.
2. Cualquier
Estado miembro podrá prever que el apartado 1 se aplique al titular de una marca anterior contemplada en el artículo
4, apartado 4, letra a), o de
cualquier otro derecho anterior previsto en el artículo 45, apartado 4, letras ba) o cb).
ê 2008/95/CE
3. En los
supuestos contemplados en los apartados 1 y 2, el titular de una marca
registrada posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, aunque ese
derecho no pueda invocarse en lo sucesivo contra la marca posterior.
ê 2008/95/CE
(adaptado)
ð nuevo
Sección 3
ÖDerechos
conferidos y limitaciones Õ
Artículo 510
Derechos conferidos por la marca
1. La Ö El registro
de una Õ marca registrada confiere conferirá
a su titular un derecho exclusivo.
Ö 2.
Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de
presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca
registrada, Õ Eel titular Ö de
una marca registrada Õ estará
facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en
el tráfico económico Ö, de
cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando Õ :
a)           de cualquier Ö el Õ signo Ö sea Õ idéntico a
la marca Ö y se
utilice Õ para
productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté
registrada ð , y dicha utilización afecte o
pueda afectar a la función de la marca de garantizar a los consumidores el
origen de los productos o servicios; ï
b)           de cualquier Ö el Õ signo que,
por ser Ö sea Õ idéntico o
similar a la marca y por ser idénticos o similares los Ö se
utilice para Õ productos
o servicios designados por Ö idénticos
o similares a los productos o servicios en relación con los cuales esté
registrada Õ la marca, y el
signo, implique Ö si
existe Õ un riesgo
de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo
de asociación entre el signo y la marca;
2. c)       Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer
que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su
consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier Ö el Õ signo Ö sea Õ idéntico o
similar a la marca, Ö independientemente
de si se utiliza Õ para
productos o servicios que no
sean ð idénticos o sean o no ï similares a aquellos para los que esté registrada la marca,
cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del
signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del
carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a
los mismos.
ê 2008/95/CE
3. Podrá en
especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones aenunciadas en los
el apartados
1
y 2:
ê 2008/95/CE
a)           poner el signo en los productos
o en su presentación;
b)           ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos
con dichos fines y u
ofrecer o prestar servicios con el signo;
c)           importar los productos o exportarlos con el
signo;
ò nuevo
d) utilizar el
signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre
comercial o una denominación social;
ê 2008/95/CE
de)         utilizar el signo en los documentos mercantiles y la
publicidad.;
ò nuevo
f)            utilizar
el signo en la publicidad comparativa, de manera que vulnere la Directiva
2006/114/CE.
4. El titular de una marca registrada también podrá
impedir la importación de productos contemplados en el apartado 3, letra c), si
solo el expedidor de los mismos actúa con fines comerciales.
5. El titular de una marca registrada podrá asimismo
impedir que, en el marco de la actividad comercial, terceros introduzcan
productos en el territorio aduanero del Estado miembro en el que esté
registrada la marca, sin que sean despachados a libre práctica en el mismo, cuando
se trate de productos –incluida su presentación– que provengan de terceros
países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca europea
registrada para los mismos tipos de productos, o que no pueda distinguirse en
sus aspectos esenciales de dicha marca.
ê 2008/95/CE
46. Cuando, con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor de las normas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva
89/104/CEE, la legislación de dicho
un
Estado miembro no permitiera prohibir el uso de un signo en las condiciones
contempladas en el apartado 21, letras b) o
c), o en el apartado 2, no podrá invocarse el
derecho conferido por la marca para impedir que se siga usando dicho signo.
57. Los apartados 1, 2, 3 y 6 a
4 no afectan afectarán a las disposiciones aplicables
en un Estado miembro y relativas a la protección contra el uso de un signo que
tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios,
cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener
un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca
o se pueda causar perjuicio a los mismos.
ò nuevo
Artículo 11
Violación
de los derechos del titular mediante la presentación, el embalaje u otros soportes
Cuando sea
probable que la presentación, el embalaje u otros soportes en los que se fija
la marca vayan a ser utilizados para determinados productos o servicios y el
uso de la marca en relación con dichos productos o servicios constituya una
violación de los derechos del titular en virtud del artículo 10, apartados 2 y
3, el titular tendrá el derecho de prohibir lo siguiente:
a)           la
fijación, en el tráfico económico, de un signo idéntico o similar a la marca en
la presentación, el embalaje u otros soportes en los que pueda colocarse la
marca;
b)           la
oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la
importación o exportación de presentaciones, embalajes u otros soportes en los
que se haya fijado la marca.
Artículo 12
Reproducción
de las marcas en diccionarios
Si la
reproducción de una marca en un diccionario, una enciclopedia o una obra de
consulta similar diera la impresión de que constituye el término genérico de
los productos o servicios para los cuales está registrada la marca, el editor,
a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de esta vaya
acompañada, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación
de que se trata de una marca registrada.
Artículo 13
Prohibición
de utilización de una marca registrada a nombre de un agente o de un
representante
1. Cuando una
marca haya sido registrada a nombre del agente o representante del titular de
la marca, sin el consentimiento del titular, este tendrá derecho a cualquiera
de las siguientes actuaciones:
a)           oponerse
a que su agente o representante utilice su marca;
b)           reclamar
al agente o representante la cesión del registro a su favor.
2. El apartado
1 no será de aplicación si el agente o el representante justifican su
actuación.
ê 2008/95/CE
Artículo 614
Limitación de los efectos de la
marca
1. El derecho
conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los
terceros el uso, en el tráfico económico:
ê 2008/95/CE
(adaptado)
ð nuevo
              a)
de su nombre y de su dirección Ö personales Õ ;
              b) ð de signos ï o de
indicaciones ð carentes de carácter distintivo o
relativos ï relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor,
al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la
prestación del servicio o a otras características de estos;
              c) de la marca, ð a efectos de designar productos o
servicios como correspondientes al titular de la marca o de hacer referencia a
los mismos, especialmente ï cuando Ö ello Õ sea
necesarioa
para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como
accesorios o piezas de recambios;.
siempre que dicho uso se realice Ö El
párrafo primero solo se aplicará si la utilización por el tercero es Õ conforme a
las prácticas leales en materia industrial o comercial.
ò nuevo
2. La
utilización por un tercero se considerará no conforme a las prácticas leales en
los siguientes casos en particular: 
a)           cuando
cree la impresión de que existe una vinculación comercial entre el tercero y el
titular de la marca;
b)           cuando
se pretenda obtener una ventaja desleal, sin justa causa, del carácter
distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.
ê 2008/95/CE
23. El derecho conferido por la marca no
permitirá a su titular prohibir a los terceros el
uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando
tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y
dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.
Artículo 715
Agotamiento del derecho conferido
por la marca
ê 2008/95/CE
(adaptado)
1. El derecho
conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para
productos comercializados en la Comunidad Ö Unión Õ con dicha
marca por el titular o con su consentimiento.
ê 2008/95/CE
2. El apartado
1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el
titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial
cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su
comercialización.
ê 2008/95/CE
(adaptado)
Artículo 1016
Uso de la marca
1. Si, en un
plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no ha
hubiera
sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de
que se trate, para en
relación con los productos o servicios para los cuales esté
registrada, o si tal uso ha hubiera
sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará
sometida a Ö los
límites Õ y las
sanciones previstoas
en Ö el
artículo 17, el artículo 19, apartado 1, el artículo 46, apartado 1, y el
artículo 48, apartados 3 y 4 Õ, la
presente Directiva salvo que
existan causas que justifiquen la falta de uso.
ò nuevo
2. Si un Estado
miembro prevé un procedimiento de oposición posterior al registro, los cinco
años a que se refiere el apartado 1 se calcularán a partir de la fecha en que
la marca ya no pueda ser impugnada o, si se ha formulado oposición y esta no se
ha retirado, a partir de la fecha en que la resolución por la que se ponga fin
al procedimiento de oposición sea definitiva.
3. Cuando se
trate de marcas registradas al amparo de acuerdos internacionales que surtan
efecto en el Estado miembro, los cinco años a que se refiere el apartado 1 se
calcularán a partir de la fecha en que la marca ya no pueda ser denegada o
impugnada. Si se ha formulado oposición y esta no ha sido retirada, el citado
plazo se calculará a partir de la fecha en que la resolución por la que se
ponga fin al procedimiento de oposición sea definitiva.
ê 2008/95/CE
4. Son Serán
igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el párrafo
primero apartado 1:
ê 2008/95/CE
ð nuevo
a)           el uso de la marca en una forma
que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en
la forma bajo la cual esta haya sido registrada ð , con independencia de si la marca
está o no registrada asimismo en la forma en que se utilice a nombre del
titular ï ;
b)           poner
la colocación de la marca en los
productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con
fines de exportación.
25. El uso de la marca con consentimiento
del titular o por cualquier
persona autorizada para utilizar una marca colectiva o una marca de garantía o
de certificación se considerará como
hecho por el titular.
3. En relación con
las marcas registradas antes de la fecha de entrada en vigor de las medidas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 89/104/CEE en
el Estado miembro de que se trate:
              a) si una disposición en vigor antes de dicha fecha
estableciere sanciones por la no utilización de una marca durante un período
ininterrumpido, se considerará que el período de cinco años previsto en el
apartado 1, párrafo primero, empezará a correr al mismo tiempo que un período
de no utilización que en esa fecha ya se halle en curso;
              b) si antes de dicha fecha no estuviere en vigor
disposición alguna sobre el uso, se considerará que los períodos de cinco años
previstos en el apartado 1, párrafo primero, no empezarán a correr antes de
dicha fecha.
ò nuevo
Artículo 17
Inexistencia
de uso como defensa ante una acción por violación de marca
El titular de
una marca podrá prohibir la utilización de un signo solo en la medida en que
sus derechos no puedan ser objeto de una declaración de caducidad con arreglo
al artículo 19 en el momento de entablar la acción por violación. 
Artículo 18
Derecho
de intervención del titular de una marca registrada posterior como defensa en
las acciones por violación de marca
1. En las
acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la
utilización de una marca registrada posterior si esta última no puede
declararse nula con arreglo al artículo 8, al artículo 9, apartados 1 y 2, y al
artículo 48, apartado 3.
2. En las
acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la
utilización de una marca europea registrada posterior si esta última no puede
declararse nula con arreglo al artículo 53, apartados 3 y 4, al artículo 54,
apartados 1 y 2, o al articulo 57, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009.
3. Cuando el
titular de una marca no tenga derecho a prohibir la utilización de una marca
registrada posterior en virtud de los apartados 1 o 2, el titular de esta
última no podrá prohibir la utilización de la marca anterior en las acciones
por violación que ejerza, aunque tal derecho no pueda ya invocarse frente a la
marca posterior. 
ê 2008/95/CE
Artículo 11
Sanciones por la
falta de uso de una marca en los procedimientos judiciales o administrativos
1. No podrá
declararse la nulidad de una marca debido a la existencia de una marca
anterior que se le oponga si esta última no cumpliere los requisitos de uso
previstos en el artículo 10, apartados 1 y 2, o, según el caso, en el artículo
10, apartado 3.
2. Cualquier
Estado miembro podrá disponer que no pueda denegarse el registro de una
marca a causa de la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta
última no cumpliere los requisitos de uso establecidos en el artículo 10,
apartados 1 y 2, o, según el caso, en el artículo 10, apartado 3.
3. Sin perjuicio
de la aplicación del artículo 12, en caso de demanda reconvencional de
caducidad, cualquier Estado miembro podrá prever que una marca no sea
válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si, a
consecuencia de una excepción, queda establecido que la caducidad de la
marca podría ser declarada en virtud de lo dispuesto en el artículo 12,
apartado 1.
4. Si la marca
anterior se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los
servicios para los que hubiere estado registrada, a efectos de la aplicación
de los apartados 1, 2 y 3, se considerará registrada solamente para dicha parte
de los productos o servicios.
ê 2008/95/CE
(adaptado)
Sección 4
Öcaducidad
de los derechos de marca Õ
Artículo 1219
ÖInexistencia
de uso efectivo como Õ Ccausas de caducidad
ê 2008/95/CE
1. Podrá ser
declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de
cinco años, no hahubiere
sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para
en lo que respecta a los productos
o servicios para los que esté registrada, y si no existenexistieren causas
que justifiquen la falta de uso.
ê 2008/95/CE
(adaptado)
2. Sin embargo, nNadie
podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración
del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hahubiere iniciado o
reanudado un uso efectivo de la marca.
ê 2008/95/CE
3. El comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses
antes de la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a
correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de
no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la
reanudación del uso se producenhubieren
producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la
demanda de caducidad.
ê 2008/95/CE
(adaptado)
Artículo
20
ÖEvolución
hacia una designación usual o indicación engañosa como causas de
caducidad Õ
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, pPodrá
ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su
registro:
ê 2008/95/CE
a)           se haya convertido, por la
actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio
de un producto o de un servicio para el que esté registrada;
b)           a consecuencia de
que del uso
realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al
público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen
geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.
Artículo1321
ê 2008/95/CE
(adaptado)
Causas de denegación, cCaducidad
o nulidad relativas solo a parte de
los productos o servicios
Cuando la causa de la denegación
del registro o de la caducidad o de
la nulidad de una marca solo exista
para parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada
o registrada, la
denegación del registro o la
caducidad o la nulidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate.
ò nuevo
Sección 5
Las marcas como objeto de propiedad
Artículo 22
Cesión
de marcas registradas
1. Con
independencia de la transmisión de la empresa, la marca podrá ser cedida en lo
que respecta a la totalidad o una parte de los productos o de los servicios
para los cuales esté registrada.
2. La
transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca, a no
ser que exista acuerdo en contrario o que las circunstancias impongan
claramente lo contrario. Esta disposición será aplicable a la obligación
contractual de transmitir la empresa.
3. Sin
perjuicio del apartado 2, la cesión de la marca deberá hacerse por escrito y
requerirá la firma de las partes contratantes, salvo si se hace en cumplimiento
de una sentencia; faltando estos requisitos la cesión será nula.
4. A instancia
de parte, la cesión se inscribirá en el registro y se publicará.
5. Mientras la
cesión no se halle inscrita en el registro, el cesionario no podrá prevalerse
de los derechos que se derivan del registro de la marca comunitaria frente a
terceros.
6. Cuando con
respecto a la oficina deban respetarse plazos, el cesionario podrá cursar a la
oficina las declaraciones previstas tan pronto como esta haya recibido la
solicitud de registro de la cesión.
Artículo 23
Derechos
reales
1. La marca
podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros
derechos reales.
2. A instancia
de parte, los derechos a que se refiere el apartado 1 se inscribirán en el
registro y se publicarán.
Artículo 24
Ejecución
forzosa
1. La marca
podrá ser objeto de medidas de ejecución forzosa.
2. A instancia
de parte, la ejecución forzosa se inscribirá en el registro y se publicará.
Artículo 25
Procedimiento
de insolvencia
Cuando una
marca quede incluida en un procedimiento de insolvencia, este hecho, a petición
de la autoridad nacional competente, se hará constar en el registro y se
publicará.
ê 2008/95/CE
Artículo 826
Licencia
1. La marca
podrá ser objeto de licencias para la totalidad o para
parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada y
para la totalidad o para parte del
territorio del Estado miembro de que se trate. Las licencias podrán ser
exclusivas o no exclusivas.
2. El titular
de una marca podrá invocar los derechos conferidos por esta marca frente al
licenciatario que infrinja cualquiera de las disposiciones del contrato de
licencia relativas a:
              a) a
su duración;
              b) a
la forma protegida por el registro bajo la que puede utilizarse la marca;
              c) a
la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales se otorgue la
licencia;
              d) al
el territorio en el cual pueda
ponerse la marca, o
              e) a
la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el
licenciatario.
ò nuevo
3. Sin
perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo
podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el
consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia
exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido
requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un
plazo apropiado.
4. En el
proceso por violación de marca entablado por el titular de la marca podrá
intervenir cualquier licenciatario a fin de obtener reparación del perjuicio
que se le haya causado.
5. A instancia
de parte, la concesión o la cesión de una licencia de marca se inscribirá en el
registro y se publicará.
Artículo 27
Solicitud
de una marca como objeto de propiedad
Los artículos
22 a 26 serán aplicables a las solicitudes de marcas.
Sección 6
Marcas de garantía, de
certificación y colectivas
Artículo 28
Definiciones
A efectos de la
presente sección, se entenderá por:
1) «marca de
garantía o certificación»: una marca que se describa como tal en el momento de
la solicitud y que permita distinguir los productos o servicios que el titular
de la marca certifica por lo que respecta al origen geográfico, el material, el
modo de fabricación de los productos o prestación de los servicios, la calidad,
la precisión u otras características, de los productos y servicios que no
posean esa certificación;
2) «marca
colectiva»: toda marca así designada al efectuarse la presentación de la
solicitud que sea adecuada para distinguir los productos o servicios de los miembros
de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de
otras empresas.
ê 2008/95/CE
(adaptado)
Artículo1529
Disposiciones especiales relativas a marcas
colectivas, mMarcas de garantía y marcas de
certificación
Ö 1.
Los Estados miembros podrán prever el registro de marcas de garantía o de
certificación. Õ
12. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, lLos
Estados miembros cuya legislación autorice el registro de marcas
colectivas, de garantía o de certificación podrán disponer que se deniegue su registro Ö el
registro de marcas de garantía o de certificación, Õ o que se
declare su caducidad o nulidad,
por otras causas que las previstas en los artículos 3 Ö ,
19 Õ y 1220, cuando la función de dichas marcas
así lo exija.
23. No obstante lo dispuesto en le artículo 3,
apartado 1, letra c), los Estados miembros podrán establecer que los Ö Una
marca de garantía o de cerficación consistente en Õ signos o
indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen
geográfico de los productos o servicios, puedan constituir marcas
colectivas, de garantía o de certificación. Tal marca no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el
uso en el comercio de dichos signos o indicaciones, siempre que los utilice de conformidad
con las prácticas leales en materia industrial y comercial;. eEspecialmente, tal marca no podrá ser
opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.
Artículo
30
ÖMarcas
colectivas Õ
ò nuevo
1. Los Estados
miembros preverán el registro de las marcas colectivas.
2. Podrán
solicitar marcas colectivas las agrupaciones de fabricantes, productores, proveedores
de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la legislación que
les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de
derechos y obligaciones de cualquier tipo, celebrar contratos o realizar otros
actos jurídicos, y tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas
de Derecho público.
3. No obstante
lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra c), podrán constituir marcas
colectivas los signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para
señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios. 
ê 2008/95/CE
(adaptado)
ÖUna marca
colectiva no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso, en el comercio, de dichos signos o indicaciones,
siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia
industrial y comercial.  Especialmente, tal
marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una
denominación geográfica. Õ
ò nuevo
Artículo 31
Reglamento
de uso de la marca colectiva
1. El
solicitante de una marca colectiva deberá presentar un reglamento de uso.
2. El
reglamento de uso indicará las personas autorizadas para utilizar la marca, las
condiciones de afiliación a la asociación, así como las condiciones de uso de
la marca, incluidas las sanciones. El reglamento de uso de las marcas a que se
refiere el artículo 30, apartado 3, deberá autorizar a cualquier persona cuyos
productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate, a hacerse
miembro de la asociación titular de la marca 
Artículo 32
Denegación
de la solicitud
1. Además de
por las causas de una solicitud de marca previstas en los artículos 4 y 5, la
solicitud de una marca colectiva se denegará cuando no se cumpla lo dispuesto
en el artículo 28, apartado 2, o los artículos 30 o 31, o si el reglamento de
uso es contrario al orden público o a las buenas costumbres.
2. La solicitud
de marca colectiva será denegada además cuando se corra el riesgo de inducir al
público a error sobre el carácter o el significado de la marca, en particular
cuando pueda dar la impresión de que se trata de algo distinto de una marca
colectiva.
3. No se denegará
la solicitud si el solicitante, mediante una modificación del reglamento de
uso, cumpe los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2.
Artículo 33
Uso de
la marca colectiva
Se entenderá
que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 16 cuando cualquier
persona facultada para ello haga un uso efectivo de una marca colectiva con
arreglo al artículo 16.
Artículo 34
Modificación
del reglamento de uso de la marca colectiva
1. El titular
de la marca colectiva someterá a la oficina cualquier reglamento de uso modificado.
2. La
modificación se indicará en el registro, salvo cuando el reglamento de uso modificado
no cumpla los requisitos del artículo 31 o guarde relación con alguno de los
motivos de denegación señalados en el artículo 32.
3. El
reglamento de uso modificado estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 42,
apartado 2.
4. A los fines de
la presente Directiva, las modificaciones del reglamento de uso solo surtirán
efecto a partir de la fecha de inscripción en el registro de la mención de
modificación.
Artículo 35
Ejercicio
de la acción por violación de marca
1. El artículo
26, apartados 3 y 4, será de aplicación a cualquier persona facultada para usar
la marca colectiva.
2. El titular
de una marca colectiva podrá reclamar, en nombre de las personas facultadas
para utilizar la marca, la reparación del daño que estas hayan sufrido por el
uso no autorizado de la marca.         
Artículo 36
Otras
causas de caducidad
Además de por
las causas de caducidad señaladas en los artículos 19 y 20, se declararán
caducados los derechos del titular de una marca colectiva mediante solicitud
presentada ante la oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción
por violación de marca, si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
a)           el
titular no adopta medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca
que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento
de uso, cuya modificación haya sido, en su caso, mencionada en el registro;
b)           a
consecuencia del uso de la marca realizado por personas autorizadas, aquella puede
inducir al público a error con arreglo al artículo 32, apartado 2;
c)           la
modificación del reglamento de uso de la marca se ha mencionado en el registro
contraviniendo las disposiciones del artículo 34, apartado 2, salvo si el
titular de la marca, mediante una nueva modificación del reglamento de uso, se
conformara a los requisitos fijados por dicho artículo.
Artículo 37
Otras
causas de nulidad
Además de por
las causas de nulidad previstas en los artículos 4 y 5, una marca colectiva que
esté registrada infringiendo el artículo 32 se declarará nula, salvo si el
titular de la marca, mediante una modificación del reglamento de uso, se
conformara a los requisitos del artículo 32.
Capítulo 3
Procedimientos
Sección 1
Solicitud y registro
Artículo 38
Requisitos
que deben cumplir las solicitudes
1. Las
solicitudes de registro de una marca deberán contener:
a)           una
instancia para el registro; 
b)           las
indicaciones que permitan identificar al solicitante; 
c)           la
lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro;
d)           la
reproducción de la marca.
2. Las
solicitudes de marcas darán lugar al pago de una tasa de depósito y, en su
caso, de una o varias tasas por clase.
Artículo 39
Fecha
de presentación
1. La fecha de
presentación de una solicitud de marca será aquella en que el solicitante
presente a la oficina los documentos que contengan la información especificada
en el artículo 38.
2. Asimismo,
los Estados miembros podrán establecer que la fecha de presentación se supedite
al abono de la tasa básica de depósito o registro.
Artículo 40
Denominación
y clasificación de los productos y servicios
1. Los
productos y servicios para los que se solicita el registro se clasificarán de
conformidad con el sistema de clasificación establecido por el Arreglo de Niza
relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el
registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 (en lo sucesivo, la
«clasificación de Niza»).
2. El
solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la
protección de la marca con la suficiente claridad y precisión para permitir que
las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa
única base, el grado de protección requerido. La lista de productos y servicios
permitirá clasificar cada artículo en una única clase de la clasificación de
Niza.
3. A efectos de
lo dispuesto en el apartado 2, podrán utilizarse las indicaciones de carácter
genérico que figuran en los títulos de las clases de la clasificación de Niza u
otros términos genéricos, a condición de que se ajusten a los niveles exigidos
de claridad y precisión.
4. La oficina rechazará las solicitudes
correspondientes a indicaciones o términos poco claros o imprecisos en caso de
que el solicitante no proponga una formulación aceptable en un plazo de tiempo
que fijará la oficina a tal efecto. En aras de la claridad y la seguridad
jurídicas, las oficinas compilarán una lista que recoja sus respectivas
prácticas administrativas en relación con la clasificación de los productos y
servicios, y colaborarán entre sí con ese fin.
5. Cuando se
utilicen términos genéricos, incluidas las indicaciones de carácter genérico de
los títulos de las clases de la clasificación de Niza, se entenderá que estos
incluyen todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor
literal de la indicación o el término considerado. No deberá entenderse que
incluyen las reivindicaciones relativas a productos o servicios que no puedan
considerarse comprendidos en ese tenor literal.
6. Cuando el
solicitante solicite el registro de más de una clase, los productos y servicios
se agruparán con arreglo a las clases de la clasificación de Niza; cada grupo
irá precedido del número de la clase a la que el grupo de productos o servicios
pertenezca y figurará en el orden de las clases.
7. La
clasificación de productos y servicios servirá exclusivamente a efectos
administrativos. Los productos y servicios no se considerarán semejantes entre
sí por el hecho de figurar en la misma clase con arreglo a la clasificación de
Niza, ni se considerarán diferentes entre sí por el hecho de incluirse en
distintas clases de la clasificación de Niza.
Artículo 41
Examen
de oficio
Las oficinas se
limitarán en el examen de oficio a comprobar si una marca solicitada puede ser
registrada, al no existir las causas de denegación absolutas previstas en el articulo
4. 
Artículo 42
Observaciones
de terceros
1. Antes de que
se produzca el registro de una marca, toda persona física o jurídica, así como
las agrupaciones que representen a fabricantes, productores, proveedores de
servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la oficina
observaciones escritas precisando los motivos, en virtud del artículo 4, por
los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca. No adquirirán la
calidad de partes en el procedimiento ante la oficina.
2. Además de
por las causas a que se refiere el apartado 1, toda persona física o jurídica,
así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores,
proveedores de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la oficina
observaciones escritas basadas en los motivos concretos por los cuales procede
denegar la solicitud de una marca colectiva en virtud del artículo 32,
apartados 1 y 2,.
Artículo 43
División
de las solicitudes y las anotaciones en el registro
El solicitante
o titular podrá dividir una solicitud o un registro de marca en una o varias
solicitudes o registros independientes presentando una declaración a la oficina.
Artículo 44
Tasas
El registro y
la renovación de una marca estarán sujetos a una tasa adicional por cada clase
de productos y servicios no incluidos en la primera clase.
Sección 2
Procedimientos de oposición,
caducidad e invalidez
Artículo 45
Procedimiento
de oposición
1. Los Estados
miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo
para presentar ante sus oficinas objeciones frente al registro de una solicitud
de marca en virtud del artículo 5.
2. El
procedimiento administrativo a que se refiere el apartado 1 preverá que, como
mínimo, el titular de un derecho anterior, a tenor del artículo 5, apartados 2
y 3, pueda formular oposición.
3. Las partes
dispondrán de un plazo mínimo de dos meses antes de la incoación del
procedimiento de oposición para negociar la posibilidad de un arreglo amistoso
entre el oponente y el solicitante de la marca.
Artículo 46
Falta
de uso como defensa en el procedimiento de oposición
1. En el
procedimiento administrativo de oposición, si en la fecha de presentación o
fecha de prioridad de la marca posterior hubiera expirado el plazo de cinco
años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso
efectivo, con arreglo al artículo 16, a instancia del solicitante, el titular
de esta última marca que hubiera formulado oposición presentará la prueba de
que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o
fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de
un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, o de que han existido causas
justificativas de la falta de uso A falta de dicha prueba, se desestimará la
oposición. 
2. Si la marca
anterior se ha utilizado solamente para parte de los productos o de los
servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la
oposición formulada a que se refiere el apartado 1, se considerará registrada
solamente para dicha parte de los productos o servicios.
3.. Los
apartados 1 y 2 serán de aplicación cuando la marca anterior sea una marca
europea. En tal caso, el uso efectivo de una marca europea se determinará de
acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 207/2009. 
Artículo 47
Procedimiento
de caducidad o de declaración de nulidad
1. Los Estados
miembros establecerán un procedimiento administrativo que permita solicitar a
las oficinas la declaración de caducidad o de nulidad de una marca.
2. El
procedimiento administrativo de caducidad establecerá que deba declararse la
caducidad de la marca cuando concurran las causas a que se refieren los
artículos 19 y 20.
3. El
procedimiento administrativo de nulidad establecerá que deba declararse la
nulidad de la marca, como mínimo, cuando concurran, como mínimo, las siguientes
circunstancias:
a) la marca no
debería haberse registrado, puesto que no cumple las condiciones que establece
el artículo 4;
b) la marca no
debería haberse registrado, dado que existe un derecho anterior a tenor de lo
dispuesto en el artículo 5, apartados 2 y 3;
4. El
procedimiento administrativo establecerá que pueda solicitar la caducidad o una
declaración de nulidad, como mínimo, quien a continuación se indica:
a) en el caso a
que se refieren el apartado 2 y el apartado 3, letra a), toda persona física o
jurídica, así como las agrupaciones que representen a fabricantes, productores,
proveedores de servicios, comerciantes o consumidores que, a tenor de la
legislación que les sea aplicable, tengan capacidad procesal;
b) en el caso a
que se refiere el apartado 3, letra b), el titular de un derecho anterior
conforme al artículo 5, apartados 2 y 3.
Artículo 48
Falta
de uso como defensa en el procedimiento de declaración de nulidad
1. En el
procedimiento administrativo de declaración de nulidad basada en la existencia
de una marca registrada con una fecha de presentación o fecha de prioridad
anterior, a solicitud del titular de la marca posterior, el titular de la marca
anterior presentará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a
la solicitud de una declaración de nulidad, esta última marca ha sido objeto de
un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, en relación con los productos o
servicios para los que esté registrada, y que enuncia como justificación de su
solicitud, o de que han existido causas justificativas de la falta de uso, a
condición de que el plazo de cinco años dentro del cual la marca anterior deba
haber sido objeto de un uso efectivo haya expirado en la fecha de solicitud de
la declaración de nulidad.
2. Si en la
fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior hubiera
expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber
sido objeto de un uso efectivo, con arreglo al artículo 16, el titular de esta
última marca, además de la prueba a que se refiere el apartado 1, presentará
prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación
o fecha de prioridad, la marca ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han
existido causas justificativas de la falta de uso.
3. A falta de
las pruebas a que se refieren los apartados 1 y 2, la solicitud de una
declaración de nulidad basada en una marca anterior se desestimará.
4. Si la marca
anterior se ha utilizado, con arreglo al artículo 16, solamente para parte de
los productos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos
del examen de la solicitud de declaración de nulidad, se considerará registrada
solamente para dicha parte de los productos o servicios.
5. Los
apartados 1 y 4 serán de aplicación cuando la marca anterior sea una marca
europea. En tal caso, el uso efectivo de una marca europea se determinará de
acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 207/2009.
Artículo 49
Efectos
de la caducidad y de la nulidad
1. La
declaración de caducidad de la totalidad o de parte de los derechos del titular
implicará que, desde la fecha de la solicitud de caducidad, la marca registrada
no ha tenido los efectos señalados en la presente Directiva. A instancia de
parte podrá fijarse en la resolución una fecha anterior en que se hubiera
producido alguna de las causas de caducidad.
2. La
declaración de nulidad, total o parcial, implicará que, desde el principio, la
marca registrada ha carecido de los efectos señalados en el presente
Reglamento.
Sección 3
Vigencia y renovación del registro
Artículo 50
Vigencia
del registro
1. La vigencia
del registro de las marcas registradas será de diez años a partir de la fecha
de la presentación de la solicitud.
2. El registro
podrá renovarse, conforme al artículo 51, por períodos de diez años.
Artículo 51
Renovación
1. El registro
de una marca se renovará a petición del titular de la marca o de toda persona
expresamente autorizada por él, con tal de que se hayan pagado las tasas.
2. La oficina
informará al titular de la marca y a todo titular de un derecho registrado
sobre la marca acerca de la expiración del registro, con tiempo suficiente
antes de dicha expiración. La oficina no incurrirá en responsabilidad alguna
por la ausencia de dicha información.
3. La solicitud
de renovación deberá presentarse, y las tasas deberán abonarse, en un plazo de
seis meses que expirará el último día del mes en cuyo transcurso termine el
período de protección. En su defecto, la solicitud podrá presentarse todavía en
un plazo adicional de seis meses que comenzará a contar el día siguiente al día
al que se refiere la primera frase. Ese plazo adicional dará lugar al abono de
tasas de renovación y a un recargo.
4. Si la solicitud
se presenta o las tasas se abonan únicamente para parte de los productos o de
los servicios para los cuales esté registrada la marca, el registro solo se
renovará para los productos o los servicios de que se trate.
5. La
renovación surtirá efecto el día siguiente al de la fecha de expiración del
registro. La renovación será registrada y publicada.
Capítulo 4
Cooperación
administrativa
Artículo 52
Cooperación
en el ámbito del registro y la administración de las marcas
Los Estados
miembros velarán por que las oficinas cooperen entre sí y con la Agencia a fin
de fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas y lograr
resultados coherentes en el examen y registro de las marcas.
Artículo 53
Cooperación
en otros ámbitos
Los Estados
miembros velarán por que las oficinas cooperen con la Agencia en todos los
ámbitos de sus actividades distintos de los mencionados en el artículo 52 y que
resulten pertinentes de cara a la protección de las marcas en la Unión.
Capítulo 5
Disposiciones
finales
ê 
Artículo 54
Transposición
1. Los Estados
miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a los artículos 2 a 6, 8 a 14,
16, 17, 18, 22 a 28 y 30 a 53 a más tardar veinticuatro meses después de la
entrada en vigor de la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la
Comisión el texto de dichas disposiciones.
Cuando los Estados miembros adopten
dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas
de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán igualmente una mención
en la que se precise que las referencias hechas, en las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas vigentes, a la Directiva derogada por la
presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados
miembros establecerán las modalidades de dicha referencia y el modo en que se
formule la mención.
ê 2008/95/CE
(adaptado)
Artículo 16
Comunicación
2. Los Estados miembros comunicarán a la
Comisión el texto de las disposiciones esenciales de dDerecho interno que adopten en el ámbito
regulado por la presente Directiva.
Artículo 1755
Derogación
Queda derogada la Directiva 89/104/CEE Ö 2008/95/CE Õ , modificada
por la Decisión indicada en el anexo I, parte A Ö con
efectos a partir del [día siguiente a la fecha establecida en el artículo
54, apartado 1, párrafo primero, de la presente Directiva], Õsin
perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de
transposición al derecho nacional de dicha Directiva,
que figura en el anexo I, parte B., de
la misma.
ê 2008/95/CE
Las referencias a la Directiva derogada
se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla
de correspondencias que figura en el anexoII.
Artículo 1856
Entrada en vigor
ê 2008/95/CE
La presente Directiva entrará en vigor a
los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
ê 
Los artículos 1, 7, 15, 19, 20, 21 y 54 a
57 serán de aplicación a partir del [día siguiente a la fecha establecida en
el articulo 54, apartado 1, párrafo primero, de la presente Directiva].
ê 2008/95/CE
Artículo 1957
Destinatarios
Los destinatarios de la presente
Directiva son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo                          Por
el Consejo
El Presidente                                                 El
Presidente
ê 2008/95/CE
(adaptado)
ANEXO
I
 Directiva derogada con su modificación 
 (contempladas en el artículo 17) 
 Directiva 89/104/CEE del Consejo || (DO L 40 de 11.2.1989, p. 1) 
 Decisión 92/10/CEE del Consejo || (DO L 6 de 11.1.1992, p. 35) 
 Plazo de transposición al Derecho nacional 
 (contemplado en el artículo 17) 
 Directiva || Plazo de transposición 
 89/104/CEE || 31 de diciembre de 1992 
ê 2008/95/CE
(adaptado)
ANEXO II
 Tabla de correspondencias 
 Directiva 89/104/CEE || Presente Directiva 
 Artículo 1 || Artículo 1 
 Artículo 2 || Artículo 2 
 Artículo 3, apartado 1, letras a) a d) || Artículo 3, apartado 1, letras a) a d) 
 Artículo 3, apartado 1, letra e), frase introductoria || Artículo 3, apartado 1, letra e), frase introductoria 
 Artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión || Artículo 3, apartado 1, letra e), primer guión 
 Artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión || Artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión 
 Artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión || Artículo 3, apartado 1, letra e), tercer guión 
 Artículo 3, apartado 1, letras f), g) y h) || Artículo 3, apartado 1, letras f), g) y h) 
 Artículo 3, apartados 2, 3 y 4 || Artículo 3, apartados 2, 3 y 4 
 Artículo 4 || Artículo 4 
 Artículo 5 || Artículo 5 
 Artículo 6 || Artículo 6 
 Artículo 7 || Artículo 7 
 Artículo 8 || Artículo 8 
 Artículo 9 || Artículo 9 
 Artículo 10, apartado 1 || Artículo 10, apartado 1, párrafo primero 
 Artículo 10, apartado 2 || Artículo 10, apartado 1, párrafo segundo 
 Artículo 10, apartado 3 || Artículo 10, apartado 2 
 Artículo 10, apartado 4 || Artículo 10, apartado 3 
 Artículo 11 || Artículo 11 
 Artículo 12, apartado 1, primera frase || Artículo 12, apartado 1, párrafo primero 
 Artículo 12, apartado 1, segunda frase || Artículo 12, apartado 1, párrafo segundo 
 Artículo 12, apartado 1, tercera frase || Artículo 12, apartado 1, párrafo tercero 
 Artículo 12, apartado 2 || Artículo 12, apartado 2 
 Artículo 13 || Artículo 13 
 Artículo 14 || Artículo 14 
 Artículo 15 || Artículo 15 
 Artículo 16, apartados 1 y 2 || — 
 Artículo 16, apartado 3 || Artículo 16 
 — || Artículo 17 
 — || Artículo 18 
 Artículo 17 || Artículo 19 
 — || Anexo I 
 — || Anexo II 
é
ANEXO
Tabla de correspondencias
 Directiva 2008/95/CEE || Presente Directiva 
 Artículo 1 || Artículo 1 
 --- || Artículo 2 
 Artículo 2 || Artículo 3 
 Artículo 3, apartado 1, letras a) a h) || Artículo 4, apartado 1, letras a) a h) 
 --- || Artículo 4, apartado 1, letras i) y j) 
 --- || Artículo 4, apartado 2 y apartado 3, primera frase 
 Artículo 3, apartado 2, letras a) a c) || Artículo 4, apartado 4, letras a) a c) 
 Artículo 3, apartado 2, letra d) Artículo 3, apartado 3, primera frase Artículo 3, apartado 3, segunda frase Artículo 4, apartados 1 y 2 Artículo 4, apartado 3 y apartado 4, letra a) --- Artículo 4, apartado 4, letra g) --- Artículo 4, apartado 4, letras b) y c) Artículo 4, apartado 4, letras d) a f) Artículo 4, apartados 5 y 6 --- Artículo 5, apartado 1, primera frase introductoria Artículo 5, apartado 1, segunda frase introductoria Artículo 5, apartado 1, letras a) y b) Artículo 5, apartado 2 Artículo 5, apartado 3, letras a) a c) --- Artículo 5, apartado 3, letra d) --- --- Artículo 5, apartados 4 y 5 --- --- --- Artículo 6, apartado 1, letras a) a c) --- Artículo 6, apartado 2 Artículo 7 Artículo 8, apartados 1 y 2 --- Artículo 9 Artículo 10, apartado 1, párrafo primero --- Artículo 10, apartado 1, párrafo segundo Artículo 10, apartado 2 Artículo 10, apartado 3 Artículo 11, apartado 1 Artículo 11, apartado 2 Artículo 11, apartado 3 Artículo 11, apartado 4   --- Artículo 12, apartado 1, párrafo primero Artículo 12, apartado 1, párrafo segundo Artículo 12, apartado 1, párrafo tercero Artículo 12, apartado 2 Artículo 13 Artículo 14 --- --- --- Artículo 15, apartado 1 Artículo 15, apartado 2 --- Artículo 16 Artículo 17 Artículo 18 Artículo 19   || Artículo 4, apartado 3, segunda frase Artículo 4, apartado 5 Artículo 4, apartado 6 Artículo 5, apartados 1 y 2 Artículo 5, apartado 3, letra a) Artículo 5, apartado 3, letra b) Artículo 5, apartado 3, letra c) Artículo 5, apartado 3, letra d) Artículo 5, apartado 4, letras a) y b) --- Artículo 5, apartados 5 y 6 Artículo 8 Artículo 10, apartado 1 Artículo 10, apartado 2, frase introductoria   Artículo 10, apartado 2, letras a) y b) Artículo 10, apartado 2 Artículo 10, apartado 3, letras a) a c) Artículo 10, apartado 3, letra d) Artículo 10, apartado 3, letra e) Artículo 10, apartado 3, letra f) Artículo 10, apartados 4 y 5 Artículo 10, apartados 6 y 7 Artículo 11 Artículo 12 Artículo 13 Artículo 14, apartado 1, letras a) a c) Artículo 14, apartado 2 Artículo 14, apartado 3 Artículo 15 Artículo 26, apartados 1 y 2 Artículo 26, apartados 3 a 5 Artículo 9 Artículo 16, apartado 1 Artículo 16, apartados 2 y 3 Artículo 10, apartado 4 Artículo 10, apartado 5 --- Artículo 48, apartados 1 a 3 Artículo 46, apartado 1 Artículo 17 Artículo 17, artículo 46, apartado 2, y artículo 48, apartado 4 Artículo 18 Artículo 19, apartado 1 Artículo 19, apartado 2 Artículo 19, apartado 3 Artículo 20 Artículos 7 y 21 Artículo 6 Artículos 22 a 25 Artículo 27 Artículo 28 Artículo 29, apartados 1 y 2 Artículo 29, apartado 3 Artículo 30 y artículo 54, apartado 1 Artículo 54, apartado 2 Artículo 55 Artículo 56 Artículo 57 
_____________
[1]               Conclusiones del Consejo de Competitividad de 21 y 22 de
mayo de 2007, Documento del Consejo nº 9427/07.
[2]               Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones,
COM(2008) 394 final de 26 de junio de 2008.
[3]               COM(2008) 465 final de 16 de julio de 2008
[4]               COM(2010) 546 final de 6 octubre de 2010
[5]               COM(2011) 287 final de 24 de mayo de 2011, «Un mercado
único de los derechos de propiedad intelectual - Estimular la
creatividad y la innovación para generar crecimiento económico, empleos de
calidad y productos y servicios de excelencia en Europa».
[6]               Véase el estudio final del Instituto Max Planck,
incluidos sus anexos: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.h
[7]               Conclusiones del Consejo de Competitividad, de 25 de
mayo de 2010, sobre la futura revisión del sistema de marcas de la UE.
[8]               DO L 336 de 23.12.1994, p. 213.
[9]               Conclusiones del Abogado General Jääskinen en el asunto
C-323/09, Interflora, apartado 9. 
[10]             Sentencia de 11 de septiembre de 2007 en el asunto
C-17/06, Céline, Rec. I-07041.
[11]             DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
[12]             Sentencia de 1 de diciembre de 2011 en los asuntos C-446/09
Philips y C-495/09 Nokia.
[13]             Declaraciones conjuntas del Consejo y de la Comisión de
las Comunidades Europeas consignadas en las actas de la reunión del Consejo,
sobre la primera Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, adoptada el 21 de
noviembre de 1988.
[14]             En concreto, el Reglamento (CE) nº 510/2006 (productos
agrícolas), DO L 93 de 31.3.2008, p. 12; Reglamento (CE) nº 479/2008 (mercado
vitivinícola), DO L 148 de 6.6.2008; Reglamento (CE) nº 110/2008 (bebidas
espirituosas), DO L 39 de 13.2.2008, p. 16.
[15]             Sentencia de 19 de junio de 2012 en el asunto C-307/10,
«IP Translator».
[16]               DO C […], […], p. […].
[17]               DO L 40299, 11.2.1989 de 8.11.2008, p.125. 
[18]               Véase anexo I, parte A.
[19]               DO L 78 de 24.3.2009, p. 1.
[20]               COM(2008) 465.
[21]               DO L 140 de 29.5.2010, p. 22.
[22]               COM(2011) 287.
[23]               DO L 336 de 23.12.1994, p.
213.
[24]               DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.
[25]             DO L 11 de 14.1.1994, p. 1.