CELEX: 62006CJ0328
Language: it
Date: 2007-11-22
Title: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 novembre 2007.#Alfredo Nieto Nuño contro Leonci Monlleó Franquet.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona - Spagna.#Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 4, n. 2, lett. d) - Marchi "notoriamente conosciuti" in uno Stato membro ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi - Conoscenza del marchio - Estensione geografica.#Causa C-328/06.

Causa C‑328/06
      Alfredo Nieto Nuño
      contro
      Leonci Monlleó Franquet
      (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona)
      «Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 4, n. 2, lett. d) — Marchi “notoriamente conosciuti” in uno Stato membro ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi — Conoscenza del marchio — Estensione geografica»
      Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 13 settembre 2007 
      Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 novembre 2007 
      Massime della sentenza
      Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diniego di registrazione o nullità — Conflitto con un marchio
            anteriore notoriamente conosciuto in uno Stato membro
      [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 4, n. 2, lett. d)]
      L’art. 4, n. 2, lett. d), della prima direttiva del Consiglio 89/104 sui marchi va interpretato nel senso che il marchio anteriore
         deve essere notoriamente conosciuto su tutto il territorio dello Stato membro della registrazione o su una parte sostanziale
         di esso.
      
      Infatti, in assenza di precisazioni su questo punto, non si può certamente esigere che la notorietà esista su tutto il territorio
         dello Stato membro ed è sufficiente che esista in una parte sostanziale di esso. Tuttavia, il significato comune dei termini
         impiegati nell’espressione «nello Stato membro» osta a che essa si applichi ad una notorietà circoscritta ad una città e ai
         suoi dintorni che, insieme, non costituiscono una parte sostanziale dello Stato membro.
      
      (v. punti 17-18, 20 e dispositivo)
      
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
      22 novembre 2007 (*)
      
      «Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 4, n. 2, lett. d) – Marchi “notoriamente conosciuti” in uno Stato membro ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi – Conoscenza del marchio – Estensione geografica»
      Nel procedimento C‑328/06, 
      avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Juzgado de lo
         Mercantil 3 di Barcellona (Spagna), con decisione 17 luglio 2006, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2006, nella causa
         tra
      
      Alfredo Nieto Nuño
      e
      Leonci Monlleó Franquet,
      
      LA CORTE (Seconda Sezione),
      composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. L. Bay Larsen (relatore), J. Makarczyk, P. Kūris e J.‑C. Bonichot,
         giudici,
      
      avvocato generale: sig. P. Mengozzi
      cancelliere: sig. R. Grass
      vista la fase scritta del procedimento,
      considerate le osservazioni presentate:
      –       per il sig. Monlleó Franquet, dal sig. C. Arcas Hernández, procurador, e dall’avv. C. Cardelús de Balle; 
      –       per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.‑C. Niollet, in qualità di agenti;
      –       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;
      –       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Vidal Puig e W. Wils, in qualità di agenti,
      sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2007,
      ha pronunciato la seguente
      Sentenza
      1       La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’art. 4 della prima direttiva del Consiglio
         21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 40,
         pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
      
      2       Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Nieto Nuño, titolare del marchio registrato FINCAS
         TARRAGONA, riferentesi a varie attività nel settore immobiliare, e il sig. Monlleó Franquet, agente immobiliare a Tarragona
         (Spagna), in merito all’uso da parte di quest’ultimo, per la sua attività professionale, del marchio anteriore non registrato
         FINCAS TARRAGONA, in castigliano, o FINQUES TARRAGONA, in catalano.
      
       Contesto normativo
       Normativa comunitaria 
      3       L’art. 4 della direttiva, intitolato «Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti
         anteriori», dispone quanto segue:
      
      «1.      Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:
      a)      se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa
         è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;
      
      b)      se l’identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l’identità o somiglianza dei
         prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa [possono] dar adito a un rischio di confusione per il pubblico
         comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore. 
      
      2.      Per “marchi di impresa anteriori” ai sensi del paragrafo 1 si intendono:
      (…)
      d)      i marchi di impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione di marchio, o, se del caso, alla data della
         priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono “notoriamente conosciuti” nello Stato membro ai sensi dell’articolo
         6 bis della Convenzione di Parigi.
      
      (…)
      4.      Ciascuno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa
         essere dichiarato nullo se e nella misura in cui: 
      
      (…)
      b)      siano stati acquisiti diritti ad un marchio di impresa non registrato o ad un altro segno utilizzato in commercio prima della
         data di presentazione della domanda di registrazione del marchio di impresa successivo o, se del caso, della data di anteriorità
         invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del marchio di impresa successivo e qualora questo marchio di impresa
         non registrato o questo altro segno dia al proprio titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio di impresa successivo;
      
      (…)».
      4       L’art. 6, n. 2, della direttiva, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», dispone:
      «Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio
         di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel
         limite del territorio in cui esso è riconosciuto».
      
       La Convenzione di Parigi 
      5       L’art. 6 bis della Convenzione per la protezione della proprietà intellettuale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta
         da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «Convenzione di Parigi »), vincolante per tutti gli Stati membri della Comunità
         europea, stabilisce:
      
      «Marchi: marchi notoriamente conosciuti 
      
      1)      I paesi dell’Unione s’impegnano a rifiutare o a invalidare, sia d’ufficio – se la legislazione del paese lo consente – sia
         su richiesta dell’interessato, la registrazione e a vietare l’uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione,
         l’imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l’autorità competente del paese della registrazione
         o dell’uso stimerà essere ivi notoriamente conosciuto già come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente
         Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la
         riproduzione d’un marchio notoriamente conosciuto o un’imitazione atta a creare confusione con esso.
      
      2)      Un termine minimo di cinque anni decorrenti dalla data della registrazione dovrà essere concesso per richiedere la cancellazione
         d’un tale marchio. I paesi dell’Unione hanno la facoltà di prevedere un termine entro il quale il divieto dell’uso dovrà essere
         richiesto. 
      
      3)      Non sarà fissato alcun termine per richiedere la cancellazione o il divieto d’uso dei marchi registrati o utilizzati in mala
         fede».
      
       Normativa nazionale 
      6       L’art. 6 della legge spagnola sui marchi 7 dicembre 2001, n. 17 (Ley de Marcas Española 17/2001), prevede quanto segue:
      «1.      Un segno non può essere registrato come marchio: 
      a)      se è identico a un marchio anteriore che designa prodotti o servizi identici;
      b)      se, per l’identità o la somiglianza con un marchio anteriore e per l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi che i due
         marchi contraddistinguono, esiste un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio
         di associazione con il marchio anteriore. 
      
      2.      Per “marchi anteriori” ai sensi del paragrafo 1 si intendono:
      (…)
      d)      i marchi non registrati che, alla data di presentazione della domanda di registrazione o di rivendicazione della priorità
         del marchio di cui trattasi, sono “notoriamente conosciuti” in Spagna ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi».
      
       Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale 
      7       Il sig. Nieto Nuño è titolare del marchio FINCAS TARRAGONA, registrato in Spagna nella classe 36, definita dall’Accordo di
         Nizza 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
         come riveduto e modificato, per attività di gestione di proprietà e comproprietà, di locazione di immobili, di vendita di
         immobili, di assistenza giuridica e promozione immobiliare. 
      
      8       Il sig. Monlleó Franquet, agente immobiliare a Tarragona, utilizza pubblicamente e in maniera continuativa il nome FINCAS
         TARRAGONA, in castigliano, oppure FINQUES TARRAGONA, in catalano, per contraddistinguere la sua attività professionale. 
      
      9       Il sig. Nieto Nuño ha intentato, in base alla normativa spagnola sui marchi, un’azione contro il sig. Monlleó Franquet dinanzi
         al Juzgado de lo Mercantil 3 di Barcellona al fine di fare accertare una violazione, da parte del convenuto nella causa principale,
         del marchio registrato FINCAS TARRAGONA.
      
      10     Ai fini della sua difesa, il sig. Monlleó Franquet ha sostenuto che il nome con il quale esercita la sua attività è un marchio
         notorio anteriore non registrato da lui utilizzato almeno fin dal 1978. Egli ha presentato una domanda riconvenzionale volta
         all’annullamento della registrazione del marchio dell’attore nella causa principale. 
      
      11     Il giudice del rinvio rileva che il convenuto nella causa principale impiega il suo marchio non registrato unicamente nella
         città di Tarragona e dintorni, per cui il settore interessato del pubblico, della clientela, dei consumatori e dei concorrenti
         non è quello di tutta la Spagna né di una parte significativa di essa. 
      
      12     Di conseguenza, il Juzgado de lo Mercantil 3 di Barcellona ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte
         la seguente questione pregiudiziale:
      
      «Se la nozione di marchio “notoriamente conosciuto” in uno Stato membro di cui all’art. 4, della [direttiva] debba essere
         riferita solo ed esclusivamente al grado di conoscenza e diffusione in uno Stato membro dell’Unione europea o in una parte
         significativa del territorio di detto Stato, o se la notorietà di un marchio possa essere legata ad un ambito territoriale
         che non coincida con il territorio di uno Stato, ma con quello di una Comunità autonoma, di una regione, di un territorio
         o di una città, in funzione del prodotto o servizio che il marchio tutela e dei destinatari effettivi del marchio; in definitiva,
         in funzione del mercato in cui il marchio opera».
      
       Sulla questione pregiudiziale
      13     La questione posta è circoscritta all’estensione geografica della notorietà di un marchio anteriore e non ai criteri di valutazione
         della notorietà in sé, considerata in termini di grado di conoscenza del marchio presso il pubblico.
      
      14     Per quanto riguarda l’estensione geografica della notorietà, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. d), della
         direttiva, la sussistenza di «marchi notoriamente conosciuti» ai sensi dell’art. 6 bis della Convenzione di Parigi, deve essere
         valutata «nello Stato membro».
      
      15     Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio mira a fare precisare la portata dell’espressione «nello Stato membro».
      16     Alla luce delle circostanze della controversia nella causa principale, esso chiede sostanzialmente se l’art. 4, n. 2, lett. d),
         della direttiva debba essere interpretato nel senso che il marchio anteriore deve essere notoriamente conosciuto su tutto
         il territorio dello Stato membro della registrazione o su una parte sostanziale dello stesso, ovvero se la protezione accordata
         da tale disposizione si estenda anche ad una situazione in cui il marchio anteriore gode di una notorietà circoscritta ad
         una città e ai suoi dintorni. 
      
      17     A tale proposito, in assenza di precisazioni su questo punto della norma comunitaria interpretata, non si può certamente esigere
         che la notorietà esista su «tutto» il territorio dello Stato membro ed è sufficiente che esista in una parte sostanziale di
         esso (v., per analogia, sentenza 14 settembre 1999, causa C‑375/97, General Motors, Racc. pag. I‑5421, punto 28, a proposito
         della nozione affine di «notorietà» di un marchio, per la quale l’art. 5, n. 2, della direttiva rinvia ugualmente ad una valutazione
         «nello Stato membro»).
      
      18     Tuttavia, il significato comune dei termini impiegati nell’espressione «nello Stato membro» osta a che detta espressione si
         applichi ad una notorietà circoscritta ad una città e ai suoi dintorni che, insieme, non costituiscano una parte sostanziale
         dello Stato membro.
      
      19     Ad ogni modo, va osservato che un marchio anteriore non registrato può eventualmente essere tutelato, in particolare: 
      –       dall’art. 4, n. 4, lett. b), della direttiva, la quale permette ad uno Stato membro di disporre che un marchio sia escluso
         dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui siano stati acquisiti anteriormente
         diritti ad un marchio non registrato e qualora tale marchio non registrato dia al suo titolare il diritto di vietare l’uso
         di un marchio successivo; 
      
      –       dall’art. 6, n. 2, della direttiva, che conferisce ad uno Stato membro la facoltà di autorizzare l’uso di un diritto anteriore
         di portata locale, nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto. 
      
      20     Fatti salvi i rispettivi ambiti di applicazione di queste due disposizioni, la questione sollevata va dunque risolta dichiarando
         che l’art. 4, n. 2, lett. d), della direttiva deve essere interpretato nel senso che il marchio anteriore deve essere notoriamente
         conosciuto su tutto il territorio dello Stato membro della registrazione o su una parte sostanziale di esso.
      
       Sulle spese
      21     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
         nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
         non possono dar luogo a rifusione.
      
      Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
      L’art. 4, n. 2, lett. d), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni
            degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che il marchio anteriore deve essere
            notoriamente conosciuto su tutto il territorio dello Stato membro della registrazione o su una parte sostanziale di esso.
      Firme
      * Lingua processuale: lo spagnolo.