CELEX: 62003CC0037
Language: fi
Date: 2005-06-02 00:00:00
Title: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Léger 2 päivänä kesäkuuta 2005. # BioID AG vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). # Muutoksenhaku - Yhteisön tavaramerkki - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta - Sana- ja kuviomerkki - BioID - Rekisteröinnin ehdoton hylkäysperuste - Tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky. # Asia C-37/03 P.

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
      PHILIPPE LÉGER
      2 päivänä kesäkuuta 2005 1(1)
      
      Asia C-37/03 P
      BioID AG, selvitystilassa,
      vastaan
      sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)
      Muutoksenhaku – Yhteisön tavaramerkki – Rekisteröinnin ehdoton hylkäysperuste – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Kuviomerkki, joka sisältää täysin kuvailevan sanallisen elementin ”BioID”1.     Käsiteltävänä olevassa asiassa BioID AG -niminen yhtiö(2) hakee muutosta Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa BioID vastaan SMHV 5.12.2002
         antamaan tuomioon,(3) jolla hylättiin kanne, joka koski sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)(4) toisen valituslautakunnan 20.2.2001 tekemää päätöstä (asia R 538/1999-2),(5) jolla evättiin alla olevan kuviomerkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi.
      
      
         
      2.     Muutoksenhaun yhteydessä esitetyt kysymykset koskevat pääasiassa perusteita, jotka on otettava huomioon arvioitaessa sitä,
         puuttuuko merkiltä, joka koostuu, kuten nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, sanallisesta elementistä ja kuvioelementeistä,
         erottamiskyky ja onko sen rekisteröinti tavaramerkiksi tämän vuoksi evättävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94(6) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
      
      I       Asiaa koskevat oikeussäännöt
      3.     Asetuksen 4 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti
         sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella
         merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
      
      4.     Asetuksen 7 artikla koskee rekisteröinnin ehdottomia hylkäysperusteita. Siinä säädetään seuraavaa:
      ”1.      Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:
      a)      merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;
      b)      tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
      c)      tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää
         osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden
         valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;
      
      d)      tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä
         kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan;
      
      – –
      2.      Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.
      3.      Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden
         tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”
      
      II     Asian tausta
      5.     Kantaja teki 8.7.1998 SMHV:lle hakemuksen edellä esitetyn merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.
      6.     Kyseisen merkin rekisteröintiä haettiin tavaroille ja palveluille, jotka kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen
         eri luokkiin(7) ja jotka koostuvat tietokoneohjelmistoista, tietokonelaitteista ja muista laitteista, joita käytetään käyttöoikeuksien valvontaan
         biometrisiin erityistuntomerkkeihin perustuvan elävien olentojen tunnistuksen avulla, sekä tietoliikennepalveluista tällaisten
         tunnistusjärjestelmien yhteydessä.(8)
      
      7.     Tutkija hylkäsi 25.6.1999 tekemällään päätöksellä hakemuksen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, koska kyseiseltä
         merkiltä puuttuu erottamiskyky. 
      
      8.     SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi kantajan tekemän valituksen samalla hylkäysperusteella. Se perusti tämän arvioinnin
         sanan bio saksan- ja englanninkielisiin määritelmiin sekä lyhenteen ID määritelmiin, jotka löytyvät televiestintää ja tietojenkäsittelyä
         käsittelevistä verkkosanakirjoista. Se päätteli näistä määritelmistä, että kirjainsana BioID on lyhenne sanoista biometric
         identification (biometrinen tunnistaminen) ja että se kuvailee siis rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja
         palvelujen tyyppiä ja käyttötarkoitusta. Se katsoi, että turvajärjestelmää etsivä kuluttaja, joka joutuisi vastakkain sanalla
         BioID merkittyjen tavaroiden ja palvelujen kanssa, ymmärtäisi heti, että kysymyksessä on elävien olentojen ominaispiirteiden tunnistaminen.
         
      
      9.     Kyseinen valituslautakunta katsoi myös, että huomioon ottaen kantajan kilpailijoiden käyttämät ilmaisut, oli olemassa intressi
         siihen, että nämä voisivat käyttää kirjainsanaa BioID mainostaakseen omia tavaroitaan ja palvelujaan. 
      
      10.   Valituslautakunta korosti lopuksi, että graafiset elementit, jotka muodostavat kyseisen merkin, eivät tee siitä erottamiskykyistä
         eivätkä mitenkään muuta sitä, että se on luonteeltaan puhtaasti kuvaileva.
      
      11.   Kantaja nosti riidanalaisesta päätöksestä kanteen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.
      III  Valituksenalainen tuomio
      12.   Kantaja vetosi kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
         ja toinen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen. 
      
      13.   Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen. Se katsoi, että asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen
         perustuva kanneperuste oli hylättävä kaikkien rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavara- ja palvelulajien osalta ja
         että tämän vuoksi ei ollut syytä tutkia toista kanneperustetta, jonka mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa oli
         rikottu. 
      
      14.    Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että kyseinen merkki ja sen muodostavat elementit, toisin sanoen kirjainsana
         BioID sekä sen kuvalliset elementit, jotka koostuvat kirjasintyylistä, jolla kyseinen kirjainsana esitetään, pisteestä ja
         elementistä ®, ovat kaikki vailla erottamiskykyä.
      
      15.   Se hylkäsi myös kantajan muut väitteet, jotka perustuivat valituslautakuntien päätöksiin, joilla oli hyväksytty muiden tavaramerkkien,
         joihin sisältyi elementti Bio, sekä sanamerkin Bioid rekisteröinti.
      
      IV     Valitus
      16.   Valittaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion sekä riidanalaisen päätöksen ja velvoittaa
         SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
      
      17.   SMHV vaatii, että valitus hylätään ja että valittaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
      A       Valitusperusteet
      18.   Valittaja esittää valituksensa tueksi kaksi valitusperustetta. Ensiksi se arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta
         siitä, että tämä on tulkinnut virheellisesti ja liian laajasti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ehdotonta
         hylkäysperustetta. Toiseksi se korostaa, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisikin tulkinnut oikein edellä
         mainittua säännöstä, sen olisi pitänyt tutkia asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty hylkäysperuste ja todeta,
         ettei myöskään sitä voitu soveltaa käsiteltävänä olevaan asiaan.
      
      19.   Tämän toisen valitusperusteen yhteydessä valittaja esittää pääasiallisesti, että asia on sen mielestä ratkaisukelpoinen ja
         että yhteisöjen tuomioistuin voi itse todeta, ettei kyseinen merkki ole asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla
         tavalla luonteeltaan kuvaileva. Toissijaisesti valittaja esittää, että jos yhteisöjen tuomioistuin ei katso voivansa lausua
         tämän hylkäysperusteen soveltamisesta, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevat toteamukset eivät
         ole riittäviä tältä osin, sen olisi palautettava asia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.
      
      20.   Kuten SMHV:lla minullakin on vaikeuksia ymmärtää, mistä yhteisön oikeuden rikkomisesta valittaja arvostelee valituksenalaista
         tuomiota tämän toisen valitusperusteen yhteydessä. Valittaja ei itse asiassa kiistä sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
         saattoi siltä osin kuin se katsoi, että kyseisen merkin rekisteröinti olisi ristiriidassa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b
         alakohdan hylkäysperusteen kanssa, perustellusti jättää tutkimatta kanneperusteen, jonka mukaan asetuksen saman säännöksen
         c alakohtaa on rikottu, koska, kuten mainitun artiklan 1 kohdan sanamuodosta ilmenee, kyseistä merkkiä ei voida rekisteröidä,
         jos yksikin ehdottomista hylkäysperusteista on sovellettavissa.(9)
      
      21.   Tämän valitusperusteen tueksi esitetyillä argumenteilla BioID pyrkii itse asiassa ainoastaan siihen, että jos tämän muutoksenhaun
         yhteydessä esitetty ensimmäinen valitusperuste todetaan perustelluksi, yhteisöjen tuomioistuin ratkaisisi itse riidanalaiseen
         päätökseen kohdistuvan kanneperusteen, johon on vedottu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, kuten sen on mahdollista
         tehdä EY:n tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan nojalla,(10) jonka mukaan silloin, kun muutoksenhaku todetaan aiheelliseksi, yhteisöjen tuomioistuin julistaa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen
         tuomioistuimen päätöksen mitättömäksi ja se voi ratkaista asian lopullisesti itse, jos asia on ratkaisukelpoinen. 
      
      22.   Tämän perusteella katson, että valitusperusteet, joihin valittaja vetoaa tämän muutoksenhaun yhteydessä valituksenalaisen
         tuomion kumoamista koskevien vaatimustensa tueksi, rajoittuvat todellisuudessa yhteen ainoaan perusteeseen, jonka mukaan ensimmäisen
         oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. 
      
      23.   Tämän ainoan valitusperusteen yhteydessä valittaja esittää neljä väitettä. Se arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta
         ensinnäkin siitä, ettei se ole perustanut arviointiaan kyseisen merkin mahdollisesta erottamiskyvystä merkin synnyttämään
         kokonaisvaikutelmaan. Toiseksi valittaja väittää, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole ottanut huomioon sen argumenttia,
         jonka mukaan ei ole voitu todistaa, että yleisö tai kilpailijat todella käyttäisivät kyseistä merkkiä. Kolmanneksi se väittää,
         että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen arviointivirheen katsoessaan, että vastaavat rekisteröidyt
         tavaramerkit eivät ole osoituksena siitä, että kyseinen merkki on erottamiskykyinen, ja loukannut näin ollen yhdenvertaisen
         kohtelun periaatetta.
      
      24.   Suullisessa käsittelyssä valittaja korosti lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi perustuu sellaisen
         perusteen soveltamiseen, jonka mukaan tavaramerkkejä, joita voidaan tavanomaisesti käyttää kyseessä olevien tavaroiden ja
         palvelujen esittämiseen, ei voida rekisteröidä, vaikka, kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa SAT.1 vastaan SMHV
         16.9.2004 antamassaan tuomiossa,(11) tällä perusteella ei ole merkitystä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn hylkäysperusteen tutkimisen yhteydessä.
         
      
      25.   SMHV on todennut, ettei valittaja esittänyt tätä argumenttia valituskirjelmässään, mutta ei ole riitauttanut sen tutkittavaksi
         ottamista. Myös minä korostan, että kyseessä olevaa argumenttia ei mainittu nimenomaisesti valituksessa. En kuitenkaan myöskään
         usko, että kyseessä on yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 42 artiklassa, jota sovelletaan muutoksenhakuasioissa työjärjestyksen
         118 artiklan mukaisesti, tarkoitettu uusi peruste; näiden artiklojen mukaisesti perusteet, joihin vedotaan ensimmäistä kertaa
         vastauskirjelmissä tai suullisen käsittelyn kuluessa, on jätettävä tutkimatta.(12) Mielestäni on kysymys seikoista, joiden avulla valittaja pyrkii osoittamaan, että sen valituskirjelmässä esittämä valitusperuste,
         jonka mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu, on todellinen ja merkityksellinen. Kyseessä on siis tämän
         perusteen tueksi esitetty väite,(13) joka voidaan siten esittää säännönmukaisesti asian käsittelyn kuluessa sillä varauksella, että kontradiktorista periaatetta
         noudatetaan. Korostan tältä osin, että SMHV:lla oli mahdollisuus vastata tähän väitteeseen suullisen käsittelyn kuluessa.
         Tätä väitettä ei voida myöskään moittia siitä, että sillä muutetaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi
         saatetun kanteen kohdetta, koska siinä arvostellaan kyseisen tuomioistuimen antamaa vastausta sille esitettyyn kanneperusteeseen,
         jonka mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa oli rikottu. Näin ollen en näe mitään seikkaa, joka estäisi tämän väitteen
         tutkimisen. 
      
      26.   Ennen näiden eri väitteiden tarkastelua esittelen lyhyesti oikeuskäytännön, joka on mielestäni merkityksellinen asetuksen
         7 artiklan 1 kohtaan sisältyvien käsiteltävänä olevassa asiassa tärkeiden hylkäysperusteiden tulkinnan kannalta, ja kyseisten
         hylkäysperusteiden analysointimenetelmän siinä tapauksessa, että merkki, jolle rekisteröintiä haetaan, koostuu useista elementeistä.
         Palautan mieleen myös päätelmät, jotka yhteisöjen tuomioistuin teki tämän oikeuskäytännön perusteella edellä mainitussa asiassa
         SAT.1 vastaan SMHV antamassaan tuomiossa, jossa se ratkaisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa SAT.1 vastaan
         SMHV (SAT.2) 2.7.2002 antamasta tuomiosta(14) tehdyn valituksen, jossa perusteet olivat verrattavissa valituksenalaisen tuomion perusteisiin.
      
      B       Asiassa merkityksellinen oikeuskäytäntö ja asiassa SAT.1 vastaan SMHV annettu tuomio
      27.   Asiassa merkityksellisen oikeuskäytännön esittelyn lähtökohtana on oltava tavaramerkin keskeinen tehtävä eli se, että tavaramerkillä
         taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä,
         jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista
         tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä.(15)
      
      28.   Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan tarkoituksena on estää sellaisten merkkien rekisteröiminen tavaramerkiksi, jotka eivät luonteensa
         puolesta kykene täyttämään tätä tehtävää. Näin ollen kyseisen säännöksen b ja c alakohdan mukaan tavaramerkiksi soveltumattomina
         pidetään, paitsi jos erottamiskyky on hankittu käytön kautta, tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky niiden tavaroiden
         ja palvelujen osalta, joita varten rekisteröintiä haetaan, samoin kuin tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista
         merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan kyseisiä tavaroita tai palveluja tai näiden
         ominaisuuksia.
      
      29.   Oikeuskäytännön mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c, ja d alakohdassa tarkoitettujen hylkäysperusteiden soveltamisalat
         ovat osittain päällekkäisiä. Kun otetaan huomioon näiden kunkin hylkäysperusteen sisältö, olisin jopa taipuvainen ajattelemaan,
         että kyseisen säännöksen c ja d alakohdassa tarkoitetut merkit muodostavat osajoukkoja suuremmasta luokasta, johon kuuluvilta
         merkeiltä puuttuu erottamiskyky saman säännöksen b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Näin ollen asetuksen 7 artiklan
         1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen merkkien ja merkintöjen osalta on katsottu, että sellaiselta sanamerkiltä, joka tässä
         säännöksessä tarkoitetulla tavalla kuvailee rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia,
         puuttuu tämän takia väistämättä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.(16)
      
      30.   Edellytykset, jotka vaaditaan, jotta merkki kuuluisi tähän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun osajoukkoon,
         ovat kuitenkin erityiset ja niitä on tulkittava tälle hylkäysperusteelle ominaisen yleisen edun mukaisesti. Yhteisöjen tuomioistuin
         ilmaisee nimenomaan tämän, kun se kuvailee asetuksen 7 artiklan 1 kohdan yleistä rakennetta toteamalla, että jokainen tässä
         säännöksessä luetelluista rekisteröinnin hylkäysperusteista on itsenäinen verrattuna muihin, jokaista niistä on tarkasteltava
         erikseen(17) ja jokaista on tulkittava sen taustalla olevan yleisen edun valossa, koska tämä yleinen etu voi tai sen pitää heijastaa erilaisia
         huomioon otettavia seikkoja kyseessä olevan hylkäysperusteen mukaan.(18)
      
      31.   Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen tavoitteena on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan
         se, että kyseiset merkit tai merkinnät ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Kysymys on sen estämisestä, että kyseiset merkit
         tai merkinnät varattaisiin yhdelle yritykselle niiden tavaramerkiksi rekisteröimisen johdosta. Tämä yleinen etu edellyttää
         siis, että kaikki merkit tai merkinnät, joita voidaan käyttää osoittamaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia,
         joita varten rekisteröintiä on haettu, jäävät yritysten vapaasti käytettäväksi, jotta myös ne voivat käyttää niitä omien tavaroidensa
         samojen ominaisuuksien kuvailemiseen.(19)
      
      32.   Sitä paitsi ei ole tarpeen, että merkkejä ja merkintöjä, joista tässä artiklassa tarkoitettu tavaramerkki koostuu, todellisuudessa
         käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palvelujen kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä
         on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee,
         riittävää on, että näitä merkkejä ja merkintöjä voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tässä säännöksessä
         tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten
         tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden. 
      
      33.   Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoituksena on siis jättää kaikkien talouden toimijoiden käytettäväksi merkit,
         joita voidaan käyttää kuvailemaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita tai palveluja tai kyseisten tavaroiden
         tai palvelujen ominaisuuksia. Käytettävissäoloa koskeva vaatimus, joka on tämän säännöksen taustalla, koskee tämän vuoksi
         merkkejä ja merkintöjä, jotka ovat kuvailevia.
      
      34.   Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla puolestaan tavoitellaan kaikkien siinä tarkoitettujen merkkien osalta erilaista
         yleisen edun mukaista päämäärää, joka ei ole sama kuin päämäärä, jolla pyritään takaamaan niiden käytettävissäolo kaikille
         talouden toimijoille. 
      
      35.   On totta, että edellä mainitussa asiassa Libertel antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että mitä tulee
         värin itsessään rekisteröintiin tavaramerkiksi ilman tilaa koskevia rajoituksia, direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b
         alakohdan, joka vastaa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, taustalla oleva yleinen etu koskee tarvetta olla rajoittamatta
         aiheettomasti sitä, että värit ovat muiden sellaisten toimijoiden käytettävissä, jotka tarjoavat sentyyppisiä tavaroita tai
         palveluja, joita varten rekisteröintiä haetaan.(20)
      
      36.   Kuten edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetussa tuomiossa on vahvistettu, tätä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
         b alakohdan tulkintaa, joka sisältyy edellä mainitussa asiassa Libertel annettuun tuomioon ja jonka mukaan kyseisellä hylkäysperusteella
         pyritään myös käytettävissäoloa koskevaan tavoitteeseen, ei kuitenkaan saa ulottaa kaikentyyppisiin merkkeihin, jotka kuuluvat
         sen soveltamisalaan. Mitä tulee väreihin, kyseistä käytettävissäoloa koskevaa tavoitetta, joka on siis otettava huomioon arvioitaessa,
         voiko niillä olla erottamiskyky rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta, on perusteltu yhteisöjen
         tuomioistuimen kyseisessä tuomiossa esittämällä toteamuksella, jonka mukaan niiden eri värien lukumäärä, jotka todella ovat
         talouden toimijoiden käytettävissä, on hyvin pieni.(21)
      
      37.   Edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetussa tuomiossa(22) yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että kyseisen säännöksen taustalla oleva yleinen etu on selvästi sopusoinnussa edellä
         mainitun tavaramerkin pääasiallisen tehtävän kanssa. Kysymys on siitä, ettei tavaramerkiksi rekisteröidä eikä tällaisesta
         rekisteröinnistä johtuvaa suojaa anneta merkeille, jotka eivät pysty täyttämään tavaramerkin tehtävää asianomaisten tavaroiden
         ja palvelujen osalta. Tämän seurauksena yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että perusteella, jonka mukaan tavaramerkkejä,
         joita voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, ei voida
         rekisteröidä, ei ole merkitystä arvioitaessa, onko merkki erottamiskykyinen kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.(23)
      
      38.   Siitä, että merkkiä, joka ei ole kuvaileva, voitaisiin käyttää elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen
         esittämiseen, ei siis voida päätellä, että siltä väistämättä puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Toisin
         sanoen koska merkki ei ole kuvaileva eikä kuulu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, se tosiseikka tai
         pelkkä mahdollisuus, että sitä käytettäisiin elinkeinotoiminnassa kyseisten tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, ei merkitse
         sitä, että siltä puuttuisi erottamiskyky suhteessa kyseisiin tavaroihin ja palveluihin.(24)
      
      39.   Mitä lopuksi tulee menetelmään, jonka avulla on arvioitava, kuuluuko useista elementeistä koostuva merkki jonkin asetuksen
         7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen alaisuuteen vai ei, vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan
         tässä arvioinnissa on otettava huomioon myös merkin synnyttämä kokonaisvaikutelma.(25) Tämä vaatimus vastaa havaintoa, jonka mukaan keskivertokuluttaja ymmärtää normaalisti tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy
         tarkastelemaan sen eri osia.
      
      40.   On totta, että tämä sääntö ei estä sitä, että kaikkia elementtejä, joista kyseinen merkki koostuu, tarkastellaan erikseen.
         Tällainen tarkastelu on asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sisällön mukainen, jossa, kuten muistetaan, evätään rekisteröinti
         tavaramerkeiltä, jotka ”muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä”, jotka ovat kuvailevia. Se myös täyttää
         perustelua ja oikeusvarmuutta koskevat vaatimukset, jotka ovat tarpeen erityisesti niille talouden toimijoille, jotka kohtaavat
         tavaramerkin laatimisesta kansainvälisellä tasolla aiheutuvia vaikeuksia, varsinkin arvioitaessa merkin mahdollista erottamiskykyä,
         johon liittyy enemmän subjektiivisuutta kuin muihin hylkäysperusteisiin.
      
      41.   Joka tapauksessa on selvää, ettei kyseisen merkin rekisteröinnin epäämiseksi riitä se, että tarkastellun hylkäysperusteen
         todetaan soveltuvan kaikkiin elementteihin, joista kyseinen merkki muodostuu. 
      
      42.   Näin ollen silloinkin kun tavaramerkki muodostuu useista elementeistä, jotka kaikki kuvaavat rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen
         tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, tämä kuvaileva ominaisuus on vielä todettava koko tavaramerkin osalta.(26) Itse asiassa, vaikka yleissäännön mukaan pelkkä sellaisten elementtien yhdistelmä, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden
         tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, kuvailee itsekin mainittuja ominaisuuksia, koska pelkästään
         tällaisten elementtien liittäminen yhteen aiheuttamatta tavanomaisesta poikkeavaa esimerkiksi lauseopillista tai semanttista
         muutosta, voi saada aikaan vain tavaramerkin, joka muodostuu yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan
         elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan mainittujen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on kuitenkin mahdollista, että
         tällainen yhdistelmä voi tietyissä olosuhteissa olla olematta kuvaileva.(27)
      
      43.   Kun on kysymys sen arvioinnista, puuttuuko tavaramerkiltä, joka muodostuu useista elementeistä, erottamiskyky asianomaisiin
         tavaroihin ja palveluihin nähden, yhteisöjen tuomioistuin on myös todennut edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV antamassaan
         tuomiossa, että arvioinnin on joka tapauksessa perustuttava näiden eri osatekijöiden muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun
         ja että pelkästään se, että kultakin näistä osatekijöistä puuttuu erikseen tarkasteltuna erottamiskyky, ei sulje pois sitä,
         että niiden muodostama yhdistelmä voi olla erottamiskykyinen.(28)
      
      44.   Nyt on syytä palauttaa mieleen, miten tätä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sovellettiin edellä mainitussa asiassa
         SAT.1 vastaan SMHV annetussa tuomiossa.
      
      45.   Kyseisessä asiassa valituksella pyrittiin kumoamaan asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2) annettu tuomio, jolla ensimmäisen oikeusasteen
         tuomioistuin oli vahvistanut rekisteröinnin epäämisen sanamerkiltä SAT.2 rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja satelliitin
         välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen liittyviä palveluja varten. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että sanamerkiltä
         SAT.2 puuttui sen muodostamat elementit huomioon ottaen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky
         näiden palvelujen suhteen.
      
      46.   Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2) antamassaan tuomiossa eri elementtejä,
         joista sanamerkki SAT.2 muodostuu. Se katsoi ensinnäkin, että elementiltä SAT puuttuu erottamiskyky kyseisten palvelujen osalta,
         koska kyseessä on tavanomainen lyhennys sanasta satelliitti saksan ja englannin kielissä, koska tämä termi ei poikkea lyhennyksenä
         näiden kielten sananmuodostusta koskevista säännöistä ja koska tämä elementti kuvaa useimpien kyseessä olevien palvelujen
         ominaispiirrettä.
      
      47.   Tämän jälkeen se korosti, että elementtejä 2 ja . (piste) käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa tai niitä voidaan
         käyttää tällä tavoin kyseessä olevien palvelujen esittämiseen ja että näiltä elementeiltä puuttuu tämän vuoksi erottamiskyky.
      
      48.   Se päätteli näistä toteamuksista, että on yleisesti katsottava, että sen perusteella, että SAT.2:n kaltainen yhdistelmämerkki
         muodostuu vain sellaisista elementeistä, joilta puuttuu erottamiskyky, voidaan päätellä, että myös tätä tavaramerkkiä kokonaisuutena
         tarkasteltuna voidaan elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti käyttää kuvailemaan asianomaisia tavaroita ja palveluja. 
      
      49.   Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lopuksi, että tällainen päätelmä voi osoittautua virheelliseksi vain siinä tapauksessa,
         että konkreettiset seikat, kuten muun muassa epätavallinen tapa, jolla eri elementit on yhdistetty, osoittavat, että yhdistelmämerkki
         on enemmän kuin sen muodostavien elementtien summa. Se katsoi, että sanamerkki SAT.2 on muodostettu tavanomaisella tavalla
         ja että ei ole merkitystä sillä kantajan väitteellä, jonka mukaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki kokonaisuutena
         tarkastellen sisältää mielikuvituksellisen osatekijän.
      
      50.   Ottaen huomioon nämä seikat yhteisöjen tuomioistuin katsoi ensiksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli arvioinut
         sanamerkin SAT.2 erottamiskyvyn olemassaoloa lähinnä analysoimalla erikseen sen kutakin elementtiä. Se korosti, että ensimmäisen
         oikeusasteen tuomioistuin oli tukeutunut olettamaan, jonka mukaan elementit, joilta erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky,
         eivät voi yhdistettyinä olla erottamiskykyisiä, eikä keskivertokuluttajan tästä sanamerkistä saamaan yleisvaikutelmaan, kuten
         sen olisi pitänyt tehdä. Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli tarkastellut sanamerkistä
         saatavaa kokonaisvaikutelmaa ainoastaan toissijaisesti ja pitänyt täysin merkityksettöminä mielikuvituksellisen elementin
         olemassaolon kaltaisia tietoja, jotka on otettava huomioon tässä arvioinnissa.
      
      51.   Toiseksi yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen soveltamalla perusteella, jonka mukaan
         tavaramerkkejä, joita voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen,
         ei voida rekisteröidä, on merkitystä sovellettaessa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, mutta se ei ole peruste, jonka
         valossa tämän saman kohdan b alakohtaa on tulkittava.
      
      52.   Nämä alustavat pohdinnat huomioon ottaen aion tarkastella väitteitä, jotka on esitetty sen valitusperusteen tueksi, jonka
         mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Tarkastelen
         ensin ensimmäistä väitettä, jonka mukaan kokonaisvaikutelmaa ei ole otettu huomioon, sekä neljättä väitettä, joka perustuu
         siihen, että huomioon on otettu peruste, jolla ei ole merkitystä, koska näiden väitteiden yhteydessä valittaja arvostelee
         valituksenalaisen tuomion samoja kohtia.
      
      C       Kokonaisvaikutelman jättäminen ottamatta huomioon ja sellaisen arviointiperusteen ottaminen huomioon, jolla ei ole merkitystä
      1.       Asianosaisten lausumat
      53.   BioID esittää aluksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt virheen arvioidessaan kyseisen merkin mahdollista
         erottamiskykyä ja katsoessaan, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen käyttäjät ovat yleensä
         sangen valistuneita henkilöitä, vaikka kyseiset tavarat ja palvelut on tarkoitettu kaikille kuluttajille.  
      
      54.   Tämän jälkeen valittaja väittää, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin onkin muistuttanut, että useista elementeistä
         muodostuvan merkin erottamiskykyä on arvioitava sen synnyttämä kokonaisvaikutelma huomioon ottaen, se ei ole suorittanut tällaista
         tarkastelua. Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tarkastellut yksinomaan eri elementtejä, jotka muodostavat
         kyseessä olevan merkin, toisin sanoen kirjainsanaa BioID ja kuvallisia elementtejä.
      
      55.   BioID väittää lopuksi, että peruste, jonka nojalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että riidanalaiselta
         merkiltä puuttuu erottamiskyky, on todettu merkityksettömäksi. 
      
      56.   SMHV huomauttaa pääasiallisesti, että valittaja ei voi saada valituksen yhteydessä valvotuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
         suorittamaa tosiseikkojen arviointia.
      
      57.   SMHV väittää lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on muistuttanut säännöistä, jotka koskevat yhdistelmämerkin
         eri elementtien tarkastelua, ja että se on soveltanut niitä tekemättä oikeudellista virhettä. SMHV:n mukaan ensimmäisen oikeusasteen
         tuomioistuin on perustellusti todennut, että yhdistelmämerkki, joka muodostuu elementeistä, joilta puuttuu erottamiskyky asianomaisten
         tavaroiden ja palvelujen osalta, ei ole erottamiskykyisempi, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, jos mikään konkreettinen
         seikka ei osoita, että se on enemmän kuin elementtiensä summa. SMHV katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on
         näin ollen aivan ilmeisesti suorittanut kokonaisarvioinnin esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 
      
      58.   Mitä lopuksi tulee edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetun tuomion perusteella tehtäviin päätelmiin sen perusteen
         osalta, joka otettiin huomioon valituksenalaisessa tuomiossa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole SMHV:n käsityksen
         mukaan tehnyt oikeudellista virhettä, koska se on katsonut, että asianomaisena yleisönä oli käsiteltävänä olevassa asiassa
         rajoitettu yleisö. Kyseessä olevan merkin mahdollinen käyttäminen asianomaisten tavaroiden ja palveluiden esittämiseen vahvistaa
         siis SMHV:n mukaan sen, ettei merkki ole erottamiskykyinen viimeksi mainittujen osalta.
      
      2.       Arviointi
      59.   Kuten SMHV korostaa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kyllä muistuttanut säännöistä, jotka koskevat merkin mahdollisen,
         asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn tarkastelua, eikä siihen liity mitään oikeudellista
         virhettä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on huomauttanut näin ollen perustellusti, että merkin erottamiskykyä on arvioitava
         yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten sen rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen,
         miten asianomainen yleisö mieltää merkin. 
      
      60.   SMHV väittää myös perustellusti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi, jonka mukaan asianomainen yleisö
         koostuu käsiteltävänä olevassa asiassa yleisöstä, joka on perillä rekisteröintihakemuksessa tarkoitetuista tavaroista ja palveluista,
         on luonteeltaan tosiseikkoja koskevaa arviointia, joka kuuluu kyseisen tuomioistuimen toimivaltaan ja joka tämän vuoksi ei
         ole oikeuskysymys, joka voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi valituksen yhteydessä, lukuun ottamatta sitä
         tapausta, että asiakirjoihin sisältyvä selvitys on otettu vääristyneellä tavalla huomioon.(29)
      
      61.   Huomautettuaan, että kyseessä oleva merkki koostuu sanallisesta elementistä ja kuvallisista elementeistä, ensimmäisen oikeusasteen
         tuomioistuin toteaa lopuksi perustellusti, että merkin erottamiskyvyn arviointi edellyttää sen tarkastelua kokonaisuutena.
         Olen kuitenkin sitä mieltä, samoin kuin valittaja, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole suorittanut tällaista
         tarkastelua valituksenalaisessa tuomiossa.
      
      62.   Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 28 ja 29 kohdassa, että kirjainsana BioID
         koostuu kahdesta osasta eli Bio ja ID, jotka muodostavat vastaavasti englannin kielessä yleisen lyhenteen substantiivista
         identification ja lyhenteen joko adjektiiveista biological (biologinen) tai biometrical (biometrinen) tai substantiivista
         biology (biologia). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli tästä, että kirjainsana BioID muodostuu kahdesta kyseisen
         viitekielen sanastoon kuuluvasta lyhenteestä, se ei poikkea tämän kielen sanastoon liittyvistä säännöistä eikä näin ollen
         ole rakenteeltaan epätavallinen. Se katsoi, että kun otetaan huomioon, mitä tavaroita ja palveluja tavaramerkkihakemus koskee,
         asianomaisen yleisön on katsottava ymmärtävän kirjainsanan BioID niin, että se tarkoittaa biometristä tunnistamista (biometrical
         identification). 
      
      63.   Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin esitti tämän jälkeen valituksenalaisen tuomion 30–32 kohdassa, että biometrinen tunnistaminen
         on yksi rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden teknisistä toiminnoista ja että se viittaa suoraan yhteen mainitussa
         hakemuksessa tarkoitettujen palvelujen ominaisuuksista tai sillä on läheinen toiminnallinen yhteys näihin. 
      
      64.   Näiden tosiasioita koskevien toteamusten perusteella, joiden kyseenalaistaminen tämän valituksen yhteydessä ei kuulu yhteisöjen
         tuomioistuimelle, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli 34 kohdassa, että kirjainsanalta BioID puuttuu erottamiskyky
         tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta. 
      
      65.   Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli tämän jälkeen riidanalaisen merkin kuvallisia elementtejä. Se totesi kirjainsanan
         BioID typografisten piirteiden osalta, sellaisena kuin se on esitetty kyseessä olevassa merkissä, että Arial-kirjasintyyliä
         ja eripaksuisia kirjaimia käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa esitettäessä kaikenlaisia tavaroita ja palveluja. Se esitti,
         että sama koskee pistettä, koska tätä elementtiä käytetään yleisesti sanamerkin osien viimeisenä osana osoittamassa sitä,
         että kyse on lyhenteestä. 
      
      66.   Lopuksi graafisen elementin ® osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että SMHV on perustellusti todennut suullisessa
         käsittelyssä, että tällä merkillä on ainoastaan tarkoitus ilmaista se, että kyse on tiettyä aluetta varten rekisteröidystä
         tavaramerkistä, ja jos sitä ei ole rekisteröity, tällaisen elementin käyttäminen on omiaan johtamaan kuluttajia harhaan. Lisäksi
         ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että tätä elementtiä käytetään yhdessä yhden tai useamman muun merkin kanssa
         yleisesti elinkeinotoiminnassa esitettäessä kaikenlaisia tavaroita ja palveluja.
      
      67.   Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jatkoi päättelyään valituksenalaisen tuomion 40–44 kohdassa seuraavilla perusteilla:
      ”40      Näin ollen edellä 38 ja 39 kohdassa tarkoitettuja graafisia elementtejä voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä
         hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluita, minkä vuoksi näiltä elementeiltä puuttuu erottamiskyky näiden tavaroiden
         ja palvelujen osalta.
      
      41      Tämän perusteella haettu tavaramerkki koostuu sellaisten elementtien yhdistelmästä, joista jokaiselta puuttuu erottamiskyky
         kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta siksi, että niitä voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä tavaramerkkihakemuksessa
         tarkoitettuihin tavara- ja palvelulajeihin kuuluvia tavaroita ja palveluja.
      
      42      Lisäksi oikeuskäytännöstä ilmenee, että sen perusteella, että yhdistelmämerkki koostuu ainoastaan elementeistä, joilta puuttuu
         erottamiskyky kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, voidaan katsoa, että myös tätä yhdistelmämerkkiä – kun sitä tarkastellaan
         kokonaisuutena – voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä näitä tavaroita tai palveluja. Päinvastainen
         päätelmä voitaisiin tehdä ainoastaan, jos konkreettisten seikkojen perusteella eli esimerkiksi eri elementtien yhdistämistavan
         vuoksi olisi katsottava, että yhdistelmämerkki kokonaisuutena tarkasteltuna on enemmän kuin pelkkä elementtiensä summa (ks.
         vastaavasti julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin antama ratkaisuehdotus [edellä mainitussa] asiassa – – Koninklijke KPN Nederland,
         65 kohta).
      
      43      Toisin kuin kantaja väittää, nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole esitetty tällaisia konkreettisia seikkoja. Haetun tavaramerkin
         rakenne, joka pääasiallisesti muodostuu kuvailevan kirjainsanan, edellä 37 kohdassa mainittujen typografisten piirteiden sekä
         edellä 38 ja 39 kohdassa mainittujen graafisten elementtien yhdistelmästä, ei voi vaikuttaa siihen päätelmään, että kokonaisuutena
         tarkasteltuna kyseistä tavaramerkkiä voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa esitettäessä niitä tavaroita ja palveluita,
         jotka kuuluvat tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuihin tavara- ja palvelulajeihin.
      
      44      Näin ollen haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky suhteessa kyseisiin tavaroihin ja palveluihin.”
      68.   Mielestäni näiden perusteiden tarkastelusta ilmenee, että kuten edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2) annetussa
         tuomiossa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut riidanalaisen merkin erottamiskyvyn olemassaoloa rajoittuen
         niiden eri elementtien erilliseen analyysiin, joista merkki koostuu. Käyttäen lähes identtisiä termejä kuin mainitun tuomion
         49 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tukeutui valituksenalaisen tuomion 42 kohdassa olettamaan, jonka mukaan
         elementit, joilta erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, eivät voi yhdistettyinä olla erottamiskykyisiä, eikä asianomaisen
         yleisön tästä merkistä saamaan yleisvaikutelmaan, kuten sen olisi pitänyt tehdä. Kuten asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2)
         annetussa tuomiossa, se tarkasteli riidanalaisen merkin synnyttämää kokonaisvaikutelmaa ainoastaan toissijaisesti.
      
      69.   Tämän seurauksena totean, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin omaksui valituksenalaisessa tuomiossa kyseessä olevan
         merkin erottamiskyvyn arvioimiseksi saman menetelmän, jota on sovellettu edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2)
         annetussa tuomiossa.
      
      70.   Lisäksi käsiteltävänä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei joutunut vastakkain sanamerkin kanssa, kuten
         edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2), vaan sanallisesta elementistä ja useista kuvallisista elementeistä koostuvan
         kuviomerkin kanssa. Se totesi, kuten on havaittu, että sanallinen elementti BioID kuvailee tavaroita ja palveluja, joita varten
         rekisteröintiä on haettu, tai niiden ominaisuuksia. Tästä se päätteli perustellusti, että tältä kyseisen merkin elementiltä
         puuttuu erottamiskyky.
      
      71.   Sitä vastoin se piti valituksenalaisen tuomion 35 ja 36 kohdassa virheellisenä toisen valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä
         suorittamaa arviointia, jonka mukaan tällaiselta merkiltä puuttuu erottamiskyky, koska sanallinen elementti on kuvaileva ja
         koska kuvallisten elementtien suhteellinen painoarvo on ”vähäinen” verrattuna tähän sanalliseen elementtiin. 
      
      72.   Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa erityisesti seuraavaa:
      ”Tältä osin on muistutettava, että yhdistelmämerkin erottamiskyvyn puuttumista ei voida ratkaista sen suhteellisen painoarvon
         perusteella, joka tietyillä yhdistelmämerkin elementeillä on verrattuna tiettyihin muihin tämän tavaramerkin elementteihin,
         joiden erottamiskyvyn puuttuminen on jo selvitetty. Asetuksen – – 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei nimittäin voida soveltaa
         yhdistelmämerkkiin, jos yksikin yhdistelmämerkin muodostavista elementeistä on erottamiskykyinen suhteessa kyseisiin tavaroihin
         tai palveluihin. Näin voi kuitenkin olla siitä huolimatta, että ainoa yhdistelmämerkin erottamiskykyinen elementti ei ole
         hallitseva suhteessa muihin yhdistelmämerkin elementteihin.”
      
      73.   Minulla on tiettyjä epäilyksiä sen analyysin tarkkuuden suhteen, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kehittänyt
         näissä kahdessa viimeisessä virkkeessä. Ensinnäkin oikeuskäytännön mukaan, kuten on nähty, ratkaisevaa on se, että kyseessä
         oleva merkki kokonaisuutena tarkasteltuna voi olla asianomaisen yleisön kannalta erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksessa
         tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta. Tämän vuoksi samalla tavoin kuin ei voida olettaa, että sellaiselta merkiltä,
         joka koostuu elementeistä, joilta erillisinä puuttuu erottamiskyky, puuttuu itseltään tämä kyky, mielestäni on vaikea olettaa,
         että sellaisen elementin sisältyminen yhdistelmämerkkiin, joka voisi itse olla erottamiskykyinen, riittäisi antamaan tämän
         kyvyn merkille kokonaisuudessaan. 
      
      74.   Näin ollen kun kuviomerkki, jonka rekisteröintiä haetaan, koostuu sanallisesta elementistä, joka on täysin kuvaileva, kuten
         kirjainsana BioID, koska kyseiseen sanalliseen elementtiin ei sisälly mitään ei-kuvailevaa lisäsanaa, minun on vaikea nähdä,
         miten kyseistä merkkiä kokonaisuudessaan voitaisiin pitää erottamiskykyisenä, jos kyseinen sanallinen elementti on luonteeltaan
         hallitseva suhteessa merkin kuvallisiin elementteihin. Tässä tapauksessa on täysi syy ajatella, että juuri tämä sanallinen
         elementti kiinnittää asianomaisen yleisön huomion ja estää sitä ymmärtämästä merkkiä kokonaisuudessaan osoitukseksi alkuperästä.
         
      
      75.   Kuviomerkki, joka koostuu täysin kuvailevasta sanallisesta elementistä, ei siis mielestäni voisi olla erottamiskykyinen kuin
         siinä tapauksessa, että se sisältää kuvallisia elementtejä, jotka ovat itsessään erottamiskykyisiä ja riittävän silmäänpistäviä
         asianomaisen yleisön mielestä kiinnittääkseen sen huomion kyseisen sanallisen elementin sijasta, tai ainakin sellaisia kuvallisia
         elementtejä, jotka voivat ”pyyhkiä pois” kyseisen sanallisen elementin merkityksen ja antaa merkille kokonaisuutena tarkasteltuna
         erottamiskyvyn. 
      
      76.   Olen täysin tietoinen siitä, että tällaisia edellytyksiä on vaikea täyttää, koska sanallinen elementti kiinnittää yleensä
         paremmin huomiota kuin kuvalliset elementit. Vaikka tästä seuraisi, että tämäntyyppisten kuviomerkkien rekisteröinti tavaramerkiksi
         osoittautuisi käytännössä vaikeaksi tai rajoittuisi poikkeustapauksiin, tämä tiukkuus on kuitenkin mielestäni tarpeen, jotta
         vältettäisiin se, että tällaisten tavaramerkkien rekisteröinnin seurauksena voisi olla niiden perusteiden mukaisesti, joita
         tavallisesti sovelletaan sekaannusvaaran olemassaolon arvioimiseksi, että tavaramerkkien haltijalle annetaan yksinoikeus sanalliseen
         elementtiin, joka pelkästään kuvailee asianomaisten tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia.
      
      77.   Lopuksi, kuten valittaja on perustellusti väittänyt, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustanut arviointinsa perusteeseen,
         jolla ei ole merkitystä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen yhteydessä.
      
      78.   Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on päätellyt, että elementeiltä, jotka muodostavat riidanalaisen merkin,
         puuttuu erottamiskyky sen vuoksi, että niitä voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen
         tavaroiden ja palvelujen esittämiseen.
      
      79.   Vaikka kyseisellä perusteella on merkitystä sellaisen elementin osalta, joka kuvailee rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja
         tavaroita tai palveluja tai niiden ominaisuuksia, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa sanallinen elementti BioID, näin ei
         kuitenkaan ole kuvallisten elementtien osalta, joita ovat kirjasintyyli Arial, pelkkä piste tai elementti ®, kuten olemme
         havainneet. Se seikka, että kyseisiä elementtejä, jotka eivät itsessään mitenkään kuvaa kyseessä olevia tavaroita ja palveluja,
         voidaan käyttää niiden esittämiseen elinkeinotoiminnassa, ei sinänsä merkitse, että niiltä puuttuu kokonaan erottamiskyky
         kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta. 
      
      80.   Katson, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut samalla tavoin virheellisesti asetuksen 7 artiklan 1 kohdan
         b alakohtaa valituksenalaisen tuomion 43 kohdassa päättelemällä, että kyseessä olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky, sellaisen
         arvioinnin perusteella, jonka mukaan ”kokonaisuutena tarkasteltuna kyseistä tavaramerkkiä voidaan yleisesti käyttää elinkeinotoiminnassa
         esitettäessä tavaroita ja palveluita”, joita rekisteröintihakemuksessa tarkoitetaan. 
      
      81.   Tämän vuoksi päättelen, että valituksenalainen tuomio sisältää samat oikeudelliset virheet kuin edellä mainitussa asiassa
         SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2) annettu tuomio. Näin ollen ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin tekee siitä samat päätelmät kuin
         edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetussa tuomiossa ja toteaa, että valituksenalainen tuomio on kumottava.
      
      82.   Tämä ehdotus huomioon ottaen tarkastelen vain toissijaisesti kahta muuta väitettä, jotka valittaja on esittänyt sen valitusperusteen
         tueksi, jonka mukaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu virheellisesti.
      
      D       Valittajan väitteen, jonka mukaan ei ole voitu osoittaa, että yleisö ja kilpailijat todella käyttävät kyseessä olevaa merkkiä,
            jättäminen ottamatta huomioon
      83.   BioID arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei tämä ole ottanut huomioon sen väitettä, jonka mukaan
         ei ole voitu osoittaa, että yleisö tai valittajan kilpailijat todella käyttävät riidanalaista merkkiä.  Valittajan mukaan
         se ei ole myöskään ottanut huomioon sitä, että riidanalaista merkkiä ei esiinny sanakirjoissa eikä se ole tekninen termi.
      
      84.   BioID väittää myös, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut virheellisesti tosiseikat, koska se on katsonut,
         että Bio on lyhenne, vaikka kyseessä on etuliite, ja koska se on katsonut, että kirjainsana BioID ei ole rakenteeltaan tavanomaisesta
         poikkeava.
      
      85.   Mitä tulee kirjainsanaan BioID, katson, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä arvioidessaan,
         ettei asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen soveltamiseksi ollut tarpeen näytön esittäminen
         siitä, että kyseistä kirjainsanaa todella käytetään osoittamaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja.
         
      
      86.   Itse asiassa, kuten edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Wrigley annetussa tuomiossa(30) on todettu, asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun hylkäysperusteen soveltamiseksi ei ole tarpeen, että
         tässä artiklassa tarkoitetun tavaramerkin muodostavia merkkejä ja merkintöjä todella käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana
         sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden
         ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, riittävää on, että näitä merkkejä ja merkintöjä
         voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tässä säännöksessä tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin
         yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.
      
      87.   Mitä sitten tulee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemään analyysiin siitä, miten asianomainen yleisö ymmärtää elementit
         Bio ja ID, kysymys on luonteeltaan tosiseikkoja koskevista arvioinneista, eikä valittaja ole osoittanut, että ensimmäisen
         oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut huomioon vääristyneellä tavalla näiden elementtien merkityksen.
      
      88.   Mitä lopuksi tulee väitteeseen, joka koskee näyttöä siitä, että merkkiä, sellaisena kuin se ilmenee kokonaisuudessaan, käytetään
         tavaroiden ja palvelujen esittämisessä elinkeinotoiminnassa, se vahvistaa edellä tarkasteltua neljättä väitettä, ja olen jo
         ehdottanut todettavaksi, että tällaisella perusteella ei ole merkitystä arvioitaessa useista elementeistä, joista kaikki eivät
         kuvaile rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja, koostuvan yhdistelmämerkin erottamiskykyä.
      
      E       Väite, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen arviointivirheen katsoessaan, että vastaavat
            rekisteröidyt tavaramerkit eivät osoita sitä, että kyseessä oleva merkki on erottamiskykyinen, ja loukannut yhdenvertaisen
            kohtelun periaatetta
      89.   BioID arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on tehnyt oikeudellisen arviointivirheen, koska se
         ei ole katsonut, että SMHV:n rekisteröimät sanamerkit, joihin sisältyy etuliite bio, osoittavat, että kyseessä oleva merkki
         on erottamiskykyinen. BioID kyseenalaistaa myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa
         tekemän arvioinnin, jonka mukaan se ei ole tuonut esiin sellaisia kyseisiin SMHV:n päätöksiin sisältyviä perusteluja, jotka
         voisivat asettaa kyseenalaiseksi analyysin, jonka mukaan kyseessä olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky.
      
      90.   BioID asettaa myös kyseenalaiseksi arvioinnit, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt SMHV:n suorittamasta
         sanamerkin Bioid rekisteröinnistä sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka ovat samanlaisia kuin riidanalaisessa rekisteröintihakemuksessa
         tarkoitetut tavarat ja palvelut. Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen arvioidessaan,
         että tällä sanamerkillä oli eri merkitys kuin kyseessä olevalla kuviomerkillä, koska kyseisessä sanamerkissä kirjaimet id
         oli kirjoitettu pienin kirjaimin. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin siis jätti valittajan mukaan huomioon ottamatta sen
         tosiseikan, että rekisteröinti suojaa sanamerkkiä riippumatta käytetystä kirjoitustavasta. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen
         tuomioistuin on valittajan mukaan loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska ei ole hyväksyttävää, että SMHV myöntää
         rekisteröinnin sanamerkille Bioid ja epää rekisteröinnin kyseessä olevalta kuviomerkiltä, joka lausutaan samalla tavalla ja
         johon sisältyy lisäksi graafisia elementtejä. 
      
      91.   Kysymys siitä, voivatko SMHV:n päätökset, joilla on hyväksytty sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, jotka ovat identtisiä
         tai vastaavia kuin kyseessä oleva merkki, periaatteessa olla sellaisia seikkoja, jotka voidaan ottaa huomioon kyseisen merkin
         erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessä, on mielestäni oikeuskysymys, joka niin muodoin voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen
         ratkaistavaksi valituksen yhteydessä.
      
      92.   Tässä asiassa katson, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä valituksenalaisessa
         tuomiossa, koska se on todennut kyseisen tuomion 47 kohdassa, että ”aikaisemmassa päätöksessä olevat tosiseikkoja tai oikeuskysymyksiä
         koskevat perustelut voivat tosin tukea kanneperustetta, joka koskee asetuksen – – jonkin säännöksen virheellistä soveltamista”.
         Tällä sanamuodolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei siis ole, toisin kuin valittaja antaa väitteessään ymmärtää, torjunut
         sitä, että niiden päätösten perustelut, joilla SMHV oli myöntänyt rekisteröinnin identtisille tai vastaaville tavaramerkeille
         kuin kyseessä oleva merkki, voitaisiin ottaa huomioon kyseisen merkin erottamiskyvyn arvioimiseksi.(31) Valittajan argumentointi tässä kohdin johtuu näin ollen valituksenalaisen tuomion virheellisestä tulkinnasta. 
      
      93.   Valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa oleva maininta, jonka mukaan kyseessä olevassa asiassa kantaja ei tuonut esiin sellaisia
         SMHV:n päätöksiin sisältyviä perusteluja, jotka voisivat asettaa kyseenalaiseksi analyysin, jonka mukaan kyseessä olevalta
         merkiltä puuttuu erottamiskyky, on mielestäni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittamaa kantajan sille esittämän
         todistusaineiston arviointia. On kuitenkin huomautettava, että muutoksenhaku on rajoitettu oikeuskysymyksiin, kuten EY 225
         artiklasta ja EY:n tuomioistuimen perussäännön 58 artiklasta ilmenee. Tämän muutoksenhakukeinon tavoitteena ei ole mahdollistaa
         asianosaisille uuden ratkaisun saamista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi saatetusta asiasta kokonaisuudessaan
         vaan ainoastaan valvoa tämän tekemän päätöksen laillisuutta. Tästä seuraa, että ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
         on toimivaltainen arvioimaan, mikä arvo on annettava sille toimitetuille todisteille, jollei niitä ole otettu huomioon vääristyneellä
         tavalla.(32) Yhteisöjen tuomioistuimelle esittämissään huomautuksissa valittaja ei ole esittänyt seikkoja, jotka olisivat omiaan osoittamaan,
         että näin olisi tapahtunut. 
      
      94.   Lopuksi on todettava, että myöskään valittajan moitteet, jotka koskevat päätelmiä, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
         olisi sen mukaan pitänyt tehdä SMHV:n päätöksestä, jolla oli hyväksytty sanamerkin Bioid rekisteröinti ”painotuotteita”, ”televiestintää”
         ja ”tietokoneohjelmointia” varten, eivät ole perusteltuja. Kun kysymys on ensinnäkin valituksenalaisen tuomion 48 kohtaan
         sisältyvästä arvioinnista, jonka mukaan se, että ”sanamerkissä Bioid kirjaimet id on kirjoitettu pienillä kirjaimilla, on
         omiaan erottamaan tämän tavaramerkin merkityssisältönsä osalta kirjainsanasta BioID, sellaisena kuin se on esitetty haetussa
         tavaramerkissä”, se ei mielestäni osoita, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi jättänyt ottamatta huomioon sen,
         että sanamerkki ei sisällä kuvallisia elementtejä, eikä sitä, että rekisteröintihakemus ja siitä johtuva suoja koskevat kyseisessä
         hakemuksessa mainittua sanaa eikä sitä tapaa, jolla se on kirjoitettu tässä hakemuksessa. 
      
      95.   Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on mielestäni halunnut yksinkertaisesti sanoa, että sanaa bioid, sellaisena kuin se
         on kirjoitettu rekisteröintihakemuksessa, ei lausuta a priori samalla tavalla kuin kirjainsana BioID, joka näyttää selvästi
         koostuvan kahdesta elementistä eli Bio ja ID, jotka asianomainen yleisö voi ymmärtää kyseessä olevat tavarat ja palvelut huomioon
         ottaen lyhenteiksi sanoista biometrical identification. 
      
      96.   Lisäksi valituksenalaisen tuomion perustelujen kyseistä osaa voitaisiin pitää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman
         arvioinnin ylimääräisenä perusteluna, jossa todetaan pääasiallisesti, että kyseinen SMHV:n suorittama rekisteröinti ei aseta
         kyseenalaiseksi sitä analyysiä, jonka mukaan riidanalaiselta kuviomerkiltä puuttuu erottamiskyky, koska ensimmäisen oikeusasteen
         tuomioistuin on myös todennut, että kyseinen merkki ja sanamerkki Bioid eivät ole toisiinsa rinnastettavissa. Tämän vuoksi
         valituksenalaisen tuomion 48 kohtaan kohdistuvaa valittajan väitettä, joka perustuu SMHV:n rekisteröimän sanamerkin kirjoitustapaan,
         voitaisiin pitää merkityksettömänä.(33)
      
      97.   Mielestäni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole myöskään loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta pidättymällä
         päättelemästä kyseisestä rekisteröinnistä, että kyseessä oleva merkki on erottamiskykyinen. Olettaen, että kyseistä periaatetta
         voitaisiin soveltaa tässä tapauksessa,(34) korostan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, että kyseessä oleva merkki ja rekisteröity sanamerkki eivät
         ole toisiinsa rinnastettavissa. Valittaja ei ole osoittanut, että kyseinen arviointi johtuisi siitä, että tosiseikat on otettu
         huomioon vääristyneellä tavalla. Korostan tältä osin, että kuviomerkissä BioID kahden viimeisen kirjaimen esittäminen isoilla
         kirjaimilla ja ohuemmilla kirjaimilla sekä piste, joka seuraa kyseistä kirjainsanaa, korostavat sitä, että sanallinen elementti
         koostuu kahdesta erillisestä elementistä, jotka asianomainen yleisö voi ymmärtää lyhenteiksi sanoista biometrical identification,
         mikä ei välttämättä ilmene sanasta bioid, joka on rekisteröity sanamerkiksi. 
      
      98.   On syytä myös lisätä, että tavarat ja palvelut, joita varten sanamerkki on rekisteröity, eroavat niiden tavaroiden ja palvelujen
         kuvauksesta, joita varten kyseisen kuviomerkin rekisteröintiä haetaan. Itse asiassa asianosaisten lausumista ilmenee, että
         mainittu sanamerkki on rekisteröity tarkoittamaan tietokoneohjelmia tallennusalustasta riippumatta, televiestintätuotteita
         ja tietokoneohjelmointia ilman mitään muuta täsmennystä kyseisten tavaroiden ja palvelujen luonteen osalta. Kyseessä olevan
         kuviomerkin rekisteröintihakemuksessa on kuitenkin täsmennetty, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat erityisesti käyttöoikeuksien
         valvontaan biometrisiin erityistuntomerkkeihin perustuvan elävien olentojen tunnistamisen avulla liittyviä tavaroita ja palveluja,
         jotka näin ollen ovat yhteydessä biometriseen tunnistamiseen.
      
      F       Valituksenalaisen tuomion kumoamisen seuraukset
      99.   Kysymys, joka on vielä ratkaistava, koskee ainoastaan sitä, puuttuuko kyseiseltä kuviomerkiltä kokonaisuutena arvioituna erottamiskyky
         rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
         tavalla.
      
      100. Kyseessä olevan merkin synnyttämästä kokonaisvaikutelmasta on keskusteltu asianosaisten kesken erityisesti suullisen käsittelyn
         kuluessa yhteisöjen tuomioistuimessa. Minusta vaikuttaa siltä, että asian voidaan katsoa olevan ratkaisukelpoinen EY:n tuomioistuimen
         perussäännön 61 artiklan mukaisesti ja että olisi prosessiekonomian vastaista palauttaa se ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.
         Näin ollen ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee asian itse, kuten se teki edellä mainitussa asiassa SAT.1 vastaan
         SMHV annetussa tuomiossa.
      
      101. On havaittu, että kyseinen kuviomerkki muodostuu sanallisesta elementistä, joka koostuu kirjainsanasta BioID, ja kuvallisista
         elementeistä, jotka johtuvat yhtäältä typografisista ominaispiirteistä, joita tällä kirjainsanalla on, ja toisaalta viimeksi
         mainitun jälkeen sijoitetuista graafisista elementeistä eli pisteestä ja merkistä ®. 
      
      102. Kirjainsanan BioID osalta on todettu, että kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen alasta perillä olevista henkilöistä koostuva
         asianomainen yleisö voi ymmärtää, että se on kahden lyhenteen Bio ja ID yhdistelmä ja tarkoittaa sanoja biometrical identification
         (biometrinen tunnistaminen). Tiedetään myös, että biometrinen tunnistaminen on yksi rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen
         tavaroiden teknisistä ominaisuuksista ja että se liittyy suoraan yhteen niiden palvelujen ominaisuuksista, joita mainitussa
         hakemuksessa tarkoitetaan, tai on läheisessä toiminnallisessa yhteydessä näiden kanssa. On siis kiistämätöntä, että kirjainsanalta
         BioID sanallisena elementtinä, joka pelkästään kuvailee yhtä rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen
         ominaisuutta, puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta.
      
      103. Mitä tulee kyseisen merkin kuvallisiin elementteihin, ensinnäkin, kun kysymyksessä on kirjainsanan BioID esittämisessä käytetty
         kirjoitustapa, on korostettu, että Arial-kirjasintyylillä kirjoitettuja kirjaimia käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa.
         Asianosaisten lausumista ilmenee myös, että kirjainsanan BioID perään liitettyä pistettä käytetään yleensä sanamerkin viimeisenä
         elementtinä sen osoittamiseksi, että on kyse lyhenteestä. Elementti ® puolestaan osoittaa yleensä, että merkki, johon se liittyy,
         on rekisteröity tavaramerkiksi tiettyä aluetta varten.
      
      104. Näiden toteamusten perusteella voidaan päätellä, että mikään niistä kuvallisista elementeistä, joista kyseessä oleva merkki
         koostuu, ei ole itsessään erityisen erottamiskykyinen suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita rekisteröintihakemus
         koskee. Niin muodoin kyseessä oleva merkki koostuu sanallisesta elementistä, joka kuvailee asianomaisten tavaroiden ja palvelujen
         ominaisuuksia, ja kuvallisista elementeistä, joilta erikseen tarkasteltuina puuttuu myös erottamiskyky suhteessa näihin tavaroihin
         ja palveluihin.
      
      105. Kun tarkastellaan tavaramerkin synnyttämää kokonaisvaikutelmaa, todetaan, että kyseessä olevien eri elementtien vuorovaikutus
         ei tee merkistä erottamiskykyistä. Yhtäältä sanallinen elementti BioID on selvästi hallitseva elementti, joka erottuu kyseisen
         merkin kokonaisarvioinnissa. Kirjasintyyli, jolla se on kirjoitettu, on yleinen. Pisteen ja elementin ® merkitys kyseisessä
         merkissä suhteessa sanalliseen elementtiin BioID osoittautuu puolestaan sangen vähäpätöiseksi.
      
      106. Näin ollen on pakko todeta, että kuvalliset elementit, jotka muodostavat merkin, eivät mitenkään heikennä kirjainsanan BioID
         mahdollista merkitystä asianomaiselle yleisölle ja niin muodoin sen kuvailevaa ominaisuutta. Päinvastoin voidaan todeta, että
         ne korostavat kyseistä merkitystä tai myötävaikuttavat siihen. Kuten on havaittu, kirjainsanan BioID kaksi viimeistä kirjainta
         on kirjoitettu isoin kirjaimin, kun taas edellä olevat kirjaimet ovat pieniä. Kaksi viimeistä kirjainta ID ovat myös ohuempia
         kuin kolme edellä olevaa kirjainta. Tämä kirjoitustavan ero vahvistaa vaikutelmaa, että kirjainsana BioID koostuu kahdesta
         erillisestä elementistä eli Bio ja ID. Samoin piste, joka seuraa tätä kirjainsanaa, vahvistaa, että kokonaisuus BioID vastaa
         lyhenteitä, kun otetaan huomioon sen tavanomainen merkitys tavaramerkkialalla.
      
      107. Tästä voidaan päätellä, että kyseessä olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky asianomaisten tavaroiden ja palvelujen suhteen.
         BioID:n riidanalaiseen päätökseen kohdistuva kanne on näin ollen hylättävä.
      
      108. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan silloin, kun valitus on perusteltu ja yhteisöjen
         tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se päättää oikeudenkäyntikuluista. Työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan,
         jota sovelletaan työjärjestyksen 118 artiklan nojalla muutoksenhakumenettelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
         korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut valittajan velvoittamista korvaamaan
         oikeudenkäyntikulut ja tämä on hävinnyt asian, valittaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
      
      V       Ratkaisuehdotus
      109. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin
      1)      kumoaa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-91/01, BioID vastaan SMHV, 5.12.2002 antaman tuomion 
      2)      hylkää sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 20.2.2001 tekemään päätökseen
         (asia R 538/1999-2) kohdistuvan kanteen
      
      3)      velvoittaa valittajan korvaamaan asian käsittelystä yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja yhteisöjen tuomioistuimessa
         aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
      
      1 –	Alkuperäinen kieli: ranska.
      
      2 –	Jäljempänä BioID.
      
      3 –	Asia T-91/01 (Kok. 2002, s. II-5159), jäljempänä valituksenalainen tuomio.
      
      4 –	Jäljempänä SMHV.
      
      5 –	Jäljempänä riidanalainen päätös.
      
      6 –	Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna
         (jäljempänä asetus).
      
      7 –	Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan
         sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.
      
      8 –	Kysymyksessä olivat tarkemmin sanoen seuraavat tavarat ja palvelut:
      
      	–	luokka 9: ”Tietokoneohjelmistot, tietokonelaitteet ja niiden osat, optiset, akustiset ja elektroniset laitteet ja niiden
         osat, kaikki edellä mainitut tavarat erityisesti käyttöoikeuksien valvontaan ja siihen liittyen, tietokoneiden väliseen viestintään
         sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien olentojen tunnistamiseen
         tai varmennukseen.”
      
      	–	luokka 38: ”Tietoliikennepalvelut; turvallisuuspalvelut, jotka liittyvät tietokoneviestintään, tietokantojen käyttöoikeuksiin,
         elektroniseen maksuliikenteeseen, käyttöoikeuksien tarkistukseen sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen
         erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen.”
      
      	–	luokka 42: ”Ohjelmistojen käyttömahdollisuuksien tarjoaminen Internetin ja muiden tietoverkkojen välityksellä, tietokoneohjelmien
         online-huolto, tietokoneohjelmointi, kaikki edellä mainitut palvelut erityisesti käyttöoikeuksien valvontaan ja siihen liittyen,
         tietokoneiden väliseen viestintään sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan
         elävien olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen; järjestelmien tekninen kehittäminen käyttöoikeuksien valvontaan, tietokoneiden
         väliseen viestintään sekä tietokoneavusteiseen, yhteen tai useampaan biometriseen erityistuntomerkkiin perustuvaan elävien
         olentojen tunnistamiseen tai varmennukseen.” 
      
      9 –	Asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I-7561, 29 kohta).
      
      10 –	Koska valittaja on tehnyt valituksen 3.2.2003 eli Nizzan sopimuksen voimaantulopäivän 1.2.2003 jälkeen, käytän EY:n tuomioistuimen
         perussäännön artiklojen numerointia, sellaisena kuin se ilmenee kyseisestä sopimuksesta. 
      
      11 –	Asia C-329/02 P (Kok. 2004, s. I-8317).
      
      12 –	Asia C-219/95 P, Ferriere Nord v. komissio, tuomio 17.7.1997 (Kok. 1997, s. I-4411, 56 kohta) ja asia C-299/98, CPL Imperial
         2 ja Unifrigo v. komissio, määräys 9.12.1999 (Kok. 1999, s. I-8683, 54 kohta).
      
      13 –	Ks. mm. asia 2/57, Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse v. korkea viranomainen, tuomio 12.6.1958 (Kok. 1958, s. 129
         ja 146) ja asia C-153/96 P, De Rijk v. komissio, tuomio 29.5.1997 (Kok. 1997, s. I-2901, 19 kohta). 
      
      14 –	Asia T-323/00 (Kok. 2002, s. II‑2839).
      
      15 –	Ks. mm. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta) ja asia C-299/99,
         Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta).
      
      16 –	Asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1619, 86 kohta).
      
      17 –	Asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004 (39 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      18 –	Yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004 (Kok. 2004, s. I‑5089, 45 ja 46 kohta).
      
      19 –	Ks. mm. asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003 (Kok. 2003, s. I-12447, 31 kohta) ja asia C-326/01 P, Telefon
         & Buch v. SMHV, määräys 5.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1371, 27 kohta). Ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä
         21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan
         c alakohdan identtisten säännösten osalta yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok.
         1999, s. I-2779, 25 kohta); yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3161, 73 kohta);
         asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s. I-3793, 52 kohta) ja em. asia Koninklijke KPN Nederland (tuomion 54
         ja 55 kohta).
      
      20 –	Tuomion 60 kohta.
      
      21 –	Asia C-104/01, tuomion 47 kohta.
      
      22 –	Tuomion 27 kohta.
      
      23 –	Tuomion 36 kohta.
      
      24 –	Näin ollen on todettu esimerkiksi, että tällainen käyttö ei sinänsä ole esteenä sellaisen tavaramerkin rekisteröinnille,
         joka koostuu merkeistä tai ilmauksista, jotka ovat mainoksissa käytettäviä iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai kehotuksia
         ostaa niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on käytetty (asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001,
         Kok. 2001, s. I-6959, 40 kohta). Ainoastaan siinä tapauksessa, että nämä merkit tai ilmaukset ovat muuttuneet sellaisiksi,
         että niillä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan kyseisen tavaramerkin tarkoittamia
         tavaroita tai palveluja ja että niitä koskee asetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu hylkäysperuste, niiden
         rekisteröinti on evättävä viimeksi mainitun säännöksen mukaisesti.
      
      25 –	Ks. erottamiskyvyn arvioinnin osalta em. asia DKV v. SMHV, tuomion 24 kohta, ja kuvailevuuden arvioinnin osalta asia C-265/00,
         Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1699, 37 kohta) ja em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 96 kohta.
         
      
      26 –	Em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 96 kohta.
      
      27 –	Edellä alaviitteessä 26 mainitun tuomion 99 ja 100 kohta.
      
      28 –	Tuomion 28 kohta.
      
      29 –	Em. asia DKV v. SMHV, tuomion 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.
      
      30 Tuomion 32 kohta (tekijän korostus).
      
      31 –	Kysymys voisi olla esimerkiksi perusteluista, jotka koskevat tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta merkitystä, joka
         sanallisella elementillä on asianomaisen yleisön mielestä.
      
      32 –	Ks. vastaavasti asia C-136/92 P, komissio v. Brazzelli Lualdi ym., tuomio 1.6.1994 (Kok. 1994, s. I-1981, 49 ja 66 kohta);
         yhdistetyt asiat C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P–C-252/99 P ja C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij
         ym. v. komissio, tuomio 15.10.2002 (Kok. 2002, s. I-8375, 194 kohta) ja yhdistetyt asiat C-24/01 P ja C-25/01 P, Glencore
         ja Compagnie Continentale v. komissio, tuomio 7.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10119, 65 kohta).
      
      33 –	Ks. vastaavasti asia C-496/99P, komissio v. CAS Succhi di Frutta, tuomio 29.4.2004 (Kok. 2004, s. I-3801, 68 kohta).
      
      34 –	Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kyseinen periaate ei ole sovellettavissa tässä tapauksessa,
         koska on olemassa seuraava vaihtoehto: joko SMHV:n poikkeava päätös, jolla hyväksytään kyseessä olevaan merkkiin rinnastettavan
         tavaramerkin rekisteröinti, on asetuksen mukainen ja siinä tapauksessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pitäisi loogisesti
         todeta, että päätöksellä, jolla on evätty kyseisen merkin rekisteröinti, on rikottu asetuksen asiaa koskevia säännöksiä, tai
         SMHV:n poikkeava päätös ei ole laillinen eikä kukaan voi edukseen vedota virheeseen, joka hyödyttää jotakuta toista (em. asia
         SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomion 60–62 kohta); ks. myös asia T-127/02, Concept v. SMHV (ECA), tuomio 21.4.2004 (71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen,
         ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).