CELEX: 62003CC0353
Language: de
Date: 2005-01-27
Title: Schlussanträge der Generalanwältin Kokott vom 27. Januar 2005. # Société des produits Nestlé SA gegen Mars UK Ltd. # Ersuchen um Vorabentscheidung: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Vereinigtes Königreich. # Marken - Richtlinie 89/104/EWG - Fehlende Unterscheidungskraft - Durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft - Benutzung als Teil oder in Verbindung mit einer eingetragenen Marke. # Rechtssache C-353/03.

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTINJULIANE KOKOTTvom 27. Januar 2005(1)
         Rechtssache C-353/03Société des produits Nestlé SA gegen Mars UK Ltd Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)
            „Marken  –  Richtlinie 89/104/EWG  –  Fehlen der Unterscheidungskraft  –  Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung“
            
      
         
      I –  Einleitung 
      
        1.        Der Gerichtshof ist im vorliegenden Verfahren zum wiederholten Mal aufgerufen, sich zu den Regeln über die Unterscheidungskraft
      von Marken zu äußern. Diesmal wird darüber gestritten, ob der Slogan oder Werbespruch „HAVE A BREAK” dadurch Unterscheidungskraft
      erwerben konnte, dass er als Teil der eingetragenen Marke „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” verwendet wird. Kern des Rechtsstreits
      ist die Frage, ob diese Art der Benutzung eines Zeichens markenrechtlich relevante Unterscheidungskraft bewirken kann oder
      einer Anerkennung als Marke entgegensteht.
      
      
      II –  Rechtlicher Rahmen 
      
        2.        Artikel 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
      über die Marken
         			(2)
         		 definiert Marken:
      
      „Marken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen,
         Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen
         eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.”
      
      
      
      
        3.        Die Hindernisse für die Eintragung von Marken sind in Artikel 3 geregelt. Insofern ist hier insbesondere Absatz 1 Buchstabe
      b von Interesse: 
      
      „Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:
      
      
      a) …
      
      
      b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,
      
      
      c) – h) …”
      
      
      
        4.        Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 sieht jedoch eine Ausnahme von diesem Eintragungsverbot vor: 
      
      „Eine Marke wird nicht gemäß Absatz 1 Buchstabe b) c) oder d) von der Eintragung ausgeschlossen oder für ungültig erklärt,
         wenn sie vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat.”
      
      
      
      
        5.        Diese Regelungen wurden in Großbritannien in Section 3 des Trade Mark Act 1994 umgesetzt.
      
      
        6.        Artikel 5 der Richtlinie 89/104 bestimmt die aus der Marke resultierenden Rechte:
      
      „(1)
         Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu
            verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr
         
      
      
         
            a) 
               ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für
                  die sie eingetragen ist; 
               
            
      
      
      
         
            b)
               ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit
                  der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht,
                  die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
               
            
      
      
      (2) – (5) …“
      
      
        7.        Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a präzisiert den Begriff der Benutzung einer Marke im Zusammenhang mit ihrer markenerhaltenden
      Benutzung:
      
      „(2) 
         Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1:
      
      
         
            a) 
               Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft
                  der Marke beeinflusst wird;“
               
            
      
      
      
      
        8.        Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke
         			(3)
         		 enthält weitgehend gleichlautende Bestimmungen.
      
      
      III –  Das Vorabentscheidungsersuchen 
      
        9.        Der Court of Appeal ist mit einem Rechtsstreit darüber befasst, ob der Slogan „HAVE A BREAK” in Großbritannien als Marke für
      Schokolade, Schokoladenprodukte, Konfekt, Süßigkeiten und Gebäck eingetragen werden kann. Antragsteller ist die Société des
      produits Nestlé SA, die zugleich Inhaber der für die gleichen Warengruppen eingetragenen Marken „HAVE A BREAK … HAVE A KIT
      KAT” und „KIT KAT” ist. Der Eintragung der Marke „HAVE A BREAK” widerspricht die Mars UK Ltd.
      
      
        10.      Beide Parteien streiten darüber, ob der Slogan „HAVE A BREAK” für sich allein genommen (inhärent) oder aufgrund der Benutzung
      als Bestandteil der Marke „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” tatsächliche Unterscheidungskraft in dem Sinne besitzt, dass ein
      damit beworbenes Produkt den Herstellern des Schokoriegels Kit Kat zugeschrieben würde.
      
      
        11.      Der Anhörungsbeauftragte des britischen Patentamtes und ein erstinstanzliches Urteil lehnten die Eintragung der Marke ab,
      da „HAVE A BREAK“ weder inhärent unterscheidungskräftig sei noch durch die Benutzung von „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT“ die
      notwendige Unterscheidungskraft erworben habe.
      
      
        12.      Auf der Grundlage der Rechtsprechung des Gerichtshofes stimmt der Court of Appeal den Vorinstanzen insoweit zu, als „HAVE
      A BREAK” nicht im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104 über inhärente Unterscheidungskraft verfüge.
      
      
      
        13.      Der Court of Appeal schließt es allerdings nicht aus, dass „HAVE A BREAK” durch seine Benutzung als Bestandteil des als Marke
      geschützten Slogans „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” Unterscheidungskraft erworben hat. Die Vorinstanzen hätten zwar der Verwendung
      als Teil einer Marke jeden Beweiswert für eigenständige Unterscheidungskraft abgesprochen, doch könnte nach Auffassung des
      Court of Appeal auch ein solcher Teil eigene Unterscheidungskraft erwerben, z. B., indem er den Verbraucher zwangsläufig auf
      die geschützte Marke hinweise.
      
      
        14.      Er legte dem Gerichtshof daher die folgende Frage zur Vorabentscheidung vor:
      
      „Kann eine Marke Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates und Artikel 7 Absatz
         3 der Verordnung Nr. 40/94 des Rates aufgrund oder infolge der Benutzung dieser Marke als Teil oder in Verbindung mit einer
         anderen Marke erlangen?”
      
      
      
      
      IV –  Würdigung 
      
       A –  Einführung 
      
        15.      Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Frage, ob die Wortfolge „HAVE A BREAK“ als Marke eingetragen werden kann. Vorbehaltlich
      bestimmter, hier nicht einschlägiger Sonderfälle
         			(4)
         		 kann ein Zeichen – d. h. auch eine Wortfolge – nach der Richtlinie 89/104
         			(5)
         		 als Marke eingetragen werden, wenn dieses Zeichen über Unterscheidungskraft verfügt. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut und
      der Systematik der verschiedenen Vorschriften der Richtlinie über die Eintragungshindernisse sowie den Erwägungsgründen.
         			(6)
         		
      
        16.      Unterscheidungskraft bedeutet, dass das Zeichen geeignet ist, eine Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen
      stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
         			(7)
         		 Der Gerichtshof geht von einem universellen Begriff der Unterscheidungskraft aus, der nicht für besondere Marken durch besondere
      Kriterien ersetzt werden kann.
         			(8)
         		
      
        17.      Bei der Prüfung, ob einer Marke Unterscheidungskraft zukommt, kommt es auf die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen
      und auf die Wahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise an, die sich aus den durchschnittlich informierten,
      aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder -empfängern dieser Dienstleistungen zusammensetzen.
         			(9)
         		 Dies muss Gegenstand einer konkreten Beurteilung sein.
         			(10)
         		
      
        18.      Unterschieden wird zwischen inhärenter und erworbener Unterscheidungskraft. Die inhärente Unterscheidungskraft wird im Zusammenhang
      mit dem Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 89/104
      geprüft. Diese Prüfung ist grundsätzlich unabhängig von der Benutzung des Zeichens durchzuführen. Sie bezieht sich ausschließlich
      darauf, ob das Zeichen aus sich heraus unterscheidungskräftig ist.
      
      
        19.      Der Court of Appeal hat im vorliegenden Fall bereits festgestellt, dass die relevanten Verbraucher die Wortfolge „HAVE A BREAK“
      als hinsichtlich  der Herkunft neutrale Aufforderung verstehen und ihm folglich keine inhärente Unterscheidungskraft zukomme.
      
      
       B –  Zum Begriff der Benutzung 
      
        20.      Allerdings kann ein Zeichen gemäß Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 infolge seiner Benutzung eine Unterscheidungskraft
      erlangen, die es ursprünglich nicht hatte, und daher als Marke eingetragen werden. Das Zeichen erwirbt also erst durch seine
      Benutzung die Unterscheidungskraft, die Voraussetzung für seine Eintragung ist. Diese Vorschrift schwächt die Regel des Artikels
      3 Absatz 1 Buchstabe b, dass Marken ohne Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen sind, erheblich ab.
         			(11)
         		
      
        21.      Die Frage des Court of Appeal geht nun dahin, ob auch ein Teil einer Marke nach Artikel 3 Absatz 3 durch die Benutzung der
      Hauptmarke selbständig und unabhängig von der Hauptmarke Unterscheidungskraft erwerben kann. Nestlé bemüht sich nämlich um
      den Nachweis, dass durch die Benutzung der Hauptmarke „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT“ auch der streitgegenständliche Bestandteil
      „HAVE A BREAK“ Unterscheidungskraft erworben habe. Mars lehnt dagegen jede Verwertung von Nachweisen ab, die sich auf die
      Benutzung der Hauptmarke beziehen, und lässt allein eine Benutzung des Bestandteils unabhängig von der Hauptmarke gelten.
      
      
        22.      Insoweit ist zunächst klarzustellen, dass der Gerichtshof im Vorabentscheidungsverfahren nicht feststellen kann, ob ein bestimmtes
      Zeichen Unterscheidungskraft erworben hat. Aufgabe des Gerichtshofes ist es vielmehr, das Gemeinschaftsrecht so auszulegen,
      dass das vorlegende Gericht es im Ausgangsfall richtig anwenden kann. Der Gerichtshof kann sich folglich nur zur Auslegung
      von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 äußern und nicht zu der Frage, ob „HAVE A BREAK“ in Großbritannien Unterscheidungskraft
      erworben hat.
      
      
        23.      Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 lässt die Eintragung einer Marke zu, wenn sie infolge  ihrer  Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Mars und die Kommission leiten aus dieser Formulierung ab, dass eine Benutzung
      als Bestandteil einer anderen Marke nicht herangezogen werden dürfe, um Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 3 Absatz
      3 der Richtlinie 89/104 nachzuweisen. Diese Auffassung überzeugt nicht, da – wie auch die irische Regierung vorträgt – die
      Benutzung einer Marke vom Wortsinn her sowohl ihre unabhängige Benutzung einschließt als auch ihre Benutzung als Teil einer
      anderen Gesamtmarke.
      
      
        24.      Entgegen der Auffassung der britischen Regierung lässt sich auch aus Artikel 10 der Richtlinie 89/104 nichts anderes ableiten.
      Artikel 10 ff. betreffen den Verlust des markenrechtlichen Schutzes durch Nichtbenutzung. Ein Markeninhaber kann bestimmte
      Zeichen nur markenrechtlich für seinen exklusiven Gebrauch reservieren, wenn er sie tatsächlich benutzt. Systematisch wäre
      es sicherlich falsch, eine Benutzung für den Erwerb von Unterscheidungskraft anzuerkennen, sie aber nicht ausreichen zu lassen,
      um den Verlust des markenrechtlichen Schutzes zu verhindern. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, die Benutzung einer Marke
      als Teil einer anderen Marke auch im Rahmen von Artikel 10 ausreichen zu lassen. Nach Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a gilt
      es auch als Benutzung, wenn die Marke in einer Form benutzt wird, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne
      dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird. Unter diese Definition lässt sich auch die Benutzung eines
      Zeichens als Teil einer Hauptmarke fassen. Eingetragen wäre dieser Teil zwar nicht nur als Teil der Hauptmarke, sondern auch
      alleine, ohne die restlichen Bestandteile der Hauptmarke, doch die Benutzung der Hauptmarke würde von der eingetragenen Teilmarke
      nur in Teilen abweichen. Die Unterscheidungskraft der Teilmarke bliebe davon unberührt, wenn sie durch die gleiche Benutzung
      vor ihrer Eintragung Unterscheidungskraft erworben hat.
      
      
        25.      Der Begriff der Benutzung einer Marke findet neben Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 10 der Richtlinie 89/104 auch im Rahmen
      von Artikel 5 Verwendung, wo die Rechte aus der Marke definiert werden. Der Markeninhaber kann Dritten verbieten, seine Marke
      oder andere Zeichen zu benutzen, wenn die Gefahr von Verwechslungen besteht. In diesem Zusammenhang hat der Gerichtshof den
      Begriff der Benutzung auf Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke
      und insbesondere ihre Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder
      beeinträchtigen könnte.
         			(12)
         		 Diese Abgrenzung ergibt sich daraus, dass die Ziele des markenrechtlichen Schutzes es nicht rechtfertigen, Benutzungen zu
      untersagen – und damit die Freiheit der Benutzer einzuschränken –, wenn die fragliche Benutzung für die Funktion der Marke
      unerheblich ist.
         			(13)
         		
      
        26.      Der Begriff der Benutzung im Rahmen von Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 ist allerdings weiter als in Artikel 5 Absatz
      1, da ihm eine gänzlich andere Funktion zukommt. Er soll in Artikel 3 Absatz 3 nicht die Reichweite des markenrechtlichen
      Schutzes definieren, sondern nur beschreiben, wie ein aus sich heraus nicht unterscheidungskräftiges Zeichen Unterscheidungskraft
      erwerben kann, nämlich durch Benutzung. Entscheidend ist daher auch bei Teilen einer Marke, ob eine Benutzung zum Erwerb von
      Unterscheidungskraft führt.
      
      
        27.      Nach Auffassung von Mars soll dieser Auslegung das Urteil Philips
         			(14)
         		 widersprechen. In diesem Fall hat der Gerichtshof für den Erwerb von Unterscheidungskraft ausdrücklich die „Benutzung einer
      Marke als Marke“ gefordert. 
      
      
        28.      Der Gerichtshof prüfte im Urteil Philips u. a., ob ein aus der Form einer Ware bestehendes Zeichen durch Benutzung Unterscheidungskraft
      erwerben kann. Dabei ging es um die Darstellung der oberen Fläche eines elektrischen Rasierapparates mit drei rotierenden
      Köpfen, die sich aus drei in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordneten runden Köpfen mit rotierenden Klingen zusammensetzte.
      Philips hatte Rasierapparate dieser Form längere Zeit ausschließlich angeboten und vertrat die Auffassung, dass die als Marke
      angemeldete Darstellung durch diese längerfristige ausschließliche Vermarktung Unterscheidungskraft erworben habe. 
      
      
        29.      Der Gerichtshof ging davon aus, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft des aus der Form einer Ware bestehenden
      Zeichens, und zwar auch der durch seine Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft, darauf abzustellen sei, wie ein durchschnittlich
      informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher die in Rede stehende Kategorie von Waren oder Dienstleistungen
      vermutlich wahrnimmt.
         			(15)
         		
      
        30.      Er qualifizierte diese Feststellung jedoch anschließend wie folgt:
      
      „Dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, muss auf der  Benutzung der Marke als Marke  und somit auf ihrer Natur und Wirkung beruhen, die sie geeignet machen, die betroffene Ware von den Waren anderer Unternehmen
         zu unterscheiden.“
            			(16)
            		
      
      
      
        31.      Mars schließt daraus, dass die Benutzung eines Zeichens als Bestandteil einer Marke nicht verwendet werden könne, um den Erwerb
      von Unterscheidungskraft nachzuweisen. Diese Schlussfolgerung überzeugt allerdings schon deshalb nicht, weil das Urteil Philips
      keinen Hinweis darauf enthält, dass die Benutzung einer Zeichenfolge als Bestandteil einer Marke nicht die Benutzung einer
      Marke als Marke ist.
      
      
        32.      Darüber hinaus kann die oben zitierte Passage nur in den Gesamtzusammenhang der markenrechtlichen Rechtsprechung eingeordnet
      werden, wenn die Benutzung einer Marke als Marke jede Benutzung einschließt, die zum Erwerb der Unterscheidungskraft führt.
      Andernfalls könnten Zeichen nicht als Marken geschützt werden, obwohl sie Unterscheidungskraft erworben haben, nur weil die
      Benutzung des Zeichens, die zu dieser Unterscheidungskraft führte, keine „Benutzung als Marke“ darstellte. Grundsätzlich stellt
      der Gerichtshof nämlich allein auf die Unterscheidungskraft ab und lehnt besondere Kriterien für bestimmte Arten von Marken
      ab.
         			(17)
         		 Unterscheidungskräftige Zeichen können nur dann nicht als Marken anerkannt werden, wenn eines der nach Artikel 3 Absätze
      1 und 3 der Richtlinie 89/104 als nicht überwindbar qualifizierten – in der Sprache des Urteils Linde „vorgreiflichen“ – Eintragungshindernisse
      vorliegt.
         			(18)
         		
      
        33.      Der Begriff der Benutzung in Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 ist daher vom Ergebnis her zu verstehen. Jede Benutzung,
      die einem Zeichen die für eine Eintragung als Marke notwendige Unterscheidungskraft verleiht, ist als Benutzung einer Marke
      als Marke anzusehen und genügt den Anforderungen von Artikel 3 Absatz 3. Diese Auslegung wird von der oben zitierten Passage
      des Urteils Philips insofern bestätigt, als der Gerichtshof auch auf die „Natur und Wirkung“ einer Marke
         			(19)
         		 abstellt. Natur und Wirkung einer Marke ist jedoch gerade die Unterscheidungsfunktion. Eine Benutzung, die zum Erwerb von
      Unterscheidungskraft führt, muss daher im Rahmen von Artikel 3 Absatz 3 Berücksichtigung finden.
      
      
        34.      Für die Anwendung  strengerer  Kriterien bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Teilen einer Marke spricht nach Auffassung der britischen Regierung
      und von Mars jedoch die Gefahr einer  ungerechtfertigten Ausdehnung  des Schutzes der Hauptmarke. Diese Befürchtung beruht auf der Überlegung, dass Teile einer Marke keine eigene Unterscheidungskraft
      erwerben, sondern sie nur von der Unterscheidungskraft der Hauptmarke ableiten. Würde man diese abgeleitete Unterscheidungskraft
      anerkennen, dann müsse man auch weitere Ablegermarken zweiter Ordnung anerkennen, die ihrerseits keine eigene Unterscheidungskraft
      erworben hätten, sondern sie nur von den Ablegermarken erster Ordnung ableiten würden. Dieser Prozess der Ausdehnung könne
      sich  ad infinitum  fortsetzen.
      
      
        35.      Auf den ersten Blick scheint es, als ob dieses Risiko nicht von der Hand zu weisen wäre. Bei genauerer Betrachtung erweist
      es sich jedoch als Illusion. Die mögliche Ableitung von Unterscheidungskraft hängt nämlich von der Unterscheidungskraft der
      jeweiligen Hauptmarke ab, die ihr inhärent ist oder ihr durch Benutzung zugewachsen ist. Hauptmarken mit starker Unterscheidungskraft
      können tendenziell relativ viel Unterscheidungskraft auf Bestandteile übertragen. Zugleich existieren bei starken Marken relativ
      viele Bestandteile und Variationen der Hauptmarke, die schon aufgrund der Benutzung der Hauptmarke eigenständig unterscheidungskräftig
      sind, indem sie die maßgeblichen Verkehrskreise auf die Hauptmarke und damit auf die Herkunft der Ware schließen lassen, auch
      wenn sie unabhängig von der Hauptmarke als Marke Verwendung finden. Die unterscheidungskräftige Hauptmarke vermittelt somit
      Unterscheidungskraft auf Ablegermarken. Die Ausdehnung des Markenschutzes ist dann notwendige Folge dieser vermittelten Unterscheidungskraft.
      
      
        36.      Ablegermarken können jedoch regelmäßig nicht in gleichem Maße Unterscheidungskraft auf weitere, nachgeordnete Ablegermarken
      übertragen. Sie sind sehr viel weniger bekannt als die Hauptmarke. Wenn schon eine Ablegermarke erster Ordnung keine hinreichende
      eigenständige Unterscheidungskraft besitzt, sondern nur über die Verbindung mit der Hauptmarke Unterscheidungskraft erwirbt,
      dann ist es unwahrscheinlich, dass eine Ablegermarke zweiter Ordnung nur aufgrund ihrer Verbindung zur ersten Ablegermarke
      Unterscheidungskraft erwerben kann. Folglich ist schwerlich eine Ausdehnung des markenrechtlichen Schutzes zu befürchten.
      
      
        37.      Die britische Regierung nimmt darüber hinaus die Argumentation des Anhörungsbeauftragten auf, indem sie die Eintragung von
      Marken ablehnt, die einer eingetragenen Marke nur ähneln und daher mit dieser verwechselt werden können. Eine Eintragung sei
      nur möglich, wenn Zeichen tatsächlich benutzt worden seien und daher von den relevanten Verbrauchern für sich alleine als
      Kennzeichen der Herkunft des Produkts verstanden worden wären.
      
      
        38.      Diese Auffassung trifft zu, soweit sie Zeichen von der Eintragung ausschließt, die weder über inhärente Unterscheidungskraft
      verfügen noch selber benutzt worden sind. Nach Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 89/104 können Zeichen ohne inhärente Unterscheidungskraft
      nur durch Benutzung Unterscheidungskraft erwerben. Insoweit steht die Notwendigkeit der Benutzung der Eintragung von Zeichen
      als Marken entgegen, deren Unterscheidungskraft sich lediglich aus ihrer Ähnlichkeit mit einer starken Hauptmarke ableitet,
      die aber nicht mit dieser starken Hauptmarke benutzt wurden. Allerdings ist dadurch nicht ausgeschlossen, dass die Benutzung
      von Teilen einer Marke als Teil der Hauptmarke auch den Erwerb von Unterscheidungskraft durch diese Teile bewirkt. 
      
      
        39.      Aber auch die vorgetragene Gegenüberstellung von markenbegründender Unterscheidungskraft und markenhindernder Verwechslungsgefahr
      geht letztlich fehl. Verwechslungsgefahr und Unterscheidungskraft beruhen beide darauf, dass der Verbraucher einem als Marke
      benutzten Zeichen den Hinweis entnimmt, das gekennzeichnete Produkt stamme vom Inhaber der Marke. Daher besteht eine Schnittmenge
      zwischen der Menge der Zeichen, die maßgebliche Verbraucher mit einer starken Hauptmarke verwechseln können, und der Menge
      der Teile dieser Hauptmarke, denen diese Verbraucher den gleichen Hinweis auf die Herkunft des gekennzeichneten Produkts entnehmen,
      wie der Marke selber. Trotz dieser Überschneidung bleibt es dabei, dass diese Teile als Marken anzuerkennen sind, wenn sie
      Unterscheidungskraft erworben haben.
      
      
        40.      Im Übrigen hat bislang auch die Praxis der zuständigen Gemeinschaftsinstitutionen Teilen einer Marke, die Unterscheidungskraft
      durch Benutzung der Hauptmarke erworben haben (sollen), nicht grundsätzlich die Anerkennung als Marke versagt. Das fragliche
      Zeichen im Urteil Windsurfing Chiemsee war das Wort Chiemsee, das durch seine Benutzung im Gesamtzusammenhang einer Bildmarke
      Unterscheidungskraft erwerben konnte.
         			(20)
         		 Das Gericht erster Instanz war im Urteil Alcon
         			(21)
         		 mit einem Bestandteil komplexerer Wortmarken und im Urteil Eurocermex
         			(22)
         		 mit einer Bildmarke befasst, die meist gemeinsam mit Wortmarken Verwendung fand, ohne die Frage der gemeinsamen Benutzung
      mit der Hauptmarke als Problem aufzuwerfen. Auch die Beschwerdekammer des HABM hat in dem von den Beteiligten angesprochenen
      Beschwerdeverfahren Ringling Bros. die Benutzung einer Wortmarke als Bestandteil einer zusammengesetzten Wort-/Bildmarke nicht
      zum Anlass genommen, den möglichen Erwerb der Unterscheidungskraft auszuschließen.
         			(23)
         		 Schließlich lässt auch die Praxisnotiz der Prüfungsabteilung des HABM vom 1. März 1999 zum Nachweis der Benutzung den Nachweis
      der Benutzung als Bestandteil eines komplexeren Zeichens zu.
         			(24)
         		
      
        41.      Daher kann die Benutzung einer Wortfolge als Bestandteil einer Wortmarke grundsätzlich dazu führen, dass diese Wortfolge die
      notwendige Unterscheidungskraft erwirbt, um als Marke eingetragen zu werden.
      
      
       C –  Zur Würdigung des Nachweises erworbener Unterscheidungskraft 
      
        42.      Gleichwohl zeigt das Vorabentscheidungsersuchen, dass die Unterscheidungskraft von Bestandteilen benutzter Marken besondere
      Schwierigkeiten aufwirft. Diese lassen sich trotz der universellen Geltung des Kriteriums der Unterscheidungskraft berücksichtigen.
      Der Gerichtshof hat nämlich entschieden, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zwar für alle Markenkategorien
      dieselben sind, dass sich aber im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien zeigen kann, dass nicht jede dieser Kategorien
      von den maßgeblichen Verkehrskreisen notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wird, und dass es daher schwieriger sein kann,
      die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen.
         			(25)
         		
      
        43.      Die maßgeblichen Verkehrskreise nehmen – wie die Kommission zu Recht betont – komplexe Marken normalerweise als Ganzes wahr
      und achten nicht auf die verschiedenen Einzelheiten, insbesondere die Bestandteile der Marke.
         			(26)
         		 Schon aus diesem Grund hat der Gerichtshof es abgelehnt, bei der Beurteilung von zusammengesetzten Marken die Bestandteile
      nur separat zu würdigen. Vielmehr sei auf den von ihr hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen.
         			(27)
         		 Daher reicht es für den Nachweis der durch Benutzung als Bestandteil einer Gesamtmarke erworbenen Unterscheidungskraft nicht,
      die Benutzung der Gesamtmarke zu dokumentieren. Vielmehr muss auch nachgewiesen werden, dass die maßgeblichen Verkehrskreise
      den fraglichen Bestandteil bei separater Benutzung so verstehen, dass er eine Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend
      kennzeichnet und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet.
      
      
        44.      So liegt der Erwerb von Unterscheidungskraft nahe, wenn der fragliche Bestandteil im Verhältnis zur Gesamtmarke als wesentlich
      erscheint, wie z. B. bei der Marke, um die es im Urteil Windsurfing Chiemsee ging.
         			(28)
         		 Dagegen erscheint es unwahrscheinlich, dass unwesentliche Bestandteile bei separater Verwendung die notwendige Unterscheidungskraft
      entfalten. Die maßgeblichen Verbraucher werden regelmäßig die mit einem unwesentlichen Markenbestandteil gekennzeichneten
      Waren und Dienstleistungen nicht dem Inhaber der Gesamtmarke zuordnen.
      
      
        45.      Im vorliegenden Fall ist allerdings nicht von einem unwesentlichen Bestandteil auszugehen, schon weil der Slogan „HAVE A BREAK“
      vermutlich in isolierter Verwendung bei vielen maßgeblichen Verbrauchern reflexartig zu einer Vervollständigung durch „HAVE
      A KIT KAT“ führt. Auch dieser Reflex alleine reicht allerdings nicht aus, um Unterscheidungskraft zu belegen. Vielmehr muss
      nachgewiesen werden, dass die maßgeblichen Verbraucher eine markenmäßig mit „HAVE A BREAK“ gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung,
      also z. B. das Schild einer Chocolaterie oder die Beschriftung einer Keksdose, den Herstellern von Kit Kat zuordnen. Die britische
      Regierung trägt insofern zu Recht vor, dass es nicht reicht, wenn diese Verbraucher sich lediglich fragen, ob die Ware oder
      Dienstleistung von diesem Hersteller stammt. Darin läge nur die Gefahr der Verwechselung.
      
       
      V –  Ergebnis 
      
        46.      Ich schlage dem Gerichtshof daher vor, auf das Vorabentscheidungsersuchen wie folgt zu antworten:
       Die Benutzung einer Wortfolge als Bestandteil einer Wortmarke kann grundsätzlich dazu führen, dass diese Wortfolge die notwendige
      Unterscheidungskraft erwirbt, um als Marke eingetragen zu werden. Der Nachweis der durch Benutzung als Bestandteil einer Gesamtmarke
      erworbenen Unterscheidungskraft setzt voraus, dass die maßgeblichen Verkehrskreise den fraglichen Bestandteil bei separater
      Benutzung so verstehen, dass er eine Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie somit von denjenigen
      anderer Unternehmen unterscheidet.
      
      
       1 –
         
         Originalsprache: Deutsch.
      
      2 –
         
         ABl. 1989, L 40, S. 1, zuletzt geändert durch die Entscheidung 92/10/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991, ABl. 1992, L 6,
            S. 35.
            
         
      
      3 –
         
         ABl. 1994, L 11, S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1992/2003 des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Änderung
            der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, um den Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zu dem am 27. Juni
            1989 in Madrid angenommenen Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken wirksam werden
            zu lassen, ABl. L 296, S. 1.
            
         
      
      4 –
         
         Dies sind „vorgreifliche“ Eintragungshindernisse, z. B. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 89/104. Vgl. dazu die
            Urteile vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C-299/99 (Philips, Slg. 2002, I-5475, Randnrn. 74 ff.) und vom 8. April 2003
            in den verbundenen Rechtssachen C-53/01 bis C-55/01 (Linde u. a., Slg. 2003, I-3161, Randnrn. 43 ff.). 
            
         
      
      5 –
         
         Im vorliegenden Fall ist die vom Court of Appeal erwähnte Verordnung Nr. 40/94 nicht anwendbar und wird daher im Folgenden
            nicht weiter erwähnt. Soweit einschlägig wird allerdings die Rechtsprechung zu den entsprechenden Bestimmungen und Begriffen
            der Verordnung mit herangezogen.
            
         
      
      6 –
         
         Urteil Philips (zitiert in Fußnote 4, Randnrn. 29 ff.).
            
         
      
      7 –
         
         Urteile vom 4. Mai 1999 in den verbundenen Rechtssachen C-108/97 und C-109/97 (Windsurfing Chiemsee, Slg. 1999, I-2779, Randnr.
            46), Linde (zitiert in Fußnote 4, Randnrn. 40 und 47) und vom 21. Oktober 2004 in der Rechtssache C-64/02 P (HABM/Erpo Möbelwerk,
            noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 33).
            
         
      
      8 –
         
         Urteil HABM/Erpo Möbelwerk (zitiert in Fußnote 7, Randnr. 36).
            
         
      
      9 –
         
         Urteile Philips (zitiert in Fußnote 4, Randnrn. 59 und 63), Linde (zitiert in Fußnote 4, Randnr. 41), vom 12. Februar 2004
            in den Rechtssachen C-218/01 (Henkel, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 50), und C-363/99 (Koninklijke
            KPN Nederland, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 34), vom 29. April 2004 in den Rechtssachen C-456/01 P
            und C-457/01 P (Henkel/HABM, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 35), C-468/01 P bis C-472/01 P (Procter
            & Gamble/HABM, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 33), und C-473/01 P und C-474/01 P (Procter &
            Gamble/HABM, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 33).
            
         
      
      10 –
         
         Urteil vom 16. September 2004 in der Rechtssache C-404/02 (Nichols, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr.
            27).
            
         
      
      11 –
         
         Urteil Windsurfing Chiemsee (zitiert in Fußnote 7, Randnrn. 44 f.).
            
         
      
      12 –
         
         Vgl. Urteile vom 14. Mai 2002 in der Rechtssache C-2/00 (Hölterhoff, Slg. 2002, I-4187, Randnr. 16), vom 12. November 2002
            in der Rechtssache C-206/01 (Arsenal Football Club, Slg. 2002, I-10273, Randnrn. 51 und 54) und vom 16. November 2004 in der
            Rechtssache C-245/02 (Anheuser-Busch, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 59).
            
         
      
      13 –
         
         Urteil Arsenal (zitiert in Fußnote 12, Randnrn. 51 ff.).
            
         
      
      14 –
         
         Zitiert in Fußnote 4.
            
         
      
      15 –
         
         Urteil Philips (zitiert in Fußnote 4, Randnr. 63).
            
         
      
      16 –
         
         Urteil Philips (zitiert in Fußnote 4, Randnr. 64).
            
         
      
      17 –
         
         Siehe zuletzt das Urteil HABM/Erpo Möbelwerk (zitiert in Fußnote 7, Randnrn. 33 f.).
            
         
      
      18 –
         
         Die genannte Aussage des Gerichtshofes im Urteil Philips (zitiert in Fußnote 4, Randnr. 64) erklärt sich vor dem Hintergrund
            des vorgreiflichen Eintragungshindernisses nach Artikel 3 Absatz 1 Buchtstabe e der Richtlinie 89/104 – der Form der Ware,
            die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Die potentielle Unterscheidungskraft des Zeichens resultierte
            nämlich nicht aus dem Zeichen oder seiner Benutzung, sondern vermutlich aus dem Umstand, dass die Verbraucher alle Geräte
            des fraglichen Typs dem bisherigen Monopolisten zuschrieben und folglich auch die Darstellung solcher Geräte als Hinweis auf
            dieses Unternehmen verstanden. Es hätte allerdings gereicht, wenn der Gerichtshof sich insofern auf seine Überlegungen zu
            diesem vorgreiflichen Hindernis beschränkt hätte, ohne den Versuch zu unternehmen, sie in die Auslegung von Artikel 3 Absatz
            3 der Richtlinie 89/104 zu integrieren.
            
         
      
      19 –
         
         Dieser Bezug wird in der französischen Fassung des Urteils Philips (zitiert in Fußnote 4, Randnr. 64) deutlicher als in der
            deutschen und englischen Fassung, da im französischen  l’usage  maskulin ist und  la marque  feminin.
            
         
      
      20 –
         
         Zitiert in Fußnote 7, Randnrn. 10.
            
         
      
      21 –
         
         Urteil des Gerichts vom 5. März 2003 in der Rechtssache T-237/01 (Alcon/HABM - Dr. Robert Winzer Pharma [BSS], Slg. 2003,
            II-411, Randnr. 59).
            
         
      
      22 –
         
         Urteil des Gerichts vom 29. April 2004 in der Rechtssache T-399/02 (Eurocermex SA, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht,
            Randnrn. 50 f.).
            
         
      
      23 –
         
         Entscheidung der zweiten Beschwerdekammer vom 23. Mai 2001 in der Sache R 111/2000-2 Ringling Bros.-Barnum & Bailey combined
            shows, Inc. [THE GREATEST SHOW ON EARTH].
            
         
      
      24 –
         
         Http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm, zuletzt besucht am 16. Dezember 2004.
            
         
      
      25 –
         
         Urteil HABM/Erpo Möbelwerk (zitiert in Fußnote 8, Randnr. 34).
            
         
      
      26 –
         
         Urteile vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 (SABEL, Slg. 1997, I-6191, Randnr. 23) und vom 22. Juni 1999 in
            der Rechtssache C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer, Slg. 1999, I-3819, Randnr. 25).
            
         
      
      27 –
         
         Urteile SABEL (zitiert in Fußnote 26, Randnr. 23) und für eine Wortmarke vom 19. September 2002 in der Rechtssache C-104/00
            P (DKV/HABM [COMPANYLINE], Slg. 2002, I-7561, Randnr. 24).
            
         
      
      28 –
         
         Zitiert in Fußnote 7, Randnr. 10.