CELEX: 62009CC0051
Language: sk
Date: 2010-03-25 00:00:00
Title: Návrhy generálneho advokáta - Cruz Villalón - 25. marca 2010. # Barbara Becker proti Harman International Industries Inc. # Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Nariadenie (ES) č. 40/94 - Článok 8 ods. 1 písm. b) - Slovná ochranná známka Barbara Becker - Námietka majiteľa slovných ochranných známok Spoločenstva BECKER a BECKER ONLINE PRO - Posúdenie pravdepodobnosti zámeny - Posúdenie podobnosti označení z koncepčného hľadiska. # Vec C-51/09 P.

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
      PEDRO CRUZ VILLALÓN
      prednesené 25. marca 2010 1(1)
      
      Vec C‑51/09 P
      Barbara Becker
      „Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Slovná ochranná známka ,Barbara Becker‘ – Námietka majiteľa slovných ochranných známok Spoločenstva ,BECKER‘ a ,BECKER ONLINE PRO‘“I –    Úvod
      1.        Pani Barbara Becker podala odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 2. decembra 2008 vo veci Harman International
         Industries/ÚHVT(2), ktorý zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej
         len „ÚHVT“)(3), v ktorom jej bolo priznané povolenie zapísať ochrannú známku Spoločenstva „Barbara Becker“.
      
      2.        Toto konanie sa začalo námietkou podanou zo strany Harman International Industries Inc. (ďalej len „Harman Int. Industries“)
         na námietkové oddelenie ÚHVT, ktorej bolo vyhovené a ktorou sa uplatňovala existencia pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannou
         známkou prihlasovanou odvolateľkou a právami, ktoré existovali pred zápisom tejto ochrannej známky, konkrétne tými, ktoré
         vyplývali z ochrannej známky Spoločenstva „BECKER ONLINE PRO“ a ochrannej známky Spoločenstva „BECKER“, o ktorej zápis sa
         žiadalo a ktorej prihláška bola podaná pred dátumom podania prihlášky spornej ochrannej známky.
      
      3.        Napriek tomu, že vo svojich písomných vyjadreniach odvolateľka a ÚHVT založili svoje tvrdenia na nedostatočnom odôvodnení
         napadnutého rozsudku, na pojednávaní sa tvrdenia zameriavali na nesprávne právne posúdenie, ktoré vyplývalo z nesprávneho
         výkladu judikatúry.
      
      II – Relevantná právna úprava ochranných známok
      4.        Od 13. apríla 2009 upravuje ochranné známky Spoločenstva nariadenie (ES) č. 207/2009(4), čo je však bez vplyvu na skutočnosť, že na účely rozhodnutia o tomto odvolaní sa použijú ustanovenia nariadenia (ES) č. 40/94(5), a to z dôvodu ratione temporis.
      5.        Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (ktorého znenie je navyše zopakované v zodpovedajúcom článku nariadenia č. 207/2009)
         znie:
      
      „Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná:
      …
      b)      ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na
         ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny – neoficiálny preklad] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny
         – neoficiálny preklad] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.“
      
      6.        Podľa článku 8 ods. 2 sa pod pojmom „skoršie ochranné známky“ rozumejú okrem iného ochranné známky Spoločenstva, ktorých dátum
         podania prihlášky je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
      
      III – Skutkové okolnosti v konaní na Súde prvého stupňa a napadnutý rozsudok
      A –    Skutkové okolnosti a konanie na ÚHVT
      7.        Dňa 19. novembra 2002 podala odvolateľka Barbara Becker na ÚHVT prihlášku označenia, ktoré pozostávalo z jej krstného mena
         a priezviska, ako slovnej ochrannej známky Spoločenstva, v súlade s článkom 25 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94(6).
      
      8.        Tovary pre ktoré sa žiadal zápis ochrannej známky patria do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody(7) a zodpovedajú tomuto opisu: „Vedecké, plavebné, geodetické, elektrické, fotografické, filmové, optické, vážiace, meracie,
         signalizačné, kontrolné (inšpekčné), záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje; nahrávacie, prenosové, zvukové a obrazové
         prehrávacie zariadenia; nosiče magnetických nahrávok, gramofónové platne, predajné automaty a mechanizmy pre prístroje uvádzané
         do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, výbava pre spracovanie informácií a počítače.“
      
      9.        Dňa 24. júna 2004 spoločnosť Harman Int. Industries podala na základe článku 8 ods. 1 písm. b) a ods. 5 nariadenia č. 40/94
         námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky na námietkové oddelenie pre všetky tovary uvedené v triede 9 Niceskej
         dohody. Námietka sa zakladala na slovnej ochrannej známke Spoločenstva BECKER ONLINE PRO(8) a prihláške slovnej ochrannej známky Spoločenstva BECKER(9). Tovary, na ktoré sa vzťahujú skoršie ochranné známky, patria tiež do už uvedenej triedy 9 a skutočnosť, že dotknuté tovary
         sú zhodné alebo podobné, je podľa účastníkov konania nesporná.(10)
      
      10.      Námietkové oddelenie, zastávajúc názor, že existovala pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi označeniami, námietke spoločnosti
         Harman Int. Industry vyhovelo.(11) Námietkové oddelenie sa domnievalo, že tovary označené predmetnými ochrannými známkami boli zhodné a že ochranné známky boli
         celkovo podobné, lebo vykazovali na jednej strane priemerný stupeň vizuálnej a fonetickej podobnosti a na druhej strane zhodu
         z koncepčného hľadiska, keďže odkazovali na rovnaké priezvisko.
      
      11.      Odvolaniu, ktoré podala Barbara Becker na prvý odvolací senát ÚHVT, bolo vyhovené a rozhodnutie námietkového oddelenia bolo
         zrušené.(12) Odvolací senát sa domnieval, že tovary označené týmito kolidujúcimi ochrannými známkami boli čiastočne zhodné a čiastočne
         podobné, ale rozlišoval v závislosti od ich povahy a predmetu medzi tovarmi určenými bežnej verejnosti, tovarmi určenými odborníkom
         a prostrednou kategóriou tovarov, ktorá môže byť určená obom týmto skupinám.(13)
      
      12.      Pokiaľ ide o kolidujúce označenia, je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že odvolací senát z dôvodov hospodárnosti konania
         preskúmal len skoršiu slovnú ochrannú známku BECKER a ochrannú známku Barbara Becker, o ktorej zápis sa žiada. Odvolací senát
         konštatoval, že medzi kolidujúcimi označeniami existoval iba určitý stupeň vizuálnej a fonetickej podobnosti, keďže iný prvok,
         to znamená meno Barbara, sa nachádza na začiatku ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada.(14)
      
      13.      Odvolací senát sa domnieval, že kolidujúce označenia boli koncepčne zjavne odlišné v Nemecku a v iných krajinách Európskej
         únie. Zastával názor, že priezvisko Becker nebolo dominantným a rozlišovacím prvkom ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada,
         pretože príslušná skupina verejnosti ju vníma skôr ako celok, to znamená ako „Barbara Becker“, a nie ako kombináciu krstného
         mena a priezviska. Taktiež zdôraznil, že Barbara Becker v Nemecku „získala postavenie slávnej osobnosti“(15), zatiaľ čo priezvisko Becker bolo všeobecne uznané ako obyčajné a rozšírené priezvisko. Z tohto dôvodu odvolací senát dospel
         k záveru, že koncepčné rozdiely medzi predmetnými označeniami boli dostatočné na to, aby sa vylúčila pravdepodobnosť zámeny.(16)
      
      14.      Odvolací senát navyše konštatoval, že nebola splnená judikatúrou stanovená podmienka na uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia
         č. 40/94, podľa ktorej musí medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existovať taký stupeň podobnosti, že príslušná skupina
         verejnosti si vytvorí medzi nimi súvislosť.(17)
      
      B –    Zhrnutie napadnutého rozsudku
      15.      Dňa 15. júna 2007 spoločnosť Harman Int. Industries podala žalobu na Súd prvého stupňa, ktorou sa domáhala zrušenia rozhodnutia
         odvolacieho senátu. Na podporu svojej žaloby uvádzala dva žalobné dôvody, ktoré sa zakladali na porušení článku 8 ods. 1 písm. b)
         a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Keďže odvolanie sa netýka druhého žalobného dôvodu, tvrdenia týkajúce sa uplatnenia
         článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia nie sú reprodukované.
      
      16.      Súd prvého stupňa vyhovel prvému žalobnému dôvodu na zrušenie a domnieval sa, že odvolací senát nesprávne dospel k záveru,
         že kolidujúce ochranné známky boli zjavne odlišné. Bez ohľadu na väčšie alebo menšie rozdiely z vizuálneho a fonetického hľadiska(18) medzi dvoma ochrannými známkami Súd prvého stupňa odmietol posúdenie odvolacieho senátu, ktoré sa týkalo významu prvku „becker“
         v porovnaní s prvkom „barbara“ v ochrannej známke Barbara Becker, založené na tomto odôvodnení.(19)
      
      17.      Po prvé Súd prvého stupňa sa odvolával na jeden zo svojich rozsudkov, v ktorom rozhodol, že hoci vnímanie ochranných známok,
         ktoré sú tvorené menami osôb, sa môže v rôznych krajinách Spoločenstva meniť, prinajmenšom v Taliansku spotrebitelia vo všeobecnosti
         pripisujú v rámci ochranných známok väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť priezvisku ako krstnému menu.(20) Z toho teda vyplýva, že v ochrannej známke Barbara Becker môže byť priezvisku Becker priznaná vyššia rozlišovacia spôsobilosť
         ako krstnému menu Barbara.
      
      18.      Po druhé Súd prvého stupňa odmietol tvrdenie, že skutočnosť, že Barbara Becker má ako bývalá manželka pána Borisa Beckera
         v Nemecku postavenie slávnej osobnosti, neznamená, že z koncepčného hľadiska kolidujúce ochranné známky nie sú podobné, keďže
         obe ochranné známky odkazujú na rovnaké priezvisko Becker. Podľa názoru Súdu prvého stupňa je takáto podobnosť posilňovaná
         skutočnosťou, že v časti Spoločenstva sa prvku „becker“ priznáva vyššia rozlišovacia spôsobilosť ako prvku „barbara“, ktorý
         je iba krstným menom.
      
      19.      Po tretie Súd prvého stupňa citoval rozsudok Súdneho dvora Medion(21), podľa ktorého kombinovanú ochrannú známku vytvorenú spojením prvku a označenia inej, skôr zapísanej ochrannej známky možno
         považovať za podobnú tejto inej ochrannej známke, ak má táto iná ochranná známka v kombinovanej ochrannej známke autonómne
         rozlišovacie postavenie, hoci netvorí jej dominantný prvok. Uplatnením tejto podmienky na prejednávaný prípad Súd prvého stupňa
         považoval prvok „becker“ za priezvisko, ktoré sa bežne používa pri opísaní osoby, ktoré má v ochrannej známke Barbara Becker
         autonómne rozlišovacie postavenie postačujúce na konštatovanie pravdepodobnosti zámeny.
      
      20.      Napokon, keďže účastníci konania nepopierali, že tovary označené oboma kolidujúcimi ochrannými známkami sú zhodné alebo podobné,
         a taktiež pri zohľadnení toho, že ochranné známky Barbara Becker a BECKER vykazovali určitý stupeň vizuálnej a fonetickej
         podobnosti, Súd prvého stupňa sa domnieval, že existovala pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannými známkami, napriek tomu,
         že tovary boli určené verejnosti, ktorá im venuje relatívne vysoký stupeň pozornosti. V tejto súvislosti Súd prvého stupňa
         odmietol tvrdenie ÚHVT, že kombinovaná ochranná známka a iná ochranná známka sa môžu považovať za podobné iba vtedy, ak spoločný
         prvok predstavuje dominantný prvok v celkovom dojme, ktorý kombinovaná ochranná známka vyvoláva. Takisto odmietol tvrdenia
         Barbary Beckerovej, že judikatúra v oblasti kombinovaných ochranných známok týkajúca sa pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku
         8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je neuplatniteľná.
      
      IV – Konanie pred Súdnym dvorom a návrhy účastníkov konania
      21.      Odvolanie podané zo strany pani Barbary Beckerovej bolo doručené do kancelárie Súdneho dvora 3. februára 2009. Odvolateľka
         vo svojom odvolaní navrhovala, aby Súdny dvor:
      
      –        zrušil bod 1 výrokovej časti napadnutého rozsudku, ktorý zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu zo 7. marca 2007,
      –        zrušil bod 3 výrokovej časti napadnutého rozsudku, ktorý zaviazal ÚHVT znášať svoje vlastné trovy konania vrátane trov konania,
         ktoré vznikli spoločnosti Harman Int. Industries,
      
      –        zaviazal spoločnosť Harman Int. Industries na náhradu trov konania.
      22.      Vyjadrenie Harman Int. Industries bolo podané do kancelárie Súdneho dvora 27. marca 2009. Táto spoločnosť navrhovala, aby
         Súdny dvor:
      
      –        potvrdil napadnutý rozsudok v celom rozsahu,
      –        zaviazal odvolateľku na náhradu trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Harman Int. Industries v rámci konaní na všetkých
         stupňoch pred ÚHVT a pred súdmi Spoločenstva.
      
      23.      Vyjadrenie ÚHVT bolo doručené do kancelárie Súdneho dvora 8. mája 2009(22); ÚHVT navrhoval, aby Súdny dvor:
      
      –        zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu,
      –        zaviazal spoločnosť Harman Int. Industries na náhradu trov konania, ktoré vznikli ÚHVT.
      24.      Na pojednávaní, ktoré sa konalo 11. februára 2010, právni zástupcovia Barbary Beckerovej, spoločnosti Harman Int. Industries
         a ÚHVT predniesli svoje ústne pripomienky a zodpovedali otázky predložené členmi komory a generálnym advokátom.
      
      V –    Analýza odvolania
      A –    Tvrdenia účastníkov konania
      25.      Barbara Becker uvádza jediný odvolací dôvod odvolania, ktorý je založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
         Predovšetkým tvrdí, že v rozsudku sa na tento prípad nesprávne uplatnilo posúdenie Súdu prvého stupňa z rozsudku Fusco, už
         citovaného, a takisto nesprávne sa na tento prípad uplatnil rozsudok Medion, už citovaný.
      
      26.      Pokiaľ ide o prvú pripomienku, odvolateľka kritizuje Súd prvého stupňa za to, že sa na tento prípad uplatnilo posúdenie z rozsudku
         Fusco, podľa ktorého prinajmenšom v Taliansku spotrebitelia vo všeobecnosti pripisujú väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť priezvisku
         ako krstnému menu obsiahnutému v ochranných známkach, a to bez ohľadu na neskoršie rozhodnutie Súdu prvého stupňa, v ktorom
         sa rozhodlo, že toto pravidlo sa nemôže uplatniť automaticky bez toho, aby sa zohľadnili osobitosti každého prípadu.(23) V rozsudku Marcorossi, napriek skutočnosti, že dve ochranné známky v tomto prípade obsahovali to isté talianske priezvisko
         „Rossi“, sa toto priezvisko nepovažovalo za dostatočne dominantné na to, aby spôsobovalo pravdepodobnosť zámeny.(24)
      
      27.      Svojou druhou pripomienkou Barbara Becker vytýka Súdu prvého stupňa, že v napadnutom rozsudku sa na základe uplatnenia rozsudku
         Medion konštatovalo, že prvok „becker“ si v kombinovanej ochrannej známke zachováva autonómne rozlišovacie postavenie, čo
         viedlo k záveru, že kolidujúce ochranné známky sú podobné. V tejto súvislosti Barbara Becker zastáva názor, že v rozsudku
         Medion sa Súdny dvor týmto spôsobom iba usiloval vyhnúť situácii, v rámci ktorej by tretia strana mohla k názvu svojho podniku,
         pravdepodobne takého, ktorý má nedostatočné rozlišovacie vlastnosti, pridať názov už zapísanej ochrannej známky a následne
         na úkor tejto zapísanej ochrannej známky žiadať ochranu celku. V každom prípade odvolateľka tvrdí, že rozsudok Medion nestanovuje
         nijaké všeobecné pravidlo, na základe ktorého si každý prvok, ktorý je používaný dvoma ochrannými známkami, dokonca aj vtedy,
         ak v kombinovanej ochrannej známke nie je dominantný, musí na účely tohto rozsudku zachovať rozlišovacie postavenie, čo spôsobuje
         pravdepodobnosť zámeny.
      
      28.      Napokon odvolateľka poukazuje na rozdiely, pokiaľ ide o okolnosti, v rámci ktorých bol tento rozsudok vyhlásený, pretože prípad
         sa týkal pridania názvu spoločnosti k už existujúcej ochrannej známke, zatiaľ čo prejednávaný prípad sa týka celého mena,
         v ktorom sa priezvisko zhoduje s inou, už zapísanou ochrannou známkou. Odvolateľka zdôrazňuje, že verejnosť bude vnímať označenie
         „Barbara Becker“ ako odkazujúce na osobu ženského pohlavia a že si ju nebude zamieňať s priezviskom Becker, ktoré je úplne
         bežné, a teda ťažko je vhodné na stanovenie toho, že existuje koncepčná podobnosť medzi dvoma kolidujúcimi ochrannými známkami.
         Podľa názoru odvolateľky Súd prvého stupňa nesprávne nazval meno „Barbara“ „jednoduchým krstným menom“(25), keďže toto meno, ak sa pridá k spornému priezvisku, má rozhodujúci vplyv na celkový dojem, ktorý táto ochranná známka vyvoláva,
         vzhľadom na to, že vytvára nový koncepčný význam priezviska „Becker“.
      
      29.      ÚHVT v podstate podporuje tvrdenia odvolateľky, najmä skutočnosť, že Súd prvého stupňa nezohľadnil všetky osobitné vlastnosti
         prípadu, ako napríklad postavenie bývalej manželky známeho tenisového hráča ako slávnej osobnosti a nesprávne uplatnenie rozsudku
         Medion, už citovaného. V stručnosti ÚHVT kritizuje odôvodnenie napadnutého rozsudku, ktoré z už uvedených dôvodov považuje
         za rozporuplné a nedostatočné. Na pojednávaní však ÚHVT svoje kritiky zameral na automatické uplatnenie posúdenia z rozsudku
         Medion.
      
      30.      Na druhej strane Harman Int. Industries sa domáha zamietnutia odvolania z dôvodu, že analýza Súdu prvého stupňa je správna,
         a navrhuje, aby Súdny dvor napadnutý rozsudok potvrdil.
      
      B –    Preskúmanie jediného odvolacieho dôvodu
      1.      O prípustnosti odvolania
      31.      Predovšetkým treba pripomenúť, že pri absencii návrhu jedného z účastníkov konania je záležitosťou Súdneho dvora preskúmať
         ex offo akúkoľvek otázku týkajúcu sa prípustnosti odvolania alebo jedného z jeho dôvodov.(26) Súdny dvor konzistentne rozhodol, že podľa druhého pododseku článku 225 ods. 1 ES (teraz článok 256 ZFEÚ) a článku 58 Štatútu
         Súdneho dvora sa odvolanie obmedzuje iba na právne otázky a môže sa zakladať najmä na porušení práva Spoločenstva Súdom prvého
         stupňa.(27)
      
      32.      Za týchto okolností a vzhľadom na pripomienky predložené zo strany Harman Int. Industries na pojednávaní o údajnej neprípustnosti
         tvrdení jeho protistrán je vhodné zaoberať sa prípustnosťou jediného odvolacieho dôvodu tohto odvolania ex offo.
      
      33.      Táto otázka vznikla najmä v dôsledku kritiky zo strany odvolateľky a ÚHVT voči tomu, že v napadnutom rozsudku sa uskutočnilo
         nesprávne preskúmanie ochrannej známky, o ktorej zápis žiadala Barbara Becker, pokiaľ ide o celkový dojem, ktorý kombinácia
         krstného mena a priezviska vyvoláva, a o odkazy na skutočnosť, že priezvisko je „obyčajné“ alebo bežné. Takáto kritika môže
         vyvolať určité podozrenie neprípustnosti, keďže týmto spôsobom sa usiluje dosiahnuť opätovné preskúmanie skutkového stavu,
         ktoré pri rozhodovaní v danej veci nepatrí do pôsobnosti Súdneho dvora.(28)
      
      34.      Nemyslím si, že v tomto prípade je to tak.
      
      35.      Po prvé, ako uvádza ÚHVT, odvolateľka a ÚHVT nespochybňujú výsledok skutkového posúdenia, ale odôvodnenie in extenso napadnutého rozsudku. Ich pripomienky sú podporované ustálenou judikatúrou, podľa ktorej to, či odôvodnenie chýba alebo je
         nedostatočné, predstavuje právnu otázku týkajúcu sa porušenia podstatných formálnych náležitostí v zmysle článku 230 ES (teraz
         článok 263 ZFEÚ), o ktoré sa možno v odvolaní opierať,(29) alebo to môže zohľadniť Súdny dvor ex offo ako dôvod týkajúci sa verejného poriadku(30).
      
      36.      Po druhé, ako som už skôr zdôraznil, na pojednávaní bola kritika, na ktorej sa zakladá odvolací dôvod, definovaná jednoznačnejšie.
         V každom prípade ÚHVT prešiel z kritiky založenej na nedostatočnom odôvodnení na iné, presnejšie definované tvrdenie, ktoré
         sa týka nesprávneho právneho posúdenia pri uplatnení rozsudku Medion.
      
      37.      Na záver zastávam názor, že kritiku napadnutého rozsudku treba vnímať ako takú, ktorá patrí do kategórie nesprávneho právneho
         posúdenia.
      
      2.      O podstate odvolania
      38.      Kritika vyjadrená odvolateľkou v odvolaní v spojení s pripomienkami ÚHVT vyvoláva najmä otázky, ako sú napríklad primeranosť
         a výklad rozsudkov (hlavne rozsudkov Fusco a Medion), na ktoré sa odvoláva napadnutý rozsudok s cieľom vyriešiť spor, a to
         „v podstate s ohľadom na kontext prípadu“. Vzhľadom na základ odvolania, ktorým je pravdepodobnosť zámeny a podstata samotného
         odôvodnenia, teda nesprávny výklad a uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, je potrebné opísať existujúce
         právne a jurisprudenčné parametre na účely vyriešenia sporu tohto typu.
      
      39.      V súlade s týmto konceptom na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada,
         nebude zapísaná, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo
         služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie,
         na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou
         známkou.
      
      40.      Podľa siedmeho odôvodnenia nariadenia č. 40/94 posúdenie pravdepodobnosti zámeny závisí od mnohých prvkov, medzi ktoré patrí
         najmä známosť ochrannej známky na trhu, asociácia, ktorú si s ňou možno vytvoriť vo vzťahu k používanému alebo zapísanému
         označeniu, stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi označenými tovarmi alebo službami.
      
      41.      Čo sa týka definície pravdepodobnosti zámeny, Súdny dvor konzistentne rozhodol, že riziko, že sa verejnosť môže domnievať,
         že sporné tovary alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené, predstavuje
         pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.(31)
      
      42.      Pokiaľ ide o to, ako stanoviť existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi dvoma označeniami zo strany verejnosti, Súdny dvor
         vyhlásil, že sa musí posúdiť celkovo, pri zohľadnení všetkých príslušných prvkov daného prípadu.(32)
      
      43.      Podľa tejto ustálenej judikatúry celkové posúdenie musí zahŕňať analýzu vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti
         kolidujúcich ochranných známok, pričom celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny sa musí zakladať na celkovom dojme, ktorý
         tieto ochranné známky vyvolávajú, berúc do úvahy najmä ich rozlišujúce a dominantné prvky. Súdny dvor tiež uviedol, že to,
         ako vníma ochranné známky priemerný spotrebiteľ daných tovarov alebo služieb, zohráva pri celkovom posúdení pravdepodobnosti
         zámeny významnú úlohu. Priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily.(33)
      
      44.      V prejednávanom prípade sa nespochybňuje ani podobnosť tovarov, ani stupeň podobnosti medzi predmetnými ochrannými známkami
         z vizuálneho alebo fonetického hľadiska. Spor v tomto prípade zahŕňa koncepčnú podobnosť, ktorá v prejednávanom prípade v podstate
         vyžaduje preskúmanie významu priezviska „Becker“ a celého mena „Barbara Becker“, pričom je potrebné najmä stanoviť vplyv krstného
         mena na priezvisko.
      
      45.      Na účely postupu týmto smerom je nevyhnutné, ako sa uvádza v judikatúre citovanej v bode 43 týchto návrhov, „zohľadniť všetky
         príslušné prvky daného prípadu“. V tomto kontexte skutočnosť, že rozhodnutie odvolacieho senátu ÚHVT, ktoré bolo predmetom
         sporu v rámci konania pred Súdom prvého stupňa, potvrdilo koncepčný rozdiel medzi predmetnými ochrannými známkami, pričom
         bolo vo veľkej miere založené na slabosti ochrannej známky BECKER, pretože to je bežné priezvisko, a na popularite Barbary
         Beckerovej v Nemecku, má osobitný význam.(34)
      
      46.      V napadnutom rozsudku, ako sa uvádza ďalej, sa však uplatňuje schematický prístup vytvorený na základe predchádzajúcich rozsudkov
         Súdu prvého stupňa (Fusco) a Súdneho dvora (Medion), ktoré sú pomerne izolované, v ktorých osobitné okolnosti dotknutých prípadov
         mali špecifický, ak nie priam rozhodujúci vplyv.
      
      47.      V bodoch 34 až 43 napadnutého rozsudku je skúmaná a zodpovedaná otázka koncepčnej podobnosti. Záver podľa ktorého existuje
         pravdepodobnosť zámeny je v podstate založený na bodoch 35 a 36, ktoré sa zakladajú na rozsudku Fusco, a na bodoch 37 až 41,
         ktoré sa zakladajú na rozsudku Medion.
      
      48.      Po prvé v napadnutom rozsudku sa dospelo k záveru, že priezvisko „becker“ má „väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť“ ako prvok „barbara“,
         odvolávajúc sa na rozsudok Fusco, v ktorom Sud prvého stupňa posúdil pravdepodobnosť zámeny medzi ochrannými známkami „Enzo
         Fusco“ a „Antonio Fusco“ vychádzajúc z úvahy, ktorá je tu zopakovaná, že prinajmenšom v Taliansku spotrebitelia vo všeobecnosti
         pripisujú väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť priezvisku ako krstnému menu obsiahnutému v ochranných známkach. Rozsah popularity,
         akú má odvolateľka v Nemecku, je z koncepčného hľadiska irelevantný (body 34 a 35).
      
      49.      Je však ťažké súhlasiť s takýmto automatickým uplatnením rozsudku Fusco na prejednávaný prípad vzhľadom na význam, ktorý sa
         tu pripisuje okolnostiam prípadu, pokiaľ ide o vyjadrenia, ako napríklad „za týchto okolností“, „v prejednávanej veci“ alebo
         „v predmetných ochranných známkach“, ktoré sú uvedené v bode 54 tohto rozsudku.
      
      50.      Význam okolností prípadu rozsudku Fusco sa ďalej objasnil v rozsudku Marcorossi, vyhlásenom krátko po tom tou istou komorou
         Súdu prvého stupňa, ktorý sa tiež týkal talianskych priezvísk. Po tom, ako sa pripomenulo, že vnímanie označení, ktoré pozostávajú
         z krstného mena a priezviska, sa môže v rámci jednotlivých štátov Európskeho spoločenstva meniť a že nemožno vylúčiť ani to,
         že v niektorých štátoch si spotrebitelia pamätajú lepšie priezvisko ako krstné meno, Súd prvého stupňa, odvolávajúc sa výslovne
         na rozsudok Fusco, rozhodol, že „toto všeobecné pravidlo… by sa však nemalo uplatniť automaticky bez toho, aby sa zohľadnili
         osobitosti každého prípadu“.
      
      51.      Po druhé, v čom aj spočíva väčšina mojich výhrad, napadnutý rozsudok sa opieral o rozsudok vyhlásený Súdnym dvorom ako odpoveď
         na prejudiciálnu otázku predloženú vo veci Medion.
      
      52.      Treba pripomenúť, že pravdepodobnosť zámeny, o ktorú v prejudiciálnej otázke išlo, sa týkala ochrannej známky LIFE zapísanej
         nemeckou spoločnosťou Medion pre prístroje spotrebnej elektroniky a označenia THOMSON LIFE, pod ktorým spoločnosť Thomson
         uvádzala na trh niektoré svoje tovary. V tomto prípade boli tovary označené týmito dvoma ochrannými známkami prinajmenšom
         čiastočne zhodné, a to je dôvod, prečo sa spoločnosť Medion domáhala, aby vnútroštátny súd zakázal spoločnosti THOMSON používať
         tento názov na označenie zhodného tovaru.(35)
      
      53.      Za týchto okolností skutočný význam zásady stanovenej v rozsudku Medion sa ukazuje práve rozdielom medzi znením otázky predloženej
         vnútroštátnym súdom a odpoveďou, ktorú Súdny dvor poskytol. Zatiaľ čo sa vnútroštátny súd pýta, či za okolností prípadu, ako
         boli uvedené, „existuje“ pravdepodobnosť zámeny, Súdny dvor odpovedá, že za okolností, aké tam boli uvedené, pravdepodobnosť
         zámeny „môže existovať“. Význam tohto spôsobu vyjadrenia, ktorý použil Súdny dvor vo svojej odpovedi, možno jasne vidieť v bode
         30 citovaného rozsudku. V tomto rozsudku, po zopakovaní zásady povinnosti vykonať pri analýze pravdepodobnosti zámeny „celkové
         posúdenie“ alebo vychádzať z „celkového dojmu“, berúc do úvahy najmä rozlišujúce a dominantné prvky (bod 28), Súdny dvor ponechal možnosť,
         ktorá sa musí považovať za výnimočnú, že skoršia ochranná známka použitá treťou stranou v zloženom označení si v tomto zloženom
         označení môže ponechať autonómne rozlišovacie postavenie bez toho, aby v ňom tvorila dominantný prvok.
      
      54.      Preskúmaním požiadaviek možnej pravdepodobnosti zámeny v tomto prípade Súdny dvor v bode 30 rozsudku rozhodol, že „napriek
         tomu, okrem bežných prípadov, keď priemerný spotrebiteľ vníma ochrannú známku ako celok, a bez ohľadu na okolnosť, že v celkovom
         dojme môže dominovať jedna alebo viac zložiek kombinovanej ochrannej známky, nie je vôbec vylúčené, že v osobitnom prípade
         si skoršia ochranná známka používaná treťou osobou v zloženom označení obsahujúcom obchodné meno tejto tretej osoby zachová
         samostatné rozlišovacie postavenie bez toho, aby v ňom pritom tvorila dominantný prvok“(36).
      
      55.      Týmto spôsobom Súdny dvor zodpovedal otázku vnútroštátneho súdu, pokiaľ ide o preskúmanie existencie pravdepodobnosti zámeny
         medzi dvoma označeniami v prípadoch, v ktorých kombinovaná ochranná známka obsahuje skôr zapísanú ochrannú známku ako jeden
         z jej prvkov, a zaviazal ho odmietnuť takzvanú „Prägetheorie“ (teória vyvolaného dojmu)(37).
      
      56.      Z uvedeného je úplne zrejmé, že keby Súd prvého stupňa chcel založiť svoje odôvodnenie v napadnutom rozsudku pri posudzovaní
         pravdepodobnosti zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami na zásade stanovenej v rozsudku Medion, musel by to odôvodniť
         ako výnimku,(38) čiže musel by vysvetliť, prečo výnimočne v tomto prípade bolo nevyhnutné obísť všeobecnú požiadavku, čo sa týka zápisu kombinovanej
         ochrannej známky, preskúmať jej celkový dojem pri zohľadnení najmä jej rozlišujúcich a dominantných prvkov. Inými slovami,
         v kontexte možnej koncepčnej podobnosti medzi „barbara becker“ a „becker“, by mal vysvetliť prečo v tomto prípade nie je nevyhnutné,
         aby zložka „becker“ mala v ochrannej známke ako celku dominantné postavenie.
      
      57.      Nič z toho však v odôvodnení napadnutého rozsudku nie je. Namiesto toho je tu sotva nejaká iná úvaha ako tá (bod 37), že „Becker“
         je priezvisko, čo je nesporné a ťažko by sa to aj vyvracalo. Práve na základe toho Súd prvého stupňa priamo konštatoval, že
         označenia „Becker“ a „Barbara Becker“ sú si podobné (bod 38), a teda že odvolací senát vykonal nesprávne právne posúdenie
         (bod 39).
      
      58.      Je potrebné zopakovať, že napadnutý rozsudok neobsahuje žiadnu analýzu ani preskúmanie týkajúce sa priezviska Becker s cieľom
         určiť, či si toto priezvisko ponecháva autonómne rozlišovacie postavenie bez toho, aby nevyhnutne tvorilo dominantný prvok
         v ochrannej známke ako celku, na ktoré sa rozsudok Medion odvoláva, hoci za okolností prípadu bolo prvoradé posúdiť rozlišovaciu
         spôsobilosť skoršej ochrannej známky BECKER.(39) Ak by skoršia ochranná známka bola verejnosti dosť známa, každá iná ochranná známka, ktorá by označovala zhodné tovary, by
         mala ťažkosti pri prisvojení si tohto priezviska.
      
      59.      Na záver, napadnutý rozsudok založený na zovšeobecnenom, sčasti nesprávnom pochopení kombinácie účinkov rozsudkov Fusco a Medion
         môže vyvolať presvedčenie, vo svojej podstate nesprávne, že v zásade každé priezvisko, ktoré sa zhoduje so skoršou ochrannou
         známkou, môže účinne brániť zápisu kombinovanej ochrannej známky, ktorá zahŕňa krstné meno a sporné priezvisko, a to na základe
         pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
      
      60.      Inými slovami, zdá sa, že výsledok pridania údajného pravidla zásady odvodenej z predchádzajúceho rozsudku Súdu prvého stupňa
         k inému pravidlu z rozsudku Súdneho dvora vedie k výsledku, ktorý je takmer nevyhnutný a tkvie v tom, že otázka koncepčnej
         podobnosti sa stala prakticky irelevantnou, lebo Súd prvého stupňa nezohľadnil všetky okolnosti prípadu tak, ako sa to podľa
         ustálenej judikatúry vyžadovalo. Najmä z koncepčného hľadiska nepreskúmal vplyv krstného mena uvedeného v ochrannej známke
         Barbara Becker a väčší či menší stupeň rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky zloženej z jediného priezviska.
      
      61.      Vzhľadom na uvedené zastávam názor, že napadnutý rozsudok obsahuje nesprávne právne posúdenie a že jedinému dôvodu odvolania
         by sa malo vyhovieť a napadnutý rozsudok by mal byť zrušený.
      
      62.      Vzhľadom na to, že zistené nesprávne právne posúdenie môže byť napravené jedine posúdením skutočností stanovených v predchádzajúcom
         bode, a ak sa odhliadne od toho, že napadnutý rozsudok vzhľadom na okolnosti nemusel reagovať na druhý žalobný dôvod Harman
         Int. Industries, stav konania podľa môjho názoru neumožňuje Súdnemu dvoru rozhodnúť s konečnou platnosťou v súlade s prvým
         odsekom článku 61 Štatútu Súdneho dvora, a teda navrhujem, aby sa vec vrátila na ďalšie konanie Všeobecnému súdu a aby tento
         súd vykonal dané posúdenia a rozhodol v súlade s nimi.
      
      VI – Trovy
      63.      Keďže navrhujem, aby sa vec vrátila Všeobecnému súdu na ďalšie konanie, o trovách konania sa rozhodne neskôr.
      
      VII – Návrh
      64.      Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor:
      
      1.         zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (prvá komora) z 2. decembra 2008, Harman International Industries/ÚHVT
         (T‑212/07), v celom rozsahu;
      
      2.         vrátil vec Všeobecnému súdu Európskej únie na ďalšie konanie;
      3.         o trovách konania rozhodol neskôr.
      1 –	Jazyk prednesu: španielčina.
      
      2 –      Rozsudok z 2. decembra 2008, T‑212/07, Zb. s. II‑3431.
      
      3 –      Rozhodnutie zo 7. marca 2007 (vec R 502/2006‑1).
      
      4 –      Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1) s účinnosťou od
         tohto dátumu.
      
      5 –      Nariadenie Rady z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zmenené
         a doplnené nariadením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994 na vykonanie dohôd uzatvorených v rámci uruguajského kola (Ú. v. ES
         L 349, s. 83; Mim. vyd. 17/001, s. 185) a napokon nariadením Rady (ES) č. 422/2004 z 19. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 70, s. 1;
         Mim. vyd. 17/002, s. 3) (ďalej len „nariadenie č. 40/94“).
      
      6 –      Prihláška ochrannej známky bola uverejnená vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva č. 13/2004 z 29. marca 2004.
      
      7 –      Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.
      
      8 –      Zapísaná 1. júla 2002 pod č. 1 823 228.
      
      9 –      Prihlásená 2. novembra 2000 pod č. 1 944 578, neskôr zapísaná ako ochranná známka 17. septembra 2004.
      
      10 –      Pozri body 22 a 27 napadnutého rozsudku.
      
      11 –      Rozhodnutím z 15. februára 2005.
      
      12 –      Rozhodnutie citované v poznámke pod čiarou 3.
      
      13 –      Bod 29 rozhodnutia.
      
      14 –      Body 34 a 35 rozhodnutia.
      
      15 –      Bod 36 rozhodnutia.
      
      16 –      Bod 36 až 42 rozhodnutia.
      
      17 –      Rozsudok z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C‑408/01, Zb. s. I–12537, bod 41.
      
      18 –      Bod 33 napadnutého rozsudku.
      
      19 –      Pozri body 34 až 38 napadnutého rozsudku.
      
      20 –      Rozsudok z 1. marca 2005, Fusco/ÚHVT – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, Zb. s. II–715, bod 54.
      
      21 –	Rozsudok zo 6. októbra 2005, Medion, C‑120/04, Zb. s. I–8551, body 30 a 37.
      
      22 –      Fax zo 4. mája.
      
      23 –      Rozsudok z 12. júla 2006, Rossi/ÚHVT – Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, neuverejnený v Zbierke (ďalej len „MARCOROSSI“),
         bod 45.
      
      24 –      Rozsudok vo veci Marcorossi, body 46 a 47.
      
      25 –      Bod 36 napadnutého rozsudku.
      
      26 –      Rozsudky z 26. februára 2002, Rada/Boehringer, C‑23/00 P, Zb. s. I–1873, bod 46, a z 28. februára 2008, Neirinck/Komisia,
         C‑17/07 P, bod 38.
      
      27 –      Rozsudky z 8. apríla 1992, F./Komisia, C‑346/90 P, Zb. s. I–2691, body 6 a 7; z 2. marca 1994, Hilti/Komisia, C‑53/92 P, Zb.
         s. I–667, bod 10; z 1. júna 1994, Komisia/Brazzelli Lualdi a i., C‑136/92 P, Zb. s. I–1981, bod 47; a z 30. apríla 2009, Komisia/Taliansko
         a Wam, C‑494/06 P, Zb. s. I‑3639, bod 29.
      
      28 –      Rozsudok z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT (Companyline), C‑104/00 P, Zb. s. I–7561, body 21 a 22, a návrhy ktoré predniesol
         generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer, body 59 a 60; ako aj uznesenia z 5. februára 2004, Telefon & Buch/ÚHVT, C‑326/01 P,
         Zb. s. I–1371, bod 35, a Streamserve/ÚHVT, C‑150/02 P, Zb. s. I–1461, bod 30.
      
      29 –      Rozsudky z 1. októbra 1991, Vidrányi/Komisia, C‑283/90, Zb. s. I–4339, bod 29; zo 7. mája 1998, Somaco/Komisia, C‑401/96,
         Zb. s. I–2587, bod 53; z 13. decembra 2001, Cubero Vermurie/Komisia, C‑446/00 P, Zb. s. I–10315, bod 20; a z 8. februára 2007,
         Groupe Danone/Komisia, C‑3/06 P, Zb. s. I–1331, bod 45.
      
      30 –      Rozsudky z 20. februára 1997, Komisia/Daffix, C‑166/95 P, Zb. s. I–983, bod 24; z 2. apríla 1998, Komisia/Sytraval a Brink’s
         France, C‑367/95 P, Zb. s. I–1719, bod 67; z 30. marca 2000, VBA/Florimex a i., C‑265/97 P, Zb. s. I–2061, bod 114; z 10. júla
         2008, Bertelsmann a Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Zb. s. I–4951, bod 174; a z 2. decembra 2009, Komisia/Írsko
         a i., C‑89/08 P, Zb. s. I‑11245, bod 34.
      
      31 –      Pozri v tomto zmysle vo vzťahu k prvej smernici Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských
         štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) rozsudky z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik
         Meyer, C‑342/97, Zb. s. I–3819, bod 17, a Medion, už citovaný, bod 26; a vo vzťahu k nariadeniu o ochrannej známke Spoločenstva
         rozsudky z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C‑334/05 P, Zb. s. I–4529, bod 33, a z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C‑193/06 P,
         bod 32.
      
      32 –      Pozri v tomto zmysle rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C‑251/95 Zb. s. I–6191, bod 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný,
         bod 18; z 22. júna 2000, Marca Mode, C‑425/98, Zb. s. I–4861, bod 40; Medion, už citovaný, bod 27; z 23. marca 2006, Mülhens/ÚHVT,
         C‑206/04 P, Zb. s. I–2717, bod 18; ÚHVT/Shaker, už citovaný, bod 34; a Nestlé/ÚHVT, už citovaný, bod 33; pozri taktiež uznesenie
         z 28. apríla 2004, Matratzen Concord/ÚHVT, C‑3/03, Zb. s. I–3657, bod 28.
      
      33 –      Pozri v tomto zmysle rozsudky SABEL, už citovaný, bod 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25; Medion, už citovaný,
         bod 28; Mülhens/ÚHVT, už citovaný, bod 19, a ÚHVT/Shaker, už citovaný, bod 35, ako aj uznesenie Matratzen Concord/ÚHVT, už
         citované, bod 29.
      
      34 –      Body 36 až 41 napadnutého rozhodnutia.
      
      35 –	Pozri body 6 až 10 rozsudku.
      
      36 –      Kurzívou zvýraznil generálny advokát.
      
      37 –      Podľa tejto teórie je pri posudzovaní podobnosti sporného označenia nevyhnutné opierať sa o celkový dojem vyvolaný každým
         z oboch označení a skúmať, či zhodná časť charakterizuje zložené označenie do tej miery, že ostatné prvky pri vytváraní celkového
         dojmu vo veľkej miere ustupujú do úzadia (rozsudok Medion, už citovaný, bod 12).
      
      38 –      Hacker, F.: § 9 – Relative Eintragungshindernisse – Ähnlichkeit mehrgliedriger Marken. In: Ströbele, Hakcer: Markengesetz Kommentar. 9. vyd. Köln: Carl Heymanns, 2009, s. 598.
      
      39 –      Keller, E., Glinke, A: Die „MEDION“-Entscheidung des EuGH: Neujustierung der verwechselungsrelevanten Markenähnlichkeit bei Kombinationsmarken.
         In: Wettbewerb in Recht und Praxis, č. 1/2006, s. 21 a nasl., s. 27.