CELEX: 62003CC0353
Language: sl
Date: 2005-01-27 00:00:00
Title: Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Kokott - 27. januarja 2005. # Société des produits Nestlé SA proti Mars UK Ltd. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Združeno kraljestvo. # Znamke - Direktiva 89/104/EGS - Odsotnost razlikovalnega učinka - Z uporabo dobljen razlikovalni učinek - Uporaba dela registrirane znamke ali kombinacija z le-to. # Zadeva C-353/03.

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE
      JULIANE KOKOTT,
      predstavljeni 27. januarja 2005(1)
      
      Zadeva C-353/03
      Société des produits Nestlé SA
      proti
      Mars UK Ltd
      (Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))
      „Znamke – Direktiva 89/104/EGS – Neobstoj razlikovalnega učinka – Pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo“I –    Uvod
      1.        V obravnavanem postopku je Sodišče vnovič pozvano, naj predstavi svoja stališča o pravilih o razlikovalnem učinku znamk. Tokrat
         je spor osredotočen na to, ali je geslo oziroma reklamno geslo „HAVE A BREAK“ lahko pridobilo razlikovalni učinek s tem, da
         se uporablja kot del znamke „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT“. Bistvo spora je vprašanje, ali takšna uporaba znaka lahko povzroči
         razlikovalni učinek, pomemben s stališča prava znamk, oziroma ali je v nasprotju s priznavanjem znaka kot znamke.
      
      II – Pravni okvir
      2.        Člen 2 Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi
         znamkami(2) določa znamke:
      
      „Znamka je lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed, vključno z osebnimi
         imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se s temi znaki blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo
         od blaga in storitev drugih podjetij.“
      
      3.        Razlogi za zavrnitev registracije znamk so določeni v členu 3. V zvezi s tem je tu zanimiv zlasti odstavek 1(b): 
      
      „Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se lahko razglasijo za neveljavne:
      [...]
      (b) znamke, ki so brez vsakega razlikovalnega učinka;
      [...]“
      4.        V členu 3(3), prva poved, pa je predvidena izjema od te prepovedi registracije: 
      
      „Registracija znamke se ne zavrne, znamka pa se ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred
         datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalni značaj.“
      
      5.        V Veliki Britaniji je bila ta ureditev prenesena v oddelek 3 Trade Mark Act 1994.
      
      6.        V členu 5 Direktive 89/104 so določene pravice, ki izhajajo iz znamke:
      
      ,,1.      Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega
         dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:
      
      (a)      kateri koli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka; 
      (b)      kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev,
         označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.
      
      […]“
      7.        V členu 10(2)(a) je natančno določen pojem uporabe znamke v zvezi z njenim ohranjanjem:
      
      „2.       Uporaba v pomenu odstavka 1 pomeni tudi naslednje:
      (a)       uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega
         značaja znamke;“
      
      8.        Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti(3) večinoma vsebuje enake določbe.
      
      III – Predlog za sprejetje predhodne odločbe
      9.        Court of Appeal odloča o sporu, ali se reklamno geslo „HAVE A BREAK“ v Veliki Britaniji sme registrirati kot znamka za čokolado,
         čokoladne izdelke, bonbone, slaščice in piškote. Tožeča stranka je Société des produits Nestlé SA, ki je hkrati imetnik znamk,
         registriranih za iste skupine proizvodov, „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT“ in „KIT KAT“. Registraciji znamke „HAVE A BREAK“
         nasprotuje Mars UK Ltd.
      
      10.      Med strankama je nastal spor glede tega, ali ima reklamno geslo „HAVE A BREAK“ sam po sebi (inherentno) ali na podlagi uporabe
         kot element znamke „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT“ dejanski razlikovalni učinek v smislu, da bi se izdelek s tako reklamo
         lahko pripisoval proizvajalcem čokoladnega vaflja Kit Kat.
      
      11.      Pooblaščenec za zaslišanje pri britanskem patentnem uradu in prvostopenjska sodba sta registracijo znamke zavrnila, saj naj
         reklamno geslo „HAVE A BREAK“ ne bi bilo inherentno razlikovalno niti naj ne bi pridobilo potrebnega razlikovalnega učinka
         z uporabo slogana „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT“.
      
      12.      V skladu s sodno prakso Sodišča se Court of Appeal strinja s sodišči, ki so pred tem odločala o sporu, v tem smislu, da naj
         reklamno geslo „HAVE A BREAK“ ne bi imel inherentnega razlikovalnega učinka v smislu člena 3(1)(b) Direktive 89/104. 
      
      13.      Court of Appeal pa ne izključuje tega, da je slogan „HAVE A BREAK“ pridobil razlikovalni učinek z uporabo kot sestavni del
         gesla, zaščitenega kot znamka, „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT“. Sodišča, ki so pred tem odločala o sporu, naj bi sicer geslu,
         ki se uporablja kot del znamke, odrekala vsako dokazno vrednost za samostojni razlikovalni učinek, toda na podlagi mnenja
         Court of Appeal bi tudi tak del lahko pridobil lastni razlikovalni učinek, na primer tako, da bi potrošnika nujno opozarjal
         na zaščiteno znamko.
      
      14.      Zato je Court of Appeal Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:
      
      „Ali lahko znamka pridobi razlikovalen učinek iz člena 3(3) Direktive Sveta 89/104/EGS in člena 7(3) Uredbe Sveta št. 40/94
         zaradi ali kot posledica uporabe te znamke kot dela druge znamke ali v kombinaciji z njo?“
      
      IV – Presoja
      A –    Uvod
      15.      Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na vprašanje, ali se besedna zveza „HAVE A BREAK“ sme registrirati kot znamka.
         Ob upoštevanju nekaterih posebnih primerov(4), ki tu niso upoštevni, se znak – to pomeni tudi besedna zveza – v skladu z Direktivo 89/104(5) sme registrirati kot znamka, če ima razlikovalni učinek. To izhaja iz besedne zveze in sistematike različnih predpisov Direktive
         o razlogih za zavrnitev ter iz uvodnih izjav.(6)
      
      16.      Razlikovalni učinek pomeni, da znak lahko naredi blago ali storitev prepoznavno, kot da prihaja iz nekega podjetja, in torej
         razlikuje to blago ali storitev od blaga ali storitve drugih podjetij.(7) Sodišče izhaja iz univerzalnega pojma razlikovalnega učinka, ki ga za posebne znamke ni mogoče zamenjati s posebnimi merili.(8)
      
      17.      Analiza, ali ima znamka razlikovalni učinek, je odvisna od blaga in storitev v prijavi ter od zaznavanja znamke pri upoštevni
         javnosti, sestavljeni iz povprečnih potrošnikov navedenega blaga ali storitev, ki so normalno obveščeni ter razumno pozorni
         in preudarni.(9) To mora biti predmet konkretne presoje.(10)
      
      18.      Razlikovalni učinek je lahko inherenten ali pridobljen. Inherentni razlikovalni učinek se analizira v povezavi z razlogom
         za zavrnitev glede odsotnosti razlikovalnega učinka v skladu s členom 3(1)(b) Direktive 89/104. To analizo je načeloma treba
         izvesti neodvisno od uporabe znaka. Nanaša se izključno na to, ali ima znak sam po sebi razlikovalni učinek.
      
      19.      Court of Appeal je v obravnavanem primeru že presodilo, da relevantni potrošniki besedno zvezo „HAVE A BREAK“ glede na izvor
         razumejo kot nevtralen poziv, zato naj znak ne bi imel inherentnega razlikovalnega učinka.
      
      B –    Pojem uporabe
      20.      V skladu s členom 3(3) Direktive 89/104 lahko znak z uporabo dobi razlikovalni učinek, ki ga prvotno ni imel, in se zato lahko
         registrira kot znamka. Znak torej šele z uporabo pridobi razlikovalni učinek, ki je pogoj za njegovo registracijo. Ta predpis
         znatno omili pravilo člena 3(1)(b), da se znamke brez razlikovalnega učinka ne smejo registrirati.(11)
      
      21.      Court of Appeal torej zastavlja vprašanje, ali lahko tudi del znamke v skladu s členom 3(3) z uporabo glavne znamke samostojno
         in neodvisno od glavne znamke pridobi razlikovalni učinek. Nestlé si namreč prizadeva dokazati, da naj bi z uporabo glavne
         znamke „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT“ tudi sporni del „HAVE A BREAK“ pridobil razlikovalni učinek. Po drugi strani Mars zavrača
         kakršno koli uporabo dokazov, ki se nanašajo na uporabo glavne znamke, in priznava samo uporabo elementa, neodvisno od glavne
         znamke.
      
      22.      V tem smislu je treba najprej pojasniti, da Sodišče v postopku predhodnega odločanja ne more presoditi, ali je določen znak
         pridobil razlikovalni učinek. Naloga Sodišča je pravo Skupnosti razlagati tako, da ga predložitveno sodišče lahko pravilno
         uporabi v postopku v glavni stvari. Sodišče zato lahko predloži svoja stališča samo glede razlage člena 3(3) Direktive 89/104,
         ne pa glede vprašanja, ali je slogan „HAVE A BREAK“ v Veliki Britaniji pridobil razlikovalni učinek.
      
      23.      Člen 3(3) Direktive 89/104 dopušča registracijo znamke, če je z njeno uporabo dobila razlikovalni značaj. Mars in Komisija iz te formulacije sklepata, da se uporaba znamke kot elementa druge znamke
         ne bi smela upoštevati za dokazovanje razlikovalnega učinka v smislu člena 3(3) Direktive 89/104. To stališče ni prepričljivo,
         ker – kot trdi tudi irska vlada – uporaba znamke glede na jezikovni pomen vključuje njeno samostojno uporabo in tudi uporabo
         kot dela druge znamke.
      
      24.      V nasprotju s stališčem britanske vlade tudi iz člena 10 Direktive 89/104 ni mogoče razbrati ničesar drugega. Člen 10 in naslednji
         se nanašajo na izgubo pravnega varstva znamk zaradi neuporabe. Imetnik znamke lahko s stališča prava znamk določene znake
         rezervira za izključno uporabo, le če jih dejansko uporablja. Sistematično gotovo ne bi bilo prav, če bi se uporaba za pridobitev
         razlikovalnega učinka priznavala, ne bi pa zadoščala za preprečitev izgube pravnega varstva znamk. Ni pa izključeno, da bi
         uporaba znamke kot dela druge znamke zadoščala tudi v okviru člena 10. Na podlagi člena 10(2)(a) uporaba pomeni tudi uporabo
         znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje le v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega
         značaja znamke. Pod to definicijo spada tudi uporaba znaka kot dela glavne znamke. Ta del sicer ne bi bil registriran samo
         kot del glavne znamke, temveč tudi samostojno, brez preostalih elementov glavne znamke, uporaba glavne znamke pa bi od registrirane
         delne znamke samo delno odstopala. To ne bi vplivalo na razlikovalni učinek delne znamke, če je ta pridobila razlikovalni
         učinek z enako uporabo pred registracijo.
      
      25.      Pojem uporabe znamke se uporablja v členih 3(3) in 10 Direktive 89/104, poleg tega pa tudi v okviru člena 5, kjer so določene
         pravice iz znamke. Imetnik znamke lahko tretjim osebam prepove, da uporabijo njegovo znamko ali druge znake, če bi zaradi
         tega lahko nastala zmeda. V teh okoliščinah je Sodišče pojem uporabe pridržalo za primere, ko uporaba znaka s strani tretje
         osebe škoduje ali bi lahko škodovala nalogam znamke in predvsem njeni bistveni nalogi, da potrošnikom zagotavlja poreklo proizvoda.(12) Ta razmejitev izhaja iz tega, da cilji pravnega varstva znamke ne upravičujejo prepovedi uporabe – in s tem omejitve svobode
         uporabnikov – če obravnavana uporaba za nalogo znamke ni pomembna.(13)
      
      26.      Pojem uporabe v okviru člena 3(3) Direktive 89/104 pa je širši kot v členu 5(1), ker ima popolnoma drugo funkcijo. V členu
         3(3) naj ne bi določal obsega pravnega varstva znamke, ampak naj bi samo opisoval, kako lahko znak, ki sam po sebi nima razlikovalnega
         učinka, tega pridobi z uporabo. Iz tega izhaja, da je tudi pri delih znamke odločilno to, ali z uporabo pridobijo  razlikovalni
         učinek.
      
      27.      Po mnenju Marsa naj bi tej razlagi nasprotovala sodba Philips(14). V tem primeru je Sodišče za pridobitev razlikovalnega učinka izrecno zahtevalo uporabo znamke kot znamke. 
      
      28.      Sodišče je v sodbi Philips med drugim presojalo, ali znak, sestavljen iz oblike blaga, lahko z uporabo pridobi razlikovalni
         učinek. Pri tem je šlo za prikaz zgornje površine električnega brivnika, ki je bila sestavljena iz treh okroglih glav z gibljivimi
         rezili, razvrščenih v obliki enakostraničnega trikotnika. Philips je tako oblikovane brivnike dalj časa ponujal ekskluzivno
         in je zastopal stališče, da naj bi prikaz, registriran kot znamka, s tem dolgoročnejšim ekskluzivnim trženjem pridobil razlikovalni
         učinek. 
      
      29.      Sodišče je izhajalo iz tega, da je pri presoji razlikovalnega učinka znaka, sestavljenega iz oblike blaga, in tudi razlikovalnega
         učinka, pridobljenega z uporabo, treba upoštevati, kako povprečni potrošnik, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in
         preudaren, domnevno zaznava kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev.(15)
      
      30.      To ugotovitev je Sodišče nato opredelilo tako:
      
      „Zaznavanje upoštevne javnosti blaga, kot da izvira iz določenega podjetja, mora nastati zaradi uporabe znamke kot znamke,  in torej zaradi njene narave in učinka, s katerimi lahko zadevno blago razlikuje od blaga drugih podjetij.“(16)
      
      31.      Mars iz tega sklepa, da se uporaba znaka kot elementa znamke ne more uporabiti za dokazovanje pridobitve razlikovalnega učinka.
         To sklepanje pa ni prepričljivo že zato, ker se sodba Philips v ničemer ne sklicuje na to, da uporaba zaporedja znakov kot
         elementa znamke ni uporaba znamke kot znamke.
      
      32.      Navedeni del besedila se med drugim lahko umesti v splošno sobesedilo sodne prakse glede prava znamk samo, če uporaba znamke
         kot znamke vključuje vsako uporabo, ki vodi do pridobitve razlikovalnega učinka. V nasprotnem primeru zaščita znakov kot znamk,
         čeprav so pridobili razlikovalni učinek, ne bi bila mogoča, ker uporaba znaka, ki je povzročila ta razlikovalni učinek, ni
         pomenila uporabe znamke kot znamke. Načeloma se Sodišče ravna samo po razlikovalnem učinku in zavrača posebna merila za določene
         vrste znamk.(17) Znakov, ki imajo razlikovalni učinek, ni mogoče priznati kot znamke, le če poznamo katerega od – v jeziku sodbe Linde „vnaprejšnjih“
         – razlogov za zavrnitev, ki so v skladu s členom 3(1) in (3) Direktive 89/104 opredeljeni kot nepremostljivi.(18)
      
      33.      Iz tega izhaja, da je pojem uporabe iz člena 3(3) Direktive 89/104 treba razumeti glede na rezultat. Vsaka uporaba, ki daje
         znaku razlikovalni učinek, potreben za registracijo kot znamko, se šteje kot uporaba znamke kot znamke in ustreza zahtevam
         iz člena 3(3). To razlago potrjuje navedeni del besedila sodbe Philips v pomenu, da se Sodišče ravna tudi po „naravi in učinku“
         znamke(19). Narava in učinek znamke pa imata prav razlikovalno funkcijo. Iz tega izhaja, da je uporabo, ki vodi do pridobitve razlikovalnega
         učinka, treba upoštevati v okviru člena 3(3).
      
      34.      Za uporabo strožjih meril pri presoji razlikovalnega učinka delov znamke pa po mnenju britanske vlade in Marsa govori nevarnost neupravičene razširitve varstva glavne znamke. Ta bojazen temelji na sklepanju, da deli znamke ne pridobijo lastnega razlikovalnega učinka, ampak
         ga samo izpeljejo iz razlikovalnega učinka glavne znamke. Če bi se ta izpeljani razlikovalni učinek priznal, potem bi se morale
         priznati tudi druge znamke skupine na drugi stopnji, ki same ne bi pridobile lastnega razlikovalnega učinka, ampak bi ga samo
         izpeljale iz znamk skupine na prvi stopnji. Ta proces razširitve bi se lahko nadaljeval ad infinitum.
      
      35.      Na prvi pogled se zdi, kot da tega tveganja ne bi smeli podcenjevati. Ob natančnejšem obravnavanju pa se izkaže za utvaro.
         Mogoča izpeljava razlikovalnega učinka je namreč odvisna od razlikovalnega učinka zadevne glavne znamke, ki je inherenten
         ali pridobljen z uporabo. Glavne znamke, ki imajo velik razlikovalni učinek, navadno lahko prenesejo razmeroma velik del razlikovalnega
         učinka na sestavne dele. Hkrati je pri močnih znamkah razmeroma veliko sestavnih delov in različic glavne znamke, ki imajo
         že zaradi uporabe glavne znamke samostojni razlikovalni učinek, tako da upoštevna javnost sklepa na glavno znamko in s tem
         na izvor blaga, čeprav se uporabljajo kot znamka neodvisno od glavne znamke. Glavna znamka, ki ima razlikovalni učinek, tako
         posreduje razlikovalni učinek znamkam skupine. Tako je razširitev varstva znamke nujna posledica tega posredovanega razlikovalnega
         učinka.
      
      36.      Znamke skupine pa navadno ne morejo enako prenašati razlikovalnega učinka na druge, podrejene znamke skupine. Te so mnogo
         manj znane kot glavna znamka. Če že znamka skupine na prvi stopnji nima zadostnega samostojnega razlikovalnega učinka, temveč
         ga pridobi samo v povezavi z glavno znamko, je malo verjetno, da znamka skupine na drugi stopnji lahko pridobi razlikovalni
         učinek samo na podlagi svoje povezave s prvo znamko skupine. Zato je bojazen, da bi se pravno varstvo znamke razširilo, komajda
         utemeljena.
      
      37.      Britanska vlada med drugim sprejema utemeljitev pooblaščenca za zaslišanje, tako da zavrača registracijo znamk, ki so samo
         podobne neki registrirani znamki in se zato lahko z njo zamenjajo. Registracija naj bi bila mogoča samo, če naj bi se znaki
         dejansko uporabljali in bi jih zato relevantni potrošniki same zase razumeli kot označbe izvora proizvoda.
      
      38.      To stališče je upravičeno, če iz registracije izključuje znake, ki nimajo inherentnega razlikovalnega učinka in se sami ne
         uporabljajo. V skladu s členom 3(3) Direktive 89/104 lahko znaki brez inherentnega razlikovalnega učinka pridobijo razlikovalni
         učinek le z uporabo. V tem smislu je nujnost uporabe v nasprotju z registracijo znakov kot znamk, katerih razlikovalni učinek
         je samo izpeljan iz njihove podobnosti z močno glavno znamko, čeprav se niso uporabljali s to močno glavno znamko. S tem pa
         ni izključeno to, da uporaba delov znamke kot dela glavne znamke povzroči tudi pridobitev razlikovalnega učinka s temi deli.
         
      
      39.      Tudi podana primerjava med razlikovalnim učinkom, ki utemeljuje znamke, in verjetnostjo zmede, ki znamke ovira, je na koncu
         neučinkovita. Verjetnost zmede in tudi razlikovalni učinek temeljita na tem, da potrošnik iz znaka, ki se uporablja kot znamka,
         razbere napotilo, da označeni proizvod izvira od imetnika znamke. Iz tega izhaja, da je med količino znakov, ki jih upoštevni
         potrošniki lahko zamenjajo z močno glavno znamko, in količino delov te glavne znamke, iz katerih ti potrošniki razberejo isto
         napotilo na izvor označenega proizvoda kot iz same znamke, presek. Kljub temu prekrivanju pa je treba te dele priznati kot
         znamke, če so pridobili razlikovalni učinek. 
      
      40.      Delom znamke, ki so (naj bi) pridobili razlikovalni učinek z uporabo glavne znamke, pa do zdaj niti pristojne institucije
         Skupnosti v praksi načeloma niso odrekle priznanja kot znamke. Sporni znak v sodbi Windsurfing Chiemsee je bila beseda Chiemsee,
         ki je lahko pridobila razlikovalni učinek z uporabo v splošnem sobesedilu figurativne znamke.(20) Sodišče prve stopnje je v sodbi Alcon(21) obravnavalo element kompleksnejših besednih znamk, v sodbi Eurocermex(22) pa figurativno znamko, ki se je večinoma uporabljala skupaj z besednimi znamkami, ne da bi kot dilemo odprlo vprašanje skupne
         uporabe z glavno znamko. Tudi za odbor za pritožbe UUNT v pritožbenem postopku Ringling Bros., ki so ga navedle stranke, uporaba
         besedne znamke kot elementa sestavljene besedne in figurativne znamke ni bila razlog za to, da bi se izključila možnost pridobitve
         razlikovalnega učinka.(23) Končno tudi pojasnilo preizkuševalca UUNT o praksi z dne 1. marca 1999 za dokaz o uporabi dopušča dokaz o uporabi kot elementu
         kompleksnejšega znaka.(24)
      
      41.      Iz tega izhaja, da uporaba besedne zveze kot elementa besedne znamke načeloma lahko vodi do tega, da ta besedna zveza pridobi
         potreben razlikovalni učinek, da se lahko registrira kot znamka.
      
      C –    Presoja dokaza o pridobljenem razlikovalnem učinku
      42.      Iz predloga za sprejetje predhodne odločbe pa je vendarle razvidno, da razlikovalni učinek elementov uporabljenih znamk povzroča
         posebne težave. Te je mogoče upoštevati kljub univerzalni veljavnosti merila razlikovalnega učinka. Sodišče je namreč odločilo,
         da so merila presoje razlikovalnega učinka sicer za vse vrste znamk enaka, pri uporabi teh meril pa je mogoče, da dojemanje
         upoštevne javnosti ni nujno enako za vsako od teh vrst, in se lahko izkaže, da je za znamke določenih vrst težje ugotoviti
         razlikovalni učinek kot za znamke drugih vrst.(25)
      
      43.      Upoštevna javnost – kot upravičeno poudarja Komisija – po navadi dojame sestavljene znamke kot celoto in ne preverja njihovih
         različnih podrobnosti, zlasti elementov znamke.(26) Predvsem zato je Sodišče zavrnilo možnost, da bi pri presoji sestavljenih znamk elemente presojalo samo ločeno. Presoja naj
         bi se bolj opirala na celotni vtis, ki ga ustvarjajo.(27) Iz tega izhaja, da za dokaz razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo kot elementa celotne znamke, ne bi zadoščalo,
         da bi se dokumentirala uporaba celotne znamke. Dokazati je treba tudi to, da upoštevna javnost sporni element pri ločeni uporabi
         razume tako, da ta označuje blago, kot da prihaja iz določenega podjetja, in torej razlikuje to blago od blaga drugih podjetij.
      
      44.      Tako je pridobitev razlikovalnega učinka očitna, če se sporni element v razmerju do celotne znamke izkaže kot bistven, kot
         na primer pri znamki, za katero je šlo pri sodbi Windsurfing Chiemsee.(28) Po drugi strani je malo verjetno, da bi nebistveni elementi pri ločeni uporabi razvili potreben razlikovalni učinek. Upoštevni
         potrošniki navadno blaga in storitev, označenih z nebistvenim elementom znamke, ne pripišejo imetniku celotne znamke.
      
      45.      V obravnavanem primeru pa ne moremo izhajati iz nebistvenega elementa, ker reklamno geslo „HAVE A BREAK“ ob samostojni uporabi
         pri mnogih upoštevnih potrošnikih verjetno samodejno vodi do dopolnitve „HAVE A KIT KAT“. Tudi ta odziv pa sam po sebi ne
         zadošča, da bi se s tem dokazal razlikovalni učinek. Dokazati je treba, da upoštevni potrošniki blago ali storitev s tržno
         oznako „HAVE A BREAK“, na primer oznaka čokoladnice ali napis na paketu keksov, pripisujejo proizvajalcem izdelkov Kit Kat.
         V tem pogledu britanska vlada upravičeno trdi, da ne zadošča, če se ti potrošniki samo sprašujejo, ali blago oziroma storitev
         izvira od tega proizvajalca. V tem bi bila samo nevarnost zamenjave.
      
      V –    Predlog
      46.      Na podlagi navedenega Sodišču predlagam, naj na predlog za sprejetje predhodne odločbe odgovori tako:
      
      Uporaba besedne zveze kot elementa besedne znamke načeloma lahko vodi do tega, da ta besedna zveza pridobi potreben razlikovalni
         učinek, da se lahko registrira kot znamka. Dokaz razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo kot elementa celotne znamke,
         predpostavlja, da upoštevna javnost sporni element pri ločeni uporabi razume tako, da ta označuje blago, kot da prihaja iz
         določenega podjetja, in torej razlikuje to blago od blaga drugih podjetij.
      
      1 –	 Jezik izvirnika: nemščina.
      
      2  –	UL 1989, L 40, str. 1, kakor je bil nazadnje spremenjen z Odločbo Sveta 92/10/EGS z dne 19. decembra 1991, UL 1992, L 6,
         str. 35.
      
      3  –	UL 1994, L 11, str. 1, nazadnje spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 1992/2003 z dne 27. oktobra 2003 o spremembah Uredbe
         (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti zaradi uveljavitve pristopa Evropske skupnosti k Protokolu k Madridskemu sporazumu o mednarodnem
         registriranju znamk, sprejetem v Madridu dne 27. junija 1989, UL L 296, str. 1.
      
      4  –	To so „vnaprejšnji“ razlogi za zavrnitev, na primer člen 3(1)(e) Direktive 89/104. Glej sodbi z dne 18. junija 2002 v
         zadevi Philips (C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 74 in naslednje) in z dne 8. aprila 2003 v združenih zadevah Linde in
         drugi (od C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I‑3161, točka 43 in naslednje).
      
      5  –	V obravnavanem primeru Uredbe št. 40/94, ki jo je omenilo Court of Appeal, ni mogoče uporabiti, zato v nadaljevanju ne
         bo več omenjena. Kjer je to primerno, pa bo upoštevana sodna praksa glede ustreznih določb in pojmov Uredbe.
      
      6  –	Sodba Philips, navedena v opombi 4 (točka 29 in naslednje).
      
      7  –	Sodbe z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 46),
         Linde (navedena v opombi 4, točki 40 in 47) ter z dne 21. oktobra 2004 v zadevi UUNT proti Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, ZOdl.,
         str. I-10031, točka 33).
      
      8  –	Sodba UUNT proti Erpo Möbelwerk, navedena v opombi 7 (točka 36).
      
      9  –	Sodba Philips (navedena v opombi 44, točka 41) in sodbe z dne 12. februarja 2004 v zadevi Henkel (C-218/01, Recueil, str.
         I-1725, točka 50) in v zadevi Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 34); z dne 29. aprila 2004
         v zadevi Henkel proti UUNT (C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točka 35), v zadevi Procter & Gamble proti UUNT
         (od C-468/01 P do C-472/01 P, Recueil, str. I-5141, točka 33) in v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (C-473/01 P in C-474/01 P,
         Recueil, str. I-5173, točka 33).
      
      10  –	Sodba z dne 16. septembra 2004 v zadevi Nichols (C-404/02, ZOdl., str. I-8499, točka 27).
      
      11  –	Sodba Windsurfing Chiemsee (navedena v opombi 7, točka 44 in naslednje).
      
      12  –	Glej sodbe z dne 14. maja 2002 v zadevi Hölterhoff (C-2/00, Recueil, str. I-4187, točka 16); z dne 12. novembra 2002 v
         zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točki 51 in 54) in z dne 16. novembra 2004 v zadevi Anheuser-Busch
         (C-245/02, ZOdl., str. I-10989, točka 59).
      
      13  –	Sodba Arsenal, navedena v opombi 12 (točka 51 in naslednje).
      
      14  –	Sodba Philips, navedena v opombi 4.
      
      15  –	Sodba Philips, navedena v opombi 4 (točka 63).
      
      16  –      Sodba Philips, navedena v opombi 4 (točka 64).
      
      17  –	Glej zlasti sodbo UUNT proti Erpo Möbelwerk (navedena v opombi 7, točka 33 in naslednje).
      
      18  –	Navedeno izjavo Sodišča v sodbi Philips (navedena v opombi 4, točka 64) je mogoče pojasniti v okviru vnaprejšnjega razloga
         za zavrnitev v skladu s členom 3(1)(e) Direktive 89/104 – oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka. Morebitni
         razlikovalni učinek znaka namreč ne izhaja iz znaka ali njegove uporabe, ampak domnevno iz okoliščin, da so potrošniki vse
         naprave spornega tipa pripisovali dosedanjemu monopolistu, posledično pa tudi prikaz takih naprav razumeli kot napotilo na
         to podjetje. Zadoščalo bi že, da bi se Sodišče v tem pogledu omejilo na obrazložitev glede tega vnaprejšnjega razloga, ne
         da bi jo poskušalo vključiti v razlago člena 3(3) Direktive 89/104.
      
      19  –	Ta sklic je v francoski različici sodbe Philips (navedena v opombi 4, točka 64) jasnejši kot v nemški in angleški različici,
         ker je v francoščini l’usage moškega spola, la marque pa ženskega.
      
      20  –	Navedena v opombi 7, točka 10.
      
      21  –	Sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Alcon proti UUNT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (T-237/01, Recueil,
         str. II-411, točka 59).
      
      22  –	Sodba Sodišča prve stopnje z dne 29. aprila 2004 v zadevi Eurocermex SA (T-399/02, Recueil, str. II-1391, točka 50 in
         naslednje).
      
      23  –	Odločba drugega odbora za pritožbe z dne 23. maja 2001 v zadevi Ringling Bros.-Barnum & Bailey combined shows, Inc. (THE
         GREATEST SHOW ON EARTH) (R 111/2000-2).
      
      24  –	Http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm, 16. december 2004.
      
      25  –	Sodba UUNT proti Erpo Möbelwerk, navedena v opombi 8 (točka 34).
      
      26  –	Sodbi z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL (C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23) in z dne 22. junija 1999 v zadevi
         Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 25).
      
      27  –	Sodba SABEL (navedena v opombi 26, točka 23) in sodba za besedno znamko z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT
         (COMPANYLINE) (C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točka 24).
      
      28  –	Navedena v opombi 7, točka 10.