CELEX: 62008CC0202
Language: it
Date: 2009-05-12 00:00:00
Title: Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 12 maggio 2009.#Cause riunite C-202/08 P e C-208/08 P.

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
      DÁMASO RUIZ‑JARABO COLOMER
      presentate il 12 maggio 2009 1(1)
      
      Cause riunite C‑202/08 P e C‑208/08 P
      American Clothing Associates SA
      contro
      Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI)
      e 
      Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI)
      contro
      American Clothing Associates SA
      «Impugnazione – Proprietà intellettuale – Regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario – Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale – Impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio – Marchi di fabbrica o di commercio identici o simili a un emblema di Stato – Rappresentazione di una foglia di acero»I –    Introduzione 
      1.        Il presente ricorso d’impugnazione con cui si censura, a duplice titolo, la sentenza del Tribunale di primo grado 28 febbraio
         2008 (2), offre a questa Corte di giustizia l’opportunità di esaminare la portata della tutela accordata agli emblemi nazionali in
         forza dell’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94») (3), in combinato disposto con l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi (4).
      
      2.        Nel ricorso di cui alla causa C‑202/08 P, una società produttrice di capi di abbigliamento, l’American Clothing Associates
         SA (in prosieguo: l’«American Clothing»), critica per diversi motivi la tutela eccessivamente generosa che la sentenza impugnata
         accorda alle insegne nazionali. Nella causa C‑208/08 P, invece, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (in prosieguo:
         l’«UAMI») censura la decisione del giudice comunitario e asserisce che esso ha errato nell’interpretare la Convenzione di
         Parigi in modo tale da escludere la tutela dei simboli dello Stato nei confronti dei marchi di servizi. 
      
      3.        L’analisi dei suddetti aspetti richiede che sia dipanato il complesso intreccio del diritto internazionale e del diritto comunitario
         e, al contempo, che ci si addentri nei meandri dell’araldica per esaminare i confini della tutela degli emblemi nazionali
         rispetto ai tentativi di appropriazione degli stessi a fini commerciali. 
      
      4.        Questa scienza del blasone evoca controversie e avventure di altri tempi (5), come quella che vide contrapposti Don Chisciotte e il Cavaliere della Bianca Luna, chiamato così per il suo scudo sul quale
         campeggiava quell’astro splendente; tuttavia, fortunatamente, non si devono dirimere conflitti sulla «preminenza di bellezza»
         fra due dame (6), bensì utilizzare l’arte dell’araldica per circoscrivere i limiti della tutela di un emblema nazionale. 
      
      II – Contesto normativo 
      A –    Diritto internazionale
      5.        Le presenti impugnazioni vertono sull’interpretazione degli artt. 1, 6, 6 ter, 6 sexies e 7, della Convenzione di Parigi,
         che si riportano di seguito. 
      
      6.        L’art. 1 ha il seguente tenore:
      
      «(...)
      2)      La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d’invenzione, i modelli di utilità, i disegni o modelli
         industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizi, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza
         o denominazioni d’origine, nonché la repressione della concorrenza sleale.
      
      (...)».
      7.        Ai sensi dell’art. 6:
      
      «1)      Le condizioni di deposito e di registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio saranno stabilite in ciascun paese dell’Unione
         [formata dai paesi cui si applica la Convenzione di Parigi] dalla sua legislazione nazionale.
      
      (...)».
      8.        Particolarmente rilevanti, nei presenti procedimenti, sono taluni aspetti dell’art. 6 ter, nn. 1 e 3, e segnatamente i seguenti:
      
      «1)      a)     I paesi dell’Unione convengono di rifiutare o d’invalidare la registrazione e di vietare, con misure adeguate, l’utilizzazione
         non autorizzata dalle autorità competenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di detti marchi,
         di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei paesi dell’Unione, di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia
         da essi adottati, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico.
      
      b)      (...)
      c)      (...) I paesi dell’Unione non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui sopra quando l’uso o la registrazione previsti
         dalla precedente lettera a) non sia tale da suggerire, nell’apprezzamento del pubblico, un nesso tra l’organizzazione in questione
         e gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni o se questo uso o registrazione non sia verosimilmente tale da trarre
         in inganno il pubblico sull’esistenza d’un nesso tra l’utente e l’organizzazione.
      
      (...)».
      9.        L’art. 6 sexies della citata Convenzione riveste del pari un certo interesse:
      
      «I Paesi dell’Unione si impegnano a proteggere i marchi di servizi. Essi non sono tenuti a prevedere la registrazione di tali
         marchi».
      
      B –    La normativa comunitaria
      10.      Il marchio comunitario è disciplinato sostanzialmente dal regolamento n. 40/94, con il quale è stato creato questo titolo
         di proprietà industriale di portata europea. 
      
      11.      Il settimo ‘considerando’ di tale testo normativo si riferisce alla tutela conferita dal marchio comunitario, che mira in
         particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa, e pone in evidenza la natura assoluta di tale tutela
         in caso di identità tra marchio di impresa e segno e tra prodotti o servizi; aggiunge che la tutela opera anche in caso di
         somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi.
      
      12.      Il nono ‘considerando’ aggiunge che il marchio comunitario deve essere trattato come un oggetto di proprietà indipendente
         dall’impresa di cui designa i prodotti o i servizi.
      
      13.      Nel regolamento n. 40/94 merita una posizione di rilievo l’art. 1:
      
      «1)      Sono denominati in appresso “marchi comunitari” i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le
         modalità previste dal presente regolamento.
      
      (...)».
      14.      L’art. 7 del regolamento n. 40/94, nella versione modificata, stabilisce quanto segue:
      
      «1.      Sono esclusi dalla registrazione:
      (...)
      h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi
         dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi;
      
      (...)».
      III – Fatti 
      15.      Il 23 luglio 2002 la ricorrente chiedeva all’UAMI l’iscrizione di un marchio comunitario composto dall’immagine di una foglia
         di acero, sotto cui figurano le lettere rw, in maiuscolo, posizionate nel seguente modo:
      
      
      16.      I prodotti e i servizi per i quali veniva richiesta la registrazione figurano nelle classi 18, 25 e 40, di cui all’Accordo
         di Nizza (7), vale a dire:
      
      –        «Cuoio e sue imitazioni, articoli in questa materia non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli,
         ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria» (classe 18);
      
      –        «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» (classe 25);
      –        «Servizi di sarti; tassidermia e preparazione d’animali; rilegatura di libri; lavorazione, elaborazione e trattamento di pellami;
         cuoio, pellicce e tessuti; sviluppo di pellicole e stampaggio di fotografie; lavori su legno; torchiatura della frutta; macinatura
         di granaglie; lavorazione, tempra e trattamento della superficie di metalli» (classe 40).
      
      17.      Con decisione 7 ottobre 2005, l’esaminatore dell’UAMI rifiutava la registrazione per tutti i prodotti e servizi richiesti
         basandosi sull’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, per il motivo che il segno generava nella mente del pubblico
         l’impressione che esistesse un legame fra questo e il Canada, ritenendo che la foglia di acero copiasse l’emblema di tale
         Stato, quale risulta dalla comunicazione 1° febbraio 1967 dell’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà
         intellettuale (OMPI) agli Stati parti della Convenzione di Parigi, nonché dalla banca dati dell’OMPI, che si riproduce qui
         sotto, in colore rosso:
      
      
      18.      Con decisione 4 maggio 2006, la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso (8) interposto dall’American Clothing avverso la decisione dell’esaminatore e confermava la stessa.
      
      19.      La commissione di ricorso ha stabilito che la foglia di acero di colore rosso corrispondeva all’emblema del Canada e, ispirandosi
         ad una sentenza del Tribunale di primo grado (9), ha esaminato se, secondo l’araldica, il segno di cui trattasi contenesse elementi identici o imitazioni dell’emblema del
         paese nordamericano. Secondo la commissione di ricorso, la componente denominativa RW non impediva l’applicazione dell’art. 6 ter,
         n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi.
      
      20.      Non ha accolto l’argomento secondo cui il colore delle foglie di acero le differenziava, giacché, non essendo stata specificata
         alcuna tonalità nella domanda di registrazione, la rappresentazione del marchio era possibile in qualsiasi gradazione, compreso
         il vermiglione dell’emblema canadese.
      
      21.      Ha affermato altresì che si trattava della stessa foglia con undici apici a forma di stella poggiati su un gambo, ove gli
         spazi fra gli apici sono visibilmente identici. Ha dedotto che il pubblico interessato avrebbe percepito il segno come un’imitazione
         dell’emblema canadese e ha ritenuto che la registrazione dello stesso avrebbe potuto indurre i consumatori in errore circa
         l’origine dei prodotti e dei servizi oggetto della richiesta, in considerazione della grande varietà di beni e servizi che
         il Canada può offrire e promuovere. 
      
      22.      La commissione di ricorso non ha accolto nemmeno l’argomento relativo all’asserita notorietà, in Belgio, del marchio RIVER
         WOODS, ritenendo che l’utilizzo contrario all’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 escludesse l’acquisizione del
         carattere distintivo attraverso l’uso. 
      
      23.      Infine, ha respinto gli altri argomenti dell’American Clothing con cui quest’ultima assicurava di possedere varie registrazioni
         nazionali simili, anche in Canada, e invocava la prassi decisionale anteriore dell’UAMI in materia di segni con una bandiera
         o un emblema di Stato. 
      
      IV – Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata
      24.      L’8 agosto 2006 l’American Clothing proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado chiedendo l’annullamento della decisione
         della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 maggio 2006, adducendo come unico motivo la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. h),
         del regolamento n. 40/94. 
      
      25.      Il giudice comunitario ha esaminato la censura di invalidità con riferimento ai servizi della classe 40 e ai prodotti delle
         classi 18 e 25.
      
      I marchi di servizi e l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi
      26.      In via preliminare il Tribunale ha analizzato l’applicabilità dell’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi
         ai marchi di servizi per stabilire se il marchio richiesto violasse la suddetta norma in quanto riferito a taluni servizi.
         Qualora non fosse ravvisabile alcuna violazione, il rifiuto, da parte dell’UAMI, di registrare il marchio per i servizi avrebbe
         costituito una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 (10). Ha inoltre giustificato la propria intenzione di pronunciarsi su un aspetto estraneo alle domande delle parti con la necessità
         di evitare che la propria sentenza si basasse su considerazioni giuridiche erronee (11).
      
      27.      Il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della commissione di ricorso, in quanto riferita alla registrazione
         del marchio richiesto per le prestazioni di cui alla classe 40, poiché ha ritenuto che l’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della
         Convenzione di Parigi, al quale rinvia l’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, non si applichi ai servizi in generale.
         
      
      28.      A tale scopo ha esaminato (12) il tenore della disposizione della citata Convenzione, mettendo l’accento sul fatto che essa menziona solo i «marchi di fabbrica
         o di commercio». Ha parimenti aggiunto che dagli artt. 1, n. 2, 6, n. 1, e 6 sexies della medesima Convenzione si evince chiaramente
         una distinzione fra i «marchi di fabbrica o di commercio», da un lato, e quelli «di servizio», dall’altro. Dal momento che
         l’art. 6 ter menziona esclusivamente i primi, ossia i marchi utilizzati per prodotti, ha dedotto che il divieto di registrazione
         e di uso di cui alla suddetta norma non si riferisca ai marchi che designano prestazioni. 
      
      29.      La sentenza impugnata, inoltre, ha posto in evidenza il fatto che l’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 si limita
         ad operare un rinvio all’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, quando precisa che «[s]ono esclusi dalla registrazione (…)
         i marchi (…) [ai quali deve essere riservata tale sorte] ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi». Dal momento
         che l’art. 6 ter della Convenzione non concerne i marchi di servizi, ad essi non dovrebbe essere applicato l’impedimento assoluto
         di cui alla suddetta disciplina comunitaria. Su questo punto ha respinto la tesi dell’UAMI, secondo la quale l’art. 7 del
         regolamento n. 40/94 non opererebbe distinzioni fra marchi di prodotti e marchi di servizi, giacché, secondo il Tribunale
         di primo grado, prevale la differenziazione operata dall’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, in forza del rinvio a tale
         norma operato dal citato articolo del regolamento n. 40/94.
      
      30.      Il Tribunale ha desunto dal combinato disposto di queste due norme la volontà del legislatore comunitario di non estendere
         ai servizi il divieto di cui all’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, dato che, in caso contrario, avrebbe incluso un simile
         divieto nel dettato dell’art. 7 del regolamento n. 40/94, salvando in tal modo la distinzione che ha creato implicitamente
         fra i segni di prodotti e i segni di servizi attraverso la semplice menzione dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi.
      
      31.      Il Tribunale di primo grado ha poi negato la possibilità di ricorrere alla sentenza ECA, dato che questa non contiene una
         pronuncia sull’invocabilità dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi per i marchi di servizi o sulla necessaria interpretazione
         estensiva di quest’ultimo articolo. In realtà né un documento dell’OMPI (13) presentato dall’UAMI né l’art. 16 del Trattato sul diritto dei marchi (in prosieguo: il «TLT») (14) deponevano per un’esegesi dell’art. 6 ter di questo tipo. Inoltre, pur avendo la Comunità europea firmato tale Trattato il
         30 giugno 1995, non lo ha ratificato.
      
      32.      Infine, il Tribunale ha ritenuto che il legislatore comunitario, essendo cosciente, al momento dell’adozione del regolamento
         n. 40/94, dell’importanza dei marchi di servizi per il commercio moderno, avrebbe potuto estendere anche a questa categoria
         di marchi la protezione accordata agli emblemi di Stato dall’art. 6 ter della Convenzione di Parigi. Rilevando che il legislatore
         europeo non ha ritenuto opportuno operare in tal senso, il Tribunale di primo grado ha stabilito che non spettava al giudice
         comunitario sostituirsi al potere legislativo né adottare un’interpretazione contra legem delle disposizioni in questione.
      
      I prodotti appartenenti alle classi 18 e 25 (15)
      
      33.      Dopo avere escluso l’applicabilità ai servizi della norma comunitaria in questione, il Tribunale di primo grado l’ha analizzata
         con riferimento ai prodotti partendo dall’assunto che, per impedire l’iscrizione di un marchio complesso in forza del menzionato
         art. 7, n. 1, lett. h), è sufficiente che uno dei suoi elementi sia un calco di un emblema di Stato o una sua imitazione «dal
         punto di vista araldico», indipendentemente dalla percezione globale del marchio. 
      
      34.      A questo proposito il Tribunale di primo grado ha esaminato gli argomenti dell’American Clothing, secondo cui il disegno controverso
         non sarebbe stato percepito come l’emblema dello Stato canadese o come una copia «dal punto di vista araldico», per poi respingere
         le tesi principali di detta società.
      
      35.      Così il Tribunale di primo grado ha affermato che, visto che la domanda non riportava alcun colore, la registrazione in bianco
         e nero avrebbe consentito all’impresa di rappresentare il proprio segno in qualsiasi sfumatura di colore e, pertanto, anche
         con una foglia di acero rossa. Conseguentemente, nella fattispecie il cremisi dell’emblema canadese sarebbe privo di rilevanza,
         poiché è verosimile che l’insegna di quel paese venga riprodotta in bianco e nero (16).
      
      36.      Ha respinto le presunte differenze grafiche a livello di gambi operando un confronto «dal punto di vista araldico» fra il
         marchio richiesto e l’emblema del paese nordamericano. Per confronto «dal punto di vista araldico», nell’accezione di cui
         all’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, ha inteso la descrizione araldica dell’emblema e non un’eventuale descrizione
         geometrica che, per sua natura, sarebbe molto più minuziosa (17).
      
      37.      Ha riscontrato talune variazioni nel disegno dei gambi delle due foglie, soprattutto nei due incavi da un lato e dall’altro
         della nervatura centrale della foglia, che gli sono sembrati più profondi nell’emblema canadese. Ha però riconosciuto che
         un simile dettaglio mai sarebbe figurato nella descrizione araldica, bensì, eventualmente, in una descrizione geometrica,
         la quale, tuttavia, sarebbe irrilevante ai fini del confronto «dal punto di vista araldico».
      
      38.      Ha confermato il dispositivo della decisione della commissione di ricorso dell’UAMI secondo cui il grande pubblico, composto
         da consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed accorti, non presta attenzione ai dettagli degli emblemi
         e dei marchi, come la larghezza del gambo delle foglie di acero. 
      
      39.      Il Tribunale di primo grado ha inoltre respinto le argomentazioni dell’American Clothing contro l’affermazione della commissione
         di ricorso, secondo cui l’iscrizione del marchio RW avrebbe indotto in errore il pubblico con riferimento all’origine dei
         prodotti e dei servizi (18). Ha segnalato che l’applicazione dell’art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi non era soggetta alla condizione
         dell’errore da parte del pubblico interessato circa la provenienza dei prodotti designati dal marchio richiesto, né circa
         l’esistenza di un nesso tra il suo titolare e lo Stato del cui emblema cercava di appropriarsi. Ha del pari respinto la notorietà
         del suo marchio RIVER WOODS (19) dedotta dall’American Clothing.
      
      40.      Infine, non ha accolto nemmeno l’argomento basato sulla registrazione di altri marchi nazionali o comunitari, identici o simili
         al marchio richiesto o, più in generale, di marchi contenenti raffigurazioni di bandiere o di altri emblemi di Stato. Il Tribunale
         di primo grado ha ricordato l’autonomia dei sistemi di registrazione di marchi, nazionale e comunitario, nei quali la valutazione
         dell’iscrizione dei segni discende da una competenza vincolata e non da un potere discrezionale. La registrazione di un segno
         come marchio comunitario, pertanto, può essere valutata solo alla luce del regolamento n. 40/94, tenendo conto dell’interpretazione
         effettuata dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi anteriore delle commissioni di ricorso (20).
      
      V –    Il procedimento dinanzi alla Corte e le domande delle parti nei due procedimenti
      41.      Nella causa C‑202/08 P (American Clothing Associates/UAMI), l’impugnazione è pervenuta nella cancelleria della Corte il 16
         maggio 2008 (21), mentre quella relativa alla causa C‑208/08 P (UAMI/American Clothing Associates) il 20 dello stesso mese.
      
      42.      Nella prima causa la ricorrente chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado in cui
         si è dichiarato che la prima commissione di ricorso dell’UAMI non aveva violato l’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento
         n. 40/94 nell’adottare la sua decisione 4 maggio 2006. L’UAMI, nel suo controricorso, chiede che l’impugnazione sia respinta.
      
      43.      Nella seconda causa l’UAMI chiede che sia annullata la suddetta sentenza del Tribunale di primo grado nella parte in cui ha
         stabilito che la norma citata del regolamento sul marchio comunitario non si applica ai marchi di servizi. L’American Clothing,
         invece, auspica la conferma della suddetta sentenza.
      
      44.      In entrambe le cause la parte ricorrente chiede la condanna della controparte alle spese.
      
      45.      Con ordinanza 11 febbraio 2009 il presidente della Corte ha ordinato la riunione delle cause ai fini della fase orale e della
         sentenza, dopo avere assunto il parere degli interessati e avere sentito l’avvocato generale.
      
      46.      All’udienza, tenutasi il 26 marzo 2009, sono intervenuti i rappresentanti dell’American Clothing e dell’UAMI per svolgere
         osservazioni e per rispondere alle domande che sono state loro rivolte dai membri della Sezione. 
      
      VI – Analisi delle impugnazioni
      47.      Sebbene il collegamento oggettivo fra i due procedimenti sembri evidente, dato che in entrambi viene impugnata la medesima
         decisione giudiziaria, le somiglianze si limitano a tale aspetto. Le impugnazioni sono talmente dissimili che non è ravvisabile
         alcuna convergenza al di là dell’identità dell’atto impugnato. È pertanto opportuno esaminare ciascuno dei motivi separatamente.
         
      
      A –    Ricorso d’impugnazione nella causa C‑202/08 P
      1.      Definizione delle posizioni
      48.      La ricorrente in questa causa invoca come unico motivo d’impugnazione la violazione, da parte del Tribunale di primo grado,
         degli artt. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 e 6 ter della Convenzione di Parigi, basando lo stesso su tre argomenti
         che si riassumono qui di seguito.
      
      49.      Essa contesta in primo luogo alla sentenza impugnata di avere errato nella valutazione della funzione essenziale degli emblemi
         di Stato, non avendo limitato l’ambito della loro tutela ai casi in cui tale funzione essenziale viene messa in forse, cosa
         che sarebbe logica dal momento che gli emblemi di Stato costituirebbero segni protetti, come i marchi e le denominazioni di
         origine, ai quali si applicherebbero per analogia criteri identici di protezione, come quello del pregiudizio per la loro
         funzione essenziale. Per quanto riguarda le insegne di un paese, l’impedimento alla registrazione di un marchio potrebbe essere
         giustificato solo ove incidesse sul richiamo all’identità e alla sovranità nazionali operato da ogni stemma nazionale.
      
      50.      In secondo luogo, l’American Clothing contesta alla sentenza impugnata di avere preferito una descrizione araldica ad una
         geometrica, mentre l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi tutela come specifica opera grafica non già il simbolo, bensì
         l’interpretazione artistica dello stesso. Da ciò deriva che gli emblemi con scarse caratteristiche araldiche siano di più
         facile imitazione e, quindi, sarebbero sufficienti talune lievi differenze per escludere l’esistenza di una copia dal punto
         di vista araldico. Come corollario della sentenza impugnata, agli Stati sarebbe conferito un monopolio quasi assoluto su segni
         che non presentano proprietà tipiche dell’araldica.
      
      51.      In terzo luogo contesta al Tribunale di primo grado di avere trascurato l’esame di talune circostanze caratteristiche del
         segno di cui si chiede la registrazione, quale l’impressione globale prodotta dai marchi complessi in cui la distribuzione
         delle componenti sarebbe di grande importanza, per cui, trascurando tale impressione d’insieme, la sentenza impugnata eleverebbe
         a dogma assoluto la tutela degli emblemi nazionali recepiti in altri marchi «come elementi» degli stessi, nell’accezione dell’art. 6 ter,
         n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi. 
      
      52.      In questo contesto critica il Tribunale per non avere accettato la registrazione del marchio in questione, accompagnata da
         un «disclaimer», secondo il dettato dell’art. 38 del regolamento n. 40/94, conformandosi in tal modo alla prassi dell’Ufficio
         dei marchi canadesi. L’American Clothing ritiene che la mancata presa in considerazione del modo di agire della suddetta autorità
         nazionale sia equiparabile ad uno snaturamento dei fatti da parte del giudice comunitario, in quanto i suddetti punti erano
         stati accertati in modo sufficiente ed incontrovertibile. L’UAMI, inoltre, non dovrebbe proteggere gli emblemi nazionali con
         maggiore rigore rispetto a quello usato dagli uffici nazionali. 
      
      53.      La ricorrente nella causa C‑202/08 P, infine, contesta alla sentenza del Tribunale di primo grado di avere omesso qualsiasi
         riferimento alle condizioni di uso abituale del segno, in quanto il modo con cui intendeva utilizzarlo non avrebbe dato adito
         ad equivoci, giacché il pubblico lo avrebbe percepito come un ornamento privo di qualsiasi nesso con l’emblema nazionale.
         
      
      54.      L’UAMI, per contro, respinge integralmente tutti i suddetti argomenti, affermando che il Tribunale di primo grado avrebbe
         interpretato correttamente gli argomenti esposti. Esso auspica una protezione assoluta degli emblemi sotto tre profili: 1)
         non la subordina ad un danno alla funzione essenziale degli stessi; 2) elimina la percezione da parte del pubblico come elemento
         di differenziazione o puramente decorativo e 3) l’intensità della protezione degli stessi non dipende nemmeno dalla maggiore
         o minore evidenza delle caratteristiche araldiche.
      
      55.      Al contempo nega che sia stato commesso un errore di diritto nella sentenza controversa legato all’utilizzo della descrizione
         araldica per analizzare l’eventuale imitazione sotto il profilo della scienza dei blasoni. L’UAMI contesta la posizione della
         ricorrente circa il «disclaimer», affermando che l’art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94 trova applicazione solo quando
         è in questione il carattere distintivo di una componente di un marchio. Nega inoltre che avrebbe dovuto orientarsi secondo
         l’esperienza di altri uffici per la registrazione di titoli di proprietà industriale, come quello canadese. 
      
      56.      L’UAMI contesta lo snaturamento dei fatti, poiché constata che il Tribunale di primo grado si è limitato a dichiarare la mancanza
         di prove circa la prassi seguita dall’ufficio canadese, a prescindere dal fatto che l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi
         non fa nemmeno cenno all’obbligo di conformarsi alle consuetudini degli uffici della proprietà industriale dei paesi i cui
         emblemi siano controversi. In sintesi, laddove il dettato di tale norma prescrive di «rifiutare o invalidare la registrazione»
         di un segno che contenga un emblema nazionale ne risulterebbe preclusa ogni valutazione di situazioni in cui un marchio attenui
         questa alternativa imposta per legge agli uffici dei marchi. 
      
      2.      Esame dell’unico motivo di impugnazione
      a)      Sull’errore consistente nella mancata presa in considerazione delle funzioni essenziali degli emblemi di Stato
      57.      La ricorrente nella causa C‑202/08 P contesta innanzi tutto alla sentenza impugnata di non avere considerato l’emblema canadese
         alla stregua di un marchio, in quanto se lo avesse fatto avrebbe seguito criteri analoghi di tutela, rendendosi conto della
         necessità che, per beneficiare della tutela legale, sussista un pregiudizio per la funzione essenziale del segno registrato.
         
      
      58.      L’analisi di questi argomenti richiede un’indagine sulla natura degli emblemi nazionali, tanto al di fuori quanto all’interno
         del diritto dei marchi. Con queste analisi si approfondisce il significato del radicamento delle insegne nazionali nell’art. 7,
         n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, che sino ad oggi non è stato commentato da questa Corte di giustizia.
      
      i)      Marchio registrato ed emblema: diversità delle funzioni
      59.      In genere con emblema si intende qualsiasi geroglifico, simbolo o impresa in cui è rappresentata una figura, con cui si pone
         in evidenza il motto che accompagna la rappresentazione grafica (22). In campo giuridico, invece, i dizionari specializzati associano, quasi all’unanimità, questo vocabolo ai simboli distintivi
         collegati alla sovranità dei paesi, come le bandiere e gli stemmi (23), attribuendo loro anche la peculiarità di evocare lo Stato, altri organismi territoriali, partiti politici o altri enti pubblici (24).
      
      60.      Il diritto internazionale fornisce una classica manifestazione della bandiera come riflesso della sottomissione ad una sovranità;
         è uso invalso riservare agli Stati il potere di attribuire la propria nazionalità alle imbarcazioni (25), autorizzandole ad inalberare il vessillo corrispondente al paese il cui ordinamento giuridico disciplina la navigazione,
         uso che è stato codificato nella Convenzione di Montego Bay (26).
      
      61.      Dal punto di vista sociologico, tuttavia, l’identificazione di un’insegna o di un emblema con una determinata nazione non
         riguarda solo imbarcazioni o aeromobili, bensì qualsiasi cittadino. Per illustrare in modo plastico questa affermazione rimando
         all’immagine di migliaia di persone che sventolavano bandierine della Star Banner (27) durante la recente cerimonia d’insediamento di Barack Obama come quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti. Sono tuttavia
         assolutamente certo che tutti i cittadini conservino un qualche ricordo di simili dimostrazioni di partecipazione nel proprio
         luogo di origine o di atleti, campioni olimpici saliti sul podio piangendo di emozione mentre viene issata la bandiera della
         propria nazione, al suono dell’inno nazionale, o quando le truppe del loro esercito rendono omaggio alle proprie insegne.
         
      
      62.      Le osservazioni precedenti evidenziano che i vincoli esistenti fra gli emblemi nazionali ed i sudditi di un medesimo Stato
         affondano le radici nella storia, nella cultura, nelle tradizioni, nelle terre, nel percorso internazionale e anche nell’idiosincrasia
         tipica di un popolo. In generale, tali emblemi sono simboli di una nazione, di cui i portatori si sentono, in misura maggiore
         o minore, orgogliosi; anche quando ciò non si verifica tutti i membri di tale collettività individuano la propria bandiera
         fra un milione perché il loro subconscio la riconosce, indipendentemente dai gusti.
      
      63.      Supponendo che vi siano delle «funzioni essenziali» degli emblemi nazionali, come dedotto dalla ricorrente, si dovrebbe porre
         in risalto quella dell’identificazione con un paese e della rappresentazione della sua sovranità. All’interno di uno Stato
         potrebbero dunque svolgere una funzione catalizzante nei confronti dei suoi abitanti; su scala internazionale, per contro,
         facilitano la divisione fra nazionalità. 
      
      64.      Orbene, i marchi svolgono nel mondo del commercio un ruolo differente rispetto a quello degli emblemi. La Corte si è pronunciata
         più volte sulla missione degli ideogrammi iscritti nei registri dei marchi.
      
      65.      Secondo una costante giurisprudenza, il diritto di marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non
         falsato che il Trattato CE intende stabilire. In detto sistema, le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela
         con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, identificandoli grazie a contrassegni distintivi (28).
      
      66.      In questo contesto, il marchio adempie la propria funzione essenziale nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale
         l’origine del prodotto o del servizio contrassegnato, identificando detto prodotto o servizio senza confusione rispetto a
         quelli di provenienza diversa (29) e assicurando che tutto ciò che ricade in tale marchio è stato fabbricato o fornito sotto il controllo di un’unica impresa
         alla quale possa attribuirsi la responsabilità della sua qualità (30).
      
      67.      Non è opportuno insistere sulle diversità fra le richiamate «funzioni essenziali» dei marchi commerciali e quelle degli emblemi
         nazionali. Il contrasto fra le due realtà, tuttavia, costituisce solo un indizio di un trattamento giuridico eterogeneo, dovendosi
         ulteriormente esaminare se il legislatore abbia voluto disciplinare le due realtà allo stesso modo nell’ambito del diritto
         della proprietà industriale. 
      
      ii)    Marchi registrati ed emblemi: differenze anche in termini di tutela
      68.      La giurisprudenza ha già elaborato esempi relativi alla tutela dei segni registrati. Così, basandosi sul decimo ‘considerando’
         della direttiva 89/104/CEE (31), che corrisponde al settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, ha evidenziato che la tutela accordata dal marchio di
         impresa registrato mira a garantire la funzione d’origine dello stesso e che, in caso di somiglianza con un altro ideogramma
         o tra i prodotti o servizi, il rischio di confusione rappresenta il motivo specifico della tutela (32).
      
      69.      Secondo la Corte, inoltre, i poteri del titolare di un contrassegno registrato di cui all’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva
         89/104, corrispondente all’art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, possono essere invocati solamente quando l’identità
         o la somiglianza dei marchi e dei prodotti o servizi designati generi smarrimento nel consumatore (33).
      
      70.      In tali norme, per rischio di confusione si intende il pericolo che il pubblico creda che i prodotti o i servizi provengano
         dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (34).
      
      71.      Da ultimo, il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori
         pertinenti, segnatamente, gli elementi distintivi e dominanti, o 1a percezione da parte del consumatore medio del marchio
         come un tutt’uno, senza esaminarne i singoli elementi (35). Per valutare il grado di somiglianza fra i marchi, occorre determinarne il grado di somiglianza visuale, auditiva e concettuale
         e ponderare questi elementi tenendo conto della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi e delle condizioni in cui
         essi sono messi in commercio (36).
      
      72.      Pertanto non è difficile capire che la difesa degli emblemi di Stato risponde a criteri profondamente diversi da quelli che
         vigono per i marchi. Tuttavia, in assenza di regole comunitarie di origine giurisprudenziale, occorre cercare un orientamento
         nelle norme giuridiche applicabili e nella dottrina.
      
      73.      Inizialmente, la Convenzione di Parigi associava la tutela degli emblemi nazionali all’ordine pubblico (37), forse perché si riteneva che tali simboli appartenessero a tutti i cittadini, motivo per cui non è possibile concedere un
         diritto esclusivo a favore di un’impresa (38).
      
      74.      Nella versione attuale, frutto della revisione di Lisbona, l’art. 6 ter della suddetta Convenzione internazionale configura
         una tutela assoluta in due casi: da un lato, si estende a tutti prodotti e, quando così sia previsto dal diritto nazionale,
         a tutti i servizi (39) della nomenclatura di Nizza; d’altro lato, essa non è subordinata alla creazione di un nesso fra il marchio di cui si chiede
         la registrazione e l’emblema. L’art. 6 ter, n. 1, lett. c), seconda frase, della suddetta Convenzione (40) consente infatti la registrazione o l’uso di un segno qualora non induca in errore il pubblico quanto all’esistenza di un
         nesso fra la società che lo utilizza e l’organizzazione intergovernativa titolare dell’emblema, per cui, a contrario sensu,
         si deduce che tale collegamento non è richiesto ai fini degli emblemi di Stato, bensì unicamente per quelli dei suddetti organismi
         internazionali (41).
      
      75.       Conseguentemente, sono sufficienti la replica esatta o l’imitazione (42) dell’emblema per fare attivare la tutela conferita, a norma dell’art. 6 ter, ai simboli nazionali, ossia non solo il rifiuto
         o l’invalidazione della registrazione dei contrassegni che pretendano di appropriarsene, bensì anche il divieto di utilizzo
         ove non si disponga dell’autorizzazione obbligatoria delle autorità competenti. Si noti che, in quanto impedimento assoluto (43), gli uffici dei marchi disciplinati dalla Convenzione di Parigi devono intervenire d’ufficio, mentre la protezione dei marchi
         commerciali si ottiene sempre su istanza di parte.
      
      76.      Da ultimo appare chiaro che gli istituti giuridici della nullità e della decadenza, tipici dei contrassegni imprenditoriali,
         non incidono sugli emblemi nazionali. 
      
      77.      Questa panoramica sulle diversità fra la funzione essenziale e la tutela dei marchi d’impresa e degli emblemi confuta la tesi
         della ricorrente nella causa C‑202/08 P, favorevole ad applicare in via analogica gli stessi criteri di protezione ad entrambi
         i tipi di contrassegni. 
      
      78.      Conseguentemente, la sentenza impugnata si è a ragione discostata da quanto auspicato dall’American Clothing, per cui gli
         argomenti della stessa devono essere respinti.
      
      b)      L’errore nell’interpretazione dell’«imitazione dal punto di vista araldico»
      79.      La ricorrente nella causa C‑202/08 P contesta alla sentenza impugnata di aver effettuato un’esegesi erronea dell’espressione
         «imitazione dal punto di vista araldico», soprattutto poiché ha privilegiato una descrizione araldica rispetto ad una geometrica,
         in contrasto con l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi.
      
      80.      Orbene, in questa critica è insita una divergenza sul significato della perifrasi riportata nella norma citata. In assenza
         di riferimenti giurisprudenziali con cui corroborare le mie spiegazioni, devo fare nuovamente ricorso alla dottrina e alle
         regole basilari dell’ermeneutica giuridica. 
      
      81.      In primo luogo, in forza della citata tutela «assoluta» conferita agli emblemi, gli Stati ottengono un monopolio sulla registrazione,
         non sull’uso (44), in merito a questi simboli, sebbene subordinatamente a taluni limiti, in quanto il monopolio non comprende la figura che
         integra l’emblema, bensì unicamente la sua espressione araldica, considerando che in numerose occasioni questi contrassegni
         ufficiali sono realizzati con ideogrammi di uso generale, come ad esempio un animale, una pianta, stelle o altri simboli analoghi (45). La nozione di «emblema nazionale», inoltre, deve essere interpretata restrittivamente (46).
      
      82.      In secondo luogo, il punto di vista araldico non comporta la descrizione di un erudito in tale scienza. Nonostante l’eredità
         dell’araldica non sia affatto da disprezzare, sia per il suo impatto sulle arti plastiche sia per il suo ricco vocabolario
         tecnico, non è presumibile che il consumatore medio padroneggi tale lessico, estremamente complesso per i soggetti estranei
         a tale ambito. 
      
      83.      Nemmeno una descrizione geometrica soddisferebbe i requisiti del citato art. 6 ter. La minuziosità che tale esposizione comporta
         inficerebbe la tutela che la suddetta norma accorda agli emblemi, poiché sarebbe sufficiente una sfumatura per negare l’identità
         fra due descrizioni. 
      
      84.      Il Tribunale di primo grado ha dunque correttamente basato la specificazione dell’emblema canadese sulla relazione presentata
         dal Canada all’ufficio dell’OMPI, in quanto il suddetto testo permetteva di fare trasparire le eventuali somiglianze e differenze
         fra il marchio richiesto e il simbolo di quel paese. Essendo stata registrata solo la bandiera con il simbolo e null’altro,
         non è ravvisabile alcun errore nella sentenza impugnata per aver considerato la spiegazione più semplice dell’emblema, una
         foglia di acero di colore rosso (47), dato che l’American Clothing non ha fatto valere alcun tipo di errore di fatto o diritto.
      
      85.      In terzo luogo, per quanto attiene all’«imitazione», il confronto non è utile per determinare il rischio di confusione. Occorre
         che la copia riunisca le connotazioni araldiche che distinguono l’emblema da altri segni (48). Queste caratteristiche sono solitamente rinvenibili nella nota che gli Stati firmatari della Convenzione di Parigi inviano
         all’Ufficio dell’OMPI.
      
      86.      In sintesi, in considerazione delle spiegazioni che precedono, non è ravvisabile nella sentenza impugnata alcun errore di
         interpretazione della locuzione «imitazione dal punto di vista araldico», per cui gli argomenti della ricorrente che si riferiscono
         a ciò devono essere respinti.
      
      c)      Gli errori dovuti alla mancata valutazione di alcune particolarità del contrassegno richiesto come marchio
      87.      L’American Clothing contesta al Tribunale di primo grado di aver trascurato l’«impressione d’insieme» generata dai marchi
         complessi. La ricorrente addebita inoltre al suddetto Tribunale di non avere sostenuto la registrazione presso l’UAMI effettuando
         un «disclaimer» («dichiarazione di rinuncia»), con il quale avrebbe desistito dalla tutela dell’emblema contestato, seguendo
         la prassi delle autorità canadesi in materia di marchi. Dal momento che il Tribunale non avrebbe agito in tali termini, le
         prove prodotte dall’American Clothing circa la prassi del «disclaimer» in Canada sarebbero state snaturate. Al contempo, questa
         società si sente discriminata in quanto lo stesso UAMI avrebbe interpretato diversamente gli artt. 7, n. 1, lett. h), del
         regolamento n. 40/94 e 6 ter della Convenzione di Parigi in contesti analoghi. 
      
      88.      Circa l’impressione d’insieme del marchio, la menzionata protezione assoluta degli emblemi nazionali si estende anche, in
         forza dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, ai casi in cui i simboli siano solo una parte di un altro contrassegno.
         Non si può dare un altro significato alla norma citata, quando aggiunge «(…) sia come elementi di detti marchi (…)». Ove non
         fosse intesa in questo senso, la tutela che tale norma accorda agli emblemi sarebbe completamente inefficace, dato che, se
         questi ultimi fossero collocati in una figura composta da più elementi, si eluderebbe l’ostacolo alla registrazione.
      
      89.      La prassi della dichiarazione di rinuncia è una facoltà dell’UAMI per salvare la registrazione in alcuni casi, non già un
         obbligo. L’agenzia comunitaria, comunque, non fa uso di tale potere giacché riconosce il principio secondo cui i segni che
         presentano numerose componenti non possono reclamare la protezione di uno solo (49). Sebbene la ricorrente chieda a questa Corte di giustizia che ordini all’UAMI di accettare un «disclaimer», è opportuno non
         dimenticare che, a norma dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l’ufficio è tenuto a provvedere a quanto necessario
         per conformarsi al disposto delle sentenze dei giudici comunitari. 
      
      90.      Tuttavia, contrariamente a quanto afferma l’American Clothing, la sentenza impugnata non nega l’esperienza dell’ufficio canadese
         dei marchi; al punto 85 essa si limita a constatare, in modo convincente, che la suddetta impresa non aveva provato una serie
         di argomenti relativi a tale punto. La ricorrente non precisa le modalità con cui si sarebbe verificato tale snaturamento,
         per cui tale censura, che mette in dubbio la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale di primo grado, cerca miglior
         sorte in sede di impugnazione. L’art. 58 dello Statuto, tuttavia, vieta a questa Corte ogni intervento circa l’accertamento
         dei fatti. Dato che la critica dello snaturamento non è stata corroborata da prove – unico modo con cui questa Corte può essere
         coinvolta in aspetti relativi ai fatti (50) – l’argomento analizzato deve essere dichiarato inammissibile.
      
      91.      Ad abundantiam, se si accogliesse questo argomento della ricorrente invocando controversie passate risolte dall’UAMI, secondo
         una giurisprudenza consolidata le decisioni adottate dalle commissioni di ricorso in forza del regolamento n. 40/94 relativamente
         alla registrazione di un segno come marchio comunitario rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello
         di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente
         in base a detto regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente (51). Risulta dunque inconferente la censura di discriminazione rivolta alla sentenza controversa.
      
      92.      Circa l’esperienza di altre autorità nazionali in materia di marchi, il Tribunale di primo grado ha ricordato, al punto 84
         della sentenza impugnata, che il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo, costituito da norme proprie, che persegue
         obiettivi specifici, in modo totalmente indipendente dai sistemi nazionali. Di conseguenza, l’UAMI esamina i segni esclusivamente
         alla luce di tale normativa comunitaria senza essere vincolato dalle decisioni degli uffici degli Stati membri, sebbene tenga
         conto, come elementi di fatto, dei marchi già registrati nei paesi dell’Unione europea (52).
      
      93.      Da ultimo, la ricorrente censura il Tribunale di primo grado per non avere studiato le condizioni abituali di uso del marchio
         richiesto. A suo parere, le modalità con cui intendeva utilizzare il proprio ideogramma non avrebbero dato adito ad alcun
         equivoco, dato che il pubblico lo avrebbe interpretato come un ornamento, senza associarlo all’emblema. 
      
      94.      Tuttavia, come risulta dal punto 77 della sentenza impugnata, l’applicazione dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi non
         è subordinata ad un eventuale errore dei soggetti interessati circa l’origine dei prodotti designati dal marchio richiesto
         o all’esistenza di un nesso fra il titolare del segno e lo Stato di cui riproduce l’emblema. Per parte della dottrina, la
         ratio dell’art. 6 ter, lett. a), consiste nella necessità di evitare che il consumatore creda in un nesso «ufficiale» fra
         il segno e lo Stato a causa della mera presenza dell’emblema nazionale nel marchio (53). Tuttavia, sebbene l’interesse della normativa risieda nell’evitare il collegamento con l’emblema nazionale, ciò non assurge
         a requisito per l’applicazione della normativa. Anche questo argomento, pertanto, deve essere respinto.
      
      95.      In considerazione delle spiegazioni che precedono, dopo avere confutato le domande della ricorrente nella causa C‑202/08 P,
         è d’uopo respingere l’unico motivo d’impugnazione dell’American Clothing e, di conseguenza, anche il ricorso nel suo complesso.
         
      
      B –    Ricorso d’impugnazione nella causa C‑208/08 P 
      1.      Definizione delle posizioni 
      96.      Nel proprio ricorso d’impugnazione, l’UAMI chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale di primo grado nella
         parte in cui ha affermato che il combinato disposto dell’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, e dell’art. 6 ter
         della Convenzione di Parigi non è applicabile ai marchi di servizi (54).
      
      97.      La sua domanda processuale si sostanzia in un unico motivo, l’errore di diritto commesso dal Tribunale di primo grado nell’avere
         interpretato letteralmente il menzionato articolo della Convenzione di Parigi, senza considerarne lo spirito né l’impianto
         complessivo. In sintesi, l’agenzia comunitaria propugna un’interpretazione estensiva della norma convenzionale, a supporto
         della quale svolge le seguenti considerazioni:
      
      1) la revisione della Convenzione effettuata a Lisbona nel 1958 ha esteso l’obbligo degli Stati contraenti di tutelare i segni
         di commercio e di fabbrica anche a quelli dei servizi, introducendo l’art. 6 sexies (55), poiché la riforma aspira ad equiparare le due categorie, quella dei beni e quella delle prestazioni;
      
      2) secondo quanto si evince dall’art. 29, n. 1, del regolamento n. 40/94, l’obiettivo non consisteva nel disciplinare in modo
         diverso i marchi di commercio e quelli di servizi;
      
      3) l’art. 16 del TLT, con il quale, inteso a contrario sensu, il Tribunale di primo grado ha confermato che il citato art. 6 sexies
         non trovava applicazione ai marchi di servizi, apporta solamente una precisazione circa l’ambito operativo della Convenzione,
         senza modificarlo; e
      
      4) la Corte si è espressa, almeno implicitamente, a favore della parità di trattamento fra entrambe le classi di segni, giacché
         nella causa nota come «Fincas Tarragona» (56), nel risolvere una questione pregiudiziale la sentenza non ha sciolto, in modo preventivo e d’ufficio, il dubbio circa l’applicabilità
         ai marchi di servizi del combinato disposto dell’art. 4, n. 2, lett. d), della direttiva 89/104, e dell’art. 6 bis della Convenzione
         di Parigi, che, come il citato art. 6 ter, menziona esclusivamente i marchi di commercio o di fabbrica. 
      
      98.      L’American Clothing, invece, evidenzia il carattere chiaro e incondizionato dell’art. 6 ter, che non sarebbe applicabile ai
         marchi di servizi.
      
      99.      Essa è dell’avviso che la citata sentenza Fincas Tarragona non abbia esaminato l’art. 6 bis della Convenzione di Parigi, e
         per giunta il Tribunale di primo grado anche in precedenza avrebbe affermato che tale articolo non comprende i marchi di servizi (57).
      
      100. Deduce inoltre che l’art. 6 sexies della Convenzione di Parigi non incide sull’art. 6 ter, giacché dall’Atto di Lisbona risulta
         che in quella conferenza non ha trovato seguito un’idea più ambiziosa volta ad assimilare i marchi di servizi a quelli di
         commercio. 
      
      101. La società ritiene che l’art. 16 del TLT non incida sul controverso art. 6 ter della Convenzione di Parigi, bensì che lo completi,
         estendendone il campo di azione ai servizi. 
      
      2.      Analisi del ricorso
      102. Sebbene concordi con l’UAMI quando denuncia un errore di diritto nell’interpretazione del combinato disposto dell’art. 7,
         n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 e dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, dissento quando sostiene che l’errore
         scaturisca dall’esegesi letterale di tale norma; inoltre, non approvo neanche un’applicazione estensiva che faccia ricorso
         all’art. 6 sexies e al TLT, poiché ciò costituisce una forzatura eccessiva del senso di tutti gli articoli citati.
      
      103. Il Tribunale di primo grado ha travisato la finalità della Convenzione di Parigi e il rinvio a tale Convenzione operato dall’art. 7
         del regolamento sul marchio comunitario. Un’analisi separata di ciascuna di queste norme aiuta a ricavare utili conseguenze.
      
      a)      La corretta interpretazione dell’art. 6 ter della Convenzione di Parigi
      104. La finalità essenziale della Convenzione consiste nel ribadire il principio del trattamento nazionale, corredandolo di alcune
         regole minime di tutela degli oggetti di proprietà industriale cui si riferisce (58).
      
      105. Il modello del trattamento nazionale comprende, da un lato, il divieto di discriminazione dei segni stranieri, accordando
         loro una tutela giudiziaria identica a quella dei brevetti, dei marchi e dei modelli in ambito statale. Esso contiene, d’altro
         canto, una norma di conflitto in virtù della quale nei paesi firmatari della Convenzione le controversie in materia di proprietà
         industriale devono essere giudicate con riferimento alla lex loci proteccionis, ossia, in base all’ordinamento dello Stato
         nel quale si cerca la tutela giuridica dell’invenzione, del marchio o del disegno, conformemente al principio di territorialità
         che ispira la Convenzione (59).
      
      106. Conseguentemente, i firmatari della Convenzione di Parigi si impegnano ad applicare nel medesimo modo le proprie leggi in
         materia di proprietà industriale ai marchi dei propri cittadini e a quelli dei cittadini degli altri Stati contraenti, e questi
         ultimi possono invocare, come minimo, la tutela dispensata nella Convenzione.
      
      107. Pertanto, il Tribunale di primo grado versa in errore quando nega parzialmente la salvaguardia degli emblemi in forza dell’art. 6 ter,
         perché, anche se la suddetta disposizione non comprende i marchi di servizi, ad essa non spetta nemmeno occuparsi diffusamente
         dell’ambito operativo della tutela assoluta degli emblemi. La norma in questione richiede solo agli Stati firmatari di non
         registrare marchi di fabbrica o di commercio identici o che contengano un emblema nazionale. I paesi firmatari, tuttavia,
         restano i liberi di estendere l’ambito di applicazione della norma ai marchi di servizi (60). In questo senso l’UAMI coglie nel segno quando invoca il carattere di «norma de minimis» della Convenzione e non di «legge
         uniforme». Nel diritto comunitario non mancano esempi di questo tipo di normative che autorizzano gli Stati membri ad andare
         oltre i requisiti fissati in una direttiva, ricorrendo al cosiddetto metodo di «armonizzazione minima».
      
      108. Invece, contrariamente all’opinione dell’UAMI, l’art. 6 sexies non sostiene un’interpretazione estensiva dell’art. 6 ter,
         entrambi della Convenzione. L’art. 6 sexies esorta unicamente gli Stati firmatari a proteggere i marchi di servizi, senza
         pretenderne la registrazione. Le modalità di tale protezione dei segni, dunque, sono riservate a ciascun paese, il quale può
         così assimilarle ai marchi di fabbrica e di commercio o stabilire un regime speciale. In ogni caso, a parte i riferimenti
         concreti ai servizi nella Convenzione, come quelli di cui agli artt. 2 e 3 in relazione all’art. 5 (61), spetta al legislatore nazionale stabilire il grado di equivalenza dei marchi che designano prestazioni con quelli che figurano
         su beni di consumo (62).
      
      109. In sintesi, l’estensione ai marchi di servizio della protezione accordata agli emblemi nazionali non si deduce dalla Convenzione
         di Parigi, bensì dalla normativa nazionale o comunitaria.
      
      b)      Sulla portata dell’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94
      110. Il dilemma se questo impedimento assoluto alla registrazione si applichi anche ai marchi di servizi dipende, quindi, dal regolamento
         sul marchio comunitario e, a mio parere, deve essere risolto affermativamente.
      
      111. In primo luogo il settimo e il nono ‘considerando’ di tale regolamento, così come l’art. 1, n. 1, rafforzano la rilevanza
         di detto impedimento, a parità di condizioni, sia per i segni apposti su beni sia per quelli che designano prestazioni di
         servizi. Inoltre, salvo errori o omissioni, nel regolamento non vi è nessuna norma che li differenzi, soprattutto sotto il
         profilo della loro registrazione o dei diritti del titolare.
      
      112.  In secondo luogo, dal momento che il legislatore europeo, nell’esercizio della propria competenza, ha equiparato i due contrassegni
         nell’ambito del regolamento n. 40/94, non avrebbe senso attribuirgli l’intenzione di limitare la protezione degli emblemi
         nazionali proprio per i servizi, che rappresentano il settore di attività economica di maggior peso nel prodotto interno lordo
         di tutti gli Stati membri.
      
      113. In questo contesto, sono convinto che il rinvio di cui all’art. 7, n. 1, lett. h), debba essere interpretato come riferito
         all’impedimento alla registrazione di cui all’art. 6 ter della Convenzione, ma non al suo presunto ambito di applicazione.
      
      114. In terzo luogo non condivido il ragionamento del Tribunale di primo grado, secondo cui nell’elaborare il citato regolamento,
         il legislatore europeo era cosciente che il rinvio dell’art. 7, n. 1, lett. h), comportasse una limitazione dell’opponibilità
         delle insegne nazionali ai marchi di commercio o di fabbrica, lasciandole senza tutela rispetto ai marchi di servizi (63). Presumo piuttosto che gli Stati membri fossero perfettamente consapevoli del fatto che la Convenzione di Parigi non comportasse
         tale restrizione e che non limitasse nemmeno la competenza di decidere la natura della difesa che intendevano garantire ai
         marchi di servizi nello spazio comunitario.
      
      115. È improbabile che, come lascia intendere la sentenza impugnata, nell’ambito del regolamento n. 40/94, il cui carattere è talmente
         innovativo e la cui approvazione ha richiesto l’unanimità in forza dell’art. 235 del Trattato CEE (ora art. 308 CE), nessuno
         Stato abbia ravvisato l’indebolimento della tutela dei simboli nazionali che, secondo questa sentenza, il citato rinvio dell’art. 7,
         n. 1, lett. h), comporta, a maggior ragione se si considera la sensibilità dei governi nei confronti di questi emblemi. 
      
      116. Pertanto, è d’uopo accogliere il motivo unico di impugnazione invocato dall’UAMI nella causa C‑208/08 P, relativo ad un errore
         di diritto nell’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 in combinato disposto con l’art. 6 ter
         della Convenzione di Parigi, e annullare la sentenza oggetto del ricorso di impugnazione proposto dall’agenzia comunitaria.
      
      VII – Spese
      117. La soluzione che propongo suggerisce di condannare l’American Clothing a farsi carico delle spese derivanti dal procedimento,
         come prescrive l’art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.
      
      118. Poiché è risultata soccombente nelle cause C‑202/08 P e C‑208/08 P, la citata impresa deve essere inoltre condannata alle
         spese di entrambe le impugnazioni, in forza del combinato disposto dell’art. 122, n. 1, e dell’art. 69, n. 2, primo comma,
         del regolamento di procedura della Corte. 
      
      VIII – Conclusione
      119. Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco che la Corte di giustizia voglia:
      
      1)      Respingere il ricorso d’impugnazione proposto dall’American Clothing Associates SA nella causa C‑202/08 P avverso la sentenza
         pronunciata il 28 febbraio 2008 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado nella causa T‑215/06.
      
      2)      Accogliere l’unico motivo d’impugnazione proposto dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
         modelli) nella causa C‑208/08 P avverso la sentenza pronunciata il 28 febbraio 2008 dalla Quinta Sezione del Tribunale di
         primo grado nella causa T‑215/06 e annullare la suddetta sentenza nella parte in cui ha dichiarato che l’art. 7, n. 1, lett. h),
         del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, in combinato disposto con l’art. 6 ter della Convenzione di Parigi, non
         si applica ai marchi di servizi.
      
      3)      Condannare l’American Clothing Associates SA a tutte le spese relative ai due gradi di giudizio e, segnatamente, a quelle
         maturate in sede di impugnazione per i due ricorsi.
      
      1 –	Lingua originale: lo spagnolo.
      
      2 –	Sentenza pronunciata nella causa T‑215/06, American Clothing Associates/UAMI (non ancora pubblicata nella Raccolta).
      
      3 –	Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1994 L 11, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio
         22 dicembre 1994, n. 3288, ai fini dell’attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell’Uruguay Round (GU L 349, pag. 83),
         e, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422 (GU L 70, pag. 1).
      
      4 –	Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, come rivista e modificata (Recueil
         des traités des Nations Unies, vol. 828, n. 11847, pag. 108).
      
      5 –	Comparsa in Europa agli inizi del XII secolo nelle giostre e nei tornei, l’araldica ha perso la propria funzione essenziale
         di identificazione del gentiluomo per rappresentare storie di alleanze di lignaggi, nonché di decorazione di palazzi e dimore,
         portando questa funzione al suo declino a causa dell’orientamento commerciale degli araldisti. Messía de la Cerda y Pita,
         L.F., Heráldica Española – El diseño heráldico, Ed. Edimat, Madrid, 1998, pagg. 19‑22.
      
      6 –	Cervantes, M. de, Don Chisciotte della Mancia, trad. it. di Letizia Falzone, Milano, Garzanti, 1989, parte seconda, capitolo LXIV, pag. 874.
      
      7 –	Accordo 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei
         marchi, come riveduto e modificato. 
      
      8 –	Procedimento R 1463/2005‑1.
      
      9 –	Sentenza 21 aprile 2004, causa T‑127/02, Concept/UAMI (ECA) (Racc. pag. II‑1113, punto 40; in prosieguo: la sentenza «ECA»).
      
      10 –	Punto 23 della sentenza impugnata.
      
      11 –	Punti 24 e 25 della sentenza impugnata, basati su ordinanze della Corte di giustizia 27 settembre 2004, causa C‑470/02 P,
         UER/M6 e a. (punto 69), e 13 giugno 2006, causa C‑172/05 P, Mancini/Commissione (punto 41).
      
      12 –	Ai punti 26‑32 della sentenza impugnata.
      
      13 –	In pratica, il punto 7 delle «Informations générales sur l’article 6 ter de la convention de Paris» (Informazioni generali
         relative all’art. 6 ter della Convenzione di Parigi), consultabili sul sito Internet dell’OMPI, secondo il punto 19 della
         sentenza impugnata.
      
      14 –	Trademark Law Treaty (TLT), adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994, al fine di estendere ai marchi di servizi la tutela
         accordata ai marchi di prodotti dalla Convenzione di Parigi; punto 31 della sentenza impugnata.
      
      15 –      Punti 59 e segg. della sentenza impugnata.
      
      16 –	Il Tribunale di primo grado si basava sui punti 45 e 46 della propria sentenza ECA, già citata.
      
      17 –	Nuovamente citando la menzionata sentenza ECA, punto 44.
      
      18 –	Punti 76 e segg. della sentenza impugnata.
      
      19 –	Sentenza impugnata, punto 81.
      
      20 –	Punti 82‑85 della sentenza impugnata.
      
      21 –	Telefax dell’8 maggio.
      
      22 –	Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 21ª ed., Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1992, pag. 803. Anche Le nouveau petit Robert,Dictionnaire de la langue française, Ed. Dictionnaires Le Robert, Parigi, 1993, pag. 829.
      
      23 –	Black’s Law Dictionary, 7ª ed., Ed. West Group, St. Paul, Minneapolis (Stati Uniti), 1999, pag. 540, e Creifelds Rechtswörterbuch, 16ª ed., Ed. C. H. Beck, Monaco di Baviera, 2000, pag. 663 (voce «Hoheitszeichen»).
      
      24 –	Così Cornu, G., Vocabulaire juridique, 8ª ed., Ed. Presses Universitaires de France, 2000, pag. 328. 
      
      25 –	Dupuy, J.‑M., Droit international public, 4ª ed., Ed. Dalloz, Parigi, 1998, pag. 72.
      
      26 –	Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982, in vigore dal
         16 novembre 1994. È stata approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione del Consiglio 23 marzo 1998, 98/392/CE
         (GU L 179, pag. 1). 
      
      27 –	Chiamata anche, affettivamente, Stars and Stripes e Old Glory.
      
      28 –	Sentenze 17 ottobre 1990, causa C‑10/89, HAG (Racc. pag. I‑3711, punto 13); 4 ottobre 2001, causa C‑517/99, Merz & Krell
         (Racc. pag. I‑6959, punto 21); 12 novembre 2002, causa C‑206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I‑10273, punto 47), e 17
         marzo 2005, causa C‑228/03, Gillette Company e Gillette Group Finland (Racc. pag. I‑2337, punto 25).
      
      29 –	Sentenze 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon (Racc. pag. I‑5507, punto 28); 29 aprile 2004, causa C‑371/02, Björnekulla
         Fruktindustrier (Racc. pag. I‑5791, punto 20), e 6 ottobre 2005, causa C‑120/04, Medion (Racc. pag. I‑8551, punto 23).
      
      30 –	Sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann‑La Roche (Racc. pag. 1139, punto 7); 18 giugno 2002, causa C‑299/99, Philips
         (Racc. pag. I‑5475, punto 30), e Arsenal Football Club, cit. alla nota 28, punto 48.
      
      31 –	Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
         marchi d’impresa (GU 1989 L 40, pag. 1).
      
      32 –	Sentenze Medion, cit. alla nota 29, punto 24; 10 aprile 2008, causa C‑102/07, adidas e adidas Benelux (Racc. pag. I‑2439,
         punto 28), e 12 giugno 2008, causa C‑533/06, O2 Holdings e O2 (UK) (Racc. pag. I‑4231, punto 47).
      
      33 –	Sentenza Medion, cit. alla nota 29, punto 25.
      
      34 –	Sentenze 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I‑3819, punto 17); Medion, cit. alla nota 29,
         punto 26, e 12 giugno 2007, causa C‑334/05 P, UAMI/Shaker (Racc. pag. I‑4529, punto 33).
      
      35 –	Sentenze 11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL (Racc. pag. I‑6191, punti 22 e 23); Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. alla
         nota 34, punti 18 e 25; 22 giugno 2000, causa C‑425/98, Marca Mode (Racc. pag. I‑4861, punto 40); 23 marzo 2006, causa C‑206/04 P,
         Mülhens/UAMI (Racc. pag. I‑2717, punti 18 e 19), e UAMI/Shaker, cit. alla nota 34, punto 35; v. anche ordinanza 28 aprile
         2004, causa C‑3/03 P, Matratzen Concord/UAMI (Racc. pag. I‑3657, punto 28).
      
      36 –	Sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. alla nota 34, punto 27; 12 gennaio 2006, causa C‑361/04 P, Ruiz‑Picasso e a./UAMI
         (Racc. pag. I‑643, punto 37), e UAMI/Shaker, cit. alla nota 34, punto 36; v. anche ordinanza 27 aprile 2006, causa C‑235/05 P,
         L’Oréal/UAMI (punto 40).
      
      37 –	Bogsch, A., «Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle», in
         La Propriété industrielle, OMPI, n. 7/8 – luglio/agosto, 1983, pag. 224.
      
      38 –	Lema Devesa, C., «Artículo 7 – Motivos de denegación absolutos», in Casado Cerviño, A./Llobregat Hurtado, M.‑L. (a cura
         di), Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria, 2ª ed., Ed. La Ley, Madrid, 2000, pag. 100. 
      
      39 –	Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre Derecho de Marcas, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, pag. 170; l’idea è implicita nella nota a piè di pagina n. 82.
      
      40 –	Paragrafo 8 delle presenti conclusioni.
      
      41 –	Bodenhausen, G.H.C., Guide d’application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, BIRPI, 1969, pag. 101. 
      
      42 –	Qui seguo nuovamente Fernández-Nóvoa, C., op. cit., pag. 170, applicando tuttavia all’ambito comunitario il suo giusto commento sul diritto spagnolo. 
      
      43 –	Lema Devesa, C., op. cit., pag. 100, nega tale carattere proprio per l’eventuale autorizzazione.
      
      44 –	Vi è unanimità nella dottrina che riconosce la libera commercializzazione degli emblemi nazionali entro i limiti stabiliti
         dalla legislazione dei singoli Stati; per tutti, Fezer, K.H., Markenrecht, 2ª ed., Ed. C.H. Beck, Monaco di Baviera, 1999, pag. 476. 
      
      45 –	Ströbele, P., «Absolute Schutzhindernisse», in Ströbele, P./Hacker, F., Markengesetz, 8ª ed., Ed. Heymanns, Monaco, 2006, pag. 411.
      
      46 –	Così interpreto l’opinione di Fezer, K.‑H., op. cit., pag. 473. 
      
      47 –	Punto 73 della sentenza impugnata.
      
      48 –	Bodenhausen, G.H.C., op. cit., pag. 100; Ströbele, P., op. cit., pag. 411.
      
      49 –	Bender, A., «Der Ablauf des Anmeldeverfahrens», in Fezer, K.‑H., Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht, Ed. C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2007, pag. 585.
      
      50 –	Per esempio, sentenze 19 settembre 2002, causa C‑104/00 P, DKV/UAMI (Companyline) (Racc. pag. I‑7561, punti 21 e 22), e
         conclusioni da me presentate in tale causa (paragrafi 59 e 60); 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C-245/99 P,
         C‑247/99 P, da C‑250/99 a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij, LVM e a./Commissione (Racc. pag. I‑8375,
         punti 330 e 331); v. anche ordinanza 5 febbraio 2004, causa C‑326/01 P, Telefon & Buch (Racc. pag. I‑1371, punto 35).
      
      51 –	Sentenze 15 settembre 2005, causa C‑37/03 P, BioID/UAMI (Racc. pag. I‑7975, punti 47‑51); 12 gennaio 2006, causa C‑173/04 P,
         Deutsche SiSi‑Werke/UAMI (Racc. pag. I‑551, punto 48), nonché ordinanze 13 febbraio 2008, causa C‑212/07 P, Indorata‑Serviços
         e Gestão/UAMI (punti 43 e 44), e 12 febbraio 2009, cause riunite C‑39/08 e C‑43/08, Bild digital (punto 13).
      
      52 –	In questo senso, sentenze 12 febbraio 2004, causa C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland (Racc. pag. I‑1619, punti 42‑44),
         e causa C‑218/01, Henkel (Racc. pag. I‑1725, punti 61 e 62), nonché le conclusioni da me presentate in tale causa, paragrafi
         23 e 24. V. anche ordinanza Bild digital, cit. alla nota 51, punti 14‑16.
      
      53 –	Bodenhausen, G.H.C., op. cit., pag. 99; nel diritto inglese: Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody Stuart, T.
         e Keeling, D., Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, 14ª ed., Ed. Sweet & Maxwell, Londra, 2005, pag. 219; nel diritto spagnolo, Marco Arcalá, L.A., «Artículo 5. Prohibiciones
         absolutas», in Bercovitz Rodríguez‑Cano, A. (a cura di), Comentarios a la Ley de Marcas, 2ª ed., Ed. Thomson‑Aranzadi, Navarra, 2008, volume I, pag. 234.
      
      54 –	Punti 22‑33 della sentenza impugnata.
      
      55 –      Riprodotto al paragrafo 9 delle presenti conclusioni.
      
      56 –      Sentenza 22 novembre 2007, causa C‑328/06, Nieto Nuño (Racc. pag. I‑10093).
      
      57 –	Allude alle sentenze del Tribunale di primo grado 11 luglio 2007, causa T‑263/03, Mülhens/UAMI (punto 54), e causa T‑150/04,
         Mülhens (Racc. pag. II‑2353, punto 59).
      
      58 –	Beier, F.‑K., «One Hundred Years of International Cooperation – The Role of the Paris Convention in the Past, Present and
         Future», in International Review of Industrial Property and Copyright Law, volume 15, n. 1/1984, pag. 11; Bodenhausen, G.H.C., op. cit., pagg. 12 e 13.
      
      59 –	Beier, F.‑K., op. cit., pagg. 9 e 10. Bodenhausen, G.H.C., op. cit., pag. 30.
      
      60 –	Bodenhausen, G.H.C., op. cit., pag. 99.
      
      61 –	Bodenhausen, G.H.C., op. cit., pag. 90.
      
      62 –	Bogsch, A., op. cit., pag. 229.
      
      63 –	Punto 32 della sentenza impugnata.