CELEX: 62011TJ0170
Language: nl
Date: 2012-07-12
Title: Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 12 juli 2012.#Rivella International AG tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).#Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BASKAYA — Ouder internationaal beeldmerk Passaia — Bewijs van normaal gebruik van ouder merk — Relevant gebied — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009.#Zaak T‑170/11.

ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer)
      12 juli 2012 (
            *1
         )
      „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BASKAYA — Ouder internationaal beeldmerk Passaia — Bewijs van normaal gebruik van ouder merk — Relevant gebied — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009”
      In zaak T-170/11,
      
         Rivella International AG, gevestigd te Rothrist (Zwitserland), aanvankelijk vertegenwoordigd door C. Spintig, U. Sander en H. Förster, vervolgens door C. Spintig, S. Pietzcker en R. Jacobs, advocaten,
      verzoekster,
      tegen
      
         Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door R. Manea en G. Schneider als gemachtigden,
      verweerder,
      andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:
      
         Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, gevestigd te Grosseto (Italië), vertegenwoordigd door H. Vogler, advocaat,
      betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 10 januari 2011 (zaak R 534/2010-4) inzake een oppositieprocedure tussen Rivella International AG en Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas,
      wijst
      HET GERECHT (Zesde kamer),
      samengesteld als volgt: H. Kanninen, president, N. Wahl (rapporteur) en S. Soldevila Fragoso, rechters,
      griffier: C. Heeren, administrateur,
      gezien het op 17 maart 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
      gezien de op 6 juli 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,
      gezien de op 27 juni 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
      na de door verzoekster en het BHIM bijgewoonde terechtzitting van 3 mei 2012,
      het navolgende
      
         Arrest
      
      
         Voorgeschiedenis van het geding
      
      
               1
            
            
               Op 25 oktober 2007 heeft interveniënte, Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
            
         
               2
            
            
               Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:
               
                  
            
         
               3
            
            
               De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 29, 30 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
               
                        —
                     
                     
                        klasse 29: „Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs”;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        klasse 32: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.
                     
                  
         
               4
            
            
               De gemeenschapsmerkaanvraag is gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 13/2008 van 31 maart 2008.
            
         
               5
            
            
               Op 30 juni 2008 heeft verzoekster, Rivella International AG, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk met het betoog dat gevaar voor verwarring bestond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009).
            
         
               6
            
            
               De oppositie was gebaseerd op het op 30 juni 1992 onder het nummer 470542 ingeschreven oudere internationale beeldmerk — waarvan de inschrijving tot 30 juni 2012 is verlengd — dat geldt in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en de Benelux-landen voor de volgende waren van klasse 32: „Bieren; ale en porter; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”. Dit merk is hieronder afgebeeld:
               
                  
            
         
               7
            
            
               Nadat verzoekster was verzocht om het bewijs te leveren van het gebruik van het oudere merk, heeft zij op 31 maart 2009 gepreciseerd dat zij de oppositie enkel handhaafde voor het Duitse deel van de internationale inschrijving en heeft zij verschillende stukken ingediend om het gebruik in Zwitserland te bewijzen. In dit verband heeft zij zich beroepen op artikel 5 van het Verdrag van 13 april 1892 tussen Zwitserland en Duitsland betreffende de wederzijdse bescherming van octrooien, merken, tekeningen en modellen (hierna: „verdrag van 1892”). Volgens dit verdrag staat het gebruik in Zwitserland gelijk met dat in Duitsland.
            
         
               8
            
            
               Bij beslissing van 8 februari 2010 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen omdat niet was bewezen dat het oudere merk was gebruikt. Zij heeft vastgesteld dat uit de ingediende stukken bleek dat het ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde merk enkel in Zwitserland werd gebruikt en heeft verklaard dat het verdrag van 1892 niet toepasselijk was.
            
         
               9
            
            
               Op 7 april 2010 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
            
         
               10
            
            
               Bij beslissing van 10 januari 2011 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep afgewezen op grond dat het ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde bewijs van het normale gebruik van het oudere merk enkel betrekking had op Zwitserland. Volgens haar werd het relevante rechtskader uitsluitend gevormd door verordening nr. 207/2009 en meer bepaald door artikel 42, leden 2 en 3, ervan, dat bepaalt dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt in de lidstaat waar het wordt beschermd.
            
         
         Conclusies van partijen
      
      
               11
            
            
               Verzoekster verzoekt het Gerecht:
               
                        —
                     
                     
                        de bestreden beslissing te vernietigen;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        het BHIM te verwijzen in de kosten.
                     
                  
         
               12
            
            
               Het BHIM en interveniënte verzoeken het Gerecht:
               
                        —
                     
                     
                        het beroep te verwerpen;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        verzoekster te verwijzen in de kosten.
                     
                  
         
         In rechte
      
      
               13
            
            
               Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, namelijk de schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009.
            
         
               14
            
            
               Vooraf zij in de eerste plaats erop gewezen dat vaststaat dat interveniënte in het kader van de oppositieprocedure heeft verzocht dat verzoekster het bewijs zou leveren van het normale gebruik van het oudere merk.
            
         
               15
            
            
               In de tweede plaats heeft verzoekster niet aangetoond dat het oudere merk in Duitsland is gebruikt, aangezien de bewijzen van het gebruik uitsluitend op Zwitserland betrekking hebben.
            
         
               16
            
            
               Verzoekster stelt evenwel dat het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in Zwitserland volstaat om de oppositie tegen het aangevraagde merk te schragen.
            
         
               17
            
            
               In dit verband beroept zij zich op artikel 5, lid 1, van het verdrag van 1892, dat bepaalt dat „[d]e juridische nadelen die volgens de wetten van de verdragsluitende partijen voortvloeien uit het feit dat een uitvinding, een tekening of model of een fabrieks- of handelsmerk niet binnen een bepaalde termijn is toegepast, gereproduceerd of gebruikt, zich niet voordoen wanneer zij op het grondgebied van de andere partij zijn toegepast, gereproduceerd of gebruikt”.
            
         
               18
            
            
               Dienaangaande wijst verzoekster erop dat het Duitse deel van een internationale inschrijving overeenkomstig het verdrag van 1892 wordt geacht in Duitsland te zijn „gebruikt” wanneer het in Zwitserland is „gebruikt”.
            
         
               19
            
            
               Volgens verzoekster vormt het verdrag van 1892 een wezenlijk onderdeel van het Duitse recht, zodat het internationale merk — dat ook in Duitsland is beschermd — enkel volgens dat recht mag worden beoordeeld. Volgens haar heeft dit tot gevolg dat het relevante gebied voor de beoordeling van de bewijzen van het gebruik zich mede uitstrekt tot Zwitserland.
            
         
               20
            
            
               Voorts betwist verzoekster dat krachtens artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 om het bewijs van het normale gebruik kan worden verzocht wanneer het gaat om een internationaal merk.
            
         
               21
            
            
               Het Gerecht stelt vast dat het normale gebruik van het merk in Zwitserland, dat is aangevoerd om de oppositie te ondersteunen, in casu niet ter discussie staat. Bijgevolg moet eerst de in het onderhavige geval relevante kwestie, te weten het territoriale aspect van het normale gebruik, worden beoordeeld. Daarna dient te worden ingegaan op verzoeksters stelling dat niet krachtens artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 om het bewijs van het normale gebruik van een internationaal merk kan worden verzocht.
            
         
               22
            
            
               Wat in de eerste plaats het territoriale aspect van het gebruik van merken betreft en meer bepaald de vraag voor welk gebied het bewijs van het gebruik van het oudere merk moet worden geleverd, zij eraan herinnerd dat het onderhavige geval betrekking heeft op een communautaire oppositieprocedure. Bijgevolg zijn de relevante bepalingen van verordening nr. 207/2009 en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), zoals gewijzigd, op deze procedure van toepassing.
            
         
               23
            
            
               Het Gerecht herinnert eraan dat artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 het volgende bepaalt:
               „Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvragen om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen.”
            
         
               24
            
            
               Daarnaast bepaalt artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009 dat „[l]id 2 [...] van toepassing [is] op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt”.
            
         
               25
            
            
               Voorts moet het bewijs van het gebruik volgens regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95, zoals gewijzigd, betrekking hebben op de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van gebruik van het oudere merk.
            
         
               26
            
            
               Uit voornoemde bepalingen blijkt dat problemen in verband met het bewijs dat wordt aangevoerd ter ondersteuning van de gronden voor oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, en problemen in verband met het territoriale aspect van het gebruik van merken worden geregeld door de relevante bepalingen van verordening nr. 207/2009, zonder dat een beroep hoeft te worden gedaan op een bepaling van nationaal recht van de lidstaten.
            
         
               27
            
            
               Anders dan verzoekster stelt, impliceert het feit dat de oppositie tegen de inschrijving van gemeenschapsmerken op oudere nationale en internationale merken kan worden gebaseerd, niet dat het recht dat geldt voor het ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde oudere merk relevant is voor een communautaire oppositieprocedure.
            
         
               28
            
            
               Het nationale recht vormt een aanknopingspunt voor kwesties waarvoor verordening nr. 207/2009 of, in voorkomend geval, richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) geen relevante bepalingen bevat.
            
         
               29
            
            
               Dit is het geval voor de datum van inschrijving van een ouder merk dat in een communautaire oppositieprocedure wordt aangevoerd. Op basis van verordening nr. 207/2009 kan niet worden bepaald op welke datum oudere nationale merken in elk van de lidstaten als ingeschreven worden beschouwd, zodat deze vraag overeenkomstig het nationale recht van de betrokken lidstaat moet worden beantwoord. Bovendien is het nationale merkenrecht weliswaar door richtlijn 2008/95 geharmoniseerd, maar volgens het arrest van het Hof van 14 juni 2007, Häupl (C-246/05, Jurispr. blz. I-4673, punten 26-31), harmoniseert die richtlijn niet de procedures voor de inschrijving van merken. Het staat dus aan de lidstaat waarvoor de inschrijvingsaanvraag is ingediend om op basis van zijn eigen procedurevoorschriften te bepalen op welk tijdstip de inschrijvingsprocedure eindigt [zie arrest Gerecht van 14 april 2011, Lancôme/BHIM — Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, Jurispr. blz. II-1831, punten 30 en 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
            
         
               30
            
            
               Zoals blijkt uit het voorgaande, is dit daarentegen niet het geval voor de bepaling van het gebied waarvoor het gebruik van het oudere merk moet worden bewezen. Deze kwestie wordt volledig door verordening nr. 207/2009 geregeld, zodat geen beroep hoeft te worden gedaan op het nationale recht.
            
         
               31
            
            
               Volgens voornoemde bepalingen moet worden bewezen dat het oudere merk, ongeacht of het gaat om een communautair, een nationaal of een internationaal merk, normaal is gebruikt in de Europese Unie of de betrokken lidstaat.
            
         
               32
            
            
               Verzoeksters argument dat de kamer van beroep rekening had moeten houden met artikel 26 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz; Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere tekens) moet dan ook worden verworpen.
            
         
               33
            
            
               Voorts zij erop gewezen dat het geharmoniseerde merkenrecht van de lidstaten eveneens vereist dat het merk in de betrokken lidstaat wordt gebruikt (zie artikel 10, lid 1, van richtlijn 2008/95). Tevens is het vereiste van het normale gebruik, op straffe van de in deze richtlijn bepaalde sancties, in het nationale recht omgezet (artikel 26 van het Markengesetz). Dat de Bondsrepubliek Duitsland artikel 5 van het verdrag van 1892 — een bilateraal verdrag dat de Unie overeenkomstig artikel 351 VWEU niet bindt — in voorkomend geval in de nationale rechtsorde toepast, heeft evenwel geen gevolgen voor het onderhavige geval.
            
         
               34
            
            
               Zo heeft het Hof in het arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM (C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333, punten 101-103), geoordeeld dat de stelling dat de houder van een nationale inschrijving die oppositie instelt tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, zich kan beroepen op een ouder merk waarvan niet is bewezen dat het is gebruikt omdat het krachtens de nationale wetgeving een defensief merk vormt, niet verenigbaar is met artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009.
            
         
               35
            
            
               Aangezien het nationale recht in casu volstrekt irrelevant is, is verzoeksters verwijzing naar de toelichting bij de wet tot wijziging van het Patentgesetz (Duitse octrooiwet), het Markengesetz en andere wetgeving, voor zover het gaat om de toepasselijkheid van het verdrag van 1892 en de omzetting van de merkenrichtlijn in het Duitse recht, niet van belang voor de beoordeling van het onderhavige geding. Dit geldt ook voor de rechtspraak van het Bundesgerichtshof inzake de nationale interpretaties van rechtsregels.
            
         
               36
            
            
               Tot slot zou de niet-toepassing van het verdrag van 1892 volgens verzoekster afbreuk doen aan het eenvormige karakter van het gemeenschapsmerk in het kader van de toepassing van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 ingeval zij de Duitse rechter zou verzoeken om het gebruik van het aangevraagde merk in Duitsland te verbieden, aangezien het Duitse recht — waartoe het verdrag van 1892 behoort — toepasselijk blijft. Voor zover verzoekster stelt dat de zienswijze van de kamer van beroep afbreuk doet aan het beginsel van het eenvormige karakter van het gemeenschapsmerk, kan worden volstaan met een verwijzing naar de punten 4 en 6 van de considerans van verordening nr. 207/2009. Daaruit blijkt dat de nationale en communautaire regelingen naast elkaar bestaan. Voorts volgt uit punt 3 van de considerans van deze verordening dat dit beginsel niet absoluut geldt, zoals verzoekster zelf heeft erkend door te verwijzen naar de artikelen 111 en 165 van verordening nr. 207/2009.
            
         
               37
            
            
               Ten tweede is de vraag aan de orde of om het bewijs van het normale gebruik van een internationaal merk kan worden verzocht. Voor zover verzoekster stelt dat dit niet kan omdat artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009 enkel naar nationale merken verwijst, herinnert het Gerecht eraan dat artikel 8, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009 verduidelijkt wat onder „oudere merken” moet worden verstaan. Volgens artikel 8, lid 2, sub a-iii, zijn oudere merken met name die welke ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat zijn ingeschreven en waarvan de datum van het verzoek om inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.
            
         
               38
            
            
               Evenzo bepalen artikel 4, lid 1, van de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien en gewijzigd, en artikel 4, lid 1, sub a, van het protocol bij de overeenkomst van Madrid dat de bescherming van het merk in elk van de betrokken overeenkomstsluitende landen dezelfde is, als ware dit merk rechtstreeks bij de administratie ervan gedeponeerd.
            
         
               39
            
            
               De verwijzing in artikel 8, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009 naar artikel 42, lid 3, van die verordening dient dan ook aldus te worden opgevat dat „merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat” met „nationale merken” moeten worden gelijkgesteld.
            
         
               40
            
            
               Verzoekster betwist dan ook ten onrechte dat artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009 voor internationale merken geldt.
            
         
               41
            
            
               Bijgevolg heeft de kamer van beroep de oppositie terecht afgewezen, aangezien niet overeenkomstig artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 is bewezen dat het oudere merk in Duitsland is gebruikt.
            
         
               42
            
            
               Gelet op een en ander moet het enige middel, en bijgevolg het beroep in zijn geheel, worden verworpen.
            
         
         Kosten
      
      
               43
            
            
               Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.
            
          
            
               HET GERECHT (Zesde kamer),
               rechtdoende, verklaart:
            
          
            
               
                        
                           1)
                        
                     
                     
                        
                           Het beroep wordt verworpen.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           2)
                        
                     
                     
                        
                           Rivella International AG wordt verwezen in de kosten.
                        
                     
                  
          
               
                  
                     
                        
                           Kanninen
                        
                        
                           Wahl
                        
                        
                           Soldevila Fragoso
                        
                     
                     Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 juli 2012.
                     ondertekeningen
                  
               
            (
            *1
         )	Procestaal: Duits.
    ---documentbreak--- 
      
         
            
               Partijen
               Overwegingen van het arrest
               Dictum
               
            
            Partijen
            In zaak T-170/11,
            Rivella International AG, gevestigd te Rothrist (Zwitserland), aanvankelijk vertegenwoordigd door C. Spintig, U. Sander en H. Förster, vervolgens door C. Spintig, S. Pietzcker en R. Jacobs, advocaten,
            verzoekster,
            tegen
            Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),  vertegenwoordigd door R. Manea en G. Schneider als gemachtigden,
            verweerder,
            andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:
            Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas,  gevestigd te Grosseto (Italië), vertegenwoordigd door H. Vogler, advocaat,
            betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 10 januari 2011 (zaak R 534/2010-4) inzake een oppositieprocedure tussen Rivella International AG en Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas,
            wijst
            HET GERECHT (Zesde kamer),
            samengesteld als volgt: H. Kanninen, president, N. Wahl (rapporteur) en S. Soldevila Fragoso, rechters,
            griffier: C. Heeren, administrateur,
            gezien het op 17 maart 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
            gezien de op 6 juli 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,
            gezien de op 27 juni 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
            na de door verzoekster en het BHIM bijgewoonde terechtzitting van 3 mei 2012,
            het navolgende
            Arrest 
            
            Overwegingen van het arrest
            Voorgeschiedenis van het geding 
            1. Op 25 oktober 2007 heeft interveniënte, Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
            2. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:
            >image>5
            3. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 29, 30 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
            – klasse 29: „Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten”;
            – klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs”;
            – klasse 32: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.
            4. De gemeenschapsmerkaanvraag is gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 13/2008 van 31 maart 2008.
            5. Op 30 juni 2008 heeft verzoekster, Rivella International AG, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk met het betoog dat gevaar voor verwarring bestond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009).
            6. De oppositie was gebaseerd op het op 30 juni 1992 onder het nummer 470542 ingeschreven oudere internationale beeldmerk — waarvan de inschrijving tot 30 juni 2012 is verlengd — dat geldt in Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en de Benelux-landen voor de volgende waren van klasse 32: „Bieren; ale en porter; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”. Dit merk is hieronder afgebeeld:
            >image>6
            7. Nadat verzoekster was verzocht om het bewijs te leveren van het gebruik van het oudere merk, heeft zij op 31 maart 2009 gepreciseerd dat zij de oppositie enkel handhaafde voor het Duitse deel van de internationale inschrijving en heeft zij verschillende stukken ingediend om het gebruik in Zwitserland te bewijzen. In dit verband heeft zij zich beroepen op artikel 5 van het Verdrag van 13 april 1892 tussen Zwitserland en Duitsland betreffende de wederzijdse bescherming van octrooien, merken, tekeningen en modellen (hierna: „verdrag van 1892”). Volgens dit verdrag staat het gebruik in Zwitserland gelijk met dat in Duitsland.
            8. Bij beslissing van 8 februari 2010 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen omdat niet was bewezen dat het oudere merk was gebruikt. Zij heeft vastgesteld dat uit de ingediende stukken bleek dat het ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde merk enkel in Zwitserland werd gebruikt en heeft verklaard dat het verdrag van 1892 niet toepasselijk was.
            9. Op 7 april 2010 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
            10. Bij beslissing van 10 januari 2011 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep afgewezen op grond dat het ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde bewijs van het normale gebruik van het oudere merk enkel betrekking had op Zwitserland. Volgens haar werd het relevante rechtskader uitsluitend gevormd door verordening nr. 207/2009 en meer bepaald door artikel 42, leden 2 en 3, ervan, dat bepaalt dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt in de lidstaat waar het wordt beschermd.
            Conclusies van partijen 
            11. Verzoekster verzoekt het Gerecht:
            – de bestreden beslissing te vernietigen;
            – het BHIM te verwijzen in de kosten.
            12. Het BHIM en interveniënte verzoeken het Gerecht:
            – het beroep te verwerpen;
            – verzoekster te verwijzen in de kosten.
            In rechte 
            13. Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, namelijk de schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009.
            14. Vooraf zij in de eerste plaats erop gewezen dat vaststaat dat interveniënte in het kader van de oppositieprocedure heeft verzocht dat verzoekster het bewijs zou leveren van het normale gebruik van het oudere merk.
            15. In de tweede plaats heeft verzoekster niet aangetoond dat het oudere merk in Duitsland is gebruikt, aangezien de bewijzen van het gebruik uitsluitend op Zwitserland betrekking hebben.
            16. Verzoekster stelt evenwel dat het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in Zwitserland volstaat om de oppositie tegen het aangevraagde merk te schragen.
            17. In dit verband beroept zij zich op artikel 5, lid 1, van het verdrag van 1892, dat bepaalt dat „[d]e juridische nadelen die volgens de wetten van de verdragsluitende partijen voortvloeien uit het feit dat een uitvinding, een tekening of model of een fabrieks- of handelsmerk niet binnen een bepaalde termijn is toegepast, gereproduceerd of gebruikt, zich niet voordoen wanneer zij op het grondgebied van de andere partij zijn toegepast, gereproduceerd of gebruikt”.
            18. Dienaangaande wijst verzoekster erop dat het Duitse deel van een internationale inschrijving overeenkomstig het verdrag van 1892 wordt geacht in Duitsland te zijn „gebruikt” wanneer het in Zwitserland is „gebruikt”.
            19. Volgens verzoekster vormt het verdrag van 1892 een wezenlijk onderdeel van het Duitse recht, zodat het internationale merk — dat ook in Duitsland is beschermd — enkel volgens dat recht mag worden beoordeeld. Volgens haar heeft dit tot gevolg dat het relevante gebied voor de beoordeling van de bewijzen van het gebruik zich mede uitstrekt tot Zwitserland.
            20. Voorts betwist verzoekster dat krachtens artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 om het bewijs van het normale gebruik kan worden verzocht wanneer het gaat om een internationaal merk.
            21. Het Gerecht stelt vast dat het normale gebruik van het merk in Zwitserland, dat is aangevoerd om de oppositie te ondersteunen, in casu niet ter discussie staat. Bijgevolg moet eerst de in het onderhavige geval relevante kwestie, te weten het territoriale aspect van het normale gebruik, worden beoordeeld. Daarna dient te worden ingegaan op verzoeksters stelling dat niet krachtens artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 om het bewijs van het normale gebruik van een internationaal merk kan worden verzocht. 
            22. Wat in de eerste plaats het territoriale aspect van het gebruik van merken betreft en meer bepaald de vraag voor welk gebied het bewijs van het gebruik van het oudere merk moet worden geleverd, zij eraan herinnerd dat het onderhavige geval betrekking heeft op een communautaire oppositieprocedure. Bijgevolg zijn de relevante bepalingen van verordening nr. 207/2009 en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), zoals gewijzigd, op deze procedure van toepassing.
            23. Het Gerecht herinnert eraan dat artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 het volgende bepaalt:
            „Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvragen om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen.”
            24. Daarnaast bepaalt artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009 dat „[l]id 2 [...] van toepassing [is] op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt”.
            25. Voorts moet het bewijs van het gebruik volgens regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95, zoals gewijzigd, betrekking hebben op de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van gebruik van het oudere merk.
            26. Uit voornoemde bepalingen blijkt dat problemen in verband met het bewijs dat wordt aangevoerd ter ondersteuning van de gronden voor oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, en problemen in verband met het territoriale aspect van het gebruik van merken worden geregeld door de relevante bepalingen van verordening nr. 207/2009, zonder dat een beroep hoeft te worden gedaan op een bepaling van nationaal recht van de lidstaten.
            27. Anders dan verzoekster stelt, impliceert het feit dat de oppositie tegen de inschrijving van gemeenschapsmerken op oudere nationale en internationale merken kan worden gebaseerd, niet dat het recht dat geldt voor het ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde oudere merk relevant is voor een communautaire oppositieprocedure.
            28. Het nationale recht vormt een aanknopingspunt voor kwesties waarvoor verordening nr. 207/2009 of, in voorkomend geval, richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) geen relevante bepalingen bevat.
            29. Dit is het geval voor de datum van inschrijving van een ouder merk dat in een communautaire oppositieprocedure wordt aangevoerd. Op basis van verordening nr. 207/2009 kan niet worden bepaald op welke datum oudere nationale merken in elk van de lidstaten als ingeschreven worden beschouwd, zodat deze vraag overeenkomstig het nationale recht van de betrokken lidstaat moet worden beantwoord. Bovendien is het nationale merkenrecht weliswaar door richtlijn 2008/95 geharmoniseerd, maar volgens het arrest van het Hof van 14 juni 2007, Häupl (C-246/05, Jurispr. blz. I-4673, punten 26-31), harmoniseert die richtlijn niet de procedures voor de inschrijving van merken. Het staat dus aan de lidstaat waarvoor de inschrijvingsaanvraag is ingediend om op basis van zijn eigen procedurevoorschriften te bepalen op welk tijdstip de inschrijvingsprocedure eindigt [zie arrest Gerecht van 14 april 2011, Lancôme/BHIM — Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, Jurispr. blz. II-1831, punten 30 en 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
            30. Zoals blijkt uit het voorgaande, is dit daarentegen niet het geval voor de bepaling van het gebied waarvoor het gebruik van het oudere merk moet worden bewezen. Deze kwestie wordt volledig door verordening nr. 207/2009 geregeld, zodat geen beroep hoeft te worden gedaan op het nationale recht.
            31. Volgens voornoemde bepalingen moet worden bewezen dat het oudere merk, ongeacht of het gaat om een communautair, een nationaal of een internationaal merk, normaal is gebruikt in de Europese Unie of de betrokken lidstaat.
            32. Verzoeksters argument dat de kamer van beroep rekening had moeten houden met artikel 26 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz; Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere tekens) moet dan ook worden verworpen.
            33. Voorts zij erop gewezen dat het geharmoniseerde merkenrecht van de lidstaten eveneens vereist dat het merk in de betrokken lidstaat wordt gebruikt (zie artikel 10, lid 1, van richtlijn 2008/95). Tevens is het vereiste van het normale gebruik, op straffe van de in deze richtlijn bepaalde sancties, in het nationale recht omgezet (artikel 26 van het Markengesetz). Dat de Bondsrepubliek Duitsland artikel 5 van het verdrag van 1892 — een bilateraal verdrag dat de Unie overeenkomstig artikel 351 VWEU niet bindt — in voorkomend geval in de nationale rechtsorde toepast, heeft evenwel geen gevolgen voor het onderhavige geval.
            34. Zo heeft het Hof in het arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM (C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333, punten 101-103), geoordeeld dat de stelling dat de houder van een nationale inschrijving die oppositie instelt tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, zich kan beroepen op een ouder merk waarvan niet is bewezen dat het is gebruikt omdat het krachtens de nationale wetgeving een defensief merk vormt, niet verenigbaar is met artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009.
            35. Aangezien het nationale recht in casu volstrekt irrelevant is, is verzoeksters verwijzing naar de toelichting bij de wet tot wijziging van het Patentgesetz (Duitse octrooiwet), het Markengesetz en andere wetgeving, voor zover het gaat om de toepasselijkheid van het verdrag van 1892 en de omzetting van de merkenrichtlijn in het Duitse recht, niet van belang voor de beoordeling van het onderhavige geding. Dit geldt ook voor de rechtspraak van het Bundesgerichtshof inzake de nationale interpretaties van rechtsregels.
            36. Tot slot zou de niet-toepassing van het verdrag van 1892 volgens verzoekster afbreuk doen aan het eenvormige karakter van het gemeenschapsmerk in het kader van de toepassing van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 ingeval zij de Duitse rechter zou verzoeken om het gebruik van het aangevraagde merk in Duitsland te verbieden, aangezien het Duitse recht — waartoe het verdrag van 1892 behoort — toepasselijk blijft. Voor zover verzoekster stelt dat de zienswijze van de kamer van beroep afbreuk doet aan het beginsel van het eenvormige karakter van het gemeenschapsmerk, kan worden volstaan met een verwijzing naar de punten 4 en 6 van de considerans van verordening nr. 207/2009. Daaruit blijkt dat de nationale en communautaire regelingen naast elkaar bestaan. Voorts volgt uit punt 3 van de considerans van deze verordening dat dit beginsel niet absoluut geldt, zoals verzoekster zelf heeft erkend door te verwijzen naar de artikelen 111 en 165 van verordening nr. 207/2009.
            37. Ten tweede is de vraag aan de orde of om het bewijs van het normale gebruik van een internationaal merk kan worden verzocht. Voor zover verzoekster stelt dat dit niet kan omdat artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009 enkel naar nationale merken verwijst, herinnert het Gerecht eraan dat artikel 8, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009 verduidelijkt wat onder „oudere merken” moet worden verstaan. Volgens artikel 8, lid 2, sub a-iii, zijn oudere merken met name die welke ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat zijn ingeschreven en waarvan de datum van het verzoek om inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.
            38. Evenzo bepalen artikel 4, lid 1, van de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals herzien en gewijzigd, en artikel 4, lid 1, sub a, van het protocol bij de overeenkomst van Madrid dat de bescherming van het merk in elk van de betrokken overeenkomstsluitende landen dezelfde is, als ware dit merk rechtstreeks bij de administratie ervan gedeponeerd.
            39. De verwijzing in artikel 8, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009 naar artikel 42, lid 3, van die verordening dient dan ook aldus te worden opgevat dat „merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat” met „nationale merken” moeten worden gelijkgesteld.
            40. Verzoekster betwist dan ook ten onrechte dat artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009 voor internationale merken geldt.
            41. Bijgevolg heeft de kamer van beroep de oppositie terecht afgewezen, aangezien niet overeenkomstig artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 is bewezen dat het oudere merk in Duitsland is gebruikt.
            42. Gelet op een en ander moet het enige middel, en bijgevolg het beroep in zijn geheel, worden verworpen.
            Kosten 
            43. Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.
            HET GERECHT (Zesde kamer),
            
            Dictum
            rechtdoende, verklaart:
            1) Het beroep wordt verworpen. 
            2) Rivella International AG wordt verwezen in de kosten.