CELEX: 62005CJ0145
Language: fi
Date: 2006-04-27 00:00:00
Title: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 27 päivänä huhtikuuta 2006.#Levi Strauss & Co. vastaan Casucci SpA.#Ennakkoratkaisupyyntö: Cour de cassation - Belgia.#Tavaramerkit - Direktiivi 89/104/ETY - 5 artiklan 1 kohdan b alakohta - Merkityksellinen ajankohta sen arvioimiseksi, onko tavaramerkin ja sen kanssa samankaltaisen merkin välillä sekaannusvaara - Erottamiskyvyn menettäminen tavaramerkin haltijan toiminnan vuoksi sen jälkeen, kun merkkiä on alettu käyttää.#Asia C-145/05.

Asia C-145/05
      Levi Strauss & Co.
      vastaan
      Casucci SpA
      (Cour de cassationin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)
      Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – 5 artiklan 1 kohdan b alakohta – Merkityksellinen ajankohta sen arvioimiseksi, onko tavaramerkin ja sen kanssa samankaltaisen merkin välillä sekaannusvaara
         – Erottamiskyvyn menettäminen tavaramerkin haltijan toiminnan vuoksi sen jälkeen, kun merkkiä on alettu käyttää
      
      Julkisasiamies D. Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus 17.1.2006 
      Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 27.4.2006 
      Tuomion tiivistelmä
      Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 89/104 – Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet
      (Neuvoston direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohta ja 12 artiklan 2 kohta)
      Tavaramerkeistä annetun ensimmäisen direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että määritellessään sellaisen
         tavaramerkin suojan laajuutta, joka on pätevästi saatu sen erottamiskyvyn perusteella, tuomioistuimen on otettava huomioon
         kohdeyleisön käsitys sillä hetkellä, jolloin merkkiä, jonka käyttö loukkaa kyseistä tavaramerkkiä, alettiin käyttää, koska
         tavaramerkin haltijan oikeuksien todellista ja tehokasta suojaa ei taattaisi, jos sekaannusvaaraa arvioitaisiin tämän päivän
         jälkeen.
      
      Kun toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että asianomaisella hetkellä kyseisellä merkillä loukattiin tavaramerkkiä, sen on
         toteutettava toimenpiteet, jotka ovat asian olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmat tavaramerkin haltijan kyseiseen
         5 artiklan 1 kohtaan perustuvan oikeuden takaamiseksi, ja näihin toimenpiteisiin voi erityisesti kuulua kyseisen merkin käytön
         kieltäminen.
      
      Tällaiseen toimenpiteeseen ei kuitenkaan ole syytä ryhtyä, kun on todettu, että kyseinen tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä
         sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi siten, että siitä on tullut direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
         yleisesti käytetty nimitys ja sen haltija on siis menettänyt oikeutensa.
      
      (ks. 17, 18, 20, 24, 25 ja 37 kohta sekä tuomiolauselman 1–3 kohta)
YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)
      27 päivänä huhtikuuta 2006 (*)
      
      Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – 5 artiklan 1 kohdan b alakohta – Merkityksellinen ajankohta sen arvioimiseksi, onko tavaramerkin ja sen kanssa samankaltaisen merkin välillä sekaannusvaara
         – Erottamiskyvyn menettäminen tavaramerkin haltijan toiminnan vuoksi sen jälkeen, kun merkkiä on alettu käyttää
      
      Asiassa C-145/05,
      jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Cour de cassation (Belgia) on esittänyt 17.3.2005
         tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 31.3.2005, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa
      
      Levi Strauss & Co.
      vastaan
      Casucci SpA,
      
      YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),
      toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekä tuomarit J. Malenovský (esittelevä tuomari), J.-P. Puissochet,
         S. von Bahr ja U. Lõhmus,
      
      julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
      kirjaaja: hallintovirkamies K. Sztranc,
      ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 17.11.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,
      ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet
      –       Levi Strauss & Co., edustajanaan avocat T. van Innis,
      –       Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään N. B. Rasmussen ja D. Maidani,
      kuultuaan julkisasiamiehen 17.1.2006 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,
      on antanut seuraavan
      tuomion
      1       Ennakkoratkaisukysymys koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun
         ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.
      
      2       Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Levi Strauss & Co. (jäljempänä Levi Strauss) ja toisaalta
         Casucci SpA (jäljempänä Casucci) ja joka koskee sitä, että tämä jälkimmäinen on myynyt farmarihousuja, jotka on varustettu
         merkillä, joka väitetysti loukkaa tavaramerkkiä, jonka haltija Levi Strauss on.
      
       Asiaa koskevat oikeussäännöt
      3       Direktiivin 89/104 johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa säädetään seuraavaa:
      ”Rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän; tämä
         suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]; suojaa annetaan myös, jos
         tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaiset]; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden
         käsite suhteessa sekaannusvaaraan; [sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle, ja] sekaannusvaaran arviointi riippuu
         lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn
         merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden
         tai palvelujen välillä; sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kansallisen
         lainsäädännön alaan, eikä tämä direktiivi estä soveltamasta tällaista lainsäädäntöä.”
      
      4       Saman direktiivin 5 artiklassa säädetään seuraavaa:
      ”1.      Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman
         hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
      
      – –
      b)      merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
         oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä
         mielleyhtymästä;
      
      – –
      3.      Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:
      a)      merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
      b)      tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka
         palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
      
      c)      tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
      d)      merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.
      – – ”
      5       Direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:
      ”2.      Tavaramerkki on julistettava menetetyksi myös, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen:
      a)      siitä on tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta
         tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity;
      
      – – ”
       Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset 
      6       Vuonna 1980 Levi Strauss rekisteröi Benelux-maissa kuviomerkin nimeltään ”mouette” (lokki), joka muodostuu viisikulmaisen
         taskun keskiosaan ommellun kaksoistikkauksen, joka kaartuu keskeltä kohti taskun alakulmaa, kuvauksesta, joka esitetään alla,
         
      
      
         
      tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
         sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia vaatteita varten.
      
      7       Casucci saattoi Benelux-maissa markkinoille farmarihousuja, joissa oli merkki, joka muodostui takataskuihin ommellusta kaksoistikkauksesta,
         joka kaartuu keskeltä kohti taskun yläosaa ja joka esitetään alla:
      
      
         
      8       Koska Levi Strauss katsoi, että Casucci loukkasi tällä tavoin oikeuksia, jotka se sai rekisteröidystä tavaramerkistä ”mouette”,
         se haastoi kyseisen yhtiön 11.3.1998 päivätyllä haasteella tribunal de commerce de Bruxellesiin ja vaati Casuccin velvoittamista
         lopettamaan riidanalaisen merkin käyttö vaatteidensa myynnissä. Se vaati lisäksi Casuccin velvoittamista maksamaan vahingonkorvausta.
      
      9       Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi Levi Straussin vaatimukset 28.10.1999 antamallaan tuomiolla, tämä valitti
         cour d’appel de Bruxellesiin. Tässä tuomioistuimessa se väitti, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan yhtäältä
         sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on muun muassa otettava kyseessä olevan tavaramerkin ja merkin samankaltaisuuden
         aste ja kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden aste, ja toisaalta, että tämä vaara on sitä suurempi mitä erottamiskykyisempi
         aikaisempi tavaramerkki on. Käsiteltävänä olevassa asiassa sen lisäksi, että sen tavaramerkki ja riidanalainen merkki ovat
         kantajan mukaan ulkoasultaan samankaltaiset ja että kyseiset tavarat ovat samat, merkitystä on sillä, että tavaramerkki ”mouette”
         on tavaramerkki, joka on erittäin erottamiskykyinen kekseliään sisältönsä ja vuosikymmeniä jatkuneen runsaan käyttönsä vuoksi.
         
      
      10     Cour d’appel de Bruxelles kuitenkin hylkäsi Levi Straussin valituksen, koska se katsoi, että riidanalaisen merkin ja tavaramerkin
         ”mouette” välinen samankaltaisuuden aste oli heikko, ja erityisesti, että tavaramerkkiä ei enää voitu pitää erittäin erottamiskykyisenä.
         Kyseinen tavaramerkki muodostuu tämän tuomioistuimen mukaan osittain osatekijöistä, jotka ovat nykyään tavallisia ominaispiirteitä
         kyseessä olevissa tavaroissa, koska niiden käyttö on hyvin yleistä ja jatkuvaa, ja tämä käyttö on väistämättä heikentänyt
         huomattavasti kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä, koska sillä ei voi olla minkäänlaista sen osatekijöihin sellaisinaan perustuvaa
         erottamiskykyä. 
      
      11     Levi Strauss valitti Cour de cassationiin. Se väitti tässä tuomioistuimessa, että Casucci näytti väittävän, että tavaramerkki
         ”mouette” oli edelleen erittäin erottamiskykyinen vuonna 1997 ja että se menetti tämän erottamiskyvyn vuonna 1998, joka on
         vuosi, jolloin hankittiin farmarihousuja, joiden jakelu Benelux-maihin merkitsi sen mukaan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn
         heikkenemistä. Cour d’appel de Bruxellesin olisi tässä yhteydessä pitänyt Levi Straussin mukaan noudattaa Benelux-tuomioistuimen
         asiassa Quick (A 93/3) 13.12.1994 antamassaan tuomiossa omaksumaa kantaa, jonka mukaan sen arvioimiseksi, onko tavaramerkki
         erittäin erottamiskykyinen, tuomioistuimen on tarkasteltava asiaa ajankohtana, jona kyseistä merkkiä alettiin käyttää eli
         sen mukaan vuonna 1997, ja että tästä voidaan poiketa ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen tavaramerkki on menettänyt
         erottamiskykynsä kokonaan tai osittain kyseisen ajankohdan jälkeen, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä erottamiskyvyn
         menettäminen johtuu kokonaan tai osittain tavaramerkin haltijan toiminnasta tai laiminlyönnistä. Käsiteltävänä olevassa asiassa
         kyseinen cour d’appel tarkasteli kuitenkin Levi Straussin mukaan sekaannusvaaran arvioimiseksi tilannetta tuomionsa julistamispäivänä
         eikä ajankohtana, jolloin riidanalaista merkkiä oli alettu käyttää. Vaikka cour d’appel de Bruxelles katsoi, että se, että
         kyseisen tavaramerkin osatekijät ovat yleisiä, on heikentänyt huomattavasti sen erottamiskykyä, se ei Levi Straussin mukaan
         kuitenkaan todennut, että tämän erottamiskyvyn huomattava heikentyminen sen jälkeen, kun riidanalaista merkkiä alettiin käyttää,
         johtui osittain tai kokonaan Levi Straussin toiminnasta tai laiminlyönnistä. Kyseinen cour d’appel ei näin ollen voinut Levi
         Straussin mukaan katsoa perustellusti, että tavaramerkki ”mouette” ei enää ole erittäin erottamiskykyinen tavaramerkki. 
      
      12     Tässä tilanteessa Cour de cassation on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat
         ennakkoratkaisukysymykset:
      
      ”1)      Kun tuomioistuin määrittelee sellaisen tavaramerkin, joka on saatu pätevästi sen erottamiskyvyn perusteella, [direktiivin
         89/104] 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suojan laajuutta, onko sen otettava huomioon yleisön käsitys ajankohtana, jolloin
         se tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttö alkoi, jonka väitetään loukkaavan tavaramerkkiä?
      
      2)      Jos vastaus on kieltävä, voiko tuomioistuin ottaa huomioon asianomaisen yleisön käsityksen millä tahansa hetkellä sen jälkeen,
         kun väitetty loukkaava käyttö alkoi? Voiko se erityisesti ottaa huomioon asianomaisen yleisön käsityksen ajankohtana, jolloin
         se antaa ratkaisunsa?
      
      3)      Kun tuomioistuin ensimmäisessä kysymyksessä mainittua arviointiperustetta soveltaen toteaa, että tavaramerkkiä on loukattu,
         voiko se perustellusti lain mukaan määrätä loukkaavan merkin käytön lopettamisesta?
      
      4)      Olisiko vastaus kysymykseen toinen, jos kantajan tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä kokonaan tai osittain sen jälkeen,
         kun tavaramerkkiä loukkaava käyttö on alkanut, mutta vain silloin, kun tämä menettäminen johtuu kokonaan tai osittain kyseisen
         tavaramerkin haltijan toiminnasta tai laiminlyönnistä?”
      
       Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu
       Ensimmäinen ja toinen kysymys
      13     Kysymyksillään, joita on tarkasteltava yhdessä, kansallinen tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko tuomioistuimen – kun se
         määrittelee sellaisen tavaramerkin, joka on pätevästi saatu sen erottamiskyvyn perusteella, direktiivin 89/104 5 artiklan
         1 kohdassa tarkoitetun suojan laajuutta – otettava huomioon kohdeyleisön käsitys joko silloin, kun kyseistä tavaramerkkiä
         loukkaavaa merkkiä alettiin käyttää, tai milloin tahansa tämän jälkeen tai kun tuomioistuin antaa ratkaisunsa. 
      
      14     Ensinnäkin kun direktiivin 89/104 5 artiklassa annetaan tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää kolmansia käyttämästä samaa
         tai samankaltaista merkkiä, kun sekaannusvaara on olemassa, ja kun siinä luetellaan tällaisen merkin käyttötavat, jotka voidaan
         kieltää, siinä pyritään suojaamaan tätä haltijaa merkkien sellaiselta käytöltä, joka voi loukata tätä tavaramerkkiä.
      
      15     Yhteisöjen tuomioistuin on näin ollen korostanut, että jotta voidaan varmistaa tavaramerkin keskeinen tehtävä eli se, että
         tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on
         tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tämän tavaran
         tai palvelun tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä, tavaramerkin haltijaa on suojattava sellaisilta kilpailijoilta,
         jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tavaroita, jotka on asiattomasti varustettu tällaisella
         tavaramerkillä (ks. asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6227, 22 kohta ja asia C-206/01, Arsenal
         Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I-10273, 50 kohta). Näin on oltava myös tilanteessa, jossa kyseisen merkin
         ja tavaramerkin samankaltaisuuden vuoksi niiden välillä on sekaannusvaara.
      
      16     Jäsenvaltioiden on toteutettava direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi riittävän tehokkaita toimenpiteitä, jotta henkilöt,
         joita asia koskee, voivat tosiasiallisesti vedota siinä myönnettyihin oikeuksiin kansallisissa tuomioistuimissa (ks. mm. asia
         14/83, von Colson ja Kamann, tuomio 10.4.1984, Kok. 1984, s. 1891, Kok. Ep. VII, s. 557, 18 kohta ja asia 222/84, Johnston,
         tuomio 15.5.1986, Kok. 1986, s. 1651, Kok. Ep. VIII, s. 621, 17 kohta).
      
      17     Tavaramerkin haltijan oikeus tavaramerkkinsä suojaan sen loukkauksia vastaan ei kuitenkaan olisi todellinen eikä tehokas,
         jos se ei sallisi kohdeyleisön käsityksen huomioon ottamista hetkellä, jona tavaramerkkiä muistuttavan tavaramerkin tai merkin
         käyttö alkoi.
      
      18     Jos sekaannusvaaraa arvioitaisiin sen päivän jälkeen, jona kyseistä merkkiä alettiin käyttää, merkin käyttäjä voisi saada
         asiatonta hyötyä omasta lainvastaisesta käyttäytymisestään vetoamalla suojatun tavaramerkin tunnettuuden heikkenemiseen, josta
         se itse olisi vastuussa tai johon se olisi itse myötävaikuttanut. 
      
      19     Lopuksi direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan a alakohdasta seuraa, että tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa, kun
         tavaramerkistä on sen rekisteröintipäivän jälkeen tullut sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi elinkeinotoiminnassa
         sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity. Näin ollen lainsäätäjä on
         katsonut vertailemalla tavaramerkin haltijan ja sen kilpailijoiden välisiä intressejä, jotka liittyvät merkkien vapaana pitämiseen,
         tämän säännöksen antaessaan, että tavaramerkin haltijaa vastaan voidaan esittää väite kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn
         menettämisestä ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä erottamiskyvyn menettäminen johtuu sen toiminnasta tai toimimatta jättämisestä.
         Niin kauan kuin näin ei ole ja erityisesti, kun erottamiskyvyn menettäminen liittyy sellaisen kolmannen toimintaan, joka käyttää
         tavaramerkkiä loukkaavaa merkkiä, tavaramerkki saa edelleen suojaa.
      
      20     Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1
         kohtaa on tulkittava siten, että määritellessään sellaisen tavaramerkin suojan laajuutta, joka on pätevästi saatu sen erottamiskyvyn
         perusteella, tuomioistuimen on otettava huomioon kohdeyleisön käsitys sillä hetkellä, jolloin merkkiä, jonka käyttö loukkaa
         kyseistä tavaramerkkiä, alettiin käyttää.
      
       Kolmas kysymys
      21     Tällä kysymyksellä kansallinen tuomioistuin pyrkii selvittämään, onko kyseisen merkin käyttö yleisesti ottaen kiellettävä,
         kun on todettu, että tällä merkillä on loukattu suojattua tavaramerkkiä sillä hetkellä, jolloin sitä on alettu käyttää.
      
      22     Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdasta seuraa, kun sitä tarkastellaan kansallisen tuomioistuimen esittämään ensimmäiseen
         ja toiseen kysymykseen annetun vastauksen valossa, että kun rekisteröidyn tavaramerkin ja samankaltaisen merkin välillä oli
         sekaannusvaara sillä hetkellä, jolloin kyseistä merkkiä alettiin käyttää, tämän tavaramerkin haltija voi kieltää kolmansia
         käyttämästä tätä merkkiä elinkeinotoiminnassa ilman tavaramerkin haltijan lupaa.
      
      23     Koska direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdassa ei säädetä tyhjentävästi tietyistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on
         taata haltijan tällainen oikeus, direktiivissä ei edellytetä tiettyä muotoa näiltä toimenpiteiltä, joten toimivaltaisilla
         kansallisilla viranomaisilla on tämän osalta tiettyä harkintavaltaa.
      
      24     Direktiiviin 89/104 perustuvien tavaramerkin haltijan oikeuksien todellisen ja tehokkaan suojan vaatimus, joka mainitaan tämän
         tuomion 16 kohdassa, merkitsee kuitenkin, että toimivaltaisen tuomioistuimen on toteutettava toimenpiteet, jotka ovat asian
         olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmat tavaramerkin haltijan oikeuksien takaamiseksi ja tavaramerkkiin kohdistuneiden
         loukkausten korjaamiseksi. Tämän osalta on erityisesti todettava, että kyseisen merkin käyttämisen kieltäminen on toimenpide,
         jolla taataan nämä oikeudet todellisesti ja tehokkaasti.
      
      25     Kolmanteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että kun toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että kyseisellä merkillä loukattiin
         tavaramerkkiä tämän merkin käytön aloittamishetkellä, kyseisen tuomioistuimen on toteutettava toimenpiteet, jotka ovat asian
         olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmat tavaramerkin haltijan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaan perustuvan
         oikeuden takaamiseksi, ja näihin toimenpiteisiin voi erityisesti kuulua kyseisen merkin käytön kieltäminen.
      
       Neljäs kysymys
      26     Neljännellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko kyseisen merkin käyttäminen kiellettävä, kun
         tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä kokonaan tai osittain sen jälkeen, kun tätä merkkiä alettiin käyttää, ja kun tämä
         erottamiskyvyn menettäminen johtuu kokonaan tai osittain tavaramerkin haltijan toiminnasta tai laiminlyönnistä. 
      
      27     Vaikka direktiivin 89/104 5 artiklassa annetaan tavaramerkin haltijalle tiettyjä oikeuksia, tässä direktiivissä otetaan myös
         huomioon haltijan toiminta näiden oikeuksien suojan laajuuden määrittämiseksi.
      
      28     Niinpä tämän direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijalla, joka on sallinut jäsenvaltiossa
         kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan tästä käytöstä tietoisena,
         ei enää ole periaatteessa oikeutta vaatia aikaisemman tavaramerkin perusteella myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista
         eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä tavaroissa tai palveluissa, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty. Samoin
         direktiivin 10 artiklassa säädetään, että jos tavaramerkin haltija ei rekisteröintimenettelyn päättymisen jälkeen ole ottanut
         jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasiallisesti käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos
         tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, tavaramerkkiin
         sovelletaan tässä samassa direktiivissä säädettyjä seuraamuksia. Lopuksi direktiivin 89/104 12 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan
         tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa, jos tavaramerkkiä ei ole käytetty tosiasiallisesti viiden vuoden yhtäjaksoisen
         määräajan kuluessa tai jos siitä on tullut sen haltijan toiminnan vuoksi tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys.
      
      29     Näistä säännöksistä ilmenee, että direktiivillä 89/104 pyritään yleisesti saattamaan tasapainoon yhtäältä tavaramerkin haltijan
         intressi säilyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä ja toisaalta muiden talouden toimijoiden intressi pitää sellaiset merkit
         vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja (ks. värien vapaana pitämisen tarpeen osalta tilanteessa, jossa
         väri itse rekisteröidään tavaramerkiksi, asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793).
      
      30     Tästä seuraa, että niiden oikeuksien suoja, jotka tavaramerkin haltijalle kyseisessä direktiivissä annetaan, ei ole ehdoton,
         koska tätä suojaa on kyseisten intressien tasapainottamiseksi muun muassa rajattu tapauksiin, joissa haltija osoittaa olevansa
         riittävän tarkkaavainen ja vastustavansa sitä, että muut toimijat käyttävät merkkejä, jotka voivat loukata sen tavaramerkkiä.
      
      31     Tällainen tarkkaavaista toimintaa koskeva vaatimus ei sitä paitsi rajoitu tavaramerkkien suojaan, vaan sitä voidaan soveltaa
         muihin yhteisön oikeuden aloihin, kun oikeussubjekti vaatii oikeutta, joka perustuu tähän oikeusjärjestykseen.
      
      32     Tämän tuomion 28 kohdassa muistutettiin, että tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa, kun tavaramerkistä on haltijan
         toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty
         nimitys, jota varten se on rekisteröity.
      
      33     Näin ollen kun tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä haltijansa toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi siten, että
         siitä on tullut tässä säännöksessä tarkoitettu yleisesti käytetty nimitys, sen haltija ei voi enää vedota oikeuksiin, jotka
         sille kyseisen direktiivin 5 artiklassa annetaan.
      
      34     Tällainen toimimatta jättäminen voi myös muodostua siitä, että tavaramerkin haltija ei ole turvautunut ajoissa 5 artiklaan
         vaatiakseen toimivaltaista viranomaista kieltämään kyseisiä kolmansia käyttämästä merkkiä, jonka osalta on olemassa sekaannusvaara
         tämän tavaramerkin kanssa, koska tällaisten vaatimusten tavoitteena on nimenomaan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn pysyttäminen.
         
      
      35     Tämän tuomion 29 ja 30 kohdassa esitetyt huomautukset huomioon ottaen toimivaltaisen tuomioistuimen on tutkittava, onko oikeudet
         menetetty erityisesti tällaisen toimimatta jättämisen vuoksi, ja tämä koskee myös menettelyä, jossa pyritään suojaamaan direktiivin
         89/104 5 artiklassa myönnettyä yksinoikeutta ja jonka tavaramerkin haltija on mahdollisesti saattanut vireille myöhässä. Jos
         12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettämisen huomioon ottaminen tavaramerkin loukkausta koskevassa menettelyssä kuuluisi
         yksinomaan jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden piiriin, tästä voisi seurata, että tavaramerkin haltijoita suojattaisiin eri
         tavoin kulloinkin kyseessä olevan lain mukaan. Direktiivin johdanto-osan yhdeksännessä perustelukappaleessa ”tärkeäksi” mainittua
         tavoitetta ”samasta suojasta kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä” ei tässä tapauksessa saavutettaisi (ks. todistustaakan
         osalta, kun on kyse haltijan yksinoikeuden loukkauksesta, asia C-405/03, Class International, tuomio 18.10.2005, Kok. 2005,
         73 ja 74 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      36     Näin ollen kun tämä menettäminen on todettu, toimivaltainen tuomioistuin ei voi kieltää kyseisen merkin käyttöä, vaikka sillä
         hetkellä, jolloin kyseistä merkkiä alettiin käyttää, sen ja kyseisen tavaramerkin välillä oli sekaannusvaara.
      
      37     Näin ollen neljänteen kysymykseen on vastattava, että kyseisen merkin käyttöä ei ole syytä kieltää, kun on todettu, että kyseinen
         tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi siten, että siitä on tullut
         direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yleisesti käytetty nimitys ja sen haltija on siis menettänyt oikeutensa.
      
       Oikeudenkäyntikulut
      38     Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä
         olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
         Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle,
         ei voida määrätä korvattaviksi.
      
      Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
      1)      Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin
            89/104/ETY 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että määritellessään sellaisen tavaramerkin suojan laajuutta, joka on
            pätevästi saatu sen erottamiskyvyn perusteella, tuomioistuimen on otettava huomioon kohdeyleisön käsitys sillä hetkellä, jolloin
            merkkiä, jonka käyttö loukkaa kyseistä tavaramerkkiä, alettiin käyttää.
      2)      Kun toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että kyseisellä merkillä loukattiin tavaramerkkiä tämän merkin käytön aloittamishetkellä,
            kyseisen tuomioistuimen on toteutettava toimenpiteet, jotka ovat asian olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmat
            tavaramerkin haltijan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaan perustuvan oikeuden takaamiseksi, ja näihin toimenpiteisiin
            voi erityisesti kuulua kyseisen merkin käytön kieltäminen.
      3)      Kyseisen merkin käyttöä ei ole syytä kieltää, kun on todettu, että kyseinen tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä sen
            haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi siten, että siitä on tullut direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdassa
            tarkoitettu yleisesti käytetty nimitys ja sen haltija on siis menettänyt oikeutensa.
      Allekirjoitukset
      * Oikeudenkäyntikieli: ranska.