CELEX: 62006CC0017
Language: nl
Date: 2007-01-18 00:00:00
Title: Conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 18 januari 2007. # Céline SARL tegen Céline SA. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Cour d'appel de Nancy - Frankrijk. # Merken - Artikelen 5, lid 1, sub a, en 6, lid 1, sub a, van Eerste richtlijn (89/104/EEG) - Recht van houder van ingeschreven merk, bezwaar te maken tegen gebruik door derde van teken dat gelijk is aan merk - Gebruik van teken als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem - Recht van derde om zijn naam te gebruiken. # Zaak C-17/06.

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
      E. SHARPSTON
      van 18 januari 2007 1(1)
      
      Zaak C‑17/06
      Céline SARL
      tegen
      Céline SA
      „Merkenrecht – Teken dat gelijk is aan woordmerk – Voeren als maatschappelijke benaming en als handelsnaam”1.        Krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn(2) kan de houder van een ingeschreven merk elk gebruik, zonder zijn toestemming, van een teken in het economische verkeer verbieden
         wanneer dat gelijk is aan zijn merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.
      
      2.        De Cour d’appel (Hof van beroep) te Nancy, Frankrijk, wenst te vernemen of een ondernemer die een naam voor bepaalde waren
         als woordmerk heeft ingeschreven, dat recht kan uitoefenen jegens een andere ondernemer die dezelfde naam zonder toestemming
         als maatschappelijke benaming en bedrijfsembleem in het kader van de verhandeling van soortgelijke waren gebruikt.
      
      3.        Afhankelijk van het antwoord op die vraag kan zich een van de volgende vragen voordoen, al zijn zij door de verwijzende rechter
         niet uitdrukkelijk gesteld.
      
      4.        De eerste is of, ingeval de situatie niet onder artikel 5, lid 1, valt, een nationale bepaling op grond waarvan de merkhouder
         zulk gebruik kan verbieden, kan vallen onder artikel 5, lid 5, van de richtlijn, op grond waarvan lidstaten bescherming mogen
         bieden tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door een dergelijk gebruik
         zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen
         of de reputatie van het merk. Zo neen, kan een dergelijke nationale bepaling dan worden gebaseerd op een andere bepaling van
         de richtlijn.
      
      5.        De tweede vraag is of het verschil maakt, dat een merkhouder volgens artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn een ander niet
         kan verbieden om van diens naam en adres gebruik te maken, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken
         in nijverheid en handel.
      
       Gemeenschapswetgeving
      6.        Artikel 5 van de richtlijn draagt het opschrift „Rechten verbonden aan het merk”. Het luidt als volgt:
      
      „1.      Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming
         hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
      
      a)      wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven
         is;
      
      b)      dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor
         bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
      
      2.      Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik
         in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten
         die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik,
         zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend
         vermogen of de reputatie van het merk.
      
      3.      Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
      a)      het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
      b)      het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder
         het teken;
      
      c)      het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
      d)      het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.
      4.      Indien op grond van het recht van de lidstaat het gebruik van een teken, overeenkomstig lid 1, onder b), en lid 2, vóór de
         datum waarop de bepalingen die noodzakelijk zijn om aan deze richtlijn te voldoen, in de betrokken lidstaat van kracht worden,
         niet kon worden verboden, kan het aan het merk verbonden recht niet worden ingeroepen om verder gebruik van dit teken te verhinderen.
      
      5.      De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken
         anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd
         voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”
      
      7.        Artikel 6 draagt het opschrift „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”. Artikel 6, lid 1, luidt als volgt:
      
      „Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te
         maken:
      
      a)      van diens naam en adres;
      b)      van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging
         van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
      
      c)      van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te
         geven,
      
      voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”
       Nationale wetgeving
      8.        Artikel L. 713-2, sub a, van het Franse wetboek van intellectuele eigendom verbiedt de „afbeelding, het gebruik of het aanbrengen
         van een merk, zelfs met toevoeging van woorden als ‚formule, wijze, systeem, nabootsing, type, methode’, alsmede het gebruik
         van een afgebeeld merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven”, zonder toestemming van
         de merkhouder.
      
      9.        Artikel L. 713-3 van hetzelfde wetboek bepaalt:
      
      „Zijn verboden, behoudens toestemming van de houder, wanneer daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan:
      a)      de afbeelding, het gebruik of het aanbrengen van een merk, alsmede het gebruik van een afgebeeld merk, voor soortgelijke waren
         of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
      
      b)      de nabootsing van een merk en het gebruik van een nagebootst merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die
         waarvoor het merk is ingeschreven.”
      
      10.      Volgens artikel L. 713-6, sub a, staat de inschrijving van een merk niet in de weg aan het gebruik van een gelijk of overeenstemmend
         teken als „maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem, indien dit gebruik vóór de inschrijving dan wel door
         een derde die zijn eigen achternaam te goeder trouw gebruikt, plaatsvindt”. Echter: „voor zover een dergelijk gebruik inbreuk
         maakt op de rechten van de houder van het ingeschreven merk, kan deze eisen dat dit gebruik wordt beperkt of verboden”.
      
      11.      Volgens artikel L. 716-1 vormt schending van de in onder meer de artikelen L. 713-2 en L. 713-3 vervatte verboden een inbreuk
         op de merkrechten van de merkhouder, en is de inbreukmaker ter zake civielrechtelijk aansprakelijk.
      
       Feiten, procesverloop en prejudiciële vraag
      12.      In het hoofdgeding staan twee Franse ondernemingen tegenover elkaar, Céline SA en Céline SARL. De omstandigheden zijn volgens
         de verwijzingsbeschikking als volgt.
      
      13.      Céline SA werd in 1928 te Parijs opgericht en ingeschreven(3), met als hoofddoel de creatie en marketing van kleding en accessoires. In 1948 heeft zij het Franse woordmerk „Céline” ingeschreven,
         met name voor kleding en schoenen. Dit merk is sindsdien telkens vernieuwd.
      
      14.      Céline SARL werd in 1992 te Nancy opgericht en ingeschreven om op een locatie te Nancy kleding en accessoires onder de naam
         „Céline” te verkopen. De onderneming was op dezelfde locatie onder dezelfde naam sinds 1950 actief geweest, toen zij voor
         het eerst in het lokale handelsregister werd ingeschreven.(4)
      
      15.      In 2003 raakte Céline SA op de hoogte van het bestaan van Céline SARL en van de soortgelijkheid van hun beider bedrijfsactiviteiten.(5) Zij daagde Céline SARL voor de rechter wegens merkinbreuk en oneerlijke mededinging door het niet-toegestane gebruik van
         haar maatschappelijke benaming en van haar handelsnaam. Céline SA baseert haar vordering uitsluitend op het gebruik van de
         naam „Céline” om de entiteit Céline SARL en de door deze laatste gedreven onderneming aan te duiden. Niet gesteld is dat de
         naam op enigerlei waar is aangebracht.
      
      16.      In eerste aanleg werd die vordering toegewezen. Céline SARL werd gelast haar maatschappelijke benaming en haar bedrijfsembleem
         te wijzigen, en veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan Céline SA wegens merkinbreuk en oneerlijke mededinging.
      
      17.      Céline SARL stelde hoger beroep in bij de verwijzende rechter, die opmerkt dat het Hof van Justitie in het arrest Robelco(6) heeft gepreciseerd dat wanneer een teken niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, de lidstaten moeten
         bepalen welke de omvang en de inhoud is van de bescherming die wordt verleend aan merkhouders die menen schade te lijden door
         gebruik van dit teken als handelsnaam of maatschappelijke benaming. De vraag in die zaak was of de bescherming die lidstaten
         kunnen bieden op grond van artikel 5, lid 5, van de richtlijn, alleen betrekking heeft op het gebruik van een teken dat gelijk
         is aan het merk, of tevens op het gebruik van een overeenstemmend teken. Derhalve blijft er enige twijfel over de toepasselijkheid
         van artikel 5, lid 1, sub a, in de omstandigheden van het onderhavige geding. Naar de huidige Franse rechtspraak is er sprake
         van een inbreuk zodra de onderscheidende bestanddelen van een merk worden overgenomen, welk gebruik ervan ook wordt gemaakt.
      
      18.      De Cour d’appel heeft derhalve de volgende vraag voorgelegd voor een prejudiciële beslissing:
      
      „Moet artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd dat wanneer een derde zonder toestemming kiest voor een
         geregistreerd woordmerk als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem in het kader van de verhandeling van
         dezelfde waren, er sprake is van een gebruik van dit merk in het economische verkeer waaraan de houder op basis van zijn uitsluitend
         recht een einde mag maken?”
      
      19.      Céline SA, de Franse, de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie hebben schriftelijke
         en mondelinge opmerkingen ingediend bij het Hof.
      
       Beoordeling
       Opmerkingen vooraf
      20.      De prejudiciële vraag houdt in hoofdzaak in, of de keuze voor een maatschappelijke benaming of handelsnaam(7) gebruik is in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn. Hierbij wil ik twee opmerkingen maken.
      
      21.      Ten eerste kan het nodig zijn, voor bepaalde doeleinden onderscheid te maken tussen het formele kiezen voor een dergelijke
         naam en de wijze waarop deze vervolgens wordt gebruikt.
      
      22.      Ten tweede kan de situatie van het hoofdgeding enkel onder artikel 5, lid 1, sub a, vallen en niet onder artikel 5, lid 1,
         sub b, aangezien de verwijzingsbeslissing uitdrukkelijk stelt dat het teken en het merk, en de betrokken waar, gelijk aan
         elkaar zijn en niet enkel overeenstemmend. Bijgevolg is verwarringsgevaar tussen het teken en het merk in casu niet aan de
         orde. In elk geval staat dit punt los van de vraag of de verhouding tussen het teken en de waar dusdanig is dat van gebruik
         in de zin van een van de twee alinea’s van deze bepaling kan worden gesproken.
      
       Artikel 5, lid 1, sub a
      23.      De formulering van artikel 5 van de richtlijn geeft een elegante variatie te zien – waarbij tevens sprake is van variatie
         tussen taalversies – die ons echter niet moet afleiden van het tamelijk heldere onderscheid dat dit artikel maakt tussen twee
         typen gebruik van een teken.
      
      24.      Enerzijds is in de leden 1 en 2 (en in de leden 3 en 4, die naar de leden 1 en 2 verwijzen) sprake van gebruik voor waren
         of diensten. Anderzijds is in lid 5 sprake van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.
      
      25.      Zoals uit deze vergelijking blijkt en is bevestigd door de rechtspraak(8), is gebruik in de zin van de leden 1 tot en met 4 gebruik ter onderscheiding van waren of diensten.
      
      26.      Het Hof heeft dit begrip in de context van artikel 5, lid 1, sub a, aldus uitgelegd, dat – kort gezegd – het doel van het
         door die bepaling verleende uitsluitende recht is, de houder ervan de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als
         merkhouder te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functie kan vervullen, de consument de
         herkomst van de waar te waarborgen. De uitoefening van dit recht moet derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het
         gebruik van het teken afbreuk doet of kan doen aan deze functies van het merk. De merkhouder kan dergelijk gebruik niet verbieden
         indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast.(9) Het uitsluitende karakter van zijn recht kan alleen binnen die grenzen worden gerechtvaardigd.
      
      27.      Voorts worden de belangen van de merkhouder met name in die zin geraakt, indien het gebruik van het teken de indruk kan doen
         ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de merkhouder en de door een derde te koop aangeboden
         waren. Daartoe moet worden nagegaan of de betrokken consument in het teken zoals het wordt gebruikt, een aanwijzing of een
         vermoedelijke aanwijzing kan zien van de onderneming waarvan de waar afkomstig is.(10)
      
      28.      Met deze elementen komt men een goed eind in de richting van een beantwoording van de door de verwijzende rechter gestelde
         vraag – waarbij moet worden bedacht dat de beoordeling uiteindelijk van feitelijke aard is en moet worden verricht door de
         rechter die in een zaak bevoegd is tot vaststelling van de feiten.
      
      29.      Wil een merkhouder in omstandigheden als in het hoofdgeding het gewraakte gebruik kunnen verbieden krachtens artikel 5, lid 1,
         sub a, van de richtlijn, moet komen vast te staan dat het gebruik van het teken van dien aard is dat de betrokken waren worden
         onderscheiden en dat de belangen van de merkhouder worden aangetast omdat het vermogen van zijn merk om zijn wezenlijke functie
         te vervullen, namelijk de herkomst van zijn waren jegens de consument te waarborgen, erdoor wordt ondermijnd. Dit zal in het
         bijzonder het geval zijn indien het betrokken gebruik de indruk wekt dat er in het economische leven een materiële band bestaat
         tussen de merkhouder en de waren van andere herkomst. In dat verband moet worden vastgesteld of de betrokken consumenten het
         gebruik van het teken kunnen uitleggen als een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing van de herkomst van de waar.
      
      30.      In verband met artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn heeft het Hof steeds geoordeeld dat het verwarringsgevaar bij het
         publiek globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.(11) De tiende overweging van de considerans vermeldt voorts dat dat gevaar van vele factoren afhangt, met name van de bekendheid
         van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, en
         van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waar of diensten.
      
      31.      Ofschoon, zoals ik heb aangegeven, de beoordeling van het gevaar van verwarring in het verband van artikel 5, lid 1, sub b,
         losstaat van de door mij in punt 29 met betrekking tot artikel 5, lid 1, sub a, geschetste toets, is duidelijk dat in beide
         gevallen dezelfde globale benadering is vereist. In zijn conclusie in de zaak Arsenal(12) heeft advocaat-generaal Ruiz-Jarabo overigens een aantal, bij de tiende overweging van de considerans aanhakende factoren
         genoemd waarmee in het kader van artikel 5, lid 1, sub a, rekening moet worden gehouden: de aard van de betrokken waren en
         diensten, de situatie van de eventuele afnemers, de structuur van de markt en de positie van de merkhouder op de markt. Het
         onderzoek van deze factoren valt buiten de bevoegdheden van het Hof, daar het een feitenbeoordeling betreft, die tot de uitsluitende
         bevoegdheid van de nationale rechter behoort.
      
      32.      Ik zou hieraan toe willen voegen – en ben het op dit punt eens met de opmerkingen van de Italiaanse regering – dat de beoordeling
         objectief moet zijn en niet afhankelijk van de bedoeling van de persoon die het teken gebruikt.
      
      33.      Ofschoon de waardering van de feiten met inachtneming van de rechtspraak van het Hof de taak van de nationale rechter is,
         wil ik enkele nadere opmerkingen maken die de verwijzende rechter tot aanvullend richtsnoer kunnen dienen.
      
      34.      Ter terechtzitting bleek er overeenstemming over te bestaan, dat het type gebruik dat aan de orde is in het hoofdgeding –
         namelijk het kiezen voor en voeren van een maatschappelijke benaming en/of handelsnaam – „gebruik” in de zin van artikel 5,
         lid 1, van de richtlijn kan vormen, maar dit niet in alle gevallen noodzakelijkerwijs en automatisch hoeft te zijn. Hier ben
         ik het mee eens.
      
      35.      Een maatschappelijke benaming hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden gebruikt „voor” waren of diensten die de onderneming
         levert „in het economisch verkeer”. Het gebruik ervan kan zijn beperkt tot meer formele omstandigheden, indien de onderneming
         daadwerkelijk onder één of meer andere namen handelt. En zelfs indien de maatschappelijke benaming in het economisch verkeer
         op enigerlei wijze voor waren of diensten wordt gebruikt, hoeft dit gebruik niet noodzakelijkerwijs de waar of diensten te
         onderscheiden, de herkomst ervan aan te duiden of de indruk te wekken dat er in het economisch leven een materiële band bestaat
         met de houder van een gelijk of overeenstemmend merk. Ter terechtzitting heeft het Verenigd Koninkrijk het voorbeeld gegeven
         van een op de naam van de onderneming gestelde rekening voor de verkoop van waren met een andere productnaam of met een andersluidend
         merk. A fortiori moet het loutere kiezen (inschrijving) van een maatschappelijke benaming voorafgaand aan enig gebruik – wat
         de kern is van de door de nationale rechter geformuleerde vraag – normaal gesproken buiten de werkingssfeer van artikel 5,
         lid 1, van de richtlijn vallen.
      
      36.      Anderzijds lijkt het onwaarschijnlijk dat op de keuze voor een handelsnaam niet een gebruik „in het economisch verkeer” volgt.
         Niettemin kan de wijze waarop deze wordt gebruikt, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, nog altijd anders zijn
         dan om de waar of de diensten te onderscheiden, de herkomst ervan aan te duiden, of de indruk te wekken van een materiële
         band met de houder van een zelfde of overeenstemmend merk.
      
      37.      Vanuit die optiek zou ik erop willen wijzen dat de niet-uitputtende lijst in artikel 5, lid 3, van typen gedragingen die op
         grond van artikel 5, leden 1 en 2, kunnen worden verboden, niet impliceert dat alle manifestaties van dergelijk gedrag te allen tijde onder een mogelijk verbod vallen.
         Het zal altijd nodig zijn zich ervan te vergewissen of de specifieke gedraging beantwoordt aan de door mij hierboven in punt 29
         aangegeven beoordelingscriteria.
      
      38.      Het antwoord op de vraag van de nationale rechter, in de bewoordingen waarin deze is gesteld, zou derhalve moeten zijn dat
         de enkele keuze voor een maatschappelijke benaming of handelsnaam normaal gesproken geen gebruik in de zin van artikel 5,
         lid 1, van de richtlijn vormt. Daaropvolgend gebruik van een dergelijke naam in het economisch verkeer moet door de bevoegde
         rechter worden beoordeeld op basis van de feiten van het concrete geval, aan de hand van de hierboven in punt 29 aangegeven
         criteria, om uit te maken of het gaat om gebruik voor waren of diensten in de zin van die bepaling.
      
      39.      Naast dit antwoord kunnen een aantal nadere overwegingen de nationale rechter helpen bij de oplossing van het voor hem aanhangige
         geschil. Het Verenigd Koninkrijk heeft inderdaad verzocht om meer houvast over bepaalde aspecten die ter terechtzitting aan
         de orde zijn gekomen, en het feit dat de zaak naar de Grote kamer is verwezen, kan op zich een aanwijzing zijn dat een nadere
         analyse op haar plaats is.
      
       Andere rechtsgronden voor bescherming
      40.      Voor zover de Franse wetgeving, zoals deze door de rechterlijke instanties wordt uitgelegd, een merkhouder de bevoegdheid
         verleent om gebruik van een maatschappelijke benaming of van een handelsnaam te verbieden in omstandigheden waarin het er
         niet om gaat waren of diensten te onderscheiden, de herkomst ervan aan te duiden, of de indruk te wekken van een materiële
         band in het economische leven met de merkhouder, of waarin zijn belangen gelet op de functies van het merk niet anderszins
         worden geschaad, kan deze wetgeving geen geldige grondslag vinden in artikel 5, lid 1, van de richtlijn.
      
      41.      Zij zou wél steun kunnen vinden in artikel 5, lid 5, op grond waarvan lidstaten bescherming kunnen bieden tegen gebruik van
         een teken „anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” – zoals het Hof heeft bevestigd in het arrest Robelco waarnaar
         de Cour d’appel verwijst.(13) Als dat het geval is, moet worden bedacht dat een beroep op artikel 5, lid 5, alleen mogelijk is indien het gebruik van dat
         teken zonder geldige reden plaatsvindt en er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het
         onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Ook hier gaat het om een beoordeling van de feiten door de bevoegde
         nationale rechter.
      
      42.      Bovendien preciseert de zesde overweging van de considerans van de richtlijn dat de richtlijn de toepassing van andere rechtsregels
         van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van
         de consument, niet uitsluit. Zonder twijfel kunnen nationale rechtsregels inzake oneerlijke mededinging merkhouders rechten
         verlenen zoals Céline SA in het hoofdgeding tracht hard te maken. Ook zou de handelsregisterwet de typen namen die kunnen
         worden ingeschreven, kunnen beperken, onder meer door uitsluiting van die namen die gelijk zijn aan of overeenstemmen met
         het bestaande merk.
      
      43.      Bedacht moet echter worden dat wat de bepalingen betreft waarop de vordering van Céline SA is gebaseerd, de vraag van de nationale
         rechter is toegespitst op bepalingen van merkenrecht op een gebied dat door artikel 5, lid 1, van de richtlijn volledig is
         geharmoniseerd.(14) Gelet op die harmonisatie zullen die bepalingen alleen geldig zijn als zij in overeenstemming zijn met artikel 5, lid 1.
      
       Artikel 6, lid 1, sub a
      44.      Voor zover het recht dat Céline SA tracht geldend te maken, voortvloeit uit het merkenrecht en uit haar status van merkhouder,
         mag niet voorbij worden gegaan aan de beperking van artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn, volgens hetwelk het een houder
         niet is toegestaan een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van diens naam en adres, voor zover
         sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
      
      45.      Wat Céline SA verboden wil zien, is dat Céline SARL de eigen maatschappelijke benaming en handelsnaam gebruikt. Ik ben het
         met het Verenigd Koninkrijk eens dat geen rekening behoort te worden gehouden met bestanddelen als „SARL”, die louter een
         bijzondere vorm van rechtspersoonlijkheid aanduiden. Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat artikel 6, lid 1, sub a, niet
         tot namen van natuurlijke personen is beperkt.(15)
      
      46.      Oneens ben ik het echter met de ter terechtzitting gemaakte opmerking van de Italiaanse regering, dat artikel 6, lid 1, sub a,
         derden niet toestaat om in het economisch verkeer gebruik te maken van hun namen ter onderscheiding van waren of diensten,
         als er gelijkheid of overeenstemming tussen de naam en het ingeschreven merk of tussen de respectievelijk betrokken waren
         of diensten bestaat – met andere woorden, in de in artikel 5, lid 1, sub a en b, bedoelde omstandigheden.
      
      47.      Integendeel, juist omdat het recht van de merkhouder om gedragingen te verbieden, in hoofdzaak in deze laatste bepalingen
         is gedefinieerd, moet de beperking van artikel 6, lid 1, sub a, betrekking hebben op het daarin gedefinieerde recht. Anders
         zou de beperking hooguit betrekking hebben op de facultatieve rechten waarin artikel 5, leden 2 en 5, voorziet. De bewoordingen
         en de systematiek van de bepalingen maken evenwel duidelijk dat de beperking van artikel 6, lid 1, sub a, van toepassing is
         op het gehele artikel 5. En het Hof heeft in het arrest Anheuser-Busch(16) overwogen dat de in artikel 6, lid 1, sub a, bedoelde uitzondering in beginsel door een derde kan worden ingeroepen om ter
         aanduiding van zijn handelsnaam gebruik te mogen maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, ook al
         gaat het om een onder artikel 5, lid 1, vallend gebruik, dat de houder van het merk krachtens de uitsluitende rechten die
         deze bepaling hem verleent, anders zou kunnen verbieden.
      
      48.      De relevante vraag in de context van het hoofdgeding is echter of de keuze voor de naam „Céline” voor de zaak te Nancy (als
         handelsnaam en later als maatschappelijke benaming) na de inschrijving van het merk „Céline” door Céline SA, en het daaropvolgende gebruik ervan voor waren (als een dergelijk gebruik
         wordt vastgesteld), gebruik is volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. (Als de naam was aangenomen en gebruikt
         voordat het merk was ingeschreven, had de „eerlijke gebruiken”-voorwaarde uiteraard alleen gegolden voor het gebruik na de inschrijving
         en was de toepassing ervan door de timing beïnvloed.)
      
      49.      Het betreft echter opnieuw een feitenbeoordeling, die door de nationale bevoegde rechter moet worden verricht. In het verleden
         heeft het Hof wel bepaalde richtsnoeren gegeven over wat eerlijke gebruiken als bedoeld in artikel 6, lid 1, van de richtlijn
         kunnen zijn, en in het bijzonder het Verenigd Koninkrijk heeft het Hof in de onderhavige procedure verzocht om een meer gedetailleerde
         toelichting. Als de Grote kamer op dat verzoek zou willen ingaan, zijn mogelijk de volgende opmerkingen relevant.
      
      50.      Over het algemeen brengt de voorwaarde van eerlijke gebruiken een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen
         van de merkhouder tot uitdrukking.(17) De nationale rechter dient alle relevante omstandigheden in hun geheel te beoordelen en in het bijzonder, of de gebruiker
         van de naam of een andere aanduiding kan worden geacht zich schuldig te maken aan oneerlijke mededinging ten opzichte van
         de merkhouder.(18)
      
      51.      In het arrest Gillette(19) overwoog het Hof met betrekking tot artikel 6, lid 1, sub c, van de richtlijn, dat gebruik van een merk met name dan niet
         in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer:
      
      –        het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de gebruiker en de merkhouder
         bestaat;
      
      –        dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen
         of de reputatie ervan, of
      
      –        de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan.
      52.      Ook met deze richtsnoeren kan de nationale rechter een heel eind komen in de beoordeling van de voor hem aanhangige zaak.
         De door Céline SARL gebruikte naam werd echter pas als handelsnaam of als maatschappelijke benaming gekozen of gebruikt, nadat
         Céline SA haar merk „Céline” had ingeschreven.
      
      53.      Duidelijk is dat het punt van de wetenschap in deze context cruciaal is.
      
      54.      Een persoon kan normaliter niet worden geacht volgens eerlijk handelsgebruik te handelen, wanneer hij een naam kiest om die
         in de handel te gebruiken ter onderscheiding van waren of diensten waarvan hij weet dat ze gelijk of soortgelijk zijn aan
         de waren of diensten die onder een bestaand gelijk of overeenstemmen merk vallen.
      
      55.      Evenmin zal de loutere onbekendheid met het bestaan van het merk toereikend zijn om de keuze voor en het gebruik van de naam
         binnen de kring van de eerlijke gebruiken te brengen. De eerlijke gebruiken bij de keuze voor een in het economische leven
         te voeren naam vereisen dat met een redelijke mate van zorgvuldigheid wordt geverifieerd of de gekozen naam niet conflicteert
         met onder meer een bestaand merk, dus wordt vastgesteld of een dergelijk merk bestaat. En een onderzoek in het nationale of
         het communautaire merkregister is normaal gesproken niet bijzonder moeilijk of belastend.
      
      56.      Indien echter redelijke zorgvuldigheid is betracht en een dergelijk merk niet is gevonden, dan lijkt het niet mogelijk te
         stellen dat degene die de naam heeft gekozen, in dat opzicht in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel heeft
         gehandeld. In die omstandigheden zal het uiteraard alleen in uitzonderingsgevallen voorkomen dat er een overeenstemmend of
         gelijk merk is, waarvan de houder het gebruik van de naam verboden wil zien. Maar indien dat het geval zou zijn, lijkt mij
         dat het recht van de merkhouder wordt beperkt door artikel 6, lid 1, van de richtlijn, aangezien de beperking enkel afhankelijk
         is gesteld van de eerlijkheid van het gedrag van de gebruiker.(20)
      
      57.      Indien anderzijds een overeenstemmend of gelijk merk zou worden gevonden, dan zou de mate waarin de merkhouder het gebruik
         van de naam zou kunnen verbieden, afhankelijk zijn van het latere gedrag van de gebruiker. Eerlijke gebruiken zouden waarschijnlijk
         impliceren dat ten minste met de merkhouder contact wordt opgenomen en diens reactie wordt gevraagd. Indien deze laatste op
         redelijke gronden bezwaar zou hebben tegen het gebruik van de naam (en elke van de onder artikel 5 vallende omstandigheden
         kan per definitie een redelijke grond voor bezwaar vormen), dan zou daaropvolgend gebruik van de naam niet gebruik volgens
         de eerlijke handelsgebruiken zijn.
      
      58.      Het Verenigd Koninkrijk heeft verdedigd dat gedogen door de merkhouder in de weg kan staan aan een verbod op het gebruik van
         de naam. Hoewel een dergelijk op het gedrag gebaseerd beletsel om op te treden logisch kan lijken, lijkt het vreemd aan het
         systeem van artikel 6, lid 1, dat, zoals ik heb aangegeven, alleen de eerlijkheid van het gedrag van de gebruiker als voorwaarde
         stelt. Voor een dergelijke regel zou derhalve als voorwaarde moeten gelden, dat aldus een gedrag dat aanvankelijk niet aan
         de eerlijke gebruiken voldeed, zonder fundamentele wijziging van dat gedrag of van de onderliggende bedoeling ervan, niet
         kan worden gedekt. Anderzijds zou iemand die met de merkhouder contact heeft opgenomen (om er zeker van te zijn dat de mededeling
         is ontvangen), kunnen worden aangemerkt als handelend volgens eerlijke gebruiken, indien na een redelijke termijn tegen zijn
         gebruik van een overeenstemmende of gelijke naam geen bezwaar is gemaakt. Hoe dan ook kan gedogen door een merkhouder van
         het gebruik van een overeenstemmende of gelijke naam, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zeker toereikend zijn
         om toestemming in de zin van artikel 5, lid 1, te vormen en het gebruik derhalve via een andere weg buiten de reikwijdte van
         het verbod te brengen.
      
      59.      Ten slotte kom ik op een onderwerp dat niet relevant is in het hoofdgeding, dat beperkt is tot het Franse recht en het Franse
         grondgebied. Het voornaamste doel van de richtlijn, dat tot uitdrukking is gebracht in de eerste overweging van de considerans,
         is de wetgevingen van de lidstaten onderling aan te passen om „verschillen [...] die het vrije verkeer van goederen en het
         vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen”,
         uit te sluiten. Wat zou het voor de naleving van de eerlijke gebruiken betekenen als Céline SARL een onderneming uit een andere
         lidstaat zou zijn, die toetreedt tot de Franse markt?
      
      60.      Het lijkt mij dat in die situatie grotendeels dezelfde overwegingen moeten gelden. Een marktdeelnemer moet in beginsel in
         de hele Gemeenschap dezelfde persoonsnaam, maatschappelijke benaming of handelsnaam kunnen gebruiken, en hierin niet in één
         lidstaat worden belet door de latere inschrijving in die lidstaat (of in het register voor gemeenschapsmerken) van een merk dat gelijk is aan of overeenstemmend met de betrokken naam. Uitbreiding van het gebruik van de naam naar een nieuwe lidstaat behoort wel te voldoen aan hetzelfde vereiste van eerlijke gebruiken,
         dit wil zeggen verificatie of een overeenstemmend of gelijk merk al eerder was ingeschreven in die lidstaat (of als een gemeenschapsmerk), voordat de naam werd aangenomen.
      
       Conclusie
      61.      Bijgevolg geef ik het Hof in overweging, de door de Cour d’appel de Nancy gestelde vraag te beantwoorden als volgt:
      
      „De enkele keuze voor een maatschappelijke benaming of handelsnaam vormt geen gebruik in de zin van artikel 5, lid 1, van
         richtlijn 89/104/EEG van de Raad.
      
      Daaropvolgend gebruik van een dergelijke naam in het economisch verkeer moet door de bevoegde rechter worden beoordeeld om
         uit te maken of het een gebruik voor waren of diensten is in de zin van die bepaling, dit wil zeggen of het gebruik van het
         teken van dien aard is dat de betrokken waren of diensten worden onderscheiden en dat de belangen van de merkhouder worden
         aangetast omdat het vermogen van zijn merk om zijn wezenlijke functie te vervullen, namelijk de herkomst van zijn waren of
         diensten jegens de consumenten te waarborgen, erdoor wordt ondermijnd. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien het
         betrokken gebruik de indruk wekt dat er in het economische leven een materiële band bestaat tussen de merkhouder en de waren
         van andere herkomst. In dat verband moet worden vastgesteld of de betrokken consumenten het gebruik van het teken kunnen uitleggen
         als een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing van de herkomst van de waar of van de diensten.
      
      Het recht van de merkhouder om dergelijk gebruik te verbieden, is onderworpen aan de beperking van artikel 6, lid 1, sub a,
         van richtlijn 89/104/EEG, welke beperking van haar kant afhankelijk is van de inachtneming door de gebruiker van de naam van
         eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Gebruik van een merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken
         in nijverheid en handel, wanneer het de indruk doet ontstaan dat er een commerciële band tussen de gebruiker en de merkhouder
         bestaat, dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend
         vermogen of de reputatie ervan, of de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden
         gedaan. De eerlijke gebruiken in verband met de keuze voor een naam voor gebruik in het economische leven vereisen een redelijke
         mate van zorgvuldigheid, dit wil zeggen dat contact wordt opgenomen met de houder van een overeenstemmend of gelijk merk dat
         is ingeschreven voor waren of diensten die soortgelijk of gelijk zijn aan die waarvoor de naam zal worden gebruikt, en dat
         binnen een redelijke termijn aan elke door de merkhouder gestelde redelijke voorwaarde wordt voldaan.”
      
      1 –	Oorspronkelijke taal: Engels.
      
      2 –	Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
         (PB 1989, L 40, blz. 1) (hierna: „richtlijn”).
      
      3 –	Volgens het eigen reclamemateriaal van de onderneming is deze (door Céline Viapana) opgericht in 1945. De discrepantie,
         voor zover aanwezig, lijkt niet relevant. In beide gevallen heeft de inschrijving van het woordmerk „Céline” in 1948 eerder
         plaatsgevonden dan de eerste inschrijving of het eerste gebruik van „Céline” als handelsnaam te Nancy in 1950.
      
      4 –	De winkel werd geopend in 1950 door een heer Grynfogel, die de winkel naar zijn dochter Céline noemde, en het is nog steeds
         een familiebedrijf.
      
      5 –	De datum wordt in het nationale geding betwist door Céline SARL, die betoogt dat Céline SA reeds in 1974 van de activiteiten
         van Céline SARL op de hoogte was.
      
      6 –	Arrest van 21 november 2002, Robelco NV ( C-23/01, Jurispr. blz. I‑10913, punt 34).
      
      7 –	Ter terechtzitting bevestigde de gemachtigde van de Franse regering dat in het kader van het onderhavige geding geen rechtens
         relevant onderscheid bestaat tussen een handelsnaam (nom commercial), die een ondernemer aanduidt, en een bedrijfsembleem (enseigne), dat een bedrijfslocatie aanduidt. In deze conclusie zal ik voor beide begrippen de term „handelsnaam” gebruiken.
      
      8 –	Zie arrest van 23 februari 1999, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) (C-63/97, Jurispr. blz. I‑905, punt 38).
      
      9 –	Arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punten 51‑54), en 16 november 2004,
         Anheuser-Busch (C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59).
      
      10 –	Zie arresten Arsenal, punten 56 en 57, en Anheuser-Busch, punt 60.
      
      11 –	Zie, bijvoorbeeld, arresten van 11 november 1997 (SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6919, punt 22); 22 juni 1999, Lloyd
         Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 18); 22 juni 2000, Marca Mode (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt
         40, en 6 oktober 2005, Medion (C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 27).
      
      12 –	Aangehaald in voetnoot 9, punt 53 van de conclusie.
      
      13 –	Zie punt 17 hierboven.
      
      14 –	Zie, bijvoorbeeld, arrest Arsenal, reeds aangehaald in voetnoot 9, punten 43 tot en met 45.
      
      15 –	Zie arrest Anheuser-Busch, aangehaald in voetnoot 9, punten 77 tot en met 80. Aangezien de richtlijn geen beperking kent
         ten aanzien van het type naam dat kan worden gebruikt, moet de nationale wetgeving niet aldus worden uitgelegd dat zij een
         dergelijke beperking oplegt.
      
      16 –	Aangehaald in voetnoot 9, punt 81.
      
      17 –	Arrest BMW, aangehaald in voetnoot 8, punt 61; arrest van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Jurispr. blz.
         I-691, punt 24), en arrest Anheuser-Busch, aangehaald in voetnoot 9, punt 82.
      
      18 –	Arresten Gerolsteiner Brunnen, aangehaald in voetnoot 17, punt 26, en Anheuser-Busch, aangehaald in voetnoot 9, punt 84.
      
      19 –	Arrest van 17 maart 2005, The Gillette Company en Gillette Group Finland Oy (C-228/03, Jurispr. blz. I-2337).
      
      20 –	Nog een dergelijke situatie, in de context van artikel 5, lid 1, sub b, zou kunnen zijn dat een overeenstemmend of gelijk
         merk is gevonden, maar de persoon die de naam aanneemt, zich te goeder trouw heeft vergist bij de beoordeling van de mate
         van soortgelijkheid tussen de respectievelijke waren of diensten.