CELEX: 62007CC0529
Language: fi
Date: 2009-03-12
Title: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Sharpston 12 päivänä maaliskuuta 2009. # Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG vastaan Franz Hauswirth GmbH. # Ennakkoratkaisupyyntö: Oberster Gerichtshof - Itävalta. # Kolmiulotteinen yhteisön tavaramerkki - Asetus (EY) N:o 40/94 - 51 artiklan 1 kohdan b alakohta - Merkitykselliset perusteet arvioitaessa sitä, onko hakija jättänyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen "vilpillisessä mielessä". # Asia C-529/07.

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
      ELEANOR SHARPSTON
      12 päivänä maaliskuuta 2009 1(1)
      
      Asia C‑529/07
      Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
      vastaan
      Franz Hauswirth GmbH
      (Oberster Gerichtshofin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)
      Yhteisön tavaramerkki – Rekisteröintihakemus – Vilpillinen mieli1.        Yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään ensimmäistä kertaa ottamaan kantaa yhteisön tavaramerkkiä koskevassa lainsäädännössä tarkoitetun
         vilpillisen mielen käsitteeseen.
      
      2.        Yhteisön tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi, jos ”hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä
         mielessä”.
      
      3.        Esillä olevassa asiassa kansallinen oikeudenkäyntimenettely liittyy tilanteeseen, jossa useampi kilpaileva yritys on alun
         perin markkinoinut samankaltaisia tuotteita, joilla on samankaltainen muoto ja ulkoasu. Sitten yksi näistä yrityksistä rekisteröi
         oman tuotteensa erityisen muodon ja ulkoasun kolmiulotteisena yhteisön tavaramerkkinä. Mitä seikkoja tällaisessa tapauksessa
         on tarpeen ja/tai riittävää tuoda esille sen osoittamiseksi, että yritys on tehnyt tavaramerkkihakemuksen vilpillisessä mielessä?
      
       Asiaa koskeva lainsäädäntö
      4.        Ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisön tavaramerkistä annettua asetusta.(2) Samaa käsitettä käytetään kuitenkin samankaltaisessa – vaikkei identtisessä – yhteydessä myös tavaramerkkidirektiivissä.(3)
      
       Tavaramerkkiasetus
      5.        Tavaramerkkiasetuksen mukaan yhteisön tavaramerkki voidaan rekisteröidä asetuksen 2 artiklalla perustetulle sisämarkkinoiden
         harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä myös SMHV tai virasto) tehtävän hakemuksen perusteella.
      
      6.        Asetuksen 7 ja 8 artiklassa säädetään perusteista, joilla yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus voidaan hylätä.(4)
      
      7.        Asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa luetellaan ”ehdottomat” hylkäysperusteet. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä: a) merkit, joita
         ei voida esittää graafisesti tai joilla ei voida erottaa tietyn yrityksen tavaroita tai palveluja; b) tavaramerkit, joilta
         puuttuu erottamiskyky; c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan
         käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia; d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä
         tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan; e) merkit, jotka
         muodostuvat yksinomaan tavaralle ominaisesta muodosta; f) tavaramerkit, jotka ovat yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia;
         g) tavaramerkit, jotka voivat johtaa yleisöä harhaan tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän
         suhteen; h) valtion tunnuskuvat, viralliset merkit ja valtioidenvälisten järjestöjen tunnuskuvat ilman asianmukaista lupaa;
         i) tavaramerkit, jotka sisältävät muita tunnuksia, tunnusmerkkejä tai vaakunoita, joilla on erityistä julkista merkitystä,
         ilman asianmukaista lupaa; j) tavaramerkit, jotka sisältävät viinin tai väkevän alkoholijuoman osoittavan maantieteellisen
         merkinnän, sellaisten viinien tai väkevien alkoholijuomien osalta, joilla ei ole tätä alkuperää; k) tavaramerkit, joihin sisältyy
         samaa tuotetyyppiä koskeva suojattu alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä.
      
      8.        Asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaan 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut
         erottamiskykyiseksi.
      
      9.        Asetuksen 8 artiklassa säädetään ”suhteellisista” hylkäysperusteista, joihin kolmas osapuoli voi vedota vastustaakseen yhteisön
         tavaramerkin rekisteröintiä. Asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että aikaisemman tavaramerkin(5) haltija voi vastustaa tavaramerkin rekisteröintiä, jos kysymyksessä on a) samoja tavaroita tai palveluja koskeva sama tavaramerkki;
         b) samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja koskeva sama tai samankaltainen tavaramerkki, jos samankaltaisuus aiheuttaa
         sekaannusvaaran. Asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa annetaan vastaava oikeus rekisteröinnin vastustamiseen aikaisemman rekisteröimättömän
         tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltijalle, kun sen vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, jos sen
         haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa ulotetaan 8 artiklan 1 kohdassa
         tarkoitettu oikeus tilanteisiin, joissa tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia, mutta aikaisempi tavaramerkki on yhteisössä
         tai kyseisessä jäsenvaltiossa (sen mukaan, onko kysymys yhteisön tavaramerkistä vai kansallisesta tavaramerkistä) laajalti
         tunnettu, ja rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn
         tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi. Toisaalta 8 artiklan 3 kohdassa annetaan tavaramerkin
         haltijalle oikeus kieltää asiamiestään tai edustajaansa rekisteröimästä tavaramerkkiä omiin nimiinsä ilman haltijan suostumusta
         tai perusteltua syytä.
      
      10.      Asetuksessa säädetään myös, että rekisteröity yhteisön tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi joko ehdottomin tai suhteellisin
         perustein. 
      
      11.      Asetuksen 51 artiklassa säädetään mitättömäksi julistamisen ehdottomista perusteista. Asian kannalta merkityksellinen kohta
         kuuluu seuraavasti:
      
      ”1.      Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella,
         jos:
      
      a)      yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan säännösten vastaisesti
      b)      hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.
      2.     Jos yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan vastaisesti, sitä ei kuitenkaan voida julistaa
         mitättömäksi, jos se on rekisteröinnin jälkeen käytön seurauksena tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen
         osalta, joita varten se on rekisteröity.”
      
      12.      Asetuksen 52 artiklassa säädetään suhteellisista mitättömyysperusteista. Asian kannalta merkityksellinen kohta kuuluu seuraavasti:
      
      ”1.   Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella:
      a)      jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos mainitun artiklan 1 kohdassa tai 5 kohdassa
         esitetyt edellytykset täytetään;
      
      b)      jos on olemassa 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tavaramerkki ja jos mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset täytetään;
      c)      jos on olemassa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset täytetään.
      2.     Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella
         myös, jos sen käyttö voidaan kieltää muun aikaisemman oikeuden perusteella ja erityisesti
      
      a)      nimeä koskevan oikeuden,
      b)      kuvaa koskevan oikeuden,
      c)      tekijänoikeuden,
      d)      teollisoikeuden,
      perusteella yhteisön lainsäädännön tai suojaa sääntelevän kansallisen oikeuden mukaisesti.”
      13.      Asetuksen 53 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan aikaisemman yhteisön tavaramerkin tai kansallisen tavaramerkin tai 8 artiklan 4
         kohdassa tarkoitetun muun aikaisemman merkin haltija ei voi kieltää myöhemmän kilpailevan yhteisön tavaramerkin käyttöä, jos
         hän on yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut tämän tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, ”ellei myöhemmän tavaramerkin
         rekisteröintihakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä”.
      
      14.      Tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 kohdassa yhteisön tavaramerkin haltijalle annetaan oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan
         käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
      
      ”a)      merkkiä, joka on sama kuin yhteisön tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity;
      b)      merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, ja sen vuoksi, että merkki ja yhteisön
         tavaramerkki tarkoittaa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran;
         sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;
      
      c)      merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin
         ne, joille yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu yhteisössä, ja jos merkin käyttäminen ilman
         perusteltua syytä merkitsisi yhteisön tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille
         haitaksi.”
      
       Tavaramerkkidirektiivi
      15.      Esillä oleva asia koskee asetusta eikä direktiiviä, mutta on hyödyllistä pitää mielessä myös jälkimmäisen rinnakkaiset säännökset.
      
      16.      Direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden kansallinen tavaramerkkilainsäädäntö, joka säilyy voimassa yhteisön
         tavaramerkkijärjestelmän rinnalla mutta jonka on oltava sen kanssa sopusoinnussa. Direktiivi sisältää säännöksiä,(6) jotka pitkälti vastaavat edellä selostetun yhteisön tavaramerkkiasetuksen säännöksiä, mutta joiltakin osin hieman poikkeavat
         niistä.
      
      17.      Direktiivin 3 artiklan otsikkona on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”. Sen 3 artiklan 1 kohdassa säädetään pakottavista
         perusteista, joiden täyttyessä jäsenvaltioiden täytyy säätää, että tavaramerkkejä ”ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi”. Nämä ovat
         samoja perusteita kuin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa säädetyt ehdottomat perusteet. Direktiivin
         3 artiklan 2 kohdassa lisätään, että jäsenvaltiot voivat säätää, että ”tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli:
      
      a)      tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun lainsäädännön nojalla kuin tavaramerkkejä koskevan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön
         tai yhteisön oikeuden nojalla;
      
      – –
      d)      hakija on rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä.”
      18.      Direktiivin 4 artiklassa säädetään ”aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevista rekisteröinnin esteistä ja mitättömyysperusteista”,
         jotka vastaavat pitkälti tavaramerkkiasetuksen 8 ja 52 artiklan suhteellisia hylkäys- ja mitättömyysperusteita, joskin tietyin
         muutoksin niiden mukauttamiseksi kansalliseen yhteyteen. Ne ovat niin ikään perusteita sekä hylkäämiselle että myöhemmälle
         mitättömäksi julistamiselle, ja niistä niin ikään osa on valinnaisia. Viimeksi mainittuihin kuuluu 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan
         edellytys, jonka mukaan ”tavaramerkki on sekoitettavissa merkkiin, jota hakemuksen tekopäivänä käytettiin ulkomailla ja jota
         käytetään siellä edelleen, ja hakija oli hakemuksen tehdessään vilpillisessä mielessä”.
      
       Kansallinen lainsäädäntö
      19.      Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin mainitsee erityisesti seuraavat Itävallan ja Saksan lainsäännökset.
      
      20.      Itävallan Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerbin (vilpillisestä kilpailusta annettu liittovaltion laki) 9 §:n 3 momentin
         mukaan tavaroiden koristelut, niiden pakkaus tai päällys saavat saman suojan kuin yrityksen erityinen tunnus, mikäli kohdeyleisö
         katsoo ne yrityksen tunnusmerkeiksi.
      
      21.      Saksan Markengesetzin (tavaramerkkilaki) 4 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkkisuoja syntyy, kun merkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa,
         mikäli merkki on vakiintunut tavaramerkiksi kohdeyleisön keskuudessa.
      
       Tosiseikat, oikeudenkäyntimenettely ja kysymykset
      22.      Pääsiäisen mytologiaan kuuluu pääsiäispupuna tunnettu munia tuova olento.(7) Monien vuosikymmenten ajan suklaanvalmistajat ainakin saksankielisessä Euroopassa ovat valmistaneet ja myyneet pääsiäisen
         aikaan suklaapupuja, jotka ovat erimuotoisia ja jotka on kääritty erilaisiin ja erivärisiin käärepapereihin, usein lähinnä
         kullanväriseen foliopaperiin, ja jotka on usein koristeltu nauhalla ja/tai kulkusella. Erityisesti 1990-luvulla käyttöön otetun
         koneellisen paperiin käärimisen myötä suklaapuput alkoivat olla yhä samankaltaisempia, mikä johtuu teknisistä vaatimuksista.(8)
      
      23.      Kysymyksessä oleviin tuottajiin kuuluvat Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (jäljempänä Lindt), joka on Sveitsissä toimiva
         yhtiö ja kansallisen oikeudenkäyntimenettelyn valittaja, sekä Franz Hauswirth GmbH (jäljempänä Hauswirth), joka on itävaltalainen
         yhtiö ja kansallisen oikeudenkäyntimenettelyn vastapuoli.
      
      24.      Lindt on valmistanut ja markkinoinut pääsiäispupuja 1950-luvun alusta lähtien. Niiden täsmällinen ulkoasu on hieman muuttunut
         vuosien varrella.(9) Ensimmäisen kerran Lindt markkinoi suklaapääsiäispupujaan Itävallassa vuonna 1994. Kesäkuussa 2000 se jätti kolmiulotteista
         yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen sellaisen kullanväriseen foliopaperiin käärityn pääsiäispupun muodolle
         ja ulkoasulle, jossa on punaisia ja ruskeita laikkuja, jolla on kaulassa punainen rusetti ja kulkunen ja jonka lonkassa on
         sanat ”Lindt Goldhase” sisältävä muotoilu. Tavaramerkki rekisteröitiin 6.7.2001:
      
      
      25.      Hauswirth on valmistanut ja markkinoinut omia suklaapupujaan vuodesta 1962. Ne on yleensä koristeltu nauhalla, mutta ei kulkusella.
         Niissä ei ole mitään yksilöivää nimeä, joskin alapintaan on kiinnitetty tarra, joka ei siten tavallisesti ole näkyvillä, kun
         tuotteet ovat esillä hyllyssä: 
      
      
      26.      Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa, että näiden kahden tuotteen välillä on sekaannusvaara. Lisäksi 1930-luvulta
         lähtien on markkinoitu useita muita malleja, jotka ovat enemmän tai vähemmän samankaltaisia kuin Lindtin tuote. Lindt on ollut
         tietoinen ainakin joistakin näistä malleista ennen tavaramerkkiään koskevan rekisteröintihakemuksen tekemistä.
      
      27.      Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa niin ikään, että ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä useat valmistajat
         tai ainakin jotkin niistä olivat saavuttaneet Itävallan kilpailulainsäädännön ja Saksan tavaramerkkilainsäädännön mukaisesti
         tuotteitaan suojaavan ”arvokkaan oikeuden”,(10) vaikka yhtäkään näistä ulkoasuista ei ollut millään tavoin rekisteröity.
      
      28.      Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa vielä, että tavaramerkin rekisteröinnillä Lindt tahtoi ”luoda perustan
         menetellä jo olemassa olevia ja sille Saksassa osittain tuttuja muiden valmistajien tuotteita vastaan”.
      
      29.      Rekisteröinnin jälkeen Lindt nosti Hauswirthiä vastaan tavaramerkin loukkaamista koskevan kanteen, jossa se vaati, että Hauswirth
         velvoitettaisiin lopettamaan pääsiäispupujensa valmistus ja markkinointi, koska Lindt väitti niiden ulkoasun voivan sekoittua
         rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Hauswirth väitti vastakanteessaan muun muassa asetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaan
         vedoten, että rekisteröinti oli tapahtunut vilpillisessä mielessä ja että tavaramerkki pitäisi tästä syystä julistaa mitättömäksi.
         
      
      30.      Asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt Wienin Handelsgericht Wien hylkäsi kanteen ja hyväksyi vastakanteen. Lindtin valitettua
         Oberlandesgerichtiin tämä tuomio kumottiin, mutta ei Lindtiä tyydyttävin perustein. Hauswirthin mukaan muutoksenhakutuomioistuin
         katsoi vain, että koska Lindtin tuotteen ulkoasu oli tullut tunnetuksi ennen tavaramerkkihakemusta, Lindtin ei voitu katsoa
         toimineen vilpillisessä mielessä; vaikka se hylkäsi Hauswirthin vastakanteen, se ei kuitenkaan hyväksynyt Lindtin pääasiallista
         vaatimusta. Molemmat asianosaiset ovat näin ollen valittaneet Itävallan Oberster Gerichtshofiin, joka nyt pyytää ennakkoratkaisua
         seuraaviin kysymyksiin:
      
      ”1)   Onko [tavaramerkkiasetuksen] 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkin hakija on vilpillisessä
         mielessä, kun se tietää hakemuksen tehdessään, että kilpailija käyttää (vähintään) yhdessä jäsenvaltiossa samaa tai sekoitettavan
         samankaltaista merkkiä samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille, ja se tekee tavaramerkkiä koskevan hakemuksen
         voidakseen estää kilpailijaa jatkamasta merkin käyttöä?
      
      2)     Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:
      Onko hakija vilpillisessä mielessä, kun se tekee tavaramerkkiä koskevan hakemuksen voidakseen estää kilpailijaa jatkamasta
         merkin käyttöä, vaikka se hakemuksen tehdessään tietää tai sen pitäisi tietää, että kilpailija on jo saavuttanut ’arvokkaan
         oikeuden’ käyttämällä samaa tai samankaltaista merkkiä samoille tai sekoitettavan samankaltaisille tavaroille tai palveluille?
      
      3)     Mikäli ensimmäiseen tai toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:
      Onko katsottava, että hakija ei ole vilpillisessä mielessä, kun sen merkki on jo vakiintunut yleisön keskuudessa ja se saa
         näin ollen suojaa vilpillistä kilpailua koskevan lainsäädännön mukaan?”
      
      31.      Pääasian oikeudenkäynnin asianosaiset, Tšekin ja Ruotsin hallitukset sekä komissio ovat esittäneet sekä kirjallisia että suullisia
         huomautuksia.
      
       Asian arviointi
       Kysymysten laajuus
      32.      Kansallinen tuomioistuin haluaa tietää, riittävätkö tietyt seikat osoittamaan tai poissulkemaan sen, että hakemus on tehty
         tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla vilpillisessä mielessä, kun kysymys on sellaisista
         erityisistä tosiseikoista, jotka joko se itse on vahvistanut tai jotka se katsoo alemman oikeusasteen vahvistaneen. Nähdäkseni
         kysymys on lähinnä seuraavista tosiseikoista: 
      
      –        ennen kuin Lindt haki tavaramerkkinsä rekisteröintiä, se ja useat muut kilpailevat suklaanvalmistajat tuottivat samankaltaisia
         tuotteita, joilla oli samankaltainen ulkoasu, joissakin tapauksissa niin samankaltainen, että se oli omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaran
      
      –        näitä eri ulkoasuja suojattiin jossain määrin kansallisen kilpailulainsäädännön perusteella, ja ne muodostivat ”arvokkaita
         oikeuksia” 
      
      –        Lindt ei voinut olla tietämättä edellä mainitusta tosiseikoista
      –        Lindtin tuotteen ulkoasu oli ajan myötä saavuttanut määrätyn tunnettuuden yleisön keskuudessa
      –        Lindt haki tuotteensa ulkoasun rekisteröintiä yhteisön tavaramerkkinä estääkseen kilpailijoita jatkamasta omien ulkoasujensa
         käyttämistä siltä osin kuin kysymys saattoi olla sekaannusvaarasta.
      
      33.      Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin haluaa selvyyttä lähinnä seuraavien seikkojen merkityksestä:
      
      –        Lindtin tietoisuus aikaisemmasta tilanteesta suhteessa kilpailijoihin
      –        Lindtin aikomus estää kilpailijoita jatkamasta tuotteidensa ulkoasujen käyttämistä
      –        Lindtin tuotteen ulkoasun jo saavuttama tunnettuus ennen tavaramerkkihakemuksen tekemistä.
      34.      Tällä perusteella näyttää siltä, että esitettyä kolmea kysymystä voi olla hyödyllistä arvioida yhdessä, jolloin on kiinnitettävä
         erityistä huomiota edellä mainittuihin seikkoihin. Aloitan tarkastelemalla vilpillisen mielen merkitystä esillä olevassa yhteydessä.
      
       Vilpillisen mielen merkitys yhteisön lainsäädännön systematiikassa
      35.      Kuten pankkiiri, vilpillinen mieli on epäilemättä helpompi tunnistaa kuin määritellä.(11) Tämän käsitteen kanssa eivät ole painiskelleet pelkästään lakimiehet vaan myös filosofit ja teologit saamatta siihen kuitenkaan
         kunnon otetta. Onkin todennäköistä, ettei vilpillistä mieltä voida lainkaan määritellä vetämällä sille tarkkoja rajoja.
      
      36.      Tässä asiassa vilpillinen mieli liittyy tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemiseen. Käsitettä ei ole määritelty, rajattu
         tai edes kuvailtu millään tavoin lainsäädännössä, mutta jotakin voidaan päätellä siitä, miten se sijoittuu tämän lainsäädännön
         systematiikassa.
      
      37.      Tavaramerkkiasetuksen mukaan tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus voidaan hylätä tai tavaramerkin tultua rekisteröidyksi
         se voidaan julistaa mitättömäksi joko ehdottomien tai suhteellisten perusteiden nojalla.
      
      38.      Rekisteröintihakemuksen hylkäämistä(12) koskevat ehdottomat perusteet ovat ennen kaikkea haetun merkin luonteeseen erottamattomasti kuuluvia virheitä, jotka SMHV
         tutkii viran puolesta. Suhteelliset perusteet ovat ennen kaikkea aikaisempia immateriaalioikeuksia, jotka oikeuttavat haltijan
         kieltämään muita käyttämästä niiden kanssa ristiriidassa olevia merkkejä, eikä niitä tutkita viran puolesta, mutta näiden
         oikeuksien haltijat voivat vedota niihin.
      
      39.      Rekisteröity tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi niin ikään ehdottomien tai suhteellisten perusteiden nojalla.(13) Tässä kumpaankin ryhmään kuuluvia perusteita on kuitenkin hieman laajennettu. Hakijan vilpillinen mieli rekisteröintihakemusta
         tehtäessä on ylimääräinen ehdoton peruste,(14) ja suhteellisten perusteiden luetteloon on lisätty neljä muuta oikeutta.(15)
      
      40.      Aikaisemman oikeuden haltija ei voi myöskään vaatia yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista tai kieltää sen käyttämistä,
         jos hän on yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut tämän tavaramerkin käytön, ellei tavaramerkin rekisteröintihakemusta
         ole tehty vilpillisessä mielessä (53 artikla).
      
      41.      Näin ollen vilpillinen mieli näyttää olevan hakemukseen (pikemminkin kuin tavaramerkkiin) erottamattomasti kuuluva virhe,
         joka tekee rekisteröinnistä perustavanlaatuisesti virheellisen muista olosuhteista riippumatta. Pitkälti sama yleinen kaava
         toistuu tavaramerkkidirektiivissä. 
      
      42.      Kun otetaan huomioon, miten lainsäädäntö on järjestetty, yhteisössä täytyy olla yksi ainoa vilpillisen mielen käsite sekä
         asetuksen että direktiivin osalta. Asetuksen 51 artiklan mukaan sekä SMHV:n että kansallisten tuomioistuinten on julistettava
         yhteisön tavaramerkki mitättömäksi, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä, ja molempien
         täytyy ilmiselvästi käyttää samaa käsitettä. Ei liioin vaikuta asianmukaiselta näiden kahden järjestelmän harmonisen vuorovaikutuksen
         tarpeen kannalta, että kansalliset tuomioistuimet käyttäisivät yhteisön tavaramerkkien osalta yhtä käsitettä ja kansallisten
         tavaramerkkien osalta toista. 
      
      43.      Nämä seikat mielessä pitäen tarkastelen joitakin kirjallisissa ja suullisissa huomautuksissa esitettyjä näkemyksiä siitä,
         mitä tällainen vilpillinen mieli sisältää tai ei sisällä, ja yritän muodostaa kannan näiden eri lähestymistapojen perusteella.
      
       Asetuksen 8 artiklan olosuhteisiin rajoittuminen?
      44.      Komissio väittää kirjallisissa huomautuksissaan, että tavaramerkkiasetuksen 8 artiklassa luetellaan tyhjentävästi kaikki aikaisemmat
         oikeudet, joihin voidaan vedota rekisteröintiä vastaan. Henkilöllä täytyy olla oikeus rekisteröidä tavaramerkkinsä varmistaakseen
         sen etusijan sellaisiin muihin, heikompiin oikeuksiin nähden, joihin ei ole voitu rekisteröintiajankohtana vedota väitemenettelyssä.
         Jos tällaisten heikompien oikeuksien haltijat voisivat myöhemmin vilpillisen mielen perusteella tapahtuvan tavaramerkin mitättömäksi
         julistamisen kautta saavuttaa sellaista, mitä ne eivät olisi voineet saavuttaa rekisteröintiä koskevassa väitemenettelyssä,
         lainsäätäjän tarkoitus ei toteutuisi.
      
      45.      Tämä perustelu ei vakuuta minua, vaikka olenkin samaa mieltä siitä, että tavaramerkin rekisteröintihakemus on todennäköisesti
         tehty vilpillisessä mielessä, jos hakija on ollut tietoinen tavaramerkkiasetuksen 8 artiklassa luetellusta aikaisemmasta kilpailevasta
         oikeudesta. 
      
      46.      Pitää myös paikkansa, että yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan voidaan vedota ainoastaan 8 artiklassa lueteltuihin
         aikaisempiin oikeuksiin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä estä sitä, että rekisteröintihakemus on voitu tehdä vilpillisessä
         mielessä suhteessa muihin oikeuksiin, joihin ei voida vedota tällä tavoin, ja joka tapauksessa muihin kuin 8 artiklassa lueteltuihin
         aikaisempiin oikeuksiin voidaan vedota mitättömäksi julistamisen tueksi.(16) Mielestäni komission lähestymistapa jättäisi vilpilliselle mielelle pelkän vahvistavan roolin, joka mahdollisesti tarpeettomasti
         vahvistaisi sellaisen kilpailijan asemaa, joka on jo oikeutettu tavaramerkin mitättömäksi julistamiseen aikaisemman oikeutensa
         perusteella (ja on tätä ennen voinut vastustaa rekisteröintiä), kun taas 51 ja 52 artiklan systematiikka osoittaa, että vilpillinen
         mieli on itsenäinen mitättömyysperuste. Se on myös ehdoton peruste, johon kuka tahansa muukin kuin aikaisemman oikeuden haltija
         voi vedota. Se ei rajoitu nimenomaisesti tai implisiittisesti vilpilliseen mieleen minkään tietyn seikan osalta. Kuka tahansa
         voi vaatia tavaramerkin mitättömäksi julistamista sillä perusteella, että tavaramerkkihakemus on tehty vilpillisessä mielessä,
         riippumatta siitä, missä yhteydessä tämä vilpitön mieli esiintyy. 
      
      47.      Jäljempänä(17) tarkastellaan erillistä kysymystä siitä, mikä voi muodostaa vilpillisen mielen suhteessa 8 tai 52 artiklassa lueteltuja oikeuksia
         heikompiin, aikaisempiin kilpaileviin oikeuksiin, mutta en yhdy siihen, että tällainen vilpillisen mielen luokka ei voisi
         kuulua käsitteeseen, sellaisena kuin sitä käytetään asetuksessa.
      
       Tavaramerkin käyttöä koskevan aikomuksen puuttuminen?
      48.      Komissio otti istunnossa kannan, joka näyttää poikkeavan siitä, mitä se esitti kirjallisissa huomautuksissaan, ja olevan tätä
         suppeampi. Se väitti, että ainoastaan yhdenlainen menettelytapa voidaan luokitella lainsäädännössä tarkoitetuksi vilpilliseksi
         mieleksi, eli tavaramerkin rekisteröinti ilman aikomusta käyttää sitä itse eli tarkoituksena on estää muita käyttämästä sitä.
         Komissio esitti asetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan olevan välitön seuraus 50 artiklan 1 kohdan a alakohdasta, jonka
         mukaan tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi, jos sitä ei ole otettu viiden vuoden kuluessa tosiasialliseen käyttöön.
         Komission mukaan 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa annetaan henkilölle, joka käyttää tai haluaisi käyttää kilpailevaa merkkiä
         tai tavaramerkkiä, oikeus saada tavaramerkki julistetuksi mitättömäksi viiden vuoden jakson päättymistä odottamatta, jos hakijalla
         ei ole aikomusta itse käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä. 
      
      49.      Tämäkään väite ei vakuuta minua, vaikka myönnänkin, että tällainen menettely tapahtuu lähes varmasti vilpillisessä mielessä.
         
      
      50.      Jos vilpillinen mieli rajoittuisi tilanteisiin, jossa hakijalla ei ole aikomusta käyttää tavaramerkkiä, asetuksen 53 artiklan
         1 ja 2 kohdalla ei nähdäkseni olisi merkitystä. Näissä säännöksissä estetään aikaisemman tavaramerkin haltijaa saamasta myöhempää
         kilpailevaa yhteisön tavaramerkkiä julistetuksi mitättömäksi, jos hän on yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut tämän
         tavaramerkin käytön, ellei myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä. Niissä oletetaan
         siten, että tavaramerkkiä voidaan sekä hakea vilpillisessä mielessä että käyttää yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan. Tästä
         syystä komission kanta on mielestäni vaikea sovittaa yhteen lainsäädännön selvän sanamuodon kanssa. 
      
       Subjektiivinen aikomus vai objektiiviset kriteerit?
      51.      Lindt mainitsee useita SMHV:n päätöksiä perustellakseen väitettään, jonka mukaan vilpillisen mielen esiintymistä ei voida
         päätellä ilman epärehellistä aikomusta. Esimerkiksi: ”Vilpillinen mieli on suppea oikeudellinen käsite [yhteisön tavaramerkistä
         annetun asetuksen] systematiikassa. Vilpillinen mieli on vastakohta vilpittömälle mielelle ja koskee tai merkitsee yleensä
         tosiasiallista tai suunniteltua petosta tai suunnitelmaa johtaa toista harhaan tai pettää tätä tai jotakin muuta pahanilkistä
         motiivia mutta ei kuitenkaan rajoitu niihin. Käsitteellisesti vilpillinen mieli voidaan ymmärtää ’epärehelliseksi aikomukseksi’.
         Tämä merkitsee sitä, että vilpillinen mieli voidaan tulkita vilpillisiksi menettelytavoiksi, joissa [yhteisön tavaramerkin]
         hakijalta puuttuu rehellinen aikomus hakemuksen tekemisajankohtana.”(18) Tai: ”Vilpillisen mielen voidaan määritellä viittaavan sellaisen henkilön tilaan, joka tietoisesti tekemällä jotakin eettisten
         periaatteiden tai hyvän kauppa- ja liiketavan vastaisesti saa perusteetonta etua tai aiheuttaa perusteetonta vahinkoa toisille.”(19) Lindtin mukaan Saksan Bundesgerichtshof on omaksunut saman lähestymistavan.(20)
      
      52.      Hauswirth on samoilla linjoilla ja viittaa Englannin High Courtin Lindsay J:n usein siteerattuun lausumaan: ”[Vilpilliseen
         mieleen] sisältyy yksinkertaisesti epärehellisyyttä, ja katsoisin, että siihen sisältyy myös joitakin menettelyjä, jotka eivät
         vastaa järkevien ja kokeneiden henkilöiden tietyllä tarkasteltavana olevalla alalla hyväksyttävinä pitämiä liiketapoja.”(21)
      
      53.      Komissio katsoo kirjallisissa huomautuksissaan, että vilpillistä mieltä voidaan verrata menettelyyn, joka ei ole ”hyvän liiketavan
         mukaista”,(22) ja näistä yksi esimerkki on aikomus estää muita pääsemästä markkinoille. 
      
      54.      Vastaavasti Tšekin hallitus katsoo, että lainsäädännön mukainen vilpillisen mielen käsite pitää sisällään merkittävän moraalisen
         tai eettisen piirteen; se merkitsee hyvän tavan vastaista toimintaa. Tšekin hallituksen mukaan tällainen vilpillinen mieli
         esiintyy ennen kaikkea silloin, kun tavaramerkin rekisteröintiä haetaan sellaisessa tarkoituksessa, että se ei voi täyttää
         ”keskeistä tehtäväänsä, eli [sillä] ei taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle sitä, että kyseisellä tavaralla tai palvelulla
         on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella ilman sekaannusvaaraa erottaa tämän tavaran
         tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä”.(23) Henkilö, joka rekisteröi tavaramerkin pelkästään estääkseen muita käyttämästä samankaltaista tavaramerkkiä (mikä on ainoastaan
         tavaramerkin liitännäinen tarkoitus), on näin ollen vilpillisessä mielessä.
      
      55.      Ruotsin hallitus väittää sen sijaan, että merkitystä ei ole tavaramerkin hakijan aikomuksella vaan tämän objektiivisella tietoisuudella:
         onko hän tai olisiko hänen pitänyt olla tietoinen siitä, että toinen henkilö jo käyttää samaa tai samankaltaista tavaramerkkiä.
         Tällä tavoin vilpillisen mielen käsitettä käytetään sen mukaan useissa jäsenvaltioissa, eli Benelux-maissa, Tanskassa, Virossa,
         Suomessa, Italiassa ja Ruotsissa itsessään.(24)
      
      56.      Yhteisöjen tuomioistuimelle on siten esitetty useita hienovaraisia ja vähemmän hienovaraisia väitteitä. Tämän vuoksi on tarpeen
         jossain määrin ratkaista, onko vilpillinen mieli määriteltävä subjektiivisemmalla vai objektiivisemmalla tavalla, vaikka mielestäni
         kysymys on itse asiassa pikemminkin näiden kahden lähestymistavan asianmukaisen symbioosin varmistamisesta.
      
      57.      Mielestäni on selvää, että tavanomaisessa merkityksessään vilpillinen mieli käsittää yleisluonteisen subjektiivisen mielentilan,
         kuten Lindtin, Hauswirthin ja komission mainitsemissa eri kuvauksissa korostetaan, eikä se niinkään vastaa Tšekin hallituksen
         esittämää erityistä määritelmää. Periaatteessa olisin vieläkin vastahakoisempi rajaamaan käsitteen tavaramerkkiasioissa yksinomaan
         sellaisiin erityisiin, objektiivisesti määriteltyihin olosuhteisiin, jotka Ruotsin hallitus on tuonut esille. Nähdäkseni näin
         on mahdotonta tehdä, sillä yhteisön lainsäädäntö ei sisällä nimenomaista säännöstä, jolla käsite rajattaisiin tällä tavoin,
         saati minkäänlaista viitettä tällaisesta tarkoituksesta.
      
      58.      Toisaalta ymmärrän täysin ne vaikeudet, joita voisi syntyä, jos pelkästään näyttö subjektiivisesta aikomuksesta riittäisi
         osoittamaan vilpillisen mielen, ja jotka ovat epäilemättä vaikuttaneet joissakin jäsenvaltioissa suositun objektiivisemman
         lähestymistavan omaksumiseen. Tältä osin komissio on sekä kirjallisissa että suullisissa huomautuksissaan katsonut, että vaikka
         hakijan aikomus on keskeinen seikka vilpillistä mieltä määritettäessä, tämä subjektiivinen aikomus pitäisi määrittää asian
         objektiivisten olosuhteiden perusteella. Olen samaa mieltä siitä, että – toisin kuin siinä kenties epätodennäköisessä tapauksessa,
         että tavaranmerkin haltija myöntää vilpillisen mielensä(25) – vilpillisen mielen olemassaolo tai puuttuminen on yleensä pääteltävä kaikkien objektiivisten olosuhteiden perusteella.
      
      59.      Näihin objektiivisiin olosuhteisiin voisi kuulua (Tšekin hallituksen ehdotusta mukaillen) tavaramerkin soveltuvuus keskeisen
         tehtävänsä täyttämiseen, eli tavaroiden tai palvelujen erottamiseen niiden alkuperän perusteella. Vaikka tästä kriteeristä
         voi olla hyötyä silloin, kun se on sovellettavissa, mielestäni sitä ei kuitenkaan voida pitää ainoana merkityksellisenä kriteerinä.
         
      
       Vilpillisen mielen luonnetta koskeva johtopäätös
      60.      Katson näin ollen, että yhteisön lainsäädännössä tarkoitettua, tavaramerkin hakijan vilpillistä mieltä koskeva käsite
      
      i)      ei rajoitu tiettyihin erityisiin olosuhteisiin, kuten määrätynlaisen aikaisemman oikeuden olemassaoloon, tavaramerkin käyttöä
         koskevan aikomuksen puuttumiseen tai todelliseen tai oletettuun tietoisuuteen samankaltaisen tavaramerkin käytöstä, ja
      
      ii)      liittyy tavaramerkin hakijan subjektiiviseen motivaatioon – epärehelliseen aikomukseen tai muuhun ”pahanilkiseen motiiviin”
         – joka kuitenkin yleensä osoitetaan objektiivisten kriteerien (joihin edellä i kohdassa luetellut olosuhteet voivat hyvin
         kuulua) perusteella; se käsittää menettelytavan, joka on eettisten periaatteiden tai hyvän kauppa- ja liiketavan vastainen
         ja joka voidaan tunnistaa arvioimalla kunkin tapauksen objektiivisia tosiseikkoja tällaisten periaatteiden ja tapojen valossa.
      
       Kysymyksissä tarkoitettujen seikkojen merkitys
      61.      Tällä perusteella vilpillistä mieltä on arvioitava tapauskohtaisesti, jolloin on otettava huomioon kaikki saatavilla oleva
         näyttö asian kannalta merkityksellisistä olosuhteista. Kansallinen tuomioistuin haluaa tietää erityisesti, mikä merkitys on
         annettava sille esitettyyn näyttöön liittyvälle neljälle eri näkökohdalle: tietoisuudelle siitä, että kilpailijat jo käyttivät
         samankaltaisia tavaramerkkejä (tuotteen muodon ja ulkoasun osalta), tietoisuudelle siitä, että näiden tavaramerkkien käyttö
         sai tiettyä kilpailu- tai tavaramerkkilainsäädännön mukaista suojaa, aikomukselle estää näiden tavaramerkkien käytön jatkuminen
         ja tavaramerkin hakijan oman tavaramerkin tunnettuudelle ja sen saamalle suojalle.
      
      62.      Tarkasteltaessa yleisesti tietoisuutta näyttää selvältä, että menettelytapaa voidaan pitää epäeettisenä, tai aikomusta epärehellisenä,
         ainoastaan, jos kysymyksessä oleva osapuoli on tietoinen tosiasiallisesta yhteydestä, jossa menettelytapa on syytä määritellä
         ”epäeettiseksi” tai ”epärehelliseksi”. Esimerkiksi hyödyn tavoittelu ei ole itsessään epäeettistä tai epärehellistä. Sellaiseksi
         voitaisiin luonnehtia tällaisen hyödyn tavoittelu antamalla epäasianmukaista tai harhaanjohtavaa tietoa, kiertämällä (pikemminkin
         kuin todella rikkomalla) sovellettavia sääntöjä tai tekemällä tyhjäksi toisen osapuolen vahvempaa oikeutta tai etusijaa koskeva
         vaatimus – mutta vain jos hyötyä tavoitteleva henkilö on tietoinen siitä, että tämä tieto on epäasianmukaista tai harhaanjohtavaa,
         että sääntöjä on kierretty tai että toisen osapuolen oikeus oli vahvempi tai sai etusijan. 
      
      63.      Jos tällainen tietoisuus voidaan näyttää suoraan, ei ole tarvetta tukeutua oletettuun tietoisuuteen. Monissa tapauksissa voi
         kuitenkin olla vaikeaa esittää suoraa näyttöä todellisesta tietoisuudesta, kun taas olosuhteet voivat oikeuttaa tietoisuutta
         koskevan olettaman. Tietoisuus siitä, että tieto on epäasianmukaista tai harhaanjohtavaa, voidaan päätellä esimerkiksi liike-elämän
         ja hallinnon kohtuullista tuntemusta koskevasta olettamasta. Tietoisuus sääntöjen kiertämisestä (mutta ei varsinaisesti rikkomisesta)
         voidaan päätellä lain tuntemusta koskevasta olettamasta. Tietoisuus toisen osapuolen oikeudesta voidaan perustaa näyttöön,
         jonka mukaan kyseinen oikeus on yleisesti tunnettu kysymyksessä olevalla alalla.
      
      64.      Näin ollen mielestäni Lindtin asemassa olevan osapuolen tavaramerkkihakemusta ei voida katsoa tehdyn vilpillisessä mielessä,
         jollei tämä osapuoli ole ainakin tiennyt olosuhteista, jotka voivat olla vilpillistä mieltä koskevan toteamuksen perustana
         ja joita ovat tässä tapauksessa esitetyn väitteen mukaan se, että kilpailijat käyttävät samankaltaisia tavaramerkkejä, ja
         näiden merkkien saama suoja kilpailulainsäädännön perusteella. Riittääkö tällainen tietoisuus kuitenkaan vilpillisen mielen
         osoittamiseksi?
      
      65.      Mielestäni se ei riitä, sillä tämä johtaisi siihen, että todellista aikomusta pidettäisiin merkityksettömänä. Kysymys on kuitenkin
         jo sellaisesta yhteydestä, jossa asian ratkaisemiseksi ei välttämättä vaadita kovin paljon muuta näyttöä. Tässä yhteydessä
         kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon Lindtin tarkoitus estää muita käyttämästä samankaltaisia tavaramerkkejään
         ja sen oman tavaramerkin tunnettuus. Mielestäni huomiota on lisäksi kiinnitettävä koko historialliseen kaupalliseen yhteyteen.
      
      66.      Mielestäni tässä tapauksessa merkityksellisenä on pidettävä sitä, että kysymyksessä olevat ”tavaramerkit” muodostuvat tuotteen
         koko muodosta ja ulkoasusta eivätkä perustu yleisempään käsitykseen, jonka mukaan tavaramerkki on tuotteeseen liitetty merkki.
         Tästä syystä on ilmeisen tärkeää varmistua siitä, missä määrin olemassa olevilla kilpailijoilla on vapaus valita tuotteen
         muoto ja ulkoasu ja missä määrin niiden vapautta rajoittavat tekniset tai kaupalliset tekijät, kuten muoto, johon tuote voidaan
         muotoilla ja/tai kääriä automaattisesti, kuluttajien ulkoasuun kohdistuvat odotukset ja niin edelleen. Henkilön voidaan paljon
         helpommin katsoa olevan vilpillisessä mielessä, kun tämä hakee tämänkaltaisen tavaramerkin rekisteröintiä vallitsevasta tilanteesta
         tietoisena, jos valinnanvapautta on rajoitettu, jolloin tavaramerkin haltija voi tosiasiassa estää kilpailijoita paitsi käyttämästä
         samankaltaista tavaramerkkiä myös markkinoimasta siihen rinnastettavissa olevaa tuotetta.
      
      67.      Tilanne olisi varsin erilainen, jos asiayhteyttä tutkittaessa ilmenisi esimerkiksi, että tavaramerkin hakija on menestynyt
         voittoa tuottavalla kaupallisella alalla mutta tiennyt, että uudet tulokkaat pyrkivät hyötymään kopioimalla tämän tuotteen
         ulkoasun, kun niiden erilaisten ulkoasujen markkinoinnille ei ole mitään esteitä. Näissä olosuhteissa tavaramerkin rekisteröintihakemusta
         tällaisista loisista eroon pääsemiseksi pidettäisiin paljon epätodennäköisemmin epärehellisenä, epäeettisenä tai millään muulla
         tavoin salakavalana, ja sitä olisi vastaavasti vaikeampaa katsoa tehdyksi vilpillisessä mielessä.
      
      68.      Näin ollen sitä, mikä merkitys on annettava aikomukselle estää kilpailijoita käyttämästä samankaltaisia tavaramerkkejä, joita
         ne jo käyttävät, on arvioitava kaikkien asian olosuhteiden perusteella. Sitä ei voida pitää automaattisena osoituksena vilpillisestä
         mielestä tai mistään muustakaan.
      
      69.      Neljäs asiassa mainittu seikka liittyy hakijan tavaramerkin jo ennen tavaramerkkihakemuksen tekemistä saavuttamaan tunnettuuteen
         yleisön keskuudessa, minkä perusteella se saa suojaa kansallisen lain nojalla. Myös tämä on nähdäkseni seikka, jota on arvioitava
         asiayhteydessään, eikä sen perusteella voida automaattisesti sulkea pois mahdollisuutta, että hakemus on tehty vilpillisessä
         mielessä. 
      
      70.      Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa, että Lindtin tuotteen ulkoasu oli laajalti tunnettu Itävallassa ja Saksassa
         niihin aikoihin kuin se rekisteröi yhteisön tavaramerkin ja että noin 50 prosenttia väestöstä tai tätä useampi yhdisti kullanväriseen
         foliopaperiin käärityt suklaapuput Lindtiin. Tämän tunnettuuden perusteella se saattoi estää kilpailijoita markkinoimasta
         samanlaisia ulkoasuja jopa ennen tavaramerkkinsä rekisteröimistä. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin mainitsee
         kaksi tällaista kannetta, jotka on nostettu vuosina 1980 ja 2000,(26) mutta toteaa, että olisi ollut hyvin epävarmaa, että yritys estää sellaisten ulkoasujen markkinointi, jotka eivät ole täysin
         samanlaisia, menestyisi, minkä Hauswirthin edustaja vahvisti istunnossa. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa,
         että rekisteröinnin tarkoituksena on siten ollut vain helpottaa oikeudenkäyntejä. 
      
      71.      Asiakirja-aineiston tai istunnossa esitetyn perusteella ei kuitenkaan ole mielestäni selvää, onko rekisteröinnin tarkoituksena
         todella vain laajentaa haltijan prosessuaalisia oikeuksia vai onko tosiasiassa niin, että rekisteröinnillä ei laajenneta haltijan
         aineellisia oikeuksia niin, että tämä voi estää paitsi samanlaisten tai lähes samanlaisten ulkoasujen käyttämisen, myös sellaisten
         ulkoasujen käyttämisen, jotka ovat vain riittävän samankaltaisia aiheuttaakseen sekaannusvaaran. Ei ole myöskään selvää, voiko
         (jos myös muita ulkoasuja suojataan) ulkoasu saada vahvemman suojan sillä perusteella, että se on muita laajemmin tunnettu
         tai ollut niitä pitempään markkinoilla. 
      
      72.      Nämä ovat tietysti kansallisten tuomioistuinten ratkaistavia asioita. Niillä voi kuitenkin olla merkitystä arvioitaessa, onko
         Lindt tehnyt tavaramerkkihakemuksensa vilpillisessä mielessä. 
      
      73.      Jos tavaramerkin rekisteröiminen ainoastaan vahvistaa olemassa olevan aineellisen oikeuden estää muita käyttämästä samankaltaisia
         ulkoasuja – samalla kun se antaa paremmat keinot tämän oikeuden täytäntöön panemiseksi – ja jos laajemmin tunnetut ja pitempään
         markkinoilla olleet ulkoasut saavat vastaavasti vahvemman suojan, hakemusta kaikkein laajimmin tunnetun ja pisimpään markkinoilla
         olleen ulkoasun rekisteröimiseksi tavaramerkkinä vain olemassa olevien oikeuksien vakiinnuttamiseksi ja vahvistamiseksi ei
         näytetä tehdyn vilpillisessä mielessä.
      
      74.      Toisessa ääripäässä on tilanne, jossa kaikilla ulkoasuilla on sama suoja niiden tunnettuudesta tai pitkäaikaisuudesta riippumatta
         ja jossa nämä oikeudet ovat huomattavasti suppeampia kuin yhteisön tavaramerkin rekisteröinnillä saavutettavat oikeudet. Tällöin
         yhden markkinoilla toimivan tekemää rekisteröintihakemusta voitaisiin pitää vilpillisenä ja siten katsoa helpommin, että hakemus
         on tehty vilpillisessä mielessä suhteessa kilpailijoihin – varsinkin jos kysymys on itse asiassa äskettäin markkinoille tulleesta
         yrityksestä ja/tai yrityksestä, jonka tuotteen ulkoasu on vain suhteellisen vähän tunnettu. 
      
      75.      Olennaista tarkastelussani on siis se, ettei ole olemassa yksinkertaista, ratkaisevaa kriteeriä, jonka perusteella voitaisiin
         katsoa, onko tavaramerkkihakemus tehty vilpillisessä mielessä. Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt hyvin monenlaiset eri
         olosuhteet, joiden on väitetty tyhjentävästi rajaavan vilpillisen mielen käsitteen, ovat todellisuudessa kuvaavia esimerkkejä
         tästä käsitteestä. Vilpillinen mieli on subjektiivinen tila – rehellisen menettelytavan vaatimusten tai eettisten periaatteiden
         vastainen aikomus – joka on todettavissa objektiivisen näytön perusteella ja arvioitava tapauskohtaisesti. Se edellyttää ainakin
         tietoa olosuhteista, joiden perusteella rehellisen menettelytavan vaatimusten tai eettisten periaatteiden vastaisuus voidaan
         päätellä. Se, onko tavaramerkin hakijalla tällaista tietoa, voidaan ratkaista sen perusteella, mikä on kyseisellä talouden
         alalla yleisesti tunnettua, jos suoraa näyttöä ei ole. Aikomus estää kilpailijoita jatkamasta sellaisten rekisteröimättömien
         merkkien käyttämistä, joita niillä on tähän asti ollut oikeus käyttää ja joita ne ovat voineet puolustaa muilla tällaisilla
         merkeillä käytävää kilpailua vastaan, viittaa vilpilliseen mieleen. Arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon kaikki asian
         kannalta merkitykselliset tosiseikat ja oikeudelliset seikat, jotka saattaisivat oikeuttaa tällaisen aikomuksen tai päinvastoin
         korostaa sen epärehellisyyttä tai epäeettisyyttä.
      
       Ratkaisuehdotus
      76.      Kaiken edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Oberster Gerichtshofin kysymyksiin seuraavasti:
      
      Arvioidessaan, onko ”hakija jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä” yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993
         annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kansallisen tuomioistuimen
         on otettava huomioon kaikki saatavilla oleva näyttö, jonka perusteella voidaan päätellä, onko hakija tietoisesti toiminut
         rehellisen menettelytavan vaatimusten tai eettisten periaatteiden vastaisesti. Erityisesti
      
      –        aikomus estää muita käyttämästä samankaltaisia merkkejä samankaltaisista tuotteista voi olla tällaisten vaatimusten ja periaatteiden
         vastaista, jos hakija on ollut tai tämän olisi pitänyt olla tietoinen siitä, että muut ovat jo käyttäneet laillisesti samankaltaisia
         merkkejä, erityisesti, jos tämä käyttö on ollut huomattavaa ja pitkäaikaista ja saanut tiettyä oikeudellista suojaa, ja jos
         merkin luonteen ovat jossain määrin määränneet tekniset tai kaupalliset vaatimukset 
      
      –        tällainen aikomus ei kuitenkaan välttämättä ole näiden vaatimusten ja periaatteiden vastainen, jos hakija on itse saanut samankaltaista
         tai vahvempaa oikeudellista suojaa haetun tavaramerkin osalta ja käyttänyt sitä sillä tavoin, niin laajasti ja pitkään, että
         muiden voidaan katsoa saaneen samankaltaisten merkkiensä käyttämisen vuoksi perusteetonta etua hakijan merkistä, ja jos näiden
         muiden mahdollisuutta valita muita kuin samankaltaisia merkkejä ei ole rajoitettu. 
      
      1 –	Alkuperäinen kieli: englanti.
      
      2 –	Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1; sellaisena kuin se on myöhemmin
         muutettuna, jäljempänä tavaramerkkiasetus tai asetus).
      
      3 –	Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY
         (EYVL L 40, s. 1), joka on äskettäin korvattu (mutta ei olennaisesti muutettu) jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä
         (kodifioitu toisinto) 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25).
         Viittaan niihin yhdessä tavaramerkkidirektiivinä tai direktiivinä.
      
      4 –	Niiden säännökset ovat varsin pitkiä. Koska mikään esillä olevassa asiassa ei liity niiden nimenomaiseen sanamuotoon, esitän
         ne tässä tiivistäen.
      
      5 –	Aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan 8 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisön tavaramerkkiä, kansallista tavaramerkkiä
         tai jäsenvaltiossa tai yhteisössä voimassa olevaa kansainvälistä tavaramerkkiä, jonka rekisteröintihakemus on tehty ennen
         sen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, jonka rekisteröintiä vastustetaan, tai tavaramerkkiä, joka on jossakin
         jäsenvaltiossa ”yleisesti tunnettu” ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
      
      6 –	Esitetty sanamuoto on direktiivin konsolidoidusta toisinnosta, joka ei asiallisesti eroa alkuperäisen direktiivin sanamuodosta.
      
      7 –	Eri kielissä tätä olentoa pidetään jäniksenä tai kaniinina, ja englannin ”bunny” lienee riittävän joustava termi kattaakseen
         kummatkin. Australiassa, jossa kaniineja pidetään vastenmielisinä, sen mytologisen paikan on osittain vallannut pääsiäisisopussikaniini
         (vaikka olisi voinut kuvitella sen olevan pääsiäisvesinokkaeläin, kun kysymys on mahdollisesti munivasta eläimestä). Esillä
         olevassa asiassa kysymyksessä olevalla tavaramerkillä myydyn tuotteen nimeksi on sen valmistaja antanut saksaksi ”Goldhase”,
         englanniksi ”Gold bunny”, ranskaksi ”Lapin d’or”, italiaksi ”Coniglio d’oro” jne. Onneksi tämän (todennäköisesti) jäniseläimen
         eläintieteellisellä luokittelulla ei ole minkäänlaista merkitystä asian ratkaisun kannalta. 
      
      8 –	Istunnossa esitetty valikoima viittaa siihen, että on olemassa kaksi nämä tekniset vaatimukset täyttävää perusmuotoa, joissa
         eläin istuu joko kyyristyneenä tai pystysuorassa asennossa.
      
      9 –	Esimerkiksi pupun kaulan ympärillä oleva nauha oli 1960-luvun lopulla ruskea eikä punainen, eikä siinä ollut kulkusta.
      
      10 –	Saksaksi ”Wertvoller Besitzstand”; ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin ei ole esittänyt tälle käsitteelle täsmällistä
         oikeudellista määritelmää.
      
      11 –	”Kuten monet muut henkilöt, pankkiiri on helpompi tunnistaa kuin määritellä” (United Dominions Trust v. Kirkwood (1966)
         1 All ER 968, 975, Lord Denning MR:n mukaan). En väitä, että pankkiireilla ja vilpillisellä mielellä olisi mitään muuta yhteistä.
      
      12 –	Asetuksen 7 ja 8 artikla (ks. edellä 6–9 kohta).
      
      13 –	Asetuksen 51 ja 52 artikla (ks. edellä 10–12 kohta).
      
      14 –	Asetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohta.
      
      15 –	Asetuksen 52 artiklan 2 kohta.
      
      16 –	Asetuksen 52 artiklan 2 kohdan a–d alakohta.
      
      17 –	Erityisesti 66 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa.
      
      18 –	Lindt mainitsee useita mitättömyysosaston päätöksiä, joissa käytetään tätä ilmaisua. Tuorein (englanninkielinen) näyttää
         olevan 17.4.2007 tehty päätös 1313C, Firstfind v. China White, 26 kohta (http://oami.europa.eu/LegalDocs/Cancellation/en/C001284025_850.pdf).
      
      19 –	Asia R 255/2006, Johnson Pump, ensimmäisen valituslautakunnan 31.5.2007 tekemä päätös, 29 kohta.
      
      20 –	Se viittaa 20.1.2005 annettuun tuomioon asiassa I ZR 29/02, ”The Colour of Elegance”.
      
      21 –	Gromax Plasticulture v. Don & Low Nonwovens (1998) EWHC Patents 316, 47 kohta.
      
      22 –	Tätä ilmaisua käytetään erityisesti asetuksen 12 artiklassa ja direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa, joiden mukaan tavaramerkki
         ei oikeuta tavaramerkin haltijaa kieltämään kolmansia käyttämästä tiettyjä merkintöjä, jos nämä käyttävät niitä hyvää liiketapaa
         noudattaen.
      
      23 –	Yhdistetyt asiat C‑456/01 P ja C‑457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004 (Kok., s. I‑5089, 48 kohta).
      
      24 –	Ruotsin hallitus viittaa International Trade Mark Associationin vuonna 2002 julkaisemaan kertomukseen ”Bad faith provisions
         in the European Union and in the EU candidate countries” (http://www.inta.org/images/stories/downloads/tap_badfaith2002.pdf).
      
      25 –	Edellä alaviitteessä 24 mainitun International Trade Mark Associationin kertomuksen sivulla 13 mainitaan Tanskan ”Red Lobster”
         -tapaus, jossa tavaramerkin hakija myöhemmin myönsi sanomalehtihaastattelussa saaneensa ”vahvoja vaikutteita amerikkalaisesta
         RED LOBSTER -ketjusta. Amerikkalaiset tekevät hienoa työtä, ja koska he eivät ole suojanneet liikeideaa eivätkä nimeä Skandinaviassa,
         mielestäni ottamilleni vaikutteille ei ole mitään estettä”. Tällaiset spontaanit ilmoitukset eivät liene kovin yleisiä.
      
      26 –	Molemmat kanteet on nähtävästi nostettu Saksan tavaramerkkilain nojalla, vaikka vastaava suoja olisi ilmeisesti saatu Itävallan
         kilpailulain perusteella (ks. edellä 20 ja 21 kohta).
      
    ---documentbreak--- unsupported format