CELEX: 62018CC0809
Language: sl
Date: 2020-04-30
Title: Sklepni predlogi generalnega pravobranilca G. Pitruzzelle, predstavljeni 30. aprila 2020.#Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) proti John Mills Ltd.#Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Postopek z ugovorom – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(3) – Področje uporabe – Enakost ali podobnost prijavljene znamke s prejšnjo znamko – Besedna znamka Evropske unije MINERAL MAGIC – Zahteva za registracijo, ki jo vloži posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke – Prejšnja nacionalna besedna znamka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.#Zadeva C-809/18 P.

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
   GIOVANNIJA PITRUZZELLE,
   predstavljeni 30. aprila 2020 (
         1
      )
   
      Zadeva C‑809/18 P
   
   Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
   proti
   John Mills Ltd
   „Pritožba – Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Znamka, katere registracijo zahteva posrednik ali zastopnik zakonitega imetnika – Člen 8(3) Uredbe št. 207/2009“
   
            1. 
         
         
            Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) s pritožbo v tej zadevi predlaga razglasitev ničnosti sodbe z dne 15. oktobra 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679), s katero je Splošno sodišče ugodilo tožbi, ki jo je družba John Mills Ltd. vložila zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 5. oktobra 2016 (zadeva R 2087/2015‑1) (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) v zvezi s postopkom z ugovorom, ki ga je začela družba Jerome Alexander Consulting Corp.
         
      
            2. 
         
         
            EUIPO s pritožbo Sodišču ponuja priložnost, da se prvič izreče o razlagi člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 (
                  2
               ) (zdaj člen 8(3) Uredbe 2017/1001 (
                  3
               )), v katerem je med relativnimi razlogi za zavrnitev registracije znaka kot znamke Evropske unije upoštevano dejstvo, da je posrednik ali zastopnik imetnika znamke zahtevo za registracijo vložil v svojem imenu brez imetnikovega soglasja. (
                  4
               )
         
      
      I. Pravni okvir
   
   
      A. Mednarodno pravo
   
   
            3.
         
         
            Unija je pogodbenica Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) z dne 15. aprila 1994, (
                  5
               ) ki je Priloga 1C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO). (
                  6
               ) Člen 2(1) tega Sporazuma določa, da, v zvezi z delom II tega sporazuma, v katerem so določbe o blagovnih znamkah, morajo države pogodbenice spoštovati zlasti člene od 1 do 12 Konvencije za varstvo industrijske lastnine, ki je bila podpisana v Parizu 20. marca 1883, nazadnje revidirana v Stockholmu 14. julija 1967 in spremenjena 28. septembra 1979, (
                  7
               ) ki je zavezujoča za vse države članice Unije.
         
      
            4.
         
         
            Člen 6.septies te Konvencije, kakor je bila revidirana in spremenjena, določa:
            „1.   Če zahteva predstavnik ali zastopnik upravičenca do znamke v posamezni državi Unije registracijo zadevne znamke na svoje ime v eni ali več državah Unije, ne da bi ga upravičenec za to pooblastil, se lahko upravičenec upre zahtevni registraciji ali lahko zahteva črtanje znamke oziroma prenos te registracije na svoje ime, če zakon države to dovoljuje, kolikor predstavnik ali zastopnik ne opraviči svojih postopkov.
            2.   Upravičenec do znamke ima pod pogoji iz zgornjega odstavka 1 pravico upreti se uporabi svoje znamke s strani svojega predstavnika ali zastopnika, če ni dal svojega pooblastila zanjo.
            3.   Nacionalne zakonodaje lahko določijo pravičen rok, v katerem mora upravičenec do znamke zahtevati svoje pravice iz tega člena“.
         
      
      B. Pravo Unije
   
   
            5.
         
         
            V členu 8 Uredbe št. 207/2009, ki se ratione temporis uporablja za dejansko stanje v obravnavani zadevi, so našteti relativni razlogi za zavrnitev registracije znamke. Odstavek (3) tega člena določa:
            „Ob ugovarjanju imetnika blagovne znamke se blagovna znamka (…) ne registrira, če posrednik ali zastopnik imetnika blagovne znamke zahteva njeno registracijo v lastnem imenu brez imetnikovega soglasja, razen če posrednik ali zastopnik svoje ravnanje upraviči.“ (
                  8
               )
         
      
            6.
         
         
            Člen 11 navedene uredbe, naslovljen „Prepoved uporabe blagovne znamke Evropske unije, registrirane v imenu posrednika ali zastopnika“, določa, da „[č]e je blagovna znamka Unije registrirana brez dovoljenja imetnika znamke v imenu posrednika ali zastopnika osebe, ki je imetnik te znamke, ima ta pravico, da ugovarja uporabi znamke s strani posrednika ali zastopnika, brez njegovega dovoljenja, razen če posrednik ali zastopnik svojo tožbo utemelji“. (
                  9
               )
         
      
            7.
         
         
            V skladu s členom 18 iste uredbe, naslovljenim „Prenos blagovne znamke, registrirane v imenu posrednika“, „[č]e je blagovna znamka EU registrirana v imenu posrednika ali zastopnika imetnika blagovne znamke, ima slednji pravico, da zahteva prenos te registracije v svojo korist, razen če tak posrednik ali zastopnik upraviči svoje ravnanje“. (
                  10
               )
         
      
            8.
         
         
            Nazadnje, člen 53(1)(b) Uredbe št. 207/2009 določa, da se „[b]lagovna znamka razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic (… ) če obstaja znamka iz člena 8(3) in so izpolnjeni pogoji iz istega odstavka“. (
                  11
               )
         
      
      II. Dejansko stanje spora, postopek pred EUIPO, postopek pred Sodiščem in izpodbijana sodba
   
   
            9.
         
         
            Družba John Mills Ltd je 18. septembra 2013 pri EUIPO vložila zahtevo za registracijo blagovne znamke Unije z besednim znakom „MINERAL MAGIC“. Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 3 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „Losjoni za lase; pripravki za brušenje; mila; parfumerijski proizvodi; eterična olja; kozmetični izdelki; izdelki za čiščenje in nego kože, lasišča in las; dezodoranti za osebno uporabo (parfumerij)“.
         
      
            10.
         
         
            Družba Jerome Alexander Consulting Corp. je 23. aprila 2014 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke in kot utemeljitev navedla prepoved, ki jo nalaga člen 8(3) Uredbe št. 207/2009. Ugovor je temeljil zlasti na besedni znamki MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, ki je bila registrirana 15. januarja 2013 v Združenih državah za naslednje proizvode: „puder za obraz, ki vsebuje minerale“. Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 18. avgusta 2015 ugovor zavrnil. Družba Jerome Alexander je 15. oktobra 2015 pri EUIPO vložila pritožbo na to odločbo.
         
      
            11.
         
         
            5. oktobra 2016 je prvi odbor za pritožbe pri EUIPO sprejel sporno odločbo, s katero je razveljavil odločbo oddelka za ugovore in na podlagi člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 zavrnil registracijo prijavljene znamke. S to odločbo je odbor za pritožbe najprej navedel cilj člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, in sicer „izognitev zlorabi znamke s strani posrednika njenega imetnika“, (
                  12
               ) in navedel pogoje, ki morajo po njegovem mnenju biti izpolnjeni, da bi bilo ugovoru lahko ugodeno na podlagi te določbe, in sicer, da „mora biti stranka, ki ugovarja, imetnik prejšnje znamke, prijavitelj znamke mora biti ali je moral biti posrednik ali zastopnik imetnika, vloga mora biti vložena v imenu posrednika ali zastopnika brez soglasja imetnika in ne da bi obstajali legitimni razlogi, ki bi upravičevali ravnanje posrednika ali zastopnika, ter prijava se mora nanašati na enake ali podobne znake in proizvode“. (
                  13
               ) Tako je ugotovil, da „obstaja dejansko, učinkovito in trajnostno trgovinsko razmerje, zaradi česar je na dan vložitve prijavljene znamke obstajala obveznost zaupanja in lojalnosti, ter da je tožeča stranka posrednik v smislu člena 8(3) Uredbe št. 207/2009“. (
                  14
               ) Nazadnje je odbor za pritožbe ugotovil, da so v obravnavanem primeru proizvodi, zajeti z nasprotujočima si znakoma, enaki, (
                  15
               ) nasprotujoča si znaka pa sta podobna. (
                  16
               )
         
      
            12.
         
         
            Družba John Mills je 5. januarja 2017 pri Splošnem sodišču vložila ničnostno pritožbo zoper sporno odločbo in navedla en sam tožbeni razlog, razdeljen na tri očitke, ki se je nanašal na kršitev člena 8(3) Uredbe št. 207/2009. Prvi očitek se je nanašal na to, da je bila družba v smislu navedene določbe označena kot „posrednik ali zastopnik“. Z drugim in tretjim očitkom je družba John Mills odboru za pritožbe očitala, da je napačno ugotovil, da se ta določba uporablja, čeprav sta nasprotujoča si znaka zgolj podobna in ne enaka, in da proizvodi, ki jih zajema prejšnja znamka, niso enaki proizvodom, na katere se nanaša prijavljena znamka.
         
      
            13.
         
         
            Splošno sodišče je najprej preučilo drugi očitek in mu ugodilo. Nato je razveljavilo odločbo odbora za pritožbe brez opredelitve do prvega in drugega očitka ter EUIPO in družbi Jerome Alexander naložila, da vsak krije polovico stroškov družbe John Mills.
         
      
      III. Postopek pred Sodiščem in predlogi strank
   
   
            14.
         
         
            EUIPO je z vlogo dne 20. decembra 2018 Sodišču predložil pritožbo na predmet obravnavane zadeve. EUIPO je Sodišče zaprosil, da razveljavi izpodbijano sodbo ter družbi John Mills naloži plačilo stroškov. Družba John Mills je Sodišče zaprosila, da zavrne pritožbo EUIPO in mu naloži plačilo stroškov. EUIPO in družba John Mills sta bila zaslišana na obravnavi 16. januarja 2020.
         
      
      IV. Pritožba
   
   
            15.
         
         
            EUIPO v podporo svoji pritožbi navaja dva pritožbena razloga. S prvim pritožbenim razlogom Splošnemu očita kršitev člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, z drugim pa opozarja na kršitev člena 36 Statuta Sodišča.
         
      
      A. Prvi pritožbeni razlog v zvezi s kršitvijo člena 8(3) Uredbe št. 207/2009
   
   
      
         1.
       
         Izpodbijana sodba
      
   
   
            16.
         
         
            Prvi pritožbeni razlog je vezan na točke od 25 do 37 izpodbijane sodbe.
         
      
            17.
         
         
            Splošno sodišče je v točki 25 te sodbe, potem ko je opozorilo, da je cilj člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 „izognitev temu, da bi posrednik ali zastopnik imetnika znamke zlorabil njegovo znamko, saj bi posrednik ali zastopnik lahko izkoristil znanje in izkušnje, pridobljene v poslovnem razmerju z imetnikom, ter s tem nezakonito pridobil korist od napora in naložb imetnika znamke“, potrdilo, da se s to določbo „torej v bistvu zahteva, da obstaja neposredna povezava med znamko imetnika in znamko, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik v lastnem imenu“ in da je „takšno povezavo […] mogoče vzpostaviti le, če se zadevni znamki ujemata“. Splošno sodišče je nato menilo, da je v skladu z razlago, da morata biti prejšnja znamka in prijavljena znamka enaki – in ne samo podobni, da bi se člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 lahko uporabil tako za pripravljalna dela za Uredbo št. 40/94 o znamki Skupnosti (
                  17
               ) (točke od 26 do 31 izpodbijane sodbe) kot za besedilo člena 6.septies Pariške konvencije (točke od 32 do 35 izpodbijane sodbe).
         
      
      
         2.
       
         Trditve strank
      
   
   
            18.
         
         
            EUIPO trdi, da je Splošno sodišče napačno razlagalo člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 s tem, da je omejilo njegovo področje uporabe na pojem „enakosti“ znakov in temu pojmu dalo pomen, ki ga ima v okviru člena 8(1)(a) Uredbe št. 207/2009. EUIPO Splošnemu sodišču očita, da je dalo prednost jezikovni razlagi člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, ki ne upošteva cilja te določbe. EUIPO v zvezi s tem poudarja, prvič, da na podlagi jezikovne razlage ni mogoče izključiti, da se ta določba uporablja tudi za podobne znamke, in drugič, da je sodišče Unije pri razlagi določb o znamkah ves čas uporabljalo teleološki pristop. Po mnenju EUIPO bi lahko imel posrednik ali zastopnik nepošteno korist, na katero se Splošno sodišče v točki 25 izpodbijane sodbe ne sklicuje le pri uporabi znamke, ki je enaka znamki imetnika, ampak tudi v vseh primerih, v katerih pride do sprememb, ki puščajo prepoznavne bistvene elemente te znamke, kar mu omogoča, da si jo prisvoji. V takih primerih bi lahko posrednik ali zastopnik ne le odvrnil stranke od imetnika znamke in mu preprečil širitev ali morebiten vstop na trg Unije, pač pa bi lahko tudi preprečil registracijo znamke imetnika in/ali njeno uporabo v Uniji na podlagi člena 8(1)(b) ali člena 9(2)(b) Uredbe št. 207/2009. EUIPO meni, da upoštevno merilo za uporabo člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 v povezavi z njegovim ciljem ni niti enakost niti podobnost nasprotujočih si znamk, kot se zahteva za presojo obstoja verjetnosti zmede, temveč njuna „gospodarska in trgovska enakovrednost“. Ta enakovrednost naj bi obstajala, kadar je mogoče „jasno prepoznati“ znak imetnika v znamki, ki jo je prijavil posrednik ali zastopnik. To bi se lahko zgodilo, kadar se nasprotujoča si znaka ujemata „z elementi, ki bistveno prispevajo k razlikovalnemu učinku prejšnje znamke“. EUIPO nazadnje meni, da dejstvo, da zahteve za registracijo, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, pomenijo primer nepoštenega ravnanja in spadajo v okvir razloga za ničnost, ki ga določa člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ne omogočajo, da se da prednost ozki razlagi člena 8(3) te Uredbe. Siljenje imetnika znamke, da počaka na registracijo znaka, za katero je zaprosil posrednik ali zastopnik, da bi branil svoje interese, bi bilo namreč v nasprotju z načeloma ekonomičnosti postopka in dobrega upravljanja.
         
      
            19.
         
         
            Družba John Mills meni, da iz člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 in iz člena 6.septies Pariške konvencije jasno izhaja, da se ti določbi nanašata na enake in ne le podobne znamke. Dano besedilo naj bi poleg tega potrjevalo pripravljalno gradivo Uredbe št. 40/94, kot je pravilno razsodilo Sodišče. Družba John Mills tudi poudarja nejasnost in nenatančnost merila, ki ga je EUIPO predlagal za uporabo člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, ki temelji na tem, da si posrednik ali zastopnik lahko prisvoji razlikovalni učinek znamke imetnika. Ta družba navaja, da se razlikovalni učinek ne sme prisojati abstraktno, temveč z vidika upoštevnega potrošnika. Ta potrošnik naj bi bil potrošnik države, v kateri je bila znamka imetnika registrirana (ali drugače zaščitena), in ne potrošnik Unije, kot je napačno menil odbor za pritožbe. V teh okoliščinah bi se lahko izkazalo, da je treba opraviti presojo razlikovalnega učinka. V obravnavanem primeru naj ne bi bil predložen noben dokaz o razlikovalnem učinku izrazov MAGIC MINERALS za proizvode „puder za obraz, ki vsebuje minerale“, z vidika ameriškega potrošnika. Družba John Mills tudi navaja, da je merilo, ki ga je predlagal EUPO, širše od sprejetih meril iz Uredbe št. 207/2009, zlasti člena 8(1) in (5) te Uredbe. Nelogično pa bi bilo šteti, da je zakonodajalec Unije želel tujim znamkam, tudi če niso bile uporabljene v Uniji, priznati širše varstvo od varstva, ki je zagotovljeno nacionalnim znamkam ali znamkam Unije. Nazadnje, družba John Mills trdi, da bi razlaga člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, ki jo predlaga EUIPO, poleg velikih težav pri uporabi povzročila tudi očitno pravno negotovost glede dejanskega področja uporabe te določbe, kadar je za ravnanja, na katera se EUIPO sklicuje v pritožbi, že določen učinkovit instrument za sankcioniranja v členu 52(1)(b) te Uredbe, ki se nanaša na registracije zaradi nepoštenega ravnanja.
         
      
      
         3.
       
         Analiza
      
   
   
      
         (a)
       
         Razlaga člena 8(3) Uredbe št. 207/2009
      
   
   
      1) Dobesedna razlaga
   
   
            20.
         
         
            V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča je treba pomen in obseg pojmov, ki jih pravo Unije ne opredeljuje, določiti glede na njihov običajni pomen v vsakdanjem jeziku, pri čemer je treba upoštevati sobesedilo, v katerem se uporabljajo, in cilje, ki jim sledi ureditev, katere del so. (
                  18
               ) Poleg tega je treba pri razlagi določbe prava Unije opraviti primerjavo njenih jezikovnih različic. (
                  19
               ) Če so med njimi razlike, je treba zadevno določbo razlagati glede na splošno sistematiko in namen ureditve, katere del je. (
                  20
               )
         
      
            21.
         
         
            V obravnavanem primeru ne gre za določitev pomena izraza ali izraza iz določbe, katere besedno analizo je treba opraviti, temveč za presojo, ali izrazi in sintaksa, ki so uporabljeni v tej določbi, omogočajo nedvoumno opredelitev povezave, ki mora na podlagi navedene določbe obstajati med znamko, za katero posrednik ali zastopnik zahteva registracijo, in znamko imetnika.
         
      
            22.
         
         
            Ker je zahteva po taki povezavi nedvomno razvidna iz besedila člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, ki bi bilo sicer povsem nelogično, je treba poudariti, da se pri prvi razlagi zdi, da ta določba v veliki meri v jezikovnih različicah vzpostavlja prekrivanje ali „ujemanje“ – če se uporabi izraz, ki ga je uporabilo Splošno sodišče – med navedenima znamkama. (
                  21
               ) To je med drugim posledica uporabe določnega člena v izrazu „imetnik znamke“, v dveh različnih primerih, iz katerih je mogoče razumeti, da sta prijavljena znamka in prejšnja znamka dejansko sestavljeni iz istega znaka. To ujemanje je še posebej očitno v nekaterih jezikovnih različicah, kot – med drugimi – v španski različici, v kateri zavrnitev registracije „iste“ znamke („misma“) in izraz „imetnik znamke“ („titular de la marca“) v naslednji navedbi postane „imetnik navedene znamke“ („titular te dicha marca“). (
                  22
               )
         
      
            23.
         
         
            Vendar ne verjamem, da je iz tega besedila nedvoumno razvidno, da je lahko predmet pritožbenega razloga za zavrnitev iz člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 samo znamka, ki je enaka znamki imetnika, in ne tudi znamka, ki se razlikuje od zadnjenavedene znamke. Poleg tega, če je znamka opredeljena tudi glede na proizvode ali storitve, za katere je varovana, besedilo te določbe ne daje nobene izrecne navedbe o razmerju, ki ga je treba upoštevati med proizvodi ali storitvami, ki jih označuje zahteva za registracijo, in tistimi, ki jih zajema znamka imetnika, in torej ne omogoča, da se z njenega področja uporabe z gotovostjo izključijo znaki, čeprav enaki, ki so namenjeni uporabi za proizvode ali storitve, ki niso enaki.
         
      
            24.
         
         
            Za opredelitev področja uporabe zadevne določbe je torej treba uporabiti druge zadevne določbe. Po drugi strani se Splošno sodišče, v nasprotju s trditvami EUIPO, ni oprlo na dobesedno razlago člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, temveč je v točki 25 izpodbijane sodbe navedlo „neposredno povezavo“ med znamko imetnika in znamko posrednika ali zastopnika v smislu „ujemanja“ na podlagi cilja, ki mu sledi ta določba. (
                  23
               )
         
      
      2) Sistematična razlaga
   
   
            25.
         
         
            Nekateri elementi, ki izhajajo iz notranje sistematike člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 po mojem mnenju govorijo v prid „ujemanju“ znamke posrednika ali zastopnika in znamke imetnika. Gre za pozitivni pogoj, ki ga zahteva ta določba, v skladu s katerim mora zahtevo za registracijo vložiti posrednik ali zastopnik „v svojem imenu“, in negativni pogoj neobstoja soglasja imetnika. Oba namreč govorita, da bi se štelo, da je znamka, ki je predmet zahteve za registracijo v imenu posrednika ali zastopnika dejansko v lasti zakonitega imetnika, v imenu ali s soglasjem katerega je bilo treba vložiti to zahtevo. To ugotovitev poleg tega potrjuje člen 18 Uredbe št. 207/2009, ki je vključen v oddelek 4 te Uredbe, naslovljen „Blagovne znamke Skupnosti kot predmet premoženja“, ki določa pravico imetnika, da zahteva prenos registracije, ki jo opravi posrednik ali zastopnik, v svojo korist.
         
      
            26.
         
         
            Pri obravnavi člena 8 Uredbe št. 207/2009 kot celote, pa se izrazi neodvisnost odstavka 3 glede na odstavek 1 tega člena. Obe določbi urejata razloge za zavrnitev, ki se nanašajo na primere sporov med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko, pri čemer vsaka določa pogoje za uporabo vsakega od teh razlogov. Tako odstavek 1 v točkah (a) in (b) določa primera dvojne identitete in zavajajoče podobnosti med zadevnima znamkama, odstavek 3 pa zahteva obstoj posebnega razmerja (posredniškega ali zastopniškega) med vlagateljem in imetnikom prejšnje znamke, neobstoj soglasja slednjega in neobstoj razloga, ki bi upravičeval ravnanje posrednika ali zastopnika. Nasprotno pa tudi s sklicevanjem na pojma „enakost“ in „podobnost“, uporabljenima zgoraj v odstavku 1, ni pojasnjeno razmerje, ki mora obstajati med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko. Enako velja za primerjavo med odstavkoma 3 in 5 člena 8 Uredbe št. 207/2009, na katero se izrecno sklicujeta pojma „enakost“ in „podobnost“.
         
      
      3) Zgodovinska razlaga
   
   
            27.
         
         
            Kot je navedeno v točki 27 izpodbijane sodbe, je predhodni osnutek uredbe o znamki Skupnosti iz aprila 1977 (
                  24
               ) v členu 12(3) določal, da se zadevni razlog za zavrnitev nanaša na „znamke, ki so enake ali podobne“ prejšnji znamki za „proizvode, ki so enaki ali podobni“ tistim, ki jih označuje prejšnja znamka.
         
      
            28.
         
         
            Izrecna navedba dvojnega primera enakosti in podobnosti znakov in izdelkov ali storitev pa je bila črtana v ustrezni določbi predloga uredbe, (
                  25
               ) ki ga je Komisija novembra 1980 predložila Svetu in na podlagi katerega je bila sprejeta Uredba št. 40/94. Niti predhodni osnutek niti predlog Komisije nista vsebovala določb, ki bi bile podobne členu 11 in členu 18 Uredbe št. 207/2009. (
                  26
               ) Poleg tega ti besedili nista določali splošnega razloga za ničnost znamke Skupnosti, ki bi temeljil na nepoštenem ravnanju ob registraciji. (
                  27
               ) Vprašanje nepoštenih registracij je leta 1982 sprožila italijanska delegacija in priporočilo za uvedbo ustrezne določbe je bilo vključeno v poročilo delovne skupine Sveta, pristojne za preučitev predloga uredbe o znamki Skupnosti. Te in poznejše razprave, ki so prispevale k opredelitvi vsebine predpisov v zvezi z nepoštenimi registracijami, so potekale poleg pogovorov o členu 7(3) v predlogu uredbe, ki je urejal primer prijave, ki jo je posrednik ali zastopnik imetnika znamke vložil brez njegovega dovoljenja. (
                  28
               )
         
      
            29.
         
         
            Glede zadnjenavedene določbe je Svet, kot je bilo opozorjeno v točki 28 izpodbijane sodbe, v dokumentu, pripravljenem v okviru razprav znotraj delovne skupine o predlogu uredbe o znamki Skupnosti, navedel, da je zavrnil predlog nemške delegacije za razširitev uporabe navedene določbe „na podobne znamke za podobne proizvode“. (
                  29
               ) V istem dokumentu je navedeno, da je bil predlog danske delegacije, da naj se področje uporabe iste določbe razširi na vse osebe, ki so ravnale v slabi veri, zavrnjen, ker bi uvedel subjektivno merilo, ki ni združljivo z objektivnim merilom, ki ga določa člen 7(3) predloga uredbe, in ki bi imetniku prejšnje pravice omogočil, da nasprotuje ustanovitvi znamke Skupnosti, če ni vzajemnosti.
         
      
            30.
         
         
            Kot je Splošno sodišče pravilno ugotovilo v točki 30 izpodbijane sodbe, iz pripravljalnega gradiva za Uredbo št. 40/94 izhaja volja zakonodajalca Skupnosti, da se področje uporabe člena 8(3) te uredbe (ki je nato postal člen 8(3) Uredbe št. 207/2009) ohrani v natančno opredeljenih mejah. Uporaba te določbe zlasti za podobne znamke za podobne proizvode je bila izrecno zavrnjena. V tem okviru v nasprotju s tem, kar trdi EUIPO, dejstva, da v navedenem členu ni izrecno omenjena njegova uporaba v primeru podobnih znakov od izvajalca, ni mogoče enačiti z neobstojem izrecnega napotila na pojem enakosti. Po eni strani je namreč to, da si posrednik ali zastopnik prilasti znak, ki je enak znaku imetnika, tipičen primer, na katerega se nanaša zadevna določba in ki je nedvoumno razviden iz besedila te določbe, po drugi strani pa je, kot je bilo omenjeno, opustitev vsakršnega sklicevanja na pojem podobnosti posledica natančne volje zakonodajalca Skupnosti, ki je bila dvakrat izražena v zakonodajnem postopku, v katerem je bila sprejeta Uredba št. 40/94, in sicer prvič nakazano, drugič pa izrecno.
         
      
            31.
         
         
            Naj dodam, da je trditev, da je zakonodajalec Skupnosti nameraval omejiti območje uporabe obravnavanega relativnega razloga za zavrnitev na položaj, v katerem obstaja objektivno ujemanje med nasprotujočima si znakoma, je podprta s tem, da za njegovo uporabo ni bilo treba dokazati drugih elementov, ne glede na to, če so ti objektivni (na primer obstoj neupravičene prednosti nepooblaščenega posrednika ali zastopnika ali škoda zakonitega imetnika) ali subjektivni (na primer nepošteno ravnanje nepooblaščenega posrednika ali zastopnika). V primeru takega ujemanja je imetnik samodejno varovan, razen če nepooblaščeni posrednik ali zastopnik ne more utemeljiti svojega ravnanja, čeprav je to prepuščeno njegovi pobudi.
         
      
      4) Teleološka razlaga
   
   
            32.
         
         
            Kot je bilo priznano v sodni praksi Splošnega sodišča, je namen relativnega razloga za zavrnitev iz člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 preprečiti, da posrednik ali zastopnik zlorabi znamko zakonitega imetnika te znamke, tako da bi z izkoriščanjem pridobljenega znanja in izkušenj, pridobljenih v delovnem razmerju s tem imetnikom, neupravičeno izkoristil delo in naložbe tega imetnika. (
                  30
               ) Uporablja se predvsem v položajih, v katerih imetnik varovane znamke, ki je zunaj Unije, ponuja svoje produkte in storitve izključno prek posrednika ali zastopnika. V takih okoliščinah je imetnik znamke izpostavljen tveganju nepoštenega ravnanja posrednika ali zastopnika. Ta bi lahko po tem, ko je znamko v Uniji registriral v svojem imenu, konkuriral istemu imetniku in na podlagi pridobljene prednosti imetniku onemogočil uporabo znamke ali, če ta še ni prisoten na trgu Unije, mu preprečil dostop. Nič ne preprečuje imetniku, da nasprotuje registraciji znamke na podlagi zadevnega relativnega razloga za zavrnitev, tudi če ima znamka kakršno koli obliko varstva v Uniji ali kateri od držav članic. Vendar pa ima v tem primeru na voljo tudi druge instrumente varstva iz člena 8, če so izpolnjeni pogoji uporabe.
         
      
            33.
         
         
            Široka razlaga člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, kot jo predlaga EUIPO, ki bi vključevala primer preproste podobnosti med znakom, za katerega se zahteva registracija, in znakom vlagatelja ugovora, bi nedvomno prispevala k uresničitvi cilja varstva, ki mu sledi ta določba. Vendar v nasprotju s tem, kar trdi EUIPO, ozka razlaga, in sicer omejitev področja uporabe člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 zgolj na primere enakosti nasprotujočih si znamk temu ne bi odvzela polnega učinka, temveč bi omejila cilj varstva na natančno opredeljene primere.
         
      
            34.
         
         
            Ker pa se ta razmejitev zdi v skladu tako z besedilom zadevne določbe kot z jasnim namenom zakonodajalca Unije, se sprašujem, ali ne bi bilo mogoče zanemarite te razlage navedene določbe in dati prednost razlagi te določbe, za katero menim, da presega preprosto teleološko razlago in vodi do uporabe predpisa, ki ga vsebuje, po analogiji. (
                  31
               ) V zvezi s tem opozarjam, prvič, da je Sodišče že imelo priložnost pojasniti, da uporaba teleološke razlage ne more privesti do razlage zadevne odločbe, ki bi bila v nasprotju z njenim besedilom, (
                  32
               ) in drugič, da je treba ne glede na vse druge preudarke člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 šteti za izjemo od načela prednosti, ki je značilno za pravo znamk (
                  33
               ) in ga je kot tako treba razlagati ozko in ga torej ni mogoče razlagati po analogiji. (
                  34
               )
         
      
      5) Člen 6.septies Pariške konvencije
   
   
            35.
         
         
            Naj spomnim, da lahko Sodišče v skladu z ustaljeno sodno prakso razlaga določbe mednarodnih sporazumov, če se nanje sklicuje pravo Unije ali če je bilo to pravo sprejeto z namenom njihovega prenosa v Unijo. (
                  35
               )
         
      
            36.
         
         
            Člen 6.septies, ki je bil vstavljen v besedilo Pariške konvencije po revizijski konvenciji v Lizboni leta 1958, (
                  36
               ) je namenjen varstvu imetnika varovane znamke v eni od držav pogodbenic Konvencije pred zlorabami od posrednika ali zastopnika tega imetnika v drugi državi pogodbenici. (
                  37
               ) Določa tri različne oblike varstva, katerih namen je preprečiti, da bi posrednik ali zastopnik registriral znamko imetnika, ali zahteval razglasitev njene ničnosti, prepovedal njeno uporabo brez imetnikovega dovoljenja ter na imetnika znamke omogočiti prenos znamke, ki je predmet nezakonite registracije posrednika ali zastopnika. Kot je bilo že omenjeno, Uredba št. 207/2009 (zdaj tudi Direktiva 2015/2436) priznava vse tri oblike varstva.
         
      
            37.
         
         
            Besedilo člena 6.septies Pariške konvencije v verodostojni francoski različici (
                  38
               ) še jasneje od ustrezne različice člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 navaja, da je predmet zahteve za registracijo od posrednika ali zastopnika znamka imetnika. (
                  39
               ) Res je, kot je poudaril EUIPO, da je tako v gradivu za pripravo konference v Lizboni (
                  40
               ) kot v Navodilih za izvajanje Pariške konvencije (
                  41
               ) navedeno, da je treba področje uporabe te določbe razumeti tako, da zajema tako „enake“ kot „podobne“ znamke. (
                  42
               ) Ker pa besedilo člena 6.septies ne podpira take razlage, menim, da je Sodišče v točki 35 izpodbijane sodbe pravilno ugotovilo, da ta določba predpostavlja, da se nasprotujoči si znamki medsebojno ujemata.
         
      
            38.
         
         
            Ta ugotovitev nikakor ni odločilna za razlago člena 8(3) Uredbe št. 207/2009. Čeprav je namreč treba to določbo razlagati v skladu s členom 6.septies Pariške konvencije, ta državam pogodbenicam daje široko polje proste presoje, ki med drugim lahko še naprej prosto določajo, v svojem nacionalnem pravu, obširnejše varstvo industrijske lastnine, kot je določeno v tej konvenciji. (
                  43
               )
         
      
      6) Sklepi glede razlage člena 8(3) Uredbe št. 207/2009
   
   
            39.
         
         
            Člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 določa, da lahko imetnik znamke, tudi če je ta varovana samo zunaj ozemlja EU, nasprotuje zlorabi njegove znamke z registracijo od njegovega posrednika ali zastopnika. Gre za edinstveni primer, v katerem je dopusten ugovor zoper prijavo, katere vložitev je treba razumeti kot kršitev splošnega načela dobre vere. (
                  44
               ) V drugih primerih oškodovanci ne morejo preprečiti registracije znamke in imajo na voljo samo tožbo za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 52(1)(b) navedene Uredbe.
         
      
            40.
         
         
            Razlogi te raznolikosti ureditve so številni, od zahteve po tem, da se v sistem znamke Unije uvede določba, s katero bi se prenesel člen 6.septies Pariške konvencije, do želje, da se postopek registracije ne bi otežil z ugovori zoper domnevne zlorabe vloge, v katerih drugače kakor v primerih iz člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 ni mogoče domnevati, da je prijavitelj ravnal v slabi veri (razen z utemeljitvijo), temveč jo je treba dokazati. Vendar se mi zdi, da ta določba, enako kot člen 6.septies Pariške konvencije, temelji tudi na zamisli, da ima pravico do vložitve ali odobritve vloge za registracijo njegove znamke na ozemlju, na katerem ne uživa izključnega varstva lastnika, in da se torej ne glede na nepošteno ravnanje s to določbo sankcionira predvsem neobstoj zakonitosti posrednika ali zastopnika, ki ni pooblaščen za oddajo vloge. Tudi s tega vidika je treba po mojem mnenju razumeti potrebno ujemanje med znamkami, ki izhaja iz besedila te določbe.
         
      
            41.
         
         
            Ob tem iz vsega navedenega izhaja, da razlaga člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, v skladu s katero se relativni razlog za zavrnitev, ki je v njem naveden, uporabi tudi v primeru podobnih znakov, vsaj v delu, v katerem se sklicuje na zavajajočo podobnost iz odstavka 1(b) tega člena, ne bi bila v skladu niti z besedilom te določbe niti z očitnim namenom zakonodajalca Skupnosti ob uvedbi te določbe v sistem znamke Unije. Drugače povedano, merilo, na katerem temelji presoja primerjave znakov za namene uporabe navedene določbe, ne more biti enako kot v primeru ugovorov zoper registracijo, ki temeljijo na varovanih pravicah na ozemlju Unije.
         
      
            42.
         
         
            Vendar iz navedenega ne izhaja avtomatično, da je treba člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da je ugovor mogoč samo v primeru dvojne identitete nasprotujočih si znakov in proizvodov ali storitev, ki jih označujeta, v smislu odstavka 1(a) tega člena. Kot namreč pravilno trdi EUIPO, bi razlaga te določbe, ki bi njeno področje uporabe pogojevala s preizkusom enakosti nasprotujočih si znakov in, a fortiori, s preizkusom dvojne identitete posredniku ali zastopniku omogočila, da se izogne sankciji neregistracije znamke s tem, da nekoliko spremeni znak ali opis proizvodov ali storitev, ki jih ta znak označuje. Zaradi široke možnosti izogibanja predpisu naj bi bil ta pretežno neučinkovit.
         
      
            43.
         
         
            Kot je bilo zgoraj navedeno, ima v sistematiki člena 8 Uredbe št. 207/2009 relativni razlog za zavrnitev iz odstavka 3 tega člena svojo neodvisnost. Ker ni izrecnega napotila na pojme iz odstavka 1(a) in (b) navedenega člena, je mogoče povezavo med nasprotujočimi si znamkami, da bi bile upravičene do varstva, ki ga zagotavlja ta določba, opredeliti neodvisno od pomena, ki je s temi pojmi priznan v okviru relativnih razlogov za zavrnitev v skladu z odstavkom 1 navedenega člena 8.
         
      
            44.
         
         
            Čeprav je res, kot je že bilo navedeno, da v skladu z besedilom člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 taka povezava predpostavlja povezavo med nasprotujočima si znakoma, vseeno ne verjamem, da bi bilo treba tako povezavo samodejno izključiti, če med njima ni absolutne enakosti. Prav tako menim, da se varstvo, ki ga ponuja ta določba, imetniku znamke ne sme zavrniti zgolj zato, ker ni stroge enakosti med proizvodi ali storitvami, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki.
         
      
            45.
         
         
            Torej je treba določiti merilo, v skladu s katerim je treba šteti, da ujemanje, ki se zahteva za uporabo zadevnega relativnega razloga za zavrnitev kljub obema nasprotujočima si znamkama ter njunim proizvodom in storitvam, ni enako.
         
      
            46.
         
         
            V tem postopku je EUIPO po mojem mnenju ohranil preveč prilagodljivo stališče glede nujnosti določitve takega merila, ker je, kot se zdi, trdil, da diskriminacija med primeri, v katerih se uporabi relativni razlog za zavrnitev, in primeri, v katerih se ne uporablja, presega razmerje med nasprotujočimi si znaki v posameznem primeru, ob obstoju neopravičenega izkoriščanja od posrednika ali zastopnika, ki ni pooblaščen za vložitev in uporabo znamke. Menim, da je treba to stališče zavrniti. Kot sem namreč že navedel, čeprav ni dvoma, da je namen člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 preprečiti posredniku ali zastopniku, da zlorabi razmerje, ki ga povezuje z imetnikom znamke, ta člen predpostavlja ujemanje nasprotujočih si znakov. To ujemanje je treba presojati na podlagi vnaprej določenega merila, zlasti z zahtevo po pravni varnosti.
         
      
            47.
         
         
            Ob tem poudarjam, da je merilo „bistvene enakovrednosti“ med nasprotujočima si znakoma, ki so na sredini poti med „enakostjo“ in „podobnostjo“, ki povzroča zmedo, povzeto v smernicah EUIPO, v katerih je navedeno, da se ta določba ne uporablja le v primeru enakosti znamk in enakosti proizvodov in storitev, ampak tudi „če znak, ki ga zahteva zastopnik ali posrednik, v bistvu upodablja prejšnjo znamko z manjšimi spremembami, dodatki ali izbrisi, ki bistveno ne vplivajo na njen razlikovalni učinek“, in kadar so „nasprotujoči si proizvodi in storitve podobni ali enakovredni v trgovinskih pogojih“. (
                  45
               ) Čeprav se te smernice nanašajo tudi na preizkus zavajanja med znamkami, (
                  46
               ) se mi zdi, da vsaj v besedilu merila, ki ga predlagajo, zahteva tesnejšo povezavo med znamkami in njihovimi proizvodi in storitvami od merila, ki bi povzročilo nevarnost zmede.
         
      
            48.
         
         
            Menim, da je treba to merilo uporabiti, če ne privede do presoje obstoja verjetnosti zmede med nasprotujočima si znakoma. Člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 je treba po mojem mnenju poleg enakih znakov uporabiti tudi takrat, kadar znamka, ki jo je prijavil posrednik ali zastopnik, povzroči manjše spremembe, dodatke ali izbrise, ki bistveno ne vplivajo na razlikovalni učinek prejšnje znamke. Tako je, kot je navedeno v smernicah EUIPO, kadar prijavljena znamka brez bistvenih sprememb ponazarja „srce“ prejšnje znamke, torej element ali elemente, na katerih temelji njen razlikovalni učinek. To presojo je treba opraviti tako, da se znaka primerjata objektivno. Če na podlagi te primerjave kljub določeni stopnji podobnosti med znakoma ni mogoče ugotoviti bistvene enakovrednosti, se ta določba ne uporablja in zakoniti imetnik znamke bo lahko morebiti vložil tožbo za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (zdaj člen 59(1)(b) Uredbe št. 2017/1001). Prav tako se člen 8(3) te Uredbe ne uporablja, če med proizvodi in storitvami, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, ni podobnosti ali enakovrednosti. Tako se lahko interesi legitimnega imetnika, ki je na primer zasnoval geografsko razširitev svoje znamke, s tožbo za ugotovitev ničnosti zaščitijo šele naknadno.
         
      
      
         (b)
       
         Sklep glede prvega pritožbenega razloga
      
   
   
            49.
         
         
            Glede na vse navedeno menim, da je Splošno sodišče s tem, da je člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 razlagalo tako, da se uporablja le v primeru enakosti nasprotujočih si znamk, napačno uporabilo pravo in da je zato treba prvemu pritožbenemu razlogu ugoditi.
         
      
      B. Drugi pritožbeni razlog v zvezi s kršitvijo člena 36 Statuta Sodišča
   
   
      
         1.
       
         Izpodbijana sodba
      
   
   
            50.
         
         
            Drugi pritožbeni razlog je usmerjen proti točkam od 39 do 42 izpodbijane sodbe.
         
      
            51.
         
         
            Sodišče je, potem ko je v točki 37 izpodbijane sodbe ugotovilo, da se člen 8(3) uredbe št. 207/2009 uporablja, le če sta nasprotujoči si znamki enaki, odločilo, da se kot „posredna“ v zvezi z vprašanjem enakosti uporabi sodna praksa, ki izhaja iz člena 15 Uredbe št. 207/2009 (zdaj člen 18 Uredbe št. 2017/1001) na področju dokazov o uporabi, (
                  47
               ) in v točki 40 izpodbijane sodbe razsodilo, da namerava ugotoviti, ali sta nasprotujoča si znaka „enaka“, zlasti na podlagi te sodne prakse. V naslednji točki 41 izpodbijane sodbe je potrdilo ugotovitev odbora za pritožbe, da je treba nasprotujoča si znaka šteti za podobna, neobstoj enakosti med navedenima znamkama pa je označilo kot „jasno“ in „očitno“. V točki 42 izpodbijane sodbe je Sodišče torej ugotovilo, da je odbor za pritožbe napačno menil, da se člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 napačno uporablja, kadar zadevna znaka nista enaka.
         
      
      
         2.
       
         Trditve strank
      
   
   
            52.
         
         
            EUIPO z drugim pritožbenim razlogom zoper izpodbijano sodbo navaja dva različna očitka. Prvič, Splošnemu sodišču očita, da je s tem, da je pojem „enakost“ uporabilo za dva pravno različna položaja, podalo protislovno obrazložitev. EUIPO meni, da preizkus iz člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009 ni povezan s pojmom „enakost“, uporaba tega preizkusa pa ni združljiva z ozko razlago člena 8(3) te Uredbe, ki jo je podalo Splošno sodišče. Drugič, EUIPO trdi, da Splošno sodišče v nasprotju s tem, kar je bilo razsojeno v točki 40 izpodbijane sodbe, ni opravilo navedenega preizkusa, temveč je zgolj ugotovilo, da nasprotujoča si znaka nista očitno enaka.
         
      
            53.
         
         
            Družba John Mills odgovarja, da se je Sodišče zgolj sklicevalo na člen 15 Uredbe št. 207/2009, da bi pojasnilo, da je bil pojem „enakost“ v okviru te določbe niansiran in da tudi člen 8(3) te Uredbe ne zahteva uporabe strogega preizkusa enakosti. Sodišče naj bi v točki 41 izpodbijane sodbe ugotovilo, da nasprotujočih si znakov ni mogoče šteti za enake tudi na podlagi omilitve pojma „enakosti“ iz člena 15 Uredbe št. 207/2009.
         
      
      
         3.
       
         Analiza
      
   
   
            54.
         
         
            Menim, da je treba tudi očitkoma, ki ju je EUIPO navedel v okviru drugega pritožbenega razloga, ugoditi.
         
      
            55.
         
         
            Prvič, strinjam se s tožečo stranko, da se člen 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009 ne nanaša na preizkus „enakosti“, temveč na „bistveno enakovrednost“, ki je nekoliko podoben tistemu, predlaganem v odstavku 48 teh sklepnih predlogov, na podlagi katerega je treba ugotoviti enega ali več razlikovalnih elementov znaka in preveriti, ali so bili ti elementi bistveno spremenjeni v gospodarski uporabi registrirane znamke. (
                  48
               ) Kot je EUIPO pravilno navedel, ta preizkus nasprotno predpostavlja, da zadevna znaka nista enaka. (
                  49
               ) Poleg tega je treba poudariti, da ima primerjava med registrirano različico znamke in njeno različico, ki se uporablja v gospodarskem prometu, ki je podlaga za uporabo člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009, drugačen cilj in ustreza drugačni logiki kot med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko, v smislu uporabe člena 8 te Uredbe. V prvem primeru je namreč ta primerjava namenjena temu, da se omogoči dokaz o uporabi znamke od njenega imetnika, tudi če je ta znak zaradi tržnega izkoriščanja spremenil tako, da se je bolje prilagodil zahtevam trženja in oglaševanja proizvodov ali storitev, ki jih označuje, ne da bi spremenil njegov razlikovalni učinek. (
                  50
               ) V skladu s tem ciljem se preizkus snovne vrednosti iz člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009 opravi glede na celoto elementov, ki zahtevajo upoštevanje zahtev in poslovnih običajev v zadevnem sektorju, (
                  51
               ) pa tudi ohranitev razlikovalne funkcije znaka, kot jo konkretno uporablja imetnik znamke. (
                  52
               )
         
      
            56.
         
         
            Drugič, kot pravilno trdi EUIPO, Sodišče v nasprotju z namenom, navedenim v točki 40 izpodbijane sodbe, ni izvedlo vsebinske primerjave nasprotujočih si znakov, ki jo je opravil odbor za pritožbe, da bi preverilo, ali so bili rezultati te primerjave združljivi z uporabo preizkusa iz člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009. Nasprotno pa se je s formalističnim in vsebinsko krožnim sklepanjem omejilo na trditev, da je odbor za pritožbe ugotovil, da sta nasprotujoči si znamki zgolj podobni, zato ju po definiciji ni mogoče šteti za enaki, kar pomeni, ne da bi to izrecno trdilo, da navedenega preizkusa, ki ga je Splošno sodišče zgolj opredelilo kot „enakega“, nikakor ni mogoče šteti za izpolnjenega.
         
      
            57.
         
         
            Glede na navedeno menim, da je treba ugoditi tudi drugemu pritožbenemu razlogu.
         
      
      C. Sklep v zvezi s pritožbo
   
   
            58.
         
         
            Pritožbena razloga sta po mojem mnenju utemeljena. Zato menim, da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti. V skladu s členom 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča, Sodišče odločitev Splošnega sodišča razveljavi, če je pritožba utemeljena. Če stanje postopka to dovoljuje, lahko samo dokončno odloči o zadevi ali pa jo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču. Stanje postopka dovoljuje, da Sodišče odloči o drugem očitku edinega tožbenega razloga, ki ga je navedla družba John Mills.
         
      
      V. Drugi očitek edinega tožbenega razloga pred Sodiščem
   
   
            59.
         
         
            Iz besedila točk 33 in 34 sporne odločbe je jasno razvidno, da je odbor za pritožbe primerjal nasprotujoči si znamki, da bi presodil, ali z vidika potrošnika Unije obstaja morebitna verjetnost zmede. Zdi se torej, da je odbor za pritožbe uporabil drugačen preizkus kot pri uporabi člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, ki je naveden v odstavku 63 teh sklepnih predlogov. Drugi očitek iz edinega pritožbenega razloga družbe John Mills je torej treba sprejeti in sporno odločbo razglasiti za nično.
         
      
      VI. Stroški
   
   
            60.
         
         
            Sodišče v skladu s členom 184(2) Poslovnika Sodišča odloči o stroških, če pritožba ni utemeljena ali če je utemeljena in Sodišče samo dokončno odloči v sporu. Ker predlagam ugoditev pritožbi in ker je EUIPO predlagal, naj se družbi John Mills naloži plačilo stroškov, je treba tej družbi naložiti plačilo stroškov pritožbenega postopka. Ker poleg tega predlagam, naj se ugodi tožbi, ki jo je na prvi stopnji vložila družba John Mills in naj se razveljavi izpodbijana odločba, predlagam Sodišču, naj ohrani razdelitev stroškov iz točk 2 in 3 izreka izpodbijane sodbe.
         
      
      VII. Predlog
   
   
            61.
         
         
            Glede na navedeno Sodišču predlagam, naj:
            
                     –
                  
                  
                     razveljavi sodbo z dne 15. oktobra 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679);
                  
               
                     –
                  
                  
                     razveljavi odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 5. oktobra 2016 (zadeva R 2087/2015-1);
                  
               
                     –
                  
                  
                     družbi John Mills naloži plačilo stroškov postopka pred Sodiščem;
                  
               
                     –
                  
                  
                     ohrani razdelitev stroškov postopka pred Splošnim sodiščem, ki je navedena v točkah 2 in 3 izreka sodbe z dne 15. oktobra 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, EU:T:2018:679).
                  
               
      (
         1
      )	Jezik izvirnika: italijanščina.
   (
         2
      )	Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).
   (
         3
      )	Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).
   (
         4
      )	Sodišče se je že izreklo, čeprav samo posredno, o vprašanju, ki je bilo postavljeno v tej zadevi v sodbah z dne 6. septembra 2006, DEF‑TEC Defense Technology/UAMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241); z dne 13. aprila 2011, Safariland/UAMI – DEF‑TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171), in z dne 29. novembra 2012, Adamowski/UAMI-Fagumit (FAGUMIT) (T‑537/10 in T‑538/10, EU:T:2012:634).
   (
         5
      )	UL 1994, L 336, str. 214.
   (
         6
      )	UL 1994, L 336, str. 3.
   (
         7
      )	Recueil des traités des Nations unies, zvezek 828, št. 11851, str. 305 (v nadaljevanju: Pariška konvencija).
   (
         8
      )	Podobna določba je bila vključena samo v zadnjo direktivo o uskladitvi prava znamk, glej člen 5(3)(b) Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1). Pred to spremembo so morale države članice vseeno izvajati člen 6(f) Pariške konvencije.
   (
         9
      )	Člen 13(1)(a) Direktive 2015/2436.
   (
         10
      )	Člen 13(1)(b) Direktive 2015/2436.
   (
         11
      )	Uredba št. 207/2009 je bila z učinkom od 1. oktobra 2017 razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1). V novi uredbi je navedeno, brez pomembnih sprememb za ta primer, besedilo zgoraj navedenih določb Uredbe št. 207/2009 (člen 11, člen 18 in člen 53(1)(b) Uredbe št. 207/2009 so postali člen 13, člen 21(1) in člen 60(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001).
   (
         12
      )	Glej v tem smislu sodbo z dne 6. septembra 2006, DEF‑TEC Defense Technology/UAMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241, točka 38), navedeno v točki 17 izpodbijane odločbe.
   (
         13
      )	Gre za pogoje, navedene v točki 61 sodbe z dne 13. aprila 2011, Safariland/UAMI – DEF‑TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑262/09, EU:T:2011:171), navedene v točki 18 izpodbijane odločbe.
   (
         14
      )	Glej točko 13 izpodbijane sodbe in točke od 20 do 25 izpodbijane odločbe.
   (
         15
      )	Odbor za pritožbe je menil, prvič, da med „kozmetične izdelke“, ki jih zajema prijavljena znamka, spada „puder za obraz, ki vsebuje minerale“, ki ga zajema prejšnja znamka, in drugič, da so preostali proizvodi, ki jih zajema prijavljena znamka, povezani s proizvodi, ki jih zajema prejšnja znamka; glej točko 14 izpodbijane sodbe ter točki 30 in 31 izpodbijane odločbe.
   (
         16
      )	Odbor za pritožbe je najprej poudaril očitno podobnost med prvima dvema besednima elementoma („magic“ in „minerals“) prejšnje znamke in besednima elementoma prijavljene znamke. Nato je poudaril, da je lahko upoštevna javnost Unije prejšnjo znamko dojemala kot znak, ki je sestavljen iz dveh elementov: iz elementa „by jerome alexander“ kot oznake matične družbe in elementa „magic minerals“„verjetno kot oznake samega proizvoda ali pa vrste proizvodov“; glej točko 15 izpodbijane sodbe, in točke od 33 do 35 sporne odločbe.
   (
         17
      )	Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o blagovni znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146).
   (
         18
      )	Sodbe z dne 24. junija 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, točka 25); z dne 27. septembra 2012, Partena (C‑137/11, EU:C:2012:593, točka 56), in z dne 10. marca 2005, easyCar (C‑336/03, EU:C:2005:150, točka 21).
   (
         19
      )	Glej med drugim sodbi z dne 24. junija 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, točka 26), in z dne 30. januarja 2001, Španija/Svet (C‑36/98, EU:C:2001:64, točka 47 in navedena sodna praksa).
   (
         20
      )	Glej med drugim sodbi z dne 24. junija 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, točka 26), in z dne 19. septembra 2013, Brey (C‑140/12, EU:C:2013:565, točka 74).
   (
         21
      )	Poleg italijanske različice glej na primer angleško, francosko, nemško, romunsko, portugalsko različico.
   (
         22
      )	Na podlagi besedila člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 v španskem jeziku „[m]ediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre […]“.
   (
         23
      )	Drugi stavek točke 25 izpodbijane sodbe je povezan s prvim, v katerem je Sodišče izpostavilo cilj člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 s posledično povezavo, uvedeno s predlogom „torej“ („thus“ v angleščini, ki je verodostojni jezik postopka, in „donc“ v francoščini, v katerem je bil dokument napisan).
   (
         24
      )	III/ex/C/268/77‑E, na voljo v angleščini prek internetne povezave http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf.
   (
         25
      )	Predlog uredbe (EGS) Sveta o znamki Skupnosti, vložen 25. novembra 1980, COM/1980/635/FINAL/2 (UL 1980, C 351, str. 5), člen 7(3) (v nadaljevanju: predlog uredbe o znamki Skupnosti).
   (
         26
      )	Vendar pa je bil določen relativni razlog za ničnost znamke, registrirane od posrednika ali zastopnika brez soglasja imetnika [člen 42(1)(a) predloga uredbe o znamki Skupnosti].
   (
         27
      )	Nepošteno ravnanje je omogočalo samo preprečitev staranja zaradi dopustitve ničnostne tožbe (člen 44 predloga uredbe o znamki Skupnosti) in omejitev nezmožnosti upravljanja prejšnjih pravic lokalnega obsega zoper znamko Skupnosti v primeru dopustitve.
   (
         28
      )	Za rekonstrukcijo zgodovine nastanka določb Uredbe št. 40/94 v zvezi z nepoštenim ravnanjem glej Tsoutsanis, Trade Mark Registrations in Bad faith, 2010, Oxford University Press, str. 47 in naslednje.
   (
         29
      )	Glej ugotovitve sestanka delovne skupine za intelektualno lastnino (znamke), ki je potekal v Bruslju 13. in 14. septembra 1982, dok. št. 11035/82 z dne 1. decembra 1982, Priloga I. Obvestilo je bilo zapisano z naslednjo ubeseditvijo: „The working party did not adopt a suggestion for the German delegation that this provision should also apply to similar trade marks for similar products.“
   (
         30
      )	Glej sodbo z dne 6. septembra 2006, DEF‑TEC Defense Technology/UAMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, EU:T:2006:241, točka 38).
   (
         31
      )	V tem smislu glej odločitev odbora za pritožbe (točka 27).
   (
         32
      )	V tem smislu glej sodbi z dne 23. marca 2000, Met‑Trans in Sagpol (C‑310/98 in C‑406/98, EU:C:2000:154, točka 32), in z dne 15. septembra 2016, Mc Fadden (C‑484/14, EU:C:2016:689, točke od 68 do 70).
   (
         33
      )	V delu, v katerem zagotavlja varstvo znamkam, ki niso varovane na ozemlju Unije, glej A. Kur, Not prior in time, but superior in right – how trademark registrations can be affected by third‑party interests in a sign, International Review of Intellectual Property and Competition Law, IIC, 2013, 44(7), str. 790 in naslednje.
   (
         34
      )	Glej sodbo z dne 26. septembra 2013, Salzgitter Mannesmann Handel (C‑157/12, EU:C:2013:597, točka 39).
   (
         35
      )	Glej sodbo z dne 11. marca 2003, Ansul (C‑40/01, EU:C:2003:145, točke 32 in naslednje).
   (
         36
      )	O vključitvi določbe, ki varuje imetnika znamke pred morebitnimi zlorabami posrednika, se je razpravljalo tako na revizijski konferenci v Haagu leta 1925 kot na konferenci v Londonu leta 1934, vendar je naletela na nasprotovanje več delegacij, zlasti japonske, glej S. Ricketson, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a Commentary, Oxford, 2015, str. 579 in naslednje.
   (
         37
      )	Glej različne zlorabe, na katere se nanašajo akti konference v Lizboni z dne od 6. do 13. oktobra 1958, točka XVII programa, str. 680.
   (
         38
      )	Glej člen 29(1)(c) Pariške konvencije.
   (
         39
      )	V francoski različici „Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque dans son propre nom (…)“, pri čemer je poudarek moj.
   (
         40
      )	Glej str. 681.
   (
         41
      )	Glej G. H. C. Bodenhausen, Guide d’application de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revidée à Stockholm en 1967, str. 131 (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf); v nadaljevanju: Navodila za izvajanje Pariške konvencije.
   (
         42
      )	Vendar poudarjam, da je v Navodilih za izvajanje Pariške konvencije, str. 131, navedeno, da se člen 6. septies „lahko“ uporablja, tudi če sta nasprotujoča si znaka podobna, in ne enaka, na podlagi česar je mogoče razumeti, da taka uporaba ni del normativne vsebine te določbe.
   (
         43
      )	Glej akte Pariške konvencije, I, str. 131.
   (
         44
      )	Komisija je ob reformi Uredbe št. 207/2009 predlagala uvedbo možnosti nasprotovanja registraciji znamke v vseh primerih vložitve prijave z nepoštenim ravnanjem, pri čemer pa se ne spremeni in torej ostane neodvisen relativni razlog za zavrnitev, povezan z zlorabo posrednika ali zastopnika zakonitega imetnika znamke, glej COM(2013) 161 final, člen 8(3)(b). Vendar je bil ta predlog zavrnjen.
   (
         45
      )	Smernice za preizkušanje v Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino, del C, naslovljen „Ugovor“, razdelek 3, naslovljen „Nepooblaščena vložitev, ki jo opravijo posredniki imetnika blagovne znamke“ (v nadaljevanju: smernice EUIPO), ki so na voljo na spletnem mestu EUIPO, str. 19.
   (
         46
      )	Glej smernice EUIPO, str. 19, v skladu s katerimi bi v „takšnem primeru to pomenilo resen poseg v imetnikove interese, zlasti če bi se prejšnja znamka že uporabljala, spremembe, ki jih je sprejel prijavitelj, pa ne bi bile dovolj izrazite, da bi bilo mogoče izključiti zmedo“.
   (
         47
      )	Glej točko 39 izpodbijane sodbe. V skladu z odstavkom 1, drugi pododstavek, točka (a), tega člena se kot uporaba znamke šteje „uporaba znamke Skupnosti v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke“.
   (
         48
      )	Glej na primer sodbo z dne 13. septembra 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Upodobitev mnogokotnika) (T‑146/15, EU:T:2016:469, točka 28), na podlagi katere „je treba za ugotovitev spremembe razlikovalnega učinka registrirane znamke preučiti razlikovalni in prevladujoči učinek dodanih elementov na podlagi bistvenih lastnosti vsakega od teh elementov in relativnega položaja posameznih elementov v obliki znamke“; glej tudi sodbo z dne 1. decembra 2016, (C‑642/15 P, neobjavljena, EU:C:2016:918, točka 29).
   (
         49
      )	Glej na primer sodbo z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750), v kateri je Sodišče za enakovredni v smislu člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009 štelo besedno in figurativno znamko, sestavljeno iz izraza „cactus“ in stiliziranega vzorca kaktusa, ter znamko, v kateri je bil izpuščen besedni del, prikazan pa je bil samo stiliziran vzorec.
   (
         50
      )	Glej sodbi z dne 23. februarja 2006, Il Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, EU:T:2006:65, točka 50), in z dne 3. julija 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO (C‑668/17 P, EU:C:2019:557, točka 56).
   (
         51
      )	Glej na primer sodbi z dne 18. julija 2013, Specsavers International Healthcare in drugi (C‑252/12, EU:C:2013:497, točke od 21 do 26), in z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15 P, EU:C:2017:750).
   (
         52
      )	Glej sodbo z dne 18. julija 2013, Specsavers International Healthcare in drugi (C‑252/12, EU:C:2013:497, točka 23).