CELEX: 62020CC0421
Language: nl
Date: 2021-10-28
Title: Conclusie van advocaat-generaal M. Szpunar van 28 oktober 2021.#Acacia Srl tegen Bayerische Motoren Werke AG.#Verzoek van het Oberlandesgericht Düsseldorf om een prejudiciële beslissing.#Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Gemeenschapsmodellen – Verordening (EG) nr. 6/2002 – Artikel 82, lid 5 – Rechtsvordering ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden – Nevenvorderingen bij de vordering wegens inbreuk – Toepasselijk recht – Artikel 88, lid 2 – Artikel 89, lid 1, onder d) – Verordening (EG) nr. 864/2007 – Recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (,Rome II’) – Artikel 8, lid 2 – Land waar de inbreuk op het intellectuele-eigendomsrecht is gepleegd.#Zaak C-421/20.

Voorlopige editie
CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
M. SZPUNAR
van 28 oktober 2021 (1)

Zaak C‑421/20

Acacia Srl

tegen

Bayerische Motoren Werke AG

[verzoek van het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) om een prejudiciële beslissing]
„Prejudiciële verwijzing – Gemeenschapsmodellen – Internationale bevoegdheid – Toepasselijk materieel recht – Afgeleide rechten die voortvloeien uit de inbreuk op een gemeenschapsmodel – Lex fori – Plaats waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling is verricht”

I.      Inleiding

1.        De kern van het internationaal privaatrecht van de Unie bestaat uit bevoegdheids- en collisieregels in respectievelijk verordening (EU) nr. 1215/2012(2) en de tweelingverordeningen betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst en op niet-contractuele verbintenissen, te weten verordening (EG) nr. 593/2008(3) en verordening (EG) nr. 864/2007(4). 

2.        Deze verordeningen hebben een bijzonder ruime werkingssfeer. Wel is  voor de toepassing van de bevoegdheidsregels van verordening nr. 1215/2012 een extraneïteitselement vereist dat naar voren komt uit het internationale karakter van de betrokken rechtsverhouding wegens de betrokkenheid van meerdere staten.(5) Daarnaast zijn de collisieregels van de Rome I-verordening en de Rome II-verordening van toepassing in situaties waarin moet worden gekozen tussen de rechtsstelsels van verschillende landen.(6)

3.        Onverminderd deze vereisten met betrekking tot het bestaan van een extraneïteitselement, voorzien verordening nr. 1215/2012 en de Rome II-verordening verder in uitzonderingen ten gunste van specifieke Unierechtelijke bepalingen(7), waarbij prioriteit wordt gegeven aan onder meer de bepalingen van verordening (EG) nr. 6/2002(8).

4.        Deze prejudiciële verwijzing stelt het Hof in de gelegenheid de verhouding tussen deze drie verordeningen te verduidelijken wat betreft de situaties waarvan sprake in artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002, te weten situaties waarin een vordering wegens inbreuk wordt ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden. 
II.    Toepasselijke bepalingen

A.      Verordening nr. 6/2002

5.        Artikel 82 van verordening nr. 6/2002, met het opschrift „Internationale bevoegdheid”, bepaalt in lid 5:
„Procedures ingevolge de in artikel 81, onder a) en d), bedoelde rechtsvorderingen kunnen ook worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden.”

6.        Artikel 88 van deze verordening heeft als opschrift „Toepasselijk recht” en luidt: 
„1.      De rechtbanken voor het gemeenschapsmodel passen de bepalingen van deze verordening toe.
2.      Op alle zaken die niet in deze verordening zijn geregeld, past de rechtbank voor het gemeenschapsmodel het nationale recht toe, met inbegrip van zijn internationaal privaatrecht.
3.      Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, past een rechtbank voor het gemeenschapsmodel het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal modelrecht in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is.”
B.      Rome II-verordening

7.        Artikel 1 van de Rome II-verordening heeft als opschrift „Toepassingsgebied” en bepaalt in lid 1:
„Deze verordening is, in de gevallen waarin tussen de rechtsstelsels van verschillende landen moet worden gekozen, van toepassing op niet-contractuele verbintenissen in burgerlijke en in handelszaken. [...]”

8.        Artikel 8 van deze verordening, met het opschrift „Inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten”, bepaalt:
„1.      De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt gevorderd.
2.      De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een unitair communautair intellectuele-eigendomsrecht, wordt, voor alle aangelegenheden die niet door het desbetreffende communautaire instrument zijn geregeld, beheerst door het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd.
[...]”
III. Feiten in het hoofdgeding

9.        Acacia Srl is een vennootschap naar Italiaans recht die in Italië velgen voor motorvoertuigen produceert en deze goederen in de gehele Unie in de handel brengt.

10.      De vennootschap Bayerische Motoren Werke AG (hierna: „BMW”) is van mening dat het door Acacia in Duitsland in de handel brengen van bepaalde velgen inbreuk maakt op een ingeschreven gemeenschapsmodel waarvan zij houdster is en heeft in Duitsland bij een rechtbank voor het gemeenschapsmodel een vordering wegens inbreuk ingesteld. 

11.      Die rechtbank heeft zich op grond van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 bevoegd verklaard. 

12.      Bovendien heeft die rechtbank geoordeeld dat Acacia de door BMW gestelde inbreukmakende handelingen daadwerkelijk had verricht en staking van de aldus vastgestelde inbreuk gelast. Onder verwijzing naar artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening heeft diezelfde rechtbank het Duitse recht toegepast op de nevenvorderingen van BMW betreffende toekenning van een schadevergoeding, informatieverstrekking, overlegging van documenten, afgifte van de goederen met het oog op vernietiging ervan en verkrijging van boekhoudkundige informatie. Deze vorderingen zijn grotendeels toegewezen.

13.      Acacia heeft hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter. Zij heeft met name betoogd dat op de nevenvorderingen van BMW het Italiaanse recht van toepassing is.

14.      De verwijzende rechter bevestigt dat artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 er in casu toe leidt dat de Duitse gerechten bevoegd zijn en dat Acacia de door BMW gestelde inbreukmakende handeling heeft verricht.

15.      Die rechter heeft evenwel twijfels over het nationale recht dat van toepassing is op de nevenvorderingen van BMW en merkt op dat die kwestie in zekere zin doorslaggevend is voor de beslechting van het hoofdgeding. Uit een door Acacia overgelegd juridisch advies betreffende het Italiaanse recht blijkt dat de regels van het Duitse recht inzake de overlegging van documenten en verkrijging van boekhoudkundige informatie afwijken van die van het Italiaanse recht. Mocht het Italiaanse recht van toepassing zijn op de nevenvorderingen, dan moet de uitspraak in eerste aanleg worden gewijzigd.

16.      Volgens de verwijzende rechter vloeit uit artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening, zoals dit door het Hof is uitgelegd in het arrest Nintendo(9), voort dat het Italiaanse recht van toepassing is op het onderhavig geval. Die rechter merkt in dit verband op dat, aangezien de in Duitsland geleverde litigieuze goederen uit Italië afkomstig zijn, de schadeveroorzakende gebeurtenis zich in Italië heeft voorgedaan. Naar zijn oordeel is het in het arrest Nintendo vastgestelde criterium van de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis niet alleen van toepassing in de situatie waarin de inbreukmakende handelingen die verweerder wordt verweten, zijn verricht in meerdere lidstaten, zoals het geval was in de zaak die tot dat arrest heeft geleid, maar ook in de situatie waarin zij zijn verricht in één lidstaat, zoals in casu.

17.      Een dergelijke oplossing garandeert dat in beide situaties voor de schadeveroorzakende gebeurtenis hetzelfde recht geldt. Het arrest AMS Neve e.a.(10), dat door BMW wordt ingeroepen ter staving van haar standpunt dat op de nevenvorderingen het Duitse recht van toepassing is, doet niet af aan het vereiste om ervoor te zorgen dat in beide situaties hetzelfde materiële recht wordt toegepast.
IV.    Procedure bij het Hof en prejudiciële vragen

18.      In die omstandigheden heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) bij beslissing van 31 augustus 2020, ingekomen bij het Hof op 8 september 2020, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
„1)      Is het de geadieerde nationale rechter aan wie op grond van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 internationale rechtsbevoegdheid toekomt als rechterlijke instantie van de lidstaat waar inbreuken op gemeenschapsmodellen hebben plaatsgevonden, toegestaan om het nationale recht van de lidstaat waar deze rechter zetelt (lex fori), toe te passen op tot het grondgebied van zijn lidstaat beperkte nevenvorderingen?
2)      Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord: kan de ‚plaats waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling is verricht’ in de zin van het [arrest Nintendo], met het oog op het bepalen van het op nevenvorderingen toepasselijke recht overeenkomstig artikel 8, lid 2, van [de Rome II-verordening], ook zijn gelegen in de lidstaat waar consumenten wonen tot wie internetreclame is gericht en waar op een gemeenschapsmodel inbreukmakende goederen in de handel worden gebracht in de zin van artikel 19 van verordening nr. 6/2002, voor zover uitsluitend wordt opgekomen tegen het aanbieden en in de handel brengen van die goederen in deze lidstaat, ook wanneer het internetaanbod dat ten grondslag ligt aan dat aanbieden en in de handel brengen in een andere lidstaat op gang werd gebracht?”

19.      BMW en de Europese Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Dezelfde belanghebbenden waren vertegenwoordigd ter terechtzitting van 8 juli 2021.
V.      Analyse

A.      Eerste prejudiciële vraag

20.      Met zijn eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 1, lid 1, van de Rome II-verordening alsmede artikel 88, lid 2, en artikel 89, lid 1, onder d), van verordening nr. 6/2002 aldus moeten worden uitgelegd dat de situatie waarin een gerecht van een lidstaat op grond van artikel 82, lid 5, van laatstgenoemde verordening wordt aangezocht, geen geval is waarin tussen de rechtstelsels van verschillende landen moet worden gekozen in de zin van artikel 1, lid 1, van de Rome II-verordening, en dat niet het recht dat door de collisieregels van die verordening wordt aangewezen, maar de lex fori moet worden toegepast op tot het grondgebied van die lidstaat beperkte nevenvorderingen.

21.      Voordat ik op deze vraag inga, lijkt het mij nuttig te herinneren aan de context van de rechterlijke bevoegdheid van een gerecht dat wordt aangezocht op grond van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 (deel 1). Om een nuttig antwoord te kunnen geven op die vraag, zal ik daarna om te beginnen aantonen dat de veronderstelling dat de nevenvorderingen die in het hoofdgeding aan de orde zijn onder het beginsel van de lex fori processualis kunnen vallen en noodzakelijkerwijs worden beheerst door het recht van de lidstaat van het gerecht waarbij een vordering wegens inbreuk aanhangig is gemaakt, moet worden afgewezen (deel 2), om vervolgens te onderzoeken of de situatie waarin een gerecht van een lidstaat op grond van die bepaling wordt aangezocht, toepassing van de collisieregels vereist (deel 3).
1.      Artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002

22.      Gelet op de rechterlijke bevoegdheid van de gerechten van de lidstaten om kennis te nemen van vorderingen wegens inbreuk, voorziet verordening nr. 6/2002 in artikel 82, leden 1 tot en met 3, in een cascadesysteem van aanknopingspunten, waarbij het eerste de woonplaats van de gedaagde in de Unie is en het tweede de vestiging van de gedaagde in de Unie. Wanneer de gedaagde woonplaats noch vestiging op het grondgebied van de Unie heeft, bepaalt deze verordening vervolgens dat het forum actoris bevoegd is. Het derde en het vierde aanknopingspunt zijn namelijk respectievelijk de woonplaats en de plaats van vestiging van de eiser op het grondgebied van de Unie. Ten slotte, als ultima ratio, moeten de inbreukprocedures aanhangig worden gemaakt bij de gerechten van de lidstaat waar het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) zijn zetel heeft.

23.      Bovendien kunnen vorderingen wegens inbreuk krachtens artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 ook worden ingesteld bij de gerechten van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden. Zoals blijkt uit artikel 83 van verordening nr. 6/2002 is het gerecht dat wordt aangezocht op grond van artikel 82, lid 5, van die verordening, anders dan de gerechten die worden aangezocht op grond van artikel 82, leden 1 tot en met 3 ervan, alleen bevoegd om uitspraak te doen over feiten die hebben plaatsgevonden of dreigen plaats te vinden op het grondgebied van de lidstaat van het aangezochte gerecht.

24.      Een dergelijk cascadesysteem van aanknopingspunten, aangevuld met het aanknopingspunt van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden, komt ook voor in verordening (EU) 2017/1001(11). De rechtspraak van het Hof die in het kader van die verordening is ontwikkeld, met name die in het arrest AMS Neve e.a., kan dus ook worden toegepast op verordening nr. 6/2002. Zoals uit punt 64 van dat arrest blijkt, zijn de oplossingen wat betreft de bevoegdheidsregels niet noodzakelijkerwijs van toepassing op de collisieregels, die de kern van de onderhavige prejudiciële verwijzing vormen. Het arrest AMS Neve e.a. dient derhalve niet te worden beschouwd als een beperking of afwijking van het arrest Nintendo.
2.      Beginsel van de lex fori processualis

25.      Om het recht aan te wijzen dat van toepassing is op andere sancties dan die welke zijn vastgesteld in artikel 89, lid 1, onder a) tot en met c), van verordening nr. 6/2002, verwijst artikel 89, lid 1, onder d), van die verordening naar het recht van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken, zijn verricht, met de vermelding dat deze verwijzing ook de regels van het internationaal privaatrecht van die lidstaat omvat. In diezelfde geest verwijst artikel 88, lid 2, van die verordening op zijn beurt, wat betreft alle zaken die niet in die verordening zijn geregeld, naar het recht van de lidstaat van de rechtbank voor het gemeenschapsmodel waarbij met name een vordering wegens inbreuk aanhangig is gemaakt. 

26.      In de huidige context van het Unierecht moeten die verwijzingen, voor zover zij betrekking hebben op het internationaal privaatrecht, worden opgevat als verwijzingen naar de bepalingen van de Rome II-verordening.(12) In de lidstaten die de collisieregels van die verordening toepassen, resulteren de verwijzingen in artikel 89, onder d), en artikel 88, lid 2, van verordening nr. 6/2002 dus in aanwijzing van hetzelfde nationale recht.

27.      Gelet op het beginsel van de lex fori processualis, moeten de diverse aspecten van de procedure die niet het voorwerp zijn van uniforme bepalingen van het Unierecht daarentegen worden geregeld door het nationale recht van de lidstaat van het gerecht waarbij een vordering aanhangig is gemaakt.(13) Wat verordening nr. 6/2002 betreft lijkt dit beginsel te worden erkend in artikel 88, lid 3, ervan.(14) Een echo van het beginsel van de lex fori processualis is  bovendien ook te horen in artikel 89, lid 2, van die verordening, volgens welk artikel de rechtbank voor het gemeenschapsmodel tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht treft om de in artikel 89, lid 1, van die verordening genoemde bevelen te doen naleven.

28.      In het arrest H. Gautzsch Großhandel(15) worden nuttige referentiepunten verstrekt waaruit kan worden afgeleid dat de hypothese dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nevenvorderingen onder het beginsel van de lex fori processualis vallen, moet worden afgewezen.

29.      Wat in de eerste plaats een vordering tot vernietiging van de namaakproducten betreft, volgt uit het arrest H. Gautzsch Großhandel(16) dat deze behoort tot de „andere passende sancties” in de zin van artikel 89, lid 1, onder d), van verordening nr. 6/2002.

30.      Wat in de tweede plaats de vorderingen betreft tot vergoeding van de schade als gevolg van de activiteiten van degene die met deze handelingen inbreuk op het model heeft gemaakt en tot verkrijging van informatie over die activiteiten teneinde die schade te kunnen bepalen, deze vorderingen betreffen volgens het arrest H. Gautzsch Großhandel(17) geen sanctie in de zin van artikel 89 van verordening nr. 6/2002. Overeenkomstig artikel 88, lid 2, van die verordening vallen zij niettemin onder het nationale recht van de rechtbank voor het gemeenschapsmodel waarbij de zaak is ingeleid.

31.      Ten slotte ben ik van mening dat, in het verlengde van de logica van het arrest H. Gautzsch Großhandel(18), hetzelfde geldt voor vorderingen tot overlegging van documenten en verkrijging van boekhoudkundige informatie. De kenmerken van die vorderingen lijken niet erg af te wijken van die van een vordering tot verstrekking van informatie over de activiteiten van de inbreukmaker. In het arrest Nintendo(19) heeft het Hof immers bevestigd dat de nevenvorderingen tot overlegging van boekhoudkundige en andere documenten hetzij onder artikel 89, lid 1, onder d), van verordening nr. 6/2002, hetzij onder artikel 88, lid 2, van die verordening vallen, waarbij elk van deze bepalingen naar het toepasselijke nationale recht verwijst.

32.      Bijgevolg vallen de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nevenvorderingen niet onder het beginsel van de lex fori processualis. In een volgende stap moet dus worden nagegaan of in een situatie waarin dergelijke vorderingen op grond van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 bij het gerecht van een lidstaat aanhangig worden gemaakt, toepassing van de collisieregels vereist is.
3.      Toepassing van de collisieregels

33.      Om tot de conclusie te kunnen komen dat, wanneer een gerecht van de lidstaat wordt aangezocht op grond van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002, op de nevenvorderingen bij een vordering wegens inbreuk noodzakelijkerwijs de lex fori van toepassing is, dient ervan te worden uitgegaan dat het bij dat gerecht niet gaat om een geval waarin moet worden gekozen tussen de rechtstelsels van verschillende landen in de zin van artikel 1, lid 1, van de Rome II-verordening.

34.      Zoals ik reeds in punt 3 van deze conclusie heb opgemerkt, moeten de collisieregels van de Rome II-verordening wijken voor die van onder meer verordening nr. 6/2002. Verordening nr. 6/2002 bevat geen enkele collisieregel die de lex fori aanwijst als toepasselijk recht voor de in artikel 82, lid 5, van deze verordening bedoelde situaties. Anders dan BMW suggereert, bevat artikel 83, lid 2, van die verordening geen dergelijke regel. Zoals uit het opschrift ervan blijkt, wordt in dat artikel de omvang van de bevoegdheid van de gerechten van de plaats van de inbreuk vastgelegd.

35.      Bij gebreke van een dergelijke collisieregel, met name wanneer een lidstaat wordt aangezocht op grond van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002, moeten de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nevenvorderingen a priori worden geregeld door het recht dat door de Rome II-verordening als het toepasselijke recht wordt aangewezen. Daarbij zij aangetekend dat de Rome II-verordening enkel van toepassing is in de gevallen waarin moet worden gekozen tussen de rechtsstelsels van verschillende landen. Voor de beantwoording van de eerste vraag en de aanname dat de collisieregels van die verordening van toepassing zijn op die vorderingen, moet derhalve eerst worden onderzocht of er in de situatie in het hoofdgeding sprake is van een situatie waarin moet worden gekozen tussen de rechtsstelsels van verschillende landen.(20)
a)      Situatie waarin moet worden gekozen tussen de rechtsstelsels van verschillende landen 

36.      In het Unierecht wordt geen uitleg gegeven van de betekenis van het begrip „gevallen waarin tussen de rechtsstelsels van verschillende landen moet worden gekozen”, die wordt gebruikt om de werkingssfeer te beschrijven van de Rome II-verordening, alsmede van de Rome I-verordening en de voorganger daarvan, te weten het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980(21). Het feit dat dit begrip in het internationaal privaatrecht van de Unie veelvuldig wordt gebruikt om de werkingssfeer van die instrumenten te beschrijven, is het resultaat van een bewuste keuze van de wetgever.

37.      Het bestaan van een situatie waarin moet worden gekozen tussen de rechtstelsels van verschillende landen, vormt een vaste voorwaarde voor de toepasbaarheid van de collisieregels in het internationaal privaatrecht(22), hoewel de precieze betekenis van dit vereiste niet eenvormig wordt opgevat(23). Volgens de minst controversiële uitlegging betreffende de nationale collisieregels, en zonder rekening te houden met de nuances die het voorwerp vormen van discussies in de rechtsliteratuur, wordt aan dit vereiste geacht te zijn voldaan wanneer de aan de orde zijnde situatie een grensoverschrijdend karakter heeft doordat er meerdere staten bij zijn betrokken, zodat het nationale recht van meer dan een van die staten, op zijn minst potentieel, erop van toepassing is.

38.      Gelet op deze uitlegging en bij gebreke van collisieregels in de Rome II-verordening, zou een gerecht van een lidstaat dat in een situatie zoals de onderhavige verplicht is de in die lidstaat geldende nationale collisieregels of verdragsregels inzake collisie toe te passen, op zijn minst de mogelijkheid moeten overwegen dat een ander recht dan het zijne van toepassing is. De partijen in het hoofdgeding zijn immers in verschillende lidstaten gevestigd. Bovendien heeft de oorspronkelijke inbreukmakende handeling plaatsgevonden in de ene lidstaat, namelijk Italië, en doen de gevolgen ervan zich voor in de andere lidstaat, namelijk Duitsland.

39.      In die omstandigheden is het zinvol om voor een uitlegging van het begrip „geval waarin tussen de rechtsstelsels van verschillende landen moet worden gekozen” in de zin van de Rome II-verordening te verwijzen naar de rechtsgrondslagen van die verordening. Krachtens artikel 61, onder c), EG, dat een van de rechtsgrondslagen van die verordening is, en artikel 65 EG (thans respectievelijk artikel 67, lid 3, en artikel 81 VWEU), stelt de Unie, voor zover dit nodig is voor de goede werking van de interne markt, namelijk maatregelen vast op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen. De eenmaking die de Rome II-verordening tot stand brengt met betrekking tot de collisieregels, heeft immers als zodanig ontegenzeggelijk tot doel de belemmeringen voor de werking van de interne markt weg te nemen die kunnen voortvloeien uit de verschillen tussen de nationale wetgevingen op dat gebied.(24)

40.      Om dergelijke belemmeringen weg te nemen, moet aan het begrip „geval waarin tussen de rechtsstelsels van verschillende landen moet worden gekozen” die in artikel 1, lid 1, van de Rome II-verordening wordt gebruikt, een passende invulling worden gegeven, teneinde ervoor te zorgen dat niet de nationale collisieregels of de verdragsregels inzake collisie maar de collisieregels van deze verordening worden toegepast op elke situatie waarin het gerecht van een lidstaat, doordat er meerdere lidstaten of derde staten bij betrokken zijn, op zijn minst de mogelijkheid moet overwegen dat een ander recht dan het zijne van toepassing is. Zoals in de rechtsliteratuur wordt aangevoerd, moet de Rome II-verordening bijgevolg worden toegepast op situaties, zoals de onderhavige, waarin de partijen in verschillende lidstaten gevestigd zijn(25), zelfs zonder dat andere kenmerken van de situatie in het hoofdgeding hoeven te worden vermeld om het grensoverschrijdende karakter ervan aan te tonen.(26)

41.      Een dergelijke passende uitlegging van het begrip „geval waarin tussen de rechtsstelsels van verschillende landen moet worden gekozen” wordt ondersteund door de systematische uitlegging van de Rome II-verordening. Artikel 14, lid 2, van die verordening ziet immers op de situaties waarin „alle op het tijdstip van de schadeveroorzakende gebeurtenis mogelijke aanknopingspunten zich in een ander land bevinden dan dat waarvan het recht is gekozen”. Deze situaties vallen dus binnen de werkingssfeer van die verordening, hoewel zij worden gekenmerkt door de aanwezigheid van slechts één element waarbij een andere staat is betrokken, namelijk de keuze om het rechtsstelsel van die staat te kiezen. Deze verordening zou dan ook a fortiori moeten worden toegepast in de situatie in het hoofdgeding, waarin, zoals ik in punt 40 van deze conclusie heb uiteengezet, dergelijke elementen talrijk zijn. 

42.      Ten slotte zou de  opvatting dat in de in artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 bedoelde situatie niet tussen de rechtsstelsels van verschillende landen hoeft te worden gekozen in de zin van artikel 1, lid 1, van de Rome II-verordening, aangezien de omvang van de bevoegdheid van het gerecht territoriaal beperkt is,  gevolgen hebben voor het internationaalprivaatrechtstelsel van de Unie in zijn geheel, ook buiten het gebied van gemeenschapsmodellen, in situaties die verschillen van die in het hoofdgeding. Dit zou in wezen ertoe leiden dat de collisieregels niet worden toegepast, terwijl die zijn ontworpen om ook in die situaties, wegens hun grensoverschrijdende karakter, het toepasselijke recht aan te wijzen.

43.      Dit kan namelijk ten eerste tot gevolg hebben dat de justitiabelen de collisieregels van het internationaal privaatrecht van de Unie omzeilen en toepassing van het door die regels als toepasselijk aangewezen recht vermijden. Het zou voldoende zijn een litigieuze situatie kunstmatig in stukken te verdelen om er een territoriaal beperkte draagwijdte aan te geven of om op de litigieuze vorderingen toe te spitsen op het grondgebied van één lidstaat. In diezelfde geest zou een gerecht van een lidstaat dat op grond van de procedureregels van de lex fori de procedure op de feiten in één lidstaat kan richten, de collisieregels van het internationaal privaatrecht van de Unie niet hoeven toe te passen. 

44.      Ten tweede zouden de collisieregels van het internationaal privaatrecht van de Unie ook niet van toepassing zijn op niet-contractuele verbintenissen in de situaties waarin, op grond van verordening nr. 1215/2012 – die zelf enkel van toepassing is op geschillen met een extraneïteitselement(27) –, een gerecht van een lidstaat volgens de rechtspraak van het Hof slechts bevoegd zou zijn om kennis te nemen van de schade die is veroorzaakt op het grondgebied van die lidstaat.(28)

45.      In die context moeten artikel 1, lid 1, van de Rome II-verordening alsmede artikel 88, lid 2, en artikel 89, lid 1, onder d), van verordening nr. 6/2002 aldus worden uitgelegd dat, wanneer bij een gerecht van een lidstaat op grond van artikel 82, lid 5, van laatstgenoemde verordening een vordering wegens inbreuk wordt ingesteld door een in die lidstaat gevestigde houder tegen iemand in een andere lidstaat die de inbreuk heeft gemaakt en die beoogt de betrokken goederen in eerstgenoemde lidstaat aan te bieden en in de handel te brengen, er sprake is van  een geval waarin tussen de rechtstelsels van verschillende landen moet worden gekozen in de zin van artikel 1, lid 1, van de Rome II-verordening en waarin artikel 8, lid 2, van die verordening bijgevolg het recht aanwijst dat van toepassing is op tot het grondgebied van die lidstaat beperkte nevenvorderingen.

46.      De door BMW aangevoerde argumenten, die voornamelijk verband houden met de nuttige werking van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002, kunnen de gegrondheid van deze uitlegging niet ter discussie stellen.
b)      Nuttige werking van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002

47.      BMW voert aan dat de toepassing van een ander recht dan de lex fori in de in artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 bedoelde situaties de nuttige werking van het alternatieve forum waarin die bepaling voorziet, vermindert. 

48.      Naar mijn mening brengt die uitlegging de nuttige werking van de collisieregels van de Rome II-verordening in gevaar(29) en ik betwijfel bovendien of zij de nuttige werking van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 kan waarborgen.

49.      Door in artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 in een alternatieve rechtbank te voorzien, biedt de Uniewetgever de houder van het gemeenschapsmodel in de eerste plaats de mogelijkheid om desgewenst gerichte vorderingen in te stellen die elk betrekking hebben op inbreuken op het grondgebied van één enkele lidstaat.(30)

50.      In het arrest AMS Neve e.a. heeft het Hof geoordeeld dat de nuttige werking van een overeenkomstige bepaling op het gebied van Uniemerken bestaat in de beschikbaarheid van een alternatieve rechtbank ten opzichte van de standaard beschikbare rechtbank, namelijk die van de woonplaats van de verweerder. Om de nuttige werking van die bepaling te garanderen, heeft het Hof deze aldus uitgelegd dat zij niet leidt tot hetzelfde resultaat als een bepaling inzake de rechtbank van de woonplaats van de verweerder.(31) De aldus door het Hof gehanteerde benadering ligt op één lijn met zijn rechtspraak op het gebied van het internationaal privaatrecht van de Unie. In een beginselarrest inzake het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken(32) heeft het Hof namelijk dezelfde logica gevolgd bij de uitlegging van een bepaling betreffende de alternatieve rechtbank ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad.(33)

51.      De beschikbaarheid van een alternatieve rechtbank waarbij een houder zich op effectieve wijze op zijn rechten kan beroepen, mag echter niet worden verward met de mogelijkheid om zorgvuldig het recht te kiezen dat van toepassing is op de nevenvorderingen bij een vordering wegens inbreuk.(34) Indien de Uniewetgever in de in artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 bedoelde situaties de rechtbank en het toepasselijke recht had willen verenigen, zoals in de bepalingen van het internationaal privaatrecht op het gebied van erfopvolging(35), of een indirecte keuze van het toepasselijke recht in dergelijke situaties had willen garanderen, zoals hij dat gedeeltelijk heeft gedaan op het gebied van onderhoudsverplichtingen(36), zou hij dat uitdrukkelijk hebben gedaan. 

52.      In de tweede plaats kan het argument van BMW dat het recht van een lidstaat dat niet de lex fori is – en meer in het bijzonder het recht van de lidstaat waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling is verricht –, niet kan worden toegepast in het kader van een procedure bij een krachtens artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 bevoegde rechtbank omdat aan de toepassing van dat recht een risico verbonden zou zijn, niet slagen. BMW voert aan dat de toepassing van dat recht de inbreukmaker enerzijds in staat zou stellen om volgens artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening een op de nevenvorderingen toepasselijk recht te doen aanwijzen dat de houder van een model een lagere bescherming biedt en anderzijds in de regel tot kostbare deskundigenonderzoeken en een aanzienlijke vertraging van de procedure zou leiden.

53.      In herinnering moet worden gebracht dat dergelijke „risico’s” inherent zijn aan de regeling van verordening nr. 6/2002 en zich nog duidelijker voordoen bij rechtbanken die bevoegd zijn krachtens artikel 82, leden 1 tot en met 3, van verordening nr. 6/2002. Op grond van artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening passen die rechtbanken standaard en zonder enige territoriale beperking wat betreft de omvang van hun bevoegdheid het recht toe van de lidstaat waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling is verricht. Om dezelfde reden kunnen de argumenten waarmee BMW betoogt dat toepassing van de lex fori garant staat voor een optimale voorspelbaarheid en rechtszekerheid alsmede een billijk evenwicht tussen de belangen van de partijen, niet slagen.

54.      In de derde plaats lijkt BMW, met haar verklaring dat de toepassing van een ander recht dan de lex fori bij een rechtbank die wordt aangezocht op grond van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002, het risico met zich meebrengt dat de nuttige werking van de alternatieve rechtbank wordt ondermijnd, voorbij te gaan aan het feit dat deze verordening zelf bepalingen bevat die de Uniewetgever noodzakelijk heeft geacht om ervoor te zorgen dat een houder zijn rechten op nuttige wijze kan inroepen voor de hem ter beschikking staande rechtbanken. Zo blijkt uit overweging 22 van deze verordening dat het doen naleven van deze rechten een zaak van nationaal recht dient te zijn en het derhalve noodzakelijk is dat in een aantal, voor alle lidstaten uniforme, basissancties wordt voorzien. Aldus staat artikel 89, lid 1, onder a), van deze verordening de rechtbanken van de lidstaten toe de gedaagde te verbieden „de handelingen te verrichten die inbreuk hebben gemaakt of zouden maken op het gemeenschapsmodel”. Bovendien heeft de Uniewetgever via richtlijn 2004/48/EG(37) de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die nodig zijn om de intellectuele-eigendomsrechten, zoals de bij verordening nr. 6/2002 verleende rechten, te handhaven, gedeeltelijk geharmoniseerd.

55.      In de vierde plaats, ten slotte, kan het argument van BMW dat de nuttige werking van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 dreigt te worden ondermijnd, vooral wanneer een houder zijn rechten onverwijld moet doen gelden – met name in een procedure in kort geding – evenmin slagen. Met dit argument lijkt namelijk voorbij te worden gegaan aan het feit dat niet artikel 82 van die verordening maar voornamelijk artikel 90, lid 1, ervan voorziet in de rechtsbevoegdheid van een rechtbank voor het gemeenschapsmodel van een lidstaat om voorlopige en beschermende maatregelen te bevelen. Op grond van laatstgenoemde bepaling kan deze rechtbank de voorlopige en beschermende maatregelen bevelen die het recht van de lidstaat kent voor nationale modellen. Artikel 90, lid 1, van verordening nr. 6/2002 completeert daarmee de lijst bepalingen van die verordening die het beginsel van de lex fori processualis weerspiegelen.(38) Hoewel voorlopige en beschermende maatregelen onder dit beginsel vallen, zijn ook zij  het voorwerp van de harmonisatie die is gerealiseerd bij artikel 9 van richtlijn 2004/48.

56.      Onverminderd de opmerkingen hierboven met betrekking tot met name de nuttige werking van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002, blijf ik bij het door mij in punt 45 van deze conclusie ingenomen standpunt. 
B.      Tweede prejudiciële vraag

57.      Met zijn tweede vraag, die uitsluitend aan de orde is als de eerste vraag overeenkomstig mijn voorstel ontkennend wordt beantwoord, wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „recht van het land waar de inbreuk is gepleegd” in de zin van die bepaling, wat betreft de vaststelling welk recht op grond van die bepaling van toepassing is, ziet op de lidstaat waar consumenten wonen tot wie internetreclame is gericht en waar op een gemeenschapsmodel inbreukmakende goederen in de handel worden gebracht in de zin van artikel 19 van verordening nr. 6/2002, wanneer uitsluitend wordt opgekomen tegen het aanbieden en in de handel brengen van die goederen in deze lidstaat en het internetaanbod dat ten grondslag ligt aan dat aanbieden in een andere lidstaat op gang werd gebracht.

58.      Deze tweede prejudiciële vraag betreft de vraag of de in het arrest Nintendo aan het begrip „land waar de inbreuk is gepleegd” gegeven uitlegging moet worden toegepast om het recht te bepalen dat van toepassing is op de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nevenvorderingen. Als alternatief kan worden overwogen dat men zich bij de uitlegging van dat begrip moet laten leiden door de uitlegging die in het arrest AMS Neve e.a. aan het begrip „lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden” is gegeven wat de gerechtelijke bevoegdheid betreft. De tweede vraag verwijst naar dit alternatief. 

59.      Partijen zijn het hierover niet eens. Net zoals de verwijzende rechter pleit de Commissie namelijk voor een uitlegging in de zin van het arrest Nintendo, die volgens de Commissie moet resulteren in toepassing van het Italiaanse recht op de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nevenvorderingen. Voor BMW dient men zich, indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord, te laten leiden door een uitlegging in de zin van het arrest AMS Neve e.a. en op die vorderingen het Duitse recht toe te passen.

60.      Om een standpunt over deze kwestie te kunnen innemen, moet allereerst worden onderzocht wat de draagwijdte is van de in het arrest Nintendo gebruikte bewoordingen „omstandigheden waarin eenzelfde verweerder verschillende inbreukmakende handelingen wordt verweten die [...] in verschillende lidstaten zijn verricht”, en eventueel(39) of de in dit arrest gegeven uitlegging tevens van toepassing is in andere omstandigheden, en vervolgens in hoeverre de uitlegging van artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening mag worden ingegeven door de wens om toepassing van het recht van een derde staat te vermijden. 
1.      Arrest Nintendo

61.      Het uitgangspunt van de redenering waarop het Hof zijn uitlegging in het arrest Nintendo heeft gebaseerd, is de vaststelling in punt 99 van dat arrest dat de geschillen betreffende inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten zeer complex kunnen zijn: het is niet ongebruikelijk dat eenzelfde verweerder verschillende inbreukmakende handelingen wordt verweten, zodat  – als plaats waar de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan – meerdere plaatsen het relevante aanknopingspunt zouden kunnen vormen om het toepasselijke recht te bepalen. Dit is met name het geval wanneer het, zoals uit punt 103 van dat arrest blijkt, gaat om omstandigheden waarin eenzelfde verweerder verschillende inbreukmakende handelingen wordt verweten die zijn verricht in verschillende lidstaten. Om niet gedwongen te zijn meer dan één recht toe te passen, dient een nationale rechter volgens het Hof in dergelijke omstandigheden het begrip „land waar de inbreuk is gepleegd” in de zin van artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening uit te leggen als verwijzend naar de „plaats waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling die ten grondslag ligt aan het verweten gedrag, is verricht of dreigt te worden verricht”.(40)

62.      Meer specifiek heeft het Hof aanvankelijk in punt 103 van het arrest Nintendo verklaard dat, in omstandigheden waarin eenzelfde verweerder verschillende inbreukmakende handelingen wordt verweten die onder het begrip „gebruik” in de zin van artikel 19, lid 1, van verordening nr. 6/2002 vallen en die in verschillende lidstaten zijn verricht, voor de vaststelling van de schadeveroorzakende gebeurtenis niet dient te worden gerefereerd aan elke verweten inbreukmakende handeling, maar het gedrag van de verweerder in zijn totaliteit dient te worden beoordeeld teneinde de plaats vast te stellen waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling die ten grondslag ligt aan het verweten gedrag, is verricht of dreigt te worden verricht.

63.      Vervolgens heeft het Hof evenwel preciseringen aangebracht om de plaats waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling is verricht in de zin van punt 103 van dat arrest te kunnen vaststellen, en daarbij afzonderlijk en geïsoleerd(41) onderscheid gemaakt tussen situaties waarin een marktdeelnemer via een website goederen heeft aangeboden die inbreuk maken op de aan de gemeenschapsmodellen verbonden rechten en situaties waarin de marktdeelnemer goederen die de aan een gemeenschapsmodel verbonden rechten zouden schenden, door een derde heeft doen verzenden naar een andere lidstaat dan die waar hij is gevestigd. 

64.      Hieruit volgt dat de vermelding in punt 103 van het arrest Nintendo van „omstandigheden waarin eenzelfde verweerder verschillende inbreukmakende handelingen wordt verweten” volgens de logica van dat arrest niet verwijst naar de situatie waarin zich in meerdere lidstaten inbreukmakende handelingen hebben voorgedaan die verschillende vormen van „gebruik” in de zin van artikel 19, lid 1, van verordening nr. 6/2002 vormen, maar naar de situatie waarin in verschillende lidstaten meerdere inbreukmakende handelingen zijn verricht die dezelfde vorm van „gebruik” vertegenwoordigen.

65.      Daarom rijst de vraag of er sprake is van verschillende inbreukmakende handelingen die dezelfde vorm van „gebruik” vertegenwoordigen en die in verschillende lidstaten zijn verricht in de zin van punt 103 van het arrest Nintendo, wanneer het verweten gedrag zoals in casu bestaat uit het aanbieden van producten aan consumenten die zich in een lidstaat (Duitsland) bevinden en het in de handel brengen van de goederen in die lidstaat, en wanneer het internetaanbod dat ten grondslag ligt aan dat aanbieden en het  in de handel brengen in een andere lidstaat (Italië) op gang werd gebracht.

66.      De Commissie betoogt dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. In wezen gaat het volgens haar om verschillende inbreukmakende handelingen die in verschillende landen zijn verricht, ook indien er sprake is van een aanbod van goederen op het internet dat inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten, zelfs wanneer de aangezochte rechter uitsluitend bevoegd is voor de inbreukmakende handelingen die één lidstaat betreffen.

67.      Deze uitlegging heeft aanhangers in de rechtsliteratuur. Volgens hen is het wegens het territorialiteitsbeginsel eenvoudigweg niet mogelijk dat er in een land „schade” in de zin van een inbreuk op het intellectuele-eigendomsrecht wordt berokkend indien er niet ook sprake is van een „schadeveroorzakende gebeurtenis” in de zin van een inbreukmakende handeling: beide elementen vallen noodzakelijkerwijs samen wat betreft het grondgebied waar zij zich voordoen.(42) In een situatie zoals de onderhavige bestaan er ten minste twee inbreukmakende handelingen die zijn verricht in twee verschillende lidstaten.

68.      Genoemde uitlegging vindt tevens steun in het arrest AMS Neve e.a., waarin het Hof in punt 64  heeft verwezen naar het arrest Nintendo.

69.      Onder verwijzing naar het arrest Nintendo heeft het Hof in de eerste volzin van dat punt van het arrest AMS Neve e.a. verklaard dat „[de] vaststelling van het toepasselijke recht [op grond van artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening] [...] nodig [kan] blijken wanneer bij een rechterlijke instantie die bevoegd is om uitspraak te doen over inbreuken op het grondgebied van om het even welke lidstaat, een vordering wegens inbreuk aanhangig is gemaakt die betrekking heeft op diverse inbreuken in verschillende lidstaten”. Deze verklaring kan op het eerste gezicht de indruk wekken dat de uitlegging in het arrest Nintendo niet ziet op situaties waarin een rechtbank op grond van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 wordt aangezocht en uitsluitend bevoegd is ter zake van inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank is gelegen.

70.      In die verklaring wordt evenwel eenvoudigweg het geschil beschreven dat tot de prejudiciële verwijzing in de zaak Nintendo heeft geleid, zonder daarbij uit te sluiten dat de uitlegging in het arrest Nintendo op de in artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 bedoelde situaties wordt toegepast.

71.      Belangrijker nog, het Hof heeft in punt 64 van het arrest AMS Neve e.a. verduidelijkt dat „[i]n een dergelijk geval[(43)] [...], teneinde te vermijden dat de aangezochte rechter voorschriften uit meerdere rechtsstelsels moet toepassen, slechts een van deze inbreukmakende handelingen, namelijk de oorspronkelijke inbreukmakende handeling, [moet] worden aangewezen aan de hand waarvan het op het geding toepasselijke recht wordt vastgesteld”. Hieruit volgt dat, wat betreft de verweten gedragingen die het voorwerp van het arrest Nintendo vormden, en met name het online aanbieden van beweerdelijk inbreukmakende goederen, de oorspronkelijke inbreukmakende handeling (het in werking zetten van het procedé voor het online plaatsen van de aanbieding) een van de inbreukmakende handelingen is. Met uitsluiting van die oorspronkelijke inbreukmakende handeling worden alle overige inbreukmakende handelingen in een dergelijk geval verricht in de lidstaten waar zich de consumenten bevinden voor wie deze internetsite toegankelijk is.

72.      Daarom moet worden geoordeeld dat er in casu, wat betreft de vaststelling van het toepasselijke recht volgens  artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening, in omstandigheden waarin het verweten gedrag bestaat uit het aanbieden van producten aan consumenten die zich in een lidstaat (Duitsland) bevinden en het in de handel brengen van de goederen in die lidstaat en waarin het internetaanbod dat ten grondslag ligt aan dat aanbieden in een andere lidstaat (Italië) op gang werd gebracht, sprake is van ten minste twee inbreukmakende handelingen die respectievelijk in Duitsland en Italië zijn verricht. 

73.      De benadering volgens welke, teneinde te vermijden dat de aangezochte rechter voorschriften uit meerdere rechtsstelsels moet toepassen, slechts een van deze inbreukmakende handelingen, namelijk de oorspronkelijke inbreukmakende handeling, moet worden aangewezen aan de hand waarvan het op het geding toepasselijke recht wordt vastgesteld, geldt derhalve ook voor de vaststelling van het recht dat van toepassing is op de nevenvorderingen in het hoofdgeding. In het licht van punt 108 van dat arrest is de oorspronkelijke inbreukmakende handeling in het onderhavige geval het door een marktdeelnemer in werking zetten van het procedé waarbij het product online op zijn website wordt geplaatst  om het aan te bieden tot verkoop.

74.      Bijgevolg moet artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening aldus worden uitgelegd dat,  voor de vaststelling van het recht dat van toepassing is op de nevenvorderingen bij de in het antwoord op de eerste vraag beschreven vordering wegens inbreuk, het begrip „land waar de inbreuk is gepleegd” in de zin van die bepaling ziet op het land van de plaats waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling, die ten grondslag ligt aan het verweten gedrag, is verricht.

75.      Die vaststelling wordt niet op losse schroeven gezet door de argumenten die ertoe strekken aan te tonen dat de uitlegging in het arrest Nintendo, wanneer het gaat om een in een derde staat gevestigde verweerder, kan leiden tot aanwijzing van het recht van een derde land als recht dat van toepassing is op elke niet in verordening nr. 6/2002 geregelde kwestie.
2.      Situatie waarin een verweerder in een derde land is gevestigd

76.      In het kader van het in de procedure bij het Hof gevoerde discussie en de discussie in de rechtsliteratuur is gewezen op de gevolgen van de uit het arrest Nintendo voortvloeiende uitlegging voor de situatie waarin de plaats van verrichting van  de oorspronkelijke inbreukmakende handeling die ten grondslag ligt aan het verweten gedrag, in een derde land ligt. Het bij die discussies ingenomen standpunt dat de uitlegging in dat arrest niet geldt voor de situaties waarvan sprake is in artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 is met name ingegeven door de wens om te vermijden dat het recht van een derde land moet worden toegepast.

77.      Indien artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening evenwel aldus wordt uitgelegd dat bij de vaststelling van het recht dat van toepassing is op nevenvorderingen die worden ingesteld bij een op grond van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 aangezochte  rechtbank altijd de lex fori moet worden toegepast en de tweede prejudiciële vraag dus bevestigend wordt beantwoord, wordt het hardnekkige probleem van de verkoopaanbieding en de advertentie op internet door in derde landen gevestigde marktdeelnemers met betrekking tot goederen die inbreuk maken op unitaire communautaire intellectuele-eigendomsrechten, in contexten die afwijken van die van de onderhavige prejudiciële verwijzing, niet opgelost. 

78.      Dergelijke in derde landen gevestigde marktdeelnemers kunnen namelijk in principe worden gedagvaard voor de rechter van de woonplaats van een eiser op het grondgebied van de Unie of subsidiair de rechter van de plaats van diens vestiging op hetzelfde grondgebied of meer subsidiair voor de rechter van de zetel van het EUIPO.(44)

79.      In die situaties is de omvang van de bevoegdheid van een rechter bij wie een vordering wegens inbreuk is ingesteld ten eerste niet beperkt tot het grondgebied van één lidstaat. Bovendien kunnen de geschillen, in de bewoordingen van punt 103 van het arrest Nintendo, betrekking hebben op verschillende inbreukmakende handelingen. A priori is er dus geen enkele reden om de uitlegging in dit arrest, die erin resulteert dat het recht van een derde staat wordt aangewezen als het recht dat van toepassing is op de nevenvorderingen bij een vordering wegens inbreuk, niet toe te passen. 

80.      Ten tweede zou de houder zich, om zich met betrekking tot in het kader van een vordering wegens inbreuk ingestelde nevenvorderingen op het daarvoor geldende recht van een lidstaat te kunnen beroepen, tot een rechter moeten wenden op grond van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002. Om zich op een nationaal recht te kunnen beroepen en bescherming te vragen voor het gehele grondgebied van de Unie, zou die houder zich dan bovendien tot rechters in alle lidstaten moeten wenden. Vanuit het oogpunt van de opzet van deze verordening en rekening houdend met de territoriale werkingssfeer van de rechten van de houder van een gemeenschapsmodel, die een unitair karakter hebben en zich in beginsel uitstrekken over het gehele grondgebied van de Unie, lijkt een dergelijk resultaat weinig bevredigend. 

81.      Dit gezegd zijnde, het is juist dat de Rome II-verordening in artikel 3  bepaalt dat het door die verordening aangewezen recht van toepassing is, ongeacht of dat het recht van een lidstaat is. 

82.      Toepassing van het recht van een derde staat om de verordening van de Unie aan te vullen wat betreft een unitair communautair intellectuele-eigendomsrecht kan evenwel twijfels doen rijzen.

83.      De territoriale omvang van de door verordening nr. 6/2002 aan de houder van een gemeenschapsmodel verleende rechten strekt zich namelijk in beginsel uit tot het gehele grondgebied van de Unie, waarop de gemeenschapsmodellen een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben.(45) In een land waarin een communautair intellectuele-eigendomsrecht niet wordt erkend, kan dus geen inbreuk op dat recht worden gemaakt in de zin van artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening. Deze uitlegging is gebaseerd op de overwegingen die kunnen doen denken aan de overwegingen in de rechtsliteratuur met betrekking tot het samenvallen van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht en een inbreukhandeling.(46) Bovendien heeft de bij richtlijn 2004/48 gerealiseerde harmonisatie van de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die nodig zijn om de – met name bij verordening nr. 6/2002 verleende – intellectuele-eigendomsrechten te handhaven, enkel betrekking op de lidstaten. 

84.      Wanneer het aanbod dat ten grondslag ligt aan het te koop aanbieden en in de handel brengen in een andere derde staat  op het internet is geplaatst, kan die staat bijgevolg geen „land waar de inbreuk is gepleegd” in de zin van artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening zijn. Bij de vaststelling welk recht op grond van die bepaling van toepassing is, hoeft enkel rekening te worden gehouden met het recht van de lidstaten waar zich consumenten bevinden tot wie een advertentie op het internet is gericht en waar de betrokken goederen in de handel worden gebracht. Anders dan andere collisieregels in die verordening, wijst de collisieregel in artikel 8, lid 2 uitsluitend het recht van de lidstaten als het toepasselijke recht aan. Deze collisieregel bevindt zich niet in een juridisch vacuüm en moet worden gelezen in samenhang met de verordeningen inzake unitaire communautaire intellectuele-eigendomsrechten die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie.

85.      Het is zeker juist dat die uitlegging ertoe kan leiden dat er meer dan één recht in aanmerking komt als het recht dat van toepassing is volgens  artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening. Om niet meer dan één recht te hoeven toepassen, moet op zijn minst worden getracht om voor het grondgebied van de Unie een oorspronkelijke of centrale inbreukmakende handeling aan te wijzen. 

86.      Zonder de onvolkomenheden van de in het arrest Nintendo gehanteerde uitlegging te miskennen, wordt in diezelfde geest in de rechtsliteratuur aangevoerd dat wanneer de oorspronkelijke inbreukmakende handeling in de zin van dat arrest in een derde staat is verricht, kan worden overwogen niet het recht van die staat maar het recht van een van de lidstaten waar de inbreuk gevolgen heeft gehad of het recht van een lidstaat die nauw verbonden is met de inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten, toe te passen.(47)

87.      Onverminderd de overige opmerkingen hierboven,  handhaaf ik de zienswijze die ik naar voren heb gebracht in punt 74 van deze conclusie.
VI.    Conclusie

88.      Gelet op het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Oberlandesgericht Düsseldorf te beantwoorden als volgt:
„1)      Artikel 1, lid 1, van verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (,Rome II’) alsmede  artikel 88, lid 2, en artikel 89, lid 1, onder d), van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moeten aldus worden uitgelegd dat, wanneer bij een gerecht van een lidstaat op grond van artikel 82, lid 5, van laatstgenoemde verordening een vordering wegens inbreuk wordt ingesteld door een in die lidstaat gevestigde houder tegen iemand in een andere lidstaat die de inbreuk heeft gemaakt en die beoogt de betrokken goederen in eerstgenoemde lidstaat aan te bieden en in de handel te brengen, er sprake is van een geval waarin tussen de rechtstelsels van verschillende landen moet worden gekozen in de zin van artikel 1, lid 1, van verordening nr. 864/2007 en waarin artikel 8, lid 2, van die verordening bijgevolg het recht aanwijst dat van toepassing is op tot het grondgebied van die lidstaat beperkte nevenvorderingen.
2)      Artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007 moet aldus worden uitgelegd dat, voor de vaststelling van het recht dat van toepassing is op de nevenvorderingen bij die vordering wegens inbreuk, het begrip ‚land waar de inbreuk is gepleegd’ in de zin van die bepaling ziet op het land van de plaats waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling, die ten grondslag ligt aan het verweten gedrag, is verricht.”

1      Oorspronkelijke taal: Frans.

2      Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2012, L 351, blz. 1).

3      Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (PB 2008, L 177, blz. 6; hierna: „Rome I-verordening”).

4      Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”) (PB 2007, L 199, blz. 40; hierna: „Rome II-verordening”).

5      Zie arresten van 1 maart 2005, Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120, punten 25 en 26), en 25 februari 2021, Markt24 (C‑804/19, EU:C:2021:134, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

6      Zie met name artikel 1, lid 1, eerste volzin, van de Rome II-verordening.

7      Artikel 67 van verordening nr. 1215/2012 bepaalt in wezen dat deze verordening de toepassing van de bepalingen die voor bijzondere onderwerpen zijn opgenomen in de besluiten van de Unie onverlet laat. Volgens artikel 27 van de Rome II-verordening laat deze verordening de toepassing van de in de bepalingen van Unierecht vervatte en op bepaalde gebieden geldende regels inzake het toepasselijke recht op niet-contractuele verbintenissen onverlet.

8      Verordening van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1).

9      Arrest van 27 september 2017 (C‑24/16 en C‑25/16, EU:C:2017:724; hierna: „arrest Nintendo”).

10      Arrest van 5 september 2019 (C‑172/18, EU:C:2019:674; hierna: „arrest AMS Neve e.a.”).

11      Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1). Zie mijn conclusie in de zaak AMS Neve e.a. (C‑172/18, EU:C:2019:276, punten 29‑32).

12      Zie arrest Nintendo, punt 93.

13      Zie in die zin Fawcett, J. J., en Torremans, P., Intellectual Property and Private International Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, blz. 743, punt 13.158.

14      Zie in die zin De Miguel Asensio, P., Conflict of Laws and the Internet, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2020, punt 5.123. Volledigheidshalve wijs ik erop dat artikel 88, lid 3, van verordening nr. 6/2002 – dat de lex fori aanwijst als het recht dat van toepassing is op de in die bepaling bedoelde zaken – volgens een van de interpretaties in de rechtsliteratuur een lex specialis vormt ten opzichte van artikel 88, lid 2, van die verordening, aangezien het laatstgenoemde artikel ook procedurekwesties omvat. Zie Späth, A., „Article 88”, Community Design Regulation (EC) No 6/2002 – A Commentary, onder leiding van Hasselblatt, G. N., en Beck, C. H., München, 2015, blz. 512. In het kader van het geschil in het hoofdgeding hoeft er evenwel niet te worden ingegaan op de discussie in de rechtsliteratuur over de reikwijdte van artikel 88, lid 2, van verordening nr. 6/2002. In casu is het enkel van belang om vast te stellen of de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nevenvorderingen vallen onder het beginsel van de lex fori processualis, dat tot uitdrukking komt in artikel 88, lid 3, van die verordening.

15      Arrest van 13 februari 2014 (C‑479/12, EU:C:2014:75). 

16      Zie arrest van 13 februari 2014 (C‑479/12, EU:C:2014:75, punt 52).

17      Arrest van 13 februari 2014 (C‑479/12, EU:C:2014:75, punt 53).

18      Arrest van 13 februari 2014 (C‑479/12, EU:C:2014:75).

19      Punt 47 van dat arrest.

20      In artikel 1, lid 1, van de Rome II-verordening wordt weliswaar ook opgemerkt dat die verordening van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen in burgerlijke en in handelszaken, maar niets wijst erop dat het in casu niet om dergelijke verbintenissen gaat.

21      PB 1980, L 266, blz. 1.

22      Zie met name Van Calster, G., European Private International Law, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, blz. 240.

23      Zie voor de verschillende uitleggingen van dit begrip in de rechtsliteratuur mijn conclusie in de zaak Vinyls Italia (C‑54/16, EU:C:2017:164, punten 97‑107). Zie ook Wilke, F. M., „Dimensions of coherence in EU conflict-of-law rules”, Journal of Private International Law, 2020, deel 16, nr. 1, blz. 179 en 180.

24      Zie naar analogie arrest van 17 oktober 2018, UD (C‑393/18 PPU, EU:C:2018:835, punten 38‑41).

25      Zie Hörnle, J., Internet Jurisdiction Law and Practice, Oxford University Press, Oxford, 2021, blz. 269 en 270.

26      Zie Van Calster, G., European Private International Law, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, blz. 240, waarin dit begrip in die zin wordt uitgelegd dat de zaak een soort feitelijke band met het buitenland moet hebben opdat het forum ten minste de mogelijkheid moet overwegen dat een ander recht dan het zijne van toepassing is. Zie in diezelfde geest het commentaar op het verzoek om een prejudiciële beslissing in de onderhavige zaak van Kur, A., „Easy Is Not Always Good – The Fragmented System for Adjudication of Unitary Trade Marks and Designs”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, deel 52, 2021, blz. 590. Volgens dit commentaar zou de uitlegging volgens welke artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening niet van toepassing is op het hoofdgeding enkel als een mogelijke uitlegging kunnen worden beschouwd indien dat hoofdgeding geen grensoverschrijdend effect heeft. Volgens Kur is er in casu evenwel duidelijk sprake van een dergelijk effect: niet alleen is verweerster een in Italië gevestigde onderneming, maar ook betreft de inbreuk een eenvormig recht dat zich over de gehele Unie uitstrekt.

27      Zie punt 2 van deze conclusie. 

28      Zie met name de door het Hof bedoelde gevallen in zijn arresten van 21 mei 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punt 55), en 21 december 2016, Concurrence (C‑618/15, EU:C:2016:976, punt 31).

29      Zie punt 42 van deze conclusie. 

30      Zie naar analogie arrest AMS Neve e.a., punten 42 en 63.

31      Arrest AMS Neve e.a., punten 49‑52.

32      PB 1972, L 299, blz. 32.

33      Zie arrest van 30 november 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166, punt 20).

34      Zie in die zin Rosati, E., „Targeting Accepted As a Criterion to Establish International Jurisdiciton in Online EU Trade Mark Infringement Cases”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, deel 14, nr. 12, 2019, blz. 927, die zich lijkt te richten op de beschikbaarheid van de alternatieve rechtbank waarbij een houder zich op zijn rechten kan beroepen en die beschikbaarheid onderscheidt van het inhoudelijke geschil dat die houder aan die rechtbank kan voorleggen. Na te hebben gefocust op de beschikbaarheid van de alternatieve rechtbank, merkt deze auteur op: „For a claimant to be able to rely effectively on paragraph 5 – and make it worthwhile for him/her to start proceedings in a certain Member State – it would be in fact necessary to demonstrate not only that the defendant has acted in that territory by activating the relevant display process, but also that the activity at issue may be considered as having been directed to consumers on that specific territory.”

35      Zie mijn conclusie in de zaak Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:89, punt 104).

36      Zie mijn conclusie in de zaak KP (C‑83/17, EU:C:2018:46, punten 77‑79).

37      Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, blz. 45).

38      Zie punt 27 van deze conclusie.

39      Voor het geval dat blijkt dat er in casu geen sprake is van dergelijke omstandigheden.

40      Het Hof heeft zich aldus gedistantieerd van de uitlegging door de nationale rechter in eerste aanleg in het geschil dat heeft geleid tot de prejudiciële verwijzing in de zaak Nintendo. In dat geschil had die rechter „het recht van de plaats waar de inbreuk werd gemaakt” als het toepasselijke recht beschouwd, en was hij van oordeel dat het in casu ging om het Duitse, het Oostenrijkse en het Franse recht. Zie arrest Nintendo, punt 28.

41      Zie de punten 106 en 109 van het arrest Nintendo. Zie ook Azzi, T., „Tribunal compétent et loi applicable en matière de contrefaçon de dessins et modèles communautaires”, Revue critique de droit international privé, nr. 4, 2018, blz. 847, waarin de auteur een contradictie lijkt te ontwaren tussen voornoemde punten van dat arrest en punt 103 ervan.

42      Zie Kur, A., op.cit., blz. 588.

43      Zie punt 69  van deze conclusie: „wanneer bij een rechterlijke instantie die bevoegd is om uitspraak te doen over inbreuken op het grondgebied van om het even welke lidstaat, een vordering wegens inbreuk aanhangig is gemaakt die betrekking heeft op diverse inbreuken in verschillende lidstaten” (eerste volzin van punt 64 van het arrest AMS Neve e.a.).

44      Zie punt 22  van deze conclusie.

45      Zie arrest Nintendo, punt 59.

46      Zie punt 67  van deze conclusie. Zie ook Kur, A., en Maunsbach, U., „Choice of Law and Intellectual Property Rights”, Oslo Law Review, deel 6, nr. 1, 2019, die suggereren dat, wanneer de oorspronkelijke inbreukmakende handeling in de zin van het arrest Nintendo is verricht in een derde land dat de gemeenschapsmodellen niet beschermt, het beginsel van de lex loci protectionis, dat in internationaal privaatrecht veelvuldig wordt toegepast met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten, zich verzet tegen toepassing van het recht van dat derde land op nevenvorderingen bij een vordering wegens inbreuk. De Miguel Asensio, P., op.cit., paragraaf 5.128, is stelliger in zijn verklaring dat, gelet op de functie en de context van artikel 8, lid 2, van de Rome II-verordening, op grond van die bepaling op elke kwestie die niet binnen de werkingssfeer van verordening nr. 6/2002 valt, onweerlegbaar het recht van een lidstaat van toepassing moet zijn.

47      Zie De Miguel Asensio, P., op. cit., paragraaf 5.128. Zie in die zin ook Kur, A., op. cit., blz. 591. Deze auteur lijkt toepassing van meer dan één recht evenwel niet volledig uit te sluiten.