CELEX: 62017TJ0007
Language: sl
Date: 2018-10-15 00:00:00
Title: Sodba Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 15. oktobra 2018.#John Mills Ltd proti Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino.#Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije MINERAL MAGIC – Prejšnja nacionalna besedna znamka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(3) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(3) Uredbe (EU) 2017/1001).#Zadeva T-7/17.

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)
      z dne 15. oktobra 2018 (
            *1
         )
      „Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije MINERAL MAGIC – Prejšnja nacionalna besedna znamka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(3) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(3) Uredbe (EU) 2017/1001)“
      V zadevi T‑7/17,
      
         John Mills Ltd s sedežem v Londonu (Združeno kraljestvo), ki jo zastopa S. Malynicz, QC,
      tožeča stranka,
      proti
      
         Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata A. Lukošiūtė in D. Hanf, agenta,
      tožena stranka,
      druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je
      
         Jerôme Alexander Consulting Corp. s sedežem v Surfsideu, Florida (Združene države), ki jo zastopata T. Bamford in C. Rani, solicitors,
      zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 5. oktobra 2016 (zadeva R 2087/2015‑1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Jerome Alexander Consulting in John Mills,
      SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),
      v sestavi M. Prek (poročevalec), predsednik, E. Buttigieg in B. Berke, sodniki,
      sodna tajnica: X. Lopez Bancalari, administratorka,
      na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 5. januarja 2017,
      na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 31. marca 2017,
      na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 3. aprila 2017,
      na podlagi obravnave z dne 5. februarja 2018,
      na podlagi sklepa z dne 13. marca 2018 o ponovnem odprtju ustnega dela postopka,
      na podlagi pisnega vprašanja, ki ga je Splošno sodišče naslovilo na stranke, in njihovih odgovorov na to vprašanje, vloženih v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 30. marca in 4. aprila 2018,
      na podlagi sklepa z dne 11. aprila 2018 o koncu ustnega dela postopka
      izreka naslednjo
      
         Sodbo
      
      
         Dejansko stanje
      
      
               1
            
            
               Tožeča stranka, družba John Mills Ltd, je 18. septembra 2013 pri Evropskem uradu za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).
            
         
               2
            
            
               Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je ta besedni znak:
               
                  MINERAL MAGIC
               
            
         
               3
            
            
               Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 3 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in blaga zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in dopolnjen, in ustrezajo temu opisu: „Losjoni za lase; pripravki za brušenje; mila; parfumerijski proizvodi; eterična olja; kozmetični izdelki; izdelki za čiščenje in nego kože, lasišča in las; dezodoranti za osebno uporabo“.
            
         
               4
            
            
               Prijava znamke Evropske unije je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 2014/14 z dne 23. januarja 2014.
            
         
               5
            
            
               Družba Jerome Alexander Consulting Corp. je 23. aprila 2015 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 46 Uredbe št. 2017/1001) vložila ugovor zoper registracijo znamke, prijavljene za proizvode iz točke 3 zgoraj.
            
         
               6
            
            
               Ugovor je temeljil na teh prejšnjih znamkah:
               
                        –
                     
                     
                        ameriška besedna znamka MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER št. 4274584, ki označuje naslednje proizvode: „Puder za obraz, ki vsebuje minerale“;
                     
                  
                        –
                     
                     
                        ameriška besedna znamka MAGIC MINERALS, neregistrirana, ki označuje naslednje proizvode: „Kozmetični izdelki“.
                     
                  
         
               7
            
            
               V utemeljitev ugovora so bili navedeni razlogi iz člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(3) Uredbe št. 2017/1001).
            
         
               8
            
            
               Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 18. avgusta 2015 ugovor zavrnil.
            
         
               9
            
            
               Intervenientka je 15. oktobra 2015 pri EUIPO na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 (postali členi od 66 do 71 Uredbe št. 2017/1001) vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
            
         
               10
            
            
               Z odločbo z dne 5. oktobra 2016 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je prvi odbor za pritožbe pri EUIPO razveljavil odločbo oddelka za ugovore in na podlagi člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 zavrnil registracijo prijavljene znamke.
            
         
               11
            
            
               Prvič, odbor za pritožbe se je seznanil z dejstvom, da se je intervenientka odpovedala temu, da bi ugovor utemeljila na ameriški neregistrirani znamki MAGIC MINERALS, in da se je tako omejila na sklicevanje na ameriško besedno znamko MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
            
         
               12
            
            
               Drugič, odbor za pritožbe je omenil cilj člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 – izognitev zlorabi znamke s strani posrednika njenega imetnika – in pogoje, ki morajo po njegovem mnenju biti izpolnjeni, da ugovor uspe na podlagi te določbe, in sicer, da mora biti stranka, ki ugovarja, imetnik prejšnje znamke, prijavitelj znamke mora biti ali je moral biti posrednik ali zastopnik imetnika, vloga mora biti vložena v imenu posrednika ali zastopnika brez soglasja imetnika in ne da bi obstajali legitimni razlogi, ki bi upravičevali ravnanje posrednika ali zastopnika, ter prijava se mora nanašati na enake ali podobne znake in proizvode.
            
         
               13
            
            
               Tretjič, odbor za pritožbe je konkretno analiziral, ali so bila izpolnjena merila, da bi se ugovoru ugodilo na podlagi člena 8(3) Uredbe št. 207/2009. Najprej, kar zadeva razmerje posrednik/naročnik, je odbor za pritožbe poudaril, da je treba izraza „posrednik“ in „zastopnik“ razlagati široko. V obravnavanem primeru je ugotovil, da pogodba o distribuciji, sklenjena med strankami, določa, da bo tožeča stranka distribuirala proizvode intervenientke v Uniji. Prav tako je bilo ugotovljeno, da pogodba vsebuje določbe o izključnosti, prepovedi konkurence in pravicah intelektualne lastnine intervenientke. Menil je, da dokazi, in sicer naročilnice, od katerih je ena imela datum, ki je bil dva meseca pred datumom prijave znamke, ki jih je predložila intervenientka, dokazujejo obstoj pomembnega trgovinskega razmerja, ki presega običajno preprosto razmerje med dobaviteljem in distributerjem. Tako je ugotovil, da obstaja dejansko, učinkovito in trajnostno trgovinsko razmerje, zaradi česar je na dan vložitve prijavljene znamke obstajala obveznost zaupanja in lojalnosti, ter da je tožeča stranka posrednik v smislu člena 8(3) Uredbe št. 207/2009.
            
         
               14
            
            
               Četrtič, odbor za pritožbe je poudaril, da se je člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 nanašal na primere, v katerih so bili primerjani proizvodi in storitve enaki, in na primere, v katerih so bili podobni. Poudaril je, da so v obravnavanem primeru proizvodi, zajeti z nasprotujočima si znakoma, enaki – med „kozmetične izdelke“, ki jih zajema prijavljena znamka, spada „puder za obraz, ki vsebuje minerale“, ki ga zajema prejšnja znamka – ali podobni – drugi proizvodi, zajeti s prijavljeno znamko, ki so povezani s tistimi, na katere se nanaša prejšnja znamka, ker so lahko sestavljeni iz enakih sestavin, so pogosto izdelani v istih podjetjih in so ponujani skupaj v drogerijah in istih predelih trgovin na drobno.
            
         
               15
            
            
               Glede znakov je odbor za pritožbe menil, da sta podobna. Najprej je poudaril očitno podobnost med prvima dvema besednima elementoma („magic“ in „minerals“) prejšnje znamke in besednima elementoma prijavljene znamke. Nato je poudaril, da je prejšnjo znamko upoštevna javnost Unije lahko dojemala kot znak, ki je sestavljen iz dveh elementov: element „by jerome alexander“ naj bi dojemala kot oznako matične družbe, in sicer subjekta, ki je odgovoren za proizvod, element „magic minerals“ pa naj bi se verjetno dojemal kot oznaka samega proizvoda ali pa vrste proizvodov. Nazadnje pa je menil, da to, da United States patent and trademark office (USPTO, urad Združenih držav za patente in znamke) ne nasprotuje registraciji znamke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, kljub obstoju znamke MINERAL MAGIC COSMETICS, ne pomeni, da ni bilo verjetnosti zmede med znakoma. Navedel je namreč, da bi imetnik znamke MINERAL MAGIC COSMETICS moral v zvezi s tem podati odgovor. Ob upoštevanju vseh teh elementov je odbor za pritožbe ugodil ugovoru, ki je temeljil na členu 8(3) Uredbe št. 207/2009.
            
         
         Postopek in predlogi strank
      
      
               16
            
            
               Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
               
                        –
                     
                     
                        izpodbijano odločbo razveljavi;
                     
                  
                        –
                     
                     
                        EUIPO in intervenientki naloži plačilo stroškov.
                     
                  
         
               17
            
            
               EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:
               
                        –
                     
                     
                        tožbo v celoti zavrne;
                     
                  
                        –
                     
                     
                        tožeči stranki naloži plačilo stroškov EUIPO.
                     
                  
         
               18
            
            
               Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
               
                        –
                     
                     
                        tožbo v celoti zavrne;
                     
                  
                        –
                     
                     
                        izpodbijano odločbo potrdi;
                     
                  
                        –
                     
                     
                        tožeči stranki naloži, naj poleg svojih stroškov nosi stroške intervenientke in EUIPO.
                     
                  
         
         Pravo
      
      
               19
            
            
               Tožeča stranka je v utemeljitev tožbe v bistvu navedla en sam tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 in se deli na tri očitke. Prvi je, da je odbor za pritožbe napačno menil, da je tožeča stranka posrednik ali zastopnik imetnika prejšnje znamke v smislu navedene določbe. V okviru drugega očitka je trdila, da je odbor za pritožbe napačno uporabil pravo, ker je menil, da se člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 uporablja, čeprav so nasprotujoči si znaki le podobni, in ne enaki. Tretji očitek je, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da se zgoraj navedena določba uporablja, medtem ko proizvodi, označeni s prejšnjo znamko, niso bili enaki tistim, označenim s prijavljeno znamko.
            
         
               20
            
            
               Splošno sodišče meni, da je treba na prvem mestu preučiti drugi očitek, ki se nanaša na napačno uporabo člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 v primeru podobnih znakov.
            
         
               21
            
            
               Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da je dovolj, da je prejšnja znamka le podobna, in ne identična prijavljeni znamki, da se člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 lahko uporabi. Navaja tudi, da je odbor za pritožbe napačno upošteval vidik javnosti Unije, saj je javnost, ki jo zadeva prejšnja ameriška besedna znamka, ameriška javnost.
            
         
               22
            
            
               EUIPO ob podpori intervenientke trditve tožeče stranke zavrača. Meni, da bi strogo dobesedna razlaga člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 pomenila, da se ta določba lahko uporabi le, če sta znaka enaka, in bi vodila do tega, da bi ta določba postala neučinkovita. Meni namreč, da bi se prijavitelj znamke lahko izognil njeni uporabi, če bi nekoliko spremenil prejšnjo znamko, ter da bi ta položaj močno škodil interesom imetnika prejšnje znamke. Meni, da če je bila znamka registrirana kljub podobnosti med znakoma, bi prijavitelj sporne znamke lahko preprečil kakršno koli poznejšo registracijo in vsako uporabo prejšnje znamke s strani prvotnega imetnika. Cilj zgoraj navedene določbe pa naj bi bila prav izognitev temu, da bi posrednik imetnika znamke to znamko zlorabil, saj lahko posrednik izkoristi znanje in izkušnje, pridobljene v poslovnem razmerju z imetnikom, ter s tem nezakonito pridobi korist od napora in naložb imetnika znamke. Po njegovem mnenju je treba to določbo razlagati niansirano, da bi se legitimen imetnik lahko z razširitvijo uporabe te določbe na primere, ki se ne nanašajo na strogo enake znamke, učinkovito zaščitil pred nepoštenimi praksami svojih zastopnikov. Primerjava znakov na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001) in primerjava na podlagi člena 8(3) navedene uredbe nista nujno enaki. Trdi, da se primerjava znakov na podlagi člena 8(3) Uredbe št. 207/2009 osredotoča na interese imetnika prejšnje znamke. V obravnavani zadevi naj odbor za pritožbe ne bi uporabil merila podobnosti iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ampak naj bi glede na posebno naravo znakov preučil, ali bi se ta znaka lahko štela kot „v glavnem“ podobna, tako da bi se škodovalo legitimnim interesom imetnika znamke in da bi tožeča stranka lahko neupravičeno imela korist od razmerja z navedenim imetnikom. Zato naj bi se glede na posebno naravo zadevnih znakov člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 v obravnavanem primeru uporabljal ne le za enake znake.
            
         
               23
            
            
               Spomniti je treba, da se v skladu s členom 8(3) Uredbe št. 207/2009 „ob ugovarjanju imetnika blagovne znamke […] blagovna znamka ne registrira, če posrednik ali zastopnik imetnika blagovne znamke zahteva njeno registracijo v lastnem imenu brez imetnikovega soglasja“.
            
         
               24
            
            
               Ta določba izrecno ne omenja pogoja v zvezi z identiteto niti pogoja glede podobnosti med znamko imetnika in znamko, katere registracijo zahteva posrednik ali zastopnik.
            
         
               25
            
            
               Vendar se člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 razume, kot da je cilj tega člena izognitev temu, da bi posrednik ali zastopnik imetnika znamke zlorabil njegovo znamko, saj ti posredniki in zastopniki lahko izkoristijo znanje in izkušnje, pridobljene v poslovnem razmerju z imetnikom, ter s tem nezakonito pridobijo korist od napora in naložb imetnika znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 29. novembra 2012, Adamowski/UUNT – Fagumit (FAGUMIT), T‑537/10 in T‑538/10, EU:T:2012:634, točka 22). S to določbo se torej v bistvu zahteva, da obstaja neposredna povezava med znamko imetnika in znamko, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik v lastnem imenu. Takšno povezavo je mogoče vzpostaviti le, če se zadevni znamki ujemata.
            
         
               26
            
            
               V tem smislu pripravljalno gradivo za uredbo o znamki Skupnosti vsebuje koristna pojasnila o namenih zakonodajalca in gre v smer razlage, po kateri morata biti prejšnja znamka in prijavljena znamka enaki, in ne samo podobni, da se člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 lahko uporabi.
            
         
               27
            
            
               Kot namreč opozarja tožeča stranka, je zakonodajalec Unije v osnutku predloga uredbe o znamki Skupnosti sprva predvidel, da se zadevna določba lahko uporablja tudi v primeru podobnega znaka. Ta možnost pa ni bila vključena v končno različico člena 8(3) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146).
            
         
               28
            
            
               Prav tako je v dokumentu št. 11035/82 Sveta Evropske unije z dne 1. decembra 1982, v katerem je podan povzetek sklepov delovne skupine za uredbo o znamki Skupnosti pri Svetu, delovna skupina izrecno navedla, da ni sprejela predloga ene od delegacij o tem, da se zadevna določba uporabi tudi v primeru „podobnih“ znamk za „podobne“ proizvode.
            
         
               29
            
            
               V zvezi s tem je v odgovoru na pisno vprašanje Splošnega sodišča EUIPO na eni strani poudaril, da je ta izvleček iz pripravljalnega gradiva mogoče razlagati le tako, da je Svet preprosto zavrnil to, da bi „v pozitivnem smislu“ določil, da se zadevna določba mora uporabljati, kadar sta znamki identični ali podobni, in na drugi strani, da bi bilo ta izvleček treba preučiti ob upoštevanju tega, da so službe Evropske komisije predlagale uporabo izraza „enako ali podobno“ v različici osnutka predloga uredbe. Te trditve je treba zavrniti.
            
         
               30
            
            
               Prvič, okoliščina, da se je zakonodajalec dvakrat odpovedal izrecno omeniti, da bi se morala zadevna določba uporabiti tudi v primeru podobnih znamk – prvič s spremembo osnutka predloga uredbe glede tega in drugič z izrecno zavrnitvijo zahteve ene od delegacij – zadostno izkazuje njegov namen v zvezi s tem.
            
         
               31
            
            
               Drugič, iz besedila v dokumentu št. 11035/82 izhaja, da je bil zavrnjen predlog zadevne delegacije, ki se nanaša na to, da se je ta določba uporabljala tudi za podobne znamke, ne pa, kot navaja EUIPO, sam predlog omembe izrazov „enake ali podobne“ v tej določbi.
            
         
               32
            
            
               Tretjič, v tem istem dokumentu št. 11035/82 je delovna skupina poudarila, da se je strinjala s tem, da se zadevna določba razlaga, kot da se uporablja mednarodno v smislu člena 6f Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, kakor je bila revidirana in spremenjena.
            
         
               33
            
            
               V zvezi s tem je treba poudariti, da je Unija pogodbenica Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) z dne 15. aprila 1994 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 305), ki je v Prilogi 1 C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 82), in da člen 2 tega sporazuma napotuje na več materialnih določb Pariške konvencije, med drugim na člen 6f. Zato, in kot je poleg tega poudaril EUIPO v odgovoru na vprašanje Splošnega sodišča, mora Unija člen 8(3) Uredbe št. 207/2009, kolikor je to mogoče, razlagati glede na besedilo in namen tega sporazuma (glej v tem smislu sodbo z dne 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C‑245/02, EU:C:2004:717, točka 42) ter torej glede na člen 6f Pariške konvencije.
            
         
               34
            
            
               Ta člen določa, da če posrednik ali zastopnik osebe, ki je imetnik znamke v eni od držav Unije, zaradi varstva industrijske lastnine brez soglasja tega imetnika zahteva registracijo „te“ znamke v svojem imenu v eni ali več navedenih državah, ima imetnik pravico, da zahtevani registraciji ugovarja. Te določbe, kot je zapisana, ni mogoče razlagati drugače kot v tem smislu, da sta znamka imetnika in znamka, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik, enaki. Pojasniti je treba, da se angleška različica te določbe prav tako razume v tem smislu, da morata biti znamka imetnika in znamka, katere registracijo je zahteval posrednik ali zastopnik tega imetnika, enaki. Ta različica se namreč sklicuje na imetnika znamke („the proprietor of a mark“) in nato omenja registracijo znamke („the registration of the mark“), ki se lahko razume le kot znamka imetnika.
            
         
               35
            
            
               Ob upoštevanju tega, da besedilo člena 6f Pariške konvencije ni dvoumno, se EUIPO ne more sklicevati na pripravljalno gradivo za to konvencijo, da bi trdil, da bi bilo ta člen treba razlagati tudi tako, kot da se nanaša tudi na primere, v katerih sta znaka zgolj podobna.
            
         
               36
            
            
               Četrtič, EUIPO poskuša navedbe opreti na pojma „enake ali podobne“ iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in na neobstoj takih navedb v odstavku 3 te določbe, za utemeljitev trditve, da njeno področje uporabe ni omejeno na primere stroge enakosti zadevnih znamk. Neobstoj teh navedb pa bi bilo treba razumeti bolj v tem smislu, da je bilo za zakonodajalca jasno, da se je ta določba nanašala na primere, v katerih je znamka, katere registracijo je zahteval posrednik, znamka imetnika, in je torej po naravi enaka, tako da se mu tega ni zdelo potrebno poudariti.
            
         
               37
            
            
               Iz zgoraj navedenega izhaja, da je v skladu z namenom zakonodajalca Unije člen 8(3) Uredbe št. 207/2009 mogoče uporabiti le, če sta znamka imetnika in znamka, za katero je prijavo vložil posrednik ali zastopnik zadnjenavedenega, enaki, in ne le podobni.
            
         
               38
            
            
               V teh okoliščinah je treba spomniti, da glede potrebnega standarda za to, da se lahko šteje, da sta znaka enaka, iz sodne prakse izhaja, da je znak enak drugemu, kadar brez kakršnega koli spreminjanja ali dodajanja posnema elemente, ki ga sestavljajo, ali kadar ima, gledano kot celota, tako nepomembne razlike, da jih povprečni potrošnik ne more opaziti, saj ima zadnjenavedeni le redko možnost, da neposredno primerja znake, ampak se mora zanesti na nepopolno podobo, ki jo je ohranil v spominu (sodba z dne 3. decembra 2015, TrekStor/UUNT – Scanlab (iDrive), T‑105/14, neobjavljena, EU:T:2015:924, točka 62).
            
         
               39
            
            
               V istem smislu je treba poudariti, da je bilo vprašanje enakosti med znakoma bolj posredno tudi predmet preučitve v okviru presoje resne in dejanske uporabe znamke. Člen 15 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 18 Uredbe št. 2017/1001) določa, da se uporaba znamke v obliki, ki se razlikuje od oblike, v kateri je bila registrirana, prav tako šteje za uporabo, če elementi, v katerih se razlikuje, ne spreminjajo razlikovalnega učinka znamke ne glede na to, ali je znamka v obliki, v kateri se uporablja, tudi registrirana v imenu imetnika. Namen te določbe je omogočiti imetniku, da znak brez vplivanja na njegov razlikovalni učinek spremeni tako, da to omogoča boljše prilagajanje zahtevam trženja in oglaševanja zadevnega blaga in storitev. Razlika pa mora biti v zanemarljivih elementih in znaka, kot sta uporabljena in registrirana, morata biti celotno gledano enaka (glej v tem smislu sodbo z dne 23. februarja 2006, Il Ponte Finanziaria/UUNT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, točka 50).
            
         
               40
            
            
               Zato je treba ugotoviti, ali sta nasprotujoča si znaka enaka v smislu sodbe z dne 3. decembra 2015, iDrive (T‑105/14, neobjavljena, EU:T:2015:924), navedeni v točki 38 zgoraj, glede na merila, določena v sodbi z dne 23. februarja 2006, BAINBRIDGE (T‑194/03, EU:T:2006:65), navedeni v točki 39 zgoraj.
            
         
               41
            
            
               V zvezi s tem je iz točke 33 izpodbijane odločbe razvidno, da je odbor za pritožbe menil, da se prijavljena znamka razlikuje od prejšnje znamke v tem, da je vrstni red besed „mineral“ in „magic“ zamenjan ter da ne vsebuje niti črke „s“ niti izraza „by Jerôme Alexander“, in da je treba na tej podlagi nasprotujoča si znaka šteti za podobna. To ugotovitev je treba potrditi. Očitno je namreč, da v obravnavanem primeru nasprotujoča si znaka nista enaka, kar potrjujejo tudi vse stranke v pisnih stališčih. Neobstoj enakosti med znakoma je poleg tega tako očiten, da obstaja ne glede na morebitno različno dojemanje zadevnega povprečnega potrošnika glede na ozemlje, na katerem ima prebivališče.
            
         
               42
            
            
               Ker nasprotujoča si znaka nista enaka, je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe napačno menil, da se lahko opre na člen 8(3) Uredbe št. 207/2009, zato da zavrne registracijo prijavljene znamke.
            
         
               43
            
            
               Ob upoštevanju vsega navedenega in ne da bi bilo treba odločiti o prvem in tretjem očitku, je treba ugoditi edinemu tožbenemu razlogu, ki se nanaša na kršitev člena 8(3) Uredbe št. 207/2009, in zato izpodbijano odločbo razveljaviti.
            
         
         Stroški
      
      
               44
            
            
               V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Poleg tega člen 134(2) istega poslovnika določa, da če je neuspelih strank več, Splošno sodišče odloči o porazdelitvi stroškov.
            
         
               45
            
            
               Ker EUIPO in intervenientka nista uspela, jima je treba naložiti, naj poleg svojih stroškov nosita vsak polovico stroškov tožeče stranke.
            
          
            
               Iz teh razlogov je
               SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)
               razsodilo:
            
          
            
               
                        
                           1.
                        
                     
                     
                        
                           Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 5. oktobra 2016 (zadeva R 2087/2015‑1) se razveljavi.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           2.
                        
                     
                     
                        
                           EUIPO nosi svoje stroške in polovico stroškov družbe John Mills Ltd.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           3.
                        
                     
                     
                        
                           Družba Jerome Alexander Consulting Corp. nosi svoje stroške in polovico stroškov družbe John Mills.
                        
                     
                  
          
               
                  
                     
                        
                           Prek
                        
                        
                           Buttigieg
                        
                        
                           Berke
                        
                     
                     Razglašeno na obravnavi v Luxembourgu, 15. oktobra 2018.
                     Podpisi
                  
               
            (
            *1
         )	Jezik postopka: angleščina.