CELEX: 62009CJ0323
Language: it
Date: 2011-09-22 00:00:00
Title: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 settembre 2011.#Interflora Inc. e Interflora British Unit contro Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd.#Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Regno Unito.#Marchi - Pubblicità su Internet a partire da parole chiave ("keyword advertising") - Selezione, da parte dell’inserzionista, di una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà di un concorrente - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2 - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 9, n. 1, lett. a) e c) - Condizione della violazione di una delle funzioni del marchio - Pregiudizio arrecato al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà ("diluizione") - Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà di tale marchio ("parassitismo").#Causa C-323/09.

Causa C‑323/09
      Interflora Inc
      e
      Interflora British Unit
      contro
      Marks & Spencer plc
      e
      Flowers Direct Online Ltd
      [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]
      «Marchi — Pubblicità su Internet a partire da parole chiave (“keyword advertising”) — Selezione, da parte dell’inserzionista, di una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà di un concorrente
         — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2 — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 9, n. 1, lett. a) e c) — Condizione della violazione di una delle funzioni del marchio — Pregiudizio arrecato al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà (“diluizione”) — Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà di tale marchio (“parassitismo”)»
      
      Massime della sentenza
      1.        Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Interpretazione del regolamento n. 40/94 e della direttiva 89/104 — Diritto del
            titolare di un marchio di opporsi all’uso da parte di un terzo di un segno identico per prodotti identici — Obiettivo — Limiti
      [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 9, n. 1, lett. a); direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 1, lett. a)]
      2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Interpretazione del regolamento n. 40/94 e della direttiva 89/104 — Diritto del
            titolare di un marchio di opporsi all’uso da parte di un terzo di un segno identico per prodotti identici — Pubblicità nell’ambito
            di un servizio di posizionamento su Internet
      [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 9, n. 1, lett. a); direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 1, lett. a)]
      3.        Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Interpretazione del regolamento n. 40/94 e della direttiva 89/104 — Marchio notorio
            — Pubblicità nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet
      [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 9, n. 1, lett. c); direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 2]
      1.        Si evince dalla formulazione dell’art. 5, n. 1, della prima direttiva 89/104, in materia di marchi, e dal decimo considerando
         di quest’ultima che il diritto degli Stati membri è stato armonizzato nel senso che il diritto esclusivo conferito da un marchio
         offre al titolare di quest’ultimo una protezione «assoluta» contro l’uso fatto da terzi di segni identici a tale marchio per
         prodotti o servizi identici, mentre, laddove non sussista questa duplice identità, solo l’esistenza di un rischio di confusione
         consente al titolare di far utilmente valere il proprio diritto esclusivo. Tale distinzione tra la tutela offerta dal n. 1,
         lett. a), di detto articolo e quella enunciata nella disposizione di cui alla lett. b) del medesimo n. 1 è stata riproposta,
         per quanto riguarda il marchio comunitario, dal settimo considerando e dall’art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94, sul marchio
         comunitario.
      
      Pur se il legislatore dell’Unione ha qualificato come «assoluta» la tutela contro l’uso non consentito di segni identici ad
         un marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, la Corte ha contestualizzato
         tale qualificazione rilevando che, per quanto importante essa possa essere, la protezione offerta dall’art. 5, n. 1, lett. a),
         della direttiva 89/104 mira solo a consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici in quanto titolare
         di quest’ultimo, ossia a garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. La Corte ha da ciò ricavato che
         l’esercizio del diritto esclusivo conferito dal marchio deve essere riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un
         terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire
         ai consumatori la provenienza del prodotto.
      
      Siffatta interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94
         è stata precisata nel senso che tali disposizioni consentono al titolare del marchio di invocare il proprio diritto esclusivo
         in caso di violazione o di rischio di violazione di una delle funzioni del marchio, che si tratti della funzione essenziale
         di indicazione d’origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio oppure di una delle altre funzioni di quest’ultimo,
         quali quelle consistenti nel garantire la qualità di detto prodotto o servizio, oppure di comunicazione, investimento o pubblicità.
      
      È vero che si presuppone che un marchio soddisfi sempre la propria funzione di indicazione d’origine, mentre esso garantisce
         le proprie altre funzioni solo nei limiti in cui il suo titolare lo sfrutti in tal senso, in particolare a fini di pubblicità
         o di investimento. Nondimeno tale differenza tra la funzione essenziale del marchio e le altre funzioni di quest’ultimo non
         può in alcun modo giustificare il fatto che, allorché un marchio soddisfa una o più di tali altre funzioni, violazioni di
         quest’ultime siano escluse dall’ambito di applicazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a),
         del regolamento n. 40/94. Analogamente, non si può considerare che solo i marchi che godono di notorietà possano avere funzioni
         diverse da quelle dell’indicazione d’origine.
      
      (v. punti 36‑38, 40)
      2.        Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva 89/104, in materia di marchi, e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94,
         sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un
         concorrente di fare pubblicità – a partire da una parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza il consenso
         del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet – a prodotti o servizi identici
         a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio.
         Siffatto uso:
      
      –        viola la funzione di indicazione d’origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola
         chiave non consente o consente solo difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di
         sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente
         collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo;
      
      –        non viola, nell’ambito di un servizio di posizionamento quale Adwords, la funzione di pubblicità del marchio;
      –        viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare in questione,
         del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.
      
      Quanto alla funzione di indicazione d’origine, qualora l’annuncio del terzo adombri l’esistenza di un collegamento economico
         tra tale terzo e il titolare del marchio, si dovrà concludere che sussiste una violazione della funzione di indicazione d’origine
         di detto marchio. Analogamente, qualora l’annuncio, pur non adombrando l’esistenza di un collegamento economico, sia talmente
         vago sull’origine dei prodotti o dei servizi in questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente
         attento non sia in grado di sapere, sulla base del link promozionale e del messaggio commerciale ad esso allegato, se l’inserzionista
         sia un terzo rispetto al titolare del marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest’ultimo, si deve concludere
         che sussiste violazione di detta funzione del marchio.
      
      In relazione alla funzione di pubblicità, il solo fatto che l’uso, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio
         per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato costringa il titolare di tale
         marchio ad intensificare i propri sforzi pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori
         non è sufficiente, in tutti i casi, a far concludere che sussista una violazione della funzione di pubblicità di detto marchio.
         In proposito, pur se il marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il diritto dell’Unione
         intende istituire, esso non ha tuttavia lo scopo di proteggere il suo titolare dalle pratiche che sono intrinseche al gioco
         della concorrenza. Orbene, la pubblicità su Internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi costituisce una pratica
         siffatta, in quanto, in generale, essa ha meramente lo scopo di proporre agli utenti di Internet alternative rispetto ai prodotti
         o ai servizi dei titolari di detti marchi.
      
      Per quanto riguarda la funzione di investimento, non si può ammettere che il titolare di un marchio possa opporsi a che un
         concorrente faccia, in condizioni di concorrenza leale e rispettosa della funzione di indicazione d’origine del marchio, uso
         di un segno identico a quest’ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato,
         qualora siffatto uso abbia come sola conseguenza di costringere il titolare dello stesso marchio ad adeguare i propri sforzi
         per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. Analogamente, la circostanza
         che detto uso induca taluni consumatori ad abbandonare i prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio non può essere
         utilmente fatta valere dal titolare del marchio stesso.
      
      (v. punti 45, 57‑58, 62, 64, 66, dispositivo 1)
      3.        Gli artt. 5, n. 2, della prima direttiva 89/104, in materia di marchi, e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sul
         marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto
         di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto
         concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet,
         qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo)
         oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).
      
      Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che
         gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine
         generico. 
      
      Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire
         dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice
         imitazione dei prodotti o dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza
         peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un’alternativa rispetto ai prodotti o
         ai servizi del titolare di detto marchio.
      
      (v. punti 93‑95, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
      22 settembre 2011 (*)
      
      «Marchi – Pubblicità su Internet a partire da parole chiave (“keyword advertising”) – Selezione, da parte dell’inserzionista, di una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà di un concorrente
         – Direttiva 89/104/CEE – Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2 – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 9, n. 1, lett. a) e c) – Condizione della violazione di una delle funzioni del marchio – Pregiudizio arrecato al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà (“diluizione”) – Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà di tale marchio (“parassitismo”)»
      
      Nel procedimento C‑323/09,
      avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of
         Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione 16 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 12 agosto
         2009, nella causa
      
      Interflora Inc.,
      Interflora British Unit
      contro
      Marks & Spencer plc,
      Flowers Direct Online Ltd,
      LA CORTE (Prima Sezione),
      composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, M. Ilešič (relatore), E. Levits e M. Safjan, giudici,
      avvocato generale: sig. N. Jääskinen
      cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
      vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 ottobre 2010,
      considerate le osservazioni presentate:
      –        per la Interflora Inc. e la Interflora British Unit, dal sig. R. Wyand, QC, e dal sig. S. Malynicz, barrister;
      –        per la Marks & Spencer plc, dal sig. G. Hobbs, QC, dalla sig.ra E. Himsworth, barrister, nonché dal sig. T. Savvides e dalla
         sig.ra E. Devlin, solicitors;
      
      –        per il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes, in qualità di agente;
      –        per la Commissione europea, dal sig. H. Krämer, in qualità di agente,
      sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 marzo 2011,
      ha pronunciato la seguente
      Sentenza
      1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre
         1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40,
         pag. 1), nonché dell’art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994,
         L 11, pag. 1).
      
      2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che opponeva le società Interflora Inc. e Interflora British
         Unit alle società Marks & Spencer plc (in prosieguo: la «M & S») e Flowers Direct Online Ltd. A seguito di una composizione
         amichevole con la Flowers Direct Online Ltd, la causa principale oppone ora la Interflora Inc. e la Interflora British Unit
         alla M & S riguardo alla pubblicazione su Internet di inserzioni pubblicitarie della M & S a partire da parole chiave corrispondenti
         al marchio INTERFLORA.
      
       Contesto normativo
      3        La direttiva 89/104 e il regolamento n. 40/94 sono stati abrogati, rispettivamente, dalla direttiva del Parlamento europeo
         e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
         d’impresa (GU L 299, pag. 25), entrata in vigore il 28 novembre 2008, e dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009,
         n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Nondimeno, in considerazione dell’epoca
         in cui sono avvenuti taluni fatti, si può considerare che la controversia di cui alla causa principale sia regolata dalla
         direttiva 89/104 e dal regolamento n. 40/94.
      
      4        Pur se la Corte fornirà quindi le interpretazioni della direttiva 89/104 e del regolamento n. 40/94 richieste dal giudice
         del rinvio, tuttavia, per l’ipotesi in cui tale giudice si fondasse, nel dirimere la controversia nella causa principale,
         sulle norme della direttiva 2008/95 e del regolamento n. 207/2009, occorre chiarire che le interpretazioni fornite sono trasponibili
         ai nuovi testi legislativi. In effetti, all’atto dell’adozione della nuova direttiva e del nuovo regolamento le disposizioni
         pertinenti per la causa principale non hanno subìto alcuna modifica sostanziale, quanto alla loro formulazione, al loro contesto
         e alla loro finalità.
      
      5        Il decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104 era del seguente tenore:
      
      «considerando che la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione
         d’origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi;
         che la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che
         è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio di confusione
         (...) costituisce la condizione specifica della tutela».
      
      6        Il settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94 era formulato in termini pressoché identici.
      
      7        L’art. 5 della direttiva 89/104, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», così disponeva:
      
      «1.      Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi,
         salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
      
      a)      un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
      b)      un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza
         dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per
         il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.
      
      2.      Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare
         nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui
         esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente
         di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli
         stessi.
      
      3.      Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:
      a)      di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
      b)      di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti
         dal segno;
      
      c)      di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
      d)      di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
      (…)».
      8        La formulazione dell’art. 9, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94 era sostanzialmente corrispondente a quella dell’art. 5,
         n. 1, della direttiva 89/104. Il n. 2 di detto art. 9 corrispondeva al n. 3 dell’art. 5 di detta direttiva. Quanto all’art. 9,
         n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, esso prevedeva quanto segue:
      
      «Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo
         proprio consenso, di usare in commercio:
      
      (...)
      c)      un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è
         stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità e se l’uso del segno senza giusto motivo consente
         di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli
         stessi».
      
       Causa principale e questioni pregiudiziali
       Il servizio di posizionamento «AdWords»
      9        Quando un utente di Internet effettua una ricerca a partire da una o più parole sul motore di ricerca Google, quest’ultimo
         mostra i siti che meglio paiono corrispondere a tali parole in ordine di pertinenza decrescente. Si tratta dei risultati cosiddetti
         «naturali» della ricerca.
      
      10      Inoltre, grazie al servizio di posizionamento a pagamento «AdWords» di Google, qualsiasi operatore economico può, mediante
         la scelta di una o più parole chiave, far apparire un link promozionale che rinvia al proprio sito, qualora tale parola o
         tali parole coincidano con quella o quelle contenute nella richiesta rivolta da un utente di Internet al motore di ricerca.
         Tale link promozionale è visualizzato nella sezione «link sponsorizzati», che compare vuoi nella parte destra dello schermo,
         a destra dei risultati naturali, vuoi nella parte superiore dello schermo, al di sopra dei detti risultati.
      
      11      Il predetto link promozionale è accompagnato da un breve messaggio commerciale. Congiuntamente, il link e il messaggio compongono
         l’annuncio visualizzato nel suddetto spazio dedicato.
      
      12      L’inserzionista è tenuto a pagare un corrispettivo per il servizio di posizionamento per ogni selezione («click») del link
         pubblicitario. Tale corrispettivo è calcolato in funzione, in particolare, del «prezzo massimo per click» che, al momento
         della conclusione del contratto di servizio di posizionamento con la Google, l’inserzionista ha convenuto di pagare, nonché
         del numero di click su tale link da parte degli utenti di Internet.
      
      13      Più inserzionisti possono riservarsi la stessa parola chiave. L’ordine in cui vengono visualizzati i loro link promozionali
         sarà in tal caso determinato, in particolare, in base al «prezzo massimo per click», a quante volte i detti link sono stati
         selezionati in precedenza, nonché alla qualità dell’annuncio come valutata dalla Google. In qualunque momento l’inserzionista
         può migliorare la sua posizione nell’ordine di visualizzazione fissando un «prezzo massimo per click» più alto oppure provando
         a migliorare la qualità del suo annuncio.
      
       L’utilizzo di parole chiave nella causa principale
      14      La Interflora Inc., società soggetta al diritto dello Stato del Michigan (Stati Uniti), gestisce una rete di consegna di fiori
         in tutto il mondo. La Interflora British Unit è una licenziataria della Interflora Inc.
      
      15      La rete della Interflora Inc. e della Interflora British Unit (in prosieguo, congiuntamente: l’«Interflora») è formata da
         fiorai, con i quali i clienti possono effettuare ordinazioni di persona o per telefono. La Interflora dispone anche di siti
         web che permettono di effettuare ordinazioni via Internet, che vengono evase dal membro della rete più vicino al luogo in
         cui dovranno essere consegnati i fiori. Il principale sito web è www.interflora.com. Tale sito è replicato in versioni nazionali,
         quale il sito www.interflora.co.uk.
      
      16      INTERFLORA è un marchio nazionale nel Regno Unito ed è anche un marchio comunitario. È assodato che, con riferimento al servizio
         di consegna di fiori, tali marchi godono di grande notorietà nel Regno Unito e in altri Stati membri dell’Unione europea.
      
      17      La M & S, società di diritto inglese, è uno dei maggiori rivenditori al dettaglio del Regno Unito. Tale società fornisce un’ampia
         gamma di prodotti e servizi attraverso la propria rete di negozi e tramite il suo sito web www.marksandspencer.com. Uno dei
         servizi offerti consiste nella vendita e nella consegna di fiori a domicilio. Tale attività commerciale si trova in concorrenza
         con quella dell’Interflora. È infatti pacifico tra le parti che la M & S non fa parte della rete Interflora.
      
      18      Nell’ambito del servizio di posizionamento «AdWords», la M & S si è riservata la parola chiave «Interflora» nonché alcune
         varianti formate dalla stessa parola chiave con «errori marginali» e da espressioni contenenti il termine «Interflora» (come
         «Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora co uk» etc.), come parole chiave. Di conseguenza,
         allorché un utente Internet inseriva la parola «Interflora» o una delle suddette varianti o espressioni come termine di ricerca
         nel motore di ricerca di Google, sotto il titolo «link sponsorizzato» appariva un annuncio pubblicitario della M &S.
      
      19      Tale annuncio pubblicitario si presentava in particolare nel modo seguente:
      
      «M & S Flowers Online
      www.marksandspencer.com/flowers
      Magnifici fiori e piante fresche 
      Per una consegna il giorno successivo, ordinare entro le ore 17»
      («M & S Flowers Online
      www.marksandspencer.com/flowers
      Gorgeous fresh flowers & plants
      Order by 5 pm for next day delivery»).
      20      Dopo aver constatato tali fatti, l’Interflora ha proposto una domanda per la violazione dei propri diritti di marchio contro
         la M & S dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, la quale ha deciso di sospendere il procedimento
         e di sottoporre alla Corte dieci quesiti pregiudiziali. A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della Corte, il
         giudice del rinvio, con decisione 29 aprile 2010, pervenuta in cancelleria il 9 giugno 2010, ha ritirato le questioni pregiudiziali
         nn. 5-10, mantenendo ferme solo le seguenti quattro questioni: 
      
      «1)      Se, qualora un operatore commerciale, che svolge un’attività in concorrenza con il titolare di un marchio registrato e che
         fornisce beni e servizi identici a quelli designati dal detto marchio per mezzo del proprio sito Internet:
      
      –        scelga un segno identico (…) al marchio in questione quale parola chiave per un servizio di link sponsorizzati offerto dal
         gestore di un motore di ricerca,
      
      –        designi il segno come una parola chiave, 
      –        associ il segno con l’URL del proprio sito Internet,
      –        stabilisca il costo che dovrà sostenere per ogni click in base a tale parola chiave,
      –        programmi i tempi di visualizzazione del link sponsorizzato, e
      –        usi il segno in questione nella corrispondenza commerciale relativa alla fatturazione ed al pagamento delle tariffe e/o all’amministrazione
         del proprio account con il gestore del motore di ricerca, sebbene il link sponsorizzato non includa direttamente il segno
         o un altro segno simile, 
      
      tutti o alcuni di questi atti configurino un “uso” del segno da parte del concorrente ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a),
         della [direttiva 89/104] nonché dell’art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94].
      
      2)      Se in tali casi si tratti di un uso “per” prodotti o servizi identici a quelli per i quali è stato registrato il marchio d’impresa
         ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94].
      
      3)      Se tale uso rientri nell’ambito di applicazione di una o di entrambe le seguenti disposizioni:
      a)      art. 5, n. 1, lett. a), della [direttiva 89/104] e art. 9, n. 1, lett. a), del [regolamento n. 40/94], e
      b)      art. 5, n. 2, della [direttiva 89/104] ed art. 9, n. 1, lett. c), del [regolamento n. 40/94].
      4)      Se la questione n. 3 possa ricevere una soluzione diversa qualora:
      a)      la presentazione del link sponsorizzato del concorrente in risposta ad una ricerca effettuata dall’utente per mezzo del segno
         in questione sia idonea ad indurre una parte del pubblico a credere che il concorrente sia un membro della rete commerciale
         gestita dal titolare del marchio, contrariamente al vero, o
      
      b)      il gestore del motore di ricerca non consenta ai titolari del marchio nello Stato membro (…) interessato di bloccare la selezione,
         da parte dei terzi, di segni identici ai loro marchi quali parole chiave».
      
       Sull’istanza di riapertura della trattazione orale
      21      Con lettera in data 1° aprile 2011, la M & S ha chiesto la riapertura della trattazione orale, sostenendo che le conclusioni
         dell’avvocato generale, presentate il 24 marzo 2011, sono fondate su premesse errate e non tengono conto dei principi che
         governano la ripartizione delle competenze tra la Corte e il giudice del rinvio. A proposito di quest’ultimo aspetto, la M & S
         osserva che l’avvocato generale, invece di limitarsi ad un’analisi delle norme pertinenti del diritto dell’Unione europea,
         ha indicato il risultato al quale, a suo parere, dovrebbe condurre l’interpretazione di dette norme nella causa principale.
      
      22      Secondo giurisprudenza costante, la Corte può ordinare la riapertura della trattazione orale, ai sensi dell’art. 61 del proprio
         regolamento di procedura, qualora ritenga di non essere sufficientemente edotta oppure qualora la causa debba essere decisa
         sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti (v., in particolare, sentenze 26 giugno 2008,
         causa C‑284/06, Burda, Racc. pag. I‑4571, punto 37, e 17 marzo 2011, causa C‑221/09, AJD Tuna, non ancora pubblicata nella
         Raccolta, punto 36).
      
      23      La Corte ritiene di avere a disposizione, nella fattispecie, tutti gli elementi necessari per risolvere le questioni proposte
         dal giudice del rinvio e che la causa non debba essere esaminata in base ad un argomento che non è stato discusso dinanzi
         ad essa.
      
      24      Per quanto riguarda le critiche vertenti sulle conclusioni dell’avvocato generale, occorre ricordare che, in forza dell’art. 252,
         secondo comma, TFUE, l’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza,
         conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono
         il suo intervento. Nell’esercizio di tale funzione egli può certamente, se del caso, analizzare una domanda di pronuncia pregiudiziale
         ricollocandola in un contesto più ampio rispetto a quello strettamente definito dal giudice del rinvio o dalle parti della
         causa principale. Peraltro, il collegio giudicante non è vincolato né dalle conclusioni dell’avvocato generale né dalla motivazione
         in base alla quale egli perviene a tali conclusioni (sentenze 11 novembre 2010, causa C‑229/09, Hogan Lovells International,
         non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26, e AJD Tuna, cit., punto 45).
      
      25      Ciò vale anche per il giudice del rinvio, il quale, nella sua applicazione della pronuncia pregiudiziale della Corte, non
         è tenuto a seguire l’iter logico esposto dall’avvocato generale.
      
      26      Non si può pertanto accogliere l’istanza della M & S con cui si chiede la riapertura della trattazione orale.
      
       Sulle questioni pregiudiziali
       Sulle questioni relative agli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94
      27      Con le questioni prima e seconda nonché con la questione terza, lett. a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5,
         n. 1, della direttiva 89/104 e l’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 debbano essere interpretati nel senso che
         il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far apparire – a partire da una parola chiave identica
         a tale marchio, che il concorrente ha scelto senza il consenso del detto titolare nell’ambito di un servizio di posizionamento
         su Internet – un annuncio pubblicitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio suddetto è registrato.
      
      28      Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se siano pertinenti, in tale contesto, la circostanza che detto annuncio
         pubblicitario può indurre una parte del pubblico interessato a ritenere erroneamente che l’inserzionista faccia parte della
         rete commerciale del titolare del marchio e la circostanza che il prestatore del servizio di posizionamento non consenta ai
         titolari di marchi di opporsi alla selezione, quali parole chiave, di segni identici a questi ultimi.
      
      29      È opportuno esaminare congiuntamente tali questioni.
      
      30      Come la Corte ha già dichiarato, il segno scelto dall’inserzionista come parola chiave nell’ambito di un servizio di posizionamento
         su Internet è lo strumento che egli utilizza per rendere possibile la visualizzazione del proprio annuncio, ed è dunque oggetto
         di un uso «nel commercio» ai sensi dell’art. 5 della direttiva 89/104 e dell’art. 9 del regolamento n. 40/94 (v., in particolare,
         sentenze 23 marzo 2010, cause riunite da C‑236/08 a C‑238/08, Google France e Google, Racc. pag. I‑2417, punti 49-52, nonché
         25 marzo 2010 causa C‑278/08, BergSpechte, Racc pag. I‑2517, punto 18).
      
      31      Si tratta inoltre di un uso per prodotti o servizi dell’inserzionista, anche laddove il segno scelto quale parola chiave non
         compaia nell’annuncio stesso (sentenza BergSpechte, cit., punto 19, e ordinanza 26 marzo 2010, causa C‑91/09, Eis.de, punto
         18).
      
      32      Nondimeno, il titolare del marchio non può opporsi all’uso quale parola chiave di un segno identico al suo marchio qualora
         non ricorrano tutte le condizioni previste a tal fine dagli artt. 5 della direttiva 89/104 e 9 del regolamento n. 40/94, nonché
         dalla giurisprudenza pertinente.
      
      33      La causa principale rientra nell’ipotesi prevista al n. 1, lett. a), dei suddetti artt. 5 e 9, ossia l’ipotesi della cosiddetta
         «doppia identità», in cui un terzo fa uso di un segno identico ad un marchio per prodotti e servizi identici a quelli per
         i quali il marchio è stato registrato. È infatti pacifico che la M & S ha utilizzato, per i propri servizi di consegna di
         fiori, il segno «Interflora», che è sostanzialmente identico al marchio denominativo INTERFLORA, registrato per servizi di
         consegna di fiori.
      
      34      In tale ipotesi, il titolare del marchio ha il diritto di vietare detto uso solo se quest’ultimo possa compromettere una delle
         funzioni del marchio (sentenze Google France e Google, cit., punto 79, nonché BergSpechte, cit., punto 21; v., del pari, sentenze
         18 giugno 2009, causa C‑487/07, L’Oréal e a., Racc. pag. I‑5185, punto 60, nonché 2 luglio 2010, causa C‑558/08, Portakabin,
         non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29).
      
      35      La Interflora ritiene che, conformemente alla giurisprudenza già consolidata, tale condizione debba essere intesa nel senso
         che detto n. 1, lett. a), tutela il titolare del marchio contro qualunque violazione di qualsiasi funzione del marchio. Secondo
         la M & S, tuttavia, tale interpretazione non emerge nettamente dalla giurisprudenza e rischia di creare uno squilibrio tra
         l’interesse a tutelare la proprietà intellettuale e quello alla libera concorrenza. La Commissione europea, dal canto suo,
         ritiene che il n. 1, lett. a), sia dell’art. 5 della direttiva 89/104 che dell’art. 9 del regolamento n. 40/94 tuteli il titolare
         del marchio solo contro le violazioni della funzione di indicazione d’origine del marchio stesso. Le altre funzioni del marchio
         potrebbero, tutt’al più, svolgere un ruolo nell’interpretazione degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c),
         del regolamento n. 40/94, i quali riguardano i diritti conferiti da marchi che godono di notorietà.
      
      36      Occorre rilevare che si evince dalla formulazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 e dal decimo ‘considerando’ di
         quest’ultima che il diritto degli Stati membri è stato armonizzato nel senso che il diritto esclusivo conferito da un marchio
         offre al titolare di quest’ultimo una protezione «assoluta» contro l’uso fatto da terzi di segni identici a tale marchio per
         prodotti o servizi identici, mentre, laddove non sussista questa duplice identità, solo l’esistente di un rischio di confusione
         consente al titolare di far utilmente valere il proprio diritto esclusivo. Tale distinzione tra la tutela offerta dal n. 1,
         lett. a), di detto articolo e quella enunciata nella disposizione di cui alla lett. b) del medesimo n. 1 è stata riproposta,
         per quanto riguarda il marchio comunitario, dal settimo ‘considerando’ e dall’art. 9, n. 1, del regolamento n. 40/94.
      
      37      Pur se il legislatore dell’Unione ha qualificato come «assoluta» la tutela contro l’uso non consentito di segni identici ad
         un marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, la Corte ha contestualizzato
         tale qualificazione rilevando che, per quanto importante essa possa essere, la protezione offerta dall’art. 5, n. 1, lett. a),
         della direttiva mira solo a consentire al titolare del marchio d’impresa di tutelare i propri interessi specifici in quanto
         titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. La Corte ha da ciò ricavato
         che l’esercizio del diritto esclusivo conferito dal marchio deve essere riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte
         di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire
         ai consumatori la provenienza del prodotto (sentenza 12 novembre 2002, causa C‑206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I‑10273,
         punto 51).
      
      38      Siffatta interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 è stata più volte ribadita ed applicata all’art. 9,
         n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [v., in particolare, per quanto riguarda la direttiva 89/104, sentenze 11 settembre
         2007, causa C‑17/06, Céline, Racc. pag. I‑7041, punto 16, e 12 giugno 2008, causa C‑533/06, O2 Holdings e O2 (UK), Racc. pag. I‑4231,
         punto 57, nonché, con riferimento al regolamento n. 40/94, ordinanza 19 febbraio 2009, causa C‑62/08, UDV North America, Racc. pag. I‑1279,
         punto 42, e sentenza Google France e Google, cit., punto 75]. Essa è stata inoltre precisata nel senso che tali disposizioni
         consentono al titolare del marchio di invocare il proprio diritto esclusivo in caso di violazione o di rischio di violazione
         di una delle funzioni del marchio, che si tratti della funzione essenziale di indicazione d’origine del prodotto o del servizio
         contrassegnato dal marchio oppure di una delle altre funzioni di quest’ultimo, quali quelle consistenti nel garantire la qualità
         di detto prodotto o servizio, oppure di comunicazione, investimento o pubblicità (sentenze già citate L’Oréal e a., punti
         63 e 65, nonché Google France e Google, punti 77 e 79).
      
      39      Per quanto riguarda le funzioni del marchio diverse da quelle dell’indicazione di origine, va sottolineato che tanto il legislatore
         dell’Unione, utilizzando l’espressione «in particolare» nel decimo ‘considerando’ della direttiva 89/104 e nel settimo ‘considerando’
         del regolamento n. 40/94, quanto la Corte, utilizzando l’espressione «funzioni del marchio» a partire dalla citata sentenza
         Arsenal Football Club, hanno mostrato che la funzione di indicazione d’origine del marchio non è la sola funzione di quest’ultimo
         degna di protezione contro violazioni da parte di terzi. Essi hanno così tenuto conto della circostanza che un marchio rappresenta
         spesso, oltre ad un’indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia commerciale utilizzato,
         in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore.
      
      40      È vero che si presuppone che un marchio soddisfi sempre la propria funzione di indicazione d’origine, mentre esso garantisce
         le proprie altre funzioni solo nei limiti in cui il suo titolare lo sfrutti in tal senso, in particolare a fini di pubblicità
         o di investimento. Nondimeno tale differenza tra la funzione essenziale del marchio e le altre funzioni di quest’ultimo non
         può in alcun modo giustificare il fatto che, allorché un marchio soddisfa una o più di tali altre funzioni, violazioni di
         quest’ultime siano escluse dall’ambito di applicazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a),
         del regolamento n. 40/94. Analogamente, non si può considerare che solo i marchi che godono di notorietà possano avere funzioni
         diverse da quelle dell’indicazione d’origine.
      
      41      È alla luce delle predette considerazioni, nonché degli elementi più precisi forniti qui di seguito, che al giudice del rinvio
         incomberà applicare la condizione di violazione di una delle funzioni del marchio.
      
      42      Relativamente all’uso quali parole chiave, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di segni identici a marchi
         per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tali marchi sono stati registrati, la Corte ha già dichiarato che, oltre
         alla funzione dell’indicazione d’origine, può risultare pertinente quella di pubblicità (v. sentenza Google France e Google,
         cit., punto 81). Detta considerazione è valida del pari nella fattispecie, avendo, inoltre, la Interflora lamentato anche
         una violazione alla funzione di investimento del proprio marchio.
      
      43      Occorre, pertanto, fornire al giudice del rinvio elementi interpretativi relativamente alla funzione di indicazione dell’origine,
         alla funzione di pubblicità e alla funzione di investimento del marchio.
      
       Violazione della funzione di indicazione di origine
      44      La questione se si integri una violazione di funzione di indicazione d’origine di un marchio allorché, a partire da una parola
         chiave identica a detto marchio, è mostrato agli utenti di Internet un annuncio pubblicitario di un terzo, quale un concorrente
         del titolare del marchio, dipende in particolare dal modo in cui tale annuncio è presentato. Sussiste violazione della funzione
         di cui trattasi quando l’annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all’utente di Internet normalmente informato
         e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio
         o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo (sentenze Google France e Google,
         cit., punti 83 e 84, nonché Portakabin, cit., punto 34). Infatti, in una situazione del genere – caratterizzata inoltre dal
         fatto che l’annuncio in questione appare subito dopo l’inserimento del marchio quale termine di ricerca ed è mostrato in un
         momento in cui il marchio, in quanto termine da ricercare, è parimenti indicato sullo schermo – l’utente di Internet può confondersi
         sull’origine dei prodotti o dei servizi in questione (sentenza Google France e Google, cit., punto 85).
      
      45      Qualora l’annuncio del terzo adombri l’esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio, si
         dovrà concludere che sussiste una violazione della funzione di indicazione d’origine di detto marchio. Qualora l’annuncio,
         pur non adombrando l’esistenza di un collegamento economico, sia talmente vago sull’origine dei prodotti o dei servizi in
         questione che un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento non sia in grado di sapere, sulla base
         del link promozionale e del messaggio commerciale ad esso allegato, se l’inserzionista sia un terzo rispetto al titolare del
         marchio o, al contrario, sia economicamente collegato a quest’ultimo, si deve parimenti concludere che sussiste violazione
         della funzione del marchio (sentenze Google France e Google, cit., punti 89 e 90, nonché Portakabin, cit., punto 35).
      
      46      Spetta al giudice del rinvio accertare se i fatti della controversia sottopostagli siano caratterizzati da una violazione,
         o da un rischio di violazione, della funzione di indicazione d’origine del marchio quale descritta ai punti precedenti (v.,
         per analogia, sentenza Google France e Google, cit., punto 88).
      
      47      Ai fini della valutazione della circostanza menzionata nella quarta questione, lett. b), non ha rilevanza il fatto che il
         prestatore del servizio di posizionamento non abbia consentito al titolare del marchio di opporsi alla selezione, quale parola
         chiave, del segno identico a tale marchio. Come ha osservato l’avvocato generale nel paragrafo 40 delle sue conclusioni, solo
         l’ipotesi contraria, in cui il prestatore del servizio di posizionamento offra siffatta possibilità ai titolari di marchi,
         potrebbe avere conseguenze giuridiche in quanto, in tale ipotesi e a determinate condizioni, la mancata opposizione da parte
         di detti titolari, al momento della selezione quali parole chiave di segni identici ai loro marchi, potrebbe essere qualificata
         come un loro consenso tacito. Tuttavia, la circostanza, che ricorre nella causa principale, che non sia stata richiesta alcuna
         autorizzazione a detto titolare o che essa non sia stata accordata da quest’ultimo conferma unicamente che l’uso del segno
         identico al marchio di cui egli è titolare sia avvenuto senza il suo consenso.
      
      48      Può invece essere pertinente per l’applicazione della norma enunciata agli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104
         e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40 94 una circostanza come quella descritta nella quarta questione, lett. a).
      
      49      Se infatti dovesse risultare, dall’apprezzamento dei fatti da parte del giudice del rinvio, che la pubblicità della M & S,
         mostrata in risposta alle ricerche effettuate dagli utenti di Internet mediante il termine «Interflora», rischi di far credere
         erroneamente a tali utenti che il servizio di consegna di fiori proposto dalla M & S sia parte della rete commerciale di Interflora,
         si dovrebbe concludere che la suddetta pubblicità non consente di sapere se la M & S sia un terzo rispetto al titolare del
         marchio o se, invece, essa sia economicamente collegata a detto titolare. In tali circostanze, sussisterebbe violazione della
         funzione di indicazione d’origine del marchio INTERFLORA.
      
      50      Nel contesto di cui trattasi, come stato ricordato al punto 44 della presente sentenza, il pubblico pertinente è composto
         da utenti di Internet normalmente informati e ragionevolmente attenti. Pertanto, la circostanza che qualche utente di Internet
         abbia potuto avere difficoltà a percepire che il servizio fornito dalla M & S sia indipendente da quello di Interflora non
         è sufficiente per constatare una violazione alla funzione di indicazione d’origine.
      
      51      L’esame dei fatti svolto dal giudice del rinvio potrà consistere nell’apprezzare, anzitutto, se si possa presumere che l’utente
         di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento sappia, in base alle caratteristiche generalmente note del mercato,
         che il servizio di consegna di fiori della M & S non rientra nella rete della Interflora, ma sia invece in concorrenza con
         quest’ultima, e, successivamente, nell’ipotesi in cui risulti mancante siffatta conoscenza generalizzata, se l’annuncio pubblicitario
         della M & S consentisse al suddetto utente di comprendere che tale servizio non appartiene alla rete della Interflora.
      
      52      Il giudice del rinvio potrà, in particolare, tener conto della circostanza che, nella fattispecie, la rete commerciale del
         titolare del marchio è composta da un numero elevato di commercianti al minuto che presentano grandi differenze tra loro in
         termini di dimensioni e profilo commerciale. Va infatti considerato che, in condizioni del genere, può essere particolarmente
         difficile per l’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento sapere, in mancanza di indicazioni fornite
         dall’inserzionista, se quest’ultimo, il cui annuncio pubblicitario appare in risposta ad una richiesta che utilizza il marchio
         di cui trattasi come termine di ricerca, faccia parte o meno della suddetta rete.
      
      53      Alla luce di siffatta circostanza e degli altri elementi che riterrà pertinenti, detto giudice dovrà, qualora risulti mancante
         una conoscenza generalizzata come quella menzionata al punto 51 della presente sentenza, valutare se l’uso di espressioni
         quali «M & S Flowers» in un annuncio come quello citato al punto 19 della presente sentenza sia sufficiente o meno a far sì
         che l’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento, che ha utilizzato termini di ricerca contenenti
         la parola «Interflora», possa comprendere che il servizio di consegna di fiori proposto non proviene dalla Interflora.
      
       La violazione della funzione di pubblicità
      54      Quanto alla funzione di pubblicità, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che l’uso di un segno identico ad un marchio
         altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento come «AdWords» non è idoneo a compromettere tale funzione del marchio
         (sentenze Google France e Google, cit., punto 98, nonché BergSpecht, cit., punto 33).
      
      55      È ben vero che detto uso può avere ripercussioni sull’utilizzo pubblicitario di un marchio denominativo da parte del suo titolare.
      
      56      In particolare, allorché il titolare di un marchio iscrive il proprio marchio come parola chiave presso il fornitore del servizio
         di posizionamento, al fine di far apparire un annuncio nella rubrica «link sponsorizzati», egli dovrà talvolta, qualora il
         suo marchio sia stato scelto come parola chiave da un concorrente, pagare un prezzo per click più elevato rispetto a quello
         di detto concorrente se vuole ottenere che il suo annuncio compaia prima di quello di quest’ultimo (sentenze Google France
         e Google, cit., punto 94).
      
      57      Nondimeno, il solo fatto che l’uso, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio per prodotti o servizi identici
         a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato costringa il suo titolare ad intensificare i propri sforzi
         pubblicitari per mantenere o aumentare la propria visibilità presso i consumatori non è sufficiente, in tutti i casi, a far
         concludere che sussista una violazione della funzione di pubblicità di detto marchio. Va sottolineato, in proposito, che,
         pur se il marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsata che il diritto dell’Unione intende
         istituire (v., in particolare, sentenza 23 aprile 2009, causa C‑59/08, Copad, Racc. pag. I‑34 21, punto 22), esso non ha tuttavia
         lo scopo di proteggere il suo titolare dalle pratiche che sono intrinseche al gioco della concorrenza.
      
      58      Orbene, la pubblicità su Internet a partire da parole chiave corrispondenti a marchi costituisce una pratica siffatta, in
         quanto, in generale, essa ha meramente lo scopo di proporre agli utenti di Internet alternative rispetto ai prodotti o ai
         servizi dei titolari di detti marchi (v., in proposito, sentenza Google France e Google, cit., punto 69).
      
      59      La selezione di un segno identico ad un marchio altrui nell’ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche
         di «AdWords» non ha, peraltro, l’effetto di privare il titolare di tale marchio della possibilità di utilizzare efficacemente
         il proprio marchio per informare e persuadere i consumatori (v., in proposito, sentenza Google France e Google, cit., punti
         96 e 97).
      
       La violazione della funzione di investimento
      60      Oltre alla sua funzione di indicazione di origine e, eventualmente, alla sua funzione pubblicitaria, un marchio può anche
         essere utilizzato dal suo titolare per acquisire o mantenere una reputazione che possa attirare i consumatori e renderli fedeli.
      
      61      Pur se tale funzione, cosiddetta «di investimento», del marchio può presentare una sovrapposizione con la funzione di pubblicità,
         nondimeno essa si distingue da quest’ultima. Infatti, l’uso del marchio per acquisire o mantenere una reputazione avviene
         non solo mediante la pubblicità, ma anche mediante diverse tecniche commerciali.
      
      62      Qualora l’uso da parte di un terzo, come ad esempio un concorrente del titolare del marchio, di un segno identico a quest’ultimo
         per prodotti o servizi identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato intralci in modo sostanziale l’utilizzo,
         da parte del suddetto titolare, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori
         e renderli fedeli, si deve considerare che il predetto uso violi la funzione di investimento del marchio. Detto titolare ha
         pertanto il diritto di vietare un uso di questo tipo ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 o, in caso
         di marchio comunitario, dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.
      
      63      Nella situazione in cui il marchio gode già di una reputazione del genere, la funzione di investimento è violata qualora l’uso
         da parte del terzo di un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici leda tale reputazione e metta quindi
         in pericolo la conservazione della stessa. Come la Corte ha già dichiarato, il titolare di un marchio deve potersi opporre,
         in forza del diritto esclusivo che gli è conferito dal marchio, ad un uso del genere (v. sentenza 12 luglio 2011, causa C‑324/09,
         L’Oréal e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 83).
      
      64      Per contro, non si può ammettere che il titolare di un marchio possa opporsi a che un concorrente faccia, in condizioni di
         concorrenza leale e rispettosa della funzione di indicazione d’origine del marchio, uso di un segno identico a quest’ultimo
         per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, qualora siffatto uso abbia come sola
         conseguenza di costringere il titolare dello stesso marchio ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione
         idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. Analogamente, la circostanza che detto uso induca taluni consumatori
         ad abbandonare i prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio non può essere utilmente fatta valere dal titolare del
         marchio stesso.
      
      65      È alla luce di tali considerazioni che sarà compito del giudice del rinvio verificare se l’uso, da parte della M & S, del
         segno identico al marchio INTERFLORA metta a rischio la conservazione, da parte della Interflora, di una reputazione idonea
         ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.
      
      66      Occorre pertanto rispondere alle questioni prima e seconda, alla terza questione, lett. a), nonché alla quarta questione dichiarando
         che gli artt. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati
         nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità – a partire da una parola
         chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di
         un servizio di posizionamento su Internet – a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato,
         quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio. Siffatto uso:
      
      –        viola la funzione di indicazione d’origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola
         chiave non consente o consente solo difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di
         sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente
         collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo;
      
      –        non viola, nell’ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di quello di cui trattasi nella causa principale,
         la funzione di pubblicità del marchio, e
      
      –        viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare in questione,
         del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.
      
       Sulla questione relativa agli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94
      67      Con la terza questione, lett. b), letta congiuntamente alle questioni prima e seconda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza,
         se gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 debbano essere interpretati nel
         senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a
         partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che detto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio,
         ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet.
      
      68      Per quanto riguarda, anzitutto, l’applicabilità delle norme enunciate al n. 2 del detto art. 5 e al n. 1, lett. c), di tale
         art. 9, secondo giurisprudenza costante, pur se tali disposizioni si riferiscono espressamente solo all’ipotesi in cui sia
         fatto uso di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà per prodotti o servizi che non sono simili a quelli
         per i quali tale marchio è stato registrato, la tutela in essi enunciata vale, a maggior ragione, anche nei confronti dell’uso
         di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà per prodotti o servizi che sono identici o simili a quelli
         per i quali il marchio è stato registrato (v., in particolare, sentenze 9 gennaio 2003, causa C‑292/00, Davidoff, Racc. pag. I‑389,
         punto 30; 23 ottobre 2003, causa C‑408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, Racc. pag. I‑12537, punti 18-22, nonché Google
         France e Google, cit., punto 48).
      
      69      Poiché il marchio INTERFLORA gode di notorietà e l’uso da parte della M & S del segno identico a tale marchio quale parola
         chiave è stato fatto, com’è stato constatato al punto 33 della presente sentenza, per un servizio identico a quello per il
         quale tale marchio è stato registrato, gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94
         sono applicabili nella causa principale. Risulta peraltro dalla decisione di rinvio che la normativa applicabile nel Regno
         Unito contiene la norma di cui all’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104.
      
      70      Per quanto riguarda poi la portata della tutela conferita ai titolari dei marchi che godono di notorietà, risulta dalla formulazione
         di dette disposizioni che i titolari di marchi del genere hanno il diritto di vietare l’uso nel commercio di segni identici
         o simili a tali marchi da parte di terzi, immotivato e senza il loro consenso, qualora l’uso in questione tragga indebitamente
         vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di tali marchi o arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo o a
         detta notorietà.
      
      71      L’esercizio di tale diritto da parte del titolare del marchio che gode di notorietà non presuppone l’esistenza di un rischio
         di confusione nella mente del pubblico considerato (sentenze Adidas-Salomon e Adidas Benelux, cit., punto 31, nonché 18 giugno
         2009, L’Oréal e a., cit., punto 36). Peraltro, nei limiti in cui gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c),
         del regolamento n. 40/94 prescrivono che il marchio in questione e il segno utilizzato dal terzo debbano presentare un certo
         grado di somiglianza, è sufficiente rilevare che tale condizione ricorre nella fattispecie, in considerazione della stretta
         corrispondenza tra il segno «Interflora» e le sue varianti utilizzate dalla M & S, da un lato, e il marchio INTERFLORA, dall’altro.
      
      72      Le violazioni contro le quali gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 garantiscono
         la tutela sono, anzitutto, il pregiudizio al carattere distintivo del marchio, poi, il pregiudizio arrecato alla notorietà
         di tale marchio e, infine, il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso, essendo
         sufficiente che sussista una sola di dette violazioni affinché si applichi la norma enunciata in tali disposizioni (v. sentenza
         18 giugno 2009, L’Oréal e a., cit., punti 38 e 42).
      
      73      Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà, indicato anche con il termine, in particolare,
         di «diluizione», si manifesta quando risulta indebolita l’idoneità di tale marchio ad identificare i prodotti o i servizi
         per i quali è stato registrato, mentre un pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, designato anche con il termine,
         in particolare, di «corrosione», si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato
         dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso
         (v. sentenza 18 giugno 2009, L’Oréal e a., cit., punti 39 e 40).
      
      74      La nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio», detto anche «parassitismo»,
         dal canto suo, si ricollega non al pregiudizio subìto dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall’uso
         del segno identico o simile al marchio. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell’immagine
         del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese
         sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà (sentenza 18 giugno 2009, L’Oréal e a., cit., punto
         41).
      
      75      Risulta dalle spiegazioni fornite in risposta alla richiesta di chiarimenti menzionata al punto 20 della presente sentenza
         che il giudice del rinvio non chiede un’interpretazione della nozione di pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio (corrosione),
         ma auspica sapere a quali condizioni si debba considerare che un inserzionista che fa comparire – a partire da un segno identico
         ad un marchio che gode di notorietà da esso selezionato senza il consenso del titolare del marchio stesso nell’ambito di un
         servizio di posizionamento su Internet – un link sponsorizzato verso il proprio sito arrechi pregiudizio al carattere distintivo
         di detto marchio che gode di notorietà (diluizione) o tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà
         dello stesso marchio (parassitismo).
      
       Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà (diluizione)
      76      Come ha esposto l’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, è arrecato pregiudizio al carattere distintivo
         di un marchio che gode di notorietà qualora l’uso di un segno identico o simile a quest’ultimo riduca la capacità di tale
         marchio di distinguere i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli che hanno un’altra origine. Al termine del
         processo di diluizione il marchio non è più in grado di evocare nella mente dei consumatori un’associazione immediata o un’origine
         commerciale specifica.
      
      77      Affinché il titolare del marchio che gode di notorietà sia efficacemente tutelato contro questo tipo di violazione, occorre
         interpretare gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 nel senso che tale titolare
         ha il diritto di vietare qualsiasi uso di un segno identico o simile a detto marchio che riduca la capacità distintiva di
         quest’ultimo, senza che egli debba attendere il termine del processo di diluizione, ossia la perdita completa del carattere
         distintivo del marchio.
      
      78      A sostegno della sua tesi secondo cui è pregiudicata la capacità distintiva del suo marchio, la Interflora osserva che l’uso
         da parte della M & S e di altre imprese del termine «Interflora» nell’ambito di un servizio di posizionamento come quello
         di cui trattasi nella causa principale conduce progressivamente gli utenti di Internet a ritenere che tale termine non sia
         un marchio che designa il servizio di consegna di fiori fornito dai fiorai della rete della Interflora, bensì costituisca
         un termine generico per qualsiasi servizio di consegna di fiori.
      
      79      È vero che l’uso, da parte di un terzo e nel commercio, di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà
         riduce la capacità distintiva di quest’ultimo e arreca quindi pregiudizio al carattere distintivo di detto marchio ai sensi
         dell’art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 o, nel caso del marchio comunitario, ai sensi dell’art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento
         n. 40/94, allorché contribuisce a trasformare la natura di tale marchio in termine generico.
      
      80      Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla Interflora, la selezione quale parola chiave, nell’ambito di un servizio
         di posizionamento su Internet, di un segno identico o simile ad un marchio che gode di notorietà non contribuisce necessariamente
         ad un’evoluzione del genere.
      
      81      Così, qualora l’uso, come parola chiave, di un segno corrispondente ad un marchio che gode di notorietà faccia comparire un
         annuncio pubblicitario che consente ad un utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di comprendere
         che i prodotti o i servizi offerti non provengono dal titolare del marchio che gode di notorietà, ma al contrario da un concorrente
         di quest’ultimo, si dovrà concludere che la capacità distintiva di tale marchio non è stata ridotta da detto uso, essendo
         quest’ultimo semplicemente servito ad attirare l’attenzione dell’utente di Internet sull’esistenza di un prodotto o di un
         servizio alternativo rispetto a quello del titolare del marchio in questione.
      
      82      Ne consegue che, laddove il giudice del rinvio dovesse concludere che l’annuncio pubblicitario mostrato a seguito dell’uso,
         da parte della M & S, del segno identico al marchio INTERFLORA abbia consentito all’utente di Internet normalmente informato
         e ragionevolmente attento di comprendere che il servizio pubblicizzato dalla M & S è indipendente rispetto a quello della
         Interflora, quest’ultima impresa non può utilmente sostenere, fondandosi sulle norme enunciate agli artt. 5, n. 2, della direttiva
         89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, che siffatto uso abbia contribuito alla trasformazione della natura
         di tale marchio in termine generico.
      
      83      Laddove, per contro, il giudice del rinvio dovesse concludere che l’annuncio pubblicitario lanciato da detto uso del segno
         identico al marchio INTERFLORA non abbia consentito all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento
         di capire che il servizio pubblicizzato dalla M & S è indipendente rispetto a quello della Interflora, e quest’ultima dovesse
         insistere affinché il giudice del rinvio, oltre a ritenere che sia stato arrecato pregiudizio alla funzione di indicazione
         d’origine di detto marchio, constati che la M & S ha del pari arrecato pregiudizio al carattere distintivo del marchio in
         questione contribuendo a trasformarne la natura in termine generico, sarebbe compito di tale giudice valutare, in base a tutti
         gli elementi che gli sono stati forniti, se la scelta, quali parole chiave su Internet, di segni corrispondenti al marchio
         INTERFLORA abbia avuto un impatto tale sul mercato dei servizi di consegna di fiori che il termine «Interflora» sia passato
         a designare, nella mente del consumatore, qualsiasi servizio di consegna di fiori.
      
       Il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo)
      84      Come la Corte ha già considerato, un inserzionista che abbia scelto, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet,
         una parola chiave corrispondente ad un marchio altrui mira a far sì che gli utenti di Internet, inserendo tale parola quale
         termine di ricerca, selezionino non solo i link mostrati sullo schermo che provengono dal titolare di detto marchio, ma anche
         il link promozionale di detto inserzionista (sentenza Google France e Google, cit., punto 67).
      
      85      Risulta del pari che la circostanza che un marchio goda di notorietà rende probabile che gli utenti di Internet, in gran numero,
         utilizzino il nome di tale marchio come parola chiave per effettuare le loro ricerche su Internet al fine di reperire informazioni
         o offerte sui prodotti o i servizi di tale marchio.
      
      86      In tali circostanze, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 96 delle sue conclusioni, è incontestabile che, allorché
         il concorrente del titolare di un marchio che gode di notorietà sceglie quest’ultimo come parola chiave nell’ambito di un
         servizio di posizionamento su Internet, tale uso ha lo scopo di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà
         del marchio in questione. In effetti siffatta scelta è idonea a generare una situazione in cui i consumatori, probabilmente
         numerosi, che effettuano una ricerca su Internet di prodotti o servizi del marchio che gode di notorietà mediante tale parola
         chiave vedranno apparire sui loro schermi l’annuncio del concorrente considerato.
      
      87      È peraltro incontestabile che, laddove gli utenti di Internet acquistino, dopo aver preso conoscenza dell’annuncio di detto
         concorrente, i prodotti o i servizi offerti da quest’ultimo invece di quelli del titolare del marchio sui quali verteva inizialmente
         la loro ricerca, detto concorrente trae un vantaggio concreto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio in questione.
      
      88      È per di più pacifico che, nell’ambito di un servizio di posizionamento, l’inserzionista che sceglie segni identici o simili
         a marchi altrui non paga, di regola, alcun compenso per tale uso ai titolari di detti marchi.
      
      89      Risulta dalle suddette caratteristiche della scelta, quali parole chiave su Internet, di segni corrispondenti a marchi altrui
         che godono di notorietà che una scelta siffatta, se è «immotivat[a]» ai sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104
         e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, può essere considerata come un uso attraverso il quale l’inserzionista si inserisce
         nella scia di un marchio che gode di notorietà, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e
         del suo prestigio, nonché al fine di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover operare sforzi propri
         in proposito, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l’immagine di detto marchio.
         Ove ciò avvenga, il vantaggio così ricavato dai terzi va considerato indebito (v., in proposito, sentenza 18 giugno 2009,
         L’Oréal e a., cit., punto 49). 
      
      90      Come la Corte ha già precisato, una conclusione siffatta può imporsi in particolare nei casi in cui inserzionisti su Internet
         offrano in vendita, scegliendo parole chiave corrispondenti a marchi che godono di notorietà, prodotti che sono imitazioni
         dei prodotti del titolare di detti marchi (sentenza Google France e Google, cit., punti 102 e 103).
      
      91      Per contro, qualora l’annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un
         marchio che gode di notorietà, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio,
         senza provocare una diluizione o una corrosione e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio, proponga
         un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, si deve concludere che un
         uso siffatto rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nell’ambito dei prodotti o dei servizi considerati
         e sia quindi «motivato» ai sensi degli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
      
      92      Spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto degli elementi interpretativi che precedono, se i fatti della controversia
         di cui alla causa principale siano caratterizzati da un uso del segno immotivato che trae indebitamente vantaggio dal carattere
         distintivo o dalla notorietà del marchio INTERFLORA.
      
      93      Risulta da quanto precede che si deve rispondere alla terza questione, lett. b), dichiarando che gli artt. 5, n. 2, della
         direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un
         marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave
         corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito
         di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere
         distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere
         distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).
      
      94      Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che
         gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine
         generico.
      
      95      Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire
         dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice
         imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza
         peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un’alternativa rispetto ai prodotti o
         ai servizi del titolare di detto marchio.
      
       Sulle spese
      96      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
         nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
         non possono dar luogo a rifusione.
      
      Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
      1)      Gli artt. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni
            degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e 9, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993,
            n. 40/94, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare
            ad un concorrente di fare pubblicità – a partire da una parola chiave identica a detto marchio che tale concorrente, senza
            il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet – a prodotti o servizi
            identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni
            del marchio. Siffatto uso:
      –      viola la funzione di indicazione d’origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola
            chiave non consente o consente solo difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di
            sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente
            collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo;
      –      non viola, nell’ambito di un servizio di posizionamento avente le caratteristiche di quello di cui trattasi nella causa principale,
            la funzione di pubblicità del marchio, e
      –      viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare in questione,
            del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.
      2)      Gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso
            che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire
            da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio,
            ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio
            dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a
            detto carattere distintivo (diluizione) o a detta notorietà (corrosione).
      Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio che
            gode di notorietà (diluizione), in particolare, ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio rendendolo un termine
            generico.
      Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire
            dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice
            imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza
            peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un’alternativa rispetto ai prodotti o
            ai servizi del titolare di detto marchio.
      Firme
      * Lingua processuale: l’inglese.