CELEX: 62012CC0409
Language: cs
Date: 2013-09-12 00:00:00
Title: Stanovisko generálního advokáta - Cruz Villalón - 12 září 2013. # Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH proti Pfahnl Backmittel GmbH. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Oberster Patent- und Markensenat - Rakousko. # Ochranné známky - Směrnice 2008/95/ES - Článek 12 odstavec 2 písm. a) - Zrušení - Ochranná známka, která se v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána - Vnímání slovního označení ,KORNSPITZ‘ prodejci na straně jedné a konečnými spotřebiteli na straně druhé - Ztráta rozlišovací způsobilosti pouze z pohledu konečných spotřebitelů. # Věc C-409/12.

Opinion of the Advocate-General
               
            
            Opinion of the Advocate-General
            1. Ochranné známky neovlivňují pouze náš hospodářský systém a nákupní chování. Subtilním, ale zjevným způsobem se odrazily i v našem jazyce. Některé ochranné známky přitom ovlivnily naši představu určitého předmětu takovým způsobem, že se staly součástí slovní zásoby jako označení daného předmětu(2) .
            2. Změna ve významu ochranné známky není pro jejího majitele bezproblémová. Pokud se ochranná známka stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek, pro který je zapsána, může být majitel ochranné známky podle čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95/ES(3) (dále jen „směrnice“) zbaven svých práv. Projednávaná věc poskytuje Soudnímu dvoru příležitost upřesnit podmínky tohoto důvodu zrušení. Konkrétně vyvstávají otázky, pro kterou relevantní veřejnost se ochranná známka musí změnit v označení výrobku, kdy jde o relevantní nečinnost a zda dostupnost rovnocenných alternativních označení výrobků představuje podmínku zrušení ochranné známky. Soudní dvůr sice ve věci Björnekulla Fruktindustrier zaujal zásadní stanovisko k problematice týkající se první z uvedených otázek(4) a k druhé otázce uvedl první vyjádření ve věci Levi Strauss(5), třetí předběžná otázka je však zcela nová.
            3. Tyto otázky vyvstávají v právním sporu týkajícím se platnosti ochranné známky „Kornspitz“ mezi majitelkou ochranné známky, společností Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (dále jen „Backaldrin“), a její konkurentkou, společností Pfahnl Backmittel GmbH (dále jen „Pfahnl“). Pro spotřebitele se ochranná známka sice za určitých okolností stala druhovým označením určitého druhu pečiva, ale v případě pekáren tomu tak není.
            I – Právní rámec 
            A – Unijní právo 
            4. Článek 2 směrnice(6) stanoví, jaká označení mohou být ochrannou známkou:
            „Ochrannou známkou může být jakékoli označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků.“
            5. Článek 3 odst. 1 směrnice stanoví:
            „(1) 	Do rejstříku nesmějí být zapsány, a jsou-li zapsány, mohou být prohlášeny neplatnými 
            […]
            b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost; 
            […]
            d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;“
            6. Článek 12 odst. 2 písm. a) směrnice stanoví:
            „(2) Aniž je dotčen odstavec 1, může být majitel ochranné známky zbaven svých práv, jestliže známka po dni, ke kterému byla zapsána, 
            a) se v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána;“
            B – Vnitrostátní právo 
            7. Ustanovení § 33 b odst. 1 rakouského Markenschutzgesetz (zákon o ochranných známkách, dále jen „MSchG“), který provádí čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice, stanoví:
            „Každý má právo navrhnout výmaz ochranné známky, jestliže se známka po dni, ke kterému byla zapsána, v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána.“ 
            II – Skutkový stav a původní řízení 
            8. Backaldrin je majitelkou rakouské slovní ochranné známky „KORNSPITZ“ (č. 108 725), která je přednostně od 13. prosince 1984 zapsána do třídy 30 Niceského třídění(7) jak pro pečivo, jemné pečivo, připravované rovněž k rozpékání, tak i pro suroviny a polotovary (např. mouka a těsto) sloužící k výrobě těchto výrobků. Projednávaná věc se však týká pouze zápisu ochranné známky pro (hotové) pečivo, a nikoli zápisu pro suroviny a polotovary.
            9. Backaldrin vyrábí pod ochrannou známkou „Kornspitz“ směs na pečení, složenou z různých druhů mouky a obilného šrotu, lněných semínek a soli, která se dodává především pekařům. Ti přimísí vodu, mléko a kvasnice, vytvarují a upečou hotové pečivo, které oni sami, jakož i obchodníci s potravinami, kteří jsou jejich odběrateli, prodávají se souhlasem společnosti Backaldrin jako „Kornspitz“.
            10. Na základě zjištění předkládajícího soudu se konečný výrobek vyráběný pekaři vyznačuje typickou chutí a typickým tvarem. Mezi účastníky řízení existuje spor ohledně jednotnosti tohoto pečiva. Společnost Backaldrin tvrdí, že prostřednictvím receptu, školení a nevýlučné licence pekařů k užívání ochranné známky zabezpečuje jednotnost pečiva s jednotným tvarem, bez přidání jiných přísad než těch, které jsou uvedeny v předcházejícím bodě. Společnost Pfahnl naopak uvádí, že při dokončování pečiva nejsou pekaři ničím vázáni a společnost Backaldrin je nekontroluje, což vede k výrazným rozdílům konečného výrobku, pokud jde o tvar a přidané přísady.
            11. Pečivo prodávané pod ochrannou známkou „Kornspitz“ je v Rakousku u konečných spotřebitelů velmi známé a je k dostání na celém území: společnost Backaldrin podle svých vyjádření dodává směs na pečení do 1 200 z 1 500 rakouských pekáren, jakož i do mnohých pekáren v zahraničí.
            12. Převažující část konečných spotřebitelů má podle zjištění soudu nižšího stupně, která Backaldrin zpochybňovala v odvolání, za to, že označuje určitý druh pečiva, a chápe tedy toto označení nikoli jako údaj o původu z určitého podniku. Konkurenti a pekaři naopak vědí, že se u označení „Kornspitz“ jedná o ochrannou známku. 
            13. Pekaři, kteří jsou odběrateli výrobků společnosti Backaldrin, své zákazníky podle zjištění předkládajícího soudu obvykle neupozorňují na to, že sporné pečivo vyrábějí ze směsi na pečení odebírané od společnosti Backaldrin.
            14. Sama společnost Backaldrin uskutečňuje v souvislosti se svou ochrannou známkou marketingové a reklamní aktivity. Pokud jde o ochranu známky před zásahy třetích osob do práv k ochranné známce, předkládající soud konstatoval, že nebyl prokázán relevantní počet takových zásahů. Podle zjištění zrušovacího oddělení společnost Backaldrin pouze ve čtyřech případech nezakročila vůbec, resp. zakročila již pozdě proti pekařům, kteří prodávali výrobek jako „Kornspitz“, aniž ho vyrobili ze směsi na pečení od společnosti Backaldrin. 
            15. Společnost Pfahnl tvrdí, že společnost Backaldrin nesleduje, zda je její ochranná známka na trhu využívána zneužívajícím způsobem. Označení „Kornspitz“ je uvedeno ve 40. vydání rakouského slovníku a bylo zařazeno na seznam austricismů na Wikipedii. Společnost Backaldrin naopak argumentovala tím, že pekaři mají k dispozici reklamu, příležitostně je na ochrannou známku upozorňuje symbolem ® nebo nápisem „Kornspitz“ a v žádném slovníku se toto slovo neuvádí bez odkazu na existenci ochranné známky. Navíc spotřebitelé právě v městských oblastech s velkými pekárnami a pobočkami vědí o tom, že pečivo se nevyrábí na místě.
            III – Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce a řízení před Soudním dvorem 
            16. Společnost Pfahnl podala dne 14. května 2010 na základě § 33b odst. 1 MSchG návrh na výmaz ochranné známky „Kornspitz“ jak pro pečivo, tak i pro příslušné polotovary. Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes (výmazové oddělení Rakouského patentového úřadu) nařídilo dne 26. července 2011 výmaz ochranné známky pro veškeré uvedené výrobky. Proti tomuto rozhodnutí směřuje odvolání, které společnost Backaldrin podala k předkládajícímu soudu.
            17. Společnost Pfahnl odůvodnila svůj návrh tím, že slovo „Kornspitz“ se u výrobců, spotřebitelů a obchodníků stalo označením pečiva z tmavé mouky, které má na obou stranách špičatý konec. Označení tedy již není způsobilé odlišit výrobky společnosti Backaldrin od těch, které pocházejí od jiných výrobců.
            18. S ohledem na zápis ochranné známky pro suroviny a polotovary společnost Backaldrin odpovídá, že výmaz je vyloučen již proto, že pekaři a obchodníci s potravinami považují „Kornspitz“ nadále za ochrannou známku. Pokud jde o zápis konečných výrobků, společnost Backaldrin nesouhlasí s tím, že pekaři, obchodníci s potravinami nebo spotřebitelé považují ochrannou známku za druhový název. I když spotřebitelé povědomí o ochranné známce ztratili, povědomí o ochranné známce u pekařů a obchodníků s potravinami vylučuje vývoj směřující k druhovému názvu. Výmaz ochranné známky je navíc vyloučen proto, že k označení pečiva jsou k dispozici alternativy jako „Knusperspitz“, „Kerni“, „Bio Urkornweckerl“, „Kornstange“, „Kornweckerl“ nebo „Alpenspitz“. Neopodstatněný výmaz ochranné známky kromě toho představuje zásah do práva společnosti Backaldrin na vlastnictví, které je předmětem ochrany jako základní právo.
            19. Oberster Patent- und Markensenat (Nejvyšší soud pro patenty a ochranné známky) ve své žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce za účelem přezkoumání otázky, zda se ochranná známka, která je předmětem sporu, změnila na běžné označení výrobku, rozlišuje různé výrobky, pro které byla ochranná známka zapsána. Je-li ochranná známka zapsána pro suroviny a polotovary, trh s daným výrobkem tvoří převážně pekaři a obchodníci s potravinami, kteří si uvědomují, že označení má povahu ochranné známky. Z tohoto hlediska je výmaz vyloučen a rozhodnutí Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes je třeba změnit, ač není nezbytné předložit žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.
            20. V případě zápisu „pečiva“ a „jemného pečiva“ však trh s daným výrobkem tvoří především koneční spotřebitelé. Ti pokládají „Kornspitz“ podle zjištění soudu nižšího stupně – která společnost Backaldrin zpochybňuje – za označení určitého druhu pečiva. Z judikatury Soudního dvora nelze odvodit, zda se ochranná známka může vyvinout v druhový název, pokud spotřebitelé, avšak nikoli obchodníci a zprostředkovatelé, pokládají označení za druhový pojem. Německojazyčná literatura a rakouská judikatura to zamítly.
            21. Předkládající soud zastává názor, že z judikatury Soudního dvora by se dalo odvodit, že pojetí zprostředkovatele je relevantní, jen pokud ovlivňuje rozhodování konečných spotřebitelů o koupi. V projednávané věci však pekaři nemají zájem poukázat na to, že používají směs na pečení a že nepracují „tradičním způsobem“. Poznatky pekařů tedy neovlivňují rozhodování spotřebitele o koupi. Pokud bychom se však podle tohoto názoru zaměřili pouze na spotřebitele, hrozilo by zrušení právě úspěšným ochranným známkám. Zrušení ochranné známky v případě pečiva kromě toho ohrozí ochrannou známku pro směs na pečení, neboť ztráta ochranné známky pro pečivo povede k tomu, že konkurenti mohou polotovar označit informací o účelu použití „pro Kornspitze“. Je otázkou, zda je to slučitelné s ochranou duševního vlastnictví jako základního práva.
            22. Předkládající soud se dále táže, zda je společnosti Backaldrin možné vytýkat relevantní nečinnost. Nečinnost nebo váhání ve čtyřech případech porušení práv k ochranné známce nemohlo být příčinou pro změnu ochranné známky v druhový název. Otázkou však zůstává, zda společnost Backaldrin měla od pekařů požadovat péči o ochrannou známku, anebo zda měla ochrannou známku sama intenzivněji prezentovat jako údaj o původu.
            23. Předkládající soud nakonec upozorňuje na to, že rakouská judikatura považuje ochrannou známku, která je v obchodním styku ještě jako taková pokládána za ochrannou známku, přesto za zrušenou z důvodu veřejného zájmu, pokud ji koneční spotřebitelé chápou jako běžné označení výrobku, aniž by bylo pro potřeby obchodního styku k dispozici alternativní označení. V této souvislosti existuje v obchodním styku potřeba, aby bylo označení volně používáno.
            24. S ohledem na předcházející úvahy Oberster Patent- und Markensenat dne 11. července 2012 přerušil řízení a Soudnímu dvoru Evropské unie předložil na základě článku 267 SFEU k rozhodnutí následující předběžné otázky:
            1. Stala se ochranná zn ámka „označením obvyklým pro výrobky nebo služby“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 (dále jen „směrnice o ochranných známkách“), pokud
            a. je obchodníkům sice známo, že se v tomto ohledu jedná o údaj o původu, avšak konečným spotřebitelům to zpravidla neprozrazují, a 
            b. koneční spotřebitelé (rovněž) z tohoto důvodu již nechápou ochrannou známku jako údaj o původu, nýbrž jako označení obvyklé pro výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka zapsána?
            2. Jedná se o „nečinnost“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95 již tehdy, když majitel ochranné známky zůstává nečinný, ačkoliv obchodníci neupozorňují zákazníky na to, že se jedná o zapsanou ochrannou známku?
            3. Je třeba prohlásit za zaniklou ochrannou známku, která se na základě činnosti nebo nečinnosti majitele stala pro konečné spotřebitele, nikoli však v oblasti obchodu, označením obvyklým, tehdy, avšak jen tehdy, když jsou koneční spotřebitelé na toto označení odkázáni, protože neexistují žádné rovnocenné alternativy? 
            25. Společnost Backaldrin, společnost Pfahnl, Spolková republika Německo, Francouzská republika, Italská republika a Komise předložily písemná vyjádření.
            26. Na jednání konaném dne 29. května 2013 přednesly svá vyjádření společnost Backaldrin, společnost Pfahnl, Spolková republika Německo a Komise.
            IV – Právní posouzení 
            A – Úvodní poznámky 
            27. Jak je tomu často v právu ochranných známek, klíčovým aspektem pro odpověď na otázky položené předkládajícím soudem je funkce, kterou plní ochrana poskytovaná ochrannou známkou. Jak vyplývá z bodu 11 odůvodnění směrnice a z ustálené judikatury Soudního dvora, hlavní funkcí ochrany poskytované ochrannými známkami je takzvaná „funkce označení původu“: Ochranná známka umožňuje spotřebiteli nebo koncovému uživateli rozpoznat totožnost původu dotčeného výrobku(8) a rozlišit jej od výrobku jiného původu(9) . Nejde přitom o to, že spotřebiteli musí být umožněno zjistit totožnost „fyzického“ výrobce daného výrobku, tedy podniku, který jej sám vyrábí(10) . Neodpovídalo by to realitě současného hospodářství založeného na dělbě práce, v rámci něhož se výrobky vyrábějí ve složitých výrobních řetězcích na základě licencí. Ochranná známka naopak zaručuje, že výrobek byl vyroben pod kontrolou jediného podniku, tj. majitele ochranné známky(11) .
            28. Pokud má ale ochranná známka primárně umožnit určení původu výrobku ve smyslu podniku, který kontroluje výrobu, logicky z toho vyplývá, že podle článku 2 směrnice mohou jako ochranná známka sloužit pouze taková označení, která jsou způsobilá odlišit výrobek jednoho podniku od výrobků jiných podniků. Ochranné známky, které postrádají takovou rozlišovací způsobilost, nesmějí být zapsány(12) . Takovou rozlišovací způsobilost postrádají například ochranné známky, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech za účelem označení výrobku. Podle čl. 3 odst. 1 písm. d) směrnice v jejich případě existuje překážka zápisu(13) . Článek 3 směrnice se týká případů, u kterých je od počátku jasné, že ochranná známka neplní funkci označení původu. Označení, které se až po zápise ve formě ochranné známky stalo obvyklým jako druhový název a relevantní veřejnost ho již nevnímá jako údaj o původu, ale také postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost. Článek 12 odst. 2 písm. a) směrnice stanoví pro takové ochranné známky za určitých podmínek zrušení(14) .
            29. Uvedená ustanovení představují soudržnou a ucelenou právní úpravu, kterou je třeba vykládat v daném kontextu. Kromě judikatury týkající se směrnice a směrnice 89/104/EHS(15), kterou nahradila prvně uvedená směrnice, je třeba uplatnit rovněž judikaturu týkající se nařízení o ochranných známkách Společenství, které obsahuje odpovídající ustanovení(16) .
            30. Ačkoli je zrušení ochranné známky, která se změnila v druhový název, odůvodněno zánikem funkce ochranné známky spočívající v označení původu, nesmíme zapomínat na to, že pro majitele ochranné známky to představuje závažný důsledek – mnohem závažnější, než když se druhový název nezapíše jako ochranná známka na začátku její hospodářské existence. Pokud se ochranná známka stane jako pojem pro samotný výrobek součástí běžného jazyka, jde v konečném důsledku o projev úspěchu těžké, často dlouholeté práce majitele ochranné známky, jehož výrobek se z pohledu veřejnosti stal ztělesněním druhu výrobku. V mnohých případech vytvořil majitel ochranné známky prostřednictvím zvláštního inovativního výrobku právě ten druh výrobků, který je nyní označován jeho ochrannou známkou.
            31. Zákonodárce stál v tomto ohledu před výzvou důkladného zvážení zájmů. Přitom se mělo za to, že na jedné straně je třeba zohlednit zájem veřejnosti a hospodářské soutěže na svobodném používání určitého pojmu, který v případě oslovených skupin již není spjat s původem a jehož monopolizace nutí konkurenci k tomu, aby se mu – za určitých okolností ve prospěch alternativy, která se jeví jako uměle vytvořená – vyhýbala. Na druhé straně musel být při posouzení zájmů zohledněn zájem vlastníků, na jejichž ochranné známky se navíc jakožto na duševní vlastnictví vztahuje ochrana podle čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv a článku 1 Prvního dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod(17) . Zákonodárce dospěl při svém posouzení k závěru, že změny ochranné známky v obvyklé označení výrobku se lze vůči jejímu majiteli dovolávat, pouze pokud k tomu došlo v důsledku jeho činnosti či nečinnosti(18) .
            32. Článek 12 odst. 2 písm. a) směrnice tak požaduje jako objektivní okolnost to, že se ochranná známka v oblasti obchodu stala označením obvyklým pro výrobky nebo služby, pro které byla zapsána. Jako subjektivní okolnost toto ustanovení předpokládá, že takový vývoj nastal v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele ochranné známky.
            33. Řízení v projednávané věci poskytuje Soudnímu dvoru příležitost blíže objasnit oba tyto předpoklady. První a třetí předběžná otázka se týká objektivní okolnosti, kterou se budu zabývat na prvním místě; naopak druhá otázka se týká subjektivní okolnosti.
            B – Objektivní okolnost (první a třetí předběžná otázka) 
            1. První předběžná otázka
            34. V rámci první předběžné otázky se předkládající soud táže, pro jakou veřejnost se ochranná známka musela stát obvyklým označením zboží, aby byla splněna objektivní okolnost a hrozilo zrušení ochranné známky podle čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice. Předkládající soud se konkrétně táže, zda v tomto ohledu stačí, že konečný spotřebitel nevnímá dané označení nadále jako údaj o původu, zatímco obchodníci si toto pojetí uchovali, ale zpravidla na ně konečného spotřebitele neupozorňují. 
            35. Společnost Backaldrin, Spolková republika Německo, Francouzská republika a Komise zastávají názor, že v případech, jako je ten projednávaný, je třeba jakožto relevantní veřejnost zohlednit jak spotřebitele, tak i zprostředkující obchodníky. Společnost Pfahnl a Italská republika mají za to, že v projednávané věci je třeba se zaměřit pouze na spotřebitele.
            a) Zohlednění funkce jakosti
            36. V této souvislosti se však nejprve musím zabývat argumentem předneseným společností Backaldrin a Spolkovou republikou Německo, abych se poté mohl věnovat otázce relevantní veřejnosti.
            37. Společnost Backaldrin a Spolková republika Německo zastávají názor, že při přezkumu změny v chápání ochranné známky jako obvyklého označení je třeba se zaměřit nejen na funkci označení původu, nýbrž i na funkci jakosti, resp. funkci záruky ochranné známky, tedy na to, zda zúčastněná veřejnost spojuje s výrobkem prodávaným pod danou ochrannou známkou konkrétní vlastnosti a kvalitu, jejíž úroveň zůstává stejná.
            38. Komise tento názor na jednání odmítla. Pokud by v rámci čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice byly zohledněny všechny funkce ochranné známky, bylo by její zrušení podle Komise vyloučeno, a toto ustanovení by tak nemělo žádnou oblast působnosti. Důsledkem organizace výrobního procesu, v jehož rámci se uživateli licence poskytne tvůrčí svoboda, musí být odpovídající reakce spotřebitele, a nikoli ztráta ochranné známky.
            39. Je nesporné, že ochranné známky plní kromě výše zmíněné hlavní funkce, tj. funkce označení původu(19), celou řadu dalších úloh(20) . Soudní dvůr ve své judikatuře objasnil, že majitel ochranné známky může své výlučné právo vyplývající z čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice uplatnit nejen v případě omezení funkce ochranné známky spočívající v označení původu, nýbrž i v případě omezení funkce zaručení jakosti zboží, komunikační, investiční nebo reklamní funkce(21) . Soudní dvůr dosud nerozhodl, zda tyto funkce mají význam i při posouzení otázky, zda se označení stalo druhovým názvem. 
            40. Funkce jakosti není při tomto posouzení relevantní.
            41. To vyplývá v první řadě ze správného pojetí samotné funkce jakosti. Ochranná známka podniku umožňuje investovat do kvality produktu. Prostřednictvím ochranné známky má totiž spotřebitel možnost zjistit totožnost podniku odpovědného za výrobu daného výrobku a na základě svých zkušeností odměnit výrobce nabízející vysokou kvalitu koupí jejich výrobku a potrestat ignorací výrobce nabízející nízkou kvalitu(22) . V tomto smyslu ochranná známka slouží jako označení vlastností výrobku, které se nemění(23) .
            42. Funkce jakosti tedy předpokládá, že ochranná známka plní funkci označení původu. Generální advokát Jacobs v tomto ohledu správně uvedl, že ochranné známky „představují na základě jejich funkce označení původu důležité majetkové hodnoty, které zahrnují dobrou pověst daného podniku (nebo dobrou pověst některého z jeho zvláštních výrobků)“(24) . Ochranná známka chrání očekávání spotřebitele týkající se výrobku daného podniku, nikoli očekávání týkající se pojmu, který spotřebitel chápe jako druhový název. Pokud ochranná známka nadále neplní funkci označení původu, neboť se stala druhovým názvem daného zboží, nemůže nadále plnit ani funkci jakosti.
            43. Pokud bychom se naopak při posouzení změny ochranné známky v druhový název zaměřili i na funkci jakosti, tedy kdybychom takovou změnu odmítli v případě ochranných známek, které ztratily funkci označení původu, ale zachovaly si funkci jakosti, čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice by se nikdy nepoužil, jak správně konstatovala Komise.
            44. Spotřebitelé totiž zaprvé spojují i s každým druhovým názvem (nikoli pouze s ochrannými známkami) určité vlastnosti, které se nemění. Croissant ve tvaru bagety nebo bez určité chuti by nebyl croissantem. Stůl s vertikální deskou by nebyl stolem.
            45. Funkce jakosti zadruhé nechrání pouze očekávání zvlášť vysoké kvality, nýbrž jen očekávání určité jakosti. S ochrannou známkou A může spotřebitel spojovat výrobky vynikající kvality, s ochrannou známkou B výrobky nižší kvality a s ochrannou známkou C výrobky kolísající kvality(25) . V tomto ohledu se jeví jako zcela nejasné, kdy má zaniknout funkce jakosti jako funkce oddělená od funkce označení původu.
            46. Úvodem je tedy třeba konstatovat, že při změně ochranné známky v druhový název je třeba se zaměřit výlučně na funkci ochranné známky spočívající v označení původu.
            b) Relevantní veřejnost
            47. Na základě funkce ochranné známky spočívající v označení původu je nyní třeba objasnit, jaká veřejnost je v rámci čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice relevantní pro posouzení otázky, zda se ochranná známka stala obvyklým označením výrobku.
            48. Soudní dvůr se touto otázkou zabýval ve věci Björnekulla Fruktindustrier. V právním sporu, ze kterého vycházelo původní řízení v uvedené věci, šlo o ochrannou známku pro nakládané okurky, která se podle průzkumů sice změnila v druhový název z pohledu spotřebitelů, nikoli však z pohledu obchodníků s potravinami, jídelen a bufetů s rychlým občerstvením.
            49. Soudní dvůr provedl výklad tehdy platného čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice 89/104, který měl v podstatě totožné znění jako čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice, na základě znění, systematiky a stanovených cílů směrnice. Konstatoval, že účelem celého postupu uvádění dotčených výrobků na trh je jejich nákup spotřebiteli a konečnými uživateli. Úloha zprostředkujících obchodníků spočívá v identifikování poptávky, v její prognóze, rozšíření nebo usměrnění. V souladu s tím Soudní dvůr rozhodl, „že pokud se na distribuci výrobku, na který se vztahuje zapsaná ochranná známka, spotřebiteli nebo konečnému uživateli podílejí zprostředkující obchodníci, skládá se relevantní veřejnost pro posouzení otázky, zda se tato ochranná známka stala v oblasti obchodu označením obvyklým pro dotčený výrobek, ze všech spotřebitelů nebo konečných uživatelů a podle charakteristických znaků trhu pro dotčený výrobek ze všech obchodníků podílejících se na distribuci výrobku“.(26)
            50. Zúčastněné strany z této judikatury vyvozují rozdílné závěry pro projednávanou věc. Společnost Backaldrin, Spolková republika Německo, Francouzská republika a Komise se domnívají, že v projednávané věci tvoří podle vlastností trhu pro dotčený výrobek část relevantní veřejnosti pekaři. Francouzská republika a Komise přitom pokládají za rozhodující, že pekaři se podílejí na rozhodování zákazníků při výběru. Francouzská republika upozorňuje, že pekaři mají v důsledku toho, že spotřebitelům vědomě zamlčí existenci ochranné známky, na jejich rozhodování o koupi ještě větší vliv. Spolková republika Německo uvádí jako argument proces zpracování pekaři. Komise doplnila, že vliv zprostředkujících obchodníků roste tím víc, čím větší mají vliv na výrobek. Společnost Backaldrin argumentuje tím, že názor obchodníků v případě výrobků, které jsou konečnému spotřebiteli nabízeny nezabalené a neposkytují téměř žádnou možnost poukázat na práva k ochranné známce, má velký význam. Ochranná známka se obecně mění v obvyklé označení pouze v případě, kdy představu o původu spojuje s označením pouze zcela nepodstatná část zúčastněné veřejnosti.
            51. Společnost Pfahnl a Italská republika naopak zastávají názor, že pekaři v projednávané věci nepatří k relevantní veřejnosti. Společnost Pfahnl argumentuje tím, že pekaři nemají na rozhodování spotřebitelů o koupi žádný vliv a že spotřebitelé naopak vybírají pečivo samostatně a bez toho, aby jim při tom pekaři radili. Pekař navíc není zprostředkujícím obchodníkem, nýbrž vyrábí daný výrobek, přičemž si svou práci ulehčuje použitím směsi na pečení. Italská republika pokládá názor pekařů za bezvýznamný proto, že jejich povědomí o existenci ochranné známky nemá žádný vliv na rozhodování konečných spotřebitelů o koupi.
            52. V souladu s výše uvedenou judikaturou, s jejímž přístupem souhlasím, je při posouzení otázky, zda se ochranná známka stala druhovým názvem, třeba se zaměřit především na spotřebitele a „podle vlastností trhu“ i na obchodníky podílející se na prodeji výrobků. V souvislosti s tím vyvstává otázka, které vlastnosti trhu jsou rozhodující.
            53. Znění čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice, jehož zevrubný výklad provedl generální advokát Léger ve věci Björnekulla Fruktindustrier(27), v tomto ohledu neposkytuje žádné indicie.
            54. Z kontextu právní úpravy lze sice dovodit argumenty ve prospěch názoru, že středobodem posuzování musí být končený spotřebitel, ale neposkytuje žádné vyčerpávající indicie pro odpověď na otázku, jaké vlastnosti trhu jsou předpokladem toho, aby byli za část relevantní veřejnosti pokládáni i obchodníci.
            55. V rámci systematického výkladu je ve smyslu výše uvedených úvah třeba vzít v potaz, že čl. 3 odst. 1 písm. d) směrnice brání zápisu ochranných známek, „které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech“. Tato překážka zápisu – zvláštní případ chybějící rozlišovací způsobilosti [čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice] – může být podle čl. 3 odst. 3 překonána získanou rozlišovací způsobilostí. 
            56. Znění čl. 3 odst. 1 písm. d) směrnice („běžný jazyk“ nebo  „poctivé a zavedené obchodní zvyklosti“) zřejmě pojem klasifikuje jako druhový pojem, pokud je jako takový vnímán spotřebiteli nebo obchodníky(28) . To by svědčilo ve prospěch toho, aby bylo při posuzování změny pojmu v druhový pojem zpravidla považováno za dostatečné, když ke změně významu došlo na straně spotřebitelů. Ve prospěch tohoto přístupu svědčí zejména i to, že Soudní dvůr se při posuzování otázek týkajících se rozlišovací způsobilosti opakovaně zaměřil na spotřebitele – tedy na běžně informovaného, pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele(29) . Existují ovšem i příklady, kdy Soudní dvůr mezi zúčastněnou veřejnost zahrnul i obchodníky(30) .
            57. Rozhodující pro určení vlastností trhu, v případě jejichž existence je při posouzení změny ochranné známky v obvyklé označení třeba zaměřit se rovněž na obchodníky podílející se na distribuci výrobků, je tedy účel právní úpravy.
            58. Jak jsem již konstatoval, hlavní funkcí ochranné známky je funkce označení původu. V rámci prodeje výrobku poskytuje ochranná známka údaj o původu výrobku. Ochranná známka je tudíž – jako obecně jazyk – součástí komunikačního procesu, v tomto případě mezi prodejcem a kupujícím. Tento komunikační proces urychlí úspěch, který je jí sledován, a ochranná známka plní funkci, která odůvodňuje její existenci, pouze v případě, kdy obě strany, které jsou účastníky komunikace, „rozumějí“ ochranné známce, uvědomují si tedy její funkci označení původu. Pokud jedna z těchto skupin chápe ochrannou známku jako druhový název, přenos informací, které mají být s pomocí ochranné známky sděleny, selhává. Zpravidla tedy pro splnění objektivní skutkové podstaty čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice stačí, když spotřebitelé vnímají ochrannou známku jako druhový název. To měl Soudní dvůr na mysli, když konstatoval, že obecně hraje „vnímání spotřebitelů nebo konečných uživatelů rozhodující roli“, neboť postup uvádění výrobků na trh má za cíl nákup výrobků(31) .
            59. Z tohoto komunikačního procesu mezi prodejci a kupujícími tak bez dalšího vyplývají vlastnosti, které musí vykazovat trh, aby byl zprostředkující obchodník relevantní pro posouzení povahy druhového názvu. Ochranná známka totiž může nadále plnit funkci označení původu navzdory tomu, že kupující si není vědom existence ochranné známky, pokud má zprostředkující obchodník rozhodující vliv na rozhodování kupujícího o koupi, a znalost funkce ochranné známky spočívající v označení původu tak vede k úspěšnému zakončení komunikačního procesu. Tak je tomu v případě, kdy je na příslušném trhu obvyklé, že zprostředkující obchodník poskytne radu, která rozhodujícím způsobem ovlivní rozhodnutí o koupi, nebo když zprostředkující obchodník dokonce sám učiní rozhodnutí o koupi za spotřebitele, jak je tomu v případě lékáren a lékařů, pokud jde o léky podléhající omezení výdeje na lékařský předpis(32) .
            60. V projednávané věci nebyl takový rozhodující vliv na rozhodnutí o koupi vykonáván. Zákazníci pekárny činí svá rozhodnutí o koupi sami bez toho, že je jim rozhodujícím způsobem raděno nebo je jakkoli ovlivňováno jejich rozhodnutí o koupi.
            61. Nic jiného nevyplývá ani ze skutečnosti, že se pekaři získáním určitých směsí na pečení podílejí na rozhodnutí zákazníků. Získání směsi na pečení nepředstavuje vliv na nákup hotového pečiva. Hotové pečivo je jiným výrobkem, který pekař vyrábí z polotovaru a nabízí jej zákazníkovi na základě licence.
            62. Ani rozhodnutí pekařů týkající se jejich vlastní nabídky a neinformování zákazníků o existenci ochranné známky v případě označení určitého pečiva nepředstavují rozhodující vliv na rozhodnutí spotřebitele o koupi tohoto pečiva. V souladu s výše uvedenými úvahami by takový vliv předpokládal, že funkce ochranné známky spočívající v označení původu je plněna pekaři, tedy že by v rámci procesu prodeje mezi prodejci a spotřebiteli ovlivňovali spotřebitelovo rozhodnutí o koupi. V projednávané věci ale pekaři nejprve sami vyrobí hotový výrobek na základě licence. To znamená, že jsou na straně výrobců, nikoli spotřebitelů. Omezení nabízené škály výrobků a chybějící informace týkající se existence ochranné známky sice fakticky ovlivňuje rozhodnutí spotřebitele o koupi, ale pekaři neovlivňují nákupní rozhodnutí ve prospěch kupujícího, nýbrž spíše ve prospěch prodávajícího.
            63. Evropské právo ochranných známek nepředstavuje v žádném případě výjimku, když se rozhodujícím způsobem zaměřuje na spotřebitele s cílem posoudit, zda se ochranná známka stala druhovou. Ve Spojených státech amerických rozhodl soudce Learned Hand již dávno, že rozhodujícím způsobem záleží na chápání příslušného slova spotřebitelem(33) . Také Soudní dvůr Andského společenství se při posuzování otázky, zda se ochranná známka stala druhovým názvem, zaměřuje na pojetí spotřebitele, neboť spotřebitel je „cílovým objektem ochrany poskytované ochrannými známkami(34) .
            64. Rakouský Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud) se však – i po rozhodnutí Soudního dvora ve věci Björnekulla Fruktindustrier – zaměřuje zásadně na „podrobné zjišťování pojetí veškeré veřejnosti, která je konfrontována s danou ochrannou známkou“, což zahrnuje kromě konečných spotřebitelů rovněž výrobce a obchodníky. Tento argument bývá uváděn v souvislosti s tím, že koneční spotřebitelé se snadno uchylují k používání ochranné známky jako druhového názvu(35) .
            65. Uvedený argument nepovažuji za přesvědčivý. Spotřebitelé sice ochranné známky často používají jako druhový název, ale zpravidla jsou si existence ochranné známky vědomi, což nestačí k naplnění objektivních podmínek zrušení. Případy, kdy spotřebitel ztratil veškeré povědomí o existenci ochranné známky, nastávají poměrně zřídka. Pokud k tomu ale dojde, ochranná známka nadále neplní funkci označení původu. Není zřejmé, proč by v takovém případě měl být počátek vývoje ochranné známky v druhový název, tedy objektivní podmínka zrušení, uměle ztěžován tím, že se se jako relevantní veřejnost použije srovnávací skupina, která má mimořádné povědomí o ochranné známce. Ani ochrana vlastnického postavení majitele ochranné známky, která je součástí ochrany základních práv, neodůvodňuje takový požadavek. Tato ochrana je zohledněna již tím, že samotné naplnění objektivní skutkové podstaty samo o sobě nepovede ke zrušení ochranné známky.
            66. K jinému výkladovému závěru nakonec nevede ani úvaha přednesená předkládajícím soudem, že v případě zrušení ochranné známky „Kornspitz“ pro hotové pečivo mohou konkurenti označovat směsi na pečení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice označením „k výrobě Kornspitzů“, čímž se sníží hodnota ochranné známky společnosti Backaldrin, která je zapsaná pro směsi na pečení. Riziko znehodnocení ochranné známky v případě polotovaru v důsledku zrušení ochranné známky týkající se končeného výrobku vyplývá z rozhodnutí zapsat ochrannou známku pro obě skupiny výrobků a ze zvláštní výrobní a prodejní struktury konečného výrobku, především z jeho výroby pekaři a z licence, která jim byla udělena za účelem prodeje konečného výrobku pod ochrannou známkou. Tato rozhodnutí učinila sama majitelka ochranné známky, a vyvolala tak příslušné riziko. Je ovšem chráněna tím, že zrušení ochranné známky je vyloučeno, pokud změna v druhový název nebyla vyvolána její činností nebo nečinností.
            67. S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je na první předběžnou otázku třeba odpovědět tak, že čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice musí výt vykládán v tom smyslu, že veřejnost, která je relevantní z hlediska posouzení otázky, zda se ochranná známka stala v obchodním styku obvyklým označením výrobku, pro který byla zapsána, zahrnuje především spotřebitele a konečné uživatele. V závislosti na vlastnostech trhu je třeba zohlednit také obchodníky podílející se na prodeji daných výrobků. Vlastnosti, které hovoří ve prospěch takového zohlednění, jsou dány zejména tehdy, když příslušní obchodníci v určité míře ovlivňují rozhodnutí konečného spotřebitele o koupi. Pokud tomu tak není, ochranná známka se změnila v obvyklé označení daného výrobku, pro který je zapsána, pokud je tak vnímána konečnými spotřebiteli, přestože obchodníci, kteří tento výrobek sami vyrábějí z polotovaru majitele ochranné známky a prodávají jej pod ochrannou známkou se souhlasem majitele, si jsou vědomi, že jde o označení původu, a konečného spotřebitele na to zpravidla neupozorňují.
            2. Třetí předběžná otázka
            68. V rámci třetí otázky se předkládající soud táže, zda je předpokladem zrušení ochranné známky, která se stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti majitele ochranné známky sice pro konečného spotřebitele, ale nikoli pro obchodníky, obvyklým označením, že neexistují rovnocenná alternativní označení daného výrobku, takže konečný spotřebitel je odkázán na tento název.
            69. Tato předběžná otázka byla podle zjištění Oberster Patent- und Markensenat položena v souvislosti s judikaturou rakouského Oberster Gerichtshof. Podle této judikatury je změna ochranné známky v druhový název v zásadě vyloučena, pokud ji obchodníci ještě vnímají jako označení původu. To ovšem neplatí v případě, kdy v obchodním styku neexistuje žádná rovnocenná alternativa ochranné známky, která se z pohledu konečného spotřebitele stala druhovým názvem(36) . Přestože tato podmínka nemá podle názoru předkládajícího soudu žádnou oporu ve znění, umožňuje přiměřenou rovnováhu mezi postavením majitele ochranné známky, které je chráněno základními právy, a obecným zájem na dostupnosti označení, která označují výrobky a služby.
            70. Společnost Backaldrin se domnívá, že vývoj ochranné známky v druhový název je vyloučen, pokud existují alternativní označení pro daný výrobek. Z toho je třeba vycházet i tehdy, když alternativní označení ochranné známky nejsou v každém ohledu, zejména pokud jde o míru jejich rozšířenosti, rovnocenná.
            71. Společnost Pfahnl pokládá uvedený požadavek pro posouzení zrušení ochranné známky za irelevantní. Podle jejího názoru se tento požadavek neopírá ani o znění, ani o systematiku, ani o cíle směrnice. Komise tento názor podporuje.
            72. Ani Francouzská republika nespatřuje v existenci alternativních pojmů podmínku pro to, aby se ochranná známka mohla vyvinout v druhový název, může tomu však podle jejího názoru nasvědčovat. Italská republika pokládá neexistenci alternativních označení pouze za „rizikový faktor“, který může přispět ke změně ochranné známky v druhový název.
            73. Podle mého názoru není z hlediska přezkumu zrušení ochranné známky nezbytné zkoumat, zda v obchodním styku existují rovnocenná alternativní označení pro daný produkt. 
            74. Nejprve je ovšem třeba objasnit, co má předkládající soud na mysli, když hovoří o tom, že „neexistují rovnocenné alternativy“. Tím nelze mít na mysli to, že musí objektivně „existovat“ synonymum. Jazyk je společenský fenomén, nikoli objektivně definovaný prostor. Pojem, který byl spontánně vytvořen (majitelem ochranné známky), nemůže představovat „rovnocennou alternativu“. Význam slova totiž představuje jeho používání v jazyce(37) . Obsah, který byl jednou zaveden, sice podléhá změnám použití v řeči, ale automaticky ho nelze vědomě měnit. To, zda slovo představuje „alternativu“ jiného slova, či zda jde dokonce o „rovnocenné“ slovo, tak určuje jazykové společenství, nikoli soud. Toto jazykové společenství může slovo, které je na první pohled „rovnocenné“, chápat jinak, nebo může jeho používání v celém rozsahu odmítnout. Toto kritérium je tedy třeba chápat v tom smyslu, že jde o synonyma daného pojmu zavedená do skutečného používání v jazyce. Je to v souladu s názorem rakouského nejvyššího soudu, který hovoří o „používaném alternativním pojmu“(38) .
            75. Takové kritérium však není stanoveno ve znění daného ustanovení a není slučitelné s jeho účelem. Zrušení, které hrozí v případě změny ochranné známky v obvyklé označení výrobku, je v souladu s výše uvedenými úvahami odůvodněno tím, že dotčená ochranná známka nadále nemůže plnit funkci označení původu. Právní řád zrušením vyhovuje potřebě veřejnosti volně používat označení („požadavek dostupnosti“)(39) . Důkaz potřeby veřejnosti používat označení, která může být menší, když jsou k dispozici jiná označení za týmž účelem, však není zákonnou podmínkou zrušení. Jedinou zákonnou podmínkou je to, že ochranná známka se stala obvyklým označením výrobku. Tato otázka ale nezávisí na tom, zda byla zavedena synonyma do běžné řeči.
            76. Nakonec je třeba zamítnout argument, že kritérium diskutované v rámci této předběžné otázky je nezbytné k poskytnutí ochrany vlastnictv í majitele ochranné známky, která vyplývá ze základních práv. Jak již bylo uvedeno, zákonodárce si svou povinnost posoudit zájmy veřejnosti a postavení majitele ochranné známky z hlediska základních práv splnil tím, že pro případ zrušení ochranné známky vyžaduje kromě změny ochranné známky v druhový název také splnění podmínek subjektivní skutkové podstaty podle čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice. Pro dodatečná nepsaná kritéria v rámci objektivní skutkové podstaty v tomto ohledu neexistuje žádný prostor.
            77. Na třetí předběžnou otázku je tak třeba odpovědět v tom smyslu, že pro posouzení zrušení ochranné známky je bezvýznamné, zda jsou koneční spotřebitelé při neexistenci rovnocenných alternativ odkázáni na odpovídající označení.
            C – Subjektivní okolnost (druhá předběžná otázka) 
            78. Druhá předběžná otázka předkládajícího soudu se týká subjektivní skutkové podstaty čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice, tedy otázky, zda je třeba změnu významu označení přičítat majiteli ochranné známky. Předkládající soud chce v tomto ohledu zjistit, zda může nečinnost spočívat již v tom, že majitel ochranné známky zůstává nečinný, přestože obchodníci prodávající jeho výrobek zákazníky neupozorňují na to, že jde o zapsanou ochrannou známku.
            79. Podle společnosti Backaldrin je na tuto otázku třeba odpovědět záporně. O relevantní nečinnost by se jednalo v případě, kdyby majitel ochranné známky nezakročil proti neoprávněnému užívání ochranné známky třetími osobami. V projednávané věci však společnost Backaldrin svým zákazníkům, pekařům, v rámci nevýlučné licence umožnila prodávat pečivo, které je předmětem sporu, pod ochrannou známkou „Kornspitz“. V obchodě s čerstvými potravinami není obvyklé, ani nelze rozumně očekávat, že bude pekařům ukládána povinnost informovat kupující pečiva o tom, že se v případě označení „Kornspitz“ jedná o ochrannou známku. Musí stačit zpřístupnění reklamních prostředků, které lze vystavit v pekárnách.
            80. Naopak společnost Pfahnl, Francouzská republika, Italská republika a Komise odpovídají na uvedenou otázku kladně. Majitelka ochranné známy musí být dostatečně ostražitá i ohledně ochrany rozlišovací způsobilosti své ochranné známky a v obchodním styku vyčerpat své možnosti, aby mohla zasáhnout proti vývoji směřujícímu ke vzniku druhového názvu. Musí tedy pekaře nabádat k tomu, aby upozorňovali na její ochrannou známku. Francouzská republika v tom, že tak neučiní, spatřuje indicii relevantní nečinnosti.
            81. Podle čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice nevede změna ochranné známky v obvyklé označení výrobku sama o sobě k jejímu zrušení. Tato změna musí naopak nastat „v důsledku činnosti nebo nečinnosti“ majitele ochranné známky. Znění této normy přitom neobsahuje žádné omezení relevantní nečinnosti, v důsledku níž se může ochranná známka stát druhovým názvem.
            82. Soudní dvůr měl ve věci Levi Strauss příležitost se vyjádřit k tomu, jaký druh nečinnosti stačí v rámci subjektivní skutkové podstaty. Konstatoval následující: „[…] nečinnost může rovněž odpovídat opomenutí majitele ochranné známky použít včas tento článek 5 za účelem navržení příslušnému orgánu, aby zakázal dotyčným třetím osobám užívat označení, u kterého existuje nebezpečí záměny s touto ochrannou známkou, jelikož cílem takových návrhů je právě zachovat rozlišovací způsobilost ochranné známky“(40) . Použití slova „rovněž“ ukazuje, že Soudní dvůr pokládal jím uvedený případ pouze za příklad relevantní nečinnosti.
            83. Rozsah povinností majitele ochranné známky lze upřesnit na základě smyslu a účelu příslušné normy. Účelem směrnice je vyvážení zájmů majitele ochranné známky a zájmů ostatních hospodářských subjektů na dostupnosti daného označení. Ochrana práv, kterých majitel ochranné známky požívá, tudíž není bezpodmínečná, ale naopak majitel ochranné známky musí být ostražitý při ochraně své známky(41) . To podle mého názoru platí, nejen pokud jde o zamezení porušení ochranné známky, ale i v souvislosti s rizikem, že se ochranná známka změní na druhový název. Povinnost ostražitosti zahrnuje i to, že majitel ochranné známky sleduje trh a činí opatření na ochranu své známky, která od něj lze rozumně očekávat, aby zamezil její změně v druhový název.
            84. Vnitrostátním soudům přísluší v konkrétním případě určit, jaká opatření jsou pro majitele ochranné známky vhodná a lze je od něj rozumně očekávat. Příklady takových opatření lze nalézt jak v praxi OHIM, tak i v odborné literatuře. V úvahu přichází například reklama, umístění upozornění na etikety (anebo na tabule vedle výrobku s odkazem na název výrobku), anebo nabádání vydavatelů slovníků, aby uvedli odkaz, že dané slovo má povahu ochranné známky(42) . Sám majitel ochranné známky se musí vyhýbat jejímu používání jako druhového názvu(43) a učinit všechna opatření, která od něj lze rozumně očekávat, aby zakročil proti takovému používání jinými osobami a v obchodním styku upozornil na existenci ochranné známky(44) . Pokud je udělena licence k užívání ochranné známky, je třeba i v tomto rámci učinit za účelem ochrany dané ochranné známky opatření, která lze rozumně očekávat od jejího majitele, tedy začlenit do licence příslušné podmínky a v přiměřené míře sledovat jejich dodržování.
            85. Na druhou předběžnou otázku je tak třeba odpovědět v tom smyslu, že o nečinnost ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice jde tehdy, neučiní-li majitel ochranné známky opatření, která od něj lze rozumně očekávat, aby zamezil změně své ochranné známky v druhový název. K těmto opatřením patří i to, že bude odpovídajícím způsobem působit na nabyvatele jím udělených licencí.
            V – Závěry 
            86. Z výše uvedených důvodů navrhuji Soudnímu dvoru, aby na předběžné otázky odpověděl takto: 
            – Článek 12 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/95/ES musí být vykládán v tom smyslu, že veřejnost, která je relevantní z hlediska posouzení otázky, zda se ochranná známka stala v obchodním styku obvyklým označením výrobku, pro který byla zapsána, zahrnuje především spotřebitele a konečné uživatele. V závislosti na vlastnostech trhu je třeba zohlednit také obchodníky podílející se na prodeji daných výrobků. Vlastnosti, které hovoří ve prospěch takového zohlednění, jsou dány zejména tehdy, když příslušní obchodníci v určité míře ovlivňují rozhodnutí konečného spotřebitele o koupi. Pokud tomu tak není, ochranná známka se změnila v obvyklé označení daného výrobku, pro který je zapsána, pokud je tak vnímána konečnými spotřebiteli, přestože obchodníci, kteří tento výrobek sami vyrábějí z polotovaru majitele ochranné známky a prodávají jej pod ochrannou známkou se souhlasem jejího majitele, si jsou vědomi, že jde o označení původu, a konečného spotřebitele na to zpravidla neupozorňují.
            – Pro posouzení zrušení ochranné známky je bezvýznamné, zda jsou koneční spotřebitelé při neexistenci rovnocenných alternativ odkázáni na odpovídající označení.
            – O nečinnost ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. a) směrnice jde tehdy, neučiní-li majitel ochranné známky opatření, která od něj lze rozumně očekávat, aby zamezil změně své ochranné známky v druhový název. K těmto opatřením patří i to, že bude odpovídajícím způsobem působit na nabyvatele jím udělených licencí.
            (1) . 
            (2)  – Například v němčině ochranné známky „Fön“ (Deutsches Patent- und Markenamt, registrační číslo 739154) nebo „Heroin“ (Zeichenrolle des Reichspatentamts, č. 31650). Ode dne 30. září 1950 nemohla být naposled uvedená ochranná známka nadále uplatňována. De Ridder, M., Heroin – Vom Arzneimittel zur Droge , Campus, Frankfurt nad Mohanem, 2000, s. 63 a 64. Pokud jde o příklady ve francouzštině, viz stanovisko generálního advokáta Légera ve věci Björnekulla Fruktindustrier, rozsudek ze dne 29. dubna 2004 (C‑371/02, Recueil, s. I‑5791, bod 50).
            (3)  – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25). 
            (4)  – Rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, Recueil, s. I‑5791)
            (5)  – Rozsudek ze dne 27. dubna 2006, Levi Strauss (C‑145/05, Sb. rozh. s. I‑3703, bod 34)
            (6)  – Uvedená výše v poznámce pod čarou 3.
            (7)  – Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn. 
            (8)  – Ochranné známky mohou samozřejmě označovat i služby. Avšak vzhledem k tomu, že se projednávaná věc týká výrobků, budu pro zjednodušení vždy odkazovat pouze na výrobky.
            (9)  – Rozsudky ze dne 22. září 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, Sb. rozh. s. I‑8701, bod 71), ze dne 4. října 2001, Merz & Krell (C‑517/99, Recueil, s. I‑6959, bod 22), a ze dne 29. září 1998, Canon (C‑39/97, Recueil, s. I‑5507, bod 28).
            (10)  – Viz mé stanovisko ve věci Martin y Paz (C‑661/11, bod 75).
            (11)  – Rozsudky Canon (uvedený výše v poznámce pod čarou 9, bod 28), a ze dne 17. října 1990, HAG II (C‑10/89, Recueil, s. I‑3711, body 13 a 14).
            (12)  – Článek 3 odst. 1 písm. b) směrnice.
            (13)  – Viz rozsudek Merz & Krell (uvedený výše v poznámce pod čarou 9, body 28 a 31), stanoviska generálního advokáta Ruize-Jaraba Colomera ve věci Merz & Krell (uvedený výše v poznámce pod čarou 9, bod 40).
            (14)  – Rozsudek Björnekulla Fruktindustrier (uvedený výše v poznámce pod čarou 4, bod 22).
            (15)  – První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/ 01, s. 92).
            (16)  – Viz článek 4, čl. 7 odst. 1, písm. d) a článek 51 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1). Odpovídající ustanovení byla obsažena rovněž v nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství ( Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146). 
            (17)  – Rozsudek ESLP Anheuser-Busch v. Portugalsko ze dne 11. ledna 2007 (č. 73049/01).
            (18)  – Rozsudek Levi Strauss (uvedený výše v poznámce pod čarou 5, bod 19).
            (19)  – Bod 27 tohoto stanoviska.
            (20)  – Viz jen stanovisko generálního advokáta Ruize-Jaraba Colomera ve věci Arsenal Football Club, rozsudek ze dne 12. listopadu 2002 (C‑206/01, Recueil, s. I‑10273, bod 46).
            (21)  – Rozsudky ze dne 22. září 2011, Interflora a Interflora British Unit (C‑323/09, Sb. rozh. s. I‑8625, bod 38), ze dne 23. března 2010, Google France a Google (C‑236/08 až C‑238/08, Sb. rozh. s. I‑2417, bod 77), ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další (C‑487/07, Sb. rozh. s. I‑5185, bod 58), viz Cornish, W. a další, Intellectual Property , Londýn, Sweet & Maxwell, 7. vyd., 2010, s. 658 až 661.
            (22)  – Jehoram, T. a další, European Trademark Law , Kluwer, Alpen aan den Rijn, 2010, s. 12 a 13.
            (23)  – Fezer, K.-.H., Markenrecht , C. H. Beck, Mnichov, 4. vyd., 2009, bod 8 na začátku.
            (24)  – Stanovisko generálního advokáta Jacobse ve věci Parfums Christian Dior, rozsudek ze dne 4. listopadu 1997 (C‑337/95, Recueil, s. I‑6013, bod 39) (zvýraznění provedeno autorem stanoviska).
            (25)  – Pokud jde o otázku sankcí za výrazně kolísavé vlastnosti výrobku vyplývající z práva ochranných známek (v americkém právu), která se liší od uvedeného případu, viz Hennig-Bodewig, F., Die Qualitätsfunktion der Marke im amerikanischen Recht , GRUR Int. 1985, 445.
            (26)  – Rozsudek Björnekulla Fruktindustrier (uvedený výše v poznámce pod čarou 4, body 24 a 26).
            (27)  – Stanovisko generálního advokáta Légera ve věci Björnekulla Fruktindustrier (uvedené výše v poznámce pod čarou 2, body 29 až 43).
            (28)  – Generální advokát Léger má ovšem za to, že z formulace a z praxe patentového úřadu je nutné odvodit, že je třeba se zaměřit jak na pojetí průměrného spotřebitele, tak i na pojetí hospodářských kruhů zabývajících se uváděním výrobků na trh. Viz stanovisko generálního advokáta Légera ve věci Björnekulla Fruktindustrier (uvedené výše v poznámce pod čarou 2, body 57 až 60).
            (29)  – Rozsudky ze dne 6. května 2003, Libertel (C‑104/01, Recueil, s. I‑3793, body 45 a 46), ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Recueil, s. I‑1619, bod 76), ze dne 12. února 2004, Henkel (C‑218/01, Recueil, s. I‑1725, bod 50), ze dne 21. října 2004, OHIM v. Erpo Möbelwerk (C‑64/02 P, Sb. rozh. s. I‑10031, bod 43), a ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 a C‑109/97, Recueil, s. I‑2779, bod 53); stanovisko generálního advokáta Ruize-Jaraba Colomera ve věci Merz & Krell (uvedené výše v poznámce pod čarou 9, bod 44); stanovisko generálního advokáta Ruize-Jaraba Colomera ve věci Levi Strauss (uvedené výše v poznámce pod čarou 5, bod. 23).
            (30)  – Rozsudek Windsurfing Chiemsee (uvedený výše v poznámce pod čarou 29, bod 29). 
            (31)  – Rozsudek Björnekulla Fruktindustrier (uvedený výše v poznámce pod čarou 4, bod 24).
            (32)  – Tak ovšem s ohledem na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 viz rozsudek ze dne 26. dubna 2007, Alcon v. OHIM (C‑412/05 P, Sb. rozh. s. I‑3569, bod 56). Viz také stanovisko generální advokátky Kokott ve věci Alcon v. OHIM (body 48 až 52).
            (33)  – Bayer Co. v. United Drug Co. (S. D. N. Y. 1921), 272 F. 505. Viz Berner Intern. Corp. V. Mars Sales Co. (3rd Cir. 1993), 987 F.2d 975; Lemley, M. a McKenna, M., Is Pepsi Really a Substitute for Coke? , 100 Georgetown L. J. S. 2055, 2066 až 2069 (2012).
            (34)  – Proceso 11-IP-2002.
            (35)  – 4 Ob 128/04h – Memory. Naposled uvedený argument se uplatňuje i v německé judikatuře za účelem zužujícího výkladu: OLG Mnichov, GRUR-RR 2006, 84, 85 „Memory“.
            (36)  – Rozsudek OGH, 4 Ob 269/01i – Sony Walkman II ze dne 29. ledna 2002; viz rozsudek OGH, 4 Ob 128/04h – Memory ze dne 6. července 2004.
            (37)  – Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen , Akademie Verlag, Berlín 2011, § 43.
            (38)  – Rozsudek OGH, 4 Ob 128/04h – Memory ze dne 6. července 2004.
            (39)  – Rozsudek ze dne 10. dubna 2008, adidas a adidas Benelux (C‑102/07, Sb. rozh. s. I‑2439, body 22 až 24).
            (40)  – Rozsudek Levi Strauss (uvedený výše v poznámce pod čarou 5, bod 34).
            (41)  – Rozsudek Levi Strauss (uvedený výše v poznámce pod čarou, body 29 a 30).
            (42)  – Pokud existuje takové právo, je třeba ho uplatnit. Metodické pokyny týkající se řízení před OHIM, konečné znění: listopad 2007, část D, kapitola 2, s. 9.
            (43)  – BK 595/2008-4 – 5HTP; De la Fuente García, E. in: O’Callaghan Muñoz, X., P ropiedad Industrial , Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, s. 223.
            (44)  – Eisenführ, G. in: Eisenführ, G. & Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung , Carl Heymanns Verlag, Kolín, 3. vyd. 2010, článek 51, bod 22; Galli, C. a další. in: Bonlini G. & Confortini, M., Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intelletuale , UTET, Milanofiori Assago 2011, s. 191.