CELEX: 62003CC0353
Language: fi
Date: 2005-01-27 00:00:00
Title: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Kokott 27 päivänä tammikuuta 2005. # Société des produits Nestlé SA vastaan Mars UK Ltd. # Ennakkoratkaisupyyntö: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Yhdistynyt kuningaskunta. # Tavaramerkit - Direktiivi 89/104/ETY - Erottamiskyvyn puuttuminen - Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta - Käyttö rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä sen kanssa. # Asia C-353/03.

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
      JULIANE KOKOTT
      27 päivänä tammikuuta 2005 (1)
      
      Asia C‑353/03
      Société des produits Nestlé SA
      vastaan
      Mars UK Ltd
      (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) 
      Tavaramerkit – Direktiivi 89/104/ETY – Erottamiskyvyn puuttuminen – Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kauttaI       Johdanto
      1.     Yhteisöjen tuomioistuinta on kyseessä olevassa asiassa jälleen kerran pyydetty ottamaan kantaa erottamiskykyä koskeviin säännöksiin.
         Tällä kertaa kiista koskee sitä, voiko iskulause tai mainoslause ”HAVE A BREAK” tulla erottamiskykyiseksi sitä kautta, että
         sitä käytetään rekisteröidyn tavaramerkin ”HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” osana. Oikeusriidan ydin on kysymys, voiko merkin
         tällainen käyttö vaikuttaa tavaramerkkioikeudellisesti merkitykselliseen erottamiskykyyn tai muodostaa esteen sen tunnustamiselle
         tavaramerkkinä.
      
      II     Asiaa koskevat oikeussäännöt
      2.     Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin
         89/104/ETY(2) 2 artiklassa määritellään tavaramerkki seuraavasti:
      
      ”Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien,
         kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa
         yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”
      
      3.     Tavaramerkkien rekisteröinnin esteistä säädetään 3 artiklassa. Tässä asiassa merkitystä on erityisesti 1 kohdan b alakohdalla:
      ”Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
      a) – –
      b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus; 
      c) – h) – – .”
      4.     Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan 1 alakohdassa säädetään kuitenkin poikkeus tästä rekisteröintikiellosta:
      ”Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki
         on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi.”
      
      5.     Nämä säännökset saatettiin Isossa-Britanniassa osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 1994 Trade Mark Actin 3 §:llä.
      6.     Direktiivin 89/104 5 artiklassa säädetään tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista:
      ”1.      Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman
         hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
      
      a)      merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
         tavaramerkki on rekisteröity;
      
      b)      merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
         oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä
         mielleyhtymästä.
      
      2. – 5. – – ”
      7.     Direktiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkennetaan tavaramerkin käyttämisen käsitettä tavaramerkin säilyttävän käytön
         kannalta:
      
      ”2.      Edellä 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:
      a)      tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei
         vaikuta merkin erottuvuuteen;”
      
      8.     Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus(3) (EY) N:o 40/94 sisältää pitkälti samanlaisia säännöksiä.
      
      III  Ennakkoratkaisupyyntö
      9.     Court of Appealin käsittelemässä oikeusriidassa on kyse siitä, voidaanko iskulause ”HAVE A BREAK” rekisteröidä Isossa-Britanniassa
         tavaramerkkinä suklaalle, suklaatuotteille, konvehdeille, makeisille ja leivonnaisille. Hakijana on Société des produits Nestlé
         SA, joka on samoihin tavaraluokkiin rekisteröityjen tavaramerkkien ”HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” ja ”KIT KAT” haltija. Mars
         UK Ltd. vastustaa tavaramerkin ”HAVE A BREAK” rekisteröintiä. 
      
      10.   Osapuolet kiistelevät siitä, onko iskulause ”HAVE A BREAK” yksin tarkasteltuna (luonnostaan) tai sen perusteella, että sitä
         käytetään tavaramerkin ”HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” osana, tosiasiallisesti erottamiskykyinen siinä mielessä, että sillä
         mainostettu tuote yhdistettäisiin Kit Kat -suklaapatukan valmistajaan.
      
      11.   Ison-Britannian patenttiviraston kuulemisesta vastaava neuvonantaja ja alioikeus hylkäsivät merkin rekisteröinnin sillä perusteella,
         että ”HAVE A BREAK” ei ole luonnostaan erottamiskykyinen eikä se ole saavuttanut vaadittavaa erottamiskykyä ilmaisun ”HAVE
         A BREAK … HAVE A KIT KAT” käytön perusteella.
      
      12.   Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella Court of Appeal on sikäli yhtä mieltä alempien tuomioistuinten kanssa,
         että ”HAVE A BREAK” ei ole direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla luonnostaan erottamiskykyinen.
      
      13.   Court of Appeal ei kuitenkaan sulje pois sitä, että ”HAVE A BREAK” olisi tullut erottamiskykyiseksi sen perusteella, että
         sitä on käytetty tavaramerkkinä suojatun iskulauseen ”HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” osana. Alemmat tuomioistuimet ovat katsoneet,
         että käytöllä tavaramerkin osana ei ole minkäänlaista todistusarvoa itsenäisen erottamiskyvyn osalta, mutta Court of Appealin
         näkökannan mukaan tuollainen osa voi kuitenkin saavuttaa itsenäisen erottamiskyvyn, esimerkiksi kun kuluttaja väistämättä
         yhdistää sen suojattuun tavaramerkkiin.
      
      14.   Näillä perusteilla se on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan kysymyksen ennakkoratkaisun saamiseksi:
      ”Voiko tavaramerkki tulla erottamiskykyiseksi neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdassa ja neuvoston asetuksen
         N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sen seurauksena tai sen johdosta, että tätä tavaramerkkiä on käytetty
         toisen tavaramerkin osana tai yhdessä tämän kanssa?”
      
      IV     Arviointi
      A       Johdanto
      15.   Ennakkoratkaisukysymys koskee kysymystä, voidaanko sanaryhmä ”HAVE A BREAK” rekisteröidä tavaramerkkinä. Lukuun ottamatta
         tiettyjä, tähän soveltumattomia erityistapauksia(4) merkki voidaan – eli myös sanaryhmä – rekisteröidä tavaramerkkinä direktiivin 89/104(5) mukaan, kun tämä merkki on erottamiskykyinen. Tämä ilmenee myös erilaisten rekisteröintiesteitä koskevien direktiivin säännösten
         sanamuodosta ja rakenteesta sekä perusteluista.(6)
      
      16.   Erottamiskyky tarkoittaa sitä, että merkin avulla voidaan osoittaa tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä
         ja siten erottaa se muiden yritysten tavaroista tai palveluista.(7) Yhteisöjen tuomioistuin pitää lähtökohtana erottamiskyvyn yleismaailmallista käsitettä, jota ei voida korvata erityisiä tavaramerkkejä
         koskevin erityisin arviointiperustein.(8)
      
      17.   Tutkittaessa, onko tavaramerkki erottamiskykyinen, on otettava huomioon hakemuksen kattamat tavarat tai palvelut ja se, kuinka
         kohdeyleisö, joka koostuu tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista näiden tavaroiden
         tai näiden palvelujen keskivertokuluttajista, oletettavasti mieltää tavaramerkin.(9) Tämän täytyy olla konkreettisen arvioinnin kohteena.(10)
      
      18.   Luontaisen ja hankitun erottamiskyvyn välillä tehdään ero. Luontainen erottamiskyky tarkistetaan direktiivin 89/104 3 artiklan
         1 kohdan b alakohdan puuttuvaa erottamiskykyä koskevan rekisteröintiesteen yhteydessä. Tämä tarkistus on suoritettava periaatteessa
         riippumatta merkin käytöstä. Se liittyy ainoastaan siihen, onko merkki sellaisenaan erottamiskykyinen.
      
      19.   Court of Appeal on käsiteltävänä olevassa asiassa jo todennut, että asianomaiset kuluttajat käsittävät sanaryhmän ”HAVE A
         BREAK” taustansa osalta neutraaliksi kehotukseksi, eikä se ole näin ollen luonnostaan erottamiskykyinen.
      
      B       Käytön käsite
      20.   Merkki voi direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan mukaan tulla erottamiskykyiseksi käytön perusteella, vaikka se ei alun perin
         ollut erottamiskykyinen, ja näin ollen rekisteröidyksi tavaramerkkinä. Merkki saavuttaa siis vasta käytön seurauksena erottamiskyvyn,
         joka on edellytys sen rekisteröimiselle. Tämä säännös heikentää huomattavasti 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöstä, jonka
         mukaan merkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.(11)
      
      21.   Court of Appealin kysymys koskee sitä, voiko myös tavaramerkin osa saavuttaa 3 artiklan 3 kohdan nojalla päätavaramerkin käytön
         kautta itsenäisesti ja päätavaramerkistä riippumatta erottamiskyvyn. Nestlé nimittäin pyrkii osoittamaan, että päätavaramerkin
         ”HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” kautta myös riidan kohteena oleva osa ”HAVE A BREAK” on tullut erottamiskykyiseksi. Mars puolestaan
         kieltää niiden todisteiden arvon, jotka liittyvät päätavaramerkin käyttämiseen, ja pitää merkittävänä ainoastaan päätavaramerkistä
         riippumatonta osan käyttöä.
      
      22.   Tältä osin on ensiksi selvitettävä, että yhteisöjen tuomioistuin ei voi todeta ennakkoratkaisumenettelyssä, onko tietty merkki
         tullut erottamiskykyiseksi. Yhteisöjen tuomioistuimen tehtävä on pikemminkin tulkita yhteisön lainsäädäntöä siten, että ennakkoratkaisukysymyksen
         esittänyt tuomioistuin voi soveltaa sitä oikein käsiteltävänään olevassa asiassa. Yhteisöjen tuomioistuin voi vastaavasti
         ilmaista kantansa ainoastaan direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan tulkintaan eikä kysymykseen, onko ”HAVE A BREAK” tullut
         erottamiskykyiseksi Isossa-Britanniassa.
      
      23.   Direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkin rekisteröinti on mahdollista, kun se on tullut käytössä erottuvaksi
         (saksankielisen sanamuodon mukaan käyttönsä  perusteella erottuvaksi). Mars ja komissio johtavat tästä sanamuodosta sen, että käyttöä toisen tavaramerkin osana ei tulisi
         ottaa huomioon näytettäessä toteen direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua erottamiskykyä. Tämä käsitys ei vakuuta,
         koska – kuten Irlannin hallitus esittää – tavaramerkin käyttö sisältää tämän ilmaisun merkityksen puolesta sekä sen riippumattoman
         käytön että sen käytön muun tavaramerkin osana.
      
      24.   Ison-Britannian käsityksen vastaisesti direktiivin 89/104 10 artiklasta ei voida johtaa mitään muuta. Direktiivin 10 artikla
         ja sitä seuraavat artiklat koskevat tavaramerkkioikeudellisen suojan menettämistä sillä perusteella, että tavaramerkkiä ei
         ole käytetty. Tavaramerkin haltija voi varata tiettyjä merkkejä tavaramerkkioikeudellisesti yksinomaiseen käyttöönsä ainoastaan
         silloin, kun hän tosiasiassa käyttää niitä. Johdonmukaisesti olisi varmasti väärin tunnustaa käyttö erottamiskyvyn saavuttamiseksi,
         mutta katsoa se riittämättömäksi estämään tavaramerkkisuojan menettämisen. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että tavaramerkin
         käyttö toisen tavaramerkin osana olisi riittävää myös 10 artiklan tarkoituksessa. Direktiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan
         mukaan käyttöä on myös tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että
         poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen. Tämän määritelmän voidaan katsoa sisältävän myös merkin käytön päätavaramerkin
         osana. Tämä osa ei tosin olisi rekisteröity ainoastaan päätavaramerkin osana, vaan myös yksin ilman päätavaramerkin muita
         osia, mutta päätavaramerkin käyttö eroaisi ainoastaan osittain rekisteröidystä osatavaramerkistä. Tämä ei vaikuttaisi osatavaramerkin
         erottamiskykyyn, kun se on saavuttanut erottamiskyvyn saman käytön perusteella ennen rekisteröimistään.
      
      25.   Tavaramerkin käyttämisen käsitettä käytetään direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan lisäksi myös 5 artiklassa,
         jossa määritellään tavaramerkistä syntyvät oikeudet. Tavaramerkin haltija voi kieltää kolmansia käyttämästä tavaramerkkiään
         tai muita merkkejä, kun on olemassa sekaantumisvaara. Tässä yhteydessä yhteisöjen tuomioistuin on rajoittanut käyttämisen
         käsitteen tapauksiin, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville
         eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle.(12) Tämä rajoitus ilmenee siitä, että tavaramerkkioikeudellisen suojan päämäärät eivät oikeuta sitä, että käyttö kielletään –
         ja siten käyttäjien vapautta rajoitetaan –, kun kyseinen käyttö on merkityksetöntä tavaramerkin tehtävien kannalta.(13)
      
      26.   Käytön käsite direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan yhteydessä on kuitenkin laajempi kuin 5 artiklan 1 kohdassa, jossa sille
         annetaan täysin toinen tehtävä. Sen ei ole 3 artiklan 3 kohdan mukaan määriteltävä tavaramerkkioikeudellisen suojan laajuutta,
         vaan ainoastaan kuvailtava, kuinka sellaisenaan erottamiskyvytön merkki voi tulla erottamiskykyiseksi, nimittäin käytön perusteella.
         Ratkaisevaa on tämän vuoksi myös tavaramerkin osan kyseessä ollessa, johtaako käyttö erottamiskyvyn saavuttamiseen.
      
      27.   Marsin käsityksen mukaan tämä tulkinta on vastoin asiassa Philips(14) annetussa tuomiossa esitettyä. Tässä tapauksessa yhteisöjen tuomioistuin on vaatinut erottamiskyvyn saavuttamiseen nimenomaisesti
         ”tavaramerkin käyttöä tavaramerkkinä”. 
      
      28.   Yhteisöjen tuomioistuin tarkasteli asiassa Philips muun muassa sitä, voiko tavaran muodosta koostuva merkki tulla erottamiskykyiseksi
         käytön perusteella. Tässä oli kyse sähköparranajokoneen ylempää osaa esittävästä kuviosta, jossa on kolme pyöreää teräyksikköä,
         joissa jokaisessa on pyörivä terä ja jotka on aseteltu kolmikulmion muotoon. Philips oli tarjonnut pidemmän aikaa nimenomaan
         tämän muotoisia parranajokoneita ja puolsi käsitystä, että tavaramerkkihakemuksen kohteena oleva kuvio oli tullut erottamiskykyiseksi
         pitkäaikaisen yksinomaisen markkinoinnin perusteella.
      
      29.   Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että tavaran muodosta muodostuvan merkin erottamiskykyä ja siten myös tällaisen merkin käyttöön
         perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava ottamalla huomioon se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti
         valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin.(15)
      
      30.   Se kuitenkin tarkensi tätä toteamusta seuraavasti:
      ”Sen, että tavaran kohderyhmässä tavaran tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä, on johduttava tavaramerkin käyttämisestä
         tavaramerkkinä eli tavaramerkin luonteesta ja vaikutuksesta, jotka tekevät tavaramerkistä sellaisen, että sillä voidaan erottaa
         kyseinen tavara muiden yritysten tavaroista.”(16)
      
      31.   Mars tekee tästä sellaisen johtopäätöksen, että merkin käyttöä tavaramerkin osana ei voida käyttää erottamiskyvyn osoittamiseen.
         Tämä johtopäätös ei kuitenkaan vakuuta jo senkään vuoksi, että asiassa Philips annettu tuomio ei sisällä minkäänlaista viittausta
         siihen, että merkkiryhmän käyttäminen tavaramerkin osana ei olisi tavaramerkin käyttämistä tavaramerkkinä.
      
      32.   Tämän lisäksi yllä mainittu kohta voidaan sijoittaa tavaramerkkioikeudellisen oikeuskäytännön yhteyteen ainoastaan silloin,
         kun tavaramerkin käyttö tavaramerkkinä sisältää kaikenlaisen käytön, joka johtaa erottamiskyvyn saavuttamiseen. Muussa tapauksessa
         erottamiskykyisiksi tulleet merkit eivät voisi saada suojaa tavaramerkkeinä vain siksi, että erottamiskyvyn saavuttamiseen
         johtanut merkin käyttö ei ole ”käyttöä tavaramerkkinä”. Yhteisöjen tuomioistuin arvioi nimittäin yksinomaan erottamiskykyä
         eikä sovella erityisiä arviointiperusteita tietyntyyppisille tavaramerkeille.(17) Ainoastaan siinä tapauksessa, että on olemassa jokin direktiivin 89/104 3 artiklan 1 ja 3 kohdassa ehdottomaksi määritelty
         – asiassa Linde annetun tuomion mukaan ”ennakkoeste” – rekisteröintieste, ei erottamiskykyisiä merkkejä voida tunnustaa tavaramerkeiksi.(18)
      
      33.   Direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdassa oleva käyttämisen käsite on näin ollen ymmärrettävä tuloksensa kautta. Jokainen käyttö,
         joka antaa merkille tavaramerkin rekisteröinnin vaatiman erottamiskyvyn, on katsottava tavaramerkin käytöksi tavaramerkkinä
         ja täyttää 3 artiklan 3 kohdan vaatimukset. Tämä tulkinta vahvistetaan edellä mainitussa asiassa Philips annetun tuomion kohdassa
         sikäli kun yhteisöjen tuomioistuin arvioi myös tavaramerkin ”luonnetta ja vaikutusta”.(19) Tavaramerkin luonne ja vaikutus liittyvät kuitenkin juuri erottamistehtävään. Käyttö, joka johtaa erottamiskyvyn saavuttamiseen,
         on näin ollen otettava huomioon 3 artiklan 3 kohdan yhteydessä.
      
      34.   Ankarampien arviointiperusteiden käyttämistä tavaramerkin osien erottamiskykyä arvioitaessa puoltaa Ison-Britannian hallituksen ja Marsin
         käsityksen mukaan kuitenkin vaara päätavaramerkin suojan perusteettomasta laajenemisesta. Tämä pelko perustuu ajatukseen, jonka mukaan tavaramerkin osat eivät saavuta itsenäistä erottamiskykyä, vaan se johdetaan
         ainoastaan päätavaramerkin erottamiskyvystä. Mikäli tämä välillinen erottamiskyky tunnustettaisiin, täytyisi tunnustaa myös
         toisen asteen johdetut tavaramerkit, jotka eivät ole osaltaan tulleet erottamiskykyisiksi, vaan ne ainoastaan johdetaan ensimmäisen
         asteen johdetuista tavaramerkeistä. Tämä laajeneminen voisi jatkua loputtomasti.
      
      35.   Ensi näkemältä vaikuttaa siltä, että tämä riski ei ole vältettävissä. Tarkemmin tarkasteltaessa kyse on kuitenkin illuusiosta.
         Erottamiskyvyn mahdollinen johtaminen riippuu nimittäin kulloinkin kyseessä olevan päätavaramerkin erottamiskyvystä, joka
         on sille luontainen tai jonka se on saavuttanut käytön seurauksena. Päätavaramerkit, joilla on vahva erottamiskyky, voivat
         tapauskohtaisesti luoda suhteellisen paljon erottamiskykyä merkin osille. Samanaikaisesti vahvojen tavaramerkkien osalta on
         olemassa suhteellisen paljon päätavaramerkin osia ja muunnelmia, jotka ovat jo päätavaramerkin käytön perusteella itsenäisinä
         erottamiskykyisiä, sikäli kuin ne liittävät kohdeyleisön päätavaramerkkiin ja siten tavaroiden alkuperään, myös kun niitä
         käytetään päätavaramerkkiin nähden itsenäisinä tavaramerkkeinä. Erottamiskykyinen päätavaramerkki välittää siten erottamiskykyä
         johdetuille tavaramerkeille. Tavaramerkkisuojan laajeneminen on siten välttämätön seuraus tästä välittyneestä erottamiskyvystä.
      
      36.   Johdetut tavaramerkit eivät kuitenkaan voi säännöllisesti siirtää samaa määrää erottamiskykyä muille, niistä johdetuille tavaramerkeille.
         Ne ovat paljon vähemmän tunnettuja kuin päätavaramerkki. Kun ensimmäisen asteen johdetulla tavaramerkillä ei ole riittävää
         itsenäistä erottamiskykyä, vaan se tulee erottamiskykyiseksi ainoastaan yhteydessä päätavaramerkkiin, on epätodennäköistä,
         että toisen asteen johdettu tavaramerkki voisi tulla erottamiskykyiseksi vain sillä ensimmäiseen johdettuun tavaramerkkiin
         olevan suhteen perusteella. Vastaavasti tavaramerkkioikeudellisen suojan laajenemista on tuskin syytä pelätä.
      
      37.   Ison-Britannian hallitus viittaa tältä osin kuulemisesta vastaavan neuvonantajan päätökseen, jossa tämä hylkäsi sellaisten
         tavaramerkkien rekisteröinnin, jotka ainoastaan muistuttavat rekisteröityä tavaramerkkiä ja jotka tämän vuoksi voidaan sekoittaa
         siihen. Rekisteröinti on mahdollista ainoastaan silloin, kun merkkejä on tosiasiallisesti käytetty ja asianomaiset kuluttajat
         käsittävät ne yksinään osoitukseksi tavaran alkuperästä.
      
      38.   Tämä käsitys pitää paikkansa sikäli kuin se sulkee sellaiset merkit rekisteröinnin ulkopuolelle, joilla ei joko ole luontaista
         erottamiskykyä tai joita ei ole sellaisenaan käytetty. Direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan mukaan merkit, jotka eivät ole
         luontaisesti erottamiskykyisiä, voivat tulla erottamiskykyisiksi vain käytön kautta. Tältä osin sellaisten merkkien tavaramerkkinä
         rekisteröiminen, joiden erottamiskyky johdetaan ainoastaan niiden samankaltaisuudesta vahvan päätavaramerkin kanssa ja joita
         ei ole käytetty tämän päätavaramerkin kanssa, on vastoin käytön välttämättömyyttä. Tällä tavoin ei kuitenkaan ole poissuljettua,
         että merkin osien käyttäminen päätavaramerkin osana vaikuttaa erottamiskyvyn saavuttamiseen näiden osien kautta.
      
      39.   Kuitenkin myös esitetty tavaramerkin edellyttämän erottamiskyvyn ja tavaramerkin rekisteröintiesteenä olevan sekaantumisvaaran
         vastakkainasettelu on lopulta perusteeton. Sekaantumisvaara ja erottamiskyky perustuvat molemmat siihen, että kuluttaja käsittää
         tavaramerkkinä käytetyn merkin perusteella, että sillä varustettu tavara on peräisin tavaramerkin haltijalta. Tämän vuoksi
         on olemassa osittainen päällekkäisyys niiden merkkien määrän välillä, jotka asianomaiset kuluttajat voivat sekoittaa vahvaan
         päätavaramerkkiin, ja näiden päätavaramerkkien osien määrän välillä, joista kuluttaja saa saman käsityksen merkillä varustetun
         tuotteen alkuperästä, kuin tavaramerkistä itsestään. Tästä päällekkäisyydestä huolimatta on niin, että nämä osat voidaan tunnustaa
         tavaramerkkeinä, kun ne ovat tulleet erottamiskykyisiksi.
      
      40.   Toisaalta myös tähänastisessa yhteisön toimivaltaisten toimielinten oikeuskäytännössä ei ole periaatteessa kielletty tunnustamasta
         tavaramerkkinä tavaramerkin osia, jotka ovat (nähtävästi) tulleet erottamiskykyisiksi päätavaramerkin käytön kautta. Asiassa
         Windsurfing Chiemsee annetussa tuomiossa kyseinen merkki oli sana Chiemsee, joka tuli erottamiskykyiseksi perustuen käyttöön
         kuviomerkissä.(20) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käsitteli asiassa Alcon(21) monimutkaisen sanamerkin osaa ja asiassa Eurocermex(22) kuviomerkkiä, jota käytettiin yleensä yhdessä sanamerkkien kanssa, ilman että kysymys yhteisestä käytöstä päätavaramerkin
         kanssa nousi ongelmaksi. Myöskään SMHV:n valituslautakunta ei ole asianosaisten mainitsemassa valitusmenettelyssä asiassa
         Ringling Bros. katsonut sanamerkin käyttöä yhdistetyssä sana-/kuviomerkissä syyksi sulkea pois mahdollinen erottamiskyvyn
         saavuttaminen.(23) Myös SMHV:n tutkimusosaston 1.3.1999 antama tekninen tiedonanto mahdollistaa sen, että todisteeksi käytöstä katsotaan todiste
         käytöstä monimutkaisemman merkin osana.(24)
      
      41.   Tämän vuoksi sanaryhmän käyttäminen sanamerkin osana voi periaatteessa johtaa siihen, että tämä sanaryhmä saa tarvittavan
         erottamiskyvyn sen rekisteröimiseksi tavaramerkkinä.
      
      C       Saavutettua erottamiskykyä osoittavien todisteiden arvioinnista
      42.   Ennakkoratkaisupyyntö osoittaa samaten, että käytettyjen tavaramerkkien osien erottamiskykyyn liittyy erityisiä vaikeuksia.
         Nämä voidaan ottaa huomioon erottamiskyvyn arviointiperusteen yleismaailmallisesta pätevyydestä huolimatta. Yhteisöjen tuomioistuin
         on nimittäin päättänyt, että erottamiskyvyn arvioimisen arviointiperusteet ovat tosin samat kaikille tavaramerkkityypeille,
         mutta että näiden arviointiperusteiden käytön yhteydessä voi ilmetä, että kohdeyleisö ei välttämättä käsitä kaikkia näitä
         tyyppejä samalla tavoin, ja tämän vuoksi tietyn tyyppisten tavaramerkkien erottamiskyvyn osoittaminen voi olla vaikeaa.(25)
      
      43.   Kohdeyleisö käsittää – kuten komissio on perustellusti painottanut – monimutkaiset tavaramerkit yleensä kokonaisuutena eikä
         kiinnitä huomiota erilaisiin yksityiskohtiin, erityisesti tavaramerkin osiin.(26) Jo tällä perusteella yhteisöjen tuomioistuin on yhdistelmämerkkejä arvioidessaan kieltäytynyt arvioimasta niiden osia ainoastaan
         erikseen. Huomioon on otettava pikemmin niiden synnyttämä kokonaisvaikutelma.(27) Tämän vuoksi todistukseksi yhdistelmämerkin osan käyttämisen perusteella saavutetusta erottamiskyvystä riittäväksi ei katsota
         koko tavaramerkin käytön osoittamista. Täytyy myös näyttää toteen etenkin se, että kohdeyleisö käsittää kyseessä olevan osan
         sitä erikseen käytettäessä siten, että sillä osoitetaan tavaran olevan peräisin tietystä yrityksestä ja siten erotetaan se
         muiden yritysten tavaroista.
      
      44.   Erottamiskyvyn saavuttaminen on lähellä, kun kyseinen osa on suhteessa koko tavaramerkkiin keskeinen, kuten esimerkiksi asiassa
         Windsurfing Chiemsee annetussa tuomiossa kyseessä olleen tavaramerkin osalta.(28) Sitä vastoin näyttää epätodennäköiseltä, että epäolennaiset osat tulisivat erottamiskykyisiksi niitä erikseen käytettäessä.
         Asianomaiset kuluttajat eivät säännönmukaisesti yhdistä epäolennaisella tavaramerkin osalla varustettuja tavaroita ja palveluita
         koko tavaramerkin haltijaan.
      
      45.   Käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei voida kuitenkaan katsoa olevan kyse epäolennaisesta osasta senkin vuoksi, että jo iskulause
         ”HAVE A BREAK” erikseen käytettäessä oletettavasti johtaa asianomaisten kuluttajien keskuudessa refleksinomaiseen täydentämiseen
         sanoilla ”HAVE A KIT KAT”. Myöskään tämä refleksi yksin ei riitä kuitenkaan erottamiskyvyn saavuttamiseen. Pikemminkin täytyy
         osoittaa, että merkitykselliset kuluttajat yhdistävät tavaramerkinomaisesti sanoilla ”HAVE A BREAK” varustetun tavaran tai
         palvelun, siis esimerkiksi suklaatehtaan merkinnän tai keksipaketin päällysmerkinnän, Kit Katin valmistajiin. Ison-Britannian
         hallitus esittää tältä osin perustellusti, että ei ole riittävää, että kuluttajat ainoastaan pohtivat, onko tavara tai palvelu
         peräisin tuolta valmistajalta. Tähän sisältyisi sekaannusvaara.
      
      V       Ratkaisuehdotus
      46.   Näillä perusteilla ehdotan yhteisöjen tuomioistuimelle, että ennakkoratkaisukysymykseen vastataan seuraavasti:
      Sanaryhmän käyttäminen sanamerkin osana voi periaatteessa johtaa siihen, että tämä sanaryhmä saavuttaa tavaramerkin rekisteröinnin
         vaatiman erottamiskyvyn. Käyttöön tavaramerkin osana perustuvan erottamiskyvyn osoittaminen edellyttää sitä, että kohdeyleisö
         käsittää kyseessä olevan osan sitä erikseen käytettäessä siten, että sillä osoitetaan tavaran olevan peräisin tietystä yrityksestä
         ja siten erotetaan tavara muiden yritysten tavaroista.
      
      1 –	Alkuperäinen kieli: saksa.
      
      2 –	EYVL 1989, L 40, s. 1, viimeksi muutettu 19.12.1991 tehdyllä neuvoston päätöksellä 92/10/ETY, EYVL 1992, L 6, s. 35.
      
      3 –	EYVL 1994, L 11, s. 1, viimeksi muutettu yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta
         siten, että otetaan huomioon Euroopan yhteisön liittyminen tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin
         sopimukseen liittyvään, Madridissa 27 päivänä kesäkuuta 1989 tehtyyn pöytäkirjaan, 27 päivänä lokakuuta 2003 annetulla neuvoston
         asetuksella (EY) N:o 1992/2003 (EYVL L 296, s.1).
      
      4 –	Nämä ovat rekisteröintiä koskevia ”ennakkoesteitä”, esim. direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohta. Katso tältä
         osin asia C‑299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I‑5475, 74 kohta ja sitä seuraavat kohdat) ja yhdistetyt asiat
         C‑53/01–C‑55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I‑3161, 43 kohta ja sitä seuraavat kohdat).
      
      5 –	Käsiteltävänä olevassa asiassa Court of Appealin mainitsema asetus N:o 40/94 ei sovellu, minkä vuoksi sitä ei seuraavassa
         enää mainita. Sikäli kuin se soveltuu, vedotaan kuitenkin oikeuskäytäntöön vastaavien asetuksen säännösten ja käsitteiden
         yhteydessä.
      
      6 –	Edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Philips, tuomion 29 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
      
      7 –	Yhdistetyt asiat C‑108/97 ja C‑109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I‑2779, 46 kohta); edellä alaviitteessä
         4 mainittu asia Linde, tuomion 40 ja 47 kohta ja asia C‑64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004, 33 kohta (ei vielä
         julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      8 –	Edellä alaviitteessä 7 mainittu asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 36 kohta.
      
      9 –	Edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Philips, tuomion 59 ja 63 kohta; edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Linde, tuomion
         41 kohta; asia C‑218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, 50 kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa), asia C‑363/99, Koninklijke
         KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, 34 kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa); yhdistetyt asiat C‑456/01 P ja C‑457/01
         P, Henkel v. SMHV, 35 kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa), yhdistetyt asiat C‑468/01 P–C‑472/01 P, Procter
         & Gamble v. SMHV, 33 kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja yhdistetyt asiat C‑473/01 P ja C‑474/01 P, Procter
         & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, 33 kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      10 –	Asia C‑404/02, Nichols, tuomio 16.9.2004 (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa, 27 kohta).
      
      11 –	Edellä alaviitteessä 7 mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 44 kohta ja sitä seuraava kohta.
      
      12 –	Vrt. asia C‑2/00, Hölterhoff, tuomio 14.5.2002 (Kok. 2002, s. I‑4187, 16 kohta); asia C‑206/01, Arsenal Football Club,
         tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I‑10273, 51 ja 54 kohta) ja asia C‑245/02, Anheuser‑Busch, tuomio 16.11.2004, 59 kohta (ei
         vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      13 –	Edellä alaviitteessä 12 mainittu asia Arsenal, tuomion 51 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
      
      14 –	Mainittu alaviitteessä 4.
      
      15 –	Edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Philips, tuomion 63 kohta.
      
      16 –      Edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Philips, tuomion 64 kohta.
      
      17 –	Katso viimeksi edellä alaviitteessä 7 mainittu asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 33 kohta ja sitä seuraava kohta.
      
      18 –	Mainittu yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Philips (mainittu alaviitteessä 4, tuomion 64 kohta) antamassa tuomiossa oleva
         lausuma selittyy direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaisen rekisteröintiä koskevan ennakkoesteen pohjalta
         – teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämätön tavaran muoto. Merkin potentiaalinen erottamiskyky ei nimittäin johdu merkistä
         tai sen käytöstä, vaan oletettavasti siitä seikasta, että kuluttajat katsovat kaikkien kyseessä olevan kaltaisten laitteiden
         olevan peräisin siihenastiselta yksinoikeuden haltijalta ja käsittävät vastaavasti myös tuollaisten laitteiden kuvauksen viittaukseksi
         tuohon yritykseen. Olisi kuitenkin riittänyt, mikäli yhteisöjen tuomioistuin olisi rajoittanut toteamuksensa tähän ennakkoesteeseen,
         yrittämättä yhdistää niitä direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan tulkintaan.
      
      19 –	Tämä viittaus tulee asiassa Philips annetun tuomion (mainittu edellä alaviitteessä 4, tuomion 64 kohta) ranskankielisessä
         versiossa selvemmin esiin kuin saksan‑ tai englanninkielisessä versiossa, koska ranskan kielessä l’usage on maskuliini ja la marque feminiini.
      
      20 –	Mainittu edellä alaviitteessä 7, tuomion 10 kohta.
      
      21 –	Asia T‑237/01, Alcon v. SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003 (Kok. 2003, s. II‑411, 59 kohta).
      
      22 –	Asia T‑399/02, Eurocermex SA, tuomio 29.4.2004, 50 kohta ja sitä seuraava kohta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      23 –	Toisen valituslautakunnan asiassa R 111/2000‑2, Ringling Bros.-Barnum & Bailey combined shows, Inc. [THE GREATEST SHOW
         ON EARTH], 23.5.2001 tekemä päätös.
      
      24 –	http://www.habm.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm, viimeksi katsottu 16.12.2004.
      
      25 –	Asia SMHV v. Erpo Möbelwerk (mainittu edellä alaviitteessä 8, tuomion 34 kohta).
      
      26 –	Asia C‑251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I‑6191, 23 kohta) ja asia C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio
         22.6.1999 (Kok. 1999, s. I‑3819, 25 kohta).
      
      27 –	Asia SABEL (mainittu edellä alaviitteessä 26, tuomion 23 kohta) ja sanamerkkiä koskeva asia C‑104/00 P, DKV v. SMHV (COMPANYLINE),
         tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I‑7561, 24 kohta).
      
      28 –	Mainittu edellä alaviitteessä 7, tuomion 10 kohta.