CELEX: 62011CC0376
Language: nl
Date: 2012-05-03
Title: Conclusie van advocaat-generaal V. Trstenjak van 3 mei 2012.#Pie Optiek BVBA tegen Bureau Gevers NV en European Registry for Internet Domains VZW.#Verzoek van het Hof van Beroep te Brussel om een prejudiciële beslissing.#Internet – .eu-topniveaudomein – Verordening (EG) nr. 874/2004 – Domeinnamen – Stapsgewijze registratie – Artikel 12, lid 2 – Begrip ‚licentiehouders van oudere rechten’ – Persoon die door merkhouder is gemachtigd tot registratie, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, van domeinnaam die gelijk is aan of overeenstemt met merk – Geen instemming met ander gebruik van teken als merk.#Zaak C‑376/11.

Conclusie van de advocaat generaal
               
            
            Conclusie van de advocaat generaal
            I – Inleiding 
            1. De onderhavige zaak betreft een prejudicieel verzoek van het Hof van Beroep te Brussel (hierna: „verwijzende rechter”) krachtens artikel 267 VWEU. Het Hof van Beroep stelt het Hof twee vragen over de uitlegging van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein(2) en van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie(3) .
            2. Het prejudiciële verzoek is gedaan in een geding betreffende de registratie van de domeinnaam „lensworld.eu” tussen Pie Optiek bvba (hierna: „Pie Optiek”) – een Belgische vennootschap die optiekproducten via internet verkoopt – en Bureau Gevers BV (hierna: „Bureau Gevers”) – een Belgische vennootschap die zich bezighoudt met advisering op het gebied van de intellectuele eigendom – alsmede de voor de toewijzing van .eu-domeinnamen bevoegde vzw European Registry for Internet Domains (hierna: „EURid”). De door Pie Optiek bij de nationale instanties ingestelde vorderingen strekken enerzijds tot vaststelling dat de registratie van die domeinnaam ten name van Bureau Gevers speculatief en onrechtmatig is. Anderzijds wil zij dat de betrokken domeinnaam aan haar wordt overgedragen.
            3. Ter motivering voert Pie Optiek met name aan dat Bureau Gevers geen recht heeft op registratie van de betrokken domeinnaam, aangezien zij zelf geen „houder van een ouder recht” in de zin van verordening nr. 874/2004 is. Het betrokken recht is namelijk in handen van de Amerikaanse onderneming Walsh Optical, die echter niet bevoegd is de domeinnaam te laten registreren aangezien zij buiten de Europese Unie is gevestigd en derhalve niet aan de wettelijke voorwaarden ter zake voldoet. Pie Optiek is van mening dat de twee ondernemingen een truc hebben toegepast om de voorwaarden voor registratie te omzeilen: zij hebben een contract met het opschrift „licentieovereenkomst” gesloten waarin Bureau Gevers zich ertoe verbindt, haar naam en adres in de Europese Unie ter beschikking te stellen om zo haar Amerikaanse klant de mogelijkheid te bieden de litigieuze domeinnaam te registreren. Bovendien betwijfelt Pie Optiek of er juridisch überhaupt sprake is van een licentieovereenkomst, aangezien Bureau Gevers alleen maar de bevoegdheid is verleend om het merk te registreren, maar niet om waren of diensten onder dat merk in de handel te brengen.
            4. De verwijzende rechter wenst dus vooral te vernemen of in het hoofdgeding met betrekking tot het woordteken „lensworld” kan worden gesproken van een licentieovereenkomst in juridische zin. Voorts is de vraag aan de orde of het verenigbaar is met het Unierecht dat een vennootschap die in een derde land is gevestigd en derhalve niet het recht heeft een aanvraag in te dienen, op grond van een licentieovereenkomst met een in de Unie gevestigde onderneming alsnog een domeinnaam kan laten registreren. De onderhavige zaak doet principiële vragen rijzen betreffende zowel de aard van licentieovereenkomsten als de verhouding tussen het recht inzake de intellectuele eigendom en het internetrecht van de Unie, waaraan nadere aandacht moet worden besteed. Dit vereist niet alleen uitlegging van de reeds genoemde verordeningen, maar ook van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten(4) en verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk(5) .
            II – Toepasselijke wetgeving 
            A – Verordening nr. 733/2002 
            5. Volgens artikel 4, lid 2, sub b, van verordening nr. 733/2002 registreert het bij die verordening ingestelde register „via een geaccrediteerde .eu-registrator domeinnamen in het .eu-TLD die worden aangevraagd door [...] bedrijven die hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Gemeenschap hebben”.
            6. Volgens artikel 5, lid 1, sub b, van die verordening stelt de Commissie „regels vast met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-TLD, alsmede de beginselen van het overheidsbeleid inzake registratie. Het overheidsbeleid omvat onder meer [...] het beleid inzake speculatie en misbruik bij de registratie van domeinnamen, met name de mogelijkheid om tijdelijk door middel van een stapsgewijze registratie van domeinnamen houders van oudere rechten, die in de nationale en/of communautaire wetgeving zijn erkend of ingesteld, alsook overheidsinstanties in de gelegenheid te stellen hun namen te registreren [...].”
            7. Met het oog op de uitvoering van die bepaling heeft de Commissie verordening nr. 874/2004 vastgesteld.
            B – Verordening nr. 874/2004 
            8. Artikel 2, eerste tot en met derde alinea, van verordening nr. 874/2004 bepaalt het volgende:
            „Een in aanmerking komende partij, zoals vermeld in artikel 4, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 733/2002, kan één of meer domeinnamen onder het .eu-TLD registreren.
            Onverminderd hoofdstuk IV wordt het gebruik van een specifieke domeinnaam toegewezen aan de in aanmerking komende partij wier aanvraag het eerst op technisch juiste wijze en in overeenstemming met deze verordening door het register is ontvangen. Voor de toepassing van deze verordening wordt naar dit criterium van eerste ontvangst verwezen als het beginsel ‚wie het eerst komt, het eerst maalt’.
            Zodra een domeinnaam wordt geregistreerd, is deze zonder te zijn verlengd, niet meer beschikbaar voor registratie totdat de registratie verstrijkt of totdat de domeinnaam wordt ingetrokken.”
            9. Hoofdstuk IV van die verordening heeft betrekking op de stapsgewijze registratie. Artikel 10, lid 1, eerste en tweede alinea, bepaalt:
            „De houders van oudere rechten die in het nationale en/of communautaire recht zijn erkend of ingesteld en overheidsinstanties kunnen gedurende een periode van stapsgewijze registratie voordat de algemene registratie van het .eu-TLD begint, aanvragen voor de registratie van domeinnamen indienen.
            Onder ‚oudere rechten’ wordt onder andere verstaan: geregistreerde nationale en communautaire merken [...].”
            10. Artikel 12, lid 2, eerste tot en met derde alinea, van verordening nr. 874/2004 bepaalt:
            „De stapsgewijze registratie bestrijkt een periode van vier maanden. De algemene registratie van domeinnamen begint niet voordat de periode van stapsgewijze registratie is afgesloten.
            De stapsgewijze registratie bestaat uit twee delen van elk twee maanden.
            Gedurende het eerste deel van de stapsgewijze registratie kunnen de houders en licentiehouders van oudere rechten en de in artikel 10, lid 1, vermelde overheidsinstanties uitsluitend geregistreerde nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen en de in artikel 10, lid 3, bedoelde namen en letterwoorden als domeinnaam aanvragen.”
            11. Artikel 21, lid 1, van de verordening, met het kopje „Speculatieve en onrechtmatige registratie”, bepaalt het volgende:
            „Een geregistreerde domeinnaam wordt door middel van een passende buitengerechtelijke of gerechtelijke procedure ingetrokken wanneer deze naam identiek is aan of een verwarrende gelijkenis vertoont met een naam waarvoor in de nationale en/of communautaire wetgeving een recht is erkend of ingesteld, zoals de in artikel 10, lid 1, genoemde rechten, en indien hij:
            a) door zijn houder zonder rechten op of gewettigde belang bij de naam is geregistreerd, of
            b) te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.”
            C – Richtlijn 89/104 
            12. Artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, met het kopje „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalt onder meer:
            „Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
            a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
            b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”
            13. Artikel 8 van die richtlijn, „Licentie”, bepaalt:
            „1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.
            2. De aan het merk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.”
            III – Feiten, hoofdgeding en prejudiciële vragen 
            14. Pie Optiek is een Belgische vennootschap die zich bezighoudt met de internetverkoop van contactlenzen, brillen en andere producten voor de ogen. Zij is houdster van een Benelux-beeldmerk in de vorm van het woordteken „Lensworld”, dat op 8 december 2005 is gedeponeerd en op 4 januari 2006 is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 5, 9 en 44 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Pie Optiek exploiteert de website www.lensworld.be.
            15. Bureau Gevers is een Belgische vennootschap die zich bezighoudt met advisering op het gebied van de intellectuele eigendom.
            16. Walsh Optical is een Amerikaanse vennootschap, gevestigd in New Jersey, die zich eveneens bezighoudt met de internetverkoop van contactlenzen, brillen en toebehoren. Sinds 1998 exploiteert Walsh Optical de website www.lensworld.com. Zij was bovendien houdster van het Beneluxmerk „Lensworld”, dat op 20 oktober 2005 is gedeponeerd en op 26 oktober 2005 is ingeschreven voor waren en diensten van klasse 35. Dit merk is op 30 oktober 2006 doorgehaald.
            17. Op 18 november 2005 heeft Walsh Optical een licentieovereenkomst („license agreement”) gesloten met Bureau Gevers. Doel van de licentieovereenkomst is volgens clausule 1 ervan de licentienemer toestemming te verlenen een domeinnaam te registreren in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, de rechten en plichten van elke partij tijdens de looptijd van de licentieovereenkomst af te bakenen en de wijze van overdracht van de .eu-domeinnaam of -namen door de licentienemer aan de licentiegever of de door de licentiegever aangewezen persoon te regelen. Volgens clausule 3 betaalt de licentiegever het honorarium van de licentienemer. Clausule 4 bepaalt dat de licentienemer zijn diensten aan de licentiegever in rekening brengt. Volgens clausule 5 van de licentieovereenkomst moet de licentienemer redelijke inspanningen doen om een .eu-aanvraag in te dienen en een .eu-registratie te verkrijgen voor een domeinnaam.
            18. Uit de opmerkingen van EURid volgt dat de eerste fase van de stapsgewijze registratie in de zin van hoofdstuk IV van verordening nr. 874/2004 op 7 december 2005 is ingegaan. Bureau Gevers verzocht EURid op dezelfde dag om registratie van de domeinnaam „lensworld.eu” in eigen naam, maar voor rekening van Walsh Optical. Die domeinnaam is op 10 juli 2006 toegewezen aan Bureau Gevers. Ondertussen had Pie Optiek op 17 januari 2006 eveneens een verzoek om registratie van de domeinnaam „lensworld.eu” ingediend. Dat verzoek werd geweigerd vanwege de eerder door Bureau Gevers ingediende aanvraag.
            19. Het door Pie Optiek bij het scheidsgerecht van de Tsjechische Republiek, het met de beslechting van geschillen betreffende .eu- domeinnamen belaste orgaan, ingediende verzoek om overdracht van de domeinnaam „lensworld.eu” werd op 12 maart 2007 afgewezen. Op 13 april 2007 heeft Pie Optiek een vordering ingesteld tegen Bureau Gevers bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Op 8 mei 2007 is EURid in dit geding tussengekomen. De vordering is afgewezen bij vonnis van 14 december 2007. Het hoger beroep bij de verwijzende rechter heeft betrekking op dat vonnis in eerste aanleg.
            20. De verwijzende rechter heeft twijfels over de uitlegging van de begrippen „licentiehouders van oudere rechten” in de zin van artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening nr. 874/2004 en „recht of gewettigd belang” in de zin van artikel 21, lid 1, sub a, van die verordening. Om deze reden heeft hij besloten de procedure te schorsen en de volgende prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof:
            „1) Moet artikel 12, lid 2, van verordening [nr. 874/2004] aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden ‚licentiehouders van oudere rechten’ kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, of, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?
            2) Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat ‚een recht of gewettigd belang’ eveneens bestaat indien de ‚licentiehouder van oudere rechten’ de .eu-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de eisen van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening [nr. 733/2002]?”
            IV – Procesverloop voor het Hof 
            21. De verwijzingsbeschikking van 29 juni 2011 is op 15 juli 2011 ingeschreven ter griffie van het Hof.
            22. De partijen in het hoofdgeding, EURid en de Europese Commissie hebben binnen de in artikel 23 van het Statuut van het Hof vermelde termijn schriftelijke opmerkingen ingediend.
            23. Ter terechtzitting op 21 maart 2012 hebben vertegenwoordigers van de partijen in het hoofdgeding, van EURid en van de Commissie mondelinge opmerkingen gemaakt.
            V – Voornaamste argumenten van partijen 
            24. Op de argumenten van partijen zal ik, voor zover deze relevant zijn, in het kader van mijn beoordeling ingaan.
            VI – Juridische beoordeling 
            A – Opmerkingen vooraf 
            25. Op 7 december 2005 viel het startschot voor de registratie van internetdomeinnamen onder het topniveaudomein „.eu”. Aan de invoering van die domeinnamen ligt het „eEurope 2002”-actieplan van de Europese Unie(6) ten grondslag, waarin met het oog op de bevordering van de elektronische handel werd voorzien in de invoering van „.eu” als topniveaudomein. Met het nieuwe zogenoemde landcodetopniveaudomein (ofwel „country-code Top-Level-Domain”; hierna: „ccTLD”) werd beoogd, de interne markt van de Unie op de virtuele markt van het internet beter zichtbaar te maken en de elektronische handel te versterken. De idee was dat door het gebruik van deze domeinnaam de band van de geregistreerde organisaties, ondernemingen en natuurlijke personen met de Unie, haar rechtssysteem en de Europese markt goed uit de verf zou komen.
            26. Met het oog op de invoering van dit nieuwe Europese topniveaudomein heeft de Unie een breed opgezet rechtskader geschapen. Het mondiale stelsel van domeinnamen ontwikkelde zich oorspronkelijk vooral als technisch verschijnsel, zonder gedetailleerde regels voor de registratie en het gebruik van domeinnamen. Hierin heeft de Unie met de invoering van de .eu-domeinnamen verandering gebracht, vooral in twee nieuwe wetgevingsinstrumenten. De kaderverordening nr. 733/2002 en de bijbehorende uitvoeringsverordening nr. 874/2004 bevatten naast bepalingen inzake technische vraagstukken vooral regelingen inzake de rechten op tekens.
            27. Hierin is enerzijds vastgelegd dat de .eu-domeinnamen in het kader van een stapsgewijze registratieprocedure („sunrise period”) werden ingevoerd(7), waarin de houders van oudere rechten op een teken voorrang hadden bij de toekenning van .eu-domeinnamen die overeenstemden met het betrokken teken. In de twee maanden durende eerste fase van de „sunrise period” (7 december 2005 tot en met 6 februari 2006) konden de houders van nationale en communautaire merken, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen een aanvraag om registratie van een domein indienen. Dit gold volgens artikel 12, lid 2, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004 ook voor licentiehouders. Uit die bepaling leidt Bureau Gevers af dat het bevoegd is de domeinnaam „lensworld.eu” te registreren. Gedurende de tweede fase van de „sunrise period” konden ook domeinnamen worden aangevraagd die gebaseerd waren op andere, door het nationale recht beschermde rechten, zoals bedrijfsaanduidingen, bedrijfsnamen, kenmerkende titels van beschermde literaire en kunstwerken, niet-geregistreerde merken en handelsnamen.
            28. Anderzijds zijn in de verordeningen bepalingen opgenomen om de houders van oudere rechten, maar ook andere personen die bevoegd zijn een aanvraag in te dienen, te beschermen tegen speculatieve en onrechtmatige registraties van .eu-domeinnamen. Pie Optiek doet een beroep op die bepalingen om de registratie ten name van Bureau Gevers ongedaan te maken. Gezien het feit dat Bureau Gevers de domeinnaam „lensworld.eu” vóór Pie Optiek heeft aangevraagd en de registratie ervan heeft verkregen, is de vraag of Bureau Gevers daadwerkelijk is te beschouwen als „licentiehouder van een ouder recht” in de zin van artikel 12, lid 2, tweede alinea, verordening nr. 874/2004 doorslaggevend voor de beslechting van het geding. Indien Bureau Gevers als licentiehouder moet worden gekwalificeerd, is de afwijzende beslissing van EURid op de aanvraag van Pie Optiek immers juist. Dit is het onderwerp van de eerste prejudiciële vraag, die ik overeenkomstig de aangegeven volgorde het eerst zal behandelen.
            B – Eerste prejudiciële vraag 
            1. Non-existentie van een licentieovereenkomst
            29. Met zijn eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen wat moet worden verstaan onder het begrip „licentiehouder van een ouder recht” in de zin van artikel 12, lid 2, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004, in een situatie waarin het oudere recht een merkrecht is.
            30. Om te beginnen wil ik erop wijzen dat verordening nr. 874/2004 geen definitie van dit begrip bevat en evenmin naar het nationale recht verwijst. Volgens vaste rechtspraak dient met het oog op de eenvormige toepassing van het Unierecht en het beginsel van gelijke behandeling als algemene regel te gelden dat de begrippen van een Unierechtelijke bepaling die voor de vaststelling van haar betekenis en draagwijdte niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, in de gehele Unie autonoom en op eenvormige wijze worden uitgelegd, waarbij rekening moet worden gehouden met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling.(8) Aangezien het bij de in casu uit te leggen handeling om een uitvoeringsverordening gaat, moet deze zo veel mogelijk zo worden uitgelegd, dat zij in overeenstemming is met de bepalingen van de basisverordening.(9)
            31. Het begrip „licentiehouder van een ouder recht” bestaat uit twee componenten. Enerzijds is hier het concept van het „oudere recht” van belang, dat echter qua definitie niet bijzonder problematisch is, aangezien de verschillende categorieën rechten in artikel 10, lid 1, tweede alinea, van de verordening uitdrukkelijk zijn vermeld en hiertoe onder meer geregistreerde nationale merken behoren. Gezien het feit dat België, Nederland en Luxemburg een uniform rechtsgebied met een uniform merkenrecht en een gemeenschappelijk merkenbureau voor alle drie de landen vormen(10), kan het ten gunste van Walsh Optical geregistreerde Benelux-merk juridisch worden gekwalificeerd als nationaal merk in de zin van voornoemde bepaling.
            32. Moeilijker ligt daarentegen de definitie van de licentieovereenkomst. Hiervan hangt namelijk het antwoord af op de centrale vraag of Walsh Optical met de gesloten overeenkomst op geldige wijze een licentie op het geregistreerde merk heeft verleend aan Bureau Gevers. In dit verband moet eerst worden nagegaan of het Unierecht een juridische definitie van het begrip licentieovereenkomst kent, en vervolgens of de betrokken overeenkomst ook aan die definitie voldoet.
            33. Zoals ik reeds heb uiteengezet in mijn conclusie in de zaak Falco Privatstiftung en Rabitsch(11), voorzien de Unierechtelijke bepalingen betreffende de bescherming van de intellectuele eigendom weliswaar in de mogelijkheid om een licentie te verlenen(12), maar geven zij geen regels voor de sluiting van een licentieovereenkomst. Uit de relevante wetgeving volgt alleen maar dat de licentieovereenkomst een synallagmatische overeenkomst is, die wordt gekenmerkt door het feit dat de licentiegever de licentienemer het recht verleent om gebruik te maken van bepaalde intellectuele-eigendomsrechten in ruil waarvoor de licentienemer de licentiegever een licentievergoeding betaalt. Met de verlening van de licentie, staat de licentiegever de licentienemer toe, bepaalde handelingen te verrichten die zonder licentie inbreuk op zijn intellectuele-eigendomsrechten zouden opleveren. Licentie, dat is afgeleid uit het Latijnse woord „licet”, betekent oorspronkelijk zoveel als „toestemming om een waar te gebruiken of een handeling te verrichten”. Overeenkomstig het beginsel van contractvrijheid kan ook een beperkte licentie worden verleend; zij kan uitsluitend of niet-uitsluitend zijn of in geografisch of temporeel opzicht dan wel qua wijze van gebruik aan beperkingen onderhevig zijn.(13)
            34. Het Hof heeft zich achter deze opvatting van het wezen van een licentieovereenkomst geschaard door in zijn arrest in de zaak Falco Privatstiftung en Rabitsch vast te stellen dat de verbintenis van de houder van een intellectuele-eigendomsrecht om het gebruik van dat recht door zijn medecontractant tegen vergoeding niet te betwisten, kenmerkend is voor licentieovereenkomsten. Volgens het Hof ligt hierin een wezenlijk verschil met een overeenkomst tot verrichten van diensten. Anders dan bij een dienstenovereenkomst verricht de houder van een recht van intellectuele eigendom geen enkele prestatie door het gebruik ervan toe te staan en verbindt hij zich alleen ertoe zijn medecontractant dit recht vrij te laten gebruiken.(14) Niet relevant achtte het Hof daarentegen een eventuele verplichting van de licentiehouder om het verleende recht van intellectuele eigendom te gebruiken.(15)
            35. Volgens een nieuwe stroming in de doctrine mag de licentie niet worden opgevat als een louter gedogen van het gebruik, dus als puur passieve plicht van de licentiegever in de zin van afzien van handhaving. De pleitbezorgers van deze leer zijn veeleer van mening dat de licentie ook een positief gebruiksrecht verleent.(16) Zoals wij hierna zullen zien, duiden bepaalde handelingen van de Unie erop dat de licentie in het Unierecht daadwerkelijk is geconcipieerd als echte toestemming tot gebruik en niet als een puur gedogen. Het licentiebegrip kan in grote lijnen worden afgebakend aan de hand van een vergelijkende analyse van verschillende handelingen van de Unie.(17)
            36. Het Unierecht kent in het bijzonder op twee rechtsgebieden regelingen betreffende licenties. In de eerste plaats in de verordeningen die op Unierechtelijke intellectuele-eigendomsrechten betrekking hebben, waarin de licentie wordt beschouwd als exploitatievorm voor rechten van intellectuele eigendom. Tot dusver heeft de Unie met het gemeenschappelijke kwekersrecht, het gemeenschapsmerk en de gemeenschapsmodellen reeds drie van dergelijke originair Europese intellectuele-eigendomsrechten geschapen, en er ligt een voorstel voor een verordening betreffende een gemeenschapsoctrooi. Het voorbeeld van artikel 22, lid 2, van verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk(18) maakt duidelijk dat de bepalingen inzake de licentie vanuit het perspectief van de licentiehouder zijn geformuleerd. Uit de zinsnede „tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst” kan worden opgemaakt dat de licentie een toestemming is. Dat de licentie in het Unierecht in de vorm van een gebruikstoestemming en niet van een puur gedogen is gegoten, komt nog duidelijker tot uitdrukking in de totstandkomingsgeschiedenis van de verordening inzake het gemeenschapsmerk en de bijbehorende richtsnoeren van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt. Zo wordt de licentie in de nota van de Commissie over de creatie van een EEG-merk(19) omschreven als overeenkomst waarbij een merk aan een derde ten gebruike wordt gegeven. In de richtsnoeren betreffende de verordening inzake het gemeenschapsmerk(20) ten slotte wordt gesteld dat een louter gedogen of eenzijdige toestemming van de merkhouder tegenover de derde nog niet als licentie kan worden beschouwd. Die zienswijze wordt bekrachtigd door artikel 4 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten(21), dat bepaalt dat de door de richtlijn geschapen beschermingsinstrumenten niet alleen voor de houder van het recht dienen te gelden, maar ook voor alle andere „personen die gemachtigd zijn deze rechten te gebruiken”, en daarbij in het bijzonder de houders van een licentie noemt.
            37. Regelingen inzake licenties zijn bovendien te vinden op het vlak van het mededingingsrecht. Verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht(22) en de ter zake door de Commissie gepubliceerde richtsnoeren zijn bijvoorbeeld duidelijk gebaseerd op het concept van de licentie als contractueel gebruiksrecht. Het licentiebegrip kan bovendien indirect worden afgeleid uit de bepalingen inzake de dwanglicentie, bijvoorbeeld in richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen.(23) Zij maken duidelijk dat een licentie over het algemeen de toestemming inhoudt om een intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken tegen een regelmatig te betalen vergoeding. Dat de licentie in het Unierecht niet als pure afstand van handhavingsmaatregelen ter zake van het intellectuele-eigendomsrecht, maar als positief gebruiksrecht moet worden beschouwd, volgt ten slotte ook uit de regels betreffende het uitputtingsbeginsel.
            38. Los van de vraag of in dogmatisch opzicht, naargelang de rechtsopvatting, het afzien van de uitoefening van een recht dan wel het verlenen van een gebruiksrecht door de licentiegever als belangrijkste kenmerk van een licentieovereenkomst wordt beschouwd, stemmen beide visies in zoverre met elkaar overeen dat de licentiehouder door de verlening van een licentie de bevoegdheid wordt toegekend om een intellectuele-eigendomsrecht (octrooi, merk, model) tijdelijk of permanent te gebruiken, en wel in een omvang die anders onder het verbods- en gebruiksrecht van de houder van het intellectuele-eigendomsrecht valt.(24)
            39. Uiteraard is hieronder alleen een gebruik overeenkomstig het beoogde doel van het intellectuele-eigendomsrecht te begrijpen(25), en wel ten behoeve van het in de handel brengen van bepaalde waren of diensten, aangezien de verlening van een licentie anders economisch zinloos zou zijn. De rechtshandeling van de verlening van een recht op een immaterieel goed is geen doel op zich, maar vindt normaliter plaats met het oog op de economische exploitatie ervan door de begunstigde.(26)
            40. Kennelijk gaat ook de Uniewetgever van die premisse uit, zoals reeds indirect blijkt uit de tekst van artikel 22 van verordening nr. 40/94 respectievelijk artikel 8 van richtlijn 89/104, volgens welke een merk het voorwerp kan zijn van een licentie voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is.  In die bepalingen worden twee categorieën producten (waren en diensten) genoemd, die als kenmerk hebben dat zij bestemd zijn om te worden verhandeld. De genoemde merkenrechtelijke bepalingen dienen derhalve aldus te worden opgevat dat door de verlening van een licentie de licentienemer wordt toegestaan het merk aan te brengen op bepaalde door hem in de handel aangeboden producten. Derhalve moet ervan worden uitgegaan dat de licentiehouder het betrokken recht van intellectuele eigendom normaliter voor commerciële doeleinden zal gebruiken.
            41. Vanuit economisch oogpunt mag voorts niet worden voorbijgegaan aan het feit dat de licentiegever vaak ook belang heeft bij de exploitatie van het merk in de vorm van gebruik ervan in het handelsverkeer. De licentiegever krijgt namelijk niet alleen een financiële vergoeding voor de gebruikstoestemming, hetgeen reeds een belangrijke prikkel voor hem vormt. Al naargelang van de inhoud van de overeenkomst kan hij ook een licentievergoeding ontvangen of zelfs delen in de door de licentiehouder behaalde winst.(27) Daarnaast garandeert het gebruik van het merk door de licentiehouder dat het onderscheidend vermogen van het merk gehandhaafd blijft en dat het merk zijn functies – waarop ik nog nader zal ingaan – kan blijven vervullen.(28)
            42. Dit aspect is met name relevant in gevallen waarin de houder van een intellectuele-eigendomsrecht om welke reden dan ook niet in staat is het merk zelf te exploiteren, hetgeen geenszins ongebruikelijk is bij de complexiteit van het economisch leven vandaag de dag. In een economisch stelsel waarin het door de toenemende verstrengeling en internationalisering van de economische processen moeilijk geworden is een monopolie in een bepaalde economische sector alleen en economisch uitputtend te exploiteren, nog afgezien van de noodzaak om de producten in technisch en creatief opzicht verder te ontwikkelen(29), ligt de exploitatie van immateriële goederen niet meer uitsluitend en rechtstreeks in handen van de houder van het intellectuele-eigendomsrecht, maar zijn hierbij ook andere marktdeelnemers betrokken, die gezamenlijk voor een optimale exploitatie moeten zorgen. Licentieverlening maakt het mogelijk bepaalde exploitatiemogelijkheden te verkennen en nieuwe afzetmarkten te veroveren. Wanneer de licentiehouder in zijn eigen belang marketingacties onderneemt om klanten te winnen, dan leidt dit uiteindelijk ook tot meer bekendheid van het merk, waarvan wederom de licentiegever profiteert.(30) Licenties zijn dus instrumenten voor een optimale exploitatie van intellectuele-eigendomsrechten. Niet in de laatste plaats om die reden zijn licenties vandaag de dag naast overdracht en verpanding de meest voorkomende vorm van commercieel gebruik van deze rechten. Zodoende is het ook vanuit het perspectief van de licentiegever verklaarbaar waarom een licentie normaliter wordt verleend om in de toekomst te worden gebruikt.(31)
            43. Vanzelfsprekend kan onder „gebruik overeenkomstig het beoogde doel” in de bovengenoemde zin al naar gelang van het betrokken intellectuele-eigendomsrecht iets anders worden begrepen. Deze rechten verschillen qua beschermingsomvang van elkaar. Ook in zoverre is een juridische analyse daarom zinvol om te kunnen beoordelen of een bevoegdheid tot gebruik van een intellectuele-eigendomsrecht deel uitmaakt van het wezen van een bepaalde licentieovereenkomst. Naast de wetgeving die de licentieverlening op het vlak van de intellectuele-eigendomsrechten regelt en de wezenlijke kenmerken van de afzonderlijke rechten afbakent, spelen de specifieke contractuele afspraken tussen de partijen een rol. Uit de licentieovereenkomst, als afspiegeling van contractueel autonoom handelen, kunnen conclusies worden getrokken omtrent de omvang van de overgedragen bevoegdheden.(32)
            44. In het hoofdgeding hebben Bureau Gevers en Walsh Optical een als „licentieovereenkomst” („license agreement”) genaamde overeenkomst betreffende een merkrecht gesloten. De door de contractpartijen gekozen benaming zegt echter weinig over de wijze waarop dat contract juridisch moet worden gekwalificeerd.(33) Niet alleen is het mogelijk dat de door de contractpartijen gekozen kwalificatie op een onjuiste rechtsopvatting berust. Tevens moet worden voorkomen dat de contractpartijen door een wellicht opzettelijk gekozen terminologie de rechtsgevolgen omzeilen die het Unierecht verbindt aan een licentieovereenkomst. In het onderhavige geval gaat het om de bevoegdheid een domeinnaam binnen een speciale preregistratietermijn („sunrise period”) met voorrang te laten registreren. Tegen deze achtergrond lijkt mij een objectieve benadering op haar plaats, in het kader waarvan vooral moet worden onderzocht of de betrokken overeenkomst inhoudelijk tot doel had, Bureau Gevers een gebruik van het betrokken merk overeenkomstig het beoogde doel toe te staan.
            45. In dit verband wil ik kort in herinnering roepen welke functie een merk in het handelsverkeer heeft. Pas tegen die achtergrond kan namelijk worden beoordeeld of de contractpartijen een gebruik overeenkomstig het beoogde doel, dat wil zeggen een gebruik dat overeenkomt met de functie van het merk, zijn overeengekomen. In dit verband biedt de omvangrijke rechtspraak van het Hof met betrekking tot richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 uitsluitsel.
            46. Zoals het Hof herhaaldelijk heeft vastgesteld, vervult het merk meerdere functies. De belangrijkste bestaat erin dat de oorsprong van de waren of diensten voor de consument wordt gewaarborgd.(34) Het merk is dus een middel ter identificatie en individualisering in de handel. Die zogenoemde herkomstfunctie heeft echter uiteenlopende facetten, die bij de beoordeling van de betekenis van het merk voor het economische leven niet buiten beschouwing mogen blijven.
            47. Op deze verschillende facetten heeft het Hof de nadruk gelegd in zijn arrest Arsenal Football Club(35), waarin het de onderlinge verbanden op gedetailleerde en tegelijkertijd illustratieve wijze heeft toegelicht. Volgens het Hof is het merkenrecht een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Unierecht wil vestigen en handhaven. In een dergelijk systeem moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van hun waren of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidingstekens bestaan met behulp waarvan die waren en diensten kunnen worden geïdentificeerd. Zo gezien is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de met het merk voorziene waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen, te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan.
            48. In zijn latere merkenrechtspraak heeft het Hof de nadruk gelegd op de andere facetten van de herkomstfunctie en hieraan een niet minder groot belang toegekend. Hiervan getuigen de arresten L’Oréal(36) en Google France en Google(37), waarin het Hof in eerste instantie aan die wezenlijke functie heeft herinnerd om vervolgens vast te stellen dat het merk niet alleen tot doel heeft de kwaliteit van de betrokken waar of dienst te garanderen, maar ook een communicatie-, investerings- en reclamefunctie heeft. Na deze vaststelling staat wel vast dat ook volgens de rechtspraak van het Hof de herkomstfunctie slechts één van meer functies van het merk is en dat hieraan hetzelfde belang moet worden toegekend als aan de kwaliteits- en de reclamefunctie.(38) Dit betekent dat bij de beoordeling van de vraag of een gebruik van een merk overeenkomstig het beoogde doel wordt nagestreefd, ook rekening moet worden gehouden met de andere functies die het in het economische leven vervult.
            49. Volgens Bureau Gevers was het niet de bedoeling dat Walsh Optical haar contractueel de bevoegdheid verleende om zelf waren of diensten onder het betrokken merk aan te bieden. Evenmin was overeengekomen dat zij voor de producten van Walsh Optical op de interne markt van de Unie reclame zou maken. Niets duidt er ook op dat Bureau Gevers in het merk wilde investeren. In feite bestond er geen enkele relatie tussen Bureau Gevers en het relevante marktsegment. Het enige doel van de betrokken overeenkomst bestond veeleer erin Bureau Gevers de opdracht te verstrekken om de domeinnaam „lensworld.eu” in eigen naam te registreren. Dat impliceert dat tussen de contractpartijen in geen enkel opzicht een gebruik van het merk was overeengekomen, dat ook maar bij benadering strookte met de specifieke functies ervan. Van een nagestreefd gebruik van het merk overeenkomstig het beoogde doel kan dus geen sprake zijn.
            50. Tot besluit wil ik er nog op wijzen dat uit de gesloten overeenkomst niet volgt of de licentienemer de bevoegdheid had om de uit het merk voortvloeiende rechten tegen derden in te roepen, alhoewel dit een gebruikelijk bestanddeel van om het even welke licentieovereenkomst is. Licentieovereenkomsten hebben namelijk ook een functie waar het gaat om het oplossen van conflicten(39), voor zover zij bepalingen bevatten over de stappen die moeten worden ondernomen wanneer concurrenten inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht of wanneer de licentiehouder zich niet aan de afgesproken licentievoorwaarden houdt. Het eerste aspect is bij de verlening van een licentie op een merk juist relevant aangezien dat beschermingsrecht de houder ervan het recht toekent, derden het niet-toegestane gebruik van een identiek merk te verbieden, zoals volgt uit artikel 5 van richtlijn 89/104 en artikel 9 van verordening nr. 40/94. Om als licentieovereenkomst met betrekking tot een merk te kunnen worden beschouwd, had de tussen Bureau Gevers en Walsh Optical gesloten overeenkomst dat aspect derhalve dwingend moeten regelen. Aangezien dit niet het geval is, moet worden betwijfeld dat de overeenkomst als licentieovereenkomst kan worden gekwalificeerd.
            51. Ik stel dus vast dat de in casu relevante overeenkomst wezenlijke kenmerken van een licentieovereenkomst mist, namelijk ten eerste de verlening van het recht tot economische exploitatie van het merk door het aanbrengen ervan op waren of diensten en ten tweede de bevoegdheid om de uit het merk voortvloeiende rechten tegenover derden in te roepen. Tegen deze achtergrond rijst de vraag hoe het feit dat die overeenkomst wel voorzag in een bevoegdheid tot registratie van de domeinnaam, juridisch moet worden beoordeeld. Hier gaat het dus om de juridische kwalificatie van de betrokken overeenkomst. In dit opzicht wil ik het volgende opmerken.
            52. Enerzijds lijdt het mijns inziens geen twijfel dat de verlening van de bevoegdheid tot registratie juridisch moet worden beschouwd als een afstand van een deel van de oorspronkelijke rechten die Walsh Optical als merkhouder heeft. Hier gaat het om het recht tot registratie van een domeinnaam, dat principieel is voorbehouden aan de houder van een nationaal respectievelijk een gemeenschapsmerk. Op het vlak van het recht betreffende de .eu-domeinen wordt met dat privilege van de merkhouders rekening gehouden door de bepalingen van artikel 12 van verordening nr. 874/2004, die de merkhoudende voorrang verlenen bij de registratie van domeinnamen, waarop ik reeds in mijn inleidende opmerkingen heb gewezen. Zij willen de merkhouder beschermen tegen het risico dat een derde een gelijkluidende domeinnaam nog vóór hem laat registreren.
            53. Anderzijds mag niet buiten beschouwing blijven dat een merkhouder die afstand doet van zijn oorspronkelijke recht om de met zijn merk overeenkomende domeinnaam te registreren, nog geen afstand doet van zijn uit het merk voortvloeiende rechten, hetgeen typisch zou zijn voor een licentieovereenkomst. Zoals ik reeds heb opgemerkt, had de tussen Walsh Optical en Bureau Gevers gesloten overeenkomst namelijk geen betrekking op het gebruik van het merk of van de hiermee overeenkomende domeinnaam voor commerciële doeleinden. De overeenkomst had eigenlijk een heel ander doel dan een typische licentieovereenkomst. Dat betekent dat zij objectief niet voldoet aan de definitie van licentieovereenkomst die ten grondslag ligt aan de bepalingen van Unierecht.
            54. Bureau Gevers kan dan ook niet als „licentiehouder van oudere rechten” in de zin van artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 worden beschouwd.
            2. Kwalificatie als overeenkomst tot het verrichten van diensten
            55. Wellicht kan de betrokken overeenkomst juridisch juister als overeenkomst tot het verrichten van diensten worden gekwalificeerd. Zoals het Hof in zijn arrest Falco Privatstiftung en Rabitsch heeft vastgesteld, houdt het begrip „diensten” in de zin van artikel 5, punt 1, sub b, tweede streepje, van verordening nr. 44/2001 op zijn minst in dat de partij die ze aanbiedt, tegen vergoeding een bepaalde activiteit verricht.(40) Op basis van die definitie heeft het Hof dienstenovereenkomsten onderscheiden van licentieovereenkomsten en vastgesteld dat het voorwerp van beide niet met elkaar overeenstemt.(41)
            56. In mijn conclusie in die zaak(42) heb ik een poging ondernomen het begrip „diensten” in eerste instantie abstract te definiëren. In dat verband heb ik erop gewezen dat twee aspecten van doorslaggevend belang zijn voor de definitie. In de eerste plaats brengt de gewone betekenis van het begrip „diensten” mee dat degene die de dienst verricht, een bepaalde activiteit uitoefent; de verrichting van diensten veronderstelt dus enige activiteit of een gedraging van degene die de dienst aanbiedt. Ten tweede moeten diensten in beginsel tegen vergoeding worden verricht.
            57. Met betrekking tot het hoofdgeding stel ik vast dat Bureau Gevers zich contractueel heeft verbonden, tegen vergoeding redelijke inspanningen te ondernemen om een aanvraag in te dienen en een .eu-registratie voor de domeinnaam te verkrijgen. Opvallend is dat de tekst van de betrokken overeenkomst in dit verband uitdrukkelijk spreekt van „diensten”.(43) Dit alles duidt erop dat Bureau Gevers zich jegens Walsh Optical in werkelijkheid had verbonden een activiteit te verrichten, dat wil zeggen een dienst in de zin van bovengenoemde definitie. Ook al vond de registratie van de domeinnaam plaats op naam van Bureau Gevers, gezien het feit dat zij niet van plan was het merk respectievelijk de daarop betrekking hebbende domeinnaam overeenkomstig het beoogde doel te gebruiken, moet ervan worden uitgegaan dat die dienst alleen in het belang van Walsh Optical is verricht. In dat licht bezien voldoet de betrokken overeenkomst aan de definitie van een dienstenovereenkomst.
            3. Risico van omzeiling van het doel van de regeling
            58. Nu rijst de vraag of de kwalificatie van de overeenkomst als dienstenovereenkomst niettemin in de weg staat aan toepassing van artikel 12, lid 2, tweede alinea, van verordening nr. 874/2004. Mijns inziens is die bepaling om de volgende redenen niet op de onderhavige situatie van toepassing.
            59. Om te beginnen wil ik erop wijzen dat de kring van degenen die bevoegd zijn een .eu-domeinnaam aan te vragen, volgens artikel 4, lid 2, sub b, van verordening nr. 733/2002 beperkt is tot bedrijven en organisaties die „hun vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de [Unie] hebben”. Een soortgelijke beperking geldt in dat verband ook voor natuurlijke personen, die hun woonplaats binnen de Unie moeten hebben.(44) Deze regeling is zo helder dat zij als uitdrukking van een principiële beslissing van de Uniewetgever moet worden beschouwd die bij de uitlegging van de toepasselijke wetgeving dwingend in aanmerking moet worden genomen. Afwijking van die regeling is niet mogelijk, zonder in strijd te komen met de tekst ervan.
            60. Alhoewel het logisch lijkt dat een domein slechts onder een nationaal topniveau kan worden geregistreerd wanneer de aanvrager is gevestigd in het land dat door het nationale domein wordt geïdentificeerd, is de internationale praktijk in dit opzicht verre van homogeen.(45) Het aantal staten dat voor de registratie van een domein onder het nationale ccTLD een vestiging van de aanvrager in het binnenland vereist, is ongeveer even groot als dat van de staten die geen dergelijk vereiste kennen. Tal van landen – waaronder ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk – verlangen niet dat de aanvrager van een domein op hun grondgebied is gevestigd, of nemen genoegen met de benoeming van een op hun grondgebied gevestigde vertegenwoordiger van de aanvrager. De Uniewetgever heeft met betrekking tot de .eu-domeinen kennelijk voor een strengere benadering gekozen. De principiële regeling van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening nr. 733/2002 maakt duidelijk dat de Unie de identificatiekracht van het ccTLD „.eu” wil versterken door aanvragers die niet in een lidstaat zijn gevestigd, bij voorbaat de mogelijkheid van registratie te onthouden.(46)
            61. Dit komt ook overeen met het doel van verordening nr. 733/2002, dat uit punt 6 van haar considerans kan worden opgemaakt. Daaruit volgt namelijk dat het .eu-topniveaudomein beoogt „een duidelijke koppeling  [te] leggen met de Gemeenschap, het daaraan verbonden rechtskader en de Europese markt”. Bedrijven, organisaties en natuurlijke personen binnen de Gemeenschap dient de mogelijkheid te worden geboden van registratie in een specifiek domein dat die relatie zichtbaar maakt. Die verklaringen duiden erop dat in de ogen van de Uniewetgever pas sprake is van een voldoende band van een bepaalde onderneming met de Unie die het recht verleent op registratie van de domeinnaam, wanneer die onderneming haar vestigingsplaats, hoofdbestuur of hoofdkantoor in de Unie heeft. Zoals de Commissie(47) terecht heeft uiteengezet, komt de band van een bedrijf met de interne markt enerzijds tot uitdrukking in de vestiging op het grondgebied van de Unie, maar anderzijds ook in het gebruik van het merk in de handel met betrekking tot waren of diensten.
            62. Wanneer men deze uitleggingscriteria op het hoofdgeding toepast, wordt duidelijk dat in het geval van Walsh Optical een dergelijke band met de Unie niet bestaat. De onderneming heeft haar zetel niet in de Unie, en niets wijst erop dat wordt gestreefd naar een gebruik overeenkomstig het beoogde doel van het merk, hetzij door Walsh Optical zelf, hetzij door Bureau Gevers als vermeende licentiehouder. Ten eerste wordt dit door de litigieuze overeenkomst, zoals reeds uiteengezet, niet beoogd. Ten tweede wil ik eraan herinneren dat het Benelux-merk waarop Bureau Gevers haar recht op registratie oorspronkelijk had gebaseerd, op 30 oktober 2006 is doorgehaald. Dat betekent dat de aanduiding „lensworld” vanuit het oogpunt van het merkenrecht niet alleen binnen de werkingssfeer van het Benelux-merkenrecht geen bescherming meer geniet. Tegelijkertijd zijn hierdoor de juridische voorwaarden voor registratie van de domeinnaam als het ware achteraf komen te vervallen.
            63. Het zou dan ook indruisen tegen de strekking van verordening nr. 733/2002 indien een bedrijf dat niet gerechtigd is een aanvraag in te dienen, registratie van de gewenste domeinnaam kon verkrijgen. Dit zou ook moeten gelden in gevallen waarin de bepalingen inzake het recht op registratie worden omzeild doordat door middel van een juridische constructie, zoals het verlenen van een opdracht aan een andere organisatie die in de Unie is gevestigd en dus registratie mag aanvragen, alsnog een registratie wordt verkregen. Een strikte uitlegging van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening nr. 733/2002, waardoor situaties als die in het hoofdgeding worden voorkomen, lijkt noodzakelijk om de praktische werking van die regeling te verzekeren. Een uitlegging die een dergelijk gedrag gedoogt, zou tot gevolg hebben dat de door de Uniewetgever gewilde band met de Unie niet onbeperkt is gewaarborgd, waardoor het met de verordening nagestreefde doel uiteindelijk zou stranden.
            64. Dit betekent dat het feit dat de door Walsh Optical en Bureau Gevers gesloten overeenkomst juridisch niet als licentieovereenkomst, maar als dienstenovereenkomst moet worden gekwalificeerd, zich verzet tegen toepassing van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening nr. 733/2002. Aangezien in het hoofdgeding op het moment van indiening van de aanvraag niet was voldaan aan een wezenlijke voorwaarde voor registratie, had het register de betrokken domeinnaam niet mogen inschrijven. Daar de registratie derhalve onrechtmatig was, moet het register de betrokken domeinnaam uit eigen beweging intrekken volgens artikel 20, sub b, van verordening nr. 874/2004.
            4. Tussenconclusie
            65. Tegen deze achtergrond moet op de eerste prejudiciële vraag worden geantwoord dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” in artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 niet kunnen doelen op een persoon die door de merkhouder uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, zonder evenwel te zijn gemachtigd om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk.
            C – Tweede prejudiciële vraag 
            66. Aangezien de tweede prejudiciële vraag uitdrukkelijk alleen maar is gesteld voor het geval dat het antwoord op de eerste prejudiciële vraag bevestigend luidt, behoeft zij niet te worden beantwoord.
            VII – Conclusie 
            67. In het licht van het voorgaande geef ik het Hof in overweging, de door het Hof van Beroep te Brussel gestelde prejudiciële vragen als volgt te beantwoorden:
            „De woorden ‚licentiehouders van oudere rechten’ in artikel 12, lid 2, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moeten aldus worden uitgelegd dat zij in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, niet kunnen doelen op een persoon die door de merkhouder uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, zonder evenwel te zijn gemachtigd om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk.”
            (1) . 
            (2)  –	PB L 113, blz. 1.
            (3)  –	PB L 162, blz. 40.
            (4)  –	PB 1989, L 40, blz. 1.
            (5)  –	PB 1994, L 11, blz. 1.
            (6)  –	„eEurope – Een informatiemaatschappij voor iedereen” – Mededeling over een initiatief van de Commissie voor de buitengewone Europese Raad van Lissabon, op 23 en 24 maart 2000, COM(1999) 687 def.
            (7)  –	Aangaande de gefaseerde registratieprocedure, zie nader Bettinger, T., „New European Top-Level Domain. eu”, in Domain Name Law and Practice , Oxford 2005, 44; Muñoz, R., „L’enregistrement d’un nom de domaine ‚.eu’”, Journaux des tribunaux – Droit européen , juni 2005, nr. 120, blz. 161 e.v. 
            (8)  –	Zie arresten van 27 februari 2003, Adolf Truley (C-373/00, Jurispr. blz. I-1931, punt 35), en 19 september 2000, Linster (C-287/98, Jurispr. blz. I-6917, punt 43).
            (9)  –	Zie arrest van 24 juni 1993, Dr. Tretter (C-90/92, Jurispr. blz. I-3569, punt 11).
            (10)  –	Sinds 1 januari 1971 is het merkenrecht voor individuele en collectieve handelsmerken in de Benelux geregeld in de uniforme Benelux-Merkenwet. Een merk geldt in het gehele Benelux-gebied en kan niet territoriaal worden opgesplitst. Het Benelux-merkenrecht heeft daarmede de voorheen bestaande zelfstandige nationale wetgeving op het gebied van het merkenrecht vrijwel geheel vervangen (zie Evrard, J./Péters, P., La Défense de la Marque dans le Benelux , 2e ed., Brussel 2000, blz. 8, 17; Verkade, F., „Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil , 1992, blz. 92).
            (11)  –	Zie mijn conclusie van 27 januari 2009 (C-533/07, Jurispr. 2009, blz. I-3327, punt 50).
            (12)  –	Wat het auteursrecht betreft is in punt 30 van de considerans van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167, blz. 10) vastgelegd dat de in die richtlijn bedoelde rechten kunnen overgaan en contractueel in licentie kunnen worden gegeven, onverminderd de toepasselijke nationale wetgeving inzake het auteursrecht en de naburige rechten. Voor het merkenrecht bepaalt artikel 22, lid 1, van verordening nr. 40/94 dat het gemeenschapsmerk het voorwerp kan zijn van een licentie voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor de gehele Gemeenschap of voor een deel daarvan. Ook de toekomstige verordening betreffende het gemeenschapsoctrooi zal bepalingen bevatten inzake contractuele licenties; zo is in artikel 19 van het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het gemeenschapsoctrooi [COM(2000) 412 def.] bepaald dat het gemeenschapsoctrooi geheel of gedeeltelijk het voorwerp kan zijn van licenties voor de hele Gemeenschap of een deel daarvan en dat een licentie uitsluitend of niet-uitsluitend kan zijn.
            (13)  –	Vögele, A./Borstell, T./Engler, G., Handbuch der Verrechnungspreise , 3e ed., München 2011, punt 352, wijzen erop dat op het vlak van de sluiting van licentieovereenkomsten principieel contractvrijheid bestaat, hetgeen betekent dat de contractpartijen met betrekking tot de licentie inhoudelijke beperkingen kunnen overeenkomen, die van geografische, temporele, materiële of persoonlijke aard kunnen zijn.
            (14)  –	Arrest van 23 april 2009, Falco Privatstiftung en Rabitsch (C-533/07, Jurispr. blz. I-3327, punt 31).
            (15)  –	Ibid., punt 32.
            (16)  –	Zie Stumpf, H./Groß, M., Der Lizenzvertrag , 8e ed., Frankfurt am Main 2005, punt 13, blz. 36; Ubertazzi, B., „IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil , 2010, blz. 115.
            (17)  –	Zie nader McGuire, M.-R., „Der Gerichtsstand des Erfüllungsorts nach artikel 5 Nr. 1 EuGVO bei Lizenzverträgen – Anmerkung zur Entscheidung EuGH Rs. C-533/07 – Falco Privatstiftung und Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst”, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht , 2010, blz. 99.
            (18)  –	PB L 78, blz. 1.
            (19)  –	SEC(76) 2462 def.
            (20)  –	Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization In the Internal Market (Trade Marks and Designs), deel E, hoofdstuk 5: Licenses (te raadplegen onder http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_en.pdf).
            (21)  –	PB L 157, blz. 45.
            (22)  –	PB L 123, blz. 11.
            (23)  –	PB L 213, blz. 13.
            (24)  –	Zie Pahlow, L., Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums , Tübingen 2006, blz. 182, die op de uiteenlopende opvattingen over het karakter van de licentie in de rechtsleer wijst. Terwijl sommigen van een louter „toestaan” reppen, is volgens anderen sprake van een „exploitatierecht”. De auteur stelt voor uit te gaan van de „kleinste gemene deler” en de licentie in het algemeen op te vatten als „gebruiksrecht”. In soortgelijke zin ook Miguel Asensio, P.A., „Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado”, Revista española de Derecho Internacional , 2009, blz. 201, die van mening is dat de opvatting van de licentieovereenkomst als pure afstand van de uitoefening van een recht in de zin van het arrest Falco Privatstiftung en Rabitsch te eng is, aangezien tal van overeenkomsten anders zijn opgezet. Bovendien bepaalt bijvoorbeeld het Spaanse octrooirecht dat de licentiegever de licentiehouder de mogelijkheid van gebruik moet waarborgen. Desalniettemin acht de auteur de door het Hof in het voornoemde arrest gebruikte definitie niet onjuist, aangezien deze verband houdt met de omstandigheden van het hoofdgeding. Gouga, A., Die Übertragung und Lizenzierung der Marke nach griechischem und deutschem Recht unter Berücksichtigung der europäischen Markenrechts , München 1996, blz. 230, onderstreept terecht dat volgens de huidige rechtsopvatting het wezen van het merkenrecht bestaat uit zowel negatieve handhavings- als positieve gebruiksbevoegdheden, zodat de merklicentie juridisch correct ook als positief gebruiksrecht kan worden opgevat. Bühling, J., „Die Markenlizenz im Rechtsverkehr”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil , 2010, blz. 196, wijst erop dat licenties betreffende industriële beschermingsrechten over het algemeen worden omschreven als het recht om een industrieel-eigendomsrecht te gebruiken in een omvang die anders onder het verbods- en gebruiksrecht van de houder van dat recht valt. In die zin ook Martiny, Münchener Kommentar zum BGB , 5e ed., 2010, punt 222; Stimmel, U., „Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil , 2010, blz. 782; Vögele, A./Borstell, T./ Engler, G., ibid. (aangehaald in voetnoot 13), punt 351.
            (25)  –	Zie Gouga, A., ibid . (aangehaald in voetnoot 24), blz. 190, die van mening is dat onder het licentiebegrip elke bevoegdheid valt die door de licentiegever aan de licentiehouder wordt toegekend om het recht van intellectuele eigendom of de daaraan voorafgaande rechten op dezelfde wijze als de licentiegever te benutten, zij het in een andere omvang.
            (26)  –	In deze zin Pfaff, D./Nagel, S., Lizenzverträge , 3e ed., 2010, punt 7, die erop wijzen dat voor licentieovereenkomsten volgens huidige opvattingen kenmerkend is, dat de houder van een absoluut beschermde rechtspositie (bijvoorbeeld een octrooi) een derde toestemming verleent om de beschermde uitvindingen of werkwijzen te gebruiken en te exploiteren. 
            (27)  –	Zie Stumpf, H./Groß, M., ibid. (aangehaald in voetnoot 16), punt 117, blz. 95.
            (28)  –	Zie Bühling, J., ibid. (aangehaald in voetnoot 24), blz. 199, die op de doelgebondenheid van de merklicentie wijst. De licentie moet met andere woorden de functies van het merk waarborgen, maar tegelijkertijd ook het merk zelf versterken en de waarde ervan voor de licentiegever vergroten.
            (29)  –	Aangaande licentieovereenkomsten op technologisch gebied, zie Brinker, I., EU-Kommentar  (uitg. Jürgen Schwarze), 2e ed., Baden-Baden 2009, artikel 81 EG, punt 96, blz. 911, die benadrukt dat het sluiten van licentieovereenkomsten een belangrijk instrument is dat het in de handel brengen van producten op de interne markt aanzienlijk vereenvoudigt en bespoedigt. Degene die een bepaalde technologie ontwikkelt en niet in staat is om deze zelf in volledige omvang te benutten en producten te vervaardigen, besluit vaak derden een licentie te verlenen voor een bepaald geografisch gebied waarop de licentiehouders exclusief actief worden en de op basis van de betrokken technologie geproduceerde waren in de handel brengen. Licentiegevers en licentienemers, maar ook het publiek in het algemeen, profiteren aldus van de verspreiding van de technologie op basis van een licentieovereenkomst.
            (30)  –	Zie Pahlow, L., ibid. (aangehaald in voetnoot 24), blz. 218.
            (31)  –	Ibid., blz. 225.
            (32)  –	Ibid., blz. 187. De auteur wijst erop dat uit de concrete afspraken tussen de partijen en de wettelijke bepalingen informatie over de inhoud van de licentie kan worden afgeleid.
            (33)  –	Volgens Vögele, A./Borstell, T./Engler, G., ibid. (aangehaald in voetnoot13), punt 362, is voor de differentiëring van licentieovereenkomsten met betrekking tot de immateriële economische goederen waarvoor de licentie is verleend, de benaming van die overeenkomsten niet doorslaggevend. Zowel juridisch als fiscaal is veeleer relevant welke immateriële economische goederen op grond van de overeenkomst daadwerkelijk worden gebruikt.
            (34)  –	Zie arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche/Centrafarm (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7); 10 oktober 1978, Centrafarm/American Home Products Corporation (3/78, Jurispr. blz. 1823, punten 11 en 14), en 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 14). Aangaande de functie van het merk als aanduiding van oorsprong, zie Wollmann, H., EU- und EG-Vertrag  (uitg. Heinz Mayer), artikel 81 EG, punt 156, blz. 53).
            (35)  –	Zie arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punten 47 en 48).
            (36)  –	Zie arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a. (C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 58).
            (37)  –	Zie arrest van 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08–C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punt 77).
            (38)  –	In die zin Bühling, J., ibid. (aangehaald in voetnoot 24), blz. 199. Zie Sakulin, W., Trademark protection and freedom of expression , Alphen aan den Rijn 2011, blz. 51, die het feit dat het Hof in zijn arresten L’Oréal e.a. en Google France en Google de andere functies van het merk uiteindelijk als even beschermingswaardig beschouwt, uiterst belangrijk acht. Ik wil in dit verband eraan herinneren dat advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer reeds in zijn conclusie van 13 juni 2002, Arsenal Football Club (arrest aangehaald in voetnoot 35, punt 47) heeft bepleit dat de andere functies van het merk eveneens moeten worden beschermd.
            (39)  –	Zie Pahlow, L., ibid. (aangehaald in voetnoot 24), blz. 236. 
            (40)  –	Zie arrest Falco Privatstiftung en Rabitsch (aangehaald in voetnoot 14, punt 29).
            (41)  –	Ibid., punt 41.
            (42)  –	Aangehaald in voetnoot 11, punt 57.
            (43)  –	Clausule 4.2 van de overeenkomst bepaalt: „De licentienemer brengt zijn diensten in rekening aan de licentiegever” („Licensee will charge Licensor for its services”).
            (44)  –	Zie Scheunemann, K., Die .eu Domain – Registrierung und Streitbeilegung , Münster 2008, blz. 115.
            (45)  –	In sommige staten (Argentinië, Oostenrijk, België, China, Denemarken, Finland, Nederland, Polen, Rusland, Zwitserland, Zweden, Verenigd Koninkrijk) kunnen domeinnamen onder het nationale ccTLD worden geregistreerd zonder dat bepaalde voorwaarden inzake de vestigingsplaats gelden. Volgens die praktijk mag iedereen ongeacht zijn nationaliteit, woon- of vestigingsplaats een domeinnaam laten registreren. De enige beperking bestaat in een verbod op domeinnamen die als in strijd met de goede zeden zijn te beschouwen; deze worden ofwel niet geregistreerd of achteraf ingetrokken. 
             De meeste nationale registers hanteren een semi-restrictief systeem, in het kader waarvan geen documenten behoeven te worden overgelegd waaruit blijkt dat ingeschreven merk overeenkomt met een domeinnaam. Daarentegen is de kring van personen die een aanvraag mogen indienen, beperkt tot degenen die een lokale presentie in of een territoriale band met het land van het ccTLD kunnen aantonen. De in dat verband toegepaste criteria verschillen. Sommige staten vereisen zowel bezit van de nationaliteit van de betrokken staat als een woonplaats aldaar, andere verlangen een bewijs dat de betrokkene is gevestigd of een economische activiteit uitoefent in het land (Bulgarije, Canada, Tsjechië, Japan, Hongarije, Malta, Noorwegen, Singapore, VS) of in de Europese Unie (Italië), of althans dat een in het betrokken land gevestigde agent wordt benoemd (Duitsland, Luxemburg). 
             Andere nati onale registers staan registratie slechts toe indien de aanvrager een territoriale band met of een vestiging in het betrokken land heeft en bovendien aan de hand van documenten kan aantonen dat hij houder is van een intellectuele-eigendomsrecht dat overeenkomt met de domeinnaam (Australië). In andere landen moet de domeinnaam in nader bepaalde categorieën van merk- en naamrechten voorkomen en moet de aanvrager bovendien een feitelijke band met het land hebben (Ierland). In weer andere landen gelden de restrictieve registratievoorwaarden alleen voor de rechtstreekse inschrijving onder het ccTLD, terwijl voor de registratie onder de topniveaudomeinen minder strenge of helemaal geen eisen gelden (India, Hongkong, Spanje). Zie in dit verband Bettinger, T., „Registration requirements and dispute resolution”, in Domain Name Law and Practice , Oxford 2005, 44.
            (46)  –	Zie Kipping, D., Das Recht der .eu-Domains , München 2008, blz. 4, punt 11.
            (47)  –	Zie punt 30 van de schriftelijke opmerkingen van de Commissie.