CELEX: 62010CC0119
Language: fi
Date: 2011-04-14
Title: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Kokott 14 päivänä huhtikuuta 2011. # Frisdranken Industrie Winters BV vastaan Red Bull GmbH. # Ennakkoratkaisupyyntö: Hoge Raad der Nederlanden - Alankomaat. # Tavaramerkit - Direktiivi 89/104/ETY - 5 artiklan 1 kohdan b alakohta - Sellaisten tölkkien täyttö, jotka on valmiiksi varustettu tavaramerkin kanssa samankaltaisella merkillä - Palvelun suorittaminen kolmannen toimeksiannosta ja ohjeiden mukaan - Tavaramerkin haltijan kanne palvelujen tarjoajaa vastaan. # Asia C-119/10.

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
      JULIANE KOKOTT
      14 päivänä huhtikuuta 2011 (1)
      
      Asia C‑119/10
      Frisdranken Industrie Winters BV
      vastaan
      Red Bull GmbH
      (Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)
      Direktiivi 89/104/ETY – Tavaramerkkioikeus – Rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeus kieltää tavaramerkkinsä sellainen käyttö, johon hän ei ole antanut suostumustaan
         – Merkin käyttö – Käsite – Juomatölkkien täyttäminen kolmannen toimeksiannosta – Vientitavarat – Sekaannusvaara – Yleisö
      
      I       Johdanto
      1.        Se, joka käyttää toisen tavaramerkkiä tai sen kanssa samankaltaista merkkiä luvattomasti elinkeinotoiminnassa, loukkaa tavaramerkin
         haltijan oikeuksia. Päteekö tämä kuitenkin myös yritykseen, joka kolmannen toimeksiannosta täyttää juomalla kyseisillä merkeillä
         varustettuja tölkkejä? Entä mitä seurauksia on sillä, jos tavarat on tarkoitettu vietäviksi välittömästi sen alueen ulkopuolelle,
         jossa tavaramerkki on suojattu? Tässä tarkastellaan näitä kysymyksiä ennakkoratkaisumenettelyssä.
      
      II     Asiaa koskevat oikeussäännöt
      2.        Asian kannalta merkityksellinen on jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen
         neuvoston direktiivi 89/104/ETY(2) (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi).
      
      3.        Tavaramerkkiin kuuluvista oikeuksista säädetään tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa seuraavaa:
      
      ”1.      Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman
         hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
      
      a)      merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
         tavaramerkki on rekisteröity;
      
      b)      merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
         oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä
         mielleyhtymästä.
      
      2.      – –
      3.      Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:
      a)      merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
      b)      tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka
         palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
      
      c)      tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
      d)      merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.
      4.      – –”
      4.        Lisäksi on viitattava teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettuun Euroopan parlamentin
         ja neuvoston direktiiviin 2004/48/EY.(3)
      
      5.        Direktiivin 2004/48 kohdetta kuvataan sen 1 artiklassa seuraavasti:
      
      ”Tämä direktiivi koskee teollis‑ ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, menettelyjä
         ja oikeussuojakeinoja. Tässä direktiivissä käsite teollis- ja tekijänoikeudet käsittää myös teollisoikeudet.”
      
      6.        Direktiivin 11 artiklan kolmannessa virkkeessä säädetään oikeuksista välittäjiin nähden seuraavaa:
      
      ”Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltotuomiota sellaisia välittäjiä
         vastaan, joiden palveluja kolmannet osapuolet käyttävät teollis- tai tekijänoikeuden loukkaamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
         direktiivin 2001/29/EY[(4)] 8 artiklan 3 kohdan soveltamista.”
      
      III  Tosiseikat ja ennakkoratkaisupyyntö
      7.        Red Bull GmbH (jäljempänä Red Bull) valmistaa ja pitää kaupan niin sanottua energiajuomaa maailmanlaajuisesti tunnetulla tavaramerkillä
         RED BULL. Red Bull on hankkinut tälle tavaramerkille kansainvälisiä rekisteröintejä, jotka ovat voimassa muun muassa Benelux-maissa.
      
      8.        Frisdranken Industrie Winters BV (jäljempänä Winters) on yritys, jonka pääasiallinen toiminta on tölkkien niin sanottu täyttö
         valmistamillaan tai kolmansien valmistamilla juomilla.
      
      9.        Smart Drinks Ltd (jäljempänä Smart Drinks), joka on Brittiläisten Neitsytsaarien oikeuden mukaan perustettu oikeushenkilö
         ja jonka kotipaikka on siellä, on Red Bullin kilpailija.
      
      10.      Winters on täyttänyt Smart Drinksin toimeksiannosta tölkkejä virvoitusjuomalla. Tätä varten Smart Drinks on toimittanut Wintersille
         tyhjiä tölkkejä ja niiden sulkimia, jotka on varustettu merkeillä, koristekuvioilla ja teksteillä. Wintersille toimitetut
         tölkit on varustettu muun muassa merkeillä BULLFIGHTER, PITTBULL, RED HORN, josta tuli myöhemmin LONG HORN, ja LIVE WIRE.
         Smart Drinks on toimittanut Wintersille myös virvoitusjuomauutteen. Winters on täyttänyt tölkit Smart Drinksin ohjeiden/reseptien
         mukaisesti tietyllä uutemäärällä, lisännyt niihin vettä ja tarvittaessa hiilihappoa ja sulkenut tölkit. Sen jälkeen Winters
         on asettanut täytetyt tölkit Smart Drinksin käyttöön, joka on myöhemmin vienyt ne Benelux-maiden ulkopuolelle.
      
      11.      Nyt käsiteltävässä asiassa Winters on ainoastaan suorittanut kyseisiä täyttöpalveluja Smart Drinksille. Winters ei ole myynyt
         ja/tai toimittanut tavaroita Smart Drinksille tai kolmansille.
      
      12.      Red Bull vaati 2.8.2006 turvaamistoimia koskevassa menettelyssä, että Winters velvoitetaan lopettamaan niiden merkkien käyttö,
         jotka ovat samanlaisia kuin tietyt turvaamistoimia koskevassa hakemuksessa kuvatut Red Bullin tavaramerkit. Se väitti, että
         Winters loukkaa Red Bullin kyseisiä tavaramerkkioikeuksia täyttämällä tölkkejä, jotka on varustettu edellä mainituilla merkeillä.
      
      13.      Molemmissa alemmissa kansallisissa oikeusasteissa todettiin, että Winters loukkaa Red Bullin tavaramerkkioikeuksia. Käytettyjen
         merkkien ja tavaramerkin samankaltaisuuden arvioinnissa lähtökohdaksi on niiden mukaan otettava abstraktissa mielessä keskivertokuluttaja
         Benelux-maissa.
      
      14.      Winters on tehnyt kassaatiovalituksen Hoge Raadiin, joka esittää nyt unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
      
      ”1) a) Onko merkillä varustettujen päällysten pelkkää ’täyttöä’ pidettävä [kyseisen] merkin käyttönä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkidirektiivin
         5 artiklassa tarkoitetulla tavalla silloinkin, kun tässä täytössä on kyseessä palvelun tarjoaminen toiselle tämän toisen toimeksiannosta
         tämän toimeksiantajan tavaroiden erottamiseksi?
      
      b)       Onko ensimmäisen kysymyksen a kohtaan annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, onko kyse 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
         vai b alakohdassa tarkoitetusta loukkauksesta?
      
      2)       Mikäli ensimmäisen kysymyksen a kohtaan vastataan myöntävästi, voidaanko merkin käyttö silloin myös kieltää Benelux-maissa
         tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan nojalla, jos merkillä varustetut tavarat on tarkoitettu yksinomaan vientiin maihin, jotka
         ovat
      
      a)      Benelux-alueen tai
      b)      Euroopan unionin ulkopuolella
      eivätkä ne ole Benelux-alueella tai Euroopan unionissa yleisön havaittavissa, paitsi yrityksessä, jossa täyttö on suoritettu?
      3)       Mikäli toisen kysymyksen a tai b kohtaan vastataan myöntävästi, mitä kriteeriä on käytettävä vastattaessa siihen kysymykseen,
         onko kyse tavaramerkkiloukkauksesta: onko kriteerinä silloin Benelux-maiden ja Euroopan unionin (tavanomaisesti valistuneella
         ja kohtuullisen tarkkaavaisella ja huolellisella keskiverto)kuluttajalla oleva mielikuva – joka voidaan tällöin tietyissä
         olosuhteissa määrittää vain fiktiivisesti tai abstraktisti – vai onko käytettävä toista kriteeriä, esimerkiksi sen maan, johon
         tavarat viedään, kuluttajilla olevaa mielikuvaa?”
      
      15.      Winters, Red Bull ja Euroopan komissio ovat esittäneet kirjallisia ja suullisia huomautuksia. Niiden ohella 10.3.2011 pidettyyn
         istuntoon osallistui myös Puolan tasavalta.
      
      IV     Oikeudellinen arviointi
      16.      Tässä menettelyssä nousee esiin kolme keskeistä kysymystä, nimittäin ensiksi kysymys siitä, loukkaako tavaramerkkioikeutta sellainen palvelujen tarjoaja, joka täyttää kolmannen toimeksiannosta tavaramerkin
         kanssa samankaltaisilla merkeillä varustetun tölkin juomalla (ensimmäisen kysymyksen a kohta), toiseksi kysymys siitä, loukataanko tavaramerkkiä myös silloin, jos nämä tavarat on tarkoitettu vientiin sen alueen ulkopuolelle, jossa
         tavaramerkki on suojattu (toinen kysymys), ja kolmanneksi kysymys siitä, mitä kriteeriä on käytettävä sekaannusvaaraa arvioitaessa vientitavaroiden kohdalla (kysymys 3).
      
      A       Kysymys 1 a
      17.      Ensimmäisen kysymyksen a kohdassa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, onko merkillä varustettujen juomatölkkien
         pelkkää täyttöä pidettävä kyseisen merkin käyttönä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa tarkoitetulla
         tavalla silloinkin, kun täytössä on kyseessä palvelun tarjoaminen toiselle tämän toisen toimeksiannosta ja kun palvelun kohteena
         ovat toimeksiantajan tavarat.
      
      18.      Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on tavaramerkkiin yksinoikeus,
         jonka perusteella tavaramerkin haltijalla on tietyin edellytyksin oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä
         elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä.(5)
      
      19.      Myös tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdassa mainittu toiminta, erityisesti merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin
         (a alakohta), on käyttöä.(6)
      
      20.      Kyseisillä merkeillä varustettujen tölkkien täyttäminen juomilla vastaa merkkien panemista juomiin, sillä juomat yhdistetään
         väistämättä astiassa oleviin merkkeihin.(7) Näin ollen voitaisiin olettaa, että Winters käyttää kyseisiä merkkejä tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla
         tavalla tavaroita varten.
      
      21.      Unionin tuomioistuin on kuitenkin todennut, että tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa on (lähtökohtaisesti) tulkittava
         niin, että ne koskevat tilannetta, jossa kolmas käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, kaupan pitämiään tavaroita tai suorittamiaan palveluja
         varten.(8)
      
      22.      Unionin tuomioistuin on viitannut tässä yhteydessä myös tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan rakenteeseen: artiklan 1 ja 2 kohdassa
         tarkoitettu merkin käyttö tavaroita ja palveluja varten on käyttöä, jonka tarkoituksena on erottaa mainitut tavarat tai palvelut
         muista tavaroista tai palveluista, ja saman artiklan 5 kohdassa puolestaan tarkoitetaan ”muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden
         tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä”.(9)
      
      23.      Mainitulla oikeuskäytännöllä pyrittiin ensinnäkin siihen, että merkkien käytön täytyy kohdistua tavaroiden ja palvelujen erottamiseen.
         Näin on nyt käsiteltävässä asiassa, koska kyseisillä merkeillä on tarkoitus erottaa Smart Drinksin juomat muista juomista.
      
      24.      Unionin tuomioistuin on kuitenkin hiljattain korostanut, että se, että kolmas käyttää sellaista merkkiä, joka on sama tai
         samankaltainen kuin tavaramerkin haltijan tavaramerkki, edellyttää vähintäänkin sitä, että tämä kolmas käyttää merkkiä omassa kaupallisessa viestinnässään.(10) Tätä puoltaa unionin tuomioistuimen jo aiemmin tarkastelema tavaramerkkidirektiivin 5 ja 6 artiklan välinen rakenteellinen
         yhteys. Koska tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa esiintyvät sanat ”tavara” ja ”palvelu” tarkoittavat
         väistämättä kolmansien kaupan pitämiä tavaroita tai näiden suorittamia palveluja, myös 5 artiklassa säädetyn merkkien käytön
         on lähtökohtaisesti koskettava samoin tavaroita ja palveluja.(11)
      
      25.      Tämän perusteella Winters ei loukkaa tavaramerkkiä. Winters ei nimittäin käytä merkkejä omassa kaupallisessa viestinnässään.
         Mainittu yritys ei erityisesti myy kyseisillä merkeillä varustettuja juomatölkkejä, vaan se tarjoaa pääasiassa ainoastaan
         palvelua tölkkien täyttämisen muodossa.
      
      26.      Edellä mainittu palvelu on täysin riippumaton kyseisistä merkeistä tai Red Bullin tavaramerkistä. Se eroaa näin tapauksista,
         joissa merkkiä käytettiin kolmansien tavaroita tai palveluja varten ja joissa oli unionin tuomioistuimen mukaan kyse tavaramerkkidirektiivin
         5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvasta käytöstä. Tapaukset koskivat palveluja, jotka oli suunnattu tiettyjä tavaramerkillä
         varustettuja tavaroita varten(12) tai jotka erotettiin vertailevan mainonnan avulla muista palveluista, joita varten tavaramerkit ovat.(13) Näissä tapauksissa merkkejä käytettiin kaupallisessa viestinnässä.
      
      27.      Unionin tuomioistuin on lisäksi myöntänyt, että käyttö voi tilanteen mukaan koskea myös sellaisen muun henkilön tavaroita tai palveluja, jonka lukuun kolmas toimii.(14) Taustalla olleessa tapauksessa oli kyse välittäjästä, joka myi omistajan toimeksiannosta tavaroita, joita varten tavaramerkki
         oli olemassa.(15)
      
      28.      Sellaisten juomatölkkien täyttämistä, joita varten tavaramerkki on olemassa, ei kuitenkaan voida rinnastaa kolmannen lukuun
         tapahtuvaan myyntiin. Välittäjä käyttää kyseisiä merkkejä kuluttajaa lähestyessään. Hän siis käyttää merkkejä omassa kaupallisessa
         viestinnässään, joten kuluttaja voi erityisesti luoda yhteyden välittäjän ja tavaramerkin välille.(16) Tölkkejä täyttävää yritystä, joka käyttää kyseisiä merkkejä ainoastaan yhteydenpidossaan toimeksiantajaan, ei sitä vastoin
         voida yhdistää tavaramerkkiin.
      
      29.      Kyse ei sen vuoksi ole hyväksytystä poikkeuksesta periaatteeseen, jonka mukaan merkkejä käytetään tavaramerkkioikeuden mukaisesti
         ainoastaan omassa kaupallisessa viestinnässä.
      
      30.      Nyt käsiteltävä asia voisi kuitenkin tarjota tilaisuuden kehittää uusi poikkeus täyttöpalvelua tarjoavia yhtiöitä varten.
      
      31.      Tätä puoltaa erityisesti se, että pääasiassa epäily tavaramerkkiloukkauksesta heräsi helposti Red Bullin tavaramerkin tunnettuuden
         vuoksi. Näin on erityisesti siksi, että oman kertomuksensa mukaan Winters täyttää itse juomia Red Bullille ja tavaramerkin
         täytyy siksi olla sille tuttu.
      
      32.      Tällaiset subjektiiviset osatekijät eivät kuitenkaan voi olla merkityksellisiä, koska tavaramerkkioikeuden loukkaaminen ei
         ole mitenkään riippuvainen syyksiluettavuudesta – vaikka vahingonkorvausvaatimukset edellyttävätkin esimerkiksi Saksan lainsäädännössä
         tahallisuutta tai tuottamusta.(17)
      
      33.      Tällainen poikkeus lisäksi altistaisi Wintersin kaltaiset palvelujen tarjoajat kohtuuttomille riskeille. Ne koskisivat paitsi
         juomien täyttäjiä myös kaikkia yrityksiä, jotka pakkaavat tavaroita tai käsittelevät pakkauksia toisten toimeksiannosta.(18) Ne tuskin voivat käytännössä taata, etteivät toimeksiantajan valitsemat merkit loukkaa toisten tavaramerkkejä.
      
      34.      Juuri yksinkertaisia tavaramerkkejä, jotka eivät ole tunnettuja tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla
         tavalla laajalti, on nimittäin suunnattoman suuri määrä.(19) Palvelujen tarjoajat tuskin voivat tarkistaa niiden noudattamista jokaisen toimeksiannon kohdalla. Tämä pätee erityisesti
         kuviomerkkeihin, joita ei vielä toistaiseksi voida välttämättä tutkia automaattisesti. Vieläkin vaikeampaa olisi tutkia nyt
         käsiteltävän asian kannalta merkityksellistä tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevissa tapauksissa
         myös sitä, onko olemassa riittävän samankaltaisia yksinkertaisia tavaramerkkejä, joita voitaisiin loukata.
      
      35.      Nämä tavaramerkkiloukkausten välttämiseen liittyvät vaikeudet eivät tosin vedä vertoja niille vaikeuksille, joita aiheutuu
         internetin indeksointipalvelun tarjoajalle, joka mahdollistaa asiakkailleen tavaramerkkien ja niiden kanssa samankaltaisten
         merkkien käyttämisen mainonnassa.(20) Tapaukset ovat kuitenkin luonteeltaan rinnastettavissa toisiinsa. Tästä syystä nyt käsiteltävässä asiassa – samoin kuin internetpalvelun
         tapauksessa – palvelujen tarjoajan ei voida katsoa loukkaavan tavaramerkkiä.
      
      36.      Komissio pelkää sen, ettei kolmannen toimeksiannosta toimivan juoman täyttäjän katsota loukkaavan tavaramerkkiä, kannustavan
         väärinkäytöksiin, koska yritykset, jotka pyrkivät loukkaamaan tavaramerkkiä, antaisivat tavaramerkkiä loukkaavan toiminnan
         toimeksi kolmansille.
      
      37.      Pelkoa väärinkäytöksistä voidaan kuitenkin hälventää direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmannella virkkeellä. Sen mukaan kieltotuomiota
         on mahdollista hakea myös sellaista välittäjää vastaan, jonka palveluja kolmannet osapuolet käyttävät teollis- tai tekijänoikeuden
         loukkaamiseksi.
      
      38.      Kieltotuomiokin tosin edellyttää tavaramerkkioikeuksien loukkaamista, mutta siihen riittää, jos tölkeissä olevien merkkien
         käyttö luetaan välittäjän toimeksiantajan syyksi. Jollei toisesta kysymyksestä muuta johdu, tämä vaikuttaa nyt käsiteltävässä
         asiassa todennäköiseltä, koska toimeksiantaja Smart Drinks on valinnut kyseiset merkit ja niitä käytetään sen tavaroiden yksilöimiseen.(21)
      
      39.      Direktiivin 2004/48 11 artiklan kolmannessa virkkeessä säädetään seuraamuksesta tavaramerkkioikeutta loukanneelle välittäjälle
         muttei vahingonkorvauksesta, jota voidaan kuitenkin hakea deliktistä osallisuutta – erityisesti avustamisen muodossa – toimeksiantajan
         tavaramerkkiloukkaukseen koskevien kansallisten säännösten perusteella. Pelkkä tuottamuksellisuus ei kuitenkaan yleensä riitä
         osallisuuden perustelemiseen.(22)
      
      40.      Ensimmäisen kysymyksen a kohtaan on siten vastattava, ettei merkillä varustettujen päällysten pelkkää ”täyttöä” ole pidettävä
         kyseisen merkin käyttönä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla,
         kun tässä täytössä on kyseessä ainoastaan palvelun tarjoaminen toiselle tämän toimeksiannosta.
      
      B       Ensimmäisen kysymyksen b kohta
      41.      Tällä kysymyksellä Hoge Raad tiedustelee, onko merkitystä sillä, onko kyse 5 artiklan 1 kohdan a vai b alakohdassa tarkoitetusta
         loukkauksesta.
      
      42.      On kyseenalaista, onko tämä kysymys ylipäätään merkityksellinen asian ratkaisun kannalta, koska Red Bull tukeutuu pääasiassa
         ennakkoratkaisupyynnön ja oman kertomuksensa mukaan tavaramerkkiin RED BULL eikä nyt käsiteltävässä asiassa ole käytetty merkkiä,
         joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki. Näin ollen tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltaminen ei
         tule kyseeseen.
      
      43.      Mikäli unionin tuomioistuin kuitenkin vastaa tähän kysymykseen, olen asianosaisten ja muiden osapuolten kanssa samaa mieltä
         siitä, ettei kysymykseen 1 a annettavan vastauksen kannalta ole merkitystä sillä, onko kyse 5 artiklan 1 kohdan a vai b alakohdassa
         tarkoitetusta loukkauksesta.
      
      C       Toinen kysymys
      44.      Hoge Raad esittää toisen kysymyksen ainoastaan siinä tapauksessa, että täyttöpalvelua tarjoavan yhtiön katsotaan itse loukkaavan
         Red Bullin tavaramerkkiä, sillä mainittu tuomioistuin olettaa mahdollisesti, että vaateiden esittäminen täyttöpalvelua tarjoavaa
         yhtiötä vastaan edellyttää tavaramerkkiloukkausta. Tämä olettama olisi kuitenkin virheellinen, koska direktiivin 2004/48 11
         artiklan kolmannen virkkeen nojalla tavaramerkin haltija voi kieltää tölkkien täyttämisen ja – tilanteen mukaan – vaatia vahingonkorvausta
         deliktistä tavaramerkkiloukkaukseen osallisuuden perusteella, jos täyttöpalvelua tarjoavan yhtiön toimeksiantaja – tässä Smart
         Drinks – loukkaa tavaramerkkiä tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Ensimmäisen kysymyksen a kohtaan
         ehdotetusta vastauksesta huolimatta on siksi tarpeen vastata myös toiseen kysymykseen, jotta ennakkoratkaisua pyytäneelle
         tuomioistuimelle voidaan antaa hyödyllinen vastaus.(23)
      
      45.      On selvitettävä, voidaanko merkin käyttö kieltää Benelux-maissa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan nojalla myös silloin, kun
         merkillä varustetut tavarat on tarkoitettu yksinomaan vientiin maihin, jotka ovat Benelux-alueen tai Euroopan unionin ulkopuolella,
         eivätkä ne ole Benelux-alueella tai Euroopan unionissa yleisön havaittavissa, paitsi yrityksessä, jossa täyttö on suoritettu.
      
      1.       Tavaramerkkiloukkauksen edellytykset
      46.      Tavaramerkkiloukkauksen olemassaoloa puoltaa se, että tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdassa säädetään nimenomaisesti
         mahdollisuudesta kieltää merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin (a alakohta) ja tavaroiden maastavienti merkkiä
         käyttäen (c alakohta). Edellä viitattiin myös jo siihen, että 5 artiklan 3 kohdassa mainittu toiminta on käyttöä tavaroita
         tai palveluja varten.(24)
      
      47.      Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohtaa voidaan kuitenkin soveltaa ainoastaan silloin, kun 5 artiklan 1 tai 2 kohdassa
         säädetyt edellytykset täyttyvät.
      
      48.      Nyt käsiteltävässä asiassa on tutkittava tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Siinä säädetään, että rekisteröidyn
         tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka sen
         vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki,
         aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
      
      49.      Jos ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että käytettyjen merkkien ja Red Bullin tavaramerkin samankaltaisuuden
         vuoksi on olemassa sekaannusvaara, nämä edellytykset täyttyvät ensi näkemältä. Tavaroiden vienti ei muuta asiaa, koska ne
         on tarkoitettu myyntiin, joten merkkejä on tarkoitus käyttää elinkeinotoiminnassa.
      
      50.      Merkkien käytöllä voidaan myös mahdollisesti aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville,(25) koska sekaannusvaaraan liittyy väistämättä riski alkuperän osoittamistehtävälle aiheutuvasta haitasta.(26)
      
      2.       Kauttakuljetusta koskevat tapaukset
      51.      Epäilyjä tavaramerkkiloukkauksen olemassaolosta herättävät kuitenkin tapaukset, joissa unionin tuomioistuin katsoi, ettei
         tavaramerkkiä loukkaavien tavaroiden kauttakuljetus loukannut tavaramerkkiä.(27)
      
      52.      Nämä tapaukset voitaisiin ymmärtää siten, että tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan c alakohdasta huolimatta unionin
         tuomioistuin hyväksyy sekä tällaisten tavaroiden tuonnin että viennin.
      
      53.      Tämä olisi kuitenkin väärinkäsitys.
      
      54.      Uudemmissa kauttakulkua koskevissa tapauksissa unionin tuomioistuin on nimittäin korostanut tavaroiden tullivalvontaa.(28) Kyse oli ulkoisesta passitusmenettelystä, jossa tavaroita kohdellaan siten kuin ne eivät olisi tulleet yhteisön alueelle
         ennen vapaaseen vaihdantaan saattamista, jonka piti tapahtua vasta määräpaikassa.(29)
      
      55.      Niin kauan kuin tavaroihin sovelletaan tullivalvontaa, niitä ei voida saattaa markkinoille unionin alueella – tavaramerkkioikeutta
         loukaten.(30) Jos nämä tavarat sitä vastoin joutuvat ulkoisessa passitusmenettelyssä ollessaan jonkin kolmannen sellaisen toimen kohteeksi,
         joka merkitsee välttämättä niiden liikkeelle laskemista kyseisessä kauttakulkujäsenvaltiossa,(31) tavaramerkin haltija voi kieltää tavaroiden kauttakulun.
      
      56.      Tullivalvontaa ei sitä vastoin lähtökohtaisesti sovelleta sillä alueella valmistettuihin tavaroihin, jossa tavaramerkki on
         suojattu. Tällaiset tavarat ovat kyseisellä alueella vapaassa liikkeessä, vaikka tarkoituksena onkin viedä ne suoraan maasta.
         Näin ollen on vaarana, että tavarat saatetaan kuitenkin markkinoille sillä alueella, jota varten tavaramerkki on rekisteröity,
         jos omistaja muuttaakin suunnitelmiaan tai kolmannet ottavat tavarat haltuunsa.
      
      57.      Tämä tavaramerkkiloukkauksen riski oikeuttaa kieltämään merkin käytön tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan nojalla alueella,
         jota varten tavaramerkki on rekisteröity, jos merkillä varustetut tavarat on tarkoitettu yksinomaan vientiin tämän alueen
         ulkopuolelle eivätkä ne ole tällä alueella yleisön havaittavissa, paitsi yrityksessä, jossa täyttö on suoritettu.
      
      D       Kolmas kysymys
      58.      Kolmas kysymys koskee kriteeriä, jota on käytettävä vastattaessa siihen kysymykseen, onko kyse tavaramerkkiloukkauksesta.
      
      59.      Tilanteessa, jossa kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka
         ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää
         kyseisen merkin käyttö vain, jos on olemassa sekaannusvaara. Sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset
         tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.(32)
      
      60.      Kolmannella kysymyksellä on tarkoitus määrittää huomioon otettava yleisö nyt käsiteltävässä asiassa: onko kriteerinä sen alueen,
         jota varten tavaramerkki on rekisteröity, tavanomaisesti valistuneella ja kohtuullisen tarkkaavaisella ja huolellisella keskivertokuluttajalla
         oleva mielikuva vai onko käytettävä jotakin toista kriteeriä, esimerkiksi sen maan, johon tavarat viedään, kuluttajilla olevaa
         mielikuvaa?
      
      61.      Vastaus ilmenee toisesta kysymyksestä ja erityisesti tavaramerkin rajatusta alueellisesta suojavaikutuksesta esitetyistä toteamuksista.
         Koska vientitavaroiden tavaramerkkiloukkaus perustuu riskiin tavaroiden saattamisesta markkinoille alueella, jossa tavaramerkki
         on suojattu,(33) kriteerinä on käytettävä kyseisen alueen tavanomaisesti valistuneella ja kohtuullisen tarkkaavaisella ja huolellisella keskivertokuluttajalla
         olevaa mielikuvaa.
      
      V       Ratkaisuehdotus
      62.      Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että ennakkoratkaisupyyntöön vastataan seuraavasti:
      
      1)      Merkillä varustettujen päällysten pelkkää ”täyttöä” ei ole pidettävä kyseisen merkin käyttönä elinkeinotoiminnassa jäsenvaltioiden
         tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
         tarkoitetulla tavalla, kun tässä täytössä on kyseessä ainoastaan palvelun tarjoaminen toiselle tämän toisen toimeksiannosta.
      
      2)      Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla voidaan kieltää merkin, joka on sekoitettavissa tavaramerkkiin,
         käyttö alueella, jota varten tavaramerkki on rekisteröity, jos merkillä varustetut tavarat on tarkoitettu yksinomaan vientiin
         tämän alueen ulkopuolelle eivätkä ne ole tällä alueella yleisön havaittavissa, paitsi yrityksessä, jossa täyttö on suoritettu.
      
      3)      Sekaannusvaaran uhkaa on tutkittava sen alueen, jota varten tavaramerkki on rekisteröity, tavanomaisesti valistuneella ja
         kohtuullisen tarkkaavaisella ja huolellisella keskivertokuluttajalla olevan mielikuvan perusteella.
      
      1 –	Alkuperäinen kieli: saksa.
      
      2 –	EYVL 1989, L 104, s. 1; sellaisena kuin direktiivi on viimeksi muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteellä
         XVII (EYVL 1994, L 1, s. 482), kumottu ja korvattu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla
         Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (kodifioitu toisinto) (EUVL L 299, s. 25).
      
      3 –	EUVL L 157, s. 45.
      
      4 –      Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annettu Euroopan
         parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10).
      
      5 –	Asia C‑533/06, O2 Holdings ja O2 (UK), tuomio 12.6.2008 (Kok., s. I‑4231, 32 kohta).
      
      6 –	Asia C‑206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok., s. I‑10273, 41 kohta); asia C‑48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007
         (Kok., s. I‑1017, 20 kohta) ja yhdistetyt asiat C‑236/08–C‑238/08, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010 (61 kohta, ei
         vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      7 –	Ks. 7.4.2011 esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-46/10, Viking Gas, tuomio 14.7.2011 (ratkaisuehdotuksen 18 kohta, ei
         vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      8 –	Edellä alaviitteessä 6 mainittu asia Adam Opel, tuomion 28 kohta ja edellä alaviitteessä 5 mainittu asia O2 Holdings ja
         O2 (UK), tuomion 34 kohta. Ks. myös asia C‑17/06, Céline, tuomio 11.9.2007 (Kok., s. I‑7041, 22 ja 23 kohta) ja edellä alaviitteessä
         6 mainitut yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 60 kohta.
      
      9 –	Asia C‑63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok., s. I‑905, 38 kohta) ja edellä alaviitteessä 8 mainittu asia Céline, tuomion
         20 kohta.
      
      10 –	Edellä alaviitteessä 6 mainitut yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 56 kohta.
      
      11 –	Edellä alaviitteessä 6 mainittu asia Adam Opel, tuomion 29 kohta.
      
      12 –	Edellä alaviitteessä 9 mainitussa asiassa BMW oli kyse BMW-merkkisten ajoneuvojen korjauksesta.
      
      13 –	Edellä alaviitteessä 5 mainitussa asiassa O2 Holdings ja O2 (UK) annettu tuomio koski matkapuhelinpalvelujen vertailevaa
         mainontaa.
      
      14 –	Edellä alaviitteessä 6 mainitut yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 60 kohta ja asia C‑62/08, UDV North America,
         määräys 19.2.2009 (Kok., s. I‑1279, 43–51 kohta).
      
      15 –	Edellä alaviitteessä 14 mainittu asia UDV North America, määräyksen 14 kohta.
      
      16 –	Edellä alaviitteessä 14 mainittu asia UDV North America, määräyksen 47–49 kohta.
      
      17 –	Ks. Saksan tavaramerkkilain (Markengesetz) 14 §:n 6 momentti.
      
      18 –	Unionin tuomioistuin tarkastelee parhaillaan vielä vireillä olevissa asioissa C-400/09, Orifarm ym. (EUVL 2009, C 312,
         s. 23), ja C-207/10, Paranova Danmark ja Paranova Pack (EUVL 2010, C 179, s. 23), samankaltaista kysymystä, onko rinnakkaistuodun
         farmaseuttisen tuotteen uudelleen pakkaamisen yhteydessä mainittava pakkausyhtiö ja/tai uudelleen pakkaamisen toimeksiantaja.
      
      19 –	Pelkästään sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa oli 28.2.2011 rekisteröity yli 700 000 yhteisön tavaramerkkiä (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/statistics/ssc009-statistics_of_community_trade_marks_2011.pdf,
         tarkistettu 16.3.2011).
      
      20 –	Ks. edellä alaviitteessä 6 mainitut yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 56 ja 57 kohta.
      
      21 –	Ks. vastaavasti edellä alaviitteessä 6 mainitut yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 51 ja 52 kohta.
      
      22 –	Ks. Saksan lainsäädännöstä siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch) 830 § ja rikoslain (Strafgesetzbuch) 26 ja 27 § sekä erityisesti
         tavaramerkkiloukkauksesta Hacker, F., ”§ 14 – Ausschließliches Recht – Rechtsfolgen der Markenverletzung” teoksessa Ströbele
         ja Hacker, Markengesetz-Kommentar, 9. painos, Carl-Heymanns-Verlag, Köln, 2009, s. 794, 272 kohta.
      
      23 –	Ks. ennakkoratkaisupyynnön tulkinnan tarpeellisuudesta hyödyllisen vastauksen antamiseksi erityisesti asia 244/78, Union
         Laitière Normande, tuomio 12.7.1979 (Kok., s. 2663, 5 kohta); asia C-241/89, SARPP, tuomio 12.12.1990 (Kok., s. I-4695, 8
         kohta) ja asia C‑275/06, Promusicae, tuomio 29.1.2008 (Kok., s. I‑271, 42 kohta).
      
      24 –	Ks. edellä 19 kohta.
      
      25 –	Ks. tästä tavaramerkkiloukkauksen lisäedellytyksestä edellä alaviitteessä 6 mainittu asia Arsenal Football Club, tuomion
         51 kohta; asia C‑487/07, L’Oréal ym., tuomio 18.6.2009 (Kok., s. I‑5185, 60 kohta); edellä alaviitteessä 6 mainitut yhdistetyt
         asiat Google France ja Google, tuomion 76 kohta ja asia C‑558/08, Portakabin ja Portakabin, tuomio 8.7.2010 (29 kohta, ei
         vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      26 –	Ks. edellä alaviitteessä 25 mainitut asia L’Oréal ym., tuomion 59 kohta ja asia Portakabin ja Portakabin, tuomion 50 kohta
         ja sitä seuraavat kohdat sekä julkisasiamies Poiares Maduron 22.9.2009 esittämä ratkaisuehdotus em. yhdistetyissä asioissa
         Google France ja Google (ratkaisuehdotuksen 100 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      27 –	Asia C‑115/02, Rioglass ja Transremar, tuomio 23.10.2003 (Kok., s. I‑12705); asia C‑405/03, Class International, tuomio
         18.10.2005 (Kok., s. I‑8735) ja asia C‑281/05, Montex Holdings, tuomio 9.11.2006 (Kok., s. I‑10881).
      
      28 –	Edellä alaviitteessä 27 mainitut asia Class International, tuomion 37 kohta ja sitä seuraavat kohdat ja asia Montex Holdings,
         tuomion 16 kohta ja sitä seuraavat kohdat.
      
      29 –	Edellä alaviitteessä 27 mainittu asia Montex Holdings, tuomion 18 kohta.
      
      30 –	Ks. julkisasiamies Jacobsin 26.5.2005 esittämä ratkaisuehdotus em. asiassa Class International (ratkaisuehdotuksen 36 kohta).
      
      31 –	Edellä alaviitteessä 27 mainittu asia Montex Holdings, tuomion 23 kohta.
      
      32 –	Edellä alaviitteessä 25 mainittu asia Portakabin ja Portakabin, tuomion 50 ja 51 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.
      
      33 –	Ks. edellä erityisesti 56 ja 57 kohta.