CELEX: 62017CC0705
Language: fi
Date: 2019-03-06
Title: Julkisasiamies G. Pitruzzellan ratkaisuehdotus 6.3.2019.#Patent- och registreringsverket vastaan Mats Hansson.#Svea hovrättin esittämä ennakkoratkaisupyyntö.#Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 4 artiklan 1 kohdan b alakohta – Sekaannusvaara – Kokonaisvaikutelma – Aikaisempi tavaramerkki, jonka rekisteröinti sisältää erottamislausuman – Tällaisen erottamislausuman vaikutus aikaisemman tavaramerkin suojan laajuuteen.#Asia C-705/17.

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
      GIOVANNI PITRUZZELLA
      6 päivänä maaliskuuta 2019 (
            1
         )
      
         Asia C‑705/17
      
      Patent- och registreringsverket
      vastaan
      Mats Hansson
      
         (Ennakkoratkaisupyyntö – Svea hovrätt (Svean hovioikeus, Ruotsi))
      
      Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95 – Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet – Aikaisemmat tavaramerkit, jotka sisältävät erottamislausuman (disclaimer) piiriin kuuluvan tiedon maantieteellisestä alkuperästä – Kokonaisarviointi
      
               1. 
            
            
               Tavaramerkin rekisteröintiin on mahdollista lisätä, jos lainsäädännössä niin säädetään, erottamislausumaa koskeva merkintä, niin sanottu disclaimer, mikäli hakemuksen kohteena on moniosainen merkki tai yhdistelmämerkki, johon kuuluu yksi tai useampi kuvaileva tai yleinen ilmaus yhdestä tai useammasta hakemuksen kattamasta tavarasta tai palvelusta. Erottamislausuman, jota kulloinkin sovellettavan säännöstön mukaisesti joko hakija voi ehdottaa oma-aloitteisesti tai toimivaltainen virasto voi vaatia rekisteröinnin edellytyksenä, tavoitteena on selventää, että rekisteröitäväksi haettuun merkkiin kuuluvat kuvailevat ilmaukset, joilta puuttuu erottamiskyky, eivät ole yksinoikeuden kohteena ja jäävät siten vapaaseen käyttöön. (
                     2
                  ) Tavaramerkin haltijalla ei siten ole oikeutta estää muita yrityksiä käyttämästä kyseisiä sanoja.
            
         
               2. 
            
            
               Edellä esitetty erottamislausumien käyttö sallitaan Ruotsin lainsäädännössä. Svea hovrätt Patent- och marknadsöverdomstolen (immateriaali- ja markkinaoikeusasioissa ylioikeutena toimiva Svean hovioikeus, Ruotsi) tiedustelee käsiteltävän ratkaisuehdotuksen kohteena olevalla ennakkoratkaisupyynnöllä unionin tuomioistuimelta, että jos on olemassa ristiriita merkin, jolle haetaan rekisteröintiä tavaramerkkinä, ja aikaisemman tavaramerkin välillä, vaikuttaako aikaisemman tavaramerkin yhden osatekijän kuuluminen erottamislausuman piiriin direktiivin 2008/95 (
                     3
                  ) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran arviointiin, ja jos vaikuttaa, millä perusteella.
            
         
               3. 
            
            
               Kysymys on esitetty asiassa, jossa on kyse siitä, että Patent- och registreringsverket (Ruotsin patentti- ja rekisterivirasto, jäljempänä PRV) hylkäsi kansallisen sanamerkin rekisteröintiä koskeneen Mats Hanssonin jättämän hakemuksen.
            
         
         Asiaa koskevat oikeussäännöt
      
      
         
            Unionin oikeus
         
      
      
               4.
            
            
               Direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:
               ”1.   Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:
               – –
               
                        b)
                     
                     
                        jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä”. (
                              4
                           )
                     
                  
         
               5.
            
            
               Direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:
               ”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
               – –
               
                        b)
                     
                     
                        merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä”. (
                              5
                           )
                     
                  
         
         
            Kansallinen oikeus
         
      
      
               6.
            
            
               Ruotsin tavaramerkkilain (varumärkeslagen (2010:1877), tavaramerkeistä vuonna 2010 annettu laki 1877, jäljempänä vuoden 2010 laki) (
                     6
                  ) 1 luvun 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa, jolla direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohta on saatettu osaksi Ruotsin oikeutta, määritetään rekisteröidyn tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sisältö sen mahdollistamiseksi, että haltija voi estää sen, että kolmannet voisivat käyttää luvatta merkkejä, jotka voidaan mahdollisesti sekoittaa kyseiseen tavaramerkkiin tai jotka voivat luoda mielleyhtymän siihen.
            
         
               7.
            
            
               Vuoden 2010 lain 2 luvun 5 §:n, jolla direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohta on saatettu osaksi Ruotsin oikeutta, mukaan tavaramerkin rekisteröinti edellyttää, että sillä on erottamiskyky niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten rekisteröintiä haetaan.
            
         
               8.
            
            
               Vuoden 2010 lain 2 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan on niin, että jos tavaramerkki sisältää osatekijän, jota ei voida rekisteröidä sellaisenaan, ja jos on ilmeinen vaara, että tavaramerkin rekisteröinti saattaa johtaa epävarmuuteen sen haltijalle annetun yksinoikeuden laajuudesta, kyseinen osatekijä voidaan nimenomaisesti jättää suojan ulkopuolelle rekisteröinnin yhteydessä. Saman pykälän 2 momentissa täsmennetään, että mikäli kyseinen osatekijä täyttää tämän jälkeen rekisteröinnin edellytykset, se tai koko tavaramerkki voidaan rekisteröidä uuden hakemuksen perusteella ilman 1 momentissa säädettyä poikkeusta.
            
         
         Pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymykset
      
      
               9.
            
            
               Pääasian vastapuoli Mats Hansson jätti 16.12.2015 pääasian valittajalle eli PRV:lle hakemuksen sanan ROSLAGSÖL rekisteröimiseksi kansallisena sanamerkkinä tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan luokitus), mukaiseen luokkaan 32 kuuluville tavaroille ja erityisesti alkoholittomille juomille ja oluille (jäljempänä hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki).
            
         
               10.
            
            
               PRV hylkäsi rekisteröintihakemuksen 14.7.2016 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman kuviomerkin ROSLAGS PUNSCH välillä on sekaannusvaara (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki); aikaisempi tavaramerkki, joka on esitetty jäljempänä,
               
                  
               on rekisteröity Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 33 kuuluvia alkoholijuomia varten, ja sen haltijana on vuodesta 2007 lähtien ollut yhtiö nimeltä Norrtelje Brenneri Aktiebolag. (
                     7
                  ) Viimeksi mainitun tavaramerkin rekisteröintiin on liitetty seuraava ilmoitus: ”rekisteröinnin myötä ei synny yksinoikeutta sanaan ’Roslagspunsch’”.
            
         
               11.
            
            
               Sana ”Roslagen” viittaa Ruotsin itärannikolla sijaitsevaan alueeseen.
            
         
               12.
            
            
               Päätellessään, että sekaannusvaara on olemassa, PRV otti huomioon yhtäältä sen, että molemmat tavaramerkit alkavat kuvailevalla sanalla ”Roslags”, joka on hallitseva molemmissa merkeissä, ja toisaalta sen, että kyseisiä tavaramerkkejä on tarkoitus käyttää identtisissä tai samankaltaisissa tavaroissa, joiden jakelu voi tapahtua samojen myyntikanavien kautta samalle asiakaskunnalle.
            
         
               13.
            
            
               Hansson valitti PRV:n 14.7.2016 tekemästä päätöksestä Patent- och marknadsdomstoleniin (patentti- ja markkinatuomioistuin, Ruotsi) ja vetosi yhtäältä siihen, että hakemuksen kohteena oleva sanamerkki ja aikaisempi kuviomerkki eivät ole samankaltaisia, ja toisaalta siihen, että sanaa ”Roslagen” käytetään yleisesti sellaisten yritysten tunnusmerkeissä, jotka ovat sijoittautuneet alueelle, johon kyseisellä nimityksellä viitataan. Asianosaiset ottivat Patent- och marknadsdomstolenissa käydyssä menettelyssä kantaa aikaisemman tavaramerkin rekisteröintiin liitetyn erottamislausuman merkitykseen. PRV täsmensi, että tavaramerkin niiltä osatekijöiltä, jotka on erottamislausuman perusteella jätetty suojan ulkopuolelle, on pääsääntöisesti katsottu puuttuvan erottamiskyky, joten niitä ei pidä ottaa huomioon sekaannusvaaran tarkastelussa. PRV totesi kuitenkin, että sen käytäntö maantieteellisten nimien rekisteröinnissä on ajan saatossa muuttunut ja että nykyisin noudatettavien sääntöjen perusteella aikaisemmassa tavaramerkissä esiintyvä sana ”Roslags” on erottamislausumasta huolimatta otettava huomioon arvioitaessa sellaisen epäämisperusteen olemassaoloa, joka perustuu siihen, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara. (
                     8
                  )
            
         
               14.
            
            
               Patent- och marknadsdomstolen hyväksyi Hanssonin valituksen. Se katsoi pääsääntöisesti, että ilmaukset ”Roslags” ja ”Punsch” oli erottamislausumasta huolimatta otettava huomioon kyseisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran arvioinnissa, kun otetaan huomioon niiden vaikutus aikaisemman tavaramerkin synnyttämään kokonaisvaikutelmaan. Patent- och marknadsdomstol totesi kuitenkin yhtäältä, että aikaisemman tavaramerkin kuvio-osat sekä seikka, että aikaisemman tavaramerkin sanaosa muodostuu kahdesta erillisestä sanasta, mahdollistavat näiden kahden tavaramerkin visuaalisen erottamisen toisistaan, sekä toisaalta, että tavaramerkin sisältämän sanan ”punsch” sekä hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostavan sanan lopussa olevan sanan ”öl” muodostavien kirjainten välinen ero merkitsee, että näiden kahden tavaramerkin välinen foneettinen samankaltaisuus on heikko. Patent- och marknadsdomstolen totesi näin ollen, että koska myös kyseisten tavaroiden välinen samankaltaisuuden aste on vähäinen, sekaannusvaaraa ei ole.
            
         
               15.
            
            
               PRV valitti alioikeuden tuomiosta ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen.
            
         
               16.
            
            
               Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tuo esiin, että tavaramerkkisuojaa koskevat aineelliset säännökset on täydellisesti yhdenmukaistettu direktiivillä 2008/95 mutta menettelysäännöt kuuluvat lähtökohtaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan. Tuomioistuin pohtii, voidaanko kansallista säännöstä, jossa sallitaan erottamislausuman lisääminen tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä, pitää menettelysääntönä, mikäli sillä mahdollisesti muutetaan arviointiperusteita, joiden perusteella arviointi tavaramerkin antamasta kokonaisvaikutelmasta on tehtävä sekaannusvaaran tutkimiseksi direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
            
         
               17.
            
            
               Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii myös, onko kyseinen säännös esteenä sille, että erottamislausuman kattamat tavaramerkin osatekijät jätetään sekaannusvaaran tarkastelun ulkopuolelle tai että niille annetaan arvioinnissa vähäisempi merkitys, kuin jos erottamislausumaa ei olisi ollut.
            
         
               18.
            
            
               Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin panee tässä yhteydessä merkille, että vuonna 1991 annetussa tuomiossa (
                     9
                  ) tavaramerkkejä koskevien oikeusriitojen käsittelyssä tuolloin viimeisenä oikeusasteena toimivaltainen Högsta förvaltningsrätten (korkein hallinto-oikeus, Ruotsi) katsoi, että erottamislausuman kattamat rekisteröidyn tavaramerkin osatekijät oli otettava huomioon kyseisen tavaramerkin synnyttämän kokonaisvaikutelman määrittämisessä sen arvioimiseksi, voidaanko tämä tavaramerkki mahdollisesti sekoittaa myöhempään merkkiin. Sellaisten tuomioistuinten antamissa tuoreemmissa tuomioissa, jotka eivät ole käsitelleet asiaa viimeisenä oikeusasteena, on kuitenkin katsottu, että erottamislausuman kattamilta osatekijöiltä puuttui erottamiskyky, ja näin ollen niille annettiin vain toissijainen merkitys tavaramerkin synnyttämän kokonaisvaikutelman määrittämisessä. (
                     10
                  )
            
         
               19.
            
            
               Tämä on se asiayhteys, jossa Svea hovrätt (Svean hovioikeus, Ruotsi) lykkäsi 20.11.2017 tekemällään päätöksellä asian käsittelyä ja esitti unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
               
                        ”1)
                     
                     
                        Onko [direktiivin 2008/95] 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että sekaannusvaaraa arvioitaessa kaikista merkityksellisistä tekijöistä tehtävään kokonaisarviointiin voi vaikuttaa se, että tavaramerkin osatekijä on nimenomaisesti jätetty suojan ulkopuolelle rekisteröinnin yhteydessä, eli rekisteriin on merkitty erottamislausuma rekisteröinnin yhteydessä?
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Mikäli vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, voiko erottamislausuma siinä tapauksessa vaikuttaa kokonaisarviointiin siten, että toimivaltainen viranomainen ottaa huomioon kyseisen osatekijän mutta antaa sille rajatumman merkityksen siten, että osatekijän ei katsota olevan erottamiskykyinen, vaikka se tosiasiallisesti olisi erottava ja hallitseva aikaisemmassa tavaramerkissä?
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Mikäli vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä ja vastaus toiseen kysymykseen on kieltävä, voiko erottamislausuma kuitenkin vaikuttaa kokonaisarviointiin jollain muulla tavalla?”
                     
                  
         
         Menettely unionin tuomioistuimessa
      
      
               20.
            
            
               Kirjallisia huomautuksia unionin tuomioistuimessa ovat Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artiklan mukaisesti jättäneet PRV, Hansson ja komissio. Näitä asianosaisia kuultiin 13.12.2018 pidetyssä istunnossa.
            
         
         Asian arviointi
      
      
               21.
            
            
               Käsiteltävän ennakkoratkaisupyynnön kohteena olevilla kolmella kysymyksellä, joita on käsiteltävä yhdessä, Svea hovrätt tiedustelee lähinnä, vaikuttaako se seikka, että aikaisemman tavaramerkin osatekijä kuuluu erottamislausuman piiriin, direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran tarkasteluun, ja jos vaikuttaa, millä perusteella.
            
         
               22.
            
            
               Vaikka erottamislausuman käyttöönotosta ei ole nimenomaisesti säädetty direktiivissä 2008/95 ja vain hyvin harva jäsenvaltio on antanut siitä säännöksiä, (
                     11
                  ) sitä ei sinällään voida pitää direktiivin vastaisena. (
                     12
                  ) Kuten direktiivin johdanto-osan neljännessä perustelukappaleessa todetaan, direktiivillä ei pyritä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön täydelliseen lähentämiseen vaan tavoitteena on ainoastaan sellaisten kansallisten säännösten yhdenmukaistaminen, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan, (
                     13
                  ) kuten niiden säännösten, jotka liittyvät rekisteröityä tavaramerkkiä koskevan oikeuden saamisen ja säilyttämisen edellytyksiin, (
                     14
                  ) jolloin jäsenvaltiot voivat ”vapaasti” antaa menettelyä koskevia säännöksiä, (
                     15
                  ) myös niitä, joita noudatetaan tavaramerkkien rekisteröinnissä. (
                     16
                  )
            
         
               23.
            
            
               Unionin tavaramerkkiä koskevassa lainsäädännössä, joka on yhdensuuntainen sen lainsäädännön kanssa, josta säädetään yhdenmukaistetuissa kansallisissa järjestelmissä, (
                     17
                  ) on jo yli 20 vuoden ajan sallittu sellaisten merkkien rekisteröinti, jotka sisältävät osatekijöitä, joilta puuttuu erottamiskyky, jos hakija toimittaa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) ja nyttemmin Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) pyynnöstä ilmoituksen, jossa hakija sitoutuu siihen, ettei vetoa kyseisiä osatekijöitä koskeviin yksinoikeuksiin. (
                     18
                  )
            
         
               24.
            
            
               Erottamislausumien käytön yhteensopivuus direktiivin 2008/95 kanssa edellyttää kuitenkin direktiivin säännösten noudattamista.
            
         
               25.
            
            
               Ei esimerkiksi voida pitää hyväksyttävänä sellaisten erottamislausumien käyttöä, jotka mahdollistaisivat yksinomaan kuvailevista tai erottamiskyvyttömistä osatekijöistä muodostuvien tavaramerkkien rekisteröinnin, (
                     19
                  ) koska tämä olisi ristiriidassa direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan kanssa. Yleisemmin todettakoon, että koska erottamislausuman tehtävänä on mahdollistaa tavaramerkin rekisteröinti kokonaisuutena, vaikka tavaramerkki sisältää osatekijöitä, joita erikseen tarkasteltuina ei voida rekisteröidä, sekä mainitun tehtävän että direktiivin 2008/95 säännösten vastaista olisi sellaisen erottamislausuman käyttö, jolla voitaisiin kiertää tavaramerkin rekisteröinnin ehdottomat hylkäysperusteet. Vastaavasti sellaista erottamislausumaa ei voida hyväksyä, jonka kohteena on hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykyisiä osia. Tällainen erottamislausuma olisi paitsi ristiriidassa direktiivin 2008/95 niiden sääntöjen kanssa, joilla vahvistetaan tavaramerkin saannin vaatimukset, myös kaventaisi aiheettomasti tavaramerkille annetun suojan laajuutta, jonka on direktiivin tavoitteen mukaan tarkoitus olla yhdenmukainen. (
                     20
                  )
            
         
               26.
            
            
               Erottamislausuman käyttöönotto ei sinänsä ole ristiriidassa direktiivin 2008/95 kanssa, jos sen tehtävä rajoittuu oikeuden avoimuuden ja oikeusvarmuuden parantamista koskevan vaatimuksen mukaisesti ainoastaan siihen, että selkiytetään rekisteröidylle tavaramerkille annetun suojan rajoja (siihen sisältyvien tiettyjen osatekijöiden osalta), jotka jo ilmenevät rekisteröinnin ehdottomia hylkäysperusteita koskevien direktiivin 2008/95 säännösten soveltamisesta. Tältä osin huomautan, että mainitun direktiivin 6 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, 1 kohdan b alakohdassa täsmennetään, (
                     21
                  ) että tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa ”tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä”, (
                     22
                  ) ja muistutetaan yleisesti näiden merkintöjen tai ilmaisujen – joita ei sellaisenaan voida rekisteröidä tavaramerkkeinä (
                     23
                  ) – käytettävyydestä, jos ne ovat rekisteröinnin kohteena olleiden yhdistelmämerkkien tai moniosaisten merkkien osatekijöitä. (
                     24
                  )
            
         
               27.
            
            
               Vaikka tavaramerkin rekisteröintiä, johon on liitetty erottamislausuma, voidaan edellä esitetyissä rajoissa pitää direktiivin 2008/95 ja sittemmin direktiivin 2015/2436 mukaisena, on tarpeen arvioida, kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyytää unionin tuomioistuinta tekemään, mitkä ovat tällaisen erottamislausuman seuraukset tilanteessa, jossa kyseinen tavaramerkki on ristiriidassa myöhemmän merkin kanssa.
            
         
               28.
            
            
               Tavaramerkille annettu suoja merkitsee direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa ”merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä”. Vastaavasti saman direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara.
            
         
               29.
            
            
               Sekaannusvaara on toisin sanoen direktiivillä 2008/95 rekisteröidylle tavaramerkille annetun suojan ”erityisedellytys” erityisesti sitä vastaan, että kolmannet käyttävät merkkejä, jotka eivät ole samoja kuin se. (
                     25
                  ) Unionin tuomioistuin on määritellyt tämän edellytyksen tarkoittavan vaaraa siitä, että yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. (
                     26
                  )
            
         
               30.
            
            
               Kuten direktiivin 2008/95 johdanto-osan 11 perustelukappaleessa todetaan, (
                     27
                  ) sekaannusvaaran olemassaolon toteamisessa on otettava huomioon monia eri tekijöitä, kuten erityisesti se, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, tavaramerkin ja käytetyn tai rekisteröidyn merkin välillä mahdollisesti syntyvä mielleyhtymä sekä samankaltaisuuden aste kyseisten merkkien välillä ja niiden tavaroiden ja palvelujen välillä, joiden tunnuksena kyseisiä merkkejä käytetään. Sekaannusvaarasta on näin ollen tehtävä kokonaisarviointi, jossa on otettava huomioon kaikki kyseisessä yksittäistapauksessa merkitykselliset tekijät. (
                     28
                  )
            
         
               31.
            
            
               Kyseisten merkkien samankaltaisuuden asteen arvioimiseksi on määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden aste sekä tarvittaessa arvioitava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, kun otetaan huomioon kyseisten tavaroiden tai palvelujen luokka sekä se, missä olosuhteissa ne on saatettu ja tarjottu markkinoille. (
                     29
                  ) Kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuutta on arvioitava kokonaisvaltaisesti, ja tässä arvioinnissa ratkaiseva merkitys on sillä, miten asianomaisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää merkit. (
                     30
                  ) Oikeuskäytännössä on täsmennetty tältä osin, että keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. (
                     31
                  ) Merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuutta koskevan kokonaisarvioinnin on siten perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja siinä on otettava huomioon erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat. (
                     32
                  ) Unionin tuomioistuin on täsmentänyt vielä, että kahden merkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen merkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen merkkiin, vaan sitä vastoin on tehtävä vertailu tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa merkkiä yhtenä kokonaisuutena. (
                     33
                  ) Unionin tuomioistuin on tässä yhteydessä selventänyt, että myös osatekijä, joka on vain heikosti erottamiskykyinen, voi lähtökohtaisesti hallita yhdistelmämerkin kokonaisvaikutelmaa, jos se voi erityisesti merkissä sijaintinsa tai kokonsa vuoksi ”hallita kuluttajan mieltämistapaa ja jäädä tämän muistiin”. (
                     34
                  ) Unionin tuomioistuin on edelleen täsmentänyt, että merkkien samankaltaisuuden arviointi on tehtävä käytännössä eikä abstraktisti ja että huomioon otetaan tavat, joilla kuluttaja saa kosketuksen tavaramerkkiin, sekä erityisesti se, että ”keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä”. (
                     35
                  )
            
         
               32.
            
            
               Edellä esitetyistä periaatteista käy esille kaksi seikkaa, jotka ovat olennaisia käsiteltävässä ennakkoratkaisupyynnössä esitettyihin kysymyksiin vastaamisen kannalta.
            
         
               33.
            
            
               Kyseisten merkkien samankaltaisuutta on, kuten edellä on todettu, arvioitava ensinnäkin kuluttajien mielikuvan perusteella. Tällainen sääntö, jonka soveltamisen perusteita on vähitellen täsmennetty unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä, on peräisin unionin oikeudessa tavaramerkille annetusta tehtävästä. Direktiivissä 2008/95 (nykyään direktiivissä 2015/2436), samoin kuin EU-tavaramerkistä annetussa asetuksessa, (
                     36
                  ) tavaramerkki suojataan etenkin sen erottavaa tehtävää varten, (
                     37
                  ) toisin sanoen merkkinä, jonka avulla voidaan tunnistaa, mistä yrityksestä tavarat tai palvelut, joiden tunnuksena merkkiä käytetään, ovat peräisin. Tavaramerkille annettavan suojan edellytyksellä, joka koskee sekaannusvaaraa, pyritään näin siihen, että erottamistehtävä voidaan toteuttaa vaikuttamatta tahoihin, joille tavaramerkki on osoitettu, toisin sanoen kuluttajiin, jotka käyttävät tavaroita tai palveluja, joiden tunnuksena kyseistä tavaramerkkiä käytetään.
            
         
               34.
            
            
               Jos kyseisten merkkien samankaltaisuuden arviointi tehtäisiin sekaannusvaaran olemassaolon tarkastelun yhteydessä siten, että arvioinnin ulkopuolelle jätettäisiin jo etukäteen yksi aikaisemman merkin osatekijöistä, tämä muuttaisi merkistä syntyvää mielikuvaa siitä, miten kuluttaja merkin havaitsee, ja vaikeuttaisi kussakin yksittäistapauksessa asianomaisten kuluttajien mielikuviin tiukasti perustuvaa arviota, jota mainitussa oikeuskäytännössä kuitenkin vaaditaan. (
                     38
                  )
            
         
               35.
            
            
               Toiseksi kuluttajien mielikuvan huomioon ottamista koskeva ensisijainen sääntö on unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella se, että tavaramerkki mielletään yhtenä kokonaisuutena. Sen eri osia on tarkasteltava erikseen, jotta voidaan määrittää niiden suhteellinen painoarvo tavaramerkin sisällä sekä niiden keskinäinen vuorovaikutus, mutta tällaisen tarkastelun tavoitteena on synteesien avulla määrittää merkin synnyttämä kokonaisvaikutelma, joka voi jäädä kohdeyleisön mieleen. Tästä voidaan tehdä kaksi päätelmää.
            
         
               36.
            
            
               Kyseisten merkkien samankaltaisuutta, josta sekaannusvaaran olemassaolo riippuu, (
                     39
                  ) on arvioitava sen kokonaisvaikutelman perusteella, jonka merkit synnyttävät asianomaisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajassa, joten tästä seuraa, että moniosaisen tavaramerkin haltija ei voi erottamislausuman olemassaolosta riippumatta vaatia yksinoikeutta ainoastaan tavaramerkin yhteen osaan. Direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu suoja näet annetaan sellaisten merkkien käyttöä vastaan, jotka saatetaan sekoittaa tavaramerkkiin, joka mielletään yhtenä kokonaisuutena eikä jaettuna erillisiin osatekijöihin. Tämä merkitsee, että erottamislausuma on lopulta pelkästään väline, jolla selvennetään tavaramerkin suojan rajoja.
            
         
               37.
            
            
               Toisaalta tarve määrittää tavaramerkin synnyttämä kokonaisvaikutelma tukee ajatusta, että erottamislausuman olemassaolo ei vaikuta siihen, millä tavoilla kyseisten tavaramerkkien vertailu on tehtävä. Jos näet erottamislausuman kattamaa osatekijää ei otettaisi huomioon vertailussa, tämä vaikuttaisi yhtäältä kokonaisvaikutelman konkreettiseen ja kuluttajien mielikuviin läheisesti perustuvaan määrittämiseen ja toisaalta pakottaisi ”pilkkomaan” tavaramerkin eri osiin, mikä olisi paitsi keinotekoinen myös käytännössä hyvin hankala toimenpide. (
                     40
                  )
            
         
               38.
            
            
               Lopuksi todettakoon, että kun otetaan huomioon erityisesti se, että merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa on noudatettava kuluttajien mielikuvien huomioon ottamista koskevia sääntöjä, sekä se, että arvioinnin olisi vastattava mahdollisimman hyvin konkreettista tilannetta, katson, että tavaramerkin, jolle suojaa haetaan, yhteen osatekijään kohdistuvan erottamislausuman olemassaolon ei pidä vaikuttaa mainitun arvioinnin muuttujiin joko niin, että sen perusteella kyseinen osatekijä jätettäisiin arvioinnin ulkopuolelle, tai niin, että osatekijälle annettaisiin merkin sisällä sen todellisesta painoarvosta tai erottamiskyvystä poikkeava merkitys. Tavaramerkin synnyttämää kokonaisvaikutelmaa koskevalla synteesin avulla tehdyllä määrityksellä on myös tässä tapauksessa ainoastaan kohdeyleisön mielikuvien selvittämiseen tähtäävä tehtävä.
            
         
               39.
            
            
               Kuten edellä on todettu, kyseisten merkkien välinen samankaltaisuus on vain yksi niistä tekijöistä, joista sekaannusvaara riippuu.
            
         
               40.
            
            
               Alkuperää koskevan sekaannusvaaran mahdollinen olemassaolo on osoitettava lopullisessa arvioinnissa, jossa on otettava huomioon kaikki kyseisessä yksittäistapauksessa merkitykselliset tekijät ja vertailtava niitä keskenään. (
                     41
                  )
            
         
               41.
            
            
               Kuluttajien mielikuvilla on myös tällaisessa kokoavassa arviossa keskeinen merkitys. (
                     42
                  ) Kuten unionin tuomioistuin on toistuvasti todennut, ”sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta”. (
                     43
                  ) Näiden eri tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vertailu ja punninta on toteutettava asianomaisten kuluttajien näkökulmasta. Sillä, että unionin tuomioistuin tunnustaa niin ikään eri tekijöiden keskinäisen yhteyden, pyritään siihen, että sekaannusvaaran arviointi liittyisi mahdollisimman läheisesti asianomaisten kuluttajien todellisiin mielikuviin.
            
         
               42.
            
            
               Unionin tuomioistuin on maininnut sekaannusvaaran arvioinnissa huomioon otettavien tekijöiden joukossa myös tavaramerkin, jolle suojaa haetaan, alkuperäisen tai käytössä saadun erottamiskyvyn asteen. (
                     44
                  )
            
         
               43.
            
            
               Myös tavaramerkin eriasteista erottamiskykyä on arvioitava kohdeyleisön käsityksen perusteella sekä kaikkien kyseisen yksittäistapauksen olosuhteiden valossa. (
                     45
                  ) Myös tätä on arvioitava ottamalla huomioon kaikki merkin osat. Se, että arvioinnin ulkopuolelle jätettäisiin jokin moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä tai sille annettaisiin sen todellisesta painoarvosta poikkeava merkitys, saattaa vaikuttaa tavaramerkin erottamiskyvyn kokonaisarviointiin. Erottamiskyky riippuu siitä, miten merkki soveltuu sellaisen viestin välittämiseen, jonka yleisö osaa yhdistää tavaroihin tai palveluihin, joiden tunnuksena merkkiä käytetään. Jos viesti välitetään pääasiallisesti tavaramerkin hyvin erottamiskykyisillä ja hallitsevilla osatekijöillä, sitä, miten se sopii tällaisten tavaroiden tai palvelujen alkuperän yksilöimiseen, on arvioitava tukeutumalla juuri merkkiin kokonaisuutena ja siten sen kaikkien osien valossa.
            
         
               44.
            
            
               On vielä huomattava, että sekaannusvaaran arvioinnissa tavaramerkin, jolle suojaa haetaan, erottamiskykyä on arvioitava rekisteröintihakemuksen jättöpäivän jälkeen. (
                     46
                  )
            
         
               45.
            
            
               On mahdollista, että moniosaisen tavaramerkin osatekijälle, jolta puuttui rekisteröintihetkellä erottamiskyky, koska se oli kuvaileva, syntyy ajan myötä erottamiskyky esimerkiksi tavaramerkin käytön perusteella, etenkin mikäli on kyse osatekijästä, jolla on vähäistä suurempi merkitys merkin sisällä tai joka hallitsee kokonaisvaikutelmaa, jonka tavaramerkki synnyttää asianomaisten kuluttajien mielessä.
            
         
               46.
            
            
               Pääasian olosuhteet ovat selvä osoitus edellä todetusta. Istunnossa esitetyn (
                     47
                  ) perusteella PRV on aikaisemman tavaramerkin rekisteröintiajankohdan jälkeen mutta ennen tämän aikaisemman tavaramerkin ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin välisen sekaannusvaaran arviointia muuttanut maantieteellisen alkuperän osoittavien merkintöjen rekisteröintiä koskevaa käytäntöään mukauttaen sitä niihin arviointiperusteisiin – jotka vastaavat paremmin kuluttajien näkemysten huomioon ottamista koskevia sääntöjä – (
                     48
                  ), jotka on vahvistettu 4.5.1999 annetussa tuomiossa Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230), sillä seurauksella, että erottamislausuman kattamaa aikaisemman tavaramerkin osatekijää ei enää uuden käytännön perusteella voida pitää sellaisena, että siltä puuttuu erottamiskyky.
            
         
               47.
            
            
               Jos tavaramerkin erottamiskyvyn asteen arvioinnin, joka on tehtävä sekaannusvaaran arvioinnin yhteydessä, ulkopuolelle jätettäisiin jokin sen osatekijöistä yksistään sillä perusteella, että rekisteröinnin yhteydessä tehdyn tarkastelun perusteella on katsottu, että tuolta osatekijältä puuttuu erottamiskyky, ja tällä perusteella on jopa vaadittu erottamislausuman lisäämistä, niin tällöin ei olisi mahdollista ottaa huomioon sitä, että tavaramerkistä saatu mielikuva on saattanut muuttua rekisteröintiajankohdan ja sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellisen ajankohdan välisenä aikana, tai mitä tahansa muuta rekisteröinnin jälkeen ilmennyttä tekijää, joka voisi vaikuttaa arviointiin.
            
         
               48.
            
            
               Tämä aiheuttaisi paitsi sen, että tavaramerkin erottamiskykyä ei voitaisi määrittää sekaannusvaaran tarkastelussa edellytettävien ajankohtaisuuden, tosiasiallisuuden ja konkreettisuuden osalta, se saattaisi myös johtaa sekaannusvaaran virheelliseen arviointiin, kun otetaan huomioon tarkasteltavien osatekijöiden keskinäinen riippuvuus. (
                     49
                  )
            
         
               49.
            
            
               Katson näin ollen – yhdenmukaisesti merkkien samankaltaisuuden arvioinnista edellä jo todetun kanssa –, että tavaramerkin, jolle suojaa haetaan, yhteen osatekijään kohdistuvan erottamislausuman olemassaolon ei pidä vaikuttaa tavaramerkin erottamiskyvyn asteen määrittämiseen eikä liioin sekaannusvaaran lopullisessa arvioinnissa huomioon otettavien eri tekijöiden vertailuun ja keskinäisen yhteyden arviointiin.
            
         
               50.
            
            
               Yleisemmin voidaan todeta, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen erottamislausuman olemassaolon ei mielestäni pidä johtaa unionissa yhdenmukaistettujen sekaannusvaaran arviointia koskevien sääntöjen muuttumiseen. Moniosaisen tavaramerkin, jolle suojaa haetaan, yhden osan kuulumisella erottamislausuman piiriin ei yksistään voida perustella sitä, että kyseinen osa jätetään automaattisesti arvioinnin ulkopuolelle, tai sitä, että merkitystä, joka tällä osalla on tavaramerkin synnyttämän kokonaisvaikutelman tai sen erottamiskyvyn määrittämisessä, arvioitaisiin tavalla, joka ei vastaa yleisön mielikuvaa. Kyseisten sääntöjen muuttamista ei mielestäni voida millään tavoin perustella merkkien vapaana pitämisen tarpeella, sillä tämä saattaisi johtaa sellaisten merkkien rekisteröinnin hyväksymiseen, jotka voivat aiheuttaa sekaannusvaaran. Talouden toimijoiden intressi käyttää vapaasti sellaisia ilmauksia tai merkkejä, joilla kuvaillaan näiden toimijoiden myymiä tavaroita tai palveluita, on tarpeeksi hyvin suojattu ensinnäkin direktiivin 2008/95 säännöksillä, jotka koskevat rekisteröinnin ehdottomia hylkäysperusteita, sekä edellä mainituilla tavaramerkin vaikutuksia rajoittavilla säännöksillä, (
                     50
                  ) ja toiseksi sillä, että direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa myönnetyt oikeudet eivät anna moniosaisen tavaramerkin haltijalle oikeutta hakea suojaa ainoastaan tavaramerkin yhdelle osalle, ja lopulta myös sekaannusvaaran arviointia ohjaavilla säännöillä, joiden mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava ottamalla erityisesti huomioon kyseisten merkkien erottavat ja hallitsevat osat sekä sen tavaramerkin, jolle suojaa haetaan, erottamiskyky.
            
         
         Ratkaisuehdotus
      
      
               51.
            
            
               Kaiken edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Svea hovrättin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:
               Direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen erottamislausuma (disclaimer), jonka kohteena on yksi aikaisemman tavaramerkin muodostavista osatekijöistä, ei vaikuta arvioitiin siitä, onko tällaisen tavaramerkin ja myöhemmän merkin, jolle haetaan rekisteröintiä tavaramerkkinä, välillä sekaannusvaara.
            
         (
            1
         )	Alkuperäinen kieli: italia.
      (
            2
         )	Ks. vastaavasti tuomio 7.9.2016, Beiersdorf v. EUIPO (Q10) (T-4/15, ei julkaistu EU:T:2016:447, 18 kohta) ja tuomio 19.11.2009, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV (100 ja 300) (T-425/07 ja T-426/07, EU:T:2009:454, 19 kohta).
      (
            3
         )	Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (kodifioitu toisinto) (EUVL 2008, L 299, s. 25). Direktiivi 2008/95 on kumottu ja korvattu 15.1.2019 alkaen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1), joka tuli voimaan pääasian tosiseikkojen jälkeen.
      (
            4
         )	Direktiivin 2015/2436 5 artiklan 1 kohdan b alakohta on laadittu käytännöllisesti katsoen identtisin sanamuodoin.
      (
            5
         )	Ks. 10 artiklan 2 kohdan b alakohta.
      (
            6
         )	Vuoden 2010 lain englanninkielinen (epävirallinen) käännös on luettavissa Maailman henkisen omaisuuden järjestön internetsivuilla osoitteessa https://wipolex.wipo.int/en/text/290530.
      (
            7
         )	Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ilmenee, että Ruotsin oikeuden mukaan sekaannusvaaraa aiempien tavaramerkkien kanssa koskeva arviointi tehdään viran puolesta rekisteröintihakemuksen käsittelyn yhteydessä.
      (
            8
         )	Vastauksena unionin tuomioistuimen kysymykseen PRV selvensi istunnossa ennakkoratkaisupyynnössä mainitun käytännön muuttumisen osalta, että vaikka erottamislausumaa vaadittiin aiemmin järjestelmällisesti sellaisten merkkien rekisteröimiseksi, joihin sisältyi maantieteelliseen nimeen liittyviä osatekijöitä, PRV on vuodesta 2012 lähtien erottanut 4.5.1999 annetun tuomion Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230) 31 kohdassa mainitun arviointiperusteen mukaisesti tapaukset, joissa maantieteellinen nimi yhdistetään asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tyyppisiin tavaroihin, tapauksista, joissa tällaista yhteyttä ei voida tunnistaa. Ensiksi mainituissa tapauksissa rekisteröinti hylätään nykyisin, kun taas jälkimmäisissä tapauksissa se hyväksytään ilman vaatimusta erottamislausumasta.
      (
            9
         )	Regeringsrättenin vuosikirja 1991, viite 10, MTV Music Television.
      (
            10
         )	Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin mainitsee esimerkkinä Patentbesvärsrättenin (patenttituomioistuin) 3.10.2011 asiassa nro 10-136, BIOGEN, antaman tuomion.
      (
            11
         )	Ruotsi, Irlanti ja Latvia, kun taas Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröintiviraston vaatimat erottamislausumat on vastedes lakkautettu, ks. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the overall functioning of the European Trade Mark System, 2013, luettavissa internetosoitteessa https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e, s. 74, 2.40 kohta.
      (
            12
         )	Ks. vastaavasti julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2002:65, 45 kohta). Tässä asiassa antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin sulki pois rekisteröinnin vaikutusten rajoittamisen ottamatta kuitenkaan nimenomaisesti kantaa erottamislausumien hyväksyttävyyteen (ks. tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, 114 ja 115 kohta).
      (
            13
         )	Direktiivissä 2015/2436 mennään pidemmälle kuin direktiivillä 2008/95 toteutettu rajoitettu lähentäminen laajentamalla lähentämistä sekä aineellisen että menettelyä koskevan oikeuden muihin osa-alueisiin (ks. erityisesti johdanto-osan kahdeksas ja yhdeksäs perustelukappale).
      (
            14
         )	Ks. direktiivin 2008/95 johdanto-osan kahdeksas perustelukappale. Ks. vastaavasti direktiivin 2015/2436 johdanto-osan 12 perustelukappale.
      (
            15
         )	Kuten edellä on todettu, direktiivissä 2015/2436 pyritään entistä tiiviimpään yhdenmukaistamiseen yhtenäistämällä myös, kuten johdanto-osan yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan, ”tavaramerkkien rekisteröintiä koskevat keskeiset menettelysäännöt” kuitenkin niin, että luonnostellaan ainoastaan yleiset periaatteet ja jätetään jäsenvaltioille mahdollisuus erityisempien oikeussääntöjen antamiseen.
      (
            16
         )	Direktiivin 2008/95 johdanto-osan kuudennen perustelukappaleen perusteella ”ne [jäsenvaltiot] voivat esimerkiksi päättää tavaramerkin rekisteröintimenettelyn ja mitättömäksi julistamisessa noudatettavan menettelyn muodosta sekä siitä, tulisiko aikaisempiin oikeuksiin vedota rekisteröintimenettelyssä vai mitättömäksi julistamisessa noudatettavassa menettelyssä vai molemmissa menettelyissä”, sekä päättää tavaramerkin menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutuksista.
      (
            17
         )	Ks. Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) johdanto-osan toinen perustelukappale ja direktiivin 2015/2436 johdanto-osan kolmas perustelukappale, jonka mukaan ”tavaramerkkijärjestelmien rinnakkaisolo ja keskinäinen tasapaino kansallisella ja unionin tasolla on kulmakivenä lähestymistavassa, jota unioni noudattaa suhteessa teollis- ja tekijänoikeuksien suojaan”.
      (
            18
         )	Ks. yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 38 artiklan 2 kohta sekä yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 37 artiklan 2 kohta. Jälkimmäinen säännös oli voimassa siihen asti, kunnes se kumottiin 23.3.2016 yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21, ks. 1 artiklan 35 kohdan b alakohta sekä soveltamispäivän osalta 4 artiklan ensimmäinen ja toinen alakohta).
      (
            19
         )	Ks. vastaavasti asetuksen N:o 207/2009 37 artiklan 2 kohdan osalta 7.9.2016 annettu tuomio Beiersdorf v. EUIPO (Q10) (T-4/15, ei julkaistu, EU:T:2016:447, 18 kohta), jossa unionin yleinen tuomioistuin sulki pois mahdollisuuden hyväksyä hakijan ehdottama erottamislausuma, jonka kohteena oli moniosaisen merkin sanaosa, jonka kuviot muodostuivat keltaisesta väristä ja sanaosan ”Q10” erityisestä tyylittelystä. Toteamus erottamislausuman kattaman sanaosan hallitsevuudesta ja siitä, että kuvioiden tarkoituksena oli toimia vain koristeena, sai unionin yleisen tuomioistuimen katsomaan, että mikäli erottamislausuma olisi hyväksytty, hakemuksen kohteena olleeseen merkkiin ei olisi jäänyt yhtään erottamiskykyistä osatekijää, joka olisi voinut saada asetuksen N:o 207/2009 9 artiklassa tarkoitetun yksinoikeuden.
      (
            20
         )	Ks. direktiivin 2008/95 johdanto-osan kymmenes perustelukappale, jossa täsmennetään, että ”tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi” on tärkeää, että ”rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä”. Ks. vastaavasti direktiivin 2015/2436 johdanto-osan kymmenes perustelukappale, jossa todetaan, että ”on olennaista varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä”.
      (
            21
         )	Direktiivin 2015/2436 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa on lisätty viittaus myös kuvaileviin ”merkkeihin” niiden kuvailevien ”merkintöjen” lisäksi, joista jo säädetään direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.
      (
            22
         )	Direktiivin 2008/95 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan toisen alakohdan mukaan kyseisen käytön on tapahduttava ”hyvää liiketapaa noudattaen”; ks. tämän edellytyksen tulkinnasta tuomio 7.1.2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, 25 kohta); mainittu tuomio koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), joka edelsi direktiiviä 2008/95, vastaavan säännöksen tulkintaa, ja sen 25 kohdan mukaan pelkästään sen seikan perusteella, että kyseessä olleen maantieteellisen alkuperän osoittaneen ilmauksen, myös jos sitä käytetään tavaramerkkinä, ja aiemman sanamerkin välillä on ”niiden lausuntatavasta johtuva sekaannusvaara”, kyseisen ilmaisun käyttöä elinkeinotoiminnassa ei voida pitää hyvän liiketavan vastaisena.
      (
            23
         )	Mainittu säännös vastaa direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa (nykyisin direktiivin 2015/2436 4 artiklan 1 kohdan c alakohta), vaikka näiden kahden säännösten välistä itsenäisyyttä korostetaankin 4.5.1999 annetussa tuomiossa Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 28 kohta) ja 10.3.2011 annetussa tuomiossa Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, 59–62 kohta).
      (
            24
         )	Ks. direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 28 kohta). Oikeuskäytännössä on täsmennetty, että ”kun direktiivin 89/104/ETY 6 artiklalla rajoitetaan niitä oikeuksia, jotka tavaramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan perusteella, sillä pyritään yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, joka perustamissopimuksella pyritään luomaan ja säilyttämään”, ks. tuomio 23.2.1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, 62 kohta) ja tuomio 7.1.2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, EU:C:2004:11, 16 kohta).
      (
            25
         )	Ks. direktiivin 2008/95 johdanto-osan 11 perustelukappale ja direktiivin 2015/2436 johdanto-osan 16 perustelukappale.
      (
            26
         )	Ks. erityisesti tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, 17 kohta); tuomio 6.10.2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, 24 ja 26 kohta) ja tuomio 10.4.2008, adidas ja adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, 28 kohta).
      (
            27
         )	Ks. vastaavasti direktiivin 2015/2436 johdanto-osan 16 perustelukappale.
      (
            28
         )	Ks. tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 22 kohta); tuomio 22.6.2000, Marca Mode (C-425/98, EU:C:2000:339, 40 kohta); tuomio 6.10.2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, 27 kohta); tuomio 10.4.2008, adidas ja adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, 29 kohta) ja tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, 33 kohta).
      (
            29
         )	Ks. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, 36 kohta) ja tuomio 24.3.2011, Ferrero v. SMHV (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, 85 kohta).
      (
            30
         )	Ks. tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 23 kohta).
      (
            31
         )	Ks. erityisesti tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 23 kohta); tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, 35 kohta) ja tuomio 20.9.2007, Nestlé v. SMHV (C‑193/06 P, ei julkaistu, EU:C:2007:539, 34 kohta).
      (
            32
         )	Ks. erityisesti tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 23 kohta); tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, 25 kohta); tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, 35 kohta) ja tuomio 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe ja SMHV (C‑498/07 P, EU:C:2009:503, 60 kohta).
      (
            33
         )	Ks. erityisesti tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, 41 kohta) ja tuomio 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur v. Koipe (C‑498/07 P, EU:C:2009:503, 61 kohta). Oikeuskäytännössä on täsmennetty tältä osin, että vaikka kohdeyleisön mieleen moniosaisesta tavaramerkistä jäänyttä kokonaisvaikutelmaa voi tietyissä olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä, ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksistään hallitsevan osatekijän perusteella, ks. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, 41 ja 42 kohta) ja tuomio 20.9.2007, Nestlé v. SMHV (C‑193/06 P, ei julkaistu, EU:C:2007:539, 42 ja 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
      (
            34
         )	Ks. vastaavasti tuomio 13.7.2004, AVEX v. SMHV – Ahlers (a) (T-115/02, EU:T:2004:234, 20 kohta) ja tuomio 13.6.2006, Inex v. SMHV – Wiseman (Lehmännahkan esitys) (T-153/03, EU:T:2006:157, 32 kohta).
      (
            35
         )	Ks. mm. tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, 26 kohta).
      (
            36
         )	Asetus 2017/1001.
      (
            37
         )	Ks. mm. tuomio 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 28 kohta).
      (
            38
         )	Tällaisen arvioinnin on luonnollisesti perustuttava kyseisten merkkien erottaviin ja hallitseviin osatekijöihin eikä kuvaileviin tai erottamiskyvyttömiin osatekijöihin, mutta merkin kuluttajien mielessä synnyttämä kokonaisvaikutelma on määritettävä ottamalla huomioon myös merkin muodostavien eri osatekijöiden välinen yhteys.
      (
            39
         )	Huomautan, että oikeuskäytännön mukaan on niin, että jos kyseiset merkit eivät ole keskenään samankaltaisia, sekaannusvaaran olemassaolo suljetaan pois automaattisesti, eikä tällöin ole tarpeen tutkia muita tekijöitä, joista sekaannusvaaran toteaminen riippuu, ks. mm. tuomio 24.3.2011, Ferrero v. SMHV (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, 65 kohta).
      (
            40
         )	Tästä ovat esimerkkinä juuri pääasian olosuhteet, joissa ainoastaan sanaosa kuuluu erottamislausuman piiriin mutta ei tuon osan erityinen tyylittely.
      (
            41
         )	Ks. mm. tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, 18 kohta).
      (
            42
         )	Ks. mm. tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 23 kohta).
      (
            43
         )	Ks. tuomio 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta) ja tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, 19 kohta).
      (
            44
         )	Ks. mm. tuomio 11.11.1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, 22 ja 24 kohta) ja tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, 20 kohta ja sitä seuraavat kohdat).
      (
            45
         )	Yhteisöjen tuomioistuin täsmensi 22.6.1999 antamassaan tuomiossa Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, 23 kohta), että määritettäessä tavaramerkin erottamiskykyä ”on otettava huomioon muun muassa [sen] ominaispiirteet, – – myös se, onko siinä niitä tavaroita tai palveluja, joita varten se on rekisteröity, kuvailevia osia, tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, sekä kauppakamarien tai muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot”. Samanlaiset arviointiperusteet luetellaan 4.5.1999 annetussa tuomiossa Windsurfing Chiemsee (C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 51 kohta), jossa oli kyse siitä, että maantieteellinen nimi voi direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan mukaan tulla käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi (ks. kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnin todellisen tarpeen osalta myös saman tuomion 52 kohta).
      (
            46
         )	Yhteisöjen tuomioistuin täsmensi direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa koskeneessa 27.4.2006 annetussa tuomiossa Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, 20 kohta), että ”määritellessään sellaisen tavaramerkin suojan laajuutta, joka on pätevästi saatu sen erottamiskyvyn perusteella, tuomioistuimen on otettava huomioon kohdeyleisön käsitys sillä hetkellä, jolloin merkkiä, jonka käyttö loukkaa kyseistä tavaramerkkiä, alettiin käyttää”. Jos arviointi tehdään, kuten käsiteltävässä pääasiassa, myöhemmän merkin rekisteröintiä varten, kyseisen merkin rekisteröintiä koskevaan hakemukseen on merkittävä hakemuksen jättöpäivä.
      (
            47
         )	Ks. edellä alaviite 8.
      (
            48
         )	Mainitussa tuomiossa vahvistettujen periaatteiden perusteella maantieteellisen alkuperän osoittavia merkintöjä sisältävien merkkien erottamiskyvyn aste riippuu siitä, millaisen yhteyden kuluttajat mielessään luovat niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, maineen tai ominaisuuksien ja sen maantieteellisen alueen välillä, johon tavaramerkki viittaa, ja tätä erottamiskykyä on siten arvioitava tukeutumalla läheisesti kuluttajien kyseisistä tavaroista tai palveluista omaksumaan mielikuvaan.
      (
            49
         )	Tavaramerkin erottamiskyky on sekaannusvaaran arvioinnin yhtenä osatekijänä liitettävä yhteen kaikkiin muihin merkityksellisiin tekijöihin, jotta arviointi vastaisi mahdollisimman hyvin konkreettista todellisuutta. Unionin tuomioistuin onkin jo todennut useassa eri yhteydessä, että tavaramerkin, jolle suojaa haetaan, erottamiskyky on yksi niistä eri tekijöistä, jotka on otettava huomioon sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa (ks. erityisesti määräys 29.11.2012, Hrbek v. SMHV, C‑42/12 P, ei julkaistu, EU:C:2012:765, 61 kohta; määräys 2.10.2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz v. SMHV, C‑91/14 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2261, 22 kohta ja tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, 61 kohta), ja että vaikka sekaannusvaara onkin sitä suurempi, mitä suurempi aiemman tavaramerkin erottamiskyky on, tällainen vaara ei ole kuitenkaan poissuljettu, kun aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko (ks. erityisesti määräys 19.11.2015, Fetim v. SMHV, C‑190/15 P, ei julkaistu, EU:C:2015:778, 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, 62 kohta), erityisesti merkkien ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi (ks. erityisesti määräys 2.10.2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz v. SMHV, C‑91/14 P, ei julkaistu, EU:C:2014:2261, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; määräys 7.5.2015, Adler Modemärkte v. SMHVC‑343/14 P, ei julkaistu, EU:C:2015:310, 59 kohta ja tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, 63 kohta).
      (
            50
         )	Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 26 kohta.