Serie Generale n. 189 del 16-8-2006
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
COMUNICATO
Regolamento sui diritti di proprieta' industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere d'ingegno. (GU Serie Generale n.189 del 16-08-2006)

Art. 1.
Oggetto della disciplina
1. Il presente regolamento, in attuazione del disposto dell'art.
18 del vigente regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica (nel seguito INAF), in conformità al decreto legislativo
10 febbraio 2005 n. 30 e alla legge n. 633/1941, disciplina tutte le
invenzioni industriali, i modelli di utilità, e ogni altra soluzione
inventiva di problemi tecnici, che possono formare oggetto di un
brevetto industriale, nonchè le opere d'ingegno, conseguite da uno o
più soggetti, tra quelli individuati nel successivo comma 2, nel
corso dell'attività svolta all'interno dell'INAF, e rientrante
nell'ambito dell'attività istituzionale cui il suddetto personale è
adibito nello svolgimento delle proprie mansioni.
2. Il presente regolamento si applica al personale di ricerca,
tecnologo, tecnico e amministrativo che presta la propria attività
lavorativa presso l'INAF:
a) con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno
o a tempo parziale;
b) con contratto di lavoro a tempo determinato per la
realizzazione di particolari progetti a tempo pieno o a tempo
parziale;
c) attraverso forme contrattuali di lavoro flessibile previste
nell'ambito della pubblica amministrazione ed anche sulla base di
programmi di formazione e di inserimento nelle attività dell'INAF;
d) a seguito di procedure di trasferimento.
3. Il presente regolamento si applica altresì al personale
associato, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del personale
dell'INAF, e ai soggetti titolari di assegni di ricerca, borse di
studio e ogni altra forma di collaborazione affine alle precedenti.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
a) per «diritti di proprietà sui beni immateriali» s'intendono
brevetti e altri diritti di proprietà industriale, know-how, diritti
d'autore ed altri diritti derivanti da attività di ricerca, così
come disciplinati dalla legislazione comunitaria e nazionale;
b) per «attività di ricerca» si intende l'insieme di
operazioni dirette al conseguimento di un risultato inventivo
riconducibile ad un programma di ricerca ed attuate dal personale
nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e
strutture appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di
risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
c) per «altre attivita» si intendono tutte le operazioni
dirette al conseguimento di un risultato inventivo realizzate al di
fuori dell'attività di ricerca e attuate dal personale
nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature e
strutture appartenenti all'INAF e/o di finanziamenti e, comunque, di
risorse economiche da quest'ultimo amministrate;
d) si considerano conseguite «durante l'esecuzione del rapporto
di impiego» le invenzioni e gli altri trovati, per i quali sia stato
chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore abbia cessato
il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'INAF.

Art. 3.
Titolarità dell'invenzione
1. Ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 30 del
10 febbraio 2005, nel caso in cui la ricerca non sia finanziata, in
tutto o in parte, da terzi il diritto esclusivo al brevetto o ad
altro titolo di protezione relativo all'invenzione ottenuta
appartiene all'inventore stesso, se rientrante nella nozione di cui
al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui il brevetto o altro diritto di proprietà
industriale siano conseguiti con il contributo di più inventori i
diritti da essi derivanti sono attribuiti a tutti i co-inventori in
parti uguali, salvo diversa pattuizione stipulata per iscritto dagli
stessi.
3. Nel caso in cui l'invenzione sia conseguita dai soggetti di
cui all'art. 1, comma 3, è riconosciuta a quest'ultimi, oltre al
diritto morale di inventore, un'indennità stabilita all'interno
della convenzione o del contratto di ricerca stipulato con l'INAF.

Art. 4.
Facoltà dell'inventore
1. L'INAF offre al personale un servizio per la tutela e
valorizzazione della proprietà su beni immateriali attraverso le
azioni dell'Ufficio di Innovazione Tecnologica (UIT).
2. Per poter usufruire del servizio di cui al comma precedente,
il personale di cui all'art. 1, comma 2 che ha conseguito
l'invenzione deve cedere i diritti esclusivi di sfruttamento
dell'invenzione all'INAF sottoscrivendo l'apposito Atto di cessione
(allegato A). Per contro, l'INAF riconosce all'inventore il 50% dei
proventi o dei canoni derivanti da ogni operazione di sfruttamento
del brevetto.
3. L'inventore ha, altresì, facoltà di cedere in proprietà
all'INAF i diritti di proprietà su beni immateriali contro pagamento
di un corrispettivo che sarà calcolato e versato solo se l'INAF
beneficerà del relativo sfruttamento economico.
4. È altresì facoltà dell'inventore non sottoscrivere l'atto
di cessione e depositare a proprio nome e a proprie spese domanda di
brevetto. In tal caso l'inventore è tenuto a fornire all'Istituto
piena e tempestiva informazione in ordine alla domanda di deposito,
alle eventuali estensioni, nonchè a tutti i contratti da lui
stipulati che abbiano ad oggetto l'invenzione o altro trovato
brevettato, nonchè di eventuali attività di sfruttamento economico
diretto dell'invenzione.
5. Ai fini della protezione e sfruttamento dell'invenzione da
parte dell'INAF si applicano le disposizioni previste nella Procedura
brevetti (allegato B) e nel successivo art. 6, comma 1.
6. Qualora l'inventore decida di vendere a terzi i diritti
brevettuali, l'INAF può esercitare su questi un diritto di
prelazione entro tre mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione da parte dell'inventore.

Art. 5.
Obblighi di riservatezza e di comunicazione
1. È fatto obbligo all'inventore (o agli inventori se più di
uno) di agire con la massima trasparenza nell'esercizio della sua
attività di ricerca e di osservare, nell'interesse proprio e di
quello dell'INAF, la massima riservatezza in ordine al progredire
delle ricerche e ai risultati conseguiti. Tale obbligo è esteso ad
ogni altro soggetto che collabori alle ricerche stesse.
2. L'inventore deve, in particolare, comunicare senza ritardo
all'INAF ogni invenzione a suo giudizio suscettibile di essere
oggetto di brevetto e darne contestuale avviso al direttore della
struttura di appartenenza, che è tenuto ad osservare in merito la
massima riservatezza.

Art. 6.
Diritti dell'INAF sui proventi
1. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 4, del presente
regolamento, l'INAF ha diritto a percepire il 40% dei ricavi netti
derivanti dalle azioni di sfruttamento del brevetto che l'inventore
potrà intraprendere.
2. Almeno il 5%, della percentuale dei proventi spettanti
dall'INAF, deve essere corrisposto alla struttura scientifica
all'interno della quale la ricerca è stata effettuata e i risultati
inventivi conseguiti.

Art. 7.
Obblighi di sfruttamento e di riservatezza
1. Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4, comma 2, l'INAF è
tenuta a sfruttare il brevetto attraverso gli strumenti contrattuali
che riterrà più opportuni, fatto salvo l'obbligo di riservatezza.

Art. 8.
Mancata attuazione dell'invenzione
1. Qualora l'inventore o i suoi aventi causa, trascorsi cinque
anni dalla data di rilascio del brevetto, non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause
indipendenti dalla loro volontà, l'INAF acquisisce automaticamente
un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i
diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi,
salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto
autore.

Art. 9.
Brevettazione e mantenimento del brevetto
1. L'INAF può conferire a studi di consulenza sulla proprietà
industriale, nazionali o esteri, individuati per competenza ed
affidabilità, l'incarico di deposito del brevetto in Italia e
all'estero, con conferimento di rappresentanza.
2. La richiesta di deposito della domanda di brevetto e di
eventuali estensioni territoriali dello stesso, dovranno essere
sottoposte all'UIT che, dopo aver sentito i suoi organi di governo,
emetterà un parere in base alla valutazione delle opportunità e
della convenienza economica.
3. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, del presente
regolamento incombono sull'INAF ogni genere di onere e spese inerenti
l'ottenimento del brevetto ed il suo mantenimento in vigore.

Art. 10.
Titolarità del brevetto
1. Nel caso di ricerche finanziate, anche solo in parte da terzi,
la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile
spetta all'INAF. L'esercizio di tali diritti avverrà in conformità
dei contratti e delle norme applicabili al finanziamento.

Art. 11.
Contratti di ricerca
1. Nel caso in cui l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito
di contratti di ricerca con privati, o nell'ambito di programmi di
ricerca nazionali, comunitari o internazionali, si applicano ad essa
le specifiche disposizioni normative e contrattuali.
2. Il personale di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dovrà rispettare
la disciplina prevista dai contratti, di cui al comma 1, e
sottoscrivere una dichiarazione in cui riconosce che i beni
immateriali derivanti dall'attività svolta sono di esclusiva
proprietà dell'INAF e in cui accetta di rispettare tutti gli
obblighi previsti nel contratto stipulato dall'Ente.

Art. 12.
Normativa applicabile
1. I diritti di proprietà sui beni immateriali dei soggetti
indicati nell'art. 1, commi 2 e 3, ottenuti al di fuori
dell'attività di ricerca, così come definita nell'art. 2 comma 1,
restano sottoposte, ove ne sussistano le condizioni, alla disciplina
prevista dall'art. 2584 e seguenti del codice civile e dall'art. 64
del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30.

Art. 13.
Paternità dell'opera
1. I soggetti indicati nell'art. 1, commi 2 e 3, hanno diritto ad
essere riconosciuti autori o coautori delle opere dell'ingegno
derivanti dall'attività svolta presso l'INAF, avvalendosi di
attrezzature e strutture appartenenti all'ente e/o di finanziamenti
e, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate.
2. Qualora l'INAF sostenga, in tutto o in parte, le spese di
pubblicazione ha diritto esclusivo di sfruttamento economico, salvo
quanto diversamente stabilito con l'autore e con terzi finanziatori.
3. In ogni caso l'INAF è titolare del diritto esclusivo di
utilizzazione economica del programma per elaboratore o banca dati,
creata dai soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

Art. 14.
Disciplina contrattuale ed entrata in vigore
1. Sono fatte salve, per il personale contrattualizzato, le norme
del contratto collettivo di lavoro vigente.
2. Il presente regolamento sarà sottoposto, a norma del
combinato disposto dell'art. 18 del decreto legislativo n. 138/2003 e
dell'art. 8 della legge n. 168/1989, all'approvazione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica ed
entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI AL BREVETTO
Tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in...., via....
codice fiscale...., partita.... (di seguito, per brevità, «INAF») in
persona del suo rappresentante legale, prof..... e il.... nato a....
il.... e residente a.... via.... codice fiscale.... (di seguito, per
brevità, «il titolare»)
Premesso
che INAF è ente nazionale di ricerca con il compito di
promuovere, programmare, coordinare ed effettuare ricerche sia di
base che tecnologiche nel campo della astrofisica, della fisica
cosmica e nei campi affini, con riferimento anche alla scienza e
tecnologia dei materiali, alla tecnologia avanzata;
che il titolare nell'ambito di.... ha raggiunto e realizzato un
«....» (qui di seguito «invenzione») suscettibile di domanda di
brevetto;
che il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 all'art. 65,
comma 1, dispone che «quando il rapporto di lavoro intercorre con
un'università o una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi
istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare
esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui
è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università,
delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a
tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore
presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione
all'amministrazione» ed al comma 3 che «in ogni caso, l'inventore ha
diritto a non meno del cinquanta percento dei proventi o dei canoni
di sfruttamento dell'invenzione ...»;
che l'INAF è istituzionalmente impegnato nello sforzo di
trasferire i risultati della ricerca nel mondo produttivo delle
piccole e medie imprese e della grande azienda;
che l'INAF ha approvato il regolamento sui diritti di proprietà
industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti
derivanti dalle opere di ingegno;
che è intenzione delle parti disciplinare, secondo le modalità
nel seguito specificate e nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento suddetto, la concessione da parte del titolare all'INAF
dei diritti allo stesso derivanti per effetto della summenzionata
legge 30/2005;
tutto ciò premesso e considerato, si stipula e si conviene quanto
segue:
Art. 1.
Premesse
1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto.
Art. 2.
Oggetto del contratto
2.1. Il titolare cede a INAF, che accetta, ogni diritto di
sfruttamento economico relativo all'invenzione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1472 del codice civile e della disciplina prevista
dal decreto legislativo n. 30/2005 alle condizioni nel seguito
specificate.
Art. 3.
Obblighi delle parti
3.1. L'INAF si impegna:
a) ad esaminare i requisiti di brevettabilità dell'invenzione
verificando lo stato dell'arte con l'aiuto delle banche dati (in
particolare Delphion, Espacenet, US Patent Office), redigendo una
scheda di valutazione discussa con gli inventori secondo una
procedura che assicuri il massimo impegno di riservatezza;
b) a proteggere, avvalendosi della collaborazione di studi
professionali, le invenzioni brevettabili, elaborando la corretta
strategia di protezione, scrivendo e depositando domande di brevetto
nazionali ed estere;
c) a sostenere tutte le spese e le tasse, in ogni tempo in
Italia o all'estero, in relazione alle domande di brevetto e/o
brevetti (di seguito definite «il brevetto») rivendicanti
l'invenzione;
d) ad intraprendere azioni volte allo sfruttamento commerciale
del brevetto, ricercando partner industriali, conducendo le
negoziazioni per la concessione di licenze o la cessione del
brevetto, avviando progetti congiunti con le imprese.
3.2. Il titolare si impegna ed obbliga:
a) a riconoscere che l'INAF ha il pieno ed incondizionato
diritto, irrevocabile ed esclusivo, ad agire in proprio nome e conto
per depositare domande di brevetto in Italia e all'estero relative
all'invenzione attraverso le modalità che l'INAF riterrà più
opportune a suo insindacabile giudizio;
b) a riconoscere che l'INAF ha il diritto pieno, irrevocabile
ed esclusivo ad agire in proprio nome e conto per il migliore
sfruttamento industriale e commerciale ed attuazione del brevetto, ed
in particolare di stipulare ogni meglio visto accordo, ivi compresi
accordi costitutivi di diritti anche reali di godimento e/o di
garanzia, contratti di licenza con o senza esclusiva anche
ultranovennali, per attribuire a terzi diritti anche esclusivi di
sfruttamento del brevetto;
c) a collaborare con INAF fornendo tutte le informazioni anche
documentali necessarie al fine del deposito di valide domande di
brevetto in Italia ed all'estero relative all'invenzione.
Art. 4.
Violazione
4.1. Tutti gli atti e/o contratti posti in essere dal titolare,
in violazione degli obblighi stabiliti a suo carico, si riterranno
non efficaci ed inopponibili all'INAF perchè stipulati in violazione
a degli obblighi assunti dal titolare nei confronti di INAF, quindi
in carenza del potere di disporre del diritto di brevetto ormai
ceduto a INAF, fermo restando quanto previsto infra, sub art. 9.
Art. 5.
Compensi
5.1. INAF riconoscerà al titolare il 50% dei proventi o dei
canoni di sfruttamento dell'invenzione che potrà conseguire
direttamente, o indirettamente dall'attuazione e/o dallo sfruttamento
industriale del brevetto, al netto delle spese di deposito e
mantenimento dello stesso. Detta percentuale del 50% sarà
commisurata alla quota di proprietà dei diritti sull'invenzione che
il titolare stesso possiede.
5.2. A tal fine l'INAF darà notizia al titolare delle condizioni
economiche contenute negli accordi o contratti che avrà stipulato
con altri soggetti fornendogli su richiesta copia della relativa
documentazione.
Art. 6.
Modalità dei pagamenti
6.1. Il pagamento delle somme previste dall'art. 5 avverrà
immediatamente dopo la riscossione da parte di INAF del corrispettivo
derivante dallo sfruttamento dell'invenzione e comunque non oltre
centoventi giorni da tale pagamento.
Art. 7.
Penali
7.1. In ogni e ciascun caso di inadempimento del titolare agli
obblighi previsti a suo carico rispettivamente dai precedenti
articoli 3.2 e 4 sarà dovuta dal titolare medesimo a titolo di
penale una somma di euro 2500,00 nei casi di cui sopra, fatto salvo
ogni altro diritto spettante all'INAF ai sensi di legge e di
contratto, nonchè il diritto al risarcimento del danno ulteriore ed
il diritto di richiedere l'esecuzione della prestazione dovuta dal
titolare in deroga all'art. 1383 del codice civile.
Art. 8.
Disposizioni varie
8.1. L'inerzia di una parte nell'esercizio dei diritti
riconosciuti dal presente contratto non comporta rinuncia
all'esercizio nè disposizione dei medesimi diritti nè rinuncia alla
facoltà di avvalersene in casi futuri.
8.2. Il presente contratto non potrà in alcun modo essere
modificato se non per atto scritto con il consenso di entrambe le
parti.
Art. 9.
Notifiche e comunicazioni
9.1. Tutte le notifiche e comunicazioni previste dal presente
contratto, salvo quanto specificamente previsto nello stesso, saranno
effettuate per iscritto e saranno spedite, per corriere
internazionale, posta espresso, telefax o altro mezzo che possa
dimostrarne l'avvenuta ricezione, alle parti ai loro rispettivi
indirizzi come di seguito riportati:
per l'INAF: alla c.a. dott....., via...., per il titolare:....
via.... numero telefax.... alla c.a..... o a quel diverso indirizzo
che sia stato previamente comunicato nelle forme di cui sopra
all'altra parte. Tutte le notifiche e comunicazioni conformi alla
presente disposizione si intenderanno effettuate alla data di
ricezione.
Art. 10.
Legge applicabile
10.1. Il presente accordo è retto, regolato e deve essere
interpretato secondo le leggi e i regolamenti dell'INAF per tutto
quanto non previsto dal presente contratto e ove compatibili con
esso.
Art. 11.
Controversie
11.1. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o
dall'applicazione del presente contratto saranno risolte ricorrendo
ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno per
parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal presidente del
Tribunale di Roma.
Luogo, data
INAF
Il titolare
A mente dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, le
parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2
(oggetto del contratto), 3 (obblighi delle parti), 4 (violazione), 5
(compensi), 6 (modalità dei pagamenti), 7 (penali), 11
(controversie) del presente contratto.
Luogo, data
INAF
Il titolare
PROCEDURA ESAME BREVETTI INAF
Le proposte di brevetto sono sottomesse all'UIT per la loro
valutazione e approvazione.
Primo deposito.
Le richieste di brevetto devono essere preparate compilando e
seguendo attentamente le indicazioni contenute nel modulo Richiesta
di esame.
È importante che tale documento sia redatto con estrema cura
poichè su questo è impostato l'esame di brevettabilità
dell'invenzione.
Il coordinatore del gruppo degli inventori deve inviare la
documentazione all'Ufficio per l'Innovazione Tecnologica in formato
elettronico all'indirizzo: segreteria@uit.inaf.it
L'UIT delibera se brevettare (o proteggere in altro modo).
Nel caso di valutazione positiva il presidente firma la domanda
di deposito brevetto.
Rinnovo di brevetto esistente.
Le domande di brevetto/i sono rinnovati automaticamente per i
primi tre anni a partire dalla data di deposito, a meno che non venga
deciso altrimenti dal titolare del brevetto. Per il quarto e quinto
anno l'UIT:
comunica la scadenza ai ricercatori e richiede motivazione per
rinnovo basata anche sugli sviluppi dei rapporti con le imprese e sul
grado di avanzamento della tecnologia;
raccoglie informazioni sullo stato di avanzamento della
tecnologia;
decide se il brevetto deve essere mantenuto in vita e informa
il direttore generale.
Dal quinto anno in poi i brevetti sono rinnovati soltanto se è
attivo un rapporto con l'industria.
Estensioni estere di domande di brevetto italiano.
L'UIT:
richiede agli inventori un parere sull'estensione estera
motivato da considerazioni tecniche ed economiche;
nuova ricerca in letteratura (brevettuale);
esamina lo stato di avanzamento della tecnologia con
particolare riferimento ai documenti brevettuali;
redige un rapporto finale sull'estensione estera indicando
tempi, costi, paesi d'estensione, rapporti con l'industria;
decide se brevettare all'estero. In tal caso il presidente
firma la domanda di deposito all'estero.

----&gt; Vedere Allegato alle pagg. 56 - 57 della G.U. &lt;----