Serie Generale n. 153 del 2-7-2008
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 27 giugno 2008
Ricerca di anteriorita' relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale. (GU Serie Generale n.153 del 02-07-2008)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la Convenzione sulla concessione di brevetti europei firmata
a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.
260 ed in particolare gli articoli 17 e 92;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta Convenzione,
ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260 ed in particolare le
regole 44, 45, 46 e 47;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il
codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art. 170, comma 1,
lettera b) per il quale l'esame delle domande di brevetto per
invenzione industriale, delle quali sia stata riconosciuta la
regolarità formale, è rivolto ad accertare i requisiti di validità
quando con decreto del Ministro dello sviluppo economico venga
disciplinata la ricerca delle anteriorità;
Visto il decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
che ha determinato la misura dei diritti sui brevetti e sui modelli,
in attuazione del comma 581, dell'art. 1, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto interministeriale
2 aprile 2007 col quale si dispone, tra l'altro, che i diritti per la
ricerca e per rivendicazioni entreranno in vigore nei termini e con
le modalità fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del citato codice della
proprietà industriale;
Visto il decreto 3 ottobre 2007 del Ministro dello sviluppo
economico che ha individuato nell'Ufficio europeo dei brevetti
l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità
relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale
depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
Visto l'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico -
Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano
brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti, che detta
le modalità di svolgimento delle ricerche di anteriorità e la
redazione dei rapporti di ricerca, approvato dal consiglio di
amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti
l'11 dicembre 2007 e firmato il 18 giugno 2008, dopo che le parti
hanno concordato regole particolari per applicare le linee guida per
gli esaminatori dell'Ufficio europeo dei brevetti;
Considerata la necessità che il Ministro dello sviluppo economico
detti proprie norme regolamentari per adempiere alle prescrizioni di
cui al decreto legislativo l0 febbraio 2005, n. 30 e ai decreti
2 aprile 2007 e 3 ottobre 2007 sopraccitati;
Decreta:

Art. 1.
Ricerca di anteriorità

1. L'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) è l'autorità competente
ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande
di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio
italiano brevetti e marchi. Le modalità sono stabilite da un
apposito Accordo stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico
Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei
brevetti.
2. La ricerca di anteriorità si applica alle domande di brevetto
per invenzione industriale depositate a partire dal 1° luglio 2008.
3. La ricerca di anteriorità riguarda le domande di brevetto per
invenzione industriale per le quali non è rivendicata la priorità
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
d'ora innanzi denominato «Codice».
4. Se la domanda di brevetto è una prima domanda priva di
rivendicazione di priorità, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
invia all'Ufficio europeo dei brevetti la richiesta del rapporto di
ricerca entro cinque mesi dalla data della domanda medesima e
l'Ufficio europeo dei brevetti redige il rapporto di ricerca entro
nove mesi dalla data della suddetta domanda.
5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può non assoggettare alla
ricerca di anteriorità le domande di brevetto per invenzione
industriale per le quali l'assenza dei requisiti di validità risulti
assolutamente evidente in base alle stesse dichiarazioni ed
allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del
notorio. Il richiedente viene informato prontamente e la
comunicazione dell'esclusione dalla ricerca deve essere adeguatamente
motivata. Si applica l'art. 173, comma 7 del Codice della proprietà
industriale.

Art. 2.
Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 148, comma 1 del Codice in tema
di ricevibilità, la domanda di concessione di brevetto per
invenzione industriale deve contenere oltre a quanto indicato
all'art. 160, comma 1 del Codice, il cognome, il nome, la
nazionalità e la residenza della persona fisica o la denominazione e
la sede dell'ente o dell'impresa richiedente. Il richiedente, se
risiede all'estero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi
dell'art. 197 del Codice.
2. La domanda di brevetto per invenzione che ha per oggetto o
utilizza materiale biologico di origine animale o vegetale, deve
contenere la dichiarazione di provenienza del materiale biologico
utilizzato di cui all'art. 5, comma 2, decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n.
78. La mancanza della dichiarazione è annotata sul registro dei
titoli di proprietà industriale.
3. La descrizione di cui all'art. 160, comma 3, lettera a) e
comma 4, del Codice deve per quanto possibile anche in relazione alla
natura dell'invenzione:
a) specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa
riferimento;
b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a
conoscenza dell'inventore, che sia utile alla comprensione
dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo
eventualmente i riferimenti a documenti specifici;
c) esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la
soluzione proposta possano essere compresi.
d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;
e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione
dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai
disegni, laddove questi siano presenti;
f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla
descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui
l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale.
4. Le rivendicazioni di cui all'art. 160, comma 4 del Codice
definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le
quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare
supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla
descrizione secondo le seguenti formalita':
a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere
esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo
a scopo di maggior chiarezza;
c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni,
qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal
numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo
restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della
rivendicazione.

Art. 3.
Domanda di brevetto

1. Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le
rivendicazioni ed i disegni acclusi alle domande di brevetto devono
essere impressi in modo indelebile con linee e caratteri a stampa
neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 ¯x 21 cm). Per i
disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a
sinistra e a destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono
essere rispettati nel caso in cui il testo ed i disegni siano
allegati ad una domanda depositata con il sistema telematico.
2. Il testo è scritto con interlinea 1ø e carattere le cui
maiuscole corrispondano ad una altezza minima di 0,21 cm. L'Ufficio
stabilisce con circolare la data a partire dalla quale la
presentazione del testo debba essere tale da permettere il
riconoscimento ottico dei caratteri ovvero l'acquisizione elettronica
del testo medesimo.
3. I disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in
una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i
numeri dei disegni stessi, nonchè i numeri e le lettere che ne
contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella
descrizione.
4. Ove con il deposito della domanda siano stati presentati una
descrizione o disegni provvisori, l'esemplare definitivo depositato
deve essere presentato entro due mesi dalla data di deposito della
domanda stessa.
5. Se la domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto o
utilizza materiale biologico di origine umana, il consenso di cui
all'art. 5, comma 3 decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 convertito
con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, consiste in
una dichiarazione, allegata alla domanda, con la quale il richiedente
afferma che l'invenzione non rientra nella fattispecie di cui al
citato art. 5, comma 3 o, in alternativa, che il consenso è stato
acquisito.
6. La dichiarazione di cui all'art. 5, comma 4 decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge
22 febbraio 2006, n. 78, può consistere in una autocertificazione.
7. La mancanza della dichiarazione di cui al comma 5 e al comma 6
è annotata sul registro dei titoli di proprietà industriale.
8. Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la
quale si richiede la protezione di sequenze di nucleotidi o
aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite in formato
elettronico, secondo le modalità stabilite con decreto del direttore
generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti
marchi.

Art. 4.
Rapporto di ricerca e opinione scritta

1. L'Ufficio europeo dei brevetti redige i rapporti di ricerca in
ottemperanza al Regolamento attuativo della Convenzione europea sui
brevetti e, in particolare, all'articolo 61(1), (2), (3), (4) e (6)
dello stesso, e alle direttive di esame dell'Ufficio europeo dei
brevetti, in particolare alla Parte B delle stesse relative alle
disposizioni del Regolamento attuativo sopra menzionate.
2. L'Ufficio europeo dei brevetti redige inoltre opinioni scritte
in ottemperanza al Regolamento attuativo del Trattato di cooperazione
in materia di brevetti (PCT) e in particolare all'art. 43-bis dello
stesso e alla parte V delle direttive di ricerca internazionali PCT
relative alla disposizione sopra menzionata contenuta in detto
regolamento.
3. Se l'Ufficio europeo dei brevetti ritiene che la domanda non
risponde ai requisiti di unità dell'invenzione, redige il rapporto
di ricerca per quelle parti della domanda che si riferiscono
all'invenzione o al gruppo di invenzioni menzionati per primi nelle
rivendicazioni facendone menzione nel rapporto di ricerca.
4. L'Ufficio europeo dei brevetti non è obbligato ad eseguire una
ricerca su una domanda di brevetto se e nella misura in cui l'oggetto
di detta domanda si riferisce a trovati non brevettabili
conformemente alle disposizioni dell'art. 45, commi 2, 3, 4 e 5 del
Codice.
5. L'Ufficio europeo dei brevetti, se ritiene che la domanda
presenta difetti tali da impedire una ricerca adeguata in merito ad
alcune o a tutte le rivendicazioni,
a) o perchè essa si riferisce a contenuti che secondo il comma 4
l'Ufficio europeo dei brevetti non è tenuto a ricercare,
b) o perchè la descrizione, le rivendicazioni o i disegni
contengono astrusità, incongruenze o contraddizioni,
dichiara, in modo circostanziato, che una ricerca adeguata è
impossibile o redige, per quanto possibile, un rapporto di ricerca
parziale. La dichiarazione o il rapporto parziale dell'Ufficio
europeo dei brevetti costituisce in tal caso il rapporto di ricerca.
6. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha in corso lo
svolgimento della ricerca di una domanda di brevetto per invenzione
industriale, l'istanza di esame anticipato di cui all'art. 120,
comma 1 del Codice deve indicare se l'Ufficio italiano brevetti e
marchi può svolgere l'esame senza attendere il risultato del
rapporto. In questo caso l'Ufficio definisce il procedimento e
provvede ad inviare successivamente al richiedente il risultato del
rapporto di ricerca.
7. Nei casi in cui il brevetto è concesso senza il rapporto di
ricerca o con un rapporto di ricerca relativo soltanto ad alcune
rivendicazioni, sull'attestato di concessione del brevetto è fatta
la corrispondente annotazione.
8. Se l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO), nell'effettuare la
ricerca di anteriorità, accerta che la domanda comprende più
invenzioni, il relativo rapporto di ricerca riguarda esclusivamente
l'invenzione indicata nel rapporto stesso.
9. L'Ufficio italiano brevetti e marchi procede, senza ritardo, a
trasmettere al richiedente il rapporto di ricerca e l'opinione
scritta ricevuti dall'Ufficio europeo dei brevetti; quest'ultima ha
valore puramente informativo.

Art. 5.
Facoltà del richiedente

1. Dopo la ricezione del rapporto di ricerca e prima del termine di
diciotto mesi dalla data della domanda il richiedente, ferme restando
le facoltà di cui all'art. 172, comma 2 del Codice della proprietà
industriale, può inviare all'Ufficio italiano brevetti e marchi:
a) una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni
e dei disegni;
b) argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni
sull'ammissibilità delle rivendicazioni emendate e sulla conformità
delle stesse alle disposizioni dell'art. 76, comma 1, lettera c) del
Codice della proprietà industriale;
c) una richiesta di presentazione di una o più domande
divisionali.
2. Decorsi i termini di cui all'art. 53 del Codice, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi rende accessibile al pubblico la domanda
di brevetto, con la descrizione, le rivendicazioni e i disegni come
originariamente depositati, il rapporto di ricerca e l'opinione
predisposti dall'Ufficio europeo dei brevetti, le argomentazioni e la
nuova stesura della descrizione, rivendicazioni e disegni ove
presentati ai sensi del comma 1.
3. L'opinione scritta è messa a disposizione del pubblico
solamente a titolo informativo.

Art. 6.
Procedura d'esame

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo la pubblicazione
della domanda, provvede all'esame di cui all'art. 170, comma 1,
lettera b) del Codice sulla base del rapporto di ricerca e della
eventuale documentazione prodotta dal richiedente ai sensi dell'art.
5, comma 1, nonchè ad accertare il rispetto dell'art. 76, comma 1,
lettera c) del Codice.
2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se rileva che per la
domanda esaminata, tenuto conto del rapporto di ricerca e delle
eventuali argomentazioni e modifiche apportate alle rivendicazioni e
al testo dal richiedente, non può essere concesso il brevetto,
emette una lettera interlocutoria di rifiuto adeguatamente motivata,
ai sensi dell'art. 173, comma 7 del Codice. Sono fatte salve in
questa fase le facoltà di cui all'art. 172. comma 2 e comma 3 e art.
84, comma 2, del Codice.
3. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
emessi ai sensi del presente decreto è ammesso il ricorso di cui
all'art. 135 del Codice della proprietà industriale.

Art. 7.
D i r e t t i v e

1. Con decreto del direttore generale dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi saranno emanate le direttive per l'esame delle
domande di brevetto per invenzione industriale e ad esso si rimanda
per tutto quello che non è disciplinato dal presente decreto.

Art. 8.
D i r i t t i

1. I diritti per la ricerca e per le rivendicazioni di cui alla
tabella A), lettera A), nn. 6 e 7, allegata al decreto 2 aprile 2007
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entreranno in vigore il 1° luglio 2008
con le stesse modalità ivi previste.
2. I diritti di cui al comma 1 non devono essere versati per le
domande per le quali è rivendicata la priorità di cui all'art. 1,
comma 3.
3. La prova del pagamento dei diritti di deposito di cui alla
tabella A), lettera A), allegata al decreto 2 aprile 2007, richiamato
al comma 1, deve attestare il pagamento dei diritti per le
rivendicazioni di cui al numero 6 e, se la traduzione delle
rivendicazioni in lingua inglese non sia stata unita alla domanda di
brevetto per invenzione, dei diritti per la ricerca di cui al numero
7 della stessa tabella.
4. Il mancato pagamento dei diritti per la ricerca al momento del
deposito della domanda è inteso come riserva di invio della
traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni. Detta riserva deve
essere sciolta entro il termine di due mesi dal deposito della
domanda di brevetto.
5. Qualora entro il termine di cui al comma 4 non risulta prodotta
la traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni o la prova del
pagamento dell'integrazione dei diritti per la ricerca, effettuato ai
sensi dell'art. 230 del Codice, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
assegna al richiedente il termine improrogabile di un mese per
produrre la traduzione o effettuare l'integrazione. Scaduto detto
termine, se non risulta pervenuta la traduzione o la prova del
pagamento dell'integrazione, l'Ufficio respinge la domanda.
6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 non consente
l'osservanza dei termini di cui all'art. 1, comma 4.
7. La tassa per la ricerca di cui alla tabella A), lettera A) n. 7,
richiamata al comma l è rimborsata solo se la domanda non è stata
oggetto di invio all'Ufficio europeo dei brevetti per la produzione
del rapporto di ricerca.

Art. 9.
Risorse finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto, in applicazione
dell'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione
generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e
marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti, che detta le
modalità di svolgimento delle ricerche di anteriorità e la
redazione dei rapporti di ricerca, approvato dal Consiglio di
amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti
l'11 dicembre 2007 e firmato il 18 giugno 2008, graveranno sul
capitolo 7476 - interventi in materia di brevettualità e per le
attività connesse alla ricerca di anteriorità - del Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2008
Il Ministro: Scajola