Serie Generale n. 283 del 3-12-2019
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 novembre 2019
Ingresso della domanda internazionale di brevetto nella fase nazionale di esame di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi. (19A07519) (GU Serie Generale n.283 del 03-12-2019)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Patent
Cooperation Treaty), firmato a Washington il 19 giugno 1970 e
successivi emendamenti, ratificato dall'Italia con legge 26 maggio
1978, n. 260;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il
Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, e successive modifiche e integrazioni (di
seguito Codice);
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visto, in particolare, l'art. 32, commi 16 e 17, che ha modificato
l'art. 55 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e inserito
l'art. 160-bis, prevedendo che una domanda internazionale di brevetto
contenente la designazione o l'elezione dell'Italia possa equivalere,
a determinate condizioni, ad una domanda di brevetto italiana per la
concessione del titolo, indipendentemente dalla designazione
dell'Organizzazione europea dei brevetti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio
2010, n. 33, recante il «Regolamento di attuazione del Codice della
proprietà industriale»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno
2008, recante «Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di
brevetto per invenzione industriale»;
Viste le Regulations under the Patent Cooperation Treaty, ultima
edizione, entrata in vigore il 1° luglio 2019;
Considerata la necessità di dare attuazione alla nuova procedura
di esame delle domande internazionali di brevetto presso l'UIBM
tramite un decreto del Ministero dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1

Ingresso della domanda internazionale
nella fase nazionale di fronte all'UIBM

1. L'ingresso nella fase nazionale di fronte all'UIBM per la
concessione di un brevetto per invenzione o per modello di utilità
è accettato esclusivamente per le domande internazionali di brevetto
depositate dal 1° luglio 2020 che contengono la designazione o
l'elezione dell'Italia indipendentemente dalla designazione
dell'Organizzazione europea dei brevetti.
2. L'ingresso nella fase nazionale avviene tramite il deposito
presso l'UIBM, entro il termine di trenta mesi dalla data di deposito
internazionale o dalla data di priorità, se rivendicata, della
richiesta di apertura della fase nazionale accompagnata dal testo
completo - descrizione, rivendicazioni, riassunto e eventuali disegni
- in lingua italiana della domanda internazionale di brevetto, come
pubblicata dall'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale, accompagnata dagli eventuali emendamenti alle
rivendicazioni apportati ai sensi dell'art. 19 del Trattato di
cooperazione in materia di brevetti, anche se pubblicati
successivamente, o apportati a seguito dell'esame preliminare
internazionale, ai sensi dell'art. 34 di tale Trattato, o apportati
ai sensi dell'art. 41 di tale Trattato.
3. La traduzione in lingua italiana della domanda internazionale
deve essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o
dal suo rappresentante.
4. Il termine dei trenta mesi per l'apertura della fase nazionale
di esame resta fermo anche nel caso in cui il rapporto di ricerca
internazionale non fosse ancora disponibile.
5. È fatta salva la possibilità di avvalersi dell'istituto della
continuazione della procedura, ai sensi dell'art. 192 del Codice.
6. Per l'ingresso nella fase nazionale non è ammesso il deposito
di documenti redatti in una lingua diversa dall'italiano. Si applica
l'art. 148, comma 5 e l'art. 4, comma 2, del decreto del Ministero
dello sviluppo economico 13 gennaio 2019, n. 33, recante il
regolamento di attuazione del Codice. Il termine per il deposito
della traduzione dei documenti di cui al comma 2 è di due mesi dalla
data di presentazione della richiesta di apertura della fase
nazionale. Detto termine non è prorogabile.

Art. 2

Ricevibilità della richiesta di apertura della fase nazionale e
diritti di deposito e di mantenimento

1. La domanda internazionale depositata in Italia, ai sensi
dell'art. 1, non è ricevibile se il richiedente non è
identificabile o non è raggiungibile. Per l'elezione del domicilio
si applica l'art. 147, commi da 3-bis a 3-quater, del Codice.
2. La domanda non è altresì ricevibile se non sono stati
depositati i documenti secondo le disposizioni di cui all'art.
160-bis, comma 1, del Codice e all'art. 1, comma 2, del presente
decreto, salva l'applicazione del comma 6.
3. I diritti di deposito e di mantenimento in vita sono corrisposti
nella misura prevista dalla tabella A del decreto 2 aprile 2007 per
le domande nazionali di brevetto per invenzione e per modello di
utilità. I diritti eventualmente dovuti per le rivendicazioni sono
calcolati in relazione alle rivendicazioni su cui è basata la fase
nazionale.
4. Se il deposito in Italia è a nome di un soggetto diverso da
quello risultante dalla pubblicazione della domanda internazionale,
il richiedente deve depositare prova di essere successore o avente
causa del richiedente la domanda internazionale. Il documento di
cessione può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta
cessione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 196, comma 1, lettera
a) del Codice.

Art. 3

Esame della domanda

1. L'ufficio avvia l'esame della domanda non prima dei trenta mesi
dalla data di deposito o dalla data di priorità, se rivendicata,
anche nel caso in cui la domanda venga presentata prima dei trenta
mesi, sulla base di quanto previsto dagli articoli 23 e 40 del
Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'avvio dell'esame
viene comunicato dall'ufficio al richiedente con la fissazione del
termine entro cui è ammesso il deposito della eventuale replica alle
obiezioni contenute nell'opinione scritta dell'Autorità
internazionale di ricerca e di esame.
2. Per le verifiche amministrative e l'esame sostanziale della
domanda si fa riferimento ai corrispondenti articoli del Codice, in
particolare, l'art. 170, comma 1, lettera b), nonchè gli articoli di
cui al capo II sezione IV e IV-bis, per le invenzioni industriali, e
sezione V per i modelli di utilità, e ai corrispondenti articoli del
suo regolamento di attuazione, in quanto applicabili.
3. All'esame della domanda di brevetto per invenzione industriale,
in particolare, si applicano le disposizioni vigenti per le domande
nazionali. L'esame si basa sul rapporto di ricerca internazionale e
sull'allegata opinione scritta di brevettabilità e sul rapporto
preliminare internazionale, messo a disposizione in lingua inglese
dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
4. È facoltà dell'esaminatore, ai fini della procedura nazionale
di esame, richiedere all'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale o al richiedente ulteriori precisazioni o documenti,
con traduzione in lingua italiana, relativi alla fase internazionale
di esame, compreso il documento di priorità.

Art. 4

Modalità procedurali di presentazione delle domande

1. Le modalità pratiche di presentazione delle domande tramite il
sistema di deposito on-line dell'UIBM o tramite le Camere di
commercio, l'adozione dei moduli di deposito e ogni ulteriore
dettaglio per l'attuazione della procedura di esame nazionale delle
domande internazionali di brevetto, sono definiti con successive
circolari del direttore generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo
economico.

Roma, 13 novembre 2019

Il Ministro: Patuanelli