Serie Generale n. 279 del 29-11-2022
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 luglio 2022, n. 180
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprieta' industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullita' e decadenza dei marchi. (22G00183) (GU Serie Generale n.279 del 29-11-2022)
Nota: note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2022

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visti, in particolare, gli articoli 147, 184-quater, comma 5,
184-septies, comma 1, lettera g) e 184-nonies del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro
dello sviluppo economico vengano stabilite le modalità di deposito
delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi
notificati, l'ammontare massimo del rimborso delle spese per
rappresentanza professionale nel procedimento di decadenza o nullità
poste a carico della parte soccombente, altri casi di sospensione del
procedimento e le modalità di applicazione delle disposizioni
inerenti il procedimento di nullità e decadenza;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, recante
modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e,
in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al Governo per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa,
nonchè per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul
marchio comunitario;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa
nonchè per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul
marchio comunitario;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio
2010, n. 33, recante regolamento di attuazione del Codice della
proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno
2021, n. 119, recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di
attuazione del codice della proprietà industriale;
Considerata la necessità di apportare le modifiche al regolamento
di attuazione del Codice della proprietà industriale a seguito
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n.
15;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con lettera n. 5437 del 7 giugno 2022;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 44
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 44 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il
regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale,
adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito
«Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale»,
al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) i provvedimenti di decadenza e nullità di un marchio
registrato divenuti inoppugnabili.».

Art. 2

Inserimento degli articoli 63-bis, 63-ter, 63-quater, 63-quinquies,
63-sexies, 63-septies, 63-octies, 63-nonies, 63-decies,
63-undecies, 63-duodecies e 63-terdecies nel decreto 13 gennaio
2010, n. 33

1. Dopo l'articolo 63 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 63-bis (Istanza di decadenza, nullità o trasferimento). -
1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter del Codice
possono presentare istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per
l'accertamento della nullità, della decadenza, ovvero di entrambe,
di un marchio d'impresa registrato in corso di validità.
2. L'istanza, recante i dati di cui all'articolo 184-bis, comma
4, del Codice, contiene:
a) l'identificazione dell'istante e del suo eventuale
rappresentante ai sensi dell'articolo 201 del Codice mediante
l'indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva,
nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e
nazionalità della persona giuridica o dell'ente istante, di uno o
più recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica
ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e
l'elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del
Codice;
b) l'identificazione della registrazione nazionale o
internazionale estesa all'Italia contro cui viene proposta l'istanza,
mediante l'indicazione:
1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del
numero, data di deposito e di eventuale priorità e data di
registrazione;
2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le
classi, nei confronti dei quali è proposta l'istanza;
c) i motivi su cui si basa l'istanza di decadenza o di
nullità, ai sensi dei commi 2 e 3 all'articolo 184-bis del Codice;
d) la firma dell'istante o del suo rappresentante.
3. L'istanza contiene inoltre, ove si fondi su un marchio o
diritto anteriore:
a) nel caso di marchi anteriori registrati:
1) l'indicazione che si tratta di un marchio nazionale,
dell'Unione europea o internazionale che designa l'Italia, la
rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di
deposito della domanda e di eventuale priorità o preesistenza e di
registrazione;
2) se il marchio è stato oggetto di cessione parziale,
limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa
specificazione;
b) nel caso di marchi notoriamente conosciuti ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera f) del Codice, la rappresentazione
del marchio e l'indicazione dell'estensione geografica di tale
notorietà;
c) nel caso di marchi depositati da un agente senza il
consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare:
1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla
lettera a);
2) per i marchi non registrati, la rappresentazione e
l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del
diritto;
d) nel caso dei diritti di cui all'articolo 14, comma 1,
lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies), del Codice:
1) l'indicazione della natura del diritto protetto,
precisando se si tratti di denominazione d'origine, indicazione
geografica, menzione tradizionale per i vini, specialità
tradizionale garantita, denominazione di varietà vegetale
registrata;
2) la rappresentazione del segno, il numero e la data di
presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza, la data
di decorrenza della protezione;
3) l'indicazione del territorio in cui è rivendicata la
protezione del diritto (Italia o Unione europea) ed i riferimenti
normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.
4. Nel caso di decadenza, oltre alle condizioni di cui al comma
2, l'istanza contiene l'eventuale data, anteriore al deposito, alla
quale è maturata la decadenza, ai sensi dell'articolo 184-sexies,
comma 2, del Codice.
5. All'istanza è allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento
dei diritti di deposito.
6. In deroga all'articolo 42, nel procedimento di decadenza e
nullità non è ammessa la riserva di deposito di documentazione
successivamente al deposito della istanza.
Art. 63-ter (Modalità di deposito della istanza di decadenza,
nullità o trasferimento e della documentazione successiva). - 1.
All'istanza di decadenza, nullità o trasferimento si applicano le
disposizioni in materia di modalità di deposito di cui all'articolo
147.
Art. 63-quater (Verifica della ricevibilità ed ammissibilita').
- 1. Verificato l'avvenuto pagamento del diritto di deposito
dell'istanza, l'Ufficio procede all'esame della ricevibilità ed
ammissibilità dell'istanza ai sensi degli articoli 148, comma 1, e
184-bis del Codice. Se il pagamento del diritto di deposito risulta
omesso o irregolare, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere
alla regolarizzazione, soggetta a diritto di mora in caso di
pagamento tardivo, entro il termine di due mesi. Se il richiedente
effettua o regolarizza il pagamento, l'Ufficio riconosce, quale data
di deposito dell'istanza di decadenza o nullità, la data in cui è
stata effettuata la regolarizzazione. Se il richiedente non ottempera
entro il termine assegnato l'istanza si considera ritirata.
2. L'istanza è irricevibile se:
a) l'istante o il suo rappresentante risultano non
identificabili o non raggiungibili ai sensi dell'articolo 148, comma
1, del Codice;
b) non è redatta compilando il modulo predisposto dall'Ufficio
in lingua italiana e in tal caso non è depositata contestuale
traduzione ai sensi dell'articolo 6.
3. L'istanza è inammissibile se:
a) è diretta contro una registrazione inesistente o non più
in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;
b) non contiene l'identificazione del marchio contestato e del
suo titolare ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 2;
c) non contiene o fa valere motivi di decadenza o nullità
diversi da quelli previsti dall'articolo 184-bis, commi 2 e 3, del
Codice;
d) è fondata su un diritto anteriore e non contiene
l'identificazione del diritto, ai sensi dell'articolo 63-bis, comma
3, o tale diritto non è anteriore;
e) l'istante non è legittimato ai sensi dell'articolo 184-ter,
comma 1, lettere b) e c), del Codice;
f) è fondata sul mancato uso, ai sensi dell'articolo 24 del
Codice, di un marchio che, alla data dell'istanza, è registrato da
meno di cinque anni;
g) è stata depositata da un mandatario e non è stato
contestualmente depositato l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo
201 del Codice;
h) è omessa la firma dell'istante o del suo mandatario.
4. L'istanza è altresì inammissibile se è rivolta contro una
pluralità di registrazioni o se fa valere contestualmente motivi di
decadenza e nullità e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di
limitare l'oggetto dell'istanza entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'istante non
accoglie l'invito.
Art. 63-quinquies (Fase in contraddittorio). - 1. L'Ufficio, dopo
le verifiche di cui all'articolo 63-quater, comunica alle parti
l'avvio del procedimento, trasmettendo loro l'istanza di decadenza o
nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di
conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di
comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino
a un anno, su istanza congiunta delle parti.
2. In assenza di accordo entro il termine previsto dal comma 1,
l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di
sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni e
dell'eventuale istanza prevista dall'articolo 184-quinquies del
Codice.
3. Decorso il termine assegnato ai sensi del comma 2:
a) se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni
e l'eventuale richiesta di prova d'uso, l'Ufficio le trasmette
all'istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare.
Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del
marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. La
richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore è sempre soggetta
alla verifica di ammissibilità ai sensi dell'articolo 184-quinquies
del Codice;
b) se il titolare del marchio non presenta deduzioni, l'Ufficio
procede alla decisione.
Art. 63-sexies (Fase di merito). - 1. Al termine della fase
istruttoria, le istanze di nullità o decadenza sono decise secondo
il criterio cronologico di deposito dell'istanza.
2. L'Ufficio può disporre in ogni fase del procedimento la
riunione dei procedimenti aventi ad oggetto lo stesso marchio.
3. Quando l'istanza di nullità si fonda su una pluralità di
motivi di cui all'articolo 184-bis, comma 3, del Codice, l'Ufficio
esamina con priorità quelli nell'ordine previsti alle lettere a),
c), se richiesto il trasferimento del marchio, e b).
Art. 63-septies (Prova d'uso). - 1. Nei procedimenti di decadenza
per non uso del marchio ai sensi dell'articolo 24 del Codice, se il
titolare del marchio contestato non fornisce la prova dell'uso entro
il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l'Ufficio
accoglie l'istanza.
2. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basati su
marchi anteriori, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera
b), del Codice, se l'istante non fornisce la prova dell'uso entro il
termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l'Ufficio
respinge l'istanza ai sensi dell'articolo 184-quinquies, comma 3, del
Codice.
3. Ai fini della prova dell'uso si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 53, comma 4.
Art. 63-octies (Sospensione). - 1. Oltre ai casi previsti
all'articolo 184-septies del Codice, il procedimento di decadenza o
nullità è sospeso nei seguenti casi:
a) durante il termine concesso alle parti per pervenire ad un
accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 63-quinquies, comma
1;
b) quando le parti ne fanno richiesta congiunta, in ogni fase
del procedimento, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;
c) su domanda del titolare del marchio contestato, quando è
pendente, dinanzi all'Ufficio europeo per la proprietà
intellettuale, un procedimento di decadenza o di nullità del marchio
dell'Unione europea sul quale si fonda l'istanza, fino a che il
relativo provvedimento diviene inoppugnabile;
d) nel caso di trasferimento del marchio anteriore su cui si
fonda l'istanza di nullità, fino alla scadenza del termine di
sessanta giorni assegnato dall'Ufficio al successore nel diritto per
fornire la prova del trasferimento;
e) in caso di morte o di perdita della capacità di agire del
titolare del marchio contestato o quando detto titolare è sottoposto
a procedura di liquidazione giudiziale o quando è emessa nei suoi
confronti una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;
f) in caso di morte del rappresentante del titolare del marchio
contestato o in caso di sopravvenuta impossibilità di
rappresentarlo.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), se il titolare non
produce la prova del trasferimento, il procedimento prosegue tra le
parti originarie. Se l'istante dichiara la sopravvenuta carenza di
legittimazione ad agire, l'Ufficio lo avvisa che, se l'istanza non è
ritirata entro trenta giorni, essa è respinta ai sensi dell'articolo
173, comma 7, del Codice.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettere e) ed f), i termini non
ancora scaduti alla data in cui si è verificata la causa di
sospensione ricominciano a decorrere dalla data in cui l'Ufficio
comunica la prosecuzione del procedimento.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera f), il procedimento è
sospeso per il termine massimo di tre mesi decorsi i quali, se il
rappresentante non è sostituito o non è cessata la causa di
sospensione, il procedimento prosegue nei confronti del
rappresentato. Se la nomina di un rappresentante è obbligatoria ai
sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice in quanto il
titolare non ha nè il domicilio nè la sede nello Spazio economico
europeo, l'Ufficio informa il titolare che la richiesta sarà
respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice in mancanza
della nomina di un rappresentante entro tre mesi. Nel caso di marchio
registrato, le comunicazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo
147, comma 3-quater, del Codice.
Art. 63-nonies (Accesso agli atti). - 1. Le modalità di accesso
e di estrazione di copia della documentazione contenuta nel fascicolo
relativo all'istanza di decadenza o nullità sono disciplinate dalle
disposizioni contenute nell'articolo 33.
Art. 63-decies (Decisione). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e
marchi emette la decisione entro ventiquattro mesi dalla data di
deposito dell'istanza, salvi i periodi di sospensione.
2. Con la decisione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
provvede sulle spese conformemente all'articolo 184-quater, comma 6,
ivi incluse, entro il limite di 600,00 euro, le spese di
rappresentanza professionale.
3. La decisione è comunicata alle parti del procedimento.
4. Le decisioni sulla nullità e decadenza sono pubbliche e si
applica l'articolo 33.
Art. 63-undecies (Estinzione e rinuncia). - 1. Il procedimento di
decadenza o nullità si estingue nei casi previsti all'articolo
184-octies del Codice.
2. La rinuncia totale o parziale a un marchio oggetto di un
procedimento di decadenza o nullità è trasmessa dall'Ufficio alla
controparte con l'invito a comunicare all'Ufficio l'eventuale
accettazione entro il termine di trenta giorni.
3. La comunicazione di accettazione è annotata nel registro e
produce gli effetti del ritiro dell'istanza di decadenza o nullità.
4. Nel procedimento di decadenza, se non interviene alcuna
comunicazione ai sensi del comma 2, gli effetti dell'atto di rinuncia
rimangono sospesi e il procedimento di decadenza prosegue.
5. Nel procedimento di nullità, se non interviene alcuna
comunicazione ai sensi del comma 2 o se l'istante non manifesta un
interesse specifico alla prosecuzione del procedimento, la rinuncia
è annotata nel registro ed il procedimento di nullità si estingue
ai sensi dell'articolo 184-octies, comma 1, lettera g), del Codice,
limitatamente ai prodotti o servizi non rinunciati, in caso di
rinuncia parziale.
Art. 63-duodecies (Proroga). - 1. Ai procedimenti di decadenza o
nullità si applica l'articolo 191 del Codice, mentre non si applica
l'articolo 192 del Codice.
Art. 63-terdecies (Correzioni ed integrazioni). - 1. Fatto salvo
il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni
nè integrazioni all'istanza di nullità o decadenza o alla
documentazione già depositata, eccetto il caso in cui sono
presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.».

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 luglio 2022

Il Ministro: Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, reg.ne n. 1052