Serie Generale n. 88 del 15-4-1996
SUPPLEMENTI ORDINARI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 198
Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round. (GU Serie Generale n.88 del 15-04-1996 - Suppl. Ordinario n. 64)
Nota: note: Entrata in vigore del decreto: 16/4/1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 1994, n. 747, recante ratifica ed
esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati
dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, ed in
particolare l'art.3 recante delega al Governo per l'adeguamento della
legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le
prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio;
Viste le leggi 13 luglio 1995, n. 295, e 22 febbraio 1996, n. 73;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 marzo 1996;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

1. L'art. 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa
registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del
marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio
consenso, di usare:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a
quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti
o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza
fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi,
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti
o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di
rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre
indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza
del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in
particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle
loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o
di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi
contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti
contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella
corrispondenza commerciale e nella pubblicità.".

Art. 2.

1. All'art. 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Salvo il disposto dell'art. 1, comma 1, lettera c), la
registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi
indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi
affini.".

Art. 3.

1. L'art. 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Non sono nuovi, ai sensi del precedente articolo 16,
i segni che alla data del deposito della domanda:
a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o
segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio
o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a
causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o
affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il
marchio che ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di
Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente
conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della
notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del
marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di
esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità.
L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante
causa non è di ostacolo alla registrazione;
c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a
causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o
affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i
prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso
precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o
importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso
precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa
non è di ostacolo alla registrazione;
d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello
Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in
data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un
diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione
di anteriorità, per prodotti o servizi identici;
e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda
depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida
rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi identici o
affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni;
f) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità
il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se
si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per
non uso ai sensi del successivo art. 42 al momento della proposizione
della domanda principale o riconvenzionale di nullità;
g) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato
nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda
depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in
forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida
rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi non affini,
quando il marchio anteriore goda nella Comunità economica europea,
se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello
successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o
recherebbe pregiudizio agli stessi;
h) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente
conosciuto ai sensi dell'art. 6-bis della Convenzione di Unione di
Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o servizi
non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto g).
2. Ai fini previsti dal comma 1, lettere d), e e g), le domande
anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto
riserva della conseguente registrazione.".

Art. 4.

1. L'art. 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. La registrazione di marchio a favore di stranieri
che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui
provengono i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso,
puo essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti
accordano ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.
2. Ai cittadini degli Stati che hanno ratificato e dato esecuzione
all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, è
accordato il trattamento previsto per i cittadini italiani.
3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono,
abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio
dello Stato, in materia di marchi, si intendono estesi ai cittadini
italiani.".

Art. 5.

1. All'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi
dell'art. 17, comma 1, lettere d), e), g) e h), e il titolare di un
diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i
quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone
a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o
simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del
marchio posteriore nè opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o
servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla
base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il
caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il
titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello
anteriore o alla continuazione del preuso.".

Art. 6.

1. Dopo l'art. 58 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 58-bis. - 1. Qualora una parte abbia fornito seri indizi
sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato
documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che
confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga
l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite
interrogatorio della controparte. Può ottenere altresì che il
giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei
soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o
dei servizi che costituiscono la contraffazione.
2. Il giudice nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta
le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate,
sentita la controparte.".

Art. 7.

1. L'art. 61 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 61. - 1. Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in
corso di registrazione può chiedere che sia disposta la descrizione
o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti
violazione di tali diritti, nonchè dei mezzi adibiti alla produzione
dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata
violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a
garantire la tutela delle informazioni riservate.".

Art. 8.

1. L'art. 62 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 62. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dai commi
successivi, i procedimenti di cui all'art. 61 sono disciplinati dalle
norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di
ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più
periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura.
3 Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ed a essere assistiti
da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 693
del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di
procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve
valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione
del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto
degli articoli 669-octies, 669-novies, 669-undecies e 675 del codice
di procedura civile.
5. Decorso il termine dell'art. 675 del codice di procedura civile
possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro
già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo
stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice
di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel
corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di
oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio
dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti
provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso
personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione,
con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo
cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono
stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle
operazioni stesse a pena di inefficacia.".

Art. 9.

1. L'art. 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 63. - 1. Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in
corso di registrazione può chiedere che sia disposta l'inibitoria
della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce
contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.".

Art. 10.

1. All'art. 24 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto il
seguente comma:
"4-bis. Salvo il disposto dell'art. 2, comma 2, in caso di
denominazioni di origine, o di indicazioni geografiche omonime, il
riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali determina le
condizioni pratiche che, introducendo idonei elementi di
differenziazione, siano atte a consentire che i produttori
interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non
siano tratti in inganno.".

Art. 11.

1. All'art. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e
successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"La tassa di concessione per i disegni tessili può essere pagata
in rate annuali.".
2. All'art. 10 del titolo IV delle tariffe allegate al decreto
ministeriale 28 dicembre 1995, il punto 2 è sostituito dal
seguente: "2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:
a) per la domanda di brevetto 50.000;
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una
unica soluzione 1.000.000;
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in
tre rate:
a) rata per il I quinquennio 500.000;
b) rata per il Il quinquennio 600.000;
c) rata per il III quinquennio 1.000.000;
d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale
la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno 100.000;
e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di
modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto
1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione
2.000.000;
f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di
modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto
1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:
1) rata per I quinquennio 600.000;
2) rata per II quinquennio 1.000.000;
3) rata per III quinquennio 1.500.000;
g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di
disegni tessili, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto
1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente,
per ciascun anno 150.000.".
3. Alle note dell'art. 10, titolo IV, punto 2, delle tariffe
allegate al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, è aggiunta la
seguente nota:
"6-bis. All'atto del deposito di una domanda di brevetto per
disegno tessile deve essere pagata la tassa di rilascio equivalente
alla prima annualità; le annualità successive devono essere
corrisposte entro il mese in cui ha termine il precedente anno.
Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei
mesi successivi con l'applicazione della sovratassa di cui al comma
3, lettera b).".

Art. 12.

1. Dopo l'art. 1 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. In particolare il brevetto conferisce al titolare
i seguenti diritti esclusivi:
a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare
ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in
commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di
vietare ai terzi, salvo suo consenso, di applicare il procedimento,
nonchè di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali
fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in
questione.".

Art. 13.

1. Il comma 2 dell'art. 2586 del codice civile è abrogato.
2. L'art. 2 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto
identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si
presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento,
alternativamente:
a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto
identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il
titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a
determinare il procedimento effettivamente attuato.
2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo
interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi
segreti di fabbricazione e commerciali.".

Art. 14.

1. Dopo l'art. 6 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis - 1. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice
civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi
oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo
contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali
ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo
controllo di un concorrente ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o
nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi,
generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo
controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi
oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo
contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o
di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole
impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione
dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o
agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.".

Art. 15.

1. All'art. 13, comma 1, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "la
cui pubblicazione o".

Art. 16.

1. L'art. 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 53. - 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello
Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri
dell'Unione europea e/o da quelli membri dell'Organizzazione mondiale
del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.".

Art. 17.

1. L'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 54. - 1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del
brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se
questo termine scade successivamente al precedente, qualora il
titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo
di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione
brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando
oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea e/o in uno
Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ovvero
l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con
i bisogni del Paese, puo essere concessa licenza obbligatoria per
l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni
interessato che ne faccia richiesta.
2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente
venire concessa:
a) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre
anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del paese;
b) se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere
utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto
concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può
essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura
necessaria a sfruttare l'invenzione, purchè questa rappresenti,
rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso
tecnico di considerevole rilevanza economica. Salvo il disposto
dell'art. 54-bis, comma 5, la licenza così ottenuta non è cedibile
se non unitamente alla cessione del brevetto sull'invenzione
dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha
diritto a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a
condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.
3. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai
sensi dei precedenti commi, deve provare di essersi preventivamente
rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da
questi una licenza contrattuale a eque condizioni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
invenzioni brevettate appartenenti all'Amministrazione militare e a
quelle tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del presente decreto.".

Art. 18.

1. All'art. 54-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
"La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento
dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del
mercato interno.".

Art. 19.

1. Per il procedimento di concessione della licenza obbligatoria
restano ferme le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360.
2. Dopo l'art. 54-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive modificazioni, è posto il seguente art. 54-quater che
sostituisce quello abrogato dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 360:
"Art. 54-quater. - 1. Nel decreto di concessione della licenza
vengono determinati l'ambito, la durata, le modalità per
l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è
subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la
misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di
opposizione la misura e le modalità di pagamento del compenso sono
determinate a norma dell'art. 50, secondo comma.
2. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su
richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano
validi motivi al riguardo.
3. Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo
comma.
4. La licenza è revocata con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le
condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il
titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso
nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il
titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza
obbligatoria, o il suo avente causa, conceda a terzi l'uso del
brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite
per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla
licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.
5. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti
adottati è effettuata a cura dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
6. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione
delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la
variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e
annotati nel registro dei brevetti.".

Art. 20.

1. Dopo l'art. 54-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127,
e successive modificazioni, è aggiunto il seguente art. 54-quinquies
che sostituisce quello abrogato dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 360:
"Art. 54-quinquies. - 1. La licenza obbligatoria è altresì
revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, se e quando le circostanze che ne hanno determinato
la concessione cessano di esistere ed è improbabile che tornino a
verificarsi.
2. La revoca puo essere richiesta dal titolare del brevetto con
istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi che ne dà
pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro
sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, può opporsi
motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio
italiano brevetti e marchi. Si applicano gli articoli 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360.
3. In caso di revoca colui che aveva ottenuto la licenza può
attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o
in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.".

Art. 21.

1. L'art. 54-sexies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e
successive modificazioni, è abrogato.

Art. 22.

1. All'art. 60 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal
seguente:
"L'espropriazione può essere limitata al diritto di usare
dell'invenzione per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni
contenute negli articoli 54-quater e seguenti in quanto
compatibili.".

Art. 23.

1. L'art. 77 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 77. - 1. L'onere di provare la nullità o la decadenza di un
brevetto per l'invenzione industriale incombe in ogni caso a chi
impugna il brevetto e l'onere di provare la contraffazione incombe al
titolare del brevetto.
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza
delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o
informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,
essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che
acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte.
Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi
per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e
distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la
contraffazione.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra adotta
le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate,
sentita la controparte.
4. Nella materia di cui al presente decreto, il consulente tecnico
d'ufficio può ricevere documenti inerenti ai quesiti posti dal
giudice anche se non ancora prodotti in causa. Ciascuna parte può
nominare anche più di un consulente.".

Art. 24.

1. L'art. 81 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 81. - 1. Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione
industriale può chiedere che sia disposta la descrizione o il
sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti prodotti in violazione di
tali diritti, nonchè dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi
e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono
adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela
delle informazioni riservate.".

Art. 25.

1. L'art. 82 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 82. - 1. Salvo quanto diversamente disposto dai commi
successivi, i procedimenti di cui all'art. 81 sono disciplinati dalle
norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di
ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più
periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ed a essere assistiti
da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 di cui all'art.
693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice
di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve
valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione
del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto di
cui agli articoli 669-octies, 669-novies, 669-undecies e 675 del
codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'art. 675 del codice di procedura
civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di
sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre
fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di
chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di
descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di
oggetti prodotti offerti, importati o messi in commercio dalla parte
nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e
purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale
delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli
oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro
quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di
inefficacia.".

Art. 26.

1. L'art. 83 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 83. - 1. Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione
industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della
fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce
contraffazione del brevetto, secondo le norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.".

Art. 27.

1. L'art. 83-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 83-bis . - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 81, 82 e
83 possono essere chiesti dal momento in cui la domanda è resa
accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone alle quali
la domanda è stata notificata ai sensi dell'art. 4.".

Art. 28.

1. L'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, è sostituito dal
seguente:
"Art. 5 (Riconoscimento dei diritti) . - 1. I diritti esclusivi di
cui all'art. 4 sono riconosciuti quando:
a) la topografia risponda ai requisiti di cui all'art. 2;
b) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la
topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale
in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il
termine di cui all'art. 7;
c) al momento del primo sfruttamento commerciale o della
richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:
1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato
membro dell'Unione europea;
2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte
dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 o di
una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui
l'Italia abbia aderito;
3) cittadino o persona giuridica ovvero residente o avente uno
stabilimento serio ed effettivo per la creazione delle topografie o
per la produzione di circuiti integrati nel territorio di uno degli
Stati di cui ai punti 1 e 2;
4) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali
l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per
la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su
base di reciprocità, se la protezione accordata dalla legge
dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane
è analoga alla protezione prevista dalla presente legge."

Art. 29.

1. All'art. 18 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
" 3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 7
avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un
prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare
della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore
della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque
condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti
dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare
della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale
si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54-quater e
quinquies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.".

Art. 30.

1. All'art. 19 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 2 è
sostituito dal seguente ed è aggiunto, in fine, il seguente comma 2-
bis:
" 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione
dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e
delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha
diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal
momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona
fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente.
2-bis. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e
le modalità di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al
prezzo di mercato si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive
modificazioni.".

Art. 31.

1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un
paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare
un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o
caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente
all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali,
umani e di tradizione.
2. Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 2, del codice civile e le
disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio
anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di
concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso
di indicazioni geografiche, nonchè l'uso di qualsiasi mezzo nella
designazione o presentazione di un prodotto che indichino o
suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa
dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità
che sono proprie dei prodotti che provengono da una località
designata da un indicazione geografica.
3. La tutela di cui al comma 2 non permette di vietare ai terzi
l'uso nell'attività economica del proprio nome, o del nome del
proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia
usato in modo da ingannare il pubblico.

Art. 32.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CLÒ, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
AGNELLI, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO