Serie Generale n. 257 del 3-11-2023
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 28 settembre 2023
Adozione delle linee guida con le quali sono individuati i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le universita', gli enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i soggetti finanziatori di attivita' di ricerca. (23A06008) (GU Serie Generale n.257 del 03-11-2023)

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
«Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 24 luglio 2023, n. 102, recante «Modifiche al Codice
della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30»;
Visto l'art. 3 della predetta legge n. 102 del 2023 in materia di
titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed
enti di ricerca, che ha sostituito l'art. 65 del codice di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal
Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021, Missione 1, Componente 2,
«Riforma del sistema della proprietà industriale», che prevede che
la riforma del sistema della proprietà industriale sia attuata con
l'approvazione della modifica del citato Codice della proprietà
industriale e dei relativi provvedimenti attuativi entro il 30
settembre 2023;
Visto il comma 5 dell'art. 65 del codice della proprietà
industriale, che prevede che con decreto del Ministro delle imprese e
del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge n. 102 del 2023, siano emanate delle linee guida con le
quali sono individuati i principi e i criteri specifici per la
regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le università, gli
enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) e i soggetti finanziatori di attività
di ricerca;
Ritenuto opportuno procedere all'emanazione delle citate linee
guida che rappresentano uno dei predetti provvedimenti attuativi da
approvare entro il 30 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1

1. Sono adottate le linee guida, riportate in allegato 1, che
individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione
dei rapporti contrattuali di cui all'art. 65, comma 5, del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dall'art. 3,
comma 1, della legge 24 luglio 2023, n. 102.
2. Al fine di rendere agevole ai soggetti interessati
l'applicazione delle linee guida di cui al comma 1, sui siti
istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del
Ministero dell'università e della ricerca e dell'ufficio italiano
brevetti e marchi possono essere pubblicati esempi di clausole
liberamente utilizzabili dai soggetti interessati nella definizione
dei rapporti contrattuali di cui all'art. 65, comma 5, del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dall'art. 3,
comma 1, della legge 24 luglio 2023, n. 102.
Roma, 28 settembre 2023

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Il Ministro dell'università
e della ricerca
Bernini

Allegato 1

LINEE GUIDA
art. 65, comma 5, della legge 24 luglio 2023, n. 102
«Modifiche al codice della proprietà industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»

1. Premesse
La legge 24 luglio 2023, n. 102, recante modifiche al codice
della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, ha interamente modificato l'art. 65,
disciplinante la titolarità dei diritti di proprietà industriale
delle invenzioni dei ricercatori delle Università, anche non statali
legalmente riconosciute, degli enti pubblici di ricerca e degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
L'intervento rappresenta una delle riforme previste dal PNRR ed è il
principale intervento indicato nelle «Linee di intervento strategiche
sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023» adottate con
decreto ministeriale il 23 giugno 2021 a seguito di una consultazione
pubblica condotta dal Ministero delle imprese e del made in Italy.
Esse prevedono, anche sulla base delle proposte ricevute nel corso
della stessa consultazione, di abolire il cosiddetto «professor
privilege» risultante dall'assetto dettato dall'allora vigente art.
65 c.p.i.
Ribaltando il precedente regime, l'art. 65 prevede ora che
«quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o
d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche
non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un
istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonchè
nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti
nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza
dell'inventore», salvo il diritto spettante a quest'ultimo, di
esserne riconosciuto autore, secondo la disciplina dettata dal
medesimo articolo.
Il successivo comma 5 del summenzionato art. 65 prevede, infine,
che i diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di
attività di ricerca svolta da un'Università, anche non statale
legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un IRCCS,
finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, siano
disciplinati da accordi ad uopo stipulati tra le parti, redatti sulla
base delle presenti linee guida, che individuano i principi e i
criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali,
allorchè oggetto dell'accordo sia un'attività di ricerca
commissionata, anche al fine di agevolare i percorsi di trasferimento
tecnologico e di valorizzazione delle invenzioni.
2. Campo di applicazione
I criteri, i principi, le metodologie e gli schemi contenuti
nelle presenti linee guida possono essere presi in considerazione nei
casi di attività di ricerca commissionata, intendendosi per tale
quella particolare tipologia di ricerca finanziata, in tutto o in
parte, da soggetti terzi diversi dalle Università, anche non statali
legalmente riconosciute, dagli enti pubblici di ricerca e dagli
IRCCS, che si svolge secondo una finalità orientata dal soggetto
finanziatore per rispondere ad una sua necessità.
Le presenti linee guida non riguardano, pertanto, questioni che
non siano strettamente connesse con la protezione, lo sfruttamento e
la diffusione dei risultati in quanto suscettibili di qualche forma
di protezione ai sensi del codice della proprietà industriale.
Resta inteso, inoltre, che le parti sono libere di individuare il
miglior assetto di interessi per la loro relazione contrattuale,
essendo le linee guida destinate a orientare la negoziazione secondo
scenari alternativi che le parti possono valutare in funzione della
concreta tipologia di ricerca e degli effettivi interessi coinvolti.
3. Definizioni
Ai fini delle presenti linee guida si intendono:
per «Ente», gli enti di cui all'art. 65 comma 1 c.p.i. cui
viene commissionata una attività di ricerca: le Università, anche
non statali legalmente riconosciute (di seguito anche solo
«Universita'»), gli enti pubblici di ricerca (di seguito anche solo
«EPR»), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di
seguito anche solo «IRCSS»);.
per «soggetto finanziatore», il soggetto, diverso da quelli di
cui all'art. 65, comma 1, del c.p.i. (ovvero Università, EPR e
IRCSS), che commissiona l'attività di ricerca e provvede, in tutto o
in parte, al relativo finanziamento.
4. Principi
Anche in ragione dell'utilità che il soggetto finanziatore si
attende e delle prospettive di sfruttamento industriale, i risultati
della ricerca commissionata possono formare oggetto di diritti di
proprietà industriale, ed è quindi essenziale garantire
un'equilibrata composizione degli interessi delle parti. Infatti,
fermo restando il principio della libertà negoziale tra le parti,
generalmente l'interesse primario (ancorchè non esclusivo) delle
strutture di ricerca è quello di dare visibilità alla propria
attività inventiva e di disseminarne i risultati in modo tale da non
pregiudicarne la protezione. L'interesse prioritario dei soggetti
finanziatori, invece, è quello di disporre liberamente e fin da
subito dei risultati della ricerca commissionata, per valorizzarla
sotto il profilo industriale e commerciale, escludendo il rischio che
la gestione dei risultati della ricerca possa rallentare la propria
attività o che tali risultati possano avvantaggiare un concorrente,
con conseguente pregiudizio economico.
5. Identificazione delle fattispecie contrattuali di ricerca
commissionata ai fini della disciplina dei diritti di proprietà
intellettuale
Ricorrono nella prassi diverse fattispecie contrattuali cui
possono essere ricondotti i rapporti di ricerca commissionata. Queste
possono così esemplificarsi:
a) contratto avente ad oggetto attività di servizio;
b) contratto avente ad oggetto attività di sviluppo;
c) contratto avente ad oggetto attività di ricerca innovativa.
Benchè in tutti i casi sopra indicati vi sia formalmente un
rapporto contrattuale di commessa, variamente denominato,
l'intensità dell'attività di ricerca varia. Con essa cambiano
altresì sia le necessità di conoscenze pregresse delle parti, sia
la previsione di nuova conoscenza, eventualmente proteggibile
mediante diritti di proprietà industriale e, per quanto più nello
specifico riguarda le presenti linee guida, da brevetti.
5.1 Attività di servizio
Nell'ambito di un contratto di «servizio», il soggetto
finanziatore:
a) chiede all'ente la realizzazione di un'attività standard,
con impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate e
routinarie;
b) chiede che le vengano forniti i risultati delle attività
svolte;
c) enfatizza il proprio ruolo di cliente nei confronti del
fornitore dei servizi richiesti.
Può essere letta in questa luce l'esecuzione di analisi,
sintesi, test, misurazioni, caratterizzazioni, indagini che non
prevedano apporti specificamente originali e inventivi da parte del
ricercatore dell'ente (ad es. l'analisi routinaria anche se complessa
di un prodotto o per la quale occorre una strumentazione non in
dotazione al soggetto finanziatore), ovvero la preparazione di
prodotti noti/standard, ovvero la raccolta di dati.
Nel contesto di tale tipologia contrattuale, i risultati attesi
sono rappresentati da dati e relazioni di carattere scientifico. Un
risultato che abbia i requisiti di protezione brevettuale rappresenta
pertanto, di solito, in questi casi, un risultato inusuale.
5.2 Attività di sviluppo
Questa tipologia contrattuale ha in genere come oggetto la
ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione o selezione di
prodotti/processi o applicazioni già in fase di sviluppo presso lo
stesso soggetto finanziatore, che normalmente dispone di conoscenze
pregresse di natura proprietaria e talvolta anche già protette da
forme di privativa.
In un contratto di questo tipo, il soggetto finanziatore ha
concepito autonomamente l'idea progettuale che sarà sviluppata
nell'ambito della collaborazione, ovvero realizzato la tecnologia che
si intende applicare e chiede ente un intervento qualificato volto
all'ottimizzazione, validazione, raffinamento o completamento
dell'idea/tecnologia.
La generazione di nuova proprietà industriale rappresenta un
esito possibile delle attività di ricerca e si rivela generalmente
correlata all'innovazione preesistente del soggetto finanziatore e in
alcuni casi costituisce invece un trovato autonomo.
5.3 Attività di ricerca innovativa
In questo tipo di contratto, oggetto del rapporto sono
generalmente progetti con una marcata propensione all'innovazione,
quali, ad esempio, ricerche che portino alla soluzione di un problema
tecnico o ad un nuovo prodotto o nuovo uso di un
prodotto/applicazione del soggetto finanziatore.
In siffatte ipotesi, il contributo di innovazione dell'ente è
particolarmente rilevante poichè, fermo restando il finanziamento e
l'indirizzo applicativo dato dal soggetto finanziatore, la soluzione
scaturente è pienamente frutto delle conoscenze e della capacità
inventiva del ricercatore o del gruppo incaricato delle attività di
ricerca.
La generazione di nuova proprietà industriale è solitamente un
risultato contemplato dal programma contrattuale e rappresenta un
esito molto probabile e atteso delle attività di ricerca. Può
accadere che il contributo innovativo derivi dalle conoscenze
tecnologiche indifferenziate pregresse sia del soggetto finanziatore
che dell'ente ed è frutto dell'applicazione di conoscenze
accademiche alle tecnologie e alle problematiche aziendali, anche in
combinazione con le conoscenze del soggetto finanziatore.
6. Aspetti inderogabili da disciplinare
Il contratto tra le parti deve essere stipulato antecedentemente
all'avvio dell'attività di collaborazione, in modo da definire ab
origine tutti gli aspetti oggetto del rapporto. Si ritiene che in
ogni caso i seguenti aspetti debbano essere disciplinati:
a) indicazione delle parti;
b) esplicitazione chiara delle finalità della collaborazione;
c) definizione delle parole o espressioni chiave che sono
utilizzate all'interno del contratto;
d) indicazione chiara e dettagliata dell'oggetto e della natura
della collaborazione;
e) regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d.
background);
f) regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata
(c.d. foreground);
g) disseminazione dei risultati;
h) indicazione dei responsabili per ciascuna delle parti
dell'attuazione della collaborazione/profilo dei soggetti attualmente
o potenzialmente coinvolti nelle attività di ricerca;
i) definizione degli aspetti economici (quantificazione ex ante
del finanziamento, definizione di eventuali premi e corrispettivi,
modalità e tempistica di pagamento, ecc);
j) definizione della proprietà dei risultati;
k) disciplina della riservatezza/tutela della
confidenzialita'/disciplina degli obblighi e delle modalità di
comunicazione dei risultati dell'attività di ricerca;
l) disciplina delle pubblicazioni;
m) indicazione della durata;
n) disciplina del recesso e della risoluzione (con indicazione
puntuale delle modalità di risoluzione in caso di disputa, del foro
competente e della normativa di riferimento).
Di seguito si elencano alcune raccomandazioni particolarmente
rilevanti al fine di definire correttamente il perimetro del
contratto che l'ente stipula con il soggetto finanziatore,
soprattutto con riferimento ai profili relativi alla generazione,
allo sfruttamento e alla diffusione dei risultati della ricerca
commissionata.
6.1 Soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti nelle attività
di ricerca
Ancorchè i gruppi di ricerca possano cambiare nel corso del
tempo, all'interno del contratto di ricerca è sempre raccomandabile
individuare con precisione i profili coinvolti, sia che si tratti di
dipendenti, sia che si tratti di ricercatori con profili diversi da
quelli del dipendente. Questo aspetto è rilevante anche ai fini
della determinazione della titolarità e dei premi inventivi.
6.2 Natura della prestazione in relazione alla possibilità di
ottenere proprietà industriale
Nei limiti in cui sia possibile farlo ex ante, è sempre
raccomandabile definire con esattezza la natura della prestazione e
l'oggetto della stessa, in particolare evidenziando quegli elementi
che valgano a differenziare il rapporto da altre fattispecie (di
tipo, per esempio, collaborativo). Anche in ragione del tipo di
prestazione, è possibile definire con esattezza quale sia il
contributo atteso da ciascuna parte ai fini dello svolgimento delle
attività nonchè il risultato atteso da parte del soggetto
finanziatore e dell'ente.
6.3 Tutela della confidenzialità
Anche al fine di assicurare che background e foreground
conservino adeguatamente la caratteristica di segretezza (ex art. 98
c.p.i. «Segreti commerciali»), o della novità se destinati alla
brevettazione, è raccomandabile una previsione sulla
confidenzialità. Questo vale anche in considerazione del fatto che
le informazioni che le parti si scambiano in vista della definizione
della prestazione, così come in occasione dell'esecuzione della
commessa, possano effettivamente rivestire carattere di segretezza e
non essere destinate al pubblico dominio.
6.4 Regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. background)
Il regime di conoscenze e di competenze di cui le parti
dispongono prima dell'inizio dell'esecuzione della commessa sono alla
base della collaborazione, poichè consentono di formulare
compiutamente la richiesta da parte del soggetto finanziatore e di
intenderla da parte dell'ente. Le conoscenze di background sono anche
solitamente strumentali alla soluzione del problema, quale che sia la
fattispecie contrattuale concretamente posta in essere tra le parti.
Poichè, per definizione, una conoscenza di background preesiste
alla collaborazione, questa non viene mai intaccata dal rapporto, ed
è raccomandabile che i contratti specifichino che in nessun caso la
collaborazione dà luogo alla instaurazione di diversi rapporti di
titolarità o di contitolarità rispetto a quelli preesistenti, fermo
restando il principio di autonomia negoziale.
Quando il background del soggetto finanziatore è già codificato
e la prestazione dell'ente è di tipo evolutivo - come nel caso dei
rapporti che ricadono nelle attività di sviluppo - solo la loro
combinazione consentirà di arrivare ad un'innovazione proteggibile.
Diversa questione può porsi quando, in esito al compimento delle
attività di ricerca, le conoscenze attese dipendano tecnicamente da
un background appartenente all'ente. In tali circostanze, l'utilizzo
del foreground successivo al compimento dell'attività di ricerca
presuppone il continuato accesso al background dell'ente. È quindi
raccomandabile che il contratto di ricerca stabilisca anche le
condizioni di accesso a tale background da parte del soggetto
finanziatore in caso di sfruttamento commerciale del foreground. In
questo caso, l'accesso potrebbe essere concesso mediante una licenza;
starà alla negoziazione tra le parti, anche in ragione del
contributo economico ricevuto dall'ente, della natura della licenza e
della rilevanza del background, determinare se prevedere uno
specifico corrispettivo che può essere fisso o variabile.
6.5 Regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata (c.d.
foreground)
Come evidenziato nelle premesse, il testo dell'art. 65 c.p.i. è
stato modificato ed è stato introdotto il principio della
titolarità istituzionale dei diritti nascenti dall'invenzione
industriale.
I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di
attività di ricerca svolta presso gli enti, anche in forma
consorziata, ma finanziata in tutto o in parte da altro soggetto
devono, tuttavia, essere regolati con uno specifico accordo
contrattuale.
Quanto al cosiddetto foreground, si possono ipotizzare diversi
scenari alternativi inerenti alla titolarità dei risultati e al
relativo sfruttamento, tutte le volte in cui il risultato atteso
dall'attività dell'ente non è semplicemente di tipo routinario o
meramente esecutivo (una prova, una misura, un parere, una relazione
tecnica, ecc.), ma sottende un maggiore apporto di nuova conoscenza,
come tipicamente nel caso di attività di sviluppo o innovativa:
a) contitolarità dei risultati tra ente e soggetto
finanziatore;
b) titolarità esclusiva dell'ente;
c) titolarità esclusiva del soggetto finanziatore.
6.5.1 Contitolarità dei risultati
Una situazione di contitolarità dei risultati può determinarsi
sia quando entrambe le parti abbiano concorso al raggiungimento del
risultato inventivo, sia quando contrattualmente le parti abbiano
stabilito l'insorgenza di una situazione di contitolarità.
Al fine di realizzare quell'equilibrata composizione degli
interessi delle parti (di cui più diffusamente si veda supra, al
par. 4) presupposto per la realizzazione di una attività di ricerca
commissionata, il contratto potrà specificare a chi spetti l'onere
di procedere al deposito della domanda di brevetto e i relativi
costi, nonchè le modalità ed i tempi di trasferimento della quota
di contitolarità dell'ente, in favore del soggetto finanziatore.
Ciò al fine di evitare che una contitolarità sine die dei
diritti derivanti dal brevetto sia causa di contenzioso e problemi
nella gestione delle invenzioni brevettate per entrambe le parti (si
veda infra, par. 6.6).
6.5.2 Titolarità esclusiva dell'ente esecutore
L'accordo stipulato tra l'ente e il soggetto finanziatore può
riconoscere al primo una titolarità esclusiva dei diritti di
proprietà industriale, soprattutto quando il risultato inventivo sia
conseguito interamente dal ricercatore o dal gruppo di ricercatori
dell'ente;
Il pregio di tale soluzione risiede nel non dover disciplinare la
comunione dei diritti connessa all'eventuale regime della
contitolarità; inoltre, l'ente può trarne maggiore visibilità e
può rivendicare a sè la pienezza della proprietà dei risultati.
Tuttavia, affinchè non venga meno per il soggetto finanziatore
la possibilità di valorizzare sin da subito i risultati della
ricerca commissionata sotto il profilo industriale e commerciale,
anche ove in sede di stipula si opti per tale soluzione, è possibile
prevedere il trasferimento, in capo al soggetto finanziatore, della
titolarità dei diritti di sfruttamento dell'invenzione, nonchè i
relativi tempi e gli oneri di brevettazione, come meglio specificato
infra (si veda infra, par. 6.6).
6.5.3 Titolarità esclusiva del soggetto finanziatore
Con riguardo all'attività di servizio, le conoscenze attese non
hanno carattere particolarmente innovativo e coincidono per lo più
con gli esiti della prestazione (per es. una misurazione, una
relazione tecnica, uno studio di fattibilità, una caratterizzazione
di un materiale). In queste situazioni, può essere ragionevole e
corrispondente all'interesse delle parti che i risultati
dell'attività appartengano, in linea di principio, al soggetto
finanziatore. Si tratterà di verificare in concreto se la specifica
prestazione dedotta di volta in volta nel contratto richieda un
maggiore accorgimento ed una diversa soluzione.
6.6 Contrattualizzazione del regime dello sfruttamento
Le ipotesi di contrattualizzazione del foreground delineate nel
precedente paragrafo hanno un evidente impatto sul regime dello
sfruttamento commerciale dei risultati dell'attività commissionata,
cui di norma il soggetto finanziatore è interessato. Per tale
ragione, uno degli elementi che gli accordi tra le parti devono
preoccuparsi di stabilire in modo accurato è il regime della
proprietà industriale dal punto di vista del suo sfruttamento,
tenuto conto dell'importanza di bilanciare gli interessi delle parti
e in considerazione del fatto che, come già precisato supra (si veda
par. 4), l'interesse dell'ente è generalmente quello di avere una
sua visibilità e dimostrare la capacità di generazione di
proprietà industriale, mentre sotto il profilo dello sfruttamento è
molto probabile che prevalga l'interesse del soggetto finanziatore.
Nessun particolare accorgimento è richiesto per quanto riguarda
l'attività di servizio, se per essa è previsto, in linea di
principio, che i risultati appartengano direttamente al soggetto
finanziatore. In questo caso, è opportuno che le parti disciplinino
la possibilità per l'ente di utilizzare i dati derivanti
dall'attività di servizio per finalità di ulteriore ricerca o per
attività didattica (per es. illustrazione di casi, esempi concreti),
ovviamente senza che ciò comprometta la protezione del risultato
dell'attività di ricerca commissionata.
Relativamente alle attività di sviluppo e di innovazione, in
caso di titolarità esclusiva dei risultati in capo all'ente, o di
contitolarità con il soggetto finanziatore, è opportuno che
l'accordo tra le parti preveda (come accennato nel precedente
paragrafo) le modalità di trasferimento a favore del soggetto
finanziatore dei risultati. Il trasferimento può avvenire mediante
cessione delle domande di brevetto che l'ente (da solo o in
contitolarità con il soggetto finanziatore) avrà depositato o dei
brevetti già concessi. È opportuno che l'ente assuma, sin dalla
stipula dell'accordo antecedente all'avvio della collaborazione (si
veda par. 6 supra), l'impegno al trasferimento e vi provveda a
seguito di manifestazione di interesse del soggetto finanziatore
entro i termini stabiliti dalle parti.
Con riguardo specifico all'attività di sviluppo, in
considerazione della rilevanza del background del soggetto
finanziatore, del verosimile contributo allo sviluppo e del valore
della commessa, le parti possono convenire contrattualmente che il
trasferimento avvenga previo corrispettivo comprensivo di una quota
di remunerazione per il trasferimento.
Relativamente all'attività di innovazione vera e propria, quando
il contributo di background e di foreground dell'ente è maggiormente
significativo e l'innovazione non può considerarsi come un semplice
ampliamento delle conoscenze di background delle parti (sia in caso
di titolarità esclusiva in capo all'ente, sia in caso di
contitolarita'), sono configurabili due modalità di accesso a favore
del soggetto finanziatore. Vi potrebbe essere una cessione dei
risultati, secondo le modalità previste per l'attività di sviluppo,
oppure una licenza esclusiva, che riguarderà l'intera titolarità o
la quota dell'ente.
La maggiore intensità dello sforzo compiuto dall'ente in questo
tipo di commessa richiede di norma che l'accesso del soggetto
finanziatore sia accompagnato dalla previsione di un corrispettivo
più importante, che potrà essere configurato come importo fisso o
come canone.
Resta ferma, anche in relazione alla definizione contrattuale
delle clausole relative allo sfruttamento, la possibilità di diversi
accordi tra le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale.
6.7 Disseminazione dei risultati mediante pubblicazione
Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione dei
risultati della ricerca, è necessario definire con attenzione detti
aspetti nell'atto contrattuale in modo tale da poter soddisfare le
differenti esigenze, generalmente di maggiore riservatezza per il
soggetto finanziatore e di maggiore diffusione per l'ente, anche in
relazione sia ai soggetti potenzialmente coinvolti (ricercatori,
tesisti, dottorandi) sia ai tempi di realizzazione dell'attività
commissionata. Resta fermo che le attività di disseminazione non
devono inficiare le possibilità di protezione brevettuale.
La collaborazione tra l'ente ed il soggetto finanziatore può
portare principalmente a tre tipologie di risultati: brevetti (o
altre esclusive titolate), pubblicazioni di carattere
tecnico-scientifico e know-how per il quale il soggetto finanziatore
desidera mantenere la segretezza e la non divulgazione. I contratti
relativi a tali collaborazioni regolano anche queste tipologie di
risultati.
La regolamentazione della collaborazione tra ente e soggetto
finanziatore prevede solitamente che: le informazioni scambiate tra
le parti durante l'attuazione del contratto siano sottoposte a
riservatezza/segretezza, ad esclusione di quelle informazioni che
risultino di dominio pubblico alla data dell'accordo; che siano in
possesso delle parti pur non essendo state fornite direttamente o
indirettamente dall'altra parte; che siano divenute di dominio
pubblico in data successiva alla data dell'accordo per cause
indipendenti da colpa delle stesse parti, oppure che siano state
rivelate legittimamente da un terzo che ne aveva libera
disponibilità, senza vincoli di segretezza.
Tenendo conto dei vincoli di segretezza, la documentazione
elaborata in attuazione del contratto può essere, in tutto od in
parte, oggetto di pubblicazioni scientifiche previo accordo scritto
tra le parti; quest'ultimo può prevedere che, nel caso in cui la
richiesta di pubblicazione venga dall'ente, sia necessaria una
preventiva autorizzazione da parte del soggetto finanziatore, che si
riserva di valutare l'eventuale pregiudizio ad essa derivante dalla
divulgazione. In caso di autorizzazione, si può prevedere anche una
citazione del soggetto finanziatore come promotore e finanziatore
dell'iniziativa di ricerca. In ogni caso, l'eventuale mancato
consenso del soggetto finanziatore che neghi del tutto la
pubblicazione deve essere sempre puntualmente motivato e deve
intervenire in tempi certi da definire preventivamente in sede
contrattuale. Le parti potranno valutare se inserire nel contratto
meccanismi di silenzio-assenso in caso di richiesta di pubblicazione
al soggetto finanziatore.
Nel caso in cui invece la richiesta/necessità di pubblicazione
derivi da un'esigenza del soggetto finanziatore, si può prevedere
che lo stesso si impegni a citare espressamente l'ente con cui si è
sviluppata la collaborazione.