Serie Generale n. 282 del 1-12-1999
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 1999, n. 447
Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi. (GU Serie Generale n.282 del 01-12-1999)
Nota: note: Entrata in vigore del decreto: 16-12-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modifiche, recante testo delle disposizioni legislative in materia di
marchi registrati;
Vista la legge 12 marzo 1996, n. 169, relativa alla ratifica ed
esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente
la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27
giugno 1989, ed in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 29 marzo 1999, n. 102, ed in particolare l'articolo
4 che reca delega al Governo per modificare la legislazione interna
allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 settembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

1. Nell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modifiche, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione
mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base
all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei
marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989,
recanti la designazione dell'Italia quale paese in cui si richiede la
protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi
nazionali dal presente decreto.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali designanti l'Italia, conformemente all'articolo 29,
comma 1, numeri 1) e 2).".
2. Il secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno
1942, n. 929, e successive modifiche, è abrogato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modifiche, è aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis . - 1. I marchi internazionali designanti l'Italia,
possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in
conformità al disposto degli articoli da 32 a 33 -bis.
2. Le osservazioni e le opposizioni avverso un marchio
internazionale designante l'Italia in base all'accordo di Madrid e al
relativo protocollo sono proposte all'Ufficio italiano brevetti e
marchi ed i relativi termini per la presentazione decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la
pubblicazione nella ''Gazette OMPI des marques internationales''.".

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 8-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
e successive modifiche, è aggiunto il seguente:
"Art. 8-ter . - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi se ritiene
che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte,
ovvero se è stata presentata opposizione da parte di terzi,
provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid o del
relativo protocollo, all'emissione di un rifiuto provvisorio della
registrazione internazionale e ne dà comunicazione all'OMPI.
2. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma l è emesso entro un
anno per le registrazioni internazionali basate sull'accordo di
Madrid e diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I
termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate
convenzioni internazionali.
3. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio è la
medesima di quella di un marchio depositato presso l'Ufficio italiano
brevetti e marchi.".

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 8-ter del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
e successive modifiche, è aggiunto il seguente:
"Art. 8-quater . - 1. Entro il termine fissato dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione
internazionale, per la quale sia stato comunicato all'OMPI il rifiuto
provvisorio di cui al comma l dell'articolo 8-ter, tramite un
mandatario ai sensi dell'articolo 77, commi 4 e 5, può presentare le
proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione
sulla base del quale è stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale
ultimo caso, l'Ufficio italiano brevetti e marchi fissa un ulteriore
termine per la presentazione delle deduzioni.
2. Qualora entro i termini di cui al comma 1, il titolare della
registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni
secondo le modalità prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
emette il rifiuto definitivo dandone comunicazione all'OMPI.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'OMPI le
decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti
l'Italia.".

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 8-quater del regio decreto 21 giugno 1942, n.
929, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:
"Art. 8-quinquies . - 1. Nel caso che il marchio designante
l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato
in tutto o in parte su richiesta dell'Ufficio di proprietà
industriale d'origine, il suo titolare può depositare una domanda di
registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti
e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data della registrazione
internazionale, con l'eventuale priorità riconosciuta, o da quella
dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.
2. La domanda è depositata nel termine di tre mesi a decorrere
dalla data di radiazione della registrazione internazionale, e può
riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente
all'Italia.
3. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande
nazionali.".

Art. 6.

1. Nel comma l dell'articolo 17 del regio decreto 21 giugno 1942,
n. 929, e successive modifiche, alle lettere d) , e) e g), le parole:
"o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorita'"
sono sostituite dalle seguenti: "o di una valida rivendicazione di
preesistenza".

Art. 7.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modifiche, dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
"Art. 32. - 1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
domanda di marchio a norma dell'articolo 35, comma 1, qualsiasi
interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella
procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti
e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il
marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.
2. Le osservazioni se ritenute pertinenti e rilevanti, sono
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che
può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta
giorni dalla comunicazione.".

Art. 8.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modifiche, dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:
"Art. 32-bis . - 1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della
domanda di marchio prevista dall'articolo 35, comma 1, può essere
presentata opposizione alla registrazione del marchio. Detta
opposizione, a pena di inammissibilità, deve essere scritta,
motivata e documentata.
2. Sono legittimati all'opposizione il titolare di un marchio
anteriormente registrato; chi ha depositato domanda di registrazione
di un marchio in data anteriore o che rivendica una priorità o una
preesistenza; il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; le
persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 21.
3. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla
registrazione del marchio previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere
d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i
quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso
alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo
21.".

Art. 9.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modifiche, dopo l'articolo 32 -bis è aggiunto il seguente:
"Art. 32-ter . - 1. Scaduto il termine di cui all'articolo 32-bis,
comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica entro trenta
giorni l'opposizione al richiedente, il quale può presentare per
iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato
dall'Ufficio stesso.
2. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano
brevetti e marchi può in ogni momento invitare le parti a presentare
nel termine perentorio di trenta giorni, ulteriori documenti,
deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed
osservazioni delle altre parti.
3. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di
marchio anteriore registrato da almeno cinque anni, fornisce i
documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso
effettivo da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e
servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda
l'opposizione, o che vi sono motivi legittimi per la mancata
utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta
giorni dalla comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso
effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i
quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini
dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella
parte di prodotti o servizi.
4. Al termine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano
brevetti e marchi respinge la domanda in tutto o in parte se risulta
che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una
parte soltanto dei prodotti o servizi indicati nella domanda, ovvero
respinge l'opposizione.".

Art. 10.

l . Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modifiche, dopo l'articolo 32-ter è aggiunto il seguente:
"Art. 32-quater . - 1. Il procedimento di una opposizione proposta
ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 2, dal titolare di una domanda
di marchio è sospeso fino alla registrazione di tale marchio. Del
pari, il procedimento di una opposizione basata su un marchio
internazionale è sospeso fino a quando non siano scaduti i termini
per il rifiuto o la presentazione di opposizione avverso la
registrazione di tale marchio ovvero si siano conclusi i relativi
procedimenti di esame o di opposizione.
2. Il procedimento di opposizione può essere sospeso, su istanza
del richiedente, se è pendente un giudizio di nullità o di
decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo
alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo
25, fino al passaggio in giudicato della sentenza. Su istanza del
richiedente la sospensione può essere successivamente revocata.
3. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le
opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.".

Art. 11.

l. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modifiche, dopo l'articolo 32 -quater, è aggiunto il seguente:
"Art. 32-quinquies . - 1. Se il richiedente intende estendere la
protezione del marchio all'estero ai sensi dell'accordo di Madrid,
l'Ufficio italiano brevetti e marchi anche se sia già stata proposta
una opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative
annotazioni.
2. Se la domanda di marchio non è già stata pubblicata ai sensi
dell'articolo 35, comma 1, la pubblicazione della registrazione
avvenuta a norma del comma l è accompagnata dall'avviso che tale
pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione di cui agli
articoli 32-bis e seguenti.
3. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o
parziale del marchio.

Art. 12.
1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modifiche, l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"Art. 33. - 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano
brevetti e marchi respinge in tutto o in parte la domanda di
registrazione ovvero dichiara inammissibile o respinge l'opposizione,
è comunicato alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data
della comunicazione hanno facoltà di presentare ricorso alla
commissione di cui all'articolo 71, primo e secondo comma, del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.".

Art. 13.

1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modifiche, dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
"Art. 33 -bis . - 1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato
nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
b) l'opposizione è ritirata;
c) la domanda di marchio oggetto di opposizione è ritirata o
rigettata con decisione definitiva;
d) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a
norma dell'articolo 32 -bis, comma 2.".

Art. 14.

1. L'articolo 59 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modifiche, è sostituito dal seguente:
"Art. 59. - 1. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di
decadenza o di nullità di un marchio d'impresa può essere
esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal
pubblico ministero. Tuttavia, l'azione diretta ad ottenere la
dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di uno
degli impedimenti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere b), c),
d), e), g) ed h), per il contrasto del marchio con il disposto degli
articoli 18, comma 1, lettera f), o con il disposto dell'articolo 21,
e nel caso dell'articolo 25, comma 3, lettera b), può essere
esercitata soltanto dai titolari dei diritti anteriori di cui ai
predetti articoli.
2. L'azione di decadenza o di nullità del marchio è esercitata in
contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nell'attestato
originale di registrazione quali aventi diritto sul marchio.
3. Le relative sentenze sono annotate nell'attestato originale di
registrazione a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.".

Art. 15.
1. All'articolo 80 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modifiche, dopo il comma l è aggiunto il seguente:
"1 -bis. Il bollettino può essere edito, a cura dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi, anche a mezzo di supporti informatici.".

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1948, n. 795, e successive modifiche, è inserito il
seguente:
"Art. 33. - 1. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 32-
bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche:
a) copia della domanda o del certificato di registrazione del
marchio su cui è basata l'opposizione e, se del caso, la
documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di
cui esso può beneficiare, nonchè, se del caso la loro traduzione in
lingua italiana;
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a
presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a
suo nome dal registro delle domande o dei marchi registrati tenuto
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) la procura o la lettera di incarico a favore del mandatario ai
sensi dell'articolo 77 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modifiche.
2. Il richiedente deve presentare l'istanza di cui all'articolo
32-ter, comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modifiche, non oltre la data di presentazione delle prime
deduzioni. Tuttavia se il termine di cui all'articolo 42 del citato
regio decreto scade nelle more del procedimento di opposizione,
l'istanza predetta può essere presentata dal richiedente entro i
sessanta giorni successivi a tale scadenza.
3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi dell'articolo 32-quater,
comma 1, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive
modifiche, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con
precedenza la domanda di marchio dell'opponente.".

Art. 17.

1. All'articolo 69, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e successive modifiche, sono
aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonchè notizia dei rifiuti
definitivi emessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in
relazione ai marchi oggetto di registrazione internazionale
designanti l'Italia".

Art. 18.

1. All'articolo 71 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127,
in materia di brevetti per invenzione, da ultimo modificato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i
provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite
ad una commissione composta di un presidente, un presidente aggiunto
e di otto membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a
quello di consigliere di appello, sentito il Consiglio superiore
della magistratura, o fra i professori di materie giuridiche delle
università o degli istituti superiori dello Stato. La commissione si
articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente
aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della
commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, durano in carica due anni e sono
rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici
scelti dal presidente tra i professori delle università o degli
istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa
sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.".

Art. 19.

1. L'articolo 80 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244,
contenente disposizioni regolamentari in materia di brevetti per
invenzione, è sostituito dal seguente:
"Art. 80. - 1. Il presidente della commissione assegna alla sezione
competente il ricorso. Il presidente o il presidente aggiunto nomina
un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove trattasi
di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più
relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.".

Art. 20.

1. Le opposizioni di cui all'articolo 32-bis del regio decreto 21
giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, sono decise da un
collegio operante presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi,
composto da tre funzionari, di cui uno con qualifica dirigenziale che
lo presiede e almeno due con formazione giuridica. Almeno due dei
componenti non devono aver partecipato alla procedura di esame della
domanda oggetto di opposizione.
2. Le norme sul procedimento di opposizione di cui al capo I
entrano in vigore con successivo decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per tutte le classi di prodotti e
servizi per i quali possono essere registrati i marchi di impresa
secondo l'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, ratificato con legge
24 dicembre 1959, n. 1178, salvo che con lo stesso decreto non si
disponga, per esigenze organizzative, la graduazione temporale, per
classi di registrazione, dell'inizio del funzionamento del
procedimento di opposizione.

Art. 21.

1. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda
di registrazione internazionale, nella designazione posteriore o
nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri
che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'OMPI di
Ginevra, ai sensi del protocollo relativo all'accordo di Madrid, è
fissata nella misura del 90% delle tasse previste per il deposito e
la concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

Art. 22.

1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente
decreto sono coperti dagli introiti di cui all'articolo 21.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 8 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto