1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 9 del 1-3-1995
ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE
N. 96 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 1994
N. 96 Ordinanza emessa il 22 dicembre 1994 dal tribunale di Milano nel procedimento civile a vertente tra s.p.a. Zambon Group e s.p.a. Bracco Industria Chimica Industria e commercio - Brevetti per invenzioni industriali - Medicamenti - Esclusione dalla tutela brevettuale delle invenzioni conseguite prima della declaratoria di illegittimita' costituzionale (sentenza n. 20/1978) delle norme che prevedevano il divieto di brevettazione dei farmaci e brevettate in paesi esteri e per le quali sia scaduto prima di detta sentenza il termine di priorita' - Deteriore trattamento delle societa' farmaceutiche operanti nel campo della ricerca scientifica rispetto a quelle non operanti in tale settore con incidenza sui principi della tutela della ricerca scientifica e della liberta' di iniziativa economica. (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, artt. 14 e 15, come modificato dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338). (Cost., artt. 3, 9 e 41). (095C0239) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 1-3-1995)

IL TRIBUNALE
Ha pronunciato la presente ordinanza nella causa civile n.
22838/1992 promossa da Zambon Group s.p.a. con l'avv.to prof. Giorgio
Floridia, attrice, contro bracco s.p.a., con gli avv.ti proff.
Adriano Vanzetti e Luigi Mansani, nonchè con la dr. proc. Elisabetta
Gavuzzi, convenuta, e con l'intervento necessario del pubblico
ministero, intervenuto, avente a oggetto: nullità di brevetto per
invenzione industriale, accertamento negativo di contraffazione;
Il tribunale sentite le parti nella discussione orale svoltasi
all'odierna udienza:
Sentito il relatore;
Visti gli atti;
OSSERVA
Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 1992 la Zambon
Group s.p.a., premettendo:
di essere la "holding" di un gruppo di imprese operanti tra
l'altro nel settore farmaceutico, di avere nei propri programmi la
fabbricazione di sostanze da utilizzare come mezzi di contrasto per
raggi X, di aver realizzato in questo campo alcuni miglioramenti al
procedimento di fabbricazione di una di tali sostenze, lo iopamidolo,
e di aver depositato per questi miglioramenti due domande di brevetto
che riconosceva in rapporto di dipendenza, come invenzioni di
perfezionamento, rispetto al brevetto n. 1.140.989, concernente lo
iopamidolo e il metodo per la sua produzione, di cui è titolare la
Bracco;
che il brevetto n. 1.140.989 era stato depositato in Italia
soltanto il 16 giugno 1980, dopo la rimozione del divieto di
brevettazione dei farmaci ad opera della sentenza n. 20/1978 della
Corte costituzionale, mentre in numerosi altri paesi stranieri, dove
il divieto non esisteva, la Bracco e le sue consociate avevano
chiesto e ottenuto le privative corrispondenti sin dal 1974;
che tali brevettazioni straniere privavano di novità il
brevetto italiano della Bracco; ciò premesso Zambon Group conveniva
in giudizio davanti a questo tribunale la Bracco s.p.a. per sentire
dichiarare la nullità del brevetto n. 1.140.989 e accertare che
l'attrice non compie atti di contraffazione con la fabbricazione e la
vendita di prodotti che ne formano oggetto.
La società convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il
rigetto delle domande attrici e l'accertamento che la fabbricazione e
vendita da parte Zambon dei prodotti coperti da brevetto costituivano
contraffazione e atto di concorrenza sleale, il tutto previa
rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione
della questione di legittimità degli articoli 14 e 15 del regio
decreto 29 giugno 1939 n. 1127, come modificato dal d.P.R. 22 giugno
1979 n. 338, nella parte in cui dette norme escludono dalla tutela
brevettuale le invenzioni conseguite prima della declaratoria di
illegittimità costituzionale del vecchio articolo 14 l.inv., subito
brevettate in numerosi paesi esteri e non brevettate in Italia
finchè vigeva il divieto di brevettazione dei farmaci previsto dalla
norma richiamata da ultimo, ma solo successivamente alla rimozione di
tale divieto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n.
20/1978, e per le quali sia scaduto, prima di tale sentenza, il
termine di priorità.
Precisate le conclusioni, con l'adesione del pubblico ministero
alla questione di legittimità sollevata dalla convenuta, e posta in
decisione la causa, il tribunale ritiene che la questione dedotta sia
rilevante e non manifestamente infondata.
Rilevante perchè il giudizio sulla validità del brevetto Bracco
non risulta definibile indipendentemente dalla risoluzione della
eccezione di costituzionalità.
Invero, non sembra dubitabile che lo iopamidolo, sostanza da
utilizzare come mezzo di contrasto per raggi X e quindi da
somministrare a fini diagnostici, debba considerarsi un farmaco e
ciò anche sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 29
maggio 1991 n. 178, che ha recepito le direttive della Comunità
economica europea in materia di specialità medicinali (direttiva del
Consiglio 65/65/CEE del 26 gennaio 1965), definendo come medicinale
"ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà
curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonchè ogni
sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo
scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere
o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale" (art. 1.1)
e precisando che "per sostanza si intende qualsiasi materia di
origine umana o animale o vegetale di origine chimica, sia naturale
che di trasformazione o di sintesi" (art. 1.2).
Del resto, la stessa brevettabilità delle "sostanze o miscele di
sostanze per l'attuazione", tra l'altro, di metodi diagnostici, è
riconosciuta espressamente dall'art. 12 l.inv. nel solo testo
successivo alla riforma ex d.P.R. n. 338/1979 e pare lecito così
concludere che il vecchio testo dell'art. 12 non contemplava dette
sostanze ad uso diagnostico tra quelle brevettabili perchè,
evidentemente, ricomprese nel divieto di cui all'art. 14.
A fronte di tale inequivoca chiarezza, sembra appena il caso di
osservare che nessun rilievo può riconscersi ad eventuali errori
commessi dall'ufficio competente nel rilascio, in costanza del
divieto, di brevetti per analoghi mezzi di contrasto.
Sotto il profilo della rilevanza della questione dedotta, deve
osservarsi ancora che neppure sembra dubitabile che la domanda
svizzera di brevetto del 13 dicembre 1974, pur depositata dalla
società Savac Ag, debba essere riferita alla Bracco in quanto
oggetto della rivendicazione della priorità da parte di tutti i
brevetti esteri indicati dalla stessa attrice come sfruttati
direttamente o indirettamente dalla Bracco. Gioverebbe al riguardo
anche la documentazione (circa il ruolo fiduciario svolto in ordine
al brevetto svizzero dalla Savac Ag per la Bracco) tardivamente
prodotta dalla convenuta in allegato alla replica alla conclusione,
come tardiva, in quanto sollevata solo in conclusionale, risulta
l'eccezione dell'attrice alla legittimazione della Bracco a
brevettare il medesimo trovato anche in Italia.
Infine, il rafforzamento dell'attesa delle modifiche legislative,
specie la sentenza della Corte n. 20/1978 (cfr. disegno di legge n.
2531, presentato dal Governo il 13 novembre 1978 nel corso della
settima legislatura e il disegno di legge n. 1113, presentato il 19
settembre 1980, nel corso della successiva), sembra dar ragione anche
del fatto che Bracco non abbia effettuato il deposito del brevetto de
quo entro l'anno dalla stessa sentenza.
Quanto alla non manifesta infondatezza, sembra necessario muovere
dalla citata sentenza n. 20/1978 che ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 14 del r.d. n. 1127/1939 che stabiliva il divieto di
brevettazione dei farmaci.
Con tale pronuncia la Corte costituzionale (che, già chiamata a
giudicare della illegittimità dell'art. 14, primo comma del r.d. n.
1127/1939 per eccesso di delega rispetto ai limiti risultanti dal
r.d.l. n. 317/1939, il cui art. 2 disponeva il differimento
dell'attuazione dell'art. 16, secondo comma del r.d. n. 1602/1934,
riguardante la brevettabilità delle invenzioni dei processi per
medicamenti, aveva dichiarato non fondata la questione con sentenza
n. 37/1957, osservando che la disposizione censurata si limitava a
riflettere il differimento di attuazione senza negare il principio
della brevettabilità dei procedimenti per la produzione dei
medicamenti, principio "legislativamente accolto, ma in una legge mai
entrata in vigore" e comunque suscettibile di trovare attuazione in
una disciplina difinitiva dell'intera materia che il legislatore
avrebbe in futuro potuto rendere effettiva) ha rimosso
l'ultracentennale regime di non brevettabilità (storicamente
risalente alla legge piemontese 12 marzo 1855 n. 782, poi estesa alla
Lombardia e al Regno d'Italia), sostanzialmente osservando che esso
era sopravvissuto alle ragioni che potevano averlo giustificato (il
timore di agevolare "ciarlatani, speziali e segretisti" risultava
superato dalle moderne tecniche di produzione industriale; il timore
di "rincarimento" dalla determinazione d'imperio dei prezzi dei
prodotti farmaceutici; il timore di "rarefazione" a motivo di calcoli
speculativi sul prodotto dalla introduzione di adeguati strumenti
normativi, artt. 52 e 54 l.inv.) e rilevandone la incongruità
rispetto all'interesse generale risultante dalla normativa
costituzionale (identificabile nella tutela della salute ex art. 32,
realizzata attraverso il giusto contemperamento di varie componenti
quali la ricerca scientifica e tecnica organizzata nell'ambito
dell'industria farmaceutica, la presenza sul mercato di medicinali in
quantità sufficienti, la disciplina dei loro prezzi.
In particolare, la Corte ha rilevato che il detto regime contrasta
con gli articoli 9, 3 e 41 della Costituzione.
Con l'art. 9, in quanto l'esclusione della brevettabilità dei
farmaci "sacrifica appunto la componente della ricerca scientifica e
tecnica, essenziale ormai per assicurare l'ulteriore progresso nel
settore della produzione farmaceutica" e si pone in "contrasto
radicale" con "la necessità di promuovere la ricerca .., cioè di
predisporre per l'avvenire le condizioni idonee alla sua esplicazione
ed al suo sviluppo", non potendosi trascurare che una concezione
"aggiornata della funzione del brevetto" evidenzia come "una delle
finalità del conferimento dei diritti patrimoniali derivanti dalla
brevettazione" sia appunto "quella di incentivare la ricerca,
coprendo innazitutto le ingenti spese che comporta la sua
organizzazione e il suo svolgimento ..".
E con gli articoli 3 e 4 della Costituzione. Con la prima norma in
quanto il divieto, disincentivando la ricerca, "pone in condizione di
svantaggio le imprese che organizzano la ricerca stessa rispetto a
quelle che si avvalgono, puramente e semplicemente, della
possibilità di imitare le invenzioni altrui, realizzare in Italia e
all'estero" e così tratta "in modo uguale situazioni profondamente
diverse"; con entrambe le norme, in quanto il divieto, oltre a
confliggere con la par condicio degli autori di invenzioni
industriali, in ordine alla piena tutela del diritto personale al
riconoscimento della paternità dell'invenzione .. svantaggia gli
imprenditori del settore produttivo farmaceutico (nonchè alcuni
imprenditori di questo nei confronti dei loro concorrenti) rispetto
agli imprenditori di altri comparti .. e di riflesso .. gli autori di
invenzioni industriali dipendenti .. nel settore farmaceutico .. non
potendo essi .. acquisire l'equo premio o il corrispettivo ..
ricollega(to) all'ottenimento del brevetto.
Da rimarcare il dictum della Corte che, infine, osserva come
ovviamente non le spetti suggerire provvedimenti conseguenziali alla
pronuncia e testualemnte conclude: "sarà il legislatore a valutare
se si renda necessario assicurare in via transitoria una tutela a
quegli inventori che, vigendo il divieto di brevettazione, non
abbiano nemmeno presentato la relativa domanda, sicchè si sia
verificata una sitauzione assimilabile per certi aspetti a quella del
preuso; e se occorra, sempre in via transitoria, tutelare in qualche
misura coloro che, vigendo la normativa di non brevettabilità,
abbiano operato investimenti in strutture dell'industria farmaceutica
sulla base sdell'affidamento che nasceva dalla esistenza stessa di
quella normativa".
Ebbene, dopo tale sentenza, il legislatore, intervenendo con il
d.P.R. n. 338/1979 sulla norma dichiarata illegittima, si è limitato
a dettare il nuovo testo dell'art. 14 l.inv., in cui non compare il
divieto di brevettazione dei farmaci, senza dar seguito in alcun modo
nè alle indicazioni della Corte sulla normativa transitoria, nè ai
vari disegni di legge che, anche su uno schema della Farmindustria
(tanto più "eticamente" significativo, quanto più diffuso era per
gli imprenditori del settore l'interesse a favorire chi sino allora
aveva operato in assenza di privative), erano stati predisposti nel
senso di consentire la presentazione, o la ripresentazione, delle
domande di brevetto depositate in paesi esteri e non in Italia o
definitivamente respinte prima della sentenza n. 20/1978.
Oggetto della censura di incostituzionalità sollevata nel
presente giudizio e dunque la disciplina risultante dal nuovo testo
degli articoli 14 e 15 l.inv., nella parte in cui non prevede alcuna
(e quindi esclude dalla) tutela brevettuale le invenzioni conseguite
prima della declaratoria di illegittimità costituzionale del vecchio
art. 14 l.inv., subito brevettate in numerosi paesi esteri e non
brevettate in Italia finchè vigeva il divieto di brevettazione dei
farmaci previsto dalla norma richiamata da ultimo, ma solo
successivamente alla rimozione di tale divieto per effetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 20/1978, e per le quali sia
scaduto, prima di tale sentenza, il termine di priorità.
Tale disciplina sembra contrastare con gli artt. 3, 9 e 41 della
Costituzione per le stesse ragioni già svolte dalla Corte nella
sentenza n. 20/1978 e sopra riassunte.
Con l'ulteriore aggravio che mentre in precedenza la normativa
svantaggiava, rispetto agli altri, solo, ma tutti, gli imprenditori
farmaceutici ed ancora taluni di essi (che svolgevano attività di
ricerca) rispetto ad altri concorrenti (che non la svolgevano), la
nuova disciplina discrimina e svantaggia, tra gli imprenditori
farmaceutici che svolgevano attività di ricerca, tanto da conseguire
invenzioni brevettate all'estero, esclusivamente coloro che non
avevano presentato anche in Italia domanda di brevetto ((forse in
attesa di una nuova disciplina legislativa, sicuramente) nel pieno
rispetto della normativa al tempo vigente, ultracentenaria e già
uscita indenne dal vaglio della Corte) o comunque coloro che, pur
avendola presentata, non erano "riusciti" a tenere aperto il
contenzioso presso la commissione dei ricorsi sino alla pronuncia
della sentenza n. 20/1978 della Corte costituzionale. In sostanza,
per l'indicata categoria di imprenditori farmaceutici, si
configurerebbe una sorta di ultrattività della norma concernente il
divieto di brevettazione, norma che, già dichiarata
incostituzionale, continuerebbe a produrre i propri effetti, nella
specie importando la declaratoria di nullità del brevetto Bracco, in
quanto "anticipato" dai brevetti omologhi depositati in Svizzera e
negli altri paesi nei quali il divieto non vigeva dalla stessa Bracco
o per suo incarico dalle consociate.
Ma, secondo il tribunale, la discriminazione discende da
circostanze meramente formali riconducibili ad un contesto
sostanzialmente omogeneo che non sembra giustificare le rilevate
disparità di trattamento.
La stessa - pur autorevole - giurisprudenza che si è espressa in
senso favorevole alla tesi dell'attrice (Cass., 28 ottobre 1994, n.
8909) non sembra a questo tribunale così convincente da far apparire
superfluo il vaglio della Corte costituzionale, che si invoca, va
ribadito, per la non manifesta infondatezza della questione
sollevata.
La suprema Corte, invero, afferma la sussistenza di una obiettiva
differenziazione, nell'ambito dei portatori di analoghi diritti, tra
chi ne abbia reclamato il riconoscimnto e chi sia rimasto inerte,
sostiene che "la discriminazione denunciata è insita in ogni
mutamento del quadro normativo discendente da una dichiarazione di
illegittimità costituzionale, la quale non può andare a profitto o
danno di rapporti esauriti, cioè non più suscettibili di una
statuzione giudiziale che recipisca la relativa declaratoria (salvo
espressa previsione di legge, pacificamente mancante nel caso in
esame" ed infine elenca gli inconvenienti che, sul piano della
normativa internazionale e costituzionale, deriverebbero dal
riconoscimento della riapertura del termine annuale per rivendicare
la priorità.
Formula dunque enunciati che in astratto, cioè con riferimento
alla generalità dei casi e delle situazioni, possono apparire
condivisibili e giustificati, ma che in concreto, ossia con riguardo
al caso di specie e alla categoria di situazioni cui esso appare
riconducibile, non sembrano tenere in alcun conto nè la particolare
risalenza della normativa la cui costituzionalità si sarebbe dovuta
eccepire (nelle controversie promosse allo scopo), nè il fatto che
tale normativa aveva già superato il vaglio della Corte con la
sentenza n. 37/1957, nè il fatto che da tempo si era accentuata la
tendenza ad un allineamento con le legislazioni di quasi tutti i
paesi dell'ONU (sia sul piano delle iniziative legislative, che
facevano apparire tutt'altro che improbabile l'introduzione di una
nuova disciplina normativa, sia sul piano delle convenzioni
internazionali stipulate dal Governo italiano per l'intensificarsi
delle relazioni con i mercati esteri e tutte volte restringere o
superare i divieti di brevettazione in singoli settori), nè il fatto
che qui non si tratta di "rapporti esauriti" ma di brevetti in
vigore, della loro validità e dei loro effetti, alla luce della
pacifica mancanza di una "espressa previsione di legge" ritenuta
costituzionalmente necessaria (del resto, se il legislatore ha
ignorato il riportato dictum della sentenza n. 20/1978 - che la Corte
costituzionale certamente non avrebbe formulato se avesse ritenuto
così "differenziata" la posizione degli inventori che avevano,
rispetto a quelli che non avevano, presentato la domanda di brevetto
in costanza del divieto - sembra anche opportuno che la stessa Corte
si pronunci sulla costituzionalità di tale scelta legislativa, per
la quale nessun tipo di regime transitorio è stato predisposto), nè
il fatto che gli inconvenienti delineati potrebbero trovare
contemperamento nella stretta correlazione tra riapertura dei termini
per la rivendicazione di priorità e pluralità di brevetti
depositati negli Stati dell'Unione (ma nella specie, è appena il
caso di rilevarlo, non si fa questione alcuna di depositi Zambon
intervenuti tra le successive richieste alla Bracco).
Infine, neppure sembra potersi sostenere, come fa l'attrice, che
l'intervento della Corte costituzionale, nei termini richiesti, non
sarebbe consentito, configurandosi come indebita interferenza
nell'esercizio del potere legislativo. Non si richiede qui
l'introduzione di una disciplina ad hoc da parte della Corte (che,
del resto, nella sentenza n. 20/1978 ha già osservato come non le
competenze di "suggerire" i provvedimenti conseguenziali alla propria
pronuncia), ma semplicemente la valutazione della costituzionalità
della disciplina introdotta con il d.P.R. n. 338/1979 e in
particolare della mancata previsione di un qualsiasi regime
transitorio.

P. Q. M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione
agli articoli 3, 9 e 41 della Costituzione, la sollevata questione di
legittimità costituzionale degli articoli 14 e 15 del regio decreto
26 giugno 1939, come modificato dal d.P.R. 22 giugno 1979, n. 338;
Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa, al pubblico ministero e al Presidente
del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
Camere.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 dicembre
1994.
Il presidente: PATRONE

95C0239