【원 고】
원고 (소송대리인 세계법무법인 외 1인)
【피 고】
주식회사 와이제이콥스메디칼 (소송대리인 특허법인 에이아이피 담당변리사 이수완 외 1인)
【변론종결】
2018. 6. 26.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2017. 12. 27. 2017당2686호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초 사실
가. 이 사건 특허발명
1) 발명의 명칭: 의료용 실 삽입 장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트
2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 9. 24./ 2013. 11. 1./ (생략)
3) 특허권자: 피고
4) 청구범위(2015. 8. 21. 특허심판원 2015정68호 사건의 정정심결 확정에 따라 정정된 것으로, 밑줄 친 부분이 정정된 부분이다. 이하 정정된 이 사건 특허발명의 청구항 제1항을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)
【청구항 1】 의료용 실이 삽입될 경로를 형성하는 중공의 가요성 도관을 구비하는 관부재와, 상기 관부재의 도관 내부에 삽입되어 상기 관부재보다 큰 강성(stiffness)을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 삽입경로 형성수단(이하 ‘구성요소 1’)과 상기 삽입경로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후에 상기 관부재의 체결부에 연결되어 상기 관부재를 통하여 의료용 실을 공급하는 의료용 실 공급수단(이하 ‘구성요소 2’)을 구비하는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입장치.【청구항 14】 의료용 실이 삽입될 경로를 형성하는 중공의 가요성 도관을 구비하는 관부재와, 상기 관부재의 도관 내부에 삽입되어 상기 관부재보다 큰 강성(stiffness)을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 삽입경로 형성수단과 상기 삽입경로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후에 상기 관부재의 체결부에 연결되어 상기 관부재를 통하여 의료용 실을 공급하는 의료용 실 공급수단과 상기 관부재의 도관내에서 슬라이드 가능하며 상기 의료용 실을 상기 관부재의 도관을 통하여 밀어주는 푸시수단을 포함하는 의료용 실 삽입 시술 키트.【청구항 2 내지 13, 15 내지 18】 (기재 생략)
5) 발명의 개요
가) 기술분야본 발명은 외과적 수술에 사용되는 의료용 실을 체내에 삽입하고 고정하는 시술을 시행하는 데 사용되는 의료용 실 삽입 장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트에 대한 것이다(〈0001〉).나) 종래 기술의 문제점종래의 … 의료용 실을 피부로 삽입되는 천공홀과 다시 피부로부터 빠져나오는 천공홀을 모두 통과하도록 한 후 의료용 실을 신체에 삽입하여 고정하는 리프팅 시술에서는 피부에 다수개의 천공홀을 형성해야 하는 문제점이 있고, 의료용 실을 신체에 삽입하는 작업이 용이하지 않으며, 리프팅 시술에 많은 시간이 소요되며, 환자에 대한 마취의 수준을 높여야 하는 관계로 시술의 위험성이 높은 문제가 있었다(〈0004〉).다) 해결하고자 하는 기술적 과제본 발명의 기본적인 목적은 … 의료용 실을 생체 조직에 삽입하는 시술을 간편하게 할 수 있고, 생체에 가급적 물리적 상처를 덜 가하고 시술을 시행할 수 있으며, 의료용 실 삽입 시술의 전체적 소요 시간을 감소시키며, 의료용 실을 소정의 위치에 삽입하여 견고하게 고정시킬 수 있도록 하는 것이다(〈0005〉).
라) 과제의 해결 수단도 8은 본 발명에 따른 의료용 실 삽입 장치에서 예시적으로 의료용 실이 인체의 얼굴에서 삽입되는 위치(P1)와 고정되는 위치(P2)를 도시한다. 즉, 본 발명에 따른 의료용 실 삽입 시술 키트의 천공수단(200)를 이용하여 의료용 실이 피부 조직으로 진입되는 위치(P1)에 천공수단을 찔러서 천공홀을 형성하게 되고 의료용 실은 위치(P1)을 통하여 삽입되는 삽입경로 형성수단(100)에 의해 조직 내부로 삽입되어 소정의 위치(P2)에서 지지체(414)에 의해 조직에 고정된다(〈0067〉).
도 5에는 본 발명의 일 특징의 의료용 실 삽입 시술 키트의 일부가 되는 천공수단(200)의 사시도가 도시된다. 상기 천공수단(200)는 시술자가 상기 삽입 경로 형성수단(100)의 시작 위치를 형성하고, 삽입 경로 형성수단(100)이 진행할 조직 내의 진행 경로에 대한 대략적인 경로 확보를 위한 수단이다. 상기 천공수단(200)은 피부 조직에 천공홀을 형성하기 위하여 날카로운 천공부(214)를 길다란 천공로드(212)의 단부에 구비하며, 상기 천공로드(212)에서 천공부(214)의 반대편 단부에는 손잡이(210)가 형성된다(〈0055〉, 〈0056〉).
본 발명의 일 특징에 따른 의료용 실 삽입 시술 키트는 도 1의 삽입 경로 형성수단(100)에서 지지부재(110)가 제거된 후에 관부재(120)에 체결되는 의료용 실 공급 수단(400: 도 7a)에서 의료용 실을 밀어주기 위한 푸시수단(300 : 도 6)을 구비한다. 상기 푸시수단(300)은 시술자가 파지하게 되는 푸시수단(300)의 손잡이(310)와 상기 손잡이에서 연장되는 푸시로드(312)와, 상기 푸시로드(312)의 단부에 형성되어 의료용 실과 접촉하여 의료용 실을 밀어주게 되는 푸시부(314)를 포함한다. 상기 푸시로드(312)는 삽입경로 형성수단(100) 및 의료용 실 공급수단(400)을 관통하여 돌출될 수 있는 길이로 형성된다(〈0057〉~〈0059〉).
도 7a는 의료용 실을 공급하는 의료용 실 공급수단(400)의 사시도이며, 도 7b는 도 7a의 C 부분에 대한 확대도이다. 도7a 및 도 7b를 참조하면, 상기 의료용 실 공급 수단(400)은 상기 삽입경로 형성수단(100)이 생체 조직 내에 삽입되고, 의료용 실이 삽입된 경로가 확보된 후에 관부재(120)가 조직 내에 삽입되어 있는 상태를 유지한 상태에서 지지부재(110)가 제거된 후에 상기 관부재(120)에 연결된다. 상기 관부재(120)는 상기 의료용 실 공급 수단(400)이 연결되어지는 테이퍼진 중공의 장착홈(126: 도 2)을 구비한 체결부(122)를 포함하며, 상기 의료용 실 공급 수단(400)은 삽입될 의료용 실(410)을 중공의 의료용 실 공급관(426) 내측에 구비하는 의료용 실 보유부(420)를 구비한다. 이때, 상기 의료용 실 보유부(420)는 상기 관부재(120)의 상기 장착홈(126)에 체결되어지는 상보적인 형상으로 된 커넥터(424)가 형성된 본체(422)를 구비한다. 도 7b를 참고하면, 상기 의료용 실(410)의 단부에는 상기 의료용 실이 생체의 조직 내에 고정되도록 하기 위한 의료용 실 지지체(414)가 형성되며, 상기 의료용 실 지지체(414)는 상기 의료용 실 공급관(426)의 내부에 배치되어 있다. 도 7a 및 도 7b에 도시된 의료용 실 공급 수단(400)의 예시적인 실시예에서 상기 의료용 실(410)은 루프 형상으로 되어 양 단부가 모여진 방향에 상기 의료용 실 지지체(414)가 배치된다. 이때, 상기 의료용 실의 지지체(414)는 상기 의료용 실의 삽입 방향 쪽 단부(도면의 우측방향)에서 반대편 단부(도면의 좌측방향)로 갈수록 직경이 커지는 절두형 뿔 형상으로 형성될 수 있다(〈0060〉~〈0065〉).
나. 선행발명들
1) 선행발명 1 (갑 제6호증)
선행발명 1은 1991. 10. 1. 공고된 미국 특허공보 제5053046호에 게재된 ‘경막 봉합 천자침과 사용 방법’에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 주요 도면은 아래와 같다.
가) 기술분야본 발명은 진단 및 치료 목적으로 척추의 지주막하강의 천자(주1) 분야에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 요추천자로 인해 생긴 개구나 척수 내부의 뇌척수액 압력의 강하를 방지하는 의료 신경학 분야에 관한 것이다(15면 27행 참조).나) 해결하려는 기술적 과제본 발명의 다른 목적은 지주막하 천자(spinal puncture) 시술 및 봉합용 경막 봉합 장치 (dural sealing apparatus)를 제공하는 것인데, 이 경막 봉합 장치는 요추 천자를 시술하기 위한 제1 캐뉼러(cannula)(주2)와 제1 스타일렛(stylet)(주3)과, 제2 캐뉼러와 제2 스타일렛을 구비하는데, 상기 제2 캐뉼러는 뺐다 넣어다 하는 방식으로(telescopically) 제1 캐뉼러에 삽입이 가능하다. 경막 봉합 수단은 제2 캐뉼러의 말단부에 위치해 있고, 상기 봉합 수단은 제2 캐뉼러의 선단부 밖으로 연장되는 봉합 구동 수단(seal actuating means)을 구비한다. 제2 스타일렛은 상기 봉합 수단을 제2 캐뉼러 밖으로 밀어내기 위해 뺐다 넣어다 하는 방식으로 제2 캐뉼러에 삽입이 가능하다(18면 3행 참조).다) 과제의 해결수단도1A 및 1B를 참조하면, 도시된 바늘 또는 외부 캐뉼라(cannula: 1)는 금속 튜브(3)와, 로킹 인서트 개구(locking insert opening: 40)를 가지는 허브(53)를 구비한다. 스타일렛(stylet; 2)은 바늘(1)의 튜브(3) 안으로 삽입되는 로드(4)를 구비하고, 허브(54)와 록킹 인서트(7)를 구비한다. 바람직하게는, 상기 바늘(1)은 표준 18 게이지 얇은-벽 척추 바늘(외경 1,27mm, 내경 1.09mm, 벽두께 0.09mm, 길이 105mm)이다. 상기 바늘(1)과 스타일렛(2)은 표준적인 진단 또는 치료용으로 시술하기 위한 종래의 척추 바늘이다(20면 7행 참조).도2A 및 도2B를 참조하면, 제2 바늘 또는 캐뉼라(8)은 튜브형 부재(5)와 허브(55)를 구비한다. 바늘(8)은 뺐다 넣어다 할 수 있고(telescopically) 동심원상으로 바늘(1)에 삽입되도록 구성된다. 내부 캐뉼라(8)는 외경 1.05mm, 내경 0.87mm, 벽 두께 0.09mm 및 길이 119mm를 가질 수 있다. 도2A도 및 6에 도시된 바와 같이, 튜브(5)의 말단부는 도면부호 10으로 일반적으로 표시되는 경막 봉합(dural seal)을 보유하는 틈(18)을 구비한다. 작동 선(13)이 상기 경막 봉합 수단(10)에 연결되어, 도2A에 잘 도시된 바와 같이 외부 캐뉼라(8)의 선단부 외부로 연장된다. 바람직하게는, 상기 선(8)은 4-0 구경(caliber)과 같은 흡수성 봉합사(absorbable suture)이다. 스타일렛(9)은 바늘(8)의 튜브(5)로 삽입되는 로드(6)와 허브(56)을 구비하고, 상기 바늘(8)로부터 봉합 수단(10)을 밀어내기 위한 V-형상과 같은 특화된 형상의 단부(11)를 구비한다(20면 14행 참조).도3을 참조하면, 상기 스타일렛(2)은 바늘 또는 외부 캐뉼라(1)에 삽입되어, 통상적인 진단 테스트 또는 처치를 위해 통상적인 지주막하천자를 시술한다. 도4는 내부 바늘(8)에 부착된 경막 봉합 수단(10)을 척추강으로 삽입하기 위해 내부 캐뉼라 또는 바늘(8)이 외부 캐뉼라 또는 바늘(1) 안으로 위치되는 것을 도시한다. 도 5는 상기 봉합 수단(10)을 척추강 안으로 밀어내기 위하여 스타일렛(9)이 내부 캐뉼라(8) 안으로 삽입되는 것을 도시하는데, 흡수성 봉합사(13)의 사용에 의하여 봉합 수단(10)에 대한 조절을 유지한다(20면 24행 참조).상기 경막 봉합 수단(10)은 바늘(1)과 바늘(8) 및 스타일렛(9)을 뺀 후에 척추 관통부를 봉합할 수 있는 기능을 가진다(20면 31행 참조).
천자
캐뉼러(cannula)
스타일렛(stylet)
2) 선행발명 2 (갑 제26호증)
선행발명 2는 1967. 4. 4. 공고된 미국 특허공보 제3312220호에 게재된 ‘일회용 플라스틱과 강철로 된 캐뉼라 조립체’에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 주요 도면은 아래와 같다.
가) 기술분야 및 기술과제본 발명은 외과용 장치, 보다 구체적으로는 일회용 플라스틱과 강철로 된 캐뉼라 조립체에 관한 것이다(4면 1행 참조).정맥 주사액 치료법(intravenous fluid therapy), 진단을 위한 체강 조사법(diagnostic body cavity probing), 체강 배수 치료(therapeutic body cavity drainage)와 같은 외과적 시술에 있어서 전통적으로 속이 빈 바늘을 몸 속으로 넣는 방법이 사용되어 왔다. 그리고 이러한 방법에 있어서 전통적으로 철제 바늘이 사용되어 왔다. 철제 바늘은 정맥 주사액 치료법에 있어서 바늘의 끝에 의해서 혈관이 손상되는 것을 방지하기 위해서 환자의 팔을 반드시 고정시켜야 한다는 단점을 갖는다(4면 3행 참조).본 발명의 중요한 목적은 철제 투관침을 덮고 삽입되도록 적절하게 개선된 플라스틱 캐뉼라를 제공하는 것이다(6면 20행 참조).나) 과제의 해결수단FIGURE 1은 플라스틱 캐뉼라에 대해 설명하고 있다. 캐뉼라는 가늘어지는 형상의 뭉뚝한 끝(tip) 2 을 앞쪽 부분 끝(leading end)에, 플라스틱 허브 3를 반대편 끝에 가지고 있는 유연한 플라스틱 튜브 1이다. 플라스틱 허브 3는 고정 형식이고, 플라스틱 튜브 1와 융합되어 있거나, 일체를 이루는 형태이다. 캐뉼라는 폴리프로플렌, 나일론, 테트라플르오르에틸렌 소재(일반적으로 테플론이라는 상표로 제공됨), 또는 다른 적절하고 유연한 소재로 만들어 질 수 있다. 가늘어지는 형상의 뭉뚝한 끝 2은 막히는 것을 방지하기 위해 많은 배수 구멍을 가지고 있다(7면 14행 참조).FIGURE 2는 철제 바늘 4에 대해 설명하고 있다. 철제 바늘은 캐뉼라가 몸 속으로 삽입되는 것을 용이하게 한다. 철제 바늘은 캐뉼라 내부로 삽입되고, 바늘끝 5은 캐뉼라의 끝 2보다 약간 돌출된다(7면 22행 참조).FIGURE 3은 캐뉼라가 몸 속으로 삽입되는 동안 철제 바늘 속에 위치하고 있는 플라스틱 스타일렛 6에 대해 설명하고 있다. 플라스틱 스타일렛 6은 일체형의 FIGURE 4 조립된 캐뉼라의 구성요소들을 설명하고 있다. 플라스틱 스타일렛 6은 철제 바늘 4에 삽입되어 있고, 철제바늘 4은 다시 플라스틱 캐뉼라 1에 삽입되어 있다(7면 25행 참조).FIGURE 4 조립된 캐뉼라의 구성 요소들을 설명하고 있다. 플라스틱 스타일렛 6은 철제 바늘 4에 삽입되어 있고, 철제바늘 4은 다시 플라스틱 캐뉼라 1에 삽입되어 있다(8면 4행 참조).
3) 선행발명 3 (갑 제25호증)
선행발명 3은 2012. 9. 18. 공고된 대한민국 등록특허공보 제1185583호에 게재된 ‘매듭짓는 작업이 필요 없는 봉합사 및 이를 포함하는 키트’에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 주요 도면은 아래와 같다.
가) 기술분야 및 기술과제본 발명은 외과적 수술에 사용되는 봉합사에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 매듭짓는 작업이 필요 없으며, 견고하고 안정적으로 봉합하거나 또는 조직의 밀착·지지·고정이 가능한 봉합사에 관한 것이다( 〈0001〉).봉합사를 사용하는 시술에서 중요하게 고려해야 할 점 중의 하나는 봉합, 조직의 밀착 또는 지지, 고정 효과를 안정적이고 오래 지속되도록 하기 위하여 시술부위에서 봉합사를 견고하게 유지·고정시키도록 할 필요가 있으며, 또한 봉합이 풀리지 않도록 견고한 매듭장치가 필요하고, 신속하고 안전한 시술을 위하여 매듭과정에 드는 시간과 노력을 최소한으로 단축시킬 필요가 있다는 것이다(〈0004〉).본 발명은 시술부위에서 보다 견고하게 유지·고정될 수 있으며 효과적으로 조직을 붙들어, 봉합 및 조직의 밀착, 지지 또는 고정 효과가 우수한 봉합사를 제공하는 것을 목적으로 한다. 또한 본 발명은 매듭 공정이 필요 없는 봉합사를 제공하는 것을 목적으로 한다. 나아가, 본 발명은 본 발명의 봉합사를 포함하는 키트를 제공한다(〈0006〉).나) 과제해결수단도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른, 제1말단 및 제2말단을 가지는 봉합사에 있어서, 양쪽 말단부를 관통하는 연통구멍을 구비한 위가 잘린 원뿔 또는 각뿔형인 봉합사 지지체 또는 양쪽 말단부를 관통하는 연통구멍을 구비한 위가 잘린 원뿔 또는 각뿔형이며 아래 말단부에 절개된 부위 또는 틈을 가지는 봉합체 지지체에서, 봉합사 지지체의 위 말단(양 말단 중에서 직경이 작은 쪽; 21)이 봉합사 지지체가 결합되는 봉합사의 말단(11, 제1말단)을 향하도록 상기 연통구멍을 통하여 상기 봉합사 제1말단에 꿰어져 구비되고 다른 일말단(제2말단)에 바늘(30)을 구비한 봉합사를 나타낸 도면이다(〈0023〉).
봉합사의 표면에는 미늘이 봉합사의 종축과 이루는 각이 동일한 방향으로 경사지도록 형성된다. 봉합사의 표면에 형성되는 미늘은 상기 봉합사의 제2말단를 향하여 상기 봉합사의 종축-봉합사의 제2말단방향-미늘이 형성하는 각(θ1)이 예각을 이루도록 경사지게 형성된다. 이와 같이 미늘과 봉합사가 이루는 각이 봉합사 지지체가 구비되지 않는 봉합사의 제2말단을 향하여 뾰족한 형상을 하도록 미늘이 형성되어 있으면, 봉합사의 제2말단에 결합된 바늘로 봉합을 할 때는 봉합사가 매끄럽게 조직을 잘 통과하게 되나 봉합 후에 제2말단으로부터 바늘을 제거하여도 봉합사가 봉합방향과 반대로 이동하려 하면 버팀목처럼 지지하며 이동을 막아 줄 수 있다. 봉합이 끝나고 바늘을 잘라내어도 미늘에 의하여 봉합사가 빠지지 않으므로 매듭을 짓지 않아도 된다. 또한, 봉합사의 일 말단에 구비된 봉합사 지지체는 봉합이 풀리지 않도록 하는 매듭의 역할을 할 뿐만 아니라, 봉합이나 리프팅을 실시하면서 실을 잡아 당길 때 봉합체 지지체의 아래 말단에 형성된 절개된 부분 또는 벌어진 틈에 의하여 봉합체 지지체가 움직이지 않도록 위치가 단단하게 고정될 수 있다. 따라서 리프팅 효과를 안정적이고 오래 지속되도록 한다(〈0024〉).본 발명은 일 실시예로, 본 발명에서 제공하는 봉합사로 시술을 용이하게 실시할 수 있도록 하는 장치를 제공한다. 본 발명에서 제공하는 장치에는 봉합사가 내장된 키트(키트 A) 및 봉합사를 조직 내에 정확하게 위치시켜 줄 수 있도록 하는 봉합사 위치 결정용 키트(키트 B)를 포함한다(〈0032〉).도4는 본 발명의 일실시예에 따른 봉합사를 포함하는 키트를 나타낸 도면이다(〈0013〉).봉합사가 내장된 키트(키트 A)는 양말단을 연통하는 구멍이 내부에 형성되어 있는 긴 관(70) 및 상기 긴 관에 내장된 봉합사를 포함하는데, 상기 봉합사는 제1말단 및 제2말단을 가지며 제1말단에 봉합사 지지체가 구비되어 있고, 상기 봉합사 지지체는 양쪽 말단부를 관통하는 연통구멍을 구비한 위가 잘린 원뿔 또는 각뿔형인 봉합사 지지체 또는 양쪽 말단부를 관통하는 연통구멍을 구비한 위가 잘린 원뿔 또는 각뿔형이며 아래 말단부에 절개된 부위 또는 틈을 가지고 있는 봉합체 지지체이며, 상기 봉합사 지지체는 봉합사 지지체의 위 말단이 봉합사의 제1말단을 향하도록 상기 연통구멍을 통하여 상기 봉합사에 꿰어져 제1말단에 구비되고, 상기 봉합사의 표면에는 미늘이 형성되되 상기 봉합사의 제2말단를 향하여 상기 봉합사의 종축-봉합사의 제2말단방향-미늘이 형성하는 각(θ1)이 예각을 이루도록 경사지게 형성된다. 키트 A는 양 말단이 연통된 긴 관에 본 특허출원에서 제공하는 봉합사 지지체가 구비되고 미늘이 형성된 봉합사를 삽입하여 제조되는데, 이때 긴 관의 양 말단 중에서 조직 내부로 뚫고 들어가게 되는 말단 쪽으로 봉합사 지지체가 위치하도록 한다(도4의 a). 봉합사 지지체는 긴 관의 내부에 내장되거나 또는 필요에 따라 긴 관 말단의 외부 또는 긴 관의 내부와 외부에 걸쳐 위치하도록 할 수 있다. 키트 A의 긴 관의 연통구멍의 직경은 내부에 봉합사를 수용할 수 있는 크기를 가지도록 하며, 목적에 따라 크기는 조절이 가능하다(〈0033〉).
다. 종전 심결 및 이 사건 심결의 경위
1) 주식회사 씨에스아이엔씨는 2014. 4. 8. 특허심판원 2014당852호로 “이 사건 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명 3 등과 주지관용기술로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.”라고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대하여 무효심판을 청구하였다.
2) 특허심판원은 2014. 9. 23. “이 사건 특허발명은 선행발명 3 등에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다.”라는 이유로 위 무효심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 주식회사 씨에스아이엔씨가 2014. 10. 8. 특허법원 2014허7356호로 위 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였는데, 위 법원은 2015. 10. 8. “이 사건 특허발명은 선행발명 3 등 및 주지관용기술에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다.”라는 이유로 위 회사의 청구를 기각하였다.
3) 이에 대하여 주식회사 씨에스아이엔씨는 2015. 12. 14. 대법원 2015후2204호로 상고한 후 2016. 1. 29. 상고이유보충서를 제출하면서 선행발명 1 등을 진보성 부정 주장을 뒷받침하는 참고자료로 제출하였으나, 대법원은 2016. 3. 25. 상고기각판결을 선고하였고, 이에 따라 위 2)항 기재 심결은 확정되었다(이하 확정된 심결을 ‘종전 심결’이라 한다).
4) 원고는 2017. 8. 25. 특허심판원 2017당2686호로 “이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 및 주지관용기술로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.”라고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대하여 무효심판을 청구하였다.
5) 특허심판원은 2017. 12. 27. “이 사건 특허발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1 및 3에 의하여 진보성이 부정되지 않고, 종전 심결에서 진보성 부정의 증거로 제출된 선행발명 3에 새로 부가하여 제출된 선행발명 1은 종전 심결의 결론을 번복할 수 있는 것이 아니므로, 이 사건 무효심판청구는 종전 심결과 동일사실 및 동일증거에 기한 것이어서 특허법 제163조에 정한 일사부재리원칙에 위배된다.”라는 이유로 이 사건 무효심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정 근거] 갑 제1 내지 6, 25, 26호증, 을 제1호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
2. 원고의 주장 요지
1) 이 사건 제1항 및 제14항 발명의 청구범위는 “상기 관부재의 도관 내부에 삽입되어 상기 관부재보다 큰 강성을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 삽입경로 형성수단”이라고 기재되어 있는데, 이는 “지지로드가 관부재의 도관 내부에 삽입된 결과 삽입경로 형성수단이 관부재보다 큰 강성을 갖게 된다.”는 의미로 해석되거나 “원래 관부재보다 큰 강성을 가지는 지지로드를 도관 내부에 삽입한다.”는 의미로도 해석될 수 있으므로, 그 명세서 기재가 명확하고 간결하게 적혀 있지 않아 특허법 제42조 제4항 제2호에 정한 기재불비의 무효사유가 있고, 그 종속항 발명들도 위와 동일한 기재불비의 무효사유가 있다.
2) 이 사건 제1항 발명의 의료용 실이 삽입될 경로를 형성하는 중공의 가요성 도관을 구비하는 관부재와, 상기 관부재의 도관 내부에 삽입되어 상기 관부재보다 큰 강성(stiffness)을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 삽입경로 형성수단은 선행발명 1의 제1 캐뉼라(1) 및 스타일렛(2)과 동일하고, 이 사건 제1항 발명에서 관부재의 도관이 가요성 재질로 형성되고 지지부재의 지지로드가 도관보다 큰 강성을 가지는 것은 선행발명 1의 제1 캐뉼라(1)가 가요성을 갖고 있고, 로드(4)가 제1 캐뉼라(1)보다 큰 강성을 갖고 있으며, 로드(4)가 제1 캐뉼라(1)의 내부에 삽입됨으로써 강성이 커지는 것과 동일하다. 그리고 이 사건 제1항 발명의 나머지 구성요소도 선행발명 1의 대응 구성요소와 동일하므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 의하여 신규성이 부정된다. 또한, 이 사건 제5, 6, 14, 16, 17항 발명도 선행발명 1과 동일하므로 신규성이 부정된다.
3) 설령, 선행발명 1의 제1 캐뉼라가 가요성을 갖지 않는 것이라고 하더라도 통상의 기술자가 제1 캐뉼라를 가요성을 갖는 선행발명 2의 플라스틱 캐뉼라로 치환·변경하는 데 별다른 기술적 어려움이 없고, 인체에 삽입되어 경로를 형성하는 관부재나 캐뉼라를 가요성 재질로 형성하고 관부재나 캐뉼라를 보강하기 위하여 삽입되는 스타일렛 또는 지지부재를 보다 강성이 큰 재료로 형성하는 것은 주지관용기술에 해당하므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1과 주지관용기술의 결합 또는 선행발명 1과 선행발명 2의 결합에 의하여 진보성이 부정된다. 또한, 이 사건 특허발명의 나머지 청구항들도 선행발명 1, 2, 3의 결합에 의하여 진보성이 부정된다.
4) 따라서 이 사건 특허발명은 무효라 할 것임에도 이와 달리 판단하여 이 사건 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
3. 이 사건 심결의 위법 여부
가. 이 사건 특허발명의 진보성 유무
1) 이 사건 제1항 발명의 진보성 유무
가) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 대비
⑴ 구성요소별 대응관계
구성요소이 사건 제1항 발명선행발명 1(을 제1호증)1의료용 실이 삽입될 경로를 형성하는 중공의 가요성 도관을 구비하는 관부재와, 상기 관부재의 도관 내부에 삽입되어 상기 관부재보다 큰 강성(stiffness)을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 삽입경로 형성수단;[갑6호증 20면 7행] 도1A 및 1B를 참조하면, 도시된 바늘 또는 외부 캐뉼라(cannula: 1)는 금속 튜브(3)와, 로킹 인서트 개구(locking insert opening: 40)를 가지는 허브(53)를 구비한다. 스타일렛(stylet; 2)은 바늘(1)의 튜브(3) 안으로 삽입되는 로드(4)를 구비하고, 허브(54)와 록킹 인서트(7)를 구비한다.2상기 삽입경로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후에 상기 관부재의 체결부에 연결되어 상기 관부재를 통하여 의료용 실을 공급하는 의료용 실 공급수단[갑6호증 20면 14행] 도2A 및 도2B를 참조하면, 제2 바늘 또는 캐뉼라(8)은 튜브형 부재(5)와 허브(55)를 구비한다. 바늘(8)은 뺐다 넣어다 할 수 있고(telescopically) 동심원상으로 바늘(1)에 삽입되도록 구성된다. (중략) 도2A 및 도6에 도시된 바와 같이, 튜브(5)의 말단부는 도면부호 10으로 일반적으로 표시되는 경막 봉합(dural seal)을 보유하는 틈(18)을 구비한다.[갑6호증 20면 27행] 도 5는 상기 봉합 수단(10)을 척추강 안으로 밀어내기 위하여 스타일렛(9)이 내부 캐뉼라(8) 안으로 삽입되는 것을 도시하는데, 흡수성 봉합사(13)의 사용에 의하여 봉합 수단(10)에 대한 조절을 유지한다.
⑵ 공통점 및 차이점 분석
㈎ 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1과 선행발명 1의 대응구성은 중공의 가요성 도관을 구비하는 관부재(외부 캐뉼라)와, 관부재의 도관 내부에 삽입되는 지지로드(스타일렛(2))를 포함하는 지지부재라는 점에서 동일하다.
다만 구성요소 1의 관부재는 가요성을 갖는 도관이고, 지지로드는 관부재의 도관보다 강성이 큰 것으로 한정되어 있는 반면, 선행발명 1의 외부 캐뉼라는 튜브(3)의 재질이 금속인 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’).
㈏ 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2와 선행발명 1의 대응구성은 삽입경로 형성수단(외부캐뉼라 및 스타일렛(2))에서 지지부재(스타일렛(2))가 제거된 후에 관부재(외부 캐뉼라)의 체결부에 연결되어 의료용 실(봉합사)을 공급하는 수단이라는 점에서 동일하다.
다만 구성요소 2는 관부재에 의료용 실이 직접 삽입되는 반면, 선행발명 1의 봉합사는 내부 캐뉼라에 봉합 수단에 의해 결합된 채로 외부 캐뉼라에 삽입되는 것으로 관부재에 직접 삽입되는 것이 아니라는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’).
[이에 대하여 원고는, 구성요소 2의 실 공급 방법과 선행발명 1의 봉합사 및 봉합수단 공급 방법이 동일한 것이라고 주장하나, 양자는 동일하다고 할 수 없고, 아래에서 보는 바와 같이 그 차이점은 쉽게 극복될 수 있는 것이라고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.]
나) 차이점에 대한 검토
⑴ 차이점 1
㈎ 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 관부재에 관하여 아래와 같이 기재되어 있는바, 이에 의하면 관부재는 생체의 피부 조직 내에 삽입되어 전진할 때 조직이 상하지 않도록 하기 위해 가요성을 갖는 것으로, 관부재가 갖는 가요성은 단순히 약간 휘어지는 정도에 불과한 것이 아니라 실리콘과 같이 부드럽고 유연한 재질로 형성되어 생체의 피부 조직 내에서 전진하기에 용이하지 않을 정도에 이르는 것임을 알 수 있다.
[0040] 상기 삽입경로 형성수단(100)의 관부재(120)는 생체의 피부 조직 내에서 전진하게 되므로 조직을 상하지 않도록 하기 위하여 소정의 가요성을 가지는 탄성의 자료로 형성된다. 예를 들어 상기 관부재(120)의 도관(124)은 실리콘 재질로 형성될 수 있다.[0041] 상기 삽입경로 형성수단(100)의 지지부재(110)는 상기 관부재(120)가 가요성을 가짐으로써 생체의 피부 조직 내에서 전진하기에 용이하게 않은 문제점을 시정하고자 관부재(120) 내에 삽입되어 상기 관부재(120)에 필요한 수준의 강성을 제공하게 된다.
㈏ 한편 선행발명 1의 명세서에는 아래와 같이 기재되어 있는바, 이에 의하면 선행발명 1의 외부 캐뉼라는 그 자체로 바늘의 역할을 하는 금속 재질의 튜브로 이루어져 있고, 외부 캐뉼라가 피부 조직에 삽입된 후 피하 조직의 저항을 뚫고 요추 경막의 원하는 지점을 정확히 천공할 수 있을 정도의 강성을 가져야 하는 것이기 때문에 피부 조직의 손상을 방지할 수 있을 정도 즉, 피부 조직 내에서 전진하기에 용이하지 않을 정도의 가요성을 가질 경우 원하는 지점을 정확히 천공하기 어려워 그 목적을 달성할 수 없게 되므로, 선행발명 1의 외부 캐뉼라의 금속 재질 튜브를 이 사건 제1항 발명과 같이 가요성을 갖는 재질로 변경하는 것은 선행발명 1의 기술적 의의를 상실하게 할 뿐만 아니라 그 명세서에서 선행발명 1의 외부 캐뉼라를 플라스틱이나 실리콘과 같은 부드러운 재질로 형성할 만한 동기나 암시를 찾아보기도 어렵다.
바늘 또는 외부 캐뉼라(1)는 금속 튜브와 록킹 인서트 개구(40)를 가지는 허브(53)를 구비한다. 스타일렛(2)은 바늘(1)의 튜브(3) 안으로 삽입되는 로드(4)를 구비하고 허브(54)와 록킹 인서트(7)를 구비한다. 바람직하게는, 상기 바늘(1)은 표준 18 게이지 얇은 벽 척추 바늘(외경 1.27㎜,내경 1.09㎜,벽두께 0.09㎜,길이 105㎜)이다. 상기 바늘(1)과 스타일렛(2)은 표준적인 진단 또는 치료용으로 시술하기 위한 종래의 척추 바늘이다(칼럼 4, 29~38행).상기 스타일렛(2)은 바늘 또는 외부 캐뉼라(1)에 삽입되어 통상적인 진단 테스트 또는 처치를 위해 통상적인 지주막하천자를 시술한다(칼럼 4, 55~58행 및 도 3).
㈐ 따라서 비록 선행발명 2에 플라스틱 캐뉼라가 개시되어 있고, 갑 제11 내지 24호증의 각 기재에 의하여 인체 내부에 삽입되는 카테터, 캐뉼라 등의 의료기구에서 피부 조직을 뚫고 경로를 형성하는 관부재를 합성수지, 연질수지 등으로 만들어 가요성을 갖도록 하는 것은 주지관용기술임이 인정된다고 하더라도, 위에서 본 바와 같이 선행발명 1의 외부 캐뉼라의 금속 재질 튜브를 선행발명 2 또는 주지관용기술을 결합하여 가요성을 갖도록 변경하는 것은 선행발명 1의 기술적 의의를 상실하게 하는 것이므로, 그 결합이 용이하다고 할 수 없다.
㈑ 결국 위 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1에 주지관용기술을 결합하거나 선행발명 2를 결합하여 용이하게 극복할 수 있다고 보기 어렵다. 그러므로 선행발명 1에 주지관용기술 또는 선행발명 2를 결합하여 가요성 관부재를 도출하는 것이 용이하다는 취지의 원고의 주장은 받아들이지 아니한다.
⑵ 차이점 2
㈎ 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 ‘상기 삽입경로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후에 상기 관부재의 체결부에 연결되어 상기 관부재를 통하여 의료용 실을 공급하는 의료용 실 공급수단’으로, 의료용 실 공급수단이 관부재의 체결부에 연결되고 의료용 실이 관부재 내부로 직접 공급되는 구성을 채택하고 있다. 이와 같은 구성으로 인하여 이 사건 제1항 발명의 의료용 실 공급수단도 가요성을 갖도록 형성될 경우 관부재와 실 공급수단이 모두 가요성을 갖게 되므로 시술자가 의료용 실을 관부재 내부로 공급할 때 피부 조직과 직접 접촉하고 있는 관부재의 요동을 적게 할 수 있어 피부 조직이 상하지 않도록 하는 효과를 달성할 수 있다.
㈏ 선행발명 1은 봉합사와 봉합수단을 내장하고 있는 내부 캐뉼라가 외부 캐뉼라의 내부로 삽입되면서 봉합사와 봉합수단이 공급되는 구성을 채택하고 있으므로, 봉합사와 봉합수단이 외부 캐뉼라의 튜브를 통하여 공급되는 것이 아니라 내부 캐뉼라의 튜브를 통하여 공급된다는 점에서 차이가 있다. 그런데 선행발명 1은 요추 경막의 원하는 지점을 정확히 천공하는 데에 사용되는 것으로, 천공 시술 후 천공 지점까지 봉합수단을 밀어 넣고 천공 지점을 지나게 되면 봉합수단이 개방되도록 하여 캐뉼라 튜브로부터 빠져 나와 펼쳐진 봉합수단으로 하여금 천자 부위 둘레를 봉합하도록 하는 구성을 채택하고 있으므로(도 10A 내지 10F), 천공 지점까지는 봉합수단이 개방되지 않도록 하여야 그 목적을 달성할 수 있는데, 내부 캐뉼라를 삽입하지 않고 외부 캐뉼라 내부로 봉합수단과 봉합사를 직접 공급할 경우 외부 캐뉼라 내부에 차 있는 척수액으로 인해 외부 캐뉼라 내부로 봉합수단과 봉합사를 전진시키기 어렵고, 또 봉합수단이 펼쳐진 상태로 공급될 수밖에 없어 천자 부위 봉합이 어려워지므로 천자 부위 봉합을 위해서 봉합수단의 구조를 변경하여야 할 필요가 있다. 따라서 선행발명 1의 봉합사와 봉합수단을 내장하고 있는 내부 캐뉼라가 외부 캐뉼라의 내부로 삽입되면서 봉합사와 봉합수단이 공급되는 구성을 봉합사와 봉합수단이 내부 캐뉼라에 내장되지 않은 채 외부 캐뉼라의 내부로 삽입되는 구성으로 변경하는 것은 통상의 기술자가 용이하게 변경할 수 있는 사항이라고 보기 어렵고, 달리 그 명세서에서 선행발명 1의 봉합사와 봉합수단 공급 구조를 변경할 만한 동기나 암시를 찾아보기도 어렵다.
㈐ 결국 위 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 용이하게 극복할 수 있는 것이라고 보기 어렵다.
2) 정리
이상 살핀 바에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하거나 주지관용기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있다고 할 수 없으므로 그 진보성이 부정되지 아니하고, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는 이상 이를 직접적 또는 간접적으로 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제2항 내지 제13항 발명도 진보성이 부정되지 아니한다. 또한, 위에서 본 바와 같은 이유로 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징을 모두 포함하고 있는 이 사건 제14항 발명도 진보성이 부정되지 아니하고, 이 사건 제14항 발명의 진보성이 부정되지 않는 이상 이를 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제15항 내지 제18항 발명도 그 진보성이 부정되지 않는다.
나. 종합
1) 특허법 제163조 본문은 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다.”라고 규정하고 있다. 여기에서 동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하며, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결, 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 등 참조).
2) 이 사건에 관하여 살피건대, 종전 심결은 이 사건 특허발명이 선행발명 3 등에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였는데, 이 사건 심판청구는 이 사건 특허발명이 선행발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 주장을 청구원인으로 하는 것이어서, 종전 심결과 이 사건 심판청구는 모두 이 사건 특허발명이 부정된다는 사실에 기한 것으로서 청구원인이 공통되므로, 이 사건 심판청구는 종전 심결과 동일한 사실에 기한 심판청구에 해당한다.
또한, 선행발명 3은 종전 심결의 심판과정에서 제출되어 이미 판단되었던 것으로서 동일 증거에 해당하고, 앞서 본 바와 같이 선행발명 1, 2는 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 판단한 종전 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 할 수 없으므로, 위 법리에 비추어 선행발명 1, 2는 종전 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.
결국 이 사건 심판청구는 확정된 종전 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 심판청구에 해당하므로 특허법 제163조에 위배되어 부적법하다.
3) 한편 원고의 이 사건 심판청구는 이 사건 특허발명이 선행발명 1 등에 의하여 진보성이 부정된다는 주장을 청구원인으로 하는 것이고, 이 사건 심결은 원고의 청구원인이 동일사실에 해당하고 심판단계에서 제출된 증거가 동일증거에 해당한다는 이유로 이 사건 심판청구가 특허법 제163조에 위배되어 부적법하다고 판단하였음은 앞서 본 바와 같다.
원고는 이 법원에 이르러 이 사건 심결의 위법사유로 이 사건 특허발명이 진보성이 부정된다는 주장 이외에 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하므로 살피건대, 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 할 것인바(대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결), 이 사건 심결은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 종전 심결과 동일사실 및 동일증거에 기한 것이어서 부적법하다고 판단한 것이므로, 결국 이 사건 심결이 위법한지 여부는 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법한지 여부에 달려있다고 할 것이다. 그런데, 원고는 이 사건 심판청구 당시 이 사건 특허발명이 진보성이 부정된다는 주장과 증거만 제출하였을 뿐 다른 무효 사유를 주장하지 아니하다가 이 법원에 이르러 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 주장을 추가로 하고 있는바, 원고의 위 새로운 주장은 이 사건 심판청구 당시를 기준으로 하여 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부를 판단한 이 사건 심결의 위법 사유 즉, 심판청구 당시를 기준으로 판단할 때 이 사건 심판청구가 동일사실 및 동일증거에 기한 심판청구가 아니라는 사유가 될 수 없다.
따라서 이 사건 특허발명이 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있기 때문에 이 사건 심결이 위법하다는 원고의 주장은 주장 자체로 이유 없다.
4) 예비적으로 이 사건 특허발명이 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있는지 보건대, 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 서로 동일하지 않으므로 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명인 이 사건 제5, 6항 발명은 선행발명 1에 의하여 신규성이 부정되지 아니하고, 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징을 모두 포함하고 있는 이 사건 제14항 발명 및 그 종속항 발명인 이 사건 제16, 17항 발명도 신규성이 부정되지 아니한다.
또한, 이 사건 특허발명의 명세서([0027])에는 “의료용 실이 삽입되는 삽입경로 형성 수단의 관부재가 가요성이 있어서 생체 피부 조직 내에서 진행이 용이하지 않을 수 있는데, 관부재 내부에 관부재보다 큰 강성의 지지부재를 삽입한 상태로 생체 조직 내에서 삽입경로 형성수단이 전진하게 되므로 원하는 삽입 경로를 용이하게 형성할 수 있다.”라고 기재되어 있는데, 위 명세서 기재를 참작하면 이 사건 제1항 및 제14항 발명 청구범위의 “상기 관부재의 도관 내부에 삽입되어 상기 관부재보다 큰 강성을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 삽입경로 형성수단”이라는 기재는 ”관부재보다 큰 강성을 가지는 지지로드를 도관 내부에 삽입한다.”는 의미로 명확히 해석될 수 있으므로, 이 사건 특허발명은 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다고 할 수 없다.
따라서 이 사건 특허발명이 신규성이 부정되거나 기재불비의 무효사유가 있다는 원고의 주장은 모두 이유 없다.
4. 결론
그렇다면 이 사건 심결에는 원고 주장과 같은 위법이 있다고 할 수 없으므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 김경란(재판장) 진현섭 김광남