【원 고】
페어몬트 호텔 매니지먼트 엘.피.(Fairmont Hotel Management L.P.) (소송대리인 변리사 김은주 외 1인)
【피 고】
주식회사 영원아웃도어 (소송대리인 변리사 한태근)
【변론종결】
2018. 12. 20.
【주 문】
1. 특허심판원이 2018. 7. 27. 2017당1774 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
【청구취지 및 항소취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초 사실
가. 피고의 이 사건 등록상표 (갑 제1호증)
1) 등록번호/ 출원일/ 등록결정일/ 등록일: 상표등록 (등록번호 1 생략)/ 2015. 12. 11./ 2017. 4. 25./ 2017. 5. 2.
2) 구성:
3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 의류, 유니폼, 아노락, 리어타드 및 타이즈, 팬티/반바지 및 브리프, 신발, 스포츠의류, 겉옷, 팬츠, 속옷, 방한용 마스크(의류), 점퍼, 티셔츠, 스타킹, 양말, 목도리, 스카프, 장갑(가죽/수피/모피제 장갑 포함), 모자, 의복용 벨트
나. 원고의 선등록서비스표 (갑 제7호증)
1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: 서비스표등록 (등록번호 2 생략)/ 1991. 3. 28./ 1992. 8. 4./ 2013. 1. 29.
2) 구성:
3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 호텔업
다. 원고의 선등록서비스표 등
아래 표 기재와 같은 원고의 선등록서비스표와 선사용상표/서비스표를 통틀어 ‘선등록서비스표 등’이라 한다.
라. 이 사건 심결의 경위
1) 원고는 2017. 6. 12. 피고를 상대로 특허심판원에 ‘이 사건 등록상표는 국내에서 특정인의 표장으로 알려진 선등록서비스표와 표장이 동일·유사하여 상품의 출처에 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있어 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제7조 제1항 제11호에 해당하고, 이 사건 등록상표는 국내외에서 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 널리 알려진 선등록서비스표와 동일·유사하여 원고의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 출원된 것이므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다’고 주장하면서 등록무효심판(2017당1774)을 청구하였다.
2) 특허심판원은 2018. 7. 27. ‘이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업 사이에 경제적 견련 관계가 없어 수요자를 기만할 염려 및 부정한 목적을 가지고 출원한 것으로 보기 어려워 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당한다고 할 수 없다’는 이유를 들어 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 9호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지
2. 원고 주장의 요지(심결취소 사유)
이 사건 등록상표의 등록결정 당시 이 사건 등록상표는 선등록서비스표 등의 상품 또는 서비스와 동일·유사하거나 경제적 견련성이 있어 국내 수요자들 사이에서 출처에 관하여 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있으므로 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다.
또한 이 사건 등록상표의 출원일 당시 원고의 선등록서비스표 등은 국내외 수요자들 사이에서 호텔업 등에 관한 원고의 표지로 널리 알려져 있었고, 피고는 선등록서비스표 등의 명성 및 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이득을 얻으려는 등 부정한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원하였으므로 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 등록이 무효로 되어야 한다.
이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
3. 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부
가. 관련 법리
구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. (3) 한편 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 해야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 등 참조).
나. 선등록서비스표 등의 인지도
1) 인정 사실
갑 제3 내지 29, 37, 42 내지 44, 55호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합해 보면 다음과 같은 사실이 인정된다.
가) Fairmont는 1831년부터 1894년까지 생존하였던 광업자이자 미국의 상원의원이었던 소외인의 딸들이 샌프란시스코에 호텔을 지으면서 그들의 성(Family name)인 Fair에서 만든 조어로서, 1907년경부터 호텔의 이름으로 사용되기 시작하였다.
나) 원고는 캐나다 토론토에 본사를 두고 국제적인 호텔 매니지먼트 사업을 하는 법인으로서, 캘거리, 두바이, 런던, 몬트리얼 및 상하이에 지사를 두고 있고, 워싱턴 디씨, 로스엔젤레스, 베이징, 프랑크푸르트, 홍콩, 모스크바 등에 해외 영업부를 두고 있다.
다) 원고는 미국에서, ① 호텔업을 지정서비스업으로 하여, 선등록서비스표(), 선사용서비스표 3()에 대하여 1974. 4. 23., 선사용서비스표 1-1()에 대하여 1974. 4. 30. 각 서비스표 등록을 하였고, ② 셔츠, 모자 등을 지정상품으로 하여, 선사용상표 1-3()에 대하여 2014. 1. 14. 상표등록을 하였다.
라) 원고는 1900년대 초반부터 현재까지 세계 여러 지역에서 호텔과 콘도 건립 및 운영 사업을 해 오고 있는데, 북미 지역을 벗어나 2002년 두바이에 호텔을 건립한 이후 유럽 각국, 중국, 인도, 이집트, 케냐, 멕시코, 사우디아라비아 등 세계 각지에 77개의 호텔과 리조트(별지 1 참조)를 보유하고 있고, “FAIRMONT HERITAGE PLACE”와 “FAIRMONT RESIDENCES”라는 명칭의 콘도 및 고급 주거지 사업 등도 하고 있다.
원고는 자신이 소유하거나 운영하는 호텔과 리조트 등에 아래 표에서 보는 바와 같이 선등록서비스표 등을 사용하고 있고, 86개 이상의 국가에서 이와 관련한 상표권 또는 서비스표권 등록을 하였다.
마) 원고는 약 110년 동안 호텔업 등을 영위하면서 많은 상을 받았는데, 그중 2011년부터 2015년까지 주요 수상 내역은 별지 2 기재와 같다.
바) 원고가 운영하는 페어몬트 호텔은 1907년 샌프란시스코에서 처음 영업을 시작한 이후 수십 년간 여러 언론 매체를 통해 다양하게 소개되어 왔다. 원고는 1998년경부터 온라인 웹사이트(www.fairmont.com)를 개설하여 호텔 예약업무 및 호텔 등에 대한 홍보를 직접 하고 있다. 또한 동영상 공유 사이트인 유튜브(www.youtube.com)에 다양한 홍보영상이 업로드되었는데, 그중 2007. 12. 11.경 업로드된 원고의 호텔과 리조트에 관한 홍보동영상은 2016. 10. 25.을 기준으로 1,802,571회 시청된 것으로 확인되었다. 그 밖에 원고는 소셜네트워크서비스 중 하나인 트위터에 ‘Fairmont Hotels(페어몬트 호텔스)’로 계정 등록을 하여 호텔과 리조트에 관한 정보 및 소식을 알리고 있고, 페이스북 및 인스타그램에 ‘Fairmont Hotels and Resorts’로 각 계정 등록을 하여 원고가 운영하는 호텔과 관련한 각종 영상을 올리고, 행사 안내 등을 하고 있다.
사) 지난 수십 년간 넬슨 만델라, 지미 카터, 빌 클린턴, 보리스 옐친 등 각국의 정치인들, 엘리자베스 영국 여왕 부부, 찰스 영국 황태자 부부, 스웨덴 국왕 부부 등 왕족들, 빌 게이츠 등 기업인, 스티븐 스필버그, 클린트 이스트우드, 아놀드 슈왈츠제네거 등 영화감독 및 배우, 가수 등이 세계 각지에서 운영 중인 페어몬트(Fairmont) 호텔에 투숙하였다.
아) 페어몬트 호텔은 여러 영화의 배경이 되었는데, ① Fairmont San Francisco 호텔을 배경으로 한 영화로는, 1958년 개봉한 알프레드 히치콕 감독의 ‘현기증’, 1983년 개봉한 클린트 이스트우드 감독의 ‘서든 임팩트’, 1994년 개봉한 아놀드 슈왈츠제네거 주연의 ‘주니어’, 1996년 개봉한 숀 코네리, 니콜라스 케이지 주연의 ‘더 락(The Rock)’이 있고, ② Fairmont Winnipeg 호텔을 배경으로 한 영화로는 2004년 개봉한 리차드 기어, 제니퍼 로페즈 주연의 ‘Shall we dance’가 있으며, ③ Fairmont Le Manoir Richelieu 호텔을 배경으로 한 영화로는 2003년 개봉한 안젤리나 졸리 주연의 ‘머나먼 사랑(Beyond Borders)’이 있고, ④ Fairmont Le Chateau를 배경으로 한 영화로는 1996년 개봉한 크리스 오도넬, 산드라 블록 주연의 ‘러브 앤 워(In Love and War)’가 있다.
자) 원고는 1999. 7.경부터 선등록서비스표 등을 부착한 셔츠, 모자, 샤워가운, 실내용 슬리퍼 등을 원고가 소유하거나 운영하는 호텔 내 매장(Fairmont store)에서 판매해 왔고, 2007년경부터는 온라인 스토어(www.fairmontstore.com)를 개설하여 위 제품들을 판매하고 있다. 원고는 위 제품들을 지정상품으로 하여 미국, 캐나다, 유럽, 러시아, 태국, 터키, 베트남, 인도, 일본 등 세계 여러 나라에서 상표등록을 받았다.
2) 판단
위 인정 사실 및 앞서 든 증거들에 의하여 알 수 있는 선등록서비스표 등의 사용 기간, 방법, 태양, 광고·선전 내역, 수상 내역, 거래 실정 등을 고려하면 선등록서비스표 등은 이 사건 등록상표의 출원일인 2015. 12. 11. 무렵 호텔업과 관련하여 적어도 북미 지역을 비롯한 외국의 수요자나 거래자들에게 원고의 서비스업을 표시하는 것으로 인식될 수 있을 정도로 널리 알려져 있었다고 볼 수 있다.
다. 표장의 동일·유사 여부
이 사건 등록상표와 선등록서비스표 등은 모두 영문자 ‘fairmont’가 포함되어 있다. 이 사건 등록상표가 고딕체의 영어 대문자 및 소문자로 구성되어 있는 반면, 선사용서비스표 1-1은 명조체의 영어 대문자, 선사용서비스표 1-2는 고딕체의 영어 대문자, 선사용상표 1-3은 명조체의 영어 대문자로 각 구성되어 있고, 선사용서비스표 2는 첫 글자인 대문자 F를 나머지 글자들에 비해 크고 과장된 곡선으로 처리한 것 외에는 소문자 필기체의 영문자로 구성되어 있으며, 선사용서비스표 3은 선사용서비스표 2와 동일한 문자 표장에 장식적 문양의 도안이 결합된 표장으로서, 위 각 표장들은 대소문자 여부, 글자체, 도안의 결합 여부 등의 차이만 있을 뿐 전체적인 구성과 문자의 배열이 유사하여 그 외관이 전체적으로 유사하다.
이 사건 등록상표와 선등록서비스표 등은 모두 한글 음역에 해당하는 ‘페어몬트’ 내지 ‘페어먼트’로 발음되므로 호칭이 동일하고, 각 표장은 모두 조어에 해당하여 특별한 관념을 떠올리기는 어렵다(피고는 이 사건 등록상표가 미국 웨스트 버지니아주의 도시 이름에서 따온 것이라고 주장하나, 일반 소비자의 입장에서 이 사건 등록상표를 보고 미국의 도시를 떠올리기는 쉽지 않은 것으로 보인다).
이 사건 등록상표와 선등록서비스표 등은 외관과 호칭이 동일·유사하므로 전체적으로 유사하다.
라. 부정한 목적이 있는지 여부
앞서 든 증거와 갑 제32 내지 35, 38호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 출원 당시 적어도 북미 지역을 비롯한 외국의 수요자나 거래자 사이에 원고의 서비스업을 표시하는 것으로 널리 알려진 선등록서비스표 등을 모방함으로써, 선등록서비스표 등에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원되었다고 보는 것이 타당하다.
가) 앞서 본 선등록서비스표 등의 사용 기간과 방법, 태양, 광고·선전 내역, 수상 이력, 각종 언론 매체를 통한 노출 정도 등을 종합해 보면, 선등록서비스표 등은 이 사건 등록상표의 출원일인 2015. 12. 11.경 북미 지역을 비롯한 외국에서 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 널리 알려진 표장이다. 반면 피고가 우연한 기회에 선등록서비스표 등과 유사한 이 사건 등록상표를 스스로 창작해 내었다고 보기는 어렵다.
나) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 겉옷, 티셔츠, 모자는, 원고가 미국에서 상표등록을 받은 선사용상표 1-3의 지정상품으로 원고가 호텔 내 매장과 온라인 스토어에서 직접 판매하고 있는 셔츠, 모자, 샤워가운, 실내용 슬리퍼 등과 동일하거나 유사하다.
다) 또한 유명 호텔 브랜드를 가진 업체들이 그동안 소비자들로부터 확보한 신뢰감 및 양질감 등을 활용하여 호텔 브랜드와 연계하여 의류업 등으로 사업 영역을 확장해 오고 있는 점, 실제로 세계적인 호텔 체인인 W 호텔, Rits Carton 호텔, Four Seasons 호텔, Grand Hyatt 호텔에서도 온라인 매장을 통해 호텔의 표장이 부착된 샤워가운, 모자, 티셔츠, 바지 등을 판매해 오고 있는 점, 국내에서도 워커힐이나 신라 호텔 등 호텔업을 지정서비스업으로 하는 서비스표권자가 상품류 제25류에 해당하는 지정상품에 대해 상표등록을 받은 바 있는 점 등을 고려해 보면, 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품들도 선등록서비스표 등의 사용서비스업인 호텔업과 경제적 견련 관계가 있는 것으로 보인다.
라) 이 사건 등록상표는 선등록서비스표 등과 그 구성 및 외관이 유사한 데다가 이 사건 등록상표의 지정상품인 의류 등은 선등록서비스표 등의 사용서비스업(호텔업) 및 사용상품(셔츠, 모자, 샤워가운, 실내용 슬리퍼 등)과 주요 수요층이 서로 중복되므로, 이 사건 등록상표가 지정상품에 표기될 경우 일반 수요자들이 이를 원고 또는 원고와 특수 관계에 있는 자에 의하여 생산·판매되는 상품으로 오인할 우려가 있는 것으로 보인다.
마. 소결론
이 사건 등록상표는 지정상품에 대하여 그 출원 당시 적어도 북미 지역을 비롯한 외국의 수요자들에게 원고의 호텔업을 표시하는 것이라고 인식되어 있던 선등록서비스표 등을 모방하여 선등록서비스표 등에 체화된 양질의 이미지나 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 것이라고 할 것이므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 나머지 무효 사유에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
4. 결론
이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[[별 지 1] 표: 생략]
[[별 지 2] 표: 생략]
판사 이제정(재판장) 나상훈 이지영