【원 고】
주식회사 고려인삼해가림 (소송대리인 변리사 김종화)
【피 고】
피고 (소송대리인 법무법인 로이즈 담당변호사 문현철)
【변론종결】
2021. 7. 13.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2021. 2. 23. 2020당2626 사건에 관하여 한 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 취소한다.
【이 유】
1. 인정사실
가. 이 사건 심결의 경위
1) 피고는 2020. 8. 31. 원고를 상대로 특허심판원 2020당2626호로 ‘아래 나.항 기재 등록디자인(이하 ‘이 사건 등록디자인’이라 한다)은 ① 비교대상디자인 1과 동일·유사하므로 구 디자인보호법(2013. 5. 28. 법률 제11848호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항 제3호를 위반하였고, ② 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상디자인 1에 따라 또는 비교대상디자인 1 내지 4의 결합에 따라 쉽게 창작할 수 있으므로 구 디자인보호법 제5조 제2항을 위반하였으며, ③ 아래 다.항 기재 선행디자인 3과 유사한 디자인임에도 기본디자인으로 등록을 받았으므로 구 디자인보호법 제7조 제1항을 위반하였다’라고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 관한 등록무효심판을 청구하였다.
2) 특허심판원은 2021. 2. 23. "이 사건 등록디자인은 피고가 같은 날 출원한 선행디자인 3과만 유사한 디자인임에도 유사디자인으로 디자인등록을 받지 않았으므로 구 디자인보호법 제68조 제1항 제1호, 제7조 제1항에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다."라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
나. 이 사건 등록디자인
1) 물품의 명칭: 파이프 연결구
2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2010. 8. 10./ 2010. 11. 11./ (등록번호 4 생략)
3) 디자인권자: 원고(소외 1은 2010. 11. 11. 이 사건 등록디자인에 관하여 디자인등록을 하였다가 2020. 6. 19. 원고에게 권리의 전부이전등록을 마쳤다)
4) 도면: [별지 1]과 같다.
다. 선행디자인 3(갑 제4호증)
가) 물품의 명칭: 차광막 파이프 연결구
2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2010. 8. 10./ 2012. 5. 7./ (등록번호 5 생략)
다) 도면: [별지 2]와 같다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
2. 당사자의 주장
가. 원고의 주장
이 사건 등록디자인이 선행디자인 3과 같은 날 출원되었다고 하더라도 ① 유사디자인으로 출원하는 것은 기본디자인의 출원을 전제로 하는데 이 사건 등록디자인의 출원번호가 선행디자인 3보다 앞서는 점, ② 선행디자인 3이 이 사건 등록디자인과 유사하다는 이유로 그 등록이 무효로 된 점 등을 고려하면 이 사건 등록디자인은 기본디자인에 해당한다. 또한 출원인에게 디자인의 유사 여부 판단의 위험을 감수하도록 하는 것은 디자인보호법의 목적에도 반한다. 따라서 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제7조 제1항을 위반하지 않았다.
나. 피고의 주장
원고는 유사한 다자인인 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3을 같은 날 출원하였음에도 모두 기본디자인으로 출원하였고, ① 이 사건 등록디자인의 출원번호가 선행디자인 3보다 앞선다고 하더라도, 심사 과정에서 유사디자인으로 보정하지 않아 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3 중 하나가 유사디자인으로 등록되지 않고 모두 기본디자인으로 등록된 이상 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제7조 제1항을 위반한 것인 점, ② 이 사건 등록디자인이 기본디자인으로 등록된 이상 선행디자인 3의 등록이 무효가 되었다고 하더라도 이는 사후의 사정에 불과한 점 등을 고려하면 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제7조 제1항을 위반하였다. 또한 출원인은 심사 과정에서 유사디자인으로 변경하는 보정을 할 수 있었음에도 이를 이행하지 아니하였으므로 원고가 주장하는 사정만으로 이 사건 등록디자인을 무효로 보는 것이 디자인보호법의 취지에 반한다고 보기도 어렵다.
3. 판단
가. 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 유사 여부
1) 대상 물품의 동일·유사 여부
이 사건 등록디자인의 대상 물품은 파이프 연결구이고, 선행디자인 3의 대상 물품은 차광막 파이프 연결구이다. 따라서 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 대상 물품은 인삼밭 등에서 지주 파이프와 연결 파이프를 연결·고정하기 위하여 사용하는 것으로 용도와 기능은 동일하다.
2) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 대비
이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 형상과 모양을 대비하면 아래 표와 같다.
3) 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3의 디자인의 유사 여부
가) 공통점
이 사건 등록디자인과 선행디자인 3을 대비하여 보면, ① 앞쪽의 덮개부, 양쪽의 좌·우측판부로 구성되면서 덮개부와 좌·우측판부 사이에 알파벳 ‘U’자 모양의 파이프 삽입홈부가 형성되어 있는데, 덮개부, 좌·우측판부 및 파이프 삽입홈부의 높이는 같으나 평행하지는 않고 사선 형태로 비스듬하게 형성되어 있으며, 우측판부의 안쪽에 반원형홈이 형성되어 있는 점, ② 덮개부 및 좌측판부는 일자 모양의 띠 형태로 가장자리 부분에, 우측판부는 알파벳 ‘U’자 모양의 띠 형태로 가장자리 부분에, 덮개부의 위쪽에는 그리스어 ‘Ω’자를 뒤집어 놓은 모양의 띠 형태로 일정한 간격의 보강 리브가 형성되어 있고, 그 간격이 유사한 점, ③ 파이프 삽입홈부의 삽입홈은 위쪽에서 아래쪽으로 갈수록 둥글게 형성되어 있고, 삽입홈 중 덮개부의 뒤쪽에 돌출턱이 형성되어 있는 점, ④ 덮개부를 우측에서 보면 ‘Ω’자를 뒤집어 놓은 모양의 보강 리브가 좌측 아래쪽으로 기울어져 있고, 그 가운데에는 원형의 조임볼트홈이 형성되어 있는 점 등에서 공통된다.
나) 차이점
그러나 ㉠ 이 사건 등록디자인은 ‘’와 같이 좌·우측판부의 상부가 1/4 원형()에 역‘ㄱ’자 모양임에 반하여 선행디자인 3은 ‘’와 같이 좌·우측판부의 상부가 반원형()에 ‘一’자 모양인 점, ㉡ 이 사건 등록디자인은 ‘’와 같이 우측판부의 안쪽에만 반원형홈이 형성되어 있는 반면 선행디자인 3은 ‘’와 같이 좌·우측판부의 안쪽에 반원형홈이 형성되어 있는 점 등에서 차이가 있다.
다) 검토 결과 정리
양 디자인의 공통점 중 ①, ④는 전체적인 미적 느낌과 인상을 좌우하는 지배적인 특징이고, 양 디자인은 위 ① 내지 ④와 같은 공통점으로 인하여 전체적으로 관찰하였을 때 그 지배적인 특징이 유사하다. 양 디자인은 좌·우측판부의 상부의 모양 및 좌측판부 안쪽의 반원형홈 형성 유무 등 일부 차이점이 있기는 하나, 이러한 차이점은 물품을 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하여 양 디자인의 지배적 특징의 유사성을 상쇄하여 서로 상이한 심미감을 가지게 할 정도라고 보기는 어려우므로, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3은 위와 같은 차이에도 불구하고 전체적으로 그 심미감이 유사하여 서로 유사한 디자인에 해당한다.
나. 이 사건 등록디자인이 구 디자인보호법 제68조 제1항 제1호, 제7조 제1항에 따라 무효로 되는지 여부
1) 구 디자인보호법 제7조 제1항은 ‘디자인권자 또는 디자인등록출원인은 자기의 등록디자인 또는 디자인등록출원한 디자인에만 유사한 디자인에 대하여는 유사디자인만으로 디자인등록을 받을 수 있다‘고 규정하고 있고, 구 디자인보호법 제68조 제1항 제1호는 ‘디자인등록이 구 디자인보호법 제7조 제1항에 위반된 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다’고 규정하고 있으므로, 디자인등록출원인이 자기의 기본디자인에만 유사한 디자인에 대하여 기본디자인으로 디자인등록을 받은 경우에는 그 디자인등록이 무효로 되어야 한다. 이 사건에 관하여 보면, 이 사건 등록디자인과 선행디자인 3이 유사한 디자인임은 앞에서 본 바와 같고, 이 사건 등록디자인의 출원인이 선행디자인 3에만 유사한 디자인인 이 사건 등록디자인에 대하여는 유사디자인만으로 디자인등록을 받을 수 있음에도 기본디자인으로 등록을 받았으므로 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제7조 제1항에 위반된 경우에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.
2) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록디자인의 출원번호가 선행디자인 3보다 앞서고, 선행디자인 3의 등록이 무효로 된 이상 이 사건 등록디자인이 기본디자인에 해당하여 구 디자인보호법 제68조 제1항 제1호, 제7조 제1항에 따라 무효로 되지 않는다고 주장한다.
갑 제5호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고는 소외 1을 상대로 특허심판원 2019당581호로 선행디자인 3에 관한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2020. 5. 18. "선행디자인 3은 소외 1이 같은 날 출원한 이 사건 등록디자인과만 유사한 디자인임에도 유사디자인으로 디자인등록을 받지 않았으므로 구 디자인보호법 제68조 제1항 제1호, 제7조 제1항에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다."라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 한 사실, 위 심결은 그 무렵 확정된 사실은 인정된다. 그러나 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록디자인은 구 디자인보호법 제7조 제1항에 위반하였고, 구 디자인보호법 제68조 제1항 제1호에서 정한 무효사유에 해당한다 할 것이므로 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.
① 기본디자인과 유사디자인은 권리범위, 존속기간 등이 달라 출원인이 기본디자인과 유사디자인의 관계에 있는 2개의 디자인을 각 기본디자인으로 출원하였을 경우, 출원인이 그 의사에 따라 심사과정에서 양 디자인 중 어느 하나를 취하 또는 포기하거나 혹은 구 디자인보호법 제18조 제2항에 따라 어느 하나를 유사디자인으로 변경할 수 있을 뿐 심사관 또는 이해관계인이 위와 같이 복수로 출원된 디자인들 중 어느 하나를 임의로 기본디자인으로 삼을 수 없다(나아가 구 디자인보호법에도 위 디자인들 중 출원번호가 가장 빠른 디자인을 기본디자인으로 간주하는 규정이 존재하지 아니한다).
② 복수의 디자인 출원이 있는 경우 각각 독립된 출원으로서 디자인보호법이 정한 형식적 요건을 갖추어야 하므로, 경우에 따라 출원번호가 앞선 출원에만 적법요건이 결여되어 있거나 등록무효 사유가 존재할 수도 있으므로(이 경우 심사과정에서 선출원이 거절결정되거나 출원취하 또는 출원포기될 수도 있다), 원고 주장과 같이 출원번호가 앞선 디자인을 기본디자인으로, 출원번호가 늦은 디자인을 유사디자인으로 일의적으로 간주하는 것이 합리적이라거나 출원인에게 반드시 유리하다고 볼 수도 없다.
③ 원고 주장과 같이 선출원 또는 후출원된 자신의 기본디자인에만 유사하고 출원일에 선행하는 타인의 디자인과는 유사하지 않은 디자인이 선출원 또는 후출원된 기본디자인과 함께 기본디자인으로 등록된 경우 구 디자인보호법 제7조 제1항을 기계적으로 적용하여 이를 모두 무효로 하는 것은 디자인권자에게 지나치게 가혹한 결과를 초래한다는 주장에 일부 공감되는 면이 없지 않으나, 이는 유사디자인제도의 취지와 관련 법익(원래 유사디자인으로 등록되어야 할 것이 기본디자인으로 등록됨으로써 대외적으로 존속기간과 효력에 있어 혼동이 발생함에 따라 침해될 우려가 있는 경업자인 제3자의 신뢰이익) 등을 고려하여 결정하여야 할 입법정책의 문제이지 구 디자인보호법의 해석론으로서 극복할 수 있는 문제라고 보기 어렵다.
④ 기본디자인으로 등록된 2개의 디자인 중 어느 하나가 사후적으로 등록이 무효되었다는 사정만으로는 앞서 본 구 디자인보호법 제7조 제1항의 규정내용과 유사디자인 제도의 성격 등에 비추어 그 하자가 치유된다거나 구 디자인보호법 제68조 제1항 제1호의 무효사유에 해당하지 않게 된다고 보기도 어렵다.
다. 소결론
이 사건 등록디자인은 선행디자인 3에만 유사한 디자인임에도 기본디자인으로 등록을 받았으므로 구 디자인보호법 제7조 제1항에 위반하여 그 디자인등록이 무효로 되어야 하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하다.
4. 결론
그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]
판사 서승렬(재판장) 구성진 임경옥