【원 고】
매일홀딩스 주식회사 (소송대리인 특허법인(유한) 화우 담당변리사 이덕재 외 1인)
【피 고】
주식회사 지에스엘(GSL) (소송대리인 변리사 임규수)
【변론종결】
2020. 3. 20.
【주 문】
1. 특허심판원이 2019. 6. 20. 2018당1135호 사건에 관하여 한 심결 중 (등록번호 1 생략) 상표의 지정상품 가운데 ‘우유 및 유제품의 단백질 성분으로 만들어진 비의료용 식이요법제’, ‘분말 형태의 밀크셰이크’, ‘유장(乳奬) 단백질이 주성분인 셰이크’에 대한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 1/2은 원고가, 나머지는 피고가 각각 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2019. 6. 20. 2018당1135호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초 사실
가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제2, 3호증)
○ 등록번호/출원일/등록결정일/등록일: (등록번호 1 생략)/2016. 12. 2./2017. 6. 23./2017. 6. 26.
○ 구성:
○ 지정상품: 상품류 구분 제29류의 다시마를 주원료로 한 건강기능식품, 해초류를 주원료로 한 건강보조식품, 건제 어패류를 주성분으로 하는 건강식품, 어패류가공식품, 난(卵)을 주원료로 하는 건강기능식품, 우유 및 유제품의 단백질 성분으로 만들어진 비의료용 식이요법제, 두부로 만든 스낵식품, 식물성 유지, 분말 형태의 밀크셰이크, 유장(乳奬) 단백질이 주성분인 셰이크, 육류가공식품.
○ 상표권자: 피고
나. 원고의 선등록상표, 선출원등록상표 및 선사용상표
1) 선등록상표 1(갑 제4호증)
○ 등록번호/출원일/등록일/최종 갱신등록일: (등록번호 2 생략)/1978. 3. 27./1979. 6. 15./2019. 4. 3.
○ 구성:
○ 지정상품
- 제04류: 공업용 콩기름, 공업용 참기름, 공업용 옥수수기름, 공업용 낙화생유, 공업용 해바라기유, 공업용 면실유, 공업용 들기름.
- 제05류: 유아용 분유.
- 제29류: 우유, 유아용 제외한 분유, 버터, 치즈, 유산균음료, 식용 콩기름, 식용 참기름, 식용 옥수수기름, 식용 낙화생유, 식용 해바라기유, 식용 면실유, 식용 들기름, 마가린, 식용 경화유, 쇼트닝.
○ 상표권자: 원고
2) 선등록상표 2(갑 제5호증)
○ 등록번호/출원일/등록일/최종 갱신등록일: (등록번호 3 생략)/1994. 4. 15./1995. 7. 11./2015. 6. 5.
○ 구성:
○ 지정상품
- 제05류: 축산물 이유식, 유아용 분유.
- 제29류: 우유, 연유, 유아용을 제외한 분유, 버터, 치즈, 크림, 발효유, 유산균음료, 유산음료, 컨덴스드밀크.
○ 상표권자: 원고
3) 선출원등록상표(갑 제6호증)
○ 등록번호/출원일/등록일: (등록번호 4 생략)/2016. 11. 8./2017. 11. 28.
○ 구성:
○ 지정상품
- 제29류: 냉동한 두류, 식용 가공꽃가루, 냉동된 채소, 두부, 두부가공식품, 보존처리한 두류, 냉동한 과실, 냉동된 고기, 닭고기, 돼지고기, 소고기, 가공란, 달걀, 가공한 식육, 육류가공식품, 우유, 유제품, 분유, 발효유, 우유분말, 유산음료, 유지가공식품, 벌레가공식품, 살아있지 않은 어패류(냉동 또는 염장한 것을 포함), 해초가공식품, 어패류가공식품.
○ 상표권자: 원고
4) 선사용상표들
○ 구성: 매일(선사용상표 1), Maeil(선사용상표 2)
○ 사용상품: 우유, 분유, 요구르트, 치즈, 커피우유, 이유식, 두유, 연유, 과일주스 등
○ 사용시기: 1973년부터
○ 사용자: 원고
다. 이 사건 심결의 경위
원고는 2018. 4. 13. 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고를 상대로 특허심판원 2018당1135호로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하고, 그 심판절차에서 이 사건 등록상표가 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에 해당한다고 주장하였다.
이에 특허심판원은 2019. 6. 20. ‘이 사건 등록상표는 선사용상표들과 표장이 유사하지 않으므로 상표법 제34조 제1항 제12호 및 제13호에 해당하지 아니한다’는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6, 22, 30, 32, 34호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 위법 여부
가. 당사자 주장의 요지
1) 원고 주장의 등록무효사유
가) 상표법 제34조 제1항 제7호
이 사건 등록상표는 ‘매일’과 ‘만나’ 각각의 의미를 그대로 나열한 것 이상의 새로운 관념이 형성되지 않는 점, ‘만나’에 비하여 ‘매일’이 상대적으로 식별력이 강한 점, ‘매일’이라는 표장, 즉 선사용상표 1이 식품 분야의 수요자는 물론 일반 대중에게도 원고의 상품출처표지로 널리 알려진 점, 특히 원고가 선사용상표 1의 영문 음역 표장으로 ‘Maeil’이라는 표장, 즉 선사용상표 2를 오랫동안 사용하였는데, ‘매일’을 영문으로 표기할 경우 ‘mail’, ‘meil’, ‘male’ 등 다르게 표기할 수 있음에도, 이 사건 등록상표 중 ‘매일’의 영문 표기에 해당하는 부분을 굳이 원고의 선사용상표 2와 동일하게 ‘MAEIL’로 표기한 점 등을 고려하면, 이 사건 등록상표의 구성 중 식별력이 있는 요부는 ‘매일’ 및 ‘MAEIL’이다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 요부가 원고의 선등록상표들 및 선출원등록상표와 호칭과 관념이 유사하여 그 표장이 원고의 선등록상표들 및 선출원등록상표와 유사하고, 그 지정상품도 원고의 선등록상표들 및 선출원등록상표의 지정상품과 동일·유사하므로, 이 사건 등록상표는 원고의 선등록상표들 및 선출원등록상표와의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.
나) 상표법 제34조 제1항 제11호
원고가 40여 년 이상 ‘매일’과 ‘Maeil’을 결합한 상표를 우유, 분유, 이유식 등의 상품에 국내외에서 지속적으로 사용하여 온 결과, ‘매일’은 원고 상호의 약칭이자 원고의 ‘우유, 분유, 이유식, 유제품’ 등의 상품출처표지로 국내 수요자들에게 현저하게 인식된 이른바 저명상표에 해당한다. 그런데 이 사건 등록상표와 원고의 선사용상표들은 요부가 ‘매일’ 또는 ‘MAEIL’ 또는 ‘Maeil’로 동일하고, 원고는 ‘매일 + 상품의 보통명칭’ 또는 ‘매일 + 식별력이 약한 구성’ 형태의 상표를 여러 상품에 사용하였고, 원고의 사용상품이 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하거나 경제적으로 밀접한 관련이 있는 이상, 이 사건 등록상표는 원고의 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다.
다) 상표법 제34조 제1항 제13호
이 사건 등록상표는 저명한 원고의 선사용상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하고, 이 사건 등록상표의 실사용표장은 ‘매일’과 ‘만나’의 글씨체가 현저히 달라 ‘매일’만으로 쉽게 구분되어 인식될 수 있으며, 원고가 40년 이상 ‘매일우유’, ‘매일분유’, ‘매일맘마’ 등 ‘매일 + OO’ 형태의 표장을 사용하여 온 점, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판이 청구되고 얼마 지나지 않아 피고가 ‘매일만나’ 표장 대신 ‘만나365’라는 표장을 사용하고, ‘만나365’ 상표 3건을 새로 출원한 점 등을 고려하면 이 사건 등록상표는 선사용상표에 내재된 양질의 가치에 편승하기 위한 부정한 목적으로 출원된 것으로 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다.
2) 피고
가) 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘매일’이나 그 영문 표기인 ‘MAEIL’은 지정상품과 관련하여 ‘시기 표시’에 해당하여 특정인에게 독점을 인정하는 것이 공익에 반할 뿐 아니라 ‘만나’나 그 영문 표기인 ‘MANNA’를 수식하는 수식어여서 ‘만나’ 부분에 비하여 식별력이 낮으므로 이 사건 등록상표의 요부가 될 수 없는 점, 원고의 선등록상표, 선출원등록상표 및 선사용상표들에서 ‘매일’이 단독으로 사용되어 널리 알려졌다고 보기 어려운 점을 고려하면, 이 사건 등록상표와 원고의 선등록상표들, 선출원등록상표 및 선사용상표들은 전체관찰에 의하여 대비하여야 한다. 따라서 이 사건 등록상표는 원고의 선등록상표, 선출원등록상표 및 선사용상표들과 표장이 유사하지 아니하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.
나) 원고가 ‘매일우유’를 제외한 다른 상품에는 각자 고유한 상표를 사용한 점, 원고가 리본 모양의 특이한 도형 내부에 ‘Maeil’이라는 문자 부분이 표시된 “”이라는 표장을 사용하였으므로, 이러한 표장이 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하여 ‘매일’이라는 시기 표시에 대해서까지 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없는 점, 선사용상표들이 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 하더라도 사용에 의한 식별력을 취득한 것은 ‘매일’ 부분이 아니라 ‘매일우유’, ‘매일분유’, ‘매일맘마’ 등 사용된 표장 자체인 점, ‘매일’ 부분이 선사용상표들의 요부가 될 수 없으므로 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 표장이 유사하지 않은 점 등에 비추어 보면, 이 사건 등록상표를 사용한 상품이 원고의 상품으로 오인·혼동될 우려가 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하지 않고, 또한 그 출원에 부정한 목적이 없으므로 상표법 제34조 제1항 제13호에도 해당하지 않는다.
나. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하는지 여부
1) 관련 법리
상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분과 동일한 표장이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 상표의 등록출원 또는 지정상품 추가 등록출원 전부터 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 된 경우에는 그 부분이 사용된 상품에 관해서는 그 부분을 식별력 있는 요부로 보아 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2008. 5. 15. 선고 2005후2977 판결, 대법원 2012. 11. 29. 선고 2011후774 판결 등 참조).
한편 사용에 의한 식별력을 취득하는 상표는 실제로 사용한 상표 그 자체에 한하고 그와 유사한 상표에 대하여까지 식별력 취득을 인정할 수는 없지만, 그와 동일성이 인정되는 상표나 그와 동일성이 인정되는 부분을 구성으로 포함하는 상표의 장기간 사용은 그 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하는 데 도움이 되는 요소이다(대법원 2008. 9. 25. 선고 2006후2288 판결, 대법원 2012. 11. 29. 선고 2011후774 판결 등 참조).
2) 인정 사실
갑 제10 내지 28, 30, 31, 32, 34호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지에 의하면 다음의 사실들이 인정된다.
가) 원고는 1969. 2. 14. 설립(설립 당시 상호: 한국낙공가공 주식회사)되어 낙농업 기반 유가공전문회사로서 낙농개발사업을 시작하였고, 1980년 무렵에는 상호를 ‘매일유업 주식회사’로 변경하였으며, 2017. 5. 1. 유가공사업 부분을 분할하여 ‘매일유업 주식회사’를 설립하고, 같은 날 상호를 현재와 같이 ‘매일홀딩스 주식회사’로 변경하여 지주회사로 전환하였다.
나) 원고는 1973년부터 우유 제품에 “” 상표를, 1974년부터 분유 제품에 “” 상표를 각각 사용한 이래 이 사건 등록상표의 등록결정일 전까지 아래에서 보는 바와 같이 원고의 선사용상표들인 “매일” 또는 “Maeil”과 실질적으로 동일하거나, 선사용상표들과 실질적으로 동일한 부분이 그 구성으로 포함된 상표 및 상호를 그가 생산·판매하는 우유, 치즈, 요구르트, 분유, 연유 등 유제품과 이유식, 주스 등에 사용하였다.
(분유)
다) 원고의 매출액은 1977년 100억 원, 1983년 1천억 원, 1999년 5천억 원, 2012년 약 1조 원에 이르렀고, 이 사건 등록상표의 출원일 무렵인 2015년에는 약 1조 5,421억 원, 2017년에는 약 1조 6,221억 원에 이르렀다.
2017년 기준으로 원고의 계열사 중 매일유업 주식회사의 매출 비중은 총 81%이고, 매일유업 주식회사의 매출액 중 유가공 제품의 매출액은 50%, 이유식 등 영양식 비중은 총 15%를 차지한다.
이 사건 등록상표의 출원일에 가까운 2009년부터 2017년까지의 매출액, 광고비 내역은 아래 표의 기재와 같다.
연도매출액연도광고비2009년834,371,808,010원2009년62,177,498,900원2010년909,515,006,404원2010년64,651,894,597원2011년944,370,045,442원2011년52,285,912,000원2012년1,052,310,731,276원2012년55,990,219,000원2013년1,138,184,962,620원2013년52,694,446,000원2014년1,202,641,189,381원2014년69,026,904,000원2015년(연결매출액)(주2)1,542,188,438,427원2015년75,906,435,000원2016년(연결매출액)1,622,174,478,981원2016년90,646,359,000원2017년(연결매출액)1,638,184,378,206원2017년86,772,274,000원
2015년(연결매출액)
라) 원고는 위 나)의 각 표장이 표시된 제품을 1970년대부터 국내 일간신문에 광고하기 시작하였으며, 약 40년 동안 다수의 광고 포트폴리오, 광고영상 등을 제작하여 지상파 및 케이블방송, 각종 일간지, 잡지 등 다양한 매체를 통해 광고하였다.
마) 원고는 1974년부터 현재까지 국내 낙농산업과 축산진흥에 대한 공로를 인정받아 1976년 농림부장관표창, 1978년 동탑산업훈장, 1999년 금탑산업훈장 등을 수상한 것을 비롯하여 정부기관을 비롯한 관련 단체·협회, 언론사로부터 다수 수상하였음은 물론, 이 사건 등록상표의 출원일 무렵인 2017년 KSA한국표준협회에서 주관한 “대한민국지속가능성지수(KSI)”에서 유가공 업종(경쟁사: 주식회사 한국야쿠르트, 서울우유협동조합, 남양유업 주식회사) 분야에서 가장 높게 평가되기도 하였다. 이 사건 등록상표의 출원일 전 5년간의 주요 언론 보도 내역은 아래와 같다.
일자언론사기사 내용2011. 11. 17.뉴스핌‘매일우유’와 ‘카페라떼’가 지난 15일 열린 ‘2011 대한민국 패키지 디자인 대전’에서 디자인상인 ‘팩스타’ 상을 공동 수상했다.2012. 11. 6.스포츠조선매일유업, ‘맘마밀 요미요미 유기농 쌀과자’ 어린이 기호식품 품질인증 획득2012. 12. 12.아시아경제매일유업은 11일 공정거래위원회 산하 한국소비자원의 소비자 중심 경영(CCM, Consumer Concentrated Management)심사에서 재인증을 획득했다.2013. 5. 22.이뉴스투데이매일유업, ‘가족친화경영대상’ 수상2013. 12. 5.서울경제매일유업, 국내 유업계 최초 3천만 불 수출탑 수상2013. 12. 23.이뉴스투데이매일유업을 ‘2013년 차세대세계일류상품 생산기업’에 선정2014. 3. 17.한국경제TV매일유업 평택공장, ‘중국 GMP 인증’ 획득2015. 4. 16.매일일보매일유업 상하치즈, ‘나트륨줄이기’ 우수기업표창2015. 5. 28.경향비즈매일유업은 2013년 여성가족부와 KBS가 선정한 가족친화경영 우수기업 대상 수상, 2014년 보건복지부가 주관하는 ‘마더캠페인’ 사업 참여와 홍보 활동에 대한 감사패를 받았다.2015. 12. 10.조세일보매일유업, 유업계 최초 5천만 불 수출 탑 수상2015. 12. 22.브레이크뉴스매일유업, 2015년 가족친화우수기업 인증 수여식 ‘대통령 표창’ 수상
바) 원고는 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 선등록상표를 비롯하여 선사용상표 “매일” 또는 “Maeil”과 동일성이 인정되는 부분이 그 구성으로 포함된 다수의 상표를 우유 등을 지정상품으로 하여 국내뿐만 아니라 중국 등 다수 국가에 출원하여 상표등록을 마쳤다.
3) 검토
가) 이 사건 등록상표의 구성
이 사건 등록상표는 ‘매일만나’라는 문자 부분, ‘MAEILMANNA’라는 문자 부분 및 ‘EVERYMANNA’라는 문자 부분이 3단으로 병기된 문자 상표이다. 그런데 이 사건 등록상표의 이러한 각 문자 부분이 띄어쓰기 없이 횡서된 것이기는 하지만, 우리나라의 영어교육 보급수준 등을 고려하면 국내 수요자들과 거래자들은 이러한 각 문자 부분이 한글 ‘매일’, 그 영문 음역인 ‘MAEIL’ 및 영어단어 ‘EVERY’와 한글 ‘만나’, 그 영문 음역인 ‘MANNA’가 결합하여 이루어진 것임을 쉽게 인식할 것으로 보인다.
나) 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘매일’ 또는 ‘Maeil’ 부분이 요부가 될 수 있는지 여부
(1) 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘매일’ 또는 ‘Maeil’ 부분은 ‘각각의 개별적인 나날’, ‘하루하루마다’를 의미하는 단어와 그 영문 음역에 해당하므로, 본래 식별력이 미약하거나 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 아니한 것에 해당한다.
(2) 그러나 위 가)항에서 본 사정과 앞서 제2의 나. 2)항에서 본 바와 같은 인정 사실 및 그로부터 알 수 있는 사정, 특히 원고가 선사용상표들인 “매일” 및 “Maeil”뿐만 아니라 그와 동일성이 인정되는 문자 부분이 그 구성의 일부로 포함된 다수의 상표를 우유, 치즈, 요구르트, 분유, 연유 등 유제품과 이유식에 장기간 사용하였던 점, 선사용상표들과 동일성이 인정되는 문자 부분이 그 구성의 일부로 포함된 다수의 상표 중 우유 등의 상품에 사용된 것은 대부분 ‘매일’ 또는 ‘Maeil’과 결합한 부분이 지정상품의 보통명칭(우유, 요구르트, 분유 등)이고, 이유식에 사용된 것(‘매일맘마’와 ‘매일맘마밀’ 등)의 경우 ‘맘마’는 어린아이가 ‘밥’을 가리키는 단어이며, ‘밀’은 ‘식사’라는 의미를 가진 영어단어 ‘meal’의 한글 음역어로 사용상품의 성질을 그대로 표시하는 것이어서, 이처럼 ‘매일’ 또는 ‘Maeil’과 결합한 부분 모두 그 사용상품과 관련하여 식별력이 없거나 미약하므로, 그 구성 중 선사용상표들과 동일성이 인정되는 ‘매일’ 부분 또는 ‘Maeil’ 부분이 상대적으로 식별력 있는 부분에 해당하며, 이러한 상표들의 사용은 선사용상표들이 사용에 의한 식별력 및 주지·저명성을 취득하는 데 도움이 되었을 것으로 보이는 점 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 비록 이 사건 등록상표의 출원일인 2014. 9. 4. 이전에 원고의 선등록상표들과 선출원등록상표 외에 “”(등록번호 5 생략), “”(등록번호 6 생략), “”(등록번호 7 생략) 등 ‘매일’이라는 문자 부분이 포함된 상표가 상표권자나 출원인을 달리하여 등록되거나 출원공고된 사정을 고려하더라도, 이 사건 등록상표의 구성 중 선사용상표들과 동일성이 인정되는 ‘매일’ 부분 및 ‘MAEIL’ 부분은 이 사건 등록상표의 출원일인 2016. 12. 2. 당시는 물론 등록결정일인 2017. 6. 23. 당시 그 지정상품 중 적어도 ‘우유 및 유제품의 단백질 성분으로 만들어진 비의료용 식이요법제’, ‘분말 형태의 밀크셰이크’, ‘유장(乳奬) 단백질이 주성분인 셰이크’ 등 우유 관련 제품에 관해서는 국내 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 식별할 수 있게 되었다고 봄이 타당하다.
따라서 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘매일’ 부분 및 ‘MAEIL’ 부분은 그 지정상품 중 ‘우유 및 유제품의 단백질 성분으로 만들어진 비의료용 식이요법제’, ‘분말 형태의 밀크셰이크’, ‘유장(乳奬) 단백질이 주성분인 셰이크’에 관해서는 ‘독립하여 자타 상품의 식별기능을 하는 부분’, 즉 요부가 될 수 있다.
피고 주장과 같이 이 사건 등록상표가 ‘매일 만나다’라는 의미를 가진다거나, 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘만나’ 부분이 ‘만나 나무의 수액으로 만든, 끈끈하고 단맛이 있는 누르스름한 액체’, ‘이스라엘 민족이 모세의 인도로 이집트에서 탈출하여 가나안 땅으로 가던 도중 광야에서 먹을 음식과 마실 물이 없어 방황하고 있을 때 여호와가 하늘에서 날마다 내려 주었다고 하는 기적의 음식’ 등의 의미가 있어 그 지정상품과 관련하여 식별력이 있다고 하더라도, 위 인정 사실에 의하여 인정되는 선사용상표들의 식별력 내지 주지·저명성 등을 고려하면 달리 보기 어렵다.
다) 이 사건 등록상표와 선등록상표들 및 선출원등록상표의 유사 여부
이처럼 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘매일’ 부분 및 ‘MAEIL’ 부분이 요부가 되는 경우에, ‘매일’ 부분 및 ‘MAEIL’ 부분은 선등록상표들과 동일하고, 또한 선출원등록상표의 구성 중 요부에 해당하는 ‘MAEIL’ 부분과 동일하여, 양 표장이 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 수요자나 거래자에게 상품 출처에 대한 혼동을 줄 수 있으므로, 이 사건 등록상표는 그 구성 중 ‘매일’ 부분 및 ‘MAEIL’ 부분이 요부로 인정되는 한도 내에서는 선등록상표들 및 선출원등록상표와 표장이 유사하다고 봄이 타당하다.
한편 이 사건 등록상표의 구성 중 ‘매일’ 부분 및 ‘MAEIL’ 부분이 요부로 인정되는 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘우유 및 유제품의 단백질 성분으로 만들어진 비의료용 식이요법제’, ‘분말 형태의 밀크셰이크’, ‘유장(乳奬) 단백질이 주성분인 셰이크’와 선등록상표 1의 지정상품 중 유아용 분유, 우유, 유아용 제외한 분유, 버터, 치즈, 유산균음료, 선등록상표 2의 지정상품 중 유아용 분유, 우유, 연유, 유아용을 제외한 분유, 버터, 치즈, 크림, 발효유, 유산균음료, 유산음료, 컨덴스드밀크, 선출원등록상표의 지정상품 중 우유, 유제품, 분유, 발효유, 우유 분말, 유산음료, 컨덴스드밀크 등은 모두 유제품 내지 우유 관련 제품이라는 점에서 상품이 유사하다고 봄이 타당하다.
4) 검토 결과의 정리
이상에서 본 바를 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘우유 및 유제품의 단백질 성분으로 만들어진 비의료용 식이요법제’, ‘분말 형태의 밀크셰이크’, ‘유장(乳奬) 단백질이 주성분인 셰이크’에 대해서는 원고의 선등록상표들 및 선출원등록상표와 표장이 유사하고, 그 지정상품도 유사하므로, 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.
반면 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 나머지 상품들(이하 ‘지정상품 중 나머지 상품들’이라 한다)에 대해서는 그 구성 중 ‘매일’ 부분 및 ‘MAEIL’ 부분이 요부가 된다고 볼 수 없어 원고의 선등록상표들 및 선출원등록상표와 표장이 유사하다고 보기 어려우므로, 더 나아가 지정상품의 동일·유사 여부에 대해서 살펴볼 필요 없이, 이 사건 등록상표는 지정상품 중 나머지 상품들에 대해서는 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.
이와 다른 전제에 선 원고의 주장 및 피고의 주장은 모두 이유 없다.
다. 이 사건 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당하는지 여부
1) 관련 법리
상표법 제34조 제1항 제11호 소정의 ‘수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업’은 저명상표 등을 말하고, 저명상표 등에 해당하는지는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지에 따라 판단하여야 한다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조). 한편 상표법 제34조 제1항 제11호 소정의 부등록사유는, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 상품 또는 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 등 참조). 타인의 상표가 저명상표인지를 판단하는 기준시는 대비대상이 되는 상표의 등록출원 시이다(대법원 2003. 9. 26. 선고 2002후628 판결 등 참조).
2) 검토
앞서 제2의 나. 2)항에서 본 인정 사실, 특히 선사용상표들인 “매일” 및 “Maeil”의 사용기간, 사용상품의 매출액, 광고실적 등을 종합하여 보면, 원고의 선사용상표들인 “매일” 및 “Maeil”은 피고의 이 사건 등록상표 출원일인 2016. 6. 3. 당시 우유, 발효유 치즈, 분유 등과 같은 유제품과 이유식 등과 관련하여 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다고 봄이 타당하다.
다만 앞서 본 바와 같이 ‘매일’과 그 영문 음역인 ‘Maeil’이 본래 식별력이 미약하거나 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 아니한 것에 해당하지만, 선사용상표들이 우유, 발효유 치즈, 분유 등과 같은 유제품과 이유식 등에 주로 사용되어 옴으로써 선사용상표들인 “매일” 및 “Maeil”이 이러한 상품들에 관하여 사용에 의한 식별력을 취득하고, 수요자들에게 특정인의 상품 출처표시로 현저하게 인식되었다는 점을 고려하면, 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 ‘우유 및 유제품의 단백질 성분으로 만들어진 비의료용 식이요법제’, ‘분말 형태의 밀크셰이크’, ‘유장(乳奬) 단백질이 주성분인 셰이크’에 사용되는 경우에는 수요자들이 타인의 상품출처표시로 현저하게 인식된 원고의 선사용상표들과 혼동을 일으킬 우려가 있을 것으로 보이지만, 지정상품 중 나머지 상품들에 사용되는 경우에도 수요자들이 원고의 선사용상표들과 혼동을 일으킬 우려가 있다고 보기는 어렵다.
따라서 이 사건 등록상표는 지정상품 중 ‘우유 및 유제품의 단백질 성분으로 만들어진 비의료용 식이요법제’, ‘분말 형태의 밀크셰이크’, ‘유장(乳奬) 단백질이 주성분인 셰이크’에 대해서는 원고의 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다고 봄이 타당하나, 지정상품 중 나머지 상품들에 대해서도 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제11호에 해당한다고 보기는 어렵다.
이와 다른 전제에 선 원고의 주장 및 피고의 주장은 모두 이유 없다.
라. 이 사건 등록상표가 나머지 지정상품들에 대해서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하는지 여부
어떤 상표가 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표는 상표등록을 받을 수 없고, 그 판단은 상표등록출원 시를 기준으로 한다(상표법 제34조 제1항 제13호, 같은 조 제2항 참조).
이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표가 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하려면 먼저 이 사건 등록상표가 선사용상표들과 동일 또는 유사한 상표에 해당하여야 한다.
그런데 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘우유 및 유제품의 단백질 성분으로 만들어진 비의료용 식이요법제’, ‘분말 형태의 밀크셰이크’, ‘유장(乳奬) 단백질이 주성분인 셰이크’의 경우에만 선사용상표들과 표장이 유사한 것으로 인정되고, 지정상품 중 나머지 상품들의 경우에는 선사용상표들과 표장이 유사한 것으로 인정되지 아니한다.
따라서 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표는 지정상품 중 나머지 상품들에 대해서 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제34조 제1항 제13호에 해당하지 아니한다. 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 이유 없다.
마. 소결
이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘우유 및 유제품의 단백질 성분으로 만들어진 비의료용 식이요법제’, ‘분말 형태의 밀크셰이크’, ‘유장(乳奬) 단백질이 주성분인 셰이크’에 대해서는 상표법 제34조 제1항 제7호 및 같은 항 제11호 소정의 등록무효사유에 해당하나, 지정상품 중 나머지 상품들에 대해서는 원고가 주장하는 바와 같은 등록무효사유가 없다.
이 사건 심결 중 이 사건 등록상표의 지정상품 가운데 ‘우유 및 유제품의 단백질 성분으로 만들어진 비의료용 식이요법제’, ‘분말 형태의 밀크셰이크’, ‘유장(乳奬) 단백질이 주성분인 셰이크’에 관한 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.
3. 결론
따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
판사 서승렬(재판장) 정윤형 김동규