【원고(탈퇴)】
엠체엠 홀딩 아게(MCM Holding AG)
【원고 승계참가인, 상고인】
트리아스 홀딩 아게(Trias Holding AG) (소송대리인 특허법인(유한) 화우 담당변리사 이덕재 외 3인)
【피고, 피상고인】
피고
【원심판결】
특허법원 2019. 12. 12. 선고 2019허3106 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제10호에서 규정하는 부등록사유란, 타인의 선사용상표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표의 각 구성, 상품 또는 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 등 참조).
2. 가. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.
1) 선등록상표 “”을 사용한 상품의 2010년부터 2015년까지의 매출액, 광고실적, 매장 수, 관련 보도를 종합하여 알 수 있는 선등록상표의 사용기간, 사용방법, 거래범위 등을 고려하면, 원고 승계참가인의 선등록상표는 피고의 이 사건 등록상표 출원일인 2015. 12. 10. 당시 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 저명상표에 해당한다.
2) 피고의 이 사건 등록상표 “”는 영문자 ‘’와 영문자 ‘’이 결합되어 있다. ‘’는 ‘’의 상단에 위치하고 글자 크기가 ‘’에 비해 상당히 크며 굵은 글씨로 되어 있어 수요자들에게 강한 인상을 주고 전체 상표에서 높은 비중을 차지하여 강한 식별력을 가진다. 피고의 이 사건 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 ‘’ 부분은 수요자들이 보고 특별한 어려움 없이 ‘엠씨엠씨’로 발음하게 되고, 원고 승계참가인의 선등록상표 “”은 ‘엠씨엠’으로 발음되는데, 이들은 모두 처음 세 음절이 ‘엠씨엠’으로 동일하고 단지 이 사건 등록상표의 경우 마지막에 ‘씨’라는 음절이 추가되어 있는 정도의 차이밖에 없다. 피고가 영업활동을 하면서 ‘믹맥랩’, ‘MICMACLAB’이라는 상호를 사용하였다는 사정만으로는 우리나라의 수요자들 대부분이 피고의 이 사건 등록상표 “”를 ‘믹맥’ 또는 ‘믹맥랩’으로 널리 호칭·인식하고 있다고 볼 수 없다.
3) 피고의 이 사건 등록상표의 지정상품은 ‘가방, 스포츠용 가방, 지갑, 핸드백, 파우치백, 가죽, 트렁크 및 여행가방, 가죽제 및 인조가죽제 명함지갑’으로, 원고 승계참가인의 선등록상표의 지정상품인 ‘트렁크 및 여행용 가방, 서류가방, 핸드백, 오페라백, 슈트케이스, 보스턴백, 등산백, 학생 가방, 비귀금속제 지갑, 가죽제 접이식 지갑 등’과 서로 유사하다. 뿐만 아니라 피고의 이 사건 등록상표의 수요자 층은 가방, 지갑의 수요자들로 원고 승계참가인의 선등록상표의 수요자 층과 상당 부분 중복된다.
나. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 피고의 이 사건 등록상표 “”는 수요자들이 그 상표로부터 원고 승계참가인의 저명한 선등록상표인 “”을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.
다. 그럼에도 원심은, 피고의 이 사건 등록상표가 원고의 선등록상표와 유사하지 않고 수요자 층이 중첩되는 정도가 크지 않다는 등의 이유로 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.
3. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이기택(재판장) 권순일 박정화 김선수(주심)