【원 고】
주식회사 피엔티 (소송대리인 변호사 민우기 외 1인)
【피 고】
주식회사 디케이티 (소송대리인 변리사 이철희 외 1인)
【변론종결】
2019. 5. 29.
【주 문】
1. 특허심판원이 2017. 11. 27. 2017당30호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초사실
가. 이 사건 심결의 경위
1) 피고는 2017. 1. 3. 아래 나.항 기재 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고를 상대로 특허심판원 2017당30호로 이 사건 특허발명의 각 청구항에 대한 특허무효심판을 청구하고, 그 심판절차에서 ‘이 사건 특허발명의 각 청구항이 아래 다.항 기재 선행발명 1, 2를 모방하여 출원한 모인출원에 해당하고, 이러한 선행발명에 의하여 신규성 및 진보성도 부정되므로 그 특허가 모두 무효로 되어야 한다’고 주장하였다.
2) 특허심판원은 2017. 11. 27. ‘이 사건 특허발명의 각 청구항이 모인출원에는 해당하지 아니하나, 선행발명 2에 의하여 모두 신규성이 부정된다’는 이유로 피고의 위 심판청구를 모두 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
나. 이 사건 특허발명(갑 제2호증)
1) 발명의 명칭 : 롤 코팅장치
2) 출원일/ 등록일/ 특허번호 : 2006. 9. 21./ 2008. 3. 4./ (특허번호 생략)
3) 특허권자 : 원고와 미래나노텍 주식회사(이하 ‘미래나노텍’이라 한다)
원고가 위 특허등록일로부터 약 2년 4개월이 경과한 2010. 7. 19. 미래나노텍에 이 사건 특허권의 일부를 양도하고 그 이전등록을 마쳐 줌으로써 미래나노텍이 이 사건 특허발명의 공동특허권자가 되었다.
4) 발명의 개요
□ 기술분야(식별번호 [13] 참조) ○ 본 발명은 롤코팅장치에 관한 것으로서, 톱니형상 및 다양한 형상의 미세한 패턴을 일정한 간격으로 형성한 마스터시트를 이용하여 광학용 시트를 제작하는 롤코팅장치를 구성하되, 마스터시트에 형성된 패턴에 세 번에 걸쳐 자외선 경화도료를 도포한 후 필름에 찍어내도록 하며, 두 번의 자외선 경화를 통해 신속하게 건조되도록 함으로써 인쇄된 표면에 기포가 발생하지 않고 제작 속도를 높일 수 있도록 한 롤코팅장치에 관한 것이다.□ 종래기술 및 문제점(식별번호 [16]~[18] 참조) ○ (종래기술) ①필름의 한쪽 표면에 자외선 경화도료(포토폴리머)를 도포하고, ②미세한 패턴을 형성한 마스터롤과 가압롤의 사이로 자외선 경화도료가 도포된 필름을 이송시켜 가압함으로써 상기 필름에 일정한 간격으로 톱니형상의 미세한 패턴을 형성시킨 후, ③자외선을 조사하여 경화시키는 방법으로, 광학용 시트를 제작하게 된다. ○ (문제점) 이러한 장치를 장기간 사용하면, 마스터롤의 표면이 마모 또는 변형이 되거나 패턴 설계 변경 수요 발생 시마다 마스터롤의 교체를 필요로 한다. 그러나 종래 사용되는 마스터롤은 제작이 용이하지 않고 비용, 시간 등의 어려움도 따르며, 무게가 무거워서 교체작업 자체도 어렵다. 또한, 자외선 경화도료가 마스터롤에 인접한 위치에서 공급됨으로 인해 경화도료의 내부에 기포가 내재되는 경우가 많아 불량의 요소로 작용하게 되며, 자외선 경화도료의 경화속도 또한 느려서 생산력 저하의 원인으로 작용하고 있는 실정이다.□ 해결과제, 과제해결 원리(식별번호 [19], [20] 참조) ○ (해결과제) 이에 본 발명은 상기와 같은 문제점을 감안하여 발명한 것으로, 경화도료 내부에 기포 발생을 최소화하여 고품질의 광학용 시트를 제작할 수 있도록 함을 목적으로 한다. 또한, 코팅 두께의 정밀도를 향상시키고, 도포된 경화도료를 신속하게 건조시켜 광학용 시트의 제작속도를 높이는 것을 또 다른 목적으로 한다. ○ (과제해결 원리) 기포 발생 최소화를 위해, 마스터부의 저부에 1 · 2 · 3차에 걸쳐 순차 설치된 도료공급부를 통해 패턴 내에 자외선 경화도료가 적층되는 형태로 나누어 공급한다. 그리고 코팅 두께의 정밀도 향상과 경화도료의 신속한 건조를 위해, 자외선을 통한 경화를 두 번에 걸쳐 행한다.□ 발명의 주요 내용 ○ 도면
○ 구성요소(청구항 1 참조) - 마스터부(10) : 마스터시트(11), 지지롤(12), 회전롤(13) - 이송부(20) : 이송롤(21), 가압롤(22) - 도료공급부(30) : 제1, 2, 3가이드롤(31a~c), 제1, 2, 3인쇄롤(32a~c) - 경화부(40) : 제1, 2 경화장치(41, 42) ○ 동작(식별번호 [38], [39] 참조) ① 마스터시트(11)의 표면에 제1·2·3가이드롤(31a, 31b, 31c)과 제1·2·3인쇄롤(32a, 32b, 32c)에 의해 자외선 경화도료가 도포됨. ② 가압롤(22)과 지지롤(12) 사이에서 마스터시트(11)와 필름(50)이 가압되면서 마스터시트(11)에 도포된 톱니형상의 미세한 패턴이 필름(50) 표면으로 옮겨짐. ③ 제1경화장치(41)에 의한 1차 경화가 이루어지고, 이송롤(21)에 의해 이송되어 제2경화장치(42)에 의한 2차 경화가 이루어짐.
5) 청구범위
【청구항 1】
롤코팅장치에 있어서, 일측면으로는 톱니형상의 패턴이 형성되어 있고 타측면으로는 매끈한 면이 형성된 마스터시트(11)와 이 마스터시트(11)를 지지하면서 회전시키는 원통 형태의 지지롤(12) 및 마스터시트(11)를 지속적으로 회전시키는 회전롤(13)로 구성된 마스터부(10)와(이하 ‘구성요소 1’이라 한다); 상기 마스터부(10)의 상·하부에 설치되어 필름(50)을 이송시키는 이송롤(21)과 상기 지지롤(12)과 맞접하여 회전하여 자외선 경화도료가 필름(50) 표면에 형성되도록 하는 가압롤(22)로 구성된 이송부(20)와(이하 ‘구성요소 2’라 한다); 상기 마스터부(10)의 하단에 형성되어 마스터시트(11)의 표면에 자외선 경화도료를 세 단계에 걸쳐 공급되도록 제1·2·3 가이드롤(31a, 31b, 31c) 및 제1·2·3 인쇄롤(32a, 32b, 32c)로 구성된 도료공급부(30)와(이하 ‘구성요소 3’이라 한다); 필름(50)의 표면에 형성된 자외선 경화도료를 경화시키도록 제1·2 경화장치(41, 42)로 구성된 경화부(40)로 구성되어(이하 ‘구성요소 4’라 한다), 미세 패턴의 형성시 기포 발생을 억제하고 신속하게 패턴이 형성되도록 함을 특징으로 하는 롤코팅장치(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 부른다).
【청구항 2】
제1항에 있어서, 가압롤(22)은 상·하로 유동이 가능하여 필름(50)과 마스터시트(11)의 두께에 따라 가압 폭을 조절할 수 있도록 함을 특징으로 하는 롤코팅장치.
【청구항 3】
제1항에 있어서, 제1 가이드롤(31a)과 제1 인쇄롤(32a)에 의해 미세 패턴에 형성된 홈에 자외선 경화도료가 1/3만큼 채워지고, 제2 가이드롤(31b)과 제1 인쇄롤(32a)에 의해 미세 패턴에 형성된 홈에 자외선 경화도료가 2/3만큼 채워지며, 제3 가이드롤(31c)과 제3 인쇄롤(32c)에 의해 미세 패턴에 형성된 홈에 자외선 경화도료가 모두 채워지도록 함을 특징으로 하는 롤코팅장치.
다. 선행발명
1) 선행발명 1(을 제1호증, 모인대상발명 1)
요코야마 제작소에서 2004. 12.경 미래나노텍에 제공한 패턴 필름 코팅장치(Pattern Film Coater)의 조립도로서 이 사건 특허발명에 대응하는 주요 도면은 [별지 1]과 같다.
2) 선행발명 2(을 제2호증, 모인대상발명 2)
요코야마 제작소에서 2005. 4.경 미래나노텍에 제공한 패턴 필름 코팅장치(Pattern Film Coater) 장치의 취급설명서로서 이 사건 특허발명에 대응하는 주요 도면은 [별지 2]와 같다.
3) 선행발명 3(을 제3호증)
원고가 2005. 7. 19.경 주식회사 두산전자산업(이하 ‘두산전자’라 한다)에 제공한 프리즘 코팅기계의 운용·보수 설명서로서 이 사건 특허발명에 대응하는 주요 도면은 [별지 3]과 같다.
【인정근거】
다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 을 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 위법 여부
가. 당사자 주장의 요지와 사건의 쟁점
1) 원고 주장의 요지
가) 원고는 미래나노텍과 사업적 협력을 위한 교섭을 시작하기 이전에 이미 롤 코팅장치와 관련된 자체 기술력을 보유하였고, 이 사건 특허발명은 원고가 이러한 자체 기술력을 바탕으로 발명한 것이므로 모인출원이 아니다.
나) 요코야마 제작소가 미래나노텍에 전달한 선행발명 1, 2는 미래나노텍과 요코야마 제작소 사이에 비밀유지계약이나 상관습에 의한 비밀유지의무가 있는 문서로서 미래나노텍의 영업비밀에 해당하며, 미래나노텍은 요코하마 제작소로부터 공급받은 롤 코팅장치를 영업비밀로 관리하고 있다. 또한, 원고가 두산전자에 납품한 장치의 설계도 및 취급설명서인 선행발명 3 역시 두산전자가 비밀유지의무를 부담하는 원고의 영업비밀에 해당한다.
따라서 선행발명 1, 2, 3은 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지되거나 공연히 실시된 것이 아니므로, 선행발명 1, 2, 3은 이 사건 특허발명의 신규성 및 진보성 부정의 근거가 되는 선행발명에 해당하지 아니한다.
다) 설령 선행발명 1, 2, 3이 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지되거나 공연히 실시된 것이라고 하더라도, 이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2, 3에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 아니한다.
2) 피고 주장의 요지
가) 이 사건 특허발명은 원고가 요코야마 제작소에서 제작한 선행발명 1, 2를 모방하여 출원한 것이어서 모인출원에 해당하므로 그 특허가 무효로 되어야 한다.
나) 원고가 이 사건 소송에 이르러서야 제출한 미래나노텍과 요코야마 제작소의 비밀유지계약서(갑 제4호증)는 진정성립이 인정되지 아니하여 형식적 증거력이 인정되지 아니하고, 선행발명 3에 관하여 두산전자가 비밀유지의무를 부담하지도 아니한다. 따라서 선행발명 1, 2, 3은 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지되거나 공연히 실시된 것이므로, 이 사건 특허발명의 신규성이나 진보성을 부정하는 근거가 되는 선행발명에 해당한다.
다) 이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2, 3 각각에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다.
3) 이 사건의 쟁점
이 사건의 쟁점은 ① 이 사건 특허발명이 선행발명 1, 2와의 관계에서 모인출원에 해당하는지 여부, ② 선행발명 1, 2, 3이 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지되거나 공연히 실시되었는지 여부, ③ 이 사건 특허발명이 선행발명 1, 2, 3 각각에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되는지 여부이다.
나. 이 사건 특허발명이 모인출원에 해당하는지 여부
1) 관련 법리
구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제33조 제1항 본문은 ‘발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다’고 규정하고, 구 특허법 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하였다. 그런데 발명을 한 사람 또는 그 승계인이라 하더라도 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 실제로 출원되어 특허를 받은 발명이 구 특허법 제133조 제1항 제2호 및 제33조 제1항 본문에 의해서 모인출원에 해당하여 특허무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 실제로 출원되어 특허를 받은 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 하고, 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것이어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조). 특허발명이 모인출원이라는 점에 대한 증명책임은 이를 이유로 특허가 무효라고 주장하는 사람이 부담한다.
2) 이 사건 특허발명이 정당한 권한 없이 무단으로 출원된 것인지 여부
갑 제2, 3, 5 내지 8호증, 을 제1 내지 4호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)와 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 이 사건 특허발명이 선행발명 2와 실질적으로 동일한 발명으로 보이는 점, 원고와 미래나노텍의 2005. 7. 1.자 비밀유지계약(갑 제7호증) 제5조에 "(한정공급) 본 계약에 의해 제작된 생산설비는 미래나노텍 고유의 생산설비로서 본 설비의 설계내용 및 정보가 제3자에게 판매 및 제공될 수 없다."라고 기재된 점, 원고와 미래나노텍 사이에 이 사건 특허발명의 진정한 발명자가 누구인지에 대하여 다툼이 있었고, 그 이후 원고가 미래나노텍에 이 사건 특허권의 지분을 양도한 것으로 보이는 점 등을 고려하더라도, 원고가 선행발명 1, 2를 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
가) 선행발명 1, 2는 각각 2004. 12.경 및 2005. 4.경 미래나노텍이 요코야마 제작소로부터 받은 것이다.
나) 원고와 미래나노텍은 코팅기계 제작·납품을 위하여 2005. 7. 1. 비밀유지계약을 체결하고, 한 달 후인 2005. 8. 1. 코팅기계 납품계약을 체결하였다. 또한, 미래나노텍은 원고 측에 2005. 4. 12.경 미래나노텍 안성공장 약도를 팩스로 송부하였다. 이러한 사정에 비추어 보면, 설령 미래나노텍이 선행발명 1, 2를 원고에게 제공하였다고 하더라도 이는 위 비밀유지계약 제1조에서 정보제공 개시일로 명시한 2005. 6. 이후로 보인다.
다) 그러나 이미 원고는 2005. 3. 9. 두산전자와 납품만기일을 2005. 5. 10.로 정하여 필름-프리즘 설비 납품계약을 체결하고, 2005. 5. 15.경 프리즘 코팅기계의 납품을 마쳤으며, 2005. 7. 19.경 두산전자에 선행발명 3인 그 운용·보수 설명서를 제공하였다.
그런데 선행발명 3의 도면에는 아래에서 보는 바와 같이 마스터부, 경화부, 이송부, 도료공급부 등이 나타나 있으므로, 선행발명 3의 프리즘 코팅기계는 이 사건 특허발명의 장비와 같은 종류의 장비로 보인다.
3) 검토 결과 정리
이상에서 본 바와 같이 원고가 선행발명 1, 2를 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였음이 인정되지 아니하는 이상, 더 나아가 이 사건 특허발명이 선행발명 1, 2와 실질적으로 동일한지를 살펴볼 필요 없이 이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2와의 관계에서 구 특허법 제33조 제1항을 위반한 모인출원에 해당하지 아니한다. 이에 관한 피고 주장은 이유 없다.
다. 선행발명 1, 2, 3이 이 사건 특허발명의 출원일 당시 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었는지 여부
1) 관련 법리
구 특허법 제29조 제1항 제1호는 ‘산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명인 경우에는 특허를 받을 수 없다’고 규정하였다. 여기서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 것을 요하지는 않더라도 적어도 불특정인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고, ‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 등 참조). 다만 발명의 출원시에 이미 그 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 제3자가 있는 경우에 그 제3자와 그 발명의 특허권에 대한 관계를 구 특허법 제103조 소정의 선사용권자의 통상실시권에 의하여 규율하는 점을 고려하면, 그러한 제3자가 존재하더라도 그 발명의 출원 전에 그 제3자가 자기 발명의 내용을 비밀로 유지한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 발명은 출원 전에 공지되거나 공연히 실시된 것이라고 볼 수 없다.
한편 구 특허법 제29조 제1항 제1호에서의 공지 또는 공연히 실시된 발명이라는 점은 특허 무효를 주장하는 자가 주장·증명하여야 하나, 비밀유지의무의 존재는 공지 또는 공연 실시를 부인하는 특허권자가 주장·증명하여야 한다.
2) 선행발명 1, 2의 국내 공지 또는 공연실시 여부
가) 인정사실
다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1 내지 9호증, 을 제1 내지 9호증의 각 기재 및 영상, 당심 증인 소외 1, 소외 2의 각 증언 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다[피고는 미래나노텍과 요코야마 제작소 사이의 비밀유지계약서(갑 제4호증의 1)가 위조된 것이라는 취지로 주장하나, 위 비밀유지계약 체결 당시 통역관으로 입회하였던 당심 증인 소외 1의 증언과 변론 전체의 취지에 의하면 위 비밀유지계약서의 진정성립이 인정되고, 위 비밀유지계약서상 미래나노텍 대표이사인 소외 3의 서명이 미래나노텍 공시자료(을 제8, 9호증)상 소외 3의 서명과 일치하지 않는다는 사정만으로 달리 볼 수는 없으므로 피고의 위 주장은 이유 없다].
(1) 미래나노텍과 요코야마 제작소는 2003. 6. 3. 아래와 같은 비밀유지계약(이하 '이 사건 비밀유지계약‘이라 한다)을 체결하였다.
제1조 (계약의 목적) 본 계약은 미래나노테크("MNT")와 요코하마 제작소 및 한욱무역("YSC") 양사가 주고 받는 아래 2조의 비밀정보를 보호 및 유지하기 위해 필요한 제반사항을 규정하는 것을 목적으로 한다. 제2조 (비밀정보) ① 본 계약에서 "비밀정보"라 함은 MNT와 YSC가, MNT가 필요로 하는 설비의 개발과 제작 등 사업협력을 위한 가능성 여부를 판단하기 위해 양사가 상대방에게 제공하는 모든 구두 또는 서면, 기타 유무형의 정보, 자료, 아이디어, 샘플 및 제반 기술적인 내용을 의미한다. 단 구두 또는 기타 서면이 아닌 형태로 제공되는 비밀정보의 경우, 양사가 최초로 공급할 때 비밀정보임을 반드시 알려야 하며, 그와 더불어 제공일로부터 30일 이내에 그 내용을 요약한 서면으로 비밀임을 표시하여 제공한 경우에 한하여 본 계약상의 비밀정보가 된다. ② 양사는 제공한 비밀정보를 제1항의 목적을 위해 사용한다. 양사가 사전에 서면으로 동의하지 않은 바를 위하여 사용하여서는 아니 된다. ③ 양사의 비밀정보 소유권은 양사에 있으며, 양사 간에 사전 서면 동의 없이 제3자에게 양도하거나 사용할 수 없다. 제3조 (비밀유지) ① 비밀정보는 그 제공형태와 수단을 불문하고, 양사의 사전 서면 동의 없이 이를 제3자에게 누설하거나 제공하여서는 아니 된다. ④ 본 조항에서 정한 비밀유지의무는 본 계약의 비밀정보 제공 이후 3년간 유효하며, 필요한 경우 MNT와 YSC 간의 쌍방합의에 의해 기간을 연장할 수 있다.
(2) 미래나노텍과 요코야마 제작소는 2004. 9. 21. 롤 코팅장치 납품계약을 체결하고, 그 납품계약에 따라 요코야마 제작소에서 제작된 롤 코팅장치가 그 무렵 미래나노텍에 납품되었으며, 요코야마 제작소는 2004. 12.경 그 조립도인 선행발명 1을 미래나노텍에 전달하였다.
(3) 이후 요코야마 제작소는 일부 개량된 롤 코팅장치를 미래나노텍에 납품하였고, 2005. 4.경 그 취급설명서인 선행발명 2를 미래나노텍에 전달하였다.
(4) 미래나노텍은 위와 같이 요코하마 제작소로부터 납품받은 롤 코팅장치가 설치·가동되는 라인에 출입할 수 있는 사람을 보안카드 등의 수단을 이용하여 제한하였다.
(5) 미래나노텍은 원고와 2005. 8. 1. 필름 코팅장치 납품계약을 체결하기에 앞서 2005. 7. 1. 비밀유지계약을 체결하여 원고에게 필름 코팅장치에 대한 비밀유지의무를 부과하였다. 또한, 미래나노텍은 2014. 12. 12. 피고와 Imprinter 복합설비 납품계약을 체결할 때도 계약서에 비밀유지 조항을 두어 미래나노텍이 설비제작과 관련하여 소유하는 규격, 설계, 공정, 품질기준, 재료, 샘플, 기타 노하우 등과 관련된 모든 정보를 비밀정보로 규정하고, 미래나노텍이 피고에게 제공한 비밀정보에 대하여 피고가 비밀유지의무를 부담하도록 하였다.
나) 검토
(1) 미래나노텍과 요코하마 제작소의 이 사건 비밀유지계약의 위와 같은 내용에 비추어 보면, 이 사건 비밀유지계약에 의하여 비밀정보로 보호 및 유지되는 ‘비밀정보’는 양사가 ‘사업협력을 위한 가능성 여부를 판단하기 위해 상대방에게 제공하는 각종 정보’를 의미하는 것으로 해석된다.
그런데 선행발명 1, 2는 요코야마 제작소가 미래나노텍과의 2004. 9. 21.자 롤 코팅장치 납품계약에 따라 제작한 장치를 미래나노텍에 납품하면서 2004. 12. 및 2005. 4. 각각 미래나노텍에 제공한 것이므로, 이는 요코야마 제작소가 사업협력 결과물의 하나로서 미래나노텍에 제공한 것이지, 사업협력 ‘가능성 여부’를 판단하기 위한 정보로 제공한 것이 아니다.
따라서 선행발명 1, 2 내지 요코하마 제작소가 미래나노텍에 납품한 롤 코팅장치가 이 사건 비밀유지계약에 의하여 미래나노텍과 요코하마 제작소에 비밀유지의무가 부과되는 정보에 해당한다고 보기는 어렵고, 이에 반하는 당심 증인 소외 1의 일부 증언은 믿기 어려우며, 달리 미래나노텍과 요코하마 제작소가 선행발명 1, 2 내지 요코하마 제작소가 미래나노텍에 납품한 롤 코팅장치에 대하여 계약상 비밀유지의무를 부담한다고 볼 만한 증거가 없다.
또한, 미래나노텍과 요코하마 제작소가 이 사건 비밀유지계약을 체결하였다는 사정만으로 두 회사가 선행발명 1, 2 내지 요코하마 제작소가 미래나노텍에 납품한 롤 코팅장치에 대하여 상관습상 또는 신의칙상 비밀유지의무를 부담한다고 보기도 어려우며, 달리 이를 인정할 증거도 없다.
(2) 그러나 위에서 본 바와 같이 미래나노텍이 롤 코팅장치가 설치·가동되는 라인에 출입할 수 있는 사람을 제한하여 온 점에다가 이러한 공장라인을 출입하는 사람은 미래나노텍에 대하여 계약상 또는 신의칙상 비밀유지의무를 부담할 것으로 보이는 점, 미래나노텍이 원고는 물론 피고와 각각 장비납품계약을 체결할 때 비밀유지계약을 체결하거나 납품계약서에 비밀유지조항을 두어 원고와 피고에게 장비에 관한 기술정보 등에 대하여 비밀유지의무를 부과한 점 등을 보태어 보면, 미래나노텍이 선행발명 1, 2 내지 위 롤 코팅장치를 비밀로 관리하였음이 인정되므로, 이 사건 특허발명의 출원 당시 선행발명 1, 2 내지 위 롤 코팅장치가 불특정인이 인식할 수 있는 상태에 있었다고 보기는 어렵다. 이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 출원 당시 미래나노텍이 국내에서 위와 같은 롤 코팅장치를 설치·가동하였다는 사정만으로 선행발명 1, 2가 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
3) 선행발명 3의 국내 공지 또는 공연실시 여부
앞서 본 바와 같이 원고가 두산전자에 2005. 5. 15.경 프리즘 코팅기계를 납품하고, 2005. 7. 19.경 선행발명 3을 제공한 점에다가, 갑 제8호증의 아래와 같은 기재에 의하면 원고와 두산전자의 납품계약상 원고만 두산전자에 대하여 거래에 의하여 알게 된 두산전자의 기밀(도면)에 관한 비밀유지의무를 부담할 뿐이고 두산전자가 원고에 대하여 위 프리즘 코팅기계나 선행발명 3에 관한 비밀유지의무를 부담한다고 볼 수는 없는 점, 선행발명 3은 물론 이에 포함된 도면에 비밀표시가 전혀 없는 점, 두산전자가 위 프리즘 코팅기계나 선행발명 3을 비밀로 관리하였다고 볼 만한 자료가 없는 점 등을 보태어 보면, 선행발명 3은 이 사건 특허발명의 출원 전에 국내에서 공지되었을 뿐만 아니라 선행발명 3에 의한 기계장치는 공연히 실시되었다고 봄이 타당하다(이하 선행발명 3과 선행발명 3에 의한 기계장치를 통칭하여 ‘선행발명 3’이라 한다).
제17조 : 비밀준수의무"을(미래나노텍)"은 거래에 의하여 알게 된 "갑(두산전자)"의 기밀(도면)을 사전 서면에 의해 "갑"의 승인을 얻지 않는 한 계약기간 중은 물론 계약의 만료 또는 해지 후에도 제3자에게 누설하여서는 안 된다.
4) 검토 결과 정리
이상에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 출원일 당시 선행발명 1, 2는 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었다고 보기 어려우므로 이 사건 특허발명의 신규성 및 진보성 부정 여부의 판단 근거가 되는 선행발명이 될 수 없으나, 선행발명 3은 국내에서 공지되었을 뿐만 아니라 공연히 실시되었으므로 이 사건 특허발명의 신규성 및 진보성 부정 여부의 판단 근거가 되는 선행발명이 될 수 있다.
라. 이 사건 특허발명이 선행발명 3에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되는지 여부
을 제3호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하더라도, 선행발명 3에는 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징, 제1·2·3 가이드롤(31a, 31b, 31c) 및 제1·2·3 인쇄롤(32a, 32b, 32c)에 의하여 마스터시트(11)의 표면에 자외선 경화도료를 세 단계에 걸쳐 공급하도록 하는 구성과 경화부에 제1·2 경화장치(41, 42)를 두는 구성이 나타나 있지 아니하며, 이러한 구성들이 통상의 기술자에게 자명한 것이라고 볼 만한 자료도 없다.
따라서 선행발명 3이 이 사건 제1항 내지 제3항 발명과 동일하다거나 통상의 기술자가 선행발명 3으로부터 이 사건 제1항 내지 제3항 발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보기는 어려우므로, 이 사건 제1항 내지 제3항 발명은 선행발명 3에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 아니한다.
마. 소결
이 사건 제1항 내지 제3항 발명은 모인출원에 해당하지 아니하고, 선행발명 1, 2가 이 사건 특허발명에 대한 선행발명이 될 수 없으므로 이에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 아니한다. 한편 선행발명 3은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었을 뿐만 아니라 공연히 실시된 것이어서 이 사건 특허발명에 대한 선행발명이 될 수 있으나, 위에서 본 바와 같이 이 사건 제1항 내지 제3항 발명은 선행발명 3에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 아니한다.
결국, 이 사건 제1항 내지 제3항 발명에는 피고가 주장하는 특허무효사유가 없다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.
3. 결 론
따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]
판사 서승렬(재판장) 정윤형 김동규