【원 고】
원고 (소송대리인 변리사 김남정)
【피 고】
주식회사 지평주조 (소송대리인 변리사 안영길)
【변론종결】
2018. 7. 20.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2017. 10. 25. 2017당2156호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초 사실
가. 이 사건 심결의 경위
원고는 2017. 7. 10. 피고를 상대로 특허심판원 2017당2156호로 아래 다.항 기재 확인대상표장이 아래 나.항 기재 피고의 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
이에 특허심판원은 2017. 10. 25. 다음과 같은 점에 비추어 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
○ 확인대상표장의 구성 중 ‘지평’ 부분은 그 사용상품인 막걸리의 산지 표시로 볼 수 없어 식별력이 있으므로 상표법 제90조 제1항 제2호에 해당하지 아니한다.
○ 확인대상표장의 ‘원’ 부분은 접두사로 사용되는 경우 식별력이 없거나 미약한 ‘원조(元祖), 최초(最初)’라는 의미로 인식되어 식별력이 없거나 미약하므로, 확인대상표장은 ‘지평’ 부분만으로 호칭 및 관념될 수 있고, 그러한 경우 이 사건 등록상표와 호칭 및 관념이 서로 유사하다.
○ 확인대상표장의 사용상품 막걸리는 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사하다.
나. 피고의 이 사건 등록상표
○ 등록번호/ 출원일/ 등록일: (상표등록번호 생략)/ 2014. 11. 13./ 2015. 7. 24.
○ 구성:
○ 지정상품: 상품류 구분 제33류의 막걸리, 법주, 소주, 쌀로 빚은 술, 약주, 인삼주, 청주, 탁주, 합성청주, 알코올성 음료(맥주는 제외), 증류주, 약용주(藥用酒)
○ 권리관계: 이 사건 등록상표는 피고의 대표이사 소외 1이 출원하여 등록받았으나, 양도를 원인으로 하여 2016. 12. 12. 상표권이 피고 앞으로 이전등록이 되었다.
다. 확인대상표장
○ 구성:
○ 사용상품: 막걸리
【인정 근거】
다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 위법 여부
가. 원고의 주장
1) 확인대상표장 “”과 이 사건 등록상표 “”을 대비하면, 외관이 유사하지 아니하다. 또한 확인대상표장은 ‘원’과 ‘지평’을 분리하여 관찰하기도 어려우므로, 확인대상표장과 이 사건 등록상표를 전체관찰하면 호칭 및 관념도 유사하지 아니하다.
2) 확인대상표장의 구성 중 ‘지평’ 부분은 현저한 지리적 명칭으로서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제51조 제1항 제3호에 해당하고, 그 사용상품인 막걸리의 산지를 표시하는 기술적 표장으로서 구 상표법 제51조 제1항 제2호에도 해당하므로, 이 사건 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 아니한다.
3) 이 사건 등록상표 “”은 구 상표법 제6조 제1항 제3호의 산지 표시에 해당하고, 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 현저한 지리적 명칭에 해당하여 무효가 될 것이 명백하다.
4) 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
나. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 보호범위에 속하는지 여부
1) 관련 법리
상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 참조).
2) 확인대상표장의 요부
확인대상표장 “” 중 ‘원’ 부분은 접두사로 사용되어, 거래사회에서 ‘원조(元祖)’ 또는 ‘최초(最初)’라는 의미를 직감시키므로, 막걸리 및 그 제조·판매업과 관련하여 식별력이 미약하고, 또한 ‘원’ 부분과 결합된 식별력 있는 부분만으로 약칭되거나 관념되는 것이 일반적으로 보인다.
반면 아래에서 살펴보는 바와 같이 확인대상표장 중 ‘지평’ 부분은 현저한 지리적 명칭이나 막걸리의 산지 표시로 보기 어렵고, 막걸리와 관련하여 식별력이 인정된다.
따라서 확인대상표장은 ‘지평’ 부분으로 인하여 전체적으로 식별력이 인정되므로 ‘지평’ 부분만으로 분리되어 호칭, 관념되는지에 관계없이 ‘지평’ 부분이 확인대상표장의 요부라고 봄이 타당하다. 이와 다른 전제에서 확인대상표장이 ‘지평’ 부분만으로 분리되어 호칭, 관념될 수 없어 ‘지평’ 부분이 요부가 될 수 없다는 취지의 원고의 주장은 이유 없다.
3) 검토
확인대상표장 “”과 이 사건 등록상표 “”은 글자 수와 글자체가 다르지만, 확인대상표장의 요부인 ‘지평’과 이 사건 등록상표는 모두 한글로 표기된 ‘지평’이라는 문자 부분으로 구성된 것으로 외관이 유사하고, 호칭과 관념이 동일하여, 확인대상표장을 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 확인대상표장은 전체적으로 보아 이 사건 등록상표와 유사하다.
또한 확인대상표장의 사용상품인 막걸리는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 막걸리와 동일하다.
따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 보호범위에 속한다.
다. 확인대상표장이 구 상표법 제51조 제1항 제3호 소정의 현저한 지리적 명칭으로 된 상표에 해당하는지 여부
1) 관련 법리
현저한 지리적 명칭으로 된 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는다. 이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 누구에게나 자유로운 사용을 허용하고 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다. 여기서 ‘현저한 지리적 명칭’이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻한다. 지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1335 판결 등 참조).
2) 검토
가) 갑 제10 내지 27호증의 각 기재 및 영상에 의하면, ① ‘지평’은 경기 양평군 지평면(이하 ‘지평면’이라 한다)의 지리적 명칭의 약칭으로도 볼 수 있는 사실, ② 지평면에는 ‘지평의병·지평리전투 기념관’, ‘지평지구전투전적비’, ‘지평양조장’, ‘지평향교’, ‘송현리 효자 정문’, ‘수곡서원’, ‘선정비림’, ‘이적장군 묘비’, ‘구둔영화마을’, ‘가나안농군학교’, ‘양평수곡낚시터’, ‘구둔역’, ‘양평TPC 골프 클럽’ 및 ‘양평 미리내캠프’ 등의 유적지 내지 관광지가 있는 사실, ③ 지평면에서 ‘봉미산 성황대제’, ‘가루매마을 배꽃문화축제’ 및 ‘양평 해바라기 축제’ 등의 행사 내지 축제가 열리는 사실, ④ 인터넷 포털사이트 다음에서 ‘지평면전원주택’을 검색하면 약 8,180건의 블로그 글이 검색되는 사실은 인정된다.
나) 그러나 앞서 든 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 각 사실 및 사정을 위 법리에 비추어 보면, 위 인정 사실만으로는 확인대상표장 중 ‘지평’ 부분이 수요자나 거래자에게 지평면을 가리키는 지리적 명칭으로 직감될 정도에 이르렀다고 보기 어려우므로, ‘지평’이 현저한 지리적 명칭의 약어에 해당한다고 볼 수 없다.
① ‘지평’은 1908. 9.경 ‘양근군’과 ‘지평군’이 합병하여 양평군으로 된 이후부터 2006. 12.경 ‘지제면’이 ‘지평면’으로 개칭되기 전까지는 ‘리’ 단위 행정구역에 불과한 경기 양평군 지제면 지평리의 지리적 명칭에 불과하였고, 그 이후에도 ‘면’ 단위 행정구역의 지리적 명칭에 불과하다. 더욱이 2017년을 기준으로 전국에 1,192개의 ‘면’이 존재하므로, ‘지평’이 지평면으로 개칭된 이후 약 9년간 지평면의 지리적 명칭으로 사용되었다고 하더라도 전국적으로 약 1,192개에 달하는 면의 지리적 명칭 중 하나에 불과하다.
② 또한 ‘지평’은 사전적으로 ‘대지의 편평한 면’, ‘사물의 전망이나 가능성 따위를 비유적으로 이르는 말’ 등의 의미를 가지는 단어이다.
③ 지평면에 위 인정 사실에서 본 바와 같은 유적지 및 관광지가 존재하고 다양한 행사 및 축제가 열리기는 하나, 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제가 유명하다고 볼 만한 자료가 없을 뿐만 아니라, 나아가 이러한 유적지, 관광지 및 행사, 축제 등의 유명성으로 인하여 지평면이 유명하게 되었다고 볼 만한 자료도 없다. 지평면에는 지평이라는 지리적 명칭을 사용한 ‘지평의병·지평리전투 기념관’, ‘지평지구전투전적비’, ‘지평양조장’ 및 ‘지평향교’ 등이 존재하기도 하지만, 최근에는 ‘양평TPC 골프 클럽’, ‘양평 미리내캠프’ 및 ‘양평 해바라기 축제’와 같이 군 단위의 지리적 명칭인 ‘양평’이 주로 사용되는 것으로 보인다. 또한 피고 측이 생산한 ‘지평막걸리’도 양평 지평막걸리, 양평의 지평막걸리 등으로도 지칭되는 것으로 보인다.
④ 달리 지평면과 관련하여 교과서, 언론 보도, 설문조사 등 수요자나 거래자의 인지도를 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다.
다) 따라서 확인대상표장은 구 상표법 제51조 제1항 제3호 소정의 ‘현저한 지리적 명칭으로 된 상표’에 해당하지 아니한다.
라. 확인대상표장이 구 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 ‘산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 여부
1) 관련 법리
구 상표법 제51조 제1항 제2호는 등록상표의 상품과 동일 또는 유사한 상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하였다. 이 규정에서 말하는 상품의 ‘산지’라 함은 그 상품이 생산되는 지방의 지리적 명칭을 말하고 반드시 수요자나 거래자에게 널리 알려진 산지만을 말하는 것은 아니라고 할 것이며, ‘보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’라 함은 상표의 외관상의 태양구성뿐만 아니라 상품에 사용되는 그 사용방법 등이 통례에 비추어 산지 표시로서 보통으로 사용되는 것을 의미한다 할 것이다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004도4420 판결 등 참조).
2) 검토
가) 앞서 본 바와 같이 ‘지평’은 다양한 의미가 존재하는 점에다가, 갑 제30호증의 기재만으로는 지평면이 막걸리의 산지 내지 막걸리를 생산·판매하는 업체가 많은 지역으로 막걸리의 수요자나 거래자에게 알려졌다거나, 객관적으로 지평면에서 막걸리 생산·판매업이 상당한 규모로 이루어졌음을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없는 점을 보태어 보면, 거래사회에서 막걸리의 상품표지에 생산지의 지명을 사용하는 경우가 종종 있다는 점을 감안하더라도, 막걸리의 수요자나 거래자가 확인대상표장 중 ‘지평’ 부분을 막걸리의 산지를 표시한 것으로 직감할 수 있다고 보기 어렵다.
오히려 갑 제29호증, 을 제1 내지 6호증의 각 기재와 영상 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 막걸리의 수요자나 거래자는 확인대상표장 중 ‘지평’ 부분을 막걸리의 산지 표시가 아닌, 피고가 생산·판매하는 막걸리의 상품표지로 인식할 것으로 보인다.
따라서 확인대상표장의 사용상품인 막걸리가 실제로 지평면에서 생산된다고 하더라도, 확인대상표장이 구 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 ‘상품의 산지를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당한다고 볼 수 없다.
① 소외 2는 1925년경부터 경기 양평군 지제면 지평리에서 ‘지평주조’라는 상호로 ‘지평양조장’에서 막걸리를 생산·판매하였으며, 피고 대표이사 소외 1의 조부(祖父)인 소외 3이 1960년경 소외 2로부터 ‘지평주조’의 영업을 인수한 이래 소외 1의 부(父)인 소외 4를 거쳐 소외 1에 이르기까지 피고 측은 약 90년 동안 이 사건 등록상표가 요부에 해당하는 ‘지평주조’, ‘지평양조장’, ‘지평막걸리’ 등과 같은 영업표지 내지 상품표지를 사용하여 지평양조장에서 막걸리를 생산·판매하였다.
피고 대표이사인 소외 1은 2016. 5. 13. 개인사업체이던 지평주조를 법인사업체로 전환하여 주류 제조 및 도·소매, 판매업을 목적으로 하는 피고를 설립하고 그 대표이사로 취임하였다. 설립과 동시에 소외 1로부터 지평양조장을 비롯하여 지평주조의 영업을 일체로 승계한 피고 역시 설립된 이후 지평양조장을 운영하면서 이 사건 등록상표를 사용하여 막걸리를 생산·판매하였다.
② 지평면에서 막걸리를 생산·판매하는 업체는 피고와 소외 회사 뿐이고(이 점에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다), 그나마 소외 회사는 최근에야 비로소 막걸리를 생산·판매하기 시작한 것으로 보이며, 그 이전에 ‘지평’이라는 문구가 포함된 표장을 사용하여 막걸리를 생산·판매한 사람은 피고 측뿐이었다. 지평면사무소는 피고 측이 지평양조장에서 생산하는 탁주를 지평면의 특산물로 소개하였다.
③ 지평양조장은 국내에서 가장 오래된 양조장 중 하나로, 2014. 7. 1. 문화재청에 등록문화재로 등록되었다. 피고 측은 지평양조장에서 생산하는 막걸리를 ‘지평주조’와 ‘지평양조장’의 이름을 따서 ‘지평막걸리’로 지칭하였고, 수요자나 거래자도 피고 측이 생산한 막걸리를 ‘지평막걸리’로 호칭하는 것으로 보인다. 소외 1은 그중 요부로 볼 수 있는 ‘지평’을 이 사건 등록상표로 출원하여 등록받았다.
④ 지평양조장에서 생산되는 ‘지평 생 옛막걸리’는 한국전통주백과에 등재되었는데, 거기서는 대한민국의 90년의 역사가 담긴 대한민국에서 가장 오래된 양조장에서 나오는 막걸리로 소개되었다.
⑤ 피고 측이 운영하는 지평양조장과 지평막걸리는 “MBC 공감! 특별한 세상”, “CNN 전통주의 화려한 부활”, “KBS 6시 내고향 ‘경기명주’?지평막걸리” 및 “KBS 백년의 가게 ‘세월의 향을 빚다’” 등의 TV 프로그램에서 소개되었고, 조선일보, 일간스포츠 등의 국내의 신문사를 통해서도 소개되었으며, ‘막걸리이야기’라는 제호의 책에도 소개되었다.
⑥ 피고의 설립 이전에 지평주조라는 상호로 지평양조장에서 막걸리 제조업을 영위한 소외 1의 매출액은 2014년에 2,727,476,159원, 2015. 1. 1.부터 2015. 6. 30.까지 1,925,596,537원에 이르렀고, 피고의 매출액도 2015년 4,288,272,896원(소외 1의 2015년 상반기 매출액을 포함한 금액이다), 2016년 4,420,280,084원에 이르렀으며, 2017년 상반기에만 4,503,851,280원에 이르는 등 피고 측의 ‘지평막걸리’ 매출액은 매년 급격하게 증가하는 추세에 있다.
⑦ 확인대상표장의 실제 사용태양 ‘’에서 보는 바와 같이 제품 용기에 부착된 라벨의 좌측 상단에 ‘물 맑은 양평’이라는, 산지를 직감할 수 있는 별도의 표장이 표시되어 있다.
나) 확인대상표장의 사용상품인 원고 측의 막걸리 제품이 ‘지평면’에서 생산되는 점을 감안하여 확인대상표장 중 ‘지평’ 부분이 원고 제품의 생산지인 ‘지평면’을 표시하는 것으로 보더라도, 아래와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 확인대상표장이 원고 측 막걸리의 생산지인 ‘지평면’을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다고 보기도 어렵다.
① 확인대상표장은 ‘원조(元祖)’ 또는 ‘최초(最初)’라는 의미를 갖는 ‘원’ 부분과 ‘지평’ 부분을 띄어쓰기 없이 동일한 글자체로 횡서한 것이어서 시각적으로는 ‘원’ 부분과 ‘지평’ 부분이 구분되지 아니한다. 그런데 이처럼 ‘원’자를 표장에 부기하는 경우에 통상적으로는 ‘원’을 ‘元’으로 표시한다든지, ‘원’ 부분을 다른 부분과 띄어쓰기 하거나 색이나 글자체를 달리하여 표장의 다른 부분과 구분되도록 한다든지, ‘원’ 대신에 ‘원조’ 또는 ‘元祖’라는 문구를 사용한다.
② 앞서 본 바와 같이 확인대상표장이 실제로 사용된 막걸리 제품 용기에 부착된 라벨의 좌측 상단에는 ‘물 맑은 양평’이라는, 산지를 직감할 수 있는 표장이 표시되어 있다.
다) 따라서 확인대상표장은 구 상표법 제51조 제1항 제2호에도 해당하지 아니한다.
마. 이 사건 등록상표의 등록무효 여부에 관한 원고 주장의 당부
상표법이 규정하는 상표에 관한 권리범위확인심판은 등록상표와 확인대상표장을 대비하여 출처의 오인·혼동을 초래할 만한 동일·유사성이 있는지 여부 또는 구 상표법 제51조 제1항 각호의 상표권의 효력 제한 사유의 유무 등을 심리하여 확인대상표장이 등록상표의 상표권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인해 주는 절차로서, 그 심결이 확정되면 누구든지 같은 사실 및 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는 일사부재리의 효력이 생긴다(구 상표법 제77조의26). 그러나 이는 그 확인대상표장이 당해 상표에 관한 상표권의 효력이 미치는 객관적 범위에 속하는지 여부만을 확정하는 것일 뿐 거기에서 나아가 그 등록상표가 유효한지 여부 또는 상표권의 침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 확정하는 의미를 가지는 것은 아니다.
따라서 설령 등록상표에 등록무효사유가 존재한다고 하더라도 등록무효심결이 확정되지 아니한 이상 등록상표로서의 효력은 여전히 유지되고(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 참조), 등록상표의 등록무효 여부에 대한 최종적인 확정은 등록무효심판 절차에서, 상표권침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리관계에 관한 최종적인 판단은 상표권침해소송에서 각각 다루어지게 된다.
한편 등록상표의 상표권에 근거하여 타인이 사용하고 있는 표장의 사용금지나 그 사용으로 인한 손해의 배상을 구하는 상표권침해소송에서는, 등록상표에 대한 등록무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 상표권에 기초한 침해금지 등의 청구가 권리남용에 해당한다는 주장이 받아들여질 수 있다(위 대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결 참조). 그러나 이는 그 권리의 부존재나 무효를 확인하거나 확정하는 것이 아니라, 단지 그 사건의 분쟁 당사자 사이에 권리행사의 제한사유가 존재한다는 것을 인정하는 의미를 가질 뿐이고, 그 판결의 효력도 그 소송 당사자 사이에서만 미치는 것이므로, 상표권침해소송에서 권리남용의 항변으로 등록무효사유의 주장을 인정하더라도 이는 그 당사자 사이에서 상대적 효력만을 가질 뿐이다. 반면, 권리범위확인심판은 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치게 되므로, 등록상표의 대세적 효력은 등록무효심판에 의해서만 부정할 수 있다고 할 것이다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결의 다수의견에 대한 보충의견 참조).
그러므로 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인심판에서 등록무효심결이 확정되지 아니하였음에도 상표등록의 무효사유를 주장하는 것은 허용될 수 없다고 봄이 타당하다.
따라서 이 사건 등록상표가 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제4호에 해당하는 무효사유가 있으므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 원고의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.
바. 소결
확인대상표장과 이 사건 등록상표는 표장이 유사하고, 확인대상표장의 사용상품은 이 사건 등록상표의 지정상품 중 일부와 동일하며, 확인대상표장이 구 상표법 제51조 제1항 제2호, 제3호에 해당하여 이 사건 등록상표권의 효력이 제한되는 경우도 아니므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.
3. 결론
따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
판사 서승렬(재판장) 정윤형 김동규