【원 고】
주식회사 모악환경산업 (소송대리인 변호사 국윤호)
【피 고】
동신산업 주식회사 외 1인 (소송대리인 법무법인 로앤케이 외 1인)
【변론종결】
2016. 11. 9.
【주 문】
1. 피고 유승건기산업 주식회사는 원고에게 33,000,000원과 이에 대하여 2015. 10. 16.부터 2016. 11. 25.까지는 연 5%, 그 다음 날 부터 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 원고의 피고 동신산업 주식회사에 대한 청구와 피고 유승건기산업 주식회사에 대한 나머지 청구를 각 기각한다.
3. 소송비용 중 원고와 피고 동신산업 주식회사 사이에 생긴 부분은 원고가 부담하고, 원고와 피고 유승건기산업 주식회사 사이에 생긴 부분의 90%는 원고가, 10%는 위 피고가 각 부담한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.
【청구취지】
원고에게, 피고 동신산업 주식회사는 1,119,484,200원과 이에 대하여 2015. 10. 16.부터 이 판결 선고일까지는 연 5%, 그 다음 날 부터 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을, 피고 유승건기산업 주식회사는 피고 동신산업 주식회사와 공동하여 위 돈 중 819,484,200원과 이에 대하여 2015. 10. 16.부터 이 판결 선고일까지는 연 5%, 그 다음 날 부터 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.
【이 유】
1. 인정 사실
가. 당사자들의 지위
원고는 건설폐기물 수집운반업 및 중간처리업 등을 목적으로 하는 회사이고, 피고 동신산업 주식회사(이하 ‘피고 동신산업’이라 한다)는 쇄석기 제조 및 판매업 등을, 피고 유승건기산업 주식회사(이하 ‘피고 유승건기’라 한다)는 폐기물 수집운반업 및 중간처리업 등을 각 목적으로 하는 회사이다.
나. 원고의 특허발명 및 고안 등록
1) 원고는 2008. 11. 21. ‘파분쇄된 순환골재의 이물질 분리제거장치’라는 명칭의 발명(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)을 특허출원하였고, 위 발명은 2009. 6. 26. 특허 (등록번호 1 생략)로 특허등록원부에 등록되었는바, 그 특허청구의 범위 및 주요 도면은 별지 기재와 같다.
2) 또한 원고는 2008. 12. 31. ‘커버에 의해 보호되는 파분쇄된 순환골재의 이물질 분리제거장치’라는 명칭의 고안을 실용신안등록 출원하였고, 위 고안은 2009. 6. 26. 등록 (등록번호 2 생략)로 실용신안등록원부에 등록되었다.
다. 피고들의 장치 제작 및 설치
1) 피고 동신산업은 2013. 10. 15. 피고 유승건기와 이물질 선별기 1대를 매매대금 3,300만 원(부가가치세 포함), 납품예정일을 2013. 11. 10.로 정하여 납품하기로 하는 내용의 물품매매계약을 체결한 후 2013. 11. 19.경 이물질 선별기 1대(이하 ‘이 사건 장치’라 한다)를 제작하여 피고 유승건기에 납품하였다.
2) 피고 유승건기는 2013. 11. 19. 피고 동신산업에게 매매대금 잔액을 모두 지불하였고, 자신의 건설폐기물 처리장(이하 ‘이 사건 처리장’이라 한다)에 이 사건 장치를 설치하여 현재까지 사용하고 있다.
라. 관련 형사사건의 경과
한편 원고의 사내이사 소외 1은 2015. 10.경 피고 동신산업이 피고 유승건기에 이 사건 장치를 제작, 납품한 사실을 알게 되어 피고 동신산업의 사내이사 소외 2를 특허법 위반으로 고소하였는데, 2016. 2. 23. 그 형사조정절차에서 위 소외 2가 2016. 3. 5.까지 위 소외 1에게 3,750만 원을 지급하면, 고소를 취소하기로 합의(이하 ‘이 사건 합의’라 한다)하였고, 피고 동신산업은 위 합의에 따라 2016. 3. 2. 원고에게 3,750만 원을 지급하였으며, 위 소외 1은 2016. 3. 9. 위 소외 2에 대한 고소를 취소하였다.
【인정 근거】
다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14호증(가지번호 포함, 이하 같다), 을가 제2, 4호증, 을나 제2, 3, 4호증의 각 기재 및 영상, 증인 소외 3의 증언, 변론 전체의 취지
2. 청구원인에 관한 판단
가. 손해배상책임의 발생
1) 특허권 침해 여부
위 인정 사실과 증거에 갑 제6, 12호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음 사실과 사정에 비추어 보면, 이 사건 장치는 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하고, 피고 동신산업, 유승건기는 각 이 사건 특허발명에 대한 원고의 특허권을 침해하여 이 사건 장치를 제작, 판매, 사용하였다고 봄이 타당하므로, 피고들은 각 원고에게 그로 인한 손해를 배상할 의무가 있다(원고는 피고들에 대하여 부진정연대책임을 구하고 있으나, 피고 동신산업이 이 사건 장치를 제작, 판매함으로써 원고에게 발생하는 손해와 피고 유승건기가 이 사건 장치를 사용함으로써 원고에게 발생하는 손해는 구별이 가능한 손해로, 피고들의 행위가 경합하여 단일한 결과를 발생시킨 것이 아니므로, 이러한 경우에는 공동불법행위가 성립한다고 보기 어렵다).
① 피고 동신산업의 사내이사 소외 2는 2015. 11. 24. 경찰에서 조사받으면서, 원고로부터 부탁받아 이물질 제거장치를 만들어 주면서 이 사건 장치의 제조법을 알게 되었고, 원고가 특허받은 물건을 만들어 피고 유승건기에게 납품하였다고 진술하였다.
② 이 사건 합의 과정에서도 이 사건 장치가 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부는 크게 쟁점이 되지 아니하였고, 피고 동신산업이 원고에게 지급해야 하는 금액에 관하여만 이견이 있었던 것으로 보인다.
③ 원고는 특허법인 두성에게 이 사건 장치가 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 감정을 의뢰하였다. 이에 위 특허법인은 2016. 3. 11. ㉠ 이 사건 장치에는 파분쇄된 골재와 이물질을 투입받는 세척수조가 설치되어 있고, ㉡ 구동원에 의해 회전하는 회전축이 있으며, ㉢ 그 회전축의 둘레에 다수의 베인이 방사상으로 배치되어 있고, ㉣ 하나의 블레이드에 메인 베인과 보조 베인이 겹쳐 있어 서로 다른 심도의 이물질을 퍼낼 수 있는 구조이며, ㉤ 그 메인 베인과 보조 베인이 나사체결로 고정되어 있다는 점에서 이 사건 장치가 이 사건 특허의 권리범위에 속한다는 취지로 회신하였다.
2) 피고 유승건기의 고의 또는 과실 여부
가) 피고 유승건기는 피고 동신산업으로부터 이 사건 장치를 납품받았을 뿐이므로, 설령 이 사건 장치가 원고의 특허권을 침해하였다 하더라도 그 특허권 침해에 고의 또는 과실이 없다고 주장한다.
나) 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 일부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제130조의 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술 분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있는 것이고, 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 등).
다) 위 법리에 비추어 이 사건을 보건대, 피고 유승건기가 주장하는 사유만으로는 위 피고가 이 사건 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 이 사건 장치가 이 사건 특허발명의 권리 범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다고 보기 어렵고, 달리 그러한 사정이 있음을 인정할 증거가 없으므로, 위 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.
나. 손해배상책임의 범위
1) 구 특허법 제128조 제2항에 따른 추정 손해액 주장에 관한 판단
가) 원고의 주장 요지
이 사건 특허발명을 사용한 피고 유승건기의 2012년부터 2014년까지의 1년 매출 평균액은 5,463,228,000원이고, 매입액으로 50%를 공제하더라도 피고 유승건기의 이익액은 2,731,614,000원(= 5,463,228,000원 × 0.5)이다. 따라서 피고 유승건기의 위 이익액 2,731,614,000원은 구 특허법 제128조 제2항에 따라 원고의 손해로 추정되므로, 원고는 피고들에 대하여 그 일부청구로서 위 2,731,614,000원의 30%인 819,484,200원(= 2,731,614,000원 × 0.3)과 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다. 또한, 피고 동신산업에 대하여는 추가로 신기술 사용료 3대분 상당인 3억 원과 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.
나) 판단
특허권자 또는 전용실시권자가 고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위로 이익을 얻었을 때에는 그 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다(구 특허법 제128조 제2항).
이 사건으로 돌아와 보건대, 피고 유승건기의 1년 평균 매출액이 원고의 주장과 같이 5,463,228,000원이라고 하더라도, 원고가 구하는 위 819,484,200원이 전부 피고 유승건기가 이 사건 특허발명을 침해한 이 사건 장치를 사용하여 얻은 이익이라거나 피고 동신산업이 이 사건 장치의 제작, 판매로 3억 원의 이익을 얻었다는 사실을 인정할 증거가 없다. 따라서 원고의 위 주장은 더 나아가 살피지 않고 받아들이지 않는다.
2) 구 특허법 제128조 제5항에 따른 손해액 인정
가) 피고 동신산업이 이 사건 장치를 원고의 동의나 허락 없이 임의로 제작하여 피고 유승건기에 판매한 사실, 피고 유승건기는 원고와 동종 영업을 하고 있는 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 원고의 손해 발생은 추정된다고 할 것이나(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결, 대법원 2015. 10. 29. 선고 2013다45037 판결 등 참조), 피고들이 이 사건 특허권 침해 행위를 통하여 얻은 이익액 등 구 특허법 제128조 제1항에서 제4항의 규정에 따른 손해배상액 산정을 위한 증거가 없다. 따라서 이 사건은 ‘손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우’에 해당하므로 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(구 특허법 제128조 제5항).
나) 살피건대, 위 인정 사실과 증거에 갑 제19호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 따라 알 수 있는 다음 사정에 이 사건 변론 과정에 나타난 제반 사정을 종합하여 보면, 피고들이 원고에게 배상할 손해액을 각 3,300만 원으로 인정함이 상당하다.
① 피고 동신산업은 피고 유승건기에 이 사건 장치 1대를 3,300만 원에 매도하였고, 피고 유승건기가 원고의 특허권을 침해하여 사용하고 있는 기계는 이 사건 처리장의 공정에 비추어 볼 때, 1대인 것으로 보인다.
② 피고 유승건기는 건설폐기물 수집·운반업과 건설폐기물 중간처리업을 주 업무로 하는데, 이 사건 장치는 콘크리트 폐자재를 파쇄하여 이물질을 선별 후 재생골재 또는 모래를 만드는 건설폐기물 중간처리업의 한 공정에 사용될 뿐이다. 즉 위 건설폐기물 중간처리업의 공정은 콘크리트 폐자재를 투입한 후 ㉠ 진동과 풍력을 이용하여 이물질을 선별하고, ㉡ 이물질 제거 작업 후 다시 자석을 이용하여 선별작업을 하며, ㉢ 이후 수조에서 부력을 이용하여 이물질을 골라내고, ㉣ 다음으로 진동스크린을 이용한 이물질 제거 및 자력(磁力)선별작업을 하며, ㉤ 다시 풍력을 사용하여 이물질을 제거한 다음 ㉥ 40㎜ 이하 순환골재를 생산 하는 공정으로 구분되는바, 이 사건 장치는 부력을 이용한 위 ㉢ 공정에만 사용되는 것으로 보인다.
③ 원고측 고소인 소외 1은 피고 동신산업의 사내이사 소외 2와 형사조정을 하면서 위 소외 2에게 피고 동신산업이 특허권을 직접적 또는 간접적으로 침해하는 경우 별도의 위약금으로 위반 행위마다 1,500만 원을 지급하기로 하는 취지의 각서에 서명을 요구하였다.
④ 그 밖에 피고들이 원고의 특허권을 침해하였다는 사정은 보이지 않는다. 다. 소결론
따라서 피고들은 특별한 사정이 없는 한 원고에게 특허권 침해에 따른 손해배상으로 각 3,300만 원과 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
3. 피고 동신산업의 주장 등에 관한 판단
가. 피고 동신산업의 합의 주장에 관한 판단
피고 동신산업은, 원고 대표자 소외 1이 피고 동신산업의 사내이사 소외 2와 이 사건 합의를 하면서 민사상 청구도 포기하기로 하였으므로, 원고의 피고 동신산업에 대한 청구는 부당하다고 주장한다. 살피건대, 을가 제1에서 4호증의 각 기재 및 증인 소외 3의 증언만으로는 위 주장 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 피고 동신산업의 위 주장은 받아들이지 않는다.
나. 합의금 변제 주장에 관한 판단
피고 동신산업은, 원고에게 형사 합의금으로 3,750만 원을 지급하였으므로 원고의 청구에 응할 수 없다고 주장한다. 살피건대, 불법행위의 가해자에 대한 수사 과정이나 형사재판 과정에서 피해자가 가해자 측으로부터 합의금을 지급받고 가해자의 처벌을 원치 않는다는 내용의 합의를 한 경우에 그 합의 당시 지급된 금원은 원칙적으로 손해배상금의 일부로 지급된 것으로 보아야 하는바(대법원 1999. 1. 15. 선고 98다43922 판결 등 참조), 피고 동신산업이 2016. 3. 2. 원고에게 3,750만 원을 형사합의금 명목으로 지급한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 위 3,300만 원의 손해배상채무는 모두 변제되어 소멸하였다. 따라서 피고 동신 산업의 변제 주장을 받아들인다.
다. 소결론
따라서 피고 유승건기는 원고에게 손해배상으로 3,300만 원과 원고가 구하는 2015. 10. 16.부터 위 피고가 구하는 것으로서 그 이행 의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2016. 11. 25.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음 날 부터 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
4. 결론
그렇다면, 원고의 피고 유승건기에 대한 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있으므로 이를 받아들이고, 피고 유승건기에 대한 나머지 청구와 피고 동신산업에 대한 청구는 이유 없으므로 이를 각 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]
판사 허명산(재판장) 김상우 김한철