【원 고】
【피 고】
컴퓨케이스 엔터프라이즈 캄퍼니 리미티드 (소송대리인 변리사 최규팔 외 1인)
【변론종결】
2011. 5. 25.
【주 문】
1. 특허심판원이 2011. 1. 12. 2009당1448호 사건에 관하여 한 심결 중에서, 상표등록번호 제544020호의 지정상품 중 컴퓨터를 제외한 나머지 지정상품에 관한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용은 이를 2분하여 그 1은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2011. 1. 12. 2009당1448호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초 사실
가. 이 사건 등록상표
(1) 등록번호/출원일/등록일/지정상품 추가출원일/지정상품 추가등록일: 상표등록 제544020호/2001. 11. 6./2003. 3. 28./2009. 2. 27./2010. 5. 7.
(2) 구 성:
(3) 지정상품: 상품류 구분 제9류의 컴퓨터(원 등록의 지정상품), 개인용 컴퓨터, 컴퓨터, 광디스크, 광디스크 판독기, 광스캐너, 광자기펜, 기록된 게임용 컴퓨터프로그램, 노트북컴퓨터, 다기능 키보드, 데이터처리장치, 디스켓 및 콤팩트디스크용 케이스, 디스크메모리, 디지털 디스크 드라이브, 디지털 컬러복사기, 디지털 컬러프린터, 레이저프린터, 마더보드(메인보드), 마우스, 마우스 패드, 비디오 모니터, 스캐너, 워드프로세서장치, 잉크젯 프린터, 전자복사기, 전자수첩, 전자컴퓨터, 전자펜, 칩카드 리더기, 컴퓨터모니터, 컬러프린터, 컴퓨터모니터용 프로그램, 컴퓨터용 디스크드라이브, 컴퓨터용 손목 지지대, 컴퓨터용 인터페이스, 컴퓨터용 자기테이프장치, 컴퓨터용 주크박스, 컴퓨터용 프린터, 컴퓨터용 플로피 디스크 드라이브, 컴퓨터주변기기, 컴퓨터키보드, 키보드, 크레디트카드용 카드리더기, 터치패널, 터치패드, 통신용 컴퓨터, 포켓용(휴대용) 컴퓨터, 필기용 휴대 컴퓨터, CD-ROM, PDA, 컴퓨터용 케이스, 컴퓨터외장하드케이스, 컴퓨터전원공급장치, 컴퓨터용 스피커, 컴퓨터용 헤드셋, MP3, 디지털카메라, 비디오카메라, 건전지, 팩시밀리, 음악이 녹음된 콤팩트디스크(컴퓨터를 제외한 나머지 지정상품들은 지정상품 추가등록 시 등록된 지정상품이다)
(4) 상표권자: 원고
나. 이 사건 심결의 경위
(1) 피고가 2009. 6. 15. 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 어느 누구에 의해서도 사용되지 아니하였으므로 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 등록취소심판을 청구하였고, 위 심판청구 당시 이 사건 등록상표의 지정상품은 컴퓨터뿐이었다.
(2) 원고는 피고의 심판청구 전인 2009. 2. 27. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 컴퓨터를 제외한 나머지 지정상품들에 대한 지정상품 추가출원을 하였고, 심판 계속 중이던 2010. 5. 7. 지정상품 추가등록이 되었다.
(3) 특허심판원은 피고의 심판청구를 2009당1448호로 심리 후, 2011. 1. 12. ‘추가등록된 지정상품 중 컴퓨터케이스, 파워서플라이 등 컴퓨터 관련 부품에 이 사건 등록상표를 사용한 사실은 인정할 수 있으나, 원 등록의 지정상품인 컴퓨터에 대하여는 심판청구일 전 3년 이내에 사용한 사실이 없는 것으로 판단되고, … 이 사건 등록상표의 지정상품 중 원 등록의 지정상품인 컴퓨터에 대하여만 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는지 여부에 대하여 판단하면 되며, … 상표법 제48조 제1항 제4호 및 지정상품 추가등록 제도의 취지를 고려해 볼 때 지정상품 추가등록이 설정된 경우 그 추가등록된 지정상품은 원 상표권에 합체되어 일체가 되는 것이어서, 원 상표권의 소멸과 같이 소멸하게 되므로 이 사건 등록상표는 지정상품 전부가 취소되어야 한다’는 이유로 이 사건 등록상표 전부의 등록을 취소하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정 근거] 갑 제1 내지 3호증, 변론 전체의 취지
2. 당사자들의 주장
가. 원고의 주장 요지
(1) 피고는 대만에 소재하는 외국 법인이고 국내에서 영업을 하고 있지 않으며 국내 법인인 HEC코리아가 피고의 제품을 국내에 수입하여 판매하고 있지만, 피고와는 별개의 법인으로서 별도의 사업을 영위하고 있고, 피고와 HEC코리아 어느 누구도 ‘히로이씨, heroichi'를 상표로 사용하고 있지 아니하여, 피고는 국내에서 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하여 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관한 영업을 한 적이 있거나 장차 하려고 하는 자라고 볼 수 없으므로 이 사건 등록상표의 취소를 청구할 수 있는 이해관계인이 아니다.
(2) 등록취소심판 청구 시에 아직 등록된 지정상품이 아니거나 취소심판청구와 관계되는 지정상품이 아닌 경우에는 심판에 의해서 그 등록이 취소될 수 없다.
(3) 원고는 추가등록된 지정상품들에 이 사건 등록상표를 사용하여 왔다.
나. 피고의 주장 요지
(1) 피고는 이 사건 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조·판매하는 영업에 종사하는 자이자 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 국내에서 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하고 있으므로 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 이해관계인이다.
(2) 2010. 5. 7. 지정상품 추가등록이 이루어지고 이 사건 심결 당시인 2011. 1. 12.에는 원 등록에 합체되어 하나의 등록상표로 등록되었으므로 심결 당시를 기준으로 이 사건 심결의 심리대상인 지정상품에는 추가등록된 지정상품도 포함된다.
(3) 원고는 원 등록 지정상품인 컴퓨터뿐만 아니라 추가등록된 지정상품에도 이 사건 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다.
3. 피고의 이해관계인 여부
가. 판단 기준
상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 같은 조 제6항 소정의 ‘이해관계인’이라 함은 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이해관계인에 해당하는지 여부는 심결 시를 기준으로 판단하여야 한다( 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4434 판결 참조).
나. 구체적 판단
을 제1 내지 19호증(각 가지번호 포함)의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품인 컴퓨터케이스, 전원공급장치 등 컴퓨터 부품 및 주변기기를 제조·판매하는 대만 회사로서, 자신이 100% 지분을 보유한 자회사인 Heroichi Electronic Co. Ltd.(이하 ‘Heroichi Electronic’이라 한다)를 통해서 컴퓨터 부품 및 주변기기를 제조하여 피고의 한국 지사인 주식회사 에이치이씨코리아(이하 ‘에이치이씨코리아’라 한다)를 통해서 국내에 피고 내지 Heroichi Electronic이 제조한 제품을 수출·판매한 사실, 피고는 2007년경 Heroichi Electronic을 흡수합병하였고 그 후에도 중국에 있는 공장 등에서 컴퓨터부품을 생산하며 이러한 제품을 국내에 수출·판매하기 위하여 한국전자파연구소에 제품의 안전인증을 받기 위하여 제조자를 기존부터 제조를 담당해 온 Heroichi Electronic으로 기재하여 전자파검사를 신청하여 인증받은 후 생산한 제품을 에이치이씨코리아에 수출·판매한 사실, 피고는 에이치이씨코리아를 설립하기 이전인 2004년과 2006년에도 Heroichi Electronic이 제조한 전원공급장치를 국내에 수출·판매한 사실, Heroichi Electronic은 1998년 내지 2000년경 사이에 중국, 대만, 미국, 독일 등에 “ ” 상표를 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품들을 지정상품으로 하여 등록한 사실, 피고는 Heroichi Electronic 명의로 중국에 등록되어 있던 중국 상표등록 제1378821호 “ ” 상표(지정상품: 전원공급기, 어댑터, 트랜스포머, 인버터, 전지충전지, 쵸크, 무정전전원장치, 전압레귤레이터)를 2010. 9. 27.자로 피고 명의로 이전등록한 사실, 피고와 Heroichi Electronic 내지 에이치이씨코리아가 이 사건 심판청구일 이전부터 제조·판매한 컴퓨터부품 및 주변기기 등에 관한 광고 및 제품명 등으로 “히로이찌” 내지 “Heroichi”를 사용하여 온 사실 등을 인정할 수 있는바, 위 인정 사실에 의하면 피고는 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표로서 국외에서 등록되었거나 사용하고 있는 상표들을 광고 등에 사용하여 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 제품을 국내에 수출·판매한 적이 있거나 적어도 장차 이 사건 등록상표와 동일·유사한 상표를 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 제품에 사용하여 국내에 수출·판매할 것으로 추측된다 할 것이므로, 피고는 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 이해관계인에 해당한다 할 것이다.
4. 상표법 제73조 제1항 제3호 해당 여부
가. 이 사건 심판의 심리 대상인 지정상품
피고의 이 사건 심판청구일인 2009. 6. 15. 당시 이 사건 등록상표의 지정상품은 컴퓨터뿐이었는데, 이 사건 심판청구일 후인 2010. 5. 7. 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품들에 대한 지정상품 추가등록이 되고, 그 후인 2011. 1. 12. 이 사건 심결이 있었는바, ① 상표법 제73조 제1항 제3호는 ‘상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’에는 그 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제3항은 “ 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있으며, 같은 조 제4항은 “ 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다. 다만 피청구인이 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명한 때에는 그러하지 아니하다.”고 규정하고 있는 점 등에 비추어 보면, 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되는 상품은 ‘심판청구 당시에 등록된 지정상품으로서, 취소심판청구와 관계되는 지정상품’이어야 하는 점, ② 상표법 제77조에 의하여 준용되는 특허법 제159조 제2항은 “심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대하여는 심리할 수 없다.”고 규정하고 있고, 상표법 제73조 제1항 제3호에 의한 불사용 취소 심판의 대상이 되는 심판물은 심판청구 시 청구된 지정상품에 국한되는 점, ③ 피고는 이 사건 심판을 청구하면서 특허심판원에 제출한 심판청구서에서 청구의 취지를 ‘상표등록 제0544020호는 그 등록을 취소한다’라고 기재하였으나, 청구의 이유에서 이 사건 등록상표의 지정상품은 ‘컴퓨터’라는 점을 명시하고 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 사용되지 아니하였다고 주장하였을 뿐, 당시 지정상품 추가출원 중이던 나머지 지정상품들에 관하여는 아무런 주장을 하지 아니한 점 등을 종합하면, 이 사건 심판의 심리 대상인 지정상품은 심판청구 당시에 지정상품으로 등록되어 있던 ‘컴퓨터’에 한정된다 할 것이다.
나. ‘컴퓨터’에 이 사건 등록상표가 사용되었는지 여부
피고가 이 사건 등록상표를 이 사건 심판의 심리대상 지정상품인 ‘컴퓨터’에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였다거나 사용하지 아니한 데 대하여 정당한 이유가 있었음을 증명하지 못하고 있으므로, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘컴퓨터’ 부분은 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 등록취소사유가 있다.
다. 이 사건 등록상표가 전부 취소되어야 하는지 여부
이 사건 심결은 상표법 제48조 제1항 제4호 및 지정상품 추가등록 제도의 취지를 고려해 볼 때 이 사건 등록상표는 지정상품 전부가 취소되어야 한다고 판단하였다.
그러나 상표법 제48조 제1항 제4호는 “심사관은 등록상표의 상표권이 소멸하거나 상표등록출원이 포기·취하 또는 무효되거나 상표등록출원에 대한 상표등록거절결정이 확정된 경우에 그 지정상품 추가등록출원에 대하여 지정상품의 추가등록거절결정을 하여야 한다.”고 규정하여 지정상품 추가등록출원이 계속 중 등록상표의 상표권이 소멸한 경우 등에 그 지정상품 추가등록출원에 대하여 거절결정을 하여야 한다는 취지에 불과할 뿐만 아니라, 위 규정은 상표등록 후에 등록상표의 불사용을 이유로 그 등록을 취소하도록 하는 상표법 제73조 제1항 제3호와는 그 취지 및 요건이 다르므로, 지정상품 추가등록이 이루어질 당시 등록상표의 상표권이 존속 중이었던 이 사건에 적용될 수 없다 할 것이다.
또한 ① 지정상품 추가등록출원 제도의 취지는 상표등록출원 후 지정상품을 추가할 필요가 생겼거나 상표등록 후에 사업 확장 등의 사정 변화에 따라 지정상품의 범위를 확대하고자 할 경우 별도의 상표등록출원 절차에 의하지 아니하고 지정상품의 추가등록을 가능하게 함으로써 출원인의 경제적 부담을 덜어주고 상표권의 권리범위를 보다 유연하게 확장할 수 있도록 하기 위한 것인 점, ② 상표등록의 무효심판에 관한 상표법 제71조 제1항 제4호는 ‘상표등록 후 그 상표권자가 제5조의 규정에 의하여 준용되는 특허법 제25조의 규정에 의하여 상표권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 등록상표가 조약에 위반된 경우’를, 같은 항 제5호는 ‘상표등록이 된 후에 그 등록상표가 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우’를 각 상표등록무효사유로 규정하여 상표권자가 상표권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 등록상표가 조약에 위반된 경우 및 그 등록상표가 상표법 제6조 제1항 각호에 해당하는 경우는 상표등록 당시만이 아니라 상표등록 후 비로소 위 각 경우에 해당하게 된 경우도 별도의 등록무효사유로 규정하고 있음에 반해, 지정상품의 추가등록이 상표법 제48조 제1항 제4호에 위반된 경우에 관하여는 상표법 제71조 제1항 제3의2호가 ‘지정상품의 추가등록이 제48조 제1항 제4호에 위반된 경우’만을 등록무효사유로 규정하고 있을 뿐 상표등록 후에 그 등록상표가 원 등록된 지정상품 전부에 대하여 소멸하는 경우 등을 별도의 등록무효사유로 규정하고 있지 아니한 점, ③ 상표등록 취소 심판에서 원 등록된 지정상품이 전부 취소되는 경우 추가등록된 지정상품이 원 등록에 부수하여 취소되는지 여부에 관하여 상표법상 명문의 규정이 없는 상황에서 상당한 근거 없이 상표권자에게 불리하게 해석하는 것은 부당한 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표 중 원 등록된 지정상품 부분이 취소된다는 이유만으로 이 사건 심판 청구 당시 등록되지도 않았던 추가등록된 지정상품 부분까지 함께 취소되는 것은 아니라 할 것이다.
5. 결론
그렇다면 이 사건 심결 중 상표등록번호 제544020호의 지정상품 중 컴퓨터를 제외한 나머지 지정상품에 관한 부분의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하고, 원고의 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 변현철(재판장) 박창수 박민정