【원고, 피상고인】
주식회사 아가월드 (소송대리인 변호사 서영철 외 1인)
【피고, 상고인】
【원심판결】
특허법원 2012. 7. 18. 선고 2012허740 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기한 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
1. 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래사회 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고, 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다 ( 대법원 1998. 6. 9. 선고 97후2118 판결 등 참조).
2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고의 이 사건 등록상표(상표등록번호 제427946호) “ ”의 통상사용권자인 주식회사 한국몬테소리(이하 ‘소외 회사’라 한다)가 그 지정상품 중 세트완구에 실제로 사용한 원심판시 실사용상표 1, 8은 “ ”, “ ”와 같이 ‘몬테소리’의 좌측이나 상단에 ‘베이비’ 부분이 결합된 것이다. 그런데 ‘베이비’ 부분은 지정상품인 세트완구에 흔히 쓰이는 표지일 뿐만 아니라 ‘몬테소리’ 부분과는 바탕색을 달리 하는 사각형 내에 배치되어 있어, ‘몬테소리’ 부분은 위 ‘베이비’ 부분과 일체불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 그 부분만으로 분리인식될 수 있다. 또한 이 사건 등록상표와 실사용상표 1, 8에서의 ‘몬테소리’ 부분은 그 글자체에 약간 차이가 있으나 이는 거래사회 통념상 서로 동일하게 볼 수 있는 정도이다. 결국 실사용상표 1, 8에는 이 사건 등록상표인 ‘몬테소리’에 ‘베이비’ 부분이 결합되어 있지만, ‘몬테소리’ 부분은 ‘베이비’ 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있으므로, 위 실사용상표들은 거래사회 통념상 이 사건 등록상표와 동일성 있는 상표에 포함된다고 할 것이다.
그렇다면 통상사용권자인 소외 회사는 실사용상표 1, 8을 사용함으로써 이 사건 등록상표를 사용하였다고 할 것이다.
한편 이 사건 등록상표가 애당초 식별력 없는 상표인지 여부는 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다. 또한 비록 피고가 실사용상표 1, 8과 역시 동일하게 볼 수 있는 형태의 “ ”를 이 사건 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록(상표등록번호 제506459호)하여 그에 관하여도 통상사용권을 설정받은 소외 회사가 이를 사용하고 있다 하더라도, 실사용상표 1, 8에 이 사건 등록상표가 그 동일성과 독립성을 유지한 채 그대로 사용되고 있어 위 실사용표장들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 상표로만 인식된다고 볼 수 없는 이상, 그와 같은 사정 역시 위와 같은 판단에 장애사유가 되지 아니한다.
그럼에도 원심은 이 사건 등록상표는 식별력이 없는 상표이고 피고가 실사용상표 1, 8과 동일한 상표를 이 사건 등록상표와는 별개의 독립된 상표로 등록하여 소외 회사가 이를 사용하고 있는 사정 등에 비추어 위 실사용상표들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다는 이유로 위 실사용상표들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표의 동일성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유는 이유 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 신영철(재판장) 이상훈 김용덕(주심) 김소영