【원고, 피상고인】
라꼬스뜨 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 지영철 외 4인)
【피고, 상고인】
크로코다일 인터내셔날 프라이비트 리미티드 (소송대리인 변호사 손지열 외 5인)
【피고 보조참가인】
패션그룹형지 주식회사 1인 (소송대리인 변호사 김상근 외 5인)
【환송판결】
대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용 중 보조참가로 인한 부분은 피고 보조참가인들이, 그 나머지는 피고가 각 부담한다.
【이 유】
상고이유(제출기한 후에 제출된 피고 보조참가인들의 각 보충이유는 이를 보충하는 범위에서)를 판단한다.
1. 제1, 2점에 대하여
피고가 등록권리자인 이 사건 등록상표 “ (등록번호 제147499호)”의 통상사용권자들은 “ , ”와 같은 상표(이하 ‘이 사건 실사용상표’라고 한다)를 사용하였는데, 이 사건 실사용상표는 악어 도형 부분이 옷감의 색상과 다른 연두색이나 초록색 등으로, 문자 부분이 옷감의 색상과 동일하거나 매우 유사한 색으로 자수(刺繡)가 되어 있는 등 그 색채에서 이 사건 등록상표와 차이가 있고, 그로 인하여 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표와는 달리 전체적으로 악어 도형 부분만을 선명하게 보이도록 한 점 등을 고려할 때, 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표와 동일성이 있다고 할 수 없고 유사한 상표라고 봄이 상당하다.
같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 제2점으로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제8호에서의 상표의 동일·유사에 관한 법리오해 등의 위법은 없다. 그리고 상고이유 제1점은 이 사건 등록상표와 이 사건 실사용상표가 동일성 범위 내의 상표임을 전제로 한 주장이어서 위 양 상표가 동일성이 없다고 본 원심의 결론에 아무런 영향을 미칠 수 없으므로, 나아가 살필 필요 없이 그 이유가 없다.
2. 제4점에 대하여
상표법 제73조 제1항 제8호에서 규정하는 상표등록취소에 관한 요건의 하나인, 실사용상표와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라고 한다) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 실사용상표의 사용으로 대상상표의 상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는지 여부에 두어야 할 것이다 ( 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 등 참조).
위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 실사용상표와 원고의 이 사건 대상상표 “ ”는 그 외관에서 차이가 있으나 호칭 및 관념이 동일한 점, 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표는 사용된 상품과 그 부착위치가 티셔츠의 왼쪽 가슴으로 동일한 점, 이 사건 대상상표는 이 사건 실사용상표를 사용할 당시 적어도 국내의 일반 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 정도로 알려져 있었던 점, 실제 거래계에서 일부 수요자들이 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표를 혼동하고 있는 점 등을 종합하면, 이 사건 실사용상표가 사용됨으로써 수요자로 하여금 이 사건 대상상표의 사용상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 일으키게 할 우려가 객관적으로 존재한다고 할 것이다.
같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표의 부정사용에 관한 법리오해, 심리미진 등의 위법이 없다.
3. 제5점에 대하여
상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표 사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 증명책임은 상표권자에게 있다.
이 사건에 있어 피고가 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청하였다는 사정만으로는 상표 사용에 관하여 그들을 실질적으로 지배하에 두고 감독하고 있었다고 보기 어렵다고 할 것이므로, 같은 취지의 원심의 판단은 환송판결의 취지에도 부합하는 것으로서 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제8호 소정의 상표권자의 상당한 주의의무에 대한 법리오해 등의 위법이 없다.
4. 제3점에 대하여
이 사건 등록상표의 통상사용권자들이 이 사건 등록상표에서 문자 부분이 빠져 있는 피고가 별도로 등록한 도형 상표 “ ”에 대한 통상사용권자라는 사정만으로는 이 사건 실사용상표와 이 사건 대상상표 사이에 출처혼동이 없다고 보거나 피고의 사용감독의무 이행 여부를 판단하는 데 고려할 요소가 된다고 볼 수 없어서 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 할 것이므로, 같은 취지의 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제73조 제1항 제8호에 대한 법리오해 등의 위법은 없다.
5. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 각 패소자의 부담으로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이상훈(재판장) 김지형 전수안(주심) 양창수