【원 고】
【피 고】
【변론종결】
2009. 6. 12.
【주 문】
1. 특허심판원이 2009. 1. 23. 2008당2439호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번호 제742501호 상표의 지정상품 가운데 ‘주름종이, 종이, 선물포장용지, 그래픽아트용 종이, 냅킨용 종이, 종이테이프, 포장지, 한지, 필기용지, 포장용지, 펄구김지, 구김지, 스타드림지, 타공지, 파인애플지, 문방구용 색종이, 학종이’에 대한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 10%는 원고가, 90%는 피고들이 각 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2009. 1. 23. 2008당2439호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초사실
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
가. 이 사건 등록상표
(1) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2007. 5. 10./2008. 3. 26./2008. 4. 1./제742501호
(2) 구성 :
(3) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 주름종이, 종이, 선물포장용지, 그래픽아트용 종이, 냅킨용 종이, 종이테이프, 포장지, 한지, 필기용지, 포장용지, 펄구김지, 구김지, 스타드림지, 타공지, 파인애플지, 문방구용 색종이, 학종이, 골판지상자, 종이제 선물상자
(4) 상표권자 : 원고
나. 이 사건 심결의 경위
(1) 피고들은 원고를 상대로, 이 사건 등록상표는 지정상품들의 성질표시로서 상표법 제6조 제1항 제3호의 규정에 해당하고, 과거부터 거래업계에서 다수인이 선물용 상품명으로 사용하고 있는 일반화된 용어로서 상표로서의 식별력이 없으므로 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하며, 만일 이 사건 등록상표가 “호박세스”의 재료 또는 용기에 해당되지 아니하는 지정상품에 사용될 경우에는 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있으므로 상표법 제7조 제1항 제11호의 규정에도 해당한다고 주장하면서 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
(2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 2008당2439호로 심리한 후 2009. 1. 23. 아래와 같은 이유로 피고들의 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
(가) “호박세스”는 주로 발렌타인데이나 화이트데이에 연인끼리 또는 친구에게 주는 선물로서 ‘펄구김지, 주름종이, 색종이’ 등을 이용하여 호박 모양을 접은 다음 그 안에 초콜릿을 넣어 완성시키는, 초콜릿이 함유된 종이 공예제품이므로 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘주름종이, 펄구김지, 구김지’ 등과 관련지워 볼 때 지정상품의 원재료 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 표장에 해당한다.
(나) 네이버, 야후 등 포털사이트에 의하면, “호박세스 쇼핑몰”, “호박세스 접기”, “호박세스 상자 만들기”, “호박세스 블로그”, “호박세스 접기 카페” 등 “호박세스”라는 용어를 종이 접기와 관련하여 다수인이 사용하고 있음을 알 수 있는바, 이 사건 등록상표는 그 지정상품과 관련하여 볼 때 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지를 식별할 수 없는 상표로서 상표법 제6조 제1항 제7호의 규정에 해당한다.
(다) 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 규정에 해당하는지에 대하여는 더 나아가 살필 필요 없이, 이 사건 등록상표는 지정상품의 성질(용도, 형상)을 보통으로 표시하는 방법으로 표시한 표장만으로 구성된 기술적 표장이고, 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인지를 식별할 수 없는 상표이다.
2. 이 사건의 쟁점
원고는, 이 사건 등록상표는 조어상표로서 출처표시기능을 수행할 수 있고, 지정상품과 관련하여 상품의 성질 등이 연상되는 표장도 아니며, 원고가 2001.경부터 인터넷 카페, 인터넷 쇼핑몰 등을 통하여 다양한 형상의 종이접기 내에 초콜릿 제품 등을 넣어 만든 원고의 상품명으로 사용해 온 것인데, 일부 동종 업자들이 이를 모방하여 사용해 온 것일 뿐 다수인이 사용해 온 상품명도 아니라고 하면서 이 사건 심결의 취소를 구한다.
이에 대하여 피고들은, 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 ‘펄구김지, 구김지, 주름종이’에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 재료 혹은 용도 표시 표장에 해당하고, ‘종이제 선물상자’ 또는 ‘골판지상자’에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 용도 표시 표장에 해당하며, 다수인이 상품명으로 사용하는 것이어서 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당하고, “호박세스”와 무관한 지정상품에 대해서는 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자 기만 상표에 해당하므로 이 사건 심결이 적법하다고 다툰다.
따라서 이 사건의 쟁점은, 과연 “호박세스”라는 표장을 사용하고 있는 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당하는지 여부, 같은 항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당하는지 여부, 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자 기만 염려 있는 상표에 해당하는지 여부이다.
3. 판 단
가. 이 사건 등록상표의 특징 및 “호박세스”의 알려진 정도
이 사건 등록상표는 붉은색 사각형 내부에 역시 붉은색을 이용하여 “호박세스”라는 문자를 장식적인 글씨체로 표시한 표장이므로, “호박세스”라는 문자 부분이 특징적인 요부라고 할 수 있다.
그런데 “호박세스”라는 문자 자체는 ‘호박’이라는 명사와 사전에 없는 ‘세스’라는 단어가 합쳐진 조어라고 할 것이나, 을 제1호증, 을 제2호증의 1 내지 27의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, “호박세스”는 이미 이 사건 등록상표의 등록결정시인 2008. 3. 26. 전에, 발렌타인데이 혹은 화이트데이용 선물용품의 수요자와 공급자 사이에서는 “주로 발렌타인데이나 화이트데이에 연인 또는 친구에게 주는 선물로서 ‘펄구김지, 주름종이, 색종이 기타 포장용 종이류’ 등을 이용하여 호박 모양을 접은 다음 그 안에 초콜릿을 넣어 완성시키는, 초콜릿이 함유된 종이 공예제품”으로 널리 알려져 있었던 사실이 인정되고 반증이 없다.
나. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부
우선, 피고들은 “호박세스”를 제작하려면 ‘주름종이, 펄구김지, 구김지’ 등을 사용하지 않을 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘펄구김지, 구김지, 주름종이’ 에 대해서는 상품의 재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다는 취지로 주장한다. 그러나 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하는 재료 표시란 당해 지정상품에 현실적으로 사용되고 있거나 사용될 수 있다고 인정되는 재료를 표장으로 사용하는 경우를 말하는 것인데, 피고들의 주장 자체에 의하더라도, 이 사건 등록상표의 요부인 “호박세스”라는 표장은 지정상품인 ‘주름종이, 펄구김지, 구김지’의 재료를 의미하는 것이 아니고, 그 역으로 ‘주름종이, 펄구김지, 구김지’가 “호박세스”의 재료로 사용된다는 것이므로, 이 사건 등록상표가 지정상품의 재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수는 없다.
나아가, ‘주름종이, 펄구김지, 구김지’에 대한 피고들의 위 주장에는, “호박세스”를 만들기 위해서는 반드시 ‘주름종이, 펄구김지, 구김지’가 재료로 사용되어야 하므로, “호박세스”라는 표장은 ‘주름종이, 펄구김지, 구김지’에 대해서는 상품의 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다는 취지도 담겨 있다고 할 수 있어, 이 점에 관하여 본다. 그러나 과연 “호박세스”를 만들기 위해서는 반드시 ‘주름종이, 펄구김지, 구김지’가 재료로 사용되어야 하는지에 관하여 이를 인정할 만한 증거가 없을 뿐만 아니라(오히려 위에서 든 증거들에 의하면, 색종이 등 포장지로 사용될 수 있는 종이류는 폭넓게 “호박세스”의 재료가 될 수 있는 사실을 인정할 수 있다), 가사 이를 인정한다고 하더라도, ‘주름종이, 펄구김지, 구김지’가 반드시 “호박세스”를 만드는 용도로만 사용되고 달리 다른 용도로는 사용될 수 없는 상품이라고 할 수는 없으므로, 이 사건 등록상표가 ‘주름종이, 펄구김지, 구김지’의 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수도 없다.
또한 피고들은, “호박세스”가 주로 10개, 20개, 30개 등의 단위로 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’에 담겨 거래되므로, 이 사건 등록상표는 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’에 대해서는 상품의 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다는 취지로 주장한다. 그러나 ‘주름종이, 펄구김지, 구김지’에 대하여 위에서 본 바와 마찬가지로, 과연 “호박세스”를 일정 수량 담기 위해서는 반드시 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’가 사용되어야 하는지에 관하여 이를 인정할 만한 증거가 없을 뿐만 아니라, 가사 이를 인정한다고 하더라도 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’가 반드시 “호박세스”의 용기로만 사용되고 달리 다른 용도로는 사용될 수 없는 상품이라고 할 수는 없으므로, 이 사건 등록상표가 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’의 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수도 없다.
그 외에 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 ‘종이, 선물포장용지, 그래픽아트용 종이, 냅킨용 종이, 종이테이프, 포장지, 한지, 필기용지, 포장용지, 스타드림지, 타공지, 파인애플지, 문방구용 색종이, 학종이’에 대하여 재료 혹은 용도 표시 표장에 해당하는지에 관하여 보더라도, “호박세스”라는 표장이 위 지정상품의 재료를 의미하는 것도 아니고, 위 지정상품의 용도가 “호박세스”의 재료에 한정되는 것도 아니어서, 이 사건 등록상표가 위 지정상품의 재료 혹은 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수도 없다.
한편, 이 사건 등록상표가 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하는지에 대하여 보더라도, 위에서 본 이 사건 등록상표의 지정상품 어느 것도 호박 모양인 것은 없으므로, 이 사건 등록상표가 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 볼 수도 없다.
결국, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 어느 것에 대해서도 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당한다고 할 수 없다.
다. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제7호에 해당하는지 여부
(1) 피고들의 구체적 주장
피고들은, “호박세스”라는 표장이 선물용품 업계에서 수요자와 공급자 다수인에 의하여 선물용 상품명으로 사용되고 있는 일반화된 용어이므로, “호박세스”를 요부로 하는 이 사건 등록상표는 상표로서의 식별력이 없다고 주장한다.
(2) 판 단
(가) 판단기준
상표법 제6조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 경우의 하나로 그 제7호에 “ 제1호 내지 제6호 외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품인가를 식별할 수 없는 상표”를 규정하고 있는바, 이는 제1호 내지 제6호에 해당하지 아니한 상표라도 자기의 상표와 타인의 상표를 식별할 수 없는, 즉 특별현저성이 없는 상표는 등록을 받을 수 없다는 것을 규정한 것이고, 따라서 상표가 특별현저성을 가진 상표인가 여부는 어느 상표가 일정한 상품과의 관계에 있어서 일반수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 있느냐 없느냐에 따라 결정된다( 대법원 1991. 12. 24. 선고 91후455 판결, 대법원 2005. 6. 23. 선고 2004후2871 판결 참조).
(나) 구체적 판단
① “호박세스”라는 표장의 식별력을 인정할 수 없는 지정상품의 범위
“호박세스”가 이미 이 사건 등록상표의 등록결정시인 2008. 3. 26. 전에, 발렌타인데이 혹은 화이트데이용 선물용품의 수요자와 공급자 사이에서는, “주로 발렌타인데이나 화이트데이에 연인 또는 친구에게 주는 선물로서 ‘펄구김지, 주름종이, 색종이 기타 포장용 종이류’ 등을 이용하여 호박 모양을 접은 다음 그 안에 초콜릿을 넣어 완성시키는 초콜릿이 함유된 종이 공예제품”으로 널리 알려져 있었다는 점은 위에서 인정한 바와 같으므로, “호박세스”라는 표장은 발렌타인데이 혹은 화이트데이용 선물용품의 일종인 ‘초콜릿을 담을 수 있는 종이 공예제품’과의 관계에 있어서는 일반수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 없는 상표라고 할 것이다.
따라서 “호박세스”라는 표장을 요부로 하는 이 사건 등록상표는 ‘초콜릿을 담을 수 있는 종이 공예제품’을 포함할 수 있는 상품에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당한다.
② 이 사건 등록상표의 지정상품에 대한 개별적 검토
우선, 이 사건 등록상표의 지정상품 가운데 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’에 관하여 본다. 위에서 본 바와 같이, “호박세스”는 ‘초콜릿을 담을 수 있는 종이 공예제품’의 일종이라고 할 수 있는데, ‘골판지상자, 종이제 선물상자’는 그 상품의 성격 자체로 ‘초콜릿을 담을 수 있는 종이 공예제품’을 포함하는 상품이라고 할 것이다. 즉, ‘골판지상자, 종이제 선물상자’는 다양한 크기와 모양으로 제작될 수 있는 것이어서 한편으로는, “호박세스” 수십 개를 담을 수 있을 정도의 큰 크기로, 호박 모양과는 전혀 관계 없는 모양으로 제작될 수도 있지만 다른 한편으로는, 작은 초콜릿 한 개를 담을 수 있는 작은 크기로 호박을 연상시키는 모양으로 제작될 수도 있는 것인바, 만일 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’가 작은 초콜릿 한 개를 담을 수 있는 작은 크기이면서 호박을 연상시키는 모양으로 제작된다면, 이는 그 자체로 “호박세스”와 동일·유사한 상품이 될 수 있는 것이다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당한다.
다음으로, 이 사건 등록상표의 지정상품 가운데 ‘주름종이, 종이, 선물포장용지, 그래픽아트용 종이, 냅킨용 종이, 종이테이프, 포장지, 한지, 필기용지, 포장용지, 펄구김지, 구김지, 스타드림지, 타공지, 파인애플지, 문방구용 색종이, 학종이’에 관하여 본다. 위에서 본 바와 같이, 위 지정상품 가운데 일부 지정상품이 “호박세스”의 재료가 될 수 있는 관계에 있기는 하나, 나아가 위 지정상품 자체가 ‘초콜릿을 담을 수 있는 종이 공예제품’인 것은 아니고, 종이 공예제품의 특성상 “호박세스”의 재료가 될 수 있는 지정상품이 얼마든지 다른 종류의 종이 공예제품의 재료로도 사용될 수 있는 것이므로, “호박세스”의 재료로 사용될 수 있는 지정상품과 “호박세스”를 동일시할 수도 없다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록상표가 ‘초콜릿을 담을 수 있는 종이 공예제품’과의 관계에 있어서 일반수요자가 당해 상품에 대하여 그 상품의 출처를 인식할 수 없는 상표라는 이유로, ‘초콜릿을 담을 수 있는 종이 공예제품’이 아닌 위 지정상품에 대해서도 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당한다고 볼 수는 없다(“호박세스”의 재료가 될 수 있는 지정상품에 대하여 “호박세스”라는 표장을 요부로 하는 상표가 등록될 수 있도록 함으로써 발생할 수 있는 광범위한 상표권 행사의 부작용은, 상표권 침해가 다투어지는 구체적인 사안에서 ‘지정상품과 사용상품의 동일·유사 여부’ 및 ‘상표적 사용 해당 여부’ 등 상표권 침해의 요건을 엄격하게 적용함으로써 해결할 문제라고 할 것이다).
(3) 소결론
결국, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제7호 소정의 기타 식별력 없는 표장에 해당한다.
라. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부
피고들은, 이 사건 등록상표가 “호박세스”를 만드는 데 사용할 수 없는 재료 혹은 “호박세스”를 담는 용기가 아닌 상자에 대하여 상표로 사용될 경우에는, 수요자들은 이들 재료 혹은 상자가 “호박세스”를 만들 때 사용되는 재료이거나 “호박세스”를 담는 용기인 것으로 오인할 것이므로, 이 사건 등록상표는 “호박세스”의 재료 또는 용기로 될 수 없는 지정상품에 대해서는 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 주장한다.
그러나 등록상표가 지정상품의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 아니하는 이상, 등록상표의 사용으로 수요자들이 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고 볼 수도 없어 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 볼 수도 없는바( 대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3418 판결 참조), 이 사건 등록상표가 지정상품의 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당하지 않는다는 점은 위에서 본 바와 같으므로, 결국 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에도 해당하지 않는다.
4. 결 론
그렇다면 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘골판지상자, 종이제 선물상자’에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제7호가 정하는 기타 식별력이 없는 상표로서 상표법 제71조 제1항 제1호에 의하여 무효로 되어야 하고, ‘주름종이, 종이, 선물포장용지, 그래픽아트용 종이, 냅킨용 종이, 종이테이프, 포장지, 한지, 필기용지, 포장용지, 펄구김지, 구김지, 스타드림지, 타공지, 파인애플지, 문방구용 색종이, 학종이’에 대해서는 상표법 제6조 제1항 제3호, 제7호 및 제7조 제1항 제11호에서 정한 등록무효사유가 없는바, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘주름종이, 종이, 선물포장용지, 그래픽아트용 종이, 냅킨용 종이, 종이테이프, 포장지, 한지, 필기용지, 포장용지, 펄구김지, 구김지, 스타드림지, 타공지, 파인애플지, 문방구용 색종이, 학종이’에 대해서는 이유 있으므로 이를 인용하고, 나머지 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.
판사 김용섭(재판장) 심준보 박태일