【원고, 상고인】
주식회사 유천엔바이로 (소송대리인 변리사 장순부 외 1인)
【피고, 피상고인】
코오롱워터텍 주식회사 (소송대리인 특허법인 명문 외 1인)
【원심판결】
특허법원 2011. 4. 22. 선고 2010허6423 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 상고이유 제1점에 대하여
특허권자는 특허무효심판청구가 있는 경우 심판청구서 부본을 송달받은 날이나 직권심리 이유를 통지받은 날로부터 일정한 기간 내에, 또는 심판청구인의 증거서류의 제출로 인하여 심판장이 허용한 기간 내에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있고[ 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제133조의2 제1항 참조], 이러한 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이를 할 수 있으며, 심판관은 위 정정청구가 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것일 때에는 특허권자에게 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는바( 구 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제2항, 제5항 참조), 의견서 제출 기회를 부여하게 한 위 규정은 정정청구에 대한 심판의 적정을 기하고 심판제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이다 ( 대법원 2003. 11. 13. 선고 2003후83 판결 참조). 따라서 정정청구의 적법 여부를 판단하는 특허무효심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 사유가 아니고 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일한 사유로 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 허용되지만, 정정의견제출통지서를 통하여 특허권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 별개의 사유를 들어 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 그 심결에 대한 취소청구를 기각하는 것은 위법하다( 대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결 참조).
원심판결 이유에 의하면 원심은, 이 사건 특허발명(특허번호 생략)에 대하여 원심판시 이 사건 정정청구 전 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)의 ‘맞대기 접합’을 이 사건 정정청구 후 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)의 ‘열융착 방식으로 맞대기 접합’으로 정정하는 것은 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하나, 이 사건 제2항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 종속항으로서 이 사건 정정청구에 의하여 ‘초음파 접합을 하는 것’에서 ‘열융착 방식에 의한 맞대기 접합과 초음파 접합을 함께 사용하는 것’으로 정정되는데, 이러한 정정은 이 사건 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 사항이 추가되는 결과가 되므로, 이 사건 정정청구는 구 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제2항에 위배되어 받아들여질 수 없다는 취지로 판단하였다. 아울러 원심은, 심판관이 이 사건 심판절차가 계속 중이던 2010. 5. 19. 원고에게 열융착 방식은 초음파 접합과 그 목적이나 기술적 사상이 달라 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 것이라고 원고에게 통지한 이상, 이 사건 제2항 정정발명과 같이 이를 함께 사용하는 것이 불가능하다는 취지도 통지한 것이므로, 이 사건 정정청구에 따르면 특허청구범위 제2항에 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 사항이 추가되어 구 특허법 제136조 제2항에 위배된다는 점을 원고에게 통지하고 의견서를 제출할 기회를 준 것이라는 취지로 판단하였다.
그러나 이러한 원심의 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다. 먼저, 기록에 의하면, 이 사건 정정청구에 대하여 심판관은 2010. 5. 19. 청구항 1의 정정사항 중 ‘맞대기 접합’을 ‘열융착 방식으로 맞대기 접합’으로 정정한 것은 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 것이어서 적법한 정정으로 인정되지 아니한다는 취지로 정정의견제출통지를 한 사실을 알 수 있는바, 이러한 사정과 원심판결 이유를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건에서 정정불인정 이유의 판단대상으로 삼은 청구항이 원심판결에서는 이 사건 제2항 정정발명인 반면에 심판관의 정정의견제출통지서에서는 이 사건 제1항 정정발명이었고, 정정불인정의 구체적인 이유도 원심판결에서는 열융착 방식과 초음파 방식을 함께 사용하는 구성이 명세서에 없어 신규사항 추가라는 취지인 반면에 심판관의 정정의견제출통지서에서는 열융착 방식을 사용하는 구성이 명세서에 없어 신규사항 추가라는 취지이므로, 결국 원심은 심판관의 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 다른 별개의 사유를 들어 이 사건 정정청구가 받아들여질 수 없다고 판단한 것이다. 그뿐만 아니라, 특허청구범위에 있어서 다른 청구항을 인용하지 않는 청구항이 독립항이 되고 다른 독립항이나 종속항을 인용하여 이를 한정하거나 부가하여 구체화하는 청구항이 종속항이 되는 것이 원칙이지만, 독립항과 종속항의 구분은 단지 청구항의 문언이 나타내고 있는 기재형식에 의해서만 판단할 것은 아니므로, 인용하고 있는 청구항의 구성 일부를 생략하거나 다른 구성으로 바꾼 청구항은 이를 독립항으로 보아야 할 것인바( 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546 판결 등 참조), 이 사건 제2항 정정발명은 그 기재형식은 “제1항에 있어서”라는 표현을 사용하여 마치 이 사건 제1항 정정발명의 종속항인 양 기재되어 있으나 그 발명의 내용은 이 사건 제1항 정정발명의 ‘열융착 방식으로 맞대기 접합’하는 구성을 ‘초음파 접합’하는 구성으로 바꾸고 있어 이를 독립항으로 보아야 한다. 결국 이 사건 제2항 정정발명은 ‘열융착 방식에 의한 맞대기 접합과 초음파 접합을 함께 사용하는 것’이 아니라 ‘초음파 접합만을 사용하는 것’을 그 발명의 구성으로 하는 것이니, 원심은 잘못된 특허청구범위 해석을 전제로 하여 이 사건 제2항 정정발명에 신규사항 추가가 있다고 판단한 것이다.
다만 기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 명세서에는 열융착 방식을 이 사건 특허발명의 접착방식으로부터 배제하고 초음파 접합을 채택하였다는 취지가 기재되어 있는 점, 열융착 방식은 열을 가하여 접합하는 방식인 반면에 초음파 접합은 열을 가하지 않고 초음파를 가하여 접합하는 방식으로서 서로 다른 접합방식인 점 등을 알 수 있는데, 이 사건 정정청구에 의하여 이 사건 제1항 발명의 ‘맞대기 접합’이 이 사건 제1항 정정발명의 ‘열융착 방식으로 맞대기 접합’으로 정정된다면, 이는 이 사건 특허발명의 명세서에서 배제되어 있었던 열융착 방식을 추가하는 정정으로서 신규사항 추가에 해당한다고 할 것이다. 따라서 이 사건 정정청구는 위와 같이 정정의견제출통지서에 기재된 사유에 의하여 살펴보면 구 특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제2항에 위배되어 받아들여질 수 없다.
그렇다면 원심의 이 부분에 관한 이유 설시에서 부적절한 점은 있으나, 이 사건 정정청구가 받아들여질 수 없다고 판단한 것은 결론에 있어서는 정당하므로, 판결 결과에 영향을 미친 위법이 없다.
2. 상고이유 제2점에 대하여
원심이, 그 판시 비교대상발명 1을 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있고, 이 사건 제1항 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명 1과 원심판시 비교대상발명 3을 결합하여 용이하게 도출해 낼 수 있으며, 그 효과도 비교대상발명 1로부터 예측할 수 있는 정도에 불과하여 진보성이 부정된다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같이 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 그 밖에 이 사건 제2, 3, 4항 발명 및 이 사건 제1 내지 제4항 정정발명에 관한 상고이유에서의 주장은 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않거나 이 사건 정정청구가 적법함을 전제로 하는 것에 불과하여 받아들일 수 없다.
3. 결론
그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 민일영(재판장) 신영철(주심) 박보영