【원고, 피상고인 겸 상고인】
【피고, 상고인 겸 피상고인】
【원심판결】
서울고법 2007. 2. 14. 선고 2005나84527, 84534 판결
【주 문】
원심판결 중 제1심판결의 원고 승소 부분을 초과하여 추가로 원고의 청구를 인용한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원으로 환송한다. 피고들의 나머지 상고를 모두 각하한다. 원고의 상고를 모두 기각한다.
【이 유】
원고와 피고들의 상고이유를 함께 판단한다.
1. 손해배상청구에 관하여
가. 제1심판결 중 원고 승소 부분에 대한 피고들 상고의 적법 여부에 관하여 직권으로 본다.
기록에 의하면, 원고가 피고들을 상대로 상표권 침해를 원인으로 1,024,304,841원의 손해액 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구하는 손해배상청구, 금지청구 및 해명광고청구 등 소송을 제기하고, 제1심이 피고들의 손해배상책임을 인정하여 40,000,000원의 손해액 및 이에 대한 지연손해금 부분을 일부 인용하는 판결을 하였는데, 원고만이 항소한 결과 원심이 원고의 항소를 일부 인용하여 피고들로 하여금 원고에게 제1심판결 원고 패소 부분 중 60,000,000원의 손해액 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 명하는 판결을 선고하였음을 알 수 있다.
원고의 청구를 일부 인용하는 제1심판결에 대하여 원고는 항소하였으나 피고들은 항소나 부대항소를 하지 아니한 경우, 제1심판결의 원고 승소 부분은 원고의 항소로 인하여 항소심에 이심은 되었으나, 항소심의 심판범위에서는 제외되었다 할 것이고, 따라서 항소심이 원고의 항소를 일부 인용하여 제1심판결의 원고 패소 부분 중 일부를 취소하고 그 부분에 대한 원고의 청구를 인용하였다면, 이는 제1심에서의 원고 패소 부분에 한정된 것이며 제1심판결 중 원고 승소 부분에 대하여는 항소심이 판결을 한 바 없어 이 부분은 피고들의 상고대상이 될 수 없다 할 것이므로, 원고 일부 승소의 제1심판결에 대하여 아무런 불복을 제기하지 않은 피고들은 제1심판결에서 원고가 승소한 부분에 관하여는 상고를 제기할 수 없다( 대법원 2002. 2. 5. 선고 2001다63131 판결, 대법원 2006. 1. 27. 선고 2005다16591, 16607 판결 등 참조).
따라서 이 사건에서 피고들이 제1심에서 원고가 승소한 부분에 관하여 제기한 상고는 상고의 대상이 될 수 없는 부분에 대한 상고로서 부적법하다.
나. 이어서 상고이유를 본다.
(1) 상표의 유사 여부에 관하여
두 개 이상의 기호·문자·도형·색채 등으로 이루어진 이른바 결합상표의 경우에도, 상표의 구성 전체에서 생기는 외관, 호칭, 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 각 구성부분이 결합하여 자타상품의 식별표지로 기능할 수 있는 정도의 외관, 호칭 또는 관념이 형성되었거나 각 구성부분이 불가분하게 결합되어 있다고 보는 것이 거래상 자연스럽게 여겨지는 경우 등이 아니라면, 그 전체 구성 중 요부를 이루는 일부만을 분리 내지 추출하여 그 요부에서 생기는 외관, 호칭, 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다( 대법원 1992. 8. 18. 선고 92후254 판결, 대법원 2008. 10. 9. 선고 2008후1470 판결 등 참조).
원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 원고의 등록상표인 원심 판시 이 사건 1 내지 4상표와 피고실시표장의 외관은 상이하나, 호칭에 있어서 피고실시표장은 ‘에떼르니떼(ETERNITE)’와 ‘이아쏘(EASO)’가 불가분하게 결합된 것이라고 볼 수 없어 ‘이아쏘’로 간략하게 분리 호칭될 수 있고, 그 경우 ‘이아소’ 혹은 ‘이아쏘’라고 호칭될 이 사건 1상표 및 ‘이아스’ 또는 ‘이아쓰’라고 호칭될 이 사건 2, 3, 4상표와 동일 또는 유사하므로, 결국 피고실시표장은 이 사건 1 내지 4상표와 그 표장이 유사하다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 피고들의 상고이유의 주장과 같은 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
(2) 손해의 발생 여부에 관하여
상표법 제67조 제2항, 제5항은 같은 조 제1항과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니라 할 것이므로, 상표권 침해행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되었음을 이유로 위 규정에 따라 영업상 손해의 배상을 구하는 상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있음을 주장·입증할 필요가 있으며 ( 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결, 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결 등 참조), 여기에서 등록상표를 사용하고 있는 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다.
원심이 적법하게 인정한 사실관계에 의하면, 이 사건 1상표의 지정상품은 의류용 합성세제, 세액, 클랜저, 물비누, 의류용 린스, 변기세정제, 유리용 세정제, 칫솔, 화장비누, 크림비누 등 비누와 세제인데, 실제로 원고는 이 사건 1상표를 사용하여 거래사회의 통념상 위 지정상품과 동일성 있는 상품이라고 보기 어려운 화장품의 제조·판매업을 영위하였음을 알 수 있고, 이 사건 2 내지 4상표의 경우에는 원고가 위 상표들을 사용하여 제품을 생산·판매하는 등의 영업활동을 하였음을 인정할 자료를 기록상 찾아보기 어렵다.
그렇다면 비록 피고들이 공동하여 이 사건 1상표를 부착, 판매하는 원고의 상품과 같은 종류의 상품인 원심 판시 이 사건 화장품에 이 사건 1 내지 4상표와 유사한 피고실시표장을 부착, 판매함으로써 원고의 이 사건 1 내지 4상표권을 침해하였고, 이 사건 1상표가 실제 사용된 상품인 화장품이 이 사건 1상표의 지정상품 중 ‘화장비누, 크림비누’ 등과 유사한 상품에 해당한다 하더라도, 원고가 이 사건 1 내지 4상표를 그 지정상품 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하여 제품을 생산·판매하는 등의 영업활동을 하였다고 인정되지 않는 이상, 그에 따른 영업상의 손해가 있었다고 보기는 어렵다.
그럼에도 불구하고 원심은 피고들의 이 사건 화장품 제조·판매행위로 인하여 원고에게 영업상 손해가 발생하였음을 전제로 피고들에 대하여 앞서 본 제1심판결의 원고 승소 부분을 초과하여 추가로 손해배상책임을 인정하였으니, 이 부분 원심판결에는 상표권 침해로 인한 손해배상책임에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 피고들의 상고이유의 주장은 이유 있고, 한편 피고들의 손해배상책임이 인정됨을 전제로 손해배상액 산정의 위법 여부를 다투는 원고의 상고이유의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.
2. 금지청구 및 해명광고청구에 관하여
기록에 의하면, 원고는 원심판결의 원고 패소 부분 중 200,000,000원 부분에 대하여만 상고를 하였을 뿐 금지청구 및 해명광고청구 부분에 대하여는 상고하지 아니하였음을 알 수 있으므로, 이 부분에 대한 원고의 주장은 적법한 상고이유가 되지 아니한다.
3. 결론
그러므로 원심판결 중 제1심판결의 원고 승소 부분을 초과하여 추가로 원고의 청구를 인용한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하며, 피고들의 나머지 상고를 모두 각하하고, 원고의 상고를 모두 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 전수안(재판장) 양승태(주심) 김지형 양창수