【원고(탈퇴)】
메드트로닉 스파인 엘엘씨
【원고승계참가인, 피상고인】
키폰 에스에이알엘 (소송대리인 변호사 손지열 외 5인)
【피고, 상고인】
주식회사 태연메디칼 (소송대리인 법무법인 다래 담당변호사 박승문 외 3인)
【원심판결】
서울고법 2010. 7. 8. 선고 2009나22763 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
1. 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다( 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 참조). 한편 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 보충할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의한 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다( 대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2447 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결 등 참조).
2. 위 법리에 따라서 명칭을 “해면 모양의 뼈에 공동을 형성하는 도구”로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 제793005호) 중 특허청구범위 제1항 내지 제5항, 제7항(이하 ‘이 사건 제1항 내지 제5항, 제7항 발명’이라고 한다)의 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백하여, 이들 발명의 특허권에 기초한 원고승계참가인의 이 사건 특허침해금지 및 특허침해제품과 그 생산설비의 폐기 청구가 권리남용에 해당하는지 여부를 기록에 비추어 살펴본다.
가. 이 사건 제1항 발명의 원심판시 구성 ③인 ‘카테터 튜브의 제2루멘 내에 빼낼 수 있게 삽입되는 탐침’은 그 문언의 기재 자체로부터 ‘카테터 튜브의 내강(內腔)인 제2루멘 내에 빼낼 수 있게 삽입되어 카테터 튜브를 지지하는 철사 형상의 탐침’을 의미하는 것으로 해석된다. 또한 원심판시 구성 ④에 ‘제2루멘은 상기 카테터 튜브의 제1루멘을 통하여 상기 팽창 가능한 구조의 선단부로 연장’된다고 기재되어 있는 점에 비추어 구성 ③의 탐침은 제2루멘 내에 삽입되면 카테터 튜브뿐만 아니라 팽창 가능한 구조도 지지하는 작용 내지 기능을 하는 구성이지만, 카테터 튜브의 제2루멘 내에 빼낼 수 있게 삽입되는 이상 해면 모양의 뼈에 공동을 형성하는 도구와는 일체로 결합되지 않고 독립적으로 분리되는 것이면서 카테터 튜브의 제2루멘에 삽입되어 그 기능이 발휘되는 구성임을 알 수 있다. 한편 이 사건 제1항 발명은 그 대상을 ‘해면 모양의 뼈에 공동을 형성하는 도구’로 특정하고 있는데, 이 사건 제1항 발명에서 파악되는 뼈에 공동을 형성하는 구성은 원심판시 구성 ②의 ‘팽창 가능한 구조’이고, 위와 같은 팽창 가능한 구조는 뼈 내부에서 팽창하면서 공동을 형성하는 것이어서 뼈와의 접촉에 따른 마모, 파열 등에 견딜 수 있을 정도의 재질로 되어 있어야 하므로, 이를 지지하는 탐침의 재질도 위와 같은 팽창 가능한 구조를 지지할 수 있을 정도의 것이라고 봄이 상당하다.
그렇다면 구성 ③의 탐침은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 기초하여 특허청구범위의 기재 자체만으로 구체적인 기술구성을 명확하게 인식할 수 있으므로, 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 나타난 실시례의 구성 중 하나인 탐침의 말단이 팽창 가능한 구조의 선단부로 연장된 형태의 것이거나, 해면 모양의 뼈로부터의 저항을 극복할 수 있을 정도까지의 강성을 가진 재질의 것 또는 팽창 가능한 구조와 일체가 되어 시술부위로 진행하는 것 등에 한정된다고 볼 수는 없다.
나. 위와 같은 판단을 전제로 하여 이 사건 제1항 발명과 원심판시 비교대상발명 2를 대비하여 보면, 우선 이 사건 제1항 발명은 뼈에 공동을 형성하는 도구인 데 비해, 비교대상발명 2는 혈관 등의 체강을 확장하는 도구에 관한 것이라는 점에서 그 적용대상 부위에 차이가 있기는 하나, 팽창장치를 구비한 카테터는 신체의 다양한 부위에 적용될 수 있는 것인 데다가, ‘골절되거나 질환이 있는 뼈의 치료와 관련된 외과 프로토콜용 개량 팽창장치’에 관한 비교대상발명 4의 명세서 중 ‘배경기술’란에 다수의 혈관성형용 카테터 등이 선행기술로 기재되어 있어 그 기술적 구성의 전용에 별다른 어려움이 없다고 보이므로, 비교대상발명 2는 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단을 위한 선행기술로 삼을 수 있다.
그런데 이 사건 제1항 발명의 구성 ①, ④는 비교대상발명 2에 동일한 구성이 개시되어 있고, 한편 구성 ②의 팽창 가능한 구조는 앞서 본 바와 같이 해면 모양의 뼈와의 접촉에 따른 마모, 파열 등에 견딜 수 있을 정도의 재질로 되어 있어야 하는 데 비하여, 구성 ②와 형태 및 기능이 동일한 비교대상발명 2의 대응구성인 풍선막(4)은 혈관 내벽과 접촉하는 것이어서 구성 ②의 팽창 가능한 구조와는 막의 두께 등 그 재질 면에서 차이가 있을 수밖에 없기는 하지만, 이러한 차이는 통상의 기술자가 위와 같은 도구들이 적용되는 체내 부위에 따라 별다른 기술적 어려움 없이 손쉽게 변경할 수 있는 정도에 불과하므로, 구성 ②는 비교대상발명 2의 대응구성으로부터 용이하게 도출될 수 있다.
나아가 이 사건 제1항 발명의 구성 ③ 역시 이에 대응하는 비교대상발명 2의 ‘제2루멘(12)에 삽입되는 가이드 와이어(42)’ 구성과 그 형태 및 기능 면에서는 차이가 없고, 다만 그 지지 대상인 위 팽창 가능한 구조와 풍선막(4)의 재질 및 그 전개되는 신체부위의 점도 등의 차이에서 비롯되는 재질상의 차이가 있기는 하지만, 위와 같은 취지에서 구성 ③ 역시 비교대상발명 2의 대응구성으로부터 용이하게 도출될 수 있는 것에 불과하다.
그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 2로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 할 것이고, 따라서 그 특허권에 기초한 특허침해금지 등의 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다. 한편 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백한 이상, 그 구성요소를 모두 포함하면서 일부 구성요소를 부가·한정하고 있는 이 사건 제2항 내지 제5항, 제7항 발명의 진보성도 당연히 긍정된다고 볼 수 없으므로, 그 부가·한정된 구성요소를 포함하여 진보성이 부정되어 그 특허가 무효로 될 것임이 명백한지 여부를 심리 판단해 보아야 한다.
다. 그럼에도 불구하고 원심은, 이 사건 제1항 발명의 구성 ③은 그 기재가 추상적이어서 특허청구범위의 기재 자체만으로 탐침의 구조를 구체적으로 확정하기 어렵다는 이유로, 이 사건 특허발명의 상세한 설명 등의 기재에 의하여 구성 ③의 탐침은 ‘카테터 튜브의 제2루멘 내에 빼낼 수 있게 삽입되고, 그 말단은 팽창 가능한 구조의 선단부로 연장되며, 해면 모양의 뼈로부터의 저항을 극복할 수 있을 정도의 강성을 가지고, 팽창 가능한 구조(86)와 일체가 되어 시술부위로 진행하는 것’이라고 제한하여 해석한 다음, 이를 전제로 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 2 등에 의하여 진보성이 부정되지 않고, 나아가 이 사건 제2항 내지 제5항, 제7항 발명의 진보성도 부정되지 아니하여 이들 발명의 특허권에 기초한 원고승계참가인의 이 사건 특허침해금지 등의 청구는 권리남용에 해당하지 아니한다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 특허청구범위의 해석 및 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
3. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 전수안(재판장) 양창수 이상훈(주심) 김용덕