【원고, 상고인】
주식회사 리버앤텍 (소송대리인 특허법인 AIP 외 1인)
【피고, 피상고인】
대한이.이엔.씨 주식회사 외 1인 (소송대리인 특허법인 화우 담당변리사 김성규 외 4인)
【원심판결】
특허법원 2012. 9. 26. 선고 2012허5660 판결
【주 문】
상고를 모두 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 그 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 할 수 있다(특허법 제136조 제2항). 여기서 ‘명세서 또는 도면에 기재된 사항’이라 함은 거기에 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원 시의 기술상식으로 볼 때 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다.
2. 원심은, 명칭을 ‘시공석 고정방법 및 이를 위한 시공석 고정구조물’로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 대하여 원심판시 이 사건 정정청구 전 특허청구범위 제1항의 ‘시공석을 덮는 덮개망’을 ‘각각의 시공석을 일부가 돌출되도록 덮는 덮개철망’으로, ‘시공석을 고정시키는 연결유니트’를 ‘각각의 시공석을 일부가 돌출되도록 고정시키는 연결유니트’로 정정한 것은, 아래와 같은 이유로 이 사건 특허발명의 명세서 등에 기재된 범위를 넘는 신규사항의 추가에 해당하므로, 특허법 제136조 제2항에 위배되어 부적법하다고 판단하였다.
가. 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘연결유니트의 사이 사이에 배치되는 복수 개의 시공석’ 및 ‘덮개철망 위로 시공석의 일부가 돌출되어’라는 기재가 있으나, 여기에는 연결유니트 사이에 시공석이 하나씩 있는 경우뿐만 아니라 여러 개 있는 경우, 즉 연결유니트에 의하여 시공석을 개별적으로 고정하는 경우뿐만 아니라 시공석을 전체적으로 고정하는 경우도 포함되고, 덮개철망 위로 각각의 시공석의 일부가 돌출되는 경우뿐만 아니라 일부 시공석만 돌출되는 경우도 포함된다. 또한 특허발명의 도면에도 일부 시공석의 시공상태나 개략적인 구성만이 나타나 있을 뿐 각각의 시공석의 일부가 돌출되는 것은 나타나 있지 않다.
나. 그 밖에 이 사건 특허발명의 명세서 등을 전체적으로 살펴보더라도, 각각의 시공석이 덮개철망 위로 일부씩 돌출되거나 연결유니트를 각각의 시공석의 일부가 돌출되도록 고정한다는 취지의 기재는 찾아볼 수 없고, 달리 통상의 기술자가 명세서 등의 내용으로부터 그와 같이 설치하는 것으로 이해하기는 어렵다.
3. 상고이유 주장은, 당초의 특허발명의 명세서 및 도면의 기재는 시공석이 연결유니트에 의하여 전체적으로 고정되는 경우와 개별적으로 고정되는 경우를 모두 포함하는 것이고, 각각의 시공석 일부가 돌출되는 경우뿐 아니라 일부 시공석만 돌출되는 경우도 함께 포함되어 있던 것인데 이 사건 정정에 의하여 시공석이 개별적으로 고정되는 경우 및 각각의 시공석의 일부가 돌출되는 경우로 한정하는 것이므로, 이는 신규사항의 추가에 해당하지 않는다는 취지이다.
그러나 앞서 본 바와 같이, 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있거나 통상의 기술자가 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지라고 명확하게 이해할 수 있는 사항의 범위 이내에서만 정정이 허용될 뿐이므로, 상위개념을 하위개념으로 정정하였다고 하더라도 그 정정이 위 범위를 넘어서는 경우에는 신규사항의 추가에 해당하여 허용될 수 없다. 기록에 의하여 알 수 있는 당초의 이 사건 특허발명의 명세서와 도면의 기재 및 이 사건 정정청구의 내용을 대비하여 보면, 원심이 앞서 본 바와 같은 이유로 이 사건 정정이 신규사항의 추가에 해당한다고 판단한 것은 정당하다. 원심판결에는 상고이유 주장과 같은 명세서 등의 정정요건에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
4. 그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김창석(재판장) 양창수 박병대(주심) 고영한