【원고, 상고인】
이데미쓰고산 가부시키가이샤 (소송대리인 제일특허법인 담당변리사 김율리 외 3인)
【피고, 피상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2011. 7. 8. 선고 2010허5093 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기한이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)에 대하여 판단한다.
1. 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다. 그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는, 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실시 예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. 한편 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 공지된 발명과 비교하여 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없다.
2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.
원심판결 이유에 의하면, 명칭을 “스퍼터링 타깃 및 투명도전막”으로 하는 이 사건 출원발명(특허출원번호 생략)의 특허청구범위 제1항(2009. 1. 30. 보정된 것, 이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)은 원심 판시 구성요소 2에서 +4가 이상의 원자가를 갖는 제3원소 산화물의 함유량을 ‘0.01 내지 0.2원자%’의 수치범위로 한정하여 표현한 발명인데, 그 함유량을 ‘20원자% 이하’로 한정하고 있는 원심 판시 비교대상발명과 사이에 이러한 제3원소 산화물 함유량의 수치범위에서만 차이가 있음을 알 수 있다.
그런데 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 “일본 특허공개 제1997-71860호 공보(비교대상발명이 기재되어 있는 일본 공개특허공보를 지칭하는 것이다)에서는 스퍼터링 타깃의 부피저항률을 감소시킬 수는 있지만 이 타깃을 사용하여 제막된 투명도전막의 에칭 특성이 충분하지 않다는 난점이 있다. 본 발명은 타깃 자체의 부피저항률이 낮고, 그것을 사용하여 제막된 투명도전막의 에칭 가공성이 우수하도록 함을 목적으로 한다.”, “제3원소 산화물의 함유 비율을 0.01 내지 1원자%로 함으로써 스퍼터링 타깃의 부피저항률을 충분히 낮게 하고, 이 타깃을 사용하여 제막된 투명도전막은 옥살산 등의 약산에 의해서 용이하게 에칭 가공을 실시할 수 있게 된다. 제3원소 산화물의 비율이 0.01원자% 미만이면 스퍼터링 타깃의 부피저항률을 충분히 낮은 값으로 억제할 수 없고, 1원자%를 초과하면 그 타깃을 사용하여 제막된 투명도전막이 옥살산 등의 약산에 의해서 에칭 가공을 실시하기 어려워지는 경우가 있다. 제3원소 산화물의 함유 비율은 0.02 내지 0.2원자%인 것이 보다 바람직하고, 0.03 내지 0.1원자%인 것이 더욱 바람직하다.”는 취지로 기재되어 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명에서 제3원소 산화물의 함유량을 ‘0.01 내지 0.2원자%’의 수치범위로 한정한 것은 스퍼터링 타깃의 부피저항률을 낮게 하면서도 이 타깃을 사용하여 제막된 투명도전막의 에칭 가공성 역시 우수하도록 하기 위하여 선택된 기술수단에 해당한다고 할 것이다. 이에 비하여, 비교대상발명의 명세서에는 “제3원소 산화물의 비율을 20원자% 이하로 한정하는 이유는 20원자%를 초과하면 이 타깃으로부터 얻어지는 투명도전막에서 이온의 산란이 일어나 도전성이 매우 저하되기 때문이다.”라고 기재되어 있으므로, 비교대상발명에서 제3원소 산화물의 함유량을 ‘20원자% 이하’로 한정한 기술적 의의는 ‘도전성 저하의 방지’에 있을 뿐이라고 할 것이고, 그 외에 이 사건 제1항 발명에서와 같이 제3원소 산화물의 함유량에 따라서 에칭 특성이 우수해질 수 있다는 기술사상은 전혀 개시 또는 암시되어 있지 아니하다.
결국 이 사건 제1항 발명에서 제3원소 산화물의 함유량에 대한 위와 같은 수치한정은 비교대상발명에서와는 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 나아가 그로 인한 효과도 스퍼터링 타깃의 부피저항률을 낮게 하면서도 투명도전막의 에칭 가공성 역시 우수하도록 한다는 것으로서 비교대상발명과는 구별되는 이질적인 것이므로, 그 수치범위가 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없을 뿐만 아니라 위 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 의하여 그 신규성이 부정되지 아니한다.
그런데도 원심은, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명의 구성요소 범위를 수치로써 한정한 것에 불과한데, 거기에 구성의 곤란성이 인정되지 아니하고 그 수치한정에 따른 이질적인 효과나 임계적 의의도 인정되지 아니하므로, 비교대상발명과 기술구성이 실질적으로 동일하여 신규성이 부정된다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 수치한정발명의 신규성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장에는 정당한 이유가 있다.
3. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 김신(재판장) 민일영 이인복(주심) 박보영