【원고, 상고인】
미주강화 주식회사 (소송대리인 특허법인 대한 담당변리사 김기효)
【피고, 피상고인】
플러스파운틴 주식회사 외 1인 (소송대리인 변리사 박상수 외 2인)
【원심판결】
특허법원 2011. 7. 1. 선고 2010허6782 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
1. 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다.)가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).
2. 위 법리와 기록에 비추어, 명칭을 “인공폭포 구조물 및 시스템 그리고 시공방법”으로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다.)의 진보성 여부를 살펴본다.
우선, 이 사건 제1항 발명의 원심 판시 구성 1은 ‘인공폭포의 틀을 형성하는 한편 수직철근과 수평철근을 필수적으로 가지는 지지부재’를 기술내용으로 하는 구성인데, 원심 판시 비교대상발명 5의 ‘지지봉(90), 인공벽(200)의 설계형상대로 절곡하여 고정한 기초근(201)’ 및 ‘기초근(201) 위에 고정된 기초용 와이어메시(202)(이하 ’202 메시‘라고 한다.)’ 구성에 그대로 개시되어 있다.
다음으로, 이 사건 제1항 발명의 원심 판시 구성 2는 ‘수직철근과 수평철근 사이에 격자 형태로 설치되는 메시부재’인데, 이에 대응되는 것으로 비교대상발명 5에 ‘202 메시 및 그 위에 설치된 기초용 와이어메시(203)(이하 ’203 메시‘라고 한다.)’ 구성이 나타나 있다. 이들 구성을 대비해 보면, 비교대상발명 5의 203 메시는 구성 2의 수직·수평철근과 실질적으로 동일한 202 메시 바깥쪽에 설치되므로 수직철근과 수평철근 사이에 설치되는 구성 2의 메시부재와 그 설치 위치에 다소 차이가 있다. 그런데 구성 2는 이 사건 제1항 발명의 다른 구성들과 유기적으로 결합하여 수직·수평철근 및 그 사이의 메시부재가 그 위로 분사되는 콘크리트와 함께 일체화되어 베이스층을 형성하는 작용효과를 가지는 것이고, 비교대상발명 5에서도 202 메시 및 203 메시가 그 위로 살포되는 콘크리트와 함께 일체화되어 1차 마감재(205)를 형성하는 작용효과를 가지는 것이므로, 이와 관련하여 이들 구성 사이에 현저한 작용효과의 차이는 없다. 그리고 콘크리트 형틀용 패널(3, 4)이 콘크리트 속에 매설되어 콘크리트 성형품과 일체화되도록 하는 것을 기술내용으로 하여 이 사건 제1항 발명과 기술분야가 동일하고 발명의 목적에서도 공통점이 있는 비교대상발명 3에는 구성 2와 마찬가지로 금속메시체(9)가 세로근(7)과 가로근(8) 사이에 설치되어 있는 구성이 나타나 있기도 하다. 따라서 통상의 기술자가 비교대상발명 5에 비교대상발명 3의 위 구성을 결합하여 구성 2를 도출하는 것은 용이하다고 할 것이다.
마지막으로, 이 사건 제1항 발명의 원심 판시 구성 3은 ‘메시부재에 점도를 갖는 액상의 콘크리트 혼합물을 분사하여 표면을 형성하는 베이스층’이고, 구성 4는 ‘베이스층 위에 도포되며 인공폭포의 외관을 형성하는 인공암층’인데, 이들 구성은 모두 비교대상발명 5의 ‘고정된 203 메시에 폴리머 콘크리트(polymer concrete)를 스프레이 살포하여 1차 마감한 후 그 표면에 다시 이를 스프레이 살포하여 최종 마감한 마감재(205)’ 구성에 이미 개시되어 있다.
나아가, 이 사건 제1항 발명이 구성 1 내지 구성 4를 채택하여 인공폭포 전체를 일체화시킴으로써 가지게 되는 내구력 향상, 경량화 및 구조 간소화에 의한 공사기간 단축, 반영구적인 수명 보장의 작용효과 역시 비교대상발명 5도 이미 가지고 있는 것이거나 비교대상발명 3, 5의 결합으로부터 예측 가능한 정도의 것으로서 현저하다고 할 수 없다.
그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 3, 5로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다고 보아야 한다. 그리고 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는 이상, 그 기술적 특징을 그대로 포함하면서 일부 구성요소를 부가·한정하고 있는 이 사건 제2항, 제4항 내지 제15항, 제17항, 제18항 발명의 진보성이 당연히 긍정된다고 할 수는 없고, 그 부가·한정된 구성요소를 포함하여 진보성 여부를 심리·판단해 보아야 한다.
그럼에도 원심은 이 사건 제1항 발명의 구성들은 모두 통상의 기술자가 비교대상발명 3, 5 등으로부터 용이하게 도출할 수 없다는 점 등을 이유로 들어 그 진보성이 부정되지 않는다고 판단하고, 이를 전제로 하여 이 사건 제2항, 제4항 내지 제15항, 제17항, 제18항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
3. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이상훈(재판장) 신영철 김용덕 김소영(주심)