【원고, 피상고인】
삼성전자 주식회사 (소송대리인 변리사 이건주)
【피고, 상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2007. 8. 23. 선고 2007허197 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기간이 지나서 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 안에서)를 본다.
구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제63조 본문에 의하면, 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정되어 있으므로, 심사관이 특허출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고 특허거절결정을 하는 것은 구 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법한 것이 원칙이다. 그러나 특허거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 경우가 아니라면, 그와 같은 사유만으로 심결을 위법하다고는 할 수 없다 ( 대법원 1994. 2. 8. 선고 93후1582 판결 등 참조).
원심이 인정한 사실과 기록에 의하면, 심사관은 2004. 12. 8. 원고에게 최초 출원 당시의 이 사건 출원발명(출원번호 : 제***-****-****7호) 특허청구범위 제1 내지 26항은 공지된 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있어서 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항에 의하여 특허를 받을 수 없으니 의견이 있으면 제출하라는 내용의 의견제출통지를 하였고, 이에 원고는 2005. 2. 1. 최초 출원 당시의 특허청구범위에 제27 내지 29항을 신설하여 추가하는 등의 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 심사관은 2005. 6. 4. 위 의견제출통지서에 기재된 거절이유가 여전히 해소되지 않았고, 추가된 특허청구범위 제27 내지 29항은 보정 전의 청구항들과 동일하다는 이유로 특허거절결정을 한 사실, 원고가 2005. 7. 26.자로 특허청구범위를 보정하여 개시된 심사전치절차에서는 2005. 9. 5.자로 보정각하결정이 있었고 원결정이 유지되었으며, 특허심판원은 2006. 11. 29. 보정각하결정 당시의 특허청구범위 제1항은 공지된 선행기술로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없으므로 위 보정각하결정은 정당하다고 한 다음, 특허거절결정 당시의 특허청구범위 제1항은 보정각하결정 당시의 특허청구범위 제1항과 실질적으로 동일하여 진보성이 없다는 이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 심결을 한 사실 등을 알 수 있다.
앞서든 법리 외에도 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원이 전부 거절되어야 하는( 대법원 2001. 7. 27. 선고 2000후747 판결 등 참조) 법리에 비추어 보면, 이 사건 심결에서는 보정각하결정 당시의 특허청구범위 제1항은 진보성이 없어 위 보정각하결정은 정당하다고 한 다음, 심사절차에서 추가된 특허청구범위 제27항이 진보성이 없다는 점은 거절이유로 들지 아니하고, 거절이유의 통지가 있었던 특허거절결정 당시의 특허청구범위 제1항이 진보성이 없다는 이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 심결을 하였으므로, 이러한 경우 원심으로서는 위 보정각하결정 및 특허거절결정 당시 각 특허청구범위 제1항은 진보성이 없다고 한 심결의 위법 여부에 관하여 심리판단하지 않은 채, 특허청구범위 제27항에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는 사유만으로 심결을 위법하다고 판단할 수는 없다.
그런데도 원심은 이 사건 출원발명의 위 보정각하결정 및 특허거절결정 당시 각 특허청구범위 제1항의 진보성 유무에 대하여는 아무런 판단도 하지 아니한 채 특허청구범위 제27항에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는 사유만으로 이 사건 심결을 위법하다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 복수의 거절이유가 있는 특허출원의 거절결정 및 복수의 청구항으로 이루어진 특허출원의 거절결정에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 김능환(재판장) 김영란(주심) 이홍훈 민일영