【원고, 상고인】
주식회사 에프앤디파트너 (소송대리인 특허법인 신성 외 1인)
【피고, 피상고인】
가부시키가이샤 몬테로자 (소송대리인 변호사 전응준 외 1인)
【원심판결】
특허법원 2012. 1. 18. 선고 2011허5861 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 상표법 제7조 제1항 제12호는 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 이 규정은 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표권자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다 ( 대법원 2010. 7. 15. 선고 2010후807 판결 등 참조).
2. 원심판결 이유 및 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다. (1) 원고는 2001. 9. 5. “ ” 표장 및 “ ” 표장에 관하여 지정서비스업을 서비스업류 구분 제42류의 ‘간이식당업’ 등으로 하는 서비스표 등록을 출원하여 2003. 6. 24. 등록번호 1 생략 및 2 생략로 각각 등록을 받았는데(이하 위 각 등록서비스표를 ‘선등록서비스표들’이라 한다), 선등록서비스표들이 원심 판시 피고의 선사용서비스표들을 모방한 것으로서 호칭이 동일하여 그와 유사한 서비스표에 해당하더라도, 선등록서비스표들의 출원 당시 피고의 선사용서비스표들이 일본국의 수요자들 사이에 특정인의 서비스를 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었다고 보기 어려워서 선등록서비스표들은 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니하므로, 특별한 사정이 없는 한 원고는 적법·유효하게 선등록서비스표들에 관한 서비스표권을 취득한 것으로 봄이 상당하다(피고는 선등록서비스표들이 피고의 선사용서비스표들과 관련하여 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다고 주장하며 선등록서비스표들에 관하여 특허심판원 2009당2987호 및 2009당3028호로 등록무효심판청구를 제기하였으나 그 심판청구가 모두 기각되었고, 이에 피고가 특허법원 2011허6632호 및 2011허6970호로 심결취소소송을 각각 제기하였으나 피고의 청구가 모두 기각되었으며, 다시 피고가 대법원 2012후825호 및 대법원 2012후696호로 각각 상고하였으나 피고의 상고가 2012. 6. 14. 모두 기각됨으로써, 선등록서비스표들이 피고의 선사용서비스표들과 관련하여 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는 것으로 확정되었다). (2) 또한 원고는 2003년 말경부터 국내에서 선등록서비스표들 또는 그와 동일성 내지 유사성이 인정되는 “WARAWARA”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ” 등의 실사용 표장을 지속적으로 사용하면서 일본풍 주점을 운영하거나 일본풍 주점의 프랜차이즈업을 영위함으로써, 2007. 10. 15. 지정상품을 상품류 구분 제29류의 ‘냉동된 완두콩’ 등으로 하는 이 사건 등록상표 “ ”( 등록번호 3 생략)의 출원 당시에는 이미 선등록서비스표들 내지 실사용 표장에 관하여 국내에서 독자적으로 상당한 인지도와 영업상 신용을 획득하였다. 그리고 이 사건 등록상표는 선등록서비스표들 내지 실사용 표장 중 영문자로 구성된 표장과 동일성이 인정되며, 그 지정상품 역시 선등록서비스표들의 지정서비스업과 경제적 견련성이 있다. (3) 반면 이 사건 등록상표의 출원 당시까지도 피고의 선사용서비스표들은 국내에 거의 알려지지 않았고, 피고 역시 피고의 선사용서비스표들을 이용하여 국내시장에 진출하려는 구체적 계획을 세운 바 없었으며, 원고도 선등록서비스표들의 출원·등록 이후는 물론 이 사건 등록상표의 출원·등록 이후에도 피고와 접촉하여 선등록서비스표권이나 이 사건 등록상표권을 거래하려 한 적이 없었다.
3. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록상표는 원고가 선등록서비스표들 및 실사용 표장에 축적된 자신의 독자적인 영업상 신용 및 인지도에 기초하여 그 사업영역을 확장하기 위해 출원한 것으로 볼 수 있을지언정 피고의 국내시장 진입을 저지하거나 대리점계약의 체결을 강제할 목적 또는 피고의 선사용서비스표들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적 등 부정한 목적을 가지고 출원한 것이라고 단정할 수는 없다.
그럼에도, 원심은 원고가 선등록서비스표들을 출원·등록·사용하게 된 경위 등을 근거로 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 ‘부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’에 해당한다고 판단하였으니, 원심판결에는 ‘부정한 목적을 가지고 사용하는 상표’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
4. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 전수안(재판장) 이상훈 김용덕(주심)