【원고, 상고인】
주식회사 소다 (소송대리인 특허법인 신세기 담당변리사 김종윤)
【피고, 피상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2011. 5. 11. 선고 2010허6157 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 상표등록을 받을 수 없는 상표를 규정하고 있는 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 취지는 이미 특정인의 상표로 인식된 선사용상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하려는 것이므로, 어떤 출원상표가 위 규정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다고 하기 위하여는 출원상표와 대비되는 선사용상표의 권리자는 출원인 이외의 타인이어야 한다 ( 대법원 1999. 12. 24. 선고 97후3623 판결 등 참조). 여기서 선사용상표의 권리자가 누구인지는 선사용상표의 선택과 사용을 둘러싼 관련 당사자 사이의 구체적인 내부관계 등을 종합적으로 살펴 판단하여야 하고, 선사용상표의 사용자 외에 사용허락계약 등을 통하여 선사용상표 사용자의 상표사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하여 온 자가 따로 있는 경우에는 그를 선사용상표의 권리자로 보아야 하며 선사용상표 사용자를 권리자로 볼 것은 아니다.
2. 원심판결 이유와 원심이 적법하게 채택한 증거들에 의하면, ① 원고는 2000년을 기준으로 또는 상표(지정상품을 ‘단화, 가죽신’ 등으로 하여 1993. 6. 22. (상표등록번호 1 생략)로 상표등록하였다)를 여성 및 남성용 신발과 의류에 20여년간 사용하여 왔고, 상표는 1999년 제화업계의 최고의 브랜드, 고객서비스 우수브랜드로 선정되기도 한 사실, ② 그 지정상품을 ‘팔목시계’ 등으로 하는 이 사건 출원상표 “ ”에 대비되는 원심판시 선사용상표 “ ”(이하 ‘선사용상표’라 한다)는 원고가 당초 신발에 사용하여 오던 것을 2001. 7. 6. 그 지정상품을 ‘팔목시계’ 등으로 하여 출원하고 2002. 12. 17. 상표등록( 상표등록번호 2 생략)한 것인 사실, ③ 한편 주식회사 좋은시계(이하 ‘좋은시계’라 한다)는 1997. 6.경 설립되어 시계제조업 등을 영위하여 온 회사로서, 늦어도 2001. 2.경 선사용상표를 ‘시계’라는 잡지의 2001년 2월호에 광고하고, 2002년경에는 선사용상표를 시계제품에 부착한 제품을 제조·판매하였으며, 2003. 4.경에는 서면으로 원고와 사이에서 선사용상표에 대하여 계약기간을 2002. 12. 31.부터로 하는 상표사용계약을 체결하고, 선사용상표를 계속 사용하여 온 사실, ④ 위 상표사용계약에서 좋은시계는 선사용상표를 사용하여 제조·판매하는 모든 상품을 원고와 사전에 합의한 품질기준에 따라 제조하고, 원고가 제품의 검사, 제조 공정에 관한 품질준수 여부 등을 확인하기 위하여 공장을 방문하는 것을 허가하며, 선사용상표를 사용하는 대가로 제1차년도(2003. 1. 1.부터 2004. 12. 31.까지)에는 무상으로 사용하되 제2차년도(2005. 1. 1.부터 2007. 12. 31.까지)부터는 매년 1,000만 원을 해당 연도 전 12. 31.까지 각 지불한다는 등으로 약정한 사실, ⑤ 한편 좋은시계가 선사용상표를 부착하여 생산한 ‘SODA’ 시계는 2002년과 2003년에 산업자원부장관으로부터 우수산업디자인상품(굿디자인상)으로 선정되었고, 이들 ‘SODA’ 시계는 2004. 11.경 롯데마트, 이마트, 홈플러스, 까르푸, 세이브존, 뉴코아 아울렛 등 대형 할인매장과 수원 그랜드 백화점, 코엑스몰 등에서 판매되어 온 사실, ⑥ 좋은시계는 2005. 3.경 지하철 4호선에 선사용상표를 부착한 시계 광고를 하였고, 1999. 1.과 1999. 5. ‘Timepieces’ 잡지, 2004. 10.과 2004. 11. 스포츠서울 신문, 2004. 6.과 2004. 7. 굿데이 신문, 2004. 11. 굿모닝서울에 각 광고하였고 그 중 일부는 전면광고를 하였으며, TV 프로그램인 ‘웃찾사’ 등에 각 ‘SODA’ 시계 제품을 협찬 광고한 사실, ⑦ 월간 시계 WATCH AND JEWELRY 잡지, 스포츠서울 및 굿데이 신문 등에 2001년부터 좋은시계의 ‘SODA’ 시계에 관한 소개 기사가 수차례에 걸쳐 실렸고, ‘MonBi’라는 잡지 2007년 1월호에는 인터파크에서 2006. 12. 13. 기준으로 선호순위 조사 결과 SODA 시계가 국내 패션시계 1위로 선정되었다는 기사가 게재되기도 한 사실, ⑧ 다른 한편 좋은시계가 사용료지급채무를 이행하지 아니한다는 등의 이유로 원고가 2005. 4.경 위 상표사용계약의 해지를 통고하고 그 무렵 선사용상표의 사용금지 등을 구하는 소를 제기하였음에도, 좋은시계는 해지의 효력을 다투면서 선사용상표를 계속 사용하여 온 사실, ⑨ 선사용상표에 대한 원고의 상표등록(2002. 12. 17.자 (상표등록번호 2 생략) 상표등록)은 2008. 7. 24. 선사용상표가 상표법 제7조 제1항 제8호에 해당한다는 것을 이유로 한 등록무효심결이 확정됨으로써 무효로 된 사실 등을 알 수 있다.
이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 선사용상표는 원고가 선택한 상표로서 원고가 오랫동안 신발 등에 사용하여 일반 수요자에게 널리 알려진 상표와 그 표장이 동일한 상표이고, 좋은시계는 늦어도 2001년경부터 선사용상표를 시계에 사용하기 시작하여 오다가 2003. 4.경에는 원고로부터 원고의 관리감독에 따르기로 약정하고 선사용상표에 관하여 통상사용권을 설정받았으며, 원고가 2005. 4.경 통상사용권 설정계약을 해지하였음에도 그 해지의 효력을 다투면서 선사용상표를 계속 사용하여 옴으로써 그 과정에서 선사용상표가 일반 수요자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려지게 되었다고 할 것이므로, 선사용상표의 권리자는 선사용상표를 선택하고 상표사용계약을 통하여 좋은시계의 상표 사용을 통제하고 선사용상표를 사용하는 상품의 성질이나 품질을 관리하는 권한을 가진 원고라고 할 것이고, 선사용상표 사용자인 좋은시계를 권리자로 볼 것은 아니다.
그렇다면 이 사건 출원상표는 선사용상표의 권리자에 의하여 출원된 것이어서 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다고 할 수 없다. 그럼에도 원심은 선사용상표 사용자인 좋은시계를 선사용상표의 권리자로 보아 이 사건 출원상표가 위 규정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 대한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
원심이 인용하고 있는 대법원 2001. 12. 14. 선고 99후802 판결은 선사용상표가 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는지 여부가 문제된 사안에 관한 것으로서 이 사건과 사안을 달리하여 여기에 원용하기에 적절하지 아니하다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 신영철(재판장) 이상훈 김용덕(주심) 김소영