【원고, 상고인】
테바 파마슈티컬 인더스트리즈 리미티드 (소송대리인 변리사 나영환 외 2인)
【피고, 피상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2010. 12. 2. 선고 2010허2872 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
1. 동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 결정다형(結晶多形)의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이다. 따라서 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 이른바 결정형 발명은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않는다. 이때 결정형 발명의 상세한 설명에는 선행발명과의 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도 위와 같은 효과가 있음이 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있으며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 신뢰할 수 있는 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하여야 한다( 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등 참조).
2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.
원심판결 이유에 의하면, 명칭을 “고체 및 결정 이반드로네이트 나트륨 및 이들의 제조방법”으로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제***-****-****922호)의 특허청구범위 제3항(이하 ‘이 사건 제3항 발명’이라고 한다)의 이반드로네이트 나트륨 결정형(이하 그 명세서에서 명명한 바에 따라 ‘결정형 QQ형’이라고 한다)은 원심 판시 비교대상발명에 개시된 동일한 화학 구조의 화합물인 이반드로네이트 나트륨염의 특정 결정형을 특허청구범위로 하는 결정형 발명임을 알 수 있다.
그런데 이 사건 출원발명의 명세서에는 결정형 QQ형의 안정성 및 입도 분포에 관한 효과와 관련하여, “결정형 QQ형은 예컨대 3일간 40℃에서 100% 상대습도 하에 저장되었을 경우 5%를 초과하여 다른 다형태로 변형되지 않는다. 또한 QQ형은 100μ 이하, 바람직하게는 60μ 이하의 입도 분포를 갖는다.”라고만 기재되어 있고, 원고가 제출한 실험자료인 갑 제13호증에도 비교대상발명의 화합물 등과의 비교실험결과는 없이 결정형 QQ형에 대한 안정성 실험결과만 나타나 있을 뿐이어서, 결정형 QQ형의 위 각 효과가 비교대상발명의 화합물이나 그 통상의 결정형에 비하여 어느 정도 향상되는지 전혀 알 수가 없다. 뿐만 아니라, 기록에 의하더라도 결정형 QQ형의 안정성 및 입도 분포 향상에 의하여 비교대상발명의 화합물 등에서와는 달리 달성되는 약제학적인 효과가 무엇인지도 알기 어렵다.
따라서 결정형 QQ형은 비교대상발명의 화합물에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 할 수 없으므로, 이 사건 제3항 발명의 진보성이 부정된다.
같은 취지의 원심판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 차한성(재판장) 박시환 신영철 박병대(주심)