【원 고】
【피 고】
특허청장
【변론종결】
2009. 9. 24.
【주 문】
1. 특허심판원이 2009. 3. 31. 2008정114호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초사실
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
가. 원고는 2002. 8. 24. 특허청에 명칭을 “공통 패킷 채널 할당을 위한 방법 및 장치”로 한 발명을 출원(국제출원일 : 2001. 2. 23./우선권 주장일 : 2000. 2. 25.)하여 2006. 7. 24. 제0606881호로 등록(이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)받았으나, 2006. 9. 8. 제기된 이의신청에 의하여 2007. 8. 10. 특허청으로부터 이 사건 특허발명의 청구범위 중 제5항에 대한 취소결정을 받았다.
나. 이에 원고는, 2007. 9. 17. 특허심판원에 2007취194호로 위 취소결정에 불복하는 심판을 청구하였고(이하 ‘소외 심판청구’라 한다), 2008. 7. 31. 소외 심판청구를 기각하는 심결이 내려지자 2008. 9. 5. 특허법원에 2008허10771호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다.
다. 한편, 원고는 2008. 9. 3. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 청구범위 제5항을 정정하는 정정심판을 청구하였으나(이하 ‘이 사건 정정심판청구’라 한다), 특허심판원은 2008정114호로 위 사건을 심리한 다음, 2009. 3. 31. 이 사건 정정심판청구는 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제1항 단서 소정의 ‘특허이의신청이 계속되고 있는 동안 제기된 경우’에 해당하여 부적법하다는 이유로 이를 각하하였다(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다).
2. 이 사건의 쟁점
이 사건의 쟁점은 원고가 소외 심판청구 사건에 대한 기각심결이 내려진 후 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하기 전에 이 사건 정정심판청구를 한 것이 구 특허법 제136조 제1항 단서에 해당하여 이 사건 정정심판청구가 부적법한지 여부이다.
3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단
가. 구 특허법의 관계 규정
제69조 (특허이의신청)
① 특허의 등록공고가 있는 때에는 누구든지 등록공고일부터 3월 이내에 특허가 다음 각호의 1에 해당한다는 것을 이유로 특허청장에게 특허이의신청을 할 수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 청구항마다 특허이의신청을 할 수 있다.
(각 호 각 기재 생략)
( 제2항 및 제3항 각 기재 생략)
제70조 (특허이의신청이유의 보정 등)
( 제1항 기재 생략)
② 심사관합의체의 장은 특허이의신청이 있는 때에는 특허이의신청서부본을 특허권자에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
제71조 (심사·결정의 합의체)
① 특허이의신청은 3인의 심사관합의체가 심사·결정한다.
( 제2항, 제3항 및 제4항 각 기재 생략)
제72조 (특허이의신청의 심사에 있어서의 직권심사)
① 특허이의신청에 관한 심사에 있어서는 특허권자 또는 특허이의신청인이 신청하지 아니한 이유에 대하여도 이를 심사할 수 있다. 이 경우 특허권자 또는 특허이의신청인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.
( 제2항 기재 생략)
제74조 (특허이의신청에 대한 결정)
( 제1항 및 제2항 각 기재 생략)
③ 특허이의신청이 이유있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취지의 결정(이하 ‘취소결정’이라 한다)을 하여야 한다.
( 제4항, 제5항 및 제6항 각 기재 생략)
제77조 (특허의 정정)
① 특허권자는 제70조 제2항 또는 제72조 제1항 후단의 규정에 의하여 지정된 기간 내에 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다.
1. 특허청구범위를 감축하는 경우
2. 오기를 정정하는 경우
3. 불명료한 기재를 석명하는 경우
( 제2항, 제3항 및 제4항 각 기재 생략)
제132조의3 (거절사정 또는 취소결정에 대한 심판)
거절사정 또는 취소결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 거절사정등본 또는 취소결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있다.
제136조 (정정심판)
① 특허권자는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허이의신청이 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니한다.
1. 특허청구범위를 감축하는 경우
2. 오기를 정정하는 경우
3. 불명료한 기재를 석명하는 경우
( 제2항 내지 제9항 각 기재 생략)
제146조(심판의 합의체)
① 심판은 3인 또는 5인의 심판관으로 구성되는 합의체가 이를 행한다.
( 제2항 및 제3항 각 기재 생략)
제186조 (심결 등에 대한 소)
① 심결에 대한 소와 제170조 제1항의 규정( 제184조의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)에 의하여 준용되는 제51조 제1항의 규정에 의한 각하결정 및 심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다.
( 제2항 기재 생략)
③ 제1항의 규정에 의한 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다.
( 제4항 내지 제7항 각 기재 생략)
⑧ 특허법원의 판결에 대하여는 대법원에 상고할 수 있다.
나. 판단
구 특허법 제136조 제1항 단서 규정의 취지는, 특허권의 청구범위가 지나치게 넓게 기재되어 있으면 본래 유효한 특허 부분이 있더라도 전체가 무효로 되고, 명세서 또는 도면의 기재에 잘못되거나 분명하지 아니한 부분이 있으면 특허권자의 불이익으로 돌아가므로, 제3자에게 불측의 손해를 주지 않는 범위 안에서 특허권자의 이익을 도모하기 위하여 특허청구범위의 감축·오기 또는 불분명한 기재에 대한 정정을 구하는 심판청구를 허용하되, 특허이의신청이 계속중인 경우에는 그 절차 내에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구를 할 수 있으므로( 구 특허법 제77조 참조) 따로 독립된 정정심판청구를 허용하지 아니한 것이다.
그런데 제3자가 등록된 특허에 대하여 특허이의신청을 하여 이에 따라 특허청 심사관합의체가 그 특허에 대하여 특허취소결정을 한 경우, 특허권자는 특허심판원에 그 특허취소결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있고, 그에 대한 특허심판원의 심결에 대하여는 특허법원에 소송을 제기할 수 있는바( 구 특허법 제69조, 제74조 제3항, 제132조의3, 제186조 참조), 위 특허취소결정불복심판이 특허심판원에 계속중이거나 위 심결취소소송이 특허법원에 계속중인 것이 구 특허법 제136조 제1항 단서의 “특허이의신청이 계속되고 있는 경우”에 해당하는지 여부가 문제된다.
살피건대, ① 특허이의신청의 심사와 결정은 특허청의 심사관합의체에 의하여 이루어지는 데 비해 특허취소결정불복심판절차는 특허심판원의 심판관합의체에 의하여 이루어지고( 구 특허법 제71조 제1항, 제146조 참조), 특허취소결정불복심판절차는 특허심판원이 특허취소결정에 대한 당부를 판단하기 위한 것이므로, 특허이의신청절차와 특허취소결정불복심판절차는 서로 판단의 주체와 대상 등이 달라 양 절차를 동일한 것으로 볼 수 없는 점, ② 또한, 특허이의신청의 심사와 결정은 특허청의 심사관합의체가 제3자의 이의에 대한 당부를 판단하는 행정절차임에 비해 심결취소소송은 특허법원의 판사들로 이루어진 합의부가 일종의 행정처분인 특허심판원의 심결에 대한 당부를 판단하는 소송절차로서 그 판단의 주체와 대상 등을 달리하는 별개의 절차인 점, ③ 더구나, 특허이의신청절차와 달리 특허취소결정불복심판절차 혹은 심결취소소송절차 내에서는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구가 허용되지 않는 점, ④ 원래, 구 특허법 제136조 제1항 본문은 정정심판을 청구할 수 있는 시기를 특별히 제한하고 있지 않으므로 특허권자는 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정할 필요가 있는 한 특허이의신청 절차 전이든 그 후이든 혹은 심결취소소송 계속 중이든 관계없이 정정심판을 청구할 수 있는 것이 원칙이지만, 특허이의신청과 같이 당해 절차 내에서 정정청구가 가능한 경우에는 심사절차의 경제를 위하여 같은 항 단서에 의하여 정정심판이 허용되지 않는다고 보는 것이 정정심판제도의 취지에 부합한다고 할 것인 점, ⑤ 따라서 위 단서 규정은 본문의 원칙에 대한 예외이므로 확대의 필요성이 크지 않는 한 엄격히 해석되어야 할 것인 점, ⑥ 그런데 위 단서 규정의 입법 취지는 특허이의신청이 계속중인 경우에는 그 절차 내에서 정정청구를 할 수 있으므로 따로 독립된 정정심판청구를 허용하지 아니한 것이어서(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 특허법이 개정되어 특허무효심판절차 내에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정청구를 할 수 있도록 되면서 위 단서 규정은 “다만, 특허이의신청 또는 특허의 무효심판이 특허청 또는 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.”로 개정되었고, 또한, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 특허법이 개정되어 특허이의신청제도가 폐지되고 특허무효심판제도에 통합되면서 위 단서 규정은 “다만, 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.”로 개정되었는바, 위와 같은 각 개정 제136조 제1항 단서 규정의 취지 역시 ‘특허이의신청이 특허청에 계속되고 있는 경우’ 또는 ‘특허무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우’에는 각각 ‘특허이의신청절차’ 또는 ‘특허무효심판절차’ 내에서 정정청구가 가능하므로 독립된 정정심판이 허용되지 않는다는 것으로 볼 수 있어, 위 단서 규정의 입법 취지는 위 각 개정 전후를 불문하고 동일하게 파악될 수 있다), 위와 같은 정정청구가 더 이상 가능하지 않은 단계에 이르러서까지 위 단서 규정을 적용하는 것으로 확대 해석함으로써 특허권자의 정정 기회를 제한할 특별한 필요성은 찾기 어려운 점, ⑦ 오히려, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 특허법이 개정되어 특허무효심판절차 내에서 정정청구가 가능하게 되었음에도 불구하고 특허무효심판절차에서 인용심결이 내려진 후 심결취소소송이 법원에 계속중인 때에는 특허권자가 특허심판원에 독립된 정정심판을 청구할 수 있는 것과 마찬가지로, 특허이의신청절차 내에서 정정청구가 가능함에도 불구하고 특허이의신청절차에서 취소결정이 내려진 후 특허취소결정불복심판이 특허심판원에 계속중인 때 혹은 심결취소소송이 특허법원에 계속중인 때에는 특허권자가 특허심판원에 독립된 정정심판을 청구할 수 있다고 보는 것이 균형에도 맞는 점 등에 비추어 보면, 위 단서 규정의 ‘특허이의신청이 계속되고 있는 경우’는 “특허이의신청이 ‘특허청’에 계속되고 있는 경우”로 해석하는 것이 타당하고, 특허취소결정불복심판이 특허심판원에 계속중인 경우 혹은 심결취소소송이 특허법원에 계속중인 경우는 위 단서의 ‘특허이의신청이 계속되고 있는 경우’에 해당하지 않는다고 봄이 상당하다.
따라서 이 사건에서, 원고가 소외 심판청구 사건에 대한 기각심결이 내려진 후 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하기 전에 이 사건 정정심판청구를 한 것이 구 특허법 제136조 제1항 단서의 ‘특허이의신청이 계속되고 있는 경우’에 해당한다고 볼 수는 없으므로, 이 사건 정정심판청구가 구 특허법 제136조 제1항 단서에 의하여 부적법하다고 할 수 없다.
4. 결론
그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 인용한다.
판사 김용섭(재판장) 이종우 박태일