【원고, 상고인】
엔.브이.오가논 (소송대리인 변호사 안용득외 3인)
【피고, 피상고인】
명문제약 주식회사 (소송대리인 유미 특허법인 담당변리사 송주현외 2인)
【원심판결】
특허법원 2008. 3. 20. 선고 2007허3707 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 각 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 “(7알파, 17알파)-17-히드록시-7-메틸-19-노르-17-프레근-5(10)-엔-20-인-3-온 구조의 화합물 및 약학적 허용담체를 함유한 약학적 조성물”로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제183401호) 특허청구범위 제1, 2항(이하 ‘이 사건 제1, 2항 발명’이라 하고 나머지 청구항들도 같은 방법으로 부른다)의 구성 중 활성성분인 원심 판시 티볼론의 제1결정형 화합물과 그 의약 용도는 비교대상발명에 개시되어 있고, 각 결정순도 역시 비교대상발명에 개시된 위 화합물 단결정의 결정순도를 포함하는 것이며, 활성성분에 약학적으로 허용되는 담체를 포함하여 약학 조성물을 만드는 것은 이 사건 특허발명이 속한 기술분야의 주지관용기술이므로, 이 사건 제1, 2항 발명은 모두 비교대상발명에 비하여 구성의 곤란성이 없고, 그 효과 역시 비교대상발명의 화합물에 주지관용기술인 약학적 허용담체를 부가하여 약학 조성물을 제조할 경우 충분히 예측할 수 있는 정도에 불과할 뿐 현저하다고는 할 수 없으므로, 이 사건 제1, 2항 발명은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 비교대상발명과 주지관용기술의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다.
이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 약학 조성물에 사용되는 순수한 결정 화합물을 제조하는 방법에 있어서, 다형성 화합물을 아세톤 또는 에탄올과 물의 혼합물로 결정화시키거나, 에틸 아세테이트, 아세토니트릴, 또는 아세톤-헥산 혼합물로 결정화시켜서 제조하는 방법에 관한 것으로, 티볼론의 제1결정형 화합물과 동일한 단결정 화합물 및 그 결정화 용매로서 아세톤이 기재되어 있는 비교대상발명과는, 비교대상발명의 경우 용매로서 아세톤만이 기재되어 있고, 위 제1결정형 화합물을 다형성 화합물로부터 얻는다는 것이 명시적으로 기재되어 있지 않은 점에서 차이가 있다. 그러나 다형성 화합물인지 여부와 상관없이 결정 또는 재결정을 통하여 보다 고순도의 결정을 얻고자 하는 것은 이 기술분야의 기본적인 과제이고, 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 당시 이 기술분야에서 물질의 결정화를 위하여 대상 물질이 하나의 용매에 잘 녹고 다른 용매에 잘 녹지 않는 경우 혼합용매를 사용하는 것은 주지관용기술에 해당하므로, 비교대상발명에 단결정인 티볼론의 제1결정형 화합물 및 그 결정화 용매로서 아세톤이 기재되어 있고, 티볼론이 물에 잘 녹지 않는 성질을 가지고 있으며 아세톤과 혼합가능한 용매 중의 하나가 물이라는 점은 널리 알려진 사실인 이상, 통상의 기술자라면 티볼론의 다형성을 인식하지 못하였다고 하더라도 고순도의 결정을 얻기 위하여 아세톤과 혼합할 수 있는 용매로 가장 흔하게 구할 수 있는 물을 생각해내는 데 별다른 어려움이 없을 것으로 보인다. 나아가 작용효과의 면에서, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 실시예 1의 경우 비교대상발명과 같이 아세톤만을 결정화 용매로 사용한 것이므로 이를 비교예로 하여 결정화 용매로 아세톤과 물을 사용한 실시예 2와 대비할 수 있는데, 명세서의 기재만으로는 실시예 2와 실시예 1의 효과 차이가 온도, 시드 결정 등 결정화 용매 이외의 다른 실험조건과도 상관관계가 있는지 명확하지 아니하여, 결정화 용매로 아세톤과 물을 사용한 이 사건 제3항 발명의 효과가 결정화 용매로 아세톤만을 사용한 비교대상발명의 효과에 비해 현저한 것이라고 볼 수도 없다. 그렇다면 이 사건 제3항 발명 역시 비교대상발명 및 주지관용기술의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다.
한편 이 사건 제6항 발명을 삭제하는 원고의 정정청구는 정정의 전후로 아무런 변경이 없는 이 사건 제1 내지 3항 발명이 앞서 본 바와 같이 특허요건을 갖추지 못하여 정정 후의 특허청구범위가 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 경우에 해당하지 아니하므로 허용될 수 없다.
따라서 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 그 밖에 원심판결 중 이 사건 제6항 발명에 대한 부분에 관하여는 원고가 상고이유서에서 상고이유 주장을 하지 아니하였고, 상고장에도 상고이유를 기재하지 아니하였다.
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하게 하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 김능환(재판장) 김영란(주심) 이홍훈 민일영