【원 고】
중소기업은행 (소송대리인 변호사 박순성 외 3인)
【피 고】
주식회사 아이비케이 (소송대리인 변리사 황병도)
【변론종결】
2009. 7. 10.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2008. 12. 22. 2008당787호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초사실
가. 이 사건 등록서비스표
(1) 출원일/등록일/등록번호 : 2001. 12. 17./2003. 10. 8.//(등록번호 1 생략)
(2) 구성 :
(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제35류의 기업경영 및 조직상담업, 인사관리상담업, 직업소개업, 직원알선업, 전문적인 사업상담업, 기업경영보조업, 기업정보제공업, 자료제공업, 구직정보제공알선업, 임시인력공급업, 인력컨설팅업, 신규사원모집알선업, 자료처리업, 광고기획업, 광고대행업, 광고물배포업, 광고알선업, 기업선전홍보업, 광고디자인업, 마케팅서비스업, 마케팅연구업
(4) 권리자 : 피고
나. 선등록·선사용서비스표
(1) 선등록서비스표
(가) 출원일/등록일/등록번호 : 1999. 1. 16./2000. 4. 14./(등록번호 2 생략)
(나) 구성 :
(다) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 개발금융업, 국제금융업, 금융투자주선, 보증업, 신기술사업금융업, 융자제공업, 자본투자업, 저당금융업, 채권매수업, 채권회수대행업, 투자금융업, 팩토링서비스업, 할부금대부업, 할부판매금융업
(라) 권리자 : 원고
(2) 선사용서비스표
(가) 구성 :
(나) 사용 서비스업 : 중소기업은행법에 의한 중소기업자에 대한 자금의 대출과 어음의 할인업, 예금, 적금의 수입 및 유가증권 그밖에 채무증서의 발행업, 중소기업에 대한 조사연구와 기업지도업 등
다. 이 사건 심결의 경위
원고는 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표 또는 선사용서비스표에 대한 관계에서 상표법 제7조 제1항 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제9호 내지 제11호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.
특허심판원은 이를 2008당787호로 심리한 후, 2008. 12. 22. 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표에 대한 관계에서 상표법 제7조 제1항 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제9호 내지 제11호에 해당하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정 근거] 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지
2. 원고의 주장
이 사건 등록서비스표는, ① 공익법인인 원고의 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무 또는 영리를 목적으로 하지 아니하는 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 선사용서비스표와 동일한 서비스표이므로 상표법 제7조 제1항 제3호에 해당하고, ② 중소기업은행이 아닌 자는 중소기업은행 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다고 규정하고 있는 중소기업은행법 제8조에 위반되어 사용되는 서비스표이므로 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제4호에 해당하며, ③ 저명한 원고의 성명·명칭 또는 상호 또는 이들의 약칭인 선사용서비스표를 포함하는 서비스표로서 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하고, ④ 선등록서비스표와 그 표장 및 지정상품이 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하며, ⑤ 주지·저명한 서비스표인 원고의 선사용서비스표와 동일·유사한 상표이거나 선사용서비스표의 영업과 혼동염려가 있는 서비스표로서 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하고, ⑥ 특정인의 서비스표라고 널리 알려진 원고의 선사용서비스표의 신인도에 편승하여 피고가 제공하는 서비스업의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표에 해당하므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.
3. 판단
가. 상표법 제7조 제1항 제3호, 제6호, 제9호 내지 제11호 해당 여부
(1) 법리
이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제3호, 제6호, 제9호, 제10호에 해당하기 위하여는 선사용서비스표가 이 사건 등록서비스표의 출원시 또는 등록 여부 결정시 주지 또는 저명상표이어야 하고, 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하기 위하여는 선사용서비스표가 이 사건 등록서비스표의 등록 여부 결정시 주지·저명하지는 않더라도 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 서비스표 또는 서비스업이라고 하면 곧 특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 한다.
한편, 어느 서비스표가 주지·저명한 서비스표에 해당하는지, 주지·저명하지는 않더라도 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 서비스표 또는 서비스업이라고 하면 곧 특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는지 여부는 그 서비스업에 사용되는 서비스표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 영업의 범위 및 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 1990. 9. 11. 선고 89후2205 판결, 대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조).
(2) 선사용서비스표의 주지·저명성의 취득 정도
(가) 인정 사실
갑 제3 내지 83호증(해당 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있다.
① 원고는 1987. 12. 1.경부터 원고의 영문 명칭을 ‘Small and Medium Industry Bank’에서 ‘Industrial Bank of Korea’로 변경한 후, 그 영문 약칭인 “IBK”를 원고가 발행하는 수표용지의 일련번호로 사용하거나 은행업무와 관련된 신용장 거래시 또는 고객 기업체나 다른 은행과의 서신 교환시 그리고 케이블통신 등에 있어서 원고를 나타내는 명칭으로 사용하였다.
② 원고는 1987.경부터 매년 발행되어(1997년, 1998년 각 5,000부, 1999년, 2001년 각 2,000부, 2000년 2,500부, 2002년부터 2004년 각 1,500부) 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 등의 유관기관, IMF, IBRD 등의 국제금융기관, 해외 지점, 국제회의 등에 배포된 ‘영문 연간보고서’에 선사용서비스표를 원고의 영문 약칭으로 사용하였고, 1989.경부터 1996.까지 외환거래업체, 외환유치가능업체 및 기타 주요거래처 등에 팩스 형태로 선사용서비스표가 포함된 ‘IBK FAXERVICE’란 제호의 경제정보지를 매주 1회씩 제공하였는데, 그 전송대상업체의 수는 1989년 1,480개 업체, 1991년 3,116개 업체, 1993년 5,258개 업체, 1994년 6,165개 업체, 1996년 7,396개 업체였고, 연간 발행횟수는 1996년의 경우 52회였다.
③ 또한, 원고 은행에서는 도서실 소장자료 분류기호로 ‘IBK’가, 노동조합의 약어표기로 ‘IBKU’가, 사내 전산망의 표기로 ‘IBK-NET’가, 사내 캠페인 활동의 명칭으로 ‘IBK JUMP 2000 운동’이, ‘IBK Members, Attend and Rise!’ 등의 슬로건이, 직장야구팀 이름으로 ‘IBK’가, 사내 동호회의 이름으로 ‘IBK PC 동호회’나 ‘IBK SPEED 농구팀’이, 1997. 3.부터 1997. 12.까지 사보의 명칭으로 ‘IBK MONTHLY MAGAZINE 기은’이 각 사용되었다.
④ 원고는, ㉮ 1998. 6. 16.부터 2001. 3. 6.까지 37회에 걸쳐 조선일보, 동아일보, 한겨레신문 등 국내 주요 일간지에 원고 은행을 광고하면서 그 광고에 “www.ibk.co.kr”을 표시하였고, ㉯ 1992.경부터 하이텔(HiTEL) 등 외부정보통신망에 ‘GO IBK’를 입력하여 접속하도록 조치하고, 위 외부정보통신망에서 기업정보를 제공하면서 ‘I.B.K. 뉴스’, ‘I.B.K 게시판’ 등으로 영문 약칭을 사용하였으며, 그 후 HiNet, Hitel, 천리안, 유니텔, 나우누리, 데이콤-E야 등의 컴퓨터 통신망을 통해서도 위와 같은 방식으로 선사용서비스표를 사용하였는데, 그 이용자 수는 1997년 상반기 기준으로 148,362명에 달하였으며, ㉰ 1996. 11. 27. 선사용서비스표를 활용한 인터넷 도메인 네임 “(인터넷주소 생략)”을 등록한 이래 인터넷 뱅킹서비스 및 관련 광고물 등에 사용하여 왔는데, 2003년 기준으로 인터넷 뱅킹을 위한 홈페이지 방문자 수는 약 4,000만 명에 달하였고, 원고 은행의 홈페이지의 가입자 수는 180만 명에 이르며, 전자금융서비스를 이용하기 위한 접속 건수만도 약 73만 건에 이르렀다.
⑤ 원고는 1991. 8.부터 2002. 9.까지 사이에 34회에 걸쳐 표지 및 기사에 선사용서비스표가 기재된 원고 은행 사보인 “企銀”지를 발간하여 홍보용으로 일반인들에게 배부하였고, 한국경제, 매일경제, 내외경제 등 국내 일간신문 또는 코리아 헤럴드, 코리아 타임스 등 국내 영자신문에는 1988. 11. 12.부터 2003. 9. 26.까지 126회에 걸쳐 원고를 ‘IBK’로 지칭하거나 기업은행과 함께 인터넷 홈페이지 주소를 ‘(인터넷주소 생략)’로 소개하는 기사가 실렸다.
⑥ 원고는 그 소속 “중소기업은행농구단”의 1994~1995 시즌 대회 선수 유니폼에 선사용서비스표를 사용하였고, 이러한 유니폼 사진은 신문 및 텔레비전 중계방송을 통해서도 방영되었으며, 원고가 상품의 홍보물로 제작한 ‘책받침’과 사보 ‘企銀’의 선수들의 사진 등에도 선사용서비스표가 사용되었다.
⑦ 원고의 자회사인 주식회사 기은캐피탈은 영문 명칭을 “IBK Capital Corporation”으로 사용하고 있고, 도메인 네임으로 “IBK capital.co.kr”을 1999. 1. 등록하여 사용하고 있으며, 이를 이 사건 등록서비스표보다 먼저 서비스업류 구분 제36류에 등록(41-60562호)받은 바 있고, 원고의 또 다른 자회사인 기은개발금융 주식회사는 영문 명칭을 “IBK Finance Corporation”으로, 기은팩토링 주식회사는 영문 명칭을 “IBK Factoring Corporation”으로 각 사용하고 있다.
(나) 판단
위 인정 사실에 의하면, 원고는 1987. 12. 1.경부터 “IBK”를 원고의 영문 약칭이나 서비스표로 사용해 온 사실은 인정되나, 그 사용내역을 보면, 대부분 원고의 외국과의 거래를 위한 서류(문서)와 원고의 내부문서 또는 직원을 위한 자료에 사용하였거나 제한된 수요자의 범위 내에서 사용하였고, 그 사용 태양 또한 원고의 공식 한글 명칭인 기업은행이 주로 사용되었고 그 영문 약칭인 IBK는 이에 보조적이거나 부수적으로 사용된 것으로 보일뿐 그 영문 약칭인 IBK가 주된 서비스표로서 거래 일반 소비자들을 상대로 광범위하게 지속적으로 사용되었다고 보기 어려워 선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 출원시나 등록 여부 결정시 주지·저명성을 취득하였다거나, 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 서비스표 또는 서비스업이라고 하면 곧 특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기 어렵다.
(3) 소결
이 사건 등록서비스표의 출원시 또는 등록 여부 결정시 선사용서비스표가 국내에서 저명상표에 해당한다거나, 주지·저명하지는 않더라도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 서비스표 또는 서비스업이라고 하면 곧 특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록서비스표는 다른 요건에 대하여 살필 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제3호, 제6호, 제9호 내지 제11호에 해당하지 않는다.
나. 상표법 제7조 제1항 제4호 해당 여부
중소기업은행법 제8조는 ‘중소기업은행이 아닌 자는 중소기업은행 또는 이와 유사한 명칭을 사용하지 못한다’고 규정하고 있으나, 영문자 ‘IBK’로 이루어진 이 사건 등록서비스표는 중소기업은행법 제8조 소정의 ‘중소기업은행 또는 이와 유사한 명칭’에 해당한다고 할 수 없어 중소기업은행법 제8조에서 규정된 서비스표의 사용이라고 보기 어려우므로 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하지 않는다.
다. 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부
(1) 표장의 동일·유사 여부
이 사건 등록서비스표는 “”와 같이 영문자로 구성된 문자상표이고, 선등록서비스표는 “”과 같이 한글 문자 ‘주식회사기은캐피탈’과 영문자 ‘IBK Capital Corporation’이 상하 2단으로 결합된 문자와 문자의 결합상표이다.
선등록서비스표는 한글 문자와 영문자 부분이 외관상 분리되어 있을 뿐 아니라 이들의 결합에 의하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니고 이를 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로, 영문자 부분만으로 분리되어 관찰될 수 있고, 한편, 영문자 부분만으로 분리하여 관찰하는 경우에도 Capital은 자본을, Corporation은 법인, 회사 등을 의미하는 말로 널리 사용되는 단어로서 그 지정서비스업인 개발금융업, 할부금대부업, 할부판매금융업 등에 대한 관계에서 식별력이 없거나 미약하므로, 선등록서비스표는 영문자 IBK만으로 분리 관찰될 수 있다.
선등록서비스표가 IBK만으로 분리되어 호칭되는 경우 그 호칭이 이 사건 등록서비스표와 동일하므로 양자는 전체적으로 표장이 유사하다.
(2) 지정상품의 동일·유사 여부
이 사건 등록서비스표는 지정서비스업이 “기업경영 및 조직상담업, 인사관리상담업, 직업소개업, 직원알선업, 전문적인 사업상담업, 기업경영보조업, 기업정보제공업, 자료제공업, 구직정보제공알선업, 임시인력공급업, 인력컨설팅업, 신규사원모집알선업, 자료처리업, 광고기획업, 광고대행업, 광고물배포업, 광고알선업, 기업선전홍보업, 광고디자인업, 마케팅서비스업, 마케팅연구업”이고, 선등록서비스표는 지정서비스업이 “개발금융업, 국제금융업, 금융투자주선업, 보증업, 신기술사업금융업, 융자제공업, 자본투자업, 저당금융업, 채권매수업, 채권회수대행업, 투자금융업, 팩토링서비스업, 할부금대부업, 할부판매금융업”인바, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 “기업경영 등 인사관련 서비스업”에 해당하는데 비해 선등록서비스표의 지정서비스업은 모두 “금융업”에 해당하는 서비스업으로 양 서비스표의 지정서비스업은 업무 영역을 달리할 뿐만 아니라, 선등록서비스표의 금융업은 일정한 자격과 조건하에 금융감독기관의 감독을 받는 자 등에 의해서만 제공되는 반면, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 선등록서비스표의 지정서비스업에서와 같은 제한이 없는 등 양 서비스업은 서비스 제공 주체를 달리하여 서로 영업주체에 대한 혼동의 염려는 없다고 할 것이므로 양 지정서비스업은 서로 동일·유사하지 않다고 할 것이다.
원고는, 선등록서비스표의 지정상품 중 투자금융업, 투자금융주선업, 신기술사업금융업 등은 당연히 그 서비스 내용으로서 기업경영 및 조직상담업, 전문적인 사업상담업 등을 포함하고 있으므로, 선등록서비스표의 지정상품 중 투자금융업, 투자금융주선업, 신기술사업금융업 등과 이 사건 등록서비스표의 지정상품 중 기업경영 및 조직상담업, 전문적인 사업상담업 등은 유사한 서비스업에 해당한다고 주장하나, 설사 원고 주장처럼 투자금융업, 투자금융주선업, 신기술사업금융업의 서비스 내용에 기업경영 및 조직상담업, 전문적인 사업상담업 등의 서비스가 포함된다 하더라도, 이는 투자금융업, 투자금융주선업, 신기술사업금융업 등의 금융업과 관련하여 예외적이고 부수적으로 이루어지는 것으로, 금융업 등과 관련 없이 행하여지는 이 사건 등록서비스표의 기업경영 및 조직상담업, 전문적인 사업상담업 등과는 그 업무 내역이나 서비스 제공 주체를 달리하므로, 선사용서비스표의 투자금융업, 투자금융주선업, 신기술사업금융업 등과 이 사건 등록서비스표의 기업경영 및 조직상담업, 전문적인 사업상담업 등은 경제적으로 밀접한 연관성이 있음은 별론으로 하더라도 동일·유사한 서비스업이라고 보기는 어렵다.
(3) 소결
따라서 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표는 표장이 유사하나, 그 지정서비스업이 서로 유사하지 아니하므로 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.
4. 결론
그렇다면, 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제3호, 제4호, 제6호, 제7호, 제9호 내지 제11호에 해당하지 아니하여 등록무효 사유가 존재하지 않는다고 할 것인바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하고, 그 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 기각한다.
판사 김용섭(재판장) 심준보 이종우