【원고, 상고인】
주식회사 한라산 (수안 특허법인 담당변리사 서수진 외 1인)
【피고, 피상고인】
주식회사 제주소주 (특허법인 에이아이피 담당변리사 이수완 외 4인)
【원심판결】
특허법원 2015. 10. 29. 선고 2015허4187 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호, 제4항 본문은 상표권자 등이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 그 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다. 그 취지는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다. 이와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도의 규정 내용과 취지에 비추어 볼 때, 등록상표가 광고 등에 표시되었다고 하더라도 상품의 출처표시로서 사용된 것이 아니거나, 그 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되고 있거나 유통될 것을 예정하고 있지 아니한 상태에서 단순히 등록상표에 대한 불사용취소를 면하기 위하여 명목상으로 등록상표에 대한 광고행위를 한 데에 그친 경우에는 등록상표를 정당하게 사용하였다고 할 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결, 대법원 2013. 11. 28. 선고 2012후1071 판결 등 참조).
2. 가. 이러한 법리와 기록에 비추어 살펴본다.
(1) 원고의 이 사건 등록상표(등록번호 생략)는 ‘소주’를 지정상품으로 하고 “”와 같이 구성된 것이다.
(2) 원고는 이 사건 심판청구일 전인 2014. 10. 20.부터 2014. 11. 18.까지 사이에 자신이 제조·판매하는 소주를 신문 등을 통해 광고하였고, 그 광고하는 부분의 여백에 ‘’ 등과 같이 이 사건 등록상표를 표시하였다. 그런데 이 사건 등록상표가 표시된 광고지 등에는 원고가 제조·판매하는 소주와 관련하여 ‘한라산 ORIGINAL(오리지널)’이나 ‘한라산 올래’라는 별도의 표장이 사용되고 있고, 이 사건 등록상표가 표시된 부분 이외에 이 사건 등록상표에 관한 광고 문구가 전혀 없으며, 이 사건 등록상표도 소주 상품에 표시된 것이 아니라 광고지 등의 여백에 표시되어 있다. 이러한 사정 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표는 원고가 제조·판매하는 소주 상품의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이라고 보기 어렵다.
(3) 또한, 원고의 위와 같은 광고 시기는 이 사건 심판청구일인 2014. 11. 19. 직전인데, 그 당시 이 사건 등록상표를 사용한 소주 상품이 생산되거나 생산될 예정에 있었다는 점을 인정할 아무런 증거가 없고, 이 사건 등록상표가 광고지 등에 표시된 모양과 색상도 마치 기존의 광고지 등에 스탬프를 흐리게 인쇄한 것처럼 보인다. 이러한 사정 등에 비추어 볼 때 이 사건 등록상표가 광고지 등에 표시되어 있다고 하더라도 상표의 등록취소를 모면하기 위하여 명목상으로 사용된 것에 불과하다고 보인다.
(4) 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 대하여 국내에서 정당하게 사용되었다고 볼 수 없다.
나. 같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 상표의 정당한 사용에 관한 법리를 오해하는 등의 사유로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 박상옥(재판장) 고영한 김창석(주심) 조희대