【원고, 상고인】
선창아이티에스 주식회사 (소송대리인 변리사 안영길)
【피고, 피상고인】
【원심판결】
특허법원 2011. 11. 25. 선고 2011허6635 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다 ( 대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).
이와 같이 등록상표의 출원인이 그 출원 시를 기준으로 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하면 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는 것이므로, 등록상표의 출원일 당시에 모방대상상표가 실제 상표로 사용되고 있지 아니하거나 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 명백하지 아니하다고 하여 곧바로 위 규정의 적용이 배제되는 것은 아니다. 즉 등록상표의 출원일 당시에 모방대상상표가 실제 상표로 사용되고 있지 아니하거나 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 명백하지 아니한 경우에도, 모방대상상표가 과거의 사용실적 등으로 인하여 여전히 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표의 권리자가 이후 다시 위 상표를 사용하려고 하는 것을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적을 가지고 모방대상상표와 동일·유사한 상표를 사용하는 경우에는 위 규정에 해당한다고 할 수 있는 것이고, 모방대상상표가 상표로 사용되고 있는지 여부, 모방대상상표의 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 있는지 여부는 모방대상상표가 특정인의 상표로 인식되어 있는지 여부와 등록상표 출원인의 부정한 목적 여부 등 위 규정에서 정한 요건의 충족 여부를 판단하기 위한 고려요소 중 하나가 되는 것에 불과하다.
그런데도 원심은 등록상표의 출원 당시 특정인이 모방대상상표를 사용하고 있거나 적어도 상표로 계속 사용하려고 하는 경우에만 상표법 제7조 제1항 제12호가 적용된다고 본 나머지, 그 요건의 충족 여부를 살피지도 아니한 채 원심 판시 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 당시 특정인이 상표로서 사용하거나 사용하려고 하지 않았다는 이유만으로 이 사건 등록상표가 위 규정에 해당하지 아니한다고 판단하였으니, 이러한 원심의 판단에는 상표법 제7조 제1항 제12호에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
한편 원심판결 이유와 기록에 의하면, 선창산업 주식회사와 이로부터 분할된 원고는 선사용상표들을 부착한 가구 신제품의 생산을 중단한 1991. 3. 이후에도 2005. 1.경까지 ‘선퍼니처의 명성 그대로 선우드가구 sunWooD’ 등의 문구를 사용하여 광고를 하였고, 그 일부 대리점들도 이 사건 등록상표의 출원일 전후에 걸쳐 여전히 ‘선퍼니처’라는 문구를 병기하거나 “선퍼니처의 차세대가구 선우드는 21세기 밀레니엄시대를 대비하는 기업입니다”라는 문구를 사용하는 등의 방법으로 대리점을 홍보하고 있는 점, 선사용상표 3은 한 차례 존속기간갱신등록을 거쳐 2006. 8.경까지도 등록상표로 유지된 점, 선사용상표들이 표시된 중고가구들이 이 사건 등록상표의 출원일 무렵까지도 여전히 중고시장에서 거래되고 있는 점 등을 알 수 있다. 이러한 사정들을 종합적으로 고려하면, 선창산업 주식회사와 원고는 선사용상표들을 부착한 가구 신제품의 생산을 중단한 이후에도 계속하여 선사용상표들에 체화된 영업상의 신용이나 고객흡인력을 이용해왔다고 봄이 상당하여, 이 사건 등록상표의 출원 당시 원고에게 선사용상표들을 더 이상 상표로서 사용하려는 의사가 없었다고 섣불리 단정해서는 아니 된다는 점도 함께 지적해 둔다.
그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이인복(재판장) 민일영 박보영 김신(주심)