【원 고】
주식회사 펨빅스 (소송대리인 법무법인 강호 외 1인)
【피 고】
토토 가부시키가이샤 (TOTO 株式會社) 외 1인 (소송대리인 변호사 박성수 외 4인)
【변론종결】
2017. 4. 5.
【주 문】
1. 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2016. 5. 30. 2016당72호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초사실
가. 이 사건 특허발명 (갑 제2, 3호증)
1) 발명의 명칭: 복합 구조물
2) 출원일/ 우선권 주장일/ 등록일/ 등록번호: 2006. 12. 26./ 1999. 10. 12./ 2007. 10. 09./ 특허 (특허등록번호 생략)
3) 특허권자: 피고들
4) 청구범위(이하 이 사건 특허발명의 청구항 1을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 부른다)
【청구항 1】 기재 표면에 세라믹 또는 반금속과 같은 취성 재료로 된 구조물이 형성된 복합 구조물로서, 상기 구조물은 다결정이고, 상기 결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않고, 또한 상기 구조물의 일부는 상기 기재 표면으로 먹어 들어간 앵커(anchor)부로 되어 있고, 상기 구조물의 평균 결정자 크기가 5nm 이상 500nm 이하이고, 치밀도가 70% 이상 100% 이하인 것을 특징으로 하는 복합 구조물.【청구항 2】제1항에 있어서, 상기 구조물을 결정하는 결정이 열에 의한 입자 성장을 수반하지 않는 것을 특징으로 하는 복합 구조물. 【청구항 3】제1항에 있어서, 상기 구조물의 평균 결정자 크기가 5nm 이상 100nm 이하이고, 치밀도가 95% 이상 100% 이하인 것을 특징으로 하는 복합 구조물.【청구항 4】제1항에 있어서, 상기 구조물의 평균 결정자 크기가 5nm 이상 50nm 이하이고, 치밀도가 99% 이상 100% 이하인 것을 특징으로 하는 복합 구조물.【청구항 5】(삭제) 【청구항 6】제1항에 있어서, 상기 구조물을 구성하는 결정의 계면에, 결정을 구성하는 주요 원소 이외의 원소가 편석하여 있지 않은 것을 특징으로 하는 복합 구조물.【청구항 7】제1항에 있어서, 상기 구조물을 구성하는 결정 계면 근방에는 비화학량론적 결손부가 존재하는 것을 특징으로 하는 복합 구조물.【청구항 8】제7항에 있어서, 상기 결정이 금속 산화물이고, 또한 상기 비화학량론적 결손부가 산소 결손에 기초한 비화학량론성을 나타내는 것을 특징으로 하는 복합 구조물. 【청구항 9】제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제8항 중의 어느 한 항에 있어서, 상기 기재가 유리, 금속, 세라믹, 유기 화합물 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 복합 구조물. 【청구항 10】제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제8항 중의 어느 한 항에 있어서, 상기 구조물을 구성하는 결정은 결정배향성을 나타내지 않는 것을 특징으로 하는 복합 구조물.
5) 발명의 개요
가) 기술분야 세라믹 또는 반(半)금속과 같은 취성(脆性) 재료로 된 구조물을 기재 표면에 형성한 복합 구조물 및 그 복합 구조물을 제조하는 방법 및 장치에 관한 것이다(〈21〉). 나) 종래 기술의 문제점 일반적으로, 세라믹 소결체를 형성하는 경우, 세라믹 입자끼리의 접합을 용이하게 하기 위해 소결 보조제를 첨가하여 입자끼리의 계면 부근에 액상을 형성하는 액상 소결이 행해진다(〈22〉). 한편, 최근에는, 새로운 피막 형성방법으로서, 가스 디포지션(gas deposition)법(KASHU, Seiichiro, "금속" 1989년 1월호)이 알려져 있다. 전자(前者)는 금속 또는 세라믹과 같은 초미립자(주1)를 가스 교반에 의해 에어로졸(주2) 로 만들고, 미세한 노즐을 통해 가속시켜, 초미립자가 기재에 충돌했을 때 운동 에너지의 일부가 열 에너지로 변환되어, 미립자들 사이 또는 미립자와 기재 사이를 소결하는 것을 기본 원리로 하고 있다(〈24〉). … 일반적인 소결 보조제를 사용한 액상 소결에서는, 소결 보조제를 포함하는 유리상(相)이 입계 부근에 형성되고, 그 결과, 얻어지는 세라믹의 순도는 증가하지 않고, 치밀체(緻密體)를 형성하는 것도 어렵다(〈30〉). 한편, 세라믹 입자의 미립화, 소결 온도의 고온화, 핫 프레스법 등과 같은 가압 환경에서의 소성 및 소결 보조제의 배제 등에 의해 고순도이고 치밀질의 세라믹을 형성하는 것이 가능하다. 그러나 상기를 포함하여, 소성을 행하는 것은 원자의 확산에 의해 입자끼리의 접합을 행하는 것이고, 원료 분체가 미립이어도, 가열 중에 입자 성장을 일으키므로, 형성물을 미세한 결정인 채로 남게 하는 것이 불가능하다. 즉, 소성에서는, 나노미터 수준의 결정립으로 이루어진 다결정체를 형성하는 것이 어렵다(〈31〉). 다) 과제해결 수단 취성 재료에 기계적 충격력을 가한 경우에, 예를 들어, 결정자(주3)끼리의 계면과 같은 벽개면(壁開面)을 따라 결정 격자의 변형이 일어나거나 또는 취성 재료가 파쇄(破碎)되거나 한다. 이들 현상이 일어나면, 초기에 내부에 존재하고 다른 원자들과 결합된 원자들이 변형된 면 또는 파쇄 면에 나타난다. 즉, 신생면(新生面)이 형성된다. 이 신생면의 하나의 원자층 부분은 안정한 원자 결합 상태 대신에 불안정한 표면 상태로 외부 힘에 의해 강제적으로 노출된다. 즉, 그 원자층 부분은 표면 에너지가 높은 상태가 된다. 이 활성면은 인접한 취성 재료의 표면과 마찬가지로, 인접한 취성 재료의 신생면 또는 기판 표면과 접합하여 안정 상태가 된다. 외부로부터의 연속한 기계적 충격력의 부가는 이 현상을 계속으로 발생시키고, 미립자의 반복되는 변형, 파쇄 등의 결과로, 접합의 진전 및 이 접합의 진전에 의해 형성된 구조물의 치밀화가 행해진다. 이렇게 하여, 취성 재료의 구조물이 형성된다(〈41〉). 상기한 바와 같이, 미립자에 변형을 부여하는 분쇄 처리에서는 미립자를 분쇄하기 위해 큰 충격을 가할 수 있는 분쇄 수단을 사용하는 것이 바람직하다. 이것은 비교적 일정하게 큰 변형을 미립자에 부여하는 것이 가능하기 때문이다. 이와 같은 분쇄 수단으로서는, 세라믹의 분쇄 처리에 자주 사용되는 볼 밀(ball mill)에 비해 큰 중력 가속도를 부여할 수 있는 진동 밀 또는 유성 밀을 사용하는 것이 바람직하다. 특히, 볼 밀보다 훨씬 큰 중력 가속도를 부여할 수 있는 유성 밀을 사용하는 것이 가장 바람직하다. 미립자의 상태에 관해서는, 크랙은 내부 변형을 소멸시키는 것이기 때문에, 크랙이 발생하기 직전까지 내부 변형이 증가한 미립자를 사용하는 것이 가장 바람직하다. 도 19에 나타나는 상태에서는, 약간의 크랙이 생겨 있으나, 내부 변형이 충분히 남아 있다(〈154〉). 상기한 바와 같이, 본 발명에 따른 복합 구조물은, 기재 표면에 세라믹 또는 반금속과 같은 취성 재료로 이루어진 구조물이 형성된 복합 구조물이고, 상기 구조물은 다결정이고, 상기 구조물을 구성하는 결정은 실질적으로 결정 배향성이 없고, 또한, 상기 결정끼리의 계면에는 유리질로 이루어진 입계층이 실질적으로 존재하지 않고, 또한 상기 구조물의 일부는 기재 표면으로 먹어 들어간 앵커부로 되어 있으므로, 기재와의 접합 강도가 우수하고, 구조물 자체의 밀도가 높고, 구성 입자의 입경이 균일하고 매우 작다. 따라서, 종래에는 없는 기계적, 전기적 및 화학적 특성이 기대될 수 있다(〈155〉). 또한, 본 발명에 따른 복합 구조물 제조방법을 사용하면, 소성을 하지 않고 고밀도의 치밀질 복합 구조물을 형성하는 것이 가능하다(〈156〉).
초미립자
에어로졸
결정자
나. 선행발명들
1) 선행발명 1 (갑 제4호증)
가스 디포지션법(GDM)에서 대략 0.1㎛의 직경을 가지는 세라믹 재료의 개별 입자들은 분산시킨 에어로졸 흐름의 형태로 캐리어 가스와 혼합되고, 이는 미세-오리피스 노즐을 통해 분사되어 기판 위에 코팅된다. 기판과 초미세입자(UFP)들의 충돌에 의하여 운동에너지의 일부가 국부적인 열 에너지로 전환되고, 이는 기판과 UFP 사이 및 UFP 입자간의 결합을 증대시킨다. 그러나 실제 메커니즘은 아직 규명되지 않았다. 20MPa 이상의 높은 접착력과 전계-유발 변형 효과를 가지는 고밀도의 PZT 후막(두꺼운 코팅막)은 실온에서 Si 및 스테인레스강 기판 위에 코팅될 수 있는 것이 확인되었다(1. 서문). 10㎛ 이상의 두께를 가진 PZT 후막(두꺼운 필름)은 재료의 증발이 없는 GDM의 일 종류인, 에어로졸 디포지션법(ADM)에 의하여 Si 및 Pt/Ti/SiO₂/Si 기판 위에 코팅되었다. 최초 PZT 분말은 0.3㎛의 평균 입자 직경을 가진 페로브스카이트(perovskite)구조이다(2. 실험과정). 실온에서 Si 기판 위에 코팅된 30㎛ 두께의 PZT 후막(두꺼운필름)의 단면 TEM 이미지는 도 1에 도시된다. PZT층과 Si기판 사이의 계면과 코팅막에서 기공들이 없는 치밀한 구조가 관찰되었다. 이는 부피 밀도(7.88g/cm³)의 95%보다 더 큰 것으로 측정된 것으로 이전에 얻었던 코팅막 밀도의 결과를 확인한 것이다. 100-150㎚ 두께의 손상층의 형태가 또한 PZT와 Si 기판 사이의 계면에서 관찰되었다. Si 표면은 파손되고 Si(111) 방향의 많은 적층 결함(Stacking Faults)들이 생성되었다. 도면 3(a), 4(a) 및 4(b)에서의 SAD영역은 1.8㎛이었고, 도 2(a)에서는 1.2㎛였다. 각 샘플의 결정 크기는 작은 스팟크기를 가지는 밝은 영역(bright-field)(도 3a)과 어두운 영역(도 3b)의 TEM 이미지들과 전자빔 회절패턴으로 직접 평가되었다. 코팅막의 미세구조는 40㎚ 이하 크기의 임의 방향의 작은 결정들과 최초 분말에서 관찰된 바와 근접하는, 100㎚ 내지 300㎚ 크기의 큰 결정들로 구성된다. 작은 결정들의 크기는 도 1 및 3(b)에 도시된 바와 같이 최초 분말의 결정 크기보다 작은 결정들의 크기는 도 1 및 3(b)에 도시된 바와 같이 최초 분말의 결정 크기보다 10배 정도 더 작은 것으로 관찰되었다(3. 결과 및 설명).
SAD
선행발명 1은 1997. 9.경 Japanese Journal of Applied Physics 논문집에 게재된 “에어로졸 디포지션 방법에 의해 형성된 PZT 후막의 미세구조 및 전기적 특성(Microstructure and Electrical Properties of Lead Zirconate Titanate Thick Films Deposited by Aerosol Deposition Method)”에 관한 것으로, 주요 내용은 아래와 같다.
2) 선행발명 2 (갑 제5호증)
선행발명 2는 1997. 9.경 Japanese Journal of Applied Physics 논문집에 게재된 “가스 디포지션 방법에 의해 형성된 PZT 후막의 X선 회절 및 주사전자현미경 관찰(X-Ray Diffraction and Scanning Electron Microscopy Observation of Lead Zirconate Titanate Thick Film Formed by Gas Deposition Method)”에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 1]과 같다.
3) 선행발명 3 (갑 제6호증)
선행발명 3은 1998년 Sensors and Actuators A-Physical 논문집에 게재된 "3차원 미세조직 구현을 위한 제트 몰딩시스템(Jetmolding system for realization of three-dimensional micro-structures)“에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 2]와 같다.
4) 선행발명 4 (갑 제7호증)
선행발명 4는 1999. 1. 10. 발행된 ‘응용물리’ 논문집에 게재된 “초미립자빔에 의한 성막법과 미세가공으로의 전개(超微粒子ビ-ムによる成膜法と微細加工への展開)”에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 3]과 같다.
5) 선행발명 5 (갑 제15호증)
선행발명 5는 1999. 3. 발행된 Ferro electrics 제224권 제1호 논문집에 게재된 “MEMS를 위한 새로운 기능성 세라믹 증착 방법(New functional ceramic deposition method for MEMS)”에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 4]와 같다.
6) 선행발명 6 (갑 제31호증)
선행발명 6은 1999. 6. 발행된 “가스 디포지션법에 의해 형성된 압전 후막의 전기적 특성(Electrical Properties of Direct Deposited Piezoelectric Thick Film Formed by Gas Deposition Method)”에 관한 것으로, 주요 내용은 [별지 5]와 같다.
다. 이 사건 심결의 경위
1) 원고는 2016. 1. 11. 특허심판원 2016당72호로 피고들을 상대로 “이 사건 제1항 내지 제4항 발명 및 제6항 내지 제10항 발명은 선행발명 1에 의해 신규성이 부정되고, 또한 그 발명이 속하는 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명들로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이므로 진보성이 부정된다. 이 사건 제3항 및 제4항 발명은 특허법 제43조 제3항 제1호 및 제42조 제4항에 위배된다.”라고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대하여 무효심판을 청구하였다.
2) 특허심판원은 2016. 5. 30. “이 사건 특허발명은 특허법 제43조 제3항 제1호 및 제42조 제4항에 위배되지 않는다. 이 사건 제1항 발명은 선행발명들과 차이가 있으므로 신규성이 부정되지 아니하고, 선행발명들에 의하여 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 없는 것이므로 진보성이 부정되지 않는다.”는 이유로 원고의 위 무효심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 갑 제1 내지 8, 15, 31호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 당사자의 주장
가. 원고의 주장 요지
1) 이 사건 특허발명은 아래와 같은 명세서 기재 불비 사유가 있으므로 그 등록이 무효이다.
가) 원고는 이 사건 특허발명의 출원에 대한 심사과정에서 청구항 1의 청구범위 를 “결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 실질적으로 존재하지 않는 것”이라고 기재하였던 것에서 “실질적으로”를 삭제하였으므로, 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명의 청구범위는 “결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 전혀 존재하지 않는 것”으로 해석된다. 그런데, 이 사건 특허발명의 명세서에는 “입계층(유리층)은 거의 형성되지 않는다. 비록 입계층이 형성되어도 그 층의 두께는 1nm 이하이다. … 결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 실질적으로 존재하지 않고,”라고 기재되어 있을 뿐, 입계층이 전혀 존재하지 않는다고 기재되어 있지 않다. 따라서 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명은 그 청구범위가 명세서 기재에 의하여 뒷받침되지 않고 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 명확하게 기재되어 있지 않아 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항, 같은 조 제4항 제1호에 위배된다(이하 ‘제1 기재불비 사유’라 한다).
나) 이 사건 제1항, 제3항 및 제4항 발명은 청구범위에서 평균 결정자 크기와 치밀도를 한정하고 있으나, 명세서에는 치밀도의 범위 및 평균 결정자에 대한 작용이 명확하게 기재되어 있지 않다(이하 ‘제2 기재불비 사유’라 한다).
2) 이 사건 제1항 발명의 복합구조물은 결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층의 부존재, 구조물의 일부가 기재 표면으로 먹어 들어간 앵커부, 다결정, 일정한 결정자 크기와 치밀도를 구성요소로 하는데, 위 구성요소들은 모두 선행발명 1에 개시된 구성요소들과 동일하므로, 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명은 선행발명 1에 의하여 신규성이 부정된다.
3) 선행발명 1에는 이 사건 제1항 발명의 위 구성요소들에 대응되는 구성요소가 모두 개시되어 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1 내지 6을 결합하여 이 사건 제1항 발명을 용이하게 도출할 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1 내지 6의 결합에 의하여 진보성이 부정된다.
4) 그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
나. 피고들의 주장 요지
1) 이 사건 제1항 발명의 청구범위는 “실질적으로”라는 부분의 삭제에 의하여 감축되지 않았고, 이 사건 특허발명의 청구범위 중 “결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 것”에 관하여 명세서에 “입계층이 어떤 두께를 가지는 층”이라고 기재되어 있으며 층이란 어떠한 두께를 가지는 것임은 명백하므로 위 청구범위의 기재는 “1㎚를 초과하는 유리층인 입계층이 존재하지 않는다”는 의미로 해석되고, 이와 같이 해석할 경우 위 청구범위와 명세서 기재가 모순되는 것이라고 볼 수 없고, 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 명확하게 기재되어 있다. 설령, 위와 같은 삭제보정으로 인하여 청구범위가 감축되어 “유리층인 입계층이 전혀 존재하지 않는 것”으로 해석된다고 하더라도 명세서에 실시예 8의 제시와 함께 “결정의 입계에 유리층이 존재하지 않는다”고 기재되어 있으므로 위 청구범위가 명세서 기재에 의하여 뒷받침되지 않는다고 할 수 없고, 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 명확하게 기재되어 있다. 또한 이 사건 제1항, 제3항 및 제4항 발명의 청구범위가 한정하고 있는 평균 결정자 크기와 치밀도에 관하여도 명세서에 이를 뒷받침하는 기재가 있다.
2) 선행발명 1의 내용만으로는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 중 “결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층의 부존재”와 동일한 구성요소가 선행발명 1에 개시되어 있다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 중 “앵커부”가 선행발명 1에 개시된 “damage layer”와 동일한 것이라고 할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명은 선행발명 1에 의하여 신규성이 부정되지 않는다.
3) 선행발명 1 내지 6에는 이 사건 제1항 발명의 구성요소들 중 일부가 개시되어 있지 않으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1 내지 6을 결합하여 이 사건 제1항 발명을 용이하게 도출할 수 있다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항 발명은 선행발명 1 또는 선행발명 1 내지 6의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.
3. 이 사건 특허발명의 명세서 기재불비 여부
가. 관련 법리
1) 특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 발명이 명확하고 간결하게 적혀야 한다고 규정하고 있다. 그리고 특허법 제97조는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있다(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 구 특허법에도 자구는 다르지만 동일한 취지로 규정되어 있다). 따라서 청구항에는 명확한 기재만이 허용되고, 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않는다. 또한 발명이 명확하게 적혀 있는지는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563 판결 등 참조).
2) 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는데, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결 등 참조). 그런데 ‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 물건의 발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 상세한 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다.
또한 구 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정하고 있는데, 이는 특허출원서에 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 사항이 청구항에 기재됨으로써 출원자가 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 데에 취지가 있다. 따라서 구 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하는지는 위 규정 취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지에 의하여 판단하여야 하므로, 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 있다(대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결, 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결 등 참조).
3) 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결, 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결, 대법원 2014. 1. 16. 선고 2013후778 판결 등 참조). 하지만 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다(대법원 2008. 10. 23. 선고 2007후2186 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결 등 참조).
나. 제1 기재불비 사유에 대하여
1) 갑 제3호증, 갑 제28호증의 3의 각 기재에 의하면, 원고가 이 사건 특허발명을 출원할 당시 청구항 1항의 청구범위를 “결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 실질적으로 존재하지 않는 것”으로 기재한 명세서를 제출하였으나, 출원 심사과정에서 특허청 심사관으로부터 “청구항 1항의 기재 중 ‘실질적으로’라는 표현은 비교의 기준이 나 정도가 명확하지 않고 그 의미가 불명확하므로 등록거절사유가 된다”라는 내용의 의견제출통지를 받았고, 이에 원고는 명세서의 상세한 설명 기재는 보정하지 않은 채 청구범위 중 “실질적으로”를 삭제하는 내용의 보정을 함으로써 “결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 것”을 청구범위로 하여 특허등록을 받은 사실이 인정된다.
2) 이 사건 특허발명의 명세서에는 유리층 또는 입계층에 관하여 아래와 같이 기재되어 있다.
〈50〉 계면이란, 결정자들 사이의 경계를 형성하는 영역을 가리킨다. 〈52〉 입계층이란, 계면 또는 소결체에서 말하는 입계에 위치하는 어떤 두께(통상 수 ㎚ 내지 수 ㎛)를 가지는 층을 의미한다. 통상 결정립 내의 결정 구조와는 다른 비정질 구조를 가진다. 경우에 따라서는, 불순물의 편석을 수반한다. 〈67〉 본 발명에서는, 원료 미립자의 파쇄로부터 재결합까지가 순간적으로 행해지기 때문에, 결합 시에 미세 단편 입자들의 표면 부근에서 원자의 확산이 거의 일어나지 않는다. 따라서, 구조물의 결정자끼리의 계면의 원자 배열에 흐트러짐이 없고, 용해층인 입계층(유리층)은 거의 형성되지 않는다. 비록 입계층이 형성되어도, 그 층의 두께는 1㎚ 이하이다. 따라서, 복합 구조물은 내식성과 같은 화학적 특성이 우수한 특징을 나타낸다.〈139〉 [실시예 8] 〈140〉 도 11은 본 발명에 따른 복합 구조물 제조방법들 중, 초미립자 빔 퇴적법을 이용하여 산화규소 기판 상에 형성된 티탄산 지르콘산 납(PZT) 구조물의 TEM 사진이고, 도 12는 초미립자 빔 퇴적법에 사용되는 PZT의 원료 입자의 TEM 사진이고, 도 13은 TEM 사진으로부터 측정된 구조물 중의 결정자의 크기의 분포도이다. 〈141〉 원료 입자의 내부 변형은 약 1%이었고, 원료 입자의 입경은 수백 ㎚이었다. 한편, 도면으로부터 얻어진 구조물은 결정자 크기가 거의 40㎚ 이하이고, 이들 결정자가 그들 사이에 공극을 남기지 않고 서로 접합되어 있는 것이 관찰되었다. 결정 방위에 배향성이 인지되지 않고, 또한, 결정의 입계에 유리층이 존재하지 않는다. 〈155〉 … 또한, 상기 결정끼리의 계면에는 유리질로 이루어진 입계층이 실질적으로 존재하지 않고, …
3) 살피건대, 위 인정사실 및 이 사건 특허발명의 명세서 기재와 그 문언의 의미 등을 종합하면, 이 사건 특허발명의 “입계층”은 “계면 또는 소결체에서 말하는 입계에 위치하는 어떤 두께(통상 수 ㎚ 내지 수 ㎛)를 가지는 층”으로 정의되어 있으므로 이 사건 특허발명의 명세서에서의 “유리층인 입계층”이란 수 ㎚ 내지 수 ㎛의 두께를 가지는 유리층인 입계층을 지칭한다고 할 것이고, 여기에 원료미립자의 파쇄로부터 재결합까지가 순간적으로 이루어지기 때문에 계면의 원자 배열에 흐트러짐이 없고 용해층인 입계층이 거의 형성되지 않으나 설령 입계층이 형성되더라도 그 두께는 1㎚이하에 불과하다는 상세한 설명을 참작하여 볼 때, 이 사건 제1항 발명에서 “결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 것”의 의미는 그 두께가 위와 같은 정도에 이르지 않는 경우 예를 들어, 그 두께가 1㎚ 이하에 불과한 범주까지를 포함하는 것으로 이해함이 상당하다.
따라서 앞서 본 특허청구범위 해석에 관한 문언해석 및 명세서 참작의 원칙에 비추어 볼 때, 이 사건 제1항 발명의 기술적 구성은 유리층으로 된 입계층이 전혀 존재하지 않는 경우뿐만 아니라 그 두께가 수 ㎚에 미치지 못하는 유리층인 입계층이 존재하는 경우(다만 그 두께가 1㎚를 초과하는 유리층인 입계층이 존재하는 경우는 제외된다)까지 포함된다고 해석함이 상당하고, 통상의 기술자라면 이 사건 제1항 발명의 명세서 기재로부터 ‘그 두께가 1㎚ 이하에 불과한 입계층(유리층)이 존재하는 경우’는 유리층으로 된 입계층이 실질적으로 존재하지 않는 것에 포함되는 것으로 간주할 것이라고 봄이 타당하다. 그러므로 이 사건 제1항 발명의 기술적 구성이 유리층으로 된 입계층이 전혀 존재하지 않는 것으로만 한정된다고 제한하여 해석할 수는 없고, 위에서 본 바와 같이 ‘유리층으로 된 입계층이 전혀 존재하지 않는 경우’ 및 ‘그 두께가 수 ㎚에 미치지 못하는 유리층인 입계층이 존재하는 경우(다만 그 두께가 1㎚를 초과하는 유리층인 입계층이 존재하는 경우는 제외한다)’가 이에 해당한다고 해석한다고 하여 이를 청구범위에 기재된 문언을 확장하여 해석하는 것이라고 할 수 없다.
따라서 이 사건 제1항 발명의 청구범위는 명세서에 기재된 발명의 상세한 설명 기재와 불일치한다고 할 수 없고, 그에 의하여 충분히 뒷받침되고 있다고 봄이 상당하며, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명을 용이하게 실시하는 데 어떠한 장애가 있다고 할 수 없다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명의 청구범위가 “유리층으로 된 입계층이 전혀 존재하지 않는 것”으로만 제한됨을 전제로 구 특허법 제42조 제3항 및 제42조 제4항 제1호에 위배된다는 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.
[한편, 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 상세한 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다 할 것인바(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결 등 참조), 설령, 이 사건 제1항 발명의 청구범위가 유리층으로 된 입계층이 전혀 존재하지 않는 것으로 축소된 것이라고 본다 하더라도, 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 명세서(〈74〉~〈78〉, 〈139〉~〈141〉, 〈154〉)에는 [실시예 8] 및 도 11, 12, 13 등을 통하여 입경이 수백 ㎚인 원료 입자에 내부 변형을 약 1% 부여하고, 초미립자 빔 퇴적법을 이용할 경우 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는다는 점이 제시되어 있고, 원료 미립자에 내부 변형을 가하는 공정이 소개되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 청구범위는 명세서에 기재된 발명의 상세한 설명에 의하여 충분히 뒷받침되고 있다고 봄이 상당하고, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명을 용이하게 실시하는 데 어떠한 장애가 있다고 할 수 없다.]
다. 제2 기재불비 사유에 대하여
1) 이 사건 특허발명의 명세서에는 결정자의 평균 크기 및 치밀도에 관하여 아래와 같이 기재되어 있다.
〈46〉 결정자는 실질적으로 하나의 결정을 구성하고, 크기(직경)는 통상 5㎚ 이상이다.〈64〉 또한, 본 발명에 따른 복합 구조물은 원료 미립자의 변형 또는 파쇄를 수반하므로, 구조물의 구성입자가 원료 미립자보다 더 작게 되어 있다. 예를 들어,레이저 회절법 또는 레이저 산란법에 의해 측정된 미립자의 평균 입경이 0.1∼5㎛이면, 형성되는 구조물의 평균 결정자 크기가 100㎚ 이하로 되는 경우가 많다. 이러한 미세결정자로 된 다결정체를 그의 조직으로서 가진다. 그 결과, 평균 결정자 크기가 500㎚ 이하이고 치밀도가 70% 이상이거나, 평균 결정자 크기가 100㎚ 이하이고 치밀도가 95% 이상이거나, 또는 평균 결정자 크기가 50㎚ 이하이고 치밀도가 99% 이상인 치밀한 복합 구조물을 형성하는 것이 가능하다.〈65〉 여기서, 치밀도(%)는 문헌 값 또는 이론 계산치로부터의 진(眞)비중과, 구조물의 중량 및 체적값에 의해 얻어진 벌크(bulk)비중을 사용하여, 벌크 비중 ÷ 진비중 × 100(%)의 식으로부터 산출될 수 있다.〈66〉 또한, 본 발명에 따른 복합 구조물의 특징은 충돌과 같은 기계적 충격에 의한 변형 또는 파쇄를 수반하므로, 결정의 형상으로서 편평하거나 가늘고 긴 형상을 얻기가 어렵다. 따라서, 결정자 형상은 실질적으로 입상(粒狀)이고, 그의 어스팩트비(aspect ratio)(주8)는 대략 2.0 이하이다. 또한, 복합 구조물은 미립자가 파쇄된 단편 입자들의 재결합부이므로, 결정 배향성이 없다. 복합 구조물은 거의 치밀질이므로, 경도, 내마모성, 및 내식성과 같은 기계적 및 화학적 특성이 우수하다.
ratio)
2) 살피건대, 위와 같은 명세서 기재에 비추어 보면 이 사건 제1항, 제3항 및 제4항 발명은 ‘결정자의 크기가 통상 5㎚ 이상이고, 평균 입경이 0.1∼5㎛인 미립자에 의하여 형성되는 구조물의 평균 결정자 크기가 100㎚ 이하로 되는 경우가 많으며, 그 결과 평균 결정자 크기가 500㎚ 이하이고 치밀도가 70%이상이거나, 평균 결정자 크기가 100㎚ 이하이고 치밀도가 95%이상이거나, 또는 평균 결정자 크기가 50㎚ 이하이고 치밀도가 99% 이상인 치밀한 복합 구조물을 형성하는 것’인데, 이러한 구조물을 형성하는 과정에서 미립자의 변형 또는 파쇄가 수반되어 구조물의 구성입자는 원료미립자보다 더 작게 되므로, 평균 결정자의 크기가 작을수록 치밀도가 증가하게 되는 관계에 있음을 알 수 있다.
따라서 이 사건 제1항, 제3항 및 제4항 발명의 청구범위에 기재된 평균 결정자의 크기 및 치밀도는 평균 결정자 크기가 500㎚, 100㎚ 및 50㎚를 기점으로 치밀도가 각각 70% 이상, 95% 이상 및 99% 이상의 수치를 갖는다는 점이 명세서에 기재되어 있고, 아울러 명세서에는 위 치밀도(%)를 산출하는 방법도 기재되어 있으므로, 결국 위와 같이 청구범위에 기재된 평균결정자 및 치밀도는 상세한 설명에 기재된 수치 범위 내에 있고, 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확히 기재되어 있다고 봄이 상당하다.
그렇다면, 이 사건 특허발명의 위 청구범위는 명세서에 기재된 발명의 상세한 설명 기재와 불일치한다고 할 수 없고, 오히려 그에 의하여 뒷받침되고 있다고 봄이 상당하므로, 구 특허법 제42조 제3항 및 제42조 제4항 제1호에 위배되지 아니한다.
따라서 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.
4. 이 사건 특허발명의 신규성 및 진보성 유무
가. 관련 법리
1) 구 특허법 제29조 제2항은, 특허출원 전에 통상의 기술자가 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명(이하 ‘선행기술’이라 한다)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없도록 정하고 있다. 위 규정에 의하여 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결 등 참조).
2) 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 등 판결). 한편, 제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가 합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 위 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 해당 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다(대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873 판결 참조).
나. 이 사건 제1항 발명의 신규성 및 진보성 유무
1) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 대비
가) 구성요소별 대응관계
구성요소이 사건 특허발명 선행발명 1 1 기재 표면에 세라믹 또는 반금속과 같은 취성 재료로 된 구조물이 형성된 복합 구조물로서 10㎛ 이상의 두께를 가진 PZT 후막(두꺼운 필름)은 재료의 증발이 없는 GDM의 일 종류인, 에어로졸 디포지션법(ADM)에 의하여 Si 및 Pt/Ti/SiO₂/Si 기판 위에 코팅2 상기 구조물은 다결정이고 코팅막의 미세구조는 40nm 이하 크기의 임의 방향의 작은 결정들과 최초 분말에서 관찰된 바와 근접하는 100nm 내지 300nm 크기의 큰 결정들로 구성3 상기 결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않고 ? 4 또한 상기 구조물의 일부는 상기 기재 표면으로 먹어 들어간 앵커(anchor)부로 되어 있고 PZT가 코팅동안 형성된 Si 기판의 손상층Si 표면은 파손되고 Si(111) 방향의 많은 적층 결함(Stacking Faults)들이 생성 5 상기 구조물의 평균 결정자 크기가 5㎚ 이상 500㎚ 이하이고 코팅막의 미세구조는 40nm 이하 크기의 임의 방향의 작은 결정들과 최초 분말에서 관찰된 바와 근접하는, 100nm 내지 300nm 크기의 큰 결정들로 구성 6 치밀도가 70% 이상 100% 이하인 것 PZT층과 Si기판 사이의 계면과 코팅막에서 기공들이 없는 치밀한 구조가 관찰되었다. 이는 부피 밀도(7.88g/cm³)의 95%보다 더 큰 것으로 측정
나) 공통점 및 차이점 분석
⑴ 먼저 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1, 2, 5 및 6은 각각 선행발명 1의 대응구성요소와 동일하다(이에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없다).
⑵ 다음으로, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3은 “결정끼리의 계면에는 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 것”인 반면, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성요소가 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 1’이라 한다).
이에 대하여 원고는, 선행발명 1에도 SAD 분석 또는 EDX 분석으로부터 입계층에 비결정질인 유리층이 존재하지 않음을 확인할 수 있으므로, 이는 위 구성요소 3과 동일하다고 주장하나, 뒤에서 보는 바와 같이 선행발명 1에 위 구성요소 3과 동일한 구성이 개시되어 있다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
⑶ 마지막으로, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4는 “구조물의 일부는 상기 기재 표면으로 먹어 들어간 앵커(anchor)부”인데, 이에 대응되는 선행발명 1의 구성요소는 ‘PZT가 코팅 동안 형성된 Si 기판의 손상층’으로, 양 구성은 모두 구조물의 표면의 일부가 변형된다는 점에서 동일하다.
다만, 선행발명 1의 손상층은 Si의 표면이 파손되고 Si(111)면 방향으로 적층결함(damage layer)이라고 기재되어 있는바, 그 적층결함은 결정의 규칙적인 순서가 깨진 국부적인 영역이 있는 구조로서, 기재의 Si 여러 결정면인 Si(100), Si(110), Si(111) 면 중 Si(111)면 방향으로 결함이 발생한 것이므로, 기재 표면으로 먹어 들어가 구조물과 기재 표면의 접합 강도를 높이는 기능을 하는 위 구성요소 4의 앵커부와 선행발명 1의 손상층은 그 생성 원리, 기능, 작용 효과 등에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다). 따라서 선행발명 1의 적층결함과 위 구성요소 4의 앵커부가 동일한 구성요소라는 원고의 주장은 이유 없다.
2) 차이점에 대한 분석
가) 차이점 1
⑴ 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 구성요소 3과 관련하여 구조물을 형성할 때 결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 생성되지 않는 원리 및 수단에 관하여 아래와 같이 기재되어 있다.
〈24〉 한편, 최근에는, 새로운 피막 형성방법으로서, 가스 디포지션(gas deposition)법(KASHU, Seiichiro, "금속"1989년 1월호)이 알려져 있다. 전자(前者)는 금속 또는 세라믹과 같은 초미립자를 가스 교반에 의해 에어로졸로 만들고, 미세한 노즐을 통해 가속시켜, 초미립자가 기재에 충돌했을 때 운동 에너지의 일부가 열 에너지로 변환되어, 미립자들 사이 또는 미립자와 기재 사이를 소결하는 것을 기본 원리로 하고 있다. 〈41〉 이들 취성 재료에 기계적 충격력을 가한 경우에, 예를 들어, 결정자끼리의 계면과 같은 벽개면(壁開面)을 따라 결정 격자의 변형이 일어나거나 또는 취성 재료가 파쇄(破碎)되거나 한다. 이들 현상이 일어나면, 초기에 내부에 존재하고 다른 원자들과 결합된 원자들이 변형된 면 또는 파쇄 면에 나타난다. 즉, 신생면(新生面)이 형성된다. 이 신생면의 하나의 원자층 부분은 안정한 원자 결합 상태 대신에 불안정한 표면 상태로 외부힘에 의해 강제적으로 노출된다. 즉, 그 원자층 부분은 표면 에너지가 높은 상태가 된다. 이 활성면은 인접한 취성 재료의 표면과 마찬가지로, 인접한 취성 재료의 신생면 또는 기판 표면과 접합하여 안정 상태가 된다. 외부로부터의 연속한 기계적 충격력의 부가는 이 현상을 계속으로 발생시키고, 미립자의 반복되는 변형, 파쇄 등의 결과로, 접합의 진전 및 이 접합의 진전에 의해 형성된 구조물의 치밀화가 행해진다. 이렇게 하여, 취성 재료의 구조물이 형성된다.〈63〉 종래의 소결에 의해 형성된 취성 재료로 된 구조물은, 결정이 열에 의해 입자 성장을 수반하고, 특히, 소결 보조제를 사용한 경우에는, 입계층으로서 유리층이 생성된다. 〈67〉 본 발명에서는, 원료 미립자의 파쇄로부터 재결합까지가 순간적으로 행해지기 때문에, 결합 시에 미세 단편 입자들의 표면 부근에서 원자의 확산이 거의 일어나지 않는다. 따라서, 구조물의 결정자끼리의 계면의 원자 배열에 흐트러짐이 없고, 용해층인 입계층(유리층)은 거의 형성되지 않는다. 비록 입계층이 형성되어도, 그 층의 두께는 1㎚ 이하이다. 따라서 복합 구조물은 내식성과 같은 화학적 특성이 우수한 특징을 나타낸다. 〈87〉 본 발명에서는, 내부 변형을 가지는 원료 미립자를 사용하는 것이 중요하므로, 내부 변형을 부여하기 위한 밀(mill), 예를 들어, 유성 밀(planetary mill)과 같은, 고충격을 미립자에 부여하는 수단인 전(前)처리 장치를 별도의 부분으로서 또는 제조방치의 일부로서 제공하는 것이 바람직하다.
⑵ 위와 같은 이 사건 제1항 발명의 명세서 기재에 비추어 보면, 이 사건 제1항 발명은 ‘사전에 내부변형이 부여된 원료미립자를 에어로졸에 의하여 기재에 충돌시켜 기판상에 직접 퇴적하는 경우, 변형이 가해진 원료미립자가 신생면(新生面)간 또는 기재와 신생면(新生面)간에 접합함으로써 내부구조가 치밀화된 취성 재료의 구조물로 형성되는 방법’을 이용하여 결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않게 하는 것임을 알 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 초미립자의 운동 에너지 일부가 열에너지로 변환되어 접합되는 소결원리를 의도적으로 배제하고 있고, 아울러 사전에 원료미립자에 변형을 가하는 단계를 추가하고 있다는 점에 특색이 있다.
⑶ 그런데, 선행발명 1 어디에서도 ‘결정과 결정 사이의 입계에 유리층이 존재하지 않는다’는 취지의 기재를 찾아볼 수 없을 뿐 아니라, 갑 제4호증의 기재에 의하면 선행발명 1에는 “가스 디포지션법(GDM)에서 대략 0.1㎛의 직경을 가지는 세라믹 재료의 개별 입자들은 분산시킨 에어로졸 흐름의 형태로 캐리어 가스와 혼합되고 이는 미세-오리피스 노즐을 통해 분사되어 기판 위에 코팅된다. 기판과 초미세입자(UFP)들의 충돌에 의하여 운동 에너지의 일부가 국부적인 열 에너지로 전환되고, 이는 기판과 UFP 사이 및 UFP 사이의 결합을 증대시킨다. 그러나 실제 메카니즘은 아직 규명되지 않았다. … 본 연구의 목적은 이 기술의 코팅 메카니즘을 이해하고 코팅된 코팅막의 물리적 특성을 향상시키기 위하여 TEM 및 EDX를 이용하여 GDM에 의하여 코팅된 코팅막의 미세 구조를 조사하는 것이다.”라고 기재되어 있는 사실이 인정된다. 이에 의하면 선행발명 1은 가스 디포지션법(GDM)을 이 사건 제1항 발명이 종래기술로 소개하고 있는 소결원리에 의하여 입자들이 결합하는 것으로 인식하고 있음을 알 수 있고, 또한 선행발명 1에는 “10㎛ 이상의 두께를 가진 PZT 후막(두꺼운 필름)은 재료의 증발이 없는 GDM의 일 종류인 에어로졸 디포지션법(ADM)에 의하여 Si 및 Pt/Ti/SiO₂/Si 기판 위에 코팅되었다. … 최초 PZT 분말은 0.3㎛의 평균 입자 직경을 가진 페로브스카이트(perovskite) 구조이며 사카이화학 주식회사에 의하여 제조된 원료 분말(PZT-LQ)로서 상업적으로 사용될 수 있다. PZT 분말은 피에조 재료와 유사한 []의 조성상 경계 성분을 가졌다. 코팅된 코팅막의 특성과 비교하기 위하여 소결체(Bulk) 샘플은 1100℃ 및 1250℃의 종래 소결방법에 의한 동일한 최초 분말로 구성되었다.”라고 기재되어 있을 뿐, 사전에 PZT 분말에 변형을 가할 필요가 있는지 여부에 대한 기재는 전혀 찾아볼 수 없으므로, 선행발명 1이 앞서 본 바와 같은 이 사건 제1항 발명의 기술사상을 채택하고 있는 것이라고 단정할 수 없다.
따라서 선행발명 1에 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3 즉, ‘결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않는 것’과 동일한 구성이 개시되어 있다고 보기 어렵다.
⑷ 이에 대하여 원고는, 갑 제13, 18, 19, 20호증에 개시된 SAD 패턴에 비추어 보면 선행발명 1의 도 3(a)에 나타난 SAD 패턴만을 보아도 결정 간 계면에 비정질층이 존재하지 않는다는 점을 알 수 있고, 선행발명 1의 도 7에 제시된 EDX 분석으로부터도 입계층에 비결정질인 유리층이 존재하지 않는다는 점을 확인할 수 있다고 주장한다.
살피건대, 뒤에서 보는 바와 같이 SAD 패턴은 그 속성상 측정 대상영역에 존재하는 단결정, 다결정 및 비정질의 존부를 확인하는 정도만 가능할 뿐 개별 나노구조로부터의 회절정보를 분리하여 표시하기에는 부적합하다. 따라서 설령 갑 제13, 18, 19, 20호증에 개시된 SAD 패턴으로부터 선택 영역 내에 비정질이 존재하는 점을 확인할 수 있다고 하더라도, 이는 선택 영역 내에 비정질인 유리층이 존재한다는 것을 의미할 뿐, 그 유리층이 결정 간 계면에 국한하여 존재하는 것이라고 단정할 수는 없다. 또한, SAD의 S/N이 매우 작기 때문에 선택 영역에 비하여 비정질의 부피분율이 매우 작은 경우에는 그 회절 신호가 묻혀 버릴 가능성이 있고, 그로 인해 SAD 패턴에 비정질 회절정보가 나타나지 않는다고 하더라도 그러한 사정만으로 선택 영역 내에 비정질이 존재하지 않는다고 단정하기 어렵다. 따라서 갑 제13, 18, 19, 20호증에 개시된 SAD 패턴을 비추어 보면 선행발명 1의 결정 간 계면에 비정질층이 존재하지 않음을 알 수 있다는 원고의 주장은 이유 없다.
그리고 선행발명 1에는 “도 6과 7은 화학조성의 분포를 조사하기 위하여 사용되었던 EDX 분석결과를 도시한다. … 다른 지점들에서 입자 경계와 결정입자에서의 열처리되지 않은 코팅막과 열처리된 코팅막의 조성비율도, 도 7에서 보여지는 바와 같이 소결체 샘플에서와 거의 같았다.”라고 기재되어 있는데, 여기서 EDX는 열처리 전후의 측정대상에 존재하는 원소 성분의 종류 또는 비율을 분석하기 위한 용도로 사용된 것이지 측정된 특정 성분의 종류 및 비율과 결정질인지 비결정질인 여부를 측정하기 위한 것이 아니다. 따라서 선행발명 1에 기재된 EDX로부터 입계층에 존재하는 유리층의 존재 유무를 확인할 수도 없다고 할 것이므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장도 이유 없다[원고는 갑 제43, 47호증의 각 기재로부터 막 구조물의 원소조성비에 대한 EDX를 통하여 비정질층 유무를 확인할 수 있다고 주장하나, 갑 제43호증(감정서)의 기재만으로는 일반적으로 결정 내부와 계면의 조성비율이 동일할 경우 계면에 비정질이 존재하지 않는다는 사실을 인정하기에 부족하고, 갑 제47호증(논문)은 제막 조건(pH)을 달리 함으로써 인(P)의 함량이 낮아진 경우 결정질이, 인(P)의 함량이 높아진 경우 비정질이 생성되었다는 내용으로, 위 증거만으로는 동일한 막 구조물 내에서 결정 내부와 계면의 조성비율에 따라 계면이 비정질인지 결정질인지 여부를 알 수 있다는 사실을 인정하기에 부족하므로, 위 증거들만으로는 EDX로부터 입계층에 존재하는 유리층의 존재 유무를 확인할 수 있다고 보기에 부족하다.]
⑸ 또한 원고는, 갑 제12, 13, 17 내지 20, 22호증 등으로부터 선행발명 1의 결정자 간 입계에 비정질층인 유리층이 존재하지 않는다는 점을 알 수 있으므로 선행발명 1에는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3이 개시되어 있는 것이라고 주장한다.
살피건대, 갑 12호증의 각 기재에 의하면, 갑 제12호증은 2002년 간행된 Materia Japan 제41권 제9호에 게재된 ‘미립자, 초미립자의 충돌 고화 현상을 이용한 세라믹 박막 형성 기술 -에어로졸 디포지션법에 따르는 저온·고속 코팅-’이라는 표제의 논문으로, 여기에는 “도 6(a),(b)는 Si 기판상에 성막된 PZT후막의 TEM 상이고, HRTEM 상이나 전자선 회절상으로부터도 결정자간 입자간에 아모포스층(비정질층)이나 상이한 모양은 거의 볼 수 없었다”라는 기재가 있고, 위 논문의 ‘도 6(a)’는 선행발명 1에 도시된 ‘도 3(a)’와 동일한 사실을 인정할 수 있다.
그런데 원고가 제출한 증거들 중 갑 제12호증이 이 사건 특허발명의 우선일 이후에 공지된 문헌인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 위 증거에 의하여 비로소 알려진 사실은 이 사건 특허발명의 우선일 당시 통상의 기술자가 인식할 수 있는 사항에 해당한다고 할 수 없고, 따라서 이로써 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 알 수 있는 기술상식을 추가하거나 변경할 수는 없다고 할 것이다. 한편, 을 제2, 3, 6호증의 각 기재에 의하면, SAD는 선택영역 전자회절법으로 직경이 100㎚부터 수 ㎛에 이르는 평행 전자빔을 시료에 조사하여 해당 전자 빔이 조사된 선택 영역에 존재하는 조직에 의해 회절된 전자빔의 회절상을 관측하는 방법인 사실, 그리하여 SAD는 개별 나노구조로부터 회절 정보를 얻기에 부적합하고, 설령 개별 나노구조를 선택하여 SAD 패턴을 형성하는 것이 가능하다고 하더라도 개별 나노구조로부터의 회절 정보는 S/N이 매우 작기 때문에 SAD를 통해 개별 나노구조의 존재 여부를 확인하기 어려운 사실, 선행발명 1의 도 3(a)는 직경 1.8㎛(=1,800㎚)의 선택 영역을 SAD로 측정한 사진인데, 그 선택 영역 내에는 40㎚ 미만의 결정들과 100~300㎚의 결정들이 포함되어 있고, 그들 사이의 계면도 포함되어 있으므로, 위 도 3(a)는 1,800㎚의 선택 영역 내에 존재하는 수많은 결정에 의한 회절상과 그들 사이의 계면에 의한 회절상이 모두 나타나 있는 사실을 인정할 수 있는바, 이에 의하면 선행발명 1의 도 3(a)는 1,800㎚의 선택 영역 내에 있는 다수의 결정 또는 계면에 의한 회절신호가 포함되어 있어 그 중에서 결정자에 의한 회절신호만을 제거하고 결정 간 계면에 의한 회절신호만을 추출해 낼 수 없으므로 위 도면의 사진만으로는 결정 간 계면에 유리층이 존재하는지 여부를 확인할 수 없다고 봄이 상당하다[이에 대하여 원고는, 을 제6호증(소외 2 진술서)에 “SAD는 … 이 기법을 사용하여 … 비정질 확인 등이 가능합니다.”, “SAD는 선택영역을 통과한 전자들에 의한 모든 회절신호가 표시”, “입자들이 높은 에너지로 충돌하면서 일부 표면층에는 얇은 두께의 비정질층이 존재할 수도 있다”라고 기재되어 있으므로 위 증거에 의하여 SAD를 통해 비정질 유무 확인이 가능하다는 사실이 입증된다고 주장하나, 을 제6호증에는 위 기재 뿐만 아니라 “선택영역에서 목표 물질이 차지하는 부피분율이 적다면 그로부터 발생하는 회절신호의 양도 적어지기 때문에 측정 장비에 수반되는 기본적 노이즈에 묻혀 SAD를 통해 그 존재 유무를 확인하기 어렵다”, “TEM 이미지와 SAD를 통해서는 결정과 결정 사이의 입계 영역에 얇은 두께를 가진 비정질층의 존재 여부를 판단하는 것이 불가능하다”, “비정질의 양이 많지 않은 영역에서 SAD를 얻게 되면 비정질의 특징적인 링은 더더욱 확인하기 어렵다”라고 기재되어 있기도 하므로, 앞서 본 기재만으로는 SAD를 통해 비정질 유무 확인이 가능하다는 사실을 인정하기에 부족하다].
따라서 이 사건 제1항 발명의 우선일 당시 통상의 기술자는 선행발명 1로부터 결정 간 계면에 유리층이 존재하는지 여부를 확인할 수 없었다고 할 것이므로, 설령 이 사건 제1항 발명의 우선일 이후에 갑 제12호증에 의하여 선행발명 1에서 결정 간 계면에 유리층이 존재하지 않는다는 점이 알려졌다고 하더라도 이를 우선일 당시 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 인식할 수 있는 사항에 해당한다고 할 수 없다. 그러므로 원고의 위 주장은 이유 없다.
⑹ 이상과 같은 사정들을 종합하면, 결국 선행발명 1에는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3이 개시되어 있다고 할 수 없고, 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 구성요소 3을 용이하게 도출해 낼 수 있다고 보기도 어려우며, 아래에서 보는 바와 같이 선행발명 2 내지 6에도 구성요소 3은 개시되어 있지 않으므로, 결국 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2 내지 6을 결합하더라도 구성요소 3을 용이하게 도출해 낼 수 있다고 할 수 없다.
나) 차이점 2
⑴ 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4는 기재 표면에 적층되는 막 구조물에 앵커부가 형성되어 기재 표면으로 먹어 들어가 구조물과 기재 표면의 접합 강도를 높이는 기능 및 작용효과를 갖는 반면, 선행발명 1에는 입자의 충돌에 의해 기판인 Si 결정의 규칙적 배열이 어긋난 영역인 적층결함이 형성된 것이라고 기재되어 있을 뿐이므로 그것이 위 구성요소 4와 동일한 기능 및 작용효과를 갖는 것이라고 단정할 수 없다.
⑵ 이에 대하여 원고는, 갑 제10, 11, 24호증에 의하여 선행발명 1의 손상층은 코팅이 진행되는 동안 기재와 구조물의 계면에 형성된 요철로서 이 사건 제1항 발명의 앵커부와 실질적으로 동일하다는 것을 알 수 있다고 주장한다.
살피건대, 갑 제10, 11, 24호증의 각 기재에 의하면 여기에 개시된 구조물에 앵커층이 존재하는 것으로 기재되어 있는 사실, 특히 갑 제10호증 및 갑 제11호증에는 앵커층이 선행발명 1에 개시되어 있는 손상층을 나타내는 것으로 각각 기재되어 있는 사실, 더욱이 갑 제10호증에는 “실리카 유리 위에 증착된 막의 20 ~ 50MPa 이상의 강력한 접착력은 앵커층에 의해 설명될 수 있다”라고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 이에 의하면 선행발명 1의 손상층이 구조물과 기재 표면의 접합 강도를 높이는 기능 및 작용효과를 갖는다는 점을 알 수 있다.
그런데 갑 제10, 11, 24호증이 이 사건 특허발명의 우선일 이후에 공지된 문헌인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 위 증거들에 의하여 비로소 알려진 사실은 이 사건 특허발명의 우선일 당시 통상의 기술자가 인식할 수 있는 사항에 해당한다고 할 수 없고, 따라서 이로써 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 알 수 있는 기술상식을 추가하거나 변경할 수는 없다고 할 것이다. 결국 이 사건 제1항 발명의 우선일 당시 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 손상층에 위와 같은 기능 및 작용효과가 있는지를 확인할 수는 없었다고 할 것이므로, 설령 이 사건 제1항 발명의 우선일 이후에 갑 제10, 11, 24호증에 의하여 선행발명 1의 손상층이 위와 같은 기능 및 작용효과를 갖는다는 점이 알려졌다고 하더라도 이를 우선일 당시 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 인식할 수 있는 사항에 해당한다고 할 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.
⑶ 그렇다면 이 사건 제1항 발명의 우선일 당시 선행발명 1은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4를 개시하고 있었다고 할 수 없고, 통상의 기술자가 선행발명 1의 손상층으로부터 구성요소 4인 앵커부를 용이하게 도출해 낼 수 있었다고 보기도 어렵다.
3) 선행발명 2 내지 6에 대한 검토
가) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 2 내지 6의 대비
이 사건 제1항 발명은 ‘사전에 내부변형이 부여된 원료미립자를 에어로졸에 의하여 기재에 충돌시켜 기판상에 직접 퇴적하는 경우, 변형이 가해진 원료미립자가 신생면(新生面)간 또는 기재와 신생면(新生面)간에 접합함으로써 내부구조가 치밀화된 취성 재료의 구조물로 형성되는 방법’을 이용하여 결정끼리의 계면에 유리층으로 된 입계층이 존재하지 않게 하는 것이라는 점, 이 사건 제1항 발명은 초미립자의 운동 에너지 일부가 열에너지로 변환되어 접합되는 소결원리를 의도적으로 배제하고 있고, 사전에 원료미립자에 변형을 가하는 단계를 추가하고 있다는 점에 특색이 있음은 앞서 본 바와 같다.
선행발명 2 내지 6에 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3이 개시되어 있는지 여부에 관하여 살피건대, 갑 제5, 6, 7, 15, 31호증의 각 기재에 의하여 인정되는 아래 표 기재와 같은 사실에 의하면, 선행발명 2 내지 6에는 이 사건 제1항 발명이 종래 기술로 소개하고 있는 ‘운동에너지가 열에너지로 변환되는 소결원리에 의하여 입자들이 결합하는 방식’을 채택하고 있을 뿐 아니라, 사전에 원료미립자에 내부변형을 가할 필요가 있는지 여부에 대하여도 전혀 기재되어 있지 않음을 알 수 있다. 따라서 선행발명 2 내지 6은 이 사건 제1항 발명의 기술사상을 채택하고 있다고 할 수 없으므로 여기에는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3이 개시되어 있다고 할 수 없다.
구분 원료미립자의 사전 처리 여부소결원리 기재 여부 선행발명 2 PZT분말을 기계적으로 볼 밀링(3.2 PZT 후막의 특징) 소결은 에너지변환으로 기인한 것으로 추정되며, UFP의 운동에너지가 열에너지로 바뀌는 것으로 생각되며 ~(4. 토론) 선행발명 3 PZT분말은 상업적으로 입수가 가능한 페로브스카이트구조체(3.5 마스크 제막법) 입자는 소결의 형태로 인접하는 입자와 결합 소결은 제막 공정 중 운동에너지가 열에너지로 변환되면서 발생하였다(3.6 제막된 PZT 특성 평가).선행발명 4 기계적 분쇄법 또는 화학적 분쇄법에 의해 제작(4. GD법에 의한 기능성 세라믹스의 후막 성형) 미립자의 충돌은 미소영역으로의 극히 단시간의 준단열적 에너지 방출이 예상, 충돌계면에서 용융 증발 현상 발생, 충격에 의한 미립자 내부의 온도상승은 아래와 같이 주어지며 (중략) 분체의 소성현상을 생각해보면 원료분말 직경이 서브미크론 오더까지 작아지면 그 표면에너지의 증대에 의한 소결온도가 저하, 미립자의 충돌현상은 기판과 입자 간 또는 입자들끼리의 결합을 촉진하는 에너지원 예상(2. 초미립자 빔에 의한 부착 퇴적현상).선행발명 5 상업적으로 이용 가능한 TiO₂의 원료 분말 NiZn 페라이트의 원료 분말을 고상반응 방법 및 볼-밀링 공정에 의해 마련(실험조건 및 막형성). UFP의 기판과의 충돌은 그의 운동 에너지의 일부를 국부적인 열 에너지로 변환시켜, 기판과 UFP 사이 및 UFP 자체들 사이의 결합을 촉진(소개) 선행발명 6 PZT 원료 분말이 하이브리드방법에 의해 800℃에서 2시간 동안 볼-밀링 공정에 의해 마련(실험결과 및 고찰) UFP들이 기판 표면에 충돌할 시, 입자의 운동 에너지의 일부가 기판과 UFP과의 사이 및 UFP 자체 사이에서의 접착을 촉진시킨다(소개)
나) 원고의 주장에 대한 판단
⑴ 원고는, 선행발명 2에 ‘파이로클로르(Pyrochlore)와 비정질상(amorphous phase)은 관찰되지 않았다’라고 기재되어 있으므로 여기에 구성요소 3이 개시되어 있다고 주장한다.
살피건대, 선행발명 2에는 ‘이 결과는 각각의 스펙트럼의 피크 위치로부터 얻어졌다. 파이로클로르(Pyrochlore)와 비정질상(amorphous phase)은 관찰되지 않았다. 이러한 결과 사이에는 약간의 차이가 있었고, 페로브스카이트 구조는 증착 전과 후에 유지되었다(갑 제5호증의 3.3 X선 회절에 의한 PZT막의 분석).’라고 기재되어 있는바, 이로부터 ‘가스 디포지션법(gas deposition method)의 제트성형시스템(Jet Molding System)을 사용하여 제조된 티탄산지르콘산납(Pb(Zr, Ti)O₃, PZT) 후막은 페로브스카이트 구조가 증착 전, 후가 동일하였다는 것’을 알 수 있지만, 이는 증착 전, 후 페로브스카이트 구조가 동일하게 유지된 것을 나타낼 뿐이어서 이러한 기재에 의해 구성요소 3이 개시되어 있다고 볼 수는 없다. 또한, 을 제6호증의 기재에 의하면 수 ㎛ 내지 ㎚ 영역을 측정하는 TEM 또는 HRTEM 보다 넓은 영역인 수 ㎜ × 수 ㎜을 측정하는 X선 회절방법의 특성상 결정질에 대한 성분 및 함량 분석은 가능하나, 1㎚ 이하인 입계층을 측정할 수 없다고 봄이 상당하다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.
⑵ 원고는 또한, 원료 미립자에 내부 변형을 부여하는 유성 밀(planetary mill)이 볼 밀(ball mill)의 한 종류이므로 이를 이용하는 선행발명 2 내지 6도 사전에 원료미립자에 내부변형을 가하는 것으로 보아야 한다고 주장한다.
살피건대, 이 사건 제1항 발명의 명세서에는 미분쇄기인 볼 밀 대신 유성 밀을 선택한 이유와 그 작용에 대하여 기재되어 있는 반면, 선행발명들에는 원료 미립자에 내부에 큰 충격력을 부여하는 유성 밀을 사용하여 사전에 미립자 내부에 변형을 부여하여야 한다는 취지의 기재가 전혀 없을 뿐만 아니라, 원료 미립자가 신생면끼리 접합하여 결합한다는 기재 역시 찾아 볼 수 없고, 단지 이 사건 제1항 발명이 종래기술로 제시하고 있는 소결에 의한 구조물 결합만이 기재되어 있을 뿐이다.
더욱이 선행발명 4에는 “GD법으로 제작된 PZT막의 특성은 벌크재에 비하면 떨어진다. 그 이유로는 결정의 입경이 작다는 것과 분극이 불충분하다는 것, 또 실험에 이용한 초미립자가 기계적 분쇄행정을 거친 것으로서, 원래 내부에 큰 불균일한 뒤틀림이 있다는 것을 들 수 있다(갑 제7호증의 4. GD법에 의한 기능성 세라믹스의 후막형성).”라고 기재되어 있고, 선행발명 5에는 “PZT 막의 전기적 특성들이 매우 불량했다. 그 이유는 아마도 막의 작은 결정 크기 및 증착 동안의 그들의 변형으로 인한 것으로 보여진다(갑 제15호증의 요약)”라고 기재되어 있으며, 선행발명 6에는 “잔류 분극은 벌크 재료에 비해 약간 낮았으며, 항전기장은 벌크재료보다 특별히 컸다. 이것의 여러 가지 이유들이 XRD 및 SEM 관찰로부터 추론되었는데, 예컨대 이는 작은 결정 크기 혹은 이들의 불균일한 뒤틀림(distortion) 때문이다(갑 제31호증 증착된 막의 내부응력)”라고 기재되어 있는바, 이에 의하면 선행발명 4 내지 6에는 이 사건 제1항 발명과 달리, 사전에 기계적 분쇄공정을 거친 초미립자는 뷸균일한 뒤틀림이 있어 제막된 특성에 불리한 영향을 미친다고 보는 한편, 원료 미립자에 내부 변형을 부여하는 것에 대하여 부정적인 내용이 기재되어 있음을 알 수 있다. 따라서 원고의 위 주장도 이유 없다[원고는 선행발명 4 내지 6에 사전에 원료 미립자에 내부 변형을 가하는 기술사상이 개시되어 있고 이에 대한 부정적인 내용이 기재되어 있지 않다고 주장하나, 앞서 본 바와 같은 선행발명 4 내지 6의 기재에 비추어 보면 결정의 변형으로 인하여 막의 특성 저하가 유발된다고 인식하고 있음을 알 수 있으므로 이는 결정의 변형을 회피하고자 하려는 부정적 개시라고 봄이 상당하다].
4) 정리
이상과 같은 제반 사정을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1과 동일하지 않으므로 선행발명 1에 의하여 신규성이 부정되지 아니하고, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1의 차이점들은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1과 선행발명 2 내지 6의 결합으로부터 용이하게 극복해 낼 수 있다고 보기 어려우므로 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다.
나. 이 사건 제2항 내지 제4항 및 제6항 내지 제10항 발명의 신규성 및 진보성 유무
이상에서 살핀 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 신규성 및 진보성이 부정되지 않으므로, 이를 인용하면서 거기에 구성을 부가 또는 한정한 이 사건 제2항 내지 제4항 및 제6항 내지 제10항 발명 역시 그 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다.
5. 결론
그렇다면 이 사건 심결에는 원고 주장과 같은 위법 사유가 있다고 할 수 없으므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]
판사 박형준(재판장) 진현섭 김병국