【원고, 상고인】
포트메리온 그룹 유케이 리미티드 (소송대리인 변호사 박경재)
【피고, 피상고인】
주식회사 세미기획 (소송대리인 법무법인 영진 담당변호사 김기수)
【원심판결】
서울고법 2010. 6. 23. 선고 2009나117425 판결
【주 문】
원심판결 중 원심판시 피고 표장 1 내지 4에 관한 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다. 나머지 상고를 기각한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
1. 상고이유 제1, 4점에 관하여
디자인과 상표는 배타적·선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것인바( 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조), 그것이 상표로서 사용되고 있는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지에 의하여 판단하여야 한다 ( 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).
원심이 적법하게 채택한 증거들 및 기록에 의하면, ① 원심판시 원고 등록상표 1, 2, 4, 5[그 구성 및 등록번호는 각 “ ”( 등록번호 1 생략), “ ” ( 등록번호 2 생략), “ ”( 등록번호 3 생략), “ ”( 등록번호 4 생략)와 같다. 이하 순서대로 1, 2, 4, 5를 붙여 ‘원고 등록상표 1’과 같은 방식으로 부른다] 및 그와 같은 유형의 표장들을 사용한 원고의 보타닉가든 제품은 1999년경부터 한미유나이티드 주식회사를 통하여 국내에 수입·판매되었고, 그때부터 2006년경까지 판매된 매출액이 약 552억 원 정도이며, 1998년부터 약 10여 년간 각종 잡지, 일간신문, 유명백화점 광고책자 등에서 약 120여 회, 공중파 TV방송으로 약 60여 회, 케이블 TV방송으로 약 7,000여 회 광고 등이 되었는데, 2006. 5. 8.자 중앙일보에는 ‘유럽 명품 도자기 여심 유혹’이라는 제목으로 “야생화, 과일, 나비, 벌 등 자연을 소재로 한 무늬로 유명한 포트메리온은 독특한 마크의 문양 때문에 인기를 얻고 있다. 꽃무늬가 그려진 보타닉가든과 과일이 그려진 포모나는 그림만 봐도 어느 회사 제품인지 알아차릴 정도란다. 230여 가지 모델이 있으며 수집용으로도 인기다.”라는 내용의 기사가 게재되기도 한 사실, ② 원고 등록상표 1, 2는 꽃나무나 풀꽃을 잎과 함께 한두 송이를 꺾어 꽃을 중심으로 줄기와 잎을 그 아래로 배치하고 꽃이나 잎 주위에 나비나 잠자리를 2~4마리 배치하여 구성한 도형상표이고, 특히 원고 등록상표 5는 잎맥이 드러나는 세 갈래 잎 형상의 단위 구성요소인 가 와 같이 동일한 방향으로 연속적으로 배열됨으로써 전체적으로 세 갈래 잎이 일렬로 연결되어 원형을 이루는 도형상표로서 이전의 도자기그릇류에서 볼 수 없었던 독특한 문양의 상표인 사실, ③ 원고는 그릇 가운데의 문양을 여러 가지의 꽃 문양으로 다양하게 교체하고 테두리에는 원고 등록상표 5와 같은 나뭇잎 띠 문양을 배치하여 만든 보타닉가든 제품들을 국내에서 주로 판매하여 왔는데, 원심판시 피고 표장 1~4(그 구성은 각 “ ”, “ ”, “ ”, “ ”와 같다. 이하 순서대로 1, 2, 3, 4를 붙여 ‘피고 표장 1’과 같은 방식으로 부른다) 제품들에도 원고의 보타닉가든 제품과 동일한 위치에 동일한 크기로 피고 표장 1~4의 나뭇잎 띠 문양과 꽃과 나비 등 문양이 배치되어 있는 사실, ④ 피고 표장 1~4 제품들은 2006년경과 2010년경 인터넷 쇼핑몰인 옥션(Auction), 인터파크, 지마켓(Gmarket)에서 ‘포트메리★스타일’, ‘포트메리온 st 접시’ 또는 ‘명품’ 등으로 선전, 광고되고 판매되어 온 사실을 알 수 있다.
위 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 도자기그릇에 표현된 디자인은 단순히 디자인으로서만 사용되는 것은 아니고 다른 상품과 구별하는 식별표지로서도 사용되는 것으로 보이고, 원고 등록상표 5와 같은 나뭇잎 띠 문양이나 원고 등록상표 4와 같이 테두리에 나뭇잎 띠 문양을 두르고 가운데에 꽃과 나비 등의 문양을 배치한 문양은 피고 표장 1~4가 사용된 2006년경에는 그 거래자와 수요자에게 현저하게 인식되었다고 할 것이며, 피고 표장 1~4는 원고 등록상표 4 또는 5와 같은 문양이 사용된 원고의 보타닉가든 제품과 거의 동일한 크기와 위치로 제품에 표현되어 있고, 피고 표장 1~4 제품들은 ‘포트메리온 st 접시’ 또는 ‘명품’ 등으로 광고되어 원고의 포트메리온 제품인 것처럼 판매되어 왔으므로, 피고 표장 1~4는 순전히 디자인이나 장식용으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로서 상표로서 사용되었다고 할 것이다.
그럼에도 원심은 접시 등 제품에 표현된 도형은 특별한 사정이 없는 한 디자인에 불과하다는 전제에서 상표의 유사 여부에 대하여 나아가 판단하지 아니한 채 피고 표장 1~4는 상표로서 사용된 것이 아니므로 원고 등록상표 1, 2, 4에 대한 상표권을 침해하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 상표로서의 사용에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 이 부분 상고이유는 이유 있다.
2. 상고이유 제2점에 관하여
2개 이상의 도형으로 이루어진 결합상표는 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 하나의 도형이 가지는 외관·호칭 및 관념에 의하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있고( 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 참조), 도형상표에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 같이 동종 상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 한다( 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 참조).
원심판결 이유에 의하면, 피고는 피고 표장 1~4를 그 형태대로만 제품에 사용하는 것이 아니라 제품이 접시일 경우에는 피고 표장 1~4 형태 그대로 사용하고, 제품이 대접이나 머그잔일 경우에는 상단 테두리에 나뭇잎 띠 문양을 배치하고, 그릇의 옆면에 꽃 문양을 배치하는 등 그릇의 모양에 따라 나뭇잎 띠 문양과 꽃 문양을 함께 또는 분리하여 배치하는 방식으로 사용하고 있는 사실을 알 수 있고, 원고 등록상표 5는 피고 표장 1~4가 사용된 2006년경에는 그 거래자와 수요자에게 현저하게 인식된 주지상표에 이르렀음은 앞서 본 바와 같다.
위 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 피고 표장 1~4는 테두리의 나뭇잎 띠 문양만으로 분리관찰될 수 있다고 할 것이고, 피고 표장 1~4의 나뭇잎 띠 문양(그 테두리의 일부만을 크게 확대해 보면, 각 , , , 와 같다)과 원고 등록상표 5(그 테두리의 일부만을 크게 확대해 보면, 와 같다)는 , 와 같이 그 색채는 녹색 계열이고 그 잎맥이 드러나는 세 갈래 잎 형상의 단위 구성요소가 동일한 방향으로 연속적으로 배열됨으로써 전체적으로 세 갈래 잎이 일렬로 연결되어 원형을 이루고 있는 점에서 공통되는바, 피고 표장 1~4를 나뭇잎 띠 문양만으로 분리관찰하여 원고 등록상표 5와 이격적으로 대비할 때, 양 상표는 그 외관이 극히 유사하여 양 상표를 다 같이 동종 상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 유사한 상표에 해당한다.
그럼에도 원심은 피고 표장 1~4가 나뭇잎 띠 문양만으로 분리관찰될 수 없다는 전제에서 피고 표장 1~4는 원고 등록상표 5와 유사하지 아니하여 원고 등록상표 5에 대한 상표권을 침해하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 상표의 유사 여부 판단에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 이 부분 상고이유는 이유 있다.
3. 상고이유 제5점에 관하여
원심은, 인터넷 쇼핑몰에서 ‘포트메리온’이라는 문자로만 구성된 피고 표장 5를 표시하여 피고 표장 1~4 제품들을 판매한 자가 피고인지 다투어지는 이 사건에서, 갑 제4, 18호증(각 가지번호 포함)의 각 기재만으로는 인터넷 쇼핑몰에서 피고 표장 1~4 제품을 판매한 자가 피고라고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다는 이유로, 피고가 원심판시 원고 등록상표 6( 등록번호 5 생략) “ ”에 대한 상표권을 침해하지 않았다는 취지로 판단하였다. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 채증법칙 위반 등의 잘못이 있다고 볼 수 없다.
4. 결론
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고 표장 1 내지 4에 관한 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하며, 나머지 상고를 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 민일영(재판장) 이인복 박보영(주심) 김신