【피 고 인】
【상 고 인】
검사
【변 호 인】
변호사 이수완 외 1인
【원심판결】
대전지법 2012. 2. 16. 선고 2009노2995 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 대전지방법원 본원 합의부에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 특허법 제225조 소정의 특허권침해죄가 성립하기 위해서는, 피고인이 생산 등을 하는 물건 또는 사용하는 방법(이하 ‘침해대상제품 등’이라 한다)에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있더라도, 침해대상제품 등과 특허발명의 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하여야 하고, 또한 침해대상제품 등이 특허발명의 출원 시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당한다거나 특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등과 같은 특별한 사정이 없어, 침해대상제품 등이 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것이어야 한다. 그리고 여기서 말하는 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 침해대상제품 등에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 침해대상제품 등이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하며, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다 ( 대법원 2009. 1. 15. 선고 2006도9213 판결, 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 등 참조).
2. 위 법리와 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거에 비추어 살펴본다.
가. 피고인 1이 2004년 9월경부터 2008년 4월경까지 문경시 가은읍 (이하 생략)에 있는 피고인 2 주식회사의 공장에서 생산하여 “ ○○○”라는 상품명으로 판매하여 온 제품(이하 ‘피고인들 생산제품’이라 한다)은 건조된 애엽, 포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향, 향부자 및 참숯 분말을 일정한 크기로 성형하여 동결 건조시킨 간접구 본체, 상기 간접구에 삽입된 심지, 상기 간접구의 저면에 부착된 종이 재질의 받침판 및 수용성 방수지로 구성된, 여성 질환 및 항문 질환에 유용한 회음간접구이다.
나. 고안의 명칭을 “약쑥을 이용한 여성용 훈연제”로 하는 피해자 공소외인의 이 사건 실용신안( 등록번호 1 생략)의 실용신안등록청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 등록고안’이라 한다)과 발명의 명칭을 “약쑥을 이용한 여성용 훈연제 및 그 제조방법”으로 하는 위 피해자의 이 사건 특허발명( 등록번호 2 생략)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 이 사건 등록고안과 이 사건 제1항 발명을 통칭하여 ‘이 사건 제1항 발명 등’이라 한다)의 구성 중 “약쑥 잎, 회엽, 안식향, 참나무 숯 및 창출을 건조 후 물과 혼합하여 분쇄시키며, 점화 시 끝까지 연소될 수 있도록 뭉쳐 동결 건조시킨 약쑥탄”과, 그에 대응하는 피고인들 생산제품의 “건조된 애엽, 포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향, 향부자 및 참나무 숯 분말을 일정한 크기로 성형하여 동결 건조시킨 간접구 본체”라는 구성은 분쇄된 상태의 약재 또는 분말 상태의 약재를 일정한 크기로 뭉쳐서 동결 건조한 것이라는 점에서 동일하나, 피고인들 생산제품의 간접구 본체의 구성성분 중 “포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향 및 향부자”는 이 사건 제1항 발명 등의 약쑥탄 구성성분 중 “회엽, 안식향 및 창출”을 치환한 것이라는 점에서 차이가 있다.
그러나 이 사건 제1항 발명 등의 각 명세서상 발명 및 고안의 상세한 설명의 기재와 그 출원 당시 공지기술 등을 참작하여 이 사건 제1항 발명 등을 선행기술과 대비하면, 이 사건 제1항 발명 등은 ‘약쑥 잎 등의 약재를 분쇄하여 뭉친 후 동결 건조한 약쑥탄’이라는 구성과 ‘약쑥탄을 상부에 형성하여 연소시키며 약쑥탄의 연소 후 물에 용해되는 부유물’이라는 구성을 채택하여, 좌변기의 물에 띄운 부유물 위에서 약쑥탄을 연소시키고 연소 후에는 좌변기의 물과 함께 재와 부유물을 좌변기로 배출하도록 하여 간편하게 약쑥 훈연과 뒤처리를 할 수 있다는 점에 기술적 의의가 있으므로, 이 사건 제1항 발명 등에서 선행기술과 차별되는 특징적 구성은 ‘약쑥탄을 상부에 형성하여 연소시키며 약쑥탄이 연소된 후 물에 용해되어 물과 함께 배출되는 부유물’이라는 부분이다. 그런데 피고인들 생산제품은 ‘약쑥 등의 약재 분말을 일정한 크기로 형성하여 동결 건조한 간접구 본체’를 ‘종이 재질의 받침판과 수용성 방수지 위에 형성’하는 구성을 채택하여 이 사건 제1항 발명 등의 위와 같은 특징적 구성을 그대로 가지고 있으므로, 피고인들 생산제품은 이 사건 제1항 발명 등과 과제의 해결원리가 동일하다.
그리고 비록 피고인들 생산제품에 있어 간접구 본체의 구성성분 중 “포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향 및 향부자”는 이 사건 제1항 발명 등의 약쑥탄 구성성분 중 “회엽, 안식향 및 창출”을 치환한 것이지만, 그러한 치환에도 불구하고 간접구의 연소 및 연소 후 잔존물의 처리에 있어서 이 사건 제1항 발명 등과 같은 목적을 달성하고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 수 있다.
또한 이 사건 제1항 발명 등의 약쑥탄 구성성분 중 “회엽, 안식향 및 창출”이나 피고인들 생산제품의 간접구 본체 구성성분 중 “포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향 및 향부자”는 모두 한방에서 여성 질환의 치료를 위한 약재로 사용되어 오던 것이므로, 통상의 기술자라면 치료하고자 하는 여성 질환의 증상에 따라 필요한 약재를 적절하게 배합하는 방법으로 이 사건 제1항 발명 등의 약쑥탄 구성성분 중 “회엽, 안식향 및 창출”을 피고인들 생산제품의 간접구 본체 구성성분 중 “포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향 및 향부자”와 같은 다른 약재로 용이하게 치환할 수 있을 것으로 보인다.
따라서 피고인들 생산제품의 간접구 본체는 이 사건 제1항 발명 등의 약쑥탄과 균등한 구성에 해당하는바, 피고인들 생산제품은 이 사건 제1항 발명 등의 각 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소를 모두 구비하고 있고, 그 구성요소 간의 유기적 결합관계도 그대로 포함하고 있으므로, 피고인들 생산제품은 전체적으로 이 사건 제1항 발명 등과 균등하여 그 권리범위에 속한다.
다. 그럼에도 원심은 피고인들 생산제품의 간접구 본체가 구성성분의 차이로 인해 이 사건 제1항 발명 등의 약쑥탄과 균등한 구성이 아니라고 보아 피고인들 생산제품이 이 사건 제1항 발명 등에 관한 피해자의 실용신안권과 특허권을 침해한 것이 아니라고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 등록고안과 특허발명의 보호범위 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이상훈(재판장) 전수안(주심) 양창수 김용덕