【원고, 상고인 겸 피상고인】
주식회사 예랑 (소송대리인 법무법인 민후 담당변호사 김경환 1인)
【피고, 피상고인 겸 상고인】
피고 (소송대리인 변리사 정인영 외 2인)
【원심판결】
특허법원 2017. 10. 20. 선고 2017허2543, 2550 판결
【주 문】
원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 피고의 상고를 기각한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 원고의 상고이유에 관하여
가. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음의 사정을 알 수 있다.
(1) 주식회사 예랑세라믹(이하 ‘예랑세라믹’이라 한다)은 2016. 8. 10. 상표권자인 피고로부터 이 사건 등록상표 1[“”, (상표등록번호 1 생략)]과 이 사건 등록상표 2[“”, (상표등록번호 2 생략)]의 전용사용권을 설정받아 식기 및 도자기 제품의 카탈로그 등에 “”(이하 ‘실사용상표’라 한다)을 사용하였다.
(2) 주식회사 예랑앤코(이하 ‘예랑앤코’라 한다)는 2007년경부터 식기 및 도자기 제품 등에 “”(이하 ‘대상상표’라 한다)를 사용하여 실사용상표가 사용될 당시 대상상표가 수요자들에게 특정인의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 어느 정도 알려졌다.
나. 그렇다면 ‘’이 요부인 실사용상표는 이 사건 등록상표 2와 호칭이 동일하여 전체적으로 유사하므로, 이 사건 등록상표 2의 전용사용권자인 예랑세라믹이 실사용상표를 사용한 것은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제8호에 규정된 ‘등록상표와 유사한 상표를 사용’한 것으로 보아야 한다. 그리고 위 조항이 등록상표를 변형하였을 것을 요건으로 규정한 것은 아니므로, 위와 같이 보는 데에 반드시 등록상표를 변형하여야만 하는 것은 아닐 뿐만 아니라 실사용상표도 이 사건 등록상표 2의 변형이라고 볼 수 있다.
다. 그런데도 원심은 실사용상표가 이 사건 등록상표 1만을 변형한 것으로 보이고 이 사건 등록상표 2를 대상상표와 유사하게 보이도록 변형한 것으로까지 보기는 어렵다는 이유로 이 사건 등록상표 2는 실사용상표와 유사하지 아니하여 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하지 아니한다고 판단하였다. 이러한 원심판단에는 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 해석·적용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.
2. 피고의 상고이유에 관하여
원심은 피고가 대상상표의 사용자인 예랑앤코의 실질적 경영자라고 단정하기는 어려울 뿐만 아니라, 예랑앤코가 피고 및 예랑세라믹과는 별개의 법인격체로서 피고나 예랑세라믹이 대상상표에 관한 예랑앤코의 권리를 승계하였음을 인정할 증거가 부족하여 대상상표는 실사용상표와의 관계에서 타인의 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표 1은 구 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다고 판단하였다.
원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유의 주장과 같이 구 상표법 제73조 제1항 제8호의 해석·적용에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.
3. 결론
원고의 상고는 이유 있으므로 원심판결 중 원고의 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 원심법원에 환송하며, 피고의 상고는 이유 없어 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 고영한(재판장) 김소영 권순일(주심) 조재연