【원고, 상고인】
빅토리아스 씨크릿 스토어즈 브랜드 매니지먼트 인코포레이티드(Victoria’s Secret Stores Brand Management, Inc.) (소송대리인 변호사 이회기 외 3인)
【피고, 피상고인】
【원심판결】
특허법원 2017. 10. 13. 선고 2017허1595 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조). 그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다(대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결, 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조).
한편 결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고(대법원 1996. 3. 22. 선고 95후1494 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2008후5151 판결 등 참조), 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2015후932 판결 등 참조).
2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.
원고가 오른쪽과 같이 구성하여 지정서비스업을 ‘스킨케어용 화장품 소매업, 귀금속제 액세서리 소매업, 가방 소매업, 의류 소매업, 모자 소매업’ 등으로 하여 등록한 이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)의 표장과 피고가 오른쪽과 같이 구성하여 지정상품을 ‘신사복, 와이셔츠, 잠옷, 넥타이, 양말’ 등으로 하여 등록한 원심 판시 선등록상표는 모두 ‘왼쪽을 바라보고 있는 서 있는 개의 옆모습 형상’의 도형 부분을 포함하고 있다. 그러나 이 사건 등록서비스표의 출원일인 2012. 9. 7. 이전에 그 지정서비스업과 동일·유사한 서비스업들에 관하여, 이 사건 등록서비스표의 도형 부분과 유사한 형상의 도형을 포함하는 다수의 서비스표가 서비스표권자를 달리하여 등록되어 있는 사정 등을 고려하면 위 도형 부분의 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다. 따라서 이 사건 등록서비스표에서 개의 옆모습 형상의 도형 부분()은 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수는 없다.
그럼에도 원심은 이 사건 등록서비스표의 요부를 개의 옆모습 형상의 도형 부분()으로 보아 선등록상표의 표장과 유사하다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 서비스표의 유사에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김소영(재판장) 고영한 권순일 조재연(주심)