【원 고】
【피 고】
【변론종결】
2016. 10. 21.
【주 문】
1. 특허심판원이 2016. 7. 1. 2015당3725호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초 사실
가. 이 사건 심결의 경위
1) 피고는 2015. 6. 30. 원고를 상대로 특허심판원 2015당3725호로 원고의 서비스표등록 (등록번호 생략) 서비스표(이하 ‘이 사건 등록서비스표’라 한다)는 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용되고 있지 아니하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다는 취지로 주장하며, 이 사건 등록서비스표의 등록취소를 구하는 심판을 청구하였다.
2) 특허심판원은 2016. 7. 1. “원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록서비스표를 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정서비스업에 사용하였다거나, 사용하지 아니한 데 정당한 이유가 있음이 인정되지 아니하므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다.”라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
나. 원고의 이 사건 등록서비스표
○ 등록번호/출원일/등록일: 서비스표등록 (등록번호 생략)/2011. 3. 10./2012. 4. 23.
○ 구성:
○ 지정서비스업
서비스업 구분 제44류의 의료기계기구임대업, 의료보건장비임대업, 의료보조업, 의료상담업, 의료업, 의료용 X선장치 임대업, 의료정보제공업, 의약품검사업, 의약품선택에 관한 기술용역업, 의약품정보제공업, 간호업, 건강관리업, 건강진단업, 골격교정업, 물리치료업, 원격진료업, 원격의료서비스업, 의료간호업, 병원업, 병의원업, 병리실험서비스업, 성형외과업, 피부과업
인정 근거
다툼 없는 사실, 갑 제1, 17, 18호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 위법 여부
가. ‘필톡스’라는 표장을 검색어로 지정하여 검색광고를 한 것이 이 사건 등록서비스표의 사용에 해당하는지 여부
1) 등록상표 또는 등록서비스표(이하 ‘등록상표 등’이라 한다)와 표장의 동일성이 인정되는 검색어를 이용한 검색광고가 등록상표 등의 사용에 해당하는지 여부
구 상표법 제2조 제1항 제7호에서는 ‘상표의 사용’이라 함은 ‘상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, 상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위’를 말한다고 규정하고, 같은 조 제2항에서는 위와 같이 ‘상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하는 행위에는 상품, 상품의 포장, 광고, 간판 또는 표찰을 표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 하는 것을 포함한다’고 규정한다. 또한 같은 조 제3항에서는 ‘서비스표에 관하여는 상표법에서 특별히 규정한 것을 제외하고는 상표법 중 상표에 관한 규정을 적용한다’고 규정하는데, 서비스표의 사용에 관하여 상표법에서 달리 규정한 바 없으므로, 결국 서비스표의 사용에도 위와 같은 ‘상표의 사용’에 관한 규정이 그대로 적용된다.
상표법상 위와 같은 상표 또는 서비스표(이하 ‘상표 등’이라 한다)의 사용은 결국 상표 등을 상품 또는 서비스업(이하 ‘상품 등’이라 한다)과 관련하여 그 출처표시로서 사용하는 것을 의미하며, 반드시 상표 등이 상품 등에 고정되거나 시각·후각·청각적으로 인식될 것을 요구하는 것은 아니라고 할 것이다.
한편 상표 등으로서의 사용의 일종인 상품 등의 ‘광고’에는 신문, 잡지, 카탈로그, 간판, TV뿐만 아니라 인터넷 검색결과 화면을 통하여 일반소비자에게 상품 등에 관한 정보를 시각적으로 알리는 것도 포함된다(대법원 2012. 5. 24. 선고 2010후3073 판결 등 참조).
이러한 전제에서 보면, 상표권자 또는 서비스표권자나 그 사용권자(이하 ‘상표권자 등’이라 한다)의 이른바 검색광고 즉, 상표권자 등이 인터넷 검색사이트 운영자와 계약을 통해 상표권자 등이 지정한 특정 단어나 문구(이하 ‘검색어’라 한다)를 일반 인터넷 사용자가 해당 검색사이트의 검색창에 입력하면 그 검색결과 화면에 상표권자 등의 홈페이지나 인터넷 사이트로 이동할 수 있는 홈페이지 주소 등이 나타나도록 하는 광고의 경우, 그 검색어가 등록상표 등과 동일성이 인정되고, 검색어의 검색결과 화면에 나타나는 홈페이지 주소 등에 의하여 연결되는 상표권자 등의 홈페이지나 인터넷 사이트가 지정상품 또는 지정서비스업(이하 ‘지정상품 등’이라 한다)을 판매 또는 제공하거나 이를 광고하기 위한 것이라면, 상표권자 등의 이러한 검색광고 행위는 상표권자 등이 등록상표 등을 지정상품 등의 광고에 사용한 것으로 볼 수 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 불사용취소심판과 관련하여 등록상표 등의 사용에 해당한다고 할 것이다.
나아가 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 목적이 있으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표 등의 사용’ 여부 판단에서는 상표권자 등이 자타상품 또는 자타서비스업의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터 잡아 등록상표 등을 사용한 것으로 볼 수 있는지가 문제 될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품 등의 출처표시로서 인식할 수 있는지는 등록상표 등의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 참조).
따라서 상표권자 등이 지정상품 등의 출처표시로서 사용하려는 의사에 터 잡아 등록상표 등과 표장의 동일성이 인정되는 검색어를 검색광고에 사용하였다면, 일반 수요자나 거래자가 그 검색어를 그 지정상품 등의 출처표지로 인식하지 못한다고 하더라도 그러한 사정이 불사용취소심판과 관련하여 등록상표 등의 사용을 인정하는 데 장애가 된다고 할 수는 없다.
2) 인정 사실
갑 제2, 3, 6 내지 9, 13 내지 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 보태어 보면, 다음 각 사실이 인정된다.
가) 원고는 ‘○○○○ 의원’이라는 상호로 피부과업 및 성형외과업을 영위하는 의사이다. 원고가 운영하는 위 ‘○○○○ 의원’의 인터넷 홈페이지인 ‘www.○○○○.net’(이하 ‘이 사건 인터넷 사이트’라고 한다)에서는 아래의 각 영상에서 보는 바와 같이 원고가 운영하는 ‘○○○○ 의원’의 연락처, 운영시간 등을 안내함은 물론 온라인 상담 및 예약과 온라인 견적서, ‘필톡스’ 시술에 대한 정보를 제공하고, 위 의원 이용자들이 게시판에 시술 후기를 게재할 수 있도록 하고 있으며, 이 사건 심판청구일 이전부터 실제 이 사건 인터넷 사이트를 통하여 온라인 상담이 이루어지기도 하고, 위 의원 이용자들이 게시판에 다수의 시술 후기를 작성하였다.
이에 대해서 피고는, 이 사건 인터넷 사이트는 원고가 관리하는 사이트이므로 그 사이트에서 발췌한 자료들의 객관성 및 진정성을 인정할 수 없다고 주장한다.
그러나 갑 제3, 14, 22, 25호증의 각 기재에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 원고가 갑 제3, 7, 8, 9, 14, 22, 25, 26호증 등을 근거로 주장하는 이 사건 인터넷 사이트 게재 내용은 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내에 이 사건 인터넷 사이트에 게재된 것을 그대로 발췌하여 제출한 것으로 보이므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
① 이 사건 인터넷 사이트에 위 ‘필톡스 시술 및 이벤트 소개’란의 사진에서 보는 바와 같이 ‘필톡스’ 상표등록기념 이벤트를 소개하는 이미지 파일이 포함되었는데, 위 이미지 파일의 웹주소는 ‘www.○○○○.net/work/event/img/p06_img01.jpg’이고, 위 이미지에는 ‘가격변동: 2014년 12월 19일부터’라는 문구가 기재되었다. 그런데 이 사건 인터넷 사이트의 호스팅 사이트인 카페24의 서버에 저장된 위 이미지 파일의 수정 일자도 2014. 12. 19.로서 위 문구에 기재된 날짜와 동일하다.
② 이 사건 인터넷 사이트에 ‘필러와 보톡스를 한번에!’라는 제목으로 필톡스 시술 비용을 안내하는 이미지 파일이 포함되었는데, 위 이미지 파일의 웹주소는 ‘http://m.○○○○.net/ superbotox/superbotox/img/img03.jpg’이다. 그런데 카페24의 서버에 저장된 위 이미지 파일의 수정 일자가 2013. 8. 12.로서 이 사건 심판청구일 이전이다.
나) 원고는 2013. 3. 21. 인터넷 포털사이트 ‘네이버’에 이 사건 인터넷 사이트에 대하여 ‘필톡스’를 검색어로 하는 ‘클릭 초이스’ 검색광고(클릭당 요금이 과금되는 방식으로서 각 키워드의 입찰가에 품질지수를 더하여 노출순위가 결정됨)를 신청하여 그 무렵부터 적어도 2015. 8. 5.경까지 이 사건 인터넷 사이트에 대하여 ‘필톡스’를 검색어로 하는 검색광고를 하였다. 그 결과 일반 이용자가 네이버 사이트의 검색창에 ‘필톡스’라는 검색어를 입력하면 아래 그림과 같이 검색결과 화면 상단의 ‘파워링크’란에 ‘피부성형클리닉 ○○○○의원’이라는 명칭과 이 사건 인터넷 사이트의 도메인이름이 노출되며, 이 사건 인터넷 사이트의 도메인이름을 클릭하면 바로 이 사건 인터넷 사이트로 연결된다.
다) 원고의 ‘필톡스’ 검색광고에 의하여 2014. 8. 1.부터 2015. 8. 5.까지 ‘필톡스’ 검색어의 노출수, 클릭수, 평균노출순위 및 총비용은 아래와 같다.
기간노출수클릭수평균 노출 순위평균클릭비용(원)총비용(원)2014. 8.393파워링크 1, 2위957원2,871원2014. 9.350파워링크 1, 6위0원0원2014. 10.411파워링크 1, 3위1,188원1,188원2014. 11.592파워링크 1, 2위1,161원2,321원2014. 12.309파워링크 1위0원0원2015. 1.482파워링크 1위1,133원2,266원2015. 2.331파워링크 1, 7위1,133원1,133원2015. 3.292파워링크 1, 3위776원1,551원2015. 4.290파워링크 1, 3위0원0원2015. 5.260파워링크 1위0원0원2015. 6.312파워링크 1위1,122원2,244원2015. 7.400파워링크 1위0원0원2015. 8. 1.~8. 5.153파워링크 1위1,108원3,322원
3) 판단
가) 검색어 ‘필톡스’와 이 사건 등록서비스표의 동일성 여부
(1) 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합한 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용되더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 참조).
(2) 이 사건 등록서비스표는 영문 ‘Filltox’와 이를 단순히 한글로 음역한 ‘필톡스’가 띄어쓰기하여 나란히 병기된 표장인바, 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면 영문자 부분과 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘필톡스’라는 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 새로운 관념이 형성되지는 아니하고, 영문자 부분 ‘Filltox’는 한글 음역 부분 ‘필톡스’의 병기 없이도 동일하게 ‘필톡스’로 호칭될 것으로 보인다. 이처럼 이 사건 등록서비스표 중 한글 음역 부분인 ‘필톡스’만으로 구성된 표장을 사용하더라도 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록서비스표 그 자체와 동일한 호칭과 관념을 일으키므로, ‘필톡스’만으로 구성된 표장을 사용하는 것은 불사용취소심판사건에서의 ‘등록서비스표의 사용 여부’와 관련하여서는 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장을 사용한 것에 해당한다고 봄이 타당하다.
(3) 이 사건 등록서비스표는 별다른 도안화 없이 평범한 글자체로 이루어졌으므로, 이 사건 등록서비스표의 구성 중 한글 음역 부분인 ‘필톡스’ 부분과 원고가 검색광고에서 검색어로 지정한 ‘필톡스’는 외관, 호칭, 관념 면에서 동일하다.
(4) 따라서 불사용취소심판사건에서 ‘등록서비스표의 사용 여부’와 관련하여서는 검색광고에서 검색어로 지정된 ‘필톡스’와 이 사건 등록서비스표는 표장의 동일성이 인정된다.
나) 원고가 이 사건 등록서비스표를 사용하였는지 여부
위 인정 사실에서 본 바와 같이 이 사건 인터넷 사이트에서 ‘○○○○ 의원’의 진료 상담 및 광고 등이 이루어진 점 및 위에서 본 바와 같이 원고가 검색광고에서 검색어로 지정한 ‘필톡스’와 이 사건 등록서비스표가 표장의 동일성이 인정되는 점을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 원고가 ‘필톡스’라는 표장을 검색어로 지정하여 이 사건 인터넷 사이트에 대한 검색광고를 한 것은 결국 원고가 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장을 그 지정서비스업 중 의료업, 병의원업, 성형외과업, 피부과업 등에 해당하는 위 ‘○○○○ 의원’의 광고에 사용한 것에 해당한다고 봄이 타당하다.
나. 원고가 ‘필톡스’라는 표장을 표시한 네이버 카페를 개설·운영한 것이 이 사건 등록서비스표의 사용에 해당하는지 여부
1) 인정 사실
갑 제6, 19, 27호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음 각 사실에 비추어 보면, 위 네이버 카페는 원고가 운영하는 ‘○○○○ 의원’의 광고를 위한 것임이 인정된다.
① 원고는 2013. 4. 18. ‘필톡스’라는 네이버 카페(www.cafe.naver.com/filltox, 이하 ‘이 사건 네이버 카페’라 한다)를 개설하여 그 무렵부터 이 사건 인터넷 카페를 운영하여 왔는데, 이 사건 인터넷 카페의 메인화면 상단에는 ‘’와 같은 표장(이하 ‘이 사건 표장’이라 한다)이 표시되어 있다.
② 이 사건 네이버 카페에는 ‘가입인사’, ‘병원이용후기’, ‘보톡스에 대한 컬럼’, ‘필러에 대한 컬럼’ 등의 게시판이 있다.
③ 위 ‘가입인사’ 게시판은 이 사건 네이버 카페에 새로 가입한 회원들이 가입인사 글을 게시하는 곳인데, 여기에는 2013. 8. 28.부터 2013. 12. 1.까지의 기간에 “잘 부탁드려요.”, “오늘 큐알코드로 가입했어요.”, “안녕하세요, 오늘 병원 갔다가 이벤트로 처음 가입했네요.”, “오늘 시술받고 너무나 좋은 서비스를 받고 가입인사 남깁니다~.”, “저도 병원 갔다 가입이요.” 등 주로 원고의 ‘○○○○ 의원’ 이용자들로 보이는 신규 회원들의 가입인사 글이 게시되어 있다.
④ 또한 이 사건 네이버 카페의 게시글 중에는 원고가 2015. 2. 15. “안녕하세요 필톡스 카페입니다”라는 제목으로 게시한 “안녕하세요 필톡스 카페의 운영자입니다.(강남 ○○○○ 피부과 성형외과 원고 대표 원장입니다.) 이 카페는 저와는 무관하게 인터넷에 퍼져 있는 잘못된 의학 지식을 바로잡으며, 정확하게 정보만을 전달……”이라는 내용의 글도 있다.
2) 이 사건 표장 중 ‘’라는 문자 부분과 이 사건 등록서비스표의 동일성 여부
이 사건 네이버 카페의 메인화면 상단에 표시된 이 사건 표장은 ‘’와 같은 집 모양의 도형 부분과 별다른 도안화 없이 평범한 서체로 된 ‘’라는 문자 표장, 그 하단의 ‘필러와 보톡스에 대한 정보 공유’라는 문자 부분 및 그 하단의 ‘http://cafe.naver.com/filltox’라는 문자 부분으로 구성되었다.
그런데 위 집 모양의 도형 부분은 다른 문자 부분과 불가분하게 결합된 것이 아닐 뿐만 아니라 이 사건 네이버 카페의 성격과 별다른 관련성이 없는 점에 비추어 단순히 인터넷 카페를 표현하는 도형에 불과한 것으로 보인다. 또한 ‘필러와 보톡스에 대한 정보 공유’라는 문자 부분 및 ‘http://cafe.naver.com/filltox’라는 문자 부분은 단지 이 사건 네이버 카페의 운영 목적 및 인터넷 주소를 표시한 것으로서 위 ‘’라는 문자 표장과 불가분하게 결합하지도 아니하였다. 이러한 사정에다가 이 사건 네이버 카페의 이름이 ‘필톡스’인 점을 보태어 보면, ‘’라는 문자 표장은 위 도형 부분이나 다른 문자 부분들과는 구별되는 별개의 표장이거나 적어도 이 사건 표장 중 주요한 식별력을 가지는 부분이라고 할 것이다.
한편 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록서비스표 중 한글 음역 부분에 해당하는 ‘필톡스’라는 부분만으로 구성된 표장을 사용하더라도 불사용취소심판사건에서의 ‘등록서비스표의 사용 여부’와 관련하여서는 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장을 사용한 것으로 인정되는바, 이 사건 등록서비스표의 구성 중 한글 음역 부분인 ‘필톡스’ 부분과 이 사건 네이버 카페에 표시된 위 ‘’라는 문자 부분은 외관, 호칭, 관념 면에서 모두 동일한 표장이다.
3) 판단
위 인정 사실에서 본 바와 같이 이 사건 네이버 카페는 원고가 운영하는 ‘○○○○ 의원’의 광고를 위한 것이므로, 그러한 인터넷 카페의 메인화면 상단에 위와 같이 ‘’라는 문자 표장을 표시한 것은 원고가 이 사건 등록서비스표와 동일성이 인정되는 표장을 그 지정서비스업 중 의료업, 병의원업, 성형외과업, 피부과업 등에 해당하는 위 ‘○○○○ 의원’의 광고에 사용한 것에 해당한다고 봄이 타당하다.
다. 소결
이상에서 본 바를 종합하면, 서비스표권자인 원고가 이 사건 심판청구일인 2015. 6. 30.로부터 3년 전 내인 2013. 3. 21.부터 위와 같은 검색광고의 방법으로, 또한 2013. 4. 18.부터 이 사건 네이버 카페에 의한 광고의 방법으로 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업 중 의료업, 병의원업, 성형외과업, 피부과업 등에 사용하였음이 인정되므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.
따라서 이 사건 등록서비스표의 등록취소를 구하는 이 사건 심판청구는 기각되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하였으므로 위법하다.
3. 결론
따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 오영준(재판장) 권동주 김동규