【원고, 피상고인】
【피고, 상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2009. 10. 29. 선고 2009허1194 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 상고이유 제1점 내지 제3점에 대하여
구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것. 이하 같다) 제63조 본문은 심사관은 제62조의 규정에 의하여 특허거절결정을 하고자 할 때에는 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 정하고 있다. 그러나 심사관이 특허출원인에게 거절이유를 통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하고 특허거절결정을 하였고 또 그 거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 후에 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이 있는 경우에 그 심결이 위 규정상의 통지를 하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지한 것이 아니라면, 위와 같은 통지 흠결의 사유만으로 그 심결을 위법하다고 할 수 없다 ( 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820 판결 등 참조).
기록에 의하면 다음과 같은 사실을 알 수 있다. 즉 심사관은 2007. 8. 31. 명칭을 “팩스데이터 전송제어기, 팩스서버 및 팩스시스템과 그 제공방법”으로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제***-****-****4호)이 원심 판시 비교대상발명 1 및 2에 의하여 진보성이 부정된다는 등의 거절이유를 통지하여 출원인에게 이에 대한 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여하였다. 이에 대응한 원고의 명세서 등 보정서 제출에 대하여 심사관은, 이 사건 출원발명 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)의 알고리즘을 사용한 내용 인증 기술이 일반적인 기술이라는 점에 관한 참고자료로 위 거절이유 통지에 포함되지 아니한 공개번호 제2003-77130호 공개특허공보 등을 들면서, 이 사건 제1항 발명 등이 비교대상발명 1 및 2에 의하여 진보성이 부정된다는 것을 거절이유로 하여 2008. 2. 25. 특허거절결정을 하였다. 한편 이 사건 심결은 위 특허거절결정에 대한 원고의 심판청구를 기각하였는데, 그 이유는 비교대상발명 1에 의하여 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 것으로서, 이 점에 대하여는 위에서 본 바와 같이 심사관이 의견서 제출의 기회를 부여한 바 있다.
앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 심결이 특허거절결정에 대한 원고의 심판청구를 기각하는 이유로 심사관이 그에 관하여 의견제출통지를 한 바 없는 사유를 들어 특허거절결정을 유지한 것이 아니므로, 특허거절결정의 이유에서 위 공개특허공보를 참고자료로 든 것이 구 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법한지 여부와 상관없이, 이 사건 심결이 구 특허법 제63조 본문을 위반하여 위법하다고 할 수 없다.
그런데도 원심은, 특허거절결정의 거절이유에서 위 공개특허공보를 참고자료로 든 것이 구 특허법 제63조 본문을 위반한 것이고, 이러한 특허거절결정에 대하여 아무런 절차를 거치지 아니한 채 이를 그대로 유지한 이 사건 심결도 위법하다고 판단하였다. 이러한 원심의 조치에는 구 특허법 제63조 본문에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고취지는 이유 있다.
2. 상고이유 제4점에 대하여
기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 발명 중 원심 판시 구성 ①, ②, ②-1, ③, ③-1, ⑤는 비교대상발명 1과 실질적인 차이가 없다. 나아가 원심 판시 구성 ④ 및 구성 ④-1의 제어부 구성은 팩스데이터 전송제어기 외부에 별도로 설치된 팩스서버를 통하여 제2팩스데이터의 내용을 인증한 후에야 위 데이터를 PSTN으로 전송하도록 제어함을 그 기술적 특징으로 하는바, 그에 대응되는 것으로 비교대상발명 1에 “OCR 처리부(160)의 패턴매칭부(162)가 팩스데이터의 이미지 파일에서 추출된 문자열과 사용자 패턴 저장부(161)에 이미 기록되어 있던 사용자 이름 등을 비교해, 그 결과 동일한 패턴이 검출되면 해당 사용자의 전자메일 계정으로 이미지 파일을 전송하고, 반대의 경우 전송된 팩스데이터를 관리자로 설정된 클라이언트(410a~410n 중 어느 하나)로 제공하여 이를 분류 또는 분배하도록 한다”는 기술구성이 나타나 있다. 그런데 비교대상발명 1의 대응구성에서 팩스데이터를 분류 또는 분배한다는 것은 팩스데이터의 내용을 인증하는 것과 유사하고 위 분류 또는 분배의 역할을 하는 관리자 클라이언트가 팩스시스템 외부에 있으므로, 비교대상발명 1에는 이 사건 제1항 발명의 구성 ④ 및 구성 ④-1에서와 같이 팩스데이터 전송제어기 외부에 별도로 설치된 팩스서버를 통하여 팩스데이터를 인증하는 구성에 이를 수 있다는 암시 또는 동기 등이 제시되어 있다고 할 것이다. 또한 외부로부터 팩스데이터를 수신할 때의 기술인 비교대상발명 1을 이 사건 제1항 발명의 구성 ④ 및 구성 ④-1에서와 같이 팩스데이터를 외부에 전송할 경우로 바꾸어 적용함에는 별다른 기술적 어려움이 없을 것으로 보인다. 따라서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)는 비교대상발명 1로부터 이 사건 제1항 발명의 구성 ④ 및 구성 ④-1을 용이하게 도출할 수 있다고 할 것이고, 이 사건 제1항 발명의 위와 같은 구성으로 인한 작용효과 역시 비교대상발명 1로부터 예측가능한 정도로서 이를 현저한 것이라고 할 수 없다.
그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다고 할 것임에도, 원심은 이 사건 제1항 발명의 구성 ④와 구성 ④-1이 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출될 수 없다는 점 등을 이유로 들어 그 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심판결에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고취지도 이유 있다.
3. 결론
그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 김지형(재판장) 양승태 전수안 양창수(주심)