【원 고】
현대중공업 주식회사 외 1인 (소송대리인 법무법인 세종 외 1인)
【피 고】
현대아이비티 주식회사 (소송대리인 변리사 김중효 외 2인)
【변론종결】
2012. 10. 5.
【주 문】
1. 특허심판원이 2011. 9. 29. 2010당1801호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초사실
가. 이 사건 등록상표(갑 제2호증)
1) 출원일/등록일/분할이전등록일/갱신등록일/등록번호: 1985. 4. 23./1986. 9. 12./2002. 1. 17./2006. 12. 28./(등록번호 1 생략) 분할이전 제1호
2) 제1차 지정상품 추가등록 출원일/등록일: 2003. 10. 14./2004. 10. 26.
3) 제2차 지정상품 추가등록 출원일/등록일: 2008. 9. 5./2009. 11. 17.
4) 구성:
5) 지정상품
가) 최초 분할이전등록 지정상품: 상품류 구분 제39류의 전자복사기, 산업용 로버트, 컴퓨터주변기기, 워드프로세서, 터어미스터, 트랜지스터, 다이오드, X선관, 브라운관, 초음파응용측심기, 전자계산기(다만 ‘터어미스터, 트랜지스터, 다이오드’는 2004. 3. 5. (등록번호 1 생략) 분할이전 제2호로 주식회사 하이닉스반도체 앞으로 분할이전되었고, ‘전자복사기, X선관, 브라운관’은 2011. 8. 12. 지정상품 포기를 원인으로 말소등록되었다.)
나) 제1차 추가등록 지정상품: 상품류 구분 제9류의 가이거계산기, 광디스크, 광학식 문자판독장치, 기록된 컴퓨터소프트웨어, 기록된 컴퓨터작동프로그램, 기록된 컴퓨터프로그램, 내려받기 가능한 컴퓨터 프로그램(소프트웨어), 노트북컴퓨터, 랩탑컴퓨터, 마우스, 마우스패드, 마이크로프로세서, 바코드판독기, 발광식 전자포인터, 비디오게임카트리지, 비의료용 레이저, 비의료용 X-선 발생장치 및 시설, 비의료용 X-선 방호장치, 비의료용 X-선 장치, 사이클로트론, 수송기계기구조종 및 제어용 시뮬레이터, 수중청음기계기구, 스캐너, 워크스테이션, 자기디스크, 자기식(磁氣式) 인코더, 자기탐광기, 자기탐지기, 자기테이프, 자기테이프용 자기제거장치, 전광게시판, 전기식 모니터장치, 전열블랭킷, 전자게시판, 전자도난방지기, 전자수첩, 전자식조립카드, 전자신호송신기, 전자응용자동문개폐장치, 전자자동판매기, 전자타자기, 전자펜, 전자현미경, 전자회로 학습기, 중앙처리장치(프로세서), 지진탐광기계기구, 초음파살충기, 초음파응용탐상기, 초음파응용탐지기, 컴퓨터, 컴퓨터기억장치, 컴퓨터모니터, 컴퓨터용 디스크드라이브, 컴퓨터용 손목 지지대, 컴퓨터용 자기테이프장치, 컴퓨터용 주크박스, 컴퓨터용 프린터, 컴퓨터전자오락기구, 컴퓨터키보드, 케이블점검패널, 폐쇄회로, 플로터, 플로피디스크, 휴대용 전자번역기, CD-ROM, PDA, 광전관(光電管), 라디오용 열전자관, 비조명용 방전관, 열전자램프 및 열전자관, 전자총, 정류관(整流管), 증폭용 전자관, 진공관, 집광발전검용기, 태양광자동추적센서(다만 ‘비의료용 레이저, 비의료용 X-선 발생장치 및 시설, 비의료용 X-선 방호장치, 비의료용 X-선 장치’는 2011. 8. 12. 지정상품 포기를 원인으로 말소등록되었다.)
다) 제2차 추가등록 지정상품: 상품류 구분 제9류의 감열식 프린터, 개인용 컴퓨터, 광스캐너, 다기능 키보드, 디지털 디스크 드라이브, 디지털 입출력 스캐너, 디지털 컬러프린터, 레이저프린터, 마이크로컴퓨터, 바코드스캐너, 비디오 모니터, 잉크젯 프린터, 자동표면제어식 스캐너, 전자컴퓨터, 컬러프린터, 컴퓨터용 플로피디스크 드라이브, 컴퓨터주변기기, 키보드, 탁상용 전자계산기, 터치패널, 터치패드, 통신용 컴퓨터, 트랙볼, 트랙볼 입력장치, 판매시점관리(POS)용 단말기, 포켓용(휴대용) 컴퓨터, 플로피디스크 드라이브, 필기용 휴대 컴퓨터, 항공기 제어장치 관리용 컴퓨터, 휴대용 스캐너, 휴대용 전자계산기, 휴대용 전자계산기용 케이스, 전자응용기구, LCD 대형 스크린 표시장치, LCD(액정표시장치) 패널, 전자식 표시판, 전자표시판, 전자간판, 전자액자, 외장형 하드디스크, USB 드라이브, PC Case
6) 등록권리자: 피고
나. 선등록상표들 및 선등록서비스표
1) 선등록상표 1(갑 제26호증, 2010. 5. 2. 존속기간 만료로 소멸)
가) 출원일/등록일/등록번호: 1999. 3. 27./2000. 5. 1./(등록번호 2 생략)
나) 구성:
다) 지정상품: 상품류 구분 제9류의 이미지센서칩, 반도체칩, 집적회로, 모듈, 인쇄회로기판, 컴퓨터기억장치, 비디오프로세서, 휴대용컴퓨터, 디지털카메라, 비디오카메라, 휴대용 통신기계기구, 스캐너, 영상회의기기, CCTV
라) 등록권리자: 현대전자산업 주식회사
2) 선등록상표 2(갑 제27호증)
가) 출원일/등록일/(최종)갱신등록일/등록번호: 1985. 4. 23./1986. 9. 12./2006. 11. 30./(등록번호 1 생략)
나) 구성 :
다) 지정상품: 상품류 구분 제7류의 전기소제기, 전기세탁기, 교류발전기, 제9류의 휴대용 통신기계기구, TV 위성방송수신기, 컴퓨터 및 자동차용 전화기, 안테나, 전환기, 비디오테이프레코더, 테이프레코더, 녹음기계기구(영화용은 제외), 원격측정제어기계기구, 선박용 통신기계기구, 고정국 다중통신기계기구, TV 수신기, TV 송신기, 음성주파전송기계기구, 중계교환기, 전력선반송기계기구, 사진전송기, 모사전송기, 자동전신기, 자동교환기, 전화기, 접속용 슬리브, 나선, 자기측정기, 발진기, 전파측정기, 축전기, 리액터, 유도전압조정기, 게이트웨이(gateway), 디브이디레코더, 디브이디플레이어, 디스크플레이어, 무선랜AP, 무선브릿지장비, 브이시디플레이어, 비디오레코드플레이어, 비디오폰, 오디오 셋, 원격조명제어기, 이동통신단말기(GSM, CDMA), 자동온도조절기, 카내비게이션시스템, 카메라, 카오디오, 카오디오/비디오시스템, 핸즈프리킷, 홈서버, 홈시어터용프로젝터, LCD TV, MP3 PLAYER, PDP TV, PROJECTION TV, TV 프롬프터, 리모콘(Remote controller), 홈시어터 시스템, 스피커, 지구위치결정장치(GPS), 인공위성수신기, 위성방송수신기, 디지털비디오레코더, DMB PHONE, DMB수신기, 원격 홈 네트워크 컨트롤러(노트북 사이즈의 터치스크린 방식으로서 집안 어디서나 세탁기, 전자레인지 등의 홈네트워크를 조작할 수 있는 컨트롤러로서 일명 홈패드라고 불리우는 기구이다.), VOIP(인터넷으로 전화통화를 가능하게 하는 언어규약)를 이용한 인터넷용 통신기계기구, 텔레텍스, 비디오텍스, 지역통신망시스템, 산업X선 기계기구, 제11류의 전기냉장고, 전자레인지, 방전등용 기구, 적외선전구, 제17류의 전기절연용 혼화물, 전기절연용 애자
라) 등록권리자: 현대종합상사 주식회사
3) 선등록상표 3(갑 제28호증)
가) 출원일/등록일/등록번호: 2004. 11. 22./2005. 11. 14./(등록번호 3 생략)
나) 구성 :
다) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 전기변압기, 배전반, 계전기, 가감저항기, 전기저항기, 건전지, 축전지, 전류계, 전압계, 전력계, 주파수계, 전파측정기, 저항측정기, 전기자기 측정용 검출기, 오실로그래프, 공중선측정기, 나선, 피복전선, 광섬유케이블, 통신케이블, 전기다리미, TV 게임세트, 전기자동판매기(전자응용판매기는 제외), 전기탁상계산기, 전화기, 수동교환기, 자동교환기, 인터폰, 인쇄전신기, 팩시밀리, 사진전송기, 중계교환기, 나선반송기계기구, 케이블반송기계기구, 음성주파전송기계기구, 라디오송신기, 라디오 수신기, TV 수신기, TV 위성방송수신기, 시계라디오, 방송용 비디오카메라, 고정국 단일통신기계기구, 고정국 다중통신기계기구, 선박용 통신기계기구, 항공기용 통신기계기구, 휴대용 통신기계기구, 인공위성, 인공위성항행위치결정장치, 인공위성지구위치결정장치, 방향탐지기, 레이더기계기구, 원격측정제어기계기구, 레코드플레이어, 테이프레코더, 비디오테이프레코더(VTR), 콤팩트디스크플레이어, 비디오디스크플레이어, 녹음재생기구, 안테나, 테이프레코더용 테이프, 비디오테이프, 주파수변환기, 증폭기(앰프), 오디오용 미처리 콤팩트디스크, 비디오용 미처리 콤팩트디스크, 어댑터, 게이트웨이(gateway), 디브이디레코더, 디브이디플레이어, 디스크플레이어, 무선랜AP, 무선랜카드, 무선브릿지장비, 브이시디플레이어, 비디오레코드플레이어, 비디오폰, 스피커, 오디오 셋, 원격조명제어기, 이동통신단말기(GSM, CDMA), 카내비게이션시스템, 카오디오, 카오디오/비디오시스템, 핸즈프리킷, 홈서버, 웹패드, 홈시어터용 프로젝터, LCD TV, MP3 PLAYER, PDP TV, PROJECTION TV, TV 프롬프터, 리모콘(Remote controller), 디지털 도어록, 홈시어터 시스템, 스피커, 지구위치결정장치(GPS), 인공위성수신기, 위성방송수신기, 디지털비디오레코더, DMB PHONE, DMB 수신기, VOIP(음성채킷망, Voice over Internet Protocol)를 가능하게 하는 컴퓨터프로그램, 전력선반송기계 기구, 원격 홈네트워크 컨트롤러(노트북 사이즈의 터치스크린 방식으로서 집안 어디서나 세탁기, 전자레인지 등의 홈 네트워크를 조작할 수 있는 컨트롤러로서 일명 홈패드라고 불리우는 기구이다.)
라) 등록권리자: 현대종합상사 주식회사
4) 선등록서비스표(갑 제38호증)
가) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호: 1991. 10. 10./1993. 4. 12./2003. 9. 26./(등록번호 4 생략)
나) 구성:
다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 사무기기임대업, 수출입대행업, 제36류의 이화학 기계 기구중개업, 광학기계 기구중개업, 사진기계 기구중개업, 영화 기계 기구중개업, 측정기계 기구중개업, 회전전기기계 기구중개업, 배전용 기계 기구중개업, 제어용 기계 기구중개업, 전기자기 측정기 중개업, 민생용 전기기계 기구중개업, 전기통신기계 기구중개업, 전자응용 기계 기구 및 그 부품중개업, 오퍼업, 무역중개업, 제37류의 승강기설치업, 제42류의 컴퓨터 프로그래밍업, 컴퓨터임대업, 컴퓨터 프로그램개발업, 컴퓨터자료의 처리업
라) 등록권리자: 주식회사 하이닉스반도체(현재 상호: SK하이닉스 주식회사)
다. 절차의 경위
1) 원고들은 2010. 7. 14. 이 사건 등록상표권자인 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 제1, 2차 추가등록 지정상품은, 우리나라 재계 30위안에 있는 대규모기업집단인 현대중공업그룹, 현대건설그룹, 현대자동차그룹 등을 상징하는 표장인 ‘현대’, ‘HYUNDAI’와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제10, 12호에 해당되고, 제2차 추가등록 지정상품은 선등록상표 1, 2 등과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호에도 해당되므로, 제1, 2차 추가등록 지정상품은 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.
2) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2010당1801호로 심리한 다음, 2011. 9. 29. 이 사건 등록상표 중 제1, 2차 지정상품 추가등록은 원고들 주장의 위 무효사유에 해당하지 아니한다는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
【인정근거】
다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 갑 제26, 27, 28호증, 갑 제38호증, 변론 전체의 취지
2. 원고들의 주장 요지
가. ‘현대’라는 표장(이하 ‘선사용표장’이라 한다)은 이 사건 등록상표에 대한 제1차 지정상품 추가등록 출원시(2003. 10. 14.) 및 제2차 지정상품 추가등록 출원시(2008. 9. 5.)에 범 현대그룹들(아래에서 3의 나. 항에서 보는 바와 같다)의 상품출처표시나 영업표지로서 저명한 표장이었고, 피고는 제1, 2차 지정상품 추가등록일 당시 범 현대그룹들의 관계사나 계열사가 아니었으므로, 피고가 선사용표장인 ‘현대’와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 범 현대그룹들이 영위하는 사업과 관련 있는 제1, 2차 추가등록 지정상품에 사용하는 것은 피고나 피고의 제품을 범 현대그룹들과 관계있는 것으로 수요자들을 오인·혼동시킬 우려가 있다.
나. 범 현대그룹들과 무관한 피고가, 범 현대그룹들의 상품출처표시나 영업표지로서 (현저하게) 인식되어 있는 선사용표장인 ‘현대’와 동일·유사한 이 사건 등록상표를 1, 2차 추가등록 지정상품에 사용하는 것은 선사용표장인 ‘현대’가 가지고 있는 고객 흡입력에 편승하여 부당한 이익을 취하려는 것이다.
다. 이 사건 등록상표는 선등록상표들 및 선등록서비스표와 그 표장이 유사하고, 그 지정상품 중 2차 추가등록 지정상품은 선등록상표들의 각 지정상품 또는 선등록서비스표의 지정서비스업과 유사하다.
라. 따라서 이 사건 등록상표 중 제1, 2차 추가등록 지정상품은 상표법 제7조 제1항 제10호 또는 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호 및 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당되고, 제2차 추가등록 지정상품은 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당되는 등록무효사유가 있다고 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.
3. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 제1, 2차 추가등록 지정상품이 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당되는지 여부
가. 관련 법리
상표법 제7조 제1항 제10호에 규정된 ‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업’은 저명상표 등을 말하고, 저명상표 등에 해당하는지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 하며(대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조), 같은 호에 따른 부등록사유는, 타인의 선사용 상표 또는 서비스표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용 상표 또는 서비스표의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용 상표 또는 서비스표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표 또는 서비스표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 등 참조).
나. 인정사실
갑 제2 내지 14호증, 갑 제21, 22호증, 갑 제25호증, 갑 제34 내지 37호증, 을 제1 내지 6호증, 을 제18, 19호증(가지번호가 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음 각 사실들을 인정할 수 있고, 반증이 없다.
1) 이른바 ‘구(舊) 현대그룹’은 1946년 4월경에 설립된 ‘현대자동차공업사’와 1947년 5월경에 설립된 ‘현대토건사’를 모체로 하여 성장하였고, 이후 1950년에 현대건설 주식회사, 1967년에 현대자동차 주식회사, 1973년에 현대중공업 주식회사, 1976년에 현대상선 주식회사, 1977년에 현대증권 주식회사, 1983년에 현대전자산업 주식회사, 1984년에 현대엘리베이터 주식회사를 설립하는 등 다양한 사업분야로 진출하면서 사세를 확장하여 1990년대에 이르러 건설·조선·자동차·제철·전자·정유·해운·무역·금융·전자·백화점 등 각 분야를 대표하는 대기업들을 계열사로 보유하였으며, 전체 자산 규모도 대규모기업집단에서 수위권을 차지하던 우리나라의 대표적인 그룹이었고, 주요 계열사와 함께 선사용표장인 ‘현대’를 상호나 상표 등으로 사용하였다.
2) 구 현대그룹은 1998년부터 2002년까지 대규모 계열분리가 이루어지기 시작하여, 주력 계열사로 장기간 해당 각 분야를 선도하던 대기업인 현대자동차 주식회사, 현대산업개발 주식회사, 주식회사 현대백화점, 현대중공업 주식회사, 현대건설 주식회사 및 관련 계열사 등이 구 현대그룹으로부터 계열분리되었고, 그와 같이 계열분리된 회사들 중 ‘현대’라는 상호를 계속 쓰던 대부분의 회사들은 다시 위 대기업들을 중심으로 하여 현대자동차그룹, 현대산업개발그룹, 현대백화점그룹, 현대중공업그룹, 현대건설그룹 등과 같은 대규모기업집단을 형성함으로써, 결국 구 현대그룹은 구 현대그룹에 잔존하는 계열사들로 이루어진 신(新) 현대그룹 및 ‘현대’를 그룹명에 포함하고 있는 위 각 그룹들로 분리되었다(이하 위 대규모 계열분리로 새롭게 형성된 신 현대그룹, 현대자동차그룹, 현대산업개발그룹, 현대백화점그룹, 현대중공업그룹, 현대건설그룹 등을 모두 통칭하여 ‘범 현대그룹들’이라 한다).
3) 대규모 계열분리로 형성된 범 현대그룹들은 그 자산규모가 구 현대그룹에 비하여 줄어들기는 했어도 각각 수조에서 수십조에 이르러 2001년부터 2009년까지 계속하여 대규모기업집단에서 자산 기준 순위 35위 이내에 들었고, 범 현대그룹들의 중심을 이루는 대기업인 현대자동차 주식회사, 현대중공업 주식회사, 주식회사 현대백화점, 현대산업개발 주식회사 등도 사세를 확장하여 각 사업분야에서 매출, 자산 등 여러 면에서 각 해당 사업분야의 대표적인 기업의 지위를 유지·강화하였으며, 위 대기업들을 포함한 범 현대그룹들의 주요 계열사들은 변함없이 선사용표장인 ‘현대’를 상호나 상표 등으로 계속 사용하였다.
4) 한편 현대자동차그룹의 현대오토에버시스템즈 주식회사는 2000년경부터, 신 현대그룹의 현대유엔아이 주식회사 등은 2005년경부터 현재까지 전산 관련 시스템 구축, 유지 관리 등 컴퓨터를 기반으로 한 IT와 관련 사업을 영위하여 오고 있다.
5) 구 현대그룹의 계열사로 이 사건 등록상표를 사용하여 반도체, 모니터, LCD 등을 제조·판매하던 현대전자산업 주식회사는 모니터 사업부문을 별도의 자회사로 분리하기로 하여, 2000년 5월경 피고(당시 상호는 ‘현대이미지퀘스트 주식회사’였는데, 이후 상호가 2001년 3월경 ‘이미지퀘스트 주식회사’로, 2004년 3월경 ‘현대이미지퀘스트 주식회사’로, 2006년 3월경 ‘현대아이티 주식회사’로, 2012년 3월경 ‘현대아이비티 주식회사’로 각 변경되었는데, 이하 그 상호와 무관하게 모두 ‘피고’라고 한다)를 설립한 다음, 2000. 6. 15.경 피고에게 모니터 사업부문의 자산, 부채, 종업원의 근로관계 등 계약상 지위, 상표권을 포함한 지적재산권 등 관련 영업 일체를 포괄적으로 양도하고, 2000년 7월경 피고를 계열사로 편입하였다.
6) 현대전자산업 주식회사는 2001년 3월경 상호를 ‘주식회사 하이닉스 반도체’로 변경하였고, 2001년 7월경 피고와 함께 구 현대그룹으로부터 계열분리되었다.
7) 주식회사 하이닉스 반도체는 2001. 12. 31. 피고에게 이 사건 등록상표를 그 지정상품 중 컴퓨터 및 모니터 제품(주변기기 포함), 구체적으로는 당시 기준 최신 개정 한국상품분류 제8판 제9류 제33군에 속하는 상품 부분에 관하여 양도하는 계약(이하 ‘이 사건 분할양도계약’이라 한다)을 체결하고, 2002. 1. 17. 피고에게 이 사건 등록상표를 지정상품 중 니스(NICE) 상품분류 제8판 제9류 제33군에 속하고 한국상품분류 제39류에 속하는 ‘전자복사기, 산업용 로버트, 컴퓨터주변기기, 워드프로세서, 터어미스터, 트랜지스터, 다이오드, X선관, 브라운관, 초음파응용측심기, 전자계산기’ 부분에 관하여 분할이전등록하여 주었다.
8) 피고는 2003. 10. 14. 니스(NICE) 상품분류 제8판 제9류 제33군에 속하는 상품들을 지정상품으로 추가하는 제1차 지정상품 추가등록 출원을 하여 2004. 10. 26. 그 등록을 받았고, 이후 니스(NICE) 상품분류가 제9판으로 개정되자 2008. 9. 5. 니스(NICE) 상품분류 제9판 제9류 제33군에 속하는 상품들을 지정상품으로 추가하는 제2차 지정상품 추가등록 출원을 하여 2009. 11. 17. 그 등록을 받았다.
다. 판단
1) 위 인정사실에 의하면, ① 선사용표장인 ‘현대’는 위 대규모로 계열분리 이전까지 장기간에 걸쳐 형성된 국내의 대표적인 대규모기업집단으로 해당 사업분야의 대표적인 대기업들을 주요 계열사로 가지고 있던 구 현대그룹 및 그 계열사들의 상호 또는 상표 등으로 사용된 저명한 표장이었던 점, ② 위 대규모 계열분리 이후인 이 사건 등록상표에 대한 제1차 지정상품 추가등록 출원일(2003. 10. 14.) 및 제2차 지정상품 추가등록 출원일(2008. 9. 5.) 당시에는, 구 현대그룹으로부터 분리되어 나와 상호로 ‘현대’를 계속 쓰던 대부분 회사들이 독자적으로도 저명한 대기업인 현대자동차 주식회사, 현대중공업 주식회사, 주식회사 현대백화점, 현대산업개발 주식회사 등을 중심으로 범 현대그룹들을 이미 형성하고 있었던 상황인 점, ③ 범 현대그룹들의 개별 그룹은 개별적인 자산규모가 구 현대그룹에 비하여 작기는 하지만 여전히 상당한 정도에 이르러 국내에서 상당히 상위권에 들고, 해당 각 사업분야를 장기간 선도해온 대기업들을 중심으로 다수의 계열사를 보유하고 있으며, 그룹명 및 주요 계열사의 상호 및 상표 등으로 ‘현대’를 계속 사용하는 한편, 새롭게 형성된 그룹명 또한 그룹의 중심이 되는 저명한 대기업의 이름 뒤에 ‘그룹’이라는 단어를 붙인 것인데다가 그 대기업의 이름도 ‘현대’라는 표장 뒤에 사업부문을 지칭하는 보통명사를 붙인 것에 지나지 않아 여전히 ‘현대’로 약칭될 수 있고, 관련 사업분야에서 꾸준히 사세를 확장하는 등으로 선사용표장인 ‘현대’가 구 현대그룹 시절 지니고 있었던 저명성을 유지 또는 강화하는 등 구 현대그룹과 유사한 특성을 공유하고 있던 점, ④ 범 현대그룹들에 포함되는 그룹의 숫자도 5~7개에 불과했던 점 등을 두루 종합할 때, 선사용표장인 ‘현대’는 이 사건 등록상표에 대한 제1차 지정상품 추가등록 출원일(2003. 10. 14.) 및 제2차 지정상품 추가등록 출원일(2008. 9. 5.) 당시 구 현대그룹 시절과 달리 지칭되는 그룹이 다소 늘어나기는 했지만, 일반 수요자나 거래자들에게 구 현대그룹과 유사한 특성을 공유하는 저명한 대기업들을 중심으로 한 5~7개의 특정한 대규모기업집단으로 그 대상이 일정하게 한정된 범 현대그룹들의 상호나 상표 등을 표시하는 것으로 널리 인식된 저명한 표장이었다 할 것이다.
2) 한편, 피고는 한때 범 현대그룹들과 같이 구 현대그룹의 계열사였었지만, 제1, 2차 지정상품 추가등록일 당시에는 범 현대그룹들의 계열사가 아니었고, 아래에서 보는 바와 같이 인지도가 그리 높지 않은 중소기업에 불과하여 일반 수요자나 거래자들이 선사용표장인 ‘현대’가 표시하는 영업주체로 범 현대그룹들 이외에 피고까지도 인식하고 있었다고 보기는 어려우므로, 피고는 제1, 2차 지정상품 추가등록일 당시를 기준으로 하는 한 선사용표장인 ‘현대’가 표시하는 영업주체에 포함되지 않는 타인이라고 봄이 타당하다.
3) 나아가, ① 선사용표장인 ‘현대’와 이 사건 등록상표의 표장인 ‘’가 호칭, 관념, 외관이 동일·유사한 점, ② 여러 산업분야에 걸쳐 이종상품을 생산·판매하는 것이 일반화된 최근의 산업구조 하에서는 저명상표와 유사한 상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수요자들로서는 저명상표권자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산·판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처나 영업에 관한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는 점, ③ 범 현대그룹들은 수많은 계열사를 거느리고 있고 그 사업영역이 여러 다양한 분야에 걸쳐 다각화되어 있는 점, ④ 범 현대그룹들의 전신(前身)인 구 현대그룹이 한때 현대전자산업 주식회사를 통하여 전자산업 분야에 진출한 적이 있었고, 범 현대그룹들의 일부 계열사가 2000년경부터 컴퓨터를 기반으로 한 IT와 관련된 사업을 영위하여 오고 있는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표의 제1, 2차 추가등록 지정상품인 전자응용기계기구 등이 선사용표장인 ‘현대’를 상표 또는 상호 등으로 사용하는 범 현대그룹들의 계열사의 상품과 경제적 견련관계도 있다고 볼 수 있다.
4) 이상을 종합하면, 이 사건 등록상표의 제1, 2차 추가등록 지정상품은 그 등록 당시 범 현대그룹들의 계열사의 상품을 쉽게 연상시켜 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있었다고 보기에 충분하다 할 것이므로, 결국 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당한다고 보아야 한다.
라. 피고의 주장에 관한 판단
1) 피고는 이 사건 등록상표는 이 사건 제1, 2차 지정상품의 추가등록 출원 당시 모니터, 디스플레이 관련 상품 등 분야에서 피고의 출처표시로 널리 인식되어 있었으므로, 그와 동종 상품인 전자응용기계기구 등인 이 사건 등록상표의 제1, 2차 추가등록 지정상품에 관하여 출처의 오인·혼동이 발생할 가능성이 전혀 없었다고 주장한다.
살피건대, 을 제1호증, 을 제7 내지 16호증(가지번호가 있는 것은 각 가지번호 포함)의 각 기재에 의하면, 피고가 이 사건 등록상표 등을 출처표시로 사용하여 모니터, LCD 등 디스플레이 관련 상품의 제조 및 판매를 통해 2001년도에는 약 3,268억 원, 2002년도에는 약 3,836억 원, 2003년도에는 약 4,234억 원, 2004년도에는 약 5,014억 원, 2005년도에는 약 3,703억 원, 2006년도에는 약 1,808억 원, 2007년도에는 약 1,051억 원, 2008년도에는 약 1,150억 원의 매출을 달성한 사실, 피고가 광고선전 비용으로 2001년도에는 약 3억 9,400만 원, 2002년도에는 약 2억 7,063만 원, 2003년도에는 약 5억 8,555만 원, 2004년도에는 약 5억 6,726만 원, 2005년도에는 약 3억 6,771만 원, 2006년도에는 약 2,296만 원, 2007년도에는 약 4,604만 원, 2008년도에는 약 2억 7,277만 원을 지출한 사실, 피고가 2001년에는 제38회 무역의 날 1억 불 수출탑을 수상하였고, 2002년에는 전자산업진흥협회 주관의 전자산업대상, 제39회 무역의 날 2억 불 수출탑을 각 수상하였으며, 2004년에는 제41회 무역의 날 3억 불 수출탑을 수상한 사실을 각 인정할 수 있고, 반증이 없으나, 이러한 사정들만으로는 제1, 2차 지정상품 추가등록 출원 당시에 모니터, 디스플레이 관련 상품 분야에서 이 사건 등록상표가 출처에 오인·혼동이 발생할 가능성이 없을 정도로 피고나 피고의 상품을 표시하는 것으로만 널리 인식되어 있었다고 단정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 충분한 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다[한편 위 증거들 및 갑 제13호증의 기재에 의하면, 피고가 구(舊) 현대전자산업 주식회사로부터 분사되어 독립 기업으로 사업활동을 벌인 기간이 제1차 지정상품 추가등록 출원일까지는 약 3년 5개월, 제2차 지정상품 추가등록 출원일까지는 약 8년 4개월 정도인데, 그 사이에 피고의 상호가 2000년 5월경 ‘현대이미지퀘스트 주식회사’였다가, 2001년 3월경 ‘이미지퀘스트 주식회사’로, 2004년 3월경 ‘현대이미지퀘스트 주식회사’로, 2006년 3월경 ‘현대아이티 주식회사로 수차례 변경된 사실을 인정할 수 있는바, 이에 비추어 보면 피고가 일관된 출처로 인식되고 있었다고 보기도 어렵다].
2) 피고는 다음으로, 제1, 2차 지정상품의 추가등록은 구 현대그룹의 주요 계열사였던 현대전자산업 주식회사로부터 이 사건 분할양도계약에 따라 양도받은 지정상품을 하위 개념으로 구체화하거나, 양도받기로 하였던 지정상품을 추가등록의 형태로 명확히 한 것뿐이므로 정당한 권리행사에 해당한다고 주장한다.
살피건대, 상표법 제7조 제1항 제10호는 저명한 상품 또는 영업과 오인·혼동으로 인한 부정경쟁의 방지를 목적으로 하는 공익적인 규정으로서, 그 적용 여부를 판단함에 있어 피고가 이 사건 등록상표권을 양도받은 경위나 그 계약내용 등과 같은 개별적인 사정은 원칙적으로 고려대상이 될 수 없고, 그와 같은 개별적인 사정은 피고가 계약 상대방에 대하여 주장할 수 있는 인적 항변사유에 불과하다고 할 것이므로, 피고의 위 주장도 이유 없다[비록 제1, 2차 추가등록 지정상품에 관한 상표등록이 무효로 된다 하더라도, 피고가 최초 분할이전등록을 받은 기존의 지정상품인 컴퓨터 주변기기, 전자계산기(컴퓨터) 등에 이 사건 등록상표를 부착하여 사용하는 방법으로 기존의 사업을 계속하는 것은 정당한 상표권의 행사에 해당하여 여전히 법률상 별다른 지장이 없으므로, 피고의 위 주장과 같은 개별적인 사정을 고려하지 않는다고 하여 피고에게 특별히 가혹한 결과가 발생한다고 보기도 어렵다].
4. 결론
그렇다면, 이 사건 등록상표의 제1, 2차 추가등록 지정상품은 나머지 등록무효사유에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 할 것인데, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하고, 그 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 있으므로 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 배기열(재판장) 염호준 최종선