【원고, 상고인】
씨제이 주식회사 (소송대리인 변리사 이수완외 5인)
【피고, 피상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2007. 3. 29. 선고 2006허2349 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 “생체 내 에리스로포이에틴 활성이 증진된 융합단백질”로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제2001-72713호)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)의 ‘융합단백질’과 원심 판시 비교대상발명의 에리스로포이에틴(이하 ‘EPO’라 한다) 유사체 중 ‘HCG C-말단 연장’은 모두 인간 EPO와 ‘인간 융모성 성선자극호르몬(HCG) β 서브유닛 카르복시 말단 펩타이드(CTP)’(이하 ‘HCG CTP’라 한다)를 융합한 것으로서, 후자는 EPO의 166번째 아미노산인 아르기닌에 HCG CTP가 결합된 구성인데 반하여, 전자는 위 아르기닌이 결실되고 165번째 아미노산인 아스파르트산에 HCG CTP가 결합된 구성인 점에서 차이가 있다.
그런데 비교대상발명에는 인간 EPO에 HCG C-말단을 연장함으로써 향상되는 효과가 단위 용량 당 생체 내 활성도 수치로 나타나 있는 반면, 이 사건 출원발명의 발명의 상세한 설명에는 그 효과가 반감기 증가의 배율로 나타나 있는바, 생체 내 활성도는 일반적으로 반감기와 정비례 관계에 있는 것이 아닐 뿐만 아니라 물질에 따라 달라지는 여러 변수에 의하여 영향을 받을 가능성을 배제할 수 없다는 것이 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이라면 양 수치나 그 배율을 서로 대비하여 그 효과를 가리는 것은 적절하지 않다고 할 것이고, 따라서 원심으로서는 이 사건 제1항 발명의 현저한 효과 유무를 판단하기 위하여 서로 다른 물질인 이 사건 제1항 발명의 ‘융합단백질’과 비교대상발명의 ‘HCG C-말단 연장’ EPO 유도체의 활성 증가 효과를 비교함에 있어서, 비교대상발명의 인간 EPO 대비 단위 용량 당 생체 내 활성도 증가 배율과 이 사건 제1항 발명의 반감기 증가 배율을 단순 비교하는 이외의 다른 적절한 방법이나 자료가 있는지 따져 보았어야 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심은 EPO의 생체 내 활성도와 그 반감기가 정비례관계에 있다는 전제에서 이 사건 제1항 발명의 반감기가 비교대상발명에 비해 1.15 내지 1.50배 개선되었다고 인정한 다음, 이와 같은 정도의 차이는 HCG CTP에 결합되는 EPO의 아미노산의 종류에 따라 예상되는 생체 내 활성도의 효과의 범위 내에 든다고 보이므로 비교대상발명과 대비하여 볼 때 그 효과의 현저성이 부정된다고 판단하였는바, 원심의 위와 같은 판단에는 심리미진으로 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 취지의 상고이유의 주장은 이유 있다.
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 박시환(재판장) 안대희 차한성(주심) 신영철