【원 고】
코오롱인더스트리 주식회사 (소송대리인 변리사 공민호 외 2인)
【피 고】
토요보 가부시키가이샤 (소송대리인 변호사 박성수 외 3인)
【변론종결】
2012. 11. 29.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2012. 6. 26. 2011당2598호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초사실
가. 이 사건 특허발명
1) 발명의 명칭: 열 수축성 폴리에스테르계 필름 롤
2) 우선권주장일/출원일/등록일/등록번호: 2001. 4. 26./2004. 10. 8./2006. 3. 24./(특허등록번호 생략)
3) 특허권자: 피고
4) 특허청구범위: [별지 1]과 같다(이하 이 사건 특허발명의 청구항 제1항을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
나. 비교대상발명들
1) 비교대상발명 1
1995. 8. 8. 공개된 일본 공개특허공보에 ‘특개평7-205283호’(갑 제5호증)로 실린 ‘열수축성 폴리에스테르 필름(熱收縮性ポリエステル系フィルム)’으로서 그 주요 내용은 [별지 2] 제1항과 같다.
2) 비교대상발명 2
1976. 4. 2. 공개된 일본 공개특허공보에 ‘특개소51-39775호’(갑 제6호증)로 실린 ‘열가소성 플라스틱 필름의 연신방법(熱可塑性プラスチツクフイルムの延伸方法)’으로서 그 주요 내용은 [별지 2] 제2항과 같다.
다. 이 사건 심결의 경위
1) 원고는 2011. 10. 18. 피고를 상대로 ‘이 사건 특허발명은 청구항 및 발명의 상세한 설명에 기재불비가 있고, 비교대상발명 1에 의하여 신규성이 부정되며, 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 “통상의 기술자”라 한다)가 비교대상발명 1, 2에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다‘는 이유로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
2) 특허심판원은 2012. 6. 26. 2011당2598호로 ‘이 사건 특허발명은 청구항 및 발명의 상세한 설명에 기재불비가 없고, 비교대상발명 1에 의하여 신규성이 부정되지 아니하며, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2에 의하여 용이하게 발명할 수 없어 진보성이 부정되지 않는다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 갑 제1 내지 3호증, 갑 제5, 6호증
2. 원고 주장의 이 사건 심결 취소 사유
이 사건 특허발명에는 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제42조 제3항 및 제42조 제4항 제1호, 제2호 소정의 기재불비 사유가 있고, 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정되므로 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
3. 이 사건 특허발명에 기재불비 사유가 있는지 여부
가. 발명의 상세한 설명의 기재불비 유무
1) 원고의 주장
이 사건 특허발명 명세서의 발명의 상세한 설명에는 ‘필름 롤을 제조함에 있어서 필름 롤의 전장에 걸쳐서 최다부차적 구성단위의 함유율을 균일하게 되도록 원료중합체를 투입하고, 연신 공정(예비 가열, 연신, 열처리 공정 포함)에서의 온도 변동을 억제하고 필름의 표면 온도의 변동 폭을 될 수 있는 한 저감시킴으로써 필름 롤의 열 수축률의 편차를 균일하게 할 수 있다’는 취지로 기재되어 있다. 그러나 이 사건 특허발명의 심사 시에 피고가 제출한 실험성적증명서(갑 제4호증)의 실험 결과를 이 사건 특허발명 명세서에 기재된 실시예 1과 대비해 보면, 최다부차적 구성단위의 함유율 편차를 더욱 균일하게 하면서 연신 공정에서 예열 온도 및 열처리 온도의 변동 폭은 실시예 1과 동등 수준으로 하고 연신 온도의 변동 폭은 실시예 1보다 더욱 균일하게 하였음에도 불구하고 최대수축방향 및 직교방향의 열 수축률의 편차는 오히려 더욱 불균일해졌음을 알 수 있다. 따라서 최다부차적 구성단위의 함유율을 균일하게 하고, 필름의 연신 공정에서 필름의 표면 온도 변동 폭을 균일하게 하더라도, 이 사건 특허발명의 실시예와 같은 열 수축률 편차를 반복 재현할 수 없으므로 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명은 구 특허법 제42조 제3항 소정의 기재요건에 위배된다.
2) 판단
살피건대, 갑 제4호증의 추시실험은 단지 비교대상발명 1의 실시예 1에 비교대상발명 2의 연신단계에서 온도 편차를 없애는 방법을 적용한 것으로 이 사건 특허발명의 실시예가 아니다. 그리고 이 사건 특허발명 명세서에 기재된 실시예 1은 비교대상발명 1의 실시예 1과 비교하여 원료 조성이 다르고, 연신조건을 비롯하여 예열 및 열처리에서의 각 온도도 차이가 있다(갑 제2호증 17면 〈실시예 1 및 실시예 6〉, 20면 표 2, 갑 제4호증 1면 ‘실험의 목적’, 2면 ‘실험 1’, 갑 제5호증 5면 식별번호 [0028] 등 참조).
따라서 이 사건 특허발명 명세서에 기재된 실시예 1과 상이한 제조공정에서 실시된 갑 제4호증의 추시실험을 근거로 이 사건 특허발명의 반복 재현성을 부정할 수는 없으므로 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.
나. 특허청구범위의 기재불비 유무
1) 원고의 주장
가) 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에 ‘최대 수축방향의 열 수축률, 최다 부차적 구성단위의 함유율 및 최대 수축방향에 직교하는 방향의 열 수축률의 편차는 각각 평균치 ±3% 이내, 평균치 ±2몰% 이내 및 평균치 ±1% 이내 범위’라고 기재되어 있어 편차의 변동 상한치만이 기재되고 있을 뿐 변동 하한치는 기재되어 있지 않다.
이 사건 제1항 발명의 특허청구범위는 각 물성값이 평균치 ±0%인 경우와 평균치 ±0%에 근접하는 경우를 포함하는데, 각 물성값이 평균치 ±0%인 경우는 기술적으로 실시 불가능한 것임에도, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 각 물성값 편차의 상한치가 작을수록 바람직하다는 취지의 기재 및 각 실시예에 의해 구현된 변동 하한치가 예시되어 있을 뿐, 각 물성값 편차가 평균치 ±0%인 경우와 평균치 ±0%에 근접하는 어느 범위까지 실시 가능한지에 관하여 이를 뒷받침하는 기재가 없다.
따라서 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 상세한 설명 중 실시예에서 구현된 변동 하한치를 넘어서 평균치 ±0%에 더 근접한 경우와 관련하여 이 사건 제1항 발명의 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않고, 또 이 사건 제1항 발명의 청구범위가 평균치 ±0%에 근접하는 어디까지인지가 불명확하므로 구 특허법 제42조 제4항 제1호 및 제2호 소정의 기재요건에 위배된다.
나) 이 사건 특허발명은 2종 이상의 원료 중합체가 혼합되어 제조되는 것으로서, 공중합 폴리에스테르가 단독으로 사용되는 경우와 달리 원료 칩 A(호모 폴리에스테르)와 원료 칩 B(공중합 폴리에스테르)가 혼합되는 과정에서 완벽히 균등하게 혼합될 수 없어 최다 부차적 구성단위의 함유율 편차가 평균치 ±0%가 될 수 없음에도, 이 사건 제1항 발명은 그 청구항에서 최다 부차적 구성단위의 함유율 편차를 평균치 ±2몰% 이내라고 한정하여 ±0%를 포함함으로써 공중합 폴리에스테르가 단독으로 사용되는 경우를 포함하고 있어서 그 의미가 상호 모순되어 발명이 불명확하므로 구 특허법 제42조 제4항 제2호 소정의 기재요건에 위배된다.
다) 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에 ‘최대 수축방향에 직교하는 방향의 열 수축률이 7% 이하’라고만 기재되어 있어, 그 하한치가 0%인지, (-) 영역도 포함하는지, (-) 영역을 포함한다면 (-) 몇 %까지인지를 확정할 수 없는 등 불명확하므로 이 사건 제1항 발명은 구 특허법 제42조 제4항 제2호 소정의 기재요건에 위배된다.
라) 이 사건 제1항 발명의 종속항인 이 사건 제3, 5, 10, 11항 발명에 대하여도 위와 같은 기재불비에 의한 등록무효사유가 있다.
2) 판단
가) 이 사건 특허발명은 필름 조성 및 열 수축 거동의 변동을 억제함으로 인해 외관 불량을 줄이고자 한 것으로, 이러한 기술적 과제를 해결하기 위해서 이 사건 제1항 발명에서는 모든 시료의 최대 수축방향의 열 수축률, 최다 부차적 구성단위의 함유율 및 최대 수축방향에 직교하는 방향의 열 수축률이 평균치로부터의 일정한 범위(±3%, ±2몰%, ±1%) 이내에 있어야 한다고 그 편차 범위를 한정하고 있다(갑 제2호증 3면 ‘발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술’ 1, 5단락, ‘발명이 이루고자 하는 기술적 과제’, 4면 ‘발명을 실시하기 위한 최량의 형태’ 1단락, 23~24면 ‘청구항 1’ 등 참조).
이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에서 ‘최대 수축방향의 열 수축률, 최다 부차적 구성단위의 함유율 및 최대 수축방향에 직교하는 방향의 열 수축률의 편차를 각각 평균치 ±3% 이내, 평균치 ±2몰% 이내 및 평균치 ±1% 이내 범위’라고 한정한 것과 관련하여, 이 사건 특허발명 명세서의 발명의 상세한 설명에는 ‘(1) 필름의 길이 방향으로 필름 물성이 안정되어 있는 정상영역의 필름의 감기 개시측의 단부를 제1 단부, 감기 종료측의 단부를 제2 단부라고 했을 때, 제2 단부의 내측 2m 이내에 1번째의 시료 절단부를, 또한 제1 단부의 내측 2m 이내에 최종의 절단부를 설치하는 동시에, 1번째의 시료 절단부에서 약 100m마다 시료 절단부를 설치하고, 각각 10cm×10cm의 정방 형상으로 잘라낸 시료를 85℃의 온수 중에 10초 침지해서 끌어 올리고, 이어서 25℃의 수중에 10초 침지해서 끌어 올렸을 때 … 요건 (1)에 있어서의 각 시료 절단부에서 별도로 잘라낸 각 시료에 대해서 … 평균치를 산출했을 때에 모든 시료의 최다 부차적 구성단위의 함유율이 이 평균치로부터 ±2몰％ 이내의 범위에 들어가 있다. … 본 발명에서 채용되는 장척 필름은 요건 (1) 부분에서 설명한 바와 같이, 최대 수축방향의 열 수축률이 20％ 이상이지만, 샘플링한 모든 시료의 열 수축률이 그 평균치 ±5％ 이내에 들어가 있다고 하는 요건 (6)을 만족시키는 필름은 열 수축률이 필름 전장에 걸쳐서 균일하므로 1개, 1개의 라벨, 봉지 등의 열 수축률의 변동이 작아지기 때문에 피복 수축시키는 공정에서의 불량이 저감되고 제품의 불량률을 격감시킬 수 있다. 열 수축률의 변동 정도는 열 수축률의 평균치로부터 ±3％ 이내인 것이 보다 바람직하고, ±2％ 이내가 더욱 바람직하다. … 직교방향 열 수축률의 변동 정도는 평균 열 수축률로부터 ±1.8％ 이내인 것이 보다 바람직하고, ±1.5％ 이내가 더욱 바람직하며, ±1％ 이내가 가장 바람직하다’라고 기재되어 있는 등(갑 제2호증 4면 ‘발명의 구성 및 작용’ 2, 3단락, 8면 아래에서 2행~9면 3행, 9면 아래에서 7~5행 등 참조) 위 청구범위에 대응되는 기재가 있을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명의 기술적 과제는 모든 시료에서의 물성값이 허용 가능한 편차 범위 이내에만 있으면 달성될 수 있는 것으로, 수축마무리(외관 불량) 0%라는 최고의 효과를 나타낸 실시예 6 내지 10이 개시되어 있는 이상(갑 제2호증 17~18면 〈실시예 1 및 실시예 6〉 ~ 〈실시예 5 및 실시예 10〉, 22면 표 7), 마찬가지 효과가 달성되는 모든 실시예를 발명의 상세한 설명에 기재할 필요는 없는 것이므로 이 사건 제1항 발명의 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 볼 수 없다.
또 이 사건 특허발명에서 물성 편차가 작을수록, 즉 편차가 평균치 ±0%에 근접할수록 바람직하다는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항이고, 또한 물성 편차가 평균치 ±0%인 필름 롤을 제조하는 것이 이론적으로는 가능하지만 기술적으로는 그 실시가 불가능하다는 것 또한 통상의 기술자에게 자명한 사항이므로, 이 사건 제1항 발명의 청구범위는 그 편차 범위 내에서 기술적으로 실시 가능한 편차까지만 의미하는 것이므로 청구항이 불명확하다고 볼 수 없다.
따라서 원고의 위 해당 부분 주장은 받아들이기 어렵다.
나) 2종 이상의 원료 중합체를 완벽히 균등하게 혼합하는 것이 이론적으로는 가능하지만 기술적으로는 그 실시가 불가능하다는 것은 통상의 기술자에게 자명한 사항으로서 이 사건 제1항 발명의 청구범위 중 최다 부차적 구성단위의 함유율 편차는 그 편차 범위 내에서 기술적으로 실시 가능한 편차까지만 의미하는 것임은 앞에서 본 바와 같고, 이 사건 제1항 발명에서 주된 구성단위로 제시된 원료 중합체(EG/TPA)와 최다 부차적 구성단위로 제시된 중합체 중 1종의 원료 중합체(예를 들어 NPG/TPA)를 혼합하는 경우에는 주된 구성단위 및 최다 부차적 구성단위를 모두 포함하는 공중합체를 단독으로 사용하는 경우와 마찬가지로 최다 부차적 구성단위의 함유율 편차가 ±0% 또는 그에 근접할 것이라는 것을 예상할 수 있으므로 이 사건 제1항 청구범위 중 최다 부차적 구성단위의 함유율 편차가 ±0%인 경우가 반드시 원료 중합체를 단독으로 사용하는 경우에만 실현 가능함을 전제로 이 사건 제1항 발명 청구항의 의미가 상호 모순되어 발명이 불명확하다는 원고의 위 해당 부분 주장은 받아들이기 어렵다.
다) 발명이 그 구성에 수치를 포함하는 경우에 있어서 청구항에서 수치범위의 상한 및 하한을 모두 명확하게 기재하는 것이 바람직하나, 그 목적으로 하는 기술적 과제를 해결하기 위해서 수치의 상한 또는 하한이 기술적으로 의의가 있고, 특정되지 않은 하한 또는 상한은 통상의 기술자에게 자명하거나 통상의 기술자가 그 발명을 실시하는 데 있어서 용이하게 선택할 수 있는 정도라면, 기술적으로 중요한 수치의 상한 또는 하한만을 특정하면 충분한 것이고, 기술적으로 중요하지 않은 하한 또는 상한이 특정되지 않았다고 해서 발명이 불명확하다고 볼 수는 없다.
최대 수축방향에 직교하는 방향의 열 수축률에 관하여 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘요건 (8)은 요건 (1)에 기재된 각 시료 절단부에서 10cm×10cm로 잘라낸 각 시료에 대해 85℃의 온수 중에 10초 침지해서 끌어 올리고, 이어서 25℃의 수중에 10초 침지해서 끌어 올렸을 때, 모든 시료의 최대 수축방향에 직교하는 방향의 열 수축률이 7％ 이하이고, 이들 직교방향의 열 수축률의 평균치를 산출했을 때에 모든 시료의 직교방향 열 수축률이 이 평균치로부터 ±2％ 이내의 범위에 들어가 있다고 하는 것이다. 이 요건 (8)은 특히 “세로 줄어듬”이라고 불리는 외관 불량을 일으키지 않는 필름에 관한 요건이다. 여기에서 세로 줄어듬이란 수축 후의 라벨의 길이가 고르게 되지 않는 것으로 페트병 등에 피복 수축시킨 후의 라벨의 상단 가장자리가 하향으로 만곡하는 라인을 그리거나 하단 가장자리가 상향으로 만곡 라인을 그리거나 하는 외관불량을 말한다. 이 최대 수축방향에 직교하는 방향의 열 수축률(직교방향 열 수축률)이 7％를 초과하면 세로 줄어듬에 의한 외관불량이 발생하기 쉽다. 보다 바람직한 직교방향 열 수축률은 6％ 이하, 더욱 바람직하게는 5％ 이하이다’(갑 제2호증 9면 27~31행 참조)라고 기재되어 있다. 위 기재에 의하면, 이 사건 제1항 발명의 직교방향 열 수축률의 물성값인 7% 이하는 ‘세로 줄어듬’이라는 외관 불량을 일으키지 않는 필름에 관한 요건으로서 그 상한이 기술적으로 의의가 있음을 알 수 있고, 또한 특정되지 않은 하한이 ‘세로 줄어듬’이라는 외관 불량이 발생하지 않는 범위 내에서 통상적으로 허용되는 범위라는 것이 통상의 기술자에게 자명하다고 할 것이므로 청구항이 불명확하다고 볼 수 없다.
따라서 원고의 위 해당 부분 주장은 받아들이기 어렵다.
4. 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부
가. 기술분야 대비
이 사건 특허발명은 열 수축성 폴리에스테르계 필름을 감아서 이루어지는 필름 롤에 관한 것이고(갑 제2호증 3면 ‘발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술’ 1행), 비교대상발명 1은 피복, 결속, 외장 등에 이용되는 포장재로서 적합한 열 수축성 폴리에스테르계 필름에 관한 것이며(갑 제5호증 2면 ‘산업상의 이용분야’ 1~3행), 비교대상발명 2는 열가소성 플라스틱 필름의 연신방법에 관한 것이다(갑 제6호증 1면 1컬럼 ‘발명의 상세한 설명’ 1~2행).
따라서 이 사건 특허발명과 비교대상발명들은 열 수축성 폴리에스테르계 또는 열가소성 플라스틱 필름에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 동일하다.
나. 목적 대비
이 사건 특허발명은 장척 필름이 두루 감겨진 롤로 열 수축성 라벨·봉지 등을 제조하고 이것들을 용기에 씌워서 열 수축시켜 라벨화 용기 제품을 제공함에 있어서 실질적으로 필름 전장에 걸쳐서 균일한 조성 및 열 수축 특성을 갖도록 하여 수축 부족, 수축 불균일, 백화, 주름, 비뚤어짐, 세로 줄어듬 등의 불량 발생의 문제를 해결함으로써 불량품의 발생을 저감시킬 수 있는 열 수축성 폴리에스테르계 필름 롤을 제공하는 것에 그 목적이 있다(갑 제2호증 3면 ‘발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술’, ‘발명이 이루고자 하는 기술적 과제’ 등 참조).
이에 비하여 비교대상발명 1은 열수축 후의 고온 살균 등의 가공 공정에 따른 열 이력(履歷)에 의한 강도의 저하가 적고, 마찰이나 충격 등의 외력에 의한 찢어짐이나 흠집 등이 발생하지 않는 열 수축성 폴리에스테르계 필름을 제공하는 데 그 목적이 있고(갑 제5호증 1면 ‘목적’ 참조), 비교대상발명 2는 물성(배향도)이 일정한 연신 필름을 얻기 위해서 종연신 직후의 열가소성 플라스틱 필름의 표면 온도를 검출하고, 검출 온도가 설정 온도(미리 측정한 연신 온도와 배향도의 관계로부터 소정의 배향도를 얻기 위한 연신 온도)에 일치하도록 가열온도를 자동 제어하는 방법을 제공하는 것에 그 목적이 있다(갑 제6호증 1면 1컬럼 아래에서 8~1행 참조).
따라서 라벨화 용기 제품에 사용되는 장척 필름 전장에 걸쳐서 균일한 조성 및 열 수축 특성을 갖도록 하여 수축 부족 등의 외관 불량 발생을 감소시킬 수 있는 열 수축성 폴리에스테르계 필름 롤을 제공하려는 이 사건 특허발명의 목적은 비교대상발명 1, 2의 목적과 상이하므로, 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2에 비하여 그 목적에 특이성이 있다.
다. 구성 대비
1) 이 사건 제1항 발명
가) 구성요소 분석
이 사건 제1항 발명은 ‘폭 0.2m 이상이고 길이 1000 내지 6000m의 열 수축성 폴리에스테르계 필름을 감아서 이루어지며(이하 ‘구성 1’이라 한다), 열 수축성 폴리에스테르계 필름의 원료 중합체의 주된 구성단위가 에틸렌 테레프탈레이트 단위이고, 주된 구성단위 이외의 부차적 구성단위 중 가장 다량으로 함유되는 최다 부차적 구성단위가 네오펜틸 글리콜과 테레프탈산으로 이루어진 단위, 1,4-부탄디올과 테레프탈산으로 이루어진 단위, 1,4-시클로헥산 디메탄올과 테레프탈산으로 이루어진 단위 또는 에틸렌글리콜과 이소프탈산으로 이루어진 단위이며(이하 ‘구성 2’라 한다), 열 수축성 폴리에스테르계 필름은 2종 이상의 중합체를 혼합하여 제조되고(이하 ‘구성 3’이라 한다), 아래 요건 (1), (2) 및 (3)을 만족시키는 것(이하 ‘구성 4’라 한다)임을 특징으로 하는 열 수축성 폴리에스테르계 필름 롤에 관한 것이다.
(1) 필름의 길이 방향으로 필름 물성이 안정되어 있는 정상영역의 필름의 감기 개시측의 단부를 제1 단부, 감기 종료측의 단부를 제2 단부라고 했을 때, 제2 단부의 내측 2m 이내에 1번째의 시료 절단부를, 또한 제1 단부의 내측 2m 이내에 최종의 절단부를 설치하는 동시에, 1번째의 시료 절단부에서 약 100m마다 시료 절단부를 설치하고, 각각 10cm×10cm의 정방 형상으로 잘라낸 시료를 85℃의 온수 중에 10초 침지해서 끌어 올리고 이어서 25℃의 수중에 10초 침지해서 끌어 올렸을 때의 최대 수축방향의 열 수축률이 모든 시료에 대해서 20％ 이상이고, 또한 그의 평균치를 산출하였을 때 모든 시료의 열 수축률이 이 평균치로부터 ±3％ 이내의 범위에 들어간다.
(2) 필름의 원료 중합체가 요건 (1)에 있어서의 각 시료 절단부에서 별도로 잘라낸 각 시료에 대해서, 최다 부차적 구성단위의 함유율을 측정했을 때 모든 시료의 최다 부차적 구성단위의 함유율이 전 구성단위 100몰％ 중 7몰％ 이상인 동시에, 이들의 평균치를 산출했을 때 모든 시료의 최다 부차적 구성단위의 함유율이 이 평균치로부터 ±2몰％ 이내의 범위에 들어가 있다.
(3) 요건 (1)에 기재된 각 시료 절단부에서, 10cm×10cm로 잘라낸 각 시료에 대해서, 85℃의 온수 중에 10초 침지해서 끌어 올리고 이어서 25℃의 수중에 10초 침지해서 끌어 올렸을 때, 모든 시료의 최대 수축방향에 직교하는 방향의 열 수축률이 7％ 이하이고, 이들 직교방향의 열 수축률의 평균치를 산출했을 때에 모든 시료의 직교방향 열 수축률이 이 평균치로부터 ±1％ 이내의 범위에 들어가 있다‘이다.
나) 구성 1 대비
구성 1은 ‘폭 0.2m 이상이고 길이 1000 내지 6000m의 열 수축성 폴리에스테르계 필름을 감아서 이루어진 것’로서, 비교대상발명 1의 ‘필름을 수축라벨로서 … 300ml의 환 형태 유리병 용기에 씌우고 수축터널을 통과시켰다. … 위 처리에 의하여 라벨이 커버된 용기를 2400개씩 제조한 구성’(갑 제5호증 5면 식별번호 [0027] 1~7행 참조)에 대응된다.
양 구성은 ‘다수의 유리병 용기 등을 피복하는 등에 적합한 폭과 길이를 가진 열 수축성 폴리에스테르계 필름’이라는 점에서 동일하고, 다만 구성 1은 ‘폭 0.2m 이상, 길이 1000 내지 6000m’로 폭과 길이가 구체적으로 기재되어 있는 반면, 비교대상발명 1의 대응구성은 폭과 길이가 구체적으로 기재되어 있지 않은 점에서 차이가 있으나, 통상의 기술자가 필요에 따라 구성 1과 같은 폭과 길이를 가진 롤 형상으로 제조함에 별다른 기술적 어려움이 없으므로, 구성 1은 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있다.
다) 구성 2, 3 대비
구성 2는 ‘열 수축성 폴리에스테르계 필름의 원료 중합체의 주된 구성단위가 에틸렌 테레프탈레이트 단위이고, 주된 구성단위 이외의 부차적 구성단위 중 가장 다량으로 함유되는 최다 부차적 구성단위가 네오펜틸 글리콜과 테레프탈산으로 이루어진 단위, 1,4-부탄디올과 테레프탈산으로 이루어진 단위, 1,4-시클로헥산 디메탄올과 테레프탈산으로 이루어진 단위, 또는 에틸렌글리콜과 이소프탈산으로 이루어진 단위인 것’이다. 그리고 구성 3은 ‘열 수축성 폴리에스테르계 필름은 2종 이상의 중합체를 혼합하여 제조되는 것’이다.
구성 2, 3에 대응하여 비교대상발명 1의 실시예 3에는 ‘폴리에틸렌 테레프탈레이트(EG/TPA)인 폴리에스테르 A 42중량%’{폴리에스테르 A를 제외한 나머지 폴리에스테르 B가 50중량%, 폴리에스테르 C가 8중량%인 점 및 실시예 3과 비교예 5를 비교한 표 2(갑 제5호증 6~7면 식별번호 [0037])에 폴리에스테르 A의 비율이 42중량%로 기재되어 있는 점 등에 비추어 볼 때 갑 제5호증 5면 식별번호 [0033]에 폴리에스테르 A의 비율로 기재된 ’40중량%’는 ‘42중량%’의 오기로 보인다}, ‘테레프탈산(TPA) 100몰%, 에틸렌글리콜(EG) 63몰%, 디에틸렌글리콜(DEG) 2몰%, 네오펜틸글리콜(NPG) 35몰% 등으로 이루어진 폴리에스테르 B 50중량%’, ‘폴리부틸렌 테레프탈레이트(BD/TPA)인 폴리에스테르 C 8중량%’를 혼합하여 열 수축성 폴리에스테르 필름을 제조하는 구성(갑 제5호증 5면 식별번호 [0033] 참조)이 개시되어 있다.
비교대상발명 1의 실시예 3에 제시된 원료 중합체의 에스테르 구성단위 함량을 계산해보면 아래 표와 같다.
중합체폴리에스테르 A폴리에스테르 B폴리에스테르 C전체 함량(구성단위)(42중량%)(50중량%)(8중량%)EG/TPA 100몰%EG/TPA 63몰%DEG/TPA 2몰%NPG/TPA 35몰%BD/TPA 100몰%EG/TPA42몰%31.5몰%-73.5몰%DEG/TPA-1몰%-1몰%NPG/TPA-17.5몰%-17.5몰%BD/TPA--8몰%8몰%
따라서 비교대상발명 1의 실시예 3에 제시된 원료 중합체는 에스테르 구성단위 중 EG/TPA를 전체 구성단위에 대하여 50몰% 이상(73.5몰%) 포함하고 있어 주된 구성단위는 EG/TPA이고, 나머지 구성단위인 부차적 구성단위 중 NPG/TPA를 17.5몰%로 가장 많이 포함하고 있어 최다 부차적 구성단위는 NPG/TPA이며, 서로 다른 3종의 중합체(폴리에스테르 A, B, C)를 혼합한 것이므로, 구성 2, 3과 실질적으로 동일하다.
라) 구성 4 대비
(1) 구성 4는 필름의 길이 방향으로 필름 물성이 안정되어 있는 정상영역의 필름의 감기 개시측의 단부를 제1 단부, 감기 종료측의 단부를 제2 단부라고 했을 때, 제2 단부의 내측 2m 이내에 1번째의 시료 절단부를, 또한 제1 단부의 내측 2m 이내에 최종의 절단부를 각 설치하는 동시에, 1번째의 시료 절단부에서 약 100m마다 시료 절단부를 설치하고, 각각 10cm×10cm의 정방 형상으로 잘라낸 시료에 관한 요건으로서, 위 각 시료가 최대 수축방향 열 수축률, 최다 부차적 구성단위의 함유율 및 직교방향의 열 수축률의 각 물성값 및 그 편차를 한정한 요건 (1), (2), (3)을 만족한다는 것인데, 구체적으로 최다 부차적 구성단위의 함유율은 모든 시료에 대하여 전 구성단위 100몰％ 중 7몰％ 이상이고, 모든 시료의 함유율이 평균치로부터 ±2몰％ 이내의 범위에 있는 것{요건 (2)}이고, 각 시료를 85℃의 온수 중에 10초 침지해서 끌어 올리고 이어서 25℃의 수중에 10초 침지해서 끌어 올렸을 때에 최대 수축방향의 열 수축률은 모든 시료에 대하여 20% 이상이고, 모든 시료의 열 수축률이 평균치로부터 ±3％ 이내의 범위에 있는 것{요건 (1)}이며, 직교방향의 열 수축률은 모든 시료에 대하여 7％ 이하이고, 모든 시료의 열 수축률이 평균치로부터 ±1％ 이내의 범위에 있는 것{요건 (3)}이다.
구성 4에 대응하여 비교대상발명 1의 실시예 3에는 ‘전체 구성단위 중 최다 부차적 구성단위인 NPG/TPA가 17.5몰% 함유되어 있고, 폴리에스테르 필름은 최대 수축방향의 열 수축률이 70.0%이며, 직교방향의 열 수축률은 3.0%인 구성’(위 ‘구성 2, 3 대비’ 항목 및 갑 제5호증 6~7면 식별번호 [0037] 참조)이 개시되어 있다.
양 구성은 ‘최대 수축방향의 열 수축률이 20% 이상(70.0%)이고, 최다 부차적 구성단위의 함유율이 7몰％ 이상(17.5몰%)이며, 직교방향의 열 수축률이 7% 이하(3.0%)인 점’에서는 공통점이 있다{구성 4는 85℃의 온수 중에 10초 침지해서 끌어 올리고 이어서 25℃의 수중에 10초 침지해서 끌어 올렸을 때의 열 수축률을 측정한 것인 반면, 비교대상발명 1의 대응구성은 100℃의 열풍으로 1분간 가열한 뒤의 수축률을 측정한 것이어서 양 구성의 열 수축률의 수치를 직접적으로 대비하기는 곤란하지만, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1에서의 가열 온도에 큰 차이가 없을 뿐만 아니라, 비교대상발명 1의 최대 수축방향의 열 수축률은 구성 4의 하한치인 20%보다 훨씬 큰 값(70.0%)이고, 직교방향의 열 수축률도 구성 4의 상한치인 7%에 비해 현저히 작은 값(3%)이므로, 비교대상발명 1의 대응구성은 구성 4와 같은 조건에서 측정될 경우에도 최대 수축방향 및 직교방향의 열 수축률이 각각 20% 이상, 7% 이하의 값을 가질 것으로 예상된다}.
그러나 구성 4는 모든 시료에 있어 ‘최대 수축방향의 열 수축률은 20% 이상이고, 평균치로부터 ±3％ 이내’의 범위에, ‘최다 부차적 구성단위의 함유율은 7몰％ 이상이고, 평균치로부터 ±2몰％ 이내’의 범위에, ‘직교방향의 열 수축률은 7% 이하이고, 평균치로부터 ±1％ 이내’의 범위에 각 있는 것으로서, 모든 시료의 물성값과 함께 모든 시료의 물성값 편차까지도 한정한 것인 반면, 비교대상발명 1의 대응구성은 단지 하나의 시료에 대한 물성값만이 제시되어 있을 뿐(갑 제5호증 4면 식별번호 [0022] 등 참조) 전체 필름 롤에서 얻어진 모든 시료의 물성값의 범위나 물성값 편차에 대해서는 아무런 기재가 없는 점에서 차이가 있다.
위 차이점에 관하여 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘본 발명은 … 실질적으로 필름 전장에 걸쳐서 균일한 조성을 나타내는 열 수축성 폴리에스테르계 필름이 두루 감겨진 롤 또는 게다가 열 수축 특성도 균일한 열 수축성 폴리에스테르계 필름이 두루 감겨진 롤에 관한 것이다. 이 롤에 감겨져 있는 열 수축성 폴리에스테르계 필름은 라벨, 봉지 등의 제조공정에서의 불량의 발생이 적고 또한 수축 가공공정에서의 수축 부족, 수축 불균일, 백화, 주름, 비뚤어짐, 세로 줄어듬 등의 불량의 발생도 매우 적다’(갑 제2호증 3면 ‘발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술’ 1단락), ‘본 발명자 등은 열 수축성 폴리에스테르계 필름으로 라벨이나 봉지 등을 제조하는 공정이나 열 수축 공정에서 일어나는 여러 가지 문제점에 대해서 검토한 결과, 이들 불량은 필름의 원료 중합체가 단일중합체가 아니고 공중합이나 블렌드에 의해 얻어지는 주된 구성단위 이외에 부차적인 구성단위를 함유하는 중합체의 경우에 발생하기 쉽다는 것을 발견했다. 즉, 장척 필름에 있어서 중합체의 조성변동이 발생하고 이것이 열 수축 거동의 변동의 한 요인이 되고 있다고 생각되었다. 그리고 본 발명에 따른 열 수축성 폴리에스테르계 필름 롤이면 조성변동이나 열 수축 거동의 변동이 작기 때문에 위의 문제점을 일으키지 않는 것을 발견한 것이다’(갑 제2호증 4면 ‘발명을 실시하기 위한 최량의 형태’ 1단락), ‘본 발명의 열 수축성 폴리에스테르계 필름 롤은 필름 롤에 두루 감겨진 장척 필름의 조성이나 물성 변동이 적기 때문에 용제 접착공정에서의 불량이나 열 수축공정에서의 수축 부족, 수축 불균일, 주름, 비뚤어짐, 세로 줄어듬 등의 발생에 의한 불량의 발생이 지극히 적다’(갑 제2호증 23면 ‘발명의 효과’ 1~3행)고 기재되어 있고, 또한 이 사건 특허발명은 이 사건 제1항 발명의 요건 (1) 내지 (3)을 만족하는 실시예 6 내지 10의 경우에는 수축 마무리성(외관 불량률)이 0%인 반면, 요건 (1) 내지 (3)을 만족하지 않는 비교예 1 내지 4의 경우에는 수축 마무리성(외관 불량률)이 5.9% 내지 9.2%인 실험결과를 개시하고 있다(갑 제2호증 17면 〈실시예 1 및 실시예 6〉 ~ 19면 〈비교예 4〉, 21면 표 3, 22면 표 7, 23면 표 9 등 참조).
위 기재 등에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 서로 다른 중합체를 혼합하여 장척의 폴리에스테르 필름 롤을 제조함에 있어 1개의 필름 롤 내에 조성이나 물성 변동이 나타날 경우 열 수축 공정 등에서 불량이 나타나는 것을 인식하고서 필름 내에 조성이나 물성 변동을 줄이고자 필름 롤에서 얻어진 모든 시료의 최다 부차적 구성단위의 함유율, 최대 수축방향 및 직교방향의 열 수축률이 구성 4에 제시된 값 및 편차의 범위 내에 있도록 한 폴리에스테르 필름 롤의 발명임을 알 수 있고, 또한 이 사건 제1항 발명은 그 특징적 구성인 구성 4를 채택함으로써 장척의 폴리에스테르 필름 롤에 있어서 수축 부족 등의 발생에 의한 외관 불량의 발생을 현저히 적게 하는 우수한 효과를 가짐을 알 수 있다.
전체 필름 롤에서 얻어진 모든 시료의 물성값이나 물성값 편차의 범위에 관한 구성 4는 단지 하나의 시료에 대한 물성값만이 제시되어 있는 비교대상발명 1의 대응구성과는 차이가 있을 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 전체 필름 롤 내의 조성이나 물성 변동을 억제하는 것에 대한 아무런 인식이 없는 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수도 없다.
한편, 비교대상발명 2는 물성(배향도)이 일정한 연신 필름을 얻기 위해서 가열온도를 자동 제어하는 방법만을 개시하고 있을 뿐(갑 제6호증 1면 1컬럼 아래에서 8~1행 등 참조), 구성 4에 대응될 만한 구성을 개시하고 있지 않다.
따라서 구성 4는 비교대상발명 1, 2에 개시되어 있지 않고, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터도 용이하게 도출할 수 있는 구성도 아니다.
(2) 이에 대하여 먼저 원고는, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1과 비교하여 구성 4 중 각 물성값의 편차를 제외한 나머지 구성이 동일하고 구성 4 중 각 물성값의 편차를 수치로서 한정한 수치한정발명에 불과한데 그 수치한정의 경계를 전후로 임계적 의의가 없으므로 구성 4를 용이하게 도출할 수 있다는 취지의 주장을 한다.
살피건대, 이 사건 제1항 발명은 위 ‘목적 대비’ 항목에서 본 바와 같이 비교대상발명 1과 해결하고자 하는 과제가 상이할 뿐만 아니라, 위에서 본 바와 같이 전체 필름 롤에서 얻어진 모든 시료의 물성값의 범위 및 그들의 편차에 관한 구성이 개시되어 있지 아니한 비교대상발명 1과 위 구성의 채택으로 인한 효과에 있어서도 상이한 발명으로서 비교대상발명 1과의 관계에서 수치한정발명이라고 볼 수 없다.
따라서 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1과의 관계에서 수치한정발명임을 전제로 한 원고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없어 이를 받아들일 수 없다(원고는 불량을 줄이기 위하여 물성 편차를 고려하는 것은 주지관용기술이므로 이 사건 제1항 발명이 수치한정발명에 해당한다는 취지의 주장도 하나, 이 사건 특허발명의 출원 이전에 이 사건 제1항 발명의 구성 4와 같은 방법으로 물성 편차를 측정하여 물성 편차를 낮은 수준으로 관리하는 것이 주지관용기술에 해당한다거나 통상의 기술자에게 당연하다고 볼 만한 아무런 자료가 없으므로, 원고의 이 부분 주장도 받아들이기 어렵다).
다음으로 원고는, 구성 4 중 요건 (1) 및 요건 (3)의 각 물성값의 편차 구성에 대하여 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 ‘필름의 연신 공정에서 필름의 표면온도를 ±1℃ 이내로, 더 바람직하게는 ±0.5℃ 이내로 균일화함으로써 달성할 수 있다’는 취지로 기재되어 있는데, 비교대상발명 2는 필름의 전장에 걸쳐서 물성을 균일하게 하기 위하여 연신 시 필름의 표면온도의 변동 폭을 이 사건 특허발명의 상세한 설명에서 가장 바람직한 것으로 기재하고 있는 평균온도 ±0.5℃ 이내보다 더욱 균일한 수준인 평균온도 ±0℃로 제어하고 있으므로, 비교대상발명 2를 비교대상발명 1에 결합하여 구성 4 중 요건 (1) 및 요건 (3)의 각 물성값의 편차 구성을 용이하게 도출할 수 있다고 주장한다.
살피건대, 이 사건 제1항 발명은 장척 필름의 열 수축 거동의 변동을 줄여 수축 부족 등의 외관 불량을 줄이고자 하는 발명으로서, 그 청구범위에서 혼합되는 2종 이상 중합체 성분의 조성 변동을 제어하여 전체 필름 롤에서 얻어진 모든 시료의 물성값의 범위 및 그들의 편차가 균일하도록 한정하고 있을 뿐, 연신 공정에서의 필름의 표면온도에 대하여는 전혀 한정하지 않았다. 따라서 비교대상발명 2가 이 사건 제1항 발명보다 연신 공정에서 더욱 균일한 범위 내에 있음을 전제로 한 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.
한편, 비교대상발명 2는 필름을 종연신할 때에 연신 직후의 필름의 표면온도를 검출하고 이 검출 개소의 온도가 미리 정해진 설정온도에 일치하도록 가열 온도를 자동적으로 제어하는 것을 특징으로 하고 있을 뿐(갑 제6호증 1면 1컬럼 ‘특허청구범위’ 등 참조), 2종 이상의 폴리에스테르 필름의 조성 및 열 수축 거동의 균일성과의 상호 관련성에 대하여는 아무런 인식이 없는 발명이고, 비교대상발명 1 역시 필름의 낮은 강도에 대한 문제 인식에서 출발하여 흠집이나 찢어짐 등이 발생하지 않는 열 수축성 폴리에스테르계 필름을 제공하고자 할 뿐(갑 제5호증 2면 식별번호 [0004], [0005] 참조), 라벨의 외관불량 문제를 해결하고자 장척 필름의 열 수축 거동의 변동을 줄이는 것에 대하여는 전혀 인식하고 있지 않아서, 비교대상발명 1, 2에는 그 결합에 대한 동기나 암시가 있다고 할 수 없으므로, 이를 전제로 한 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.
마) 대비결과의 정리
이와 같이 이 사건 제1항 발명의 특징적 구성인 구성 4는 비교대상발명 1, 2에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 도출할 수 있는 구성이 아니고, 달리 이 사건 제1항 발명의 각 구성을 채택·결합하는 것이 이 사건 특허발명이 출원된 때의 기술수준으로 보아 용이하다고 볼 자료도 없으므로 이 사건 제1항 발명은 구성의 곤란성이 있다.
2) 이 사건 제3항 발명
이 사건 제3항 발명은 ‘제1항에 있어서, 열 수축성 폴리에스테르계 필름이 아래 요건 (4)를 더 만족시키는 것인 열 수축성 폴리에스테르계 필름 롤.
(4) 필름 원료 중합체가 부차적 구성단위를 2종류 이상 함유하는 것이고, 요건 (1)에 있어서의 각 시료 절단부에서 별도로 잘라낸 각 시료에 대해서, 부차적 구성단위 중 2번째로 다량으로 함유되는 제2 부차적 구성단위의 함유율을 측정했을 때 모든 시료의 제2 부차적 구성단위의 함유율이 전 구성단위 100몰％ 중 5몰％ 이상인 동시에, 이들의 평균치를 산출했을 때 모든 시료의 제2 부차적 구성단위의 함유율이 이 평균치로부터 ±2몰％ 이내의 범위에 들어가 있다’이다.
이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항의 발명으로서, 모든 시료의 제2 부차적 구성단위의 함유율의 물성값이 전 구성단위 100몰％ 중 5몰％ 이상이고 물성값 편차가 평균치로부터 ±2몰％ 이내의 범위에 들어간다는 요건 (4)를 더 만족시키는 것으로 한정하여 이 사건 제1항 발명보다 그 권리범위가 좁다. 그런데 이 사건 제1항 발명은 구성의 곤란성이 있음은 앞서 본 바와 같으므로, 그보다 권리범위가 좁은 이 사건 제3항 발명은 당연히 구성의 곤란성이 있다.
3) 이 사건 제5항 발명
이 사건 제5항 발명은 ‘제1항 또는 제3항에 있어서, 열 수축성 폴리에스테르계 필름이 아래 요건 (5)을 더 만족시키는 것인 열 수축성 폴리에스테르계 필름 롤.
(5) 제1항의 요건 (1)에 기재된 각 시료 절단부에서 적당히 잘라낸 각 시료에 대해서 유리전이 온도를 측정하고, 유리전이 온도의 평균치를 산출했을 때 모든 시료의 유리전이 온도가 이 평균치로부터 ±4℃ 이내의 범위에 들어가 있다’이다.
이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1항 또는 제3항 발명의 종속항의 발명으로서, 각 시료의 유리전이 온도의 물성값 편차가 평균치로부터 ±4℃ 이내의 범위에 들어간다는 요건 (5)를 더 만족시키는 것으로 한정하여 이 사건 제1항 또는 제3항 발명보다 그 권리범위가 좁다. 그런데 이 사건 제1항, 제3항 발명은 구성의 곤란성이 있음은 앞서 본 바와 같으므로, 그보다 권리범위가 좁은 이 사건 제5항 발명은 당연히 구성의 곤란성이 있다.
4) 이 사건 제10항 발명
이 사건 제10항 발명은 ‘제1항 또는 제3항에 있어서, 최대수축 방향이 필름 가로(폭) 방향인 열 수축성 폴리에스테르계 필름 롤’이다.
이 사건 제10항 발명은 이 사건 제1항 또는 제3항 발명의 종속항의 발명으로서, 최대수축 방향이 필름 가로(폭) 방향인 것으로 한정하여 이 사건 제1항 또는 제3항 발명보다 그 권리범위가 좁다. 그런데 이 사건 제1항, 제3항 발명은 구성의 곤란성이 있음은 앞서 본 바와 같으므로, 그보다 권리범위가 좁은 이 사건 제10항 발명은 당연히 구성의 곤란성이 있다.
5) 이 사건 제11항 발명
이 사건 제11항 발명은 ‘제1항 또는 제3항에 기재된 필름 롤로부터 제조된 라벨’이다.
이 사건 제11항 발명은 이 사건 제1항 또는 제3항 발명의 각 구성과 실질적으로 동일한 구성을 갖는 발명인데, 이 사건 제1항, 제3항 발명은 구성의 곤란성이 있음은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 제11항 발명은 당연히 구성의 곤란성이 있다.
라. 효과 대비
1) 이 사건 특허발명은 앞서와 같은 구성을 통하여 필름 롤에 두루 감겨진 장척 필름의 조성이나 물성변동이 적기 때문에 용제 접착공정에서의 불량이나 열 수축공정에서의 수축 부족, 수축 불균일, 주름, 비뚤어짐, 세로 줄어듬 등의 발생에 의한 불량의 발생이 지극히 적은 효과가 있다(갑 제2호증 23면 ‘발명의 효과’ 1~3행 참조).
이 사건 특허발명의 위와 같은 효과는 그 특징적 구성인 구성 4를 채택함으로써 얻어지는 것인데, 구성 4가 비교대상발명 1, 2에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 도출할 수 있는 구성이 아님은 앞서 본 바와 같다.
따라서 이 사건 특허발명이 가지는 위와 같은 효과는 비교대상발명 1, 2로부터 예상할 수 없는 현저한 효과이다.
2) 이에 대하여 먼저 원고는, 이 사건 특허발명의 작용효과를 평가하는 수축마무리성은 결점들에 대한 구체적이고 정량적인 정의가 없어 그 기준이 명확하지 않을 뿐만 아니라 평가자의 주관이 개입되는 평가로서 객관적이지 못하여 진보성 판단의 기준이 될 수 없다고 주장한다.
살피건대, 이 사건 특허발명에서의 수축 마무리성 평가는 수천 개의 샘플을 대상으로 하여 주름 등과 같은 결점을 5단계로 평가하여 측정한 것으로서(갑 제2호증 15면 아래에서 5~2행, 17면 〈실시예 1 및 실시예 6〉 ~ 19면 〈비교예 4〉, 22면 표 7 등 참조), 그 평가 샘플 및 평가 단계의 수 등에 비추어 숙련자에 의해 평가가 이루어지는 경우 그 평가가 주관적인 것이라고 단정할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
또한 원고는, 이 사건 제1항 발명의 모든 구성을 만족하는 실시예 6 내지 10(수축 마무리 불량률 0%)은 이 사건 제1항 발명의 구성을 만족하지 않는 실시예 1 내지 5(수축 마무리 불량률 0.1~0.2%)에 비하여 0.1~0.2%만 차이가 있는 것이어서 그 효과가 현저하지 않다고 주장한다.
그러나 특허발명의 효과가 현저한지 여부는 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 선행기술과 대비하여 판단되어야 하는 것인바, 이 사건 특허발명의 실시예 1 내지 5는 이 사건 특허발명의 완성 과정에서 도출된 것일 뿐 선행기술이 아니므로, 이와 비교하여 실시예 6 내지 10의 효과를 비교하는 것은 타당하지 않다. 한편 비교예 1 내지 4(수축 마무리 불량률 5.9~9.2%)와 비교해 보면, 이 사건 특허발명은 그 효과 차이가 현저함을 알 수 있다(갑 제2호증 22면 표 7 참조).
따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
마. 소결론
결국 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2와 그 기술분야가 동일하지만, 비교대상발명 1, 2에 비하여 그 목적에 특이성이 있고, 비교대상발명 1, 2에 개시되어 있지 않고 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 도출할 수 없는 구성 4를 채택하고 있어 구성의 곤란성이 있으며, 그 효과 또한 비교대상발명 1, 2에 비하여 현저하므로 비교대상발명 1, 2에 의하여 그 진보성을 부정할 수 없다.
5. 결론
그렇다면 이 사건 특허발명은 구 특허법 제42조 제3항, 제42조 제4항 제1호 및 제2호 소정의 기재요건에 위배되지 않고, 비교대상발명 1, 2에 의하여 그 진보성이 부정되지도 않아 그 특허등록이 무효로 되어서는 아니 될 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]
판사 문영화(재판장) 김승곤 김신