【원고, 상고인】
주식회사 이텍 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 박승문외 6인)
【피고, 피상고인】
파텐트-트로이한트-게젤샤프트 퓌어 엘렉트리쉐 글리람펜 엠베하 (소송대리인 변호사 김경환외 4인)
【원심판결】
특허법원 2008. 11. 13. 선고 2007허8535 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 각 상고이유보충서 또는 상고보충서의 기재는 상고이유서를 보충하는 범위 내에서)를 본다.
1. 산업상 이용가능성에 관한 상고이유에 대하여
원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 명칭을 “고휘도의 무전극 저압력 광원 및 이를 작동하는 방법”으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제356960호)은 그 특허청구범위에 ‘수은증기 및 버퍼가스를 밀봉하는 폐쇄 루프 관형 램프 엔벌로프를 포함하는 무전극램프’라고 기재되어 있어 버퍼가스가 램프 엔벌로프에 밀봉되는 것을 전제로 한다는 이유에서, 버퍼가스압이 존재하지 않는 경우까지 포함됨을 전제로 이 사건 특허발명은 산업상 이용가능성이 없는 발명에 해당한다는 원고의 주장을 배척한 것은 정당한 판단으로 수긍할 수 있다.
원심의 위와 같은 판단이 정당한 이상, 을 제13호증의 기재에 의하면 전극램프에서 버퍼가스 없는 순수한 수은 증기에 대하여도 방전이 개시됨을 알 수 있다고 한 원심의 판단은, 위에서 본 판단에 덧붙여서 한 부가적 판단에 불과하여 판결에 영향을 미칠 수 없으므로, 이에 관한 상고이유의 주장은 더 나아가 살펴볼 것도 없이 이유 없다.
2. 기재불비에 관한 상고이유에 대하여
기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 방전전류의 수치한정이 가지는 임계적 의의가 제대로 기재되어 있지 않다는 사정은 이 사건 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 고려할 것인지 여부는 별론으로 하고, 그와 같은 사정이 있다는 이유로 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는 것은 아니다.
따라서 원심이 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 그 특허청구범위에 기재된 사항에 대응되는 사항이 나와 있어 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배되는 기재불비가 있다고 할 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하다.
이 부분 원심판결에는 상고이유에서 주장하는 바와 같은 특허청구범위의 기재요건 충족에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
그리고 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 버퍼가스압의 하한치가 제시되어 있지 않아 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항에 위배되는 기재불비가 있다는 주장은 상고심에 이르러 처음으로 주장된 것으로서 적법한 상고이유가 될 수 없을 뿐만 아니라, 원심판결에 그 부분에 대한 판단누락의 위법이 있다고 할 수 없으므로, 이에 관한 상고이유의 주장도 더 나아가 살펴볼 것 없이 이유 없다.
3. 진보성에 관한 상고이유에 대하여
가. 특허등록된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다( 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결 등 참조). 다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.
나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고 나머지 청구항들도 같은 방법으로 부른다)의 원심판시 구성 1 내지 구성 4는 그 출원 전에 반포된 미국특허공보 제3,500,118호(갑 제7호증)에 게재된 ‘페라이트 코어를 이용한 무전극 기체 방전 장치’에 관한 발명(이하 ‘비교대상발명 1’이라 하고, 원심판시 비교대상발명을 ‘비교대상발명 2’라 한다)에 동일한 구성이 나타나 있고, 다만 비교대상발명 1은 버퍼가스 압력이 1torr에서 5torr이고 방전전류가 0.25암페어에서 1.0암페어인 반면, 이 사건 제1항 발명의 원심판시 구성 5는 버퍼가스 압력이 0.5torr 미만이고 방전전류가 2암페어 이상인 점에서만 차이가 있을 뿐이다.
그런데 구형의 ‘무전극 방전 램프’에 관한 비교대상발명 2에 네온 가스 압력이 0.3torr 내지 3.0torr라는 기재가 있고, 네온 가스 압력이 0.3torr 미만인 경우 방전개시가 비교적 어렵고 3.0torr 이상인 경우 방전개시는 쉬우나 광출력이 낮아진다고 기재되어 있어, 램프 형상의 차이를 감안하더라도 버퍼가스 압력을 낮춤으로써 광출력을 향상시키고자 하는 점에 있어 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 2의 연상선상에 있다 할 것인데, 이 사건 특허발명의 명세서에 그 한정된 버퍼가스 압력의 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 볼만한 기재가 없으므로, 이는 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다.
그러나 방전전류의 경우, 이 사건 제1항 발명에서의 2암페어 이상의 방전전류의 범위는 폐루프형 무전극 램프의 코어 손실을 줄이고자 하는 과제를 해결하기 위하여 선택된 기술수단이라 할 것인데, 방전전류의 범위에 대하여 아무런 개시가 없는 비교대상발명 2는 물론, 방전전류의 범위가 0.25암페어에서 1.0암페어인 비교대상발명 1에도 방전전류를 높게 설정하여 코어 손실을 줄이고자 하는 점에 관한 기재나 암시가 없고, 나아가 이 사건 제1항 발명은 그 방전전류 범위의 수치한정에 의하여 코어 손실의 감소라는 비교대상발명들과는 명백히 다른 효과가 있으므로, 비록 이 사건 특허발명의 명세서상 그 수치한정의 임계적 의의가 명백히 드러나지는 않는다 하더라도 이 사건 제1항 발명 구성 5에서의 방전전류 범위 수치한정의 기술적 의의는 부정되지 아니한다.
그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 없어 그 진보성이 부정되지 않고, 그 구성 5의 방전전류의 범위에 관한 구성과 동일하거나 실질적으로 동일한 구성을 포함하고 있는 이 사건 제2항 내지 제17항 발명의 진보성 역시 부정되지 아니한다.
다. 이 사건 특허발명 명세서의 기재만으로는 구성 5의 2암페어 이상의 방전전류와 0.5torr 미만의 버퍼가스 압력 간에 유기적 상관관계가 있는지 명확하지 아니하므로 양자의 결합 자체를 진보성을 인정하기에 충분한 새로운 구성요소로 볼 수는 없음에도 불구하고, 원심판결은, 이 사건 제1항 발명은 높은 방전전류를 낮은 버퍼가스 압력과 결합시킨 것에 기술적 특징이 있다고 보아 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않기 위하여 방전전류는 물론 버퍼가스 압력 값의 임계적 의의조차 필요로 하지 않는다고 한 점에서 그 이유 설시에 다소 부적절한 점이 있기는 하나, 이 사건 제1항 내지 제17항 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 원심의 결론은 정당하다.
이 부분 원심판결에는 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판결에 영향을 미친 수치한정발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
라. 한편 원고는 2009. 12. 3.자 상고보충서에 “페라이트 물질의 단위 체적당 코어 손실은 자속밀도에 선형적으로 따른다. 그래서 2차측 플라스마의 전압강하의 감소는 자기 코어에서의 손실을 크게 감소시킨다”라는 기재가 있는 참고자료 12(1978. 12. 5. 공고된 미국특허공보 제4,128,785호) 등을 첨부하여 제출하면서, 아크방전시 전압과 전류가 반비례하는 부특성을 고려하면 위 기재는 높은 방전전류가 자기 코어의 손실을 감소시킬 수 있음을 나타내는 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 원심판시 구성 5의 방전전류의 범위 역시 그 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있는 것에 불과하다고 주장하고 있으나, 이는 원고가 사실심의 변론종결 이전에 충분한 증명의 기회가 있었음에도 불구하고 제출하지 아니한 새로운 증거자료를 상고심에 이르러 뒤늦게 제출하면서 원심의 사실인정을 탓하는 데 지나지 않는 것으로, 원고가 별개의 심판절차에서 새로이 증거자료로 제출하여 이 사건 특허발명의 무효 여부를 다툼은 별론으로 하고, 법률심인 상고심에서 이를 이유로 원심의 사실인정을 다투는 것은 허용되지 않는다.
4. 결론
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 양창수(재판장) 양승태 김지형(주심) 전수안