【원고, 피상고인】
원고 (소송대리인 변리사 김종수 외 1인)
【피고, 상고인】
피고 1 외 1인 (소송대리인 법무법인 지평 외 1인)
【원심판결】
특허법원 2016. 5. 12. 선고 2015허7209 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제1항, 제3항은, 특허권자는 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다. 만약 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다(대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결, 대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결 등 참조).
2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.
가. 이 사건 정정은 명칭이 “교체용 신축이음 누수방지 장치”인 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)을 대상으로 하여 특허청구범위 제1항의 ‘고정홈’을 ‘내측으로 상향경사가 상부에 형성된 고정홈’으로 정정하고 있다. 이 사건 정정에 따른 특허청구범위의 형식적인 기재는 고정홈의 형상을 구체적으로 한정한 것으로서 특허청구범위의 감축에 해당한다.
나. 그리고 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 ‘교량의 모든 누수를 완벽히 방지’하는 효과가 있다고 기재되어 있고, 가장 기본적이고 대표적인 도면인 도면 3, 4에는 ‘내측으로 상향경사가 상부에 형성된 고정홈’의 형상이 그려져 있다. 이 사건 특허발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 위와 같은 발명의 상세한 설명과 도면으로부터 ‘슬래브 내측의 누수가 고정홈 내부로 유입되는 것을 차단하는 효과’가 있음을 충분히 파악할 수 있고, 이러한 효과는 이 사건 정정으로 새롭게 발생한 효과라고 보기 어렵다. 그렇다면 이 사건 정정 전후로 발명의 목적이나 효과가 달라지지 않고, 발명의 상세한 설명과 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것에 불과하여 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다고 볼 수도 없다.
다. 따라서 이 사건 정정은 특허청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당되지 아니한다. 그런데도 원심은 이 사건 정정으로 인하여 이 사건 특허청구범위 제1항이 실질적으로 변경되었다고 판단하였다. 이러한 원심판단에는 상고이유 주장과 같이 정정에서 특허청구범위의 실질적 변경 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이기택(재판장) 김신(주심) 박상옥 박정화