【피 고 인】
【상 고 인】
피고인
【원심판결】
서울동부지법 2010. 1. 28. 선고 2009노892 판결
【주 문】
상고를 기각한다.
【이 유】
상고이유에 대하여 판단한다.
1. 상고이유 제1점에 대하여
상표법은 2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정될 때 제57조의3 규정이 신설되었고, 그 부칙 제7조는 “ 제57조의3의 개정규정은 2007. 7. 1. 이후 최초로 타인이 상표등록출원을 하여 등록되는 상표에 대하여 선사용자가 동 개정규정의 요건을 갖춘 경우부터 적용한다.”라고 정하고 있으므로, 2007. 7. 1. 전에 출원되어 등록된 이 사건 각 등록상표(등록번호 각 생략)에 대하여는 위 규정의 적용이 없다.
그럼에도 원심은 상표법 제57조의3에 의하여 피고인에게 위 조항 소정의 선사용권이 인정되는지 여부를 심리한 끝에 피고인에게 위 조항 소정의 요건이 충족되지 않는다고 판단하였는바, 이러한 원심의 판단에는 상표법 제57조의3의 적용시기에 관한 법리를 오해한 점은 있으나 결과적으로 위 규정의 적용을 배척하였으므로 판결 결과에는 아무런 영향이 없다.
2. 상고이유 제2점에 대하여
피고인이 이 사건 각 등록상표의 출원 전 그 표장과 동일한 모양의 장식물을 창작한 선행 저작권자이므로 상표법 제53조에 비추어 상표권 침해가 성립하지 않는다는 주장은 피고인이 이를 항소이유로 삼거나 원심이 직권으로 심판대상으로 삼은 바가 없는 것을 상고이유에서 비로소 주장하는 것으로서 적법한 상고이유가 되지 못한다.
3. 상고이유 제3점에 대하여
디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다( 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 참조).
위 법리와 기록에 비추어 보건대, 피고인이 이 사건 각 등록상표와 동일한 모양의 장식물을 제조하여 그 지정상품과 동일한 헤어밴드, 목걸이 등에 사용한 태양, 이 사건 각 등록상표의 주지성 및 피고인의 사용의도 등을 종합하여 보면, 피고인이 그와 같이 사용한 표장은 순전히 장식적으로만 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로서 상표의 사용으로 인정된다고 할 것이다.
같은 취지의 원심판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상표적 사용에 관한 법리오해의 위법이 없다.
4. 결론
그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김능환(재판장) 안대희 이인복(주심) 박병대