【원고, 피상고인】
【피고, 상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2011. 7. 29. 선고 2010허8641 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 ‘하천의 수질개선장치’로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제2009-120802호) 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)의 원심 판시 구성 1 내지 4는 오염물질을 제거하여 하천의 수질을 개선하고자 하는 점에서 그 기술적 과제가 공통되는 원심 판시의 비교대상발명에 이와 동일한 구성이 모두 나와 있다. 또한 이 사건 제1항 발명의 구성 5는 ‘유입구(11)는 하천 하류의 수표면 부근에 설치되며, 유출구(12)는 하천 상류의 수역 저부에 설치되는 것’으로서, 비교대상발명의 ‘이송파이프(18)의 일단부가 바지선(37) 하측의 원수(40)에 잠기고, 방류구(17)의 높이가 후단부웨어(16) 보다 낮은 구성’에 대응되나, 비교대상발명에서는 이송파이프(18)의 일단부가 하천 하류의 수표면에 설치되거나 방류구(17)가 하천의 상류 수역 저부에 설치될 수 있다고 명시적으로 기재하고 있지 않은 점에서 차이가 있다.
그런데 이 사건 출원발명의 명세서의 기재에 의하면, 구성 5는 용존산소량이 높은 하천 하류의 수표면 부근의 물을 상류 수역의 저부로 이송하여 공급함으로써 상류 수역 저부의 수질을 개선하기 위한 것인데, 하천 원수의 유입구와 처리과정을 거친 하천수 유출구의 설치 위치는 이 사건 제1항 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 수질개선장치를 설치하고자 하는 하천의 수질 상태에 따라 그 출원 당시의 기술상식을 기초로 하여 쉽게 선택할 수 있는 사항에 불과할 뿐 거기에 기술적 구성의 어려움이 있다고 보기 어렵고, 위와 같은 작용효과 역시 그 구성에 의하여 예측가능한 정도로서 현저하다고 할 수 없다. 한편 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에서는 구성 5를 유입구(11)가 하천 하류 수표면에, 유출구(12)가 하천 상류 저부에 위치하는 지형적인 위치 차이 외에 하천 바닥의 경사도를 함께 고려하여 하천 하류와 상류 사이의 거리를 조절하는 것으로 한정하고 있지 않으므로, 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명과 비교하여 원심이 인정한 바와 같은 유입구(11)와 유출구(12)의 높이 차를 감소시킴으로써 물 이송을 위한 순환펌프(20)의 구동에너지를 줄이는 작용효과가 있다고 볼 수도 없다.
따라서 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다. 그럼에도 원심은 이 사건 제1항 발명의 구성 5가 비교대상발명의 대응구성으로부터 용이하게 도출될 수 없고, 나아가 위 구성이 앞서 본 유입구(11)와 유출구(12)의 지형적인 위치 차이 외에 높이 차까지도 의도하는 대로 조절할 수 있는 것임을 전제로 그 작용효과에서도 현저한 차이가 있다는 이유로 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였으니, 위와 같은 원심판단에는 특허청구범위의 해석 및 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 박병대(재판장) 김능환 안대희(주심) 이인복