【원 고】
아포트로닉스 리미티드 (소송대리인 변리사 황거연)
【피 고】
특허청장
【변론종결】
2014. 12. 18.
【주 문】
1. 이 사건 소를 각하한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2014. 6. 11. 2013원5717호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 인정사실
갑 제1호증의 1, 2, 갑 제3, 4, 5호증, 을 제1, 2, 4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실이 인정된다.
가. 미국 법인인 YLX CORP.(이하 ‘양도인 회사’라 한다)는 2010. 2. 23. 출원번호 (출원번호 1 생략)으로 명칭을 ‘파장 변환 물질을 갖는 이동 평판을 이용한 다색 조명 장치(Multicolor Illumination Device Using Moving Plate With Wavelength Conversion Materials)’로 하는 발명을 출원한 후, 2010. 5. 5. 케이맨 제도 법인인 YLX LTD.(이하 ‘양수인 회사’라 한다)에게 위 출원 및 그에 관한 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하는 계약을 체결하였다. 양수인 회사는 2010. 11. 16. 원고 회사인 아포트로닉스 리미티드(Appotronics Ltd.)로 법인 명칭을 변경하였다.
나. 양도인 회사는 2012. 8. 20. 위 출원번호 (출원번호 1 생략)의 출원을 원출원으로 한 출원번호 (출원번호 2 생략)의 이 사건 분할출원을 하였고, 특허청 심사관은 2012. 12. 6. ‘이 사건 분할출원은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있어 특허법 제29조 제2항에 위반된다’는 내용의 의견제출 통지를 하였다. 이에 양도인 회사는 2013. 2. 4. 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2013. 5. 13. ‘보정된 분할출원은 2012. 12. 6.자 의견제출통지서 상의 거절이유를 해소하지 못하였다’는 이유로 거절결정을 하였다.
다. 양도인 회사는 2013. 7. 31. 위 거절결정에 불복하는 심판청구(2013원5717호)를 하고 명세서 등 보정서를 제출하였고, 이에 대하여 특허심판원은 2014. 6. 11. ‘최종 보정된 분할출원의 청구항 제1항 발명은 특허법 제29조 제2항에 의해 특허를 받을 수 없고, 특허출원에서 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원이 일체로 거절되어야 한다’는 이유로 양도인 회사의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
라. 양도인 회사는 2014. 6. 12. 이 사건 심결문 등본을 송달받았다. 원고는 2014. 7. 10. 특허법원에 이 사건 심결에 대한 취소소송을 제기하고, 2014. 8. 19. 특허청에 ‘양도인 회사가 원고에게 이 사건 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였다’는 내용의 권리관계변경신고서를 제출하였다.
2. 이 사건 소의 적법 여부
이 사건 소가 원고적격이 있는 자에 의해 적법하게 제기되었는지 여부에 관하여 살핀다.
특허법 제186조 제2항에 의하면, 심결에 대한 소는 당사자, 참가인, 해당 심판에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자만이 제기할 수 있고, 같은 조 제3항에 의하면, 심결에 대한 소는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다.
양도인 회사만이 이 사건 심결의 당사자일 뿐, 원고가 이 사건 심결의 당사자, 참가인, 해당 심판에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자의 어느 하나에도 해당하지 아니한 사실은 위에서 본 바와 같으므로, 양도인 회사가 아닌 원고가 제기한 이 사건 소는 원고적격이 없는 자에 의한 것으로서 특허법 제186조 제2항을 위반한 것으로 부적법하다.
이에 대하여 원고는, 2010. 5. 5. 양도인 회사로부터 이 사건 분할출원으로 특허를 받을 수 있는 권리를 양수받아 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상의 이익이 있고, 이 사건 심결취소소송의 변론종결 전인 2014. 8. 19. 특허청에 이 사건 분할출원에 관한 권리관계변경신고서를 제출하였으므로, 이 사건 소를 제기할 원고적격이 있다는 취지로 주장한다. 그러나 특허법 제52조 제2항에 의해 이 사건 분할출원은 원출원일인 2010. 2. 23. 출원한 것으로 보게 되고, 한편 특허법 제38조 제4항에 의하면 특허출원 후에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하는바, 상속 기타 일반승계에 해당하지 않는 위 2010. 5. 5.자 권리 양도의 효력은 이를 특허청장에게 신고한 때로서 이 사건 심결등본 송달일로부터 30일이 지난 2014. 8. 19.에 이르러서야 발생하는 것이어서, 위 권리 양도의 효력이 발생하기 이전인 2014. 7. 10. 제기된 이 사건 소는 원고적격이 없는 자에 의한 것으로서 부적법하고, 그 흠결은 심결취소소송의 제기기간 경과 후에는 보정될 수 없는 것이다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
3. 결론
그렇다면 이 사건 소는 부적법하므로 이를 각하하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 정준영(재판장) 김신 손천우