【원고, 피상고인】
삼성에스디아이 주식회사 (소송대리인 리앤목 특허법인 담당변리사 이영필 외 3인)
【피고, 상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2010. 8. 18. 선고 2009허5592 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이므로, 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한해석할 수 없다. 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의해 보충할 수 있으나, 그러한 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 확장해석하는 것은 허용되지 않는다( 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2377 판결, 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후1107 판결 등 참조). 한편 특허청구범위가 ‘어떤 구성요소들을 포함하는’이라는 형식으로 기재된 경우에는, 그 특허청구범위에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에다가 명시적으로 기재되어 있지 아니한 다른 구성요소를 추가하더라도 그 기재된 ‘어떤 구성요소들을 포함하는’이라는 사정에는 변함이 없으므로, 명시적으로 기재된 구성요소 이외에 다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 그 특허발명의 기술적 범위로 하는 것이다( 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 참조).
2. 가. 원심판결 이유에 의하면, 명칭을 “고분자 전해질 및 이를 채용한 리튬 전지”로 하는 이 사건 출원발명(출원번호 제***-****-****0호)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다)은 ‘원심판시 화학식 1로 표시되는 다관능성 이소시아누레이트 모노머(이하 ‘화학식 1 모노머’라고 한다)’, ‘리튬염’ 및 ‘비수계 유기용매’(이하 이들 성분을 합하여 ‘이 사건 각 성분’이라고 한다)를 포함하는 조성물의 중합결과물을 함유하는 고분자 전해질임을 알 수 있다. 그리고 원심판시 비교대상발명에는 ‘트리스-[2-아크릴로일옥시]에틸 이소시아누레이트(이하 ‘TAEI’라고 한다)’, ‘리튬염’ 및 ‘액체 성분’과 함께 ‘폴리메틸메타아크릴레이트(이하 ‘PMMA’라고 한다)’가 혼합된 조성물의 중합결과물을 함유하는 고분자 전해질이 개시되어 있는데, 이 중합결과물에서는 TAEI의 중합에 의하여 얻어진 그물형 고분자와 PMMA가 상호침투구조체(Interpenetrating polymer network)를 이루고 있음을 알 수 있다.
그런데 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에 이 사건 각 성분을 ‘포함하는’ 조성물의 중합결과물이라고 기재되어 있는 이상 위 조성물에 명시적으로 기재된 이 사건 각 성분 이외에 다른 성분을 추가하는 경우까지도 그 특허발명의 기술적 범위로 하는 것이고, 위 조성물의 중합결과물에는 화학식 1 모노머의 단독 중합체, 조성물에 추가되는 다른 모노머와의 공중합체, 조성물에 추가되는 PMMA 등 고분자와의 상호침투구조체 등이 있을 수 있다는 점은 이 사건 제1항 발명의 출원 당시 그 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 쉽게 예상할 수 있는 것이기도 하므로, 이 사건 제1항 발명은 이 사건 각 성분 이외에 PMMA 등 고분자를 추가한 조성물을 중합한 결과 얻어지는 상호침투구조체를 함유하는 고분자 전해질 역시 그 특허발명의 기술적 범위로 하고 있음이 그 특허청구범위의 기재만으로 명백하다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 기술적 범위를 명세서의 다른 기재에 의하여 보충한다는 명목으로 PMMA 등 고분자와의 상호침투구조체를 함유하는 고분자 전해질을 배제하는 것으로 그 특허청구범위를 제한하여 해석하여서는 아니된다.
나. 위와 같은 판단을 전제로 하여 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명을 대비해 보면, 비교대상발명에 개시된 ‘TAEI’는 ‘화학식 1 모노머’의 일종이고 ‘액체 성분’은 ‘비수계 유기용매’와 동일하므로, 이 사건 제1항 발명의 이 사건 각 성분은 비교대상발명에 그대로 개시되어 있는 한편, 이 사건 제1항 발명의 고분자 전해질 형성용 조성물에 비교대상발명과 같이 PMMA를 추가하는 것이 배제되지 아니하므로, 결국 이 사건 제1항 발명의 구성은 비교대상발명과 다를 바가 없다. 그리고 사이클 수명특성, 안전성 및 스웰링 특성의 개선이라는 이 사건 제1항 발명의 작용효과는 비교대상발명도 가지고 있는 것이므로 이들 발명 사이에 별다른 효과의 차이가 없다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다고 하겠다.
다. 그럼에도 원심은 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위를 명세서의 기재에 의하여 고분자 전해질 형성용 조성물에 PMMA를 추가하는 것은 배제된다고 제한해석한 나머지 비교대상발명에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 특허청구범위의 해석 및 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해의 위법이 있고, 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원이 전부 거절되어야 하므로 나머지 청구항의 진보성 여부에 관하여는 살펴볼 필요도 없이 원심의 위와 같은 잘못은 판결 결과에 영향을 미쳤다고 할 것이다. 이 점을 지적하는 상고이유는 이유 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이상훈(재판장) 전수안(주심) 양창수 김용덕