【원 고】
주식회사 제이브이엠 (소송대리인 법무법인 화우 외 1인)
【피 고】
【변론종결】
2011. 12. 22.
【주 문】
1. 특허심판원이 2011. 7. 29. 2010당1292호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초사실
가. 피고의 특허발명
1) 피고는 2003. 4. 10. 출원번호 제***-****-****4호로 특허 분할출원(이하 ‘이 사건 분할출원’이라 한다)을 하여 2004. 1. 6. 특허 (특허등록번호 생략)로 특허등록을 받았고, 그 후 위 특허등록은 이의신청에 의해 2005. 2. 11. 정정공고되었다(이하 정정공고된 발명을 ‘이 사건 특허발명’이라 하고, 개별청구항 발명은 ‘이 사건 제1항 발명’과 같이 부른다).
2) 이 사건 분할출원은 2000. 10. 18.자 제***-****-****0호 출원(등록일자/등록번호 : 2003. 6. 9./제10-388423, 이하 ‘원출원’이라 한다)을 기초로 분할출원된 것이고, 원출원은 1995. 10. 19.자 제***-****-****7호 출원(우선권주장일/공개일/공개번호 : 1994. 10. 21./1996. 5. 22./제1996-13939호, 이하 ‘모출원’이라 한다)을 기초로 분할출원된 것이다.
3) 이 사건 특허발명의 특허청구범위 및 도면은 별지 1 기재와 같다.
나. 비교대상발명들
1) 비교대상발명 1
1994. 3. 8. 공개된 일본 공개특허공보 특개평6-64601호(갑 제8호증)에 게재된 ‘정제 분포기의 정제 공급장치’에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 도면은 별지 2 비교대상발명 1 기재와 같다.
2) 비교대상발명 2
1982. 2. 27. 공개된 일본 실용신안공보 소57-37702호(갑 제9, 10호증)에 게재된 ‘투약용 정제 포장기’에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 도면은 별지 2 비교대상발명 2 기재와 같다.
다. 이 사건 심결의 경위
1) 이 사건 심결 이전의 등록무효심판과 확정심결
가) 원고는 이 사건 심판청구 이전에 특허청에 이 사건 특허발명은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 1990. 11. 5. 공개된 일본 공개특허공보 평2-269601호에 게재된 발명(이하 ‘전 이의신청 사건의 비교대상발명’이라 한다)에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 특허등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 이의신청을 하였으나 2005. 1. 14. 이의신청이 이유 없다는 결정이 내려졌다.
나) 원고는 다시 2005. 3. 3. 특허심판원에 피고를 상대로, ‘이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 일본 공개실용신안공보 평2-131903호에 게재된 발명(이하 ‘전 사건의 비교대상발명’이라 한다)과 비교대상발명 2 등으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다‘는 등의 주장을 하면서 등록무효심판을 청구하였다.
다) 특허심판원은 2006. 1. 27. 2005당459호로, ‘이 사건 특허발명은 전 사건의 비교대상발명 등에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니어서 진보성이 부정되지 않는다’는 등의 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 그 심결은 그 무렵 확정되었다(이하 이와 같이 확정된 심결을 ‘이 사건 전의 확정심결’이라 한다).
2) 원고의 새로운 등록무효심판청구와 이 사건 심결
원고는, 2010. 5. 17. 특허심판원에 피고를 상대로, ‘이 사건 특허발명은 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정된다’는 등의 주장을 하면서 등록무효심판을 청구하였다.
특허심판원은 2011. 7. 29. 2010당1292호로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정 근거] 갑 제1 내지 3, 8 내지 10호증, 을 제1, 2호증, 변론 전체의 취지
2. 당사자 주장의 요지
가. 원고
1) 주위적 주장
이 사건 특허발명은 비교대상발명 1과 동일하거나 통상의 기술자가 비교대상발명들에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 신규성 또는 진보성이 부정된다.
2) 예비적 주장
이 사건 특허발명에서 ‘인출랙의 정면측 위치에 부 정제 피이더를 설치하고의 의미’를 부 정제 피이더가 인출랙의 정면에 부착 설치되는 것이 아니라 인출랙에 간격을 두고 설치되는 것으로도 해석하는 경우, ① 이 사건 분할출원은 위법한 분할출원이 되므로 출원일이 소급되지 않아 원출원 발명에 의해 신규성이 부정되고, ② 구성요소 간의 결합관계가 불명확한 것이 되어 미완성 발명에 해당하며, ③ 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는 것이 되어 명세서 기재불비에도 해당한다.
나. 피고
1) 이 사건 심판청구는 일사부재리에 위반된다.
2) 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1과는 구성을 달리하여 신규성이 부정되지 않고, 통상의 기술자가 비교대상발명들에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니어서 진보성이 부정되지 않는다.
3) 이 사건 분할출원은 적법하므로 원출원발명에 의해 신규성이 부정되지 않고, 미완성발명이나 명세서 기재불비에도 해당하지 않는다.
3. 일사부재리 해당 여부
피고는, 이 사건 특허발명이 비교대상발명 1, 2에 의해 진보성이 부정된다는 원고의 주장에 근거한 이 사건 심판청구 및 심결취소소송은 이미 종전 무효심결 등에서 배척된 주장에 근거한 것이어서 일사부재리에 위반된다고 주장한다.
살피건대, 이 사건 심판청구일 전에 원고가 피고를 상대로 ① 전 이의신청사건의 비교대상발명을 진보성 부정 근거로 하여 이 사건 특허발명에 대한 이의신청을 하여 이의신청이 이유 없다는 결정을 받았고, ② 전 사건의 비교대상발명 및 비교대상발명 2를 진보성 부정 근거로 하여 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하여 청구 기각 심결을 받은 사실은 앞서 본 바와 같은바, 먼저 ① 이의신청에 대한 결정은 일사부재리에 있어서의 확정심결로 볼 수 없으므로, 위 이의신청에 대한 결정을 이유로 일사부재리에 위반된다고 볼 수 없고, 다음으로 ② 등록무효 심판에 대하여 보면, 이 사건 전의 확정심결과 이 사건 심결취소소송에서 진보성 부정 근거로 삼은 비교대상발명 2는 동일한 증거에 해당하나, 이 사건 심판청구에서 새로 진보성 부정 증거로 제출된 비교대상발명 1은 비교대상발명 2와 함께 다음 항의 진보성 판단 부분에서 보는 바와 같이 이 사건 특허발명의 진보성을 부정하는 증거로 사용되어 이 사건 전의 확정심결을 번복할 정도의 중요한 증거에 해당하므로 이 사건 심판청구 및 심결취소소송은 동일증거에 기한 것이라고 볼 수 없어 일사부재리에 해당하지 않는다.
그러므로 피고의 위 주장은 이유 없다.
4. 원고의 주위적 주장(이 사건 특허발명의 진보성 여부)에 대한 판단
가. 기술분야 및 목적의 대비
이 사건 특허발명은 ‘약제 포장장치’에 관한 것으로(갑 제3호증 2면 ‘발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술’ 1행), 포장동작 중에도 인출랙을 인출하지 않고 정제 카트리지를 교환할 수 있는 정제 포장장치의 제공을 목적으로 한다(갑 제3호증 3면 ‘발명이 이루고자 하는 기술적 과제’).
이에 비해 비교대상발명 1은 ‘정제 분포기의 정제 공급장치’에 관한 것으로(갑 제8호증 2면 식별번호 1), 정제 분포기에 수납한 채로 취급할 수 있는 일반의 약품과 정제 분포기에 수납한 채로 취급할 수 없는 특수한 약품을, 처방에 따라, 서로 관련시켜 분포할 수 있는 정제 공급장치의 제공을 목적으로 하고(갑 제8호증 2면 식별번호 4 부분 참조), 비교대상발명 2는 ‘투약용 정제포장기’에 관한 것으로(갑 제10호증 4면 ‘고안의 상세한 설명’ 1행), 많은 종류의 정제를 동일 기계 안에 미리 수납해 두고 필요에 따라 포장 단위인 약제 종류 및 양, 포장 수를 지시하여 소요 취출 작업 및 포장 작업을 행하도록 함을 목적으로 한다(갑 제10호증 4면 17행 내지 5면 21행).
먼저 기술분야를 대비해 보면, 이 사건 특허발명과 비교대상발명 1, 2는 모두 정제를 수용, 공급, 포장 그리고 교환하는데 사용하는 정제 포장장치(공급장치)에 관한 것이므로 기술분야가 동일하다.
다음으로 목적을 대비해 보면, 포장동작 중에도 인출랙을 인출하지 않고 정제 카트리지를 교환할 수 있는 정제 포장장치를 제공한다는 이 사건 특허발명의 목적은 비교대상발명들에 그 목적이 명시적으로 기재되어 있지 않다. 그러므로 이 사건 특허발명은 비교대상발명들에 비해 목적의 특이성이 있다.
나. 구성 대비
1) 이 사건 제1항 발명
가) 이 사건 제1항 발명의 구성
이 사건 제1항 발명은 “정제를 수용하는 정제 카트리지(11)와 상자형 본체(70) 내에 인출 가능하게 수용되는 인출랙(71)과 인출랙(71)의 측면에 설치되고, 정제 카트리지(11)가 장착되는 복수의 정제 피이더(73)를 구비하고, 정제 피이더(73)를 동작하여 정제 카트리지(11)에 수용되는 정제를 공급하여 포장하는 정제 포장장치에 있어서(이하 ‘구성 1’이라 한다), 다른 정제 피이더(73)가 동작 중에도 인출랙(71)을 인출하지 않고도, 인출랙(71)의 정면에서 정제 카트리지(11)를 장착할 수 있도록, 인출랙(71)의 인출 방향에 대하여 인출랙(71)의 정면측 위치에 부 정제 피이더(72)를 설치하고, 이 부 정제 피이더(72)에 장착한 정제 카트리지(11)에 수용된 정제를 공급하여 포장하도록 한 것(이하 ‘구성 2’라 한다)을 특징으로 하는 정제 포장장치”로 구성된다.
나) 구성 1
구성 1은 ‘정제 카트리지, 상자형 본체 내의 인출랙, 인출랙의 측면에 설치되고 정제 카트리지가 장착되는 복수의 정제 피이더, 정제 피이더를 동작해서 정제를 공급하여 포장하는 정제 포장장치’로서, 이는 비교대상발명 1의 ‘정제 분포기(1)는 복수의 인출체(2)를 갖고, 각 인출체(2)는 인출 가능하게 구성되며, 각 인출체(2)의 좌우 양면에는 복수단의 선반(4)이 설치되고, 각 선반(4)에는 각각 복수의 정제 피이더(5)가 설치되며, 각 정제 피이더(5)로부터 배출된 정제는 인출체(2)의 좌우 선반 사이에 설치된 슈트를 통해 하부로 낙하하는 구성’(갑 제8호증 2면 식별번호 7 부분 20 내지 29행 참조)에 대응된다.
양 구성은 상자형 본체 내에 복수의 인출랙이 설치되고, 위 인출랙의 좌우 측면에 복수의 정제 피이더가 설치되어 인출랙이 정면으로 인출 가능하며, 정제 피이더의 동작에 의해 정제를 공급하여 포장을 하는 정제 포장장치라는 점에서 그 구성 및 기능이 같다.
다만, 비교대상발명 1의 대응구성에는 인출랙의 선반에 설치된 정제 피이더에 정제가 수용된 정제 카트리지가 장착되는 것인지에 대하여 직접적으로 기재되어 있지 않은 점에서 이 사건 제1항 발명과 차이가 있다. 그러나 비교대상발명 1의 정제 분포기도 정제 피이더의 동작에 의해 정제를 공급하여 포장작업을 수행하는 것이므로 위 정제 피이더의 정제는 결국 소진되어 보충되어야 하는바, 비교대상발명 1에는 ‘보조인출체(8)에는 정제 피이더(5, 5,…)와 동일한 보조피이더(9)를 수 개 설치할 수 있다’(갑 제8호증 2면 식별번호 7 부분 41 내지 43행), ‘보조피이더(9)는 정제를 수용하는 카세트와 카세트에 수용된 정제를 배출시키는 구동부로 분리 가능하게 구성되는 경우’(갑 제8호증 4면 식별번호 9 부분 8 내지 11행)라고 기재되어 있는바, 위 기재 등에 의하면, 비교대상발명 1의 정제 피이더에도 정제를 수용하는 정제 카트리지(정제를 수용하는 카세트)가 장착되고 분리 가능하게 설치됨을 알 수 있으므로, 구성 1의 정제 피이더에 장착되는 정제 카트리지는 비교대상발명 1의 정제 피이더에도 이미 내재되어 있거나 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있다.
다) 구성 2
(1) 구성 2는 ‘다른 정제 피이더(73)가 동작 중에도 인출랙(71)을 인출하지 않고도 인출랙(71)의 정면에서 정제 카트리지(11)를 장착할 수 있고, 부 정제 피이더(72)에 장착한 정제 카트리지(11)의 정제를 공급하여 포장하도록 인출랙(71)의 인출 방향에 대하여 인출랙(71)의 정면측 위치에 부 정제 피이더(72)를 설치한 것’으로, 이 사건 제1항 발명은 구성 2로 인해 인출랙을 꺼내지 않고 인출랙에 설치된 부 정제 피이더에 새로운 정제 카트리지를 장착하거나, 이미 장착되어 있는 정제 피이더에 다른 정제 카트리지를 교환하여 장착할 수 있으므로 정제의 포장 중에도 정제 피이더의 교환작업을 수행할 수 있고, 결품된 정제의 정제 카트리지를 부 정제 피이더에 장착함으로써 포장 동작을 임시로 계속할 수 있는 효과를 얻을 수 있다(갑 제3호증 8면 ‘발명의 효과’ 참조).
한편 구성 2는 ‘인출랙의 인출 방향에 대하여 인출랙(71)의 정면측 위치에 부 정제 피이더(72)를 설치한다’고 기재되어 있는바, 위 기재가 부 정제 피이더가 인출랙의 정면측에 직접 부착 설치되는 것을 의미하는지, 아니면 직접 부착되어 설치되지 않고 떨어져 설치되는 것도 포함하는 것을 의미하는지에 대해 당사자 사이에 다툼이 있으므로 먼저 이에 대하여 본다. ‘정면’이란 사전적으로 ‘똑바로 마주 보이는 면’ 또는 ‘사물에서 앞쪽으로 향한 면’을 의미하고, ‘측’이란 ‘어떤 무리의 한쪽을 상대적으로 이르는 말’로서, ‘정면측’이란 문언상 ‘똑바로 마주 보이는 면’의 한쪽 또는 ‘사물에서 앞쪽으로 향한 면’의 한 쪽을 상대적으로 이르는 두 가지 의미로 모두 사용되므로, 위 기재만으로는 부 정제 피이더가 인출랙의 정면에 부착되어 설치되는 것만을 의미하는지, 직접 부착되지 않고 떨어져 설치되는 것도 포함하는 것인지 명확하지 않다. 그러므로 이 사건 특허발명의 상세한 설명 등을 참작하여 그 의미를 파악해 보면, ① 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 ‘인출랙을 꺼내지 않고 인출랙에 설치된 부 정제 피이더에 새로운 정제 카트리지를 장착하거나’(갑 제3호증 8면 ‘발명의 효과’ 1, 2행)라고 기재되어 있고, 도면 19에는 부 정제 피이더가 인출랙의 정면에 부착되어 설치되어 있는 구성이 도시되어 있어, 부 정제 피이더가 인출랙의 정면에 부착되어 설치되는 구성만이 나타나 있기는 하나, 상세한 설명에는 달리 부 정제 피이더와 인출랙의 구체적인 결합방법을 한정하여 기재하고 있지는 않고, 부 정제 피이더가 인출랙에 부착 설치되는 구성에 대한 기술적 의의나 효과에 대하여 아무런 기재가 없으며, 단지 부 정제 피이더가 인출랙의 정면측에 위치됨으로써 ‘인출랙을 꺼내지 않고 인출랙에 설치된 부 정제 피이더에 새로운 정제 카트리지를 장착하거나 교체할 수 있어 정제의 포장 중에도 정제 피이더의 교환작업을 수행할 수 있다’(갑 제3호증 8면 식별번호 ‘발명의 효과 1 내지 3행)는 기술사상 내지 효과만을 기재하고 있을 뿐, ’인출랙(71)의 정면측 위치에 부 정제 피이더(72)를 설치한다‘는 의미를 부 정제 피이더를 인출랙의 정면에 부착 설치한다는 의미로 한정하고 있지 않아서, 부 정제 피이더가 인출랙의 정면측에 부착되지 않고 떨어져 설치되어 있는 것으로 해석한다 하더라도 위 상세한 설명에 기재된 기술사상에 어긋나지 않는 점, ② 이 사건 제1항 발명에서 부 정제 피이더를 인출랙의 정면측에 설치하는 이유는 인출랙을 인출하지 않고도 인출랙의 정면으로부터 정제 카트리지를 장착할 수 있도록 하기 위한 것인바, 비록 이 사건 특허발명의 명세서와 도면에는 구체적인 실시예로서 다수의 정제 피이더가 장착되는 인출랙에 부 정제 피이더의 정제 낙하통로(슈트)가 부착되고 위 슈트의 앞면에 부 정제 피이더가 부착, 설치된 하나의 실시예만이 기재되어 있거나 도시되어 있다 하더라도, 부 정제 피이더와 인출랙이 결합되는 경우 정제 포장장치의 고유 특성상 부 정제 피이더의 정제가 낙하되는 슈트가 필수적으로 설치되어야 하는바, 통상의 기술자라면 인출랙의 정면측에 부 정제 피이더를 설치하는 경우 부착 설치하는 경우와 떨어져 설치하는 경우 정제가 낙하할 수 있도록 그에 적절하게 슈트를 설치할 수 있을 것으로 보이고, 또한 뒤에서 보는 바와 같이, 이 사건 특허발명의 출원 전에 이미 공지된 비교대상발명 2에 의하면, 비록 선반식 정제 포장장치로서 인출식을 취하고 있는 이 사건 특허발명과 세부적인 기술분야는 다르지만, 다수의 정제 카세트(2)가 구비된 적재선반(6)과 선반체(8)가 마주보는 위치에 피봇 설치된 정제 포장장치에서, 위 선반체(8)의 정제 카세트 뒷면에 낙하통로인 슈트(10)가 별도 설치되어 적재선반의 정면에서 선반체(8)의 정제 카세트(정제 카트리지)를 교환, 장착할 수 있는 기술 구성이 개시되어 있으므로, 비록 이 사건 특허발명의 명세서에 부 정제 피이더가 인출랙과 떨어져 설치되는 실시예의 기재가 없더라도, 이 사건 특허발명의 출원 당시의 공지기술이나 기술수준 등에 비추어 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 청구범위에 포섭되는 실시예를 용이하게 실시하는데 아무런 어려움이 없을 것으로 보이는 점 등의 사정을 종합해 보면, ‘인출랙의 인출 방향에 대하여 인출랙(71)의 정면측 위치에 부 정제 피이더(72)를 설치한다’는 기재는 부 정제 피이더가 인출랙의 정면에 직접 부착 설치되는 것 뿐만 아니라 직접 부착되어 설치되지 않고 떨어져 설치되는 것도 포함되는 것으로 해석하여야 한다.
(2) 구성 2는 비교대상발명 1의 ‘정제분포기(1)는 또한 정제 수납고의 하부에, 정면에서 보아 앞으로 인출 가능한 보조인출체(8)를 갖추고, 보조인출체(8)는 전후 길이에 비해 좌우 길이가 큰 폭으로 형성되며, 보조인출체(8)에는 정제 피이더(5)와 동일한 보조피이더(9)가 몇 개 설치될 수 있고, 보조피이더(9)로부터 배출된 정제도 호퍼(7)를 통해 포장 장치(6)에 도입되어 1회씩 분포된다’(갑 제8호증 2면 식별번호 7 부분 37 내지 46행)‘고 기재된 구성에 대응된다.
양 구성은 주된 정제 피이더가 장착되는 인출랙(선반)과 별도로 보조의 다른 정제 피이더(구성 2의 부 정제 피이더, 비교대상발명 1의 보조피이더)를 설치하여, 주된 정제 피이더의 인출랙을 인출하지 않고도 보조의 다른 정제 피이더에 새로운 정제 카트리지 또는 결품된 정제 카트리지를 교환, 장착하여 정제를 공급, 포장할 수 있는 구성이라는 점에서 구성 및 효과가 동일하다.
다만, 구성 2는 정제 피이더가 동작 중에도 부 정제 피이더에 정제 카트리지를 장착하고 정제를 공급, 포장할 수 있는 것으로 한정되어 있는데 비해, 비교대상발명 1에는 정제 피이더의 동작 중에도 보조피이더에 정제 카트리지를 장착하고 정제를 공급, 포장할 수 있는지에 대하여 명시적으로 개시되어 있지 아니한 차이(이하 ‘차이점 1’이라 한다)가 있고, 구성 2는 부 정제 피이더가 인출랙의 정면측 위치에 설치되고 별도의 인출체에 설치되는지가 명시되어 있지 않음에 비해, 비교대상발명 1의 보조피이더는 인출체의 하부에 설치되고 별도의 보조인출체(8)에 설치된다는 점에서 차이(이하 ‘차이점 2’라 한다)가 있다.
먼저 차이점 1에 대하여 보면, 비교대상발명 1에는 ‘어떠한 정제 피이더(5, 5,…)로부터 배출된 정제도, 정제 수납고의 하부에 설치된 정제 공급부재, 즉 보조인출체(8)의 존재에 의해서 호퍼(7)로의 낙하, 나아가서는 포장장치(6)로의 도입이 방해되는 일이 없이 적절한 낙하 경로가 구성되어 있는 것은 말할 필요도 없다’(갑 제8호증 4면 식별번호 9 부분 24 내지 29행), ‘정제 공급부재가 정제 수납고 자체에 그 일부로서 설치되어 있는 것이 아니라 정제 수납고와는 따로 설치되어 있기 때문에 정제 수납고에 수용된 정제 피이더로부터 배출되는 정제와 정제 공급부재로부터 배출되는 정제를 서로 그 배출 동작을 제약하는 일 없이 원활히 포장장치에 투입할 수 있어’(갑 제8호증 4면 식별번호 10 부분 5 내지 10행)라고 기재되어 있는바, 위 기재에 의하면, 비교대상발명 1은 정제 공급부재인 보조인출체(8)의 보조피이더(9)와 정제 수납고의 정제 피이더(5)가 ‘서로 적절한 낙하경로가 구성되어’ 정제 피이더와 보조피이더에서 배출되는 각 정제의 배출 동작이 제약받지 않고 원활하게 포장장치에 투입되는 구성임을 알 수 있으므로, 비교대상발명 1에도 인출체가 인출되지 않은 채로 정제 피이더가 동작하고 정제가 낙하경로로 배출되면서 포장작업이 진행되더라도 보조인출체(8)에 설치된 보조피이더의 정제 카트리지를 교환, 장착할 수 있고 이를 통해 장착된 정제 카트리지에 수용된 정제를 배출, 공급하여 계속 포장작업을 계속할 수 있는 기술사상이 암시되어 있다(즉, 인출체와 보조인출체의 낙하경로가 적절하게 구성되어 양 인출체에서 정제가 서로 배출 동작의 방해나 제약하는 것이 없다는 기재는, 적어도 통상의 기술자에게 인출체의 동작 중에도 보조인출체의 정제 카트리지를 교환, 장착할 수 있는 작용효과를 갖는 것으로 이해되는데 아무런 어려움이 없다). 그러므로 구성 2에서 정제 피이더가 동작 중에도 부 정제 피이더에 정제 카트리지를 장착하여 정제를 공급, 포장할 수 있도록 한정하고 있는 구성은 비교대상발명 1에 명시적으로 기재되어 있지는 아니하지만 비교대상발명 1에 이미 암시되어 있으므로, 통상의 기술자가 위와 같은 기재에 의해 차이점 1을 용이하게 도출할 수 있다.
다음으로 차이점 2에 대하여 보면, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 ‘정제 포장장치로서 종래에는 인출형이 있다. 이 인출형에서는 본체 내에 수용된 복수의 인출랙에 정제 피이더가 설치되고 각 인출랙을 끄집어내어 정제 피이더의 정제 카트리지를 교환하게 되었다. 그러나 이 인출형의 정제 포장장치에서는 포장동작 중에는 인출랙을 끄집어내지 못하기 때문에 정제 카트리지를 교환할 수 없다. 또한, 정제가 결품되어 장치가 정지되면 반드시, 인출랙을 끄집어내어 정제를 보충하지 않으면 포장동작을 계속할 수 없는 문제가 있다. 본 발명은 인출형의 정제 포장장치에 있어서, 포장동작 중에도 인출랙을 인출하지 않고 정제 카트리지를 교환할 수 있고, 취급이 용이하고 콤팩트하여 코스트가 낮은 정제 포장장치를 제공함을 목적으로 한다’(갑 제3호증 3면 13 내지 20행)고 기재되어 있는바, 위 기재에 비추어 보면, 구성 2에서 부 정제 피이더를 인출랙의 정면측에 설치하는 것은 ‘인출형 정제 공급장치는 정제 피이더의 동작 중에는 정제 카트리지를 끄집어내서 교환할 수 없게 되어 있어서(즉, 정제 피이더의 정제 카트리지를 교환해야 할 경우 정제 피이더의 동작을 중지시키고 인출랙을 끄집어내서 정제 카트리지를 교환해야 한다), 정제 피이더가 설치된 인출랙의 정면측에 별도의 부 정제 피이더를 설치함으로써, 정제 피이더의 정제 카트리지를 교환해야 할 경우가 있더라도 인출랙을 끄집어내지 않고도(즉, 정제 피이더의 동작을 중지시키지 않고도) 부 정제 피이더에 정제 카트리지를 장착하여 정제를 계속 공급, 포장하기 위한 것’으로 보인다. 그런데, 비교대상발명 1의 대응구성 역시 정제 피이더가 설치된 인출체(2)의 하부에 별도의 보조인출체(8)(보조피이더)가 설치되어 있어, 정제 피이더의 정제 카트리지를 교환해야 하는 경우 인출체(2)를 끄집어 내지 않고도(즉, 인출체의 동작을 중지시키지 않고도) 보조인출체(8)의 보조피이더에 정제 카트리지를 장착하여 정제를 공급, 계속 포장할 수 있는 동일한 기능을 수행할 수 있는 것이고, 달리 구성 2의 부 정제 피이더가 인출랙의 정면측 위치에 설치됨으로 인해 보조인출체의 보조피이더가 인출체의 하면측에 설치된 비교대상발명 1의 대응구성에 비해 예측하지 못한 새로운 효과가 발생된다고 보기도 어렵다.
또한, 비교대상발명 1에는 ’정제 피이더(5, 5, …)를 전방으로 꺼내 정제 보급 작업을 실시할 수 있는 것이면, 정제 수납고는 반드시 인출체(2, 2,…)를 갖추지 않아도 좋다‘(갑 제8호증 3면 식별번호 9 부분 29 내지 32행)고 기재되어 있는바, 위 기재에 의하면, 비교대상발명 1에서 인출체 없이 정제 피이더가 설치되는 정제 수납고를 예시하고 있으므로, 인출체의 정제 피이더와 동일 형태를 취하고 있는 보조인출체의 보조피이더를 별도의 인출체(보조인출체) 없이 인출체(2)의 정면에 설치하는 것은 단순히 보조피이더의 위치만을 변경하는데 지나지 않고 달리 이러한 위치를 변경함에 있어서 기술적으로 특별한 곤란성이 있다고 보이지 아니하므로, 이러한 위치의 차이는 통상의 기술자가 쉽게 변경 선택할 수 있는 사항에 불과하다[이 사건 특허발명의 명세서를 보더라도 이 사건 특허발명의 기술적 특징을 ’부 정제 피이더를 설치함으로써 포장동작 중에도 인출랙을 인출하지 않고 정제 카트리지를 교환할 수 있는 것‘(갑 제3호증 3면 ’발명이 이루고자 하는 기술적 과제‘ 등 참조)으로만 기재되어 있을 뿐, 부 정제 피이더를 인출랙의 정면측에 별도의 인출랙 없이 설치하는 이유나 기술적 의의에 대하여는 아무런 기재가 없다].
한편, 비교대상발명 2에는 ‘(기계 본체) 상반부 중앙에 고정 지지벽(3)에 의해 한 쪽을 개구(開口)면으로 하는 수납공간(4)(4)을 서로 등을 대고 형성함과 동시에, 그 등 부분에, 고정 지지벽으로 둘러싸이고 또한 밑이 개방된 슈트(5)를 설치한다. 상기 공간(4) 안에는 소정의 적재선반(6)을 가로로 걸고(橫架し), 선반 위에 도면에서 부호(2)로 표시한 다수의 정제 카세트를 재치(載置)한다. 고정 지지벽(3)에 의해 형성된 수납공간(4)(4)의 앞뒤 양면에는 가동 지지벽(7)으로 형성된 수납공간을 가지는 선반체(8)를 배치하였는데, 이 선반체는 고정 지지벽(3)에 대해 경첩(9)에 의해 회동(回動)되도록 설치되며, 일례로 여닫이가 되도록 피벗 설치한다. 참고로 선반체(8)의 공간부에도 상기와 같이 적재선반(6)을 설치하여, 이 선반 위에 다수의 정제 카세트(2)를 재치한다. 이에 따라 선반체(8)의 배면 측에도 밑이 개방된 슈트(10)를 형성시킨다. 또한 제2도의 부호(11)는 문(扉)에 해당하며, 이는 기계 본체(1)의 뒷면에 설치된 선반체(8)의 개구면에 대해 설치되어 있다’(갑 제10호증 5면 4행 내지 6면 5행)고 기재되어 있고, 제3도에는 ‘선반체(8)의 낙하경로 슈트(10)와 적재선반(6)의 낙하경로 슈트(5)가 서로 다르게 배치된 구성‘(갑 제10호증 17면 제3도 참조)이 도시되어 있는바, 비교대상발명 2는 선반식 정제 포장장치로서 이 사건 특허발명의 인출식과는 구체적인 방식에서는 차이가 있으나, 비교대상발명 2에도 고정 지지벽에 의해 형성된 수납공간(4)에 형성된 선반(이하 ’고정선반체‘라 한다)과 선반체(8)의 슈트 낙하경로가 모두 다르게 형성되어 있어 고정선반체의 구동기구의 동작을 중지시키지 않고도 고정선반체의 정면에 위치한 선반체(8)의 정제 카세트에 정제 카트리지를 새로 장착하거나 교환할 수 있는 기술사상이 암시되어 있다.
결국, 비교대상발명 1에는 정제 수납고의 정제 피이더(5)와 보조인출체(8)의 보조피이더(9)가 정제를 배출함에 있어 서로 간섭을 받지 않도록 구성함으로써 정제 수납고의 정제 피이더(5)가 동작 중에도 이를 인출하지 않고도 보조인출체(8)의 보조피이더(9)를 통해 정제 카트리지를 새로 장착하거나 교체할 수 있는 구성이 암시되어 있고, 비교대상발명 2에도 역시 고정선반체의 카세트와 선반체(8)의 카세트가 정제를 배출함에 있어 서로 간섭을 받지 않도록 구성함으로써 고정선반체의 카세트가 동작 중에도 이를 중단하지 않고도 선반체(8)의 카세트를 통해 정제 카트리지를 새로 장착하거나 교체할 수 있는 구성이 암시되어 있으며, 이에 더하여 비교대상발명 2에는 이와 같은 선반체(8)가 고정선반체의 정면측에 설치된 구성이 명확하게 개시되어 있으므로, 통상의 기술자면 비교대상발명 1의 ‘정제 수납고의 정제 피이더(5)와 보조인출체(8)의 보조피이더(9)’의 구성에 비교대상발명 2의 ‘고정선반체 앞면에 설치되는 선반체(8)’의 구성을 결합함으로써 구성 2의 부 정제 피이더가 인출랙의 정면측 위치에 설치되는 구성을 용이하게 도출할 수 있다.
나아가 비교대상발명 1, 2를 결합함에 있어 결합의 곤란성이 있는지에 대하여도 보면, ① 이 사건 특허발명과 비교대상발명들은 기술분야가 동일한 점, ② 비교대상발명들에는 정제 수납고의 정제 피이더(5)와 보조인출체(8)의 보조피이더(9) 또는 고정선반체의 카세트와 선반체(8)의 카세트가 정제를 배출함에 있어 서로 간섭을 받지 않도록 구성함으로써 수납고의 정제 피이더(5)나 고정선반체의 카세트가 동작 중에도 이를 중단하거나 인출하지 않고서도 보조인출체(8)의 보조피이더(9)나 선반체(8)의 카세트를 통해 정제 카트리지를 새로 장착하거나 교체할 수 있는 기술사상이 암시되어 있고, 비교대상발명 2에는 위와 같은 기능을 하는 선반체(8)가 힌지 결합되어 고정선반체 앞면에 설치되는 구성이 명확하게 개시되어 있으며, 이는 선반식이나 인출식이나 상관없이 적용될 수 있는 기술구성으로 보여, 통상의 기술자라면 비교대상발명 1, 2를 결합하면 쉽게 구성 2에 이를 수 있고 이에 특별한 기술적 어려움이 없는 점, ③ 비교대상발명들에는 그 결합을 방해할 만한 내용이 기재되어 있거나 암시되어 있지도 않은 점 등을 종합해 보면, 비교대상발명 1에 비교대상발명 2를 결합함에 있어 결합의 곤란성은 없다.
그러므로 구성 2는 통상의 기술자가 비교대상발명 1이나, 비교대상발명 1, 2의 결합에 의해 용이하게 도출할 수 있다.
라) 피고의 주장에 대한 판단
피고는, 비교대상발명 1의 보조인출체(8)의 보조피이더는 정제분포기에 수납한 채로 취급할 수 없는 특수한 약품을 포장하기 위한 것이고, 비교대상발명 2는 선반식 포장장치에 관한 것으로서 이 사건 특허발명과는 기술사상을 달리하므로 이 사건 제1항 발명의 구성은 비교대상발명 1이나 비교대상발명 1, 2의 결합으로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이 아니라고 주장한다.
살피건대, ① 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1은 인출식 정제 공급장치로서 인출랙(인출체)에 설치된 주된 정제 피이더 외에 별도의 보조 정제 피이더(이 사건 제1항 발명의 부 정제 피이더, 비교대상발명 1의 보조피이더)를 설치하여 장치 전체에 설치될 수 있는 정제 피이더의 개수를 늘린 점에서 동일한 점, ② 비교대상발명 1에는 보조피이더와 주된 정제 피이더의 낙하경로를 적절히 배치하여 주된 정제 피이더의 동작중에도 보조피이더에 정제 카트리지를 장착하여 정제를 공급, 계속 포장할 수 있는 기술 사상이 암시되어 있는바, 특히, 구성 2의 부 정제 피이더와 마찬가가지로, 주된 정제 피이더와는 별도로 설치되어 인출체를 끄집어 내지 않고도(즉, 정제 피이더의 동작을 중지시키지 않고도) 대신 보조피이더에 정제 카트리지를 장착하여 정제의 공급, 포장 작업을 계속할 수 있는 등의 동일한 기능이 내포되어 있어서 이 사건 제1항 발명에서 해결하고자 하는 기술적 과제 및 그 해결원리가 암시되어 있는 점, ③ 위와 같은 사정에다가 비교대상발명 1에서 인출체 없이 정제 피이더가 설치되는 정제 수납고를 예시하고 있는 점 등에 비추어 보면, 주된 정제 피이더의 동작중이라도 정제 카트리지의 교환, 정제의 공급, 포장작업에 영향을 미치지 않도록, 인출체의 정제 피이더와 동일 형태를 취하고 있는 보조인출체의 보조피이더를 별도의 인출체 없이 인출체(2)의 정면측으로 변경하는 것은 단순히 보조피이더의 위치만을 변경하는데 지나지 않고 달리 이러한 위치를 변경하는 것에 특별한 기술적 어려움이 있지도 않으며, 이로 인한 이 사건 제1항 발명의 구성에 의한 작용효과는 비교대상발명 1에서 보조피이더의 설치 위치를 하부에서 정면측으로 변경하는 경우 당연히 예측되는 효과와 동일한 정도로서 현저히 증진된 효과라고 할 수 없는 점 등의 사정을 종합해 보면, 이 사건 제1항 발명의 구성은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 직, 간접적으로 개시된 대응 구성 및 시사되어 있는 기술 사상에 의해 용이하게 도출할 수 있는 것이다.
또한, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2를 결합하여서도 용이하게 도출할 수 있는 것이 아니라는 피고의 주장에 대하여도 보면, ① 앞서 본 바와 같이 비교대상발명들에는 정제 수납고의 정제 피이더(5)와 보조인출체(8)의 보조피이더(9) 또는 고정선반체의 카세트와 선반체(8)의 카세트가 정제를 배출함에 있어 서로 간섭을 받지 않도록 구성함으로써 정제 수납고의 정제 피이더(5)나 고정선반체의 카세트가 동작 중에도 이를 중단하거나 인출하지 않고도 보조인출체(8)의 보조피이더(9)나 선반체(8)의 카세트를 통해 정제 카트리지를 새로 장착하거나 교체할 수 있는 기술사상이 암시되어 있고, 비교대상발명 2에는 위와 같은 기능을 하는 선반체(8)가 고정선반체에 힌지 결합되어 고정선반체 앞면에 설치되는 구성이 개시되어 있어, 통상의 기술자라면 비교대상발명 1, 2를 단순히 결합하기만 하면 이 사건 제1항 발명의 구성 2에 이를 수 있으며, 이에 특별한 기술적 어려움이 없는 점, ② 비교대상발명 2가 비록 선반식 정제 공급장치로서 주된 정제 피이더가 설치되는 고정선반체가 이 사건 제1항 발명이나 비교대상발명 1의 인출식 정제 공급장치의 인출체와는 그 형태가 다르다고 하더라도, 이러한 고정선반체에 대하여 정면측에서 마주 보는 위치에서 피봇 설치된 선반체(8)에 설치된 정제 카세트군은 고정선반체에 설치되는 정제 카세트군과 동일한 형태로서 정제 카세트를 교환, 장착할 수 있는 구조를 취하고 있고, ‘고정선반체-슈트-선반체(8)’의 상호 배치 구조상 고정선반체에 대하여 별도로 선반체(8)를 열거나 미는 등의 번거로운 동작 없이 정제 카세트군의 동작중이라도 바로 정면측에서 정제 카세트를 장착하여, 정제의 공급, 포장작업을 계속할 수 있는 구성임을 쉽게 알 수 있는 점, ③ 앞서 본 바와 같이 비교대상발명 2의 선반체(8)는 장치 전체에 장착될 수 있는 정제 카트리지의 개수를 늘림과 동시에 번잡한 정제(정제 카세트)의 취출을 통한 교환 작업 등의 문제점을 해결하고 정제 카세트를 선반에 수납한 채로 전면에서 자유롭고 간편하게 정제를 교환, 공급하기 위해서 부가된 것으로서, 인출식 또는 선반식 정제 포장장치 중 어느 하나에만 적용될 수 있는 필연적인 구조도 아니고, 원통형과는 달리 상자형이라면 그 방식에 구애됨이 없이 쉽게 부가될 수 있는 구성인 점 등을 종합해 보면, 통상의 기술자라면 이 사건 제1항 발명의 구성은 비교대상발명 1, 2를 결합하여서도 용이하게 도출할 수 있다.
결국, 이 사건 제1항 발명의 구성은 통상의 기술자가 비교대상발명 1이나 비교대상발명 1, 2를 결합하여 용이하게 도출할 수 있으므로, 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.
2) 이 사건 제3항 발명
이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항 발명으로서, ‘상자형 본체에 덮개를 설치한 것’(이하 ‘제3항 발명의 특징구성’이라 한다)이다.
먼저, 이 사건 제1항 발명의 구성이 비교대상발명 1이나 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 도출할 수 있음은 앞서 본 바와 같다.
다음으로, 제3항 발명의 특징구성에 대하여 보면, 이는 비교대상발명 2의 ‘상자형의 기계 본체(1)에서, 고정선반체(8)의 정면측에 경첩(9)에 의해 피봇 가능하게 설치된 선반체(8)를 열고 닫을 수 있는 문(11)’에 대응된다.
양 구성은 정제 포장장치의 본체에 설치된 문으로서 주된 정제 피이더가 장착되는 인출랙(고정선반체)과 부 정제 피이더[선반체(8)에 설치되는 구동기구]를 덮을 수 있는 동일한 기능 및 작용효과를 발휘하므로 실질적으로 구성이 동일하다.
다만, 이 사건 제3항 발명에는 ‘상자형 본체에 덮개를 설치한다’라고 기재되어 있어 본체의 전후, 좌우면에 덮개를 설치한 것인 반면, 비교대상발명 2는 선반체 한 면에 문을 형성한 것이라는 점에서 차이가 있으나, 이와 같은 차이는 통상의 기술자가 정제 포장장치가 놓이는 장소 등에 따라 용이하게 변경할 수 있는 사항에 불과하다.
결국, 이 사건 제3항 발명의 구성도 통상의 기술자가 비교대상발명 1이나 비교대상발명 1, 2의 결합에 의해 용이하게 도출할 수 있다.
다. 효과 대비
이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 효과와 관련하여, ‘본 발명에 의한 정제 포장장치에서는 인출랙을 꺼내지 않고 인출랙에 설치된 부 정제 피이더에 새로운 정제 카트리지를 장착하거나 아미 장착되어 있는 정제 피이저에 다른 정제 카트리지를 교체하여 장착할 수 있으므로 정제의 포장 중에도 정제 피이더의 교환작업을 수행할 수 있다. 또한, 결품된 정제의 정제 카트리지를 부 정제 피이더에 장착함으로써 포장동작을 임시로 게속할 수 있다’(갑 제3호증 6면 ’발명의 효과‘)고 기재되어 있다.
이에 대하여 비교대상발명들에는 ‘인출랙을 꺼내지 않고 인출랙에 설치된 부 정제 피이더에 새로운 정제 카트리지를 장착하거나 다른 정제 카트리지를 교체하여 장착할 수 있으므로 정제의 포장 중에도 정제 피이더의 교환작업을 수행할 수 있는’ 효과에 대하여는 명시적으로 기재되어 있지 않다.
그러나 앞서 본 바와 같이, 비교대상발명 1에는 보조피이더와 주된 정제 피이더의 낙하경로를 적절히 배치하여 주된 정제 피이더의 동작 중에도 보조피이더에 정제 카트리지를 장착하여 정제를 계속 공급 포장할 수 있는 기술 사상이 암시되어 있고, 비교대상발명 2에도 비록 선반식 정제 공급장치로서 주된 정제 피이더가 설치되는 고정선반체가 이 사건 제1항 발명이나 비교대상발명 1의 인출식 정제 공급장치의 인출체와는 그 형태가 다르다 하더라도, 이러한 고정선반체에 대하여 정면측에서 마주 보는 위치에서 피봇 설치된 선반체(8)에 설치된 정제 카세트군이 고정선반체에 설치되는 정제 카세트군과 동일한 형태로서 정제 카세트를 교환, 장착할 수 있는 구조를 취하고 있고, 고정선반체-슈트-선반체(8)의 상호 배치 구조상 고정선반체에 대하여 별도로 선반체(8)를 열거나 미는 등의 번거로운 동작 없이 정제 카세트군이 동작중이라도 바로 정면측에서 정제 카세트를 장착하여, 정제를 공급, 포장작업을 계속할 수 있는 구성임을 쉽게 알 수 있는 점 등을 종합해 보면, 비교대상발명 1, 2에는 이 사건 특허발명의 부 정제 피이더와 마찬가가지로 주된 정제 피이더와는 별도로 설치되어 인출체(고정선반체)를 끄집어 내거나 그 동작을 중단하지 않고도 보조피이더[선반체(8)의 정제카세트]에 정제 카트리지를 장착하여 정제를 공급, 포장 작업을 계속할 수 있는 등의 동일한 기능이 내포되어 있어서 이 사건 특허발명의 효과는 비교대상발명 1, 2로부터 충분히 예측 가능한 효과에 불과하므로 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2에 비해 효과가 현저하지 않다.
라. 소결론
따라서 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2와 발명의 목적은 차이가 있으나, 기술분야가 동일하고, 비교대상발명 1, 2에 의해 용이하게 도출할 수 있는 것이어서 구성의 곤란성이 없으며, 비교대상발명 1, 2에 비해 효과도 현저하지 아니하므로, 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다.
5. 결론
그렇다면 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 하는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 다른 쟁점에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 문영화(재판장) 이종우 김병식