【원고, 상고인 겸 피상고인】
주식회사 비앤비엠스틸 (소송대리인 법무법인(유한) 율촌 담당변호사 김철환 외 1인)
【피고, 피상고인 겸 상고인】
주식회사 핸스
【원심판결】
특허법원 2011. 12. 28. 선고 2011허8518 판결
【주 문】
원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원으로 환송한다. 피고의 상고를 기각한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 원고의 상고이유에 대하여 살펴본다.
가. 고안의 완성 여부에 관하여
실용신안등록을 받을 수 있는 고안은 완성된 것이어야 하는데, 고안의 ‘완성’이라고 함은 그 고안이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 것을 말한다. 또한 여기서 고안이 완성되었는지의 판단은 실용신안출원의 명세서에 기재된 고안의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 하여야 한다( 대법원 2004. 10. 28. 선고 2002후2488 판결 등 참조).
원심은 명칭을 ‘강관 버팀보 연결구조’로 하는 이 사건 등록고안( 등록번호 생략)의 실용신안등록청구범위 제7항(이하 ‘이 사건 제7항 고안’이라고 하고, 다른 청구항에 대하여도 같은 방식으로 부른다)의 실용신안등록청구범위와 고안의 상세한 설명의 기재를 전체적으로 고려하여, 제1보강판(이 사건 등록고안의 명세서에 표시된 도면부호로는 612, 614이다. 이하 구성의 명칭 다음 괄호 안에 병기한 숫자는 그 도면부호를 의미한다)은 제1기초판(511, 513)을 매개로 강관 버팀보(400)에 접합된다고 볼 수 있고, 또한 제1보강판(612, 614)과 제1관형 보강재(812, 814) 및 강관 버팀보(400)가 연속되어 접합된다고 볼 수도 있는 것이어서, 그 구조상 제1보강판(612, 614)이 강관 버팀보(400)에 직접적으로 접합될 수는 없다는 이유만으로 이 사건 제7항 고안의 실시가 불가능하다고 볼 수는 없으므로, 이 사건 제7항 고안은 완성된 것으로서 산업상 이용가능한 고안에 해당하고, 또 위와 같은 구조를 공통적으로 구비하고 있는 이 사건 제8항 내지 제10항, 제14항 내지 제18항 고안 역시 마찬가지라는 취지로 판단하였다.
앞서 본 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 실용신안등록고안의 완성 여부에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
나. 진보성에 관하여
(1) 원심판결 이유 및 기록에 의하면, 이 사건 제7항 내지 제10항, 제14항 내지 제18항 고안은 이종(異種)의 관형 보강재를 내삽과 외삽으로 동시에 결합시키는 구성에 의해 강관 버팀보(400)가 외부로부터 압축력을 받게 되어 체결부재(712, 714)로 강관 버팀보(400)와 두 관형 보강재를 체결하지 아니하여도 되는 효과가 있음에 비하여, 갑 제10호증의 도면에 나타나 있는 고정링(2)은 상하부 강관(1)에 내삽되어 상하부 강관 내면과의 나선 이동을 통하여 강관의 길이를 조정하는 기능을 수행하는 구성인 점을 알 수 있다.
이와 같이 이 사건 제7항 내지 제10항, 제14항 내지 제18항 고안의 제1관형 보강재는 갑 제10호증의 고정링과 단지 강관 내부에 삽입된다는 점에서만 공통될 뿐 기본적인 기능과 구조가 다르다고 할 것이므로, 통상의 기술자라 하더라도 갑 제10호증에 개시된 기술내용으로부터 이들 고안을 극히 용이하게 도출할 수 있다고 볼 수 없다고 할 것이다.
같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같은 등록실용신안의 진보성 판단에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
(2) 한편 기록에 의하면, 원고가 변론종결 이후인 2011. 12. 13. 이 사건 제7항 내지 제10항, 제14항 내지 제18항 고안의 ‘강관 버팀보에 대하여 하나의 관형 보강재가 내삽되고, 다른 하나의 관형 보강재가 외삽되어 일체로 형성된 구성’(이하 ‘이 사건 구성 1’이라고 한다)이 주지관용기술에 해당한다는 취지를 담아 참고서면과 첨부 참고자료 1 내지 7을 제출하였음을 알 수 있다.
그런데 어느 주지관용의 기술이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있지 아니한 경우에 그 주지관용의 기술은 심결취소소송에 있어서는 증명을 필요로 하고, 이때 법원은 자유로운 심증에 의하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 통하여 주지관용의 기술을 인정할 수 있다 할 것이나( 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결 등 참조), 변론종결 후 제출된 참고자료까지 여기의 ‘증거 등 기록에 나타난 자료’에 포함된다고 볼 수는 없다. 따라서 원심이 위 참고자료 1 내지 7의 내용을 고려하지 아니한 채 이 사건 구성 1을 주지관용기술로 인정하지 아니한 것은 위 법리에 따른 것으로서, 거기에 원고의 상고이유 주장과 같은 위법이 없다.
다. 변론 재개의 필요성에 관하여
(1) 당사자가 변론종결 후 주장·증명을 제출하기 위하여 변론재개신청을 한 경우 당사자의 변론재개신청을 받아들일지 여부는 원칙적으로 법원의 재량에 속한다. 그러나 변론재개신청을 한 당사자가 변론종결 전에 그에게 책임을 지우기 어려운 사정으로 주장·증명을 제출할 기회를 제대로 가지지 못하였고, 그 주장·증명의 대상이 판결의 결과를 좌우할 수 있는 관건적 요증사실에 해당하는 경우 등과 같이, 당사자에게 변론을 재개하여 그 주장·증명을 제출할 기회를 주지 아니한 채 패소의 판결을 하는 것이 민사소송법이 추구하는 절차적 정의에 반하는 경우에는 법원은 변론을 재개하고 심리를 속행할 의무가 있다( 대법원 2010. 10. 28. 선고 2010다20532 판결, 대법원 2013. 3. 14. 선고 2011두7991 판결 등 참조). 또한 당사자가 변론종결 후 추가로 주장·증명을 제출한다는 취지를 기재한 서면과 자료를 제출하고 있다면 이를 위 주장·증명을 제출할 수 있도록 변론을 재개하여 달라는 취지의 신청으로 선해할 수도 있으므로, 당사자가 참고서면과 참고자료만을 제출하였을 뿐 별도로 변론재개신청서를 제출한 바는 없다는 사정만으로 이와 달리 볼 것은 아니다( 대법원 2011. 6. 10. 선고 2011다5592 판결 등 참조).
(2) 원심은 이 사건 제7항 및 제14항 고안의 구성 가운데 ‘제1기초판에 접합되고 강관 버팀보에 내삽된 제1보강판과 제1관형 보강재 및 강관 버팀보에 외삽된 제2관형 보강재가 일체로 형성된 구성’(이하 ‘이 사건 구성 2’라고 한다)은 원심 판시 비교대상고안 1 내지 7 어디에도 개시되어 있지 아니하고, 갑 제10호증에도 이 사건 구성 2의 한 부분을 이루는 이 사건 구성 1과 같은 구조는 나타나 있지 아니하다는 점을 주된 근거로 삼아 위 각 고안의 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하고, 이를 전제로 하여 이 사건 제7항 고안의 종속항인 이 사건 제8항 내지 제10항 고안과 이 사건 제14항 고안의 종속항인 이 사건 제15항 내지 제18항 고안에 대하여도 모두 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였다.
(3) 그러나 원심의 이러한 판단은 앞서 본 법리에 비추어 그대로 수긍하기 어렵다.
먼저 원심판결 이유 및 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다. 즉, 원고는 1975. 4. 11. 공개된 일본국 공개실용신안공보( 공개번호 생략)에 ‘고정링(2)을 강관(1)에 내삽시키고 원통형상의 연결재(3)를 강관(1)에 외삽시키는 구성’이 나타나 있으므로 이 사건 구성 1은 주지관용기술이라는 취지로 2011. 10. 17.자 준비서면을 통하여 주장하였고, 위 준비서면은 제2차 변론기일(2011. 12. 6. 제1차 변론기일, 제1차 변론준비기일에 이어 같은 날 진행된 변론기일이다)에 진술되었으며, 위 공개실용신안공보도 갑 제10호증으로 위 준비서면에 첨부되어 있다가 제2차 변론기일에 증거로 제출되었다. 그런데 원심은 원고가 위와 같이 하나의 공개실용신안공보에 나타나 있는 것에 불과한 구성을 근거로 주지관용기술을 주장하는 데 대하여 그 취지를 보다 명확하게 하도록 석명하거나 추가로 증거를 제출할 수 있는 기회를 부여하지 아니한 채 곧바로 변론을 종결하고서, 2011. 12. 28. 앞서 본 바와 같은 이유로 원고의 위 주장을 배척하는 판단을 담아 판결을 선고하였다. 한편 위와 같이 변론이 종결되고 판결이 선고되기 전까지 사이에 원고는 2011. 12. 13.자로 참고서면을 제출하면서 이 사건 등록고안의 출원 전 다수의 선행기술에 ‘관형의 외삽 부재와 내삽 부재를 동시에 사용하여 관의 단부를 끼워 고정시키는 구성’이 이미 나타나 있으므로, 이 사건 구성 1은 주지관용기술이거나 최소한 공지된 기술이라는 취지로 기존의 주지관용기술 주장을 보충하는 주장을 새로이 하였고, 그 근거자료로 참고자료 1 내지 7을 첨부하면서 그에 나타난 기술내용을 순번에 따라 비교대상고안 8 내지 14로 제시하였다. 그리고 이들 자료에는 실제로 원고가 위 참고서면에서 한 주장과 같은 구성이 나타나 있고, 그 가운데 특히 참고자료 1의 기술은 ‘버팀보의 연결구조’에 관한 것으로서 이 사건 등록고안과 그 구체적인 기술분야까지 동일하다. 나아가 원심도 인정하고 있는 바와 같이 ‘강관 버팀보에 보강판이 내삽되는 구성’은 원심 판시 비교대상고안 1에, ‘강관 버팀보에 하나의 관형 보강재가 외삽되는 구성’은 원심 판시 비교대상고안 4에 각 이미 개시되어 있으므로, 이 사건 구성 2 가운데 실제로 원심 판시 비교대상고안 1 내지 7에 개시되어 있지 아니한 부분은 이 사건 구성 1로 한정된다.
사정이 이와 같고 원심이 인정한 바와 같이 이 사건 제7항 내지 제10항, 제14항 내지 제18항 고안의 구성 가운데 이 사건 구성 2가 이 사건 등록고안의 출원 전에 이미 공지된 것인지 여부가 위 각 고안의 진보성 여부를 판단하는 데 주요한 요소로서 작용하는 이상, 원심으로서는 변론종결 전까지 제출되어 조사된 증거들만으로 곧바로 판결을 할 것이 아니라, 변론을 재개하여 원고의 2011. 12. 13.자 참고서면과 첨부 참고자료 1 내지 7에 관하여 심리하고, 이를 토대로 하여 위 각 고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하였어야 한다. 또한 위 참고서면은 기존의 주지관용기술 주장을 보충하는 새로운 주장을 진술하고 그에 첨부된 참고자료 1 내지 7을 증거로 제출할 수 있도록 변론을 재개하여 달라는 취지의 신청으로 선해할 수 있으므로, 원고가 참고서면과 참고자료만을 제출하였을 뿐 별도로 변론재개신청서를 제출한 바는 없다고 하여 이와 달리 볼 것도 아니다.
그런데도 원심은 위와 같은 조처 없이 곧바로 이 사건 제7항 내지 제10항, 제14항 내지 제18항 고안이 원심 판시 비교대상고안 1 내지 7에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 변론의 재개 필요성에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 원고의 상고이유 주장은 이유 있다.
2. 피고의 상고이유에 대하여 살펴본다.
원심은, 이 사건 제3항 고안은 각 구성이 비교대상고안 1, 3의 대응구성과 동일하거나 그로부터 극히 용이하게 도출할 수 있는 것이고, 이 사건 제4항, 제5항 및 제6항 고안은 각 구성이 비교대상고안 1, 3 및 4의 대응구성과 동일하거나 그로부터 극히 용이하게 도출할 수 있는 것이며, 이 사건 제13항 고안은 각 구성이 비교대상고안 1, 3 및 5의 대응구성과 동일하거나 그로부터 극히 용이하게 도출할 수 있는 것이라고 보고, 비교대상고안 1, 3, 4 및 5에 의하여 이 사건 제3항 내지 제6항, 제13항 고안의 진보성이 부정된다는 취지로 판단하였다.
기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 등록실용신안의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
3. 그러므로 원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하되 피고의 상고는 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 고영한(재판장) 양창수(주심) 박병대 김창석