【원 고】
【피 고】
【변론종결】
2013. 9. 27.
【주 문】
1. 특허심판원이 2013. 5. 1. 2012당2454호 사건에 관하여 한 심결 중 등록번호 (상표등록번호 생략) 상표의 지정상품 가운데 ‘보정용 안경, 안경, 안경알, 안경용 줄, 안경집, 안경테, 콘택트렌즈, 콘택트렌즈세척기, 콘택트렌즈용 용기’에 관한 부분을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초사실
가. 이 사건 등록상표
(1) 출원일/등록결정일/등록일/등록번호 : 2008. 1. 22./2008. 11. 10./2008. 12. 9./(상표등록번호 생략)
(2) 구성 :
(3) 지정상품 : 별지와 같다.
(4) 등록권리자 : 원고들
나. 선사용상표들
(1) 선사용상표 1
(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2003. 5. 22./2004. 9. 23./(상표등록번호 2 생략)
(나) 구성 :
(다) 사용상품 : 상품류 구분 제18류의 지갑, 핸드백, 배낭, 등산백, 학생가방, 서류가방, 슈트케이스, 모피, 애완용동물 의류, 우산
(라) 사용자 : 피고
(2) 선사용상표 2
(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2003. 5. 22./2004. 9. 23./(상표등록번호 3 생략)
(나) 구성 :
(다) 사용상품 : 상품류 구분 제25류의 운동화, 골프화, 가죽신, 부츠, 에어로빅복, 잠바, 남방셔츠, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, 티셔츠, 넥타이, 양말, 모자, 혁대, 스카프, 스웨터
(라) 사용자 : 피고
(3) 선사용상표 3
(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2003. 5. 22./2004. 8. 9./(상표등록번호 4 생략)
(나) 구성 :
(다) 사용상품 : 상품류 구분 제18류의 지갑, 핸드백, 배낭, 등산백, 학생가방, 서류가방, 슈트케이스, 모피, 애완용동물 의류, 우산
(라) 사용자 : 피고
(4) 선사용상표 4
(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2003. 5. 22./2004. 9. 23./(상표등록번호 5 생략)
(나) 구성 :
(다) 사용상품 : 상품류 구분 제25류의 운동화, 골프화, 가죽신, 부츠, 에어로빅복, 잠바, 남방셔츠, 스포츠셔츠, 폴로셔츠, 티셔츠, 넥타이, 양말, 모자, 혁대, 스카프, 스웨터
(라) 사용자 : 피고
다. 이 사건 심결의 경위
(1) 피고는 2012. 9. 18. 특허심판원에 원고들을 상대로 하여, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11, 12호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판(2012당2454호)을 청구하였다.
(2) 특허심판원은 2013. 5. 1. 이 사건 등록상표는 그 출원 당시 국내의 수요자에게 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표 1, 2를 모방한 상표로서 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용되고 있는 것이어서 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 그 등록이 무효라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 을 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 원고들 주장의 심결 취소사유의 요지
선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원 당시 국내의 수요자에게 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있지 않았을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표가 부당한 이익을 얻으려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용되고 있는 것이라고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다.
또한 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 등록결정 당시 국내의 수요자에게 피고의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있지 않았을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품은 서로 유사하지 않고 밀접한 경제적 견련관계도 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당하지 않는다.
따라서 이 사건 등록상표는 어느 모로 보나 그 등록이 무효가 아니라고 할 것이므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
3. 상표법 제7조 제1항 제11, 12호 해당 여부
가. 판단 기준
등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표 또는 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표 또는 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 참조).
그리고 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하려면, 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하는데, 그 판단은 등록상표의 출원시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 참조).
또한 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 참조).
나. 구체적 판단
(1) 인정사실
다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제4호증, 을 제7 내지 26, 30 내지 40, 42, 44 내지 47호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면 이를 인정할 수 있다.
(가) 피고는 2007. 3. 2. 설립된 주식회사 브이엘엔코의 대표이사로서 그 무렵 주식회사 브이엘엔코에게 선사용상표들의 사용을 허락하였고, 이에 따라 주식회사 브이엘엔코는 선사용상표들을 사용하여 골프의류를 비롯한 각종 의류 및 액세서리 제조·판매업 등을 영위하여 왔다.
(나) 주식회사 브이엘엔코는 2007년 하반기부터 본격적으로 영업을 시작하여 2007년 하반기에는 6,288,818,576원, 2008년 상반기에는 2,958,985,254원, 2008년 하반기에는 5,155,710,313원의 매출을 각각 올렸다.
(다) 주식회사 브이엘엔코는 2007년 9월경 직영매장인 하이브랜드점을 오픈한 이래 2007년 말 기준으로 서울, 일산, 강릉, 아산, 칠곡, 경주, 포항, 제주 등 20여 개의 매장을 확보하였고, 2008년 말 기준으로 30여 개의 매장을 확보하였다.
(라) 이 사건 등록상표의 출원일(2008. 1. 22.) 이전까지 ‘패션채널’(2007년 5월호, 2007년 7월호, 2007년 8월호, 2007. 8. 20.자, 2008. 1. 11.자), ‘패션비즈’(2007. 5. 23.자, 2007. 6. 1.자, 2007. 6. 4.자, 2007. 9. 13.자), ‘어패럴뉴스’(2007. 7. 2.자, 2007. 7. 9.자) 등에 선사용상표들을 소개하는 기사 및 광고가 게재되었고, 그 이후 이 사건 등록상표의 등록결정일(2008. 11. 10.)까지 ‘패션채널’(2008년 2월호, 2008년 7월호, 2008년 8월호), ‘한국경제신문’(2008. 3. 25.자), ‘패션비즈’(2008. 5. 9.자) 등에 선사용상표들을 소개하는 기사 및 광고가 게재되었다.
(마) 주식회사 브이엘엔코는 2007. 10. 16. 오쏘엔 주식회사와 사이에 브랜드 홍보 대행 계약을 체결하였고, 위 계약에 따라 오쏘엔 주식회사는 2007. 11.경부터 2008. 1.경까지 사이에 KBS, MBC, SBS 등에서 방영되는 드라마 등 각종 방송프로그램 출연자들에게 의상, 소품을 협찬하는 방식으로 브랜드 홍보를 하였다.
(2) 평가
위 인정사실 등을 통해 알 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 주식회사 브이엘엔코는 2007. 3. 2. 설립되어 2007년 하반기부터 선사용상표들을 사용하여 본격적인 영업을 시작하였기 때문에 이 사건 등록상표의 출원일(2008. 1. 22.) 또는 등록결정일(2008. 11. 10.)을 기준으로 할 때 선사용상표들이 사용된 기간은 수개 월 내지 1년 남짓에 불과하여 그리 길지 않은 점, ② 주식회사 브이엘엔코가 올린 매출액은 2007년 하반기 약 62억 원, 2008년 상반기 약 29억 원, 2008년 하반기 약 51억 원 정도로서 우리나라 전체 의류 시장 규모 등에 비추어 그리 큰 금액이라고 보기 어려운 점, ③ 주식회사 브이엘엔코의 매장 개수나 분포 등에 비추어 선사용상표들이 표시된 상품들을 판매하는 매장들이 전국에 걸쳐 폭넓게 위치하고 있었다고 보기 어려운 점(을 제42호증의 기재에 의하면 2007년 말 기준 매출처가 총 44곳으로 집계되어 있으나, 그 중 상당수는 백화점 등에서의 일회성 판매로 인한 매출로 보이고, 매출액 2억 원 이상인 매장은 20여 곳에 불과하다), ④ 이 사건 등록상표의 등록결정일 이전까지 신문이나 잡지에 선사용상표들을 소개하는 기사 및 광고가 게재된 횟수가 총 16회(그 중 이 사건 등록상표의 출원일 이전까지는 11회) 정도에 불과할 뿐만 아니라, 그 내용도 대부분 선사용상표들에 관한 의류 브랜드가 출시되었음을 알리는 내용이거나 판매 대리점을 모집한다는 내용으로 보이는 점, ⑤ 주식회사 브이엔엘코는 2007. 11.경부터 2008. 1.경까지 사이에 방송을 통한 브랜드 홍보 활동을 하였으나, 그 역시 드라마 등 각종 방송프로그램 출연자들에게 의상, 소품을 협찬하는 방식으로 이루어진 것으로서 그로 인한 광고·홍보 효과가 그리 크지 않아 보이는 점 등을 종합하여 보면, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일(2008. 1. 22.) 또는 등록결정일(2008. 11. 10.) 당시 국내 또는 외국의 수요자에게 의류 등과 관련하여 피고의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다.
다. 소결론
결국 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 또는 등록결정 당시 국내 또는 외국의 수요자에게 피고의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 없으므로, 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘보정용 안경, 안경, 안경알, 안경용 줄, 안경집, 안경테, 콘택트렌즈, 콘택트렌즈세척기, 콘택트렌즈용 용기’(앞서 본 바와 같이 위 지정상품을 제외한 나머지 지정상품에 관하여는 원고들이 이 사건 소송 진행 도중인 2013. 6. 19. 그 상표권을 포기하는 신청을 하여 같은 날 그 말소등록이 마쳐졌고, 원고들은 그 부분 소를 취하하였다)에 관하여 상표법 제7조 제1항 제11, 12호에 모두 해당하지 않는다고 할 것이다.
4. 결론
그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리 하여 위법하고, 그 취소를 구하는 원고들의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 한규현(재판장) 이헌 이혜진