【원고, 피상고인】
원고 1 외 1인 (소송대리인 특허법인 엠에이피에스 담당변리사 신동헌 외 1인)
【피고, 상고인】
주식회사 쎌바이오텍 (소송대리인 특허법인 정안 담당변리사 배성렬 외 1인)
【원심판결】
특허법원 2016. 2. 5. 선고 2014허9208 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 진보성에 관한 상고이유에 대하여
가. 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단할 때에, 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나, 그렇지 않더라도 해당 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있는 경우에는 해당 특허발명의 진보성은 부정된다(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).
출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정한 특허발명은 그 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있을 뿐 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면, 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다(대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결 등 참조).
나. 위 법리와 원심에서 적법하게 채택한 증거들에 비추어 살펴본다.
1) 원고들의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 “세라믹 막 분리 배양기”라는 명칭의 발명이다. 특허심판원 2015. 10. 30.자 2015정20호 심결에 의하여 정정된 특허청구범위 제1항(이하 ‘제1항 정정발명’이라고 한다)을 선행발명 1과 대비해보면 다음과 같다.
가) 제1항 정정발명인 세라믹 막 분리 배양기를 이루는 주요 구성들인 세라믹 막 필터, 배지 살균용 막 필터, 배양기, 배지 제조 탱크의 구성이 선행발명 1에 동일하게 포함되어 있고, 제1항 정정발명의 세라믹 막 필터와 선행발명 1의 생산용 막의 재질이 모두 세라믹 재질인 점은 동일하다.
나) 선행발명 1은 유산균을 배양하기 위한 막 생물 반응기에 관한 발명으로서, 생산성이 떨어지는 종래의 회분식 배양기 방식을 극복하기 위해 세라믹 막을 장착하여 지속적으로 억제물질을 제거함으로써 고농도의 유산균을 얻고자 하는 기술사상을 갖고 있는데, 제1항 정정발명의 그것과 공통된다.
다) 다만 제1항 정정발명은 세라믹 막 필터에서 발생하는, 관 내부로 흐르는 유체와 관 내벽과의 마찰력 또는 저항력(wall shear stress, 이하 ‘관 내벽 마찰력’이라고 한다)을 줄이기 위해서 세라믹 막 필터의 재질을 지르콘-티타늄(Zircon-titanium)으로 하고, 세라믹 막 필터 내부 섬유(fiber)의 내경을 3mm로 한정하였는데, 선행발명 1에는 이러한 한정이 없다는 점에서 다르다.
2) 이 사건 특허발명의 출원 전에 미세여과 분야에 일반적으로 사용되는 세라믹 막 재질로는 알루미나(Alumina), 지르코니아(Zirconia), 티타니아(Titania) 등이 있다. 특히 선행발명 5에도 지르콘-티타늄 재질의 세라믹 막이 기재되어 있다.
3) 이 사건 특허발명의 명세서에는 세라믹 막의 재질로 지르콘-티타늄을 선택한 것과 관 내벽 마찰력과의 관계에 대해서는 아무런 기재가 없다. 원고들은 원심에서 ‘Al-Al(알루미늄 재질)의 세라믹 막과 Zr-Ti(지르콘-티타늄 재질)의 세라믹 막을 비교한 실험결과’(갑 제11호증)를 증거로 제출하면서, 지르콘-티타늄 재질의 세라믹 막이 알루미나 재질의 세라믹 막보다 표면 거칠기에서 차이가 있어 유산균 생존율 측면에서 유리한 작용효과가 있다고 주장하였다. 그러나 위 실험은 원고 2 등이 임의로 실시한 것일 뿐만 아니라, 실시 예와 비교 예에 관한 구체적인 실험조건도 객관적이라고 보기 어렵다. 그 내용을 보더라도 세라믹 막의 거칠기는 재질뿐만 아니라 소결입자의 평균 크기, 소결 온도, 소결 시간 등 다양한 변수에 의해 정해지는 것으로서 동일 재질이라도 가공공정에 따라 그 거칠기는 얼마든지 달라질 수 있으므로 재질의 차이로 인해 표면 거칠기에 의미 있는 차이가 발생한다고 단정할 수 없다. 따라서 위 실험결과만으로는 원고들이 주장하는 작용효과를 인정하기 어렵다.
4) 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘종래 복합 막(composite membrane)은 섬유 내경이 0.3~1mm로 관 내벽 마찰력이 증가되는 단점이 있었는데, 관 내벽 마찰력을 줄이기 위해 세라믹 막은 섬유의 내경을 그보다 큰 2~4mm로 하였고 그로 인해 관 내벽 마찰력이 낮다'는 취지로 기재되어 있다. 그러나 종래 복합 막은 다양한 형태로 가공할 수 있으므로 그 섬유 내경이 0.3~1mm를 초과할 수 없는 기술적 한계 등이 있었다고 보기 어렵다. 또한 이 사건 특허발명의 명세서에는 제1항 정정발명과 같이 3mm로 한정된 내경의 수치를 채택하는 경우 이를 벗어난 수치에 비해 더 우수한 효과가 나타난다는 기재도 없다. 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되고 일반에 판매되고 있는 세라믹 막 제품에 관한 카탈로그(을 제10호증의 1)에도 지르콘-티타늄의 재질을 가진 내부 섬유의 내경이 2.5mm와 3.5mm인 세라믹 막 필터가 기재되어 있다. 원고들이 원심에서 추가로 제출한 실험자료(갑 제11호증)에 사용된 섬유의 내경은 제1항 정정발명의 특허청구범위인 3mm가 아닌 3.5mm이다.
달리 제1항 정정발명의 세라믹 막이 섬유의 내경에 대해 한정한 3mm 수치 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 볼 근거가 없으므로, 위와 같은 수치범위는 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다고 볼 수 있다.
5) 이 사건 특허발명의 출원 전에 막 분리 배양기가 유산균 등의 미생물 배양뿐만 아니라 미생물을 이용한 수처리 분야에도 적용되어 왔으므로 선행발명 1, 5, 을 제10호증의 1의 기술분야가 다르다고 볼 수 없다. 선행발명 1, 5, 을 제10호증의 1은 모두 분리막이 막히지 않게 하는 목적을 달성하기 위한 것이거나 그러한 목적을 당연히 포함하고 있다. 통상의 기술자가 위 선행발명들을 적용하여 분리막에 이물질이 쌓이지 않고 관 내부의 유체가 원활하게 흐르게 할 것이고, 그러면 분리막에 쌓인 이물질로 인해 발생할 관 내벽 마찰력도 줄어들게 될 것이다. 따라서 통상의 기술자가 위 선행발명들을 결합하거나 위 선행발명들을 통해 관 내벽 마찰력 감소 효과를 달성하는 것이 어렵다고 볼 수는 없다.
다. 위와 같은 사정들에 비추어 보면 제1항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1을 기초로 선행발명 5 및 을 제10호증의 1을 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 보아야 한다.
그럼에도 원심은, 선행발명들에는 관 내벽 마찰력을 감소시키기 위해 막 필터 재질을 선택하거나 막 필터 내부의 섬유의 내경을 조절하고자 하는 기술사상이 제시되어 있지 않으므로, 선행발명들로부터 지르콘-티타늄 재질의 세라믹 막 재질과 필터 내부의 섬유 내경 3mm를 용이하게 도출할 수 없다는 등의 이유로, 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.
이러한 원심의 판단에는 특허발명의 진보성에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.
2. 결론
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이기택(재판장) 김신(주심) 박상옥 박정화