【원 고】
【피 고】
주식회사 나노카보나 (소송대리인 변리사 이문욱)
【변론종결】
2012. 6. 19.
【주 문】
1. 특허심판원이 2012. 1. 31. 2011당360호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초사실
가. 이 사건 특허발명
1) 발명의 명칭 : 탄소성형체의 제조방법
2) 출원일/등록일/특허번호: 2003. 5. 1./2006. 6. 26./ (특허번호 생략)
3) 특허권자 : 피고
4) 특허청구범위
[청구항 1] 육류나 생선을 구울 수 있거나 조리를 할 수 있는 숯을 주원료로 하는 탄소성형체를 제조하는 방법에 있어서, 1100℃ 이상의 온도조건하에서 가열된 백탄의 숯을 파우더의 형태로 미세하게 1차 분쇄하는 공정; 상기 1차 분쇄공정에서 분쇄된 미세분말상의 숯과 휘발분 및 회분을 98.23 : 0.88 : 0.89 중량%의 비율로 혼합한 숯 혼합물 94∼96 중량%와 목초액 4∼6 중량%를 혼합하는 공정; 상기 혼합공정에서 혼합된 숯 혼합물을 1차 분쇄공정에서보다 더 미세하게 2차 분쇄하는 공정; 상기 2차 분쇄공정에서 분쇄된 미세분말상의 숯 혼합물을 금형을 통해 일정한 형상으로 성형하는 공정; 상기 성형공정에서 성형된 성형물을 1150∼1250℃의 온도조건하에서 3∼4회에 걸쳐 600∼1100시간동안 가열과 냉각을 반복하여 숙성시키는 공정; 상기 숙성공정에 의해 숙성된 성형물을 진공 상태하의 고로에서 가스를 가열원으로 하여 상온으로부터 3000℃의 온도까지 90∼110시간동안 서서히 재가열을 통해 조직을 치밀하게 하는 공정; 상기 재가열을 통해 조직이 치밀해진 성형물을 200∼300시간동안 자연냉각시키는 공정; 상기 자연냉각공정에 의해 냉각된 성형물의 상하부 표면을 다듬질하는 공정; 및 상기 다듬질공정을 거친 성형물의 상하부 표면에 미세분말상의 숯과 미세분말상의 세라믹을 40∼60 : 40∼60 중량%의 비율로 혼합한 탄소·세라믹 혼합물 40∼60 중량%와 테프론 불소수지액 40∼60 중량%를 혼합한 코팅액을 상기 성형물의 하부면에 분사한 후, 200∼220℃의 온도조건하에서 20∼30분동안 가열 냉각하여 1차 코팅하는 공정과 상기 1차 코팅공정을 거친 성형물의 상부면에 미세분말상의 숯 40∼60 중량%와 테프론 불소수지액 40∼60 중량%를 혼합한 탄소 코팅액을 분사한 후, 220∼240℃의 온도조건하에서 20∼30분동안 가열 냉각하여 2차 코팅하는 공정 및 상기 2차 코팅공정을 거친 성형물의 2차 탄소 코팅층 상부면에 미세분말상의 숯 40∼60 중량%와 테프론 불소수지액 40∼60 중량%를 혼합한 탄소 코팅액을 분사한 후, 380∼420℃의 온도조건하에서 35∼40분동안 가열 냉각하여 3차 코팅하는 공정을 통해 탄소성형체를 완성하는 공정을 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 탄소성형체의 제조방법(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고 나머지 청구항에 대해서도 같은 방식으로 부른다).
[청구항 2] 제1항에 있어서, 상기 숙성공정에서의 가열 후 냉각은 상온에서 자연냉각을 통해 냉각시키는 것을 특징으로 하는 탄소성형체의 제조방법.
[청구항 3, 4] (각 삭제)
나. 이 사건 심결의 경위
1) 원고는 2011. 2. 18. 특허심판원에 특허권자인 피고를 상대로 하여, ① 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않고, ② 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않으며, ③ 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들(2002. 5. 3. 공개된 대한민국 공개특허공보 제2002-32512호에 게재된 ‘숯을 이용한 탄소 음식 조리용기 및 구이판 제조방법’에 관한 발명과 2002. 1. 16. 공개된 대한민국 공개특허공보 제2002-4920호에 게재된 ‘숯을 이용한 탄소 성형체 제조방법 및 그 탄소 성형물’에 관한 발명)로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다는 이유로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판( 2011당360호)을 청구하였다.
2) 특허심판원은 2012. 1. 31. 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명은 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있으며, 이 사건 특허발명은 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 적법 여부
가. 이 사건 쟁점
이 사건 쟁점은, ① 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명이 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있는지 여부 및 ② 이 사건 제1, 2항 발명의 각 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부이다.
나. 발명의 상세한 설명의 기재불비 여부
1) 구 특허법 제42조 제3항(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것)은 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 그 뜻은 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로 통상의 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말하는 것이다( 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결 등 참조).
2) 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는, ① 이 사건 특허발명의 탄소성형체의 제조방법에 관하여 ‘본 발명에 따른 탄소성형체의 제조방법은 조리(구이)를 할 수 있는 숯을 주원료로 하는 탄소성형체를 제조하는 방법에 있어서, 1100℃ 이상의 온도조건하에서 가열된 백탄의 숯을 파우더의 형태로 미세하게 1차 분쇄하는 공정; 1차 분쇄공정에서 분쇄된 미세분말상의 숯과 휘발분 및 회분을 98.23 : 0.88 : 0.89 중량%의 비율로 혼합한 숯 혼합물 94∼96 중량%와 목초액 4∼6 중량%를 혼합하는 공정; 혼합공정에서 혼합된 숯 혼합물을 1차 분쇄공정에서보다 더 미세하게 2차 분쇄하는 공정; 2차 분쇄공정에서 분쇄된 미세분말상의 숯 혼합물을 금형을 통해 일정한 형상으로 성형하는 공정; 성형공정에서 성형된 성형물을 1150∼1250℃의 온도조건하에서 3∼4회에 걸쳐 600∼1100시간동안 가열과 냉각을 반복하여 숙성시키는 공정; 숙성공정에 의해 숙성된 성형물을 진공 상태하의 고로에서 가스를 가열원으로 하여 상온으로부터 3000℃의 온도까지 90∼110시간동안 서서히 재가열을 통해 조직을 치밀하게 하는 공정; 재가열을 통해 조직이 치밀해진 성형물을 200∼300시간동안 자연냉각시키는 공정; 자연냉각공정에 의해 냉각된 성형물의 상하부 표면을 매끄럽게 다듬질하는 공정; 다듬질공정을 거친 성형물의 상하부 표면에 미세분말상의 숯 40∼60 중량%와 테프론 불소수지액 40∼60 중량%를 혼합한 코팅액을 분사하여 탄소 코팅층을 형성하는 한편, 200∼420℃의 온조도건하에서 20∼40분간 3차 가열 냉각하여 탄소성형체를 완성하는 공정을 포함하여 이루어진다(갑 제3호증 중 3면 「발명의 구성 및 작용」1문단)’는 내용과, 나아가 ‘1차 분쇄공정(S100)은 백탄의 숯을 파우더 형태의 미세분말상으로 분쇄하는 공정으로, 이 1차 분쇄공정(S100)에서는 1100℃ 이상의 온도조건하에서 가열 제조된 백탄을 분쇄기를 통해 아주 미세한 분말상으로 분쇄하게 된다. 혼합공정(S110)은 미세분말상의 숯이 뭉져질 수 있도록 하는 다른 조성물질과의 혼합공정으로, 이 혼합공정(S110)에서는 1차 분쇄공정(S100)에서 분쇄된 미세분말상의 숯과 휘발분 및 회분을 98.23 : 0.88 : 0.89 중량%의 비율로 혼합한 숯 혼합물 94∼96 중량%와 목초액 4∼6 중량%를 혼합하게 된다. 전술한 혼합공정(S110)에서의 휘발분과 회분은 미세분말상의 숯 입자들이 상호 결합되어 뭉쳐질 수 있도록 하는 조성물이고, 목초액은 미세분말상의 숯, 휘발분 및 회분에 수분을 제공해 주는 구성물이다. 이러한 휘발분, 회분 및 목초액은 별도의 제조공정에 의해 얻어지는 것이 아니고, 시중에서 구입할 수 있는 것들이다(갑 제3호증 중 6면 1 내지 3문단)’, ‘1200℃의 온도로 200시간동안 가열 후 30시간정도 상온에서 자연냉각을 1회 실시하고, 다시 1200℃의 온도로 200시간동안 가열 후 30시간정도 상온에서 자연냉각을 하는 방식으로 4회에 걸쳐 가열과 상온에서의 자연냉각을 반복하여 성형물을 숙성시켰다(갑 제3호증 중 6면 9문단)’, ‘본 발명에서는 탄소성형체의 제조시 흑연재의 받침대로 받쳐 진공 상태하에서 가스를 열원으로 하여 15℃의 온도조건으로부터 3000℃의 온도조건까지 약 100시간에 걸쳐 서서히 온도를 높이를 과정을 통해 성형물을 재가열하여 성형물을 구성하는 조성물들의 결합을 보다 치밀하게 하였다(갑 제3호증 중 6면 11문단)’, ‘본 발명에서는 탄소성형체의 제조시 재가열 단계를 통해 조직을 치밀하게 하는 공정(S150)을 거친 성형물을 상온에서 약 10일간에 걸쳐 자연냉각을 시켰다(갑 제3호증 중 6면 13문단)’ 및 ‘본 발명에서 탄소성형체의 제조시 코팅 및 3차 가열을 통한 탄소성형체의 완성공정(S180)은 탄소액(미세분말상의 숯과 테프론 불소수지액의 혼합물) 40 중량%와 세라믹액(미세분말상의 세라믹과 테프론 불소수지액의 혼합물) 60 중량%를 혼합한 코팅액을 성형물의 하부면에 분사한 후 200℃의 온도조건하에서 20분동안 가열하여 1차 코팅하였다. 한편 2차 코팅은 전술한 바와 같이 1차 코팅된 성형물의 상부면에 미세분말상의 숯 50 중량%와 테프론 불소수지액 50 중량%를 혼합한 탄소 코팅액을 분사한 후 230℃의 온도조건하에서 20분동안 가열하여 2차 코팅을 하였다. 그리고 3차 코팅은 전술한 바와 같이 2차 코팅된 성형물의 2차 탄소 코팅층 상부면에 미세분말상의 숯 50 중량%와 테프론 불소수지액 50 중량%를 혼합한 탄소 코팅액을 분사한 후, 400℃의 온도로 35분동안 가열하여 3차 코팅을 하였다(갑 제3호증 중 7면 4 내지 6문단)’는 내용이 각 기재되어 있고, ② 또 이 사건 특허발명에 따른 탄소성형체 구이판의 일부를 시료로 하여 분석한 결과가 다음과 같이 기재되어 있다(갑 제3호증 중 8면 표 3).
시험항목단위결과치시험방법고정탄소wt%98.23KS E 3705 : 2001휘발분(VM)wt%0.88KS E 3705 : 2001회 분wt%0.89KS E 3705 : 2001수 분wt%0.02KS E 3705 : 2001
3) 먼저 숯 혼합물의 구성성분에 관한 발명의 상세한 설명이 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있는지 여부에 관하여 살피건대, 앞서 본 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에 의하면, 탄소성형체의 원료인 숯 혼합물(숯, 휘발분 및 회분)의 혼합비율과 숯 혼합물을 ‘1200℃의 온도로 200시간동안 가열 후 30시간정도 상온에서 자연냉각을 4회 실시하는 숙성공정’, ‘15℃의 온도조건으로부터 3000℃의 온도조건까지 약 100시간에 걸쳐 서서히 온도를 높이를 과정을 통해 성형물을 재가열하는 조직의 치밀화 공정’, ‘상온에서 약 10일간에 걸쳐 자연냉각시키는 냉각공정’, ‘200℃ 내지 400℃의 온도로 20분 내지 35분동안 가열하여 코팅하는 1 내지 3차 코팅공정’을 거쳐 완성된 탄소성형체의 숯, 휘발분 및 회분의 구성비율이 98.23 : 0.88 : 0.89로 동일한데, 숯과 휘발분 및 회분을 98.23 : 0.88 : 0.89 중량%의 비율로 혼합한 숯 혼합물 94∼96 중량%와 목초액 4∼6 중량%을 혼합하여 여러 차례 가열공정을 거치면 목초액은 모두 휘발되어 결국 숯 혼합물은 원재료의 혼합비, 즉 숯, 휘발분 및 회분이 98.23 : 0.88 : 0.89 중량%로 구성된 것이라고 할 수 있는데, 탄소성형체의 원료인 숯 혼합물의 혼합비율과 여러 차례의 가열공정을 거쳐 완성된 탄소성형체의 구성비율이 동일한 것은 기술상식에 반하고(숯 혼합물을 가열하면 회분은 증가하고 휘발분은 감소하는 것은 당해 기술분야의 기술상식에 해당된다, 이 점에 대하여는 피고도 다툼이 없다), 또 완성공정(S180)에서 사용된 코팅액의 성분인 세라믹, 테프론 불소수지가 그 완성된 탄소성형체의 분석결과에서 전혀 검출되지 않는 점 등에 비추어보면, 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명은 (원고의 또 다른 명세서 기재불비 주장사유인 코팅공정의 1 내지 3차 코팅액을 스프레이 도포할 수 있는지 여부를 살필 필요 없이) 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재된 것으로 보기 어렵다.
4) 이에 대하여 피고는, 발명의 상세한 설명의 표 3에 기재된 분석결과는 이 사건 특허발명에 의해 제조될 수 있는 수 많은 탄소성형체 중 하나의 분석결과를 기재한 것에 불과한 것으로서, 탄소성형체를 제조하기 위해 혼합하는 원재료의 혼합비와 표 3에 기재된 탄소성형체의 성분비는 동일하거나 다를 수 있으니, 이 사건 특허발명은 발명의 상세한 설명 중 혼합공정(S110)에 기재된 혼합비에 따라 탄소성형체를 제조하게 되고, 따라서 이 사건 특허발명을 실시하는데 아무런 어려움이 없다는 취지로 주장하므로 살피건대, 표 3에 기재된 탄소성형체의 구성성분의 비율은 이 사건 특허발명에 의해 제조될 수 있는 탄소성형체 중 하나의 분석결과를 기재한 것이기는 하나, 숯과 휘발분 및 회분을 98.23 : 0.88 : 0.89 중량%의 비율로 혼합한 숯 혼합물 94∼96 중량%와 목초액 4∼6 중량%을 혼합하여 여러 차례 가열공정을 거치면 목초액은 모두 휘발되어 결국 숯 혼합물은 원재료의 혼합비, 즉 숯, 휘발분 및 회분이 98.23 : 0.88 : 0.89 중량%로 구성되게 되고, 원재료를 숙성공정, 조직의 치밀화공정, 3회의 코팅공정 등 여러 차례의 가열공정을 거쳐 제조하게 되면 탄소성형체의 원료인 숯 혼합물의 혼합비율과 여러 차례의 가열공정을 거쳐 완성된 탄소성형체의 비율이 동일할 수 없음이 기술상식임에도, 이에 반하여 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 그 비율이 동일한 것으로 기재되어 있음은 앞서 본 바와 같으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.
다. 소결
결국 출원 당시의 기술수준을 기준으로 보아 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명만으로 숯 혼합물의 혼합비율 및 탄소성형체의 구성비율을 일목요연하게 이해할 수 있다고 보기 어려우니, 이 사건 특허발명은 이 사건 제1, 2항 발명의 각 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.
3. 결론
그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 인용한다.
판사 권택수(재판장) 염호준 최종선