【원고, 피상고인】
한전케이디엔 주식회사 (소송대리인 변리사 황이남 외 1인)
【피고, 상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2010. 7. 16. 선고 2009허9518 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 특허법 제30조 제1항 및 그 제1호는 “특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우”(이하 ‘자기공지’라고 한다)에는 “그날부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 제29조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한다”라고 정하고, 같은 조 제2항 전단은 “ 제1항 제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하여야 한다”는 뜻을 정하고 있다. 특허법 제30조 제2항 규정의 내용 및 취지, 특허법 제30조에서 정하는 공지 예외 적용의 주장은 출원과는 별개의 절차이므로 특허출원서에 그 취지의 기재가 없으면 그 주장이 없는 통상의 출원에 해당하고 따라서 그 주장에 관한 절차 자체가 존재하지 아니하여서 출원 후 그에 관한 보정은 허용될 수 없는 점 등에 비추어 보면, 특허법 제30조 제1항 제1호의 자기공지 예외 규정에 해당한다는 취지가 특허출원서에 기재되어 있지 아니한 채 출원된 경우에는 자기공지 예외 규정의 효과를 받을 수 없는 것이고, 같은 조 제2항 전단에 규정된 절차를 아예 이행하지 아니하였음에도 불구하고 그 절차의 보정에 의하여 위 제1호의 적용을 받게 될 수는 없다고 할 것이다 .
2. 원심판결 이유와 기록에 의하면 아래와 같은 사실을 알 수 있다.
이 사건 출원발명(출원번호 제2006-56030호)의 발명자인 소외인 등은 2006. 5. 26. 개최된 학술대회에서 이 사건 출원발명과 관련된 연구 결과에 관하여 논문을 발표하였다. 원고는 위 발명자들로부터 특허를 받을 권리를 승계하여 2006. 6. 21. 이 사건 출원발명을 출원하였는데, 그 출원서에는 ‘공지 예외 적용의 대상인 출원’이라는 취지가 기재되어 있지 아니하였다. 원고는 2006. 6. 22. 특허청에 “공지 예외 적용대상 증명서류 제출서”라는 제목의 문서를 제출하였는데, 위 문서에는 이 사건 출원발명이 2006. 5. 26. 간행물 발표에 의하여 공개되었다는 내용과 “ 특허법 제30조 제2항의 규정에 의하여 증명서류를 제출한다”라는 취지가 기재되어 있었다.
3. 기록에 나타난 사정을 위 법리에 비추어 살펴보면, 원고는 이 사건 출원발명의 특허출원서에 그 발명이 자기공지 예외 규정에 해당한다는 취지를 기재하지 아니하고 출원하였으므로 그 후 자기공지 예외 규정에 해당한다는 취지를 기재한 서면을 제출하였다고 하더라도 이 사건 출원발명에 대하여 특허법 제30조 제1항 제1호가 적용될 수 없다고 할 것이다. 그럼에도 자기공지 예외에 관한 기재를 공지행위일로부터 6월의 기간 내에는 보정할 수 있다고 판단한 원심판결에는 특허법 제30조 제1항 제1호 및 같은 조 제2항에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 정당하다.
4. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김지형(재판장) 전수안 양창수(주심) 이상훈