【원고, 상고인】
주식회사 엘지생활건강 (소송대리인 변리사 김용인 외 2인)
【피고, 피상고인】
코웨이 주식회사 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 박승문 외 2인)
【원심판결】
특허법원 2012. 8. 31. 선고 2012허3657 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 상고이유 제2점에 대하여
상표법은 제73조 제1항 제3호에서 등록상표를 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니함을 이유로 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고, 제3항에서는 그때 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있으나, 한편 제4항에서는 3년 이상 불사용하였음을 이유로 상표등록취소심판이 청구된 경우에는 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하는 한 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없다고 규정하고 있다. 이러한 규정으로 미루어 볼 때 동시에 수 개의 지정상품에 대하여 심판청구를 한 경우에는 그 심판청구의 대상인 지정상품을 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주하여 지정상품 중의 하나에 대하여 사용이 증명되면 그 심판청구는 전체로서 인용될 수 없을 뿐 사용이 증명된 지정상품에 대한 심판청구만 기각하고 나머지에 관한 청구를 인용할 것은 아니며( 대법원 1993. 12. 28. 선고 93후718, 725, 732, 749 판결, 대법원 2012. 1. 27. 선고 2011후2916 판결 참조), 사용이 증명된 지정상품만에 대한 심판청구의 일부 취하가 허용되는 것도 아니다. 그렇다면 먼저 청구한 상표등록취소심판이 계속 중이라 하더라도 심판청구인으로서는 등록취소 요건의 일부를 이루는 상표 불사용 기간의 역산 기산점이 되는 심판청구일이나 등록취소를 구하는 지정상품의 범위를 달리하여 다시 상표등록취소심판을 청구할 이익이 있다 할 것이므로, 이 경우 공통으로 포함된 일부 지정상품에 관하여는 상표권자에게 중복하여 그 사용사실에 대한 증명책임을 부담시키는 것이 된다 하더라도 상표권자 역시 후에 청구된 등록취소심판에서도 지정상품 중의 하나에 대하여 사용을 증명하면 그 심판청구의 대상인 지정상품 전체에 관하여 상표등록의 취소를 면할 수 있는 이상 그러한 정도의 증명책임의 부담만으로 후에 청구된 취소심판이 상표법 제73조 제4항의 입법 취지에 반하는 것으로서 부적법하다고 할 수 없다.
위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고가 2011. 3. 11. 특허심판원에 이 사건 등록상표(상표등록번호 번호 생략)의 지정상품 중 향수 등 33개 상품에 대하여 불사용을 이유로 등록취소심판( 2011당525호)을 청구(이하 ‘별건 취소심판청구’라 한다)하고도, 2011. 8. 17. 특허심판원에 다시 별건 취소심판청구 대상의 일부인 립스틱 등 19개 상품을 포함하여 21개 지정상품에 대하여 불사용을 이유로 이 사건 등록취소심판( 2011당1943호)을 청구하여, 이 사건 심결 당시에는 별건 취소심판에 대한 심결취소소송이 특허법원에 계속 중이었다고 하더라도, 이 사건 취소심판청구는 별건 취소심판청구와 심판청구일이 다르고 등록취소를 구하는 지정상품의 범위 또한 동일하지 아니하여 피고로서는 여전히 이 사건 등록취소심판을 청구할 이익이 있다 할 것이므로, 이 사건 취소심판청구가 상표법 제73조 제4항의 입법 취지에 반하는 것으로서 부적법하다고 보기 어렵다.
같은 취지의 원심판단은 옳고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 상표법 제73조 제4항에 관한 법리오해의 위법이 없다.
2. 상고이유 제1점에 대하여
상표법 제73조 제3항은 제1항 제3호에 해당하는 것을 사유로 하여 취소심판을 청구하는 경우 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 일부 지정상품에 관하여 취소심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 동일·유사 지정상품군 단위로 등록취소심판을 청구하여야 한다는 규정을 별도로 두고 있지 아니하다. 이러한 규정 내용에, 상품류 구분은 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사범위를 정한 것은 아니므로 상품구분표의 같은 유별에 속한다고 하여 바로 유사상품이라고 단정할 수 없는 점, 불사용으로 인한 상표등록취소심판 제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 입법 목적이 있고 이러한 불사용에 대한 제재의 실효성을 강화하기 위하여 일부 지정상품에 대한 취소심판제도가 도입된 점 등을 아울러 고려하여 보면, 등록상표의 지정상품이 2 이상 있는 경우 이해관계인은 취소를 필요로 하는 지정상품의 범위를 임의로 정하여 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다 할 것이고, 등록상표의 지정상품 중 유사범위에 속하는 지정상품을 모두 포함하여 취소심판을 청구하지 않으면 그 심판청구가 인용되어도 심판청구인이 후에 유사상품에 관하여 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용하거나 그 상표등록을 받을 수 없다는 사정을 들어 유사범위에 속하는 일부 지정상품만에 대한 등록취소심판을 청구할 이익이 없다고 할 수 없다.
원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 같은 취지에서 피고가 이 사건 등록상표의 지정상품 중 이 사건 취소심판청구에 관계되는 지정상품 이외에 그와 유사범위에 속하는 지정상품을 모두 포함하여 취소심판을 청구하지 않았다 하더라도 이 사건 취소심판청구가 심판청구의 이익이 없다고는 할 수 없다고 판단한 것은 옳고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 불사용으로 인한 상표등록취소심판에 있어 심판청구의 이익에 관한 법리오해의 위법이 없다.
3. 결론
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김용덕(재판장) 신영철(주심) 이상훈 김소영