【원 고】
콤비 가부시키가이샤 (소송대리인 변리사 문두현 외 3인)
【피 고】
특허청장
【변론종결】
2012. 6. 20.
【주 문】
1. 특허심판원이 2011. 10. 12. 2009원7898호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초사실
가. 원고의 특허출원(이하 ‘이 사건 특허출원’이라 한다)
1) 발명의 명칭: 삼중 절첩식 유모차
2) 출원일(우선권주장일)/ 출원번호: 2002. 8. 8.(2001. 8. 9.)/ (출원번호 생략)호
3) 특허청구범위 및 주요 도면: 별지 1과 같다.
나. 비교대상발명
비교대상발명은 2001. 4. 17. 공개된 일본 공개특허공보 (공보번호 생략)호에 개시된 ‘유모차의 절첩 조작 장치’(갑 제10호증의 2)라는 명칭의 발명으로 그 주요 내용 및 도면은 별지 2와 같다.
다. 이 사건 심결의 경위
1) 이 사건 특허출원에 대해 특허청 심사관은 2008. 9. 29. “이 사건 특허출원의 특허청구범위 제1 내지 11항 발명과 제12 내지 23항 발명은 1특허출원의 요건에 위배되고, 또한 제1 내지 11항 발명은 그 기재가 불명확하다“는 이유로 의견제출통지(이하 ‘이 사건 의견제출통지’라 한다)를 하였다.
2) 원고는 2009. 3. 31. 의견서와 함께 특허청구범위 제1 내지 11항 발명을 정정하고, 제12 내지 23항 발명을 삭제하는 명세서 등 보정서(이하 이 보정서에 의한 발명을 ‘이 사건 출원발명’으로, 개별 청구항 발명을 ‘이 사건 제1항 출원발명’ 등과 같이 부른다)를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2009. 7. 27. “이 사건 제1, 2 및 11항 출원발명은 그 기재가 불명확하고, 따라서 이들을 인용하는 항들 역시 그 기재가 불명확하여 2008. 9. 29.자 거절이유를 해소하지 못하였다”는 이유로 거절결정(이하 ‘이 사건 거절결정’이라 한다)을 하였다.
3) 원고는 2009. 8. 27. 특허심판원에 이 사건 거절결정에 대한 불복심판을 청구하고, 2009. 9. 25. 이 사건 제1, 2항 출원발명을 정정하고, 이 사건 제11항 출원발명을 삭제하는 명세서 등 보정서를 제출(이하 ‘이 사건 보정’이라 하고, 이 사건 보정에 기한 발명을 ‘이 사건 보정발명’으로, 개별 청구항 발명을 ‘이 사건 제1항 보정발명’ 등과 같이 부른다)하였다.
4) 특허청 심사관은 이 사건 보정에 대해 2009. 11. 3. “이 사건 제1항 보정발명은 비교대상발명에 의해 진보성이 없는 것이고, 이는 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유”라는 이유로 보정각하결정(이하 ’이 사건 보정각하결정‘이라 한다)을 하고, 같은 날 이 사건 출원발명을 재심사하여도 이 사건 거절결정의 이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없다는 이유로 이 사건 거절결정을 유지하는 심사전치출원의 심사결과통지를 하였다.
5) 한편, 특허심판원은 2011. 10. 12. 2009원7898호로, “이 사건 제1항 보정발명은 진보성이 없는 것이고, 이는 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 해당하여 이 사건 보정각하결정은 정당하고, 이 사건 제1항 출원발명은 그 기재가 불명확하여 이 사건 거절결정 역시 정당하다”는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 갑 제1 내지 3, 5 내지 11호증(각 가지번호 포함), 을 제1호증, 변론의 전 취지
2. 당사자 주장의 요지와 이 사건의 쟁점
가. 원고의 주장
1) 이 사건 보정 전의 명세서에 기한 이 사건 제1항 출원발명은 그 발명의 상세한 설명 및 도면 등에 의하면 통상의 기술자가 진보성 판단이 가능할 정도로 명확히 파악할 수 있는 것이므로, 이 사건 제1항 보정발명에 대한 진보성 없음이라는 거절이유는 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유라 할 수 없고, 또한 이 사건 제7항 보정발명은 그 특허청구범위의 기재가 명확하므로, ‘이 사건 제7항 보정발명의 기재가 불명확하고 이는 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유’라는 피고의 주장은 이유 없으며, 따라서 이 사건 보정각하결정은 부당하다.
2) 이 사건 보정에 기한 이 사건 제1, 2항 보정발명은 그 특허청구범위의 기재가 명확하므로, ‘이 사건 제1, 2항 보정발명은 그 특허청구범위의 기재가 불명확하고 이는 이 사건 거절결정의 이유와 같은 것이어서 이 사건 심결은 결론에 있어 정당하다’는 피고의 주장은 부당하다.
나. 피고의 주장
1) 이 사건 제1항 출원발명은 그 특허청구범위의 기재가 불명확하여 진보성을 판단할 수 없는 것이었음에 비해 이 사건 보정에 기한 이 사건 제1항 보정발명은 비교대상발명에 의해 진보성이 없는 것이고, 또한 이 사건 제7항 보정발명은 그 특허청구범위의 기재가 불명확한 것이며, 이들 거절이유는 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유이므로 이 사건 보정각하결정은 정당하다. 또한 이 사건 보정전의 명세서에 기한 이 사건 제1, 2항 출원발명은 그 기재가 불명확한 것이므로 이 사건 거절결정 역시 정당하다.
2) 설령 이 사건 보정이 적법하다 하더라도, 이 사건 보정에 기한 이 사건 제1, 2항 보정발명은 여전히 그 특허청구범위의 기재가 불명확하고, 이는 이 사건 거절결정의 이유와 동일하므로 이 사건 심결은 결론에 있어 정당하다.
다. 이 사건의 쟁점
이 사건 쟁점은, ① 이 사건 보정각하결정의 적법 여부, 즉 이 사건 제1항 보정발명의 진보성 없음과 이 사건 제7항 보정발명의 특허청구범위의 기재불비가 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유인지 여부, ② 이 사건 보정 전 이 사건 제1, 2항 출원발명의 특허청구범위의 기재가 불명확한지 여부(이 사건 보정이 부적법한 경우) 또는 이 사건 제1, 2항 보정발명의 기재가 불명확한지 여부(이 사건 보정이 적법한 경우)이다.
3. 판단
가. 이 사건 보정각하결정의 적법 여부
1) 판단 기준
특허법 제51조 제1항은 심사전치단계에서의 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다고 규정하고 있고, 특허법 제63조는 제51조 제1항에 따라 각하결정을 하고자 하는 때에는 의견서 제출의 기회를 주지 아니하여도 되도록 규정하고 있는바, 제51조 제1항의 ‘보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한’ 경우란 해당 보정으로 인해 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로, 해당 보정 전에 통지되었던 거절이유들은 물론 보정 이전의 명세서 등에 존재하였으나 통지되지 아니한 거절이유는 ‘새로운 거절이유’가 아니라 할 것이다.
2) 이 사건 제1항 보정발명의 진보성 없음이 새로운 거절이유인지 여부
가) 이 사건 제1항 보정발명의 진보성 여부
(1) 기술분야 및 목적 대비
(가) 기술분야 대비
이 사건 제1항 보정발명은 절첩 조작 장치를 갖는 삼중 절첩식 유모차에 관한 것이고(을 제1호증, 7면 [0037]), 비교대상발명은 3단 접기 타입의 유모차의 절첩 조작 장치에 관한 것인바(갑 제10호증의 2, 2면 [0001]), 양 발명은 모두 절첩 조작 장치를 갖는 삼중 절첩식 유모차(3단 접기 타입의 유모차)에 관한 것인 점에서 기술분야가 동일하다.
(나) 목적 대비
이 사건 제1항 보정발명은 유모차의 삼중 절첩 상태로의 절첩 조작을 원격조작에 의해 행할 수 있으며, 이용자가 유모차의 중앙 구성 부품으로부터 한 번도 손을 떼지 않고 연속된 동작으로 유모차를 접어 겹칠 수 있도록 한 유모차를 제공하는 것을 목적으로 하는 것이고(을 제1호증, 8면 [0041]), 비교대상발명은 유모차의 3단 접기 상태로 접기 조작을 원격 조작에 의해 행할 수 있어, 이용자가 유모차의 중앙 구성 부품으로부터 한 번도 손을 떼지 않고 연속된 동작으로 유모차를 접을 수 있도록 한 절첩 조작 장치를 얻는 것을 목적으로 하는 것인바(갑 제10호증의 2, 3면 [0009]), 양 발명은 모두 유모차의 삼중 절첩(3단 접기) 상태로의 절첩 조작을 원격조작에 의해 행할 수 있고, 이용자가 유모차의 중앙 구성 부품으로부터 한 번도 손을 떼지 않고 연속된 동작으로 유모차를 접어 겹칠 수 있도록 한 유모차를 제공하는 점에서 목적이 동일하다.
(2) 구성 대비
(가) 이 사건 제1항 보정발명의 구성
이 사건 제1항 보정발명은 『한쌍의 앞다리(12)(이하 ‘구성 1’이라 한다)와, 팔걸이(16)를 통하여 상기 한쌍의 앞다리(12)와 연결되는 한쌍의 뒷다리(14)(이하 ‘구성 2’라 한다)와, 수동 레버(15)를 구비하고, 상기 수동 레버(15)는, 상기 한쌍의 뒷다리(14)와 연결되는 한쌍의 파이프(18)와, 상기 한쌍의 파이프(18) 사이에 설치된 절첩(折疊) 조작 장치(25)를 구비하고(이하 ‘구성 3’이라 한다), 상기 절첩 조작 장치(25)는, 상기 한쌍의 파이프(18) 사이를 연결하는 중앙 수평 레버부(30)를 포함하고, 상기 절첩 조작 장치(25)에 의해, 상기 한쌍의 파이프(18)를 상기 중앙 수평 레버부(30)의 축선에 대하여 직교하는 축선 둘레로 회동시키는 것(이하 ‘구성 4’라 한다)을 특징으로 하는 삼중 절첩식 유모차』이다.
(나) 구성 1 대비
구성 1의 ‘한쌍의 앞다리(12)’는 비교대상발명의 ‘한쌍의 앞다리(12)’(갑 제10호증의 2, 도면 11 참조)에 대응되며, 양 대응구성은 한쌍의 앞다리인 점에서 동일하다.
(다) 구성 2 대비
구성 2의 ‘팔걸이(16)를 통하여 상기 한쌍의 앞다리(12)와 연결되는 한쌍의 뒷다리(14)’는 비교대상발명의 ‘팔걸이(16)를 통하여 한쌍의 앞다리(12)와 연결되는 한쌍의 뒷다리(14)’(갑 제10호증의 2, 도면 11 참조)에 대응되며, 양 대응구성은 팔걸이를 통하여 한쌍의 앞다리와 연결되는 한쌍의 뒷다리라는 점에서 동일하다.
(라) 구성 3 대비
구성 3의 ‘수동 레버(15)를 구비하고, 상기 수동 레버(15)는, 상기 한쌍의 뒷다리(14)와 연결되는 한쌍의 파이프(18)와, 상기 한쌍의 파이프(18) 사이에 설치된 절첩(折疊) 조작 장치(25)를 구비하고’는 비교대상발명의 ‘수동 레버(15)를 구성하는 좌우의 파이프 (18) … 뒷다리(14)의 중간부에는 く자 형상으로 굴곡된 브래킷(19)의 일단이 피벗 장착되어 있다. 그리고 그 브래킷(19)의 중간 위치에 상기 수동 레버(15)를 구성하는 좌우 파이프(18)의 선단부가 각각 피벗 장착’(갑 제10호증의 2, 2, 3면 [0003] 7~16행), 및 ‘한쌍의 파이프(18) 사이에 설치된 조작 장치(25)’(갑 제10호증의 2, 도면 11 참조)에 대응하고, 양 대응구성은 수동 레버가 한쌍의 뒷다리와 연결되는 한쌍의 파이프와, 한쌍의 파이프 사이에 설치된 절첩 조작 장치를 구비한 점에서 동일하다.
(마) 구성 4 대비
구성 4의 ‘상기 절첩 조작 장치(25)는, 상기 한쌍의 파이프(18) 사이를 연결하는 중앙 수평 레버부(30)를 포함하고, 상기 절첩 조작 장치(25)에 의해, 상기 한쌍의 파이프(18)를 상기 중앙 수평 레버부(30)의 축선에 대하여 직교하는 축선 둘레로 회동시키는 것’은 비교대상발명의 ‘도 1은, 수동 레버(30)의 중앙부에 설치되어 있는 절첩 조작 장치(31)의 개략적 구성을 나타내는 도면으로, 절첩 조작 장치의 케이싱(32)의 양측에는 각각 조인트(33)를 통하여 수동 레버(30)를 구성하는 파이프(18)가 연결되어 있다.’(갑 제10호증의 2, 4면 [0022] 1~5행), ‘케이싱(32)을 양내측 힌지(34)에 대해서 그 축선 둘레로 회동시키면, … 그것에 대응하여 외측 힌지(35)가 시계 방향으로 회동되어 그 외측 힌지(35)에 장착되어 있는 파이프(18)가 실선으로 나타낸 접기 상태에서 일점쇄선으로 나타낸 전개 상태가 된다.’(갑 제10호증의 2, 4면 [0026])는 구성에 대응되고, 양 대응구성은, 절첩 조작 장치는 한쌍의 파이프 사이를 연결하는 중앙 수평 레버부(케이싱의 양내측 힌지)를 포함하고, 절첩 조작 장치에 의해 한쌍의 파이프를 중앙 수평 레버부(케이싱의 양내측 힌지)의 축선에 대하여 직교하는 축선 둘레로 회동시키는 점에서 차이가 없다.
(바) 구성 대비 종합
이 사건 제1항 보정발명의 구성 1 내지 4는 비교대상발명의 대응 구성과 동일하거나 위 각 대응 구성으로부터 용이하게 도출할 수 있는 구성에 불과하다.
(3) 효과 대비
이 사건 제1항 보정발명은 유모차의 삼중 절첩 상태로의 절첩 조작을 원격조작에 의해 행할 수 있으며, 이용자가 유모차의 중앙 구성 부품으로부터 한 번도 손을 떼지 않고 연속된 동작으로 비교적 간단한 조작에 의해 유모차를 접어 겹칠 수 있는 효과가 있는 것인데(을 제1호증, 31면 [0121]), 비교대상발명은 이용자가 수동 레버부의 중앙 구성 부품으로부터 한 번도 손을 떼지 않고 연속된 하나의 동작으로 유모차를 2면 접기에 이어 3단 접기 상태로 매우 용이하게 행할 수 있어, 그 때마다 손으로 잡고 유모차의 양측부를 접을 필요가 없고, 유아를 안은 상태에서도 유모차의 접기를 용이하게 행할 수 있는 등의 효과를 가지는바(갑 제10호증의 2, 6면 [0045]), 양 발명은 유모차의 삼중 절첩 상태(3단 접기 상태)로의 절첩 조작을 이용자가 유모차의 중앙 구성 부품으로부터 한 번도 손을 떼지 않고 연속된 동작으로 비교적 간단한 조작에 의해 유모차를 접어 겹칠 수 있는 점에서 효과가 동일하다.
(4) 대비 결과 종합
이 사건 제1항 보정발명은 비교대상발명과 기술분야가 동일하고, 목적의 특이성, 구성의 곤란성 및 작용효과의 현저성이 인정되지 아니하므로, 진보성이 부정된다.
나) 이 사건 제1항 출원발명의 기재가 진보성을 판단할 수 없을 정도로 불명확한 지 여부
(1) 이 사건 제1항 출원발명은 『한쌍의 앞다리(12)와, 한쌍의 뒷다리(14)와, 중앙 수평 레버부(30) 및 상기 중앙 수평 레버부(30)의 양단에 상기 중앙 수평 레버부(30)의 축선에 대하여 직교하는 축선 둘레로 회동 가능하게 설치된 한쌍의 파이프(18)를 갖는 수동 레버(15)와, 양 파이프(18) 사이에 설치된 절첩(折疊) 조작 장치(25)를 구비하고, 상기 절첩 조작 장치(25)에 의해, 한쌍의 파이프(18)를 중앙 수평 레버부(30)에 대하여 회동시키는 것을 특징으로 하는 삼중 절첩식 유모차』이다.
살피건대, 이 사건 제1항 출원발명의 특허청구범위에서 발명의 구성을 불명료하게 하는 표현을 발견할 수 없고, 다만 ‘한쌍의 앞다리(12)’, ‘한쌍의 뒷다리(14)’ 및 ‘중앙 수평 레버부(30) 및 한쌍의 파이프(18)를 갖는 수동 레버(15)’ 상호간의 결합관계가 나타나 있지 아니하다.
그러나 특허청구범위에 구성 간의 결합관계에 관한 기재가 없다는 사실만으로 특허청구범위의 기재가 불명확하다 할 수는 없는 것이고, 더욱이 이 사건 제1항 출원발명의 기술분야인 유모차 분야에서의 통상의 기술자라면 앞다리(12), 뒷다리(14) 및 수동 레버(15) 간의 결합관계는 그 명칭이나 병기된 도면부호 등을 고려할 때 쉽게 알 수 있는 사항일 뿐만 아니라, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 기재된 ”그 유모차(10)는 앞바퀴(11)를 갖는 좌우 한쌍의 앞다리(12)와, 뒷바퀴(13)를 갖는 좌우 한쌍의 뒷다리(14)와, 대략 U자 형상으로 굴곡된 수동 레버(15)와, 좌우 한쌍의 팔걸이(16)와, 그 팔걸이(16, 16) 사이에 걸쳐진 착탈 가능한 가이드 암(17)을 구비하고 있다. 상기 수동 레버(15)를 구성하는 좌우 파이프(18)의 선단 근방부에는 각각 상기 팔걸이(16)의 한쪽 끝이 피벗 장착되어 있고, 그 각 팔걸이(16)의 다른쪽 끝에 앞다리(12)의 정단부(頂端部)가 피벗 장착되어 있다. 또한, 좌우 뒷다리(14)의 정단부도 상기 팔걸이(16)의 중간부에 피벗 장착되어 있고, 그 뒷다리(14)의 중간부에는 く자 형상으로 굴곡된 브래킷(19)의 한쪽 끝이 피벗 장착되어 있다. 그리고, 그 브래킷(19)의 중간 위치에 상기 수동 레버(15)를 구성하는 좌우 파이프(18)의 선단이 각각 피벗 장착되어 있고, 유모차의 전개 상태에 있어서, 상기 브래킷(19)의 다른쪽 끝에 형성된 결합부에 상기 파이프(18)의 하단부에 미끄럼 이동 가능하게 장착된 로크 부재(20)가 결합하여, 그 전개 상태를 유지하도록 되어 있다. 한편, 상기 좌우의 앞다리(12)는 앞쪽 연결 바(21)에 의해 연결되어 있고, 좌우의 뒷다리(14)는 뒤쪽 연결 바(22)에 의해 연결되어 있다. 또한, 각 앞다리(12)의 중간부에는 연결 바(23)의 전단(前端)이 피벗 장착되고, 그 연결 바(23)의 후단(後端)이 상기 브래킷(19)과 함께 파이프(18)의 선단부에 피벗 장착되며, 좌우 연결 바(23)의 중간부가 위쪽 연결 바(24)에 의해 연결되어 있다.“(을 제1호증, 13, 14면 [0067]~[0069])는 기재에 의하더라도, 팔걸이(16)의 다른 쪽 끝에 앞다리(12)의 정단부(頂端部)가 피벗 장착되고, 뒷다리(14)의 정단부도 팔걸이(16)의 중간부에 피벗 장착되며, 뒷다리(14)의 중간부에는 브래킷(19)의 한쪽 끝이 피벗 장착되고, 그리고, 브래킷(19)의 중간 위치에 수동 레버(15)를 구성하는 좌우 파이프(18)의 선단이 각각 피벗 장착된 구성이 나타나 있으며, 또한 도면(을 제1호증, 48면 도면 19)에 의해서도 그러한 결합관계를 알 수 있으므로, 이 사건 제1항 출원발명의 특허청구범위가 진보성을 판단할 수 없을 정도로 그 기재가 불명확하다고 할 수 없다.
(2) 이에 대해 피고는, 이 사건 제1항 출원발명은 삼중 절첩식 유모차에 관한 것으로 유모차가 삼중으로 절첩되는 기능이 기재된 것인데, 유모차가 삼중으로 절첩되기 위해서는 절첩 조작 장치에 의해 앞다리, 뒷다리, 수동 레버, 중앙 수평 레버부, 한쌍의 파이프가 동시에 절첩 작용을 해야 하는 것이므로, 특허청구범위를 특정하기 위해서는 삼중 절첩 기능을 위한 구성이 명확해야 하나, 이 사건 제1항 출원발명의 특허청구범위에는 앞다리, 뒷다리, 수동 레버, 중앙 수평 레버부, 한쌍의 파이프, 절첩 조작 장치 등이 병렬적으로 나열되어 있을 뿐, 유모차가 삼중으로 절첩되는 기능을 위한 구성이 구체적으로 기재되어 있지 않으며, 유모차가 삼중으로 절첩되는 구성이 통상의 기술자에게 자명한 것도 아니므로, 이 사건 제1항 출원발명은 그 특허청구범위를 명확하게 특정할 수 없고, 따라서 진보성을 판단할 수 없다고 주장한다.
살피건대, 이 사건 제1항 출원발명의 청구범위에는 ‘삼중 절첩’과 관련해서 그 발명의 명칭을 ‘삼중 절첩식 유모차’로 기재하고 있는데, 발명의 명칭은 발명이 무엇을 청구하는지 알 수 있도록 간단하고도 명료하게 기재하여야 하나, 명칭 자체가 의미하는 기능을 구현하기 위한 구성을 특허청구범위에 구체적으로 모두 기재하여야 하는 것은 아니므로, 이 사건 제1항 출원발명의 특허청구범위에 유모차가 삼중으로 절첩되는 기능을 위한 구성이 구체적으로 기재되어 있지 않다고 하여 특허청구범위의 기재가 불명료하다고 할 수는 없는 것이고, 또한 이 사건 제1항 출원발명의 특허청구범위에는 “중앙 수평 레버부(30) 및 상기 중앙 수평 레버부(30)의 양단에 상기 중앙 수평 레버부(30)의 축선에 대하여 직교하는 축선 둘레로 회동 가능하게 설치된 한쌍의 파이프(18)를 갖는 수동 레버(15)와, 양 파이프(18) 사이에 설치된 절첩(折疊) 조작 장치(25)를 구비하고, 상기 절첩 조작 장치(25)에 의해, 한쌍의 파이프(18)를 중앙 수평 레버부(30)에 대하여 회동시키는 것”에서 보는바와 같이, ‘중앙 수평 레버부(30)’, ‘한쌍의 파이프(18)’, ‘수동 레버(15)’, 및 ‘절첩(折疊) 조작 장치(25)’ 상호간의 결합관계는 나타나 있고, 다만 ‘한쌍의 앞다리(12)’, ‘한쌍의 뒷다리(14)’ 및 ‘중앙 수평 레버부(30) 및 한쌍의 파이프(18)를 갖는 수동 레버(15)’ 상호간의 결합관계가 나타나 있지 아니하나, 이에 대해서는 위에서 살핀바와 같이 진보성을 판단할 수 없을 정도로 기재가 불명확하다고 할 수 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
(3) 또한 피고는, 이 사건 제1항 출원발명의 유모차의 전개 상태를 도시한 도 6a, 도 7 및 도 19와, 절첩 상태를 도시한 도 6b, 도 8 및 도 20 및 발명의 상세한 설명의 기재를 고려할 때, 절첩되는 부분이 어디인지 알 수 없고, 설령 절첩되는 부분이 좌우 파이프(18)의 정단부라 하더라도 전개 상태를 도시한 도 19에는 좌우 파이프(18, 18)의 정단 수평부가 중앙 수평 레버부(30)에 대하여 동일 축선상에 있지 않고 직교하는 상태로 도시되어 있으며, 이는 이 사건 출원발명의 상세한 설명이나 다른 도면과 일치하지 않는 것이므로, 이 사건 제1항 출원발명은 명확하게 특정할 수 없다고 주장한다.
살피건대, 절첩되는 부분과 관련해서, 이 사건 제1항 출원발명의 특허청구범위에 기재된 ‘중앙 수평 레버부(30)의 양단에 상기 중앙 수평 레버부(30)의 축선에 대하여 직교하는 축선 둘레로 회동 가능하게 설치된 한쌍의 파이프(18)’와, ‘절첩 조작 장치(25)에 의해, 한쌍의 파이프(18)를 중앙 수평 레버부(30)에 대하여 회동’에 의하면, 중앙 수평 레버부(30)의 양단에 한쌍의 파이프(18)가 회동가능하게 설치되는 것이므로 당연히 중앙 수평 레버부(30)의 양단과 한쌍의 파이프(18)가 접촉되는 지점에서 절첩되는 것으로 보이고, 이는 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 기재된 “도 1에 의해 절첩 조작 장치(25)에 대해서 상세하게 설명한다. 상술한 바와 같이 유모차의 수동 레버(15)는 한쌍의 파이프(18, 18)를 갖고, 한쌍의 파이프(18, 18) 사이에는 중앙 수평 레버부(30)가 배치되어 있다. 이 경우, 한쌍의 파이프(18, 18)는 중앙 수평 레버부(30)의 양단에 중앙 수평 레버부(30)의 축선에 대하여 직교하는 축선 둘레로 회동 가능하게 설치되어 있다.”(을 제1호증, 15면 [0071])는 기재와, “상기 회동축(33)에는 중간부에 그 축선에 대하여 직교하는 방향으로 돌출하는 파이프 부착부(35)가 돌출 설치되어 있고, 그 파이프 부착부(35)가 조인트 케이싱(32)에 설치된 개구(36)를 통과하여 조인트 케이싱(32) 밖으로 돌출되며, 그 조인트 케이싱(32)으로부터 외측으로 돌출된 파이프 부착부(35)에 역(逆)L자 형상으로 형성된 좌우 파이프(18, 18)의 정단(頂端) 수평부가 고착되어 있다. 조인트 케이싱(32)에 설치된 개구(36)는 둘레 방향으로 약 90°의 범위만큼 연장되어 있고, 상기 파이프 부착부(35), 즉, 좌우 파이프(18, 18)의 정단 수평부가 중앙 수평 레버부(30)와 동일 축선상으로 되는 전개 상태, 또는 그와 직교하게 되는 절첩 상태 사이를 이동할 수 있도록 되어 있다.”(을 제1호증, 15, 16면 [0073])는 기재에 의하더라도 동일하게 좌우 파이프(18, 18)의 정단부와 중앙 수평 레버부(30)의 접촉 지점에서 절첩되는 것임을 알 수 있으며, 또한 이는 도면 1, 4 내지 8에 의해서도 명확히 파악된다.
다만 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 ‘좌우 파이프(18, 18)의 정단 수평부가 중앙 수평 레버부(30)와 동일 축선상으로 되는 전개 상태, 또는 그와 직교하게 되는 절첩 상태 사이를 이동’하는 것으로 기재되어 있음에 비해, 전개 상태를 나타내는 도면 19에는 좌우 파이프(18, 18)의 정단 수평부가 중앙 수평 레버부(30)와 동일 축선상에 있다고 하기 어려워, 도면이 다소 불명료한 점은 인정되나, 그 외의 도면에서는 모두 전개 상태와 절첩 상태에 대해 제대로 도시되어 있을 뿐 아니라, 앞서 본 바와 같이 발명의 상세한 설명에 의해서 절첩되는 부분을 명확히 알 수 있으므로, 도면 19에도 불구하고 이 사건 제1항 출원발명이 진보성을 판단할 수 없을 정도로 불명확하다고 하기 어렵다. 따라서 피고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.
다) 소결론
이 사건 제1항 보정발명은 이 사건 제1항 출원발명의 구성 간의 결합관계를 한정하여 더 구체화한 것인데, 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 보정발명이 진보성이 없으므로, 그보다 권리범위가 넓은 이 사건 제1항 출원발명은 당연히 진보성이 없다. 그런데 위에서 본 바와 같이 이 사건 제1항 출원발명의 특허청구범위가 진보성을 판단할 수 없을 정도로 그 기재가 불명확하다고 할 수 없으므로, 이 사건 제1항 보정발명에 대한 진보성 없음이라는 거절이유는 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유라 할 수 없다.
3) 이 사건 제7항 보정발명의 기재불비가 새로운 거절이유인지 여부
피고는, 이 사건 제7항 보정발명에는 ‘절첩 조작 장치가 한 쌍의 파이프 사이를 연결하는 중앙 수평 레버부를 포함’하는 구성과 ‘절첩 조작 장치가 각 파이프와 중앙 수평 레버부 사이에 배치’되는 구성이 동시에 기재되어 있는데, 절첩 조작 장치가 중앙 수평 레버부를 포함하면서 동시에 중앙 수평 레버부와 파이프 사이에 배치될 수는 없는 것이므로, 이 사건 제7항 보정발명은 그 기재가 불명확하고, 이는 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유라고 주장한다.
먼저, 이 사건 제1항 보정발명은 『한쌍의 앞다리(12)와, 팔걸이(16)를 통하여 상기 한쌍의 앞다리(12)와 연결되는 한쌍의 뒷다리(14)와, 수동 레버(15)를 구비하고, 상기 수동 레버(15)는, 상기 한쌍의 뒷다리(14)와 연결되는 한쌍의 파이프(18)와, 상기 한쌍의 파이프(18) 사이에 설치된 절첩(折疊) 조작 장치(25)를 구비하고, 상기 절첩 조작 장치(25)는, 상기 한쌍의 파이프(18) 사이를 연결하는 중앙 수평 레버부(30)를 포함하고, 상기 절첩 조작 장치(25)에 의해, 상기 한쌍의 파이프(18)를 상기 중앙 수평 레버부(30)의 축선에 대하여 직교하는 축선 둘레로 회동시키는 것을 특징으로 하는 삼중 절첩식 유모차』이고, 이 사건 제7항 보정발명은 『제 1 항에 있어서, 상기 절첩 조작 장치(25)는, 각 파이프(18)와 상기 중앙 수평 레버부(30) 사이에 배치되고 상기 각 파이프(18)의 회동축을 따라 연장되는 동시에 내면에 경사 안내홈이 형성된 원통형 부재(50)를 가지며, 상기 중앙 수평 레버부(30)는 각 원통형 부재(50)에 대하여 원통형 부재(50)의 축선 방향으로 미끄럼 이동하고, 상기 중앙 수평 레버부(30)는 각 원통형 부재(50)의 경사 안내홈 내에 결합하는 돌기부를 가지며, 상기 중앙 수평 레버부(30)를 원통형 부재(50)에 대하여 미끄럼 이동시킴으로써, 상기 중앙 수평 레버부(30)의 돌기부를 원통형 부재(50)의 경사 안내홈 내를 미끄럼 이동시켜, 상기 파이프(18)를 대응하는 원통형 부재(50)와 함께 중앙 수평 레버부(30)에 대하여 회동시키는 것을 특징으로 하는 삼중 절첩식 유모차』이다.
살피건대, ① 위 밑줄친 부분에 의하면, 이 사건 제1항 보정발명의 종속항인 이 사건 제7항 보정발명의 절첩(折疊) 조작 장치(25)는 ‘한쌍의 파이프(18) 사이에 설치되면서 그 사이를 연결하는 중앙 수평 레버부(30)를 포함하고 원통형 부재(50)를 가지는’ 구성이라 할 것인 점, ② 이 사건 보정발명의 도 4 내지 6에 의해도 절첩(折疊) 조작 장치(25)는 한쌍의 파이프(18) 사이에 설치되면서 그 사이를 연결하는 중앙 수평 레버부(30)를 포함하고 원통형 부재(50)를 가지는 점, ③ 이 사건 보정발명의 상세한 설명에 기재된 “도 4 및 도 5는 본 발명의 제 2 실시형태를 나타내는 도면이고, 수동 레버(15)를 구성하는 좌우 파이프(18)의 정단 수평부에는 각각 상하 방향으로 연장되는 원통형 부재(50)가 고착되어 있다. … 중앙 수평 레버부(30)의 단부가 원통형 부재(50) 내에 삽입되고, 상기 중앙 수평 레버부(30)에 의해 좌우의 원통형 부재(50)가 연결되어 있다. 즉, 상기 각 원통형 부재(50)에는 그 중심에 상하 방향으로 연장되는 안내 레버(52)가 관통 장착되어 있고, 그 안내 레버(52)에 중앙 수평 레버부(30)의 단부가 끼워 장착되어, … 내측통(50a)과 외측통(50b)에 의해 원통형 부재(50)가 얻어지고, 이 원통형 부재(50)에 의해 절첩 조작 장치(25)가 구성된다.”(을 제1호증, 19~20면 [0083]~[0085])는 기재와 도면 4 내지 6(을 제1호증, 40, 41면)에 의하면, 원통형 부재(50)가 ‘각 파이프(18)와 중앙 수평 레버부(30) 사이에 배치’되는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제7항 보정발명의 ‘각 파이프(18)와 상기 중앙 수평 레버부(30) 사이에 배치되고’라는 기재는 그 앞에 기재된 ‘절첩 조작 장치’에 호응하는 것이 아니라, 그 뒤에 기재된 ‘원통형 부재(50)’를 수식하는 것으로 판단되어서, 이 사건 제7항 보정발명에 절첩 조작 장치(25)가 각 파이프(18)와 중앙 수평 레버부(30) 사이에 배치된 것으로 기재되어 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제7항 보정발명의 특허청구범위의 기재가 불명확하다고 할 수 없다.
따라서 ‘이 사건 제7항 보정발명의 특허청구범위의 기재가 불명확하고, 이는 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유’라는 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
4) 소결론
결국 이 사건 제1항 보정발명의 진보성 없음과 이 사건 제7항 보정발명의 특허청구범위의 기재불비가 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유라 할 수 없으므로, 이 사건 보정은 적법하다고 할 것이다.
따라서 이하에서는 이 사건 보정에 기한 이 사건 제1, 2항 보정발명의 기재가 불명확한지 여부를 살펴본다.
나. 이 사건 보정발명의 기재가 불명확한지 여부
1) 이 사건 제1항 보정발명의 기재가 불명확한지 여부
피고는, 이 사건 보정에 기한 이 사건 제1항 보정발명은 삼중 절첩식 유모차에 관한 것으로 한 쌍의 파이프가 중앙 수평 레버부의 축선에 직교하는 축선 둘레로 회동하여 유모차가 삼중으로 절첩되는 기능이 기재된 것인데, 한 쌍의 앞다리, 한 쌍의 뒷다리, 수동 레버, 절첩 조작 장치 상호간의 결합은 많은 경우의 수가 있고, 중앙 수평 레버부의 축선에 직교하는 축선은 무한대의 경우의 수가 있어, 한쌍의 파이프가 중앙 수평 레버부의 축선에 직교하는 축선 둘레로 회동한다 하더라도 유모차가 삼중으로 절첩되지 않는 경우가 무수히 발생하므로, 특허청구범위의 기재만으로는 통상의 기술자가 삼중으로 절첩되는 유모차에 상응하는 구체적인 기술구성을 상정할 수 없고, 비록 발명의 상세한 설명과 도면에는 절첩 조작 장치 등의 구체적인 구성이 나타나 있으나, 그와 같은 구성은 이 사건 제1항 보정발명의 종속항에 관한 것이어서, 종속항의 기술구성에 의하여 이 사건 제1항 보정발명이 위 종속항들의 기술구성 뿐만 아니라, 다른 실시예까지 포괄할 수 있는 구체적인 기술구성으로 명확하게 파악된다고 할 수 없으므로, 결국 이 사건 제1항 보정발명은 그 기재가 불명확하다고 주장한다.
그러나 ㉠ 앞서 보았듯이, 이 사건 제1항 보정발명의 명칭이 ‘삼중 절첩식 유모차’로 기재되어 있다고 하여 이 사건 제1항 보정발명의 특허청구범위에 삼중으로 절첩되는 기술구성을 구체적으로 기재하여야 하는 것은 아니고, 특허청구범위에 구성을 더 구체적으로 기재하여 권리범위를 축소함으로써 특허등록을 쉽게 받을 것인지, 아니면 특허등록이 다소 어렵다 하더라도 권리범위를 넓게 할 것인지는 출원인이 스스로 선택할 사항으로서, 구성을 더 구체적으로 기재하지 않았다고 하여 특허청구범위가 불명료하다고 할 수는 없는 것이고, ㉡ 특허청구범위에 구성 간의 결합관계에 관한 기재가 없다는 사실만으로 특허청구범위의 기재가 불명확하다 할 수는 없을 뿐만 아니라, ㉢ 유모차 분야의 통상의 기술자라면 이 사건 제1항 보정발명의 기재만으로도 이 사건 제1항 보정발명의 기술구성을 명확히 파악할 수 있을 것으로 보이므로, 이 사건 제1항 보정발명의 기재가 불명확하다는 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.
2) 이 사건 제2항 보정발명의 기재가 불명확한지 여부
피고는, 이 사건 제2항 보정발명에는 ‘중앙 수평 레버부(30)를 그 축선 둘레로 회동시켜, 상기 기어 기구를 작동하여 상기 한쌍의 파이프(18)를 회동시키는 것’으로 기재되어 있는데, 이 사건 제2항 보정발명이 인용하는 이 사건 제1항 보정발명에는 ‘중앙 수평 레버부(30)의 축선에 대하여 직교하는 축선 둘레로 회동시키는 것’에서 보는바와 같이 ‘중앙 수평 레버부(30)의 축선’과 ‘중앙 수평 레버부(30)의 축선에 대하여 직교하는 축선’의 두 가지 축선이 기재되어 있어, 이 사건 제2항 보정발명에서의 ‘그 축선’이 어느 축선인지 알 수 없고, 따라서 ‘그 축선 둘레로 회동’의 의미가 불명확하다고 주장한다.
먼저, 이 사건 제1항 보정발명은『한쌍의 앞다리(12)와, 팔걸이(16)를 통하여 상기 한쌍의 앞다리(12)와 연결되는 한쌍의 뒷다리(14)와, 수동 레버(15)를 구비하고, 상기 수동 레버(15)는, 상기 한쌍의 뒷다리(14)와 연결되는 한쌍의 파이프(18)와, 상기 한쌍의 파이프(18) 사이에 설치된 절첩(折疊) 조작 장치(25)를 구비하고, 상기 절첩 조작 장치(25)는, 상기 한쌍의 파이프(18) 사이를 연결하는 중앙 수평 레버부(30)를 포함하고, 상기 절첩 조작 장치(25)에 의해, 상기 한쌍의 파이프(18)를 상기 중앙 수평 레버부(30)의 축선에 대하여 직교하는 축선 둘레로 회동시키는 것을 특징으로 하는 삼중 절첩식 유모차』이고, 이 사건 제2항 보정발명은『제 1 항에 있어서, 상기 절첩 조작 장치(25)는, 각 파이프(18)와 상기 중앙 수평 레버부(30) 사이를 연결하는 기어 기구를 갖고, 상기 중앙 수평 레버부(30)를 그 축선 둘레로 회동시켜, 상기 기어 기구를 작동하여 상기 한쌍의 파이프(18)를 회동시키는 것을 특징으로 하는 삼중 절첩식 유모차』이다.
살피건대, ㉠ 이 사건 제2항 보정발명에서 ‘그 축선’의 ‘그’는 바로 앞에 기재된 ‘중앙 수평 레버부(30)’를 지칭하는 것이므로, 결국 ‘그 축선’은 ‘중앙 수평 레버부(30)의 축선’을 의미하는 것으로 보이고, ㉡ 이는 이 사건 보정발명의 상세한 설명에 기재된 “본 발명은, 중앙 수평 레버부는 그 축선 둘레로 회동 가능하게 되어 있으며”(을 제1호증, 8면 [0043] 1행)라는 기재에 의해서도 명확하므로, 피고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.
다. 소결론
결국 ① 이 사건 제1항 보정발명의 진보성 없음은 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유라 할 수 없고, 이 사건 제7항 보정발명은 그 특허청구범위의 기재가 불명확하지 않으므로, 이 사건 보정각하결정은 위법하고, ② 또한 이 사건 보정에 기한 이 사건 제1, 2항 보정발명은 그 특허청구범위의 기재가 불명확하지 않으므로, 이 사건 거절결정은 정당하지 아니하다.
5. 결론
그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 배광국(재판장) 박민정 이헌