【원고, 항소인】
주식회사 케이티로지스 (소송대리인 법무법인 한별 담당변호사 장효정)
【피고, 피항소인】
주식회사 케이티 (소송대리인 법무법인 (유) 화우 담당변호사 임철근 외 1인)
【제1심판결】
서울중앙지방법원 2010. 10. 15. 선고 2009가합147337 판결
【변론종결】
2011. 5. 25.
【주 문】
1. 제1심 판결 중 아래에서 이행를 명하는 부분에 해당하는 부분을 취소한다.
피고는 원고에게, 별지 목록 제1, 3항 기재 상표권과 같은 목록 제2, 4항 기재 서비스표권에 관하여 2002. 11. 12. 무상양도계약을 원인으로 한 이전등록절차를 이행하라.
2. 원고의 나머지 항소를 기각한다.
3. 소송총비용 중 20%는 원고가, 80%는 피고가 각각 부담한다.
【청구취지 및 항소취지】
제1심 판결을 취소한다. 주문 제1항 및 피고는 원고에게 별지 목록 제5항 기재 각 도메인이름에 관하여 2002. 11. 12. 무상양도계약을 원인으로 한 이전등록절차를 이행하라.
【이 유】
1. 기초사실
다음의 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 1 내지 5호증의 각 기재와 제1심에서의 원고 대표자 본인신문결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.
가. 당사자의 지위
원고 회사는 전자상거래 결제, 물류 및 유통서비스, 화물취급 및 보관창고업, 화물운송업을 목적으로 2002. 11. 18. 설립되었고, 피고 회사는 1981년경 구 한국전기통신공사법에 의해 공법인으로 설립된 후 1997. 10. 1. 상법상 주식회사로 전환되어 정보통신사업, 뉴미디어사업, 콘텐츠와 소프트웨어 개발 및 판매, 정보통신기기 매매, 정보통신공사업 및 전기공사업 등을 영위해 오다가 2002. 3. 23. 현재와 같이 상호를 변경하였다.
나. 원고 회사의 설립경위 및 이 사건 협정 등의 체결
(1) 피고는 전기통신사업법에 의한 전기통신사업자로서, 1996. 4. 19. 당시 건설교통부장관으로부터 구 화물유통촉진법(2007. 8. 3. 법률 제8,617호인 물류정책기본법으로 전면개정되기 전의 것)에서 정한 종합물류정보전산망 전담사업자(이하 ‘이 사건 전담사업자’라 한다)로 지정받아 1997년 12월경 종합물류정보전산망 시스템을 구축하여 시범 오픈 후 1998년 12월경부터 종합물류정보전산망 상용서비스를 제공하였다.
(2) 피고는 종합물류정보전산망 사업(이하 ‘이 사건 사업’이라 한다)을 수행하면서 1996년부터 2001년까지의 누적적자가 약 233억 원에 이르자, 2002년경 이 사건 사업의 구조조정을 검토한 결과 이 사건 전담사업자 자격을 반납할 법적 근거가 없어 이 사건 사업의 퇴출은 불가능하며, 분사(사내벤처)가 가장 합리적이라고 결정하였다.
(3) 분사결정에 따라 피고는 2002. 11. 12. 원고(당시는 설립중의 회사였다)와 사이에 다음과 같은 내용이 포함된 원고와 피고 간의 이 사건 전담사업자 업무위·수탁 및 종합물류정보망 사업이관에 관한 협정(이하 ‘이 사건 협정’이라 한다, 협정 당사자의 지위나 용어를 이 사건 당사자의 지위나 용어에 맞추어 고치고, 협정 내용 중 영문약자의 의미를 괄호 안에 풀어 기재하였다)을 체결하였다.
제1조(목적) 이 협정은 피고가 이 사건 전담사업자의 업무위·수탁 및 이 사건 사업 이관에 필요한 사항을 규정함에 있다.
제2조(용어의 정의) 이 협정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
5. “업무위탁”이라 함은 피고가 이 사건 전담사업자의 업무를 위탁함을 말한다.
6. “사업이관”이라 함은 피고가 수행중인 이 사건 사업 전반을 원고에게 이관함을 말한다.
제3조(위탁업무의 범위)
1. 이 사건 전담사업자의 업무
2. 이 사건 전담사업자가 매년 2월말까지 당해 연도 물류전산망 사업 추진계획을 작성하여 건설교통부장관에게 제출하는 업무
3. 이 사건 전담사업자의 업무와 관련된 시스템 구축 및 운영사업
제4조(업무위탁기간)
국가(건설교통부)로부터 부여받은 전담사업자 업무위탁기간은 피고가 이 사건 전담사업자 지위를 유지하는 동안으로 정한다.
제6조(사업이관)
1. CVO(Commercial Vehicle Operations, 화물 및 차량위치 추적·관리 서비스), 수출입, 화물위·수탁증 EDI 서비스(Electronic Data Interchange, 물류거래에 필요한 서류를 전자문서로 교환할 수 있도록 제공하는 서비스) 및 사업전반
2. 종합물류정보망 H/W, S/W
3. 수용가입자, 종합물류망사용 통신회선 및 영업용 전화번호
4. 기 체결된 협정, 협약의 권리의무 일체 승계
5. 보유 단말기 및 부속장비, 관련 Document
제7조(수익 및 비용)
사내벤처 설립일 이후의 사업수익과 비용은 원고의 부담으로 한다.
제8조(협정당사자간의 의무사항) 원고의 의무사항은 다음과 같다.
1. 종합물류정보망 서비스를 제공한다.
2. 종합물류정보망 서비스 업무에 관련한 이용자의 이의신청 시 즉시 처리하여야 한다.
3. 종합물류서비스 업무처리 시 취득한 피고의 자료 및 가입자 정보 등을 외부에 유출하거나 제3자에게 제공해서는 아니 된다.
제12조(광고 및 홍보방법 등)
① 홍보 및 광고시 원고가 이 사건 전담사업자 업무위탁에 의한 것임을 명기하여야 하고, 양사의 명의를 혼용하여 사용한다.
② 서비스 제공 홈페이지의 사용명의는 양사의 명의를 혼용하여 사용하고, 원고가 이 사건 전담사업자 업무 위탁에 의한 것임을 명기하여야 한다.
제14조(협정의 해지) 다음 1호에 해당하는 경우에는 협정을 해지할 수 있다.
1. 원고가 파산 등 경영상의 이유로 업무수행이 불가능한 경우
(4) 원고와 피고는 이 사건 협정일에 이 사건 협정에 의거하여 이 사건 사업 자산의 이관에 관한 부속합의(이하 ‘이 사건 부속합의’라 한다)를 하였고, 이 사건과 관련된 부분은 아래와 같다.
제3조(일부 자산의 이관)
① 피고가 원고에게 이관하는 자산내역은 다음과 같다.
1. 자산내역
0 SUN E5000 1식 등(자산내역 첨부)
0 매각금액 : 68,981,000원(감정평가서 첨부)
2. KT로지스 상표권과 URL(ktlogis.com, ktlogis.co.kr)은 무상으로 이관한다.
② 자산이관에 따른 대가산정은 2002. 10. 8.자 공인감정평가기관의 감정평가금액으로 5년간 해당 년도 말에 분할하여 납부한다.
(5) 원고는 2002. 11. 18. 설립되었고, 피고로부터 종합물류정보전산망 관련 장비를 양도받아 그 무렵부터 CVO 서비스 등을 제공하기 시작하였다.
다. 상표 등 등록관계
별지 목록 제1, 3항 기재 상표권 및 별지 목록 제2, 4항 기재 서비스표권(이하 ‘이 사건 상표권 등’이라 한다)에 관하여 상표등록원부에 피고 명의로 등록이 마쳐져 있고, 별지 목록 제5항 기재 도메인이름(이하 ‘이 사건 도메인이름’이라 한다) 중 국제 도메인이름(“com")에 관해서는 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)으로부터 인증을 받고, 국내 도메인이름(”kr")에 관하여는「인터넷주소자원에 관한 법률」상 인터넷주소 관리기관인 한국인터넷진흥원으로부터 인터넷주소 관리위탁을 받은 주식회사 후이즈에 피고 명의로 등록이 마쳐져 있다.
2. 판단
가. 이전등록의무의 발생
위 인정사실에 의하면, 피고는 원고에게 다른 사정이 없는 한 이 사건 상표권 등 및 이 사건 도메인이름에 관하여 이 사건 부속합의에 포함된 무상양도계약을 원인으로 한 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.
나. 피고의 주장에 관한 판단
(1) 피고는 먼저, 원고에 대한 이 사건 상표권 등 및 이 사건 도메인이름에 관한 이전등록절차 이행의무는 상법상 5년의 시효로 소멸하였다고 주장하므로 보건대, 이 사건 소가 이 사건 부속합의일인 2002. 11. 12.부터 5년이 지난 2009. 12. 30. 제기되었음이 역수상 명백하므로 다른 사정이 없는 한 원고의 이 사건 이전등록청구권은 시효로 소멸하였다고 봄이 상당하다.
이에 대하여 원고는, 원고가 이 사건 부속합의 이후 이 사건 상표권 등과 이 사건 도메인이름을 줄곧 사용하여 왔으므로 원고의 이전등록청구권은 시효로 소멸하지 않는다고 주장한다.
시효제도는 일정 기간 계속된 사회질서를 유지하고 시간의 경과로 인하여 곤란해지는 증거보전으로부터의 구제를 꾀하며 자기 권리를 행사하지 않고 소위 권리 위에 잠자는 자는 법적 보호에서 이를 제외하기 위하여 규정된 제도라 할 것이고, 원고가 설립 이후부터 법인명 표기로서 ‘KT Logis Co., Ltd’ ‘(주) 케이티로지스’를 사용하고 있고, 원고 회사의 로고로 ‘’, ‘’, ‘’ ‘’ 등을 사용하는 한편, 이 사건 상표 등의 표장을 이 사건 부속합의 이후 지속적으로 원고의 거래관계에서 상품이나 서비스 등을 제공함에 있어 원고를 나타내는 표지로 사용하여 온 사실은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 사실관계가 이러하다면 앞서 본 시효제도의 취지에 비추어, 원고의 이 사건 상표권 등에 관한 이전등록청구권의 소멸시효는 진행하지 않는다고 봄이 상당하다.
다만, 원고가 이 사건 도메인이름에 관하여도 사용하고 있다는 점을 인정할 아무런 증거가 없으므로(원고의 인터넷 주소는 “uktl.co.kr"이다), 그에 관한 이전등록청구권은 시효로 소멸하였다고 할 것이다(따라서 아래에서는 이 사건 상표권 등의 이전등록의무의 존부에 관하여만 살핀다).
(2) 피고는 다음으로, 이 사건 협정과 이 사건 부속합의는 불가분계약이라 할 것인데, 원고가 이 사건 협정상 의무를 이행하지 아니함에 따라 원고와 피고 사이에 신뢰관계가 파괴되어 피고가 이 사건 협정을 해지하였거나, 관련 법률의 개정(2007. 8. 3. 전면개정된 물류정책기본법에 따라 전담사업자 제도가 폐지됨)으로 피고의 이 사건 전담사업자의 지위가 소멸하여 이 사건 협정이 종료되었으므로, 피고의 이 사건 부속합의에 따른 이관의무도 소멸하였다고 주장한다. 이에 대하여 원고는 이 사건 협정상 업무위탁과 자산이관은 그 내용이 준별되고, 자산이관에 관한 이 사건 부속합의는 이 사건 협정과 별개이므로 이 사건 협정의 종료 여부와 무관하게 유효하다고 주장한다.
그러므로 이 사건 협정과 이 사건 부속합의의 주된 내용인 업무위탁 약정과 자산이관 약정의 관계에 관하여 앞서 본 사실관계를 토대로 살펴본다. 이 사건 협정은 이 사건 사업의 업무위탁과 사업이관을 그 내용으로 정하고 있고, 이 사건 부속합의는 그 중 사업이관에 관한 세부적인 사항을 정한 것으로, 이 사건 사업에 필요한 전산장비 등에 관하여는 감가상각을 고려한 감정가격 68,981,000원으로 평가하여 유상으로 이관하고, 이 사건 상표권 등은 무상으로 이관하는 내용이 그 핵심이다. 그런데 이 사건 협정 제4조에서는 업무위탁에 관하여 그 업무위탁기간을 피고가 이 사건 전담사업자의 지위를 유지하는 동안으로 정한 반면, 이 사건 협정이나 부속합의에는 자산이관이 업무위탁과 운명을 같이 하는지 등 그 존속 관련성에 관한 아무런 약정이 없다. 또한 만일 업무위탁과 자산이관이 그 존속에 있어 불가분의 관련성을 가지도록 하는 것이 이 사건 협정이나 부속합의 당시의 약정 당사자의 의사라면, 피고의 지위와 경험에 비추어 ‘이관’이라는 표현이나 형식이 아닌 ‘사용허락’의 방법으로 약정내용을 표시하였을 것인데 이 사건 협정이나 부속합의 그 어디에도 이를 추단할 만한 내용은 없다. 또한 상표는 출처표시 작용과 품질보증 작용을 함께 가지는 것으로서 상표법이 그 기능을 보호하는 것은 상표권 등록자의 기업신뢰이익을 보호하는 것 못지않게 유통질서의 보호와 수요자의 이익을 보호하고자 하는 것인데, 이 사건 상표권 등의 이관약정이 원고로 하여금 이 사건 상표권 등을 사용하다가 위탁관계 종료로 그 사용을 중단해야 하는 것을 그 내용으로 하고 있다면 이는 오로지 이 사건 상표권 등의 등록자인 피고의 이익을 위하여 원고가 거래관계를 통해 형성한 유통질서나 수요자의 이익을 전혀 고려하지 않은 결과가 되는데, 이 사건 협정 및 부속합의 당시 피고의 지위나 원고의 설립 경위에 비추어 그러한 결과를 그 누구도 의도한 것으로 보이지 않는다. 더구나 피고가 5년간 233억 원에 이르는 누적적자의 해결방안으로 이 사건 사업의 구조조정을 모색하다가 정부로부터 전담사업자로 지정받은 이 사건 사업을 정부에 반납할 법적 근거가 없어, 불가피하게 피고로부터 분사한 원고에게 이 사건 사업을 위탁의 방법으로 정리함으로써 사실상 구조조정의 목적을 달성하였고, 원고로서는 이 사건 사업을 오로지 자신의 부담으로 영위하여야 하였으므로(이 사건 협정 제7조), 원고와 피고 모두 이 사건 부속합의를 통해 이 사건 상표권 등을 원고에게 종국적으로 이관하고자 하였을 가능성이 대단히 높다.
이러한 이 사건 협정과 부속합의의 문언 및 원고 회사의 설립경위 등을 종합하여 볼 때, 이 사건 상표권 등의 이관약정은 이 사건 사업에 관한 위탁약정의 효력 여하에 영향을 받지 않는 독립된 약정이라 할 것이므로, 위탁약정과 이관약정이 불가분의 관계에 있음을 전제로 위탁약정이 해지되었거나 종료되어 이관약정의 효력 또한 소멸하였다는 피고의 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.
한편, 피고의 주장을 원고의 귀책사유를 이유로 원고와 피고 사이에 신뢰관계가 파괴되어 이관약정까지 해지하였다는 주장으로 선해하여 보건대, 피고가 들고 있는 원고의 귀책사유는 ① 피고가 이 사건 전담사업자의 업무위탁에 의하여 업무를 수행하고 있다는 표시를 명시하지 아니하여 이 사건 협정 제12조를 위반하였고, ② 이 사건 협정 제3조 제2항에서 정한 물류전산망 사업계획서를 2007년 이후 제출하지 않았다는 것이다(그 밖에 피고가 들고 있는 것으로 이 사건 전담사업자의 지위에서 수행하는 업무를 벗어난 사업에 관하여, 원고가 그 위탁범위를 넘어 이 사건 상표권 등의 표장을 사용한 사정은 위탁업무와 이관약정이 불가분의 관계에 있음을 전제로 한 주장이므로 따로 살피지 아니한다).
그런데 ① 원고가 원고의 인터넷 홈페이지 또는 외부 홍보나 광고에 피고로부터 위탁받은 사업자임을 표기하였고, 이를 통해 이미 원고와 피고 사이의 위·수탁관계가 널리 알려져 원고의 거래관계에서 일부 계약서에 위탁관계를 표시하지 않은 사정이 있다는 원고 스스로 인정하는 사실 외에는 피고 주장을 더 인정할 아무런 증거가 없고, ② 원고가 2007년 이후 물류정책기본법의 전면개정이라는 사정변경으로 그 이전에 해마다 제출하던 물류전산망 사업계획서를 제출하지 아니하였지만, 이에 대하여 정부나 피고도 별다른 이의를 제기하지 아니한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 피고 주장의 원고의 귀책사유만으로는 원고와 피고 사이의 이 사건 상표권 등에 관한 이관약정의 기초가 되는 신뢰관계가 깨졌다고 볼 수는 없다.
(3) 피고는 또한, 이 사건 부속합의는 피고의 지적재산권 관리지침에 위반되어 그 효력이 없다고 주장한다.
그러므로 보건대, 을 제6호증의 기재 및 제1심의 원고 대표자 본인신문결과에 의하면, 피고의 지적재산권 관리지침 제19조 제3항은 피고의 지적재산권을 제3자에게 양도할 경우 피고 회사 산하의 지적재산권 심의위원회의 의결을 거치도록 정하고 있는 사실, 그런데 이 사건 상표권 등을 원고에게 이관하기로 하는 이 사건 부속합의에 관하여 지적재산권 심의위원회의 의결을 거치지 아니한 사실이 인정되기는 하나, 한편 앞서 든 증거에 의하면, 1997년말 외환위기로 물류사업 전체가 경영난에 빠지고 피고 내부에서도 이 사건 사업을 정리하는 방법에 관하여 약 2년에 걸친 논의 끝에 분사와 위탁의 방법으로 정리하기로 결론이 내려졌고, 피고가 그 무렵 이 사건 상표권 등을 등록한 후 홍보를 통해 이 사건 상표권 등의 표지가 실제 물류시장에 널리 알려지기 시작하여 원고가 위탁사업을 수행하면서 그 표지를 사용하지 않고는 사실상 분사의 목적을 달성할 수 없었던 사실을 인정할 수 있는바, 일반적으로 회사의 의사표시가 그 내부 지침에 의한 내부 기구의 의결을 거쳤는지 여부에 따라 그 효력이 좌우될 수 없을 뿐만 아니라, 위와 같은 사실관계에 의하면 피고 스스로의 필요에 의하여 이 사건 상표권 등에 관한 이관약정을 하고도 그 약정이 피고 내부의 지침에 반한다는 이유로 그 약정일로부터 7년 이상이 지나 그 효력이 없음을 새삼스럽게 주장하는 것은 신의칙에 반하여 허용될 수 없다.
(4) 피고는 끝으로, 원고의 이 사건 상표권 등에 관한 이전등록절차 이행청구는 원고나 원고의 자회사가 일반 수요자로 하여금 피고와 어떤 특수한 관계에 있다고 인식하게 함으로써 상품이나 서비스의 출처 혼동을 일으키게 하여 상표법 등의 기본 이념에 배치되므로 권리남용에 해당한다고 주장하나, 원고의 청구는 원고와 피고 사이의 이 사건 부속합의에서 정한 이 사건 상표권 등의 이관약정을 이유로 한 것이고, 그 이관약정이 유효함은 앞서 인정한 바와 같으며, 원고는 이 사건 상표권 등의 표장을 계속 사용하여 왔고 앞으로도 사용할 예정으로 보이므로, 이 사건 청구가 원고에게는 아무런 이익이 없이 오로지 피고에게 고통을 주는 것으로서 그 행사가 사회질서에 반한다고 평가할 정도로 권리를 남용한 것이라 볼 수 없다.
3. 결론
그렇다면 원고의 이 사건 청구 중 이 사건 상표권 등에 관한 이전등록절차의 이행청구는 이유 있어 이를 인용하고, 이 사건 도메인이름에 관한 이전등록절차 이행청구는 이유 없어 이를 기각할 것인바, 제1심 판결은 이와 결론을 일부 달리하여 부당하므로, 원고의 항소를 일부 받아들여 제1심 판결 중 이 사건 상표권 등에 관한 이전등록절차의 이행청구 부분을 취소하고, 피고로 하여금 그 이전등록절차의 이행을 명하며, 원고의 나머지 항소를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]
판사 이기택(재판장) 기우종 김동규