【원 고】
주식회사 라벤다 (소송대리인 특허법인 아주양헌 담당변리사 윤형근)
【피 고】
주식회사 주한산업 (소송대리인 변호사 이성호)
【변론종결】
2014. 3. 28.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2014. 1. 6. 2013당2581호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초 사실
가. 피고의 등록상표
1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2008. 5. 23./ 2009. 6. 2./ (생략)
2) 표장: “”
3) 지정상품: 상품류 구분 제30류의 아이스크림, 아이스크림 콘, 아이스캔디(얼음사탕), 아이스케이크, 아이스크림 믹서, 아이스크림용 파우더, 빙과용 셔벗(이하 피고의 등록상표를 ‘이 사건 등록상표’라 한다)
나. 확인대상표장
1) 표장: “”
2) 사용상품: 아이스크림
다. 이 사건 심결의 경위
1) 피고는 2013. 9. 25. 원고를 상대로 특허심판원 2013당2581호로 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품인 아이스크림과 동일한 상품에 사용되고 있으므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
2) 특허심판원은 2014. 1. 6. ‘이 사건 등록상표와 확인대상표장은 외관과 호칭이 동일·유사하여 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다’는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정 근거] 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지
2. 당사자 주장의 요지
가. 원고 주장의 이 사건 심결의 취소사유
이 사건 등록상표와 확인대상표장은 식별력이 없는 문자 부분인 ‘서울 아이스크림’ 부분과 간단하고 흔한 원 형태의 도형의 구성 등만 유사할 뿐 전체적 외관이 다르고, 확인대상표장 중 상표법 제51조 제1항 제2, 3호에 따라 상표권의 효력이 미치지 아니하는 ‘’ 부분을 제외한 나머지 부분을 대비해 보더라도, 양 표장은 외관, 호칭, 관념상 출처혼동의 가능성이 없다. 따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.
나. 피고 주장의 요지
이 사건 등록상표와 확인대상표장은 한글 부분의 크기, 서체, 위치 등이 유사하고, 도형 부분은 원의 결합을 주요 구성으로 하는 이미지나 모티브가 유사하여 외관이 유사하고, 호칭도 동일하여 일반 수요자나 거래자들이 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.
3. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부
가. 판단 근거
상표권의 권리범위확인심판 청구에서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장이 둘 이상의 문자·도형 등의 조합으로 이루어진 결합표장인 경우, 그 전체뿐만 아니라 그중 분리인식될 수 있는 일부만이 상표법 제51조 제1항 각 호에 해당하더라도 거기에 상표권의 효력은 미치지 아니하는 것이고, 이처럼 상표권의 효력이 미치지 아니하는 부분이 확인대상표장에 포함되어 있다면 확인대상표장 중 그 부분을 제외한 나머지 부분에 의하여 등록상표와 사이에 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있는지를 기준으로 하여 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단해야 한다(대법원 2013. 12. 12. 선고 2013후2446 판결 등 참조). 다만 도형과 문자가 결합된 표장에서 분리인식될 수 있는 문자 부분이 상표법 제51조 제1항의 각 호에 해당한다는 이유로 상표권의 효력이 미치지 아니하여 그 부분을 제외한 나머지 도형 부분에 의하여 등록상표와 확인대상표장을 대비하여야 할 경우라고 하더라도 도형 부분의 외관을 대비함에 있어서는 문자 부분을 그 형태나 크기, 전체 표장에서 차지하는 비중이나 위치 등을 감안하여 도형 부분의 외관을 구성하는 요소로 보아 표장의 동일·유사를 판단할 수 있다.
상표의 유사 여부는 대비되는 상표를 외관, 호칭, 관념의 세 측면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 오인·혼동의 염려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 특히 도형상표들에 있어서는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다 할 것이므로 외관이 동일·유사하여 양 상표를 다 같이 동종상품에 사용하는 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다면 양 상표는 유사하다고 보아야 한다(대법원 1994. 3. 22. 선고 93후1605 판결, 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조).
나. 표장의 대비
1) 확인대상표장 중 ‘’ 부분이 상표법 제51조 제1항 제2, 3호에 해당하는지 여부
확인대상표장의 문자 부분인 ‘’ 중 ‘서울’은 상표법 제51조 제1항 제3호의 현저한 지리적 명칭에 해당하고, ‘아이스크림’은 같은 항 제2호의 확인대상표장의 사용상품인 아이스크림과 동일한 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당하므로 위 법리에 비추어보면, 확인대상표장의 ‘’ 부분은 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니하므로, 나머지 부분에 의해 이 사건 등록상표와의 오인·혼동의 우려가 있는지 살펴보기로 한다.
2) 확인대상표장 중 ‘’ 부분을 제외한 나머지 부분이 이 사건 등록상표와 유사한지 여부
가) 표장의 구성
이 사건 등록상표 “”는 “”와 같이 큰 원의 상부에는 위쪽 경계에 닿도록 하얀색의 작은 원을 배치하되, 작은 원의 내부에는 “”와 같이 영어 알파벳 S자의 아래 부분을 크게 형상화한 도형이 위치하고 있고, 확인대상표장 “”은 “”와 같이 큰 원의 상부에 위쪽 경계에 닿도록 작은 원을 배치하되 작은 원의 바깥쪽에는 하얀색으로 굵은 띠모양이 형성되어 있으며, 양 표장 모두 큰 원의 가운데이자 작은 원의 아래 부분에 ‘’와 같이 상하 2열의 문자가 결합된 표장이다.
나) 호칭과 관념의 대비
이 사건 등록상표의 경우 문자 부분인 ‘’은 앞서 살펴본 확인대상표장의 문자 부분과 동일하게 ‘서울’은 현저한 지리적 명칭(상표법 제6조 제1항 제4호)에 해당하고, ‘아이스크림’은 그 지정상품인 아이스크림과 동일한 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표(같은 항 제1호)에 해당하여 식별력이 없으며, 작은 원 안의 “”는 영어 알파벳 ‘S’로 인식될 여지는 있지만 그 자체만으로는 간단하고 흔히 있는 표장으로 식별력이 없거나 미약하고, 그 밖에 도형 부분이 지정상품과 관련하여 특별한 호칭이나 관념을 일으킨다고 볼 수 없는바, 두 개의 원으로 구성된 확인대상표장도 그 사용상품과 관련하여 특별한 호칭이나 관념을 일으킨다고 볼 수 없으므로, 양 표장은 호칭과 관념을 대비할 수 없다.
다) 외관의 대비
양 표장의 외관을 비교하여 보면 모두 두 개의 원을 결합하면서 큰 원의 상부 경계 부분에 작은 원을 배치한 형상을 기본적인 모티브로 하고 있는 점에서 동일하고, 작은 원의 크기 및 큰 원의 색과 대비되는 경계 부분이 하얀색인 점도 동일하다. 또한 이 사건 등록상표의 작은 원 안에는 알파벳 S를 형상화한 것으로 보이는 “”가 위치하고 있으나 그 자체만으로는 간단하고 흔히 있는 표장으로 그 부분만으로 분리되어 인식된다고 보기 어렵고, 전체 표장에서 차지하는 비중이 작으며 “”와 같이 바탕의 큰 원과 사이에 하얀색의 경계가 있어 일반 수요자나 거래자들에게 하얀색 바탕에 검은색의 원과 같은 도형으로 구성된 확인대상표장의 “”과 유사하게 인식될 수 있다. 문자 부분의 경우 앞서 살펴본 바와 같이 상표권의 효력이 미치지 아니하거나 식별력이 없으므로 그 자체로 대비될 수는 없으나 표장에서 차지하는 비중이나 배치된 위치 등에 따라 표장의 외관을 구성하는 요소로 인식될 수 있다고 볼 것인바, 양 표장의 문자 부분은 문자의 내용과 모양(글씨체)이 동일하고, “”, “”와 같이 정중앙과 그 아래 부분에 위치하여 표장에서 차지하는 비중이 상당하며, 문자의 크기와 그 배치된 위치가 동일하므로 양 표장의 전체적인 구성과 거기에서 주는 인상이 유사하여 이격적으로 관찰할 경우 일부 차이점에도 불구하고 그 외관이 유사하다.
라) 대비 결과
위에서 살펴본 바와 같이 양 표장은 호칭과 관념을 서로 대비할 수 없으나, 외관이 유사하여 동일·유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있어 서로 유사하다.
다. 지정상품의 대비
이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘아이스크림’은 확인대상표장의 사용상품인 ‘아이스크림’과 동일하다.
라. 소결론
따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 그 표장이 유사하고, 그 사용상품은 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일하므로 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.
4. 결론
그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 정준영(재판장) 김신 손천우