【원고, 항소인】
판-웨스트(피티이) 리미티드 (소송대리인 법무법인 보나 담당변호사 박지영)
【원고 보조참가인】
주식회사 타미스포츠 (소송대리인 법무법인 보나 담당변호사 박지영)
【피고, 피항소인】
주식회사 카타나골프 (소송대리인 법무법인 다래 담당변호사 하상현)
【제1심판결】
서울중앙지방법원 2010. 10. 29. 선고 2009가합104071 판결
【변론종결】
2011. 11. 9.
【주 문】
1. 당심에서 교환적으로 변경된 청구에 따라, 피고는 별지 목록 제2항, 제3항 기재 각 표장이 사용된 골프채 및 골프용품(골프화, 골프공, 골프용 장갑, 골프가방, 골프채 헤드커버, 골프채 그립)을 판매하거나, 골프채 및 골프용품(골프화, 골프공, 골프용 장갑, 골프가방, 골프채 헤드커버, 골프채 그립)의 포장에 위 표장을 부착하여 사용하거나 골프채 및 골프용품(골프화, 골프공, 골프용 장갑, 골프가방, 골프채 헤드커버, 골프채 그립)의 광고 및 선전에 위 표장을 사용하여서는 아니 된다.
2. 당심에서 교환적으로 변경된 원고의 나머지 청구, 당심에서 추가된 원고의 청구 및 원고의 항소를 기각한다.
3. 소송총비용 중 보조참가로 인하여 발생한 부분은 그 중 60%를 원고 보조참가인이, 40%를 피고가 각각 부담하고, 나머지 부분은 그 중 60%를 원고가, 40%를 피고가 각각 부담한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.
【청구취지】
1. 피고는 별지 목록 기재 각 표장이 사용된 골프채 및 골프용품(골프화, 골프공, 골프용 장갑, 골프가방, 골프채 헤드커버, 골프채 그립)을 판매하거나, 골프채 및 골프용품(골프화, 골프공, 골프용 장갑, 골프가방, 골프채 헤드커버, 골프채 그립)의 포장에 위 표장을 부착하여 사용하거나 골프채 및 골프용품(골프화, 골프공, 골프용 장갑, 골프가방, 골프채 헤드커버, 골프채 그립)의 광고 및 선전에 위 표장을 사용하여서는 아니 된다.
2. 피고는 원고에게,
가. 서울중앙지방법원 상업등기소가 비치, 관리하는 법인등기부(등기번호 생략)의 상호 ”주식회사 카타나골프“ 가운데 ”카타나“ 부분에 관한 말소등기절차를 이행하고,
나. 한국인터넷진흥원에 2002. 4. 22. 등록한 ‘(도메인 주소 1 생략)’ 도메인이름(이하 ‘이 사건 도메인이름’이라 한다)의 말소등록절차를 이행하라.
(원고는 당심에 이르러 청구취지 제1항을 위와 같이 변경하고, 제2의 나.항을 추가하였다)
【이 유】
1. 기초사실
【증거】
다툼 없는 사실, 갑 제1, 3 내지 7, 9, 11, 14, 16, 19 내지 25, 27 내지 31, 42, 44, 45, 69 내지 78, 을 제1, 2, 4, 5, 9, 10, 18 내지 42, 45, 56, 57, 58, 62, 64, 65, 73, 79, 80, 81, 97호증의 각 기재(가지번호 포함), 변론 전체의 취지
가. 원고의 상표 출원 및 등록
원고는 골프채 및 골프용품을 생산·수입·판매하는 싱가포르 소재 법인으로서 ‘’ 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라 한다)에 관하여 1997. 9. 22. 지정상품을 상품류 제43류 ‘골프채(아이언), 골프퍼터, 골프클럽샤프트, 골프채그립, 골프헤드, 골프채 커버, 골프헤드 커버, 골프공, 골프용 장갑, 골프가방, 골프가방 커버, 스포츠가방, 스포츠용구용 가방, 골프클럽’으로 하여 상표등록을 출원하여, 1998. 11. 17. (등록번호 1 생략)으로 등록을 마쳤다. 또한, 원고는 이 사건 등록상표와 같은 표장에 관하여 1997. 9. 30. 지정상품을 상품류 제27류 골프화로 하여 상표등록을 출원하여 1998. 11. 30. (등록번호 2 생략)로 등록을 마쳤고, 그 외에도 1997년경부터 싱가포르, 중국, 태국 등 여러 나라에서 이 사건 등록상표와 같은 표장에 관하여 상표등록을 출원하여 상표등록을 하고, 싱가포르에서는 1997년경부터 이 사건 등록상표와 같은 표장이 사용된 골프채 등을 광고·판매하여 왔다.
나. 주식회사 우메다쇼카이의 상표권 등록 및 취득
일본의 주식회사 우메다쇼카이(株式會社 梅田商會, 이하 ‘우메다쇼카이’라 한다)는 1978. 9. 12. 일본인 소외 2가 설립한 일본국 회사로서 스포츠용품 판매, 수입, 수출, 골프용품 제조 등을 목적으로 한다(2000. 10. 16. 위와 같이 목적이 변경되었다).
일본의 야마하 주식회사(ヤマハ 株式會社)는 1987. 12. 29. 일본에서 ‘’ 상표(이하 ‘일본 카타나 상표’라 한다)에 관하여 지정상품을 ‘인형, 오락용구, 운동기구(펜싱용구, 검도용구 제외), 악기, 연주보조품, 축음기, 레코드’ 등으로 하여 상표등록을 출원하여 1995. 8. 31. 등록을 마쳤고, 우메다쇼카이는 2000. 7. 31. 일본 카타나 상표에 관하여 지정상품을 골프용구로 하는 상표권 분할이전신청을 하여 2000. 8. 18. 자기 앞으로 분할이전등록을 마쳤다.
그 외에도 우메다쇼카이는 일본에서 다음과 같은 각 상표권을 출원·등록하여 이를 보유하고 있다.
한편, 우메다쇼카이는 2001. 2. 6. 우리나라에서 ‘’ 상표에 관하여 지정상품을 제25류 골프화 등, 제28류 골프채, 골프가방, 골프공, 골프장갑, 캐디백으로 하여 상표등록을 출원하여 2003. 3. 4. (등록번호 18 생략)로 등록을 마쳤다.
다. 일본에서 주식회사 카타나골프의 설립
우메다쇼카이를 설립한 소외 2는 1998. 6. 16. 목적이 골프클럽 및 골프용품의 제조, 기획 판매 등이고, 본점 소재지가 일본 동경인 주식회사 골프디자인(株式會社 ゴルフデザイン)을 설립하였고, 위 회사는 2000. 3. 15. 상호를 주식회사 카타나골프(株式會社 カタナゴルフ)로 변경하였다(이하 위 회사를 ‘일본 카타나사’라 한다).
라. 원고와 우메다쇼카이, 일본 카타나사 사이의 골프채 판매계약 체결 및 해지
원고는 1998년경 우메다쇼카이, 일본 카타나사와 사이에 원고가 우메다쇼카이 및 일본 카타나사가 생산하는 골프채(이하 ‘일본 카타나 골프채’라 한다)를 일본 이외의 지역에서 판매하기로 하는 골프채 수출·판매계약(이하 ‘원고의 기존 판매계약’이라 한다)을 체결하였고, 그에 따라 원고는 그 무렵부터 국내에 일본 카타나 골프채를 수입·판매하였으나, 원고의 기존 판매계약은 2002~2003년경 완전히 해지되었다.
마. 피고의 일본 카타나 골프채 수입·판매 및 KATANA 등의 표장 사용
피고는 2000. 5. 31. 골프용품 전반의 제조 및 수출업 등을 목적으로 설립된 회사로서 설립시부터 지금까지 일본 카타나 골프채를 수입하여 국내에 판매하고 있는바, 피고는 그가 수입·판매하는 일본 카타나 골프채와 관련하여 아래와 같은 각 표장을 사용하였다. 일본 카타나사도 그가 생산·판매하는 일본 카타나 골프채와 관련하여 아래 순번 3 내지 10 기재 각 표장을 사용하고 있다.
피고는 레피아통상 주식회사로부터 (상표등록번호 3 생략), 지정상품 제28류 ‘플라스틱제 완구, 당구용 공, 야구용 배트, 라켓, 골프채, 캐디백, 골프용 장갑, 스키, 낚시대, 롤러스케이트’인 ‘’ 상표권을 양수하여 2004. 5. 24. 피고 앞으로 권리이전등록을 마쳤다. 또한, 피고는 소외 3, 1(대법원판결의 소외인)로부터 (상표등록번호 4 생략), 지정상품 제25류 ‘반바지, 양복바지, 스커트, 잠바, 청바지, 카디건, 니트T셔츠, 스포츠 셔츠, 조끼, 모자’인 ‘’ 상표권을 양수하여 2009. 9. 2. 피고 앞으로 권리이전등록을 마쳤다.
한편, 이 사건 도메인이름은 2002. 4. 22. 피고 회사의 이사인 소외 1 명의로 등록되었는바, 현재 이 사건 도메인이름은 ‘(도메인 주소 2 생략)’ 도메인이름에 연결되어 있어 웹브라우저 주소입력창에 이 사건 도메인이름을 입력하면 자동으로 일본 카타나 골프채 및 골프용품을 판매하고 있는 ‘(도메인 주소 2 생략)’ 인터넷사이트로 접속되고, 위 사이트 홈페이지 상단 중앙에는 피고 제7, 8 표장이, 왼쪽 하단에는 피고 제4표장이 각각 표시되어 있으며, 위 사이트에서 판매되고 있는 일본 카타나 골프채 및 골프백 등에는 피고 제7, 8표장이 부착되어 있고, 위 사이트는 피고와 같은 사무실에서 소외 4 명의로 운영되고 있다.
바. 피고의 이 사건 등록상표에 관한 불사용으로 인한 등록취소심판청구 등의 경과
피고는 2006. 3. 21. 특허심판원 2006당517호로 이 사건 등록상표에 관하여 불사용으로 인한 상표등록취소심판을 청구하였으나, 2007. 8. 30.경 청구기각 심결을 받았고, 그 심결은 2007. 10. 6. 확정되었다.
피고는 2009. 2. 20. 이 사건 등록상표에 관하여 특허심판원 2009당307호로 상표등록무효심판을, 특허심판원 2009당308호로 불사용으로 인한 상표등록취소심판을 각각 청구하였으나 각 청구가 모두 기각되었고, 이에 피고가 상표등록취소심판청구의 기각심결에 대해서 특허법원에 2009허7321호로 심결취소소송을 제기하였으나 2010. 3. 25. 피고의 청구가 기각되었고, 이에 피고가 대법원에 2010후1213호로 상고하였으나 2010. 9. 9. 피고의 상고가 기각되었다.
2. 원고의 주장
원고는, 피고가 그가 수입·판매하는 일본 카타나 골프채에 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 별지 목록 기재 각 표장을 사용하고, 또한 이 사건 등록상표와 요부가 동일한 피고의 상호를 사용하고, 2010년 9월경부터 이 사건 등록상표와 요부가 동일한 이 사건 도메인이름을 피고의 인터넷쇼핑몰 홈페이지(도메인 주소 2 생략)에 링크하여 사용함으로써 원고의 이 사건 등록상표권을 침해하고 있다고 주장하며, 피고에 대하여 별지 목록 기재 각 표장의 사용금지, 피고 상호 중 ‘카타나’ 부분의 말소등기 및 이 사건 도메인이름의 등록말소를 구한다.
3. 별지 목록 제1항 기재 표장(피고 제2표장)에 관한 청구의 당부
이 사건 등록상표는 “ 로고(이하 ‘KG로고’라 한다)”와 그 하단에 “KATANA GOLF”라는 문자부분이 결합된 결합상표인바, 피고 제2표장은 단순히 이 사건 등록상표의 “KATANA GOLF”라는 문자부분을 KG로고 우측으로 옮긴 것이고, 이러한 변경은 거래통념상 식별표지로서의 이 사건 등록상표를 동일성을 해치지 않을 정도로 변형한 것에 불과하므로, 피고 제2표장이 이 사건 등록상표와 동일하다는 점은 인정된다.
그러나 피고가 2002년 4월경부터는 피고 제2표장을 사용하지 아니하고 있음은 기초사실에서 본 바와 같고, 기초사실에서 본 제반사정에 비추어 장차 피고가 피고 제2표장을 사용할 개연성이 있다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거도 없다.
따라서 피고가 지금까지 피고 제2표장을 사용하고 있거나 장차 이를 사용할 개연성이 있음을 전제로 한, 원고의 피고 제2표장에 관한 청구는 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.
4. 별지 목록 제2항 및 제3항 기재 각 표장(피고 제4, 5표장)에 관한 청구의 당부
가. 이 사건 등록상표권의 침해 여부
둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이라 할 것이나, 문자 등의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정될 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 대법원 2008. 11. 27. 선고 2008후101 판결 등 참조).
이 사건 등록상표의 구성요소 중 KG로고는 문자부분인 “KATANA GOLF”의 각 앞글자인 K와 G를 겹치게 하여 만든 도안으로서 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 만큼 문자인식력을 압도한다거나 그 호칭과 관념을 직감할 수 있을 정도는 아니고, 문자부분 중 “GOLF”라는 부분은 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없는 구성이어서, 이 사건 등록상표는 문자부분에 따라 “KATANA GOLF”로 또는 더 축약하여 “KATANA”로 호칭·관념될 것이므로, “KATANA”라는 문자부분이 이 사건 등록상표의 요부이다.
피고 제4, 5표장은 “” 도형과 그 우측에 “KATANA GOLF” 또는 “KATANA”라는 문자부분이 결합된 결합표장으로서, “” 도형은 형태상 어떠한 관념이나 호칭을 직감할 수 있을 것으로 보이지 아니하고, 도형과 구성문자가 서로 결합하더라도 특별한 호칭이나 관념이 생성될 것으로 보이지도 아니하며, 문자부분 중 “GOLF”라는 부분은 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없는 구성이어서, 피고 제4, 5표장은 그 문자부분에 따라 “KATANA GOLF” 또는 “KATANA”로 호칭·관념될 것이므로, 피고 제4, 5표장의 요부 역시 “KATANA”라는 문자부분이다.
이와 같이 이 사건 등록상표와 피고 제4, 5표장은 요부에 있어서 호칭·관념이 동일하고(비록 위에서 본 바와 같이 우메다쇼카이가 “” 표장에 관하여 2001. 2. 6. 우리나라에서 상표등록을 마쳤다고 하더라도, “” 표장만 별도로 사용할 수 있는지 여부는 별론으로 하고, 피고 제4, 5표장이 “” 표장과 “KATANA GOLF” 또는 “KATANA”라는 문자부분을 결합한 것인 이상 달리 볼 수는 없다), 앞서 든 증거와 갑 제12, 13호증의 각 1 내지 10의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 이 사건 등록상표와 피고 제4, 5표장이 동일·유사 상품에 함께 사용될 경우 수요자들로 하여금 상품출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있음도 인정되므로, 피고 제4, 5표장은 이 사건 등록상표와 유사하다(피고가 주장하는 구체적 거래실정을 고려하더라도 달리 보기 어렵다).
한편, 이 사건 등록상표의 지정상품은 골프채, 골프채 샤프트, 골프채 헤드, 골프가방 등이고, 피고 제4표장은 피고가 수입·판매하는 일본 카타나 골프채 등의 카탈로그, 광고, 피고 매장 등에 사용되었으며, 피고 제5표장 역시 피고가 수입·판매하는 일본 카타나 골프채의 카탈로그, 광고, 피고 매장 및 골프채 샤프트 등에 사용되었으므로, 이 사건 등록상표의 지정상품과 피고 제4, 5표장이 사용된 상품은 동일 또는 유사하다.
따라서 피고가 이 사건 등록상표의 유사상표인 피고 제4, 5표장을 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품인 일본 카타나 골프채에 사용하는 것은 이 사건 등록상표권의 침해에 해당한다[엄밀하게 말하자면 청구취지 제1항의 상표사용 금지제품 중 골프화는 이 사건 등록상표권의 지정상품에 해당하지 아니하나, 원고가 청구취지에 이를 포함시킨 점, 앞서 본 바와 같이 원고가 이 사건 등록상표의 등록 직후 이 사건 등록상표와 동일한 표장에 관하여 골프화를 지정상품으로 하여 상표권 등록을 마쳤고, 원고가 그러한 사실을 주장·입증하고 있는 점 등에 비추어 원고의 이 사건 등록상표권에 관한 주장에는 위와 같이 골프화를 지정상품으로 하는 상표권에 관한 주장도 포함되어 있는 것으로 선해한다].
나. 피고 주장에 대한 판단
⑴ 피고 제2, 3, 5표장의 주지성 획득으로 인한 이 사건 등록상표의 효력제한 여부
피고는, 피고 제2, 3, 5표장이 주지성을 획득하였고, 그로 인하여 위 각 표장의 사용 이후에 원고가 출원 및 등록을 마친 “” 상표(등록번호 5 생략) 및 “” 상표(등록번호 6 생략, 이하 위 각 상표를 통칭하여 ‘원고의 후행등록상표’라 한다)가 피고가 제기한 각 등록무효심판청구에서 모두 등록무효로 확정되었는바, 이러한 사정에 비추어 원고가 피고 제2표장과 유사한 이 사건 등록상표에 기하여 피고 제4, 5표장에 대한 사용금지를 구할 수 없다고 주장한다.
그러나 원고의 후행등록상표가 그 등록결정 당시 국내 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식되어 있는 선행사용상표인 피고 제2, 3, 5표장과 표장 및 상품이 동일·유사하여 일반 수요자들로 하여금 상품 출처에 대한 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제11호에 따라 등록무효가 되었다고 하여, 그러한 사정이 피고 제2, 3, 5표장보다 선행등록상표인 이 사건 등록상표권의 효력에 어떠한 영향을 줄 수는 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다(원고의 후행등록상표가 그보다 선행사용상표인 피고 제2, 3, 5표장과의 오인·혼동가능성으로 인하여 등록무효가 되는 것과 피고 제4, 5표장이 그보다 선행등록상표인 이 사건 등록상표의 효력에 따라 사용이 금지되는지 여부는 전혀 별개의 문제이다).
⑵ 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 사용하였는지 여부
피고는, 피고 제4, 5표장이 단지 피고의 상호나 피고 상호의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표권의 효력이 미치지 아니한다고 주장한다.
상표법 제51조 제1항 제1호에 의하면 자기의 상호 또는 그 상호의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권설정의 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 아니하나, 여기에서 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 그 표장을 보고 일반 수요자가 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 하는바(대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도5358 판결 등 참조), ① 피고의 상호가 ‘주식회사 카타나골프’이므로 이를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다면 ‘(주) 카타나골프’ 정도가 될 것인데, 이와 피고 제4, 5표장이 상이하고, ② 기초사실 및 위 제4의 나. ⑴항에서 본 사정만으로는 ‘카타나’ 내지 ‘카타나골프’ 또는 ‘KATANA’ 내지 ‘KATANA GOLF’가 피고 상호의 저명한 약칭에 해당한다고 보기도 어려우며, ③ 피고 제4, 5표장은 “” 도형과 독특한 글씨체로 된 “” 또는 “”라는 문자부분이 결합된 것이어서 이를 피고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당한다고 볼 수 없으므로, 피고 제4, 5표장이 피고의 상호나 피고 상호의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당함을 전제로 한 피고의 위와 같은 주장은 이유 없다.
⑶ 이 사건 등록상표권의 행사가 권리남용에 해당하는지 여부
피고는, 피고가 2000년경부터 일본 카타나 골프채를 수입·판매하면서 피고 표장들을 사용하여 일본 카타나 골프채를 광고·선전하고 영업활동을 하여 왔고, 그 결과 피고 표장들이 주지성을 취득하였는바, 원고가 이 사건 등록상표를 사용하지 아니하고 있다가 피고 표장들이 주지성을 취득하자 피고 표장들의 신용에 편승하기 위해서 그 무렵부터 비로소 이 사건 등록상표를 부착한 골프채를 국내에 본격적으로 수입·판매하면서 그 골프채가 일본 카타나 골프채인 것처럼 허위의 제조원표시를 함으로써 피고 표장들에 화체된 업무상 신용을 훼손하고 수요자들에게 혼동을 초래하고 있으므로, 원고의 이 사건 등록상표권 행사는 ① 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 소정의 부정경쟁행위에 해당하거나, ② 신의칙 내지 사회질서에 반하는 행위이고, 따라서 원고가 이 사건 등록상표권에 기하여 피고의 제4, 5표장에 대한 사용금지를 구하는 것은 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다고 주장한다.
살피건대, 갑 제3, 4, 34, 49호증, 을제8, 14, 17 내지 44, 46 내지 55, 59, 60, 61, 65 내지 87, 89 내지 94호증의 각 기재(가지번호 포함), 당심의 서울세관에 대한 과세정보제출명령 회신결과 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고가 2000년경부터 계속 피고 표장들을 사용하여(각 표장의 사용기간은 기초사실에서 본 바와 같다) 그가 수입·판매하는 일본 카타나 골프채를 광고·선전하여 온 사실, 그로 인하여 위와 같은 피고 표장들이 우리나라 국내 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상품표지로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 사실, 일본에서도 일본 카타나사가 일본 카타나 골프채를 계속 광고·선전하여 옴으로써 일본 카타나 골프채의 일본 내 인지도가 75.8%에 이르는 사실, 원고는 2000년경부터 이 사건 등록상표가 사용된 일본 카타나 골프채의 수입·판매를 중단하였다가 2004. 7. 27.경부터 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 수입하여 국내에서 판매하기 시작하였는데, 이 사건 소 제기 무렵인 2009년경부터 그 수입량이 폭증한 사실, 원고는 2009년경부터 국내에서 본격적으로 이 사건 등록상표 및 “” 상표(이하 ‘스타돔 상표’라 한다, 피고는 스타돔 상표가 피고 제8표장과 유사하다고 주장하므로 살피건대, 스타돔 상표와 피고 제8표장을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하면 외관, 호칭, 관념 면에서 거래상 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 대하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 볼 수 없으므로 스타돔 상표는 피고 제8표장과 유사하지 아니하고, 양자가 모두 나뭇잎 도안 위에 방패 도안이 있고, 방패 도안 하단에 리본 도안이 있는 구성을 취하고는 있으나, 갑 제81호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 그러한 구성은 골프채의 상표에 자주 사용되는 것임이 인정되는 점에 비추어 그러한 구성에 특유한 식별력이 있다고 볼 수 없으므로 그러한 구성이 요부에 해당한다고 볼 수 없으며, 을 제98호증의 기재만으로는 달리 볼 수 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다)가 사용된 골프채 등을 광고하기 시작한 사실, 원고는 원고의 기존 판매계약이 해지된 이후 2002년경부터 일본 노오쓰랜드 주식회사(Northland Co. Ltd)로부터 주문자상표부착 생산방식으로 이 사건 등록상표를 부착한 골프채 등을 공급받아 싱가포르 등지에서 판매하여 오다가, 원고와 관련된 유통업체인 브렌포드 에이전트(Brentford Agents Ltd)를 운영하던 일본인 소외 5가 2009. 5. 25. 일본 후쿠오카 소재 ‘KATANA GOLF 株式會社’[이하 ’후쿠오카 카타나‘라 한다, 피고는 이 회사가 원산지 세탁을 위한 페이퍼 컴퍼니에 불과하다고 주장하나, 을 제82, 89, 90 내지 94호증의 각 기재(가지번호 포함)만으로는 이를 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다]를 설립한 이후에는 후쿠오카 카타나로부터 이 사건 등록상표가 부착된 골프채 등을 공급받아 국내에 이를 판매하였는데, 원고의 국내대리점인 원고 보조참가인은 그의 인터넷 홈페이지에 ’2008년 9월경 카타나골프 한국 정식 수입원으로 계약 체결‘이라고 기재하고, 후쿠오카 카타나사가 설립되기 이전인 2009년 4월경부터 스타돔 상표가 부착된 골프채의 광고에 ‘제조원 KATANA GOLF Co., Ltd. Japan.’ 또는 ‘제조원 KATANA GOLF 株式會社 (日本)’이라는 제조원표시를 사용하는 한편, 위 골프채 등에 위와 같은 제조원표시를 부착하여 판매하고 있는 사실 등이 인정되고, 이러한 인정사실에 비추어 보면 원고 또는 원고 보조참가인이 이 사건 등록상표 내지 스타돔 상표가 부착된 골프채 등을 국내에 수입·판매하면서 일본 카타나 골프채의 신용을 이용하려 하였던 사정이 엿보이기는 한다.
그러나 기초사실에서 본 바와 같이, 원고는 우메다쇼카이가 일본에서 일본 카타나 상표권을 취득하기 이전이자 일본 카타나사가 설립되기 이전인 1997. 9. 22. 우리나라에서 이 사건 등록상표의 등록을 출원하여 1998년 11. 17. 등록을 마쳤을 뿐만 아니라 그 무렵 싱가포르에서도 이 사건 등록상표의 등록을 출원하여 등록을 마친 사실, 이후 원고는 중국, 태국 등 여러 나라에서도 이 사건 등록상표에 관한 상표권등록을 마친 사실, 원고는 원고의 기존 판매계약이 해지된 이후 한 동안 이 사건 등록상표가 부착된 골프채를 국내에서 판매하지 아니하였으나, 2004년경부터 이 사건 등록상표가 부착된 골프채를 주문자상표부착 생산방식으로 제작하여 이를 국내에서 판매하여 온 사실, 피고가 2006년경 및 2009년경 두 번에 걸쳐 이 사건 등록상표에 관하여 불사용으로 인한 상표등록취소심판을 청구하였으나 그 청구가 모두 기각된 사실 등에다가, 갑 제40, 41, 42, 46호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 즉, 원고는 1997년경부터 지금까지 싱가포르에서는 이 사건 등록상표가 부착된 골프채를 계속 광고·판매하여 온 사실, 우메다쇼카이는 일본 이외의 지역에서 ‘KATANA’라는 문자가 포함된 상표권을 보유하지 못하고 있고 이는 일본 카타나사도 마찬가지인 사실, 우메다쇼카이가 2004. 6. 11.경 원고에게 이 사건 등록상표 및 KG로고 등을 매수하겠다는 취지의 의사를 표시한 사실, 우메다쇼카이와 일본 카타나사는 2003년경부터 일본 카타나 골프채의 주된 상표를 ‘SWORD’ 상표로 변경한 사실, 이 사건 등록상표는 선행등록상표이고, 피고 제4, 5표장을 비롯한 피고 표장들은 모두 이 사건 등록상표에 대하여 후행사용상표에 해당할 뿐만 아니라 이 사건 등록상표의 출원 및 등록 당시 일본에서도 피고 표장들이 주지성 취득은커녕 사용되거나 출원·등록되지도 아니한 사실 등을 보태어 고려하면, 위에서 본 바와 같은 사정, 특히 이 사건 등록상표의 등록 이후 원고가 이를 제대로 사용하고 있지 아니하는 동안 피고가 이 사건 등록상표와 동일·유사한 피고 제1 내지 5표장을 광고·선전하여 어느 정도 주지성을 취득하였다는 사정이 있다고 하여 원고의 이 사건 등록상표권 행사가 부정경쟁방지법 소정의 부정경쟁행위나 신의칙 내지 사회질서에 반하는 행위에 해당한다고 볼 수 없다.
이에 대해서 피고는, 이 사건 등록상표는 원고의 기존 판매계약을 위하여 우메다쇼카이 측에서 만든 것이라는 취지로 주장하나, 이를 인정할 증거도 없거니와 설령 피고 주장과 같이 우메다쇼카이 측에서 이 사건 등록상표를 만들었다고 하더라도 위에서 본 바와 같이 원고가 자기 앞으로 상표등록을 마친 이상, 위와 달리 볼 수는 없다.
또한, 피고가 위와 같은 주장의 근거로 제시하는 대법원 판례들은 이 사건과 사안을 달리하는 것이므로 그대로 원용하기에 적절하지 아니하다.
따라서 원고의 이 사건 등록상표권에 기한 피고에 대한 금지청구가 권리남용에 해당한다는 피고의 주장은 이유 없다[더욱이 원고 또는 원고 보조참가인의 위와 같은 제조원표시가 국내 소비자들로 하여금 이 사건 등록상표 또는 스타돔 상표가 부착된 골프채의 출처를 일본 카타나사로 오인·혼동하게 한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 위와 같은 제조원표시가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 라목(원산지 허위표시), 같은 호 마목(출처지오인 야기행위), 같은 호 바목(질량오인 야기행위)에 해당한다고 보기 어려울 뿐만 아니라 설령 위와 같은 제조원표시가 위와 같은 부정경쟁방지법 소정의 부정경쟁행위나 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」소정의 부당한 표시·광고행위에 해당한다고 하더라도 그에 따른 제재를 받는 것은 별론으로 하고, 그러한 제조원표시로 인하여 이 사건 등록상표권이 실효되거나 효력이 제한된다고 볼 수는 없다].
⑷ 병행수입 허용 법리의 적용 여부
피고는, 일본 카타나 골프채에 부착된 피고 제4, 5표장은 일본에서 적법한 사용권을 가진 일본 카타나사가 부착한 것이고, 피고가 이를 수입·판매하면서 그 광고에도 피고 제4, 5표장을 사용하고 있는 것인바, 이는 병행수입의 경우와 유사하므로, 피고가 피고 제4, 5표장을 사용하는 것이 허용되어야 한다는 취지로 주장한다.
국내에 등록된 상표와 동일·유사한 상표가 부착된, 지정상품과 동일·유사한 상품을 수입하는 행위가 그 등록상표권의 침해 등을 구성하지 않는다고 하기 위해서는, 외국의 상표권자 내지 정당한 사용권자가 그 수입된 상품에 상표를 부착하였어야 하고, 그 외국 상표권자와 우리나라의 등록상표권자가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있거나 그 밖의 사정에 의하여 위와 같은 수입상품에 부착된 상표가 우리나라의 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수 있는 경우이어야 하는바(대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다40423 판결, 대법원 2005. 6. 9. 선고 2002다61965 판결 등 참조), 이 사건의 경우 이 사건 등록상표권자인 원고와 일본 카타나 골프채를 생산하는 일본 카타나사 또는 일본 카타나 상표권자인 우메다쇼카이가 법적 또는 경제적으로 밀접한 관계에 있어 일본 카타나 골프채에 부착된 피고 제4, 5표장이 이 사건 등록상표와 동일한 출처를 표시하는 것으로 볼 수는 없으므로, 피고의 위와 같은 주장 역시 이유 없다.
다. 소결
따라서 피고의 피고 제4, 5표장 사용행위가 이 사건 등록상표권을 침해하는 것인 이상, 그 금지를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.
5. 별지 목록 제4항 기재 표장에 관한 청구의 당부
원고는, 피고가 별지 목록 제4항 기재 표장을 사용하고 있음을 전제로, 그에 대한 사용금지를 구하나, 피고가 사용하였거나 사용하고 있는 표장은 기초사실에서 본 바와 같고, 피고가 피고 제3, 4, 5표장과 별도로 별지 목록 제4항 기재 표장을 사용하고 있음을 인정할 증거가 없으므로, 별지 목록 제4항 기재 표장에 대한 원고의 금지청구는 이유 없다.
6. 피고의 상호 중 일부에 관한 말소등기청구의 당부
피고의 상호에 이 사건 등록상표권의 효력이 미치려면 피고가 그의 상호를 상품의 출처표지, 즉 상표로서 사용하여야 하는바, 피고가 기초사실에서 본 피고 표장들 이외에 피고의 상호도 상표적으로 사용하였음을 인정할 증거가 없다. 또한, 앞서 본 바와 같이 상표법 제51조 제1항 제1호에 의하면 자기의 상호 또는 그 상호의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권설정의 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 아니하는바, 설령 피고가 그의 상호를 상표적으로 사용한 것으로 보더라도, 갑 제3호증의 21 내지 24, 제4, 7, 24호증, 을 제29호증의 14, 제47 내지 55, 67 내지 72, 74 내지 78호증(가지번호 포함)의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고는 그의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하고 있음이 인정된다. 또한, 피고는 일본 카타나 골프채의 정식 수입원임을 밝히고자 2000년경부터 지금까지 그의 상호를 사용하고 있는 점에 비추어 피고가 그의 상호를 사용함에 있어서 이 사건 등록상표에 대한 부정경쟁의 목적이 있다고 볼 수도 없다.
따라서, 이 사건 등록상표권의 침해를 이유로 피고의 상호 중 ‘카타나’ 부분의 말소등기를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.
7. 이 사건 도메인이름 등록말소청구의 당부
도메인이름 등록말소청구는 그 등록사용자를 상대로 제기하여야 하는바, 기초사실에서 본 바와 같이 이 사건 도메인이름의 등록사용자는 피고가 아니라 소외 1이므로, 피고에 대한 이 사건 도메인이름 등록말소청구는 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.
이에 대하여 원고는, 소외 1은 이 사건 도메인이름의 명의상 등록사용자일 뿐이고 실질적으로는 피고가 이 사건 도메인이름의 등록사용자라고 주장하나, 설령 원고의 주장과 같이 소외 1이 명의상 등록사용자라 하여도 달리 볼 수는 없다.
8. 결 론
그렇다면, 원고의 청구 중 별지 목록 제2항 및 제3항 기재 각 표장에 관한 금지청구는 이를 인용하고, 나머지 청구는 이를 기각할 것인데, 제1심 판결 중 피고의 상호 중 일부에 대한 등록말소청구 부분은 이와 결론을 같이하여 정당하므로, 이에 대한 원고의 항소는 이유 없어 이를 기각하고, 당심에서 교환적으로 변경된 별지 목록 기재 각 표장에 관한 금지청구 중 별지 목록 제2항 및 제3항 기재 각 표장에 관한 부분은 이를 인용하고 나머지 청구는 이를 기각하며(“KATANA" 또는 ”카타나“ 상표에 대한 금지명령을 구하는 구소는 당심에서의 교환적 변경으로 취하되어 제1심 판결 중 그에 대한 부분은 실효되었다), 당심에서 추가된 이 사건 도메인이름에 관한 청구는 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
[별지 피고 표장 목록 생략]
판사 이기택(재판장) 기우종 김동규