【원 고】
쓰리엠 컴퍼니 (소송대리인 변호사 오관석 외 4인)
【피 고】
주식회사 엘엠에스 (소송대리인 변호사 강동세 외 3인)
【변론종결】
2010. 6. 22.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2009. 8. 3. 2007당3609호에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초사실
원고는 1997. 8. 29.(우선권 주장일: 1995. 3. 3.) 출원하여 2003. 9. 8. 제398940호로 특허등록을 받은, 명칭이 ‘다양한 높이의 구조화면을 갖는 광지향성 필름과 이러한 필름으로 구성된 물품’인 별지 1항 기재 이 사건 특허발명(이하 그 특허청구범위 중 개별 청구항을 가리킬 때에는 ‘이 사건 제1항 발명’ 등으로 부른다)의 특허권자이다.
피고는 이 사건 특허발명이 그 우선권 주장일 전에 반포된 간행물에 게재된 별지 2항 기재 비교대상발명들과 동일하거나 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 비교대상발명들에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 신규성 또는 진보성이 없을 뿐만 아니라, 기재불비 사항을 포함하고 있다는 등의 이유로 등록무효심판을 청구하고, 이에 원고는 2008. 5. 27. 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면의 정정을 청구하였는데(이하 ‘이 사건 정정청구’라 한다), 특허심판원은 이 사건 정정발명(이하 정정청구된 특허청구범위 중 개별 청구항을 가리킬 때에는 ‘이 사건 제1항 정정발명’ 등으로 부른다)은 발명의 상세한 설명 및 도면 내용을 가져와 구성을 보다 구체적으로 한정하여 특허청구범위를 감축하였지만 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아닌 것 또는 다른 청구항의 내용을 부가하여 한정한 것으로 적법한 정정에 해당한다 하여 그 정정을 인정하였으나 이 사건 제1항 내지 제9항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 인정되지 않는다는 등의 이유로 피고의 심판청구를 받아들이는 내용의 청구취지 기재 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제2, 3호증, 변론의 전취지]
2. 이 사건의 쟁점
이 사건 정정청구의 적법여부에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이 사건의 쟁점은 이 사건 정정발명이 기재불비 사유를 가지고 있는지 여부와 이 사건 정정발명의 신규성 또는 진보성이 부정되는지 여부이다.
3. 이 사건 제1, 2, 5, 6항 정정발명에 기재불비가 있는지 여부
가. 이 사건 제1항 정정발명
1) 이 사건 제1항 정정발명의 구성
제 1면과, 상기 제 1면에 대향하고 있으며, 프리즘 요소의 어레이를 구비한 구조화면을 포함한 광 지향성 필름으로서, 상기 각 프리즘 요소는 피크 위치에서 교차하는 대향면을 구비하고, 상기 어레이는 적어도 기준면으로부터 제1 거리에 배치된 피크를 갖는 제1 프리즘 요소의 적어도 일부분을 포함하는 제1 영역과, 상기 제1 영역에 인접하고 있으며, 상기 기준면으로부터 상기 제1 거리보다 짧은 제2 거리에 배치된 피크를 갖는 제2 프리즘 요소의 적어도 일부분을 포함하는 제2 영역을 구비한 프리즘 영역의 반복 패턴을 포함하는 것인 광 지향성 필름.
2) 주장과 판단
피고는 이 사건 제1항 정정발명에서 전단의 ‘적어도’는 다수의 피수식어가 등장하여 피수식어의 특정이 어렵고 수식관계가 복잡하여 여러 갈래로 해석될 우려가 존재하고, 후단의 ‘적어도 일부분’은 프리즘 영역의 경계를 모호하게 하며, ‘포함’이라는 용어는 권리범위 해석을 다양하게 만드는 것이므로, 이 사건 제1항 정정발명은 명확하고 간결하게 기재되었다 할 수 없는 것이어서 기재불비라고 주장한다.
살피건대, 이 사건 제1항 정정발명에서 전단의 ‘적어도’는 이 사건 정정발명의 상세한 설명의 “어레이는 ‘적어도’ 제1 영역과 제2 영역을 포함하는”이라는 기재(갑 제1호증 2면 35행, 참고자료 제11호증 정정청구서 33-14면 식별번호 〈7〉 참조)와 “이 구조면(52)은 기준면으로부터 제1 거리에 배열된 피크를 가지는 복수의 프리즘부(56)를 가지는 제1 대역과 기준면으로부터 제1 거리 이하에 배열된 피크를 가지는 복수의 프리즘부(54)를 가지는 제2 대역을 ‘적어도’ 포함하는”이라는 기재(갑 제1호증 1면 아래에서 2행∽4행)를 참작하면 이 사건 정정발명은 어레이가 ‘적어도 제1 영역과 제2영역을 구비한’ 것으로 파악되고, 이 사건 제1항 정정발명에서도 이 ‘적어도’가 ‘제1 영역과 제2영역을 구비한’을 수식하는 것과 달리 다른 피수식어를 수식한다고 보이지 않는다.
그리고 이 사건 제1항 정정발명에서 “기준면으로부터 제1 거리에 배치된 피크를 갖는 제1 프리즘 요소의 ‘적어도 일부분’을 포함하는 제1 영역”과 “기준면으로부터 상기 제1 거리보다 짧은 제2 거리에 배치된 피크를 갖는 제2 프리즘 요소의 적어도 일부분을 포함하는 제2 영역” 중 ‘적어도 일부분’은 영역의 폭(영역의 폭은 이 사건 정정발명의 도 3에서 좌우 방향을 의미한다)이 프리즘 요소의 폭에 의하여 정하여지는 것이 명확하므로 프리즘 요소의 길이 방향으로 연장된 구조에서 길이 방향의 일부분으로 이해된다. 이에 대하여 피고는 “기준면으로부터 제1 거리에 배치된 피크를 갖는 제1 프리즘 요소의 ‘적어도 일부분’을 포함하는 제1 영역” 중 ‘적어도 일부분’이 프리즘 요소의 피크 부분을 포함하는 것으로 영역의 폭 방향에서 피크로부터 어느 부분까지인지 불명확하다고 더 주장한다. 이에 살피건대, 이 사건 정정발명의 상세한 설명에 나타난 프리즘 요소의 정의를 보면(갑 제1호증 3면 아래에서 14행∽21행, 참고자료 제11호증 정정청구서 33-17면 식별번호 〈23〉 참조), 프리즘 요소는 대향면과 정점을 가지고 측면(38, 38’)의 바닥 에지인 홈(44)에 의하여 경계가 정해짐을 알 수 있다. 그리고 제1영역은 프리즘 요소 또는 프리즘 요소들의 집합으로 일정한 폭과 길이를 갖는 면적인데, 필름(30)에 대한 물리적 근접도는 높은 프리즘 요소의 피크에 의하여 제한되고 가장 높은 프리즘 요소의 피크 주위가 광 결합이 발생할 가능성이 있는 곳이라는 점(갑 제1호증 4면 1행∽6행, 참고자료 제11호증 정정청구서 33-19면 식별번호 〈25〉 참조), 가장 높은 프리즘이 제1 영역으로 간주될 수 있고, 인접한 프리즘은 제2 영역으로 간주될 수 있다는 점(갑 제1호증 4면 34행∽42행, 참고자료 제11호증 정정청구서 33-20면 식별번호 〈29〉 참조), 제1 영역은 프리즘 요소의 피크가 기준면 상의 제1 거리에 위치되는 복수 개의 프리즘 요소를 구비하고, 상기 제2 영역은 프리즘 요소의 피크가 기준면으로부터 보다 짧은 거리에 배치되는 복수 개의 프리즘 요소를 구비한다는 점(갑 제1호증 2면 34행∽40행, 참고자료 제11호증 정정청구서 33-14면 식별번호 〈7〉 참조)을 참작하면, 제1 거리는 특정 거리로서 기준면과 제1영역의 프리즘 요소(가장 높은 피크를 가지는 하나 또는 복수의 프리즘 요소들)의 정점 간의 특정 거리로 해석되므로, 제1영역의 폭은 가장 높은 피크를 가지는 하나 또는 복수의 프리즘 요소들의 홈 간격이라고 할 수 있다. 그렇다면 ‘적어도 일부분’은 프리즘 요소의 길이 방향으로 연장된 구조에서 길이 방향의 일부분이라고 할 수 있다.
또한, “제1 프리즘 요소의 적어도 일부분을 포함하는 제1 영역”과 “제2 프리즘 요소의 적어도 일부분을 포함하는 제2 영역” 중 ‘포함’이라는 용어가 제1 영역의 범위 설정을 불명확하게 하여 제1 영역과 제2 영역의 구분을 모호하게 한다는 피고의 주장에 대하여 살피건대, 이는 피고가 프리즘 요소의 적어도 일부분을 제1 영역의 폭 방향에서 프리즘 요소의 일부로 잘못 이해함에 따른 주장으로 보이고 제1 영역의 폭은 프리즘 요소의 홈을 경계로 정해짐이 위에서 살펴본 바와 같이 명확하고 프리즘 요소의 적어도 일부분은 프리즘 요소의 길이 방향으로 연장된 구조에서 길이 방향의 일부분이므로 ‘포함’이라는 용어가 제1 영역과 제2 영역의 구분을 모호하게 하거나 다양하게 해석될 수 있다고 할 수 없다.
따라서 이 사건 제1항 정정발명에 피고가 주장하는 바와 같은 기재불비가 있다고 할 수 없다.
나. 이 사건 제2, 5, 6항 정정발명
피고는 이 사건 제2, 5, 6항 정정발명에서 제1 영역의 한계가 불명료한데도 제1 영역의 폭을 대략 300 미크론 미만으로 한정하고 있어, 이 사건 제2, 5, 6항 정정발명은 명확하고 간결하게 기재되었다 할 수 없는 것이어서 기재불비라고 주장한다.
그러나 위에서 살펴본 바와 같이 제1 영역의 한계는 명확한 것이고 그 한계를 수치로 한정한다 하여 발명이 불명료해진다고 할 수 없으므로 피고의 주장은 이유 없다.
다. 소결론
따라서 이 사건 제1, 2, 5, 6항 정정발명에는 피고가 주장하는 바와 같은 기재불비는 있다고 할 수 없다.
4. 이 사건 정정발명의 신규성 내지 진보성 여부
가. 이 사건 제1항 정정발명의 신규성 내지 진보성 여부
1) 기술분야 및 목적의 대비
이 사건 정정발명과 비교대상발명들은 광지향성 필름에 관한 것으로, 그 기술분야가 동일하다.
그리고 이 사건 제1항 정정발명은 눈에 보이는 광 결합을 억제하는 목적을 가진다(이 사건 정정발명의 명세서 중 ‘발명의 상세한 설명’란에 이 사건 정정발명은 필름표면에 수직한 축 방향의 총 광량을 실질적으로 감소시키지 않으면서 눈에 보이는 광 결합을 억제하는 목적을 기재하고 있지만, 이 사건 제1항 정정발명에는 위 총 광량을 감소시키지 않도록 프리즘 요소들이 동일한 이면각을 갖는 구성을 포함하고 있지 아니하므로 이 사건 정정발명의 명세서 중 위 목적의 일부 기재는 이 사건 제1항 정정발명과는 관련이 없다). 한편, 비교대상발명 1은 무광량각을 제거하고자 하는 목적이며 특히, 비교대상발명 4는 프리즘 시트로 이루어진 조광시트의 후면과 도광판 간의 직접 접촉에 의하여 빛을 비정상적으로 밝게 내는 광학밀착을 초래할 염려가 없는 조광시트를 제공하는 목적을 가지므로(갑 제6호증 번역문의 3면 식별번호 [0009]와 [0010] 참조), 이 사건 제1항 정정발명은 그 목적상 별다른 특이성이 없다.
이에 대하여 원고는 이 사건 정정발명이 프리즘 필름에서 발생하는 침윤현상(Wet-out)을 최초로 인식한 것으로 목적의 특이성이 있다고 주장한다.
살피건대, 침윤현상은 디스플레이로부터 방출되는 축방향의 불균일한 광투과가 광 결합에 의하여 발생하는 현상이고 여기서 광 결합은 인접한 광지향성 필름 시트의 접촉한 면 사이에서 발생하는 것인데(갑 제1호증의 2면 16행∽18행과 4면 19행, 참고자료 제11호증 정정청구서 33-12면 식별번호 〈3〉과 33-20면 식별번호 〈28〉 참조), 비교대상발명 4에서 조광시트와 도광판 간의 직접 접촉하는 부분에 빛이 비정상적으로 밝게 빛나는 광학밀착 현상이 발생한다는 기재에 비추어(갑 제6호증 번역문의 3면 식별번호 [0009]와 [0010] 참조) 비교대상발명 4는 일부분에서 빛이 비정상적으로 다른 부분보다 밝아지는 침윤현상을 인식하고 있으며, 이는 빛이 불균일하게 투과하여 모이는 광학 밀착(광 결합)에 의한 것임을 시사하고 있다고 할 수 있다. 따라서 광 결합에 의하여 일부분이 다른 부분에 비하여 상대적으로 밝아지는 자연현상은 이 사건 정정발명의 우선일 전에 공지된 것으로 봄이 상당하므로 이 사건 정정발명이 침윤현상을 최초로 인식한 것이라는 원고의 위 주장은 이유 없다.
또한, 원고는 이 사건 정정발명의 침윤현상이 구조화면과 평탄면 사이의 접촉부분에서 발생하지만 비교대상발명 4의 광학밀착은 평탄면 사이에서 발생하는 것으로 다르다고 주장하지만, 이 사건 정정발명과 비교대상발명 4 모두 접촉부에서 광 결합이 발생하여 침윤현상이 나타난다는 점에서 동일한 것이고 접촉부의 면적을 줄여서 침윤현상이 발생하는 부분을 감소시킨다는 점에서 다를 바가 없는 것이므로 그 발생위치에 따라 상이한 현상이라는 취지의 원고의 위 주장 역시 받아들이지 아니한다.
2) 구성의 대비
가) 이 사건 제1항 정정발명의 전체 구성
제 1면과, 상기 제 1면에 대향하고 있으며, 프리즘 요소의 어레이를 구비한 구조화면을 포함한 광 지향성 필름으로서, 상기 각 프리즘 요소는 피크 위치에서 교차하는 대향면을 구비하고(이하 ‘구성요소 1-1’이라 한다), 상기 어레이는 적어도 기준면으로부터 제1 거리에 배치된 피크를 갖는 제1 프리즘 요소의 적어도 일부분을 포함하는 제1 영역과, 상기 제1 영역에 인접하고 있으며, 상기 기준면으로부터 상기 제1 거리보다 짧은 제2 거리에 배치된 피크를 갖는 제2 프리즘 요소의 적어도 일부분을 포함하는 제2 영역을 구비한(이하 ‘구성요소 1-2’라 한다) 프리즘 영역의 반복 패턴을 포함하는(이하 ‘구성요소 1-3’이라 한다) 것인 광 지향성 필름.
나) 구성요소 1-1의 대비
구성요소 1-1은 일반적으로 사용되는 광 지향성 필름의 기본구성으로서, 비교대상발명 1의 대응구성인 피크 위치에서 교차하는 대향면을 구비한 프리즘부(1)로 이루어진 프리즘 렌즈(3)와 이 프리즘 렌즈의 이면을 포함하는 시트(11){갑 제4호증 번역문의 2면 식별번호 [0004]와 갑 제4호증의 5면 도 3(a) 및 6면 도 10 참조}와 실질적 차이가 없는 동일한 구성이다.
다) 구성요소 1-2의 대비
구성요소 1-2는 제1영역과 제2영역이 각각 다른 높이의 프리즘 요소로 구성되는 것으로서, 이는 비교대상발명 1에서 프리즘부(1)의 피크 높이가 상이한 복수의 프리즘부{갑 제4호증 번역문의 5면 식별번호 [0016]과 갑 제4호증의 5면 도 3(a), 도 3(d) 참조}에 대응하는데, 양 구성은 높이가 다른 피크를 갖는 두 영역을 구비하고 서로 인접한다는 점에서 동일한 것으로 실질적 차이가 없다고 할 것이다.
라) 구성요소 1-3의 대비
구성요소 1-3은 제1영역과 제2영역을 구비한 프리즘 영역의 반복 패턴으로서, 이는 비교대상발명 1에서 두정각이 다른 프리즘부를 프리즘부의 복수 사이에 설치하고 전체 화면에서 균일한 화면특성을 얻는 구성{갑 제4호증 번역문의 5면 식별번호 [0016] 내지 6면 식별번호 [0018]과 갑 제4호증의 5면 도 2, 도 3(a), 3(d) 참조}에 대응하는데, 비교대상발명 1의 대응구성은 두정각이 다른 2개의 프리즘부들(구성요소 1-2의 제1영역과 제2영역에 해당)이 시트(11) 전체에 걸쳐서 반복적으로 배치되어야 전체 화면에서 균일한 화면특성을 얻을 수 있다는 점과 비교대상발명 1의 도 2와 도 3에서 주요구성이 반복적으로 나타나는 것으로 보인다는 점에 비추어 비교대상발명 1의 대응구성은 반복 패턴을 가진다고 할 것인바, 구성요소 1-3과 비교대상발명 1의 대응구성은 그 영역이 반복 패턴이라는 점에서 그 구성이 실질적으로 동일하다.
마) 구성대비 결과
따라서 이 사건 제1항 정정발명의 모든 구성은 비교대상발명 1에 공지되어 있다.
3) 효과의 대비
이 사건 제1항 정정발명은 눈에 보이는 광 결합을 제1영역으로 억제하는 효과를 가지는 것인데, 이는 비교대상발명 1의 실질적으로 동일한 구성에 의하여 발현되는 효과에 해당하는 것으로 비교대상발명 1에 비하여 현저한 효과가 있다고 보이지 않는다.
4) 대비결과의 정리
그러므로, 이 사건 제1항 정정발명은 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하거나, 설령 동일하지 아니하더라도 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 4로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 이 사건 제1항 정정발명은 신규성 또는 진보성이 인정되지 아니한다.
나. 이 사건 제2항 정정발명의 진보성 여부
1) 목적의 대비
이 사건 제2항 정정발명은 필름 표면에 수직한 축 방향의 총 광량을 실질적으로 감소시키지 않으면서 광 결합이 발생하는 영역인 제1 영역을 좁은 범위에 제한하여 통상의 관찰 조건에서 육안으로는 실질상 식별 불가능하도록 하는 목적을 갖고 있는데(갑 제1호증의 2면 아래에서 3행∽8행, 참고자료 제11호증 정정청구서 33-14면 식별번호 〈8〉과 33-15면 식별번호 〈9〉 참조), 비교대상발명 1은 확산 시트를 사용하지 않으면서 프리즘 렌즈를 사용하여 집광이 가능하며 무광량 각도를 없애는 집광장치를 제공하는 목적이고(갑 제4호증 번역문의 4면 식별번호 [0009] 내지 [0011] 참조) 비교대상발명 2는 사용자가 보는 방향으로 높은 휘도를 유지하고 무아레 간섭 무늬가 발생하지 않도록 하는 면 광원장치를 제공하는 목적이며(갑 제5호증 번역문의 4면 식별번호 [0012] 참조) 비교대상발명 4는 프리즘 시트로 이루어진 조광시트의 후면과 도광판 간의 직접 접촉에 의하여 빛을 비정상적으로 밝게 내는 광학밀착을 초래할 염려가 없는 조광시트를 제공하는 목적을 가지므로(갑 제6호증 번역문의 3면 식별번호 [0009]와 [0010] 참조), 이 사건 제2항 정정발명은 그 목적상 별다른 특이성이 없다.
2) 구성의 대비
가) 이 사건 제2항 정정발명의 구성
이 사건 제2항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 종속항으로서, “상기 제1 영역은 폭이 대략 300 미크론 미만이고(이하 ‘구성요소 2-1’이라 한다), 상기 프리즘 요소들은 실질적으로 동일한 2면각을 가지며(이하 ‘구성요소 2-2’라 한다), 상기 제2 거리는 상기 제1 거리보다 적어도 대략 0.5 미크론 짧은(이하 ‘구성요소 2-3’이라 한다) 광 지향성 필름.”으로 구성을 한정한 것이다.
나) 구성요소 2-1
구성요소 2-1은 제1 영역의 폭을 대략 300 미크론 미만으로 한정한 것으로서 공지된 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1-2를 수치적으로 한정한 것이다.
구성요소 2-1은 이 사건 정정발명의 명세서에서 광 결합에 의한 광 강도 변화를 육안으로 식별하지 못하도록 하는 기술적 특징을 갖는 것으로 기재하고 있을 뿐(갑 제1호증의 4면 7행∽10행, 참고자료 제11호증 정정청구서 33-19면 식별번호 〈26〉 참조), 구성요소 2-1이 실험데이터나 별다른 근거에 의하여 임계적 의의나 기술적 의의가 갖는 것으로 명확하게 나타나 있지 않다. 한편, 이 사건 정정발명의 명세서에서는 실시예의 하나로서 300미크론 미만인 200미크론의 제1 영역 폭을 갖는 광지향성 필름 시트 2개가 서로 교차하도록 배치된 광지향성 물품을 예시하고, 이 실시예의 광학적 성능실험에서 침윤 패턴이 높은 프리즘 영역(제1 영역)에서 매우 희미한 선으로 나타난다고 기재하고 있는바(갑 제1호증의 6면 5행∽10행, 참고자료 제11호증 정정청구서 33-27면 식별번호 〈50〉 참조), 즉 제1 영역의 폭이 대략 300 미크론 미만인 200 미크론에서도 육안으로 식별되는 침윤 현상이 발생하므로, 구성요소 2-1이 침윤 현상을 육안으로 식별하지 못하도록 하는 기술적 의의를 가진다고 할 수는 없다. 그렇다면 구성요소 2-1의 수치한정은 통상의 기술자가 비교대상발명 1을 기초로 반복적인 실험 등을 통해서 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정에 불과한 것으로 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있다.
다) 구성요소 2-2
구성요소 2-2는 프리즘 요소들이 실질적으로 동일한 2면각을 갖는 것으로 필름 표면에 수직한 축 방향의 총 광량을 실질적으로 감소시키지 않도록 하는 구성인데, 비교대상발명 1의 대응구성인 프리즘부의 두정각은 프리즘부에 따라 다른 각을 갖는 것으로 동일한 2면각을 갖지 아니하는바(갑 제4호증 번역문의 4면 식별번호 [0011] 참조), 구성요소 2-2는 비교대상발명 1의 대응구성에 비하여 위와 같이 동일한 2면각을 가지는 구성상 차이점이 있다.
한편 구성요소 2-2는 비교대상발명 2에서 요철조(프리즘 요소)의 정상각도가 90°로 동일한 구성에 대응하는데(갑 제5호증 번역문의 6면 식별번호 [0029]와 도 2 참조), 구성요소 2-2와 비교대상발명 2의 대응구성은 프리즘 요소들이 동일한 2면각을 갖는다는 점에서 동일하다.
비교대상발명 1, 2는 이 사건 제2항 정정발명과 같은 기술분야에 속하는 기술이라는 점과 비교대상발명 1은 집광이 가능하게 하고(갑 제4호증 번역문의 4면 식별번호 [0010] 참조) 비교대상발명 2도 사용자가 보는 방향으로 높은 휘도를 유지하고자 하는(갑 제5호증 번역문의 4면 식별번호 [0012] 참조) 목적을 가지는 것으로 사용자가 보는 방향인 필름 표면에 수직한 축 방향의 광량을 높이고자하는 과제의 공통성이 있다는 점을 감안하면, 통상의 기술자가 비교대상발명 2에서 총 광량을 감소시키지 않도록 하는 동일한 2면각의 구성을 비교대상발명 1에 결합하여 구성요소 2-2를 용이하게 도출할 수 있다고 봄이 상당하다. 나아가 비교대상발명 1, 2의 결합을 저해하는 구성상 사유가 있는지 살펴보면, 통상의 기술자가 비교대상발명들을 결합하여 발명하는 경우 비교대상발명들이 기존에 가지고 있는 모든 기술적 사상들을 발명에 그대로 포함하고 있어야 하는 것이 아니므로 비교대상발명들 중에서 필요한 일부 기술적 사상을 결합하여 발명할 수 있다고 할 것이고, 비교대상발명 1의 광 결합 억제 기술사상인 프리즘의 상이한 피크 높이와 비교대상발명 2의 동일한 2면각은 서로 상충하는 구성이 아니므로 결합에 곤란성이 있다고 할 수 없다(이 사건 제2항 정정발명은 무광량각의 문제를 해결하고자 하는 것이 아니므로 비교대상발명 1에서 무광량각의 문제를 해결하는 서로 다른 2면각 구성을 포함하지 않아도 된다).
라) 구성요소 2-3
구성요소 2-3은 제2 영역의 프리즘 요소의 제2 거리가 가장 높은 프리즘 요소의 제1 거리보다 적어도 대략 0.5 미크론 짧은 것으로 공지된 이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1-2를 수치적으로 더욱 한정한 것이다.
구성요소 2-3에 의하여 제2 영역의 프리즘 요소는 광 결합 현상을 발생시키지 않는다는 기술적 특징을 가지게 되나(갑 제1호증 4면 1행∽6행, 참고자료 제11호증 정정청구서 33-19면 식별번호 〈25〉 참조), 그 임계적 의의나 기술적 의의가 기재되어 있지 아니하므로, 구성요소 2-3의 위 수치한정은 제2 영역에서 프리즘 요소가 광 결합이 발생하지 않도록 그 프리즘 요소의 피크와 인접면이 상호 충분한 거리를 가지고 떨어지도록 한다는 구성이라고 볼 수 있다. 그렇다면 구성요소 2-3은 통상의 기술자가 비교대상발명 1을 기초로 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과한 것으로 비교대상발명 1에 의하여 용이하게 도출할 수 있다고 할 것이다.
마) 구성대비의 정리
이상 살펴본 바와 같이 이 사건 제2항 정정발명의 모든 개별구성은 비교대상발명 1, 2에 개시되어 있고, 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2의 결합에 의하여 이 사건 제2항 정정발명의 유기적 결합구성도 용이하게 도출할 수 있는 것이므로, 이 사건 제2항 정정발명은 구성상 별다른 곤란성을 가지고 있다고 보이지 아니한다.
이에 대하여 원고는 구성요소 2-1이 비교대상발명들에 기재되어 있지 아니하거나 통상의 기술자가 인식도 할 수 없었던 구성요소를 추가하면서 그 범위를 수치로 특정하는 경우로서 이 사건 제2항 정정발명은 수치한정에 특징이 있는 수치한정발명에 해당하지 않는다고 주장한다.
살피건대, 어떠한 출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 그 출원발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 출원발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 출원발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다고 할 것이고, 그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 출원발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정한 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다( 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결 참조).
그런데 이 사건 제2항 정정발명은 광 결합에 의한 침윤현상이 육안으로 식별되지 않도록 하기 위한 구성인데, 비교대상발명 4에서는 일부분이 광학 밀착에 의하여 비정상적으로 밝게 빛나는 현상을 줄이고자 접촉하는 면적을 줄이는 기술사상을 개시하고 있다는 점, 비교대상발명 1에서도 프리즘부(1)의 피크 높이가 상이한 복수의 프리즘부{갑 제4호증 번역문의 5면 식별번호 [0016]과 갑 제4호증의 5면 도 3(a), 도 3(d) 참조}를 가져 피크 높이가 제일 높은 프리즘부에서만 광 결합현상이 발생하는 구성을 개시하고 있다는 점 등을 고려하면, 이 사건 제2항 정정발명의 구성요소 중 수치로 한정되지 않은 것은 비교대상발명들에 의하여 공지된 구성에 해당하고, 또한 이 사건 제2항 정정발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가된 것도 아니므로 이 사건 제2항 정정발명은 공지된 구성을 수치로 한정하는 경우에 해당되는 할 것이어서 수치한정발명이 아니라는 원고의 주장은 이유 없다.
3) 효과의 대비
이 사건 제2항 정정발명은 비교대상발명 1, 2의 효과의 단순 결합을 뛰어넘는 질적으로나 양적으로 현저한 작용효과가 있다고는 판단되지 아니한다.
4) 대비 결과 정리
따라서 이 사건 제2항 정정발명은 비교대상발명 1, 2와 대비하여 그 목적의 특이성, 구성의 곤란성, 작용효과의 현저성이 인정되지 아니하므로 진보성이 인정되지 아니한다.
다. 이 사건 제3항, 제4항 정정발명의 진보성 여부
이 사건 제3항, 제4항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 종속항으로 제2 거리를 ‘제1 거리보다 적어도 대략 광 파장의 2.0 배만큼 짧은’ 구성과 ‘제1 거리의 대략 33 내지 95 퍼센트’인 구성으로 각각 한정한 것인바, 이는 공지된 이 사건 제1항 정정발명의 구성을 이루는 구성요소 1-2를 수치로 한정하여 수량적으로 표현한 것이라 할 것이다.
그런데 이 사건 정정발명의 명세서에서 이 사건 제3항, 제4항 정정발명와 같이 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이에 관한 아무런 기재가 없어 그 작용효과의 현저성을 인정할 수 없다. 그렇다면 이 수치한정은 통상의 기술자가 비교대상발명 1을 기초로 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정에 불과하다고 할 것이다.
따라서, 이 사건 제3항, 제4항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 4에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 진보성이 인정되지 아니한다.
라. 이 사건 제5항 정정발명의 진보성 여부
이 사건 제5항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 종속항으로 “상기 제1 영역은 폭이 대략 300 미크론 미만이고(이하 ‘구성요소 5-1’이라 한다), 상기 제2 영역은 폭이 200 내지 4000 미크론 사이(이하 ‘구성요소 5-2’라 한다)인 광 지향성 필름”에 관한 것인데, 구성요소 5-1은 위에서 살펴본 바와 같이 구성요소 2-1과 동일한 것이므로, 구성요소 5-2에 대하여 살펴본다.
구성요소 5-2는 광 결합이 발생하지 않는 제2 영역의 폭을 200 내지 4000 미크론 사이로 한정한 것인데, 이 사건 정정발명의 명세서 중에서 “낮은 프리즘 요소를 포함하는 영역의 폭은 결정적인 요인이 되지 않으며, 개시된 실시예에서는 200 미크론 내지 4000 미크론 사이이다.”라고 기재하고 있어(갑 제1호증의 3면 아래에서 7행∽8행, 참고자료 제11호증 정정청구서 33-18면 식별번호 〈24〉 참조) 구성요소 5-2에 별다른 기술적 특징이 있는 것으로 보이지 않고, 통상의 기술자라면 기술상식에 근거하여 비교대상발명 1의 대응구성인 프리즘부(1)의 피크 높이가 낮은 프리즘부{갑 제4호증 번역문의 5면 식별번호 [0016]과 갑 제4호증의 5면 도 3(a), 도 3(d) 참조}의 폭을 쉽게 조정하여 구성요소 5-2를 용이하게 도출할 수 있다.
그렇다면, 이 사건 제5항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 4에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 진보성이 인정되지 아니한다.
마. 이 사건 제6항 정정발명의 진보성 여부
이 사건 제6항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 종속항으로 “상기 제1 영역은 폭이 대략 300 미크론 미만이고(이하 ‘구성요소 6-1’이라 한다), 상기 제2 영역은 폭이 200 내지 4000 미크론 사이이며(이하 ‘구성요소 6-2’라 한다), 상기 제2 거리는 상기 제1 거리보다 적어도 대략 0.5 미크론 짧고(이하 ‘구성요소 6-3’이라 한다), 광 결합은 상기 제1 영역에서 주로 발생하는(이하 ‘구성요소 6-4’라 한다) 광 지향성 필름”에 관한 것인데, 구성요소 6-1, 6-2, 6-3은 위에서 살펴본 바와 같이 구성요소 2-1, 5-2, 2-3과 동일한 것이고, 구성요소 6-4는 광 결합이 제1 영역에 주로 발생한다는 것으로 위 구성요소 1-2에 의해서 발생하는 작용을 기재한 것에 해당한다고 할 수 있는바, 이 사건 제6항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 4에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 진보성이 인정되지 아니한다.
바. 이 사건 제7항 정정발명의 진보성 여부
이 사건 제7항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명의 종속항으로 “상기 제2 영역은 상기 기준면상의 서로 다른 높이에 배치된 피크를 갖는 복수의 프리즘을 포함(이하 ‘구성요소 7’이라 한다)”하도록 더욱 한정하고 있다.
구성요소 7은 제2 영역에 프리즘의 피크 높이가 서로 다른 프리즘이 복수개 있는 것으로 제2 영역의 프리즘이 제1 영역의 프리즘보다 낮은 높이의 피크를 갖게 하여 제2 영역에서 광 결합이 발생하지 아니하는 특징 이외에 별다른 사항을 가지고 있다고 보이지 아니하는 바, 구성요소 7은 제2 영역의 프리즘이 동일한 높이로 갖는 경우와 기술적 측면에서 실질적인 차이가 없는 구성이라 할 것이며 통상의 기술자라면 비교대상발명 1에서 복수의 프리즘부(1) 중 프리즘부의 피크 높이가 상대적으로 낮은 프리즘부{갑 제4호증 번역문 5면 식별번호 [0016]와 갑 제4호증의 5면 도 3(a), 도 3(d) 참조}를 설계변경하여 구성요소 7을 용이하게 도출할 수 있다고 할 것이다.
따라서 이 사건 제7항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 이 사건 제7항 정정발명은 진보성이 인정되지 아니한다.
사. 이 사건 제8항 정정발명의 진보성 여부
1) 이 사건 제8항 정정발명의 전체 구성
제1 표면과, 상기 표면에 대향하는 구조화면을 구비한 제1 광지향성 필름 시트로서, 상기 구조화면은 제1 주축을 따라 배향된 프리즘 요소의 선형 어레이를 포함하고, 상기 어레이는 적어도 기준면으로부터 제1 거리에 배치된 피크를 갖는 제1 프리즘 요소의 적어도 일부분을 포함한 제1 영역과, 상기 제1 영역에 인접하고 있으며, 상기 기준면으로부터 상기 제1 거리보다 짧은 제2 거리에 배치된 피크를 갖는 제1 프리즘 요소의 적어도 일부분을 포함하는 제2 영역을 구비한 프리즘 영역의 반복 패턴을 포함하는 상기 제1 광지향성 필름 시트와(이하 ‘구성요소 8-1’이라 한다), 상기 제1 광지향성 필름 시트에 근접 배치된 제1 표면을 구비하고, 상기 제1 표면에 대향하며, 제2 주축을 따라 배향된 프리즘 요소의 선형 어레이를 구비하는 제2의 광지향성 필름 시트를 포함하고, 상기 제1 주축은 미리 정해진 각도 범위 내에서 상기 제2 주축을 교차하는 것(이하 ‘구성요소 8-2’라 한다)인 광 지향성 물품.
2) 판단
먼저, 구성요소 8-1은 이 사건 제1항 정정발명과 동일하므로 그 구성 대비는 앞에서 설명한 바와 동일하다.
다음으로, 구성요소 8-2는 제2의 광지향성 필름시트를 제1 광지향성 필름 시트에 일정한 각도로 교차하도록 하는 것으로서, 이는 비교대상발명 3에서 프리즘 시트 2장을 프리즘 정능부가 서로 직교하도록 배열하는 구성(을 제1호증 식별번호 [0012] 참조)과 구성상 실질적인 차이가 없이 동일하다. 그리고 구성요소 8-2가 제1 광지향성 필름 시트와 제2의 광지향성 필름시트를 교차시켜서 필름시트의 수직 방향으로 광량을 더욱 증가시키는 효과가 있는데, 이는 비교대상발명 3의 대응구성이 프리즘 시트 2장을 서로 직교하도록 배열하여 고휘도를 얻는 효과와 동일한 것으로 비교대상발명 3에 비하여 현저하거나 이질적인 효과를 가진다고 할 수 없다.
그렇다면 이 사건 제8항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 3, 4에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 이 사건 제8항 정정발명은 진보성이 인정되지 아니한다.
아. 이 사건 제9항 정정발명의 진보성 여부
1) 이 사건 제9항 정정발명의 전체 구성
광원과, 시야 스크린과, 상기 광원으로부터 상기 시야 스크린으로 광을 유도하기 위한 광전송 수단을 포함하는 광학 디스플레이로서(이하 ‘구성요소 9-1’이라 한다), 상기 광전송 수단은 적어도 제1 광지향성 필름 시트를 구비하고, 상기 필름은 제1 표면과, 상기 제1 표면에 대향하며 프리즘 요소의 어레이를 구비하는 구조 화면을 포함하며, 상기 각 프리즘 요소는 피크 위치에서 교차하는 대향면을 구비하고, 상기 어레이는 적어도 기준면으로부터 제1 거리에 배치된 피크를 갖는 제1 프리즘 요소의 적어도 일부분을 포함한 제1 영역과, 상기 제1 영역에 인접하며 상기 기준면으로부터 상기 제1 거리보다 짧은 제2 거리에 배치된 피크를 갖는 제1 프리즘 요소의 적어도 일부분을 포함한 제2 영역을 구비하는 프리즘 요소의 반복 패턴을 갖는 것(이하 ‘구성요소 9-2’라 한다)인 광학 디스플레이.
2) 판단
구성요소 9-2는 이 사건 제1항 정정발명과 동일하므로 그 구성 대비는 앞에서 설명한 바와 동일하다.
한편, 구성요소 9-1은 광원, 시야 스크린, 광전송 수단을 포함하는 광학 디스플레이로서 일반적인 광학 디스플레이의 기본구성에 관한 것이고, 이는 광학 디스플레이 기술분야에서 널리 알려지고 통상적으로 사용되는 주지관용기술에 해당한다고 할 수 있다.
따라서 통상의 기술자라면 비교대상발명 1에 위 주지관용기술을 적용하여 이 사건 제9항 정정발명을 용이하게 도출할 수 있다.
그렇다면 이 사건 제9항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 4에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 이 사건 제9항 정정발명은 진보성이 인정되지 아니한다.
자. 소결론
따라서 이 사건 정정발명은 신규성 내지 진보성이 인정되지 아니한다.
5. 결론
그렇다면 이 사건 정정발명은 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]
판사 변현철(재판장) 박창수 김용덕