【원고, 상고인】
【피고, 피상고인】
【원심판결】
특허법원 2010. 7. 28. 선고 2010허1169 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
【이 유】
상고이유에 대하여 판단한다.
1. 상고이유 제1, 2점에 대하여
상표법 제73조 제1항 제3호는 상표권자 또는 전용사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 등록상표의 사용을 촉진함과 동시에 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 있다( 대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1240, 89후1257 판결 참조). 한편 채권자가 사해행위의 취소와 함께 수익자 또는 전득자로부터 책임재산의 회복을 명하는 사해행위취소의 판결을 받은 경우 그 취소의 효과는 채권자와 수익자 또는 전득자 사이에만 미치므로, 수익자 또는 전득자가 채권자에 대하여 사해행위의 취소로 인한 원상회복 의무를 부담하게 될 뿐, 채무자와 사이에서 그 취소로 인한 법률관계가 형성되거나 취소의 효력이 소급하여 채무자의 책임재산으로 회복되는 것은 아니다( 대법원 2007. 4. 12. 선고 2005다1407 판결 참조). 위와 같은 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정 취지 및 사해행위취소의 효력 등에 비추어 볼 때, 상표법 제73조 제1항 제3호의 불사용을 이유로 상표등록의 취소심판이 청구된 이후 상표권 양수인 또는 전용사용권자를 수익자로 하여 그 상표권 양도계약 또는 전용사용권 설정계약이 사해행위임을 이유로 이를 취소하는 판결이 확정되었다고 하더라도 그 사해행위취소 판결의 확정 전 상표권 양수인 또는 전용사용권자의 등록상표의 사용을 위 법조 소정의 상표권자 또는 전용사용권자로서의 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다.
원심판결 이유에 의하면, 원심은 소외 1 주식회사가 2005. 5. 3. 피고와 사이의 2005. 4. 13.자 매매계약(이하 ‘이 사건 매매계약’이라고 한다)을 원인으로 하여 이 사건 등록상표(등록번호 제496543호)에 관한 상표권 이전등록을 마쳤다가 2009. 1. 5. 다시 피고에게 그 이전등록을 마쳐 준 사실, 소외 1 주식회사는 2009. 1. 13. 피고와 사이의 2009. 1. 2.자 전용사용권 설정계약(이하 ‘이 사건 전용사용권 설정계약’이라고 한다)을 원인으로 하여 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 설정등록을 마친 사실, 소외 1 주식회사는 2006년경부터 이 사건 심판청구일인 2009. 1. 23.까지 국내에서 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 계속하여 사용한 사실, 한편 피고의 채권자인 소외 2 외 2인이 소외 1 주식회사를 상대로 이 사건 매매계약이 사해행위임을 이유로 하는 사해행위취소 청구소송을 제기하였고, 그 후 소외 2가 재차 소외 1 주식회사를 상대로 이 사건 전용사용권 설정계약이 사해행위임을 이유로 하는 사해행위취소 청구소송을 제기하였는데, 이 사건 매매계약에 관한 사해행위취소 청구소송의 승소판결은 이 사건 상표등록의 취소심판이 특허심판원에 계속중 확정되었고, 이 사건 전용사용권 설정계약에 관한 사해행위취소 청구소송의 제1심 승소판결에 대하여는 항소가 기각되어 상고심에 계속중인 사실을 인정한 다음, 이 사건 매매계약 및 이 사건 전용사용권 설정계약이 각 사해행위임을 이유로 취소되었다고 하더라도 그 취소가 확정되기 전 소외 1 주식회사가 이 사건 등록상표를 사용한 것은 상표권자 또는 전용사용권자로서의 사용이라고 판단하였다.
위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 사해행위취소의 효력에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
2. 상고이유 제3점에 대하여
원심은 이 사건 전용사용권 설정계약이 주주총회 특별결의를 거치지 않았으므로 무효라는 원고의 주장을 그 판시와 같이 배척하였는바, 위 주장은 원심 변론종결 당시까지 변론에 현출된 바 없고 그 후 제출된 참고서면에 비로소 기재된 내용일 뿐이어서 소송자료가 될 수 없음이 기록상 명백하므로, 이 부분 원심의 판단을 다투는 상고이유의 주장은 적법한 상고이유가 되지 못한다.
3. 결론
그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하게 하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김능환(재판장) 이홍훈 민일영 이인복(주심)