【원고, 상고인】
【피고, 피상고인】
가부시키가이샤 시세이도 (소송대리인 변호사 이회기 외 3인)
【원심판결】
특허법원 2011. 12. 16. 선고 2011허8877 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 상표권자가 외국에서 자신의 등록상표를 상품에 표시하였을 뿐 우리나라에서 직접 또는 대리인을 통하여 등록상표를 표시한 상품을 양도하거나 상품에 관한 광고에 상표를 표시하는 등의 행위를 한 바 없다고 하더라도, 그 상품이 제3자에 의하여 우리나라로 수입되어 상표권자가 등록상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되고, 그에 따라 국내의 거래자나 수요자에게 그 상표가 그 상표를 표시한 상표권자의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 사회통념상 인식되는 경우에는 특단의 사정이 없는 한 그 상표를 표시한 상표권자가 국내에서 상표를 사용한 것으로 보아야 하는바( 대법원 2003. 12. 26. 선고 2002후2020 판결 참조), 이러한 법리는 외국에서 상표사용권자가 등록상표를 상품에 표시하고 그 상품이 우리나라로 수입되어 유통되는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 한편 상표법상 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자간의 합의만에 의하여 발생하기는 하나( 대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 참조), 상표법 제57조 제1항에 의하면 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있을 뿐이고 통상사용권자가 다시 이를 설정하여 줄 수는 없다( 대법원 2006. 5. 12. 선고 2004후2529 판결 참조).
2. 원심판결 이유에 의하면, ① 씨앤씨엔터프라이즈라는 상호로 선글라스 수입판매업을 영위하던 소외인은 2007. 4. 21.경 및 2008. 3. 12.경 일본국 회사인 아오야마안경 주식회사(이하 ‘아오야마안경’이라 한다)로부터 지정상품을 ‘선글라스’ 등으로 하는 피고의 이 사건 등록상표 “ ”(상표 등록번호: 생략)가 부착된 선글라스를 수입한 후 2007. 10. 5.경 ‘아이비전’이라는 안경 소매업체 등에 이를 그대로 판매한 사실, ② 아오야마안경이 독일, 한국, 미국, 중국 등에 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스, 안경제품 등을 판매하는 것에 대하여 피고가 아무런 문제제기를 하지 않고 있는 사실, ③ 피고의 자회사인 주식회사 시세이도 아메니티 굿즈도 ‘아오야마안경이 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스 제품에 관한 라이선스를 가지고 있으며 일본을 제외한 35개국에 판매할 권한이 있다’고 확인하여 준 사실, ④ 아오야마안경이 위 회사에게 ‘한국에서의 SHISEIDO 2009년분 안경·선글라스 등에 관한 판매보고서’를 송부한 사실 등을 알 수 있다.
위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 아오야마안경은 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스 제품 등의 한국 내 판매와 관련하여 정당한 통상사용권자에 해당한다 할 것이고, 피고와 아오야먀안경 사이에 ‘아오야마안경이 이 사건 등록상표를 부착한 안경테, 선글라스, 안경집, 안경닦이 수건을 제조하여 시세이도쇼파즈 주식회사에게 전량 매도한다’라는 내용의 거래기본계약이 체결된 바 있다고 하여 이를 달리 볼 것은 아니다.
그렇다면 소외인이 아오야마안경으로부터 이 사건 등록상표가 부착된 선글라스 제품을 수입하여 등록상표를 표시한 그대로 국내의 안경 소매업체에게 양도하는 방법으로 이를 유통시킴으로써 국내의 거래자나 수요자에게는 이 사건 등록상표가 그 상표를 표시한 통상사용권자인 아오야마안경의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것으로 사회통념상 인식되었다고 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 그 상표를 표시한 통상사용권자인 아오야마안경에 의하여 국내에서 그 지정상품 중 하나인 ‘선글라스’에 정당하게 사용되었다고 보아야 한다.
원심이 소외인이 통상사용권자인 아오야마안경으로부터 상표사용권을 설정받았으므로 통상사용권자에 해당하고 이 사건 등록상표가 통상사용권자인 소외인에 의해 사용되었다고 판단한 부분은 잘못이지만, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표가 그 통상사용권자인 아오야마안경에 의하여 사용되었다고 보는 이상, 원심의 위 잘못은 판결 결과에 영향이 없으므로, 이 점에 관한 상고이유는 받아들이지 아니한다.
3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 박일환(재판장) 신영철 민일영(주심) 박보영