【원 고】
주식회사 에이피엠코리아 (소송대리인 변리사 윤경현)
【피 고】
주식회사 비앤씨비지니스그룹 (소송대리인 특허법인 참좋은 담당변리사 이병용 외 1인)
【변론종결】
2016. 5. 26.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2015. 9. 22. 2014당2867 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초사실
가. 피고의 이 사건 등록서비스표
1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2013. 3. 29./ 2014. 1. 13./ (서비스표등록번호 1 생략)
2) 구성:
3) 지정서비스업: 서비스업 구분 제35류의 편의점업, 슈퍼마켓업, 대형할인마트업, 백화점업
나. 원고의 선등록서비스표들
1) 선등록서비스표 1
가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2005. 5. 13./ 2006. 6. 2./ (서비스표등록번호 2 생략)
나) 구성:
다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 간행물광고업, 기업선전홍보업, 라디오홍보업, 상업적 또는 광고 목적의 무역박람회조직업, 상업적 또는 광고 목적의 전시회조직업, 옥외광고업, 텔레비전광고업, 판촉대행업, 기업 경영 및 조직상담업, 비용가격분석업(원가분석업), 사업연구업, 수출입업무대행업, 의류판매대행업, 의류판매알선업, 우산류판매대행업, 우산류판매알선업, 포제신변품판매대행업, 포제신변품판매알선업, 혁대류판매대행업, 혁대류판매알선업, 신발류판매대행업, 신발류판매알선업, 모자류판매대행업, 모자류판매알선업, 장신용품판매대행업, 장신용품판매알선업, 패션잡화판매대행업, 패션잡화판매알선업, 화장품류판매대행업, 화장품류판매알선업, 화장용구류판매대행업, 화장용구류판매알선업, 비누류판매대행업, 비누류판매알선업
2) 선등록서비스표 2
가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2005. 5. 13./ 2006. 6. 2./ (서비스표등록번호 3 생략)
나) 구성:
다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제35류의 간행물광고업, 기업선전홍보업, 라디오홍보업, 상업적 또는 광고 목적의 무역박람회조직업, 상업적 또는 광고 목적의 전시회조직업, 옥외광고업, 텔레비전광고업, 판촉대행업, 기업 경영 및 조직상담업, 비용가격분석업(원가분석업), 사업연구업, 수출입업무대행업, 의류판매대행업, 의류판매알선업, 우산류판매대행업, 우산류판매알선업, 포제신변품판매대행업, 포제신변품판매알선업, 혁대류판매대행업, 혁대류판매알선업, 신발류판매대행업, 신발류판매알선업, 모자류판매대행업, 모자류판매알선업, 장신용품판매대행업, 장신용품판매알선업, 패션잡화판매대행업, 패션잡화판매알선업, 화장품류판매대행업, 화장품류판매알선업, 화장용구류판매대행업, 화장용구류판매알선업, 비누류판매대행업, 비누류판매알선업, 상품전시업
3) 선등록상표서비스표 3
가) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2011. 8. 8./ 2013. 2. 5./ (상표서비스표등록번호 4 생략)
나) 구성:
다) 지정상품 또는 지정서비스업: 상품류 구분 제25류의 의류, 스포츠전용 의류, 신발, 부츠, 샌들, 여성용 신발, 운동화, 슈트, 기성복, 아노락, 원피스, 스커트, 재킷, 청바지, 팬츠, 코트, 신사복, 여성용 예복, 아동복, 유아복, 한복, 스웨터, 셔츠, 속내의[속옷], 블라우스, 수영복, 카디건, 티셔츠, 목도리, 넥타이, 스카프, 방한용 귀마개, 방한용 장갑, 양말, 스타킹, 모자, 방한용 마스크, 방수용 피복, 의류용 벨트, 머니벨트(의류),
서비스업류 구분 제35류의 의류판매대행업, 의류도매업, 의류소매업, 신발판매대행업, 신발도매업, 신발소매업, 모자판매대행업, 모자도매업, 모자소매업, 겉옷/외투(스포츠전용 의류와 한복은 제외) 판매대행업, 겉옷/외투(스포츠전용 의류와 한복은 제외) 도매업, 겉옷/외투(스포츠전용 의류와 한복은 제외) 소매업, 속옷/스웨터/셔츠 판매대행업, 속옷/스웨터/셔츠 도매업, 속옷/스웨터/셔츠 소매업, 한복판매대행업, 한복도매업, 한복소매업, 스포츠전용의류 판매대행업, 스포츠전용의류 도매업, 스포츠전용의류 소매업, 의류용 벨트 판매대행업, 의류용 벨트 도매업, 의류용 벨트 소매업, 목도리 도매업, 넥타이 도매업, 숄 도매업, 스카프 도매업, 방한용귀마개 도매업, 양말 도매업, 스타킹 도매업, 발싸개 도매업, 방한용장갑 도매업, 유아용직물제기저귀 도매업, 목도리 소매업, 넥타이 소매업, 숄 소매업, 스카프 소매업, 방한용귀마개 소매업, 양말 소매업, 스타킹 소매업, 발싸개 소매업, 방한용장갑 소매업, 유아용직물제기저귀 소매업, 목도리 판매대행업, 넥타이 판매대행업, 숄 판매대행업, 스카프 판매대행업, 방한용귀마개 판매대행업, 양말 판매대행업, 스타킹 판매대행업, 발싸개 판매대행업, 방한용장갑 판매대행업, 유아용직물제기저귀 판매대행업
다. 이 사건 심결의 경위
1) 원고는 2014. 11. 13. 특허심판원에 피고를 상대로 ‘이 사건 등록서비스표가 선등록서비스표 1, 2와 그 표장이 동일하고 지정서비스업이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이 사건 등록서비스표가 타인의 저명한 표장과 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제9 내지 12호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다’고 주장하며 서비스표등록 무효심판을 청구하였다.
2) 특허심판원은 위 심판청구를 2014당2867호로 심리한 후, 2015. 9. 22. 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 5, 7, 8호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
2. 원고 주장의 요지
이 사건 등록서비스표가 선등록서비스표들과 그 표장이 동일하고 지정서비스업이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, 이 사건 등록서비스표는 의류, 가방 제조 및 도소매업, 부동산 임대 및 매매업, 부동산 관리 및 용역업 등을 하는 원고가 의류 도매점과 소매점의 건물(쇼핑몰) 간판 등으로 사용하여온 주지·저명한 표장(, , )과 유사하여 상표법 제7조 제1항 제9 내지 12호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.
3. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지 여부
가. 표장의 동일·유사 여부
1) 관련법리
서비스표의 유사 여부는 두 개의 서비스표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 서비스표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합서비스표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 서비스표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 서비스표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 서비스표는 유사하다(대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결, 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 참조). 또한, 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 서비스표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자서비스표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소가 된다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97후3050 판결 등 참조).
2) 구체적인 판단
가) 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표들은 구성 문자의 차이로 말미암아 외관이 서로 다르고, 조어상표·서비스표로서 관념을 대비할 수 없다.
나) 선등록서비스표들이 문자를 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것도 아니고, 영문문자 “A.P.M”과 “apm"이 차지하고 있는 부분이 표장 전체로 볼 때도 그 비중이 식별력을 부인할 만큼 결코 작지 않다고 할 것이므로 위 영문자 부분이 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분이 될 수 있다. 선등록서비스표 1, 2의 “A.P.M"의 경우 각 문자 사이에 ‘.’이 삽입되어 있으나, 우리나라의 일반 수요자들이 이를 발음할 경우 ‘.’ 부분을 생략한 채 ‘에이피엠’으로 호칭될 것이고, 선등록상표서비스표 3도 ”에이피엠“으로 호칭될 것이다.
다) 이 사건 등록서비스표는 일반적으로 ‘에이피엠 이십사’라고 호칭될 것이나, 호칭의 간략화 현상에 따라 단순히 ‘에이피엠’으로 호칭될 수도 있다. 이 사건 등록서비스표가 ‘에이피엠’으로 호칭될 경우 선등록서비스표들과 그 호칭이 유사하므로, 이 사건 등록서비스표의 표장은 선등록서비스표들과 그 표장이 유사하다.
나. 지정서비스업의 동일·유사 여부
1) 관련법리
지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공 수단, 제공 장소, 서비스업의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다(대법원 2005. 5. 12. 선고 2003후1192 판결 등 참조).
2) 구체적인 판단
이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 “편의점업, 슈퍼마켓업, 대형할인마트업, 백화점업”으로서, 일정한 장소에서 각종 상품을 모아놓고 판매하는 서비스를 제공하는 것이고, 백화점업은 단일 경영주체가 총괄적으로 관리하여 각종 상품을 종합적으로 소매하는 것이며, 대형할인마트업은 단일의 경영주체가 각종 유형의 상품을 종합적으로 소매하는 것이고, 슈퍼마켓업과 편의점업은 주로 음식료품 등을 위주로 각종 생활잡화를 소매하는 것이다.
반면 선행서비스표들의 지정서비스업은 개별 상품 또는 상품군 특히 패션 관련 상품을 판매대행·알선하거나 도·소매하는 등의 서비스를 제공하는 것이다.
결국 선행서비스표들의 지정서비스업의 대상이 되는 물품이 패션 관련 상품인데 비해, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 편의점업과 슈퍼마켓업의 대상이 되는 물품은 주로 음식료품과 일용 잡화 등이고, 대형할인마트업과 백화점업의 대상이 되는 물품에는 패션 관련 상품과 음식료품 및 일용 잡화 외에도 가구, 가전제품 등이 포함된다는 점에서, 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표들은 그 지정서비스업의 성격이나 내용, 서비스업의 제공자 및 수요자의 범위 등이 달라 그 지정서비스업이 유사하지 않다.
3) 원고의 주장에 대한 판단
이에 대하여 원고는, 백화점업은 이종의 상품을 취급하는 서비스업인 반면에, 대형할인마트업은 동종의 상품을 취급하는 서비스업이므로, 이 사건 등록서비스업의 지정서비스업 중 대형할인마트업에는 의류 대형할인마트업이 포함되어서, 의류 대형할인마트업과 선등록서비스표들의 지정서비스업 중 의류판매대행업, 의류판매업, 의류판매알선업은 유사하다고 주장한다.
그러나 을 제1호증의 기재에 의하면, 특허청 유사상품·서비스업 심사기준에는 백화점업이 ‘단일 경영주체가 일정한 장소(3,000㎡ 이상)에서 총괄적으로 관리되는 다수의 매장으로 구획된 판매시설을 갖추고 각종 상품을 종합적으로 소매하는 산업활동’으로 정의되어 있고, 대형할인마트업이 ‘단일의 경영체제하에서 일정규모(3,000㎡ 이상)의 대형 매장(백화점 제외)을 갖추고 식품류, 의류, 가구, 가전제품, 화장품, 귀금속, 약품 등의 각종 유형의 상품을 종합적으로 소매하는 산업활동’으로 정의되어 있다. 위 심사기준 상의 개념 정의, 그리고 동종의 상품을 취급하는 대형매장을 갖춘 서비스업을 대형할인마트업이라고 부르기보다 전문상가나 전문매장으로 부르는 점 등에 비추어 보면, 대형할인마트업은 각종 유형의 상품을 종합적으로 소매하는 산업활동을 말하는 것이어서 선등록서비스표들의 지정서비스업 중 의류판매대행업, 의류판매업, 의류판매알선업과 유사하다고 할 수 없으므로, 원고의 이 부분 주장은 이를 받아들이지 아니한다.
다. 상표법 제7조 제1항 제7호의 해당 여부
따라서 이 사건 등록서비스표는 선등록서비스표 등과 표장이 유사하나 지정서비스업이 유사하지 아니하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않는다.
4. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제9 내지 12호에 해당하는지 여부
가. 관련 법률
구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것)
제7조(상표등록을 받을 수 없는 상표)
① 다음 각 호의 1에 해당하는 상표는 제6조의 규정에 불구하고 상표등록을 받을 수 없다.
9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표
10. 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표
11. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표
12. 국내 또는 외국의 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시를 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표
나. 관련법리
상표법 제7조 제1항 제9호에서 주지상표로서 타인의 상표등록을 배제하려면 그 상표가 특정인의 상표에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있을 것이 필요하고, 구체적으로 그 상표가 주지상표인가의 여부는 그 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준이 된다(대법원 1994. 1. 25. 선고 93후268 판결 등 참조).
상표법 제7조 제1항 제10호에서 ‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업’은 이른바 저명상표 등을 이르는 것으로, 저명상표 등에 해당하는지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 및 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 볼 수 있는지의 여부에 따라 판단하여야 하고, 저명상표인지 여부를 판단하는 기준 시는 그 상표의 등록출원시라고 할 것이다(대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결, 대법원 2007. 2. 8. 선고 2006후3526 판결 등 참조).
등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표·서비스표나 그 사용상품·서비스업이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표·서비스표 또는 상품·서비스업이라고 하면 곧 특정인의 상표·서비스표나 상품·서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 그 판단은 등록상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 참조).
또한, 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는데, (1) 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 하고, (2) 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일·유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일·유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, (3) 위와 같은 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2013. 5. 9. 선고 2011후3896 판결 참조).
그리고 이와 같은 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
다. 구체적인 판단
갑 제9 내지 47호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 원고는 2009년경부터 2012년경까지 "apM"이라는 책자를 발간하여 배포한 사실, 2009년경 “클러스터”라는 책자에 원고 회사에 관한 기사가 게재된 사실, 2009년경부터 2014년경까지 원고가 야외무대를 개설하여 공연을 하게 한 사실, 2008년경부터 2014년경까지 원고가 동대문 패션축제에 참가한 사실, 2010년경부터 2014년경까지 일부 인터넷 블로그에 원고 회사가 소개된 사실, 2000년경부터 2014년경까지 연 수회 정도 인터넷 뉴스에 원고 회사의 기사가 게재된 사실을 인정할 수 있다.
그러나 위 책자들이 전국적인 규모로 배포되었다고 보기 어려운 점, 위 야외공연은 위 야외무대에서만 이루어진 점, 위 패션축제에 원고 이외에도 다수의 업체가 참여한 점, 위 인터넷 뉴스에 원고 회사의 기사가 게재된 회수가 수회에 불과한 점 등에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 이 사건 등록서비스표의 출원 시 또는 등록결정일 무렵 원고의 선사용서비스표가 지정서비스업 관련 일반 수요자에게 특정인의 서비스표로 인식될 정도로 알려져 있었다는 점을 인정하기에 부족하다.
따라서 원고의 선사용서비스표가 이 사건 등록서비스표의 출원 시 또는 등록결정일 무렵에 일반 수요자에게 특정인의 서비스표로 인식되어 있었다고 할 수 없고, 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업에 사용할 경우 일반 수요자들로 하여금 원고가 사용하는 것으로 출처를 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 없으며, 원고의 표장에 구축되어 있는 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 출원, 등록된 것이라고 할 수도 없다. 그러므로 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제9 내지 12호에 해당한다고 할 수 없다.
5. 결론
따라서 이 사건 등록서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7, 9 내지 12호에 해당하지 아니하여 그 등록이 무효로 되어서는 아니 되는바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다.
그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 김우수(재판장) 김부한 나상훈