【원고, 피상고인】
【피고, 상고인】
가부시키가이샤 다마스 (소송대리인 특허법인 아주양헌 담당변리사 정은섭외 2인)
【원심판결】
특허법원 2010. 1. 27. 선고 2009허3602 판결
【주 문】
원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 위 규정에 해당하기 위하여는 상표 출원인이 특정인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 하는바, 특정인의 상표가 주지상표에 해당하는지 여부는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 되며, 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래 실정 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 위 규정에 해당하는지 여부는 등록상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다 ( 대법원 2005. 4. 14. 선고 2004후3379 판결 등 참조).
2. 원심은 채용 증거를 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 피고의 상표 “ ” 및 “ ”(이하 ‘선사용상표들’이라 한다)는 이 사건 등록상표(등록번호 691722호) “ ”의 출원일인 2005. 8. 4. 무렵 일본의 일반 수요자나 거래자들 사이에서 적어도 탁구용품에 관하여는 특정인의 상표라고 현저하게 인식되었다고 할 것이고, 이들 상표는 전체적으로 유사한 상표에 해당하지만, 이 사건 등록상표의 지정상품들 중 “골프화, 농구화, 등산화, 럭비화, 복싱화, 야구화, 운동화, 육상경기용화, 체조화, 축구화, 하키화, 핸드볼화, 승마바지, 승마화, 수영모자, 수영복, 수영팬츠, 스포츠셔츠, 운동용 유니폼, 트랙슈트, 각반, 운동용 스타킹”을 제외한 나머지 “단화, 부츠, 샌달, 스키화, 반바지, 잠바, T셔츠, 양말, 모자” 등 179종의 지정상품들(이하 ‘이 사건 지정상품들’이라 한다)의 경우에는 원고가 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 출원하였다고 볼 수 없으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 취지로 판단하였다.
3. 이와 같은 원심의 판단을 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴본다.
원심이 적법하게 인정한 사실들에 의하면, 1950. 12. 일본에서 설립된 피고의 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일인 2005. 8. 4. 당시 일본에서 ‘탁구라켓, 탁구러버 등의 탁구용품’ 이외에도 ‘탁구화, 탁구복, 양말 등의 탁구 관련 액세서리 제품’에 관하여 수요자 간에 피고의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표임을 인정할 수 있다. 그리고 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 공통적으로 ‘나비’의 뜻을 가진 영어단어 ‘Butterfly’를 그 요부로 하고 있으므로 서로 유사하고, 이 사건 지정상품들은 선사용상표들의 사용상품들과 같이 운동용으로 사용될 수 있는 것들이거나 신발류 또는 의류의 일종으로서 서로 경제적 견련관계도 있다고 할 것이다. 또한 원고는 1989. 11. 10.경 ‘버터플라이스포츠’라는 상호로 사업자등록을 마친 후 운동복 등을 생산·판매하기 시작하였는데, 1992년경부터 지정상품들을 신발류나 의류(주로 운동용)로 하여 선사용상표들과 문자 및 도형의 형태까지 거의 동일하거나 유사한 상표들을 우리나라에서 다수 출원하여 이 사건 등록상표의 출원 당시까지 피고와 사이에 여러 차례 상표분쟁이 있었고, 그 대부분은 선사용상표들을 비롯한 피고의 상표들과의 관계에서 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당한다는 이유로 상표등록이 거절되거나 등록무효가 되었으므로, 원고는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들의 존재를 충분히 인식하고 있었다고 할 것이다.
위에서 본 바와 같은 선사용상표들의 주지 정도, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사 정도, 이 사건 지정상품들과 선사용상표들의 사용상품들 사이의 경제적 견련관계, 원·피고 사이의 상표분쟁의 경과 등을 종합적으로 고려하여 보면, 원고는 일본 내의 주지상표인 선사용상표들을 모방하여 선사용상표들에 축적된 양질의 이미지나 선사용상표들이 갖는 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 선사용상표들의 사용자인 피고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 지정상품들을 그 지정상품들 중 일부로 포함하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 것이다.
그런데도 원심은 앞서 본 바와 같이 이 사건 지정상품들에 관한 부분은 원고가 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 출원한 것으로 인정되지 않는다고 하여 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 위 규정의 ‘부정한 목적’에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
4. 그러므로 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 신영철(재판장) 박시환 안대희(주심) 차한성