【원고, 항소인】
조인셋 주식회사 (소송대리인 법무법인 다래 담당변호사 최정완)
【피고, 피항소인】
두성산업 주식회사 (소송대리인 법무법인 유미 담당변호사 신동환 외 1인)
【제1심판결】
서울중앙지방법원 2013. 10. 31. 선고 2011가합119908 판결
【변론종결】
2015. 9. 3.
【주 문】
1. 원고의 항소를 기각한다.
2. 항소제기 이후의 비용은 원고가 부담한다.
【청구취지 및 항소취지】
제1심 판결을 취소한다. 피고는 별지1. 〈피고 실시제품〉 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하여서는 아니 된다. 피고는 보관 중인 위 제품을 모두 폐기하라.
【이 유】
1. 기초사실
가. 원고의 특허권
1) 발명의 명칭 : 리플로우 솔더링이 가능한 탄성 전기접촉단자
2) 출원/출원번호 : 2008. 7. 1. / (출원번호 생략)
3) 등록/등록번호 : 2010. 12. 8. / (등록번호 생략)
4) 특허권자 : 원고
나. 특허청구범위의 정정 경과
1) 2012. 7. 20.자 특허심판원 2012정19호 심결로 정정되기 전의 것(이하 아래의 특허청구범위를 기준으로 한 특허발명을 ‘이 사건 정정 전 특허발명’이라 한다)
가) 청구항 1 : 내부의 길이방향으로 관통공이 형성된 절연 탄성 코어(구성 1), 상기 절연 탄성 코어를 감싸며 접착되는 절연 비발포고무 코팅층(구성 2) 및 한 면이 상기 절연 비발포고무 코팅층을 감싸도록 상기 절연 비발포고무 코팅층에 접착되고, 다른 면에 금속층이 일체로 형성된 내열 폴리머 필름(구성 3)을 포함하며, 상기 내열 폴리머 필름은 양단이 이격되도록 상기 절연 비발포 고무 코팅층에 접착되고(구성 4), 상기 절연 탄성 코어의 하면은 폭방향 양단에서 중간부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것(구성 5)을 특징으로 하는 리플로우 솔더링이 가능한 탄성 전기접촉단자(이하 ‘정정 전 제1항 발명’이라 한다)
나) 청구항 2 : 삭제
다) 청구항 3~7, 9~11 : 각 기재 생략
라) 청구항 8 : 청구항 1에 있어서, 상기 절연 탄성 코어의 하면에는 상기 내열 폴리머 필름의 양단 사이에 길이방향으로 수용 홈이 형성되는 것을 특징으로 하는 리플로우 솔더링이 가능한 탄성 전기접촉단자(이하 ‘정정 전 제8항 발명’이라 한다)
2) 2012. 7. 20.자 특허심판원 2012정19호 심결로 정정된 것(이하 ‘1차 정정’이라 하고, 밑줄 친 부분이 정정된 부분이며, 1차 정정된 특허청구범위를 기준으로 한 특허발명을 ‘이 사건 1차 정정 특허발명’이라 한다)
가) 청구항 1 : 내부의 길이방향으로 관통공이 형성된 절연 탄성 코어(구성 1), 상기 절연 탄성 코어를 감싸며 접착되는 절연 비발포고무 코팅층(구성 2) 및 한 면이 상기 절연 비발포고무 코팅층을 감싸도록 상기 절연 비발포고무 코팅층에 접착되고, 다른 면에 금속층이 일체로 형성된 내열 폴리머 필름(구성 3)을 포함하며, 상기 내열 폴리머 필름은 양단이 절연 탄성 코어의 하면 중앙부분에서 이격되도록 상기 절연 비발포 고무 코팅층에 접착되고(구성 4), 상기 절연 탄성 코어의 하면은 폭방향 양단에서 중간부분을 향해 파인 형상으로 리플로우 솔더링 시 전기접촉단자의 양측면으로 납오름이 발생하는 경사가 형성되는 것(구성 5)을 특징으로 하는 리플로우 솔더링이 가능한 탄성 전기접촉단자(이하 ‘1차 정정 제1항 발명’이라 한다)
나) 청구항 2 : 삭제
다) 청구항 3~7, 9~11 : 각 기재 생략
라) 청구항 8 : 청구항 1에 있어서, 상기 절연 탄성 코어의 하면에는 상기 내열 폴리머 필름의 양단 사이에 길이방향으로 수용 홈이 형성되는 것을 특징으로 하는 리플로우 솔더링이 가능한 탄성 전기접촉단자(이하 ‘1차 정정 제8항 발명’이라 한다)
3) 2014. 6. 23.자 특허심판원 2014정15호 심결로 정정된 것(이하 ‘2차 정정’이라 하고, 아래 밑줄 친 부분이 정정된 부분이며, 2차 정정된 특허청구범위를 기준으로 한 특허발명을 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)
가) 청구항 1 : 내부의 길이방향으로 관통공이 형성된 절연 탄성 코어(구성 1), 상기 절연 탄성 코어를 감싸며 접착되는 절연 비발포고무 코팅층(구성 2) 및 한 면이 상기 절연 비발포고무 코팅층을 감싸도록 상기 절연 비발포고무 코팅층에 접착되고, 다른 면에 금속층이 일체로 형성된 내열 폴리머 필름(구성 3)을 포함하며, 상기 내열 폴리머 필름은 양단이 절연 탄성 코어의 하면 중앙부분에서 이격되도록 상기 절연 비발포 고무 코팅층에 접착되고(구성 4), 상기 절연 탄성 코어의 하면은 그 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 상기 하면 중앙부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것(구성 5)을 특징으로 하는 리플로우 솔더링이 가능한 탄성 전기접촉단자(이하 ‘2차 정정 제1항 발명’이라 한다)
나) 청구항 2 : 삭제
다) 청구항 3~7, 9~11 : 각 기재 생략
라) 청구항 8 : 청구항 1에 있어서, 상기 절연 탄성 코어의 하면에는 상기 내열 폴리머 필름의 양단 사이에 길이방향으로 수용 홈이 형성되는 것을 특징으로 하는 리플로우 솔더링이 가능한 탄성 전기접촉단자(이하 ‘2차 정정 제8항 발명’이라 한다)
다. 피고 실시제품
1) 피고는 전자부품 제조업, 전자부품 도매업 등을 목적으로 설립된 회사로서 별지1. 〈피고 실시제품〉 기재 개스킷 제품(이하 ‘피고 실시제품’이라 한다)을 제조하여 판매하고 있다.
2) 이 사건 특허발명의 각 구성요소와 피고 실시제품에 대응되는 각 구성요소를 대비하면 아래 〈구성대비표〉와 같이 구성 1과 구성 5를 제외하고는 그 구성이 동일하거나 당사자 사이에 구성의 동일 여부에 다툼이 없다.
〈구성대비표〉
〈구성대비표〉2차 정정 제1항 발명피고 실시제품 IDSMT-W(General type)대비내부에 길이방향으로 관통공이 형성된 절연 탄성 코어(구성 1. 이하 ‘이 사건 특허발명 구성 1’이라 한다)중앙부에 관통홀이 구비된 비발포 실리콘 코어■ 다툼상기 절연 탄성 코어를 감싸며 접착되는 절연 비발포 고무 코팅층(구성 2)위 전도성 비발포 실리콘과 금속 도금 폴리이미드 필름 사이에 구비되어 양자를 접합시키는 접착제층■ 동일(다툼 없음)한 면이 상기 절연 비발포 고무 코팅층을 감싸도록 상기 절연 비발포고무 코팅층에 접착되고, 다른 면에 금속층이 일체로 형성된 내열 폴리머 필름을 포함하며(구성 3)위 금속 도금 폴리이미드 필름은 폴리이미드 필름 상에 구리 증착 후 주석을 도금한 것으로서 위 비발포 실리콘을 둘러싸고■ 동일(다툼 없음)상기 내열 폴리머 필름은 양단이 절연 탄성 코어의 하면 중앙부분에서 이격되도록 상기 절연 비발포 고무 코팅층에 접착되고(구성 4)위 금속 도금 폴리이미드 필름은 그 양단이 서로 일정거리 이격되도록 구비되며■ 동일(다툼 없음)상기 절연 탄성 코어의 하면은 그 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 상기 하면 중앙부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것(구성 5. 이하 ‘이 사건 특허발명 구성 5’라 한다)을 특징으로 하는 리플로우 솔더링이 가능한 탄성 전기접촉단자하면은 폭방향 양단에서 중간부분을 향해 굴곡을 가지는 비대칭 곡면으로 파인 형상으로 경사지게 구성■ 다툼청구항 1에 있어서,코어 하면 내부 안쪽으로 깊이 파인 홈이 있음■ 동일상기 절연 탄성 코어의 하면에는 상기 내열 폴리머 필름의 양단 사이에 길이방향으로 수용 홈이 형성되는 것을 특징으로 하는 리플로우 솔더링이 가능한 탄성 전기접촉단자(다툼 없음)
라. 관련 심판 및 소송의 경과
1) 1차 정정을 전후로 제기된 관련 심판 및 소송의 경과
가) 피고는 2011. 2. 1. 이 사건 정정 전 특허발명에 대하여 ‘이 사건 정정 전 특허발명은 공지되었거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 별지2. 〈종전 비교대상발명들〉 순번 1항 내지 4항 기재 비교대상발명들(이하 각 비교대상발명을 따로 칭할 때는 순번으로 구분하여 ‘종전 비교대상발명 1’과 같은 방법으로 표시하고, 합하여 가리킬 때는 ‘종전 비교대상발명들’이라 한다)을 단순 조합하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 신규성 또는 진보성이 부정되므로 무효이다’라고 주장하면서 특허심판원 2011당264호로 특허등록 무효심판청구를 하였으나 위 청구는 2011. 6. 24. 기각되었다.
나) 이에 피고는 2011. 7. 22. 특허법원 2011허7249호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 위 법원은 2012. 2. 17. ‘이 사건 정정 전 특허발명은 구성 4가 그에 대응하는 종전 비교대상발명 1의 구성과 동일하고, 구성 5는 통상의 기술자라면 그에 대응하는 종전 비교대상발명 1, 2를 결합함으로써 용이하게 도출할 수 있으며, 종전 비교대상발명들과 대비하여 볼 때 그 밖의 기술 분야와 목적의 대부분이 동일하고 효과의 현저성도 인정되지 않아 진보성이 부정된다’라는 이유로 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였다.
다) 그러자 원고는 2012. 3. 7. 위 판결에 대하여 대법원 2012후1019호로 상고를 제기하면서 2012. 2. 29. 특허심판원 2012정19호로 정정 전 제1항 발명의 구성 4 및 구성 5를 1차 정정 제1항 발명의 구성 4 및 구성 5와 같이 각 정정하는 내용의 정정(1차)심판청구를 하였고, 특허심판원은 2012. 7. 20. 이를 정정하는 심결을 하였으며, 2012. 7. 23. 위 심결은 확정되었다.
라) 이에 따라 대법원은 2013. 4. 26. 위와 같이 1차 정정이 이루어진 이상 이 사건 정정 전 특허발명을 대상으로 특허무효사유를 심리, 판단한 특허법원 2011허7249호 판결은 유지될 수 없다는 이유로 위 판결을 파기하고 사건을 특허법원으로 환송하였다(특허법원 2013허3968호).
마) 한편, 피고는 특허심판원 2012정19호의 정정심결에 대하여 정정의 무효를 구하는 심판을 특허심판원 2012당2866호로 청구하였으나, 특허심판원은 2013. 7. 31. 위 청구를 기각하였다. 그러자 피고는 2013. 8. 30. 위 정정심결의 취소를 구하는 소송을 특허법원 2013허7151호로 제기하였는데, 특허법원은 피고의 청구를 받아들여 2014. 1. 16. 위 정정심결을 취소하는 판결을 하였고, 위 판결은 2014. 2. 8. 확정되었다.
2) 2차 정정을 전후로 한 관련 심판 및 소송(이 사건 소송 포함)의 경과
가) 한편, 원고는 2011. 11. 15. 이 사건 정정 전 특허발명에 기초하여 피고 실시제품이 원고의 특허권을 침해하고 있다는 이유로 생산, 사용, 대여 등의 금지를 구하는 이 사건 소를 제기하였는데, 제1심 법원은 2013. 10. 31. ‘1차 정정 제1항 발명의 구성 1이 피고 실시제품에 개시되어 있다고 볼 수 없으므로, 피고 실시제품은 1차 정정 제1항 발명과 그 종속항 발명인 1차 정정 제8항 발명의 각 특허권을 침해하지 않으며(주위적 판단), 1차 정정 제1, 8항 발명은 구성 4가 그에 대응하는 종전 비교대상발명 1의 구성과 동일하고, 구성 5는 통상의 기술자라면 종전 비교대상발명 1에 종전 비교대상발명 2 내지 4를 결합함으로써 용이하게 도출할 수 있으며, 종전 비교대상발명들과 대비하여 볼 때 그 밖의 기술 분야와 목적의 대부분이 동일하고 효과의 현저성도 인정되지 않아 진보성이 부정되어 무효임이 명백하므로, 그에 기초한 원고의 청구는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다(예비적 판단)’는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고(제1심 법원은 그 소송계속 중인 2012. 7. 20. 특허심판원 2012정19호 심결이 내려져 같은 달 23. 위 심결은 확정되었으므로, 1차 정정 제1, 8항 발명에 의하여 판단하였다), 원고는 이에 불복하여 2013. 11. 15. 환송전 당심에 항소를 제기하였다.
나) 원고는 제1심 판결의 위와 같은 결과에 더하여 환송전 당심 계속 중인 2014. 1. 16. 위 1)의 마)항에서 본 바와 같이 특허법원 2013허7151호 사건에서 2012. 7. 20.자 특허심판원 2012정19호 심결을 취소하는 판결이 선고되어 2014. 2. 8. 확정되자[그 후 특허심판원은 재심리 후 2014. 4. 4. 피고의 1차 정정 무효심판청구를 전부 인용하는 2014당29호 심결을 하였고, 2014. 5. 8. 위 심결이 확정됨으로써 이 사건 1차 정정 특허발명은 처음부터 없었던 것으로 되었다(특허법 제137조 제5항)], 2014. 2. 13. 특허심판원 2014정25호로 정정 전 제1항 발명의 구성 4 및 구성 5를 2차 정정 제1항 발명의 구성 4 및 구성 5와 같이 각 정정하는 내용의 정정(2차)심판청구를 하였다.
다) 환송전 당심은 2014. 5. 1. 원고의 항소를 기각하는 판결을 선고하였는데, 특허심판원은 환송전 당심 판결 선고 후인 2014. 6. 23. 위 2014정25호 정정심판청구를 받아들여 정정 전 제1항 발명의 구성 4 및 구성 5를 2차 정정 제1항 발명의 구성 4 및 구성 5와 같이 각 정정하는 심결을 하였으며, 2014. 6. 24. 위 심결은 확정되었다.
라) 대법원은 환송전 당심 판결에 대한 원고의 상고에 대하여 2014. 9. 4. 위와 같이 2차 정정이 이루어진 이상 이 사건 1차 정정 특허발명을 대상으로 특허권 침해 여부를 심리, 판단한 환송전 당심 판결은 유지될 수 없다는 이유로 환송전 당심 판결을 파기하고 사건을 당원에 환송하였다.
마) 한편, 위 1)의 라)항 기재와 같은 경위로 환송된 특허법원 2013허3968호 사건에서는 그 소송 계속 중에 위와 같이 2차 정정이 이루어짐에 따라 2차 정정 제1, 8항 발명에 기초하여 심리, 판단이 이루어진 결과, 2014. 9. 25. ‘이 사건 특허발명은 종전 비교대상발명들과 대비하여 볼 때 신규성 및 진보성이 부정되지 않아 그 등록이 유지되어야 한다’는 이유로 위 1)의 가)항 기재와 같이 특허심판원이 2011. 6. 24. 2011당264호 사건에 관하여 한 심결의 취소를 구하는 피고의 청구를 기각하는 판결이 선고되었고, 이에 피고가 대법원 2014후2313호로 상고하였으나 2015. 1. 15. 심리불속행 기각되어 위 판결은 확정되었다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증의 1, 2, 갑 제2, 4, 5, 8, 12 내지 21호증, 을 제33호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
2. 당사자의 주장
가. 원고의 주장
피고 실시제품은 2차 정정을 통해 축소된 이 사건 특허발명의 구성요소를 그대로 포함하고 있으며, 특히 이 사건 특허발명 구성 1의 ‘절연’은 일반전기분야에서 전기접촉단자가 사용될 경우 전기접촉단자의 외부 금속층에 비하여 상대적으로 저항값이 상당한 정도로 커서 전기접촉단자의 본질적 기능을 발휘할 수 있는 정도의 의미있는 전류를 흐르게 할 수 없는 것으로 해석하여야 한다는 점에서 일반전기분야에서 전기접촉단자로 사용되는 피고 실시제품 역시 ‘절연’이라고 보아야 하며(문언침해), 설령 피고의 주장처럼 피고 실시제품이 정전기 분야에서 사용될 수 있고 이를 기준으로 하면 전도성으로 분류가 가능하다 하더라도 탄성코어가 금속층을 대신하여 정전기 방지 기능을 수행할 수 없다는 점을 고려하면 결국 피고 실시제품은 이 사건 특허발명 구성 1과 균등관계에 있다(균등침해).
따라서 피고 실시제품은 원고의 이 사건 특허권을 침해하고 있다 할 것이므로, 피고는 피고 실시제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하여서는 아니 되고, 보관 중인 피고 실시제품을 모두 폐기할 의무가 있다.
나. 피고의 주장
1) 피고 실시제품은 이 사건 특허발명 구성 5와 동일한 구성을 구비하고 있지 않으며, 이 사건 특허발명의 출원경과 등에 비추어 볼 때 금반언의 원칙상 원고는 이 부분에 관하여 균등관계를 주장할 수도 없다.
2) 피고 실시제품은 이 사건 특허발명 구성 1의 ‘절연’과 동일한 구성을 구비하고 있지 아니하며, 양자 사이의 과제해결원리나 효과 등이 동일하지 아니하여 균등관계 또한 성립하지 않는다.
3) 이 사건 특허발명은 별지3. 〈비교대상발명들〉 기재 비교대상발명들(이하 ’이 사건 비교대상발명들‘이라 한다)의 결합에 의해 그 진보성이 부정되어 무효임이 명백하므로 원고의 이 사건 청구는 권리남용에 해당한다.
3. 판단
가. 관련 법리
특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 대상제품에 그대로 포함되어 있어야 한다(이른바 ‘구성요소 완비의 원칙’). 그리고 대상제품에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는 특별한 사정이 없는 한 대상제품은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결, 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결 등 참조). 다만, 대상제품이 특허발명과 균등관계에 있는지 여부를 판단함에 있어서 특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 확인대상발명을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 때에는 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니한다(대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결, 대법원 2007. 2. 23. 선고 2005도4210 판결 등 참조).
나. 피고 실시제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에 관한 판단
위 법리에 비추어 먼저 피고 실시제품이 이 사건 특허발명 구성 5를 구비하고 있는지 여부에 관하여 살펴본다.
위 〈구성대비표〉에서 본 바와 같이 이 사건 특허발명 구성 5는 이 사건 특허발명의 절연 탄성 코어 하면에 관한 것으로, 하면의 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 상기 하면 중앙부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되어 있다는 것인데, 피고 실시제품 탄성 코어의 하면은 폭방향 양단에서 중간부분을 향해 굴곡을 가지는 비대칭 곡면으로 파인 형상으로 경사지게 형성되어 있어 문언적으로 차이가 있으므로, 문언침해는 성립하지 않는다(이에 대하여 원고는 피고 실시제품 탄성 코어의 하면이 이등변 삼각형의 형상을 띠고 있다고 다투나, 을 제33호증의 영상에 비추어 볼 때 갑 제2호증의 3, 갑 제3호증, 갑 제9호증의 각 기재 및 영상만으로는 원고 주장을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다).
나아가 피고 실시제품이 이 사건 특허발명 구성 5와 균등관계에 있는지에 관하여 보건대, 앞서 인정한 바와 같이 원고는 2012. 2. 17. 특허법원 2011허7249호 사건에서 이 사건 정정 전 특허발명의 구성 4가 그에 대응하는 종전 비교대상발명 1의 구성과 동일하고, 구성 5는 통상의 기술자라면 그에 대응하는 종전 비교대상발명 1, 2를 결합함으로써 용이하게 도출할 수 있다는 등의 이유로 그 진보성이 부정되자 위 판결에 대하여 상고하는 한편 2012. 7. 20. 정정 전 제1항 발명의 구성 4 및 구성 5를 1차 정정 제1항 발명의 구성 4 및 구성 5와 같이 각 정정하였으나, 그 후 2013. 10. 31. 이 사건 제1심 판결에서 1차 정정에 의하더라도 1차 정정 제1, 8항 발명은 구성 4가 그에 대응하는 종전 비교대상발명 1의 구성과 동일하고, 구성 5는 통상의 기술자라면 종전 비교대상발명 1에 종전 비교대상발명 2 내지 4를 결합함으로써 용이하게 도출할 수 있으며, 종전 비교대상발명들과 대비하여 볼 때 그 밖의 기술 분야와 목적의 대부분이 동일하고 효과의 현저성도 인정되지 않아 진보성이 부정되어 무효라는 판단이 내려진데다가 2014. 1. 16. 특허법원 2013허7151호 사건에서 1차 정정 자체가 취소되자 특허발명의 진보성을 인정받기 위하여 2014. 6. 23. 이 사건 특허발명의 구성 5를 정정 전의 ‘상기 절연 탄성 코어의 하면은 폭방향 양단에서 중간부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것’에서 ‘상기 절연 탄성 코어의 하면은 그 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 상기 하면 중앙부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것’으로 2차 정정하는 방법으로 특허청구범위를 의식적으로 한정함으로써 2014. 9. 25. 특허법원 2013허3968호 사건에서 이 사건 특허발명은 종전 비교대상발명들과 대비하여 볼 때 신규성 및 진보성이 부정되지 않아 그 등록이 유지되어야 한다는 판단을 받게 되었던 것이므로, 원고로서는 금반언의 원칙상 이 사건 소송에서 이 사건 특허발명 구성 5와 그에 대응하는 피고 실시제품의 구성요소가 문언상으로는 동일하지 않더라도 균등관계에 있어 피고 실시제품이 이 사건 특허발명을 균등침해하는 것이라고 주장할 수는 없다.
따라서 이 사건 특허발명 구성 5가 피고 실시제품에 개시되어 있다고 볼 수 없으므로 피고 실시제품은 구성 5가 포함된 2차 정정 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않고, 2차 정정 제8항 발명은 위 제1항 발명을 한정하거나 부가하여 구체화하고 있는 종속항이므로, 피고 실시제품이 2차 정정 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않은 이상, 피고 실시제품은 2차 정정 제8항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다(나아가 갑 제6, 7, 9 내지 11호증, 을 제12 내지 15, 17, 18호증의 각 기재, 제1심의 각 검증결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 피고 실시제품은 전기접촉단자 뿐만 아니라 정전기 등 방지 용도로 일반적으로 사용되는데 저항이 Ω 이하인 경우 정전기(ESD)가 순간적으로 감쇄되며, 이 같은 전기적 특성 때문에 정전기 또는 전자파(EMI) 차폐 용도를 가진 피고 실시제품에서는 저항이 Ω 이하의 물질을 전도성으로 분류하기도 하는 점, 이 사건 특허발명은 전기접촉단자의 용도를 청구범위는 물론 명세서에서도 특정하지 아니하고 있는바, 원고의 주장처럼 이 사건 특허발명 구성 1의 ‘절연’을 일반전기분야에서 전기접촉단자가 사용될 경우에 한정하여 그 문언을 해석할 근거가 없는 점, 이 사건 특허발명이 외부 금속층에 비하여 탄성 코어가 ‘상대적’인 절연성만을 가질 것을 청구범위로 하고 있지도 아니함이 분명하므로 피고 실시제품에서 탄성 코어의 전기적 저항값이 외부 금속층보다 상대적으로 높을 수 있다는 사정만으로 피고 실시제품의 탄성 코어가 이 사건 특허발명 구성 1에 개시된 ‘절연성’을 갖추고 있다고 보기에는 부족한 점, 이 사건 특허발명은 전류를 통하지 못하게 하는 절연 탄성 코어와 전류를 통하게 하는 금속층 구성을 구비함으로써 금속층을 통해서만 정전기와 전자파를 차폐하고 탄성회복력을 향상시키는 데 반하여, 피고 실시제품은 전류를 통하게 하는 전도성 탄성 코어와 금속층 구성을 구비함으로써 전도성 탄성 코어와 금속층의 양 구성 모두를 통해 정전기와 전자파를 차폐한다는 점에서 과제해결원리 및 효과가 동일하다고 볼 수 없는 점 등을 종합하면, 이 사건 특허발명 구성 1이 피고 실시제품에 개시되어 있다고도 보기 어렵다).
그렇다면 피고 실시제품이 이 사건 특허발명 중 2차 정정 제1, 8항 발명을 침해하는 것임을 전제로 한 원고의 주장은 더 나아가 판단할 필요 없이 이유 없다.
4. 결론
원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로, 원고의 항소는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
[별지 각 생략]
판사 이창형(재판장) 김민기 이한일