【원고, 상고인】
인터내셔날 커피 앤드 티, 엘엘씨 (소송대리인 변리사 박영순)
【피고, 피상고인】
주식회사 코리아세븐 (소송대리인 변리사 정부연)
【원심판결】
특허법원 2011. 4. 13. 선고 2010허7549 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지 여부를 판단하는 기준시는 등록결정시이므로, 선사용상표가 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 등록상표의 등록결정시에 선사용상표의 구성 중 애초에는 식별력이 없었거나 미약하였던 부분이 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 선사용상표가 사용된 상품에 관하여 그 부분을 식별력 있는 요부로 보아 등록상표와 선사용상표 간의 상표 유사 여부를 살피고 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.
2. 기록에 의하면, 지정상품을 ‘과자(커피빈 성분이 함유된 제품), 빵(커피빈 성분이 함유된 제품), 커피, 가공된 커피, 무카페인 커피, 인스턴트커피, 인조커피, 천연커피원두’ 등으로 하는 이 사건 등록상표 “ ”(상표 등록번호: 생략)의 등록결정시는 2009. 9. 1.인 사실, 원심 판시 선사용상표들 외에 각 사용서비스업을 ‘커피전문점경영업, 커피전문점체인업’으로 하는 선사용서비스표 1 “ ”과 선사용서비스표 2 “ ”를 사용하는 매장이 2001. 5. 10. 청담점 1호점으로 개설된 이후, 2007년 말까지는 총 111개, 2008년 말까지는 총 148개, 2009년 말까지는 총 188개의 매장이 전국적으로 개설된 사실, 이들 매장을 관리하는 주식회사 커피빈코리아의 매출액은 2006년 350억 원, 2007년 679억 원, 2008년 917억 원, 2009년 1,112억 원을 기록한 사실, 2008. 5. 1.자 머니투데이에는 “세종로 중앙청사에 외국계 커피전문점 ‘커피빈’이 들어온다.”라는 제목의 기사가, 2008. 11. 16. YTN 뉴스에는 “불황 모르는 별다방, 콩다방”이라는 제목으로 “스타벅스에 이어 매장수 150여 개로 국내 2위의 커피체인점인 커피빈도 한국에서는 불황을 모릅니다.”라는 내용의 기사가, 2008. 9. 5. 이데일리에는 “성공창업네트워크 이데일리 EFN(www.enterfn.com)이 창간 1주년을 맞아 서울경기 성인남녀 500명을 대상으로 실시한 ‘프랜차이즈 브랜드 인지도’ 조사결과, 커피/아이스크림 분야에서 베스킨라빈스가 70.2%로 가장 높고, 이어 스타벅스가 62.1%로 나타났다. 이외에도 커피빈이 24.3%, 나뚜루가 11.3%, 던킨도너츠가 6.7%의 인지율을 보였다.”라는 내용의 기사가, 2009. 10. 20. 한국경제신문에는 ‘2009산업별 고객만족도’라는 제목으로 “국내 시장에 깊숙이 자리를 잡으며 대중화에 성공한 커피전문점 분야에서는 커피빈코리아가 3년 연속 1위를 차지했다. 경쟁사 대비 전반적 고객만족도가 가장 높았으며 커피의 맛, 위생관리 우수성 등에서 높은 점수를 받았다.”라는 내용의 기사가, 2009. 1. 28. 매일경제신문에 ‘커피에 빠진 대한민국…작년 20% 성장’이라는 제목으로 “커피빈도 상황은 비슷하다. 지난해 매출은 전년보다 208억 원 늘어 950억 원에 달하여 30%대를 넘어서는 매출신장세를 보였다.”라는 기사가 각 실린 사실, 커피빈코리아는 2005년 및 2007년부터 2010년까지 한국서비스품질지수(KS SQI) 1위를 수상하였고, 2007년부터 2010년까지 4년 연속 한국산업 고객만족지수(KCSI) 1위를 수상한 사실 등을 알 수 있다.
이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 2009년 말을 기준으로 선사용서비스표들을 사용하는 매장의 수가 전국적으로 188개에 이르고, 이들 매장을 관리하는 주식회사 커피빈코리아는 국내에서 제2위의 커피체인점업체로서 2009년에 1,112억 원의 연매출액을 달성하였고 2007년부터 2010년까지 4년 연속 한국산업 고객만족지수(KCSI) 1위를 수상하기도 하였으며, 선사용서비스표들을 사용하는 매장들은 거래계에서 ‘커피빈’으로 약칭되어 왔고 특히 스타벅스가 ‘별다방’으로 애칭되는 것과 대비하여 커피빈은 ‘콩다방’으로 애칭되기도 하였으므로, 이 사건 등록상표의 등록결정시인 2009. 9. 1. 무렵에는 선사용서비스표들이 거래사회에서 오랜 기간 사용된 결과 선사용서비스표들의 구성 중 애초 식별력이 없었거나 미약하였던 ‘coffee bean' 부분이 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 서비스업을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있었다고 볼 여지가 충분히 있다.
그렇다면 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 선사용서비스표들의 구성 중 이 사건 등록상표의 등록결정시에 식별력을 취득한 ‘coffee bean' 부분을 그 사용서비스업인 ’커피전문점경영업, 커피전문점체인업’에 관하여 요부로 보아 상표의 유사 여부를 살피고 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부를 판단할 수 있다 할 것이다.
그럼에도 원심은, 선사용서비스표들을 따로 살피지 아니한 채 원심 판시 선사용상표들만을 살펴보았고 선사용상표들을 살펴봄에 있어서도 선사용상표들의 구성 중 각 ‘Coffee Bean' 부분이 이 사건 등록상표의 등록결정시가 아니라 선사용상표들의 등록결정시인 1998년 및 2000년경 무렵에 식별력이 있던 부분이 아니어서 상표의 유사 판단에 있어 요부로 될 수 없다는 이유로 이 사건 등록상표가 위 규정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하지 않는다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 필요한 심리를 다하지 아니하였거나 상표법 제7조 제1항 제11호의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 대한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 양창수(재판장) 박병대 고영한(주심) 김창석