【원고, 상고인】
워너-램버트 캄파니 엘엘씨 (소송대리인 변호사 손지열외 8인)
【피고, 피상고인】
씨제이 주식회사의 소송수계인 씨제이제일제당 주식회사외 5인 (소송대리인 변리사 김미정외 4인)
【피고 1 내지 5의 보조참가인】
한미약품 주식회사외 2인
【피고 1의 보조참가인】
동화약품 주식회사외 4인 (소송대리인 변리사 김미정외 1인)
【원심판결】
특허법원 2008. 6. 26. 선고 2007허6928, 7587 판결
【주 문】
상고를 모두 기각한다. 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
1. 신규성의 점
가. 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고( 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 등 참조), 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다( 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 참조).
나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판시 비교대상발명의 발명의 상세한 설명에 원심 판시 R-트란스 헵탄산에 대한 문언적 기재가 존재하지 않으나, 그 실시예 2에는 R-트란스 헵탄산과 S-트란스 헵탄산의 라세미체가 개시되어 있는데, 비교대상발명이 구조식 Ⅰ의 카르복스아미드 화합물의 가능한 4개의 이성체를 혼합물의 형태가 아닌 개별적 이성체로 인식하고 있는 이상, 이의 개환된 형태인 R-트란스 헵탄산과 S-트란스 헵탄산의 라세미체의 가능한 2개의 광학이성체도 개별적 이성체로 인식할 수 있다고 할 것이어서, 비교대상발명에는 이 사건 특허발명(특허번호 제167101호)의 특허청구범위 제1, 2항(이하 이 사건 제1, 2항 발명이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방법으로 가리킨다)의 화합물인 R-트란스 헵탄산이 개시되어 있고, 비교대상발명의 표1에 기재된 화합물 1의 각각의 치환기를 대입하여 구조식으로 나타내면 원심 판시 R-트란스 카르복스아미드 자체이어서, 이 사건 제1, 3항 발명의 R-트란스 카르복스아미드도 나와 있다.
한편, 이 사건 제11항 발명은 이 사건 제1항 발명의 화합물의 “혈중 콜레스테롤 저하 내지 과콜레스테롤혈증 치료”라는 의약용도를 대상으로 하고 있는바, 비교대상발명의 발명의 상세한 설명에 이 사건 제1항 발명의 화합물이 개시되어 있음은 위에서 본 바와 같고, 그 화합물이 콜레스테롤 생합성을 억제한다는 이 사건 제11항 발명의 구체적 용도 또한 그대로 개시되어 있다.
나아가 비교대상발명에 이 사건 제1, 2, 3항 발명의 화합물이 개시되어 있고, 비교대상발명이 이들 화합물을 혼합물의 형태가 아닌 개별적 이성체로 인식하고 있는 이상, 라세미체로부터 광학이성체를 분리하는 방법에 관한 발명이 아닌 이 사건 제1, 2, 3항 발명의 신규성을 부정하기 위하여 비교대상발명에 이에 대한 분리방법 내지 분리가능성이 개시되어 있어야만 하는 것도 아니므로, 비록 원심에 비교대상발명의 명세서에서 구조식 Ⅰ의 화합물을 제조하는 과정을 설명하면서 기재한 두 개의 이성체가 구조식 Ⅰ의 화합물을 제조하는 합성 과정에서 부산물로 생성되는 구조이성체를 의미하여 이 사건 특허발명의 광학이성체의 분리방법이 나와 있지 않음에도 그 분리방법이 나와 있다고 본 잘못이 있다고 하더라도 이러한 잘못이 이 사건의 결론에 영향을 미칠 수 없고, 그 외 원고의 상고이유에서의 주장은 독자적인 견해에서 원심을 비난하는 것이어서 받아들일 수 없다.
따라서 이 사건 제1, 2, 3항 및 제11항 발명의 신규성이 부정된다고 본 원심은 정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같은 선택발명의 신규성 판단에 관한 법리오해 및 판례위반 등의 잘못이 없다.
2. 진보성의 점
가. 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이 때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며( 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 등 참조), 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다( 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결).
나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제4항 내지 제9항 발명은 이 사건 제2항 발명의 R-트란스 헵탄산의 염 화합물인바, 약물 제조시 약학적으로 허용 가능한 다양한 염의 형태로 만드는 것은 통상의 기술자에게 자명하고, 비교대상발명에서는 허용 가능한 염 형태로 제약학적으로 허용 가능한 금속염인 ‘나트륨, 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 알루미늄, 철 및 아연이온으로 형성된 염’과 아민염을 들고 있는데, 이들 염을 포함하는 염들에 의해 형성된 R-트란스 헵탄산의 염 화합물은 이 사건 제4항 내지 제9항 발명의 일나트륨염, 일칼륨염, 헤미칼슘, N-메틸글루카민염, 헤미마그네슘염, 헤미아연염 화합물의 상위개념이며, 한편, 이 사건 제10항 발명은 이 사건 제2항 발명의 화합물과 1-데옥시-1-(메틸아미노)-D-글루시톨의 혼합물인데, 1-데옥시-1-(메틸아미노)-D-글루시톨은 아민염의 일종이다.
그런데 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 통상의 기술자가 의약물질의 염 화합물을 만들 때 당연히 고려하는 물리적 성질 이외에 이 사건 특허발명의 염 화합물이 비교대상발명에 비하여 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있다고 볼만한 구체적인 내용이 전혀 없고, 이는 원고가 상고이유서에서 주장하고 있는 제제학적 효과인 흡습성 및 용해성도 마찬가지이므로, 이 사건 제4항 내지 제10항 발명의 화합물이 비교대상발명의 화합물에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있다고 보기 어렵다.
따라서 이 사건 제4항 내지 제10항 발명의 진보성이 부정된다고 본 원심은 정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같은 선택발명의 진보성 판단에 관한 법리오해 및 심리미진 등의 잘못이 없다.
3. 결 론
그러므로 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 패소자가 부담하게 하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 김능환(재판장) 김영란(주심) 이홍훈 민일영