【원 고】
주식회사 씨와이에스 (소송대리인 특허법인 신세기 담당변리사 이병문)
【피 고】
휘낭시에레 엘리제 발작 쏘시에떼 아노님 (소송대리인 리앤목 특허법인 담당변리사 조윤경)
【변론종결】
2008. 12. 5.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2008. 8. 21. 2008당159호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초 사실
가. 심결의 경위
피고는, 2008. 1. 18. 아래 나.항 기재의 이 사건 등록상표의 권리자인 원고를 상대로, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의하여도 사용된 바가 없으므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였고, 이에 원고는 이 사건 등록상표에 대한 상표분할을 신청하여 그 지정상품 중 제21류 부분에 관하여는 분할번호 제1호로, 제14류 부분에 관하여는 분할번호 제2호로 각각 분할등록되었는데, 특허심판원은, 분할등록된 상표를 포함한 이 사건 등록상표 전부에 관하여 심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품들에 정당하게 사용되었음을 인정할 수 없다는 이유로 피고의 청구를 인용하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.
나. 이 사건 등록상표
(1) 구성 :
(2) 출원일/ 등록일/ 분할등록일/ 등록번호 :
1990. 8. 2./ 1991. 12. 4./ 2008. 3. 14./ (등록번호 생략)
(3) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 향수, 스킨로션, 화장크림, 입술연지, 화장용 포마드, 머릿기름, 라벤더유, 훈향
(4) 분할번호 제1호의 지정상품 : 상품류 구분 제21류의 비누갑, 비귀금속제 콤팩트
(5) 분할번호 제2호의 지정상품 : 상품류 구분 제14류의 귀금속제 콤팩트
[인정 근거 : 다툼 없는 사실]
2. 이 사건의 쟁점
피고가 이 사건 등록상표 전부에 관하여 등록취소를 구할 수 있는 이해관계인인지 여부, 원고가 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상의 기간에 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하였는지 여부이다.
3. 피고가 이 사건 심판청구의 이해관계인인지 여부
가. 판단 기준
(1) 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있는 같은 조 제6항에 정한 ‘이해관계인’은 취소되어야 할 등록상표의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있거나 법률상 자신의 지위에 영향을 받을 것이 객관적으로 명백하여 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말한다(대법원 2006. 9. 14. 선고 2005후3291 판결 등 참조).
(2) 이 경우 등록취소 심판청구인의 이해관계는 등록상표의 지정상품 중 어느 하나의 지정상품에 관해서라도 등록상표의 권리자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 될 염려가 있으면 충분하고, 반드시 등록상표의 모든 지정상품에 대한 이해관계까지 가질 필요는 없다고 할 것이다.
나. 피고의 이해관계
피고는 2006. 1. 26. 대한민국을 사후지정국으로 하여, 천연 또는 인조 스펀지(natural or artificial sponges)[출원중인 2007. 5. 9. 화장용 스펀지(sponges intended for toilet)로 보정되었다] 등을 지정상품으로 한 (국제상표등록 생략)(1989. 6. 2. 등록된 “CALYPSO”)를 국제출원하였으나, 특허청으로부터 2007. 2. 9. 이 사건 등록상표와 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유 등으로 직권가거절통지를 받은 다음, 2007. 7. 11. 위 거절이유 전부를 해소하지 못하였다는 이유로 등록거절결정을 받았다.
따라서 피고는 이 사건 등록상표의 존속으로 인하여 그와 동일 또는 유사한 상표를 등록하거나 사용할 수 없게 됨으로써 그 등록상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람에 해당한다고 할 것이고, 이는 이 사건 등록취소심판청구 후에 이 사건 등록상표에 대한 상표분할등록이 이루어졌다고 하더라도 당초 심판청구된 등록상표의 지정상품 전부에 대하여 동일하다고 할 것이다.
[인정 근거 : 갑 제1 내지 7호증, 경험칙, 변론 전체의 취지]
다. 원고의 주장에 대한 판단
원고는, 피고의 당초 지정상품인 ‘천연 또는 인조 스펀지’나 보정된 지정상품인 ‘화장용 스펀지’는 모두 모호하고 포괄적인 표현으로 피고가 실제 취급하는 상품이 무엇인지 불명확할 뿐만 아니라, ‘화장용 스펀지’와 이 사건 등록상표의 지정상품 중 제3류, 제14류의 상품들은 동일·유사상표에 해당하지도 않으므로, 적어도 제3류, 제14류 부분에 관하여는 피고의 이해관계가 존재하지 않는다고 주장한다.
그러나 ‘화장용 스펀지’는 화장품을 바르거나 지울 때 사용하는 스펀지로서 흔히 사용되는 화장용구에 해당하여 거래자나 수요자들에게 모호하고 포괄적인 표현이라고 할 수 없고, 이 사건 지정상품 중 제21류 지정상품뿐만 아니라 화장품류에 해당하는 제3류 관련 상품들이나 ‘휴대용 화장도구’인 콤팩트(compact)의 재질을 귀금속제로 하였을 뿐인 제14류의 귀금속제 콤팩트와도 그 용도가 동일하고, 생산자, 판매자, 유통경로 및 수요자에 있어서 공통되는 면이 있으므로 동일·유사상품에 해당한다고 할 것이며, 더구나 앞서 본 바와 같이 이 사건과 같은 상표등록취소심판의 이해관계인은 반드시 해당 등록상표의 모든 지정상품에 관한 이해관계까지 요구되는 것도 아니므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
[인정 근거 : 갑 제1 내지 7호증, 을 제1, 2, 3호증, 경험칙, 변론 전체의 취지]
4. 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되었는지 여부
피고가 상표 제73조 제1항 제3호에 해당함을 이유로 이 사건 등록상표의 등록이 취소되어야 한다고 주장함에 대하여, 권리자인 원고는 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음에 관하여 아무런 입증을 하지 못하고 있다.
5. 결 론
그렇다면 피고는 이 사건 등록상표와 그 분할상표 전부에 대한 등록취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하고, 이 사건 등록상표는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구에 의하여도 그 지정상품에 대하여 이 사건 등록취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 사용되었음을 증명하지 못한 경우에 해당하여 그 등록의 취소를 면할 수 없으며, 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 기각한다.
판사 성기문(재판장) 강경태 김태현