【원고, 상고인】
라꼬스뜨 (LACOSTE) (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 임성우외 5인)
【피고, 피상고인】
크로코다일 인터내셔날 프라이비트 리미티드 (소송대리인 법무법인 (유한) 태평양외 1인)
【원심판결】
특허법원 2009. 8. 21. 선고 2009허2951 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
상표법 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 상표등록취소사유의 하나로 들면서, 다만 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자에 의한 등록상표의 부정사용행위에 대해서도 그 등록상표를 취소할 수 있도록 함으로써 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 입증책임은 상표권자에게 있다고 보아야 한다.
원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고가 이 사건 등록상표에서 문자 부분이 빠져 있는 도형 상표를 별도로 등록하였고, 실사용상표가 위 도형 상표에 가까운 점, 통상사용권자들이 제품 라벨 등에 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 부착한 점, 피고가 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청한 점 등을 근거로 피고가 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권자들의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 다하였다고 판단하였다.
그러나 위 법리에 비추어 볼 때, 통상사용권자들이 등록상표와 동일한 표장을 사용하더라도 그것이 부정사용에 해당한다면 위 규정에 의한 상표등록취소사유에 해당하므로, 통상사용권자들이 이 사건 등록상표에서 문자 부분이 빠져 있는 피고가 별도로 등록한 도형 상표에 가까운 상표를 사용하였다는 것이 피고의 사용감독의무 이행 여부를 판단하는 데 고려할 요소가 된다고 볼 수 없고, 통상사용권자들이 대상상표와 혼동을 초래하게 실사용상표를 사용한 이상 제품 라벨 등에 이 사건 등록상표와 동일한 표장을 부착하였다고 하여 대상상표와 혼동이 생길 염려가 없어졌다고 볼 것도 아니며, 통상사용권자들에게 브랜드 매뉴얼을 교부하고 그 준수 여부를 검사하여 시정을 요청하였다는 사정만으로는 상표사용에 관하여 그들을 실질적으로 지배하에 두고 감독하고 있었다고 보기는 어렵다고 할 것이다(오히려 원심이 인정한 사실에 의하면, 원고가 실사용상표 사용행위가 대상상표와 상품의 출처에 관하여 혼동을 생기게 하므로 실사용상표 사용행위를 중지하고 이 사건 등록상표와 같은 형태로 상표를 사용하라고 요구하였음에도 피고가 이에 응하지 않았다는 것이어서 피고가 대상상표의 상품과의 혼동을 방치한 것으로 볼 여지도 있다).
그럼에도 불구하고, 원심은 상표권자인 피고가 이 사건 등록상표에 대한 통상사용권자들의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의의무를 다하였다고 판단하였으니, 원심판결에는 상표법 제73조 제1항 제8호 소정의 상당한 주의의무에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 민일영(재판장) 김영란 이홍훈(주심) 김능환