【원고, 피상고인】
콤비 가부시키가이샤 (소송대리인 변리사 문두현 외 1인)
【피고, 상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2012. 8. 17. 선고 2011허11828 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 보정각하 요건에 관한 상고이유 주장에 대하여
가. 2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정된 특허법 부칙 제3조와 그 개정 전의 구 특허법 제174조에 의하여 구 특허법 제173조의 심사전치절차에서의 심사에 준용되는 특허법 제51조 제1항에 의하면, 심사관은 심사전치보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 위 규정에서 ‘새로운 거절이유가 발생한 것’이란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 의미하는 것으로서, 이러한 경우에 그 보정을 각하하도록 한 취지는 이미 거절이유가 출원인에게 통지되어 그에 대한 의견제출 및 보정의 기회가 충분히 부여되었음에도 그 보정으로 인하여 거절이유가 새롭게 발생하여 그에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제함으로써 심사절차의 신속한 진행을 도모하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 보면, 심사관이 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다’는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 그 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다.
나. 위 법리와 기록에 비추어 보정각하 요건에 관한 상고이유 주장에 대하여 살펴본다.
원고가 명칭을 ‘삼중 절첩식 유모차’로 하여 이 사건 출원발명(출원번호 제***-****-****4호)의 특허출원을 한 것에 대하여, 심사관은 2008. 9. 29. ‘그 특허청구범위 중 제1항 내지 제11항과 제12항 내지 제23항은 1특허출원의 요건에 위배되고, 또한 제1항 내지 제11항은 그 기재가 불명확하다’는 이유로 거절이유통지를 하고, 원심판시 이 사건 제1항 출원발명 등도 그 기재가 불명확하여 위 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고는 2009. 8. 27. 특허심판원에 거절결정 불복심판을 청구하고, 2009. 9. 25. 이 사건 제1항 출원발명을 원심판시 이 사건 제1항 보정발명으로 정정하는 등의 내용으로 이 사건 보정을 하였다. 그러자 심사관은 2009. 11. 3. ‘이 사건 제1항 보정발명은 원심판시 비교대상발명에 의해 진보성이 부정되는 것이고, 이는 이 사건 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유’라는 이유로 이 사건 보정각하결정을 하면서, 이 사건 출원발명에 대한 거절결정을 유지하였다. 또한 특허심판원 역시 2011. 10. 12. 같은 이유로 이 사건 보정각하결정 및 위 거절결정이 적법하다고 판단하였다.
그런데 원심이 인정하고 있는 이 사건 제1항 출원발명과 이 사건 제1항 보정발명의 특허청구범위 기재내용을 대비하면, 이 사건 제1항 보정발명은 이 사건 제1항 출원발명의 구성 간의 결합관계를 한정하여 더 구체화한 것으로 보일 뿐, 그 청구항이 보정으로 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경된 경우에 해당한다고 보이지는 아니한다.
그렇다면 이 사건 제1항 보정발명에 대한 심사 결과 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 이는 이 사건 보정에 따라 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 오히려 위와 같은 진보성 부정의 거절이유를 원고에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하였어야 한다.
따라서 이 사건 보정각하결정이 위법하다고 본 원심은 위에서 본 법리에 따른 것으로서 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 보정각하 요건에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
2. 이 사건 심결이 결론에 있어 정당하다는 상고이유 주장에 대하여
특허거절결정에 대한 불복심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. 따라서 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 ‘보정 전의 특허출원’에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 그 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 ‘보정 이후의 특허출원’에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다.
이 부분 상고이유 주장은 이와 다른 견해를 전제로, 이 사건 보정각하결정이 위법하다고 하더라도 이 사건 제1항 보정발명의 특허청구범위 역시 불명확하여 이 사건 제1항 출원발명과 마찬가지로 특허받을 수 없는 것인 이상 이 사건 보정 이후의 특허출원도 거절되어야 할 것이어서 거절결정 불복심판청구를 기각한 이 사건 심결을 취소하여서는 아니 된다는 것이나, 위 법리에 비추어 받아들일 수 없다.
3. 결론
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 조희대(재판장) 양창수 고영한(주심) 김창석