【원 고】
주식회사 태봉 (소송대리인 특허법인(유한) 화우 외 1인)
【피 고】
주식회사 신세대 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 이재환)
【변론종결】
2018. 1. 9.
【주 문】
1. 특허심판원이 2017. 4. 24. 2015당5636 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초 사실
가. 이 사건 특허발명 (갑 제3호증)
1) 명칭: 의료용 및 생리용 흡수체
2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2009. 7. 6./ 2010. 1. 27./ (등록번호 생략)
3) 특허권자: 원고
4) 청구범위
[청구항 1] 평탄형 흡수체에 제거수단이 구비되고, 상기 평탄형 흡수체가 원주형으로 성형되어 이루어지는 의료용 및 생리용 흡수체에 있어서(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 상기 평탄형 흡수체는 액체 투과층의 상부에 흡수층이 위치되어 이루어지되, 상기 액체 투과층은 상기 흡수층보다 그 폭이 크게 형성되어, 상기 액체 투과층의 중앙에 상기 흡수층이 위치되고, 상기 액체 투과층의 상단과 하단이 상기 흡수층을 감싸도록 포개져 상기 내부의 흡수층이 이탈되지 않도록 하는 것이며(이하 ‘구성요소 2’라 한다), 상기 평탄형 흡수체에는 엠보싱이 형성되고(이하 ‘구성요소 3’이라 한다), 상기 제거수단은 끈으로서 상기 평탄형 흡수체의 액체 투과층과 흡수층을 폭 방향으로 감싸는 형태로 위치되어 상기 끈의 양단이 상기 평탄형 흡수체의 폭 방향 일측으로 노출되며(이하 ‘구성요소 4’라 한다), 상기 평탄형 흡수체에 수분이 부여되고 상기 수분이 부여된 평탄형 흡수체가 압축되면서 길이방향 일단으로부터 타단까지 와인딩되어 원주형 흡수체로 성형됨으로써 상기 끈이 상기 원주형 흡수체에 고정되어지며(이하 ‘구성요소 5’라 한다), 상기 끈은 상기 평탄형 흡수체의 길이방향 일측에 위치되어, 와인딩된 원주형 흡수체의 후단부 중앙에 위치되도록 하는 것(이하 ‘구성요소 6’이라 한다)을 특징으로 하는 의료용 및 생리용 흡수체(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다).
[청구항 2, 4 내지 7] (삭제)
[청구항 3, 8, 9, 10] (기재 생략)
5) 주요 내용 및 도면
종래의 생리용 탐폰은 흡수체를 제거하는 끈이 분리되어 흡수체가 질강 내에 남아 있거나, 흡수체 내부의 흡수층을 이루는 섬유가 질강 내에 남아 있게 되거나, 수술 시 사용하는 일회용 다층 수술포의 일부 섬유가 수술부위에 남아 있게 되는 등의 문제점이 있었다(문단번호 [4]~[9]). 이러한 문제점을 해결하기 위해, 평탄형 흡수체(1)에 끈과 같은 제거수단이 폭방향으로 감싸는 형태로 위치되고 평탄형 흡수체(1)가 와인딩되어 원주형 흡수체(1a)로 성형되도록 함으로써, 제거수단이 사용 중 평탄형 흡수체(1)로부터 탈락되는 것을 방지하고자 하였다. 또한 평탄형 흡수체(1)의 액체 투과층(12)이 흡수층(11)을 완전히 감싸도록 형성됨으로써, 흡수층(11)의 섬유가 분리되어 질강 또는 수술부위에 남지 않게 하였다(문단번호 [17], [18], [20]). 이를 통해 생리용 탐폰으로부터 제거수단이 쉽게 탈락되는 문제점을 개선하고, 흡수체 내부의 흡수층 섬유가 질강 내에 잔류되는 것을 방지하여 안정적, 위생적인 사용이 가능하도록 하였다(문단번호 [21]).
나. 선행발명
1) 선행발명 1 (갑 제4호증, 을 제1호증)
가) 2008. 10. 9. 공개된 대한민국 공개특허공보 제***-****-****7호에 게재된 “여성 위생용 흡수 탐폰”에 관한 것이다.
나) 주요 내용 및 도면
여성의 질 안에 삽입된 직후에 체액 누출을 더 잘 방지하는 것을 돕고 사용 도중 흡수체의 유용성을 제공하는 탐폰 제품을 제공하고자 한다(문단번호 [4]). 이를 위해 탐폰(10)에 이용되는 흡수 복합체(12)는 제1층(100) 및 제1층(100)에 인접하는 제2층(110)을 갖고, 제1층(100)은 제1 물리적 성질을 갖는 제1 흡수 물질로부터, 제2층(110)은 제2 물리적 성질을 갖는 제2 흡수 물질로부터 각 제조된다(문단번호 [6]~[8]). 흡수 복합체는 원통 형상을 같는 소프트와인드(softwind)로 형성되며, 소프트와인드를 압축하여 탐폰을 형성한다(문단번호 [8]). 흡수 복합체에는 커버 물질이 제공될 수 있고, 이것은 탐폰(10)이 제거된 후 질 안에 섬유가 전혀 남아있지 않게 한다. 커버는 섬유를 완전히 둘러싸서 봉입하도록 탐폰의 몸체의 단부 안으로 쑤셔 넣을 수 있다(문단번호 [45]). 흡수 복합체가 둥글게 말릴 때 커버(130)가 흡수 복합체(12)의 바깥 주변 둘레 전체를 감쌀 수 있도록 하는 크기의 길이 및 폭을 갖는다(문단번호 [46]).
2) 선행발명 2 (을 제2호증)
2001. 4. 17. 공개된 일본 공개특허공보 특개2001-104041에 게재된 “화장 퍼프 및 그 제조방법”에 관한 것이다.
3) 선행발명 3 (을 제3호증)
2008. 7. 3. 공고된 대한민국 등록특허공보 제10-842874호에 게재된 “솜 제조장치”에 관한 것이다.
4) 선행발명 4 (을 제8호증의 1)
가) 1986. 12. 9. 공고된 미국 특허공보 제4,627,849호에 게재된 “탐폰(TAMPON)”에 관한 것이다.
나) 주요 내용
초기에 흡수된 혈액이 응고되어 탐폰의 섬유가 막힘에 따라 조기에 생리혈이 우회 누출되는 문제가 발생할 수 있다. 이에 본 발명은 흡수성 섬유(absorbent fibers)로 된 배트(bat)(20)를 전처리 공정으로서 길이방향으로 미리 압축하여 미세파형(microundulation)을 형성하게 함으로써 효과적으로 생리혈을 흡수하고 조기 누출의 위험을 감소시킨다(컬럼 1, 2의 배경, 발명의 요약).
도 2 내지 4는 바람직한 탐폰의 제작을 도시한다. 스테이션(I)에서 미처리 배트(20)를 부직포로 된 친수성의 탐폰 외부층(21) 위에 위치시킨 뒤 미세파형을 형성하는 전처리 공정을 수행한다(컬럼 5 60행~컬럼 6 37행). 스테이션(II)에서 전처리된 배트(20‘)의 중간에 친수성 재료로 형성된 삽입층(24)이 놓이고, 스테이션(III)에서 시트의 가장자리(26)(28)를 삽입층 위로 접은 뒤 스테이션(IV)에서 접힌 조립체의 폭 방향으로 회수용 끈(34)이 바느질에 의해 고정되며, 스테이션(V)에서 배트의 축방향으로 1¾인치의 탐폰 블랭크(36)가 절단된다(컬럼 6 38~65행).
삽입층의 가장자리는 조립체의 절단 평면에 위치하지만 완성된 탐폰에 수분이 접촉하자마자 배트는 도 6a에서 도시된 바와 같이 개화되는 모드로 크게 팽창되어 삽입층이 미세파형 재료에 의해 감싸지게 된다(컬럼 7 20~58행).
다. 절차의 경위
1) 피고는 2015. 12. 18. 원고를 상대로 특허심판원에 “이 사건 특허발명은 그 출원 전에 국내에서 판매된 ‘템포’, ‘뉴템포’ 제품과 구성이 동일하고, 선행발명 1 내지 3 등에 의해 진보성이 부정된다.”는 이유로 등록무효심판(2015당5636호)을 청구하였다.
2) 이에 대해 특허심판원은 2017. 4. 24. “피고가 제출하는 증거만으로는 ‘템포’, ‘뉴템포’ 제품이 이 사건 특허발명과 동일한 구성을 가진다고 인정할 수 없으나, 이 사건 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다.”는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1 내지 3호증，을 제8호증의 1의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 당사자 주장의 요지
가. 원고 주장의 심결취소사유
이 사건 제1항 발명은, 액체 투과층의 중앙에 흡수층이 위치되고 액체 투과층의 상단과 하단이 흡수층을 감싸도록 포개져 있는 구성(구성요소 2)으로 인해 액체 투과층이 흡수층을 완전히 감싼 상태에서 원주형 흡수체로 형성되므로, 원주형 흡수체를 형성한 이후에도 횡단면상으로 액체 투과층이 보이는 구조인 선행발명 1과 구성이 다르고, 그로 인해 흡수층 섬유의 탈락을 현저하게 감소시키는 효과가 있다. 이러한 구성 및 효과의 차이로 인해 통상의 기술자로서는 선행발명 1로부터 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 없다. 또한 선행발명 4에는 흡수체인 배트가 다른 흡수체인 삽입층을 감싸는 구성이 개시되어 있을 뿐이고, 액체 투과층으로 흡수층을 감싸 흡수층 섬유의 탈락을 감소시키려는 이 사건 제1항 발명의 기술적 과제에 대한 시사나 암시가 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명 및 이를 직·간접적으로 인용하는 종속항 발명인 이 사건 나머지 청구항 발명은 선행발명 1, 4에 의해 진보성이 부정되지 않는다.
나. 피고의 주장
1) 이 사건 특허발명은 그 출원 전인 2008. 8.경 이 사건 특허발명이 적용된 “뉴템포 레귤러” 제품이 시중에 판매되어 신규성을 상실하였다.
2) 선행발명 1에는 커버가 흡수체를 완전히 감싸는 구성이 개시되어 있고, 다만 소프트와인드하기 전에 감싸는 이 사건 특허발명과 달리 소프트와인드된 이후에 감싸는 구조인 점에서만 차이가 있을 뿐인데, 이러한 구성상의 차이는 통상의 기술자가 편의에 따라 또는 선행발명 4의 외부층이 흡수체인 삽입층을 완전히 감싸는 구성을 참고하여 쉽게 변경할 수 있는 정도에 불과하다. 따라서 이 사건 특허발명은 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1과 선행발명 4의 결합에 의해 진보성이 부정된다.
3. 이 사건 특허발명의 신규성이 부정되는지 여부
피고는 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 공지 또는 공연 실시되었다는 증거로 을 제6, 7호증을 제출하고 있다.
을 제6, 7호증의 각 기재에 의하면, 원고로부터 납품받아 동아제약이 판매한 “뉴템포” 제품에 관하여, 동아제약의 홈페이지에, “2008. 8.경 ‘뉴템포’ 제품을 출시”, “흡수체를 흡수체커버로 한 번 더 감싸, 몸 안에 이물질이 남을 염려가 없어요”, “제거용 실이 흡수체 자체에 견고하게 걸어져 있어 실이 떨어질 염려가 없어요”, “깔끔한 순면 100% 소재로 몸 안에 이물질이 남을 염려가 없어 안심하고 사용할 수 있어요” 등의 문구를 사용하여 광고한 사실을 인정할 수 있다. 그러나 홈페이지의 게시 내용은 언제든지 변경될 수 있는 점, 위 기재만으로는 제품이 구체적으로 어떻게 구성되어 있는지 정확하게 파악하기 어려운 점, 세부적인 제품 구성의 변경에도 불구하고 필요에 따라 제품명을 변경하지 않을 수 있는 점 등의 사정을 고려하면, 피고가 제출하는 증거만으로는 이 사건 특허발명의 출원일 전에 판매된 “뉴템포” 제품이 이 사건 특허발명의 구성요소를 모두 구비하고 있다고 인정할 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이와 다른 전제에 서 있는 피고의 주장은 이유 없다.
4. 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부
가. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부
1) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 구성 대비
이 사건 제1항 발명의 구성요소 2 이외의 나머지 구성요소가 선행발명 1에 나타나 있거나 통상의 기술자가 그로부터 쉽게 도출할 수 있는 점은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 구성요소 2에 대해서만 살펴본다.
이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은, 평탄형 흡수체(액체 투과용 커버와 흡수 복합체)에서 액체 투과층(액체 투과용 커버)의 상부에 흡수층(흡수 복합체)이 위치하되, 액체 투과층(액체 투과용 커버)은 흡수층(흡수 복합체)을 감싸서 흡수층(흡수 복합체)이 이탈되지 않도록 그 폭이 흡수층(흡수 복합체)보다 크게 형성되는 점에서 동일하다.
그러나 이 사건 제1항 발명은 액체 투과층의 중앙에 흡수층이 위치되고, 액체 투과층의 상단과 하단이 흡수층을 감싸도록 포개지는 데 비해, 선행발명 1은 액체 투과용 커버가 흡수 복합체의 일단에 위치하는 점에서 서로 다르다.
2) 차이점에 대한 검토
가) 판단 기준
특허청구된 발명은 발명을 이루는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 발명을 이루는 개별 구성요소들이 공지되었거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것인지 여부를 기준으로 하여 그 진보성을 판단하여서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, 이때 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려해야 한다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2013후2620 판결 등 참조). 나아가 청구범위에 기재된 청구항이 개개의 선행발명의 권리범위에 포함되지 않는 새로운 기술구성에 대한 것임에도 불구하고, 통상의 기술자가 여러 개의 선행발명으로부터 일부 구성요소들을 분리해낸 뒤 이를 조합 또는 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정되고 특허등록을 받을 수 없다고 하기 위해서는, 단순히 그러한 조합 또는 결합으로 청구항의 구성에 이를 수 있다는 것만으로는 부족하고, 통상의 기술자가 쉽게 그러한 시도를 할 수 있고 그 결과를 예측할 수 있다고 볼만한 사정, 즉 선행발명들에 그러한 구성요소들을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있거나, 해당 발명이 공지된 구성요소들을 알려진 방법으로 조합 또는 결합한 것에 불과하고 그로 인한 효과 또한 알려져 있거나 예측 가능한 정도에 그치는 등 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다.
나) 구체적 검토
갑 제3호증, 을 제1 내지 3호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 선행발명 4를 결합하여 위 차이점을 쉽게 극복할 수 없다.
① 여성용 삽입형 생리대인 탐폰의 경우, 인체 내에 장시간 위치하면서 생리혈을 흡수하는데, 이러한 흡수 및 배출 과정에서 흡수층을 이루는 섬유가 탈락되어 체내에 남지 않도록 해야 한다. 이를 위해 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 액체 투과층(액체 투과용 커버)이 흡수층(흡수 복합체)을 완전히 둘러싸도록 하여 흡수층(흡수 복합체)이 여성의 질 내벽과 직접 접촉하거나 인체 내부로 노출되는 것을 막는다. 그런데 그 구체적 해결수단에 있어서, 이 사건 제1항 발명은 먼저 액체 투과층의 상단과 하단이 흡수층을 감싸도록 포개지게 한 뒤 이를 길이 방향으로 감아 원주형 흡수체를 만드는 반면에, 선행발명 1은 액체 투과용 커버가 흡수 복합체의 바깥 주변 둘레 전체를 감싸도록 둥글게 만 다음에 커버의 잔여 부분을 탐폰의 몸체 단부 안으로 쑤셔 넣어 흡수 복합체를 봉입한다.
② 이러한 구체적 해결수단의 차이로 인해, 이 사건 제1항 발명은 액체 투과층에 의한 흡수층 봉입 부분이 원주형 흡수체의 안쪽에 둥글게 말려 위치하게 되어, 몸체 단부에서 안으로 쑤셔 넣는 방식으로 봉입하는 선행발명 1에 비해 더 안정적으로 흡수층의 노출과 그로 인한 흡수층 섬유의 탈락을 방지할 수 있다. 흡수체가 생리혈을 흡수하면 부피가 팽창되어 봉입이 다소 느슨해질 수 있는 점, 탐폰이 주로 신체활동이 많은 날 사용되고 장시간 체내에 위치하는 점 등을 고려하면, 이러한 효과의 차이가 더 중요해진다.
③ 피고는, 통상의 기술자가 선행발명 4의 친수성인 외부층이 흡수체인 삽입층을 완전히 감싸는 구성을 결합하여 차이점을 쉽게 극복할 수 있다고 주장한다.
선행발명 4에는 친수성의 외부층 위에 흡수체인 배트가 놓인 뒤 양자가 함께 미세파형을 형성하도록 전처리되고, 전처리된 외부층과 배트가 흡수체인 삽입층을 감싸도록 포개어지는 구성이 나타나 있다. 여기에서 선행발명 4의 외부층은 이 사건 제1항 발명(선행발명 1)의 액체 투과층(액체 투과용 커버)에 대응되고, 선행발명 4의 배트, 삽입층은 이 사건 제1항 발명(선행발명 1)의 흡수층(흡수 복합체)에 대응된다.
그러나 선행발명 4는 초기에 흡수된 혈액이 응고되어 탐폰의 섬유가 막힘에 따라 생리혈이 조기 누출되는 것을 방지하기 위해 흡수성 섬유로 된 배트에 미세파형을 형성하는 전처리를 하여 생리혈을 효과적으로 흡수하는 한편 조기 누출의 위험을 감소시키고자 한 것이다. 이러한 기술적 과제 아래 선행발명 4는 흡수체를 2중으로 하여 내부에 위치하는 흡수체인 삽입층을 외부층과 배트의 결합체로 감싸는 구성을 채택하고 있는데, 이는 삽입층이 흡수력이 강하거나 질의 점막 표면에 접촉하는 것이 바람직하지 않은 특징을 가질 수 있기 때문인 것으로 보이며(을 제8호증의 1 컬럼 7 37~40행), 이로써 흡수체인 삽입층의 섬유 탈락을 막고자 의도한 것은 아니다. 오히려 선행발명 4에서는 탐폰의 제조 과정(스테이션 5)에서 삽입층이 절단부에 노출되고, 이를 미세파형이 형성된 외부층과 배트가 액체 접촉 시 팽창되는 것을 통해 차폐하고 있으며, 또 다른 흡수체인 배트는 외부층에 의해 감싸도록 포개어지지 않는다(을 제8호증의 1 컬럼 7 20~24행, 도면 3, 5). 이러한 사정에 비추어 보면, 통상의 기술자로서는 선행발명 4의 외부층과 배트의 결합체가 삽입층을 감싸도록 포개는 구성을 통해 삽입층의 섬유의 탈락을 막고자하는 이 사건 제1항 발명의 기술적 과제를 인식할 수 없고, 선행발명 1의 액체 투과용 커버와 흡수 복합체에 선행발명 4의 위 구성을 적용할 아무런 동기가 없다.
④ 또한 피고는 흡수체를 그보다 폭이 큰 부직포로 감싸는 구성은 널리 알려져 사용되는 기술이므로 통상의 기술자가 이를 선행발명 1에 쉽게 적용할 수 있다고 주장한다.
그러나 피고가 그 주장의 근거로 제시하고 있는 선행기술 중 선행발명 2, 3은 각 화장 퍼프, 화장용 솜 제조장치에 대한 것이어서 이 사건 제1항 발명 및 선행발명 1과는 기술분야가 서로 다르다. 또한 선행발명 2, 3 및 을 제9호증의 1(1981. 5. 12. 공고된 미국 특허공보 제4,266,546호), 을 제10호증의 1(1980. 7. 15. 공고된 미국 특허공보 제4,212,301호)에는 이 사건 제1항 발명의 특유한 기술사상 즉, 먼저 평탄형 흡수체에서 액체 투과층의 상단과 하단이 흡수층을 감싸도록 포개지게 한 뒤에 이를 길이 방향으로 감아 원주형 흡수체를 만듦으로써, 흡수층 봉입 부분이 원주형 흡수체의 안쪽에 둥글게 말려 위치하게 하여 안정적으로 흡수층의 노출과 그로 인한 흡수층 섬유의 탈락을 방지하고자 하는 사상이 나타나 있지 않다. 따라서 선행발명 2, 3 및 을 제9호증의 1, 을 제10호증의 1에 흡수체를 부직포가 감싸도록 포개는 형상이 개시되어 있다는 사정만으로는 통상의 기술자가 이를 선행발명 1에 적용하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다고 볼 수 없다.
⑤ 한편 피고는 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1에 비해 흡수효과가 떨어지는 퇴보된 발명이라고도 주장하나, 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1에 비해 생리혈 흡수 효과가 떨어진다고 볼 아무런 근거가 없고, 이 사건 제1항 발명이 흡수층 섬유의 탈락을 방지하고자 하는 것을 주된 기술적 과제로 하고 있는 이상 이와 별개의 기술적 과제에서의 효과상의 차이를 들어 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정할 수도 없다.
3) 검토 결과
앞서 살펴 본 바와 같이 통상의 기술자로서는 선행발명 1로부터 또는 선행발명 1에 선행발명 4를 결합하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명은 위 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다.
나. 이 사건 나머지 청구항 발명의 진보성이 부정되는지 여부
이 사건 제3항, 제8항, 제9항, 제10항 발명은 이 사건 제1항 발명을 직·간접적으로 인용하는 종속항 발명으로서, 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1 내지 3에 의해 진보성이 부정되지 않는 이상 이 사건 제3항, 제8항, 제9항, 제10항 발명도 위 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다.
5. 결론
그렇다면 이 사건 특허발명은 위 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 아니하므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 김환수(재판장) 윤주탁 장현진