【원고, 피상고인】
원고 1 외 1인 (소송대리인 특허법인 태동 담당변리사 박준영)
【피고, 상고인】
피고 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 박승문 외 2인)
【원심판결】
특허법원 2013. 10. 11. 선고 2013허4718 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하려면 그 출원 당시에 등록상표와 대비되는 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 선사용상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).
2. 원심판결 이유와 기록에 의하면, 영문자 ‘'이나 도형 ‘’로 이루어진 원심 판시 선사용상표들이 사용된 ‘골프의류, 가방 및 액세서리’ 등 제품(이하 ‘선사용상표 제품’이라고 한다)은 2007. 9. 시장에 출시되었는데, 그 이전부터 선사용상표들을 선전·광고하는 기사가 국내 패션잡지 또는 온라인 패션정보지인 ‘패션채널’, ‘패션비즈’, ‘어패럴뉴스’ 등에 실리고, 그 출시 후에도 선전·광고 기사가 계속된 점, 선사용상표 제품은 명품 이미지와 합리적인 가격대를 지향하는 제품으로서 2007. 9.부터 2008. 1.경까지 KBS, MBC, SBS 등 방송 3사가 아침, 저녁의 황금시간 대에 방영한 드라마나 시사교양프로 등에 소품으로 협찬된 점, 선사용상표 제품의 2007. 9.부터 2009. 6.까지의 매출액은 약 186억 원으로서 우리나라 골프의류 시장의 규모나 다른 골프의류 업체의 매출액을 고려하여 볼 때 상당한 정도에 이르는 금액인 점, 2008년 말을 기준으로 선사용상표 제품의 대리점 수가 30여 개에 이르고 서울 양재동 ○○○○○의 직영매장을 비롯하여 대부분이 100㎡ 이상의 규모로서 전국의 주요 상권에 개설된 점 등을 알 수 있다.
이러한 점들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 선사용상표들은 그 지정상품을 ‘안경, 안경알, 콘택트렌즈’ 등으로 하는 이 사건 등록상표 ‘’(상표 등록번호 생략)의 출원일인 2009. 3. 9. 무렵에는 골프의류 등과 관련하여 국내의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 할 것이다.
그럼에도 원심은, 선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원일 무렵에 국내의 수요자 간에 특정인의 상표로 인식되어 있었다고 볼 수 없다는 전제 아래 그 나머지 요건에 관하여 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 상표법 제7조 제1항 제12호에서 말하는 ‘국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이인복(재판장) 민일영 박보영 김신(주심)