【원고, 피상고인】
에듀케이쇼날 테스팅 서어비스 (소송대리인 변호사 손지열외 4인)
【피고, 상고인】
주식회사 박정어학원 (소송대리인 변리사 박윤호외 1인)
【원심판결】
특허법원 2008. 6. 19. 선고 2008허3612 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기한이 경과한 후에 제출된 각 상고이유서보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
1. 상고이유 제1점에 대하여
기록에 의하면, 피고는 원심 제1차 변론기일에서 원고와 공평한 변론의 기회를 부여받아 원심 판시 “TOEFL”(이하 ‘선사용상표’라 한다)이 저명상표임을 인정하면서도 답변서와 2008. 5. 29.자 준비서면을 통하여 이 사건 등록상표(등록번호 671075호) “ ”가 선사용상표와 유사하지 않아 서로 혼동의 염려가 없다는 취지의 주장을 하였음을 알 수 있으므로, 원심판결에는 상고이유로 주장하는 바와 같은 변론주의 위반 등의 위법이 없다.
2. 상고이유 제2점 내지 제7점에 대하여
가. 상표법 제7조 제1항 제10호에서 규정하는 부등록사유란, 타인의 선사용상표 또는 서비스표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표 또는 서비스표의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 또는 서비스표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자 층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표 또는 서비스표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다고 할 것이다 ( 대법원 2007. 12. 27. 선고 2006후664 판결 등 참조).
나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.
원심이 적법하게 인정한 사실들에 의하면, 선사용상표 “TOEFL”은 이 사건 등록상표의 출원일인 2005. 4. 13. 당시 ‘영어를 모국어로 하지 않는 사람들을 상대로 학문적인 영어구사능력을 평가하는 영어시험(Test of English as a Foreign Language)’을 주관하고 관리하는 영업이나 이와 관련된 영어시험 문제지 등 원고 회사의 영업이나 상품을 나타내는 저명한 표장이었음이 인정되는 반면, 위와 같은 영업이나 상품 그 자체를 일컫는 보통명칭 또는 관용표장으로서 그 식별력을 상실한 것으로 인정되지는 않는다. 그리고 이 사건 등록상표 “ ”는 우리나라의 영어 보급수준을 참작할 때 선사용상표 “TOEFL”에 ‘~하는 사람’을 의미하는 영어 접미사 ‘er’과 소유격 또는 복수형 어미 ‘s’나 ‘s’를 부가한 “TOEFLer's” 또는 “TOEFLers”의 한글발음이거나 영어단어 ‘plus(+)’를 결합한 “TOEFLplus(+)”의 한글발음에서 겹치는 ‘플’ 발음을 생략한 것 등으로 일반 수요자들이 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보이고, 그 호칭도 선사용상표의 한글발음인 ‘토플’의 뒤에 상대적으로 약한 발음인 ‘러스’를 부가한 정도라는 점에서, 선사용상표와 유사한 면이 있다. 또한 이 사건 등록상표는 ‘서적, 신문, 잡지, 학습지, 핸드북, 정기간행물’을 그 지정상품으로 하고 있는데, 이러한 지정상품들은 선사용상표의 상품인 ‘영어시험 문제지’와 마찬가지로 출판물의 일종으로서 서로 유사할 뿐만 아니라 영어시험을 주관하고 관리하는 선사용상표의 영업 성격상 이러한 출판물들에까지 그 사업영역이 확대될 수 있다는 점에 비추어 보면 선사용상표의 영업과도 밀접한 경제적 견련성이 있다. 게다가 이 사건 등록상표와 선사용상표의 수요자들도 영어시험을 준비하거나 영어를 공부하는 사람들로 상당 부분 중복된다.
위와 같은 점들을 종합적으로 고려해 보면, 이 사건 등록상표는 그 수요자들이 이로부터 원고 회사의 저명한 선사용상표인 “TOEFL”이나 그 영업 또는 상품 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 할 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 같은 취지의 원심판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 상표법 제7조 제1항 제10호에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
3. 결론
그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 안대희(재판장) 박시환 차한성 신영철(주심)