【원고, 상고인】
삼우건설 주식회사 (소송대리인 변호사 윤기찬 외 2인)
【피고, 피상고인】
동양종합건업 주식회사 외 1인
【원심판결】
서울고법 2010. 3. 31. 선고 2008나68717 판결
【주 문】
원심판결의 원고 패소 부분 중 피고 동양종합건업 주식회사에 대한 영업활동 등 금지청구에 관한 부분, 군위 봉황지구 교량개체공사·상주 국도25호선 도로공사와 관련한 각 전용실시권 침해로 인한 손해배상청구 부분 및 피고 2에 대한 부분을 각 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다. 나머지 상고를 기각한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
1. 상고이유 제1점에 대하여
처분문서의 진정성립이 인정되면 법원은 그 기재 내용을 부인할 만한 분명하고도 수긍할 수 있는 반증이 없는 한 원칙적으로 그 처분문서에 기재되어 있는 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하고, 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제되는 경우에는 그 문언의 내용, 그러한 약정이 이루어진 동기와 경위, 그 약정에 의하여 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다( 대법원 2002. 2. 26. 선고 2000다48265 판결, 대법원 2005. 5. 27. 선고 2004다60065 판결 등 참조).
원심은, 원고와 피고 동양종합건업 주식회사(이하 ‘피고 회사’라고만 한다) 사이에 2005. 9. 21. 체결된 대구광역시 및 경상북도 지역에서의 원심판결 별지 특허목록 기재 각 특허(이하 ‘이 사건 특허’라 한다)에 관한 전용사용승인계약(이하 ‘이 사건 전용사용승인계약’이라 한다)은, 이 사건 특허의 등록원부에 원고의 전용실시권 기간이 위 전용사용승인계약에 기재된 전용사용승인기간과 달리 2009. 1. 11.로 등록된 점과 원고가 이 사건 소송에서 위 전용사용승인계약의 종료를 전제로 하여 보증금을 정산대상에 포함하여 계산하고 있는 점에 비추어, 원고의 전용실시권 기한인 2009. 1. 11.이 경과함으로써 그 계약기간이 만료되었다고 판단하였다.
그러나 원심의 판단은 다음과 같은 이유에서 그대로 수긍하기 어렵다.
원심이 인정한 사실 및 기록에 의하면, 이 사건 전용사용승인계약의 계약 내용이 기재된 전용사용승인서(갑 제2호증의 1)에는 원고에 대한 이 사건 특허의 전용사용승인기간이 “2005년 9월 ~ 2022년 특허보호기간 만료 시”까지로 기재되어 있고, 그 별지 계약 내용(갑 제2호증의 2) 제2조 제1항에도 “계약기간은 계약체결일부터 특허기간 만료 시까지로 한다.”라고 명확히 기재되어 있을 뿐이며, 위 계약관련 서류상 이 사건 전용사용승인계약의 기간을 2009. 1. 11. 또는 전용실시권이 등록되는 기간으로 제한하기로 하는 내용의 기재가 전혀 없는 사실, 피고는 2005. 9.경부터 같은 해 11월경까지 에스종합건설 유한회사 등 다수의 회사들과 이 사건 특허에 관하여 승인지역 등을 달리하는 전용사용승인계약을 체결하면서 그 계약기간을 3년으로 정한 바 있는데, 그 계약들에 있어서는 이 사건 전용사용승인계약과 달리 그 전용사용승인서와 별지 계약 내용에 계약기간이 3년으로 명시되어 있을 뿐 아니라 실시료 지급방식 등도 이 사건 전용사용승인계약과 달랐던 사실, 원고는 2007. 10. 8.자 소장을 통해 이 사건 전용사용승인계약에 의하여 이 사건 특허의 존속기간 만료일까지 대구·경북지역에서의 전용실시권을 취득하였다고 주장하면서 피고들에 대하여 전용실시권 침해금지 등을 청구하였고, 2008. 7. 15.에는 피고 회사에게 이 사건 특허의 등록원부상 전용실시권 기간이 전용사용승인계약과 달리 등록되었으니 이를 특허권 존속기간 만료일까지로 변경해달라고 서면요청한 바 있음에도, 피고 회사는 위 소송상 주장이나 서면요청에 대하여 별달리 반박을 하지 아니하다가 원심 5차 변론기일인 2009. 9. 11.에 이르러서야 비로소 같은 달 10일자 준비서면을 통하여 위 전용사용승인계약의 기간이 만료하였다고 주장하였으며, 그 이유도 특허등록원부상 원고의 전용실시권이 만료되었기 때문에 전용사용승인계약의 기간도 만료되었다고 보아야 한다는 정도에 불과했던 사실, 원고가 이 사건 소송과정에서 이 사건 전용사용승인계약에 따라 지급한 보증금 2억 원을 정산금 청구 시 정산대상으로 포함하기는 하였으나 그 이유는 위 전용사용승인계약이 종료하였기 때문이 아니라 그 보증금에서 공제될 특허사용료가 더 이상 존재하지 아니하므로 위 보증금이 반환되어야 한다는 취지에 불과했던 사실 등을 알 수 있다.
이를 위 법리에 비추어 살펴 보면, 이 사건 전용사용승인계약의 계약기간은 2022년경 특허권의 존속기간까지라고 보는 것이 상당하고, 이는 이 사건 특허등록원부에 등록된 원고의 전용실시권 기간이 위 전용사용승인계약의 계약기간과 달리 기재되어 있다고 하여 달리 볼 것이 아니다.
그럼에도 원심은 이와 달리 그 판시와 같은 사정만을 이유로 이 사건 전용사용승인계약의 계약기간이 이 사건 특허등록원부에 등록된 전용실시권 부여 기간과 동일하다고 보아 2009. 1. 11.에 만료되었다고 판단하였으니, 이러한 원심 판단에는 처분문서의 해석에 관한 법리를 오해하고 채증법칙을 위반하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
2. 상고이유 제2점에 대하여
법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해의 발생 사실은 입증되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 입증이 극히 곤란한 경우 특허법 제128조 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 같은 조 제5항에 의하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있으나, 이는 자유심증주의하에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지, 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단함에 있어서는, 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 한다 ( 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006다3561 판결, 대법원 2009. 9. 10. 선고 2006다64627 판결 등 참조).
원심은, 피고 회사가 원고의 전용실시권 등록기간 중에 대구광역시·경상북도 지역에서 이 사건 특허에 관한 실시권을 부여함에 따라 ① 신진종합건설 주식회사(이하 ‘신진종합건설’이라고만 한다)가 2007. 2. 2.(원심판결의 2007. 2. 5.은 오기로 보인다) 공사계약금액(공급가액)을 8억 2,000만 원으로 하는 군위 봉황지구 교량개체공사를, ② 주식회사 대림종합건설(이하 ‘대림종합건설’이라고만 한다)이 2007. 1. 31.(원심판결의 2007. 11. 12.은 오기로 보인다) 공사계약금액(공급가액)을 22억 원으로 하는 상주 국도25호선 도로공사를 각 시행한 사실을 인정한 다음, 그로 인해 원고가 입은 손해액은, 원고가 손해액으로 추정된다고 주장한 피고 회사가 위 전용실시권 침해행위로 얻은 공사이윤액을 인정할 만한 증거가 부족하고 달리 그 손해액을 추정할 수 있는 주장·입증이 없으므로, 특허법 제128조 제5항에 따라 산정하되, 그 금액은 피고 회사가 2004. 12. 7. 대림종합건설에 통상실시권을 부여하면서 대림종합건설로부터 수주한 도급금액(공급가액)의 5%를 실시료로 받기로 약정한 사실에 비추어 위 공사들 각각의 공급가액에 5%를 곱한 금액의 합계액으로 본다고 판단하였다.
그러나 원심의 위와 같은 손해액의 인정은 위에서 본 법리에 비추어 다음과 같은 이유에서 그대로 수긍하기 어렵다.
기록에 의하면, 원고는 이 사건 특허기술이 적용된 공사를 직접 수주받아 시공함으로써 이익을 얻고자 이 사건 전용실시권을 취득하였는데 피고 회사가 위 전용실시권을 침해하여 신진종합건설 등으로 하여금 위 각 공사를 수주하도록 한 후 이를 하도급받아 시공함으로써 원고가 위 각 공사를 수주받아 시공할 수 없게 된 사실을 알 수 있으므로, 피고 회사의 이러한 행위로 인하여 원고가 입은 손해는, 원심 판시와 같이 특허법 제128조 제5항에 의하여 손해액을 산정할 수밖에 없다고 하더라도, 특별한 사정이 없는 한 위 전용실시권 침해로 인하여 원고가 위 각 공사를 수주·시공하지 못함으로 인하여 얻지 못하게 된 이익을 기준으로 산정하는 것이 합리적이고, 위 2004. 12. 7.자 약정과 같이 피고 회사가 이 사건 특허기술이 적용되어 설계된 공사를 수주한 회사로부터 받기로 한 실시료를 기준으로 산정할 것은 아니다.
그럼에도 원심은 이와 달리 합리적이라고 할 수 없는 앞에서 본 바와 같은 기준에 의하여 원고의 손해액을 인정하고 말았으니, 원심판결에는 불법행위로 인한 손해배상액의 인정에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다. 이에 관한 상고이유의 주장은 이유 있다.
3. 상고이유 제3점에 대하여
원심은 그 판시와 같은 사정에 비추어 원고가 2005. 3. 31. 피고 회사에 대여한 2억 원의 대여금채권은 이 사건 전용사용승인계약이 체결되던 무렵 원고와 피고 회사가 채권·채무 관계를 변제 또는 정산하는 과정에서 소멸한 것으로 보아야 한다고 판단하였다.
관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 채증법칙 위반이나 심리미진의 위법이 없다.
4. 상고이유 제4점에 대하여
민법 제35조 제1항은 “법인은 이사 기타 대표자가 그 직무에 관하여 타인에게 가한 손해를 배상할 책임이 있다. 이사 기타 대표자는 이로 인하여 자기의 손해배상책임을 면하지 못한다.”고 규정하고 있다.
원심은, 피고 2도 피고 회사와 함께 이 사건 특허에 관한 원고의 전용실시권을 침해하였으니 그로 인해 원고가 입은 손해를 배상하여야 한다는 원고의 청구에 대하여, 대림종합건설, 신진종합건설과 금마종합건설 주식회사(이하 ‘금마종합건설’이라고만 한다)가 피고 회사와의 계약에 기하여 이 사건 특허를 사용했을 뿐이고, 비록 피고 2가 피고 회사의 대표이사로서 위 회사들과 사이에 계약행위를 했다고 하더라도 이는 어디까지나 피고 회사를 대표해서 한 행위이지 개인 자격으로 한 행위라고 볼 수는 없으며, 달리 피고 2가 개인으로서 원고의 전용실시권을 침해하는 행위를 했다고 볼 증거는 없다는 이유로 위 청구를 배척하였다.
그러나 원심의 판단은 다음과 같은 이유에서 그대로 수긍하기 어렵다.
원심이 인정한 사실과 기록에 의하면, 피고 2는 피고 회사의 대표이사로서 직접 피고 회사와 원고 사이의 이 사건 전용사용승인계약을 체결하고 원고에게 이 사건 특허의 전용실시권을 설정하였음에도 불구하고 이후 대림종합건설, 신진종합건설, 금마종합건설에 이 사건 특허에 관한 통상실시권을 설정하여 이 사건 특허기술이 적용된 공사를 수주할 수 있도록 해주었고, 나아가 신진종합건설과 대림종합건설로부터는 앞서 본 군위 봉황지구 교량개체공사와 상주 국도25호선 도로공사를 하도급받기까지 한 사실, 피고 2는 신진종합건설과 대림종합건설에 대한 위 통상실시권 부여와 관련하여 특허법 위반죄로 형사처벌( 서울중앙지방법원 2007고약42405호)을 받기도 한 사실 등을 알 수 있다.
이를 위 법리에 비추어 살펴보면, 피고 2는 원고의 이 사건 전용실시권을 침해하는 불법행위를 한 자로서 원고에 대하여 그로 인한 손해를 배상할 책임이 있다고 할 것이고, 위 피고의 행위가 피고 회사의 직무에 관하여 이루어진 것이라고 하여 원고에 대한 손해배상책임을 면하는 것도 아니다.
그럼에도 원심은 이와 달리 그 판시와 같은 사정만으로 피고 2에게는 불법행위책임이 성립하지 아니한다고 판단하였는바, 원심판결에는 법인 대표자의 불법행위책임에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
5. 결론
그러므로 원심판결의 원고 패소 부분 중 피고 회사에 대한 영업활동 등 금지청구에 관한 부분, 군위 봉황지구 교량개체공사·상주 국도25호선 도로공사와 관련한 각 전용실시권 침해로 인한 손해배상청구 부분 및 피고 2에 대한 부분을 각 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하되, 나머지 상고는 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이인복(재판장) 이홍훈 김능환(주심) 민일영