【원고, 상고인】
【피고, 피상고인】
경진식품 주식회사 (소송대리인 변리사 연성흠 외 1인)
【원심판결】
특허법원 2012. 6. 21. 선고 2012허2494 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 상고이유 제1점에 관하여
원고의 이 부분 상고이유 주장의 요지는, 피고 회사가 원심 판시 비교대상상표 ‘ ’와 동일한 원심 판시 실사용상표 ‘ ’를 비교대상상표의 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년에 해당하는 2007. 6. 21.부터 2008. 6. 20.까지 사용하지 않았음에도 이와 달리 본 원심의 판단은 위법하다는 것이나, 이는 결국 사실심인 원심의 전권사항에 속하는 증거의 취사선택이나 사실인정을 탓하는 것이므로 적법한 상고이유로 보기 어렵고, 나아가 원심의 판단을 기록에 비추어 살펴보더라도 논리와 경험의 법칙에 위배하고 자유심증주의의 한계를 벗어나 사실을 인정한 잘못이 있다고 볼 수 없으므로, 이 부분 원고의 상고이유는 받아들일 수 없다.
2. 상고이유 제2, 3점에 관하여
상표법 제7조 제1항 제8호는 “상표권이 소멸한 날(상표등록을 무효로 한다는 심결이 있은 경우에는 심결확정일을 말한다)부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표(지리적 표시 등록단체표장을 제외한다)와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표”는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항 제1호는 “등록상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이상 사용되지 아니한 경우”에는 위 제1항 제8호를 적용하지 아니한다고 규정하고 있는데, 위 제1항 제8호의 규정은 그 사용 당시 종전 상표권자 내지 정당한 사용권자(이하 ‘종전 상표권자 등’이라고 한다)가 자기 상품의 출처표시로 등록상표를 사용함으로써 수요자 사이에 남아 있게 된 그 상표에 관한 기억과 신용으로부터 기인한 상품출처의 혼동을 방지함과 아울러 그 종전 상표권자에게 권리회복을 할 수 있는 기회를 주려는 데에 그 취지가 있다 ( 대법원 1990. 11. 27. 선고 90후496 판결 참조). 그런데 어떠한 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이내에 그 상표에 대하여 아무런 사용권한 없는 자가 이를 무단으로 사용한 경우에는, 그 상표와 동일 또는 유사한 후출원 상표의 등록을 허용하더라도 상표법 제7조 제1항 제8호가 방지하고자 하는 위와 같은 상품출처에 관한 혼동이 발생할 여지가 없고, 종전 상표권자에게 권리회복의 기회를 부여할 필요도 없는 것이므로, 위 제7조 제1항 제8호의 예외를 정하고 있는 같은 조 제4항 제1호의 등록상표의 ‘사용’이라고 함은 그 사용 당시 종전 상표권자 등이 자기 상품의 출처표시로 등록상표를 사용한 경우를 말하고, 아무런 상표사용권한 없는 자가 등록상표를 무단으로 사용한 경우는 포함하지 않는다고 할 것이다 .
원심판결 이유에 의하면, 원래 비교대상상표의 상표권자였던 소외 1이 2005. 6. 20. 사망하였는데, 소외 1의 상속인들이 그로부터 3년 이내에 상표권의 이전등록을 하지 않아 2008. 6. 21. 위 상표권이 소멸하였고, 그로부터 1년을 경과하지 아니한 2009. 5. 20. 이 사건 등록상표 ‘ ’(등록번호 제874302호)가 출원된 사실, 소외 1은 2003. 9.경 피고 회사를 설립한 다음 누나 소외 2(2007. 1. 4 ‘ ○○○’으로 성명 정정)로 하여금 피고 회사의 대표이사로 취임하게 한 후 피고 회사를 실질적으로 운영한 사실, 피고 회사는 2004년경부터 비교대상상표와 실질적으로 동일한 실사용상표가 표시된 표장용지를 사용한 비교대상상표의 지정상품들을 생산·판매하기 시작하여, 소외 1이 2005. 6. 20. 사망한 이후에도, 2011년 상반기까지 계속하여 상당한 규모로 실사용상표를 사용하여 비교대상상표의 지정상품들을 생산·판매한 사실 등을 알 수 있는바, 그렇다면 소외 1은 피고 회사에 묵시적으로 비교대상상표에 대하여 통상사용권을 설정하였다고 봄이 상당하고, 위와 같은 소외 1의 통상사용권 설정계약상의 지위는 소외 1의 사망에 따라 그 상속인들에게 그대로 승계되었다고 할 것이다.
이를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 비교대상상표 사용 당시에 통상사용권자인 피고 회사가 자기 상품의 출처표시로 비교대상상표를 사용한 것은 상표법 제7조 제4항 제1호에서 규정하고 있는 등록상표의 ‘사용’에 해당한다고 할 것이다. 따라서 비교대상상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이내에 통상사용권자인 피고 회사에 의하여 사용된 이상, 이 사건에는 상표법 제7조 제4항 제1호가 적용될 여지가 없고, 위 상표권이 소멸한 날부터 1년이 경과되지 아니한 시점에서 등록 출원된 이 사건 등록상표는 같은 조 제1항 제8호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.
그렇다면 원심이 상표법 제7조 제4항 제1호에서 규정하고 있는 등록상표의 ‘사용’에 아무런 상표사용권한 없는 자가 등록상표를 무단으로 사용한 경우까지 포함된다고 판단한 것은 잘못이지만, 피고 회사에 의한 비교대상상표의 사용을 상표법 제7조 제4항 제1호에서 규정하고 있는 등록상표의 ‘사용’에 해당한다고 본 것은 그 결과에 있어서 정당하며, 이 부분 상고이유의 주장은 결국 이유 없다.
3. 결론
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이상훈(재판장) 신영철(주심) 김용덕