【원 고】
소니 가부시끼가이샤 (소송대리인 변호사 황영주외 2인)
【피 고】
주식회사 고려호이스트 (소송대리인 법무법인 광명 담당변호사 이현정외 1인)
【변론종결】
2009. 11. 27.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2009. 6. 25. 2008당3288호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초사실
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
가. 이 사건 등록상표
(1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2006. 2. 28./ 2006. 12. 1./ (등록번호 생략)
(2) 구성 :
(3) 지정상품 : 상품류 구분 제7류의 다관절에어바란스, 지브크레인, 크레인
(4) 권리자 : 피고
나. 선사용상표들
(1) 선사용상표 1의 구성 :
(2) 선사용상표 2의 구성 : 워크맨
(3) 선사용상표들의 사용상품 : 휴대용 카세트 플레이어, 엠피쓰리 플레이어, 휴대용 콤팩트디스크 플레이어 등의 휴대용 음향기기, 휴대용 전자통신기계기구 등
(4) 선사용상표들의 사용자 : 원고
다. 이 사건 심결의 경위
(1) 원고는 2008. 10. 31. 특허심판원에 피고의 이 사건 등록상표가 원고의 저명한 선사용상표 1 등과 동일하여 상표법 제7조 제1항 제10, 12호에 각각 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 무효심판을 청구하였다.
(2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 2008당3288호 사건으로 심리한 후, 2009. 6. 25. 원고의 선사용상표 1 등은 저명상표가 아니고, 이 사건 등록상표는 피고의 또 다른 등록상표인 ‘Workman’의 한글 음역으로 볼 수 있으며, 선사용상표들의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품 사이에는 경제적 견련관계가 없어 피고가 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표라고 보기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10, 12호 어디에도 해당하지 아니한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
2. 당사자의 주장 및 이 사건의 쟁점
가. 원고의 주장
원고는 다음과 같이 주장하면서 이 사건 심결의 취소를 구한다.
(1) 선사용상표들은 국내에서 널리 알려진 저명상표이고, 이 사건 등록상표는 저명한 선사용상표들을 연상시킴으로써 이 사건 등록상표가 부착된 상품이 마치 원고 또는 원고와 특수한 관계에 있는 사람에 의해 제공되는 상품인 것처럼 인식하게 하여 출처의 오인 내지 혼동을 일으키게 할 염려가 있다.
(2) 이 사건 등록상표는 주지저명한 선사용상표들의 존재를 알고 선사용상표들의 명성을 부당하게 이용하고자 하는 부당한 목적으로 선사용상표들을 모방하여 출원된 것이다.
(3) 이 사건 등록상표를 ‘Workman’의 한글음역으로 보는 경우에는, 이 사건 등록상표는 ‘노동자, 장인, 직공’이라는 의미를 직감시키는 표장에 해당하므로 지정상품과 관련하여 기술적 표장에 해당한다.
나. 피고의 주장
이에 대하여 피고는, 다음과 같은 사유를 들어 이 사건 심결은 적법하다고 다툰다.
(1) 선사용상표들은 저명상표라고 할 수 없을 뿐만 아니라, 원고는 가전제품 생산·판매회사이고, 피고는 중장비 산업용 제품을 생산·판매하는 회사인데, 이 사건 등록상표의 지정상품은 원고의 가전제품과 비교할 때 제품 수요자층이 확연히 구분되고, 가격차이도 상당하므로, 수요자들이 피고의 상품을 보고 원고 혹은 원고의 계열사의 상품으로 그 출처를 오인하거나 혼동할 가능성은 매우 희박하다.
(2) 피고가 생산·판매하는 이 사건 등록상표의 지정상품은 원고의 상품과 경제적 견련관계가 없어, 피고의 이 사건 등록상표 출원에는 동종 업계에 원고가 국내 진입하는 것을 막거나 선사용상표의 명성을 이용하는 등의 부정한 목적이 없다.
(3) ‘워크맨’을 수요자들이 당연히 ‘Workman’으로 인식할 것이라고 볼 수도 없고, 가사 그렇게 인식한다 하더라도 ‘Workman’이 이 사건 등록상표의 지정상품의 특성, 품질, 효능, 용도 등을 설명·묘사한다고 볼 수도 없다.
다. 이 사건의 쟁점
그러므로 이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부, 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부, 이 사건 등록상표가 기술적 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부이다.
3. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부
가. 판단 기준
수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없고, 등록되었더라도 등록무효로 되어야 하는 것인바(상표법 제7조 제1항 제10호, 제71조 제1항 제1호 참조), 위 규정에서 ‘수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업’은 이른바 저명상표 등을 말하는 것이다.
저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 일응의 기준이 된다 할 것이고, 위 규정을 적용함에 있어서 인용상표가 저명상표인지 여부를 판단하는 기준시는 그 상표의 등록출원시라고 보아야 한다(대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결 등 참조).
또한, 저명상표의 경우 상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없는 것이다(대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 참조).
나아가, 한 기업이 여러 산업분야에 걸쳐 이종상품을 생산·판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조하에서는 저명상표와 유사한 상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수요자들로서는 저명상표권자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산 판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처나 영업에 관한 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 지정상품이 다르다는 이유만으로 유사상표의 등록, 사용을 허용할 것이 아니나, 상품의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다고 보기 어려운 경우에는 상품출처나 영업의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없으므로 유사상표의 등록, 사용을 금지할 것이 아니다(대법원 1991. 2. 12. 선고 90후1376 판결 참조).
나. 구체적 판단
(1) 선사용상표들이 저명상표에 해당하는지 여부
위에서 든 증거들, 갑 제5 내지 22호증(각 가지번호를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, ① 원고는 1946년경 일본에서 설립된 이래, 지속적인 연구와 전 세계적인 영업활동을 펼쳐온 결과, 2007년도 매출액이 약 81조 원을 기록한 세계적 전자기기업체이고, 국내에서도 1990년 이래로 소니코리아를 통하여 활발한 영업활동을 하여 2004년도, 2005년도 매출액이 각각 7,687억 원, 9,010억 원을 기록한 바 있는데, 선사용상표 1은 원고의 대표적인 상표인 사실, ② 원고는 선사용상표 1을 1979년경부터 현재까지 우리나라를 비롯하여 전 세계적으로 사용하여 왔고, 이의 한글 음역인 선사용상표 2도 1980년대 이후 현재까지 우리나라에서 사용하여 온 사실, ③ 선사용상표 1이 부착된 휴대용 카세트 플레이어 제품은 전 세계 최초로 휴대용 가전제품이라는 개념을 탄생시키며 출시 후 전 세계적으로 2004년 기준 총 3억 4천만 대가 판매되었고, 미국 PC 전문 잡지인 ‘PCWORLD’가 2005년에 선정한 ‘반세기를 빛낸 전자기기 50개’ 중 선사용상표 1이 부착된 휴대용 카세트 플레이어가 1위로 선정된 바도 있는 사실, ④ 일본국 내에서, 선사용상표 1은 치바지방재판소 1996. 4. 17. 선고 평성 3년 (와) 제1746호 판결[日本國 千葉地方裁判所 平成 8年 4月 17日 判決, 平成 3年 (ワ) 第1746號]에 의하여 ‘저명한 상표(著名な商標)’로 인정받은 바 있고, 선사용상표 1과 동일한 영문 철자를 모티브로 하여 도안한 형태의 상표인 “” 은 일본 특허청에 의하여 그 저명성을 인정받아 ‘방호표장(防護標章)’으로 등록되기도 한 사실, ⑤ 뿐만 아니라, 선사용상표 1은 옥스퍼드 영어사전, 우리나라의 “NAVER”나 “EMPAS”의 영어사전에도 휴대용 카세트플레이어의 상표명으로 등재되어 있는 사실, ⑥ 이 외에도, 1981. 5. 13.자 동아일보에 선사용상표들에 관한 기사가 실린 것을 비롯하여 이후에도 경향신문 등 유명 일간지나 인터넷상의 뉴스 사이트 등에 선사용상표들에 대한 기사가 여러 차례에 걸쳐 게재된 사실 등을 인정할 수 있다.
위 인정 사실에 나타나는 선사용상표들의 국내외에서의 영업기간, 방법 및 형태, 연간 매출액, 국내외에서 공적인 기관 및 언론 등을 통하여 알려진 정도 등 제반 사정을 종합하면, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 2. 28. 무렵에 거래자나 일반 소비자들 사이에서 현저하게 알려진 저명상표였다고 봄이 상당하다.
(2) 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 표장의 유사·연관성 여부
이 사건 등록상표는 선사용상표 1의 한글 음역과 호칭이 동일하고, 선사용상표 2와는 외관과 호칭이 동일하므로 선사용상표들과 밀접한 연관성이 있다고 할 것이다.
(3) 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품의 유사·경제적 유연관계 여부
우선, 이 사건 등록상표의 지정상품은 ‘다관절에어바란스, 지브크레인, 크레인’으로서 주로 중장비 산업용 제품인 데 비하여, 선사용상표들의 사용상품은 ‘휴대용 카세트 플레이어, 엠피쓰리 플레이어, 휴대용 콤팩트디스크 플레이어 등의 휴대용 음향기기, 휴대용 전자통신기계기구 등’이어서, 양 상품의 품질, 형상, 용도가 전혀 다르고, 그 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 역시 중첩된다고 보기 어려우므로, 양 상품은 거래통념상 유사하지 않다고 할 것이다.
다음으로, 양 상품 사이에 저명상표가 갖는 명성에 편성하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적인 유연관계가 있는지에 관하여 보건대, ① 갑 제23, 24호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 선사용상표들은 휴대용 카세트 플레이어에 부착되기 시작하여 엠피쓰리 플레이어, 휴대용 콤팩트디스크 플레이어, 휴대용 전화기 등에까지 사용상품이 확장되어온 사실은 인정할 수 있지만, 이와 같이 확장된 사용상품까지 포함하여 보더라도 전체적으로 휴대용 음향기기, 휴대용 전자통신기계기구의 범위를 넘지 않는 점, ② 이에 비하여, 이 사건 등록상표의 지정상품은 다관절에어바란스, 지브크레인, 크레인으로서 주로 중공업, 조선, 화학, 철강 등의 분야에서 원자재, 제품 등의 중량물을 이송, 운반하는 용도로 사용되는 운반하역장비라고 할 것이어서, 휴대용 전자통신기계기구와 비교할 때 상품 자체의 속성도 전혀 다르고, 거래의 실정상으로도 수요자와 공급자의 범위가 서로 확연하게 구분된다고 보이는 점, ③ 더구나, 위에서 든 증거들에 의하면, 원고는 전자기기업체로 출발하여 선사용상표들이 부착되는 주요 상품인 휴대용 음향기기 이외에 반도체, 컴퓨터, 방송기기 등도 제조·판매하고 있고, 스웨덴의 에릭슨사와 합작하여 휴대용 통신기계기구도 제조·판매하고 있으며, 여행업·보험대리업·부동산관리업·금융업에도 진출한 사실은 인정할 수 있지만, 이와 같이 확대된 사업분야까지 포함하더라도, 원고가 이 사건 등록상표의 지정상품이 속하는 중장비 산업용 제품을 제조·판매하는 분야에 종사하고 있다고 보기는 어려운 점 등을 종합적으로 고려하면, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품 사이에 저명상표가 갖는 명성에 편성하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적인 유연관계가 있다고 볼 수는 없다.
다. 소결론
따라서 이 사건 등록상표와 선사용상표들은 오인·혼동을 일으킬 우려가 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 않는다.
4. 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하는지 여부
가. 판단기준
구 상표법 제7조 제1항 제12호의 취지는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 상표가 국내에서 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 주지상표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력 등의 무형의 가치에 손상을 입히거나 주지상표권자의 국내에서의 영업을 방해하는 등의 방법으로 주지상표권자에게 손해를 가하거나 이러한 모방상표를 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하는 상표는 그 등록을 허용하지 않는다는 것이므로, 어떤 상표가 위 규정에 해당하기 위하여는 그 특정인의 상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되어 있는 주지상표이어야 할 뿐만 아니라 상표 출원인이 부당한 이익을 얻으려 하거나 타인에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표라야 하고, 그 요건에 대한 판단시점은 상표의 출원 당시를 기준으로 하여야 하며(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 등 참조), 상품이나 영업의 저명 여부에 대한 판단의 기초가 되는 상표 또는 상호의 사용량이나 상품의 거래량 등은 반드시 구체적으로 그 수치를 특정하지 않더라도 수요자 사이에 그 상표나 상호를 널리 인식케 할 정도의 것이라고 인정할 수 있으면 족하다고 할 것이다(대법원 1990. 9. 11. 선고 89후2205 판결 참조).
나. 구체적 판단
(1) 선사용상표들의 알려진 정도
위에서 본 바와 같이, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 2. 28. 무렵에 거래자나 일반 소비자들 사이에서 현저하게 알려진 저명상표였다고 봄이 상당하므로, 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일 당시 국내 및 일본국의 일반 수요자 사이에 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표에도 해당한다고 할 것이다.
(2) 부정한 목적이 있는지 여부
위에서 본 바와 같이, ① 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품은 거래통념상 유사하지 않을 뿐만 아니라, 수요자와 공급자의 범위가 서로 확연하게 구분되어, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품 사이에 저명상표가 갖는 명성에 편성하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적인 유연관계가 있다고 볼 수도 없는 점, ② 더구나, 갑 제26호증의 기재에 의하면, 피고는 이 사건 등록상표의 출원일과 같은 날 같은 지정상품에 대하여 “”이라는 표장으로 상표출원을 하여 등록받은 바 있는 사실을 인정할 수 있어, 피고는 자신의 주된 제조·판매 상품에 대하여 ‘일하는 사람’이라는 의미의 영문 및 한글로 각각 표장을 구성하여 상표 등록을 받은 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 피고가 선사용상표들을 모방하여 그것이 가지는 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻거나 위 표장의 가치를 희석화하여 원고에게 손해를 입히려고 하는 등의 부정한 목적을 가지고 이 사건 등록상표를 출원·등록하였다고 보기는 어렵다.
다. 소결론
따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표들을 모방한 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용되는 상표라고 인정되지 않으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당하지 않는다.
5. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부
가. 판단기준
상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은, 그러한 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 등 참조).
나. 구체적 판단
이 사건 등록상표를 영문 ‘Workman’의 한글 음역으로 볼 경우, 이는 ‘일하는 사람’이라는 관념을 형성시키는 상표라고 할 것인데, 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘다관절에어바란스, 지브크레인, 크레인’은 위에서 본 바와 같이, 주로 중공업, 조선, 화학, 철강 등의 분야에서 원자재, 제품 등의 ‘중량물을 이송, 운반하는 용도로 사용되는 운반하역장비’이다.
살피건대, 우선, “일하는 ‘사람’이라는 의미의 워크맨”이 그 자체로 위와 같은 “중량물을 이송, 운반하는 용도로 사용되는 운반하역 ‘장비’”의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라고 보기는 어렵고, 달리, ‘일하는 사람이라는 의미의 워크맨’이 통상 ‘중량물을 이송, 운반하는 용도로 사용되는 운반하역장비’의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하는 표장이라는 사정을 인정할 만한 증거도 없으므로, 결국, 이 사건 등록상표는 지정상품인 다관절에어바란스, 지브크레인, 크레인의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 직접적으로 표시한 경우에 해당한다고 볼 수 없다.
다. 소결론
따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당하지도 않는다.
6. 결론
그렇다면 이 사건 등록상표는 선사용상표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 않고, 구 상표법 제7조 제1항 제12호에도 해당하지 않으며, 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장에 해당하는지도 않는 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한다.
판사 김용섭(재판장) 이종우 박태일