【원고, 상고인】
미라지 리조트, 인코포레이티드(Mirage Resorts, Inc.) (소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 김인중)
【피고, 피상고인】
【원심판결】
특허법원 2008. 8. 8. 선고 2008허2503 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
기록에 비추어 살펴보면, 원고는 이 사건 선사용서비스표를 미국 네바다주 라스베가스의 중심가인 스트립가에 “MIRAGE” 호텔을 설립할 때인 1989년경부터 사용한 점, 이 사건 선사용서비스표는 2000. 10. 3. 미국의 네바다주 연방지방법원으로부터 ‘유명한 서비스표(famous mark)’로 인정받고 그와 같은 상태가 이 사건 등록서비스표의 출원일 전·후까지 계속 유지되고 있었던 점 등을 알 수 있다.
이 사건은 이 사건 선사용서비스표가 이 사건 등록서비스표의 출원일 당시 미국의 일반 수요자 또는 거래자들 사이에 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있었는지 여부가 쟁점인데, 미국 법원은 이 사건 선사용서비스표가 적어도 2000년부터는 유명한 표장이라고 인정하고 있고 이는 미국의 일반 수요자나 거래자들의 인식을 가장 객관적으로 반영하고 있다고 판단되며 이 사건에서 미국 법원의 위와 같은 판단과 반대되거나 그와 같은 판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정할 증거가 제출되어 있는 것도 아니므로 이 사건 선사용서비스표가 사용된 서비스업의 매출액, 광고비 지출액 등의 사용실적에 대한 구체적인 내용을 확인할 자료가 부족하다고 하여 미국 법원의 위와 같은 판단을 가볍게 배척할 것이 아니다.
결국, 원심이 이 사건 선사용서비스표가 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 미국의 수요자간에 특정인의 서비스업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있지 않다고 판단한 데에는 구 상표법(2007. 1. 3. 법률 제8190호로 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호에 관한 법리오해 및 심리미진으로 판결에 영향을 미친 위법이 있으므로 이 점을 지적하는 상고이유에서의 주장은 이유 있다.
그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 박일환(재판장) 양승태(주심) 박시환 김능환