【원고, 피상고인】
【피고, 상고인】
【원심판결】
특허법원 2010. 7. 9. 선고 2010허1015 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 확대된 선출원에 관한 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나 ( 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결 등 참조), 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 동일하다고 할 수 없다.
2. 명칭을 “염색용 보빈”으로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 제699298호)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)에서는 심체(1)가 코일스프링 형상의 단일체로서 보강테(3)(3a)에 이르기까지 벽체(2)의 내측 전체에 걸쳐 나선형으로 연결되어 용접됨에 반하여, 원심판시 비교대상발명에서는 위 심체(1)에 대응하는 상하측 플레이트(21)(22)가 원형의 링 형상으로 상호 분리되어 각각 상부 및 하부 링 보빈(16)(17)의 내측 일부에만 원형으로 연결되어 용접될 뿐이라는 점에서, 양 발명은 기술적 구성에 차이가 있다. 그런데 이들 발명의 이러한 기술적 구성의 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 불과하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 그 차이로 인하여 이 사건 제1항 발명에서는 비교대상발명과는 달리 심체(1)가 벽체(2)를 구성하는 다수의 지지봉(20)과 보강테(3)(3a)에 이르기까지 여러 부위에서 용접되면서 염색용 보빈의 견고성을 향상시키는 새로운 작용효과가 발생하므로, 결국 양 발명을 동일하다고 할 수 없다.
그리고 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명과 동일하다고 할 수 없는 이상, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항인 이 사건 제2, 3항 발명 역시 비교대상발명과 동일하다고 할 수 없다.
그럼에도 원심은 이 사건 특허발명과 비교대상발명의 위와 같은 기술적 구성의 차이가 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 그 변경으로 인하여 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는다는 이유로 이들 발명이 실질적으로 동일하다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 구 특허법 제29조 제3항의 발명의 동일성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이인복(재판장) 이홍훈 김능환(주심) 민일영