【원고,상고인】
【피고,피상고인】
두산중공업 주식회사 (변경 전 상호 : 한국중공업 주식회사) (소송대리인 법무법인 바른법률 담당변호사 정귀호 외 5인)
【원심판결】
부산고법 1999. 3. 31. 선고 98나7780, 7797 판결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다.
【이유】
1. 원심의 사실인정과 판단
가. 보상금청구
원고가 청구원인으로, 피고 회사는 원고가 발명한 이 사건 제1특허(등록번호 1 생략)를 획득하고 그 기술을 실시하여 플라스틱 사출금형재료를 생산함으로써 그 실시효과가 발생하였다고 주장하면서 이 사건 제1특허를 발명할 당시에 시행되던 피고 회사의 공업소유권관리 및 직무발명보상규정을 근거로 청구한 이 사건 보상금청구에 대하여 원심은 피고 회사가 실제로 생산하고 있는 제품들은 피고의 특허권인 이 사건 제3특허(등록번호 2 생략)의 기술에 의하여 생산되고 있음을 전제로 하고, 그 채용 증거에 의하면, 알루미늄의 함량에 있어서는 피고 회사가 실제로 생산하고 있는 제품들의 구성성분 및 그 함량은 이 사건 제3특허의 내용(0.010% - 0.050%)에 따라 각 0.023% - 0.029%씩을 포함하고 있는데 반하여, 이 사건 제1특허에서는 알루미늄은 기계가공성 및 경면가공성을 해치는 불순물로서 그 함량이 적을수록 유리한 것으로 보아 아예 구성요소로 규정조차 하지 아니하고, 유황의 함량에 관하여는 피고 회사의 생산제품들은 이 사건 제3특허의 내용(0.0005% - 0.010%)에 따라 그 함량을 최대한 낮춘 0.0006% - 0.0024% 포함함으로써 황화칼슘의 발생을 억제하여 유화물, 산화물 등의 개재로 인한 불량품 발생을 최대한 억제하도록 하고 있는데 반하여, 제1특허에서는 유황의 함량에 관하여 0.023% - 0.067%를 포함하는 것으로 정하여 피고 회사의 생산제품들과 큰 차이가 있어, 결국 피고 회사 생산제품들의 구성성분 및 그 함량은 제1특허의 성분 및 함량과는 다르고 제3특허와 대부분 일치하므로, 피고 회사의 생산제품들은 이 사건 제1특허의 권리범위에 속한 기술에 의하여 생산되는 것이 아니라 이 사건 제3특허의 기술에 의하여 생산되는 것이라 할 것이고, 나아가 제3특허기술은 제1특허의 특징적 요소인 납·비스므스·지르코늄·세륨 등의 원소를 제외한 것으로서, 그 특징적 기술은 알루미늄의 첨가를 통한 기계가공성, 부식가공성 등의 향상과 황의 함량을 필요한도 내에서 최소화함으로써 유화물, 산화물 등의 개재로 인한 불량품 발생을 억제하는 것으로서, 이전의 발명과 그 조성범위는 유사하지만 그 함량에서 차이가 있고, 특히 칼슘 및 알루미늄을 필수적인 구성요소로 함과 동시에 그 조성상태를 비금속개재물과 결합한 구상의 미립자로 형성하게 하여 이 미립자상의 복합구조체가 합금 내에 골고루 퍼져 있는 상태로 조성함으로써, 공지된 선행기술과 그 기술적 구성 및 작용효과가 서로 달라서 현저하게 향상·진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정될 소지가 충분하므로, 결국 피고 회사가 원고의 이 사건 제1특허를 실시하여 제품을 생산하고 있음을 전제로 한 이 사건 보상금청구는 이유 없다고 판단하였다.
나. 특허권침해에 대한 손해배상청구
피고 회사가 원고의 이 사건 제2특허(등록번호 3 생략)를 사용하여 플라스틱 사출금형제품을 생산함으로써 위 특허의 특허권을 침해하였다고 주장하면서 원고가 청구한 이 사건 손해배상청구에 대하여 원심은 그 채용 증거에 의하면, 알루미늄의 함량에 있어서는 피고 회사 생산제품들의 구성성분 및 그 함량은 앞서 본 바와 마찬가지로 이 사건 제3특허의 내용(0.010% - 0.050%)에 따라 각 0.023% - 0.029%씩을 포함하고 있는데 반하여, 이 사건 제2특허에서는 0.02% 이하로 규정하여 그 함량이 서로 일치하지 아니하고, 유황의 함량에 관하여는 피고 회사가 실제로 생산하고 있는 생산제품들은 앞서 본 바와 같이 0.0006% - 0.0024% 포함함으로써 불량품 발생을 최대한 억제하도록 하고 있는데 반하여, 제2특허에서는 유황의 함량을 0.005% - 0.080% 포함하는 것으로 정하여 피고 회사 생산제품들과 큰 차이가 나며, 또한 위 이 사건 제2특허의 기술내용은 란탄·텔러리움·셀레니움의 함량을 각 0.005% - 0.04%, 0.15% 이하, 0.15% 이하로 규정하였으나, 피고 회사 생산제품들은 모두 그 함량이 0.001% 이하로서 위 원소들을 거의 포함하고 있지 않아, 결국 피고 회사 생산제품들의 성분 및 그 함량은 이 사건 제2특허의 성분 및 그 함량과는 다르고 오히려 이 사건 제3특허에 나타난 성분 및 그 함량과 대부분 일치하므로, 피고 회사는 원고의 이 사건 제2특허에 나타난 기술이 아니라 이 사건 제3특허에 나타난 기술을 사용하여 제품을 생산한 것이라고 하여, 결국 피고 회사의 이 사건 제2특허권 침해를 이유로 한 이 사건 손해배상청구도 이유 없다고 판단하였다.
2. 대법원의 판단
기록에 의하면, 이 사건 제3특허는 그 특허청구범위에서 니켈(Ni)에 대해 전혀 한정하고 있지 않고 있으나, 원심이 채택한 감정인 한국표준과학연구원의 감정결과에 의하면 피고 회사의 생산제품들의 구성성분과 그 성분함량 중에는 니켈의 함량이 각각 0.020 내지 0.45 중량% 내에 있음을 알 수 있어서, 피고 회사의 생산제품들과 이 사건 제3특허와는 인성을 부가하는 니켈 성분의 유무에 따라 그 제품의 물리적 성질에 차이가 있어 양자를 동일시할 수는 없으므로, 원심이 피고 회사가 실제 생산하는 제품들이 이 사건 제3특허를 실시하는 것이라고 판단한 것은 잘못이라 할 것이다.
그러나 합금분야에서는 합금성분의 조성범위와 조직상태, 조성조건에 따라 결과가 달라질 수 있고, 다른 구성요소와의 유기적인 결합관계로 말미암아 물성의 변화가 일어날 수 있는 것인데, 기록에 의하여 피고 회사의 생산제품들과 이 사건 제1 및 제2특허를 대비하면, 피고 회사 생산제품들은 강력한 탈산 작용을 하여 기공(氣孔)과 편석(偏析)을 경감시키고 결정립을 미세화시켜 강(鋼)의 인성을 향상시키며 알루미늄 탈산 생성물인 산화알루미늄(Al2O3)과 산화칼슘(CaO)이 결합하여 압연이나 단조에 의해 형상이 변화하지 않는 구상의 복합산화물인 칼슘알루미네이트(xCayAl2O3)를 생성하여 금형재의 기계가공성, 부식가공성, 용접성 및 경면가공성을 향상시키는 알루미늄의 함량이 0.023% 내지 0.029 중량%인데 반하여, 이 사건 제1특허는 알루미늄에 대하여 기계가공성 및 경면가공성을 해치는 불순물로서 그 함량이 적을수록 유리한 것으로 보아 구성성분에 포함시키지도 않고(을 제1호증, 기록 107, 110면), 피고 회사 생산제품들은 유황의 함량이 0.023 내지 0.067 중량%인 이 사건 제1특허와는 달리 그 함량을 최대한 낮춘 0.0006 내지 0.0024 중량%로서 황화칼슘의 발생을 억제하여 유화물, 산화물 등의 개재로 인한 불량품 발생을 최대한 억제하도록 하고 있으니, 다른 구성성분을 더 이상 비교하지 않더라도 피고 회사 생산제품들과 이 사건 제1특허는 알루미늄과 유황의 함량의 차이에 따라 그 작용효과도 달라지므로 피고 회사 생산제품들은 이 사건 제1특허의 권리범위에 속하지 않는다 할 것이고, 나아가 피고 회사 생산제품들은 앞서 본 바와 같이 금형재의 기계가공성, 부식가공성, 용접성 및 경면가공성을 향상시키는 알루미늄의 함량이 0.023% 내지 0.029 중량%인데 반하여, 이 사건 제2특허는 알루미늄에 대하여 기계가공성 및 경면가공성을 해치는 불순물로서 그 함량이 적을수록 유리한 것으로 보아 0.02 중량% 이하로 한정하고(갑 제17호증, 기록 241면), 피고 회사 생산제품들은 유황의 함량이 0.005 내지 0.080 중량%인 이 사건 제2특허와는 달리 그 함량을 최대한 낮춘 0.0006 내지 0.0024 중량%로서 황화칼슘의 발생을 억제하여 유화물, 산화물 등의 개재로 인한 불량품 발생을 최대한 억제하도록 하고 있으며, 또한 금형재의 경면가공성, 기계가공성, 용접성 및 부식가공성을 개선시키기 위해 피고 회사 생산제품들은 미량의 황, 알루미늄, 칼슘을 첨가하는 반면, 이 사건 제2특허는 피고 회사 생산제품들이 거의 포함하고 있지 않은 원소인 납과 비스무스(0.01 중량%) 또는 텔러리움과 셀레니움(0.15 중량%)을 적절하게 배합시켜 개재물의 표면에 도포하여 줌으로써 사출 금형의 기계가공시 절삭저항을 감소시켜 금형의 기계가공성과 부식가공성 및 경면가공성을 향상시키고 있으니(갑 제17호증, 기록 240, 241면), 피고 회사 생산제품들의 성분 및 그 함량은 이 사건 제2특허의 성분 및 그 함량과도 다르고 그에 따라 작용효과 또한 달라지므로, 피고 회사 생산제품들은 이 사건 제2특허의 권리범위에도 속하지 않는다 할 것이다.
따라서 원심의 이유 설시에 다소 적절치 못한 점은 있으나, 위와 같은 취지에서 피고 회사 생산제품들이 원고의 이 사건 제1 및 제2특허를 실시하거나 침해한 것이 아니라고 한 원심의 조치는 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유에서 내세우는 바와 같이 판결 결과에 영향을 미친 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
3. 그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 유지담(재판장) 조무제 강신욱 손지열(주심)