【원고,상고인】
주식회사 오행생식 (소송대리인 법무법인 우방 외 1인)
【피고,피상고인】
주식회사 오행육기 (소송대리인 변리사 송윤기)
【원심판결】
특허법원 2000. 9. 8. 선고 2000허2880 판결
【주문】
원심판결 중, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 개 사육용 사료, 라면, 국수에 관한 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원으로 환송한다. 나머지 상고를 기각한다.
【이유】
상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 본다.
1. 원심은, 원고가 1998. 2. 10. 지정상품을 콩, 화분, 옥수수, 개 사육용 사료, 라면, 국수 등으로 출원하여 1998. 12. 10. 등록사정을 거쳐 1999. 2. 8. 등록된 이 사건 등록상표(상표등록번호 제440954호)와 그보다 먼저 출원된 인용상표(상표등록번호 제419619호)를 대비하여, 먼저 이 사건 등록상표와 인용상표는 외관에 있어서는 서로 구별되나, 이 사건 등록상표는 일반 수요자에게 도형부분 및 문자부분으로 분리 관찰되어 문자부분에 의하여 '상화'로 호칭, 관념될 수 있고, 이에 대하여 인용상표는 문자와 도형 및 기호의 각 구성부분이 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어려운데, 그 지정상품의 성격상 거래자들이 특별히 동양철학에 지식이 있다고 보기 어려우므로 전체적인 구성이나 도형 및 기호부분에서는 특별한 호칭이나 관념을 생각하기 어렵고, 문자부분 중 '木, 火, 土, 金, 水'라고 표기되어 있는 부분은 위와 같은 거래자들이 '오행의 기'를 표기한 것으로 인식하기 보다는 요일을 순서 없이 표기한 것으로 인식할 가능성이 많아 식별력이 약하므로, 인용상표는 중앙의 원내의 '相火'에 의하여 호칭, 관념될 것이며, 따라서 양 상표는 외관은 다르나 다 같이 '상화'로 호칭, 관념될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있고, 나아가 양 상표의 지정상품은, 그 품질, 형상, 용도와 생산자, 판매자, 수요자의 일치여부 등 거래의 실정을 종합하여 보면, 일반 거래의 통념상 동일·유사하므로, 결국 이 사건 등록상표는 상표법 제8조 제1항의 규정에 위반되어 등록된 것으로 같은 법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의하여 그 등록이 무효라고 판단하였다.
2. 기록에 의하면, 이 사건 등록상표는 인용상표와 외관은 다르나 호칭 및 관념이 '상화'로서 동일하여 전체적으로 유사한 상표라고 할 것이고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 콩, 화분, 옥수수와 인용상표의 지정상품인 곡물혼합가루 등은 거래통념상 동일 유사한 상표를 사용할 경우에 출처의 오인 혼동을 일으킬 염려가 있는 유사한 상품에 속한다고 할 것이므로, 원심이 양 상표가 유사하고 양 상표의 위 지정상품도 서로 유사하다고 판단한 것은 정당하고, 이 범위 내의 원심판결에 상고이유로 주장하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 있다 할 수 없다.
따라서 이 점에 관한 상고이유는 받아들일 수 없다.
그러나 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품인 개 사육용 사료, 라면, 국수(원고는 2001. 7. 10. 당초 지정상품에 포함되어 있던 효모, 두유, 야채주스, 시금치에 대한 상표권을 포기하고 말소등록이 이루어짐에 따라 이들 지정상품에 관한 주장은 상고이유에서 철회하였다) 와 인용상표의 지정상품인 곡물혼합가루, 현미가루, 산초나무, 야채주스, 두유, 효모, 밀감, 대추(등록 당시에는 농산물 이유식과 곡물을 원료로 한 건강식품도 지정상품에 포함되어 있었으나, 2001. 10. 4.경 그 등록무효심결이 확정되어 이 사건 등록상표의 지정상품과 대비할 수 없게 되었고, 반면에 위 곡물혼합가루, 현미가루는 비록 피고가 2000. 8. 14. 그 상표권을 포기하여 말소등록이 이루어졌다고는 하나 이 사건 등록상표의 등록사정시에는 존재하고 있었으므로 이 사건 등록상표의 지정상품과 대비할 수 있다) 는 품질, 형상, 용도, 생산자 및 유통경로 등이 달라 거래관념상 유사한 상품이라고 볼 수 없다.
그럼에도 원심이 이 사건 등록상표의 지정상품 중 개 사육용 사료, 라면, 국수는 인용상표의 지정상품과 유사상품이므로 이들 지정상품에 관하여도 그 등록이 무효라고 판단한 것은 상품 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법을 저지른 것이다.
따라서 이 범위 내의 상고이유는 이유 있다.
3. 그러므로 원심판결 중, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 개 사육용 사료, 라면, 국수에 관한 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하고, 나머지 상고를 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이규홍(재판장) 송진훈 변재승(주심) 윤재식