【원고,상고인】
쥬우가이 세이야꾸 가부시끼가이샤 (中外製藥 株式會社) (소송대리인 특허법인 코리아나 담당변리사 박해선 외 2인)
【피고,피상고인】
특허청장
【피고보조참가인】
제일제당 주식회사
【원심판결】
특허법원 2001. 2. 9. 선고 2000허4558 판결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다.
【이유】
상고이유를 판단한다.
1. 이 사건 이의신청의 적법 여부에 대하여
원심은, 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 '법'이라 한다) 제63조 제6항에 의하여 정정심판청구 공고에 관한 이의신청절차에 준용되는 법 제86조 제2항의 규정의 취지는, 법 제84조 제1항 소정의 기간 내에 그 이유 및 증거를 제출하지 아니한 특허이의신청이 있는 경우에는, 위 제86조 제1항 소정의 절차를 경료함이 없이 법 제85조 제1항 소정의 기간이 경과하기 전에도 심사관에게 특허이의신청을 각하결정할 수 있도록 재량권을 부여함으로써 형식적인 특허이의신청으로 인한 절차의 지연을 막고자 함에 있다 고 봄이 상당한 바, 그렇다면 이 사건에 있어서 피고보조참가인이 비록 그 구체적인 이의신청 이유를 기재하지 않았더라도 위 제84조 제1항 소정의 기간 내에 이 사건 특허발명의 정정심판청구에 대한 이의신청서를 제출하였고, 위 제85조 제1항 소정의 기간 내에 구체적인 이의사유와 증거방법을 보정한 이상, 그 특허이의신청에 대하여 각하결정을 함이 없이 이 사건 심결에 나아간 것에 있어서, 이 사건 심결을 취소하여야 할 절차상의 위법이 있다고 할 수 없다 고 판단하였다.
기록과 관련 법령에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 이의신청에 대한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
2. 원고가 정정을 구한 발명이 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부에 대하여
가. 원심은, 원고가 "과립구 콜로니 자극인자를 함유하는 안정한 약제 및 그의 제조방법"에 관한 이 사건 특허발명{1987. 7. 18. 출원(우선권 주장일 1986. 7. 18.), 1993. 11. 15. 등록, 특허번호 제67631호}에 대하여 정정을 구한 '이 사건 정정 청구된 발명'은 포괄적으로 기재된 이 사건 특허발명의 청구항을 삭제하여 구성요소를 구체적으로 한정함으로써 특허청구범위를 감축한 경우에 해당한다고 전제한 다음, '이 사건 정정 청구된 발명'과 이 사건 특허발명의 출원(우선권 주장일) 전에 반포된 간행물인 을 제3호증의 생물화학 저널인 The Journal of Biological Chemistry, Vol. 252, no. 6, pp. 1998∼2003에 기재된 "Purification and Properties of Colony-stimulating Factor from Mouse Lung-conditioned Medium"이라는 제목의 연구 논문에 기재된 기술(이하 '인용발명 1'이라 한다), 을 제4호증의 일본 공개특허공보 소(昭)61-81781호에 기재된 발명(이하 '인용발명 2'라 한다) 및 을 제5호증의 일본 공개특허공보 소(昭)54-140707호에 기재된 발명(이하 '인용발명 3'이라 한다)을 대비하여 다음과 같이 판단하였다.
(1) ① '이 사건 정정 청구된 발명'의 제3항에서 안정화제로 열거되어 있는 '폴리옥시에틸렌 소르비탄 지방족산 에스테르', '폴리옥시에틸렌 알킬페닐에테르' 등의 '비이온성 계면활성제'는 인용발명 1에서 안정화제로 사용되는 트윈 20(폴리옥시에틸렌 소르비탄 모노라우레이트), 트윈 80(폴리옥시에틸렌 소르비탄 모노올레이트) 및 트리톤 X-100의 상위 개념에 해당하는 물질이고, ② 제5항에서 G-CSF의 안정화제로 기재된 당류 중 '만니톨'은 인용발명 2에서 콜로니 자극인자(CSF)의 안정화제로도 사용되고 있으며, ③ 제7항의 안정화제에는 인용발명 1에서 안정화제로 사용되는 소 혈청알부민 및 젤라틴, 인용발명 2에서 안정화제로 사용되는 혈청알부민, 인용발명 3에서 안정화제로 사용되는 인체 혈청알부민과 동일·유사한 '인체 혈청알부민'과 '젤라틴'이 기재되어 있고, ④ 제9항에서 열거된 안정화제 중에서 '히드록시프로필 셀룰로오스'와 '히드록시에틸 셀룰로오스' 및 '300∼6,000의 분자량을 갖는 폴리에틸렌글리콜'은 인용발명 1에서 안정화제로 사용되는 메틸셀룰로오즈 및 폴리에틸렌글리콜의 각 유도체들이다.
(2) 그런데 '이 사건 정정 청구된 발명'의 명세서에서는 GM-CSF 또는 기타 활성 성분의 안정화제로서 통상적으로 사용되는 계면활성제, 단백질, 당류 등의 많은 개별 물질을 G-CSF에 적합한 안정화제로서 열거하고 있을 뿐이므로, '이 사건 정정 청구된 발명'은 안정화 방법에 있어서 안정화제의 종류를 특정한 것 이외의 구성상 특징이 없고, 또한 인용발명 2, 3의 활성 성분인 CSF는 '이 사건 정정 청구된 발명'의 활성 성분인 G-CSF의 상위 개념에 해당되며, G-CSF와 인용발명 1의 활성 성분인 GM-CSF는 모두 콜로니 자극인자(CSF)로서 널리 알려진 폴리펩타이드 또는 당단백질이고, 환경인자에 민감하여 불안정한 상태로 존재하는 점 등에서 공통점이 있다.
(3) 따라서 일반적으로 의약제제 분야에서 특정의 약품에 대해 적합한 안정화제를 찾아내는 것이 용이하지 않다는 점 및 G-CSF와 GM-CSF는 세부적인 물리, 화학적 성질이 동일하지 않다는 점 등을 감안하더라도, 당업자가 GM-CSF, CSF 등에 사용된 안정화제를 G-CSF의 안정화제의 일부로 선택하는 것에 기술적 곤란성이 있다고 할 수 없다.
(4) 나아가 '이 사건 정정 청구된 발명'의 작용효과에 관하여 보건대, '이 사건 정정 청구된 발명'이 G-CSF의 안정화를 처음으로 달성한 발명이라고 하더라도, '이 사건 정정 청구된 발명'이 신규성을 구비한 발명이라고 할 수 있을지언정, 그 점만으로 '이 사건 정정 청구된 발명'이 질적인 면에서 효과의 현저성을 이룬 발명이라고 할 수 없고, 또한 '이 사건 정정 청구된 발명'이나 인용발명들은 모두 안정화제를 첨가하여 유효성분의 저장안정성을 제고함으로써 그 활성상실을 방지하는 효과가 있으며, '이 사건 정정 청구된 발명'의 명세서의 기재에 의하더라도 '이 사건 정정 청구된 발명'이 유효성분에 공지의 안정화제를 적용하였을 때 예기할 수 있는 것보다 현저한 효과를 거두었다고 보기 어렵다.
(5) 결국, '이 사건 정정 청구된 발명'은 당업자가 이 사건 특허발명의 출원(우선권 주장일) 전에 반포된 간행물에 기재된 인용발명 등에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 이 사건 특허발명의 특허출원시 특허를 받을 수 있는 것에 해당되지 아니하여, 이 사건 정정심판청구는 정정요건을 구비하지 못하였다.
나. 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해나 심리미진, 판단유탈 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자인 원고의 부담으로 하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 조무제(재판장) 유지담 강신욱(주심) 손지열