【원고,상고인】
주식회사 인터시아 (소송대리인 변리사 김희소)
【피고,피상고인】
게스?, 인크. (소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 이범래 외 3인)
【원심판결】
특허법원 2004. 4. 22. 선고 2003허7343 판결
【주문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이유】
1. 원심은 "GUESS BY MAURICE MARCIANO"로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 생략)가 이 사건 취소심판청구일 3년 이전에 사용된 사실을 입증하기 위하여 제출된 증거에 이 사건 등록상표의 지정상품인 재킷, 청바지, 블라우스 등을 입고 있는 모델의 사진과 함께 "GUESS BY MARCIANO"라는 상표가 표기되어 있는 사실을 인정한 다음, 이 사건 등록상표 "GUESS BY MAURICE MARCIANO"는 전체적으로 '모리스 마르시아노에 의한(의하여 생산된) 게스'라는 의미로서 '상품 + 제작자'의 관계로 이루어져 있고, 'BY MAURICE MARCIANO'는 앞의 'GUESS'를 수식하는 관계에 있다 할 것이어서, 이 사건 등록상표에서 핵심적인 요부는 앞의 'GUESS'라 할 것이고, 한편 실제 사용상표인 "GUESS BY MARCIANO" 또한 '마르시아노에 의한(의하여 생산된) 게스'라는 의미로서 '상품 + 제작자'의 관계로 이루어져 있고, 이 사건 상표의 핵심 요부인 'GUESS'를 포함하고 있어, 위 사용상표는 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표에 해당하므로, 이 사건 등록상표는 그 상표권자에 의하여 이 사건 취소심판청구일 이전 3년 이내의 기간 내에 그 지정상품에 정당하게 사용되었다는 취지로 판단하였다.
2. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 수긍할 수 없다.
가. 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 '등록상표의 사용'이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않으며, 등록상표가 결합상표이고 결합상표를 이루는 기호나 문자 또는 도형들이 각기 상표의 요부를 구성하고 있는 경우에는 그 중 어느 한 부분만을 상표로 사용하였다 하더라도 이를 들어 등록상표를 정당하게 사용한 것이라고는 할 수 없다 ( 대법원 1996. 4. 26. 선고 95후1555 판결).
나. 위 법리와 기록에 의하면, 이 사건 등록상표는 'GUESS'와 'MAURICE MARCIANO'가 'BY'라는 영어 단어를 사이에 두고 결합한 형태로 구성된 상표로서, 이 중 'GUESS'는 '추측하다, 추정하다'는 의미를 가진 영어단어일 뿐 그 자체가 특정한 상품을 지칭하는 것은 아니고, 'MAURICE MARCIANO'는 외국인의 이름과 성의 결합으로 추측될 뿐 그 의미를 전혀 알 수 없는 단어로서 이 사건 등록상표의 지정상품과 관련하여 그 식별력을 부인할 수는 없고, 이 사건 등록상표의 구성 형태에 의하여 'MAURICE MARCIANO'가 그 앞의 'GUESS'를 수식하는 것으로 인식될 수 있다는 사정만으로 위 부분이 'GUESS'의 부기적 부분으로 인식되거나 일반 수요자가 'MAURICE MARCIANO'를 별도의 상품 표지로 인식하지 아니한다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 그 구성 중 'MAURICE MARCIANO' 또는 'MAURICE'와 'MARCIANO' 각각이 'GUESS'와 동등하게 그 요부를 구성한다고 보아야 하고, 따라서 피고가 광고에 사용한 ""로 구성된 표장은 이 사건 등록상표의 구성 중 하나의 요부에 해당하는 'MAURICE'가 생략된 것이어서 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표라고 할 수 없음에도 불구하고, 원심이 이 사건 등록상표의 구성 중 'GUESS'만을 핵심적 요부로 인정하여 이 사건 등록상표와 위 사용상표의 동일성을 인정하였음은 상표의 동일성에 관한 법리를 오해한 위법이 있고 이를 지적하는 상고이유 제2점은 그 이유가 있다.
3. 그러므로 나머지 상고이유에 대해서는 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 배기원(재판장) 유지담 이강국 김용담(주심)