【원고, 피항소인】
【원고 보조참가인】
【피고, 항소인】
【제1심판결】
서울서부지법 2007. 7. 11. 선고 2005가합9531 판결
【변론종결】
2008. 5. 13.
【주 문】
1. 제1심판결을 취소하고, 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.
2. 원고와 피고들 사이의 소송총비용은 원고가, 보조참가로 인한 소송비용은 원고보조참가인이 각 부담한다.
【청구취지 및 항소취지】
1. 청구취지
피고들은 별지 제1, 2 목록 기재 각 저작물을 표시한 제품을 생산, 사용, 판매, 배포하거나 판매를 위한 전시를 하여서는 아니된다. 피고들은 자신의 매장, 사무소, 공장 및 창고 등에 보관중인 위 각 제품의 완제품, 반제품, 포장지, 포장용지 및 선전광고물을 폐기하라.
2. 항소취지
주문 제1항과 같다.
【이 유】
1. 인정 사실
다음 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 1 내지 8, 24호증, 을 1, 2, 7, 14 내지 26호증(가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.
가. 저작권의 발생 및 상속
미국인 망 소외 1은 “플라잉 아이볼(Flying Eyeball)”이란 명칭의 별지 제1, 2 목록 기재 각 저작물(이하 ‘이 사건 제1, 2 저작물’이라 한다)의 저작자로서 1992. 9. 19. 사망하였고, 그 딸인 소외 2와 소외 3, (이하 ‘소외 상속인들’이라 한다)은 위 망인의 이 사건 각 저작권을 상속하였다{피고들은 미국 저작권청에 소외 4 명의로 “플라잉 아이볼(Flying Eyeball)”이란 명칭의 회화저작물에 관한 저작권등록이 마쳐져 있으므로, 소외 상속인들은 이 사건 각 저작물의 저작권자가 아니라고 주장하나, 소외 4 명의의 위 저작물이 이 사건 각 저작물과 동일한 것이라고 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로, 피고들의 위 주장은 이유 없다}.
나. 소외 상속인들의 저작권 이중양도
(1) 소외 상속인들은 2000. 3. 31. 소외 5의 중개를 통하여 일본의 소외 6 주식회사에게 이 사건 각 저작권을 포함한 일체의 지적재산권을 미화 50만 달러에 양도하는 계약(이하 ‘이 사건 제1-1 양도계약’이라 한다)을 체결하였고, 소외 6 주식회사는 2002. 5. 15. 미국의 소외 7 주식회사에게 이 사건 각 저작권을 포함한 일체의 지적재산권을 미화 50만 달러에 재차 양도하는 계약(이하 ‘이 사건 제1-2 양도계약’이라 한다)을 체결하였다.
(2) 소외 상속인들은 2005. 6. 8. 소외 5의 중개를 통하여 원고에게 이 사건 각 저작권을 포함한 일체의 지적재산권을 매출액의 2.5%를 대금으로 정하여 양도하는 계약(갑 2, 25호증, 피고들은 위 양도계약에 관한 공증은 허위이고, 단지 라이센스계약을 체결하였을 뿐이라고 주장하나, 위 양도계약에 관한 공증이 허위라고 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로, 피고들의 위 주장은 이유 없다. 이하 ‘이 사건 제2 양도계약’이라 한다)을 체결하였다.
다. 원고의 저작권등록
(1) 소외 6 주식회사와 소외 7 주식회사는 일본, 미국 등에서 이 사건 각 저작물을 그대로 표장으로 상표화(merchandising, 이하 ‘이 사건 제1, 2 상표’라 한다)하여 이에 관한 상표권등록을 마쳤고, 그 무렵부터 현재까지 이 사건 각 상표를 부착한 상품을 생산, 판매하는 등 이를 사용하여 왔으나, 국내외에서 이 사건 각 저작물에 관하여는 아무런 저작권등록도 마치지 않았다.
(2) 원고는 2005. 6. 18. 국내에서 구 저작권심의조정위원회(현 저작권위원회) 등록번호 제C-2005-00221호로 이 사건 제1 저작물에 관한 저작권양도등록을 마쳤다.
라. 피고들의 이 사건 각 상표의 사용
피고들은 2000. 2. 19. 국내에서 이 사건 제2 상표를 출원하여 2001. 5. 25. 이에 관한 상표권등록을 마쳤고, 피고들이 생산, 판매하는 의류 등의 상품에 이 사건 각 상표를 부착, 사용하고 있다.
2. 당사자들의 주장
가. 원고의 주장
원고는, 피고들이 이 사건 제1 저작물의 국내 등록저작권자인 원고의 동의를 얻지 아니한 채 이에 저촉되는 이 사건 각 상표를 사용하는 행위는 상표법 제53조에 따라 허용되지 않는다고 주장하면서, 원고는 저작권자로서 저작권법 제123조에 정한 저작권침해정지청구권에 기하여 피고들을 상대로 청구취지와 같은 판결을 구한다.
나. 피고들의 주장
피고들은 아래의 각 이유를 내세우면서 원고의 청구에 응할 수 없다고 다툰다.
(1) 원고가 이 사건 각 저작권을 적법하게 취득하였는지 여부의 기준이 될 준거법은 저작물의 최초 발생국인 미국법인데, 소외 상속인들은 이 사건 제2 양도계약을 체결할 당시 미국에서 이미 이 사건 각 저작권을 상실하였다.
(2) 원고는 소외 상속인들 및 소외 5의 배임행위에 적극 가담하여 이 사건 제2 양도계약을 체결하였으므로, 이는 민법 제103조 소정의 사회질서에 반하는 행위에 해당하여 무효이다.
(3) 원고는 소외 5의 중개를 통하여 소외 상속인들로부터 이 사건 각 저작권을 양도받았는데, 소외 5와 사이에 이 사건 각 상표에 관한 사용계약을 체결한 피고들을 상대로 상표법 제53조, 저작권법 제123조에 기한 저작권침해정지를 구하는 것은 신의성실의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.
(4) 원고는 2006년 9, 10월경 소외 8에게 이 사건 각 저작권을 양도하였으므로 피고들을 상대로 침해정지를 구할 권리가 없다.
3. 판 단
가. 준거법의 결정
먼저 원고가 이 사건 각 저작권을 적법하게 취득하였는지 여부의 판단 기준이 될 준거법에 관하여 본다.
이 사건 각 저작물의 최초 발생국(본국)인 미국과 원고가 이 사건 각 저작권의 보호를 구하는 국가(보호국)인 우리나라는 모두 문학적·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 이하 ‘베른협약’이라 한다)의 가입국이고, 이 사건 각 저작물은 베른협약 제2조 제1항의 회화, 스케치 기타 응용미술저작물의 일종으로서 베른협약의 적용대상인 문학적·예술적 저작물에 해당하는데, 저작권자가 소송의 제기를 통하여 저작권의 보호를 받고자 하는 경우에 있어서 본국법과 보호국법 중 어느 법을 적용해야 할 것인지에 관하여, 베른협약 제5조 제1항은 “저작자는 이 협약에 따라 보호되는 저작물에 관하여 본국 이외의 동맹국에서 각 법률이 현재 또는 장래에 자국민에게 부여하는 권리 및 이 협약이 특별히 부여하는 권리를 향유한다.”라고 규정하여 이른바 내국민대우의 원칙을 천명하고, 제5조 제2항은 “위 권리의 향유와 행사는 어떠한 방식에 따를 것을 조건으로 하지 않는다. 그러한 향유와 행사는 저작물의 본국에서 보호가 존재하는지 여부와 관계가 없다. 따라서 이 협약의 규정과는 별도로 보호의 범위와 저작자의 권리를 보호하기 위하여 주어지는 구제의 방법은 오로지 보호가 주장되는 국가의 법률에 의한다.”라고 규정함으로써 보호국법주의를 채택하고 있다.
우리나라는 베른협약에서 채택한 보호국법주의를 국내법으로 명문화하여 국제사법 제24조에 “지적재산권의 보호는 그 침해지법에 의한다.”라고 규정하였는데, 여기서 지적재산권의 보호와 관련하여 보호국법이 적용되는 범위가, 피고들이 주장하는 것처럼 베른협약 제5조 제2항 규정상의 “권리보호의 범위”, “권리구제의 방법”으로 한정되는 것인지, 아니면 저작권자의 결정이나 저작권의 양도성 등에 대하여도 보호국법을 적용할 것인지가 문제된다.
저작권자의 결정 등의 문제를 본국법에 의할 경우에는 우선 본국법을 정하는 것 자체가 쉽지 않을 뿐만 아니라, 같은 영토 내에서도 저작물의 본국이 어디냐에 따라 저작권 침해 여부 판단이나 저작권자 결정의 결론이 달라져 저작물 이용자나 법원 등이 이를 판단, 적용하기가 쉽지 아니한 반면, 저작권자의 결정 문제는 저작권의 존부 및 내용과 밀접하게 결부되어 있어 각 보호국이 이를 통일적으로 해석 적용할 필요가 있고, 그렇게 하는 것이 각 동맹국이 자국의 영토 내에서 통상 법정지와 일치하기 마련인 보호국법을 간편하게 적용함으로써 내국민대우에 의한 보호를 부여하기에도 용이한 점에 비추어 보면, 국제협약에서 명시적으로 본국법에 의하도록 규정하지 아니한 이상 저작권자의 결정이나 권리의 성립, 소멸, 양도성 등 지적재산권에 관한 일체의 문제를 보호국법에 따라 결정함이 타당하며, 우리나라 국제사법 제24조가 지적재산권에 관한 모든 분야에 관하여 보호국법주의를 명시하는 대신 지적재산권 침해의 경우만을 규정하는 방식을 취하고 있다 하더라도, 이를 넓게 해석하여 지적재산권의 성립, 이전 등 전반에 관하여 보호국법주의 원칙을 채택한 것으로 해석함이 상당하다.
따라서 이 사건 쟁점 중 하나인 저작권양도등록이 저작권양도의 성립요건과 대항요건 중 어느 것에 해당하는지, 대항요건에 해당한다면 대항요건의 구비에 필요한 구체적인 판단 기준은 무엇인지 등에 관한 준거법은 보호국법인 우리나라 저작권법이 된다{보호국법인 한국법과 본국법인 미국법이 모두 대항요건주의를 취한다는 점에서 양 법은 차이가 없다. 다만, 대항요건의 구비에 필요한 구체적인 판단 기준에 관하여는 차이를 보이는데, 한국 저작권법 및 판례에 의하면, 저작권 이중 양도의 계약상대방들 중 먼저 저작권등록을 경료한 사람이 원칙적으로 적법한 권리자로 보호받고, 다만 선등록한 후순위 양수인이 저작권자의 배임행위에 적극적으로 가담한 경우에 한하여 그 권리의 보호가 부정되는데 비하여( 저작권법 제54조 제1호, 서울중앙지방법원 2006. 10. 10. 선고 2003가합66177 판결 등 참조), 미국 저작권법 및 판례에 의하면, 선등록한 후순위 양수인이 적법한 권리자로 보호받기 위해서는 우리 법상의 위와 같은 요건 외에도, ① 후순위 양수인이 선순위 양도계약의 존재를 몰랐을 것, ② 후순위 양수인이 상당한 대가를 지급하였을 것 등의 추가적인 요건을 필요로 한다(Melville B. Nimmer, “Nimmer on Copyright”, vol.3, Chapter 10.07[A][1][a], 10-56.15 참조)}.
나. 원고가 무권리자로부터 저작권을 양수하였는지 여부
피고들은, 원고가 이 사건 제2 양도계약을 체결할 당시 양도인인 소외 상속인들은 소외 6 주식회사와 사이에 이 사건 제1-1 양도계약을 체결하고 그 양도대금을 모두 지급받음으로써 이 사건 각 저작권을 이미 상실한 상태였다고 주장한다.
우리나라는 저작권법 제54조 제1호에 “저작재산권의 양도 또는 처분제한에 관한 사항은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.”라고 규정함으로써 저작권등록과 관련하여 대항요건주의를 채택하고 있는바, 이는 저작권자가 계약상대방과 저작권양도계약을 체결하는 경우에는 별도의 저작권양도등록 없이도 위와 같은 의사표시의 합치에 의하여 저작권 이전이라고 하는 법률효과를 곧바로 발생시키고, 다만 저작권양도등록은 계약상대방과 양립할 수 없는 지위에 있는 제3자에 대한 관계에 있어서 계약상대방과 제3자 중 누구를 권리자로 볼 것인지에 관한 대항요건에 해당한다는 법리이다.
그런데 피고들이 주장하는 바와 같이, 원래 저작권자였던 소외 상속인들이 이 사건 제1-1 양도계약을 체결하고 선순위 양수인인 소외 6 주식회사로부터 양도대금을 모두 지급받은 경우를 가리켜 대항요건주의 내지 의사주의 원칙에 따라 소외 상속인들이 무권리자가 되었다고 전제한 다음, 후순위 양수인인 원고가 체결한 이 사건 제2 양도계약은 무권리자로부터 저작권을 양수받은 경우에 해당하여 무효라고 보는 경우에는, 결국 후순위 양수인은 저작권양도등록을 먼저 경료하였는지 여부에 관계없이 언제나 선순위 양수인에게 대항할 수 없는 결과를 초래하게 되는데, 이러한 결과는 이중양수인들 사이에는 저작권등록을 먼저 경료한 사람을 권리자로서 보호하는 우리 저작권법의 취지에 명백히 반하는 것으로서 허용된다고 할 수 없고, 이 사건 제1-1 양도계약의 체결 및 이행이 이 사건 제2 양도계약의 체결 및 이행보다 수년 전에 저작물 발생국인 미국에서 이루어진 것이라고 하여 달리 볼 것은 아니므로, 피고들의 위 주장은 이유 없다.
다. 원고가 소외 상속인들의 배임행위에 적극적으로 가담하였는지 여부
피고들은, 소외 상속인들은 소외 6 주식회사와 사이에 이 사건 제1-1 양도계약을 체결하고 그 양도대금을 모두 지급받음으로써 이 사건 각 저작권을 포함한 일체의 지적재산권을 이중으로 양도해서는 아니됨에도 불구하고, 소외 5와 공모하여 원고와 사이에 이 사건 제2 양도계약을 체결하는 배임행위를 저질렀고, 원고는 소외 상속인들 및 소외 5가 배임행위를 한다는 사정을 알면서도 그 배임행위에 적극적으로 가담하였으므로, 이 사건 제2 양도계약은 민법 제103조 소정의 사회질서에 반하는 행위에 해당하여 무효라고 주장한다.
살피건대, 갑 2호증, 을 14호증의 1, 2의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 이 사건 각 상표의 미국 상표권자인 소외 7 주식회사가 소외 5 등을 상대로 상표권침해금지신청을 제기함에 따라, 미국 연방지방법원 캘리포니아 중앙지구 로스앤젤레스 지부(United States District Court Central District of California Los Angeles Division)가 2005. 2. 7. 소외 7 주식회사의 위 신청을 인용하는 영구금지명령(Permanent Injunction)을 발령한 사실, 소외 5는 위 영구금지명령에 위반하여 2005. 6. 8. 소외 상속인들로 하여금 원고와 사이에 이 사건 제2 양도계약을 체결하게 한 사실을 각 인정할 수 있으나, 위 인정 사실만으로는 소외 상속인들이 체결한 이 사건 제2 양도계약이 배임행위에 해당한다거나, 원고가 소외 상속인들의 배임행위에 적극적으로 가담하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으며, 오히려 갑 26호증, 을 18호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 소외 6 주식회사는 이 사건 제1-1 양도계약에 기하여 소외 상속인들에게 양도대금 미화 50만 달러 중 40만 달러를 지급하기는 하였으나, 나머지 10만 달러에 관하여는 중개인인 소외 5를 배제한 채 채권양수인인 소외 7 주식회사에게만 이를 지급함으로써 약 3-4년 동안 변제의 유효성 여부에 관하여 분쟁이 있어 왔던 사실, 원고는 이 사건 제2 양도계약을 체결한 후인 2005. 7. 7. 소외 상속인들을 대위하여 소외 6 주식회사에게 위 변제가 무효라는 취지로 주장하면서 이 사건 제1-1 양도계약에 관한 해제통지를 하는 등의 조치를 취한 사실을 각 인정할 수 있을 뿐이다.
따라서 피고들의 위 주장도 이유 없다.
라. 원고의 권리행사가 신의성실의 원칙에 위배되는지 여부
피고들은, 피고들이 소외 5와 사이에 이 사건 각 상표에 관한 사용계약을 체결하고 국내에서 이 사건 제2 상표의 출원·등록 및 이 사건 각 상표의 사용을 하고 있는 것인데, 원고가 소외 5의 중개를 통하여 소외 상속인들로부터 이 사건 각 저작권을 양도받아 국내에서 이 사건 제1 저작권에 관한 양도등록을 마친 후, 피고들을 상대로 상표법 제53조, 저작권법 제123조에 기한 저작권침해정지를 구하는 것은 신의성실의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다고 주장한다.
살피건대, 원고가 이 사건 제2 양도계약을 체결하기에 앞서서, 피고들이 소외 5와 사이에 이 사건 각 상표에 관한 사용계약을 유효하게 체결하였다고 인정할 만한 아무런 증거가 없고, 오히려 갑 11호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고들은 국내에서 이 사건 제2 상표를 출원할 당시 특허청에 소외 5 명의의 상표출원계약서를 제출하였는데, 그 계약서에 첨부된 소외 5의 미국 운전면허증 발급일이 상표출원일보다 9개월 후인 점 등 위 계약서가 소외 5의 진정한 의사에 따라 작성된 것이라고 보기 어려운 사실{ 특허법원 2005. 9. 2. 선고 2004허7883 판결(상고기각) 제7면 15행 내지 제8면 5행 참조}, 피고들은 소외 5와 사이에 이 사건 각 상표를 한국에서 사용하는 문제에 관하여 협의를 하였는데, 위와 같은 계약교섭 과정에서 협의가 결렬되었던 사실을 각 인정할 수 있을 뿐이다.
따라서 피고들의 위 주장도 이유 없다.
마. 원고가 이 사건 각 저작권을 양도하여 권리를 상실하였는지 여부
피고들은, 원고가 2006년 9, 10월경 소외 8에게 이 사건 각 저작권을 양도하여 현재 그 권리자가 아니므로 피고들을 상대로 침해정지를 구할 수 없다고 주장한다.
저작권에 기한 침해정지청구권을 행사하기 위해서는 과거의 침해행위에 대한 손해배상청구와 달리 현재, 즉 사실심 변론종결 당시에 적법한 권리자일 것을 요한다 할 것인데, 을 26호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 2006. 9. 29. 소외 8과 사이에, 소외 8이 원고의 연대보증인이 된 이유로 집행을 받게 된 부동산가압류를 같은 해 10. 18.까지 해제하여 주기로 약정하면서, 만약 원고가 위 의무를 이행하지 못하는 경우에는, 소외 8에게 이 사건 각 저작권을 포함한 본 더치 관련 저작권 일체를 양도하기로 하는 계약(이하 ‘이 사건 제3 양도계약’이라 한다)을 체결한 사실, 그런데 원고가 위 부동산가압류를 해제하지 못함에 따라 이 사건 제3 양도계약상의 조건이 성취된 사실, 소외 8은 이 사건 제1 저작권의 등록명의인인 원고를 상대로 이에 관한 양도등록절차이행의 소를 제기하여 2007. 7. 27. 서울북부지방법원 2007가합2026호로 청구인용 판결을 선고받았고, 그 항소심에서 2008. 6. 18. 서울고등법원 2007나80680호로 항소기각 판결이 선고된 사실, 그런데 이 사건 제1 저작권에 관하여 소외 8 명의의 저작권양도등록은 아직 마쳐지지 아니한 사실을 각 인정할 수 있다.
한편, 저작권자가 계약상대방과 저작권양도계약을 체결하는 경우에는, 별도의 저작권양도등록 없이도 위와 같은 의사표시의 합치에 의하여 저작권 이전이라고 하는 법률효과가 곧바로 발생하게 되고, 다만 계약상대방이 위 양도계약에 따른 저작권양도등록을 경료하지 아니한 경우에는, “저작재산권의 양도 또는 처분제한에 관한 사항은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.”라고 하는 저작권법 제54조 제1호의 규정에 따라, 자신과 양립할 수 없는 지위에 있는 이중 양수인 등과 같은 제3자에 대하여 적법한 권리자라는 취지로 대항할 수 없게 되지만, 여기서의 “제3자”라고 함은 위와 같이 계약상대방과 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 저작권의 양도에 관한 등록의 흠결을 주장함에 정당한 이익을 가지는 제3자에 한하고, 저작권을 침해한 사람은 여기서 말하는 제3자에 해당하지 아니한다( 대법원 2006. 7. 13. 선고 2004다10756 판결 등 참조).
위 인정 사실을 위 법리에 비추어 보면, 원고는 이 사건 제3 양도계약의 체결 및 그 계약상의 조건 성취에 의하여 이 사건 변론종결 이전인 2006. 10. 18. 이 사건 각 저작권을 상실하였고, 저작권침해자인 피고들에 대하여 더 이상 침해정지청구권을 행사할 수 있는 지위에 있지 아니하므로, 이 점을 지적하는 피고들의 위 주장은 이유 있다.
4. 결 론
그렇다면 원고의 피고들에 대한 청구는 이유 없어 이를 모두 기각해야 할 것인데, 제1심판결은 이와 결론을 달리하여 부당하므로 이를 취소하고, 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 이성호(재판장) 김동진 이숙연