【원 고】
화이자 프로덕츠 인코포레이티드(소송대리인 변리사 이현실외 1인)
【피 고】
특허청장
【변론종결】
2004. 2. 27.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】
특허심판원이 2002. 12. 24. 2001원1486호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초사실
[증거 : 갑1 내지 6호증]
가. 이 사건 출원발명
(1) 원고는 발명의 명칭이 “골 관절염 및 그 밖의 매트릭스 메탈로프로테이나제(matrix metalloproteinase)-매개 장애를 치료하기 위한 매트릭스 메탈로프로테이나제-13 선택적 억제제를 포함하는 약학 조성물”이고, 발명의 요지는 아래 (2)항과 같은 이 사건 출원발명(출원번호 제1998-44595호, 출원일 1998. 10. 23., 우선권주장일 1997. 10. 24.)의 출원인이다.
(2) 이 사건 출원발명은 매트릭스 메탈로프로테이나제-1(‘MMP-1’으로 약칭되며 ‘콜라게나제-1’과 같다)에 비해 매트릭스 메탈로프로테이나제-13(‘MMP-13’으로 약칭되며 ‘콜라게나제-3’과 같다)에 대해 선택적으로 작용하여 전신성 결합 조직 독성을 발생시키지 않으면서 포유동물의 골관절염 및 그 밖의 매트릭스 메탈로프로테이나제-매개 장애를 치료하거나 예방할 수 있는 화합물을 포함하는 약학 조성물에 관한 것으로서, 2001. 6. 27.자 보정서(갑5호증)에 의한 특허청구범위는 다음과 같다.
『1. 콜라게나제-3을 억제하는데 효과적인 양의 콜라게나제-3 선택적 억제제 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염, 및 약학적으로 허용 가능한 담체를 포함하는, 콜라게나제-3을 선택적으로 억제함으로써 포유동물의 골관절염, 류마티스성 관절염 또는 암을 치료 또는 예방하기 위한 약학조성물(이하 “이 사건 제1항 발명”이라 한다).
2～5.(생략)』
나. 거절결정 및 이 사건 심결의 경위
원고는 1998. 10. 23. 이 사건 출원발명에 관하여 특허출원을 하였으나, 특허청은 2001. 4. 27. 청구항 제1 내지 3항의 “콜라게나제-3 선택적 억제제”의 표현은 의약조성물의 활성성분이 명확하게 특정되지 않아서 의미하는 바가 포괄적이며 청구항 제5항은 기재된 16종의 화합물 각각에 대한 약리효과가 발명의 상세한 설명에 충분히 기재되어 있지 아니하므로 특허법 제42조 제3항, 제4항에 위배되어 특허받을 수 없다는 이유로 거절결정을 하였다.
이에 원고는 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였던바, 특허심판원은 이를 2001원1486호로 심리하여 2002. 12. 24. 다음과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
다. 이 사건 심결 이유의 요지
(1) 이 사건 제1항 발명의 기재불비 여부에 관하여 보면, 이 사건 제1항 발명의 “콜라게나제-3 선택적 억제제”의 범위에는 발명의 상세한 설명의 실시례 2, 3의 화합물 또는 그와 화학적인 구조가 동일성의 범주에 속하여 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 동등한 정도의 효과를 가질 것으로 예측할 수 있는 유도체들 이외에도 구조를 알 수 없는 무수한 화합물 또는 그들의 혼합물 등이 모두 포함될 수 있는바, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그러한 범주에 속하는 모든 화합물들이 당연히 실시례 2, 3에 나타난 바와 같은 임상적 상관관계를 보일 것이라고 예측할 수 없고, 또 그 화합물들의 구조를 전혀 예측할 수 없는 것으로서 그 중에는 동일한 질환의 예방 및 치료에 이미 사용되고 있는 화합물들도 포함될 가능성도 배제할 수 없고 장래 개발될 화합물 등 발명가가 출원 당시에 그 효과를 예측하지 못한 수많은 화합물까지 포함하는 결과가 되어 권리범위가 과도하게 넓어지게 되므로, 이 사건 제1항 발명의 약학 조성물은 그 활성성분이 발명의 상세한 설명에서 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 효과를 파악할 수 있는 화합물의 정의보다 지나치게 포괄적으로 기재되어 있어 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없으므로 특허법 제42조 제4항의 기재요건을 충족한 것으로 볼 수 없다.
(2) 원고는 이 사건 출원발명은 콜라게나제-3이 연골조직에서 상당히 높게 발현된 것을 발견하고 이러한 효소를 선택적으로 억제할 수 있는 물질이 골관절염 치료에 효과가 있음을 밝힌 것이므로 이 사건 제1항 발명의 “콜라게나제-3 선택적 억제제”는 광범위한 표현이 아니라고 주장하나, 이 사건 제1항 발명은 화합물을 구조로써 표시할 수 있는데도 이를 성질로써 표현함으로써 발명의 상세한 설명에서 뒷받침되지 않는 수많은 화합물까지도 대상으로 하는 약학조성물을 청구하고 있으므로 그에 속하는 모든 물질들이 청구하고 있는 질병에 동일하게 효과가 있다는 것이 충분히 뒷받침될 수 없는 이상 위 주장은 이유 없다.
(3) 따라서 이 사건 제1항 발명은 특허법 제42조 제4항의 기재요건을 충족하지 못하여 특허 받을 수 없으므로 나머지 청구항에 대하여 더 살필 필요 없이 이 사건 출원발명 전체가 거절되어야 한다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부
가. 원고 주장의 심결 취소사유
(1) 이 사건 출원발명은 화합물의 특정 구조가 아니라 “콜라게나제-3 선택적 억제제”라는 화합물의 성질에 의하여 전신성 부작용 없이 효과적으로 연골의 콜라겐 분해를 억제하여 포유동물의 골관절염, 류마티스성 관절염 또는 암의 치료 또는 예방에 유용하다는 것을 밝힌 데에 기술적 특징이 있으므로, 공지된 광범위한 화합물들을 대상으로 “콜라게나제-3 선택적 억제제”라는 형식으로 활성 화합물을 표현하는 것을 포괄적이라 할 수 없고, 발명의 범위를 특정한 구조의 화합물로 한정하는 것은 불가능할 뿐 아니라 기술 발전에 기여한 정도에 비하여 지나치게 부당하게 권리범위를 좁히는 결과를 초래한다.
(2) 이 사건 출원발명의 “콜라게나제-3 선택적 억제제”는 명세서에 그 용어의 정의와 기준 및 확인방법이 구체적이고 명확하게 정의되어 있어 그 범위를 확정적으로 파악할 수 있고, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 어떤 화합물이 이에 해당하는지를 용이하게 이해하고 선별할 수 있으며, 그에 해당하는 물질이 다수라는 점이 이 사건 출원발명의 특허성을 부정할 만한 이유가 될 수 없다.
(3) 이 사건 출원발명의 명세서에는 시험례를 통하여 콜라게나제-3에 대해 선택적 억제효과를 갖는 것으로 확인된 2개의 화합물이 연골 이식편의 타입Ⅱ 콜라겐의 분해를 효과적으로 억제함을 보여 주고 있으므로 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 위 2개의 화합물과 화학구조가 상이할지라도 콜라게나제-3에 대한 선택적 억제활성을 갖는 화합물이라면 당연히 연골 콜라겐의 분해를 억제하여 궁극적으로 전신성 결합 조직 독성과 같은 부작용이 없이 골관절염, 류마티스성 관절염 및 암의 치료 및 예방에 이용될 수 있다는 점을 쉽게 예상할 수 있다.
(4) 이 사건 출원발명의 “콜라게나제-3 선택적 억제제”는 그 출원 전에 공지된 물질 중 명세서에서 정의한 카테고리에 속하는 화합물만을 의미할 뿐 장래 개발될 화합물까지 포함하는 것은 아니므로 그 권리범위가 과도하게 넓어지지 않는다.
나. 판단
(1) 특허법 제42조 제4항은 “ 제2항 제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 '청구항'이라 한다)이 1 또는 2 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각호에 해당하여야 한다.”고 규정하고 있고, 제1호에서 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 들고 있는데, 이 조항의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하고자 하는 데 있으므로, 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술 분야에서 평균적 기술 능력을 가진 사람의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단하여야 하고( 대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결 참조), 한편 의약품의 용도발명에 관한 특허출원의 명세서에는 당해 분야의 평균적 기술자가 당시의 기술 수준으로 보아 특별한 지식을 부가하지 않고서도 특정물질에 의약적 효과가 있다는 것을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있도록 특정물질의 약리효과에 대한 기재를 하여야 한다.
(2) 그러므로 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부에 관하여 살피건대, 이 사건 제1항 발명은 그 특허청구범위에서 “콜라게나제-3 선택적 억제제 또는 그의 약학적으로 허용 가능한 염 및 약학적으로 허용 가능한 담체를 포함하는, 콜라게나제-3을 선택적으로 억제함으로써 포유동물의 골관절염, 류마티스성 관절염 또는 암을 치료 또는 예방하기 위한 약학 조성물”을 특허청구의 대상물로 기재하고 있고, 발명의 상세한 설명 중 발명의 효과에서도 “본 발명을 통해 MMP-1에 비해 MMP-13에 대해 선택성을 갖는 화합물이 주로 연골내의 콜라게나제 활성을 실질적으로 억제하여 콜라겐 분해를 억제함을 증명함으로써 이러한 화합물을 (바람직하게는 전신성 결합 조직에 독성을 나타냄이 없이) 포유동물의 연골내 장애를 치료하거나 예방하기 위한 약학 조성물로 사용할 수 있음을 밝혔다”고 기재하고 있으므로, 이 사건 제1항 발명은 특허청구의 대상으로 기재한 화합물이 가지고 있는 위와 같은 대상 질병들에 대한 치료 또는 예방 효과에 관한 용도발명이라고 할 것이고, 따라서 발명의 상세한 설명에는 평균적 기술자가 특허청구의 대상으로 기재한 모든 화합물이 위 대상 질병들에 대한 치료 또는 예방 효과가 있다는 것을 납득할 수 있을 정도로 기재하여야 한다.
그런데 이 사건 제1항 발명은 특허청구의 대상이 되는 약학 조성물을 화학명 또는 화학식 등을 이용하여 구체적으로 특정하지 아니한 채 단지 “콜라게나제-3 선택적 억제제”라고 표현하여 그 성질 또는 작용만을 기준으로 한정하고 있고, 그에 따라 위 특허청구범위의 기재만으로는 구체적으로 어떤 화학물질이 이 사건 제1항 발명의 약학 조성물에 포함되는 것인지 분명하지 아니하나, 출원명세서(2000. 10. 31.자 보정서, 갑3호증)의 발명의 상세한 설명에는 “본원에 사용된 용어 ‘콜라게나제-3(매트릭스 메탈로프로테이나제-13) 선택적 억제제’는 콜라게나제-1 효소에 비해 콜라게나제-3 효소 활성 억제에 대해 100배 이상의 선택성을 나타내고 하기에서 기술하는 MMP-13/MMP-1 형광 분석법에 따른 IC50 결과로 정의된 100nM 미만의 역가를 갖는 약제를 지칭한다“고 기재하여(11쪽) 특허청구범위에 사용된 위 용어의 의미를 명확하게 정의하고 있고, 시험례 1에서는 위 MMP-13/MMP-1 억제 IC50비의 값을 결정하는 실험방법을 기재하고 있으며(12쪽), 콜라게나제-3을 억제하는 약학 조성물에 포함될 수 있는 화합물로서 ”1-{[4-(4-플루오로페녹시)벤젠설포닐]-피리딘-3-일메틸-아미노}-사이클로펜탄카복실산“ 등 16가지 화합물을 구체적으로 열거하고 있으므로(8쪽), 이 사건 출원발명의 발명의 상세한 설명의 위와 같은 기재를 함께 참작하여 보면, 이 사건 제1항 발명의 ”콜라게나제-3 선택적 억제제“는 구체적으로 열거된 위 16가지 화합물뿐 아니라 발명의 상세한 설명에서 제시된 위 용어의 정의 기준을 충족하는 모든 화학물질을 지칭하는 의미로 해석된다(원고는 당초 ”콜라게나제-3 선택적 억제제“의 범위에는 장래 개발될 화합물도 포함되는 것이라고 주장하였다가 나중에는 용도발명의 개념에 비추어 보면 이 사건 출원발명의 출원 전에 공지된 물질 중 명세서에서 정의한 카테고리에 속하는 화합물만이 이에 해당하는 것으로 해석하여야 한다고 주장을 변경하고 있으나, 용도발명의 개념을 이유로 위 ”콜라게나제-3 선택적 억제제“의 의미를 그 문언과는 달리 위와 같이 좁게 해석하여야 한다는 주장은 받아들이기 어렵고 달리 명세서에도 위와 같이 좁게 해석하여야 할 근거가 없다).
그러므로 이 사건 출원발명의 명세서에는 위 “콜라게나제-3 선택적 억제제“에 포함되는 모든 화학물질이 당해 분야의 평균적 기술자가 출원 당시의 기술 수준으로 보아 특별한 지식을 부가하지 않고서도 포유동물의 골관절염, 류마티스성 관절염 또는 암을 치료 또는 예방하는 효과를 가진다는 것을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있도록 그 약리효과를 구체적이고 정량적인 자료에 의하여 기재하여야 할 것이나, 이 사건 출원발명은 발명의 상세한 설명에서 16가지 화합물 중 2가지 화합물(실시례 2, 3에 사용된 화합물)이 콜라게나제-3에 선택적인 억제 활성을 갖고 이러한 성질에 의해 주로 연골내의 콜라게나제 활성을 실질적으로 억제하여 콜라겐 분해를 감소시켜 골관절염 등의 치료 또는 예방에 효과가 있다는 내용 및 위 2가지 화합물과 콜라게나제-3에 대한 선택적 억제 활성이 없는 화합물의 각 약리효과를 구체적인 수치로 대비한 실험 결과(표 1 내지 3)를 기재하고 있을 뿐이고 위 나머지 14가지 열거된 화합물이나 그밖에 위 정의된 ”콜라게나제-3 선택적 억제제“에 속하는 화학적 구조를 특정할 수 없는 수많은 화학물질에 대하여는 그 약리효과에 관하여 아무런 기재를 하지 않고 있는바, 위 나머지 14가지 화합물의 화학적인 구조가 모두 위 2가지 화합물과 동일성의 범주에 속하여 그와 동등한 효과를 가질 것으로 예측된다는 등 특별한 사정도 찾아볼 수 없고 그 밖의 화학물질의 경우에는 화학적인 구조조차 특정할 수 없어 위 2가지 화합물과 동일성의 범주에 속하는지 여부조차 전혀 확인할 수 없으므로, 위 2가지 화합물을 제외한 나머지 모든 화학물질이 위 2가지 화합물과 동일한 정도의 임상적 상관관계를 나타낼 것이라고 예측할 수 없고, 출원 당시의 기술 수준으로 보아 당연히 동일한 임상적 상관관계를 나타낼 것으로 예측된다고 볼 만한 증거도 없으므로, 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위는 ”콜라게나제-3 선택적 억제제“에 포함되는 여러 화학물질들 중 단지 2가지 화합물에 한하여 발명의 상세한 설명에서 그 약리효과가 구체적으로 뒷받침되고 있을 뿐 나머지 화학물질에 대한 관계에서는 그 약리효과가 구체적으로 뒷받침되지 않는다고 할 것이다.
더구나 이 사건 제1항 발명은 ”콜라게나제-3 선택적 억제제“에 포함되는 화합물을 화학 구조로 특정하여 표시할 수 있음에도 불구하고 이를 성질 또는 작용으로 표현함으로써 출원 당시에 공지된 화합물뿐만 아니라 출원 당시에는 그 존재 및 효과를 전혀 예측할 수 없었던 장래에 개발될 수많은 화합물까지 모두 위 ”콜라게나제-3 선택적 억제제“에 포함되는 결과가 되었고, 그와 같은 장래 개발될 화합물이 당연히 위 2가지 화합물과 동일한 정도의 임상적 상관관계를 나타낼 것이라고 예측할 수 없으므로, 이점에서도 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다고 할 것이다.
(3) 원고는, 이 사건 출원발명이 화합물의 특정 구조가 아니라 화합물의 특정 성질의 효과를 밝힌 데에 기술적 특징이 있으므로 공지된 광범위한 화합물들을 대상으로 특정 성질에 의하여 활성 화합물을 표현하는 것은 포괄적이라 할 수 없고, 발명의 범위를 특정한 구조의 화합물로 한정하는 것은 불가능할 뿐 아니라, 이 사건 제1항 발명의 “콜라게나제-3 선택적 억제제”는 명세서에 그 용어의 정의와 기준 및 확인방법이 구체적이고 명확하게 정의되어 있으므로 그 범위를 확정적으로 파악할 수 있고, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 어떤 화합물이 이에 해당하는지를 용이하게 이해하고 선별할 수 있으며, 그에 해당하는 물질이 다수라는 점이 이 사건 출원발명의 특허성을 부정할 만한 이유가 될 수 없다고 주장하나, 위 기재는 어떠한 화합물이 결과적으로 “콜라게나제-3 선택적 억제제”에 속하는지의 기준 및 확인방법만 제시하고 있을 뿐, 사전에 그러한 화합물에는 어떠한 것들이 포함되는지 나아가 그에 속하는 모든 화합물들이 그와 같은 효과를 갖는지에 관하여는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없기 때문에, 위 주장은 이유 없다.
(4) 따라서 이 사건 제1항 발명은 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되었다고 볼 수 없으므로 특허법 제42조 제2항 제1호에 위배된 것이어서 특허법 제62조 제4호에 의하여 그 등록이 거절되어야 할 것이고, 특허청구범위가 여러 개의 항으로 되어 있는 경우에는 그 하나의 항에라도 거절이유가 있다면 그 출원은 전부가 거절되어야 하므로( 대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044 판결 참조) 이 사건 출원발명은 나머지 청구항에 관하여 더 살필 필요 없이 그 출원 전부가 거절되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.
4. 결론
그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 이재환(재판장) 박성수 김철환