【심판청구인,피상고인】
주식회사 엘지화학 (소송대리인 변리사 최규팔 외 1인)
【피심판청구인,상고인】
닛산가가꾸 고오교오 가부시끼 가이샤 (소송대리인 변호사 장수길 외 3인)
【원심심결】
특허청 항고심판소 1998. 1. 6.자 95항당240 심결
【주문】
원심심결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이유】
상고이유(기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 안에서)를 본다.
1. 원심심결 이유에 의하면, 원심은 그 채용증거들에 의하여, 피라졸술포닐우레아 유도체의 제조방법에 관한 피심판청구인의 특허발명[출원일 1983. 2. 26., 등록일 1989. 6. 27., (특허등록번호 생략)]의 특허청구범위 제1항의 발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)과 심판청구인의 (가)호 발명을 대비하면서, 이 사건 특허발명은 출발물질을 4-에톡시카르보닐-1-메틸피라졸-5-술포닐이소시아네이트(이하 'PSI'라 한다)로 하고, 반응물질을 2-아미노4, 6-디메톡시피리미딘(이하 'ADMP'라 한다)으로 하며, 목적물질을 피라조술푸론에틸로 하는 데 비하여, (가)호 발명은 출발물질을 1-메틸-4-에톡시카보닐피라졸-5-술포닐클로라이드(이하 'PSC'라 한다)로 하고, 반응물질을 소듐시아네이트(NaOCN), 피리딘 및 ADMP로 하며, 반응용매를 아세토니트릴로 하고, 목적물질을 피라조술푸론에틸로 하므로, 양 발명은 출발물질과 두 가지의 반응물질 및 반응용매가 상이하고, 또한 이론적으로는 (가)호 발명의 제1 단계 반응에서 생성되는 중간 생성물인 피리디늄 어닥트가 PSI와 피리딘으로 해리(解離)되어 평형상태로 존재하며, PSI가 ADMP와 다시 반응하여 목적물질을 생성할 가능성을 배제할 수는 없으나, 핵자기공명 분석방법에 의하더라도 (가)호 발명의 반응단계에서 PSI의 존재가 확인되지 아니한 점을 고려할 때, PSI는 생성되지 아니하였거나, 설령 생성되었다고 하더라도 그 농도는 측정할 수 없는 한계농도 이하의 것으로 추정되므로, (가)호 발명의 제2 단계 반응에서 피리디늄 어닥트가 ADMP와 반응하여 목적물질을 생성하는 것으로 보아야 하고, 설령 PSI가 극소량 생성된다 하더라도 PSI가 ADMP와 반응하는 것은 부(副)반응에 불과하며, 나아가 (가)호 발명의 전체 공정에서 피리딘이 첨가된 경우는 목적물질의 수율이 90.38%에 달하였으나 피리딘이 첨가되지 않은 경우는 수율이 44.47%에 불과하여 피리딘은 PSC와 결합하여 피리디늄 어닥트의 생성을 촉진시키는 등 전체의 반응 수율에 상당한 영향을 미치는 촉매로서 주요한 역할을 하므로, (가)호 발명은 이 사건 특허발명과는 출발물질, 반응물질 및 반응기전이 상이하고, 피심판청구인은 이 사건 특허발명과 대비되어야 하는 부분은 (가)호 발명의 제2 단계 반응이라고 주장하지만, 제2 단계 반응에서의 출발물질은 피리디늄 어닥트로서 PSI와 상이하므로, 결국 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다.
2. (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 (가)호 발명에 그대로 포함되어 있어야 할 것이고, 다만 (가)호 발명에 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, (가)호 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 (가)호 발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다(대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결, 2001. 6. 15. 선고 98후836 판결 등 참조).
또한, 선 특허발명과 후 발명이 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제45조 제3항에서 규정하는 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하는 것이며(대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결 참조), 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다.
3. 이 사건 특허발명과 (가)호 발명의 기술적 구성에 대한 판단
(1) 기록에 의하면, 이 사건 특허발명이 포함하고 있는 물질은 상당히 광범위한 부분에까지 이르므로, (가)호 발명과 대비하기에 가장 적절한 발명을 특정하여 (가)호 발명과 대비하여 볼 필요가 있는바, 그것은 원심 판시와 같이 아래의 일반식으로 표시되는 피라조술푸론에틸의 제조방법이고, 피라조술푸론에틸은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되지 않았던 신규의 화학물질이다.
(2) 한편, (가)호 발명도 같은 피라조술푸론에틸의 제조방법에 관한 것으로서, PSC, NaOCN, 피리딘 및 ADMP를 아세토니트릴 용매 하에 한꺼번에 반응시켜 목적물질을 제조하는 방법에 관한 것이지만, 그 구체적 내용을 보면, 아래의 일반식과 같이 PSC와 NaOCN 및 피리딘이 먼저 반응하여 중간 생성물을 제조하고(이하 이 반응을 '제1 단계 반응'이라 한다), 다음으로 이 중간 생성물이 ADMP와 반응하여 목적물질을 제조하게 된다(이하 이 반응을 '제2 단계 반응'이라 한다).
(3) 이 사건 특허발명과 (가)호 발명을 대비하면, (가)호 발명의 제1 단계 반응은 이 사건 특허발명과 전혀 별개의 것으로서 대비대상이 되지 아니하므로, 제2 단계 반응 부분을 이 사건 특허발명과 대비하여야 할 것인바, (가)호 발명의 제2 단계 반응은 반응물질과 목적물질이 이 사건 특허발명과 동일하고, 출발물질(즉, 중간 생성물)에서만 차이가 있는데[원심은 (가)호 발명의 반응용매인 아세토니트릴도 이 사건 특허발명과의 차이점으로 들었으나, 반응용매는 이 사건 특허발명의 구성요소가 아니어서 대비대상이 되지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명의 명세서 본문(명세서 160면)을 보면, 이 사건 특허발명도 같은 아세토니트릴을 반응용매로 사용하고 있음을 알 수 있다], 출발물질과 관련하여 양 당사자의 주장은 다음과 같은 일반식으로 표현될 수 있다.
1. 피청구인이 주장하는 반응경로 2. 청구인이 주장하는 반응경로
(4) 나아가 (가)호 발명의 제2 단계 반응에서 ADMP와 반응하는 출발물질이 피리디늄 어닥트인지 PSI인지에 대하여 살펴보건대, 이에 관하여 원심에서 제출된 각 감정서 기재의 의견이 엇갈리고 있지만, 이들 감정서의 기재를 종합하면, 화학이론적으로는 PSI와 피리디늄 어닥트가 평형상태로 공존하고 있되, PSI의 상대적 양은 검출한계농도 이하의 극소량일 가능성이 있고, 이 중에서 반응성이 좋은 PSI가 피리디늄 어닥트보다 먼저 ADMP와 반응할 가능성은 있으나, 핵자기공명 분석 등 최신의 검출방법으로도 PSI가 검출되지 않고 피리디늄 어닥트만이 검출되는 점과 화학분야의 특수성을 감안하면, 심판청구인이 제출한 증거만으로는 위와 같은 반응이 대다수의 화학자들이 공통적으로 확인할 수 있는 객관적으로 규명된 사실이라고 보기는 어렵다(만약 피리디늄 어닥트와 PSI가 모두 검출되지 않는다면 화학이론에 의하여 합리적 추정을 할 수밖에 없으나, 피리디늄 어닥트만 검출되는 상황에서 PSI도 존재하고 나아가 PSI가 ADMP와 반응한다고 단정하기는 어렵다).
그렇다면 추후 기술의 발달로 PSI를 경유하는 반응이 확인되거나, PSI가 존재함에도 불구하고 검출되지 않는 이유에 대하여 추정이 아니라 객관적 증명을 하는 등의 특별한 사정이 없는 한 검출실험에 의하여 확인되는 피리디늄 어닥트를 (가)호 발명의 제2단계 반응의 출발물질로 볼 수밖에 없을 것이므로, 이 점을 다투는 상고이유는 받아들일 수 없다. 원심은 이 점에 관하여, 설사 PSI가 생성된다 하더라도 PSI에 의한 반응은 부반응에 불과하여 고려될 수 없다는 취지의 판단을 덧붙였는바, 부수적 반응의 정도와 의미를 규명해 보지도 않은 채 단순히 부수적인 반응이라고 하여 특허발명의 권리범위에서 제외된다고 보는 것은 적절하지 아니하나, 결론에 영향을 미치는 바는 없다.
(5) 한편, 피심판청구인은 구 특허법 제45조 제2항에 의하여 신규의 동일물은 동일한 방법에 의하여 생산된 것으로 추정되므로, 이 사건 특허발명의 목적물질이 신규의 것으로서 (가)호 발명의 목적물질과 동일한 이상, 심판청구인이 (가)호 발명의 제2 단계 반응의 출발물질이 PSI일 수 있다는 이론적 가능성까지도 배제하는 입증을 하여야 한다고 주장하나, 심판청구인이 검출실험에 의하여 PSI가 존재하지 아니하고 피리디늄 어닥트가 존재한다는 점을 입증한 이상, 제2 단계 반응의 출발물질이 피리디늄 어닥트라는 점에 대한 심판청구인으로서의 입증책임은 다하였다고 봄이 상당하므로, 이 주장은 이유 없다.
4. 권리범위 귀속 여부에 관한 판단
(1) 원심은 (가)호 발명의 전체과정을 이 사건 특허발명과 대비하여 출발물질, 반응물질 및 반응기전이 상이하고, 특히 촉매 역할을 하는 피리딘이 첨가됨으로 인하여 목적물질의 수율이 현저히 상승되므로, 양 발명의 기술적 사상이 상이하다는 취지로 판단하였다. 그러나 (가)호 발명의 반응과정은 앞에서 살펴본 바와 같이 제1 단계 반응과 제2 단계 반응이 순차적으로 일어나는 것으로서 제2 단계 반응의 발명이 그 일체성을 유지한 채 그대로 포함되면서 새로운 기술적 요지인 제1 단계 반응이 부가된 것으로 볼 수 있으므로, 비록 (가)호 발명에서 제1 단계와 제2 단계의 반응물질들이 동시에 반응용기 내에 투입된다 하더라도 반응이 순차적으로 일어나는 이상, 위에서 본 이용관계에 의한 이용발명의 법리에 따라 (가)호 발명 중 제2 단계 반응과 이 사건 특허발명을 대비하여야 할 것이다(심판청구인이 제1 단계 반응의 중간 생성물인 피리디늄 어닥트의 제조를 의도한 바가 없다 하더라도 마찬가지이다).
또한 화학반응에서 촉매라 함은 반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것임을 고려하면, 화학물질 제조방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명의 기술적 구성의 일체성, 즉 출발물질에 반응물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로, 촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도, 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 봄이 상당하다. 따라서, 이에 반하는 원심의 판단은 위법하고, 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있다.
(2) 원심은 나아가 (가)호 발명의 제2 단계 반응을 이 사건 특허발명과 대비하더라도 출발물질이 상이하다는 이유로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다.
그러나 제2 단계 반응과 관련하여 보면, 반응물질과 목적물질이 동일하고 출발물질만 PSI가 피리디늄 어닥트로 치환된 경우이고, 기록에 의하면, (가)호 발명의 제2 단계 반응의 출발물질인 피리디늄 어닥트와 이 사건 특허발명에서의 출발물질인 PSI는 모두 반응물질인 ADMP와 반응하여 동일한 목적물질인 피라조술푸론에틸을 생성하고, (가)호 발명에서 피리디늄 어닥트에 결합되어 있는 피리딘은 제2 단계 반응에 직접적으로 관여하지 아니한 채 목적물질의 수득 후 그대로 빠져나오기 때문에 목적물질인 피라조술푸론에틸의 구조 형성에는 전혀 관여하지 않는 점을 고려할 때, 이 사건 특허발명의 출발물질인 PSI와 (가)호 발명의 제2 단계 반응에서의 출발물질인 피리디늄 어닥트는 그것이 서로 치환되더라도 과제의 해결원리가 동일하고, 기술적 목적과 작용효과가 실질적으로 동일하다고 볼 여지가 없지 않다.
또한, (가)호 발명의 출발물질인 피리디늄 어닥트는 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되지 않은 신규의 물질로서 원칙적으로 당업자가 이 사건 특허발명의 PSI를 피리디늄 어닥트로 치환하는 것을 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다고 볼 수는 없으나, 이 사건 특허발명의 명세서 본문(160면)에 의하면, '목적물질을 수득하기 위한 반응의 진행이 어려운 경우에는 적당한 염기 예를 들면, 트리에틸아민, 트리에틸렌디아민, 피리딘, 나토륨에톡시드, 수소화나트륨 등의 미소량을 첨가함에 의하여 용이하게 반응이 진행한다.'고 기재되어 있음을 알 수 있어, 이 사건 특허발명의 명세서 자체에서 그 반응에 피리딘을 미소량 첨가하여 반응을 진행시킬 수 있다는 점이 명시되어 있으므로{(가)호 발명의 특허명세서에도 같은 취지의 기재가 있는 것으로 보인다}, 원심으로서는 과연 이러한 명세서상 기재의 기술적 의미가 무엇인지, PSI와 ADMP를 반응시키는 과정에 피리딘을 첨가하는 경우 PSI가 피리디늄 어닥트로 되고, 따라서 이 사건 특허발명의 PSI를 피리디늄 어닥트로 치환하는 것이 당업자에게 용이하다고 볼 수 있는지 여부 등을 검토해 보았어야 할 것임에도 불구하고, 원심이 출발물질의 균등관계를 검토하지도 아니한 채 출발물질이 상이하다는 이유로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단한 것은 균등론의 법리를 오해하거나, 심리를 다하지 아니한 위법이 있고, 이는 심결 결과에 영향을 미쳤음이 분명하다. 이 점을 지적하는 상고이유도 이유 있다.
5. 그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 원심에 상당한 특허법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이규홍(재판장) 송진훈(주심) 윤재식 손지열