【원고,피상고인】
몬산토 캄파니 (소송대리인 변호사 이임수 외 11인)
【피고(탈퇴)】
주식회사 엘지씨아이
【승계참가인,상고인】
주식회사 엘지생명과학 (소송대리인 변호사 권영모 외 12인)
【원심판결】
특허법원 2004. 1. 9. 선고 2001허6834 판결
【주문】
원심판결 중 (특허번호 생략) 특허의 특허청구범위 제1항, 제3항에 대한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 피고 승계참가인의 나머지 상고를 기각한다.
【이유】
1. 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항, 제3항의 권리범위에 속하는지에 관하여
가. 원심의 판단
원심은, '생물학적으로 활성인 소마토트로핀을 지속적으로 유리하는 조성물'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 상세한 설명의 기재와 일반적으로 '오일'이란 점성, 소수(疏水)성, 유기용매에 대한 용해성 등의 특징을 가지는 액체로서 동물, 식물, 광물 또는 합성에 의하여 얻을 수 있는 물질인데, 그 화학적 조성은 식물유와 동물유는 주로 지방산의 글리세라이드, 광물유는 탄화수소, 합성유는 알코올, 케톤, 알데히드 등으로서 매우 다양하고, 오일이 상온(약 25℃)에서 액상인데 반하여, 지방은 상온에서 고상인 것을 말하나 양자 사이에 화학적인 차이는 없으며, 확인대상발명의 '초산토코페롤(α-tocopherol acetate)'은 점성, 소수(疏水)성, 유기용매에 대한 용해성 등을 가지고 있어서 그 물리적 성상이 통상의 오일과 같고, 토코페롤과 무수(無水)초산(acetic anhydride)을 합성하여 얻어지는 합성유로서 생체내 적합성을 갖는다는 점을 종합하여, 이 사건 특허발명에서는 '생체에 적합한 오일'에 관하여 '40℃ 이하의 온도에서 녹거나, 녹기 시작하는 지방유 또는 동물의 체온에서 액상인 지방'으로 정의하였다고 할 것이고, 위와 같이 지방유 외에 별도로 동물의 체온에서 액상인 지방을 추가한 것은 통상의 오일 외에 상온에서는 액상이 아니더라도 동물의 체내에서 액상인 이상 이 사건 특허발명의 '생체에 적합한 오일'에 포함시키기 위한 것으로 보이며, 그 외에 '생체에 적합한 오일'에 관하여 화학적 성질로 정의하거나 어떠한 한정을 하고 있지는 않고 있어서 '지방유 또는 동물의 체온에서 액상인 지방'은 통상적인 의미의 오일이나 지방을 뜻한다고 할 것이고, 그 발명의 상세한 설명에서 기재한 오일의 종류는 그 문구 그대로 바람직한 오일의 한 종류를 든 것이지 그에 한정하기 위한 것이 아니라고 할 것이므로, 그 물리적 성질이 통상의 오일과 같고, 생체적합성을 갖는 확인대상발명의 '초산토코페롤'은 이 사건 특허발명의 '생체에 적합한 오일'에 포함된다고 한 다음, 확인대상발명의 약 20중량%의 건조 소성장호르몬은 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 3항(이하 '이 사건 제1, 3항 발명'이라고 한다)의 적어도 10중량%, 적어도 15중량%의 소마토트로핀(성장호르몬)의 범위에 포함되고, 확인대상발명의 주사용 조성물도 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 3항 발명에서 조성물의 사용태양을 한정하고 있지 않아서 이에 포함된다고 할 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 제1, 3항 발명의 필수구성요소를 모두 가지고 있어서 이 사건 제1, 3항 발명의 권리범위에 속한다는 취지로 판단하였다.
나. 대법원의 판단
그러나 원심의 위와 같은 판단은 수긍하기 어렵다.
(1) 특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하나, 다만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 족하다( 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후990 판결 참조).
(2) 위 법리와 기록에 의하면, 이 사건 제1, 3항 발명은 그 특허청구범위에 '오일'을 그 구성의 일부로 기재한 후, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 "여기서 사용된 오일이라는 용어는 지방유 또는 동물의 체온에서 액상인 지방을 의미한다."라고 함으로써 특허청구범위 기재의 '오일'이라는 용어를 별도로 정의하고 있는바, 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 '오일'은 화학적 성질에서는 차이가 있기는 하지만 점성, 소수성, 유기용매에 대한 용해성 등의 물리적 성질이 같은 것을 일컫는 말로서, 동물유, 식물유, 광유, 합성유 등으로 분류하는 한편, 트리글리세라이드의 구조를 갖고 상온에서 고체 상태로 있는 것을 '지방(fat)'으로, 같은 화학적 구조를 가지면서 상온에서 액체 상태로 있는 것을 '오일' 또는 '지방유(fatty oil)'로 부르는 것이 일반적이며('지방유'는 오일의 한 종류로 분류되기도 한다), 이 사건 특허발명의 상세한 설명에서도 "생체내 적합성의 오일은 본래 트리글리세라이드 즉, 글리세롤의 장쇄(일반적으로 C8-C24, 바람직하게는 C12-C18)의 지방산 에스테르, 또는 트리글리세라이드와 이런 지방산들(바람직하게는 매우 적은 비율로 즉, 유리지방산이 약 10% 이하인)의 혼합물로 조성되어 있다."고 기재한 외에 사용가능한 합성유도 통상적인 의미의 지방유 또는 지방을 구성하는 '글리세롤 또는 프로필렌글리콜의 장쇄의 지방산 에스테르'를 포함하는 것만으로 한정하였고, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 포함된 19가지의 실시예에서도 모두 트리글리세라이드 구조를 갖는 지방산 에스테르인 식물유만을 사용하고 있으며, 이 사건 특허발명의 우선일 전에 출원된 다른 조성물에 관한 발명에서도 식물유나 장쇄 지방산의 글리세롤 또는 프로필렌글리콜에스테르와 같은 합성유만을 사용하여 온 점을 종합하면 이 사건 제1, 3항 발명의 구성인 '오일'은 '트리글리세라이드의 구조를 갖고 상온에서 액체상태로 있거나, 동물의 체온에서 액체상태로 있는 것'으로 해석하여야 한다.
나아가, 이와 같은 의미를 가진 이 사건 제1, 3항 발명의 '오일'과 확인대상발명의 '초산토코페롤'을 대비하면, 초산토코페롤은 토코페롤과 아세트산(초산)이 반응하여 생성되는 합성유의 일종으로서, 모핵인 벤조피란의 제6위에 초산이 결합한 형태로, 이 위치에서만 에스테르 구조를 갖는 것이고, 기본적으로 3개의 에스테르 구조를 갖는 트리글리세라이드의 지방산 에스테르와는 구조적으로도 상당한 차이가 있어서, 초산토코페롤은 이 사건 제1, 3항 발명의 '오일'과 동일한 구성이라고 할 수 없으므로 확인대상발명은 이 사건 제1, 3항 발명의 권리범위에 속한다고 보기 어렵다.
그럼에도 불구하고, 원심은 이와 달리 판단하였는바, 이러한 원심판결에는 특허청구범위의 해석에 관한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있고, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.
2. 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제19항의 권리범위에 속하는지에 관하여
가. 원심은, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제19항(이하 '이 사건 제19항 발명'이라고 한다)은 이 사건 제1항 발명의 조성물을 주사의 방법으로 동물에 투여함을 요지로 하는 방법의 발명이고 확인대상발명은 물건의 발명인바, 방법의 발명의 보호범위는 그 방법을 사용하는 행위에 한하므로, 이 사건 제19항 발명은 조성물을 주사의 방법으로 투여하는 방법에만 그 효력이 미칠 것이어서, 물건의 발명인 확인대상발명이 이와 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있지 않으므로, 이 사건 심판절차에서는 심판청구의 대상인 확인대상발명에 대하여 이 사건 제19항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정을 촉구하여 그 보정을 명하고 보정에 불응하거나 보정이 불가능한 경우에는 그 심판청구를 각하했어야 함에도 불구하고 보정을 명하지 아니한 잘못이 있다는 취지로 판단하였다.
나. 특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하고, 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하여야 한다( 대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결, 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조).
위 법리와 기록에 의하면, 피고가 소극적 권리범위확인심판을 청구하면서 제출한 확인대상발명의 설명서에는 피고가 실시한다는 조성물, 조성물의 성상, 사용방법, 제조방법이 모두 기재되어 있기는 하지만, 이 사건 특허발명은 물건의 발명인 조성물과 그 물건의 사용방법, 제조방법이 각각 별개의 청구항으로 이루어져 있고, 피고는 원심에 이르기까지 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 조성물과 그 구성 및 효과에서 차이가 있다고 일관하여 주장해 온 점에 비추어 보면, 확인대상발명은 물건의 발명으로 특정된 것이라고 봄이 상당하고, 확인대상발명의 설명서에 기재된 사용방법이나 제조방법까지도 확인대상발명의 일부를 구성하는 것이라고 할 수 없으므로, 결국 확인대상발명은 이 사건 제19항 발명의 구성요소인 사용방법에 대응하는 구체적인 구성의 기재가 없는 경우에 해당한다.
따라서 원심의 위와 같은 인정·판단은 정당하고{위와 같은 경우에 구 특허법 (1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제64조 제2호 소정의 간접침해 해당 여부의 판단이 가능할 수도 있으나, 이에 관한 구체적인 주장이 원심에 제출된 바 없으므로 원심이 확인대상발명이 이 사건 제19항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되지 않았다고 본 것은 정당하다.} 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 권리범위확인심판에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
3. 그러므로 원심판결 중 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항, 제3항에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하고, 피고 승계참가인의 나머지 상고를 기각하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 고현철(재판장) 윤재식 강신욱(주심)