【출원인,상고인】
【상대방,피상고인】
특허청장
【원심심결】
특허청 항고심판소 1997. 12. 30.자 97항원389 심결
【주문】
원심심결을 파기하고, 사건을 특허심판원에 환송한다.
【이유】
상고이유를 함께 판단한다.
원심심결 이유에 의하면 원심은, 이의신청인들이 제출한 증거들에 의하여 인정되는 인용상표의 사용방법, 인용상표가 부착된 상품의 거래실태 등 제반 사정에 비추어 볼 때, 인용상표는 저명할 정도로 현저하게 인식된 상표라고 단정하기는 어렵다고 하더라도, 국내의 당해 거래에 있어서 수요자에게 인용상표라고 하면 이의신청인들(소외 1의 오기로 보인다)의 상품을 연상할 수 있을 정도로 널리 알려져 있다고 할 것이고, 한편 이 사건 출원상표[1994. 9. 23. 출원, (출원번호 생략), 본원상표라고 한다]는 인용상표와 동일, 유사하고, 그 지정상품 또한 인용상표의 지정상품과 같은 상품류 구분 제52류에 속할 뿐만 아니라 유통경로가 유사하여 본원상표가 그 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 상품출처의 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는 것은 물론, 신용있는 거래질서를 문란하게 할 염려가 있으므로, 본원상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제9호 및 제11호의 규정에 의하여 등록될 수 없다는 취지로 판단하였다.
그러나 원심이 채택한 각 증거를 기록에 대조하여 살펴보면 갑 제2호증의 1은 "영창노-트공업사"가 1989. 2.경 제조한 초등학생용 일기 표지이고, 갑 제2호증의 2는 위 "영창노-트공업사"가 1994. 1.경 제조한 일기장이며, 갑 제3호증은 위 "영창노-트공업사"가 1994. 5.경 제조한 일기장으로서, 각각 그 앞 표지에 인용상표가 표기되어 있고, 갑 제4호증은 "영창문화"의 소외 1이 1996. 2. 16.경 작성한 제조확인서로서, 1984.경부터 약 10여 년 간 인천지역 문구도매상들에게 인용상표가 표기된 공책을 제조, 판매한 사실이 인정되며, 갑 제5호증은 1983. 12. 15.경 "영창노트사"의 소외 2와 소외 3 외 9인 사이에 체결된 약정서로, 이에 의하면 위 소외 3 외 9인이 위 소외 2에게 1984. 3. 20.부터 2년간 인용상표가 표기된 노트의 판매권을 주고 위 소외 2는 위 소외 3 외 9인과 그들이 지정하는 자 외에는 위 노트를 판매하지 못한다고 약정한 사실이 인정되고, 갑 제6호증은 실용신안공보로서 명칭이 "쓰기 용이한 아동용 일기장"인 고안이 1981. 3. 27. 출원되어 1982. 4. 26. 공고된 사실이 인정되며, 갑 제7호증은 세금계산서들로, 이에 의하면 인천지역의 문구도매상들인 소외 4 등 6인이 1989. 10.경부터 1994. 3.경까지 모두 14회에 걸쳐 위 소외 2 또는 소외 1로부터 인용상표가 표기된 일기장을 공급받은 사실이 인정되고, 갑 제8호증의 확인서들은 그 진정성립에 대한 아무런 입증이 없으며, 한편 기록에 의하면 인용상표는 위 "영창노-트공업사"를 경영하던 위 소외 2가 1984.경부터 사용하기 시작하였고, 그 후 1990.경 그의 아들인 위 소외 1이 위 사업을 인수하고 상호를 "영창문화"로 변경한 다음 인용상표를 사용하여 온 것으로 보이며, 위 "영창노트사"는 위 "영창노-트공업사"의 약칭이라고 할 것인바, 이와 같이 갑 제8호증은 그 진정성립을 인정할 자료가 없어 인용상표의 사용 사실의 입증자료로 채택할 수 없고, 또 나머지 증거들만으로는 인용상표가 본원상표의 출원 당시인 1994. 9. 23.경에 국내의 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있었다거나 또는 원심심결 당시인 1997. 12. 30.경에 그 상표라고 하면 특정인(즉, 위 소외 1)의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 인정하기 어렵다고 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심이 인용상표가 국내의 수요자 또는 거래자간에 주지상표 또는 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있다고 인정한 것은 상표법 제7조 제1항 제9호 및 제11호에 관한 각 법리를 오해한 나머지 심리를 다하지 아니하여 심결 결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라 할 것이다.
이 점을 지적하는 데서 상고는 이유 있다.
뿐만 아니라, 인용상표가 저명하지 아니한 이상 이를 모방한 동일한 상표를 같은 지정상품에 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없는바(대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2296 판결, 1997. 12. 12. 선고 97후1153 판결 등 참조), 이 사건에 있어서 인용상표가 저명상표라고 할 수 없음은 위에서 본 바와 같으므로, 본원상표가 인용상표와 동일, 유사하고 그 지정상품 또한 인용상표의 지정상품과 동일, 유사하다고 하더라도 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고는 볼 수 없다고 할 것이다.
따라서 원심이 본원상표가 그 지정상품에 사용될 경우 신용있는 거래질서를 문란하게 할 염려가 있다는 사정을 들어 위 규정에 해당한다고 판단한 것은 위 규정 소정의 공서양속에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니함으로써 심결 결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라 할 것이다.
이 점에서도 상고는 이유 있다.
그러므로 원심심결을 파기하고, 원심에 상당한 특허심판원에 환송하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 송진훈(재판장) 이돈희(주심) 이임수 윤재식