【원고,상고인】
카스맥주 주식회사의 소송수계인 오비맥주 주식회사 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김학세 외 11인)
【피고,피상고인】
주식회사 금호맥주 (소송대리인 변호사 박효열)
【원심판결】
서울고법 2002. 1. 8. 선고 2000나40317 판결
【주문】
원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.
【이유】
원고 소송대리인들의 상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서 등은 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 함께 본다.
1. 상고이유 제1, 2점에 관하여
가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용한 증거에 의하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 원고가 등록받은 상표인 (등록번호 제297749호), (등록번호 제346317호) 등과 피고의 Cap′s 상표의 유사 여부에 관하여는 그 판시와 같은 이유로 양 상표는 외관, 호칭 및 관념이 모두 차이가 있어 서로 유사하지 아니하다고 판단하고, 이 사건 카스용기가 국내에 널리 인식된 상품표지인지 여부에 관하여는 원심 증인 김홍조의 증언에 의하면 원고가 제조·판매하는 원심 판시 별지 제1사진의 영상과 같은 상품용기(이하 '이 사건 카스용기'라 한다)가 나오기 이전부터 이 사건 카스용기와 유사한 형태로서 흰색 깡통용기에 금색 실선이 세로로 촘촘히 그어져 있는 바탕 위에 제품명이 기재되어 있고, 용기의 표면에 기재된 글자들이 대부분 청색 또는 녹색으로 되어 있으며 금색과 녹색으로 된 도형이 그려져 있는 원고의 맥주제품인 'OB Sound', 미국적 회사의 맥주제품인 'LANDMARK'와 'Kingsbury' 등이 생산 또는 수입되어 판매된 사실을 인정할 수 있음에 비추어, 그 판시 인정 사실에 나타난 이 사건 카스용기 등을 이용하여 제조·판매하는 맥주에 관한 광고 및 수상 내역만으로는 이 사건 카스용기가 장기간의 계속적·독점적·배타적 사용이나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되어 상품표지성을 갖게 되었다고 보기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다고 하여, 결국 피고가 원심 판시 별지 제2사진과 같은 형태의 용기(이하 '이 사건 캡스용기'라 한다)에 담긴 맥주 맛을 내는 무알코올 탄산음료(이하 '이 사건 음료'라 한다)를 수입·판매하는 행위는 구 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(2004. 1. 20. 법률 제7095호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 부정경쟁행위에 해당하지 아니한다는 취지로 판단하였다.
나. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍할 수 없다.
일반적으로 상품의 용기나 포장은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니고, 다만 어떤 용기나 포장의 형상과 구조 또는 문양과 색상 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 형상과 구조 또는 색상 등이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에만 비로소 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 '타인의 상품임을 표시한 표지(標識)'에 해당된다 ( 대법원 2001. 2. 23. 선고 98다63674 판결, 2001. 4. 10. 선고 98도2250 판결 등 참조).
또한, 특정 출처의 상품임을 표시한 표지가 문자, 도형, 기호, 색채 등 여러 요소로 이루어진 경우에 있어서 위 규정에 정한 상품표지의 유사 여부에 관한 판단은, 상품의 출처를 표시함에 기여하고 있는 일체의 요소들을 참작하여 그 표지의 외관, 호칭 및 관념을 거래자 또는 일반 수요자의 입장에서 전체적·이격적으로 관찰하여 비교하여야 할 것이다( 대법원 2001. 4. 10. 선고 98도2250 판결 참조).
위에서 본 법리 및 기록에 의하면, 이 사건 카스용기가 국내에 널리 인식된 상품표지에 해당하는지 여부는 상품의 출처를 표시하는데 기여하고 있는 요소 전부를 실제로 사용되는 상태로 하여 참작하여야 할 것인바, 이 사건 카스용기의 전면(前面)에는 "" 상표를 포함하여 문자, 도형, 색채, 바탕 무늬 등이 함께 표시되어 있고, 원심이 적법하게 인정한 사실관계에 나타난 이 사건 카스용기 등을 이용하여 판매하는 맥주제품에 관한 선전광고 및 수상 내역 등을 종합하면, 피고가 이 사건 음료를 이 사건 캡스용기에 담아 판매할 당시인 1999. 6.경 이 사건 카스용기의 전면에서 중심적 식별력을 갖는 "" 상표를 포함한 문자, 도형, 색채 등 여러 요소가 결합한 전체적 외양은 일체성을 이루며 국내의 일반 수요자들에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되기에 이르러 자타 상품의 식별기능을 가지게 되었다고 보이므로 이 사건 카스용기의 전면에 있는 문자, 도형, 색채 등이 결합한 구성은 일체로서 구 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (가)목에 정한 '타인의 상품임을 표시한 표지'에 해당한다고 봄이 상당하다.
그럼에도 불구하고, 원심은 이 사건 카스용기를 '카스상표' 부분과 그 판시와 같은 '이 사건 카스용기의 형태' 부분으로 자의적으로 분리한 다음, 한편으로는 이 사건 카스용기에서 실제 사용되는 표장인 "" 그대로가 아니라 위와 같이 원고가 상표등록을 받은 별개의 표장들을 놓고 피고의 Cap′s 상표와 유사성 여부를 판단하고, 다른 한편으로는, 이 사건 카스용기와 동종의 다른 상품용기를 구분하는 차별적 특징으로 삼기 어려운 일부 구성 요소들을 그 판시와 같이 이 사건 카스용기의 형태로 특정하여 그 상품표지 해당성 여부를 판단하였으므로, 원심의 위와 같은 판단에는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에 정한 상품표지성이나 상품표지의 유사성 등에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있어 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
2. 상고이유 제3점에 관하여
원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고가 Cap′s 상표에 대하여 1998. 7. 3. 출원을 하여 2000. 8. 5. 상표등록을 받았으므로 특별한 사정이 없는 한 그 등록상표를 독점적으로 사용할 권한이 있어 이 사건 캡스용기에서의 Cap′s 상표의 사용은 그 상표권에 기한 정당한 사용으로 볼 수 있다는 취지로 판단하였다.
부정경쟁방지법 제15조는 상표법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 규정하고 있으나, 상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로 이러한 경우에는 부정경쟁방지법 제15조의 적용이 배제된다고 할 것인바 ( 대법원 2001. 4. 10. 선고 2000다4487 판결 등 참조), 피고가 1998. 7. 3. ""와 같은 표장으로 상표등록의 출원을 할 당시 표장 또는 이를 포함한 이 사건 카스용기의 전면에 있는 문자, 도형, 색채 등이 일체로 결합한 구성은 국내에 널리 알려진 상품표지에 해당하는 점, 피고는 그와 같은 표장으로 상표등록을 받아 ""와 같은 형태로 이 사건 캡스용기에 사용하여 온 점 등을 고려하면 피고의 상표등록 출원은 널리 알려진 표장 또는 이 사건 카스용기의 이미지와 고객흡인력에 무상으로 편승하여 자신의 상품판매를 촉진할 의도에서 행하여진 것으로 보이므로, 피고가 사용하는 상표가 등록상표라고 하더라도 그 사용은 상표권의 남용에 해당하여 상표권자로서 보호받을 수 없다고 할 것인바, 이와 달리 이 사건 캡스용기에서의 Cap′s 상표의 사용이 상표권에 기한 정당한 사용임을 전제로 하는 원심의 위 판단은 위법하므로 이 점에 관한 상고이유에서의 주장도 이유 있다(더구나 피고가 이 사건 캡스용기에 이 사건 음료를 담아 판매한 시기는 1999. 6. 초순경부터이고 위 "" 상표의 등록일은 2000. 8. 5.이므로, 피고가 그 상표를 등록받은 점은 그 상표등록일 이전까지의 피고의 위 행위가 부정경쟁행위에 해당하는지 여부의 판단에 영향을 미치지 아니한다).
3. 결 론
그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김영란(재판장) 윤재식 이용우(주심) 이규홍