【신청인,재항고인】
삼성전자 주식회사 (소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 황의인 외 1인)
【피신청인,재항고상대방】
【원심결정】
서울고법 1996. 2. 22.자 95라135 결정
【주문】
원심결정을 파기하고 사건을 서울고등법원에 환송한다.
【이유】
먼저 재항고이유 제3점을 판단한다.
일반적으로 상품의 형태는 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니나 다만 어떤 상품의 형태가 장기간 계속적, 독점적, 배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 형태가 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되기에 이른 경우에는, 부차적으로 자타 상품의 식별기능을 가지게 되고 이러한 경우에 비로소 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 '기타 타인의 상품임을 표시한 표지'에 해당된다 할 것이다( 당원 1994. 12. 2. 선고 94도1947 판결 참조).
원심결정 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 신청인이 생산하는 이 사건 토너 카트리지가 수요자들에게 상품의 출처 표시로서 개별화되어진 것으로 인식될 정도로 주지성을 획득하였음을 인정할 수는 없다고 한 원심의 조처는 정당하고, 그 과정에서 재항고이유로 지적하는 부정경쟁행위에 관한 법리오해나 심리미진의 위법은 없다. 논지는 이유가 없다.
나아가 재항고이유 제1, 2점을 함께 판단한다.
원심결정 이유에 의하면, 원심은, 신청인의 본건 특허[특허청 1994. 7. 27. (등록번호 생략)] 청구 범위 제1항은 그 특허공보에 나타난 바와 같이, 전자사진 방식의 화상기록 장치에 있어서, 감광드럼, 크리닝부 및 대전기를 일체로 유니트화한 감광드럼유니트와, 그 감광드럼유니트를 수납하는 드럼섹션과 토너박스를 착탈 가능하도록 하는 토너섹션을 가진 현상유니트와, 위 감광드럼유니트의 위치결정 부재와 위 현상유니트의 위치결정 부재를 가이드하는 가이드홈을 가진 기기 본체 프레임을 가지도록 구성하여, 소모품인 감광드럼유니트, 토너박스, 현상유니트를 별도로 가져 경제적으로 함과 동시에 현상유니트의 위에 감광드럼유니트, 토너박스가 수납 가능하도록 하여 사용자의 취급을 편리하게 한 것을 특징으로 하는 화상기록 장치임을 인정한 다음, 특허권의 간접침해는 특허의 대상인 물건의 '생산에만'사용하는 물건을 업으로서 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여를 청약하는 경우에 성립하는바( 특허법 제127조 제1호), 여기에서 말하는 '생산'이란 특허발명을 유형화하여 발명의 결과인 물(物)을 만들어 내는 모든 행위를 의미하고 공업적 생산물의 생산 이외에도 주요한 조립, 핵심적인 부품을 기계 본체에 장착하는 것, 기타 주요한 수리도 포함한다고 할 것이나, 범용품이나 일상적인 소모품을 만들어 내는 행위는 '생산'이라고 할 수는 없다고 하면서, 신청인의 본건 특허 레이저 프린터의 평균수명은 시간상으로 약 5년이며 인쇄횟수로 약 300,000회 정도이고, 본건 특허 레이저 프린터의 본체와 장착되어 판매되는 초기 토너 카트리지는 약 1,500회를 인쇄할 수 있고 그 후에 낱개로 판매되는 토너 카트리지는 약 3,000회 정도를 인쇄할 수 있어, 본건 특허 레이저 프린터가 수명이 다하기까지 보통 약 100개 정도의 토너 카트리지가 소모되므로, 결국 이 사건 토너 카트리지는 본건 특허 레이저 프린터를 유형화하여 이를 만들어 내는 것, 즉 '생산'에 필요한 부품이라고 할 수는 없고, 다만 그 '사용'에 필요한(수명이 다할 때까지 약 100개가 소모될 것이 예정된) 소모품에 불과하다고 할 것이며, 피신청인들이 생산하는 이 사건 토너 카트리지가 본건 특허 레이저 프린터 외에 다른 레이저 프린터에는 사용할 수가 없다고 하더라도 이를 달리 해석할 수는 없다고 하면서, 피신청인들이 이 사건 토너 카트리지를 제조, 판매한 행위는 본건 특허에 대한 간접침해가 아니라고 하였다.
그러나, 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 것이다.
그러므로 기록에 의하여 살펴보면, 레이저 프린터에 있어서 인쇄되는 종이를 기준으로 할 때 레이저 프린터 자체의 수명은 약 300,000장이나, 그 중 토너 카트리지는 약 3,000장, 감광드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명을 가지고 있어 그 이후에는 새로운 것으로 교체해 주어야 하는바, 본건 특허발명에서는 위 감광드럼유니트, 토너박스(토너 카트리지), 현상유니트를 별도로 구성하여 각각의 물품이 수명을 다한 경우에 그 부분만을 교환하여 사용함으로써 레이저 프린터를 경제적으로 효율적으로 사용할 수 있도록 하면서도 사용자가 그 교환이나 취급을 용이하게 하도록 구성한 것이고, 피신청인이 제조·판매하는 이 사건 토너 카트리지는 본건 발명에만 사용되는 물건으로서 다른 용도로는 사용되지 아니하는 사실을 알 수 있는바, 따라서 본건 특허발명의 목적에 비추어 보면 위 토너 카트리지는 그 모양과 형태가 현상유니트와 감광드럼유니트와의 결합 방법 등에 있어서 중요한 요소가 되므로 본건 특허발명의 본질적인 구성요소라 할 것이고, 다른 용도로는 사용되지도 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라, 본건 레이저프린터의 구입시에 위 토너 카트리지의 교체가 예정되어 있었고, 특허권자인 신청인측에서 그러한 토너 카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로, 결국 위 토너 카트리지는 본건 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심이 위 토너 카트리지는 본건 특허 레이저 프린터의 '사용'에 필요한 예정된 소모품에 불과하다는 이유로 위 간접침해에서 말하는 '생산'의 개념에 포함되지 아니하고, 따라서 피신청인의 이 사건 토너 카트리지의 제조·판매는 신청인의 특허권을 침해한 것이 아니라고 판단한 것은 위 '생산'의 법리를 오해함으로써 이 사건 결정 결과에 영향을 미쳤다 할 것이니, 이 점을 지적하는 재항고이유는 이유 있다 할 것이다.
그러므로 원심결정을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.
대법관 정귀호(재판장) 김석수 이돈희 이임수(주심)