【원고,상고인】
글락소 그룹 리미티드 (소송대리인 변호사 최정수 외 4인)
【피고,피상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 1999. 8. 19. 선고 98허10796 판결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용을 원고의 부담으로 한다.
【이유】
구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제8조 제3항에 의하여, 특허출원서에 첨부하여 제출하여야 하는 명세서에 기재될 '발명의 상세한 설명'에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성·작용 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는바, 그 규정상 '그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도'라 함은 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 평균적 기술자(이하 '당업자'라 한다)가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻하는 것이라고 할 것이므로, 특허출원의 명세서가 위와 같은 요건을 구비하지 못한 경우에는 구 특허법 제82조 제1항 제1호에 의하여 특허거절사정의 사유가 된다 할 것이다(대법원 1995. 7. 14. 선고 94후654 판결, 1996. 6. 28. 선고 95후95 판결, 1997. 7. 25. 선고 96후2531 판결, 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결 등 참조).
원심은, 의약제에 관한 발명인 이 사건 출원발명은 제약 조성물의 제토제(制吐劑)로서의 용도에 관한 발명으로서 약리효과와 관련하여 그 출원명세서에 "1,2,3,9-테트라히드로-9-메틸-3-[(2-메틸-1H-이미다졸-1-일)메틸]-4H-카르바졸-4-온 화합물(이하 '온단세트론'이라 한다)의 제토 특성은 덱사메타손과 함께 투여하였을 때 증강됨을 알게 되었다."라는 기재만이 있을 뿐이고 약리데이터의 기재는 전혀 없는바, "온단세트론의 제토 특성이 증강되었다."는 기재는 온단세트론과 덱사메타손의 제약 조성물의 약리효과로서는 매우 추상적인 기재에 불과하여 약리데이터에 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재라고 보기는 어렵고, 제토제로서 공지된 물질인 온단세트론과 덱사메타손을 전제로 하여 이를 병행 투여하였을 때 각 물질이 가지는 제토효과보다 상승된 제토효과를 가진다는 점을 발명의 요지로 하는 이 사건 출원발명의 경우에는 온단세트론과 덱사메타손을 병행 투여한 경우 온단세트론의 제토 효과보다 상승된 제토 효과를 가지는 약리기전이 밝혀지지 아니한 이상 위의 각 물질이 각별로 가지는 제토효과보다 어느 정도의 상승된 제토효과를 가지는가를 비교례 등을 통하여 정량적 내지 수치적으로 제시해야만 비로소 발명의 효과를 당업자가 명확하게 이해할 수 있도록 기재된 것으로 볼 것이므로 결국 이 사건 출원발명은 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 효과를 구체적으로 기재하였다고 볼 수 없다고 판단하였다.
그리고 원심은 제토제로서 이미 공지의 물질인 온단세트론과 덱사메타손 각각의 일반적인 투여량이나 방법 등만이 기재되어 있을 뿐 온단세트론과 덱사메타손의 각 성분의 배합비율이나 투여량과 투여횟수의 근거 또는 치료효과와의 상관관계 등이 전혀 기재되어 있지 아니하여 당업자가 명세서의 기재에 의하여 이 사건 출원발명의 효과를 확인할 수 없고, 또한 실시례에는 이 사건 제약 조성물을 제토제로서 사용한 실시례가 기재되어 있어야 함에도 불구하고 온단세트론과 조성물의 제조 실시례만이 기재되어 있다고 한 다음, 이 사건 출원명세서에는 조성물의 투여형태, 투여량, 투여횟수, 투여방법, 투여경로, 제조실시례 등이 상세하게 기술되어 있어 당업자가 이 사건 출원발명을 이해하고 재현하는데 아무런 문제가 없다는 원고의 주장을 배척하였으며, 가령 이 사건 출원명세서에서 발명의 약리효과가 충분히 확인되지 않는다 하더라도 심사 및 심판과정에서 약리효과를 뒷받침하는 시험성적데이터를 제출하였으므로 명세서의 기재 요건을 위배하였다고 할 수 없다는 취지의 원고의 주장도 배척하였다.
앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보니, 위와 같은 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 명세서 기재요건에 관한 법리오해의 위법이 없으며, 명세서 기재요건과 진보성 판단의 혼동주장과 특허청 심사기준의 모법위반 주장에 대한 판단유탈의 위법사유가 없다.
그리고 상고이유서에 내세운 판례는 사안이 달라서 이 사건에 원용하기에는 적절하지 않다.
상고이유의 주장들을 모두 받아들일 수 없다.
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용을 원고의 부담으로 하기로 관여 대법관들의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.
대법관 강신욱(재판장) 조무제(주심) 이용우 이강국