【원 고】
닛폰 마이크로닉스 가부시키가이샤 (소송대리인 변리사 장두령)
【피 고】
주식회사 인테크전자 (소송대리인 특허법인 아주 담당변리사 김영환)
【변론종결】
2006. 8. 25.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2005. 12. 29. 2005당(취소판결)146호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다는 판결.
【이 유】
1. 피고의 특허무효 청구에 대한 심결의 경위
[증거] 갑 1 내지 4호증, 을 1 내지 3호증의 각 기재
가. 이 사건 특허발명과 비교대상발명들의 내용
(1) 원고의 특허발명
원고가 1997. 7. 25. 출원하여 2000. 1. 19. (특허등록번호 1 생략)으로 등록된 “프로브 조립체 및 프로브”로서 그 청구범위와 도면은 별지 1 기재와 같다.
(2) 비교대상발명 1 (을 1호증)
1972. 4. 27.자 일본 실용신안공보에 공고번호 소47-11448호로 실린 “집적회로장치와 전기적 접속을 달성하기 위한 장치”로서 그 요지는 별지 2 기재와 같다.
(3) 비교대상발명 2 (을 2호증)
1986. 5. 7.자 일본 공개특허공보에 공개번호 소61-89558호로 실린 “액정판, 프린트기판 테스터용 헤드”로서 그 요지는 별지 3 기재와 같다.
(4) 비교대상발명 3 (을 3호증)
1995. 5. 2.자 일본 공개특허공보에 공개번호 특개평7-115110호로 실린 “회로기판의 검사·시험용 프로브와 그 설치구조”로서 그 요지는 별지 4 기재와 같다.
나. 피고의 특허무효 청구에 대한 최초 심결, 일부취소 판결 및 2차 심결의 경위
(1) 피고는 특허발명이 공지의 기술에 해당하거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명 등에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다고 주장하면서 특허무효 심판을 청구하였다.
(2) 특허심판원은 2004. 10. 30. 2003당1790호로, 특허발명 중 청구항 1 내지 4, 7 내지 12 부분은 진보성이 없으므로 그 특허를 무효로 하고, 청구항 5, 6 부분은 진보성이 없다고 볼 수 없어 피고의 청구를 기각한다는 심결을 하였다. 이에 대하여 피고는 위의 심결 중 청구항 5, 6에 대한 부분의 취소를 구하는 소를 제기하였다.
(3) 특허법원은 2005. 9. 29. 2004허7760호로, 특허발명 중 ‘청구항 5 부분은 비교대상발명들과 기술분야와 목적이 동일 또는 유사하고, 비교대상발명들의 대응구성으로부터 쉽게 구성할 수 있으며, 작용효과 역시 비교대상발명들로부터 충분히 예측이 가능한 것이어서, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 없다는 이유로’ 이 부분 심결을 취소하고, 청구항 6 부분은 진보성이 없다고 볼 수 없다는 이유로 피고의 이 부분 청구를 기각하는 판결을 하였다. 위 판결은 양쪽 당사자가 상고기간 내에 상고를 하지 아니함으로써 2005. 10. 21. 확정되었다(이하, 위의 판결을 ‘확정판결’이라고 한다).
(4) 특허심판원은 위 확정판결에 따라 청구항 5 부분의 특허무효 여부에 대하여 다시 심리한 뒤, 2005. 12. 29. 2005당(취소판결)146호로 확정판결의 심결취소 이유와 동일한 이유로 청구항 5 부분의 특허를 무효로 하는 심결을 하였다.
2. 이 사건의 쟁점과 원고의 주장 요지
이 사건의 쟁점은 특허발명 중 청구항 5 부분(이하 특허발명 중 청구항 5 부분을 ‘특허발명’이라고 한다)의 진보성 유무에 있는바, 이에 관한 원고의 주장 요지는 아래와 같다.
가. 비교대상발명들과 대비한 진보성 주장
특허발명은 프로브 발달과정에서 나타난 새로운 형태의 프로브 조립체로서, 띠 형상의 중앙영역(30)과 이를 중심으로 대칭적으로 형성된 제1, 2 침선영역(32, 34)을 가진 다수의 프로브들과 이를 수용할 수 있는 슬릿바(18)로 구성되어 있다. 특허발명은 이러한 기술적 구성의 결과로서 피로브 조립체의 조립을 쉽게 하고, 침선의 위치를 안정시켜 침선을 전극에 확실하게 접촉시킬 수 있는 현저한 작용효과를 가진다.
반면, 피고가 들고 있는 비교대상발명에는 특허발명의 구성요소에 대응하는 구성요소가 일부분씩 나타나 있기는 하지만, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들에 나타난 대응구성을 결합하여 특허발명에 이르는 것이 쉽지 않다. 또한, 비교대상발명에서는 특허발명과 같은 현저한 작용효과를 찾아볼 수 없다.
결국, 특허발명은 비교대상발명들과 기술적 구성 및 작용효과가 상이하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이 아니므로 진보성이 있다.
나. 일본에서의 대응특허에 관한 주장
원고는 1996. 10. 28. 일본 특허청에 특허발명과 동일한 발명을 특허출원하였고, 일본 특허청은 출원발명의 진보성을 이 사건 비교대상발명과 대비하여 심리한 결과 그 진보성을 인정하여, 2005. 12. 16. (특허등록번호 2 생략)으로 특허등록을 수리하였다. 동일한 발명에 대한 진보성 판단이 출원 국가별로 달라지는 것은 부당하므로, 우리나라에서도 일본에서와 마찬가지로 특허발명의 진보성이 인정되어야 한다.
3. 특허발명의 진보성 유무에 대한 판단
가. 심결취소 확정판결의 기속력에 관한 법리
심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(특허법 제189조 제3항). 그러므로 심결취소판결 확정 후의 심판절차에서 새로운 사실에 관한 주장이 있거나, 새로운 증거가 제출되는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원이 확정판결에 기속되어 한 심결은 적법하다. 또한, 그 심결에 불복하는 당사자는 기속력에 의한 판단이 잘못되었다는 점을 심결의 취소사유로서 주장할 수 없고, 이러한 주장은 그 자체로 이유 없다.
여기에서 ‘특단의 사정’에 해당하는 ‘새로운 사실’이라 함은 심결취소의 기본이 된 이유와 다른 사실을 가리키고, ‘새로운 증거’라 함은 취소된 심결의 심판절차 및 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서, 심결을 취소한 확정판결의 결론을 번복하기에 충분한 증명력을 가지는 증거를 가리킨다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결 참조).
나. 판 단
먼저, 원고가 심결취소의 확정판결 이후의 절차에서 새로운 사실에 관한 주장을 하였거나 새로운 증거를 제출하였는지 여부에 대하여 본다.
원고의 주장 중 특허발명이 비교대상발명과 대비할 때 진보성이 있다는 주장은 앞서 본 바와 같이 이미 확정판결에서 판단되어 심결취소의 이유가 되었으므로, 이를 새로운 사실에 관한 주장이라고 볼 수 없다.
다만, 원고는 이 소송에서 처음으로 일본 대응특허에 관한 주장을 하면서, 그 증거로서 갑 9 내지 16호증을 제출하였다. 그러나 위 주장은 특허발명이 비교대상발명에 비하여 진보성이 있다는 주장을 보충하는 내용에 불과하므로 이를 새로운 사실에 관한 주장이라고 볼 수 없다. 또한, 특허발명과 동일한 발명이 다른 나라에서 특허되었다고 하더라도, 우리나라에서 특허의 무효 여부를 판단할 때 법제와 실정을 달리하는 다른 나라의 심사례에 구애될 것이 아니므로(대법원 2002. 10. 25. 선고 2000후3586 판결 참조), 위 주장은 원고가 새로 제출한 증거들을 살펴볼 필요 없이 그 자체로 이유 없다.
결국, 원고가 심결취소의 확정판결 이후의 절차에서 새로운 사실에 관한 주장을 하였거나 새로운 증거를 제출하였다고 볼 수 없다.
다. 소결론
따라서 확정판결의 기속력에 의하여 특허발명에 진보성이 없음을 이유로 그 특허를 무효로 한 심결은 정당하고, 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.
4. 결 론
그렇다면 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 문용호(재판장) 서영철 박원규