【심판청구인,피상고인】
쌍용제지 주식회사 (소송대리인 변호사 오성환 외 4인)
【피심판청구인,상고인】
킴벌리 클라크 코포레이션
【참가인,상고인】
유한킴벌리 주식회사 (소송대리인 변호사 윤영철 외 4인)
【원심심결】
특허청 1996. 11. 15.자 96항당5 심결
【주문】
원심심결 중 특허청구범위 제2항에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 나머지 상고를 기각한다.
【이유】
상고이유(기간 경과 후에 제출한 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
1. 원심심결 이유에 의하면 원심은, 이 사건 등록특허발명(1985. 7. 1. 출원하여 1993. 6. 18. 특허청 (등록번호 생략)로 등록된 '탄성처리된 측면 포킷이 있는 일회용 기저귀', 이하 '이 사건 특허발명'이라고 한다)을 그 출원 전인 1984. 2. 9. 공개된 일본국 공개특허공보 소 59-25741호의 특허(이하 '인용발명'이라고 한다)와 비교하여 그 진보성 유무를 판단하면서, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항의 요지는 탄성처리된 다리부와 플랩(flap)의 설치에 있다 할 것인데, 인용발명의 명세서에 의하면 인용발명에서도 다리부 이외에 플랩이 있음을 알 수 있고, 다만 인용발명에서는 플랩이 기저귀의 저면층 양쪽 끝 부분에 고정된 것인 반면 이 사건 특허발명의 플랩은 기저귀 안쪽에 고정된 정도의 약간의 차이가 있을 뿐이어서, 결국 양 발명은 극히 유사하고, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항 내지 제7항은 위 제1항의 플랩을 기술적으로 한정하거나 구체화한 것들로서 이들도 모두 인용발명과 유사하거나 동일범주에 속하는 기술이라는 이유로 이 사건 특허발명은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 하여 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 법률, 이하 같다) 제6조 제2항의 규정에 위반하여 특허된 것이므로 같은 법 제69조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효라고 하였다.
2. 기록에 의하여 살펴보면, 이 사건 특허발명의 요지는 '탄성처리된 다리부'와는 별도로 '플랩'을 설치한 것인데, 이미 공지된 탄성처리된 다리부만으로는 심한 설사 등 배설물의 누출을 효과적으로 방지하지 못하는 문제점이 있었으므로 이 사건 특허발명에서는 일회용 기저귀 내부에 플랩을 설치함으로써 배설물의 누출을 효과적으로 방지하였다는 것인바, 인용발명의 명세서에 의하면 인용발명은 액체 불투과성의 저면층에 흡수체를 고정함과 동시에 저면층에 탄성줄을 설치하여 착용시 다리 부분에 밀착되도록 한 기저귀에 있어서, 저면층의 양쪽 부분을 저면층 위에 꺾어 접어서 사이드 플랩을 형성하고 사이드 플랩의 한 쪽 단부를 저면층에 고정하고, 사이드 플랩의 자유 내측 가장자리에 탄성줄을 설치한 기저귀라는 것이므로, 인용발명에서도 탄성처리된 다리부 이외에 플랩이 있고, 다만 그 고정부위가 서로 다르고 재질과 구성에 있어서 액체불투과성의 저면층을 접어서 만든 것인 점에서 상이함을 알 수 있으므로, 결국 이 사건 특허발명에서 플랩을 유체불투과성으로 하는 한 이는 인용발명과 유사하나, 다만 플랩을 유체투과성으로 구성한다면 인용발명과는 그 기술적 구성과 작용효과를 달리한다고 할 것이다.
3. 따라서 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항에서 인용발명에서의 액체불투과성 플랩을 포함하는 한 이는 1개의 특허청구범위의 항의 일부가 공지기술의 범위에 속하여 특허무효의 사유가 있는 경우로서 그 공지기술이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 볼 수 없으므로 위 제1항의 발명은 그 전부가 무효로 되는 것이고( 대법원 1994. 4. 15. 선고 90후1567 판결 참조), 한편 이 사건 특허청구범위 제3항과 제6항에서는 위 제1항의 플랩이 탄성부재를 포함하는 것인바, 인용발명에서도 사이드 플랩에는 탄성체를 설치한 것이므로 양 발명은 유사하다고 할 것이며, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제4항은 위 제1항의 플랩이 라이너와 같은 재료로 만드는 기저귀이므로 이 또한 인용발명과 차이가 없고, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제5항과 제7항은 청구범위 제1항의 종속항으로서 플랩의 내측 방향 귀부가 다른 플랩에 인접되는 것과 플랩이 내측으로 향해 있고 각 단부 근처에 부착되는 것을 그 권리로 청구하고 있으나, 플랩을 설치하려는 사람이라면 당연히 그렇게 설치할 수밖에 없는 것이 자명하고 이로 인하여 통상적인 방법보다도 예측하기 어려운 뛰어난 작용효과가 있다고 볼 수도 없으므로 결국 이 사건 특허발명 중 위 청구항들은 모두 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명해 낼 수 있는 것이라 할 것이어서 구 특허법 제69조 제1항 제1호, 제6조 제2항에 의하여 그 등록이 무효가 된다 할 것이다.
그러므로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항을 제외한 청구항들에 대하여는 원심의 이유설시에 다소 미흡한 점은 있으나 그 결과에 있어서는 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 법리오해, 심리미진, 이유모순, 대법원판례 위반, 채증법칙 위반 등의 위법이 없으므로 이 부분 논지는 모두 이유 없다.
4. 그러나 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항의 발명은 위 제1항에서의 플랩을 유체투과성으로 한정한 것인바, 이는 앞에서 본 바와 같이 인용발명과는 기술적 구성과 작용효과를 달리하는 것이므로 이를 가리켜 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명해 낼 수 있는 것이라고는 할 수 없다.
그런데도 원심은 이와 달리 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항은 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 인정·판단하고 말았으니, 원심심결에는 채증법칙을 위반하여 이 사건 특허발명과 인용발명의 핵심적인 기술내용이나 권리범위를 제대로 파악하지 못하였거나, 권리범위의 판단에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이고, 이러한 잘못은 심결 결과에 영향을 미쳤음이 명백하다. 이 점을 지적하는 이 부분 상고이유의 주장은 이유 있다.
5. 그러므로 원심심결 중 특허청구범위 제2항에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허법원에 환송하고, 나머지 부분에 대한 상고는 이를 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 송진훈(재판장) 천경송 지창권(주심) 신성택