【원고,상고인】
김승제 (소송대리인 변리사 안문환)
【피고,피상고인】
한경희 (소송대리인 변리사 이철 외 2인)
【원심판결】
특허법원 1999. 2. 25. 선고 98허9895 판결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다.
【이유】
상고이유를 판단한다.
원심은 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제1호는 상표권자가 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 타인에게 자기의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 6월 이상 사용하게 한 경우 그 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있었는데(위 규정은 구 상표법 제2조 제2항에 의하여 서비스표에도 적용된다), 위 제73조 제1항 제1호의 규정을 삭제한 개정 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정된 것)은 부칙 제1조에서 "이 법은 1998. 3. 1.부터 시행한다."고 규정하고, 제3조에서 "위 법 시행 전에 한 상표등록출원, 상표권의 존속기간 갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의하여 등록된 등록상표에 대한 심판, 재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다."고 규정하고 있으므로, 구 상표법이 시행중이던 1991. 6. 19. 출원되어 1992. 12. 30. 등록된 이 사건 등록서비스표에 대한 이 건 심판청구에 대하여는 구 상표법 제73조 제1항 제1호의 규정이 적용되어야 할 것이라고 판단하였다.
그리고 원심은, 원고가 1994. 3. 23. 소외 주식회사 대학개발을 설립하고 그 대표이사가 된 다음 현재까지 소외 회사를 경영하여 오고 있는 사실, 소외 회사는 원고의 승낙하에 위 설립 이후부터 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 받지 아니하고 이 사건 등록서비스표를 학원경영업에 사용하여 오다가 1997. 12. 2.에 이르러서야 이 사건 등록서비스표의 전용사용권을 설정등록 받은 사실, 소외 회사는 설립 당시 주식 5,000주를 발행하여 원고가 1,500주, 처인 소외 홍순희, 친척인 소외 홍범석, 최을수가 각 250주, 소외 김정열 등 3인이 합계 2,750주를 각 인수하여 원고는 30%, 그 배우자 등 친지들은 15%의 비율로 주식을 소유하고 있었는데 1995. 말 이후 원고가 12,000주, 위 홍순희, 최을수가 각 1,500주, 위 이석호가 9,000주, 위 김정열이 6,000주를 각 소유하여 원고가 40%, 배우자 등 친지들이 10% 소유하다가 1998. 말경에 원고가 80%, 배우자 등 친지들이 10%로 증가된 사실을 인정하였다.
원심은 나아가, 위와 같은 소외 회사의 설립 당시부터 1997. 말까지의 원고 및 친지들의 주식 보유현황과 그 변동과정에 비추어 소외 회사는 그 설립 당시인 1994. 3.경부터 적어도 1997. 말경까지는 원고 1인 주주의 분신(分身)으로서의 회사가 아니고 원고와는 별개의 경영주체로서 자기의 계산과 책임하에 독자적으로 영업활동을 하는 자라고 볼 것이므로 소외 회사는 구 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 타인에 해당하고, 따라서 이 사건 등록서비스표권자인 원고는 전용사용권 또는 통상사용권의 설정등록을 하지 아니하고 타인인 소외 회사에게 자기의 등록서비스표인 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업과 동일 또는 유사한 서비스업인 학원경영업에 소외 회사의 설립 무렵인 1994. 3.경부터 전용사용권의 설정등록을 받은 1997. 12. 2.까지 6월 이상 사용하게 하였다고 할 것이어서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제1호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 판단하였다.
기록과 대법원의 판례(1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 참조)에 비추어 살펴보니, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당하고 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 구 상표법 제73조 제1항 제1호에 관한 법리오해의 위법은 없다.
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 원고의 부담으로 하기로 관여 대법관들의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.
대법관 김형선(재판장) 정귀호 이용훈 조무제(주심)