【원고,피상고인】
주식회사 아가피아 (변경 전 상호 : 주식회사 한국아프리카)
【피고,상고인】
레고 에이/에스 (소송대리인 변호사 장수길 외 2인)
【원심판결】
특허법원 1998. 8. 20. 선고 98허331 판결
【주문】
원심판결을 파기하여 사건을 특허법원에 환송한다.
【이유】
상고이유를 판단한다.
1. 상고이유 제1점에 대하여
원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 판시 증거들을 종합하여 원고가 이건 심판청구일 전 3년 이내인 1992년경부터 이건 심판청구시까지 계속하여 상표 "","" 또는 ""를 플라스틱완구제품에 사용하여 온 사실을 인정한 다음, 위 실사용상표의 하나인 "와 이 사건 등록상표(등록번호 1 생략)인 ""를 대비하여, 영문자 'TECO'와 한글자 '테코'를 상하단에 병기하고 한글자를 영문자보다 약간 작게 표시한 것은 서로 완전히 동일한 반면에, 문자의 바깥 부분을 둘러싸는 선의 형태에 있어 이 사건 등록상표는 한글자 테코가 있는 왼쪽 하단 부분이 안으로 들어가 있고 모서리가 곡선처리되어 있음에 반하여 위 실사용상표는 모서리가 각이 진 직사각형 형태로 되어 있는 차이가 있고, 영문자와 한글자의 글자체에 있어 이 사건 등록상표는 고딕체이나 위 실사용상표는 선이 두껍고 둥글둥글한 서체로 되어 있고 글자의 외곽에 검은 색의 테가 둘러져 있는 차이가 있으며, 글자 및 바탕색에 있어 이 사건 등록상표는 양각으로 되어 있는데 반하여 위 실사용상표는 음각으로 되어 있는 차이가 있다 할 것이나, 이 사건 등록상표에 있어서 문자의 바깥 부분을 둘러싸는 선은 간단하고 흔히 있는 외곽선으로서 특별한 식별력을 가지는 부분이라 할 수 없으므로 왼쪽 하단 부분이 안으로 들어가지 않았다 하여 동일성을 해할 정도의 변형이라 볼 수 없고, 또한 글자체를 고딕체에서 둥글둥글한 서체로 바꾼 것은 흔히 있는 글자체의 변형에 불과하여 사회통념상 서로 동일하게 볼 수 있다 할 것이며, 마찬가지로 바탕색의 음, 양각의 차이도 이 사건 등록상표의 동일성을 해할 정도가 아니라고 보여지므로, 결국 원고는 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하였다는 취지로 판단하였다.
그러나 원심이 원고가 이건 심판청구일 전 계속하여 3년 이내에 그와 같은 실사용상표를 사용하였다는 점을 인정하기 위하여 채택한 증거들은 다음과 같은 이유에서 선뜻 믿기 어렵거나 증거로 삼기에 부적절하다고 할 것이다.
우선 갑 제8호증의 이건 심결문이나 이건 심판청구일 후에 촬영한 을 제6호증의 사진, 그리고 위 실사용상표 자체가 전혀 나타나 있지 아니한 갑 제4호증의 1 내지 9의 각 영수증 및 갑 제5호증의 결산보고서는 위 실사용상표의 사용사실을 인정할 자료로 삼을 수 없거나 그 사용사실을 인정하기에 부족하고, 다음 갑 제13호증의 카탈로그, 갑 제14호증의 1, 2의 테코브릭책자와 을 제3호증의 2의 제품포장을 보면, 위 실사용상표가 이 사건 등록상표의 지정상품인 플라스틱완구제품의 선전, 유통 등을 위하여 사용되었음을 알 수 있고 위 실사용상표는 원심이 판단한 바와 같이 이 사건 등록상표와 사회통념상 동일하다고 볼 수 있지만, 위 카탈로그나 테코브릭책자 등에 그 제작 내지 발행일자가 나타나 있지 아니할 뿐만 아니라, 이러한 증거들은 달리 특별한 사정이 없는 한 원고의 수중에 있어 손쉽게 증거로 제출할 수 있을 것임에도 불구하고 심판단계에서는 제출되지 아니하였다가 원심에 이르러 그것도 4차 변론기일에 이르러서야 비로소 제출된 사정에 비추어 그 작성경위에 대하여도 의문이 드는바, 사정이 이와 같다면 원고 회사의 직원인 원심 증인 소외인이 위 카탈로그나 테코브릭책자 등을 만든 인쇄업자가 누구인지 등에 대하여 아무런 언급도 없이 그저 막연하게 1992년, 1993년에 만들어진 것이라고 진술한 것만으로 이건 심판청구일 전 3년내에 위 카탈로그나 테코브릭책자 등이 제작, 발행되었다고 보기 어렵고, 또 위 증인의 증언만으로는 원고가 이건 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이내에 위 실사용상표를 사용하여 왔다고 단정하기 어렵다 할 것이며, 다음 을 제3호증의 1, 3의 각 제품포장과 갑 제16호증의 1, 2의 가격표 등에는, 영문자만 표기되어 있고 한글자가 없는 등으로 변형된 형태의 상표가 표기되어 있으나, 이들 변형된 형태의 상표는 이 사건 등록상표의 요부 중 하나인 한글자 부분이 없어 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하다고 보기 어려워, 이 역시 이 사건 등록상표의 사용사실을 인정하는 증거로 삼을 수 없다고 할 것이며, 달리 원고가 이건 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이내에 국내에서 그 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표를 사용하였다거나 그 불사용에 대한 정당한 이유가 있다고 인정할 만한 자료를 기록상 찾아볼 수 없다.
그럼에도 불구하고 원심이 위와 같은 증거들만으로 원고가 이건 심판청구일 전 계속하여 3년 이내에 위 실사용상표를 사용하였다고 인정한 것은 채증법칙에 위배하여 사실을 오인한 위법을 저지른 것이라고 할 것이므로, 이 점을 지적하는 상고인의 논지는 이유가 있다.
2. 상고이유 제2점에 대하여
원심판결 이유에 의하면, 원심은 원고의 또 다른 실사용상표인 "", ""와 피고의 인용상표(등록번호 2 생략)인 ""의 유사 여부를 대비 판단하면서, 호칭에 있어 각 '테코'와 '레고'로 발음되어 초성이 현저히 상이하고, 관념에 있어 양 상표 모두 특별한 관념이 없는 조어상표로서 유사하다 할 수 없으며, 다만 외관에 있어 첫 철자인 'T'와 'L'은 서로 상이하나 모음인 'E, O'가 동일하고 'C'와 'G'가 유사하게 보이며 글자체 및 외곽선이 동일한 점이 있다 할 것인바, 비록 외관에 있어 일부 유사점이 있으나 첫 글자가 완전히 상이하고 나아가 호칭 및 관념에 있어 양 상표가 현저히 상이하여 전체적으로 양자간에 상품의 출처의 오인이나 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보여지지 아니한다고 판단한 다음, 인용상표가 주지저명한 상표라는 점, 양 상표가 사용되는 상품이 블록완구로써 동일하다는 점, 양 상표의 문자구성, 배열순서 및 서체가 동일한 점, 양 상표의 글자 및 바탕의 색상이 서로 유사한 점 등을 들어 원고가 피고의 인용상표의 주지저명성에 편승하여 고의로 상표를 변형사용함으로써 상품 품질의 오인 및 상품 출처의 혼동을 일으키게 하였다는 피고의 주장에 대하여는, 앞서 살펴본 바와 같이 양 상표는 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 상품 출처의 혼동을 생기게 할 염려가 있을 정도로 유사하지 아니하고 또 구체적으로 원고의 위 상표사용으로 인하여 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 내지는 피고 상품과의 혼동을 생기게 한 사실을 입증할 아무런 증거도 찾아볼 수 없는 이상, 단순히 서체와 색상 등이 유사하다거나 피고에게 원고의 인용상표의 저명성에 편승할 의도가 엿보인다는 점 등만으로는 구 상표법(1997. 8. 23. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제2호의 규정에 해당된다고 할 수 없다는 이유로 배척하였다.
그러나 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 의하면, 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 또는 지정상품과 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에는 그 등록상표를 취소하도록 규정하고 있고, 위 등록상표취소에 관한 요건의 하나인 등록상표와 상표권자가 실제로 사용하는 상표(이하 '실사용상표'라 한다), 오인·혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다) 또는 실사용상표 상호간의 유사성 유무를 판단함에 있어서는 각 상표의 외관, 호칭관념 등을 객관적, 전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 실사용상표의 사용으로 대상상표의 표장상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 두어져야 할 것이다(대법원 1988. 5. 10. 선고 87후87, 87후88 판결, 1999. 9. 17. 선고 98후423 판결 등 참조).
기록에 의하면, 원고는 이건 취소심판청구일 전부터 이 사건 등록상표를 변형한 형태로 ""와 같이 표기된 상표 등을 그 지정상품과 동일·유사한 플라스틱완구제품에 사용하여 왔고, 이와 대비되는 대상상표인 ""는 주지저명한 상표라고 할 것인데, 이러한 실사용상표와 대상상표를 비교하여 보면, 첫 철자인 'T'와 'L'은 서로 상이하나 모음인 'E, O'가 동일하고 'C'와 'G'가 유사하게 보일 뿐만 아니라 그 전체적인 서체도 동일하며, 또 위 실사용상표는 적색의 배경 하에 노란색의 바탕, 검은색의 테두리가 있는 흰색 글씨 등으로 표기되어 사용되고 있어 실제로 사용된 인용상표와 그 색상 및 그 배열에 있어 동일한 점 등 양 상표의 전체적인 구성, 아이디어, 모티브 등이 동일하거나 극히 유사하여 그 호칭에 있어 차이가 있음에도 불구하고(다만 양 상표는 모두 조어상표로서 그로부터 특정한 관념이 도출된다고 보기 어려워 관념을 대비하기는 부적절하다) 위 실사용상표로부터 주지저명한 대상상표가 쉽게 연상됨으로 인하여 거래상 상품의 출처의 오인·혼동을 생기게 할 염려가 있다고 보아야 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심이 그 설시와 같은 이유만으로 양 상표간에 상품의 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없다고 판단한 것은 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 관한 법리를 오해한 위법을 저지른 것이라고 할 것이므로, 이 점을 지적하는 원고의 상고 논지도 이유가 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 윤재식(재판장) 이돈희 이임수(주심) 송진훈