【원 고】
주식회사 테디베어(소송대리인 특허법인 네이트 담당변리사 정원기외 1인)
【피 고】
주식회사 호텔롯데(소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 정상철외 3인)
【변론종결】
2005. 9. 29.
【주 문】
1. 특허심판원이 2005. 5. 12. 2004당723호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 이 사건 심결의 경위
가. 피고는 다음과 같은 내용의 이 사건 상표의 상표권자이다.
① 구성:
② 등록번호: 제287806호
③ 출원일/등록일: 1993. 3. 15./1994. 3. 31.
④ 지정상품: 상품류 구분 제16류의 “편지지, 노트북, 스케치북, 봉투, 카드, 사진첩, 수첩, 연필, 샤프펜슬, 볼펜, 싸인펜, 크레용, 그림물감, 연필깍기, 필통, 고무지우개, 편지꽂이, 책받침 (2004. 8. 18. 상품분류 전환등록)
나. 원고는, 2004. 4. 14. 이 사건 상표는 그 지정상품에 관하여 정당한 사유 없이 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 사용되지 아니하였으므로 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하며 상표등록 취소심판을 청구하였고, 이에 대하여 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2004당723호로 심리하여 2005. 5. 12. 상표등록 취소심판은 이해관계인에 한하여 청구할 수 있는데, 이해관계의 존부는 심리종결시를 기준으로 판단하여야 하지만 그러한 이해관계는 심판 청구시에도 존재하여야 하는바, 원고가 제출한 증거만으로는 원고가 이 사건 취소심판 청구 당시를 기준으로 이 사건 상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조 또는 판매하는 것을 업으로 하고 있다는 점, 이 사건 상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하였거나 사용하거나 사용할 예정인 점 또는 상표권자인 피고로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있다는 점을 인정하기 어려워, 원고가 이 사건 상표의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있다고 보기 어렵다는 이유로, 원고의 심판청구를 각하하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.
[증거] 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단
가. 원고 주장의 심결 취소 사유
상표등록취소심판을 청구하는 자가 이해관계인에 해당하는지 여부는 심리종결시를 기준으로 하여야 하고, 원고는 이 사건 등록취소심판 청구일 전에도 이 사건 상표의 지정상품인 문구류에 대하여 상품화 사업을 전개하였고 그후에도 지속적으로 문구류 등을 판매하고 있어서, 이 사건 상표의 존속으로 인하여 그 상표권의 대항을 받아 그 와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있으므로 이 사건 상표의 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 사람임에도 불구하고, 원고가 이해관계인이 아니라는 이유로 원고의 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 위법하다.
나. 판단
(1) 상표등록 취소심판을 청구할 수 있는 이해관계인의 판단기준
상표등록취소심판청구에 있어서의 이해관계인이라 함은 취소되어야 할 상표등록의 존속으로 인하여 상표권자로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 사람을 의미하고( 대법원 2001. 4. 24. 선고 2001후188 판결 및 2001. 3. 23. 선고 98후1914 판결), 이러한 이해관계인에는 ① 취소심판의 청구 대상이 되는 등록상표와 동일 또는 유사상표를 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 바가 있거나 현재 사용하고 있는 자 또는 사용하리라고 추측이 가는 자, ② 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조 또는 판매하는 것 등을 업으로 하는 자, ③ 청구인의 출원상표가 피청구인의 등록상표와 동일·유사하다는 이유로 등록거절의 통지를 받은 자 등이 해당한다 할 것이며, 청구인이 이해관계인에 해당하는지 여부는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단하여야 할 것이다.
(2) 원고가 이해관계인인지 여부
(가) 갑 제3 내지 13호증, 갑 제14호증의 1 내지 21, 갑 제15호증의 1 내지 17, 갑 제16호증, 갑 제17호증의 1, 2, 갑 제18호증의 1 내지 3, 갑 제19호증, 갑 제20호증의 1, 2, 갑 제21호증, 을 제1호증의 3, 을 제2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.
① 원고(종전 상호: 주식회사 엠티비컬렉션, 2004. 9. 7. 현재의 상호로 변경)의 대표이사인 원명희는 1999. 3. 2. ‘손바느질로 만든 곰인형’을 지칭하는 ‘테디베어’ 곰인형을 국내에 소개하기 위하여 ‘한국테디베어협회'를 설립하였고 여러 가지 곰인형의 형상을 창작하여 전시회를 열었으며, 한국테디베어협회는 그 설립 이해 데디베어 체인점 관련 사업, 테디베어 인형을 주제로 한 전시회, 테디베어 전문지(Teddy Zone) 발행과 같은 사업을 전개하고 있다.
② 원고는 대표이사인 원명희가 스스로 창작한 ‘테디베어’ 곰인형의 형상을 주제로 한 캐릭터 사업을 수행하기 위하여 2003. 9. 1. 주식회사 임펙트커뮤니케이션과 라이센스 영업 대행계약을 체결하였고, 위 계약에 기초하여 임펙트커뮤니케이션은 2003. 9. 23. 원고를 대신하여 주식회사 필존과 원고가 창작한 다양한 형상의 ‘테디베어’ 곰인형을 주제로 하여 문구류를 포함한 여러 상품들에 대하여 캐릭터 라이센스계약을 체결하였다.
③ 위와 같이 라이센스계약을 체결한 주식회사 필존은 2004. 1. 14. 및 28. 원고에게 캐릭터 형상과 관련한 증지를 요청하고 그 무렵부터 원고가 창작한 ‘테디베어’의 형상을 표시한 노트, 지함, 봉제필통, 샤프 등의 상품을 제조, 판매하였다.
④ 원고는 2004. 4. 14.경 이 사건 등록상표의 존재로 인하여 ‘테디베어’ 또는 ‘Teddy Bear'와 같은 상표를 부착한 상품을 제작, 판매할 수 없다는 점을 인식하고 특허심판원에 이 사건 상표에 대한 등록취소심판을 청구하였는데, 피고는 2004. 6. 16. 원고에 대하여 이 사건 상표에 대한 침해의 중지를 요청하는 내용의 통고서를 보냈으며, 이에 대하여 원고는 피고에게 원고가 주식회사 필존에게 위 ‘테디베어’ 형상을 문구류에 사용하도록 하였으나 그 표장을 사용하는 것은 상표권을 침해하는 것이라는 취지의 통지를 하였다는 내용의 답변서를 보냈다.
⑤ 한편, 원고는 2004. 8. 25. 이래 주식회사 프로컴퍼니가 운영하는 성남시 분당구 구미동 소재 ‘베어캐슬’이라는 쇼핑몰의 3층 매장에 주식회사 필존이 제작한 ‘테디베어’ 형상이 표시된 문구 등을 공급하여 왔고(다만 물건 판매 영수증에는 상관례에 따라 주식회사 프로컴퍼니의 대표자인 ‘이창규’의 명의로 되어 있다), 2004. 9. 7. 원고 회사의 상호를 현재와 같이 ‘주식회사 테디베어’로 변경하고 같은 달 10.에는 회사등기부 중 법인의 목적란에 ‘문구, 팬시, 악세사리, 기타 잡화 제조 및 판매’를 추가하였다.
(나) 위 인정사실과 같이 원고가 이 사건 취소심판 청구일 전에 주식회사 필존에게 ‘테디베어’ 형상이 표시된 문구류를 제조, 판매할 수 있도록 하였고, 이 사건 취소심판 청구일 후 ‘베어캐슬’이라는 쇼핑몰에 주식회사 필존이 생산한 문구류를 판매하여 오고 있으며, 원고 회사의 상호를 변경하고 그 목적에 문구류의 제조, 판매를 포함한 사실로부터, 원고는 이 사건 취소심판의 청구 대상이 되는 등록상표와 동일 또는 유사상표를 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 바가 있거나 현재 사용하고 있는 자 또는 사용하리라고 추측이 가는 자로 볼 수 있을뿐만 아니라 취소심판의 청구대상이 되는 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조 또는 판매하는 것 등을 업으로 하는 자라고 할 것이어서, 원고는 이 사건 상표의 존속으로 인하여 상표권자인 피고로부터 상표권의 대항을 받아 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용할 수 없게 됨으로써 피해를 받을 염려가 있어 그 소멸에 직접적이고 현실적인 이해관계가 있는 자라 할 것이다.
(3) 소결론
따라서 원고는 이 사건 상표의 등록취소심판을 청구할 이해관계인이라 할 것인바, 이와 결론을 달리하여 원고의 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 위법하다.
3. 결론
그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 주기동(재판장) 설범식 김기영