【원고,피상고인】
파라메트릭 테크놀로지 코오포레이션 (소송대리인 변리사 조철현 외 1인)
【피고,상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2001. 3. 29. 선고 2000허4022 판결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.
【이유】
이 사건 출원상표가 선출원상표와 유사하다 하더라도 선출원상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되는 경우가 아니면 상표법상의 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당한다고 할 수 없고,상표법 제10조 제1항 및 같은법시행규칙 제6조 제1항에 의한 상품류 구분은 상표등록 사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 상품의 유사 범위를 정한 것은 아니므로( 상표법 제10조 제2항), 상품구분표의 같은 유별에 속하고 있다고 하여 곧바로 동일 또는 유사한 상품이라고 단정할 수는 없으며, 지정상품의 동일·유사 여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다 ( 대법원 1996. 4. 26. 선고 95후859 판결 참조).
원심판결 이유에 의하면, 원심은 양 상표의 지정상품들이 모두 상표법시행규칙 제6조 제1항 상품류 구분표상 제9류 제32군에 속하기는 하나, 그 중 이 사건 출원상표의 지정상품들은 제1목인 전자 응용 기계기구에, 선출원상표의 지정상품들은 제3목인 반도체 소자에 각 속하므로 상품류 구분표상의 세목이 서로 다르고, 이 사건 출원상표의 지정상품인 컴퓨터이용 설계·제조·엔지니어링 소프트웨어, 비즈니스 정보의 조직적 관리에 관한 소프트웨어 등 11개 상품은 주로 엔지니어, 건축가, 디지털 콘텐츠 제작자와 같은 전문가가 수요로 하거나 일정 규모 이상의 기업에서 제품의 설계 및 제작, 제품 정보 관리 등의 전문적인 업무용으로 사용하는 프로그램 등을 말하는 것이지만, 선출원상표의 지정상품인 집적회로, 반도체칩 등은 컴퓨터를 포함한 전자 응용 기계기구의 핵심 재료로서 크기가 극히 작고 형상은 검은 색의 납작한 직육면체의 테두리에 다수의 기판 부착용 금속 선이 달려 있는 경우가 보통이며, 또한 이 사건 출원상표의 지정상품에 해당하는 위 소프트웨어 등은 전문적인 프로그래밍 제조업체가 개발하여 시디-롬 등의 저장매체에 담아 수요자의 주문에 의해 직접 판매하거나 대리점을 통하여 판매하는 것이 일반적이나, 선출원상표의 지정상품인 반도체 소자는 그 개발 및 제조에 막대한 설비투자와 연구개발비가 필요하여 전 세계적으로 소수의 회사들이 대부분의 시장을 점유하고 있으며, 전자 응용 기계기구나 그 부품 생산 업체들이 생산자로부터 직접 또는 전문 판매업자를 통하여 구매하는 경우가 많다고 할 것인바, 결국 양 상표의 지정상품은 그 품질, 형상, 용도의 면에서 쉽게 구별이 되고 생산과 판매방법 및 수요자의 범위도 상이하므로 일반 거래의 통념상 동일 또는 유사한 것이라고 할 수 없어, 이 사건 출원상표는 선출원상표와 유사한 상표에 해당하지 아니한다는 취지로 판단하였다.
앞서 든 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 상품의 유사 여부에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.
상고이유에서 들고 있는 대법원 판결은 사안이 달라 이 사건에 그대로 원용하기에 적절하지 아니하다.
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하는 것으로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 배기원(재판장) 유지담(주심) 김용담