【원고,상고인】
영양제과 주식회사 (소송대리인 변리사 이은영 외 3인)
【피고,피상고인】
박충호 (소송대리인 변호사 이임수 외 4인)
【원심판결】
특허법원 2003. 1. 23. 선고 2002허1737 판결
【주문】
원심판결 중 특허번호 제213858호 특허발명의 특허청구범위 중 제1항, 제2항, 제4항, 제5항에 관한 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 원고의 나머지 상고를 기각한다.
【이유】
1. 상고이유 제4점에 대하여
가. 특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 기술 내용을 확정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없으며( 대법원 2001. 9. 7. 선고 99후734 판결 참조), 한편, 특허청구범위의 기재는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 그러한 기재는 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제4항에 위반되어 부적법하다 ( 대법원 1998. 5. 22. 선고 96후1088 판결 참조).
나. 원심판결의 이유에 의하면, 원심은 이 사건 특허발명(특허번호 제213858호)의 특허청구범위에 기재된 "크림"이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부에 대하여, "크림"이라는 단어는 물리적 성상을 나타내는 총괄적 표현이기는 하지만, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 "팥소 대신 보존성이 우수한 크림류로 대치함으로써…"(제1면), "팥소에 다량 함유된 수분을 미생물 번식 원인으로 파악하고 이를 방지하기 위한 수단을 강구하던 중 보존성이 우수한 크림류를 떡소로 대치한 결과 미생물에 의한 변패를 현저히 감소시킬 수 있었다."(제2면), "본 실시 예에서는 크림류, 특히 땅콩크림을 제조하여 떡소로 이용하였으며…"(제3면의 '떡소 제조공정') 등의 기재가 있으므로, 그 특허청구범위에서 말하는 "크림"은 구체적으로 식품으로서 보존성이 우수한 크림임이 명백하고, 보존성이 우수한 크림이란 그 수분 함량이 팥소의 통상 수분 함량인 29.8%보다 낮은 크림을 의미하는 것이라고 해석되므로 이 사건 특허발명의 특허청구범위의 기재에는 명세서의 기재요건에 관한 위법이 없다는 취지로 판단하였다.
기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항에는 모두 떡소로서 "크림"을 이용하거나 "크림"을 주입한다고만 기재되어 있을 뿐이며 이를 특별히 한정하는 기재는 없고, 이 사건 특허발명의 기술분야와 같은 떡류를 포함한 과자류에서 '크림'이라고 함은 우유에서 분리한 지방분 또는 이것을 원료로 하여 다른 재료를 배합한 식품을 의미함을 알 수 있으며, 팥소보다 수분 함량이 많은 크림은 떡소로 사용하지 않는다는 것이 그 분야의 기술상식이라고 볼 만한 사정도 없다. 그러므로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항에 기재된 "크림"은 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리한 지방분 또는 여기에 다른 재료를 배합한 식품이라는 의미로 그 분야의 평균적 기술자에게 명확히 이해되는 용어에 해당할 뿐, 발명의 상세한 설명의 항목에 있는 기재 등을 참작하지 아니하면 이해할 수 없는 용어라거나 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없다. 그런데 이 사건 특허발명의 상세한 설명에서 '크림'에 관하여 위와 같이 기재한 내용에 의하면, 여기에서는 수분 함량이 적어도 떡(생지)보다 낮아서 떡(생지)으로 수분 이행을 초래하지 아니하는 '크림'만을 떡소로 하는 떡의 구성 및 효과를 설명하고 있다고 보인다. 따라서 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항의 기재는 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우로서 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니한다.
다만, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3, 6항은 떡소를 땅콩크림으로 한정한 떡 및 그 제조방법에 관한 발명인데, 그 발명의 상세한 설명에는 떡소로 땅콩크림을 사용한 떡이 통상적인 팥을 사용한 떡에 비해 보존성 등이 좋다는 내용의 실시 예가 기재되어 있고, 기록에 의하면 땅콩크림의 수분 함량은 2% 내외에 불과함을 알 수 있으므로 그 특허청구범위의 기재는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있다고 할 수 있으며 달리 명세서의 기재요건에 어긋난다고 볼 만한 점이 없다.
그렇다면 이 사건 특허발명의 상세한 설명의 항목에만 기재되어 있는 '팥소 대신 보존성이 우수한 크림류를 이용한다'는 취지의 사항을 들어 이 사건 특허발명의 특허청구범위에서 말하는 '크림'을 위와 같이 한정하여 해석한 원심 판단 중 그 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항에 관한 부분에는 특허청구범위의 해석 및 명세서의 기재요건에 관한 법리를 오해한 위법이 있으므로 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있고, 그 나머지 청구항에 관한 주장 부분은 이유 없다.
2. 상고이유 제1 내지 3점에 대하여
위에서 본 바에 의하면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항의 신규성 및 진보성 판단을 위한 전제로 그 기술 내용을 확정함에 있어서는 그 특허청구범위의 기재를 기초로 하여 "크림"의 의미를 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리한 지방분 또는 여기에 다른 재료를 배합한 식품이라는 의미로 해석하여야 함에도 불구하고, 원심판결 이유에 의하면 원심은 그 의미를 보존성이 우수한 크림으로서 수분 함량이 팥소의 수분함량인 29.8%보다 낮은 크림이라고 한정 해석하여 그 신규성 및 진보성을 판단하였는바, 이러한 원심 판단에는 특허청구범위의 해석에 관한 법리를 오해하여 심리를 제대로 하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있으므로 이 부분 상고이유의 주장은 이유 있다.
다만, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3, 6항에 관해서는 그 특허청구범위의 해석에 잘못이 있다고 볼 수 없고, 기록에 의하면 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3, 6항은 원심 판시 인용발명들에 비추어 새로운 발명에 해당할 뿐만 아니라, 종래의 떡에 사용하는 팥소를 수분이 거의 없는 땅콩크림으로 대체하는 구성을 채택함으로써 장기간 떡의 변질을 방지하는 효과 등을 거둔 발명임을 알 수 있어 인용발명들에 비하여 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되므로 신규성 및 진보성이 있는 발명에 해당한다. 따라서 이에 관한 상고이유의 주장은 받아들이지 아니한다.
3. 결 론
그러므로 원심판결 중 이 사건 특허발명의 특허청구범위 중 제1, 2, 4, 5항에 관한 원고 패소 부분을 파기하여 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하고, 원고의 나머지 상고를 기각하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 이용우(재판장) 윤재식 이규홍 김영란(주심)