【심판청구인,피상고인】
유니온 퀴미코 파마슈티카. 에스. 에이 (소송대리인 변리사 김재천)
【피심판청구인,상고인】
바이엘 아크티엔 게젤샤프트 (소송대리인 변호사 장수길 외 3인)
【원심심결】
특허청 1997. 5. 31.자 95항당232 심결
【주문】
원심심결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이유】
상고이유(상고이유서 제출기간이 경과된 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 한도 내에서)를 함께 판단한다.
1. 원심심결 이유에 의하면, 원심은 피심판청구인의 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)과 심판청구인의 (가)호 발명을 대비하면서, 양 발명은 모두 항균제인 일반식(Ⅰ)의 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법으로 출발물질 및 목적물질은 동일하지만, 이 사건 특허발명은 출발물질에 일반식(Ⅲ)의 피페라진과 반응시켜 목적물질을 얻는데 반하여, (가)호 발명은 출발물질에 피페라진이 아닌 일반식(Ⅴ)의 에톡시카르보닐피페라진을 반응시켜 일반식(Ⅳ)의 1-사이클로푸로필-7-(4-에톡시카르보닐-1-피페라지닐)-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카르복실산을 중간체로 제조하고 이를 다시 가수분해시켜 목적물질을 제조한다는 점에서 양 발명의 차이가 있고, 또한 이 사건 특허발명의 반응물질인 피페라진은 두 개의 관능기를 갖고 있는데 반하여 (가)호 발명의 반응물질인 에톡시카르보닐피페라진은 하나의 관능기만을 갖고 있어 통상적인 화학반응의 이론에 비추어 볼 때 (가)호 발명이 이 사건 특허발명보다 불순물인 다이머유도체를 더 적게 생성시킬 것이고 이로 인하여 수율도 (가)호 발명이 더 높을 것이므로, 이 사건 특허발명의 피페라진과 (가)호 발명의 에톡시카르보닐피페라진은 반응 메카니즘이 동일한 균등물이 아니고 따라서 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 우회발명이라고 볼 수 없는바, 이와 같이 양 발명의 출발물질 및 목적물질은 동일하나 제조공정상에 차이가 있고, 이러한 구성상의 차이로 인하여 그 효과도 상이하다고 인정되므로, (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 상이한 발명으로서 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다.
2. 기록에 의하면, 이 사건 특허발명은 7-아미노-1-사이클로프로필-4-옥소-1,4-디하이드로-나프티리딘(퀴놀린)-3-카복실산의 제조방법에 관한 것으로서, 그 특허청구범위가 [일반식(II)의 나프티리돈-3-카복실산 또는 퀴놀론-3-카복실산을 일반식(III)의 아민과 반응시킴을 특징으로 하여, 일반식(I)의 7-아미노-1-사이클로프로필-4-옥소-1,4-디하이드로-나프티리딘(퀴놀린)-3-카복실산 및 이의 염을 제조하는 방법 등 11개의 청구항으로 되어 있어 이 사건 특허발명의 청구범위가 포함하고 있는 물질은 상당히 광범위한 부분에까지 이른다 할 것인바, 이러한 이 사건 특허발명의 청구범위 내에서 (가)호 발명과 가장 대비하기에 적절한 것은, 그 청구범위 제1항에서 다음의 반응식과 같은 출발물질(1-사이클로프로필-7-클로로-6플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카복실산)에 반응물질(즉 피페라진)을 반응시켜 목적물질인 [1-사이클로프로필-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소-7-피페라지닐-퀴놀린-3-카르복실산](이를 '사이프로플루옥사신'이라 한다)을 제조하는 방법이라고 할 것이다.
{이는, 일반식(II)에서 A가 CR3이고, R3이 할로겐 특히 불소(F)이며, B가 C-H이고, X가 할로겐 특히 Cl이며, R이 수소인 경우의 출발물질인 1-사이클로프로필-7-클로로-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카르복실산을, 일반식(III)에서 R1 및 R2가 이들이 부착되어 있는 NR4와 함께 6원환을 형성하며, R4가 수소인 반응물질(즉 피페라진)과 반응시켜 목적물질인 일반식(I)의 1-사이클로프로필-7-(1-피페라지닐)-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카르복실산(즉, 사이프로플루옥사신)을 제조하는 것임}
반면 (가)호 발명은 (가)호 설명서에 나타나 있는 바와 같이 전체적으로 8공정으로 이루어져 있는바, 그 중 이 사건 특허발명과 대비하기에 가장 적절한 것은 이 사건 특허발명과 동일한 출발물질에서 시작하여 최종적으로 동일한 목적물질을 얻는 공정인 제7공정과 제8공정의 일부로서, 다음의 반응식과 같이, 출발물질에 반응물질인 N-에톡시카르보닐피페라진을 반응시켜 중간체인 [1-사이클로프로필-7-(4-에톡시카르보닐-1-피페라지닐)-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카복실산]을 얻고(제7공정), 위 반응중간체로부터 가수분해에 의하여 목적물질인 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법(제8공정의 일부)이라고 할 것이다.
3. 이 사건 특허발명과 (가)호 발명을 대비하여 본다.
양 발명은 동일한 출발물질(1-사이클로프로필-7-클로로-6플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카복실산)을 사용하여 동일한 목적물질(사이프로플루옥사신)을 얻는 구성으로 이루어져 있고, 다만 이 사건 특허발명은 출발물질에 피페라진을 반응시켜 목적물질을 얻는 것임에 대하여, (가)호 발명은 출발물질에 N-에톡시카르보닐피페라진(피페라진에 N-에톡시카르보닐기가 결합된 것)을 반응시켜 중간체를 얻고 이 반응중간체를 가수분해하여 목적물질을 얻는다는 점에서 구성의 차이가 있다고 할 것이다(이 사건 특허발명은 그 청구범위에 제조공정상의 용매, 온도, 시간 등의 반응조건에 관하여 아무런 한정사항이 기재되어 있지 아니하므로, 설사 양 발명의 반응조건이 상이하다고 하더라도, 이를 양 발명의 구성의 차이로 볼 수는 없다).
그런데 이 사건과 같이 (가)호 발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 할 것이다.
이 사건으로 돌아와, (가)호 발명의 반응물질인 N-에톡시카르보닐피페라진이 이 사건 특허발명의 반응물질인 피페라진과 균등물인지 여부에 대하여 보건대, ① 우선 양 발명은 다 같이 종전의 항균제보다 탁월한 항균작용을 가지는 항균제를 얻기 위하여 동일한 출발물질에 반응물질을 반응시켜 동일한 목적물질인 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법에 관한 발명이라는 점에서 그 기술적 사상 또는 과제의 해결원리가 동일하다고 할 것이고, ② 다음 (가)호 발명은 출발물질에 N-에톡시카르보닐피페라진을 반응시키는 과정에서 반응물질의 N-에톡시카르보닐기는 출발물질과의 주반응에 관여하지 아니하고 이 사건 특허발명과 같이 피페라진만이 출발물질과 반응하는 것이어서 양 발명은 그 반응기전(Reaction Mechanism)이 동일하고, 또 부산물(예컨대 다이머유도체)의 생성 정도, 수율 등의 작용효과에 있어서도 거의 차이가 없다고 보여지므로{심판청구인 제출의 갑 제3, 4, 10, 14, 16호증만으로는 (가)호 발명이 이 사건 특허발명보다 작용효과에 있어 우월하다고 단정할 수 없고 달리 이를 인정할 만한 자료를 기록상 찾아 볼 수 없다}, (가)호 발명의 반응물질인 N-에톡시카르보닐피페라진은 이 사건 특허발명의 반응물질인 피페라진과 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 볼 수 있으며, ③ 다음 이 사건 특허발명의 출원당시 (가)호 발명의 위 N-에톡시카르보닐피페라진은 이미 공지의 물질이고, 또 심판청구인의 주장에 의하더라도 위 반응물질의 N-에톡시카르보닐기는 보호기로서의 기능을 가진다고 볼 수 있을 것인데, 하나의 화합물 내에 여러 개의 관능기가 있는 경우, 어느 특정한 관능기만을 선택적으로 반응시키고자 할 때에는 다른 관능기를 보호기에 의해 일시 반응으로부터 차단시킨 다음 그 특정한 관능기에서의 반응이 완료되었을 때 위 보호기에 의해 보호된 관능기를 원상회복시키는 것은 이 사건과 같은 유기합성 분야에서 이미 널리 알려진 관용기술이며, 특히 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항을 보면, 반응물질로서 N-에톡시카르보닐피페라진과 같이 치환된 피페라진{반응물질의 일반식(Ⅲ)에서 R4가 수소가 아닌 C1 내지 C6 알킬 또는 C1 내지 C6 알카노일인 점 외에는 피페라진과 동일하다}을 포함하고 있어, 이러한 사정 등에 비추어 보면, 피페라진을 N-에톡시카르보닐피페라진으로 치환하여 반응물질로 사용하는 것은, 당업자이면 공지의 선행기술로부터 당연히 도출해 낼 수 있는 정도의 자명한 것에 지나지 않는다고 볼 수 있는바, 이와 같이 양 발명은 그 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 동일하고, (가)호 발명의 반응물질은 이 사건 특허발명의 반응물질과 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 볼 수 있으며, 이 사건 특허발명의 반응물질을 (가)호 발명의 반응물질로 치환하는 것 역시 당업자에게는 자명한 것으로 보여지므로, (가)호 발명의 반응물질은 이 사건 특허발명의 반응물질과 균등물이라고 할 수 있을 것이다.
결국 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과, 출발물질 및 목적물질이 동일하고 그 반응물질도 균등물이라고 할 수 있으며, 또 (가)호 발명에서 반응중간체를 가수분해하여 목적물질을 얻는 공정도 단순한 관용수단의 부가에 불과하므로, 양 발명은 상이한 발명이라고 볼 수 없어 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심이 별다른 근거 없이 양 발명은 중간체를 거치는지 여부의 제조공정상의 차이로 인하여 그 작용효과가 상이하다는 이유로 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 상이하여 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였으니, 원심심결에는 특허의 권리범위 판단에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니함으로써 심결 결과에 영향을 미친 위법이 있고, 따라서 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
4. 그러므로 원심심결을 파기하고, 원심에 상당한 특허법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 손지열(재판장) 송진훈 윤재식(주심) 이규홍