【신청인】
티파니 앤드 컴퍼니 (Tiffany & Company) (소송대리인 변호사 주한일)
【피신청인】
주식회사 월드인월드 (소송대리인 변호사 최동배)
【주문】
1. 신청인이 피신청인을 위하여 금 오억 원(500,000,000) 원을 공탁하거나 위 금액을 보험금액으로 하는 지급보증위탁계약 체결문서를 제출하는 것을 조건으로,
가. 피신청인은 피신청인의 영업과 관련하여 쇼핑몰, 사무소, 영업소의 내·외부 간판, 플래카드, 포스터, 광고, 명함, 계약서, 거래 서류, 선전광고물에 별지 목록 기재 각 표장을 사용하여서는 아니 된다.
나. 피신청인은 피신청인의 각 사무소, 영업소, 매장, 창고 내에 보관중인 위 가.항 기재 물건의 완제품 및 반제품에 대한 점유를 풀고, 이를 신청인이 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다.
다. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.
2. 신청인의 나머지 신청을 기각한다.
3. 소송비용은 피신청인의 부담으로 한다.
【신청취지】
주문 제1항과 같은 결정 및 피신청인이 주문 제1. 가.항의 명령을 위반하는 경우 그 위반행위 1건당 금 10,000,000원씩을 신청인에게 지급하라 및 이에 대한 집행관 공시를 명하는 결정.
【이유】
1. 기초 사실
기록에 제출된 소명자료와 심문 전체의 취지를 종합하면 다음 사실이 소명된다.
가. 신청인은 'TIFFANY' 또는 '티파니'라는 표지(이하 '이 사건 표지'이라 한다)를 사용하여 보석, 귀금속, 기타 패션제품 등을 디자인, 제작, 판매하는 미국 회사이며, 피신청인은 부동산 개발업, 분양업, 분양 대행업 등을 영위하는 회사이다.
나. 신청인은 이 사건 표지를 사용한 각종 보석류 등을 제조·판매하면서 세련된 디자인, 뛰어난 가공기술 등으로 전세계적으로 명성을 얻어 왔으며, 이 사건 표지에 관하여 60여 개국에 약 250개의 상표 및 서비스표 등록을 하였고, 대한민국 내에서는 1985.경부터 이 사건 표지 또는 'TIFFANY & CO.'에 관하여 다이아몬드 등 보석류, 혁대 등 액세서리류, 향수, 안경, 보석판매대행업 등을 지정상품·서비스업으로 하는 20여 개의 상표 또는 서비스표를 출원·등록하였다.
다. 피신청인은 2003. 4.경부터 서울 중구 충무로2가 지하철 4호선 명동역 인근에 'HiTIFFANY' 및 '하이티파니'라는 명칭(이하 '이 사건 침해표지'라 한다)을 사용한 지상 11층, 지하 6층, 연면적 7,000평의 대형쇼핑몰(이하 '이 사건 쇼핑몰'이라 한다)을 신축·분양하는 사업을 진행하면서, 그 무렵부터 국내 주요일간지를 통하여 위 분양사업의 홍보 및 수분양자 모집을 위한 광고를 지속적으로 하고 있고, 2003. 4. 9.경에는 특허청에 이 사건 침해표지에 관하여 건물 분양업을 지정서비스업으로 하는 서비스표 출원도 하였다.
2. 피보전권리에 대한 판단
가. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목 소정의 부정경쟁행위 주장에 대한 판단
(1) 부정경쟁방지법상 혼동의 개념
부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (가)목, (나)목 소정의 부정경쟁행위는 주지한 표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용하여 일반 거래자 또는 수요자들에게 상품주체 또는 영업주체에 관하여 혼동을 일으킴으로써 성립되는 것이다. 그런데 상품의 우수성 등의 이유로 일반 대중에 절대적인 신뢰감 및 양질감을 획득하여 식별력이 특히 강한 저명표지의 경우에는, 그와 동일·유사한 표지를 사용하여 상품·용역을 제공할 때 비록 그 상품·용역이 저명성을 획득한 표지의 상품·용역과 다른 것이라고 하더라도 한 기업이 여러 가지 이질적인 산업분야에 걸쳐 여러 가지 다른 상품·용역을 생산·판매·제공하는 것이 일반화된 현대의 산업구조에 비추어 일반 수요자들로서는 그 상품·용역의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 당해 표지의 소유자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품·용역이 생산·판매·제공되는 것으로 인식하여 그 출처에 혼동(이하 '출처 혼동'이라 한다)을 일으킬 수가 있음에 비추어 볼 때, 위 부정경쟁방지법 소정의 상품주체 또는 영업주체의 혼동은 주체의 동일성에 관한 협의의 혼동뿐만 아니라 양 상품주체 또는 영업주체 사이에 일정한 관계가 존재하는 것은 아닌가 하는 광의의 혼동까지 포함한다고 보아야 할 것이다.
(2) 이 사건 표지의 저명성
출처 혼동의 경우 요구되는 표지의 저명성은 거래관계자들 뿐만 아니라 일반 소비자 대중에게까지 널리 알려지고, 또한 양질감으로 인한 우월적 지위를 가지는 상태를 의미하는 것으로, 협의의 혼동에서의 상품·영업의 소비자 또는 거래자에게 현저하게 인식되어 있음을 요구하는 소위 '주지성'보다는 강하지만, 출처의 혼동이나 경쟁관계의 존재를 요구하지 아니하는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목 소정의 희석행위금지규정에서 해석상 요구되는 소위 '저명성'보다는 약화된 것이라고 볼 수 있는데, 이를 판단함에 있어서는 그 표지의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려져 있느냐의 여부 등을 일응의 기준으로 하여 합목적적으로 판단하여야 할 것이다.
기록에 의하면, ① 신청인은 그 창시자인 찰스 루이스 티파니(Charles Lewis Tiffany)가 1937.경 뉴욕에 장신구 전문 매장을 연 이래로, 현재까지 세련된 보석가공기술 및 디자인 등으로 전세계적으로 그 명성을 유지하여 온 사실, ② 앞서 본 바와 같이 신청인은 이 사건 표지를 대한민국을 포함한 전세계 60여 개국에 약 250개의 상표 및 서비스표 등록을 하였을 뿐만 아니라, 세계 각국의 법원의 결정 등을 통하여 이 사건 표지의 주지·저명성을 인정받은 바 있는 사실, ③ 이러한 신청인 제품의 명성으로 인하여 신청인의 뉴욕 소재 매장이 등장하는 '티파니에서 아침을(Breakfast at Tiffany's)'이라는 영화가 제작·상영되기도 한 사실, ④ 신청인은 이 사건 표지를 사용한 제품의 판매를 통하여 2001. 사업연도 연간 매출액이 한화로 약 2조 원에 이르고 있으며, 대한민국에서의 2002년도 매출액 또한 200여 억 원에 이르는 사실, ⑤ 또한 국내 주요 백화점 9곳의 2002년도 해외 명품 패션브랜드 매출을 집계한 결과, 신청인이 '루이비통', '구찌', '페라가모', '까르띠에', '샤넬' 다음으로 다액의 매출을 올린 사실, ⑥ 신청인은 대한민국 내에서 잡지 등을 통하여 꾸준히 광고를 하여 왔으며, 이러한 광고를 위하여 2002.에만 10억여 원을 지출한 사실, ⑦ 특허청에서 발간한 외국상표자료집에서도 이 사건 표지가 유명상표로 등재되어 있는 사실 등이 소명되고, 이러한 소명사실에 더하여 ⑧ 이 사건 표지를 사용한 상품에 대하여 갖고 있는 일반 수요자들의 신뢰감 및 양질감, ⑨ 이 사건 표지를 사용한 상품에 대한 각종 언론매체에서의 기사 등 기록에 나타난 제반 사정을 종합하여 볼 때, 이 사건 표지는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목에서 규정하고 있는 출처 혼동의 경우에 요구되는 저명성의 요건을 갖추었다고 할 것이다.
(3) 혼동행위
출처 혼동에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는, 상품의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연·후원관계가 있는지가 일응의 기준이 된다고 할 것이며, 그 구체적인 판단에 있어서는 표지선택의 동기, 표지에 나타난 악의도 참작하여야 할 것이다. 또한 이러한 경우의 혼동에는 반드시 현실의 혼동에 한하는 것이 아니라 혼동의 구체적 위험까지도 포함된다고 할 것이다.
기록에 의하면, ① 피신청인은 이 사건 쇼핑몰을 광고하면서 명품브랜드를 전문적으로 취급하는 쇼핑몰을 표방하고 있는 사실, ② 피신청인의 신문광고에 도시된 이 사건 쇼핑몰의 분양예정 구조를 살펴보면, 지하 1층에 귀금속매장, 지상 1, 2층에 준보석, 잡화, 액세서리 매장, 지상 5, 6, 7층에 명품브랜드점을 입점시킬 예정임을 나타내고 있는데, 이는 실질적으로 신청인이 이 사건 표지를 이용하여 생산·판매하고 있는 상품 및 영업과 유사 또는 동일한 사실(특히 지하 1층, 지상 1, 2층은 신청인의 대표적인 영업과 완전히 동일하다), ③ 피신청인은 이 사건 쇼핑몰을 광고하면서, "세계적인 명품명소, 뉴욕 티파니의 고급스러움을 명동으로 옮겨 온 고품격 명품브랜드아울렛", "뉴욕에는 티파니가 있듯이 명동에는 하이티파니가 있습니다. 명품브랜드 쇼핑몰 하이티파니"라는 광고문구를 사용하여 온 사실, ④ 광고문에 나타난 'HiTIFFANY'라는 글자 중 일부인 'TIFFANY'라는 영문자의 형태는 이 사건 표지의 'T'자가 다른 알파벳에 비하여 약간 크게 도안되어 있는 등 이 사건 표지의 특징적 형태와 완전히 동일한 사실, ⑤ 위와 같은 사정들로 인하여 신청인의 국내매장들에 이 사건 쇼핑몰의 분양과 관련된 문의전화가 걸려 오고 있는 사실 등이 소명되고, 뿐만 아니라 ⑥ 위 각 소명사실에 나타나는 피신청인의 이 사건 침해표지 사용 동기에 있어서의 악의성 및 ⑦ 이 사건 침해표지에서 'Hi', '하이'는 평균적인 한국인의 영어수준에서 '안녕'이라는 의미를 갖고 있음에 불과하여 별다른 식별력이 약하고, 이에 따라 이 사건 침해표지의 요부는 'TIFFANY', '티파니'라고 할 것이어서, 이 사건 침해표지와 이 사건 표지는 서로 관념, 칭호, 외관상 동일·유사하다고 볼 수 있는 점 등 기록에 나타난 제반 사정을 종합하여 볼 때, 일반 소비자들은 저명한 이 사건 표지와 유사한 이 사건 침해표지를 사용하는 사건 쇼핑몰의 분양사업이 신청인이 추진하고 있거나 아니면 신청인의 후원 아래 진행하고 있다고 판단하는 등 이 사건 표지에 화체된 양질감이 피신청인의 영업에 이전할 수 있을 정도의 경제적 유연관계가 존재한다고 판단할 수 있고, 이에 따라 그 출처에 혼동을 일으키고 있거나 일으킬 구체적 위험이 있으므로, 피신청인의 이 사건 침해표지 사용은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가(목), 나(목) 소정의 상품주체 또는 영업주체의 혼동행위에 해당한다고 할 것이다.
나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (다)목 소정의 부정경쟁행위 주장에 대한 판단
(1) 부정경쟁방지법은 제2조 제1호 (다)목에서 '비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 기타 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 규정하고 있는바, 이러한 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위로서의 부정경쟁행위는 ① 상품표지 또는 영업표지가 국내에 널리 인식되었을 것, ② 그 상품표지 또는 영업표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하는 행위, ③ 이로 인하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위 등을 그 요건으로 하는 반면 당사자 사이의 경쟁관계나 혼동가능성 등은 요구되지 않는다고 할 것이다.
(2) 피신청인들이 이 사건 침해표지를 사용하는 것이 신청인의 이 사건 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위가 되는가에 관하여 보겠다. 무릇 부정경쟁방지법 소정의 '식별력'을 손상하게 하는 행위란 특정상품과 관련하여 사용되는 것으로 널리 알려진 표지를 그 특정상품과 다른 상품에 사용함으로써 신용 및 고객흡인력을 실추 또는 희석화시키는 등 자타상품 식별기능을 훼손하는 것, 즉 상품이나 서비스를 식별하게 하고 그 출처를 표시하는 저명 상표의 힘(식별력, 단일성, 독특함, 명성 등)이나 기능이 감소하게 하는 것을 의미한다고 할 수 있겠고, '명성'을 손상하게 하는 행위란 어떤 좋은 이미지나 가치를 가진 주지의 표지를 부정적인 이미지를 가진 상품이나 서비스에 사용함으로써 그 표지의 좋은 이미지나 가치를 훼손하는 행위를 말하는 것이다. 그런데 앞서 본 대로 신청인의 이 사건 표지가 자신의 상품 및 영업표지로서 국내를 비롯해 전세계적으로 널리 알려져 있는 사실, 피신청인이 지하 1층에 귀금속매장, 지상 1, 2층에 준보석, 잡화, 액세서리 매장, 지상 5, 6, 7층에 명품브랜드점을 입점시킬 예정으로 쇼핑몰 분양사업을 추진하면서 이 사건 표지와 관념, 칭호, 외관상으로 동일·유사한 이 사건 침해표지를 사용하여 수요자들로 하여금 신청인의 사업 내지 이 사건 표지와 상당한 연관성이 있다고 인식하게 하는 방법으로 대대적으로 광고하고 있는 사실 등을 종합해 보면, 설령 피신청인의 주장대로 신청인의 취급 상품이 고가라는 등의 이유로 소비자들이 그 출처 혼동을 겪게될 가능성이 없다고 인정한다 하더라도 이 사건 침해표지의 사용으로 인하여 저명상표와의 상당한 연관성을 인식하게 하거나 저명상표의 독특하고 단일한 출처표시로서의 힘 또는 그러한 독특성이나 단일성에서부터 발현되는 고객흡인력이나 판매력의 감소를 초래할 가능성이 있음을 충분히 짐작할 수 있으므로, 이 사건 침해표지를 사용하여 피신청인이 위와 같은 내용의 분양사업을 추진하는 행위는 이 사건 표지의 식별력을 손상하게 하는 행위에 해당한다 할 것이다.
다. 침해금지 및 예방청구권
결국, 피신청인이 위와 같이 국내에 주지저명한 이 사건 표지와 동일·유사한 이 사건 침해표지를 무단으로 사용하여 명품브랜드점 분양사업을 하는 것은 부정경쟁방지법 (가)목, (나)목 및 (다)목 소정의 부정경쟁행위에 해당하고, 그로 인하여 신청인의 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있으므로 그 침해의 금지 및 예방으로서 피신청인은 신청인의 이 사건 표지와 동일·유사한 별지 목록 기재 각 표장을 자신들의 상품이나 영업표지로 사용하여서는 아니 될 의무가 있다.
3. 보전의 필요성
임시의 지위를 정하기 위한 가처분을 필요로 하는지 여부는 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 할 것이다.
기록에 의하면 피신청인은 이 사건 쇼핑몰의 분양사업을 위하여 이 사건 침해표지를 사용한 광고비로 많은 액수의 비용을 지출한 사실 및 문제된 일부 광고문구를 삭제한 사실은 소명되기는 하나, 한편 기록에 의하면 신청인이 위 광고가 시작되자마자 피신청인에 대하여 이 사건 침해표지를 이용한 광고의 중지를 요청하였음에도 불구하고 피신청인은 이를 무시하였고 이로 인하여 그 광고비가 계속 증가한 사실, 일간신문에 피신청인이 이 사건 침해표지를 사용하는 전국적인 규모의 프랜차이즈사업을 실시할 예정이라는 내용의 광고성 기사가 게재된 사실, 피신청인이 이 사건 침해표지에 관하여 서비스표 출원을 한 사실이 소명되고, 뿐만 아니라 이 사건 분양사업이 완료된 이후에 이 사건 쇼핑몰의 수분양자들 또는 그 관리자가 쇼핑몰의 명칭을 변경할 것이라고 기대하기는 어려운 점 등 기록에 나타난 제반 사정을 종합하여 보면, 피신청인으로 하여금 이 사건 침해표지를 계속 사용하도록 방치한다면 신청인에게 회복할 수 없는 손해를 끼칠 우려가 있음을 충분히 추단할 수 있다고 할 것이어서, 이 사건 신청의 보전의 필요성도 인정된다고 할 것이다.
4. 결론
그렇다면 이 사건 신청은 이유 있어 담보제공을 조건으로 인용하기로 하되, 간접강제결정을 구하는 부분은 주문과 같은 가처분을 발령하는 것으로써 신청인의 가처분신청의 목적은 일단 달성된다고 판단될 뿐만 아니라, 기록에 제출된 소명자료들만으로는 부작위명령의 위반에 대비하여 적정한 배상액을 산정하기 어렵고, 또 별도의 절차에서 이를 명할 수 있으므로 이유 없어 기각하기로 한다.
판사 이공현(재판장) 이영훈 김연학