【원고,상고인】
【피고,피상고인】
가부시기가이샤 다마스 (소송대리인 변호사 조태연 외 5인)
【원심판결】
특허법원 1998. 7. 24. 선고 98허775 판결
【주문】
원심판결 중 이 사건 등록상표의 지정상품 중 청바지에 관한 원고의 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 원고의 나머지 상고를 기각하고, 이 부분의 상고비용은 원고의 부담으로 한다.
【이유】
상고이유를 본다.
1. 원심은 그 채택 증거에 의하여, 인용상표(1)은 일본에서 1951. 5. 21. 탁구용품 등을 지정상품으로 하여 상표등록된 이래 세계적으로 널리 등록되어 활발히 사용되어 왔고, 국내에서도 1973. 1. 17. 상표등록된 이래 인용상표(1)이 부착된 탁구용품 등이 활발히 수입·판매되었으며, 1982.경부터 1985.경까지 개최된 국내의 각종 탁구대회에서 인용상표들이 부착된 탁구용품들이 공식 탁구용품으로 자주 사용된 사실을 인정하고, 그 인정 사실에 비추어 인용상표들은 주지·저명성을 획득할 정도에 이르지는 않았다 하더라도 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 되었다고 판단한 다음, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 청바지를 제외한 나머지 상품들은 운동용으로 특정되어 있어 인용상표들의 지정상품인 탁구용품과 그 용도가 동일하다 할 수 있고, 스포츠용품 판매점에서 판매될 것이어서 수요자 및 판매장소가 공통되고, 양 지정상품의 이와 같은 경제적인 관련성의 정도에 비추어 인용상표들과 동일·유사한 등록상표가 그 지정상품에 사용되는 경우, 인용상표들의 지정상품과 동종·유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보아야 할 것이고, 더욱이 인용상표들은 일본 등지에서 가방, 신발 등에도 사용되고 있으므로, 인용상표들과 동일·유사한 이 사건 등록상표가 운동복과 같은 의류에 사용되는 경우 일반 수요자 및 거래자들은 그 제품이 인용상표권자인 피고 또는 피고와 특수한 관계에 있는 자와 관련이 있는 제품으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다 하여, 이 사건 등록상표는 구 상표법(1993. 12. 10. 법률 제4597호로 개정되기 전의 것, 이하 '법'이라 한다) 제7조 제1항 제11호의 규정에 해당되는 상표로서 법 제71조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효라고 판단하였다.
2. 법 제7조 제1항 제11호에서 말하는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라고 하기 위하여는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만, 적어도 국내의 일반거래상 수요자나 거래자에게 그 상품이나 상표라고 하면 특정인의 상품이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러한 경우에는 인용상표와 동일·유사한 상표가 같은 사용상품에 사용될 경우에만 이 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 상품 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이다. 한편 인용상표가 그 사용상품에 대한 관계 거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면, 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라, 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계가 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있다. 나아가 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 이 규정의 목적에 비추어 보면, 인용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 만일 어떤 상표가 인용상표와 동일 또는 유사하고, 인용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 관련의 정도 기타 일반적인 거래 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결, 1997. 10. 14. 선고 96후2296 판결, 1997. 12. 12. 선고 97후1153 판결 등 참조).
한편 어느 상표가 2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록이 되어 있는 경우에 심판청구인이 상표등록 전부의 무효심판을 청구하는 경우라도 지정상품 중 일부에만 무효원인이 있고 다른 지정상품에는 무효사유가 없음이 명백한 때에는 무효원인이 있는 지정상품에 한하여 등록무효의 심판을 하여 그 부분만 말소하게 함이 상당하므로, 지정상품별로 등록무효 여부에 관한 판단을 하여야 할 것이다(대법원 1994. 5. 24. 선고 92후2274 전원합의체 판결, 1995. 10. 13. 선고 95후217 판결 등 참조).
3. 이러한 법리와 기록에 의하여 살펴보면, 원심이 이 사건 인용상표들의 국내외에서의 사용상황 및 그에 따른 국내 거래사회에서의 인용상표들에 관한 주지·인식의 정도에 관하여 앞서 본 바와 같은 사실인정 및 판단을 하고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 청바지를 제외한 나머지 지정상품, 즉 스포츠셔츠, 유니폼(운동용), 트랙슈트, 트레이닝복, 양말(운동용), 장갑(운동용), 스타킹(운동용), 모자(운동용), 벨트(운동용)에 관하여, 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용할 경우 그 판시와 같은 이유로 피고 또는 피고와 특수한 관계에 있는 자와 관련이 있는 제품으로 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로 그 등록이 무효라고 판단한 것은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 이 범위 내의 원심 판단에는 상고이유로 주장하는 채증법칙 위배로 인한 사실오인, 심리미진, 판단유탈, 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
4. 그러나 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 청바지에 관하여도 원심 판시와 같은 무효사유가 있는지 살펴본다.
원심이 적절히 판시한 바와 같이 이 사건 인용상표들은 국내외에서의 구체적인 사용실태에 비추어 수요자 내지 거래관계자에게 특정인의 상표로 인식될 정도에 이르렀을 뿐 저명상표에는 이르지 아니하였고, 기록에 의하면, 인용상표들이 일본 등지에서는 가방류, 신발, 의류 등에도 사용되고 있는 사실은 알 수 있으나, 국내에서는 인용상표들이 탁구용품 이외에 의류 등에도 널리 사용되고 있다는 사실을 인정할 만한 자료는 어디에도 없다.
그리고 청바지는 탁구용품 등과 비교해 볼 때 그 생산자가 다를 뿐만 아니라, 그 용도가 동일하거나 공통된다고 볼 수 없으며, 청바지의 수요자가 스포츠를 좋아하는 사람들이라거나, 청바지가 스포츠용품 판매점에서 판매되는 것이 일반적이라고도 할 수 없어 그 수요자나 판매장소도 공통된다고 할 수 없는 점 등에 비추어, 청바지는 인용상표들이 주로 사용된 탁구용품 등과 경제적으로 밀접한 견련관계가 있는 상품이라고는 보기 어렵다.
따라서 비록 인용상표들과 동일·유사한 이 사건 등록상표를 청바지에 사용한다 하더라도, 그로 인하여 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 만한 특별한 사정이 있다고 단정할 수 없음에도 불구하고, 원심이 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 청바지에 관하여서까지 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 등록무효사유가 있다고 판단한 것은 상품간의 경제적 관련성 등에 관한 법리를 오해하였거나 이에 관한 판단을 유탈하여 판결에 영향을 미친 위법을 저지른 것으로서 상고이유는 이 범위 내에서 이유 있다.
5. 그러므로 원심판결 중 이 사건 등록상표의 지정상품 중 청바지에 관한 원고의 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리하게 하기 위하여 특허법원에 환송하기로 하고, 나머지 지정상품[스포츠셔츠, 유니폼(운동용), 트랙슈트, 트레이닝복, 양말(운동용), 장갑(운동용), 스타킹(운동용), 모자(운동용), 벨트(운동용)]에 관한 원고의 상고를 기각하고, 이 부분 상고비용은 원고의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 지창권(재판장) 천경송 신성택 송진훈(주심)