【원고,피상고인】
주식회사 공영기연 (소송대리인 법무법인 다래 담당변리사 박승문 외 3인)
【피고,상고인】
투넬-오스바우-테크니크 게엠베하 (TUNNEL-AUSBAU-TECHNIK Gmbh) (소송대리인 한양특허법인담당변리사 김연수 외 1인)
【원심판결】
특허법원 2002. 10. 25. 선고 2001허6728 판결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.
【이유】
1. 상고이유 제1, 2점에 대하여
가. 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항과 제4항의 규정은 특허 출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만에 의하여 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 제3항의 '발명의 상세한 설명'은 특허 출원된 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자(이하 '평균적 기술자'라 한다)가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도로 기재되어야 할 것이며, 위 제4항 제1호에서 규정하는 바와 같이 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 하기 위해서는 평균적 기술자의 입장에서 볼 때 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있어야 할 것이다 ( 대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결, 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결 등 참조).
나. 원심판결의 이유에 의하면, 원심은 이 사건 특허발명(특허번호 제164015호)의 특허청구범위 제2항 내지 제5항이 위 특허법 규정에서 정한 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위의 기재요건을 갖추었는지 여부에 관하여 다음과 같이 인정·판단하였다.
(1) 이 사건 특허발명 제2항이 인용하는 청구항 제1항의 내용을 합하여 보면 청구항 제2항은, ① 지하 구조물의 벽을 지지하는 격자(格子) 거더(girder)의 다수의 평행 바(bar)들을 서로 연결시키기 위해서 3차원 폐 다각형의 스틸 로드(steel rod)로 형성되어 있는 연결 엘리먼트(connecting element)에 있어서, ② 위 로드는 대체로 표면이 평활(平滑)하면서 520 N/㎟의 최소 항복응력을 가지며, ③ 위 다각형의 굴곡 반경은 위 로드의 직경의 2배 이하이며, ④ 위 로드는 굴곡 가공을 거치기 이전에 압연(壓延) 가공 또는 신장(伸長) 가공 또는 인발(引發) 성형 가공에 의해 냉간 성형(冷間 成形; cold working)되며, ⑤ 위 로드의 스틸합금의 탄소 함량은 0.16% 내지 0.21%이고, 실리콘 함량은 0.15% 내지 0.2%이며, 망간 함량은 0.75% 내지 1.0%인 것을 특징으로 하는 연결 엘리먼트이다.
(2) 금속가공 기술분야에서 냉간 성형이라 함은 강(鋼)의 성질을 개선하기 위하여 재결정(再結晶) 온도 이하에서 행하는 가공경화(加工硬化)를 수반하는 소성가공(塑性加工) 기술로서 이 사건 특허발명의 출원 당시 관용(慣用)기술에 해당하지만, 냉간 성형을 할 때 가공경화가 일어나는 정도나 가공될 출발소재의 기계적 성질 또는 냉간가공 후에 충족되어야 하는 기계적 특성에 따라 성형 방법, 1회 냉간 성형량, 성형 압력, 성형 전후의 풀림(열처리) 등과 같은 성형 조건이 달라져야 한다.
(3) 그런데 이 사건 특허발명의 명세서 중 상세한 설명의 항목에는 합금재료에 관하여 "바람직하게는 로드의 스틸합금은 0.16% 내지 0.21%의 탄소함량, 0.15% 내지 0.2%의 실리콘함량, 0.75% 내지 1.0%의 망간함량을 가진다."라고 기재되어 있고, 냉간 성형 가공에 관하여 "냉간 성형 가공은 예를 들면 냉간 압연 또는 신장 가공을 뜻한다. 바람직하게는 냉간 성형량은 8% 내지 10%이다."라고 기재되어 있을 뿐이며, 그 명세서에 있는 이 사건 특허발명에 관한 유일한 실시 예는 청구항 제2항에 있는 합금강("스틸합금")의 필수 성분인 규소가 포함되지 않은 합금강을 대상으로 한 것으로서 내용이 서로 일치하지 아니하기 때문에 그 실시 예의 기재만으로는 이 사건 특허발명 제2항의 특성{특히 위 (1)의 ②, ③항에 해당하는 사항}이 달성될 수 있는지 확인할 수 없고, 그 밖에 구체적인 냉간 성형 방법 및 조건에 대해서는 명세서에 아무런 기재도 없다.
(4) 그렇다면 평균적 기술자가 이 사건 특허발명의 출원 당시의 '냉간 성형'에 관하여 널리 사용되던 기술을 아울러 고려하더라도 과도한 실험을 하지 아니하고서는 이 사건 특허발명 제2항의 스틸로드에 요구되는 항복응력, 굴곡강도 등의 특성을 충족하려면 그 청구항에서 정한 조성비의 합금강에 대하여 구체적으로 어떻게 냉간 성형작업을 하여야 하는지 알 수 없을 것이므로 이 사건 특허발명의 명세서에 있는 발명의 상세한 설명은 평균적 기술자가 특별한 지식을 부가하지 아니하고도 이 사건 특허발명 제2항을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니할 뿐만 아니라, 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지도 아니한다.
(5) 이 사건 특허발명 제3항 내지 제5항은 모두 청구항 제2항을 인용하고 있는 종속항들로서 청구항 제2항과 마찬가지로 특허법이 규정하는 명세서의 기재요건을 갖추고 있지 아니하다.
다. 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 사실인정 및 판단은 정당한 것으로 수긍되고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같이 심리미진이나 발명의 실시 예를 명세서의 필수 기재사항으로 해석한 잘못 또는 특허법이 규정하는 명세서의 기재요건에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
그리고 상고이유에서 들고 있는 특허법 제47조 제3항과 제136조 제2항은 특허출원의 보정 및 정정심판에 관한 규정으로서 명세서 기재 내용이 특허법에서 정한 요건을 갖추고 있는지 여부의 특허무효 사유를 판단하는 이 사건과 관련이 없으므로, 원심 판단에 위 규정들을 위반한 위법이 있다는 상고이유의 주장도 이유 없다.
2. 상고이유 제3, 4점에 대하여
원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 특허발명 제4항이 청구항 제1항을 인용하는 경우, 인, 황, 비소 이외의 다른 성분의 조성비를 알 수 없어 어떤 재료적 특성을 갖는 것인지 특정되지 아니할 뿐만 아니라, 인, 황, 비소 이외의 다른 성분의 조성비에 따라서는 최소 항복응력 520 N/㎟ 및 표면 결함 없이 스틸 로드 직경의 2배 이하로 굴곡할 수 있는 특성을 달성하기 불가능한 조성비를 갖는 합금강까지도 포함되게 되므로, 이 사건 특허발명 제4항은 이 점에 있어서 그 특허청구범위의 기재가 명확하지 아니하여 구 특허법 제42조 제4항 제2호에 정한 무효사유도 있다는 취지로 판단하였는바, 기록에 의하면 원심판결 이후인 2004. 2. 27. 이 사건 특허발명 제4항과 제5항 중에서 다른 청구항을 인용하는 부분인 "제1항 내지 제3항 중의 어느 한 항에 있어서"를 "제2항 내지 제3항 중의 어느 한 항에 있어서"로 정정하는 내용의 심결이 있었고 그 심결은 그 무렵 확정되었음을 알 수 있으므로 이 사건 특허발명은 구 특허법 제136조 제9항에 의하여 정정 후의 명세서에 의하여 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 할 것인바, 그렇다면 이 사건 특허발명 제4항에 구 특허법 제42조 제4항 제2호에 정한 무효사유가 있다고 한 판단은 소급적으로 소멸된 사항인 청구항 제1항을 직접 인용한 부분을 대상으로 삼은 것으로서 결과적으로 위법하게 되었다고 할 것이나, 원심의 이러한 판단은 이 사건 특허발명 제4항에 구 특허법 제42조 제3항과 제4항 제1호의 무효사유 이외에 같은 항 제2호의 무효사유도 있다는 부가적인 판단에 해당한다는 점과 정정 후의 이 사건 특허발명 제4항은 정정 전과 마찬가지로 청구항 제2항을 그대로 인용하고 있어 위에서 본 바와 같이 청구항 제2항에 관한 구 특허법 제42조 제3항과 제4항 제1호의 무효사유를 그대로 안고 있다는 점을 고려할 때, 원심의 그와 같은 위법은 판결에 영향을 미치지 아니하므로 이 부분 상고이유의 주장 또한 받아들일 수 없다.
3. 상고이유 보충서에서 한 주장에 대하여
가. 특허의 무효심판 사건이 상고심에 계속중 당해 특허의 정정심결이 확정됨으로써 구 특허법 제136조 제9항에 따라 그 특허를 정정 후의 명세서에 의하여 출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보게 되더라도, 정정된 사항이 그 원심판결에서 특허무효 사유의 유무를 판단하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미치는 것이 아니라면 그 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 정한 재심사유가 있어 판결에 영향을 미친 법령위반이 있다고 할 수 없다( 대법원 1991. 7. 26. 선고 91다13694 판결, 2001. 12. 14 선고 2000다12679 판결 등 참조).
나. 앞에서 본 바와 같이 원심이 이 사건 특허발명 제4항과 제5항에 무효사유가 있다고 한 것은 청구항 제2항을 인용한 부분으로 인한 것이므로 이 사건 특허발명 제4항과 제5항 중 위 확정된 정정심결에 의하여 감축된 청구항 제1항을 직접 인용한 부분은 이 사건 특허발명 제2항 내지 제5항이 구 특허법 제42조 제3항과 제4항 제1호에 규정된 명세서의 기재요건을 갖추고 있는지 여부를 판단함에 있어서 영향을 미치지 아니한 사항임이 명백하다. 따라서 위 정정심결이 있음을 내세우며 원심판결이 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 정한 재심사유가 있어 위법하다는 상고이유 보충서의 주장도 받아들일 수 없다.
피고가 들고 있는 대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결은 이 사건과 사안을 달리하는 것으로서 원용하기에 적절한 선례가 되지 못한다.
4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이규홍(재판장) 윤재식(주심) 이용우 김영란