【원고,피상고인】
남양유업 주식회사
【피고,상고인】
특허청장
【피고보조참가인】
매일유업 주식회사 외 1인 (소송대리인 변리사 송재련 외 8인)
【원심판결】
특허법원 2002. 1. 24. 선고 2001허4746 판결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용 중 보조참가로 인한 부분은 피고 보조참가인들이, 그 나머지 부분은 피고가 각각 부담한다.
【이유】
1. 가. 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에서 규정하고 있는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하기 위하여는 다른 사람이 이미 사용하고 있는 상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 지정상품에 사용되거나, 또는 어떤 상표가 사용상표와 동일·유사하고 사용상표의 구체적인 사용실태나 두 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도, 그 밖에 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 사용상표의 상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우와 마찬가지로 사용상표의 권리자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있는 때에는 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다( 대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결, 2001. 8. 21. 선고 2001후584 판결 등 참조).
그리고 상품의 보통명칭이라 함은 상품의 일반적 명칭으로서 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 당해 업자와 일반수요자 사이에 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 약칭, 속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 것을 말하고( 대법원 1997. 10. 10. 선고 97후594 판결, 2002. 11. 26. 선고 2001후2283 판결 등 참조), 이와 같은 상품의 보통명칭은 특정 종류의 상품의 명칭으로서 일반적으로 사용되는 것이므로 본질적으로 자타상품의 식별력이 없어 특정인에게 이를 독점하게 하는 것은 부적당하고 누구라도 자유롭게사용하게 할 필요가 있다.
따라서 출원상표가 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 경우에는 보통명칭으로 이루어진 사용상표와의 관계에서 특별한 사정이 없는 한 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 없으므로 상표법 제7조 제1항 제11호에 따라서는 그 등록을 거절할 수 없다.
나. 같은 취지에서 원심이, 피고 보조참가인 매일유업 주식회사(다음부터 '매일유업'이라 한다)가 "카페라테"와 "Caffe Latte"라는 표장을 사용한 커피음료를 생산하여 1997. 4.경부터 이 사건 심결시인 2001. 7. 무렵까지 약 900억 원 상당을 판매하고, 그 기간 동안 광고비 174억 원 상당을 들여 광고를 함으로써 위 표장들이 사용된 상품이 일반소비자들 사이에서 어느 정도 알려진 것은 사실이나, 위 표장들은 본래 이탈리아 사람들이 즐겨 마시는 진한 커피인 에스프레소 커피에 우유를 넣은 밀크 커피를 뜻하는 이탈리아어인 Caffe Latte의 한글음역과 그 영문표기로서 커피전문점의 메뉴판이나 안내 책자에도 밀크 커피의 한 종류로 들고 있고, 서울에 있는 약 100여 개의 커피전문점에서도 늦어도 1998. 무렵부터 Caffe Latte(카페라떼)를 커피음료의 한 종류로 판매하고 있으며, 매일유업도 1998. 4.에 발행된 각종 신문에 위 표장들이 사용된 커피음료를 광고하면서 광고 하단에 '에스프레소와 같은 진한 커피를 즐기는 이태리인들이 아침에 커피를 마실 때 위의 부담을 덜기 위해 우유를 넣어 마시게 된 것이 카페라떼의 시작입니다'라고 적고 있으며, 그 후에 발간된 신문에서도 카페라떼가 커피와 우유를 혼합한 상품이라는 내용을 싣고 있으며, 엣센스 영한사전(민중서림 발행, 2001. 2. 15. 발행 제8판)에도 Caffe Latte가 이탈리아어에서 비롯된 단어로 밀크 커피의 뜻을 갖는 것이라고 올라 있다는 사실을 인정한 다음, 적어도 이 사건 심결 당시에는 매일유업이 사용한 표장들은 이탈리아식 에스프레소 커피에 우유를 넣은 커피를 가리키는 보통명칭의 식별력이 없는 표장으로서 매일유업이 이를 특정상품에 사용함으로써 그의 상표나 상품을 표시하는 것으로 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다는 이유로 이 사건 출원상표인 '카페라테'가 매일유업의 사용표장들에 대한 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호에 정하여진 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'라고 할 수 없다고 판단한 것은 옳고, 거기에 상고이유로 든 주장과 같은 잘못이 없다.
2. 특허심판원의 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부이므로 당사자는 심결에서 판단되지 아니한 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있고 특허법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다( 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결 참조).
같은 취지에서 원심이, 원고가 출원한 '카페라떼'라는 표장이 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부를 심리함에 있어서 심결에서 판단되지 아니한 심결의 위법사유로서 매일유업이 사용한 '카페라테'와 'Caffe Latte'의 표장들이 상품의 보통명칭으로서 매일유업만이 이를 상표로서 사용함으로써 매일유업의 상표나 상품으로 일반수요자나 거래자에게 인식되었다고 볼 수 없다는 취지로 판단한 것은 옳고, 거기에 상고이유로 든 주장과 같은 잘못이 없다.
3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용 중 보조참가로 인한 부분은 피고 보조참가인들이, 그 나머지 부분은 패소한 피고가 각각 부담한다.
대법관 배기원(재판장) 서성(주심) 이용우 박재윤