【원고,피상고인겸상고인】
붸 코르데스 죄네 로젠슐렌 게엠베하 운트 콤파니 카게 (W. KORDES′SOHNE Rosenschulen GmbH & Co. KG) (소송대리인 변호사 박승문 외 1인)
【피고,상고인겸피상고인】
농수산물 유통공사 (소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 이후동 외 1인)
【원심판결】
서울고법 2001. 12. 19. 선고 2000나42078 판결
【주문】
원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원으로 환송한다. 원고의 상고를 기각한다.
【이유】
상고이유를 본다.
1. 피고의 상고에 대하여
가. 원심의 사실인정과 판단
원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용한 증거들에 의하여 농수산물유통공사법에 의하여 설립된 특수법인인 피고는 서울 서초구 양재동 232에 화훼공판장을 개설·운영하면서 장미생산농가들이 출하하는 장미를 위탁받아 경매 또는 입찰의 방법으로 도매하는 과정에서 원고가 1997. 3. 3.부터 1998. 10. 14.까지 사이에 대한민국 특허청에 상표등록한 절화장미(切花薔薇)의 일종인 Red Sandra, Kardinal, Frisco, Calibra, Nicole 등 원심 판시의 장미의 명칭을 상품과 함께 전시하거나 전광판에 이를 표기한 사실 등을 인정한 다음, 피고의 위와 같은 행위는 상표법 제2조 제1항 제6호 (나)목 소정의 '상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위' 또는 같은 호 (다)목 소정의 '상품에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위'로서 '상표의 사용'에 해당한다고 할 것이므로 피고가 상표권자인 원고의 동의 없이 임의로 위와 같이 이 사건 등록상표를 사용한 이상 이는 원고의 상표권을 침해하는 행위에 해당한다고 판단하는 한편 피고의 다음과 같은 주장, 즉 상표법 제6조 제1항 제1호는 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표만으로 된 상표의 등록을 불허하고 있고, 같은 법 제51조 제2호는 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표는 가사 상표등록이 되었다고 하더라도 타인의 사용을 금지할 수 없도록 규정하고 있는바, 이 사건 등록상표는 원고가 개발한 장미의 품종명으로서 당해 품종의 장미에 대하여는 보통명칭이라고 보아야 할 것이므로 피고의 위와 같은 행위는 상표권 침해행위에 해당하지 않는다는 주장에 대하여는, 판시와 같은 증거들만으로는 이 사건 등록상표가 장미를 취급하는 당해 업자나 일반 소비자들 사이에서 일반적으로 이 사건 등록상표의 지정상품인 장미꽃이나 장미묘목을 지칭하는 명칭으로 실제로 사용되고 인식된 보통명칭이 되었다고 인정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거가 없다는 이유로 이를 배척하였다.
나. 대법원의 판단
그러나 이와 같은 원심의 판단은 다음과 같은 이유로 수긍할 수 없다.
상표법 제51조 제2호가 상품의 보통명칭을 보통의 방법으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표의 효력을 제한한 것은 상품의 보통명칭은 특정 종류의 상품의 명칭으로서 일반적으로 사용되는 것이므로 본질적으로 자타상품의 식별력이 없어 특정인에게 이를 독점하게 하는 것은 부적당하고 누구라도 자유롭게 사용하게 할 필요가 있으므로 이러한 표장에 관하여는 특정인이 비록 상표등록을 받았다 하더라도 이를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것에는 상표권의 효력이 미치지 않도록 함에 그 취지가 있다고 할 것이다.
그리고 어느 상표가 보통명칭화 되었는가의 여부는 그 나라에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라서 이를 결정하여야 하고( 1992. 11. 10. 선고 92후414 판결 참조), 한편 등록상표는 등록사정 당시에 이미 보통명칭화된 경우도 있을 수 있지만, 상표등록 이후에 상표관리를 태만히 하였거나 혹은 상표관리에도 불구하고 보통명칭화되는 경우도 있을 수 있으므로 상표권자가 상표권침해로 인한 손해배상을 구하는 경우에 있어서는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 등록상표가 보통명칭화 되었는지의 여부를 가려야 할 것이다.
기록에 의하면, 이 사건 등록상표 중 Red Sandra, Kardinal을 품종의 명칭으로 하는 장미는 Red Sandra의 경우 1987년에 최초로 도입된 후 1992. 11.경부터, Kadinal의 경우 1990년 초반에 최초로 도입된 이후 1994. 7.경부터 위 양재동 화훼공판장에서 경매된 것을 비롯하여 화훼업자들에 의하여 국내에 널리 보급되었고, 화훼거래업계를 대표하는 한국화훼협회, 화훼공판장, 화훼관련잡지 등에서도 이 사건 등록상표가 장미의 한 품종을 지칭하는 것으로 널리 사용되고 인식되어 옴으로써 각 그 등록사정일에는 이 사건 등록상표의 지정상품을 취급하는 거래계 즉, 그 상품의 생산자, 도매상, 소매상, 품종을 구별하여 장미를 구입하는 수요자 사이에서 위 Red Sandra, Kardinal이 특정인의 상품의 출처를 표시하는 식별력이 있는 상표로서가 아니라 장미의 한 품종의 일반적 명칭으로 사용되고 인식되어져 있어 결국 위 Red Sandra, Kardinal은 그 지정상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다고 볼 여지가 많다고 할 것이고, 한편 기록에 의하면, 위 Red Sandra, Kardinal을 제외한 등록상표를 품종의 명칭으로 하는 장미들 중에도 Red Sandra 또는 Kardinal이 도입된 시기와 같은 무렵에 도입된 이래 품종의 명칭으로 거래되어 온 바 있음이 엿보이므로 원심으로서는 그 판시와 같은 등록상표가 그 상표등록사정 당시는 물론 사실심 변론종결 당시에 원고가 상표등록 이후에 상표관리를 태만히 하였거나 그러한 관리에도 불구하고 이미 거래계에 널리 장미의 품종으로 인식되어 옴으로써 거래계에서 그러한 등록상표가 식별력을 상실하고 장미의 한 품종의 일반적 명칭으로 사용되어 그 지정상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당되는지의 여부를 개별적으로 가려보았어야 할 것이다.
따라서 원심이, 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 등록상표가 보통명칭이 되었다고 볼 수 없다고 판단하고 만 것은 상표권의 효력에 관한 법리를 오해하였거나 필요한 심리를 다하지 아니하고 채증법칙을 어겨 사실을 오인한 위법이 있다고 할 것이고, 이러한 위법은 판결 결과에 영향을 미쳤음이 분명하다.
2. 원고의 상고에 대하여
가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 등록상표의 침해로 인한 손해의 범위에 관하여, 상표권 침해로 인한 손해배상청구에 있어서 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자가 받은 손해의 액으로 추정할 수 있다고 전제하고, 이 사건 등록상표를 각 등록한 때로부터 피고의 침해행위 종료일까지 피고가 위 공판장에서 장미를 경매함에 있어 이 사건 등록상표권을 침해하여 경락한 총 장미의 속(장미 10송이)의 수에 1속당 수익금을 곱하는 방법으로 그 손해액을 산정하는 한편 피고가 일본 경성장미원과의 로열티 협상에서 장미 1송이 당 8원의 로열티를 제시한 바 있고, 그 금액 상당액이 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 통상받을 수 있는 금액이므로 장미 1송이 당 8원으로 계산한 액을 손해액으로 보아야 한다는 주장에 대하여는 그 주장과 같은 사실을 인정할 증거가 없다는 이유로 이를 배척하였는바, 기록에 비추어 살펴보면 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 주장과 같이 채증법칙을 어겨 사실을 오인하였거나 상표권침해로 인한 손해배상액 산정의 법리를 오해한 위법이 없다.
나. 원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 피고는 생산업자인 재배농민들로부터 그들이 출하한 장미에 대한 매매를 위탁받아 경매를 통하여 이를 중도매인들에게 인도하는 역할을 수행할 뿐이어서 생산업자 또는 중도매인들과 사이에 객관적인 공동업무 또는 관련업무가 존재한다고 볼 수 없다는 이유로 피고가 생산업자 및 중도매인들과 함께 공동불법행위자로서의 책임이 있다는 전제하에 생산업자 및 중도매인들이 이 사건 등록상표를 침해함으로 인하여 얻은 수익금까지 손해배상금으로 지급할 의무가 있다는 주장을 배척한 조치는 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 주장과 같은 채증법칙 위배, 사실오인, 공동불법행위에 관한 법리오해의 위법이 없다.
3. 그러므로 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하며, 원고의 상고를 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 변재승(재판장) 송진훈 윤재식 이규홍(주심)