【원고,피상고인】
정용마 외 1인 (소송대리인 변리사 이상진)
【피고,상고인】
로델, 인코포레이티드 (Rodel, Inc..) (소송대리인 변호사 주성민 외 2인)
【원심판결】
특허법원 2000. 7. 2 1. 선고 2000허303 판결
【주문】
원심판결을 파기한다. 원고의 청구를 기각한다. 소송총비용은 원고의 부담으로 한다.
【이유】
상고이유를 판단한다.
원심은, '예정된 배열의 섬유를 함유하는 지지체 및 이의 제조방법'이라는 명칭의 이 사건 특허발명에서 연마패드의 마찰면에 인접한 섬유 말단부의 방향성을 약 45°내지 약 135°로 한정하는 구성은 이 사건 특허발명의 기술적 요지를 이루고 권리내용을 구성한다고 한 다음, (가)호 도면 및 설명서에 의하여 (가)호 발명은 반도체 웨이퍼 등을 연마하는 연마제품의 조직강도를 높이기 위하여 "연마제품을 구성하는 펠트의 단섬유 배열을 니들펀칭에 의해 그 배열을 무작위로 배열"되도록 한 것으로서, 혼면기로 혼합한 뒤 카딩기와 크로스래핑기 및 니들펀칭기를 차례로 통과시킨 폴리에스테르 섬유를 폴리우레탄 등의 용액에 함침시켰다가 롤링시킨 후 이를 경화시켜 마찰면에 인접한 단섬유의 방향을 마찰면에 대하여 방향의 구분 없이 무작위로 배열되게 절단한 연마제품인 사실 및 (가)호 발명은 카딩기를 거친 방향성이 있는 섬유를 크로스래핑기를 통과시키면서 중첩 배열시키고, 이를 니들펀칭기를 통과시키면서 니들펀칭의 정도에 따라 섬유가 서로 얽히도록 하되 마찰면에 인접한 단섬유와 마찰면이 이루는 각도가 특정범위 사이로 되도록 의도적으로 조절하지는 아니한다는 사실을 인정하고 나서, (가)호 발명에서 단섬유의 방향을 무작위로 배열되게 한다는 것의 의미는 마찰면에 인접한 단섬유의 방향이 일정한 작용효과를 달성하기 위하여 의도적으로 설정한 특정범위가 아닌 임의의 방향, 즉 0°내지 180°의 범위 내에 분포되도록 한다는 것이라고 봄이 상당하다는 이유로 (가)호 발명의 기술내용이 이 사건 특허발명에서의 마찰면에 대한 단섬유의 방향성에 관한 구성과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특정되어 있지 아니하다고 볼 수 없다고 판단하였다.
그러나 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 (가)호 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나 다만, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 한다(대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결, 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결 참조).
기록에 의하여 (가)호 발명의 제품{이하 '(가)호 발명'이라고만 한다}의 특정 여부에 관하여 살펴보면, 먼저, (가)호 설명서에 기재된 연마재의 제조방법 및 (가)호 발명의 형상에 비추어 볼 때 (가)호 발명에서 단섬유가 평면인 마찰면에 대하여 가질 수 있는 방향각은 0°에서 180°사이가 될 수밖에 없으므로 원심판결에서 (가)호 발명의 단섬유가 마찰면에 대하여 "임의의 방향, 즉 0°내지 180°의 범위 내"에 분포되어 있다고 한 것은 당연한 것을 설시한 것에 지나지 않고, 다음으로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제6항은 섬유의 배열과 관련하여 "마찰면에 인접한 섬유 말단부의 대부분이 마찰면에 대해 약 45°내지 약 135°의 각도를 이루도록 섬유의 대부분이 마찰면에 대해 주로 횡축으로 배열됨을 특징으로" 한다고 기재해 놓고 있으므로 (가)호 발명의 단섬유가 마찰면에 대하여 어느 각도 부분에 어떤 형태로 어느 정도 분포되어 있는지를 구체적으로 기재해 놓아야만 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 것인바, (가)호 설명서에는 단섬유의 배열과 관련하여 "무작위로 배열되게 하여", "무작위로 배열되어 서로 얽힌", "마찰면에 대하여 방향의 구분이 없이 무작위로 배열 형성되게 한"이라고만 기재해 놓고 있는데 위 기재 내용 중 "무작위"라는 말이 "뜻에 맞게 일부러 조작하지 아니하고 우연에 맡기는" 것을 의미하고, "방향의 구분이 없다"는 것은 어떤 형태로든지 마찰면에 대하여 방향성을 가질 수 밖에 없는 단섬유 개개의 방향을 구체적으로는 특정할 수 없다는 것을 의미한다고 보여지므로 결국 (가)호 발명의 단섬유의 배열은 0°내지 180°의 범위 내에서 어떤 방향을 갖고 있는 단섬유가 우연히 만들어 내는 어떤 것을 나타내고 있는 것으로서 이는 단섬유가 위 0°에서 180°까지의 각도 범위 중 어느 부분에 어떤 형태로 어느 정도 분포되어 있는지를 전혀 알 수 없다는 것과 마찬가지이고, 그 결과 (가)호 발명이 "마찰면에 인접한 섬유 말단부의 대부분이 마찰면에 대해 약 45°내지 약 135°의 각도를 이루도록 섬유의 대부분이 마찰면에 대해 주로 횡축으로 배열"된 것을 포함하는 것인지를 알 수 없는 것이어서 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위 내에 들어가는지 여부를 판단할 수 없으므로 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다.
따라서, (가)호 발명이 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었다고 볼 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 각하한 특허심판원의 심결(1999. 12. 9.자 99당424호)은 위법한 것이 아님에도 이와 다른 이유로 위 심결을 취소한 원심판결에는 권리범위확인심판에서의 (가)호 발명의 특정에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다 할 것이다.
그러므로 나머지 점에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 원심판결을 파기하고, 이 사건은 이 법원이 직접 재판하기에 충분한 한편, (가)호 발명의 설명서 및 도면을 더 이상 보정할 기회가 없으므로 이 사건에 대하여 이 법원이 직접 판결하기로 하는바, 앞서 본 바와 같이 특허심판원이 1999. 12. 9.자 99당424호 사건에 대하여 한 심결은 적법하므로 원고의 청구를 기각하기로 하고, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제90조를 적용하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 서성(재판장) 이용우 배기원(주심) 박재윤