【원고, 상고인】
프랭클린 루프라니 (소송대리인 변리사 정문영)
【피고, 피상고인】
월마트 스토어즈 인크 (소송대리인 변호사 조태연)
【원심판결】
특허법원 2004. 7. 22. 선고 2004허73 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
1. 상표법 제56조 제1항에 의하면 전용사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니하는 것이어서, 설령 상표권자와 사이에 전용사용권 설정계약을 체결한 자라고 하더라도 그 설정등록을 하지 않았다면 상표법상의 전용사용권을 취득할 수 없는 것이고( 대법원 2004. 9. 13. 선고 2002후703 판결 참조), 상표법 제57조 제1항 및 제55조 제6항에 의하면 통상사용권은 상표권자 혹은 상표권자의 동의를 얻은 전용사용권자만이 설정하여 줄 수 있는 것이므로, 설령 상표권자와 사이에 전용사용권 설정계약을 체결하고 나아가 상표권자로부터 통상사용권 설정에 관한 사전 동의를 얻은 자라고 하더라도 전용사용권 설정등록을 마치지 아니하였다면 등록상표의 전용사용권자로서 다른 사람에게 통상사용권을 설정하여 줄 수 없다고 할 것이다.
2. 원심이 적법하게 확정한 사실관계에 의하면, ‘더 스마일리 라이센싱 코포레이션 리미티드’(뒤에 ‘스마일리 월드 리미티드’로 상호가 변경되었다, 이하 ‘스마일리’라 한다)는 1998. 1. 1. 이 사건 등록상표(제420588호)의 상표권자인 원고와 사이에 이 사건 등록상표와 관련된 상표들에 관하여 통상사용권을 설정하여 줄 수 있는 권한을 갖는 마스터 라이센스 계약을 체결(2000. 1. 1. 수정되어 이 사건 등록상표가 포함되었다)한 후, 1999. 10. 11. 주식회사 위즈캐릭터(이하 ‘위즈캐릭터’라 한다)와 라이센스 계약을 체결함으로써 위즈캐릭터로 하여금 이 사건 등록상표를 사용하도록 하였다가, 2003. 2. 17. 이 사건 등록상표에 대하여 상표권자의 불사용으로 인한 상표등록취소심판이 청구되자 같은 해 10. 8.에야 비로소 이 사건 등록상표에 관하여 전용사용권 설정등록을 마쳤다는 것이므로, 스마일리가 원고를 대행하여 혹은 원고의 대리인으로서 위 라이센스 계약을 체결하였다는 사정을 인정할 수 없는 이 사건에서, 위 전용사용권 설정등록일인 2003. 10. 8. 이전에는 이 사건 등록상표에 대하여, 스마일리가 전용사용권자라거나 위즈캐릭터가 통상사용권자라고 할 수 없을 것이고, 따라서 위즈캐릭터에 의해서 이 사건 등록상표가 그 등록취소심판 청구 전 국내에서 정당하게 사용될 수는 없는 것이어서, 원심이 이 사건 등록상표가 그 등록취소심판청구가 제기되기 전 3년 이내에 그 지정상품에 관하여 상표권자에 의하여 상표로서 사용된 바 없다고 판단한 것은 그 이유 설시에 있어서 다소 부족한 바는 있으나, 결론에 있어서 정당하여 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김영란(재판장) 이규홍(주심) 김황식