【원고】
이상배 (소송대리인 변호사 임두인 외 2인)
【피고】
【변론종결】
2003. 10. 23.
【주문】
1. 피고는
가. 별지 제1목록 기재 표장을 별지 제2목록 기재 상품들과 그 포장에 표시하거나, 이를 표시한 위 상품들을 제조, 판매, 양도, 인도, 전시, 배포하여서는 아니되고,
나. 위 표장을 위 상품들의 포장지, 포장용기, 정가표, 상품라벨, 거래서류, 간판, 카탈로그 기타 광고선전물에 표시, 부착, 전시, 배포하여서는 아니되고,
다. 피고의 공장, 사무소, 창고, 차량 및 기타 장소에 보관하고 있는 위 상품들과 그들을 위한 포장지, 포장용기, 정가표, 상품라벨, 거래서류, 간판, 카탈로그 기타 광고선전물에서 위 표장 부분을 각 폐기하고,
라. 원고에게 50,000,000원 및 이에 대한 2002. 3. 1.부터 2004. 2. 12.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용의 25%는 원고, 나머지는 피고가 각 부담한다.
4. 제1항은 각 가집행 할 수 있다.
【청구취지】
주문 제1항과 같은 판결 및 피고는 조선일보, 동아일보, 중앙일보, 한겨레신문에 별지 제3목록 기재의 해명광고를 가로 10단, 세로 3단의 규격으로 각 1회씩 기재하라.
【이유】
1. 기초사실
가. 원고의 영업활동
(1) 원고는 1982. 3. 18. 완구 등 제조·판매업을 하기 위하여 공신일과 '주식회사 씨앗사(이하 '소외 회사'라고 한다)'를 설립한 후, 위 회사를 출원인으로 하여 별지 제4목록 제1항 기재 표장으로 상표(이하 '이 사건 원고 상표'라고 한다)의 등록을 출원하는 한편 나성남에게 같은 목록 제2항 기재 로고의 개발을 의뢰하였는데, 위 상표는 같은 해 11. 8. 탁구용 배트, 라켓, 다이어몬드게임, 세트 완구, 플라스틱제 완구, 지제 완구를 지정상품으로 하여 제85196호로 등록되었다.
(2) 그 후 원고와 공신일은 소외 회사를 공동으로 운영하면서 별지 제4목록 제2항 기재 로고를 부착한 보드게임(이하 '부루마불게임'이라고 한다)을 생산·판매하다가, 공신일이 1984. 6. 30. 이 사건 원고 상표를 포함한 소외 회사의 영업 일체에 대한 그의 동업지분을 원고에게 16,634,000원에 양도하고 동업관계에서 탈퇴하였고, 그에 따라 원고는 같은 해 7. 1. 소외 회사와 별개로 '씨앗사'라는 상호로 사업자등록을 한 후 위 업체를 운영하면서 위 게임을 생산·판매하여 왔는데, 위 지분이 양도된 이후 소외 회사는 영업활동을 전혀 하지 아니하였다.
(3) 부루마불게임은 주사위를 이용하여 게임판 위의 말을 이동시키고 그에 해당하는 모의화폐를 주고 받으면서 승패를 결정하는 보드게임으로서, 현재까지 전국 약 80곳의 완구 또는 과학교재 도매상을 통하여 1개당 소형은 520∼780원, 대형은 4,180∼6,550원(도매가격)으로 매년 1,000,000개 정도가 주로 청소년들에게 판매되었는데, 총 매출규모는 1992. 1. 1.∼2001. 6. 30. 매년 60,000,000∼120,000,000원씩 총 943,000,000원 정도였다.
(4) 원고는 1982.경부터 부루마불게임의 주된 소비자층인 청소년들이 주로 구독하는 '보물섬', '월간코믹점프', '소년중앙', '만화왕국', '월간만화 빅보물섬', '소년경향' 등의 잡지에 1년에 1∼5회 정도 꾸준히 위 게임의 광고를 하여 왔고, 한국방송공사 등 텔레비전을 통해서도 4회 가량 광고를 하여 그 광고비로 2001. 7.경까지 총 65,000,000원 정도를 지출하였다.
(5) 원고는 부루마불게임 이외에 '체스챔스' 등 다른 보드게임들도 생산하였으나 거의 판매가 되지 아니하여 폐기하였고, 부루마불게임이 널리 알려짐에 따라 '인생럭키게임'이나 '억만장자게임' 등 비슷한 종류의 게임들이 다른 업체들에 의하여 제작·판매되기도 하였으나 그 내용이 조잡하여 소비자들의 관심을 끌지는 못하였다.
(6) 원고는 1992. 11. 9. 이 사건 원고 상표에 대한 10년의 상표권 존속기간이 만료되었음에도 다시 갱신등록절차를 이행하지 아니하였고, 그에 따라 위 원고 상표의 등록이 말소됨으로써 상표권이 소멸되었다.
나. 피고의 영업활동
(1) 피고는 1995.경 '드림월드'라는 상호의 완구 제조·판매업체를 설립·운영하면서 주사위놀이 보드게임을 개발한 후 판매량을 증가시킬 목적으로 그 명칭을 이 사건 원고 상표의 문구와 유사한 '부루마불'로 정하면서, 위 원고 상표의 상표등록이 위와 같이 말소되었음을 확인하고 직원 서종규의 명의로 1999. 2. 9. '부루마불'이라는 한글이 기재되어 있는 등 위 원고 상표와 유사한 표장으로 상표(이하 '이 사건 피고 상표'라고 한다)출원을 한 후 출원인의 명의를 피고로 변경하였고, 2001. 7. 26. 위 피고 상표가 등록되었다.
(2) 이 사건 피고 상표의 지정상품은 상품류구분 제28류의 "지제 완구, 플라스틱제 완구, 다이아몬드게임용구, 도미노놀이용구, 리모트콘트롤을 이용한 작동 오락기(TV에 부착되는 오락기계 제외), 마술용 용구, 보드게임, 서양주사위놀이구, 체스용구"였다.
(3) 피고는 1998. 12. 초순경부터 이 사건 피고 상표를 부착한 주사위놀이 보드게임(이하 '피고 게임'이라고 한다)을 생산하여 1999. 10. 23.까지 1개당 950원의 가격으로 200,000개 정도를 판매하였고, 그 매출규모는 기타 고무제, 금속제, 플라스틱제 완구 등을 포함하여 월 150,000,000원 정도였는데, 위 게임은 주사위와 모의화폐를 사용한다는 점, 게임판의 배치 및 구성, 게임진행 및 승패결정 방법 등에 있어서 원고의 부루마불게임과 상당히 유사하다.
다. 원·피고 사이의 분쟁
(1) 원고는 1999. 6. 14. 위와 같이 피고 게임을 생산·판매하는 피고에 대하여 위 게임이 이 사건 원고 상표의 표장을 모방하였다고 주장하면서 그 판매 등을 중지할 것을 요구하였으나 피고가 이에 응하지 아니하자, 같은 해 7. 3. 피고를 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라고 약칭한다)위반죄로 고소하였고, 그에 따른 수사 결과 피고는 같은 해 10. 29. 이 법원에 불구속기소되었다.
(2) 한편, 원고는 위 형사고소와 병행하여 특허청에 이 사건 피고 상표의 등록에 대한 이의신청을 하였는데, 특허청은 2001. 7. 26. 이 사건 원고 상표의 표장이 주지성을 가지고 있다고 인정되지 아니하고 그 상표권자도 원고가 아닌 소외 회사라는 이유로 위 이의신청을 기각하였고, 원고가 이에 불복하여 특허심판원에 2001당1667호로 등록무표심결을 청구하였다가 2002. 7. 31. 위 청구가 기각되자, 다시 특허법원에 2002허5562호로 피고로부터 위 피고 상표에 관한 상표권을 이전받은 백두현을 상대로 위 심결을 취소를 구하는 등록무효소송을 제기하였다.
(3) 이 법원은 위 형사사건에서 2002. 4. 11. "① 원고가 제출한 세금계산서 및 거래명세표들이 피고의 피고 게임 생산·판매행위보다 훨씬 이전에 1987.∼1990. 초반에 이루어진 광고에 관한 것인 점, ② 원고가 위와 같이 존속기간갱신등록절차를 이행하지 아니하여 이 사건 원고 상표의 등록이 말소된 점, ③ 당초 이 사건 피고 상표의 등록출원을 한 자는 서종규이고, 피고는 출원인명의변경절차를 거쳐서 상표권자로 등록된 점, ④ 특허청이 위 피고 상표의 등록에 대한 원고의 이의신청을 앞서 본 바와 같은 이유로 기각한 점, ⑤ 원고의 소득액과 부루마불게임의 매출액, 거래범위, 상품의 형태 및 특성 등에 비추어 볼 때, 피고 게임을 판매할 당시 위 원고 상표는 국내의 수요자 및 거래자들에게 널리 인식되어 있지 않았으므로 피고의 피고 게임 생산·판매행위는 부정경쟁행위에 해당하지 아니한다."고 판단함으로써 피고에게 무죄를 선고하였고, 위 판결은 확정되었다.
(4) 그러나 그 후 특허법원은 2003. 4. 3. "원고가 이 사건 원고 상표를 이용하여 부루마불게임에 부착한 별지 제4목록 제2항 기재 로고는 원고의 부루마불게임 판매량, 판매기간, 광고의 빈도 및 광고비의 지출규모, 유사한 방식의 보드게임과의 비교우월성 등에 비추어 볼 때, 주지·저명하거나 국내의 수요자들이나 거래자들에게 현저하게 인식되지는 아니하였더라도 적어도 그들 사이에서 원고의 상품을 표시하는 것으로 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있으므로, 이 사건 피고 상표는 상표법 제7조 제1항 제11호가 규정하는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하여 그 등록은 무효"라고 판단함으로써 특허심판원의 위 심결을 취소하였고, 위 판결은 같은 해 7. 14. 대법원의 상고기각판결에 의하여 확정되었다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 7∼15, 17, 26, 39, 41호증, 갑 제2, 16, 18, 20, 21, 25호증의 각 1∼6, 갑 제3호증의 1∼42, 갑 제4호증의 1∼55, 갑 제5호증의 1∼304, 갑 제6, 19호증의 각 1∼4, 갑 제22호증의 1∼36, 갑 제23호증의 1∼8, 갑 제24호증의 1∼13, 갑 제30호증의 1∼5, 갑 제31호증의 1∼9, 갑 제32∼38, 40, 43호증의 각 1, 2, 갑 제42호증의 1∼17, 을 제1호증의 1, 2, 3, 을 제2호증의 1, 2, 을 제3호증의 1∼4, 6의 각 기재, 을 제3호증의 5의 일부기재(뒤에서 배척하는 부분 제외), 갑 제27호증의 1∼4, 갑 제28호증의 1, 2, 3, 갑 제29호증의 1, 2의 각 영상, 변론 전체의 취지
2. 당사자들의 주장
가. 원고는, 피고가 국내의 수요자들 및 거래자들 사이에 원고가 생산·판매하는 부루마불게임의 상표로서 널리 알려져서 주지성을 가지고 있는 '부루마불' 표장을 원고의 허락 없이 무단 사용하여 피고 게임을 생산·판매함으로써 원고의 부루마불게임과 혼동을 하게 하는 부정경쟁행위를 하였고, 그로 인하여 원고의 영업상 이익이 침해되었거나 침해될 우려가 있다고 주장하면서, 피고에 대하여 부정경쟁방지법에 따른 100,000,000원의 손해배상금 지급과 장래 부정경쟁행위의 금지 및 예방, 위 부정경쟁행위를 조성한 물건 또는 설비들의 폐기, 위 부정경쟁행위로 실추된 원고의 영업상 신용의 회복을 위한 해명광고의 게재 등을 구한다.
나. 이에 대하여 피고는, 이 사건 원고 상표는 적어도 피고가 피고 게임을 생산·판매하기 시작한 1998. 12.경에는 주지성을 가지고 있지 아니하였으므로 피고의 피고 게임 생산·판매행위는 원고에 대한 부정경쟁행위가 되지 아니할 뿐만 아니라, 위 상표에 관한 권리도 당초 상표권자였던 소외 회사에게 귀속되므로 원고로서는 피고에 대하여 위 행위를 이유로 손해배상 등을 청구할 수 없다고 다툰다.
3. 판 단
가. 피고의 부정경쟁행위에 따른 불법행위책임의 성립
(1) '부루마불' 표장의 표지성 및 주지성
(가) 원고의 '부루마불'이라는 표장은 부루마불게임에 부착된 로고 및 이 사건 원고 상표의 주된 구성 부분이면서 위 게임의 상품명 그 자체이므로 원고의 상품임을 표시하는 표지라고 할 것이다.
(나) 앞서 인정한 원고의 부루마불게임 영업기간, 영업대상 및 특성, 판매량, 광고의 빈도 및 광고비의 지출규모, 다른 유사한 방식의 보드게임에 대한 부루마불게임의 비교 우위성, 판결에 의하여 이 사건 피고 상표의 등록이 무효로 확정된 사정 등에 비추어 볼 때, 이 사건 원고 상표와 그 표지인 '부루마불' 표장은 피고가 피고 게임을 생산·판매할 당시 이미 국내의 수요자들 및 거래자들인 청소년, 학부모, 도·소매상 등의 대부분이 이들을 원고의 상품인 부루마불게임의 상표 및 표장으로 인식하고 있음으로써 그 주지성을 가지고 있었다고 할 것이고, 피고의 주장처럼 위 원고 상표가 그 이전에 존속기간이 만료되어 소멸 등록되었다는 사정은 위와 같은 주지성의 인정에 아무런 방해가 되지 아니하며, 위 인정에 반하는 위 을 제3호증의 5의 일부기재와 앞서 인정한 사유들을 근거로 피고에게 무죄를 선고한 형사판결은 위 판결 후 이 사건 피고 상표에 대한 등록무효가 대법원 및 특허법원의 판결에 의하여 확정된 점에 비추어 모두 믿지 아니한다.
(다) 또한 원고가 동업자인 공신일과 함께 소외 회사를 설립하여 운영하다가 공신일로부터 이 사건 원고 상표를 포함한 소외 회사의 영업 일체에 관한 동업지분을 포괄적으로 양수하여 원고가 소외 회사와 별개로 '씨앗사'라는 상호로 사업자등록을 한 후 위 업체를 운영하면서 위 게임을 생산·판매하여 왔고, 그 이후 소외 회사는 전혀 영업활동을 하지 아니하였던 사실은 앞서 인정한 바와 같으므로, 소외 회사의 위 원고 상표에 관한 권리는 위 지분 양도 당시 원고 개인에게 이전되었다고 봄이 상당하고, 따라서 위 원고 상표에 관한 원고의 권리를 다투는 피고의 주장 역시 이유가 없다.
(2) 피고의 부정경쟁행위책임(혼동가능성)
앞서 인정한 것처럼 부루마불게임과 피고 게임은 주사위와 모의화폐를 사용한다는 점, 게임판의 배치 및 구성, 게임진행 및 승패를 결정하는 방법 등에 있어서 유사하고 이 사건 피고 상표도 지제 완구, 보드게임, 서양 주사위놀이구 등인 사실에 비추어 볼 때, 수요자 및 거래자들로서는 위 두 게임을 혼동할 가능성이 크다고 할 것이므로, 피고가 위와 같이 '부루마불' 표장을 사용하여 피고 게임을 생산·판매한 행위는 원고에 대한 부정경쟁행위에 해당한다고 할 것이다.
나. 원고의 각 청구에 대한 판단
(1) 손해배상청구 부분
(가) 피고의 위와 같은 부정경쟁행위로 인하여 원고의 영업상 이익이 침해되었고, 그에 따라 원고에게 상당한 정도의 재산상 손해가 발생하였음은 넉넉히 인정되는데, 이 사건에 있어서는 나아가 구체적인 피고 게임의 판매량 및 위 판매로 인한 피고의 순수익이나 원고의 실제 손해액을 산정하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 성질상 극히 곤란하고 피고가 그에 관한 자료를 제출하지도 아니하므로, 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 인정되는 부루마불게임의 기존 매출량 및 광고 규모, 가격, 피고가 피고 게임을 생산하면서 '부루마불' 표장을 사용하게 된 동기, 피고 게임의 가격 및 판매기간 등의 사정들을 종합하여, 피고가 원고에게 배상할 손해액을 50,000,000원으로 정함이 상당하다.
(나) 따라서 피고는 원고에게 위 인정의 손해금 50,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장 송달 다음날인 2000. 3. 1.부터 피고가 위 이행의무의 존부 및 범위에 대하여 항쟁함이 상당한 이 판결 선고일까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진등에관한특례법이 정한 연 20%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있고, 원고의 손해배상청구 중 위 인정을 초과하는 부분은 이유가 없다.
(2) 금지청구 부분
위 인정 사실에 의하면, 피고의 위와 같은 부정경쟁행위로 인하여 원고의 영업상 이익이 이미 침해되었고, 장래에도 피고가 피고 게임이나 기타 상품에 '부루마불' 표장을 사용할 가능성이 있어서 원고의 영업상 이익이 반복하여 침해될 우려가 있다고 할 것이므로, 피고는 장래 위 부정경쟁행위의 금지 및 예방조치로서 주문 제1의 가.항 및 나.항과 같이 이 사건 원고 상표와 혼동할 우려가 있는 별지 제1목록 기재 표장을 별지 제2목록 기재 상품들과 그 포장에 표시하거나, 이를 표시한 위 상품들을 제조, 판매, 양도, 인도, 전시, 배포하는 행위와, 위 표장을 위 상품들의 포장지, 포장용기, 정가표, 상품라벨, 거래서류, 간판, 카탈로그 기타 광고선전물에 표시, 부착, 전시, 배포하는 행위를 하여서는 아니될 의무와 나아가 주문 제1의 다.항과 같이 위 부정경쟁행위를 조성한 물건 또는 설비들로서 피고의 공장, 사무소, 창고, 차량 및 기타 장소에 보관하고 있는 위 상품들 및 그들을 위한 포장지, 포장용기, 정가표, 상품라벨, 거래서류, 간판, 카탈로그 기타 광고선전물 중 위 표장 부분을 각 폐기할 의무가 있다.
(3) 해명광고청구 부분
원고는 피고의 위와 같은 부정경쟁행위로 실추된 영업상의 신용을 회복하기 위하여 부정경쟁방지법 제6조에 따라 피고에 대하여 조선일보, 동아일보, 중앙일보, 한겨레신문에 별지 제3목록 기재의 해명광고를 가로 10단, 세로 3단의 규격으로 각 1회씩 기재할 것을 구하나, 피고가 위 부정경쟁행위를 한 동기, 부루마불게임의 유통경로 및 소비자 계층, 피고 게임의 가격 및 판매량, 이 사건 원고 상표가 이미 소멸등록되었고, 이 법원이 피고의 위 부정경쟁행위로 인한 원고의 영업상 손해와 신용실추에 대하여 손해배상금의 지급을 명하고 있는 점 등 기록에 나타난 모든 사정들을 종합하여 볼 때, 위와 같은 해명광고의 게재는 과도한 배상에 해당한다고 할 것이므로, 이 부분 청구는 받아들이지 아니한다.
4. 결 론
그렇다면 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유가 있으므로 인용하고, 나머지 청구는 이유가 없으므로 기각하기로 한다.
판사 한명수(재판장) 이종민 이종엽