【원고,피상고인】
니나리찌 에스에이알엘(NINA RICCI SARL) (소송대리인 변호사 장수길 외 3인)
【피고,상고인】
루이스 와이 페레치오 (Louis Y. Feruccio) (소송대리인 변리사 김영화)
【원심판결】
특허법원 2001. 9. 13. 선고 2001허2719 판결
【주문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이유】
원심판결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 등록상표 "RobertoRicci"는 'Roberto' 부분과 'Ricci' 부분으로 분리되어 인식될 수 있고, 인용상표 "NINA RICCI"는 'NINA' 부분과 'RICCI' 부분이 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다거나 위 두 부분의 결합으로 독자적인 의미를 갖는 것은 아니므로 인용상표 또한 'NINA'와 'RICCI' 부분으로 분리되어 인식될 수 있으므로 이 사건 등록상표와 인용상표가 모두 뒷부분에 의하여 '리치' 또는 '리찌'라고 불려질 경우 그 호칭이 동일하여 결국 양 상표는 서로 유사한 상표라 할 것이어서 이 사건 등록상표는 인용상표에 의하여 그 등록의 무효를 면할 수 없다고 판단하였다.
그러나 기록에 의하면, 인용상표 "NINA RICCI"는 원심 판시와 같이 'NINA'와 'RICCI' 부분이 일련불가분적으로 결합되어 있는 것은 아니지만 이 사건 등록상표 및 인용상표의 지정상품과 관련하여 국내 수요자간에 널리 인식되어 있는 상표로서 실제 거래사회에서 항상 전체로서만 사용되고 인식되어져 왔을 뿐 'RICCI'만으로 분리 약칭되어 사용된 예를 찾아보기 어렵고, 'RICCI'가 특별히 식별력이 강한 부분도 아니어서 보통의 주의력을 가진 국내의 일반 수요자나 거래자들이 거래상황에서 상표를 보고 받는 직관적 인식을 기준으로 인용상표를 'RICCI'만으로 약칭하여 호칭한다고 보는 것은 매우 부자연스럽다 할 것이므로 결국 이러한 구체적 거래실정을 감안하면 인용상표는 'RICCI'만으로 약칭된다고 보기 어려워 이 사건 등록상표와는 유사하지 않다고 봄이 상당하다.
그럼에도 불구하고, 원심은 인용상표가 'RICCI'만으로 약칭됨을 전제로 이 사건 등록상표와 유사하다고 판단하였으니, 원심에는 상표의 유사에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 것이므로 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.
그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 송진훈(재판장) 변재승 윤재식(주심) 이규홍