【원고,상고인】
신복균 (소송대리인 법무법인 아람 담당변호사 손경한 외 3인)
【피고,피상고인】
이인호
【원심판결】
특허법원 1998. 11. 5. 선고 98허58 판결
【주문】
원심판결 중 심결의 취소청구에 관한 부분을 파기하고, 그 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 원고의 나머지 상고를 기각한다.
【이유】
상고이유를 판단한다.
1. 제1점에 대하여
의장법(1995. 1. 5. 법률 제4894호로 개정된 것) 제75조에 의하여 준용되는 구 특허법(1995. 1. 5. 법률 제4892호로 개정되고 1998. 9. 23. 법률 제5576호로 개정되기 전의 것, 이하 '특허법'이라 한다) 제186조 제5항은 의장법 제68조 등에 의한 의장등록무효심판과 같이 특허심판원에 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 심결에 대한 것이 아니면 이를 제기할 수 없다고 규정하고 있고, 특허법 제186조 제1항, 제189조 제1항이 특허법원에 특허심판원의 심결에 대한 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결을 취소하여야 한다고 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 의장등록의 무효를 구하는 자는 특허심판원에 의장등록무효심판을 청구한 후 그 심결에 대하여만 특허법원에 소송을 제기할 수 있을 뿐 직접 의장등록무효를 구하는 소를 특허법원에 제기할 수는 없고, 의장등록의 무효심판청구에 대한 특허심판원의 심결에 대한 소가 제기된 경우에도 특허법원으로서는 그 심결의 절차적, 실체적 적법 여부를 심리·판단하여 부적법한 경우에 그 심결을 취소하는 형성판결을 할 수 있을 뿐이고, 행정청인 특허심판원을 대신하여 그 의장등록을 무효로 하는 판결이나 특허심판원으로 하여금 의장등록을 무효로 할 것을 명하는 이행판결을 할 수는 없다고 할 것이다.
원심이 같은 견해 아래 이 사건 소 중 이 사건 의장등록의 무효를 구하는 청구 부분을 부적법하다 하여 각하한 것은 정당하고, 거기에 특허법원의 심판범위에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 이 점을 지적하는 상고이유는 받아들일 수 없다.
2. 제2, 3점에 대하여
원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 광고용 조명기구(照明氣球, 이하 '기구'라 한다)가 완성된 경우에는 등록의장품인 조명기구용 틀(이하 '틀'이라 한다)이 외피로 덮어 씌워져 있어 외부에서 틀 전체의 모습을 볼 수는 없지만 틀을 조립한 후 외피가 덮어 씌워지기 전에는 틀 전체의 모습을 볼 수 있고, 외피로 덮어 씌워진 후라고 외피가 틀에 지지되어 형상을 갖추고 있기 때문에 외부에서 틀의 외곽의 형상을 충분히 알아볼 수 있을 뿐만 아니라 기구를 분해하거나 파괴하지 않더라도 기구의 수리를 위하여 외피의 일부를 들추거나 광고 내용을 변경하기 위하여 외피를 교체하는 경우 틀의 형상을 볼 수 있으므로 이 사건 등록의장은 시각성이 인정되고, 나아가 등록의장은 그 판시와 같은 이유로 신규성과 창작성이 인정된다고 하여, 이 사건 등록의장은 시각성이 결여되어 있고, 신규성과 창작성이 없어 그 등록이 무효라는 원고의 주장을 모두 배척하였다.
그러나 의장법 제2조 제1호에 의하면, 의장법상의 의장은 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 말하므로, 의장은 시각 즉, 육안으로 의장을 파악·식별할 수 있어야 함을 물론 외부로부터 보이는 것이어야 하고, 물건이 완성된 경우 시각에서 사라져 수요자나 거래자에게 미감을 자아낼 수 없는 부분 즉, 물품을 분해하거나 파괴하여야만 볼 수 있는 것은 의장등록대상에서 제외된다 할 것이다.
기록에 의하면, 우선 이 사건 등록의장품인 틀은 기구 속에 채워진 공기가 어떤 원인으로 약간 빠져나간 경우에도 기구의 외피(外皮)의 형상과 모양을 틀에 의하여 어느 정도 유지하기 위한 물품일 뿐 틀 자체의 형상과 모양을 외부에 보이기 위한 것이 아니며, 이 사건 틀이 외피와 분리되어 독자적인 거래대상은 될 수 있을 것이나, 그 틀은 상당히 대형이어서 등록된 형상과 모양이 갖추어 진 상태 즉, 조립·설치된 상태로 거래, 운반되는 것이 아니라 부품으로 분해된 상태에서 거래 운반되는 것이 일반적이고, 기구의 설치시에도 틀을 먼저 조립 설치한 후 즉, 등록된 의장의 모습이 외부에 나타난 상태에서 외피를 덮어 씌우는 것이 아니라 외피를 설치한 후 그 외피 속에 사람이 들어가서 외피의 하부로부터 틀을 조립·설치하게 되어 있는 사실을 알 수 있다.
따라서 이 사건 등록의장품은 거래시나 운반시 또는 설치시에도 등록된 형상과 모양이 외부에 나타난다고 보기 어렵고, 기구를 설치한 후에도 외피 안에 공기가 정상적으로 채워져 있는 한 외피의 형상과 모양만을 외부에서 볼 수 있을 뿐 그 틀은 외부에서 볼 수 없고, 단지 외피 속에 채워진 공기가 약간 빠져나간 비정상적인 경우에만 틀의 윤곽 즉, 틀의 형상을 어느 정도 짐작케 할 정도로 나타날 뿐이며, 나아가 광고내용 등을 바꾸기 위하여 외피를 교체하는 경우를 상정해 보아도 외피를 제거하면 일시적으로 의장의 형상과 모양이 드러날 것이나, 곧 의장품인 틀 자체를 분해하고 새로운 외피를 설치한 후 그 새로운 외피 안에 들어가 다시 틀을 재조립하게 될 것인 점에서 이 사건 등록 의장품인 틀은 그 자체의 완성된 형상과 모양이 거래자나 일반 수요자에게 노출되어 심미감을 자아낼 수 있는 경우란 거의 없다고 볼 수 있고, 완성품인 기구의 외피를 제거 내지 훼손하지 않는 한 그 형상과 모양을 외부에서 쉽사리 파악·식별할 수 없어 의장등록의 대상이 되지 않는다고 볼 여지가 있다 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심이 이 사건 틀이 외피로 덮어 씌워져 외부에서 틀 전체의 모습을 볼 수 없다는 사실을 인정하면서도 외부에서 틀의 외곽의 형상을 알아볼 수 있다거나, 기구의 설치시나 수리시 또는 외피 교체시나 외피를 들추는 경우에는 틀의 형상을 볼 수 있다는 사정만으로 이 사건 등록의장이 의장등록 적격성이 있다고 판단하여 원고의 이에 관한 주장을 배척한 것은 채증법칙을 위배하였거나 의장의 시각성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법을 저질렀다고 할 것이다. 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있다.
3. 그러므로 나머지 상고이유에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 원심판결 중 이 사건 심결의 취소청구에 관한 부분을 파기하고, 그 부분 사건을 다시 심리·판단케 하기 위하여 원심법원에 환송하고, 원고의 나머지 상고를 기각하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 정귀호(재판장) 김형선 이용훈(주심) 조무제