【원고, 피상고인】
주식회사 비유와상징 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 곽동효외 7인)
【피고, 상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2006. 6. 16. 선고 2006허2530 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 원심판결 이유에 의하면 원심은, 지정상품 및 지정서비스업을 ‘학습지, 입시학원 경영업, 통신강좌업’ 등으로 하고 “ ”으로 구성된 이 사건 출원상표/서비스표(출원번호 제2004-845호)와 지정서비스업을 ‘중국어학원 경영업, 통신강좌업’ 등으로 하고 “ ”로 구성된 선출원서비스표를 대비하여, 이 사건 출원상표/서비스표는 ‘비상’ 부분으로 약칭될 수 있고, 선출원서비스표도 그 지정서비스업과의 관계에서 식별력이 미약한 ‘중국어’ 부분을 제외한 ‘비상’ 부분만으로 약칭될 가능성이 크나, 이 사건 출원상표/서비스표는 ‘비유와 상징’ 또는 ‘날아오르다’로, 선출원서비스표는 도형 부분 내의 ‘非常’ 부분에 의하여 ‘평범하지 않고 뛰어난 중국어’로 각 관념되어 그 관념이 서로 현저하게 다른 점, 이 사건 출원상표/서비스표와 선출원서비스표(이하 ‘양 서비스표’라고 한다)의 외관이 뚜렷하게 구분되고, 그 지정서비스업 등의 일반 수요자인 오늘날의 수험생들은 서비스업 등을 인터넷을 통하여 검색하는 경향이 커서 외관이 호칭보다 더 중요한 요소라고 보아야 하는 점 등에 비추어 보면, 양 서비스표는 그 호칭이 동일함에도 불구하고 관념 및 외관의 차이로 인하여 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있으므로 서로 유사하다고 할 수 없다는 취지로 판단하였다.
2. 그러나 이러한 원심의 판단은 수긍하기 어렵다.
가. 상표의 유사 여부는 대비되는 두 개의 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 종합하여 전체적으로 관찰하여 판단하여야 하는바, 때로는 상표의 일정한 구성부분이 일반 수요자나 거래자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하는 등 독립하여 자타 상품의 출처표시기능을 수행하는 경우가 있으므로, 전체관찰과 병행하여 상표를 기능적으로 관찰함으로써 그와 같은 구성부분을 추출하여 그 외관, 호칭, 관념 등을 대비하는 것이 적절한 전체관찰을 위해서 필요하다( 대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결, 대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결 등 참조). 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성부분이 결합된 상표의 경우 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 인정되지 아니한 때에는 언제나 그 구성부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니라 독립하여 자타 상품의 출처표시기능을 할 수 있는 구성부분만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있고, 하나의 상표에서 그와 같은 호칭·관념이 둘 이상 생기는 경우 비록 하나의 호칭·관념이 타인 상표의 그것과 동일·유사하다고 할 수 없더라도 다른 호칭·관념이 타인 상표의 그것과 동일·유사한 때에는 두 상표는 유사하다고 할 수 있다( 대법원 1991. 9. 10. 선고 91후561 판결, 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후1871 판결 등 참조). 위와 같은 법리는 서비스표에 대하여도 동일하게 적용된다.
나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 문자와 문자의 각 구성부분이 결합된 이 사건 출원상표/서비스표와 문자와 도형의 각 구성부분이 결합된 선출원서비스표는 그 전체적인 구성 및 형태, 각 구성부분의 개별적인 구성, 형태, 크기 및 전체 구성에서 차지하는 비중, 다른 구성부분과 결합되어 있는 정도 및 위치, 그 지정서비스업의 종류 및 내용 등을 종합하여 볼 때, 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 볼 수 없고, 그 중 양 서비스표에 공통된 한글 ‘비상’ 부분은 특히 일반 수요자나 거래자의 주의를 매우 강하게 끌도록 구성되어 있어 중심적인 식별력을 갖는 부분으로 볼 수 있으므로, 일반 수요자나 거래자는 양 서비스표를 모두 ‘비상’ 부분으로 간략하게 호칭·관념함으로써 그 부분에 의하여 양 서비스표에 관한 인상을 형성하고 이를 기억·연상할 수 있을 것이다.
그리고 이 사건 출원상표/서비스표의 경우 ‘비상’ 부분이 약간 도안화되어 있고 그 우측 하단에 보다 작은 글씨로 ‘비유와 상징’이라고 기재되어 있으며, 선출원서비스표의 경우 도형 부분 안에 ‘非常’이라는 한자가 기재되어 있다고 하더라도, 양 서비스표에서 중심적인 식별력을 갖고 있는 한글 ‘비상’ 부분의 호칭이 동일한 이상, 평균적인 주의력을 가진 일반 수요자나 거래자는 그 ‘비상’ 부분의 호칭과 거기에서 발생하는 관념에 의하여 양 서비스표에 관한 인상을 형성하고 이를 기억·연상할 가능성이 높으므로, 그와 같은 사정만으로 양 서비스표의 관념이 서로 다르다고 볼 수 없다.
나아가 원래 상표·서비스표의 유사 여부의 판단은 두 개의 상표·서비스표 자체를 나란히 놓고 대비하는 것이 아니라 때와 장소를 달리하여 두 개의 상표·서비스표를 대하는 일반 수요자나 거래자가 지정상품·지정서비스업의 출처에 관한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부의 관점에서 이루어져야 하는바, 양 서비스표는 전체적인 외관에 있어서 차이가 있으나, 그 차이가 양 서비스표에서 중심적인 식별력을 갖고 있는 ‘비상’ 부분의 호칭·관념의 동일성을 압도함으로써 지정서비스업의 출처의 오인·혼동을 명확히 방지할 수 있는 정도에까지 이르렀다고는 보기 어렵다.
결국 양 서비스표는 모두 ‘비상’으로 간략하게 호칭될 수 있고, 그 경우 그 관념 또한 서로 동일하여 동일·유사한 지정서비스업에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있으므로, 양 서비스표는 그 외관의 차이에도 불구하고 전체적으로 서로 유사한 서비스표라고 보아야 한다.
그럼에도 불구하고 양 서비스표가 서로 유사하지 아니하다고 본 원심판결에는 서비스표의 유사 여부에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하여 판결결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이므로, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리ㆍ판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 양승태(재판장) 고현철 김지형 전수안(주심)