【재항고인】
【상대방】
【원심결정】
서울고법 2000. 5. 23.자 98라373 결정
【주문】
원심결정의 신청인 패소 부분 중 피신청인 1, 피신청인 3, 피신청인 4에 대한 부분을 파기하고, 그 부분 사건을 서울고등법원으로 환송한다. 신청인의 피신청인 2에 대한 재항고를 기각한다. 재항고기각 부분의 재항고비용은 신청인의 부담으로 한다.
【이유】
재항고이유를 판단한다.
1. 피신청인 1, 피신청인 2, 피신청인 3, 피신청인 4에 대한 신청에 관한 원심 판단의 요지
가. 기록에 의하면, 피신청인 1이 에머랄드를 판매하면서 자신의 명함 이면에 "바이런 에머랄드"라고 수기(手記)로 써서 구매자에게 교부한 사실(소 갑 제40호증의 1, 2), 피신청인 2가 태국회사로부터 물품을 수입하면서 세관에 제출한 수입신고서의 상품란에 "CUT BIRON SYNTHETIC"이라고 기재되어 있는 사실(소 을 제29호증의 2), 피신청인 3이 신청외인에게 발행하여 준 거래명세서에 "바이런 원석"이라고 흘려 쓴 수기의 기재가 있는 사실(소 갑 제41호증의 3), 피신청인 4가 귀금속시계신문에 자신의 업체를 광고하면서 취급상품의 하나로 "바이런 에머랄드"를 표시한 사실(소 갑 제9호증)이 각 인정된다.
나. 피신청인들의 이와 같은 행위는 피신청인들이 "바이런"이라는 명칭을 상품의 판매·수입·광고 과정에서 영업적 수단의 일환으로 사용한 것에 불과하고, 특정한 상품의 출처를 표시하는 표장의 형태로 사용하였다고 볼 수 없으므로 상표법상 상표의 광고적 사용에 해당하지 않는다.
다. 따라서 가령 피신청인들이 진정상품이 아닌 합성에머랄드를 바이런 제품으로 판매하였다 하더라도 상표권 침해를 구성하는 것은 아니므로 신청인의 피신청인들에 대한 신청은 더 나아가 판단할 필요 없이 이유 없다.
2. 대법원의 판단
가. 타인의 등록상표와 동일, 유사한 상표를 등록상표권자의 허락 없이 그 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하면 그 등록상표권의 침해가 되는바, 여기서 상표의 '사용'이라 함은 상표법 제2조 제1항 제6호에서 규정하고 있는 (가) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, (나) 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위, (다) 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 말한다 할 것인데, 다만 문리적으로는 상표법이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당한다 하더라도 자타 상품의 출처를 표시하는 태양으로 사용하지 않은 상표의 경우에는 원칙적으로 상표권의 침해를 구성하지 않는다 할 것이다( 대법원 1997. 2. 14. 선고 96도1424 판결, 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 등 참조).
또한, 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목의 '거래서류'는 거래에 제공되는 서류로서 주문서, 납품서, 송장, 출하안내서, 물품영수증, 카탈로그 등이 이에 포함된다 .
나. 피신청인 1, 피신청인 3, 피신청인 4에 대한 신청에 관한 판단
원심의 인정 사실에 의하면, 피신청인 1이 에머랄드를 판매하면서 자신의 명함 이면에 "바이런 에머랄드"라고 수기(手記)로 써서 구매자에게 교부하였다는 것인바, 이 경우 명함의 이면은 판매된 물품을 확인해주는 거래서류에 해당한다 할 것이므로 피신청인 1이 명함의 이면에 상표를 표시하고 이를 거래상대방에게 교부한 행위는 상표법 제2조 제1항 제6호 (다)목이 규정하고 있는 상표의 사용행위에 해당한다 할 것이다.
피신청인 3의 경우도 거래명세서에 "바이런 원석"이라고 수기로 써서 거래상대방에게 교부하였다는 것이므로 위와 마찬가지로 상표의 사용행위에 해당하고, 나아가 피신청인 4는 귀금속시계신문에 취급 상품의 하나로 "바이런 에머랄드"를 표시하여 자신의 업체를 광고하였다는 것이므로 이 또한 상표의 사용행위에 해당한다 할 것이다{다만 기록에 의하면, 귀금속시계신문의 위 광고에는 "월드젬, (주)녹지원산업"이라고 표기되어 있고, 이 사건 가처분신청서에도 피신청인 4의 표시 뒤에 "(주)녹지원 대표"라고 부기하고 있어 위 광고의 주체가 피신청인 개인인지, 회사인지 여부가 불분명하므로 이에 대한 소명이 필요할 것이다}.
원심은, 피신청인들의 이와 같은 행위는 피신청인들이 "바이런"이라는 명칭을 상품의 판매·광고 과정에서 영업적 수단의 일환으로 사용한 것에 불과하고, 특정한 상품의 출처를 표시하는 표장의 형태로 사용하였다고 볼 수 없다고 판단하였으나, 상표의 사용행위는 업으로써 행해지는 것을 당연한 전제로 하는 것이고 피신청인들이 사용한 "바이런" 상표는 특정한 상품의 출처를 표시하는 표장의 형태로 사용되었다고 보여지므로, 위와 같은 원심의 판단은 상표의 사용에 관한 법리를 오해한 것이라 할 것이고, 그러한 법리오해에 터잡아 피신청인들이 판매 또는 광고한 바이런 에머랄드가 이 사건 등록상표권자로부터 나온 진정상품인지에 대하여 살펴보지도 아니한 것은 심리를 미진한 것이라 하지 아니할 수 없다.
이 점을 지적하는 재항고이유의 주장은 이유 있다.
다. 피신청인 2에 대한 신청에 관한 판단
원심의 인정 사실에 의하면, 피신청인 2는 태국회사로부터 물품을 수입하면서 세관에 제출한 수입신고서의 상품란에 "CUT BIRON SYNTHETIC"이라고 기재하였다는 것인바, 세관에 제출하는 수입신고서는 거래당사자 간에 교부되는 거래서류라고 보기 어려우므로 수입신고서에 "BIRON" 상표를 표시하였다고 하여 상표법상 상표의 사용행위라고 할 수는 없다.
이에 대한 원심의 판시는 적절하지 아니하나 상표로서의 사용이 아니라고 본 것은 결과적으로 정당하고, 거기에 재항고이유로 주장하는 바와 같은 위법이 있다 할 수 없다.
3. 결 론
그러므로 원심결정의 신청인 패소 부분 중 피신청인 1, 피신청인 3, 피신청인 4에 대한 부분을 파기하여 그 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하고, 피신청인 2에 대한 신청인의 재항고를 기각하며, 재항고기각 부분의 재항고비용은 신청인의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.
대법관 이규홍(재판장) 송진훈 변재승(주심) 윤재식