【신청인, 피상고인】
정찬용 (소송대리인 법무법인 나라종합법률사무소 담당변호사 김홍석외 1인)
【피신청인, 상고인】
주식회사 사회평론 (소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 이종욱외 2인)
【1차 환송판결】
대법원 2004. 7. 9. 선고 2002다56024 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원으로 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
민사집행법 제300조 제2항의 임시의 지위를 정하기 위한 가처분이 필요한지 여부는 당해 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 할 것이고, 더구나 가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과 같은 내용의 상표권침해의 금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는, 그에 대한 보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위에서 본 바와 같은 제반 사정을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것이므로, 장래 그 상표권이 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여 그 가처분신청은 보전의 필요성이 없는 것으로 보아야 한다 ( 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결, 2003. 11. 28. 선고 2003다30265 판결 등 참조).
위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 표장을 ‘영어공부 절대로 하지 마라!’로 하고 그 지정상품을 ‘정기간행물, 학습지, 서적, 연감’ 등으로 하는 이 사건 등록상표(등록번호 제564818호)는, 이 사건 등록상표의 출원일 이전에 피신청인이 시리즈물로 출판한 ‘서적’에 사용되어 일반 수요자에게 널리 알려짐으로써 그 상표성과 주지성이 인정되는 선사용상표와 그 표장이 같고, ‘서적’이라는 상품에 사용된 상표가 가지는 출처표시기능은 저자가 아니라 출판업자를 위한 것이라고 보아야 하므로, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 이 사건 가처분신청과 관련된 ‘정기간행물, 학습지, 서적, 연감’은 피신청인의 선사용상표의 사용상품인 ‘서적’과 같거나 유사하여 상표법 제7조 제1항 제9호에 의하여 등록무효로 될 개연성이 높다고 보인다.
따라서 이 사건 가처분신청은 보전의 필요성이 없다고 할 것임에도, 이와 달리 판단한 원심에는 가처분의 보전의 필요성 유무에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김영란(재판장) 김황식 이홍훈(주심) 안대희