【원고,상고인】
【피고,피상고인】
꽁빠니 데 몽뜨레 산도즈 소시에떼 아노님(Compagnie des Montres Sandoz S.A.) (소송대리인 변리사 김성택 외 6인, 변호사 조태연 외 2인)
【원심판결】
특허법원 2001. 6. 21. 선고 2000허5803 판결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다.
【이유】
상고이유를 본다.
1. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용증거들에 의하여 판시와 같은 사실을 인정한 다음, 그 사실관계를 기초로 아래와 같이 판단하였다.
가. 인용상표가 세계 60여 개국에 등록된 상표로서 우리 나라에서도 피고가 존속기간 갱신등록을 하지 아니하여 권리가 소멸한 1986. 3. 14.경까지 등록되어 있었던 점, 1985.경부터 1996.경까지 10년 이상 여러 TV, 라디오, 신문, 잡지에 인용상표가 부착된 시계광고가 계속되어 온 점, 그 광고 문구에 산도스시계가 스위스에서 생산되는 제품임을 직접 표시하거나 스위스에서 생산되는 제품과 제휴관계에 있음을 직감할 수 있는 문구가 계속 사용되어 온 점, 특히 인용상표 중 도형 부분은 피고가 전 세계적으로 자신의 시계에 사용하는 독창적인 표장인데, 원고가 한 광고들에 이와 동일 또는 유사한 표장이 산도스시계 주식회사 또는 산도스시계(주)라는 상호의 앞부분에 결합되어 사용된 것이 대부분인 점 등을 종합하면, 원고의 산도스시계에 대한 광고와 판매행위를 통하여 일반 수요자나 거래자들은 산도스시계와 그 사용상표가 원고의 산도스시계사가 직접 제조·판매하는 시계나 원고의 상표로 인식하기보다는 스위스제 시계 및 그 상표로 널리 인식하였다고 봄이 상당하다.
나. 원고는, 피고와의 계약관계가 1986. 4. 19. 종료하였으므로, 그 이후의 광고는 원고측의 산도스시계사를 그 상품의 출처로 하는 광고라는 취지로 주장하나, 1990.까지 산도스시계사가 피고로부터 시계의 부품을 수입하여 왔음은 앞서 본 바와 같으므로, 적어도 그 무렵까지는 원고측과 피고 사이의 계약관계가 존속하고 있었다고 봄이 상당하고, 판시 독점대리인계약서 제7항에는 원고측이 계약기간 동안 자비로 인용상표의 광고를 하도록 되어 있었으므로, 1990.경까지의 광고는 피고를 위해서 행하여진 것으로 보아야 할 것이며, 원고가 피고와의 계약관계가 종료하였다고 주장하는 시점 이후에도 "SANDOZ" 또는 인용상표가 부착된 시계가 스위스제품임을 나타내는 광고가 계속되어 왔고, 그 광고의 형태나 내용도 별다른 변동이 없었던 점(월간 "샘터"지의 1988. 1.호에만 "산도스가 본격 국내 브랜드로 첫걸음을 내딛습니다."라는 광고가 게재되었을 뿐이고, 계약 종료일 이후에도 월간 "샘터"지의 광고에 "스위스 초정밀 고급시계", "스위스시계의 명품 산도스"라는 광고가 널리 사용되었음은 앞서 본 바와 같다.), 광고에 의하여 어떤 상표가 특정인의 상표로 널리 알려져 있는지 여부는 광고내용 그 자체에 의하여 판단되어야 할 것인바, 위에서 본 광고가 전부 원고의 비용 부담으로 이루어진 것이기는 하지만, 이들 광고는 원래 피고나 스위스 시계회사를 그 제품의 출처로 표시하는 것으로 시작된 것으로서 광고내용에 별다른 변동이 없는 한 광고비용의 부담관계나 외국회사와 사이에 체결된 계약관계의 변동을 알지 못하는 수요자들로서는 계속되는 유사한 광고에 실린 제품의 출처를 동일한 것으로 인식할 수밖에 없는 점, 비록 산도스시계 주식회사나 산도스시계(주)라는 상호가 광고의 하단부에 기재되어 있기는 하였지만, 그 옆에 부가된 도형이나 '산도스'라는 외국어 및 스위스와의 관련성을 직접 나타내거나 암시하는 광고문구를 감안하면 수요자들로서는 산도스시계사를 "산도스"라는 외국회사의 국내 자회사(子會社)나 현지법인 정도로 인식하기 쉬운 점 등을 종합하여 볼 때, 이들 광고가 원고의 비용부담으로 행하여졌다는 이유만으로 원고나 원고측인 산도스시계사를 광고되는 제품의 출처로 표시한 것이라고 볼 수는 없으므로, 원고의 주장은 이유 없다.
다. 한편, 인용상표가 1996. 이후 그 출처표시 기능이 소멸하거나 현저하게 감소하였다고 볼 만한 자료도 없으므로, 원고의 이 사건 등록상표(상표등록번호 생략) "SANDOZ"의 등록사정일인 1998. 7. 23. 무렵까지도 인용상표는 국내 일반 수요자나 거래자들에게 여전히 널리 특정인의 상표라고 인식되어 있었고, 인용상표의 문자부분과 이 사건 등록상표는 호칭이 동일하여 유사하므로, 국내 일반 수요자 및 거래자들에게 스위스회사의 상표 및 제품으로 인식된 인용상표와 유사한 이 사건 등록상표가 시계제품에 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품출처의 오인 및 혼동을 일으킬 우려가 있으니, 결국 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하여 그 등록이 무효이다.
2. 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 법리오해, 심리미진 또는 채증법칙 위배 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
이 점을 탓하는 상고이유는 받아들이지 아니한다.
그리고 이 사건 등록무효심판이 신의칙(특히, 실효의 원칙)에 위배된다는 상고이유는 상고심에 이르러 비로소 내세운 것으로서, 적법한 상고이유가 될 수 없다.
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 윤재식(재판장) 송진훈(주심) 변재승 이규홍