【원 고】
스튜디오 페요 에스.에이 (소송대리인 변리사 송재련 외 2인)
【피 고】
피고 (소송대리인 변호사 박재현 외 1인)
【대법원판결】
대법원 2003. 8. 22. 선고 2003후1246 판결
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】
특허심판원이 2002. 9. 3. 2002당1242호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초 사실
거：다툼없는 사실, 갑 제1 내지 2호증의 각 기재]
가. 이 사건 등록상표는 피고를 상표권자로 하는 다음과 같은 내용의 상표이다.
(1) 등록번호：(등록번호 생략)
(2) 출원일：1994. 4. 30.
(3) 등록일/등록사정일：1995. 7. 11./1995. 6. 23.
(4) 표장：
(5)지정상품｛ 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조의 [별표 1] 상품류 구분 제7류｝: 계육, 양념통닭, 튀김통닭
나. 피고는, 이 사건 등록상표는 원고의 주지·저명한 저작물의 명칭인 "SMURF" (별지 인용상표 1과 같다) 및 그 형상인 별지 인용상표 2 내지 4 등을 모방한 상표로서 공서양속을 문란하게 할 염려가 있는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제4호에 위반하여 등록되었을 뿐만 아니라, 일반 수요자 사이에 현저하게 인식되어 있는 인용상표들과 유사한 상표로서 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있거나 수요자를 기만할 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제10호 및 제11호에 위반되어 등록된 상표라는 이유로, 그 등록의 무효를 구하는 심판을 청구하였다.
이에 특허심판원은 위 심판청구사건을 2002당1242호로 심리하여 원고가 제출한 증거만으로는 인용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 또는 등록결정시에 주지·저명하거나 원고의 상품을 표시하는 것이라고 국내의 일반수요자들에게 널리 인식되었다고 인정하기 어렵다는 이유로, 2002. 9. 3. 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자의 주장
가. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지
이 사건 등록상표는 원고의 주지·저명한 저작물이자 상표인 인용상표들을 모방하여 출원된 것으로서 원고의 저작권을 침해하고 있고, 인용상표들에 화체된 상표로서의 기능과 품질보증적 기능에 편승하고자 하는 목적에서 출원된 것으로서 공정하고 신용 있는 상거래질서에 반하여 공서양속에 위반되는 것일 뿐만 아니라, 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하고 일반 수요자로 하여금 원고 또는 원고와 어떠한 관련이 있는 것으로 그 출처를 오인케 하고 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호 및 제11호에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.
나. 피고 주장의 요지
인용상표가 이 사건 등록상표의 출원시 또는 그 등록결정시에 일반수요자들이나 거래자들 사이에 주지·저명하거나 특정인의 상표라고 알려져 있었다고 볼 만한 증거가 없으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호 및 제11호에 해당하지 아니한다.
3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당원의 판단
가. 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호제11호 해당하기 위한 요건
일반적으로 문제가 된 상표가 타인의 상표를 모방한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하기 위해서는 모방의 대상이 된 상표(인용상표)가 주지·저명하여야 하고 주지·저명하다는 것은 국내를 기준으로 하는 것이며, 같은 항 제10호에 해당하기 위해서는 인용상표가 저명한 상표일 것을 요하고, 같은 항 제11호에 해당하기 위해서는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반 거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상품이나 상표라고 하면 특정인의 상품이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것을 요한다. 또한, 인용상표의 주지·저명 또는 특정인의 상표로서의 인식 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 기준이 된다 할 것이며, 나아가 어떠한 상표가 위 제1항 제4호에 해당하는지 여부는 동 상표의 출원시 또는 등록결정시를 기준으로 하고, 같은 항 제10호에 해당하는지 여부는 그 출원시, 같은 항 제11호에 해당하는지 여부는 등록결정시를 기준으로 한다.
나. 인정 사실
[인정 근거：갑 제1, 2호증, 갑 제3호증의 1 내지 5, 갑 제4, 6, 9호증 내지 44, 47, 48호증, 을 제1호증의 1 내지 3, 을 제2호증의 1 내지 3의 각 기재와 변론의 전취지(원고가 제출한 나머지 증거들은 이 사건 등록상표의 출원일 또는 등록결정일 이후에 발행되거나 그 발행일을 알 수 없는 것이므로 증거로 채택하지 아니한다.)]
① 원고는 스위스에 소재한 회사로서 별지 인용상표 1의 "SMURF" 및 인용상표 2 내지 5와 같은 스머프 캐릭터 도형의 저작권자이자 상표권자이다.
② 별지 인용상표 1 내지 4와 같은 "SMURF(스머프)" 및 그 캐릭터 도형들은 벨기에인인 소외인, 일명 페요(Peyo)에 의하여 창작되어 1958. "Le Journal de Spirou"라는 잡지에 그 만화가 처음 실렸고, 곧 많은 인기를 끌면서 벨기에, 네덜란드 등을 거쳐 각국으로 알려지게 되었으며, 1981.에는 스머프 만화가 TV 만화영화 시리즈로 제작되어 미국의 NBC에서 방영되었고, 이를 계기로 256개 이상의 에피소드가 제작되어 우리 나라를 포함한 세계 각국에서 방영되었다.
③ 소외인 및 1989. 12. 26. 그로부터 인용상표들의 저작권 및 상표권을 양수한 원고는 1980.경부터 별지 인용상표 등과 같은 스머프 만화의 캐릭터 도형들을 미국을 비롯한 세계 각국에서 공예품, 도서, 완구, 인형, 의류 등 각종 상품을 지정상품으로 하여 상표등록한 다음 그 지정상품에 사용하였다.
④ 원고는 1989. 7. 25.부터 1991. 9. 17.까지 사이에 우리 나라에서도 인용상표 2 자체 및 이와 "SMURF"(인용상표 1) 또는 "스머프"를 결합한 상표(인용상표 5 내지 7)에 관하여 위 ③항과 같은 상품 등을 지정상품으로 하여 약 20여 건의 상표등록을 마쳤고, 1991.에는 주식회사 부신텍스타일 및 주식회사 비선인더스트리와 사이에 인용상표들을 양말, 인테리어 장식품에 사용할 수 있도록 하는 권한을 부여하는 라이센스 계약(갑 제47, 48호증)을 체결하였다.
다. 판 단
위 인정 사실에 의하면, 인용상표들은 캐릭터(Character)를 주제로 한 것으로서 그 캐릭터들이 널려 알려져 있고, 또 미국을 비롯한 여러 나라에서 여러 가지 상품들을 지정상품으로 하여 등록되었을 뿐만 아니라, 그 상품들에 널리 사용된 점도 인정된다.
그러나 캐릭터는 그것이 가지고 있는 고객흡인력 때문에 이를 상품에 이용하는 상품화(머천다이징；character merchandising)가 이루어지게 되는 것이고 상표처럼 상품의 출처를 표시하는 것을 본질적인 기능으로 하는 것은 아니므로, 그 캐릭터 자체가 널리 알려져 있다 하더라도 그러한 사정만으로 곧바로 인용상표가 주지·저명하거나 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로서 널리 인식되어 있다고 보기는 어렵다 할 것이고, 또한 인용상표가 다른 나라에 등록되어 있고 거기에서 그 상표 및 상품이 널리 선전되어 있다거나 상품판매실적이 상당하다고 하여 반드시 우리 나라의 일반 수요자들 사이에서도 현저하게 인식되었다고 단정할 수도 없다 할 것이다.
그런데 인용상표들이 우리 나라에서 여러 상품들을 지정상품으로 하여 등록된 사실은 앞에서 본 바와 같으나, 갑 제47, 48호증만으로는 그러한 지정상품들에 관하여 인용상표들이 널리 사용되었다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 인용상표들이 그 지정상품에 널리 사용되어 이 사건 등록상표의 출원시(1994. 4. 30.) 또는 등록결정시(1995. 6. 23.)를 기준으로 주지·저명하였다거나 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상표로서 널리 인식되어 있었다는 점을 인정할 만한 증거가 없다.
그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호 및 제11호에 해당하기 위한 나머지 요건들에 관하여는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 위 각 부등록 사유에 해당하지 아니한다 할 것이다.
라. 기타 원고의 주장에 관한 판단
원고는, 이 사건 등록상표는 원고의 저작물인 인용상표들을 모방하여 출원된 것으로서, 이 사건 등록상표의 등록은 상표법상의 경쟁질서 및 원고의 정당한 저작권을 침해하는 것으로서 공정하고 신용 있는 상거래질서 및 공서양속에 반하는 것이라 할 것이므로 상표법 제7조 제1항 제4호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 취지로 주장한다.
그러므로 살피건대, 상표법에는 타인의 저작권의 목적이 되는 도형을 포함하는 표장의 등록을 금지하는 규정이 없고, 저작권은 상표권과 달리 그 발생에 있어 무방식주의(無方式主義)를 채택하고 있어 상표 심사단계에서 그 출원상표가 이미 발생한 저작권과 저촉되는지 여부를 심사하기가 현실적으로 곤란하며, 상표법 제53조가 상표권과 저작권의 저촉관계에 관하여 별도로 규정하고 있는 점 등에 비추어 볼 때, 타인의 저작권의 목적인 도형 등을 상표로서 등록하는 것 자체를 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란케 하는 것으로서 곧바로 상표법 제7조 제1항 제4호의 부등록사유에 해당한다고 하기는 어렵다 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다(한편, 인용상표들은 1995. 12. 6. 법률 제5015호로 개정되고 1996. 7. 1.부터 시행된 저작권법상의 회복저작물로서 저작자인 소외인이 1992. 사망하였으므로 그 저작권이 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록사정시뿐만 아니라 현재까지도 유효하게 존속하고 있다 할 것이나, 한편 위 법률 부칙 제4조는 "이 법 시행 전에 회복저작물 등을 이용한 행위는 이 법에서 정한 권리의 침해행위로 보지 아니한다."라고 규정하고 있어 위 법 시행일 이전에 이루어진 이 사건 등록상표의 출원 또는 등록행위가 원고의 저작권을 침해하는 행위에 해당한다고 보기도 어렵다 할 것이다).
마. 소결론
그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제10호 및 제11호에 해당하지 아니한다 할 것이므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.
4. 결 론
따라서 원고의 이 사건 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 김치중(재판장) 최정열 김기영