【심판청구인,피상고인】
에프. 호프만-라 롯슈 에이지 (소송대리인 변리사 김창세 외 3인)
【피심판청구인,상고인】
제일제당 주식회사 (소송대리인 변리사 최규팔 외 2인)
【원심심결】
특허청 항고심판소 1997. 2. 28.자 94항당392 심결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.
【이유】
상고이유를 본다.
1. 원심심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 특허발명(특허 제52269호)에 대한 특허 무효 여부에 관하여 다음과 같이 인정·판단하였다.
이 사건 특허발명 중 특허청구범위 제1항은 중합효소 연결반응에 의하여 합성된 전서열(前序列)을 수반하지 않는 사람의 성숙한 백혈구 인터페론 유전자 DNA를 형질 발현기구에 직접 연결하여 사람 알파 인터페론을 제조하는 방법인바, 이를 그 출원 전에 반포된 간행물들인 갑 제3호증의 1(1986. 10. 4. 공고된 국내 특허공보의 공고번호 제86-1558호), 갑 제4호증(1987. 7. 28. 특허된 미합중국 특허 제4,683,202호) 및 갑 제5호증(1987년 발간된 Science 제237호, 415면 이하)에 기재된 기술내용들과 대비하여 보면, 갑 제3호증의 1의 발명은 전서열을 수반하지 아니한 사람의 성숙한 백혈구 인터페론 유전자 DNA를 형질 발현기구에 직접 연결하여 사람 알파 인터페론을 제조하는 방법으로서, 특허청구범위 제1항과 갑 제3호증의 1의 발명은 모두 사람 알파 인터페론의 전서열 암호유전자를 제거하여 전서열이 없는 사람의 성숙한 알파 인터페론을 생산하는 방법으로 목적이 동일하고, 그 구성도 거의 동일하며, 다만 특허청구범위 제1항은 전서열이 제거된 사람 알파 인터페론 유전자를 제조하는 방법으로서 중합효소 연결반응에 의한 것으로 한정하였고, 갑 제3호증의 1의 발명은 이를 구체적으로 한정하지 아니한 차이가 있으나, 목적하는 유전자를 얻기 위하여 중합효소 연결반응을 이용하는 제조방법은 갑 제4호증, 갑 제5호증 등에 의하여 이미 공지되어 있고 이를 전서열이 제거된 사람 알파 인터페론 유전자를 제조하는 데 적용하는 것은 기술적으로 어려움이 없으며 그에 따른 효과도 당연히 예상되는 것에 불과하여, 특허청구범위 제1항은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 갑 제3호증의 1, 갑 제4호증, 갑 제5호증 기재의 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 판단된다.
이 사건 특허발명 중 특허청구범위 제2항 및 제3항은 특허청구범위 제1항의 종속항으로서, 형질 발현기구의 촉진 유전자로서 tac 및 tac-trp 촉진 유전자를 사용하여 그 발현 효율을 높인 것으로 되어 있으나, tac 촉진 유전자는 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 간행물인 갑 제6호증(1983년 발간된 P.N.A.S.U.S.A. 제80호, 21면 이하)에 기재된 것으로 이 사건 특허발명의 출원 당시 가장 발현효율이 좋은 촉진 유전자의 하나로 잘 알려진 것인데, 이를 인터페론 유전자의 발현에 사용한 것에 불과하여 그로 인하여 예상하지 못할 정도의 현저한 효과도 인정되지 아니하므로, 특허청구범위 제2항도 그 진보성을 인정할 수 없고, 특허청구범위 제3항 역시 그 발현효율이 특허청구범위 제2항과 비교하여 향상된 것을 발견할 수 없고 다른 효과도 인정되지 아니하므로, 특허청구범위 제2항과 같은 이유로 그 진보성을 인정할 수 없다.
이 사건 특허발명 중 특허청구범위 제4항과 제5항은 Pst Ⅰ과 EcoRI의 제한효소 절단부위를 갖는 Linker와 Primer를 사용하여 알파 인터페론(백혈구 인터페론) cDNA를 대량으로 증폭시킴을 특징으로 하는 방법에 관한 것이지만, 이는 중합효소 연결반응에 의한 인터페론 유전자를 대량으로 증폭시키는 방법으로서, 특허청구범위 제1항에 대하여 살핀 바와 같이 공지된 사람 알파 인터페론을 공지된 방법인 중합효소 연결반응으로 대량 증폭하는 것이며, 그에 따른 예상하지 못한 효과도 없어 이 기술이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지된 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정된다.
결국 이 사건 특허발명은 갑 제3호증의 1 내지 갑 제6호증으로부터 이 기술이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제2항에 의하여 특허받을 수 없는 것이 잘못 특허된 것이므로, 같은 법 제69조 제1항 제1호에 의하여 그 특허는 무효이다.
2. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정·판단은 정당하고, 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 법리오해, 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 지창권(재판장) 천경송 신성택 송진훈(주심)