【원고, 피상고인】
플렉시스 아메리카 엘. 피. (소송대리인 변호사 양영준외 4인)
【피고, 상고인】
시노켐 컴파니, 산동 차이나 (소송대리인 변호사 윤재식외 2인)
【피고 보조참가인】
금호석유화학 주식회사 (소송대리인 법무법인 다래 담당변호사 곽동효외 3인)
【원심판결】
특허법원 2006. 10. 26. 선고 2005허9534 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
1. 먼저, 상고이유 제2점에 관하여 본다.
가. 특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다.
나. ‘조절된 함량의 양자성 물질 존재하에서’의 의미내용에 관하여
명칭을 “4-아미노디페닐아민(4-ADPA)의 제조방법”으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제132514호)의 청구항 1은 4-ADPA 중간화합물인 4-NDPA와 p-NDPA의 제조방법으로서, 아닐린 또는 치환된 아닐린 유도체와 니트로벤젠을(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 적당한 용매계 중에서(이하 ‘구성요소 2’라 한다), 적당한 온도의 제한된 반응대 내에서(이하 ‘구성요소 3’이라 한다), 적당한 염기와(이하 ‘구성요소 4’라 한다), 조절된 양의 양자성 물질 존재하에 반응시키는 것(이하 ‘구성요소 5’라 한다)을 구성요소로 한다.
구성요소 5에 관하여 보건대, 그 문언의 기재 자체만으로는 의미하는 바가 명확하다고 할 수 없는데, 발명의 상세한 설명을 참작하여 보면, 구성요소 5는 반응시에 존재하는 물과 같은 양자성 물질을 조절하는 구성으로서, 아닐린 또는 치환된 아닐린 유도체와 니트로벤젠의 반응을 유지하고 원하는 생성물의 선택성을 유지하기 위하여 양자성 물질의 함량이 조절되는 조건으로 파악된다.
나아가 구성요소 5가 양자성 물질을 제거하는 반응조건을 포함하고 있는지 여부에 관하여 보건대, ① 발명의 상세한 설명에는 ‘반응시 존재하는 양자성 물질의 함량을 조절하는 것이 중요하다. 일반적으로 아닐린 중에서 반응하는 경우, 약 4% H₂O 이상으로 존재하는 수분은 반응 자체가 의미 없을 정도로 아닐린과 니트로벤젠의 반응을 억제한다. 따라서 수분의 함량을 4% 이하의 수준으로 감소시키면, 반응은 허용 가능한 방법 내에서 진행된다.’, ‘본 발명에 따른 반응은 무수조건하에서 실행될 수 있다.’, ‘양자성 물질의 조절된 함량은 아닐린이 용매로 사용될 때 반응혼합물의 체적을 기준으로 약 4% H₂O에 이르는 함량, 즉 아닐린과 니트로벤젠의 반응을 억제시키는 양을 의미한다.’, ‘아닐린 또는 치환된 아닐린 유도체와 니트로벤젠을 반응시키는 동안 양자성 물질의 함량을 조절하기 위한 예로서 건조제를 첨가하거나 증류방법을 사용하여 양자성 물질을 제거한다.’라는 취지가 기재되어 있는 점, ② 이 사건 특허발명의 실시예 3 및 실시예 8은 염기로 TMAH 이수화물 사용시에 양자성 물질의 함량에 따른 생성물의 선택성 또는 수율의 변화를 보여주고 있는데, 양자성 물질의 양이 증가함에 따라 일관성 있게 수율은 감소하고 있으나, 양자성 물질의 함량 감소에 따른 4-ADPA 중간화합물의 선택성은 일관성 있는 결과를 보여주지 못하고 있는 점, ③ 이 사건 특허발명의 실시예 5는 4-NDPA 및/또는 p-NDPA 생성물을 제조하기 위하여, 여러 가지 염기들이 사용될 수 있다는 것을 설명해 주고 있고, 실시예 1의 염기인 TMAH이수화물을 표 4에 기재된 Na 금속, NaH, NaOH, KOH, 포타슘 t-부톡사이드 등으로 변경시켜서 실시예 1D의 방법에 따라서 실시하도록 하는 것인데, 표 4의 Na 금속 등은 물 등의 양자성 물질을 포함하지 않는 것이고 NaOH, KOH는 건조제로도 사용되는 것인 점, ④ 이 사건 특허발명의 실시예에서는 ‘호기/혐기, 온도, 반응물질의 농도와 양, 물과 같은 양자성 물질의 조절에 의하여 니트로벤젠의 전환율, 4-ADPA 중간화합물의 선택성과 이들에 의해 결정되는 4-ADPA 중간화합물의 수율이 다양한 형태로 나타난다는 사항을 제시하고 있으나, 청구항 1에는 다양한 형태의 반응 결과 중 그 전환율, 선택성 및 수율 등을 최적화한 특정 수치는 기재되어 있지도 아니한 점 등을 종합하여 보면, 구성요소 5는 양자성 물질의 최소 하한량을 특정하고 있는 것으로는 볼 수 없고, 양자성 물질을 제거하는 반응조건을 포함한다고 보아야 한다.
다만, 발명의 상세한 설명에는 ‘용매로서 아닐린과 함께 염기로서 테트라메틸암모늄 하이드록사이드가 사용될 때에는 반응혼합물의 체적을 기준으로 약 0.5% 정도로 내려가도록 수분의 양을 더욱 감소시킴으로써 선택성에 다소의 손실이 있고 2-니트로 디페닐아민은 보다 다량으로 생성되지만, 여전히 최소량으로 존재하도록 하면서 4-니트로 디페닐아민과 4-니트로소 디페닐아민 및/또는 이의 염의 전체량은 증가한다.’라는 기재가 있는데, 여기에서 약 0.5% 정도의 수분의 양은 원하는 생성물의 선택성을 유지하기 위한 양자성 물질의 최소 하한량을 나타내고 있는 것이 아니라, 반응시 생성되는 수분을 약 0.5% 정도로 내려가도록 더욱 감소함으로써 원하는 생성물의 선택성에는 다소간의 손실이 있지만 수분이 감소함에 따라 4-니트로 디페닐아민과 4-니트로소 디페닐아민 및/또는 이의 염의 전체량은 증가한다는 의미로 이해되고, 설령 약 0.5% 정도의 수분의 양을 양자성 물질의 최소 하한량으로 본다고 하더라도 이는 용매로서 아닐린과 함께 염기로서 테트라메틸암모늄 하이드록사이드가 사용될 때에 관한 것으로서 청구항 1에 기재된 발명 중 하나의 예시에 불과하다. 발명의 상세한 설명에 기재된 ‘반응 중에 존재하는 양자성 물질의 양이 중요하기 때문에 가능한 한 존재하는 양자성 물질을 다량 감소시킨 후 아닐린을 용매로 사용할 때에는 양자성 물질을 0.5부피% 정도의 원하는 양으로 다시 첨가할 수 있다.’라는 문언 역시 하나의 예시에 불과하다. 발명의 상세한 설명에는 ‘원하는 생성물의 선택성을 유지하기에 필요한 양자성 물질의 최소량도 용매, 염기의 유형, 염기의 양, 염기 양이온 등에 따라 다르며 이 또한 본 발명의 기술내용을 사용함으로써 당업자들에 의하여 결정될 수 있다.’라고 되어 있으나, 이는 양자성 물질의 최소량은 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의하여 용매, 염기의 유형, 염기의 양, 염기 양이온 등에 따라 결정될 수 있다는 취지일 뿐 양자성 물질의 최소 하한량을 구체적으로 제시하고 있는 것으로 볼 수 없다. 따라서 발명의 상세한 설명에 위와 같은 기재가 있다는 사정만으로는 구성요소 5가 양자성 물질의 최소량을 0.5%로 한정하고 있다고는 할 수 없다.
다. 이 사건 특허발명의 청구항 1과 원심판시의 비교대상발명의 대비
위와 같은 판단을 전제로 하여 청구항 1과 원심판시 비교대상발명을 대비하여 보면, 아닐린과 니트로벤젠의 반응시 생성되는 물과 같은 양자성 물질을 제거하는 비교대상발명의 반응조건은 청구항 1의 구성요소 5에 포함된다 할 것이고, 청구항 1의 구성요소 1, 3, 4가 비교대상발명의 ‘아닐린과 니트로벤젠을 출발물질로 하는 구성’, ‘110~125℃의 온도에서 반응을 진행하는 구성’, ‘수산화나트륨을 염기로 사용하는 구성’과 동일함은 원심에서 적법하게 인정한 바와 같고, 청구항 1의 구성요소 2는 발명의 상세한 설명에 “적절한 용매계는 제한을 하지는 않지만, 디메틸설폭사이드, N-메틸피롤리돈, 디메틸포롬아미드, 아닐린, … 디이소프로필 에틸아민 등과 이의 혼합물과 같은 용매를 포함한다. 바람직하게는 아닐린은 반응에서 과다량으로 사용되며 니트로벤젠의 몰 함량에 대해 초과량의 아닐린은 용매로서 역할을 한다.”는 기재가 있고 비교대상발명은 아닐린이 0.322mol로서 니트로벤젠의 몰 함량 0.244mol을 초과하고 있음에 비추어, 양 구성은 서로 동일하다고 보아야 한다.
비교대상발명은 염기촉매를 통하여 니트로벤젠과 아닐린을 직접 반응시켜 p-NDPA를 제조하는 방법을 제시하고 있다는 점에서 청구항 1과 그 목적 및 효과가 공통되고, 청구항 1은 특정한 수율 이상으로 한정하고 있지 아니하고 있어 수율이 높은 발명뿐만 아니라 수율이 낮은 발명도 포함하고 있으므로, 비교대상발명과 그 수율에 차이가 있다고 할 수도 없다.
라. 소 결
그렇다면 청구항 1은 비교대상발명에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다고 봄이 상당하고, 청구항 1의 신규성 및 진보성이 부정되는 이상, 청구항 1의 구성요소를 모두 포함하면서 일부 구성요소를 부가·한정하고 있는 청구항 2 내지 6, 9 내지 11, 13, 14, 16, 18 내지 29, 32 내지 34, 36, 37, 39, 41 내지 54, 57 내지 59, 61, 62, 64, 66 내지 72의 신규성 및 진보성은 당연히 긍정된다고 할 수 없고, 그 부가·한정된 구성요소를 포함하여 이를 심리 판단해 보아야 한다.
그럼에도 불구하고 원심은, 비교대상발명에는 아닐린이 용매로 사용되었다고 볼 수 없고 청구항 1의 구성요소 5는 양자성 물질을 제거하는 조건을 포함하지 않는다고 오해함으로써, 청구항 1의 구성요소 2는 비교대상발명의 대응구성과 상이하고 구성요소 5는 비교대상발명의 반응조건을 포함하지 않고, 청구항 1과 비교대상발명은 그 목적 및 효과에서도 상이하다고 본 다음, 청구항 1은 비교대상발명에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하고, 이를 전제로 하여 청구항 2 내지 6, 9 내지 11, 13, 14, 16, 18 내지 29, 32 내지 34, 36, 37, 39, 41 내지 54, 57 내지 59, 61, 62, 64, 66 내지 72의 신규성 및 진보성도 부정되지 않는다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 특허청구범위의 해석 및 발명의 신규성·진보성에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
2. 결 론
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 이홍훈(재판장) 김영란(주심) 김황식 안대희