【원고】
주식회사 환경일보 (소송대리인 법무법인 대종 담당변호사 채형석 외 3인)
【피고】
주식회사 환경건설일보 (소송대리인 법무법인 한결 담당변호사 송두환 외 3인)
【변론종결】
2005. 9. 29.
【주문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】
특허심판원이 2005. 5. 31. 2004당2195호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
【이유】
1. 이 사건 심결의 경위
가. 원고는 다음과 같은 내용의 이 사건 등록상표의 권리자이다.
① 구성 : “ ”
② 등록번호 : 제276957호
③ 출원일/등록일 : 1992. 6. 4./1993. 10. 18.
④ 지정상품 : 구 상표법 시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) [별표 2] 상품류 구분 제52류의 '신문'
나. 피고는 이 사건 등록상표는 '환경에 관한 기사를 게재하는 일간신문'의 의미를 가지고 있으므로 지정상품의 용도, 효능, 품질을 뜻하는 것으로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2004당2195호 사건으로 심리하여 2005. 5. 31. 이 사건 등록상표가 지정상품인 신문의 내용, 품질, 용도 등 상품의 성질을 보통으로 표시하는 기술적 표장으로서 상표법 제6조 제1항 제3호에 위반하여 등록된 것이고 이 사건 등록상표가 그 출원 전에 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로, 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.
[증 거] 갑 제3, 10호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지
가. 피고는 이 사건 등록상표의 최초 권리자인 소외 1로부터 통상사용권을 얻어 정기간행물 등록을 한 후 이 사건 등록상표를 장기간 독점적으로 사용하면서 상표권의 효력을 향유하였고, 원래 상표권자였던 소외 1과 함께 원고가 이 사건 등록상표를 무단으로 사용하여 상표법을 위반하였다는 이유로 원고를 고소하였으며, 이에 대항하여 원고가 불사용으로 인한 상표등록 취소심판을 제기하자 통상사용권자로서 이 사건 등록상표를 사용하였다는 서류까지 작성하여 주었고, 그로 인하여 원고가 취소심판 사건에서 패소할 것을 예상하여 소외 1과 협의하여 이 사건 등록상표를 양도받고 취소심판을 취하하였는바, 피고가 그후 이 사건 등록상표에 대한 불사용 취소심판을 청구하였다가 패소하자 또다시 이 사건 등록상표가 무효라고 주장하며 무효심판을 청구하는 것은 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙(모순행위금지의 원칙)에 위배되는 것이므로, 이 사건 심판청구는 부적법하다.
나. 이 사건 등록상표는 지정상품인 신문의 품질, 용도, 효능 등을 직접적으로 표시하는 것이라 할 수 없고, 신문의 제호는 상품표시기능을 가지는 외에 편집의 노력 등에 의해 축적된 신용이 화체되고 품질보호기능을 갖는 경우가 많으며, 피고가 문화관광부에 정기간행물 등록을 하고 신문의 제호로서 계속적으로 사용하여 온 관계로 타인이 이 사건 등록상표를 신문의 제호로서 사용한다는 것은 불가능하고, 이 사건 등록상표가 신문의 유통과정에서 필요한 표시이거나 현재 일반적으로 사용되거나 장래에 일반적으로 사용될 것도 아니어서 이를 특정인에게 독점적으로 사용하게 한다 하더라도 공익에 반하는 것이 아니므로, 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하지 않는다.
다. 이 사건 등록상표는 '신문, 잡지 등 동일한 제호로 연 1회 이상 계속적으로 발행되는 정기간행물의 제호는 비록 그 내용을 직접적으로 표시한다고 하더라도 원칙적으로 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하지 않는다.'는 취지로 규정하고 있던 개정 전의 상표심사기준(2001년 개정되기 전의 것)에 따라 등록된 것인바, 그 후 심사기준이 개정되었다 하여 개정된 심사기준에 따라 이 사건 등록상표가 무효라고 판단하는 것은 부당하다.
라. 이 사건 등록상표는 그 등록 이후인 1998. 6.경부터 소외 1로부터 통상사용권을 설정받은 피고에 의하여 계속적으로 사용되어 온 관계로 거래자나 일반 수요자들 사이에 이미 특정인의 상표로 인식되어 더 이상 경업자의 자유사용을 보장할 공익상의 필요성이 없으므로, 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 갖게 된 상표로서 그 등록이 유지되어야 한다.
3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단
가. 이 사건 심판청구가 부적법한 것인지 여부
원고는 이 사건 등록무효심판은 신의성실의 원칙 및 금반언의 원칙(모순행위금지의 원칙)에 위배되어 청구된 것이므로 부적법하다는 취지로 주장한다.
그러므로 살피건대, 갑 제1 내지 15호증, 갑 제16호증의 1, 2, 갑 제17호증, 갑 제18호증의 1 내지 4, 갑 제19호증의 1 내지 3, 갑 제20호증의 1 내지 45, 갑 제21호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록상표는 원래 소외 1이 1992. 6. 4. 출원하여 1993. 10. 18. 등록받은 상표이고, 피고의 전신인 주식회사 연합인쇄 매일환경은 1994. 4. 20. 소외 허수남에 의하여 설립되었는데, 설립 이후 "매일환경신문"이란 제호의 신문을 발행하다가 1996. 3. 22. 공보처에 신문의 제호를 "매일환경일보"로 변경하여 등록하였고, 1998. 6. 11. 회사명을 주식회사 환경건설일보로 변경하고 그 무렵 소외 1로부터 이 사건 등록상표의 통상사용권을 부여받아 같은 해 7. 29. 다시 신문의 제호를 "환경일보"로 변경하여 등록하였으며, 한편 원고는 2000. 9. 29. 신문발행업 등을 목적으로 하여 설립되었는데, 2002. 7. 30. 소외 1은 원고에 대하여 원고가 "환경일보"를 상호로 사용함으로써 불특정 다수인에게 혼동을 초래하고 있다면서 위 상호의 변경을 촉구하는 내용의 내용증명을 보낸 후, 2002. 8. 16. 피고와 협의하여 원고 및 그 당시 대표이사인 소외 2를 상표법위반죄로 고소하였고, 이에 대하여 원고는 2002. 9. 13. 소외 1을 상대로 이 사건 등록상표에 대한 불사용 취소심판을 제기하였으나, 2002. 11. 21.경 소외 1과 피고는 원고의 이 사건 등록상표에 대한 불사용 취소심판의 제기에 대응하고 이 사건 등록상표가 통상사용권을 부여받은 피고에 의하여 사용되고 있음을 입증하기 위하여, '1998. 6. 소외 1이 피고 회사에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락하였다.'는 내용이 기재된 상표사용동의서(갑 제8호증)를 당시 원고에 대한 상표법위반 사건을 수사하고 있던 서울지방검찰청 서부지청에 제출하였고, 이로 인하여 2002. 11. 28. 원고 및 그 대표이사가 상표법위반 혐의로 서울지방법원 서부지원에 기소되기에 이르자, 원고는 2002. 12. 7.경 소외 1과 합의하여 원고가 이 사건 등록상표를 양수하기로 하고 그 이전등록을 마친 다음 같은 달 11. 이 사건 등록상표에 대한 불사용 취소심판을 취하하였으나, 2003. 2. 10. 서울지방법원 서부지원으로부터 상표법위반으로 벌금 150만 원의 약식명령을 고지받은 사실, 한편 2002. 12. 20. 이 사건 등록상표를 소외 1로부터 양도받은 원고가 피고에 대하여 이 사건 등록상표와 동일한 상표의 사용을 중지할 것을 촉구하는 내용의 내용증명우편을 발송하자 피고는 2003. 1. 9. 이 사건 등록상표에 대하여 불사용으로 인한 취소심판을 청구하였고, 같은 해 7. 9. 특허심판원으로부터 취소 심결을 받았으나 그 심결은 2004. 6. 3. 피고가 이 사건 등록상표의 통상사용권자였다는 이유로 이 법원의 판결에 의하여 취소되었고 그 판결은 같은 해 9. 13. 대법원의 상고기각 판결에 의하여 확정된 사실, 이에 피고가 또다시 이 사건 등록무효심판을 청구한 사실이 인정된다.
그러나 원고가 주장하는 신의성실원칙이나 금반언(모순행위금지)의 원칙이 적용되기 위해서는 어떠한 사람의 행위가 그의 선행하는 행위에 모순되는 것이어서 그러한 후행행위에 원래대로의 법적 효과를 부여하면 그 선행행위로 말미암아 야기된 다른 사람의 신뢰를 부당하게 침해하게 되는 경우이어야 하고, 이를 위해서는 객관적으로 모순되는 선행행위와 후행행위가 있고 그에 대하여 책임을 물을 수 있어야 하고, 선행행위로 인하여 야기된 상대방의 보호받을 가치가 있는 신뢰가 존재하여야 할 것이다.
그런데 ① 피고가 비록 위에서 인정한 바와 같이 이 사건 등록상표의 최초 권리자인 소외 1로부터 통상사용권을 얻어 이 사건 등록상표를 장기간 독점적으로 사용하였고, 소외 1과 함께 이 사건 등록상표와 동일한 상호를 사용하던 원고를 상표법 위반으로 고소하였으며, 원고가 제기한 불사용 취소심판에 대응하기 위하여 통상사용권자로서 이 사건 등록상표를 사용하였다는 서류를 작성하여 주는 등의 행위(선행행위)를 한 점은 인정되나, 피고가 이 사건 등록상표를 독점적으로 장기간 사용하여 온 것은 통상사용권의 설정 및 이미 등록된 정기간행물의 제호와 동일한 제호의 정기간행물의 등록을 금지하고 있는 정기간행물의 등록 등에 관한 법률(제7항 제7호)의 효력에 따른 당연한 결과이고, 소외 1과 함께 원고를 상표법 위반으로 고소한 것은 자신의 통상사용권의 행사에 방해가 될 수 있는 원고의 행위를 제지하기 위한 권리행사의 일환으로 볼 수도 있으며, 원고의 불사용 취소심판에 대응하기 위하여 상표사용동의서를 작성하여 준 행위는 자신이 통상사용권자로서 이 사건 등록상표를 사용한 사실을 증명하는 것으로서 이를 반드시 비난받을 만한 행위로 볼 수 있는지 의문이고, ② 원고가 이 사건 등록상표를 이전받은 이후에 피고가 불사용 취소심판을 청구한 것은 이 사건 등록상표의 통상사용권자로서 그 사용 사실을 아는 자로서 일부 비난받을 여지는 있으나, 피고가 제기한 등록취소심판청구가 특허심판원에서는 인용되었다가 이 법원 및 대법원에서 피고 스스로 사용한 사실로 인하여 기각된 사실에서 알 수 있듯이 피고가 불사용 취소제도의 법리를 오해하여 위 심판청구를 한 것으로 볼 여지가 있고, 또한 피고가 비록 소외 1로부터 통상사용권을 부여받아 이 사건 등록상표를 사용하여 왔으나 원고가 이 사건 등록상표를 이전받은 이후 피고에 대하여 이 사건 등록상표와 동일한 상표의 사용을 금지할 것을 청구한 것에서도 알 수 있듯이, 피고가 계속하여 이 사건 등록상표를 사용할 수 있을지 불확실하고 또 계속 사용할 수 있다 하더라도 그 사용료와 관련하여 분쟁이 발생할 수 있는 상황에서 이 사건 등록상표에 무효 사유가 있다고 판단하고 그 무효를 청구하는 것을 들어 선행행위와 모순되는 후행행위라고 보기는 어려우며, ③ 원고가 스스로 제기한 불사용 취소심판청구를 취하하고 이 사건 등록상표를 소외 1로부터 이전받은 것은 원고 스스로 이 사건 등록상표가 불사용으로 인하여 취소될 가능성이 없다는 판단 아래 한 행위로서 이를 반드시 피고의 상표사용동의서 작성행위로 인한 것이라고 보기 어렵고, 원고가 상표법위반죄로 벌금을 고지받은 것 역시 피고의 상표사용동의서가 어느 정도 영향을 미쳤다 하더라도, 수사기관 및 법원에서 여러 가지 사정을 고려하여 이 사건 등록상표가 불사용 취소의 대상이 되지 않고 원고가 소외 1의 상표권을 침해하였다고 판단한 데 따른 법적효과가 발생한 것에 지나지 아니하여 이 역시 피고의 행위로 인한 것으로 보기 어려우므로(원고의 보호받을 만한 신뢰의 부존재), 원고의 위 주장은 이유 없다.
나. 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부
상표법 제6조 제1항 제3호가 상품의 산지, 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 등록받을 수 없도록 한 것은 그와 같은 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다. ( 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결)
그러므로 살피건대, 이 사건 등록상표는 '환경'이라는 단어와 '일보'라는 단어가 결합하여 구성된 상표로서 '환경'은 '생물에게 직간접으로 영향을 끼치는 자연적 조건이나 사회적인 상황'을 의미하고, '일보'는 '일간신문'을 의미하므로, 이 사건 등록상표는 전체적으로 '생물에게 직간접으로 영향을 끼치는 자연적 조건이나 사회적인 상황에 관한 일간신문' 또는 간단히 '환경에 관한 기사를 게재하는 일간신문'을 의미하는 것으로 쉽게 인식될 수 있어 지정상품인 신문의 내용, 품질, 용도 등 상품의 성질을 보통으로 표시하는 기술적 상표로서 이를 특정인에게 독점하도록 하는 것은 공익상 타당하지 않다 할 것이므로 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당한다.
이에 대하여 원고는 이 사건 등록상표는 '정기간행물의 제호는 기술적 표장에 해당하지 않는다.'고 규정하고 있던 개정 전의 상표심사기준(2001년 개정되기 전의 것)에 따라 등록된 것이므로 그 후 상표심사기준이 개정되었다 하여 개정된 심사기준에 따라 이 사건 등록상표가 무효라고 판단하는 것은 부당하다고 주장하므로 살피건대, 특허청의 상표등록심사기준이 2001년 개정 전에는 '신문, 잡지 등 동일한 제호로 연 1회 이상 계속적으로 발행되는 정기간행물의 제호는 비록 그 내용을 직접적으로 표시한다고 하더라도 원칙적으로 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장에 해당하지 않는다.'는 취지로 규정되어 있다가, 2001년 개정에 의하여 '서적 및 정기간행물의 제호(Title)는 그 제호가 직접적으로 서적이나 정기간행물의 내용을 나타내는 것이라고 인정되는 경우에는 본호에서 규정하는 품질을 표시한 것으로 본다.'라고 변경된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 을 제2호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 이를 인정할 수 있으나, 어느 상표가 기술적 표장에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념·지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는 것이고, 상표심사기준은 특허청의 내부 심사기준으로서 어떠한 상표가 기술적 표장에 해당하는지 여부가 반드시 그 심사기준에 의하여 좌우되는 것은 아니라 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.
원고는 또한 신문의 제호는 상품표시기능을 가지는 외에 편집의 노력 등에 의해 축적된 신용이 화체되고 품질보호기능을 갖는 경우가 많으며, 이 사건 등록상표는 피고에 의하여 계속적으로 사용되어 온 결과 타인이 이를 사용하는 것은 기대하기 어려우므로 이를 특정인이 독점한다 하더라도 공익에 반하는 것이 아니라고 주장하나, 정기간행물의 제호라 하여 반드시 신용화체나 품질보호기능에서 다른 상표보다 우월하다고 단정할 수 없고, 정기간행물의 제호가 신용화체 및 품질보호기능을 갖는 것은 제호의 본질적 기능에서 파생된 것이라 볼 수 없고 일반적인 기술적 상표와 마찬가지로 그 제호의 사용 등으로 인한 결과라고 할 것인데, 이 사건 등록상표가 사용 등에 의하여 신용이 화체되거나 품질보호기능을 갖게 되었다고 인정할 뚜렷한 자료가 없으며, 정기간행물의 제호에 대하여 예외를 인정한다면 정기간행물의 등록 등에 관한 법률에 따라 등록되어 독점권을 취득한 정기간행물의 제호와 동일한 상표가 선등록되는 경우 혼란이 초래될 우려가 있고, 이 사건 등록상표와 동일한 상표가 종래 1인에 의해 사용되어 왔다 하여 반드시 이후에도 1인에 의해서만 사용된다고 볼 수 없고, 을 제1호증의 1 내지 9에서 볼 수 있는 바와 같이 현재 '환경'이라는 단어를 포함하고 있는 많은 신문들이 발행되고 있는바, 만약 이 사건 등록상표의 효력을 그대로 유지한다면 그와 같은 신문들에 대하여 원고가 그 사용의 금지를 청구하는 등으로 상표권을 행사할 가능성도 배제할 수 없어, 이 사건 등록상표에 대하여 특정인에게 독점권을 부여하는 것이 공익에 반하지 않는다고 보기도 어려우므로 위 주장은 이유 없다.
원고는 또한 현재 '전자신문', '보건신문', '법률신문' 등 지정상품의 성질을 표시하는 상표들이 많이 등록되어 있는 점에 비추어 이 사건 등록상표도 등록이 유지되어야 한다는 취지로 주장하나, 상표의 식별력 유무는 그 지정상품과의 관계에서 개별적으로 결정되어야 하고 또 위 상표들의 등록을 유지할 것인지 여부는 그 상표들이 출원 전의 사용에 의하여 식별력을 취득하였는지 여부도 고려하여 결정할 것이어서, 위와 같은 상표들이 등록되어 있다 하여 이 사건 등록상표도 반드시 그 등록이 유지되어야 하는 것은 아니므로, 위 주장은 이유 없다.
다. 이 사건 등록상표가 사용에 의한 식별력을 획득하였는지의 여부
원고는 이 사건 등록상표가 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로 그 등록이 유지되어야 한다고 주장한다.
그러므로 살피건대, 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 것인지 현저하게 인식되었을 경우 같은 조 제1항 제3, 5, 6호의 각 규정에도 불구하고, 등록을 받을 수 있게 한 것은 원래 특정인의 독점 사용이 부적당한 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 하는 것이고, 어떠한 상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단되어야 할 것이다 ( 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 참조).
그런데 갑 제8, 10, 17호증, 갑 제18호증이 1 내지 4, 갑 제19호증의 1 내지 3, 갑 제20호증의 1 내지 45의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 이 사건 등록상표는 소외 1이 1992. 6. 4. '신문'을 지정상품으로 하여 출원하여 1993. 10. 18. 상표등록을 받은 것이고, 피고가 1998. 6.경부터 소외 1로부터 통상사용권을 부여받아 이 사건 등록상표를 신문의 제호로 사용하였으며, 원고가 2002. 12. 7. 이 사건 등록상표를 소외 1로부터 이전받아 그 이후 이 사건 등록상표를 신문에 사용하고 있는 사실은 인정되나, 이 사건 등록상표의 등록결정시를 기준으로 할 때 이 사건 등록상표가 그 출원 전에 사용된 결과 수요자간에 현저하게 인식되었다는 점을 인정할 아무런 증거가 없으므로, 원고의 주장은 이유 없다.
이에 대하여 원고는 이 사건 등록상표는 그 등록 이후인 1998. 6.경부터 소외 1로부터 통상사용권을 설정받은 피고에 의하여 계속적으로 사용되어 온 관계로 거래자나 일반 수요자들 사이에 이미 특정인의 상표로 인식되어 더 이상 경업자의 자유사용을 보장할 공익상의 필요성이 없으므로 구 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력을 갖게 된 상표로서 그 등록이 유지되어야 한다고 주장하나, 앞에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표를 타인이 사용할 가능성은 항상 열려 있는 것이어서 이 사건 등록상표에 독점권을 부여하는 것이 공익에 반하지 않는다고 보기 어렵고, 상표법 제6조 제2항은 원래 특정인의 독점 사용이 부적당한 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것으로서 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 하는 것이어서 원고가 주장하는 사유만으로 이 사건 등록상표에 사용에 의한 식별력을 인정하기는 어려우므로, 위 주장은 이유 없다.
라. 소결론
따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 위반하여 등록된 것으로서 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 사건 심결은 적법하다.
3. 결 론
따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 주기동(재판장) 설범식 김기영