【심판청구인,피상고인】
시애틀 패시픽 인더스트리스. 인코포레이티드 (소송대리인 변호사 이재후 외 3인)
【피심판청구인,상고인】
【원심심결】
특허청 항고심판소 1997. 11. 28.자 96항당143, 144 심결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.
【이유】
상고이유를 판단한다.
1. 원심은, 심판청구인의 "UNION BAY" 또는 "유니온베이"로 구성된 상표들(이하 인용상표라 한다)이 이 사건 등록상표(1) "UNIONBAY"(1991. 12. 21. 출원, 1993. 4. 8. (등록번호 1 생략)으로 등록) 및 이 사건 등록상표(2) "유니온베이"(1991. 11. 29. 출원, 1992. 9. 29. (등록번호 2 생략)으로 등록)의 출원일 이전인 1986.경부터 의류 등을 지정상품으로 하여 국내 또는 독일, 영국, 미국, 캐나다, 대만, 호주 등에 상표등록이 된 바 있고, 국내의 인용상표 사용상품의 매출액, 광고비, 전문취급매장의 증가추세와 그 각 규모에 비추어 일반 수요자들에게 인용상표가 상당히 널리 인지되어 있다는 요지의 사실을 인정하였다.
그리고 원심은, 인용상표는 이 사건 등록상표들의 출원일 이전에 이미 국내의 거래자 및 수요자들에게 상당히 알려져 있었다고 할 것이고, 오늘날 의류, 가방, 신발 등이 유행관련 상품으로 이른바 토탈패션화하고 있는 거래사회의 상황을 감안할 때, 이 사건 등록상표들이 그 지정상품에 사용될 경우에는 거래자나 수요자로 하여금 마치 인용상표권자 또는 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 사용되는 것으로 영업이나 상품 출처를 오인·혼동케 하거나 기만할 우려가 있으므로 이 사건 등록상표들은 상표법 제7조 제1항 제10호 및 제11호에 위반하여 등록된 것으로서 같은 법 제71조 제1항 제1호에 의하여 그 등록이 무효라고 판단하였다.
2. 상표법 제7조 제1항 제10호의 이른바 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 일응의 기준이 된다 할 것이고(대법원 1989. 6. 27. 선고 88후219 판결, 1990. 10. 10. 선고 88후226 판결 등 참조), 위 규정을 적용함에 있어서 인용상표가 저명상표인지 여부를 판단하는 기준시는 그 상표의 등록출원시라고 보아야 한다(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 참조).
기록에 의하니, 이 사건 등록상표들의 출원시는 1991. 11. 29. 및 같은 해 12. 21. 임을 알 수 있는데, 원심이 인정한 사실관계에 의하더라도, 이 사건 등록상표들이 출원될 당시는 인용상표나 그 사용상품이 본격적으로 선전광고되기 시작한지 불과 1년 남짓한 때로서, 그 인정과 같은 정도의 매출이나 광고선전이 이루어졌다고 하더라도 인용상표가 수요자들에게 현저하게 인식되었다고 인정하기는 어렵다고 보아야 할 것이다.
따라서 이 사건 등록상표들이 인용상표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당한다고 판단한 원심은 위 규정에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이다.
그러나 한편, 원심은 이 사건 등록상표들이 상표법 제7조 제1항 제11호에도 해당한다고 판단하였다.
그 제11호에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위하여는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우에는 인용상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용되어질 경우에 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이다(대법원 1995. 9. 26. 선고 95후262 판결 참조). 그리고 인용상표가 그 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반공중의 대부분에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있고 그 경우에는 어떤 상표가 인용상표의 사용상품과 다른 상품에 사용되더라도 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동케 하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 보게 되는 것이다(대법원 1995. 6. 13. 선고 94후2186 판결 참조).
그리하여 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 위 규정의 목적에 비추어 보면, 인용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 만일 어떤 상표가 인용상표와 동일 또는 유사하고, 인용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 할 것이다(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결 참조).
기록에 의하니, 이 사건 등록상표들에 대한 등록사정 당시 인용상표는 일반 수요자나 거래자간에 심판청구인의 상표로 널리 알려져 있다고 볼 수는 없더라도 적어도 그것이 사용된 의류 등에 관하여는 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 심판청구인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 상당하다 할 것이고, 또한 이 사건 등록상표들은 인용상표와 외관·호칭 및 관념에 있어서 동일 또는 유사하여 전체적으로 유사한 상표라고 할 것인데, 이 사건 등록상표들의 지정상품인 핸드백 등 가방류와 인용상표들의 사용상품인 의류 등은 상품류 구분이 다르기는 하나 수요자가 공통된다고 보일 뿐만 아니라, 원심이 인정한 바와 같이 이 사건 등록상표들의 등록사정 당시 이미 거래사회에서는 의류, 가방, 신발 등을 한 기업에서 생산하거나 이들 제품을 한 점포에서 다같이 진열하여 판매하는 이른바 토탈패션화의 경향이 일반화한 상황이어서, 비록 인용상표가 심판청구인의 상표라고 인식되게 된 상품인 의류 등과 이 사건 등록상표들의 지정상품인 가방류가 유사한 상품이라고 할 수는 없다고 하더라도 이 사건 등록상표들이 그 지정상품에 사용된다면 의류 등과 유사한 상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 그것이 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있다고 보여지는 특별한 사정이 있는 경우라 할 것이므로, 이 사건 등록상표들은 인용상표와 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 할 것이다.
상표법 제7조 제1항 제11호의 적용에 관한 원심의 판단은 결국 위와 같은 취지에 따른 것으로서 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 위 규정에 관한 법리오해, 채증법칙 위배, 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
그리고 이 사건 등록상표들이 위 규정에 위반하여 등록된 것으로서 그 등록이 무효라고 보는 이상 원심심결에 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표들이 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당된다고 판단한 잘못이 있다 하더라도 이는 택일적 청구가 병합된 이 사건의 심결결과에 영향이 없다 할 것이다. 결국 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.
3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.
대법관 김형선(재판장) 정귀호 이용훈 조무제(주심)