【원고,피상고인】
모토로라 인크 (MOTOROLA, INC.) (소송대리인 변호사 장수길 외 7인)
【피고,상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 1999. 3. 4. 선고 98허9741 판결
【주문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이유】
상고이유를 본다.
1. 제1점에 대하여
가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원상표와 인용상표의 유사 여부에 관하여 다음과 같이 판단하였다.
(1) 인용상표 (등록번호 생략)의 구성 중 앞의 'STAR'는 일반 수요자들 대부분이 그 뜻을 알 수 있는 쉬운 영어단어이고, 뒤의 'TECH'는 일반 수요자들이 'technical(기술의), technics 또는 technique(기술), technology(과학기술)'의 약자임을 쉽게 알 수 있으며, 'STAR'와 'TECH'의 결합으로 독자적인 의미를 가진다고도 할 수 없으므로, 결국 인용상표는 'STAR'와 'TECH'를 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없어 이를 분리하여 관찰할 수 있고, 'TECH'는 그 지정상품에 비추어 보면, 지정상품의 품질 또는 효능 표시로서 식별력이 없으므로 인용상표의 요부가 될 수 없다.
(2) 이 사건 출원상표 의 구성 중 앞의 'Star'는 두 번째 단어 부터 영어 소문자로 표기되어 있고, 뒤의 'TAC'은 모두 영어 대문자로 표기되어 있어서 이 역시 불가분적으로 결합되어 있다고 할 수 없고, 또한 'Star'와 'TAC'의 결합으로 독자적인 의미를 가지지도 아니하므로, 이 사건 출원상표도 'Star'와 'TAC'으로 분리하여 관찰할 수 있다.
(3) 한편, 이 사건 출원상표가 등록출원이 될 당시에 이 사건 출원상표 및 인용상표의 지정상품이 속한 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 [별표 1] 상품류 구분(이하 '구 상품류'라 한다) 제39류의 지정상품에 관하여 그 구성 중에 'STAR'를 포함하는 다수의 상표 등이 등록되거나 출원공고되어 있었던 사실에 비추어 보면, 'STAR'라는 용어는 구 상품류 제39류에 속하는 상품을 지정상품으로 하는 상표에 관하여는 자타 상품의 식별력이 부족하므로, 이 사건 출원상표의 요부는 'TAC'이다.
(4) 다만, 이 사건 출원상표가 등록출원될 당시에 구 상품류 제39류의 지정상품에 관하여 그 구성 중에 'TAC'를 포함하는 "TANTAC", "HYPERTAC", "VISTAC", "MINITAC", "Y-TAC", "ELTAC", "ACETAC", "KOSTAC", "SPRINGTAC", "STAC", "AMTAC", "HITAC" 등이 등록되어 있기는 하였으나, 앞서 식별력이 부족하다고 인정한 'STAR'와는 달리, 'TAC'은 조어로서 그 뜻이 없는 단어이고, 'TAC'을 포함하는 상표들 모두가 'TAC'을 뒷부분에 표기하고 있으며, 그 중 상당수 'TAC' 앞의 철자가 1개 내지 3개의 철자에 불과하여 'TAC'을 손쉽게 분리하여 관찰하기 어려우므로, 이러한 사정만으로 'TAC'이라는 용어가 구 상품류 제39류에 속하는 상품을 지정상품으로 하는 상표에 관하여 자타 상품의 식별력이 부족하다고 할 수는 없으므로, 'STAR' 부분의 식별력이 부족하고, 나머지 'TECH' 부분은 아예 식별력이 없는 인용상표와 'TAC' 부분의 식별력이 있는 이 사건 출원상표는 외관은 물론이고 호칭이나 관념도 상이하여 유사한 상표라고 볼 수 없다.
(5) 가사 이 사건 출원상표 전체와 인용상표 전체의 호칭이 유사하여 일반적ㆍ추상적ㆍ정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 원고는 1988년부터 1993년까지 국내에서 "MicroTAC"이란 상표를 부착한 플립형 휴대전화를 판매하면서 국내의 휴대전화시장의 상당부분을 점유하고 있었으므로, 이 사건 출원상표의 등록출원 당시 일반 수요자들 사이에서 'TAC'은 원고의 상품을 다른 상품과 구별시켜 주는 중요한 출처표시로서 기능하면서 일반 수요자들 사이에 널리 알려져 있었다고 할 수 있으며, 더욱이 이 사건 출원상표의 지정상품과 인용상표의 지정상품은 그 상품의 속성과 유통경로 및 수요자의 면에서 차이가 있으므로, 이와 같은 사정과 거래실정에 비추어 보면, 이 사건 출원상표와 인용상표가 각 지정상품에 사용될 경우에도 거래자나 일반 수요자에게 상품의 품질이나 출처에 대하여 구체적ㆍ개별적으로는 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없어 어느 모로 보나 이 사건 출원상표는 인용상표와 유사한 상표라고 할 수 없다.
나. 그러나 원심의 판단은 수긍하기 어렵다.
원심 설시와 같은 이유로 이 사건 출원상표나 인용상표 중 'STAR' 부분과 인용상표의 'TECH' 부분의 식별력은 부족하거나 없고, 이 사건 출원상표 중 'TAC' 부분의 식별력은 부정할 수 없으며, 나아가 이 사건 출원상표와 인용상표는 외관이 상이하고, 각기 조어상표로서 관념은 대비할 바 못된다 하더라도, 호칭의 면에서는, 인용상표의 경우 특별한 요부가 없어 전체로만 호칭될 것인 데 반하여, 이 사건 출원상표는 'TAC' 부분만으로 약칭될 수 있으나, 한편 문자와 문자 등으로 구성된 상표가 분리 관찰되어 그 중 일부 문자만으로 약칭될 수 있는 경우에도 문자 전체로서 호칭되는 것을 배제하는 것은 아니고, 또한 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호ㆍ관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정되면 양 상표가 유사하다고 보아야 할 것이므로(대법원 1992. 9. 25. 선고 92후742 판결, 1995. 12. 22. 선고 95후1395 판결 등 참조), 이 사건 출원상표와 인용상표가 각기 전체로서 호칭될 경우에는 전자는 '스타택(스타탁)' 또는 '스타태크(스타타크)'로, 후자는 '스타텍' 또는 '스타테크'로 호칭될 것이어서 호칭이 극히 유사하다.
나아가, 원심이 설시한 바와 같이 원고가 이 사건 출원상표의 출원 전에 "MicroTAC"이란 상표를 부착한 플립형 휴대전화를 판매하면서 국내의 휴대전화시장의 상당부분을 점유하고 있었다고 하더라도, 그 상표와 동일하지도 않은 이 사건 출원상표 'StarTAC'에 대하여서까지 그 주지성을 끌어들여 인용상표와 구체적 혼동이 일어나지 않는다고 단정할 수는 없고, 달리 기록상 이를 인정할 증거도 없으므로, 이 사건 출원상표와 인용상표는 호칭이 유사한 점에서 유사한 상표라고 하지 않을 수 없어 결국 동일ㆍ유사한 지정상품에 사용되는 경우 상품 출처의 오인ㆍ혼동을 일으킬 염려가 있다고 보아야 할 것이다.
그럼에도 불구하고, 원심이 그 설시와 같은 이유만으로 이 사건 출원상표와 인용상표는 유사한 상표라고 할 수 없고, 가사 이 사건 출원상표와 인용상표의 전체의 호칭이 유사하여 일반적ㆍ추상적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 양 상표가 동일ㆍ유사한 지정상품에 사용될 경우에 거래자나 일반 수요자에게 상품의 품질이나 출처에 대하여 구체적ㆍ개별적으로는 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 없다고 판단한 것은 상표의 유사 여부에 관한 법리를 오해한 위법을 저지른 것으로서, 이는 판결 결과에 영향을 미쳤음이 분명하다.
상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있다.
2. 제2점에 대하여
가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원상표와 인용상표의 각 지정상품의 유사 여부에 관하여 다음과 같이 판단하였다.
이 사건 출원상표의 지정상품인 '셀방식의 전화기'란 휴대전화(휴대폰, PCS폰)를 지칭하는 것이므로, 구 상품류 제39류 제7군(전기통신기계기구) 제5목(무선통신기기) 중 휴대용 통신기계기구에 속하고, 인용상표의 지정상품 중 '차량용 통신기계기구'도 구 상품류 제39류 제7군 제5목에 속하나, 일반적으로 차량용 통신기계기구란 차량에서 이용할 수 있는 모든 형태의 통신수단을 일컫는 것이 아니라 차량 전용으로 만들어진 통신기계기구로서 차량에 탑재ㆍ부착되어 사용되는 것을 의미한다고 보아야 한다.
그런데 채용 증거들에 의하면, 휴대전화는 다른 모든 휴대전화와는 물론이고 모든 유선전화와도 통화가 가능한 일반화된 통신수단으로서 전화기의 형상이고 휴대의 편의를 위하여 점차 극소형화ㆍ경량화되고 있음에 반하여, 차량용 통신기계기구는 일정한 장비를 갖춘 사람들 사이에서만 그 장비를 통하여 통신이 가능하고, 송신은 마이크에 의하여, 수신은 본체에 부착된 스피커에 의하여 할 수 있는 것이 일반적인 형태이며 차량에 탑재ㆍ부착하기 때문에 소형화ㆍ경량화는 크게 문제가 되지 아니한다. 또 휴대전화는 상당한 규모의 자금과 설비를 갖춘 기업에 의하여 생산되어 생산업체 또는 이동통신 서비스업체의 대리점을 통하여 일반 개개인에게 1대씩 판매되고 있음에 대하여, 차량용 통신기계기구는 중소기업에 의하여 생산되고 조직적인 판매망을 갖추고 있지 못하며, 일반 개인에게 판매되는 경우는 거의 없고 경찰, 소방, 군용차량이나 모범택시를 비롯한 택시 및 화물운송차량 등의 집단에 다량으로 판매된다.
따라서 이 사건 출원상표의 지정상품인 '셀방식의 전화기'와 인용상품의 지정상품 중 '차량용 통신기계기구'는 그 품질, 형상, 용도가 서로 다르고, 생산자나 판매자 및 유통경로 그리고 수요자층도 서로 달라서 유사한 상품이라고 할 수 없다.
나. 그러나 위와 같은 원심의 판단도 수긍할 수 없다.
기록상 '셀방식의 전화기'가 일반적으로 휴대전화(휴대폰, PCS폰)만을 지칭하는 것임을 단정할 수 있는 근거가 없고, 오히려 이동통신의 통신기술인 셀룰러 이동통신(셀방식의 전화기와 같은 방식의 이동통신으로 보인다)을 이용하는 이동전화기에는 휴대전화와 차량용 등 두 가지 이상이 있을 수 있으므로, 차량용 통신기계기구에도 이러한 '셀룰러 방식'을 사용할 수가 있어 '셀방식의 전화기'가 휴대전화만을 지칭하는 것이라고 본 원심의 판단은 그 전제에서부터 의문일 뿐만 아니라, 가사 '셀방식의 전화기'가 휴대용 전화기에 주로 사용되는 방식이라 하더라도 휴대전화와 차량용 통신기계기구는 ① 그 형상면에서는 다소 차이가 있으나, ② 용도면에서는 모두 원격지 간의 통신수단인 점에서 동일하고, ③ 생산자면에서도 휴대전화의 생산에 투자비용이 많이 소요되는 관계로 초기에는 주로 대기업에서 이를 생산·판매할지 모르지만 장래에도 반드시 그와 같으리라 단정할 수는 없고(대기업도 스스로 모든 부품을 생산하는 것이 아니라 상당부분의 부품은 중소기업으로부터 납품받고 있는 실정이고, 나아가 오늘날 통신기기업체가 대형화·다각화되어 가는 점을 감안하면 동일 기업에서 양자를 함께 생산할 개연성도 있다), ④ 소비자 측면에서도 차량용 통신기계기구가 경찰, 소방, 군용차량이나 택시, 화물운송차량 등의 집단에 다량으로 판매되는 경우가 많을 것이기는 하나, 개인이 구입하는 경우를 전혀 배제할 수 없고, 나아가 위와 같은 집단에서도 휴대전화를 구입하는 경우가 있을 수 있어 소비자가 중첩되는 점을 감안하면, 원심이 설시한 사정만으로 구 상품류 구분상 같은 목에 속하는 양 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 없다고 단정할 수는 없을 것이다.
그럼에도 불구하고, 원심이 그 설시와 같은 이유만으로 이 사건 출원상표의 지정상품인 '셀방식의 전화기'가 휴대전화만을 지칭하는 것임을 전제로 인용상품의 지정상품 중 '차량용 통신기계기구'는 그 품질, 형상, 용도가 서로 다르고, 생산자나 판매자 및 그 유통경로 그리고 수요자층도 서로 달라서 유사한 상품이라고 할 수 없다고 판단한 것은 지정상품의 유사 여부에 관한 법리를 오해한 위법을 저지른 것으로서, 이는 판결 결과에 영향을 미쳤음이 분명하다.
상고이유 중 이 점을 지적하는 부분도 이유 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리ㆍ판단케 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이규홍(재판장) 송진훈(주심) 윤재식 손지열