【원고, 상고인】
주식회사 테일러테크놀로지 (소송대리인 특허법인 신성 담당변리사 박정후외 3인)
【피고(탈퇴)】
주식회사 한국외환은행
【피고 승계참가인, 피상고인】
주식회사 고려미디어 (소송대리인 변리사 김영수)
【원심판결】
특허법원 2007. 9. 20. 선고 2006허1056 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제3항(이하 ‘이 사건 제3항 발명’이라 한다)을 이루는 RF/IF부, 모뎀부, 프로토콜 제어부, 코덱부, 데이터전송 제어부, DSP/CPU부, ROM 및 RAM부는 기지국으로부터 데이터를 무선으로 수신하여 통신을 수행하는 무선단말기라면 당연히 가지고 있어야 하는 구성에 지나지 않아 비록 명시적인 기재가 없더라도 무선단말기인 원심 판시 비교대상발명 4의 이동단말도 위 구성들을 가지고 있을 수밖에 없으므로, 이 사건 제3항 발명은 비교대상발명 4에 원심 판시 비교대상발명 2 등의 어학학습단말기에 나와 있는 어학학습기능을 결합하여 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다.
또한, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제4항(이하 ‘이 사건 제4항 발명’이라 한다)의 네트워크서버와 자막어학학습단말기에 해당하는 구성으로 원심 판시 비교대상발명 3에 ‘비디오 및 오디오 트랙에 가사를 동기시켜 만든 데이터가 저장된 CD ROM드라이브 또는 하드디스크’가, 비교대상발명 2에 ‘외국어학습기’가 각 나와 있고, 다만 비교대상발명들에는 이 사건 제4항 발명의 통신교환국 및 교환부의 일종인 무선송출부에 해당하는 구성이 명시적으로 나와 있지는 않으나, 위 구성들은 무선통신 네트워크를 통하여 데이터를 전달하는 시스템이 이용할 수밖에 없는 기존의 통신망과 장치를 기재한 것에 지나지 않아 비교대상발명 3의 온라인 서비스도 이와 같은 구성을 이용할 수밖에 없으므로, 이 사건 제4항 발명은 비교대상발명 2, 3을 결합하여 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다.
그런데도, 비교대상발명들에 이 사건 제3, 4항 발명의 일부 구성이 나와 있지 않음을 전제로 이 사건 제3, 4항 발명 및 이 사건 제3, 4항 발명을 인용 내지 재인용하고 있는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제5, 14, 15, 18항 발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 원심에는 이 사건 특허발명 내지 비교대상발명들의 기술을 잘못 이해함으로써 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 원고의 주장은 이유 있다.
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리ㆍ판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 관여 대법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 이홍훈(재판장) 김영란(주심) 안대희