【원 고】
고나미 가부시키가이샤(소송대리인 변호사 오관석외 3인)
【피 고】
어뮤즈월드 주식회사(소송대리인 변리사 백승남)
【변론종결】
2003. 10. 30.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】
특허심판원이 2002. 9. 12. 2001당1167호 사건에 관하여 한 심결 중 특허 제294603호의 특허청구범위 제1항, 제2항, 제5항, 제8항 내지 제15항, 제17항 내지 제23항, 제27항, 제31항, 제33항 내지 제53항을 무효로 한 부분을 취소한다.
【이 유】
1. 심결의 경위
가. 원고는 1998. 9. 16. 명칭을 ‘음악연출게임기, 음악연출 게임용 연출조작 지시시스템 및 게임용 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능한 기억매체’로 하는 별지 1. 기재의 발명(이하 ‘이 사건 발명’이라고 한다)을 특허출원하여 2001. 4. 18. 등록번호 제294603호로 특허등록을 받았는데, 위 발명은 특허법 제54조의 당사국인 일본에서 97-252208호 및 98-218056호로 먼저 특허출원되어 특허받음으로써 출원일이 일본에서의 특허출원일인 1997. 9. 17. 및 1998. 7. 31.로 소급 인정되었다.
나. 피고는 이 사건 발명이 그 출원 전의 선행발명들에 의해 진보성이 없다는 등의 이유를 내세워 등록무효심판을 청구하였던바, 특허심판원은 2002. 9. 12. 이 사건 발명의 53개 청구항 중 청구취지 기재의 41개 청구항이 갑 제5호증에 기재된 발명(이하 선행발명 1이라고 한다) 및 갑 제8호증의 2에 기재된 ‘파라파 라파 게임 체험판 CD’에 의해 실시된 발명(이하 선행발명 2라고 한다)에 비하여 진보성이 인정되지 않는다는 이유로 위 각 청구항을 무효로 하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다(나머지 청구항에 대하여는 심판청구를 기각함).
【인정 근거 : 다툼 없음】
2. 심결의 적법 여부에 관한 판단
가. 이 사건 발명과 선행발명의 개요
(1) 이 사건 발명
이 사건 발명은 게임기에 미리 입력되어 흘러나오는 배경음악{또는 모(母) 음악}에 게임자가 게임기를 조작하여 나오는 효과음 등을 중첩시킴으로써 마치 게임자가 음악연출행위를 하는 것과 같은 느낌을 갖게 하는 게임기(DJ 시뮬레이션 게임기)를 제공하는 것을 목적으로 하고 있고, 이를 달성하기 위하여 연출조작수단인 건반 키(15A～15E) 및 턴테이블(23)에 대응되는 효과음을 미리 메모리 수단에 저장하여 놓았다가, 메모리에 저장된 어떤 곡이 게임기에 의해 자동으로 연주될 때 게임자가 트랙으로 구분 가능한 인디케이터(65, 65A, 65B)의 표시를 보고 적절한 시기에 연출조작수단인 건반 키(15A～15E) 또는 턴테이블(23)을 조작하면 메모리 수단에 저장되어 있는 대응 효과음 등이 스피커를 통해 나와 모(母) 음악에 중첩되게 하는 구성을 취하고 있는데, 이 사건 발명의 가장 중요한 특징은 배경이 되는 하나의 음악을 다수의 프레이즈로 구분하여 그 프레이즈마다 건반 키나 턴테이블에서 나오는 효과음 등이 달라지게 미리 기억시켜 둠으로써(별지 1. 이 사건 발명 도면 7 및 8 참조) 연주의 진행에 따라 연출효과가 변화되게 하고 적은 수의 연출조작수단으로도 다채로운 연출효과를 즐길 수 있게 하였다는데 있다.
(2) 선행발명 1
선행발명 1은 갑 제5호증(일본 공개특허 평8-305356, 1996. 11. 22. 공개)에 기재된 발명으로서, 악보를 보지 못하는 초보자라도 조작지시표지에 따라 건반을 눌러 전자악기를 연주할 수 있는 연주시스템에 슈팅게임을 결합한 음악적 어뮤즈먼트 시스템(amusement system)에 관한 것이다.
그 기술적 구성은 『연주데이터를 기억하는 연주데이터기억수단과, 그 기억된 연주데이터에 따라 악보정보를 세로방향으로 표시하는 표시수단과, 그 표시된 악보정보를 상기 연주데이터에 따른 템포로 정해진 방향으로 스크롤하는 스크롤수단을 갖는 것을 특징으로 하는 음악적 어뮤즈먼트 시스템』이며, 명세서의 상세한 설명 및 도면에는 음높이정보를 입력하기 위한 건반(1), 시스템 전체의 제어를 담당하는 CPU(3), 그 CPU가 실행하는 제어프로그램이나 화상정보 등을 저장하는 ROM(4), 연주 중의 연주데이터나 CPU가 실행하는 연산결과 등을 일시적으로 기억하는 RAM(5), 복수의 데이터를 기억하는 메모리카드나 ROM 카트리지 등의 외부 기억장치(6), 연주정보나 각종 정보를 표시하는 디스플레이(7), 건반으로부터 입력된 음높이정보 등의 각종 음악을 음악신호로 변조하는 음원(9), 음원으로부터의 음악신호를 음향으로 변조하는 사운드 시스템(10)으로 구성된다는 기재와, 별지 2. 선행발명 1 도면 6(a), 6(b)와 같이 악보의 음표를 사과로 캐릭터화하여 연주자가 쳐야하는 건반의 수직 상방의 위치에 배치하고, 악보에서 음표의 진행순서에 따라 악보의 템포에 대응된 속도로 캐릭터화된 사과가 수직 하방으로 스크롤되어 표시되고, 캐릭터화한 사과가 연주 위치(L2)에 도달할 때 해당하는 건반을 누르면 화살이 발사되어 사과를 맞히고, 화살을 맞은 사과는 화면상에서 소멸하면서 득점이 가산되고 동시에 해당 음표의 음이 울리고, 소음(消音)허가범위(a2) 내에 왔을 때 눌려져 있는 건반을 떼면 득점이 가산되면서 해당 음이 소음되지만, 화살에 맞지 아니한 사과는 소멸하지 않고 표시 화면의 최하단까지 스크롤(scroll)되는 기술적 구성이 개시되어 있다.
(3) 선행발명 2
(가) 선행발명 2가 이 사건 발명의 출원일(1997. 9. 17.) 이전에 공지된 것인지
1) 원고는 선행발명 2의 기술내용을 담고 있는 ‘파라파 라파 게임 체험판 CD’는 플레이스테이션 회원에게만 배포되는 것이므로 일본에 주소를 갖고 있지 않은 한국사람이 이를 받아 보는 것은 불가능하여 위 체험판 CD가 국내에서 실시되었다고 볼 수 없고, 설령 위 체험판 CD가 국내에서 실시되었다 하더라도 그에 담긴 게임의 내용과 위 게임 정본 CD에 담긴 게임의 내용이 서로 동일한지 알 수 없는 상황에서 정본 CD에 담긴 내용 특히 스테이지 2 게임 내용을 선행발명으로 삼은 이 사건 심결은 위법하다고 주장하므로, 이하에서는 과연 위 체험판 CD에 담긴 게임내용을 선행기술로 삼을 수 있는지 여부에 대하여 보기로 한다.
2) 갑 제8호증의 1, 2, 갑 제11호증, 을 제1호증의 1 내지 4, 을 제2호증의 1 내지 4, 을 제3호증의 각 기재에 의하면, 갑 제8호증의 1, 2는 1997. 2. 25. 발행되어 배포된 게임라인이란 잡지(1997. 4월호)로서, 위 잡지에는 소외 1이란 사람이 위 체험판 CD를 접하게 된 경위, 시연 소감, 게임의 개략적 내용 등을 보여주는 체험판 수기가 기재되어 있는 사실, 위 수기에는 필자와 같은 회사에 근무하는 소외 2란 직원이 파라파 라파 게임 체험판 CD를 시현하다 필자를 불러 그 때 처음으로 위 체험판 CD를 접하게 되었다는 내용, 위 파라파 라파 게임 체험판 CD는 플레이스테이션 게임 발매 전에 정기적으로 회원에게만 보내지는 것이라는 내용, 국내에는 위 체험판 CD가 20여개 반입된 것으로 추정한다는 내용 등이 기재되어 있는 사실, 그런데 위 수기의 필자는 그 후 위 체험판 CD를 구입하게 된 경위에 대하여 위 수기와 달리 1997. 1.경 일본에서 직접 CD로 구입한 다음 국내로 들여와 시현하였고 그 시현에 따른 게임 내용을 위 게임라인 잡지에 수기 형식으로 기고하게 되었다는 취지의 사실확인서를 작성한 사실, 한편 위 파라파 라파 게임 CD는 일본 소니사에서 만든 플레이스테이션 게임기{2002. 2. 2. 판매된 플레이스테이션 게임기와 구별하기 위하여 이하 ‘PS(Playstation) 1’이라고 한다}에서 구동되는 여러 게임 소프트웨어의 하나로서, 위 PS 1은 별지 3. 선행발명 그림에서 보는 게임기 본체와 콘트롤러가 함께 판매되는데 그 사용방식은 게임기 본체를 텔레비전에 연결하고, 게임기 본체에 콘트롤러를 연결하여 플레이어가 텔레비전 화면을 보면서 콘트롤러를 조작하여 게임을 즐길 수 있도록 한 가정용 게임기인 사실, 위 PS 1은 일본에서 처음 판매된 1994. 12.경 이래 국내에 대량으로 밀반입되어 용산전자 상가와 같은 일선 전문상가에서 판매되었고, 그리하여 1995. 12.경에는 게임기 본체 뿐만 아니라 PS 1에 사용되는 PS 1용 게임 소프트웨어를 판매하는 전문점이 생기게 되었으며, 위 게임라인 잡지(1997. 4.호)에도 구입할 수 있는 PS 1용 게임 소프트웨어들이 소개된 사실을 인정할 수 있다.
위 인정사실에 의하면, 위 ‘파라파 라파 게임 체험판 CD’는 1997. 1.경 국내에 반입되어(위 수기의 필자가 직접 일본에서 구입하였는지, 아니면 국내에서 회원용으로 우송받았는지는 불분명하다) 1997. 2.경 국내에서 실시되었다고 봄이 상당하고, 위 체험판 CD를 구입한 위 수기의 필자 또는 그 실시 당시 입회하였던 필자의 동료직원에게 위 체험판 CD 내용을 누설하지 않을 비밀 준수 의무가 있다고 보기 어려운 점, 위 체험판 CD를 구동할 수 있는 PS 1이 국내에 대량으로 퍼져 있었던 점, 위 필자 등이 체험판 CD 시현 수기를 쓴 것은 게임 내용을 널리 알리려는 의도에서였던 점, 위 게임라인 잡지가 발간된 후 이 사건 발명의 출원일(1997. 9. 17.)까지는 약 5개월의 기간이 있는 점 등에 비추어 보면, 위 체험판 CD에 의해 실시된 발명은 위 수기 기고 당시, 또는 적어도 특허법 제54조에 의하여 이 사건 발명의 출원일로 인정되는 1997. 9. 17.까지는 불특정 다수인이 알 수 있는 상태에 있었다고 봄이 상당하다. 따라서 선행발명 2는 이 사건 특허출원일(1997. 9. 17.) 전 국내에서 공지되었다고 보아야 할 것이다.
(나) 선행발명 2의 기술내용
1) 게임 정본 CD의 내용
선행발명 2는 일본 소니사의 플레이스테이션 게임기에 장착되어 구동되는 ‘파라파 라파 게임 체험판 CD’에 의하여 실시되는 발명인데, 원고가 그 게임내용을 다투고 있으므로, 먼저 을 제5호증의 1 내지 4의 각 기재 및 이 법원의 검증결과에 의하여 인정되는 위 게임의 정본 CD에 담긴 게임내용에 관하여 살펴 본다.
위 게임에는 파라파라는 주인공, 다마네기 선생(스테이지 1), 무스리코 선생(스테이지 2)의 캐릭터가 등장하는데, 스테이지 1에서는 파라파가 다마네기 선생을 찾아가 가라데를 배운다는 스토리를 가지고 있고, 스테이지 2에서는 파라파가 무스리코 선생과 함께 자동차를 함께 타고 운전교습을 받는다는 스토리를 가지고 있다. 게임의 주된 전개는 스테이지 1에서는 먼저 모(母) 음악인 랩 음악이 흐르고 여기에 맞춰 다마네기 선생이 먼저 가라데 동작을 지시하는 듯한 랩 가사(punch, kick, chop, block, jump, duck, pose, turn 중의 하나)를 하면 파라파가 그대로 따라 랩 가사를 하면서 그에 맞는 동작을 하는 것이고, 스테이지 2에서는 운전을 가르쳐 주는 무스리코 선생이 운전지시를 나타내는 랩 가사(step on the, gas, now turn to the left, brake 등)를 하면 파라파가 이를 그대로 따라 랩을 하면서 그 가사의 내용에 맞추어 차를 운전하는 것으로, 파라파가 위와 같은 다마네기 선생이나 무스리코 선생의 지시를 잘 따라 하면(이것은 게임자의 버튼조작 타이밍에 따라 결정된다) 게임의 점수가 올라가 더 높은 단계로 가고, 그렇지 못하면 점수가 내려가면서 가르쳐 주는 다마네기 선생의 태도(리액션)가 달라지거나 운전하는 차의 핸들이 뽑히기도 하면서 게임의 흥미를 돋군다. 게임 방법은 먼저 게임자가 게임 CD를 플레시스테이션 게임기 본체에 넣어 구동을 시키면 ‘파라파 더 라파’라는 타이틀과 함께 파라파라는 주인공 캐릭터가 나타나고 이어 스테이지를 선택할 수 있는 화면이 나타나며(모두 6개의 스테이지로 구성되어 있고 그에 해당하는 캐릭터 6개가 화면에 나타난다) 그 중 스테이지 1을 선택하면 파라파가 가라데를 배우는 내용의 게임이 시작된다. 게임이 시작되면 랩 음악이 흐르면서 다마네기 선생이 랩을 하며, 화면 상단에는 각 랩 가사를 지시하는 표지인 ‘△, ○, ×, □, L, R’이 일직선으로 배열된 점들로 이루어진 트랙 상에 중첩되어 나타나고(이 복수의 조작표지는 랩 음악의 마디가 끝날 때까지 일정한 간격으로 고정되어 있다), 위 고정된 조작표지에 선생 캐릭터를 딴 조그만 표지(이하 선생 지시표지라고 한다)가 좌에서 우로 이동하면서 조작버튼의 타이밍 견본(이하 인디케이터 견본이라고 한다)을 보여 주고(이때 선생 지시표지가 이동하면서 조작 표지와 일치할 때 그 조작표지가 커진다), 이와 같은 선생 견본(인디케이터 견본)에서 나타났던 각 버튼 아이콘이 트랙 위에 그대로 있는 상태에서 트랙 위를 좌에서 우로 이동하는 주인공 파라파를 본 딴 조그만 지시표지(이하 파라파 지시표지라고 한다)가 나타나 이동하는데 그 파라파 지시표지가 고정된 조작표지와 일치할 때(이 때 조작표지가 커진다) 게임자는 위 복수의 조작표지와 일치하는 콘트롤러 해당 버튼을 누르면 되고, 그 조작 타이밍의 결과에 따라 득점이 가산되어 그 스코어가 숫자로 화면 좌 하측에 표시되고, 화면 우측에는 ‘Cool, Good, Bad, Awful'이라는 평가결과가 나타난다. 한편 트랙 위에 표시된 아이콘 모양에 따라 랩 가사(punch, kick, chop, block, jump, duck, pose, turn)가 다르게 할당되어 화면 아래 부분에 일본어로 표시되어 나타나고, 게임자가 견본 인디케이터에 대응하여 ’○‘버튼을 조작하면 펀치(punch), '□'버튼을 조작하면 블록(block), '△'버튼을 조작하면 킥(kick), ’×‘버튼을 조작하면 촙(chop), 'L’버튼을 조작하면 덕(duck)이나 점프(jump), 'R'버튼을 조작하면 포즈(pose)나 턴(turn)이라는 가사가 랩 음악의 진행에 따라 랩 음악과 함께 스피커로 출력되고(동시에 파라파는 그에 해당하는 동작을 한다), 트랙 위의 조작표지 아이콘과 파라파 지시표지가 정확히 일치할 때 해당 버튼을 누르면 기분 좋은 효과음이 발생하고, 정확히 일치하지 않을 때에는 듣기 싫은 효과음이 발생한다. 다음으로 스테이지 2는 앞에서 본 게임선택에서 선택하거나 스테이지 1에서 높은 점수를 받아 올라 갈 수 있는데, 게임의 진행은 위 스테이지 1에서 본 바와 같고, 다만 스테이지 2에서는 랩 가사가 더 길어지고 스테이지 1과 달리 콘트롤러의 각 버튼 조작에 대응하여 발생하는 랩 가사가 곡의 진행에 따라 다르게 변화한다.
2) 체험판 CD의 내용
위 정본 CD가 이 사건 발명의 출원일(우선권에 의한 출원일) 이전에 공지되지 않았음은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 아래에서는 피고가 공지되었다고 주장하는 체험판 CD의 내용이 위 1)에서 인정된 정본 CD의 내용과 어느정도 일치할 수 있는지에 관하여 본다.
갑 제8호증의 2에 기재된 체험판 CD의 내용에 의하면, 위 체험판 CD에 있는 스테이지 1의 게임 내용은 위에서 본 정본 CD의 내용과 거의 동일하고, 스테이지 2의 게임내용과 관련하여서는 게임을 잘못했을 때 ‘핸들이 뽑힌다’는 기재 및 이에 해당하는 그림, ‘스테이지 2 랩을 못하면 차가 좌우로 흔들리고 더불어 문짝까지 날아가는 등 난리가 난다’는 기재와 함께 그에 해당하는 그림이 나타나 있고, ‘COOL이란 등급을 받아 고득점을 얻으면 스테이지 2의 무스리코 선생을 차 밖으로 날려 버리고 혼자서 운전(랩)할 수도 있다’는 기재가 있으며, 그 밖에 스테이지 3과 관련하여 ‘스테이지 3은 선생 카에루, 차를 구입하기 위해 장사를 배우게 된다. 잘못하면 가게가 무너지는데....’라는 기재와 함께 그에 해당하는 그림이, 스테이지 4와 관련하여 ‘써니의 생일 케익을 만들기 위해 노력하지만 AWFUL이 되면 선생이 TV에서 나와 이렇게 화를 낸다. 이것도 케익이냐는 듯이...’라는 기재와 함께 그에 해당하는 그림이, 마지막 스테이지와 관련하여 ‘파라파 라파의 마지막 스테이지. 써니에게 사랑고백 무대. 못하면 써니를 제외한 모든 사람이 사라진다’는 기재와 함께 그에 해당하는 그림이 각 나타나 있음을 알 수 있는바, 위 개시되어 있는 파라파 라파 게임 스테이지의 캐릭터나 스토리의 기본적 내용이 정본 CD의 내용과 일치하는 점, 일반적으로 게임기 산업분야에서 체험판 CD는 정본 CD가 발매되기 전에 시장의 반응을 알아보기 위해 공개되는 것으로 그 체험판 CD에 담긴 게임내용은 정본 CD에 담긴 내용과 특별한 사정이 없는 한 일치할 것인 점 등에 비추어 보면, 적어도 위에서 본 파라파 라파 게임 정본 CD에 담겨 있는 스테이지 2까지의 게임내용과 위 체험판 CD에 담긴 게임내용은 그 기본내용이 동일하다고 보아야 할 것이다.
나. 청구취지 기재 각 발명들의 진보성 여부에 관한 판단
(1) 이 사건 제1항 발명
(가) 목적
이 사건 발명은 모두 53개의 청구항으로 이루어진 것으로서 그 주된 청구항은 제1항(이하 이 사건 제1항 발명이라고 한다)이고 나머지 청구항은 제1항 발명을 기초로 하여 이를 구체적으로 한정하거나 일부 구성요소를 덧붙인 것들인데, 위에서 본 이 사건 발명의 기본적 기술사상은 이 사건 제1항 발명에 구현되어 있다. 이 사건 제1항 발명은 기본이 되는 모(母) 음악에 맞춰(연동하여) 다양한 효과음을 겹치게 하는 등의 연출을 통해 마치 DJ가 된 것과 같은 체감을 느끼게 하여 음악에 대한 연출조작을 즐길 수 있게 하는 게임기를 제공하기 위한 것임에 비하여, 선행발명 1은 전자악기의 교습용 또는 게임기로 사용할 수 있는 음악적 어뮤즈면트 시스템에 관한 것으로서 악보를 보지 못하는 초심자라도 간단히 그리고 즐겁게 전자악기의 연주를 연습할 수 있도록 하기 위하여 연주시스템에 슈팅게임을 결합한 것이라는 점에서, 선행발명 2는 화면상에 표시되는 파라파란 캐릭터를 조작하여 선생 캐릭터가 시범을 보인 랩과 댄스를 그대로 따라하게 하는 게임이라는 점에서 그 구체적 목적은 다르다고 보여진다{그러나, 이 사건 발명을 기본이 되는 음악에 게임자에 의한 연출효과를 더하여 복합적인 효과가 가미된 음악을 완성한다는 측면에서 보면, 선행발명 2도 연주되는 랩 음악에 맞춰 게임자가 랩 가사가 할당된 버튼을 조작함으로써 연주되는 랩 음악에 게임자의 조작에 의한 랩 가사를 더하여 랩 음악을 완성시키고자 한다는 목적을 갖는다고 볼 수 있으므로, 양 발명은 유사한 목적을 갖는다 할 것이고(다만 선행발명 1은 위와 같이 기본이 되는 음악에 연동하여 효과를 중첩시켜 음악을 완성한다는 기술사상이나 구성이 없어 다르다), 이 사건 제1항 발명, 선행발명 1, 2 모두 음악 게임기에 관한 발명이라는 점에서 산업상 기술분야가 동일하다}.
(나) 구성
이 사건 제1항 발명은 ① 메인바디, ② 표시장치, ③ 연출조작수단, ④ 기억수단, ⑤ 연주수단, ⑥ 연출조작지시수단, ⑦ 연출효과발생수단, ⑧ 평가수단, ⑨ 평가표시수단, ⑩ 위 연출조작지시수단의 세부구성, ⑪ 연출조작과 연출효과와의 관계를 변화시키는 구성(이하 위 구성들을 순서대로 '이 사건 구성 1' 내지 '이 사건 구성 11'이라 한다)으로 이루어져 있음을 알 수 있는바, 이 사건 제1항 발명의 주요 기술적 특징은 마치 DJ가 하는 것과 같은 음악 연출효과를 느끼게 하기 위하여 연출조작과 연출효과의 관계를 변화시키는 구성(구성 11)과, 선행발명 1이나 선행발명 2와 다른 연출조작지시수단인 인디케이터(구성 10)를 구성요소로 한 점에 있고, 나머지 구성들은 발명의 구체적 대상을 달리 한 데서 오는 차이라고 보여지므로, 이하에서는 위 두 가지 점을 중심으로 선행발명들과 대비하기로 하되, 이 사건 제1항 발명과 유사한 목적을 갖는 것은 선행발명 2이므로 선행발명 2와의 대비를 주로 하면서 관계되는 부분에서 선행발명 1과도 대비하여 보기로 한다.
1) 연출조작과 연출효과와의 관계 변화(구성 11)
① 원고의 주장
선행발명 2는 파라파라는 동일 캐릭터의 음성으로 처음부터 끝까지 랩가사를 발생시키는 것이어서 이 사건 발명과 같은 게임의 진행에 따라 음악적 효과를 변화시키는 구성이 개시되어 있다 할 수 없고, 또한 선행발명 2에 파라파 라파 게임 정본 CD의 스테이지 2를 구비하고 있다고 가정하여 보더라도 스테이지 2에서 조작수단에 할당된 가사가 변화하는 구성은 단순히 랩 가사의 변화에 불과하여 게임자는 노래가 바뀐다는 느낌을 전혀 체감할 수 없다.
② 판단
이 사건 구성 11은 위에서 본 바와 같이 연출조작과, 각 연출조작에 대응하는 연출효과와의 관계를, 연주의 진행에 따라 변화시키는 구성이고 그로 인해 게임자의 조작에 따른 효과음 등의 연출효과가 연주의 진행 중에 변화하는 것이고(이 사건 발명 도면 7, 8 참조), 이에 대응하여 선행발명 2에는 ‘스테이지 2에서 스테이지 1과 달리 콘트롤러의 각 버튼의 조작에 대응하여 발생하는 연출효과인 랩 가사가 곡의 진행에 따라 변화’한다는 구성(스테이지2는 복수의 레슨으로 이루어지며 동일한 버튼이라 할 지라도 다른 랩 가사가 할당되어 있음)이 개시되어 있음을 위에서 보았는바, 양 구성은 모두 게임자의 조작에 대응하는 연출효과(효과음, 랩 가사)가 동일 조작수단의 조작에 의하더라도 곡의 진행에 따라 변화되는 구성을 채택함으로써 적은 수의 조작수단으로 다양한 효과를 낼 수 있게 되는 동일한 작용효과를 가지는 것이므로, 양 발명의 위 구성들은 실질적으로 동일한 구성이다.
원고는 위와 같이 선행발명 2의 스테이지 2에서 조작수단에 할당된 가사가 변화하는 구성은 단순히 랩 가사의 변화에 불과하여 게임자는 노래가 바뀐다는 느낌을 전혀 체감할 수 없는 것이라고 주장하나, 이 사건 구성 11이 효과음의 변화, 예를 들어 연주 초반에는 특정 건반의 조작에 대응하여 기타(guitar) 소리가 발생되다가 연주 후반에는 동일 건반을 조작하더라도 기타 소리가 아닌 전자피아노 소리로 바뀜으로써 연주되는 음악에 더해지는 악기음이 새롭게 변화하여 음악연출효과가 변화하는 것이라면, 선행발명 2 역시 동일 버튼의 조작으로 서로 달리 발생되는 랩 가사가 연주되는 랩 음악에 더해짐으로써 새로운 랩 가사를 갖는 랩 음악이 출력되는 것이어서 랩 음악에 익숙한 게임자라면 리듬과 랩 가사로 이루어지는 랩 음악이 바뀐다는 느낌을 가진다고 보아야 할 것이므로, 이 점에 있어 양 구성의 작용효과는 서로 다르다고 볼 수 없어 원고의 위 주장은 이유없다.
2) 연출조작지시수단의 세부구성(구성 10)
① 원고의 주장
선행발명 1은 사과의 이동경로를 물리적으로 구분하고 있지 않아 사과에 대응하는 건반을 용이하게 조작할 수 없으며, 선행발명 2에는 복수의 트랙, 연출조작 위치, 지시표지의 구성이 나타나 있지 않고 그로 인해 연출조작 지시의 정확성이 떨어진다. 또한 연출조작 지시방법에 있어서도, 선행발명 2는 하나의 트랙에 버튼을 시계열적으로 배열한 것인 반면 이 사건 구성 10은 복수의 트랙에 의한 지시를 통해 여러 가지 효과음을 동시에 발생시키거나 시간적으로 중첩시켜 발생시킴으로써 게임자에게 효과음의 중층(重層)적 표현을 체감시키는 구성이다.
② 판단
이 사건 구성 10은 위 연출조작지시수단인 인디케이터를 복수의 트랙으로 구분하고, 각 트랙에는 지시표지가 위치하며, 위 지시표지는 트랙을 따라 연출조작위치에 도달하도록 구체화한 구성인 반면에(도면 9, 10 참조), 선행발명 2의 조작지시 구성은 복수의 조작지시표지(△, ○, X, □, L, R)가 단일 트랙에서 이동하여 고정된 상태(견본 인디케이터)에서 파라파 지시표지가 좌에서 우로 이동하며 위 조작지시표지에 도달하는 구성이어서 이 사건 구성 10과 같이 복수로 구분된 트랙 구성 및 일정한 조작 위치는 나타나 있지 않다. 그러나, 선행발명 1에는 ‘사과로 형상화된 복수의 음표가 게임자가 조작해야 할 위치인 직선 L2까지 위에서 밑으로 이동하는 구성’이 디스플레이에 나타나는바, 이 사건 구성 10의 복수의 지시표지는 선행발명 1의 사과로 형상화된 복수의 음표와, 연출조작위치는 직선 L2와 각 비교하여 각각 게임자가 조작해야 할 조작수단의 선택과 조작시점을 지시하는 구성이라는 점에서 실질적으로 동일한 구성이다. 다만, 이 사건 구성 10은 지시표지가 소정방향으로 이동하는 경로를 트랙으로 구분해 두어 게임자가 연출조작위치에만 시선을 고정하게 함으로써 조작수단의 조작을 쉽게 하고 또한 조작을 동시에 할 수 있다는 작용효과를 가지도록 한 점에서 선행발명 1과 차이가 있으나, 선행발명 1 역시 조작해야할 건반을 지시하는 음표가 바로 당해 건반의 위에서 밑으로 하향(소정방향) 이동하도록 되어 있고 그로 인해 악보를 읽지 못하는 초보자라도 악기를 쉽게 연주할 수 있게 하는 작용효과를 가지는 것으로 양 구성의 작용효과는 게임자의 조작을 쉽게 한다는 점에서 실질적으로 동일하고, 이 사건 구성 10의 복수로 구분된 트랙은 선행발명 1의 사과 음표가 이동하는 해당 건반 상방의 경로와 비교하여 작용효과의 차이를 수반하지 않는 단순히 지시표지가 이동되는 경로를 게임자에게 보다 명확하게 나타내 보이기 위해 물리적인 공간으로 구분해둔 것에 불과한 것이고, 조작을 동시에 할 수 있게 하는 구성 역시 선행발명 1에서 사과 음표가 동시에 떨어지게 하여 해당 건반을 동시에 조작하게 할 수 있으므로, 이 사건 구성 10을 선택하는데 기술적 곤란성이 있다고 볼 수 없다.
또한 이 사건 구성 10은 선행발명 2의 복수의 지시표지(△, ○, X, □, L, R)가 단일 트랙에서 이동하는 구성을 선행발명 1에 있어 복수의 지시표지가 각각 구분되어 이동할 수 있는 복수의 트랙으로 치환하고 각 트랙에 해당 지시표지를 할당하는 구성으로 이루어진 것과 다름없다 할 것인데(그렇게 하지 않은 이유는 조그맣게 생긴 선생 지시표지나 파라파 지시표지가 단일 트랙을 이동하면서 조작 타이밍을 지시해야 하는데 위 복수의 지시표지를 복수의 트랙에 할당하게 되면 여러 개의 선생 지시표지나 파라파 지시표지가 움직이게 해야 하는 무용한 구성을 채택해야 하기 때문이다), 이는 선행발명 2에 있어 복수의 지시표지가 이동하면서 각각의 지시표지가 조작위치에 도달하게 된다는 기본적인 기술사상을 그대로 유지하면서 그 일부 구성인 지시표지 이동영역만을 공지의 구성인 복수의 영역으로 구분되고 그 이동영역에 각 지시표지를 할당하여 치환한 정도의 구성에 불과하고, 작용효과에 있어서도 치환에 따른 작용효과 이상의 효과가 있다고 볼 수 없어 그 구성에 곤란성을 인정할 수 없다. 따라서 이 사건 구성 10은 선행발명 1, 2로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 기술적 곤란성을 겪지 않고 용이하게 결합하여 구성할 수 있는 것이라 할 것이다.
3) 그 밖의 구성 대비
① 메인바디(2), ② 표시장치(6) : 이 사건 구성 1 및 구성 2는 메인 바디 및 메인바디의 전면에 배치된 표시장치에 관한 것으로서, 선행발명 1, 2에도 발명을 이루는 구성요소들을 지지하기 위해 위 메인 바디에 대응되는 구성이 구비되어 있을 것임이 자명하고, 위 표시장치는 선행발명 1의 디스플레이(7)와 선행발명 2의 파라파 라파 CD의 영상이 구현될 텔레비전의 모니터 구성과 동일하다.
③ 연출조작수단(15A～15E, 23) : 이 사건 구성 3은 게임자가 보아 손닿는 위치에 설치된 복수의 연출조작수단이고 이에 대응하여 선행발명 1에는 복수의 조작키로 이루어진 건반(1) 및 선행발명 2에는 조작수단으로서 콘트롤러가 개시되어 있는바, 양 구성은 모두 게임자의 손닿는 위치에 놓여 게임자의 조작에 상응하는 음을 발생시키는 수단으로서 서로 동일한 구성이다.
④ 기억수단(56) : 이 사건 구성 4는 음악 및 그 음악에 대한 연출수순에 관한 데이터를 각각 기억하는 기억수단으로 이에 대응하는 선행발명 2의 CD는 그 구동으로 인해 랩 음악이 출력되는 것이고, 랩 음악이라 함은 강렬하고 반복적인 리듬에 맞춰 말하듯이 읊조리는 음악으로서 연주되는 음악의 리듬에 맞춰 적절한 시기에 랩을 부르게 됨으로써 비로소 완성되는 것이므로, 위 랩 음악이 기억되는 CD에도 게임자가 랩 가사를 불러야 할 적절한 시기에 상응하는 리듬 즉 연출수순을 담고 있을 것이고 따라서 위 CD 역시 랩 음악과 그 랩 음악에 대한 연출수순에 관한 데이터를 기억하고 있다고 보아야 할 것이므로, 양 구성은 모두 음악(랩 음악) 및 음악에 대한 연출수순에 관한 데이터를 기억하는 기억수단으로서 서로 동일한 구성이다.
⑤ 연주수단(50, 52, 8A～8C) : 이 사건 구성 5는 기억수단의 기억내용을 바탕으로 음악을 연주하는 연주수단이나 이는 선행발명 2의 기억수단에 기억된 랩 음악을 연주하는 연주수단(스피커, 사운드카드 등)과 동일한 구성이다. 이에 대해 원고는, 선행발명 2에는 랩 음악이 자동으로 연주되는 구성이 나타나 있지 않다고 주장하나, 파라파 라파 게임 정본 CD에는 랩 음악이 게임자의 조작에 선행되어 연주되는 기술적 구성이 게임 내용에 포함되어 있고 이러한 내용은 체험판 CD에도 그대로 포함되어 있다고 봄이 상당함은 앞에서 본 바와 같고, 랩 음악이란 일정한 리듬을 가진 음악에 맞추어 랩 가사를 불러 완성되는 음악이고 게임자가 랩 가사가 할당된 버튼을 누르는 행위는 연주되는 랩 음악에 맞추어 행해질 것이므로 게임자가 랩 가사가 할당된 버튼을 조작한다는 그 자체만으로도 랩 가사가 삽입되어야 할 리듬을 가진 랩 음악이 선행하고 있음이 자명하므로, 원고의 위 주장은 이유없다.
⑥ 연출조작지시수단(50, 51, 65) : 이 사건 구성 6은 연주수단에 의한 연주의 진행과 연동하여 상기 연출조작수단을 이용한 연출조작을 상기 기억수단의 기억내용에 따라 게임자에게 표시장치를 통해 시각적으로 지시하는 연출조작지시수단이고, 이에 대응하여 선행발명 2에는 버튼조작 지시수단으로 “×”, “□” 등의 조작표지 구성이 개시되어 있는바, 양 구성은 모두 게임자에게 조작수단의 조작을 지시하는 구성으로 서로 동일하고, 선행발명 2의 조작지시표시 역시 연주되는 랩 음악을 완성하기에 적절한 시점에 랩 음악과 연동하여 버튼의 조작시점을 지시하는 것이므로(만약 연동되지 않고 순서없이 버튼을 조작한다면 무질서한 랩 가사가 삽입되어 랩 음악을 완성할 수 없을 것이고 게임자는 아무런 흥미를 가지 못할 것인데 이는 게임자의 흥미를 유지하는 것을 기본으로 하는 게임기의 속성과도 맞지 않는 것이다) 양 구성의 조작수단은 음악의 연주와 연동되어 있다는 점에도 차이가 없다.
⑦ 연출효과발생수단(50, 52, 53, 8A, 8B, 8C, 7A, 7B) : 이 사건 구성 7은 게임자에 의한 연출조작에 상응하여 연출효과를 발생시키는 연출효과발생수단이고 이 사건 발명의 명세서에는 연출효과로서 음에 의한 청각적 연출효과와 광에 의한 시각적 연출효과를 구분하고 있는 한편 선행발명 2에는 이 사건 구성 7에 대응하는 구성으로서 콘트롤러 버튼을 조작함에 따라 서로 다른 랩 가사가 나오게 하는 구성이 개시되어 있는바, 양 구성은 모두 게임자의 조작이 있고 그 조작에 상응하여 소정의 효과(청각적 연출효과, 랩 가사)를 발생시키는 구성이라는 점에서 차이가 없다.
⑧ 평가수단(50), ⑨ 평가표시수단(50, 51, 61, 62A, 62B) : 이 사건 구성 8, 9는 기억수단이 기억하는 상기 연출수순과 상기 게임자에 의한 상기 연출조작과의 상관관계를 바탕으로 당해 연출조작을 평가하는 평가수단 및 그 평가결과를 게임자에게 표시하는 평가표시수단인바, 이는 선행발명 2에 있어 랩 음악의 연출수순에 상응하는 게임자의 버튼조작이 있었는지를 게임자가 랩을 하는 동안에 ‘COOL, GOOD, BAD, AWFUL'로 평가하여 모니터 좌측 하단에 점수로 표시하고 우측에 위 문자들 중 하나가 밝게 표시되는 구성과 실질적으로 동일한 구성이다.
(다) 작용효과 대비
이 사건 제1항 발명이 게임기가 연주하는 음악과 게임자의 연출조작에 대응한 연출효과를 중첩하고 연주의 진행에 따라 연출효과가 변화되게 함으로써 게임자가 음악연출을 직접 체감할 수 있는 작용효과를 갖는 것인데, 선행발명 1, 2에 그와 실질적으로 동일한 위에서 본 구성이 개시되어 있는 이상 그로부터 위 작용효과와 실질적으로 동일한 작용효과가 도출될 것으로 보아야 하므로, 이 사건 제1항 발명의 작용효과에 다른 특이성이 인정되지 않는다.
(라) 소결론
그렇다면 이 사건 제1항 발명은 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 2의 구성으로부터 용이하게 도출해낼 수 있는 것으로 진보성이 없다.
(2) 이 사건 제2항, 제21항, 제22항, 제27항, 제34항 내지 제41항 발명에 대하여
① 이 사건 제1항 발명과 비교하여, ㉮ 이 사건 제2항 발명은 연출효과발생수단에 의한 연출효과가 각 연출조작수단에 대하여 미리 할당되어 있는 서로 다른 악기음이라고 한정하고 있는 점에서만 차이가 있고, ㉯ ⓐ이 사건 제21항 발명은 연출조작지시수단을 게임상의 현재 시각으로부터 장래를 향하여 일정 범위 내에 도래하는 지시표지를 조작시기의 전후관계를 가지면서 소정의 방향에 늘어놓아 표시하는 구성으로 구체화하고 있는 점에만 차이가 있으며, ⓑ 이 사건 제27항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여 인디케이터 부분을 한정한 점에 차이가 있으며, ㉰ 이 사건 제22항 발명은 이 사건 제1항 발명에서 표시수단과 연출조작수단의 세부구성인 인디케이터 구성을 제외한 점에만 차이가 있는바, ㉮ 이 사건 제2항 발명과 같이 연출효과를 악기음으로 한정하는 구성은 선행발명 2에서 버튼에 따라 다른 랩 가사가 할당되어 있는 구성과 다를 바 없는 것이라 할 것이고, ㉯ 이 사건 제21항, 제27항 발명과 관련하여, 선행발명 1에는 연주자가 쳐야 할 건반의 수직 상방에 사과로 형상화된 음표가 복수로 배치되어 있는 구성이 개시되어 있고 또한 연주자가 연주해야할 음악은 순서를 가진 수많은 음표로 이루어지고 각 음표가 연속적으로 조작되어 하나의 음악을 이루게 되는 것이어서, 이로부터 선행발명 1의 사과로 형상화된 음표, 즉 연출조작지시수단이 조작해야 할 현재시각으로부터 장래를 향하여 전후관계를 가지면서 소정의 방향으로 늘어놓아 표시될 것임을 손쉽게 추정할 수 있으므로, 이는 이 사건 제21항 발명 및 제27항 발명의 연출조작지시수단과 실질적으로 동일한 구성이고, 또한 이와 같은 선행발명 1의 구성을 선행발명 2에 적용하여 치환하는 데에 구성의 곤란성이 없음은 위 (1)(나)2)②에서 살펴본 바와 같으며, ㉰ 이 사건 제22항 발명과 같이 이 사건 제1항 발명의 표시수단과 연출조작수단의 세부구성인 인디케이터 구성을 생략함으로 인하여 새로운 작용효과가 발생하는 것은 아니라 할 것이므로, 결국 이 사건 제2항, 제21항, 제22항, 제27항 발명 모두는 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 2의 구성으로부터 용이하게 발명해낼 수 있는 것으로 진보성이 없다.
② 다음으로, ㉮ 이 사건 제34항 발명은 이 사건 제1항 발명의, 이 사건 제35항 발명은 이 사건 제21항 발명의, 이 사건 제36항 발명은 이 사건 제22항 발명의, 이 사건 제39항 발명은 이 사건 제2항 발명의, 이 사건 제40항 발명은 이 사건 제2항 및 21항 발명의, 이 사건 제41항 발명은 이 사건 제38항 발명의 각 게임기의 구동을 가능하게 하는 컴퓨터 판독 가능한 기억매체에 관한 것들로 이들 모두는 해당 게임기의 구성요소를 구현시키는 프로그램에 불과한 것으로 권리보호대상을 프로그램인 기억매체로 형식을 달리하여 청구하고 있다 하여도 이들은 구성요소로 이루어진 각각의 게임기와 실질적으로 동일한 발명이라 할 것이고, ㉯ 이 사건 제37항 발명은 이 사건 제21항 발명에 제1항 발명을 더한 구성(서로 다른 악기음을 연출효과로 발생시키는 구성을 더한 구성)으로 이루어진 게임기이고, 이 사건 제38항 발명은 이 사건 제2항 발명 중 인디케이터 구성만 제외한 게임기로서 그 구성을 더하거나 생략함으로 인해 새로운 작용효과를 발생시키는 것도 아니므로, 결국 이 사건 제34항 내지 41항 발명들 모두는 근간으로 삼고 있는 발명들인 이 사건 제1항, 제2항, 제21항, 제22항 발명에 적용되었던 것과 같은 이유로 진보성이 없다.
③ 한편 피고는, 이 사건 제22항, 제38항 발명은 표시장치를 구비하지 않은 것이고 이 사건 발명의 명세서에 표시장치를 갖지 않는 게임기를 어떻게 연주할 수 있는지에 대한 기재가 없으므로 이 사건 제22항, 38항 발명은 실시가 불가능한 발명이라 주장하나, 이 사건 제22항, 제38항 발명의 연출조작수단은 게임자에게 시각적으로 연출조작을 지시하는 구성이라고 기재되어 있고 이로부터 위 연출조작은 어떠한 형태로든 연출조작을 지시하는 표시수단을 구비하고 있다고 보아야 할 것이므로 피고의 위 주장은 이유없다.
(3) 이 사건 제5항 발명에 대하여
이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여, 표지표시수단은 상기 연출조작수단의 조작 계속 시간에 따라 상기 지시표지의 소정의 방향에서 길이를 변화시키는 것으로 한정하는 것인데, 이와 같이 조작 계속 시간을 반영하기 위해 표시수단의 길이를 변화시키는 구성은, 선행발명 1에 음 길이에 따라 사과의 빛깔이 다르도록 하는 구성이 개시되어 있어(명세서 0024 단락) 이로부터 도출되는 기술사상, 즉 조작지시수단의 형상 변경을 통해 조작수단의 조작지속시간을 게임자에게 미리 알려준다는 기술사상을 토대로 선행발명 2의 화면 상단에 표시되는 버튼의 아이콘 빛깔을 할당된 랩 가사의 길이에 따라 달리하거나 아이콘이 확대된 상태를 지속시키는 등 조작지시수단의 적절한 형상 변경을 통해 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 도출해낼 수 있다고 보아야 할 것이므로, 이 사건 제5항 발명 역시 진보성이 없다.
(4) 이 사건 제8항 내지 제12항, 제15항, 제17항, 제31항 발명에 대하여
위 각 발명은 모두 평가수단과 관련한 발명으로서, ① 이 사건 제8항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여 평가수단 및 평가표시수단을 각 연출조작 행위마다 평가하는 순차평가수단 및 이를 그때 그때 표시하는 순차표시수단으로 한정하는 것을 특징으로 하고 있으나, 선행발명 2의 평가수단 역시 게임 진행 중에 평가를 계속하고 그 때까지의 득점이나 평가 결과를 종합하여 표시하는 순차평가수단 및 순차표시수단의 구성을 구비하고 있고, ② 이 사건 제9항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여 평가수단은 상기 기억수단이 기억하는 연출수순과 게임자에 의한 상기 연출조작수단의 조작 계속 시간의 관계를 고려하여 연출조작을 평가하는 것을 특징으로 하는 것이나, 선행발명 2의 평가수단 역시 기억수단이 기억하는 랩음악의 연출수순과 게임자의 조작과의 관계를 평가하는 수단이고, 앞서 본 바와 같이 선행발명 1에 개시되어 있는 음 길이에 따라 사과 빛을 변화하는 기술적 구성이 개시되어 있으므로, 조작지시수단의 적절한 형상변경을 통해 선행발명 2의 아이콘에 조작 계속시간을 부여하는 구성을 도출함에 기술적 곤란성이 없다고 보여지고, ③ ㉮ 이 사건 제10항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여, 연출조작수단, 평가수단, 평가표시수단을 복수 조로 구비하는 것을 기술적 특징으로 하고 있고, ㉯ 이 사건 제31항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여, 다른 구성은 이 사건 제10항 발명과 같고 다만 각 조마다 연출조작부를 복수로 설치하는 것으로 한정하는 점에서 차이가 있으나, 게임을 복수 조로 운영하는 것은 동일한 게임을 각각 다른 게임자가 조작하여 평가를 경합하는 대전(對戰)게임에서 널리 채택되는 게임기 분야의 관용수단을 부가한 것에 불과하고(10항 발명 관련), 복수의 연출조작부를 구비하는 것은 게임을 복수 조로 운용하기 위해 당연히 구비되는 구성요소들이라 할 것이며(31항 발명 관련), ④ 이 사건 제11항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여, 평가수단은 연출조작의 우열에 따른 점수를 연산하고, 평가표시수단은 그 연산된 점수를 표시하는 것으로 한정하고 있으나, 위 ①에서 본 바와 같이 선행 발명 2에도 위와 실질적으로 동일한 구성이 개시되어 있으며, ⑤ 이 사건 제12항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여 기억수단은 상기 음악 및 상기 연출수순에 관한 데이터의 조를 복수 기억하고, 하나의 음악에 대한 게임자의 연출조작에 대해서 평가수단이 소정의 평가를 수행한 경우에 연주수단에 의한 다음 음악의 연주와 연출조작지시수단에 의한 다음 음악에 대응하는 연출조작의 지시를 허가하는 스테이지진행제어수단이 설치되는 것을 특징으로 하고 있으나, 갑 제8호증의 2의 기재에 의하면 잘 따라하지 못한 경우에는 다음 스테이지로 진출하지 못한다‘고 기재 되어 있어 선행발명 2에도 게임자의 조작에 대한 평가결과를 반영하여 다음 스테이지로의 계속 진행을 허가하는 구성을 가지고 있다고 보아야 할 것이므로, 양 발명의 이 부분 구성은 실질적으로 동일하다 할 것이고, ⑥ 이 사건 제15항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여, 평가수단은 연출조작수단의 조작시기가 도래하였는지 여부를 판단하고, 조작시기가 도래하였다고 판단했을 때에 상기 연출조작을 평가하는 것을 특징으로 하고 있으나, 선행발명 2에도 버튼을 눌러야 할 타이밍(조작시기)을 기준으로 게임자의 조작결과를 여러 등급으로 평가하는 구성이 개시되어 있고, 위 평가수단들은 모두 조작시기를 기준으로 게임자의 조작결과를 평가하는 구성이란 점에서 서로 동일한 구성이라 할 것이고, ⑥ 이 사건 제17항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여, 평가수단은 연출조작시기와 게임자에 의한 연출조작 시기와의 차이를 토대로 평가하는 것을 특징으로 하고 있으나, 선행발명 2에서도 게임자의 조작결과를 여러 등급으로 평가하고 있고 버튼이 조작되어야 할 시기를 정하여 두고 게임자의 조작시기를 그와 비교하는 과정을 거쳐 산출되는 등급구분임을 쉽게 알 수 있으므로, 결국 위 각 항 발명은 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 2의 구성 및 주지 관용 기술로부터 용이하게 발명해 낼 수 있는 것으로 진보성이 없다.
(5) 이 사건 제13항, 제18항 내지 제20항 발명에 대하여
위 각 항 발명은 모두 연출효과발생수단에 관한 발명으로서, ① ㉮ 이 사건 제13항 발명은 이 사건 제12항 발명을 인용하여, 연출효과발생수단은 연출효과의 일종으로서 하나의 음악에 대한 게임이 종료한 시점에서 평가수단의 평가 결과에 따라서 다른 반향효과를 발생시키는 것을 특징으로 하는 것이고, ㉯ 이 사건 제19항 발명은 이 사건 제8항 발명을 인용하여, 위 제13항과 달리 게임이 종료한 시점이 아닌 음악 연주 중에 순차평가수단의 평가결과에 따라서 다른 반향효과를 발생시키는 것을 특징으로 하고 있으나, 갑 제8호증의 2의 기재에 의하면 '파라파 라파 게임 체험판 CD에는 컨디션이라 불리는 등급은 랩을 하는 도중에 계속 변하게 되는데, 그 등급의 변화에 따른 선생들의 리액션이 무지 재미있다'라고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있으므로 선행발명 2에는 게임자의 조작에 따른 평가결과를 두고 선생들의 리액션 행동을 통해 반응하는 구성이 개시되어 있음을 알 수 있고, 이러한 내용은 위에서 본 정본 CD의 게임내용과 일치하므로 이 사건 제19항 발명과 실질적으로 동일한 구성이라 할 것이고(반응구성이 어떠한 형태냐에 따른 작용효과의 차이는 없는 것으로 보인다), 한편 이 사건 제13항 발명의 반향효과는 게임이 종료한 시점에서 발생되는 것이어서 선행발명 2에 있어 랩을 하는 도중의 선생들의 리액션 시점과 비교하여 시점의 차이는 있으나 설정되는 반응시점에 따라 작용효과(게임기에 별도로 마련된 반응구성을 통해 게임자의 조작이 제대로 이루어졌는지 여부를 게임자에게 알림으로써 게임의 긴장감을 고조시키는 작용효과)의 차이가 있는 것은 아니므로 이는 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 착안할 수 있는 정도의 설계변경에 불과한 것으로 구성의 특이성이 없다 할 것이며, ② 이 사건 제18항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여, 연출효과발생수단은 복수의 연출조작수단 각각의 조작에 대해서 서로 다른 연출효과를 발생시키는 것으로 한정하고 있으나, 선행발명 2에도 버튼별로 서로 다른 랩 가사가 할당되어 출력되는 구성이 개시되어 있고 양 구성은 모두 게임자의 조작이 있고 그 조작에 상응하여 출력되는 효과(청각적 연출효과, 랩 가사)가 조작수단별로 다르다는 점에서 차이가 없고, ③ 이 사건 제20항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여, 연출효과발생수단은 연출조작수단의 조작에 따라서 소정의 효과음을 음악에 중첩하여 발생시키는 것을 특징으로 하고 있으나, 이는 선행발명 2의 콘트롤러 버튼의 조작에 따라 랩 음악에 랩 가사를 중첩하는 구성과 실질적으로 동일한 범주에 속하는 것이므로, 결국 위 각 항 발명은 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 2의 구성으로부터 용이하게 도출해낼 수 있는 것으로 진보성이 없다.
(6) 이 사건 제14항 발명에 대하여
이 사건 제14항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여, 연출조작지시수단은 상기 연출조작수단의 조작 시기가 도래하였는지 여부를 판단하고, 상기 조작 시기가 도래하였다고 판단한 경우와 도래하지 않았다고 판단한 경우에, 시각적으로 다른 모양으로 연주조작을 지시하는 것을 특징으로 하고 있으나, 선행발명 2에도 게임자가 버튼을 조작해야 할 시점에 화면 상단에 표시되는 해당 버튼의 아이콘이 커지는 구성이 개시되어 있고, 양 구성은 모두 조작시기의 도래 여부에 따라 지시표지의 형상을 변화시킴으로써 게임자가 용이하게 조작수단의 조작시점을 인식할 수 있도록 한 점에서 서로 동일한 구성이므로 이 사건 제14항 발명 역시 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 2의 구성으로부터 용이하게 도출해낼 수 있는 것으로 진보성이 없다.
(7) 이 사건 제23항 발명에 대하여
이 사건 제23항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여, 기억수단에 한 곡의 음악에 대응하여 연출수순에 관한 복수의 데이터를 기억하고, 위 복수의 데이터 중 일부 데이터에 대해서는 동일 곡의 연출수순에 관한 다른 데이터보다도 난이도가 낮게 설정되고, 연출조작지시수단은 위 복수의 데이터 중 하나를 선택하여 이를 바탕으로 연출조작을 지시하도록 함으로써 연출조작시 난이도를 선택하게 하는 것을 가능하게 하는 구성을 특징으로 하고 있으나, 이러한 난이도 설정은 선행발명 2와 같이 스테이지에 따라 난이도를 달리하는 기술사상으로부터 쉽게 도출될 수 있을 것이고, 더욱이 선행발명 1에는 연주하는 곡이 어려울 때 템포를 느리게 설정하는 구성이 공지되어 있고 이는 동일 곡에 대하여 템포가 느린 데이터와 빠른 데이터를 기억수단에 저장하여 놓았다가 그 중 템포가 느린 데이터를 선택하는 것으로 이해되므로, 동일한 곡에 대하여 난이도를 다르게 설정하는 기술사상은 이미 선행발명 1에 의하여 개시되어 있다고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 선행발명 1에 공지되어 있는 기술로부터 선행발명 2의 랩 음악에 대하여도 난이도가 다른 랩 가사 조작에 관한 데이터를 저장하여 놓았다가 그 중 난이도가 낮은 데이터를 선택하는 구성으로 치환하는데 기술적 곤란성이 있다고 보여지지 아니하므로, 결국 이 사건 제23항 발명은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로 진보성이 없다.
(8) 이 사건 제33항 발명에 대하여
이 사건 제33항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명을 인용하여, 음악 및 상기 연출효과에 관한 데이터는 PCM(Pulse Code Modulation) 데이터로써 상기 기억수단에 기록되어 있는 것을 특징으로 하고 있으나, “PCM”은 아날로그 신호를 디지털로 변환하는 신호 처리 방식의 하나로서 당해 기술 분야의 주지 관용 수단에 불과하므로 이를 구성요소로 특정한 이 사건 제33항 발명은 이 사건 제1항 또는 제2항 발명과 실질적으로 동일하므로, 위에서 본 같은 이유로 진보성이 없다.
(9) ① 이 사건 제42항 내지 제44항, 제52항 발명, ② 이 사건 제45항, 제46항 발명, ③ 이 사건 제47항 내지 제51항, 제53항 발명에 대하여
위 각 항 발명은 모두 기억수단에 저장되는 연출효과나 음악 데이터에 관련한 발명들로서, ① ㉮ 이 사건 제42항 발명은 이 사건 제1항, 제21항 또는 제22항 발명을 인용하여, 기억수단에 기억되는 음악에 관한 데이터는 복수 개의 소정의 구간으로 되어 있는 연주 데이터이고, 상기 복수의 연출조작수단의 각각에 대하여 연출효과가 할당되어 있으며, 상기 각각의 연출조작수단에 대하여 할당된 연출효과는 상기 연주 데이터의 소정의 구간에서 변화하는 것을 특징으로 하고 있고, ㉯ 이 사건 제43항 발명은 이 사건 제42항 발명을 인용하여, 동일한 소정의 구간 내에서 상기 복수의 연출조작수단의 각각에 대하여 할당되어 있는 연출효과는 서로 다른 것을 특징으로 하고 있고, ㉰ 이 사건 제52항 발명은 이 사건 제42항 발명을 인용하여, 상기 소정의 구간이 프레이즈인 것을 특징으로 하며, ㉱ 이 사건 제44항 발명은 이 사건 제43항 발명을 인용하여 상기 연출효과는 악기음인 것을 특징으로 하고 있고, ② ㉮ 이 사건 제45항 발명은 이 사건 제2, 37, 38항 발명을 인용하여, 기억수단에 기억되는 음악에 관한 데이터는 복수 개의 소정의 구간으로 되어 있는 연주 데이터이고, 상기 복수의 연출조작수단의 각각에 대하여 연출효과로서의 악기음이 할당되어 있으며, 상기 각각의 연출조작수단에 대하여 할당된 악기음은 상기 연주 데이터의 소정의 구간에서 변화하는 것을 특징으로 하고 있고, ㉯ 이 사건 제46항 발명은 이 사건 제45항 발명을 인용하여 연출효과로서의 악기음이 서로 다른 것을 특징으로 하고 있으며, ③ 이 사건 제47항은 이 사건 제34, 35, 36항 발명을, 이 사건 제48항 발명은 이 사건 제47항 발명을, 이 사건 제49항 발명은 이 사건 제42항 발명을, 이 사건 제50항 발명은 이 사건 제39, 40, 41항 발명을, 이 사건 제51항 발명은 이 사건 제50항 발명을, 이 사건 제53항 발명은 이 사건 제47항 발명을 각 인용하는 발명들로서, 복수 개의 소정의 구간으로 구분되는 음악, 각각의 조작부재에 할당된 연출효과가 소정의 구간에서 변화하는 구성, 연출효과는 서로 다르거나 악기음인 구성, 위 소정의 구간은 프레이즈인 것을 기술적 특징으로 하는 기록매체이거나 그에 의해 구동되는 음악연출 게임기에 관한 것인바, 위 각 항 발명(①②③ 해당 발명) 구성 모두는 곡의 진행에 따라 연출효과(음악)이 변하게 하기 위한 구성을 갖고 있는 점에서 선행발명 2에서 콘트롤러의 각 버튼의 조작에 대응하여 출력되는 연출효과인 랩 가사가 곡의 진행에 따라 변화하는 구성과 동일하고, 다만 선행발명 2와 달리 구간을 특정한 점에서 차이가 있는데 이러한 정도의 차이는 단순 설계 변경에 해당하는 것으로 인정되므로, 위 각 항 발명 역시 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 선행발명 2의 구성으로부터 용이하게 발명해낼 수 있는 것으로 진보성이 없다.
(10) 이 사건 발명의 상업적 성공 및 외국에서의 특허등록
원고는, 이 사건 발명은 상업적인 성공을 거둔 것이고, 그 독창성을 인정받아 외국에서도 특허등록되었으므로 진보성이 인정되어야 한다고 주장하나, ① 상업적 성공이 이 사건 발명의 진보성에 대한 인정근거가 되기 위해서는 먼저 이 사건 발명이 선행발명들과는 다른 구성 및 작용효과를 가져야 하고 그 점이 주된 원인이 되어 상업적 성공을 거두었음이 전제되어야 할 것인데, 이 사건 발명 중 앞에서 본 진보성이 부정되는 발명들은 선행발명들의 구성 및 작용효과와 실질적으로 동일한 것이어서 이 부분 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없고, ② 또한 우리나라에 특허출원된 발명은 우리나라의 특허법제에 따라 심사되고 등록되는 것으로 외국에서의 특허등록된 사실에 구애받을 것은 아니라 할 것이므로, 원고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.
다. 소결론
이상 살펴 본 바와 같이 이 사건 제1항, 제2항, 제5항, 제8항 내지 제15항, 제17항 내지 제23항, 제27항, 제31항, 제33항 내지 제53항 발명은 진보성이 인정되지 않아 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 같은 취지로 판단한 이 사건 심결은 적법하다.
3. 결론
원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 김영태(재판장) 이회기 박정희