【원고, 상고인】
아방티 파르마 소시에테 아노님 (소송대리인 변리사 차윤근)
【피고, 피상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2006. 7. 13. 선고 2005허6450 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다( 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결, 대법원 2006. 2. 23. 선고 2004후2444 판결, 대법원 2007. 3. 30. 선고 2005후1417 판결 등 참조).
기록에 비추어 살펴보면, 다음과 같이 판단된다.
원고의 이 사건 출원발명은 ‘탁소테르 또는 이의 유도체’와 ‘시스플라틴 또는 카르보플라틴 백금배위 복합체’를 조합하여 투여하는 경우 이를 단독으로 투여하는 경우보다 항암효능이 상승된다는 점에 그 특징이 있다. 약물은 인체 내에서 화학적 변화를 동반하기도 하는 복잡한 생리반응을 거치게 되는데, 서로 다른 두 가지 약물을 동시에 투여할 경우에는 두 약물 간의 상호작용이 수반되어 두 약물을 단독으로 투여하였을 때 나타나는 작용보다 강하게 나타나기도 하고 경우에 따라서는 오히려 약하게 나타나기도 한다. 이와 같은 특성을 고려한다면, 이 사건 출원발명을 구성하는 성분인 탁소테르와 시스플라틴 또는 카르보플라틴이 각각 항암제로서 효과가 있다는 사실이 우선권 주장일 이전에 공지되어 있다는 사정만으로는 ‘탁소테르 또는 이의 유도체’와 ‘시스플라틴 또는 카르보플라틴 백금배위 복합체’를 조합하여 투여하는 경우 이를 단독으로 투여하였을 때보다 상승된 약리효과를 나타낼 것인지는 그 발명에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 예측할 수 없으므로, 이 사건 출원발명은 우선권 주장일 이전에 그 약리기전이 밝혀졌다고 할 수 없다. 그렇다면 이 사건 출원발명을 구성하는 개별 성분의 약리기전이 공지되어 있고 이 사건 출원발명이 이들 구성 성분의 조합을 포함하고 있다고 하여, 명세서 기재요건에 관한 위 대법원 판결의 법리가 이 사건에 적용되지 않는다고 할 수는 없다.
나아가 화학물질의 경우에는 화학구조가 유사한 화합물 사이에도 화학적 성질이 전혀 다른 경우가 많기 때문에 일반적으로 물질명, 화학구조만으로는 그 속성을 예측하는 것이 곤란하다. 그런데 이 사건 출원발명의 상세한 설명에는 ‘탁소테르와 시클로포스파미드’의 조성물을 최적 투여량으로 사용하여 얻은 결과에 대한 실험 데이터가 기재되어 있고, ‘시클로포스파미드’와 ‘시스플라틴 또는 카르보플라틴’이 모두 알킬화제로서 작용한다고 하더라도, ‘시클로포스파미드’는 시스플라틴 또는 카르보플라틴과 그 화학적 구조가 상이한 화합물이므로 ‘탁소테르와 시클로포스파미드’의 조성물을 사용하여 얻은 결과에 대한 실험데이터로부터 ‘시스플라틴 또는 카르보플라틴’을 탁소테르와 병용하였을 경우에도 동일한 작용을 나타낼지는 쉽게 예측할 수 없다.
따라서 원심이 이와 같은 입장에서 위 대법원 판결의 법리를 이 사건에 적용하여, ‘이 사건 출원발명은 그 약리효과에 대한 약리기전이 우선권 주장일 이전에 명확히 밝혀졌다고 할 수 없고 발명의 상세한 설명에는 이 사건 출원발명의 약리효과가 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재되어 있거나 이를 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어 있지 아니하여 명세서의 기재요건을 갖추지 못하였다’는 취지로 판단하였음은 정당한 것으로 수긍이 간다. 원심판결에는 상고이유에서 주장하는 바와 같은 명세서 기재요건에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 고현철(재판장) 양승태 김지형(주심) 전수안