【원고】
주식회사 문코포레이션 (소송대리인 변리사 정태호)
【피고】
특허청장
【변론종결】
2004. 7. 16.
【주문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】
특허심판원이 2004. 2. 26. 2003원3111 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이유】
1. 이 사건 심결의 경위
가. 특허청은 원고가 출원한 아래 나.(1)의 이 사건 출원상표가 아래 나.(2)의 선등록상표와 표장과 지정상품이 유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였고, 특허심판원은 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여 이 사건 출원상표와 선등록상표는 분리관찰이 가능한 데 그 한 요부가 'VALENTINO'로 동일하고 그 지정상품도 유사하여 특허청의 등록거절결정이 타당하다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.
나. 이 사건 출원상표와 선등록상표
(1) 이 사건 출원상표
(가) 출원일 : 2001. 11. 20. (나) 출원번호 : 2001-51155호
(다) 구성 :
(라) 지정상품 : 보통안경, 선글라스, 안경집, 안경테{구 상표법시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 [별표 1] 상품류 구분 제9류}
(2) 선등록상표
(가) 등록번호 : 제227355호 (나) 상표권자 : 발렌티노 글로베 비. 브이
(다) 출원일/등록일 : 1990. 10. 29./1991. 12. 4.(2001. 12. 4. 상표권존속기간갱신등록)
(라) 구성 :
(마) 지정상품 : 보통안경, 선글라스, 안경테, 안경알, 안경{ 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 [별표 1] 상품류 구분 제34류}
[증 거 : 당사자 사이에 다툼이 없음]
2. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단
가. 원고의 주장
이 사건 출원상표는 이태리 출신의 전설적인 미국 영화배우의 성명에 해당하는 상표로서 이태리에서 흔한 성인 'Valentino'에 이름인 'Rudolph'가 결합되어 항상 일체로만 사용되어지고 있고, 'Valentino'를 포함하는 표장이 국내외에서 서로 다른 사람에 의하여 이 사건 출원상표의 지정상품과 다른 상품에 다수 병존 등록되어 있으며, 국내에서 이 사건 출원상표의 지정상품에도 4개나 등록되어 있으므로, 이 사건 출원상표는 분리관찰하여서는 안되고 전체와 전체로서 대비하여야 하는바, 이와 같이 대비할 경우 선등록상표와 유사하지 아니하다.
나. 판 단
(1) 이 사건 출원상표가 분리관찰이 가능한지 여부
갑 제7 내지 11호증, 갑 제13호증, 갑 제18 내지 26호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 라틴어 'Rudolph'와 'Valentino'가 결합된 이 사건 출원상표가 이태리 출신의 미국 영화배우의 성명에서 유래된 사실, 일본에서 그 사람의 성과 이름을 합쳐서 구성한 표장이 상표등록된 사실 등이 인정되나, 위와 같은 사정만으로 바로 국내에 출원된 이 사건 출원상표도 성과 이름 부분이 분리관찰될 수 없다고 단정할 수 없고( 대법원 2000. 4. 11. 선고 98후2627 판결 참조), 국내외에서 이 사건 출원상표의 지정상품과 다른 상품에 라틴어 'Valentino'를 포함하는 상표가 다수 등록되어 있다는 사정만으로 이 사건 출원상표가 분리관찰될 수 없다고 보기도 어렵다. 또한, 갑 제37 내지 40호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 국내에서 이 사건 출원상표의 지정상품과 동종의 상품에 선등록상표권자의 상표를 제외하고 'Valentino Rudy', 'GIOVANNI VALENTINO' 상표가 등록된 사실은 인정되나, 위와 같은 정도의 등록사실만으로는 'Valentino'가 분리관찰될 수 없다고 보기 어렵고, 이 사건 출원상표의 출원시에 이 사건 출원상표의 지정상품과 관련하여 이 사건 출원상표가 국내외적으로 언제나 일체로 사용되었고 성과 이름으로 분리되어 사용된 바 없어 성과 이름이 불가분적으로 결합되어 있어 수요자 간에 성명 전체로서 인식되고 호칭되었다고 볼 아무런 증거도 없다.
(2) 이 사건 출원상표와 선등록상표의 유사 여부
이 사건 출원상표의 구성은 위에서 본 바와 같고, 선등록상표는 라틴어 'valentino'와 'garavani'가 일정한 간격을 두고 결합된 상표인바, 양 상표가 그 외관에 있어서 시각상 특히, 식별표지로 강하게 인상에 남는 부분이 없어서 전체적으로 관찰하여 보면 양 상표의 일부 문자 구성이 달라 유사하지 아니하나, 그 호칭과 관념에 있어서는 이 사건 출원상표가 분리관찰이 가능함은 위에서 본 바와 같고, 선등록상표도 일정한 간격으로 떨어져 있어 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 일체 불가분적으로 결합되어 있지 않아 'valentino'와 'garavani'로 분리관찰이 가능하다. 그렇다면 이 사건 출원상표와 선등록상표는 한 요부가 'valentino'로 같아 그 호칭과 관념이 같으므로 전체적으로 유사하다고 할 것이고, 그 지정상품도 동일하거나 상품류가 같아 유사하다고 할 것이다.
다. 소결론
따라서 이 사건 출원상표에는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 등록거절사유가 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.
3. 결 론
원고의 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 김영태(재판장) 이회기 박정희