【심판청구인,상고인】
【피심판청구인,피상고인】
【제1차환송판결】
대법원 1994. 2. 25. 선고 93후817 판결
【주문】
원심심결을 파기하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이유】
상고이유(기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
1. 원심심결 이유에 의하면, 원심은, 1986. 10. 25. 출원하여 1990. 6. 4. 등록된 "여자구두의 뒷굽"에 관한 이 사건 등록고안(등록번호 1 생략)을 재환송 후에 새로이 제출된 증거들로서 이 사건 등록고안의 출원 전인 1965. 8. 19. 공고된 일본국 실용신안공보 소40-24423호(갑 제28호증)에 기재된 "부인화용 종체(踵體:뒷굽)"에 관한 고안[이하 인용고안(1)이라 한다] 및 1975. 9. 9. 출원하여 특허를 받은 이탈리아 (등록번호 2 생략)(갑 제44호증)에 기재된 "힐의 개량"에 관한 고안[이하 인용고안(2)라 한다]과 비교하여, 인용고안(1)의 중간힐체와 인용고안(2)의 '교체 가능부분'은 구두 뒷굽의 일부인 구두 뒷굽 하단부임에 대하여 이 사건 등록고안의 보호캡은 구두 뒷굽에 씌워 뒷굽을 보호하는 구두 뒷굽 보호캡이므로 그 목적이 동일하다고 볼 수 없고, 인용고안들의 구두 뒷굽 하단부는 구두 뒷굽의 일부로서 뒷굽의 지지기능만을 가지는 것임에 대하여 이 사건 등록고안의 구두 뒷굽 보호캡은 뒷굽을 감싸줌으로써 구두 뒷굽을 보호하여 주는 기능을 가지는 것이므로 기술구성과 작용효과에 있어서 현저한 차이가 있는 것이어서 이 사건 등록고안은 인용고안들에 의하여 공지된 기술이라고 할 수 없다고 하는 한편, (가)호 고안과 이 사건 등록고안을 비교하면 (가)호 고안은 이 사건 등록고안에 있는 보호캡 아래위의 링과 걸턱, 홈선이 없는 대신 뒷굽축 자체에 구멍을 만들어 뒷굽못 타정용으로 링을 내장시키고 있도록 한 점에서 이 사건 등록고안과 차이가 있을 뿐 양 고안은 뒷굽축의 일부에 보호캡을 장착시켜 착탈이 가능하도록 한다는 기술구성이 동일하고, 작용효과의 면에서도 이 사건 등록고안의 경우에 홈선이 보호캡의 교체를 용이하게 하는 효과가 있는 이외에는 양 고안이 동일하므로 위와 같은 기술구성의 차이는 단순한 설계변경의 정도에 지나지 아니하여 (가)호 고안은 이 사건 등록고안과 목적, 기술적 구성, 작용효과에 있어서 유사하거나 이 사건 등록고안의 기술의 일부를 생략한 고안이므로, (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속한다고 판단하였다.
2. 어느 고안이 등록고안의 권리범위에 속하는지를 판단하기 위하여는 먼저 등록고안의 등록청구 범위를 기준으로 그 권리범위를 확정하여야 하고, 이를 확정함에 있어서는 공지공용의 기술은 그것이 신규의 기술과 유기적으로 결합된 것이 아니면 권리범위에서 제외하여야 할 것이다( 당원 1990. 9. 28. 선고 89후1851 판결, 1996. 2. 23. 선고 94후1176 판결 등 참조).
기록에 의하면 이 사건 등록고안의 등록청구의 범위는 "턱이 있는 뒷굽의 뒷굽축에, 상·하단부 걸턱에 상·하단링을 끼우고 홈선과 원형 구멍이 형성된 보호캡을 끼워서 뒷굽못으로 조립·고정한 여자구두의 뒷굽"임을 알 수 있는바, 먼저 그 권리범위의 확정을 위하여 이 사건 등록고안을 인용고안(1)과 비교하여 보면, 이 사건 등록고안과 인용고안(1)은 모두 구두의 뒷굽 자체를 만들면서 미리 중간 이하의 부분을 교체 가능하게 한 기술사상에 관한 것으로서 그 목적이 동일하고, 그 기술적 구성에 있어서도 이 사건 등록고안에서 뒷굽에 턱이 있는 뒷굽축을 형성하는 것은 인용고안(1)에서 뒷굽과 일체적으로 성형되는 금속심간(金屬芯杆:금속으로 된 원형막대)의 구성과 유사하고, 이 사건 등록고안에서 뒷굽축에 원형의 구멍이 형성된 보호캡을 끼우는 구성은 인용고안(1)에서 뒷굽과 일체가 되도록 성형된 금속심간에 원형의 구멍이 형성된 중간힐체를 끼우는 구성과 동일하며, 이 사건 등록고안에서 뒷굽축에 끼워진 보호캡을 뒷굽못으로 박아서 조립·고정하는 구성도 인용고안(1)에서 금속심간에 끼워진 중간힐체를 화장체(化粧體:장식된 부착나사)로 조립·고정하는 구성과 동일하고, 나아가 양 고안은 위와 같은 기술적 구성으로 인하여 보호캡이나 중간힐체를 기호에 따라 자유롭게 교체할 수 있게 됨으로써 구두 뒷굽의 기본 윤곽을 유지하면서도 뒷굽에 여러 가지의 색채 등을 낼 수 있게 한 작용효과가 있는 점에서도 동일하여, 그 목적, 기술적 구성 및 작용효과에 있어서 동일성이 있고, 다만 이 사건 등록고안에서는 뒷굽 자체를 그 중간에 턱을 지게 하여 뒷굽축을 형성한 것인데 비하여 인용고안(1)에서는 플라스틱으로 뒷굽을 성형함에 있어 금속심간을 뒷굽과 일체가 되게 성형하면서 턱을 지게 한 점에 차이가 있고, 또한 뒷굽에서 교체 가능한 부분이 이 사건 등록고안에서는 뒷굽의 보호캡인 데 비하여 인용고안(1)에서는 뒷굽의 일부로 볼 수 있는 중간힐체인 점에 차이가 있으나, 우선 위와 같이 뒷굽에 턱을 만드는 구성상의 차이로 인하여 그 작용효과가 달라진다고는 보이지 아니하고, 다음으로 인용고안(1)의 중간힐체는 그 형상을 여러 가지로 바꿀 수 있도록 되어 있어 그 두께를 얇게 만들 경우 이 사건 등록고안에서의 보호캡과 사실상 동일하게 될 수 있고, 위 중간힐체가 일부 뒷굽으로서의 역할을 한다고 하더라도 인용고안(1)의 뒷굽은 결국 금속심간에 의하여 지지된다고 보여지는 이상 위 중간힐체의 주된 기능은 이 사건 등록고안에서의 보호캡의 기능과 같다고 보아야 하므로, 위와 같은 차이들은 단순한 설계변경의 정도에 지나지 아니한다고 할 것이어서 결국 이 사건 등록고안의 구성 중 "뒷굽에 턱을 만들어 뒷굽축을 형성하고 여기에 보호캡을 끼운 다음 뒷굽못으로 박게 한 기술구성"은 인용고안(1)과 실질적으로 동일한 구성으로서 인용고안(1)에 의하여 공지된 기술이라고 보아야 할 것이고, 나아가 이 사건 등록고안에서 위와 같은 공지부분이 그 나머지 부분과 신규성 있는 기술적 효과발생에 유기적으로 결합되어 있는 것으로 보기도 어렵다고 보이므로, 이 사건 등록고안 중 위 공지부분에 관한 한 그 권리범위를 인정할 수 없다고 할 것이며, 따라서 이 사건 등록고안과 (가)호 고안이 동일한 고안인지 대비를 함에 있어서도 위와 같은 공지부분은 제외하고 비교하여야 할 것인데, 이 사건 등록고안에서 위 공지부분을 제외한 나머지 부분이라고 할 수 있는 "상·하단부의 걸턱과 홈선이 있고 위 걸턱에 상·하단링을 끼울 수 있는 보호캡의 구성"과 같은 것이 (가)호 고안에는 없어 결국 이 사건 등록고안의 권리범위가 (가)호 고안에는 미치지 아니한다고 보아야 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심은 이 사건 등록고안이 인용고안(1)에 의하여 공지된 기술이라고 할 수 없고 따라서 이 사건 등록고안의 권리범위가 (가)호 고안에 미친다고 판단하였으니, 원심심결에는 등록된 고안의 권리범위에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니한 위법이 있다 할 것이고, 이와 같은 위법은 심결결과에 영향을 미친 것임이 명백하므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있다.
3. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 정귀호(재판장) 김석수 이돈희 이임수(주심)