【원 고】
두산산업개발 주식회사 (소송대리인 법무법인 율촌 담당변호사 강동세 외 1인)
【피 고】
주식회사 동원플라스틱 (소송대리인 변리사 한복연)
【변론종결】
2006. 10. 27.
【주 문】
1. 특허심판원이 2006. 1. 17. 2005당241호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 각자가 부담한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 심결의 경위
가. 원고의 소극적 권리범위확인 심판의 청구
원고는 2005. 2. 2. 피고를 상대로 원고가 실시하고 있는 별지 2 기재 확인대상고안 1이 고안의 명칭을 ‘가두리 장치의 높낮이 조절용 지지대’로 하는 피고의 별지 1 기재 이 사건 등록고안(등록번호 생략))의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위확인 심판을 청구하였다.
나. 특허심판원의 각하 심결
(1) 특허심판원은 원고의 심판청구를 2005당241호 사건으로 심리하여 2006. 1. 17. 확인대상고안 1은 아래 (2)항과 같은 이유로 이 사건 심판의 심결을 하기 전에 이미 심결이 확정된 특허심판원 2002당3352호 심판사건에서 권리범위의 확인을 구하는 대상고안인 별지 3 기재 확인대상고안 2와 동일하므로 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배된 부적법한 청구로서 각하되어야 한다는 내용의 이 사건 심결을 하였다.
(2) 이 사건 심결은, ① ‘권리범위확인 심판에서의 일사부재리는 확정된 종전 심결의 확인대상고안 2와 이 사건 심판의 확인대상고안 1의 동일 여부를 대비판단하는 것이지만, 그 대상은 확인대상고안 2와 확인대상고안 1의 구성 중 등록실용신안의 실용신안등록청구범위에 기재된 구성에 대응하는 부분에 국한하여야 하는 것이지, 실용신안등록청구범위와 무관한 다른 구성을 가지고 대비판단할 것은 아니라고 할 것이다. 이는 실용신안등록청구범위에 기재된 구성과 무관한 확인대상고안 2 또는 확인대상고안 1의 구성은 대비대상이 되지 않아 권리범위확인 심판의 결과에 영향을 미칠 바 없기 때문이고, 이는 또한 확정된 심결에서의 당사자와 이 사건 심판에서의 당사자가 상이하더라도 마찬가지이다.’라고 전제한 후, ② 확인대상고안 2는 ‘포스트 연결공(26)의 일측에는 발판 고정턱(25)이 설치되고 파이프 브라켓트(2)의 상측으로 적어도 2곳에 발판 고정대(24, 24’)를 돌출시켜 그 상측에 발판(4)을 설치하고 발판(4)의 하측에 위치하는 발판 고정대(24, 24’)의 양측에는 발판 받침목(40, 40’)이 설치되어 발판(4)과 못 또는 고정핀을 이용하여 고정시키는 구성을 더 가지고 있으나, 이 구성은 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위에 대응되는 구성에 해당하지 않는 것이어서 확인대상고안 2와 확인대상고안 1이 동일한 것인지 여부의 판단에 영향을 주지 못하는 것’이고, 그 밖의 확인대상고안 1, 2의 나머지 구성은 모두 동일하므로, 결국 일사부재리에 해당하는지를 판단함에 있어서 확인대상고안 1은 확인대상고안 2와 동일하다고 하였다.
[증거] 갑 제1, 2, 3, 5호증
2. 이 사건의 쟁점 및 판단
가. 이 사건의 쟁점
당사자 쌍방의 주장을 통하여 정리된 이 사건 쟁점은, ① 이 사건 심판청구에서 원고가 제출한 갑 제4호증(공개번호 특1999-73435호 공개특허공보에 게재된 ‘가두리 양식장 및 그를 이용한 양식방법’에 관한 고안)이 확정된 특허심판원 2002당3352호 심결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거에 해당하여 이 사건 심판청구가 동일증거에 의한 동일한 심판청구라고 할 수 없는지, ② 동일한 사안에 대하여 특허심판원 2004당57호 심결의 결론과 위 2002당3352호 심결의 결론이 상반됨에도 불구하고, 이 사건 심결은 두 개의 심결 중 하나인 위 2002당3352호 심결만을 근거로 하여 이 사건 심판청구가 일사부재리에 위배된다고 하였으므로 위법하여 취소되어야 하는지, ③ 실용신안권자 등 권리범위확인 심판의 당사자가 공모하여 심결을 확정시킨 후 제3자에게 실용신안권의 침해 주장을 할 경우, 제3자가 이에 대한 대응방법으로 청구한 소극적 권리범위확인 심판청구에 대하여 일사부재리의 원칙을 적용하여 기술내용에 관한 아무런 심리도 하지 아니한 채 부적법 각하하는 것은 제3자의 정당한 심판을 받을 권리를 제한하는 결과가 되어 부당하므로, 그러한 경우 일사부재리의 효력을 제한하여야 하는지, ④ 확인대상고안 1, 2가 서로 동일하여서 이 사건 심판청구가 동일사실에 의한 청구에 해당하여 일사부재리의 효력이 미치는지, ⑤ 확인대상고안 1이 이 사건 등록고안에 있는 걸림단턱(7)과 높이 조절용 다수 개의 고정홀(9)에 관한 구성을 결여하고 있어서 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니하는지(원고는 이 사건 심판청구와 관련한 침해소송이 서울중앙지방법원 2004가합85403호로 계속중이므로 특허법원에서 이 사건 심결을 취소하는 데 그치지 말고 확인대상고안 1이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 점을 직접 판단하여 달라고 주장한다.)의 여부다.
나. 쟁점 ④ 일사부재리에 관한 판단
(1) 판단 기준
구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 전문 개정되기 전의 것) 제56조에서 준용하는 특허법 제163조는 “이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다.”고 규정하고 있는데, 여기서 동일사실이라 함은 당해 등록권리와의 관계에서 확정이 요구되는 구체적인 사실, 즉 청구원인사실 내지 심판대상물이 동일한 것을 말하는바, 등록된 실용신안의 권리범위확인 심판에서 권리범위의 확인을 구하는 대상고안이 서로 동일하여야만 동일사실에 해당하여 일사부재리 원칙에 위배된다고 할 것이다(대법원 1987. 7. 7. 선고 86후107 판결, 1991. 11. 26. 선고 90후1840 판결, 2006. 5. 26. 선고 2003후427 판결 등 참조). 그리고 동일사실을 등록고안의 실용신안등록청구범위에 기재된 필수적 구성요소에 대응하는 구성이 같은 경우로 한정하거나 동일한 사실 이외에 확정된 심결의 결론에 영향을 미치지 아니하는 정도의 사실까지 포함하는 것은, 실용신안권의 존부나 권리범위에 관한 심결이 확정되면 원칙적으로 소송의 당사자 사이에만 기판력이 미치는 민사판결과 달리 심판의 당사자 이외의 제3자에게도 효력이 미치는 대세적 효력을 가지게 되고, 일사부재리 원칙의 해당 여부를 판단하는 기준시점인 심결시까지 국내외 공지문헌 등의 증거를 완벽하게 제출하는 것이 현실적으로 어려운 점 등을 고려하여 확정된 심결에 대하여 일사부재리의 효력이 미치는 범위를 동일사실과 동일증거로 제한한 입법 취지에 부합하지 않는 해석일 뿐만 아니라(동일증거의 의미에 관하여, 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하는 것으로 해석하는 것은 판례법으로 형성된 법리이고 동일사실의 경우에도 이와 같은 법리를 그대로 적용할 이론적 근거와 현실적 필요는 없다), 권리범위확인 심판에서 심판대상물은 심판청구인이 확인대상으로 특정한 고안 자체에 의하여 곧바로 정해지는 것이고 대비되는 등록고안의 실용신안등록청구범위에 기재된 필수적 구성요소에 대응하는 구성으로 한정되는 것이 아니며, 등록청구범위에 기재된 필수적 구성요소 이외에 새로운 구성이 추가된 경우에 단순한 부가에 머무르지 않고 나아가 그 필수적 구성요소와 유기적으로 결합하여 전체로서 새로운 기술사상을 표현한 별개의 고안이 성립할 수도 있는바, 그러한 경우에는 실체에 관한 본안 판단이 필요하다고 할 것이고, 그와 같이 실체에 관한 본안 판단에 들어간다고 하여서 심결의 모순·저촉과 남소를 방지하고자 하는 일사부재리 원칙의 인정근거가 희생된다고 할 수 없으며, 그 밖에 권리범위확인 심판과 같은 당사자계 사건에서 심판의 당사자가 공모하여 일사부재리의 원칙을 악용한 경우에 대한 구제수단인 특허법 제179조에 정한 사해판결에 대한 재심의 청구는 적용요건과 청구기간 등의 여러 제약이 따르는 점 등을 종합적으로 고려하여 볼 때, 합당한 해석이 아니라고 판단된다.
(2) 이 사건 심판청구가 동일사실에 의한 청구인지에 대한 판단
(가) 앞서의 판단 기준에 의하면, 일사부재리의 원칙을 적용하기 위한 동일사실 여부는 이 사건 심결에서의 확인대상고안 1과 확정된 종전 심결에서의 확인대상고안 2가 동일한지에 달려 있으므로, 확인대상고안 1, 2의 기술적 구성을 서로 대비하여 본다.
(나) 확인대상고안 1의 설명서에는 “부이관(100)은 중공의 관체이다. 브래킷(200)은 하부에 복수의 부이관 삽입구멍(210)이 형성되며, 상기 복수의 부이관 삽입구멍(210)에 각각 삽입된 복수의 부이관(100)을 지지한다. 또한, 브래킷(200) 상부에는 세로난간대(300)가 삽입되기 위한 결합구멍(220)과, 발판부재(500)를 고정하기 위한 복수의 가이드편(230)이 형성된다. 상기 결합구멍(220)은 상하방향으로 형성되며, 측면으로부터 수평방향으로 고정구멍(221)이 형성되어 있다. 세로난간대(300)는 봉재로서, 하단부에 수평방향으로 하나의 관통구멍(310)이 형성되어 있고, 브래킷(200)의 결합구멍(220)에 수직방향으로 삽입되어 상기 관통구멍(310)이 브래킷(200)의 고정구멍(221)과 연통되도록 설치된다. 연통된 세로난간대(300)의 관통구멍(310)과 브래킷(200)의 고정구멍(221)에는 고정핀(222)이 삽입되는데, 고정핀(222)은 세로난간대(300)와 브래킷(200)의 결합력을 강화시키기 위한 것이다. 또한, 세로난간대(300)의 상부에는 하나의 가로난간대 삽입구멍(320)이 수평방향으로 형성되어 있으며, 상기 가로난간대 삽입구멍(320)에는 봉재인 가로난간대(400)가 수평방향으로 삽입된다.”라고 기재되어 있다. 그리고 그 도면에는 도면부호가 지정되어 있지는 않지만, 브라켓(200)의 상단 일측으로 고정로프가 설치되는 로프고정홀이 도시되어 있고, 부이관 삽입구멍(210)의 상측과 중앙 및 하측으로 설치된 가로 및 세로 보강대가 도시되어 있다.
(다) 확인대상고안 2의 설명서에는 “상기 파이프 브라켓트(2)는 양측으로 부이 파이프(3)가 관통되는 파이프 조립홀(20, 20’)이 원형으로 형성되며, 파이프 조립홀(20, 20’)의 상측과 중앙 및 하측으로 가로 보강대(22)가 연결되고 상단과는 다수개의 세로 보강대(21)를 통하여 설치된다. 파이프 브라켓트(2)는 상단의 일측으로 가두리 고정 로프(7)가 설치되는 로프 고정홀(23)이 형성되며, 그 상측으로 손잡이 포스트(12)가 삽입되어 고정되는 구멍(28)이 형성된 포스트 연결공(26)이 설치된다. 손잡이 포스트(12)의 하단에는 구멍(28)과 일치되도록 구멍이 형성되며, 구멍(28)에는 합성수지로 이루어진 포스트 고정핀(27)이 삽입되어 포스트 고정핀(27)과 손잡이 포스트(12)와 포스트 연결공(26)이 만나는 부분에 합성수지 용융물을 공급하여 마감 연결되도록 한다. 포스트 연결공(26)의 일측에는 발판 고정턱(25)이 설치되고 파이프 브라켓트(2)의 상측으로 적어도 2곳에 발판 고정대(24, 24’)를 돌출시켜 그 상측에 발판(4)을 설치한다. 발판(4)의 하측에 위치하는 발판 고정대(24, 24’)의 양측에는 발판 받침목(40, 40’)이 설치되어 발판(4)과 못 또는 고정핀을 이용하여 고정시킨다. 결국, 발판(4)는 하측의 발판 받침목(40, 40’)이 발판 고정대(24, 24’)와 발판 고정턱(25)의 양측에서 유동을 방지하며 고정되도록 하는 것이다. 이러한 구성으로 이루어진 본 고안은 부이 파이프(3)를 파이프 조립홀(20, 20’)에 삽입하여 일정한 간격으로 파이프 브라켓트(2)를 설치한다. 파이프 브라켓트(2)의 포스트 연결공(26)에는 손잡이 포스트(12)를 삽입하고 성형된 포스트 고정핀(27)에 열을 가하여 약간 부드럽게 한 후 구멍(28)을 통하여 삽입한다. 이 때 포스트 고정핀(27)을 강제로 삽입하고, 구멍(28)의 외측 주변과 손잡이 포스트(12)와 포스트 연결공(26)이 만나는 부분에 용융된 수지를 공급하여 냉각된 후 상호 일체형이 되도록 연결되는 것이다. 손잡이 포스트(12)를 설치한 후에는 상측에 손잡이 연결 정티(13)를 조립하고 손잡이 포스트(14)가 부이 파이프(3)와 동일한 방향으로 연결되도록 한다. 파이프 브라켓트(2)의 상측으로 형성된 발판 고정대(24, 24’)와 발판 고정턱(25)에는 길이방향으로 발판(4)을 설치하고, 발판(4)의 하측에서 발판 고정대(24, 24’)의 양측으로 발판 받침목(40, 40’)이 위치하도록 못 또는 고정핀을 이용하여 발판(4)과 발판 받침목(40, 40’)을 고정시킨다.”라고 기재되어 있다.
(라) 확인대상고안의 1의 중공의 관체인 부이관(100)이 브래킷(200)의 하부에 형성된 부이관 삽입구멍(210)에 삽입되는 구성은, 확인대상고안 2의 양측으로 부이 파이프(3)가 관통되는 파이프 조립홀(20, 20’)이 원형으로 형성된 파이프 브라켓트(2)의 구성과 동일하고, 확인대상고안 1의 브래킷(200)의 상단 일측으로 고정로프가 설치되는 로프고정홀이 형성되고 브래킷(200)의 상부에 세로난간대(300)가 삽입되는 구성은, 확인대상고안 2의 상단의 일측으로 가두리 고정 로프(7)가 설치되는 로프 고정홀(23)이 형성되며 그 상측으로 손잡이 포스트(12)가 삽입되는 파이프 브라켓트(2)의 구성과 동일하고, 확인대상고안 1의 고정구멍(221)이 형성된 결합구멍(220)이 브래킷(200)의 상부에 형성된 구성은, 확인대상고안 2의 고정되는 구멍(28)이 형성된 포스트 연결공(26)이 파이프 브라켓트(2)에 설치된 구성과 동일하며, 확인대상고안 1의 부이관 삽입구멍(210)의 상측과 중앙 및 하측으로 가로 및 세로 보강대가 설치된 구성은, 확인대상고안 2의 파이프 조립홀(20, 20’)의 상측과 중앙 및 하측으로 가로 보강대(22)가 연결되고 상단과는 다수개의 세로 보강대(21)가 설치된 구성과 동일하다.
(마) 그러나 확인대상고안 1은 “세로난간대(300)의 상부에는 하나의 가로난간대 삽입구멍(320)이 수평방향으로 형성되어 있으며, 상기 가로난간대 삽입구멍(320)에는 봉재인 가로난간대(400)가 수평방향으로 삽입”되는 구성임에 반하여, 확인대상고안 2는 “손잡이 포스트(12)를 설치한 후에는 상측에 손잡이 연결 정티(13)를 조립하고 손잡이 포스트(14)가 부이 파이프(3)와 동일한 방향으로 연결”되도록 하는 구성이므로, 양 고안의 위 대응 구성은 세로난간대{손잡이 포스트(12)}와 가로난간대{손잡이 포스트(14)}의 설치방법에서 차이가 있을 뿐만 아니라, 확인대상고안 1은 각봉인 발판부재(500)를 브래킷(200)의 상부에 형성된 가이드편(230)의 사이에 삽입하여 브래킷(200)의 상부에 발판을 형성하는 구성인 반면, 확인대상고안 2는 포스트 연결공(26)의 일측에 발판 고정턱(25)이 설치되고 파이프 브라켓트(2)의 상측으로 적어도 두 곳에 돌출시킨 발판 고정대(24, 24’)의 상측에 발판(4)을 설치하고 발판(4)의 하측에 위치하는 발판 고정대(24, 24’)의 양측에는 발판 받침목(40, 40’)을 설치하여 발판(4)과 못 또는 고정핀을 이용하여 고정시키는 구성이므로, 양 고안의 위 대응 구성은 발판의 형성방법이 달라서 동일하지 않다.
(바) 따라서 확인대상고안 1, 2의 사이에는 위와 같은 기술구성상 차이가 있으므로 이 사건 심결과 종전심결에서 이 사건 등록고안과의 관계에서 요구되는 구체적 사실이 달라서 동일사실에 해당하지 않고, 설사 확인대상고안 1, 2가 이 사건 등록고안의 필수적 구성요소를 공통으로 가지고 있어서 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하는지의 결론에 영향을 미치지 못할 가능성이 매우 높다고 하더라도 달리 볼 것은 아니다.
다. 소결론
이 사건 심판청구는 심결이 확정된 2002당3352호 심판사건과 그 심판대상물이 달라 동일사실에 의한 동일한 심판청구라고 할 수 없으므로 일사부재리의 원칙이 적용될 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 달리하여 이 사건 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 나머지 쟁점에 관하여 나아가 살필 필요 없이 위법하여 취소되어야 한다(특허법원은 심결에 대한 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결을 취소할 수 있을 뿐이므로, 확인대상고안 1이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부를 직접 판단할 수 없다).
3. 결 론
그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 인용한다.
판사 황한식(재판장) 강경태 한동수