【원고,상고인】
주식회사 영실업 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김영철 외 2인)
【피고,피상고인】
이세영 (소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 황의인 외 2인)
【원심판결】
서울고법 2001. 10. 30. 선고 2001나40611 판결
【주문】
원심판결 중 부정경쟁행위에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원으로 환송한다. 원고의 나머지 상고를 기각한다.
【이유】
상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 본다.
1. 상고이유 제1점에 대하여
기록에 의하면, 원심판결 별지 2의 (1), (2)의 영상과 같은, 피고가 제조·판매한 음악이 흘러나오는 거북 모양 완구는 이 사건 등록상표의 지정상품인 플라스틱제 완구 등과 동일 또는 유사한 상품에 해당하며, 피고의 완구의 포장에 사용하는 "멜로디 거북이"와 "Melody TURTLES"로 구성된 표장 중에서 "거북이"와 "TURTLES" 부분은 사용상품의 형상을 표시하는 용어로, "멜로디"와 "Melody" 부분은 음악이 흘러나오는 그 상품의 기능을 표시하는 용어로 거래자나 수요자에게 인식될 수 있어, 피고의 사용표장은 그 사용상품과의 관계에서 '음악이 나오는 거북 형태의 완구'로 직감될 것이므로 그 사용상품의 성질이나 형상을 나타내는 기술적(記述的) 표장에 해당한다고 보아야 할 것이다. 그렇다면 상표법 제51조 제2호에 의하여 이 사건 등록상표(등록번호 제281646호)의 상표권의 효력은 피고의 사용표장에 미치지 아니하므로, 피고가 그 표장을 위 거북 완구에 사용한 것이 원고의 이 사건 등록상표권을 침해한 행위에 해당하지 아니한다는 취지의 원심의 판단은 정당하며, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.
2. 상고이유 제2점에 대하여
가. 원심은 그 채용한 증거에 의하여 원고가 제조·판매하는 원심판결 별지 4의 영상과 같은 거북 완구상품(이하 '이 사건 완구'라 한다)이 장기간 국내에서 상당량 판매되어 거래업자나 소비자들 사이에 상당히 알려져 있다는 취지의 사실을 인정하고도, 을 제1호증의 1 내지 을 제3호증의 11의 각 기재 등에 비추어 그 인정 사실만으로는 이 사건 완구의 형태가 상품표지성을 갖게 되었다고 보기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다고 하여, 이 사건 완구의 형태가 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 '기타 타인의 상품임을 표시한 표지'에 해당하지 아니한다고 판단하였다.
나. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍할 수 없다.
일반적으로 상품의 형태나 모양은 상품의 출처를 표시하는 기능을 가진 것은 아니며, 다만 어떤 상품의 형태와 모양 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그것이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우 비로소 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 정하는 '타인의 상품임을 표시한 표지'에 해당되어 같은 법에 의한 보호를 받을 수 있다( 대법원 2002. 2. 8. 선고 2000다67839 판결, 2002 10. 24. 선고 2001다59965 판결 등 참조).
기록에 의하면, 이 사건 완구와 같은 유아용 완구 분야에서 동물들을 소재로 삼아 가족관계를 구현한 제품이 흔하기는 하지만, 이 사건 완구에 있어서, ① 테를 위로 접어 올린 형태의 동그란 모자를 쓰고 있으면서 배 부분과 직각을 이루는 머리 부분, ② 다소 커다랗게 형성한 눈과 약간 튀어나온 상태로 다물고 있는 입 부분, ③ 둥그런 형태의 바퀴 4개를 외부로 돌출하여 형성한 다리 부분, ④ 다각형을 방사상으로 배치하여 등 무늬를 표현하면서 바퀴가 있는 쪽을 바퀴의 형태에 맞추어 곡선으로 처리한 등딱지 부분 등이 조합되어 큰 거북의 형태를 이루고 있고, 그와 닮은꼴로 작은 거북의 형태가 구성되어 있는 점은 국내에서 유통되는 완구상품에 통상 있는 형태라거나 그 완구의 성질 내지 기능에서 유래하는 필연적인 형태라고 볼 수 없으며, 여기에다가 원심도 인정하고 있는 바와 같이 원고가 직원 모집 신문광고 등에 이 사건 완구의 형태를 배경 그림으로 표시한 적이 있고, 이 사건 완구는 한국 인더스트리얼 디자이너 협회가 1985.부터 1992.까지 나온 국산품 중에서 선정한 '좋은 디자인 상품'의 하나에 포함된 사실을 아울러 고려하면, 이 사건 완구의 형태에는 다른 완구 제품과 구별되는 특이성이 있다고 할 수 있다.
또한, 원심이 확정한 사실에 의하더라도 원고는 국내에서 1983.경부터 계속하여 동일한 형태의 이 사건 완구를 판매함으로써 피고가 위 거북 완구를 판매하기 시작한 1999. 10. 무렵 이미 이 사건 완구를 판매한 기간은 16년 가량 되었으며, 원심이 배척하지 아니한 갑 제8호증, 제13호증의 각 기재 및 제1심 증인 이병우의 증언에 의하면, 1992. 12. 1일자 한 일간 신문의 보도 기사에 이 사건 완구는 "7년 동안 1백만 개 이상 팔린 디자인 히트 상품이다."라고 기재된 바 있고, 그 후에도 이 사건 완구의 판매량은 1995.에 7만 6천여 개, 1996.에 6만 4천여 개, 1997.에 4만 3천여 개, 1998.에 3만 3천여 개, 1999.에 2만 7천여 개에 이르고 있음을 알 수 있어, 비록 1995. 이후 해마다 판매량이 감소하고 있기는 하지만 적어도 피고가 위 거북 완구를 판매한 무렵까지 많은 수량이 지속적으로 판매되었으며, 원고는 소외 김종배를 피신청인으로 하여 이 사건 완구와 동일한 형태의 완구 판매를 금지하는 등의 내용의 부정경쟁행위중지 가처분결정( 서울지방법원 남부지원 1992. 12. 29.자 92카합789 결정 참조)을 받기도 하였으므로, 이 사건 완구의 형태는 다른 완구들의 형태와 구별되는 특징을 지니며 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용됨으로써 피고가 거북 완구를 제조·판매한 1999. 10. 무렵 이미 국내의 거래자나 일반 수요자에게 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이르렀다고 볼 여지가 크다고 할 것이다.
한편, 원심이 이 사건 완구의 형태가 상품표지성을 갖추지 못하였다고 단정한 근거로 삼은 자료들에 관하여 살펴 보건대, 을 제1호증의 1 내지 13은 1969.부터 1982. 사이에 일본에서 의장출원·등록된 거북 형태의 완구에 관한 의장공보들로서, 그 거북 완구의 구체적인 형상 및 모양이 이 사건 완구와 상이할 뿐 아니라, 그와 같은 의장이 제품화되어 국내에 수입되었다고 볼만한 사정이 없는 이상 이 사건 완구의 형태가 국내에서 독점적·배타적으로 사용되었다는 점을 뒤집을만한 자료라고 볼 수 없고, 을 제2호증의 1 내지 14는 외국의 완구업체가 제조한 거북을 소재로 한 완구상품의 사진이며, 을 제3호증의 1 내지 11은 거북 모양 완구상품의 판매에 관한 인터넷 자료인데, 을 제2호증의 1, 2와 을 제3호증의 1을 제외한 나머지 자료에 실린 완구 사진들은 이 사건 완구의 형태와 상이하여 오히려 거북을 소재로 하여 이 사건 완구와 다른 다양한 형태의 완구 제조가 가능하다는 점을 보여주고 있으며, 을 제2호증의 1, 2와 을 제3호증의 1에 기재된 완구제품이 국내에 유통된 때가 언제이고 거래 수량이 어느 정도인지 등을 알 수 있는 자료는 기록상 나타나 있지 아니하므로, 결국 을 제1호증의 1 내지 을 제3호증의 11만으로는 이 사건 완구의 형태가 국내 완구업계의 거래자나 일반 수요자에게 특정한 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 개별화되기에 이른 것이라는 점을 부정하기에 부족하다.
그럼에도 불구하고, 원심이 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 완구의 형태가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 정한 타인의 상품임을 표시한 표지에 해당하지 아니한다고 판단한 데에는 그 법률에서 정한 상품표지성에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이므로, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
3. 결 론
그러므로 원심판결 중 부정경쟁행위에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하며, 원고의 나머지 상고를 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 조무제(재판장) 이용우 이규홍(주심) 박재윤