【원 고】
주식회사 두산(소송대리인 법무법인 삼정 담당변호사 김학세외 3인)
【피 고】
주식회사 진로(소송대리인 변리사 이상호)
【변론종결】
1999. 5. 20.
【주 문】
1. 특허심판원이 1998. 9. 25. 97당1478, 1479, 1480, 1481,1482(병합)호 사건에 관하여 한 심결 중 (등록번호 1 생략) 및 (등록번호 2 생략) 상표에 관한 부분을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초사실
갑제1, 2, 3, 5, 6호증의 각 기재와 변론의 전취지를 종합하면 다음의 사실을 인정할 수 있다.
가. 특허청에서의 절차경위
피고는 “INTERGREEN”과 같이 구성되고, 지정상품을 구 상표법 시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조의 별표 1 상품류 구분 제6류에 속하는 “소주, 위스키” 등 10가지 상품으로 하는 (등록번호 1 생략) 상표(출원일 1995. 6. 21., 등록일 1997. 7. 3., 이하 ‘이 건 등록상표1’이라 한다) 및 “GREEN KEEPER”와 같이 구성되고 지정상품 및 출원일과 등록일은 이 건 등록상표1과 같은 (등록번호 2 생략) 상표(이하 ‘이 건 등록상표2’라 한다)의 상표권자이다.
원고는 이 건 등록상표들은 원고의 선등록 상표로서 별지 제1항 표시와 같이 구성되고 지정상품이 위 상품류 구분 제6류에 속하는 “소주, 청주” 등 10가지 상품인 (등록번호 3 생략) 상표(출원일 1993. 12. 1., 등록일 1994. 12. 30., 이하 ‘인용상표1’이라 한다)와 유사하여 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호 및 제11호의 규정에 위반되어 등록된 것이고, 이 건 등록상표들은 서로 유사한 상표임에도 연합상표로 등록을 받지 않았으므로 구 상표법 제11조 제1항의 규정에 위반되어 등록된 것이어서 같은 법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.
특허심판원은 위 심판청구 사건을 97당1481, 1482호로 심리( 97당1478, 1479, 1480호와 병합하여 심리함)하여 1998. 9. 25. 다음 ‘나.’항과 같은 이유로 이 건 등록상표들에 대한 무효심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 건 심결’이라한다)을 하였다.
나. 심결 이유의 요지
이 건 등록상표들과 인용상표1에 포함되어 있는 “GREEN”이라는 단어는 사전적 의미로는 “녹색의, 싱싱한” 등의 의미를 가지고 있으나 최근 환경에 대한 관심의 고조로 위와 같은 의미보다는 오히려 “무공해의, 깨끗한, 자원절약적”이라는 의미로 인식되는 경향이 강하여 그 지정상품인 “소주, 위스키” 등과 관련하여서는 자타 상품의 식별력이 없는 성질표시적 문자에 지나지 않아 이 부분을 제외한 나머지 부분을 가지고 유사여부를 대비하여야 할 것인바, 이 건 등록상표1의 요부는 “KEEPER”이고, 이 건 등록상표2는 “INTER”와 “GREEN”이 일체불가분적으로 결합하여 분리관찰이 안되는 조어로 여겨지며, 인용상표1의 요부는 “경월”이라 할 것이어서 그 요부를 이루는 부분이 서로 달라 외관, 칭호, 및 관념에 있어서 전체적으로 관찰할 때 이 건 등록상표들과 인용상표1은 서로 비유사한 상표이고, 이 건 등록상표1과 이 건 등록상표2도 서로 비유사하여 연합성이 없는 상표이다.
2. 당사자의 주장
가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지
이 건 등록상표들과 인용상표1 및 원고의 선출원에 의한 등록상표로서 별지 제2항과 같이 구성되고 지정상품이 위 상품류 구분 제6류에 속하는 “소주, 청주” 등 10가지 상품인 (등록번호 4 생략) 상표(출원일 1994. 1. 13., 등록일 1994. 12. 30., 이하 ‘인용상표2’라 한다)에 포함된 “GREEN” 또는 “그린”은 “녹색의, 싱싱한” 등의 의미를 지닌 영어 단어와 그 한글음 표기로서 이 건 등록상표와 인용상표들의 지정상품인 “소주, 청주” 등의 주류의 성질과는 아무런 직접적인 관련이 없어 식별력이 있는 부분이므로 각 상표의 요부가 될 수 있다. 설사 이 부분이 지정상품의 성질표시에 해당한다고 하더라도 원고들은 “GREEN” 또는 “그린”을 인용상표들을 출원하기 전부터 소주의 상표로 사용하여 주지저명하게 되었으므로 이 부분은 원고의 사용에 의하여 늦어도 이 건 등록상표들이 출원된 1995. 6. 21. 이전에 이미 특별현저성을 취득함으로써 식별력을 가지게 되었다고 할 것이니, 이 부분을 포함하고 있는 이 건 등록상표들과 인용상표들은 유사한 상표이어서 이 건 등록상표들은 구 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 위반되어 등록된 것이고, 또한 이 건 등록상표들은 그 출원 전에 주지저명하게 된 인용상표들와 유사한 것이어서 같은 법 제7조 제1항 제4호, 제9호, 제10호 또는 제11호에도 위반되어 등록된 것이다.
나. 피고의 주장 요지
“GREEN”은 사전적인 의미보다는 “무공해의, 깨끗한” 등의 의미로 주로 사용되고 있고 전세계적으로 환경단체들이 사용하는 용어이며 상표심사기준에도 이를 환경관련상품에 사용하는 경우 식별력이 없다고 하고 있는데, 주류는 주성분의 95% 이상이 물이고 원고 스스로도 인용상표들을 사용하는 소주가 대관령 기슭의 청정수로 제조되었다는 내용의 기재를 상품에 표시하고 있으며, 주류를 버릴 경우 환경을 오염시키는 정도가 다른 오염물질보다 월등히 심하여 환경관련상품에 해당하므로 식별력이 없는 표장이다. 또한 주류인 소주 등을 지정상품으로 하여 “GREEN” 또는 “그린”과 결합된 상표가 18건이나 인용상표들보다 선등록되었고 원고 스스로도 이 부분을 포함하는 다수의 상표를 출원하면서 연합상표로 등록하지 않고 단독상표로 등록받은 것을 보더라도 이 부분은 식별력이 없는 부분이어서 상표의 요부가 될 수 없다. 그리고 인용상표들의 출원일 이전에 (주)금복주 등에서 “그린미, 그린향, 선양그린, 참그린” 등의 상표를 사용하여 일반수요자들에게 인식되어 있었고 인용상표는 “경월그린”으로 인식되어져 있었으므로 인용상표들의 “GREEN” 또는 “그린”이 사용에 의하여 식별력을 획득하였다는 원고의 주장은 이유 없다. 따라서 식별력이 없는 “GREEN” 또는 “그린”을 제외하면 인용상표들의 요부는 “경월”이고 이 건 등록상표1은 “INTER”와 “GREEN”이 불가분적으로 결합된 분리관찰이 안되는 조어이며, 이 건 등록상표2의 요부는 “KEEPER”이어서, 이 건 등록상표들과 인용상표들은 비유사한 상표이므로, 이 건 등록상표들이 인용상표들과 유사하다는 전제하에 구 상표법 제7조 제1항 제4호, 제7호, 제9호, 제10호 또는 제11호에 위반되어 등록된 것이라는 원고의 주장은 이유 없다.
3. 판단
가. “GREEN” 또는 “그린”이 식별력이 있는 표장인지 여부
이 건 등록상표들과 인용상표들에는 모두 “GREEN” 또는 “그린”의 문구가 포함되어 있고 이 건 등록상표들과 인용상표들은 모두 위 상품류 구분 제6류에 속하는 “소주, 청주” 등 주류를 지정상품으로 하고 있으므로 이 건 등록상표들과 인용상표들의 유사여부를 판단하기에 앞서 각 상표에 사용된 “GREEN” 또는 “그린”이 지정상품인 주류와 관련하여 식별력이 있는 표장인지에 대하여 본다.
“GREEN”은 사전적으로는 “녹색의, 싱싱한, 창백한, 미숙한” 등의 뜻이 있지만, 최근에는 환경에 대한 관심의 고조로 위와 같은 사전적인 의미보다는 오히려 “무공해의, 깨끗한, 자원절약적” 등의 의미로 인식되는 경향이 강하고( 대법원 1997. 11. 28. 선고 97후389 판결 참조), 소주 등 주류는 대부분 물이 주원료가 되어 깨끗하고 오염되지 않은 물을 사용하는 것이 품질에 중요한 영향을 미치게 된다고 할 것이고, 갑제10 내지 306호증의 각 기재와 증인 소외인의 증언에 의하면 원고도 인용상표들을 사용한 소주 제품(이하 “그린소주”라 한다)에 대한 광고에서 “대관령기슭의 청정수로 빚은 소주, 자연의 향기 가득한 물좋은 소주, 부드럽고 깨끗한 그린소주, 자연에서 태어난 그린소주” 등의 문구를 사용하여 그린소주가 좋은 물을 원료로 하여 맛이 깨끗하다는 점을 중점적으로 강조한 사실을 인정할 수 있는바, 이러한 점들을 종합하여 보면 물을 주원료로 하는 소주 등 주류 상품과 관련하여 “GREEN” 또는 “그린”이라는 말은 구 상표법 제6조 제1항 제3호 소정의 상품의 품질이나 원재료 등을 나타내는 성질표시적인 문구에 해당하여 특별한 사정이 없는 한 자타상품의 식별력이 없다고 할 것이다.
그런데 구 상표법 제6조 제2항의 규정에 의하면 위와 같이 상품의 성질표시에 해당하여 식별력이 없는 표장이 상표 등록출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있는 것으로 규정하고 있는바, 이는 원래 성질표시적 표장에 해당하여 식별력을 인정할 수 없는 표장이 사용에 의하여 일반 수요자가 그 표장이 누구의 업무에 관련된 표장인지를 현저하게 인식하게 된 경우에는 상표로서의 특별현저성을 취득하여 식별력이 있는 것으로 인정함으로써 상표 등록을 허용하려는 취지의 규정이라고 할 것이다.그런데 갑제7 내지 396호증, 갑제400 내지 467호증의 각 기재와 증인 소외인의 증언 및 변론의 전취지를 종합하면, 1998. 9. 3. 원고에게 합병된 주식회사 두산경월의 전신인 경월주조주식회사(1996. 4. 12. 주식회사 두산경월로 상호변경)는 1991. 1. 경부터 상호중 일부인 “鏡月(경월)” 및 “GREEN(그린)”이라는 문자를 결합한 표장을 자신이 제조하여 판매하는 소주제품에 상표로 사용하다가 1994. 1. 17.경부터 “GTEEN” 및 “그린” 부분을 보다 큰 활자체로 강조한 인용상표2를 상표로 사용하기 시작하면서 1994. 1. 17.자 동아일보에 “깨끗한 소주, 그린”을 강조하는 광고를 게재한 이후 각종 주요 중앙일간지와 잡지 등 언론매체을 통하여 인용상표들을 사용한 그린소주에 대한 광고를 정기적이고 계속적으로 하여 이 건 등록상표들의 출원 전인 1995. 5.경까지 모두 462회에 걸쳐서 합계 금6,505,495,000원의 광고비를 지출하였고, 1991년부터 1995. 5.경까지 전국적인 유통망을 통하여 전국에 모두 375,222,249병(1991년부터 1994년까지 270,361,725병, 1995년 5월말까지 104,860,524병, 1995년의 판매실적은 연간 판매량에 5/12를 곱하여 계산함)의 그린소주를 판매하여 1993년도에는 5.3%(업계 순위 7위)에 불과하던 원고의 전국 소주시장 점유율이 1994년 10월말에는 11%(업계 순위 3위)로 확대된 이래 계속적인 증가세를 보였으며, 1994. 7. 서울경제신문사에서 주관하는 1994년 상반기 히트상품으로 선정된 것을 비롯하여 이후 여러 언론기관에 의하여 히트상품으로 선정되고, 그린소주 광고가 여러 신문사가 주관하는 광고대상에서 은상 등을 수상하였고 그 사실이 여러 언론매체를 통하여 보도된 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.
위 인정사실에 의하면 “GREEN” 또는 “그린”은 소주 등 주류제품과 관련하여서는 이 건 등록상표들의 출원시인 1995. 6. 21.경에는 원고가 제조 판매하는 그린소주의 명칭으로 수요자들 사이에 현저하게 인식되게 되었다고 봄이 상당하다고 할 것이므로, 소주 등 주류를 지정상품으로 하는 인용상표들과 이 건 등록상표들의 유사여부를 대비함에 있어서 위 “GREEN” 또는 “그린” 부분은 식별력이 있는 부분으로서 각 상표의 요부가 될 수 있다고 할 것이다.
나. 이 건 등록상표들과 인용상표들의 유사 여부
이 건 등록상표1은 영문 알파벳 10글자 “INTERGREEN”이 간격없이 연결되어 있어서 앞 부분의 “INTER”와 뒷 부분의 “GREEN”을 분리하여 관찰하는 것이 자연스러운 구성이라고는 할 수 없으나,“INTERGREEN” 전체로는 특별한 의미가 없는 조어로서 모두 10글자로 구성되고 “인터그린”으로 호칭되게 되게 되어 비교적 글자수나 발음되는 음절수가 많은 표장인데다가, 앞 부분의 “INTER”는 “--속, 사이, 상호”의 뜻을 가지고 있는 접두사로 주로 사용되어 다음에 따르는 말에 의미상의 중점이 주어지는 단어이고(동사로 사용할 때에는 “매장하다”의 뜻을 가지고 있는 단어이나 이는 대학 정도의 교과과정에서 습득해야 할 단어 6,000개에도 포함되지 아니하는 사용빈도수가 적은 단어이어서 일반 수요자가 위 상표의 “INTER”가 이를 의미하는 단어로 인식하는 것은 매우 드문 일이라고 할 것이다), 뒷 부분의 “GREEN”은 원래 “녹색의, 싱싱한” 등의 의미를 가지는 가장 기초적인 영어 단어일 뿐만 아니라 앞에서 본 바와 같이 최근 환경에 대한 관심의 고조로 “무공해의, 깨끗한” 등의 의미로 자주 사용되고 원고가 자신이 생산하는 소주의 명칭으로 사용하여 일반인들에게 매우 친숙하게 알려진 말이어서, 소주 등 주류제품에 사용된 위 상표를 접하는 사람들은 “GREEN” 부분에 중점을 두어 상표를 인식하게 되어 이 부분만으로 호칭 및 관념될 가능성이 큰 상표라고 할 것이다.
다음 이 건 등록상표2는 “지키는 사람, 수비수” 등의 뜻을 가진 영어 단어인 “KEEPER”와 위에서 본 “GREEN”이 간격을 두고 연결되어 있는 표장이어서 앞 부분의 “KEEPER”와 뒷 부분의 “GREEN”으로 분리되어 호칭 및 관념되기 쉬운 표장이라고 할 것이다.
한편 인용상표1은 원고의 종전 상호의 일부인 “경월”과 위에서 본 “GREEN” 및 “그린”이 간격을 두고 결합된 표장이어서 “경월”과 “GREEN” 및 “그린” 부분이 분리관찰하는 것이 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하고, 위에서 본 바와 같이 “GREEN” 및 “그린”이 원고의 사용에 의하여 식별력을 획득한 요부(要部)라고 할 것이어서 “GREEN”만으로 호칭 및 관념될 수 있다고 할 것이다.
따라서 이 건 등록상표들과 인용상표1이 모두 “GREEN”만으로 호칭 및 관념되는 경우에는 서로 호칭 및 관념이 동일하게 되어 이 건 등록상표들과 인용상표1이 그 지정상품인 소주 등 주류에 함께 사용되는 때에는 수요자로 하여금 상품출처의 오인, 혼동을 초래할 수 있는 유사한 상표라고 할 것이다.
다. 소결
그렇다면 이 건 등록상표들은 그 출원 전에 등록된 인용상표1과 유사한 상표로서 구 상표법 제7조 제1항 제7호의 규정에 위반되어 등록된 것이므로, 이 건 등록상표들의 다른 무효사유에 관한 원고의 나머지 주장에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 같은 법 제71조 제1항 제1호의 규정에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것이니, 이와 결론을 달리한 이 건 심결은 위법하다.
4. 결론
그렇다면 이 건 심결은 취소되어야 할 것이므로 그 취소를 구하는 원고의 이 건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
판사 박일환(재판장) 이장호 이수완