【원 고】
주식회사 이화프레지니우스카비 (소송대리인 법무법인 율촌 담당변호사 강동세 외 1인)
【원고 보조참가인】
에이스메디칼 주식회사 (소송대리인 변리사 황병도)
【피 고】
피고 (소송대리인 변리사 박영순 외 2인)
【변론종결】
2006. 10. 19.
【주 문】
1. 특허심판원이 2005. 7. 29. 2004당2575호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 모두 피고의 부담으로 한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 원고의 특허무효 심판청구에 대한 기각심결의 경위
[증거] 갑 1 내지 4호증의 각 기재
가. 이 사건 특허발명의 내용
피고가 1997. 10. 21. 출원하여(우선권 주장일은 1997. 6. 19.) 2000. 5. 9. (등록번호 생략)으로 특허받은 “의약품 주입기”로서 그 청구범위와 도면은 별지 1 기재와 같다.
나. 원고의 특허무효 청구와 기각심결
(1) 원고는, 특허발명은 청구범위가 기능적 표현으로 기재되어 있어 기재불비에 해당할 뿐만 아니라, 우선권 주장일 전에 공지된 기술로서 신규성이 없고, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지된 기술들을 단순히 결합함으로써 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다는 이유로 특허무효심판을 청구하였다.
(2) 이에 대하여 특허심판원은 2005. 7. 29. 아래와 같은 이유로 원고의 청구를 기각하였다.
① 특허발명은 청구범위 중 일부가 기능적 표현으로 기재되어 있기는 하나, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 상세한 설명에 의하여 발명의 내용을 명확하게 이해하고 이를 실시할 수 있으므로 기재불비로 볼 수 없다.
② 특허발명은 심결에서 제출된 인용발명들과 기술적 구성 및 작용효과가 상이하므로 우선권 주장일 전에 공지된 기술에 해당하지 아니하여 신규성이 있고, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 인용발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이 아니어서 진보성도 있다.
2. 이 사건의 쟁점과 양쪽 당사자 주장의 요지
이 사건의 쟁점은 특허발명의 기재불비 여부와 신규성·진보성 여부에 있는바, 이에 관한 양쪽 당사자 주장의 요지는 아래와 같다.
가. 원고와 보조참가인의 심결 취소사유 주장의 요지
(1) 기재불비 주장
청구항 1은 기능적 표현으로 기재되어 있어 권리의 범위가 불명확할 뿐만 아니라 그 기능에 상응하는 구성이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하므로, 특허법 제42조 제3항, 제4항의 요건을 갖추지 못하여 기재불비에 해당한다. 또한, 청구항 1이 기재불비에 해당하는 이상 청구항 1의 구성을 부가 또는 한정한 종속항인 청구항 2 내지 7 또한 기재불비에 해당한다.
(2) 신규성과 진보성 주장
특허발명은 출원일인 1997. 10. 21.로부터 6개월 이전인 1997. 2. 12. 보건복지부로부터 “의약품 주입기(형명 : WMI-1, WMI-2)”로 품목허가를 받음으로써 공지되었으므로 신규성이 없다.
또한, 특허발명은 우선권 주장일 전에 공지된 기술들과 목적, 구성 및 효과가 유사하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 이를 단순히 결합함으로써 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 없다.
나. 피고의 심결 유지사유 주장의 요지
(1) 기재불비 주장
청구항 1은 구조적, 기능적 표현으로 기재된 청구항이다. 먼저, 청구항 1의 약액저장수단(200)은 구조적 표현으로 기재된 구성요소로서 청구항에 기재된 문언 그대로 해석하여 ‘약액이 주입됨에 따라 팽창하였다가 수축하면서 약액이 배출되는 기능을 가진 모든 구성’을 포함하는 것으로 보아야 한다. 또한, 약액조절수단(500)은 기능적 표현으로 기재된 구성요소로서 ‘일정량씩 계속하여 투약하는 기능과 일정량을 한꺼번에 투약하는 기능을 함께 구비한 모든 구성’을 포함하는 것으로 해석하여야 한다.
따라서 청구항 1은 일부 구성이 기능적 표현으로 기재되어 있기는 하지만 이에 해당하는 구성을 명확히 확정할 수 있으므로 기재불비에 해당하지 아니하고, 청구항 1의 종속항인 청구항 2 내지 7 또한 기재불비에 해당하지 않는다.
(2) 신규성과 진보성 주장
피고가 1997. 2. 12. 보건복지부로부터 품목허가를 받은 “의약품 주입기(형명 : WMI-1, WMI-2)”는 특허발명과는 상이한 물건이다.
또한, 특허발명은 우선권 주장일 전에 공지된 기술들과 비교할 때 이동축에 용출돌기(221)를 형성한 구성과 약액조절수단(500)을 이루는 이물질여과부재, 약액량조절관, 3방향 밸브, 약액자가투여부재를 하나의 케이스에 삽입한 구성 등이 상이하고, 그에 따른 작용효과도 상이하다.
따라서 특허발명은 우선권 주장일 전에 공지된 기술들과 구성이 상이하여 신규성이 있고, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 우선권 주장일 전에 공지된 기술들을 단순히 결합함으로써 쉽게 발명할 수 있는 것이 아니므로 진보성도 있다.
3. 특허발명의 기재불비 여부에 대한 판단
가. 기능적 표현으로 된 청구항의 허용 범위
청구범위를 발명의 구성으로 기재하지 아니하고 기능적 표현으로 기재하면 청구범위가 불명확해지는 문제점이 있다. 또한, 특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하도록 하고, 같은 조 제4항은 청구범위에는 발명을 명확하고 간결하게 기재하되, 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만을 기재하도록 규정하고 있다.
따라서 청구항의 기능적 표현은 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 인정되는 경우에만 허용된다(대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결).
이때 기능적 표현에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 인정되는 경우라고 함은, ① 종래의 기술적 구성만으로는 발명의 기술적 사상을 명확하게 나타내기 어려운 사정이 있어 청구항을 기능적으로 표현하는 것이 필요한 경우, ② 발명의 상세한 설명과 도면의 기재에 의하여 기능적 표현의 의미 내용을 명확하게 확정할 수 있는 경우(대법원 2001. 6. 29. 선고 98후2252 판결 참조)를 가리킨다. 또한, 기능적 표현으로 된 청구항의 권리범위는 청구항에 기재된 기능을 수행하는 모든 구성을 포함하는 것이 아니라, 청구항의 기재와 발명의 상세한 설명 및 도면에 의하여 명확히 확정할 수 있는 구성만을 포함하는 것으로 한정하여 해석되어야 한다.
나. 청구항 1의 기재불비 여부
(1) 청구항 1 발명의 구성요소 분석
청구항 1 발명은 케이스(100)의 내부에 위치하여 공급되는 약액량에 따라 팽창하면서 약액을 저장하였다가 약액을 환자에게 투여할 경우 수축압력에 의해 저장되어 있는 약액이 잔류량 없이 완전히 배출할 수 있도록 하는 약액저장수단(200)(이하 ‘구성요소 1’이라 한다)과 호오스(300)의 끝단부가 연결된 상태에서 항상 일정량이 공급될 수 있도록 약액량을 조절함과 아울러 공급되는 약액의 일부를 저장하여 두었다가 필요에 따라 저장한 약액을 일시에 투여할 수 있도록 하는 약액조절수단(500)(이하 ‘구성요소 2’라고 한다)으로 구성된 의약품 주입기이다.
(2) 구성요소 1의 의미 내용이 명확한지 여부
구성요소 1은 케이스(100)의 내부에 위치하고(이하 ‘①부분’이라고 한다), 공급되는 약액량에 따라 팽창하면서 약액을 저장하였다가 수축압력에 의해 저장한 약액을 배출하며(이하 ‘②부분’이라고 한다), 저장한 약액을 잔류량 없이 완전히 배출하는(이하 ‘③부분’이라고 한다) 약액저장수단(200)인바, 아래에서는 각 부분의 의미 내용이 명확한지 여부에 대하여 본다.
먼저, ①부분은 구성적 기재로서 의미 내용이 명확하다.
다음으로 ②부분은 기능적 기재로서, 청구항에 “약액저장튜브가 공급되는 약액량에 따라 팽창하면서 약액을 저장시켰다가 수축압력에 의해 저장되어 있는 약액을 배출”한다고 구체적으로 기재되어 있어 약액저장튜브가 약액량에 따라 팽창하고 수축하는 구성으로 되어 있음을 알 수 있다. 또한, 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명[갑 4호증(특허등록공보) 제3면 제10-11행]에는 주입되는 약액량에 따라 팽창됨과 아울러 팽창된 압력에 의하여 약액을 배출시키는 기능이 신축성이 있는 약액저장튜브에 의하여 이루어진다고 기재되어 있고, 도면 1, 2a, 2b[갑 4호증(특허등록공보) 제6-7면]에는 약액저장튜브(230)가 약액량에 따라 팽창, 수축하는 구성이 도시되어 있다. 따라서 ②부분은 기능적 표현에 해당하기는 하지만, 청구항의 기재와 그에 해당하는 발명의 상세한 설명 및 도면에 의하여, 신축성이 있는 약액저장튜브로 이루어진 구성을 의미하는 것임을 명확히 알 수 있다.
마지막 ③부분은 기능적 기재로서, 청구항 자체에는 “저장되어 있는 약액이 잔류량 없이 완전히 배출”된다고만 기재되어 있을 뿐 어떠한 구조와 작용 원리에 의하여 완전히 배출되는지에 대하여는 전혀 기재되어 있지 아니하다. 또한, 기능적 표현의 경우 발명의 상세한 설명과 도면에 의하여 그 의미 내용을 확정할 수 있어야 유효한데, 특허발명의 상세한 설명과 도면에서는 저장되어 있는 약액이 잔류량 없이 완전히 배출되는 기능을 수행하는 명확한 기술적 구성을 찾아 볼 수 없다.
다만, 발명의 상세한 설명과 도면 1, 2a, 2b 및 3에는 강제로 팽창된 액액저장튜브(230)가 수축됨과 동시에 후방으로 후퇴해 있던 이동축(220)이 고정관(210) 내로 삽입되면서 약액저장튜브에 저장된 약액이 배출되는 구성이 나타나 있기는 하다. 그렇지만 위의 구성에 의하더라도, 약액저장튜브(230) 자체의 탄성 부족 또는 탄성 저하로 약액저장튜브가 완전히 수축되지 아니할 수 있고, 설령 약액저장튜브가 완전히 수축된다 하더라도 용출돌기(221)에 의하여 고정관(210)과 이동축(220) 사이에 형성된 공간부(240)에 약물이 잔류하게 된다. 그러므로 위의 구성만으로는 ‘저장되어 있는 약액을 잔류량 없이 완전히 배출’하는 기능을 수행하기에 필요충분한 구성으로 볼 수 없다. 따라서 ③부분은 의미 내용을 명확히 확정할 수 없는 기능적 표현에 해당한다.
결국, 구성요소 1은 ③부분의 의미 내용을 명확히 확정할 수 없으므로 전체적으로 볼 때 불명확한 기재에 해당한다.
(3) 구성요소 2의 의미 내용이 명확한지 여부
구성요소 2는 호오스(300)의 끝 부분과 연결되어 있고(이하 ‘①부분’이라고 한다), 항상 일정량이 공급될 수 있도록 약액량을 조절함과 아울러 공급되는 약액의 일부를 저장시켜 두었다가 필요에 따라 저장되어 있는 약액을 일시적으로 투여하는(이하 ‘②부분’이라고 한다) 약액조절수단(500)인바, 아래에서는 각 부분의 의미 내용이 명확한지 여부에 대하여 본다.
먼저, ①부분은 구성적 기재로서 의미 내용이 명확하다.
다음으로 ②부분은 기능적 표현으로서, 청구항 자체에는 ‘약액을 항상 일정량씩 공급하거나 필요에 따라 일시에 투여하는 기능’만 기재되어 있을 뿐 어떠한 구조와 작용 원리에 의하여 그와 같은 기능이 수행되는지에 대하여는 아무런 기재가 없다. 또한, 기능적 표현의 경우 발명의 상세한 설명과 도면에 의하여 그 의미 내용을 확정할 수 있어야 유효한데, 특허발명의 상세한 설명과 도면 중 이에 해당하는 부분이 명확하지 아니하여 발명의 상세한 설명 및 도면에 의하여 의미 내용을 명확히 확정할 수도 없다. 따라서 ②부분은 의미 내용을 명확히 확정할 수 없는 기능적 표현에 해당한다.
결국, 구성요소 2는 ②부분의 의미 내용을 명확히 확정할 수 없으므로 전체적으로 볼 때 불명확한 기재에 해당한다.
(4) 다항제 아래에서 기능적 표현의 의미 내용 확정
청구항 1에는 약액량조절수단(500)의 구성이 명확하게 기재되어 있지 아니하나, 청구항 1의 약액량조절수단(500)에 관한 구성을 부가 또는 한정한 종속항인 청구항 4와 청구항 4의 종속항인 청구항 5, 6, 7에는 약액량조절수단(500)에 관한 구성이 기재되어 있다. 따라서 청구항 1에서 기능적 표현으로 기재된 약액량조절수단(500)이 종속항인 청구항 4 내지 7에서 부가 또는 한정하고 있는 구성요소만으로 이루어진 것으로 보충하여 해석할 수 있는지 여부가 문제된다.
그러나 기능적 표현만으로 되어 불명확한 독립항을 오로지 종속항에서 부가 또는 한정하고 있는 구성요소만으로 이루어진 것으로 보충·한정하여 유효하게 해석하는 것은 허용될 수 없다. 그 이유는 아래와 같다.
첫째, 특허법 제42조 제5항, 특허법 시행령 제5조는 청구항 기재에 있어 다항제를 채택하고 있는바, 다항제 아래에서 각 청구항은 독립항이든 종속항이든 상호 독립되어 있어 청구항마다 독자적인 권리범위를 가지므로, 특허요건도 청구항별로 따로 구비하여야 하고 기재불비 여부도 청구항별로 따로 판단하여야 한다.
또한, 다항제하에서 종속항은 독립항의 구성을 모두 포함하면서 이를 부가 또는 한정하여 구체화한 청구항을 가리킨다. 따라서 단순히 기능적 표현만 있을 뿐 독자적으로 명확한 발명으로서의 구성요소를 갖지 못한 독립항은 이미 독립항이라고 볼 수 없고, 독립항에서 부가 또는 한정할 대상을 찾을 수 없게 된 종속항도 더 이상 종속항이라고 볼 수 없게 된다. 만일, 기능적 표현만으로 되어 스스로의 의미 있는 구성을 갖지 못한 텅 빈 독립항이 오로지 종속항에 의하여 비로소 부가 또는 한정된 구성들로 보충되어 유효하게 될 수 있다고 해석하게 되면, 독립항의 권리범위가 종속항들의 권리범위와 똑같아지거나, 심지어는 여러 개의 하위 종속항을 가지는 독립항이 오히려 하위 종속항들보다 권리범위가 좁아지게 되는 모순이 발생한다.
결국, 위와 같은 해석은 특허법이 다항제를 채택한 취지에 정면으로 어긋날 뿐만 아니라, 청구범위가 독립항과 종속항으로 기재된 발명에 있어서 독립항과 종속항의 관계를 무너뜨리고 청구항들 상호간의 권리범위를 모호하게 함으로써 전체 청구범위의 해석을 불명확하게 하므로 허용될 수 없다.
둘째, 기능적 청구항의 의미 내용을 발명의 상세한 설명과 도면의 기재에 의하여 확정할 수도 있음은 앞서 본 바와 같지만, 이는 아무런 제한 없이 허용되는 것이 아니라, 청구항의 기재방식이 특허법 제42조 제4항에 규정된 청구범위 기재방식에 위반되지 아니하는 경우에 한하여 제한적으로 허용되는 것이다. 따라서 기능적 표현만으로 된 독립된 청구항이 이를 뒷받침하는 발명의 상세한 설명과 도면을 참조하여 해석하더라도 구성이 명확하지 아니하여 결국, 종속항에서 부가·한정된 구성만으로 이루어졌다고 해석할 수밖에 없는 경우라면, 그러한 독립항은 이미 발명의 필수적 구성요소들이 명확하고 간결하게 기재되었다고 볼 수 없어 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정에 위반된다고 보아야 한다.
그러므로 기능적 표현만으로 된 독립항을 오직 종속항에서 부가 또는 한정하고 있는 구성요소만으로 이루어진 것으로 한정하여 유효하게 해석하는 것은 위법하여 허용될 수 없다.
(5) 소결론
따라서 청구항 1은 전체적으로 볼 때 불명확한 기재에 해당하므로 특허법 제42조 제4항 제2호에 규정된 청구범위의 기재요건을 갖추지 못하였다고 판단된다.
다. 청구항 2 내지 7의 기재불비 여부
다항제 아래서 청구항은 독립항이든 종속항이든 상호 독립되어 있어 특허요건도 청구항별로 따로 구비하여야 하고 기재불비 여부도 청구항별로 따로 판단하여야 하므로, 독립항이 기재불비에 해당한다고 하여 종속항도 당연히 기재불비에 해당한다고 단정할 수는 없다. 아래에서는 청구항 2 내지 7의 기재불비 여부에 대하여 살펴본다.
(1) 청구항 2, 3의 기재불비 여부
청구항 2는 독립항인 청구항 1의 구성을 모두 포함하면서 약액저장수단(200)의 구성을 부가 또는 한정한 종속항이다. 또한, 청구항 3은 청구항 2의 구성을 모두 포함하면서 약액저장수단(200)에 관한 구성요소 중 이동축(220)에 관한 구성을 구체화한 종속항이다. 그러므로 청구항 2, 3은 모두 청구항 1의 약액조절수단(500)을 필수적 구성요소로 포함한다.
그런데 청구항 1 중 약액조절수단(500)에 관한 기재부분이 ‘항상 일정량이 공급될 수 있도록 약액량을 조절시켜 줌과 아울러 공급되는 약액의 일부를 저장시켜 주었다가 필요에 따라 저장되어 있는 약액을 일시적으로 투여시키는 기능’의 의미 내용을 명확히 확정할 수 없어 불명확한 기재에 해당함을 앞서 본 바와 같다.
결국, 청구항 2, 3은 필수적 구성요소인 약액조절수단(500)의 의미 내용을 명확히 확정할 수 없어 전체적으로 볼 때 불명확한 기재에 해당하므로, 특허법 제42조 제4항 제2호에 규정된 청구범위의 기재요건을 갖추지 못하였다고 판단된다.
(2) 청구항 4 내지 7의 기재불비 여부
청구항 4는 독립항인 청구항 1의 구성을 모두 포함하면서 약액조절수단(500)의 구성을 부가 또는 한정하여 구체화한 종속항이다. 또한, 청구항 5, 6, 7은 각각 청구항 4의 구성을 모두 포함하면서 청구항 4에서 약액저장수단(200)에 관한 구성요소로 부가 또는 한정한 3방향이물질여과부재(520), 3방향밸브(540) 및 약액자가투여부재(550)의 구성을 구체화한 종속항이다. 그러므로 청구항 4 내지 7은 모두 청구항 1의 약액저장수단(200)을 필수적 구성요소로 포함한다. 그런데 청구항 1 중 약액저장수단(200)에 관한 기재 부분이 ‘저장되어 있는 약액을 잔류량 없이 완전히 배출하는 기능’의 의미 내용을 명확히 확정할 수 없어 불명확한 기재에 해당함은 앞서 본 바와 같다.
따라서 청구항 4 내지 7은 필수적 구성요소인 약액저장수단(200)의 의미 내용을 명확히 확정할 수 없어 전체적으로 볼 때 불명확한 기재에 해당하므로, 특허법 제42조 제4항 제2호에 규정된 청구범위의 기재요건을 갖추지 못하였다고 판단된다.
라. 소결론
결국, 특허발명은 청구범위의 기재가 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정에 위반되므로, 그 특허는 나머지 주장에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 특허법 제133조 제1항 제1호에 의하여 무효로 되어야 한다.
4. 결 론
그렇다면 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로, 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
판사 문용호(재판장) 윤태식 박원규