【심판청구인,상고인】
익수제약 주식회사 (소송대리인 변리사 박형준)
【피심판청구인,피상고인】
【원심심결】
특허청 항고심판소 1996. 10. 31.자 94항당361 심결
【주문】
원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이유】
상고이유를 함께 판단한다.
1. 원심심결 이유에 의하면 원심은, 이 사건 최초의 (가)호 발명과 보정된 (가)호 발명을 비교하여 그 요지변경 여부를 살피면서, 원료약품의 성분 중에서 에탄올에 관하여 최초 (가)호 발명에서는 2.3㎖를 사용하고 있었으나 보정된 (가)호 발명에서는 원료약품의 준비단계에서는 2.3㎖를 준비하고 제4 공정에서는 28㎖를 사용하며 마지막 혼합공정에서는 35㎖를 사용하는 것으로 기재되어 있어 양자간에 차이가 있는바, 이러한 보정은 단순한 오기의 정정이 아니라 발명의 필수적 구성요소인 원료성분의 양을 변경한 것으로서 요지변경에 해당하여 보정된 (가)호 발명은 적법한 보정으로 채택할 수 없는 것이라고 한 다음, 최초의 (가)호 발명은 원료성분의 함량뿐 아니라 전체적인 구성 자체가 불명확하여 심판청구의 대상으로서 부적법한 발명이라고 하였다.
그런데 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 법, 이하 같다) 제10조의2, 제10조의3에서 규정하고 있는 보정이라 함은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위한 것을 말하며, 요지의 변경이라고 함은 명세서에 기재된 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것으로서 최초에 출원된 특허청구의 범위에 새로운 요지가 추가 변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 뜻하고, 그 정도에 이르지 아니하는 변경이라면 요지의 변경에 해당하지 않는다 할 것이다( 대법원 1994. 9. 27. 선고 93후800 판결, 1995. 4. 14. 선고 94후821 판결 각 참조).
2. 기록에 의하여 살피건대, 이 사건 심판청구서의 본문에서는 "(가)호 방법은 산약 940㎎, 감초……, 용제(溶劑)로 에탄올 2.3㎖……, 을 첨가 교반하여 추출된 액에 정제열탕으로 용량을 맞추도록 되는 것을 특징으로 하는 우황청심원의 현탁액 제조방법"이라고 하면서, 실시례를 설명하고 있는데, 그 중 제3공정에서 용뇌, 파라옥시안식향산메틸, 파라옥시안식향프로필, 엘멘톨 등을 녹이기 위하여 에탄올 28㎖를 사용한다고 하며, 제4 공정에서는 제3공정에서 얻어진 용액을 다른 공정에서 얻은 생약 농축액 등의 용액을 가하여 교반하여 최종 용량 1000㎖를 정제수 열탕으로 맞춘 후 서서히 교반하면서 충진함으로써 완성된다고 기재하고 있고, 한편 심판청구서에 첨부한 최초의 (가)호 설명서에서는 "원료약품 성분 중 에탄올은 2.3㎖를 준비하여 제4 공정에서 2.3㎖를 사용하고(용뇌, 파라옥시안식향산메틸, 파라옥시안식향프로필, 엘멘톨 등을 녹이는 용제임) 제5 공정에서는 제4 공정에서 얻어진 용액을 다른 공정에서 얻은 생약 농축액 등의 용액을 가하여 교반하여 충진함으로써 목적물인 우황청심원을 얻는다."고 기재하고 있는바, 위 심판청구서와 별첨한 (가)호 설명서 사이에는 에탄올의 분량 등에서 약간의 모순과 오류가 있다고 할 것이다.
그런데 심판청구인은 명세서를 보정하면서, 원료성분은 그대로 둔 채 제4 공정에서 에탄올을 28㎖ 사용하고, 제5 공정에서는 다른 공정에서 얻은 생약 농축액 등에 용뇌 등을 에탄올 35㎖에 녹인 액에 가하여 교반하여 충진한다고 기재하고 있고, 나아가 별첨한 (가)호 설명서에서는 원료약품의 분량에서 산약…… 에탄올 2.3㎖, ……을 준비하고, 제4 공정에서는 용뇌 등을 녹이기 위하여 에탄올 28㎖를 사용하며 마지막 제5 공정에서는 용뇌 등을 녹이기 위하여 에탄올 35㎖를 사용하는 것으로 기재되어 있으며, 이에 대한 증거로서 갑 제15호증인 의약품제조품목허가증을 제시하고 있는바, 이에 의하면 심판청구인이 제조하는 우황청심원의 원료약품 성분은 에탄올이 2.3㎖(총 100㎖에 대하여)가 들어있으며, 제3공정에서 에탄올 28㎖(총 1000㎖에 대하여)에 용뇌 등을 녹여 사용하고, 제4 공정에서 에탄올 35㎖에 용뇌 등을 녹인 액을 가하여 우황청심원을 제조한다고 되어 있다.
그렇다면, 이 사건 명세서의 위와 같은 보정은 심판청구서의 내용과 그에 첨부한 (가)호 설명서의 내용의 불일치를 정정하고, 또한 갑 제15호증의 의약품제조품목허가증의 내용과 일치시키기 위한 것으로 보이므로 위 보정은 불완전한 명세서의 오기·정정 또는 불명료한 기재를 명확히 한 것에 해당할 뿐이고, 최초 기재한 명세서에 새로운 요지가 추가 변경된 것이 아니므로 그 내용에 실질적인 변화를 가져온 것이 아니어서 위 보정은 요지의 변경이라고 할 수는 없다.
그런데도 원심이 위와 같은 (가)호 발명의 보정을 요지변경으로 보아 보정된 (가)호 설명서를 무시한 채 최초의 (가)호 설명서에 대하여만 판단한 것은 요지변경의 법리를 오해하였거나, 심리를 다하지 아니한 위법이 있다고 할 것이고, 이는 심결 결과에 영향을 미쳤음이 명백하므로 이 점을 지적하는 상고주장은 이유 있다.
3. 또한 원심심결 이유에 의하면 원심은, 설사 보정된 (가)호 발명으로 판단하더라도 최종 목적물 1000㎖를 기준으로 한 원료약품의 사용량은 원료약품 준비단계에서 감미제인 꿀과 고과당이 각각 67㎎, 200㎎이나 제5 공정에서는 67g, 200g으로 상이하게 사용하고 있고, 또한 엘-멘톨은 준비단계에서는 3㎎, 제4 공정에서는 0.3㎎로써 각각 상이함을 알 수 있고, 에탄올은 준비단계에서 2.3㎖인데 비하여 제4 공정에서는 28㎖를 사용하는 것으로 기재하고 있고, 다시 제5 공정에서는 35㎖에 녹인 액이라고 기재하는 등 불명확하여 결국 이 사건 심판청구는 불명확한 (가)호 발명을 대상으로 한 보정불능한 부적법한 심판청구로서 구 특허법 제105조에 의하여 각하되어야 한다고 하였다.
기록에 의하여 살펴보면, 보정된 (가)호 설명서에서는 준비단계나 제4 공정에서 엘-멘톨을 모두 0.3㎎ 사용하고 있고, 꿀과 고과당은 준비단계에서는 각각 6.7㎎, 20㎎이므로, 원심의 이 부분 사실인정은 잘못이라 할 것이다.
한편, 꿀과 고과당 및 에탄올의 용량이 준비단계와 실시례(공정)에서는 서로 다름을 알 수 있으나, 기록과 갑 제15호증 등의 기재에 의하면 (가)호 설명서에서의 준비단계란 의약품을 제조하기 이전의 준비물을 뜻하는 것이 아니라, 제조된 우황청심원의 성분량(100㎖중)을 의미하는 것으로 보이고, 실시례는 우황청심원 1000㎖의 제조공정을 의미하는 것으로 보이며, 심판청구인도 그렇게 주장하고 있으므로 원심으로서는 마땅히 석명권을 행사하여 용량의 차이 등 불명료한 점을 심리해 보았어야 함에도 불구하고, 이에 이르지 아니한 채 만연히 (가)호 설명서의 기재가 불명확하고 이는 보정불능이라고 판단하여 이 사건 심판청구 자체를 각하하고 말았으니, 결국 원심은 심리를 다하지 아니하였거나, 적절한 석명권 행사를 하지 아니한 위법이 있다 할 것이고, 이 또한 심결 결과에 영향을 미쳤음이 명백하므로 이 점을 지적하는 상고주장도 이유 있다.
4. 그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관들의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이돈희(재판장) 최종영(주심) 정귀호 이임수