【원고】
장동일 (소송대리인 변리사 김원준)
【피고】
제룡산업 주식회사 (소송대리인 변리사 류창희)
【변론종결】
2004. 3. 5.
【주문】
1. 특허심판원이 2003. 9. 25. 2003당896호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이유】
1. 기초사실
[증거: 갑1, 3호증, 갑7호증, 갑25호증의 1, 2, 3]
가. 이 사건 심결의 경위
원고는, 피고가 별지 2의 확인대상 의장을 실시하고 있으며 확인대상 의장은 별지 1의 이 사건 등록의장(원고가 그 권리자임은 피고가 이를 명백히 다투지 아니하므로 이를 자백한 것으로 본다)의 권리범위에 속한다는 이유로 피고를 피청구인으로 삼아 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2003당896호로 심리하여 2003. 9. 25. 아래 나.항과 같은 이유로 위 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.
나. 이 사건 심결의 이유
피고는 실제로 실시하는 의장은 확인대상 의장이 아니라 별지 3의 실시주장 의장을 실시하고 있다고 주장하는바, 양 의장은 측면판에 돌출하여 형성된 원형 테의 개수, 외측의 제일 큰 원형 테의 내주면에 일정한 간격을 두고 동일한 크기의 다수의 돌기가 형성되어 있는지 여부 및 전선 권시구가 양쪽 측면판 모두에 있는지 여부 등이 달라 상이한 의장이므로, 이 사건 심판청구는 피심판청구인이 실시하는 의장과 동일성이 유지되지 않는 의장에 대한 권리범위확인을 구하는 것으로서 부적법하다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부
의장법 제69조가 정하는 적극적 권리범위확인심판은 피심판청구인이 등록의장을 실시하거나 실시하려고 하는 사정이 있는 경우에 한하여 제기할 수 있는 것이고, 그 사정의 존부를 판단하는 시점은 심판청구시가 아니라 심결시라 할 것이고, 의장법 제2조 제6호에 의하면 의장법상의 실시라 함은 '의장에 관한 물품을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물품의 양도 또는 대여의 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다.)을 하는 행위'라 할 것이다.
먼저 원고는, 피고가 이 사건 심판청구 당시인 2003. 5. 6.경 확인대상 의장의 물품을 실제로 생산하여 판매하고 있었으며 실시주장 의장의 물품을 생산·판매한 것은 이 사건 심판청구가 제기된 이후라고 주장한다.
그러므로 살피건대, 피고가 2003. 3. 이전에 피고가 확인대상 의장을 이용하여 전선용 리일을 생산한 적이 있었던 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 이에 관하여 피고는 확인대상 의장을 시제품으로 소량 생산하였다가 2003. 3. 14.경 한국전력공사로부터 규격보완 요청을 받아 그에 좇아 피고의 생산품을 모두 실시주장 의장과 같이 바꾸었으므로 위 일시 이후에는 피고가 확인대상 의장은 생산한 바도 없고 앞으로도 생산할 가능성이 없는 의장이라고 다투므로, 피고가 이 사건 심결이 이루어진 2003. 9. 25. 이후에도 확인대상 의장의 물품을 생산 및 판매하였거나 그와 같이 하려고 하였는지에 관하여 살펴보면, 원고가 제출한 갑2, 4호증, 갑25호증의 1, 2, 3의 각 기재 및 증인 신운호의 증언만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 피고가 확인대상 의장의 물품을 생산·판매함으로써 그 의장을 실시하였다는 원고의 주장은 받아들이기 어렵다.
그러나 한편, 피고의 인터넷 홈페이지에는 이 사건 심결 이전부터 2003. 12. 5.까지도 "전선포장용 플라스틱 리일"이라는 명칭으로 상품이 게재되어 있으며 이를 클릭하면 확인대상 의장의 사진과 도면 및 상세한 제품 소개가 화면에 나타나는 사실 및 피고의 카탈로그에도 같은 사진과 도면이 게재되어 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없는바(피고는 인터넷과 카탈로그에 확인대상 의장이 게재된 경위에 대하여 실시주장 의장으로 수정하지 못한 탓이라고 주장하고 있다), 인터넷 홈페이지가 계약을 직접 체결하는 전자상거래의 장으로 널리 활용되고 있음은 물론, 인터넷상으로 계약을 직접 체결하지는 않더라도 거래자나 일반 수요자들이 인터넷 홈페이지를 통하여 거래 대상 물품의 외양이나 사양 등을 확인하고 주문하는 최근의 거래실정을 감안하면, 인터넷 홈페이지에 확인대상 의장의 물품을 자신이 생산·판매하고 있는 상품으로 게시하고 카탈로그에 게재하는 행위는 그 자체로서 확인대상의장을 이용한 물품에 관하여 양도나 대여의 청약(이를 위한 전시가 포함됨은 앞서 본 바와 같다.)이라고 볼 것이므로, 결국 피고가 확인대상 의장을 실시하였다는 원고의 주장은 이유가 있다고 할 것이다.
3. 결 론
따라서 이 사건 심결 당시 피고가 확인대상 의장을 실시하지 않았음을 전제로 나아가 확인대상 의장과 이 사건 등록의장의 동일 유사 여부에 대한 판단을 하지 아니한 채 청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하므로 이를 취소한다.
판사 이재환 박성수 김철환