【원 고】
태성판넬 주식회사 (소송대리인 변리사 정종찬)
【피 고】
동광건설 주식회사 (소송대리인 변리사 이재량)
【변론종결】
2005. 1. 13.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】
특허심판원이 2004. 6. 25. 2002당2748호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 이 사건 심결의 경위
가. 피고는 2002. 10. 16. 원고를 상대로 하여, '거푸집용 모서리 판넬'에 관한 원고의 이 사건 등록고안은 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 고안 또는 국내ㆍ외에서 반포된 간행물에 게재된 고안과 동일하거나 그 결합으로부터 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이어서 신규성 내지 진보성이 없으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 이 사건 등록고안에 대하여 무효심판을 청구하였다.
나. 특허심판원은 이를 2002당2748호 사건으로 심리한 후 2004. 6. 25., 이 사건 등록고안은 그 출원 전에 국내에서 공지ㆍ공용된 고안(비교대상고안 1 내지 4)과 목적 및 효과가 동일하고, 구성에 있어서 일부 구성상의 차이가 있으나, 이러한 구성상의 차이는 설계변경 사항에 불과하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지ㆍ공용된 고안들로부터 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이므로, 이 사건 등록고안은 진보성이 없다는 취지에서 원고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
다. 이 사건 등록고안과 비교대상고안들의 내용
(1) 이 사건 등록고안의 내용 [갑 제3호증]
원고가 실용신안권자인 이 사건 등록고안[1995. 5. 9. 출원, 1998. 7. 29. 등록, (등록번호 생략)]의 명칭은 '거푸집용 모서리 판넬'이고, 청구의 범위와 도면은 별지 1과 같다.
(2) 비교대상고안들의 내용
별지 2 기재와 같다.
[증 거] 갑 제1, 2, 3호증, 을 제1 내지 4, 7, 8, 9호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 당사자의 주장
가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지
(1) 비교대상고안 1 내지 4가 이 사건 등록고안의 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었음을 뒷받침하는 을 제1 내지 4호증은 위조된 것이거나 신빙성이 없음에도, 이 사건 심결은 이를 증거로 삼아 사실인정을 하였으므로 채증법칙에 위배한 위법이 있다.
(2) 이 사건 등록고안은 확정된 심결[특허심판원 2000당334호 실용신안등록 (등록번호 생략) 거푸집용 모서리 판넬의 등록무효]에서 판단한 바와 같이 비교대상고안 5와는 그 기술적 구성 및 그에 따른 작용효과가 서로 다르다.
(3) 따라서 이 사건 등록고안은 신규성 내지 진보성이 인정됨에도 불구하고 진보성이 인정되지 않는다고 하여 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
나. 피고의 주장
(1) 이 사건 등록고안은 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 비교대상고안 4(을 제4호증)와 동일하거나 단순한 설계변경에 불과하고, 따라서 이 사건 심결은 적법한 것으로서 채증법칙 위배의 위법이 없다.
(2) 이 사건 등록고안은 비교대상고안 5와 구성요소 및 작용효과가 동일하거나 비교대상고안 5, 6, 7의 결합으로부터 극히 용이하게 고안할 수 있으므로 신규성 내지 진보성이 인정되지 아니한다.
이 사건 등록고안은 비교대상고안 5와 그 대응되는 구성요소가 동일하고, 다소의 차이는 설계변경에 불과하거나 주지관용기술의 결합에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이다.
이 사건 등록고안의 2개의 거푸집 판넬을 결합하는 방식에 있어서 결합구멍에 쐐기형상의 체결구 또는 체결핀을 삽입하는 기술에 대하여는, 이 사건 등록고안의 청구범위에는 가로부재(4)의 결합구멍(3)이 어떠한 방식으로 거푸집 본체의 다른 거푸집용 판넬과 결합되는지 구체적으로 한정되어 있지 않으므로, 비교대상고안 1의 수평바(88) 양단에 핀(90, 96)의 삽입을 위한 결합구멍이 형성된 구성과 차이가 없을 뿐만 아니라, 결합구멍에 쐐기형상의 체결구 또는 체결핀을 삽입하는 구성은 비교대상고안 6, 7에 개시되어 있으므로 이들의 결합으로부터 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이다.
3. 판 단
가. 비교대상고안 1 내지 4가 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지된 것인지 여부
(1) 갑 제4, 5호증, 갑 제6호증의 1 내지 4, 갑 제7호증, 갑 제8호증의 1 내지 3, 갑 제19호증, 을 제12호증(소외 1), 13호증(소외 2, 소외 3)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 등록고안과 관련된 의장등록무효사건의 심결취소소송절차(특허법원 2003허6029호)에서 그 법원이 을 제1호증의 확인서를 작성한 회사들에게 한 사실조회에 대하여, 3개의 회사는 수차의 독촉에도 불구하고 아무런 회신을 하지 아니하였고, 3개의 회사는 아무런 내용이 없는 회신을 하였으며, 1개의 회사는 비교대상고안 1과 같은 판넬을 사용한 적이 없다는 내용으로 을 제1호증의 확인서와 상반된 회신을 한 사실, 한편 원고의 대표이사 소외 4는 삼목정공 외 2개 회사를 상대로 서울중앙지방법원에 실용신안권침해금지가처분신청을 한 바 있는데, 삼목정공의 직원 소외 2와 소외 5는 각각 자기들이 비교대상고안 2와 4를 설계하여 보인건업 주식회사와 강산건설 주식회사 등에 납품하였다는 것과, 원고측에서 가처분신청을 하여 오므로 삼목정공의 지하창고에서 위 설계도면을 찾았다는 취지의 진술서를 각 작성하여 위 법원에 제출한 사실, 또한 이 사건 실용신안등록무효사건의 심판절차에서 소외 2는 증인으로 출석하여 자기가 위 설계도면을 작성하였다는 취지의 증언을 한 사실, 그런데 원고측에서 소외 2를 위증으로 고소하자, 삼목정공은 2001. 8. 25. 원고와 사이에 이 사건 실용신안에 대한 원고의 권리를 인정하고 원고의 허락 없이는 거푸집용 모서리 판넬을 일체 제작하여 판매하지 않겠다는 취지의 합의를 하였고, 위 합의가 이루어짐에 따라 원고의 대표이사인 소외 4가 소외 2에 대한 위증고소를 취하함으로써 소외 2는 기소유예결정을 받게 된 사실, 그런데 소외 2는 이 사건 등록실용신안사건과 관련된 등록의장 무효사건의 심결취소소송 법원에 증인으로 출석하여 증언함에 있어서, 단지 설계도면에 자기의 서명이 되어 있는 것으로 보아 자기가 설계도를 작성한 것이 아니겠느냐는 취지의 증언만을 할 뿐, 위 진술서에 기재되어 있는 바와 같은 구체적인 내용에 관한 질문에 대하여는 일체 기억나지 않는다고 증언하고 있으며, 소외 5는 위 법원의 증인출석요구에 불응한 사실, 또한 삼목정공에서 근무하였던 증인 소외 1은 당시 소외 2가 자기가 그린 도면이 아닌데도 할 수 없이 위증을 하였다는 소문이 회사에 떠돌았다는 취지의 증언을 하였고, 증인 소외 3은 1994.부터 1995.까지 서울 명일동 건설현장에서 형틀목공 책임자로 근무하면서 삼목정공으로부터 거푸집 판넬을 납품받았는데, 비교대상고안 1과 같은 판넬을 납품받은 사실이 없다고 증언한 사실을 인정할 수 있다.
(2) 위 인정 사실에 의하면, 비교대상의장 1 내지 4가 이 사건 등록고안의 출원 전에 설계되어 공지되었다거나 건설현장에 납품되었다는 취지의 피고 주장에 부합하는 증거들은 모두 믿을 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 등록고안이 출원 전에 공지·공용된 비교대상의장 1 내지 4에 의하여 등록이 무효로 되어야 한다는 피고의 주장은 받아들일 수 없다.
나. 이 사건 등록고안이 비교대상고안 5 내지 7과 대비하여 진보성이 있는지 여부
(1) 목적 대비
이 사건 등록고안의 목적은 거푸집 판넬의 조립시에 일반 거푸집용 판넬의 세로부재와 긴밀하게 결합시킬 수 있도록 하여 콘크리트가 타설될 때 발생되는 모르타르의 측압에 의하여 변형되지 않는 거푸집용 모서리 판넬을 제공하는 데 있고, 비교대상고안 5는 내외부 거푸집 사이의 간격 및 거푸집의 설치높이를 조정할 수 있는 거푸집 장치에서 외부 거푸집(30)상의 보강대(38)에 경첩으로 결합되어 거푸집의 측면을 용이하게 폐쇄시킬 수 있도록 하는 단부 거푸집(78)으로, 비교대상고안 5의 상세한 설명에는 단부 거푸집(78)이 모르타르의 측압에 의해 변형되지 않도록 구성된다는 기재는 명시되어 있지 않으나, 비교대상고안 5도 거푸집 판넬로서 모르타르의 압력에 의하여 변형되지 않아야 하고 아래 구성에서 보는 바와 같이 이를 위한 보강수단이 구비되어 있으므로, 해결하고자 하는 과제의 관점에서 볼 때, 비교대상고안 5도 이 사건 등록고안의 목적과 동일하다고 봄이 상당하다.
(2) 구성의 대비
(가) 이 사건 등록고안의 구성요소 1인 '일정한 간격을 두고 배치된 다수 개의 세로부재(1)의 일측면에 전면판넬(2)이 용접결합된 구성'은 비교대상고안 5의 '일정한 간격을 두고 배치된 다수 개의 수직보(84, 86)의 일측면에 페이싱(82)이 결합된 구성'과 대응되는바, 양 구성은 모두 거푸집의 단부가 판재[전면판넬(2) 또는 페이싱(82), 이를 판재라 한다]에 의해서 막히게 되고 이를 보강하기 위하여 세로방향을 보강하는 세로부재를 판재에 부착시킨 구성이라는 점에서 동일하나, 구성요소 1은 세로부재(1)와 전면판넬(2)이 용접결합된 것으로서 부재가 모두 철강재인데 반하여, 비교대상고안 5의 상세한 설명에는 수직보(84, 86)와 페이싱(82)의 결합이 못(83) 또는 스테이플에 의해 결합된다고 기재되어 있으므로, 대응 구성요소의 판재와 세로부재 사이의 결합방식에 차이가 있다고 할 수 있다.
그러나 판재 내지 수직보의 재질에 관하여 보건대, 갑 제3호증, 을 제7호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 등록고안의 상세한 설명에는 종래의 기술로서 제시된 고안에 모서리 판넬의 모르타르 지지부재인 프랫타이(35)가 얇은 철판으로 이루어져 있다고 기재되어 있는 사실, 비교대상고안 5의 상세한 설명에는 수직보(36)들이 목재 또는 철강재로 구성될 수 있다고 기재되어 있고, 콘크리트벽을 형성하기 위한 거푸집의 수직보(36)와 콘크리트벽의 단부를 형성하기 위한 단부 거푸집(78)의 수직보(84)는 동일한 용어(vertical stringers)로 기재되어 있는 사실, 콘크리트의 단부에 관련된 페이싱(82)은 콘크리트벽에 관련된 페이싱(32)에 대응하는 것으로서 페이싱은 합판이나 이와 같은 것으로 이루어진다고 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정 사실들에 의하면 모서리 거푸집의 판재 내지 수직보를 철판과 같은 금속재로 구성하는 것은 이 사건 등록고안의 출원 전에도 공지된 주지ㆍ관용기술이거나 거푸집의 강도의 정도, 사용 횟수 등을 고려하여 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이라 할 것이다.
또한, 단부 거푸집의 페이싱(82)과 수직보(84, 86)를 금속재로 대체 구성하는 경우에 수직보(84, 86)의 일측면과 페이싱(82) 간의 결합이 못(83) 또는 스테이플로 이루어지기 곤란하다는 것은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 인식할 수 있고, 금속재 사이의 결합을 용접으로 하는 것은 주지ㆍ관용 기술이라 할 것이어서, 이 사건 등록고안에 있어서 전면판넬(2)과 세로부재(1)의 재료 및 그것들 사이의 용접결합 구성은 비교대상고안 5에서 수직보(84, 86)와 페이싱(82)을 금속재로 대체 구성함에 따라 용이하게 도출될 수 있는 구성에 불과하다 할 것이다.
(나) 이 사건 등록고안의 구성요소 2는 '상기 세로부재(1)의 다른 쪽 면에는 양단에 결합구멍이 형성된 가로부재(4)가 세로부재(1)의 가로 방향으로 일정한 배치간격을 두고 다수 개 용접결합된 구성'인바, 이는 비교대상고안 5의 '수직보(84, 86)의 다른 쪽 면에는 양단에 각각 힌지핀(90)과 편심캠 장착용 핀(96)을 삽입하기 위한 결합구멍이 형성된 다수 개의 수평바(88)가 수직보(84, 86)의 가로방향으로 일정한 간격을 두고 결합된 구성'에 대응되는 것으로, 양 구성은 양단에 구멍이 형성된 가로부재가 세로부재에 다수 개 부착된 구성이라는 점에서 동일하나, 다만 구성요소 2는 가로부재(4)와 세로부재(1)와의 결합이 용접결합된 것인데 반하여, 비교대상고안 5는 그 상세한 설명에 수평바(88)과 수직보(84, 86)가 래그볼트(89)에 의해 결합된다고 기재되어 있으므로, 양 발명의 대응되는 구성요소가 가로부재와 세로부재 사이의 결합방식에 차이가 있다 할 것이다.
그러나 을 제7호증의 기재에 의하면, 비교대상고안 5의 상세한 설명에는 수평바(38)들이 바람직하게는 중공의 철강재로 구성된다고 기재되어 있고, 수평바(38)와 단부 거푸집(78)의 수평바(88)는 동일한 용어(horizontal reinforcing bars)로 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정 사실에 의하면 비교대상고안 5에는 이 사건 구성요소 2의 가로부재에 해당하는 수평바(88)가 금속재로 구성되는 것을 포함하고 있고, 앞서 본 바와 같이 비교대상고안 5에서 거푸집의 수직보(84, 86)를 금속재로 철판과 같은 금속재로 구성하는 것은 주지ㆍ관용기술이거나 극히 용이하며, 이러한 경우 금속재로 된 수직보(84, 86)와 수평바(88) 사이의 결합을 용접으로 결합하는 것은 주지ㆍ관용 기술이라 할 것이어서, 이 사건 등록고안에 있어서 가로부재(4)와 세로부재(1)의 재료 및 그것들 사이의 용접결합 구성은 비교대상고안 5에서 수평바(88)와 세로부재(84, 86)를 금속재로 대체 구성함에 따라 극히 용이하게 도출될 수 있는 구성에 불과하다 할 것이다.
한편, 이 사건 등록고안의 청구범위에는 가로부재(4)의 양단에 결합구멍(3)이 형성된다고만 기재되어 있으므로 이 사건 등록고안의 가로부재(4)와 비교대상고안 5의 수평바(88)의 양단부 구성을 대비하여 그 진보성 유무를 판단함에 있어서는 체결구멍의 구성과 그에 의한 작용효과가 동일한지 여부만 대비하면 족하다 할 것이나, 종전의 심결(2000당334호)에서는 이 사건 등록고안의 가로부재(4)의 양단에 형성된 결합구멍(3)에 대해 그 상세한 설명에 기재된 "가로부재(4)의 양단에 형성된 결합구멍(3)은 일반 거푸집용 판넬(22)의 세로부재(28)를 상호 결합시켜 주기 위한 쐐기형 체결수단(26)이 긴밀하게 삽입될 수 있도록 구성되어져 있다."라는 부분까지 구성요소로 파악한 후 비교대상고안 5와 대비함에 있어서, 비교대상고안 5의 편심캠의 편심부는 단부 거푸집과 내부 거푸집의 1차적인 결합 이후에 단부 거푸집과 내부 거푸집이 추가적으로 밀착고정될 수 있도록 하는 기능을 하는 것이어서 쐐기형 결합수단을 구성요소로 하는 이 사건 등록고안과 구성 및 작용효과를 달리한다는 취지로 판단하였는바, 위 확정된 심결에 따라 '쐐기형 체결수단이 삽입될 수 있는 구성'을 이 사건 등록고안의 구성요소로 본다 하더라도, 비교대상고안 6, 7에 개시된 쐐기형 결합수단의 쐐기부도 거푸집 판넬 사이의 긴밀한 결합이 이루어지도록 하는 것이므로, 이 사건 등록고안의 모서리 판넬과 일반거푸집용 판넬(22)이 쐐기형 체결수단(26)으로 결합되도록 하는 것은 비교대상고안 6, 7의 쐐기형 체결구를 비교대상고안 5의 결합구멍에 채용함으로써 극히 용이하게 구성할 수 있는 것이라 할 것이다.
(3) 작용효과의 대비
이 사건 등록고안은 거푸집 판넬 자체가 철강재로 구성되고 일반 거푸집용 판넬(22)의 세로부재(28)와 긴밀하게 결합되어지므로 콘크리트 측압에 의해 발생되는 배부름 현상이 발생되지 않고, 거푸집을 해체하는 과정에서 파손이 생기지 않아 재사용이 가능한 작용효과가 있는 것인데, 비교대상고안 5에 있어서도 수직보(84, 86)는 단부 거푸집 판넬의 세로방향의 강도를 증가시키는 기능을 하는 것이고, 수평바(88)는 단부 거푸집 판넬의 수평방향의 강도를 증가시키고 벽체 거푸집(28, 30)과 단부 거푸집을 단단히 결합시키는 기능을 하는 것이고, 나아가 그 부재가 금속재로 설계변경이 용이한 점은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 등록고안과 비교대상고안 5, 6, 7의 결합에 의한 구성은 그 작용효과에 있어서 별다른 차이가 없는 것이라 할 것이다.
이에 대하여 원고는, 이 사건 등록고안은 종전의 심결(2000당334호)에서 비교대상고안 5와 대비하여 볼 때 그 목적, 구성 및 작용효과가 달라 신규성 및 진보성이 있다고 판단하였고 위 심결은 확정되었다고 주장하므로 살피건대, 실용신안법 제56조에 의하여 준용되는 특허법 제163조는 "이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다."고 규정하고 있는데, 위 규정의 취지는 심결 사이에 서로 모순 저촉되는 것을 방지하고 남소를 방지하여 심판절차의 경제성을 도모함으로써 동일심판에 대하여 상대방이 다시 심판에 응해야 하는 번거로움을 면하도록 하고 특허심판원은 반복하여 다시 심판하여야 하는 불합리로부터 해방될 수 있다는 점에 있으므로, 일사부재리의 효력은 '동일사실 및 동일증거'에 의한 경우에 한하여 인정된다 할 것이고, 여기서 '동일사실'이라 함은 동일권리에 대하여 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일증거'라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일할 뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다(대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결 참조) 할 것인데, 갑 제1호증, 갑 제10호증의 각 기재에 의하면, 위 확정된 종전의 심결에서는 을 제7호증을 증거로 제출하여 거기에 게재된 비교대상고안 5로부터 극히 용이하게 고안할 수 있으므로 이 사건 등록고안이 무효라고 주장하였으나, 비교대상고안 5와는 목적, 구성 및 작용효과가 다르므로 진보성이 인정된다는 취지에서 청구인의 심판청구를 기각하는 심결을 한 사실, 그러나 이 사건 등록무효 심판사건에서 피고는 이 사건 등록고안은 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 고안인 비교대상고안 1 내지 4 등과 동일하거나 그 결합으로부터 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이거나 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 고안인 비교대상고안 5 내지 7과 동일하거나 그 결합으로부터 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이어서 신규성 내지 진보성이 없으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 관련 증거들을 제출하여 이 사건 등록고안에 대하여 무효심판을 청구한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정 사실에 의하면 위 확정된 심결에서의 소송물과 이 사건에서의 소송물은 서로 상이하다 할 것이고, 심결에 영향을 미칠 만한 새로운 증거를 부가하고 있다 할 것이어서, 이 사건 심판청구가 동일사실 및 동일증거에 의한 청구라고 볼 수 없어 일사부재리의 법리에도 위배되지 않는다 할 것이다.
다. 소결론
따라서 이 사건 등록고안은 비교대상고안 5 내지 7의 결합으로부터 극히 용이하게 고안할 수 있다 할 것이므로, 구 실용신안법(1998. 9. 23. 법률 제5577호로 개정되기 전의 것) 제4조 제2항에 해당되어 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 그 출원 전에 공지·공연실시된 비교대상고안 1 내지 4의 결합에 이 사건 등록고안이 진보성이 없다고 판단하였으나 결론에 있어서 위와 같으므로 적법하다 할 것이다.
3. 결 론
그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 주기동(재판장) 설범식 김기영