【원고】
주식회사 레이켐 (소송대리인 변리사 임석재 외 2인)
【피고】
특허청장
【피고보조참가인】
주식회사 천마(소송대리인 변호사 박만호 외 2인)
【주문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】
특허심판원이 1999. 1. 30. 98당1011호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
【이유】
1. 이 사건 심결의 경위
[증 거] 갑 제3호증, 을 제1, 7, 18호증의 각 기재
(1) 특허청구범위 제1항의 정정
(가) 특허청구범위의 감축에 해당되는지 여부
특허청구범위 제1항 (a)의 정정은 "상기 중합체성 물질(5)을 교차결합된 복원성 섬유에 도포하는 단계"를 "상기 중합체성 물질(5)을 밀도가 0.94∼0.97gms/cc이고, 중량 평균 분자량이 80×103∼200×103이며, 수평균 분자량이 15×103∼30×103인 폴리에틸렌을 4∼30Mrads의 방사선량으로 조사하여 최소복원응력이 10-1MPa이고 복원온도가 60℃ 이상이 되도록 교차결합된 복원성 섬유에 도포하는 단계"로 바꾸려는 것이고, 제1항 (b)의 정정은 "상기 중합체성 물질(5)을 교차 결합시키는 단계"를 "상기 중합체성 물질(5)을 섬유의 복원온도 이상의 온도에서 20% 이상의 파단연신율과 분당 300%의 변형률에서 측정하여 적어도 10-2MPa의 시컨트 계수를 가지도록 10Mrads 이하의 방사선량으로 조사하여 교차결합시키는 단계" {이하 "제1항 (b)의 정정사항"이라 한다}로 바꾸려는 것임은 앞서 본 바와 같다.
보건대, 제1항 (a)의 정정사항은 정정 전의 많은 종류의 '교차결합된 복원성 섬유' 중에서 발명의 상세한 설명란에 기재된 특정의 밀도·중량평균분자량 및 수평균분자량을 갖는 폴리에틸렌을 출발물질로 삼고, 다시 이를 특정조건으로 조사하여 복원응력 및 복원온도에 관하여 특정의 조건을 충족시키는 '교차결합된 복원성 섬유'로 한정하여 구체화하는 것으로써, '상위개념으로부터 하위개념으로의 변경', '구성요소의 직렬적 부가' 또는 '수치한정 등에 의한 범위의 감축 및 새로운 조건의 부가' 중 어느 하나 또는 2 이상에 해당하는 것으로서 청구범위의 감축에 해당되고, 제1항 (b)의 정정도 많은 종류의 '교차결합시키는' 방법 중 특정 조건을 만족시키도록 교차결합시키는 것만을 요구함으로써 제1항 (a)의 정정과 마찬가지로 청구범위의 감축에 해당되어, 결국 청구항 제1항의 정정사항은 모두 청구범위의 감축에 해당된다고 할 것이다.
(나) 실질적인 청구범위의 확장 또는 변경에 해당하는지 여부 등
①제1항 (a)의 정정사항은 위에서 본 바와 같이 출발물질과 그 가공공정에 관한 부가적 조건을 설정함으로써 청구범위를 단순히 감축하였을 뿐이고, 그로 인하여 실질적인 청구범위의 확장이나 변경이 야기되었다고 볼 수는 없다고 할 것이다.
②그러나 제1항 (b)의 정정사항 중 중합체성 물질이 방사선을 조사한 결과 10-2MPa의 시컨트 계수를 가진다는 내용은, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에서 '상기 중 합체성 매트릭스 물질은 섬유의 복원온도 또는 그 이상의 온도에서 20% 이상의 파단연신율과(분당 300%의 변형률에서 측정하여) 적어도 10-2MPa의 20% 시컨트 계수를 가진다.'거나(특허공보 36쪽 36줄 내지 38줄), '바람직하게는 중합체성 매트릭스 물질은 상술한 온도에서 50% 이상의 파단연신율 …과 분당 300%의 변형률에서 측정하여 바람직하게는…적어도 10-1MPa의 20% 시컨트 계수를 가진다.'고 하여(특허공보 38쪽 아래에서 4줄 내지 1줄) 20%라는 변형률에서 측정한 특정의 시컨트 계수임을 명시한 것과 대비하여 보면, 그러한 특정의 변형률의 표시가 생략된 점에서 차이가 있는 것이다.
③무릇 시컨트 계수(Secant Modulus)는 특정의 변형률에서의 응력의 비율을 나타내는 값(응력/변형률)으로서, 변형－응력 그래프 상에서 응력/변형률의 값이 일정하게 나타나는 초기의 직선부분에서는 잘 쓰이지 아니하고(이 부분에서는 탄성계수(Modulus of Elasticity), 영 계수(Young Modulus)등이 사용되고 있다}, 그 이후 곡선으로 이어지는 부분의 어느 지점에서의 탄성을 나타내는 데에 주로 사용되는 계수이기 때문에(갑 제11호증, Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics 50쪽, 51쪽, 54쪽 참조), 주어진 변형률에 따라 미세하나마 계수의 차이가 있게 마련이고, 이러한 차이를 나타내는 데에 바로 그 계수 측정의 의미가 있으므로 시컨트 계수는 주어진 변형률을 전제로 하여서만 그 의미를 가질 수 있는 것이다.
그런데 이 사건 제1항 (b)의 정정사항은 ① "특정의 변형률에서의 응력의 비율"을 나타내는 값이라는 시컨트 계수의 정의에 반하여, 변형률을 특정하지 아니한 채 시컨트 계수를 조건으로 제시한 결과가 되어 명확하게 기재된 청구항이라고도 할 수 없고, ② 정정 전에는 20%라는 특정 변형률에서 10-2MPa라는 시컨트 계수를 갖는다고 한 것이 정정 후에는 특정 변형인 '20%'를 생략함으로써 모든 변형률에서 10-2MPa라는 동일한 시컨트 계수를 충족시켜야 하는 것으로 되어, 결국 응력－변형 그래프 상에서 기울기가 일정한 직선으로 나타나는 물질을 의미하는 것으로 이해됨에 따라, 이 사건 특허발명에 이용되는 합성수지 등의 중합체성 물질과는 물성이 전혀 다른 물질을 요구하는 결과가 되어 정정 전의 내용이 실질적으로 변경된 것일 뿐 아니라, ③ 중합체성 매트릭스 물질이 "적어도 10-2MPa(또는 10-1MPa)의 20% 시컨트 계수를 갖는다",
"다음의 부등식(1)：
····················(1)
에서 X는 중합체성 매트릭스물질의 20% 시컨트 계수이다"라고 하여 특정 변형률에서의 시컨트 계수를 요구하고 있는 발명의 상세한 설명으로부터도 뒷받침되지 않는 것이 되었다고 할 것이다.
④원고는 합성수지의 경우 열복원 온도 이상의 온도에서의 시컨트 계수는 0보다 조금 더 크지만 사실상 0과의 구별이 어려울 정도로 작은 수치에 불과한 것일 뿐 아니라, 0.01MPa는 소수점 이하 2자리까지를 유효수치로 하고 있어 실제로는 0.005∼0.014의 넓은 범위를 의미하는 것이므로 측정지점을 달리하여 시컨트 계수를 측정한다고 하더라도 이 사건 특허발명의 오차범위를 벗어나기 어려워 이러한 수치를 한정함에 있어서 반드시 특정지점을 전제로 할 필요가 없고, 더욱이 이 사건 특허발명의 실시례에는 초기 및 100% 시컨트 계수의 측정치가 기재되어 있으므로 정정을 구하는 청구범위에서 20%라는 변형률을 특정하지 않은 시컨트 계수를 기재하였다고 하여 그것이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 되지 않는다고 할 수 없고, 통상 시컨트 계수의 수치에 측정지점을 나타내는 특정 변형률에 대한 언급이 없는 경우에는 초기 시컨트 계수를 의미하는 것이므로 제1항 (b), 제14항 (b)의 정정에 있어서의 0.01MPa라는 시컨트 계수도 초기 시컨트 계수를 의미하는 것으로 보아야 하며, 또한 아주 정밀을 요하는 경우를 제외하고는 합성수지의 경우 이러한 초기 시컨트 계수만으로 물성이 특정될 수 있으므로 이 사건 특허발명에서도 이와 같이 정정된 내용만으로 특허청구의 범위가 명확하게 기재된 것이고, 그로 인하여 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되었다고 볼 수도 없다고 주장한다.
보건대, 시컨트 계수의 정의를 앞서 본 바와 같이 '주어진 변형에서의 변형률과 응력의 비율'이라고 이해하는 한 변형률을 특정하지 않은 시컨트 계수는 그 자체로서 의미가 없거나 모호한 것일 뿐 아니라, 시컨트 계수는 변형－응력 곡선의 미세한 기울기의 차이를 특정변형률에 따라 표시하는데 그 활용가치가 있는 계수이므로, 가사 이 사건 특허발명에 사용되는 중합체성 물질의 초기 시컨트 계수와 그 이후 변형률에서의 시컨트 계수간의 편차가 크지 않다고 하더라도 그러한 사실만으로 특정 변형률을 전제로 하지 않은 시컨트 계수가 통용될 수 있다고 단정할 수 없고, 제1항 (b)와 제14항 (b)의 정정 후의 시컨트 계수가 모든 변형률에서 동일한 계수를 만족시켜야 한다는 의미로 이해되는 경우에는 비록 실시례에 초기 및 100%의 시컨트 계수가 기재되어 있다고 하여도 정정된 특허청구 범위가 발명의 상세한 설명으로부터 뒷받침 되지 않는 것임에는 변함이 없으며, 앞서 본 바와 같이 변형－응력 그래프 상에서 최초의 직선 부분에서는 그 기울기를 시컨트 계수로서 보다는 탄성계수 또는 영 계수(Modulus of Elasticity, Young Modulus)로서 나타내고 있으므로, 시컨트 계수의 수치에 측정지점을 나타내는 특정 변형률에 대한 언급이 없는 경우에는 초기 시컨트 계수를 의미하는 것이라는 점도 이를 인정하기 어려우므로, 원고의 위 주장들은 모두 이유 없다.
(2) 특허청구범위 제2항 내지 제5항의 정정
특허청구 범위 제2항 내지 제5항은 정정 전에 제1항의 종속항으로 존재하던 것들을 단순히 삭제한 것으로서 그 자체로서 확장 또는 변경에 해당하지 아니함이 명백하다.
(3) 특허청구범위 제6항, 제7항의 정정
특허청구범위 제6항과 제7항은 정정 전 종속항으로서 각 제2항과 제3항을 인용하는 방식을 취하고 있던 것을 정정 후에는 인용되던 종속항인 제2항 및 제3항이 각각 삭제됨에 따라 새롭게 이들 종속항들의 내용을 포함하게 된 제1항을 인용하는 것으로서, 청구항 제1항이 앞서 본 바와 같이 청구범위의 확대 또는 변경 등에 해당하므로 정정 후에 청구항 제1항을 인용하도록 인용항만 정정된 이들 제6항 및 제7항의 정정도 청구범위의 확장 또는 변경에 해당한다고 할 것이다.
(4) 특허청구범위 제14항의 정정
특허청구범위 제14항 (a), (b)의 정정은 앞서 본 제1항 (a), (b)의 정정과 동일한 것이며, 제14항 (C)의 정정은 "상기 교차결합된 복원성 섬유에 의해서 복원되는 복원성 복합구조체"를 "상기 교차결합된 복원성 섬유에 의해서 복원되며, 상기 교차결합된 중합체성 물질(5)의 두께는 적어도 0.03mm이고, 복합구조체에 대한 복원성 섬유의 체적비는 적어도 0.01：1인 복원성 복합구조체"로 바꾸는 것임은 앞서 본 바와 같은바, 제14항 (a), (b)는 앞서 제1항 (a),(b)에 대한 판단에서 본 바와 같은 이유로, 그리고 제14항 (c)의 정정사항도 많은 종류의 '복합구조체' 중에서 특정 물성을 갖는 복합구조체로 정정하는 것이므로 역시 청구 범위의 감축에 해당된다고 할 것이나. 다만 그 중에서 제14항(b)의 정정 사항은 제1항 (b)의 정정에 대한 판단에서 본 바와 같은 이유로 실질적으로는 청구범위의 변경 또는 확장에 해당되는 것이라고 인정된다.
(5) 특허청구범위 제21항의 정정
앞서 본 바와 같이 특허청구범위 제21항 (a)의 정정은 "상기 복원성 직물은 1.5 내지 5Mpa의 복원 응력을 가진 교차결합된 복원성 폴리올레핀을 포함하며"를 "상기 복원성 직물은 밀도가 0.94∼0.97gms/cc이고 중량평균분자량이 80×103∼200×103이며, 수평균분자량이 15×103∼30×103인 폴리에틸렌을 4∼30Mrads의 방사선량으로 조사하여 복원응력이 1.5 내지 5MPa이고 복원온도가 60℃ 이상이 되도록 교차결합된 복원성 폴리에틸렌을 포함하며"로 정정하는 것이고, 제21항 (b)의 정정은 "분당 300%의 변형률에서 측정하여 400 내지 700%의 실온 연신율을 가지도록 교차결합되어 있는 복합구조체"를 "분당 300%의 변형률에서 측정하여 400 내지 700%의 실온 연신율을 가지도록 10Mrads 이하의 방사선량으로 조사되어 교차결합되어 있으며, 상기 중합체성 매트릭스 물질(5)의 두께는 적어도 0.03mm이고, 복합구조체에 대한 복원성 섬유의 체적비는 적어도 0.01：1인 복합구조체"로 정정하는 것이다.
그 중 제21항 (a)의 정정사항은 위 제1항 (a)의 정정사항과 동일하므로 위 제1항 (a)의 정정에 대한 판단에서 살펴본 것과 같은 이유로 청구범위의 감축에 해당되고{폴리올레핀을 폴리에틸렌(폴리올레핀의 일종임)으로 정정하는 것도 상위개념에서 하위개념으로의 감축이다}, 제21항 (b)의 정정사항도 정정 전 제시된 실온연신율을 도출해내기 위하여 일정한 양의 방사선을 조사할 것을 조건으로 부가함과 동시에 앞서 본 제14항 (c)의 정정사항과 같이 복합구조체에 대한 복원성 섬유의 체적비율을 특정하고 있는 것이므로 역시 청구범위의 감축에 해당되어, 결국 청구항 제21항의 정정 사항은 모두 청구범위의 감축에 해당된다고 인정된다.
또한, 정정 후의 청구항 제21항의 목적이나 그 효과도 정정 전과 차이가 없으므로 청구범위의 확장 또는 변경에는 해당하지 않는다고 인정된다.
(6) 특허청구범위 제22항의 정정
특허청구범위 제22항의 정정은 독립항인 제21항을 인용하는 종속항으로서, 독립항인 제21항의 내용이 정정 전에 "폴리올레핀"에서 정정 후에 "폴리에틸렌"으로 정정됨에 따라 제21항을 인용하던 종속항인 제22항도 정정 전에 "폴리올레핀"에서 정정 후에 "폴리에틸렌"으로 정정되는 것으로서 상위개념에서 하위개념으로의 정정에 해당하므로 청구범위의 감축에 해당하고, 특허청구범위 제21항이 확장 또는 변경에 해당하지 아니하므로 이를 인용하는 제22항도 확장 또는 변경에는 해당하지 아니한다고 인정된다.
다. 소결론
따라서 이 사건 제1항 (b), 제14항 (b)의 정정과 제1항의 종속항인 제6항 및 제7항의 정정은 그 기재가 불명확하거나 정정 전의 청구범위를 변경시킨 것이며, 나아가 발명의 상세한 설명으로부터 뒷받침되지도 아니하는 것으로서 특허출원 당시에 특허받을 수도 없는 것이어서 구 특허법 제63조 제2항, 제3항에 해당하는바, 이 사건 특허발명은 하나의 기술사상에 기초한 것인만큼 비록 복수항에 걸친 정정을 구하였다고 하더라도 이는 일체로서 정정을 구하는 취지라고 해석되므로, 그 일부 항에 정정불허 사유가 존재하는 한 이 사건 특허발명의 정정은 진보성이 있는지 여부에 대하여 더 나아가 볼 필요 없이 전체로서 모두 허용될 수 없는 것이라고 할 것이다.
3. 결 론
그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.
판사 구욱서(재판장) 유영일 유영일