【심판청구인,피상고인】
제일제당 주식회사 (소송대리인 법무법인 충정 담당변호사 황주명 외 1인)
【참가인】
동아제약 주식회사
【피심판청구인,상고인】
에프. 호프만-라 롯슈 에이지 외 1인 (소송대리인 변호사 권영모 외 3인)
【원심심결】
특허청 항고심판소 1997. 2. 28.자 94항당397 심결
【주문】
각 상고를 모두 기각한다. 상고비용은 피심판청구인들의 부담으로 한다.
【이유】
상고이유를 판단한다.
1. 원심은, 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 인체 백혈구 인터페론을 유전공학적으로 제조할 수 있는 미생물을 제조함에 있어 전서열이 없는 성숙 인체 백혈구 인터페론을 암호하는 유전자를 발현 비히클에 결합시켜 이 발현 비히클로 대장균을 형질전환시킴을 특징으로 하는 미생물의 제조방법인 사실, 인체 백혈구 인터페론과 이를 암호하는 유전자 및 그 제조방법, 전서열의 위치는 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 간행물들인 갑 제6호증, 갑 제7호증의 2에 상세하게 개시되어 있어 이 사건 특허발명의 특징은 단지 인터페론의 전서열을 암호하는 유전자를 제거하였다는 데 있는 사실, 인터페론과 같은 인체 단백질인 인체 성장호르몬의 전서열을 암호하는 유전자를 제거하여 이를 발현 비히클에 결합하여 이 발현 비히클로 대장균을 형질전환시키는 방법과 이를 다른 단백질에도 일반적으로 적용할 수 있다는 점은 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 간행물인 갑 제18호증에 개시되어 있는 사실을 인정하였다. 그리고 원심은 갑 제18호증에 개시된 공정을 공지된 인체 백혈구 인터페론 유전자에 적용하는 것은 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 용이한 것에 불과하며, 그에 따른 작용효과도 전서열이 제거된 인체 백혈구 인터페론을 제조할 수 있는 미생물을 얻을 수 있다는 당연히 예상된 효과 이외의 다른 어떠한 효과도 찾아 볼 수 없으므로 이 사건 특허발명은 갑 제6호증, 갑 제7호증의 2 및 갑 제18호증의 기술 내용을 단순히 합쳐 놓은 것에 불과하여서 그 진보성을 인정할 수 없다고 판단하였다.
기록에 비추어 살펴보니, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단과 관련한 법리오해, 효과의 현저성에 관한 심리미진 등의 위법이 없다.
2. 그런데 원심은, 이 사건 특허발명은, 이 사건 특허발명의 특허청구범위의 기재에서는 어떠한 전서열도 포함하지 않는 인체 백혈구 인터페론을 제조하는 미생물의 제조방법을 청구하고 있으나, 명세서의 상세한 설명에서는 성숙 인체 백혈구 인터페론으로 인정할 수 없는 N-말단에 아미노산 Met잔기를 포함하고 있는 인터페론을 제조하는 미생물의 제조방법을 개시하고 있어 특허청구 범위가 명세서의 상세한 설명에 설명되지 않은 사항을 청구한 것으로 인정되므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제3항, 제4항의 규정에 의하여 특허될 수 없는 것이 특허된 것으로 같은 법 제69조 제1항 제1호에 의하여 이 점에서도 위 특허가 무효라고 판단하고 있다.
특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하나, 다만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 족하다고 할 것이다.
기록에 의하니, 이 사건 특허발명의 명세서 중 상세한 설명에는 "본 명세서에 사용된 '성숙 백혈구 인터페론'이란 용어는 미생물학적으로 제조된 인터페론 분자로서 글리코실 그룹이 없는 인터페론으로 정의된다."라고 기재되어 있고, 나아가 "본 발명에 따른 성숙 백혈구 인터페론은 천연 생성물의 첫째 아미노산 코돈 직전의 번역 출발 시그날(ATG)로부터 즉시 발현된다. 따라서 성숙 폴리펩타이드는 이의 서열 중 첫째 아미노산으로서 메티오닌(ATG코드에 따라)을 이의 특성을 본질적으로 변화시킴이 없이 함유할 수 있다. 한편 미생물 숙주는 번역 생성물에서 개시 메티오닌을 제거할 수도 있다."고 기재되어 있음을 알 수 있다. 따라서 이 사건 특허발명의 명세서에서는 이 사건 특허발명에 의하여 제조되는 '성숙 백혈구 인터페론'이란 미생물 숙주에 의하여 메티오닌이 제거된 인터페론뿐만 아니라 N-말단에 아미노산 메티오닌 잔기를 함유하고 있는 인터페론도 포함하는 개념이라 할 것이므로, 이 사건 특허발명의 특허청구범위에서 어떠한 전서열도 포함하지 않는 성숙 인체 백혈구 인터페론을 제조하는 미생물의 제조방법을 청구하였다고 하더라도 그것이 상세한 설명에서 설명되지 아니한 사항을 청구하여 위법하다고 할 것은 아니다.
원심의 위와 같은 인정·판단은 잘못이며, 나아가 원심은 법률의 적용에 있어서도 이 사건 무효심판에 적용하여야 할 특허발명의 출원 당시의 법률을 적용하지 아니한 잘못이 있다 하겠으나, 앞서 판시한 바와 같이 진보성이 없다는 이유로 이 사건 특허발명에 대한 특허를 무효라고 보는 원심의 결론이 정당한 이상 위와 같은 원심의 잘못은 심결결과에는 영향이 없다고 할 것이다.
3. 그러므로 각 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자들의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.
대법관 김형선(재판장) 정귀호 이용훈 조무제(주심)