【원고,상고인】
안유호 (소송대리인 변호사 최재호)
【피고,피상고인】
조광피혁 주식회사 외 3인 (피고들 소송대리인 변호사 김선명)
【피고들보조참가인】
대한민국
【환송판결】
대법원 1996. 5. 10. 선고 95다26735 판결
【주문】
원심판결을 파기하고, 사건을 대구고등법원에 환송한다.
【이유】
상고이유와 기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 기재 중 상고이유를 보충하는 부분을 함께 본다.
원심판결 이유에 의하면, 원심은 거시 증거에 의하여, 원고는 1982년경 종래 국군 전투화가 이를 신을 때 구멍에 끈을 꿰는 방식이어서 신속한 착용이 어려웠던 단점을 개량하여 고리에 끈을 걸어 그 양쪽 끝을 당기면 한번에 끈이 조여지도록 하는 방식의 전투화를 고안한 다음 특허청에 그 고안의 명칭을 '요철형 끈결착부를 가진 신발'로 하여 실용신안등록을 출원한 후 1983. 3. 9. 특허청 제23552호로 실용신안등록을 한 사실, 원고는 피고들과의 사이에 판시와 같이 위 실용신안에 관한 통상실시권을 부여하기로 하는 계약을 체결하면서 그 실시료는 피고들이 피고보조참가인 산하 국방군수본부(이하 군수본부라고 한다)에 위 실용신안을 사용하여 제조한 전투화를 납품하고 지급받은 대금에서 부가가치세 10%를 공제한 순수 납품대금의 1% 상당액으로 각 정하되 피고들이 고의 또는 과실로 인한 하자로 납품계약이 이행되지 아니하여도 원고에게 계약분에 대한 실시료를 지급하기로 약정한 사실, 그리하여 피고들은 원고로부터 설정받은 위 통상실시권에 기하여 전투화를 제조하여 군수본부에 납품하여 오던 중 1992. 7. 10.부터 같은 달 15.에 걸쳐 군수본부와의 사이에 1992년도분 전투화납품계약을 체결하였고, 그 후 그 납품계약에 따라 군수본부는 같은 해 9. 22. 피고 조광피혁 주식회사(이하 조광이라 한다)에게 전투화 81,444켤레 대금 1,682,958,816원(켤레당 20,664원, 이하 같다) 상당을, 피고 주식회사 거평(이하 거평이라 한다)에게 전투화 70,574켤레 대금 1,458,341,136원 상당을, 피고 부운물산 주식회사(이하 부운이라고 한다)에게 전투화 55,463켤레 대금 1,146,087,432원 상당을, 피고 군인공제회에게 전투화 278,874켤레 대금 5,762,652,336원 상당을 납품할 것을 통지한 사실, 원고의 위 실용신안권은 존속기간이 1992. 12. 27.로 만료되는 사실을 인정한 다음, 피고들이 원고에게 지급하기로 약정한 위 실시료는 피고들이 원고의 위 실용신안 내용에 대한 통상실시권을 사용하여 전투화를 제조·납품하는 대가이고, 통상실시권이란 실용신안 내용을 그대로 실시할 수 있는 권리를 말하는 것으로 그 '실시'라 함은 그 실용신안 내용에 따른 물품을 제조하는 행위 자체를 의미하는 것이므로, 원고의 위 실용신안권의 존속기간 내에 피고들이 위 실용신안의 내용에 따른 전투화를 제조하였다면 피고들은 위 통상실시권을 사용한 것이 되고, 그 제조한 전투화가 군수본부에 납품된 경우(또는 피고들이 고의 또는 과실로 인한 하자로 납품계약이 이행되지 아니한 경우도 포함)에는 위 약정에 따라 원고에게 위 통상실시권의 사용에 대한 실시료를 지급할 의무가 발생한다고 판단하면서, 거시 증거에 의하면, 이 사건 실용신안권의 존속기간 내에 피고들이 군수본부로부터 납품통지를 받은 위 전투화 물량 중 피고 조광은 5,659(434＋5,225)켤레를, 피고 거평은 26,535켤레를, 피고 군인공제회는 68,739켤레를 각 제조하였고(피고 부운에 대하여는 위 기간 내에 제조한 물량을 인정하지 아니함), 위 각 제조된 전투화는 모두 군수본부에 납품된 사실을 인정할 수 있으므로, 피고들이 원고에게 지급하여야 할 이 사건 실용신안에 대한 실시료는 위 인정과 같이 실용신안권 존속기간 내에 전투화가 제조된 것으로서 그 후 납품된 수량에 대하여만 인정된다는 이유로, 피고들이 군수본부로부터 납품통지를 받은 위 전투화 전량에 대한 실시료를 지급하여야 한다는 원고의 주장 중 위 인정 수량을 초과하는 부분에 대한 주장을 배척하였다.
그러나 원심이 적법하게 확정한 사실과 기록에 의하면, 원고가 등록해 놓은 이 사건 실용신안권의 권리범위는 신발(전투화 등) 전체의 제조에 대한 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안이 아니라, 신발 결속부의 끈구멍 사이의 상하 폭이 밑부분에서 가장 좁고 위로 올라 갈수록 점차적으로 넓어져 맨 윗부분에 있는 끈구멍의 폭을 가장 넓게 형성하면서 중간에 순차적으로 설치된 돌출부와 요홈부의 각도가 끈의 각도와 거의 동일하게 상측으로 경사지게 형성하여서 된 요철형 끈결착부를 갖게 하는 고안으로서 신발의 일부 부분이고, 그 실용신안의 내용에 따른 실시 작업은 실용신안에 의한 철형을 만들고 그 철형으로 실용고안 내용에 따라 원자재를 여러 개의 부속으로 재단한 다음 봉제된 갑피(전투화 밑창을 제외한 윗부분)에 실용신안 고안 내용에 따라 끈구멍새 작업을 함으로써 종료되는 사실, 한편 전투화 제조 작업은 크기에 따른 문수별 전투화 부속을 제단하는 철형을 제작하고 그 철형을 사용하여 각 문수별 전투화 부속을 재단하는 작업, 재단된 자료의 봉제작업, 끈구멍작업, 신발 윗부분의 갑피 봉제 작업, 중창 붙이는 작업, 밑창 작업, 뒷굽 작업, 마무리 작업 등 20여 단계의 제작공정으로 이루어져 있는 사실을 인정할 수 있고, 이 법원의 환송판결에서 판시한 바와 같이 실용신안에 대한 통상실시권을 사용하여 물품을 제조함에 있어서 그 '실시'라 함은 그 실용신안 내용에 따른 물품을 제조하는 행위 자체를 의미하는 것인 한편, 실용신안권은 물품의 일부, 즉 물품의 구성부분으로서 독립물품으로 취급되지 않는 것에 대하여도 인정되는 것이므로, 이 사건에 있어서 피고들은 원고의 위 실용신안권의 존속기간 내에 위 실용신안 내용에 따라 전투화의 끈결착부에 대한 제작행위를 함으로써 피고들은 위 통상실시권을 사용한 것이 되고, 그 후 제조 완성된 전투화가 군수본부에 납품되었다면 피고들은 원고에게 위 통상실시권의 사용에 대한 실시료를 지급할 의무가 발생한다고 봄이 상당하다고 할 것이다.
따라서 원심으로서는 피고들이 제조·납품한 위 각 전투화들이 위 존속기간 내에 위 실용신안 내용에 따라 끈결착부에 대한 제작행위가 완료된 것인지의 여부를 좀더 심리하여 그 실시료의 지급 여부를 판단하였어야 함에도 불구하고, 이 점을 심리하여 구체적으로 밝혀보지 아니한 채 피고들이 원고에게 지급하여야 할 위 실시료는 위 존속기간 내에 제조된 전투화로서 그 후 납품된 수량에 대하여만 인정된다고 판단한 원심판결에는, 통상실시권에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 미진하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이다. 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있다.
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고 사건을 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 천경송(재판장) 지창권 신성택(주심) 송진훈