【심판청구인,상고인】
더 폴로 로렌 캄파니, 엘. 피. (소송대리인 변호사 장수길 외 3인)
【피심판청구인,피상고인】
유. 에스. 피이. 에이 프로퍼티스 인코퍼레이티드 (소송대리인 법무법인 충정 담당변호사 황주명)
【원심심결】
특허청 항고심판소 1997. 2. 26.자 94항당193 심결
【주문】
원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이유】
상고이유를 판단한다.
원심심결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 등록상표 "U S POLO ASSOCIATION"[특허청 1993. 4. 27. (등록번호 1 생략)]는 폴로게임을 장려, 개최, 감독 등을 하기 위하여 미국 일리노이주 법률하에 1943. 7. 17. 인가되어 설립된 "미국 폴로협회"의 영문명칭임을 알 수 있고, 그 등록권자는 미국폴로협회의 상표, 심벌, 휘장, 디자인 등의 상업적 사용에 관한 독점권을 행사하기 위하여 설립된 미국폴로협회의 자회사임을 알 수 있는바, 이 사건 등록상표는 전체적으로 미합중국 폴로경기협회의 관념을 가지는 경기단체의 명칭으로서 일련불가분적으로 결합된 것이라 하겠으므로, 이 사건 등록상표에서 단지 경기의 명칭을 나타내고 있는 'POLO' 부분만을 분리하여 인용상표와 대비 관찰하는 것은 타당하지 않다고 할 것이고, 따라서 이 사건 등록상표는 인용상표 (1) "폴로"[특허청 1991. 12. 3. (등록번호 2 생략)] 및 인용상표 (2) "POLO BY RALPH LAUREN"[특허청 1981. 5. 15. (등록번호 3 생략)]와는 전체적, 객관적, 이격적으로 보아 비유사한 상표로서 상품의 출처나 품질의 오인·혼동을 일으키거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로 판단되지 아니한다고 하여, 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호와 제11호에 위반하여 등록된 것이 아니므로 그 등록이 무효가 아니라고 하였다.
그러나 기록과 관련 법규에 의하여 살피건대, 이 사건 등록상표를 보고 우리 나라의 일반 수요자나 거래자는 미합중국 폴로경기협회로 인식할 사람은 없으며, 그 구성 부분 중의 'U S' 부분과 'ASSOCIATION' 부분은 현저한 지리적 명칭이나 단체 등을 의미하는 단어로서 널리 사용되는 용어이므로 식별력을 인정하기 어렵고, 따라서 그 요부는 'POLO' 부분이라 할 것이며, 인용상표 (2)는 'POLO' 부분과 'RALPH LAUREN' 부분으로 분리관찰하는 것이 거래상 부자연스러울 정도로 일체불가분적으로 결합되어 있는 것이라고 할 수는 없고, 이 두 구성 부분들은 각각 일반인에게는 대등한 식별력을 가지고 있는 것으로 인식되어 지는바, 상표를 간략하게 호칭, 관념하려는 경향이 있는 거래계의 일반적인 관행에 의하면 양 상표는 모두 그 요부인 'POLO' 부분만으로 약칭될 수 있고{인용상표 (1)은 "POLO"를 한글로 표기한 것이다}, 그러한 경우 양 상표는 호칭과 관념이 동일하여 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 일반 수요자에게 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러 일으킬 염려가 있는 유사한 상표라 할 것이고, 더욱이 인용상표들이 주지·저명한 까닭에 우리 나라 일반 수요자나 거래자에게는 이 사건 등록상표에서 인용상표들이 용이하게 연상되어 인용상표권자나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 판매되는 것으로 인식될 수 있으므로 이 사건 등록상표는 상품의 출처에 관하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 할 것이다.
그런데도 원심이 이 사건 등록상표는 미합중국 폴로협회를 뜻하는 것으로서 일체불가분적으로만 관찰된다는 잘못된 전제하에서 인용상표와는 상이하고, 또한 상품의 출처에 관하여 수요자를 기만할 염려가 있는 상표가 아니라고 한 것은 상표법 제7조 제1항 제7호와 제11호의 법리를 오해한 위법이 있고, 이는 심결결과에 영향을 미쳤음이 명백하므로 이를 지적하는 상고주장은 이유 있다.
그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 천경송(재판장) 지창권 신성택(주심) 송진훈