【원고,상고인】
【피고,피상고인】
대흥실리콘 주식회사 (소송대리인 변리사 송재근)
【원심판결】
특허법원 1999. 8. 12. 선고 99허3047 판결
【주문】
원심판결을 파기한다. 특허심판원이 1999. 3. 30. 98당1506호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다. 소송총비용은 원고의 부담으로 한다.
【이유】
1. 상고이유 제1점에 대하여
원심은 그 채용증거에 의하여, 이 사건 특허발명(등록번호 생략)과 인용발명 1, 2, 3을 비교하면, 기술적 목적 및 효과에 있어서 이 사건 특허발명은 수영모자의 양면이 서로 밀착되거나 표면이 손에 밀착되는 점을 방지하고, 요철부를 작게 하여 불쾌감을 주지 않으며, 외표면에 상표 등을 효과적으로 인쇄할 수 있고, 수영모자에 함유된 형광안료로부터 빛이 반사되어 타인에게 불쾌감을 주는 문제점을 해소할 수 있는 것임에 반하여, 인용발명 1이나 3은 고무장갑 표면에 미끄럼 방지를 위한 거친 면을 형성하기 위한 것으로서, 인용발명 1은 그 외에도 금형의 제작이 용이하고 잘 파손되지 않을 뿐만 아니라, 금형의 조면(粗面)을 다양하게 성형할 수 있고, 가공면과 비가공면의 차이를 이용하여 무늬를 형성시킴으로써 미감을 높일 수 있으며, 파손시에도 연마석 피착부분만을 재가공하면 금형의 재사용이 가능하게 되는 차이가 있고, 인용발명 2는 고무제품용 금형에 있어서 금형에 대한 접착력이 강하면서 내열, 내압, 내약성이 우수한 이형층을 제공함으로써 금형의 수명을 연장시킬 수 있는 차이가 있으며, 기술적 구성에 있어서, 이 사건 특허발명에서의 샌드 블라스트 공법의 구성은 금형 표면을 거칠게 형성한 뒤 그 표면에 접착제나 불소 수지를 도포하여 연마석 입자나 이형층을 부착시키는 것이 아니라, 금형 표면에 바로 미소요철면을 형성하는 구성인 점에서 인용발명 1, 2와 상이하고, 또한 이 사건 특허발명은 수영모자의 표리면에 미소요철을 형성하고, 이를 제조하기 위한 수영모자 제조장치를 미소돌기가 형성된 상·하판과 동일한 크기의 미소요철이 상·하면에 형성된 중간판으로 구성한 점에서 인용발명 1, 2, 3과 상이하며, 이 사건 특허발명과 인용발명 4를 비교하면, 인용발명 4는 모자 본체의 좌우측에 상대적으로 다른 색을 부여한 수영모자 및 그 제조방법에 관한 것으로 이 사건 특허발명과 기술적 목적이 상이하고, 인용발명 4는 상·하판의 내벽면 및 중간판의 상하면에 다수의 미소요철을 가지고 있지 않아 이 사건 특허발명과 기술적 구성이 다르며, 그에 따라 작용효과도 상이하므로, 결국 이 사건 특허발명은 인용발명 1, 2, 3, 4에 의하여 그 출원 전에 공지되었다고 볼 수 없고, 따라서 이 사건 특허발명의 권리범위가 부정될 수 없다는 취지로 판단하였다.
기록에 비추어 살펴볼 때 위와 같은 취지의 원심 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 특허발명의 권리범위와 공지기술에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.
2. 상고이유 제2점에 대하여
원심은, 이 사건 특허발명과 (가)호 발명은 다 같이 수영모자 및 그 제조장치에 관한 것으로서 기술분야가 동일하고, (가)호 발명에 있어서 수영모자의 내외주면의 각 표면에 미세요철부를 형성한 구성은 이 사건 특허발명에서 수영모자의 표리면에 요입부와 미소돌기를 다수 형성한 구성과 동일하고, (가)호 발명의 수영모자 제조장치는 상·하부 금형과 중간금형의 각 표면에 샌드 블라스트를 행하여 각각의 면에 미세요철면이 형성된 구성으로, 이 사건 특허발명에서 상판과 하판의 내벽면 및 중간판의 상·하면에 샌드 블라스트를 행하여 요입부와 미소돌기를 형성한 수영모자 제조장치의 구성과 실질적으로 동일한 것이며, 그에 따른 작용효과 역시 동일하다 할 것이고, 다만 이 사건 특허발명에서는 수영모자의 요입부와 수영모자 제조장치의 벽면의 입도(粒度)를 40- 220메쉬로 수치를 한정하고 (가)호 발명에서는 이를 한정하지 않은 차이만 있다 할 것인데, 이 사건 특허발명에서 한정한 요입부와 벽면의 입도(粒度)의 수치범위가 그 수치를 한정하지 않은 (가)호 발명의 범위 내에 포함되고 있어서 그 범위 내에서는 양 발명이 동일하다고 할 것이므로, 결국 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 취지로 판단하였다.
그런데 특허발명의 특허청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 (가)호 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것이고(대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351 판결, 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결 참조), 또한 특허발명의 청구항이 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구항에서 한정한 범위 밖의 수치를 구성요소로 하는 (가)호 발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것이다.
한편, 특허발명의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 (가)호 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는 것인바, 그 특정을 위하여는 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없고 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나 다만, 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 할 것이고(대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381 판결 참조), 만약 (가)호 발명이 불명확하여 특허발명과 대비대상이 될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지 변경이 되지 아니하는 범위 내에서 (가)호 발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이다.
기록에 의하면, 이 사건 특허발명은 실리콘 고무에 형광안료가 소량 함유되고, 수영모자의 표리면에 형성된 요입부의 크기{요입부를 형성하기 위하여 샌드 블라스트를 행할 때의 모래입자의 크기(입도)도 마찬가지이다}를 40-220메쉬의 범위로 한정하고 있으므로, (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위하여는 원칙적으로 (가)호 발명에 있어서도 형광안료가 소량 함유된 실리콘 고무가 수영모자의 재질로 사용되어야 하고, 수영모자의 표리면에 형성되는 요입부의 크기가 40-220메쉬의 범위 내의 것이어야 할 것인데, (가)호 발명의 설명서에는 형광안료에 대하여 아무런 기재를 하지 아니하고, 또한 요입부의 크기에 대하여도 구체적 수치를 제시하지 아니한 채 "미세요철면"이라고만 기재하고 있어, (가)호 발명이 형광안료를 함유하는지 및 요입부의 크기가 40-220메쉬의 범위 내에 들어가는지 여부를 특정할 수 없으므로(그 결과에 따라 이 사건의 결론이 달라질 수 있다), (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다 할 것이다.
그렇다면 특허심판원으로서는 (가)호 발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 함에도 불구하고 본안에 나아가 이 사건 심결에 이른 잘못이 있다 할 것인데, 원심도 같은 취지에서 (가)호 발명의 "미세요철면"을 요입부의 크기가 40-220메쉬인 것과 그 범위 밖의 것을 모두 포함하는 것으로 섣불리 단정하고 형광안료에 대하여는 아무런 판단도 하지 아니한 채, (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단한 것은 특허발명의 권리범위와 권리범위확인심판에서의 (가)호 발명의 특정에 관한 법리를 오해함으로써 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다고 보아야 할 것이고, 이에 관한 상고는 그 이유가 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 이 사건은 이 법원이 직접 재판하기에 충분한 한편 (가)호 발명의 설명서 및 도면은 특허심판절차에서만 보정할 수 있을 뿐 원심에서 보정할 수 없으므로 이 사건에 대하여 이 법원이 직접 판결하기로 하는바, 앞서 본 바와 같이 특허심판원이 1999. 3. 30. 98당1506호 사건에 대하여 한 심결(이 사건 심결)은 위법하므로 이를 취소하기로 하고, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제90조를 적용하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 윤재식(재판장) 송진훈 이규홍 손지열(주심)