【출원인,상고인】
졸단홀딩+본본스페찌알리태텐 게엠베하 (소송대리인 변리사 이상섭 외 1인)
【상대방,피상고인】
특허청장
【원심심결】
특허청 항고심판소 1997. 5. 31.자 96항원1558 심결
【주문】
원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 특허심판원에 환송한다.
【이유】
상고이유를 본다.
원심심결 이유에 의하면, 원심은, 1995. 1. 10. 출원된 이 사건 출원상표 (이하 본원상표라고 한다)는 어린이 모양의 도형과 'Kinder eukal'이라는 문자가 결합하여 이루어진 도형과 문자의 결합상표이고, 인용상표 (1) [특허청 1985. 3. 6. (등록번호 1 생략)]은 "유카", 인용상표 (2) [특허청 1991. 12. 17. (등록번호 2 생략)]는 "KINDER", 인용상표 (3) [특허청 1994. 10. 20. (등록번호 3 생략)]은 "Kinder"라는 문자상표로서, 본원상표와 인용상표들을 대비하면, 본원상표는 문자 부분 'Kinder eukal' 전체에 의하여 호칭되거나 간이 신속을 관례로 하는 오늘날의 상거래 관습에 비추어 간략하게 'Kinder'나 'eukal' 부분만에 의하여 호칭될 것인바, 본원상표가 'Kinder' 부분만에 의하여 호칭될 경우에는 인용상표 (2) 및 (3)과 그 칭호가 동일하고 본원상표가 'eukal' 부분만에 의하여 '유칼'로 호칭될 경우에는 인용상표 (1)과 끝 부분에 'ㄹ'의 있고 없는 차이밖에 없어 서로 극히 유사하게 청감되므로, 본원상표는 인용상표들과 유사한 상표로서 인용상표들의 지정상품과 유사한 그 지정상품에 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있다 하여, 상표법 제7조 제1항 제7호에 의하여 본원상표의 등록을 거절한 원사정을 정당하다고 판단하였다.
그러나 상표 상호간에 유사한 부분이 있다고 하더라도 요부를 이루는 부분이 서로 달라 이를 전체적으로 관찰할 때 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없으면 유사 상표가 아니라고 보아야 하며, 만일 상표의 구성요소 중 그 지정상품의 보통명칭이나 관용표장 또는 기술적 표장 등으로 표시된 부분이 포함되어 있는 것이라면, 그러한 부분은 자타 상품의 식별력이 없어 위에서 말하는 상표의 요부가 된다고 볼 수 없으므로, 상표의 유사 여부를 판단하는 데에도 이를 제외한 나머지 부분만을 대비하여 관찰함이 타당하다(대법원 1992. 9. 14. 선고 91후1250 판결, 1994. 1. 28. 선고 93후1254 판결 등 참조).
기록에 의하여 먼저 본원상표와 인용상표 (2), (3)을 대비해 보면, 본원상표의 출원인은 독일계 회사이고 본원상표 중 'Kinder'는 비교적 쉬운 독일어 단어로서 '어린이'라는 뜻인바 본원상표의 도형 역시 어린이의 형상이므로, 본원상표를 그 지정상품인 포도당, 과당, 유당, 맥아당과 관련하여 보면, 본원상표의 도형 및 'Kinder' 부분은 지정상품의 용도 표시로서 식별력이 없어 본원상표의 요부가 될 수 없고, 결국 본원상표의 요부는 'eukal' 부분인바, 그렇다면 본원상표는 인용상표 (2), (3)과 그 칭호나 관념에서 상이하여 서로 유사한 상표라고 볼 수 없다.
나아가 본원상표와 인용상표 (1)을 대비해 보면, 본원상표의 요부인 "eukal" 부분은 독일어식으로 '오이칼'로 호칭되어 인용상표 (1)과 칭호나 관념에서 상이하고, 가사 'eukal' 부분이 '오이칼'로 호칭되지 아니하고 영어식으로 '유칼'로 호칭된다 하더라도, 양 상표는 도형의 유무 및 알파벳과 한글의 차이로 인하여 외관에서 현저하게 상이하여 전체적으로 출처의 오인·혼동을 피할 수 있으므로 서로 유사한 상표라고 보기는 어렵다.
그럼에도 불구하고 원심은 본원상표가 'Kinder' 부분만으로 호칭될 경우에는 인용상표 (2), (3)과 유사하고 'eukal' 부분만으로 '유칼'로 호칭될 경우에는 인용상표 (1)과 유사하다고 판단하고 말았으니, 원심심결에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니한 위법이 있고, 이는 심결 결과에 영향을 미쳤음이 명백하므로, 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있다.
그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심에 상당한 특허청 특허심판원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 지창권(재판장) 천경송 신성택 송진훈(주심)