【원고,피상고인】
하. 룬트벡 아크티에 셀스카브(H. Lundbeck A/S) (소송대리인 변리사 정진상 외 1인)
【피고,상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2002. 9. 13. 선고 2001허997 판결
【주문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이유】
원심판결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 중 일부인 이 사건 화합물 B에 대하여는 공지의 5-HT2 길항물질인 리탄세린, 테플루다진, 이린달론 및 화합물 1, 9 및 4의 대응하는 동족체 각각을 인단고리의 5-위치 대신 6-위치로 치환한 비교 화합물(화합물 번호 39, 40, 41)보다 현저함을 표 1의 실험결과에 의하여 알 수 있으므로 인용발명이 예측한 정도와는 현저하게 달라서 선행발명과는 별도의 새로운 특허를 부여할 만한 새로운 발명이라고 할 수 있을 정도의 현저한 효과가 있고 현저한 효과에 대하여 구체적, 객관적으로 특정된 기재가 있다고 할 것이나, 이 사건 화합물 C에 대하여는 현저한 효과에 대하여 추상적, 주관적이고 일반적인 기재만이 있을 뿐이어서 특허법 제42조 제3항이 정하는 발명의 효과에 대한 기재가 없으므로, 피고는 원고에 대하여 거절사정의 이유(진보성 없음)와 다른 거절이유(이 사건 화합물 C의 발명 효과에 대한 기재 불비)를 통지하고 이에 대하여 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 함에도 불구하고, 그와 같은 절차를 취하지 아니한 채 바로 이 사건 출원발명의 진보성 유무만을 판단하여 심판 청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다고 판단하였다.
그러나 심결취소소송에 있어서 심리판단의 대상이 되는 것은 심결의 위법성 일반으로서 실체상의 판단의 위법과 심판절차상의 위법이 이에 포함될 것인바, 기록에 의하면, 이 사건 심결은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항 발명이 당업자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다는 거절사정이 정당하다고 하여 이 사건 심판 청구를 기각하고 있고, 원고는 이에 대하여 이 사건 출원발명이 진보성이 있어 심결이 위법하다는 이유로 심결취소소송을 제기하고 있음을 알 수 있으므로, 이러한 경우 원심으로서는 이 사건 출원발명이 진보성이 없다고 한 심결의 위법 여부만을 심리판단할 수 있을 뿐이고, 비록 이 사건 출원발명의 명세서 기재가 특허법상 기재요건에 위배되는 것으로 인정된다 하더라도 진보성 판단에 앞서 명세서 기재요건에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는 이유로 심결을 위법하다고 판단할 수는 없는 노릇이다.
그럼에도 불구하고, 원심은 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 출원발명의 진보성 여부에 대하여는 아무런 판단도 하지 아니한 채 이 사건 출원발명의 명세서 본문의 기재가 기재요건에 위배되었다는 점에 대한 새로운 거절이유를 통지할 것을 요구하면서 이 사건 심결을 위법하다고 판단한 것은, 심결취소소송에 있어서의 심리범위 및 거절이유 통지에 대한 법리를 오해하고 판단을 유탈함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.
그러므로 나머지 상고이유를 살필 것도 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 서성(재판장) 이용우 배기원(주심) 박재윤