【심판청구인,상고인】
주식회사 산리오 (소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 양성기 외 3인)
【피심판청구인,피상고인】
군자어패럴 주식회사
【원심심결】
특허청 항고심판소 1997. 5. 31.자 95항당289 심결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용은 심판청구인의 부담으로 한다.
【이유】
상고이유를 본다.
상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 '등록상표의 사용'에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함된다 할 것이고(대법원 1992. 11. 10. 선고 92후650 판결 참조), 이 경우 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 다른 상표나 표지와 함께 등록상표가 표시되었다고 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 지니고 있어 다른 표장과 구별되는 식별력이 있는 한 등록상표의 사용이 아니라고 할 수는 없다(대법원 1996. 7. 26. 선고 95후2077 판결, 1996. 10. 11. 선고 96후92 판결 참조).
원심심결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 등록상표 (특허청 1991. 8. 27. 상표등록 제220386호)는 개구리를 주제로 한 도형만으로 이루어진 상표이고, 을 제2호증에 표시된 표장은 이 사건 등록상표와 동일한 도형과 함께 피심판청구인의 별도의 등록상표인 "AVVENTO"라는 문자 상표를 그 우측 하단에 상대적으로 아주 작게 표시한 것인데, 을 제2호증에 표시된 표장 중 도형 부분과 문자 부분은 일체불가분적으로 결합되어 있지 아니하고 그 결합으로 인하여 새로운 특정한 관념을 형성하는 것도 아니어서 분리·관찰될 수 있는 것이므로 이 사건 등록상표인 도형 부분은 문자 부분과는 구별되어 그 동일성과 독립성이 유지되고 있다고 보고, 나아가 을 제2호증은 피심판청구인의 1993년 여름 제품설명서로서 거기에 위 표장을 사용함으로써 피심판청구인은 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표를 그 지정상품인 스포츠셔츠에 사용하였다고 인정하여, 이 사건 등록상표에는 그 등록을 취소할 사유가 없다고 판단한 조치는 수긍이 가고, 거기에 소론과 같은 법리오해, 심리미진, 이유불비 등의 위법이 없다.
을 제2호증에 "대외비"라는 표시가 된 표지가 붙어 있음은 소론주장과 같으나, 기록에 의하면, 을 제2호증에는 "대외비" 표시가 없는 표지도 별도로 제작되어 있고 또한 을 제2호증은 상품에 대한 광고 내지 거래서류로서의 성질을 가진 것임을 알 수 있어, 그것이 피심판청구인 회사 내부용으로만 사용하기 위한 것으로는 볼 수 없다 할 것이므로, 이와 반대의 견해에 서서 원심을 비난하는 논지는 받아들일 수 없다.
한편 원심이 이 사건 등록상표의 사용은 심판청구인이 창작한 도형에 대한 저작권을 침해하는 것이므로 심판청구인의 동의를 얻지 아니한 이상 피심판청구인이 이 사건 등록상표를 정당하게 사용하였다고 볼 수 없다는 심판청구인의 주장이 있었음에도 이에 대하여 명시적인 판단을 하지 아니한 것은 잘못이라 할 것이나, 소론주장과 같이 심판청구인이 이 사건 등록상표와 유사한 도형으로 된 상표를 출원하였다가 그것이 이 사건 등록상표와 유사하다는 이유로 거절사정된 바 있고, 또한 심판청구인이 피심판청구인에게 이 사건 등록상표의 도형은 심판청구인의 저작물로서 이를 심판청구인의 허락 없이 사용하는 것은 심판청구인의 저작권을 침해하는 것임을 통보하였다고 하더라도, 그러한 사정만으로는 심판청구인 주장의 도형이 저작권의 보호대상이 되는 저작물이라거나 피심판청구인이 이를 모용한 것이라고 단정할 수 없고 달리 이를 인정할 자료가 없어 이 사건 등록상표의 사용이 심판청구인의 저작권에 저촉된다는 심판청구인의 주장은 어차피 받아들일 수 없다고 보여지므로, 원심이 심판청구인의 이 사건 심판청구를 배척한 것은 결과적으로 정당하고 위와 같은 원심의 잘못은 심결 결과에 영향이 없다고 할 것이다.
소론이 들고 있는 판례들은 이 사건과는 사안이 다른 것들로서 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다. 논지는 모두 이유 없다.
그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관들의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이임수(재판장) 최종영(주심) 이돈희 서성