【심판청구인,상고인】
시코르 소시에따 이탈리아나 코르티코스테로이디 에스 피 아 (소송대리인 변리사 이영필)
【피심판청구인,피상고인】
구루뽀 레페티트 쏘시에떼 퍼 아찌오니(Gruppo Lepetit S.p.A.) (소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 5인)
【원심심결】
특허청 항고심판소 1998. 1. 23.자 96항당339 심결
【주문】
원심심결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이유】
상고이유(기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서들은 상고이유를 보충하는 범위 안에서)를 본다.
1. 원심심결 이유에 의하면, 원심은 그 채용증거들에 의하여, '16α-하이드록시-17α-아미노프레그난 유도체의 제조방법'에 관한 피심판청구인의 특허발명[출원일 1981. 11. 26., 등록일 1988. 2. 15., (특허등록번호 1 생략)]의 특허청구범위 제7항의 발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)과 심판청구인의 (가)호 발명을 대비하면서, (가)호 발명의 공정 중 제2 단계 내지 제4 단계는 이 사건 특허발명의 제2 단계와 동일한 반응공정으로서 공지의 기술이고, 제1 단계 반응의 출발물질에서 (가)호 발명은 9, 11 위치에 에폭시기(基)를 갖는 점이 이 사건 특허발명과 차이가 있으며, 반응물질에서 (가)호 발명은 수산화암모늄과 초산암모늄을 사용하는 데 비하여 이 사건 특허발명은 암모니아 가스 또는 벤질아민을 사용하는 차이가 있으나, (가)호 발명이 출발물질 중의 16, 17 위치의 에폭시기가 개열(開裂)함으로써 중간 목적물질을 얻는다는 점, 반응물질로서 사용되는 초산암모늄 및 농수산화암모늄이 과량으로 사용됨으로써 반응기 내에 암모니아 가스가 존재하게 되는 점은 이 사건 특허발명과 동일하고, 출발물질 중 9, 11 위치에 에폭시기가 존재함으로 인하여 16, 17 위치의 에폭시기 개열반응에 영향을 미친다고 볼 자료도 없으므로, (가)호 발명은 출발물질 및 반응물질에서 다소의 차이는 있으나 이 사건 특허발명의 반응기전의 특징적 구성을 그대로 포함하는 것으로서 구성상의 특별한 차이점이 인정되지 아니하며, 또한 효과면에서도 이 사건 특허발명의 제1 단계 반응에 의하여 얻어진 중간 목적물질인 일반식(Ⅰ) 화합물의 수율은 90% 정도인데 비하여 (가)호 발명은 70% 정도에 불과하여 결국 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 구성 및 효과가 동일한 정도의 것에 해당하여 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단하였다.
2. (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 (가)호 발명에 그대로 포함되어 있어야 할 것이고, 다만 (가)호 발명에서 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, (가)호 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 (가)호 발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다(대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결 참조).
3. 이러한 전제에서 양 발명의 공통점과 차이점에 대하여 본다.
(1) 기록에 의하여 살펴보면, 이 사건 특허발명이 포함하고 있는 물질은 상당히 광범위한 부분에까지 이르므로, (가)호 발명과 대비하기에 가장 적절한 발명을 특정하여 (가)호 발명과 대비할 필요가 있는바, 그것은 특허청구범위에 기재된 일반식(Ⅱ)의 화합물에서 R1이 알카노일옥시기 중 CH3COO_이고, X가 질소 함유 케토작용기 보호그룹이며, C-3 위치가 옥소로 치환되며, C-11 위치가 하이드록시로 치환되고, 1-2, 4-5 위치가 이중결합인 경우의 화합물{이를 '화합물(1)'이라 한다}을 출발물질로 선택한 경우이고, 이 경우 이 사건 특허발명은 아래의 반응도식과 같이, 화합물(1)을 RNH2의 아민과 반응시켜 16, 17-에폭시환(環)을 개열하여 화합물(2)를 얻는 단계(이를 '제1-1 단계'라 한다), 화합물(2)에서의 질소 함유 보호그룹 X를 제거하여 케토작용기를 회복시킨 화합물(3)을 얻는 단계(이를 '제1-2 단계'라 한다), 화합물(3)을 CH3COOH 또는 이의 작용성 유도체와 반응시켜 화합물(4)를 얻는 단계(이를 '제2 단계'라 한다)로 이루어져 있고, 최종 목적물은 (가)호 발명의 목적물인 데플라자코트와 동일하게 된다.
(2) 한편, (가)호 발명은 데플라자코트의 제조방법에 관한 것으로 아래의 반응도식과 같이, 출발물질인 화합물(A)를 초산암모늄(CH3COONH4)과 수산화암모늄(NH4OH) 수용액으로 처리하여 16, 17-에폭시환을 선택적으로 개열함으로써 화합물(B)를 얻는 단계(이를 '제1 단계'라 한다), 화합물(B)를 초산(CH3COOH) 및 무수초산{(CH3CO)2O}과 반응시켜 [16, 17-d]옥사졸린환을 만들고, 동시에 C-20 위치의 케토 기능을 회복시켜 화합물(C)를 얻는 단계(이를 '제2 단계'라 한다), 화합물(C)에 초산 등을 가하여 C-21 위치의 메틸기를 아세톡시 메틸기로 전환시킴으로써 화합물(D)를 얻는 단계(이를 '제3 단계'라 한다), 화합물(D)를 HBr로 처리하고, 브롬원자를 제거하여 목적물질인 화합물(E)를 얻는 단계(이를 '제4 단계'라 한다)로 구성되어 있다.
(3) 나아가 위와 같은 이 사건 특허발명과 (가)호 발명을 대비하면, 양 발명은, 출발물질인 에폭시프레그난 유도체의 16, 17 위치의 에폭시기를 반응물질로 개열한 후, 그 중간생성물을 카르복실산 등으로 반응시켜 16, 17-d 옥사졸린환을 제조하는 반응단계와, 20 위치의 케토보호그룹을 제거하여 케토작용기를 회복시키는 반응단계를 경유하여 목적물질인 데플라자코트를 제조하고 있는 점을 공유하고 있으나, 이 사건 특허발명의 출발물질은 16, 17 위치에 에폭시기를 갖고 있되, 11 위치에 하이드록시기를 갖고 있는 16, 17-에폭시프레그난 유도체인 반면, (가)호 발명의 출발물질은 9, 11-16, 17-비스에폭시프레그난 유도체로서 이 사건 특허발명의 11 위치의 하이드록시기 대신 9, 11 위치에 에폭시기가 있고, 이 사건 특허발명의 출발물질은 (가)호 발명과는 달리 21 위치의 탄소에 CH3COO_기가 치환되어 있는 차이가 있으며{이에 따라 위에서 본 화학구조식 (2), (3)의 중간 생성물도 마찬가지로 상이한 차이가 있다.}, 첫 단계 반응에서 이 사건 특허발명에서는 반응물질로 RNH2의 아민(암모니아 또는 1차 아민)을 사용하는 데 비하여, (가)호 발명에서는 초산암모늄(CH3COONH4)과 수산화암모늄(NH4OH) 수용액을 반응물질로 사용하고 있는 차이가 있고{양 발명은 나머지 단계의 반응물질들에서도 차이가 있으나, (가)호 발명의 반응물질들인 초산, HBr 등은 이 사건 특허발명과 같은 물질을 만들기 위하여 사용되는 물질들에 불과하여 그 결과물은 서로 동일하게 된다.}, 이 사건 특허발명은 제1-1 단계, 제1-2 단계, 제2 단계의 공정으로 이루어지는 데 비하여, (가)호 발명은 제1, 2, 3, 4 단계 공정으로 이루어지는 차이가 있다.
4. 다음으로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 균등발명에 해당하는지 여부와 원심 판단의 당부에 대하여 본다.
(1) 기록에 의하면, (가)호 발명의 출발물질은 (특허등록번호 2 생략)(출원일 1994. 5. 30.)의 특허청구범위 제9항에서 특허된 신규물질로서 이 사건 특허발명의 출원시점이나 (가)호 발명의 제조시점까지 공지되지 않은 물질임을 알 수 있으므로, 이 사건 특허발명의 출발물질을 (가)호 발명의 출발물질로 치환하는 것을 당업자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명한 경우에 해당한다고 보기는 어렵다.
그럼에도 불구하고, 원심은 이와 같은 치환 용이성의 요건에 대하여 전혀 심리·판단을 하지 아니하였는바, 이 점에서 균등발명의 법리를 오해한 위법이 있다.
(2) 또한 위와 같은 치환에 의하여 작용효과가 실질적으로 동일하다고 인정하기 위하여는 그러한 치환에 의하더라도 최종 목적물질의 수율에 현저한 차이가 없어야 할 것인데, 원심은 제1 단계 반응에서의 중간 생성물질의 수율에 차이가 없다는 것만 가지고 양 발명의 작용효과가 실질적으로 동일하다고 단정하였는바, 이 점에서 작용효과의 동일성에 관하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있다.
(3) 나아가 기록에 의하면, 수산화암모늄이 수용액상에서 암모니아와 암모늄이온으로 평형을 이루고 있어 (가)호 발명에서도 반응계 내에 암모니아가 존재할 수 있다는 점은 부정될 수 없다 하더라도, (가)호 발명에서 주 반응물질은 에폭시환의 선택적인 개열반응이 가능한 암모늄이온으로 보이므로, 단지 암모니아 가스가 (가)호 발명에서도 존재한다는 이유만으로 양 발명의 반응물질을 동일하다는 취지로 판단한 원심은 이 점에서 반응물질의 반응기전에 대한 심리를 다하지 아니한 위법이 있다.
(4) 한편 기록에 의하면, 16, 17-에폭시프레그난의 에폭시기를 개열하여 16-하이드록시-17-아미노프레그난을 제조하는 반응과 일반적인 유기화학반응에서 에폭시기를 아민과 반응시켜 아미노알코올을 제조하는 반응 자체는 이 사건 특허발명 출원 전의 공지기술이어서, 이 사건 특허발명은 출발물질로서 위에서 본 화학구조식(1)의 화합물을 선택하고, 에폭시기를 개열하기 위한 수단으로써 기존의 것과는 달리 아민 화합물을 사용하였다는 점에 특징이 있을 뿐이므로, (가)호 발명에 단지 16, 17-에폭시프레그난의 에폭시기를 개열하는 반응이 포함되어 있다는 이유만으로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.
그럼에도 불구하고, 원심은 이 사건 특허발명에서 출발물질에 존재하는 16, 17 위치의 에폭시기를 개열하여 중간 목적물질을 얻는 점이 특징적 구성이고, (가)호 발명이 그러한 구성을 가지고 있다는 이유로 양 발명의 구성이 서로 동일한 정도의 것이라고 판단하였는바, 이에는 발명 구성의 동일성과 특허발명의 권리범위에 관한 법리를 오해한 위법이 있다.
(5) 결국 (가)호 발명에서 치환된 구성요소들은 이 사건 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있다고 볼 수 없어{또한 앞서 본 바와 같이 출발물질이 상이한 이상, (가)호 발명이 이른바 우회발명에 해당한다고 볼 여지도 없다.}, (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없으므로, 원심심결에는 특허발명의 권리범위에 관한 법리를 오해하거나, 그에 대한 심리를 다하지 아니한 위법이 있고, 이는 심결에 영향을 미쳤음이 분명하다.
상고이유 중 이 점들을 지적하는 부분은 이유 있다.
5. 그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 원심에 상당한 특허법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이규홍(재판장) 송진훈(주심) 윤재식 손지열