【원 고】
원고 1 주식회사 모나리자의 관리인 ○○○의 소송수계인 주식회사 모나리자외 1 (소송대리인 변리사 김중효)
【피 고】
피고 주식회사 (소송대리인 변리사 황교완)
【환송전 판결】
특허법원 2002. 3. 14. 선고 2001허5237 판결
【변론종결】
2005. 3. 11.
【주 문】
1. 특허심판원이 2001. 8. 31. 2001당395호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송총비용은 피고의 부담으로 한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초사실
[증거: 갑1호증, 갑12호증의 각 기재]
가. 이 사건 등록상표의 내용
(1) 등록번호; (등록번호 생략)
(2) 출원일/등록일; 1993. 11. 29./1995. 5. 12.
(3) 권리자; 원고들 및 소외 회사( 주소 생략 )
(4) 표장;
(5) 지정상품; 화장지, 한지, 나프킨 용지, 인쇄용지, 포장용지, 표지, 선화지, 방수지, 여과지, 휴지{ 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조의 [별표 1] 상품류 구분 제21류}.
나. 확인대상 표장
(1) 표장;
(2) 사용상품 ; 화장지류
다. 이 사건 심결의 내용
피고는 원고들 및 소외 회사를 상대로 하여 확인대상 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2001당395호로 심리하여 2001. 8. 31. 이 사건 등록상표와 확인대상 표장은, 다 같이 서체가 대동소이하게 “굿모닝”을 공통으로 포함하고 있으나 굿모닝은 일반적인 인사말인 영어 “Good morning”을 의미하는 것 이외에 별다른 뜻이 없는 흔히 사용되는 말로서 이 사건 등록상표나 확인대상 표장의 지정상품인 "화장지류"와 관련지어 판단할 때도 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 것에 해당되어 양 표장의 요부가 된다고는 볼 수 없으므로 이를 제외하고 양 표장을 대비하면 양 표장은 외관, 호칭, 관념이 서로 다른 비유사 상표라 할 것이어서 확인대상 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
2. 이 사건 소의 적법여부
피고는 이 사건 심결의 당사자는 원고들과 소외회사이므로 원고들만이 제기한 이 사건 소는 부적법하다고 다투나, 원고들은 이 사건 등록상표권의 공유자로서, 피고가 제기한 이 사건 등록상표에 관한 권리범위확인심판에서 패소하였으므로 이 사건 등록상표권의 권리행사를 방해하는 위 심결의 확정을 배제하기 위하여 보존행위로서 이 사건 심결소송을 제기할 수 있다고 할 것이므로 피고의 주장은 이유 없다.
3. 이 사건 심결의 적법여부
가. 원고들의 주장
이 사건 등록상표의 구성요소의 하나인 "굿모닝"은 그 지정상품인 "화장지"등과 관련하여 흔한 표장이 아니며 더구나 원고들과 소외회사의 광고, 매출로 인하여 식별력이 더욱 강화되었으므로 식별력이 있는 요부이고, 그렇다면 확인대상 표장과 이 사건 등록상표는 서로 유사한 상표이다.
나. 이 사건 등록상표 중 “굿모닝”부분의 식별력 여부
이 사건 등록상표는 한글 “모나리자”와 “굿모닝”이 상하로 결합된 상표임은 앞에서 본 바와 같고, 이 사건 등록상표의 구성 부분 중 “굿모닝”은 일반적인 인사말인 영어 “Good morning”을 의미하는 비교적 쉬운 단어이지만, “굿모닝”이 화장지류 등에 흔히 사용되는 표장도 아니고 화장지류 등의 지정상품에 누구나 사용하고 싶어 하는 표장도 아니며 그와 같이 사용된다고 하여 소비자들에게 화장지류 등의 효능, 용도를 나타내는 의미로 직감되는 기술적 표장에 해당하는 것도 아니고 그 의미가 비교적 쉽다고 하여 식별력이 없다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라 “굿모닝” 부분의 서체도 다소 독특하게 구성하고 있어, “굿모닝”부분은 식별력이 있다 할 것이다.
다. 이 사건 등록상표와 확인대상 표장의 유사 여부
상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고( 대법원 1999. 11. 23. 선고 97후2842 판결 참조), 문자와 문자가 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니므로, 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않으면, 그 구성 부분 중 일부 만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있어 그 요부와 대비되는 상표를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이다( 대법원 1997. 9. 26. 선고 96후2517 판결 참조).
이 사건 등록상표는 "굿모닝"이 “모나리자”와 상하로 결합되어 있지만 이들 구성부분이 분리하여 관찰하는 것이 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지는 않다고 할 것이고, 더구나 “모나리자”가 회사명인 점을 감안할 때 이 사건 등록 상표는 "굿모닝"만으로 간략하게 호칭되고 관념될 수 있다고 할 것이고, 확인대상 표장 역시 “굿모닝”이 “Plus" 및 도형과 전후로 결합되어 있지만 이들 구성부분이 분리하여 관찰하는 것이 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지도 않고 “Plus" 및 도형부분이 별개의 식별력을 가진다고 볼 수 없다 할 것이어서 "굿모닝"만으로 간략하게 호칭될 수 있다고 할 것인바, 이 사건 등록상표와 확인대상 표장은 그 요부인 "굿모닝"의 호칭과 관념이 동일하다고 할 것이고, 서체 또한 거의 동일하여 외관이 극히 유사하여 일반 수요자나 거래자들로 하여금 전체적, 객관적으로 관찰할 때 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우 상품 출처의 오인·혼동을 일으킬 정도로 유사한 상표라고 할 것이다.
4. 결론
그렇다면, 확인대상 표장은 이 사건 등록상표와 유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 할 것이므로 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 이를 취소한다.
판사 이재환(재판장) 김철환 심준보