【원 고】
주식회사 영화목금형시스템 (소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 황보영)
【피 고】
피고 1 외 1인 (소송대리인 변리사 윤정열)
【주 문】
1. 특허심판원이 2001. 10. 8. 2000당234호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고들의 부담으로 한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초 사실
[증거：갑 제1, 2, 4, 5호증, 갑 제3호증의 1, 2의 각 기재, 변론의 전취지]
가. 이 사건 심결의 경위
(1) 피고 1은 명칭이 "컷팅블레이드의 절곡장치"이고, 발명의 요지가 아래 나.항과 같으며, 별지 도면 1 기재와 같은 구성의 이 사건 특허발명[(등록번호 생략), 1995. 6. 22. 출원 / 1998. 12. 10. 등록 / 2001. 9. 20. 정정]의 권리자이고, 피고 1이 대표이사로 재직하고 있는 피고 주식회사 서울레이저발형시스템은 이 사건 특허발명의 전용실시권자이다.
(2) 피고들은, 원고를 피청구인으로 하여 (가)호 도면 및 설명서에 기재된 발명{이하 '(가)호 발명'이라 한다}은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 심판청구 사건을 2000당234호로 심리하여 2001. 10. 8. 다음의 라. 항과 같은 이유로 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
나. 이 사건 특허발명의 요지
이 사건 특허발명은 정밀한 절곡이 가능하고 내구성이 우수하며 필요한 모든 작업을 하나의 라인에서 연속적으로 할 수 있게 함으로써 생산성이 향상되도록 한 컷팅블레이드의 절곡장치에 관한 것으로서, 그 기술요지는 아래의 기재와 같다.
"1. 컷팅블레이드의 절곡장치에 있어서, 내부에 길이방향으로 통로를 갖고, 상기 컷팅블레이드(500)를 통로를 통해 안내하는 안내부(200)；상기 안내부(200)를 사이에 두고 회전 가능하게 설치되며, 어느 하나는 절곡부재(330)의 이동을 허용하도록 지지하기 위한 적어도 하나의 안내공(323)을 형성하고 있는 한 쌍의 절곡용회전체(430)；상기 한 쌍의 절곡용회전체(430) 중 어느 일측 회전체의 안내공(323)을 통해 삽입되어 타측 회전체에 지지되고 이탈될 수 있는 절곡부재(330)；상기 절곡용회전체(430)를 회전 구동하기 위하여 회전축(418)과, 상기 회전축(418)에 고착 설치된 제1치형부(411)와, 상기 제1치형부(411)와 치합작동되게 결합하는 상기 한 쌍의 절곡용회전체(430)의 외주연에 각각 형성되는 제2치형부(413)와, 상기 회전축(418)에 동력을 제공하는 서보모터(M)로 이루어진 제1구동부(410)；및 상기 절곡부재(330)를 직선 구동하기 위한 제2구동수단(420)을 포함하는 컷팅블레이드의 절곡장치(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)
2. 내지 4. (삭제)
5. 제1항에 있어서, 컷팅블레이드(500)가 통과할 수 있는 안내구(311)가 형성된 안내출구부(313)와 상기 안내출구부(313)의 양단에 설치된 한 쌍의 지지환부(315)로 이루어진 몸체부(310)가 상기 안내부(200)의 선단에 구성되어지되, 상기 절곡부재(330)가 상기 안내출구부(313)의 주위를 감싸안으면서 회전될 수 있도록 상기 절곡용회전체(430)가 상기 지지환부(315)에 설치되는 것을 특징으로 하는 컷팅블레이드의 절곡장치(이하 '이 사건 제5항 발명'이라 한다)
6. 제1항에 있어서, 사전 설정된 위치에 컷팅블레이드(500)를 절단할 수 있는 절단금형부(100)를 더 포함하는 컷팅블레이드의 절곡장치(이하 '이 사건 제6항 발명'이라 한다)"
다. (가)호 발명의 요지
별지 도면 2 및 (가)호 발명 설명서 기재와 같다.
라. 이 사건 심결 이유의 요지
(1) 이 사건 특허발명의 출원 전 공지 여부
(가) 이 사건 제1항 발명의 출원 전 공지 여부
① 이 사건 제1항 발명은 절곡용회전체가 상하 한 쌍으로 되어 있는데 비해 갑 제6호증은 하부에 하나의 스핀들(spindle, 축)이 설치되고, 이 사건 제1항 발명은 절곡부재가 2개로 구성되어 제2구동수단에 의해 상하로 구동되는데 비해 갑 제6호증은 1개의 절곡부재만 설치되고 그 구동수단이 명확하지 않으며, 이 사건 제1항 발명의 제1구동부와 갑 제6호증의 제2구동수단도 세부구성에 차이가 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 갑 제6호증은 그 구성이 서로 다르고 이에 따른 작용효과도 다르다.
② 일본국 특허공보 소54-27189호에는 이 사건 제1항 발명의 절곡용회전체와 제2구동수단에 상당하는 구성이 없으므로, 이 사건 제1항 발명과는 그 구성이 다르고 이에 따른 작용효과도 다르다.
③ 국제 공개특허공보 WO 94/27761에는 그 구성들의 형상이나 작동방식이 명확하게 나타나 있지 아니하여 이 사건 제1항 발명과 대비될 수 없다.
④ 갑 제7호증의 1, 2에는 이 사건 제1항 발명의 절곡용회전체 및 제2구동수단에 해당하는 구성이 없고, 이 사건 제1항 발명은 '절곡부재'가 상하로 이동할 수 있어 절곡방향에 따라 어느 1개만으로 소재를 절곡시키는데 비해 갑 제7호증의 1, 2는 '한 쌍의 가동틀'이 일체형으로 되어 있거나 항상 함께 회전하는 것이어서 가동틀 자체의 형상에 의해 절곡할 수 있는 각도가 제한되는 구조이므로, 이 사건 제1항 발명과 갑 제7호증의 1, 2는 그 구성이 다르고 이에 따라 작용효과도 다르다.
⑤ 유럽 공개특허공보 EP 0317637호에는 이 사건 제1항 발명의 안내부와 절곡부재에 해당하는 구성만이 나타나 있고 그 외의 구성들은 나타나있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명과는 그 구성이 다르고 이에 따라 작용효과도 다르다.
⑥ 이 사건 제1항 발명은 한 쌍의 절곡용회전체로 된 것인데 비해 미국 특허공보 제4627255호에는 벤딩헤드와 절곡핀이 1개로 되어 있고 또 이 사건 제1발명의 제1구동부에 상당하는 구성이 기재되어 있지 아니하므로, 이 사건 제1항 발명과 미국 특허공보 제4627255호는 구성과 작용효과가 다른 발명이다.
⑦ 이 사건 제1항 발명은 절곡용회전체가 상하 한 쌍의 회전체로 이루어지고 각 회전체에는 2개의 절곡부재가 관통하는 안내공과 절곡부재가 지지되는 안내공이 형성되어 있는 반면에 갑 제9호증은 상하 2쌍의 회전체로 이루어지고 4개의 회전체에는 1개의 절곡금구가 관통하거나 지지되는 안내공이 형성되는 차이가 있고, 또 이 사건 제1항 발명은 절곡부재가 안내구 주위를 회전하면서 절곡작업이 이루어지는데 비해 갑 제9호증은 소재가 절곡방향에 따라 횡으로 이동하여 그 곳에 있는 심축을 받침대로 하여 절곡된다는 차이가 있으며, 이러한 구성차이에 따라 양자는 절곡하는 방식이 다를 뿐만 아니라 갑 제9호증은 절곡각도 등을 다양하게 하기 곤란하므로, 이 사건 제1항 발명과 갑 제9호증은 그 구성과 작용효과가 다르다.
⑧ 따라서 이 사건 제1항 발명은 그 출원 전에 공지된 것이 아니다.
(나) 이 사건 제5항 및 제6항 발명
이 사건 제5항 및 제6항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항들이어서, 이 사건 제1항 발명이 그 출원 전에 공지된 것이 아닌 이상 이 사건 제5항 및 제6항 발명도 그 출원 전에 공지된 것이 아니다.
(2) (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부
이 사건 제5항 발명의 제1구동부는 제1치형부와 제2치형부가 직접 치합되는 구성인데 비해 (가)호 발명은 제1치형부와 제2치형부가 일정 거리 떨어져 타이밍벨트로 연결되는 구성이라는 점에서만 차이가 있고 그 외의 구성들은 모두 동일하다.
그러나 양 발명의 이러한 구성차이는 공업계 고등학교 기계설계 교과서에도 기재되어 있는 것처럼 주지관용기술로서 동력전달 특성에 다소 차이가 있다고 하여도 그 작용효과에 차이가 있다고 할 수 없는 균등수단이므로 이 사건 제5항 발명과 (가)호 발명은 실질적으로 동일한 것이다.
따라서 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부
이 사건 심결의 적법 여부와 관련하여 당사자들이 주장하고 있는 바와 같이, 먼저 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 공지된 것인지, (가)호 발명은 이미 공지된 기술로부터 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가지는 자(이하 '당업자'라고 한다)가 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 자유실시의 영역에 속하는 기술인지, 그리고 마지막으로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 차례로 본다.
가. 이 사건 특허발명이 출원전에 공지되었는지 여부에 관하여
(1) 원고 주장의 이 사건 심결 취소 사유
(가) 이 사건 제1항 발명에 대하여
① 이 사건 제1항 발명은 절곡용회전체가 한 쌍이고 제1구동부의 구동수단이 모터로 구동되는 기어인데 비해 갑 제6호증은 회전체가 한 쌍이 아니고 회전체를 구동하는 수단이 유압 액튜에이터(actuator)라는 구성의 차이 및 이에 따라 절곡부재가 양단에서 지지되는가 한쪽만이 지지되는가의 작용상의 차이만이 있으며, 이 사건 제1항 발명과 같이 한 쌍의 회전체를 사용하여 절곡부재의 양단을 지지하는 구성은 갑 제7호증 및 갑 제9호증에도 나타나 있는 구성으로서 단순한 부가에 불과하므로, 이 사건 제1항 발명은 당업자가 갑 제6호증에 갑 제7호증 또는 갑 제9호증의 한 쌍의 회전체를 사용하여 절곡부재의 양단을 지지하는 구성을 조합하여 용이하게 발명할 수 있는 것이다.
② 이 사건 제1항 발명은 한 쌍의 절곡용회전체를 구비하고 있는데 비해 갑 제8호증은 하나의 벤딩헤드만을 구비하고 있다는 구성의 차이만이 있을 뿐 그 외의 구성은 동일 또는 균등수단이고, 이에 따라 절곡부재(벤딩핀)가 양단에서 지지되는가 한 쪽만이 지지되는가의 작용상의 차이만이 있으며, 이 사건 제1항 발명과 같이 한 쌍의 회전체를 사용하여 절곡부재의 양단을 지지하는 구성은 갑 제7호증 및 갑 제9호증에도 나타나 있는 구성을 단순히 조합한 것에 불과하므로, 이 사건 제1항 발명은 갑 제7, 8호증 또는 갑 제8, 9호증의 조합에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이다.
③ 이 사건 제1항 발명의 모든 구성요소는 갑 제9호증에 모두 동일하게 개시되어 있고, 비록 갑 제9호증에는 회전체의 개수가 이 사건 제1항 발명보다 많고 이 사건 제1항 발명과는 달리 심축을 구비하고 있기는 하지만, 갑 제9호증에 이 사건 제1항 발명의 모든 구성요소가 동일하게 개시되어 있는 이상 이러한 차이를 이유로 그 구성이 다르다고 할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명은 갑 제9호증에 의하여 그 출원전에 공지된 것일 뿐만 아니라 갑 제9호증으로부터 당업자가 용이하게 발명해 낼 수 있는 것이다.
④ 이 사건 제1항 발명과 갑 제14호증은 안내부(200)와 송급롤러(6a, 6b)로 그 형상에 차이가 있고, 제2구동수단에 의해 작동되는 구성이 다르다는 차이가 있으나, 이러한 구성의 차이는 실질적으로 동일한 작용을 하는 것이다.
(나) 이 사건 제5항 발명에 관하여
이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1항 발명에 몸체부를 부가하여 한정한 것이나, 몸체부는 컷팅블레이드를 안내하는 안내부의 연장 및 절곡용회전체를 지지하는 지지부재에 불과한 것으로 특별한 기술적 의미가 없는 공지된 것일 뿐만 아니라 이 사건 제5항 발명의 몸체부는 갑 제7호증에 절곡부재가 안내출구부를 감싸안으면서 절곡하도록 한 구성과 같은 것이어서, 이 사건 제5항 발명은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 기술로만 이루어진 것이다.
(다) 이 사건 제6항 발명에 관하여
이 사건 제6항 발명은 이 사건 제1항 발명에 '절단금형부(100)'를 부가한 것이나, 갑 제6호증에도 스트립을 절단하는 절단장치를 설치한다고 기재되어 있으므로, 갑 제6호증에도 개시되어 있는 구성일 뿐만 아니라 절곡 전이나 후에 소재를 적정 길이로 절단한다는 것은 당연한 기술이어서, 이 사건 제6항 발명도 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 기술로만 이루어진 것이다.
(2) 피고들의 주장
(가) 이 사건 특허발명은 종래 기술에서 해결하지 못한 "컷팅블레이드의 절단 및 절곡 작업에 소용되는 모든 작업 요소들을 하나의 작업라인에서 연속적으로 실행될 수 있게 하여 작업성 및 생산성을 향상시킨 컷팅블레이드의 절곡장치를 제공"하는 데 목적이 있으며, 종래 기술의 커팅블레이드를 절곡함에 있어서 절곡각도가 90°이상이 되도록 절곡할 수 없다는 문제점과 절곡핀이 하단에서 돌출한 상태로 피절곡부재인 커팅블레이드를 측면에서 밀기 때문에 커팅블레이드가 수직으로 정밀하게 절곡될 수 없다는 문제점을 해결한 것이므로 신규성이 있는 발명임은 물론이고 진보성이 있는 발명이므로 인용발명들에 의하여 공지된 발명이 아니다.
(나) 특히, 기계장치 분야 발명의 특징은 신규한 작용효과를 나타내도록 하는 구성요소들의 상호결합에 있는 것이므로 각 구성요소들을 분해하면 공지되어 있는 기술이라고 하더라도 그 결합관계와 작용효과에 따라서 얼마든지 진보성이 있는 특허가 될 수 있다. 이 사건 특허발명의 공지기술의 결합관계에 의한 작용효과는 공지기술들에서는 예측할 수 없었던 현저한 작용효과이며 인용발명의 어디에도 나타나 있거나 시사되어 있는 바가 없고 또한 당업자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 이 사건 제1항 발명은 신규성과 진보성을 갖춘 발명이며, 이 사건 제5, 6항 발명도 그 종속항으로서 신규성과 진보성을 갖추었다.
(3) 판 단
(가) 인용발명들의 요지
① 인용발명 1
갑 제6호증은 이 사건 특허발명의 출원 전인 1983. 9. 23. 공개된 영국 공개특허공보 GB 2 116 086 A호로서 별지 도면 3 기재와 같이 '인용발명 1'을 개시하고 있는바, 그 기술의 요지는 "스트립재료가 공급되는 가늘고 긴 홈이 형성된 스트립가이드(32), 스트립가이드(32) 출구에 위치한 유압액튜에니터에 의해 작동되는 스핀들(38), 스핀들(38)에 설치되어 스핀들(38)의 평면 위로 돌출되거나 스핀들 내부로 들어갈 수 있도록 된 굽힘핀(40), 스트립재료를 절단하는 절단장치로 이루어져, 스트립재료의 이송량과 굽힘각도가 제어장치에 미리 입력된 형상에 따라 컴퓨터로 자동제어되는 커팅툴 제작장치"이다.
② 인용발명 2
갑 제7호증의 1은 이 사건 특허발명의 출원 전인 1995. 1. 5. 공개된 국제공개특허공보 WO 95/00266호이고, 갑 제7호증의 2는 갑 제7호증의 1을 우리 나라에 출원하여 1999. 7. 12. 등록된 등록특허공보 10-224100호로서 별지 도면 4 기재와 같이 '인용발명 2'를 개시하고 있는바, 그 기술의 요지는 "축체(3) 상에 띠판재(100)가 통과하는 홈(11)이 형성되어 있는 고정틀(1)과, 고정틀(1)을 감싸고 개구부에 의해 한 쌍의 누름부(21)를 형성하는 원통형상의 가동틀(2)과, 가동틀(2)을 형성하고 있는 한 쌍의 원호상부재(2a, 2b)의 상단부와 하단부 양쪽으로 회전력을 전달하기 위해 하나의 구동원에 연결된 기어로 된 회전절달기구로 이루어져, 고정틀(1) 홈(11)의 출구로 띠판재가 공급 이송되어 정지하면 가동틀(2)이 왼쪽이나 오른쪽으로 누름부(21)의 평행도가 손상되지 않고 회전하여 띠판재를 굽히도록 한 띠판재의 절곡가공장치"이다.
③ 인용발명 3
갑 제8호증은 이 사건 특허발명의 출원 전인 1971. 6. 15. 특허된 미국 특허공보 제3584660호로서 별지 도면 5 기재와 같이 '인용발명 3'을 개시하고 있는바, 그 기술의 요지는 "절곡기구(14)는 슬롯이 형성된 가이드블록(22)과 한 쌍의 구동휘일(24), 슬롯이 형성된 가이드부재(28) 및 절곡핀(32)을 포함하는 벤딩헤드(34)로 이루어지며, 리본 또는 와이어의 이송은 제어봉(18)이 가이드부재(20)의 슬롯(20)을 따라 이동함으로써 풀리(40, 44, 46, 48)와 기어(50, 52)를 통해 구동휘일(24)이 회전되어 이루어지고 리본 또는 와이어의 절곡은 제어봉(18)이 그 중심축을 중심으로 회전함으로써 풀리(64, 68, 70)를 통해 벤딩헤드(34)가 회전되어 이루어지며, 절곡핀(32)은 벤딩헤드(34)의 회전에 따라 핀(74, 76)의 어느 하나가 캠판(82)의 경사면을 올라가 벤딩헤드(34)의 표면 위로 돌출되도록 한 리본 또는 와이어용 절곡장치"이다.
④ 인용발명 4
갑 제9호증은 이 사건 특허발명의 출원 전인 1987. 8. 10. 공개된 일본국 공개특허공보 소62-181835호로서 별지 도면 6 기재와 같이 '인용발명 4'를 개시하고 있는바, 그 기술의 요지는 "띠형 판재를 공급하는 종방향이송구(2)와 띠형 판재를 좌우로 수평 이동시키는 횡방향이송구(3), 상하 받침대(41, 42) 사이에 축(4)과 절곡부재(5)가 설치된 좌우 한 쌍의 절곡구(6)로 구성되되, 절곡부재(5)는 위쪽 받침대(41)를 관통하여 위쪽으로 연장되어 그 끝에 실린더(56)가 장착되고, 아래 받침대(42)에는 절곡부재(5)가 삽입될 수 있는 홈(50)이 형성되어 절곡부재(5)가 실린더(56)에 의해 상하로 작동하면서 홈(50)에서 이탈될 수 있도록 하며, 상하 받침대(41, 42)에는 각각 기어(51, 52)가 형성되어 서로 맞물림과 동시에 기어(51, 52)는 유압실린더(61)에 의해 왕복운동하는 래크(64, 65)와 맞물리도록 하여 띠판 재료를 U자로 굽히는 벤딩장치"이다.
⑤ 인용발명 5
갑 제14호증은 이 사건 특허발명의 출원 전인 1981. 10. 8. 공개된 일본국 공개특허공보 소56-128625호로서 별지 도면 7 기재와 같이 '인용발명 5'를 개시하고 있는바, 그 기술의 요지는 "성형로울러(5a∼5d)와；회전로울러(10)와；회전로울러(10)를 정ㆍ역회전시키는 좌우 한 쌍의 프레임에 설치된 기어(8a, 8b)와 유압모터(9a, 9b)로 이루어진 회전장치(20)와；회전장치(20)의 축방향에 인접하게 설치되고 복수개의 다른 직경의 성형로울러를 다발로 배열하여 선택적으로 사용위치에 설정할 수 있도록 하는 교환장치(21)와；회전로울러(10)의 전방 및 후방에 설치한 한 쌍의 이송장치(4a, 4b)로 구성되어, 철근을 다양한 굽힘반경과 각도로 구부릴 수 있도록 한 굽힘성형장치"이다.
(나) 이 사건 제1항 발명이 그 출원 전에 공지된 것인지 여부
① 이 사건 제1항 발명은 ㉠ 내부에 길이방향으로 통로를 갖고, 컷팅블레이드(500)를 통로를 통해 안내하는 안내부(200), ㉡ 안내부(200)를 사이에 두고 회전 가능하게 설치되며, 어느 하나는 절곡부재(330)의 이동을 허용하도록 지지하기 위한 적어도 하나의 안내공(323)을 형성하고 있는 한 쌍의 절곡용회전체(430), ㉢ 한 쌍의 절곡용회전체(430) 중 어느 일측 회전체의 안내공(323)을 통해 삽입되어 타측 회전체에 지지되고 이탈될 수 있는 절곡부재(330), ㉣ 절곡용회전체(430)를 회전 구동하기 위하여 회전축(418)과, 회전축(418)에 고착 설치된 제1치형부(411)와, 제1치형부(411)와 치합작동되게 결합하는 한 쌍의 절곡용회전체(430)의 외주연에 각각 형성되는 제2치형부(413)와, 회전축(418)에 동력을 제공하는 서보모터(M)로 이루어진 제1구동부(410), ㉤ 절곡부재(330)를 직선 구동하기 위한 제2구동수단(420)으로 구성된 것이고, 이에 따라 블레이드를 수직으로 정밀하게 절곡할 수 있고 절곡장치의 내구성이 좋을 뿐만 아니라 생산성이 증대되는 작용효과를 가지는 것이다.
② 이 사건 제1항 발명과 인용발명 1, 2, 3이 절곡용회전체의 개수와 그 형상 및 절곡용회전체에 절곡부재가 지지되는 구조 등에 차이가 있다는 점에 대하여는 원고도 이를 스스로 자인하고 있는 바이고, 위 차이는 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것(대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결 등 참조)으로 보이지도 아니하므로 인용발명 1, 2, 3에 의하여 이 사건 제1항 발명이 신규성을 상실한다고 볼 수 없을 것인바, 특허발명이 그 출원 전에 공지된다 함은 신규성이 없다는 의미이지 진보성이 없다는 의미까지 확장되는 것은 아니므로 이 사건 제1항 발명이 인용발명 1, 2, 3에 의하여 그 출원 전에 공지되었다고 볼 수 없다.
③ 이 사건 제1항 발명과 인용발명 4를 대비해 보면,
인용발명 4는 ⓐ 띠형 판재를 공급하는 종방향이송구(2)와 띠형 판재를 좌우로 수평 이동시키는 횡방향이송구(3), ⓑ 상하 받침대(41, 42) 사이에 축(4)과 절곡부재(5)가 설치된 좌우 한 쌍의 절곡구(6)로 구성되되, ⓒ 절곡부재(5)는 위쪽 받침대(41)를 관통하여 위쪽으로 연장되어 그 끝에 실린더(56)가 장착되고, 아래 받침대(42)에는 절곡부재(5)가 삽입될 수 있는 홈(50)이 형성되어 절곡부재(5)가 실린더(56)에 의해 상하로 작동하면서 홈(50)에서 이탈될 수 있도록 하며, ⓓ 상하 받침대(41, 42)에는 각각 기어(51, 52)가 형성되어 좌우 기어가 서로 맞물림과 동시에 기어(51, 52)는 유압실린더(61)에 의해 왕복운동하는 래크(64, 65)와 맞물리도록 하여 띠판 재료를 U자로 굽히는 벤딩장치이다.
이 사건 제1항 발명과 인용발명 4의 구성을 대비해 보면, 양 발명은 상하 한 쌍의 절곡용회전체(받침대)를 가지는 점, 절곡용회전체(받침대)에는 절곡부재가 설치되는 점, 절곡용회전체가 기어의 치합에 의하여 구동되는 점, 절곡부재를 직선구동시키기 위한 구동수단을 가지는 점에서 그 구성이 일치하고, 이 사건 제1항 발명은 컷팅블레이드(500)를 안내하는 안내부(200)가 상하 회전용절곡체(430) 사이에 설치되는데 비해 인용발명 4는 상하 받침대(42) 사이에 축(4)이 설치되는 점, 이 사건 제1항 발명은 회전용절곡체가 상하 한 쌍으로 되어 있는데 비해 인용발명 4는 상하 한 쌍의 받침대(42)가 좌우로 설치되어 있는 점, 이 사건 제1항 발명은 절곡용회전체(430)를 회전시키기 위한 동력원이 서보모터(M)인데 비해 인용발명 4는 받침대(42)를 구동시키기 위한 동력원이 유압실린더(61)인 점, 이 사건 제1항 발명은 절곡용회전체(430)를 회전 구동하기 위하여 회전축(418)과, 회전축(418)에 고착 설치된 제1치형부(411)와, 제1치형부(411)와 치합작동되게 결합하는 한 쌍의 절곡용회전체(430)의 외주연에 각각 형성되는 제2치형부(413)와, 회전축(418)에 동력을 제공하는 서보모터(M)로 이루어진 제1구동부(410)를 가지는 데 비하여 인용발명 4는 상하 받침대(41, 42)에 형성된 기어(51, 52)가 유압실린더(61)에 의해 왕복운동하는 래크(64, 65)와 맞물리도록 되어 있는 점에서 구성의 차이가 있다.
이 사건 제1항 발명과 인용발명 4의 위 차이점에 대하여 살펴보면, 이 사건 제1항 발명은 안내부(200)의 내부에 길이방향으로 통로를 가지고 있어서 한 쌍의 절곡용회전체(430)만으로 컷팅블레이드를 좌우 어느 방향으로든지 절곡시킬 수 있으나 인용발명 4는 받침대(42) 사이에 설치된 축 자체에 이 사건 제1항 발명의 통로에 해당하는 구성이 없는 대신 받침대(42)를 좌우로 설치하여 굽히고자 하는 방향에 따라 왼쪽 또는 오른쪽의 받침대를 사용하여 소재를 절곡시키는 것으로 좌우의 받침대가 하나의 세트를 이루는 것이어서 양 발명은 그 구성이 다른 것이고, 이러한 구성의 차이에 따라 절곡시키는 과정 및 방법이 다르게 될 뿐만 아니라 인용발명 4는 소재를 단순히 축(4)의 지름에 상당하는 U자형으로 절곡시키기 위한 것일 뿐 이 사건 제1항 발명과 같이 다양한 모양과 형태 및 각도로 소재를 절곡시키기 위한 것이 아니고, 따라서 위 차이는 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으로 보이지 아니하므로 인용발명 4에 의하여 이 사건 제1항 발명이 신규성을 상실한다고 볼 수 없을 것인바, 특허발명이 그 출원 전에 공지된다 함은 신규성이 없다는 의미이지 진보성이 없다는 의미까지 확장되는 것은 아니므로 인용발명 4에 의하여 당업자가 용이하게 이 사건 제1항 발명을 발명할 수 있는지 여부나 이 사건 제1항 발명과 인용발명 4와의 다른 차이점에 대하여 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 제1항 발명이 인용발명 4에 의하여 그 출원 전에 공지되었다고 볼 수 없다.
④ 이 사건 제1항 발명과 인용발명 5를 대비해 보면,
인용발명 5는 ⓐ 성형로울러(5a∼5d)와；ⓑ 회전로울러(10)와；ⓒ 회전로울러(10)를 정ㆍ역회전시키는 좌우 한 쌍의 프레임에 설치된 기어(8a, 8b)와 유압모터(9a, 9b)로 이루어진 회전장치(20)와；ⓓ 회전장치(20)의 축방향에 인접하게 설치되고 복수개의 다른 직경의 성형로울러를 다발로 배열하여 선택적으로 사용위치에 설정할 수 있도록 하는 교환장치(21)와；ⓔ 회전로울러(10)의 전방 및 후방에 설치한 한 쌍의 이송장치(4a, 4b)로 구성되어 있다.
이 사건 제1항 발명과 인용발명 5의 구성을 대비해 보면, 인용발명 5의 성형로울러(5a∼5d), 회전로울러(10), 회전장치(20)는 각각 이 사건 제1항 발명의 가이드(200), 절곡부재(330), 절곡용회전체(430)와 대응되는 구성으로 볼 수 있으나, 이 사건 제1항 발명은 가이드(200) 내부에 컷팅블레이드가 안내되는 홈이 형성되어 있는 지지점인데 반해 인용발명 5의 성형로울러(5a~5d)는 절곡반경의 크기를 조절하기 위한 단순한 지지점에 불과하고, 이 사건 제1항 발명은 절곡부재(330)를 필요에 따라 상하 절곡용회전체(430) 사이에서 직선구동시켜 퇴출시킬 수 있는데 반해 인용발명 5의 회전로울러(10)는 퇴출시킬 수 있는 것이 아니어서, 이 사건 제1항 발명과 인용발명 5는 그 구성이 전혀 다른 별개의 발명이므로, 이 사건 제1항 발명은 인용발명 1 내지 5에 의하여 그 출원 전에 공지된 것이 아니라고 하겠다.
(다) 이 사건 제5항 및 제6항 발명이 그 출원 전에 공지된 것인지 여부
이 사건 제5항 및 제6항 발명은 이 사건 제1항 발명에 일부 구성요소를 부가하여 구체화한 종속항이므로, 이 사건 제1항 발명이 인용발명들에 의하여 그 출원 전에 공지된 것이 아닌 이상 더 나아가 살펴볼 필요도 없이 그 출원 전에 공지된 것이 아니다.
나. (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술인지 여부
(1) 원고 주장의 심결취소사유
(가)호 발명과 인용발명 1의 구성차이는 절곡부재가 양단지지보 형태인가 외팔보 형태인가의 차이만이 있는 것이고, (가)호 발명에서와 같이 절곡부재가 양단지지보 형태를 취하는 것은 인용발명 4에 또한 동일하게 개시되어 있어, (가)호 발명은 인용발명 1, 4에 의해 공지된 기술을 단순히 한데 모은 자유실시기술이다.
(2) 피고들의 주장
이 사건 특허발명은 인용발명들의 구성요소를 단순히 주합한 정도가 아닌 인용발명들이 인식하지 못한 현저한 작용효과를 가진 진보성이 있는 발명으로서 그 권리범위 내에 있는 (가)호 발명도 자유실시 기술은 아니다.
(3) 판 단
(가) (가)호 발명은 컷팅블레이드의 절곡장치에 관한 것으로서, ㉠ 내부에 길이방향으로 통로를 갖고, 컷팅블레이드(500′)를 통로를 통해 안내하는 안내부(200′)；㉡ 안내부(200′)를 사이에 두고 회전 가능하게 설치되며, 어느 하나는 절곡부재(330′)의 이동을 허용하도록 지지하는 안내공(323′)을 형성하고 있는 한 쌍의 절곡용회전체(430′)；㉢ 한 쌍의 절곡용회전체(430′) 중 어느 일측 회전체의 안내공(323′)을 통해 삽입되어 타측 회전체에 지지되고 이탈될 수 있는 절곡부재(330′)；㉣ 절곡용회전체(430′)를 회전 구동하기 위한 제1구동부(410′)；㉤ 절곡부재(330′)를 직선구동하기 위한 제2구동수단(420′)으로 구성되되； 제1구동부(410′)는 회전축과, 회전축의 양단부분에 고정 설치된 제1치형부와, 한 쌍의 절곡용회전체(430′)의 외주연에 각각 형성되는 제2치형부와, 제1치형부와 제2치형부 사이에 결합되는 타이밍벨트와, 회전축에 동력을 제공하는 서보모터(M)로 이루어지고, 안내부(200′) 선단에는 몸체부(310′)가 장착되어지되 몸체부(310′)는 컷팅블레이드(500′)가 통과할 수 있는 안내구(311′)가 형성된 안내출구부(313′)와 안내출구부(313′)의 양단에 설치된 한 쌍의 지지환부(315′)를 포함하고 있고, 절곡부재(330′)가 안내출구부(313′)의 주위를 감싸안으면서 회전될 수 있도록 한 쌍의 절곡용회전체(430′)가 한 쌍의 지지환부(315′)에 각각 설치되고, 절곡용회전체(430′)에는 하나의 안내공(323′)이 형성되어 하나의 절곡부재(330′)가 구비되며, 사후 설정된 위치에 컷팅블레이드(500′)를 절단하는 절단금형부(100′)가 구비되어 있는 것이다.
(나) (가)호 발명과 인용발명 1을 대비해 보면,
(가)호 발명과 인용발명 1의 차이점은 절곡부재(절곡핀)가 양단에서 지지되는 구성인가 한쪽에서만 지지되는 구성인가에 있고, 이러한 차이에 따라 세부적으로 ① (가)호 발명은 안내부(200′)의 상하에 한 쌍의 절곡용회전체(430′)를 구비시키고 한 쌍의 절곡용회전체(430′)에 절곡부재(330′)가 끼워지는 안내공(323′)이 형성되어 있는데 비해, 인용발명 1은 테이블(50)에 스핀들(38)이 설치되고 스핀들(38)에 굽힘핀(40)이 설치되어 돌출되거나 들어가도록 되어 있는 점, ② (가)호 발명은 절곡용회전체(430′)를 그 상하에서 동시에 회전시키는 제1구동부가 제1치형부, 제2치형부, 타이밍벨트 및 서보모터로 되어 있는데 비해, 인용발명 1은 스핀들(38)을 회전시키는 구동부가 스핀들(38) 하부에 설치된 유압 액튜에이터인 점에서 차이가 있다.
(다) (가)호 발명과 인용발명 4를 대비하여 보면,
① 인용발명 4에는 "횡방향이송구(3)의 앞쪽 상하에 받침대(41, 42)가 구비되고, 받침대(41, 42) 사이에 축(4)과 절곡부재(5)가 설치되되, 절곡부재(5)는 위쪽 받침대(41)를 관통하여 위쪽으로 연장되어 그 끝에 실린더(56)가 장착되고, 아래 받침대(42)에는 절곡부재(5)가 삽입될 수 있는 홈(50)이 형성되어 절곡부재(5)가 실린더(56)에 의해 상하로 작동하면서 홈(50)에서 이탈될 수 있도록 하며, 상하 받침대(41, 42)에는 각각 기어(51, 52)가 형성되어 유압실린더(61)에 의해 왕복운동하는 래크(64, 65)와 맞물리도록 한 절곡구(6)"가 횡방향이송구(3)의 좌우에 각각 설치되어 있는 구성이 나타나 있다.
② 이를 (가)호 발명과 대비하면, (가)호 발명과 인용발명 4는 안내구(횡방향이송구)의 상하에 절곡용회전체(받침대)가 구비되어 있는 점, 절곡용회전체(받침대)에 절곡부재가 끼워지는 안내공(홈)이 형성되어 있는 점에서 그 구성이 일치하고, (가)호 발명은 절곡용회전체(430′)를 회전시키기 위한 구동수단이 제1, 2치형부, 타이밍벨트 및 서보모터로 되어 있는데 비해 인용발명 4는 기어(51, 52)와 래크(64, 65) 및 유압실린더(61)로 이루어져 있다는 차이가 있을 뿐 아니라, 설령 그와 같은 차이가 균등의 범위 내에 있는 것이라고 하더라도 (가)호 발명은 안내부(200′) 선단에 장착되어지는 안내출구부(313′) 및 그 양단에 설치된 한 쌍의 지지환부(315′)를 포함하는 몸체부(310′)를 구비하고 있는 동시에 몸체부(310′)의 지지환부(315′)에 절곡용회전체(430′)를 설치함으로써 안내출구부(313′)를 기준으로 하여 절곡부재(330′)가 회전할 때 그 회전반경을 일정하게 유지시킬 수 있을 것으로 보이는 데 반하여, 인용발명 1 및 4로부터는 안내출구부(313′)와 절곡부재(330′)가 밀접한 상관관계를 갖도록 단위결합체를 이루는 (가)호 발명의 몸체부(310′)에 해당하는 구성을 찾아볼 수 없다.(원고는 제1차 준비절차 기일에서 원고가 실제로 실시하고 있는 기술은 (가)호 발명과는 달리 몸체부가 없다는 주장을 철회하였다.)
③ 따라서 (가)호 발명은 인용발명 1과 4에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이 아니어서 그 출원 전에 공지된 기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다고 할 수 없다.
다. (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부
(1) 원고 주장의 심결취소사유
(가) 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에는 최초출원시 제1구동부에 대하여 단순히 "절곡용회전체(430)를 회전구동하기 위한 제1구동부(410)"라고 되어 있었으나, 이 사건 특허발명에 대한 무효심판에서 갑 제9호증이 제출되고 심리종결예정통지가 있자 그 후 정정심판청구를 통해 "절곡용회전체(430)를 회전 구동하기 위하여 회전축(418)과, 회전축(418)에 고착 설치된 제1치형부(411)와, 제1치형부(411)와 치합작동되게 결합하는 한 쌍의 절곡용회전체(430)의 외주연에 각각 형성되는 제2치형부(413)와, 회전축(418)에 동력을 제공하는 서보모터(M)로 이루어진 제1구동부(410)"로 한정되었는바, 이 사건 제1항 발명과 (가)호 발명은 제1구동부에 관하여 문언의 기재에서 구성이 상이하며, 나아가 균등론의 적용 여부에 관하여 보더라도 위와 같은 한정은 이 사건 제1항 발명이 무효로 되는 것을 피하기 위해 의식적으로 한정한 것에 해당되는 것이어서 출원경과참작의 원칙에 따라 회전축, 제1, 2치형부 및 서보모터로 이루어진 구성 이외의 구성에 균등론을 적용할 수 없는 것이다.
(나) 이 사건 특허발명은 제1구동부가 기어와 기어의 치합에 의한 동력전달방식인데 비해 (가)호 발명은 제1구동부가 타이밍벨트에 의한 동력전달방식인 점, 이 사건 특허발명은 절곡부재가 2개인데 비해 (가)호 발명은 절곡부재가 1개인 점, 이 사건 제5항 발명의 몸체부는 일체형인데 비해 (가)호 발명의 몸체부는 분리형이라는 점에서 구성의 차이가 있고, 또한 (가)호 발명에는 이 사건 특허발명에는 없는 상부회전체의 전후좌우 이동을 조절하는 슬라이더부(315′)가 존재하는바, 이 슬라이더부(315′)는 제1구동부가 신축성이 있는 타이밍 벨트로 구성된 점과 절곡부재가 1개인 점 등과 어울려 커팅블레이드의 강도가 큰 칼날 부분과 상대적으로 강도가 작은 몸체부가 절곡되어 탄성으로 인한 복원력(스프링백 효과)으로 인한 수직절곡을 방해하는 문제를 해결하는 효과를 가지는 등, 이러한 구성차이로 인한 작용효과도 다른 것이어서 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.
(2) 피고들의 주장
(가) 원고의 문언침해 불성립 주장에 대하여
이 사건 특허 발명의 "치합작동되게 결합하는"이라는 문언은 "기어결합되어 작동될 수 있게 결합하는"이라는 의미이며, 즉 제1치형부가 구동기어이고 제2치형부가 피동기어로서 작동되도록 결합한다는 의미이므로, 제1치형부와 제2치형부 사이에 기어나 타이밍 벨트와 같은 동력전달장치를 사용하여 동력이 전달되더라도 모두 "제1치형부와 치합작동되게 결합하는 제2치형부"라는 문언의 의미에 포함되는 것이다.
(나) 금반언의 원칙 주장에 대하여
출원과정에서 보정이 이루어진 경우에 항상 금반언의 원칙이 적용되는 것은 아니며, 만일 출원과정에서 보정이 이루어진 경우에는 항상 균등론을 적용하지 아니한다면 균등론을 적용할 수 있는 경우가 거의 없게 되는 부작용이 있을 뿐 아니라, 명세서에서 의식적으로 제외된 부분에 한하여 금반언의 원칙이 적용되는 것인데 이 사건 제1항 발명의 위와 같은 한정은 구성요소의 의식적 배제가 아니므로 원고의 주장은 이유 없으며, 설령 금반언의 원칙을 적용한다고 하더라도 그것은 균등론에 의하여 확장되는 권리범위의 외연을 정하는 것이지 금반언의 원칙을 적용한다고 하여 균등론 자체가 적용될 수 없는 것은 아니다. 또한, 보정과 1자 1구라도 다른 것은 모두 금반언의 원칙에 반한다고 하여 기계적으로 금반언의 원칙을 적용하는 것은 객관성·합리성이 결여된 것이다.
(3) 판 단
(가) (가)호 발명의 문언침해에 대하여
먼저, 이 사건 제1항 발명의 제1구동부(410)와 (가)호 발명의 제1구동부를 비교하면, 이 사건 제1항 발명의 제1구동부(410)는 "회전축(418)과 회전축(418)에 고정된 제1치형부(411), 절곡용회전체(430)의 외주연에 형성된 제2치형부(413) 및 서보모터(M)로 이루어져 제1치형부와 제2치형부가 서로 맞물리도록(치합, 齒合)" 되어 있고, (가)호 발명의 제1구동부(410′)는 "회전축과, 상기 회전축의 양단 부분에 고착 설치된 제1치형부와, 상기 한 쌍의 절곡용회전체(430′)의 외주연에 각각 형성되는 제2치형부와, 상기 제1치형부와 상기 제2치형부 사이에 결합되는 타이밍벨트와, 상기 회전축(418)에 동력을 제공하는 서보모터(M)"로 이루어져 있는바, 이 사건 제1항 발명의 제1구동부는 제1치형부와 제2치형부가 직접 치합되는 구성인데 비해 (가)호 발명은 제1치형부와 제2치형부가 일정 거리 떨어져 타이밍벨트로 연결되는 구성에서 문언상 차이가 있다.
(나) (가)호 발명의 균등침해 여부에 대하여
① 나아가 (가)호 발명의 제1구동부가 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 균등물에 해당하는지 여부에 관하여 보건대, (가)호 발명이 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결 원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원 절차 등을 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특별한 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다(대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결 등).
돌아와 이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 제1항 발명과 (가)호 발명을 대비해 보면, 양 발명은, 내부에 길이방향으로 통로를 갖고 컷팅블레이드를 통로를 통해 안내하는 안내부, 안내부를 사이에 두고 회전 가능하게 설치되며, 어느 하나는 절곡부재의 이동을 허용하도록 지지하기 위한 적어도 하나의 안내공을 형성하고 있는 한 쌍의 절곡용회전체, 한 쌍의 절곡용회전체 중 어느 일측 회전체의 안내공을 통해 삽입되어 타측 회전체에 지지되고 이탈될 수 있는 절곡부재, 절곡부재를 직선 구동하기 위한 제2구동수단을 구비하고 있다는 점에서 그 구성이 일치하고, 다만 이 사건 제1항 발명의 제1구동부(410)는 회전축(418)과 회전축(418)에 고정된 제1치형부(411), 절곡용회전체(430)의 외주연에 형성된 제2치형부(413) 및 서보모터(M)로 이루어져 제1치형부와 제2치형부가 서로 맞물리도록 되어 있는데 비해, (가)호 발명의 제1구동부(410′)는 회전축과, 회전축의 양단부분에 고정 설치된 제1치형부와, 한 쌍의 절곡용회전체(430′)의 외주연에 각각 형성되는 제2치형부 및 서보모터(M)로 이루어져 제1치형부와 제2치형부가 타이밍벨트로 연결되어 있다는 차이가 있을 뿐인바, 위와 같은 차이는 위 각 제1구동부의 구성이 해결하려는 과제가 동일하고 위 각 제1구동부가 나타내는 작용효과도 동일하며(나아가 원고는 (가)호 발명의 벨트구동방식이 이 사건 특허발명에는 없는 구성인 (가)호 발명의 슬라이더부 및 절곡부재가 1개인 점과 어울려 커팅블레이드의 강도가 큰 칼날 부분과 상대적으로 강도가 작은 몸체부가 절곡되어 탄성으로 인한 복원력으로 인한 수직절곡을 방해하는 문제를 해결하는 효과를 가져온다고 주장하지만, 적어도 구동력을 전달한다는 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 작용효과를 포함하고 있다는 점에서는 동일하다), 기어를 맞물려 동력을 전달시키는 구성이나 타이밍벨트를 이용하여 동력을 전달하는 구성은 모두 이 사건 특허발명의 출원 전부터 각 기술분야에서 흔히 사용되어 오던 동력전달방식으로서 이 사건 제1항 발명과 같은 동력전발방식을 (가)호 발명의 타이밍 벨트에 의한 동력전달방식으로 상호 치환하는 것은 당업자에게는 용이한 일로서 자명한 것이므로 결국 양 구성은 균등수단이라고 할 것이다.
② 그러나 앞서 든 갑 제3호증의 1, 2, 갑 제2, 4, 5, 11, 12호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 이 사건 특허발명의 최초 출원 당시 및 등록 당시의 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에는 제1구동부에 대하여 "절곡용회전체(430)를 회전구동하기 위한 제1구동부(410)"라고만 되어 있었던 사실, 이 사건 특허발명이 1998. 12. 10. 등록된 후 원고 회사의 대표이사인 박홍순에 의하여 2000. 2. 23. 이 사건 특허발명에 대하여 무효심판이 제기된 사실, 박홍순은 위 심판청구 사건에서 인용발명 4가 개시된 갑 제9호증을 제출하였는데 인용발명 4의 받침대(41, 42)를 회전시키는 수단은 "상하 받침대(41, 42)에 각각 형성된 기어(51, 52)와 유압실린더(61)에 연결된 래크(64, 65) 및 유압실린더(61)로 이루어져 기어(51, 52)와 래크(64, 65)가 서로 맞물리도록" 되어 있는 사실, 특허심판원 심판장은 2000. 12.경 원고와 피고 1에게 위 심판청구 사건이 2001. 1.경 종결될 예정임을 통지하였고, 그 후 피고 1은 2001. 2. 1. 정정심판청구를 제기하여 이 사건 제1항 발명이 제1구동부를 현재와 같이 "절곡용회전체(430)를 회전 구동하기 위하여 회전축(418)과, 회전축(418)에 고착 설치된 제1치형부(411)와, 제1치형부(411)와 치합작동되게 결합하는 한 쌍의 절곡용회전체(430)의 외주연에 각각 형성되는 제2치형부(413)와, 회전축(418)에 동력을 제공하는 서보모터(M)로 이루어진 제1구동부(410)"로 한정한 사실, 위 정정심판청구에 따른 정정심결이 그 무렵 이루어져 2001. 2. 9. 특허등록원부에 등록된 사실, 특허심판원은 박홍순이 제기한 이 사건 특허발명에 대한 무효심판청구 사건을 2000당222호로 심리하여 2001. 10. 8. 이를 기각한 사실이 각 인정되고 반증은 없다.
위 인정 사실에 의하면, 먼저 인용발명 4의 받침대(41, 42)를 회전시키는 수단은 문언적으로 보아도 정정전의 이 사건 제1항 발명의 제1구동부 구성(절곡용회전체를 회전구동하기 위한 제1구동부)의 범위에 포함되는 것이었는데, 피고 1이 이미 특허등록되어 유효하게 존속하고 있던 이 사건 제1항 발명에 대하여 그 무효의 증거로서 인용발명 4가 개시되어 있는 갑 제9호증이 무효심판의 증거로 제출되자 특허청구범위를 위와 같이 축소하게 된 것이고, 위와 같이 이 사건 제1항 발명의 제1구동부에 관하여 정정심판을 청구하게 된 경위를 참작하면, 피고 1의 이 사건 제1항 발명에 대한 위와 같은 한정은 이 사건 제1항 발명이 인용발명 4에 의하여 무효로 되는 것을 피하기 위해 의식적으로 한정한 것으로 보이고, 그렇다면 피고들은 스스로 특허청구범위를 감축하여 자신의 권리를 포기한 것으로서 그 후로는 금반언의 원칙에 의하여 감축한 특허청구범위에 관하여 특허청구범위를 확장하여 주장할 수는 없다고 할 것이므로, 따라서 이 사건 제1항 발명의 회전축, 제1, 2치형부 및 서보모터로 이루어진 구성 이외의 구성에 대하여 위 구성의 균등물임을 내세워 (가)호 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.
라. 소결론
그렇다면 이 사건 특허발명은 인용발명들에 의하여 그 출원 전에 공지된 것이 아니고, (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술이라고 할 수도 없으나, (가)호 발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하는 이상 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서 그에 더하여 부가된 구성을 가지는 이 사건 제5항, 제6항 발명의 권리범위에도 속하지 아니한다고 할 것이다.
4. 결 론
그렇다면 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 이를 취소한다.
판사 조용호(재판장) 유영일 박성수