【심판청구인,피상고인】
제일제당 주식회사 (소송대리인 법무법인 충정 담당변호사 황주명 외 1인)
【피심판청구인,상고인】
에프. 호프만-라 롯슈 에이지 외 1인 (소송대리인 변호사 권영모 외 3인)
【원심심결】
특허청 항고심판소 1997. 2. 28.자 94항당394, 395 심결
【주문】
각 상고를 모두 기각한다. 상고비용은 피심판청구인들의 부담으로 한다.
【이유】
상고이유를 판단한다.
제1, 2점에 관하여
특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 그 특허가 당연무효라고 판단할 수 없는 것이다(대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정 참조).
그런데 원심이 이 사건 심결에서 특허발명(2)(특허번호 1 생략) 및 특허발명(3)(특허번호 2 생략)에 대하여 "위 특허발명들이 진보성을 인정할 수 없는 발명으로서 무효이므로 그 권리범위를 인정할 수 없다."고 한 설시가 이 사건에서 그 특허발명(2), (3)의 당연 무효를 판단할 수 있음을 전제로 한 것이라면 위와 같은 법리에 위배되는 것으로 잘못이라 할 것이다.
그런데 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것으로 특허권 권리범위확인심판청구사건에 있어서 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원 당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다 할 것이므로, 등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우에는 그 공지부분에까지 권리범위가 확장되는 것이 아니고, 나아가 등록된 특허발명의 전부가 출원 당시 공지공용의 것이었다면 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다 할 것이다(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결 참조).
원심은 이 사건 특허발명(2), (3)의 모든 구성요소들은 갑 제5, 6호증 등의 문헌에 의하여 이 사건 특허발명(2), (3)의 출원 전에 공지되어 있음을 알 수 있고, 위 문헌들의 내용에 비추어 위 각 구성요소들을 결합하는 기술적 구성 자체에 곤란성이 있다고 보기 어려워 이 사건 특허발명(2), (3)은 갑 제5, 6호증의 기술을 단순히 합쳐 놓은 것이고, 그에 따른 효과도 당연히 예상되는 것에 불과하여 진보성을 인정할 수 없을 뿐만 아니라 나아가 이 사건 특허발명(2), (3)은 갑 제5호증이나 갑 제6호증의 기술에 근사한 것이 명백하여 특별히 새로운 기술이라고 볼 수도 없는 경우이므로 이러한 사정을 참작할 때 이 사건 특허발명(2), (3)은 그 권리범위를 인정하기 어렵다는 취지에서 이 사건 특허발명(2), (3)과 심판청구인이 실시하는 (가)호 발명을 구체적으로 대비할 필요도 없이 (가)호 발명은 이 사건 특허발명(2), (3)의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다.
앞에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보니, 위와 같은 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장된 바와 같은 특허발명의 당연무효, 발명의 진보성 판단 등에 관한 법리오해, 판단유탈, 심리미진 등의 위법이 없다.
제3점에 관하여
원심은, 이 사건 특허발명(1)(특허번호 3 생략)의 요지는 "글리코실화되지 않고 어떤 전서열도 수반하지 않는 인체 백혈구 인터페론 A, B, C, D, E, F, H, I 및 J로 이루어진 그룹 중에서 선택된 성숙 인체 백혈구 인터페론을 코드화한 이중 나선 DNA 서열을 플라스미드 내에 삽입시키고, 이 서열을 트립토판 프로모터와 작동적으로 연결시킴을 특징으로 하여 형질전환체 대장균 중에서 글리코실화되지 않고 어떤 전서열도 수반하지 않는 인체 백혈구 인터페론 A, B, C, D, E, F, H, I 및 J로 이루어진 그룹 중에서 선택된 성숙 인체 백혈구 인터페론을 발현시킬 수 있는 플라스미드를 제조하는 방법"으로서, 그 구성요소들도 역시 위 갑 제5, 6호증에 의하여 공지되어 있거나, 각 구성요소를 결합하는 데 아무런 어려움이 없으며, 그에 따른 효과도 현저한 것이 없어, 이 사건 특허발명(1)은 위 공지된 문헌들에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 사실, 이 사건 특허발명(1)의 권리범위는 특허청구범위를 기초로 하고 발명의 상세한 설명을 참조하여 보면, "인체 백혈구 인터페론을 암호하는 유전자의 전서열에 해당하는 부분을 제한효소로 절단하고 이것을 트립토판 프로모터에 연결한 발현 플라스미드를 제조하는 방법"이라고 할 것이고, 나아가 이를 (가)호 발명의 해당 부분과 대비하여 보면, (가)호 발명은 인체 백혈구 인터페론을 암호하는 유전자에서 전서열에 해당하는 부분을 제한효소로 절단하지 아니하고, 인터페론을 암호하는 유전자를 중합효소 연결반응으로 합성할 때 처음부터 전서열에 해당하는 부분을 합성되지 않도록 한 것으로, 인터페론을 암호하는 유전자를 합성하는 공정과 전서열에 해당하는 부분을 절단하는 공정을 하나의 공정으로 하였을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명(1)에서는 발현 플라스미드의 프로모터가 트립토판 프로모터이고, (가)호 발명의 그것은 tac프로모터로서 상이한 것이며 이러한 차이에 기인하여 인터페론의 발현효율도 (가)호 발명이 이 사건 특허발명(1)의 발현 플라스미드에 의한 것보다 매우 높다는 사실을 인정하였다. 그리고 원심은, (가)호 발명은 이 사건 특허발명(1)과 그 구성이 상이한 별개의 발명으로서 (가)호 발명은 이 사건 특허발명(1)의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다.
기록에 의하니, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장된 바와 같은 특허발명의 권리범위 해석에 관한 법리오해, 심리미진, 판단유탈 등의 위법이 없다.
그러므로 각 상고를 모두 기각하고, 상고비용은 패소자들의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문에 쓴 바와 같이 판결한다.
대법관 김형선(재판장) 정귀호 이용훈 조무제(주심)