【심판청구인,상고인】
마아즈 인코오포레이티드 (소송대리인 변리사 민병국 외 2인)
【피심판청구인,피상고인】
막스 앤드 스펜서 피.엘.씨. (소송대리인 변리사 목영동)
【원심심결】
특허청 항고심판소 1997. 8. 29.자 95항당285 심결
【주문】
원심심결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이유】
상고이유를 판단한다.
1. 원심심결 이유에 의하면 원심은, 이 사건 등록상표 "M & S"{(등록번호 1 생략)；지정상품：비스킷, 커스터드, 크래커, 쿠키, 쵸코릿, 페이스트리(밀가루로 만든 과자), 쇼트브레드, 푸딩, 식빵, 카스테라, 설탕, 봉밀；이하 '등록상표'라 한다}와 선등록상표인 "M & M's"{(등록번호 2 생략)；지정상품：캔디, 얼음사탕, 쵸코릿, 캐러멜, 누가, 건과자 등；이하 '인용상표(1)'이라 한다} 및 선등록상표 {(등록번호 3 생략)；지정상품：건과자, 비스킷, 드롭스, 아이스크림, 얼음사탕, 크래커, 쿠키, 웨이퍼스, 쵸코릿, 캐러멜, 누가, 아이스캔디, 셔어벗, 사탕조림, 양갱, 이하 '인용상표(2)'라 한다}를 대비하여, 등록상표와 인용상표들은 'M'과 '&'를 공유하고 있다고 하더라도 전체적으로 보아 외관이 상이하고, 각 상표들 모두 특별한 뜻을 지니고 있다고 할 수 없어 관념 또한 상이하며, 등록상표는 "엠앤에스"로 호칭될 것임에 반하여, 인용상표들은 "엠앤엠즈" 또는 "엠앤엠스"로 호칭될 것이고, 통상적으로 영어에서의 ''s' 부분은 극히 약하게 발음되므로 '엠앤엠' 부분이 강하게 청감되는 점을 감안하면 등록상표와 인용상표들은 호칭에 있어서도 유사하지 아니할 뿐만 아니라, 위 각 상표들과 같이 단순한 알파벳이 결합되어 구성된 상표는 그 구성의 단순성으로 인하여 수요자가 쉽게 구별할 수 있는 점 등에 비추어, 등록상표는 인용상표들의 지정상품과 동일·유사한 비스킷, 식빵, 쵸코릿 등의 상품에 사용하더라도 오인·혼동의 우려가 없다고 하여 등록상표는 인용상표들과 유사하지 아니하다고 판단하고, 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호, 제9호, 제11호의 규정에 위반하여 등록된 것이어서 그 등록이 무효라는 심판청구인의 주장을 배척하였다.
2. 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부에 의하여 판단하여야 하며, 외관·호칭·관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표라고 할 수 없으나, 반대로 서로 다른 부분이 있어도 그 호칭이나 외관 등이 유사하여 일반 수요자가 오인·혼동하기 쉬운 경우에는 유사상표라고 보아야 할 것이고(대법원 1992. 9. 25. 선고 92후1035 판결, 1998. 5. 22. 선고 97후2026 판결 등 참조), 또한 오늘날 방송 등 광고선전 매체나 전화 등의 광범위한 보급에 따라 상표를 음성 매체 등으로 광고하거나 전화로 상품을 주문하는 일 등이 빈번한 점 등을 고려할 때 문자상표의 유사 여부의 판단에 있어서는 그 호칭의 유사 여부가 가장 중요한 요소라 할 것이다(대법원 1996. 9. 6. 선고 96후344 판결 참조).
기록에 의하여 살피건대, 등록상표와 인용상표(2)의 유사 여부는 제쳐두고 우선 등록상표와 인용상표(1)을 대비해 보면, 호칭에 있어서 등록상표는 "엠앤드에스" 또는 "엠앤에스"로 호칭될 것이고, 인용상표(1)은 "엠앤드엠스" 또는 "엠앤엠스"로, 또는 "엠앤드엠즈" 또는 "엠앤엠즈"로 호칭될 가능성이 있는바, 인용상표(1)이 "엠앤드엠스" 또는 "엠앤엠스"로 호칭될 경우에는 양 상표는 끝에서 두 번째 음절인 '에'와 '엠'에 있어서의 'ㅁ'받침의 유무 정도의 차이 밖에 없어 양자는 그 호칭이 매우 유사하게 청감된다 할 것이고, 우리 나라 사람들의 영어 발음 습관에 비추어 영어에서의 소유격을 나타내는 인용상표들의 ''s' 부분이 반드시 약하게 발음된다고 단정할 수 없을 뿐만 아니라, 등록상표에 있어서의 끝 부분 '스' 발음과 인용상표(1)의 끝의 '스' 발음에 있어서 그 강세가 차이가 있으리라고도 여겨지지 않으므로, 등록상표와 인용상표(1)의 호칭은 유사하다고 보아야 할 것이고, 외관에 있어서도 양 상표는 앞 부분의 'M'과 중간 부분의 '&'가 동일하고, 끝 부분 'S' 'M's'는 다소 다르지만 모두 'S'자를 포함하고 있는데다가 양 상표는 전후의 간단한 알파벳을 '&'로 연결하여 결합한 모양으로서 상표로서의 기본적인 아이디어가 같아 양 상표는 그 외관에 있어서도 유사하게 느껴진다 할 것이고, 위와 같은 점을 종합할 때 등록상표는 인용상표(1)의 지정상품과 동일·유사한 비스킷, 쿠키, 쵸코릿 등의 상품에 함께 사용된다면 거래자나 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있어 인용상표(1)과 유사한 상표에 해당한다고 할 것이고, 따라서 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 등의 규정에 위반하여 등록된 것으로 볼 여지가 있다 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심은 등록상표와 인용상표들을 그 설시와 같은 이유만으로 서로 유사하지 아니하다고 판단하여 심판청구인의 주장을 배척하고 말았으니, 결국 원심은 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니함으로써 심결 결과에 영향을 미친 위법을 범한 것이라 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심에 상당하는 특허법원에 환송하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 송진훈(재판장) 이돈희(주심) 이임수 윤재식