【원고】
최정만 (소송대리인 변리사 최석원)
【피고】
이운용 (소송대리인 특허법인 엘엔케이 담당변리사 박희식)
【변론종결】
2004. 7. 9.
【주문】
1. 특허심판원이 2004. 3. 25. 2003당2133호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이유】
1. 이 사건 심결의 경위
[증거: 갑1, 2호증, 갑5호증]
가. 피고의 이 사건 등록상표
(1) 등록번호 : 제291455호
(2) 구성 :
(3) 출원일/등록일 : 1993. 5. 11./1994. 6. 10.
(4) 지정상품 : 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 [별표 1] 상품류 구분 제2류 "막국수"
나. 이 사건 심결의 내용
원고는 2003. 10. 10. 피고를 상대로 하여 상표권자가 3년 이상 이 사건 등록상표를 지정상품에 사용하고 있지 아니하므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다는 상표등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 심판청구 사건을 2003당2133호로 심리하여 2004. 3. 25. 피고는 2003. 6. 1.부터 2004. 6. 10.까지의 기간 동안 박인호에게 이 사건 등록상표에 대하여 통상사용권을 설정해준 바 있고, 위 박인호는 자신이 운영하는 요식업소에 "별당막국수"라는 간판을 설치하고 이 사건 등록상표의 지정상품인 막국수를 제조하여 이 사건 등록상표가 인쇄된 비닐포장봉투에 포장하여 판매한 사실이 인정된다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부
가. 당사자의 주장
원고는 이 사건 등록상표가 단순히 상호 또는 서비스업의 식별표지로서 사용된 바 있을 뿐 상품의 표지로서 사용된 바 없다고 주장하는바, 이에 대하여 피고는 이 사건 등록상표의 지정상품인 막국수는 그 상품의 특성상 식당과 같은 영업장소에서 즉석에서 조리되어 손님에게 제공되거나 조리 완성된 막국수를 현장에서 포장 판매하는 형태 또는 주문에 의해 단시간 내에 조리하여 포장 배달하는 판매 형태로 상품의 거래가 이루어질 수밖에 없는데, 피고는 이 사건 등록상표에 대하여 피고의 처남인 박인호에게 2003. 6. 1.부터 2004. 6. 10.까지의 기간 동안 통상사용권을 허락하고 설정등록을 마쳤으며, 위 박인호는 이미 1996. 10. 5. 이래 현재까지도 "별당막국수"라는 상호를 사용하여 막국수, 편육, 감자떡 등의 상품을 조리하여 판매하거나 "춘천별당막국수"라고 인쇄된 비닐에 포장하여 판매하고 있고 박인호가 경영하는 위 음식점의 입구에는 막국수를 포장 판매한다는 안내문도 게시하고 있으므로 이 사건 등록상표는 불사용을 이유로 그 등록이 취소되어서는 아니 된다고 주장한다.
나. 판 단
살피건대, 갑1호증, 갑7호증, 을1호증, 을3, 4, 5호증, 을6, 8 내지 12호증의 각 1, 2, 3, 을7, 13호증의 1, 2의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 이 사건 상표등록취소심판이 제기되기 약 20여 일 전인 2003. 9. 16. 자신의 처남인 박인호에게 이 사건 등록상표에 대하여 기간은 같은 해 6. 1.부터 2004. 6. 10.까지로, 지역은 대한민국 전역으로 각 정하여 통상사용권 설정등록을 마친 사실, 위 박인호는 위 통상사용권 설정등록 이전인 1996. 10. 5.경부터 춘천시 효자동 490에서 "별당막국수"라는 상호로 막국수, 메밀전 등을 조리하여 판매하는 한식점업을 경영하여 왔으며, 위 한식점의 입구에는 세로로 붉은 바탕에 흰 글씨로 "별당막국수"라는 상호가 표시된 세로 간판이 있고 위 간판의 상호 부분 아래에는 위 한식점의 전화번호 및 입구를 가리키는 화살표가 각 표시되어 있으며, 출입문에는 흰 바탕에 붉은 글씨로 "막국수 포장됩니다"라고 표시되어 있는 사실, 위 박인호는 2002. 5.경부터 2003. 8.경까지 "춘/천/향/토/음/식/점 춘천 별당막국수 ◆막국수 ◆메밀전 ◆촌떡 ◆감자떡 ◆빈대떡 ◆편육 춘천시 효자동(운파 건너편/진로소주옆)"이라고 인쇄되어 있는(다만 '별당막국수'는 다른 문자에 비하여 다소 큰 글씨로 인쇄되어 있다) 비닐봉투에 막국수를 포장하여 판매한 바 있는 사실을 각 인정할 수 있고 반증은 없는바, 위 박인호가 경영하고 있는 한식점은 일종의 서비스업으로서 자신의 서비스업 장소에서 한국식의 음식을 조리하여 일반 수요자에게 판매하되 일반 수요자들이 음식을 그 서비스업 장소에서 먹을 수 있도록 장소와 식탁, 수저 등의 식사도구 및 밑반찬, 물 등의 무료제공 음식을 같이 제공하거나, 혹은 수요자들이 원하는 장소에서 먹을 수 있도록 음식을 배달하여 주는 서비스업으로서, 위 간판상의 별당막국수는 이 사건 등록상표에서 "춘천"을 삭제한 것인 동시에 박인호 경영의 음식점업의 상호 그 자체로서 박인호가 위 음식점에서 제조하여 판매하는 상품인 막국수의 출처를 표시하기 위한 것이라기보다는 위 한식점의 서비스업의 출처를 표시하는 한편 방문하는 수요자들의 편의를 위하여 서비스업 장소의 위치를 정확하게 알리기 위한 것으로 보이고, 한식점을 포함하는 음식점업은 경우에 따라서 수요자들이 남긴 음식을 포장하여 가져갈 수 있도록 해주거나, 그 서비스업 장소에서 먹은 음식 외에 추가로 더 먹고자 하는 음식을, 혹은 처음부터 서비스업 장소 이외의 장소에서 먹고자 하는 음식을 수요자가 가지고 갈 수 있도록 포장하여 판매하는 경우도 있다고 할 것이고, 따라서 음식을 포장하여 판매하는 것도 음식점업을 경영하기 위한 하나의 수단으로서 음식점업을 영위하는 행위를 구성하는 일부라고 할 것이므로 박인호가 위 음식점에서 조리하여 판매하는 다른 음식들도 당연히 포장 판매가 이루어질 것으로 보이는 한편, 막국수와 같이 국물이 조금이라도 있는 음식의 경우에는 포장 판매가 가능한지 수요자들이 의문을 가질 것이 예상되므로 위와 같이 음식점의 입구에 포장판매를 행하고 있음을 명시하는 경우가 흔히 있고, 위 박인호가 사용한 포장용 비닐에 인쇄된 내용도 자신의 한식점이 향토음식점임을 첫머리에 표시하고 차림표에 해당하는 음식의 종류와 음식점의 위치를 상세하게 설명하고 있어 비록 위 인쇄 내용이 이 사건 등록상표와 동일한 문자임과 동시에 자신의 상호인 "별당막국수"라는 문자 왼쪽에 자신의 서비스업 장소인 "춘천"을 더한 문자들을 다른 문자들보다 다소 큰 활자로 인쇄하여 포함하고 있다고 하더라도 이것은 자신의 서비스업을 표시하고 이를 알리기 위한 것으로 볼 것이지 상품의 포장재료를 이용하여 지정상품을 표시하고 있는 것으로는 보이지 아니 하는바, 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하고 있지 아니한 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품이나 서비스업에 사용한 것만으로는 등록상표를 지정상품에 사용하였다고 볼 수 없는 것이므로( 대법원 2001. 1. 19. 선고 2000후3166 판결 참조), 위와 같이 피고가 이 사건 등록상표를 위 박인호로 하여금 한식점업에 사용하게 하였다는 사실만으로는 이 사건 등록상표의 권리자인 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 이 사건 상표등록취소심판 제기 이전 3년 내에 사용하였다거나 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유가 있다고 인정하기 어려우므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 할 것이다.
3. 결 론
따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하여 이를 취소한다.
판사 이재환(재판장) 박성수 김철환