【원 고】
주식회사 사회평론 (소송대리인 법무법인 지평 담당변호사 임성택외 3인)
【피 고】
피고 (소송대리인 변리사 조철현)
【변론종결】
2006. 5. 3.
【주 문】
1. 특허심판원이 2005. 8. 30. 2004당2901호 사건에 관하여 한 심결 중 (등록번호 생략) 상표의 지정상품 ‘정기간행물, 학습지, 서적, 연감’에 대한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 20%는 원고의, 80%는 피고의 각 부담으로 한다.
【청구취지】
특허심판원이 2005. 8. 30. 2004당2901호 사건에 관하여 한 심결 중 (등록번호 생략) 상표의 지정상품 ‘정기간행물, 학습지, 서적, 연감, 신문’에 대한 부분을 취소한다.
【이 유】
1. 기초 사실
가. 심결의 경위
원고는 피고의 아래 나항 기재 이 사건 등록상표는 원고가 출판하는 서적에 사용되는 선사용상표 “영어공부 절대로 하지 마라!”와 동일하고, 선사용상표는 수요자 간에 현저하게 인식되어 있으며 이 사건 등록상표의 지정상품도 선사용상표의 사용상품과 동일하거나 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제9, 10, 11호에 각각 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다.
특허심판원은 위 심판청구에 대하여, 선사용상표는 서적의 제호로 사용되었을 뿐 원고의 상표로 사용된 것이 아니고, 설사 상표로 사용되었다고 하더라도 원고의 상표로 수요자에게 인식되어 있다고 볼 수 없으므로 상표법 제7조 제1항 제9, 10, 11호에 해당하지 아니하여 상표등록무효사유가 존재하지 아니한다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 내용의 청구취지 기재 이 사건 심결을 하였다.
나. 이 사건 등록상표
(1) 출원일/등록일(등록결정일)/등록번호 : 2001. 10. 6./2003. 11. 7.(2003. 10. 2.)/(등록번호 생략)
(2) 구성 :
(3) 지정상품 : 정기간행물, 학습지, 서적, 카타로그, 비자기식 크레디트카드, 브로마이드, 학습용 모형, 연감, 신문, 컴퓨터프로그램기록용 종이테이프(상품류 구분 제16류)
(4) 권리자 : 피고
다. 선사용상표
(1) 구성 : 영어공부 절대로 하지 마라!
(2) 사용상품 : 서적
［인정 근거 : 다툼 없는 사실］
2. 원고의 주장
가. 피고는 출판업자가 아니고, 출판업을 영위할 생각도 없으며, 이 사건 등록상표를 서적의 제호로 사용할 의사를 가지고 있을 뿐, 상품의 식별표지로 사용할 의사가 없어 이 사건 등록상표는 상표법 제2조 제1항 제1호 소정의 상표 정의에 부합하지 아니하므로 상표법 제23조 제1항 제4호에 해당하여 그 등록이 무효이다.
나. 이 사건 등록상표는 피고가 저술한 서적의 제호로서 서적의 내용을 함축적으로 나타내기 위한 명칭에 불과하므로 지정상품인 서적에 대하여 그 서적의 내용을 표시하는 기술적 표장이어서 식별력이 없어 상표법 제6조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 무효이다.
다. 이 사건 등록상표는 수요자들 사이에 출판사인 원고의 상표로 널리 인식되어 있는 선사용상표와 동일한 상표로서 원고의 사용상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제9호에, 수요자들 사이에 현저하게 인식되어 있는 원고의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표이므로 같은 항 제10호에, 피고가 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 상품표지로 사용한다면 일반 수요자들은 그 서적이 원고가 출판한 상품인 것으로 출처를 오인할 것이므로 수요자를 기만할 염려가 있어 같은 항 제11호에 각각 해당하여 그 등록이 무효이다.
3. 판 단
가. 인정되는 사실관계
(1) 원고는 1999. 5. 26.경 피고와의 사이에 피고가 영어학습법에 관한 책(이하 ‘원작’이라고 한다)을 저술하고, 원고가 제작, 판매, 선전을 담당하기로 하며, 원고가 원작의 출판권을 초판발행일로부터 5년간 가지고, 피고는 계약기간 중에 원작의 전부 또는 일부와 동일 또는 현저히 유사한 저작물을 출판하여서는 아니 된다는 것을 주요내용으로 하는 계약을 체결하고, 원고측에서 원작의 제호를 “길어야 일년 안에 영어를 끝내주는 책”으로 구상하여 피고와 함께 이를 협의하던 중 피고가 “영어공부 때려치워라”를 제호로 제안하였는데, 원고측에서 “영어공부 절대로 하지 마라!”(이하 ‘영절하’라고 한다)로 다시 제안하여 원작의 제호가 결정되었다.
(2) 원고는 원작을 비롯하여 그 이후에 영절하를 제호로 출판된 일련의 서적들의 판매촉진을 위하여 한겨레신문, 동아일보, 중앙일보 등 7개 일간신문에 1999. 7. 24.경부터 2001. 4. 21.경까지 수십 차례에 걸쳐 광고하고, 그 광고료로 2000년도에 약 1억 8백만 원, 2001년도에 약 9천 4백만 원을 지불하였다.
(3) 원작이 1999. 7. 19.경 출판되어 이 사건 등록상표 출원일 직전인 2001년 9월경까지 585,280부가 판매되었고, 그 다음날부터 이 사건 등록상표 등록결정일 전날인 2003. 10. 1.경까지 50,584부가 추가로 판매되었다.
(4) 영절하의 판매가 호조를 보이자 원고는 1999. 9. 30.경 영절하를 제호로, “듣기와 받아쓰기 교재”를 부제로 표시한 책을 피고가 아닌 다른 사람들로 하여금 저술하게 하여 출판하였고, 피고에게 양해를 구하여 저자를 사회평론 교재개발팀으로 표지에 기재하였으며, 교재개발팀의 구성원으로 피고를 비롯한 4인을 표시하였고, 피고는 저술에는 관여하지 아니하였으나 소정의 대가를 지급받았으며, 위 교재는 2001년 9월경까지 420,450부가 판매되었고, 그 다음날부터 2003. 10. 1.경까지 70,904부가 더 판매되었다.
(5) 원고는 1999. 11. 15.경 영절하를 제호로, “주니어용 듣기와 받아쓰기”를 부제로 표시한 책을 피고가 아닌 다른 사람들로 하여금 저술하게 하여 출판하였고, 피고 외 2인을 공동저자로 표지에 기재하였으며, 위 교재는 2001년 9월경까지 225,648부가 판매되었고, 그 다음날부터 2003. 10. 1.경까지 43,235부가 더 판매되었다.
(6) 원고는 2000. 3. 16.경 영절하를 제호로, “비기너용 듣기와 받아쓰기 교재”를 부제로 표시한 책을 피고가 아닌 다른 사람들로 하여금 저술하게 하여 출판하였고, 사회평론 어학당 교재개발팀 피고 외 2인을 공동저자로 표지에 기재하였으며, 위 교재는 2001년 9월경까지 179,831부가 판매되었고, 그 다음날부터 2003. 10. 1.경까지 44,499부가 더 판매되었다.
(7) 원고는 2001. 2. 20.경 영절하를 제호로, “중학입문”을 부제로 표시한 책(이하 ‘중학입문’이라고 한다)을 피고가 아닌 다른 사람들로 하여금 저술하게 하여 출판하였고, 이 책을 시작으로 이후에 출판되는 서적에는 피고를 공동저자로도 표시하지 아니하였으며, 2001. 3. 2.경 영절하를 제호로, “중학실력”을 부제로 표시한 책(이하 ‘중학실력’이라고 한다)을, 2001. 3. 20.경 영절하를 제호로, “중학기본”을 부제로 표시한 책(이하 ‘중학기본’이라고 한다)을, 2001. 4. 9.경 영절하를 제호로 “중학종합”을 부제로 표시한 책(이하 ‘중학종합’이라고 한다)을 각각 출판하였는데, 2001년 9월경까지 판매된 부수는 중학기본이 6,462부, 중학입문이 10,544부, 중학실력이 2,196부, 중학종합이 4,178부, 그 다음날부터 2003. 10. 1.경까지 판매된 부수는 중학기본이 7,368부, 중학입문이 10,026부, 중학실력이 4,688부, 중학종합이 3,683부에 그쳤다.
(8) 원고는 2000. 8. 4. 선사용상표의 상표등록을 출원하였으나, 피고 역시 2001. 10. 6. 이 사건 등록상표의 상표등록을 출원하고 원고의 상표출원에 거절사유가 있다고 주장하면서 이의신청한 결과, 선사용상표의 상표등록출원은 2003. 6. 17. 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다는 이유로 등록거절결정을 받았다.
［인정 근거 : 일부 다툼 없는 사실, 갑 제4호증, 제5호증의 1 내지 7, 제6호증의 1 내지 4, 제10호증의 1 내지 5, 제12호증의 1 내지 53, 제18, 19, 22호증, 변론 전체의 취지］
나. 이 사건 등록상표가 상표의 정의에 합치하지 아니하는지 여부
상표법 제2조 제1항 제1호에 의하면, 상표란 상품을 생산ㆍ가공ㆍ증명 또는 판매하는 것을 업으로 영위하는 자가 자기의 업무에 관련된 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말하고, 위와 같은 상표의 정의에 합치하지 아니하는 상표는 상표법 제71조 제1항 제1호, 제23조 제1항 제4호에 의하여 등록무효사유가 있는 것으로 된다.
상표법은 상표권의 취득에 관하여 사용에 의하여 상표권의 취득을 인정하는 사용주의가 아니라 등록에 의하여 상표권의 취득을 인정하는 등록주의를 채택하고 있고, 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에 등록취소심판을 통하여 그 등록을 취소할 수 있는 제도를 두고 있는 점(상표법 제73조 제1항 제3호) 등에 비추어 보면, 상표등록출원 당시에 현실적으로 상품의 생산 등을 업으로 영위하는 사람에 해당하지 아니한다 할지라도, 객관적으로 보아 해당 상표를 상품의 식별표지로서 사용하려는 의사가 있는 경우까지 위 무효사유에 해당하는 것으로 보기 어렵다.
또한, 피고에게 앞으로도 출판업을 영위할 의사가 없고, 이 사건 등록상표를 서적의 제호로 사용할 생각이 있을 뿐 상품의 식별표지로 사용할 의사가 없다는 원고의 주장은 이를 인정할 자료가 없고, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 등록경위, 지정상품의 종류, 피고가 저술활동을 하는 사람이고, 원고의 상표등록출원에 대하여 이의신청으로 다툰 점 등에 비추어 보면 오히려 피고에게 이 사건 등록상표의 사용의사가 있는 것으로 판단된다.
따라서 이 사건 등록상표가 표장의 정의에 합치하지 아니하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 원고의 주장은 이유 없다.
다. 이 사건 등록상표가 기술적 상표로서 식별력이 없는지 여부
상표등록을 받을 수 없는 상표로 상표법 제6조 제1항 제3호에 규정된 기술적 상표란 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표를 말한다.
그리고 서적 등과 같이 창작물이 수록되는 상품을 지정상품으로 하는 상표는 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 단순히 암시하거나 강조하는 정도를 넘어 일반 수요자로 하여금 그 상표가 지정상품에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것으로 인식하게 할 정도에 이르러야만 상표법 제6조 제1항 제3호의 지정상품의 품질ㆍ용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표에 해당한다(대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3418 판결 참조).
이 사건 등록상표가 ‘서적’에 사용될 경우 그 서적의 내용을 단순히 암시하는 정도에 그칠 뿐이어서 그 서적에 수록된 내용을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 할 수 없고, 나머지 지정상품 중 ‘정기간행물, 학습지, 연감, 신문’에 사용될 경우에도 그 지정상품들의 품질, 원재료, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다고 할 수 없으므로 원고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.
라. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제9호에 해당하는지 여부
(1) 선사용상표가 상표로 사용되었는지 여부
원칙적으로 서적류의 제호는 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 직접 설명하거나 함축적으로 나타내는 것으로 서적이라는 상품의 식별표지로 기능하지는 않으나, 서적류의 경우에도 출판업자의 책임에 의하여 편집, 발행되어 저작자의 창작물이라는 면보다는 출판업자의 상품이라는 성격이 더 뚜렷이 나타나는 사전류, 연감류, 중고생 학습도서, 문고류, 전집류 등의 제호는 그 저작물의 명칭임과 동시에 출판업자의 출처표시로서의 기능을 가지며 자타 상품 식별표지로서의 성격을 가진다.
위에서 본 바와 같이 영절하라는 제호가 원고측과 피고의 협의에 의하여 결정된 점, 원고와 피고의 계약관계, 이 사건 등록상표의 출원 전에 영절하라는 제목으로 8권의 서적이 부제를 달리하여 순차적으로 출판되어 판매된 점, 원작 외의 나머지 7권의 저술에는 피고가 관여하지 아니한 점, 원작이 출판된 후부터 위 8권의 서적이 모두 출판된 이후까지 이들 서적들에 대한 원고의 계속적인 광고가 있었던 점 등에 비추어 보면, 선사용상표는 원고가 출판한 서적의 명칭을 나타내는 것에 그친 것이 아니라 출판업자인 원고의 출처표시로서의 기능과 함께 원고가 출판한 서적이라는 상품의 식별표지로서 기능하였다고 할 것이므로 상표로서 사용되었다 할 것이다.
(2) 선사용상표가 주지성을 취득하였는지 여부
위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표 출원 전에 약 1년 9개월 동안 영절하를 제호로 사용한 위 서적 8권이 부제를 달리하여 연달아 출간되어 1,434,000부 이상 판매된 점, 이 사건 등록상표의 출원 전에 원고가 위 서적들의 판매촉진을 위하여 약 1년 9개월에 걸쳐 광고하고, 그 광고료로 지급된 금액이 약 2억 200만 원인 점 등에 비추어 보면, 선사용상표가 원고의 상품을 표시하는 것으로 수요자들 사이에 현저히 인식되어 있었다고 할 것이다.
(3) 선사용상표의 사용상품과 이 사건 등록상표의 지정상품과의 유사 여부
원고가 상표등록의 취소를 구하는 부분의 지정상품 중 ‘정기간행물’은 서적의 형태로 발행되는 경우가 많고, ‘학습지, 서적, 연감’은 서적과 동일하거나 서적으로 분류되는 것들이므로 이들 지정상품들은 선사용상표의 사용상품인 서적과 동일 또는 유사한 상품이다.
그러나 그 지정상품 중 ‘신문’은 선사용상품의 사용상품인 ‘서적’과 그 형상, 용도, 발행 주체가 다르고 그 유통경로가 일치하지 아니하므로 이들 상품을 동일하거나 유사하다고 할 수 없다.
(4) 정 리
따라서 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘정기간행물, 학습지, 서적, 연감’에 관하여는 원고의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들 사이에 현저하게 인식되어 있는 선사용상표와 동일한 상표로서 원고의 사용상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표이므로 그 등록이 무효로 되어야 하나, 그 지정상품 중 ‘신문’과 관련하여서는 원고의 사용상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표가 아니므로 그 등록이 무효라고 할 수 없다.
마. 이 사건 등록상표가 지정상품 중 ‘신문’과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부
상표법 제7조 제1항 제10호에서 규정하는 “수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표”란 저명상표와 동일 또는 유사한 상표를 의미하고, 저명상표란 그 상표가 수요자에게 널리 알려져 있을 뿐 아니라 그 상품이 가지는 품질의 우수성 때문에 상표의 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 양질감을 획득하고 있어 상품의 출처뿐만 아니라 그 영업주체를 표시하는 힘까지 갖게 된 상표를 의미한다.
선사용상표가 주지상표에 해당함은 위에서 본 바와 같으나 나아가 저명성까지 취득하였는지에 관하여 살피건대, 원고가 제출한 증거들만으로는 선사용상표가 저명상표에까지 이르렀음을 인정하기에 부족하므로 원고의 이 부분 주장은 더 나아가 살필 것 없이 이유 없다.
바. 이 사건 등록상표가 지정상품 중 ‘신문’과 관련하여 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부
상표법 제7조 제1항 제11호는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 이 규정의 입법 취지에 비추어 보면 어떤 선사용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 그 후 등록된 상표가 그 선사용상표와 동일 또는 유사하고, 그 선사용상표에 관한 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면 비록 그것이 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인ㆍ혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2000. 2. 8. 선고 99후2594 판결, 2005. 8. 25. 선고 2003후2096 판결 등 참조).
선사용상표가 수요자나 거래자에게 원고의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있고, 그 후 등록된 이 사건 등록상표가 선사용상표와 동일하며, 선사용상표의 사용상품인 ‘서적’과 이 사건 등록상표의 지정상품 중 하나인 ‘신문’은 그 형상, 용도, 발행 주체가 다르고 그 유통경로가 일치하지 아니하므로 이들 상품을 동일하거나 유사하다고 할 수 없음은 위에서 본 바와 같다.
그러므로 이 사건 등록상표가 그 지정상품 ‘신문’에 관하여 일반 수요자로 하여금 출처의 오인ㆍ혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위해서는 선사용상표에 관한 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 이 사건 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표권자인 원고에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우이어야 할 것인데, 이 사건 등록상표가 ‘신문’에 사용될 경우 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표권자인 원고에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있는 것으로 볼 자료가 없다.
따라서 원고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.
사. 소결론
결국, 이 사건 등록상표는 그 지정상품 중 ‘정기간행물, 학습지, 서적, 연감’에 관한 부분은 그 등록이 무효로 되어야 할 것이므로, 이 사건 심결 중에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘정기간행물, 학습지, 서적, 연감’에 대한 부분은 이와 결론을 달리하여 부적법하나 그 나머지 지정상품 중 ‘신문’에 대한 부분은 적법하다.
4. 결 론
그렇다면 이 사건 심결의 일부 취소를 구하는 원고의 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 일부 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 이기택(재판장) 우라옥 노갑식