【원고,피상고인】
엘프 아토켐 에스. 에이(Elf Atochem S. A.) (소송대리인 변리사 박해선 외 3인)
【피고,상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2000. 5. 25. 선고 99허5326 판결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용은 피고의 부담으로 한다.
【이유】
상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 본다.
1. 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항의 해석에 관하여
원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원발명(명칭 : 금속의 탈지 및 세정용의, 안정화된 염화메틸렌을 주성분으로 하는 조성물, 출원 : 1996. 1. 10.)은 "염화메틸렌을 주성분으로 하는 조성물에 의한 금속 부품의 고온 세정 및 탈지 방법에 있어서, 상기 조성물에 실질적으로 1종 이상의 1,2-에폭시알칸 및 1종 이상의 아세탈을 함유함을 특징으로 하는 방법"을 특허청구범위 제1항에서 청구하고 있고, 특허출원명세서 제4쪽(을 제1호, 제4호증)에 "안정화된 염화메틸 조성물은 또한 아민, … 케톤, 예컨대 아세톤 또는 메틸 에틸 케톤 … 에테르 또는 테트라히드로푸란으로부터 선택된 하나 또는 다수의 첨가제를 함유할 수 있다."라고 기재하고 있으므로, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항은 염화메틸렌, 1, 2-에폭시알칸 및 아세탈로 구성된 조성물에 의한 탈지 및 세정방법만을 특허청구범위로 삼은 것이 아니라 케톤 등을 추가로 함유한 조성물을 이용한 탈지 및 세정방법까지도 특허청구범위에서 청구하고 있는 것으로 해석된다고 판단하였다.
기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 특허청구범위의 해석에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
2. 이 사건 출원발명의 진보성에 대하여
원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항에서 청구하고 있는 방법 중, 특허심판원이 인정한 요지 즉 "염화메틸렌, 1종 이상의 1, 2-에폭시알칸 및 1종 이상의 아세탈로만 이루어진 조성물에 의한 금속부품의 고온 세정 및 탈지방법"과, 이 사건 출원발명의 출원 전에 반포된 간행물인 유럽 공개특허공보 제256903호(을 제2호증의 2)에 기재된 인용발명을 대비하여, 케톤 등의 성분을 제외한 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항의 염화메틸렌조성물이 인용발명의 염화메틸렌조성물보다도 염화메틸렌의 안정화 효과가 더 큰 탈지 및 세정 조성물이고, 또 이 사건 출원발명은 인용발명의 조성물에 첨가되는 물질 중 1가지를 제외하고 있는 것으로서 그 구성이 인용발명보다도 단순해진 것이며, 인용발명에서 그 발명의 필수구성요소에 해당하는 케톤화합물을 배제하여 이 사건 출원발명을 완성하는 것이 당업자가 용이하게 예측할 수 있다고 볼 만한 증거가 없으므로, 이 사건 출원발명은 인용발명과 구성에 차이가 있고, 나아가 이러한 구성의 차이에 의해 예상하지 못한 효과를 얻을 수 있으므로 그 진보성이 인정된다고 판단하였다.
기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 심리미진이나 판단유탈 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
3. 거절사정의 이유와 다른 거절이유에 해당하는지 여부에 대하여
원심판결 이유에 의하면, 원심은 거시 증거에 의하여 원고의 이 사건 출원발명의 출원에 대하여 특허청은 1998. 7. 22. 최초출원명세서에 기재된 "하나 이상의 1, 2 에폭시알칸, 하나 이상의 아세탈 및 염화-메틸렌으로 이루어진 금속부품의 고온 세정 및 탈지용의 조성물"을 요지로 하는 발명은 "인용발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 인정되므로, 특허법 제29조 제2항에 의하여 특허받을 수 없다."는 내용으로 원고에게 의견제출통지를 한 사실, 이에 대하여 원고는 1998. 10. 22. 출원발명의 특허청구범위를 "조성물"에서 "방법" 형식으로 정정하는 보정서를 제출함과 동시에 거절이유에 대한 의견서도 제출하였는데, 그 의견서에는 "인용발명의 조성물에서 필수적으로 사용되는 1종 이상의 케톤은 본 발명에서 함유하고 있지 않으며, 아울러 인용발명에서 사용되는 에스테르도 본 발명에서는 함유하고 있지 않는 차이점이 있습니다."라는 기재가 되어 있었으나, 출원명세서 중 발명의 상세한 설명의 케톤화합물과 관련된 부분을 정정하지는 않은 사실, 위 의견서와 보정서를 제출받은 특허청은 1998. 10. 29. 위 1998. 7. 22.자 거절이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없다는 이유로 거절사정을 한 사실, 이에 불복하여 원고는 1998. 12. 5. 거절사정불복심판청구를 하였고 그에 따른 이 건 심결이 나올 때까지 특허청이나 특허심판원은 이 사건 출원발명의 신규성에 대하여 언급한 바가 없었던 사실을 인정하고, 특단의 사정이 없는 한 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립되어 있는 것이라고 할 것인데, 이 사건 출원발명에 대한 최초의 거절이유통지부터 이 건 심결이 내려질 때까지 특허청이 원고에게 이 사건 출원발명이 신규성이 없다는 이유로 의견서제출통지를 하여 원고로 하여금 그 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없고, 이 건 심결에 이르기까지 특허청이 일관하여 이 사건 출원발명의 요지로 인정하고 있는 부분에 관하여는 진보성이 있다고 여겨지는 이 사건에 있어서는, 이 법원이 이 사건 출원발명의 요지를 제대로 파악한 결과 신규성이 없다고 인정되는 부분이 있다고 하더라도, 출원인에게 그 발명의 요지를 보정할 기회도 주지 않은 채 곧바로 이와 다른 이유로 이 사건 출원발명의 출원을 거절한 이 건 심결의 결론이 그 결과에 있어서는 정당하다고 하여 이 건 심결을 그대로 유지하는 것은 당사자에게 불측의 손해를 가하는 것으로 부당하다고 보여지므로, 이 사건 출원발명의 요지를 잘못 인정하고 그에 따른 진보성 판단도 잘못된 이 건 심결을 취소함이 상당하다(그리하여 특허심판원이 다시 심리를 하는 경우에 그 심리과정에서 원고에게 신규성이 없다는 거절이유통지를 하여 출원발명을 보정할 수 있는 기회를 부여한 후에 이 사건 출원발명의 신규성 유무를 판단하는 것이 상당하다)는 취지로 판단하였다.
기록과 관계 법령에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.
4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 변재승(재판장) 송진훈 윤재식 이규홍(주심)