【원고, 상고인】
롯데제과 주식회사 (소송대리인 유미 특허법인 담당변리사 최현석외 2인)
【피고, 피상고인】
오리온스낵인터내셔널 주식회사 (소송대리인 법무법인 바른 담당변호사 김치중외 1인)
【원심판결】
특허법원 2005. 7. 22. 선고 2005허2090 판결
【주 문】
원심판결의 원고 패소 부분 중 상표등록번호 제493133호 상표의 지정상품 ‘드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설탕’에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원으로 환송한다. 나머지 상고를 기각한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 기록에 비추어 지정상품을 ‘포테이토칩, 건과자, 드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 만두, 각설탕, 곡물소시지, 초밥’으로 하고 “ ”으로 이루어진 이 사건 등록상표(등록번호 제493133호)와 지정상품을 ‘건과자, 아이스케이크, 비스킷, 드롭스, 아이스크림, 추우잉검, 초콜릿, 크리임빵, 설탕, 떡’으로 하고, “ ”으로 이루어진 선등록상표(등록번호 제344433호)의 유사 여부를 지정상품별로 살펴보면 다음과 같다.
가. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘만두, 곡물소시지, 초밥’ 부분을 제외한 나머지 부분에 대하여
2개의 상표가 상표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 상표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 당해 상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 상표의 주지 정도 및 당해 상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 상품의 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우, 양 상표가 공존하더라도 당해 상표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 상표의 등록을 금지하거나 등록된 상표를 무효라고 할 수 없다( 대법원 1996. 9. 24. 선고 96후153, 96후191 판결, 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결 등 참조).
(1) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설탕’ 부분
이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 호칭에 있어서 세 음절 중 첫 음절과 마지막 음절 및 초성과 중성으로 이루어진 가운데 음절의 중성인 모음이 같고, 가운데 음절의 초성도 ‘ㅋ’과 ‘ㅌ’의 파열음이어서 전체적으로 느껴지는 청감이 유사하므로, 양 상표는 그 표장이 전체적으로 서로 유사하고, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설탕’ 부분은 선등록상표의 지정상품과 동일·유사하다.
따라서 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로 위 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 볼 만한 사정을 기록상 찾아볼 수 없는 이 사건에서, 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 선등록상표와 함께 사용될 경우 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있다.
이와 달리 원심은 이 사건 등록상표의 표장 자체가 선등록상표와 유사하지 아니하다거나, 설령 유사하다 하더라도 구체적·개별적 사정을 고려할 때 거래사회에서 수요자들이 위 지정상품과의 관계에서 출처의 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다는 취지로 판단하였는바, 원심판결에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하고 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
(2) 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘포테이토칩, 건과자’ 부분
원심이 그 채용증거에 의하여 적법하게 인정한 사실 및 기록에 의하면, 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고는 선등록상표의 출원일인 1995. 3. 25.보다 훨씬 전인 1988. 7.경부터 감자를 썰어서 튀긴 ‘감자스낵’ 제품에 이 사건 등록상표를 부착하여 생산하기 시작한 이래 위 상품을 지속적으로 생산·판매하여 오면서, 그 총 매출액이 1998년에는 약 72억 원, 1999년에는 약 108억 원, 이 사건 등록상표의 출원일인 2000. 3. 9.이 속한 2000년에는 약 184억 원에 달하였고, 그 시장점유율이 1998년에는 12.2%로 2위, 1999년에는 14.9%로 2위, 2000년에는 13.1%로 1위를 기록하였으며, 또한 피고는 1988년부터 2000년까지 동안 위 ‘감자스낵’ 제품에 관하여 텔레비전, 라디오, 신문, 잡지, 경기장 광고물 등 다양한 광고매체를 통하여 광고를 하여 오면서, 그 광고비로 1992년부터 2000년까지 매년 적게는 약 5억 원, 많게는 약 15억 원 정도를 지출하여 온 사실을 알 수 있는바, 위와 같은 ‘감자스낵’ 제품의 생산 및 판매기간, 매출규모, 시장점유율, 광고현황 등을 종합하면, 이 사건 등록상표는 이 사건 등록상표의 출원당시 ‘감자스낵’ 제품에 대한 관계에서 일반 수요자나 거래자 사이에서 피고의 상표로 현저하게 인식되어 있는 상표라고 할 것이고, 한편 선등록상표가 ‘감자스낵’ 제품에 대한 관계에서 현실로 사용되었다고 볼 만한 자료는 기록상 보이지 아니한다.
그렇다면 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘감자스낵’ 제품이 속하는 ‘포테이토칩, 건과자’ 부분이 선등록상표의 지정상품 중 ‘건과자’ 부분과 동일·유사하여 양 상표가 일반적·추상적·정형적으로는 서로 유사해 보인다 하더라도, 위 지정상품을 둘러싼 일반적인 거래실정과 양 상표의 주지 정도 및 위 지정상품과의 관계 등을 종합적·전체적으로 고려할 때, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로 위 지정상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.
따라서 원심이 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 선등록상표와 함께 사용된다 하더라도 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 본 결론은 옳고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 법리오해, 심리미진 및 판단누락 등의 위법이 없다.
나. 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘만두, 곡물소시지, 초밥’ 부분에 대하여
이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘만두, 곡물소시지, 초밥’ 부분은 그 품질, 형상, 용도와 생산 부문, 판매 부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정을 종합적으로 고려하여 볼 때, 거래통념상 선등록상표의 지정상품과 유사하다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 사용된다 하더라도 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다.
따라서 원심이 이 사건 등록상표가 위 지정상품에 사용되더라도 그 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 없다고 본 결론은 옳고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 법리오해, 심리미진 및 판단누락 등의 위법이 없다.
2. 그러므로 원심판결의 원고 패소 부분 중 이 사건 등록상표의 지정상품 ‘드롭스, 비스킷, 비의료용 추잉검, 아이스크림, 식빵, 각설탕’에 관한 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하고, 나머지 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 전수안(재판장) 고현철 양승태(주심) 김지형