【원 고】
원고 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김영철 외 6인)
【피 고】
특허청장
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】
특허심판원이 2002. 11. 15. 2002원571호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초 사실
거：다툼없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 갑 제4호증의 1 내지 3, 을 제1호증의 각 기재 및 변론의 전취지]
가. 이 사건 서비스표
① 최초출원자/현재출원자：소외인/원고
② 최초출원일/출원번호：2000. 7. 7./(출원번호 생략)
③ 구성：
④ 지정서비스업：서비스업류 구분 제35류 중 신발판매대행업
나. 인용상표
① 상표권자：원고
② 출원일/등록일：1996. 4. 24./1997. 8. 22. (2001. 5. 24. 소외 인따르시아 주식회사의 취소심판청구에 의하여 2001. 12. 13. 등록취소심결이 확정
되었다. )
③ 구성：
④ 지정상품류：구 상품류 구분(1998. 2. 23. 통산산업부령 제83호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제27류 중 단화, 장화, 방한화, 우산 등 10종
다. 절차의 경위
소외인은 2000. 7. 7. 이 사건 서비스표에 대하여 서비스표등록출원을 하였으나 특허청은 2002. 1. 24. 이 사건 서비스표는 인용상표와 그 표장과 지정서비스업에 있어서 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제1호에 해당한다는 이유로 같은 법 제23조에 의하여 거절결정을 하였다. 소외인은 이에 불복하여 특허심판원에 심판청구를 한 다음, 2002. 2. 22. 원고에게 이 사건 서비스표의 등록을 받을 수 있는 권리를 양도하고 이 사건 서비스표의 출원인을 원고로 변경하였으며 이로 인하여 이 사건 서비스표의 출원인과 인용상표의 권리자가 동일하게 되었으나, 특허심판원은 위 심판청구사건을 2002원571호로 심리하여 2002. 11. 15. 다음 '라'항의 기재와 같은 이유로 심판청구를 기각하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다. 한편, 인용상표는 2001. 5. 24. 소외 인따르시아 주식회사의 불사용 취소심판청구에 의하여 2001. 12. 13. 그 등록취소심결이 확정되었다.
라. 이 사건 심결 이유의 요지
이 사건 서비스표와 인용상표는 모두 영문자 'INTARSIA'와 한글 '인따르시아'가 상하로 병기된 표장으로서 서로 동일하고, 이 사건 서비스표의 지정서비스업은 신발판매대행업으로서 그 취급하는 상품이 인용상표의 지정상품인 단화, 장화, 방한화 등과 밀접한 관련이 있어 이 사건 서비스표의 지정서비스의 제공자를 인용상표의 지정상품의 제조·판매자로 혼동할 우려가 있으므로 두 상표는 그 지정서비스 및 상품에 있어서도 유사하다. 이 사건 서비스표에 대한 거절결정 이후 그 출원인과 인용상표의 권리자가 동일하게 되었으나, 상표법 제7조 제1항 제7호의 예외 사유인 같은 법 제7조 제3항 단서는 상표법 제73조 제1항 제3호의 규정에 의한 불사용 취소심판이 청구된 후 취소심결이 예상되는 등록상표의 권리를 회복하거나 보호하기 위한 경우, 또는 상표법 제7조 제1항 제8호의 규정을 회피하기 위하여 등록사정 당시 이미 소멸된 등록상표의 상표권자와 동일하게 출원인 명의를 변경하는 경우에는 적용되지 아니하므로, 소외인이 이 사건 서비스표에 대한 등록거절결정을 받은 후, 이미 불사용 취소심판이 확정되어 상표권이 소멸된 인용상표의 상표권자인 원고로 출원인을 변경함으로써 위 서비스표의 출원인과 인용상표의 상표권자가 동일하게 되었다 하여 위 상표법 제7조 제3항 단서에 해당한다고 할 수는 없다. 따라서 이 사건 서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 위반되어 등록을 받을 수 없고, 거절결정은 정당하다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부
가. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지
상표법 제7조 제3항 단서는 출원상표가 출원 당시에는 같은 법 제7조 제1항 제7호의 부등록사유에 해당하여 등록될 수 없는 경우라도 출원일 이후 특허심판원의 상표등록 거절결정에 대한 심결시까지 출원인과 등록상표의 상표권자가 동일하게 된 경우에는 선출원 등록권리자의 이익에 반하지 아니하고, 수요자에게 출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 없으므로 위 부등록사유에 해당하지 않음을 규정한 것이며, 상표법상 선출원 등록상표가 불사용 취소심판의 대상인 경우 위 단서 규정이 적용되지 않는다는 규정은 없을 뿐만 아니라, 이 사건 서비스표의 당초 출원인은 소외인이었고 동인은 인용상표에 대한 불사용 취소심판이 청구되기 '전'에 이 사건 서비스표를 출원하였으므로 인용상표에 대한 취소심판이 확정된 '후'에 그 출원인 명의가 원고로 변경되었다는 이유만으로 원고가 상표법 제7조 제5항의 불사용 취소심판이 청구된 '이후' 취소심판이 확정된 경우 3년간 상표등록출원을 할 수 없는 자에 해당한다고 할 수도 없다. 따라서 이 사건 서비스표는 상표법 제7조 제3항 단서에 의하여 상표법 제7조 제1항 제7호의 부등록사유에 해당하지 아니한다 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 취소되어야 한다.
나. 판 단
(가) 상표법 제7조 제1항 제7호의 부등록사유 해당 여부
상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하려면 상표등록 출원시에 출원상표가 타인의 선등록상표와 동일 또는 유사하여야 하고 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 경우이어야 한다.
그러므로 살피건대, 이 사건 서비스표와 인용상표는 모두 영문자 'INTARSIA'와 한글 '인따르시아'가 상하로 결합하여 구성된 상표로서 그 외관 및 호칭이 같으므로 동일한 상표라 할 것이고, 이 사건 서비스표의 지정서비스업인 신발판매대행업의 취급품목과 인용상표의 지정상품 중 단화, 장화, 방한화 등은 모두 신발류로서 서로 동일·유사하며, 그 서비스 및 상품의 제공 또는 판매 장소와 수요자가 일치하는 경우가 많아 유사한 표장을 사용할 경우 출처의 혼동을 초래할 우려가 있어, 두 상표의 지정서비스업 및 지정상품 또한 유사하다 할 것이므로, 특별한 사정이 없는 한, 출원시를 기준으로 할 때 이 사건 서비스표는 선출원에 의하여 등록된 인용상표와 동일 또는 유사하고 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 서비스업에 사용하는 상표로서 상표법 제7조 제1항 제7호의 부등록사유에 해당한다 할 것이다.
(나) 상표법 제7조 제3항 단서의 적용 여부
상표법 제7조 제3항은 그 본문에서 "같은 법 제7조 제1항 제7호는 상표 또는 서비스표의 출원시에 이에 해당하는 것에 대하여 적용한다."고 규정한 다음 그 단서에서 "상표등록출원 후 상표권자와 상표등록출원인이 동일하게 된 경우에는 그러하지 아니하다."고 규정하고 있는바, 위 단서 규정의 취지는 어느 상표가 출원시에 타인의 등록상표와 동일·유사하다 하더라도 등록 여부 결정시 또는 심결시에 등록상표의 상표권자와 출원인이 동일하게 된 경우에는 출원된 상표가 등록되어 사용되더라도 일반수요자나 거래자에게 출처의 오인·혼동을 초래할 염려가 없고 더 이상 등록상표권자의 이익을 해할 우려도 없다는 취지에서 예외적으로 그 등록을 허용하고자 하는 데 있다 할 것이다. 따라서 위 단서는 일반 원칙에 대한 예외를 규정하고 있다는 점에서 그 적용범위를 되도록 좁게 해석하여야 할 것인바, 특히 문언상 '상표권자'와 상표등록출원인이 동일하게 된 경우라고 규정되어 있는 점에 비추어 보면 출원상표와 비교의 대상이 되는 등록상표는 출원상표의 등록 여부 결정시 또는 심결시까지 유효하게 등록되어 존속함으로써 상표권자 또한, 그 지위를 유지하고 있을 것을 요한다고 할 것이다.
그러므로 살피건대, 소외인이 2000. 7. 7. 이 사건 서비스표를 출원하였다가 2002. 1. 24. 위 서비스표가 인용상표와 유사하다는 이유로 그 등록이 거절되자 2002. 2. 22. 원고로 이 사건 서비스표의 출원인을 변경한 사실은 앞에서 본 바와 같으나, 한편 인용상표에 대하여는 2001. 5. 24. 소외 인따르시아 주식회사의 불사용 취소심판 청구에 의하여 2001. 12. 13. 그 취소심결이 확정된 사실 또한 앞에서 본 바와 같은바, 그렇다면 이 사건 심결시인 2002. 11. 15.에 인용상표는 이미 등록이 취소되어 상표권이 소멸됨으로써 원고도 그 상표권자로서의 지위를 상실한 상태였다고 할 것이어서, 이 사건 서비스표의 출원인을 원고로 변경한 것을 들어 '상표권자'와 상표등록출원인이 동일하게 된 경우에 해당한다고 할 수는 없다 할 것이다.
결국, 이 사건 서비스표에 관하여는 상표법 제7조 제3항 단서가 적용되지 않고 같은 항 본문 규정에 의하여 그 출원시를 기준으로 같은 법 제7조 제1항 제7호의 해당 여부가 결정되어야 할 것인데, 이 사건 서비스표가 같은 호의 부등록사유에 해당함은 앞에서 본 바와 같다.
다. 소결론
그렇다면 이 사건 서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호의 부등록사유에 해당하여 등록될 수 없다 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.
3. 결 론
따라서 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 김치중(재판장) 최정열 김기영