【원 고】
좀툴, 인크(ZOMETOOL, INC.) (소송대리인 한양특허법인 담당변리사 이권희)
【피 고】
피고
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】
특허심판원이 2002. 10. 29. 2002당166 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초 사실
[인정 근거：갑 제1 내지 5호증의 각 기재]
가. 이 사건 등록상표 및 인용상표
(1) 이 사건 등록상표
(가) 등록번호：(등록번호 1 생략) (나) 상표권자：피고
(다) 출원일/등록일：1999. 3. 16./2000. 3. 21.
(라) 구성：
(마) 지정상품：학습용 모형, 건축학학습용 모형, 생물학학습용 모형, 기하학학습용 모형, 결정학학습용 모형, 구조학학습용 모형, 수학학습용 모형, 구조예술학습용 모형, 화학학습용 모형, 연구소견본용 모형{ 구 상표법시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 [별표 1] 상품류 구분 제16류}, 세트완구, 완구용 블럭, 플라스틱제완구, 완구용 블럭쌓기, 거품성형완구, 모형완구, 기하학개념이 포함된 완구, 수학적개념이 포함된 완구, 플라스틱제 31면볼완구, 플라스틱제 입체막대완구{ 구 상표법시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 [별표 1] 상품류 구분 제28류}
(2) 인용상표 1
(가) 미국 등록번호：(등록번호 2 생략)
(나) 상표권자：원고
(다) 미국 출원일/등록일：1999. 2. 2./2000. 7. 18.
(라) 구성： ZOME
(마) 지정상품：건축용완구
(3) 인용상표 2
(가) 미국 등록번호：(등록번호 3 생략)
(나) 상표권자：바이오크리스탈, 인크(BIOCRYSTAL, INC.)
(다) 미국 출원일/등록일：1996. 8. 9./1997. 7. 15.
(라) 구성： ZOMETOOL
(마) 지정상품：3차원 과학, 공학 및 교육용 모델링키트
(4) 인용상표 3
(가) 미국 등록번호：미등록 (나) 상표권자：원고
(다) 구성：
나. 이 사건 심결의 경위
(1) 원고는 이 사건 등록상표가 피고가 원고의 국내 대리인 또는 대표자이었던 자임에도 불구하고, 원고의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 파리조약 당사국에 등록된 원고의 인용상표들과 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 하여 등록된 것이어서 상표법 제23조 제1항 제3호에 해당하므로 그 등록을 취소하여야 한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였다.
(2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 2002당166으로 심리하여 2002. 10. 29. 다음 항과 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
다. 이 사건 심결의 이유
파리조약 당사국인 미국에서 인용상표 1은 이 사건 등록상표 보다 늦게 등록되었고, 인용상표 3은 등록되지 않아 먼저, 등록된 인용상표 2와 이 사건 등록상표만을 대상으로 유사 여부를 관찰하여 보았을 때 인용상표 2의 요부인 ZOME이 이 사건 등록상표와 동일·유사하고, 지정상품도 동일·유사하기는 하나, 나아가 피고가 원고의 국내 대리인 또는 대표자이었던 관계에 있었는가에 관하여 보건대, 원고가 제출한 증거들 만으로는 원고와 피고 사이에서는 거래행위를 위한 교섭단계에 있었던 것에 불과하여 피고를 원고의 국내 대리인 또는 대표자이었던 자로 볼 수 없으므로 이 사건 등록상표가 상표법 제23조 제1항 제3호에 해당된다고 할 수 없다.
2. 당사자의 주장 요지
가. 원고가 주장하는 심결 취소 사유
(1) 파리조약 당사국인 미국은 선사용주의 국가이고, 인용상표 1은 1998. 4. 1.부터, 인용상표 2는 1992. 11. 2.부터, 인용상표 3은 1998. 7.경부터 사용하였으므로 인용상표 1, 2, 3 모두와 이 사건 등록상표의 유사 여부를 판단하여야 한다.
(2) 피고는 이 사건 등록상표의 출원 전에 원고로부터 상품샘플을 구입한 후 그 중 일부를 국내에 판매하여 원고의 거래상의 이익을 도모하는 자로 보아야 하므로 원고의 국내 대리인 또는 대표자이었던 자에 해당한다.
따라서 이 사건 등록상표에는 상표법 제23조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소 사유가 있다.
나. 피고의 주장
(1) 인용상표 1, 3은 이 사건 등록상표의 출원일 전에 미국에서 등록되지 아니하였고, 인용상표 1이 이 사건 등록상표의 출원일 전에 미국에서 사용되었음을 인정할 증거가 없다.
(2) 피고는 원고인 '좀툴, 인크'가 아닌 '좀툴마켓팅, 인코포레이티드(ZOMETOOL MARKETING, INCORPORATED)'와 교섭하였고, '좀툴마켓팅, 인코포레이티드'로부터 구입한 상품샘플을 판매하지 아니하였다.
3. 판 단
가. 원고가 상표에 관한 권리를 가진 자인지 여부
(1) 판단 기준
상표법 제23조 제1항 제3호에서 말하는 '상표에 관한 권리를 가지는 자'라 함은 상표에 관하여 조약 당사국의 상표법에 의하여 배타적 권리를 가지는 자를 의미한다고 할 것인바, 배타적 권리를 취득하는 근거로 선사용을 요구하는 국가도 있고, 선등록을 요구하는 국가도 있는데 위 조항의 입법 취지와 권리인정의 근거를 달리하는 조약 당사국 간의 거래의 형평 등을 고려할 때 위에서 말하는 상표에 관하여 권리를 가지는 자에는 등록주의 국가의 등록된 상표권자와 사용주의 국가의 선사용을 모두 의미한다고 할 것이다.
(2) 인정 사실
[인정 근거：갑 제3 내지 6, 75, 76호증의 각 기재, 변론 전체의 취지]
(가) 파리조약 당사국인 미국에서는 상표의 배타적 권리 취득의 근거로 선사용을 요구하고 있고, 미국 콜로라도주 법인인 '바이오크리스탈, 인크'는 1997. 3. 25. 그 상호를 '좀툴, 인크'로 변경하였으며, 같은 콜로라도주 법인인 '좀툴마켓팅, 인코포레이티드'는 1997. 8. 6. '좀툴, 인크'와 합병하였다.
(나) 미국에서 인용상표 1은 1998. 4. 1.부터, 인용상표 2는 1992. 11. 2.부터, 인용상표 3은 1998. 7.경부터 사용되었다.
(3) 판 단
위 인정 사실에 의하면, 원고가 선사용주의 국가인 미국에서 인용상표들을 선사용하였으므로 원고는 상표법 제23조 제1항 제3호에서 규정하고 있는 '상표에 관한 권리를 가지는 자'라고 할 것이다.
나. 이 사건 등록상표와 인용상표들의 유사 여부
이 사건 등록상표와 그 출원일 전 미국에서 선사용된 인용상표들을 모두 비교하여 보았을 때 이 사건 등록상표와 인용상표 3은 문자 부분과 단순한 네모 도형 부분의 결합상표로서 그 도형 부분에서 어떤 칭호나 관념이 도출되지 아니하므로 그 문자 부분만으로 호칭·관념될 것이고, 인용상표 2와 인용상표 3의 문자 부분은 'ZOME'과 나머지 'TOOL' 및 'SYSTEM' 부분으로 분리가 가능하고 조어상표인 'ZOME'을 뺀 나머지 부분은 식별력이 없거나 미약하여 조어상표인 'ZOME' 부분이 인용상표 2, 3의 요부라고 할 것이어서 이 사건 등록상표와 인용상표들은 모두 '좀'으로 호칭되어 유사하다고 할 것이다.
다. 피고가 원고의 대리인이었는지 여부
(1) 판단 기준
상표법 제23조 제1항 제3호에서 말하는 '대리인 또는 대표자'라 함은 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등 널리 해외에 있는 수입선인 상표소유권자의 상품을 수입하여 판매·광고하는 자를 포함하여 고용관계, 그 밖의 계약관계에 의하여 상표소유권자의 영업거래상의 이익을 도모해야 하는 자를 의미한다.
(2) 인정 사실
[인정 근거：갑 제7 내지 74호증의 각 기재, 변론 전체의 취지]
피고가 대표이사로 있는 다코랜드 주식회사가 원고로부터 원고가 생산하는 인용상표들이 부착된 상품을 국내에 수입·판매하기 위하여 1997. 10. 20.경 원고에게 제품의 카탈로그, 견적서 등의 송부를 요청한 이래 2000. 7. 31.경까지 사이에, 원고와 다코랜드 주식회사는 원고의 "ZOME" 완구류를 다코랜드 주식회사가 국내에 독점적으로 수입·판매하는 문제에 관하여 교섭을 하고 다코랜드 주식회사가 원고로부터 일부 제품을 수입하기도 하였으나 쌍방 간의 견해 차이로 교섭이 결렬되었다.
(3) 판 단
위 인정 사실만으로는 원고와 상대방 사이에서는 거래행위를 위한 교섭단계에 있었던 것에 불과하고, 그 상대방도 피고가 아닌 다코랜드 주식회사여서 피고를 이 사건 상표등록 출원일 전 1년 이내에 원고의 국내 대리인 또는 대표자이었던 자로 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 원고의 청구는 더 나아가 살펴볼 필요없이 이유 없다.
4. 결 론
그렇다면 이 사건 등록상표에 상표법 제23조 제1항 제3호에 해당하는 등록취소 사유가 없다고 보아 원고의 이 사건 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하고 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각한다.
판사 김지형(재판장) 이회기 박정희