【채권자,항고인】
주식회사 팬코 (소송대리인 변호사 이영수)
【채무자,피항고인】
박재창 (소송대리인 법무법인 세영 담당변호사 전하은)
【원심결정】
대구지법 2001. 12. 3.자 2001카합647 결정
【주문】
1. 원심결정 중 채권자 패소 부분을 취소한다.
2. 가.채무자는 채무자가 수입, 생산, 판매하는 방향제를 비롯하여 방석, 쿠션, 자동차용 플로어매트 등의 상품 및 그 포장용기, 선전광고물, 명함, 포장지, 쇼핑백 등과 이들 제품을 판매하기 위한 매장, 창고, 사무실, 공장의 내부 간판에 별지목록 기재의 각 표장을 사용하여서는 아니 된다.
나. 채무자의 매장, 창고, 사무실 및 그 이외의 장소에 보관중인 별지목록 기재의 각 표장이 부착 또는 인쇄된 방향제, 방석, 쿠션, 자동차용 플로어매트 등의 제품 및 그 포장용기, 선전광고물, 포장지, 명함, 쇼핑백 등에 대한 점유를 풀고 채권자가 위임하는 집행관에게 그 보관을 명한다.
다. 집행관은 위 명령의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.
3. 소송비용은 1, 2심 모두 채무자의 부담으로 한다.
【신청취지및항고취지】
1. 신청취지
주문 제2항의 기재 및 채무자는 별지목록 기재의 각 표장을 매장, 창고, 사무실, 공장의 외부 간판에 사용하여서는 아니 된다(원심은 당초 신청취지 기재 중 뒷부분에 해당하는 신청을 인용하여 가처분결정을 하였다가, 채무자가 2001카합1000호로 제기한 이의신청을 받아들여 2002. 2. 15. 위 가처분결정을 취소하고, 그 신청을 기각하는 판결을 선고하였는데, 채권자가 항소하지 아니하는 바람에 위 판결은 그 무렵 확정되었다).
2. 항고취지
주문의 기재와 같다.
【이유】
1. 상표권 전용사용권의 침해
가. 인정 사실
아래 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 소 갑 제1호증의 1 내지 4, 소 갑 제2호증의 1, 2, 소 갑 제3호증의 1 내지 4, 소 갑 제4호증의 1, 2, 소 갑 제5호증의 1 내지 4, 소 갑 제6 내지 9호증, 소 갑 제21, 22, 24, 25호증, 소 을 제4호증의 23 내지 29, 소 을 제23호증의 1, 2의 각 기재에 심문의 전취지를 종합하면 이를 인정할 수 있고, 반증이 없다.
(1)이탈리아인 소외 기울리아나 까메리노 네에 꼬엔은 1997. 2. 5. '향수, 향유, 아이새도유, 눈썹연필, 일반화장수, 유액, 스킨로우션, 화장크림, 입술연지, 스킨밀크'를 지정상품으로 별지목록 기재의 각 표장(이하 '이 사건 표장'이라 한다)에 관하여 상표등록을 출원하여 1998. 7. 31. 등록번호 제413739, 413740호로, 1997. 2. 5. '농, 커튼, 상보, 재떨이받침, 융단, 꽃병, 백자기, 액자, 모포, 침대보'를 지정상품으로 하여 상표등록을 출원하여 1998. 8. 17. 등록번호 제416497, 416498호로, 2001. 2. 7. '비의료용 방향제, 인체용 방취제, 면도용비누, 목욕비누, 미용비누, 방취비누, 크림비누, 화장비누, 조합향료, 샴푸'를 지정상품으로 하여 상표등록을 출원하여 2002. 5. 3. 등록번호 제519347, 519348호로 각 상표권등록을 마쳤다.
(2)채권자는 위 상표권자와 사이에 이 사건 표장에 관하여 위 각 지정상품에 대한 전용사용권 설정계약을 체결하고, 1999. 12. 16. 위 등록번호 제413739, 413740호와 제416497, 416498호의 상표권에 관하여, 2002. 6. 29. 위 등록번호 제519347, 519348호의 상표권에 관하여 각 전용사용권의 설정등록을 마쳤다.
(3)한편, 이탈리아국 법인인 소외 로베르타 디 까메리노 에스 에이(Roberta di Camerino S. A.)(대표이사 기울리아나 꼬엔 까메리노, Giuliana Coen Camerino, 이하 '로베르타'라고 한다)는 소외 인텔렉추얼 프로퍼티 엔트프라이지즈 인코퍼레인션(Intellectual Property Enterprises Inc., 이하 '인텔렉추얼'이라 한다)에게 이 사건 표장에 관한 의류 및 패션관련 상품의 일본국 및 그 외의 지역에 있어서의 생산, 판매를 위한 독점적 허락권을 부여하였고, 인텔렉추얼은 일본국 법인인 소외 미쓰비시상사 주식회사(이하 '미쓰비시'라고 한다)에게, 미쓰비시는 다시 일본국 법인인 소외 주식회사 엘마크(Elmac, 이하 '엘마크'라고 한다)에게 일본국에서 로베르타 또는 인텔렉추얼 앞으로 등록되어 있는 이 사건 표장과 그 후에 등록되는 상표를 부착한 자동차용품 등에 관하여 일본국 내에서의 생산, 판매를 위한 독점적 실시권 내지 재실시권을 부여하였다.
(4)엘마크는 일본국 법인인 소외 주식회사 큐슈에스테도(이하 '에스테도'라 한다)와 사이에 위 독점적 재실시권에 근거하여 생산한 자동차용 방향제, 쿠션, 카매트 등을 공급하되, 일본국 내에서만 판매하고 외국으로 판매하거나 유통시키지 아니하기로 하는 내용의 물품매매계약을 체결하여 에스테도에게 위 물품을 공급하였는데, 에스테도는 위 계약을 위반하여 1998. 11. 9. 대구 수성구 지산동에서 '스포랜드(Spo-Land)'라는 상호로 자동차용품을 수입하여 판매하는 업에 종사하는 채무자와 사이에 엘마크로부터 공급받은 이 사건 표장이 부착된 자동차용 방향제, 방석, 쿠션, 카매트 등 자동차용품(이하 '이 사건 상품'이라 한다)을 채무자의 영업소가 있는 대한민국으로 수출하기로 하는 내용의 납품계약을 체결한 후 채무자에게 이 사건 상품을 수출하였다.
(5)채무자는 에스테도로부터 이 사건 상품을 수입하여 위 '스포랜드'라는 상호의 매장에서 판매하면서 매장 내부의 벽, 직원들의 명함 등에 이 사건 표장을 표시하여 사용하였고, 또한 자동차 전문 월간잡지인 '자동차 생활' 1999년 10월호, 2000년 7월호 및 10월호, 2001년 2월호와 '카 비젼'(Car Vision) 2001년 2월호에 각 이 사건 표장을 부착한 상품사진과 함께 '자동차용품 전문수입업체', '한국수입총판' 등의 문구를 사용한 광고를 게재하기도 하였다.
나. 판 단
위 인정 사실에 의하면, 채무자는 채권자가 대한민국 내에서 전용사용권을 가지는 이 사건 표장이 부착된 이 사건 상품을 일본국으로부터 수입, 판매함으로써 채권자의 전용사용권을 침해하였다고 할 것이므로, 다른 특별한 사정이 없는 한, 채무자는 채권자에 대한 이 사건 표장에 관한 전용사용권 침해행위의 금지 및 예방의무의 이행으로서 이 사건 상품의 판매 및 그 판매를 위한 선전, 광고행위를 중지할 의무가 있다 할 것이다.
2. 채무자의 항변에 대한 판단
가. 채무자의 주장
채무자는, 채권자가 이 사건 표장에 관하여 전용사용권을 가지는 지정상품과 채무자가 수입, 판매하는 이 사건 상품은 동일하거나 유사한 상품이 아니므로 채권자의 전용사용권의 범위가 채무자의 이 사건 상품에는 미치지 아니하고, 가사 동일 내지 유사상품이라고 하더라도 이는 진정상품의 병행수입행위에 해당하므로 채권자의 전용사용권을 침해하지 아니한다고 주장한다.
나. 판 단
(1) 동일 내지 유사상품인지 여부
(가)지정상품의 유사 여부는 대비되는 상품에 동일 또는 유사한 상표를 사용할 경우에 동일 업체에 의하여 제조 또는 판매되는 상품으로 오인될 우려가 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하되, 상품 자체의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 종합적으로 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 한다( 대법원 2000. 10. 27. 선고 2000후815 판결 참조).
(나)우선, 이 사건 표장의 지정상품인 '융단, 모포, 침대보'와 이 사건 상품 중 '차량용 방석, 쿠션, 카매트'가 동일 내지 유사상품인지 여부에 관하여 보건대, 소 갑 제1호증의 1 내지 4, 소 갑 제20호증의 각 기재에 심문의 전취지를 종합하면, '모포, 침대보'와 '차량용 방석, 쿠션'은 상표법시행규칙 별표에 기재된 상품류군 분류상 유사군 코드번호로 볼 때 G2606으로 서로 같고, '융단'과 '카매트'는 위 유사군 코드번호로 볼 때 G2602로 서로 같으며, 또한 차량용 방석, 쿠션, 매트가 비록 자동차용으로 한정되어 있다 하더라도, 그것들은 가정이나 사무실의 소파나 의자, 침대 등에서 등받침 또는 깔개류 등의 용도로 쓰이는 융단, 모포 및 침대보와 비교하여 그 용도가 특별히 다르다고 말할 수 없고, 나아가 차량용 방석, 쿠션, 카매트는 융단, 모포, 침대보 등과 마찬가지로 중소기업체인 섬유봉제품의 제조업체에서 생산되며, 자동차용품 전문판매점뿐만 아니라 일반 백화점이나 소매점 등을 통해서도 소비자에게 판매되기도 하는 사실이 인정되므로, 위 인정 사실에 의하면 '융단, 모포, 침대보'와 '차량용 방석, 쿠션, 카매트'는 그 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위에 있어 서로 다르지 않다고 할 것이어서 동일 내지 유사한 상품이라고 봄이 상당하다.
(다)다음, 이 사건 표장의 지정상품인 '향유, 향수, 비의료용 방향제'와 이 사건 상품 중 '차량용 방향제'가 동일 내지 유사상품인지 여부에 관하여 보건대, 소 을 제14호증의 3의 기재에 심문의 전취지를 종합하면, '향유, 향수'와 '차량용 방향제'는 비록 위 상품류군 분류상 같은 유별에 속한다고 할지라도, 그 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위가 서로 다른 사실이 인정되므로, 양자가 동일 내지 유사한 상품에 해당한다고 단정할 수 없을 것이나, 한편 소 갑 제5호증의 1 내지 4, 소 갑 제21, 22, 24, 25호증의 각 기재에 심문의 전취지를 종합하면, 이 사건 표장의 지정상품으로 등록된 '비의료용 방향제'는 인체용 내지 화장품용 이외의 용도로서 향기로운 냄새를 내거나 악취를 제기하기 위하여 사용되는 방향제로서 '차량용 방향제'를 포함하는 사실이 인정되므로, '비의료용 방향제'와 '차량용 방향제'는 그 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위에 있어 동일 내지 유사한 상품에 해당된다 할 것이다.
(라)따라서 채권자가 이 사건 표장에 관하여 전용사용권을 가지는 지정상품과 채무자가 수입, 판매하는 이 사건 상품이 동일하거나 유사한 상품이 아님을 전제로 한 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
(2) 진정상품의 병행수입행위에 해당하는지 여부
(가)상표권자가 국내와 국외에서 동일한 상표를 각 국내법에 따라 등록한 경우 제3자가 국내의 상표권자 또는 전용사용권자의 허락 없이 외국에서 그 국내법에 따라 적법하게 상표를 부착하여 판매된 상품을 수입하여 판매하는 행위, 즉 진정상품의 병행수입행위는, 원칙적으로 상표권에 대하여는 속지주의가 적용되는 이상 국내 상표권자 또는 전용사용권자의 상표권 또는 전용사용권을 침해한다 할 것이나, 다만 국외 상표권자와 국내 상표권자가 동일인이거나 그들 사이에 법률적 또는 경제적으로 밀접한 관계가 존재하여 상표권을 남용하여 부당하게 독점적인 이익을 꾀할 우려가 적고, 국외에서 생산, 판매되는 상품이 인건비가 낮은 제3국에서 주문자생산방식 등에 의하여 생산되어 수입된 것이 아니며, 그 상품이 국내 상표권자 또는 전용사용권자가 생산, 판매하는 상품과 비교하여 품질상의 차이가 없다면, 국내 상표권자 또는 전용사용권자가 국내에서 오랜 기간 동안 그 상표가 부착된 상품을 생산, 판매하여 오면서 많은 비용을 들여 그 판매를 위한 선전, 광고 등의 활동을 하여 옴으로써 국내 소비자들로부터 그 상표에 대한 독자적인 신용(goodwill)과 고객흡인력을 얻고 있어 외국으로부터의 수입행위가 그와 같은 신용이나 고객흡인력을 희석화할 우려가 있는 경우를 제외하고는, 위와 같은 진정상품의 병행수입행위는 국내 상표권 내지 전용사용권을 침해하지 아니 한다고 봄이 상당하다( 대법원 1997. 10. 10. 선고 96도2191 판결 참조).
(나)먼저 채무자가 수입하여 판매한 이 사건 상품이 일본국의 국내법에 따라 이 사건 표장이 부착되어 판매되고 적법하게 대한민국으로 수출된 상품, 즉 진정상품인지 여부에 관하여 보건대, 이 사건 표장에 관하여 일본국 및 그 외의 지역에서의 생산, 판매를 위한 독점적 실시권을 가진 미쓰비시는 엘마크에게 일본국 내에서의 생산, 판매를 위한 독점적 재실시권을 부여하였고, 이에 엘마크는 이 사건 상품을 생산한 후 일본국 내에서만 판매하고 외국으로 판매하거나 유통시키지 아니하기로 약정하여 에스테도에게 이 사건 상품을 판매하였는데, 에스테도는 그와 같은 약정을 위반하여 대한민국에 있는 채무자에게 이 사건 상품을 수출한 사실은 앞서 인정한 바와 같으므로, 위 인정 사실에 의하면 이 사건 상품은 일본국의 국내법에 따라 적법하게 이 사건 표장이 부착되어 판매된 것이니 만큼, 일응 일본국 내에서는 진정상품이라 할 것이나, 에스테도가 일본국 내에서만 판매하기로 한 엘마크와의 약정을 위반하여 그 국경을 넘어 대한민국으로 수출하였으므로, 이 사건 상품은 적어도 대한민국 내에서는 진정상품으로 보기 어렵다고 할 것이다.
(다)나아가 이 사건 표장에 관한 일본국 내의 상표권자와 대한민국 내의 상표권자가 동일인이거나 그들 사이에 법률적 또는 경제적으로 밀접한 관계가 존재하는지 여부에 관하여 보건대, 앞서 인정한 바와 같이 이 사건 표장에 관한 대한민국 내의 상표권자가 이탈리아인 '기울리아나 까메리노 네에 꼬엔'이라는 자연인이고, 그 전용사용권자가 채권자임은 분명한데, 일본국 내에서는 이 사건 표장에 관한 상표권자 또는 전용사용권자가 로베르타, 인텔렉추얼 또는 미쓰비시 중 누구인지 여부가 불명확하고(소 갑 제6호증, 소 을 제23호증의 1, 2의 각 기재에 의하면, 로베르타 또는 인텔렉추얼이 상표권자이고, 인텔렉추얼 또는 미쓰비시가 전용사용권자인 것으로 보이는 반면에, 소 갑 제11호증의 1 내지 4의 각 기재에 의하면 미쓰비시가 상표권자인 것처럼 보인다.), 또한 대한민국 내의 상표권자인 '기울리아나 까메리노 네에 꼬엔'과 로베르타의 대표이사인 '기울리아나 꼬엔 까메리노'가 동일인인지 여부도 명확하지 아니하며, 달리 이 사건 표장에 관한 일본국 내의 상표권자와 대한민국 내의 상표권자가 동일인이거나 그들 사이에 법률적 또는 경제적으로 밀접한 관계가 존재한다는 점에 관하여 아무런 소명도 없다.
(라)더구나, 앞서 든 증거에다가 소 갑 제15, 23호증의 각 기재에 의하면, 채권자는 이 사건 표장에 관한 국내 상표권자인 기울리아나 까메리노 네에 꼬엔으로부터 전용사용권을 부여받아 1999. 11. 17. 전용사용권자로 등록한 후 이 사건 표장이 부착된 상품을 생산, 판매하여 오면서 상당한 비용을 들여 그 판매를 위한 선전, 광고 등의 활동을 하여 옴으로써 국내 소비자들로부터 이 사건 표장에 대한 독자적인 신용과 고객흡인력을 얻고 있었던 사실이 인정되므로, 채무자가 일본국으로부터 이 사건 상품을 수입, 판매하는 행위는 그와 같은 신용이나 고객흡인력을 희석화할 우려가 있다 할 것이어서 가사 채무자가 수입, 판매한 이 사건 상품이 진정상품이라고 하더라도 그와 같은 병행수입행위는 채권자의 전용사용권을 침해한다고 봄이 상당하다.
(마)따라서 이 사건 상품을 수입, 판매한 채무자의 행위가 진정상품의 병행수입행위에 해당한다 하여 이 사건 표장에 관한 채권자의 전용사용권을 침해하지 아니한다는 취지의 채무자의 위 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.
3. 결 론
그렇다면 채무자가 채권자의 전용사용권을 침해하여 이 사건 표장이 부착된 상품을 수입하여 판매할 뿐만 아니라 그 판매를 위한 선전, 광고행위를 하여 왔었고, 또한 앞으로도 그와 같은 행위를 계속할 것으로 보이므로, 채무자에 대하여 위와 같은 전용사용권의 침해행위를 중지할 것 등을 요구하는 채권자의 이 사건 신청 중 주문 제2항 기재에 해당하는 부분은 그 피보전권리와 보전의 필요성이 충분히 소명되었다 할 것이어서 이를 인용하여야 할 것인바, 원심결정 중 채권자 패소 부분은 이와 결론을 달리 하여 부당하므로, 채권자의 항고를 받아들여 원심결정 중 그 해당 부분을 취소하고, 채무자에 대하여 주문 제2항의 기재와 같이 전용사용권 침해행위의 중지 등을 명하기로 하며, 소송비용은 1, 2심 모두 패소자인 채무자의 부담으로 하여 주문과 같이 결정한다.
판사 황영목(재판장) 김태천 김성엽