【원 고】
주식회사 신세계(소송대리인 변리사 조철현)
【피 고】
특허청장
【주 문】
1. 특허심판원이 2002. 12. 23. 2002원1646호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초 사실
거：갑 제1 내지 3호증, 을 제1 내지 4호증]
가. 이 사건 출원서비스표
(1) 출원번호：제2000년 서비스표등록출원 (출원번호 생략)
(2) 출원일：2000. 6. 27.
(3) 표장：
(4) 지정서비스업： 상표법시행규칙 제6조의 [별표 2] 서비스업류 구분(이하 '서비스업류 구분'이라 한다) 제35류 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업, 컴퓨터통신을 이용한 의류의 홈쇼핑서비스업, 컴퓨터통신을 이용한 신발류의 홈쇼핑서비스업, 컴퓨터통신을 이용한 문방구류의 홈쇼핑서비스업, 컴퓨터통신을 이용한 가구류의 홈쇼핑서비스업, 컴퓨터통신을 이용한 주방용품의 홈쇼핑서비스업, 컴퓨터통신을 이용한 식품류의 홈쇼핑서비스업, 컴퓨터통신을 이용한 화장품류의 홈쇼핑서비스업, 컴퓨터통신을 이용한 서적류의 홈쇼핑서비스업, 컴퓨터통신을 이용한 가방류의 홈쇼핑서비스업', 제38류 '홈쇼핑 방송업, 컴퓨터를 이용한 화상통신업, 무선통신업, 서신발송업, 전자우편업, 전화서비스업, 전화통신업, 컴퓨터통신업, 핸드폰통신업'
나. 거절결정 및 이 사건 심결의 경위
원고는 2000. 6. 27. 이 사건 출원서비스표에 관하여 서비스표등록출원을 하였으나, 특허청은 2002. 3. 23. 이 사건 출원서비스표가 성질을 표시하는 표장만으로 된 서비스표일 뿐만 아니라 간단하고 흔히 있는 표장만으로 구성된 서비스표이므로 상표법 제6조 제1항 제3호, 제6호에 해당한다는 이유로 거절결정을 하였다.
이에 원고는 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였던바, 특허심판원은 이를 2002원1646호로 심리하여 2002. 12. 23. 아래 다.항과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
다. 이 사건 심결 이유의 요지
(1) 상표법 제6조 제1항 제6호 해당 여부
이 사건 출원서비스표는 한글 '이'와 '마트' 사이에 '/''가 삽입되어 있는바, '마트'는 '시장, 상업중심지' 등의 뜻이 있는 영어 단어 'mart'의 국문 음역이지만 최근에는 '할인점 시장'의 의미로 인식되는 경향이 강하여 식별력이 없고, '/'' 부분은 단순한 부기적 표시에 불과하며, '이'는 '마트'와 결합되어 있는 것으로 보아 영문자 'e'의 국문 음역임을 쉽게 인식할 수 있으므로, 이 사건 출원서비스표는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 서비스표에 해당한다.
(2) 상표법 제6조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력 취득 여부
이 사건 출원서비스표가 1993.경부터 할인점에 계속적으로 사용되어 온 결과, 그 출원시인 2000. 6. 27.에는 이 사건 출원서비스표가 원고 할인점의 명칭으로 수요자 사이에 현저하게 인식되었다고 할 것이나, 그 지정서비스업인 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 대한 관계에서 볼 때 원고가 1997. 5. 24.부터 인터넷 사이트에서 이 사건 출원서비스표를 사용하여 온 것만으로는 이 사건 출원서비스표가 수요자들 사이에 원고의 서비스표로 현저하게 인식되었다고 보기에는 부족하고, 나머지 지정서비스업인 '홈쇼핑방송업' 등(서비스업류 구분 제38류)에 대하여는 원고가 이 사건 출원서비스표를 사용하였다고 보기에 부족하다.
(3) 따라서 이 사건 출원서비스표는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 서비스표로서 그 지정서비스업에 대한 관계에서 사용에 의한 식별력을 획득하였다고 보기 어려우므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제3호에 해당하는지 여부에 관하여 살필 필요 없이 서비스표로서 등록될 수 없다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자들의 주장
가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지
(1) 이 사건 출원서비스표는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 서비스표에 해당하지 않는다.
이 사건 출원서비스표는 비록 '마트' 부분이 '시장, 상업중심지, 할인점 시장' 등의 의미로 인식되더라도 전체적인 구성으로 볼 때 진한 노랑색의 직사각형 내부에 검은색으로 '이/'마트'라고 표시한 색채상표로서 소비자에게 강한 인상을 풍기고 있고, '이' 부분은 영어 알파벳 'e'의 음역 외에도 일견하여 그 의미를 확정할 수 없는 다양한 의미가 있는 단어이며, '/'' 부분은 원고 할
인매장의 심볼 표시로서 식별력이 없다고 할 수 없고, 이 사건 등록서비스표
는 이미 거래계에서 주지 저명한 원고의 등록상표인 ""와 호칭 및
관념이 동일하여 일반 수요자들에게 동일한 서비스의 출처를 나타내는 것으로 인식될 것이므로, 이 사건 출원서비스표는 자타 서비스업의 식별력이 있는 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하지 않는다.
(2) 이 사건 출원서비스표는 사용에 의한 식별력을 취득하였다.
가사 이 사건 출원서비스표가 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하더라도, 원고는 1993. 하반기부터 전국적으로 대형 할인점을 운영하면서 이 사건 출원서비스표와 동일한 '이마트'를 사용하기 시작하였고 그 과정에서 여러 차례에 걸쳐 대대적인 홍보 및 광고를 하여 왔으며 1997. 7.경부터는 인터넷 홈페이지를 통하여 홈쇼핑업을 개시하면서 거기에 이 사건 출원서비스표를 사용하여 옴으로써 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업 중 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 대한 관계에서 이미 사용에 의한 식별력을 취득하였고, 한편 위 인터넷 홈페이지는 '동영상', '투표하기', '회원가입', '고객의 소리' 항목을 마련하고 있고 전화나 핸드폰을 통한 상품의 구매가 가능하도록 하고 있으므로 이 사건 출원서비스표는 나머지 지정서비스업인 '홈쇼핑방송업' 등(서비스업류 구분 제38류)에 대한 관계에서도 사용에 의한 식별력을 취득하였다.
나. 피고 주장
(1) 이 사건 출원서비스표는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 서비스표이다.
이 사건 출원서비스표는 고딕체의 '이'와 '마트' 사이에 '/''가 삽입되어 구성된 서비스표로서 '이'는 영어 알파벳 'e'의 국문 음역으로 쉽게 인식되고 '마트'는 '시장, 상업중심지' 등의 뜻이 있는 영어 단어 'mart'의 국문 음역이며 최근 '할인점 시장'이라는 판매장소로 인식되는 경향이 강하여 식별력이 없으며 바탕이 노랑색이라고 하여 특별한 관념을 형성하거나 새로운 식별력을 갖는다고 할 수도 없으므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제6조 제1항 제6호의 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 서비스표에 해당한다.
(2) 이 사건 출원서비스표는 사용에 의한 식별력을 취득하지 못하였다.
이 사건 출원서비스표는 그 출원 당시 원고 할인점의 명칭으로 수요자들 사이에 현저하게 인식되어 있기는 하나, 그 지정서비스업 중 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 대한 관계에서 볼 때 할인점과 홈쇼핑서비스업은 서로 유사하지 아니한 서비스이고 원고는 1997. 5. 24.부터 인터넷 사이트에 이 사건 출원서비스표를 사용한 것에 불과하므로 이 사건 출원서비스표가 그 출원 당시 원고의 업무에 관련된 서비스를 표시하는 것으로 현저하게 인식되어 있다고 보기 어렵고, 나머지 지정서비스업인 '홈쇼핑방송업' 등(서비스업류 구분 제38류)에 대한 관계에서는 원고가 이 사건 출원서비스표를 사용한 적이 없다.
3. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단
가. 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하는지 여부
(1) 상표법 제6조 제1항 제6호는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표는 상표로서 등록될 수 없다고 규정하고 있는바, 이는 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표는 자타 상품의 출처를 구분할 만한 식별력이 없거나 또는 식별력이 있더라도 한 사람에게 독점시키는 것은 부적당하다는 데 그 이유가 있고, 한편 상표나 서비스표의 등록적격성의 유무는 그 지정상품 또는 지정서비스업과의 관계에서 각 상표 또는 서비스표에 따라 개별적으로 판단되어야 한다.
(2) 먼저, 이 사건 출원서비스표를 그 지정서비스업 중 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 대한 관계에서 살피건대, 이 사건 출원서비스표는 직사각형의 노랑색 바탕에 검은색의 한글 고딕체로 '이/'마트'라고 씌어져 구성된 서비스표로서, '/'' 부분은 그 크기가 매우 작은 데다가 그 모양에 의하더라도 한글 '이'와 '마트'를 분리하는 외에는 특별한 관념이 있다고 보기 어려워 식별력이 없고, 한글 '마트'는 '시장, 상업중심지' 등의 뜻이 있는 영어 단어 'mart'의 한글 음역으로서 최근 들어 '할인점 시장'이라는 판매장소의 뜻으로 널리 인식되어 있어 위 지정서비스업에 대한 관계에서 볼 때 '마트' 부분은 위 지정서비스업의 보통명칭이거나 또는 위 지정서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것으로서 식별력이 없으며, 나머지 한글 '이'는 국어사전에는 여러 가지 의미가 있기는 하나 영어 단어 'mart'의 한글 음역인 '마트'와 직접 결합되어 있는 점에 비추어 단순히 영어 알파벳 'e'의 한글 음역으로만 쉽게 인식되어 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하고, '이'와 '마트'가 일체불가분적으로 결합되어 전체적으로 어떤 새로운 관념을 형성하는 것도 아니며, 직사각형의 노랑색 바탕에 검은색의 한글로 씌어져 있다고 하여 어떤 특별한 주의를 끈다고 보기도 어려우므로, 결국 이 사건 출원서비스표는 위 지정서비스업에 대한 관계에서 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 서비스표에 해당한다.
(3) 한편, 이 사건 출원서비스표를 나머지 지정서비스업인 '홈쇼핑방송업' 등(서비스업류 구분 제38류)에 대한 관계에서 보건대, 이 사건 출원서비스표의 '/'' 부분은 식별력이 없고 한글 '이'는 영어 알파벳 'e'의 한글 음역이며 한글 '마트'는 영어 단어 'mart'의 한글 음역으로서 최근 '할인점 시장'이라는 판매장소의 뜻으로 널리 인식되어 있는 점은 앞서 본 바와 같으나, 위 지정서비스업과 관련시켜 볼 때 한글 '마트'가 위 지정서비스업의 보통명칭이거나 또는 그 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것도 아니므로 식별력이 없다고 보기 어렵고, 위 '/'' 부분을 제외한 나머지 부분인 '이마트' 또는 위 '이'와 '/'' 부분을 제외한 '마트'가 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하는 것도 아니므로, 이 사건 출원서비스표는 위 지정서비스업에 대한 관계에서 식별력이 있는 서비스표로서 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하지 않는다.
(4) 따라서 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업 중 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 대한 관계에서는 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하고, 반면 나머지 지정서비스업인 '홈쇼핑방송업' 등(서비스업류 구분 제38류)에 대한 관계에서는 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하지 않는다.
나. 이 사건 출원서비스표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부
(1) 이 사건 출원서비스표가 그 지정서비스업 중 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 대한 관계에서 상표법 제6조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부에 관하여 살피건대, 위 규정에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 인정하기 위해서는 출원인이 그 출원 전에 상표를 상당기간 사용한 결과 일반 수요자들에게 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가가 현저하게 인식되어 있는 것임을 요하고, 한편 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록결정시 또는 거절결정시를 기준으로 하여 판단되어야 한다( 대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결).
(2) 갑 제8호증의 1 내지 6, 갑 제9호증의 1 내지 8, 갑 제10호증의 1 내지 179, 갑 제11호증의 1 내지 119, 갑 제13호증의 1 내지 4, 갑 제14호증, 갑 제17호증의 1 내지 33의 각 기재에 의하면, 원고는 1993. 하반기부터 대형 할인점포를 개설하여 각종 의류, 일용잡화, 주류, 정육, 식품 등을 소매로 판매하면서 그 서비스표지로 이 사건 출원서비스표 및 'E-mart'를 사용하였고, 그 후 계속적으로 할인점포를 추가로 개설하여 1999년도에는 원고의 할인점포가 전국적으로 20개, 2000년도에는 26개, 2001년도에는 38개에 이르게 되어 원고는 국내 동종업계 1위의 최대 할인점 전문업체가 된 사실, 원고의 매출 실적은 1999년도 1조 3,181억 원, 2000년도 2조 3,586억 원, 2001년도 3조 4,430억 원으로 매년 대폭으로 증가한 사실, 원고는 그 과정에서 각종 전단지, 언론매체 등을 통하여 이 사건 출원서비스표 및 'E-mart'를 사용한 원고 할인점에 대하여 대대적인 홍보 및 광고를 하였고 각종 일간신문에도 이 사건 출원서비스표 및 'E-mart'를 사용한 원고의 할인점에 관한 각종 내용이 여러 차례 기사로 게재된 사실, 원고는 1999. 12. 17. 매일경제신문사와 대한상공회의소가 공동 제정한 '제4회 한국유통대상'에서 대통령상 수상업체로 선정되기도 한 사실, 원고는 컴퓨터를 통한 인터넷이 국내에 널리 보급되자 1997. 5. 24. "www.cybermall.co.kr"이라는 도메인 이름으로, 1998. 10. 8. "www.e-mart. co.kr"이라는 도메인 이름으로 각 인터넷 사이트를 개설한 후 인터넷 홈페이지를 통하여 종전에는 할인점포에서만 판매하던 '가공식품, 가전제품, 문구/완구, 서적/음반, 미용용품, 주방용품, 가구' 등 각종 품목을 인터넷을 통한 홈쇼핑 형태로도 판매하기 시작하면서 그 인터넷 홈페이지에도 이 사건 출원서비스표를 표시하여 사용한 사실, 원고는 인터넷 홈페이지를 통한 온라인에서 주력 품목 약 15,000개를 앞세워 판매한 결과, 2001. 말경 위 홈페이지를 통한 회원수가 약 30만 명에 이르고 월 평균 약 15억 원의 매출을 올렸으며 그 이후에도 온라인을 통한 판매가 증가추세에 있는 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.
(3) 위 인정 사실에 의하면, 원고는 1993.경부터 오랫동안 전국의 수많은 할인점포에서 각종 상품을 계속적으로 판매하여 오면서 이 사건 출원서비스표를 사용하여온 결과, 이 사건 출원서비스표는 일반 수요자들에게 원고의 할인점포를 통한 각종 상품의 판매업에 관련된 것으로 이미 현저하게 인식되어 왔고, 그 기반 위에서 원고는 컴퓨터를 이용한 인터넷이 일반화되기 시작할 무렵인 1997. 5. 24.부터는 할인점포를 통한 직접 판매방식과 더불어 인터넷 온라인 판매방식도 함께 병행하면서 그 인터넷 홈페이지에서도 이 사건 출원서비스표를 표시하여 사용하여 왔으며 그 판매기간, 이용자수 및 판매 실적도 매우 높았음을 알 수 있는바, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)은 '수요자가 가정, 사무실 등에서 컴퓨터를 이용하여 온라인으로 접속한 후 각종 상품을 쇼핑하고 구매할 수 있는 서비스'라는 점에서 인터넷을 통한 각종 상품의 온라인 판매업과 동일하고, 오늘날 점포에서 상품을 진열하여 직접 판매하는 방식과 더불어 인터넷을 통한 온라인 판매도 병행하는 것이 거의 모든 상거래에 있어서 일반화되어 있으며, 할인점포를 통한 직접 판매방식과 인터넷을 통한 온라인 판매방식은 단지 판매방식의 차이가 있을 뿐, 각종 상품의 할인판매라는 사회·경제적인 관점에서는 동일하고 일반 수요자들 역시 그 서비스의 출처에 관하여 양자를 동일하게 인식하는 점 등 제반 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 출원서비스표는 원고가 그 출원 전부터 이를 사용하여 온 결과, 그 거절결정시인 2002. 3. 23. 현재 할인점포를 통한 각종 상품 판매업뿐만 아니라 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 있어서도 일반 수요자들에게 원고의 업무에 관련된 서비스를 표시하는 것으로 현저하게 인식된 것으로 보인다.
(4) 따라서 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업 중 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 대한 관계에서 상표법 제6조 제2항이 정하는 사용에 의한 식별력을 취득하였다.
다. 소결론
따라서 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업 중 '컴퓨터통신을 이용한 가전제품의 홈쇼핑서비스업' 등 각종 상품의 홈쇼핑서비스업(서비스업류 구분 제35류)에 대한 관계에서는 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하나 상표법 제6조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력을 취득하였고, 나머지 지정서비스업인 '홈쇼핑방송업' 등(서비스업류 구분 제38류)에 대한 관계에서는 상표법 제6조 제1항 제6호에 해당하지 않으므로 서비스표로서 등록될 수 있다고 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.
4. 결 론
그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 조용호(재판장) 박성수 김철환