【원고, 피상고인】
엔에이치엔 주식회사 (소송대리인 변리사 양성보외 2인)
【피고, 상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2006. 12. 29. 선고 2006허4833 판결
【주 문】
상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.
【이 유】
상고이유에 관하여 본다.
특허법 제51조는 ‘보정각하’에 관하여 “① 심사관은 제47조 제1항 제2호의 규정에 의한 보정이 동조 제2항 내지 제4항의 규정에 위반하는 것으로 인정하는 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. ③ 제1항의 규정에 의한 각하결정에 대하여는 불복할 수 없다. 다만, 제132조의3의 규정에 의한 특허거절결정에 대한 심판에서 다투는 경우에는 그러하지 아니한다.”라고 규정하고, 같은 법 제170조 제1항 및 제174조 제1항은 위 제51조를 특허거절결정 불복심판절차 및 심사전치절차에 준용하면서 제51조 제1항 중 ‘ 제47조 제1항 제2호’는 ‘ 제47조 제1항 제2호 또는 제3호’로 본다고 규정하고 있다. 위와 같은 보정각하결정 및 심사전치절차에 관한 관련 법 규정에 의하여 현재 심사전치보정에 대한 보정각하결정에 대하여는 별도의 불복절차를 마련하지 아니하고 거절결정 불복심판절차에서 다투도록 되어 있는 점, 그러나 그 다투는 방법 및 시기에 관하여는 한정하고 있지 아니한 점, 거절결정 불복심판절차에서 그 선결문제로서의 보정각하결정의 적법 여부에 관하여 심판하는 것이 절차상 큰 부담으로 보이지 아니하는 한편, 보정서를 제출한 심판청구인으로서는 보정각하결정에 대한 심판이 없을 경우 이를 다툴 수 있는 방법이 없어 사실상 입는 불이익이 중대한 점 등에 비추어 보면, 특허출원인이 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하면서 명세서 등에 대한 보정서를 제출하고 거기에서 보정의 적법성에 관하여도 이미 주장한 이상, 그러한 당사자의 의사는 보정된 명세서대로의 특허출원에 등록거절사유가 있는지 여부에 관한 판단을 구하는 것이므로, 비록 특허출원인이 심사전치절차에서의 보정각하결정에 대하여, 거절결정 불복심판절차에서 별도로 이를 다툰다는 취지의 서면을 제출하지 아니하였다 하더라도 그 심결이 있을 때까지 달리 보정의사를 철회하였다고 볼 만한 특별한 사정이 없는 한, 보정의 적법성에 대한 판단도 함께 구하는 것으로 보아 특허법 제51조 제3항 단서의 ‘다투는 경우’에 해당된다고 해석함이 합리적이다.
원심이 적법하게 인정한 사실 및 기록에 의하면, 원고는 이 사건 출원발명(출원번호 생략)에 관하여 특허청의 거절결정이 있자 이에 대하여 불복·심판청구를 하고 2004. 11. 11.자로 원심 판시의 이 사건 보정서를 제출하면서 “본원의 특허청구범위에 관한 보정은 최초 출원시 제출된 명세서 및 청구범위에 기재된 발명 사상 내의 것으로서 특허법에서 정한 적법한 보정입니다”, “심사전치의 요건을 구비하였습니다”, “본원의 보정된 청구항들에 기재된 발명이 인용발명들에 비추어 진보성이 인정되는 발명들입니다”는 요지의 주장을 하였음을 알 수 있는바, 그와 같이 원고가 거절결정 불복심판을 청구한 이후 이 사건 보정을 하면서 보정의 적법성에 관한 주장도 이미 개진한 이상, 다른 특별한 사정이 없는 한, 원고의 의사는 특허법 제51조 제3항 단서의 특허거절결정에 대한 심판에서 ‘다투는 경우’에 해당하는 것으로 보아야 할 것이다.
따라서 이와 같은 취지로 판단한 원심의 결론은 정당하고, 거기에 상고이유로 삼고 있는 판결 결과에 영향을 미친 법리오해 등 위법은 없다.
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김용담(재판장) 박시환 박일환(주심) 김능환