【피고인】
【상고인】
피고인
【변호인】
변호사 박영호
【원심판결】
서울지법 1997. 1. 29. 선고 96노6482 판결
【주문】
상고를 기각한다.
【이유】
상고이유를 판단한다.
1. 원심판결과 제1심판결 이유에 의하면 이 사건 범죄사실과 피고인의 주장에 대한 판단은 다음과 같다.
가. 원심은 이 사건 범죄사실로서, "피고인은 안양시 안양7동 204의4에 있는 공소외 1 주식회사(이하'공소외1 회사' 라 한다)의 대표이사로서, 1993. 7. 21.경부터 1994. 9.경까지 사이에 위 회사에서 피해자 이동원, 황규영이 특허청에 1990. 11. 6. 실용신안등록 제51847호로 등록한 "전열기구 온도조절장치" 23,000개, 시가 합계 금 138,000,000원 상당을 부착한 전기장판 및 전기담요 23,000개를 제조·판매하여 위 피해자들의 실용신안권을 침해한 것이다."라고 하는 사실을 인정하고 있다.
나. 이에 대하여, 피고인은 위 판시와 같은 전열기구 온도조절장치는 원래 (이하 '공소외 2 회사' 라 한다)직원들인 위 피해자들이 직무와 관련하여 고안한 것으로서 그 사용자인 공소외 2 회사가 그 통상실시권을 취득하였는데, 그 후 피고인이 대표이사로 있는 공소외 1 주식회사가 이를 전전양수하였으므로 피고인이 대표이사로 재직중인 공소외 1 주식회사가 판시 전열기구 온도조절장치를 제조·판매한 것은 위 통상실시권에 터잡은 것으로서 적법한 권리의 행사에 해당한다고 주장하고 있다.
제1심은 이에 대하여, 공소외 2 회사는 1987. 7. 13. 위 판시 전열기구 온도조절장치에 대한 실용신안권을 위 회사 명의로 출원하였다가 1989년경 위 실용신안에 관한 권리를 동 회사의 직원들인 위 피해자들에게 양도함에 따라 같은 해 3. 31. 그 출원인 명의가 위 피해자들로 변경되어 동인들 명의로 위 실용신안권이 등록되었는데, 그 후 공소외 2 회사의 도산에 따라 동 회사가 채권단 대표자들인 공소외 채홍우 외 2인에게 동 회사의 자산 및 인·허가상의 권리를 양도하면서 그 양도될 자산의 목록을 작성하였으나 그 목록에 위 실용신안권은 포함되지 아니 하였으며, 그 후 피고인등이 동업으로 공소외 1 주식회사를 설립하여 위 채권단 대표자들로부터 그들이 공소외 2 회사로부터 양수한 자산과 권리를 재차 양수하여 종전에 공소외 2 회사가 운영하던 사업을 계속하던 중 위 실용신안권의 등록권자인 위 피해자들과 주식회사 공소외 1 주식회사 사이에 1991. 7. 20.부터 1993. 7. 20.까지의 기간 동안 위 온도조절장치에 관한 생산, 사용, 판매, 확포를 실시내용으로 하는 통상실시권 설정계약이 체결되고(사용료는 무상으로 하기로 약정하였다), 이에 따라 1991. 7. 23. 공소외 1 주식회사 명의로 위 실용신안권에 대한 통상실시권이 등록된 사실을 인정한 다음, 가사 피고인의 주장과 같이 판시 온도조절장치가 위 피해자들이 직무와 관련하여 고안한 것으로서 그 사용자인 공소외 2 회사가 그 통상실시권을 취득하였다고 하더라도 그 후 위 회사와 채권단 대표자들 간에 자산 양도계약이 체결될 당시에 그 통상실시권은 양도대상이 되는 재산목록에서 제외되었고, 피고인등이 설립한 공소외 1 주식회사 명의로 위 온도조절장치에 관한 통상실시권을 새로 설정하기까지 한 사정에 비추어 보면, 이 사건 실용신안권에 관한 통상실시권이 공소외 2 회사로부터 그 채권단 대표자를 거쳐 피고인등이 설립한 공소외 1 주식회사로 전전승계되었다고 보기는 어렵다고 하여 피고인의 위 주장을 배척하고 있고, 원심은 그 판시와 같은 이유로 이 부분의 제1심의 판단을 그대로 유지하고 있다.
2. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 이와 같은 사실인정과 판단은 정당하다고 판단되고, 거기에 상고이유에서 지적하고 있는 바와 같은 채증법칙 위배나 특허법 및 실용신안법에 관한 법리오해의 위법이 없다. 이 점에 관한 상고이유는 받아들일 수 없다.
3. 그리고 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 법률) 제17조 제1항이나 특허법 제39조 제1항에 의하면, 직무발명에 관한 통상실시권을 취득하게 되는 사용자는 그 피용자나 종업원이 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 하여 등록 당시의 사용자가 그 통상실시권을 취득하는 것은 아니다 . 이와 다른 견해에 서서 원심판결을 탓하는 상고이유도 받아들일 수 없다.
4. 그러므로 상고를 기각하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 박준서(재판장) 박만호 김형선 이용훈(주심)