【출원인,상고인】
【상대방,피상고인】
특허청장
【원심심결】
특허청 1997. 10. 27.자 96항원1064 심결
【주문】
원심심결을 파기하고, 사건을 특허심판원에 환송한다.
【이유】
상고이유(상고이유보충서는 이를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
1. 원심심결 이유에 의하면 원심은, "고향"과 같이 구성되고 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항의 [별표 1] 상품류 구분 제5류에 속하는 '녹차, 코코아, 생수' 등을 지정상품으로 하는 이 사건 출원상표가 선출원에 의하여 등록되고 "고향집", "고향맛", "고향명품"과 같이 각 구성된 인용상표들과 호칭 및 외관이 유사하고 그 지정상품도 유사한 것이어서 이를 함께 사용할 경우 상품출처의 오인·혼동을 불러일으킬 염려가 있으므로, 구 상표법(1995. 12. 29. 법률 제5083호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호를 적용하여 거절한 원사정은 정당하다고 판단하고, 나아가 인용상표들에 대하여 무효심판이 계속중이라는 점에 관한 출원인의 주장에 대하여서는 그 심판결과를 보아야 인용상표들이 무효가 될 것인지를 알 수 있으므로 이유 없다는 취지로 판단하였다.
2. 상표등록무효심결이 확정된 때에는 상표등록취소심결이 확정되거나 그 밖의 사정으로 상표권이 말소등록된 때와는 달리 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어 있으므로(구 상표법 제71조 제3항 참조), 어떤 상표의 출원 당시에 인용상표가 등록되어 있었다고 하더라도 그 후 그 등록무효심결이 확정되었다면 그 인용상표의 등록은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어 결국 그 인용상표는 그 출원상표의 출원 당시에 존재하지 아니하였던 것이 되고, 따라서 그 인용상표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 '선출원에 의한 타인의 등록상표'에 해당한다고 볼 수는 없다고 할 것이다(대법원 1996. 10. 25. 선고 96후566 판결, 1997. 3. 14. 선고 96후801 판결 등 참조).
그런데 기록에 의하면, 원심심결이 있은 후인 1998. 3. 9. 인용상표들에 대한 등록무효의 심결이 확정된 사실을 인정할 수 있는바, 그렇다면 비록 인용상표들에 대한 등록무효심결의 확정시기가 원심심결이 있은 이후라고 하더라도 이 사건 출원상표에 대한 거절사정이 확정되기 전에 그러한 심결이 확정되었고, 그 심결에 대하여 소급효가 인정되는 이상, 원심심결 당시에도 인용상표들은 없었던 것이 되어 인용상표들과의 유사를 이유로 이 사건 출원상표가 등록될 수 없는 것이라는 원심심결의 판단은 결과적으로 위법하게 되었다고 할 것이다.
따라서 이 점을 지적하는 취지의 상고이유의 주장은 이유 있다.
3. 그러므로 상고인의 나머지 상고이유에 관하여 나아가 판단할 필요 없이 원심심결을 파기하고, 사건을 원심에 상당한 특허심판원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 손지열(재판장) 조무제 유지담(주심) 강신욱