【원고, 피상고인】
쉐링 코포레이션 (소송대리인 변호사 황영주외 3인)
【피고, 상고인】
특허청장
【원심판결】
특허법원 2006. 4. 5. 선고 2005허8951 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 원심은 지정상품을 ‘비타민제, 중추신경계용 약제 등’으로 하는 선등록상표 “ ”은 ‘엘레콤’으로 호칭될 것이고, 지정상품을 ‘비타민제, 중추신경계용 약제, 진통제 등’으로 하는 이 사건 출원상표 “ ”은 ‘엘로콤’, ‘엘로컴’, ‘에로콤’, 또는 ‘에로컴’ 등으로 호칭될 수 있을 것인데, 이 사건 출원상표의 지정상품은 모두 의약품으로서 약사 관계법령의 규정에 의하면 그 명칭이 한글로 표시되어야 하는 점, 국내 의약품 제조업체들이 의약품에 한글 명칭과 외국어 명칭을 함께 표기하거나 외국어 표장 및 한글음역 표장도 함께 출원·등록하는 경우가 많은 점, 원고가 한글 상표 “에로콤”을 별도로 출원·등록하여 현재 생산, 판매하고 있는 일부 의약품에 이 사건 출원상표와 함께 병기하고 있으며, 원고의 계열회사가 현재 시판되는 “에로콤” 연고의 변경 전 명칭으로 “에로신”과 “ELOCYN”을 각 상표로 출원·등록받아 사용한 점 등에 비추어 보면, 이 사건 출원상표의 지정상품에는 “ ”뿐만이 아니라 “에로콤”도 함께 표기될 것으로 보이고 그 경우 거래자 및 일반수요자들은 상품에 표기된 한글 상표를 보고 이 사건 출원상표를 보통 ‘에로콤’으로 호칭할 것이므로, ‘에로콤’으로 호칭되는 이 사건 출원상표는 ‘엘레콤’으로 호칭되는 선등록상표와 그 청감이 달라 서로 유사한 상표로 볼 수 없다는 취지로 판단하였다.
2. 그러나 원심의 위와 같은 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.
가. 상표의 유사 여부 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여야 할 것이되, 다만 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분이 실제로 그 외국어 상표를 특정한 발음으로 널리 호칭·인식하고 있다는 등의 구체적·개별적 사정이 있는 경우에는 이를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정할 수 있을 것이나( 대법원 2000. 1. 21. 선고 99후2532 판결, 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 등 참조), 그와 같은 구체적·개별적 사정은 증거에 의하여 명확하게 인정되어야 한다.
나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 먼저 약사법 제50조 내지 제52조, 약사법 시행규칙 제80조는 의약품의 용기나 포장 등에 대한약전(大韓藥典)에 수재(收載)된 의약품의 경우 대한약전에 정하여진 명칭을, 기타 의약품은 일반명칭을 한글로 기재하되, 한글과 같은 크기의 한자 또는 외국어를 함께 기재할 수 있도록 규정하고 있을 뿐, 외국어 상표의 특정 한글음역을 그 지정상품에 항상 동일하게 표시하도록 규정하는 것은 아니어서, 위 규정들만으로 이 사건 출원상표의 모든 지정상품에 ‘에로콤’이라는 한글음역이 언제나 이 사건 출원상표와 함께 기재되어 사용된다고 단정할 수 없고, 또한 국내 의약품 제조업체들이 한글과 외국어로 된 상표를 각 출원·등록하여 의약품에 이를 함께 표기하는 경우가 많고, 원고 역시 이 사건 출원상표와 다른 별개의 한글 상표 “에로콤”을 출원·등록하여 이 사건 출원상표의 지정상품 중 일부 제품에 이 사건 출원상표와 함께 사용하고 있다거나 원고의 계열회사가 과거에 “ELOCYN”과 “에로신”으로 구성된 상표를 각 출원·등록받아 이 사건 출원상표의 지정상품 중 일부 제품에 이들을 함께 사용하였다고 하더라도, 그러한 사정만으로 이 사건 출원상표 자체가 우리나라의 거래자나 일반수요자의 대부분에 의하여 실제로 ‘에로컴’이라는 특정한 발음으로만 널리 호칭·인식되고 있다고 볼 수 없다.
결국, 이 사건 출원상표는 우리나라의 거래자나 일반수요자의 자연스러운 발음에 따라 ‘엘로콤’, ‘엘로컴’, ‘에로콤’, ‘에로컴’ 등으로 호칭된다고 봄이 상당하고, 그 중 이 사건 출원상표가 ‘엘로콤’ 또는 ‘엘로컴’으로 호칭되는 경우에는 선등록상표와 그 호칭이 유사하므로, 양 상표는 동일·유사한 지정상품에 사용될 경우 거래자나 일반수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보아야 할 것이다.
다. 그럼에도 불구하고, 원심은 이 사건 출원상표가 우리나라의 거래자나 일반수요자들에 의해 보통 ‘에로콤’으로만 호칭될 것이라고 섣불리 단정한 나머지 이 사건 출원상표가 선등록상표와 호칭이 서로 달라 양 상표가 서로 유사하지 않다고 판단하였는바, 이러한 원심의 판단에는 상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 박시환(재판장) 김용담 박일환 김능환(주심)