【피고인】
【상고인】
피고인
【원심판결】
서울지법 2002. 5. 29. 선고 99노3677 판결
【주문】
원심판결을 파기하고, 사건을 서울중앙지방법원 합의부에 환송한다.
【이유】
1. 공소사실의 요지와 원심의 판단
가. 이 사건 공소사실의 요지는, 피고인은 1996. 6. 14.경 경기 포천군 신북면 계류리 소재 피고인이 대표이사로 있는 주식회사 세원산업의 공장에서 이 사건 등록고안(출원일 : 1991. 7. 13., 등록일 : 1994. 2. 17., 등록번호 : 제78368호, 실용신안권자 : 피해자 최일쌍)의 석재 절단기와 작용원리나 효과, 형상, 구조 또는 조합의 외형 조직이 유사한 석재(石材) 절단기{품명 : 석재 절단기(문형 4주식 활석기), 규격 : 65˝, 4 기둥, 터보 20 날} 9대를 제작, 설치함으로써 피해자의 실용신안권을 침해하였다고 함에 있다.
나. 원심은, 특허심판원이 1999. 8. 4. 99당188호로 이 사건 등록고안이 신규성이 없어 무효라는 내용의 심결을 하였고, 그 심결취소소송에서 특허법원은 2000. 5. 18. 99허7216호로 '피해자가 1987.경 개발하여 자신의 공장에 설치한 석재 절단기에는 이 사건 등록고안의 청구범위 중 제1, 2, 3항의 기술구성이 이미 모두 반영되어 있었으며(이하 위 석재 절단기에 관한 기술을 '선행고안'이라 한다), 이 사건 등록고안의 출원일까지 약 4년 간 피해자가 위 기계를 공장에 설치하여 석재를 가공, 납품하는 과정에서 불특정 다수인이 선행고안의 내용을 쉽게 인식할 수 있는 상태에 놓여 있었으므로, 이 사건 등록고안의 청구범위 중 제1, 2, 3항은 그 등록출원 전에 국내에서 공연히 실시된 고안으로서 등록이 무효이나, 청구범위 제4항은 1991.경 비로소 도입된 기술로서 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 고안으로 볼 수 없다는 이유로 위 심결 중 청구범위 제4항에 관한 부분을 취소한다.'는 판결을 하였으며, 대법원 2001. 10. 23. 선고 2000후1146 판결로 피고인의 상고가 기각되어 위 특허법원의 판결이 확정된 사실을 인정한 다음, 이와 같이 이 사건 등록고안의 청구범위 중 제1, 2, 3항은 그 등록이 무효라는 심결이 확정됨으로써 그 실용신안권이 처음부터 없었던 것으로 되어 이 부분에 관하여는 피고인이 피해자의 실용신안권을 침해하였다고 볼 수 없지만 이 사건 등록고안의 청구범위 중 제4항의 등록은 위 확정판결의 취지에 비추어 무효라고 볼 수 없다고 하여, 피고인을 유죄로 인정하였다.
2. 이 법원의 판단
가. 등록된 실용신안이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 고안으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효의 심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없고 이와 같이 권리범위가 인정되지 아니하는 실용신안등록에 대하여는 그 등록내용과 동일한 물품을 제작, 판매하였다 하여 실용신안권침해죄를 구성할 수 없으며( 대법원 1987. 6. 23. 선고 86도2670 판결, 2003. 1. 10. 선고 2002도5514 판결 등 참조), 신규성이 없는 고안에는 공지되었거나 공연히 실시된 고안과 동일한 것뿐만 아니라 그러한 고안과 매우 비슷하여 특별히 새로운 고안이라고 볼 수 없는 것도 해당된다( 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결, 2003. 1. 10. 선고 2002도5514 판결 등 참조).
나. 기록에 의하면, 이 사건 등록고안의 명세서에서 이 사건 등록고안의 기술적 특징으로 삼은 것은 절삭수단만 왕복운동을 하면서 석재를 절단하는 종래의 장치를 개량하여 절삭수단과 일체로 된 무거운 수평 빔 중량 부재 전체가 왕복운동을 하면서 석재를 절단하도록 구성하여 절삭과정에서 생기는 진동을 줄이고 안정된 상태로 왕복 절삭 운동을 할 수 있도록 한 것인데, 이 사건 등록고안 제3항의 종속항인 제4항에서 한정 내지 부가된 구성은 석재 절단기의 회전 롤러 및 이와 맞닿는 수평 빔 중량 부재의 하면(下面) 레일의 단면 구조를 모두 '∨' 형태로 한 것에 불과하여 이 사건 등록고안 전체에서 큰 기술적 의미가 있다고 할 수 없으며, 또한, 1982. 7. 16. 공개된 '석재 절단용 원판 기계'에 관한 프랑스 특허공보 제2,497,718호(공판기록 316∼326면)와 1986. 10. 23. 공고된 '석재 절단 장치'에 관한 공고번호 제86-2899호 국내 실용신안공보(공판기록 365∼367면) 및 1982. 7. 22. 공고된 '석재 블록 절단용 장치'에 관한 공고번호 제82-1485호 국내 실용신안공보(공판기록 368∼371면)에는 석재 절단기에 있는 레일과 그 레일 위를 구르는 롤러의 단면을 모두 '∧' 형태와 유사하게 하여 롤러가 레일에서 이탈되지 않도록 한 구성이 나타나 있어 석재 절단기의 롤러 및 이와 맞닿는 레일을 '∧' 또는 '∨' 형태의 단면 구조로 하여 서로 맞물리도록 한 구성은 이 사건 등록고안의 출원 전에 이미 석재 절단기가 속하는 기술 분야에서 널리 사용되어 온 기술에 해당한다고 볼 수 있다.
다. 이와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 등록고안 제4항은 선행고안에 위와 같이 관용되어 온 기술을 단순히 부가한 것으로서 선행고안과 매우 비슷하여 특별히 새로운 고안이라고 볼 수 없으므로 신규성이 없는 고안에 해당하며, 이 사건 등록고안 제4항이 신규성이 없는 경우 그에 대한 등록무효의 심결이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없고 이와 같이 권리범위가 인정되지 아니하는 실용신안 등록에 대하여는 그 등록내용과 동일한 물품을 제작, 설치하였다 하여 실용신안권침해죄를 구성할 수 없어, 피고인이 원심 판시와 같은 석재 절단기를 제작·설치한 행위는 이 사건 등록고안 제4항의 실용신안권의 침해행위라고 할 수 없다.
위 특허법원의 확정판결의 취지는 그 소송절차에서 제출된 자료만으로는 이 사건 등록고안 제4항이 신규성 없는 고안에 해당하지 아니한다는 것인데 그 소송절차에서는 위 프랑스 특허공보 및 국내 실용신안공보들이 증거자료로 제출되지 아니한 것으로 보이므로, 이 사건에서 그 판결의 결론에 기속되어 반드시 이 사건 등록고안 제4항을 신규성이 있는 고안으로 보아야 하는 것은 아니다.
그럼에도 불구하고, 원심이 위 프랑스 특허공보 및 국내 실용신안공보들을 포함한 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지 공용된 기술에 비하여 이 사건 등록고안 제4항이 신규성이 있는 고안인지 여부를 심리하지 아니한 채 위 특허법원의 확정판결 결과만에 의하여 이 사건 등록고안 제4항이 신규성이 있는 고안이라고 단정한 뒤 이를 전제로 피고인을 유죄로 인정한 것에는 고안의 신규성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
4. 결 론
그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 배기원(재판장) 유지담(주심) 김용담