【원고,상고인】
롯데쇼핑 주식회사 (소송대리인 변호사 신정치 외 3인)
【피고,피상고인】
【원심판결】
특허법원 2004. 1. 30. 선고 2003허4863 판결
【주문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이유】
1. 원심의 판단
원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고가 2002. 11. 30.로부터 3년 이내에 '새나라'와 'SAE NA RA'가 상하 2단으로 병기된 이 사건 등록서비스표(등록번호 생략)가 사용된 바 없다고 주장하면서 이 사건 등록서비스표의 등록취소를 구함에 대하여 먼저, 원고가 이 사건 등록서비스표의 전용사용권자인 소외인이 이 사건 등록서비스표를 사용하였다는 증거로 제출한 갑 제7, 8, 9호증의 영상에 나타난 포장상자, 비닐백, 냅킨에 인쇄되어 있는 서비스표는 이 사건 등록서비스표와 동일성이 있는 것으로 보이지만 위 포장상자, 비닐백, 냅킨의 각 실제 사용시기가 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내의 기간에 해당하는지에 대하여는 이에 부합하는 증인 소외인의 증언은 믿기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 오히려 을 제1호증의 영상과 증인 소외인의 증언(앞에서 배척한 부분 제외)을 종합하면 소외인은 상당한 기간 동안 이 사건 등록서비스표와는 글자체와 문자의 배열 위치 등이 달라 동일성의 범주에 속한다고 하기 힘들고 유사한 표장에 불과하다고 보이는 "" 혹은 ""라고 인쇄되어 있는 포장상자를 사용한 사실을 알 수 있을 뿐이고, 다음으로 이 사건 등록서비스표의 통상사용권자들이 이 사건 등록서비스표를 사용하였다는 취지의 원고의 주장에 부합하는 증거인 갑 제12호증의 1, 갑 제17호증의 1, 갑 제19호증, 갑 제20호증의 각 영상에 나타난 간판 및 포장상자에 인쇄된 표장은 위에서 본 바와 같거나 혹은 이 사건 등록서비스표와는 글자체는 물론 문자의 배열 위치 등이 달라 유사한 표장에 불과하고, 위 각 표장이 인쇄된 간판이나 포장상자 등의 실제 사용시기가 이 사건 심판청구일로부터 3년 이내의 기간에 해당하는지에 대하여 이에 부합하는 증인 소외인의 증언은 믿기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으며, 달리 이 사건 등록서비스표에 관한 통상사용권자들이 이 사건 등록서비스표와 동일성이 있는 표장을 위 기간 내에 닭요리전문점경영업에 사용하였다는 사실을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 등록서비스표의 등록이 취소되어야 한다는 취지로 판단하였다.
2. 대법원의 판단
그러나 원심의 위와 같은 판단은 수긍하기 어렵다.
가. 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않고( 대법원 2001. 4. 24. 선고 98후959 판결 참조), 위 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론 거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우도 포함한다 ( 대법원 1992. 11. 10. 선고 92후650 판결 참조).
나. 원심이 배척하지 아니한 증인 소외인의 증언 부분과 을 제1호증의 영상에 의하면, 이 사건 등록서비스표의 전용사용권자인 소외인이 2001. 1.경부터 2001. 8.경까지 사용한 포장상자의 윗면에 ""을, 옆면에 ""을 가까이 인쇄해 놓은 사실이 인정되는바, 위 두 표장은 이 사건 등록서비스표의 한글 및 영문 부분을 어느 정도 도안화하면서 다른 단어를 부기한 것이기는 하지만, 그 도안화의 정도가 일반인의 특별한 주의를 끌 만큼 문자인식력을 압도한다거나 그 호칭과 관념을 직감할 수 없을 정도는 아니고, 위 사용표장의 구성 중 '치킨'이나 'CHICKEN'이라는 부분은 그 사용서비스업과 관련하여 식별력이 없는 구성인 점, 위 두 표장의 배치위치나 상자의 크기 등에 비추어 볼 때 일반 거래자나 수요자가 위와 같이 배치된 두 표장을 한 눈에 인식할 수 있는 점을 종합하면, 소외인이 위 포장상자에 위 표장들을 인쇄하여 사용한 것은 그 배열위치와 글자체의 차이에도 불구하고, 거래통념상 이 사건 등록서비스표 전체와 동일성이 있는 서비스표를 사용한 것이라고 봄이 상당하고 그에 따라 이 사건 등록서비스표는 이 사건 취소심판 청구일(2002. 11. 20.) 전 3년 이내에 국내에서 사용되었다고 보아야 함에도 불구하고, 원심이 위 포장상자에 사용된 표장이 이 사건 등록서비스표와 동일성이 없다면서 이 사건 등록서비스표에 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 등록취소사유가 있다고 판단하였음은 서비스표의 동일성에 관한 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있고 이를 지적하는 상고이유 제2점은 이유 있다.
3. 그러므로 나머지 상고이유에 대하여 나아가 살필 것도 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 고현철(재판장) 윤재식(주심) 김영란