【원고(선정당사자),피상고인】
【피고,상고인】
【원심판결】
서울고법 2000. 4. 26. 선고 99나29833 판결
【주문】
원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원으로 환송한다.
【이유】
상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.
1. 제1점에 대하여
원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 특허발명[1987. 3. 11. 출원, 1990. 6. 21. 등록, 특허번호 (특허등록번호 생략)]은 본체의 상단 일측에 급지함(47)이 설치되고, 고정판(62, 62')에 지지되는 스크류축(33)에 끼워진 스크류나사(63)에 연결된 120°경사된 누름판(48)을 전후진 하도록 되고 증명(56, 이하 '증명서'라 한다)이 로울러(7)에 의해 공급되도록 되며, 로울러(8)에 가해지는 압력을 압력감지기(49)로 직류모우터(100)를 정·역회전시키도록 되는 것과, 압인뭉치(35)와 압인(36)이 서로 대칭되게 설치되어 편심축(28)으로 'ㄱ'자형 레버(30)를 동작시켜 압인(36)을 승강토록 되고, 합성수지 필름(2, 3) 사이에 증명서(56)가 끼워져 히이터(41, 42)를 통과시키도록 되는 것과, 크랑크축(25)과 연결되는 암(40)에 의해 절단펀치(38)가 승강토록 하여 증명서(56)를 펀칭하도록 구성된 것으로서, 위 합성수지 필름(2, 3)의 일면에 접착제가 도포되어 롤(5, 6)에 감겨 있으며 압력상한 감지기(53)와 압력하한 감지기(54)에 의해 감지되도록 되는 것을 특징으로 하는 증명서 자동피복장치이고, 피고가 실시하고 있는 (가)호 발명은 본체 상단 한쪽에 급지함(4)이 설치되고 증명서(3)가 롤러(29, 29a)에 의해 공급되면, 압인뭉치(7)와 압인(8)이 서로 대칭되게 설치되어 편심캠(23)으로 'ㄱ'자형 레버(23')를 승강토록 되고 상하필름(11, 11a)사이에 증명서(3)가 끼워져 히이터(14, 14a)를 통과되도록 되어 있고, 일면에 접착제가 도포된 합성수지(염화비닐) 필름(11, 11a)이 롤(12, 12a)에 감겨 공급되도록 되어 있으며, 히이터(14, 14a)가 탄선륜(9')을 지지하고 있는 축에 의해 회동가능한 기판(9)에 로울러(13, 15)가 설치되어 있으며 냉각장치는 회동하는 기판이 아닌 상·하부 절단칼(16, 16a)에 부착되어 있는 증명서 자동피복장치라고 인정한 다음, (가)호 발명은 이 사건 특허발명과, 그 기술적 구성 및 작용효과가 동일 또는 유사하고 그 차이는 이 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하며, 발명의 목적과 작용효과에 각별한 차이를 일으키지 아니하여, 결국 (가)호 발명을 이용하여 실시한 피고의 주민등록증 자동피복장치인 SML-7000HP, SML-7700HP, SML-8000HP의 제작·판매행위는 이 사건 특허발명을 침해하는 행위라고 판단하였다. 그러나 기록에 의하여 이 사건 특허발명과 (가)호 발명을 대비하여 보면, 먼저 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)과 (가)호 발명은 다 같이 증명서 자동피복장치에 관한 발명으로서, 증명서에 합성수지제 필름을 피복하기 위하여 롤 형상의 필름을 이용하는 구성, 그 필름이 증명서의 앞면과 뒷면에 씌워지도록 하는 구성, 그 증명서를 각인장치를 이용하여 각인하도록 하는 구성, 그 합성수지필름이 씌워진 증명서를 히터를 이용하여 가열하고 롤러로 압착하는 구성 및 이를 펀치에 의하여 절단하는 구성에 있어서는 동일 또는 유사하나, 증명서의 자동급지 수단에 있어서, 이 사건 제1항 발명은 120°경사진 누름판(48)이 전·후진되도록 되어 있어 증명서(56)가 급지함(47)에 경사지게 적재된 상태에서 로울러(7)의 회전에 의해 공급되는 것을 특징으로 하고 있음에 반하여, (가)호 발명은 수평으로 뉘어진 상태로 압입판(28)에 눌러져 급지함(4)에 적재된 증명서(2)가 좌측 급지로울러(29)의 회전에 의해 공급되는 것을 특징으로 하고 있어 양 발명은 증명서의 자동급지수단의 구성과 그 동작원리가 서로 상이하므로 (가)호 발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 볼 것이고, 또한 이와 같이 (가)호 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는 이상, (가)호 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항인 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항 내지 제4항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다고 할 것인바, 결국 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없으므로, 피고가 (가)호 발명으로 구성된 주민등록증 자동피복장치인 SML-7000HP, SML-7700HP, SML-8000HP를 제작·판매하는 행위는 이 사건 특허발명의 침해행위에 해당한다고 보기 어렵다고 할 것이다.
그럼에도 불구하고, 이와 달리 판단한 원심판결에는 특허의 권리범위에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다.
이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
2. 제2점에 대하여
원심판결 이유에 의하면, 원심은 그 채용 증거들에 의하여 일면에 접착체가 도포된 합성수지필름은 이 사건 특허발명인 증명서 자동피복장치의 사용에 있어 증명서의 피복재로 없어서는 안될 소모품으로서 열융착시 증명서와 접합되도록 되어 있고, 이 사건 특허발명 및 (가)호 발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 이 사건 특허발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그 교체가 예정되어 있다고 인정하고, 이를 바탕으로 위 합성수지필름은 특허법 제127조 제1호에서 말하는 '특허물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다 할 것이어서, 위 합성수지필름을 제작·판매하는 행위 역시 이 사건 특허발명을 침해하는 행위라고 판단하였다.
특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하고, 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다( 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조).
그런데 기록에 비추어 관련 증거를 살펴보아도, 일면에 접착제가 도포되어 롤에 감겨 있는 합성수지필름이 이 사건 특허발명에 있어 증명서의 피복재로 없어서는 안될 소모품으로서 열융착시 증명서와 접합되는 물건이라는 점만 알 수 있을 뿐, 나아가 위 합성수지 접착필름이 오로지 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 인정할 만한 자료를 찾아볼 수 없고, 오히려 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 일본국 실용신안공보 소(昭)61-26036호(을 제18호증)를 보면 위 합성수지 접착필름은 이미 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것임을 알 수 있는바, 사정이 이와 같다면 위 합성수지 접착필름은 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 보기 어렵다 할 것이므로, 피고가 이를 제작·판매하는 행위가 이 사건 특허발명의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없을 것이다.
그럼에도 불구하고, 원심이 앞서 본 바와 같이 위 합성수지 접착필름이 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 단정한 나머지 피고가 이를 제작·판매하는 행위가 이 사건 특허발명의 간접침해에 해당한다고 판단한 것은 간접침해에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 하지 않을 수 없다.
이 점을 지적하는 상고이유의 주장도 이유 있다.
3. 결 론
그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이규홍(재판장) 송진훈 변재승(주심) 윤재식