【원 고】
아주환경 주식회사 (소송대리인 변리사 조철현)
【피 고】
주식회사 삼양사 (소송대리인 변리사 장소영)
【변론종결】
2005. 2. 25.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】
특허심판원이 2004. 5. 10. 2003당744호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 기초사실
[증 거 : 갑1, 2, 8호증, 을2호증의 1, 2, 을3호증]
가. 이 사건 특허발명
원고의 이 사건 특허발명[(등록번호 생략), 1996. 10. 16. 출원, 1999. 6. 25. 등록]은 '바닷물 및 고농도의 염분을 함유한 물의 용수 및 식수화 장치'에 관한 것으로서, 그 특허청구범위 및 도면은 별지 1 기재와 같다.
나. 확인대상발명
별지 2 기재 확인대상발명의 도면 및 설명서와 같다.
다. 비교대상발명들
(1) 비교대상발명 1
1985. 3.경 재단법인 한국건설기술연구원에 의하여 발행된 "담수화기술"이라는 제목의 책자(을2호증의 1, 2)에 게재된 것으로서, 사여과법(砂濾過法), 활성탄 흡착법, 역삼투막 분리설비 등 역삼투 공정을 이용하여 해수를 담수화하는 기본 공정이 나타나 있다.
(2) 비교대상발명 2
1995. 9. 15.자 공개특허공보(공개번호 95-24977, 을3호증)에 게재된 '정수 기능을 가진 미네랄수 제조장치'에 관한 것으로서, 활성탄, 세공 망판 등의 세공질 통수성 격리부재, 맥반석, 산호 등의 순서로 배설된 층상을 통과시켜 미네랄수를 제조하는 장치가 나타나 있다.
라. 이 사건 심결의 경위
원고는 피고를 상대로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 목적 및 작용효과가 동일하고 다만 이 사건 특허발명의 구성요소 중 일부를 생략한 생략발명, 불완전 이용발명에 해당하므로 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2003당744호로 심리하여 2004. 5. 10. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
라. 이 사건 심결 이유의 요지
이 사건 제1항 발명과 확인대상발명을 대비하여 보면, 양 발명은 염분을 함유한 물의 용수 및 식수화 장치를 제공한다는 점에서 목적이 동일하고, 이 사건 제1항 발명의 '정밀여과기'는 그 명세서의 상세한 설명의 기재에 비추어 볼 때 역세용 정밀여과기로 한정하여 해석하여야 할 것이므로 1회용으로 이루어진 확인대상발명의 '마이크로 여과기'와는 다르며, 이 사건 제1항 발명의 '2단 직렬 배열된 역삼투분리기'는 1단으로 이루어진 확인대상발명의 '역삼투막 분리설비'와는 구성 및 작용효과에 차이가 있고, 이 사건 제1항 발명의 '자외선살균기' 및 '소독약제투입조'는 이 사건 특허발명의 거절사정에 대한 불복심판청구서 기재에 비추어 볼 때 단순한 부가요소나 기술적 중요도가 낮은 요소가 아니라 필수 구성요소라 할 것인데 확인대상발명에는 그에 대응하는 구성이 결여되어 있고 그에 따라 위 구성에 따른 작용효과도 찾을 수 없으므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 생략발명이나 불완전 이용발명에 해당한다고 할 수 없는 것으로서, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.
이 사건 제2, 3항 발명은 이 사건 제1항 발명을 부가 한정하여 구체화한 종속항으로서, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는 이상 당연히 이 사건 제2, 3항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부
가. 원고 주장의 심결 취소사유
(1) 이 사건 제1항 발명의 '정밀여과기'는 1회용 또는 반영구적으로 역세하여 사용하는 것임이 청구항의 문언상 명백함에도 이 사건 심결은 이를 역세형 정밀여과기로만 한정하여 해석함으로써 확인대상발명의 1회용으로 이루어진 '마이크로 여과기'와는 다르다고 한 잘못을 범하였다.
(2) 확인대상발명의 '1단 처리 후 반복 순환하여 다시 1단 처리하는 역삼투막 분리설비'는 바닷물을 원수로 사용할 경우 1단 역삼투막 분리기만으로는 염농도가 식수에 부적합하게 되자 편법으로 2단 직렬방식과 같은 효능을 갖도록 변칙적으로 사용하고 있는 것으로서 이 사건 제1항 발명의 '2단 직렬 배열된 역삼투분리기'와 동일한 작용효과를 갖는 것이다.
(3) 이 사건 제1항 발명의 '자외선살균기'에 대응되는 구성으로서 확인대상발명에서는 환원제인 '아황산나트륨'이 사용되고 있는데, '아황산나트륨'은 물속의 산화성물질인 용존기체(O2)를 제거함으로써 미생물의 증식을 억제 및 제거하는 효과가 있으므로, 양 구성은 상호 균등관계에 있는 것이다.
(4) 이 사건 제1항 발명의 '소독약제투입조'에 대응하는 구성으로서, 갑5호증에 의하면 확인대상발명에서는 수소이온농도(pH) 조절제가 투입되는 황산(H2SO4)용해조, 환원제(아황산나트륨, 중아황산나트륨)가 투입되는 환원제용해조, 스케일방지제(육인산나트륨)가 투입되는 스케일방지제용해조가 사용되고 있음을 알 수 있으므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 '소독약제투입조'와 동일한 구성을 포함하고 있다.
(5) 원고는 심판단계에서 확인대상발명의 도면 및 설명서를 제출한 것 이외에 그에 대한 증거로 피고가 실제로 실시한 "추자도의 해수담수화 시설 처리계통도"(갑5호증)를 제출하였고 또 심판사건의견서를 통하여 소독약제투입조가 확인대상발명의 구성요소라는 취지로 주장하였는바, 위 "추자도의 해수담수화 시설 처리계통도"에는 황산용해조, 환원제용해조 및 스케일방지제용해조가 나타나 있고, 환원제로서 아황산나트륨 또는 중아황산나트륨이 사용된다는 것은 당해 기술분야에서 당연한 것이므로, 심판의 대상인 확인대상발명은 위 황산용해조, 환원제용해조 및 스케일방지제용해조, 아황산나트륨 등까지 포함하는 내용으로 특정된 것으로서 원고는 이러한 사항에 대하여 심판을 청구한 것으로 보아야 하고, 가사 확인대상발명이 그와 같이 특정되지 않았다고 하더라도 원고가 심판단계에서 위 증거서류를 제출함으로써 확인대상발명은 위와 같이 보정된 것으로 보아야 하며, 가사 그렇지 않다고 하더라도 심판단계에서 이미 원고와 피고 사이에 소독약제투입조가 확인대상발명의 구성요소인지 여부에 대하여 다툼이 있었으므로 특허심판원으로서는 심판청구의 대상이 심판청구서에 첨부된 확인대상발명의 도면 및 설명서인지 아니면 위 증거서류에 나타난 것까지 포함하는지 여부에 관하여 원고에게 석명을 구하여 확인대상발명을 정확히 특정한 후 그것이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하였어야 함에도 이러한 조치를 취하지 않은 이 사건 심결에는 절차상 위법이 있다.
나. 피고 주장
(1) 이 사건 특허발명의 자외선살균기 및 소독약제투입조는 이 사건 특허발명의 출원과정에서 진보성이 흠결되었다는 거절이유를 극복하기 위하여 보정에 의하여 추가된 필수 구성요소인바, 확인대상발명에는 위 자외선살균기 및 소독약제투입조에 대응하는 구성이 결여되어 있고, 또 확인대상발명의 1단 배열된 역삼투막 분리설비 및 담수 저류조는 이 사건 특허발명의 2단 직렬 배열된 역삼투분리기 및 처리수저장조와 비교하여 볼 때 그 구성 및 작용효과가 상이하므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.
(2) 확인대상발명의 다층여과기, 활성탄여과기, 마이크로 여과기, 역삼투분리설비 등 구성은 비교대상발명 1의 모래여과기, 활성탄여과기, 정밀여과기 및 역삼투분리기와 각각 동일하고, 확인대상발명의 맥반석여과기는 비교대상발명 2의 활성기와 동일하므로, 확인대상발명은 공지된 비교대상발명 1, 2의 각 구성을 단순히 결합한 것에 불과하여 자유기술에 속한다.
다. 판 단
(1) 확인대상발명의 확정
원고는, 이 사건 권리범위확인심판의 대상이 되는 확인대상발명은 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면 외에 갑5호증에 기재된 내용까지 포함하거나 그와 같이 보정된 것으로 보아야 하고 그렇지 않더라도 심판단계에서 원고에게 확인대상발명의 구성에 관하여 석명을 구하였어야 한다고 주장하고 있으므로, 이 사건 특허발명과 확인대상발명을 대비하기에 앞서 먼저 심판의 대상이 되는 확인대상발명에 관하여 살핀다.
권리범위확인심판은 특허발명의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것으로서, 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제140조 제3항은 "제135조 제1항의 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 필요한 명세서 및 도면을 첨부하여야 한다."고 규정하고 있고, 위 규정에서 말하는 '필요한 명세서 및 도면'은 권리범위확인심판의 확인의 대상이 되는 발명을 가리키므로, 권리범위확인심판의 청구인은 심판청구서에 반드시 확인의 대상이 되는 발명을 특정한 명세서 및 도면을 첨부하여야 할 것이고, 그 명세서 및 도면은 권리범위확인심판에 있어서 청구의 취지의 일부라 할 것이고 그 변경은 심판청구서의 청구의 취지의 변경에 해당하여 구 특허법 제140조 제2항에 따라 요지를 변경할 수 없게 되는 등 일정한 제한이 따르게 되므로, 권리범위확인심판에 있어서 확인의 대상이 되는 발명은 나중에 명시적으로 명세서나 도면을 보정하는 등의 특별한 사정이 없는 한 심판청구서에 첨부된 명세서 및 도면만을 기준으로 하여야 할 것이고, 한편 권리범위확인심판에 있어서 특허발명과 대비의 대상이 되는 발명은 심판청구인이 작성하여 첨부한 확인대상발명의 설명서 및 도면에 기재되어 있는 발명 그 자체일 뿐이고 심판청구인 또는 피심판청구인이 현실로 실시하였거나 실시하고 있는 발명과는 구별된다고 할 것이다.
갑1, 9호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 이 사건 특허발명에 관한 권리범위확인심판의 심판청구서에 별지 2 기재 확인대상발명의 도면 및 설명서를 첨부하면서 거기에 기재된 담수화 처리시설이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결을 구한다고 기재하였고 그 후부터 이 사건 심결 당시까지 원고가 위 확인대상발명의 도면 및 설명서의 기재 내용을 변경한 적은 없었던 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없으므로, 이 사건 권리범위확인심판에 있어서 확인의 대상이 되는 발명은 별지 2 기재 확인대상발명의 도면 및 설명서에 기재된 발명을 기준으로 하여야 할 것이다.
원고는 확인대상발명의 도면 및 설명서에 대한 증거로서 피고가 실제로 실시하고 있는 "추자도의 해수담수화 시설 처리계통도"(갑5호증)를 특허심판원에 증거로 제출하였고 심판사건의견서에서도 황산, 환원제 및 스케일방지제가 추가되고 있다는 취지로 주장한 적이 있음을 이유로 심판의 대상은 확인대상발명의 도면 및 설명서 이외에 위 증거서류에 나타난 황산용해조, 환원제용해조 및 스케일방지제용해조까지도 모두 포함하는 것으로 보아야 하거나 그렇지 않더라도 그와 같이 보정된 것으로 보아야 한다고 주장하나, 원고가 심판단계에서 위 "추자도의 해수담수화 시설 처리계통도"(갑5호증)를 증거로 제출하였다고 인정할 만한 증거도 부족할 뿐 아니라, 가사 제출된 증거서류 중 일부에 위와 같은 내용이 포함되어 있다고 보더라도 원고가 심판단계에서 최초 심판청구서에 첨부된 확인대상발명의 도면 및 설명서를 변경한 적이 없었던 이상 위 주장과 같은 사정만 가지고 당연히 심판 대상을 최초 심판청구서에 첨부한 확인대상발명의 도면 및 설명서 이외에 증거서류에 나타난 황산용해조, 환원제용해조 및 스케일방지제용해조까지 모두 포함하는 것으로 보아야 한다거나 또는 심판의 대상이 그것을 모두 포함하는 것으로 보정되었다고 볼 수는 없으므로, 위 주장은 이유 없다.
또한 원고는, 특허심판원으로서는 심판청구의 대상이 최초의 확인대상발명의 도면 및 설명서인지 아니면 제출된 증거서류에 나타난 황산용해조, 환원제용해조 및 스케일방지제용해조까지도 포함하는 것인지 여부에 관하여 원고에게 석명을 구하였어야 함에도 이러한 조치를 취하지 아니한 잘못이 있다고 주장하므로 살피건대, 권리범위확인심판에 있어서 확인의 대상이 되는 발명은 심판청구인 스스로 작성하여 심판청구서에 첨부한 명세서 및 도면을 기준으로 하여야 하고, 다만 심판청구인의 주장이나 실물 등에 비추어 볼 때 심판청구인이 확인을 구하고자 하는 대상이 심판청구서에 첨부된 명세서 및 도면과 차이가 있어 어느 것을 대상으로 확인을 구하는 것인지가 불분명하다고 볼 만한 사정이 있는 경우에 한하여 심판청구인에게 어느 것을 확인의 대상으로 삼고 있는지를 석명할 의무가 있다고 할 것이다.
그런데 갑7, 9, 10, 12호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 당초 심판청구서를 제출하면서 별지 2 기재 확인대상발명의 도면 및 설명서를 첨부함과 동시에 '피고가 북제주군 추자지구에 실시한 설계도 사본', '피고가 북제주군 추자지구에 실시한 해수담수화 장치의 컨트롤패널에 부착된 전체공정도 사진' 등을 증거서류로 첨부한 사실, 피고는 이 사건 제1항 발명의 자외선살균기 및 소독약제투입조가 위 확인대상발명의 도면 및 설명서에는 결여되어 있다고 지적한 사실, 이에 원고는 확인대상발명의 도면 및 설명서에 자외선살균기 및 소독약제투입조가 포함되어 있지 않은 것은 사실이나 이 사건 특허발명에 있어서도 일반 산업용수로 사용할 경우 위 구성을 생략할 수 있는 것은 누구나 실시할 수 있을 정도로 자명한 사항으로서 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 필수 구성요소를 그대로 이용하고 있고 다만 그 용도에 따라 생략 가능한 부가적인 사항을 생략한 이용발명 내지 생략발명에 해당하고, 이와 더불어 피고가 실시하고 있는 '피고가 북제주군 추자지구에 실시한 해수담수화 장치의 컨트롤패널에 부착된 전체공정도 사진'에 황산(H2SO4), 환원제, 스케일방지제가 추가되어 있다는 점은 피고 자신도 소독약제투입조를 생략할 수 있는 것을 자명한 것으로 인정하고 있다고 주장한 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.
위 인정 사실에 의하면 원고는 심판청구 당시 이미 피고가 소독약제투입조에 대응하는 구성을 포함하여 실시하고 있다는 점을 알고 있었고, 확인대상발명의 도면 및 설명서에 자외선살균기 및 소독약제투입조 구성이 결여되어 있다는 피고의 지적을 받고서도 확인대상발명의 도면 및 설명서를 보정하거나 변경하지 아니한 채, 오히려 위 결여된 구성은 이 사건 특허발명에서 필요에 따라 얼마든지 생략 가능한 부가적인 사항이라고 주장하면서 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 일부 구성을 생략하고 있음에도 이용발명 내지 생략발명에 의하여 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하였던 것이므로, 원고는 최초 심판청구서에 첨부된 확인대상발명의 도면 및 설명서와 같이 자외선살균기 및 소독약제투입조가 없는 실시형태를 대상으로 이 사건 권리범위확인심판을 청구하였던 것으로 보아야 할 것이고, 이와 같이 원고가 생략발명이라고까지 명시적으로 주장하였던 이상 심판청구서의 첨부서류로 '피고가 북제주군 추자지구에 실시한 설계도 사본', '피고가 북제주군 추자지구에 실시한 해수담수화 장치의 컨트롤패널에 부착된 전체공정도 사진' 등을 제출하였고 위 증거서류 중에 황산, 환원제, 스케일방지제가 추가되어 있다고 하여 원고가 확인대상발명을 위와 같이 보정 내지 변경하려는 의사가 있었다고 볼 수는 없으므로, 특허심판원이 원고에게 그것까지 포함하여 권리범위확인심판의 대상으로 삼고 있는지를 석명할 의무가 있다고 보기는 어렵고, 따라서 위 주장도 이유 없다.
(2) 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부
특허발명이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니기 때문에 확인대상발명이 특허발명의 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.
확인대상발명과 이 사건 제1항 발명을 대비하여 보면, 양 발명은 모두 고농도의 염분이 함유된 물을 양질의 처리수로 여과시켜 식수 및 생활용수로 사용하기 위한 장치에 관한 것인바, 우선 이 사건 제1항 발명은 그 청구항의 기재가 전처리단계, 역삼투단계, 후처리단계 등 3단계에 걸친 공정적인 요소를 포함하고 있으나 이 사건 제1항 발명은 그 청구항의 말미 기재에 비추어 볼 때 바닷물 및 고농도의 염분을 함유한 물의 용수 및 식수화장치를 청구하고 있는 발명임이 명백하므로, 그 청구항에 포함된 장치적인 구성요소를 파악하여 이를 확인대상발명과 대비하기로 한다.
먼저 이 사건 제1항 발명의 구성 중 전처리단계에는 '원수저장조(1)', '이송펌프(2)', '1차여과기(3)', '2차여과기(4)', '정밀여과기(5)' 구성이 있고, 확인대상발명에도 그에 대응하여 '원수저류조(1)', '흡입식 이송펌프(2)', '다층여과기(3)', '활성탄여과기(4)', '마이크로 여과기(5)'가 있는바, 위 각 구성은 모두 원수를 저장하고 이를 여과시키는 장치로서 그 구성 및 효과에 차이가 없고, 특히 이 사건 제1항 발명의 '정밀여과기(5)'는 1회용 또는 반영구적으로 역세하여 사용하는 것을 모두 포함하는 것이므로 1회용으로 이루어진 확인대상발명의 '마이크로 여과기(5)'와 구성이 동일하다고 할 것이다.
이 사건 제1항 발명의 구성 중 역삼투단계에는 '역삼투분리기(7)(13)', '자외선살균기(14)', '세정조(8)', '세정펌프(17)', '소독약제투입조(16)' 구성이 있는 반면, 확인대상발명에서 역삼투단계에 해당하는 구성은 '역삼투막 분리설비(7)'만 포함되어 있을 뿐 나머지 구성에 대응하는 구성이 결여되어 있고, 특히 이 사건 제1항 발명의 '자외선살균기(14)', '소독약제투입조(16)'는 을1호증의 2, 4, 8의 각 기재에 의하면 출원과정에서 공지기술에 의한 진보성 결여를 극복하기 위하여 미생물 번식에 의한 오염방지, pH조절, 여과막의 산화 및 스케일 방지를 목적으로 새로 추가된 특징적인 구성요소이며, 한편 이 사건 제1항 발명의 '역삼투분리기(7)(13)'는 위 증거들에 의하면 출원과정에서 공지기술에 의한 진보성 결여를 극복하기 위하여 '2단 직렬 배열'된 것으로 더욱 한정된 특징적인 구성요소로서 위 구성에 의해 전처리단계에서 정밀 여과된 여과수가 위 2단 직렬로 배열된 각각의 역삼투분리기에 순차로 유입되어 염농도가 높은 바닷물을 식수로 사용할 수 있게 되는 반면, 확인대상발명의 '역삼투막 분리설비(7)'는 1단으로만 설치된 것이고 다만 역삼투막 처리수의 일부를 반복 순환하여 해수와 혼합시켜 역삼투막에 유입되는 처리수의 농도를 낮춘 후 이를 다시금 1단 처리할 수 있도록 한 구성이므로, 양 구성은 그 구성의 내용 및 작동방식이 서로 다르다고 할 것이다.
이 사건 제1항 발명의 구성 중 후처리단계는 '처리수저장조(9)', '공급펌프(11)', '맥반석여과기(10)', '급수펌프(12)'로 구성되어 있고, 확인대상발명에도 그에 대응하여 '담수저류조(9)', '맥반석 반응조(10)' 및 배수시설(도면에만 도시됨)이 나타나 있는바, 양 발명의 위 각 구성은 미네랄 성분을 공급하는 배열에 다소 차이가 있을 뿐 처리수를 최종적으로 저장하고 미네랄을 보충한 후 식수나 용수로 공급하기 위한 구성이라는 점에서 구성 및 효과가 다르다고 보기는 어렵다고 할 것이다.
따라서 확인대상발명에는 이 사건 제1항 발명의 구성 중 '자외선살균기(14)', '세정조(8)', '세정펌프(17)', '소독약제투입조(16)'에 대응하는 구성이 결여되어 있고, 확인대상발명의 '역삼투막 분리설비(7)'는 이 사건 제1항 발명의 '역삼투분리기(7)(13)'와 구성 및 효과가 다르다고 할 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것이다.
(3) 확인대상발명이 이 사건 제2, 3항 발명의 권리범위에 속하는지 여부
이 사건 제2, 3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서, 이 사건 제1항 발명의 '정밀여과기(5)' 및 '원수이송펌프(6)' 구성을 각각 구체적으로 한정하고 있는바, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는 이상 당연히 이 사건 제2, 3항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다고 할 것이다.
(4) 따라서 확인대상발명에는 이 사건 제1, 2, 3항 발명에 대응하는 일부 구성이 결여되어 있을 뿐만 아니라, 대응하는 구성 중 일부 구성의 내용 및 작용효과도 상이하므로 확인대상발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 자유롭게 실시할 수 있는 기술인지 여부에 관하여 더 살필 필요 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.
3. 결 론
그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 이재환(재판장) 김철환 심준보