【원 고】
주식회사 잉카인터넷 (소송대리인 변리사 전영일)
【피 고】
주식회사 소프트런 (소송대리인 변리사 김미라외 1인)
【변론종결】
2007. 12. 4.
【주 문】
1. 특허심판원이 2007. 2. 28. 2006당2353호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
【청구취지】
주문과 같다.
【이 유】
1. 기초 사실
가. 이 사건 특허발명
(1) 발명의 명칭 : 예경보에 기반한 소프트웨어의 자동 설치 및 패치 관리전문 시스템 및 그 제작 방법과 그 방법에 대한 컴퓨터프로그램을 저장한 기록매체
(2) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 1. 28./2004. 11. 9./(등록번호 생략)
(3) 특허권자 : 피고
(4) 특허발명의 내용
이 사건 특허발명은 사용자 PC에 어떠한 소프트웨어도 설치하지 않음과 동시에 사용자 PC의 어떠한 설정도 변경하지 않은 상태에서 사용자의 인터넷 네트워크 사용시에 네트워크를 통해서 전송되는 패킷을 패킷 미러링을 통해 네트워크상의 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(Hyper Text Transfer Protocol, HTTP) 패킷을 분석하여 해당 패킷을 변조한 후 패킷의 근원지에 전송함으로써 사용자가 목적했던 컨텐츠와는 별도로 사용자에게 예경보를 포함한 특정 메시지 및 특정 소프트웨어를 추가로 전달하는 것으로서, 그 구체적 기술구성인 특허청구범위와 주요 도면은 별지 1과 같다.
나. 확인대상발명
“에이전트 설치 유도방법”에 관한 것으로서, 호스트 PC에 프로그램을 설치하지 않고도 네트워크상에서 원격에 있는 호스트 PC에 특정한 패킷을 보냄으로써 원격에 있는 호스트 PC의 인터넷 사용을 제한하는 것이고, 상세한 설명과 도면은 별지 2와 같다.
다. 이 사건 심결의 경위
피고는 2006. 9. 12. 특허심판원에 원고를 상대로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 이유로 적극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2006당2353호 사건으로 심리하여 2007. 2. 28. 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
[증 거] 갑 제1, 2호증, 갑 제3호증의 2, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단
가. 확인대상발명의 기술구성
확인대상발명의 상세한 설명에 따른 기술구성에 관하여 보면, “설치유도솔루션이 설치하고자 하는 에이전트가 설치되지 않은 호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버로 URL을 요청하는 패킷1{[PSH, ACK]GET /HTTP/1.1(seq=b4 99 08 73, ack=02 ea 86 7e)}을 전송”하는 구성(이하 ‘구성 1’이라고 한다), “설치유도솔루션이 패킷2{[FIN, PSH, ACK](seq 02 ea 86 7e, ack=b4 99 09 df)}를 상기 호스트 PC로 전송”하는 구성(이하 ‘구성 2’라고 한다), “상기 웹서버에서 전송한 패킷3{[ASK](seq=02 ea 86 7e, ack=b4 99 09 df)}이 상기 호스트 PC에 도달하지만 무시하여 호스트 PC의 화면에는 패킷2의 내용”이 보여지는 구성(이하 ‘구성 3’이라고 한다), “호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버로 접속을 요청하는 패킷4{[ACK] (seq=9a 49 af c5, ack=46 02 77 c5)}를 보내어 설치유도솔루션이 원하는 에이전트를 원격에서 호스트에 자동설치”하는 구성(이하 ‘구성 4’라고 한다) 및 “설치유도솔루션이 설치하고자 하는 에이전트가 호스트 PC에 설치된 경우에도 상기 설치된 에이전트의 항상성을 유지하고자 패킷1 내지 패킷4에 대응되는 패킷5 내지 패킷8이 전송되어 패치 관리”되는 구성(이하 ‘구성 5’라고 한다)으로 구분하여 볼 수 있다.
나. 확인대상발명을 피심판청구인인 원고가 실시하고 있는지 여부
(1) 판단의 기준
특허권자가 어떤 물품이 자신의 특허권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 그 심판청구인이 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 물품이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인의 특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 하고(대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결, 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 등 참조), 이 경우 심판청구인의 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이의 동일성은 심판청구를 한 심판청구인이 입증하여야 한다.
(2) 확인대상발명과 원고의 실시주장발명의 동일 여부
(가) 원고가 실시하고 있는 실시주장발명은 확인대상발명의 구성 중 호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버로 요청하는 패킷1인 구성 1, 설치유도솔루션이 호스트 PC에게 패킷2를 전송하는 구성 2, 호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버로부터 호스트 PC에 패킷3이 도달하지만 무시되고 호스트 PC의 화면에는 패킷2의 내용이 보이는 구성 3과 동일함은 당사자 사이에 다툼이 없거나 변론 전체의 취지에 의하여 인정된다. 다만, 확인대상발명의 구성 4와 구성 5에 대하여 원고는 다른 유형으로 실시하고 있거나 실시하고 있지 않다고 주장하므로, 이하에서는 이에 대하여 살펴본다.
(나) 구성 4의 실시 여부
확인대상발명의 구성 4는 “호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버로 접속을 요청하는 패킷4{[ACK] (seq=9a 49 af c5, ack=46 02 77 c5)}를 보내어 설치유도솔루션이 원하는 에이전트를 원격에서 호스트에 자동설치”하는 구성이다. 이는 설치유도솔루션이 원하는 에이전트를 원격에서 호스트 PC에 자동설치하기 위하여 호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버로 접속을 요청하는 패킷4를 보내는 구성이다. 반면, 이에 대응하는 원고의 실시주장발명의 구성은 모니터링서버인 설치유도서버(설치유도솔루션)가 호스트 PC에 보낸 패킷2에 의하여 호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버가 아닌 설치하고자 하는 에이전트가 포함된 웹서버로 접속을 요청하는 것이다. 양 구성에서 패킷4를 보내어 설치유도솔루션이 원하는 에이전트를 원격에서 호스트에 자동설치하도록 접속을 요청하는 곳에 관하여, 확인대상발명은 호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버이지만(다만, 확인대상발명의 도 3에 의하면 패킷4를 호스트에서 좌측 웹서버로 보내는 것으로 도시되어 있는데, 그 웹서버가 ‘호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버’인지, ‘설치하고자 하는 에이전트가 포함된 웹서버’인지 또는 ‘모니터링서버’인지 명확하지 않다), 실시주장발명은 설치하고자 하는 에이전트가 포함된 웹서버로 서로 다르고, 패킷4를 ‘호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버’로 보내는 구성을 원고가 실시하고 있음을 인정할 증거가 없다.
(다) 구성 5의 실시 여부
확인대상발명의 구성 5는 “설치유도솔루션이 설치하고자 하는 에이전트가 호스트 PC에 설치된 경우에도 상기 설치된 에이전트의 항상성을 유지하고자 패킷1 내지 패킷4에 대응되는 패킷5 내지 패킷8이 전송되어 패치 관리”하는 구성이다. 원고는 이와 같은 구성 5를 실시하고 있지 않다고 주장하고 있고, 이를 원고가 실시하고 있음을 인정할 아무런 증거가 없다.
(라) 따라서 확인대상발명은 원고의 실시주장발명과 동일하지 않다.
다. 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었는지 여부
(1) 판단의 기준
특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 하고, 만약 확인대상발명이 불명확하여 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 할 것이며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결, 2004. 2. 13. 선고 2002후2471 판결, 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 등 참조).
(2) 이 사건 특허발명의 기술구성과 이와 대비되는 확인대상발명의 구성
이 사건 특허발명의 특허청구범위에 따른 이 사건 제2항 발명의 기술구성은, “클라이언트가 호스트 피씨(PC)를 이용하여 인터넷상의 불특정 다수의 웹 사이트에 접속하기 위해 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 요청 패킷을 전송하는 단계”(이하 ‘구성 ①’이라고 한다), “상기 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 요청 패킷에 해당하는 웹 서버에서 상기 호스트 PC로 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 응답 패킷을 전송하는 단계”(이하 ‘구성 ②’라고 한다) 및 “상기 호스트 PC에서 전송된 상기 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 요청 패킷을 모니터링 서버에서 분석하여 변조된 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 응답 패킷을 생성하고, 상기 변조된 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 응답 패킷을 상기 웹 서버로부터 전송된 상기 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 응답 패킷이 상기 호스트 PC에 수신되기 전에 상기 호스트 PC로 전송하는 단계”(이하 ‘구성 ③’이라고 한다)로 이루어지고, 그 중 구성 ③에서 구성 ②로 넘어가는 단계에서 “상기 모니터링 서버가 상기 호스트 PC로 상기 변조된 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 응답 패킷을 전송하는 1단계”(이하 ‘구성 ③-1’이라고 한다), “상기 호스트 PC로 상기 변조된 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 응답 패킷을 전송하는 1단계가 진행된 후, 상기 웹 서버로부터 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 응답 패킷이 상기 호스트 PC로 수신되면 이를 오류로 간주하여 무시하도록 하는 2단계”(이하 ‘구성 ③-2’라고 한다) 및 “상기 2단계가 진행된 후 상기 호스트 PC로 하여금 접속하고자 하는 웹 서버의 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 요청 패킷을 재입력하도록 요청하는 3단계”(이하, ‘구성 ③-3’이라고 한다)로 구성되어 있다.
이 사건 제2항 발명의 기술구성과 확인대상발명의 기술구성을 대비하여 보면, 이 사건 제2항 발명의 구성 ①, 구성 ②, 구성 ③, 구성 ③-1, 구성 ③-2는 호스트 PC가 목적하는 웹서버로 접속을 요청하고 응답하며, 그 사이에 변조응답패킷을 생성하여 호스트 PC에 전송하고, 그 이후 요청된 웹서버로부터 수신되는 응답패킷을 무시하는 구성으로서 확인대상발명의 구성 1 내지 구성 3과 대응된다.
그런데 이 사건 제2항 발명의 구성 ③-3은 구성 ③-1, 구성 ③-2가 진행된 후 호스트 PC로 하여금 접속하고자 하는 웹 서버의 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 요청 패킷을 재입력하도록 요청하는 단계로서, 확인대상발명의 구성 4는 “호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버로 접속을 요청하는 패킷4{[ACK] ( seq=9a 49 af c5, ack=46 02 77 c5)}를 보내어 설치유도솔루션이 원하는 에이전트를 원격에서 호스트에 자동설치”하는 구성으로 호스트 PC에 에이전트를 설치하기 위한 것이고 , 구성 ③-3의 재접속 요청 단계와 구별되는 것으로 보인다. 그리고 이 사건 제2항 발명의 구성 ③-3은 독립항인 이 사건 제10항, 제13항 발명에 “상기 호스트 PC로 하여금 접속하고자 하는 웹 서버의 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 요청 패킷을 재입력하도록 요청하는 기능을 수행하는 모니터링 서버”, “상기 2단계가 진행된 후 상기 호스트 PC로 하여금 접속하고자 하는 웹서버의 하이퍼텍스트 전송 프로토콜(HTTP) 요청 패킷을 재입력하도록 요청하는 3단계”로 동일한 구성이 있고, 나머지 청구항들도 위 각 독립항을 인용하고 있어서 구성 ③-3과 동일한 구성을 포함하고 있다. 따라서 이하에서는, 피고가 구성 ③-3과 대비되는 구성으로 주장하고 있는 확인대상발명의 구성 4가 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있는지에 대하여 살펴본다.
(3) 확인대상발명의 특정 여부
확인대상발명의 구성 4는 설치유도솔루션이 원하는 에이전트를 원격에서 호스트 PC에 자동설치하기 위하여 호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버로 접속을 요청하는 패킷4를 보내는 구성이다. 패킷4를 보내는 ‘호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버’에 대하여 확인대상발명의 도 3에서는, 패킷4를 호스트에서 좌측의 웹서버로 보내는 것으로 되어 있으면서, 최초 웹서버로 접속을 요청하는 패킷1과 반대방향의 웹서버로 도시되어 있어서, 그 웹서버가 ‘호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버’인지, ‘설치하고자 하는 에이전트가 포함된 웹서버’인지 또는 ‘모니터링서버’인지 명확하지 않은 문제점이 있고, 호스트 PC로 하여금 재접속하도록 요청하는 패킷이 포함되어 있는지 불분명하여서, 이 사건 제2항 발명의 구성 ③-3과 대비할 경우에 패킷4를 보내는 웹서버가 어느 곳인지와 재접속 요청 패킷이 포함되었는지에 따라서 서로 다른 결과를 가져올 것이다. 그리고 확인대상발명의 구성 5는 구성 1 내지 4의 패킷1 내지 패킷4에 대응되는 것으로 패킷5 내지 패킷8에 대한 것인데, 구성 4의 패킷4에 대응되는 패킷8에 관하여 보면, 도 5에서 패킷8이 우측의 웹서버에게 확인 후 다시 접속하도록 요청하는 것으로 도시되어 있어서 도 3의 패킷4에 대한 구성과 전혀 다르게 되어 있다. 따라서 확인대상발명의 구성 4에 대한 기술구성의 내용을 확인대상발명의 상세한 설명에 나타난 내용이나, 도 3에 도시되고 설명된 내용에 따라서 확정할 것인지, 또는 도 5에 도시되고 설명된 내용에 따른 패킷8에 대한 구성으로부터 유추하여 확정할 것인지에 따라서 서로 다른 기술구성으로 되고, 그에 따라서 이 사건 제2항 발명의 구성 ③-3과 대비할 경우 서로 다른 결과를 초래하게 된다.
따라서 확인대상발명의 구성 4는 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되었다고 할 수 없다.
라. 피고의 주장에 대한 판단
피고는 이 사건 소송에서 확인대상발명을 별지 3과 같이 정정할 수 있고, 그럴 경우에 확인대상발명의 구성 4는 이 사건 제2항 발명의 구성 ③-3과 대비할 수 있을 정도로 특정된다고 주장한다.
살피건대, 권리범위확인심결에 대한 취소소송 절차에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단대상이 되는 확인대상발명에 대한 설명서 및 도면의 보완은 심판절차에서의 심판청구서 보정과 달리(특허법 제140조 제2항에 의하면, 심판절차에서는 심판청구서의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 또는 심판피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면을 보정할 수 있다) 명백한 오기를 정정하는 경우에 한하여 허용되는 것이고, 심판절차가 아닌 취소소송절차에서 확인대상발명의 설명서 및 도면의 보정을 폭넓게 허용한다면 변경된 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 특허법원이 직접 판단할 수 있어야 하는데, 현행 특허법은 이러한 소송구조를 채택하지 않은 것으로 해석될 뿐만 아니라, 심결취소소송의 목적물인 확인대상발명을 동일성이 없는 다른 발명으로 변경한다면 소송물이 변경되어 별개의 소가 되는 것이므로 허용되지 않는다.
그런데 피고는 확인대상발명의 상세한 설명 중 구성 4와 관련하여, “호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버로 접속을 요청하는 패킷4{[ACK] ( seq=9a 49 af c5, ack=46 02 77 c5)}를 보내어 설치유도솔루션이 원하는 에이전트를 원격에서 호스트에 자동설치하게 된다”는 부분을 “패킷{[ACK] ( seq=9a 49 af c5, ack=46 02 77 c5)}뿐만 아니라 호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버로 접속을 요청하는 패킷4를 보내어 호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버에 접속하면서 동시에 설치유도솔루션이 원하는 에이전트를 원격에서 호스트에 자동설치하게 된다”는 것으로 정정하고자 한다. 그러나 이러한 정정은 정정 전의 설치유도솔루션이 원하는 에이전트를 원격에서 호스트에 자동설치하는 패킷 “{[ACK] ( seq=9a 49 af c5, ack=46 02 77 c5)}”에 새로이 “호스트 PC가 접속하고자 하는 웹서버로 접속을 요청하는 패킷4”를 추가하는 것으로서, 정정 전후의 확인대상발명이 명백한 오기를 정정하는 경우에 해당하지 아니할 뿐만 아니라 확인대상발명을 동일성이 없는 다른 발명으로 변경한 것이므로, 이 사건 소송에서의 확인대상발명에 대한 원고의 정정은 허용될 수 없다. 따라서 확인대상발명을 별지 3과 같이 정정할 수 있음을 전제로 하는 원고의 위 주장은 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.
마. 소 결
확인대상발명은 원고가 실시하고 있는 실시주장발명과 동일하지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없어서 피고의 적극적 권리범위확인 심판청구는 부적법하여 각하되어야 한다. 따라서 피고의 이 사건 권리범위확인심판청구를 인용한 이 사건 심결은 부적법하다.
3. 결 론
그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 원유석(재판장) 김제완 김종석