【원고,피상고인】
제일제당 주식회사 (소송대리인 변리사 최규팔 외 2인)
【피고,상고인】
제네틱스 인스티튜트, 인코포레이티드 (소송대리인 변리사 김동수 외 5인)
【원심판결】
특허법원 2000. 12. 15. 선고 98허8243 판결
【주문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.
【이유】
1. 원심판결 이유에 의하면 원심은, 그 명칭을 "에리트로포이에틴의 제조방법"으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제101875호)과 이와 같은 명칭의 (가)호 발명을 대비하여 그 판시와 같은 이유로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명과 동일하거나 이를 이용한 관계에 있지는 않지만 이 사건 특허발명의 균등의 범주에는 속한다고 한 다음, 이 사건 특허발명의 출원과정에서 피고의 이의신청에 대하여 원고가 이 사건 특허발명의 특허청구범위 중 제1항을 "인간 에리트로포이에틴을 코오딩하는 게놈 DNA를 함유한 DNA벡터에 의해 형질전환된 포유류 세포를 적당한 배지에서 배양하여, 에리트로포이에틴 활성을 갖는 당단백질을 분리함을 특징으로 하는 에리트로포이에틴의 제조방법"에서 "하기 DNA 서열을 함유하는 인간 에리트로포이에틴을 코오딩하는 게놈 DNA를 함유한 재조합 DNA 벡터에 의해 형질전환된 포유류 세포를 적당한 배지에서 배양하여, 에리트로포이에틴 활성을 갖는 당단백질을 분리함을 특징으로 하는 에리트로포이에틴의 제조방법"으로, 제3항을 "제1항에 있어서, 인간 에리트로포이에틴을 코오딩하는 게놈 DNA서열이 하기 DNA서열의 전체 또는 일부인 방법"에서 "제1항에 있어서, 상기 인간 에리트로포이에틴을 코오딩하는 게놈 DNA서열이 상기 서열 중 서열번호 397 내지 3330을 함유하는 방법"으로 정정하고, "제1항에 있어서, 인간 에리트로포이에틴을 코오딩하는 게놈 DNA서열이 하기 DNA서열의 전체 또는 일부인 방법"이었던 제2항을 삭제하는 보정을 한 후 위 각 청구항에 대하여 특허를 받은 것에 대하여, 제1항의 보정은 그 출원 전에 공개된 간행물인 갑 제10호증에 나타난 발명(이하 '인용발명'이라고 한다)에 의하여 신규성 또는 진보성이 없다는 이유로 거절되지 않도록 그 청구범위를 감축한 것이므로 단순히 기재불비의 문제를 해소하기 위한 것이 아니고, 원래의 특허청구범위 제2항을 제1항에 포함시키면서 특허청구범위 제2항의 기재 중 "일부"를 삭제한 것은 삭제 전의 특허청구범위 제2항 기재 중 DNA서열 전체를 함유하는 것만을 권리범위로 청구하고 그 DNA 서열 중 일부를 함유하는 것에 대하여는 권리로 하지 않을 의사를 표시한 것이며, 특허청구범위 제3항 또한 정정 전의 특허청구범위의 기재 중 "일부"를 단순히 삭제함으로써 정정 후의 청구범위에 기재된 DNA 염기서열 전체를 함유한 것만을 권리범위로 청구하고 그 중 일부를 함유하는 것에 대하여는 권리로 하지 않을 의사를 표시한 것이므로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항, 제3항의 권리범위 중 보정에 의하여 의식적으로 제외된 부분에 속하는 (가)호 발명은 비록 이 사건 특허발명의 균등물이라고 하더라도 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다는 취지로 판단하였다.
2. 그러나 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 (가)호 발명에 그대로 포함되어 있어야 할 것이고, 다만 (가)호 발명에 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, (가)호 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 (가)호 발명은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다( 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결).
나아가 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다.
기록과 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항의 보정은 위 청구항이 인용발명에 비하여 신규성과 진보성이 없다는 피고의 이의신청에 대응하여 행하여진 것으로서 원고가 그 보정과 함께 제출한 특허이의답변서에서 인용발명에는 염기서열이 전혀 기재되어 있지 않으므로 염기서열의 기재를 추가한 정정 후의 제1항은 신규성과 진보성이 있고, 삭제 전의 특허청구범위 제2항의 내용을 제1항에 결합시킴으로써 EPO를 제조하는 방법을 DNA 서열로써 더욱 특정한 것이라는 취지로 진술하고 있는 사실 및 실제로 인용발명에는 보정에 의하여 추가된 DNA 서열과 직접 연관지을 만한 내용이 나타나 있지도 않은 사실이 인정되므로 원고가 특허청구범위 제1항에 DNA 서열의 기재를 추가하여 보정을 함에 있어서 추가된 DNA 서열과 균등관계에 있는 것을 자신의 권리범위에서 제외할 의도였다고 단정하기는 어렵고 달리 이와 같이 인정할 만한 자료가 없음에도 불구하고, 원심이 정정된 특허청구범위 제1항이 삭제된 특허청구범위 제2항의 내용을 포함시킴에 있어 제2항의 기재 내용 중 "일부"를 제외하였다는 사정만을 내세워 그 판시와 같은 이유로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항과 균등관계에 있음에도 불구하고 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 것은 균등물과 출원경과금반언의 관계에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고 이에 관한 상고이유의 주장은 이유 있다.
3. 그러므로 나머지 상고이유에 대하여는 나아가 살필 것도 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 송진훈(재판장) 변재승 윤재식(주심) 이규홍