【원고】
이흥우 (소송대리인 변리사 이혜진 외 1인)
【피고】
안영각 외 1인 (소송대리인 변리사 김은구)
【변론종결】
2004. 5. 14.
【주문】
1. 특허심판원이 2003. 9. 30. 2001당1285호 사건에 관하여 한 심결 중 등록실용신안 제198285호의 청구범위 제2항에 관한 부분을 취소한다.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용은 이를 2분하여 그 1은 피고들이, 나머지는 원고가 각 부담한다.
【청구취지】
특허심판원이 2003. 9. 30. 2001당1285호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
【이유】
1. 이 사건 심결의 경위
[증거: 갑1, 2, 3호증, 갑9 내지 14호증, 갑17, 18호증]
가. 이 사건 등록고안과 확인대상 고안
명칭이 "계란판 덮개"인 피고들의 이 사건 등록고안(제198285호, 1998. 9. 29. 출원/ 2000. 7. 21. 등록)은 종래 계란판과 계란판 덮개를 줄로 묶어 쌓는 경우, 줄이 계란판 덮개의 오목홈에 완전히 삽입되지 않음으로 인하여 연속적으로 적층되는 계란판 세트가 줄 때문에 한 쪽으로 기울어지는 문제를 개선하여 계란판 덮개의 오목홈에 줄삽입부를 마련하여 계란판 세트들이 안정적으로 적층될 수 있도록 한 것으로, 등록청구범위와 도면은 별지 1 기재와 같다. 확인대상 고안의 요지는 별지 2 설명서 및 도면에 기재된 바와 같다.
나. 이 사건 심결의 내용
원고는 피고들을 상대로 확인대상 고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 않는다는 취지의 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구를 2001당1295호로 심리하여 2003. 9. 30. 이 사건 등록고안은 비교대상 고안 1, 2, 3과 목적, 효과 및 구성이 상이하여 그에 의하여 공지되지 아니하였으며, 확인대상 고안은 자유실시기술이라고 할 수 없고, 이 사건 등록고안과 확인대상 고안은 모두 줄로 묶인 계란판 세트를 안정적으로 적층할 수 있는 계란판 덮개구조를 제공하기 위한 것이란 점에서 그 목적이 동일하며, 확인대상 고안은 계란판 덮개 상면에 형성되는 오목홈과 줄삽입홈 등 이 사건 등록고안의 구성요소 모두를 포함하고 있을 뿐 아니라 양 고안은 그 작용효과에 있어서도 동일하다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
다. 비교대상 고안들
(1) 비교대상 고안 1
비교대상 고안 1은 1977. 2. 17. 공개된 일본 공개실용신안공보 실개소52-22332(갑9호증)에 기재된 계란을 포장할 수 있는 용기에 관한 고안으로, 기술적 구성과 도면은 별지 3 기재와 같다.
(2) 비교대상 고안 2
비교대상 고안 2는 1995. 8. 22. 공개된 일본 공개특허공보 특개평7-223690(갑10호증)에 기재된 계란을 세워서 보관할 수 있고 통기성과 강성(剛性)을 갖는 계란 팩에 관한 고안으로, 그 기술적 구성과 도면은 별지 3 기재와 같다.
(3) 비교대상 고안 3
비교대상 고안 3는 1990. 3. 21. 공개된 유럽공개특허공보 EP359613호(갑11호증)에 기재된 계란, 과일 또는 그와 유사한 깨지기 쉬운 물건을 수용하기 위한 포장용기에 관한 고안으로서, 그 기술적 구성과 도면은 별지 3 기재와 같다.
(4) 비교대상 고안 4
비교대상 고안 4는 1996. 3. 19. 공개된 일본 공개특허공보 특개평8-72954(갑12호증)에 기재된, 뚜껑을 부분적으로 열고 닫을 수 있도록 뚜껑부(7)의 길이방향을 따라 절단용 자국(10)을 형성하여 둔 합성수지제 계란용기에 관한 고안으로 도면은 별지 3 기재와 같다.
(5) 비교대상 고안 5
비교대상 고안 5는 1996. 4. 22. 공고번호 96-5163으로 공고된 특허공보(갑13호증)에 기재된, 하부 계란판(1)은 재생원료를, 상부 계란판 덮개(2)는 신원료를 각 사용하여 만들어지는 계란 포장용기 및 그 제조방법에 관한 고안으로 그 기술적 구성과 도면은 별지 3 기재와 같다.
(6) 비교대상 고안 6
비교대상 고안 6은 등록실용신안공보 제219184호(공개일 1998. 6. 5. 갑14호증)에 기재된, 계란용기를 개봉할 때 계란을 손상시키지 않고 용이하게 개봉할 수 있도록 일정 위치에 절개선(10, 11)을 형성하거나 이형지(30, release paper)가 붙여진 점착제층(30)을 형성한 계란용기에 관한 고안으로 그 기술적 구성과 도면은 별지 3 기재와 같다.
(7) 비교대상 고안 7, 8
비교대상 고안 7, 8은 1995. 2. 2. 공개된 국제특허공개 WO 95/03236호(갑17호증) 및 1996. 7. 23. 부여된 미국의장특허 Des. 371,961호(갑18호증)에 개시된 것으로 그 기술요지는 "계란용기의 형상은 계란 모양을 따라 자연스럽게 오목부와 볼록부로 형성된다."는 것이며, 도면은 별지 3 기재와 같다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부
가. 원고의 이 사건 심판청구의 취지
실용신안법 제9조 제4항은 실용신안등록 출원서에 첨부된 명세서에는 청구항이 한 개 이상 있어야 함을 규정하여 이른바 다항제를 채택하고 있고, 이러한 다항제의 취지는 고안을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 고안을 충실히 보호할 수 있도록 하고 고안자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별하여 실용신안분쟁의 경우 실용신안침해 여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 하기 위한 것으로서( 대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515 판결 참조), 등록실용신안의 청구범위가 여러 개의 청구항으로 된 경우에 있어서 각 청구항은 그것이 독립항이든 종속항이든 관계없이 상호 독립되어 각 청구항마다 권리범위가 정하여지는 것이며, 이에 따라 같은 법 제50조는 실용신안권자 또는 이해관계인이 등록실용신안의 보호범위를 확인하기 위한 권리범위 확인심판을 청구함에 있어서 실용신안등록청구범위의 청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 사건 등록고안의 청구범위는 2개의 청구항(이 사건 제1항 고안 및 이 사건 제2항 고안)으로 되어 있고, 원고의 이 사건 심판청구는 원고의 확인대상 고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니함을 확인하여 줄 것을 구하는 것이므로, 결국 원고의 이 사건 심판청구는 확인대상 고안이 이 사건 제1항 고안의 권리범위에 속하지 아니함은 물론 이 사건 제2항 고안의 권리범위에도 속하지 아니함을 확인하여 달라는 취지라고 볼 것이다.
나. 이 사건 심결 중 이 사건 제1항 고안에 관한 부분의 적법 여부
(1) 확인대상 고안이 자유실시기술인지 여부
(가) 확인대상 고안과 비교대상 고안들의 목적 및 구성 대비
확인대상 고안은 계란을 수용하는 계란판의 덮개에 관한 것으로, 계란판과 계란판 덮개로 이루어지는 계란판 세트를 묶음 끈을 통해 용이하게 파지 고정하고 계란판 세트 상부에 다른 계란판 세트를 쌓는 경우 안정적으로 쌓임으로써 내부에 수용된 계란의 파손을 방지함을 목적으로 하며, 이를 달성하기 위하여 '계란판 덮개(2) 상면에 계란판(1)의 볼록부(11)와 접촉되는 오목홈(21)이 다수 형성되되(이하 '제1특징구성'이라 한다), 상기 다수의 오목홈(21)은 일측에서 보아 횡방향으로 일정 간격을 이루어 서로 각각 연통되고 그 각 중간부에 형성된 오목홈(21′)은 세로 방향으로 각각 연통되어(이하 '제2특징구성'이라 한다) 상호 교차되는 것에 의하여 내면에 형성되는 계란 파지홈이 각 3개씩 군락을 이룬 상태로 형성되는(이하 '제3특징구성'이라 한다)' 구성을 채택하고 있다.
반면에, 비교대상 고안 1은 용기 내외의 통기성을 확보하여 그 안에 수납되는 물체(12, 계란 형상으로 보이나 특정되어 있지는 않음)의 부패를 방지하기 위하여 용기 하부에 개공부(5)를 둔 것이고, 비교대상 고안 2는 통기성과 강성을 갖는 계란 팩을 제공하기 위해 개구(A)와 돌출부(19), 유합수부(13), 유합돌부(23) 등을 구성요소로 포함하는 것이며, 비교대상 고안 3은 밑면과 뚜껑을 체결할 수 있는 포장용기를 제공하기 위해 밑면(1)에 걸쇠장치(14, 15)를 형성하고, 뚜껑(2)의 볼록부(25) 양측부에는 돌기(28)와 홈(29)을 형성한 것이므로, 위 각 비교대상 고안은 모두 계란 등을 수용할 수 있는 용기에 관한 기술이란 점에서 확인대상 고안과 산업상 기술 분야가 동일할 뿐, 확인대상 고안이 지니는 계란판과 계란판 덮개로 이루어지는 계란판 세트를 묶음 끈을 통해 용이하게 파지 고정한다는 목적은 물론, 구성에 있어서도 확인대상 고안의 위 각 특징구성이나 그에 상응할 만한 구성이 개시되어 있지 않다.
한편, 비교대상 고안 4 내지 7의 경우도 기술 분야는 역시 확인대상 고안의 그것과 동일하다고 할 수 있으나 확인대상 고안의 계란판 세트의 파지고정이라는 목적이나 그것을 구현하기 위한 확인대상 고안의 위 각 특징구성은 이를 찾아볼 수 없다.
이에 대해 원고는, 확인대상 고안의 특징구성은 수용되는 계란 모양에 따라 당연히 형성되는 구성으로서 위 각 비교대상 고안에 의하여 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 도출해낼 수 있는 것이라고 주장하나, 확인대상 고안의 계란판 덮개(2)에 형성된 오목홈(21)은 하부에 위치하는 계란판(1)의 볼록부(11)와 접촉되는 구성이고, 확인대상 고안의 설명서의 "오목홈의 연통부에는 필요에 따라 계란판과 계란판 덮개를 묶어 파지고정하는 묶음 끈의 고정을 용이하게 할 수도 있다."는 기재 및 "상부에 다른 계란판을 적재"한다는 기재, 그리고 3도의 기재에 의하면, 위 오목홈은 인접되는 오목홈과 일정방향으로 연통되어 묶음 끈이 연통부 저면에 밀착되어 통과하게 됨으로써 묶음 끈이 좌우로 벗어나지 않고 고정되도록 하는 구성이면서, 다른 한편으로는 묶음 끈이 묶여 있는 상태에서도 상부에 쌓이는 계란판의 볼록부를 수용할 수 있는 형상을 갖는 구성임에 반하여, 위 각 비교대상 고안들에는 확인대상 고안의 이러한 구성이 개시되어 있지 않고, 다만 비교대상 고안 3의 경우 "뚜껑(2) 중앙부에 협곡 모양으로 길게 형성된 축리브(24)가 밑면(1) 돌출부(5)의 꼭대기(6) 부분들과 평면으로 접촉하는" 구성을 개시하고 있으나 위 축리브의 협곡부는 확인대상 고안에 개시된 오목홈이 연통되어 형성된 연통부와는 구성의 형상이 다르고 작용효과에 있어서 위 협곡부가 단위 포장용기 자체를 묶기 위한 묶음끈의 안내통로 역할을 할 수 있다고 볼 수는 있어도, 상부에 쌓이는 또 다른 포장용기 밑면의 계란이 삽입되는 볼록부를 수용할 수 있는 작용효과를 가지는 것은 아니므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.
(나) 따라서 확인대상 고안은 나아가 살필 필요 없이 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 각 비교대상 고안들로부터 극히 용이하게 고안하여 실시할 수 있는 자유실시기술이라고 할 수 없다.
(2) 이 사건 제1항 고안과 확인대상 고안의 대비
(가) 목적의 대비
이 사건 제1항 고안과 확인대상 고안은 모두 계란판 덮개에 관한 것으로, 계란판과 계란판 덮개를 묶음 끈으로 묶어서 고정하며 여러 층으로 쌓음에 있어서 안정된 계란판 덮개구조를 제공하기 위한 것이란 점에서 목적의 공통점이 있다.
(나) 구성 대비
이 사건 제1항 고안의 구성을 확인대상 고안의 그것과 대비하기 위하여 나누어 보면 "상면에 계란판의 볼록부(53)와 접촉되는 오목홈(62)이 다수 형성되어 있는 계란판 덮개에 있어서(이하 '이 사건 제1구성'이라 한다), 상면에 계란판과 한 세트로 묶는 줄이 상기 오목홈의 안쪽에 삽입되어 위치되도록 줄삽입부(65)가 형성되어 있는 것을(이하 '이 사건 제2구성'이라 한다) 특징으로 하는 계란판 덮개"와 같이 나누어 볼 수 있다.
이 사건 제1구성은 이 사건 제1항 고안의 전제부에 해당하는 것으로서 이 사건 등록고안의 기술 분야를 특정하고 있는 구성이며, 이에 대응하는 확인대상 고안의 구성은 "계란판 덮개(2) 상면에 계란판(1)의 볼록부(11)와 접촉되는 오목홈(21)이 다수 형성되는" 구성(위 제1특징구성)인바, 양 구성은 모두 계란이 놓이는 계란판에는 볼록부를 마련하고 그 위에 덮이는 계란판 덮개에는 오목홈을 만들어 볼록부와 오목홈이 서로 맞닿아 계란이 수용될 수 있는 공간을 형성함으로써 수용된 계란이 상하좌우의 충격이나 압력 등에 견딜 수 있도록 하는 한편, 계란판 세트를 적층할 경우 계란판의 계란수용부(볼록부와 오목홈 사이의 공간)가 계란판 덮개의 오목홈에 삽입될 수 있는 구조를 가지는 동일한 구성이다.
다음으로 이 사건 제2구성에 대하여 보건대, 이 사건 제2구성의 줄삽입부의 형성 위치는 오목홈의 바닥면보다 아래쪽으로 보이고, 그 형성 구조는 이 사건 등록고안의 명세서(갑2호증)의 고안의 상세한 설명 부분 중 "줄삽입부(65)는 도 3에 도시된 바와 같이 … 오목홈(62A)과 오목홈(62A) 사이를 완전히 절개하여 줄(T)이 오목홈(62A)의 내측으로 삽입되어 지나갈 수 있도록 형성", "도 3b에 도시된 줄삽입부(65B)는 양측 부분을 절개하지 않고 홈형으로 연결하여 형성하고" 및 "도3c에 도시된 줄삽입부(65C)는 모두 절개되지 않고 홈형으로 연결" 등의 기재(갑2호증 3면)를 참고하면, 오목홈과 오목홈 사이를 절개하거나 홈으로 연결하여 형성하는 것임을 알 수 있으므로, 결국 이 사건 제2구성의 줄삽입부는 오목홈 안쪽에 형성되며 오목홈과 오목홈을 연통시킨 구성이라 할 것이어서 확인대상 고안의 구성 중 계란판 덮개에 형성된 오목홈이 '횡방향으로 연통되어 복수 조의 중간부 연통부(22)를 형성하고 이와 세로방향으로 교차 연통되어 세로방향 연통부(23)를 형성하는 구성(위에서 본 이 사건 제2특징구성)과 대비하여 볼 때, 확인대상 고안의 위 연통부는 계란판 덮개 표면 아래쪽에 오목하게 형성된 오목홈을 연통시킨 것이므로 그 형성 위치도 다른 오목홈의 바닥면보다 아래쪽에 해당하는 위치라고 할 것이어서, 양 구성은 모두 계란판의 볼록부와 접촉하는 계란판 덮개의 오목홈 안쪽에 추가로 줄삽입부분을 형성하면서 오목홈과 오목홈을 서로 연통시킨 것으로 동일한 것이다.
(다) 작용효과 대비
확인대상 고안이 위와 같이 이 사건 제1항 고안의 구성을 모두 가지고 있으므로, 계란판 세트를 묶는 줄이 오목홈 위로 통과하지 않고 오목홈 안쪽으로 삽입·통과되어 위 쪽에 적층되는 계란판의 계란삽입부가 오목홈에 삽입됨에 있어 묶음 끈의 방해를 받지 아니하므로 다수의 계란판 세트를 안정되게 적층할 수 있는 이 사건 제1항 고안의 효과를 동일하게 가질 것으로 보인다.
이에 대하여 원고는, 계란용기를 순차적으로 적층할 때 무너지지 않도록 하는 효과는 비교대상 고안들에 기재된 구성만 가지고도 충분히 달성할 수 있는 것임에도 이 사건 등록고안은 일부러 계란판 덮개에 홈을 형성하여 적층의 불안정을 해소하는 것이므로 오히려 선행기술들에 비해 퇴보한 고안이라고 주장하므로 살피건대, 이 사건 제1항 고안이 확인대상 고안과 함께 갖는 목적인 '계란판과 계란판 덮개를 묶음 끈으로 묶어서 고정하며 여러 층으로 쌓음에 있어서 안정된 계란판 덮개구조를 제공하는 것'은 비교대상 고안들로부터는 찾을 수 없는 것으로서 설령 비교대상 고안들에 의하여도 계란용기를 순차적으로 적층하여 쌓을 때 무너지지 않게 하는 효과를 얻을 수 있다고 하더라도 그것은 별개의 고안에 의한 유사한 작용효과가 존재한다는 것일 뿐이므로 그러한 사정만으로 이 사건 제1항 고안의 작용효과를 부정하고 나아가 그 권리범위를 부정할 수는 없으므로 원고의 위 주장도 이유 없다.
(라) 그렇다면 확인대상 고안은 이 사건 제1항 고안과 목적, 구성 및 효과 모두를 포함하고 있는 것으로서 이 사건 제1항 고안의 권리범위에 속하지 않는다고 볼 수 없다.
(3) 원고는 또한, 이 사건 심결이 원고가 주장하지 아니한 이 사건 제1항 고안의 출원 전 공지 여부에 대하여도 판단하여 위법하다는 취지의 주장을 하므로 살피건대, 기록상 심판단계에서의 원고의 주장이 어떠하였는지 인정할 자료가 없을 뿐 아니라, 가사 그와 같은 취지의 주장이 없었다고 하더라도 실용신안법 제56조가 준용하는 특허법 제159조에 의하면 특허심판원으로서는 당사자의 주장이 없는 경우에도 이를 직권으로 심리할 수 있고, 이 사건 제1항 고안이 출원 전 공지되어 권리범위를 인정할 수 없는지 여부는 원고에게 유리한 사항으로서 특허심판원이 이를 직권으로 심리하면서 원고에게 별도의 의견진술의 기회를 주지 아니하였다고 하여 위법이라고 보기 어렵다.
다. 이 사건 심결 중 이 사건 제2항 고안에 관한 부분의 적법 여부
다음으로, 이 사건 제2항 고안에 관한 이 사건 심결의 적법 여부에 대하여 보건대, 앞에서 본 바와 같이 원고의 이 사건 심판청구는 확인대상 고안이 이 사건 제1항 고안 뿐 아니라 이 사건 제2항 고안의 권리범위에도 속하지 아니함을 확인하여 달라는 취지라고 할 것인데, 이 사건 심결의 주문란에는 "이 건 심판청구를 기각한다. 심판비용은 청구인의 부담으로 한다."라고 기재되어 있으므로, 이 사건 심결은 이 사건 제2항 고안을 포함한 이 사건 등록고안 전부에 대하여 그 권리범위에 확인대상 고안이 속하지 않는다고 할 수 없음을 주문에서 판단하였다고 볼 수밖에 없으나, 그 이유란에는 이 사건 제1항 고안의 권리범위에 확인대상 고안이 속하는지 여부만을 판단하고 있을 뿐 이 사건 제2항 고안의 권리범위에 확인대상 고안이 속하는지 여부에 대하여는 전혀 기재가 없으며, 다만 이유란 말미의 결론 부분에 "기타 당사자 간에 주장하는 바가 있으나 이 건 심결에 영향을 미칠 바 못되므로 그에 대한 설시를 생략하고"라고 기재되어 있을 뿐인바, 확인대상 고안이 이 사건 제1항 고안의 권리범위에 속하는 이상 이 사건 제2항 고안의 권리범위에도 당연히 속한다고 볼 수도 없으므로(더구나 이 사건 제2항 고안은 이 사건 제1항 고안의 일부 구성요소를 다른 구성요소로 교체하고 있는 독립항으로 보이므로 앞서 본 이유만으로 확인대상 고안이 이 사건 제2항 고안의 권리범위에 속한다고 보기 어렵다.) 이 사건 제2항 고안에 관하여는 그 이유의 기재를 누락한 위법이 있다고 할 것이다.
따라서 이 사건 심결 중 확인대상고안이 이 사건 제2항 고안의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하고 있는 부분에 대한 심결은 그 이유의 기재를 누락한 것으로서 심결의 방식에 있어서 위법하므로 나아가 살필 필요 없이 위법하다.
3. 결 론
그렇다면 이 사건 심결은 이 사건 제1항 고안에 관한 부분에 대하여만 정당하고, 이 사건 제2항 고안에 관한 부분에 대하여는 위법하므로 이 부분에 한하여 이를 취소한다. [별 지] 생략
판사 이재환(재판장) 박성수 김철환