【피 고 인】
【항 소 인】
피고인
【검 사】
박봉희
【변 호 인】
변호사 이수완외 1인
【원심판결】
서울중앙지방법원 2004. 8. 5. 선고 2003고단2737 판결
【주 문】
피고인의 항소를 기각한다.
【이 유】
1. 피고인의 항소이유의 요지는 다음과 같다.
첫째, 피고인은 피고인이 제작한 원심 판시 앨범대지 생산기계(이하 ‘이 사건 기계’라고 한다)로 앨범원지 양면에 투명필름을 동시에 부착하는 방식(이하 ‘동시부착방식’이라고 한다)으로 앨범대지를 생산하여 왔을 뿐, 공소외 1이 1987. 11. 16. 등록번호 제24509호로 특허등록한 원심 판시 ‘앨범대지의 연속제조방법’에 관한 특허발명(이하 ‘이 사건 특허’라고 한다)의 내용인 앨범원지의 한 면에 투명필름을 부착한 다음 다른 한 면에 투명필름을 순차적으로 부착하는 방식(이하 ‘순차부착방식’이라 한다)으로 앨범대지를 생산한 사실이 없음에도 불구하고, 원심은 피고인이 그 판시와 같이 이 사건 기계를 작동하여 순차부착방식으로 앨범대지를 생산하였다고 사실을 잘못 인정함으로써 판결에 영향을 미친 위법을 범하였다.
둘째, 이 사건 특허와 이 사건 기계는 위 부착방식의 차이 외에도, ① 이 사건 특허는 앨범원지의 양면에 도포되는 물성의 종류가 ‘접착제’인데 반하여 이 사건 기계는 ‘점착제’로서 서로 다른 점, ② 이 사건 특허는 앨범원지의 한쪽 면에 접착제를 도포하여 건조실을 2회 통과시킨 후 이어서 앨범원지의 다른 쪽 면에 접착제를 도포하여 다시 건조실을 2회 통과시키는데 반하여 이 사건 기계는 앨범원지가 2개의 건조실을 각 1회씩만 통과하는 점, ③ 이 사건 특허에는 3개의 센서로울러와 전도로울러가 함께 사용되는데 반하여 이 사건 기계에는 센서로울러가 결여되어 있는 점(특히 이 사건 특허의 출원인인 공소외 1은 특허출원 및 심사과정에서 스스로 ‘특허청구의 범위’에 센서로울러 3개를 추가하는 내용의 보정을 행함으로써 3개의 센서로울러가 이 사건 특허의 필수구성요소임을 스스로 분명하게 밝혔다)에서 서로 차이가 있으므로, 이 사건 기계는 이 사건 특허의 구성요소 전부를 동일하게 포함하고 있지 아니하고, 따라서, 가사 피고인이 이 사건 기계를 작동하여 순차부착방식으로 앨범대지를 생산하였다고 하더라도, 피고인이 이 사건 특허를 침해한 것이라고는 할 수 없음에도 불구하고, 원심은 사실을 오인하고 법리를 오해하여 피고인이 이 사건 특허에 관한 피해자의 전용실시권을 침해한 것으로 잘못 인정함으로써 판결에 영향을 미친 위법을 범하였다.
2. 이에 대하여 이 법원은 다음과 같이 판단한다.
가. 첫째 항소이유에 대한 판단
살피건대, 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들 및 당심 제2회 공판조서 중 당심증인 공소외 1, 2의 각 진술기재, 당심 제5회 공판조서 중 당심증인 공소외 3의 진술기재를 종합하면, 피고인이 원심 판시와 같이 이 사건 기계를 작동하여 순차부착방식으로 앨범대지를 생산한 사실을 인정할 수 있으므로, 피고인의 위 첫 번째 항소이유는 이유 없다.
나. 둘째 항소이유에 대한 판단
(1) 일반적으로 어떤 침해품이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해품에 그대로 포함되어 있어야 할 것이고, 다만 침해품에 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, 특허발명의 출원절차를 통하여 침해품의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해품의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있는 것으로 보아 침해품은 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다( 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결, 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 등 참조).
그런데, 이 사건의 경우 원심에서 적법하게 채택하여 조사한 원심 거시의 증거들과 당심 제2회 공판조서 중 당심증인 공소외 1, 2의 각 진술기재 및 당심 제5회 공판조서 중 당심증인 공소외 3의 진술기재, 당심증인 공소외 1의 이 법정에서의 진술을 종합하면, ① 피고인이 이 사건 기계에서 앨범원지에 도포하는 ‘점착제’는 이 사건 특허에서 앨범원지에 도포하는 접착제와 그 실질에 있어 동일한 사실, ② 이 사건 특허는 앨범원지의 한쪽 면에 접착제를 도포하여 건조실을 2회 통과시킨 후 이어서 앨범원지의 다른 쪽 면에 접착제를 도포하여 다시 건조실을 2회 통과시키는 것임에 비하여 이 사건 기계는 앨범원지가 2개의 건조실을 각 1회씩만 통과하는 것으로서 건조방식에 차이가 있기는 하나, 앨범원지에 접착제를 도포한 후 하나의 건조실을 2회씩 통과시키느냐 아니면 2개의 건조실을 각 1회씩 통과시키느냐의 문제는 설계상의 차이에 불과하고 그로 인하여 특별한 작용효과상 차이가 없는 사실, ③ 센서로울러는 접착제를 도포하여 건조함에 있어서 앨범원지의 위치를 자동으로 조절하여 주는 장치로서, 이 사건 특허의 건조실에는 3개의 센서로울러가 설치되어 있고 이 사건 기계의 건조실에는 한 개의 센서로울러와 두 개의 수동식 조절 로울러가 설치된 점에서 서로 차이가 있으나, 그 중 한 개(8b)의 센서로울러와 이 사건 기계의 건조실에 설치된 센서로울러는 그 방식이 서로 다르나 원지의 위치를 잡아준다는 점에서 같은 역할을 하고 있고, 나머지 센서로울러(8a, 8c)와 이 사건 기계의 건조실에 설치된 각 수동식 조절 로울러도 서로 대응하는 역할을 하고 있으며, 이와 같이 이 사건 특허와 같이 세 개의 센서로울러를 건조실에 설치한 것과 이 사건 기계와 같이 건조실에 한 개의 센서로울러를 설치하고 나머지 두 개의 수동식 조절 로울러를 설치한 것은 결국 원지에 접착제를 한 면씩 도포하여 건조실을 통과시켜 건조한다는 점에서 그 작용효과에 있어 특별한 차이가 없는 사실, ④ 또한 이 사건 기계가 이 사건 특허의 구성요소 중 일부를 위 ②, ③에서 본 바와 같이 치환하는 것은 이 사건 특허가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있을 정도로 자명한 것인 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실에 의하면, 이 사건 기계의 각 구성요소 중 위에서 인정한 바와 같이 이 사건 특허와 차이가 있는 점들은 이와 대응되는 이 사건 특허의 구성요소와 서로 균등관계에 있다고 봄이 상당하다.
따라서, 이 사건 기계가 원심 판시와 같이 순차부착방식으로 작동되었다면, 달리 특별한 사정이 없는 한, 이 사건 기계는 이 사건 특허의 권리범위에 속하고, 따라서, 피고인은 이 사건 특허의 전용실시권을 침해하였다고 할 것이다.
(2) 위 둘째 항소이유의 요지에서 본 바와 같이, 피고인은, 이 사건 특허의 출원인이 특허의 출원과정에서 ‘건조실에 세 개의 센서로울러를 설치한 것과 균등관계에 있는 경우’를 이 사건 특허의 특허청구의 범위에서 의식적으로 제외하였으므로 출원경과금반언의 원칙에 의하여 이 사건 기계의 구성이 이 사건 특허와 균등관계에 있다고 볼 수 없게 되고, 따라서, 피고인이 이 사건 특허의 전용실시권을 침해한 것으로는 볼 수 없다는 취지로 주장하므로 이 점에 관하여 본다.
특허의 출원과정에서 특허청심사관의 거절이유 통지에 따라 제출된 보정서 등에 의하여 어떤 구성부분을 특허청구의 범위에서 의식적으로 제외하였다면, 출원인은 심사관의 부당한 거절이유 통지에 대하여 의견서를 제출할 수 있고 그래도 거절사정이 될 경우에는 이에 대한 심판청구, 제소 등의 불복절차로 다툴 수 있음에도 스스로 특허청구의 범위를 감축하여 자신의 절차적 권리를 포기한 것이므로 이른바 ‘출원경과금반언 원칙’에 따라 그 후로는 보정으로 제외하였던 기술구성부분에 관하여 다시 균등관계라는 이유로 특허청구의 범위를 확장하여 주장할 수 없다고 할 것이고( 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결, 특허법원 2001. 6. 22. 선고 2000허6158 판결 등 참조), 이와 같은 출원경과금반언 원칙은 단지 특허발명의 보정이 신규성, 진보성의 문제를 극복하기 위한 경우에만 적용되는 것이 아니라 그 밖에 사유로 인하여 특허청구의 범위를 보정한 경우에도 적용되는 것이기는 하나, 적어도 출원인이 그 보정으로 인하여 어떠한 기술 구성 부분을 특허청구로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 만한 사정이 인정되어야 할 것이고, 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부를 판단함에 있어서는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 종합적으로 참작하여야 한다( 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조).
그러므로 이 사건 특허의 출원인이 특허의 출원과정에서 ‘건조실에 세 개의 센서로울러를 설치한 것과 균등관계에 있는 경우’를 이 사건 특허의 특허청구의 범위에서 의식적으로 제외하였는지의 점에 대하여 보건대, 원심이 적법하게 채택하여 조사한 증거들과 당심증인 공소외 1의 이 법정에서의 진술, 당심 제5회 공판조서 중 당심 증인 공소외 3의 진술기재 및 특허공보, 출원심사청구서, 거절이유통지서, 보정서, 의견서, 출원공고결정서, 특허사정서, ‘보정 전, 후를 비교한 명세서’의 각 기재를 종합하면, ① 이 사건 특허의 출원인인 공소외 1이 1985. 2. 11. 최초의 출원심사청구를 한 당시의 이 사건 특허의 ‘발명의 상세한 설명’란에는 “···건조실(6)을 통과한 원지(2)는 센샤(원지자동조절)로울러(8a)를 거쳐 건조실(6)을 재통과한 후 센샤로울러(8b) 및 전도로울러(7)에 의하여 원지(2)의 상, 하면은 위치가 바뀌고 다시 접착제 도포 로울러(3‘)를 지나면서 원지(2)의 이면에도 접착제가 도포되어 건조실(6) 내를 다시 지나면서 이면에 도포된 접착제도 건조시키게 된다. 이렇게 양면에 접착제가 도포된 원지(2)는 일단 건조실(6) 밖의 센샤로울러(8c)를 돌아서 건조실(6)내로 재진입시킨 후 통과로울러(13) 및 안내로울러(9)를 통해 다음공정으로 이송된다.···”라고 기재되어 있었고, 그 ’특허청구의 범위‘란에는 “···접착제 도포로울러(3)에 의해 원지(2)의 앨면을 먼저 도포시킨 다음 건조실(6)을 통하여 건조시킨 후 전도로울러(7)에 의해 원지(2)의 상, 하면의 위치를 바꾼 다음 다시 접착제 도포로울러(3’)를 통과하면서 원지(2)의 이면도 도포하며 다시 건조실(6)을 통과시켜 원지(2)의 양면에 건조된 접착층을 형성하고···”라고 기재되어 있었던 사실, ② 그 후 공소외 1은 1987. 5. 2. 심사관으로부터 ‘본원은 제조 장치에 특징이 있는지 제조 공정에 특징이 있는지가 명확하지 않으며, 특히 하나의 건조실을 사용하는데 따른 작용효과 설명이 미흡하다’는 내용의 거절이유통지를 받자, 출원인 공소외 1을 대리하여 변리사 공소외 4가 1987. 5. 25. 이에 대한 보정서를 제출하면서 ‘발명의 상세한 설명’란의 위 종전 기재 부분을 그대로 둔 채, 그 후단에 “즉, 원지의 양면에 접착제를 도포하는데 있어서 한쪽 면에 먼저 접착제를 도포하여 건조실(6)을 두 번 통과하면서 완전 건조한 다음 로울러(7)에 의하여 원지의 면을 전도하여 별도의 공정에 의하여 접착제를 도포하고 같은 건조실(6)을 두 번 통과시켜서 원지의 양면에 형성된 접착층이 완전 건조됨으로써 종래와 같이 원지를 절곡함으로써 생기는 비능률성과 불정확성에서 오는 작업의 번거로움과 비능률성에서 벗어날 수 있고, 넓은 건조실을 구비할 필요가 없어서 경제적인 것이다”라는 부분을 추가하였고, ‘특허청구의 범위’란의 위 종전 기재부분을 “···원지(2)의 일면을 먼저 도포하고 건조실(6)내를 통과시킨 후 쎈서로울러(8a)를 거쳐서 건조실(6)내를 재통과시켜서 건조한 다음 쎈서로울러(8b)와 로울러(7)에 의해 원지(2)의 상, 하면의 위치를 전도하여 접착제 도포 로울러(3‘)를 통과하면서 원지(2)의 이면도 도포하며 다시 건조실(6)을 통과시키고 쎈서로울러(8c)를 거쳐서 건조실(6) 내를 재통과시켜서 원지(2)의 양면에 건조된 접착층을 형성하고...”로, “연속제조방법”이라고 기재된 부분을 “연속제조장치”로 각 변경한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정사실들에 비추어 보면, 이 사건 특허의 출원 절차에서 출원인인 공소외 1이 ‘특허청구의 범위’란에 센서로울러 3개를 추가하는 것으로 변경을 가하기는 하였지만, 최초 심사청구 당시에도 ‘발명의 상세한 설명’란에는 나중에 보정에 의하여 ‘특허청구의 범위’란에 추가된 센서로울러에 관한 내용이 이미 기재되어 있었고, 특허심사관이 한 심사거절의 이유도 주로 그 특허발명의 취지가 명확하지 아니하다는 것에 있을 뿐 센서로울러에 관한 내용이 아니었으며, 그에 따른 보정에서 출원인은 센서로울러에 관한 설명은 그대로 둔 채, 단지 하나의 건조실을 2회씩 통과하는 것의 작용상 효과만을 추가적으로 지적하는 데 그침으로써, 최초의 특허청구의 범위에 기재된 기술구성을 치환하거나 그와 다른 수치로 정정하는 형태의 보정이 아니라 새로운 구성을 추가하는 형태의 보정을 하였다고 할 것이고, 따라서 이러한 보정에 의하여 ‘센서로울러가 3개로 구성된 것과 균등관계에 있는 경우’를 특허청구의 범위에서 의식적으로 제외한 것으로 보기 어렵다고 할 것이다.
결국, 위에서 본 바와 같은 공소외 1의 이 사건 특허의 출원절차에서의 보정은 위 (1)항에서 본 바와 같이 균등관계에 있다는 판단에 아무런 지장을 주지 아니한다고 봄이 상당하므로 이에 관한 피고인의 주장은 이유 없다.
(3) 따라서 피고인의 둘째 항소이유에서 주장한 바와 같은 이 사건 기계와 이 사건 특허의 기술적 구성에 있어서 나타나는 차이점은 이 사건 특허청구의 범위에 포함되거나 균등관계에 있다고 할 것이므로 피고인의 이 사건 기계는 이 사건 특허발명의 전용실시권을 침해하였다고 할 것인바, 같은 취지에서 피고인이 이 사건 특허발명의 전용실시권을 침해하였다고 판단한 원심의 조치는 옳고, 거기에 위 항소이유에서 지적하는 바와 같은 사실오인 및 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다. 피고인의 둘째 항소이유도 이유 없다.
3. 결론
따라서 피고인의 항소는 이유 없으므로 형사소송법 제364조 제4항에 따라 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 이성훈(재판장) 신신호 김수영