【원 고】
마사이 마케팅 앤 트레이딩 아게 (소송대리인 변호사 오관석)
【피 고】
주식회사 알와이엔코리아 (소송대리인 변호사 방효준)
【변론종결】
2008. 3. 19.
【주 문】
1. 피고는,
가. 별지 1 기재 각 제품에 별지 2 기재 각 표장을 사용, 표시, 부착하거나 이를 사용, 표시, 부착한 별지 1 기재 각 제품을 제조, 판매, 양도, 반포, 전시, 수입 또는 수출을 하여서는 아니 되고,
나. 별지 2 기재 각 표장을 별지 1 기재 각 제품의 포장지, 포장용기, 정가표, 거래서류, 명함, 간판, 카탈로그, 기타 광고선전물에 사용, 표시, 부착하거나 이를 전시, 반포하여서는 아니 된다.
2. 피고는 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장 등에 보관중인 제1의 나.항 기재의 포장지, 포장용기, 정가표, 거래서류, 명함, 간판, 카탈로그, 기타 광고선전물을 각 폐기하라.
3. 피고는 피고가 운영하고 있는 웹사이트(http://www.rynkorea.com 사이트 및 여기에 링크된 하위 사이트)에 게시된 별지 2 기재 각 표장을 삭제하라.
4. 원고의 피고에 대한 나머지 청구를 기각한다.
5. 소송비용은 피고가 부담한다.
6. 제1 내지 3항은 가집행할 수 있다.
【청구취지】
주문 제1 내지 3항 및 피고는 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장 등에 보관중인 별지 1 기재 각 제품을 폐기하라는 판결
【이 유】
1. 기초 사실
다음의 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제1호증의 1, 2, 갑 제4호증, 갑 제5호증의 1 내지 3, 갑 제6호증의 1, 2, 갑 제7호증, 갑 제8호증의 1 내지 3, 갑 제9호증의 1, 2, 갑 제10호증, 갑 제11호증의 1, 2, 갑 제12호증, 갑 제13 내지 15호증의 각 1, 2, 갑 제17호증, 갑 제18호증의 1, 2, 갑 제19호증의 1 내지 6의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 이를 인정할 수 있다.
가. 원고는 “마사이워킹”{등록일 : 2006. 7. 26., 등록번호 : 제16892호, 지정상품 : 의료용 신발 등(상품류 구분 제10류), 가죽신, 운동화, 샌달, 등산화, 골프화 등(상품류 구분 제25류), 보행 보폭 및 자세의 습관을 조정하는 두뇌의 동작 제어중추를 프로그래밍하는 데 사용되는 방법에 대한 지도 및 전수훈련업(상품류 구분 제41류)} 및 “MASAI WALKING”{등록일 : 2006. 7. 26., 등록번호 : 제671806호, 지정상품 : 보행 보폭 및 자세의 습관을 조정하는 두뇌의 동작 제어중추를 프로그래밍하는 데 사용되는 방법에 대한 지도 및 전수훈련업(상품류 구분 제41류)}의 각 상표권자이다.
나. 피고는 기능성신발을 제조·판매하고 있는 회사인바, 현재 위 신발은 “마사이족워킹슈즈” 또는 “마사이족워킹화”라고 신문에 소개되거나 광고되고 있고 “MASAI WALKING SHOES”라고 팜플렛을 통해 선전되고 있으며 위 신발 밑창에는 “MASAI WALKING”이라는 표장이 새겨져 있다. 또한, 피고의 대리점 간판과 팜플렛, 쇼핑백에는 “마사이족워킹센터”라는 표장이 사용되고 있고, 팜플렛, 제품안내서, 웹사이트(http://www.rynkorea.com 사이트 및 여기에 링크된 하위 사이트), 현수막에는 “MASAI WALKING CENTER”라는 표장이 사용되고 있으며, 피고는 “마사이워킹센터RYN” 및 “마사이워킹신발RYN”이라는 각 상표를 출원하기도 하였다(피고는, 피고가 현재는 위 각 표장들을 사용하고 있지 않다고 주장하나, 갑 제5호증의 1 내지 3, 갑 제6호증의 1, 2, 갑 제7호증, 갑 제8호증의 1 내지 3, 갑 제9호증의 1, 2, 갑 제10호증, 갑 제11호증의 1, 2, 갑 제12호증, 갑 제19호증의 1 내지 6의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 피고가 위 각 표장들을 사용하고 있는 사실을 인정할 수 있다).
다. 피고 및 피고의 공동대표이사 중 한 명인 소외인은 2006. 12. 15. 특허심판원에 원고를 상대로, “마사이워킹신발RYN”이 원고의 등록상표인 “마사이워킹”의 권리범위에 속하지 아니한다며 소극적권리범위확인심판을, 소외인은 위 등록상표가 상표법 제6조 제1항 제1호의 보통명칭표장에 해당한다며 무효심판을 각 청구하였으나 특허심판원은 2007. 4. 16. 위 확인대상표장이 위 등록상표의 권리범위에 속한다는 이유로 소극적권리범위확인심판청구를 기각하는 심결( 2006당3273호) 및 위 등록상표가 보통명칭표장에 해당하지 않는다며 무효심판청구를 기각하는 심결( 2006당2331)을 하였고, 이에 피고 및 소외인이 위 각 심결의 취소를 구하는 소를 특허법원에 각 제기하였으나 특허법원 역시 2007. 9. 6. 위 각 청구가 이유 없다며 청구를 기각하는 판결( 2007허3851, 2007허3844)을 선고하였고, 이에 다시 피고 및 소외인이 불복하여 상고하였으나 대법원은 2007. 12. 28. 위 상고를 각 기각하는 판결( 2007후3899, 2007후3882)을 선고하였다.
2. 당사자들 주장의 요지
가. 원고 주장의 요지
피고가 원고의 위 각 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 제품에 사용하고 있는 별지 2 기재 각 표장들은 위 각 등록상표와 동일하거나, 위 각 등록상표의 ‘마사이’를 ‘마사이족’으로 변경하거나 위 각 등록상표에 ‘슈즈’, ‘신발’, ‘화’, ‘SHOES’, ‘센터’, ‘CENTER’, ‘RYN’이라는 표현만을 추가한 것으로 위 각 등록상표와 유사한바, 그렇다면 피고의 이러한 행위는 위 각 등록상표를 침해하는 행위에 해당한다 할 것이어서 피고는 상표권침해행위를 중단하고 침해행위를 조성한 물건인 피고의 제품, 포장지, 포장용기, 정가표, 거래서류, 명함, 간판, 카탈로그, 기타 광고선전물을 각 폐기할 의무가 있다.
나. 피고 주장의 요지
원고의 위 각 등록상표인 “마사이워킹” 또는 “MASAI WALKING”은 마사이족처럼 걷는 방법을 구현할 수 있는 ‘신발의 뒤꿈치가 없으며 신발 밑창바닥이 곡면(호형)형상인 신발’ 등을 호칭하는 용어로 광범위하게 사용되고 있어 피고가 각 표장에 ‘마사이워킹’, ‘MASAI WALKING’이란 단어를 사용한다 하더라도 이는 상표법 제51조 제2호 소정의 상품의 보통명칭 또는 상품의 효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과해 이 사건 각 등록상표의 효력이 피고의 표장에 미치지 않을뿐더러, 피고가 사용하고 있는 표장은 위 각 등록상표와 유사하지도 않다.
3. 등록상표 “마사이워킹”(이하 ‘이 사건 등록상표’라 한다)에 기한 청구에 관한 판단
가. “마사이워킹”이 상품의 보통명칭에 불과한지 여부
살피건대, 을 제3 내지 17(각 가지번호 포함)의 각 기재에 의하면, 2001년경 “십리도 못가서 발병난다 걷기는 과학이다”라는 책에서 걷기운동을 소개하고 이에 대한 과학적 근거를 제시하면서, 마사이족이 고지방식을 섭취하면서도 고혈압 등 성인병 없이 건강한 생활을 하고 있는 이유는 그들이 많이 빨리 걷기 때문이라고 설명하고 있고, 2003년경 이후에는 각종 신문, 잡지, 인터넷 및 서적과 TV방송에서 건강과 관련하여 마사이족의 걸음걸이를 안내하거나 소개하고 있는 사실, ‘마사이워킹’에 대하여 자세히 소개한 서적은 2006. 5. 6. 발행된 ‘마사이힐링워킹’인데, 이곳에는 마사이족의 보행법이 ‘발목을 축으로 발뒤꿈치→발의 바깥 측면→새끼발가락 부근→엄지발가락 부근→엄지발가락 순으로 발바닥을 굴리면서 걷는’ 방법으로 ‘마치 발바닥에 달걀을 품고 걷는 것’으로 설명하고 있고, 이러한 걸음걸이를 구현할 수 있는 신발로 엠베테(MBT) 운동화를 추천하고 있는 사실을 인정할 수 있다.
그러나 한편, 갑 제2호증의 1, 2, 갑 제3호증, 갑 제13, 14호증의 각 1, 2의 각 기재에 의하면 ‘마사이워킹’은 스위스 공학자 칼 뮐러(Karl Mueller)가 1999년경 마사이족의 걸음걸이에서 착안하여 맨발로 자연길을 걷는 것과 같은 효과를 주는 신발을 발명하여 MBT(Masai Barefoot Technology)라고 명명하고 이를 홍보하면서 사용되기 시작하였으며, 칼 뮐러의 발명은 피고의 전신이던 네고르트 악티엔게젤사프트(권리의 양도와 합병 및 상호변경을 통하여 네고르트 악티엔게젤샤프트에서 스위스 마사이 아게, 스위스 마사이 홀딩 아게, 원고의 순으로 변경되었음)가 특허등록을 하였던 점, 원고의 전신인 스위스 마사이 아게(Swiss Masai AG)와 스위스 마사이 홀딩 아게(Swiss Masai Holding AG)는 2004년경부터 2006년경까지 사이에 ‘마사이워킹’의 영어식표기인 ‘MASAI WALKING’을 스위스, 뉴질랜드, 캐나다, 중국, 일본, 미국 등 세계 각국에 상표로 등록하였고, 우리나라에서도 “mBT by SWISS MASAI”, “SWISS MASAI”(각 2003. 11. 21. 등록), “마사이워킹”, “MASAI WALKING”(각 2006. 7. 26. 등록) 등을 상표로 등록한 사실, 원고의 한국지사인 주식회사 엠베테코리아가 2003. 7.경 설립되면서 그 매장을 “MBT 마사이워킹센터”라고 하고, 각 서적, 신문, 잡지, TV방송 등에서는 MBT와 관련하여 또는 칼 뮐러가 착안한 보행법과 관련하여 설명하면서 ‘마사이워킹’이라는 단어를 사용하였던 사실을 인정할 수 있는바, 그렇다면 앞서 인정된 사실만으로는 “마사이워킹”이 지정상품과 관련하여 일반수요자와 거래자에게 보통명칭 또는 상품의 효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로 인식된다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 아무런 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.
나. 피고가 사용하고 있는 각 표장이 이 사건 등록상표와 유사한지 여부
이 사건 등록상표인 “마사이워킹”은 ‘마사이’와 ‘워킹’이 결합된 상표이고, 그 중 ‘워킹’은 ‘걷기, 산책, 보행’의 의미를 갖는 영어단어 ‘WALKING’의 한글발음으로서 그 지정상품인 신발류와 관련하여 식별력이 없지만, ‘마사이’는 아프리카 동부 케냐와 탄자니아 경계의 초원에 사는 주민을 의미하는 마사이족을 뜻하므로 위 등록상표는 “마사이”로 호칭되고 관념된다 할 것인데, 피고가 사용하고 있는 표장들 중 “마사이족워킹슈즈”, “마사이족워킹화”, “마사이족워킹센터”의 경우 ‘마사이족’에 ‘워킹슈즈’, ‘워킹화’, ‘워킹센터’가 결합된 표장으로 ‘워킹슈즈’, ‘워킹화’, ‘워킹센터’ 등은 모두 사용상품인 신발과 관련하여 식별력이 없어 위 표장들 역시 ‘마사이족’ 또는 ‘마사이’로 호칭 및 관념된다 할 것이어서 이 사건 등록상표와 유사하다. 피고의 표장들 중 “MASAI WALKING”, “MASAI WALKING SHOES”, “MASAI WALKING CENTER”의 경우 ‘마사이’의 영어식 표기인 ‘MASAI’에 ‘WALKING’, ‘WALKING SHOES’, ‘WALKING CENTER’가 결합된 표장으로 ‘걷기, 산책, 보행’의 의미를 갖는 영어단어인 ‘WALKING’, ‘WALKING’과 신발을 의미하는 영어단어인 ‘SHOES’, ‘WALKING’과 어떤 장소를 의미하는 영어단어인 ‘CENTER’ 모두 사용상품인 신발과 관련하여 식별력이 없어 위 표장들 역시 ‘마사이’로 호칭 및 관념된다 할 것이어서 이 사건 등록상표와 유사하다.
또한, 피고의 표장들 중 “마사이워킹센터RYN”, “마사이워킹신발RYN”의 경우 ‘마사이’에 ‘워킹센터’ 또는 ‘워킹신발’ 및 ‘RYN’이 결합된 표장으로 ‘워킹센터’, ‘워킹신발’ 등은 모두 사용상품인 신발과 관련하여 식별력이 없어 위 각 표장은 ‘마사이’나 ‘RYN’으로 호칭 및 관념된다 할 것인데 위 각 표장이 ‘마사이’로 호칭 및 관념될 경우 이 사건 등록상표와 유사하다.
따라서 이 사건 등록상표와 피고의 위 각 표장들은 모두 유사하여서, 양 표장이 동일·유사한 상품에 사용될 경우에 일반 거래자나 수요자로 하여금 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있다 할 것이다.
다. 소결론
따라서 피고의 각 표장들은 이 사건 등록상표와 동일하거나 유사하고 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일하거나 유사한 신발에 사용되고 있다 할 것이어서, 피고는, 별지 1 기재 각 제품에 별지 2 기재 각 표장을 사용, 표시, 부착하거나 이를 사용, 표시, 부착한 별지 1 기재 각 제품을 제조, 판매, 양도, 반포, 전시, 수입 또는 수출을 하여서는 아니 되고, 별지 2 기재 각 표장을 별지 1 기재 각 제품의 포장지, 포장용기, 정가표, 거래서류, 명함, 간판, 카탈로그, 기타 광고선전물에 사용, 표시, 부착하거나 이를 전시, 반포하여서는 아니 되며, 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장 등에 보관중인 위 포장지, 포장용기, 정가표, 거래서류, 명함, 간판, 카탈로그, 기타 광고선전물을 각 폐기하며, 피고가 운영하고 있는 웹사이트(http://www.rynkorea.com 사이트 및 여기에 링크된 하위 사이트)에 게시된 별지 2 기재 각 표장을 삭제할 의무가 있다 할 것이다.
원고는, 이외에도 피고가 생산·판매하고 있는 신발 밑창에 피고가 원고의 등록상표 “MASAI WALKING”을 사용하고 있다고 주장하며 위 신발의 폐기를 구하고 있으나, 원고의 주장에 의하더라도 위 신발 전체에서 원고의 등록상표가 이용된 부분은 밑창뿐이라 할 것인데, 밑창은 원칙적으로 신발 전체와 분리될 수 있고 경우에 따라서는 밑창은 놔둔 채 “MASAI WALKING” 부분만 지우는 것도 가능하다고 보이는바, 그렇다면 피고가 생산·판매하고 있는 신발에서 “MASAI WALKING” 부분을 삭제하는 것을 넘어서 신발 전체를 폐기를 구하는 원고의 청구는 권리보호범위를 넘어서는 것으로서 허용될 수 없다(이 부분 주장은, 원고의 등록상표 중 “MASAI WALKING”에 기한 청구에 기한 것이라 하더라도 마찬가지이다).
4. 결 론
그러므로 원고의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 이내주(재판장) 윤나리 박민우