【원고, 피상고인 겸 상고인】
주식회사 슈페리어 (소송대리인 변리사 안영길)
【피고, 상고인 겸 피상고인】
장상훈외 1인 (소송대리인 변리사 박용환)
【원심판결】
특허법원 2008. 4. 8. 선고 2007허10583 판결
【주 문】
원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다. 피고들의 상고를 모두 기각한다.
【이 유】
원고와 피고들의 상고이유(제출기간이 지난 후 제출된 보충이유는 이를 보충하는 범위에서)를 함께 판단한다.
1. 상표법 제7조 제1항 제11호 후단의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’라고 하기 위해서는 비교대상상표(선사용상표)나 그 사용상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌어야 하고, 이러한 경우에는 비교대상상표와 동일 또는 유사한 상표가 위 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용될 경우에 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있으며, 한편 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 위 규정의 목적에 비추어 보면 만일 어떤 상표가 비교대상상표와 동일 또는 유사하고, 비교대상상표의 주지도, 비교대상상표의 구체적인 사용실태, 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 비교대상상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 비교대상상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면, 비록 그것이 비교대상상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다( 대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결, 대법원 1998. 2. 24. 선고 97후1306 판결 등 참조).
2. 원심판결 이유 및 기록에 의하면, 원고회사는 1983년경부터 원심 판시 선사용상표들이 부착된 골프의류, 골프가방, 골프장갑, 골프양말, 골프모자 등의 상품을 전국 각지의 대리점 및 백화점을 통하여 판매한 점, 원고회사는 골프화에도 선사용상표들을 부착하여 판매하다가 피고들로부터 등록상표권을 침해한다는 경고를 받고서 골프화에 대하여 선사용상표들의 사용을 중단한 점, 원고회사의 골프의류 등의 매출액은 1995년부터 1999년까지 3,076억 원, 2000년 745억 원, 2001년 850억 원, 2002년 1,128억 원, 2003년 1,135억 원 등 위 기간 합계액이 6,934억 원에 이르고, 지출 광고비는 1995년부터 1999년까지 82억 원, 2000년 25억 원, 2001년 21억 원, 2002년 37억 원, 2003년 34억 원 등 위 기간 합계액이 199억 원에 이른 점, 원고회사는 프로골프 선수 최경주와 사이에 스폰서계약을 체결하였는데 최경주가 2002년 미국 PGA에 우승함으로써 선사용상표들 및 그 사용상품에 대한 인지도가 크게 상승한 점 등을 알 수 있는바, 선사용상표들은 그 사용상품 중 골프의류, 골프가방 등에 있어서 이 사건 등록상표(등록번호 제583230호)의 등록결정 당시인 2004. 4. 30. 무렵 국내의 수요자 사이에서 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 주지성을 획득하였다고 할 것이다.
또한, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표들의 사용상품을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표의 지정상품인 “테니스화, 축구화, 야구화, 부츠, 골프화, 농구화, 스키화, 우화, 작업화, 방한화(이하 ‘이 사건 지정상품’이라 한다)” 등 신발류와 선사용상표들의 지정상품인 골프의류, 골프가방 등이 동일·유사한 상품이라고는 할 수 없지만, 선사용상표들이 사용된 ‘골프의류’란 반드시 골프경기만을 위하여 입는 것이 아니라 착용의 편안함으로 인하여 일상생활에서 외출복 또는 일상복으로 자연스럽게 착용하는 경우가 많고, 의류 및 가방제조업체는 의류, 가방뿐만 아니라 신발류까지 사업을 다각화하여 제조·판매하는 추세에 있으며, 골프의류를 비롯한 일반 의류의 수요자와 골프화, 테니스화, 축구화 등의 신발의 수요자가 다르다고 할 수 없고, 일반 의류, 가방류 및 신발류 등이 같은 매장에서 함께 진열, 판매되고 있는 실정에 있는 점을 고려할 때, 그 경제적 견련성 역시 상당하다.
따라서 위와 같이 선사용상표들이 국내에서 수요자 사이에서 주지성을 획득하였고, 선사용상표들의 사용상품 ‘골프의류, 골프가방 등’과 이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘골프화’ 사이에는 밀접한 경제적 견련성이 있으며, 위 사용상품과 ‘테니스화, 축구화, 야구화, 부츠, 농구화, 스키화, 우화, 작업화, 방한화’ 사이에서도 상당한 경제적 견련성이 있으므로, 피고들이 이 사건 지정상품에 이 사건 등록상표를 사용한다면, 일반 수요자들은 선사용상표들의 사용상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용한 경우에 못지않을 정도로 이 사건 지정상품이 선사용상표들의 상표권자에 의하여 사용되는 것으로 상품 출처의 오인·혼동을 불러 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다.
그렇다면 원심판결 중 선사용상표들이 ‘골프화’에 대하여도 특정인의 상표로 널리 알려졌다고 판시한 부분은 다소 적절하지 않으나, 원심이 이 사건 등록상표가 그 지정상품 중 ‘골프화’에 사용된다면 골프의류, 골프가방 등과 유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 소지가 있어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단한 것은 결론에 있어서 정당하고, 피고들이 상고이유에서 주장하는 바와 같은 판결 결과에 영향을 미친 법리오해, 사실오인 등의 위법이 없으나, 원심이 이 사건 등록상표의 나머지 지정상품인 ‘테니스화, 축구화, 야구화, 부츠, 농구화, 스키화, 우화, 작업화, 방한화’ 등은 전문화이고, 제조업체, 유통경로, 수요자층이 달라 선사용상표의 사용상품인 ‘골프의류, 골프가방’ 등과 경제적 견련관계를 인정하기 부족하다는 이유로, 이 사건 등록상표가 이 사건 지정상품 중 골프화를 제외한 나머지 상품에 사용되더라도 수요자를 기만할 염려가 없다고 판단한 것은 상표법 제7조 제1항 제11호에 관한 법리를 오해한 위법이 있고, 이 점을 지적하는 원고의 상고이유는 이유 있다.
3. 그러므로 원심판결 중 원고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하며, 피고들의 상고를 모두 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 고현철(재판장) 김지형 전수안(주심) 차한성