【원 고】
인따르시아 주식회사 (소송대리인 변리사 안영길)
【피 고】
주식회사 실버텍스 (변경 전 상호 : 주식회사 실버캐릭터) (소송대리인 변리사 정동영 외 1인)
【변론종결】
2005. 3. 31.
【주 문】
1. 특허심판원이 2004. 12. 20. 2004당1160호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】
주문 제1항 및 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
【이 유】
1. 기초사실
가. 원고는 다음과 같은 내용의 이 사건 등록상표의 권리자이다.
(1) 표장 :
(2) 출원일/등록일/등록번호 : 1991. 11. 21./1993. 2. 3.(2003. 2. 13. 갱신등록)/(등록번호 생략)
(3) 지정상품 : '속팬티, 콤비네이션내의, 양말, 스타킹, 양말커버, 방한용장갑, 타이츠(Tights), 에이프런, 비종이제 턱받이, 팬티스타킹' (상품류 구분 제25류)
'농구화, 단화, 등산화, 방한화 등' (상품류 구분 제25류, 2004. 5. 14. 추가등록)
나. 원고는 피고가 '양말' 상품에 사용하는 별지 기재 확인대상표장("INTARSIA")은 이 사건 등록상표와 유사하여 상품출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있고 이 사건 등록상표의 저명성에 편승하려는 의도하에 사용되고 있는 표장으로서 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
다. 특허심판원은 이를 2004당1160호로 심리하여 2004. 12. 20. 의류와 관련된 전문용어사전의 내용을 종합하면, 확인대상표장 "INTARSIA"는 양말 등 의류와 관련하여 섬유업계, 패션업계, 의류업계 등에서 르네상스 이후부터 '매우 정교한 상감세공', '인레이(INLAY)의 이탈리아어로서 양말 등의 편기에 의하여 편성물상에 패턴이나 문양을 짜아 넣는 편성방법으로 단색의 편성물에 이색 실을 사용해 표면 및 이면에 동일한 패턴이나 문양이 나타나도록 편성된 편성물(編成物) 및 양말 편기(編機)'를 지칭하는 것으로 사용하고 있음을 알 수 있어 양말, 스웨터 등과 관련하여 상품의 품질, 형상, 생산방법, 가공방법 등을 표시하는 기술적 표장에 해당하고, 별지 2. 기재와 같이 피고가 판매하는 양말의 스티커상에 표시되어 있는 'INTARSIA'는 양말의 편성방법 또는 문양인 '인타샤 패턴'을 의미하는 것으로서 기술적 표장에 해당하므로, 확인대상표장은 구 상표법(1993. 12. 10. 법률 제4597호로 개정되기 전의 것) 제51조 제2호의 규정에 의하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.
[증 거] 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지
가. 어떤 상표가 기술적 표장에 해당하는지 여부는 국내에 있어서 당해 상품의 거래실정에 따라 결정하여야 하는 것으로서, 이 사건 등록상표는 그 지정상품인 양말 등의 주요 수요자인 가정주부 등 사이에 널리 알려진 저명상표로서 일반 수요자들로서는 그 의미를 쉽게 알 수 없는 것임에도 불구하고, 이 사건 심결은 "INTRASIA"가 영어 사전 등을 찾아보아야 비로소 알 수 있는 전문기술용어이기는 하나 양말과 관련된 거래업계에서 양말의 패턴이나 문양 등 상품의 형상이나 생산 및 가공방법을 의미하는 것으로 널리 사용되고 있으므로 기술적 표장에 해당한다고 인정함으로써, 기술적 표장의 해당 여부에 관한 판단 기준에 위배되는 판단을 하였다.
나. 원고가 권리범위확인심판을 청구한 확인대상표장은 별지 1. 기재와 같음에도 불구하고, 이 사건 심결은 확인대상표장을 사용하고 있는 하나의 사례에 불과한 별지 2. 기재 스티커에 표시되어 있는 "INTARSIA"를 기준으로 하여 동 표장이 기술적 표장이므로 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였는바, 이 사건 심결에는 심판의 대상을 잘못 판단한 위법이 있다.
3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단
피고는 원고가 이 사건 권리범위확인심판청구를 하면서 그 확인대상인 피고의 사용 상표를 확정하지 않았으므로 원고의 심판청구는 부적법하다는 취지로 주장하므로, 이에 관하여 먼저 살피기로 한다.
일반적으로 권리범위확인심판은 등록된 상표권을 중심으로 어느 특정상표(확인대상표장)가 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 심판으로서, 확인심판의 특성상 법률상 분쟁을 즉시 확정할 만한 구체적인 이익이 필요하고, 따라서 확인대상표장은 실제 사용하고 있는 표장 또는 사용하고자 하는 표장과 동일한 것이어야 한다.
이 사건으로 돌아와 살피건대, 원고는 이 사건 권리범위확인심판청구를 제기하면서 별지 1. 기재와 같이 확인대상표장을 "INTARSIA"로 하면서, "영문자를 횡서하여 구성한 'INTARSIA'로서, '양말' 상품에 사용하는 표장"이라고만 하였는바, 동일한 "INTARSIA"라는 표장이라 하더라도 단독으로 사용되는 경우와 다른 표장 등과 함께 사용되는 경우(별지 2. 기재와 같은 경우)가 있을 수 있고 또 각 경우에 따라 그 표장이 지정상품의 생산방법이나 가공방법을 표시하는 기술적 표장인지 여부 및 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부에 대한 판단도 달라질 수 있다 할 것인데, 위와 같은 확인대상표장의 기재만으로는 위 표장이 정확히 어떠한 표장을 대상으로 하는 것인지, 즉 원고가 권리범위확인을 구하려는 표장이 위 "INTARSIA"라는 표장이 단독으로 사용되는 경우를 말하는 것인지 아니면 별지 2. 기재와 같이 다른 표장들과 함께 사용되는 표장인지 확정할 수 없다{만약 원고가 "INTARSIA"라는 표장이 양말에 단독으로 사용되는 경우만을 확인의 대상으로 한 것이라면 피고가 위와 같은 표장을 실제 사용하고 있거나 사용하고자 한다는 점이 인정되어야 할 것이나, 이를 인정할 아무런 자료가 없다(오히려 원고는 이 사건 제2차 변론기일에서 '피고가 위와 같은 표장을 단독으로 사용하는 경우를 발견하지 못하였다.'는 취지로 진술하였다)}.
그렇다면 위와 같이 확인대상표장이 정확히 특정되지 않음으로써 이 사건 권리범위확인심판절차 및 그 심결에 대한 소송절차에서 확인대상표장이 피고가 실제 사용하거나 사용하고자 하는 표장과 동일한 표장인지 여부 및 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 없으므로, 특허심판원으로서는 확인대상표장의 설명서에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 하고, 그럼에도 불구하고 확인대상표장이 명확히 특정되지 않는다면 원고의 권리범위심판청구를 각하하였어야 할 것인바, 위와 같은 조치를 취하지 아니한 채 만연히 별지 2. 기재와 같이 피고가 판매하는 양말의 스티커상에 표시되어 있는 "INTARSIA"가 양말의 편성방법 또는 문양인 '인타샤 패턴'을 의미하는 것으로서 기술적 표장에 해당하여 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단한 이 사건 심결은 위법하다.
4. 결 론
그렇다면 이 사건 심결은 확인대상표장이 특정되지 아니한 상태에서 이루어진 것으로서 위법하므로 이를 취소하기로 하고, 소송비용은 이 사건 심결 및 소송에 이른 경위 등을 참작하여 원고가 부담하도록 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 주기동(재판장) 설범식 김기영