【원고, 피상고인】
주식회사 캠브리지 (소송대리인 법무법인 화우 담당변호사 최공웅외 3인)
【피고, 상고인】
더 챈슬러, 매스터스 앤드 스칼라스 오브 더 유니버시티 오브 캠브리지 (소송대리인 변호사 전경환외 2인)
【원심판결】
특허법원 2004. 3. 25. 선고 2003허5958 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.
【이 유】
1. 상고이유 제3점에 관하여 먼저 판단한다.
가. 상표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로는 요부가 된다고 할 수 없고, 이는 일체 불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 마찬가지이다( 대법원 2001. 12. 14. 선고 2001후1808 판결 참조). 그리고 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 제4호에서 현저한 지리적 명칭ㆍ그 약어 또는 지도만으로 된 상표를 등록불가 사유로 규정한 취지는 이러한 표장은 누구나 사용할 수 있도록 보장하고 어느 특정인에게 현저한 지리적 명칭 등을 독점ㆍ배타적으로 사용하게 할 수 없다는 데에 있는 점, 구 상표법 제6조 제2항은 제1항 제3호, 제5호, 제6호에 해당하는 표장에 대하여만 그 사용의 결과 수요자 간에 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있는 것은 등록받을 수 있다고 규정하고 있을 뿐 제1항 제4호에서 정하는 현저한 지리적 명칭 등으로 된 표장에 대하여는 규정하고 있지 아니하므로, 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표의 경우에는 그 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있다고 하더라도 그것이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등에 의하여 보호받을 수 있음은 별론으로 하고 상표법상의 상표로는 등록받을 수 없을 뿐만 아니라, 설사 등록받았다 하더라도 그 등록상표권의 효력이 현저한 지리적 명칭 등으로 된 타인의 상표에 대하여는 미친다고 할 수 없는 점, 2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되어 2001. 7. 1.부터 시행된 상표법(이하 ‘개정 상표법’이라 한다) 제6조 제2항은 현저한 지리적 명칭 등으로 된 상표의 경우에도 그 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는 것은 등록받을 수 있다고 규정하고 있으나, 개정 상표법 부칙 제4조는 개정 상표법 시행 전에 상표등록출원에 의한 등록상표의 심판ㆍ재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다고 규정함으로써 그 소급 적용을 배제하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 구 상표법하에서의 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서는 상표의 구성 중 현저한 지리적 명칭에 해당하는 부분은 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는지의 여부에 관계없이 자타상품을 식별할 수 있는 요부가 된다고 할 수 없다.
나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 구 상표법 시행 당시에 출원된 ‘모자(caps), T-셔츠(T-shirts)’ 등을 지정상품으로 하고 “ ”로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 1 생략)와 ‘예복, 신사복’ 등을 지정상품으로 하여 우측 도면 과 같이 구성된 원심판시의 비교상표 1 (등록번호 2 생략)의 유사 여부를 판단함에 있어서는 비교상표 1의 구성 중 현저한 지리적 명칭에 해당하는 ‘CAMBRIDGE’ 부분은 사용의 결과 수요자 간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는지의 여부에 관계없이 식별력 있는 요부로 볼 수 없음에도 불구하고, 원심은 비교상표 1의 구성 중 ‘CAMBRIDGE’ 부분을 ‘사용에 의한 식별력 있는 요부’로 본 나머지 양 상표에 공통으로 포함되어 있는 ‘CAMBRIDGE’ 부분이 동일하다는 이유만으로 양 상표의 표장이 유사하다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 상표의 식별력 및 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
2. 결 론
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 강신욱(재판장) 고현철 양승태(주심) 김지형