【원 고】
원고 (소송대리인 변리사 유동호)
【피 고】
주식회사 인산가
【변론종결】
2005. 7. 7.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】
특허심판원이 2005. 2. 22. 2004당142호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
【이 유】
1. 이 사건 심결에 이르기까지의 경위
가. 원고는 다음과 같은 내용의 이 사건 등록상표의 상표권자이다.
① 구성 : 인산정
② 출원일/등록일/등록번호 : 1999. 12. 23./2001. 3. 23./(등록번호 1 생략)
③ 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 '콩, 오리고기, 마늘, 다슬기, 호두기름, 고추, 생강, 달걀'
나. 피고 및 소외인은 이 사건 등록상표가 선등록서비스표인 ""[(등록번호 2 생략)]와 유사하여 그 등록이 무효로 되어야 한다는 등의 주장을 하면서 상표등록무효심판(2003당928호)을 청구하였으나, 특허심판원은 2004. 1. 2. 이 사건 등록상표는 선등록서비스표와 유사하지 않고, 피고 등의 미등록상표인 "인산" 또는 선등록상표인 "仁山"이 이 사건 등록상표의 출원시 또는 등록결정시에 국내에 널리 알려져 있다거나 특정인의 상표로 인식되었다고 보기 어려워, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호, 제6호, 제7호, 제11호 및 제12호에 해당하지 않는다는 이유로 피고 등의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '종전 심결'이라 한다)을 하였다.
(3) 이에 피고 등은 이 법원에 종전 심결의 취소를 구하는 소(2004허882)를 제기하였고, 이 법원은 2004. 7. 2. 이 사건 등록상표와 선등록서비스표의 요부는 '인산'과 '仁山'으로 그 호칭과 관념이 유사하므로 전체적으로 서로 유사하고, 선등록서비스표의 지정서비스업인 '토종농축산물 판매대행업, 토종건강보조식품 판매대행업, 토종건강보조식품 판매알선업' 등에서 이 사건 등록상표의 지정상품인 '콩, 오리고기, 마늘, 다슬기, 호두기름, 고추, 생강, 달걀'과 같은 농축산물 또는 건강보조식품을 취급하고 있으며, 농축산물이나 건강보조식품이 생산자에 의해 직접 판매되기 보다는 유통업체에 의해서 수매되어 판매되거나 판매대행되는 것이 일반적이어서, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업은 거래통념상 밀접한 관련성이 있으므로, 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 서로 유사하고 그 지정상품과 지정서비스업도 동종이므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로, 원심결을 취소하는 내용의 판결(이하 '심결취소판결'이라 한다)을 하였다.
(4) 원고는 위 심결취소판결에 대하여 상고를 하였으나, 대법원은 2004. 11. 26. 선고 2004후2390 판결에서 원고의 상고이유가 상고심절차에관한특례법 제4조 소정의 심리불속행 사유에 해당한다는 이유로 상고를 기각하여 위 심결취소판결은 그 무렵 확정되었다.
(5) 특허심판원은 위 심결취소판결이 확정된 후, 이 사건 등록무효심판청구 사건을 2004당142호로 다시 심리하여 2005. 2. 22. 아래 나. 항과 같은 이유로 피고 등의 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.
나. 이 사건 심결 이유의 요지
피청구인(원고)은 이 사건 등록상표에 대한 종전 심결이 취소·환송된 이후 접수된 의견서에서 이 사건 등록상표의 지정상품 중 '다슬기'는 수산물이고 '호두기름'은 가공식품으로서 일반거래자들이 이들을 농축산물이나 건강보조식품으로 인식하지 않을 것이어서 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업이 유사하지 않다고 주장하나, 피청구인의 주장대로 '다슬기'나 '호두기름'이 농축산물에 해당하는 것은 아니라 하더라도 수입품과 달리 우리나라가 원산지인 토종의 '다슬기'나 '호두'가 있고 위 두 식품이 건강에 특정한 효능이 있다는 것은 주지의 사실이고, '다슬기'는 원액, 엑기스, 농축액 등의 형태로, 호두는 일련의 조제과정을 거친 후 호두기름의 형태로 제품화되어 건강보조식품 제조업자 또는 유통업체에 의해 동일한 장소에서 잉어, 붕어, 오가피, 도라지, 구운 마늘, 홍화씨 등 다른 건강식품 또는 건강보조식품들과 함께 판매되고 소비되는 거래현실을 감안할 때, 가사 위 두 상품이 건강에 아무런 도움을 주지 못하는 식품이라 하더라도 일반수요자나 거래자들에게 건강에 유익한 식품 또는 건강보조식품으로 인식될 것이 분명하므로, 위 두 상품은 선등록서비스표의 지정서비스업인 '토종건강보조식품판매대행업, 토종건강보조식품판매알선업'과 경제적 견련성이 있는 동종의 상품인 것을 부인할 수 없으므로, 원고가 새로 제출한 의견서의 내용은 심결취소판결에서 인정한 사실을 번복하기 족한 정도라고 볼 수 없고 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다.
2. 이 사건 심결의 적법 여부
가. 원고 주장 심결 취소사유의 요지
'다슬기'와 '호두기름'을 비롯한 이 사건 등록상표의 지정상품들은 가정이나 음식점에서 흔하게 먹을 수 있는 일반식품으로서 건강보조식품이거나 일반수요자들이 이를 건강보조식품으로 인식한다고 볼 수 없어서 선등록서비스표의 지정서비스업인 '토종건강보조식품판매대행업, 토종건강보조식품판매알선업'과 비교할 때 상품의 형태, 판매처, 유통경로, 소비자, 사용목적 등이 서로 다르므로, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업은 거래통념상 밀접한 경제적 관련성이 없고 동종유사성도 인정되지 아니하고, 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 한 이 사건 심결은 위법하다.
나. 판 단
(1) 상표법 제86조 제2항에 의하여 준용되는 특허법 제189조는 제1항에서 "법원은 제186조 제1항의 규정에 의하여 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정한 때에는 판결로써 당해 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.", 제2항에서 "심판관은 제1항의 규정에 의하여 심결 또는 결정의 취소판결이 확정된 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.", 제3항에서 "제1항의 규정에 의한 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다."라고 각 규정하고 있다.
따라서 특허심판원은 종전의 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우 취소판결의 취지에 따라 재심리를 하여 다시 심결을 하여야 할 의무가 있고 이 경우 취소판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유에 기속되므로, 취소판결에서 위법이라고 판단된 심결의 이유와 동일한 이유로 취소된 종전의 심결과 동일한 결론의 재심결을 할 수 없으나, 다만 취소의 기본이 된 이유와 다른, 재심리과정에서 새로이 제출된 사실과 증거에 의하여 새로이 발견된 이유에 의해서는 취소된 종전의 심결과 동일한 결론의 재심결을 할 수 있고, 이 경우 불리한 심결을 받은 당사자는 이에 불복하여 다시 취소소송을 제기할 수 있다. 그러나 재심리과정에서 새로운 주장, 입증이 없어 취소판결에 있어서의 취소의 기본이 된 이유에 따라 한 심결은 위와 같은 기속력에 따른 것으로 원칙적으로 적법하고, 이 경우 불리한 심결을 받은 당사자라도 새로운 사실을 주장하거나 또는 취소판결에서 인정한 사실을 번복하기에 족한 정도의 새로운 증거를 제출하는 등으로 취소판결에서 판단한 것과 다른 새로운 위법사유를 주장하지 않는 한 이를 다툴 수 없다.
(2) 이 사건에 관하여 보건대, 앞에서 본 바와 같이 '종전 심결'에 대한 특허법원 2004. 7. 2. 선고 2004허882 판결(심결취소판결)은 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 등에 해당하지 않는다고 판단한 '종전 심결'을, 이 사건 등록상표와 선등록서비스표가 유사하고 그 지정상품 및 지정서비스업 또한 거래통념상 밀접한 관련성이 있어 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다는 이유로 취소하였고, 이 사건 심결도 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업이 유사하지 않다는 원고의 주장을 심결취소판결과 동일한 이유로 배척하고 이 사건 등록상표의 등록을 무효로 하는 심결을 하였다. 따라서 이 사건 심결은 위 확정된 심결취소판결의 기속력에 따라 이루어진 것으로서 위에서 설시한 바와 같은 특별한 사정이 없는 한 적법하다.
(3) 원고는 이 사건 소송에 이르러 다시 앞에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품과 선등록서비스표의 지정서비스업이 경제적 관련성이 없고 동종유사성도 인정되지 아니한다고 주장하나, 위 확정된 심결취소판결에서 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 등록상표와 선등록서비스표는 서로 유사하고 그 지정상품 및 지정서비스업이 서로 밀접한 경제적 관련성이 있어 동종이므로 이 사건 등록상표의 상표등록은 무효로 되어야 한다는 것이므로, 원고의 위 주장 내용은 이미 위 확정된 심결취소판결에서 판단이 된 사항이라 할 것이어서 위와 같은 주장을 들어 위에서 말한 새로운 사실의 주장 내지는 확정된 취소판결에서 인정한 사실을 번복하기에 족한 정도의 새로운 증거의 제출이라고 할 수 없고, 따라서 원고의 위 주장은 더 나아가 판단할 필요 없이 그 이유가 없다.
3. 결 론
그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
판사 주기동(재판장) 설범식 김기영