【원고, 피상고인】
와이어쓰 (소송대리인 법무법인 중앙 담당변호사 이범래외 3인)
【피고, 상고인】
명인제약 주식회사 (소송대리인 변리사 최학현)
【원심판결】
특허법원 2004. 11. 5. 선고 2004허4181 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원으로 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 상표의 구성부분 중 상품의 보통명칭, 관용명칭, 효능·용도·원재료 표시 등의 기술적 표장, 현저한 지리적 명칭, 회사의 명칭 등 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 대상 상표를 그 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합되어 있는 경우라도 전체가 일체불가분적으로 결합된 것이 아닌 한 마찬가지라 할 것이며( 대법원 2005. 1. 28. 선고 2003후236 판결 참조), 어떤 상표가 상품의 원재료를 표시하는 것인가의 여부는 그 상표의 관념, 지정상품과의 관계, 현실 거래사회의 실정 등에 비추어 객관적으로 판단하여야 할 것이므로, 그 상표가 상품의 원재료를 표시하는 것이라고 하기 위해서는 당해 상표가 뜻하는 물품이 지정상품의 원재료로서 현실로 사용되고 있는 경우라든가 또는 그 상품의 원재료로서 사용되는 것으로 일반수요자나 거래자가 인식하고 있는 경우이어야 할 것이다( 대법원 2003. 5. 13. 선고 2002후192 판결 참조).
2. 기록에 의하면, ‘FERRO’는 철(鐵)을 나타내는 화학기호인 Fe의 형용사로서 ‘철의, 철을 함유한’이란 뜻을 갖는 것으로 영어 사전에 정의되어 있고, 철분은 인간의 생체에 꼭 필요한 영양소로서 이것이 부족한 경우 철분결핍성 질환이 발생하는데 이를 예방 또는 치료하기 위하여 철분이 함유된 철분보충제가 비타민제 등과 더불어 제조, 판매되어 오고 있으며, ‘FERRO’ 또는 그 한글음역인 ‘페로’, ‘훼로’를 포함하는 다수의 결합상표가 “FERRO SANOL DUODENAL”로 구성된 선등록상표 2(등록번호 제185156호)의 출원일 훨씬 이전부터 그 지정상품과 같은 상품류 구분에 속하는 약품을 지정상품으로 하여 특허청에 출원, 등록되어 있었던 사실을 알 수 있는바, 이러한 사실에 비추어 철분은 선등록상표 2의 지정상품 중 ‘철분결핍치료용약제, 혈액용제, 비타민제, 임신기용약제, 수유기용약제’ 등의 원재료로서 현실적으로 사용되고 있거나, 위 지정상품의 일반 수요자나 거래자들 역시 철분을 위 지정상품의 원재료로 인식하고 있다고 보아야 할 것이므로, 선등록상표 2의 구성 중 ‘FERRO’ 부분은 그 지정상품과의 관계에 있어 원재료 표시에 해당하여 식별력이 없거나 매우 약하여 요부가 될 수 없고 따라서 이 부분에 의하여 선등록상표 2가 분리 약칭된다고 보기 어렵다 할 것이다.
그럼에도 불구하고, 원심은 선등록상표 2가 ‘FERRO’ 부분에 의해 분리 약칭될 수 있다고 단정한 나머지, 그 부분의 호칭과 이 사건 등록상표의 호칭인 ‘펠로’는 상호 그 청감이 매우 유사하여 전체적으로 양 상표가 유사하다고 판단하고 말았으니, 원심판결에는 원재료 표시 상표 및 이를 포함한 결합상표의 유사 여부 판단에 관한 법리를 오해하였거나, 심리를 다하지 아니하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이고, 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 강신욱(재판장) 고현철 양승태(주심) 김지형