【심판청구인,상고인】
【피심판청구인,피상고인】
【원심심결】
특허청 항고심판소 1996. 9. 30.자 94항당150 심결
【주문】
원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이유】
상고이유를 판단한다.
1. 원심의 사실인정과 판단은 다음과 같다.
가. 이 사건 등록고안[1986. 7. 31. 출원하여 1990. 9. 19. 특허청 (등록번호 1 생략)으로 등록된 대나무 자리, 이하 본건 등록고안이라 한다]의 등록청구범위는 "폭이 좁고 두께가 얇은 대나무 소재를 실로 엮어서 만든 대나무 자리에 있어서, 대나무 소재의 단면을 사다리꼴로 형성하여 양측면에 경사면이 형성되게 하는 동시에 그 대나무 소재의 표피를 상면으로 하고, 마디부분을 깎아내어 표피와 동일 평면상의 노출면이 형성되게 하며, 밑면에는 주지의 직물지를 접착한 것을 특징으로 하는 대나무 자리"이고, 심판청구인의 (가)호고안은 "대나무의 표피를 제거한 중간피를 소재로 하여 폭이 좁고 두께가 얇으며 단면이 원호상으로 형성된 봉상체의 대나무편을 다수 횡열하여 실로 엮어서 된 대나무 자리판의 밑면에 직물지를 접착하여 된 대나무 돗자리"이다.
나. 이 사건 등록고안의 기술적 목적은 대나무 자리의 표면이 쉽게 더럽혀지거나 마멸되지 않게 하기 위하여 굳은 표피층이 대나무 자리의 표면으로 오게 하고 이를 보관할 때는 두루마리로 감은 대나무 자리의 부피가 작아지도록 대나무 소재를 사다리꼴 단면이 되게 한 것이므로, 등록고안의 기술요지는 마디 부분만 깎아낸 대나무 소재의 표피를 상면으로 오게 하고 대나무 소재의 양측면에 경사면이 형성된 구성의 결합에 있다.
다. (가)호고안은 표피를 제거시킨 평면상의 중간피로 된 대나무 소재를 실로 엮음에 있어 그 형상을 타원형의 봉상체가 되도록 한 구성인바, 이 사건 등록고안이 그 기술요지로 하고 있는 바는 마디 부분을 제거하여 평평한 모양이 되게 하고 그 단면형상도 윗부분에 비하여 아랫면이 넓은 상협하광(上狹下廣) 형상으로 하고 있음을 알 수 있어 이 사건 등록고안과 기술적 구성을 같이 하고 있으며, 그로 인한 작용효과 즉 표면이 매끄러워 때가 덜타고 대나무 소재 사이에 V형의 홈이 형성되어 보관시 잘 감을 수 있도록 한다는 작용효과도 동일하다 할 것이다.
라. 다만 (가)호고안에서는 본건 등록고안과 달리 표피까지도 제거시켰고, 단면형상이 타원형으로 되어 있어 사다리꼴인 이 사건 등록고안과 차이점이 있으나, 이는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 필요에 따라 용이하게 선택적으로 실시할 수 있는 정도의 단순한 설계적 변경사항에 지나지 않는 미세한 차이라 할 것이고 그 구성의 곤란성이나 그에 따른 특유한 효과가 있다고 볼 수도 없는 것이어서 결국 (가)호고안은 본건 등록고안의 권리범위에 속한다.
2. 그러나 원심의 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.
가. 어느 고안이 등록고안의 권리범위에 속하는지의 여부를 판단하기 위하여는 먼저 등록고안의 등록청구범위를 기준으로 그 권리범위를 확정하여야 하고, 이를 확정함에 있어서는 공지공용의 기술은 그것이 신규의 기술과 유기적으로 결합된 것이 아니라면 권리범위에서는 제외되어야 하는 것이다( 대법원 1996. 2. 23. 선고 94후1176 판결 참조).
나. 이 사건에 돌아와 기록에 의하여 살펴보면 다음과 같다.
(1) 원심이 적법하게 인정하는 바와 같이, 이 사건 등록고안의 기술적 목적은 대나무 자리의 표면이 쉽게 더렵혀지거나 마멸되지 않게 하기 위하여 굳은 표피층이 대나무 자리의 표면으로 오게 하고 이를 보관할 때는 두루마리로 감은 대나무 자리의 부피가 작아지도록 대나무 소재를 그 단면이 사다리꼴이 되게 한 것이어서, 그 기술사상의 요지는 마디 부분만 깎아낸 대나무 소재의 표피를 상면으로 오게 하고 대나무 소재의 양측면에 경사면이 형성된 구성의 결합에 있다 할 것이고, 그 나머지 부분들은 모두 명세서의 기재 등으로 보아 공지된 선행기술이라 할 것이다.
(2) 이 사건 등록고안의 핵심적인 기술구성인 대나무 표피가 대나무 자리의 표면에 오게 한 점과 사다리꼴의 단면구성은 (가)호고안에서는 찾아볼 수가 없고, 오히려 (가)호고안에서 채택하고 있는 대나무의 표피를 제거한 중간피를 소재로 하여 폭이 좁고 두께가 얇은 대나무편을 실로 엮어서 된 대나무 자리판의 밑면에 직물지를 접착하는 것은 이 사건 등록고안의 명세서에서 선행기술로 기재하고 있는 바의 공지기술이라고 판단되고, 한편 원호상으로 형성된 봉상체의 대나무편은 이 사건 등록고안이 목적하는 바나 그 청구범위와는 무관한 것이다.
다. 그렇다면, (가)호고안은 이 사건 등록고안과는 기술적 구성의 요지를 달리하므로 이 사건 등록고안의 권리범위에는 속할 수 없다고 할 것이다.
그럼에도 불구하고, 원심이 (가)호고안과 본건 등록고안은 기술적 구성이 동일하고, 양 고안의 차이점은 필요에 따라 선택할 수 있는 설계변경 정도에 불과하다고 인정·판단한 것은 공지기술에 대한 판단을 잘못하는 등 등록고안의 권리범위 확정에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니한 잘못이 있다고 할 것이다. 따라서, 이 점을 지적하는 상고는 이유 있다.
3. 그러므로 원심심결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이임수(재판장) 최종영 정귀호(주심) 이돈희