【원 고】
원고 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 김정국)
【피 고】
알에이치머피 컴파니 인코포레이티드 (소송대리인 변리사 김중호 외 1인)
【변론종결】
2005. 4. 1.
【주 문】
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】
특허심판원이 2004. 4. 19. 2002당121호 사건에 관하여 한 심결 중 정정에 대한 부분과 (등록번호 생략)의 청구범위 제6항 내지 제18항에 대한 부분을 취소한다.
【이 유】
1. 심결의 경위
가. 피고는 발명의 명칭을 "볼단자 집적회로를 저장하기 위한 트레이"로 하는 (등록번호 생략){출원일 1994. 6. 17.(우선권 주장일 1993. 10. 15.), 등록일 1998. 9. 25., 이하 ‘이 사건 특허발명’이라고 하며, 그 특허청구범위 및 도면은 별지 1 기재와 같다}의 특허권자이다.
나. 원고는 2002. 1. 22. 피고를 상대로 이 사건 특허발명의 청구범위 전항(모두 18개항)이 그 기술적 의미가 불명료하고, 각 구성요소간의 결합관계 및 청구범위에서 특정하고자 하는 사항이 불명확하여, 특허법 제42조 제4항의 청구범위 기재요건을 충족하지 못한다는 이유를 내세워 등록무효심판을 청구하였고, 피고는 2002. 4. 18. 정정청구를 하였다가 특허심판원으로부터 정정불인정 의견제출통지를 받고 2003. 6. 25. 정정명세서 등 보정서를 제출하였으나 특허심판원으로부터 재차 정정불인정 의견제출통지를 받음에 따라 2004. 1. 24.자 정정명세서등 보정서를 재차 제출하였던바, 특허심판원은 위 마지막 정정청구는 정정 전의 상태로 복원하는 정정이거나(청구범위 제1항 내지 제5항), 일부 문구 등을 정정하는 보정(청구범위 제6항 내지 제13항)이어서 요지변경이 없는 적법한 정정이라고 인정한 다음, 이 사건 특허발명의 청구범위 중 제1항 내지 제5항은 보호받고자 하는 사항이 특정되지 않아 특허법 제42조 제4항의 청구범위 기재요건을 충족하지 못하고 있으나, 청구범위 제6항 내지 제18항은 권리범위를 파악하는 데 문제가 없어 위 법 소정의 청구범위 기재요건을 충족한다는 이유로, 2004. 4. 19. 원고의 심판청구를 일부 인용, 일부 기각하는 내용의 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.
다. 이에 원고는 이 사건 심결 중 위 기각된 부분(청구범위 제6항 내지 제18항)의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하면서, 심판단계에서 주장한 청구범위 기재요건 위배를 등록무효사유로 계속 주장하는 한편, 이 사건 특허발명의 청구범위 제6항 내지 제18항이 진보성이 없다는 새로운 등록무효사유를 주장하면서 그에 대한 증거로 갑 제6, 7호증(별지 2 비교대상발명 1, 2 참조)을 제출하였다.
【인정근거 : 다툼 없음】
2. 심결의 적법 여부에 관한 판단
가. 이 사건 특허발명의 개략적 기술 요지
갑 제4, 5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 특허발명은 집적회로 부품을 수용하기 위한 트레이(tray)에 관한 것으로, 반도체 패키지 기술이 핀(pin) 타입에서 볼(ball) 타입(이하 "BGA"라 한다)으로 발전하는 단계에서 그에 대응되는 저장 트레이의 개발이 요구되고 있었는데, 종래에는 분리된 저장 포켓 영역으로 형성되는 격자 틀(프레임 워크)과 집적회로 부품과 맞물리는 직립 리브(rib)가 포함된 기초 보강재로 이루어진 트레이가 알려져 있었으나{미국특허 제5,103,976호(1992. 4. 14. 공개) 등}, 집적회로 부품 내의 단자밀도가 핀 타입보다 7배 이상 높은 BGA는 단자가 물리적 손상을 받기 쉬워 핀 타입보다 더욱 엄격한 취급이 요구되고 있었던 사실, 이 사건 특허발명은 이러한 볼 타입의 취급요구 조건에 부합되게 트레이를 개발했다는 이유로 출원된 것으로서, BGA 집적회로 부품을 단자 업(up) 또는 단자 다운(down)의 두 방향으로 볼 단자들이 정확한 위치를 유지한 상태에서 반전(뒤집기)이 가능하고, 적층에 의해 집적회로 부품이 감싸 고정되며, 수평방향으로의 움직임을 제한할 수 있게 하는 수단이 구비된 트레이를 제공한다는 목적 및 그에 대응되는 효과를 가지고 있는 사실이 각 인정된다(구체적인 기술구성은 별지 1 이 사건 특허발명의 청구범위 기재와 같다).
나. 이 사건 특허발명(청구범위 제6항 내지 제18항)이 청구범위 기재요건을 충족하고 있는지 여부
(1) 청구범위 제6항(이하 ‘이 사건 제6항 발명’이라고 한다)
(가) 별지 1 이 사건 특허발명의 청구범위 제6항에서 보는 바와 같이 이 사건 제6항 발명의 구성요소 (a), (b), (c)는 제1, 2 트레이(10, 10A)를 적층하기 이전의 상태에서 개별 트레이의 구조적 형상을 특정한 것이고, 구성요소 (d)는 『상기 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A)를 적층함으로써 상기 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A)가 집적회로 부품(11)을 감싸 고정하고, 근접하게 적층된 트레이 내의 상기 프레임워크 수단(24)은 상응하는 저장 포켓 영역 내에서 상기 프레임워크 수단(24)을 가로지르는 집적회로 부품의 위치를 안정시키기 위한 수단』이라고 하여, 제1, 2 트레이(10, 10A)를 적층할 경우에만 구현되는 기능을 중심으로 구성요소를 특정하고 있음을 알 수 있다.
(나) 원고는 이 사건 제6항 발명의 구성요소 (a), (b), (c)가 명확하게 특정되었음은 이를 자인하고 있으나, 구성요소 (d)에 대해서는 그 발명의 실체를 특정할 수 없는 불분명한 구성이어서 청구범위 기재요건, 즉 특허법 제42조 제4항을 위배한 것이라고 주장하고 있음에 반하여, 피고는 보호범위가 지나치게 제한될 우려가 있어 기능적으로 구성요소(d)를 표현하긴 했으나 그 기술적 의미나 실체를 특정하는 데 어려움이 없다고 다투고 있다.
그러므로 살피건대, 갑 제4, 5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 특허발명에 있어서 ① 두개의 트레이(10, 10A)는 적층 가능하도록 상호 보완적인 구조{보스(110 내지 113), 리셉터클(114 내지 117), 텅(81), 레세스(84, 93, 94) 등}를 가지고 있고, 적층시 두 트레이 사이에 집적회로가 끼어 고정되며, ② 또한 두개의 트레이(10, 10A)는 각각 제1 및 제2 지지부 세트를 수반한 프레임 워크(24)를 갖추고 있고, 위 제1 지지부 세트는 그 저장 포켓 영역 내의 집적회로 부품의 한쪽과 맞물린 제1 지지면을 형성하며{도면 5도에서의 탭(52 내지 55)}, 위 제2 지지부 세트는 위 제1 지지면과 평행하고 동 지지면으로부터 간격을 가지면서 집적회로 부품의 한쪽과 맞물린 제2 지지면{도면 6도의 탭(70 내지 73)}을 형성하고 있고, ③ 각각의 프레임 워크에는 중심 연장부(81){갑 제4호증의 상세한 설명에 기재된 "텅(81)"에 해당}와 리세스부(84), 또는 모퉁이 연장부(92)와 리세스부(94){갑 제4호증은 서로 다른 리세스부에 대하여 동일명칭을 사용하면서 도면부호만 달리하여 구별하고 있다}가 적층시 서로 대응하여 결합되도록 형성되어 있으며, ④ 두개의 트레이(10, 10A)를 적층하면 볼록 형상의 중심 연장부(81) 및 모퉁이 연장부(92)는 각각 대응되는 오목 형상의 리세스부(84, 94)와 서로 맞물려 하나의 집적회로 부품을 수용하는 4개의 지지 벽(35, 36, 41, 42)을 완성하여 저장 포켓 영역의 주변부를 형성하고, ⑤ 저장 포켓 영역의 주변부를 이루는 벽(35, 36, 41, 42)의 기능은 BGA부품의 지지면에 평행한 방향(갑 제4호증의 도면 제5, 6도에서 수평방향을, 청구항에서는 "프레임워크 수단을 가로지르는 방향"을 말한다)으로의 어떠한 움직임도 제한하며(갑 제4호증 9-5쪽 40～43행), ⑥ 두개의 트레이(10, 10A)를 적층할 경우, 저장 포켓 영역을 형성하는 프레임 워크의 특징적 구조에 의해 BGA 부품의 상·하 양쪽 면은 제1, 2 지지수단에 의해 고정되고, 수평방향의 측면부(전·후·좌·우 둘레부)는 중심 연장부(81) 및 모퉁이 연장부(92)가 각각 대응되는 리세스부(84, 94)에 맞물려 형성되는 4개의 벽면(35, 36, 41, 42)에 의해 고정되고 있음이 인정된다.
이에 근거하여 살피건대, 이 사건 제6항 발명의 구성요소 (d)는 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A)를 적층함으로써 비로소 나타나는 기능, 즉 적층된 제1, 2 트레이가 집적회로 부품(11)을 감싸 고정하는 제1기능과 근접하게 적층된 트레이 내의 프레임 워크수단(24)이 상응하는 저장 포켓 영역 내에서 위 프레임워크 수단을 가로지르는 집적회로 부품의 위치를 안정시키는 제2기능을 동시에 수행하는 기술구성을 표현한 것으로, 이 사건 특허발명에서 채택한 제1, 2 트레이(10, 10A) 및 그 프레임워크 수단(24)의 특징적 구조를 기재함에 있어, 적층할 경우에만 구현되는 위 1, 2기능에 근거하여 구성요소 (d)를 한정하고 있다고 파악된다.
이에 대하여 원고는 이 사건 제6항 발명의 구성요소 (d)에 해당하는 제1, 2 트레이가 집적회로 부품을 감싸 고정하는 제1기능과 프레임워크 수단을 가로지르는 집적회로 부품의 위치를 안정시키는 제2기능을 동시에 수행하는 수단이 구체적으로 무엇을 의미하는지 명확하지 않다고 주장하나, 앞서 살펴 본 것처럼 이 사건 제6항 발명의 구성요소 (d)는 적층하기 이전의 구성요소 (a), (b), (c)에서 특정하지 못한 기술구성에 대하여 적층한 후에야 비로소 실현되는 기능에 근거하여 기술구성을 한정하고 있다는 점, 구성요소 (d)의 실체에 대하여 피고가 각 트레이 내 프레임워크 수단(24)의 세부구성 중에서 트레이의 적층에 의해 서로 맞물리는 구조, 즉 저장 포켓 영역의 주변부 벽(35, 36, 41, 42)을 형성하는 중심 연장부(82) 및 리세스부(84)에 해당된다고 명백히 밝히고 있는 점(제2차 변론준비기일), 그리고 그러한 구조들의 실체가 이 사건 특허발명의 명세서 및 도면에서 구체적으로 확인되고 파악된다는 점, 또한 저장 포켓 영역의 주변부 벽(35, 36, 41, 42)의 기능이 수용되는 집적회로 부품의 수평방향 위치를 안정시키는 것으로 기재(갑 제4호증 9-5쪽, 56～57행)되어 있는 점 등을 종합해 볼 때, 구성요소 (d)의 실체를 프레임 워크에 형성된 중심 연장부(81) 및 리세스부(84)로 한정할 경우, 이 사건 제6항 발명의 구성요소(d)에 대한 기재사항, 즉 두 트레이를 적층함으로써, 중심 연장부(81) 및 리세스부(84)가 서로 맞물려 결합되어, 수용한 집적회로 부품(11)을 감싸 고정하는데 일조를 함과 동시에 그 부품의 수평방향 위치를 안정시키는 기능도 함께 수행하는 수단을 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 기술적으로 이해함에 어려움은 없다고 보이므로, 이 사건 제6항 발명의 구성요소 (d)의 실체가 불분명하다는 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
(2) 청구범위 제7항 내지 제18항(이하 ‘이 사건 제7항 내지 제18항 발명’이라고 한다)
원고는 이 사건 제6항 발명의 구성요소 (d)가 불분명하여 청구범위 기재요건을 충족하지 못한 이 사건 제6항 발명을 직·간접적으로 인용하고 있는 이 사건 제7항 내지 제18항 발명도 청구범위 기재요건을 위배한 것이라 주장하고 있으나, 위 (1)항에서 살펴본 바와 같이 이 사건 제6항 발명이 청구범위 기재요건을 충족하고 있는 것으로 인정되는 이상, 원고의 이 부분 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.
(3) 정정의 인정 여부
원고는 이 사건 등록 청구항 제6항 내지 제18항에 대한 정정은 보정 후 특허 청구범위에 기재된 사항이 특허법 제133조의2 제3항에서 준용하는 특허법 136조 제4항에 따라 ‘특허출원을 한 때에 특허 받을 수 있는 것’이어야 함에도 불구하고, 2004. 1. 24. 제출한 피고의 정정명세서(갑 제5호증)에 기재된 이 사건 제6항 발명은 구성요소 (d)의 실체가 무엇인지 특정할 수 있게 기재되지 아니하여 청구범위 기재요건을 충족하지 못한 것이고, 이러한 제6항을 직·간접적으로 인용하고 있는 이 사건 제7항 내지 제18항의 종속항 발명도 당연히 청구범위 기재요건에 위배되어, 이 사건 제6항 내지 제18항 발명의 정정은 인정될 수 없다고 주장하므로 살피건대, 2004. 1. 24.자 정정명세서(갑 제5호증)의 구성요소 (d)에 대한 정정내용은 도면부호를 병기한 수준에 불과하여 갑 제4호증(등록공보)의 기재내용과 동일함은 원고도 이를 자인(소장 30쪽, 6～11행 참조)하고 있고, 위 (1)항에서 살펴본 것처럼 구성요소 (d)를 기술적으로 특정하는 데 문제가 없는 이상, 이 사건 제6항 발명의 정정은 적법하다 할 것이며, 나아가 이 사건 제6항 발명을 직·간접적으로 인용하고 있는 이 사건 제7항 내지 제18항 발명의 정정 또한 마찬가지 이유로 적법하다 할 것이어서, 원고의 위 주장은 이유 없다(한편 위 2004. 1. 24.자 정정이 이 사건 특허발명의 정정 전 특허청구범위의 불명확한 내용을 보다 분명하게 하는 경우로서 특허청구범위의 확장이나 변경에 해당되지 않아 정정요건에 부합된다는 점에 관하여는 원고가 이를 쟁점으로 삼고 있지 아니하므로, 이 부분에 관한 판단은 생략하기로 한다).
(4) 따라서 이 사건 발명의 청구범위 제6항 내지 제18항은 청구범위 기재요건을 충족하고 있으므로 특허법 제42조 제4항에 따른 등록무효 사유는 없고, 같은 이유로 이 사건 발명의 2004. 1. 24.자 정정 또한 적법하다.
다. 이 사건 특허발명이 비교대상발명들에 비하여 진보성이 있는지 여부
(1) 비교대상발명들의 기술적 요지
(가) 비교대상발명 1(갑 제6호증)
별지 2 제1항 기재의 비교대상발명 1은 일본의 공개실용신안공보(평2-90286호, 1990. 7. 17. 공개)에 게재된 것으로서, 리드선 부착의 반도체 소자(핀 타입의 반도체 부품)를 수용하여 용이하게 반전시킬 수 있게 할 목적을 가지고 있고,『리드선(2) 부착의 반도체 소자(1)를 수용하는 트레이(10)로서 반도체 소자를 수용한 상태로 한 후, 동일한 트레이를 위상을 맞추어 상부에 적층할 때, 적층된 각 트레이의 상·하 간격을 일정하게 유지시킴과 아울러 수평으로 서로 어긋나지 않도록 위치를 결정하는 감합수단(11, 12)과, 이 감합상태에서 수용된 반도체 소자의 상·하 위치를 규제하는 하층 트레이의 상면 지지부(13) 및 상층 트레이의 하면 지지부(15)와, 반도체 소자의 수평위치를 규제하는 하층 트레이의 상면에 설치한 리브(14) 및 상층 트레이의 하면에 형성된 돌출부(16)와, 반도체 소자의 리드선을 수용하는 공간부(18)로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체 소자용 트레이』라는 구성을 개시하고 있다.
(나) 비교대상발명 2(갑 제7호증의 2)
별지 2 제2항 기재의 비교대상발명 2는 원고가 운용하던 전 사업체(대원 케미컬)에서 1993. 9. 15. 소외 아남 인더스트리얼사에 판매한 바 있는 "8×20 MM TSOP 1. SHIPING TRAY(1993. 6. 21. 도면승인)"라는 명칭이 부여된 트레이에 대한 설계도면으로서, 위 설계도면으로부터 파악되는 트레이는 적층할 수 있도록 상·하 트레이로 구분되고, 단자 다운(Down) 트레이는 반도체 소자의 한 면을 지지하는 제1 지지수단(2)과 수용된 반도체 소자의 마주보는 두 측면(평행한 두 측면)을 고정하는 제1 돌출부(4)를 주요 구성으로 하고 있고, 단자 업(Up) 트레이는 수용되는 반도체 소자의 다른 쪽 면을 지지하는 제2 지지수단(3)과 수평방향으로의 움직임을 제한하는 T자형 제2 돌출부(5)를 주요 구성으로 하고 있다.
(2) 이 사건 제6항 발명의 진보성 인정 여부
(가) 목적의 대비
이 사건 제6항 발명의 목적은 볼 그리드 어레이(BGA) 집적회로 부품의 단자들이 정확한 위치를 유지한 상황에서 단자 업 또는 단자 다운 상태로 반전시킬 수 있는 적층 가능한 트레이 시스템을 제공하는 것이고, 비교대상발명 1의 목적은 리드선 부착 반도체 소자(PIN타입)를 바르게 위치결정하고, 용이하게 반전시킬 수 있는 트레이를 제공하는 것이며, 비교대상발명 2의 목적은 구체적으로 명시되어 있지 않지만 PIN타입의 일종인 집적회로 부품(TSOP)을 수용하는 트레이를 제공하는 데 있다 할 것이어서, 집적회로 부품의 저장용 반전 가능한 트레이를 제공한다는 측면에서는 목적이 서로 유사하다고 할 수 있겠으나, 트레이가 수용하고자 하는 대상에 있어서는 이 사건 제6항 발명이 BGA로 한정하고 있는 반면, 비교대상발명 1, 2는 PIN타입(TSOP 포함)을 대상으로 하는 것이어서 그 대상이 서로 다름을 알 수 있고, 이 사건 특허발명의 명세서에 의하면 BGA의 볼 단자는 PIN타입의 핀 단자보다 물리적 손상을 받기 쉽다는 문제점을 인식하고 그 해결수단으로 이 사건 제6항 발명의 구성이 제시되었음이 인정되는 점(갑 제5호증 7쪽, 1～11행)에 비추어 볼 때, 양 발명의 해결과제나 목적이 동일하다고 보기는 어렵다.
이에 대하여 원고는 BGA나 PIN타입 모두 "집적회로 부품"에 포함되는 것이어서 넓은 의미로 보아 수용대상이 동일하므로 목적의 특이성이 없다고 주장하는 반면, 피고는 BGA와 PIN타입은 비록 상위개념에서 "집적회로 부품"에 포함되긴 하나, 이들은 서로의 발전과정이 다르고, 형태나 구조 또한 전혀 다른 것이라고 주장하므로 살피건대, PIN타입은 반도체 기술이 등장한 초기단계부터 집적회로 부품(칩 패키지)의 측면이나 하면에 핀 형상의 리드선을 부착한 것으로 반도체의 고집적화 추세에 맞춰 리드선의 부착위치를 반도체 부품의 1측면(SVP), 2측면(DIP, TSOP), 4측면(QFP, TQFP), 하부평면(PGA)으로 점차 확장시키면서 발전해 왔고, BGA는 PIN타입과는 달리 리드선 대신 납땜용 볼(Ball)을 전기적 접속단자로 사용하는 새로운 형태의 집적회로 부품으로서 볼이 집적회로 부품의 하부평면에 2차원적으로 배열되어 있는 것이므로, PIN타입과 BGA 사이에는 형태와 구조적인 차이점이 인정되고, 이들을 수용하는 트레이도 그 수용대상의 구조적 특징에 대응하여 개발되어 왔다는 사실 또한 인정되는바(이러한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다), 그렇다면 이 사건 제6항 발명은 그 수용대상을 BGA로 명확히 한정을 하고 있다는 점에서 BGA에 적합한 트레이를 제공하는 데 그 목적이 있음에 비하여, 비교대상발명 1, 2에서는 그 수용대상이 PIN타입이라는 사실을 분명하게 밝히고 있으면서도 BGA에 대하여는 어떠한 시사도 없다는 점을 감안할 때, 양 발명의 수용대상은 명확히 구분되고, 따라서 그로 인해 해결하고자 하는 과제도 서로 다르다고 할 것이어서, 양 발명의 목적을 동일 범주로 보기는 어렵다.
(나) 기술구성의 대비
1) 이 사건 제6항 발명은 별지 1 이 사건 특허발명의 청구범위 제6항에서 보는 바와 같이『편평 하우징(20) 및 이 하우징의 한 면 상의 소정의 자리에 위치된 볼 단자 어레이를 각각 가지는 다수의 BGA 집적회로 부품(11)을 저장하기 위한 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A)를 포함하고 있는 트레이 시스템(10, 10A)으로서(이하 "구성 ①"이라 한다), 각 트레이는, (a) 각각의 집적회로 부품(11)을 저장하기 위한 저장 포켓 영역을 형성하기 위한 프레임워크 수단(24); (b) 집적회로 부품(11)의 한 면과 맞물리기 위한 제1 지지면(56)을 형성하기 위해 각각의 상기 저장 포켓 영역 내에 상기 프레임워크 수단(24)에 의해 수반되는 제1 지지수단(52-55); (c) 집적회로 부품(11)의 다른 한 면과 맞물리기 위한, 제1 지지면(56)에 평행한 제2 지지면(74)을 형성하기 위해 각각의 상기 저장 포켓 영역 내에서 상기 프레임워크 수단에 의해 수반되는 제2 지지수단(70-73); 및 (d) 상기 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A)를 적층함으로써 상기 제1 트레이(10) 및 제2 트레이(10A)가 집적회로 부품(11)을 감싸 고정하고, 근접하게 적층된 트레이 내의 상기 프레임워크 수단(24)은 상응하는 저장 포켓 영역 내에서 상기 프레임워크 수단(24)을 가로지르는 집적회로 부품의 위치를 안정시키기 위한 수단(이하 "구성 ②"라 한다)』으로 구성되어 있음을 알 수 있다.
2) 위 각 구성에 대하여 비교대상발명 1, 2와 대비해 보면, 우선 첫 번째 구성 ①은 비교대상발명 1, 2에 나타난 반도체 소자의 수용 트레이와 대응되는 구성이긴 하나, 이 사건 제6항 발명의 구성 ①은 BGA 집적회로 부품의 저장용으로 한정되어 있는 반면, 비교대상발명 1은 리드선 부착의 반도체 소자, 즉 PIN타입 집적회로 부품용으로 명시하고 있고, 비교대상발명 2 또한 PIN타입의 일종인 TSOP 집적회로 부품용임을 명시하고 있다는 점에 차이가 있는바, 위 (1)항(목적대비)에서 살펴본 것처럼 BGA와 PIN타입은 그 구조가 다르고, 또한 볼 단자(BGA)가 리드선 단자(PIN타입)에 비해 물리적 손상에 취약하다는 점이 인정되는 한, 이 사건 제6항 발명의 구성 ①을 비교대상발명 1, 2의 트레이와 동일한 구성으로 보기는 어렵다.
3) 다음으로 이 사건 제6항 발명의 구성 ②는 구성요소(a), (b), (c) 및 (d)로 이루어져 있으며, 이들 구성요소 각각을 비교대상발명 1, 2의 구성과 대비하여 보면, 우선 이 사건 제6항 발명의 구성요소 (a)는 비교대상발명 1, 2에 나타난 트레이 내의 형틀부분에 대응되는 것으로 저장 포켓 영역을 형성하는 기능적 측면에서 서로 유사하고, 구성요소 (b), (c)는 각각 집적회로 부품(11)의 한쪽 면을 지지하는 제1 지지수단과 다른 쪽 면을 지지하는 제2 지지수단으로서 비교대상발명 1의 하부 지지부(13) 및 상부 지지부(15), 그리고 비교대상발명 2의 제1 지지수단(2) 및 제2 지지수단(3)에 각각 대응되어 집적회로 부품을 상·하 방향으로 지지하는 동일한 기능을 수행한다는 점에서 그 구성의 유사성을 인정할 수 있으나, 비교대상발명 1의 제1, 2 지지수단은 수용되는 집적회로 부품의 상·하면에 직접 면(面) 접촉되는 구조이기 때문에 하면에 볼 단자가 형성되어 있는 BGA용으로 사용할 수 없다는 점에서 이 사건 특허발명의 구성요소 (b), (c)와 동일하게 대응되는 구성으로 인정할 수 없고, 비교대상발명 2의 제1 지지수단(2)의 설치 위치는 핀 단자 수용공간부의 위치보다 안쪽이어서 구조상 BGA용으로는 적합하지 않다는 점에서 이 사건 제6항 발명의 지지수단과 동일한 구성으로 보기 어렵다.
이에 대하여 원고는 비교대상발명 1이 BGA용으로 사용되기 적합하지 않더라도, 비교대상발명 2의 제1 지지수단(2)은 단순 설계변경을 통해 BGA용으로 사용할 수 있다는 점에서 그 구성이 동일하다는 취지로 주장하나, 비교대상발명 2는 PIN타입의 집적회로 부품의 수용을 전제로 하고 있어 핀 단자 수용공간부의 구성을 생략할 수 없음이 분명하고, 갑 제9호증에 의하면 일반적으로 집적회로용 트레이의 규격은 국제표준을 따르고 있는 사실이 인정되는바, 이에 비추어 보면 위 제1 지지수단(2)의 설치위치를 BGA에 적합하도록 변경하는 것이 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 임의로 단순 설계변경할 수 있는 사항이라고 보기는 어려우므로, 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.
한편 원고는 이 사건 제6항 발명의 전제부 기재에서 BGA 저장용 트레이로 한정했다는 이유만으로 그 특징부(본문)에 기재된 모든 구성요소까지 BGA용으로 한정하여 해석할 수는 없다고 주장하나, 청구항의 해석은 전제부를 포함한 전체로서 이루어지는 것이지 전제부와 특징부의 기술구성을 분리하여 해석할 수는 없다 할 것이고, 이 사건 특허발명의 명세서에 의하면 BGA의 볼 단자는 PIN 타입의 핀 단자보다 물리적 손상을 받기 쉽다는 문제점을 지적하고, 그 해결수단으로 이 사건 제6항 발명의 구성을 제시했음이 인정되는 이상((갑 제5호증 7쪽, 1～11행), 전제부의 기재를 배제할 수는 없다 할 것이어서, 원고의 위 주장도 받아들이기 어렵다.
4) 다음으로 구성요소 (d)를 대비해 보면, 적층에 의해 수용되는 부품을 감싸 고정하는 데 일조하고 그 부품의 수평방향 위치를 안정시키는 기능을 수행하는 수단으로서의 구성요소 (d), 즉 프레임 워크(24)에 수반되는 중심 연장부(81) 및 리세스부(84)와 직접적으로 대응되는 구성을 비교대상발명 1, 2에서는 찾아 볼 수 없다.
원고는 비교대상발명 2에서도 수용되는 BGA부품의 수평방향 위치를 제1, 2 지지수단에 의해 안정시킬 수 있다고 주장하므로 살피건대, 단자 업 상태에서는 T자형 제2 돌출부(5)에 의해 수용부품의 수평방향 위치를 제한할 수 있다고 보이나, 단자 다운 상태에서는 가로방향(제1방향)의 움직임을 제1 돌출부(4)에 의해 제한할 수 있는 반면, 세로방향(제2방향)의 경우는 핀 단자 수용공간의 존재로 인해 집적회로 부품의 하우징을 직접 고정할 수 없다고 할 것이어서, BGA의 수평방향 위치안정을 기대할 수 없음이 인정되고, 두 트레이를 적층할 경우에도 수용되는 부품의 둘레부를 완전히 감싸는 형태의 벽을 형성하지 못한다는 점에서 비교대상발명 2의 제1, 2 지지수단과 이 사건 제6항 발명의 구성요소 (d)를 동일한 구성으로 보기 어렵다.
원고는 나아가 이 사건 제6항 발명의 구성요소 (d)가 비교대상발명 1의 감합수단(11, 12)에 대응된다는 주장도 하고 있으나, 비교대상발명 1의 감합수단은 그 명세서(갑 제6호증)의 상세한 설명에 "제1, 2 트레이의 위상을 맞추어서 상·하로 포개었을 때 단부(11)와 안내 리브(12)가 서로 감합하고, 트레이(10) 상호간을 일정한 상·하 간격으로 유지함과 동시에 (두 트레이가) 서로 수평방향으로 어긋나지 않도록 위치결정 한다"(갑제6호증 번역문 3쪽, 8～11행)고 구체적으로 기재하고 있는 점에 비추어 볼 때, 비교대상발명 1의 감합수단(11, 12)은 이 사건 제6항 발명의 보스(110, 111)와 리셉터클(114, 115)의 구성 및 기능에 대비되는 것일 뿐, 트레이에 수용된 부품에 대한 수평방향의 움직임을 제한하는 기능과는 전혀 다른 별개의 기능이라고 인정되므로, 원고의 위 주장 역시 받아들이기 어렵다.
한편 원고는 이 사건 발명의 청구범위 기재에 의하면 일반적인 모든 트레이가 권리범위에 포함될 수밖에 없어 이 사건 발명이 등록되어 있는 한, 이 사건 특허발명의 권리자 이외에는 누구도 집적회로 부품의 패키지 타입에 관계없이 모든 트레이의 제작·판매를 할 수 없게 된다고 주장하나, 이 사건 제6항 발명은 수용대상이 BGA임을 구체적으로 한정하고 있고, 또한 피고가 구성요소 (d)의 실체를 프레임 워크(24)에 수반되는 중심 연장부(82) 및 리세스부(84)로 명확히 밝히고 있는 이상, 보호범위는 이에 따라 제한된다 할 것이므로, 원고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.
(다) 작용효과의 대비
이 사건 제6항 발명의 구성에 따르면 제1, 2 트레이를 적층함으로써 제1, 2 지지수단에 의해 볼 타입 집적회로 부품(11)이 상·하면에 소정의 공간을 두면서 위치가 고정되고, 프레임 워크(24)에 수반되는 중심 연장부(81) 및 리세스부(84)가 맞물려 형성되는 벽으로 BGA의 측면 둘레부를 완전히 감싸게 되어 위치안정은 물론 측면으로부터의 물리적인 손상도 방지(갑 제4호증 9-6쪽, 1～5행)할 수 있는 효과가 있는 반면, 비교대상발명 1은 트레이를 적층할 경우 상부 지지부(15) 및 하부 지지부(13)가 반도체 소자(1)의 몸체 상·하면을 면 접촉으로 지지하게 되어 볼 타입의 집적회로 부품을 수용할 수 없음이 명백하고, 비교대상발명 2는 트레이를 적층할 경우 제1 지지수단(2) 및 제2 지지수단(3)에 의해 집적회로 부품의 상·하면에 소정의 공간을 두면서 위치 고정하는 것은 가능하다고 할 수 있으나, 제1 돌출부(4)의 구성(갑 제7호증에서는 가로방향 돌출부와 세로방향 돌출부가 동일한 도면부호로 표시됨)에서 보면 집적회로 부품의 측면이 완전히 감싸지지 않게 되어 그 측면에 대한 물리적 손상을 방지하는 효과는 발휘할 수 없다 할 것이어서, 이 사건 제6항 발명의 작용효과는 비교대상발명 1, 2의 그것에 비해 우수성이 인정된다.
(라) 따라서 이 사건 제6항 발명은 비교대상발명 1, 2와 비교할 때, 그 목적이 다르고, 구성의 곤란성 및 그로 인한 상승효과가 인정되므로, 비교대상발명 1, 2에 비해 진보성이 있다.
(2) 이 사건 제7항 내지 제18항 발명의 진보성 인정 여부
이 사건 제7항 내지 제18항 발명은 제6항 발명을 직·간접적으로 인용하는 종속항이므로, 위 (2)항에서 살펴본 바와 같이 이 사건 제6항 발명의 진보성이 인정되는 이상, 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 그 진보성이 인정된다.
라. 소결
그렇다면 이 사건 제6항 내지 제18항 발명은 원고가 주장하는 바와 같은 특허법 제42조 제4항에 정한 청구범위 기재요건을 위반한 등록무효사유가 없고, 이에 대한 2004. 1. 24.자 정정은 적법하며, 비교대상발명 1, 2에 비해 그 진보성 또한 인정된다 할 것이어서, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.
3. 결론
원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[별지 생략]
판사 이성호(재판장) 이회기 박정희