【심판청구인, 피상고인】
대림수산주식회사 소송대리인 변리사 문창화
【피심판청구인, 상고인】
【원 심 결】
특허청항고심판소 1991.7.13. 자 90항당566 심결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.
【이 유】
1. 피심판청구인 소송대리인들의 상고이유 제1점 및 제2점에 대한 판단.
원심은 권리범위확인심판에 있어서 계쟁의 대상이 되는 (가)호 설명서는 권리와 대비할 수 있을 정도로 기재되어 있으면 족하다 할 것인데, 이 사건 소극적 권리범위확인 심판청구서에 최초로 첨부한 (가)호 설명서에는 통상 의 냉동어육을 원료로 하여 부원료 등을 첨가한 후 성형, -유탕, -탈유, -냉각- 조미액충전밀봉 후 레토르트살균 -냉각- 제품 등의 과정으로 즉석어묵을 제조하는 것이라는 취지로 제조방법이 기재되어 있어, 피심판청구인이 1983.11.25. 특허출원하여 특허를 받은 본건 발명과 그 제조방법을 대비할 수 있을 정도로 특정된 것으로 인정되고, 심판청구인이 그 후 보정에 의하여 원료어묵의 조성비율에 대한 기재를 wt%에서 kg으로 변경하여 기재하였지만 원료어묵의 조성비율에 대한 기술적 구성에는 변함이 없을 뿐 아니라, 각 단계별 구성에 의해 달성되는 작용효과를 보충하여 설명하는 기재 역시 최초의 (가)호 발명과 동일성을 유지하고 있으므로, (가)호 발명에 대한 보정은 요지의 변경으로 볼 수 없어 부적법한 것이 아니라고 판단하였다.
이 사건에 적용될 구(舊) 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제97조 제1항 제2호의 규정에 의하여 특허권의 소극적 권리범위 확인심판을 청구할 때에는, 청구인이 자신 등이 실시하고 있다고 주장하는 기술(“(가)호 발명”이라고 한다)이 피청구인의 특허권(“본건 발명”이라고 한다)의 범위에 속하는 것인지의 여부를 판단하기 위하여, 본건 발명의 기술적 범위와 (가)호 발명의 기술내용을 서로 대비하여야 되므로, 그에 필요한 (가)호 발명의 명세서와 도면을 첨부하여야 하는바(같은 법 제100조 제4항), 권리범위 확인심판을 청구하면서 위와 같은 명세서와 도면을 첨부하지 않은 경우에는 심판의 대상이 특정되지 못하여 그 청구가 부적법한 것임은 소론과 같지만(당원 1972.5.23. 선고 72후4 판결 참조), 기록에 의하면, 심판청구인이 이 사건 소극적 권리범위 확인심판을 청구하면서 최초로 첨부한 (가)호 설명서에는, 심판의 대상이 되는 즉석어묵의 제조방법(“(가)호 발명”)에 관하여, 어묵을 제조하는 데 사용하는 원료와 그 구성비율 각 단계별 제조공정과 그 공정에 필요한 시간 및 온도 기타 작업조건 등이 상세하게 기재되어 있고, 제조방법 중 특허출원 전에 공지된 부분에 관하여는 필요한 간행물들을 제조공정의 도면과 함께 첨부하여 제출하고 있어, (가)호 설명서만에 의하더라도 본건 발명의 기술적 범위와 (가)호 발명의 기술내용을 서로 대비하여 (가)호 발명이 본건 발명의 권리범위에 속하는 것인지의 여부를 판단할 수 있는 것으로 보이고, 심판청구인이 그 후 (가)호 설명서를 보정하는 취지의 문서를 제출하였다고 하더라도, 심판청구인이 최초에 첨부한 (가)호 설명서의 요지를 변경하지 아니하는 범위 내에서 (가)호 발명을 조금 더 구체적으로 설명하기 위하여 제출한 것에 지나지 아니할 뿐, 이로 인하여 (가)호 발명의 요지가 변경된 것이라고 볼 수 없으므로, 이와 같은 취지로 판단한 원심결에 심리를 제대로 하지 아니한 채 구 특허법의 법리를 오해하거나 판단을 유탈한 위법이 있다고 비난하는 취지의 논지는 받아들일 것이 못된다.
2. 같은 상고이유 제3점에 대한 판단.
소론은 원심이 본건 발명을 공지기술로 인정한 점에 특허요건으로서의 진보성에 관한 법리를 오해한 위법이 있다는 것이나, 원심은 (가)호 발명이 본건 발명이 특허출원되기 전에 이미 공지된 발명이라고 판단하였을 뿐, 본건 발명이 공지된 기술인지의 여부에 대하여는 판단한 바 조차 없음이 원심결의 이유 자체에 의하여 분명하므로, 논지는 원심결의 이유를 오해한 데에서 비롯된 것에 지나지 아니하여 받아들일 여지가 없다.
3. 그러므로 피심판청구인의 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 피심판청구인의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 윤관(재판장) 최재호 김주한 김용준