【심판청구인, 피상고인】
보령제약 주식회사 소송대리인 변호사 김진억 외 1인
【피심판청구인, 상고인】
악티에볼라게트 헤슬레 소송대리인 변호사 주성민 외 1인
【원심심결】
특허청 1991.11.30자 90항당256 심결
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
피심판청구인 소송대리인의 상고이유를 본다(상고이유보충서는 상고이유서 제출기간이 경과된 후 제출된 것으로 보충하는 범위 내에서 함께 본다).
원심결 이유에 의하면, 원심은 구조식(1)인 중성형 오메프라졸에 구조식(2)인 양이온식 Na+ 등을 생성할 수 있는 염기화합물을 반응시켜 구조식(A) 오메프라졸염을 제조하는 방법에 관한 이 사건 특허와 (가)호 발명을 대비함에 있어, 기술적 구성에 있어서 이 사건 특허는 양이온 생성가능한 염기로서 탈이온수에 NaOH 용액을 구성하여 반응시킴(실시예 1참조)에 비하여, (가)호 발명은 디메틸슬폭시드(CH₃SOCH₃)에 소디움하이드라이드(NaH)를 분산시킨 분산액으로 하여 반응시키고 있어서, 이 사건 특허는 염기가 NaOH이지만 (가)호 발명은 NaH+CH₃SOCH₃의 반응에 의해 생성된 NaCH₂SOCH₃를 사용하는 것임을 인정할 수 있어 양자는 사용하는 염기가 서로 다르므로 반응물질을 달리하고 있고, 이 사건 특허의 매질은 수용성 매질(실시예 1, 2참조)이나 (가)호 발명은 비수용성 매질이어서 반응매질도 다르며 또한 (가)호 발명은 그와 같은 기술적 구성에 의하여 일정한 작용효과(수율)를 달성하고 있으므로 양 발명은 별개의 발명으로 인정되고, 한편 이 사건 특허 중 공지된 화합물인 오메프라졸에 양이온을 생성할 수 있는 염기를 단순히 반응시켜 염기화합물을 제조하는 총괄적개념으로 파악되는 발명 부분은 진보성이 없는 부분이므로 권리가 그 부분에까지 확장될 수 없고 그 청구의 범위에 기재된 구체적인 염기인 NaOH(또는 NaOH수용액)의 사용에 따르는 기술적 구성에만 미칠 뿐이며 모든 양이온 생성가능 염기 내지 Na이온 생성가능한 염기에 까지 이 사건 특허의 권리가 미친다고 할 수 없다고 하여 (가)호 발명은 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 아니한다고 보아 이 사건 심판청구를 인용한 초심의 조치를 정당하다고 판단하였다.
특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고( 당원 1992.6.23.선고 91후 1809 판결 등 참조), 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한해석할 수 없다고 할 것이다( 당원 1991.11.26. 선고 90후1499 판결; 1992.6.23. 선고 91후1809 판결 등 참조).
기록에 의하면, 이 사건 특허의 청구범위 제1항에는 구조식(1)인 중성형 오메프라졸과 구조식(2)인 양이온을 생성할 수 있는 염기(Aⁿ+)를 반응시켜 구조식(A)인 염을 얻는 화합물의 제조방법이라고 기재하고 있으면서 위 염기(Aⁿ+) 중에 Na+를 생성할 수 있는 염기화합물을 열거하고 있고, 제2항에는 제1항의 An+ 즉 양이온을 생성할 수 있는 염기가 NaOH 또는 NaNR₂(여기서 R은 탄소원자수가 1-4개인 알킬기임)인 것을 특징으로 하는 방법이라고 기재하고 있으며, 제4항에는 제1항의 Aⁿ+가 Na+, K+ 등인 방법이라고 기재하고 있고, 이에 의하면 Na+를 생성할 수 있는 염기를 반응물질로 하는 방법은 일응 그 전부가 이 사건 특허의 권리범위에 속하는 것으로 보아야 할 것인바, (가)호 발명과 같이 디메틸술폭시드(CH₃SOCH₃)에 소디움하이드라이드(NaH) 분산액을 가하고 가스가 발생하지 않을 때까지 교반을 계속한 다음 위 교반에 의하여 생성된 화합물인 NaCH₂SOCH₃에 오매프라졸을 반응시킬 경우 이 화합물은Na+와-CH₂SOCH₃로 분리되어 오메프라졸과 결합하게 되므로 “Na+ 양이온을 생성할 수 있는 염기성 화합물”이라 할 수 있어서 (가)호 발명은 이 사건 특허의 청구범위 제1항에 해당한다고 할 수 있을 뿐 아니라, 이 사건 특허의 청구범위에는 반응매질이 수용성인지 비수용성인지에 대하여는 아무런 기재가 없고 다만 이 사건 특허의 발명의 상세한 설명의 난 중 양이온 Aⁿ+를 형성할 수 있는 염기와 반응조건의 예에 대한 기재부분에 의하면 Aⁿ+(양이온생성가능한 염기)가 Na+인 오메프라졸염은 오메프라졸을 수용성 또는 비수용성 매질에서 NaOH와 반응시키거나, 비수용성 매질 내에서 NaOR, NaNH₂, NaN(R)₂(여기서 R은 탄소원자수가 1-4인 알킬기) 등과 반응시켜 제조된다는 부분에 의하여 이 사건 특허의 청구범위를 보충해석하여 보아도 이 사건 특허의 경우 반응매질이 수용성이거나 비수용성인 경우를 모두 포함함을 알 수 있으며, 반면 (가)호 발명에 있어서는 CH₃SOCH₃에 NaH 분산액을 가하여 생성된 화합물 즉 NaCH₂SOCH₃에직접 오메프라졸을 가하여 교반을 계속하므로 반응매질은 비수용성이어서 반응매질의 성질에 있어서도 양 발명이 상이하다고 할 수 없는데도, 원심은 이 사건 특허의 권리범위를 실시예 1 및 2에 기재한 NaOH를 반응물질로 하고 수용성 매질을 반응매질로 하는 방법에 이 사건 특허의 권리범위를 한정시켜 해석하고, 여기에 (가)호 발명과 대비하여 양자가 서로 다른 발명이라고 판단하였으니, 이 점에 있어서 원심은 특허의 권리범위에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이다.
또 원심은 이와 같이 이 사건 특허의 청구범위를 실시예에 제한하여 해석하는 근거로서 이 사건 특허의 염기성(또는 산성)화합물과 보통의 산(또는 염기)과의 염을 염형성에서 관용되고 있는 처리수단을 사용하여 제조하는 방법의 발명이라는 이유를 들고 있으나 위와 같은 발명의 경우에도 원심이 적절히 지적하고 있는 바와 마찬가지로 그 작용효과가 통상 예기할 수 있을 정도의 것에 불과하다면 진보성이 없는 발명으로 볼 수 있을 것이나 그 기술적 효과가 통상 예기할 수 없을 정도로 우수한 것이라면 이는 진보성이 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다고 할 것이다.
기록에 의하면, 이 사건 특허발명의 경우도 산성화합물을 관용수단에 의하여 염기와 반응시켜 화합물의 염을 제조하는 방법에 관한 것이지만 중성 오메프라졸의 분해율이 6%인 데 비하여 분해율이 0.4%에 불과한 오메프라졸알칼기염의 제조방법의 발명으로서 작용효과에 있어 새로운 상승적인 효과가 있는 진보성 있는 발명이라 하지 않을 수 없으므로 원심의 위와 같은 판단 부분에도 역시 특허의 권리범위에 관한 법리를 오해한 위법이 있는 것이라고 할 것이다. 논지는 이유있다.
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략하고, 원심결을 파기환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 배만운(재판장) 김석수 최종영(주심)