【심판청구인, 피상고인】
호신섬유주식회사 소송대리인 변리사 배동훈 외 1인
【피심판청구인, 상고인】
심경환 소송대리인 변리사 황의만
【환송전 원심결】
특허청항고심판소 1987.12.31. 자 86항당107 심결
【주 문】
원심결을 파기한다.
사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
피심판청구인 소송대리인의 상고이유에 대하여 판단한다.
원심은, 심판청구인이 1983.1.21. 출원하여 1984.5.2. 실용신안등록번호 제26123호로 등록된 이 사건 고안(시일편기 파일편환 편성 장치)의 실용신안권자로서 피심판청구인을 상대로 (가)호 고안이 이 사건 고안의 권리범위에 속한다는 확인심판을 청구하자, 피심판청구인은 자신이 (가)호 고안과는 그 기술적 구성이 동일시될 수 없는 별개의 (나)호 고안을 실시하고 있을 뿐이라고 답변함에 대하여, 심판청구인은 (나)호 고안이 (가)호 고안의 단순한 설계변경에 불과한 것으로 동일 유사하여 동일성의 범주에 속하는 것이니, (가)호 고안과 이 사건 고안을 대비하여 권리의 범위를 판단하여야 할 것이라고 주장하므로 살피건대, 피심판청구인이 자신이 실시하고 있다고 주장하는 (나)호 고안은 (가)호 고안과 그 기술적 구성이나 작용이 동일성의 것이므로 (가)호 고안과 (나)호 고안은 서로 동일성의 것으로 인정되고, 이 사건과 고안과 (가)호 고안은 그 기술적인 구성은 물론 그에 따른 작용효과에 있어서도 서로 동일한 것이라고 인정되므로, (가)호 고안은 이 사건 고안의 권리범위에 속하는 것이라고 판단하였다.
실용신안권의 권리범위 확인심판은 단순히 실용신안 자체의 고안의 범위라고 하는 사실구성의 상태를 확정하는 것이 아니라, 그 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이므로, 실용신안권 권리범위 확인심판청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 고안이라고 할 것인 바( 당원 1971.11.23. 선고 71후18 판결; 1983.4.12. 선고 80후65 판결; 1985.10.22. 선고 85후48,49 판결; 1990.2.9. 선고 89후1431 판결 등 참조), 이 사건의 경우 심판청구서 등 기록에 의하면, 심판청구인이 (가)호 고안을 심판의 대상으로 삼고 있음이 분명하다.
그런데 기록에 의하면 피심판청구인은 심판청구인이 심판의 대상으로 삼고 있는 (가)호 고안이 이 사건 고안의 권리범위에 속한다는 점은 다투지 아니한 채, 다만 자신은 (가)호 고안과는 그 기술적 구성이 다른 별개의 (나)호 고안만을 실시하고 있을 뿐이라고 주장하고 있어, (가)호 고안이 이 사건 고안의 권리범위에 속하는 것이라는 점에 관한 한 심판청구인과 피심판청구인 사이에 다툼이 없다고 볼 여지가 있는바, 이와 같이 실용신안 권리범위 확인심판청구의 심판대상이 된 고안이 이미 등록된 실용신안의 권리범위에 속하거나 속하지 아니하는 것이라는 점에 관하여 당사자사이에 다툼이 없는 경우에는, 그 권리범위의 확인심판을 청구할 수 없는 것이라고 보아야 할 것이므로, 원심으로서는 피심판청구인이 (가)호 고안이 이 사건 고안의 권리범위에 속하는 것이라는 점을 인정하는지의 여부를 명백히 밝혀 이 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없으면 이 사건 심판청구를 각하하였어야 할 것임에도 불구하고, 원심은 그 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 있는지의 여부를 명백히 밝혀보지아니한 채, 심판청구인의 이 사건 권리범위 확인심판청구를 인용하였으니, 원심결에는 심리를 제대로 하지 아니하였거나 권리범위 확인심판청구에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 하지 않을 수 없고, 이와 같은 위법은 심결에 영향을 미친 것임이 명백하므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있다.(심판청구인이 피심판청구인을 상대로 (나)호 고안이 이 사건 고안의 권리범위에 속하는 것이라는 권리범위 확인심판을 별도로 청구하여, 심판청구인의 청구를 인용한 특허청 1988.4.19. 자 87심359 심결이 특허청 항고심판소 1990.2.28. 자 88항당116 심결과 대법원 1991.3.22. 선고 90후521 판결로 확정되었음이 기록상 분명하므로, 피심판청구인이 그가 주장하는 대로 (나)호 고안만을 실시하고있을 뿐 (가)호 고안은 실시하지 않고 있다면, 심판청구인이 피심판청구인을 상대로 굳이 (가)호 고안이 이 사건 고안의 권리범위에 속하는 것이라는 권리범위 확인심판을 청구할 실익이 있는지도 의심스럽다).
그러므로 원심결을 파기하고 다시 심리판단하게 하기 위하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 윤관(재판장) 최재호 김주한 김용준