【심판청구인, 상고인】
심판청구인 소송대리인 변호사 유상호 외 2인
【피심판청구인, 피상고인】
피심판청구인 소송대리인 변리사 최인술
【원 심 결】
특허청 1990.5.31. 자 88항당107 심결
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
상고이유보충서는 상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 것이므로 상고이유서에 기재된 상고이유를 보충하는 범위 안에서 본다.
1. 이 사건에서 심판청구인이 주장하는 바 요지는, 이 사건의 (등록번호 생략) 실용신안(이하 본건고안이라고 한다)은 실시가능한 것이 아니고, 본건고안은 출원변경으로 그 내용이 바뀌어 요지가 변경되었으며, 본건고안의 요부라고 할 수 있는 압연장치부는 국내실용신안공보 제73 - 617호 및 일본국 실용신안공보 소 46 - 21750호로부터 극히 용이하게 실시할 수 있는 것이므로, 그 등록은 무효라는 것이다.
2. 원심결 이유에 의하면 원심은 본건고안의 실시가능 여부는 최종적으로 본건고안에 의하여 '캇터용 형재'를 만들어 낼 수 있는지의 여부에 따라 판단되어져야 할 것인데, 제1심에서의 현장조사 등 관계자료에 의하면 현재 본건고안에 의한 제조장치로 '캇터용 형재'를 만들고 있다는 데에는 의문의 여지가 없는 것으로 판단된다고 전제하고, 나아가 본건고안은 감속기의 축에 대기어가 연결되어 작동이 불가능하다는 주장에 대하여는 본건고안은 감속기나 대기어 자체에 대한 고안이 아니고 감속기는 모우터와 감속기 내에서 이미 속도의 조절(감속)이 이루어지도록 설계된 것을 도면에 나타낸 것일 뿐이지 대기어와 연동기어 간에 속도조절을 하는 것이 아니라는 이유로 배척하고, 기타 절삭유와 냉각유 탱크라던지, 모우터, 클러치 등은 본건고안의 지엽적인 부분에 지나지 아니하고, 로울러에 대한 명칭이 압연로울러냐 인발로울러냐 하는 것도 본건고안에 있어서는 지엽적인 것에 지나지 아니하여, 이러한 문제는 본건고안이 '캇터용 형재의 제조장치'의 전체적인 작동에는 하등의 영향을 미치지 않는 것이라는 이유로 배척하였다.
3. 갑 제1호증(실용신안공보)에 의하면 본건고안은 '캇터용 형재의 제조장치'에 관한 실용신안인데 거기에는 도면의 간단한 설명에 이어 실용신안의 상세한 설명이 있고 실용신안등록청구의 범위와 도면의 기재가 있는바, 이에 따르면 본건고안은 크게 압연장치부와 연삭장치부로 나누어지는데 압연장치부에서는 장편철을 로울러에 통과시켜 재단칼의 중간부분에 홈을 형성하는 동시에 칼날부분이 될 곳에 어느 정도 경사면을 만든 다음 연삭장치부에서는 연마기에 의하여 칼날부분을 갈아서 칼날을 세우는 공정으로 되어 있음을 알 수 있다.
4. 위 실용신안공보에 의하여 본건고안의 압연장치부의 압연로울러가 가동되는 공정에 비추어 볼 때, 감속기의 축에 소기어를 연결하느냐 대기어를 연결하느냐에 따라 반대의 작용효과가 생기고, 소기어를 연결할 곳에 대기어를 연결하는 것은 감속의 원리에 어긋나는 것임을 알 수 있고, 또 로울러가 인발로울러이냐 압연로울러이냐의 문제도 지엽적인 것에 지나지 아니한다고 할 수 없다.
또한 제1심의 현장조사 등 관계자료만 가지고서는 피심판청구인이 만들고 있다는 '캇터용 형재'가 본건고안의 등록된 내용의 제조장치에 따라서 만드는 것인지 그 여부를 확인할 수 없다.
5. 다만 본건고안의 실용신안등록의 명세서나 도면에 하자나 불완전한 것이 있고 이것이 정정의 사유가 되는 경우라면, 개정 전의 실용신안법(1990.1.13.법률 제4209호로 개정되기 전의 것) 제29조에 의하여 준용되는 개정 전의 특허법 제63조에 따라 정정허가심판을 청구하여 이를 바로 잡을 수 있고, 이와 같은 정정허가제도는 위와 같은 하자를 방치해 둠으로써 무효가 될 우려가 있는 경우에 대비하여 그에 대한 방어 내지 구제수단으로 마련된 것으로서 그 정정을 허가하는 심판이 확정되면 소급효가 있어 처음부터 정정허가된 명세서나 도면에 의하여 등록된 것으로 보아야 하는 것이나, 그렇다고 하더라도 그와 같은 정정허가심판이 있기 전에는 실용신안의 내용과는 상관없는 오자, 탈자 등 단순한(또는 순수한) 오기인 것이 객관적으로 명백하게 인정되는 경우를 제외하고는 일단 등록된 실용신안의 내용에 따라 등록무효사유에 해당하는지 여부를 판단할 수 밖에 없다.
6. 따라서 원심결에는 실용신안의 실시가능 여부에 대한 법리를 오해하여 심리를 미진하였거나 이유불비의 위법이 있다고 할 것이고, 논지는 이 범위 안에서 이유있다.
그러므로 상고이유의 나머지 부분에 대한 판단을 할 것 없이 원심결을 파기하고, 사건을 특허청항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이회창(재판장) 이재성 배만운