【심판청구인, 피상고인】
김우택 소송대리인 변리사 임석재
【피심판청구인, 상고인】
주식회사 보원식품 소송대리인 변리사 하문수
【원 심 결】
특허청 1989.12.29. 자 88항당178 심결
【주 문】
원심결을 파기한다.
사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
원심결 이유에 의하면, 원심은 피심판청구인의 이 사건 등록상표(상표등록번호 제89,765호)는 와 같이 문자와 도형이 결합된 상표로서 후추가루, 겨자가루 등을 지정상품으로 하여 1982.4.22. 출원하여 1983.4.7. 등록된 상표인데 인용상표인 일본국 오오케이식품(オ-ケ-) 주식회사의 상표인 와 유사하고 이 사건 등록상표의 출원(1982.4.22.) 이전인 1979년도에 인용상표가 표시된 겨자가 국내에 수입되어 그 사용기간이나 거래량 등으로 볼 때 인용상표가 수요자 간에 주지저명할 정도로 현저하게 인식되었다고 할 수는 없다고 하더라도 지정상품의 거래자나 수요자간에 상당한 정도로 인식된 것은 사실이므로 이와 유사한 이 사건 등록상표가 지정상품에 사용될 경우 일본 오오케이식품주식회사 제품으로 오인되고 상품의 출처를 혼동하여 수용자를 기만할 염려가 있어 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 법률) 제9조 제1항 제11호에 해당되어 무효라고 판단하였다.
구 상표법 제9조 제1항 제11호가 규정한 상품의 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표라 함은 그 전단이 상품의 품질의 오인 또는 기만을 포함함은 물론이나 그 후단의 규정은 상품의 품질과 관계없이 상품의 출처의 오인을 초래함으로써 수요자를 기만할 염려가 있는 경우도 포함된다고 해석되고( 당원 1987.3.10. 선고 86후156 판결; 1989.11.10. 선고 89후353 판결 참조), 이는 기존의 상표를 보호하기 위한 것이 아니라 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반수요자의 오인, 혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 그 목적이 있다 할 것이므로( 당원 1987.3.10. 선고 86후156 판결 참조), 위 규정을 적용하여 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위하여는 인용상품이나 인용상표가 반드시 주지 저명하여야 하는 것은 아니나( 당원 1987.10.26. 선고 87후67 판결 참조) 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상품이나 상표라고 하면 특정인의 상품이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야만 그와 동일 유사한 상표가 같은 지정상품에 사용되어질 경우에 위 규정에 의하여 일반수요자로 하여금 상품의 출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이다.
그런데 원심은 갑제5호증에 의하여 1979년에 일본국의 오오케이(オ-ケ-) 분와사비(紛わさび)제품이 단 한차례 국내에 수입된 사실만을 들어 인용상표가 거래자나 수요자간에 상당한 정도로 인식되어 있다고 판단하고 있는바, 그점만으로는 인용상품이 국내의 일반거래자나 수요자에게 위 판시와 같은 정도로 알려져 있다고 보기 어려울뿐 아니라 갑제5호증은 송장, 신용장, 팩킹 리스트(PACKING LIST) 등에 불과하여 인용상표가 사용된 흔적이 보이지 아니하며 그 밖에 기록을 살펴보아도 인용상품이나 인용상표가 국내의 일반거래자나 수요자에게 특정인의 상품이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 선전, 광고되었다거나 거래되었다는 자료가 없음에도 원심이 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우 일본 오오케이식품주식회사 제품으로 오인되어 상품출처의 오인, 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 판단한 것은 위와 같은 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니한 채 사실을 오인하여 심결결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이므로 이 점을 지적하는 상고논지는 이유 있다.
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략하고 원심결을 파기하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 김용준(재판장) 박우동 이재성 윤영철