【심판청구인, 피상고인】
주식회사 아니코 소송대리인 변리사 김기종
【피심판청구인, 상고인】
【원 심 결】
특허청 1994.7.30. 자 92항당428 심결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
1. 원심결 이유에 의하면 원심은 그 거시 증거들에 의하여 이 사건 등록상표(제48467호)의 상표권자인 피심판청구인이 1991.8.1. 그 자신이 대표이사로 있는 (주)동방포루마와 사이에 피심판청구인 명의의 모든 상표권과 특허권을 공동으로 사용하기로 약정한 사실, 위 회사가 1991.9.10. 이전에 제작한 카타로그에 이 사건 상표의 지정상품과 동일한 침투성방수제인 무란새를 광고하면서 이 사건 등록상표를 사용한 사실, 위 무란새의 제조원은 덴마크국의 아르크만(Arcmann)사이고, 위 (주)동방포루마가 위 아르크만(Arcmann)사의 한국총판인 사실 등을 인정한 후, 이 사건 등록상표의 상표권자인 피심판청구인과 위 (주)동방포루마는 법인격이 다르므로 타인이라 할 것이고, 위 (주)동방포루마가 피심판청구인의 대리점이라고 인정할 증거도 없으므로, 피심판청구인은 사용권설정등록 없이 타인인 (주)동방포루마에게 이 사건 등록상표를 6월 이상 사용하게 한 것이어서 상표법 제73조 제1항 제1호의 취소사유에 해당하고, 또한 피심판청구인 거시의 전 증거에 의하더라도 피심판청구인이 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 계속하여 3년이상 국내에서 사용하였음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없고 (주)동방포루마의 이 사건 등록상표의 사용을 상표권자의 사용으로 볼 수도 없을 뿐 아니라, 불사용에 대한 정당한 이유도 찾아볼 수 없다는 이유로 상표법 제73조 제1항 제3호의 취소사유에도 해당한다고 판단하였다.
2. 그런데 상표법 제73조 제1항 제3호의 취소사유에 해당하려면 “상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자중 어느 누구도” 등록상표를 사용하지 않았어야 하고, 상표법상 통상사용권은 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자간의 합의만에 의하여 발생하며, 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건으로 되어 있을 뿐이므로(상표법 제58조 제1항 제1호), 위에서 말하는 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요는 없다고 보아야 할 것인바, 기록에 의하면 이 사건 등록상표의 상표권자인 피심판청구인은 1991.8.1. (주)동방포루마와의 사이에 이 사건 등록상표를 포함한 피심판청구인 명의로 되어 있는 상표권과 특허권 등을 공동으로 사용하기로 하는 약정을 체결한 사실을 엿볼 수 있고(을 제6호증), 이는 위에서 말하는 이 사건 등록상표의 통상사용권에 관한 사용권계약이라 할 것이고, 따라서 (주)동방포루마는 위에서 말하는 통상사용권자에는 해당한다 할 것이므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일인 1992.6.2. 이전 3년 이내에 사용되었다고 보아야 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심이 (주)동방포루마에 의한 이 사건 등록상표의 사용이 상표법 제73조 제1항 제3호에서 말하는 상표의 사용에 해당하지 않는다고 판단한 것은 상표의 불사용에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있다 할 것이고, 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
3. 그러나 기록 및 관계증거에 비추어 살펴보면 원심이 그 거시 증거들에 의하여 (주)동방포루마가 이 사건 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 침투성방수제인 “무란새”의 표식 및 광고에 사용한 것이 상표법 제73조 제1항 제1호의 타인사용에 해당한다고 판단한 조치는 정당하고, 거기에 소론과 같은 법리오해 및 심리미진의 위법등이 있다고 할 수 없고, 소론이 들고 있는 당원의 판례들은 이 사건과 사안이 다른 것들이어서 원용하기에 적절하지 않다.
이 사건 등록상표가 사용된 침투성 방수제인 “무란새”의 선전용 카타로그인 갑 제6호증의 1의 기재에 의하면 “무란새”란 방수제는 덴마크의 아르크만(Arcmann)사가 제조한 “아르크타이트(ARCTITE) 200B” 혹은 “아르크타이트 퀵바인더(ARCTITE QUICKBINDER)”에 붙여진 이름으로 (주)동방포루마가 한국총판으로 되어 있음을 알 수 있고, 한편 위 “무란새”의 제품사진인 갑 제5, 6호증의 각 기재에 의하면 “무란새”의 라벨에는 덴마크 수입품으로 되어 있고, (주)동방포루마가 방수제의 생산, 수입, 시공을 전문으로 하는 것으로 선전 광고하고 있음을 알 수 있으므로, 위 사실등에 비추어 보면 “무란새”는 (주)동방포루마가 덴마크로부터 위 아르크만사의 아르크타이트 200B나 아르크타이트 퀵바인더를 수입하여 그 용기와 이름만을 달리하여 시판하는 것으로 보여지므로, 이를 피심판청구인의 제품으로 보기는 어렵고, 오히려 (주)동방포루마가 자기의 제품으로 광고 선전한 것으로 볼 것이므로, 비록 양 사업체의 소유주가 사실상 동일인인 피심판청구인으로서 같다 할지라도 이 사건 등록상표를 사용한 (주)동방포루마는 상표권자인 피심판청구인과는 그 법인격을 달리하면서 별개의 경영주체로서 자기의 계산과 책임하에 독자적으로 영업활동을 한 것으로 보아야 할 것이므로, 이와 다른 견해에서 원심을 비난하는 소론 주장은 독자적인 것으로서 받아들일 수 없다.
이 부분 논지는 이유 없다.
그렇다면 이 사건 등록상표가 취소사유에 해당한다고 본 원심의 조치는 결국 정당하고, 앞서 본 원심의 잘못은 심결에 영향을 미친 위법이라 할 수 없다.
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 김석수(재판장) 정귀호 이돈희(주심) 이임수