【출원인,상고인】
【상대방,피상고인】
특허청장
【원심심결】
특허청항고심판소 1995. 5. 27.자 93항원2604 심결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용은 출원인의 부담으로 한다.
【이유】
상고이유를 본다.
1. 특허출원된 발명이 공지공용의 기존 기술을 수집 종합하여 이루어진 경우에 있어서는 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다고 할 것이다( 당원 1989. 11. 24. 선고 88후769 판결, 1991. 10. 11. 선고 90후1284 판결, 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결 등 참조).
2. 기록에 의하면 1991. 10. 16. 출원된 본원발명은 구기자를 주재료로 한 구기자주(酒)의 제조방법에 관한 것으로 그 기술적 구성은 보리, 맥아 및 쌀의 증숙(蒸熟 : 쪄서 익힘) 혼합물에 구기자와 곡자(누룩)를 넣고 섭씨 27도 내지 28도에서 발효시킨 다음, 이를 증류하여 실온에서 보관 숙성시키는 것으로 되어 있고, 이에 대하여 본원발명의 출원 전인 1989. 8. 21. 공고된 특허청 특허공보 제1628호에 기재된 '한약재를 사용한 영양술 제조방법'(공고번호 제89-3080호, 이하 인용례라 한다)은 구기자를 비롯한 각종 한약재를 분쇄하여 술에 넣어 고속믹서기로 한약재의 성분을 추출한 다음 진공필터로 여과하는 것을 그 기술적 구성으로 하고 있는데, 본원발명에 있어서 곡자(누룩)를 이용한 발효, 증류 및 숙성의 공정은 주류제조 분야에서 공지된 관용기술에 불과하고, 또한 한약재인 구기자 등을 술의 재료로 사용하는 것 역시 공지된 선행기술이라 할 것인바, 본원발명을 인용례나 공지된 선행기술 등과 대비할 때 본원발명에서 여러 가지 한약재 중 특히 구기자만을 사용하는 것은 구기자를 포함한 여러 가지 한약재를 모두 사용하는 인용례나 여러 가지 한약재를 술에 담가 음용하는 공지된 선행기술에 있어서 그 사용하는 재료를 변경하거나 한정한 것에 불과하다고 할 것인데, 그 변경 한정에 곤란이 없고 그 효과도 통상 예측되는 범위를 넘지 아니한 것으로 보이고, 다음으로 종래의 선행기술은 다른 술을 이용하여 한약재를 오래 담가 그 성분을 추출하거나 인용례처럼 짧은 시간에 그 성분을 추출하여 사용하는 것인데 비하여, 본원발명은 구기자를 미리 발효시키는 점에 차이가 있으나, 앞서 본 바와 같이 발효기술 자체는 공지된 관용기술이고 발효의 재료에 한약재인 구기자를 미리 첨가하는 것은 주류제조 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 필요에 따라 쉽게 시도할 수 있는 정도로서 각별한 기술적 의미가 있는 것으로는 인정되지 아니하며, 또한 본원발명의 알코올 농도도 주류제조 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 적의 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정에 불과하고 특별히 기술적 의의를 지닌 것은 아니라 할 것이고, 나아가 본원발명에서는 알코올을 가열증류시킬 때 자기(瓷器) 또는 유리로 만든 솥을 이용하는 구성을 취하고 있으나 본원발명의 명세서에 의하면 그것에 의한 작용효과로 자기(瓷器) 또는 유리제품을 사용하여야 구기자주 고유의 맛과 향을 얻을 수 있다고만 기재되어 있을 뿐, 구체적으로 종래의 방법에 비하여 어떠한 정도로 술의 맛과 향이 뛰어나다는 것인지에 관하여 아무런 기재가 없어 그 구성에 의한 특별한 작용효과를 인정할 수 없으므로 위와 같은 구성 역시 각별한 기술적 의미가 있는 것으로는 인정되지 아니한다고 할 것이어서, 결국 본원발명은 전체적으로 보아 공지된 선행기술을 종합한 정도의 것이라고 할 수 있는데, 이를 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 보기 어려우므로 그 진보성을 인정할 수는 없다고 보인다.
원심이 이와 같은 취지에서 본원발명은 특허법 제29조 제2항에 의하여 특허를 받을 수 없는 것이어서 그 특허출원에 대하여 한 거절사정이 정당하다고 판단한 것은 옳고, 거기에 소론과 같이 본원발명의 내용 및 본원발명과 인용례의 대비에 관한 심리미진이나 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다.
다만 원심심결에는 본원발명의 진보성을 판담함에 있어 본원발명에서 알코올을 가열증류시킬 때 자기(瓷器) 또는 유리로 만든 솥을 이용한다는 기술적 구성과 그 효과에 관한 판단을 설시하지 아니한 잘못이 있으나, 위에서 본 바와 같이 이를 참작하더라도 본원발명은 그 진보성을 인정할 수 없어 원심의 판단은 결과에 있어서는 정당하므로 그것이 심결에 영향을 미쳤다고 볼 수 없다. 논지는 모두 이유가 없다.
3. 이에 상고를 기각하고 상고비용은 패소한 출원인의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 김형선(재판장) 박만호(주심) 박준서 이용훈