【심판청구인, 피상고인】
주식회사 일화 소송대리인 변리사 이승초 외 1인
【피심판청구인, 상고인】
조치원식품 주식회사 소송대리인 변리사 이세영
【원심심결】
특허청 1992.10.31. 자 90항당432 심결
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
(1) 구상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항, 제4항 제1호에 의하면, 상표란 업으로서 상품을 생산·판매 등을 하는 자가 자기의 상품을 타업자의 상품과 식별시키기 위하여 사용하는 표장을 말하고, 상표의 사용이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 붙이는 행위를 말한다고 규정하고 있으므로 상품의 제조자는 물론, 상품을 판매하는 자 등도 상표를 사용할 수 있을 뿐 아니라, 동일한 상품을 지정상품으로 하는 수개의 상표가 있고 그 상품에 대한 제조자·판매자 등이 각기 다른 경우나, 다수의 상표권자가 동일한 지정상품을 공동으로 제조 등을 하는 경우에는 동일한 상품에 각기 다른 상표를 사용할 수 있다 할 것이다.
(2) 원심결 이유에 의하면, 원심은 상표권자가 피심판청구인인 이 건 [등록상표]는 코오피 등을 지정상품으로 하고, 상표권자가 샘표식품공업 주식회사(이하 샘표식품이라 한다)인 [인용상표]도 코오피등을 지정상품으로 하는 바, 이 건 등록상표에 대하여는 누구에게도 사용권설정등록이 되어 있지 아니한 사실, 피심판청구인은 이 건 등록상표의 등록 이후에 코오피의 포장재에 [실사용상표]가 표시된 상품 “타임커피캔”을 제조하여 샘표식품에 납품하여 샘표식품으로 하여금 실사용상표를 사용한 타임커피캔을 판매하게 한 사실, 실사용상표는 인용상표나 이 사건 등록상표와는 별개의 새로운 표장으로서 비행접시 모양의 커피색 바탕에 인용상표를 표시하고 그 아래에 이 사건 등록상표의 한글부분인 “타임”과 그 지정상품의 명칭 “커피“를 2단으로 표기하여 구성되어 있는 표장인 사실을 인정할 수 있고, 타인에게 자기의 등록상표를 사용하게 할 때에는 같은 법 제29조에 의하여 사용권설정등록을 하여야 하는 것이므로 피심판청구인은 이 건 등록상표에 대하여 사용권의 설정등록 없이 샘표식품으로 하여금 이 건 등록상표와 유사한 상표를 사용하게 하였다고 할 것이므로 같은 법 제45조 제1항 제1호에 의하여 이 건 등록상표의 등록은 취소되어야 하므로 초심의 조치를 정당하다고 판단하였다.
(3) 그러나, 기록에 의하면 코오피 등 음료상품을 제조하는 피심판청구인은 이 건 등록상표의 상표권자로서 그 지정상품인 코오피에 관하여 상품 타임커피캔을 제조함에 있어서 그 포장재에 샘표식품의 요구에 따라 도안한 표장을 사용한 타임커피캔을 제조하여 전량 샘표식품에 납품하고 샘표식품에서 그 판매를 하기로 하는 상품수급계약을 체결한 다음, 피심판청구인은 타임커피캔에 이 건 등록상표와 샘표식품의 등록상표인 인용상표가 표시된 타임커피캔을 제조하여 샘표식품에 납품하여, 샘표식품이 이를 판매하고 있는 사실을 알 수 있다.
그런데, 상품의 제조자인 피심판청구인은 이 건 등록상표의 지정상품인 타임커피캔에 이 건 등록상표를 사용할 수 있는 것이고, 상품의 판매자인 샘표식품으로서도 역시 그가 판매하고 그가 상표권자인 인용상표의 지정상품인 타임커피캔에 인용상표를 사용할 수 있는 것이므로, 이 사건의 경우에는 피심판청구인은 인용상표를 사용하는 것이 아니라 그가 상표권자인 이 건 등록상표를 그 지정상품인 타임커피캔에 사용한 것이고(실사용상표의 반대편에 표시된 영문표장을 포함하여 관찰하면 이는 전체적으로 이 건 등록상표를 표시한 것이라고 보아야 할 것이다), 반면 샘표식품도 이 건 등록상표를 사용하는 것이 아니라 그가 상표권자인 인용상표를 그 지정상품인 타임커피캔에 사용한 것이라고 보아야 할 것이므로 실사용상표는 새로운 별개의 표장이라고 볼 수 없을 뿐 아니라, 이 건 등록상표를 타인인 샘표식품이 사용한다고도 볼 수 없는 것이다.
따라서 원심에는 실사용상표에 대한 심리를 충분히 하지 아니하여 사실을 오인한 위법이 있을 뿐 아니라, 상표등록의 취소사유에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이다.
논지는 이유있다.
그러므로 원심결을 파기환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 배만운(재판장) 최재호 김석수 최종영(주심)