【재항고인】
주식회사 재능교육 (소송대리인 동서법무법인 담당변호사 박우동 외 1인)
【원심결정】
서울고법 1996. 1. 15.자 95라158 결정
【주문】
원심결정을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.
【이유】
재항고 이유를 판단한다.
제2점에 대하여
원심결정 이유에 의하면 원심은, 신청인 회사는 1977. 8. 11. 교육출판문화사업, 도서, 학습지의 제작 및 도소매업 등을 목적으로 설립된 법인으로서, 현재 '재능국어', '재능수학', '재능영어', '재능한자'라는 제호(題號)의 취학 전 아동과 초·중·고등학생용 학습지를 발행, 판매하고 있고, '재능가족', '재능나라'라는 제호의 홍보용 사보를 발행하고 있으며, 위 영업을 하면서 주로 사용하는 상표 또는 그 제호는 원심결정 별지 신청인 등록상표목록 표시의 각 상표(이하 신청인의 상표라고 한다)나 위 상표에 포함된 '재능교육' 등 '재능'이라는 말을 포함하는 고딕문자 그 자체로서, 1988. 12. 19. 같은 목록 표시 제1상표를 등록하였고, 1993. 8. 30. 같은 목록 표시 나머지 상표들을 각 등록한 사실, 한편 피신청인은 1989. 12. 27. 아동교육자료 및 부모교양, 교육 분야의 간행물 제조판매업 등을 목적으로 설립된 법인으로서, 1994. 12.경부터 현재까지 원심결정 별지 피신청인 사용제호목록 표시의 '꿈을 키우는 재능교육'이라는 제호(이하 피신청인의 제호라고 한다)를 고딕문자로 표시한 월간지를 발행, 판매하고 있고, 위 월간지 부록으로 '쑥쑥 I.Q(아이큐)학습'이라는 제호의 학습지를 발행하고 있는데 위 부록의 표지에도 위 '꿈을 키우는 재능교육'이라는 고딕문자를 사용하고 있는 사실을 인정한 다음, 신청인이 그 동안 '재능교육'이라는 상호와 신청인의 위 상표 및 고딕문자로 된 제호를 사용하여 학습지의 제작, 판매업에 종사하여 현재의 영업 규모는 재능국어, 재능수학, 재능영어, 재능한자 등 전과목 학습지의 판매량이 매월 3,000,000부 이상에 이르고 있고, '재능가족', '재능나라' 등 홍보용 사보의 발행 부수도 매월 약 500,000부에 이르고 있으며, 사원 약 1,000명, 상담교사 약 4,300명, 위 학습지 이용회원 약 600,000명, 지국이 263개에 이르고, 또한 1990년도에 금 538,995,415원, 1991년도에 금 1,071,030,788원, 1992년도에 금 2,786,773,071원, 1993년도에 금 4,977,303,891원, 1994년도에 금 10,705,579,186원의 광고비를 지출하면서 1990년부터 1995. 7.경까지 사이에 각 일간신문 등에 1,055회의 광고를 게재하였고, 라디오, 텔레비젼 등 방송을 통하여 신청인의 영업과 상품을 홍보함으로써 신청인의 상호, 신청인의 위 상표 및 고딕체로 된 '재능교육' 또는 '재능'이라는 문자 자체는 주지, 저명성을 획득하였고, 피신청인이 그가 발행, 판매하는 잡지의 제호의 일부로서 '재능교육'이라는 고딕문자를 사용하는 것은 신청인의 상표와 동일, 유사하여 그 자체로 신청인의 상표에 관한 상표권을 침해하는 행위라는 신청인의 주장에 대하여, 신청인의 상품과 피신청인의 상품은 동일, 유사하고, 신청인의 상표의 표시에 있어서 도형보다는 문자가 차지하는 비중이 클 뿐만 아니라 신청인이 문자 부분만을 자신의 상품에 사용하는 경우도 있기 때문에 위 문자들을 위 각 도형과 분리 관찰할 경우 신청인 사용의 고딕체의 '재능교육'이라는 문자와 피신청인 사용의 고딕체로 된 '꿈을 키우는 재능교육'이라는 제호 중 '재능교육' 부분은 그 외관, 호칭, 관념에 있어서 유사한 면이 있으나, 그 거시 소명자료를 종합하면, 신청인의 상표의 요부 중 하나인 '재능교육'은 '재능을 기르고 높이기 위하여 합리적인 훈련과 올바른 지도를 주지로 하는 교육'을 의미하는 말로서 신청인이 신청인의 상표를 등록하기 이전부터 일반적으로 사용되던 교육 용어인 사실이 인정되므로 이것을 그 지정상품에 표시할 경우 이는 그 상품의 효능, 용도 등을 표시하는 표장에 불과하다 할 것이어서, 상표법 제51조 제2호의 규정에 따라 신청인의 상표에 관한 상표권에 기하여 피신청인에 대하여 그 주장과 같은 내용의 방해의 금지 또는 예방을 구할 수는 없다는 취지로 판단하였다.
그러나 상표법 제51조 제2호는 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭, 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격 또는 생산방법, 가공방법, 사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있고, 위 규정에서 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 상표라 함은 그 상표가 가지고 있는 관념, 당해 상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질, 효능, 형상, 거래 사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것으로서, 상표의 전체적인 구성으로 볼 때 그 상표가 당해 상품의 품질, 효능, 형상 등을 직감시키거나 강조하여 일반 수요자나 거래자들에게 당해 상품의 단순한 품질, 효능, 형상 등을 표시하는 방법이라고 인식되는 것을 말한다고 할 것인바( 대법원 1995. 2. 10. 선고 94후1770 판결 참조), 따라서 등록상표인 경우에 상품의 효능, 용도 등을 표시하는 기술적 상표라고 하더라도 그 사정만으로 곧바로 그와 동일, 유사한 상표에 대하여 상표권의 효력이 미치지 않는다고 할 것은 아니고, 상품의 효능, 용도 등을 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 상표에 대하여서만 그 효력이 미칠 수 없다고 보아야 할 것이므로, 등록된 기술적 상표의 상표권이 위 규정에 따라 효력을 미치지 않는다고 하기 위하여는 그 대상 상표 등이 상품의 효능, 용도 등을 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 상표인지가 우선 확정되어야 한다고 할 것이다. 원심이 피신청인의 위 제호 사용이 상품의 효능, 용도 등을 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는' 것인지 여부를 더 나아가 살피지 아니한 채 신청인의 등록상표가 기술적 상표라는 사유만을 설시하고서 곧바로 신청인의 상표에 관한 상표권의 효력이 피신청인의 제호에 미치지 않는다는 취지로 판단한 것은 판결에 이유를 제대로 명시하지 아니한 위법을 저지른 것이라고 할 것이므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
제1점에 대하여
상표법 제6조 제2항은 기술적 상표 등 식별력이 없는 상표라도 상표등록 출원 전에 상표를 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있고, 만일 어느 기술적 표장이 상표법 제6조 제2항에 의하여 등록이 되었다면 이러한 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 이러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 앞서 본 상표법 제51조 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 할 것이므로, 그 상표권자는 위 제51조 제2호의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있는 것이라고 할 것이고 ( 대법원 1992. 5. 12. 선고 88후974, 981, 998 판결 참조), 이는 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 봄이 상당하다 할 것인데, 기록에 의하면, 신청인은 앞서 본 바와 같은 내용으로 피신청인이 피신청인의 제호를 사용하기 시작할 당시에 이미 신청인의 상표가 광고 등으로 인하여 주지, 저명성을 획득하였다는 취지의 주장을 하고 있고 그 구체적인 주장에 대한 소명자료를 제출하고 있음을 알 수 있는바, 위 법리에 비추어 볼 때 신청인의 위와 같은 주장에는 상표법 제6조 제2항의 사용에 의한 특별현저성의 취득에 관한 주장 내지는 등록된 기술적 상표가 등록 이후에 사용에 의하여 같은 항 소정의 특별현저성을 취득하였다는 취지의 주장이 포함되어 있는 것으로 봄이 상당하므로, 원심으로서는 위와 같은 점에서 신청인의 위 주장에 대하여 심리하여 신청인의 상표가 상표법 제6조 제2항의 요건에 해당되는 상표인지 여부나 상표등록 이후에 위 제6조 제2항에 의한 특별현저성을 취득하였는지 여부를 밝힌 연후에 신청인의 상표의 효력이 피신청인의 제호에 미치는지를 판단하였어야 할 것이다.
한편 원심은 부가적으로 피신청인의 제호 사용행위가 부정경쟁방지법상의 부정경쟁행위인지에 관하여 신청인의 상호, 상표 등이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 내지 나목 소정의 주지성을 획득한 것으로 보기 어렵다고 판단하고 있는바, 위와 같은 판단을 위 상표법 제6조 제2항에 관한 상표권의 효력에 대한 판단이라고 볼 수는 없을 뿐만 아니라, 위 판단을 그러한 상표권의 효력에 관한 간접적인 판단이라고 보더라도, 원심이 인정한 신청인의 주장사실에 따르면 신청인은 1990년경부터 피신청인이 위 제호를 사용하기 시작할 무렵인 1994년 말경까지 앞서 본 신청인의 주장과 같은 내역으로 광고비를 지출하여 일간신문과 라디오, 텔레비전 등에 광고 및 홍보를 하여 왔고, 신청인 회사의 영업 규모나 지국 등의 점포 수도 그 주장과 같이 상당한 정도에 이른다는 것이며, 한편 부정경쟁방지법 제2조의 '국내에 널리 인식된 상표·상호'라 함은 국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 족하다 고 할 것이어서( 대법원 1995. 7. 14. 선고 94도399 판결 참조), 이러한 점에 비추어 보면 신청인의 상호나 상표는 부정경쟁방지법에서 말하는 '국내에 널리 인식된 상호나 상표'라는 의미의 주지성을 획득하였다고 못 볼 바 아니라 할 것인데, 원심은 별다른 사정이 없음에도 위와 같은 사실만으로는 신청인의 상호, 상표 등이 그러한 주지성을 획득한 것으로 볼 수 없다고 판단하고 있으므로 이는 수긍하기 어렵고, 또한 원심은 부가적인 판단으로 신청인의 상표는 그 상표권의 효력이 피신청인의 위 제호 사용행위에 미치지 아니하므로 부정경쟁방지법상의 보호도 받을 수 없다고 설시하고 있으나, 부정경쟁방지법 제15조는 상표법 등에 부정경쟁방지법 제2조 내지 제6조, 제10조 내지 제14조 및 제18조 제1항의 규정과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의한다고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 상표법 등에 부정경쟁방지법의 위 규정들과 다른 규정이 있는 경우에는 그 법에 의하도록 한 것에 지나지 아니하므로, 상표법 등 다른 법률에 의하여 보호되는 권리일지라도 그 법에 저촉되지 아니하는 범위 안에서는 부정경쟁방지법을 적용할 수 있다 할 것이어서( 대법원 1995. 11. 7. 선고 94도3287 판결 참조) 원심의 이에 관한 판단도 잘못된 것으로 보인다.
결국 원심이 이러한 점에 대한 심리에 이르지 아니하고 위에서 살핀 바와 같이 신청인의 상표가 기술적 상표라는 사실만을 인정한 채 곧바로 신청인의 상표가 피신청인의 제호에 대하여 효력이 미치지 않는다고 판단한 것은 상표권의 효력이 미치지 않는 범위에 관한 법리를 오해하여 그에 관한 심리를 다하지 아니함으로써 재판에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라고 할 것이므로, 이 점을 지적하는 논지도 이유 있다.
그러므로 원심결정을 파기하고, 사건을 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.
대법관 안용득(재판장) 천경송 지창권 신성택(주심)