【심판청구인, 상고인】
태흥산업주식회사 소송대리인 변호사 조성기 외 2인
【피심판청구인, 피상고인】
주식회사 경인양행 소송대리인 변리사 김석중 외 2인
【원 심 결】
특허청 항고심판소 1990.7.28.자 89항당19 심결
【주 문】
원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
1. 원심결 이유에 의하면, 원심은 본건발명은 그 설시와 같이 대치기호를 사용한 일반식(Ⅰ)로 표시되는 비스아조 화합물 95-60 wt %와 일반식(Ⅱ)로 표시되는 모노아조 화합물 5-40 wt %를 배합한 반응성 흑색염료 조성물에 관한 것인데, 본건발명에서 사용되는 일반식(Ⅰ)의 화합물과 본건발명 실시예 2 내지 9에서 사용되는 일반식(Ⅱ)의 화합물은 공지의 화합물이고, 실시예 10 내지 15에서 사용되는 일반식(Ⅱ)의 화합물은 특허청구범위의 기재와 상이하며 또한 그 자체로는 실시가능성이 없을 뿐만 아니라, 설혹 본건발명의 실시예 10,11에서 사용된 일반식(Ⅱ)의 화합물 중 대치기호 Y를 NHY의 오기라고 보는 경우에도 이는 인용발명(일본국 공개특허공보소 58-160362)의 범주에 속하여 공지된 것이므로 본건발명의 실시예 15개 중 실시예 2 내지 15에 있어서는 신규성 및 진보성의 결여 등 무효사유가 있으나, 한편 실시예 1에서 사용되는 일반식(Ⅱ)의 화합물의 신규성이 인정되고 그 화합물과 일반식(Ⅰ)의 화합물과의 배합에 의한 반응성흑색염료조성물의 작용효과가 우수하여 진보성이 있으므로 실시예 1에 관한 부분은 권리보호의 대상이 된다고 인정한 다음, 본건발명은 권리보호의 대상이 될 수 없는 부분(실시예 2 내지 15)이 포함되어 있다고 할지라도 권리로서 보호되어야 할 부분(실시예 1)이 존재하고 있고, 본건특허에 있어서 그 부분은 특허의 요건을 갖추지 아니한 부분과 일체가 되어 유기적으로 결합되어 있는 것도 아니므로 본건특허의 일부에 그와 같은 무효사유가 있다고 하더라도 그 전부를 무효로 볼 수는 없다고 판단하였다.
2. 특허청구의 범위에 관하여 다항제를 채택하고 있는 우리 나라에 있어서 특허청구의 범위의 항이 2 이상인 경우 그 특허청구의 범위의 항마다 무효로 할 수 있으나(1990.1.13. 개정 이전의 구 특허법 제69조 제2항, 현행법 제133조 제1항 참조), 이와는 달리 1개의 특허청구범위의 항의 일부가 공지기술의 범위에 속하는 등 특허무효의 사유가 있는 경우에는 그 공지기술 등이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 인정되지 아니하는 한 그 항 전부에 관하여 무효로 하여야 할 것이다(당원 1994.4.15. 선고 90후1567 판결 참조).
법리가 이러함에도 원심이 단일 항으로 청구된 본건특허에 일부무효 사유가 있다고 하더라도 실시예 1의 경우에는 발명의 진보성이 인정되므로 특허 전체를 무효로 할 수는 없는 것이라 판단하였으니( 본건 특허는 두 개 이상의 화합물을 소정 비율로 배합하여 제조한 염료조성물에 관한 것이고, 이와 같은 염료조성물의 진보성은 그 조성물 자체의 작용효과 유무에 따라 판단되어야 하는 것이며, 비록 조성물을 구성하는 개개의 성분이 공지의 범주에 속하는 화합물이라 할지라도 이를 소정비율로 배합한 결과 종전에 예측할 수 없는 작용효과가 창출되었다면 이는 진보성이 있는 것이라 할 것인바, 원심으로서는 본건특허의 청구범위 및 명세서 기재 전반을 통하여 파악되는 조성성분 각각의 공지 여부와 더불어 조성물 자체의 작용효과 유무를 심리한 다음 이를 기초로 단일항으로 된 본건특허의 조성물 중 무효사유에 해당하는 것이 있는지 여부를 가렸어야 할 것이다), 원심결에는 특허무효사유에 관한 법리오해의 위법이 있다 할 것이다. 논지는 이유 있다.
3. 그러므로 다른 상고이유에 대한 판단을 생략하고 원심결을 파기하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김주한(재판장) 배만운 김석수 정귀호(주심)