【출원인, 상고인】
제넨테크 인코포레이티드(소송대리인 변호사 장수길 외 1인)
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 1990.7.24. 자 89항원516 심결
【주 문】
원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
출원인 소송대리인들의 상고이유를 본다.
1. 원심결은 그 이유에서 본원발명은 인간의 지라조직(Human spleen tissue) 또는 임파세포(Lymphocyte)에 mitogen을 처리한 후 이때 생긴 m-RNA를 추출분리하여 이로부터 감마인터페론을 암호화하는 c-DNA를 형성한 후, 이 c-DNA를 플라스미드 PLeIF A 25에 삽입시켜 Pr-CYC 5(표현 플라스미드)를 생성하고, 이를 대장균 W 3110균주 [F-, λ-, 프로트로픽(ATCC 27325)] 에 재조합시켜 형질변이된 숙주-벡터 결합체 W非110/PR-CYC 5를 생성시켜 감마 인터페론을 제조하는 방법인바, 본원발명에서 이용하는 W非110/PR-CYC 5가 국내기관에기탁되어 있지 않고 위 균주를 용이하게 입수할 수 있다고 인정할 수 있는 자료나 용이 입수처 등이 명세서에 기재되어 있지 아니하므로 위 균주는 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 입수할 수 있는 균주로 인정되지 아니하고, 따라서 출원인은 본원발명의 출원에 있어 특허청장이 지정하는 기탁기관에 위 W非110/PR-CYC 5균주를 기탁하였어야 함에도 불구하고 이를 기탁하지 아니하였으므로 구 특허법시행령 제1조 제2항에 위배되어 거절사정되어야 한다고 판단하고 있다.
2. 이 사건 특허출원 당시 시행되던 구 특허법시행령(1981.7.30. 대통령령 제10428호, 이하 1981. 구 특허법시행령이라 한다) 제1조 제2항 본문은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 한다고 규정함으로써 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로만 한정하였는바, 그 후 개정된 특허법시행령(1987.7.1. 대통령령 제12199호) 제2조 제1항 본문은 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기관 외에 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 제7조가 규정하는 국제기탁기관을 추가하였으나, 같은법시행령 부칙 제1항 단서에 의하여 위 부다페스트조약에 관한 개정규정은 동 조약이 대한민국에 대하여 효력을 발생하는 날로부터 시행하도록 되어 있으므로(위 조약은 1990.3.부터 발효되었다), 이 사건 특허출원에 있어서는 원심결 설시의 관련 균주들이 위 부다페스트조약 제7조 소정의 국제기탁기관에 기탁되었다고 하여도 위 1981. 특허법시행령 제1조 제2항이 규정하는 기탁요건을 갖춘 것으로 볼 수 없다고 할 것이다.
3. 다만 기록에 의하여 살펴보면 원심결 설시의 W非110/PR-CYC 5는 감마 인터페론을 제조하는 과정에 있어 감마 인터페론을 암호화하는 c-DNA를 플라스미드에 재조합한 다음 그 표현 플라스미드 Pr-CYC 5를 대장균 W3110에 주입하여 형질전환된 형질전환체임이 분명하므로, 비록 형질전환체인 W非110/PR-CYC 5 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물이 공지공용의 균주이거나 당업자 즉 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고 또 명세서에 이를 이용하여 W非110/PR-CYC 5를 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되어 있다면, 이 W非110/PR-CYC 5의 균주 자체는 기탁할 필요가 없고 그 생성과정에 필요한 출발미생물을 기탁하거나 이를 용이하게 입수할 수 있음을 증명함으로써 족한다고 할 것이다.
그런데 원심결은 형질전환체인 W非110/PR-CYC 5의 균주 자체의 기탁여부와 용이입수 여부만을 판단하였을 뿐 당업자가 명세서 기재에 의하여 위 형질전환체의 생산과정에 필요한 출발미생물에 의하여 용이하게 제조할 수 있는 여부 및 그 출발미생물이 공지공용된 것이거나 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 것인지의 여부 등에 관하여 전혀 심리판단하지 않고 있으므로 이 점에서 심리미진의 위법이 있고 논지는 이유있다.
4. 그러므로 원심결을 파기환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 배만운(재판장) 이회창 이재성 김석수