【출원인, 상 고 인】
포스트 오피스 소송대리인 변리사 이필모
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 1984.11.26자 1983년 항고심판 절 제396호
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
원심결이유에 의하면, 1978.11.7 출원한 1978년 특허출원 제3372호 이 사건 본원발명은 PABX 전화교환기에 사용하는 펄스코드 변조에 의한 디지탈 스위칭장치에 관한 목적을 실현하기 위한 것이나, 이러한 목적을 달성하기 위하여는 상세한 설명을 하여야 함에도 본원발명의 상세한 설명란에는 제1도에서 제20도의 도면중 제1도에서 제15도까지만의 도면구성 설명을 간단히 기재하였을 뿐이고, 본원발명이 성립하기 위한 특히 본원발명의 상세한 설명에는 본원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있는 정도로 본원발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 함에도 본원발명 최초출원서의 상세한 설명에는 전체적인 구성, 작용, 효과가 기재되어 있지 아니하여 본원발명의 실현이 불가능하다고 판단되고 그 특허청구 범위의 확정도 불명료하여질 수 있다고 인정될 뿐만 아니라 본원발명과 같은 기술분야에서는 특허의 기술범위는 명세서와 도면에 의하여 판단됨이 현저하므로 본원발명의 최초출원서의 요지가 불명확하며 또한 미완성적인 것인 이상 보정서에 의한 완성적인 효과를 인정할 수 없으며, 또한 발명의 동일성 여부 판단도 할 수 없다하여 거절사정한 원사정을 유지하고 있다.
그러나 본원발명 출원당시 시행되던 구 특허법(1973.12.31 법률 제2658호)제8조, 구 특허법시행령(1973.12.21 대통령령 제6978호) 제1조에 의하면 특허를 받고자 하는 자는 특허출원서에 1. 발명의 명칭 2. 발명에 관한 도면의 간단한 설명 3. 발명의 상세한 설명 4. 특허청구의 범위등을 기재한 명세서 및 도면을 첨부하여 특허국장에게 제출하도록 되어 있으므로 명세서에는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 실시할 수 있는 정도로 발명의 목적, 구성, 작용 및 효과를 기재하여야 할 것임은(현행 특허법 제8조 제3항은 이를 명시하고 있다) 원심이 적법히 판시한 바와 같으나 한편 본원발명 당시 시행되던 구 특허법시행규칙(1973.12.31 상공부령 제401호) 제15조 제3항에는 출원인은 출원공고의 결정전에 한하여 그 출원서의 명세서 및 도면을 보완할 수 있으되 보완의 내용이 그 요지를 변경하는 것이어서는 아니된다고 규정하고 있어 명세서 및 도면의 보완에 따른 특허출원인의 보호에 관하여도 고려하고 있는 바 여기에서의 요지의 변경이라 함은 최초 출원시에 첨부된 명세서 및 도면과 그후에 보정된 명세서 및 도면을 상호 비교하여 최초에 출원된 특허청구의 범위에 새로운 요지가 추가변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 뜻하며 만약 그 정도에 이르지 아니한 변경이라면 요지의 변경에 해당되지 않는다고 보아야 한다.
이는 현행 특허법 제10조의 3에서 “출원공고결정등본의 송달전에 출원서에 최초에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경하는 보정은 명세서의 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다”고 규정하고 있음에 비추어 명백하고, 이러한 규정이 없는 구법하에서도 달리 해석할 것은 아니다.
기록에 의하면 출원인은 1978.11.7 본원발명을 출원한 후 1982.11.25자 원사정에서 “본원은 PABX 전화교환기에 사용하는 펄스코드 변조에 의한 디지탈스위칭 장치에 관한 것이라고 하나 각 부회로의 상세도가 없이 개략 계통도만으로 되어 있으며 회로 각부의 상호유기적인 동작관계가 불명하고, 청구범위도 도면번호에 의한 개선된 구성을 요청하지 않고 작용관계가 포함되었고, 청구범위도 다항”이라는 이유로 거절이유를 통지받은 뒤 1982.7.10 보정서를 제출하였으므로 원심으로서는 본원발명의 최초명세서에 기재된 내용과 그 후에 보정된 1982.7.10자 보정서의 명세서에 기재된 내용을 비교하여 보정서의 내용이 최초에 출원된 명세서에 기재된 특허청구의 범위보다 어떤 사항이 어떻게 달라지므로써 동일성이 인정될 수 있는 정도의 실질적인 변화를 가져왔는지 아닌지를 따져보고, 보정된 내용이 동일성이 없는 실질적인 변경이 있다면 원심결이유에 요지변경의 사유를 구체적으로 논리정연하게 설시하여야 함에도 이에 관하여는 아무런 설시도 하지 아니하고 막연히 최초의 출원서에만 의하여 그 요지가 불명확하며 미완성적인 것이어서 보정서에 의한 완성적인 효과를 인정할 수 없고, 발명의 동일성 여부 판단도 할 수 없다고만 하여 거절사정한 원사정을 유지하고 말았으니 원심결에는 필경 요지변경에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하고 심결에 그 이유를 갖추지 못한 위법을 범하였다 할 것이다. 결국 논지는 이유있다.
따라서 원심결을 파기하여, 사건을 다시 심리케 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김달식(재판장) 이병후 황선당