【심판청구인, 피상고인】
주식회사 백양 소송대리인 변리사 손해운 외 1인
【피심판청구인, 상고인】
주식회사 쌍방울 소송대리인 변리사 김명신 외 1인
【원 심 결】
특허청 1991.5.31. 자 90항당290 심결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
제1점에 대하여,
1. 원심결의 이유에 의하면 원심은 피심판청구인의 본건 등록상표인 [쌍방울모시메리]는 그 지정상품을 상품구분 제45류 아동복, 블라우스, 속샤츠, 속팬티 등으로 하여 1987. 10. 6 출원하여 1989.5.4. 등록된 것인바, 본건 등록상표는 청구인의 1978년경 등록되었다가 대법원 1987.2.10선고 83후100판결에 의하여 등록 무효확정된 상표(이하 인용상표 1이라 한다)와 유사한 상표이고, 그 지정상품도 유사하므로 인용상표 1이 등록무효된 때로부터 1년 이내인 1987.10.6. 출원된 본건 등록상표는 구 상표법(1990.1.13 법률 제4210호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제9조 제1항 제8호 본문에 의하여 등록될 수 없다고 판단한 다음, 인용상표 1은 본건 등록상표 출원일의 1년 이내에는 사용되지 않았다는 피심판청구인의 주장에 대하여는 인용상표 1은 1980.7월부터 1987.7월 까지 T. V., 잡지 등의 광고매체를 통하여 선전, 광고함으로써 인용상표 1은 1987. 7월까지 계속하여 사용되었으므로 같은 항 제8호 단서를 적용할 수 없다고 판단하고 있는바, 기록에 비추어 보면 원심의 이러한 판단은 정당하고, 위 단서조항이 적용되기 위하여는 등록실효된 전상표가 소멸일 이전 1년 동안 사용되지 아니하여야 한다는 것이 법문에 의하여 명백하므로 인용상표 1이 그 상표등록실효일 전 1년 이내에 상표를 사용하였더라도 본건 상표등록출원시에 있어서 인용상표 1이 사용되지 않은 기간이 1년 이상이 되는 경우에는 위 단서조항에 해당된다는 상고 논지는 독자적인 견해에 불과한 것 이어서 이를 받아들일 수 없다.
다만, 구 상표법 제9조 제1항 제8호 소정의 부등록사유를 판단함에 있어서는 그 상표등록무효일 이전의 사용관계만이 요건이 된다 할 것임에도 불구하고 원심은 인용상표 1이 등록실효된 1987.2.10.이전의 사용사실뿐만 아니라 그 이후에도 인용상표가 사용된 사실을 인정하고 있어 적절한 설시는 아니라 할 것이나 그것이 결론에 영향을 미치지는 아니한다.
제2점에 대하여,
1. 구 상표법 제8조 제1항 제2호 소정의 상품의 관용표장은 처음에는 특정인의 상표였던 것이 주지저명의 상표로 되었다가 상표권자가 상표관리를 허술히 함으로써 동업자들 사이에 자유롭고 관용적으로 사용하게 된 상표를 말하는 것이고, 같은 항 제1호 소정의 상품의 보통명칭은 그 동업자들만이 아니라 실제거래에 있어서 일반 소비자들까지도 지정상품의 보통명칭으로서 그와 같은 명칭을 보통으로 사용하고 있는 것을 말한다 할 것이다 ( 당원 1987.12.22 선고 85후130 판결 참조).
기록에 의하여 살펴보면, [모시메리]를 포함한 인용상표 1은 심판청구인의등록상표로서 1978년에 등록된 이후 대법원 1987.2.10 선고 83후100 판결에 의하여 등록무효로 확정되기까지 심판청구인만이 이를 사용하였고, 그 등록이 무효된 이후에 곧바로 지정상품을 축소하여 인용상표 2에 대하여 상표출원을 하였는데, 피심판청구인을 비롯한 경쟁업자들이 같은 지정상품에 대하여 [모시메리]라는 문자를 포함한 상표를 사용하면서 그 상표들을 출원하자, 심판청구인은 피심판청구인을 비롯한 경쟁업체들의 상표사용에 항의하고, 매스콤을 통한 선전광고에 의하여도 다른 회사의 모시메리상표는 심판청구인의 상표를 도용한 것이라고 밝히는 한편, 피심판청구인을 비롯한 경쟁업체들의 상표출원에 있어 이의신청을 하거나 등록된 상표의 무효심판을 청구하고 있음을 알 수 있는바, 이러한 [모시메리]의 등록 및 사용경위에 비추어 [모시메리]는 동업자들 사이에 자유롭고 관용적으로 사용하게 된 상표라고 할 수 없고, 나아가 일간신문에 [모시메리]를 보통명칭으로 사용한 기사가 수 회 게재된 일이 있다 하더라도 이 점만으로 [모시메리]가 지정상품의 보통명칭화되었다고 단정할 수 없으며, 기록을 살펴보아도 일반소비자들이 그와 같은 명칭을 보통으로 사용하고 있다는 자료를 발견할 수 없으므로 [모시메리]는 상품의 보통명칭이나 관용표장이 되었다고 할 수 없고, 원심의 설시는 매우 미흡한 것이기는 하나 이러한 취지에서 [모시메리]는 상품의 보통명칭이나 관용표장에 해당되지 않는다고 판단한 것이라고 보여서 수긍이 가며, 거기에 논지가 지적하는바와 같은 증거를 살피지 아니하였거나 관용표장에 관한 법리오해의 위법이 있었다고 할 수 없다.
2. 선후출원관계에 있는 상표에 관한 구 상표법 제13조에 있어서 보통명칭 또는 관용표장이거나 기술적 표장에 해당되어 도저히 등록될 수 없는 상표인것이 객관적으로 명백히 확정된 경우에는 설령 후출원상표에 선출원상표와 동일한 문자가 포함되어 있다 하더라도 저명한 상호나 상표 등 다른 문자로 인하여 자타상품의 식별력이 명백하게 있는 후출원상표는 선출원상표와는 일응 비유사한 상표에 해당된다 할 것이고, 이러한 후출원상표에 대하여 구 상표법 제13조 제1항에 의하여 등록을 거절할 수는 없다 함은 소론과 같다.
그러나 [모시메리]가 상품의 보통명칭이나 관용표장이 아닌 점은 위에서 본 바와 같고, 심판청구인이 인용상표 2를 출원함에 있어서는 그 지정상품을 속샤츠, 속팬티 중에서 의마사로 제조된 제품 또는 의마가공된 제품에 한정하여 표시하고 있어서 모시가 함유되어 있지 아니한 제품임이 명백하므로 이와 같이 모시가 원재료로 포함되지 아니한 지정상품에 대하여 사용하는 [모시메리]상표는 그 지정상품의 원재료를 표시하는 것이라고는 할 수 없어 인용상표 2가 지정상품과 관련하여 식별력이 없는 부분이라고는 할 수 없고, 한편 본건 등록상표는 그 지정상품을 제45류 아동복, 블라우스, 속샤츠, 속팬티 등으로 지정하고 있어서 그 중에는 의마사로 제조된 상품 또는 의마가공된 상품이 포함되어 있다고 볼 것이므로(실제로 피심판청구인의 제품도 심판청구인의 지정상품과 동일한 의마사 또는 의마가공된 것이어서 모시를 원자재로 사용하지 않는 것으로 보인다) 이러한 경우에는 양 상표를 비교 관찰함에 있어 그 지정상품에 모두 의마사로 된 것, 또는 의마가공된 속샤츠, 속팬티가 포함되어 있어서 그 지정상품이 동일하고 그 지정상품에 관한 한 [모시메리] 부분은 식별력이 있는 분이어서 상표의 요부가 될 수 있는 부분이니 양 상표는 모두 [모시메리] 부분이 있어 서로 유사한 상표이고 따라서 인용상표 2보다 후출원된 본건 등록상표는 구 상표법 제13조 제1항에 의하여 등록될 수 없는 것이라고 할 것인바, 이러한 취지에 따른 원심의 판단은 정당하고 거기에 구 상표법 제13조에 관한 법리오해의 위법이 있었다고 할 수 없다.
3. 특허청 항고심판소에 계류되어 있는 여러 사건을 처리함에 있어 어느 사건을 먼저 처리할 것이냐는 문제는 심판기관의 재량에 속하는 것일 것이고, 서로 관련이 있는 두 상표에 관한 양 사건의 등록무효 여부를 고려하여야 하여 사건처리의 선후를 정하여야 한다는 규정은 어디에서도 찾아 볼 수 없다.
따라서 원심이 특허청 심판소에서 심결이 난 사건(인용상표 2에 대한 특허청 심판소 90당947 심결)이 확정되기를 기다린 다음, 이 사건에 대한 심결을 하여야 할 의무가 없다고 할 것이다. 논지는 모두 이유 없다.
그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김주한(재판장) 최재호 윤관 김용준