【심판청구인, 피상고인】
광동제약 주식회사 소송대리인 변리사 김재천
【피심판청구인, 상고인】
주식회사 거북이 약품 소송대리인 변호사 김진억 외 2인
【원 심 결】
특허청 1992.9.30. 자 90항당373 심결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
(1) 제2점에 대하여
기록에 비추어 살펴보면, 피청구인이 영위하는 의약품도매업 및 그 부대사업은 의약품제조판매업과는 별도로 의약품의 유통, 판매전략등에 관련된 독립된 서비스를 제공하는 서비스업으로 볼 것이므로 상표법상 서비스표를 사용할 수 있는 서비스업에 해당한다 하겠고, 또한 피청구인이 자신의 서비스업을 영위함에 있어서 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이더라도 자기의 상호로 구성된 이 사건 (가)호 표장 “(주)거북이약품”을 자신의 거래명세서, 거래장등에 나타낸 이상 자신의 서비스와 타인의 서비스를 구별하기 위한 표장으로서 사용한 것이라 할 것이므로 피청구인은 (가)호 표장을 단순히 상호로서만 사용한 것이 아니라 서비스표적으로 사용한 것으로 보아야 할 것이다.
나아가 청구인이 등록한 이 사건 상표(등록 제99612호) "TORTOISE" (이하 “이 사건 등록상표"라고 한다)의 지정상품과 피청구인이 (가)호 표장을 사용하여 영위하는 서비스업을 대비하여 보면, 이 사건 등록상표의 지정상품은 “중추신경계용약제, 말초신경계용약제, 순환기관용약제, 소화기관용약제, 비타민제, 자양강장변질제, 증류수, 접착제, 사향”이고, 피청구인의 서비스업은 의약품도매업 및 그 부대사업인바, 양자가 동일하지는 않다 하겠으나 의약품에 관련된 피청구인의 위 서비스업은 그 대상 서비스가 청구인의 위 지정상품등을 포함한 의약품에 관한 유통, 판매전략등에 관련된 것들이므로 취급품목이 동종의 상품에 속하는 것으로서 밀접한 관련이 있다고 할 것이고, 오늘날 의약품의 제조업과 유통업 및 판매전략산업등 서비스업은 연관을 갖고 동일한 업자에 의하여 이루어지는 경우가 많으며, 또한 일반수요자들도 그와 같이 생각하는 경향이 있는 점등 거래사회의 실정등을 고려하여 보면, 피청구인이 위 서비스업등을 영위함에 있어 (가)호 표장을 서비스표로서 사용하는 경우 일반수요자로 하여금 위 서비스업이 이 사건 등록상표권자의 영업인 것으로 오인, 혼동시킬 우려가 있어 (가)호 표장을 사용하는 위 대상 서비스업은 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사성 내지 동종성이 인정된다고 하여야 할 것이다.
원심이 (가)호 표장을 사용하는 피청구인의 의약품판매업 및 그 부대사업을 상표법상 서비스표를 사용할 수 있는 서비스업이라 할 수 없다고 한 점은 잘못된 것이지만, (가)호 표장을 단순히 상호로서만 사용한 것이 아니라 상표적 혹은 서비스표적으로 사용한 것이고, 또한 (가)호 표장을 사용하는 대상이 상품이 되었든 혹은 서비스업이 되었든 간에 이 사건 등록상표의 지정상품과의 사이에 유사성 내지 동종성이 인정된다고 판단한 결론은 정당하므로 여기에 소론이 지적하는 상호의 서비스표적 사용에 관한 법리나 지정상품과 대상 서비스업 사이의 유사성 내지 동종성에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다.
논지는 이유 없다.
(2) 제1점에 대하여
구 상표법(1990.1.23. 법률 제4210호로서 개정되기 전의 것, 이하 “구 상표법"이라고 한다)제26조 제1호 단서에서 규정한 “부정경쟁의 목적"이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하는 것이며 (당원 1984.1.24. 선고 83후69 판결; 1993.10.8.선고 93후411 판결 등 참조), 여기서의 "등록된 상표권자의 신용”은 반드시 등록된 상표가 동일성을 유지하면서 그대로 사용되어 국내에 널리 인식되었을 때에만 형성되는 것으로 보아야 할 것은 아니고, 상표등록이 등록상표의 미사용을 이유로 취소되지 않는 한 등록에 의한 상표권은 여전히 보장되어야 하는 것이므로 등록상표의 구성부분 중 일부의 사용이 등록상표의 부정사용(구 상표법 제45조 제1항 제2호) 에 해당하는 등 특단의 사유가 없는 한 일부의 사용으로써도 부정경쟁자와의 관계에 있어서는 등록상표 자체의 주지성이 획득되어 부정경쟁방지의 보호대상이 되는 것으로 보아야 하며, 그와 같이 부정경쟁방지의 보호대상이 된 등록상표상 권리자의 신용을 이용하여 부당한 이득을 얻을 목적으로 자기의 상호등에서 유래한 상표나 서비스표를 사용한 경우에는 구 상표법 제26조 제1호 단서에서 규정한 부정경쟁의 목적으로 사용하는 것으로 인정하여야 할 것이다.
원심결의 이유에 의하면 원심은, (가)호 표장을 구 상표법 제26조 제1호 본문에서 규정한 바대로 피청구인이 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다 하더라도, 이 사건 등록상표는 피청구인이 1989.1.23. (가)호 표장에 대한 상호등기를 필하고 1989.2.13. 사업을 개시하기 훨씬 이전인 1983.1.11. 출원, 1984. 3. 24. 등록되었고, 실제 사용은 이보다 약 10년 전인 1973년부터이었으며, 1979년부터 1988년까지의 제품 생산실적, 간행물을 통한 광고선전 실적 등에 비추어, 비록 청구인이 이 사건 등록상표를 등록된 그대로 사용하지 않고 등록상표 중 한글부분인 “거북표”로만 사용하였다 하더라도, 실제 사용된 상표와 이 사건 등록상표는 관념이 동일한 것이어서 거래관념상 동일성의 범주에 속하는 것으로 봄이 상당하므로, 결국 이 사건 등록상표는 피청구인이 (가)호 표장을 상호로서 등기하여 사용하기 이전에 이미 업계에 널리 알려진 것이고, 따라서 피청구인의 (가)호 표장은 구 상표법 제26조 제1호 단서에서 정하고 있는 바와 같이 상표권 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용된 것이므로 이 사건 등록상표의 상표권의 효력은 (가)호 표장에 미친다 하여 (가)호 표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단하였다.
따라서 원심이 등록된 상표권자의 신용은 등록된 상표가 동일성을 유지하면서 그대로 사용되어 국내에 널리 인식되었을 때에만 형성되는 것임을 전제로, 영문자 "TORTOISE"와 한글 “거북표”로 구성된 결합상표인 이 사건 등록상표 중 한글로 된 “거북표” 부분만을 사용하였다고 하더라도 거래관념상 동일성을 유지하면서 사용된 것이라고 판단한 부분은 잘못이라 할 것이나(당원 1985.5.28. 선고 84후117 판결; 1987.3.24. 선고 86후100 판결; 1992.12.22. 선고 92후698 판결 등 참조), 등록상표 중 일부분인 한글 상표 부분만을 사용하였더라도 거래사회 관념상 부정경쟁방지의 보호대상인 등록된 상표권자의 신용은 형성된 것으로 보아야 할 것이므로, 피청구인이 이를 이용하여 부당한 이득을 얻을 목적으로 (가)호 표장을 사용한 이상, 구 상표법 제26조 제1호 단서에서 규정한 부정경쟁의 목적으로 (가)호 표장을 사용한 경우에 해당한다 하여 이 사건 등록상표의 상표권이 (가)호 표장에도 미친다고 한 원심판단의 결론부분은 정당하고, 또한 기록에 비추어 보면 그 나머지 점에 관한 원심의 사실인정과 판단은 모두 정당한 것으로 수긍이 가므로, 여기에 소론과 같은 구 상표법 제26조 제1호에 관한 법리오해나 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다.
소론이 들고 있는 당원의 판례는 이 사건에 원용하기에 적절한 것이라고 할 수 없다
논지도 이유 없다.
(3) 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 배만운(재판장) 김주한 김석수(주심) 정귀호