【심판청구인, 피상고인】
재규어 카스 리미티드 소송대리인 변리사 강명구
【피심판청구인, 상고인】
오리엔트 시계공업주식회사 소송대리인 변리사 전준항 외 2인
【원 심 결】
특허청 항고심판소 1993.11.30. 자 92항당89 심결
【주 문】
원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
원심결 이유에 의하면, 원심은 피심판청구인이 이 사건 취소대상인 등록상표 및 연합상표의 사용증거로 제출한 을호증 중 을 제1호증은 1989.7.25.자 서울신문에 게재된 오리엔트시계의 광고사본으로서 그 우측 하부에 “JAGUARFOCUS”라고 기재되어 있고, 을 제2호증은 1990.10.에 발행된 오리엔트시계의 각종 팔뚝시계의 카달로그로서 그 전면 우측 하단에 “JAGUAR FOCUS”라 기재되어 있고 그 좌측 중앙부에 한글로 “자가포카스”라는 글씨를 약간 도형화하여 크게 쓰고 그 바로 아래에 “JAGUAR FOCUS”를 작게 병기한 것인바, 이 사건 등록상표는 “상표 4”와 같이 로마자와 한글을 2단 횡서 병기한 것이고 연합상표는 “상표 2”와 같이 로마자 아래에 도형을 표기하고 도형 옆에 한글을 병기한 것인데 비하여 피심판청구인이 제출한 을 제1호증과 을 제2호증의 우측 하단에는 로마자만으로 표기되어 있어 한글이 없고 을 제2호증의 좌측 중앙에는 로마자와 한글이 도치되어 있을 뿐만 아니라 도형이 없어 이건 등록상표 또는 연합상표와 동일성이 인정되는 상표의 사용을 발견할 수 없으므로 피청구인이 이 사건 등록상표를 정당하게 사용한 증거가 되지 못하고, 또한 피청구인이 제출한 각 을호증에는 이 사건 등록상표를 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유도 찾아볼 수 없어 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에 의하여 등록의 취소를 면할 수 없다고 판단하였다.
상표법 제73조 제1항 제3호에서 “정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우”라 함은 상표권자가 등록상표 그 자체 또는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 위 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다 할 것이나(당원 1992.12.22 .선고 92후698 판결; 1993.11.12. 선고 92후2083 판결등 참조), 상표권자가 등록상표의 동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서 그 색상이나 글자꼴을 변경한다든가, 그 상표에 요부가 아닌 기호나 부기적 부분을 변경하여 사용한다 하더라도 이는 동일한 상표의 사용이라고 할 것이다(당원 1989.12.12. 선고 89후759 판결; 1992.10.27. 선고 92후605 판결; 1992.11.10. 선고 92후650 판결 등 참조).
기록에 의하면, 피심판청구인이 지정상품인 팔목시계의 광고선전용으로 제작한 카달로그(을 제2호증)상에 상표를 표시하면서 “JAGUAR FOCUS”라는 표시와 함께 좌측중앙부근에 “상표 1”라는 표시(이하 사용상표라 한다)를 사용하고 있는바, 위 “JAGUAR FOCUS”라는 표시는 위 연합상표와 동일성 있는 상표사용이라고 할 수 없으나, 위 사용상표의 표시는 이를 위 연합상표와 비교하여 보면, 전체적으로는 연합상표는 흰색 바탕에 검정색 활자로 표시한 반면 위 사용상표는 역(逆)사다리꼴의 도형 안에 녹색 바탕에 흰색 및 노란색의 활자로 표시하고 있고, 연합상표상에는 상단에 표시되어 있는 영문자부분 “JAGUAR FOCUS”가 사용상표상에는 하단에 작은 활자로 표시되고 국문자 부분이 상단에 글자꼴이 약간 변형되어 크게 표시되었으며 연합상표상에는 하단의 좌측에 “JAGUAR FOCUS”의 두문자(이니셜)만을 따서 이를 사각형 안에 약간 도형화시켜 배치시켰으나 위 카달로그 상에는 이 도형부분이 빠져있고 대신 “JAGUAR FOCUS” 아래에 이와 거의 같은 크기의 활자로 “QUARTZ”라는 문자를 부기한 차이점이 있긴 하나, 연합상표상에 있는 도형부분 “상표 3”은 그 자체만으로는 식별력이 있는 요부라고 할 수 없으며, 위 사용상표에 부가된 “QUARTZ” 부분은 수정진동자(水晶振動子)를 이용한 시계임을 나타내는 것으로서 지정상품의 성질표시에 해당하여 이 또한 식별력이 있는 요부라고 할 수 없어 이러한 부분이 있고 없음은 단지 부기적인 변형에 불과하다고 할 것이므로 거래통념상 색상이나 글자꼴의 차이, 문자의 도치, “상표 3”도형 대신 “QUARTZ”의 부기적인 표기 등에도 불구하고 위 사용상표의 사용이 동일성을 벗어날 정도로 변형되어 사용된 것이라고는 말할 수 없다 할 것이다.
따라서 이와 다른 취지의 원심결은 상표의 사용에 관한 법리를 오해하여 심결에 영향을 미친 위법을 범하였다 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
그러므로 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이임수(재판장) 김석수 정귀호(주심) 이돈희