【원 고】
상대방 동아제약주식회사 소송대리인 변호사 박성민
【피 고】
신청인 한일양행의약품주식회사 소송대리인 변호사 곽창욱
【원심판결】
서울고등법원 1988.12.28. 선고 88나205 판결
【주 문】
상고허가신청을 기각한다.
【이 유】
1. 상고허가신청이유 제1점
석명권은 당사자의 주장에 모순, 흠결이 있거나 애매하여 그 진술의 취지를 알 수 없는 때에 이를 바로잡아 명백히 하기 위하여 행사하는 것이다.
기록에 의하면, 피고는 상표법 제26조 제2호를 명시하여 피고사용의 상표는 원자재의 명칭을 보통 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 불과하므로 위 규정에 의하여 원고 등록상표의 상표권의 효력이 이에 미치지 아니한다고 주장하고 있을 뿐인데, 피고의 위 주장에 그 진술의 취지를 알 수 없을 정도로 모순, 흠결이 있거나 애매한 점이 있어 석명권을 행사하여 이를 명백히 할 필요가 있었다고는 인정되지 아니하므로 원심판결에 석명권 불행사로 판결결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 수 없다. 논지는 이유없다.
2. 상고허가신청이유 제2점
어떤 상표가 상품의 품질, 원재료, 효능 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표(기술적 상표)인가의 여부는 그 상표가 가지고 있는 관념, 당해상품이 일반적으로 갖는 공통된 품질, 원재료, 효능, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 그 상표가 상품의 품질, 원재료, 효능 등을 암시 또는 강조하는 것으로 보여진다 하더라도 전체적인 상품의 구성으로 볼 때 일반거래자나 수요자들이 상품의 단순한 품질, 원재료, 효능 등을 표시하는 것으로 인식할 수 없는 것은 이에 해당하지 아니한다할 것이다( 당원 1987.3.10. 선고 86후18 판결; 1987.8.25. 선고 84후49 판결; 1987.6.23. 선고 86후4 판결 각 참조).
기록에 의하면, 피고가 사용하는 상표의 요부인 "正參" 또는 "정삼"의 "正, 정"은 "바르다", "곧다"의 의미이니, 이는 순수한 인삼을 지칭하는 간접적이고 암시적인 뜻이 있다 할 것이나, 위 상표를 사용하는 상품인 한방보약 팔물탕과 관련지어 볼 때 그 암시의 정도가 일반수요자의 입장에서 그 사용상품의 품질, 원재료, 효능 등을 표시하는 것으로 용이하게 인식할 수 있는 정도는 아니라 할 것이니, 원심이 위 상표가 인삼 그 자체나 기타의 원재료를 직접적으로 표현하는 일반 보통명칭이라고 할 수 없다고 판단하였음은 위와 같은 법리에 따른 것으로 정당하고, 거기에 기술적 상표에 관한 법리오해의 위법이 있다 할 수 없다. 논지는 이유없다.
3. 상고허가신청이유 제3점
원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고사용의 상표 "正參" 또는 "정삼"이 인삼이나 기타의 원재료를 직접적으로 표현하는 일반보통명칭이라고 할 수 없다하여 위 상표가 상표법 제26조 소정의 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 아니하는 상표에 해당하지 아니한다고 판단한 것이고, 원고의 등록상표에 관한 무효 또는 취소심결이 확정되지 아니하여 유효하다는 이유에서 그와 같이 판단하고 있는 것은 아님이 분명하다. 논지는 이유 없다.
4. 상고허가신청이유 제4점
원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고의 권리남용의 항변에 대하여 적법하게 출원등록된 상표인 이상 비록 등록취소사유가 있다 하더라도 그 등록취소심결 등에 의하여 그 취소가 확정될 때까지는 여전히 유효한 권리로서 보호받는다 할 것이고, 권리행사가 권리남용에 해당한다고 할 수 있으려면 주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는데 있을 뿐 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없을 경우이어야 하고 객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있는 경우에 한한다고 할 것인데, 증인 오 수형의 증언만으로는 원고의 위 권리행사가 권리남용에 해당한다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다 하여 이를 배척하고 있는바, 기록에 의하여 살펴보면, 원심의 판단은 정당하고 거기에 지적하는 바와 같은 심리미진이나 이유불비의 위법이 있다 할 수 없다. 논지는 이유없다.
5. 그러므로 피고의 상고허가신청을 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.
대법관 이회창(재판장) 배석 김상원 김주한