【출원인, 상고인】
닛뽄 고오깐 가부시끼 가이샤 소송대리인 변리사 장용식
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 1992.4.30.자 90항원1729 심결
【주 문】
원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소로 환송한다.
【이 유】
출원인소송대리인의 상고이유 제1, 2점을 본다.
구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로서 개정되기 전의 것) 제82조 제2항은 심사관은 특허출원이 제1항 각호의 1에 해당하는 거절이유가 있다고 인정하여 거절사정을 하고자 할 때에는 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 한다고 규정하고, 같은 법 제134조에 의하면 거절사정에 대한 항고심판에서 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 제82조의 규정을 준용하도록 되어 있어 특허출원을 거절하려면 심사관이 그 거절이유를 통지하도록 하고 있는바, 위 각 규정의 취지는 특허의 대상인 발명은 자연법칙을 이용한 신규성 있는 고도의 기술적 사상의 창작을 말하는 것이므로 특허받을 수 있는 발명에 해당하는지 여부의 판단에는 고도의 전문지식을 요하고 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하고, 또 출원인에게 설명하여 선원주의제도에서 야기되기 쉬운 과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 거절사정함은 출원인에게 지나치게 가혹하다는데 있다 할 것이니, 거절사정에 있어서 심결이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서의 기재이유와 부합하여야 하고, 항고심판에서도 그 거절사정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 의견서 제출의 기회를 주어야 할 것이다(당원 1989.8.8. 선고 88후950 판결 참조).
그런데 기록에 의하면, 이 사건 특허의 출원 당시 특허청구의 범위는 9개항이었는데, 초심에서 그 중 제1항에 관하여 Si침투시간, 확산처리조건 등에 대하여 구체적으로 특정하지 아니하였다는 거절이유통지서가 통지된 후, 출원인의 의견서 제출에도 불구하고 특허청구의 범위에서 박강판의 재질 및 처리조건을 특정하고 있지 아니하다는 이유로 거절사정하였고, 원심에 이르러 출원인은 특허청구의 범위 9개항을 일부 정정하는 한편 7개항을 추가하여 모두 16개항으로 정정하였는데, 원심결은 첫째 특허청구 범위 제1항에서 박강판의 재질과 관련하여 박강판에 Si성분비의 한계영역을 특정 명확하게 하지 아니하였고, 둘째 제5항, 제7항, 제13항, 제15항에서의 확산처리의 소요온도 범위가 불명확하며, 셋째 제8항에서의 박강판 냉각온도와 냉각속도가 불명확하다는 등 세가지의 거절이유로 초심의 거절사정 조치를 정당하다고 판단하였다.
살피건대, 원심결이 거절이유로 삼은 위 세가지의 이유 중 둘째 및 셋째의 이유에 관하여는 원심에 이르기까지 출원인에게 거절이유를 미리 통지하여 의견서 제출의 기회를 준 흔적을 찾아 볼 수 없으니 이는 위 법 제82조 제2항, 제134조를 위반한 것임이 분명하다 하겠고, 위 첫째 이유에 관하여 보면, 원심결이 거절의 이유로 삼은 바는 요컨대 이 사건 특허발명의 대상물건인 박강판의 재질이 특정되지 아니하였다는 것이고, 초심도 박강판의 재질이 특정되지 아니하였음을 거절의 이유로 하고 있음이 분명한바, 항고심판에서 초심에서의 거절사정의 이유와 동일한 사유로 거절하는 경우에는 다시 거절이유 통지를 할 필요는 없는 것이므로 이 점에 관한 한 원심결에 절차상의 위법이 있다고 할 수 없다 하겠으나, 한편 기록에 의하면, 출원인이 원심에서 보정한 청구범위 제1항에서 박강판에 Si:0-4.0%란 의미는 원료박강판의 재질이 Si함유량이 4.0% 이하이면 Si이 함유되지 아니하더라도 Si침투처리조건이 본원발명의 재현이 가능한 조건이 된다는 뜻의 기재임에도 원심결이 박강판의 Si성분의 함유 유무에 따라 Si침투처리조건이 다르기 때문에 이는 Si성분비의 한계영역을 특정 명확하게 하는 것이라고 할 수 없어 박강판의 재질이 특정되지 아니하였다는 취지로 판단한 것은 심리미진으로 인하여 심결에 영향을 미친 위법을 범한 것이라 할 것이다. 따라서 결국 원심결의 위에서 본 위법은 심결의 결과에 영향을 미친 것이고, 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략하고 원심결을 파기환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 안우만(재판장) 김용준 천경송(주심) 안용득