【출원인, 상고인】
니홍 다바고 상교 가부시기가이샤 소송대리인 변리사 손은진
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 1991.8.29. 자 90항원637 심결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고비용은 출원인의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
제1점에 대하여
이 사건 특허출원 당시 시행되던 구 특허법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호, 이하 1983년도 시행령이라고 한다) 제1조 제2항은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 하되, 국제출원인 경우에는 기탁사실을 증명하는 서류를 구 특허법 제157조의11 제4항의 규정에 의한 기준일 까지 제출할 수 있도록 규정함으로써 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로 한정하였다.
한편 이 사건 특허출원 당시에 시행되던 1981.8.25.자 특허청고시 81-5호(기록 제116면)에 의하면, 특허청장이 지정한 기탁기관은 한국과학기술원과 사단법인 한국종균협회뿐이고, 그 후 1985.2.25.자 특허청고시 85-1호(기록 제117면)에 의하여 특허청장이 미생물기탁기관으로 위 2개의 국내기관 이외에 특허절차를 위한 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 “부다페스트조약”에 따라 세계지적소유권기구총장이 승인한 국제기탁기관을 추가하면서 국제기탁기관은 출원공개 전까지만 기탁기관으로 인정하며, 이들 국제기탁기관에 기탁한 경우에는 출원공개 이전에 위 2개의 국내 기탁기관에 다시 기탁을 하도록 하였고, 1983년도 시행령이 1987.7.1. 대통령령 제12199호로 개정되어 그 제2조 제1항에 의하여 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기관 이외에 “부다페스트조약” 제7조의 규정에 의하여 국제기탁기관으로서의 지위를 취득한 기관이 추가규정되었으나, 이 시행령은 그 부칙 제1항 단서에 의하여 위 “부다페스트조약”에 관한 개정 규정은 동조약이 대한민국에 대하여 효력을 발생하는 날(위 조약은 1990.3.부터 발효되었다)로부터 시행하도록 규정하고 있다.
그렇다면 출원인이 1983년도 시행령과 특허청고시 81-5호의 시행 당시 이 사건 특허출원을 함에 있어 “부다페스트조약” 제7조 소정의 국제기탁기관에 그 미생물을 기탁되었다고 하여도 이는 적법한 기탁기관에 기탁한 것이 아니어서 기탁의 요건을 갖춘 것이라고 할 수 없다.
따라서 같은 취지에서 원심이 출원인이 미생물을 기탁한 일본 통상산업성 공업기술원 미생물공업 기술연구소는 출원 당시의 법령에 의하여 특허청장이 지정한 기탁기관으로 볼 수 없다는 이유로 이 사건 특허출원에는 미생물의 적법한 기탁이 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 미생물 기탁기관에 관한 법리오해나 위의 개정된 특허법시행령 제2조를 적용하지 아니하여 판단을 유탈한 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 이유가 없다.
제2점에 대하여
미생물을 이용한 발명의 출원에 있어서 특허청장이 지정한 기탁기관에 미생물을 기탁하였다는 서면이 첨부되어 있지 아니한 경우에 특허청장이 반드시 그 보정을 명하여야 한다고 할 수는 없으므로, 특허청장이 그 보정을 명하지 않았다고 하더라도 위법하다고 할 수 없다.
원심이 특허청장이 국제출원의 미생물 기탁에 관하여 한국특허협회등에 발송한 공문(1982.1.5.자 약품 1451-45호)과 관련하여 미생물 기탁절차에 관하여 보정통지가 불필요하다고 설시한 것은 그 표현이 적절하다고 할 수 없으나, 이 사건에 있어서 미생물을 기탁하였다는 서면의 보정명령이 필요하다고 할 수 없다는 판단결과는 정당하다고 보아야 할 것이고, 또 원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건에서 특허청고시 85-1호를 적용한 것도 아니다.
원심판결에 이유불비나 심리미진 또는 법률불소급의 원칙을 위배한 위법이 있다고 할 수 없고, 논지도 이유 없다.
제3점에 대하여
1983년도 특허법시행령 제1조 제3항의 규정취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이라 할 수 없기 때문에 신규한 미생물은 이를 출원시에 기탁하게 하고, 다만 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물을 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 용이하게 실시할 수 있는 방법으로 변이시켜 확실하게 생성할 수 있는 경우에는 그 미생물은 그 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것으로 보아 기탁할 필요가 없게 한 것이다. ( 당원 1989.8.8. 선고 88후42 판결 참조)
원심결이유를 기록에 비추어 보면 이 사건 특허출원에 있어 그 미생물의 취득(제조방법)은 슈드모나스 소라니시어럼(U-7 균주)에서의 돌연변이에 의하여 얻을 수 있는 것임을 알 수 있는데 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 미생물로 인정되지 아니하고, 명세서에 돌연변이에 의하여 얻을 수 있다고 기재되어 있지만 당업자가 엄밀하게 재현할 수 있는 것이라고 볼 수 없다는 원심의 설시이유도 수긍할 수 있고, 사정이 그와 같다면 이 사건 특허출원에 이용되는 미생물은 용이하게 얻을 수 없는 것이라고 보아 지정기관에 기탁하여야 한다고 판단한 원심의 조처도 옳고, 거기에 소론과 같은 심리미진, 이유불비의 위법이 있다고 할 수 없다. 논지도 이유가 없다.
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이회창(재판장) 이재성 배만운 김석수