【심판청구인, 피상고인】
동아제약주식회사 소송대리인 변리사 김경원
【피심판청구인, 상고인】
도오아 야꾸힌 고오교오 가부시키가이샤 소송대리인 변리사 박희규
【원 심 결】
특허청항소심판소 1990.2.28.자 1988년 항고심판당 제100호 심결
【주 문】
원심판결을 파기하고 사건을 특허청항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
원심결 이유에 의하면, 원심은 피심판청구인의 본건 상표“Clostridium butylicum TO-A”중“Closytridium butylicum”은 낙산균계의 세균을 의미하므로 소화기용 약제에 관한 상품인 본건 상표에서는 상품의 식별력이 결여되어 있어 봉건 등록상표는“TO-A”로 인식될 것이고 심판청구인의 인용상표 “ ”중 “ ”이라는 부분도 같은 약제를 지정상품으로 하는 인용상표에서는 식별력이 없는 부분이어서 인용상표는“ ”로 인식될 것이라고 설시한 다음 본건 상표는 그 영문자 표기에 의하여 "도아"라고 호칭될 것이므로 인용상표의 호칭인 동아와 "ㅇ"이 있고 없는 차이만 있을 뿐 전체적 칭호가 극히 유사하고 본건 상표의“TO-A”는“東亞”의 일본어 표기이므로 그 관념도 유사하다 하여 이들 상표들은 동종의 지정상품에 같이 사용되면 상품의 출처에 혼돈을 일으킬 우려가 있다고 하여 본건 상표의 등록은 무효라고 판단하였다.
그러나 본건 상표와 인용상표의 요부가 각각 원심의 설시대로 “TO-A”와 “ ”라고 하더라도 인용상표의 호칭은 "동아"로 읽혀질 것이나 본건 상표의 호칭은 "토아", "도아" 또는 "투-에이"로 다르게 읽혀질 수 있고 설사 "도아"사이에는 발음상 현저한 차이가 있어 그 칭호에서도 동일하다고 할 수 없을 뿐 아니라 본건 상표에 일본어의 표기가 병기되었다거나 달리 일본을 연상하게 하는 어떤 표지가 있다면 모를까 “TO-A”라는 영문의 표기만을 보고 이를“東亞”의 일본어표기라고 알아차려“東亞”를 연상한다 함은 우리나라에서는 일반적으로 기대할 수 있는 것도 아니므로 관념에서 동일하다는 원심의 결론도 받아들이기 힘들다.
그렇다면 위 두 개의 상표가 서로 유사하다 함을 전제로 하는 원심의 판단은 상표의 동일, 유사성에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이고 이는 심결결과에 영향을 미쳤다고 할 것이니 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.
그러므로 원심결을 파기하고, 사건을 특허청항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 배만운(재판장) 김덕주 윤관 안우만