【심판청구인, 피상고인】
주식회사 캉가루 소송대리인 변호사 이수완 소송대리인 변리사 이준구
【피심판청구인, 상고인】
주식회사 에어로케미 소송대리인 변리사 정태련 외 2인
【원 심 결】
특허청 1990.7.27. 자 88항당31 심결
【주 문】
원심결을 파기한다.
사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
피심판청구인 대리인의 상고이유를 본다.
1. 인용상표와 이 사건 등록상표의 유사여부
기록에 의하면 이 사건 등록상표는 특이한 자체의 영문자 "KINCOAT"와 그 아래의 한글 "킨코트" 및 문자의 하반부를 둘러 싼 불규칙적인 선이 결합되어 와 같이 구성된 반면 인용상표는 한글 "킹코트"와 영문자 "KINGCOAT"가 2단으로 횡서되어 ●와 같이 구성되어 있어 외관이 다르고, "도금, 칠" 등을 뜻하는 "COAT"는 광택제의 성질을 보통으로 표시한 표장에 해당하여 이 부분은 특별현저성이 있다고 할 수 없으며, 인용상표의 "KING"은 "왕, 큰것"등으로 인식되는 반면 등록상표의 "KIN"은 "동족, 동질"등으로 인식되어 관념도 상이하다고 할 것이나, 상표에 있어 가장 쉽게 인식되는 칭호가 인용상표는 "킹코트"이고, 등록상표는 "킨코트"이어서 청감이 극히 유사하므로 지정상품이 동일한 양상표를 객관적, 전체적 이격적으로 관찰하여 볼 때 지정상품의 거래에 있어서 일반 수요자나 거래자가 상품의 출처에 대하여 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있다 고 봄이 상당하다.
따라서, 원심이 비록 이유를 상세하게 설시하지 아니한 흠이 있기는 하나 양상표가 유사하다고 본 결론은 옳다고 할 것이므로 이 점에 관한 논지는 이유없다.
2. 인용상표가 주지상표인지의 여부
구 상표법 (1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되기전의 것) 제9조 제1항 제9호 소정의 이른바 주지상표인지의 여부를 판단함에 있어서는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래의 범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 널리 알려졌느냐의 여부를 일응의 기준으로 삼아야 할 것 이고 ( 당원 1984. 1. 24. 선고 83후34 판결, 1987. 2. 24. 선고 86후21 판결, 1989. 6. 27. 선고 88후219 판결, 1990. 9. 28. 선고 89후2281 판결 등 참조), 저명기업이 수개의 상표를 사용하는 경우에 모두 주지 저명상표가 되는 것은 아니므로 문제가 된 상표의 주지여부는 당해 상표를 구체적으로 사용하여 널리 인식되었는가의 여부에 의해 판단해야 할 것이다.
원심결 이유에 의하면, 원심은 그 채택한 증거에 의하여 청구인이 1962. 2. 1.부터 구두약, 광택제 등을 판매해 오면서, 인용상표를 카타로그, 데스크다이어리등에 9회, 한국우수상품총람, 종합물가정보지에 9회 선전한 바 있고, 1983년부터 1985. 11.까지 약 2년여 동안 약 1억8천만원어치의 판매실적과 1985년도 당기순이익이 1억2천여만원에 이른 사실, 인용상표가 청구인의 상표로 광택제업계에 널리 알려져 있음을 한국위생관리용역협회가 확인한 사실 등을 인정한 다음 이러한 사실과 오늘날 광고 선전효과의 신속 광범위성과 인용상표의 사용상품의 수요자의 제약성 등으로 미루어 볼 때 이 사건 등록상표 출원 이전에 인용상표는 수요자나 거래자에게 현저하게 인식되어 있음이 인정된다고 판단하였다.
그러나, 원심이 채택한 각 증거를 기록에 대조하여 살펴보건데, 갑20 내지 35호증, 갑51호증의 1 내지 8은 납품실적확인원 또는 세금계산서 등으로서 이에 의하면 청구인은 1983. 4. 경부터 이 사건 등록상표 출원 전인 1985. 11. 1.경까지 약 19개 업체에 인용상표가 부착된 상품을 합계 금 78,228,500원 상당 판매한 사실이 인정될 뿐이고 (원심은 아마도 타상표가 부착된 상품의 판매액까지 합산한 것으로 보인다), 갑제39호증의 1내지 8은 청구인회사가 결산공고를 한 신문들로서 위 결산공고에는 당해년도의 청구인회사의 당기순이익 총액만 표시되어 있어 인용상표의 사용상품 외에도 별도의 상표가 붙은 광택제 등을 14종이나 생산, 판매하고 있는 청구인회사의 당기순이익 중 인용상표가 부착된 상품의 판매로 인한 순이익이 점하는 비율을 알 수 없으며, 갑43호증은 사단법인 한국위생관리용역협회가 작성한 확인서로서 인용상표가 청구인의 상표로 업계에 알려져 있음을 확인하고 있을 뿐 광택제 업계에서 널리 알려진 것으로 확인하고 있지는 아니함에도 불구하고 원심이 그 설시와 같은 사실을 인정하였음은 증거없이 사실을 인정한 잘못이 있다고 하겠다.
또한, 갑3호증(회사등기부등본), 갑7호증의1 내지 갑16호증(카탈로그, 영수증 등), 갑37호증 내지 38호증의8 (한국우수상품 총람, 종합물가정보지)등에 의하면 청구인 회사의 영업활동기간, 인용상표의 광고, 선전에 관한 원심의 사실인정은 수긍되는 바이나, 달리 인용상표의 사용제품인 건물 내부 바닥재(아스타일, 암스트롱, 비닐타일 등)의 광택제 수요자가 위 협회의 회원이나 건물관리 용역업자에 한정되는 것이라고 볼 자료도 없는 이 사건에 있어서 광택제의 수요자군이나 시장규모, 거기에서 청구인의 제품이 차지하는 비율이나 광택제 거래의 태양 등을 좀더 가려보지 아니하고는 2년 7개월여의 판매기간 동안에 위에서 인정한 바와같은 판매실적을 올리고 광고효과가 그다지 신속, 광범하다고 할 수 없는 원심인정의 광고매체들에 불과 수회의 광고를 하였다는 것만으로는 인용상표가 수요자들에게 현저하게 인식된 것으로 보기는 어렵다고 할 것이다.
따라서 인용상표가 주지상표라고 판단한 원심은 주지상표에 대한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니한 허물이 있다고 할 것이다. 논지는 이유있다.
그러므로 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소로 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 김석수(재판장) 이회창 이재성 배만운