【심판청구인,피상고인】
【피심판청구인,상고인】
【원심결】
특허청 항고심판소 1992. 9. 26.자 90항당455 심결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.
【이유】
피심판청구인의 상고이유를 본다(상고이유서제출기간 도과 후에 제출된 보충이유서 기재의 상고이유는 상고이유를 보충하는 한도 내에서 판단한다).
1. 원심결 이유에 의하면, 원심은 본건 발명의 요지는 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 폼 또는 폴리에틸렌 폼으로 연마 가공하여서 된 낚시찌의 부체 표면을 연질 폴리비닐클로라이드(PVC) 용액을 사용하여 방수처리하는 것인데 다공질인 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 폼의 재질 특성상 낚시찌를 물에 뜨게 하기 위하여는 어떤 방법이든 낚시찌 표면을 방수처리하여야 함은 당연한 것이어서 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 폼의 낚시찌에 일반적인 방수처리를 하는 기술 자체는 이 건 특허발명의 출원 전 이미 공지된 것이라 하겠고 또한 이 건 특허발명은 그 명세서 중 상세한 설명에서 일반적인 방수처리 즉 페인트나 고무질에 의한 피막층 형성에 따른 문제점을 지적하고 이러한 문제점을 해결하기 위하여 연질 폴리비닐클로라이드(PVC) 재료를 주재(材)로 한 방수피막층이 형성되도록 한 것임을 알 수 있으므로 결국 이 건 특허발명은 공지된 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 폼의 낚시찌에 방수처리를 함에 있어 특정재료를 선택하였음에 그 기술요지가 있다고 판단한 다음 설사 방수처리를 함에 있어 사용한 재료의 물성이 유사하더라도 동일재료가 아닌 다른 재료로 방수피막층을 형성한 것에까지 그 권리영역이 미칠 수는 없다 할 것이고, 이러한 관점에서 볼 때 이 건 특허발명은 방수피막층을 이루는 재료가 단순 중합체인 연질 폴리비닐클로라이드임에 비하여 (가)호 발명은 에틸렌초산비닐(EVA) 공중합체 및 열가소성 고무로서 그 재질이 상이한 것이므로 결국 (가)호 발명은 이 건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다.
기록에 비추어 보면 원심의 위 인정 및 판단은 정당하고 거기에 소론과 같은 발명의 동일성 판단에 관한 법리오해, 판단유탈 및 증거판단을 그르친 위법 등이 있다고 할 수 없다( 당원 1992. 1. 21. 선고 91후1229 판결 참조). 논지는 이유 없다.
2. 선행발명과 후발명이 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제45조 제3항( 현행 특허법 제98조와 같다) 소정의 이용관계에 있는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로서 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하게 되면 성립된다 할 것이나( 당원 1991. 11. 26. 선고 90후1499 판결 참조), 본건 특허발명의 기술요지는 앞서 본 바와 같이 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 폼의 낚시찌에 방수처리를 함에 있어 특정재료를 선택하였음에 있고 이 건 특허발명은 방수피막층을 이루는 재료가 단순 중합체인 연질 폴리비닐클로라이드(PVC)임에 비하여 (가)호 발명은 에틸렌초산비닐(EVA) 공중합체 및 열가소성 고무로서 그 재질이 상이한 것이므로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하는 관계에 있다고 볼 수 없다 할 것이다.
같은 취지의 원심판단은 정당하고 거기에 소론과 같은 심결에 영향을 미친 심리미진 내지 판단유탈의 위법이 있다고 할 수 없다. 피심판청구인이 소론 주장의 근거로서 들고 있는 특허청 심결(88당797호)은 당원의 견해( 당원 1992. 1. 21. 선고 91후1229 판결 참조)에 반하는 그릇된 것으로서 이에 터잡은 이용발명에 관한 소론 주장은 독자적인 것으로서 받아들일 수 없다.
논지도 이유 없다.
3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 지창권(재판장) 천경송(주심) 신성택