【심판청구인, 피상고인】
제일합섬주식회사
【참 가 인】
동양나이론주식회사 외 2인 소송대리인 변리사 손해운
【피심판청구인, 상고인】
삼양화학공업주식회사 소송대리인 변리사 백영방
【환송전 원심결】
특허청 항고심판소 1987.2.18. 자 85항당286 심결
【주 문】
원심결을 파기한다.
【이 유】
사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
피심판청구인소송대리인의 상고이유 제1점에 대하여 판단한다.
1. 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것,이뒤에도 같다) 제6조 제2항이 특허출원한 발명이 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명이나 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 특허를 받을 수 없다고 규정한 취지는, 특허출원된 발명이 산업상 이용할 수 있는 신규성이 있는 기술이라고 할지라도 기존의 기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작인 때에는 진보성이 없는 것으로 보아 특허를 받을 수 없도록 하려는 것인바, 적어도 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승적인 작용 효과가 있는 것으로 인정되어, 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상진보된 것으로 판단되는 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어, 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것이라고 보아야 할 것이므로, 특허를 받을 수 있는 것이다( 당원 1990.1.25. 선고 87후102 판결; 1990.2.9. 선고 89후1172 판결; 1990.8.28. 선고 89후1349 판결; 1991.1.15. 선고 90후564 판결 등 참조).
2. 원심은, 1984.10.31. 설정등록된 피심판청구인의 특허발명 (이 뒤에는 "이 사건 발명"이라고 약칭한다)의 요지는 그 특허청구의 범위에 기재된 바와같이 "합성섬유 필라멘트사(F)와 통상의 전도성 금속 증착필름사(M)로 된 직물, 또는 합성섬유 필라멘트사(F)와 전도성 금속 증착필름사와 합성섬유 필라멘트사와의 합연사(T)로 된 직물에 있어서, 전도성 금속 증착필름사(M) 또는 전도성 금속 증착필름사와 합성필라멘트사와의 합연사(T)를 경.위사 방향에서그 간격이 3 내지 9mm가 되도록 배열시켜서 됨을 특징으로 하는 극초단파 산란용 직물"로 되어 있는데, 이 사건 발명과 이 사건 발명이 출원되기 전에 공개되어 공지된 갑 제12호증의 발명(이 뒤에는 "인용발명"이라고 약칭한다)을 대비하여 보면, 이 사건 발명은 전도성 금속 증착필름사(M) 및 이것의 합연사(T)를 사용함에 비하여, 인용발명은 합성플라스틱 재질의 금속화된 섬유 또는 피브릴(fibril)을 사용하고 있는바, 양자는 모두 레이다로부터 위장하기 위한 것으로서 사용되는 전도성 금속의 종류와 전도성 금속으로 처리하는 소재가 동일유사하고, 전도성 금속물이 극초단파 산란효과가 있는 것은 공지의 기술임에 비추어 볼 때, 전도성 금속 중에서 이 사건 발명과 같이 전도성 금속 증착필름사(M)를 이용하여 극초단파 산란효과를 얻을 수 있다는 것은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 용이하게 선택적으로 실시할 수 있는 것으로 인정되며, 이 사건 발명이 전도성 금속 증착필름사를 경·위사 방향으로 3 내지 9mm의 간격으로 배열하는 것에 비하여, 인용발명은 그 명세서의 기재에 비추어 볼 때 금속화 된 폴리에스터 섬유나 금속사는 위장용 직물을 구성하는 원료로서 사용되며, 이 원사로 구성된 위장용 직물은 일층만으로도 사용될 수 있고, 그 배열간격을 평균 5mm로 하여서 된 위장용 직물이 사용될 수 있음을 알 수 있는바, 양자는 금속처리된 원사를 위장효과를 발휘할 수 있도록 바람직한 범위 내에서 적의선택하여 배열하는 기술구성이 동일유사한 것이라고 인정되므로, 전도성 금속 증착필름사로 통상의 위장용 직물을 구성하는 이 사건 발명에서 금속 증착필름을 경·위사 방향으로 3 내지 9mm의 간격이 되게 배열함으로써 위장효과를 발휘하도록 하는 기술구성 및 작용효과는 인용발명으로부터 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 용이하게 실시할 수 있는 정도의 것이라고 인정되고, 따라서 이 사건 발명은 인용발명으로부터 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 용이하게 실시할 수 있는 정도의 것이어서, 구 특허법 제6조 제2항의 규정에 위반되어 특허된 것이라고 할 것이므로, 같은 법 제69조 제1항 제1호에 따라서 심판에 의하여 그 특허를 무효로 하여야 할 것이라고 판단하였다.
3. 그러나 기록에 의하면, 이 사건 발명의 상세한 설명에는 그 작용 효과로서 "종래에는 스테인리즈강 섬유를 주원료로 사용하는 것이므로 원료 구입이 용이하지 않을 뿐 아니라 이와 같은 금속섬유를 합성섬유와 혼방하여야 하기 때문에 특수한 방적설비를 요하여야만 하는 설비면의 제약이 뒤따르고, 또 스테인리즈와 같은 금속섬유는 합성섬유와의 포합성이 약하기 때문에 고도의 방적기술을 필요로 하여서 결과적으로 제품의 가격이 매우 높아지는 단점을 면할 수 없다. 또 상기의 것은 강도보강과 유연성을 부여하기 위한 라미네이팅 공정을 거쳐야 하므로 제조공정이 매우 복잡하였다. 본발명에서 사용되는 전도성 금속의 증착필름사는 경량이고 가격이 저렴하므로 유리하다. 본발명은 경량이면서 유연성이 풍부한 극초단파 산란용 직물을 저렴한 가격으로 제공하며 또 국내에서 구득이 용이한 원료를 사용하여 특수한 제조장치를 요함이 없이 매우 용이하게 제조할 수 있는 극초단파 산란용 직물을 제공하는 데 그 목적이 있는 것이다"라는 등으로 기재되어 있을 뿐만 아니라, 피심판청구인은 원심에서 이 사건 발명은 위와 같은 점에서 인용발명과는 기술적 구성이나 작용효과면에서 현저하게 다르고 개량진보된 것이라는 취지로 주장하였음이 명백하므로, 원심으로서는 마땅히 이 점에 관하여 입증을 촉구하는 등의 방법으로 증거조사를 하고 그 작용 효과 등을 심리하여 이 사건 발명이 인용발명에 비하여 진보성이 있는 발명인지의 여부를 판단하였어야 할 것임에도 불구하고, 원심이 이 점에 관하여는 증거조사를 전혀 하지 않았음은 물론 제대로 심리도 하지 아니한 채 이 사건 발명이 공지의 기술인 인용발명으로부터 용이하게 도출될 수 있는 발명이라고 판단하였으니, 원심결에는 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 제대로 하지 못한 위법이 있다고 하지 않을 수 없고, 이와 같은 위법은 심결에 영향을 미친 것임이 명백하므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있고 원심결은 파기를 면치 못할 것이다.
4. 그러므로 다른 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심결을 파기하고 이 사건 발명이 진보성이 있는 발명인지의 여부를 다시 심리판단하도록 하기 위하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 윤관(재판장) 최재호 김주한 김용준