【출원인, 상고인】
동양폴리에스터주식회사 외 3인 출원인들 소송대리인 변리사 김학제
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 1991.10.31. 자 90항원1136 심결
【주 문】
원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
(1) 원심결 이유에 의하면 원심은 본원상표 “ ”는 상표법시행규칙상의 상품유별표 제39류의 비데오테이프를 지정상품으로 하여 출원된것이고, 선등록 된인용상표 “ ”는 상품유별표 제39류의 유도전압조정기, 회중전등, 건전지, 전파측정기, 동력케이블, 전기 스토오브, 전화기, 레이다 기계기구, 자기탐지기, 전기절연용 고무제품을 지정상품으로 한 것인데, 본원상표와 인용상표의 각 지정상품을 비교하면, 양자 모두 위 상표유별표상의 전기통신기계 및 그 부품에 속하고, 물품의 형상과 모양에 있어서는 다르나 용도에 있어서는 동일하며, 그 상품의 생산과 판매가 통상 같은 기업, 같은 장소에서 이루어지고 있으므로 사회통념상 동일, 유사한 상품에 속한다고 할 것이고, 그 상표도 그 외관과 관념에 있어서는 다르나 칭호가 유사하므로 본원상표는 구 상표법 제9조 제1항 제7호(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 이전의 것)에 의하여 등록될 수 없는 것이라고 판단하여 출원인의 상표등록을 거절한 원사정을 유지하였다.
(2) 그러나 상표법시행규칙상의 상품유별표는 상표등록사무의 편의를 위하여 구분한 것으로서 동종의 상품을 법정한 것이 아니므로 상품유별표의 같은 유별에 속하고 있다고 하여 바로 동일, 유사한 상품이라고 단정할 수 없는 것이고, 지정상품의 동일, 유사여부는 상품의 속성인 품질, 형상, 용도, 거래의 실정 등을 고려하여 거래의 통념에 따라 판단하여야 할 것이다( 당원 1991.3.27. 선고 90후1178 판결 등 참조).
기록에 의하면, 본원상표의 지정상품은 상품유별표 제39류의 제7군 전기통신기계기구 중 제9세목의 전기통신기구 및 부품에 속해 있는 데 반하여 인용상표의 각 지정상품은 같은유별표의 제39류에 속하기는 하나 그 상품군과 세목을 달리하고 있고, 본원상표의 지정상품인 비데오테이프는 합성수지 필름상에 자성매체를 코팅한 것을 경성합성수지로 몰딩한 케이스에 안치시켜 화상과 음성을 녹화 재생하는 VTR의 부자재로서 그 형상도 얇은 책모양이고 거래도 비데오 상점이나 문방구, 녹화기기 전문점에서 두루 이루어 지고 있음에 반하여 인용상표의 지정상품들은 전기, 전자관련 기계제품 등으로서 주로 가전제품이나 공업적인 용도를 가지고 있고 그 형상도 비데오 테이프와는 유사하지 아니하며 거래도 주로 가전제품이나 전기전문제품판매상에서 이루어지고 있으므로 양자가 모두 비록 상표유별표상의 제39류에 속한다고 하더라도 그 품질, 형상, 용도 및 거래실정 등에 비추어보면, 양자는 사회통념상 거래에 있어서 오인 또는 혼동을 일으킬 정도로 동일, 유사한 상품에 해당한다고 볼 수는 없다.
그런데도 불구하고 원심이 본원상표의 지정상품이 인용상표의 지정상품과 동일, 유사하다고 보아 구 상표법 제9조 제1항 제7호에 의하여 본원상표의 등록을 거절한 원사정을 유지하였으니 원심결에는 상표법상 지정상품의 유부에 관한 법리를 오해한 위법이 있고 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
(3) 따라서 원심결을 파기하고 이를 다시 심리 판단케 하기 위하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이회창(재판장) 배만운 김석수