【원고, 항소인】
주식회사 훼미리
【피고, 피항소인】
훼미리개발주식회사
【원심판결】
제1심 서울민사지방법원(84가합205 판결)
【주 문】
1. 원심판결 중 다음에서 인용하는 부분에 해당하는 원고 패소부분을 취소한다.
피고는 원고에게 대한민국 서울에서 발행되는 일간신문인 조선일보 및 동아일보에 각 1회 별지기재와 같은내용의 사과광고를 제목 2호, 내용 4호 활자의 2단 10센티미터 크기로 게재하라.
2. 원고의 나머지 항소를 기각한다.
3. 소송총비용 중 1/2은 원고의, 나머지는 피고의 각 부담으로 한다.
【청구 및 항소취지】
원심판결을 취소한다.
피고는 원고의 등록상표인 훼미리(FAMILY)라는 상표를 사용하여 햄버거를 제조, 판매하거나 이를 위하여 분점 또는 연쇄점의 모집을 하여서는 아니된다.
피고는 원고에게 대한민국 서울에서 발행되는 일간신문인 조선일보 및 동아일보에 별지기재와 같은 내용의 사과광고를 4호 활자의 3단 10센티미터 크기로 3회이상 게재하라.
소송비용은 피고의 부담으로 한다라는 판결
【이 유】
각 성립에 다툼이 없는 갑 제1호증의 1(상표등록증), 동 호증의 2(상표등록원부), 갑 제2호증의 1, 2(각 신문광고), 갑 제4호증(결정정본), 갑 제5호증의 1내지3(각 영수증), 갑 제6호증의 1,2(각 사진), 갑 제8호증의 1, 2(각 영수증), 갑 제9호증의 1, 2(각 상표), 을제1호증(사업자등록증), 을 제2호증(영업신고증), 을 제3호증(사업자등록증), 을 제4호증(영업신고증), 을 제6호증의 1 내지 4(가 서어비스표등록증), 을 제7호증(상표등록증), 공성부분 및 수령사실에 다툼이 없는 갑 제3호증(상표권침해금지요청통고서), 원심증인 김진성의 증언에 의하여 진정성립이 인정되는 갑 제10호증(상표), 원심증인 김완진의 증언에 의하여 진정성립이 인정되는 을 제8호증의 1 내지 3(각임대차계약서), 을 제9호증의 1 내지 4(각 사진), 을 제11호증(계약서)의 각 기재, 위 증인들의 각 증언, 원심의 현장검증결과에 변론의 전취지를 합쳐보면, 원고는 1983.11.16. 소외 주정도, 박태종으로부터 그들이 동년 10.26. 등록하여 소유하고있던 별지목록 제1기재의 상표(이하 제1상표라고 한다)를 양도받아 동년 12.23. 그 이전등록을 마치고 그 무렵부터 현재가지 햄버거를 제조 판매하여 오고 있는 사실, 피고는 1983.11.23. 설립된 회사로서 그 설립과 동시에 소외 박만중(피고회사의 대표이사기도 한다)으로부터 그가 1973.4.1.부터 서울 종로 2가 84의 8건물의 지하 1층 약 200평 가량의 점푸에서 "훼미리 햄버거집"이라는 상호아래 고객에게 햄버거등 간이사고가 음료등을 제공함을 내용으로 하여 해오던 영업을 그 상호와 함께 양수한다음 1983.10.29.자 조선일보 지상과 동년 11.4.자 동아일보지상에 "훼미리햄버거"분점모집광고를 각 게재하고 동년 12.1. 서울 종로구청에 피고의 주소지를 영업소재지로, '훼미리햄버거집"을 상호로 하는 식품접객영업의 신고를 한면서 그 무렵부터 위 영업을 계속하여 온사실, 피고는 위 영업양수가 있은 후인 1983.11.29. 위 박만중으로부터 그가 동년 10.26.등록한 별지목록 제4, 5기재의 서어비스표(이하 제4, 5서어비스표라고 한다)를 일부 이전받아 그 이전등록을 마치고, 이어 1984.1.21.에는 별지목록 제6, 7기재의 서어비스표(이하 제6,7서어비스표라고 한다)와 별지목록 제2기재의 상표(이하 제2상표라고 한다)의 등록을 마쳤으며 다시 이 사건 소송계속중인 1984.10.20. 별지목록 제 3기재의 상표(이하 제3상표라고한다)에 관한 등록을 마쳤는 바, 위와 같이 영업을 함에 있어 위 영업장소에서 육류를 다진 다음 양념을 첨가하여 불에 구워 햄버그 스테이크를 만들고 이를 양상치, 양파등 야채와 함께 빵사이에 넣어 만든 음식물을 햄버거라는 이름으로 고객들에게 판매하면서 그 용기 또는 포장지에 위 제2, 3상표 및 제4 내지 7 서어비스표와 동일 또는 유사한 표장을 인쇄하여 넣어 사용하고 있고, 또한 1984.2.경 서울 강동구 성내동에 , 동년 5.5. 같은 구 잠실에, 동년 7.2. 서울 관악구 신림동에 각 분점을 개설하였는데 위 분점에서도 본점에서와 같이 햄버거를 제조 판매함에있어 그 용기 또는 포장지 등에 위와 같은 표장을 인쇄하여 넣어 사용하고 있는 사실, 원고는 위 제1상표의 이전등록을 하기 전인 1983.11.1.에 피고에 대하여 원고가 위 제1상표의 상표권자라고 주장하면서 향후 피고의 분점모집광고나 햄버거제조판매에 있어 "훼미리"라는 내용이 담긴 상표를 사용하지 말 것 등을 요구하는 내용의 서면을 보내어 그 무렵 피고가 이를 수령한 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없다.
나아가 원고의 위 제1상표와 피고의 위 제2, 3상표 및 제4 내지 7 서어비스표를 그 개개에 대하여 전체적으로 또 요부에 있어 관찰하고 다시 이격적, 객관적으로 관찰하여 보면, 양자는 그 외관, 칭호, 관념에 있어 일반 수요자로 하여금 제품의 출처와 품질에 오인 및 혼동을 일으키게 할 만큼 유사하다고 할 것이고, 한편 일반적으로 햄버거라는 말은 육류를 다진후 양념을 첨가하여 만드는 햄버거 스테이크를 뜻하기도 하고 동시에 빵 사이에 위 햄버그 스테이크를 야채와 함께 넣어 만든 햄버그 샌드위치를 뜻하기로 함은 공지의 사실인데, 위 제1상표의 지정품인 햄버거가 속해 있는 상표법시행규칙 제10조 소정의 제7류 해당 상품은 축산물과 그 가공품, 유지, 유제품, 및 동물로서 다른유에 속하지 아니하는 것으로 규정되어 있으므로 위 제1상표의 지정상품인 햄버거는 위 햄버그 스테이크를 뜻한다고 하겠고 피고가 햄버거라는 이름으로 제조 판매하는 상품은 샌드위치의 일종인 햄버그 샌드위치를 뜻한다 하겠으므로 위 제1상표의 지정상품으로 표시된 햄버거와 피고가 제조판매하는 햄버그샌드위치는 동일한 상품이라고 할 수는 없겠으나, 위 양자가 모두 식품으로 부분품과 완제품의 관계에 있고 상품으로 대량 생산되는 햄버그스테이크가 주로 햄버그샌드위치의 제조에 사용되고 있으며 원고가 실제로 제조 판매하여 위 제1상표를 사용하고있는 상품이 햄버거인 점 등에 비추어 보면, 실제의 거래에 있어 양자의 상품에 유사한 상표를 사용할 경우 이들은 동일한 영업주에 의하여 제조 판매되는 상품으로 오인 혼동될 염려가 있는 상표법 제36조 소정의 유사한 위 제2, 3상표를 위 제1상표의 지정상품과 유사한 상품에 사용하고 있고, 또한 위 제1상표와 유사한 위 제4 내지 7 서어비스표를 서어비스표로서의 본래적 용도와는 달리 위 제1상표의 지정상품과 유사한 유형적인 상품에 직접 부착함으로써 상표처럼 사용하고 있다고 할 것이다.
피고는 앞서 본 바와 같이 박만중은 1973년경부터 10년이상을 "훼미리햄버거집'이라는 상호아래 30여명의 종업원을 두고 하루 약 1,000명의 고객에게 햄버거 등을 제공하는 영업을 하여 왔고 피고 역시 1983.11.23. 위 영업과 상호를 양도받아 같은 영업을 하여 오고 잇는데 소외 주정도, 박태종은 1983.2.2.에야 비로소 위 제1상표를 등록하였고 원고는 그 후에 위 상표의 이전등록을 마쳤으며, 또 위 제1상표는 ① 위 "훼미리햄버거집"이라는 저명한 상호의 요부라고 할 수 있는 "훼미리"를 포함하고 있고 ② 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 위 박만중 및 피고의 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있으며 ③ 따라서 위 박만중 및 피고가 취급하여 온 햄버거의 품질을 오인케 하거나 이에 관하여 수요자를 기만할 염려가 있는 것이므로, 결국에는 위 제2상표와의 관계에 있어 상표법 제9조 제1항 6호, 제10호, 제11호에 위반하여 등록된 상표로서 무효이므로 원고의 청구는 부당하다고 주장하나, 위 제1상표가 등록된 1983.2.2. 이전까지 위 박만중이 하여온 영업의 가간, 규모 점포의 수가 분포지역, 고개의 수만으로는 "훼미리햄버거집"이라는 상호가 거래계에서의 주지도가 매우 높고 오랜 전통과 명성을 가진 것이라거나 위 영업이 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 저명한 영업이라고 단정하기에 어렵고 그 밖에 위 박만중이 위 기간중 위 제2, 3상표나 제4 내지 7 서어비스표를 위 영업에 사용하였다는 점과 위 영업에 관한 선전광고, 피고주장과 같은 제3자의 평가등에 관하여는 아무런 입증이 없으므로, 위 주장은 이유없다.
다음으로 피고는 위 제1상표는 국내에서 널리 인식된 위 박만중 및 피고의 상호나 서어비스표와 유사한 것이고 원고는 원고의 상품인 햄버거와 피고의 영업사이에 혼동을 일으키게 하는 부정경쟁행위를 하기 위하여 위 제1상표를 이전받아 등록한 것이므로 위 상표의 상표권에 기한 원고의 청구는 부당하다고 주장하나, 위 박만중과 피고가 사용한 상호나 서어비스표가 위 제1상표이 등록이나 그 이전에 앞서 부정경쟁방지법 제1조에서 말하는 정도로 수요자들 사이에서의 주지성을 획득한 것이라고 인정할 만한 아무런 자료가 없으므로, 위 주장도 이유없다.
이어 피고는 피고가 위에서 본 바와 같이 위 제2, 3상표 및 제4 내지 7 서어비스표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하는 것은 피고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 것으로서 이는 상표법 제26조 제1호에 의하여 보호되므로 위 제1상표에 따르는 금지권은 이에 미칠수 없다고 주장하므로 살피건대, 피고의 상표나 서어비스표가 피고의 상호 중 일부를 이루는 "훼미리"를 그 주요한 구성요소로 하고 있기는 하나, 그렇다고 하여 위 "훼미리"또는 이의 영문자 표시인 "FAMILY","Family"를 별지목록기재에서 보는 바와 같이 도안화하거나 이를 다시 도안화 된 다른 도형과 결합함으로써 상표화하고 햄버거를 판매함에 있어 그 용기 또는 포장지에 사용하는 것을 위 법조에서 말하는 "상호를 보통으로 사용하는 방법"이라 할 수는 없으므로, 위 주장도 이유없다.
피고는 다시, 피고가 하는 영업은 피고의 점포내에서 고객들의 주문을 받아 햄버거 등을 제조하여 제공하는 것이므로 그 과정에서 영업의 동일성을 표시하는 방법으로서 햄버거의 용기나 포장지에 서어비스표를 부착하는 것은 이를 그 권리범위내에서 정당하게 사용하는 것이라 할 수 있을 뿐더러 위 서어비스표가 소정의 절차에서 무효로 선언되기까지는 위 서어비스표의 사용이 위 제1상표에 대한 상표권 침해를 구성한다 할 수 없다고 주장한다. 살피건대, 서어비스표는 서어비스업을 하는 자가 자기의 서어비스를 다른 사람의 서어비스와 구별하기 위하여 사용하는 표장으로서 이는 유형물인 상품을 다른 사람의 상품과 구별하기 위한 표장인 상표와는 달리 무형의 서어비스 자체를 표창하는 것이므로 등록된 서어비스표의 효력은 그 지정된 서어비스업에만 미친다고 하겠고, 따라서 서어비스표를 유형물인 상품에 직접 부착하는 행위는 그 본래의 권리범위를 넘는 것이므로, 다른 사람이 먼저 등록한 상표와 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위는 그 서어비스표가 상표법 소정의 확정심판에 의하여 무효로 선언되었는지 여부에 관계없이 그 등록상표이 상표권을 침해하는 것이라 할 것인바, 피고가 고객들에게 햄버거를 제공함에 있어 그 용기와 포장지에 위 제4 내지 7 서어비스표와 동일 또는 유사한 표장을 인쇄하여 넣음으로써 이를 본래의 용도와는 달리 유형적인 상품에 사용하고 있음은 앞서 인정한 바와 같으므로, 위 주장은 이유없다.
마지막으로 피고는, 피고의 상표는 등록된 것이므로 소정의 절차에 의하여 무효로 선언되기까지는 정당하게 사용할 수 있고, 따라서 이의 사용이 위 제1상표의 상표권침해가 될 수 없다고 주장하므로, 살피건대, 등록된 상표는 그것이 상표법 소정의 확정심판에 의하여 무효로 선언되기까지는 먼저 등록된 상표와의 유사여부에 불구하고 등록상표로서의 권리를 보유한다고 할 것인데, 각 성립에 다툼이 없는 갑 제11호증이 1(심결문), 갑 제12호증의 1(심결정본송달), 동 호증의 2(심결정본), 동 호증의 3(상표등록원부)의 각기재에 의하면, 원고는 피고와 위 박만중을 상대로 하여 특허청 1984년 심판 제415호로서 위 제2상표가 선등록된 위 제1상표와 유사하고 그 각 지정상품도 유사하다는 이유를 들어 이의 무효선언을 구하는 심판을 청구하여 위 제2상표의 무효를 선언하는 심결을 얻고 이에 대한 피고와 위 박만중의 항고가 특허청 1984년 항고심판(당)제290호 심결로 기각되어 그 심결이 1986.12.24. 확정된 사실을 인정할 수 있고 달리 반증이 없으나, 한편 1984.10.20.등록된 위 제3상표가 선출원 등록된 위 제1상표와의 관계에서 상표법 소정의 확정심판에 의하여 무효로 선언되었다고 인정할 만한 자료는 없는바, 따라서 피고의 위 주장은 현재 유효한 위 제3상표가 등록된 날인 1984.10.20. 이후에 이와 동일 또는 유사한 상표를 사용한 범위내에서만 이유있다고 하겠다.
그렇다면 위 제2상표는 상표법 제48조의 규정에 따른 위 확정심결의 효과로서 처음부터 없었던 것으로 보아야 하겠고원고가 1983.11.1. 피고에 대하여 "훼미리"라는 상표의 사용중지 등을 요구하였음은 앞서 인정한 바와 같으므로, 피고는 위 1983.11.1.이후로서 원고가 위 제1상표를 등록한 1983.12.23.부터 그 자신이 위 제3상표를 등록한 전날인 1984.10.19.까지의 기간중에는 고의 또는 과실로 위 제1상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용함으로써 위 제1상표에 대한 원고의 상표권을 침해하고 이로 인하여 원고의 업무상의 신용을 실추케 하였다고 할 것인바, 앞서 인정한 모든 사정을 참작하면 위 실추된 원고의 신용회복을 위하여 피고는 원고가 요구하는 조선일보 및 동아일보에 각 1회 제목2호, 내용4호 활자의 2단 10센티미터의 크기로 별지기재의 내용과 같은 사과광고를 게재함이 상당하다고 인정된다.
따라서 원고의 이사건 청구는 위 인정범위내에서 크기로 별지기재의 내용과 같은 사과광고를 게재함이 상당하다고 인정된다.
따라서 원고의 이사건 청구는 위 인정범위내에서 이유있어 인용하되 원고 주장의 그 나머지 침해행위에 대한 신용회복조치를 구하는 청구와 피고가 장차 위 제1상표의 상표권을 침해할 염려가 있음을 전제로 한 금지청구는 이유없어 기각하여야 할 것인바, 이와 일부 결론을 달리한 원심판결은 그 범위 내에서 부당하므로 원고의 항소를 기각하기로 하고, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제96조, 제89조, 제92조를 적용하여 주문과 같이 판결한다. [별지생략]
판사 박준서(재판장) 서태영 정인진