【출원인, 상고인】
시바 가이기 코오포레이숀 소송대리인 변리사 나영환 외 1인
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 1990.11.26. 자 89항원726 심결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고비용은 출원인의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
구 특허법(1980.12.31. 법률 제 3325호로 개정되었다가 1986.12.31. 법률 제3891호로 개정되기 이전의 것) 제4조는 특허를 받을 수 없는 발명의 하나로 제3호에서 [화학방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명]을 규정하고 있었으나, 1986.12.31. 법률 제3891호로 특허법 제4조가 개정(1987.7.1.부터 시행)되면서 위 제3호 등이 삭제되어 화학물질의 발명도 특허를 받을 수 있게 되었고, 한편 1987.5.1. 발효된 조약 제923호 [제법특허출원의 물질특허 보호제공에 관한 대한민국정부와 미합중국정부간의 서면교환] (이하조약이라 한다)은 대한민국의 새로운 특허법의 발효일 현재 대한민국에 계류중인 제법특허(Process Patent) 출원은 출원인의 신청에 의하여 물질특허(Product Patent)청구를 포함하도록 보정될 수 있으며, 물질특허청구 신청기간은 대한민국특허법의 발효일 이후 90일 간이라고 규정함으로써, 개정 특허법의 발효일인 1987.7.1. 현재 계류중인 제법특허출원을 특허법의 개정에 따라 특허를 받을 수 있게 된 물질특허청구로 보정하여 신청할 수 있도록 경과조치를 정하고 있는바, 이 때의 대한민국과 미합중국 간의 위 조약이 규정하는 [대한민국에 계류중인 제법특허출원]은 개정 특허법이 시행되는 1987.7.1. 당시 그 출원인의 명의가 미합중국인으로 되어 있는 특허출원이면 모두 그 적용대상이 되는 것이 아니라 애당초 미합중국인이 최초의 특허출원을 하였고 1987.7.1. 현재에도 여전히 출원인이 미합중국인인 경우의 제법특허출원을 뜻하는 것이고, 이러한 제법특허출원의 출원자가 그 보정의 신청을 하였을 때만 개정 특허법에 의한 물질특허의 보호를 받게 된다고 할 것이다.
기록에 의하면 본원 출원은 원래 스위스 국적의 시바 가이기 에이지가 위 조약이 체결되기 이전에 플루오로아졸릴 프로판유도체에 관한 제법특허로 출원한 것이나, 개정 특허법이 시행되기 불과 2일전인 1987.6.29. 미합중국 법인인 현재의 출원인으로 출원변경이 되었으므로 앞서 설시한 법리에 따라 이는 미합중국인 이 최초의 출원을 하지 아니한 특허출원이어서 위 조약 923호에 따른 보정에 의하여 그 물질의 발명을 특허받을 수 없는 것이므로 본원 출원은 거절되어야 할 것이다. 원심결은 그 이유에서 최초의 특허출원을 제3국인이 하였으나 1986.6.21. 물질특허의 소급적용에 관한 한미 양국 정부 간의 합의에 관한 사항이 언론매체 등을 통하여 공중에 발표된 이상 이 사건과 같이 당해 발표일 이후 국내에 출원한 제법특허출원을 미합중국인으로 명의를 변경한 경우까지 위 조약의 적용을 받을 수 있도록 허용할 수는 없는 것이라고 판단하고 있어 원심의 이러한 판단은 위 조약이 적용될 수 없는 특허출원은 최초의 특허출원을 미합중국인이 아닌 제3국인이 출원한 경우 전부로 보지 아니하고 제3국인이 출원하였으나 1986.6.21. 이후에 미합중국으로 출원인 명의가 변경된 경우에 한정되는 것으로 판시한 것이어서 당원이 앞에서 설시한 법리와는 그 취지를 일부 달리하여 잘못이라 할 것이나, 본원 출원이 위 조약 소정의 특허출원에 해당되지 아니하여 그 적용대상이 될 수 없다는 당원의 결론과 같은 결론을 내리고 있으므로 원심의 위와 같은 잘못은 심결결과에는 아무런 영향이 없다.
또 소론이 들고 있는 특허청 공문은 법규가 아니어서 그것에 위반된다 하여 이를 법률위반이라고 할 수도 없다.
논지는 이유 없으므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이재성(재판장) 이회창 배만운 김석수