【심판청구인, 피상고인】
【피심판청구인, 상고인】
【원 심 결】
특허청 항고심판소 1991.12.20.자 91항당19 심결
【주 문】
원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
원심결 이유에 의하면 원심은, 이 건 의장의 요부인 정면을 보면 이 건 의장은 그림1과 같이 하단부에 일정한 간격으로 돌출된 횡선 줄무늬를 표현하고 있고, 갑 제7호증에 기재된 인용의장 (2)의 정면도는 그림 2와 같아서 이 또한 정면 전체에 돌출된 횡선줄무늬를 표현하고 있는데, 양 의장에서 공통적으로 표현하고 있는 줄무늬는 거의 동일하다 할 정도로 유사하고, 이 건 의장의 측면도는 그림3과 같고 갑 제3호증에 기재된 인용의장 (1)의 측면도는 그림 4와 같아서 상단에 고리를 끼우도록 구성한 부분의 형상 모양이 같고 측면의 전체적인 형상 모양이 유사하고, 또 위에서 아래로 그 폭이 점점 좁아지도록 구성된 형상 모양은 ''와 같이 구성된 갑 제8호증에 기재된 인용의장 (3)의 그것과 동일하며, 이 건 의장과 인용의장 (1), (2) 사이의 사소한 차이는 상업적 변형에 불과한 것이라고 한 다음 이 건 의장은 그 출원전에 일본에서 반포된 간행물에 기재된 인용의장 (1), (2), (3) 또는 그 의장에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 의장에 해당하므로 이 건 의장은 의장법 제5조 제1항 및 제2항의 규정에 위배되어 그 등록이 무효라고 판시하였다.
구 의장법 (1990.1.13. 개정되기 전의 것) 제51조에 의하면 의장등록이 의장등록 출원전에 외국에서 반포된 간행물에 기재된 의장 또는 그 의장에 의하여 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 고안할 수 있는 의장에 대하여 허여된 때에는 제35조 제1항 제1호의 무효심판은 제18조에 규정하는 의장등록의 설정등록일로부터 5년을 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다고 되어 있는바, 제척기간이 경과한 후에는 무효심판을 청구할 수 없음은 물론 일단 제척기간경과 전에 무효심판청구를 하였지만 제척기간경과 후에 외국에서만 반포된 간행물을 제출하여 그 외국 반포 간행물을 근거로 하여 새로이 특허무효를 주장하는 것은 허용되지 않고, 제척기간경과 전에 막연하게 특정되지 아니한 외국문헌공지를 이유로 하여 무효심판을 청구하였으나 그 증거방법이 특정되지 아니한 경우 이를 제척기간경과 후에 제출할 수는 없으며, 특허를 무효로 할 수 없는 외국문헌을 특정하여 이를 제척기간내에 제출하였다고 하여도 제척기간경과 후에 특허를 무효로 할 수 있는 외국문헌을 새롭게 제출할 수 없다는 취지이다.
기록에 의하면, 심판청구인은 1990.9.12. 이 건 의장이 그 출원전에 일본에서 반포된 간행물에 기재된 인용의장 (1)과 동일 유사하다는 이유로 이 건 의장등록무효심판청구를 하면서 그 증거로서 갑 제3호증을 첨부, 제출하였고, 1991.10.31. 항고심판변박서에서 이 건 의장이 인용의장 (2), (3)과 동일, 유사하다는 주장을 하면서 증거로서 갑 제7호증, 갑 제8호증을 제출하고 있음을 알 수 있다.
그런데 원심에서 이 건 의장의 무효의 증거로 인용한 갑 제3호증, 갑 제7호증, 갑 제8호증은 모두 이 건 의장의 출원 전에 일본에서 반포된 간행물 (공개실용실안공보, 의장등록공보)로서 그 중 갑 제3호증은 이 건 의장의 등록설정일인 1985.10.22.로 부터 5년이 경과하기 전에 제출된 것임이 명백하나, 갑 제7호증과 갑 제8호증은 이 건 의장의 등록설정일로 부터 5년이 경과한 1991.10.31. 제출된 것이므로 갑 제7호증과 갑 제8호증은 이 건 의장의 출원일 전에 국내에서 반포된 것이라는 자료가 없는 이 사건에서 이 건 의장의 무효의 증거로 제출할 수 없고 원심결도 이를 증거로 채택할 수 없는 것이며, 한편 이 건 의장과 적법하게 제출된 갑 제3호증에 기재된 인용의장 (1)을 전체 대 전체의 관계에서 대비하여 볼 때 이 건 의장은 홀더의 아래면에 다섯 개의 횡요철무늬를 표현한 데 대하여 인용의장 (1)은 무늬표현을 전혀 하지 않고 있고 측면의 형상 모양이 달라 양 의장에서 감득되는 심미감은 다르게 느껴지고 이 건 의장은 인용의장 (1)로 부터 용이하게 창작할 수 없다고 보인다.
그러함에도 불구하고 이 건 의장의 무효의 증거로 갑 제3호증 뿐만 아니라 갑 제7호증과 갑 제8호증을 채택하여 이 건 의장은 그 출원전에 일본에서 반포된 간행물에 기재된 인용의장 (1), (2), (3)과 유사하고 또 그 의장에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 의장에 해당하므로 이 건 의장은 의장법 제5조 제1항 및 제2항의 규정에 위배되어 그 등록이 무효라고 판시한 원심결에는 구 의장법 제51조, 제5조 제1항, 제2항에 관한 법리오해의 위법이 있다 할 것이어서 이점을 지적하는 논지는 이유 있다.
그러므로 원심결을 파기하고 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 김상원(재판장) 윤영철 박만호