【심판청구인,상고인】
주식회사 농심 소송대리인 변리사 서상욱 외 2인
【피심판청구인,피상고인】
크래프트 제네랄 후우즈 인코포레이티드 소송대리인 변리사 차윤근 외 1인
【환송판결】
대법원 1993.1.12. 선고 92후612 판결
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
심판청구인 대리인 변리사 서상욱의 상고이유 제1점 및 변리사 유 영대의 상고이유 제2, 3점 (변호사 이재성의 상고이유는 위 상고이유를 보충하는 범위 내에서)을 함께 판단한다.
원심결의 이유에 의하면, 원심은 상품에 관한 광고에 상표를 붙이고 전시 또는 반포하는 행위는 구 상표법 제2조 제4항 제3호 소정의 상표 사용행위에 해당하고, 그 광고는 국내에서 이루어져야 하나 간행물을 통한 선전광고의 방법에 있어서는 외국에서 발행된 간행물이라도 우리 나라에 수입 반포되고 있으면 국내의 수요자가 그 간행물에 게재된 상표광고에 접할 수 있는 것이어서 이러한 외국발행 간행물을 통한 국내에서의 상표광고 행위도 상표의 사용에 해당한다고 설시한 다음 이 사건 등록상표 중의 하나인 “POST”에 대하여 1987.3.부터 1987.11.까지 및 1988.8.부터 1989.6.까지 사이에 각 발행된 “Readers Digest”와 1988.4.부터 1989.1.까지 사이에 각 발행된 “Newsweek”, 그리고 1989.6.12. 발행된 “People Weekly” 등의 잡지에 상표광고가 게재된 사실이 있고, 위 “Newsweek”, “Readers Digest”는 미국문화원 발행의 복사비 영수증 사본에 의하여 국내에 반포된 간행물임을 인정할 수 있으며, 특히 “Readers Digest”는 이미 오래 전부터 국내에서 한국어 번역판이 발간되어 널리 일반인에게 구독되어져 왔음은 이미 알려진 사실이므로 이 사건 등록상표들에 대하여는 구 상표법 제2조 제4항 제3호 소정의 상표의 사용이 있었다고 판단하였다.
그러나 상표광고가 게재된 외국의 간행물이 국내에 수입 반포되었다면 이를 광고를 통한 상표의 사용으로 볼 수 있음은 원심의 설시와 같다고 하더라도 그 간행물이 국내에 반포되었다고 하려면 어느 정도 시중에 보급되었어야 할 것이고, 미국문화원과 같은 특수한 곳에 비치되거나 소장되어 희망자에게 열람 또는 복사를 허용한 것만으로는 국내에 반포되었다고 보기 어렵다 할 것이며, 또한 “Newsweek”, “Readers Digest” 등의 잡지는 미국판과 아시아판, 한국판 등이 있는데 그 광고가 서로 다른 경우가 많고, 우리 나라에 배포되는 잡지들은 주로 아시아판 또는 한국판이라는 것도 이미 알려진 사실이므로, 광고에 의하여 이 사건 등록상표가 사용되었다고 인정하기 위해서는 위와 같이 상표광고가 실려있는 잡지들이 국내에 배포되었다거나 실제로 국내에 배포된 잡지들에도 그와 같은 상표광고가 게재되어 있었다는 사실이 인정되어야만 할 것인데, 제출된 증거들만으로는 이를 인정하기에 부족하다.
뿐만 아니라 구 상표법 제45조 제1항 제3호에는 “정당한 이유 없이 국내에서 등록상표를 그 지정상품에 계속하여 1년 이상 사용하지 아니하였을 때”를 취소사유로 규정하여 등록상표를 그 지정상품에 사용한 경우에만 취소를 면할 수 있도록 하였는 바, 이 사건 등록상표의 지정상품은 상품류구분 제3류의 아이스 케이크, 아이스 크림, 호트 케이크, 크래커, 쿠키, 캔디, 도넛, 식빵, 설탕, 떡 등이나 위와 같이 잡지에 광고된 상품은 모두 시리얼(Cereal, 곡물식), 프레이크(Flake, 낱알을 얇게 으깬 식품) 등의 상품으로서, 상표법시행규칙 소정의 상품류구분표상 제2류에 속하는 것들 뿐이고 위 지정상품에 대한 광고는 찾아볼 수 없으므로(피심판청구인은 "프레이크”가 위 지정상품 중“크래커”에 해당한다고 주장하나, “크래커”는“비스켓”의 일종으로서 과자류에 해당되고,“프레이크”는 식사대용이나 간식용으로 사용되는 가공곡물이므로 “프레이크”를 “크래커”의 일종으로 볼 수는 없다), 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되었다고 인정할 수도 없다고 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심이 미국문화원 등에 비치된 잡지들에 이 사건 등록상표 중의 하나와 같은 상표 “POST”의 광고가 게재되어 있고, 같은 제호의 잡지들이 시중에 널리 배포되었다는 사실만으로 위 등록상표에 관한 광고가 국내에 반포됨으로써 그 상표가 사용되었다고 인정한 것은 구 상표법상의 상표의 사용에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니하고, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용되었는지에 대한 판단을 유탈하여 심결결과에 영향을 미친 위법을 범한 것이라 아니할 수 없다.
이 점에 관한 논지는 이유 있다.
그러므로 나머지 상고이유에 대하여는 판단할 필요 없이 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김석수(재판장) 정귀호 이돈희(주심) 이임수