【출원인, 상고인】
교오와 메덱스 가부시키 가이샤 소송대리인 변리사 장용식
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 항고심판소 1989.5.31. 자 88항원923호 심결
【주 문】
원심결을 파기한다.
사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
출원인 소송대리인의 상고이유에 대하여(상고이유서 제출기간이 지난 뒤에 제출된 상고이유보충서에 기재된 보충상고이유는 상고이유를 보충하는 한도내에서) 판단한다.
1. 특허법 제6조 제2항이 특허출원한 발명이 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명이나 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는것일 때에는 특허를 받을 수 없다고 규정한 취지는, 특허출원된 발명이 산업상 이용할 수 있는 신규성이 있는 기술이라고 할지라도 기존의 기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작인 때에는 진보성이 없는 것으로 보아 특허를 받을 수 없도록 하려는 것인 바, 적어도 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승적인 작용효과가 있는 것으로 인정되어, 출원된 기술이 선행기술 보다 현저하게 향상진보된 것으로 판단되는 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어, 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것이라고 보아야 할 것이므로, 특허를 받을 수있는 것이다 ( 당원 1990.1.25. 선고 87후102판결; 1989.7.11. 선고 88후516 판결; 1988.2.23. 선고 83후38 판결; 1983.4.26. 선고 82후72 판결 등 참조).
2. 원심은 출원인이 1984.3.31. 출원하여 1988.9.23. 거절사정된 "과산화수소의 측정방법 및 시험조성물"의 발명(이 뒤에는 "본원발명"이라고 약칭한다)과 1982.2.17. 공개된 일본국 특허청 공개특허공보 소화 57-29297호에 기재된 발명(이 뒤에는 "인용발명"이라고 약칭한다)을 대비하여 보면, 양자 모두 과산화수소를 과산화효소의 존재하에 수소 공여체로서 색원체와 반응시키고, 형성된 색소의 정도를 측정함으로써 과산화수소를 측정하는 방법에 관한 것으로사용목적이 동일하고, 기술적 구성의 면에서도 색원체로 사용되는 화합물의 기본환골격이 동일할 뿐만 아니라 각 위치의 치환기의 정의도 동일성의 범주내의 것으로 인정되므로, 본원발명은 특허출원전에 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것이고, 작용효과의 면에서도 현저한 차이가 있다고는 인정되지 아니한다고 판단하여 특허거절사정을 그대로 유지하였다.
3. 그러나 기록에 의하면, 출원인은 본원발명이 인용발명과 사용목적은 동일하지만, 본원발명에서 색원체로 사용되는 화합물은 출원인이 그 이전에 공개한 인용발명에서 색원체로 사용되는 화합물과 구조적으로 전혀 달라 구체적으로 명시한 치환기를 사용하여, 최대흡광파장이 보다 커지고 다른반응성분의 색의 영향을 받지 않게 됨으로써 활용도를 높여주어, 간편하게 훨씬 정확하고 정밀한 과산화수소의 측정이 가능하게 되는 등 개량진보된 발명이라고 주장함과 아울러, 이를 뒷받침하기 위하여 본원발명에서 사용되는 화합물과 인용발명에서 사용되는 화합물의 블랭크의 상승치, 빌리루빈의 영향도, 시스테인의 영향도 등을 측정한 실험결과를 제출하고 있으므로, 원심으로서는 마땅히 본원발명에서 색원체로 사용되는 화합물의 구체적 특성과 위 실험결과에 나타난 작용효과 등을 심리하여 본원발명이 인용발용에 비하여 진보성이 있는 발명인지의 여부를 판단하였어야 할 것임에도 불구하고, 원심이 이 점에 관하여는 제대로 심리도 하지 아니한 채 본원발명이 공지의 기술인 인용발명으로부터 용이하게 도출될 수 있는 발명이라고 판단하였으니, 원심결에는 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 제대로 하지 못한 위법이 있다고 하지 않을 수 없고, 이와 같은 위법은 심결에 영향을 미친 것임이 명백하므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있고 원심결을 파기를 면치 못할 것이다.
4. 그러므로 원심결은 파기하고, 본원발명이 진보성이 있는 발명인지의 여부를 다시 심리하도록 하기 위하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 이재성(재판장) 박우동 윤영철 김용준