【원고(반소피고), 상고인 겸, 피상고인】
주식회사 동성(東星) 소송대리인 변호사 정은섭
【피고(반소원고), 피상고인 겸, 상고인】
주식회사 동성종합건설(東成綜合建設) 소송대리인 변호사 오유방
【원심판결】
서울고등법원 1994.5.13. 선고 93나45949(본소), 45956(반소) 판결
【주 문】
각 상고를 기각한다.
상고비용은 각자의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
1. 원고(반소피고, 이하 원고라고만 한다)의 상고이유 제1점에 대하여
소론이 지적하는 점에 관한 원심의 사실 인정은 원심이 설시한 증거관계에 비추어 정당하다고 수긍이 가고, 거기에 소론과 같이 채증법칙을 위반하여 사실을 잘못 인정한 위법 등이 있다고 할 수 없다. 논지는 결국 원심의 전권에 속하는 증거의 취사판단과 사실의 인정을 비난하는 것이거나 원심이 인정한 사실과 상치되는 사실 또는 원심이 인정하지 아니한 사실을 전제로 원심판결을 비난하는 것에 지나지 아니하여 받아들일 수 없다.
2. 원고의 상고이유 제2점에 대하여
상법 제23조 제1항은 “누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다”라고 규정하고, 같은 조 제4항은 “동일한 서울특별시, 직할시, 시, 읍, 면에서 동종영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정한 목적으로 사용하는 것으로 추정한다”라고 규정하고 있는바, 원심이 적법히 확정한 사실관계에 의하면 원고는 1978.4.3. 동성종합건설 주식회사라는 상호(그 후 1986.4.7. 주식회사 동성으로 상호변경)를 서울특별시에서 등기하였고, 피고(반소원고, 이하 피고라고만 한다)는 1984.9.26. 경남 창원시에서 주식회사 동성개발로 법인설립등기를 한 후로 1989.8.21. 서울에 지점등기를 하였고, 1990.6.4. 주식회사 동성종합건설로 상호를 변경하고 1991년경부터 본격적으로 서울을 비롯한 수도권지역에서 ‘동성’이라는 이름을 사용하여 아파트건설 등 건설업 등에 종사하여 왔음을 알 수 있으므로 위 관계 법령에 의하여 피고는 이를 부정한 목적으로 사용한 것으로 추정됨은 소론과 같다.
그러나 위에서 말하는 부정한 목적이란 “어느 명칭을 자기의 상호로 사용함으로써 일반인으로 하여금 자기의 영업을 그 명칭에 의하여 표시된 타인의 영업으로 오인시키려고 하는 의도”를 말하는바, 원심이 적법하게 인정한 바와 같이 피고 회사는 1984년 법인설립이래 경남 지역에서 자신의 등기된 상호의 주요부분인 '동성'이라는 이름으로 아파트공사를 시작하여 그 지역에서 주지성을 확보한 이래 서울에 지점을 설치하고 수도권 지역에 사업을 확장하면서도 일관되게 ‘동성’이라는 이름을 계속 사용하여 아파트건설업을 하여 온 반면, 원고 회사는 당초 등기된 상호인 ‘동성종합건설’과는 전혀 관계없는 ‘상아’라는 이름으로 1978년경부터 10년이 넘는 장기간을 아파트 건설업을 하여 옴으로써 일반인에게 ‘상아’아파트를 건설하는 회사로서 널리 알려져 오다가 1990년경부터서야 비로소 아파트 건설에 ‘동성’이라는 이름을 사용하기 시작한 점, 원고 회사가 피혁제품의 제조 판매를 사업목적으로 하는 주식회사 동성을 흡수 합병한 1986년 이래 1990년경부터 위와 같이 아파트에 ‘동성’이라는 이름을 사용하기 시작한 때까지는 원고 회사의 주력 업종은 피혁 부분의 사업이었던 점, 원·피고 회사의 건설공사 도급한도액 순위가 피고 회사가 서울 등 수도권지역에서 본격적인 건설사업을 벌이기 시작한 1991년도에는 원고 회사 151위, 피고 회사 152위로 비슷하였으나 그 후부터는 오히려 피고 회사가 앞선 점 등에 비추어 보면 피고에게 원고의 명칭과 동일 유사한 명칭을 사용하여 일반인으로 하여금 자기의 영업을 원고의 영업으로 오인시키려고 하는 의도가 있었다고 보기는 어렵다 할 것이므로 위의 부정한 목적이 있다는 추정은 깨어졌다고 봄이 상당할 것이다.
따라서 원심의 이 부분 판단은 그 설시에 미흡한 점이 있으나 결론에 있어서 정당하고, 거기에 소론과 같은 상법상 상호권에 관한 법리를 오해한 위법 등이 있다고 할 수 없다. 논지는 이유 없다.
3. 원고 상고이유 제3점에 대하여
부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목에 의하면 “국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일 또는 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 일으키게 하는 행위”를 부정경쟁 행위의 하나로 들고 있고, 같은 법 제4조에 의하면 “부정경쟁행위로 인하여 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다고 인정하는 자는 부정경쟁 행위를 하거나 하고자 하는 자에 대하여 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있으므로 부정경쟁방지법상의 금지청구권의 대상이 되는 부정경쟁 행위의 성립에는 상법상의 상호권의 침해에서와 같은‘부정한 목적’이나 부정경쟁 행위자의 ‘고의, 과실’은 요건이 아님은 소론이 지적한 바와 같다.
그러나 원심이 인정한 사실과 기록상 알 수 있는 바와 같이 원고 회사는 당초 상호인 "동성종합건설"과는 전혀 관계없는‘상아’라는 이름으로 1978년경부터 1989년경까지 장기간 아파트건설 사업을 하여 일반인에게 ‘상아’아파트를 건설하는 회사로 널리 알려졌고, 원고 회사는 1990.6.경 위와 같이 ‘동성’이라는 이름으로 아파트건설 사업을 하기까지는 1986년 이래 건설업이 아니라 피혁업을 주력 업종으로 하여 왔고, 또한 1988.9.경 증권거래소에 상장할 당시 업종을 섬유, 의복 또는 가죽가방, 신발업종으로 분류하여 상장하였다면, 원고 회사가 사용하고 있는 ‘동성’이라는 상호는 아파트 건설업계에서 주지된 상호라고 할 수 없다고 할 것이므로, 피고 회사가‘동성’이라는 상호를 사용하는 행위가 국내에서 널리 알려진 원고 회사의 상호와 동일 또는 유사한 상호를 사용하여 원고 회사의 영업활동과 혼동을 일으키는 위 법 제2조 제1호 (나)목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수 없다. 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 부정경쟁방지법상의 금지청구권에 관한 법리오해 등 위법이 없다. 논지도 이유 없다.
4. 피고의 상고이유에 대하여.
가. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 피고의 반소청구에 대하여, 그 거시 증거들에 의하여 피고 회사가 1992.8.5. 원심판결 별지목록 기재의 서비스표의 등록을 마친 사실 및 원고 회사가 1990.6.경부터 현재까지 ‘동성’이라는 표지를 사용하여 아파트를 건설하고 그 분양시 위 표지를 신문광고 등에 사용한 사실 등을 인정한 다음, 원고 회사(원심판결서에는 피고 회사로 되어 있으나 오기로 보임)가 건설하는 아파트 분양광고 등에 ‘동성’이라는 문자를 표기하여 ‘동성아파트’라고 표기한 사실만으로는‘동성’이 원고 회사 상호의 주요부분인 점과 아울러 고려할 때 이는 원고 회사가 건설한 아파트라는 사실을 표기하기 위하여 이를 문자로 사용한 것이어서 위‘동성’을 표장으로 사용한 것이라고 하기 어렵고, 원고 회사(이 부분도 원심판결서에는 피고 회사로 되어 있으나 오기로 보임)가 건설하는 아파트 벽면에 '동성'이라는 표시를 한 것은 이를 표장으로 사용한 것으로 볼 것이고 그렇다면 그것이 피고 회사의 등록서비스표와 동일하지는 않더라도 적어도 유사한 것으로 볼 여지는 있으나, 한편 원고 회사는 그가 건설한 아파트 벽면에 ‘동성’이라는 표시를 함에 있어서‘동성’이라는 문자표시 이외에 위 아파트를 건설한 회사가 효성그룹계열의 회사라는 취지를 나타내고자 효성그룹을 상징하는 도형을 함께 표시하고 있으므로 원고 회사가 아파트 벽면에 사용하는 표장은 위 '동성'이라는 문자와 위 효성그룹 상징도형을 합쳐 일체로서 파악하여야 함이 상당할 것이고 그렇게 보면 그러한 원고 회사의 표장은 그속에‘동성’이라는 문자가 표기되어 있다는 사실만으로 피고 회사의 동록된 서비스표장과 유사한 것이라고 하기 어렵고 달리 원고 회사가 피고 회사의 등록된 서비스표장과 동일 또는 유사한 표장을 사용하였다고 인정할 만한 증거가 없다는 이유로 원고 회사가 상표권침해행위를 하였음을 전제로 한 피고 반소청구를 배척하였다.
나. 그러나 상표법 제2조 제1항 제6호에 의하면, 상표의 사용에는 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위 등 이외에 상품에 관한 광고 등에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위 등이 포함되고 서비스표에 대하여는 같은 조 제2항에서 상표에 관한 규정을 준용하게 되어 있으므로 상표의 경우와 같이 서비스자체나 그 광고에 서비스표를 표시하는 행위도 서비스표의 사용이라고 보아야 할 것인바(당원 1993.12.21. 선고 92후1844 판결 참조), 원고가 영위하는 아파트 건축업은 상표법시행규칙상의 서비스류 구분 제104류의 제1군 토목, 건축업에 속하고 있어 원고가 그 자신의 상호에 해당하는 '동성'이라는 표시를 원고 회사가 건축 분양하는 아파트 분양광고 및 아파트 벽면에 표시하는 경우 이를 순수히 상호로서만 사용되었다고 보기는 어렵다 할 것이고 상호를 서비스표로서 사용한 것으로 보아야 할 것이다.
또한 문자와 문자 또는 문자와 도형이 결합된 상표는 원칙적으로 상표의 구성전체를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 하나, 결합상표에 있어서는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니고 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하는 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 그 중 하나의 칭호, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이므로(당원 1994.1.25. 선고 93후1179 판결 참조), 이 사건의 경우에도 원고 회사가 건설한 아파트 벽면에 사용된 효성그룹의 상징도형과 ‘동성’이라는 표시는 서로 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수는 없고 위 도형부분으로부터는 어떤 칭호나 관념이 발생하지 않으므로 문자 부분에 의하여 칭호나 관념을 생각할 수 있고 그럴 경우 피고의 등록된 서비스표와 칭호나 관념에서 동일, 유사하다고 할 것이어서 전체적으로 유사한 표장이라고 보지 않을 수 없다 할 것이다.
그럼에도 불구하고 이와 다른 견해에서 원고 회사가 건설하는 아파트 분양광고 등에 ‘동성’이라는 문자를 표기하여‘동성아파트’라고 표기한 것이 서비스표장으로 사용한 것이라고 하기 어렵다고 판단하고, 나아가 원고 회사가 아파트 벽면에 사용한 표장은 위 ‘동성’이라는 문자와 도형부분을 합쳐 일체로서 파악하여야 한다는 전제하에 피고 회사의 등록된 서비스표장과 유사하지 않다고 판단한 원심판결에는 상호와 서비스표장에 관한 법리 및 서비스표장의 유사 여부에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이고 이 점을 지적하는 논지는 일응 이유 있다.
다. 그런데 상표법 제51조 제1호에 의하면 자기의 상호와 이들의 저명한 약칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권 설정등록 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 것이 아닌 한 상표권의 효력이 미치지 않는다 할 것이고, 여기서 “부정경쟁의 목적”이라함은 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말한다 할 것이다(당원 1984.1.24. 선고 83후69 판결; 1993.10.8. 선고 93후411 판결; 1993.12.21. 선고 92후1844 판결 등 참조).
기록에 의하면 원고 회사가 ‘동성’이라는 상호를 서비스표로서 아파트 분양광고나 아파트 벽면에 사용함에 있어 일반의 주의를 끌만한 서체나 도안으로 사용한 것은 아니므로 이는 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 서비스표에 해당하는 것으로 봄이 상당하다 할 것이고, 이 사건에 있어서 피고 회사의 서비스표는 1990.7.24. 출원하여 1992.8.5. 등록된 것이고 원고 회사가 ‘동성’이라는 상호를 아파트 분양광고나 아파트 벽면에 서비스표적으로 사용한 것은 피고 회사의 서비스표 등록 훨씬 이전부터 이루어진 것이어서, 이 사건 양서비스표의 유사성이나 영업목적의 유사성, 영업활동의 지역적 인접성 등에도 불구하고 원고 회사에게 등록된 피고 회사의 서비스표의 신용을 이용하여 부당한 이득을 얻으려는 의사가 있었다고 보기는 어렵다고 할 것이다.
그렇다면 원고 회사가 ‘동성’이라는 상호를 아파트 분양광고나 아파트 벽면에 서비스표로서 사용하였다고 볼 수 있다고 하더라도 이는 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이어서 피고 회사의 등록된 서비스표권의 권리범위에 속하지 아니한다 할 것이고, 따라서 피고 회사의 등록된 서비스표권의 침해에 해당하지 않는다 할 것이므로 위와 같은 원심의 잘못은 판결 결과에 영향이 없는 것이어서 논지는 결국 이유 없다.
5. 그러므로 각 상고를 모두 기각하고 상고비용은 각 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 지창권(재판장) 천경송(주심) 안용득 신성택