【심판청구인, 피상고인】
이화산업주식회사 소송대리인 변호사 김동환
【피심판청구인, 상고인】
스미또모 가가꾸 고오교 가부시기 가이샤 소송대리인 변호사 김진억 외 5인
【원 심 결】
특허청항고심판소 1992.5.30.자 91항당473 심결
【주 문】
원심결을 파기하고 사건을 특허청항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유(기간도과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 한도내에서)를 본다.
제1,3점에 대하여
원심결은 그 이유에서 피심판청구인의 특허등록 제16465호(이하 본건 특허라 한다)의 실시례 5(b)와 (가)호 발명의 기술내용을 대비 검토하면, 양자 모두 황색의 반응성 염료를 제조하는 방법에 관한 것으로서 그 원료물질 및 목적화합물이 동일하나, 그 반응공정에 있어서 본건 특허는 디아조화, 커플링 및 축합(2차에 걸쳐)으로 구성되어 있음에 비하여, (가)호 발명은 디아조화, 촉매첨가, 커플링 및 축합(1차)으로 구성되어 있어 양자는 촉매첨가의 유무 및축합반응의 회수에 따른 기술적 구성의 상이성이 있고, 그에 따른 작용효과로서 수율상의 문제는 불분명한 점이 있으나 (가)호 발명은 무수프탈산촉매를 사용함으로써 본건 특허와는 달리 축합반응을 1단계로 단축하는 작용효과를달성하고 있으므로 (가)호 발명은 본건 특허와는 그 기술적 구성 및 작용효과가 상이한 발명으로 본건 특허의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하고 있다.
화학물의 제조과정에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로, 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성물질이 같다고 하더라도, 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는 서로 다른 방법이라 할 것이며(당원 1991.11.12.선고 90후1451 판결; 1991.11.26.선고 90후1499 판결; 1992.10.27.선고 92다8330 판결 등 참조), 따라서 후자의 방법은 전자 특허의 권리범위의 영역 밖에 있는 것이다.
기록에 의하면, 본건 특허에서의 축합반응은 일반식(Ⅳ)의 모노아조 화합물 또는 일반식(Ⅴ)의 아닐린 화합물 중의 어느 하나가 염화시아눌과 일차 축합반응하고 이어서 나머지 하나의 화합물이 염화시아눌과 2차 축합 반응하는 구조로서 본건 특허의 실시예에도 위 반응물질들을 0-25℃에서 1차 축합 반응시킨 후 온도를 40℃로 가열하여 2차 축합시키는 과정으로 특정하고 있고, (가)호 발명에서도 위 반응물질들을 축합 반응시킴에 있어 무수프탈산촉매(프탈산모노나트륨)를 첨가한 상태에서 위와 같은 모노아조 화합물과 아닐린 화합물을 염화시아눌과 함께 투입하여 축합하고 있지만 실제 축합공정에 있어서는 0-5℃의 온도범위에서 1차로 1-2시간 반응시킨 후, 이어서 온도를 40℃로 가열하여 2차로 수시간 교반하면서 반응시키는 공정으로 되어 있는 사실을 인정할 수 있으므로 위 화합물들을 일괄 축합하더라도 이들 각각을 따로 축합하는 본건 특허의 경우와 마찬가지로 서로 다른 온도영역에서 2차에 걸쳐 축합이 이루어진다 할 것이다.
그렇다면, (가)호 발명은 본건 특허와 대비하여 볼 때 출발물질 및 생성물질이 동일하고 그 기술적 구성도 무수프탈산촉매의 부가 외에는 별다른 차이가 없으므로 (가)호 발명이 본건 특허의 권리범위에 속하지 않는다고 인정되기 위해서는 그와 같은 촉매의 부가에 의한 작용효과상의 우월성이 입증되어야할 것인바, (가)호 발명에서의 축합 공정도 실제로는 2차에 걸쳐 이루어지므로 원심으로서는 (가)호 발명에서 무수프탈산촉매의 사용으로 진정한 축합공정의 단축이 있다고 하기 위하여는 단순히 위 반응물질들을 동시에 투입하는 것만으로는 부족하고 이러한 물질들이 촉매투입으로 인하여 어떠한 화학반응경로를 거치는가를 관찰하여 실제로 축합반응이 1단계로 단축되는가의 여부를 판단하고 나아가 촉매투입으로 인하여 반응시간의 현저한 단축 내지는 수율향상 등의 작용효과가 있는지 여부에 관하여 구체적으로 심리하여야 함에도 불구하고 이점에 관하여 아무런 심리를 함이 없이 막연히 무수프탈산촉매의 사용으로 축합 공정단축의 효과가 있다고 인정하여 그 기술적 구성 및 작용효과가 상이하다고 판단한 것은 증거 없이 사실을 인정하였거나 심리를 다하지 아니함으로써 심결결과에 영향을 미친 위법을 저질렀다고 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
그러므로 나머지 상고이유에 대하여 더 판단할 필요없이 원심결을 파기하고 사건을 특허청항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이임수(재판장) 김석수 정귀호(주심) 이돈희