【심판청구인, 피상고인】
주식회사 논노
【피심판청구인, 상고인】
게스? 인코포레이티드 소송대리인 법무법인 중앙국제특허법률사무소 담당변호사 이병호 외 1인
【원심심결】
특허청 1991.2.22. 자 89항당307 심결
【주 문】
원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
1. 원심결의 이유에 의하면, 원심은 피심판청구인의 등록상표 『GEORGES MARCIANO』가 부착된 광고가 미국에서 발행되는 잡지 『MADEMOISELLE』 1984년 9월호부터 1988년 10월호까지 게재되어 있고 그 이외에 『VOGUE』, 『ELLE』, 『BAZZAR』, 『GLAMOUR』 등의 외국잡지에도 그 광고가 게재되어 있으며, 위 『MADEMOISELLE』잡지가 국내에 수입, 판매된 사실은 인정되나, 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제2조 제4항 제3호가 말하는 광고는 국내에서의 광고를 의미할 뿐 외국에서의 광고를 포함하는 것은 아니므로 외국에서 발행된 간행물에 등록상표를 광고하였다 하여 등록상표를 국내에서 그 지정상품에 사용하였다고 할 수 없고, 그 외국에서 발행된 간행물을 수입하였다고 해서 등록상표를 국내에서 사용하였다고 볼 수 없다고 전제한 다음, 등록상표가 우리나라에 등록된 이후 그 지정상품인 예복, 신사복 등에 대한 수입제한이 해제된 1984.7.1. 부터 국내신문에 등록상표가 최초로 광고된 1986.9.5. 전까지 등록상표를 국내에서 사용하지 아니하였으므로 국내에서 등록상표를 1년 이상 사용하지 아니한 경우에 해당되어 구 상표법 제45조 제1항 제3호에 의하여 그 등록은 취소되어야 한다고 판단하고 이와 결론을 달리한 초심결을 파기하였다.
2. 그러나 구 상표법 제2조 제4항 제3호에 의하면, 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 붙이고 전시 또는 반포하는 행위는 상표의 사용행위에 포함되는 것이고, 이 때에 상품에 관한 광고에 상표를 붙이고 전시 또는 반포하는 행위 즉, 상표의 선전광고는 국내에서 이루어질 것을 요한다고 할 것이나 간행물을 통한 선전광고의 방법에 있어서는 반드시 우리 나라에서 발행된 간행물에 한정되는 것이 아니라 외국에서 발행된 간행물이라 하더라도 우리 나라에 수입, 반포되고 있다면 국내 수요자가 그 외국에서 발행된 간행물에 게재된 상표광고에 접할 수 있는 것이어서 이러한 외국에서 발행된 간행물을 통한 국내에서의 상표의 선전광고행위는 위 같은 법조 소정의 상표의 사용에 포함되는 것이라고 보아야 할 것이다.
3. 그럼에도 불구하고 원심은 그 거시증거에 의하여 등록상표를 부착한 상품광고가 미국에서 발행되는 잡지 『MADEMOISELLE』 1984년 9월호부터 1988년 10월호까지 게재되어 있고 위 잡지가 국내에 수입, 판매된 사실은 인정하면서도 이는 구 상표법 제2조 제4항 제3호가 규정하는 국내에서의 상표의 사용에 해당하지 않는다고 판단하였으니 원심결에는 구 상표법 제2조 제4항 제3호의 상표사용에 관한 법리를 오해하여 심결결과에 영향을 미친 위법이 있었다고 할 것이고, 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다. 그러므로 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 박우동(재판장) 김상원 윤영철 박만호