【출원인, 상고인】
동방제약주식회사 소송대리인 변리사 신용길
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 1989.6.30. 자 88항원691 심결
【주 문】
원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
1. 출원인소송대리인의 상고이유를 본다.
특허법 제6조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 산업상 이용할 수 있는 신규성있는 기술이라고 할지라도 그것이 기존의 기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 부여하지 않고자 하는 취지인 바 이와 같은 진보성유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도는 그 기술의 구성의 차이 외에 목적과 작용효과를 아울러 고려하여 판단하여야 하며 특히 출원된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 일응 출원발명의 진보성을 인정하는 것이 타당하다( 당원 1983.4.26. 선고 82후72 판결 참조).
2. 원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원발명은 병풀잎을 메탄올 또는 메탄오수용액으로 40 내지 80°C에서 추출하고 메탄올을 제거하여 추출물을 증류수로 희석한 후 초산에틸로 추출하여 초산에틸층과 수층으로 나누고, 수층은 n-부탄올로 추출한 후 n-부탄올 추출액의 수분함량을 4 내지 7%로 조정하여 불필요한 물질을 침강시켜 제거하고 n-부탄올용액을 건조하여 이 건조물을 물과 같은 용매로 결정화하여 아시아티코사이드를 얻고, 초산에틸층은 그 수분함량을 1 내지 3.3%로 조정시킴을 특징으로 하는 트리페노이드의 분리회수방법인데, 인용발명이 기재된 갑제 5호증의 요지는 병풀로부터 아시아티코사이드류와 아시아틱산류를 추출하는 방법에 관한 것이고 또 갑제 9호증의 요지는 병풀을 95%의 에탄올로 추출하여 그 추출물을 활성탄으로 처리하여 농축한 후 석유 에테르, 에테르 및 초산에틸로 처리하여 아시아티코사이드류를 회수하는 방법에 관한 것으로서, 이 사건 출원발명과 갑제 5호증 및 갑제9호증의 기술내용을 대비검토하면 이 사건 출원발명에서 병풀잎을 메탄올 또는 메탄올수용액으로 추출하고 그 추출물을 증류수로 희석하는 점은 갑제5호증에서 병풀을 알코올추출로 농축하고 물로 희석한다고 기재되어 있고 또 갑제9호증에 병풀을 95%의 에탄올로 추출한다고 기재되어 있을 뿐만 아니라 메탄올과 에탄올과는 저급알콜류에 해당하는 것으로 추출공정에서 용매로서의 성질도 유사하여 상호호환성이 있는 균등물로 인정되는 점 등에 비추어 보아 이 사건 출원발명은 인용발명으로부터 당업자이면 각별한 창의를 요하지 아니하고 용이하게 실시할 수 있는 정도의 것으로 인정된다고 판단하여 특허법 제6조 제3항에 따라 특허를 거절한 원사정을 유지하고 있다.
3. 그러나 기록에 의하여 이 사건 출원발명과 원심이 인용한 선행기술을 대비하여 보면 병풀로부터 각종성분을 추출하는 데에 사용되는 용매의 종류와 희석, 침전, 건조 등의 공정에 유사한 점이 있기는 하나 수층 n- 부탄올추출액의 수분함량과 초산에틸렌의 수분함량을 조정하는 내용과 납염의 형성과정의 유무 등에 비추어 기술의 구성에 차이가 있다고 보여지는 바, 출원인은 이 사건 출원발명은 병풀로부터 산업상 유용한 아시아티코사이드와 트리페노이드를 추출분리하여 얻는 방법에 관한 기술내용인 반면에 위 선행기술 중 갑제5호증 기재 기술은 병풀로부터 어떤 물질이 존재하는 지를 확인하는 기술에 불과한 것으로 병풀잎으로부터 트리페노이드를 분리회수할 수 있는 방법을 전혀 제시하지 못하고 있고, 또 갑제9호증 기재 기술은 아시아티코사이드를 얻기 위하여 프리퍼레이티브 티엘시(TLC)방법을 사용하였으나 이 방법으로는 한번에 몇 밀리그램밖에 얻을 수 없어 경제성이 영에 가까운 것으로 결국 위 기술도 병풀 중에 아시아티코사이드가 존재한다는 것을 확인하는 것에 불과하고 아시아티코사이드를 추출하는 방법을 제시하는 것이 아니라고 주장하고 있다.
만일 위와 같은 출원인의 주장이 사실이라면 이 사건 출원발명의 기술은 그 작용효과에 있어서 원심이 인용한 위 각 선행기술보다 현저하게 향상진보된 것이어서 진보성이 있다고 보아야 할 것이므로, 원심으로서는 위와 같은 출원인의 주장의 당부를 심리판단하여 이 사건 출원발명의 진보성 유무를 가려보았어야 함에도 불구하고 원심은 만연히 이 사건 출원발명과 위 각 선행기술을 구성의 면에서만 대비설시한 채 위와 같은 작용효과의 차이에 관한 출원인 주장에 관하여는 언급함이 없이 이 사건 출원발명은 위 각 선행기술로부터 당업자이면 용이하게 실시할 수 있는 것이라 하여 그 진보성을 부인하고 말았는 바, 이는 발명의 진보성에 관한 법리오해와 심리미진으로 심결에 영향을 미친 위법을 저지른 것으로서 이점에 관한 논지는 이유있다.
4. 그러므로 원심결을 파기환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 배석(재판장) 이회창 김주한