【심판청구인, 상고인】
히다찌 가세이 고오교 가부시끼 가이샤 소송대리인 변호사 박용일 외 1인
【피심판청구인, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 1987.3.31. 자, 84년 정정허가 항고심판 제2호 심결
【주 문】
원심결을 파기하여 사건을 특허청 항고심판소로 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
제1점에 대하여,
특허법 제63조에 의하면, 특허권자는 특허발명의 명세서나 도면에 불완전한 것이 있을 때에는 특허청구범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명에 해당하는 경우에 한하여 그 명세서 또는 도면의 정정허가심판을 청구할 수 있게 되어 있고 이 경우 특허청구의 범위는 확장 또는 변경할 수 없게되어 있으며 특허청구의 범위를 감축하는 경우에는 정정후의 특허청구의 범위에 기재된 사항이 특허출원당시에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다고 규정되어 있는 바, 그 취지는 일단 특허권이 설정 등록된 후에 있어서는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용될 수 없으나 특허의 요건이 구비되고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구의 범위에 관한 기재자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하던가 기재상의 불비를 해소하는 것과 발명의 상세한 설명과 특허청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되는 것 이라고 해석하여야 할 것이다.
원심결 이유에 의하면, 원심은 본건 특허의 명세서에는 수지조성물의 제1성분으로서 40 - 90부의 하나 또는 그 이상의 올리고머가 다가알콜(또는 그 유도체)과 일반식(A)를 반응시킨 것 또는 다가 알콜(또는 그 유도체)과 다가 알콜의 하이드록 시기를 기준으로 30 - 70몰%의 오일 및 지방으로부터 유도된 지방산 및 다가 알콜의 하드록 시기를 기준으로 30-70몰%의 일반식(A)와의 반응에 의해 수득하는 것으로 파악되나 특허청구의 범위 중에서 "다가 알콜 또한 다가 알콜...... 반응시킴에 의하여 수득한"까지 의 기재에 의하면 본건 특허의 제1성분이 다가 알콜을 일반식(A)와 반응시킨 것 또는 다가 알콜과 유지로부터 유도된 지방과의 유도체인지 그렇지 않으면 다가 알콜을 일반식(A)와 반응시킨 것 또는 다가 알콜을 다가 알콜과 유지로부터 유도된 지방산과의 유도체와 반응시킨 것인지를 파악할 수 없을 뿐 아니라 "다가 알콜의 하이드록 시기를 기준으로 하여 30 - 70몰%"가 어느 부분과 관련되어 있는지 조차 파악할 수 없도록 기재되어 있어 이는 발명의 요지가 불명한 것으로 인정되고 또한 특허청구 범위 중에서 "다가 알콜과 유지로부터 유도된 지방산과의 유도체"를"유지로부터 유도된 지방산"으로 정정하는 것은 본 건 특허의 구성요건을 대체하는 것으로 이는 특허청구의 범위를 변경시킨 것에 해당된다고 판단하였다.
그러나 본 건 특허의 명세서 중 발명의 상세한 설명의 기재내용은 파악이 되나 특허청구의 범위의 기재내용은 파악할 수 없다는 것은 발명의 요지가 불명한 것이라기 보다는 특허청구의 기재가 불명료한 것이라고 볼 수가 있을 것이고 이와 같은 경우 특허청구의 범위를 정정하거나 석명하는 것이 특허청구의 범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구의 범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 그리고 이와 같이 정정되는 경우 특허의 요건에 해당되고 특허출원 당시 특허를 받을 수 있는 것인지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것인바, 그렇다면 원심이 여기에 가지 이르지 아니한 것은 특허법 제63조의 법리를 오해하여 심리를 미진하였거나 판단을 유탈한 것이라고 보아야 할 것이고 이는 심결에 영향을 미치는 것이므로 논지는 이유 있음에 돌아간다.
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 할 것 없이 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김덕주(재판장) 윤관 배만운 안우만