【출원인, 상고인】
주식회사 럭키 소송대리인 변리사 김원호 외 2인
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원심판결】
특허청 1990.6.26. 자 89항원 제590호 심결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고비용은 출원인의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
1. 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 산업상 이용할 수 있는 신규성이 있는 기술이라고 하더라도 그것이 기존의 기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 부여하지 않고자 하는 취지인바 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하며 출원된 기술의 구성이 선행기술과차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술에 비하여 현저하게 향상진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 출원발명의 진보성을 인정하여야 하고 특허출원된 기술의 작용효과가 선행기술의 그것에 비하여 현저하게 진보향상된 것이 아닌 때에는 발명의 진보성을 결여한 것이라고 할 것이다 ( 당원 1990.12.11. 선고 90후601 판결, 1991.1.15. 선고 90후564 판결 각 참조).
또한 출원된 발명이 공지공용의 기존기술을 종합한 것인 경우에도 선행기술을 종합하는 데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우에는 발명의 진보성이 인정되어야 할 것이나 그렇지 아니하고 공지공용의 기존기술을 종합하는데 각별한 곤란성이 없다거나 이로 인한 작용효과도 이미 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 없는 경우에는 발명의 진보성은 인정될 수 없다고 할 것이다( 당원 1987.2.10. 선고 86후27 판결; 1989.11.24. 선고 88후769 판결 각 참조).
2. 기록에 의하면 본원발명은 별지 일반식(2)의 3-페녹시 벤질-2-(3-할로게노-알콕시페닐)-2-메틸프로필 에테르를 트리페닐포스핀, 요오드화금속, 전이금속촉매(염화니켈, 염화철, 염화코발트, 염화티타늄 등) 및 물의 존재하에서 50℃ 내지 150℃의 온도로 상압하에서 10시간 아연과 탈할로겐화 반응시켜 별지 일반식(1)의 3-페녹시 벤질-2-(4-알콕시페닐)-2-메틸프로필 에테르를 제조하는 방법이고, 선행기술인 인용례1(일본 공개 특허공보소 59-73535호)은 별지 일반식(2)'의 물질을 PDC(파라듐 카본) 촉매하에서 110도씨의 온도로 상압 또는 가압하에서 12시간 수소와 탈할로겐화 반응시켜 별지 일반식(1)'의물질을 제조하는 방법이며, 선행기술인 인용례 2(Jorg chem. 1982.47. P2622-2625)은 위 전이금속 촉매(염화니켈, 염화철, 염화코발트,염화티타늄등)를 촉매로 사용하여 할로겐화 유기물에서 탈할로겐화 시키는 방법임을 알 수 있고, 본원발명과 인용례1을 대비하여 보면 구조식이 동일한 할로겐화물을 출발물질로 하여 탈할로겐화 공정을 거쳐서 구조식이 동일한 목적물질을 제조하는 것으로서 그 출발물질, 목적물질 및 공정의 목적이 서로 같고, 다만 인용례1은 탈할로겐화시의 촉매로서 PDC(파라듕카본)을 사용하고, 그 공정상 수소를 사용하는데 비하여 본원발명은 탈할로겐화시의 촉매로서 전시한 전이금속 촉매를 사용하고, 그 공정상 물을 사용하는 점에서 서로 다르나 본원발명의 기술구성에 있어 이용된 전이금속 촉매와 물의 사용방법은 인용례2에서 공지된 기술임을 알 수 있으므로 본원발명은 그 발명에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 인용례1과 인용례2로부터 용이하게 발명할 수 있는 것에 불과하고, 소론의 작용효과 또한 공지된 선행기술인 위 각 인용례로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과라고도 할 수 없다.
원심이 이와 같은 취지에서 본원발명은 진보성이 없는 발명이라고 판단하여 특허를 거절한 원사정을 유지하였음은 정당하고 거기에 소론과 같은 진보성에 관한 법리오해나 심리미진, 판단유탈 등의 위법이 없다.
다만 원심결에는 본원발명의 메카니즘을 판단함에 있어서 아연과 물이 반응하여 수소가 발생하고 이 수소에 의하여 탈할로겐화가 이루어지는 것이라고 단정한 잘못이 있기는 하나 이를 참작하더라도 본원발명은 그 진보성을 인정할 수 없다고 판단한 결과에 있어서는 정당하므로 위법이라고 할 수 없다. 논지는 이유없다.
3. 이에 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 박만호(재판장) 박우동 김상원 윤영철