【출원인, 상고인】
코스메띠끄 발몽 로잔느 에스.에이 소송대리인 변리사 김윤배 외 1인
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원심판결】
특허청 항고심판소 1993.11.30. 자 92항원1345심결
【주 문】
원심결을 파기한다.
사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
출원인소송대리인들의 상고이유 제1점에 대하여 판단한다.
원심은, 출원인이 1990.12.31 출원하여 1992.6.4 거절사정된 본원 상표 와 1979.9.4 최초로 상표등록이 되었다가 1990.7.23 존속기간 갱신등록이 된 "선출원에 의한 타인의 등록상표"인 인용상표 를 대비하여 볼 때, 양 상표는 유사한 상표로서 지정상품도 유사하여 양 상표를 다 같이 그 지정상품에 사용할 경우 일반수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 본원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 소정의 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하는바, 출원된 상표가 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는지의 여부는 상표등록출원시를 기준으로 판단하여야 하므로, 본원상표의 상표등록출원시에 상표등록이 되어 있던 인용상표에 관하여 이 사건이 항고심에 계속중인 1992.12.22. 상표권의 존속기간 갱신등록을 무효로 한다는 심결이 확정되었다고 하더라도 본원상표는 상표등록을 받을 수 없는 것이라는 이유로, 본원상표의 상표등록출원에 대하여 거절사정을 한 것이 정당하다고 판단하였다.
그러나 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제47조와 제48조 제3항에 의하면, 상표권의 존속기간 갱신등록이 제47조 각호 소정의 무효사유에 해당할 경우에는 상표권의 소멸의 전후를 불문하고 심판에 의하여 그 갱신등록을 무효로 하여야 하고, 상표권의 존속기간 갱신등록을 무효로 한다는 심결 또는 판결이 확정된 때에는 상표권의 존속기간 갱신등록은 처음부터 없었던 것으로 보도록 규정되어 있으므로, 그와 같은 경우에는 설정등록에 의하여 발생한 상표권은 갱신되기 전의 상표권의 존속기간이 종료하였을 때에 소멸하는 것으로 보아야 할 것인 바, 기록에 의하면 인용상표의 상표권자가 정당한 이유없이 상표권의 존속기간 갱신등록 출원전 3년내에 국내에서 그 등록상표를 어느 지정상품에도 사용하지 아니하였다는 이유로 상표권의 존속기간 갱신등록을 무효로 한다는 심결이 1992.11.18 확정됨으로써, 인용상표의 상표권은 설정의 등록일부터 10년의 상표권 존속기간이 종료되는 1989.9.4.로 소급하여 소멸되었음을 알 수 있다.
따라서 1990.12.31 본원상표가 상표등록출원되었을 당시 인용상표는 "선출원에 의한 타인의 등록상표"로 존재하지 아니 하였던 것으로 볼 수밖에 없어 본원상표는 구 상표법 제9조 제1항 제7호(현행 상표법 제7조 제1항 제7호)소정의 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당한다고 볼 수 없는 것이다.
그렇다면 원심결에는 구상표법 제9조 제1항 제7호나 상표권 존속기간 갱신등록 무효심결의 소급효에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이고, 이와 같은 위법은 심결에 영향을 미친 것임이 분명하므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있다.
그러므로 나머지 상고이유 제2점에 대하여는 판단하지 아니한 채 원심결을 파기하고 다시 심리판단하게 하기 위하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 안용득(재판장) 안우만 김용준(주심) 천경송