【원고, 피상고인】
주식회사 보원식품 소송대리인 변호사 백광현
【피고, 상고인】
【원심판결】
서울고등법원 1991.6.11. 선고 90나20178 판결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고비용은 피고의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
원심판결 이유에 의하면 원심은 원고는 일본의 소외 오케이식품주식회사(이하 소외 회사라고 한다)와 사이에 원고가 소외 회사로부터 오케이표 분와사비의 원료를 공급받아 그 제조기술을 지도받고 분와사비를 생산하여 소외 회사의 상표를 한글로 표시한 포장지에 이를 넣어 판매할 수 있도록 하는 내용의 계약을 체결, 그 계약에 따라 1982.경부터 분와사비를 생산, 판매하여왔으며 1983.4.7.에는 위 포장지의 표장과 도안에 터잡아 후추가루, 겨자가루 등을 지정상품으로 하는 상표등록을 마치고 1987.1.경에는 국내 분와사비 시장의 약 40퍼센트를 점유함으로써 위 포장지를 사용한 오케이표 분와사비는 원고의 상품으로 국내에 널리 인식되게 되었는데 피고는 ○○○○공업사라는 상호로 1986.11.부터 마늘분, 생강분 등의 조미료를 “△△△△”라는 이름으로 생산, 판매하여 오다가 1987.4.말부터 분와사비를 제외한 나머지 조미료 제품의 포장지에는 “△△△△”라고 표시하면서도 유독 분와사비 제품만큼은 원고가 사용하는 표장과 동일하게 포장의 상단 중앙에 ‘오 - K 케이 -’라 적혀있고 상단 모서리에 ‘일본 オ-ケ 기술제휴’, 하단에 청색으로 물고기 도형을 표시한 포장지를 사용하여 판매하여 오다가 1989.5.4.에는 위 포장지의 표장과 도안에 터잡아 상표등록까지 마쳤는바 피고가 사용하여 온 포장지의 표장과 상표를 원고의 위 선등록상표와 비교하여 보면 원고의 등록상표 상단에 있는 “ K 케이 오 - 게”" 와 피고의 포장지 상단에 있는 “ 오 - K 케이 -” 는 도형이 같고 문자부분도 오인, 혼동될 정도로 서로 비슷하여 유사하다고 보여지고 또한 하단에 표시된 도형도 그 외관은 다르나 양자가 다같이 바다를 소재로 하여 구성된 것으로서 바다를 연상케 하여 그 관념이 유사하므로 피고가 사용하여 온 포장지의 표장과 상표는 원고의 등록상표와 전체적으로 유사하다고 판단한 다음, 피고는 원고가 위 등록상표를 사용하여 그 지정상품인 분와사비 등을 생산, 판매하는 사실을 잘 알면서도 그 등록상표와 유사한 포장지를 피고가 생산하는 분와사비 제품에 사용하여 그 제품을 판매·반포함으로써 원고의 상표권을 침해하였다 할 것이므로 그 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 판시하고 타인의 상표권을 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받았을 때에는 그 이익의 액을 상표권자가 받은 손해액으로 추정하는데 피고가 1987.4.말부터 1988.11. 초순경까지 사이에 원고의 등록상표와 유사한 상표가 들어 있는 포장지를 사용하여 분와사비 70,000포를 판매한 사실 및 피고가 분와사비를 판매하여 얻은 순이익이 1포당 금 288원인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고 위 기간 이후에도 1989.1.30.부터 같은 해 3.말까지 분와사비 2,520포를 더 판매한 사실이 인정된다 하여 피고는 원고에게 합계금 20,885,760원 (72,520포 X 288원)을 배상할 의무가 있다고 판시 하였다.
기록에 의하여 살펴보면 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 그대로 수긍이 된다. 피고가 마늘분, 생강분 등의 조미료 포장지에는 피고 고유의 ‘△△△△’를 사용하면서도 유독 분와사비 제품에 대하여서만 원고의 등록상표와 전체적으로 유사한 표장을 사용하여 분와사비를 생산, 판매하여 온 이상 피고는 원고의 상표권을 침해하는 것이 되고 가사 피고 주장과 같이 피고가 소외 회사와 사이에 별도로 계약을 체결하여 분와사비 표장에 오-케이-표지를 사용하는 것을 승낙받았다 하더라도 그것만으로는 피고의 위 상표권 침해행위가 적법하게 되는 것은 아니라 할 것이므로 이를 다투는 논지는 이유 없다. 또한 구 상표법 제37조 제2항에 의하면 상표권자가 상표권침해자에 대하여 손해배상을 청구하는 경우 그 자가 침해행위에 의하여 이익을 받았을 때에는 그 이익의 액은 상표권자가 받은 손해액으로 추정되므로 상표권자는 상표권을 침해한 자가 취득한 이익을 입증하면 되고 그 밖에 침해행위와 손해의 발생 간의 인과관계에 대하여는 이를 입증할 필요 없이 손해배상을 청구할 수 있다 할 것이며 피고는 원고의 상표와 유사한 포장지를 사용하여 1987.4. 말부터 1988.11. 초순경까지 분와사비 70,000포를 판매한 사실 및 분와사비 1포당 금 288원의 이익을 얻은 사실을 자백하였는바 기록을 살펴보아도 피고의 위 자백이 진실에 반하고 착오에 의한 것이라고는 보여지지 아니한다. 원심판결에 판단유탈, 상표법에 관한 법리오해, 손해배상의 범위에 관한 법리오해 등의 위법이 있다는 상고논지는 어느 것이나 받아들일 수 없는 것이다.
그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이재성(재판장) 이회창 배만운 김석수