【신청인, 피상고인】
레이켐 코포레이션 소송대리인 변호사 권영모 외 1인
【피신청인, 상고인】
주식회사 태림화학 소송대리인 변호사 윤일영 외 2인
【원심판결】
서울고등법원 1992.7.29. 선고 91나67228 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고 사건을 서울고등법원에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
1. 원심의 판단요지
원심판결 이유에 의하여 원심이 한 사실인정 및 판단의 내용을 요약하면 다음과 같다. 즉 원심은,
가. 먼저 당사자 사이에 다툼이 없다고 보거나 그 채택증거들에 의하여 채권자가 1984.1.5. 원심판결 첨부 별지 (2)와 같은 내용을 주된 특허청구범위로 하는 “치수복원이 가능한 제품 및 그 제조방법” 등의 발명에 관하여 특허출원을 하고 이에 따라 1990.9.17. 출원공고가 된 사실, 그 후 채무자 등의 특허이의신청에 의하여 특허청이 1991.9.3. 이 사건 발명의 특허청구범위 가운데 위 별지 (2)의 독립항 중 제1항과 제39항 및 각 그에 대한 종속항들이 진보성이 없다는 이유로 위 특허출원 전체에 대한 거절사정을 한 사실, 채권자가 이에 불복하여 그 달 30. 원래의 특허청구범위 중에서 제46항 내지 제67항 만을 남겨 놓고 나머지 항은 전부 삭제하는 형식으로 특허명세서 중 특허청구범위를 감축 보정하여 항고심판을 제기함에 따라 특허청 항고심판소에서 위 거절사정을 파기하고 그 후 위 특허출원에 대하여 다시 심사에 부쳐진 결과 이 사건 특허출원은 1992.1.25. 특허사정되고 그 달 28. 특허 제48450호로서 특허등록된 사실, 그런데 이 사건 발명의 작용효과는 통신케이블의 접속부를 밀봉함에 있어 누설여부시험시에 발생하는 압력이나 습기제거작업 도중 발생하는 온도로 인하여 생기는 내압에 견뎌냄으로써 밀봉주위에 틈이 생기지 않도록 하는 것이고, 그 구성은 조사에 의하여 교차결합(가교)된 복원성 필라멘트사와 열안정성 그래스파이버, 조사에 의하여 교차결합된 중합체성 물질및 접착제 등으로 이루어지고, 그 제조방법에 있어서는 위 가교화된 복원성 섬유를 위사로 하고, 열안정성 섬유를 경사로 하여 열복원성 직물을 제직하는 공정, 위 열복원성 직물에 중합체성 물질을 적층시키는 공정, 위 적층된 중합체성 물질을 조사에 의하여 가교시키는 공정 및 위 중합체성 물질의 한 표면에 접착제를 도포시키는 공정 등으로 이루어지며, 그 발명의 목적은 위와 같은 작용효과 및 구성을 지니는 일체된 제품인 복합구조체인 복원성 직물 슬리이브 및 그 제품의 제조방법을 제공하는 데 있는 사실, 한편 채무자가 소외 한국전기통신공사(이하 한국통신이라고 줄여 쓴다)의 품질인증시험을 거쳐 1991.3.경부터 그 구매입찰에 응하여 현재까지 원심판결 첨부 별지 (1)의 (가)호 도면 및 (나)호 설명서에 기재된 바와 같은 열복원성 직물 슬리이브(열수축관)를 제조하여 납품하고 있는바, 채무자가 생산판매하고 있는 위 제품은 그 구성 및 성상, 제조방법 등에 있어 채권자의 이 사건 발명제품과 본질적으로 동일한 것인 사실 등을 확정한 다음, 채권자는 이 사건 발명의 특허권자로서, 특허법 제126조에 의하여 채무자에 대하여 위와 같은 침해행위의 배제와 예방을 청구할 수 있다고 보아 이 사건 신청의 피보전권리의 존재에 대한 소명이 있다고 판단하고,
나. 나아가 그 보전의 필요성의 유무에 관하여, 그 채택증거들에 의하여, 채무자는 이 사건 열수축관 제품을 한국통신의 규격에 따른 제품인증시험을거쳐 1991.4.27.부터 그 해 10.16.까지 금 7,692,918,500원, 1992.2.18.부터 그 해 4.15.까지 금 2,326,959,200원 상당을 한국통신에 판매하고 앞으로 계속 그 판매를 추진중에 있으며, 채무자가 생산판매하고 있는 제품은 이 사건 열수축관 이외에는 별다른 것이 없는 사실, 채권자는 외국법인으로서 1989.경부터 국내의 대리점인 주식회사 슈퍼텍코리아를 통하여 한국통신의 구매입찰에 응하여 이 사건 발명제품을 상당량 납품함으로써 그 납품가액이 1991.2.4.부터 그 해 12.21.까지 금 16,400,002,670원, 1992.3.30.부터 그해 4.20.까지 금 1,254,010,000원 상당이 되는 사실, 한국통신은 1992.4. 중에도 이 사건 발명제품 금 793,832,000원 상당을 구매추진 중에 있고 앞으로도 계속 상당물량을 구매할 계획으로 있으며, 이 사건 신청사건이 계속된 후로는 채무자에 대하여만 납품계약시마다 계약금액의 110퍼센트에 해당하는 담보의 제공을 요구하고 있는 사실, 소외 주식회사 송탄상호신용금고가 1991.10.15. 인천지방법원 91타기5861, 5862호로서 채무자에 대한 집행력 있는 공정증서정본에 기하여 채무자의 한국통신에 대한 1991.4.27.부터의 열수축관 물품대금채권 중 90억원에 달할 때까지 채권에 관하여 압류 및 전부명령을 얻고, 그에 따라 한국통신으로부터 1차로 1992.5.25. 금 236,608,910원을 변제받은 사실, 채무자는 1992.2.26. 특허무효심판청구, 그 해 5.29. 권리범위확인심판청구를 하여 현재 그 심판 계속중에 있는 사실 등을 인정하고, 이에 터잡아 채무자가 이 사건 가처분신청이 인용됨으로써 그 제품판매행위를 금지당함에 의하여 기업경영이 중단되고 이로 인하여 상당한 불이익을 입는다 하더라도, 주로 한국통신의 구매에 의하여 형성된 이 사건 제품의 국내시장에 있어, 이 사건 가처분신청 후로 채권자의 매상액 감소가 발생하고, 채무자의 시장점유율도 채권자의 그것보다 앞서게 되어 채권자가 그에 상응하는 손해를 현실적으로 입고 있을 뿐만 아니라, 채무자가 앞으로도 계속적으로 채권자의 특허권을 침해할 우려가 있고 나아가 이 사건 변론에 나타난 채권자와 채무자의 제품의 품질차이, 단가 등을 비교하여 보면 채무자의 특허권침해행위로 채권자의 영업활동에 중대한 지장이 초래될 것임에 비추어 채무자가 입게 되는 위와 같은 불이익이 이 사건 가처분신청이 허용되지 않음으로써 채권자가 입게 되는 불이익과 비교하여 훨씬 상회한다고 볼 수 없는 점, 채무자의 이 사건 제품의 생산, 납품으로 인하여 채권자가 입은 재산상 손해가 비록 그 범위와 수량에 있어 확정할 수 있는 것이라 하더라도 특허권침해의 경우에는 특허권자에 대한 명예, 신용의 훼손, 인격에 대한 침해도 수반되어 그 손해의 사정이 어려울 뿐만 아니라, 위 송탄상호신용금고가 채무자의 한국통신에 대한 물품대금채권을 전부받아 그 전부채권을 행사하고 있는 상태 등에 비추어 볼 때 추후 이 사건 본안판결에 의하여 채무자의 침해로 인한 손해가 밝혀지는 경우에도 채무자의 재산이 미약하여 그 배상을 구하는 것이 현실적으로 어렵게 될 것임에 반하여, 채권자가 외국법인이고 국내에 책임재산이 없다 하여 추후 채무자가 입게되는 손해를 전보받을 수 없다고 볼 수 없다는 점, 채무자가 특허무효심판 등 청구를 하여 그 심판 계속중에 있다는 사정만으로는 이 사건 발명특허가 무효로 될 개연성이 크다고 단정할 수 없다는 점 등을 참작하여, 이 사건 특허권침해행위를 금지하지 아니하면 아니될 현존하는 급박한 강포나 현저한 손해가 발생할 개연성이 있다고 볼 것이고, 따라서 채무자는 스스로 그 손해를 수인할 수밖에 없다고 봄이 상당하므로, 결국 이 사건 가처분신청은 그 보전의 필요성에 관하여도 소명이 있다고 할 것이라고 판단하여, 채권자가 금 100,000,000원을 공탁하는 것을 조건으로 하여 채무자에게 위 복원성 직물 슬리이브의 제조, 사용, 판매 등 행위를 금지하는 내용의 이 사건 가처분신청을 인용하였다.
2. 당원의 판단
가. 민사소송법 제714조 제2항에서 규정하는 임시의 지위를 정하기 위한 가처분은 다툼 있는 권리관계에 관하여 그것이 본안소송에 의하여 확정되기까지의 사이에 가처분권리자가 현재의 현저한 손해를 피하거나 급박한 강포를 방지하기 위하여, 또는 기타의 이유가 있는 때에 한하여 허용되는 응급적, 잠정적인 처분인바, 이러한 가처분을 필요로 하는지의 여부는 당해 가처분신청의 인용 여부에 따른 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 기타의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 할 것이므로, 가처분채권자가 신청 당시에 실체법상의 권리를 가지고 있다 하더라도 그 권리가 가까운 장래에 소멸하여 본안소송에서 패소판결을 받으리라는 점이 현재에 있어 충분히 예상되는 경우에는 임시의 지위를 정하는 가처분에 의한 응급적, 잠정적 보호를 부여할 필요성이 없다고 풀이하는 것이 상당하다.
더구나 가처분채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과 같은 내용의 특허권침해의 금지라는 부작위의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는, 그에 대한 보전의 필요성 유무를 판단함에 있어서 위에서 본 바와 같은 제반 사정을 참작하여 보다 더욱 신중하게 결정하여야 할 것으로서, 만일 가처분신청 당시 채무자가 특허청에 별도로 제기한 심판절차에 의하여 그 특허권이 무효라고 하는 취지의 심결이 있은 경우나, 무효심판이 청구되고 그 청구의 이유나 증거관계로부터 장래 그 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자간의 형평을 고려하여 그 가처분신청은 보전의 필요성을 결한 것으로 보는 것이 합리적이라 할 것이다( 당원 1991.4.30. 자 90마851 결정 참조).
나. 한편 특허법 제133조, 제29조 제2항에서 특허등록된 발명이 그 출원 당시 공지공용된 발명 또는 반포 간행물에 기재된 발명에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것인때에는 이를 무효로 한다고 규정한 것은, 특허등록된 발명이 산업상의 이용가능성과 신규성이 있는 기술이라고 할지라도 그것이 기존의 공지된 기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 부여하지 않고자 하는 취지인바, 이러한 진보성의 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도에 대한 확립된 판단기준은 없으나, 적어도 특허등록된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때라야만 기술의 진보발전을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명의 진보성을 인정할 수 있다고 보는 것이 타당하다 할 것이다 ( 당원 1990.8.28. 선고 89후1349 판결 참조).
따라서 특허등록된 발명이 공지공용의 기존 기술을 수집 종합하여 이루어진 데에 그 특징이 있는 것인 경우에 있어서는 이를 종합하는 데 격별한 곤란성이 있다거나, 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 있는 경우가 아니면 그 발명의 진보성은 인정될 수 없다고 볼 것이고( 당원 1989.11.24. 선고 88후769 판결 참조), 또한 특허등록된 발명이 공지된 발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 특정함으로써 이를 수량적으로 표현한 것인 경우에 있어서도, 그것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 적의 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하고, 특별히 기술적 의의를 지니지 않는 것이라면 위 특허도 역시 공지의 기술을 내용으로 한 것으로서 진보성의 요건을 결하여 무효라고 보아야 할 것이다( 당원 1989.10.24. 선고 87후105 판결 참조).
다. 그러면 이 사건의 경우에 돌이켜, 과연 이 사건 가처분 당시 채권자의 이 사건 발명특허권이 그 무효심판절차에 의하여 무효로 될 개연성이 크다고 볼 수 있었는지의 여부를 살펴보기로 한다.
우선 이 사건 발명특허권이 “치수복원이 가능한 제품 및 그 제조방법”을 제공하려는 데 그 목적이 있는 것으로서, 그 특허청구범위가 원심판결 첨부 별지 (2)의 제46항, 제59항, 제64항, 제66항을 독립항으로 하고, 나머지는 모두 이를 인용하여 한정한 종속항으로 구성되어 있으며, 한편 이 사건 가처분신청 당시 채무자가 별도로 제기한 위 특허권에 대한 무효심판청구사건이 특허청에 계속되어 있었음은 원심이 적절히 인정한 바와 같다.
그런데 기록에 의하면, 이 사건 특허권의 특허청구범위의 각 항에 기재된 제품과 그 제조방법에 관한 발명들은 모두 그 출원 당시 특허법 소정의 진보성에 관한 특허요건을 구비하였다고 보기가 매우 의심스러운 것들이라고 아니할 수 없다.
즉, (1) 이 사건 특허청구범위 제46항과 제59항 및 그 종속항들에 기재된 발명의 요지는, 중합체성 물질과 복원성 섬유를 포함하는 복원성 복합구조체 및 이를 제조하는 방법으로서, 중합체성 물질을 교차결합된 복원성 섬유에 도포하는 단계와 중합체성 물질을 교차결합시키는 단계로 이루어지는 것임이 분명하나, 소을 제5호증의 2에 의하면, 이 사건 특허출원 전에 일본에서 이미 반포된 간행물인 일본공개특허공보 소화 56-9443호에는 폴리에스텔 필라멘트로된 열수축성인 경사와 비수축성인 위사로 제직된 열복원성 직물을 합성수지(이는 중합체성 물질의 범주에 포함되는 것임)에 함침 또는 적층시키는 제조방법에 관한 발명이 기재되어 있으며, 그 발명의 목적이나 작용효과, 기술구성 등이 이 사건 특허발명과 대체로 동일한 것임을 알 수 있다.
다만 그 구체적인 기술면에 있어 이 사건 발명이 특별히 방사선 조사에 의하여 섬유 또는 중합체성 물질을 교차결합시키는 단계를 포함하는 점에서 차이가 발견될 뿐이나, 역시 이 사건 특허출원 전의 반포 간행물에 해당되는 인용참증인 소을 제36호증, 소을 제6호증의 14 등의 각 기재에 의하면, 위와 같이 방사선조사에 의하여 열복원성 직물이나 중합체성 물질을 교차결합(가교, cross-linking)시키는 기술은 이미 이 사건 특허출원 당시 공지공용의 기술에 속하는 것이라고 짐작이 된다.
따라서 위 발명부분은 특별히 위와 같이 공지된 기술을 종합하는데 격별한 곤란성이 있다거나 이로 인하여 위 공지의 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 작용효과를 지니게 되는 것이라고 볼 수 없는 이상, 단순한 위 공지기술들의 주합에 불과한 것으로서, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정될 여지가 충분하다.
(2) 위 특허청구범위 제64항 및 그 종속항들에 기재된 발명의 요지는, 위와 같은 복원성 복합구조체를 제조하는 방법으로서 중합체성 물질을 복원성 섬유에 가하는 단계와 그 형성된 구조체를 조사시키는 단계를 포함하며, 중합체성 물질의 비임반응에 대한 복원성 섬유의 비임반응은, 복합구조체의 복원율이 조사되지 않은 복합구조체의 복원율의 70퍼센트의 값으로 감소되기 전에 위 섬유 자체의 조사 후의 복원응력이 적어도 1MPa에 도달할 수 있도록 되어 있는 복원성 복합구조체의 제조방법이라는 것인바, 위 발명의 제조방법은 위에서 본 특허청구범위 제46항 기재의 특허대상 물건의 제조방법과 전혀 동일한 것으로서, 다만 그 구성요소들의 상대적인 비임반응, 복원응력 등을 특정하고 있을 뿐이나, 위와 같은 수치의 한정에 대한 특별한 의미를 그 해당 특허명세서의 기재에서 전혀 찾아 볼 수 없는 터이므로, 위 발명부분도 역시 공지의 기술을 내용으로 한 것에 불과하여 그 특허의 효력이 매우 의심되는 것이다.
(3) 위 특허청구범위 제66항 및 그 종속항들에 기재된 발명의 요지는, 복원성 직물(복원성 폴리올레핀과 열안정성 섬유로 제직된 복합구조체)과 그 위에 적층되는 중합체성 매트릭스 물질을 포함하는 복원성 복합구조체로서, 복원성 직물은 1.5 내지 5MPa의 복원응력을 가진 교차결합된 복원성 폴리올레핀을 포함하며, 중합체성 매트릭스 물질은 복합구조체의 복원율이 자유직물의 복원율의 적어도 65퍼센트가 되게 하고, 조사된 후의 중합체성 매트릭스 물질 자체는 분당 300퍼센트의 변형율에서 측정하여 400 내지 700퍼센트의 실온 연신율을 가지도록 교차결합되어 있는 복합구조체라는 것이나, 소을 제15호증에 의하면, 이 사건 특허출원 전에 이미 미합중국에서 반포된 간행물인 미국특허공보 제3,669,157호에는 비수축성 물질로서 유리 등에서 선택된 섬유와 열수축성 물질인 폴리올레핀류의 섬유를 각기 경사, 위사로 하여 제직된 수축성 관형직물 및 위 관형직물을 중합체성 물질에 속하는 열경화성 수지에 함침하여 사용할 수 있도록 하는 제조방법 등에 관한 발명이 기재되어 있음을 알 수 있는바, 이를 이 사건 발명과 비교하여 볼 때 그 목적이나 작용효과, 기술구성이 서로 동일하거나 매우 유사함이 분명하고, 다만 이 사건 발명이 위 인용참증에 나타난 발명의 구성요소중의 하나인 폴리올레핀, 중합체성 물질 등의 복원응력이나 연신율 등에 관한 수치를 한정하고 있을 뿐이나, 이는 위에서 본 바와 마찬가지로 발명의 특징적인 요소를 이루는 것으로 보기 어려우므로, 위 발명부분도 역시 무효로 볼 소지가 많은 것으로 여겨진다.
결국 위와 같은 소명관계에 비추어 보건대, 채권자의 이 사건 발명특허권은 그 무효심판절차에 의하여 무효로 될 개연성이 크다고 볼 수 있으므로, 이 사건 가처분 법원으로서는 채권자의 특허권이 현재로서 유효.적법한 것인지의 여부에 관계없이 함부로 그 보전의 필요성을 인정하여서는 아니될 것이다(더욱이 이 사건 상고제기 후에 채무자측이 참고자료로 제출한 특허청 심결등본의 기재에 의하면, 특허청에서 이 사건 원심판결의 선고 후에 위와 같이 이 사건 특허권이 진보성의 특허요건을 갖추지 못한 것임을 이유로 이를 무효로 한다는 취지의 심결을 하였음을 알 수 있다).
그럼에도 불구하고 원심은 이러한 사정을 전혀 고려에 넣지 아니하고 그 판시와 같은 근거만을 들어 채권자의 이 사건 특허권에 대한 침해금지가처분이 보전의 필요성이 있다고 단정하고 말았으니, 이는 보전의 필요성의 유무에 관하여 심리를 다하지 아니하거나 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이다. 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.
3. 결론
그러므로 채무자의 나머지 상고이유를 판단할 것 없이 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리 판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.