【출원인,상고인】
주식회사 태평양 (변경전 상호 태평양화학 주식회사) (소송대리인 변리사 윤동열)
【상대방,피상고인】
특허청장
【원심결】
특허청 항고심판소 1994. 11. 30.자 92항원1832 심결
【주문】
원심심결을 파기하고 이 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이유】
출원인소송대리인의 상고이유를 본다.
원심심결 이유에 의하면 원심은, 이 사건 출원발명(이하 본원발명이라 한다)은 "동물의 세포보호제 및 그 제조방법"에 관한 것으로 그 특허출원 전에 "활성산소가 관여하는 생체반응에 미치는 플라보노이드 및 기타 페놀성 화합물의 영향"이라는 제목의 박사학위논문으로 발명자가 이를 발표한 바 있어 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전면 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제1호에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 간행물에 발표함으로써 같은 법 제6조 제1항 제2호의 특허출원 전에 반포된 간행물에 기재된 발명에 해당하게 되었다는 이유로 신규성의 의제를 받고자 하는 것인데, 박사학위논문은 작성자가 그 원고 또는 인쇄물을 논문심사위원회에 제출하여 심사에 통과되면 일정한 부수의 복제본을 해당 대학원 당국에 접수시킴과 동시에 스스로 주위에 배포하는 것이 관례이므로, 이에 비추어 본원발명에 관한 위 박사학위논문의 공지 시점을 출원인이 밝힌 대학도서관에의 입고(入庫) 시점으로 보기는 어렵고, 또한 특허청의 "간행물의 반포 연(월, 일)의 취급"에 관한 심사편람은 간행물에 인쇄된 연(월, 일) 이외의 다른 방법으로는 그 반포일의 입증이 불가능한 경우에 취급하는 기준을 정한 것으로서, 이 사건에서와 같이 출원인이 위 박사학위논문의 인쇄일을 구체적으로 알고 있고 신규성 의제 규정의 적용을 받기 위하여 그에 관한 법률의 규정에 따라 그 인쇄일을 입증하여야 할 경우까지 그것이 적용되는 것은 아니라고 할 것이어서, 위 박사학위논문의 구체적 인쇄일을 입증하지 아니하는 본원발명은 같은 법 제7조 제1항 제1호가 정한 신규성 의제의 적용을 받을 수 있는 발명으로 인정할 수 없으므로, 결국 본원발명은 위 박사학위논문에 의하여 공개됨으로써 그 신규성을 상실하여 특허를 받을 수 없는 것이라고 판단하였다.
그러나, 구 특허법은 제6조 제1항에서 "산업상 이용할 수 있는 발명을 한 자는 다음에 게기한 발명을 제외하고 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다."고 규정하면서 제외되는 발명으로서 신규성이 없는, "1. 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명, 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명"을 드는 한편, 같은 법 제7조 제1항에서는 "특허를 받을 수 있는 발명이 다음 각호의 1에 해당하게 된 때에는 그 날로부터 6월 이내에 특허출원을 하면 그 발명은 신규의 것으로 본다."고 규정하여 일정한 경우에 같은 법 제6조 제1항 각호의 1에 해당하더라도 신규성이 의제되는 예외 사유를 인정하면서 그 사유의 하나로 "특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명을 시험하거나 간행물에 발표하거나 또는 학술단체가 개최하는 연구집회에서 문서로 발표함으로써 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때( 제1호)"를 들고 있으며, 같은 법 제7조 제2항에서는 "제1항 제1호, 제3호 내지 제5호의 규정의 적용을 받고자 하는 자는 그 취지를 기재한 서류를 특허출원과 동시에 특허청장에게 제출하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 내에 특허청장에게 제출하여야 한다"고 규정하고 있으므로, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원 이전에 출원발명을 간행물에 발표한 경우에 같은 법 제7조 제1항 제1호의 신규성 의제 규정이 적용되기 위하여는 우선 위 간행물에의 발표로 인하여 출원발명이 국내에서 공지되었거나 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명으로 되어야 하고 (성질상 간행물에의 발표로 인하여 출원발명이 공연히 실시된 발명이 될 수는 없다 할 것이다), 여기에서 '공지되었다'고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있음을 의미하며, '반포된 간행물'이라 함은 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 상태에 있는 간행물을 말한다고 할 것인데( 당원 1983. 2. 8. 선고 81후64 판결, 1983. 4. 26. 선고 82후84 판결, 1986. 12. 23. 선고 83후40 판결, 1992. 10. 27. 선고 92후377 판결 각 참조), 박사학위논문은 논문심사 위원회에서 심사를 받기 위하여 일정한 부수를 인쇄 내지 복제하여 대학원 당국에 제출하는 것이 관례로 되어 있다고 하더라도 이는 논문심사를 위한 필요에서 심사에 관련된 한정된 범위의 사람들에게 배포하기 위한 것에 불과하므로, 그 내용이 논문심사 전후에 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 인쇄시나 대학원 당국에의 제출시 또는 논문심사 위원회에서의 인준시에 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 논문내용이 공지된다고 보기는 어렵고, 일반적으로는 논문이 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하다고 할 것이다.
기록에 의하여 살펴보면, 본원발명의 출원인은 1989. 8. 30. 본원발명에 관한 특허출원을 하면서 그 출원서에 본원발명의 특허출원 이전인 1989. 2.경 ○○대학교 대학원에 제출되어 인준된 위 박사학위논문에 본원발명의 발명자가 본원발명에 관한 내용을 발표하였음과 본원발명이 같은 법 제7조 제1항 제1호 소정의 신규성 의제의 적용대상임을 명시하였고, 이에 관한 증명 서류로서 위 박사학위논문 및 그 논문이 위 특허출원일로부터 6월 이내인 1989. 7. 29. ○○대학교 도서관에 입고된 사실을 증명하는 ○○대학교 도서관의 도서원부를 제출하였음을 알 수 있는바, 위 박사학위논문이 그 인쇄시나 논문심사 위원회에서의 인준시 등 도서관 입고 시점 이전에 곧바로 반포된 상태에 놓였거나 그 기재내용이 공지되었다고 볼 특별한 사정이 있다고 보이지 아니하는 이 사건에 있어서 출원인이 위와 같이 위 박사학위논문의 일반적인 반포형태의 하나인 해당 대학도서관에의 입고사실에 관하여 증명을 한 이상 출원인으로서는 일응 위 신규성 의제의 적용을 받기 위하여 위 법 제7조 제2항 소정의 입증을 하였다고 봄이 상당하고, 따라서 원심으로서는 위 입증사실을 토대로 본원발명이 신규성이 있는 것으로 보든지 만일 출원인이 입증하는 위 반포일자가 의심스럽다면 위 박사학위논문의 반포시점 내지 공지시점에 관하여 더 조사심리를 한 후 본원발명에 대한 신규성 의제 여부를 판단하였어야 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심이 위에 판시한 이유만으로 본원발명이 신규성 의제의 적용을 받을 수 없다는 취지로 판단한 것은 발명의 신규성 의제 규정의 해석 적용에 관한 법리를 오해하였거나, 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 심결결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라 할 수밖에 없고 이를 지적하는 논지는 이유 있다.
그러므로 나머지 상고이유에 관하여는 판단할 필요 없이 원심심결을 파기하고 이 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 안용득(재판장) 천경송(주심) 지창권