【출원인, 상고인】
모토로라 인코포레이티드 소송대리인 변호사 이 병호
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원심심결】
특허청 1986.7.10자, 85항절 제431호 심결
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고 심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
원심심결 이유에 의하면, 원심은 본원발명은 당초 특허출원명세서에는 도면의 설명만 기재되어 있을뿐 본원발명의 기술요지를 파악할 수 있는 도면이 첨부되어 있지 않았던 것인데 1984.9.19. 제출된 보정서에 특허출원당시 누락한 도면을 첨부하고 있다. 그러나 당초 출원명세서에 기재된 내용만으로써는 본원발명의 목적달성을 위한 구체적 구성을 파악할 수 없으며 그에 따른 작용효과 또한 인정할 수 없는 것이어서 추후 보정된 도면에 표시된 구성을 이 분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 상정할 수 없는 것이므로 1984.9.19.자 보정서는 요지의 변경에 해당하는 것이니 결국 이건 특허출원서는 구 특허법(1980.12.31. 법률 제3325호)제8조, 같은법시행령(1977.3.16. 대통령령 제8498호)제1조 제4항의 규정에 의한 요건을 충족하게 기재한 것이라고는 볼 수 없어 특허받을 수 없는 것이라고 판시하고 있다.
그러나 위 특허법 제10조의2 제2항, 제3항은 특허출원인은 특허출원서에 최초에 첨부한 명세서의 요지를 변경하지 아니하는 범위내에서 거절이유에 대한 의견서 제출기간내에 특허출원시에 첨부한 명세서나 도면을 보정할 수 있다고 규정하고 있는바, 위에서 규정하고 있는 보정이라고 함은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위한 것을 말하며 요지의 변경이라고 함은 명세서에 기재된 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는것으로서( 대법원 1983.6.14. 선고 83후11 판결 참조), 최초에 출원된 특허청구의 범위에 새로운 요지가 추가변경되는 등 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 것을 뜻하며 따라서 그 정도에 이르지 아니한 변경이라면 요지의 변경에 해당하지 않는다고 보아야 할 것이다 ( 대법원 1987.8.25. 선고 86후112 판결 참조).
기록에 의하면, 출원인은 1981.5.21. 본원발명의 특허출원을 한 후 1984.4.19. 특허청 심사관으로부터 본 출원은 도면의 간단한 설명란에만 제17도까지의 도면설명을 기재하고 있을 뿐 명세서 말미에 본원 발명의 상세도면이 첨부되어 있지 아니하여 발명의 목적달성을 위한 구체적인 기술적 구성을 파악할 수 없으며 그에 따른 작용효과 또한 인정할 수 없다는 이유로 거절이유 통지를 받은 뒤 의견서 제출기간내인 1984.9.19.에 보정서를 제출하면서 당초의 출원당시에 도면의 간단한 설명란에만 도면의 표시를 기재하고 그 첨부를 누락하였던 제1도 내지 제17도의 도면을 첨부하였음이 명백하므로 원심으로서는 본원 발명의 출원명세서와 그후 보정서에 기재된 내용을 비교하여 보정서의 내용이 최초에 출원된 명세서에 기재된 특허청구의 범위보다 어떤 사항이 어떻게 달라지므로써 그 동일성이 인정될 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져왔는지의 여부를 심리하여야 할 것임에도 불구하고 원심이 이에 대한 심리를 하지 아니하고 위와 같이 판시한 것은 요지변경에 관한 법리오해와 심리미진의 위법이 있다 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.
그러므로 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김덕주(재판장) 배만운 안우만