【출원인, 상고인】
더 웰컴 파운데이숀 리미티드 소송대리인 변리사 나영환 외 1인
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원심심결】
특허청 1991.10.31. 자 90항원779 심결
【주 문】
원심심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
이 사건 기록에 의하면, 출원인은 1986.3.14. 본원발명의 특허출원을 한 후 2차에 걸쳐 특허청구범위를 보정하고, 다시 1990.2.22. 특허청구범위 중 제16, 19, 21, 22항을 보정하고 제23 내지 제26항을 신설하는 내용의 제3차 명세서보정을 하였으나(그 나머지 항들은 그 이전의 보정에 의하여 이미 삭제됨) 1990.5.24.자로 특허청으로부터 거절사정을 받았고, 이에 불복하여 1990.6.27. 항고심판을 제기한 다음 이 사건이 항고심에 계속중인 1990.7.25. 다시 특허청구범위 중 제16, 19항을 보정하고 제21 내지 26항을 삭제하는 내용의 제4차 명세서보정을 하였는바, 원심은 특허청이 거절사정한 1990.2.22.자 제3차 명세서보정에 따른 본원발명을 심판대상으로 삼아 원심설시와 같은 이유로 항고심판청구를 기각하였음이 명백하다.
그런데 본원발명의 특허출원 당시 시행되던 구 특허법 제10조의2 제2, 3항에 의하면, 특허출원인은 특허출원서에 최초에 첨부한 명세서의 요지를 변경하지 아니한 범위안에서 그 출원일로부터 1년 3개월 이내에는 특허출원서에 첨부한 명세서 및 도면을 보정할 수 있고, 그 후라도 출원공고결정등본의 송달후가 아닌 한 거절이유에 대한 의견서나 특허이의신청서에 대한 답변서를 제출하는 경우 또는 거절사정 불복항고심판을 청구하는 경우에는 그 의견서나 답변서를 제출하는 기간 내 또는 거절사정 불복항고심판청구일로부터 30일 이내에 특허출원서에 첨부한 명세서 및 도면을 보정할 수 있으며, 같은 법 제10조의3에 의하면, 출원공고결정등본의 송달 전에 출원서에 최초에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경하는 보정은 명세서의 요지를 변경하지 아니하는 것으로 본다고 규정되어 있다.
그러므로 원심으로서는 1990.7.25.자 제4차 명세서보정이 적법한 것인지의 여부를 심리하여 그 보정이 적법하다면 본원출원이 당초부터 그와 같이 보정된 상태로 출원된 것으로 보아 이에 대하여 심리판단하여야 할 것이고, 그 보정이 요지의 변경이 있다거나 기타 사유로 부적법하다면 심결이유에서 그 보정이 부적법한 이유를 설시한 다음 1990.2.22.자로 보정된 내용의 발명에 대하여 심리하여 특허 허부를 결정하였어야 할 것이다.
그런데도 불구하고 원심이 1990.7.25.자 제4차 명세서보정의 적법 여부에 관하여는 아무런 심리, 판단없이 이를 무시 또는 간과하고 1990.2.22.자 제3차로 보정된 내용에 따라 본원발명을 심리, 판단한 것은 명세서의 보정에 관한 법리를 오해하였거나 이에 대한 심리를 다하지 아니하고, 심결의 이유를 제대로 갖추지 아니한 위법이 있으므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략하고, 원심심결을 파기하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 박만호(재판장) 김상원 윤영철