【출원인, 상고인】
주식회사 미원
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 1989.5.27. 자 88항원524 심결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고비용은 원고의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
1. 원심결 이유에 의하면, 원심은 출원인이 출원공고후 1986.5.9. 제출한 보정서의 내용은 본원발명의 최초출원명세서 기재 중 MW-1672로부터 MW-6643의 입수방법에 대한 사항으로서 MW-1672의 배지배양 및 배양조건, 변이주의 활성측정방법등 변이주의 변이처리과정을 추가로 기재한 것이므로 보정전후의 변이주의 특성이 다른 것으로 인정되어 특허법 제63조 제1항 규정에 의한 보정으로 볼 수 없고 명세서의 요지의 변경에 해당한다고 판시하고 있는바, 기록에 의하여 검토하여 보면 원심의 판단은 정당하고, 거기에 소론과 같은 판단유탈,법리오해의 위법이 없다.
원심결 이유를 기록에 대조하여 보면 원심은, 이 사건 보정서의 요지변경여부를 판단함에 있어서 계면활성재의 첨가농도의 단위표시를 밀리미터(ml)에서 데시리터(dl)로 100배 변경한 것을 요지의 변경으로 보고 있음은 소론과 같으나 앞서 말한 보정내용만으로도 요지의 변경에 해당한다고 보여지므로 원심의 위와 같은 허물은 심결의 결과에 영향을 미친다고 할 수 없고 따라서 이 점을 지적하는 논지는 이유없다.
2. 원심결 이유에 의하면, 원심은 본원발명의 요지는 브래비박테리움암모니아게네스에 속하고 계면활성제 및 고온에 내성을 갖는 동시에 고농도의 5'-크산틸산 배양액에서 직접 5'-크산틸산을 5'-구아닐산으로 전환시키는 것을 특징으로 하는 미생물에 의한 5'-구아닐산의 제조방법으로서 본원발명은 그 명세서의 기재내용에 의하면 친주로서 브래비박테리움암모니아게네스 ATCC 6872를 1차 변이처리하여 유도된 데코아닌(DECOYNINE 200ug/ml) 내성주 MW-1672를 변이처리하여 변이주 MW-6643을 얻는다고, 기재되어 있고 또한 변이주 MW-6643과 친주 MW-1672와는 배양 및 생리학적 특성 생육도, 계면활성제 및 고온에 대한 내성에 차이가 있음을 기재하고 있는 점으로 보아 본원발명에서의 신균주 MW-6643은 신규한 것으로 인정이 되는데 본원발명에 이용된 신규 중간 변이주 MW-6643을 얻기 위한 균주 MW-1672의 입수방법에 관하여 균주 MW-1672가 공지균주인지 또는 용이하게 입수 가능한지 여부가 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 아니하고, 설사 모균주를 용이하게 입수한다 하여도 최초 출원명세서에는 변이주를 얻기 위한 처리과정이 구체적으로 기재되어 있지 않아(구체적인 배지조정, 처리시간, 배양조건 등) 본원 발명은 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있다고 할 수 없다고 판시하고 있는 바, 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 수긍이 가고 거기에 소론과 같은 심리미진, 판단유탈이나 법리오해의 위법이 없다.
3. 기록에 의하면 출원인이 당초 제출한 본원발명의 명세서에 중간 균주인 MW-6643의 구체적인 선발방법이 기재되어 있지 아니하므로 원심이 미생물의 돌연변이 생성에 있어서는 일반화학 반응과는 달리 동일한 실시방법으로 언제나 동일한 변이주를 얻을 수 있다는 보장이 없고, 설사 수많은 반복실험을 통하여 동일한 변이주를 얻을 수 있다고는 하여도 이는 실험자에게 과도한 부담을 지우게 하는 것이므로 그와 같이 실시 가능한 확률이 대단히 적을 때에는 용이하게 실시할 수 있도록 개시되었다고 할 수 없다고 판시한 것은 정당하고, 거기에 소론과 같은 심리미진, 판단유탈이나 법리오해의 위법이 없다.
출원인이 이 사건 미생물을 기탁한 것은 본원발명의 완성을 담보하기 위한 것이 아니라 그 공개를 담보하기 위한 것인데도 원심이 본원발명 미생물의 출원전 기탁이 불가피하다고 한 것은 위법하다는 논지는 원심의 판시취지를 오해하여 원심이 인정하지 아니한 사실을 들어 원심판결을 비난한 것으로서 받아들일 수 없다. 논지는 모두 이유없다.
4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 윤관(재판장) 김덕주 배만운 안우만