【심판청구인, 피상고인】
【피심판청구인, 상고인】
【원 심 결】
특허청 1992.12.21. 자 92항당35 심결
【주 문】
원심결 중 이 사건 등록상표의 지정상품 중 귀금속류를 제외한 나머지 지정상품(보석 및 그 모조품)에 관한 피심판청구인의 패소부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
피심판청구인의 나머지 상고를 기각하고 이 부분의 상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
제1점에 대하여
1. 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제8조 제2항이 상표를 출원전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인가를 현저하게 인식되어 있는 것은 그 제1항 제3,5,6호의 규정에 불구하고 등록받을 수 있도록 규정한 것은, 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 할 것이고, 상표는 일단 등록이 되면 우리나라 전역에 그 효력이 미치는 것이므로 현저하게 인식되어 있는 범위는 전국적으로 걸쳐 있어야 할 것이고 특정지역에서 장기간에 걸쳐 영업활동을 해 왔고 그 지역방송 또는 신문등에 선전광고를 해 왔다거나, 그 상표와 유사한 다른 상표에 대한 장기간의 선전광고가 있었다는 것만으로는, 그 상표가 같은법 제8조 제2항에 해당하는 상표라고 보기는 어렵다고 할 것이다.
2. 원심결 이유에 의하면, 원심이 이 사건 상표(상표등록 제111772호)가 출원 전에 30여년 간 사용한 결과 수요자에게 현저하게 인식된 것이어서 식별력이 있는 표장이라는 피심판청구인의 주장에 대하여 명시적인 판단을 하지 아니한 것은 사실이나, 기록을 살펴보면 소론의 증거만으로는 이 사건 상표가 전국적 범위에 걸쳐 수요자간에 피심판청구인의 상표라고 현저하게 인식되어 있었다고 인정하기는 어렵고, 원심은 이를 전제로 하여 이 사건 상표가 식별력이 있는 표장이 아니라고 판단한 것이므로, 이와 같은 원심의 판단결과는 옳고, 원심이 위의 점에 관하여 심리 판단을 하지 아니한 것이 잘못이라고 본다고 하여도 이는 이 사건 결과에 영향이 없는 것이다.
따라서 논지는 이유 없다.
제2점에 대하여
1. 원심결 이유에 의하면 원심은, 이 사건 상표의 지정상품은 등록당시에는 보석, 귀금속류와 그들의 모조품등 상품구분 제44류에 명시된 상품 전부였는데, 이 사건 상표는 금 또는 금도금제품과 관련지어 볼 때 구 상표법 제8조 제1항 제3호 소정의 원재료나 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하고, 이 사건 심판계속 중 무효사유가 있는 일부 지정상품의 포기등록만으로는 상표등록의 무효사유가 해소된 것이라고 할 수 없다고 판단하고, 나아가 어느 상표가 2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록되어 있는 경우에는 등록 전부의 무효심판을 청구하는 경우라 하더라도 지정상품 중 일부에만 무효원인이 있으면 그 무효원인이 있는 지정상품에 한하여 등록무효의 심판을 하여야 한다는 피심판청구인의 주장에 대하여는, 같은 법 제46조의 취지는 상표등록 전부 또는 추가등록 전부를 무효로 하여야 한다는 취지라는 이유로 배척하고, 이 사건 상표는 같은 법 제8조 제1항 제3호(금관련제품), 제9조 제1항 제11호(그 외의 지정상품)의 규정에 위반되어 등록된 것이어서 전부 무효로 되어야 한다고 판단한 초심결은 정당하다고 판단하였다.
2. 같은 법 제46조는 상표등록이 그 각호 소정의 무효사유에 해당할 경우에는 그 소멸의 전후를 불문하고 심판에 의하여 그 등록을 무효로 하여야 한다고 규정하고 있는바, 피심판청구인이 이 사건 심판계속중 지정상품 중 일부에 대한 상표권을 포기하여 그 말소등록이 되었다고 하여도 그 상표권포기의 효력은 그 등록의 말소가 있을 때에 발생하고 소급효가 있는 것은 아니므로, 상표권을 포기한 이들 상품에 대한 상표등록의 무효여부도 심판의 대상이 된다고 할 것이고, 따라서 이들 상품에 대한 상표등록을 무효라고 판시한 원심의 조처가 잘못이라고 할 수 없다.
3. 어떠한 상표가 같은 법 제9조 제1항 제11호 소정의 상품의 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위하여는 일반인이 그 상표에 의하여 통상 인식하는 상품과 현실로 그 상표를 사용하는 상품과의 사이에 그 상품의 특성에 관하여 거래상 오인이나 혼동을 불러 일으키고 수요자를 기만할 정도의 관계가 인정되어야 하고, 상표가 가지고 있는 의미가 지정상품과 아무런 관계가 없는 것일 경우에는 이것 때문에 품질오인이나 수요자 기만의 염려는 없다 할 것이고, 그 판단은 일반수요자를 기준으로 하여 거래의 통념에 따라 하여야 할 것이다.
살피건데, "황금"이라는 문자가 들어 있는 이 사건 상표가 그 지정상품 중 귀금속류에 속하는 금 또는 금도금 관련제품에 사용될 경우에는 황금이라는 지정상품의 원재료나 품질을 표시한 것이라고 할 수 있을 것이므로, 같은 법 제8조 제1항 제3호에 해당한다는 원심의 판단은 옳다고 할 것이고, 황금과 백금은 금으로 통칭되는 경우가 있고 금, 은, 백금은 모두 금속으로서 합금될 수 있거나 합금될 수 있는 것으로 인식될 수 있고, 또 이들은 혼합되거나 혼용되어 거래되고 있는 실정에 비추어 볼때, "황금"이라는 표장을 은, 백금 등 다른 귀금속류에 사용하는 것은 거기에 황금이 포함되어 있는 것으로 품질을 오인케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있을 수 있어 같은 법 제9조 제1항 제11호에 해당한다고 볼 것이므로, 이 범위의 원심판단도 잘못이라고 할 수 없다.
그러나 이것이 이러한 귀금속류(금, 은, 백금 관련제품) 아닌 다른 지정상품(보석 및 그 모조품)에 사용되었을 경우에는 비록 이들이 상표법시행규칙상의 상품류별표상으로는 같은 제44류에 속하기는 하여도, 그 제2군에 속하는 금, 은, 백금 등의 금속류와 그 제1군에 속하는 다이아몬드, 산호, 진주, 마노, 수정, 황옥 등의 보석류는 일반적으로 쉽게 구별하여 인식함이 가능한 것이므로, 보석류 등 금, 은, 백금과 무관한 제품에 "황금당"이라는 이 사건 상표를 사용하였다 하여 사회통념상 황금이 포함된 것으로 오인 또는 혼동을 불러 일으키고 수요자를 기만할 염려는 없다고 할 것이다.
따라서 이 사건 상표가 보석류 및 그 모조품에 관하여도 같은 법 제9조 제1항 제11호의 규정에 위반된다고 판단한 원심의 조처는 위법하다고 아니할 수 없다.
4. 현행 상표법 제71조 제1항은 상표등록 또는 지정상품의 추가등록이 그 각호의 1에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있고, 이 경우 지정상품이 2 이상 있는 경우에는 지정상품마다 무효심판청구를 할 수 있다고 규정하고 있는바, 이는 특정의 지정상품에 관한 부분에 대하여만 무효사유가 있는데도 적법하게 상표등록을 받을 수 있는 나머지 지정상품에 대하여까지 전부 무효로 하는 것은 불필요하고 가혹하며 불합리하므로, 이러한 과잉조치(過剩措置)를 피하게 하고자 함에 있다고 할 것이다.
그러므로 어느 상표가 2 이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록이 되어 있는 경우에 심판청구인이 상표등록 전부의 무효심판을 청구하는 경우라도 지정상품 중 일부에만 무효원인이 있고 다른 지정상품에는 무효사유가 없음이 명백한 때에는 출원사정의 경우와는 달리 그 무효원인이 있는 지정상품에 한하여 등록무효의 심판을 하여 그 부분만 말소하게 함이 상당할 것이고, 이러한 해석은 구 상표법하에서도 같이 하여야 할 것이다(당원 1985.9.24. 선고 84후109 판결 참조). 이에 저촉되는 당원 1983.3.22. 선고 81후17 판결의 견해는 변경하기로 한다. 이와 같은 이치는 3 이상의 상품을 지정상품으로 하여 등록된 경우 2이상의 지정상품에 관하여 무효심판을 청구하는 경우에도 같다고 할 것이다.
5. 그러므로 원심으로서는 귀금속류 아닌 지정상품에 대하여 이 사건 상표의 등록을 받을 수 있는 것인지, 이들 상품에 대한 상표등록에 다른 무효사유가 있는지 여부를 살펴보아야 할 것이다.
원심결에는 구 상표법 제9조 제1항 제11호와 상표등록의 일부무효에 관한 법리를 오해하여 심리를 미진한 위법이 있다고 할 것이고, 논지는 이 범위 안에서 이유 있다.
그러므로 원심결 중 이 사건 등록상표의 지정상품 중 귀금속류(금조제품, 금지금, 금대금지금, 금도금, 금합금도금, 금박, 알미늄금, 은조제품, 은지금, 은합금지금, 은의 주물은박, 은대금의 주물은박, 니켈은, 백금조제품, 백금지금, 백금합금지금, 백금의 주물, 백금합금의 주물, 백금박)를 제외한 나머지 지정상품에 관한 피심판청구인 패소부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리하게 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하고, 귀금속류에 관한 피심판청구인의 상고를 기각하고 이 부분 상고비용은 피심판청구인의 부담으로 하여, 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 윤관(재판관) 김상원 배만운(주심) 안우만 김주한 윤영철 김용준 김석수 박만호 천경송 정귀호 안용득 박준서