【심판청구인, 상고인】
동호실업주식회사 소송대리인 변리사 배동훈
【피심판청구인, 피상고인】
【원 심 결】
특허청 1991.3.29. 자 89항당441 심결
【주 문】
원심결 중 본건발명의 특허청구범위 가운데 1항, 3항, 4항 및 5항에 관한 부분을 파기하여 이 부분 사건을 특허청항고심판소에 환송하고, 2항에 관한 부분에 대한 상고를 기각한다.
상고기각부분에 대한 상고비용은 심판청구인의 부담으로 한다.
【이 유】
(1) 상고이유 제1점에 대하여 본다.
원심결 이유에 의하면 원심은 본건발명을 1976.9.20. 자 공고된 일본특허공보 소51-33452호(갑제6호증) 기재상의 발명과 상이하다고 판단하는 과정에서 위 갑 제6호증의 발명 중 그 구조상 보호층(프라이머층)이 있는 것은 보호층이 없는 본건발명과는 그 구성에 있어서 다를 뿐만 아니라 보호층의 유무를 불문하고 갑 제6호증의 발명은 본건발명과 전사지의 박리층, 인쇄층, 접착층을 구성하고 있는 조성성분에 있어서 그 구성이 상이하거나 아무런 공통성이 없어 이에 따른 작용효과도 상이하다고 판단하고 있다고 보여지므로, 원심이 위 갑 제6호증의 발명을 구조상 모두 보호층이 있는 것으로 인정하고 판단한 것임을 전제로 원심결에 심리미진, 판단유탈의 위법이 있다는 논지는 이유 없다.
(2) 상고이유 제2점 및 제3점에 대하여 본다.
(가) 원심결 이유에 의하면 원심은, 본건발명은 전사지를 구성함에 있어서 전사원지, 가열용융분리층, 다색무늬인쇄층, 접착층으로 되어 있음에 비하여, 1970.6.23. 자 미국특허공보 제 3,516,842호 (갑 제4호증) 기재상의 발명은 전사원지, 가열용융분리층, 프라이머층(보호층), 인쇄층 및 접착층으로 구성되어 있고, 위 갑 제6호증의 발명은 필름기재박리층(또는 그 위에 보호층), 인쇄층 및 접착층으로 구성되어 있어서, 갑 제4호증 및 갑 제6호증의 발명은 다같이 박리층 위에 보호층을 구성한 점에 본건발명과 상이성이 있음이 인정되고, 각 층을 구성하고 있는 조성성분들을 비교할 시, 박리층(가열용융분리층)에 있어서 본건발명은 저분자량폴리에틸렌, 에스텔왁스, 파라핀왁스, 에스텔수지, 에틸렌비닐아세테이트 공중합체 및 수소화석유수지로 조합된 성분을 사용하고 있음에 비하여, 갑 제4호증의 발명에서는 저분자량폴리에틸렌왁스 단독, 경질왁스 단독 또는 에틸렌비닐아세테이트 공중합체와 파라핀왁스로 된 혼합물을 사용하고 있고, 갑 제6호증의 발명에서는 왁스와 스테아린산으로 조성된 성분을 사용하고 있어서 본건발명과 갑 제4호증 및 갑 제6호증의 발명은 서로 물리화학적 성질에 차이가 있는 성분들의 조합유무에 따르는 구성이 상이하므로 그에 따른 작용효과도 당연히 상이함이 인정되고, 인쇄층에 있어서도 본건발명은 니트로 셀룰로오스, 에폭시수지, 디옥틸프탈레이트를 아밀아세테이트, 메틸알코올, 톨루엔, 이소프로필알코올 및 에틸셀로솔브로된 복합용매에 용해시킨 것을 사용하고 있음에 비하여, 갑 제4호증의 발명은 니트로셀룰로오스와 폴리아마이드로 조합된 것을 사용하고 있고, 갑 제6호증의 발명은 아크릴 또는 아크릴변성염화고무, 환화고무,경질로진 및 초산비닐의 혼합물 또는 염화비닐을 사용하고 있어서, 본건발명과 갑 제4호증의 발명은 조성성분중 에폭시수지와 폴리아마이드에 따른 구성에 상이성이 있으며, 갑 제6호증의 발명과는 전혀 상이한 성분들을 인쇄층의 조성성분으로 하고 있음이 인정되어 그에 의해 달성되는 작용효과도 본건발명과는 상이한 것으로 인정되고, 접착층에 있어서는 본건발명은 폴리아미드계수지, 폴리우레탄수지, 에폭시계수지로 조성된 것을 사용하고 있음에 비하여, 갑 제4호증의 발명은 랙크형의 폴리아미드수지를 사용하고 있으며, 갑 제6호증의 발명은 아크릴변성염화고무, 환화고무, 경질로진 및 초산비닐로 조성된 것 또는 아크릴고무수지를 사용하고 있어서, 한 종류의 수지를 사용하는 갑 제4호증의 발명은 3종류를 조합사용하는 본건발명과는 조성성분의 상이성 및 그에 따른 작용효과도 상이함을 인정할 수 있고, 본건발명과 갑 제6호증의 발명과는 사용하는 수지성분에 아무런 공통성도 없다 할 것이므로 그에 따른 작용효과는 상이한 것으로 인정되어, 본건발명인 열전사지 및 열전사지의 제조방법이 갑 제4호증 및 갑 제6호증의 발명에 의해 공지 내지 그로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로는 판단되지 아니한다고 하여 본건발명의 특허가 무효가 될 수 없다고 판단하고 있다.
(나) 기록에 의하면 본건발명의 특허청구의 범위중 2항의 가열용융분리층(박리층)구성부분을 먼저 위 갑 제4호증 발명의 그것과 비교하면, 갑 제4호증의 발명은 그 조성성분을 저분자량 폴리에틸렌왁스 또는 경질왁스 또는 에틸렌비닐아세테이트 공중합체와 파라핀왁스의 혼합물 중 하나를 선택 사용하고 있음에 대하여, 본건 발명은 그 조성성분으로 저분자량폴리에틸렌, 에스텔왁스, 파라핀왁스, 에스텔수지, 에틸렌비닐아세테이트 공중합체 및 수소화 석유수지로 조합된 것을 사용하고 있어서 그 물리화확적 성질에 차이가 있는 조성성분의 구성이 상이할 뿐만 아니라, 갑 제4호증의 발명은 가열용융분리층을 위와 같이 구성함으로써 잉크무늬층과의 사이에 접착력이 좋지 않고 인쇄무늬를 피전사표면에 열전사하는 중에 고도의 필름 일체화성이 나타나지 않아서 박리층이 수축되면서 전사무늬가 찌그러지는 결과를 가져오므로 가열용융분리층과 인쇄층과의 사이에 필히 플라이머층(보호층)을 형성하도록 되어 있음에 비하여, 본건발명은 가열용융분리층을 위와 같이 구성함으로써 인쇄층과의 사이에 필름일체화성을 가져오게 되므로 플라이머층을 사용하지 않아도 열전사시에 인쇄무늬가 찌그러지지 아니하게 되는 효과상의 차이가 있어(갑 제3호증의 번역문인 을 제1호증 참조), 본건발명은 갑 제4호증의 발명과 그 조성성분 및 작용효과가 상이하다고 할 것이고, 다음 위 갑 제6호증 발명의 그것과 비교하면 갑 제6호증의 발명은 왁스와 스테아린산의 혼합물로 조성되어 있어 본건발명과는 그 조성성분이 상이하고, 또 본건발명은 갑 제6호증의 발명의 박리층이 내마모성이 약하여 쉽게 긁히거나 떨어지는 문제점을 개선한 것이라는 것이므로, 본건발명은 갑 제6호증의 발명과 그 조성성분 및 작용효과가 상이하다고 할 것이다. 따라서 본건발명 중 위 가열용융분리층 구성부분은 갑 제4호증 및 갑 제6호증의 발명과는 다른 별개의 것이고, 나아가 위 인정사실에 의하면 갑 제4호증 및 갑 제6호증의 발명으로부터의 기술을 단순히 주합한 것이라고 볼 수 없어 신규성이 인정될 뿐만 아니라 특허출원 전에 그 발명에 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 갑 제4호증 및 갑 제6호증의 발명 등으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 할 수도 없다.
그렇다면 본건발명의 특허를 무효로 할 수 없다는 원심의 판단은 본건발명의 특허청구의 범위 중 2항의 위 가열용융분리층(박리층) 구성부분에 대하여는 옳고 여기에 발명의 신규성, 진보성에 관한 법리오해 내지 판단유탈, 심리미진, 이유불비, 이유모순이 있다는 논지는 이유 없다.
(다) 그러나 첫째, 본건발명의 특허청구의 범위중 4항의 접착제층 구성부분에 관하여 보면, 본건발명은 폴리아미드계수지, 폴리우레탄계수지, 애폭시계수지로 조성된 것을 사용하고 있음에 비하여, 위 갑 제4호증의 발명은 랙크형의 폴리아미드계수지를 사용하고 있으므로 그 조성성분이 상이함은 인정되나, 나아가 작용상의 효과에 어떠한 차이가 있는지에 대하여 피심판청구인은 본건발명으로 인하여 종래의 전사(轉寫)온도보다 낮은 온도에서 전사되게하는 우수한 효과가 있다고 주장하고 심판청구인은 본건발명에 위와 같은 효과를 기대할 수 없어 오히려 갑 제4호증의 발명보다 비경제적, 비능률적인 퇴향된 기술이므로 새로운 기술적 창작이라고 볼 수 없다고 주장하여 그 주장이 상반되는데, 일건 기록을 살펴 보아도 과연 본건발명에 피심판청구인의 주장과 같은 우수한 효과가 있는지 여부를 가릴 만한 자료가 없음에도 불구하고, 원심결이 본건발명 중 위 접착층 구성부분이 갑 제4호증의 그것과 조성성분과 상이하다 하여 당연히 그 작용효과도 신규성, 진보성이 있는 상이한 것으로 인정한 것은 발명이 신규성, 진보성에 관한 법리오해 내지 심리미진의 위법을 범한 잘못이 있고,
둘째, 본건 발명의 특허청구의 범위 중 1항의 열전사지의 적층구조 부분에 관하여 보건데, 감열전사재에 관한 위 갑 제6호증의 발명 중 구조상 보호층이 없는 것은 필림기재, 박리층, 인쇄층 및 접착층으로 구성되는데, 본건 발명이 전사원지, 가열용융분리층(박리층), 다색무늬인쇄층 및 접착층으로 되어 있어, 본건 발명의 위 적층구조부분은 갑 제6호증의 발명과 동일하다고 할 것이며,
세째 본건 발명의 특허청구의 범위 중 3항의 인쇄층 구성부분은, 본건 발명특허청구의 범위기재 그 자체에서 공지(公知)의 다색그라비아 인쇄층으로 구성한다고 되어 있어, 발명의 신규성, 진보성이 인정될 여지가 없고,
네째 본건 발명의 특허청구의 범위 중 5항의 열전사지의 제조방법 부분에 관하여 보면, 본건 발명 중 열전사지의 적층구조가 위 갑 제6호증의 발명과 같다 함은 위에서 본 바이고, 또 본건 특허출원에서 본건 발명과 같은 적층구조의 열전사지 제조방법에 관한 일반적인 기술 이외에 특별한 제조방법의 기재가 있다고 인정되지도 아니하므로, 결국 본건발명 중 열전사지 제조방법부분은 발명의 신규성, 진보성을 인정할 수 없다.
한편 등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에까지 특허의 범위가 확장되는 것이 아니고, 또 구 특허법 (1986.12.31. 법 제3891호로 개정되기전의 것)에 의하면 특허청구의 범위는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 기재하여야 하는데(제8조 제4항), 특허를 심판에 의하여 무효로 할 경우 특허청구의 범위의 항이 2 이상인 경우에는 그 특허청구의 범위의 항마다 무효로 할 수 있다(제69조 제2항)고 규정하고 있는바, 본건 발명은 그 특허청구의 범위가 1. 위에서 본 바와 같은 열전사지의 적층구조, 2. 위 열전사지의 적층구조에 있어서 가열용융분리층의 구성, 3. 위 열전사지의 적층구조에 있어서 다색인쇄층의 구성, 4. 위 열전사지의 적층구조에 있어서 열전사 접착제층의 구성, 5. 위와 같은 열전사지의 제조방법 등 5개항으로 되어 있는데, 앞서 본 바와 같이 본건 발명의 특허청구의 범위 중 위 4항의 접착제층의 구성부분은 그 발명의 신규성과 진보성을 인정할 만한 자료가 부족하고, 위 1항의 열전사지의 적층구조부분과 3항의 인쇄층 구성부분 및 5항의 열전사지 제조방법부분은 공지의 것이거나 특허출원 전에 국외에서 반포된 간행물에 기재된 위 갑 제4호증 및 갑 제6호증의 발명과 동일 내지 진보성이 없는 발명이며, 또한 특허청구의 범위 중 위 1항, 3항, 4항, 5항 부분은 앞서 본 바와 같이 발명의 신규성과 진보성이 인정되는 본건 발명의 특허청구의 범위 중 위 2항의 가열용융분리층 구성부분의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이라고 보여지지도 아니하므로, 본건발명의 특허청구의 범위 중 위 1항, 3항 및 5항은 구 특허법 제6조 제1항, 2항에 의하여 무효라고 볼 것이고, 위 4항은 위 같은 법조항에 의하여 무효라고 볼 여지가 있다.
따라서 본건 발명의 특허를 무효로 할 수 없다는 원심의 판단은 본건 발명의 특허청구의 범위 중 위 1항의 열전사지의 적층구조부분, 3항의 인쇄층 구성부분, 4항의 접착제층 구성부분 및 5항의 열전사지 제조방법부분에 있어서는 발명의 신규성, 진보성에 관한 법리오해 내지 심리미진, 이유불비의 위법이 있다 할 것이고 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
(3) 그러므로 원심결 중 본건 발명의 특허청구 범위 가운데 1항, 3항, 4항 및 5항에 관한 부분을 파기하여 이 부분 사건을 특허청 항고심판소에 환송하고, 2항에 관한 부분에 대한 상고는 이를 기각하며 상고기각부분에 대한 상고비용은 심판청구인의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이재성(재판장) 이회창 배만운 김석수