【출원인, 상고인】
제네랄 일렉트릭 캄파니 소송대리인 변리사 이병호 외 1인
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 1989.4.29. 자 88항원113 심결
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
1. 원심결이유에 의하면 원심은, 본원상표는 영문자로 "BORAZON"이라고 횡서하여 구성된 문자상표인데 그 의미를 사전에서 찾아보면 "borazon은 "보라존(다이아몬드와 같은 경도의 결정체)" "다이아몬드 비슷한 합성물질(다이아몬드보다 경질)"로 표기되어 있고 또 첫자를 대문자로 한 "Borazon"을 "보라존(경도높은 질화붕소의 연마제 : 상표명)", "(상표명) 보라존(공업용 연마제)"로 표기되어 있으므로 본원상표는 "다이아몬드와 같은 경도의 결정체다이아몬드와 비슷한 합성물질, 공업용 연마제"를 의미하고 따라서 그 지정상품인 상품구분 제38류 보오링머신, 그라인딩머신, 그라인더, 절삭공구 등과 관련지어 볼 때 "다이아몬드와 같은 경도의 결정체를 사용한 금속가공기계기구"로 인식될 것이므로 이는 그 지정상품의 원재료 또는 품질을 표시한 것이 되어 상표법 제8조 제1항 제3호의 규정에 해당되고 또한 지정상품에 그와 다른 원재료 또는 품질을 포함할 때에는 본원상표가 갖는 의미의 제품으로 오인케 할 염려가 있어 같은 법 제9조 제1항 제11호의 규정에도 해당된다고 판시하고 있다.
2. 그러나 기록에 의하면, 본원상표는 출원인이 1969년에 최초로 다이아몬드에 버금가는 경도의 신물질 Cubic Boron Nitride를 최초로 개발한 다음 이를 이용한 공업용연마제에 BORAZON이라는 조립어를 붙인 데에서 유래한 것으로서 갑제 5호증(서신사본)과 기록에 편철된 웹스터사전 사본(Webster"s Third New International dictionary, copyright 1976, Webster"s Ninth New College Dictionary, Copyright 1984)에 비추어 보면 원심이 인용하고 있는 일부 영한사전의 기재만으로는 "borazon"이 "다이아몬드와 같은 경도의 결정체" 등의 의미를 가지는 보통명사라거나 보통명사화 된 것이라고 단정할 수 없고 또"BORAZON"이라는 표시자체가 관념상 위 지정상품이 통상적으로 지닌 품질을 표시하는 것에 불과하다고는 할 수 없으므로 상품의 품질을 오인케 하거나 수요자를 기망할 염려가 있는 상표라고 할 수는 없는 것이다.
원심이 위와 같이 판시하여 본원상표가 상표법 제8조 제1항 제3호 소정의 상표에 해당되거나 같은법 제9조 제1항 제11호 소정의 상표에 해당된다고 한 것은 위 법조항의 법리오해, 이유불비, 심리미진의 위법이 있다 할 것이니 이 점을 지적하는 상고논지는 이유있다.
3. 그러므로 출원인의 나머지 상고이유에 대한 판단을 할 것이 없이 원심결을 파기하고, 사건을 특허청항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 윤관(재판장) 김덕주 배만운 안우만