【심판청구인, 상고인】
【피심판청구인, 피상고인】
【원심결】
특허청 1993.1.30.자 91항당411호 심결
【주 문】
원심결을 파기하고,
사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
원심은 심판청구인이 사용중인 (가)호 표장이 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장임은 인정되나, 피심판청구인의 등록서어비스표와 유사한 (가)호 표장을 그 등록일보다 약5년 8개월 후에 그 지정서어비스업에 포함되는 업종에 추가하여 사용하는 것은 수요자에게 널리 알려진 등록서어비스표의 주지, 저명성에 편승할 의도가 있는 것으로 부정경쟁의 목적이 있는 것이어서 구 상표법 제26조 제1호 단서규정에 해당하므로 (가)호 표장은 등록서어비스표의 권리범위에 속한다고 판단하여 이와 달리한 원심결을 파기하고 심판청구인의 청구를 기각하였다.
구 상표법(1990.1.13.법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제26조 제1호는 자기의 성명, 상호등을 보통의 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있고 그 단서에서는 ‘다만 상표권설정의 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 이들을 사용하는 경우에는 본문의 규정을 적용하지 아니한다’고 규정하고 있는바, 이때의 ‘부정경쟁의 목적’이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며(당원 1984.1.24. 선고 83후69 판결 참조), 상표권침해자측의 상표선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지의 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권침해자측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 할 것이다.
그런데 이 사건의 경우 심판청구인이 이 사건 등록서어비스표가 등록되기 전부터 (가)호 표장과 같은 간판을 달고 조명기구의 도, 소매업을 해 왔으므로 이에 대하여는 구 상표법 제26조 제1호의 본문의 규정에 의하여 등록서어비스표의 효력이 미치지 아니한다 할 것이나 그후에 커텐, 벽지, 도,소매업을 추가하는 내용의 사업자등록을 하고 그 영업을 하고 있으므로 그 부분에 대하여는 부정경쟁의 목적이 인정된다면 이에 한하여 등록서어비스표의 효력이 미친다고 해야 할 것인데, 기록에 의하면 심판청구인과 피심판청구인의 영업목적이 심판청구인측의 업종의 확대로 부분적으로 유사하게 된 점 및 영업장소가 심판청구인의 경우 서울 강남구 논현동이고 피심판청구인은 서울 강남구 신사동이어서 지역적으로 근접하여 있다는 점, 피심판청구인측의 영업이 그 지역신문에의 광고 등으로 어느 정도 알려져 있다는 점 등의 사정을 알 수 있으나 이와 같은 사정만으로는 심판청구인에게 등록된 피심판청구인의 서어비스표의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적이 있었다고는 단정할 수 없다 할 것이고 그 외 심판청구인에게 부정경쟁의 목적으로 업종을 확장하여 (가)호 표장을 사용하였음을 인정할 자료는 없다.
그렇다면 원심이 심판청구인의 (가)호 표장의 사용이 부정경쟁의 목적에 의한 것이라고 판단한 것은 부정경쟁의 목적을 인정할 주관적 및 객관적 사정에 대한 심리를 제대로 하지 아니하였거나 등록된 서어비스표의 권리범위에 관한 법리를 오해하여 심결결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것으므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
그러므로 다른 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 윤영철(재판장) 김상원(주심) 박만호