【출원인, 상고인】
김용길 소송대리인 변리사 최박용 외 1인
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 항고심판소 1989.2.25. 자 88항원556 심결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고비용은 출원인의 부담으로 한다.
【이 유】
1. 출원인 소송대리인들의 상고이유 제1점에 대한 판단
원심은 출원인이 1986.3.3. 출원하여 거절사정된 이 사건 고안은 그 실용신안등록 출원전에 이미 공지된 1968.6.20.자 일본국의 공개실용신안공보(소43-14650호)에 기재된 고안(이 뒤에는 "인용고안"이라고 약칭한다)과 그 기술적 구성 및 이에 따른 작용효과가 동일유사하고, 일부 미세한 차이는 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 필요에 따라 인용고안에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있는 정도의 설계변경에 불과하다고 판단 하였는 바, 관계증거를 기록과 대조하여 검토하면 원심의 위와 같은 인정판단은 정당한 것으로 수긍이 되고, 원심결에 소론과 같이 실용신안의 신규성과 진보성에 관한 법리를 오해한 위법이나 이유불비, 심리미진 또는 판단유탈의 위법이 있다고 볼 수 없으므로, 논지는 이유가 없다.
2. 같은 상고이유 제2점에 대한 판단
가. 기록에 의하면, 원심이 1985.8.9.자 일본국의 공개실용신안공보(소60-117830호)를 새로 증거로 채택하면서, 실용신안법 제29조에 의하여 실용신안에 관하여 준용되는 특허법 제116조 제6항에 따라서 증거조사의 결과를 당사자인 출원인에게 송달하고 상당한 기일을 지정하여 이에 대한 의견서제출의 기회를 주어야 하는 절차를 밟지 아니하였음은 소론과 같다.
그러나 원심은 적법하게 증거조사를 마친 다른 증거들에 의하여, 앞서 1.항에서 본 바와 같이 이 사건 고안은 그 출원전에 이미 공지된 인용고안과 그 기술적 구성 및 이에 따른 작용효과가 동일유사하고 일부미세한 차이는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 인용고안에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이라고 인정판단하면서, 부가적으로 이 사건 고안과 인용고안 사이의 일부 미세한 차이는 그 출원전에 이미 공지된 1985.8.9.자 일본국의 공개실용신안공보(소 60-117830호)에 의하여 공개된 것이라고 인정하였음에 지나지 않으므로, 원심이 위와 같이 특허법 제116조 제6항에 규정된 절차를 밟지 않은 채 위 서류를 증거로 채택한 위법은 원심결의 결론에 영향을 미치지 아니하는 것임이 명백하다. 따라서 이 점을 비난하는 논지는 받아들일 것이 못된다.
나. 실용신안법 제24조의2 제2항에 의하면, 심사관은 실용신안등록출원이 제1항 각호의 1에 해당하는 거절사유가 있다고 인정하여 거절사정을 하고자 할 때에는, 그 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서제출의 기회를 주어야 한다고 규정되어 있으므로, 심사관이 출원인에게 거절 이유를 통지하여 의견서를 제출할 기회를 주지 않고 거절사정을 하는 것이 일반적으로 실용신안법 제24조의2 제2항에 위반되어 위법한 것임은 소론과 같다( 당원 1984.6.26. 선고 83후37 판결 참조).
그러나 실용신안법 제29조에 의하여 실용신안에 관하여 준용되는 특허법 제84조, 제86조에 의하면 출원공고가 있는 때에는 누구든지 출원공고일로부터 2월 이내에 특허출원을 거절할 이유와 필요한 증거의 표시를 기재한 특허이의신청서와 필요한 증거자료를 특허청에 제출하여 특허이의신청을 할 수 있고 특허이의신청이 있을 때에는 심사관은 특허이의신청서부본을 출원인에게 송부하고 기간을 지정하여 이에 대한 답변서의 제출기회를 주어야 하도록 규정되어 있는 바, 이와 같이 이의신청이 있어 출원인에게, 출원을 거절할 이유와 필요한 증거의 표시가 함께 기재된 이의신청서의 부본이 송달되고 답변서의 제출기회가 주어짐으로써, 출원인은 거절의 이유와 증거를 알게 되고 그 거절이유와 증거에 대하여 자기의 의견을 진술한 기회가 주어지는 것이므로, 심사관이 이의신청서에 기재된 출원을 거절할 이유와 같은 이유 및 증거로 거절 사정을 하는 경우에는, 따로 실용신안법 제24조의2 제2항에 따라 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서 제출의 기회를 주어야 할 필요는 없다고 할 것이다.
기록에 의하면, 심사관이 이 사건 고안에 대하여 출원공고를 하자 주식회사 청양이 실용신안이의신청을 하여, 심사관은 출원인에게 그 이의신청서의 부본을 송달하고 이에 대한 답변서의 제출기회를 주어 출원인으로부터 답변서를 제출받은 다음, 위 이의신청서에 기재된 출원을 거절할 이유와 같은 이유 및 증거를 들어 위 이의신청인용결정과 이 사건 고안의 거절사정을 함께 하였음이 분명하므로, 심사관이 실용신안법 제24조의2 제2항에 따라 출원인에게 거절이유를 통지하지 아니한 것이 위법하다고 할 수 없다. 따라서 이 점을 비난하는 논지도 받아들일 것이 못된다.
3. 그러므로 출원인의 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자인 출원인의 부담으로 하기로 관여법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 이재성(재판장) 박우동 윤영철 김용준