【심판청구인,상고인】
한일시멘트공업 주식회사 (소송대리인 변호사 최종백 외 1인)
【피심판청구인,피상고인】
합자회사 선창레미콘 (변경전,한일레미콘) (소송대리인 변리사김국남)
【원심결】
특허청 1995. 3. 31.자 93항당47 심결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용은 심판청구인의 부담으로 한다.
【이유】
상고이유를 본다
구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로서 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제26조 제1호는 자기의 성명, 상호 등을 보통의 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있고, 그 단서에서는 "다만 상표권설정의 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 이들을 사용하는 경우에는 본문의 규정을 적용하지 아니한다"고 규정하고 있는바, 단서 소정의 부정경쟁의 목적이란 등록된 상표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 침해자 측의 상표선정의 동기, 피침해상표를 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 할 것이다 ( 대법원 1984. 1. 24. 선고 83후69 판결 및 1993. 10. 8. 선고 93후411 판결 각 참조)
기록에 의하면, 심판청구인회사는 피심판청구인의 레미콘 생산시설이 있는 제천시와 인접한 충북 단양에서는 단지 시멘트만을 생산하고 있고 이 사건 등록상표의 지정상품인 레미콘은 생산하고 있지 아니하는 점, "한일"이라는 상호는 피심판청구인회사의 대표사원이었던 소외 1의 선친때부터 제천시 인근지역에서 사용해오던 상호로서 위 소외 1이 이 사건 등록상표의 등록 이전인 1982. 11. 30.경부터 제천시에서 시멘트제품의 제조업 등에 "한일"이라는 상호를 사용하여 왔고, 이 사건 레미콘의 생산, 판매를 하면서도 그 표장에 자신의 상호인 "한일"을 사용하여 상품의 표장으로 사용하게 된 점, 피심판청구인은 레미콘 생산시설 등에 (가)호 표장과 함께 "현대시멘트"라는 표시를 하고 있어 피심판청구인회사의 제품이 심판청구인회사의 제품인 것으로 오인될 소지는 적다고 보이는 점 등을 알 수 있으므로, 단지 피심판청구인이 이 사건 등록상표의 설정등록이 있었던 1984. 6. 5.이후인 1989. 7. 6.부터 이 사건 등록상표와 유사한 (가)호 표장을 사용하여 심판청구인회사의 시멘트공장이 있는 인근지역에서 이 사건 등록상표의 지정상품인 레미콘생산 및 판매영업을 해 왔다는 사정만으로는 피심판청구인에게 등록된 심판청구인의 상표의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적이 있었다고 단정할 수 없다 할 것이다.
같은 취지의 원심의 인정 및 판단은 정당하고, 거기에 소론과 같은 구 상표법 제26조에 대한 법리오해, 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없고, 소론이 들고 있는 대법원 1993. 12. 21. 선고 92후1844 판결은 이 사건과 사안이 달라서 원용하기에 적절하지 않다. 논지는 이유 없다.
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 안용득(재판장) 천경송 지창권 신성택(주심)