【심판청구인, 피상고인】
김형배 소송대리인 변리사 서상욱
【피심판청구인, 상고인】
나성민 소송대리인 변리사 배동훈
【원 심 결】
특허청 항고심판소 1989.7.26. 자 88항당110 심결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고 소송비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유에 대하여,
(1) 원심결 이유에 의하면, 원심은 바렐케이스 내주면에 액체가 들어 있는 6각형의 바렐통을 형성한 구성은 본건 고안의 출원전에 일본국 실용신안공보에 게재됨으로써 공지된 것이어서 본건 고안의 권리는 이에 미치지 아니한다고 전제하고 나서 (가)호는 본건 고안의 내용 중 철판의 미닫이식 삽설이나 회전통과 연마실 사이의 공간형성으로 소음을 방지하는 기술구성이 없는 반면, 본 건 고안에는 없는 원형장돌조에 의해 암석의 낙차를 크게 하여 마찰연마도를 높이는 기술구성 및 작용효과가 있으므로 양자는 동일하지 않다고 판단하여 (가)호 고안은 본건 고안의 권리범위에 속하지 아니한다고 판시하였다. 말하자면 원심은 본건 고안의 권리범위를 따져보지 않고 (가)호 고안과의 동일성만을 대비한 끝에 (가)호 고안이 본건 고안의 권리범위에 속한다고 할 수 없다고 판단하였으나, 권리범위확인청구사건에서 등록고안의 권리범위를 확정함은 동일성 판단의 전제가 될 것이므로 먼저 이 점을 살펴보기로 한다.
등록된 실용신안의 권리범위는 등록청구의 범위를 기준으로 고안의 요지와 이와 대비되는 고안의 요지를 전체적으로 비교 고찰하여 판단할 필요가 있고, 또 공지공용의 사유가 포함되어 있다면 신규성 있는 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 한 권리범위는 여기에까지 확정할 수 없다고 할 것인바( 당원 1989.6.27. 선고 88후585 판결 참조), 기록에 의하면 본건 고안의 등록청구의 범위는 감속회동되는 회동축에 회전원통을 축설하여 회동케 되는 공지의 회전장치에 있어서, 그 회전원통 내주면에 일정간격으로 삽지홈을 횡설하여 자형 철판의 양측 절곡부를 미닫이식으로 삽설하여 내부에 연마실을 형성하고 급수사용할 수 있게 한 수석가공장치이고 회전원통내에 6각형의 연마통을 형성하고 구성은 본건 고안의 출원전에 공지된 것임을 알 수 있으므로(다만, 갑제5호증에는 물을 채운다거나 물을 사용하여 연마하는 효과에 관한 기재가 전혀 없으므로 물을 사용하는 실시방법도 공지되었다고 할 수는 없다. 당원 1984.9.25. 선고 84후 38 판결 참조), 본건 고안의 권리범위는 물을 사용하여 수석의 연마를 원활히 하는 것 및 그 연마통을 철판을 미닫이식으로 끼워 구성하는 것으로 요약할 수 있을 것이고, 이에 대비하여 (가)호 고안은 연마통을 뚜껑 부분을 제외하고 일체로 구성하고, 연마시 물을 사용하되 연마통 내부에 원형의 장돌조를 붙여 낙차를 크게 하여 연마효과를 높이는 것이라고 할 것이다.
위와 같은 전제하에서 본건 고안과 (가)호 고안의 동일여부를 기술목적, 기술적 구성 및 작용효과로 나누어 따져보면, 양자는 수석가공을 목적으로 하는 점에서 기술목적이 동일하고, 물을 사용하여 연마를 원활히 한다는 점에서 작용효과는 비슷하다 하겠으나, (가)호 고안은 본건 고안에 비하여 장돌조를 덧붙여서 작용효과를 향상시켰다 할 것이고, 그 기술적 구성에 있어서도 연마통의 구성방법을 달리하고 있으며, 원형장돌조의 부착이 해당기술분야에서 보통정도의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이라고 할 수는 없으므로 결국 (가)호 고안은 본건 고안의 권리범위내에 속하지 않는다고 봄이 상당하다.
이와 같은 견해의 원심판시는 결론에 있어서 정당하므로 논지는 이유없다.
(2) 심판부가 증거의 해석을 새로이 하게 되었다하여 당사자에게 그 견해에 대한 의견진술의 기회를 주어야 한다는 근거는 없으므로 논지 이유없다.
(3) 실용신안법 제29조에 의하여 준용되는 특허법 제147조의 일사부재리의 원칙이란 심판 또는 항고심판의 심결이 확정등록되거나 판결이 확정되었을 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다고 하는 것으로서, 당사자를 달리하거나 증거의 해석을 달리한다는 것만으로 위 원칙이 배제되는 것은 아니므로, 원심이 위와 같은 이유를 들어 일사부재리의 원칙이 적용되지 않는 듯이 설시한 것은 소론이 지적하는 바와 같이 잘못이라 하겠으나, 원심은 결국 전의 심판청구와 이 사건은 동일사실이 아니라고 보아 상고인의 위 원칙에 관한 주장을 옳게 배척하였으므로 원심의 위와 같은 판단의 잘못은 결과에 영향이 없다. 논지는 이유없어 이 상고를 기각하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결하다.
대법관 김주한(재판장) 이회창 배석 김상원