【출원인, 상고인】
젠엔텍 인코포레이티드 소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 1인
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 1990.6.26. 자 88항원1177 심결
【주 문】
원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
1. 원심결은 그 이유에서, 본원발명은 하이브리드 인간백혈구 인터페론에 관한 것인데, 그 재조합플라스미드 직제과정에서 이용한 출발플라스미드(PGH 1, PBRH 1, PHGH 107, PGH 6 등) 및 숙주세포(세포라인KG-1, E.coli K12 294, E.coli x 1776)는 부다페스트조약에 따른 국제기탁기관(ATCC)에 기탁되었음을 확인할 수는 있으나, 위 기탁기관은 본원발명의 출원 당시 특허청장이 지정한 기탁기관으로 볼 수 없고, 달리 위 각 미생물을 국내에서 용이하게 입수할 수 있는 공지공용된 균주임을 입증할 수 있는 자료나, 용이입수처 등이 명세서에 기재되어 있지 아니하므로 위 각 미생물은 그 발명의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 입수할 수 있는 균주로 인정되지 아니하고, 따라서 출원인은 본원발명의 출원 당시 위 출발플라스미드 및 숙주세포 또는 최소한 LEIF A,B,C,D,F,G,H로 표시되는 백혈구 인터페론을 코드화하는 DNA서열을 함유하는 재조합플라스미드로 형질전환된 플라스미드를 함유하는 미생물만이라도 기탁하였어야 하는데 이를 기탁하지 아니하였으므로 구 특허법시행령 제1조 제2항의 기탁요건을 충족시키지 못한다는 이유로 원거절사정은 정당하다고 판단하고 있다.
2. 이 사건 특허출원 당시 시행되던 구 특허법시행령(1981.7.30. 대통령령 제10428호, 이하 1981. 특허법시행령이라 한다) 제1조 제2항 본문은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고, 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 한다고 규정함으로써 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로만 한정하였는바, 그 후 개정된 특허법시행령(1987.7.1. 대통령령제12199호) 제2조 제1항 본문은 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기탁기관 외에 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 제7조가 규정하는 국제기탁기관을 추가하였으나, 같은법시행령 부칙 제1항 단서에 의하여 위 부다페스트조약에 관한 개정규정은 위 조약이 대한민국에 효력을 발생하는 날로부터 시행하도록 되어 있으므로(위 조약은 1990.3.부터 발효되었다), 이 사건 특허출원에 있어서는 원심결 설시의 관련 미생물들이 위 부다페스트조약 제7조 소정의 국제기탁기관인 미국의 ATCC(American Type Culture Collection)에 기탁되었다고 하여도 위 1981. 특허법시행령 제1조 제2항 본문이 규정하는 기탁요건을 갖춘 것으로 볼 수 없다고 할 것이다.
3. 다만 이 사건 출원 당시 시행되던 위 같은법시행령 제1조 제2항 단서는 미생물이 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 입수할수 있는 것인 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 때에 그 미생물이 반드시 국내에 현존하는 것이어야 할 필요는 없고 국외에 현존하는 것이라 하더라도 국내의 당업자가 이를 용이하게 입수할 수 있다고 인정될 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다고 보아야 한다.
또한 발명에서 이용하는 미생물이 출발미생물이 아니라 출발미생물을 이용하여 생성된 중간생성물이나 최종생성물에 해당하는 것이라 하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 그 출발미생물과 공지의 균주 등을 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되어 있다면 결국 당업자가 이를 용이하게 입수할 수 있는 것이라 볼 것이어서 이러한 최종생성물이나 중간생성물도 위 같은 항 단서규정의 미생물의 범위에 포함되는 것으로 보아 이를 기탁하지 아니할 수 있다 할 것이다( 대법원 1987.10.13. 선고 87후45 판결 참조).
기록에 의하여 살펴보건대, 출원인이 제출한 1988.9.1. 자 의견서, 동일자 보정서 및 항고심판청구서에 의하면 재조합플라스미드 직제과정에서 이용한 출발플라스미드 PGH 1은 ATCC 기탁번호 31622호로, 플라스미드 PBRH 1은 ATCC 37070호로, 숙주세포 중 세포라인 KG-1은 ATCC 8031호로, E.coli K12 균주 294는 ATCC 31446호로, E. coli x 1776균주는 ATCC 31537호로 각기 위 ATCC에 기탁되어 있는데, ATCC에서는 이를 누구에게나 아무런 조건없이 분양해 주고 있고, 한편 플라스미드 PHGH 107, PGH 6는 출발플라스미드 pBR 322로부터 당업자가 용이하게 제조할 수 있는 것이며, 그 상세한 제조방법은 1979.10.18. 발행 Nature잡지에 게재된 Goddel 외 수인이 공동으로 저술한 논문 등에 상세히 기재되어 있다고 주장하면서 그 증거로서 갑 제 5 내지 22호증을 제출하고 있는바, 이러한 경우 당업자가 본원발명에 이용되는 위 각 균주 및 플라스미드 등의 미생물을 용이하게 얻을 수 있는지 여부를 판단하기 위하여는, 첫째, ATCC가 출발플라스미드 PGH 1과 PBRH 1 및 숙주세포(세포라인 KG-1, E.coli k12 균주 294, E.coli x 1776) 등 그 보유미생물을 부다페스트조약에 가입하지 아니한 국가의 국민에게까지 아무런 조건없이 분양해 주고 있고, 국내의 당업자가 위 ATCC로부터 그 기탁된 미생물을 입수하는데 있어 어떤 어려움도 없는 것인지 여부와, 둘째, 중간생성물인 플라스미드 PHGH 107, PGH 6을 제조하기 위한 출발플라스미드 pBR 322를 당업자가 국내에서 용이하게 입수할 수 있고, 당업자가 이를 이용하여 본원발명의 명세서와 인용증거들에 의하여 플라스미드 PHGH 107, PGH 6을 용이하게 재현할 수 있는 것인지 여부를 각각 심리하여야 한다 할 것인 바, 원심은 위 각 점에 관하여 심리도 하지 아니한 채 위 각 미생물은 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 균주로 인정되지 아니한다고 판단하였으니 원심결에는 본원발명에 대한 심리를 다하지 아니하여 1981. 특허법시행령 제1조 제2항의 법리를 오해함으로써 심결결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이고, 이 점을 지적하는 상고논지는 이유있다.
그러므로 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김주한(재판장) 최재호 윤관 김용준