【심판청구인,피상고인】
동양제과 주식회사 소송대리인 변리사 서상욱
【피심판청구인,상고인】
바스킨 로빈스 인터내쇼날 캄파니 소송대리인 변호사 김진억
【원 심 결】
특허청 1994.9.15. 자 92항당112심결
【주 문】
원심심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
1. 원심심결의 이유에 의하면, 원심은 등록상표 와 선등록된 인용상표 에 대한 유사 여부를 판단하면서 등록상표는 영문자 표시부분에 의하여 "훌라보스" 또는 “훌레이보스”로 호칭될 것인데 비하여 인용상표는 한글표기와 같이 “홀라보노”로 호칭될 수밖에 없어 등록상표가 “훌라보스”로 호칭될 때 양상표는 앞 3음절이 동일하고 끝음절만이“스”와“노”로 호칭되는 차이밖에 없어 이 끝음절은 전체적으로 호칭될 때는 약음화되어 거의 청감되지 않으므로 양상표는 칭호에서 유사하고, 또한 등록상표에는 도형이 있으나 이 도형이 양 상표의 칭호의 유사성을 상쇄할 정도로 특별현저하게 구성된 것도 아니므로 결국 양 상표는 그 외관과 관념이 다르다 하더라도 칭호의 유사성으로 인하여 전체적으로 유사한 상표라 할 것이어서 등록상표는 구상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로서 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제7호의 규정에 위배되어 등록된 것이어서 같은법 제46조 제1호의 규정에 의하여 그 등록의 무효를 면할 수 없다고 판단하였다.
2. 그러나 상표 상호간에 유사한 부분이 있다 하더라도 요부를 이루는 부분이 서로 달라 이를 전체적으로 관찰할 때 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없으면 유사상표가 아니라고 보아야 하며 만일 상표의 구성요소 중 당해 지정상품의 보통명칭이나 기술적표장 등으로 표시된 부분이 포함되어 있으면 그러한 부분은 자타상품의 식별력이 없어서 상표의 요부가 된다고 볼 수 없으므로 상표의 유사여부를 판단함에 있어서도 이를 제외한 나머지 부분만을 대비하여 관찰함이 타당하다 할 것이다(대법원 1994.1.28. 선고 93후1254 판결; 1994.2.8. 선고 93후1094 판결; 1994.8.12. 선고 93후1919 판결 참조).
기록에 의하여 살펴보면 등록상표 중“FLAVORS”부분이 인용상표와 칭호에 있어서 다소 유사하다고 하더라도 그 부분은“독특한 맛, 풍미, 향미”등의 뜻을 가지고 있어서 그 지정상품인 아이스크림,쵸코렛 등과의 관계에서 볼 때“독특한 맛을 가진 제품, 향기로운(풍미있는) 제품”의 의미를 직감할 수 있어 지정상품의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당하여 식별력이 없어 요부가 될 수 없으므로 양상표의 유사여부를 판단함에 있어 이 부분을 인용상표와 비교하는 것은 적절하지 못하고 이를 제외한 나머지 요부인 은 인용상표와 외관, 관념, 칭호에 있어서 현저한 차이가 있으므로 전체적으로 보아 양 상표는 유사하다고 할 수 없다 할 것이다.
그럼에도 불구하고 두 상표가 유사하다고 본 원심심결에는 상표의 유사여부에 관한 법리를 오해하여 심결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.
3. 그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 안용득(재판장) 천경송 지창권 신성택(주심)