【심판청구인,상고인】
광동제약 주식회사 (소송대리인 변리사 김병진 외 1인)
【피심판청구인,피상고인】
【원심심결】
특허청 항고심판소 1996. 3. 6. 자 92항당321 심결
【주문】
상고를 기각한다. 상고비용은 심판청구인의 부담으로 한다.
【이유】
상고이유를 본다.
1. 제1, 3점에 대하여
구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제2항의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상·진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 할 것이며, 더욱이 출원 기술이 상업적으로 성공을 하였다면 진보성이 인정되어 특허를 받을 수 있다 할 것이다( 당원 1995. 11. 28. 선고 94후1817 판결 참조).
기록에 의하여 살펴보면, 이 사건 특허발명[(상표등록번호 생략), "우황청심액의 제조방법", 이하 본건 발명이라고 한다.]은 산약, 감초, 인삼 등 우황청심원의 재료들인 생약재로 구성되어 있고, 이들 약재 중 우황, 사향 및 용뇌는 미세분말화하고, 이들을 제외한 나머지 생약재들은 물 또는 알코올로 침출하거나 미세분말화하는 전처리공정 및 이들 전처리한 생약재를 혼합하고 물을 가하여 균질화시키는 후처리공정(독립항)과 이들에 방향제, 감미제 등의 보조제를 첨가하는 방법(종속항)으로 구성되어 있는바, 본건 발명은 종래의 우황청심환제를 액제로 조제함으로써 구급환자나 유아, 소아가 간편하게 복용할 수 있고, 또한 약효가 신속하게 나타나도록 하려고 함에 그 목적이 있고, 위 기술적 구성요소들 각각은 그 출원 전에 공지되어 있는 것들이기는 하나 위 각 구성요소들을 결합하여 우황청심액제를 제조하는 구성 자체는 공지된 것이라고 볼 자료가 없으며, 복용의 간편함과 효과의 신속성 등의 작용효과는 우황청심환제 자체가 가지는 작용효과와는 다른 것이라 할 것이고, 더욱이 액제로 된 본건 발명이 환제에 대하여 상업적으로 성공을 거두고 있는 것으로 인정된다.
그렇다면 본건 발명은 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 현저하게 향상·진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 인정된다고 할 것이다.
위와 같은 취지에서 원심이 본건 발명에 진보성을 인정하여 그 등록이 무효가 아니라고 인정·판단한 것은 정당하고, 거기에 진보성 판단에 관한 법리오해나 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다. 본건 발명이 관용기술의 의약에의 단순한 전용에 불과하여 진보성이 없다는 논지는 받아들일 수 없다.
2. 제2점에 대하여
의약품의 발명에 있어서는 그 약리효과에 대한 기재가 있으면 충분하고 그에 대한 실험데이터나 시험성적표의 기재는 명세서의 필수적 기재요건은 아니라 할 것이고, 다만 특허청 심사관은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원 당시의 기술 수준으로 보아 명세서에 기재된 용도(효과)가 나타나는지 극히 의심스러운 경우에만 비로소 별도의 시험성적표나 실험데이터 등의 제출을 요구할 수 있다 할 것이다( 당원 1996. 7. 30. 선고 95후1326 판결 참조).
논지가 지적하는 바와 같이 본건 발명의 출원명세서에 기재된 급성독성 실험결과가 허위여서 명세서 기재불비이거나 미완성 발명이라는 심판청구인의 주장에 대하여 원심이 아무런 심리·판단을 하지 아니한 점은 잘못이라 할 것이나, 급성독성 실험데이터나 시험성적표의 기재가 출원명세서의 필수적인 기재요건이 아닌 이상, 또 심판청구인의 주장 자체에 의하더라도 본건 발명의 급성독성 시험결과는 인체에 무해하다는 것이어서 원심의 위와 같은 심리미진이나 판단유탈이 이 사건 심결결과에 영향을 미쳤다고는 볼 수 없으므로 논지도 받아들일 수 없다.
3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소한 심판청구인의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 김형선(재판장) 박만호(주심) 박준서 이용훈