【출원인, 상고인】
더 코카-콜라 컴퍼니 소송대리인 변리사 김윤배 외 1인
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 항고심판소 1987.7.22. 자 86항당544 심결
【주 문】
원심결을 파기한다.
사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
출원인 소송대리인의 상고이유에 대하여 판단한다.
1. 원심은 출원인이 1983.4.27. 출원하여 1986.7.23. 거절사정된 발명(이 뒤에는 "본원발명"이라고 약칭한다)과 그 특허출원전에 국외에서 반포된 간행물(1980.5.15.자로 공고된 일본국 특허공보 소화 55-64776호 및 64777호)에 기재된 발명(이 뒤에는 "인용발명"이라고 약칭한다)을 대비하여 볼때, 양자는 다같이 콩을 콩무게의 3배 내지 5배에 해당하는 물 속에 침액시킨 다음 콩을 헹구면서 빻거나 갈아서 수성 콩 슬러리(Slurry, 침지물)를 생성시키고 알칼리성 작용제를 첨가하여 알칼리도를 조절하고 조리한후 균질화시켜 콩우유를 제조하는 기술구성이 동일성의 것으로 인정되고, 그에 따른 작용효과에 있어서도 리포옥시게나제 효소의 불활성화로 콩 특유의 맛과 냄새가 제거되고 균질화 되어 마실 때에 목에 걸리거나 긁히는 느낌이 없게 되는 맛좋은 콩우유를 얻는다는 점에서 동일 유사한 것으로 인정되며 다만 본원발명에서는 조리된 콩 슬러리에 강무기산을 첨가하고 균질화 압력을 2단계로 구분하고 있음에 비하여, 인용발명에서는 조리된 콩 슬러리에 탄산수소나트륨을 첨가하고 균질화 압력을 1단계로 하고 있는 점에서 미세한 차이가 있기는 하지만, 본원발명이 인용발명에 비하여 전혀 새로운 기술구성이나 그로 인한 특별한 상승적인 작용 효과가 있는 것으로 인정되지 아니하므로, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 특허출원전에 국내외에서 반포된 간행물에 기재된 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 정도의 것으로서 특허법 제6조 제2항에 해당되어 특허를 받을 수 없는 것이라는 취지로 판단하였다.
2. 그러나 본원발명의 제품원료나 제조과정 등의 인용발명과 동일하거나 유사하다고 하더라도, 본원발명이 첨가물이나 가공처리방법 등을 인용발명과 달리하고 있고, 또 그로 인하여 경제성과 완제품의 품질이 인용발명보다 현저하게 향상 진보된 것이라면 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어, 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것이라고 보아야 할 것이므로, 특허를 받을 수 있는 것이다( 당원 1987.9.29. 선고 85후25 판결; 1986.3.11. 선고 81후57 판결; 1983.4.26. 선고 82후72 판결; 1982.6.8. 선고 80후111 판결 등 참조).
3. 그런데 기록에 의하면, 출원인은 인용발명이 다인산염류 또는 중탄산나트륨의 존재하에 물·탕 또는 증기로 콩을 직접 또는 간접으로 가열처리하여 수성 콩 슬러리를 얻고 이로부터 원심분리기 등으로 콩우유(두유)를 분리함으로써 콩의 떫은 맛과 잡미를 제거하는 것을 특징으로 하는 것인데 반하여, 본원발명은 우선 물에 담근 콩을 마쇄하여 콩 슬러리를 얻고 여기에 알칼리작용제를 첨가하여 가열처리한 후 강무기산을 첨가하여 중화시킨 다음, 2단계에 걸친 균질화 공정을 거침으로써 콩에 함유된 섬유질의 크기를 감소시켜 목에 걸리는 듯한 껄끄러운 느낌을 제거하고, 또 찌꺼기를 분리하는 원심분리공정을 거칠 필요가 없으므로 경제적이고 최종 콩우유 제품내에 함유된 단백질의 질이 저하되지 아니하게 하는 이점이 있어, 본원발명은 인용발명과는 기술적 구성이나 작용효과면에서 현저하게 다르고 진보된 것이라는 취지의 주장을 하고 있으므로, 원심으로서는 이 점에 관하여 입증을 촉구하는 등의 방법으로 증거조사를 하고 경제성 및 완제품의 품질의 차이 등을 심리하여 본원발명이 진보성이 있는 발명인지 여부를 판단하였어야 할 것임에도 불구하고, 원심이 이 점에 관하여는 증거조사를 전혀 하지 않았음은 물론 제대로 심리도 하지 아니한 채 본원발명이 공지기술인 인용발명으로부터 용이하게 도출될 수 있는 발명이라고 판단하였으니, 원심결에는 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 제대로 하지 못한 위법이 있다고 하지 않을 수 없고, 이와 같은 위법은 심결에 영향을 미친 것임이 분명함으로 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있고 원심결은 파기를 면치 못할 것이다.
4. 그러므로 원심결을 파기하고, 본원발명이 진보성이 있는 발명인지의 여부를 다시 심리하도록 하기 위하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 이재성(재판장) 박우동 윤영철 김용준