【심판청구인, 피상고인】
주식회사 농심 소송대리인 변리사 유영대 외 1인
【피심판청구인, 상고인】
크래프트 제네랄 후우즈 인코포레이티드 소송대리인 변리사 차윤근 외 1인
【원 심 결】
특허청항고심판소 1992.3.25. 자 90항당142, 90항당143(병합), 90항당144(병합) 심결
【주 문】
원심결을 파기한다.
사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
피심판청구인 소송대리인들의 상고이유에 대하여 판단한다.
1. 원심은, 피심판청구인이 상표구분 제3류 아이스케이크·아이스크림·크래커·쿠키·도우넛 등을 지정상품으로 하여 1985.9.7. 출원하여 1986.9.3. 상표등록번호 제129836호·제129837호·제129838호로 상표등록을 받은 이 사건 상표들의 지정상품은 크래커·쿠키 등 과자류로서, 이를 제조·판매하기 위하여는 식품위생법 제22조의 규정에 의하여 보건사회부장관 등의 허가를 받아야 하는데, 피심판청구인이 그 지정상품에 관하여 위 허가를 받은 사실이 없고, 특허청 소재지에서 사업자등록을 한 일이나 세적도 없으므로, 피심판청구인이 정당한 이유 없이 국내에서 등록상표를 그 지정상품에 계속하여(상표등록을 받은 때로부터) 1년이상 사용하지 아니하였을 때에 해당한다는 이유로, 이 사건 상표들에 관한 상표등록의 취소를 구하는 심판청구인의 이 사건 심판청구를 인용하였다.
2. 구 식품위생법(1991.12.14. 법률 제4432호로 개정되기 전의 것, 이 뒤에는 “법”이라고 약칭한다)과 같은법시행령(이 뒤에는 “령”이라고 약칭한다)에 의하면, 과자류의 제조업을 하고자 하는 자는 보건사회부장관의 허가를 받아야 되지만( “법” 제22조 제1항· 제2항· 제21조 제1항· 제2항· “령” 제7조 제1호), 판매를 목적으로 식품을 수입하고자 하는 자는 보건사회부장관에게 신고만 하면 되도록( “법” 제16조 제1항) 규정되어 있으므로, 피심판청구인이 그 지정상품인 과자류의 제조·판매업에 관하여 “법”에 의한 허가를 받은 사실이 없다고 하여, 피심판청구인이 국내에서 이 사건 상표들을 그 지정상품에 사용하지 아니하였다고 단정할 수는 없을 것이다.
그렇다면 원심으로서는 피심판청구인이 보건사회부장관에게 신고를 하고 이 사건 상표들의 지정상품을 수입한 일이 있는지의 여부에 관하여 심리를 하여본 다음, 그 결과에 따라 피심판청구인이 국내에서 이 사건 상표들을 그 지정상품에 사용한 일이 있는지의 여부를 판단하였어야 할 것임에도 불구하고, 원심은 그 점에 관하여는 전혀 심리판단하지 아니한 채 피심판청구인이 이 사건 상표들의 지정상품의 제조·판매에 관하여 “법” 제22조의 규정에 의한 허가를 받은 사실이 없다는 이유만으로, 피심판청구인이 국내에서 이 사건 상표들을 그 지정상품에 사용하지 아니하였다고 단정하였으니, 원심결에는 “법” 제45조 제1항 제3호에 관한 법리를 오해하여 심리를 제대로 하지 못한 위법이 있다고 하지 않을 수 없고, 위와 같은 위법은 심결에 영향을 미친 것임이 분명하므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있다.
3. 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문개정되기 전의 것) 제45조 제3항에는 “제1항 제3호의 적용에 있어서 상표권자가 상표원부에 등록된 국내의 자기나 대리인의 주소 또는 영업소의 행정구역인 시·군(서울특별시의 구)에서(국내에 주소 또는 영업소가 없는 자로서 그 대리인의 등록이 없는 경우에는 특허청의 소재지에서) 그의 등록상표의 지정상품에 대하여 그 등록상표를 사용하지 아니하였을 때에는 그 상품에 대하여 그 상표를 사용하지 아니한 것으로 추정한다”고 규정되어 있는바, 위 규정에서 “특허청의 소재지”라 함은 특허청이 소재한 행정구역인 서울특별시의 구를 의미하는 것으로 해석함이 상당하다. 그런데 대통령령 제12367호 서울특별시송파구등13개구설치와구의관할구역변경에관한규정에 의하면 1988.1.1. 강남구에서 서초구가 분구되었음을 알 수 있고, 관계증거와 기록에 의하면 특허청은 분구되기 전의 강남구에 소재하였고 분구되기 전의 강남구를 개포·강남·서초·반포 등 4개의 세무서가 관할하는 것으로 보인다. 그렇다면 원심이 피심판청구인이 특허청의 소재지인 강남구에서 사업자등록을 한 일이나 국세를 납부한 실적이 없었음을 근거로, 피심판청구인이 특허청의 소재지에서 이 사건 상표들을 그 지정상품에 사용하지 아니한 사실을 인정하려면, 피심판청구인이 위의 4개 세무서 모두에 사업자등록을 한 일이나 국세를 납부한 실적이 있었는지의 여부를 확인하였어야 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심은 갑 제2호증의2에 의하여 국내에 주소 또는 영업소가 없는 피심판청구인이 특허청의 소재지를 관할하는 개포세무서에 사업자등록을 한 일이나 국세를 납부한 실적이 없었다는 사실만을 인정하고, 그 사실만으로 피심판청구인이 특허청의 소재지인 강남구에서 이 사건 상표들을 그 지정상품에 사용하지 아니하였다고 단정하였으니, 원심결에는 구 상표법 제45조 제3항에 관한 법리를 오해하여 심리를 제대로 하지 아니한 위법이 있다고 하지 않을 수 없다.
4. 그러므로 피심판청구인 소송대리인들의 그 밖의 상고이유에 대하여는 판단하지 아니한 채 원심결을 파기하고, 다시 심리판단하게 하기 위하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.