【심판청구인, 피상고인】
주식회사 대웅제약
【피심판청구인, 상고인】
맬크 앤드 캄파니 인코포레이티드 소송대리인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 1인
【원 심 결】
특허청 1991.10.31. 자 90항당108 심결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
상고이유보충서는 상고이유서에 기재된 상고이유를 보충하는 범위 안에서 본다.
제1, 2, 3점에 대하여
1. 원심결의 이유를 기록에 비추어 보면, 심판청구인이 실시하는 (가)호 발명은 피심판청구인의 이 사건 특허와 그 반응물질에 따른 기술적구성이 다르고 반응조건도 다르며 서로 추구하는 발명의 특징에 상이성이 있는 독립된 별개의 발명이라고 인정하고, 우회발명이 아니라고 인정하여, (가)호 발명은 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단한 원심의 설시이유를 수긍할 수 있고, 거기에 소론과 같이 단항제하에서 특허청구범위의 해석에 관한 법리를 오해하거나 개척발명과 그 보호범위에 관한 원칙을 위반한 위법 또는 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다.
2. 특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 여러 기재내용 중 특허청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 그 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 특허청구의 범위에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 권리범위를 확정하여야 하는 것이지만( 당원 1991.11.26. 선고 90후1499 판결 참조), 그 경우에도 명세서 중의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 확장해석하는 것은 특허권을 확장하는 것이어서 허용될 수 없는 것이고( 당원 1988.10.11. 선고 87후107 판결 참조), 이와 같은 법리는 특허가 특허청구의 범위에 관하여 단항제를 채택하던 당시에 등록된 것이거나, 개척발명에 관한 것이라고 하여도 마찬가지다.
3. 기록에 의하면 이 사건 특허명세서의 발명의 상세한 설명부분에는 (2) + (4)→(5), (5) + (6)→(1)의 방법이 기재되어 있기는 하지만, 이 사건 특허의 청구범위에는 일반식 (2)의 캐톤을 환원제의 존재하에 일반식 (3)의 디펩티드와 반응시켜서 일반식 (1)의 화합물을 제조하는 방법, 즉 (2) + (3)→ (1)의 방법만이 기재되어 있고, 이와 같은 특허청구의 범위에 대한 기재 형식은 화합물 제조방법에 관한 발명의 기술적 구성요소인 출발물질, 반응수단, 반응물질, 목적물질 등이 명확하게 특정된 것이라고 할 것이어서 특허청구의 기술적 범위를 해석하고 확정하는데 어려움이 없다고 보이므로, 이 사건 특허청구의 권리범위를 명세서에만 기재되어 있는 (5) + (6) → (1)의 방법에 까지 확장할 수는 없다고 할 것이고, 한편 이 사건 특허청구의 범위를 이렇게 볼때 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 우회발명이라고 할 수 없다는 원심의 판단도 수긍할 수 있고, 이 사건 특허가 개척발명이라는 점을 고려한다고 하여도 같다.
따라서 반대의 입장에서 주장하는 논지는 이유가 없다.
제4점에 대하여
원심은 (가)호 발명과 동일성이 있는 발명(갑 제5호증)이 미국에 출원되어 특허 등록되었다는 점 뿐만 아니라, (가)호 발명과 이 사건 특허의 기술적 구성의 비교 (가)호 발명의 특징등을 종합하여 (가)호 발명이 이 사건 특허와 독립한 별개의 발명이라고 판단을 한 것으로서, 원심결에 특허권의 속지주의에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 수 없다. 논지도 이유가 없다.
그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김석수(재판장) 이회창 배만운