【출원인, 상고인】
일라이 릴리 앤드 캄파니 소송대리인 변리사 박사룡
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 항고심판소 1988.8.31. 자 86항원966 심결
【주 문】
원심결을 파기한다.
사건을 특허청항고심판소에 환송한다.
【이 유】
출원인 소송대리인의 상고이유에 대하여 판단한다.
1. 구 특허법 제4조(1980.12.31. 법률 제3325호로 개정되었다가 1986.12.31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것)는 특허를 받을 수 없는 발명으로 "화학방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명"( 제3호)과 "화학물질의 용도에 관한 발명"( 제5호)을 규정하고 있었으나, 1986.12.31. 법률 제3891호로 특허법 제4조가 개정(1987.7.1.부터 시행)되면서 위 제3호 및 제5호 등이 삭제되어 화학물질의 발명이나 용도발명도 특허를 받을 수 있게 되었는 바, 한편 1987.5.18. 발효된 조약 제923호 "제법 특허출원의 물질특허 보호제공에 관한 대한민국정부와 미합중국정부간의 서면교환"은 대한민국의 새로운 특허법의 발효일 현재 대한민국에 계류중인 제법특허(Process Patent) 출원은 출원인의신청에 의하여 물질특허(Product Patent) 청구를 포함하도록 보정될 수 있으며, 물질특허청구 신청기간은 대한민국특허법의 발효일 이후 90일간이라고 규정함으로써, 개정특허법의 발효일인 1987.7.1. 현재 계류중인 제법특허출원을, 특허법의 개정에 따라 특허를 받을 수 있게 된 물질특허청구로 보정하여 신청할 수 있도록 경과조치를 정하고 있다.
2. 원심은, 출원인이 1984.6.15. 특허출원을 하여 거절사정된 본원발명의 요지는, 이 사건이 원심에 계속중인 1987.9.28. 제출된 보정서에 의하면, 구조식(III·구조식의 기재는 생략한다. 이 뒤에도 같다)의 아민을 구조식(IV)의 알킬화제로 알킬화시키고 필요하면 생성물을 염류화시켜서 구조식(II)의 화합물 또는 그 농학적으로 사용 가능한 염을 제조하는 방법으로 되어 있고, 위 보정서는 조약 제923호에 의한 것으로 보정기간내에 제출되었음을 알 수 있으나, 특허청구범위 제16항(최초 출원명세서의 특허청구범위 제8항에 해당됨)은 단일화합물을 특정의 용도에 사용하는 것만이 특징인 방법으로 표현되어 있고, 특허청구범위 제17항(최초 출원명세서의 특허청구범위 제9항에 해당됨)은 단일화합물을 유효성분으로 하고 보조성분에는 특징이 없는 특정용도를 명시한 조성물로 표현되어 있어서, 이들 각각은 화학물질의 용도에 관한 발명에 해당된다고 할 수 있는 것으로서, 조약 제923호에는 대한민국에 계류중인 제법특허출원은 출원인이 신청에 의하여 물질특허 청구를 포함하는 것으로 보정될 수 있도록 규정되어 있을 뿐이고, 본원발명과 같은 화학물질의 용도에 관한 발명은 조약에 포함되어 있지 아니하므로, 본원발명은 구 특허법 제4조 제5호의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 것으로 인정된다고 판단하였다.
3. 그러나 기록에 의하면, 본원발명은 당초 식물의 진균성 질병의 조절에 유용한 아민화합물의 조성물 및 그 제조방법에 관한 것으로 출원되었는데, 특허청심사관이 이 사건 특허출원을 심사한 결과 특허청구의 범위 제7항은 화학방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명에 해당되고 특허청구의 범위 제8항 및 제9항은 화학물질의 용도에 관한 발명에 해당되어, 구 특허법 제4조 제3호 및 제5호의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 것이라는 이유로 거절사정을 하였던 것임이 명백하고, 또 원심이 판시한 바와 같이 이 사건이 원심에 계속중인 1987.9.28. 출원인이 조약 제923호에 따라서 보정신청한 보정서의 기재내용에 의하면, 보정된 특허청구의 범위 제17항에 "제16항에서 정의한 바와 같은 구조식(I)의 화합물 또는 농학적으로 사용가능한 그 염을 활성성분으로 함유하고 농학적으로 사용가능한 담체 또는 희석제1종 이상과 혼합한 항진균 조성물"이라고 기재되어 있음을 알 수 있는 바, 결국 본원발명의 내용을 요약하면 항진균 효과가 있는 아민화합물 및 그 조성물의 제조방법에 관한 것이라고 할 수 있고, 이와 같이 용도를 붙인 단일화합물의 제조방법 또는 단일화합물을 보조성분과 혼합하는 용도를 붙인 조성물의 제조방법에 관한 발명은, 단순한 화학물질의 용도에 관한 발명으로 볼 것이 아니라 제조방법에 관한 발명으로 보아 특허성을 인정할 것인지의 여부를 판단하는 것이, 화학물질특허를 허용하기로 개정한 특허법과 조약 제923호의 취지에 비추어 정당하다고 할 것이다.
그럼에도 불구하고 원심은 본원 발명이 화학물질의 용도에 관한 발명에 해당된다고 보아 조약 제923호가 적용되지 아니한다고 판단하였으니, 원심결에는 구 특허법 제4조 제5호 및 조약 제923호에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 하지 않을 수 없고, 이와 같은 위법은 심결에 영향을 미친 것임이 명백하므로, 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있고 원심결은 파기를 면치 못할 것이다.
4. 그러므로 원심결을 파기하고, 다시 심리판단하게 하기 위하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 이재성(재판장) 박우동 윤영철 김용준