【출원인, 상고인】
【상대방, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 항고심판소 1991.5.24. 자 90항원1024 심결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고비용은 출원인의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유를 본다.
1. 기록에 의하면 출원인의 이 사건 의장출원 거절사정의 항고심판청구(특허청 항고심판소 90항원1024 사건)에 대하여 특허청장은 항고심판관 이현영(심판장), 김덕래, 김영화를 이 사건을 담당할 항고심판관으로 지정하여 1990.10.16. 출원인에게 통지하였고, 그후 담당 항고심판관을 항고심판관 이현영(심판장), 한호섭, 김영화로 변경하여 1991.3.28. 출원인에게 통지하였음이 명백하므로 1991.5.24. 그 항고심결을 함에 있어서 위 변경된 항고심판관 이현영(심판장), 한호섭, 김영화가 심판관으로 참여하였음은 정당하다.
논지는 출원인이 동일한 관련 실용신안출원 사건인 특허청 항고심판소 88항원832 사건이 역시 항고심에 계류되어 있었고, 그 사건에 관하여 1991.4.18. 담당 항고심판관이 항고심판관(이현영), 소외 1, 소외 2로 변경된 바 있으므로 의장출원사건인 이 사건의 원심인 위 88항원1024 사건도 위 88항원832 사건의 심판관들이 심결 하여야 한다는 취지로 보이나, 이 사건은 위 88항원832 사건과는 별개의 사건이므로 이를 담당할 항고심판관은 위 88항원832 사건과는 다를 수 있는 것이고, 동일인이 출원한 관련사건이라 하여 반드시 같은 항고심판부에서 처리하여야 하는 것도 아니므로 위 88항원1024 사건의 항고심판부 구성이 88항원832 사건의 항고심판부 구성과 다르더라도 이를 위법한 것이라고 할 수 없다. 논지는 이유없다.
2. 원심결은 그 이유에서 출원인의 포오크의 형상, 모양에 관한 이 사건 의장출원(이하 본원 고안이라 한다)은 그 출원 전인 1988.5.30. 공개된 특허청 공개실용신안공보 제215호에 게재되어 있는 이 사건 출원인이 출원한 별개의 실용신안출원에 의하여 공개된 특허청 (공개번호 생략)의 실용신안의 고안을 대비하여 보면, 본원 고안의 포오크는 인용참증에 도시된 포오크에서 그 포오크의 손잡이 자루의 측면부에 표시된 KOREA FORK 라는 문자를 삭제하고 있는 것일 뿐 양자는 그 포오크의 형상, 모양이 동일한 것임이 인정되므로 본원 고안은 (공개번호 생략)로부터 용이하게 창작할 수 있는 것이어서 신규성이 있다거나 창작성이 있는 고안이라고 인정되지 아니하고, 또 출원인은 구 의장법 제16조, 구 특허법 제42조 제1항 내지 4항의 규정에 의하여 이 사건 의장출원은 출원인이 종전에 선출원한 의장출원을 제출한 때에 제출된 것으로 우선권이 부여되어야 한다고 주장하나 위 관계규정은 외국인이 파리조약에 가입한 동맹국인 다른 나라에 의장출원을 한 다음, 이어서 우리나라에 동일한 의장출원을 한 경우에 적용되는 것일 뿐, 이 사건과 같이 내국인이 국내에 동일한 의장을 2회 출원하는 경우에 적용되는 것이 아니어서 결국 본원 고안을 구 의장법 (1990. 1. 13. 법률 제4208호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항 및 제2항에 의하여 거절한 원사정은 정당하다고 판단하고 있다.
구 실용신안법 (1990.1.13. 법률 제4209호로 개정되기 이전의 것) 제29조, 구 특허법 (1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제83조의2에 의하면 특허청장은 실용신안출원에 대하여 출원일로부터 1년 6개월이 경과하면 그 출원을 실용신안공보에 공개하여야 하는 것이고, 출원인이 동일한 고안에 대하여 실용신안출원을 함과 동시에 의장출원을 하였다 하더라도 이러한 사유가 실용신안출원을 공개하는 데 있어 장애가 되지 아니하며, 이와 같이 실용신안출원과 의장출원을 동시에 한 경우 위 실용신안출원의 공개가 특허청의 의장담당 심사관에게는 비밀로 하여 공개되는 것이라거나 실용신안공보에 의하여 공개된 고안이 의장출원인 자신의 고안임을 들어 이를 구 의장법 제5조 제1항 제1호 소정의 반포된 간행물에 기재된 의장이 아니라고 할 수 없다.
또 구 의장법 제16조가 준용하는 구 특허법 제42조가 규정하는 우선권의 주장이란 조약, 법률에 의하여 대한민국 국민에게 의장출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 의장출원을 한 후 동일 의장을 대한민국에 의장 출원한 경우에 있어서 대한민국에 의장출원한 날을 최초의 의장출원을 한 날로 소급한다는 취지일 뿐, 이 사건과 같이 내국인인 출원인이 선행의장출원 이후 그와 동일 유사한 의장에 대하여 재차 의장출원을 한 경우에 후원출원을 한 날을 선행의장출원일로 소급한다는 취지는 아니라 할 것인바, 이와 같은 취지로 판단한 원심결은 수긍이 가고, 거기에 소론과 같은 법리 오해나 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 모두 이유 없다.
그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 출원인의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 김상원(재판장) 박우동 윤영철 박만호