【심판청구인, 상고인】
김충호 소송대리인 변리사 임석재
【피심판청구인, 피상고인】
김영곤 소송대리인 변리사 문병암
【원심심결】
특허청 항고심판소 1985.6.20 자 1983 항고심판(당) 제103호 심결
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
원심결 이유에 의하면, 이 사건 등록상표는 한자로 "王妃列傳"이라고 횡서표기한 문자상표로서 상품구분 제52류 서적, 잡지, 녹음된 테이프(음악이 아닌 것), 녹화된 테이프(음악이 아닌 것) 및 사진을 그 지정상품으로 하고 있으며, (가)호 표장은 좌측에 종방향으로 "歷代"라고 종서하고 그 우측에 "王妃列傳"이라고 횡서한 다음 그 하단에 "韓龍煥 外"라는 작가의 표시와 "三韓出版社"라는 출처를 표시하여서 한 표장임을 확정한 다음 위 인정사실에 의하면 (가)호 표장의 요부는 "王妃列傳"이라 할 것인데 위 요부와 등록상표인 "王妃列傳"을 대비하면 그 관념, 칭호 및 외관이 서로 유사하고 수요자로 하여금 상품출처의 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 것이라고 판시하고 (가)호 표장의 "歷代 王妃列傳"은 역대왕비의 전기를 차례로 기록한 책이라는 사실을 보통으로 기재한 것에 불과하므로 이는 상표법 제26조 제2호에 해당되거나 아니면 위 (가)호 표장은 위 지정상품인 서적등에 관용적으로 사용되는 것이어서 동법 제26조 제3호에 해당되어 어느모로 보나 등록상표의 권리의 효력이 미치지 아니한다는 심판청구인의 주장에 대하여 다음과 같이 판시하면서 이를 배척하고 있다. 즉 (가)호 표장의 "歷代 王妃列傳"은 등록상표의 지정상품인 서적등의 보통명칭이 아닐뿐만 아니라 위 (가)호 표장은 이를 왕비전기집, 역대왕비전, 역대왕비 비전, 역대왕비 비화, 역대왕비 비록등의 명칭을 사용할 수 있으므로 "王妃列傳"이 곧 "역대왕비의 전기를 차례로 기록한 책"의 보통명칭이라고 할 수 없으며, 등록상표의 지정상품에는 그러한 표현도 찾아볼 수 없으므로 (가)호 표장이 상표법 제26조 제2호에 해당되어 등록상표의 권리의 효력이 미치지 못한다는 취지의 심판청구인의 주장은 성립될 수 없고 또 (가)호 표장이 수요자나 동업자간에 다년간 사용되어 청주의 정종처럼 자타상품의 식별력을 상실한 상표가 되었음을 인정할 수 있는 객관적인 증거도 없으므로 관용상표라고 볼 수도 없으니 (가)호 표장이 동법 제26조 제3호에 해당되어 등록상표의 권리의 효력이 미치지 못한다는 심판청구인의 주장도 성립될 수 없다는 것이다.
상표법 제8조 제1항 제1호 내지 제3호의 규정에 의하면, 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표, 그 상품에 대하여 관용하는 상표와 이른바 기술적(記述的) 상표인 그 상품의 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 가격, 생산방법, 가공방법, 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상표로서 등록받을 수 없게 되어 있고 등록되더라도 동법 제26조에 의하여 "등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭, 산지, 판매지, 품질 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표, 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 관용하는 상표" 등에는 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 아니하는 것이다.
이 사건에서 상품구분 제52류 서적 등을 지정상품으로 하여 등록된 한자로'王妃列傳'이라고 횡서표기한 문자상표인 등록상표와 심판청구인이 서적에 사용한 (가)호 표장인 '歷代 王妃列傳'과를 대비하면 그 관념, 칭호 및 외관이서로 유사한 것은 원심이 판시한 바와 같다. 그러나 위 (가)호 표장인 "歷代王妃列傳"이 역대왕비의 전기를 차례로 기록한 책제명의 보통명사나 관용상표라고 까지는 말할 수 없지만 그와 같은 책의 내용을 함축성 있게 보통으로 기재한 것에 불과한 이른바 기술적 상표에 해당하는 것이고 이는 (가)호 표장 대신 원심판시와 같이 다른 명칭으로 위 책제명을 표시 사용할 수 있다하여 그 결론을 달리하는 것은 아니라 할 것이다. 따라서 비록 원심판시와 같이 "王妃列傳"이 피심판청구인의 상표로서 등록되었고 위 (가)호 표장이 이와 동일 또는 유사한 것이라 하더라도 상표법 제26조 제2호의 규정에 의하여 위 등록상표의 상표권의 효력은 기술적 상표인 위 (가)호 표장에는 미치지 아니한다 고할 것이다.
원심이 (가)호 표장에 대하여 등록상표의 지정상품인 서적등의 보통명칭이 아닐 뿐만 아니라 "王妃列傳"이 역대왕비의 전기를 차례로 기록한 책의 보통명칭이라고 할 수 없고 등록상표의 지정상품에는 그러한 표현도 찾아볼 수 없으므로 (가)호 표장이 상표법 제26조 제2호에 해당하지 않는다 하여 심판청구인의 주장을 배척한 것은 위 상표법의 법리를 오해한 위법을 저질렀다는 비난을 면치 못한다. 논지는 이유있다.
이에 원심결을 파기하고, 사건을 더 심리판단케 하기 위하여 원심에 환송하기로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 정기승(재판장) 김달식 박우동