【원고, 상고인】
바이엘 악티엔게젤샤프트 소송대리인 변호사 이재후 외 2인
【피고, 피상고인】
제일제당 주식회사 소송대리인 변호사 장순호 외 1인
【원심판결】
서울고등법원 1992.1.15. 선고 91나2993 판결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고비용은 원고의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유(보충상고이유는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 본다.
제1점에 대하여
구특허법(1990.1.13.법률 제4207호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제45조 제3항에 의하면 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 출원된 날 전에 출원된 타인의 특허발명, 등록실용신안 또는 등록의장을 이용하거나 그 특허발명이 출원된 날 전에 출원된 타인의 등록의장과 저촉되는 경우에는 그 특허권자, 실용신안권자, 의장권자의 동의를 얻거나 같은법 제59조 제1항의 규정에 의하지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로써 실시할 수 없도록 되어 있고, 같은법 제59조 제1항에 따르면 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자가 같은법 제45조 제3항의 규정에 의한 통상실시권의 허여를 받고자 하는 경우에 그 타인이 정당한 이유없이 실시를 허락하지 아니하거나 그 타인의 실시허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위 안에서 통상실시권 허여의 심판을 청구할 수 있고, 같은법 제59조 제2항에는 그 특허발명이 선출원된 타인 특허발명 또는 등록실용신안에 비하여 상당한 기술상의 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권의 허여를 하여서는 아니된다고 규정하고 있는바, 이 규정들에 의하면 선행발명과 후발명이 같은법 제45조 제3항 소정의 이용관계에 있다고 인정되는 경우에는 후발명은 선행발명특허의 권리범위에 속하게 되는 것이라 할 것인데 이러한 이용관계는 기계, 장치 등에 관한 발명의 경우에 있어서는 후발명이 선행발명의 특허요지에 새로운 기술적 요소를 가하는 것으로서 후발명이 선행발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하게 되면 성립된다 할 것이나, 방법의 발명, 특히 화학물질의 제법에 관한 발명에 있어서는 기계, 장치 등의 발명과 달라서 중간물질이나 촉매등 어느 물질의 부가가 상호의 반응을 주목적으로 하는 경우가 많아 과정의 일시점을 잡아 선행방법에서 사용하는 물질이 상호반응 후에도 그대로의 형태로 존재하는 것을 입증하기가 극히 곤란하여 기계, 장치 등에 관한 발명에 적용될 위 법리를 제법발명에 적용할 수는 없다 할 것이고, 특히 화학물질의 제조과정(수단)에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로, 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 반응물질, 생성물질이 같다고 하더라도 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는, 후발명이 선행발명을 이용하고 있다고 볼 수 없고, 따라서 후발명은 선행발명의 권리범위의 영역 밖에 있는 것이라고 하지 아니할 수 없다 ( 당원 1985.4.9. 선고 83후85 판결, 1991.11.12. 선고 90후1451 판결, 1991.11.26.선고 90후1499 판결 등 참조).
같은 취지에서 원심이 시프로플록사신 및 그 염산염에 관한 원고의 특허방법과 피고의 제조방법은 그 출발물질, 반응물질, 생성물질이 모두 동일하다고 하더라도 피고의 제조방법에는 원고의 특허방법과 달리 요오드 및 촉매를 사용함으로 인하여 기술적 구성의 면에 있어서나 생성물질의 수율, 순도 등 작용효과면에서 현저한 차이가 있으므로 피고의 제조방법은 원고의 특허발명의 이용발명이라고 할 수 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 이용발명에 관한 구 특허법 제45조 제3항에 관한 법리를 오해한 위법이 없다. 주장은 이유 없다.
제2점에 대하여
원심판결의 이유에 의하면, 원심은 원고의 특허방법은, 7-아미노-1-사이클로프로필-4-옥소-1, 4-디하이드로-나프티리딘(퀴놀린)-3-카복실산의 제조방법에 관한 것인데, 그 특허청구범위는, 일반식(II)의 나프티리돈-3-카복실산 또는 퀴놀린-3-카복실산을 일반식(III)의 아민과 반응시킴을 특징으로 하여, 일반식(I)의 7-아미노-1-사이클로프로필-4-옥소-1, 4-디하이드로-나프티리딘(퀴놀린)-3-카복실산 및 이의염을 제조하는 방법 등 11개 항으로 되어 있어, 특허의 청구범위가 포함하고 있는 물질은 상당히 광범위한 부분에까지 이른다 할 것이고, 한편 피고의 제조방법을 원고 특허의 청구범위 내에서 지적한다면, 위 특허청구범위 중의 제4항, 즉 제1항에 있어서 생성된 화합물인 7-피페라지노-6-플루오르-1-사이클로프로필-4-옥소-1, 4-디하이드로퀴놀린-3-카복실산 중의 염산염이 바로 피고의 제조방법에 의한 시프로플록사신 염산염과 같고, 피고의 제조방법에 있어서의 출발물질, 반응물질, 생성물질이 원고 특허에서 말하는 출발물질, 반응물질, 생성물질과 동일범위에 속하는 것이기는 하지만, 원고 특허의 특허청구범위에 발명의 상세한 설명 등 명세서 전체를 참작하여도 촉매사용에 관하여 언급된 부분을 찾을 수 없는 한편, 피고의 제조방법은 요오드와 촉매로서 테트라페닐포스포늄브로마이드를 사용하고 있는 바, 이와 같이 화학물질의 제조과정(수단)에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로, 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 반응물질, 생성물질이 같다고 하더라도, 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는, 서로 다른 방법이라 할 것이며, 또 가사 촉매의 사용이 특허출원 당시 이미 공지된 것이어서 그 기술분야에 종사하는 자라면 용이하게 예측할 수 있는 것이었다 하더라도 특허청구의 범위나 상세한 설명에 그촉매의 사용에 관한 언급이 없었던 이상, 그 특허가 촉매의 사용을 당연한 전제로 하고 있었던 것이라고도 할 수 없는 것이므로 비록 원고의 특허방법과피고의 제조방법이 그 출발물질과 반응물질, 생성물질이 동일하다 하더라도 촉매를 사용한 피고의 제조방법은 그 기술적 구성의 면이나 생성물질의 수율, 순도, 반응시간, 반응조건, 반응용매 등의 작용효과면에서도 상당한 차이가 있으므로 원고의 특허방법과는 상이한 발명이라고 판단하고 있다.
그런데 원심이 인정한 피고의 제조방법과 원고의 특허방법과의 차이 중 요오드와 촉매를 제외한 나머지 반응조건은 어는 정도 공지의 방법 중에서 당업자가 임의로 적의 선택하여 실시할 수 있는 것이라고 보는 것이 합리적이라 하겠으므로 원심이 양발명의 용매, 온도, 반응시간까지를 비교한 것은 적절하지 아니하나, 어차피 요오드와 촉매를 사용하지 않는 원고의 특허방법과 이를 사용하는 피고의 제조방법이 상이한 발명이라고 판단한 것은 결론에 있어서 정당하므로 원심의 위 잘못은 판결결과에 영향이 없다. 주장은 이유 없다.
제3점에 대하여
먼저 기록에 의하면, 원심이 원고의 특허방법과 피고의 제조방법에 의한 수율을 인정함에 있어서 취한 증거의 취사선택에 지적하는 바와 같은 채증법칙을 어긴 위법이 있다고 볼 수 없고, 또 시프로플록사신과 같은 분자량이 큰 거대분자의 합성에 있어서 수율이 98-100%가 될 수 없다는 경험칙이 있다고 볼 만한 자료도 없으며, 원심이 을 제1호증의 40(천문우 작성의 감정결과보고서)의 기재에 의하면 피고의 제조방법에 의한 반응기 전에는 착화합물인 중간생성물이 생기는 것으로 추정된다고 인정하고, 이에 반하는 원고측 증거자료를 배척한 것이 채증법칙에 위배된다고 할 수 없을 뿐 아니라 위 을 제1호증의40의 기재에 의하면, 서울민사지방법원 88카63, 703 가처분신청사건의 감정인 천문우가 원고의 특허방법과 피고의 제조방법에 의한 작용효과를 실험한 결과 요오드와 촉매를 사용하는 피고의 제조방법에 의한 작용효과가 우수한 점으로 보아 그 반응기 전에 있어서 출발물질의 염소가 먼저 요오드와 치환되고, 다음으로 촉매와 반응하여 착화합물인 중간물질이 생성된 후 피페라진으로 치환되는 것으로 추정된다는 것이지, 그 반대로 위와 같은 중간생성물의 존재가 확인되었기 때문에 작용효과가 우수하다고 인정할 수 있다는 것은 아니므로 가사 중간생성물에 관한 천문우의 위 추정이 잘못되었다 하더라도 그것만으로 판결결과에 영향이 있는 것은 아니다.
또한 기록에 의하면, 원심이 원고의 특허방법에 의한 시프로플록사신의 수율을 인정함에 있어서 채증법칙을 위반했다고 볼 수 없고, 피고의 제조방법에 의한 수율이 원고의 특허방법의 그것보다 높은 이유는 요오드와 촉매를 사용함에 있다고 판단한 것은 정당하다고 인정되며, 원심이 적법하게 배척한 증거 이외에 달리 소론과 같이 반응시간, 반응온도, 반응용매 등 반응조건의 차이에서 위 수율의 차이가 생긴다고 인정할 만한 증거가 없다.
결국 원심이 판시사실을 인정하기 위하여 거친 증거의 취사과정에 채증빕칙 위배, 심리미진의 위법이 있다 할 수 없다. 주장은 이유 없다.
그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김용준(재판장) 최재호 윤관 김주한