【원고,상고인】
【피고,피상고인】
조광피혁 주식회사 외 3인 (피고들 소송대리인 변호사 김선명)
【피고들보조참가인】
대한민국
【원심판결】
대구고법 1995. 5. 17. 선고 94나3422 판결
【주문】
원심판결을 파기하고 사건을 대구고등법원에 환송한다.
【이유】
상고이유를 판단한다.
1. 원심판결의 요지
원심판결 이유에 의하면 원심은, 원고는 종래 국군 전투화가 이를 신을 때 구멍에 끈을 꿰는 방식이어서 신속한 착용이 어려웠던 단점을 개량하여 고리에 끈을 걸어 그 양쪽 끝을 당기면 한번에 끈이 조여지도록 하는 방식의 전투화를 고안한 다음, 특허청에 그 고안의 명칭을 '요철형 끈 결착부를 가진 신발'로 하여 실용신안등록을 출원하여 1982. 12. 27. 그 출원공고가 되고 1983. 3. 9. (등록번호 1 생략)으로 실용신안등록이 된 사실, 그 후 국방군수본부는 1983. 6.경 원고의 위 실용신안에 의하여 제조된 국군 전투화만을 납품받기로 결정한 다음 피고들을 포함한 군납업체들에게 향후 납품하는 모든 전투화를 원고로부터 위 실용신안권의 사용권을 부여받아 위 실용신안에 의하여 제조할 것을 요구하면서 그들이 원고에게 지급하여야 할 위 실용신안권의 사용료 상당액을 전투화 대금에 포함하여 지급할 것을 약속한 사실, 이에 따라 피고 조광피혁 주식회사(이하 조광피혁이라 한다)와 피고 군인공제회는 1989. 1. 4.에, 피고 주식회사 거평(이하 거평이라 한다)은 같은 달 5.에, 피고 부운물산 주식회사(이하 부운물산이라 한다)는 1991. 5. 3.에 각각 원고와의 사이에서 피고들이 원고로부터 위 실용신안의 통상실시권을 설정받아 위 실용신안을 사용하여 군납 전투화를 제조·납품하되 그 통상실시권의 실시료로 원고에게 국방군수본부로부터 지급받을 납품대금에서 부가가치세 10%를 공제한 순수 납품대금의 1%를 지급하기로 하는 내용의 계약을 체결한 사실, 그리하여 피고들은 원고로부터 설정받은 위 통상실시권에 기하여 전투화를 제조하여 국방군수본부에 납품하여 오던 중 1992. 7. 10.부터 같은 달 15.에 걸쳐 국방군수본부와의 사이에 1992년도분 전투화 납품계약을 체결하면서 구체적인 납품수량과 납품기일은 추후 국방군수본부의 납품통지에 의하기로 약정한 사실, 그 후 국방군수본부는 같은 해 9. 22. 위 납품계약에 따른 제2차 납품통지를 함에 있어 피고 조광피혁에게 전투화 81,444켤레 대금 1,682,958,816원 상당을, 피고 거평에게 전투화 70,574켤레 대금 1,458,341,136원 상당을, 피고 부운물산에게 전투화 55,463켤레 대금 1,146,087,432원 상당을, 피고 군인공제회에게 전투화 278,874켤레 대금 5,762,652,336원 상당을 납품할 것을 통지한 사실을 각 인정한 다음, 원고의 위 실용신안권의 존속기간이 1992. 12. 27.로 만료되는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 위 실용신안권이 그 존속기간의 만료로 소멸하면 위 실용신안권에서 파생된 피고들의 위 각 통상실시권도 함께 소멸하게 되어 그 이후로는 원고가 피고들에게 위 통상실시권 약정에 따라 위 실용신안의 통상실시권을 부여하는 것이 법률상 불가능하게 되므로, 비록 원고와 피고들 사이에서 1992. 12. 27.이 지나서까지 통상실시권을 부여하는 것으로 약정하였다 하더라도 1992. 12. 27. 이후의 약정 부분은 그 이행이 원시적으로 불가능하여 무효라 할 것이고(이 사건 계약들은 위에서 본 바와 같이 피고들이 위 실용신안을 사용하여 제조한 전투화의 납품수량에 따라 그 납품대금의 일정 비율에 해당하는 실시료를 지급하는 것이어서 원고와 피고들은 이 사건 계약들에서 정한 통상실시권의 부여기간 중 위와 같이 통상실시권을 부여하는 것이 원시적으로 이행불능한 부분이 있다는 것을 알았다 하더라도 그 나머지의 기간만으로도 계약의 목적을 달성하는 데에 아무런 지장이 없어서 이 사건 계약들을 체결하였을 것이라고 인정되므로 이 사건 계약들은 민법 제137조 단서 조항에 의하여 위 원시적으로 이행이 불능한 부분만이 무효라 하겠다.), 한편 이 사건 계약들의 내용에 의하면 피고들은 위 실용신안을 사용하여 제조한 전투화의 제조수량이 아니라 그 납품수량에 따라서 그 납품대금의 일정 비율에 해당하는 실시료를 지급하기로 약정하였으므로 피고들이 위 실용신안권의 존속기간인 1992. 12. 27.까지 원고에게 지급할 실시료를 산정함에 있어서도 위 기간 내에 제조한 수량을 기준으로 할 것이 아니라 위 기간 내에 납품한 수량을 기준으로 하여 정할 것이고, 따라서 위 기간이 경과한 이후에 납품한 전투화는 가사 그 전투화가 위 기간 내에 제조된 것이었다 할지라도 특단의 사정이 없는 한 이 사건 계약에 따른 실시료를 지급할 의무가 없다고 해석함이 상당하다 할 것이고, 다만 피고들이 고의나 과실로 인하여 국방군수본부와의 납품계약을 이행하지 못한 경우에도 그 부분의 실시료를 지급받기로 약정한 바 있음을 인정할 수 있으므로 피고들이 국방군수본부와 사이의 납품계약에서 위 실용신안권 존속기간 내에 납품하기로 한 부분의 납품기일을 고의나 과실로 넘긴 경우에만 실용신안권 존속기간이 지난 이후에 납품하더라도 그 존속기간 이내에 납품된 것으로 보아 실시료를 지급할 의무가 있다고 할 것인데, 피고들의 판시 납품수량 중 피고들의 고의나 과실에 의하여 지연으로 인하여 위 통상실시권이 소멸일을 넘겨 납품된 부분이 있다는 점을 인정할 자료가 없는바, 그렇다면 피고들이 국방군수본부의 판시 납품통지에 따라 납품한 전투화는 피고 조광피혁과 부운물산의 경우 모두 1992. 12. 27. 이후에 납품되었고, 피고 거평의 경우 그 일부가 위 날짜 이전에 납품되었으나 원고가 이미 그 실시료를 지급받았음을 자인하는 바이고, 피고 군인공제회의 경우 원고가 위 날짜 이전에 납품된 전투화에 대한 실시료를 초과하여 지급받았음을 자인하고 있으므로 결국 피고들이 원고 주장의 위 납품분에 대하여 원고에게 지급하여야 할 실시료의 지급채무는 존재하지 아니한다는 이유로 원고의 주장을 이유 없다고 배척하였다.
2. 상고이유에 대한 판단
가. 실용실안에 대한 통상실시권은 실용신안권의 존속을 전제로 하는 권리이므로 실용신안권이 그 존속기간의 만료로 소멸한다면 이에 따른 통상실시권도 함께 소멸한다고 보아야 하는바, 원심이 같은 취지에서 원고의 위 실용신안권은 그 존속기간이 1992. 12. 27.로 만료되어 소멸되므로 위 실용신안권에서 파생된 통상실시권도 소멸되어 그 이후로는 원고가 피고들에게 위 통상실시권 약정에 따라 위 실용실안의 통상실시권을 부여하는 것이 법률상 불가능하게 되므로 위 존속기간 만료 후까지 통상실시권을 부여하는 것으로 약정하였다 하여도 1992. 12. 27. 이후의 약정 부분은 그 이행이 원시적으로 불가능하여 무효라고 판단한 것은 옳다고 보여진다.
나. 그러나 원심이 확정한 사실에 의하면 피고들이 원고로부터 위 실용실안의 통상실시권을 부여받아 위 실용실안을 실시하여 군납 전투화를 제조·납품하되, 그 통상실시권의 사용에 대한 실시료(로열티)의 지급방법은 피고들이 국방군수본부에 군납 전투화를 납품하고 지급받은 납품금액(공급가액)에서 부가가치세 10%를 공제한 순수 납품금액의 1%를 지급하기로 약정한 사실 및 피고들이 고의 또는 과실로 인한 하자로 납품계약이 이행되지 아니하여도 원고에게 계약분에 대한 실시료를 지급하기로 약정한 사실을 각 알 수 있는바, 여기서 피고들이 원고에게 지급하기로 한 위 실시료는 피고들이 원고의 위 실용신안에 대한 통상실시권을 사용하여 군납전투화를 제조·납품하는 대가인 것이 분명한 한편, 통상실시권이란 실용실안 내용을 그대로 실시할 수 있는 권리를 말하는 것으로 그 '실시'라 함은 그 실용실안 내용에 따른 물품을 제조하는 행위 자체를 의미하는 것이므로, 다른 특별한 약정이 없는 한 원고의 위 실용실안권의 존속기간 내에 피고들이 위 실용신안의 내용에 따른 군납 전투화를 제조하였다면 피고들은 위 통상실시권을 사용한 것이 되고 그 제조한 전투화가 국방군수본부에 납품된 이상(또는 피고들이 고의 또는 과실로 인한 하자로 납품계약이 이행되지 아니한 경우도 포함) 위 약정에 따라 원고에게 위 통상실시권의 사용에 대한 실시료를 지급할 의무가 발생한다고 해석함이 옳다고 할 것이다.
따라서 원심으로서는 피고들이 납품한 위 각 군화들이 위 존속기간 내에 제조된 것인지의 여부를 좀더 심리하여 그 실시료의 지급 여부를 판단하였어야 함에도 불구하고 이에 이르지 아니한 채, 막연히 위 실시료의 지급이 전투화의 제조수량이 아니라 그 납품수량에 따라서 그 납품대금의 일정 비율에 해당하는 금원을 지급하기로 하였다는 이유만으로 위 실용신안을 내용으로 하는 전투화가 위 존속기간 내에 제조되었을 뿐 아니라 위 기간 내에 납품까지 되어야 실시료를 지급할 수 있다고 해석하고 위 존속기간이 경과한 이후에 납품한 전투화는 가사 그 전투화가 위 기간 내에 제조된 것이었다 할지라도 특단의 사정이 없는 한 이 사건 계약에 따른 실시료를 지급할 의무가 없다고 판단하여 원고의 이 사건 청구를 배척한 것은 필경 위 통상실시권에 관한 법리를 오해하였거나 이 사건 계약을 잘못 해석한 위법을 저질렀다고 하지 아니할 수 없으므로 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.
3. 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 박만호(재판장) 박준서 김형선(주심) 이용훈