【심판청구인, 피상고인】
제일제당주식회사 소송대리인 변리사 임석재
【피심판청구인, 상고인】
쟈안센 파아마 슈우티카 엔 브이 소송대리인 변리사 최규팔
【원 심 결】
특허청 1990.7.24. 자 88항당332 심결
【주 문】
원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 한도 내에서)를 판단한다.
1. 제1, 제3점에 대하여
원심결은 그 이유에서, 피심판청구인의 특허등록 (등록번호 생략)(이하 이 사건 특허라 한다)의 실시례 20과 (가)호 발명의 기술내용을 대비 검토하면, 양자의 출발물질, 반응물질 및 목적물질이 동일하나, 그 다른 점으로, 이 사건 특허는 촉매를 사용하지 아니함에 비하여 (가)호 발명은 상전이촉매로서 테트라페닐포스포늄 브로마이드를 사용하고, 이 사건 특허는 반응용매로서 디메틸설폭사이드와 벤젠혼합물을 사용함에 비하여 (가)호 발명은 디메틸설폭사이드를 사용하며, 염기에 있어서 이 사건 특허는 소디움하이드라이드(NaH)를 사용함에 비하여 (가)호발명은 소디움하이드록사이드(NaOH)를 사용하고, 반응온도는 이 사건 특허가 섭씨 100도이고, (가)호 발명이 섭씨 60도이며, 반응시간은 이 사건 특허가 24시간임에 비하여 (가)호 발명은 8시간 동안 반응하고, 그 작용효과에 있어서 이 사건 특허는 수율 59퍼센트임에 비하여 (가)호 발명의 수율은 86.7퍼센트에 이르므로 (가)호발명은 이 사건 특허와 상이한 발명으로서 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지로 판단하고 있다.
화학물의 제조과정에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성물질이 같다고 하더라도 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는 서로 다른 방법이라 할 것이며, 따라서 후자의 방법은 전자특허의 권리범위의 영역 밖에 있는 것이다(당원 1985.4.9. 선고 83후85 판결 참조).
그러나 기록에 의하여 살펴볼 때 심판청구인이 제출한 어떤 증거에 의하여도 (가)호 발명에 의한 위 목적물질의 수율이 86.7퍼센트에 달한다는 점을 인정할 만한 자료를 전혀 찾아 볼 수 없고 다만 을 제1호증의 기재 가운데 촉매를 사용한 (가)호 발명에 의한 수율이 79.6퍼센트에 이른다는 부분이 있기는 하나 같은 호증의 다른 부분을 보면 촉매 사용시에는 이 사건 특허에 의한 수율 또한 77.5퍼센트라는 것일 뿐 아니라 촉매 불사용시에는 (가)호발명에 의한 경우에 82.6퍼센트, 이 사건 특허에 의한 경우에는 80.2퍼센트라는 것으로서 같은 호증의 기재는 결국 촉매를 사용한 경우가 촉매로 사용하지 않는 경우에 비하여 수율이 오히려 낮다는 결과를 나타내고 있어 촉매를 사용하였을 때의 (가)호 발명의 수율이 79.6퍼센트에 이른다는 부분이 있다고 하여 이 부분만을 들어(가)호 발명에 의한 목적물질의 수율이 이 사건 특허의 경우에 비하여 더 높다고 인정하기는 어렵다고 할 것이어서 위 을 제1호증의 기재 또한 심판청구인의 주장을 뒷바침하지 못하고 있는 것이다.
그렇다면 원심으로서는 (가)호 발명에서의 수율이 심판청구인이 주장하는 바와 같이 이 사건 특허에 비하여 월등히 높은지의 여부에 관하여 더 심리하였어야 함에도 불구하고 이 점에 관하여 아무런 심리없이 위와 같이 (가)호 발명에 의한 수율이 이 사건 발명에 의한 수율보다 현저히 높다고 인정하여 그 작용효과에 현저한 차이가 있다고 판단한 것은 증거 없이 사실을 인정하였거나 심리를 다하지 아니함으로써 심결결과에 영향을 미쳤다고 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.
그러므로 나머지 상고이유에 대하여 더 판단할 필요없이 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 최재호(재판장) 윤관 김주한 김용준