【심판청구인, 상고인】
한국유업주식회사 소송대리인 변리사 민병국 외 1인
【피심판청구인, 피상고인】
페퍼그 인코포레이티드 소송대리인 변리사 차순영 외 1인
【원 심 결】
특허청 1992.10.30. 자 90항당503호 심결
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
원심결은 그 이유에서 심판청구인이 수입대행사인 주식회사 대분을 통하여 피심판청구인으로부터 1989.7.13. 및 1990.1.30. 이 사건 등록상표 "MG-F"를 사용한 지정상품인 배합사료의 첨가물을 수입한 바 있으므로 피청구인이 이 사건 등록상표를 국내에서 그 지정상품에 정당하게 사용하였고, 또한 피심판청구인이 실제로 사용한 상표는 "MG-F BASE"이나 이 사건 상표에 "BASE"표시가 부가되어 있다 하더라도 이 사건 동록상표의 사용이라고 보는데 아무런 지장이 없다고 판시하여 피심판청구인이 이 사건 상표를 정당한 이유 없이 국내에서 그 지정상품에 계속하여 1년 이상 사용하지 아니하였으므로 그 취소를 면할 수 없다는 심판청구인의 주장을 배척한 초심결을 유지하고 있다.
구 상표법(1990.1.13.법률 제4210호로 개정되기 이전의 것) 제45조 제1항 제3호에서 "정당한 이유없이 국내에서 등록상표를 그 지정상품에 1년 이상 사용하지 아니하였을 때"라 함은 상표권자가 등록상표 그 자체 또는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 현실로 사용하지 아니한 때를 말한다 할 것이고, 위 등록상표와 유사한 상표를 사용하였다는 것만으로는 부족하다 할 것이다 ( 당원 1985.5.28. 선고 84후117 판결; 1992.12.22. 선고 92후698 판결 각 참조).
기록에 의하면, 피심판청구인이 그 지정상품에 사용한 표장은 이 사건 상표인 "MG-F"에 "BASE"표시가 부가된 "MG-F BASE"인 사실이 인정되는 바, 위 "BASE" 부분을 보고 국내의 거래자나 일반수요자가 직감적으로 기초가 되는 제품 내지는 원료의 뜻으로 상품의 형상이나 성질을 나타내는 별 의미가 없는 것으로 이해할 수는 없다 할 것이므로 위 문자에 대하여 식별력이 없다 할 수 없고, 그 사용태양에 있어서도 "MG-F"와 같은 크기와 형태로 결합되어 있는 점 등으로 보아 피심판청구인이 위와 같은 표장을 사용한 사실이 있다 하여도 그러한 사용을 두고 이 사건 등록상표의 사용이라고는 할 수 없다.
따라서 이와 다른 취지의 원심결은 상표의 사용에 관한 법리를 오해하여 심결에 영향을 미친 위법을 범하였다 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있다.
그러므로 나머지 점에 대하여 더 판단할 필요없이 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 박만호(재판장) 김상원(주심) 윤영철 박준서