【심판청구인, 상고인】
스타우퍼 케미칼 캄파니 소송대리인 변리사 김서일
【피심판청구인, 피상고인】
특허청장
【원심심결】
특허청 1983.10.31. 자 1982년항고심판절제266호 심결
【주 문】
상고를 기각한다.
상고 소송비용은 심판청구인의 부담으로 한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
제1점에 관하여,
1957. 11.7 발효된 대한민국과 미합중국간의 우호통상 및 항해조약 제10조 제1항에 의하면 일방체약국의 국민과 회사는 타방체약국의 영역내에서 특허권의 취득 및 보유와 모든 종류의 공업소유권에 관하여 내국민 대우와 최혜국민 대우를 받는다라고 규정하였는바, 이는 대한민국과 미합중국의 국민 또는 회사는, 상호 특허권의 취득 및 보유 즉 특허에 관한 권리능력에 관하여 내국민 또는 제3국 국민에 대한 대우보다 불리한 대우를 받지 않는다는 것이고 특허출원에 대한 우선권 주장을 내국민 또는 제3국 국민에 우선하여 이를 인정한다는 조약은 아니라 할 것이다.
외국인의 특허출원에 대한 우선권 주장에 관하여 우리 특허법은 1963.3.5 구 특허법(법 제1293호) 제36조의 2 제1항에 " 조약협정 또는 법률에 의하여 대한민국 국민에게 특허권을 허여하는 외국에 특허출원을 한 후 동 발명이 대한민국에 출원되었을 때에는 그 출원은 외국에 출원한 당시에 한 것으로 본다" 는 규정을 신설하여 외국인의 특허출원에 대한 우선권주장을 국내법으로 인정 시행하여 왔으나 1973.12.31 위 특허법을 개정(법 제2658호)하여 " 조약 또는 협정에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제6조(특허요건) 및 제11조 (선원주의)의 적용에 있어서는 그 외국에 출원한 날을 대한민국에 출원한 날로 한다( 제42조 제1항)" 라고 개정하여 그 시행일인 1974.1.1 이후에 있어서는 조약 또는 협정에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 대하여서만 특허출원에 대한 우선권 주장을 인정해왔고, 우리나라와 미합중국 정부간의 발명특허 및 공업의장에 관한 우선권의 상호인정과 보호에 관한 협정은1978.10.30 체결되어 발효된 것이므로 위 한미간의 우선권 상호인정과 보호에 관한 협정이 체결되기 전에 출원된 본건 특허출원에 대하여는 우선권 주장을 인정할 수 없다 할 것이므로, 이와 같은 취지의 원심결은 정당하고 거기에 논지와 같은 한미우호통상 및 항해조약의 해석 및 특허출원에 대한 우선권 주장의 인정에 관한 특허법의 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없으므로 논지는 이유없다.
제2점에 관하여,
원심결의 이유기재 및 기록에 의하면, 본원발명은 제초제로서 유효한 티오카르바메이트류 및 이와 유사한 화합물을 제조하기 위한 중간생성물인 클로로티오 포르메이트(Chlorothio formate)의 제조방법에 관한 것으로서, (a) 활성탄소로 구성된 촉매의 존재하에 제1연속 액상반응대 내에서 구조식 RSH를 갖는 메르캅탄(Mercaptan)과 포스겐(Phosgene)을 접촉 반응시키고 (b) 제1반응대로부터 제1반응 생성물을 취거하고 (c) 제1반응 생성물을 제2연속 액상반응대 내에서 활성탄소로 구성된 촉매와 접촉시켜 (d) 클로로티오 포르메이트를 함유하는 제2반응생성물을 취함으로서 이루어지는 구조식 로 표시되는 클로로티오 포르메이트의 제조에 관한 방법, 위 구조식은 R은 알킬, 저급시클로 알킬메틸, 저급시크로알킬메틸, 저급시크로알킬, 저급알케닌페닐, 클로로치환페닐, 벤질 또는 클로로치환기가 유황원자와 관련하여 적어도 캄마-탄소원자에 위치한 클로로치환 알킬임을 알 수 있는 바, 위 본원발명은 그 출원전에 국내외에 공지된 미국 특허공보 4012405호(1977.3.15 공고)에 기재된 제초제의 원료인 에틸클로로티오 포르메이트의 제조방법 (Production of Ethyl Chlorothioformate 이하 인용발명이라 한다) 즉 활성탄촉매로 구성된 2개의 반응대에서 를 갖는 에틸메르캅탄과 포스겐을 연속적으로 반응 적촉시켜 반응식 로 표시되는 에틸콜로로티오 포르메이트의 제조에 관한 방법과 대비하여 볼 때, 양 발명은 다같이 활성탄 촉매를 사용하고 있고, 메르갑토 화합물과 포스겐을 반응시켜 클로로티오 포르메이트를 제조하는 방법으로서, 촉매의 2개의 상으로 구성하고, 유출온도를 0 - 70℃ 압력을 0 - 150Psig, 반응시간을 1-180분으로 하고, 작용물질을 포스겐으로 한다는 것으로서 그 구성이 완전동일 하고, 다만 출발물질과 목적물질에 있어서 본원발명은 “R”기를 갖는데 대하여 인용발명은 기를 갖는다는 차이가 있으나 본원발명이 " R" 은 알킬......적어도 염소치환알킬이라고 설명하고 있어 일반 유기화학에서 메탄계 탄화수소에서 수소 1원자를 뺀 나머지 원자단을 일반식으로 표시하는 알킬기(AlkylRadical)와 같은 것이고, 인용발명의 를 포함하는 상위 개념이라 할 것이므로, 양 발명은 그 화학구조 및 반응방법이 동일한 범주에 속하는 것이라 할 것이고, 또한 본원발명의 작용효과가 인용발명 그것에 비해 다르다고 볼 아무런 자료가 없다.
그렇다면 본원발명은 당해 기술분야에 관한 통상의 지식을 가진 자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 특허법 제6조 제2항에 해당되어 특허될 수 없다 할 것이므로, 이와 같은 취지의 원심결은 정당하고 거기에 논지와 같은 사실오인 내지 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없으므로 논지는 이유없다.
따라서 상고를 기각하고, 상고 소송비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다
대법관 김형기(재판장) 이정우 신정철