【심판청구인, 상고인】
에프·호즈만―타 롯슈주식회사 소송대리인 변호사 이병호
【피심판청구인, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 1982.10.29자 1981년항고심판(절)제348호 심결
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
심판청구인 소송대리인들의 상고이유를 본다.
1. 특허법 제6조 제2항에서 특허출원한 발명이 공지공용된 발명 또는 반포간행물에 기재된 발명에 의하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것인 때에는 특허를 받을 수 없다고 규정한 것은 특허출원된 발명이 산업상 이용할 수 있는 신규성있는 기술이라고 할지라도 그것이 기존의 기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 부여하지 않고자 하는 취지인바, 이와 같은 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도에 대한 확립된 판단기준은 없으나 적어도 출원된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하고자 하는 특허제도의 목적에 비추어 일응 출원발명의 진보성을 인정하는 것이 타당하다고 할 것이다.
2. 원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 출원발명은 디(D)-호모스테로이드의 제조방법에 관한 것으로서 그 출발물질과 최종생성물질의 21번 위치의 기가 수소로 되어있어 인용발명의 같은 위치의 기가 하이드록시 또는 아실옥시로 되어 있는 것과 차이가 있으나 기타 치환기 및 기본골격은 인용발명과 완전히 동일하여 인용발명에 의한 디(D) 호모스테로이드와 그 구조가 극히 유사하며 최종생성물의 약리작용도 소염제로서 동일하고 출원인이 그 약리작용의 효과를 주장하는 수치는 과장된 수치에 불과하여 결국 이 사건 출원발명은 인용발명으로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 특허법 제6조 제2항에 해당된다고 판단하여 특허거절 사정을 유지하고 있다.
그러나 이 사건 출원발명이 인용발명과 비교하여 그 출발물질 및 최종생성물질의 화학구조에 원심결판시와 같은 차이가 나는 제조방법을 취한 결과 그 약리작용의 효과가 인용발명에 비하여 현저하게 향상 진보되었다면 앞서 판시한 이치에 비추어 진보성있는 기술의 창작으로 봄이 타당하고 특단의 사정이 없는 한 그 방면의 통상의 지식을 가진 자가용이하게 선행의 기술로부터 도출할 수 있는 창작이라고 속단해 버릴 것이 아닌바, 기록에 의하면 출원인은 이 사건 출원발명에 의한 소염제는 인용발명에 의한 소염제와의 비교시험에서 그 약리작용의 효과가 현저하게 향상 진보된 것임이 밝혀졌다는 취지의 주장을 하고 있으므로, 원심으로서는 이 점에 관하여 증거조사를 실시하여 입증을 촉구하고 그 작용효과의 차이를 심리하여 그 진보성 유무를 판단하였어야 할 것임에도 불구하고 이러한 입증촉구나 심리를 한 흔적이 없이 만연히 공지공용의 인용발명으로부터 용이하게 도출될 수 있는 발명이라고 판단하였음은 발명의 진보성에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니한 위법이 있다고 할 것이다.
3. 그러므로 원심결을 파기하고, 사건을 다시 심리케 하고자 특허청 항고심판소로 환송하기로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이성렬(재판장) 이일규 전상석 이회창