【신청인, 상고인】
신청인 소송대리인 변호사 김동정
【피신청인, 피상고인】
피신청인 1 외 1인 위 소송대리인 변호사 김정환
【원심판결】
서울고등법원 1984.7.4. 선고 84나410 판결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 서울고등법원에 환송한다.
【이 유】
신청인의 상고이유를 판단한다.
1. 원심판결은 그 거시증거에 의하여 이 사건 실용신안권은 탁주병마개를 탁주병에 부착하기 전에 마개동체를 마개상부에 고정시키어 마개부착 작업을 편리하게 한 것으로서 비통기성 발포수지의 마개동체가 합성수지의 굽은 부분을 형성함으로써 돌환대를 만들고 돌환대의 수장실에 마개동체를 넣도록 하여 만들어진 탁주병마개를 그 등록청구범위로 하고 있는 사실, 열수축성 합성수지 필름의 수축력을 이용한 병마개 제조방법은 신청인의 이 건 등록 이전에도 동일원리를 이용한 우유병마개 제조에 이용되었고, 일본국의 잡지 팍스(PACKS)에 그 제조방법이 등재되어 있어 병마개제조를 위한 기계인 루뗑제조기가 제조, 판매되고 있는 사실, 피신청인들이 이 사건 병마개제조에 사용되는 루뗑제조기는 병마개제조 금형 끝에 날카로운 바늘을 부착하여 마개동체로 될 비통기성 발포성 수지를 금형에 부착되도록 회전하는 로라의 힘에 의하여 수축성 합성수지 필름을 일정한 크기로 자르고 금형에 씌운 다음 열풍히타에 의하여 열을 가함으로써 합성수지가 수축되어 금형의 윗부분의 필름은 안쪽으로 구부러져 들어가고 그 속에 마개동체가 들어가면서 금형에 맞추어 합성수지로 된 병마개의 모양이 이루어지도록 되어 있으며 그 제조과정이 전력에 의하여 각 부속부분이 회전하며 일관작업이 이루어지도록 되어 있는 사실, 위와 같은 제조과정에서 병마개를 제조하는 금형자체에 흠을 내거나 그 끝부분을 다른 부분보다 직경을 짧게 하여 의도적으로 돌환대를 만들지 아니하더라도 금형과 마개동체의 간격이 뜨거나 마개동체의 직경이 금형의 직경보다 큰 경우에는 합성수지 필름의 강한 수축력에 의하여 돌환대가 있는 것과 유사한 형상이 나타나는 경우가 있고, 더구나 외부기온의 조건에 따라 자연적으로 그와 같은 형상이 나타나는 경우가 있는 사실을 각 인정한 후 피신청인들이 종래부터 사용되어 오던 탁주병마개의 제조방법에 따라 병마개를 제조, 생산하고 있는 이상 그 제조과정에서의 기계적인 원인에서 또는 자연형상에 의하여 합성수지 필름이 수축되어 신청인의 실용신안의 권리범위인 돌환대에 의한 병마개의 수장실과 유사한 형상을 나타낸다 하여 이를 신청인의 실용신안권 침해한 행위라고 볼 수 없다고 판단하였다.
2. 그런데 실용신안권이란 산업상 이용할 수 있는 물품의 형상, 구조, 또는 조합에 관한 구체적인 기술적 목적과 기술적 구성 및 기술적 효과에 의하여 체계적으로 형성된 신규성있는 기술적 사상의 창출인 무형의 고안을 보호의 객체로 하는 권리(당원1972.11.28 선고 71다2052 판결 참조)이므로 등록된 실용신안과 다른 고안과의 동일 또는 유사여부를 판단함에 있어서는 그 등록된 청구범위를 기준으로 하여 기술적 목적, 외형적 구성 및 그 고안의 실용가치, 이용목적 등 작용효과의 면에서 고찰하여 동일 유사성이 인정되면 등록된 실용신안이 공지공용의 것으로서 무효라는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 권리범위를 침해하였다 할 것인바, 기록에 의하면(특히 원심의 현장검증조서의 기재) 피신청인은 원심판시와 같은 일련의 자동공정에 의하여 탁주병마개를 제조함에 있어서 마개동체로 될 비통기성 발포성 수지의 직경이 병마개제조기 형틀의 직경보다 다소간 큰 것을 사용하고 있어 병마개제조기 형틀에 돌출되어 있는 날카로운 바늘로 위 마개동체용 수지를 집어 형틀에 부착시키고 열수축성 합성수지 필름을 씌운 다음 가열하는 과정에서 합성수지 필름의 열에 대한 강한 수축력으로 인하여 돌환대와 유사한 형상을 나타내는 탁주병마개가 제조되고, 위 원형의 마개동체용 수지의 제조도 일정한 크기로 대량 자동제조된 것을 사용하고 있는 사실이 인정되므로 피신청인이 제조하는 탁주병마개도 열수축성 합성수지제 겉마개 상측내부에 마개동체를 넣어 가열할 때 겉마개가 수축되면서 돌환대가 형성되고 이곳에 마개동체가 걸리고 탁주병에 부착하기전까지 겉마개안에 고정시키는 수장실을 구성함으로써 병마개의 공급이 나 마개부착작업이 편리하게 되는 작용효과가 있다할 것이니 그 기술적 목적, 구성 및 이에 따른 작용효과의 면에 동일 또는 유사성을 부인할 수 없고 그 밖에 원심이 들고 있는 전 증거로도〔소을 제2호증(감정서)은 현물이 아닌 도면에 의한 감정에 불과하고, 소을 제6호증의 1, 3(불기소결정)은 그 후 수사재기명령에 의하여 번복된 바 있음이 기록상 인정되어 증거가치가 희박하다.〕 피신청인이 종래 사용하여온 탁주병마개 제조방법에 의하면 통상 병마개에 수장실이 형성되지 않았는데 위 검증시에 사용된 직경이 제조형틀보다 큰 마개동체는 피신청인이 의도한 바 없는 일시적인 조악품이었다고 단정할 수도 없다.
3. 그렇다면 원심판결 이유에 의하더라도 신청인의 등록된 실용신안이 공지공용의 것으로서 무효라는 취지도 아니면서 등록된 실용신안과 유사한 고안에 따라 원심판시 자동작업공정으로 탁주병마개를 대량 제조하는 피신청인의 행위를 실용신안에 대한 침해행위가 아니라고 단정한 원심의 조치는 실용신안권의 권리범위에 관한 법리를 오해했거나 채증법칙에 위배하여 사실을 그릇 인정한 나머지 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 없다 할 수 없으므로 이 점을 지적하는 논지는 이유가 있다.
따라서 원심판결을 파기하여 사건을 원심법원에 환송하기로 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 정태균(재판장) 이정우 신정철 김형기