【심판청구인, 상고인】
주식회사 고려당 소송대리인 변리사 임석재
【피심판청구인, 피상고인】
한해수 소송대리인 변리사 김윤배
【원심심결】
특허청 1983.6.28. 자 1981년항고심판(당)제30호 심결
【주 문】
원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
심판청구인 소송대리인의 상고이유 제1점과 제2점을 본다.
1. 상표법 제9조 제1항 제9호, 제10호, 동법 제46조 제1호의 각 규정에 의하면, 어느 상품에 관하여 그 출처가 수요자 사이에 현저하게 주지되어 있는 상표(이하, 주지상표라 한다)가 있는 경우에는 그 상품과 동일, 유사한 상품을 지정상품으로 하여 주지상표와 유사한 상표를 등록출원하더라도, 등록을 불허하도록 규제하고 있으며 한편 동법 제45조 제1항 제2호에서는 주지상표에 의하여 표장되는 상품과 동일, 유사한 상품을 제조, 판매하는 상인이 위 규제를 잠탈하기 위하여 당해 상품에 관하여 주지상표의 유사범위에서 일응 벗어난 상표를 출원하여 등록한 연후에(이하, 이 같이 등록된 상표를 등록상표라 한다) 주지상표의 현저한 명성에 편승할 의도로써 등록상표는 이를 거의 사용하지 아니하고, 실제로는 등록상표의 유사범위내에 속하면서 주지상표와도 오인, 혼동될 수 있는 상표를 등록상표의 위 지정상품에 사용하는 사례를 규제하기 위하여(이하, 위 실제로 사용하는 상표를 실사용상표라 한다) 이러한 경우에는 심판으로 등록상표 자체의 취소를 청구할 수 있게 하고 있는 바,
2. 위 등록상표 취소에 관한 객관적 요건이 등록상표와 실사용상표, 실사용상표와 주지상표 상호간의 유사성 유무를 판단함에 있어서는 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 실사용 상표의 사용으로 상품출처의 오인, 혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는 여부에 두어져야 할 것이고, 또한 등록상표 취소의 주관적 요건인 상품출처의 오인, 혼동을 유발시키려는 고의는 실사용상표의 사용자 즉 등록상표권자가 주지상표 및 그 표장상품의 존재를 인식하지 못한 특단의 사정이 없는 한 추정된다 할 것이다.
3. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 심판청구인의 이 사건 등록상표취소청구는 등록상표취소에 관한 객관적 및 주관적 요건을 모두 결여하고 있다는 취지로 판단하면서 그 이유로서 먼저 객관적 요건의 하나인 등록상표와 실사용상표 사이의 유사성 유무에 관하여 본건 등록상표는 도자기 모양의 도형 아래「정자표 고려당」이라는 글자를 횡서하여서 된, 도형과 문자의 결합상표인데 반하여, 실사용상표는 「고려당」이라는 한글로 되어 있으므로 양자의 외관은 전체적으로 보아 상이하고, 또한 등록상표는 그 호칭의 비중이 「고려당」에 있다기 보다는, 그 도형과의 관련상 「정자표」에 있다고 보여지므로 양자의 호칭 역시 상이하므로 비록 양자의 구성부분중 「고려당」이라는 문자가 공통되어 있다 하더라도 전체적 각도에서 보면 양자는 상이한 상표라 할 것이어서 비유사상표로 보아야 한다는 점과 한편 그 주관적 요건인 상품출처를 혼동시키려는 고의의 존부에 관하여, 실사용표장은 피심판청구인이 본건 등록상표를 등록하기 이전부터 이를 사용해온 동인소유 제과업체의 상호일 뿐 본건 등록상표를 변경하여서 된 상표가 아니어서 실사용표장의 사용이 상품의 출처를 오인, 혼동시키려는 고의에서 비롯된 것으로 볼 수 없다는 점을 각 거시하고 있다.
4. 그러나, 기록에 의하면, 소외 망 김동환이 1944. 서울 종로2가에서 「고려당」이라는 상호 및 상표로 양과자 제조, 판매업을 개시하여 이듬해 9.1 위 상호로 영업감찰을 발급받은 이래 동 업체는 계속 동일한 상호와 상표를 사용하면서 대를 이어 지속되어 오던 중(6.25피난 당시에는 부산으로 영업장을 옮겨 동일한 상호하에 제과업을 계속하였다) 1979.9.20 위 김동환의 손자인 소외 김지웅을 비롯한 후손들에 의하여 이 사건 심판청구법인으로 발족하면서 상호를 「주식회사 고려당」으로 등기하였으며 지금까지도 계속 위 과자류 제조업이 영위되고 있는바, 이와 같이 40년에 이르는 오랜기간 동안 동일한 상호 및 상표를 사용하면서 동일한 업종을 계속 경영함으로써 수요자간에 이 사건 심판청구법인의 상표인 고려당은 심판청구법인이 제조, 판매하는 양과자류 상품에 사용되는 상표인 것으로 현저하게 인식되기에 이르렀는데, 피심판청구인은 1978.12.29 고려청자의 도형과 그 아래 「정자표 고려당」이라고 횡서한 문자를 결합하여서 구성된 이 사건 등록상표에 관하여, 지정상품을 과자와 당류로 하여 출원, 등록 제59301호로 상표등록을 받았으면서도 실제로는 이 등록상표를 거의 사용하지 아니하고 오히려 주로 「고려당」이라는 이 사건 실사용 상표를 제품 포장지, 포장갑, 접착지 등에 인쇄하여 사용해온 사실을 인정할 수 있는바(원심은, 피심판청구인이 실사용한 표장은 1978.10.21자 부산지방법원에 등록된 피심판청구인의 상호였을 뿐, 상표가 아니었다고 판단하고 있으나, 원심이 들고 있는 피심판청구인의 상호는 「고려당」임에 비하여 이 사건 실사용상표는 「고려당」이라는 도형과 문자의 결합으로 이뤄진 상표이지 업체의 명칭인 상호가 아니다) 사정이 이와 같다면 피심판청구인의 실사용상표인 「 고려당」은 그의 등록상표인 「청자도형+정자표 고려당」으로 된 상표와는 전체적, 객관적으로 보아 양자 모두 「고려당」이라는 문자를 요부로 하면서 각각의 도형을 곁들인 것이어서 상호 유사상표의 관계에 있다고 봄이 상당할 뿐더러 위 실사용상표는 심판청구법인의 주지상표인 「고려당」과도 그 호칭과 관념이 유사하여 실사용상표가 사용된 과자류 상품은 주지상표에 의하여 표장되는 상품인 것으로 오인, 혼동될 객관적 우려가 농후하다 할 것이고, 나아가 심판청구법인의 이 사건 주지상표가 지니고 있는 위와 같은 현저한 주지성에 비추어 특단의 사정이 없는 한 피심판청구인의 이 사건 실사용상표의 사용행위에는 상품출처의 오인, 혼동을 야기시키려는 고의가 있는 것으로 추정된다 할 것이다(설령, 피심판청구인이 위 실사용상표를 그 등록상표의 출원이전부터 사용해 온 것이라 하더라도 심판청구법인의 상표인 「고려당」이 현저한 주지성을 확보한 이후에 비로소 실사용상표의 사용이 시작된 것인 이상, 위 고의가 추정됨에는 아무런 소장이 없다).
5. 그렇다면 피심판청구인의 이 사건 등록상표는 상표법 제45조 제1항 제2호 소정의 취소사유에 해당한다 할 것임에도 원심은 이와 배치되는 견해에서 심판청구인의 이 사건 심판청구를 배척하였으니, 거기에는 등록상표의 취소요건에 관한 법리를 오해하였거나, 심리를 미진하여 사실을 오인한 위법이 있다할 것이고 이러한 위법은 심결결과에 영향을 미쳤음이 분명하므로 이를 탓하는 상고논지는 이유있어 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략하고 원심결은 파기를 면할 수 없다.
따라서 원심결을 파기하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 정태균(재판장) 이정우 신정철 김형기