【심판청구인, 상고인】
다게다약품공업주식회사 소송대리인 변호사 김병화, 변리사 이윤모
【피심판청구인, 피상고인】
특허청장
【원 심 결】
특허청 항고심판소 1980.9.30. 자 1979년 항고심판 절 제736호 심결
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고 심판소로 환송한다.
【이 유】
상고이유(추가상고이유에 대하여는 위 상고이유를 보충하는 범위 안에서)를 판단한다.
원심심결 이유에 의하면, 원심은 본원발명의 반응식과 본원발명의 특허출원 전에 공지된 인용발명의 반응식이 그 판시와 같으므로 본원발명의 출발물질과 생성물질은 인용발명의 그것과 유사한 동종물질이고 반응방법도 가수분해의 방법을 사용하는 점에서 동일할 뿐 아니라, 심판청구인의 주장과 같이 생성물질의 약리작용이 인용발명의 그것보다 강력하다 하더라도 그러한 사실만으로 곧 약제로서 우수한 것이라고 단정할 수 없는 이상, 그 용도와 작용 역시 인용발명의 그것과 유사하다 할 것이므로 본원발명은 이 분야의 통상의 지식을 가진 자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 특허법 제6조 제2항의 규정에 해당되어 특허받을 수 없는 것이라고 판시하고 있다.
그러나, 본원발명의 출발물질과 생성물질의 화학구조가 인용발명의 그것과 유사하고 또 그 반응방법이 동일하다 하더라도, 심판청구인의 주장과 같이 본원발명의 생성물질이 인용발명의 생성물질에 비하여 그 작용효과에 있어서 예기할 수 없을 정도로 우수한 것이라면, 본원발명은 이 분야의 통상의 지식을 가진 자가 인용발명에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 진보성이 있는 것으로서 특허의 대상이 된다고 보아야 할 것이며, 본원발명은 화학물질의 제조방법에 관한 발명이요 약제로서의 용도발명이 아니므로 본원발명의 생성물질이 위와 같이 인용발명의 그것에 비하여 예기할 수 없을 정도의 작용효과가 있는가 여부는 약제로서의 작용효과가 아니라 생성물질 그 자체의 작용효과를 기준으로 하여 이를 판단하여야 할 것이다.
그러므로 원심으로서는 본원발명의 생성물질의 작용효과가 심판청구인의 주장과 같이 인용발명의 생성물질의 그것에 비하여 예기할 수 없을 정도로 우수한 것인지의 여부를 심리하여 본원발명의 진보성여부를 판단하여야 할 것임에도 불구하고, 원심이 이에 대한 심리를 하지 아니하고 위와 같이 판시한 것은 발명의 진보성에 관한 법리오해의 위법 또는 심리미진의 위법이 있다 할 것이고 이는 심결에 영향을 미친 것이므로 이 점에 관한 논지는 이유있다 할 것이다.
그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략하고 원심심결을 파기환송 하기로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 정태균(재판장) 윤일영 김덕주 오성환