【신청인, 항소인】
김철홍
【피신청인, 피항소인】
한국악기제조주식회사
【원심판결】
제1심 대구지방법원(74카315 판결)
【주 문】
항소를 기각한다.
항소비용은 신청인의 부담으로 한다.
【신청취지 및 항소취지】
원판결을 취소한다.
신청인과 피신청인사이의 대구지방법원 73카4799호 상호 및 상표사용금지가처분 신청사건에 관하여 대구지방법원이 1974.1.15.에 한 가처분결정은 이를 인가한다.
소송비용은 피신청인의 부담으로 한다.
【이 유】
신청인이 피신청인을 상대로 대구지방법원 73카4799호로 상호 및 상표사용금지 가처분신청을 하고 이에 대하여 동 법원이 1974.1.15.에 신청인이 보증으로 금 200,000원을 공탁할 것을 조건으로 위 신청을 인용하여 "피신청인은 이-슈타인(EASTEIN)이라는 상표를 사용하거나 위 상표를 사용한 피아노를 판매확포하는 등의 행위를 하여서는 아니된다. 신청인이 위임하는 집달리는 위1항의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다"라는 내용의 가처분결정을 한 사실은 당사자사이에 다툼이 없고, 성립에 다툼이 없는 소갑 3호증의 2 내지 5의 각 기재에 의하면, 신청인은 신청의 한국피아노제조주식회사 대표이사 김영복이가 1966.1.15. 특허구 등록 제10735호로서 피아노류 지정상표로 등록한 K.STEIN(케-슈타인)이라는 상표와 그 연합상표인 W.R.B. STEIN New STEIN(뉴-슈타인) 및 K.STEIN WEY등에 대하여 1971.9.7.접수 제765호로 1971.8.17.자 양도를 원인으로 하여 신청인앞으로 등록권을 이전등록한 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.
신청인 소송대리인은 신청인은 위의 케-슈타인 및 뉴-슈타인등의 상표의 상표권자로서 이건 각 상표의 요체는 영문으로 표시된 -STEIN이라는 문자에 있으므로 등록상표권자인 신청인외에는 상표의 머릿글자가 어떠하던 STEIN이라는 상표를 사용할 수 없음에도 불구하고 피신청인은 영문으로 EASTEIN(이-슈타인)이라는 상표를 사용하여 이건 상표와 동종의 지정상품인 피아노를 제조판매함으로서 신청인의 상표권을 침해하고 있다고 주장하고, 피신청인 대리인은 피신청인이 사용한 상표를 "이스트-아인"으로서 신청인의 상표와는 그 발음에 있어서나 그 의미에 있어서 전혀 별개의 것으로서 양 상표는 유사하지 않다고 다투므로 살피건대, 성립에 다툼이 없는 소갑 5,8,9,10,12호증과 같은 소을 8호증 1,2의 각 기재와 원심증인 임정식, 김인준의 각 증언에 변론의 전취지를 종합하면, 신청인의 이건 상표 및 그 연합상표는 영문자로 K.STEIN(한글로는 케-슈타인이라고 표시) 및 New STEIN(한글로는 뉴-슈타인이라고 표시이라고 횡서한 것으로서 그 요부는 영문으로 표시한 -STEIN이라는 글자와 "슈타인"이라는 발음에 있는데 피신청인은 신청인의 이건 상표들의 지정상품과 동종인 피아노를 제작판매함에 있어 그 상표로서 영문으로 EASTEIN 이라고 횡서한 것을 사용하고 다만, 이건 신청사건이전에는 위의 각 글자를 동일한 간격으로 배치표시하였다가 이건 신청사건이후 위 글자중 T자와 E자사이에 구두점을 찍어 사용하고 있는 사실을 인정할 수 있고 이에 일부 어긋나는 소을 2호증 및 원심증인 안동진의 일부증언을 믿지아니하는 바이고 반증이 없는바, 상표법상 상호의 유사여부는 이론적, 합리적 검토에 의해서가 아니라 두 개의 상표를 그 외관, 칭호, 관념을 직관적, 전체적으로 관찰하여 일반평균인의 입장에서 그 어느 한가지에 있어서라도 각 상품간에 혼동, 오인을 야기케할 우려가 있는지의 여부에 따라 판단하여야 할 것인데 위와 같은 기준에서 판단할 때 피신청인이 사용한 EASTEIN이란 상표는 비록 이를 이스트아인이라고 발음하고 그뜻이 "동쪽"에 "하나"라는 뜻이라 하더라도 외관상 뒷부분에 STEIN이라고 표시되어 있는 것은 신청인의 이건 각 상표와 상호 연상되어 모두 같은회사의 제품이라고 오인될 우려가 있는 유사상표의 범주에 속한다 하겠다.
그런데 피신청인소송대리인은 신청인이 이건 각 상표를 타 피아노제조회사에 대여하여 왔으므로 이를 이유로 하여 특허국에서 이건 각 상표등록을 취소하였으니 이건 가처분은 그 보전의 필요성이 없다고 주장하므로 살피건대, 성립에 다툼이 없는 소을 3,5,13-1,2,14,19호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 신청인은 신청외 한국피아노제조주식회사의 공장이 피신청인에게 경락되기 이전에 위 신청외 회사로부터 이건 각 상표권만을 위 회사의 영업과는 분리하여 앞서 인정한 바와 같이 양도받아 신청인명의로 이전등록까지 마쳤으나 신청인이 이건 상표를 사용한 사실이 없고, 위 신청외 회사가 계속하여 이건 각 상표를 사용하여 피아노를 제조판매하여 왔고, 다시 신청외 회사가 1972.12.28. 회사를 폐업하고 1973.1.13. 관할 동대구세무서에 폐업신고를 하게되자 이건 각 상표를 서울시소재 대성피아노사 및 대구시소재 극동피아노사, 한일피아노사등에 대여하여 위의 각 공장에서 제조한 피아노에 이건 각 상표를 사용케하여 온 사실 및 피신청인이 특허국에 위와 같은 사유로 이건 각 상표의 등록취소를 청구하자 특허국은 1974.9.4. 신청인의 이건 각 상표는 구상표법 제23조 제1호규정에 의하여 그 상표등록을 취소한다는 내용의 심결이 있었고, 신청인이 그 심결에 불복 항고하였으나 1975.3.9. 특허국 항소심에서도 같은 취지의 심결을 한 사실이 인정되고 이에 어긋나는 소갑 13 내지 16호증의 각 기재는 당원이 믿지아니하는 바이고 달리 반증이 없는바, 구상표법(1963.3.5.공포 법률 제1295호) 제23조 제1호는 "자기상표와 동일 또는 유사한 상표로서 지정된 상품과 동종의 상품에 타인이 사용하는 것을 묵인하거나 사용하게 되었을때"에는 심판에 의하여 그 상표의 등록을 취소할 수 있다고 규정하고 있어 특허국의 위 취소심결은 상소심에서 번복될 가능성은 희박한 것이라 아니할 수 없으니 신청인의 이건 각 상표등록은 등록취소심판의 확정으로 인하여 조만간 실효될 운영에 있다고 할 것이며, 조만간 실효될 상표권을 피보전권리로 하여 피신청인에 대하여 유사상표의 사용금지 및 그 상표를 사용한 피아노의 제작 확포등 행위의 금지를 구하는 신청인의 이건 가처분신청은 그 보전의 필요성이 인정되지 아니한다고 하겠다.
그렇다면 신청인의 이건 신청을 인용한 청구취지기재의 가처분결정은 이를 취소하고 이건 가처분신청을 기각할 것인바, 이와 결론이 같은 원판결은 정당하고 신청인의 항소는 이유없으므로 민사소송법 제384조에 의하여 이를 기각하고, 소송비용의 부담에 관하여는 같은법 제95조, 제89조를 적용하여 주문과 같이 판결한다.
판사 박돈식(재판장) 이정락 권연상