【심판청구인, 상고인】
레일 밀톤 도르비 소송복대리인 변호사 김병화
【피심판청구인, 피상고인】
특허청장
【원심심결】
특허청 1983.2.11자 1981년 항고심판 절 제547 심결
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소로 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
원심결 이유에 의하면, 원심은 이건 출원은 1971.10.16 71특허원 (특허등록번호 생략)로 출원된 원출원의 분할출원으로서 1976.3.25 출원된 것인 바 분할출원당시 시행되던 구 특허법 제9조 및 그 법시행규칙 제45조에는 2이상의 발명을 포함한 1특허출원을 2이상의 출원으로 분할하고자 하는 자는 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정하고 기타 발명에 대하여는 신규출원을 해야 한다고 규정하고 있음에도 불구하고 심판청구인은 원출원의 항고심결통지 이전에 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정한 바가 없으므로 이건 출원은 분할출원의 요건을 갖추지 못한 부적법한 것이라고 판시하고 있다.
그러나 분할출원을 하는 경우에 있어서 분할출원에 포함 된 발명과 동일한 발명이 원출원의 특히 청구의 범위에 기재되어 있는 때에는 원출원을 하나의 발명으로 정정하여 특허청구의 범위를 명확하게 할 필요가 있다 하겠으나, 분할출원에 포함된 발명과 동일한 발명이 원출원의 특허청구의 범위에 기재되어 있지 아니하고 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우에는 원출원을 정정할 필요가 없다 할 것이므로 뒤의 경우에는 원출원을 정정함이 없이 신규출원을 하더라도 분할출원으로서 적법하다고 보아야 할 것이다. 기록에 의하면, 심판청구인은 이 사건 출원발명은 원출원 발명의 상세한 설명에 기재 된 것으로서 분할출원을 위하여 원출원을 정정할 필요가 없는 경우에 해당한다는 주장을 하고 있으므로 원심으로서는 심판청구인의 위 주장사실을 심리하여 원출원을 정정하지 아니하고 출원한 이건 출원이 분할출원으로서 적법한 것인지의 여부를 판단하여야 할 것이다. 원심이 심판청구인의 위 주장에 대하여 심리도 하지 아니한 채 원출원의 정정이 없다는 이유만으로 위와 같이 판단하였음은 심리미진과 판단유탈의 위법이 있다 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.
그러므로 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소로 환송하기로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 정태균(재판장) 윤일영 김덕주 오성환