【심판청구인, 상고인】
대양산업주식회사 소송대리인 변리사 김창선
【피심판청구인, 피상고인】
특허청장
【원심심결】
특허청 1981.10.31자 1980년 항고심판(절) 제119호심결
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
심판청구인 대리인의 상고이유를 판단한다.
원심결 이유에 의하면, 원심은 상표법 제8조 제1항 제3호에서 규정하는 " 그 상품의 원재료를 표시하는 표장만으로 된 상표" 라 함은 반드시 현실적으로 그 지정상품에 그와 같은 원재료를 사용하는 경우에 한하는 것이 아니라 그 상표와 지정상품과의 관계에 있어서 원재료로 사용될 수 있는 가능성이 있는 것도 포함한다고 전제한 후, 본원상표의 요부인 " 밍크" 는 값진 털을 특징으로 하는 동물을 뜻하므로 본원상표의 지정상품인 " 솜" 하고 연관지울때 밍크털로 만든 솜을 연상케 되고, 그러한 가능성을 배제할 수 없으므로 등록받을 수 없고, 또 그 지정상품의 원재료가 밍크(털)가 아닌 경우에는 마치 밍크(털)로 만든 솜인양 품질의 오인을 일으키게 될 염려가 있으므로 이는 동법 제9조 제1항 제11호에 해당되어 등록받을 수 없으므로 이 사건 등록출원을 거절한 조치는 결국 적법하다고 설시하고 있다.
그러나 상표법 제8조 제1항 제3호에서 말하는 그 상품의 원재료를 표시하는 상표인가의 여부는 현실거래 사회에서의 그 표시된 원재료가 지정상품에 어떻게 사용되고 있는가를 표준으로 구체적으로 결정되어야 할 것이므로 당해 지정상품의 원재료로서 현실로 사용되고 있는 경우라든가 또는 그 상품의 원재료로서 사용되는 것으로서 일반수요자나 거래자가 인식하고 있는 경우이어야 할 것인바, 현실의 거래실정에서 볼 때 지정상품인 " 솜" 이 밍크(털)를 원재료로 사용하여 생산판매하고 있는 경우는 전무할 뿐 아니라 일반의 수요자나 거래자에게 밍크(털)가 솜의 원재료로서 사용되는 경우가 있는 것으로 인식되어 있다고 볼 아무런 자료도 발견되지 아니하므로 본원상표가 지정상품의 원재료를 표시하는 표장만으로 된 상표라고는 할 수 없고, 또 " 밍크" 라는 표시가 지정상품인 " 솜" 의 품질을 표시하는 것으로 일반인에게 직감될 우려가 있는 것으로는 보여지지 아니하므로 그 상품의 품질을 오인할 염려가 있다고도 할 수 없다. 그러함에도 불구하고 본원상표는 동법 제8조 제1항 제3호, 제9조 제1항 제11호에 위반하여 등록받을 수 없는 것으로 판단한 원심의 조치는 위에서 본 법조의 해석을 그르친 위법이 있고 이는 심결에 영향을 미쳤다고 할 것이니 나머지 논점을 살필것 없이 원심결은 이 점에서 파기를 면할 수 없다.
그러므로 원심결을 파기하고, 사건을 원심판소에 환송하기로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김중서(재판장) 강우영 이정우 신정철