【심판청구인, 상고인】
심판청구인 소송대리인 변리사 이윤모
【피심판청구인, 피상고인】
특허청장
【원심판결】
특허청 1983.2.11. 자 1981년 항고심판절 제545호 심결
【주 문】
원심판결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
상고이유를 판단한다.
이 사건 원출원 당시에 시행되던 구 특허법(1963.3.5 법률 제1293호) 제9조에 의하면, 2 이상의 발명을 1출원으로 한 자가 이를 2 이상의 출원으로 분할출원한 경우에는 그 분할출원은 최초에 출원한 때에 출원한 것으로 본다고 규정하고 있고, 같은법시행규칙(1970.3.23. 상공부령 제314호) 제45조 제1항에 의하면, 법 제9조의 규정에 의하여 2 이상의 발명을 포함한 1 특허출원을 2 이상의 출원으로 분할하고자 하는 자는 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정하고 기타 발명에 대하여는 신규출원을 하여야 한다고 규정하고 있다. 그런데 위에서 2 이상의 발명을 1출원으로 한 경우란 2 이상의 발명이 반드시 특허청구의 범위에 기재된 경우뿐만 아니라 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우도 포함하는 것인 바, 원출원 중 일부발명이 상세한 설명이나 도면에 기재된 경우에는 분할출원을 위하여 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정할 필요가 없는 경우도 있어 이러한 경우에는 원출원을 정정함이 없이 신규출원만을 하여도 적법하다고 보아야 할 것이다(당원 1983.7.26. 선고 83후23 판결; 1984.1.31. 선고 83후24 판결 ;1984.2.28. 선고 83후20 판결).
그런데 기록에 의하면, 심판청구인은 이 사건 출원발명은 원출원발명의 상세한 설명에 기재된 것으로서 분할출원을 위하여 원출원을 정정할 필요가 없는 경우에 해당한다고 주장하고 있으므로 (1981.1.20.자 보충의견서 참조), 원심으로서는 원출원의 내용과 이 사건 출원내용을 대비하여 과연 심판청구인의 주장과 같이 이 사건 출원발명이 원출원발명의 상세한 설명에 기재된 일부분으로서 이것을 정정하지 아니하더라도 원출원을 이 사건 출원과 별개의 하나의 발명에 대한 출원으로 볼 수 있을 것인지의 여부를 심리하여 만일 원출원의 정정이 필요없다고 인정된다면 원출원을 정정하지 아니하였다고 하여도 이 사건 출원을 적법한 것으로 보고 판단하였어야 할 것임에도 불구하고, 원심은 여기에 대한 아무런 심리판단을 함이 없이 심판청구인이 원출원을 하나의 발명에 대한 출원으로 정정함이 없이 한 이 사건 출원은 분할출원의 요건을 갖추지 못한 부적법한 것이라고 가볍게 물리쳤으니, 결국 원심결에는 심리미진 및 판단유탈의 위법이 있다는 비난을 면할 수 없고 이 점을 지적하는 논지는 이유있다.
이에 원심결을 파기하고, 다시 심리하게 하기 위하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 이정우(재판장) 정태균 신정철 김형기