【항고심판청구인, 상고인】
항고심판청구인
【항고심판피청구인, 피상고인】
항고심판피청구인
【원심판결】
특허국
【주 문】
원심결을 파기하고 사건을 특허국에 환송한다.
【이 유】
상고인 소송대리인의 상고이유 제2점을 판단한다.
원심결은 항고심판 청구인의 신청을 배척하는 이유로서 항고심판 피청구인이 주장한 악대의 신규성에 대하여는 1961년 심판 제34호의 갑 제3호증의 문구중 1957년 8월에 고안을 하여 제조판매 운운한 구절은 항고심판 청구인의 갑 제1호증의 입증서만으로는 (등록번호 생략) 실용특허 출원전 공지공용이 아니였다는 사실을 인정하지 않을 수 없다하여 이 악대는 공지공용이 아니라고 판정한 다음 나아가서 그러나 본건 특허의 최초 출원시 권리범위가 그 청원서에 명시되어 있는 바와 같이 찬합의 악대부분만 청구하였으나 1958년 10월 24일에 심사관에 의하여 신규성이 없다는 이유로 거절예고한 사실이 있는데 출원인 항고심판청구인은 이에 대하여 의견서를 출제하지 않고 정정출원을 하여 악대부분을 삭제하고 타 부분을 권리범위에 기재하였음이 확실함으로 특허국 심사관 사정에 대하여 승복하였다고 아니할 수 없으므로 신규성이 있다고 인정할 수 없다고 판정하였다 그러나 원심결은 앞서 밝힌 바와 같이 그 이유전단에서 이미 본건 특허권리범위에 속하는 악대의 신규성에 대하여 이는 공지공용이 아니라고 인정하지 아니할 수 없다고 확실하게 밝힌 바 있음에도 불구하고 그 후단에 있어서는 그 신규성이 있다고 인정할 수 없다고 판시하여 전후 판단이 서로 모순당착이 되어있을 뿐 아니라 특허국 4292년 심판 제36호구 특허법 제123조 제1항의 정정허가 심판사건에 관하여 특허국이 1960년 5월 7일에한 심판에 의하면 항고심판 청구인이 (등록번호 생략) 본건 실용특허 고안의 원 명세서중 실용특허 청구범위를 심판 청구서에 첨부된 명세서와 같이 정정을 요청한데 대하여 이를 허가하는 이유로서 원 명세서 중 「실용고안의 성질 및 목적의 요령」의 항의 제1행과 「실용고안의 상세한 설명」의 항의 제2행에는 「각 용기의 상위 외주연에 구형 악대를 돌설하고」라고 말하였고 도면에도 이에 관한 표시를 하고 있는데 반하여 해 명세중 「실용특허 청구의 범위」의 항에는 그 중합된 찬합의 각 용기의 「상위 외주연에 악대를 돌설한「뜻의 기재가 없으므로 인하여 본건 특허 고안의 요지가 명료하지 않는 점이 있음에 비추어 본건 실용특허청구의 범위를 심판 청구서에 첨부된 명세서와 같이 원 명세서중 「실용특허청구의 범위」의 제1행에 있어 「중합된찬합」의 다음 「상위 외주연에 악대를 돌설하고」라는 기재를 추가함으로써 찬합의 각 용기의 상위 외주연에 악대를 설치하는 점에 대하여 본건 특허고안의 요지를 일층 명확하게 하고 이를 정정함으로써 특허청구의 범위를 실질적으로 확장하거나 또는 변경하는것이 아니며 또한 본건 정정은 특허법 제123조 1항 1호에 해당하는 것이므로 (등록번호 생략) 실용특허고안의 명세서를 본건 심판 청구서 첨부의 명세서와 같이 정정함을 허가한다고 선언하고 있음에 비추어 볼 때에는 항고심판 청구인이 본건 특허의 최초출원시 권리범위로 지적한 악대부분을 그후 삭제하지 아니한점을 특허국이 스스로 인정하고 있음이 분명한 바이니 원심결이 이점에 관하여 항고심판 청구인은 1958년 10월 21일에 심사관에 의하여 신규성이 없다는 이유로 거절 예고를 당하고 이에 대하여 의견서를 제출하지 않고 정정출원을 하여 악대부분을 삭제하고 타부분을 권리범위에 기재하였음이 확실함으로 당시의 심사관 사정에 대하여 승복하였다고 아니할 수 없으므로 신규성이 있다고 인정할 수 없다고 판정한 것은 이유에 모순이 있다고 할 것이다. 논지 이유 있다. 이리하여, 다른 논지에 대한 판단을 생략하고 원심결을 파기하고 사건을 다시 심판하게 하기 위하여 특허국에 환송하기로 하고 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법원판사 조진만(재판장) 사광욱 홍순엽 양회경 민복기 방순원 이영섭