【원 고】
장광채
【피 고】
정봉우
【주 문】
1. 원고의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.
【청구취지】
원고는,
(1) 피고는 아이템풀(Itempool)이라는 상표를 사용하거나 또는 이것을 사용한 서적을 제조, 판매하여서는 아니된다.
(2) 피고는 전항에 기재한 방법으로 제조한 서적, 상품판매에 사용하기 위하여 위 상표를 인쇄한 인쇄물, 위 상표를 붙인 간판, 표찰, 위 서적에 관한 광고물을 폐기하고 전항기재의 방법으로 서적을 제조함에 필요한 설비를 제거하여야 한다.
(3) 피고는 원고에게 금 116,680,000원 및 이에 대한 소장송달익일부터 완제일까지 연 2할 5푼의 비율에 의한 금원을 지급하라. (예비적으로, 피고는 원고에게 금 21,650,000원 및 이에 대한 원고의 1983. 11. 22.자 청구취지보충서 송달익일부터 완제일까지 연 2할 5푼의 비율에 의한 금원을 지급하라).
(4) 피고는 동아일보, 중앙일보, 조선일보, 한국일보와 서울신문지상에 3단 10센티미터의 크기로 각 1회에 걸쳐 위 상표를 사용하여 원고의 신용을 실추시킨 것에 대하여 사과하며 앞으로 위 상표를 사용하지 않겠다는 내용의 사죄광고를 게재하라.
소송비용은 피고의 부담으로 한다는 판결 및 가집행선고
【이 유】
1. 원고가 1979. 11. 19. 등록 제65333호로서 “아이템풀(Item Pool)”이라는 상표(이하 이건 등록상표라고 한다.)를 등록하여 현재까지 위 상표의 등록권자로 되어 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 각 성립에 다툼이 없는 갑 제11호증의 1, 2(지능검사 및 적성검사문제집), 갑 제12호증(지능검사), 갑 제13호증(자율학습문제집), 갑 제14호증(팜플렛)의 각 기재와 변론의 전취지에 의하면 피고는 자신이 제작, 판매, 배포하고 있는 문제집, 검사지 기타 간행물 등에 “아이템풀” 또는 “문제은행 아이템풀”이라는 상표를 사용하고 있는 사실을 인정할 수 있고 반증이 없다.
2. 원고는 피고가 사용하고 있는 위 상표는 원고의 이건 등록상표와 동일하거나 유사하여 원고의 상표권을 침해하고 있다고 주장함에 대하여 피고는 아이템풀이라는 말은 문제은행 또는 문제은행식의 문제집이라는 뜻으로 보통명사화된 용어로서 이를 이 건 등록상표의 지정상품인 문제집 등에 사용할 경우 결국 문제집에 문제집이라고 표시하는 것에 지나지 아니하여 그 지정상품의 용도, 효능을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것이 되므로 이 건 등록상표의 효력은 피고가 사용하는 위 상표에는 미치지 아니한다는 취지로 다툰다.
그러므로 살피건대, 각 성립에 다툼이 없는 갑 제2호증(상표등록증), 을 제12호증의 2, 을 제13호증, 을 제22호증의 3(각 심결정본), 증인 이춘모의 증언에 의하여 각 진정성립이 인정되는 을 제18호증(아이템풀 사용문헌), 을 제19호증의 1 내지 3(각 교육평가), 을 제20호증(교육학대사전)의 각 기재와 증인 이춘모의 증언에 변론의 전취지를 종합하면, 원고의 이 건 등록상표는 서적, 잡지, 캘린더, 팜플렛, 녹화된 테이프(음악이 아닌 것)를 지정상품으로 하여 1977. 10. 17. 출원, 1979. 11. 19. 등록된 것으로서 그 구성은 장방형의 검은색 바탕에 백색의 한글로 “아이템풀”이라고 횡서표기하고 그밑에 흑색의 영문으로 “Item Pool”이라고 횡서병기하여서 된 국영문의 결합상표인 사실, 이 건 등록상표의 구성부분중 “아이템풀”은 영문 “Item Pool”을 우리말로 소리나는대로 표기한 것이고 영문 “Item Pool”은 “Item”과 “Pool”을 결합한 것으로서 각 이에 대하여 우리말로 번역하고 있는 바를 보면 “Item”은 ① 조목, 조항, 항목, 종목, 품목, 세목 ② 신문기사의 한 항목, 기사 등을 뜻하고, “Pool”은 ① 웅덩이, 작은 못, 강물의 깊고 고요한 곳, 수영장 ② 물건 따위를 공동으로 두는 곳, 집결소 등을 뜻하고 있는 바 위 “Item”과 “Pool”을 결합하여 전체로서 그 의미내용을 추출하여 본다면 하나하나의 항목, 세목, 기사 등을 집중하여 모아놓은 것이라고 할 수 있는 사실, 한편 교육학계에서는 “Item”을 개개의 문항, 문제 등을 가리키는 용어로 사용하고 있고 “Item pool”이라고 하는 용어는 문제은행, 문항은행, 문항저장함 등으로 번역되고 있는데 이는 장기간에 걸쳐 개개의 문제, 또는 문항을 계속하여 작성, 수집, 보관하여 두면서 이를 체계적으로 관리하여 필요할 때 필요한 문제를 손쉽게 사용할 수 있도록 함과 아울러 이미 수집되어 있는 문항에 대해서도 반복적인 평가와 수정작업을 통하여 전체로서의 문제의 질을 높여나가는 학습평가방법, 수험관리제도, 또는 그러한 방식으로 운영되는 수험자료지 등을 일컫고 있는 사실, 우리나라에서도 1960년대에 이러한 문제은행(Item pool)방식이 도입되어 학습평가기관, 수험관리기관, 진학지도학원 등에서 점차로 그 이용이 증가하여 왔고 이에 따라 일반 중, 고등학교 학생들 및 이들을 상대로 진학지도를 하고 있는 학원가 기타 수험계에서는 아이템풀이라는 말이 학습용도, 출제방식과 관련하여 문제은행이라는 뜻으로 널리 알려지고 사용되고 있는 사실을 각 인정할 수 있고, 이에 반하는 갑 제22호증(심결사건답변서사본), 갑제23호증의 1, 2, 갑 제25호증(각 항고심판보총서), 갑 제26호증의 1 내지 3(각 항고심판변박서)의 각 기재와 증인 김지강의 증언은 이를 각 믿지 아니하며 갑 제1호증(이의결정서)은 위 사실인정에 방해가 되지 아니하며 그밖에 위 인정사실을 좌우할만한 다른 증거는 없다.
무릇 상표법상 상표는 자기의 상품을 표장하는 것으로서 다른 상품의 출처와 오인 혼동을 가져오거나 기망당할 염려가 없을 정도로 특별현저성을 구비할 것을 상표등록요건으로 하고 있고 단지 상품의 품질, 용도, 효능 등을 나타내는데 불과한 것은 상표로서의 특별현저성이 없어 등록할 수 없게 되어 있으며 그 취지는 이러한 상표는 통상의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 또 누구라도 그 사용을 원하기 때문에 이를 어느 한사람에게만 독점사용시키는 것이 타당하지 않다는 공익상의 요청과 이러한 상표는 일반적으로 관용되고 있고 장래에도 일반적으로 사용될 것이기 때문에 타인의 상품과의 관계에서 특별현저성을 인정하기 어렵다는 점에 있다고 할 것인 바, 돌이켜 앞에서 인정한 사실에 의하면 “아이템풀”이라는 상표를 이건 등록상표의 지정상품중 문제집, 서적, 팜플렛 등에 사용할 경우에는 이들 지정상품의 출제관리방식, 학습용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 되어 있어서 상품식별의 표준으로서의 특별현저성이 없을 뿐 아니라 이를 문제은행 방식에 의하여 문제가 수집, 보관, 출제되지 않는 보통의 문제집 등에 사용할 경우 상품의 특성 자체를 오인시킬 염려마져 있어 이건 등록상표권의 효력은 상표법 제26조 제2호의 규정에 의하여 지정상품의 성질, 효능, 용도를 보통으로 사용하는 방법으로 표시된 피고의 위 상표에는 미치지 않는다고 보아야 할 것이므로 원고의 상표권 침해의 주장은 그 이유없다고 할 것이다.
3. 그렇다면, 이건 등록상표권의 효력이 피고가 사용하고 있는 상표에 미침을 전제로 하는 원고의 이 사건 청구는 더 나아가 살펴볼 필요없이 이유없으므로 이를 모두 기각하기로 하고, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제89조를 적용하여 주문과 같이 판결한다.
판사 최종백(재판장) 강희부 조재연