【심판청구인, 상고인】
심판청구인 소송대리인 변리사 최재철, 김승호
【피심판청구인, 피상고인】
피심판청구인
【원심심결】
특허청 1984.2.7. 자 1982년 항고심판당제141호 심결
【주 문】
원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
심판청구인 소송대리인의 상고이유 제1점을 판단한다.
1. 기록에 의하면, 피심판청구인의 특허 제9800호(1979.11.29 출원 1981.5.18 등록)는 가구용 진주박자개무늬의 제조방법에 관한 것으로서 그 발명의 요지는 감광지로 된 기지위에 액상진주박, 투명랙커, 신나, 실리콘오일 및 엠 아이 비 케이(MIBK)로 조성된 진주박도료(백색 또는 은색)을 임의모양으로 도층함을 제1공정(진주박 도료도층공정)으로 하고, 그 위에 황색, 적색, 녹색 또는 이와 유사한 색의 안료와 위 진주박도료로 조성된 착색제로 일정한 간격을 두고 줄무늬를 교대로 착색한 후 주요무늬형성 예정부에는 추가 착색제를 보충 도층한 다음 약 40도씨 내외의 온도로 약 30-60분간 가열 건조시킴을 제2공정(진주무늬 착색공정)으로 하고 피 브이 씨(PVC)계수지를 전색제로 하는 흑색 인쇄잉크로 장식무늬를 스크린 인쇄하고 건조후 호마이카를 약 1-2㎜정도 두께로 도층한 위에 실리콘수지제 필름을 깔고 로울러로 가압한 다음필름을 제거시킴을 제3공정(장식무늬 형성공정)으로 하는 3개 공정의 결합을 특징으로 하는 가구용 진주박 자개무늬지의 제조방법에 있고, 한편 심판청구인의 이건 특허전에 있었던 특허출원 79년 제3327호(갑 제2호증, 1979.9.26 출원)는 인조자개무늬 형성방법에 관한 것으로서 그 발명의 요지는 감광지 표면에 강석박(진주박의 속칭), 신나,엠 아이 비 케이(MIBK), 토로앤, 실리콘, 아세톤 및 수성염료, 유성안료의 혼합액을 락카와 1:1 비율로 희석시킨 용약을 적층도포하고 그 위에 천연자개본연의 색감을 낼 수 있는 다색의 염료분말을 살포하여 문지르면서 휘저어 다양한 각색의 무늬모양을 형성한 다음 열건조시킨후 다시 48시간 지연건조시켜 그 위에 임의의 모양을 프린트 인쇄하여서 된 인조자개무늬 형성방법에 있음이 명백하다.
2. 그런데 원심결 이유에 의하면 이건 특허와 이건 출원을 대비하면서 먼저 제1공정에 있어서 양자 모두 감광지로 된 기지위에 진주박도료 조성혼합물을 도포하는 점은 동일하나 이건 특허에는 이건 출원에서와 같은 위 혼합물에 수성염료와 유성안료를 혼합하고 이를 다시 락카와 1:1 비율로 희석하여 도층하는 기재를 찾아볼 수 없고, 제2공정에 있어서 위 적층도포한 기지위에 무늬모양을 형성한다는 점은 동일하나 이건 특허는 다색의 안료와 제1공정에서 사용하는 혼합물인 진주박도료로 조성된 착색제로서 무늬모양을 형성하는 것인데 이건 출원은 1차로 수성염료, 유성안료가 혼합되어 있는 혼합조성물을 도층도포한 위에 다색의 염료분말을 살포하여 무늬모양을 형성하는 것으로서 양자간에 무늬형성방법이나 착색제 조성에 있어서 그 구체적인 기술적 구성이 다르며, 제3공정에 있어서 장식무늬를 인쇄한다는 점은 동일하나 이건 특허는 그 위에 호마이카를 도층한 위에 실리콘수지계 필름을 깔고 로울러로 가압한 다음 필름을 제거하는 공정이 있는데 이건 출원은 이와 같은 공정의 기재가 없어 전혀 별이한 것이라고 인정하였다.
3. 그러나 구 특허법 (1980.12.31 법률 제3325호로 개정되기 전까지) 제11조는 동일한 발명에 대하여는 최선 출원자에 한하여 특허를 받을 수 있다고 규정하고 있는바, 전후로 출원된 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 구성이전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이룬다거나 위 일치하는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되는 등의 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 동일하다 할 것이고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이라 할 것인바 기록에 의하면 이건 특허와 출원은 두 발명 모두가 감광지에 액상 진주박등 혼합액을 도포하고 그 위에 천연자개의 색감을 낼 수 있는 각종 색의 안료를 사용하여 무늬를 도층한 후 건조시켜 그 위에 장식무늬를 스크린 인쇄하는 단계에 이르기까지 그 기술적 사상이 동일하고 원심결이 이 단계에 있어서 차이점으로 드는 무늬형성방법과 착색제 조성상의 상이나 특히 이건 출원에 첨가되는 수성염료가 이건 특허에서는 삭제되었다는 점은 수성염료도 착색제로서는 다른 안료와 호환성을 갖는 재료라 할 것이고, 위 상이점이 진주박 착색판을 건조시키기 전에 다색의 안료와 도료착색제를 혼합하는 과정에서 나타나는 단순한 기술적 구성의 차이로서 이건 발명의 목적과 작용효과에 격별한 차이를 일으키지는 아니하는 것으로 보이므로 결국 이 사건 특허발명의 단계적 공정중 스크린인쇄후 호마이카를 도층하고 그 위에 실리콘수지계 필름을 깔고 로울러를 가압한 후 필름을 제거하는 과정이 첨가된 점만을 양 발명의 차이라 할 것이다.
4. 그렇다면 단계적 공정으로 구성된 이건 특허중 그 일부공정의 기술사상이 동일하여 그 부분에 관한 한 선출원인 이건 출원과 중복된다 할 것이고, 이건 특허중 위 중복되는 부분을 제외한 나머지 부분만으로도 진보성이 인정되어 별개의 발명을 이룬다거나, 위 중복되는 부분의 발명이 신규의 발명과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명으로 되지 않는 한 이건 특허는 동일한 발명에 대하여 최선출원자가 아닌 자에 대하여 한 특허라 할 것이므로 원심으로서 위 양 발명에는 중복되는 부분이 있음을 전제로 하여 이건 특허에 첨가된 공정의 진보성의 유무와 위 공정이 이건 출원에 중복되는 부분과 유기적으로 연결되어 일체로서 새로운 발명을 이루는지 여부에 대하여 좀더 심리한 후에 이 사건 특허의 효력을 판단하였어야 할 것이다.
결국 원심결에는 발명의 동일성에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니하여 심결결과에 영향을 미친 위법이 있으므로 이 점에 관한 논지는 이유있다.
5. 따라서 나머지 상고이유를 살피지 아니한 채 원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.
대법관 김형기(재판장) 이정우 신정철