【심판청구인, 상고인】
주식회사 고려당 소송대리인 변리사 임석재
【피심판청구인, 피상고인】
한해수 소송대리인 변리사 김윤배, 이범일
【원 심 결】
특허청 항고심판소 1984.1.18. 자 1981년 항고심판(당) 제88호 심결
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
심판청구인 대리인의 상고이유를 판단한다.
원심결 이유에 의하면, 원심은 인용표장 " 고려당" 은 1945.9.1 이래 계속 상호 및 상표로 사용되어 제과업계에서 뿐 아니라 일반수요자에게 널리 심판청구인이 제조 판매하는 양과자류 상품에 사용되는 상표로서 현저하게 인식되어 있는 사실을 인정한 후, 한편으로 피심판청구인의 상호인 " 고려당" 도 이 사건 등록상표출원일인 1976.7.29까지의 18년간 계속 사용되어 이 또한 제과업계에서 뿐 아니라 일반수요자에게 널리 알려졌음이 현저하므로, 이 사건 등록상표는 그 구성중에 인용표장을 포함하여서 된 것이라기 보다도, 피심판청구인의 자기 상호를 포함하여서 된 것이라고 보아야 할 것이고, 또 이 사건 등록상표는 형 도형의 상부에 도자기형 도형을 도시하고 그 아래에 한글자 " 정자표 고려당" 을 횡서 표기하여서 된 도형과 문자의 결합상표인데 대하여, 인용표장은 한글자 " 고려당" 으로서 전체적 관점에서 보면 양자에 " 고려당" 이라는 문자가 공통되어 있다 하더라도, 양자의 외관이 상위함을 쉽게 알수 있고 칭호면에서 전자는 그 구성문자 부분 " 정자표 고려당" 에 의하여 " 정자표 고려당" 이라 호칭되거나 또는 그 구성중 " 정자표" 를 그 구성도형중 도자기형 도형과 관련지어 " 정교한 도자기" 로 연상하여 " 정자표" 나 " 자기표" 라고 호칭될 것으로 살펴지는데 후자는 그 표기된대로 " 고려당" 이라 호칭될 것이 분명하고, 관념에 있어서도 양자의 구성으로 보아 같다고는 볼 수 없다 할 것이어서 양자 외관, 칭호, 관념에서 상이하고 거래회사에서 상품출처의 혼동을 피할 수 있는 별이한 상표라고 할 것이므로 상표법 제9조 제1항 제9호 및 제10호에 위반하여 등록된 것이라고는 할 수 없다고 판단하고 있다.
그러나 상표법 제9조 제1항 제9호, 제46조 제1호에서 주지상표와 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 등록을 받을 수 없고 이에 위반하여 등록된 상표는 심판에 의하여 그 등록을 무효로 한다고 규정하고 있는 취지는 어떤 상품에 사용되는 표장이 그 사용자의 표장으로서 수요자에게 널리 주지됨에 이른 때에는 타인이 이와 동일 또는 유사한 표장을 상표로서 동일상품 또는 유사한 상품에 사용할 때에는 수요자로 하여금 상품의 출소에 오인 혼동을 일으키게 할 염려가 있어 이를 예방하고 나아가 그 주지상표 사용자의 이익을 보호하는데 있다 할 것이므로 원심인정과 같이 비록 이 사건 등록상표가 그 등록 이전부터 피심판청구인의 상호 또는 상표로서 일반에게 주지되어 있었다 하더라도 그것이 주지상표로서 인용상표 또는 그와 동일 또는 유사한 다른 상표의 등록을 저지하고, 그 등록을 무효케 하는 사유가 될 수는 있을지언정, 이 사건 등록상표에 관하여 상표법 제9조 제1항 제9호의 적용을 배제 또는 면하게 하는 사유가 될 수는 없다 할 것이다.
그리고 대비하는 상표의 유사여부의 판단에 있어서도 대비하는 두 개의 상표를 그 외관, 칭호, 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 가져올 우려가 있는가의 여부에 의하여 결정하여야 할 것임은 말할 것도 없으나, 그렇다고 하여 상표는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭에 의하여 칭호, 관념되는 것이 아니고 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 부자연하고 불합리하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 인정되지 않은 상표는 때에 따라 구성부분중 그 일부만에 의하여 간략하게 칭호, 관념될 수도 있고, 또 하나의 상표에서 두개 이상의 칭호나 관념이 발생할 수 있는 것도 우리의 경험칙상 알 수 있다. 그리고 하나의 상표에서 두개 이상의 칭호, 관념을 생각할 수 있는 경우에 그중 하나의 칭호, 관념은 타인의 상표의 칭호, 관념과 동일 또는 유사하지 않는 경우에도 다른 하나의 칭호, 관념이 타인의 상표의 칭호, 관념과 유사하다고 인정될 때는 결국 두 상표는 유사하다고 해석함이 상당할 것이다.
이 사건에 관하여 볼 때, 두 상표에 의하여 표장되고 있는 상품이 모두 동일한 과자류 등이고 이 사건 상표는 " 정자표 고려당" 이란 문자가 기재되어 있는 점에서 " 정자표 고려당" 이란 칭호, 관념이 발생할 것이나 " 정자표" 와 " 고려당" 과를 거래상 분리하여 관찰하는 것이 심히 부자연스럽다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것도 아니므로 간편과 신속을 존중하는 거래의 실제에서는 간편하게 " 정자표" 또는 단순히 " 고려당" 으로도 칭호, 관념될 수 있을 것이고, 더우기 " 고려당" 이란 구성부분은 지정상품인 과자류의 제조업체를 표시하는 부분으로서 과자류 등의 수요자측에서 본 거래의 실정은 그 제조업체를 주안으로 하여 상품을 선택, 구매하는 경향이 있다는 점을 참작할 때 " 정자표 고려당" 이란 상표구성에 있어서 " 고려당" 부분이 일반수요자로부터 가장 주의를 끌기 쉬운 상표의 요부라고도 보여진다.
그렇다면 이 사건 등록상표에서 " 고려당" 이란 칭호, 관념이 발생하고, 또 인용표장의 칭호, 관념이 " 고려당" 임은 앞서 본 바와 같은 이상, 두 상표는 그 칭호, 관념을 같이하여 서로 유사하다고 할 것이다. 그럼에도 원심이 위 두 상표를 유사하지 아니한 별이한 상표라고 하여 이 사건 등록상표는 상표법 제9조 제1항 제9호의 등록받을 수 없는 상표에 해당하지 아니한다고 판단한 원심결에는 상표의 유사성 및 등록상표의 무효사유에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이고 이러한 위법은 심결결과에 영향을 미쳤음이 뚜렷하므로 이 점을 지적하는 상고논지는 이유있다.
따라서 원심결을 파기하고 다시 심리케 하기 위하여 원심에 환송하기로 관여법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 김형기(재판장) 정태균 이정우 신정철