【신청인, 피항소인겸부대항소인】
아디다스 스포트 슈파브리켄 아디다슬러합자회사
【피신청인, 항소인겸부대피항소인】
태화고무주식회사
【원심판결】
제1심 부산지방법원(75카7911 판결)
【주 문】
원판결을 취소한다.
신청인의 이건 신청 및 부대항소를 모두 기각한다.
소송비용은 1, 2심 모두 신청인의 부담으로 한다.
이 판결은 가집행할 수 있다.
【신청취지 및 부대항소취지】
피신청인은 그가 제조, 판매하는 운동화에 별지 제1도면과 같은 삼선표시상표상표를 사용하거나 이를 사용한 운동화를 제조, 판매, 수출하여서는 아니된다.
피신청인이 그이 공장 또는 사무실 등에 보관하고 있는 삼선표시상표를 사용한 운동화에 대한 피신청인의 점유를 풀고 신청인이 위임하는 집달리에게 그 보관을 명한다.
집달리는 위 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다.
소송비용은 1, 2심 모두 피신청인의 부담으로 한다.
【이 유】
신청인소송대리인은, 피신청인회사는 독일연방공화국 내에 있는 모두 주소지에 본사를 둔 운동화, 운동복 등의 제조, 판매회사로서 1970.7.30. 대한민국 특허국에 등록번호 제19958호로 운동화 및 운동복에 대한 별지 제1도면의 상표등록을 마치고, 다시 1975.11.1 등록번호 제43461호로 신발류에 관하여서만 별도로 별지 제2도면의 상표등록을 마친 상표권자인데 피신청인회사는 아무런 권원없이 그들이 제조하는 운동화에 신청인회사의 위 삼선표시상표를 도용 부착하여 운동화를 제조한 후 이를 국내에 판매하고 있을 뿐 아니라 미국등지에 수출하고 있으므로, 이는 신청인회사의 상표권침해일뿐 아니라. 또한 부정경쟁방지법 제2조 제1호에 해당하는 것으로서 상표의 사용금지 및 상표권의 신용회복을 위하여 급박한 사정이 있어 이건 가처분신청에 이르런 것이라고 주장하므로 (1) 먼저 신청인회사의 상표권에 대하여 살펴보기로 한다.
소갑 제1,2호증의 각 기재에 의하면, 신청인회사의 등록번호 제19958호의 상표는 별지제1도면과 같고, 제43461호의 상표는 별지 제2도면과 같은바, 소을 제2호증의 1,2, 소을 제6호증의 1,2, 소을 제13호증의 1,2의 각 기재에, 원심증인 소외 1, 당신증인 소외 2의 각 증언에 의하면, 위 제19958호의 상표는, ① 그 외관에 있어서, 좌측에 운동화를 도시하되 그 일측에 3개의 사선을 도시하고, 그 우측에 3선이 있는 운동복상하를 도시하고 하부에는 영문으로 "Adidas the brand with 3 stripes"라 2단으로 횡서하여 도형과 문자로서 전체가 결합된 상표인 것이고, ② 호칭에 있어서 그 상표로서 구성되는 도형 및 문자가 복잡하기 때문에 특정된 호칭을 하기가 까다로우나 일응 "운동화, 운동복 그리고 영문자로 되어있는 표" 또는 "운동화와 운동복이 있는 표", "운동복과 영문자가 있는 표" 등으로 호칭된다 할 것이고, ③ 관념에 있어서도 위 호칭에서와 같은 전체적으로 삼선이 부착되어 있는 운동화, 운동복이 연상된다는 사실 및 등록번호 제43461호의 상표는 ① 외관에 있어서, 구형의 흑색바탕에 좌에서 우로 3개의 백색사선을 도시하되, 그 백색양측은 각각 요철된 상표인 것이고, ② 호칭에 있어서, "흑색바탕에 톱니같은 백색사선이 있는 표" 또는 "톱니같은 백색선이 3개 있는 표"로 호칭된다 할 것이고, ③ 관념에 있어서, "흑색바탕을 직감하게 되거나 흑색바탕에 톱니같은 백색사선을 연상케하는" 사실을 각 인정할 수 있고, 이에 반하는 소갑 제5호증, 소갑 제8호증의 각 기재와 원심증인 소외 3의 증언은 위 설시 소명에 비추어 당원이 이를 믿지아니하며, 신청인대리인이 이건 변론종결 전후를 통하여 제출한 모든 소명자료에 의하더라도 위 인정을 좌우할 수는 없으므로 이를 토대로 하여 피신청인이 위 상표를 침해한 여부를 따져보기로 한다.
(2) 우선 피신청인의 제품을 보건대, 위 소을 제13호증의 1,2의 기재와 당사자변론의 전취지를 합쳐보면, 피신청인은 별지 제3도면과 같이 그가 제조, 판매하는 운동화갑피의 양편에 청색선 2줄사이에 적색선 1줄을 부착시켜 의장으로 사용하고, 운동화바닥 부분에 피신청인등록상표인 원형을 2중으로 한 가운데에 말의 도형을 도시하고, 아래에 한글로 "말표"라고 횡서한 모양의 상표를 첨부하여 제조하고 있는 사실이 인정되고, 달리 반증이 없으므로 피차간의 상표가 판이하고 피신청인이 사용하는 상표가 신청인의 그것과 상이한 것만은 움직일 수 없는 사실이라 하겠다.
(3) 그런데 신청인소송대리인은, 신청인회사의 위 등록상표는 3선을 그 요부로 하고 있어 신청인이 그 상표를 사용함에 있어서는 삼선을 운동화의 갑피양편에 부착시켜 이를 사용 하고 있는 것이고, 피신청인이 그가 제조한 운동화에 3선을 사용하고 있는 것은 피신청인이 그 삼선을 의장으로 사용하였던지 또는 그의 등록상표인 말표와 함께 상표의 일부로 사용하였던지간에 신청인회사 등록상표인 삼선상표를 "사용"하고 있는 것으므로 신청인의 위 상표를 침해하고 있는 것이라 주장하므로, 피신청인이 운동화 부착사용하는 3선이 과연 신청인의 위 등록상표를 침해한 것인가를 살펴본다.
앞서 인정한 바와 같이 신청인의 등록번호 제19958호의 상표는 운동화, 운동복 및 영문자가 결합된, 즉 도형 및 문자가 결합된 상표인 것이고, 등록번호 제43461호의 상표는 구형의 바탕에 톱니모양으로 요철된 3선을 구성의 요건으로 한 상표인 것이 명백한 이상, 신청인은 그 구성전체를 가지고 권리를 주장할 수 있을지언정, 위 상표의 도형을 구성하고 있는 여러가지부분 중에서 유독히 삼선부분만을 끄집어내어 이것이 신청인회사의 등록상표라 주장할 수는 없는 것이며, 위 제43461호의 상표만 보더라도 신청인이 구형의 바탕에 요철형의 삼선을 도시한 상표를 그대로 사용함은 모르되 그중 삼선만을 끄집어내어 그가 제조하는 상품의 어떤 부위에나 이를 부착시켰다하여 위 등록상표를 사용하였다고 하는 것이라면 이는 어떠한 의장적 삼선도 신청인의 등록상표라는 결과가 되는 것이어서 상표의 특별, 현저성을 결하는 것으로서 받아들일 수 없는 이론일 뿐 아니라, 상표법과 의장법에 구별되어 있는 우리나라에서는 위와 같이 삼선만을 부착 사용함은 의장적인 요소로서 의장으로는 될지언정 상표법상 요구되는 특별, 현저성이 없어 상표로서 인정할 수 없는 것이며, 상표로서 등록 그 자체로 받아들여질 수 없다 할 것이고 한편, 피신청인이 제조 판매하는 운동화에 삼선이 부착되어 있다 하여도 앞서 본 바와 같이 그 운동화의 바닥에 피신청인 고유의 상표인 말표의 상표가 부착되어 있어 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때에 그 상품의 출처를 명확히 인식할 수 있고, 상품에 삼선이 부착되어 있다는 시실만으로서 상품의 출처를 오인, 혼돈케할 우려가 있다할 수 없으므로 어느모로 보나 피신청인이 제조 판매하는 삼선이 부착된 운동화가 신청인의 위 등록상표를 침해했다 할 수 없다.
나아가 신청인이 그가 제조 판매하는 운동화에 삼선을 부착 사용하고 있는 것은 앞서본 바와 같이 위 등록상표를 상품에 그대로 사용하고 있는 것이 아니라 위 상표도형중 일부모양을 따서 그 운동화의 의장으로서 사용하는데 불과하다 할 것인데 소을 제3,4,5호증의 각 1,2의 기재에 당심증인 소외 4, 5의 각 증언에 당사자변론의 전취지를 종합하여 보면, 그와 같은 운동화의 의장은 신청인회사가 이건 상표를 등록하기 이전에 이미 1969.11.14. 피신청인회사 대표이사인 소외 6명의로 특허국에 등록번호 제6873호, 제6874호, 제6875호로서 의장권설정등록을 마치고, 이래 계속하여 3선을 의장으로서 사용하여 오다가, 대한민국내의 다른 많은 신발제조업체에서 이와 같은 3선표시 운동화를 제조, 판매하게 되어 신발류제조업계에서나 수요자 일반에 있어서 상품의 출처를 구별하는 하등의 표시도 되지 못하게 되고, 의장으로서 일반적으로 관용화됨에 따라 의장권으로서 독립된 권리로 존속시켜둘 필요성이 없게되어 1973.11.15. 그 의장권등록을 자진말소하게 된 것이므로, 운동화에 사용되는 삼선은 우리나라에서는 의장으로서 관용화 되었다 할 것이다.
따라서 신청인회사가 외국에 있어서의 그의 등록상표가 어떠하든지 간에 우리나라에 있어서의 등록상표는 삼선표시만 된 것이 상표라 할 수 없고, 피신청인이 의장으로서 사용한 삼선표시가 신청인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고도 할 수 없으며, 전체적으로 관찰할 때에 상품의 출처에 대하여 오인, 혼돈을 일으킨다고도 할 수 없으므로, 그 침해있음을 전제로한 신청인의 이건 신청은 더 나아가 판단할 필요없이 이유없으므로 기각하여야 할 것인바, 원판결은 이와 결론을 달리하여 부당하므로 민사소송법 제386조에 의하여 이를 취소하고, 신청인의 이건 신청과 부대항소를 기각하며, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제96조, 제89조를, 가집행선고에 관하여는 같은법 제199조 제1항을 각 적용하여 주문과 같이 판결한다.
판사 박돈식(재판장) 서정제 박중용