【심판청구인, 상고인】
주식회사 신도물산 소송대리인 변호사 김양남, 신창동
【피심판청구인, 피상고인】
한미실업주식회사 소송대리인 변호사 임채홍
【원심심결】
특허청 1981.7.31자 1980년 항고심판(당) 제122호 심결
【주 문】
원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.
【이 유】
심판청구인 대리인들의 상고이유를 함께 판단한다.(보충상고 이유포함)
원심결은 1970.9.11 출원하여 1971.11.19 등록된 피심판청구인의 판시내용의 특허 (번호 생략) 및 심판청구인이 제시한 (가)호 발명의 각 나선권회 합성수지관의 제조방법과 갑 제4호증(일본특허공보소 39-20448)의 제조방법이 그 설시내용과 같다는 사실에 의하여 결국 이 사건 특허는 그 출원전에 공지된 갑 제4호증의 기술내용과 동일하고 또한 (가)호 발명은 이 사건 특허와 동일한 사실을 확정한 후 이 사건의 경우처럼 특허의 기술적 내용전부가 공지공용에 속하는 경우는 당원 1975.12.9 선고 74후34 판결이나, 1967.7.28 선고 66후10 판결이 적용될 경우가 못되고 이 사건 특허에 대한 무효심결이 확정되기 까지에는 그 권리가 인정되어야 할 것이므로 (당원 1970.7.24 선고 70후19 판결 참조)이와 반대되는 견해에서 (가)호는 이건 특허의 권리범위에 속하지 아니한다는 원심결은 파기를 면할 수 없다고 설시하고 있다.
그러나 원심이 이 사건에 적용될 수 없는 것이라고 들은 당원이 판결한 발명특허권의 권리범위확인 심판청구사건에 관하여 종래 위 2개의 판결들은 실용신안권권리범위확인 심판청구사건에 관한 당원 1964.10.22 선고 63후45 전원합의체판결을 그대로 인용한 것으로 그 요지는 실용신안권은 신규성있는 기술적 고안에 대하여 부여되는 것이며, 그의 구체적, 기술적 범위를 정함에 있어서는 출원 당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 구애됨이 없이 고려되어야하며 공지공용의 사유까지 포함한 출원이 있고 그 출원에 의한 등록이 있었다 하여도 전연 신규성이 있는 기술적 효과가 인정될 수 없는 공지공용의 부분까지도 명세서나 도면에 기재되어 있다는 그 사실하나만으로 권리범위라고 하여 독점적인 실시권이 부여되어 기왕부터 널리 사용하고 있는 공지의 부분에 대하여 까지도 배타적 권리를 인정케 하는 결과는 오히려 기술의 진보향상을 도모하여 국가산업발전에 기여코자 하는 실용신안법의 정신에 정면 배치된다 할 것이며, 실용신안권이 신규성있는 기술고안에 대하여만 부여되고 신규성있는 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 대하여까지 권리범위를 확장할 수 없다고 함에 있다.
이는 발명특허권 권리범위확인 청구사건에 있어서도 동일하게 풀이되어야 한다고 할 것인바, 결국 그 취지는 출원된 권리의 일부에 공지공용의 사유가 있고 그 출원에 의한 등록이 있었다하여도 그 공지사유가 신규성있는 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는한 무효심결의 유무에 구애됨이 없이 그 공지부분에까지 권리범위가 확장될 수 없다는데 있다 할 것이다.
이와 같이 등록된 특허의 일부에 그 발명의 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것이 아닌 공지사유가 포함되어 있는 경우 그 공지부분에 까지 권리범위가 확장되는 것이 아닌 이상 그 등록된 특허발명의 전부가 출원당시 공지공용의 것이었다면 그러한 경우에도 특허무효의 심결의 유무에 관계없이 그 권리범위를 인정할 근거가 상실된다는 것은 논리상 당연한 이치라고 보지 않을 수 없고 이를 구별하여 원심과 같이 그 일부에 공지사유가 있는 경우에는 권리범위가 미치지 아니하고, 전부가 공지사유에 해당하는 경우에는 그 권리범위에 속한다고 해석하여야 할 근거도 찾아볼 수 없으며, 특허권은 신규의 발명에 대하여 부여되는 것이고 그 권리범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술수준이 무효심판의 유무에 관계없이 고려되어야 한다 할 것이므로 위와 같은 당원의 종전의 견해는 변경할 필요가 없다 할 것이다.
따라서 이 사건 특허가 출원당시 그 전부가 공지공용의 것인 경우에는 그 일부가 공지공용인 경우와는 달리 그 무효심결이 확정되기까지는(기록에 의하면 이 사건 특허는 등록당시 시행되던 특허법 제90조 제1항의 무효심판청구에 관한 제척기간이 경과된 것으로 보여진다) 그 권리가 인정되어야 한다는 전제아래(가)호 발명이 이건 특허의 권리범위에 속한다고 본 원심결은 이 점에 있어서 특허권의 권리범위확인에 관한 법리를 오해한 위법을 범하였다 할 것이므로 이를 탓하는 논지는 이유있다 할 것이고, 이와 저촉되는 원심심결 이유와 같은 사유를 들어 등록된 기술적 고안의 일부가 아닌 전부가 공지공용에 속하는 경우에는 위 63후45호 판결을 인용한 당원 판례들은 적용될 경우가 못된다고 한 당원 1970.7.24 선고 70후19 판결을 비롯하여, 1968.11.26 선고 68후16; 1968.11.26 선고 68후38, ; 1969.3.4 선고 68후56, ; 1970.5.26 선고 69후5, ; 1974.7.23 선고 73후66 판결등은 폐기하는 바이다.
따라서 그외의 상고이유에 대한 판단을 생략하고, 원심결은 부당하다하여 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여법관 전원의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.
대법관 유태흥(재판장) 이일규 김중서 정태균 강우영 이성렬 전상석 이정우 윤일영 김덕주 신정철 이회창 오성환